목 차 제 1장 지식재산 기초 1 제 1절 특허와 영업비밀 1 1.지식재산권 1 2.특허 11 3.영업비밀 14 4.특허와 영업비밀 비교 17 제 2절 특허 출원 전략 19 1.출원전 고려사항 19 2.특허출원 진행시 주의사항 23 3.해외출원 전략 26 4.출원 거절

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1 비배포용 부록 1 지 원 기 관 특허청 사 업 명 대학의 지식재산 역량제고를 위한 교육시 스템 혁신방안 주 관 기 관 서울대학교 산학협력단 총괄책임자 박준석 당해사업기간 ~ 대학의 지식재산 역량 제고를 위한 교육시스템 -지식재산 활용 인력용 교재- 2010년 11월 서울대학교 본 교재는 특허청 연구과제의 일환으로 기술이전조직 책임자의 교육을 위해 Technology Transfer Manual (Association of University Technology Manager),특허전략과 연구성과 관리 (발명진흥회),대학기술 이전전담조직 운영매뉴얼 (기술거래소),특허법 (임병웅 저)를 재편집하여 작성하였고,연구목적 외의 이용이나 배포를 금합니다.

2 목 차 제 1장 지식재산 기초 1 제 1절 특허와 영업비밀 1 1.지식재산권 1 2.특허 11 3.영업비밀 14 4.특허와 영업비밀 비교 17 제 2절 특허 출원 전략 19 1.출원전 고려사항 19 2.특허출원 진행시 주의사항 23 3.해외출원 전략 26 4.출원 거절에 대한 대응 전략 30 5.특허등록 후의 전략 34 제 3절 발명자 36 1.발명자의 정의 36 제 4절 대학에서의 직무발명 40 1.직무발명의 권리귀속 41 2.직무발명의 처리 42 3.종업원의 권리와 의무 42 제 5절 기업의 특허(경영)전략 44 1.기업의 특허전략 46 제 6절 특허침해 및 특허 청구항 분석 50 1.특허침해 50 2.특허 침해의 판단 51 3.특허 침해에 대한 대응방법 54 4.특허 침해 추궁에 대한 대응방법 56 제 2장 데이터 수집 및 관리 58 제 1절 데이터 관리의 흐름 58 1.데이터 관리 도구 59 2.데이터 관리 작업에 적합한 도구(therighttoolsforthejob) 60 3.자료 보전 63 제 2절 기술이전정보의 수집 64-1-

3 1.기술이전정보의 수집 64 2.자료검수 절차 및 방법 66 제 3절 기술이전정보 DB의 구축 68 1.데이터베이스 구성도 68 2.데이터베이스 구축 세부내역 68 3.데이터베이스 입출력 및 관리 항목 69 4.기술개요의 작성방법 69 제 4절 기술이전정도 DB의 유지보수 73 1.기술이전정보 DB의 운영 및 유지보수 73 2.기술이전정보 DB의 중복성 검증방안 76 제 3장 기술이전조직 운영방법 77 제 1절 기술이전의 사회적,경제적 의미 77 1.기술이전의 주체,대상,시기 77 제 2절 기술사업성 평가 79 1.기술평가 일반 79 2.사업역량 진단 83 3.기술성 평가 87 4.시장성 평가 96 5.추정 손익계산 경제성 분석 위험도 분석 125 제 3절 대규모의 기술이전사무실 운영 (스탠포드대학 TLO) 스탠포드 대학 기술이전사무실(OTL)조직 인사 문제 표준 절차 (STANDARD PROCEDURES) STATISTICS(통계) ExhibitA ExhibitB ExhibitC ExhibitD ExhibitE ExhibitF ExhibitG 145 제 4장 기술이전 사업화 전략

4 제 1절 기술이전과 기술확보 147 제 2절 기술개발 과정 및 기술 특성에 따른 기술이전 사업화 166 제 3절 기술이전 사업화 전략의 선택 175 제 4절 기술이전 사업화 사례 190 제 5장 라이센싱 협상 및 계약 202 제 1절 기술계약의 이해 기술계약의 의의 및 종류 기술이전 단계별 계약 유형 기술이전 관련법의 종류 및 주요 내용 계약단계별 주요 검토사항 210 제 2절 계약에 관한 기초지식 계약의 성립과 효력발생 계약서 구성 계약서 작성시 유의사항 225 제 3절 라이센스계약 라이센스계약의 의의 라이센스계약의 당사자 라이센스계약의 대상 라이센스의 종류와 내용 라이센스계약절차와 주요 검토 사항 계약당사자간의 법률관계 주요 조항

5 표 목차 [표 1-1]지식재산권의 체계 5 [표 1-2]도메인 이름과 상표 10 [표 1-3]특허와 영업방법 18 [표 1-4]발명자에 해당하는 경우 36 [표 1-5]발명자에 해당하지 않는 경우 37 [표 2-1]자료선별 기준(기초 선별기준) 65 [표 2-2]자료선별 기준 (상세 선별기준) 66 [표 2-3]기술이전정보 DB 68 [표 2-4]분류별 DB의 내용 69 [표 2-5]기술개요의 예 72 [표 2-6]데이터베이스 품질 기준 74 [표 3-1]기술평가의 유형별 개념 정리 80 [표 3-2]기술 사업성 평가 항목 80 [표 3-3]기술사업성 평가 전문기관 82 [표 3-4]창업 자질(Baumback)자가진단 지표 83 [표 3-5]사업화 역량 평가의 주요 항목 85 [표 3-6]도입기업 사업화 역량 진단 주안점 85 [표 3-7]기술개발 단계와 위험성 관계 88 [표 3-8]기술개발 단계별 위험 유형 90 [표 3-9]기술력 사전 조사표 91 [표 3-10]기술경쟁력 분석 Template 92 [표 3-11]야셀민산을 활용한 체중 감량 기술 93 [표 3-12]기술성 평가의 주요 항목 94 [표 3-13]공인 기술성 평가기관 현황 94 [표 3-14]권리성 평가의 주요 항목 95 [표 3-15]제품/시장 Position과 사업아이디어 탐색 96 [표 3-16]시장성분석의 차원 97 [표 3-17]산업매력도 산출 예시 98 [표 3-18]사업강점/경쟁 위치 산정 예시 99 [표 3-19]시장성 평가의 주요 항목 100 [표 3-20]제품력 비교표 101 [표 3-21]문헌조사법에 의한 수요예측 103 [표 3-22]계열지수법에 의한 수요예측

6 [표 3-23]투자의사결정 고려 요인 105 [표 3-24]신제품 수용 과정 105 [표 3-25]생산 및 판매계획 양식 106 [표 3-26]구매의향의 구매확률 환산 사례 (응답자 100명) 109 [표 3-27]매출액 추정의 표준 절차 111 [표 3-28]제조원가의 구성항목 112 [표 3-29]연도별 제조원가 추정표(예) 114 [표 3-30]판매비의 구분(예) 115 [표 3-31]판매비 계정과목별 추정 방식 116 [표 3-32]판매비 집계표 116 [표 3-33]추정손익계산서 기본형식 117 [표 3-34]계획제품(ABC) 5년간 추정손익계산서 119 [표 3-35]순현재가치 산출 예제 120 [표 3-36]내부수익률 산출 예제 122 [표 3-37]회수기간법 산출 예제 123 [표 3-38]계획사업에 대한 위험요소 125 [표 3-39]시나리오 분석법 사례 126 [표 4-1]기술이전 의사결정자의 주요관심사항 150 [표 4-2]주요연구개발주체간 이해의 비교 151 [표 4-3]정부 기술프로그램 영역 152 [표 4-4]기술이전 촉진 정책(예시) 153 [표 4-5]기술이전의 유형 155 [표 4-6]기술 확보 방법의 장단점 159 [표 4-7] 기술 확보 방법의 유형 160 [표 4-8]기술확보 방법 결정의 영향요인 160 [표 4-9]기술확보 전략에 따른 기업내 내재화 정도 161 [표 4-10]기술사업화 방법 162 [표 4-11]전략적 제휴의 형태 164 [표 4-12]기술활용 방법별 비교 165 [표 4-13]기술개발수명주기에 따른 기술이전 사업화 고려요인 169 [표 4-14]연구개발 단계별 주요특징 및 기술이전 유형 172 [표 4-15]자원동원에 따른 공동연구 유형 176 [표 4-16]산 학 연 공동연구의 장단점 178 [표 4-17]기술이전 사업화 프로세스 183 [표 4-18]기술등급(분류)평가표 184 [표 4-19]기술등급(분류)의 의미 185 [표 4-20]특허정보분석 프로세스(예)

7 [표 4-21]마케팅 대상기술 선별을 위한 보유자산 평가표(예) 187 [표 4-22]특허 평가 프로세스(예) 187 [표 4-23]기술 마케팅계획 수립 주요 요소 189 [표 4-24]CDMA 개발프로젝트 개요 192 [표 4-25]연도별 추진목표 196 [표 4-26]연구소기업 설립관련 특허 출원 현황 200 [표 5-1]기술계약의 의의 및 종류 202 [표 5-2]기술이전 관련법의 체계 205 [표 5-3]불공정거래행위 유형의 공정성판단기준 208 [표 5-4]계약교섭 단계별 개시 정보의 종류 210 [표 5-5]비밀유지계약 체크리스트 214 [표 5-6]기술보호수단으로서 특허와 영업비밀의 장 단점 230 [표 5-7]특허와 노하우의 법적 차이점 231 [표 5-8]전용실시권과 통상실시권의 법적 차이점 234 [표 5-9]사전 조사 및 평가의 주요사항 236 [표 5-10]초안 검토의 기본절차 242 [표 5-11]계약서 초안의 분석과 검토 243 [표 5-12]계약서 초안검토의 핵심포인트 243 [표 5-13]계약당사자간의 주요 권리 의무사항 245 [표 5-14]당사자입장별 유 불리 조항 246 [표 5-15]실시료의 협상요령 254 [표 5-16]개량발명의 처리에 관한 부당성판단기준

8 그림 목차 [그림 1-1]특허의 전략적 출원 절차 19 [그림 1-2]외국 특허출원 루트 24 [그림 1-3]국제특허출원(PCT)출원도 28 [그림 1-4]특허출원에서 등록까지의 절차 31 [그림 1-5]특허 자산 경영의 성공 사례 및 실패 사례 44 [그림 1-6]미국,한국의 연도별 출원 건수 45 [그림 1-7]국내 특허 소송 건수의 급증 46 [그림 1-8]특허 포트폴리오 구축 전략의 진화 46 [그림 1-9]특허 포트폴리오 구축 전략 49 [그림 3-1]신제품 생산 프로세스 89 [그림 3-2]GE MATRIX 분석 예시 99 [그림 4-1]기술이전에 영향을 미치는 요소 149 [그림 4-2]주요참여자의 관심사항 154 [그림 4-3]폐쇄형 기술혁신과 개방형 기술혁신의 비교 158 [그림 4-4]기술수명주기 167 [그림 4-5]연구개발 3단계 169 [그림 4-6]R&D 추진단계별 적용 사례(IT 분야) 171 [그림 4-7]연구개발 및 기술이전 사업화 흐름도 175 [그림 4-8]공동연구 추진과정 179 [그림 4-9]관점별 기술마케팅을 통한 기술이전 사업화 과정 182 [그림 4-10]공동연구시 역할 분담체계 193 [그림 4-11]연구추진체계 195 [그림 4-12]전체 R&D 아키텍쳐 195 [그림 4-13]표준 프로세스 197 [그림 4-14]ETRI의 이동통신 단말기 관련 기술마케팅 과정 198 [그림 5-1]기술계약의 개념도 203 [그림 5-2]기술이전단계별 계약유형 204 [그림 5-3]계약서 구성의 예시 221 [그림 5-4]라이센스계약의 성립요건 228 [그림 5-5]기술의 보호관리 방법 229 [그림 5-6]실시권의 종류 232 [그림 5-7]보유기술의 최적 활용전략 예시 235 [그림 5-8]최상의 수익을 얻을 수 있는 실시형태 추진 예시 250 [그림 5-9]라이센시의 개량기술의 처리에 대한 법적 취급

9 사례 목차 <사례 연구>

10 제 1 장 지식재산 기초 제1절 특허와 영업비밀 1) 연구실에서 특정 프로젝트를 수행하면서 얻게 되는 소중한 연구결과는 학 술적 성과로서 의미를 가질 뿐만 아니라 지식재산으로서 재산적 가치를 갖는 것이라 할 수 있다.연구과정에서의 얻어지는 각종 데이터,가장 효율적으로 수행할 수 있는 실험과정,최선의 실험결과를 가져오는 시약 또는 반응조건에 대한 정보,그 실험결과의 분석 정보,연구노트 등,실험실에서 이루어지는 거 의 모든 것들이 지식재산으로서 보호받을 수 있는 것들이다.이러한 소중한 재산들을 어떻게 보호할 것인가? 연구개발 과정에서 도출될 수 있는 지식재산권은 특허와 영업비밀로 보호 될 수 있다.이하 특허 및 영업비밀 (Trade Secret)로서 보호받기 위한 전략 을 검토하기에 앞서 각각의 제도에 대해 대략 살펴봄으로써 보호 받을 수 있 는 방안의 이해를 돕고자 한다. 1.지식재산권 가.특허의 유래 Patent의 어원은 공개된 것 을 뜻하는 라틴어 Patere에서 유래되었다.특 허라는 개념은 기원전 500년 그리스의 도시인 Sybaris (남부 이탈리아에 위 치)에 있었으며 고급품 또는 사치품을 개선하는 발명을 하는 모든 이에게는 1년간 이로부터 발생할 이익을 차지할 권리 를 주었다. 2) 특허법이 만들어지기 전에 최초로 주어진 특허는 플로렌스 공화국(Republic offlorence)에서 1421 년에 발생하였다. 3) 최초로 요즘과 같은 특허제도를 채택한 국가는 베니스공화국(Republic of Venice)이다.당시 각 도시들 간의 경쟁이 심한 모직물 산업에 있어,숙련된 직공들에게 여러가지 특권을 주고 새로운 기계의 발명을 촉진하기 위하여 베 니스 특허법을 제정하였고,이 법에 의해 실용성이나 신규성이 인정되는 새로 운 기술이나 기계의 발명자에게 10년의 특허권을 주었다. 베니스 특허법 1)특허전략과 연구성과 관리,발명진흥회,2007 2)GregoryA stobbs,softwarepatents,aspenpublishers,2000,page3 3)TerenceKealey,Theeconomiclawsofscientificresearch,st.martin'spress,

11 (Venetian patentlaw)은 1474년 3월 19일에 제정되었으며 주요 내용은 10년 의 기간 내에는 발명자의 동의나 허락 없이 타인의 발명과 같거나 유사한 장 치의 제조를 금지한다., 만약 타인이 발명자의 동의나 허락 없이 모조한 경 우에는 특허권자에게 금화 100개로 배상하며 모조품은 즉시 소각폐기한다. 등이다.유명한 과학자인 갈릴레오 역시 양수관개기기 에 대한 발명을 1594 년 베니스공화국에 출원하여 특허권을 획득하였다. 4) 베니스 특허법은 이후 네덜란드를 경우하여 영국으로 전해졌고 이를 기반 으로 1624년에 전매조례 (StatusofMonopolies)가 작성되었으며 이것이 현행 특허제도의 기초라 볼 수 있다.최초의 성문 특허법인 전매조례는 최초의 발 명자에게 14년간 특허에 대한 독점권을 부여하였다. 전매조례 이전의 영국에서는 왕실에서 특정상품이나 서비스에 대해 특정인 에게 독점권을 부여하는 공개장(leterspatent)을 발행하였다.1449년 헨리6세 가 한 플랑스르 (북해 연안의 중세국가)인에게 그의 발명에 대해 20년간 독점 권을 부여하는 공개장을 처음 수여하였고 이후부터 영국왕실에서 특정인에게 공개장을 부여하는 전통이 시작되었다.공개장은 라틴어의 literae patentes" 에서 유래한 것으로 열린 상태로 있는 편지 (letersthatlieopen)을 의미하 며,일반적인 왕실문서가 봉인이 찍혀서 밀폐된 상태로 발행하는 것에 반해 공개장은 봉인이 서류 끝부분에 매달려 있어서 누구에게나 공개된 것에 기인 한다. 공개장 제도는 왕실에서 돈을 모으는 수단으로 사용되었고 결국 소금과 같 은 일상품에도 적용하는 등 남용되었다.이에 법원에서 공개장을 부여하는 환 경에 제한을 가하였고 민중봉기 후 제임스 1세에 의해 그전에 부여되었던 독 점권은 전부 무효화되었고 전매조례가 만들어지게 된다. 이후 앤 여왕의 집권시대( )에 영국법원의 변호사들이 발명에 대 한 자세한 설명을 적은 문서를 반드시 제출하도록 제도를 만들었고,이것이 그당시 영국의 식민지였던 미국과 뉴질랜드,호주의 특허법의 기원이 되었다. 미국에서는 1787년 제정된 미합중국 헌법에 저작권과 특허에 대한 구절이 포함되었고 1790년 미국 특허 위원회(the patentcommission)가 만들어졌으 며,최초의 특허(X )가 1790년 7월 31일 SamuelHopkins에게 발행되었 다.이는 비누와 유리,화약을 만드는데 사용하는 잿물(potassium carbonate) 을 만드는 방법에 대한 특허였다.하지만 이 특허는 미국특허청에 등록된 1호 특허가 아닌데,1836년 미국특허청 건물에 발생한 화재로 인해 1790년에서 1836년 동안 등록된 만여개의 특허가 소실되었고 이중 2800개가 복구되어 이 4)황종환,특허법,한빛지적소유권센터,2001,p

12 를 x-patents라 부르게 되었다. 공식적인 1호 특허는 견인바퀴(traction wheel)에 대한 특허이다. 초기에는 특허출원시 반드시 작동하는 모델(working model)을 같이 제출하 도록 하였으며 점차 특허출원수가 증가되어 심사의 부담이 커짐에 따라 특허 법이 1793년 개정되어 30달러 (현재 가치로는 약 1000달러)와 함께 발명에 대 한 설명과 도면을 문서로 작성하면 별도의 심사 없이 특허가 등록되었다.특 허에 대한 심사제도는 1836년 특허법이 다시 개정되면서 부활하였다. -3-

13 -4-

14 나.지식재산권의 종류 지식재산권은 전통적으로 산업발전을 목적으로 하는 산업재산권 (industrial property right)과 문화발전을 목적으로 하는 저작권 (copyright)으로 나누어왔 으며 최근에는 새로운 산업분야로 인정받기 시작한 신지식재산권 (new intelectualproperty right)이 등장하였다. [표 1-1]지식재산권의 체계 특허권 산업재산권 실용신안권 디자인권 상표권 저작인격권 저작권 저작재산권 저작인접권 첨단산업재산권 신지식재산권 산업저작권 정보재산권 (1)산업재산권 산업재산권에는 특허 (patent), 실용신안 (utility model), 디자인, 상표 (trademark)등이 속한다. 특허권은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것 인 발명 을 그 보호대상으로 하고 있다. 특허는 신규성(novelty), 진보성 (non-obviousness),산업이용가능성(utility)의 3가지 요건을 갖추어야 한다.발 명은 크게 물건의 발명 과 방법의 발명 으로 나눌 수 있고,세부적으로는 새 로운 제조방법에 대한 발명인 제법특허 (processpatent),새로운 용도개발 발 명인 용도특허 (usepatent),새로운 물질 자체의 발명으로 인정되는 물질특허 (productpatent)로 나눌 수 있다. 특허권은 설정등록에 의하여 발생하고,특허권의 존속기간은 특허출원일 후 20년이 되는 날 까지이다. -5-

15 다. 5) 실용신안이 인정되지 않는 국가의 경우에는 발명에 대해 특허출원을 하거 실용신안권(utility model)은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 인 고안 을 그 보호대상으로 한다.실용신안권은 새로운 기술적 사상의 창작이 라는 점에서 특허와 같으나 기술적 사상의 고도성을 요구하지 않는다는 점에 서 차이가 있으며 주로 물품의 형상,구조 또는 조합에 관한 실용적인 고안을 보호한다.즉,실용신안은 진보성 판단에 있어서 특허와 차이가 있으며 문헌적 으로 보면 특허는 용이한 발명에 대해 등록하지 않지만 실용신안은 극히 용이한 고안에 대해서 등록하지 않는다.또한 특허제도에서는 방법에 대한 발명도 특허 대상이지만 실용신안은 물품의 형상,구조 및 조합에 관한 고안 으로 제한되어 있다. 실용신안제도는 1891년 독일에서 최초로 만들어졌다.특허대상은 안되지만 산업에서 유용한 소발명(micro-invention)을 많이 출원하게 되는 중소기업과 개인발명가를 보호하고 이를 통해 산업발전을 도모하는데 목적이 있으며,실 질적으로는 그당시 기술개발의 주도국인 영국 및 미국과의 기술격차를 해소할 목적으로 실용신안제도를 도입하였다.현재는 우리나라를 비롯하여 독일,일 본,이탈리아 등 수십개 국가에서 실용신안권을 인정하고 있다.실용신안권은 설정등록에 의하여 발생하고 존속기간은 출원일로부터 10년이 되는 날 까지이 나 혹은 영업비밀로 보호해야 한다.즉,한국에서 실용신안 출원을 하였더라도 미국에 출원할 경우에는 특허로 변경하여 출원하여야 한다. 2008년말 기준으로 실용신안이 인정되는 국가는 Australia, Argentina, Armenia, Austria, ARIPO (African Regional Intelectual Property Organization),Belarus,Belgium,Brazil,China,Columbia,CostaRica,Czech Republic,Denmark,Estonia,Ethiopia,Finland,France,Georgia,Germany, Greece, Guatemala, Hungary, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan,Malaysia,Mexico,Netherlands,OAPI(Organisation Africaine de la Prepriete Intelectuele;프랑스어권 지역의 아프리카 지식재산권 기구), Peru,Philippines,Poland,Portugal,RepublicofKorea,RepublicofMoldova, Russian Federation,Slovakia,Spain,Tajikistan,Trinidad&Tobago,Turkey, Ukraine,Uruguay and Uzbekistan. 국가별로 실용신안을 뜻하는 각기 다른 표현을 쓰기도 하는데 pety patent,innovation patent,minorpatent,smalpatent,utility innovation 등이 있다. 6) 5)실용신안법 제36조 -6-

16 우리나라에서는 실용신안의 경우 특허와는 달리 별도의 심사를 하지 않으 며 제출한 서류가 형식에 맞는지만 확인한 다음 등록한다.따라서 등록만으로 는 권리행사 (고소,가처분,손해배상 청구 등)를 할 수 없으며 권리행사를 하 기 위해서는 기술평가신청을 하여 심사를 받아야 한다.기술평가신청을 하면 실체심사를 하여 실용신안등록유지결정을 하게 되고,이후 실용신안권자는 권 리행사를 할 수 있다.심사에는 대략 3개월 정도가 소요된다. 특허에 비해 심사기간이 짧기 때문에 사업상 중요한 발명은 실용신안과 특 허로 이중출원하여 특허가 등록되기 전 (약 1년~1년6개월)에는 실용신안으로 권리를 행사하고 특허가 등록된 이후에는 특허로 권리행사를 하는 방법을 택 할 수 있다.이렇게 동일발명에 대해 이중으로 출원하는 경우 특허가 등록되 면 실용신안은 효력을 상실하게 된다. 디자인권은 물품의 형상,모양,색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각 을 통하여 미감을 일으키게 하는 것 인 디자인 을 등록받은 자가 독점적 배 타적으로 사용할 수 있는 권리이다. 7) 디자인을 보호하는 방식으로는 특허적 방법과 저작권적 방법이 있는데 후자의 대표적인 예는 독일로서 디자인이 적 용된 제품을 관할당국에 기탁하게 하여 저작물보다 단기간 동안 복제금지의 형식에 의하여 저작권과 같은 방법으로 보호한다.우리나라는 공업적으로 이 용 가능한 디자인에 대하여 심사를 거쳐 등록하게 하고 일정기간 동안 독점권 을 보장하는 특허적 방법을 택하고 있다.일부 수명이 짧고 모방이 용이한 제 품인 의복,침구,커튼,사무용지,인쇄물,직물지,끈,포장지,포장용기 등은 무심사 등록이 된다.우리나라에서는 디자인의 대상이 되는 물품을 공업적 방 법에 의하여 대량생산이 가능한 물품으로 규정하고 있으며 멀티미디어,디지 털 영상,정보통신 등의 분야와 환경디자인 분야는 디자인의 대상에서 벗어나 있다.디자인권의 존속기간은 설정등록일로부터 15년이다. 8) 상표권은 상품을 생산,가공,증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사 용하는 표장 인 상표 를 보호한다. 9) 여기에서 표장은 기호,문자,도형,입체 적 형상 또는 이들을 결합한 것 또는 여기에 색채를 결합한 것을 의미하여 입 체적 형상에 기호,문자,도형,색체를 결합한 입체상표도 보호대상이다.입체 상표의 대표적인 예로는 KFC 매장 앞에 있는 ColonelSanders 조형물을 들 6) Kelsey Martin Mot,The concept of the smal patent,in the international business executive,5feb2007,vol.5,issue3,pp )디자인보호법 제2조 8)디자인보호법 제40조 9)상표법 제2조 -7-

17 수 있다.상표는 자신의 상품을 타상품과 구별할 수 있는 상징을 보호하기 때 문에 특허와는 달리 신규성이나 독창성은 불필요하다. 상표는 용도에 따라 상품의 식별을 위해 사용하는 상표,서비스업을 영위하 는 자가 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 서비스표,동종 업자 또는 이와 밀접한 관계에 있는 업자가 설립한 법인이 그 감독하에 있는 단체원의 영업에 관한 상품과 서비스업에 사용하기 위한 단체표장,비영리 목 적의 업무를 영위하는 자가 그 업무를 나타내기 위하여 사용하는 업무표장으 로 분류할 수 있다. 상표권은 설정등록에 의하여 발생하며,존속기간은 상표권의 설정등록일로 부터 10년간이지만 상표권의 존속기간 내에 갱신등록출원에 의하여 10년간씩 갱신할 수 있다. 10) (2)저작권 저작권은 문학,학술,예술의 범위에 속하는 창작물 인 저작물 을 보호대 상으로 하며 협의의 저작권과 저작인접권으로 분류할 수 있다.저작인접권은 저작권과 저작물의 실현과 방송물을 보호하며 예를 들어 노래를 창작한 작사, 작곡자는 저작권자로서 보호받고 노래를 실연한 자인 가수는 저작인접권자로 서 보호받는다. 저작권은 산업재산권과는 달리 저작자가 자신의 저작물에 대하여 가지는 인격적 이익을 보호하기 때문에 그 성질상 일신전속권 (특정 권리주체만이 향 유하거나 행사할 수 있는 권리)인 저작인격권을 인정하고 있으며 다른 지식재 산권과 동일하게 재산적 가치를 보호하는 저작재산권을 인정하고 있다. 저작권은 저작물을 창작한 순간에 자동적으로 발생하며 어떠한 절차의 이 행이나 방식이 요구되지 않는다.단 미국은 자국민의 저작물에 한하여 저작권 의 발생에 등록 등의 절차를 요하는 방식주의를 채택하고 있다.(즉,미국에서 도 외국인의 저작물에 대하여는 무방식주의를 채택하고 있다.)저작권법에 규 정된 저작권 등록은 저작권의 발생요건은 아니지만 등록의 종류에 따라 추정 력이나 대항력이 발생하며 특히 저작재산권이 2중으로 양도된 경우에는 먼저 등록한 양수인이 다른 양수인에게 자신의 양도유효를 주장할 수 있다. 11) 위에서 언급한 저작인격권을 좀더 자세히 설명하면 저작자가 작성한 저작 물에 담겨져 있는 저작자의 인격적 이익 또는 명예를 보호하는 권리이며 여기 에는 공표권,성명표시권 및 동일성유지권이 있다. 12) 동일성유지권이란 저작자 10)상표권 제42조 11)저작권법 제52조 -8-

18 가 저작물의 내용,형식 및 제호를 완전하게 유지할 수 있는 권리를 의미하며 이를 변경하기 위해서는 저작자의 허락을 얻어야 한다.단 저작물의 성질,그 이용목적 또는 형태 등에 비추어 부득이하다고 인정되는 경우 에는 권리가 제 한될 수 있다.저작인격권은 저작자만이 가질 수 있는 권리로서 타인에게 양 도할 수도 상속될 수도 없다. 저작재산권은 저작물을 직접 이용하거나 또는 타인에게 저작물 이용을 허 락할 수 있는 독점적 성격을 지닌 권리로서 타인에게 양도할 수 있다.저작재 산권은 이용형태에 따라 복제권,공연권,방송권,전송권,전시권,배포권,2차 저작물 작성권,편집저작물 작성권 등으로 나누어지며 저작자가 생존한 기간 과 사망 후 50년간 존속한다. 13) 저작재산권자가 상속인 없이 사망한 경우 또 는 저작재산권자인 법인이 해산한 경우에 저작재산권은 소멸한다. 저작인접권이란 배우나 가수,연주자와 같은 실연자의 권리,음을 최초로 음반에 담은 음반제작자의 권리,방송을 업으로 하는 방송사업자의 권리를 의 미하며 이들은 저작물의 해석과 재현,일반 이용자로의 전달 등에 기여를 하 기 때문에 특별히 보호하고 있다.보호기간은 실연 또는 음반에 녹음을 하거 나 방송을 한 때로부터 50년간이다.유의할 점은 저작인접권의 보호가 저작권 에 영향을 주지 않는다는 것이며 즉 실연이나 음반 또는 방송물을 재이용할 때에는 반드시 저작물의 저작재산권자의 허락을 별도로 얻어야 한다. (3)신지식재산권 과학기술의 급속한 발달,특히 IT 기술의 발달과 함께 다양한 서비스사업 이 등장하면서 기존의 산업재산권 또는 저작권만으로는 한계가 있는 새로운 지식재산기 등장하였다.대표적인 예는 컴퓨터 프로그램,데이터베이스,인터 넷 도메인 네임 등이 있으며 이들을 신지식재산권으로 분류하여 보호하기 시 작하였다. 신지식재산권은 산업저작권,첨단산업재산권,정보재산권으로 분류할 수 있 다. 산업저작권은 컴퓨터프로그램,소프트웨어 등으로 주로 컴퓨터 하드웨어를 동작,제어하기 위한 용도이다.첨단산업재산권은 전자상거래 관련기술,인공 지능,위성방송,생명공학,유전공학,식물신품종,반도체집적회로의 배치설계 등 첨단기술에 관한 산업재산권이다.정보재산권은 상품의 제조,판매,영업, 기획 분야에서 상품화될 수 있는 정보 및 그 정보전달수단에 대한 소유권으로 12)저작권법 제11,13조 13)저작권법 제16,21,36조 -9-

19 멀티미디어,인터넷,데이터베이스,뉴미디어 등이 이에 해당한다. 신지식재산권은 기존 산업재산권법 및 저작권법의 해석을 확장하여 적용하 거나 새로운 법률을 제정하거나 혹은 기존법을 개정하여 보호하고 있다.예를 들어 컴퓨터프로그램 자체는 저작권법의 특별법적인 성격을 갖는 컴퓨터프로 그램보호법 을,반도체집적회로의 배치설계에 관한 것은 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 을 만들어 보호하고 있고 데이터베이스는 저작권법에 데이터베이스 제작자의 보호 부분을 추가하여 보호하고 있다.최근에 새롭 게 논의되고 있는 식물신품종의 경우에는 종자산업법을 통해 권리를 보호하고 있다. 영업비밀과 도메인 이름은 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 로 보 호하고 있는데,영업비밀이라 함은 독립된 경제적 가치를 가진 것으로 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법,판매방법,기타 영업활동에 유용한 기 술상 또는 경영상의 정보를 의미한다.도메인 이름에 대해서는 부정경쟁행위 중 하나로 정당한 권원이 없는 자가 상표 등의 표지에 대하여 정당한 권원이 있는 자 또는 제3자에게 판매하거나 대여할 목적,정당한 권원이 있는 자의 도메인 이름의 등록 및 사용을 방해할 목적,또는 그 밖의 상법적 이익을 얻 을 목적으로 국내에 널리 인식된 타인의 성명,상호,상표 그 밖의 표지와 동 일하거나 유사한 도메인 이름을 등록,보유,이전 또는 사용하는 행위 을 추가 하여 보호하고 있다.도메인 이름은 상표와 일부는 유사하고 일부는 차이점이 있는데 이에 대한 내용을 아래 표에 정리하였다. [표 1-2]도메인 이름과 상표 도메인 이름 상표 목적 인터넷상 컴퓨터 위치 파악 출처표시,품질보증 상품과의 관계 관계없음 지정상품/서비스 필요 보호범위 국내,국외 국내 존속기간 반영구적 10년 (갱신가능) 등록 선신청주의,동일하지 않으면 등록 선출원주의,요건에 따른 심사를 통과해야 등록 관할기관 한국인터넷진흥원 특허청 -10-

20 다.한국의 특허제도 한국 최초의 특허관련 법은 1908년 8월 12일 대한제국에 의해 공포된 한 국특허령 이며 같은해 8월 16일부터 시행되었다.이때 등록된 특허 제1호는 말총모자 특허였다.하지만 일제침략에 의해 1910년 한일합병이 되면서 한 국특허령은 폐지되었고 일본의 특허법,디자인보호법,실용신압법이 한국에도 시행되면서 특허행정도 일본의 중앙기관에서 흡수하여 처리하였다. 해방 이후 1946년 특허권,실용신안권,디자인권,상표권,저작권에 관한 사 무를 관장하는 특허원이 창립되었고 같은해 특허법이 제정되었다.이때 만들 어진 특허법은 군정법령으로서 장기간 적용할 수 없었으며 내용에서도 모순점 이 많았었다.한편 과거 일제시대에 취득한 특허권,실용신안권,디자인권은 권리를 인정하지 않았으며 일정기간 내에 재출원하도록 하되 이들은 심사없이 특허로 등록하였다. 1961년 전문9장 158조 및 부칙으로 이루어진 특허법이 만들어졌으며 실용 신안법,상표법과 디자인보호법도 제정 공포되었고 이들이 오늘날 한국의 특 허관련 법률이 되었다.그리고 1977년 특허청이 정식으로 개청되었다. 2.특허 가.특허제도 특허제도란 국가가 발명의 공개에 대한 대가로서 해당 발명을 한 발명가에 게 그 발명을 특허출원일로부터 20년이라는 일정기간동안 독점배타적으로 실 시할 수 있는 권리를 보장해주는 일종이 인센티브 시스템이라 할 수 있다.즉, 각고의 노력을 기울여 새로운 기술을 개발한 개발자에게 특허권이라는 독점배 타권을 허여함으로써 개발자에게 경제적,명예적 지위를 향유할 수 있도록 하 는 대신에,국가는 해당 기술을 일반 대중에게 공개하게 함으로써 타인이 해 당기술에 대한 개량기술을 더 발전시킬 수 있도록 하고 있다. 특히 현대 산업사회에 들어서면서 특허제도가 국가의 기술을 발전시킬 수 있는 제도로서 그 중요성에 대한 인식이 높아져서 미국,일본,유럽의 선진국 들을 비롯한 전세계 모든 나라에서 특허제도를 도입하고 신기술의 보호를 강 화함으로써 기술개발에 대한 의욕을 고취하여 국가경쟁력을 높이기 위한 정책 을 펼치고 있다. 나.특허요건 -11-

21 모든 기술이 특허권이라는 독점배타권을 허여받을 수 있는 것은 아니다.특 허권을 획득하기 위해서는 일정한 요건을 만족하여야 하며,이러한 요건을 특 허요건이라 한다.특허요건은 그 표현하는 용어가 국가별로 다소 차이가 있으 나 우리나라를 기준으로 설명하면 다음과 같다. 1)산업상 이용가능성 14) 기술이 특허를 받기 위해서는 산업적으로 활용할 수 있는 발명이어야 한다. 학술적,실험적으로 이용될 수 있는 연구결과,물리적 법칙 또는 자연현상의 발견은 학문적으로는 매우 의미가 있는 것이지만,산업적으로 응용할 수 없을 때에는 특허의 대상이 되지 않는다.예컨대,관성의 법칙이나 만유인력의 법칙 은 학문적으로 대단히 중요한 것이지만,그 법칙 자체는 특허로서 보호받을 수 없다. 어떤 기술이 산업상 이용가능한지 여부는 나라마다 다소 그 기준을 달리하 고 있다.예컨대,우리나라의 경우는 질병의 치료방법은 산업상 이용할 수 없 는 것으로 특허의 대상이 되지 않지만,미국의 경우는 치료방법도 유용성이 있다고 인정하여 특허를 허여해주고 있다. 발명에는 기구,기계,장치 이외에도 화합물,조성물도 포함되며,이들을 제 조하는 방법이나 사용하는 방법도 발명으로서 특허 등록을 받을 수 있다.또 한,최근에는 인터넷을 이용한 영업방법이나 미생물,유전공학관련 기술도 특 허의 대상으로 인정되어 특허등록을 받을 수 있게 되었다. 2)신규성 (Novelty) 신규성이란 말 그대로 새롭다는 것으로서 발명이 출원 전에 알려지지 않고 새로운 것이어야 한다는 의미이다.특허제도는 새로운 기술을 공개한 자에게 그 보상으로 특허권을 부여하는 것이므로 특허받기 위해서는 그 기술이 새로 운 것이어야 한다.특허법 15) 에 의하면 특허출원 전에 국내외에서 공지되었거 나 공연히 실시된 발명 및 특허출원 전에 국내외에서 반포된 간행물에 기재되 거나 인터넷 등에 공지된 발명은 신규성을 상실한 것으로 보고 있다.따라서 연구자들은 자신의 기술이 언론 등에 공개되거나 간행물에 실리기 전에 특허 출원을 할 수 있도록 서둘러야 한다. 다만,특허법에서는 예외적으로 신규성이 상실되더라도 6개월 이내에 출원 14)미국 특허법에서는 이를 유용성 (Utility)라고 한다. 15)특허법 제29조 제1항 -12-

22 하는 경우에는 신규성이 상실되지 않은 것으로 보는 예외규정을 두고 있다. 따라서 연구 내용을 미처 특허출원하기 전에 공표한 경우에는 그 공표일로부 터 6개월 이내에 특허출원을 한다면 신규성 상실을 근거로 거절되는 것을 막 을 수 있다.신규성 상실의 예외적용은 나라마다 다르며,특히 유럽의 경우는 신규성 상실의 예외의 적용이 매우 제한적이어서 논문 발표된 경우에는 신규 성 예외가 적용되지 않으므로,해당 기술을 외국에도 출원할 경우를 감안한다 면 공표 전에 특허를 출원하는 것이 바람직하다. 3)진보성 (InventiveStep) 16) 신규성이 있는 발명이라 하더라도 공지된 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우에는 진보성이 없는 것이라 하여 특허를 부여하지 않는다.발명이 용이한지 여부는 해당 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자,소 위 당업자의 기준에서 판단을 한다.이는 특허권이라는 독점권을 부여하기 위 해서는 그 기술수준이 어느 수준 이상이 되어서 사회의 기술발전에 기여를 할 수 있는 것이어야 하기 때문이다.당업자 수준에서 아무 어려움 없는 수준으 로 개량된 기술에 대하여 독점권을 부여하는 것은 오히려 해당 분야에서 자유 로운 기술사용에 장애가 될 뿐 아니라 불필요한 분쟁만을 야기하기 할 수 있 기 때문이다. 진보성이 다소 떨어지는 경우에는 특허가 아닌 실용신안권을 취득하여 보 호받을 수 있다.실용신안권은 그 보호기간이 실용시안출원일로부터 10년으로 특허보다 짧다.단,실용신안권은 물품에 대해서만 부여되므로,화합물,조성물 또는 제조방법이나 사용방법 등은 실용신안으로 등록받을 수 없다. 다.BM 특허 IT 기술이 발달하고 특히 전자상거래의 개념이 나타난 1990년대 후반부터 관심을 받고 있는 분야가 비즈니스 발명 (BM,Business method)분야이다. 비즈니스 발명은 전자상거래에 있어서 영업하는 방법,서비스하는 방법 자체 를 보호대상으로 하며 우리나라 특허청의 심사기준에 의하면 비즈니스 관련 발명이란 컴퓨터,통신망 및 소프트웨어를 이용하여 비즈니스 아이디어를 실 현한 컴퓨터 시스템에 대한 발명을 의미한다. 비즈니스 발명의 시초는 1998년 7월 미국 연방순회항소법원(CAFC)의 판결 에 의해 허여된 StateStreetBank case로 알려진 인터넷을 이용한 새로운 비 16)미국특허법에서는 비자명성 (Nonobviousness)이라 한다. -13-

23 즈니스 특허이다.미국 특허청은 상기 판결이 나오기 전에는 비즈니스 발명을 인정하지 않았지만,이후 2000년 2월 비즈니스 발명에 대한 심사 가이드라인 (ManualofPatentExamining Procedure,2106 Patentable SubjectMater, Computer-Related Inventions)을 제정하였고 이후 2000년 7월에 컴퓨터 관련 비즈니스방법 발명에 관한 미국특허법 제103조에 의거한 거절이유 기재방법 문서를 통해 비즈니스 방법특허의 비자명성 판단에 관한 지침을 제시하였 다. 17) 우리나라의 경우 2000년 8월 전자상거래 관련발명의 심사지침 을 만들어 운영하고 있으며 무엇이 비즈니스 발명으로 인정되느냐는 아직도 모호한 점이 있지만 무엇이 아닌지에 대한 기준은 어느정도 나와 있다.영업방식에 대한 아이디어 자체나 온라인상의 행위와 오프라인상의 행위가 혼합된 경우는 비즈 니스 발명으로 인정되지 않으며,즉 기본적으로 온라인상의 행위로만 구현된 발명에 대해서 비즈니스 발명으로 인정하고 있다.또한 종래의 영업방법을 통 상의 자동화기술로 규헌한 경우는 거절한다. 3. 영업비밀 가.영업비밀의 정의 영업비밀 (Tradesecret)이란 공중에 알려져 있지 않고 독립된 경제적 가치 를 가지는 것으로서 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법 판매방법 등 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다 18).통상 영업비밀 이라 하면 고객리스트나 영업상 중요한 정보와 같은 영업행위와 직접적으로 관련된 것이라고 생각하기 쉬우나,연구개발과정에서 그것이 알려져 있지 않 은 그 연구실만의 노하우로서 경제적 가치를 가진 것이라면 영업비밀로서 보 호될 수 있다.예컨대,최선의 연구결과를 가져올 수 있는 실험과정,시약의 배합비율,반응조건,실험 데이터 등은 그것이 비밀성이 유지되는 한은 영업비 밀이라 할 수 있다. 나.영업비밀 보호요건 특허등록을 받기 위해서는 특허출원을 하여 특허청의 심사를 거쳐야 하는 특허와는 달리 영업비밀은 보호받기 위해 사전에 영업비밀 내용을 제출하여 17)Formulating andcommunicating rejectionsunder35u.s.c.103forapplicationsdirected to computer-implementedbusinessmethodinventions,uspto 18)부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률.제2조 2호. -14-

24 심사받을 필요가 없다.영업비밀은 특정 요건을 만족하는 정보가 비밀로서 유 지되고 있었다는 사실 자체로 영업비밀로 보호받을 수 있다.영업비밀의 존재 유무는 대부분 그것이 다툼이 되는 경우,즉 영업비밀 유출과 관련된 소송에 서 관련 증거에 의해 다음과 같은 요건이 만족되어야 한다. 1)정보성 영업비밀에는 생산,판매활동 등의 원가절감,효율향상 등과 같이 기술상의 정보뿐만 아니라 영업의 경쟁력을 향상시킬 수 있는 유익한 정보가 모두 포함 된다. 2)공연히 알려져 있지 않을 것 불특정 다수인이 그 정보를 알거나 알 수 있는 상태에 있지 아니한 것으로 서,당해 정보가 구전되거나 간행물에 기재되어 있지 않는 등 당해 정보의 보 유자를 통하지 않고 정당하게 정보를 취득할 수 없는 상태를 말한다.예컨대, A 라는 기업이 비밀로 관리하는 제법이라 하더라도 그것이 제3자가 우연히 발견하여 공지사용하는 경우는 공연히 알려진 상태라고 말할 수 있으므로,그 제법은 영업비밀이라 할 수 없다.그러나 A기업이 판매한 제품으로부터 해당 제법을 쉽게 역엔지니어링 (reverseengineering) 19) 에 의해 알아낼 수 없는 경 우에는 공연히 알려진 상태라 할 수 없다. 한편 제2자가 독자개발하여 동일한 정보를 보유하고 있어도 제3자가 당해 정보를 비밀로 유지하고 있는 경우는 공연히 알려진 것이라 할 수 없다. 일반인에게 공연히 알려져 있지 않더라도 거래당사자간에 비밀유지의무를 부과하지 아니한 채 기술계약을 위해 거래 상대방에게 공개한 경우에는 이 계 약이 끝난 경우 상대방에게 영업비밀을 주장할 수 없다. 3)독립된 경제적 가치를 가질 것 특정 정보가 영업비밀로 보호받기 위해서는 제3자에게도 경제적 가치를 가 지며 그것은 반드시 현실적이지 않더라도 잠재적인 경제성을 갖는 것이면 충 분하다.예컨대,경쟁회사의 제품개발계획,판매계획 등과 같이 그 자체는 직 접 생산방법이나 판매방법 등의 영업활동에 이용되지는 않지만 알고 있으면 경쟁상 매우 유용하게 활용될 수 있는 정보도 실질적으로 경제적 가치를 갖는 것으로 볼 수 있다.실패한 실험 데이터와 같은 정보도 직접적으로는 경제적 19) 제품을 분해하여 그 구조, 성능, 제조방법 등을 알아내는 것. -15-

25 가치를 갖는다고는 볼수 없으나 경쟁사가 이 자료를 입수할 경우에는 불필요 한 연구개발비를 줄일 수 있기 때문에 간접적으로 경제적 가치를 갖는다고 인 정된다. 또한,영업비밀의 경제적 가치는 사회적으로도 그것을 보호할 의의를 갖는 것이어야 한다.따라서 탈세지침이나 공해물질방출방법과 같은 반사회적 정보 는 그것이 아무리 커다란 경제적 가치를 갖는 것이라 하더라도 보호대상이 되 지 아니한다. 4)상당한 노력에 의해 비밀로 유지될 것 특정 정보나 기술이 영업비밀로서 법적보호를 받기 위해서는 반드시 그 정 보가 비밀로서 유지 관리되어 있어야 한다.즉,어떤 정보를 비밀로 생각하는 것 만으로는 충분하지 않으며 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지,관리되고 있으며,또 제3가 그 비밀성을 객관적으로 인식할 수 있어야 한다. 따라서 영업비밀로 인정받기 위해서는 영업비밀보유자가 당해 정보를 비밀 로 유지하려는 의사 ( 비밀 관리 의사 )를 가지고,객관적으로 종업원 및 외부 인에게 당해 정보는 영업비밀이라고 인식할 수 있도록 상당한 노력을 기울여 관리 ( 관리 노력 )하고 있어야 한다. 예컨대,당해 정보에 접근할 수 있는 사람에게 유출금지 경고를 하거나,정 보에 접근할 수 있는 사람의 수를 제한하고 비밀자료의 보관 및 파기 방법등 에 관한 비밀관리규정을 두여 비밀보호 의무계약을 맺는 등 객관적으로 영업 비밀을 관리하려는 노력을 기울여야 한다. 다.영업비밀 침해에 대한 구제 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 영업비밀 침해행위에 대하여 민사적 구제수단으로 침해행위 금지 예방청구권(법제10조),손해배상청구권 (법제11조),신용회복조치 청구권(법제13조)등을 인정하고 있으며,형사적 구 제수단으로 부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 가할 목적으로 비밀을 누설 한 경우에 대한 처벌규정(법제18조 및 제19조)를 두고 있다. 영업비밀 침해행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 기한은 영업비밀의 침해되거나 침해될 우려가 있는 사실을 안 날로부터 3년이다. 그 침해행위가 시작된 날로부터 10년을 경과한 때에도 영업비밀 침해행위의 금지 또는 예방 청구를 할 수 없다.즉,영업비밀의 침해의 가능성이나 침해가 있음을 안 날로 부터 3년이 도과한 후에 침해행위의 금지나 예방을 청구할 수 없다.또한,영 -16-

26 업비밀의 침해사실을 늦게 알았다 하더라도 최초 침해행위가 시작된 날로부터 10년이 지난 후에는 침해행위의 금지나 예방을 청구할 수 없다. 고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상 이 익에 손해를 준자는 배상할 책임을 진다.(법제11조)영업비밀 침해로 인한 손 해액의 산정은 해당 영업비밀의 비밀성이 침해로 인해 상실되었는지 여부에 따라 손해의 개념이 달라질 수 있기 때문에 산정하기 매우 어렵다.영업비밀 침해금지 청구 등으로 침해에도 불구하고 비밀성을 잃지 않았다면 단순히 매 출의 감소분이나 상대방이 얻은 이익액으로 산정이 가능하나 비밀성을 잃은 경우는 해당 영업비밀의 정보를 개발하기까지 소요되는 비용도 중요한 요소가 될 수 있다. 고의 또는 과실에 의한 영업비밀의 침해행위로 영업비밀보유자의 영업상의 신용을 실추시킨 자에 대해서는 영업비밀보유자의 청구에 의해 손해배상에 갈 음하거나 손해배상과 함께 영업상의 신용회복을 위한 필요한 조치를 취하게 할 수 있다.(법제12조) 한편,거래를 통해 영업비밀을 정당하게 취득한 자가 그 거래에서 허용하는 범위 안에서 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위에 대해서는 금지청구권, 손해배상책임 및 신용회복에 대한 구제조치는 사용하지 못한다.즉,영업비밀 을 취득할 당시에 그 영업비밀이 부정하게 공개된 사실 또는 영업비밀의 부정 취득 또는 부정공개행위가 개입된 사실을 중대한 과실 없이 알지 못하고 영업 비밀을 취득한 선의의 취득자에 대해서는 위와 같은 금지,손해배상 또는 신 용회복 조치를 취하지 못한다. 또한,누구든지 부정한 이익을 얻거나 기업에 손해를 가할 목적으로 그 기 업에 유용한 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알고 제3자에게 누설한 자는 7년 이하의 징역 또는 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하에 상당하는 벌금에 처한다.(법제18조 제1항)누구든지 부정한 이익 을 얻거나 기업에 손해를 가할 목적으로 그 기업에 유용한 영업비밀을 취득, 사용하거나 제3자에게 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하에 상당하는 벌금에 처한다 (법제18조 제2항)또한,미수범 및 예비,음모한 자도 처벌된다.(법제18조의 2,3) 4. 특허와 영업비밀 비교 특허는 20년이라는 특허권 존속기간 동안 독점배타적으로 특허권을 행사할 수 있으며,침해자에 대해서는 민사적 형사적으로 강력한 구제수단을 확보할 수 있으나,특허존속기간이 만료한 후에는 누구나 그 기술을 사용할 수 있다. -17-

27 반면,영업비밀을 비공개를 전제로 하고 있어 영업비밀의 보유자는 이를 비 밀로 관리해야 하고 동일한 기술을 제3자가 개발하지 않는 한 영구히 자신만 의 것으로 사용할 수 있지만,타인이 동일한 기술을 정당하게 취득 또는 개발 한 경우에는 이를 금지할 수 없다. 특허는 특허등록을 받기 위해서는 특허청에서 특허요건에 대한 심사를 받 아야 하며,특허받기 위한 대상은 반드시 기술적 내용으로서 그 표현형식 역 시 한정되어 있다. 그러나,영업비밀은 특허권과 같은 엄격한 특허요건이 필요 없고 기술정보 뿐 만 아니라 경영정보도 포함되기 때문에 특허권으로 보호받기 어려운 기술 적 정보(예컨대,자연법칙과 기초과학상의 발견,연산법과 수학공식,화학제품 의 미묘한 조합,온도 성분에 관한 기술적 노하우,특허요건에 부합되지 않는 기술적 사상 등)나 비밀로 간직하고 있는 관리비결 등 경영정보 및 영업상의 아이디어 등도 보호받을 수 있다. 따라서,특허성을 가진 기술상의 영업비밀을 특허권으로서 보호받을 것인 지,아니면 영업비밀로서 관리할 것인지 하는 것은 당해 기술의 종류와 수명, 업계의 수요,경합기술의 유무,침해행위의 발견 용이성 등에 대한 종합적인 검토를 전제로 결정하여야 할 것이다. [표 1-3]특허와 영업방법 보호대상 보호요건 특허 발명 신규성, 진보성 산업상 이용가능성 영업비밀 경제적 가치를 갖는 영업 및 기술정보 비밀성, 경제적 가치 비밀유지관리, 정보성 보호기간 20 years 무한 공개 보호받기 위해서는 공개가 필수 공개되면 보호불가 -18-

28 제 2 절 특허 출원 전략 20) 특허는 양날의 칼이라는 말이 있다.특허권자는 특허권을 갖게 됨으로써 특 허발명을 타인이 무단 실시하는 것을 막아주는 권리를 갖게 되지만,특허된 발명이 공개됨으로써 제3자에게 기회를 제공하게 되며,때로는 그 공개기술을 개량하여 진보된 권리를 획득한 제3자가 오히려 원 특허권자를 공격하기도 한 다.즉,특허는 특허권자 자신을 보호해주기도 하지만,때로는 상대방이 특허 권자를 공격하는 기회를 주기도 한다.이러한 관점에서 볼 때,모든 기술에 대 하여 특허를 확보할 필요는 없을 것이나,특허획득을 결정한 기술에 대해서는 제3자를 확실히 배제할 수 있도록 하여야 할 것이다.이하 연구자가 특허권리 를 취득하기 위한 전략에 대해 살펴본다. 1.출원전 고려사항 특허란 기술공개의 대가로 일정기간 동안 독점권을 부여하는 제도이다.그 러나 무형적 기술 사상인 발명을 특허권으로 확보하는 것은 결코 쉬운 일이 아니며,이를 위해서는 특허제도에 대한 전반적인 지식과 더불어 각국의 특허 대상,심사기준 등에 대한 이해가 필요하다. 특허의 전략적 출원 절차를 [그림 1-1]에 도시하였다. [그림 1-1]특허의 전략적 출원 절차 20)특허전략과 연구성과 관리,발명진흥회,

29 특허심사절차 흐름도 특허출원 법제46조에 따른 출원서의 형식상 하자여부 판단 NO 방식심사 거절이유존재 YES 최초거절이유 통지 출원된 발명이 특허받기 위한 주요 요건 특허요건(제29조) - 선행기술과 동일하지 않을 것(신규성) - 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 없을 것(진보성) 명세서 기재요건(제42조) - 상세한 설명에 구체적으로 발명 내용을 개시할 것 - 특허청구범위가 권리서로서 명확하게 기재될 것 NO YES 거절이유존재 YES 기 통지한 거절이유 의견서/최초 보정 최초 출원 명세서에 기재된 범위 내에서 자유롭게 보정 거절 결정 NO 최후거절이유 통지 의견서/최후 보정 보정 각하 NO NO YES 보정요건 충족 거절이유존재 YES <보정제한 요건>(제47조) 1최초 출원 명세서에 기재된 범위 내에서 보정할 것 2청구범위 감축, 오기정정, 불분명한 기재 정정에 해당될 것 3청구범위 확장, 변경 불가 4특허 받을 수 있을 것 특허 결정 거절 결정 -20-

30 가.출원 타당성 검토 기술적인 중요도는 크지만 특허 받을 가능성이 적은 기술,또는 특허성은 있지만 타인이 실시하여도 적발 입증이 곤란한 기술 등은 영업비밀로 간직하 는 것이 바람직할 것이다.특허출원하여 보호받을 것인가 영업비밀로 간직할 것인가를 판단하는 것은 쉽지 않은 문제이지만,몇 가지 요소를 종합적으로 검토하여 판단할 수 있다. 먼저,해당 기술의 특허등록 가능성이다.종래기술과 대비하여서 신규성 또 는 진보성이 약하거나,그 발명자체가 특허대상이 되지 않는 경우는 특허출원 을 하더라도 특허등록가능성이 없고 오히려 일정기간 후에는 공개되기 때문에 제3자에게 합법적으로 모방할 수 있는 기회를 줄 뿐이다.따라서 특허등록 가 능성이 높지 않은 기술이라면 차라리 영업비밀로 유지하는 것이 바람직하다. 또한,해당 기술에 대해 타인의 모방행위를 적발 또는 입증하기가 쉬운지 여부를 고려해야 한다.모방행위의 입증이나 적발이 용이하지 않다면 기술은 타인에게 모방기회를 주지 않기 위해 영업비밀로 간직하는 쪽이 바람직할 것 이다. 한편,해당 분야의 경쟁자들의 수준을 판단하여 최종 제품을 보고 경쟁자들 이 쉽게 리버스 엔지니어링 (reverseengineering)에 의해 해당 기술을 알아낼 수 있다면 영업비밀로 유지할 의미가 없다.리버스 엔지니어링은 영업비밀의 침해행위가 아니기 때문이다.따라서 이와 같이 제품을 판매함으로써 자연스 럽게 그 기술내용이 알려질 수 있는 경우는 특허출원을 하여 등록받음으로써 20년간 독점권을 행사하는 것이 바람직하다 할 수 있다. 나.전문가의 자문 특허출원 전에 해당 기술에 대해 전문가의 자문을 통해 적절한 권리설정 가능 여부에 대한 검증이 필요하다.특허받기 위한 기술이 과연 종래기술과 대비하여 특허성이 있는 것인지,이러한 특허성을 뒷받침할 만한 데이터는 확 보되어 있는지,특허성이 미약하다면 어느 부분을 보강하는 연구를 추가적으 로 수행하여야 하는지에 대해 사전에 미리 컨설팅을 받는 것은 기술을 특허권 리화 하기 위한 중요한 절차라 할 수 있다. 다.논문을 이미 발표한 경우 논문을 이미 발표한 경우에도 발표시점으로부터 6개월 전이라면 전술한 바 와 같이 신규성 상실의 예외규정을 주장하면서 출원하면 특허를 받을 수 있 -21-

31 다.일본,중국 등도 우리와 마찬가지고,미국의 경우에는 유예기간이 1년이므 로 논문 발표일로부터 1년 이내라면 특허를 받을 수 있다.그러나 유럽에서는 논문발표에 대한 공지사실 예외규정이 없으므로 특허를 받을 수 없다. 통상 논문은 날짜가 기재되지 않는 경우가 많은 데,날짜가 기재되지 않은 경우에는 그 달의 마지막 날에 발간된 것으로 간주되고,년도만 기재되고 일 과 월이 모두 기재되지 않은 경우에는 그 해 12월31일에 발간된 것으로 간주 된다. 사례 A씨는 L전자에서 10년 동안 연구원으로 일했다. 그러다가 1998년 10 월 15일 난수를 발생시켜 암호로 사용하는 전자키 (Electronic Key) 시스템 에 관한 논문을 한국 정보학회 추계 학술대회에서 발표하였다. 전자키 시스템은 회사의 연구 분야도 아니었고, A씨가 참여했던 프로젝 트와도 상관이 없었기에 자유발명이라 판단했으므로 A씨는 1999년 2월 10일 개인 비용을 들여서 특허청에 특허를 출원하였다. 출원일이 논문 발 표일로부터 6개월 이내이므로 특허법 제30조에 근거한 신규성 의제에 적 용받을 수 있었다. 이후 A씨는 회사에 사표를 내고 과감하게 창업에 뛰어들었다. 우수한 기 술력 덕택에 A씨의 회사는 수주량이 차츰 증가하고, 유망 벤처기업으로 언 론을 타기도 하여 사업에 차츰 희망이 보이기 시작하였다. 그런데 본격적 인 시장 조사를 해 보니까 국내 시장 규모는 한계가 있고 수출에 더 큰 전 망이 있다는 결론이 났다. 특히 우리나라 4대 수출시장인 미국, 유럽, 일 본, 중국 등지에서만 해외 시장을 개척해도 국내 시장 규모의 10배 이상은 될 것 같았다. 그래서 A씨는 일단 해외 출원부터 해서 안전판을 마련해 놓은 후에 해외 마케팅에 주력하기로 마음먹고, 1999년 11월 1일에 특허사무소를 방문하 였다. 국내 출원을 한 지 만 1년 되는 2000년 2월 10일 전에 해외에 특허 출원할 심산이었다. A씨는 L전자에서 일할 때 특허출원을 많이 해 보았다. 그래서 국내 출원 후 1년 안에만 해외에 출원하면 선출원의 내용 때문에 거절되지 않는다는 파리조약 상의 우선권 (Right of Priority)의 권리를 잘 알고 있었다. -22-

32 그런데 막상 변리사와 사담을 해 보니, 이 내용으로는 해외 출원이 불가 능하다는 것이었다. 변리사의 말로는, 논문 발표 없이 국내에서 특허출원 만 했거나 논문을 발표하는 것 보다 특허출원을 먼저 했다면 파리조약에서 보장하는 우선권 혜택 1년을 받을 수 있지만, 논문을 먼저 발표한 경우에 는 우선권 혜택은 없고 그 논문 발표일로부터 6개월만 인정을 받는다는 것 이었다. 이미 날짜는 논문을 발표한 1998년 10월 15일로부터 6개월 후인 1999년 4월 15일을 훌쩍 지나가 버린 터였다 21). 결국 A씨는 해외 출원을 포기하고 국내에서만 사업을 해야 했다. [출처 : 한국발명진흥회, 과학기술자를 위한 특허정보핸드북] 2.특허출원 진행시 주의사항 가.특허출원 대상 결정시 고려 사항 연구 성과를 특허출원하기로 결정하였으면 특허획득을 필요로 하는 기술 또는 제품은 무엇인지 그 대상을 명확하게 설정하여야 한다.예컨대,특허를 받고자 하는 것이 반도체의 회로구성형태인지 회로를 제조하는 공정에 관한 것인지,아니면 회로제조에 사용되는 재료 조성물인지 판단하여야 한다.그 판 단에는 물론 사업적인 측면을 고려하여 현재 또는 미래에 사업적으로 어떻게 활용할 수 있는지를 생각해 보아야 할 것이다.특허된 기술이 사업화되는 것 은 특허출원을 하는 지금 현재일 수도 있으나,해당 특허기술이 상업화되기 위해서는 주변기술의 개발이 필요한 경우도 있고,시장여건이 성숙될 때까지 사업적으로 활용가치가 낮게 평가되는 경우도 있다.특허출원 당시에는 예측 하기가 쉽지 않은 분야에 특허기술이 활용되는 경우도 있다.따라서 특허출원 을 준비하면서 장차 최소한 20년 후에는 어떠한 응용분야가 있을 수 있는지, 예측되는 제품은 어떤 형태인지 가능한 한 장기적 시각을 갖고 보호받고자 하 는 기술의 범위를 정할 필요가 있다. 나.출원 대상 국가 및 출원 루트 선정 21) 미국의 경우는 1년의 유예기간이 있는데, 이 경우는 논문발표일로부터 1년인 1999년 10월 15일도 지나버려서 미국에서도 특허등록을 받을 수 없게 된다. -23-

33 특허제도는 나라마다 다르며,한 나라에서 등록된 특허라 하더라도 타국에 서 등록을 받지 않으면 타국에서 제3자가 모방제품을 만들더라도 막을 수 없 다.따라서 특허출원 시에는 국내뿐만 아니라 해당 기술이 사용될 수 있는 외 국에도 특허출원하는 것을 고려할 필요가 있다.특히,기술라이센싱이 많은 대 학 연구실 기술의 경우는 기업체에 기술라이센싱을 할 경우 외국에 특허 출원 되어 있는지 여부가 해당 기술의 가치평가에 중요한 요소가 된다. 그러나,외국에서 특허를 취득하는 데는 많은 비용이 소요되므로,특허취득 까지의 소요비용,외국특허획득에 의해 얻게 될 잠재적 이점 등을 고려하여 출원 대상국을 선정하여야 한다.대표적인 외국출원 루트는 i)조약우선권 루 트,i)PCT (PatentCooperation Treaty) 22) 루트, i)epo (European Patent O fice) 23) 루트,및 iv)pct를 경유하여 EPO를 지정하는 루트가 있다 (그림 1-2참조). q 조약우선권 루트 국내출원 우선권 A국 출원 B국 출원 A국 특허청 심사 B국 특허청 심사 A국 특허권 B국 특허권 C국 출원 C국 특허청 심사 C국 특허권 q PCT 루트 국내출원 우선권 국제 출원 A국 지정 B국 지정 C국 지정 국제조사 국제공개 각 지정국에 번역문 제출 A국 심사 B국 심사 C국 심사 A국 특허권 B국 특허권 C국 특허권 q EPO 루트 국내출원 우선권 EPO 출원 A국 지정 B국 지정 C국 지정 조사 EP 공개 EPO 심사 각 지정국에 등록 A국 특허권 B국 특허권 C국 특허권 [그림 1-2]외국 특허출원 루트 특허출원을 하고자하는 대상국가가 3~5개국 이상인 경우에는 PCT 루트를 22) 국제특허출원 이라고도 하며,전 세계국가를 지정하여 국제지적재산기구(WIPO)에 출원하는 절차를 말한다. 23)유럽특허조약 가입국을 대표하는 유럽특허청에 출원하여 유럽특허조약 가입국의 개개국에 출 원하는 것과 같은 효과를 거두도록 하는 절차를 말한다. -24-

34 이용하는 것이 비용 면에서 유리하다.그러나 PCT 국제출원은 국제출원료, 송달료,조사료 등 각 국가별로 직접 출원할 때에는 소요되지 않는 일정비용 이 소요되므로,출원국가가 적은 경우 (통상 3개국 이하)에는 조약우선권 루트 를 이용하는 경우에 비하여 추가 비용이 소요되지만,일단 PCT 국제출원을 하여 국제조사보고서를 받아 본 후,그 결과를 검토하여 최초출원일로부터 30 개월 이내에 개국 출원을 결정하면 된다는 장점이 있다. 다.보호범위에 대한 검토 특허출원은 연구 성과인 구체적인 데이터만을 단순히 기재함으로써 해당 데이터만을 특허권리로 보호받을 수도 있지만,어느 정도의 변형 가능한 범위 로 일반화시켜 표현하여 가능한 한 넓은 보호범위를 갖도록 명세서 및 청구항 을 작성하는 것이 바람직하다.변형 가능한 다양한 사례를 포함하는 청구항을 작성할 경구에는 이를 뒷받침할 수 있는 구체적인 실시예가 명세서에 기재되 어야 하기 때문에 이러한 실시예나 데이터를 확보하기 위한 추가적인 시간이 소요될 수 있다.따라서 좁은 범위의 청구항으로 가능한 빨리 출원할 것인가, 아니면,추가적인 연구결과를 반영하여 넓은 범위의 청구항을 확보하여 출원 시기를 미룰 것인가는 결국,경쟁자와 선행기술을 고려하여 출원시기와 청구 항의 범위를 선택하는 것이 바람직하다. 또한,청구항에 기재되어 있는 기술내용이 명세서 중에 충실하게 기재되어 있는가,구체적인 실시예들을 충분히 기재하고 있는지 여부를 출원 대리인과 상의하여 판단하고 결정하는 것이 매우 중요하다. 라.미생물 기탁 (생명공학 관련발명의 경우) 생명공학 관련 발명에서,발명의 재현성을 확보하기 위하여 미생물을 반드 시 기탁해야 하는 경우에는 그 기탁시기 (출원일 전에 기탁해야 함)를 엄수하 는 것이 매우 중요하다.출원 후 기탁은 미국을 제외한 대부분의 국가에서 인 정되지 않으므로,자칫 사소한 실수로 인해 중요한 발명이 권리화 되지 못하 는 치명적인 실수를 범할 수 있기 때문이다.또한,미생물 기탁에 소요되는 비 용이 만만치 않으므로 반드시 기탁할 필요가 있는지 여부를 면밀히 검토할 필 요가 있다.기탁여부의 판단이 곤란한 경우에는 전문가의 자문을 받는 것이 바람직하다. 마.조속한 출원 -25-

35 미국을 제외한 세계 대부분의 국가에서는 최초 출원한 사람에게만 특허권 을 부여하고 있으므로 R&D 경쟁이 치열한 분야에서는 가능한 한 빨리 출원 하는 것이 유리하다.일단 출원한 후에 우선권제도를 이용하여 그 내용을 개 량하거나 구체화하여 보완하는 것이 가능하기 때문이다. 바.출원후의 보완실험 특허출원을 완료한 다음,특허출원 명세서 전반에 대한 보완실험 또는 추가 실험이 필요한지 면밀히 검토할 필요가 있다.새로운 내용 및 실험결과는 선 출원일로부터 1년 이내에 우선권 주장 출원하면서 추가할 수 있으며,이를 통해 보다 안정적이고 강력한 권리확보가 가능하게 된다. 3.해외출원 전략 가.미국특허 출원 미국은 우리나라와 몇 가지 다른 출원제도를 운용하고 있다.이러한 제도를 잘 활용하면 보다 강력한 미국특허권을 획득하는 데 유리할 것이다. 1)가출원 제도 (ProvisionalApplication) 가출원제도란 상세한 설명과 도면을 포함하는 가출원 명세서 제출함으로써 특허청구항 (claim)작성이라는 복잡한 절차를 거치지 않고도 손쉽고 신속하 게 특허출원을 할 수 있도록 한 제도이다.가출원을 한 경우에는 가출원일로 부터 1년 이내에 정식출원 (non-provisionalapplication)을 하여야 하며,이 경 우 최초출원일은 가출원일로 보는 혜택을 받을 수 있다. 2)계속 출원 (RequestforContinuing Examination;RCE) 미국특허청에 특허출원을 한 후,해당 출원에 대한 심사가 종료되기 전에 해당 발명의 결함이나 불명확한 부분을 보충하면서 계속 심사를 받을 수 있도 록 하는 제도이다.통상 최종거절이유 (finaloficeaction)를 통지받은 후,최 종거절결정을 피하기 위해 주로 이용되고 있다. 3)일부계속출원 (Continuationin PartApplication;CIP) 출원에 대한 심사종료 전에 해당 발명에 개량된 내용이나 새로운 구성요소 -26-

36 를 추가하기 위한 목적으로 활용된다.이 경우 추가된 부분을 제외한 발명은 선출원일에 출원한 것으로 소급되어 인정되고,선출원이 자동적으로 포기되는 것은 아니며 포기선언서를 제출하여 명시적으로 포기해야 한다. 나.유럽특허 출원 유럽에 특허출원하는 방법은 3가지 루트 (route)가 있다.우리나라 특허출원 을 우선권으로 하여 개별국가에 출원하는 루트,EPO에 출원 대상국을 지정하 면서 출원하는 루트 및 PCT를 이용하면서 EPO를 지정하는 루트다. EPO를 통하는 루트는 EPO에서 심사절차를 통해 특허를 받은 다음 각 지 정국에 번역문을 제출하고 등록료를 납부하면 그 지정국에서 특허권의 효력이 발생한다. 유럽특허출원은 영어,불어 및 독어 중 어느 하나의 언어로 출원하면 된다. 심사청구는 서치리포트(search report)가 제공되었다는 내용에 대한 공보일 후 6개월 이내에 해야 하며,이의신청기간은 공고공보 발간일로부터 9개월 이 내이다. PCT를 통해 EPO에 출원하는 경우,EPO에 번역문을 제출하면 유럽특허 단계에 진입하게 되며,이미 국제공개가 되어 있으므로 별도의 공개절차는 없 다.또한 심사청구는 번역문 제출과 동시에 해야 한다. 다.국제특허출원 (PCT 출원) 1)국제출원 국제특허출원은 국제간에 특허출원을 하고자 할 경우 특허협력조약 (Patent Cooperation Treaty :PCT)에서 정한 절차에 따라 출원하도록 하는 것으로, PCT에 가입한 국가간에 특허 출원 및 획득을 용이하게 하기 위하여 만들어 진 제도이다.국제출원은 한번의 출원으로 국제특허를 받는 것이 아니라,국제 출원일을 인정받은 후,국제조사 및/또는 국제예비심사를 거친 후,특허를 받 고자 하는 각 지정국에 번역문을 제출하고,특허 심사 및 등록 절차는 각국의 국내법에 따라 별도로 진행된다. 국제출원은 출원인의 선택에 따라 각국 특허청 또는 WIPO 국제사무국에 국어,영어 또는 일어 (우리나라 특허청을 수리관청으로 하는 경우)로 된 특허 출원 명세서를 제출하면 된다.단,국어출원인 경우에는 우선일로부터 16개월 이내에 반드시 영어로 된 공개용 번역문을 제출하여야 한다. -27-

37 국제특허출원(PCT) 절차도 국제특허출원 ㆍ특허받고자 하는 지정국 지정 지정국 지정효과 - 지정된 국가에 모두 출원된 것으로 간주됨 국제조사개시 국제조사보고서와 견해서 작성 출원인/국제사무국에 보고서 송부 국제공개(국제공개어) (1년6월) 국제공개 - 통상 출원일로부터 18개월에 공개 - 국제공개어 외의 언어로 출원한 경우 국제공개어로 된 번역문 제출 07.10월부터 한국어도 포함됨 국제예비심사(청구시) 견해서 작성(국제공개어로) 예비심사보고서 작성(국제공개어로) 국내단계 진입(31개월까지) ㆍ서면제출&필요시 번역문 제출 미진입시 무효처분 국내단계진입 - 출원일부터 31개월까지 각각의 지정된 국가에 진입하는 단계 - 서지사항 등이 기재된 서면 제출, 수수료 납부, 번역문 제출(자국어 PCT 출원이 아닌 경우) 필요 - 미진입시 각국 법에 규정된 바에 따라 무효처분 등이 됨 [그림 1-3]국제특허출원(PCT)출원도 -28-

38 2)국제조사 및 국제공개 모든 국제출원 발명에 대해서는 국제조사기관에 의해 선행기술조사가 행해 진다.우리나라 관할 국제조사기관은 한국,오스트리아,호주 및 일본 특허청 중에서 택일하고,국어로 출원한 경우 국제조사기관이 오스트리아,호주인 경 우에는 영어,일본인 경우에는 일어 번역문을 제출하여야 한다. 국제조사보고서는 우선일로부터 9개월 또는 조사용 사본을 받은 날로부터 3개월 중 늦게 만료하는 날까지 국제조사기관에서 작성된다.작성된 국제조사 보고서는 출원인과 WIPO 국제사무국에 송부된다. 모든 국제특허출원에 대한 국제공개공보는 WIPO 국제사무국에 의해 발간 되며 여기에는 국제조사보고서가 첨부된다. 3)국제예비심사 국제조사는 필수적 절차이나,국제예비심사는 출원인의 선택적 절차로 출원 인의 청구에 의해 국제예비심사기관에서 행해진다.우리나라 관할 국제예비심 사기관은 한국,오스트리아 및 일본 중에서 택일한다.국제예비심사보고서는 국제예비심사기관에서 작성된 후,출원인과 WIPO 국제사무국에 송부된다. 4)국제특허출원의 보정 국제조사보고서를 송부 받은 날로부터 2개월 또는 우선일로부터 16개월의 기간 중 늦게 만료하는 기간에 청구항에 대하여 1회 보정할 수 있다.국제예 비심사 단계에서는 국제예비심사보고서가 작성되기 전까지 명세서,청구항 및 도면에 대하여 횟수의 제한 없이 보정할 수 있다. 5)번역문 제출 (각국 국내단계 진행) 출원인은 우선일로부터 30개월 이내에 각 지정국에 국제특허출원 서류의 번역문을 제출하여야 한다.출원인 상기의 기간 내에 지정국에 번역문을 제출 하지 않은 경우에는 그 지정국에서는 PCT 국제출원이 취하된 것으로 간주된 다.번역문을 제출받은 지정국가의 특허청 (지정관청 또는 선택관청)은 국제조 사보고서 및/또는 국제예비심사보고서를 참고하여 각 국내법에 따라 특허여부 를 결정한다. 6)PCT 출원의 장단점 PCT 출원은 출원시 개국별 출원하는 것과 비교하여 국제출원료,송달료, -29-

39 조사료등 추가비용이 드는 점은 있으나 다음과 같은 장점이 있다. 첫째,한번의 PCT 국제출원으로 다수의 지정국에 직접 출원한 효과를 얻을 수 있고,동일한 출원일을 확보하게 되어 특허관리가 용이하다.또한,국어로 KIPO에 국제출원을 행하는 것에 의해,각 지정국에 정규 출원한 효과를 얻을 수 있다.특히 번역시간이 없을 때 유용하다.둘째,국제조사 및/또는 국제예 비심사 보고서의 활용을 통해 출원발명에 대한 평가 보완 기회를 가질 수 있 어 특허 획득에 유리하다.셋째,하나의 언어로 여러 나라에 동시에 출원하는 효과를 거둘 수 있다.넷째,국제조사 및/또는 국제예비심사 결과가 부정적일 경우,더 이상의 절차를 진행하지 않음으로써 불필요한 비용지출을 방지할 수 있다.다섯,국내단계의 이행까지 30개월의 기간이 주어지기 때문에,각 지정 국에서의 시장상황 조사와 출원발명에 대한 보다 객관적인 평가가 가능하며, 이를 통해 각 지정국에 대한 국내단계 진입여부를 결정할 수 있다.여섯,각종 수수료 납부 절차가 간편하다. 그러나 PCT출원은 다음과 같은 단점이 있다.첫째,일정비용이 소요되므로 출원하고자하는 국가가 적은 경우에는 파리조약우선권을 주장하여 국가별로 출원하는 경우보다 비용이 많이 소모된다.둘째,국제조사 및/또는 국제예비심 사 등의 국제단계를 거쳐 국내단계에 진입하게 되므로 권리화에 소요되는 기 간이 길어질 수 있다. 4.출원 거절에 대한 대응 전략 출원된 발명은 특허청에서 심사를 거치게 된다.심사를 통해 출원발명은 등 록되기도 하지만 거절결정을 받기도 하며,이 경우 특허심판원에 거절결정에 대한 불복심판을 제기하여 등록타당성을 주장하는 절차를 밟을 수 있다.특허 심판원에서도 특허성이 인정되지 않을 경우에는 특허법원 및 대법원에서 특허 등록의 타당성을 다툴 수 있다. -30-

40 [그림 1-4]특허출원에서 등록까지의 절차 가.거절이유의 통지 발명기술에 대한 명세서를 작성하여 특허청에 제출하게 되면 기술 분야별 로 심사관이 지정되어 해당 발명이 특허요건을 만족하는지 여부에 대해 심사 를 하게 된다.심사관은 특허법에 규정된 거절이유에 해당할 경우 의견서제출 통지서 24) 를 출원인 또는 그 대리인에게 발송한다. 거절이유로는 대표적인 것이 해당 발명이 심사관이 조사한 선행기술과 대 비하여 신규성 및/또는 진보성이 없다는 것 (특허법 제29조 제1항 또는 제2 항)과 명세서나 청구항 (claim)의 기재가 불비하다는 내용 (특허법 제42조 제3 항,제4항 또는 제5항)이다.그밖에 특허출원과 동일한 발명이 먼저 출원되어 있다는 선원주위 위배 (특허법 제29조 제3항 및 제36조),해당 발명이 자연법 칙을 이용하지 않았거나 인체에 대한 치료방법과 같이 산업상 이용 가능성이 없다는 것 (특허법 제29조 제1항의 본문)이 거절이유가 될 수 있다.또한,드 물기는 하지만 외국인으로서 국내에서 특허권을 향유할 수 없는 경우(제25 조),식물특허발명의 대상이 아닌 경우 (제31조),공서양속에 위배되는 경우 (제32조),모인출원 (제33조),공동으로 발명한 것을 공유자 전원이 공동으로 출원하지 않은 경우 (제44조),1특허출원의 범위 위반 (제45조)이 거절이유가 될 수 있다. 24)미국에서는 이를 통상 O ficeaction이라고 한다. -31-

41 나.심사관과의 면담 특허청으로부터 거절이유(oficeaction)를 받은 경우,일단은 긍정적으로 생 각할 필요가 있다.왜냐하면,명세서 전반을 보정할 수 있는 기회가 제공되기 때문이다.거절이유를 면밀히 분석하여 이해가 안 되는 부분이 있거나,심사관 의 정확한 의도를 파악할 필요가 있는 경우에는 심사관과 전화 등을 통해 면 담하는 것이 유리하다.물론,대리인이 있는 경우에는 대리인을 통해 면담할 수도 있다. 다.의견서 특허 받을 수 없다는 심사관의 거절이유에 반박하기 위해서 의견서를 작 성 제출할 필요가 있는 경우에는 객관적인 증거를 제시하는 것이 바람직하 다.이러한 증거자료에는 선행기술,선언서,실험성적서 등이 있다.특히,논리 적인 비약이나 불필요한 주장이 없도록 작성하는 것이 바람직하며,주장하는 모든 의견에 대해서는 증거를 제시하는 것이 필요하다.또한,추후에 부당하게 권리범위를 축소하게 될 우려가 있는 불리한 표현은 가급적 삼가는 것이 바람 직하다. 신규성 결여라는 거절이유를 받은 경우,인용된 선행기술이 자신의 출원발 명과 동일한 발명인지를 확인할 필요가 있다.신규성 판단 여부는 동일성을 기준으로 하는 것이므로 선행기술과 자신의 발명과의 차이점을 설명함으로써 거절이유를 극복할 수 있다. 진보성 결여라는 거절이유를 받은 경우,인용된 선행기술에는 청구된 발명 을 시도 및/또는 완성하게 된 동기(motivation)나 기술적 제시(suggestion 또 는 teaching)에 대한 기재가 없고,성공을 예측할만한 기재도 없다는 것을 증 거와 함께 주장하는 것이 필요하다.특히,2이상의 선행기술 조합에 의해 진 보성이 없다는 거절이유를 받은 경우에는 선행기술들을 조합할 만한 동기가 전혀 개시되어 있지 않았고,또한 그 조합을 시도하는 것이 자명하지 않았다 는 것을 증거와 함께 주장하는 것이 바람직하다.또한,현저한 효과나 전혀 예 기치 못한 용도가 있는 경우 또는 구성상의 곤란성을 주장함으로써 진보성을 인정받을 수도 있다.한편,상업적으로 성공한 경우에는 상업적 성공 단독으로 진보성의 근거는 될 수 없으나 다른 진보성에 대한 근거 주장과 함께 보충적 으로 이용될 수 있다. 라.보정서 -32-

42 특허청의 거절이유에 대한 의견서 제출기간 내에는 명세서를 보정할 수 있 는 기회가 주어지며,거절이유의 대상이 되지 않았던 부분에 대해서도 보정이 가능하다.보정에서 가장 주의해야 하는 사항은 신규사항이 추가되지 않도록 하는 것이다.중대한 발명이 사소한 보정의 실수로 인해 전체가 무효로 되는 것은 반드시 피해야 하겠다. 한편, 최후 거절이유 통지 이후에는 보정할 수 있는 범위가 더욱 작아진다 는 것에 주의하여야 한다.이에 대비하여,최초 출원 시에 청구항을 다각적으 로 기재하는 것이 중요하고, 최초 거절이유 통지 후의 보정 시에 충분한 검 토를 거치는 것도 간과해서는 안 된다. 선행기술에 의한 거절이유는 물론이고,명세서 기재불비에 대한 거절이유를 극복하기 위하여 청구항을 감축 보정하는 경우에도 각별한 주의가 필요하다. 최근,미국 연방순회항소법원(CAFC)와 우리나라 특허법원에서 선행기술을 회 피하기 위하여 행한 보정에 의해 청구항으로부터 제외된 사항에 대해서만 금 반언 25) 을 적용하던 종전의 통설을 뒤집는 판결이 있었다.즉,명세서 기재불비 에 대한 거절이유를 해소하기 위하여,보정에 의해 청구항으로부터 삭제된 사 항에 대해서도 금반언의 원칙을 적용하였다.따라서 보정에 의해 청구항으로 부터 의식적으로 제외된 모든 사항에 대해서는,금반언의 원칙에 따라,추후에 특허권리와 균등한 것이라고 주장하는 것이 곤란할 수도 있으므로 균등론에 의한 권리보호를 받을 수 없게 될 수도 있다. 일부 청구항에 대해서만 거절이유를 통보받는 경우에는 거절된 일부청구항 을 분할하여 출원함으로서 등록가능한 청구항을 신속하게 등록받고 나머지 거 절된 청구항에 대해 특허등록을 받을 수 있도록 재시도하는 방안도 고려할 만 하다.예컨대 2개의 청구항을 갖는 특허출원을 하였는데 그중 청구항 2에 대 해서만 거절되는 경우가 있다.이때 등록가능한 청구항이 있는데도 불구하고 출원전체에 대해서 거절결정에 대한 불복심판을 청구하여 패소하는 경우에는 등록가능한 청구항까지도 등록을 받지 못하게 되는 결과를 초래할 수 있다. 따라서,이와 같이 일부 청구항에 대해서만 거절되는 경우는 분할출원을 통해 등록가능한 청구항에 대해서 등록을 함으로써,특허등록이 지연되거나,불필요 한 심판청구 비용이 낭비되거나,특허 받을 수 있는 발명까지 권리화 할 수 없게 되는 일이 없도록 할 필요가 있다. 25)"Estoppel"이라고도 하며 영미법상 행위자가 일단 특정한 주장을 한 이상 나중에 그 주장을 부정하는 주장을 하여서는 안된다는 원칙. -33-

43 5.특허등록 후의 전략 가.지속적인 개량발명 특허 출원을 한 후나 등록된 후에도 지속적으로 개량되는 연구 성과에 대 해서 지속적으로 권리화를 추진할 필요가 있다.이는 경쟁자가 나의 발명내용 을 보고 개량발명을 특허출원할 수 있으며,이로 인해 내 기술을 사업화하는 데 오히려 장애가 되는 상황이 발생할 수 있기 때문이다.따라서 지속적인 개 량기술의 권리화는 관련기술에 대한 독점권과 기술적 비교우위를 확보하는 것 은 물론 관련기술에 대한 안정적 권리확보와 경우에 따라서는 실질적인 존속 기간의 연장효과까지도 거둘 수 있다.특히,등록된 특허라 하더라도 실시가능 요건 불충족,신규성 및 진보성 결여 등 여러 가지 무효사유에 의해 얼마든지 특허권이 소멸될 수 있으므로 안정적 권리확보 차원에서 개량되거나,구체화 된 발명에 대하여 추가적으로 권리를 확보할 필요가 있다. 특히 미국에서는 앞에서도 설명한 바와 같이 일부계속출원 (continuation in part:cip)제도가 있어,출원과정에서 개량된 내용을 새로이 부가할 수 있 다.우리나라의 경우에는 최초출원일로부터 1년 내에는 개량된 구성을 추가하 여 국내우선권을 주장하는 출원이 가능하므로 이러한 제도를 활용함으로써 보 호받을 수 있는 기술의 범위를 확대하는 방안을 고려할 수 있다.또한,출원공 개되기 전 (출원일로부터 1년 6개월)에 자신의 선출원의 개량 기술을 특허출 원할 경우에는 선출원 내용과 동일하지 않다면 이로 인해 거절되지 않기 26) 때 문에 개량기술에 대하여 국내우선권 주장기간인 1년이 도과하더라도 권리화시 킬 수 있다. 따라서,단순히 하나의 특허출원으로 관련된 모든 개량 기술에 대한 독점권 을 행사하는 것은 매우 어려운 일이기 때문에 연구자는 지속적인 개량발명을 권리화함으로써 일종의 특허망을 구축하여 특허 포트폴리오의 활용가치를 높 이는 전략이 필요하다. 나.관련 특허분석 관련 특허를 분석하는 것은 관련 분야의 연구를 포기하지 않는 한 지속되 어야 한다.특히,타인의 관련 기술의 출원이 특허성에 흠결이 있다고 인정되 는 경우에는 관련 선행기술 등을 증거로 하여 적극적으로 대응하는 방안도 고 려할 필요가 있다.타인의 관련 특허출원의 청구항을 축소시키거나 획득자체 26)1년 6개월 이후에 출원할 경우는 선출원이 자신의 것이라 하더라도 선출원이 선행기술로 취 급되어 진보성을 부정하는 자료가 될 수 있다. -34-

44 를 막을 필요가 있는 경우에는 1)출원공개된 이후부터 특허등록결정 전에는 특허청에 정보제공을 함으로써,2)특허등록공보가 발간일로부터 3개월 이내 에는 이의신청을 함으로써,3)특허등록후 3개월 이후에는 무효심판을 청구하 는 것을 이용할 수 있다. 출원시에 발견하지 못하였으나 특허출원 후 유사한 선출원 또는 선등록 특 허가 있는 경우에는 위와 같은 3가지 방법을 이용하여 자신의 특허의 실시에 장애가 되는 특허를 등록 저지 내지는 무효시킬 수 있다. 그리고,마지막으로 선택할 수 있는 방법은 관련사업을 포기하거나,특허권 자와 실시계약 (licensing)을 체결하는 것이다. 다.실시권 확보 특허를 획득했다고 해서 자신의 발명을 자유롭게 실시할 수 있는 것은 아 니다.특히,선행특허를 이용한 특허인 경우,그 특허를 실시하면 선행특허권 을 침해하게 되므로,적절한 실시권을 확보하여야 한다. 실시권은 전용실시권 (exclusive license)와 통상실시권 (non-exclusive license)로 구분된다.전용실시권은 실시권의 대상이 되는 특허를 실시권자만 이 독점적으로 사용할 수 있도록 허락해주는 것이다.실시권은 허락기간,지역 또는 용도 등을 한정할 수 있다. 통상실시권은 특허권자나 전용실시권자로부터 특허를 실시할 수 있는 실시 권을 허락받는 것으로,일반적으로 기술도입이나 기술제휴에서 많이 이용되고 있다. -35-

45 제3절 발명자 1.발명자의 정의 가.진정한 발명자란 (inventorship) 미국의 경우 발명자를 중시하는 선발명주의를 채택하고 있으며 이로 인해 특허에 기재된 발명자에 대한 규정이 매우 엄격하다.진정한 발명자가 아닌 사람이 발명자로 기재되어 있거나 혹은 진정한 발명자 중 누군가가 발명자에 누락되어 있으면 특허가 무효화 될 수 있다.따라서 미국특허에 대한 평가기 준 중에는 발명자가 5명 이상인 특허는 inventorship에 문제가 있다고 판단한 다. 27) 따라서 발명자는 발명에 대한 법적인 요건을 통해 결정되어야 하며 우정이 나 동료애,학술적 관계 등의 도덕적 요건을 통해 결정되어서는 안된다. 진정한 발명자는 특허의 2대 구성요소인 착상(conception), 구체화 (reduction topractice)중 하나에 확실한 기여를 해야 하며 특히 착상에 대한 기여 여부가 가장 중요하다. [표1-4]발명자에 해당하는 경우 발명자에 해당하는 사람(연구원) 1 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 착상하여 발명을 완성한 자 2 발명을 완성시키지는 않았으나 발명 의 중요한 부분을 착상한 자 3 타인의 부분 착상에 의거,새로운 착 상을 부가하여 발명을 완성한 자 4 타인의 착상에 의거,새로운 착상에 준하는 구체화하는 기술적 수단을 부가 하여 발명을 완성한 자 5 자신의 부분 착상 후 타인에게 일반 적 지식의 조언 또는 지도를 얻어 발명 을 완성한 자 6 타인의 착상에 힌트를 얻고 다시 그 발명의 범위를 확대하는 발명을 한 자 7 타인의 착상에 힌트를 얻고 이와는 다른 새로운 착상으로 발명을 완성한 자 발명자에 해당하는 사람(연구책임자) 1 구체적인 착상을 하고 부하에게 구 체화를 하게 한 자 2 부하가 제출한 착상에 발명의 중요 한 부분을 착상을 부가한 자 3 부하가 행한 실험 또는 실험의 중간 결과를 종합적으로 판단하여 새로운 착 상을 가하여 발명을 완성한 자 4 소속 부서내의 연구가 혼미하고 있 을 때 착상을 통한 구체적인 지도로 발 명을 완성한 자 27)Techscore,TexasA&M University -36-

46 착상은 발명자(들)의 생각 속에서 아이디어가 확실히 정의되어서 그 아이디 어를 구체화하는데 있어서 일반적인 기술만이 필요할 정도가 되어야 착상이 완성된 것으로 간주한다.따라서 단순한 아이디어만으로는 착상이 완성되었다 고 볼 수 없다. [표1-5]발명자에 해당하지 않는 경우 연구원 1 문제를 제시하고 그것을 해결할 착 상 또는 구체적 기술적 수단을 제공하 지 않은 자 2 타인이 제시한 착상 속에서 실용성 이 있을 것 같은 것을 선택한 것에 지 나지 않는 자 3 당해 발명에 관하여 idea만 제공하 고 착상 또는 구체화하는 과정에서 실 질적으로 관여하지 않은 자 4 발명의 과정에서 연구자의 지시로 단순히 데이터를 정리하거나 제시된 제 도,실험 등을 한 것에 지나지 않는 자 (단순보조자) 5 일반 지식 또는 고급 지식이더라도 당해 분야에서는 널리 알려진 지식을 조언하거나 제시하기만 한 자 연구책임자 1 부하인 연구자에 대한 일반적 관리 및 연구에 대한 일상적 관리를 한 자 2 구체적인 착상을 나타내지 않고 단 지 어떤 연구과제를 주어 發 明 者 인 부 하에 대하여 일반적인 관리를 한 자 3 부하의 착상에 대하여 단지 良 否 의 판단을 한 자 4 부하의 발명에 의한 결과를 관리자 의 업무로서 단지 종합적으로 정리하여 문서화한 자 5 발명자에게 자금을 제공하여 설비 이용의 편의를 주는 등 발명의 완성을 원조하거나 위탁한 자(단순후원자,위 탁자) 예를 들어 특정인이 인체공학적인 골프 드라이버를 발명해서 전문제작인에 게 도면을 주고 제작을 맡긴 경우 전문제작인은 당연히 발명인으로 볼 수 없 다.만약 전문제작인이 도면에 나온 드라이버에 적합한 여러 가지 재료를 추 천해주고 특정인이 재료를 선택하였다면 전문제작인은 역시 발명인이 아니다. 하지만 전문제작인이 도면을 검토해보고 도면을 수정하여 그립(grip)을 바꾸 는 것을 제안하고 당신이 그것을 받아들였다면,그리고 해당제안이 발명의 착 상인 인체공학적 특성과 관련이 있다면 전문제작인은 발명인이 될 수 있다. 위와 같이 발명인이 여러명인 경우를 공동발명(jointinventorship)이라 한 다.반드시 공동발명인들이 함께 모여서 같이 연구를 할 필요는 없으며 각 발 명인들이 모든 청구항에 기여를 할 필요도 없다.하지만 만약 한 발명인이 한 개의 청구항에만 기여했는데 특허등록전에 해당 청구항이 심사과정에서 삭제 되었다면 해당특허의 발명인에서는 제외되어야 한다. -37-

47 한가지 주의할 점은 특허출원 전에 해당발명의 착상을 주내용으로 하는 논 문을 발표하고 이후 일정기간 이내(한국은 6개월,미국은 1년)에 특허를 출원 하는 경우 논문의 저자와 특허의 발명인이 다르면 미국에서는 문제가 될 수 있다.즉,진정한 발명자가 누락되거나 진정한 발명자가 아닌 사람이 발명인으 로 추가되었다는 의혹이 발생할 수 있기 때문에 조심해야 한다. 참고로 미국에서 발명인을 결정하기 어려울 경우 사용하는 5가지 질문 -who,what,where,when,why-을 아래에 정리하였다. who what where whothoughtoftheinvention? whodidtheworktoshow theinventionwaspractical? whowitnessedthework? whodirectedthework? whofoloweddirections? whopreparedreportsontheinventiondevelopment? whoreceivedtheinventiondevelopmentreports? whoatendedmeetingswheretheinventionwasdiscussed? whopreparedtheinventiondisclosure? whofirstdescribedtheideafortheinvention? whowasinvolvedinanywayinhelpingdeveloptheinvention? whowitnessedtheinventiondevelopment? whodecidedthattheinventionwascomplete? whatproblem issolvedbytheinvention? whatisthenatureoftheinvention? whatisthenatureofthepriorart? whtatexperimentswereconductedtodeveloptheinvention? whatprototypeswereconstructedtotesttheinvention? whatrecordswerekeptoftheinventiondevelopment? whatfurtherworkisneededtodeveloptheinvention? whatdideachpersonwhohelpeddevelopedtheinventioncontribute? whatportionsoftheinventiondevelopmentdideachwitnesssee? wherewastheinventiondeveloped? where are the writen records,reports,articles and drawings ofthe inventionkept? -38-

48 wherecanthewitnessesbereached? wherecantheinventorsbereached? when why whendidyoufirstthinkoftheinvention? whendidyoubeginworkontheinvention? whendidtheotherinventorsbecomeinvolved? whendidtheothernon-inventorsbecomeinvolved? whendidyoudecidetheinventionwascomplete? whendidyoutelothersaboutyourinvention? whendidyoutelothersaboutcompletingyourinvention? whendidyoutestthecompletedinvention? whydidyouworkwithotherstodeveloptheinvention? whydidn'tyouworkwithotherstodevelopyourinvention? whydidn'tyoukeeplaboratorynotebooks,records,etc.? whydidn'tyoutelanyoneyoushould(shouldnot)beaninventor? whyshould(orshouln't)"x"benamedasaninventor? 이러한 발명인에 대한 엄격한 규정은 사실상 미국에서 적용되고 있으며 우 리나라의 경우에는 발명인은 일종의 명예에 해당한다고 보기 때문에 남의 발 명을 훔쳐서 특허를 출원하는 경우에는 모인특허라고 하여 무효대상이 되지만 발명인 리스트에 실제 발명에 기여하지 않은 사람이 들어갔다고 해서 특허가 무효가 되지는 않는다. 나.출원인과의 차이 발명인은 발명을 한 사람을 뜻하고 출원인은 특허를 출원한 사람(또는 법 인)을 의미한다.원칙적으로 발명인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지며 특 허를 출원할 수 있다.이를 발명자주의 또는 발명자 원칙이라 하며,발명자 이 외의 자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가질려면 발명자로부터 권리를 승계받 아야 한다.대표적인 예가 직무발명으로 발명자인 종업원으로부터 특허를 받 을 수 있는 권리를 승계받아 사용자(회사)가 출원인으로 특허를 출원하게 된 다.이렇게 권리를 승계받은 사용자(회사)는 해당발명에 관한 완전한 권리자로 서 이후 권리를 행사할 수 있으며 원발명자는 일체의 권리를 가지고 있지 않 고 단지 정당한 보상을 받을 권리만을 가지게 된다. -39-

49 제 4 절 대학에서의 직무발명 28) 현대사회에서의 발명이 이루어지는 양태는 크게 두 가지로 대별할 수 있다. 발명의 착상,개발노력 및 완성까지의 전 단계가 순전히 개인적인 노력에 의 해 이루어지는 개인에 의한 발명과 조직에서 그 조직의 구성원에 의해 이루어 지는 종업원 등에 의한 발명이다.기술이 고도해지고 복잡해짐에 따라 개인에 의한 발명보다는 기업체나 연구소와 같은 조직에서 이루어지는,소위 직무발 명이 보다 일반화되어 가고 있다.우리나라는 2005년을 기준으로 전체 특허출 원의 약 84.6%가 이러한 직무발명에 해당한다는 보고가 있다. 교수를 포함하여 특정기관에 채용되어 있는 사람을 통칭하여 종업원으로, 채용자를 사용자로 정의할 경우 종업원이 하는 발명은 성격에 따라 아래의 3 가지로 나눌 수 있다. 종류 내용 비고 자유발명 업무발명 사용자의 업무범위에 속하지 않는 종업 원 29) 의 발명 사용자의 업무범위 30) 에 속하지만 종업원 의 직무범위에 속하지 않는 발명 사용자는 발명에 대한 권리 가 없으며 미리 승계하거나 전용실시권 설정이 불가함 직무발명 사용자의 업무범위에 속하고 종업원의 과거 또는 현재의 직무범위 31) 에 속하는 발명 (수행한 시간과 장소에 제한받지 않음 32) ) 사용자는 통상실시권을 가 지며,사용자는 근무규정에 의하여 특허받을 권리를 승 계할 수 있음 28)특허전략과 연구성과 관리,발명진흥회, )종업원이란 사용자(국가,법인,사장 등)와 고용계약 및 기타의 관계에서 타인의 사무에 종사 하는 자를 말하며,민법상의 고용계약(민법 제655조,고용은 당사자일방이 상대방에 대하여 노무 를 제공할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생 긴다)에 의한 종업원 뿐만 아니라 사실상에 있어서 타인(사용자)에게 노무를 제공한다는 목적만 있으면 그 타인(사용자)과 종업원의 관계가 성립한다. 30)사용자의 업무범위는 법인의 경우 정관을 중심으로 업무범위를 결정하게 되며 정관에 기타 이에 부수하는 사업도 업무범위로 특기 하는 경우 기타 부수사업 범위에 따라 업무범위가 달라진 다.국가의 경우 공무원이 소속한 기관의 직제와 사무분장규칙에 정해진 업무범위로 한정된다. 31)종업원이 발명을 하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는,예를 들어 연구원,설계부 직원,기 술개발담당자 등에 의한 발명과 사용자로부터 구체적인 과제를 부여받아서 성립된 발명이 해당한 -40-

50 직무발명이란 종업원 또는 법인의 임원 또는 공무원 (이하 종업원 등)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자,법인 또는 국가나 지방자치단체 (이하 사용자 등)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 의미하는 것으로 정의되며 발명진흥 법 제8조에서는 종업원의 발명 중 이러한 직무발명에 대해서 규정하고 있 다. 33) 대학에서 이루어지는 연구개발의 경우 대부분의 경우가 직무발명에 해당하 는 경우가 많다.특히,교직원 34) 이 대학 또는 대학 외부로부터 연구비를 지원 받고,대학의 시설 설비 인원 등을 활용하여 이루어진 발명으로서 그 발명 을 하게 된 행위가 교직원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명은 직무발 명이라 할 수 있다. 1.직무발명의 권리귀속 대학의 직무발명은 일반적인 직무발명과 마찬가지로 원칙적으로 종업원,즉 교직원에게 귀속되나,대학 35) 은 사전예약승계규정에 따라 계약 또는 근무규정 을 통해 교직원의 직무발명에 대한 권리를 미리 승계할 수 있다. 한편,대학이 직무발명을 승계한 경우에는 교직원에게 적당한 보상을 하도 록 하고 있으며 보상액은 각 대학마다 정해진 직무발명보상규정에 따르되 그 보상형태는 사용자인 대학과 교직원 간에 협의를 거쳐 정하는 것이 바람직하 다.특히 보상액의 정도는 일반 직무발명의 경우는 사용자 등이 얻은 이익,공 다.또한 발명을 의도하지 않았지만 직무수행의 결과 성립된 발명 역시 직무발명에 해당한다. 32)연구원이 자신이 담당한 직무와 관련한 발명을 퇴근 후 회사 밖의 장소에서 완성했더라도 직 무발명으로 인정함 33) 제8조 (직무발명) 1 직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록 (이하 특허등 이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받았을 때에는 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 특허등 이라 한다)에 대하여 통상실시권을 갖는다. 2 제1항의 규정에 불구하고 공무원의 직무발명은 국가 또는 지방자치단체가 승계하며, 국가 또 는 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권등은 국유 또는 공유로 한다. 다 만, 고등교육법에 의한 국공립학교(이하 국공립학교 라 한다) 교직원의 직무발명은 기술이전 촉진법 제11조제1항 후단의 규정*에 의한 전담조직(이하 전담조직 이라 한다)이 승계하며, 전 담조직이 승계한 국공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 전담조직 소유로 한다. 3 종업원등이 한 발명중 직무발명을 제외하고는 미리 사용자등으로 하여금 특허등을 받을 수 있 는 권리 또는 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정한 계약이나 근무 규정의 조항은 이를 무효로 한다. 4 제2항의 규정에 의하여 국유로 된 특허권등의 처분 및 관리는 국유재산법 제6조의 규정에 불 구하고 특허청장이 이를 관장한다. 5 제4항의 국유특허권등의 처분 및 관리에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 34)대학의 교원,직원 및 기타 연구업무에 종사하는 자를 말함. 35)대학 산학협력단 -41-

51 헌도 등에 따라 정해지는데,대학 직무발명의 경우는 사용자인 대학은 대부분 경제적인 이익이 거의 없다고 볼 수 있으므로 이러한 특수한 상황을 고려하여 판단하여야 할 것이다. 2.직무발명의 처리 발명진흥법에 따르면 종업원은 직무발명에 대해서 발명된 즉시 사용자에게 문서로 통지하도록 하고 있으며,사용자는 종업원의 직무발명 완성 통지를 받 은 날로부터 4개월 이내에 해당 직무발명의 승계여부를 문서로 통지하도록 되 어 있다.그리고 이 승계의사를 통지한 날로부터 해당 직무발명은 사용자에게 그 권리가 귀속되며 이에 따라 종업원은 정당한 보상청구권을 취득한다.만약 사용자가 불승계의사를 통지하는 경우에는 직무발명은 종업원에게 귀속되며 사용자는 무상의 통상실시권을 취득한다.한편,사용자가 승계의사를 4개월 이 내에 하지 아니할 경우에는 사용자는 승계포기로 간주되고 직무발명은 자유발 명으로 취급되어 사용자는 종업원의 동의 없이는 발명을 사용하지 못한다. 한편,종래의 발명진흥법에서는 사용자가 직무발명을 승계한 후 4개월 이내 에 출원하지 아니하면 그 발명은 자유발명으로 간주되었으나,개정법에 따르 면 이러한 규정을 삭제하여 일단 승계한 직무발명의 특허출원 여부는 사용자 가 자유롭게 결정할 수 있도록 하였다. 36) 3.종업원의 권리와 의무 직무발명에 대한 종업원의 권리는 크게 3가지로 나눌 수 있다..특허를 받을 수 있는 권리:특허법 제33조39조에 따라 직무발명의 특허받 을 권리는 종업원에게 귀속한다.즉 종업원은 진정한 발명자로서 특허를 받을 권리의 원시적 취득자이다.단,사용자의 근무규정 또는 계약에 의해 직무발명 의 특허받을 권리는 사용자로 승계된다. 36) 제11조 (승계여부의 통지) 1 제10조의 규정에 의한 신고가 있는 경우에 사용자등은 신고서가 도달된 날부터 대통령령이 정 하는 기간내에 그 발명을 승계할 것인지 여부를 종업원등에게 문서로써 통지하여야 한다. 다 만, 미리 사용자등으로 하여금 특허등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권등을 승계시키거나 사 용자등을 위하여 전용실시권을 설정한 계약이나 근무규정이 없는 경우의 신고에 대하여는 사용 자등이 종업원등의 의사에 반하여 당해 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다. 2 제1항의 규정에 의한 기간내에 사용자등이 통지를 하는 경우 당해 발명에 대한 권리의 승계는 승계의사를 통지한 때에 이루어진 것으로 본다. 다만, 사용자등이 제1항의 규정에 의한 기간내 에 통지를 하지 아니한 경우 사용자등은 당해 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 보며 제8조제1항의 규정에도 불구하고 당해 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실 시권을 가질 수 없다. -42-

52 .성명게제권:발명자는 자신의 발명에 대하여 특허증에 발명자로서 이름이 게제될 권리를 가진다.이는 인격권이므로 특허결정 전까지 정정이 허용된다..정당한 보상을 받을 권리:발명진흥법 제13조에 의거 종업원 등은 직무발 명의 특허받을 권리를 사용자에게 승계하여나 전용실시권을 설정한 경우 정당 한 보상을 받을 권리를 가진다.보상에는 크게 발명보상,출원보상,등록보상, 실시보상의 4가지가 있다.보상금청구권의 소멸시효는 10년이며 기준일은 보 상금청구권의 발생시점이다.보상금을 받을 권리는 발명자 보호를 위한 강행 규정이기 때문에 이에 배치되는 회사의 관련 직무규정은 무효로 인정된다. 권리와 상응하는 직무발명에 대한 종업원의 의무 역시 크게 3가지로 나눌 수 있다..직무발명신고의무:발명진흥법 제10조에 따라 종업원은 직무발명을 완성 한 경우에 지체없이 그 사실을 사용자에게 문서로써 신고하여야 한다.2인 이 상의 종업원이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 신고하여야 한 다..출원제한 및 비밀유지의 의무:사용자가 직무발명을 승계하지 않는다고 통보하기 전에는 출원할 수 없으며 발명진흥법 제14조의 4항에 따라 출원할 때까지 직무발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다.이를 위반할 경우에 는 사용자의 고소에 의해 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다..협력의 의무:발명자는 직무발명 양도,특허취득,기술이전 등에 적극 협 력할 의무가 있다. -43-

53 제5절 기업의 특허(경영) 전략 37) 최근 들어 전세계에 걸쳐 특허 소송이 급증하는 추세로 소위 특허 전쟁의 시대에 들어섰다고 해도 과언이 아니다.이에 따라 국내 유수의 대기업들은 눈덩이처럼 늘어나는 로얄티 부담 및 각종 신규 사업의 일본 기업의 견제에 따른 특허 분쟁 및 소송의 발생에 따라 위기의식을 느끼고 기업 경영의 화두 로서 특허 경영을 내세우고 있다.이에 따라 기업 경영상의 위기관리(Risk Management)를 위해서 안정적인 특허 포트폴리오의 구축은 시급한 과제로 떠오르고 있다. [그림 1-5]특허 자산 경영의 성공 사례 및 실패 사례 그림 1-4의 예시와 같이 특허 포트폴리오 구축 전략에 따라 막대한 금액의 경영상의 이익과 손실이 교차되게 된다.예를 들어 IBM의 경우 자사 특허 사 용에 대한 기술료 수입이 10억 달러를 상회하며 Amati의 경우 독창적인 기술 의 특허화로 수억 달러에 이르는 회사 가치를 창출하기도 한다. 또한 Kodak의 경우 특허 소송의 패소에 따라 막대한 경영 손실이 발생하 였으며 Xerox와 VisiCalc의 경우처럼 특허 미출원으로 막대한 기대 이익을 상 37)특허전략과 연구성과 관리,발명진흥회,

54 실하기도 한다.Microsoft의 경우는 적극적인 특허 분석 활동의 미실시로 수 많은 로얄티를 지불하기도 한다. 우리나라의 경우에도 크게 다르지는 않다.특히 우리나라의 경우 상대적으 로 원천 기술이 부족한 반면에 제품의 물량은 크기 때문에 미국,일본의 선진 기업의 좋은 공격 대상이 되고 있다.80년대 후반의 TI의 반도체 특허에 대한 특허 공세를 시작으로 최근의 PDP 분쟁에 이르기까지 제품별로 지역적으로 확대되고 있는 실정이다. 또한 미국,일본,유럽 등의 제조업의 경쟁력 약화에 따라 각국에서는 특허 에 대한 보호 장벽을 높이고 있어 특허 침해로 기소된 제품은 세관을 통관하 지 못하는 즉각적인 대응방안이 구축되고 있어 이들 시장을 상대로 하는 국내 기업의 위기는 더욱 커지고 있다. 이와 같이 특허는 기업 생존의 필요조건이 아닌 필수조건으로 대두 되고 있으며 이에 대한 경쟁은 아래의 도표와 같이 특허 출원 및 소송의 급증 추세 로 나타나고 있다. [그림 1-6]미국,한국의 연도별 출원 건수 38) 38) 1년=250일, 미국/한국의 특허청자료(출원건수) -45-

55 [그림 1-7]국내 특허 소송 건수의 급증 39) [그림 1-8]특허 포트폴리오 구축 전략의 진화 1.기업의 특허전략 이러한 기업생존 여건의 변화에 따라 기업은 다음과 같은 다양한 특허전략 을 구사하고 있다. 가.방어적 포트폴리오의 구성 자신의 기술이 제3자 소유인 원천 기술의 개량 발명이거나,비록 자신의 기 술이 원천 기술에 해당한다 할지라도 사용가치가 그다지 높지 않은 비선도적 39) 특허소송건수는 심판, 항고심판, 특허법원 심판건수를 포함함. 특허청, 산업재산권 통계연보,