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1 발간등록번호 발명의컴퓨터구현보호체계합리화를위한 특허제도개선방안연구 소프트웨어정책연구소 특허청

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3 제출문 특허청장귀하 본보고서를 발명의컴퓨터구현보호체계합리화를위한특허제도개선 방안연구 의최종보고서로제출합니다 년 12 월 31 일 주관연구기관 : 소프트웨어정책연구소 연구기간 : ~ 주관연구책임자 : 김윤명

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5 목 차 제 1 장. 서론 1 Ⅰ. 연구배경 1 Ⅱ. 연구목적및방법 2 제2 장. SW 산업현황과 SW 보호방안 4 Ⅰ. SW 산업현황 4 1. SW 및 SW산업의특성 4 2. SW산업현황 6 3. 산업분야의응용 8 Ⅱ. 소프트웨어의보호와특허제도 9 1. 특허법의목적과기술혁신 9 2. 소프트웨어의보호방법 14 Ⅲ. 소결 16 제3 장. 해외의 SW 특허 관련 법제 현황 18 Ⅰ. 법제분석의 필요성 18 Ⅱ. EU 개설 EU 차원의 논의 20 Ⅲ. 미국 개설 사례의 구체적 검토 26 Ⅳ. 일본 년 법 개정 이전 년 개정법 - 컴퓨터 프로그램 관련규정을 중심으로 33 Ⅴ. 뉴질랜드 및 독일 뉴질랜드 독일 37 Ⅵ. 소결 38 - i -

6 제4 장. 특허법 개정안에 따른 온라인 실시에 대한 법률 문제 40 Ⅰ. 발명의 컴퓨터 구현을 둘러싼 논란 발명의 컴퓨터 구현에대한논란 특허법 개정안검토 특허법 개정안에따른예상 효과 44 Ⅱ. 특허법 개정안에대한법적 검토 온라인실시 저작권법과의 이용 저촉 관계 국제조약 이슈 55 Ⅲ. 소결 56 제5 장. 발명의컴퓨터구현보호체계가 SW 생태계에미치는영향 58 Ⅰ. 서언 58 Ⅱ. 3D 프린팅산업에미치는영향 개설 D 프린팅의의의와특성 D 프린팅에관한특허법상쟁점검토 소결 66 Ⅲ. SW 기업의규모별영향분석 SW 특허제도와기업유형별영향 SW 특허실시가중소기업에미치는영향 중소 SW 기업생태계를위한 SW 특허의역할 중소기업지원제도의현황과개선방안 70 Ⅳ. 소결 70 제6 장. 발명의 컴퓨터 구현의 제도화 논의에 따른 법제 개선 방안 73 Ⅰ. SW 특허의 제도화에따른검토 문제제기 발명의 요건에대한검토 물건의 개념에대한검토 76 Ⅱ. 심사 단계에서의 제도 개선 방안 선행기술 확보의 한계 오인특허 방지 방안 발명의 명칭에대한명확한기재 의무화 선행기술 개시제도의 강화 82 - ii -

7 Ⅲ. SW 특허제도이후의법제개선방안 논의의방향 개선방안검토 저작권법과의저촉관계규정 소송분쟁의대응과권리구제 87 Ⅳ. 소결 88 제 7 장. 결론 89 참고문헌 90 < 표목차 > [ 표 1] SW 분야의연도별출원건수 5 [ 표 2] 일본의 SW 특허심사기준변천현황 32 [ 표 3] 특허법개정논의 42 [ 표 4] 저작권예외규정에대한특허침해성립여부 51 [ 표 5] SW 분야의최근 5 년간출원건수 ( 기업규모별, 내국 ) 67 [ 표 6] SW 분야의최근 5 년간출원건수 ( 내국 vs 외국 ) 67 [ 표 7] 특허법상인정되는청구항기재형식 74 < 그림목차 > [ 그림 1] 세계 SW 시장규모 추이 7 [ 그림 2] 국내 SW 시장규모 추이 7 [ 그림 3] 국내 SW 기업수 8 [ 그림 4] SW 산업의 영역 및 외연 확장 9 [ 그림 5] 기술혁신의 단계에서특허창출 및 특허활용 10 [ 그림 6] 기술혁신을 위한 3 가지 축 13 [ 그림 7] 법원 판결에따른미국의 SW 특허 인정 범위 31 [ 그림 8] 특허법 개정안에따른보호범위 44 [ 그림 9] SW 산업생태계의 변화 58 - iii -

8 요약문 본연구의결과로써다음과같이요약정리한다. SW중심사회 (SW oriented Society) 는 SW가개인 기업 정부전반에광범위하게사용되어삶의질을향상시키고기업과정부의경쟁력이지속적으로제고되는사회를말한다. 물론이모든가치가 SW에의해실현됨을의미한다. SW는우리일상에들어와서그가치를구현하지만, 외부에표현되는것이아니기때문에쉽게인식하지못한다. 다른지적산물과달리 SW는보호방법이다양하다. 저작권법, 특허법, 영업비밀보호법등을통해서가능하기때문에중복보호등의논란이있다. 이미특허심사실무에서는 SW특허가허여되고있으며, 어느방법이타당한것인지에대한주장은 SW 개발자가판단할몫이다. 따라서제도적으로문제점을개선하는방향으로검토가이루어질필요가있다. 이런점에서 컴퓨터관련발명의특허법적보호는이론적으로나현실적으로나긍정또는부정의이분법적접근으로해결될문제가아니라, 현재특허법적으로보호하고있는컴퓨터관련발명의보호요건특히신규성과진보성의판단기준을합리화하고그특허권의남용가능성을최소화하기위한해석론을모색함으로써해결될문제 ( 정상조 박준석, 2013) 라는지적은의미가있다. SW가치의인정이특정법제를통해서가능하다는것인지는논의가필요하다. SW의보호에대한다양한논의가이루어져왔고, 점진적으로다양한법제를통해서보호가능성이넓혀져왔다. 영업비밀이나저작권법체계를통해보호하던것이나름가지고있는한계때문에 SW특허형태로보호가능성을개척해온것이다. 그러던것이정보통신환경의변화에따라온라인으로유통되는경우에어떻게보호할것인지에대한논란으로확대되고있다. 물론저작권법은전송에대해전송권, 엄밀히하자면공중송신권을저작권자에게부여함으로써이에대한논란이정리된바있다. 그러나저작권은저작재산권의제한규정이특허법에비해비교적넓게인정되기때문에권리자입장에서는일정부분한계로인식될수있을것이다. 또한보호범위도아이디어의표현에한정되기때문에동일한알고리즘에대해서달리할경우에침해가아닐수있다는점도어느정도작용한것으로보인다. 이러한다양한한계로인하여 SW는저작권법적보호를벗어나특허법적보호경향으로기울어왔다. 그정점은미국의 1998년 State Street Bank 사건에서 SW를이용한영업발명 (business model, BM) 특허의인정즈음으로판단된다. 미국의 pro-patent정책이한창진행되어왔고, BM특허라는새로운특허모델이인정된것이다. 지식재산권에대한권리가독점권을부여하는것이기때문에이용활성화라는측면에서고려는항상이루어져야한다. 즉, 정보가갖는공유적특성을무시할수없다는점이며, 구체적으로지식재산권의독점이아닌이를균형있게활용할수있는정책이요구된다는점이다. 2014년발의된특허법개정안은실시의개념과프로그램을물건으로간주하는규정이다. 개 - iv -

9 정안은온라인실시로인한침해의구제가가능하게된다. SW특허의온라인실시에대해 SW가매체에저장되거나그렇지않거나, SW에대한특허라는본질은다르지않다. 또한 SW에투자라는점에서보호의필요성은작지않음을알수있다. SW특허에대한보호범위가넓어지면, 그만큼비례하여다양한기술이공개되어이용가능한공지기술의범위도넓어질것이다. 그결과 SW기술에대한보호는물론이용가능성도높아질수있다. 다만, 예측하지못한상황에대응할수있는다양한제도및정책적인대응이요구된다. 본연구에서제안된방안들이 SW산업의진흥과발전을위해보다충실한정책으로서채택될수있기를기대한다. 그결과 SW중심사회는보다견실하게구현될수있을것으로보기때문이다. - v -

10 SUMMAARY As a result of this study, summarized as follows; SW oriented society is referred to a society SW is widely used throughout a private, company and the government to improve the quality of life and the competitiveness of enterprises and governments continue to improve. Of course, this means that all values are im plem ented by SW. SW im plem ents that com e into our daily value, but it can not be easily recognized because it is not present in the outside. Unlike other intellectual product, SW protection method is diverse. Copyright law, patent law, because it is possible through the such as trade secret protection law, there is a discussion of such as redundant protection. Already working in the patent exam ination and SW patent is granted, a claim which is a reasonable way to determine whether the SW developer of the share. Therefore, the study in the direction of improving the problem needs to be institutionally. In this regard, "patent legal protection of computer-related invention, theoretically even realistically rather than problem is also solved by the dichotomous approach positive or negative, has been legally protected present patent in order to keep protection requirements of computer-related invention, in particular to stream line the criteria of novelty and inventive step, to m inim ize the possibility of abuse of the patent right, the problem to be solved by seeking the interpretation theory "(Jeong Sang Jo Park Jun Seok, 2013) is meaningful. Whether it is necessary to discuss the recognition of the SW value is possible through specific legislation. A variety of discussion of the protection of the SW, potential protection is gradually been widened through the various legal systems. It is intended that trade secrets and copyright system has pioneered the possibility to protect SW patent form due to limitations. Then how is growing controversy about whether to be protected in case that the flow-line according to the change of communication environment information. As well as the transmission rights for copyright transfer, strictly gritty, but controversy has been organized bar for this by giving the public transmission rights reserved. However, copyright because the limitations defined in the copyright property has been recognized relatively wider than the patent law, the position of the right holder, which may be recognized as a limitation of certain parts. Also, since the scope of protection is limited to the idea of expression, it is expected that acted some extent that there is no infringem ent. These SW due to various limitations, out of the legal protection of copyright, have been inclined to trend of patent legal protection. That vertex is determined by sales invention (business model, BM) patents recognized around the SW in the United States in 1998 with State Street Bank case. Came the American pro-patent policy is in full swing, BM will admit that the new patent model - vi -

11 patents. In terms of the intellectual property rights to the active used, since considered granting an exclusive right must always be made. In other words, it is a point that it is impossible to ignore a shared characteristic information, specifically rather than exclusive intellectual property rights, has a policy that can be used this well-balanced is that required amendments to the Patent Act initiative is considered to be a thing of the concept of regulatory and program implementation. Amendments to the relief of the infringing conduct is made possible due to the line. SW is stored in the media about the online conduct of SW or patent or otherwise, the nature of patents for the SW is no different. In addition, it can be seen in terms of the need to protect investment in SW is not less. When the protection range is wider for Patent SW which is released by a variety of techniques will be widened in proportion to the range of the available prior art. As a result, protection of the SW technique may also increase the availability. However, the various schemes and policies corresponding to respond to unforeseen circumstances are required. In this study, we hope that the proposed scheme can be implemented as a faithful policies than for the promotion and development of the SW industry. As a result, the view of SW oriented society is to be able to operate more reliably. - vii -

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13 제 1 장. 서론 Ⅰ. 연구배경 발명의컴퓨터구현 을위한법적인논의가진행중에있다. 이런맥락에서 SW특허에대한제도화의필요성이제기되고있으며, 이를통한아이디어의보호가이루어질수있다는점이강조된다. 이는창조경제의핵심인아이디어의보호라는측면에서그의미가있다. 창조경제를추구하는지식정보사회에서는 SW는 SaaS 1) 를통한이용이나, 플랫폼을통해서다운로드를받는등온라인을통해상당부분이용에제공되고있다. 전통적으로 SW는패키지중심으로유통되는구조였으나, 지금은온라인에서이용되는방식으로변모하고있다. 이러한환경에맞게특허법, 저작권법, 전자상거래관련법등관련법제가다양한영역에서개선되고있다. SW관련분야도오프라인환경에따른정책이이제는온라인을포함하여, 결합 융합에맞는 SW정책으로변모하고있다. 정부는 SW 및관련산업의육성을위하여다양한정책을발표하고있으며, 2014년범부처를중심으로하는 SW중심사회실현전략 2) 을발표한바있다. SW중심사회란 실제 SW가개인, 기업, 국가의경쟁력을향상시키고, 삶의질을높이는사회 를말한다. 또한 SW는글로벌 IT기업들의기본적인경쟁력으로작용하고있으며, 인터넷에기반하고있는상당부분의기업은 SW를중심으로혁신체계를만들어가고있다고해도과언이아니다. 이처럼 SW는기업의경쟁력에있어서중요한요소라고할수있으며, SW에대한투자는기업의지속가능성을위해서라도중요하게다루어지고있다. SW기업에대한투자는국가적차원의관심사이며, 이를위하여다양한규제개선이나정책을수립하여집행하고있는것이사실이며, 새로운정부가출범할때마다다양한 SW정책이발표된바있다. SW는특정부처에한정되는정책대상으로보기어려우며, 모든부처가협력하여합리적인정책을수립함으로써효과적인결과를가져올수있다. 그러나현실에서는 SW를바라보는시각의차이가존재하며, 이에따른정책목표도상이할수밖에없다. 부처별로 SW특허를바라보는시각이입장에서따라차이가있기때문에이에대해객관적으로검토할필요성이크다고판단된다. 그러나현실적으로 SW에대한다양한특허가허여되고있으며, 많은사람들이쓰고있는아래아한글 (HWP) 이나글로벌플랫폼인카카오를포함한애플의경우도 SW특허로서서비스를보호받고있다. 1) SaaS(Software as a Service) 는 on-demand software 방식으로소프트웨어등을중앙서버에서제공하고, 이용자는접속하여이용하는 SW 서비스방식이다. 클라우드환경에서 SaaS 는중요한 SW 배포방식이될것이다. 2) 이에대해서는소프트웨어정책연구소, 소프트웨어중심사회 : 의미와대응방향, 이슈리포트 , 2014 참조

14 PC 나스마트폰용프로그램에구현된발명사례도확인할수있다. 이처럼우리가일상적으로 사용되는프로그램에서도특허가활용되고있음을알수있다. SW특허관련법제현황을보면, 특허청은 월 컴퓨터프로그램발명심사지침 을개정하였고, 국회에서도동년 SW특허를구체화하는법안이발의된바있다. 일본도우리특허법개정안과다르지않게 2002년특허법을개정한바있으나, 입법과정에서논란은있었지만온라인실시와같은 SW특허의제도화에따른이슈는많은것으로보이지않는다. 그렇지만우리나라의산업현황이일본과는차이가있기때문에여러가지사항에대한방안을강구하는것이필요하다. Ⅱ. 연구목적및방법 본연구의목적은 SW특허제도가갖는의미를분석하여, 실제 SW산업의발전에특허제도가기여할수있는역할에대한연구이다. SW산업은단기적인성장도중요하며, 중장기적인발전도국가경쟁력을확보하기위해필요하다. SW중심사회에서 SW는핵심적인자원이며, 다양한산업과융합하거나결합함으로써그가치를높이고있다. 이러한가치가제대로인정받기위해서는 SW를둘러싼시장의이해관계가조정되고, 제값을통해서이용활성화가이루어져야한다. 그러나 SW는다양한법적인보호가능성으로인하여, SW개발자가선택할수있는방법이상이하다. 즉, 저작권법, 특허법, 영업비밀보호법등다양하게적용이가능하기때문에법률의영역이나방법론에서오히려어려움이작용할수있다. 따라서 SW산업의발전및 SW기술혁신을위한법제도의역할에대한검토를통해서바람직한제도또는정책방안을제시하는것이본연구의목적이다. 무엇보다도제도적인접근은사회적인비용에대한정책적판단이선행될필요가있다. 이러한편익분석은제도의정책적수렴에있어서중요한요인이다. 3) 아울러, SW특허에따른다양한이슈에대한검토도진행하고자하였다. 특히, 온라인실시이슈와저작권법과의저촉관계, 국제조약이슈, 3D 프린팅환경, 공개 SW 분야, 중소기업분야에미치는영향및타산업간융합내지결합에따른이슈등 SW생태계에미치는영향에대한검토를진행하였다. 특히, SW특허가중소기업에미치는영향을포함한생태계이슈에대해살펴보았다. SW특허제도가 SW 산업에미치는영향에대해서는관계부처의입장조율및정책방안의제시를통해서, SW생태계를구축할수있는방안을마련하여야할것이다. 3) 다만, 발명에대한재산권부여에는강력한경제적근거가있다. 하지만상당한정도의사회적비용이존재하는것도사실이다. 현재의지식수준으로는편익이비용을초과하는지여부를단언할수없다 고한다. 월리엄 M. 랜디스외, 지적재산권법의경제구조, 일조각, 2011, 461 면

15 본연구의기본적인방법론은문헌검토, 법제현황조사분석, 실무면담, 전문가자문등의방법을통해서진행하였다. 다양한문헌을통해서, 전문가들의논지와국내외사례를접할수있었다. 본연구는다양한이해의충돌이일어나고있는 SW특허제도에대해 SW생태계라는측면에서합리적인조정방안에대해검토를진행하였다. 이를위하여다양한주장에대한인터뷰를통해서, 주장과문제점들에대해의견수렴하고자하였다. 실제부처간의의견이다른것은 SW에대한접근방식의차이에기인한것이다. 즉, SW에대한저작권법적보호와특허법적보호방식의차이에기인한방법론적인차이이지, 철학적인차이점은아니기때문에제도적인재단을제대로한다면큰무리는없을것이다. 다만, 실제수혜받는 SW산업계에서생각하는방향에대한고려는필요하다. 이러한점에서중소 SW 사업자에게미치는영향에대해검토하면서아울러, SW특허제도가 SW생태계에미치는영향에대해살펴보았다

16 제 2 장. SW 산업현황과 SW 보호방안 Ⅰ. SW 산업현황 1. SW 및 SW 산업의특성 가. 소프트웨어의정의소프트웨어는다양한특성을갖기때문에하나로정의를내리는것은불가능한일이되었다. 소프트웨어관련기본법으로볼수있는소프트웨어산업진흥법에서는소프트웨어를 컴퓨터, 통신, 자동화등의장비와그주변장치에대하여명령ㆍ제어ㆍ입력ㆍ처리ㆍ저장ㆍ출력ㆍ상호작용이가능하게하는지시ㆍ명령 ( 음성이나영상정보등을포함한다 ) 의집합과이를작성하기위하여사용된기술서 ( 記述書 ) 나그밖의관련자료 로정의내리고있다. 정의를보면소프트웨어는하드웨어에종속되어서기능을수행하는지시, 명령의집합으로이해될수있다. 이는상당히추상적이며, 소프트웨어개발촉진법상정의되었던프로그램과소프트웨어의정의가훨씬직관적이었다. 즉, 소프트웨어개발촉진법에서는프로그램과소프트웨어에대한정의를같이내리고있다. 프로그램은 특정한결과를얻기위하여컴퓨터등정보처리능력을가진장치내에서직접또는간접으로사용되는일련의지시 명령으로표현된것 으로정의하였고, 소프트웨어는 프로그램과이를작성하기위하여사용된설계서 기술서기타관련자료 로정의되었다. 그러나설계서나기술서등을포함한관련자료가소프트웨어의개념에포함되는것인지는의문이다. 왜냐하면, 소프트웨어는프로그램언어로작성된알고리즘의해법이며, 이를표현한지시및명령어의조합내지집합체를의미하는것이기때문이다. 4) 더욱직관적으로는 HW의반대개념이 SW라고볼수있다는점에서그러하다. 中山信弘교수도소프트웨어산업진흥법과같이설계도등도 SW에당연하게포함된다고하나, 5) 그구체적인이유를적지는않고있다. 다만, 추측컨대실무적으로소프트웨어의개발에있어서설계도는실제프로그래밍을이끌어내는기본정보이기때문에소프트웨어에준해서본다는취지로생각된다. 6) 그렇다면 SW산업진흥법상 SW의정의는현행소프트웨어환경에맞는지의문이다. 물론하드웨어에종속되는경우도있지만, 하드웨어를활용하는것이주된역할이기때문에소프트웨어의 4) 전통적으로 SW 는패키지 SW, IT 서비스, 임베디드 SW 등으로분류된다. 다만 SW 의범주는전통소프트웨어를포함하여포털과같은소프트웨어플랫폼, 게임 SW, SNS 와같은소셜 SW, SaaS 와같은 SW 서비스등이포함되는개념으로확장되고있다. 5) 이에대해中山信弘교수는 소프트웨어란프로그램을작성하고실행시키기위한시스템이라고말할수있고, 요약하면컴퓨터의사용방법이라고말할수있을것이다. 그중심은프로그램이지만, 프로그램만이소프트웨어라고할이유는없고, 시스템설계도 순서도 매뉴얼등도소프트웨어에포함된다 고한다. 中山信弘저, 한일지재권연구회역, 특허법, 법문사, 2001, 면. 6) 설계도를바탕으로 SW 가개발되었다면, 해당 SW 는설계도의 2 차적저작물로볼수도있을것이다

17 정의는개선될필요성이작지않다. 더욱이 SW 가다양한 ICT 와융합하면서그가치를높여가고 있는와중에 SW 에대한전통적인개념에서탈피하여, 보다광범위하게사용될수있는개념으 로재조정할필요가있다. 나. SW의특성다른기술분야에서도동일하게주장될수있겠지만, 7) 무엇보다도 SW는누적된기술을바탕으로새로운혁신을이루어가는것이다. 8) 개량특허의대표적인사례는기술분야에대한누적된기술을바탕으로새로운효과를높임으로써기술적진보를가져올수있다. SW도대표적으로누적된기술을바탕으로한다는점에서차별성을가질수있지만, 특허정책적측면에서볼때달리구분할실익은크지않을것이다. 다만, 기술적특성에따른문제가제기되기도한다. 9) SW 산업이누진적 점진적특성을갖기때문에특허가 SW 산업발전을저해한다고주장하나, 이는지나친우려라고할수있다. 점진적기술진보에의한발전은 SW 분야에만국한되는것이아니라모든기술분야에서발생하는동일한현상이며, 오히려특허는기술공개를수반하므로공개된기술에기반하여더높은수준의기술창출이상대적으로용이하다. [ 표 1] SW 분야의연도별출원건수 연도 출원건수 ,956 14,243 9,658 11,314 16,807 * 소프트웨어기술분야의 IPC: G06F 3/ 12/, G06F 17/, G06F 19/, G06K 9/, G06K 15/, H04L 9/, A63F 9/, A63F 13/, G06Q 전부 7) 특허발명은대부분이출원전의기술수준이누적되고개량되어만들어진기술적사상의창작품이라할수있다. 따라서선행기술, 즉공기기술은통상의기술자에게쟁점이되는청구항이어떻게이해되는지에관하여알아보기위하여참조될수있다 고한다. 특허법원지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2010, 226 면. 8) 특허등록된발명이공지공용의기존기술과주지관용의기술을수집종합하여이루어진데그특징이있는경우에는, 이를종합하는데각별한곤란성이있다거나이로인한작용효과가공지된선행기술로부터예측되는효과이상의새로운상승효과가있다고볼수있는경우가아니면그발명의진보성은인정될수없다. 어느주지관용의기술이소송상공지또는현저한사실이라고볼수있을만큼일반적으로알려져있지아니한경우에그주지관용의기술은심결취소소송에있어서는증명을필요로하나, 법원은자유로운심증에의하여증거등기록에나타난자료를통하여주지관용의기술을인정할수있다. 특허발명의제품이상업적으로성공하였거나특허발명의출원전에오랫동안실시했던사람이없었던점등의사정은진보성을인정하는하나의자료로참고할수있지만, 이러한사정만으로진보성이인정된다고할수는없고, 특허발명의진보성에관한판단은우선적으로명세서에기재된내용, 즉발명의목적, 구성및효과를토대로선행기술에기하여당해기술분야에서통상의지식을가진자가이를용이하게발명할수있는지여부에따라판단되어야한다. 대법원 선고 2006 후 3052 판결 [ 등록무효 ( 특 )] 9) 즉, 소프트웨어관련기술은일반적으로 누적적, 연속적으로발전하는특성을지니고있고, 새로운요소, 기존의요소등을변형또는재사용하는것이빈번하며, 프로그램, 시스템, 네트워크요소들간의상호운용성을유지해야하기때문에후속개발자의기술혁신이제한되는등의특성이있다. 김기영, 소프트웨어특허침해에대한구제, LAW&TECHNOLOGY 제 3 권제 4 호, , 66 면

18 특정기술이특허로보호받기위해서는진보성을갖추어야한다. 현대컴퓨터프로그램의기술혁신은연속적 점증적으로이루어진다는특성을지닌다. 따라서컴퓨터프로그램은특허요건으로서의진보성요건을충족시키기가쉽지않다. 특허로써보호한다고하더라도특허권은배타적권리이기때문에누적적, 연속적으로발전하는컴퓨터프로그램의발전과정에기술발전의저해나고액의사용료를요구하는것은컴퓨터프로그램의발전을오히려정체시킬수도있다. 10) 반면, SW관련다양한기술이공개됨으로써자유롭게이용할수있는퍼블릭도메인 (public domain) 11) 으로활용될기술이많아질수있다는점도유의미하다. 다. SW산업의특성 SW는누구나개발이가능하게되었으며, 이에따라개발의민주화를이끌어내고있다. 특히, 게임물은게임엔진의보급에따라더욱확대되고있으며, 구글플레이나애플앱스토어와같은글로벌한유통플랫폼까지손쉽게선택할수있게되었다. SW가갖는특성을다음과같이몇가지로정리한다. 첫째, 다양한플랫폼을통해서그확산속도가빠르다는점이다. 둘째, 자동차, 항공 우주, 가전등타산업과응용을통해서발전해가고있다는점이다. 셋째, 특정 HW가아닌범용환경에맞게디바이스독립적인형태로발전하고있다는점이다. 넷째, SW자체는사회나산업의기반구조이며, 누구나이용할수있는공공재적성격을갖는다는점이다. 다섯째, 검색과같은빅데이터 (big data) 와같은데이터기반의서비스로확대되고있다는점이다. 여섯째, 컴퓨팅능력의향상에따라딥러닝 (deep learning) 을통해인공지능화되고있다는점이다. SW산업은자체적으로운용될수있지만, HW에기반하여운용되는구조이다. 다양한 HW의성능이나기능을 SW적으로개선하거나효과를높임으로써 SW의가치가높아지는효과를가져오고있는것이사실이다. 2. SW 산업현황 SW는그응용분야가확산되고있으며, 새로운기술의발견과또응용화에따른비즈니스모델은기회를가져다주고있다. [ 그림 1] 에서보는바와같이, 세계적으로 SW산업은성장세를이어가고있음을알수있다. SW가산업적인활용을포함하여, 일상적으로사용되는시대에그용도의제한없이사용되기때문으로볼수있다. 10) 구대환, 컴퓨터프로그램기술혁신의효과적인보호를위한제언, 창작과권리제 62 호, 2011, 면. 11) 퍼블릭도메인에대해서는김윤명, 퍼블릭도메인과저작권법, 커뮤니케이션북스, 2009 참조

19 [ 그림 1] 세계 SW 시장규모추이 ( 단위 : 억달러 ) 출처 : SW 산업연간보고서 (NIPA), 2014 [ 그림 2] 에서보는바와같이, 해외성장세와더불어국내 SW 시장규모도점진적으로증가하 고있다. 다만, 성장률에는어느정도편차가있음을알수있다. [ 그림 2] 국내 SW 시장규모추이 ( 단위 : 억달러 ) 출처 : SW 산업연간보고서 (NIPA),

20 다양한창업관련정부정책을통해국내 SW기업의수도증가세에있다. 2012년통계이후에는더욱벤처창업에대한지원이이루어졌기때문에그수는상대적으로높아졌을것으로추측된다. 그러나상대적으로스타트업 (startup) 에집중되었기때문에사업체의운영면에서는중소기업과비교가쉽지않을것이다. [ 그림 3] 국내 SW 기업수 ( 단위 : 개 ) 출처 : SW 산업연간보고서 (NIPA), 2014 SW 패키지및 SI 중심의국내시장에서공개 SW 가차지하는비중은미약하다. 시장규모면에 서도점진적인성장세를이루고있지만, 실제공개 SW 가사용되는분야가작지않기때문에실 질적인통계는더욱확대될것이다. 3. 산업분야의응용 실제 IT기기에 SW가포함되지않고서는운용되기가쉽지않다. 전반적으로산업및서비스분야에서 SW는이미 HW의가치를넘어서고있다. 더욱이 SW와 HW의결합, SW와콘텐츠, SW 와서비스의융합을넘어서다양한분야에서결합 융합이이루어짐으로써 SW가활용되는범위를특정하는것도쉽지않다

21 [ 그림 4] SW 산업의영역및외연확장 출처 : SW 산업연간보고서 (NIPA), 2014 대표적으로활용될수있는 SW응용분야는빅데이터, 임베디드를포함한융합 SW, 3D컴퓨팅등을들수있다. 물론 SW서비스형태가이미클라우드환경에서 SaaS나인터넷서비스의확대에따른소프트웨어의플랫폼화를들수있다. 산업인터넷 (industrial internet) 12) 을포함하여, 제조업과같은산업환경에서도 SW를통해서제조공정이이루어지고있음을알수있다. 이처럼 SW 서비스등다양한분야에서 SW기술이이용되고있으며, 또한 R&D 결과물에대한 SW의기술사업화는 SW진흥의중요한수단이될수있다. SW사업화는개발자에의해서가능하고, 또한전문적인사업화단체를통해서도가능하다. Ⅱ. 소프트웨어의보호와특허제도 1. 특허법의목적과기술혁신 가. 특허법의목적 특허법은발명을보호 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전 12) 미국의제너럴일렉트릭 (GE) 사가모든산업의장비들에인터넷이접목된다는의미로 사물인터넷 을대신하여쓰는말. 한경경제용어사전 ( 네이버검색, )

22 에이바지함을목적으로한다. 13) 특허법의목적은특허를보호하는것이아닌발명을보호하고장려하는것이다. 즉, 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도 ( 高度 ) 한것을말하는발명을보호하고장려하는것을목적으로한다. 특허법의또다른목적은발명의이용을도모한다는것이다. 창작된발명을이용하여제3자가계량하여또다른발명을만들수있는바탕이되거나, 창작된발명을기술사업화하는것을의미하기도한다. 14) [ 그림 5] 기술혁신의단계에서특허창출및특허활용 15) 출처 : Greenhalgh & Rogers(2010); 유계환외 (2013) 재인용 특허법의목적은여기에만머무르지아니한다. 발명의보호 장려 이용을통해서기술촉진 을이끌어낸다는것이또하나의목적이다. 발명이라는기술적사상이창작되는과정을거치면 서보다진보한기술이개발될수있기때문이다. 이처럼발명은이용하는과정에서기술의혁 신을이끌어내는역할을한다. 16) 물론기술의진보나혁신자체가아닌그진보를통해서만들 13) 발명의보호와이용은반드시산업발전이라는특허법의목적을달성할수있도록운용되어야하고그러한견지에서특허권자는특허권을받는반대급부로이미공중의지식이아닌새로운즉신규한발명을출원 공개하여야한다. 그신규한발명이공중의지식을살찌우고공중의이용을유도하여궁극적으로산업발전에이바지하게되는것 이라고한다. 정차호, 특허법의진보성, 박영사, 2014, 178 면. 14) 개량발명제도등 오늘날상당수의발명은기존의특허발명을기초로하여이를발전시킨이른반개량발명에해당하고, 위와같은개량발명에별도로특허가부여되었더라도이를실시하는자는원발명에대한침해를구성하기때문에원발명특허권자의허락을얻어야한다. 따라서이른바원천기술에해당하는개척발명은다양한후속발명에대하여이용관계에있으므로그만큼많은후속발명자로부터실시료를지급받을수있게되는바, 원천기술내지개척발명이기술적, 경제적으로큰가치를가진다는점을여기서도엿볼수있다 고한다. 조영선, 특허법 ( 제 4 판 ), 박영사, 2013, 417 면. 15) 유계환외, 기술혁신에있어서특허활용의역할및법제도적개선방안, 기술혁신학회지제 16 권제 3 호, , 813 면

23 어진기술은관련산업을발전시키게된다. 결국, 보호및장려를통해서만들어진발명을이용함으로써기술의혁신을가져오고결과적으로산업은발전하며, 국민경제에기여하게된다는것이궁극적인특허법의목적이다. 17) 이처럼공공의이익을위하여발명에대해독점권을부여하고, 대신해당기술을공개하고실시하도록의무를부여하는것이특허제도의기본적인취지이다. 현실적으로많은사람들이특허법이특허만을보호한다는것으로오해하고있으나, 이는특허제도를운영하는과정에서정책의형평을맞추지못한점에서기인한것이아닌지생각된다. 18) 향후, 특허및저작권을포함한지식재산권정책에서는보호는물론이용을통해서궁극적으로문화나산업의발전을이끌수있어야한다. 19) 나. 기술혁신특허법의목적이발명의장려를통해서, 기술촉진을이끌어내는것임을확인하였다. 기술혁신이나촉진을특허법이목적하고, 그를통해서국민경제의발전이라는궁극적인제도적취지를달성하게된다. 기술혁신이나촉진이갖는의미는다양하다. 20) 단순하게개선이이루어진경우라도그가치가높은경우도있지만, 수많은자본이투여된경우라도그가치를인정받기어려운경우도있기때문이다. 결국가치의판단은시장에서이루어질수밖에없다. 그렇다면특허제도는기술의혁신을가져오는가? 이러한본질적인의문은여전히해소되지않고있다. 더욱이특허제도와같은기술보호수단이사회적편익을가져오는것인지에대한여전한의문을갖는다는점에서그러하다. 21) 기술혁신은다양한기술의공개를통해서아이디어를얻고, 그아이디어를계량함으로써보다진보한기술을개발할때일어난다. 모든기술이기존에없던것이아닌기존에존재한기술을개량함으로써기술적진보가일어난다. 특허의확대가초기에는새로운영역의개발을유도한 16) 특허발명의강제실시에관한규정도연구시험의예외와마찬가지로특허법의목적에해당되는발명의이용및기술발전의촉진을효율적으로달성하기위해서필연적으로요구되는제도적장치 라고한다. 정상조 박성수공편, 특허법주해 Ⅰ, 박영사, 2010, 20 면. 17) 특허법의법목적은발명과경쟁이모순충돌의관계에만있는것이아니라상호보완할수있다는전제로하고있다는것 이라고한다. 손경한편저, 신특허법론, 법영사, 2005, 41 면. 18) 참고로, 저작권법은저작권및인접한권리의보호및공정한이용을도모함으로써문화및관련산업의발전을목적으로한다. 많은사람이오해하고있는것처럼, 저작권법은저작권자만을위한법이아니다. 이런오해를해소하기위해서는저작권의보호및이용을통해서문화및산업의발전을이끌어냄을목적으로한다는점을이해할필요가있다. 이런점에서특허법의목적도저작권법과다르지않음을알게된다. 19) 특허법은산업정책적성격이강한법률이며그목적은산업발전이다. 산업발전을위해서는발명의장려가필요하고, 이를위해특허법은기술정보의독점적이용을허락하여그이익을얻도록함으로써발명개발에인센티브를부여한다. 그목적은무엇보다도산업발전이며전자상거래관련발명특허도이러한구조내의특허라는점을유의하여야한다 고한다. 손경한편저, 사이버지적재산권법, 법영사, 2004, 394 면. 20) 독점은상대기업의시장진출을차단하여기술혁신을저해하고스스로도경쟁이요인을사라지게함으로써기술혁신의악순환을가져올수있다. 물론상대기업도기술혁신을통해서독점기업을넘어설가능성도있겠지만, 현실적인재원이소요되는기술개발에서는독자적인기술개발은쉽지않을것이다. 21) 윌리엄 M. 랜디스외, 지적재산권법의경제구조, 일조각, 2011, 461 면

24 다. 그러나누적된특허는후발자에게는부담이될수있으며, 경우에따라서는소송의증가를가져올수있다. 22) 따라서기술을독점권으로보호하면초기에는시장을형성한다는장점을갖게되지만, 그동안유지되어왔던시장에도작지않은영향을미치게된다. 경우에따라서는공유, 개방을통해서형성하고있는공유경제에도부정적인영향을끼칠수있게된다. 특허법은제1조목적규정에서발명의장려와이용을통해서기술의발전을이끈다고규정하고있다. 즉, 발명의장려나보호만이아닌이용을통해서기술의발전을이끌어낼수있다는명제를선언하고있다. 물론특허출원된기술사상은공개되기때문에누구라도참조할수있다. 그렇기때문에발명을장려하고, 특허출원토록함으로써기술사상을외부에공개하고, 해당기술의존재여부를확인함으로써중복개발의문제를해소할수있게된다. 제도적인형식논리로볼때, 기술혁신의판단은발명특허의신규성과진보성의유무로확인할수있다. 23) 이처럼엄격한특허요건은기술의발전을이끌수있는역할을하게된다. 24) 22) 1980 년무렵, 미국은신약개발의기초가되는다양한의학연구수단과시약에특허를출원할수있도록허용하기시작하였다. 특허소유자는자신이발견한것을다른사람들이이용하지못하게막을수있었다. 긍정적인측면에서는소유권의범위가확대됨으로써생명공학혁명이시발되었다. 사기업들은이익을기대하면서기초과학에돈을쏟아부었다. 그러나예기치않은부작용도일으켰다. 특허가누적됨에따라신약개발속도를둔화시키는가상요금소같은작용을하기시작한것이다. 마이클핼러, 소유의역습그리드락, 웅진지식하우스, 2009, 25 면. 23) 진보성유무를가늠하는창작의난이의정도에대한확립된판단기준은없으나적어도특허등록된기술의작용효과가선행기술의작용효과에비하여현저하게향상진보된것인때에는기술의진보발전을도모하고자하는특허제도의목적 ( 특허법제 1 조 ) 에비추어일응발명의진보성을인정하는것이타당하다할것이고 ( 대법원 선고 82 후 72 판결 ; 선고 88 후 516 판결참조 ) 특허등록된기슬의작용효과가선행기술의작용효과에비하여현저하게향상진보된것이아닌때에는발명의진보성을결여한것이라고보아야할것이다. 또한등록된발명이공지공용의기존기술을종합한것인경우에도선행기술을종합하는데각별한곤란성이있다거나이로인한작용효과가공지된선행기술로부터예측되는효과이상의새로운상승효과가있다고인정되고, 그분야에서통상의지식을가진자가선행기술에의하여용이하게발명할수없다고보여지는경우또는새로운기술적방법을추가하는경우에는발명의진보성이인정되어야할것이나 ( 대법원 선고 85 후 25 판결 ; 선고 83 후 38 판결 ; 선고 88 후 516 판결참조 ) 그렇지아니하고공지공용의기존기술을종합하는데각별한곤란성이없다거나이로인한작용효과도이미공지된선행기술로부터예측되는효과이상의새로운상승효과가있다고볼수없는경우에는발명의진보성은인정될수없다할것이다. 대법원 선고 88 후 769 판결 [ 특허무효 ]. 24) 특허법의신규성과진보성등의요건은특허발명의보호를통해서기술의발전을촉진하고장려하는기능을수행한다 고한다. 정상조 박성수공편, 특허법주해 Ⅰ, 박영사, 2010, 15 면

25 [ 그림 6] 기술혁신을위한 3 가지축 25) 특허라는독점권을부여함으로써특허제도는 새로운기술을창작한자에게일정기간독점적이익을부여함으로써창작의노고에보답하고, 아울러그독점기간이끝나면누구나당해기술을이용하도록함으로써산업발전을도모하는제도이다. 그런데, 사업발명과같은것은일정한기간이지나낡은것으로되면전혀쓸모없게된다 26) 는우려도지적된다. 그런점에서특허법이목적으로하고있는기술혁신이이루어질수있는것인지의문이다. 그러나특허제도는공개를통해서이를활용할수있다는것이며, 새로운시장에서의투자유치에도긍정적으로평가될수있다. 27) 물론모든특허영역에서동일한결과가나오는것은아니라고보며, 특히기술사이클이길지않는 SW특허분야에서의특수성으로보인다. 혁신의원천은 개개의자원들보다는자원들간의연결고리에서발생한다 28) 는점에서, SW의기술혁신도어느한기업이나하나의기술이아닌다양한기술과인력의직간접적인협력을통해서가져왔다는점이 SW특성과역사가반증하고있다. 다. SW특허와기술혁신의상관관계기술은매순간변화하는것이그본질적인속성이다. 변화하지않는기술은실용성을갖추었다고보기어렵다. 또한기술은기존기술의개선을통해서발전하기도한다. 29) SW는누적적으로발전하며, 호환성, 표준화등상호보완적역할을한다. 이러한점때문에어느한쪽이권리를행사할경우에 SW의상생시스템이약화된다. SW의보호는실시를통해서공유 25) 특허는개발, 보호및이용의선순환구조를통해서기술혁신을이끌어낼수있다. 만약어느하나가제대로작동하지못한다면기술의혁신이가능하다고보기어렵다. 26) 이상정, 컴퓨터소프트웨어관련특허의인정범위와한계, 지적소유권법연구제 3 집, 1999, 293 면. 27) 다만, 오랜영역에서누적되는경우에는새로운기술이투자되는경향은새로운시장과는차이가있을수있다. 28) Melissa A. Schilling, 김길선역, 기술경영과혁신전략, McGraw-Hill, 2010, 21 면. 29) 기술은기본적으로고정된것이아니라계속변하는실제인것이다. 그러한관계로정적인의미를갖는기술이라는용어보다동적인의미를갖는기술변화나기술진보혹은기술혁신이라는용어가더적합하게사용된다 고한다. 설성수, 기술혁신론, 법문사, 2011, 87 면

26 하는것이기술의발전을이끈다. 그러나보호는상대의실시를제한하는것이기때문에특허법의목적달성을어렵게한다. 즉, 보호만을위해특허를받게되면이의실시는어렵게되며, 원래의도했던기술의진보및이의진보를통한삶의가치나국민경제의발전이라는특허법의궁극적인목적을달성하기어렵게될수있다는점이다. 30) 소프트웨어에있어서혁신은기술의개방과폐쇄를통해서상대적인차이를두고발전해왔다. 리눅스등오픈소스소프트웨어가대표적인개방형혁신을시도한주체라면, 애플이나 MS와같은폐쇄형내지상업형소프트웨어는폐쇄형혁신을주도해온주체이다. 전자는소비자의욕구가바로소프트웨어에반영되어새로운소프트웨어가개발되거나주도적으로개발하여이용하는경우이다. 31) 물론후자도 API를개방하여, 어느정도오픈정책을펴기는하지만실체적으로는자신의영역을개방하지는않는다는점에서폐쇄형자기혁신을이끌어가고있다. 이처럼소프트웨어는자기혁신과개방형혁신이병존하는시스템이라고보나, 효율성에대해서는시각차가작지않다. 32) 소프트웨어특허의발명성을논함에있어서자연법칙을이용한것인지가많은논란이되어왔다. 33) 이에미국특허법과같이발명의정의를개정할것을주장하기도한다. 즉, 자연법칙을요건으로하는정의는유연한특허제도를이끌어낼수없다는것이다. 그러나 BM을포함한소프트웨어특허는기술내지산업트렌드에민감하기때문에정책적으로기술수준을완화할경우에는부실특허의양산이가능해진다. 따라서분쟁내지무효에대한다툼이증가할수있어발명의정의를엄격하게두고, 청구된발명에대해심사내지사법적판단을통해쉽게권리가부여될수없도록하는것이법정책적으로타당하다. 2. 소프트웨어의보호방법 소프트웨어의성질은다양하다. 우선소프트웨어는컴퓨터프로그램저작물로서의성질을갖기 30) 저작권은결코독립적으로이루어지는것이아니라누적적으로이루어지는경우가많다. 컴퓨터프로그램은특히이런속성이강하다. 이러한저작권의누적적혁신의속성은후발저작자의선발저작자의권리침해의문제보다, 선발저작자의후발저작자의저작활동을저해하는형태로발생할가능성을높게한다 고한다. 최승재, 컴퓨터프로그램보호와저작권남용, IT 와법연구제 5 집, , 74 면. 본주장은 SW 저작권을염두에둔것이지만, 특허의경우에도다르지않다. 31) 소비자들은처음에는혁신의판매이익에대한의도를가지지않은채본인들이실제로사용하기위해창조하는경우가많다. 소비자들은현재존재하는제품의기능들을변경하거나, 새로운디자인을제조자에게제안하기도하며, 아예새로운제품을만들기도한다 고한다. Melissa A. Schilling, 김길선역, 기술경영과혁신전략, McGraw-Hill Korea, 2011, 26 면. 32) 특히 컴퓨터프로그램은독립적혁신보다는점진적인혁신이주를이루며, 후속혁신이이루어지지않을경우기술혁신이정체되거나기술확산이저해되어사회적인효율성을저해할우려가높다 고한다. 최승재, 컴퓨터프로그램보호와저작권남용, IT 와법연구제 5 집, , 79 면. 33) 자연법칙이라는측면에너무치중하여유용한발명에대해특허를부여하지않거나, 불필요하게하드웨어와결합된형태로서만특허성을인정하게되면, 기술개발을통해산업발전에이바지한다는특허제도의본래의취지에도부응하지못하는결과를초래하게될것 이라는주장이다. 김순석외, BM 특허보호를위한법제도개선방안, 정보통신부, , 164 면

27 도하다. 소스코드자체및설계서등은어문저작물로서성질을갖는다. 컴퓨터프로그램은저작권법의보호를위해서는별도의절차를거치지않기때문에용이하며, 국제조약을통해서도체약국내에서보호가가능하다. 또한프로그램의개발에있어서도선행권리가있는지의여부를조사할필요가없다는점에서장점을두기도한다. 34) 그러나몇가지문제가있는것도사실이다. 즉, 컴퓨터프로그램은쓰여진것이지만단순히프로그래머의사상이나감정의표현이아니라하드웨어의제약을받으면서효율성과경제성, 사용의용이성등을생각하여창출된기술적산물이기도하며, 보호의핵심은그기술내용이다. 그런데저작권법은기본적으로표현만을보호하는것이어서기술내용의보호에는적합하지못하다 35) 고지적된다. 또한보호기간은현행 70년간의지나치게길며, 오히려 SW 발전을저해하는요인으로작용할수있다고지적된다. 36) 실제 Altai 사건 37) 에서구조, 절차, 조직 (SSO) 에대한보호가부정되면서, 저작권법적보호의한계때문에 CONTU 보고서 38) 의권고에따라저작권법의개정을통해서보호받았던컴퓨터프로그램에대해특허법적보호가주목받게된것이다. 물론컴퓨터프로그램은자연법칙을이용하고, 신규성과진보성을갖춘경우라면특허로서보호를받는것에는이견이없다. 39) 네트워크나디바이스환경이발전함으로써소프트웨어의개발이나유통양태가주로모바일방식으로변하고있다. 특히, 앱 (app) 으로넘어갈경우에는소프트웨어는콘텐츠와동일성을갖는다. 더욱이인터넷플랫폼이나소프트웨어플랫폼의경우에는서비스와소프트웨어가동일하게기능하기때문에이를구분하는것도쉽지않다. 따라서이러한성질에따라소프트웨어는저작권, 특허, 영업비밀및계약의목적물로서보호를받을수있다. 기본적으로수학적알고리즘이나사업방법은추상적아이디어이기때문에특허권을부여하더라도특허청구범위가불명확해지거나지나치게광범위하게되어관련분야의과학기술발전을오히려저해한다고이해됐다. 그러나기술의발전은이러한내용을반복적으로생산할수있도 34) 이상정, 컴퓨터프로그램보호방법의재검토, 서울대학교법학제 48 권제 1 호, 2007, 108 면. 35) 이상정, 컴퓨터프로그램보호방법의재검토, 서울대학교법학제 48 권제 1 호, 2007, 면 ; 정상조, 지적재산권법, 홍문사, 2004, 79 면참조. 36) 특정컴퓨터프로그램의시장성은대체로길어야수년에불과하여저작권법이보호기간을더길게부여한다는부분은컴퓨터프로그램개발자에게실익이없는것이었으므로, 특허법상진보성요건을충족할만한컴퓨터프로그램이라면전체적으로보호범위가넓은특허법의보호를받는것이더유리하다 고할수있다. 박준석, 영업방법발명등컴퓨터프로그램관련발명의특허법적보호에관한비교법적고찰, 비교사법제 16 권제 3 호, 2013, 455 면. 37) 실질적으로 S/W 와같은기능적저작물의경우에는이러한구분이사실상쉬운일이아니다. 미국은 S/W 의경우에는다양한판단기준을제시함으로써아이디어와표현의구분을시도하고있다. 즉추상화, 여과, 비교의 3 단계테스트를통하여판단토록하고있다. ⅰ) 추상화단계는문언적 code 에서부터프로그램을구성하는부분들을모두분해하는단계이며, ⅱ) 여과단계는분해된부분들중에서프로그램자체의기능이나목적, 추상적인아이디어와합체된표현, 퍼블릭도메인에서인용된부분등저작권의보호를받을수없는요소들을하나씩제거하여창작적표현만을여과하며, ⅲ) 비교단계는남아있는창작적표현을상호비교하여그실질적유사성을판단하여판단한다는것이다. Computer Association Int'l Inc. v. Altai Inc., 982 F. 2d. 693(2d Cir. 1992). 38) Final Report of the National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works, Library of Congress, ) Diamond v. Dier, 450 U.S. 175, 192(1981)

28 록함으로써추상적아이디어의수준을넘어서구체적인기술적사상에속하는경우가증가하게된다. 40) 결국컴퓨터의성능과 SW의발전에따라 SW특허에대한구체적인구현가능성이높아지기때문에특허가능성도높아짐을알수있다. 41) 다만, 특허적격성에대해서는논란이작지않은바, 이는 SW기술이갖는추상성에기인한것으로볼수있다. 42) Ⅲ. 소결 무엇보다도 SW는다른기술영역과마찬가지로누적된기술을바탕으로새로운혁신을이루어가는것이다. 개량특허의대표적인사례는기술분야에대한누적된기술을바탕으로새로운효과를높임으로써기술적진보를가져올수있음을보여준다. 소프트웨어관련기술은일반적으로 누적적, 연속적으로발전하는특성을지니고있고, 새로운요소, 기존의요소등을변형또는재사용하는것이빈번하며, 프로그램, 시스템, 네트워크요소들간의상호운용성을유지해야하기때문에후속개발자의기술혁신이제한되는등의특성이있다 43) 는것은 SW의특성을지적한것이다. 또한특허로보호받기위해서는진보성을갖추고있어야하는데현대컴퓨터프로그램의기술혁신은누적적, 연속적, 점증적이라는특성을가지고있어서, 컴퓨터프로그램은특허요건으로서의진보성요건을충족시키기쉽지않을것이다. 더욱이특허로써보호한다고하더라도 특허권은배타적권리이기때문에누적적연속적으로발전하는컴퓨터프로그램의발전과정에홀드업, 로열티스토킹등의현상을유발하여컴퓨터프로그램의발전을오히려정체시킬우려가있다 44) 는주장도제기된다. 45) 40) 정상조 박준석, 지식재산권법, 홍문사, 2013, 면. 41) 컴퓨터프로그램의진정한가치는그기술적사상에있고현재에도저작권에의한부분적인보호가가능함에도그보호의대상및침해의판단기준등에서큰차이가있으므로, 컴퓨터프로그램관련발명의실질적인보호를위해서는그기술적사상의표현뿐만아니라내재하는기술적사상까지보호할수있는특허권으로서의보호가더욱바람직하다 고한다. 김관식외, 특허법과저작권법의조화를통한창조적소프트웨어기업보호방안연구, 특허청, , 99 면. 42) 이와같은생각으로는, 컴퓨터프로그램의특허적격성에대해명확한답변이어려운이유는컴퓨터프로그램의 태양 이다양하기때문이라고생각된다. 즉, 컴퓨터프로그램은기본적으로어떤명령어를통해여러수학공식으로구성된순차적코드를실행하는것이지만, 사용되는모습을살펴보면어떠한컴퓨터프로그램은물리적기구와상호작용이있는반면, 어떠한소프트웨어는기구와는아무관련없이수학적연산을자체적으로실행하는등다양하기때문에일률적인기준을가지고소프트웨어의특허대상여부를판단하기에는어려운측면이있는것이다. 또다른이유는법원이컴퓨터프로그램발명에대한특허부여에관하여어떠한입장을취하는지에따라소프트웨어산업에미치는파장이크기때문이라고생각된다 는주장이있다. 이수미외, 컴퓨터프로그램관련발명의성립성판단기준의변화에대한연구, 법학연구제 17 권제 2 호, , 411 면. 43) 김기영, 소프트웨어특허침해에대한구제, LAW&TECHNOLOGY 제 3 권제 4 호, , 66 면. 44) 구대환, 컴퓨터프로그램기술혁신의효과적인보호를위한제언, 창작과권리제 62 호, 2011, 면. 45) 이러한주장은오히려누적된기술로서역할을하게함으로써 SW 의독점을배제시킬수있다는프레임으로설정될수있을것이다

29 SW가갖는특성을다음과같이몇가지로정리한다. 첫째, 다양한플랫폼을통해서그확산속도가빠르다는점이다. 둘째, 자동차, 항공 우주, 가전등타산업과응용을통해서발전해가고있다는점이다. 셋째, 특정 HW가아닌범용환경에맞게디바이스독립적인형태로발전하고있다는점이다. 넷째, SW자체는사회나산업의기반구조이며, 누구나이용할수있는공공재적성격을갖는다는점이다. 다섯째, 검색과같은빅데이터 (big data) 와같은데이터기반의서비스로확대되고있다는점이다. 여섯째, 컴퓨팅능력의향상에따라딥러닝 (deep learning) 을통해인공지능화되고있다는점이다. 현재 SW특허허여의쟁점은기록된매체를전제한다는점에서, SW의기술적사상을바탕으로특허출원이가능한지여부이다. 현행심사기준에서는 SW가저장된기록매체를특허의요건으로하고있는데, 개발되지않는 SW는요건을구성하지못하기때문에방법의성립자체가불가능하다. 이러한점때문에유연성이떨어지지만, 법적안정성과연속성을유지한다는점에서일본사례와같이실시행위를추가하는특허법개정이바람직하다는견해가제기되고있다. 46) 46) 강흠정, 컴퓨터소프트웨어의특허보호에대한연구, LAW&TECHNOLOGY 제 8 권제 3 호, 2012, 57 면

30 제 3 장. 해외의 SW 특허관련법제현황 Ⅰ. 법제분석의필요성 각국의 SW특허관련법제도현황에대해정리해보면, SW특허를부정하는것으로보기는어렵다. 상당수국가에서는매체에저장되는경우를전제하며, 프로그램리스트 (program list) 와같은응용화 (application) 되지않는그자체로서의보호는가급적배제하는것으로판단된다. 그렇지만, 사실에불과한 SW특허에대한각국의법제도에대한견해차이가작지않다. 따라서사실에대해서적시하는것에불과한각국의법제도에대한이견에대한정리를목적으로하며, 이에대해서는가급적판례를통해확인할수있는수준으로정리하고자하였다. 47) 최근의미국연방대법원의 SW특허에대한판단은그전과는다르게판단될수있음을알수있다. 80년대레이건정부의 pro-patent 정책이 1998년가장넓은범위의발명개념을수용한판결로 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. 48) 판결에따른다양한 BM 이나 SW특허의인정을통한 pro-patent 정점을넘어서이제는추상적아이디어에대한특허부여에대한비판적인입장을취하고있는것은고려해볼사항이다. BM특허를포함한 SW특허에대해 전통적으로유럽은컴퓨터프로그램관련발명의성립성을인정하지않으려하였고, 컴퓨터프로그램관련특허의붐을일으켰던미국마저도이제는관련발명의성립성을부인하려는움직임을판례를통해적극적으로보이고있다. 소프트웨어기술과산업을주도하고있는미국과유럽의입장이이렇다면과연우리나라로서는어떠한입장을취해야하는지고민이필요한시점이다 49) 는주장은시사하는바가작지않다. 발명의요건에대해완화하자는주장과는상충된입장이기때문에이에대한법정책적검토가요구된다고생각된다. 47) 소프트웨어산업의급속한성장이나미국, 일본등선진국에서컴퓨터프로그램관련발명에특허권을부여하여동분야에대한기술을독점하려는움직임이나타남에따라이에대한대응이요구되었으며, 컴퓨터프로그램관련기술의개발을유도하기위한지식재산보호의필요성이대두되어우리나라도컴퓨터관련발명의심사시준을개정하였으며, 1998 년 8 월 1 일부터적용한바있다, 손경한편저, 사이버지적재산권법, 법영사, 2004, 331 면. 48) 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), cert. denied, 119 S. Ct. 851 (1999). 49) 이수미외, 컴퓨터프로그램관련발명의성립성판단기준의변화에대한연구, 법학연구제 17 집제 2 호, , 406 면

31 Ⅱ. EU 50) 1. 개설 유럽특허조약 (EPC) 은특허받을수있는발명에대하여명시적으로정의하고있지않고, EPC 제52조에서특허받을수없는내용을열거하고있다. 즉, 발견, 과학적이론, 수학적방법, 심미적인창조물, 정신적행위, 게임방법, 영업방법, 컴퓨터프로그램그자체, 그리고정보의제공등을특허받을수없는것으로명시하고있다. 그러나특허청심판부는컴퓨터프로그램이기술적특징 (technical character) 이있고, 추가적인기술적효과 (further technical effect) 를발생시키면특허의대상으로인정하는추세이다. 이러한상이한절차와해석의차이는컴퓨터프로그램관련발명의보호에대한각국의차이로귀결되며, 결국 EU 단일시장의활성화를저해하게될것이라는문제점이지적되어, 51) 유럽위원회 (European Commission) 는 컴퓨터관련발명의특허성에관한지침 (Directive on the Patentability of computer-implemented inventions, 2002/0047/COD) 에대한제안서를 2002년 2월유럽의회 (European Parliament) 및유럽이사회 (European Council) 에제출하였다. 본지침에대한찬반의팽팽한논란이있었으나, 2005년 7월유럽의회에서본지침을부결함으로써사실상폐기되었다. 52) 유럽특허청은유럽특허조약제52조제2항 53) 에서컴퓨터프로그램등을특허대상에서명문으로제외하고있으나심결례는제52조제2항에해당하더라도발명의내용이제52조제3항에서말하는 그범주자체 (as such) 에해당하지않도록통상적인범위를초과한추가적인기술적효과를나타내고있으면컴퓨터프로그램도특허대상이될수있다고하여특허대상의범위를확대하였다. 54) 50) 본내용은연구자문에참여한홍익대김형렬박사의작성내용을수정 보완한것임. 51) Chalie McCREEVY, Statement to the European Parliament on Computer Implemented Invention, European Parliment Plenary Session, Strasbourg, ) 김찬동, 소프트웨어특허인정에따른대응방안에관한연구, 지적재산권, Vol.25, 2008, 면. 53) EPC Art. 52 Patentable invention (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1 : (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; (d) presentation of information (3) The provision of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such. 54) 조채영, 특허의대상 : 특허대상확대여부에관한논의를중심으로, 지식재산연구, Vol.4 No.2, 2009, 45 면 ; 박동식, 유럽특허법, 세창출판사, 2009, 면

32 2. EU 차원의논의 가. 개관유럽은 1970년대까지 SW특허를인정하지않았고 SW 저작권으로만 SW의법적권익을보호하여왔다. 1973년유럽특허조약 (EPC) 이체결되었으며, 동조약의제52조제2항은 SW를특허대상에서제외하였다. 그러나 EPO는위조약의특허대상조약에대한해석을달리하여기술적요소를갖고있는경우에는 SW 특허를인정하여왔다. 55) 그변화를살펴보면, 1978년에최초로제정된심사가이드라인에서 SW가특허대상이되기위해서는 기술적인특징 을가지고선행기술에비하여신규하고진보된기술적인기여를할것을요건으로하였는데, 신규하거나진보한기술적인기여가없는경우특허대상이아닌것으로하여일반적으로유럽에서는 SW가특허대상이아닌것으로인식되어왔다. 그러나, 1999년 IBM 사건, 2000년, T0931/95, Improved pension benefits system사건등에서 기술적인효과 가있는경우이는특허대상에서제외되지는않는다고판단하였고, 이후점차적으로보다광범위하게 SW 특허를인정하는방향으로실무가정착되었다. 이와같이유럽에서는 EPC 제52조제2항의규정을해석하는방향에따라서 SW특허를인정할것인지, 아닌지에대하여꾸준한논란이있어왔고, 그해석을명확하게하기위한노력들이있어왔다. 실질적으로는 SW특허를인정하는실무와조약의불일치를해소하기위해 1999년파리회의에서 EU 회원국들은 EPC 제52조제2항의불특허대상리스트에서 SW를제거하기위한논의를진행하였으나규정은그대로진행하는것으로결론이났다. 그러나 EPO는동조항을실무에적용함에있어서, 모바일폰사이에서신호의세기를증가시키는개선사항등과같은 기술적인문제 를해결하고자하는것과같은경우그문제해결이 HW가아닌 SW를통하여해결하는것일지라도이는특허대상에서제외될수없으며, 그해결방법이신규성 / 진보성을만족하는경우특허받을수있는것이라고천명하고있으며, 이를실무에반영하여꾸준하게 SW 특허를등록하고있다 56). 실제로 EPO는점차SW 특허허용범위를확대하여일본과같이 program 청구항을가진특허를등록하고있다. 57)58) 55) EPC 제 52 조제 2 항은 schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; 은특허대상발명이아니다라고규정하고있으나, EPC 는위규정은기술적요소가부재한경우에한하여적용되며, Computer Implemented Invention 으로대변되는 SW 특허에대하여 기술적인속성 을가지고있으면서, 기술적인문제를해결 하는동시에다른카테고리의발명들과같이신규하고, 선행기술에비하여진보한기술기여를한다면특허가능하다고밝히고있으며 ( 실무또한그와같이적용하여많은수의 SW 특허등록을하고있다. 56) 57) 예를들어 EP B1 ( ) 은다음과같은청구항을가지고있다. 청구항 1 A computer program for processing input data and outputting the processed data as output data, the program being characterized by:a first processing step... ; 58) 아인특허사무소 ( 연구책임자이강민외 4 인 ), 프로그램발명의보호강화에따른경제적효과및법제연구, 특허청, , 면

33 나. 컴퓨터프로그램관련심사가이드라인유럽에서는 EPC 제52조제2항및제3항에, 컴퓨터프로그램자체는발명으로간주하지않는다는규정이있다. 59) 컴퓨터프로그램자체를불특허대상으로하고있는것의해석에대해서는논란이있었는데, 특허청에서컴퓨터프로그램과관련하여 1978년에최초로제정된심사가이드라인에는발명은 기술적인특징 (technical character) 을가질것을요구하고있으며, EPC 제52조제2항에기재된발명은기술적인특징이없는것으로인정하고그예로서컴퓨터프로그램자체 (a computerprogram by itself) 및매체에기록된컴퓨터프로그램 (a computer program recorded on a carrier) 을들고있다. 여기서의기술적인특징은선행기술에의신규한기여를요구하고있다. 60) 이러한해석을기여접근법 (contribution approach) 이라고한다. 이러한해석에따라한동안컴퓨터프로그램자체는내용에관계없이특허받을수없는것으로해석되어왔다. 61) 그후 1999년에이러한해석에수정이가해져서, 모든컴퓨터프로그램은전기적인구성요소상에서작동하기위하여전류를발생시킨다는점에서기술적인효과 (technical feature) 가있다고한후, 이와같은통상적인물리적상호작용이외의기술적인효과 (further technical effect) 를발생하면프로그램으로청구되더라도프로그램그자체 (a computer program as such) 는아닌것으로인정하였다. 여기서, 추가적인기술효과는선행기술에비하여신규한부분에서반드시찾아야하는것은아니라고하여, 선행기술에해당하는부분에서도파악할수있다고하여기여접근법을적용하지않았다. 또한, 컴퓨터프로그램이그자체로청구되든, 저장매체에기록된형태로청구되든모두허용된다고판단하여, 컴퓨터프로그램그자체및저장매체에저장된컴퓨터프로그램을일률적으로특허대상에서제외한이전의심결을변경하였다. 62) 이에반해, 청구 59) 이조항은 1973 년에체결되고, 1978 년에발효되었다. EPC Art. 52(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (c)... programs for computers; EPC Art. 52(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subjectmatter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such. 한편, 1964 년의 EPC 초안에는컴퓨터프로그램에관하여상기와같은예외조항이없었다. 아래참조. EPC Art. 9 (2): The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: scientific knowledge and theories as such; mere discovery of substances occurring in nature; purely aesthetic creations; financial or accounting methods, rules for playing games or other systems, insofar as they are of purely abstract nature; methods of therapy, including diagnostic methods. 60) 즉, 선행기술과비교하여기여하는부분을기술적특징으로파악하고, 선행기술에비하여기여하는부분이없는경우기술적특징이결여된것으로보아, 특허의대상인발명이되지아니한것으로보는것이다. 따라서신규성이없는발명은처음부터특허의대상인발명이아닌것으로인정되게된다. 이러한이론은, 발명의성립성과특허요건으로서의신규성을구별하여판단하고있지않다는점에서후진적인모습을보여주고있다. 61) 예를들어, IBM T0110/90, Transforming text processing files. 62) IBM T1173/97, 및 T0935/97, 여기서는컴퓨터프로그램 (computer program

34 항에생명보험료계산수단, 혹은행정적비용계산수단등이기재된경우에는, 일반적인데이터처리수단에지나지않아추가적인기술적인효과 (further technical feature) 를발견할수없으며컴퓨터프로그램그자체 (a computer program as such) 에해당하므로유럽특허조약제52조제2 항및제3항의규정에의하여불특허대상으로판단한바있다. 63) 또한, 2000년의상기심결에서는, 기여접근법은특허대상의판단이아니라, 진보성의판단에서사용되어야한다는점을명확하게하여, 명시적으로기여접근법을폐기한바있다. 64) 현재는컴퓨터프로그램은매체에담긴상태뿐만아니라컴퓨터프로그램청구항그자체로도특허의대상이된다. 65) 실제컴퓨터상에서동작될때, 그프로그램과컴퓨터사이의통상적인물리적상호작용을넘어서는추가의기술적효과를가져올잠재력을가지고있으며, 컴퓨터프로그램은조약제52조제1항의의미내의발명으로간주될수있다고한다. 66) 다. 유럽특허협약 (Convention on the Grant of European Patents: European Patent Convention) 67) 파리조약제19조에의해동맹국은파리조약의규정에배치되지아니하는한별도로상호간에산업재산권의보호에관한특별한협정을체결할권리를갖는데, 유럽특허협약은파리조약제19조에의해체결되었다는점에서파리조약의범주내에있는특별협정 (a special agreement) 이고, 특허협력조약의범주내에있는지역적인조약 (a regional treaty) 이다. 68) 유럽특허는회원국의국내특허와같은효력이있고, 같은조건이적용 ( 유럽특허협약제2조 ) 되며아울러국내특 by itself) 이더라도추가적인기술적인효과 (further technical effect) 가있으면, EPC 제 52 조제 3 항의컴퓨터프로그램그자체 (computer program as such) 는아닌것으로판단한다. 63) T0931/95, Improved pension benefits system; 여기서는, 청구항의내용중영업방법자체와차이가나는점은, 생명보험료자동계산수단, 종업원의평균연령자동계산수단 등인데, 상세한설명을참작하여이수단을해석하면, 이것은단지데이터처리수단즉, 컴퓨터프로그램자체의사용을의미하므로유럽특허법제 52 조제 2 항및제 3 항에해당하여특허대상이아니라고판단하였다. 64) T0931/95, Improved pension benefits system, pp , According to the Board: There is no basis in the EPC for distinguishing between "new features" of an invention and features of that invention which are known from the prior art when examining whether the invention concerned may be considered to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. Thus there is no basis in the EPC for applying this so-called contribution approach for this purpose. 한편, 종래기술에비하여기술적인기여가없는경우, 특허의대상으로하지않는점은, 발명의성립성과특허요건으로서의신규성및진보성을구별하지아니한결과이다. 65) 김관식, 컴퓨터프로그램의특허권적보호와저작권적보호, 한남대학교과학기술법연구원, 과학기술법연구 11 집 1 호, 2006, 면. 66) 박동식, 유럽특허법, 세창출판사, 2009, 168 면. 67) 유럽특허협약은 1963 년특허에관한실체법통일협약 (Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention, 소위 스트라스부르그 협약 ) 을기초로하여, 유럽역내에서특허부여절차를통일화하기위하여 1973 년 10 월 5 일독일뮌헨에서체결되어 1977 년 10 월 7 일발효되었다. 68) 유럽특허는특허협력조약에따라서출원된국제출원 ( 소위 Euro-PCT 출원 ) 에기초하여허여될수있다. Euro-PCT 경로에서, 절차의초기부분은특허협력조약의규정들에따라규율되는반면, 지정관청혹은선택관청으로서유럽특허청에서행해지는지역단계는주로유럽특허협약에의하여규율된다. 지정관청혹은선택관청이되는것외에도, 유럽특허청은특허협력조약하에서의국제조사기관과국제예비심사기관의기능을할뿐아니라수리관청의기능을한다

35 허가부여하는것과같은권리를특허권자에게부여한다 ( 유럽특허협약제64조 ). 특허요건에대해서는유럽특허협약및동협약의해당규정에따라유럽특허청의심사지침에자세하게규정되어있는데, 69) 기본적인요건은먼저발명에해당하여야하고 70) 이러한발명이산업상이용가능하고신규하며진보성을지니고있어야특허가부여되고있다. 일반적으로발명이라함은인간의정신적창작으로특정영역의창작에한정되는것은아니지만유럽특허협약제52조제2 항 71) 은특허성있는발명으로인정되지않는예를예시하고있고, 이를유럽특허협약시행규칙제27조제1항과제29조제1항 c) 는기술적특성이라는수단을통해발명을구체화하고있다. 따라서현재유럽에서는기술성 ( 기술적특성 ) 이발명개념의일부분으로인정되고있다. 72) 이에따라기술적특성을지니고있어야비로소발명으로성립할수있는지의문제가제기되는데, 73) 발명으로인정되지않는대상을예시하고있는유럽특허협약제52조제2항에의해그특허성이부정되거나유럽특허협약시행규칙제27조제1항과제29조제1항 c) 가요구하는기술적특성을충족하지못하는경우에는발명으로의성립성이부정되고있다. 엄밀한의미에서기술적특성은유럽특허협약이아니라유럽특허협약시행규칙에서요구하고있는데, 2000년유럽특허협약개정논의시유럽특허협약제52조제1항을모든기술분야에서어떠한발명이신규성, 진보성및산업상이용가능성이있으면특허법에의한보호를인정해야하는것으로규정하고있는 WTO/TRIPs 협정제27조제1항과동일하게변경하는것이결정되었다. 74) 개정된유럽특허협약은 2007년 12월 13일에발효되었다. 75) 69) 유럽특허청심사지침서 (EPA Richtlinie), 2005, C-IV, ) 독일연방대법원은특허받을수있는발명을 인과적그리고예측할수있는결과에도달하기위하여자연법칙을이용한계획적인행위에대한신규하고, 진보성이있으며, 산업상이용가능한사상 으로정의하고있다. 이에대해서는 BGH GRUR 1969, 672 Rote Taube; BGH GRUR 1977, 96 Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1980, 849 ABS (Antiblockiersystem) 참조. 아울러 Benkard, PatG, GebrMG, 9. Aufl. 1993, 1 Rdn. 45 참조. 71) 유럽특허협약제 52 조 ( 특허성있는발명 ) (1) 유럽특허는신규하며진보성있고산업상이용가능한모든기술분야의발명에대해부여된다. (2) 제 1 항의의미에서다음은특허성있는발명으로인정되지않는다. (a) 발견, 과학적이론과수학적방법 (b) 미적창작 (c) 계획, 규칙, 정신적활동 게임 비지니스를위한방법과컴퓨터프로그램 (d) 정보의제시 (3) 제 2 항의대상혹은행위가그자체가해당하는경우에만특허성이인정되지않는다. 72) Kolle, Der Schutz der Computersoftware in der Bundesrepublik Deutschland, GRUR 1982, S ) Tauchert, Zur Beurteilung des technischen Charakters von Patentanmeldungen aus dem Bereich der Datenverarbeitung unter Berücksichtigung des bisherigen Rechtsprechung, GRUR 1997, S ) 개정의주요내용에대해서는 Nack / Phelip, Bericht über die Diplomatische Konferenz zur Revision des Europäischen Patentübereinkommen, GRUR Int. 2001, S. 322; Akte zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973, zuletzt revidiert am 17. Dezember 1991, GRUR Int. 2001, S. 309 참조. 75) 박영규, 소프트웨어발명의특허성판단에관한비교법적고찰, 한국지식재산학회, 산업재산권 26 호, , 면

36 Ⅲ. 미국 76) 1. 개설 실체법적규정인미국특허법제 101 조는유럽특허협약제 52 조제 2 항에대응되는규정으로써 어떤 새롭고유용한방법 (process), 기계 (machine), 제품 (manufacture), 조성물 (composition of matter) 또는 이들의유용한개선을발명또는발견한자는특허받을수있다 라고규정하고있다. 가. 특허대상으로서의소프트웨어발명 유럽에서와마찬가지로특허요건에대한심사에서미국특허청은출원서전체를고려하여판 단하고있다. 출원서전체의고려하에소프트웨어에의해구동되는컴퓨터의기능을밝혀내고, 소프트웨어에의해구동되는컴퓨터와특허청구된보호대상의관계, 즉모든가능한방법혹은 기계의형태가고려된다. 미국특허법제 101 조에의해어떤새롭고유용한방법, 기계, 제품, 조 성물또는이들의유용한개선을발명또는발견한자는특허받을수있다. 이로부터미국에서 는발명으로성립하기위하여기술적특성이요구되지않고있다. 하지만미국특허청은발명이 특허성을지니고있는지의여부와관련하여신규성, 유용성및진보성뿐만아니라특허보호청 구된발명이전체로서실제로이용될수있는지의여부에대해서심사를한다. 이는보호청구된 대상이유용하고명확하며유형의결과를지니고있어야함을의미한다. 이러한요건은추상적 아이디어, 개념혹은장래의연구를위한출발점에해당하는경우와는달리실제로일정정도 사용가능성이있는발명만을특허법에의해보호하기위하여요구되는것이다. 77) 현재까지미 국에서어떠한경우에발명이유용하고명확하며유형의결과를가져오는지의한계에대해서는 명확하지않다. 미국특허법제 100 조는발명을발명혹은발견으로규정하고있고, 제 103 조 a) 에의해발명이동일하게개시되어있지않은것이라하더라도그발명전체로서선행기술과의 차이가그발명당시에그기술분야에서통상의기술을가진자에의해자명한것이라면특허 받을수없다. 미국특허법은유럽특허협약제 52 조제 2 항혹은제 3 항과유사한불특허사유에대해 규정을두고있지않아, 특허법적보호로부터명백히제외되고있는대상은존재하지않는다. 또한유럽특허협약제 52 조제 1 항과비교하여미국특허법은제 101 조에서그보호대상을넓게 인정하고있는데, 이는 태양아래인간의손에의해만들어진모든발명은특허를받을수있 다 라는 1980 년의미국연방대법원의판시 78) 처럼모든인간의창작이특허법에의해보호되는 것을의미하는것이아니다. 미국에서도어떤대상이특허법적으로보호될수있는지의해석문 제가대두되는데, 어떤새롭고유용한방법, 기계, 제품, 조성물또는이들의유용한개선에관 76) 본내용은연구자문에참여한홍익대김형렬박사의작성내용을수정 보완한것임. 77) Brenner v. Manson, 383 U.S. 519, (U.S. 1996). 78) Diamond v. Chakrabarty 447 U.S. 303(1980); U.S. Patent No. 3,923,

37 한것으로서하드웨어혹은하드웨어-소프트웨어의결합에의하여물리적변환을초래하는발명인경우에원칙적으로특허법적보호가인정된다. 물건발명의경우에하드웨어혹은하드웨어와소프트웨어의결합에의하여기계나제조물의물리적구조를표현하여청구항에서유용한기계나제조물을정의하면특허법적보호가인정된다. 이경우에청구항은전체로서파악되어야하며, 하드웨어요소가청구항에기재되어있다는사실만으로그청구항이물건발명으로인정되지는않는다. 79) 물건발명과는달리하나혹은그이상의실행되는단계가포함되어있어야인정되는소프트웨어방법발명 80) 은최소한 2005년까지는자동적으로특허법에의해보호받을수있는발명으로인정되는것이아니라 CAFC가확인하고있는것처럼사전 (Pre-Computer Process Activity) 혹은사후 (Post-Computer Process Activity) 의컴퓨터처리과정을포함하고있는경우에그특허법적보호가인정되었다. 프로그램화된컴퓨터에의해수행되는단계들과독립적이면서그단계들에뒤이어컴퓨터외부에서수행되는물리적동작이요구되면이들동작은유형적인물리적객체에대한조작을수반하여그객체가다른물리적속성이나구조를갖도록한다는점에서특허법적보호대상으로인정된다. 따라서소프트웨어방법발명이컴퓨터연산의결과를단순히전달하는이상으로컴퓨터외부에서물리적변화를야기하는하나이상의사전혹은사후컴퓨터처리과정을포함하고있으면특허법상보호대상에해당한다. 컴퓨터의외부에서수행된물리적객체나동작의측정이컴퓨터데이터로되는소프트웨어방법발명에서그데이터가외부객체나동작에대응하는신호를포함하고그신호의물리적변환을야기하는과정이수행되면마찬가지로특허법상보호대상으로인정된다. 81) 나. 특허법적보호가부정되는경우미국특허법하에서컴퓨터프로그램관련발명은물건혹은방법발명으로서보호가주어지며, 따라서다른기술분야의물건혹은방법발명에적용되는규정은컴퓨터프로그램관련발명에도적용된다. 특허법의보호로부터잠재적으로제외되는대상, 즉추상적아이디어, 자연법칙혹은자연현상등은설명적자료 (descriptive material) 에해당하는데설명적자료는기능적 (functional) 설명자료와비기능적 (nonfunctional) 설명자료로나누어진다. 여기서기능적설명자료는컴퓨터에들어가서기능성을주는데이터구조및컴퓨터프로그램으로구성되고, 비기능적설명자료는음악, 문학작품, 편집물이나데이터의단순한배열등과같은것을말한다. 설명적자료의두유형은그자체만으로청구되면특허법에의한보호가인정되지않지만, 82) 기능적설명자료는컴퓨터가읽을수있는매체에기록되면그것은매체와구조적 기능적으로서로관계를갖게되고설명적자료의기능이실현되도록할수있기때 79) In re Iwahashi, 888 F.2D 1370, ) USPTO MPEP, 2004, Kapital IV.B.2( ). 81) 구체적인사례에대해서는이해영, 미국특허법제 2 판, 한빛지적소유권센터, 2005, 면참조. 82) Warmerdam, 33 F.3d 1354(Fed. Cir. 1994)

38 문에대부분특허법적보호가인정된다. 83) 비기능적설명자료의경우에는컴퓨터기록매체에 기록되어있다하더라도실제적인유용성요건을만족하도록기능성을현시하지못하므로특허 법에의한보호대상에해당하지아니한다. 2. 사례의구체적검토 미국에있어서는 1972년 Gottschalk v. Benson 판결 84) 과 1978년 Parker v. Flook 판결 85) 에서프로그램의특허보호에제한을가하였지만, 1981년 Diamond v. Dier 판결 86) 에서특허성을인정하였다. 프로그램의특허성인정을극적으로확대한것은 CAFC의 1998년 State Street Bank & Trust 판결 87) 이었다. 88) 그러나프로그램의특허성인정기준은 2008년 Bilski 판결 89) 에서 기계또는변환 (machine or transformation (MoT) 기준으로바뀐다. 90) Bilski 판결이후이를수용한여러판결이있었는데, CyberSource v. Retail Decisions 사건에서 CAFC는기록매체청구항의특허성인정을판단할때매체에기록된방법의특허적격성을중심으로판단하였다. CyberSouce 판결은미국법원의기존입장과도큰차이가없으며, 현재특허심사에서도적용되고있다. 91) 가. 영업방법에관한판례 : State Street Bank 사건판결미국연방순회항소법원은 1998년 7월에선고된 State Street Bank사건판결 92) 에서소프트웨어를이용한영업방법에관한발명을인정하였다. 문제의특허는공동투자신탁자금의투자를위한구조를실행하는자료처리시스템에관한것이다. 즉공동투자신탁자금 (spoke) 이그투자구조를관리하기위하여그들의자산을파트너쉽으로조직된공동계산방식으로하나의투자포트폴리오즉허브 (hub) 93) 에공동출자하는, 소위 pool 구조를실행하는컴퓨터에의한회계처리시스템 83) In re Lowry, 32 F.3d 1579, , 32 USPQ2d 1031, 1035(Fed. Cir. 1994). 84) 409 U.S. 63 (1972). 85) 437 U.S. 584 (1978). 86) 450 U.S. 175 (1981). 87) State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998). 88) 이판결은프로그램의특허성인정을 유용하고구체적이며실용적인결과 즉, 실제적용성 (practical application) 을기준으로판단하였다. 실제적용성요건은 Benson 사건에서 BCD ( 이진부호화십진수 ) 를이진수로변환한방법특허성인정을부인하는데에사용된후, CAFC 의 Alappat 사건에서모니터에평활파형 (smooth waveform) 을생성하기위하여사용된알고리즘이특허대상이된다고판단했던근거로사용한바있다. 89) In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008). 90) 미국대법원은 MoT 기준을지지하면서다만이것이특허성인정을판단하기위한유일한기준은아니라고하였다 (Bilski, 130 S.Ct. 3218, (2010)). 91) 권태복, 프로그램의특허성인정과쟁점, 한국지식재산학회, 산업재산권 39 호, , 면. 92) State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 149 F. 3d. 1368, , 47 USPQ 2d 1596, 1602(Fed. Cir. 1998). 93) 투자가의투자대상이되는연금과공통신탁등을펀드라고하고각각의펀드를한개로묶은것이허브라고하는포트폴리오이다 (BMP 연구회, 손에잡히는특허, 이노성등역, 삼각형프레스, 2000, p.88.)

39 (computerized accounting system) 에관한것이다. 94) 연방순회항소법원은이사건에대한논의의핵심이알고리즘이추상적아이디어로표현되어있는지또는실제적으로응용할수있는형태로구체화되어있는지, 즉그것이유용한형태의실체적결과를제공하는것인지에있다고보았으며, 수학적알고리즘이라하더라도특허성이인정된다고결론내렸다. 법원은분리된금전적인양을나타내는데이터를기계를이용한일련의수학적인계산을통하여최종적인지분값 (share price) 으로변환하는것은, 그것이가격관리기관에의해신뢰되고후속적거래에수용되는최종적지분값이라는, 유용하고구체적이며실질적인결과 (useful, concrete and tangible result) 를발생시키는것이라고했다. 위판결은그때까지인정되지않던, 컴퓨터소프트웨어그자체만으로도특허를허용한최초의것인동시에, 특허의대상으로서물리적변환의요건을더이상요구하지않는다고함으로써영업방법에대해서도특허를인정한획기적인사례이다. 미국의경우에는 State Street Bank Case 사건에서컴퓨터프로그램의특허성을인정한이래비즈니스방법특허도특허대상으로인정하고있다. 비즈니스방법특허는비즈니스를하는방법이나서비스하는방법의시스템자체를대상으로권리를보호해주는특허이다. 1998년이전에는세계적으로비즈니스방법을특허대상에서제외하였으나 1998년미국연방항소법원이 State Street Bank & Trust Co. 대 Signature Financial Group, Inc. 사건7 95) 에서이에대한특허를허여하자이후각국에서비즈니스방법을특허의대상으로인정하고있다. 연방항소법원은이사건에서경제법칙을이용한컴퓨터시스템에대하여미국특허법제101조의특허대상에해당한다고판시하였다. 이판결에서는영업방법을특허대상이아니라고하는 영업방법의예외원칙 은존재하지않으므로영업방법이라는사실만으로제101조의특허대상에서제외되는것이아니라신규성, 진보성, 기재요건을충족시키면그특허는유효하다고하였다. 96) 또한본건발명이 PC나하드웨어에대응하는구성으로기재되어있는점을들어제101조의특허대상인기계에 94) 이시스템은매일을단위로수많은재무통계데이터를계산하며, 계산되는통계데이터는 1 허브자산과비용의각스포크퍼센트지분, 2 매일의수입, 3 순확정이익혹은손실및비확정이익혹은손실, 4 허브와공개적으로거래된각스포크의세금처리목적과장부정리를위해서총연간수입 비용및자본이익혹은손실을계산하는데필요한모든데이터등이다. 이시스템은이같은데이터를이용하여포트폴리오의수입 비용 순실현및비실현이익과손실을각공동투자신탁자금에할당할수있도록한다. 또한이시스템은매일그통계데이터를추적하므로허브의신탁자금에대한회계및조세목적상회계연도말의수입 비용 자본이익 손실등이결정될수있다. 이발명에의하면개별공동신탁자금관리에행정적인효율성을제고하고관리비용을절감하며, 세제상의이익을실현할수있다고하며, 이러한시스템의형성을통하여발생할수있는제휴자간의이권의변화와시장의변동등을감안하여이익과손실을적정하게분배하는기능도포함하고있다고한다. 이특허는그시스템에서행해지는계산의신속 정확이필수적이고그계산이매우복잡하다는것을고려하면컴퓨터나이에상응하는도구가반드시필요하다. 이특허청구항은오직수치를입력하여그에관한계산을수행하고그수치만이출력되는시스템에관한것이라는점에대해서는이견이없다. 95) State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, 47 USPQ 2d 1596(Fed. Cir. 1998), 이발명은 SFG(Signature Financial Group, Inc.) 사가특정형태의투자신탁구조를운영하는데사용하는컴퓨터회계시스템으로각각의국립증권거래소에서다른화폐로매매되는증권에동시투자하는투자신탁을처리하기위한 허브와스포크 구조이다. 이는수치만을입력하여계산하고그수치를출력하는시스템에대해특허를청구한것이다. e- 특허전략, 공인복외譯, 세창출판사, 2001, 43 면. 96) 김순석, 인터넷특허법, 집문당, 2002, 54 면

40 해당하고, 특허성여부는제101조에열거된 4가지카테고리 (useful process, machine, manufacture, or composition of matter) 중하나가기재되어있다면장치냐프로세스냐의여부는중요하지않다고하였다. 또한법원은그동안소프트웨어발명에가장걸림돌이되었던 수학적알고리즘예외 원칙을부정하였다. 수학적알고리즘 97) 도추상적인아이디어가아니라 유용하고구체적이며유형적 (useful, concrete and tangible) 인것이라면특허대상이라고판단한것이다. 이사건으로인해 비즈니스방법특허 는소프트웨어를이용한모든형태의특허를지칭하게되었고이판결은세계적으로영업방법특허를최초로인정하였다는점에서중요한판결이다. 98) 이판결이후일본, EU, 우리나라등도심사기준을개정하여영업방법의특허성을인정하게되었다. 99) State Street 판결은컴퓨터프로그램또는사업적방법에관한발명에대해서중요한기준을마련한것으로평가되고있다. 즉, 컴퓨터발명의핵심이수학적공식으로추상적인아이디어에머무른경우에는자연법칙그자체와마찬가지로특허받을수없는것이지만, 구체적이고유용한결과를생산하기위해서당해수학적공식의이용이이루어진경우에는발명에해당된다고볼수있다는것이다. 동판결은컴퓨터기술의발전을반영한획기적인기준으로후속사건에서도그대로준수되어널리인터넷사업에관한발명이특허를받을수있는계기를마련해주고있다. 100) 나. Bilski 사건 (1) 개요 In re Bilski : 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q. 2d 1385(Fed Cir ) 판결은 BM의발명성립성에관한 CAFC의전원합의체 (En Banc) 판결로서, ' 물품거래에있어위험을분산시키는방법 ' 을청구항으로하는특허출원에대하여등록을거절한연방특허청의결정을지지하고있다. 97) 청구항에기재된발명이어떤입력값의계산을통해수학적답을얻는것에한정되어있고산업상이용가능성이한정되지않았을경우에이는수학적알고리즘에해당한다. 수학적알고리즘자체는 산업상이용할수있는구체적수단 이아니기때문에특허법제 29 조제 1 항을충족하지못하므로거절되어야한다. 황종환 김현호, 특허법, 한빛지적소유권센터, 2006, 150 면. 98) 이판결이후미국의인터넷비즈니스업체인프라이스라인 (Priceline) 사가 1999 년 10 월자사특허인역경매시스템을침해하였다는이유로마이크로소프트 (MS) 사를제소하였고그직후세계최대의인터넷서점인아마존 (Amazon) 사가자사의인터넷쇼핑관련특허를침해하였다는이유로경쟁사인미국최대의도소매서점인반스앤드노블 (Barnes &Noble) 사를제소하였다. 그외에도야후사건등의비즈니스모델특허분쟁이계속발생하고있다. 윤선희, 인터넷상의비즈니스방법특허의발명, 산업재산권제 10 호, 2001, 1 면참조. 99) 조채영, 특허의대상 : 특허대상확대여부에관한논의를중심으로, 지식재산연구, 제 4 권제 2 호, 2009, 면. 100) 정상조, 소프트웨어特許의현황과과제, 한국비교사법학회, 비교사법통권 38 호, , 1207 면. 그러나, 새로운사업방식을기존의컴퓨터프로그램지식으로구현한발명에대해특허대상으로인정할수있게되었고, 이는특허제도의근본적목표인기술혁신의촉진에반한다는비판이강하게제기되었다 고도한다. 윤권순외, 특허법의논리, 신론사, 2014, 105 면

41 CAFC는, 발명의성립성을판단하는기준으로는 Machine or transformation' 원칙이적절한기준이며, CAFC 가 State Street 사건에서 BM 발명의성립성원칙으로제시하였던 Useful, Concrete and Tangible" 기준은이를폐기한다고천명하였다. 나아가 CAFC는 In re Ferguson 사건의판결을통해서다시한번, 종래연방대법원이주창해온 Machine or transformation' 원칙만이연방특허법제101조가적용되는 발명의성립성 에관한유일하고, 절대적이며, 적용가능하고, 권위있으며, 적절한기준이다 라고판시함으로써이를재확인하였다. 101) (2) 연방대법원판결 원고인 Bilski and Warsaw는 CAFC 판결에대하여상고하였고, 연방대법원이 상고를허가하였다. 2010년, 미국대법원은 Bilski 판결을통해선물상거래 (commodities trading) 의위험을헤지 (hedge) 시키는방법은추상적아이디어로서특허대상이될수없다는결론을내린다. 102) 대법원은 Bilski 청구항의금융리스크관리방법을앞의Benson, Flook, Diehr 판결과비교했을때, Bilski 청구항은 Benson에서제기되었던선점적효과의문제가존재하였고, 청구항내의단계들은 Flook에서지적되었던관습적이거나자명한사후처리활동 (post-solution activity) 에불과하다고보았다. 결국대법원은 Bilski 청구항을추상적아이디어에대해특허권을획득하려는행위로판단하여제101조의특허대상이아니라는결론을내린다. 이러한결론은 CAFC의엄격한 기구 -또는-변환 테스트또는다른공식적기준을통해도출된것이아니라, 순순하게 자연법칙 (laws of nature), 자연적현상 (physical phenomena), 그리고추상적아이디어 (abstract ideas) 라는특허예외대상을확립시킨 Benson, Flook, Diehr 판결을통해서만이도출되었다. 103)104) 다. Alice v. CLS 사건 (1) 사건개요 Alice v. CLS 사건은금융거래를용이하도록한전자적에스크로 (escrow) 서비스를구현한컴퓨터프로그램의아이디어를특허로보호할수있는지가문제된사안으로이는 2010년 Bilski 판결이후소프트웨어의발명의성립성에에관한최초의대법원판결을도출해냈다는데의의가있다. Alice Corporation( 이하 Alice 라한다 ) 은금융거래에있어, 제3자를통하여 계약의일방 101) 이하의내용은고려대학교산학협력단 ( 연구책임자조영선외 1 명 ), 영업방법특허에관한 5 극의법제비교및출원전략연구, 특허청, , 면을요약 정리한것임. 102) 이수미외, 컴퓨터프로그램관련발명의성립성판단기준의변화에대한연구, 법학연구제 17 집제 2 호, , 386 면. 103) Bilski v. Kappos, 130 S.Ct. 3218, (2010). 104) 이수미외, 컴퓨터프로그램관련발명의성립성판단기준의변화에대한연구, 법학연구제 17 집제 2 호, , 면

42 이나 거래 를안전하게보호하고위험을감소시킬수있도록하는전자적방식을사용한네종류의컴퓨터프로그램특허 105) 를보유하고있었다. 은행에서거래를완료하기위하여제3자의확인이필요한개념구조를통상에스크로 (escrow) 라하며, 이는수천년동안금융에사용되어온방식이다. 이사건에서문제된특허는에스크로가범용컴퓨터에서어떻게수행될수있는지를설명해놓은것으로서, 컴퓨터시스템을활용하여거래당사자가위험성을줄이는방식으로합의에도달할수있도록하는방법발명및컴퓨터시스템을포함하고있었는데다만, 어떤방식으로컴퓨터에작동하게되는지에대한상세한설명이나이에대한소스코드및시방서를포함하지않고있었다. Alice는호주국적의 Ian Shepherd가 1999년에획득한특허를매입하여특허권을가지게되었다. 106) 2002년부터 CLS Bank( 이하 CLS 라한다 ) 도 Alice와유사한방식의금융거래기술을사용하기시작하였다. CLS 은행의협력단은하루에 5조달러의거래처리가가능한컴퓨터시스템을개발하였는데, Alice는 CLS 컴퓨터시스템이자신들의특허를침해하였을가능성에대하여인지하고논의를시작하였다. 2007년 CLS는 Alice가보유하고있는특허에대한무효소송과함께 CLS가 Alice의특허를침해하지않았다는것에대한확인판결을요청하며 DC 지방법원 (United States District Court for the District of Columbia) 에소를제기하였고, 이에 Alice 또한 CLS가 Alice가가진특허를침해하였으며, 자신들의특허의유효를주장하는반소를제기하였다. 107) (2) 연방대법원판결 2014년 6월 19일미국연방대법원에서는법관들의만장일치로 Alice의특허에대하여무효를선언하였다. 108) 대법원은자연법칙, 자연현상, 추상적아이디어는미국특허법제101조에포함될수없어특허대상이되지않으며, Alice의특허는위의요건중추상적아이디어에해당하기때문에무효라고판시하면서 CAFC 전원합의체판결을유지하였다. 과거 Bilski의위험회피에관한발명이추상적아이디어이기때문에특허를받을수없는발명이라는결론과마찬가지로, Alice의에스크로발명또한 Bilski와별반차이가없는추상적아이디어라는것이다. 대법원은쟁점이된모든특허청구항에대하여특허가부적격하다는결론을지으면서, 컴퓨터로구현된발명의성립성을판단하는방법으로는 Prometheus 판결에서제시된 2단계판단방법을사용하였다. 109) 105) 이중 3 종의특허는모두첫번째프로그램을통하여파생되어지속되거나일부응용되고있으며특허의상세내용은다음과같다. 1) US patent 5,970,479 filed 1992, issued 1999, 2) US patent 6,912,510 filed 2000, issued 2005, 3) US patent 7,149,720 filed 2002, issued 2006, 4) US patent 7,725,375 filed 2005, issued ) 그러나, Alice 는이러한특허를보유하고있었을뿐, 실제사업에위와같은특허를사용한적은없었던바, Alice 는특허괴물이라는비판을받고있었다. 107) 이하의내용은전정화 권태복, 영업방법발명의성립성판단기준 - 미국연방대법원 Alice v. CLS 판결을중심으로 -, 산업재산권제 44 호, 한국지식재산학회, , 면을요약 정리한것임. 108) Alice Corp. v. CLS Bank International 573 U. S. _ (2014). 109) Prometheus 판결에서미국연방대법원은우선적으로제 101 조의폭넓은보호대상에서제외되는

43 [ 그림 7] 법원판결에따른미국의 SW 특허인정범위 출처 : 특허청, 2014 Ⅳ. 일본 110) 년법개정이전 일본특허법제2조제1항은 이법률에서 발명 이란자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것을말한다 고규정하고있다. 여기서컴퓨터소프트웨어관련발명에대해서는발명의정의규정중자연법칙의이용에해당되는지를둘러싸고이론적ㆍ실무적으로논란이되었다. 컴퓨터소프트웨어란간단히말해서 전자계산기인컴퓨터에소정의목적을달성하기위한일련의명령의집합 으로정의된다. 한편, 소프트웨어관련발명이란 소프트웨어를발명의구성요소로서필연적으로포함하는발명 으로파악된다. 다만, 특허청심사기준에서는소프트웨어관련발명을 그발명의실시에소프트웨어를필요로하는발명 ) 으로정의되어있다. 그러므로소프트웨어관련발명의정의는대개동일하다. 111) 이러한소프트웨어관련발명의개념을전제로살펴보면, 소프트웨어란컴퓨터 ( 하드웨어 ) 라는전자기기를이용하여일정한목적을달성하기위하여일련의조작을수행하기위한명령의집합 이라고할수있다. 일본특허법제2조제1항은발명의정의를규정하면서, 자연법칙의이용성요건이충족을요구한다. 이는소프트웨어를작성함에있어서기초가되는수학적알고 근본적인자연원칙, 자연법칙, 자연현상, 추상적인아이디어에어느정도의적용 (application) 이더해져야특허보호대상의범주안에들어갈수있는지에초점을맞추어논의를진행하였다. ; 이정아 배대헌, Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 사건판결에서나타난미국연방대법원의판결경향, 창작과권리 ( 제 68 호 ), 세창출판사, 2012, 80 면. 110) 본내용은연구자문에참여한지식재산연구원전성태박사의작성내용을수정 보완한것임. 111) 中山信弘 小泉直樹編, 新 注解特許法 ( 上卷 ), 2011, 頁

44 리즘그자체는특허법상발명에해당되지않아, 특허법의보호대상이되지않는다는것이일반적인해석이었다. 112) 한편, 소프트웨어의표현형식 ( 코드, 바이너리 ) 에대한모방을보호해야한다는인식하에일본에서는먼저 1985년저작권법을개정하여프로그램저작물에관한규정을도입하여소프트웨어에대한표현을보호하기에이르렀다. 이와같이, 소프트웨어의표현을저작권법으로보호하게되었으나, 실질적으로소프트웨어에의해실현되는기술자체나소프트웨어의배후에존재하는기술적아이디어에대한보호에대해서는불명확한상태가지속되었다. [ 표 2] 일본의 SW 특허심사기준변천현황 113) 특허취득패턴 전형적특허 심사기준 운용지침등 70년대중반경電子計算器型특허 전자계산기, 키보드, 논리회로등하드 [ 프로그램심사기준 ] 마이크로컴퓨터형특허마이크로컴퓨터제어전기밥솥 [ 마이컴運用指針 ] * 장치, 기기의특허 ( 마하드소프트 80년대초반경 * 마이크로컴퓨터응용기이크로컴퓨터제어 ) * 마이크로컴퓨터가밥솥의온도술을 [ 장치 ( 物 )] 로서보호 * 프로그램은하드제어용제어를실현 80 년대중반경 년 2001 년 ~ 워드프로세서형특허워드프로세서 * 장치의특허 ( 프로그램하드이가진기능에특징 ) * 프로그램은하드제어용에한정된것은아니다. 소프트웨어매체형특허 * 매체 (CD-ROM 등 ) 의특허 * 프로그램은하드제어용에한정된것은아니다. 네트워크형특허 * 네트워크상에서유통하는프로그램특허 소프트 일본어 / 漢字변환프로그램 ( 워드프로세서의 ROM 에격납된프로그램이일본어 / 한자변환을실현 ) 일본어 / 漢字변환프로그램 (CD-ROM) 하드 ( 매체 ) 소프트 * 매체에기록된프로그램 (FD 에기록된프로그램이퍼스컴에서일본어 / 한자변환을실현 ) 소프트 서버로부터네트워크를통해서다운로드된프로그램이 PC 상에서동작 o [ 소프트관련발명의취급 ( 안 )] 성립성판단방법을명확화 o [ 개정심사기준 ] 자연법칙이용성의요건을명확화 [ 신운용지침 ] 매체클레임을인정 [ 개정심사기준 ] 프로그램클레임을인정 그러나소프트웨어에의해실현되는기능을가지는장치ㆍ기구ㆍ시스템에관한발명또는일정한처리방법등에관한발명으로서재구성함으로써실질적으로는어떠한물리적인기계나구조를전제로한발명이되므로, 당해발명전체로서보면자연법칙의이용성이긍정될수다. 기본적으로이러한관념하에소프트웨어관련발명이라도특허법상으로전면적으로부정되는 112) 특히수학적알고리즘은수학법칙이나공식또는인위적결정등과비교되어왔다. 113) 이상정, 컴퓨터프로그램보호방법의재검토, 서울대학교법학제 48 권제 1 호, 2007, 114 면