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1 特許訴訟에서의均等論의體系的發展方向 대법원 선고 97 후 2200 판결을중심으로 特許法院判事 柳英日 Ⅰ. 서론 대법원 선고 97후2200 판결 ( 이하 이사건대법원판결 이라한다 ) 은이른바균등물 (equivalents) 의관계가성립하는경우에는발명의동일성이인정되어권리범위에속하게됨을인정함으로써, 결과적으로균등론 (doctrine of equivalents) 을명시적으로수용하고그적용요건을정면으로제시한최초의대법원판결이다. 이미많은나라의특허소송실무에서일정한경우에특허발명의권리범위를특허청구범위의문언해석의범위를넘어서서인정하고있으며, 우리도그예외는아니었기때문에이사건대법원판결이그결론에있어서새로운것은아니다. 문제는어떠한분석의도구를어떻게사용하느냐에따라서특허발명의보호범위와침해여부판단이크게영향을받을수있기때문에 1), 보호범위해석에관한새로운분석의도구를수용하고그적용요건을명시하였다는점때문에이사건대법원판결은주목을받게되는것이다. 실제로이사건대법원판결에의하여사건을환송받은특허법원에서는다시이사건대법원판결에균등론적용의소극적요건중의하나로서명시된이른바출원포대금반언의원칙을적용하여균등관계의성립을부정하였고 2), 이판결은다시상고되어대법원의판단을기다리고있다. 균등론은주지하다시피미국의판례법에서형성되어발전해온이론이므로, 그것이나름대로의이질성 (ideosyncracy) 3) 을간직해온우리의특허소송실무에서제대로정착하여발전할수있도록하려면적지않은노력이필요하다고보여진다. 무엇보다도균등론의도입이가져오는의미를기존의판례의운영추세의분석과관련하여회고적으로, 한편으로는특 1) 특허법원의전속관할인권리범위확인사건, 일반법원의관할인권리침해로인한민사상손해배상및관련가처분사건등에직접적인영향이있을것이며, 균등영역의범위설정과관련하여특허발명의특허성 (patentability) 이나유효요건 (validity) 등의판단절차에도간접적인영향을미칠수있다고할것이다. 2) 특허법원 선고 2000허6158 판결, 자세한내용은본문 Ⅶ. 3. 나. 출원포대금반언의원칙 (file wrapper estoppel) 에관한최근특허법원판결들부분참조 3) 이를어떻게이해하고조화시키느냐하는것이외국의법률이나제도에관한많은비교법적연구 (comparative study) 의성패를좌우하게된다. 230

2 허발명의국제적보호의발전방향과관련하여미래지향적으로검토하는작업이선행되어야할것으로보여진다. 그리고이어서이사건대법원판결에서제시한균등론적용의개별요건들을관련특허법원판결및 4) 미국, 그리고우리와매우유사한특허법체계하에서최근에균등론을최고재판소의판례로받아들인일본의관련판례등과의비교법적검토를통하여정확히이해하고분석하는작업이필요할것으로생각된다. 이러한검토를바탕으로우리는이사건대법원판결이기존의실무에미치는영향과그상호관계를이해하게되고, 그바탕위에서그요건의향후해석적용에정확을기할수있을것이며, 더나아가개략적이나마앞으로의균등론의체계적활용방안을찾아나갈수있을것으로생각된다. 균등론은특허침해론의전부는아니지만그핵심을이루는방대한이론임은주지의사실이다. 그리고이에관하여는이미국내논문과 5) 외국의관련문헌에 6) 의하여많은연구검토가훌륭하게이루어져있다. 따라서이논문에서는중복되는이론적검토를가능한한줄이고, 이사건대법원판결을계기로부각되는몇가지실무상문제점들에집중하여위에서제시한사항들에대한검토를시도하기로한다. Ⅱ. 이사건대법원판결개요 1. 경위 가. 이사건특허발명과 ( 가 ) 호발명 이사건특허발명 7아미노 1사이클로프로필4옥소1,4디하이드로 나프티리딘 ( 퀴놀린 )3카복실산의제조방법에관한것으로서, 그특허청구범위가 [ 일반식 (II) 의나프티리돈3카복실산또는퀴놀론 3카복실산을일반식 (III) 의아민과반응시킴을특징으로하여, 일반식 (I) 의 7아미 4) 특허법원 선고 98허2160 판결 5) 균등론의총괄적검토에관하여는아래의논문들을참고로하였다.( 발표일자순 ) 이수완, 특허청구범위의해석, 특허소송실무연구회발표자료 (2000년 10월 ), 미간행석창목, 특허침해와균등론, 법조 2000년 5월호, 154면이하서태환, 특허침해소송에있어서의균등론에관한연구, 고려대학교석사학위논문 (1998년 12월 ) 오승종, 특허청구범위의해석, 사법논집제28집, 229면이하특허침해와균등론, 법조 1997년 5월호, 44면이하 6) 균등론일반에관한외국의문헌으로는아래의것들을주로참고로하였다. Chisum on Patents, Vol. 5A, Lexis Publishing, & 2000 Cumulative Supplement Martin J. Adelmann, & Randall R. Rader, Cases and Materials on Patent Law, West Group,

3 노1사이클로프로필 4옥소1, 4디하이드로 나프티리딘 ( 퀴놀린 )3카복실산및이의염을제조하는방법등 11개의청구항으로되어있는발명. 그중 ( 가 ) 호발명과대비하기에적절한것은, 그청구범위제1항에서다음의반응식 1과같은출발물질 (1사이클로프로필7클로로6플루오로1,4디하이드로 4옥소퀴놀린 3카복실산) 에반응물질 ( 즉피페라진 ) 을반응시켜목적물질인 [1사이클로프로필6플루오로 1, 4디하이드로 4옥소7 피페라지닐 퀴놀린3카르복실산 ]( 이를 사이프로플루옥사신 이라한다 ) 을제조하는방법임 ( 피페라진반응물질 ) 출발물질 목적물질 ( 사이프로플루옥사신 ) ( 가 ) 호발명전체적으로 8공정으로이루어져있는바, 그중이사건특허발명과대비하기에가장적절한것은이사건특허발명과동일한출발물질에서시작하여최종적으로동일한목적물질을얻는공정인제7공정과제8공정의일부로서, 다음의반응식2 와같이, 출발물질에반응물질인 N에톡시카르보닐피페라진을반응시켜중간체인 [1사이클로프로필 7(4에톡시카르보닐1피페라지닐 )6플루오로1, 4디하이드로4옥소퀴놀린3카복실산 ] 을얻고 ( 제7 공정 ), 위반응중간체로부터가수분해에의하여목적물질인사이프로플루옥사신을제조하는방법임 ( 제8공정의일부 ). 출발물질 ( 사이프로플루옥사신목적물질 ) (N 에톡시카르보닐피페라진반응물질 ) 반응중간체 232

4 나. 심결단계의판단피상고인 A는자신이실시하고있는아래의 ( 가 ) 호발명이상고인 B의특허발명과비교할때, 항균제인사이프로플록사신및이의염을제조하는발명이라는점에서발명의목적은동일하나, 구성과작용효과가상이하다는등의이유를 7) 내세워그권리범위에속하지않는다는취지의소극적권리범위확인심판을제기하였고, 특허청심판소는특허발명의청구범위제1항, 제4항및제7항과 ( 가 ) 호발명은출발물질이 1사이클로프로필7클로로 6 플루로로1,4디하이드로 4옥소퀴놀린 3카복실산 으로동일하고, 최종물질도동일하나, 반응물질에있어서 ( 가 ) 호발명은이사건특허발명의특허청구범위에서보호범위로하고있지않은 N에톡시카르보닐피페라진을사용하는것이어서기술적구성이상이하고, 2개의관능기를갖는이사건특허발명의피페라진과 1개의관능기를갖는 ( 가 ) 호발명의 N에톡시카르보닐피페라진은그반응기전이현저히상이한것으로서이로부터생성되는목적물질의수율에현저한작용효과가미칠것으로인정되므로 ( 가 ) 호발명은이사건특허발명의권리범위에속하지않는다고심결하였다. 다. 항고심결단계의판단다시 B가이사건특허발명의피페라진과 ( 가 ) 호발명의 N에톡시카르보닐피페라진은균등물질이고, ( 가 ) 호발명은이사건특허발명의우회발명에불과하므로, 그권리범위에속한다고주장하면서항고하자, 특허청항고심판소는심판단계보다자세하게 B의이사건특허발명 ( 특허번호제23468호 ) 과 A의 ( 가 ) 호발명을대비하면서, 양발명은모두항균제인일반식 (Ⅰ) 의사이프로플루옥사신을제조하는방법으로출발물질및목적물질은동일하지만, 이사건특허발명은출발물질에일반식 (Ⅲ) 의피페라진과반응시켜목적물질을얻는데반하여, ( 가 ) 호발명은출발물질에피페라진이아닌일반식 (Ⅴ) 의에톡시카르보닐피페라진을반응시켜일반식 (Ⅳ) 의 1사이클로푸로필 7(4에톡시카르보닐1피페라지닐)6플루오로1, 4디하이드로4옥소퀴놀린3카르복실산을중간체로제조하고이를다시가수분해시켜목적물질을제조한다는점에서양발명의차이가있고, 또한이사건특허발명의반응물질인피페라진은두개의관능기를갖고있는데반하여 ( 가 ) 호발명의반응물질인에톡시카르보닐피페라진은하나의관능기만을갖고있어통상적인화학반응의이론에비추어볼때 ( 가 ) 호발명이이사건특허발명보다불순물인다이머유도체를더적게생성시킬것이고이로인하여수율도 ( 가 ) 호발명이더높을것이므로, 이사건특허발명의피페라진과 ( 가 ) 호발명의에톡시카르보닐피페라진은반응메카니즘이동일한균등물이아니고따라서 ( 가 ) 호발명은이사건특허발명의우회발명이라고볼수없는바, 이와같이양발명의출발 7) B의특허발명이미완성이라는주장도포함되어있으나, 균등론과직접관련된쟁점이아니므로언급하지아니한다. 233

5 물질및목적물질은동일하나제조공정상에차이가있고, 이러한구성상의차이로인하여그효과도상이하다고인정되므로, ( 가 ) 호발명은이사건특허발명과상이한발명으로서이사건특허발명의권리범위에속하지않는다는취지로판단하였다. 8) 라. 대법원의판단 ⑴ 상고이유요지 B는이사건청구범위제1항은 ( 가 ) 호발명의에톡시카르보닐피페라진과극히유사한알카노일피페라진을개시하고있고, ( 가 ) 호발명의에톡시카르보닐기나이사건특허발명의알카노일기모두치환되어있지않은아민기에결합되었다가가수분해에의해분리제거될수있다는것이널리알려진사실이며, 반응공정에도차이가없는것이어서 ( 가 ) 호는이사건특허발명의균등적권리범위에속한다는등의상고이유 9) 를내세워상고하였다. ⑵ 대법원판결요지 ( 가 ) 호발명이특허발명과, 출발물질및목적물질은동일하고다만반응물질에있어특허발명의구성요소를다른요소로치환한경우라고하더라도, 양발명의기술적사상내지과제의해결원리가공통하거나동일하고, ( 가 ) 호발명의치환된구성요소가특허발명의구성요소와실질적으로동일한작용효과를나타내며, 또그와같이치환하는것자체가그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자이면당연히용이하게도출해낼수있는정도로자명한경우에는, ( 가 ) 호발명이당해특허발명의출원시에이미공지된기술이거나그로부터당업자가용이하게도출해낼수있는것이아니고, 나아가당해특허발명의출원절차를통하여 ( 가 ) 호발명의치환된구성요소가특허청구의범위로부터의식적으로제외되는등의특단의사정이없는한, ( 가 ) 호발명의치환된구성요소는특허발명의그것과균등물이라고보아야한다. ( 가 ) 호발명의출발물질및목적물질이특허발명과동일하고그반응물질도특허발명의반응물질과균등물이며반응중간체를가수분해하여목적물질을얻는공정도단순한관용수단의부가에불과하므로 ( 가 ) 호발명이특허발명과상이한발명이라고볼수없다. 8) 특허청 항당232 심결 9) ( 가 ) 호발명은이사건특허발명과출발요건과최종요건을동일하게하고그중간에무용한요건을덧붙인우회발명이라는주장, 그리고 ( 가 ) 호발명이수율의향상을가져오지못하였다는주장, 이사건특허발명이불순물의생성이많지않다는주장도포함되어있다. 234

6 Ⅲ. 이사건대법원판결이전의균등론관련판결검토 1. 대법원판결개관이사건대법원판결이전의대법원판결중에는특허발명의일정요소가대응요소로치환된경우에작용, 방법, 결과의면에서분석하는등의방법으로이를 균등물 이라고하거나 10), 작용효과의면에서분석하여일정한구조의차이를 단순한설계변경 11) 이라고함으로써 ( 가 ) 호발명이특허발명의보호범위에속한다는결론을내린경우가있었다. 학설은이러한판례들이사실상균등론을적용한것이거나, 균등침해를인정한것이라고이해하고있다. 위사안들은 ( 가 ) 호가특허발명의특허청구범위의문언내용을그대로실시한것이아니므로, 일정한범위내에서그권리범위를넓혀서이해한것이고, 그과정에서 균등물 (equivalent) 이라는균등이론의핵심적용어를직접사용하거나, 단순한설계변경 이라는우회적표현을사용한점에비추어균등론을적용한것으로보여질여지가충분히있다. 더구나미국의 Graver Tank사건이후채택되어널리사용되는균등판단의기준, 즉기능 방법결과 (functionwayresult) 의 3단계테스트 ( 이른바 tripartitetest) 와동일한기준을제시한원심결을그대로받아들인경우도있기때문에, 종전의대법원판결은균등론을전면적으로활용하고있지는않았지만개별적인사건에서이를제한적인형태로채택하고있 10) 대법원 선고 89후773 판결은, ( 가 ) 호발명의반응물질은이사건특허발명의반응물질과동일한작용을하고동일한방법으로사용되며기능면에서동일한결과를나타낸다고볼수있고, 당업자이면 페닐이소시아네이트 의 메틸페닐카바네이트 로의치환가능성을용이하게예측할수있으므로, ( 가 ) 호발명의반응물질은이사건특허발명의반응물질과균등물이라할수있다고하여균등론적용의요건이비교적상세하게담겨있으나, 심결의판단을그대로받아들였을뿐적극적으로요건제시를한사안은아니라는점에서이사건대법원판결과는의미가다르다. 기타균등물이라는표현을사용한판결로는대법원 선고 94후1176 판결등이있음 11) ( 가 ) 호고안은, 이사건등록고안의 안내편 (3) 이없는대신에승강편 (2) 에 경사부 (3) 를두고있는점에서구조상차이가있으나, 위안내편 (3) 과경사부 (3) 가각각안내공보다더외부로돌출되어있는점에서양자가동일하고, 또양자는다같이승강편 (2) 의단부가외통밑면에걸리는것을방지하는효과를가져온다는점에서도동일하므로, 양자의위구조상차이는단순한설계적변경정도에불과하고그차이로인하여새롭게상승된작용효과를가져온다고볼수없으므로이사건등록고안과 ( 가 ) 호고안은동일하다. 대법원 선고 91후509 판결이사건등록고안에서특징으로하는바의반죽요입부, 성형요입부및공구를성형구에일체로성형함은 ( 가 ) 호고안도동일하고, ( 가 ) 호고안은성형요입부를본체 ( 반죽요입부 ) 로부터분리가능하도록본체에연결시킨점에서구성상다소차이가있으나, 이는이사건등록고안이목적으로하는바이외의특별한효과가예견되지아니하고오히려본체로부터성형요입부를분리하였을때이를별도보관하여야하는문제점이예상되어, ( 가 ) 호고안은이사건등록고안을단순히설계변경한정도여서권리범위에속한다. 대법원 선고 96후1002 판결 235

7 었다고볼수도있을것이다. 2. 특허법원판결특허법원에서도 개원한이후작용효과의동일성에착안하여양발명의차이를 단순한설계변경 이라고하거나, 12) 균등한기술적구성 이라고하여 13) 균등론을제한적으로수용한것으로보여지는판례는적지않게발견된다. 그러나특허법원에서는이러한판결들이외에도초기부터균등론을보다명시적으로수용한판결들을내고있었다는점에서판례운영상의특징적인모습을발견할수있다. 특허법원 선고 98허2160 판결은균등론을명시적으로적용하여판단한최초의특허법원판결인데, 동판결은 무릇균등침해를인정하기위해서는 ( 가 ) 호발명이특허발명의구성요소를다른요소로치환하더라도그치환된구성요소가특허발명의구성요소와실질적으로동일한기능을실질적으로동일한방법으로수행하여실질적으로동일한작용효과를가져오고그러한치환을당해발명이속하는기술분야에있어서통상의지식을가진소위당업자가 ( 가 ) 호발명의제조시점에있어서용이하게창작해낼수있었던것으로서 ( 가 ) 호발명이당해특허발명의출원시점에있어서공지된기술과동일하거나그로부터그출원시에당업자가용이하게창작해낼수있었던것이아니며나아가당해특허발명의출원절차를통하여 ( 가 ) 호발명에서치환된구성요소가특허청구의범위로부터의식적으로제외된사정이없어야할것의요건이충족되어야할것이다 고설시하였다. 이는앞서본기능 방법 결과 ( 효과 ) 의 3단계테스트를기초로하고있는것으로서이사건대법원판결이제시한균등론과는외형적요건상차이가있다. 이러한기능 방법 결과 ( 효과 ) 의 3단계테스트에기초하여균등관계의성립을인정한판결은그이후에도발견된다. 14) 3. 이사건대법원판결의의미이사건대법원판결이최초로균등론을받아들이고그요건을명시한것이라면, 앞으로균등론과관련된권리범위확인소송이나침해소송의처리에있어서는이사건대법원판결의취지에따라서보다일관된법리의해석적용이요구된다고할것이다. 이러한관점에서종전의판례들을잠깐보면, 균등영역의성격및인정범위와관련하여다소일관되지않은입장을취하는예가있어보인다. 그것은첫째로균등영역이특허발명과동일성이인정되는영역인가, 만일동일성이인정된다면그것은문언침해가인정되는영역과는어떻게구별할것인가하는성격의면과, 둘째는특허성과균등론의관계의측면에서, 특정발명과 12) 특허법원 선고 98허2986 판결 13) 특허법원 선고 98허4173 판결 14) 특허법원 선고 98허6889판결 236

8 의관계에서진보성이인정되지않는다면그것은당연히당해발명의균등영역에속한다는것을의미하는가하는균등영역의범위의면에관한것이다. 이사건대법원판결에서균등론과관련하여설시된요건및결론적고찰은종전의판례들이가지고있던이러한쟁점들과직접, 간접으로관련되어있으므로, 이번기회에이러한문제들에대한종합적검토와정리가이루어지는것이바람직하다고할것이다. 이사건대법원판결이선고된이후특허법원판결중에는이미이를원용하여균등관계여부를판단하는사례가나타나고있다. 15) 또한앞서언급한바와같이이사건대법원판결에서추상적으로설시한균등론적용의소극적요건의존재를긍정하여균등관계의성립을부정한판결도선고된바있다. 16) 그렇다면이시점에서이사건대법원판결의판시내용을중심으로균등론의적용대상과범위를보다명확히하고, 올바른개념을확립하여두는것은권리범위확인과침해소송은물론특허의유 무효와관련된특허소송실무전반의체계적발전에도유익한것이라고할수있을것이다. Ⅳ. 균등론의본질과관련된몇가지문제 1. 균등론의실정법적근거이사건대법원판결이설시한균등론의구체적내용에관하여살펴보기전에우리는먼저균등론적용의실정법적근거를어디에서찾을수있을것인지에대하여관심을가져볼필요가있다. 그것은균등론이원래우리나라에서시작된이론이아닐뿐만아니라, 특허발명의보호범위를청구범위의문언기재의외연을넘어서넓히는시도이므로, 균등론이실정법상의해석론에기초한것인지, 아니면그해석의범주를넘어서서특별한예외로서존재하는것인지에대하여살펴볼필요가있다고할것이기때문이다. 특허법제97조는 특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정하여진다 고규정하고있다. 17) 균등관계의인정은이러한특허발명의보호범위를어떻게설정하는가의문제이기때문에, 결국특허청구범위의기재방식, 그리고그해석의원리와상관관계를가지고있다는점은부정할수없다. 그러나특허법제97조에근거하여당연히균등관계에있는 ( 가 ) 호발명을특허발명의보호범위에포함하는것으로해석할수있는것인지 15) 특허법원 선고 99허9755판결 16) 특허법원 선고 2000허6158 판결 17) 1973년 2월 8일법률제2505호제57조에는 특허발명의기술적범위는특허출원서에첨부한명세서의특허청구의범위에기재된내용에의하여정한다 고되어있던것이, 1980년 12월 31일법률제3325 호의제57조에 특허발명의보호범위는특허출원서에첨부한명세서의특허청구범위에기재된사항으로한다 로되었다가, 법률제4207호의제97조에서현재와같이 특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정하여진다 로바뀌었다. 237

9 에대하여는견해가확립되어있지않다. 특허법제97조의 특허청구범위에기재된사항에의하여정하여진다 의의미는, 개정전법률제3325호의제57조가 특허발명의보호범위는특허출원서에첨부한명세서의특허청구범위에기재된사항으로한다 고규정한것과의차이점에착안하여, 특허청구범위에기재되어있는사항이라고하더라도공지기술이나출원과정에서의식적으로제외된요소등을그범위에서배제하고, 나아가불명료하거나내용파악이불가능한경우에발명의상세한설명을참작할수있다는정도의의미에불과하기때문에특허청구범위에기재되어있지않은다른구성요건을기술적으로당해특허발명의구성요건과동일한것으로법적평가를하는균등론이특허법제97조의해석범위내에서가능하다고보는것은무리라는것이다. 18) 그러나다른관점에서보면구법은보호범위와기재된사항의외연이동일한것으로도해석되나, 현행특허법은그와달리일정한범위내에서그보호범위를넓히는해석이가능하도록되어있다는점에서는균등영역의가능성을포함하고있다고볼여지도있다. 또한독일의예를보더라도, 균등론은 특허및특허출원의보호범위는특허청구범위의내용에의해결정된다. 그러나발명의상세한설명및도면은특허청구범위의해석을위하여이용되어야할것이다 고규정한특허법제14조의적용범위의문제로서거론되어왔다는점도참고로할때, 19) 균등영역의인정은우리특허법제97조의해석론으로서포섭시킬수있다고생각한다. 일본에서균등론을받아들인최초의최고재판소판결로알려진 Ball Spline 사건의판결에는, 대상제품등은특허청구범위에기재된구성과균등한것으로서 ( 일본특허법제70조제1항의 ) 특허발명의기술적범위에속한다고해석하는것이상당하다 20) 고판시하고있다. 이와같이균등영역을우리특허법제97조의해석범위내에서파악되는것으로이해한다면특허발명의보호범위인정의근거를일원화하여이른바문언적침해와균등침해를상호관련하에서체계적으로검토할수있는장점도있다고보여진다. 2. 중심한정주의와주변한정주의의선택이사건대법원판결의요건과적용범위에관하여논하기위하여, 먼저검토되어야할또다른본질적문제는우리가특허청구범위의해석과관련하여어떠한해석원리를따를것인가하는문제이다. 이는특허청구범위에기재된문언의의미를보는시각에관한이른바중심한정주의 (central definition system) 와주변한정주의 (peripheral definition system) 의선택에관한문제인바, 그중어떠한입장을취하는가에따라서균등영역의성격과인정범위가달라질수있기때문에그선택은중요한문제가아닐수없다. 나아가이러한입장의차이는균등인정의요건에대한이해의차이를가져올수있는것은아닌가생각되기도 18) 권태복, 현행법상의특허청구범위해석과균등론, 특허정보 1995년 7월호, 21면 19) 서태환, 전게논문, 2627면참조 20) 日本最高裁判所平成 判決 ( 民集 52권 1호 113면 ) 238

10 한다. 그것은특히발명의기술적사상이나과제해결의원리라는개념의사용여부와관련되어있다. 먼저중심한정주의 (central definition system) 는특허청구범위에기재된문언이발명이라는추상적, 기술적사상을구현한지침으로서파악하여특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된문언의범위뿐만아니라, 문언으로부터추출되는기술적사상을허용하는범위까지미치는것으로특허청구범위를해석하는방식이다. 원래미국의최초의균등론관련판례로알려진 1853년의 Winans 사건판결에서는당시적용되던 1836년의특허법이중심한정주의를취하고있는결과생기는불합리를제거하고권리자의실질적보호를꾀하고자일반론으로서균등론을제시한것으로알려져있다. 21) 이러한연혁을보더라도균등론은중심한정주의가당연히예정하는중심이외의권리범위영역을찾아내는분석의도구로서필수적인것이라고할것이다. 다만이경우균등영역은발명의동일성이미치는영역을찾아내는작업에해당되는것이다. 22) 이에비하여주변한정주의 (peripheral definition system) 는특허청구범위에기재된문언을중시하여보호받고자하는발명의객관적범위를특허청구범위문언이의미하는범위로한정하고그범위밖에있는사항에대하여는발명의보호범위를벗어난것으로특허청구범위를해석하는방식이다. 23) 즉특허청구범위의기재는그자체로서보호범위의외연내지주변을설정하는것이라고보는것이다. 따라서그원칙에충실한다면균등론을적용하여그외연을넘어서서권리범위를확장하는것은허용될수없을것이다. 그러나미국의 Graver Tank 사건에서는개정된 1870년미국특허법이주변한정주의를취하고있었음에도불구하고 24) 균등론의적용을인정함으로써, 균등론은중심한정주의와주변한정주의를가리지아니하고특허청구범위의해석을위해서적용되는중심이론으로서자리잡았다. 25) 주변한정주의를취하면서도균등론의적용을긍정하는이유로는, 주변한정주의에의하면출원인은보호받고자하는사항을특허청구의범위에작성할때가능한한보호범위에들어가야한다고생각되는모든경우의수가포함되도록문언을상세하고넓게작성해야하는부담을갖게되기때문에이를너무넓게작성하다보면특허청구범위가명료하지않거나특정되지않을위험이있는데, 이렇게작성된문언을피하여특허침해가이루어지는경우가많기때문에여전히균등론의적용이필요하다는것이다. 26) 주변한정주의하에서균등영역은발명의 21) 오승종, 특허청구범위의해석, 사법논집제28집, 278면 22) 이수완, 전게논문, 9면 23) 이수완, 전게논문, 5면 24) The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention 35 U.S.C. sec ) 오승종, 특허청구범위의해석, 사법논집 280면 26) 이수완, 전게논문, 5면, 239

11 동일성이미치는영역과는구별되는그밖의일정범위영역이라고이해된다. 그리고그범위는중심한정주의하에서의동일성의영역보다좁을수밖에없다. 그렇다면우리는어떠한입장에서특허청구범위에기재된문언의의미를받아들일것인가, 그리고어떠한입장에서균등영역의성격을규정하고그범위를인정할것인가에대하여생각해보아야한다. 우리나라는전체적으로대륙법계법률을계수한일본특허법과같은입장에서중심한정주의적경향을띄어왔다고평가되며, 27) 오래전의대법원판결중에는분명히중심한정주의의원칙을선언하고있다고보여지는판결이있었다. 28) 그러나 1980년법률제3325호개정특허법이미국식의다항제를채택하여, 특허청구범위의기재를명확하고간결하게발명의구성에없어서는아니되는사항만으로기재할것을요구하여발명의보호범위는특허청구범위의기재에한정되는것으로해석할수있는입법적근거가마련되었다. 그리고일부판결에서는특허발명의보호범위를특허청구범위로한정하여해석하고명세서본문에의한확장해석이나축소해석을허용하지않는다고보아주변한정주의에가까운입장을보이기도한다. 29) 그러나이사건대법원판결의이유를보면, 마지막부분에서 ( 가 ) 호발명은이사건특허발명과, 출발물질및목적물질이동일하고그반응물질도균등물이라고할수있으며, 또 ( 가 ) 호발명에서반응중간체를가수분해하여목적물질을얻는공정도단순한관용수단의부가에불과하므로, 양발명은상이한발명이라고볼수없어 ( 가 ) 호발명은이사건특허발명의권리범위에속한다 고판시하였다. 이는균등영역을발명의실질적동일성이미치는영역으로보는중심한정주의적입장에서있는것으로볼여지가있는표현이다. 그러나일본의학자중에는주변한정주의하에서는보호범위의외연을넓게설정하는출원관행이있게마련이므로오히려그보호범위를합리적으로축소하여제3자를보호하기위하여역균등론이필요하기때문에주변한정주의하에서의균등론의존재가의미있는것이라고하는견해도있다. 27) 핵심적구성이동일하다는이유로권리범위에속한다고본 선고 92후1509 판결등다수 28) 대법원 선고 72후42판결은 특허발명의범위는특허청구의범위에기재된것뿐아니라발명의상세한설명과도면의간단한설명의기재전체를일체로하여그발명의성질과목적을밝히고이를참작하여그발명의범위를실질적으로판단하여야할것이므로, 특허청구의범위에관한기재에만구애될수없는것이다. 고하여특허발명의보호범위의외연이당연히문언기재이외의영역으로확대될수있음을예정하고있다. 29) 실용신안권의권리범위내지실질적보호범위는실용신안등록출원서에첨부한명세서의청구범위에기재된사항에의하여정하여지는것이원칙이고다만그기재만으로실용신안의기술적구성을알수없거나알수는있더라도기술적범위를확정할수없는경우에는명세서의다른기재에의한보충을할수는있으나그경우에도명세서의다른기재에의하여실용신안권범위의확장해석은허용되지아니함은물론청구범위의기재만으로기술적범위가명백한경우에는명세서의다른기재에의하여청구범위의기재를제한해석할수없지만그러한청구범위의문언을해석함에있어서는당해기술분야에서통상적으로인식되는용어의의미에따라야할것이고, 그의미가불명확하거나문언그대로의해석이명세서의다른기재에비추어보아명백히불합리한경우에는출원된기술사상의내용과명세서의다른기재및출원인의의사와제3자에대한법적안정성을두루참작하여정의와형평에따라합리적으로해석하여야한다. 대법원 선고 96후1040 판결 240

12 중심한정주의냐, 주변한정주의냐는특허청구범위문언기재의의미해석에관한서로다른관점의선택의문제이다. 앞서본바와같이출원단계에서의특허청구범위기재의요건에관한관련법규정이이미외연한정적인것으로정비된마당에는, 그에따라기재된특허청구범위의의미해석도궤를같이하여주변한정적관점에서이루어지는것이타당하지않은가생각된다. 물론출원실무가현실적으로법규정에기재된대로이루어지고있는가하는점때문에다른고려가필요하다는문제제기가있을수는있으나, 출원실무를발전시키기위한선도적입장이필요하다고본다면주변한정주의가장차재판실무가나아가야할방향이아닌가생각된다. 30) 3. 특허성 (Patentability) 과의관계균등론은특허의성립요건이아니라형식상특허로서성립한발명의보호범위의해석과관련된문제이다. 전자에비해후자는법률평가내지는가치판단의요소가포함된것이다. 31) 따라서양자는그성격상으로는구별된다고보아도좋을것이다. 그러나실질적인운영의측면에서, 새로운특허로성립할수있는기준과균등침해가되지않는영역을일치시킬수있을것인가하는문제가있을수있다. 이에관하여는진보성이없는영역은모두균등침해가성립하는영역으로보는아래의표1과같은입장과, 32) 진보성이없는영역중에서도균등침해에는해당하지않는회색영역 (gray zone) 의존재를인정하는아래의표2 와같은입장으로 33) 학자들간에도첨예하게견해가엇갈리고있다. 非新規性 非進步性 同一實質同一實質同一外 均等 별개의발명 ( 진보성있음 ) 회색영역균등영역동일발명 非進步性 實質同一 특허청구범위 同一 進步性 표 1 표 2 30) 이수완, 전게논문 8면도同旨 31) 이수완, 전게논문, 36면 32) 靑木高, 均等要件のいくつかに關する特許委員會有志の考察, パテント 1999.(Vol. 52) 90면 33) 設樂隆一, 美國特許侵害訴訟の實情と日本の均等論についての考察, 48 卷 6 號, 1734면 241

13 이사건대법원판결이전에사실상균등론을적용한판결로이해되고있는판결중에는구성요소의치환과관련하여 진보된기술사상이내포되어있지아니하여 ( 가 ) 호가권리범위에속한다고본예가있다. 34) 진보된기술사상이내포되어있지아니하다는표현이진보성이없다는의미로본다면, 이는전자의입장에서있는것이라고보여진다. 균등론적용의요건으로서의이른바치환자명성과관련하여뒤에서자세히논하겠지만, 사견으로는양자는개념상으로구별될뿐만아니라, 진보성이인정되어별개의발명으로될수있는경우가아닌한모두균등침해가된다는결론은균등침해의영역을과도하게확장하는것으로서, 출원심사및소송실무와도맞지않는면이있다고보여진다. 따라서양자의영역은표 2와같이구별되어야한다고생각한다. 35) Ⅴ. 균등론의적용범위 침해에관한인접이론과의상관관계및특허성판단에의활용가능성 균등론은연혁적으로물 (product) 또는방법 (process) 의발명에서대응되는요소가치환된경우에침해여부를판단하기위한이론으로서발전하여왔다. 이사건대법원판결은특허발명에서의 출발물질(A) 반응물질 (B) 목적물질 (C) 이 ( 가 ) 호발명에서는 출발물질 (A) 반응물질 (B') 반응중간체 (B") 목적물질 (C) 로되어있는사안에관한것이다. 판결에서는특허발명의반응물질 (B) 가 ( 가 ) 호발명의반응물질 (B') 로치환되어있는것으로보고, 균등론을적용하였으며, 그과정에서반응중간체 (B") 를가수분해하여목적물질 (C) 을얻는마지막공정은단순한관용수단의부가에불과하다고보아무의미한것으로평가하여고려대상에서제외하였다. 균등론을적용함에있어서무엇을대비의대상이되는요소 (element) 로볼것인가는어려운문제이다. 대법원판결과같이특허발명의반응물질 (B) 과 ( 가 ) 호발명의반응물질 (B') 을대비의대상이되는요소로보는것도한가지방법이라고생각된다. 그러나이경우 ( 가 ) 호발명에서는반응물질 (B') 의사용으로반응중간체 (B") 의생성과그분해단계가뒤따르게되는데이렇게유기적으로연결되는화학반응의끝단계만을떼어내서부가된공정이라고무시해버리는것이자연스러운가하는의문도있 34) 이사건등록고안과 ( 가 ) 호고안은, 텐트천이흘러내리는것을막기위한탄성부재의재질을달리하고 { 이사건등록고안 ( 청구범위 ) 은 고무밴드 를사용하고, ( 가 ) 호고안은 탄성스프링 을사용 }, 탄성부재의부착방식과부착위치를달리하고있으나, 탄성부재의재질을달리한것에진보된기술사상이내포되어있지아니하고, 부착방식과부착위치의차이역시단순한변형에지나지아니하여, 결국양고안은기술적사상이동일하다. 대법원 선고 93후824 판결 35) 이에관한자세한논의는본문 Ⅵ. 4. 균등론적용의적극적요건으로서의치환자명성부분참조 242

14 다. 따라서관점을조금달리하여보면, 이사건에서는물의발명이아니라방법의발명이문제된것이기때문에, 요소 (element) 는물건 (tangible object) 자체가아니라과정의어느단계 (step) 라고볼수도있고, 따라서반응물질이관여하는단계에중점을두어서 ( 가 ) 호발명에서의 반응물질(B') 반응중간체(B") 의단계를특허발명에서의반응물질 (B) 이작용하는단계의대응개념으로이해하여이를요소의치환으로이해할수있는여지도있는것아닌가보여진다. 특허발명을둘러싼침해의유형은매우다양한것이현실이고, 침해자의입장에서는권리범위에속하게되는것을피하기위하여단순한치환보다는일부구성요소를생략하거나부가하는방법을선택할가능성이더많다고할수도있다. 이사건대법원판결이균등론을명시적으로도입함에따라서종래에이러한경우에실질적동일성의기초위에서침해인정의근거로거론되던우회발명론이나불완전이용발명등과균등론과의관계, 즉균등론이이러한종래의이론들을완전히대체하는것인가, 아니면이들이론과별도의영역만을그적용대상으로하는가, 아니면하나의사안에서양자는서로중첩적으로적용할수있는것인가등이더중요한문제로부각될가능성이있다. 이에관하여는이른바 All element rule과균등론과의마찰을조정하기위하여제기된이론이우회발명론, 단축발명론, 불완전이용발명론이라고하여, 이러한경우를침해로보려면균등론과는다른별도의법리가필요하다는견해도있고, 36) 생략된청구범위의하나또는둘이상의구성요건이발명의핵심개념으로서중요한것이아니면균등이라고인정될가능성이높다는견해도있다. 37) 미국의학자중에는특허발명을열악한방식으로사용하거나기능을부가한 ( 가 ) 호발명은균등론에의하여침해가될가능성이있다고보기도한다. 38) 먼저일부구성요소가생략되었으나생략된요소의기능, 방식및효과를다른요소에서실질적으로수행하고있을때는균등관계에있는것으로볼수있고, 다만이에해당하지않는경우에그것을특허침해로볼수있을것인가에관하여는불완전이용의법리로서해결해야할것으로보인다. 39) 왜냐하면균등론은기본적으로대응되는요소가존재하는경우의법리이므로그대응되는요소가외형상으로는없으나그기능을다른요소가수행한다면이를넓은의미의치환의한종류로볼수도있을것이나, 그러한대응요소조차없다면이는균등론이해결할수있는문제는아니기때문이다. 다음으로일부구성요소가부가된경우에관하여는부가된요소의내용과그의미의평가여하에따라몇가지다른해석이가능할것이다. 부가된요소가의미있는것이라면이용발명관계가성립될수도있고, 그렇지않은경우에는우회발명의법리가거론될수도있 36) 준균등이라고하여침해를인정하나, 이는균등자체와는별도의법리로파악하는입장이라고본다. 김수진, 균등론, 특허상표논총창간호 , 85면 37) 송영식, 균등이론과대법원판례, 특별법연구제6권, 특별소송실무연구회, 436면 38) Donald Chisum, 전게서, 참조 39) 이수완, 전게논문, 27면 243

15 을것이다. 이와관련하여이사건대법원판결의상고인은원심단계에서부터계속하여 ( 가 ) 호발명이우회발명이라는주장을하였으나, 대법원판결에는이점에관하여명시적으로답한바는없다. 우회발명이란선행의특허발명과기술사상을같이하는것이면서그보호범위를벗어나기위하여무용의물질이나공정을부가하여일부러우회의길을가는것으로서, 결국발명으로서는동일한것으로귀착되는관계에있는것을말한다. 40) 우회발명은실무상화학발명에서주로문제가된다. 학자에따라서는우회여부는출발물질과목적물질과의관계에서판단되어야하고, A B의공정을 1 A A' B로하거나, 2 A B' B로하거나, 3 A A' B' B로하는경우에국한되어야한다고보기도한다. 41) 이사건에서는특허발명에서의 출발물질(A) 반응물질 (B) 목적물질 (C) 이 ( 가 ) 호발명에서는 출발물질 (A) 반응물질 (B') 반응중간체 (B") 목적물질 (C) 로바뀌었고, 그중반응중간체 (B") 의단계는반응물질 (B') 을달리함으로써부가되는과정으로서수율등의향상이없어서무가치한공정에불과하다고할것이다. 이러한관계는앞서본우회발명의전형적사례에해당하는것은아니며, 따라서이사건대법원판결이이를균등론의적용대상으로본것은타당하다고보여진다. 그러나우회여부를출발물질과목적물질과의관계에서파악한다는입장에서넓게보면그와유사한유형에해당한다고볼여지는없지않다고할수있다. 이러한관점에서균등론과우회발명등관련법리와의상관관계는요소 (element) 를무엇으로볼것인가의문제와관련지어향후보다심도있게연구되어야할것이다. 마지막으로균등론은본래침해여부판단에사용되는이론이지만, 실무상으로는균등론을신규성이나진보성의판단등에이용할수있는것인가하는문제가있다. 앞서본바와같이진보성이없는모든경우가균등영역에해당하는것은아니지만, 반대로균등영역에해당하면진보성이없는것은분명하므로, 특정인용증거와의기술대비를통하여어느출원또는등록특허발명의진보성유무를판단함에있어서먼저그발명이인용발명의균등영역에해당하는지여부를판단하는것은가능한일일수는있다. 그러한기준에따라서특허출원의심사와등록무효에관한소송의판단에서특정의인용발명과의관계에서개별적으로 42) 균등영역의존재여부를보고, 이를기초로출원또는등록된발명의특허성 (patentability) 과유효성 (validity) 의판단을내릴수있을것이다. 우리특허청의 1992년심사일반기준에서는구성의차이가 균등물의치환, 단순한균등수단의전환 에해당하는경우에는양발명은실질적으로동일하여신규성이없는경우에해당한다고보아서균등을특허성인정의소극적기준으로삼고있었다. 43) 그러나균등영역이신규성없는영역에해당하는경우 40) 竹田和彦, 特許の知識, ダイヤモンド社, , 389면 41) ibid. 42) 즉, 여러개의인용발명을모아서진보성을판단하는경우에는균등론을활용할여지는거의없다. 43) 발명이실질적으로동일한경우로서 1 구성및그것에의거한목적, 효과의표현이동일하거나그들의표현에차이가있어도그차이가동일내용을표시하는단순한표현상의차이에불과한발명 244

16 도있을것이지만, 신규성은있되진보성이없는경우도역시균등영역에포함되는경우가있으므로후자의경우를신규성없는영역으로함께포괄하는것은개념상문제가있다고보여진다. 어찌되었건균등론그자체는침해의문제를다루기위한이론이므로, 특허성판단에이를이용하더라도그본질의차이를염두에두어야하고, 나아가이러한이용은개개발명과의일대일대비의경우에가능한것일뿐이라고보아야할것이다. Ⅵ. 균등론의적극적요건의검토 1. 이사건대법원판결이제시한균등론의요건정리및비교법적검토 가. 이사건대법원판결이제시한균등론의요건앞서본바와같이이사건대법원판결은 ( 가 ) 호발명이특허발명과, 출발물질및목적물질은동일하고다만반응물질에있어특허발명의구성요소를다른요소로치환한경우에있어서그것을서로균등관계에있다고보기위해서는 1 양발명의기술적사상내지과제의해결원리가공통하거나동일하고, 2 ( 가 ) 호발명의치환된구성요소가특허발명의구성요소와실질적으로동일한작용효과를나타내며, 3 또그와같이치환하는것자체가그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자이면당연히용이하게도출해낼수있는정도로자명하고 4 ( 가 ) 호발명이당해특허발명의출원시에이미공지된기술이거나그로부터당업자가용이하게도출해낼수있는것이아니고, 5 나아가당해특허발명의출원절차를통하여 ( 가 ) 호발명의치환된구성요소가특허청구의범위로부터의식적으로제외되는등의특단의사정이없어야한다고밝히고있다. 123은균등론적용의적극적요건, 45는그소극적요건이라고할수있다. 이러한요건을어떻게해석하고적용하는가에따라서균등론적용의대상과범위가달라질수밖에없다. 따라서위의적극적및소극적요건들의개념을정확히밝히고요건상호간의유기적관계를이해하는것은중요한일이다. 그런데이들요건들은균등론을우리보다먼저최고법원의판례로받아들인미국이나일본의그것들과대비할때많은공통점이 2 구성이형식적으로동일하고목적, 효과의기재가상이한발명 3 구성의차이가단순한관용수단의전환, 부가, 삭제, 단순한재료변환또는균등물치환, 단순한균등수단의전환, 단순한형상, 수또는배열의한정이나변경, 단순한수치의한정또는변경에해당하는발명 4 개별적으로기재된발명에대하여택일적으로기재된발명 5 선행발명에공지의다른발명을부가한것으로서그부가에기술적인의미가없는발명의경우를들고있다. 245

17 있으면서도동시에약간의차이점을가지고있다. 따라서이들국가들의균등론과비교법적검토를통하여이사건대법원판결이제시한균등론적용요건의구체적의미를더잘밝힐수있다고보여진다. 그리고미국의판례와공통점을가지는우리특허법원의판결의운영에관하여도아울러살펴보면더도움이될수있을것이다. 나. 일본의 Ball Spline 사건에관한최고재판소판결일본최고재판소는 일명 볼스플라인 44) 사건에서균등론을최초로수용하면서, 특허청구의범위에기재된구성중에대상제품등과다른부분이있어도, 1 그부분이특허발명의본질적부분이아닐것 ( 비본질적부분 ), 2 그부분을대상제품등에있는것으로치환하여도, 특허발명의목적을달성할수있고, 동일한작용효과를발휘할것 ( 치환가능성 ), 3 그와같이치환하는것이, 당해발명이속하는기술분야에있어서통상의지식을가진자가대상제품등의제조등의시점에있어서용이하게생각할수있을것 ( 치환용이성 ), 4 대상제품등이특허발명의출원시점에있어서공지기술과동일하거나당업자가그로부터그출원시에용이하게추고할수있는것이아닐것 ( 추고용이성 ), 5 대상제품등이특허발명의출원절차에있어서특허청구의범위로부터의식적으로제외된것이라는등의특단의사정이없으면 ( 의식적제외 ), 두대상제품은특허청구의범위에기재된구성과균등한것이어서특허발명의기술적범위에속한다고해석하는것이상당하다고판시하였다. 원심은종래일본의학설에서균등론적용의적극적요건으로서들고있는 2 치환가능성, 3 치환용이성의두가지요건만을심사하였으나, 최고재판소는 4의요건에관한심리판단이없었다는이유로나머지점에관하여보지아니하고원심판결을파기하였다. 위최고재판소판결은특히 1 치환된부분이비본질적부분이어야한다는것을요건으로부가하고, 3의치환용이성의판단시점을종전의통설이지지하는出願時가아니라製造時로명시한점이주목을끌고있다. 45) 이사건대법원판결과대비해보면, 밑줄친부분들이다름을쉽게알수있다. 자세한비교는아래에서개별요건별로나누어살피기로한다. 다. 특허법원의판결과미국의판례이론앞서본바와같이특허법원 선고 98허2160 판결은균등론을명시적으로적용하여판단한최초의특허법원판결인데, 동판결은 무릇균등침해를인정하기위해서는 ( 가 ) 호발명이특허발명의구성요소를다른요소로치환하더라도 1) 그치환된구성요소가특허발명의구성요소와실질적으로동일한기능을실질적으로동일한방법으로수행하여실질적으로동일한작용효과를가져오고, 2) 그러한치환을당해발명이속하는기술분야 44) Ball Spline은じくうけ라고하여베어링을장착한회전축을받치는장치의일종이다. 民輯 ( 判時 ) 45) 伊東忠彦, 日本における均等論に關する最近の判例, 1999 추계심포지엄자료집, ( 사 ) 한국산업재산권법학회, 45면 246

18 에있어서통상의지식을가진소위당업자가 ( 가 ) 호발명의제조시점에있어서용이하게창작해낼수있었던것으로서, 3) ( 가 ) 호발명이당해특허발명의출원시점에있어서공지된기술과동일하거나그로부터그출원시에당업자가용이하게창작해낼수있었던것이아니며, 4) 나아가당해특허발명의출원절차를통하여 ( 가 ) 호발명에서치환된구성요소가특허청구의범위로부터의식적으로제외된사정이없어야할것의요건이충족되어야할것이다 고설시하였다. 이는앞서본바와같이미국의 Graver Tank 사건이후채택되어사용된기능 방법 결과의 3단계테스트를기초로하고있는것이다. 판례법국가인미국의균등론요건에관한입장을하나로정리한다는것은어려운일이다. 그러나몇개의대표적판례들, 즉최초로균등에의한침해를인정한 1853년의 Winan 판결, 46) 주변한정주의하에서도균등론의적용을긍정한 1950년의 Graver Tank 사건판결과 47), 1997년균등론의적용을확인하면서적극적요건과관련하여이른바비실질적차이 (insubstantial difference) 라는개념에언급하고, 소극적요건으로서의금반언의원칙의적용을확인한 Hilton Davis 사건판결 48) 등을종합하면, 대체로균등론은위특허법원판결이제시한것과같은적극적및소극적요건으로구성됨을알수있다. 이러한입장을이사건대법원판결과비교하면, 양자는소극적요건에있어서는차이가없으나, 적극적요건에있어서위특허법원판결이채택한기능, 방법, 결과의 3단계테스트가이사건대법원판결에서는기술적사상의동일성에관한 1과, 작용효과의동일성에관한 2의요건으로대체되었다는점에차이가있다. 그렇다면양자의차이가어디에있는지검토되어야할것이다. 2. 기술사상의동일성이사건대법원판결이제시한균등론적용의첫번째적극적요건은 1 양발명의기술적사상내지과제의해결원리가공통하거나동일하여야한다는것이다. 발명의기술적사상 이나 과제의해결원리 란추상적개념이므로그것이균등론의적용요건으로서구체적으로어떠한의미를가지는것인지에관하여는좀더깊은검토를요한다. 이문제에대한해답을두가지다른관점에서찾아보기로한다. 먼저이사건대법원판결의이유에는 양발명은다같이종전의항균제보다탁월한항균작용을가지는항균제를얻기위하여동일한출발물질에반응물질을반응시켜동일한목적물질인사이프로플루옥사신을제조하는방법에관한발명이라는점에서그기술적사상또는과제의해결원리가동일하다 고설시하고있다. 이와같은이유기재로부터기술적사상또는과제의해결원리가동일하다는것은, 발명의목적과효과가동일하고구성의중요 46) Winans v. Denmead, 56 U. S. (15 How.) 330(1853) 47) Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U. S. 605 (1950) 48) WarnerJenkinson Company, Inc., Et Al., Petitioner v. Hilton Davis Chemical Co.(520 U.S. 17; 117 S.Ct.) 247

19 부분이동일하다는것을의미한다고볼수있다. 발명의구성부분에집중하여다시표현한다면, 치환된요소는그자체의존재는필수적인것이지만그내용은바뀌어도균등한것일수있다는의미로받아들여진다. 다음으로기술적사상의공통성이라는것이일본최고재판소의 Ball Spline 사건판결에서제시한균등론적용의첫번째요건인치환된부분이특허발명의본질적부분이아닐것 ( 비본질적부분, non essential element test) 과어떠한관계를가지는가의관점에서그의미를명확히해볼수도있다. 일본최고재판소가제시한위요건은미국의판례법에서는찾아볼수없는요건이다. 그러나그이후일본의하급심판결 49) 에서는 특허제도는발명의본질적가치, 즉종래의기술에존재하지않았고그것이달성하지못한목적을달성하는기술적사상의개시를보호하고자하는것이다. 따라서본질적부분은이와같이기술적과제해결의배경을이루는고유한기술적사상에관계된기술적특징을포함하는것으로이해되어야한다. 만일침해품의본질적부분이등록특허와다르다면등록특허의실질적가치가침해품에까지확대되어서는안된다. 치환된부분이본질적부분에관한것인가를판단함에있어서는단순히그부분의기술적특징에국한하여서는안되고먼저공지기술을파악하고등록특허에고유한과제해결원리의기초가되는기술적특징을확정하여야한다. 그리고나서침해품의과제해결의원리가등록특허의그것과동일한지를보아야한다. 고하여그의미를명확히하였다. 위와같은일본의학설과하급심판결을참고로하면, 결국일본판례에서언급한비본질적부분은이사건대법원판결에서언급한균등인정의첫번째요건으로서의기술적사상내지과제의해결원리의공통성내지동일성과내포개념이같은것이라고볼수도있는것이다. 그런데이와같이이사건대법원판결에서말하는기술적사상의동일성을일본최고재판소의 Ball Spline 사건판결에서말하는치환된구성요소가비본질적부분일것과동일한의미라고본다면, 이요건은특허청구범위의모든구성요소는중요하고필수적인것이라는명제와모순될뿐만아니라, 가사본질적부분이치환되었다고하여도그것과균등수단이있을수도있을뿐만아니라, 치환가능성에관한 2의요건만으로도균등여부의판단을할수있기때문에 1의기술적사상의동일성의요건은불필요한것이라는주장이있다. 50) 일본에서도기술사상의동일성은치환가능성의요건, 즉작용효과의실질적동일성의요건과중복되므로기술사상의동일성을따로판단할필요가없다거나, 51) Ball Spline 사건에서최고재판소가제시한비본질적부분에관한요건은종래의치환가능성의요건가운데고려되는것이고, 특히이요건을균등론적용의적극적요건으로고려하는것은미국의균등론과의조화를위해서도바람직하지않다는지적도있다. 52) 49) Shinwa Seisakusho v. Furuta Denki K. K. ( 東京地裁 선고 ) 50) 이수완, 전게논문, 20면 51) 品川燈雄, 均等と特許請求範圍, 企業法硏究第 270 輯, 8면 248

20 실제로무엇이과제의해결원리나기술적사상인가는, 개별적구성요소들의치환가능성등에대한검토가먼저이루어진다음에알수있는것이라고본다면, 종합적판단이이루어진다음에야도출되는결론적개념을가지고균등론에관한첫번째의분석의도구로제시하는것이적절한지에대한논리적의문이제기될수도있을것이다. 실제로대법원은기술적사상이라는것을포괄적인개념으로파악하고개별적인요소대비를통하여결과적으로침해가인정되는경우에만결론적의미로기술적사상이동일하다고판시한예가있다. 53) 일본에서도 1은균등한것은균등한것이라는동어반복 (tautology) 같은느낌을주는요건이라는지적도있다. 그러나전체적으로우리판례를조감하면, 상당수의권리범위확인사건에서이미 기술적구성의핵심적인부분, 54) 고안에서특징으로하는바, 55) 등록고안의핵심적인기술사상 56) 이동일하다는전제를명시하고, 치환되거나변화된구성요소의실질적의미가크지않다고하여균등을인정한사례들이있다. 따라서균등론에관한 1의요건은새롭게추가된것이라기보다는종전에우리판례가취해오던입장을약간정리하여놓은것에불과하다. 또한이요건은우리가과거에특허청구범위의해석과관련하여취하던중심한정주의 (central definition system) 적사고방식과도깊은관련이있는것으로보인다. 즉, 독일이나일본과같은개념법학적사고를기초로한대륙법계국가들이취하던중심한정주의적해석방식하에서는발명의핵심을기술적사상으로파악하고그외연도일정범위내에서동일성의범주에들어가는것으로파악하여권리범위를넓혀가지만, 그러한발명의핵심이달라지면발명의동일성이사라진다고보기때문에위 1과같은요건을요구하게되는것은아닌가하는점이다. 52) 中山信弘, 工業所有權法上, 第 2 版 ) 대법원 선고 96후2333 판결 54) ( 가 ) 호발명은, 이사건특허발명과일부기술적구성과작용효과가다르지만기술적구성의핵심적인부분은동일할뿐아니라기술적구성의일부변경으로인하여작용효과가오히려감소되었으므로, 이와같은기술적구성의차이는유해적공정의부가에지나지아니하므로, 결국 ( 가 ) 호발명은이사건특허발명과동일한영역에있는것이다. 대법원 선고 92후1509 판결 55) 이사건등록고안에서특징으로하는바의반죽요입부, 성형요입부및공구를성형구에일체로성형함은 ( 가 ) 호고안도동일하고, ( 가 ) 호고안은성형요입부를본체 ( 반죽요입부 ) 로부터분리가능하도록본체에연결시킨점에서구성상다소차이가있으나, 이는이사건등록고안이목적으로하는바이외의특별한효과가예견되지아니하고오히려본체로부터성형요입부를분리하였을때이를별도보관하여야하는문제점이예상되어, ( 가 ) 호고안은이사건등록고안을단순히설계변경한정도여서권리범위에속한다. 대법원 선고 96후1002 판결 56) ( 가 ) 호고안은이사건등록고안의핵심적인기술사상을모두포함하면서, 작동간이절곡되어있고가이더를통하여힌지부에연결되어있어이로인하여접지판의회동이제어 ( 차단 ) 되는점과골프백의중간체적의차이그리고경사진곳에서의압력의차이등의효과가있다할것이므로 ( 일부구성차이와그에따른효과차이는인정 ), 결국 ( 가 ) 호고안은이사건등록고안의기술사상을이용하여부가및개량을하였다할것이나, 이는이사건등록고안의기술사상을뛰어넘는것으로이사건등록고안보다뛰어난작용효과가있다고인정할새로운고안이라할수없어 ( 가 ) 호고안은이사건등록고안의권리범위에속한다. 대법원 선고 96후870 판결 249

21 그렇다면 1의요건을결코가볍게취급할수는없다고할것이나, 그것이남용되어균등의대상과범위가너무좁아진다면이는결코바람직한것은아니다. 따라서이와같은문제를피할수있는해석의원리를확립해나가야한다고할것이다. 실제로일본판례중에는 1의요건이충족되지않았다는이유로특허침해를부정한사건들이많다. 57) 또한일본의학자중에는비본질적부분테스트가미국의균등론의소극적요건, 예를들어가상청구항이나출원경과금반언이가지는포기의의사등과같은주관적의도와무관하게명세서의객관적기술내용만으로판단하여균등침해의범위를적절히제한하는훌륭한원리라고설명하기도한다. 58) 그러나이것이남용되면거의모든요소들이본질적부분으로변하여균등의인정범위가과도하게축소될수도있으므로주의를요한다. 59) 또한장치등의기계발명이나전기, 전자분야의발명에서는흔하지않으나, 화학발명에서는구성요소가하나인발명도존재할수있으므로 60) 이경우그구성요소는당연히발명의본질적부분일수밖에없기때문에 1의요건을경직되게적용하면이러한경우에는어떠한이유로도균등침해는성립할수없다는결론에이르게된다. 그런면에서이사건대법원판결이 1의요건을설시함에있어서기술적사상등의동일성또는공통성이라고표현을달리한것은적절하다고보여진다. 왜냐하면기술적사상이완전히일치하지않더라도공통되기만하면균등이이루어질수있다고본다면일본의위판례들과같은경직된적용을피할수있을것이기때문이다. 그리고이미우리특허법이다항제를수용하고, 발명의구성에없어서는아니되는사항만으로특허청구범위를기재하도록함으로써구성요건대등의원칙을받아들이고, 주변한정주의의기초를마련하였기때문에장기적으로는 1의요건을따로명시하지않고 2의요건에포섭시켜서운영하는방안도생각해볼수있을것이다. 그렇게하기위해서는 2가미국판례법이나종전특허법원판결이취하던기능, 방법, 결과의 3단계테스트를포함한실질적요건을완전하게포괄하는것임을보다명확히할필요가있다고할것이다. 3. 치환가능성 ( 작용효과의동일성 ) 이사건대법원판결은균등침해인정을위한두번째요건으로서, 2 ( 가 ) 호발명의치환 57) Maruyasa v. Purako, 大阪地裁 선고판결 58) Toshiko Takenaka, The Essential Element Test Provides A Big Hurdle to Japanese Doctrine of Equivalents, Casrip Newsletter, Spring p 59) Graver Tank 판결에서는치환된 flux가결코발명의비본질적부분은아니라고보여진다. 따라서동일한사안에대하여미국에서는균등침해가인정될것인데도일본에서는균등침해가인정되지않는경우도얼마든지생길수있다. 60) In re Bergstrom, 427 F. 2d 1394, 166 USPQ. 256(CCPA 1970) 는 7(3hydroxy2(3hydroxy 1,5octadienyl)5oxocyclopentyl)5heptenoic acid로구성된조성물이라는단일요소로된발명에관한사건이다. Martin J. Adelman, 947면에서재인용 250

22 된구성요소가특허발명의구성요소와실질적으로동일한작용효과를나타낼것을요구한다. 특허법에서는발명을특정하는요소로서목적, 구성, 효과를들고있으므로, 61) 2에서말하는작용효과가목적, 구성을제외한효과만을의미하는것인지에관하여의문이있을수있다. 특히 Ball Spline사건에관한일본최고재판소의판결에서는작용효과의동일성이전에목적의동일성도명시하고있는데반하여이사건대법원판결에서는그것이명시되어있지않다는점도그러한의문의근거가될수있다. 그러나이사건대법원판결은그이유에서그구체적의미를 ( 가 ) 호발명은출발물질에 N에톡시카르보닐피페라진을반응시키는과정에서반응물질의 N에톡시카르보닐기는출발물질과의주반응에관여하지아니하고이사건특허발명과같이피페라진만이출발물질과반응하는것이어서양발명은그반응기전 (Reaction Mechanism) 이동일하고, 또부산물 ( 예컨대다이머유도체 ) 의생성정도, 수율등의작용효과에있어서도거의차이가없다고보여지므로, ( 가 ) 호발명의반응물질인 N에톡시카르보닐피페라진은이사건특허발명의반응물질인피페라진과실질적으로동일한작용효과를나타낸다고볼수있다 고설시하고있다. 즉, 반응기전을고려요소에포함시키고있는점에비추어보면이사건대법원판결은단순한작용효과만의동일성을의미하는것은아니라고보여진다. 오히려작용효과의동일성에는 ( 가 ) 호제품이나방법이실질적으로동일한기능을, 실질적으로동일한방법으로수행하여, 동일한결과를얻게된다는기능, 방법, 결과의 3단계테스트의내용이포함되어있다고보는것이합목적적인해석이라고할것이다. 62) 앞으로실무운영에서는 1과 2의요건을통합하여하나로운영하는것이바람직하다고보여진다. 그렇게된다면그것들이 3단계테스트와실질적으로동일한의미를가진다는점이보다명화해질수있을것이다. 일본에서도앞서본 1 기술사상의동일성은 2의요건에통합되어판단되고있다. 63) 4. 치환자명성이사건대법원판결은균등침해의세번째요건으로서, 3 또그와같이치환하는것자체가그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자이면당연히용이하게도출해낼수있을정도로자명할것을요구하고있다. 이는자명성의정도에있어서는차이가있을수있으나, 기본적으로미국의판례법이 Graver Tank나 Hilton Davis 사건에서일관하여판시하여온균등론의요건으로서의당업자의입장에서본치환자명성 (the known 61) 발명의상세한설명에는그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게실시할수있도록발명의목적, 구성및효과를기재하여야한다는특허법제42조제3항의규정이그것이다. 62) 오승종, 특허청구범위의해석, 사법논집제28집, 284면도同旨 63) Toshiko Takenaka, The Supreme Court Affirmed the Presence of the Doctrine of Equivalents under the Japanese Patent System, CASRIP Newsletter(Vol. 511), 6면. 251

23 interchangeability to the persons reasonably skilled in the art) 과같은것이다. 기술이정교해지고, 진보성의요건이복잡해지는가운데기능 방법 결과의 3단계테스트가균등침해판단의기준으로서가지는한계를극복하기위하여이른바비실질적차이 (insubstantial difference) 가주장되었다. 이러한치환자명성은바로 ( 가 ) 호와특허발명의치환된요소간의차이가비실질적이라는유력한근거가된다. 64) 실제로미국의소송실무에있어서는기능 방법 결과의 3단계테스트가객관적자료에근거하여이루어져야하기때문에입증이매우어려운경우가생기는데, 치환자명성은감정증인등을통하여인정될수있기때문에 3단계테스트에서의긍정적판단을얻는데도움이된다고알려져있다. 이점은앞으로우리의실무에서도참고가될수있을것이다. 이러한역할을하는치환자명성은과연어떠한경우에인정되는것인가. 이문제는균등론의본질과범위를어떻게보느냐하는문제와관련되어있으며, 특허성 (patentability) 의요건으로서의진보성과도밀접하게연결되어있다. 균등론은특허침해의문제이기때문에특허성의문제인진보성과는개념상명백히구별된다. 그러나균등침해가인정되는영역과진보성이부정되는영역이동일한것인가, 바꾸어말하면진보성이부정되는경우에는언제나균등침해가성립하는가하는점에관하여는견해가나뉜다. 이는바로치환의용이추고성또는자명성에관한 3의요건이진보성의근거로서의용이추고성 (non obviousness) 과동일한것인가에관한논의로귀착된다. 미국에서는진보성이출원인이공지기술과약간의차이밖에없는공중영역에속하는기술을전유하는것을방지하는역할을하는것과마찬가지로, 균등론은침해자가특허발명과약간의차이밖에없는기술로서특허발명을사실상이용하는것을방지하기위한것이므로, 양자간에는평행 (parallel) 관계가있고, 65) 침해판단의기준이특허성의판단의기준과다르다면특허제도는기술의진보를충분히보호하지못하므로, 특허정책상양자의기준은통일되어야한다는주장도있다. 66) 국내에서도진보성은없으나침해에는이르지않는회색영역을인정하면대부분의 ( 가 ) 호가여기에속하게되고, 이는특허법이제대로기능하지못하는영역을인정하는것이라거나, 균등론에서말하는치환용이성과진보성에서말하는발명의용이성을같은정도의것으로보아야특허청구범위의한정사항의의미가특허심사와특허침해소송을통하여보다일관성을갖게되고, 또한균등론판단에진보성에대한심결취소소송의판결및각종자료등을이용할수있게되어객관적인판단을기대할수있고나아가서는법적안정성에도기여하게된다는주장이있다. 67) 64) Donald Chisum, 전게서, 283면 65) Roy H. Wepner, The Patent Invalidity/Infringement Parallel: Symmetry or Semantics?, 74 J. Pat. Off. Soc y. at , reprinted at Soowan Lee, Patent Infringement by Improvement Invention in the United States and Korea. p ) Takenaka, Comparative Study of Patent Claim Interpretation in the United States, Federal Republic of Germany and Japan, p reprinted at Soowan Lee, ibid. at

24 그러나치환용이성은특허의요건인진보성보다좁게파악하는것이타당하다는의견도적지않다. 이러한견해는연구개발부분에중점을두는특허의요건으로서의진보성이제조판매부분에중점을두는균등론의요건인치환용이성보다당업자나추고용이성의면에서수준이높다는점을이유로들고있다. 따라서균등의영역밖에있어서특허침해는아니지만진보성이결여되어별개의발명에까지는이르지아니하는회색영역 (gray area) 은충분히존재할수있다는것이다. 68) 이러한회색영역 (gray area) 은자유이용이허용되는공중의영역 (public domain) 으로서제3자의실시행위가허용되는한편, 독립된특허로서는성립할수없기때문에만일실시자가이를자신의권리로서만들기위하여특허출원을한다면기본발명에의하여진보성이부정되어거절사정을받게됨으로써후원배제의효과를가지는영역이므로특허법상의미가없는영역이아니라는것이다. 69) 사견으로서는후자의입장이기술세계의현상을정확히반영한논리적이면서도합목적적인해석에가깝다고보여진다. 특히이사건대법원판결은이러한해석을취하고자하는입장에서는매우주목할만한판시를하였다고생각된다. 즉, 이사건대법원판결은 그와같이치환하는것자체가그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자이면당연히용이하게도출해낼수있는정도로자명한경우 라고표현하고있다. 이판결의표현만으로는속단하기이르나, 만일그러한표현이자명성의요건을더욱강화하기위한의도에서비롯된것이라고한다면, 이는앞서언급한균등영역과진보성이있는영역과의상관관계에도중요한영향을미칠수있는것이다. 다시말하여, 이사건대법원판결의취지에따라서균등침해는치환이극도로자명한경우에만인정된다면, 균등침해가아니면서도진보성까지는인정되지않는영역이존재할가능성은더욱커진다고할수있다. 그와같은관점에서보면위대법원판결은균등침해를벗어나려면진보성이있어야한다는취지로판시한종전의대법원판결 70) 들과는상치되는측면이있다고볼수도있다. 이점은앞으로의판 67) 민병호, 일본의균등론성립요건에관한고찰, 창작과권리통권제2호 (1996. 봄 ) 68) 석창목, 전게논문, 174면, 서태환, 전게논문 95면, 오승종, 특허청구범위의해석, 사법논집 28집, 288면 69) 서태환, 전게논문 97면 70) 대법원 선고 96후2333 판결, 선고 96후1996 판결, 선고 96후 146 판결등을들수있다. 96후2333 판결은 ( 가 ) 호고안은이사건등록고안의핵심적인기술사상을모두포함하면서, 단지작동편의긴축스프링을브래킷이아닌캠형걸편에연결하고작동로드와작동편을일체로하는한편, 작동편의모양에있어서, 이사건등록고안이다각형모양의중간에수직으로솟은걸림돌기가브래킷을관통하여반대편의캠형걸편과접촉되게한것에비하여, 직사각형모양의작동편의끝부분을수직으로절곡되게하여그절곡부위가캠형걸편과접촉되게구성한점이서로다르다. 그런데, ( 가 ) 호고안에서작동편의긴축스프링을브래킷이아닌캠형걸편에연결한것은이분야에서통상의지식을가진자가극히용이하게선택하여실시할수있는것이라하겠고, 다만 ( 가 ) 호고안은작동로드와작동편을일체로하고작동편의모양을달리함으로써이부분에관한한이사건등록고안보다구성을단순하게하면서작용효과를동일하게한점에서이사건등록고안을이용하여개량을하였다고볼것이나, 이것이이사건등록고안의기술사상을뛰어넘는것으로서이사건등록고안보다도뛰어난작용효과가있다고인정할정도의새로운고안이라고보기는어려우므로, 결국 253

25 례의운영을통하여점검되고조정되어야할것이다. 또한가지치환자명성의요건과관련하여이사건대법원판결에서특징적인것은그판단의기준시점에대하여언급하지않고있다는점이다. 일본에서는이러한치환자명성의판단의기준시점에관하여종래에는특허발명의출원시설이유력하였고, 점차침해시설이대두되었지만판결에서이를채택한예는없었다. Ball Spline 사건에관한일본최고재판소판결은치환자명성의판단시점에관하여침해시설을최초로명시했다는점에서많은주목을받았다. 이러한침해시설은 WIPO의특허법조약초안에도채택된바있어국제적추세에부합하며, 71) 균등론의적극적활용을위하여는바람직한입장이라고말할수있다. 다만침해시설을취하는경우에는, 출원시와침해시사이에관련기술의발전이이루어져등록특허이외의공지의기술이누적되면그기초위에서치환용이성을판단하므로균등론적침해의범위가넓어질수있을것이다. 이점때문에침해시설이선진국에게유리하다는해석을하는학자들도있다. 72) 이사건대법원판결이아직선진국기술수준에있지아니한일부국내산업보호의관점에서치환자명성의판단기준시점에대한판시를보류하였다고한다면, 73) 이점은더욱의미있는것으로서보다신중하게고려되고검토되어야할것이다. 또한침해시설을취하는경우에는출원시점에있어서등록특허와비교하여진보성이있는발명까지를균등론적침해의영역에편입시키는경우가생길수있는것은아닌지도앞으로검토되어야할문제중의하나라고생각한다. ( 가 ) 호고안은이사건등록고안의권리범위에속한다 고판시하였다. 71) Draft of the Patent Law Treaty Article 21 (2) [Equivalents] (a) Notwithstanding paragraph (1)(b), a claim shall be considered to cover not only all the elements as expressed in the claim but also equivalents. (b) An element ( the equivalent element ) shall generally be considered as being equivalent to an element as expressed in a claim if, at the time of any alleged infringement, (ⅰ) the equivalent element performs substantially the same function in substantially the same way and produces substantially the same result as the element expressed in the claim, or (ⅱ) it is obvious to a person skilled in the art that the same result as that achieved by means of the element as expressed in the claim can be achieved by means of the equivalent element. 72) 中山新弘, 工業所有權法上 ( 特許法 ), 399면 73) 권택수, 균등론의적용요건 ( 선고 97후2200판결 ), 대법원판례해설 35호 (2000년하반기 ), 911면 254

26 Ⅶ. 균등론적용의소극적요건 1. 장래의중요성이사건대법원판결은균등론이적용되기위해서는 4 ( 가 ) 호발명이당해특허발명의출원시에이미공지된기술이거나그로부터당업자가용이하게도출해낼수있는것이아니고, 5 나아가당해특허발명의출원절차를통하여 ( 가 ) 호발명의치환된구성요소가특허청구의범위로부터의식적으로제외되는등의특단의사정이없어야한다고밝히고있다. 4는공지기술배제의원칙, 5는이른바출원포대금반언의원칙 (file wrapper estoppel) 이며, 이러한소극적요건은일본최고재판소의 Ball Spline 사건의판결에도제시되어있다. 이러한소극적요건중 4의적용이다투어지는사례가많음은잘알려진사실이고, 최근에는 5의적용여부가치열하게다투어지는사안도발견되고있다. 더욱이이사건대법원판결은위소극적요건을추상적으로설시하였을뿐, 더나아가당해사안에서그러한소극적요건이존재함을인정한것은아님에도불구하고, 환송판결인이사건대법원판결에의하여사건을다시심리한특허법원에서는위사안에 5의소극적요건이존재한다고보아서균등침해를부정하는판결을선고하였다. 74) 일본의하급심판결들에서는균등론적침해를인정하지않은판결도주로적극적요건의부재를이유로들고있고 75), 균등론적침해를인정한판결도 76) 소극적요건에아예언급하지않거나언급하여도매우간결하게그에해당하지않음을설시하고있어서, 77) 이러한소극적요건의해석에관하여별다른참고가되지는아니하는것과는대조가되는현상이다. 그러나 Ball Spline 사건에관한일본최고재판소판결에서는 4의요건이다루어졌고, 미국에서는최근 5와관련하여미국연방순회항소법원 (CAFC) 이이른바페스토 (Festo) 사건 78) 에서주목할만한판결을선고하여이에대한국내외적관심이고조되고있기때문에, 이러한국내또는외국의판결들을계기로균등침해인정의소극적요건의해석론에관한관심이커질것으로보여진다. 따라서관련판례등을중심으로이러한소극적요건의의미와 74) 특허법원 선고 2000허6158 판결 75) K.K. Kouken v. K. K. Tatsumi Ryouki, 동경지재 선고 52Minshu(No. 1) 113, Hanrei Jiho No. 1657, 122(1999), Judgment of Osaka District Court, Sept. 17, 1998( 미발간 ) 76) Judgment of Osaka District Court, May 27, ) Toshiko Takenaka, Osaka District Court found infringement under the doctrine of equivalents, CASRIP newsletter 1999, 78) Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. LTD. a/k/a SM C Corporation, and SM C Pneumatics, Inc., , U. S. Court of Appeal for the Federal Circuit. 255

27 적용범위를검토해둘필요가있다고할것이다. 2. 공지기술배제의원칙이사건대법원판결은균등론적용의첫번째소극적요건으로서, 4 ( 가 ) 호발명이당해특허발명의출원시에이미공지된기술이거나그로부터당업자가용이하게도출해낼수있는것 이라면균등영역에해당하지않는다고밝히고있다. 공지기술또는그로부터용이하게도출해낼수있는기술은누구도특허를받을수없는이른바자유기술로서특허의권리범위가미치지않기때문이다. 이는특허법제29조가정하는특허요건으로서신규성과진보성이없는경우를말하는것이며, 균등이인정되지않는범위도그와동일한것이라고보아야할것이다. 우리판례는특허발명과대비되는 ( 가 ) 호발명이공지의기술만으로이루어진경우에는특허발명과의동일 유사여부를판단할대상조차가지지않게되어그 ( 가 ) 호발명은특허발명의권리범위여하및특허발명과의유사여부에관계없이특허발명의권리범위에속하지않는다고보고있는바, 79) 이는 4와일관되는결론이다. 그러나이와같이 4의전단의경우, 즉신규성이없어서균등영역에해당하지않는경우란원칙적으로 ( 가 ) 호발명이전체로서공지된기술인경우를의미한다고보아야한다. 따라서 ( 가 ) 호발명이 A+B 등으로이루어진여러개의구성요소의유기적결합인경우에, 대비되는특허발명과의관계에서치환된요소인 A 또는 B가공지된기술이라고하더라도그것만으로당연히균등침해가성립할수없는것은아니라고보아야한다. 이경우치환된구성요소 A가공지의기술이라는점은앞서 3의치환자명성을검토할때유력한자료가된다고보아야할것이다. 80) 다음으로 4의후단이말하는바, 즉 ( 가 ) 호고안이진보성이없는경우와관련하여대법원은일찌기 ( 가 ) 호고안은이사건고안이출원되기전의공지공용의고안들과그기술구성이동일유사할뿐만아니라이사건고안에서보이는진보적인기술구성은찾아볼수없어결국 ( 가 ) 호고안은이사건고안의권리범위에속하지아니한다고판단하였는바, 기록에비추어원심의판단은정당하다 고하여 ( 가 ) 호가공지기술과동일한것뿐만아니라그로부터용이하게추고할수있어진보성이없는경우까지도등록권리의침해가되지않는다는입장을표시하였다. 81) 특허법원판결들도이와같은취지에서 ( 가 ) 호발명의진보성이없는경우에는신규성이없는경우와마찬가지로등록발명과의기술대비의필요도없이그권리범위에속하지않는다는결론을내리고있으며, 82) 이러한이론의타당성에대하여는의문이없다고할것이다. 79) 대법원 선고 96후1750 판결 80) 이수완, 전게논문, 16면 81) 대법원 선고 89후568 판결 82) 특허법원 선고 98허2726 판결, 99허5289호판결 256

28 그렇다면이러한이론의기초위에서이와관련되는또한가지의중요한문제를검토하여보기로하자. 그것은권리범위확인사건이나침해소송에서 ( 가 ) 호와대비되는등록특허가신규성이없는경우뿐만아니라진보성이없는경우에도별도의심판절차를통하지아니하고당해소송에서그권리범위를부정할수있을것인지에관한것이다. 이러한문제에대한관심은, 4의요건이자유이용이가능한공중의영역 (public domain) 의존재를인정하는데그기본취지가있다면 ( 가 ) 호와대비되는특허발명에대하여도이취지를그대로살리는것이옳지않느냐는단순한의문에서시작된다. 대법원은과거에이를긍정하는입장을보이는판결을선고한바있으나, 83) 실용신안의권리범위확인에관한 선고 97후2095 판결에서, 이사건등록고안이진보성이없다고인정되고그로인하여무효심판사건에서는그등록이무효라는심결이있었다고하더라도그심결이확정되지아니한이상, 그러한사정만으로는곧바로이사건등록고안의권리범위를부정할수는없으므로원심이이와반대의입장에서이사건등록고안제1 항의권리범위를부정한것은잘못이다. 고판시하여, 권리범위확인심판에서는등록된권리가진보성이없다는이유로권리범위가부정될수없음을분명히하였다. 이와같이변화된판례의입장에대하여는찬성하는견해도있고, 반대하는견해도있다. 84) 만일행정행위에내재하는하자의정도에따라서무효와취소의사유를구별하는입장에따른다면, 진보성결여는취소사유정도에해당하므로등록무효심판이아닌권리범위확인심판에서이를당연무효로서다룰수는없다고할수있다. 또한특허성및유효성에관한특허무효심판제도와이미권리성립요건이구비되었음을전제로그권리의효력이대외적으로미치는효력범위를정하는권리범위확인심판제도는각자의영역이상이하므로권리범위확인심판에서는특허발명에대하여진보성의유무를판단할수없다는입장도있다. 이문제에관한결론은그것이재판제도의운영에미치는영향이크기때문에법리적인측면뿐만아니라사법정책적인관점에서도일정한고려를거쳐서이루어져야할것이다. 그러나적어도법리적관점에서만본다면특허발명의진보성결여를이유로권리범위를부정하는것이논리적이고타당하다는점은지적할수있을것이다. 이와관련하여최근의일본최고재판소판결은특허침해사건을심리하는법원에서도특허의무효사유를판단하고무효로될것이명백하다고보이는경우에는특허권의권리행사는특단의사정이없는한권리남용으로서허용되지않는다고판시하였는바, 85) 무효심결의확정전까지는유효한특허로간주된다는기존판례와상반되는획기적인판결이다. 그구체적인이유는다음과같다. 1 무효사유가존재하는것이명백한특허권에기한당해발명의실시행위의금지및손해배상 83) 대법원 선고 97후686 판결등다수 84) 최춘근, 일반법원이특허를무효로판단할수있는범위, 특별법연구제4권, 특별소송실무연구회, 448면이하참조 85) 日本最高裁判所 宣告平 10( オ )364 キルビー 275 특허사건판결 257

29 의청구를용인하는것은실질적으로보아특허권자에게부당한이익을주고위발명을실시하는자에게부당한불이익을주는것이기때문에형평의이념에반하는결과로된다. 2 분쟁은가능한한단기간에하나의절차에서해결하는것이바람직한것이고, 무효사유가존재하는것이명백한특허권에기한침해소송에있어서, 우선특허청에서의무효심판을경유하여무효심결을확정시키지않으면무효사유를이유로하여특허권의행사에대한방어방법으로하는것이허용되지않는다고하는것은특허의대세적무효까지도구할의사가없는당사자에게무효심판의절차를강요하는것으로되고또한소송경제에도반한다. 3 일본특허법제168조제2항은특허가무효로되는것이확실하게예견되는경우에까지소송절차를중지하여야한다는취지를규정한것으로해석할필요는없다. 4 특허의무효심결이확정되기전이라도특허권침해소송을심리하는법원은특허에무효사유가존재하는것이명백한가아닌가를판단할수있다고해석하여야하고, 심리의결과당해특허에무효사유가존재하는것이명백한때에는그특허권에기하여금지를구하고손해배상을청구하는것은특단의사정이없는한권리의남용에해당하여허용되지않는다고해석하는것이상당하다는것이다. 86) 미국의연방항소법원 (CAFC) 에서도침해사건에서등록권리의무효여부를판단하고있으며, 앞서언급한최근의 Festo 사건에서도그와같은무효에관한판단을하면서이른바금반언의원칙을적용한바있다. 우리판례가권리범위확인사건에서진보성결여를이유로등록권리의권리범위를부정할수없다고한데에는특허제도의법적안정성과관련된깊은정책적고려도포함되어있다고할것이므로, 일의적으로말하기는어려우나, 누구나실시할수있는자유기술의영역을일률적으로배제한가운데등록권리와 ( 가 ) 호간의침해여부를판단하는것이공평하고타당한결론을도출해낼가능성이높다는관점에서보면이러한외국판결의입장을긍정적으로고려할필요도있다고할것이다. 또한권리범위확인사건에서이루어지는등록권리의유무효판단은이론상으로는당사자간에 (inter partes) 효력을가지는선결문제로서다루어지는것이기때문에그것이대세적효력을가지는등록무효소송을별개의제도로운영하는것과모순되는것은아니라고할것이다. 3. 의식적제외 출원포대금반언의원칙 (file wrapper estoppel) 가. 개요이사건대법원판결은균등론적용의두번째소극적요건으로서 5 당해특허발명의출원절차를통하여 ( 가 ) 호발명의치환된구성요소가특허청구의범위로부터의식적으로제외되는등의특단의사정이없어야한다고하여, 이른바출원포대금반언의원칙을선언하고 86) Recent Topics of Patent Lawsuit Cases in Japan, Japan Patent Attorneys Association, 2000 ( 미간행자료 ), 이수완, 전게논문에서재인용 258

30 있다. 출원포대금반언의원칙은미국에서는공지기술에의한거절을피하기위한목적등으로특허청구범위를감축하거나또는좁게해석하여야한다고주장함으로써특허를받은경우, 나중에출원중에포기한보호범위를균등론에의하여회복하는것은허용되지않는다는의미로이해된다. 어떠한이득을얻기위하여일정한태도를취하였다면, 이득을얻은후에그와상반되는입장을취하는것은허용되지않는다는커먼로상의금반언의원칙을특허심사절차에적용한것이다. 그런데이사건대법원판결의 5의요건해석과관련하여특허청구범위로부터의 의식적제외 라는것은무엇을의미하는가. 출원인의인식을기초로한의도적행위가있어야만이에해당하는가하는의문이생길수있다. 의식적제외라는것은원칙적으로출원인이특정사항을권리범위에서배제하는것을인식하고승인한것을의미하는것이다. 그러나이사건대법원판결과같이 5를균등론적용의소극적요건으로제시한일본의 Ball Spline 사건판결에서는 특허출원절차에있어서출원인이특허청구범위로부터의식적으로제외하는등, 특허권자측에있어서일단특허발명의기술적범위에속하지아니한다는것을승인하였거나, 또는외형적으로그와같이해석되는행동을한것에대하여, 특허권자가이후에그것과반대되는주장을하는것은금반언의법리에비추어허용될수없는것이다 고판시하고있다. 87) 이러한판시내용을참고한다면의식적제외라는것은출원인의행동의객관적의미해석에기초하여판단되는것이지, 반드시출원인의인식이전제로되어야하는것은아니라고할것이다. 이러한해석은금반언의해석에관한미국의판례와도동일한것이며타당한입장이라고보여진다. 나. 최근의특허법원판결들이사건대법원판결은금반언의원칙을균등관계인정의소극적요건으로서선언하였을뿐인데, 그이후특허법원의재판실무에서는이러한이론의적용이주장되거나 88) 실제로적용되는사례가증가하고있다. 특히금반언의원칙을명시적으로수용하여등록특허의권리범위를제한적으로해석함으로써균등관계를부정한판결들이계속선고되었으며, 89) 그과정에서금반언의적용범위와관련하여서로다른입장이제시되었음은주목을요하는부분이다. 관련된특허법원판결세개를차례로소개한다. 87) 日本最高裁判所平成 判決 ( 民集 52권 1호 113면 ) 88) 특허법원 선고 99허7018호권리범위확인 ( 특 ) 사건에서는절임탈염탈수조미의네단계로이루어진 단무지의제조방법 에관한등록특허의출원과정에서출원인인원고가 압석 에의한탈수가공지된것이라는심사관의거절이유통지서를받은다음, 그거절이유를극복하기위하여 기계식압착기 로탈수수단을변경한바있으므로, 등록특허의권리범위는 압석 의일종인콘크리트판을탈수수단으로사용하는 ( 가 ) 호발명에미치지아니한다는주장이제기된바있다. 그러나이사건에서는균등침해의적극적요건자체가충족되지않아서더나아가이에대한판단은이루어지지않았다. 89) 특허법원 선고 99허9755 판결. 특허법원 선고 98허8243 판결 259

31 먼저, 특허법원 선고 99허9755 판결은이사건대법원판결의선고이후최초로출원포대금반언의원칙을적용하여균등의범위를제한한사건이다. 위판결에서는안락의자에관한등록고안의권리범위를해석함에있어서출원인이출원시에는등록청구범위를 1항과 2항을나누어기재하였으나, 인용고안등에의하여진보성이없다는이유로거절이유통지를받자의견서및보정서를제출하면서인용고안에저촉되는부분을공지의기술로하여청구범위를대폭축소한정한다고주장하며청구범위 1, 2항을결합하여하나의항으로만들되청구항제1항에있던부분을모두전제부로기재하여이를공지의기술로한정한다음청구항제2항에있던부분을특징부에기재한사실에기초하여등록고안은출원경과금반언의원칙이적용되어야한다고하였다. 그결과출원인은등록청구범위제1항의전제부에나타난 등받이와보조받침을별도의지지후레임없이연결레버로직접연결하는구성 이나 연결레버를안내부가안내하도록하는구성 에대하여는권리범위를주장할수없고, ( 가 ) 호에서사용한슬라이드관이이러한안내부의기능을하는구성으로서이사건등록고안의출원전에공지되었으므로결국등받이와보조받침을직접연결하여연계동작을하는연결레버를슬라이드관이안내하도록하는구성은이사건등록고안의출원인이의식적으로그보호범위로부터제외한특단의사정이있는경우에해당한다고보아서 ( 가 ) 호고안의슬라이드관이이사건등록고안의롤러의균등물이될수없다고판시하였다. 이사안은출원인의보정이특허성 (patentability) 과관련된것이었음이거절이유통지서와그이후의보정서에명백히밝혀져있으며, 특허청구범위의기재방식상으로도이른바 Jepson type에따라서전제부에옮겨기재된내용을권리범위에서의식적으로제외시켰다고보는것이합리적인해석이될수있는사안이므로, 이사건대법원판결에서설시한금반언의요건을적용하기에가장적합한전형적인사안이라고보여진다. 두번째로, 특허법원 선고 98허8243 판결은인간에리트로포이에틴 (rhuepo) 의제조방법에관한유전공학분야의발명의권리범위를해석함에있어서, 명세서뿐만아니라출원에서부터특허등록에이르기까지출원인이심사과정에서제출한보정서와의견서등그출원경과를통하여출원인이보인의도또는특허청이제시한견해까지도참작하여금반언의원칙을적용할수있다고전제하고, 등록권리자가이의신청과정에서특허청구범위제1항을보정한것이인용참증과대비하여볼때신규성또는진보성이없는것으로판단될가능성이크기때문에이를극복하기위하여이루어진것이며, 단순히기재불비의문제를해소하기위한것이라고할수없고, 제1항을보정하면서원래의특허청구범위제2항을제1항에포함시키면서제2항의표현중 일부 를삭제하였으므로, 이는별지 1의 DNA 전부를함유한것만을권리범위로서청구하고그 DNA 일부를함유한것까지는권리로하지않을의사에의한것이라고해석하였다. 또한제3항에서별지 1의 DNA 염기서열중서열번호 397 내지 3330의전부또는일부를함유한재조합 DNA 벡터를이용한방법을청구하였으나, 이의신청중에 일부 를삭제한것도축소된특정한인간 EPO 게놈 DNA 중별지 1의염기서열 397 내지 3330만을함유한것만을권리범위로서청구하고그 260

32 DNA 일부를함유한것까지는권리로하지않을의사에의한것이라고해석하였다. 90) 그리하여특허청구범위제1항의권리범위는 3.4Kb 길이의인간 EPO gdna 염기서열을함유하는것만으로, 제3항의권리범위는 2.9Kb 길이의인간 EPO gdna 염기서열을함유하는것만으로한정되므로, 그 일부 에해당하는 2.4Kb 길이의인간 EPO gdna 염기서열을함유하는것으로구성되어있는 ( 가 ) 호발명은이사건특허발명의권리범위에속하지아니한다고판시하였다. 91) 이사건은기계적장치에관한앞서본사건과는달리유전공학과관련된화학발명의권리범위해석이문제된것이다. 그리고보정의이유해석을둘러싸고그것이특허성과관련된것인가, 아니면명세서기재불비의하자를보완하기위한것인가가쟁점이된사안이다. 위판결은보정의이유가단지기재불비를보완하기위한것이었다면금반언은적용되지않음을밝히고있으며, 그발명이속하는기술분야에고유한기술적특성을고려하여보정의의미를해석한점에서주목을끈다. 미국의 Hilton Davis 사건에서는발명의특허성과무관한보정에는이원칙이적용되지않으나, 모든보정은발명의특허성을얻기위하여한것으로추정되고, 따라서출원인이그감축보정이발명의특허성과무관하다는것을입증해야한다고보았다. 92) 위특허법원판결은보정의이유가특허성과관련된경우에만금반언의원칙을적용하는입장을취하고있다는점에서위 Hilton Davis 사건과같은입장에서있다고할수있다. 세번째로, 이사건대법원판결의환송후원심판결인특허법원 선고 2000 허6158 판결은, 출원한발명이신규성, 진보성을구비하지못한경우뿐만아니라그특허출원서에첨부한명세서가구특허법제8 조제3항및제4항소정의기재요건을구비하지못한경우는모두거절사정의사유가되거나이미등록된특허의무효사유가된다는것을감안하면, 명세서를보정하는목적내지동기는그발명의신규성, 진보성을좌우하는선행기술을회피하기위한경우이거나기재불비등의거절이유를극복하기위한경우이거나가리지않고출원한발명의특허를받기위한것이라는점에서차이가없으며, 출원과정에서심사관의거절이유통지에따라제출된보정서등에의하여당해특허청구범위의구성요건 90) 실시례에 3.4Kb gdna 전체만을사용하여에리트로포이에틴을생산하는것만을개시하고있고, gdna의일부를사용하여에리트로포이에틴을생산할수있는지여부에대하여는전혀언급하고있지않은사실도참작되었다. 91) 보정의이유가 EPO 활성이없는단백질을제조하는임의의 DNA 단편도그일부에포함될수있어특허청구범위가불명확하게확대해석될수있으므로 일부 를삭제함으로써명확하게한것이라는권리자의주장은, 이사건특허발명이인간 EPO를유전공학적방법으로제조하는방법에관한발명인점을고려하면당연히인간 EPO 활성을갖는단백질을암호하는유전자, 즉별지 1의 DNA 염기서열 397 내지 3330 중특히아미노산을암호하는염기서열약 616번째부터약 2762번째염기의엑손부위를반드시함유한 DNA 만이그 일부 에포함된다고보아야할것이므로받아들여지지않았다. 92) WarnerJenkinson Company, Inc., Et Al., Petitioner v. Hilton Davis Chemical Co.(520 U.S. 17; 117 S.Ct.) 261

33 을좁게한정하였다면출원인은심사관의부당한거절이유통지에대하여의견서를제출하고그래도거절사정이될경우에는이에대한심판청구, 제소등의불복절차로다툴수있음에도스스로특허청구범위를감축하여자신의절차적권리를포기한것이므로그후로는감축한특허청구범위에관하여특허청구범위를확장하여주장할수는없기때문에, ( 가 ) 호발명의치환된구성요소가특허발명의특허청구범위로부터의식적으로제외된경우균등물로볼수없다는소극적요건을특허성과관련되고, 선행기술에의하여부정되는것을회피하기위한보정에한정하여적용하여야할논리적필연성은없다고보았다. 따라서출원인인원고는출원과정에서그특허청구범위의반응물질에서 ( 가 ) 호발명의반응물질인 N 에톡시카르보닐피페라진 을포함하는일부반응물질을삭제하는보정에의하여 ( 가 ) 호발명의치환된구성요소가이사건특허발명의특허청구범위에속하지아니함을승인함으로써이를이사건특허발명의특허청구범위로부터의식적으로제외한것이라고보아서, 균등관계의성립을부정하였다. 이판결은 ( 가 ) 호발명의치환된구성요소가특허청구의범위로부터의식적으로제외한것이특허발명의신규성, 진보성이선행기술에의하여부정되는것을피하기위하여제외하는것에한정할필요가없다는입장이므로, 특허성과관련된보정이이루어진경우에만금반언의원칙이적용되어야한다는위특허법원 선고 98허8243 판결과는다른입장을취한것이라고볼수있다. 선행기술에기초한거절이유에대응하여청구범위를보정한것이아니고, 기재불비에기초한거절이유에대응하여청구범위를보정한것이의식적제외에해당하는가는외국에서도논란이되는어려운문제이다. 일본에서는 tpa 관련특허침해사건에서, 특허청구범위의보정이신규성이나진보성의요건에위반하였기때문에이루어진것이아니라, 기재불비를보완하기위하여보정된것이어서금반언이적용되지않으므로균등침해를인정할수있다는판결이선고된바있다. 93) 그러나미국연방항소법원 (CAFC) 은이점과관련하여 앞서언급한 Festo 사건에서, 청구항의보정내지는정정이금반언의적용을받기위하여필요한 특허부여에관련된실질적인이유 에는선행기술과관련하여신규성, 진보성등의문제를극복하기위한것뿐만이아니라특허법이규정하고있는다른이유로서특허부여에관련된것, 예를들어명세서의작성에관한사항도포함된다. 그리고심사관이요구하거나심사관의거절이유에따라서하는것이아닌출원인의자발적보정내지는정정에도금반언이적용된다는취지의전원합의체판결을선고하였다. 이판결은청구항의보정, 정정으로인한금반언의원칙적용여부에관한위법원의견해를정리한판결이라는점에서주목을받고있으며, 그파급효과도적지않을것으로보인다. 그러나한편이러한 Festo 사건에관한미국연방순회항소법원 (CAFC) 의판결에대하여는변호사단체나관련학회의반발도만만치않다. 미국변호사협회 (ABA) 는 균등론의적용을매우심각하게제한하려는미국연방순회항소법원 (CAFC) 의움직임에반 93) 大阪高裁, 平 6( ネ ) 第 3292 號, 平成 8 年 3 月 29 日判決 262

34 대한다는결의서를채택하기도하였다. 위와같은반대의이유로서는이판결이특허출원인과특허소송당사자들의시각을너무과격하게변화시키고자한다는점, 금반언을균등론적용을배제하는유연한원칙이아닌절대적원칙으로만들어서균등론적용의범위를과도하게제한한다는점, 그리고과거 Hilton Davis 사건에관한연방대법원판결의입장에위배된다는점등이거론되고있다. 94) Festo 사건은미국연방대법원이사건이송영장 (certiorari) 을발하여직접심리하기로함에따라현재최종심의판단을기다리고있다. 이처럼금반언의적용범위에관한해석은균등론의성부를좌우하는중요한문제로서다른나라에서도상당한논란의대상이되고있으므로, 우리도상반되는입장의근거들에대하여충분하고균형잡힌검토를거쳐서입장을정리해나가야할것이다. Ⅷ. 요소대비방식과전체대비방식 이상에서이사건대법원판결이제시한균등론적용의적극적요건과소극적요건을개략적으로살펴보았다. 그런데이러한균등론적용의형식적요건은아니지만그와실질적으로관련되는또하나의중요한문제가있다. 그것은균등론적용의적극적요건으로서의치환가능성등을판단함에있어서청구항의구성요건하나하나를개별적으로비교검토하는요소대비방식 (element by element analysis) 을취할것인지, 아니면청구항을전체로서파악하는전체대비방식 (invention as a whole analysis) 을취할것인지하는문제이다. 미국에서는요소대비방식이공지기술배제의원칙이나출원포대금반언의원칙과함께균등론의제한이론으로서받아들여지고있으며, 95) 1997년의 Hilton Davis 사건의판결도요소대비방식이특허청구범위의공시적기능을해치지않도록하기위한균등론의다른제한이론과같은중요한기능을수행한다는점을강조한것으로이해되고있다. 96) 물론전체대비방식도특허청구범위의문언해석을무시하는것을의미하는것은결코아니고, 오로지특허발명을전체로서, 특히그범위의제한요소및그들의상호관계를포함하여침해품과비교함으로써균등침해여부를판단한다는의미로해석하여야하는것이지만, 97) 요소대비방식을취하는경우가전체대비방식을취하는경우에비하여균등영역을인정하는범위가제한적으로될가능성이크다는점은부인할수없을것이다. 이와같이대립되는분석방식중에서어느것을취할것인가에대하여는학설의대립이있다. 먼저요소대비방식을취하여야한다는입장에서는, 전체대비방식에의하면특허청 94) Patent, Trademark & Copyright Journal, Vol 61. No. 1513, 415면 95) Martin J. Adelman 외, 전게서, 934면 96) Donald Chisum, 전게서, 18247면 97) Donald Chisum, 전게서, 18256면 263

35 구범위의기재의중요성이손상되고중심한정주의적입장에서게되며, 과거의대법원판결들은구성요소가치환되어있든지, 생략되어있든지, 부가되어있든지간에전체로서핵심적기술사상을공통으로하고있고, 작용효과가크게달라지지않으면양발명은동일한것으로서모두특허침해로보아왔는데, 이는특허발명의보호범위의확정에관한정치한이론을무너뜨리고해석에따라서는부당한결론으로이를가능성이있으므로요소대비방식을취하여야한다고주장한다. 98) 이와는달리전체대비방식을취하는입장에서는, 우리특허법은해방이후일본식단항제를취하여오다 1980년부터다항제를받아들였으나필수요건항과실시태양항으로기재케하는등독일 일본식의중심한정주의의청구범위기재제도가상당기간계속되었고, 최근국제적경향에따라미국식의다항제를채택하고있으나아직까지실무가완전정착되지못하고있으며, 특허등록되어있는많은특허가중심한정주의의청구범위기재방식을취하고있어서만약엄격한요소대비방식에의하면특허권자보호에미흡하게될우려가많으므로당분간은청구범위가중심한정방식으로기재되어있는경우에는발명을전체로서파악하여야한다는점을근거로서내세우고있다. 99) 이와같이대립되는양자의입장은나름대로의법리적, 현실적근거를가지고있기때문에어느한쪽을취하기가쉽지않다. 그러나사견으로서는앞서중심한정주의와주변한정주의의선택에관한문제에서거론한바와같이, 특허청구범위의해석에관하여는주변한정주의가앞으로나아갈방향이라고생각되고, 그와궤를같이하여요소대비방식이전체대비방식을점진적으로대체해나가야할것으로생각된다. 특히재판실무의선도적역할이없이는출원실무의발전을기대하는것도어렵다는점을고려하면그러한방향으로의진행은불가피한것이아닌가한다. 그러나요소대비방식을취한다고하더라도대비의대상이되는발명의요소 (element) 란특허청구범위의기재를바탕으로하여특허발명을구성함에있어서없어서는아니될한정사항 (limitation) 으로작용하는단위체를의미한다고보아야할것이다. 100) 특히요소대비방식을선언한 Penwalt 사건에서다수의견은개별요소 (element) 가기능 (function) 에중점을두어서나누어지고개별화되어야함을암시하였음을참고로하여야한다. 그렇다면이사건대법원판결은균등관계를인정함에있어서어떠한접근방식을채용한것인가. 당해사안은출발물질 (A) 반응물질 (B) 목적물질(C) 로된특허발명과출발물질 (A) 반응물질(B') 반응중간체(B") 목적물질 (C) 로되어있는 ( 가 ) 호발명과의관계로서, 특허발명을구성하는모든구성요소가그대로또는일부변환된형태로존재하는경우이었기때문에요소대비도가능하였던사안이고, 실제로특허발명의반응물질 (B) 와 ( 가 ) 호 98) 이수완, 전게논문, 22면 99) 송영식, 균등이론과대법원판례, 특별법연구제6호, 면 100) 서태환, 전게논문, 111면 264

36 발명의반응물질 (B') 의균등관계를판단하였다는점에서요소대비방식을주로한것이아닌가생각된다. 다만이사건대법원판결은균등인정의요건으로서앞서본바와같이발명의기술적사상이나과제해결원리의동일성을요구하였는바, 이는구성요소간의실질적비중의차이를인정하는입장에서나오는것이므로, 이점에서모든구성요소가동일한가치를가진다는요소대비방식과는기본관념에서차이가있다고볼수도있다. 따라서이사건대법원판결이어느한가지분석방식을채용한것이라고단정적으로말하기는어렵고, 전체적으로는절충적입장에서있다는관측도가능하다고보여진다. 과거대법원은특허침해의유무판단에있어서특허발명과 ( 가 ) 호발명을발명의요소마다서로대비하는구성요소대비방식을취한예도있으나, 발명전체로서서로대비하여특허발명의권리범위를확장해석한예도있다고한다. 101) 그러나이사건대법원판결이후의특허법원판결중에는 등록고안의등록청구범위의모든구성요소는필수적구성요소를이루고있는것이므로 ( 가 ) 호고안이등록청구범위에기재된기술적구성요소를모두포함하고있으면실용신안의권리범위에속하는것으로되고기술적구성요소를하나라도결여하고있으면실용신안의권리범위에속하지않는것으로되지만, 더나아가형식적으로는청구범위의기재를벗어나실용신안의기술적구성요소를결여하고있는것으로보이더라도그결여된구성요소대신에등가관계에있는다른구성요소를사용함으로써실질적으로는당해고안의모든기술적특징을그대로사용하고있는경우에는예외적으로소위균등론을적용하여침해를인정하여야할것이다 고하여요소대비방식에가까운설시를하고있는예도발견된다. 앞으로이문제는특허청구범위해석의법리와연계시켜서좀더체계적인접근이이루어지도록연구검토되어야할것이다. Ⅸ. 맺는말 이사건대법원판결은균등론을정면으로받아들이고, 정치한요건을제시한최초의대법원판결이다. 그동안균등관계를사실상인정한판결이있었음에도불구하고보다명확한입장표명과법이론의정리를바라는실무계의요청이있었던점에비추어보면 102) 위판결은시의적절한것이고, 앞으로권리범위해석이나침해여부의판단과관련하여선례로서널리활용될수있을것으로생각된다. 또한균등론이현재논의중인특허법조약 (Patent Law Treaty) 초안에도삽입되어보호범위판단의국제적기준이될가능성이적지않기때문에, 우리가균등론을정면으로받아들인것은특허발명의국제적보호에동참하고, 국제적호환성있는지적재산권보호체계를발전시키는데도도움이될것으로보인다. 101) 서태환, 전게논문, 110면 102) 김양오, 한국에있어서의균등론, 지적재산권논문집제5집 1998년 5월, 면 265

37 그러나이사건대법원판결에서제시한균등영역인정의요건은우리에게는새로운내용이고비교법적으로도외국의이론과다른고유한요소를가지고있으므로, 앞으로이를적정하게해석하고운영하는작업이숙제로남아있다. 분명히균등론의인정근거를명확히밝힌판례가있다는점만으로도일단발명의보호범위를적절히확대할수있는추상적근거는마련한셈이다. 그러나균등론을받아들였다고하여구체적인사건의해결에서당연히침해가더많이인정되고, 또그래야만되는것은아니다. 이점은일본이나미국등에서최근균등론에관한지도적판결이선고된이후하급심판결들에서균등영역이인정된사례가그다지많지않다는점에서도나타난다. 오히려우리에게이제중요한과제로서남은것은이사건대법원판결을계기로, 어떻게하면발명자의실질적보호와청구범위의공시적기능에기초한법적안정성의유지라는상충되는이익을조화시키는법해석이개개의요건을해석하고적용하는과정에서이루어질수있을것인지를심도있게검토해나가는일이라고할것이다. 그과정에서균등론의거시적접근방법과근본적이해에관한사항들, 즉주변한정주의와중심한정주의의문제, 요소대비와전체대비의접근방식의선택의문제등에관하여보다명확한입장정리가이루어질수도있을것으로기대된다. 또한이사건대법원판결을계기로종전에침해인정의근거로서거론되던이론들및특허성등인접분야와균등론과의관계를올바로정립해나가는것도중요한과제가되었다. 이러한관점에서기존의판례, 학설의재점검이적절하게이루어진다면특허법전반의체계적발전에많은도움이될수있을것이다. 266