1. 특허분쟁의주요쟁점 2. 쟁송절차 3. 국내분쟁사례 4. 해외분쟁사례 ( 미국 )

2012 미국산업별특허소송통계 2012 patent litigation study, PWC, 2012 미국에서의금융상품관련소송은적지만계속증가중임. 한국도예외가될수없음 (NPE 의국제적활동등 ). 3

특허보호단계 - 특허침해 유형 특허발명 확인대상발명 ( 침해기술 ) 판례태도 문언침해 A + B + C A + B + C O ( 침해로인정 ) 균등침해 A + B + C A + B + c O ( 침해로인정 ) 이용침해 A + B + C A + B + C+D O ( 침해로인정 ) A + B + C A + B + c+d O ( 침해로인정 ) 생략침해 A + B + C A + B X ( 침해부정적 ) 불완전이용침해 A + B + C A + B + D X ( 침해부정적 ) 선택침해 A + B + C a + B + C X ( 침해부정적 ) 우회침해 A + B + C A + b + B + C O ( 침해로인정 ) 지적재산소송실무, 특허법원지적재산소송실무연구회 ( 구특허재판실무편람, 특허법원 ) 금융상품등의 BM 발명의경우엄격한청구항해석을통한침해여부판단이중요함 5

특허침해소송에서의방어전략개요 비침해의항변 금융상품등의 BM발명에서는더욱엄격한청구항해석이요구됨 특허권의무효항변 ( 권리남용항변 ) 자유실시기술의항변 BM 발명의성립성에중심을둔특허 기재불비분석및 선행기술조사필요 6

특허권의무효항변 특허분석 - 인간의행위등에근거하였는지 - 발명을이루는구체적인하드웨어 / 소프트웨어수단이기재되어있는지 - 추상적인아이디어 / 순수영업방법자체는아닌지등 실시불가능한발명 불충분한개시 진보성흠결 신규성흠결 선행기술조사 종래기술 ( 들 ) - 자사 / 상대방의유사금융상품검색 - 특허문헌 / 비특허문헌검색 - 위검색된자료들의무효가능성분석 7

특허권의무효항변 특허발명에대한무효심결이확정되기전이라고하더라도특허발명의진보성이부정되어그특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는그특허권에기초한침해금지또는손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다고보아야하고, 특허권침해소송을담당하는법원으로서도특허권자의그러한청구가권리남용에해당한다는항변이있는경우그당부를살피기위한전제로서특허발명의진보성여부에대하여심리 판단할수있다고할것이다. 이와달리신규성은있으나진보성이없는경우까지법원이특허권또는실용신안권침해소송에서당연히권리범위를부정할수는없다고판시한대법원 1992. 6. 2. 자 91 마 540 결정및대법원 2001. 3. 23. 선고 98 다 7209 판결은이판결의견해에배치되는범위에서이를변경하기로한다. ( 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010 다 95390 판결 ) 8

자유실시기술의항변 의의 판례 특허의침해자가자신은등록된특허발명을실시하는것이아니라그특허발명의출원이전에공지되어누구나자유로이실시할수있는영역에속하는기술을실시하고있는것에불과하다는취지의항변을말함 " 어느발명이특허발명의권리범위에속하는지를판단함에있어서특허발명과대비되는발명이공지의기술만으로이루어지거나당업자가공지기술로부터용이하게실시할수있는경우에는특허발명과대비할필요없이특허발명의권리범위에속하지않게된다 " ( 대법원 2001. 10. 30. 선고 99 후 710 판결 ) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010 다 95390 판결에의하여이제는법원이특허권자의특허에대하여진보성결여를이유로무효라고적극적으로판단할수있게된이상, ' 자유실시기술의항변 ' 을적용하여특허침해를부정해왔던실무가변화될지주목할필요가있음 9

국내 IP 쟁송의해결기관 수사기관 특허심판원 법원 형사처벌 본안소송 ( 침해금지, 손해배상등 ) 가압류, 가처분 무효심판권리범위확인심판 대한상사중재원 무역위원회 세관 11

무효소송과특허침해소송의관할 무효소송 침해소송 상고 대법원 상고 특허법원 고등법원 심결취소소송 항소 특허심판원 지방법원 각지방법원의관할고등법원이있는곳의지방법원에도소제기가능 12

국내분쟁사례 1 금융펀드운영방법 ( 한국등록특허제 0854246 호 )

사건의개요 ' 금융펀드운영방법 ( 등록특허제 854246 호 )' 에대한적극적권리범위확인심판 청구인 : 조영호 피청구인 : 하나대투증권 ( 확인대상발명 : ' 서프라이스적립식자동매수서비스 ' 코스피지수나펀드기준가격이일정비율이상하락하면월별적립식매수금액이증가하는증권매수서비스상품 ) 삼성증권 ( 확인대상발명 : ' 스마트플랜펀드 ' 코스피 200 지수가하락하면신규 ETF 투자비중을늘리는방식의펀드상품 ) 15

특허발명의내용 ' 금융펀드운영방법 ( 특허등록제 0854246 호 )': 상장지수펀드 (ETF) 를활용해지수가상승할때보다지수가하락할때더많은금액을분할매수하는운용기법에대한특허 지수변동폭에따른 MMF 와 ETF 투자금액비율조절하는펀드운영방법 ( 청구항 1) 지수하락시 ETF 투자금액이지수상승시 ETF 투자금액보다큰것을특징으로함 ( 청구항 2) 상승장에서는상대적으로수익이낮지만하락장에서는손실을낮추면서수익을가져오는구조 16

주요청구항 청구항 1 및 2 17

사건의경과및주요기각이유 ( 심결 ) 적극적권리범위확인심판 2 건 : 특허심판원기각후심결확정 ( 특허법원심결취소소송중소취하에의한소송종결 ) 지수변동에따른투자금액을펀드에투자한다는기술사상은유사하다고판단하였으나, 청구항에기재된 MMF 와 ETF 의혼합운용개념, 초기투자금액 / 지수변동폭 / 수익률과같은청구항기재세부구성요소들의차이가인정되어기각되었음 엄격한청구항해석의태도 18

국내분쟁사례 2 온라인주식거래및대출을위한실시간리스크관리 / 통제시스템및그방법 ( 한국등록특허제 864369 호 )

사건개요 ' 온라인주식거래및대출을위한실시간리스크관리 / 통제시스템및그방법 ( 등록특허제 864369 호 )' 에대한특허침해금지및손해배상청구, 무효심판 원고 : 김동진외 2 인 피고 : 팍스넷, 한국투자상호저축은행, 삼화상호저축은행, 퓨처위즈, 이머니, 현대스위스저축은행 20

특허발명의내용 온라인주식거래및대출을위한실시간리스크관리 / 통제시스템및그방법 ( 특허등록제 864369 호 ) 증권계좌의예수금을담보로한대출을통제관리하는발명 : 증권계좌의예수금을담보로한대출관련한발명. 특히대출자의증권계좌에대해실시간으로담보력을체크후일정담보비율이하로내려가면반대매매를통해원리금이보장될수있도록함. 21

주요청구항 청구항 1 일부 22

사건의경과 무효심판 : 피고등이 3 건의무효심판을청구하였으나특허심판원, 특허법원, 대법원에서모두기각 ( 즉, 특허가유효함 ) 특허침해금지및손해배상청구 : 서울중앙지방법원에소제기 (2008. 12. 22.) 비침해를이유로원고청구기각판결 (2009. 12. 17.) 항소기각판결 (2010. 10. 13.) 대법원심리불속행기각 (2011. 3. 10.) 23

주요기각이유 매수불가종목산출과관련청구항의기재는 ' 실시간 ' 종목시세정보를참고하나, 피고실시기술은실시간종목시세정보에해당하지않는정보들이있었음 ( 전일자종가정보. 5 일간거래량등 ). 피고가사용하는대출서버는타주체, 즉증권사또는저축은행에존재 24

국내분쟁사례들의시사점 침해 측면 BM 발명의경우청구항의해석이엄격 실시발명이청구항의모든한정사항을만족하는지여부확인 금융상품발명의경우여러주체에의해수행되는경우가많음 실시발명이하나의주체에의하여수행되고있는지여부확인 25

국내분쟁사례들의시사점 무효 측면 금융상품역시소프트웨어에의한정보처리가가능한독립적인하드웨어의물리적구성과의결합을통하여쟁송단계 * 에서도특허의유효성을인정받을수있음 금융상품특허역시발명의성립성이인정되는유효한특허로서권리행사가가능함이명백함 * 영업방법 (business method) 발명에해당하기위해서는컴퓨터상에서소프트웨어에의한정보처리가하드웨어를이용하여구체적으로실현되고있어야한다 ( 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007 후 265 판결참조 ) 26

해외분쟁사례 - 미국

스테이트스트리트은행대시그너쳐파이낸셜그룹 (State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc., 149 F.3d 1368) 대표청구항 판결일 1998-07-23 이사건특허 허브 & 스포크금융서비스를위한데이터처리시스템 (Data processing system for hub and spoke financial services configuration, US 5,193,056) 본특허는뮤추얼펀드투자관리시스템에관한것으로써, 뮤추얼펀드 (spokes) 를공동출자하여자산을하나의투자포트폴리오 (hub) 에넣는시스템에관한것임. 28

스테이트스트리트은행대시그너쳐파이낸셜그룹 (State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc., 149 F.3d 1368) 사건개요 원 / 피고간의특허라이선스계약협의중의견불일치로인한분쟁발생 미매사추세츠지방법원은본특허가수학적알고리즘에해당하는것이므로특허받을수없다는취지의원고승소판결 연방법원 (CAFC) 은위특허가적법한특허대상을구성한다고판결. CAFC 는청구항에기재된수학적알고리즘이유용하고 (useful), 구체적이며 (concrete), 실제적인 (tangible) 결과를가져온다면특허성립성을인정하여야한다고하며본특허의유효성을인정. 29

스테이트스트리트은행대시그너쳐파이낸셜그룹 (State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc., 149 F.3d 1368) - 의의 현재미국특허청과대법원은한국, 일본등에비해 BM 특허를폭넓게인정하고있음 ( 한국, 일본등의기준인구체적인하드웨어 / 소프트웨어수단의기재를 BM 특허의요건으로명시하지않고있음 ). 미국의 BM 특허출원은 1998 년본스테이트스트리트은행사건이후급증했다가 2000 년대초반의심사요건강화로정체된뒤 2000 년대중반이후정책적관심증가등으로다시증가세임. 각국의각기다른 BM 특허심사기준에도불구하고한국심사기준에부합하는 PCT 출원의국내진입및 NPE 의국제적인활동증가등으로인하여국내시장또한금융특허분쟁발생가능성을배제할수없음. 30

민톤대증권거래중개인협회및나스닥회사 (Minton v. National Ass'n of Securities Dealers, Inc., 226 F.Supp.2d 845) 판결일 2002-02-01 이사건특허 상호증권거래시스템 (Interactive securities trading system, 미국등록특허제 6,014,643 호 ) 브로커들의증권거래를도와주는정보를거래자 (traders) 들에게제공하는컴퓨터프로그램 ( 브로커들이구매자에게구입한가격이판매자에게지불될요청가격보다높게낙찰되는것을방지 ) 31

민톤대증권거래중개인협회및나스닥회사 (Minton v. National Ass'n of Securities Dealers, Inc., 226 F.Supp.2d 845) 미텍사스동부지방법원은원고가특허출원일이전에타사와체결한프로그램리스계약에이미본특허의한정사항이포함되어있었다고판단, 원고의특허가자명성 (obviousness) 에의거하여무효하다고판결. 특허출원전판매및계약등으로인한공개주의 체계화된특허전략필요 ( 상품출시이전특허출원 ) 32

아메리칸증권거래소유한책임회사대모펙스주식회사 (AMERICAN STOCK EXCHANGE, LLC v. MOPEX, INC., 250 F.Supp.2d 323, ) 판결일 2003-02-04 이사건특허 개방형뮤추얼펀드증권화과정 (Open end mutual fund securitization process, 미국등록특허제 6,088,685 호 ) 등 이른바상장지수펀드 (Exchange Traded Funds:ETFs) 의개념을다룬특허 33

아메리칸증권거래소유한책임회사대모펙스주식회사 (AMERICAN STOCK EXCHANGE, LLC v. MOPEX, INC., 250 F.Supp.2d 323, ) 법원은이미공개된다른형태의증권인세계주식벤치마크 (World Equity Benchmarks: WEBs) 가미국증권거래위원회 (SEC) 의일반공개실 (public reference room) 에등록되어공공하게사용가능했던점등에비추어본특허가무효하다고판결 금융특허의선행기술은일반적인특허선행기술조사의대상인특허문헌보다는유사금융상품및시스템등에서발견될가능성이높음. 본사안의경우선행기술의공개여부가크게다투어졌음. 위선행기술이특허출원된기술이었다면출원공개제도 ( 출원 1 년 6 개월후공개 ) 에의하여공개여부로인한다툼의여지없었을것임. 자사기술을통한방어전략 34

감사합니다 최정열변호사 Tel: 02-528-5619 E-mail: jychoe@yulchon.com 서울특별시강남구테헤란로 518, 12 층 ( 대치동 ) Tel: 02-528-5200 Fax: 02-528-5228 http://www.yulchon.com

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