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ISSN 1975-5945 한국연구재단등재지 지식재산연구 The Journal of Intellectual Property 제 13 권제 2 호 (2018. 6) 한국지식재산연구원 Vol.13 No.2 2018 June Korea Institute of Intellectual Property

지식재산연구 제 13 권제 2 호 2018 년 6 월 특허법제42조제4항제1호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 대법원 2014.9.4. 선고 2012후832 판결을중심으로 디자인개념확대에따른디자인보호법개정방향제안 디자인보호대상에대한 EU의법제와비교하여 영업비밀침해에대한손해배상의실제와개선필요성 산정방식을중심으로 좌승관 1 서재권 39 설민수 67 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 한국, 미국, 유럽, 일본의영업비밀관련규제비교를중심으로 곽재식 최서희 95 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 류예리 137 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 양상운 정태현 171 DEA를통한중소 중견기업의 R&D 효율성분석조남권 김규환 이석진 207 직무발명보상에서조직의공정성이조직유효성에미치는영향에관한연구김운선 이승배 유왕진 237 부록 지식재산연구 발간규정 지식재산연구 연구윤리규정 지식재산연구 투고규정

The Journal of Intellectual Property Vol.13 No.2 2018 June A Study on a standard of judgement of support requirement according to Patent Act Article 424(1) Direction for Revision of Korean Design Protection Act according to Design Concept Enlargement Jwa Seungkwan 1 Compared with EU legal system on subject matter of design Seo Jaekweon 39 Unpacking Damages of Trade Secrets Infringement in Korea and Necessity of Improvement: Focusing Measures of Damage Computation The Effect of Chemical Management Regulations on Corporate Intellectual Property Seul Minsoo 67 Focused on the Comparison of Regulations Regarding Trade Secret in South Korea, United States, EU and Japan Kwak Jaesik, Choi Seohee 95 A Study on Protection of Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge through Intellectual Property Rights in FTA Ryu Yeri 137 A Firm-level Portfolio of Standard Essential Patents in Mobile Telecommunication Yang Sangoon, Jung Taehyun 171 Analysis of R&D Efficiency for Small and Medium Enterprises using DEA Cho Namkwon, Kim Gyuhwan & Lee Seokjin 207 An Empirical Study on the Effect of Organizational Justice and Organizational Effectiveness on Employee Invention Compensation Kim Woonsun, Lee Seungbae & Yoo Wangjin 237

지식재산연구제13권제2호 (2018. 6) 한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.13 No.2 June 2018 투고일자 : 2018년 3월 26일심사일자 : 2018년 5월 18일 ( 심사위원 1), 2018년 5월 20일 ( 심사위원 2), 2018년 5월 17일 ( 심사위원 3) 게재확정일자 : 2018년 5월 28일 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 )*1) 대법원 2014.9.4. 선고 2012 후 832 판결 2)** 을중심으로 좌승관 ***3) Ⅰ. 들어가며 Ⅱ. 대상판결의진행경과 1. 이사건출원발명의요지 2. 특허심판원심결, 특허법원판결및대상판결의요지 Ⅲ. 특허법제42조제4항제1호의판단기준에관한검토 1. 특허법제42조제4항제1호의연혁과목적 2. 뒷받침요건 에관한학설및그간판례의태도 3. 주요국의 뒷받침요건 의판단기준 Ⅳ. 대상판결의검토 1. 대상판결의의의및문제점 2. 대상판결의쟁점사항분석 Ⅴ. 대상판결이후의법원의최근판결동향 1. 대법원 2. 특허법원 서울중앙지방법원 3. 정리 Ⅵ. 대상판결의실제모습과향후과제 1. 뒷받침요건 의판단기준에대한이해 2. 쟁점사항 1, 2와관련된대상판결의실제모습 3. 향후과제 Ⅶ. 마치며 * 본고 ( 本稿 ) 는특허법원과특허청의공식적인입장과는무관한필자개인의견해를바탕으로작성되었음을미리알려드립니다. ** 이하 대상판결 이라한다. *** 특허법원기술심리관 ( 특허청과장 ).

2 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 초록 대상판결인 2012후832 판결에판시된사항과관련하여일부실무에서는특허법제42조제4항제1호의 뒷받침요건 은청구항에기재된사항과발명의설명에기재된사항이형식적으로 ( 문언적으로 ) 동일하기만하면충족하는것으로이해하는경우가적지않은것같다. 그러나대상판결에서의 뒷받침요건 의실제모습은, 대상판결이후대법원 특허법원등의판결들이취하는태도, 대상판결의대법원판례해설등을두루고려해보면, 형식적인뒷받침요건이라기보다는실질적인뒷받침요건으로이해함이타당해보인다. 그리고 뒷받침요건 의충족여부를판단하는장면에서는 용이실시요건 의충족여부에서판단하는사항들과중복되는경우가있을수도있겠지만, 그렇다고해서이러한판단방법이 양요건은각판단기준에따라그충족여부를별개로판단해야한다 는대상판결의취지에어긋나는것으로오해해서는안될것이다. 한편, 대상판결에서 뒷받침요건 이실제로의미하는것으로보이는 실질적인뒷받침요건 이실제로어떤구체적인판단기준을가지고있는지에대하여는명확하지않으므로, 앞으로이에대하여보다세밀하게연구할필요성이있어보인다. 주제어 특허법제42조제4항제1호, 특허법제42조제3항제1호, 뒷받침요건, 용이실시요건, 명세서기재요건, 대법원 2012후832 판결

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 3 Ⅰ. 들어가며 특허를받고자하는사람은특허법제42조에따른엄격한요건을요구하는특허출원서류를특허청에제출하여야하는데, 그중발명을표현하는가장중요한역할을하는것이발명의설명과청구범위 1) 로이루어진명세서이다. 이러한명세서는크게두가지기능을수행하는데, 기술서로서발명을상세하게설명하는기능과권리서로서발명의권리범위를설정하는기능이다. 한편, 위두기능은서로밀접하게연관되어있어서명세서의기재가미흡한경우심사등실무에서어떤거절이유를적용해야하는지에대하여그간많은논란이있어왔다. 특히출원인은자신의발명의보호범위를가능한한넓게설정하려고할것인데, 이과정에서자신이발명하지않은사항도발명의보호범위에포함되는경우가발생하게되고이경우심사관은거절이유를통지하여출원인으로하여금불합리하게넓게형성된발명의보호범위를적정한수준으로보정하도록유도하게된다. 이때흔히특허법제42조제4 항제1호 2) 또는제42조제3항제1호 3) 를충족하지못하였다는이유로거절이유가통지된다. 이러한법조항의적용에있어서, 그간특허청심사실무뿐만아니라법원의판결에서도많은혼란이있어왔다. 이는특허법제42조제4항제1호와관련된대법원판결들이특허법제42조제4항제1호의취지와판단기준을 1) 2014.6.11. 개정된구특허법 ( 법률제 12753 호, 2015.1.1. 시행 ) 제 42 조에서 발명의상세한설명 및 특허청구범위 를각 발명의설명 및 청구범위 로용어를변경하는개정이있었다. 이러한이유로이글의많은부분에서 발명의상세한설명 과 발명의설명 그리고 특허청구범위 와 청구범위 의표현을혼용하여기재해야하는상황이어서, 이러한표현상의혼동을없애기위하여이글에서는이들을 발명의설명 및 청구범위 로통일하여기재하기로한다. 고안의경우도마찬가지이다. 다만, 일본특허법및일본판례에기재된 발명의상세한설명 및 특허청구범위 의표현은그대로두기로한다. 2) 특허법제 42 조제 4 항제 1 호 : 청구항은발명의설명에의하여뒷받침되어야한다. 3) 특허법제 42 조제 3 항제 1 호 : 발명의설명에는그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진사람이그발명을쉽게실시할수있도록명확하고상세하게적어야한다.

4 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 일관성있게제시하지못한면에많이기인한것으로사료된다. 이러한상황에서, 대상판결은특허법제42조제4항제1호의취지및판단기준그리고이와특허법제42조제3항제1호간의차이를판시함으로써그간의혼란을어느정도는잠재운것같다. 하지만대상판결의판시사항중에는다소논란의소지가있어보이는부분이있는데, 이글에서이를자세히검토하고이를통하여대상판결의실제모습이어떠한지를본다. 그리고대상판결에의해서도여전히해결되지못한문제점은어떤것이있는지를살핀다. Ⅱ. 대상판결의진행경과 1. 이사건출원발명의요지 대상판결의판단대상인이사건출원발명 ( 출원번호제10-2008-7013185호 ) 은 높은데이터레이트인터페이스 에관한것으로, 그쟁점이된청구항들은다음과같다. < 청구항 8> 모바일디스플레이디지털인터페이스 (MDDI) 시스템내의역방향데이터를샘플링하도록하는코드 ; 라운드트립지연측정패킷이호스트로부터클라이언트로전송되도록하는코드 ; 상기라운드트립지연측정패킷의측정윈도우내의펄스가상기클라이언트에의해상기호스트로전송되도록하는코드 ; 상기라운드트립지연측정패킷의상기측정윈도우내의상기전송된펄스를검출함으로써상기 MDDI 시스템의라운드트립지연이측정되도록하는코드 ; 상기전송된펄스의위상이결정되도록하는코드 ( 이하 쟁점구성 이라한다 ); 및상기측정된라운드트립지연에기초하여역방향데이터를샘플링하기시작하는시간이결정되도록하는코드를포함하는, 컴퓨터판독가능저장매체.

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 5 2. 특허심판원심결, 특허법원판결및대상판결의요지 가. 특허심판원심결 ( 특허심판원 2011.1.7. 심결 2009원4446) 특허심판원은, 이사건출원발명의명세서중발명의설명에는청구항 8 의쟁점구성에대응되는기재사항이없고, 이사건출원발명의명세서에기재된사항만으로는청구항 8 내지 10 4) 의기술구성이나그결합및작용효과를일목요연하게이해할수없어서, 위발명들은발명의설명에의하여뒷받침되지않는다는이유로이사건의심판청구를기각하였다. 나. 특허법원판결 ( 원심판결, 특허법원 2012.2.3. 선고 2011허2480 판결 ) 원심은, 발명의설명에청구항 8의쟁점구성과문언적으로동일한내용이기재되어있고, 또한전송된펄스의위상이결정된다는의미나전송된펄스의위상을결정하는방법에대하여발명의설명에명시적으로기재되어있지않더라도통상의기술자라면발명의설명의다른기재내용이나출원당시의기술상식으로부터이를충분히이해할수있으므로, 이사건제8항발명및그종속항인청구항 9 및 10은발명의설명에의하여뒷받침되는것이어서이와상반된결론을내린특허심판원의심결을취소하였다. 다. 대법원판결 ( 대상판결, 대법원 2014.9.4. 선고 2012후832 판결 ) 대법원은, 특허법제42조제4항제1호는특허출원서에첨부된명세서의발명의설명에기재되지아니한사항이청구항에기재됨으로써출원자가공개하지아니한발명에대하여특허권이부여되는부당한결과를막으려는데그취지가있다고보면서, 위규정취지에맞게특허출원당시의기술수준을기준으로하여통상의기술자의입장에서청구범위에기재된사항 5) 과 4) < 청구항 9> 제 8 항에있어서, 상기역방향데이터를샘플링하기시작하는시간이결정되도록하는코드는오프셋의부가를야기하는코드를포함하는, 컴퓨터판독가능저장매체. < 청구항 10> 제 9 항에있어서, 상기오프셋의부가를야기하는코드는상기전송된펄스의상기위상이결정되도록하는코드를포함하는, 컴퓨터판독가능저장매체.

6 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 대응되는사항이발명의설명에기재되어있는지여부에의하여판단하여야하고, 그규정취지를달리하는특허법제42조제3항제1호가정한것처럼발명의설명에통상의기술자가그발명을쉽게실시할수있도록명확하고상세하게기재되어있는지여부에의하여판단하여서는아니된다 ( 이하 쟁점사항 1 이라한다 ) 고하였다. 그리고이사건의구체적인판단에있어서는, 청구항 8에기재된쟁점구성에대응되는사항이발명의설명에동일하게기재되어있어서위구성이발명의설명에의하여뒷받침되므로이사건출원발명에는특허법제42조제4항제1호에반하는기재불비가있다고할수없다 ( 이하 쟁점사항 2 라한다 ) 고판시하면서상고를기각하였다. Ⅲ. 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한검토 1. 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의연혁과목적 특허법제42조제4항제1호는특허법이 1990.1.13. 법률제4207호로개정되면서청구범위의기재요건으로처음도입되었고, 그의미에관해서처음언급한대법원판결은 1999.12.10. 선고된 97후2675 판결로서특허법제42 조제4항의다른요건들과함께그목적을 특허출원된발명의내용을제3자가명세서만에의하여쉽게알수있도록공개하여특허권으로보호받고자하는기술적내용과범위를명확하게하도록보장하기위한것 이라고판시했다. 위판결을인용한대법원 2003.8.22. 선고 2002후2051 판결에서, 청구범위가고안의설명에의하여뒷받침되고있는지여부는통상의기술자의입장에서볼때, 그청구범위와고안의설명의각내용이일치하여그명세 5) 청구범위에기재된사항 은넓게보면청구항에기재된사항내지발명으로볼수있으므로, 이글에서는대상판결에제시된 청구범위에기재된사항 을 청구항에기재된사항 과 청구항에기재된발명 으로상황에따라적절하게혼용하여적었다.

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 7 서만으로청구범위에속한기술구성이나그결합및작용효과를일목요연하게이해할수있는가에의하여판단하여야한다고판시함으로써, 위조항의기본적인목적이청구항의보호범위와발명의설명의내용이일치하도록하여통상의기술자가청구항의보호범위내에속한구체적인기술구성이나그결합및작용효과를청구항을통해모두이해할수있도록하는데있음을밝혔다. 6) 이는뒤에서설명하는 2. 나. 그간판례의태도 에서설명한 유형 B 의관점이다. 이후이러한관점의해석과는달리뒤에서설명하는 2. 나. 그간판례의태도 에서설명한 유형 A 의관점으로특허법제42조제4항제1호의취지및판단기준을해석하기시작하였고, 결국대상판결에이르게된다. 이러한흐름속에서특허법제42조제4항제1호는그주된목적을어디에두던간에그핵심은청구항과발명의설명사이에발명의내용이합치되게함으로써청구항이발명의설명에기재된내용으로부터파악할수있는기술적범위보다부당하게넓은권리범위를가지게되는것을견제하는것에있음은분명한것으로보인다. 7) 2. 뒷받침요건 에관한학설및그간판례의태도 가. 관련학설우리나라는특허법제42조제3항제1호에따른 용이실시요건 과제42조제4항제1호에따른 뒷받침요건 과관련해서는구체적인학설이아직없는것으로보인다. 이에우리나라의법제와유사한일본에서의학설을보면, 크게두가지견해즉 표리일체설 과 구별설 로나뉜다. 먼저, (ⅰ) 표리일체설 은발명의설명과청구범위가적절한관계에있을것을요구하는것으로서, 용이실시요건 과 뒷받침요건 은각내용이발명 6) 설민수, 특허명세서기재요건과특허발명의범위에관한한국과미국의비교법적연구, 인권과정의, 435 호 (2013), 56 면. 7) 설민수, 앞의논문, 56 면.

8 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 의설명과청구범위의관점으로부터각각규정하고있는것에지나지않으며, 양요건을구분하는것은실익이적고쓸모없는혼란을가져온다는것이다. 다른하나인 (ⅱ) 구별설 은, 발명의설명과청구범위의기재요건은궁극적으로공개대상을담보하는공통된취지를가지더라도구별할수있는다른취지를가지므로, 양요건에대한판단기준은서로다르다는입장이다. 위구별설은더나아가 (ⅱ-a) 용이실시요건 은발명의설명과청구범위의대응관계를실질적으로심사하고, 뒷받침요건 은형식적인심사를한다고보는입장, (ⅱ-b) 용이실시요건 은발명의구성을물리적으로재현할수있는지만을심사하고, 작용효과를발휘할수있는지는 뒷받침요건 에의해서심사하면된다고보는입장등으로분류할수있다. 8) 나. 그간판례의태도특허법제42조제4항제1호규정의취지와판단기준에관해서는아래와같이크게두가지유형으로분류되는데, 9) 대상판결직전당시의동향은아래의 A 유형 이주를이루는것으로보이고, 대상판결또한 A 유형 의입장에서있다. - A 유형 : ( 취지 ) 공개하지아니한발명에대하여특허권이부여되는부당한결과를방지하기위한것이다. ( 판단기준 ) 특허출원당시의기술수준을기준으로하여통상의기술자의입장에서청구범위에기재된사항과대응되는사항이발명의설명에기재되어있는지여부에있다. 이를따르는판결로는대법원 2006.5.11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 2006.10.13. 선고 2004 후776 판결, 대법원 2011.10.13. 선고 2010후2582 판결등이있다. - B 유형 : ( 취지 ) 출원발명의내용을제3자가명세서만으로쉽게알수있 8) 中山信弘외 3 인편저, 특허판례백선, 한국특허법학회 ( 역 ), 제 4 판, 박영사, 2014, 127 면. 9) 정택수, 특허법제 42 조제 4 항제 1 호기재요건의판단기준, 대법원판례해설제 102 호 (2014 년하 ), 법원도서관, 2014, 386 면.

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 9 도록공개하여특허권으로보호받고자하는기술적내용과범위를명확하게하기위한것이다. 10) ( 판단기준 ) 특허출원당시의기술수준을기준으로하여통상의기술자의입장에서청구범위와발명의설명의각내용이 ( 청구항별로 ) 일치하여그명세서만으로청구범위에속한기술구성이나그결합및작용효과를일목요연하게이해할수있는지여부에있다. 이를따르는판결로는대법원 1999.12.10. 선고 97후2675 판결, 대법원 2003.8.22. 선고 2002 후2051 판결, 대법원 2005.11.25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2009.7.23. 2009후78 판결등이있다. 이러한분류이외에도, 청구항에기재된사항과발명의설명에기재된사항을일치시킴에있어서 형식적일치 11) 인지 실질적일치 12) 인지에따라분류하기도한다. 13) 형식적일치 의관점에서보면, 뒷받침요건 과 용이실시요건 은서로겹치지않고독립적으로운용되는요건인것이다. 이를따르는판결은대법원 2011.10.13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2007.3.15. 선고 2006후3588 판결등이있다. 반면 실질적일치 의관점에서보면, 뒷받침요건 과 용이실시요건 은서로겹치면서운용되는요건인것이다. 이를따르는판결은대법원 2003.8.22. 선고 2002후2051 판결, 대법원 2005.11.25. 선고 2004후3362 판결, 대법원 2009.7.23. 선고 2009후78 판결등이있다. 10) 이러한취지의내용은다른대법원판결들에의해구특허법제 42 조제 3 항에따른 용이실시요건 의취지로이해되어졌다. 즉, 특허출원된발명의내용을제 3 자가명세서만으로쉽게알수있도록공개하여특허권으로보호받고자하는기술적내용과범위를명확하게하기위한것이라는게구특허법제 42 조제 3 항의취지라는것이다 ( 대법원 2011. 10.13. 선고 2010 후 2582 판결, 대법원 2006.11.24. 선고 2003 후 2089 판결등참조 ). 11) 청구항에기재된사항이발명의설명에구체적으로언급되어있어서발명의설명에청구항에기재된사항에관한외관이존재할것을요구하는요건이다. 이요건에의하면, 청구항과발명의설명사이에외관상대응되는지만을심리한다. 12) 청구항의기술적범위내에있는모든기술이발명의설명에대응되게기재되어있어야하고, 또한통상의기술자가발명의설명을통하여청구항에기재된발명을재현또는이해를할수있을것을요구하는요건이다. 13) 설민수, 앞의논문, 56-57 면.

10 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 3. 주요국의 뒷받침요건 의판단기준 가. 미국 미국특허법 35 U.S.C. 112(a) 14) 는그첫번째단락에서명세서 (specification) 의개시 (disclosure) 요건을규정하고있는데, 이규정에의해명세서는 발명의설명요건 (written description requirement), 발명의실시가능요건 (enablement requirement) 및 최선의실시례기재요건 (best mode requirement) 을충족하여야한다. 이와같이미국특허법은 발명의설명요건 과 발명의실시가능요건 이하나의법조항에규정되어있는데비해, 우리특허법은위의대응되는사항들이특허법제42조제4항제1호및제42조제3항제1호에각각규정되어있다. 미국에서는이와같이하나의조항에 발명의설명요건 과 발명의실시가능요건 이같이규정됨에따라양요건이구분가능한독립적인요건인지아니면그판단기준을공유하는서로연관된요건인지에대하여논란이있어왔다. 이에대해미국연방항소법원 (CAFC) 은 2010년 Ariad v. Eli Lilly 사건의전원합의체 (en banc) 판결을통해, 발명의설명요건 과 발명의실시가능요건 은독립된별개의기재요건이라고판단하였고, 다수의견으로 발명의설명요건 의판단은소위 소유테스트 (possession test) 라고불리는것에의해수행되는데, 그구체적인내용을보면청구항에기재된발명은출원일을기준으로발명자에의해이해되어소유되고있던것인지를통상의기술자가합리적으로인지할수있어야한다는것이다. 15) 발명자가실제로발명하지않 14) 35 U.S.C. 112 (a) IN GENERAL.- The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention. 15) 발명의설명요건 의판단기준으로 소유테스트 (possession test) 가도입되기이전의상황을보면, 발명의실시가능요건 은, Wands test 에의해, 청구된발명이적절하게공개되어있는지여부를결정하는중요한방법으로여겨져오다가, 생명공학과같은복잡하고예측하기어려운분야를중심으로 Wands test' 의 발명의실시가능요건 만으로는

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 11 은부분까지특허권을부여하는것은특허제도의기본원칙에서벗어나기때문에이런경우에대해서는 발명의설명요건 의판단기준인 소유테스트 (possession test) 를통하여막아야한다는것이다. 16) 위판결에서소수의견으로 Rader 판사와 Linn 판사는, 명세서에통상의기술자가해당발명을실시가능할정도로기재하고있는가? 라는판단기준을 발명의설명요건 에서분리하여 발명의실시가능요건 에만적용되는것으로한정하는다수의견의판단은, 법문에서명백하게규정하고있는판단기준을오히려제거하여 발명의설명요건 의판단기준이무엇인지더욱모호하게만들어버리는불합리한해석이라고비판하면서, 발명의실시가능요건 만으로도명세서의개시요건은충분히충족되고있다고주장하였다. 17)18) 미국의특허출원심사기준에따르면, 발명의설명요건 을충족시키기위하여청구항에기재된사항이문자그대로명세서에기재될필요는없다. 19) 그리고 Ariad v. Eli Lilly 사건의전원합의체판결에의해 발명의설명요건 은 발명의실시가능요건 과분리되고 (separate) 구분된다고 (distinct) 하면서 발명의적절한공개라는특허법의목적을달성하기어렵다는문제점을인식한미국연방순회법원 (CAFC) 은, 발명의설명요건 의범위를확장하고 발명의실시가능요건 과더불어확장된 발명의설명요건 을통하여이문제점을해결하고자하였다. 하지만 발명의설명요건 의충족여부를충분한가이드라인없이판사와같은판단자의재량권에의존함에따라그판단의불확실성이커지는또다른문제점을야기하였다 [Guang Ming Whitley, A Patent Doctrine without Bounds: The Extended Written Description Requirement, University of Chicago Law Review, Vol.71 Iss.2(2004), pp.617-619]. 16) 이수미, 명세서의기재요건으로인한특허발명권리범위의한정 미국특허법제 112 조제 1 단의 발명기재요건 (Written Description Requirement) 과한국특허법제 42 조제 4 항에서의 뒷받침요건 을중심으로, 법학연구, 제 14 권제 2 호 (2011), 51-78 면. 17) 심미성, 독립된별개요건인발명기재요건과실시가능기재요건, 미국특허판례연구, 미국특허법연구회 ( 편 ), 한빛지적소유권센터, 2013, 98-106 면. 18) 이수미, 앞의논문, 62 면. 19) MPEP 2161.02: Standard for Determining Compliance With the Written Description Requirement. The subject matter of the claim need not be described literally(i.e., using the same terms or in haec verba) in order for the disclosure to satisfy the description requirement.

12 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 양요건은그판단기준이다름을명확히하고있다. 20) 한편, 미국특허법 35 U.S.C. 112(a) 에따른 발명의설명요건 을충족하지못하면거절이유및무효사유에해당한다. 나. 일본일본특허법제36조제6항에는 제2항의청구범위의기재는다음의각호에적합한것이어야한다. 라고규정되어있고, 제1호에는 특허를받고자하는발명은발명의설명에기재된것일것 이라고규정되어있다. 일본의특허실용신안심사기준에따르면, 심사관은청구항에기재된발명과명세서 21) 에기재된발명사이의실질적인대응관계를그표현의일치여부와무관하게검토하여야하며, 실질적대응관계를검토하기위해서심사관은 청구항에기재된발명이발명의해결하고자하는과제를실제로해결할수있음이통상의기술자가인식할수있을정도로명세서에기재되어있는지, 그리고청구항에기재된발명이명세서에기재된발명의기술적범위를초과하고있는지를검토하여야한다. 나아가심사관은출원시의기술상식에비추어명세서에기재된발명이청구항에기재된발명의기술적범위까지확장되거나일반화하기어렵다고볼때거절이유를통지하는데, 이때심사관은청구항에기재된발명의기술적범위가너무넓어서명세서에의하여뒷받침될수없다는점을구체적으로설명할수있어야한다. 만약, 뒷받침요건 이단지표현의일치에의해서만충족된다면, 실질적으로공중에게공개되지않은발명에대해특허권을부여한것이되어이는특허법제36 조제6항제1호의목적에반하는것이다. 22) 20) MPEP 2163.Ⅱ. THE THREE REQUIREMENTS ARE SEPARATE AND DISTINCT FROM EACH OTHER. 21) 일본특허법제 36 조제 2 항은 출원서에는명세서, 특허청구범위, 필요한도면및요약서를첨부하여야한다. 고규정하고있고, 동법제 36 조제 3 항은 제 2 항의명세서에는발명의명칭, 도면의간단한설명및발명의상세한설명을기재하여야한다. 고규정하고있다. 이러한점을감안하면, 일본의특허법상의 명세서 는실질적인내용측면에서 발명의상세한설명 과다름없다할것이고, 이는우리특허법상의 발명의설명 에대응된다.

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 13 나아가일본의최근판결 23) 은구별설의입장에서서일본특허법제36조제4항제1호 ( 실시가능요건 ) 와제36조제6항제1호 ( 서포트요건 24) ) 의취지를다음과같이설명하고있다. 25) 일본특허법제36조제4항제1호의취지는유용한기술적사상의창작인발명을공개한대가로독점권이주어진다는특허제도의목적을달성하기위한것에있다는것이다. 즉, 특허를받으려는사람이발명이해결하고자하는기술적과제, 그해결수단및그밖에발명의기술적의의를이해하기위하여필요한사항을공개내지개시하지않고독점권을부여받게된다면, 이는발명을공개한대가로독점권을부여하는특허제도의목적에반하게된다는것이다. 26) 그리고일본특허법제36조제6항제1호의취지는, 청구범위의기재가발명의설명에기재내지개시된기술적사항의범위를넘는경우에그러한광범위한기술적범위에까지독점권을부여하게되면, 해당기술을공개한범위에서공개의대가로독점권을부여하는특허제도의목적을일탈하기때문에그러한청구범위의기재를허용하지않겠다는것이다. 27) 22) 特許 実用新案審査基準, 第 II 部第 2 章第 2 節サポート要件 ( 特許法第 36 条第 6 項第 1 号 ). (http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0202.pdf) 23) 知財高裁平成 22 年 (2010 年 ) 1 月 28 日判決 [ 平成 21 年 ( 行ケ ) 第 10033 号 ]. 24) 서포트요건 은 뒷받침요건 과그개념이동일하다. 25) 中山信弘외 3 인편저, 특허판례백선, 한국특허법학회 ( 역 ), 제 4 판, 박영사, 2014, 136 면. 26) 일반적으로, 실시가능요건을충족하기위하여는, 발명의상세한설명에 (i) 통상의기술자가발명을 (ii) 실시할수있을정도로, (iii) 명확하고충분하게기재하지않으면안된다. (ii) 에서의 실시 란발명을생산 사용등하는것이고, 실시가능요건에관해서생산 사용할수있다고할수있기위해서는발명의구성요건을형식적으로재현할수있을뿐만아니라, 소기의작용효과를이룰필요도있다고생각할수있다 { 知財高判平成 17 年 11 月 22 日判決 [ 平成 17 年 ( 行ケ ) 第 10341 号 ], 知財高判平成 21 年 4 月 23 日判決 [ 平成 18 年 ( 行ケ ) 第 10489 号 ]}. (iii) 에대해실시가능요건을충족하기위해서는, 통상의기술자가 과도한시행착오없이 발명을실시할수있을정도의기재가있어야한다. 27) 서포트요건을충족하는지여부는, 청구항에기재된발명이발명의상세한설명에기재된것이고또한발명의상세한설명에기재된사항으로부터통상의기술자가해당발명의과제를해결할수있다고인식할수있는범위의것인지여부에의해서판단된다 { 파라메타사건대합의 ( 大合議 ) 판결 知財高裁平成 17 年 (2005 年 ) 11 月 11 日判決 [ 平成 17 年 ( 行ケ ) 第 10042 号 ]}.

14 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 위판결에서, 일본특허법제36조제6항제1호의해석에있어서, 그취지로부터벗어나동법제36조제4항제1호의적합성을판단하는것과완전히같은방법에따라해석하여판단하는것은동일사항을이중으로판단하는것이될수도있다. 그리고청구항에기재된발명의기술적범위가발명의설명에기재된사항의기술적범위와대비되고, 전자의범위가후자의범위를넘는지아닌지를필요한합목적적해석방법에의해판단하면족하다고판시하였다. 한편, 일본특허법제36조제6항제1호에따른 뒷받침요건 을충족하지못하면거절이유및무효사유에해당된다. 다. 유럽유럽특허협약 (European Patent Convention, 이하 EPC 라한다 ) 제84조는 청구항은명세서 (description) 에의해뒷받침되어야한다 고규정하고있다. 여기서 명세서 는청구항, 도면, 요약서를제외한것으로 28) 우리나라의특허법상 발명의설명 에대응된다. 그리고 EPC 제83조는 출원인은, 발명이통상의기술자에의해충분히확실하고완전하게수행될수있을정도로, 그발명을개시하여야한다 고규정하고있다. 이처럼 EPC에는 용이실시요건 (EPC 제83조 29) ) 과 뒷받침요건 (EPC 제84조 30) ) 이구분되어있지만별도로구분하여해석하고있지는않은것으로보인다. 31) 28) Article 78 Requirements of a European patent application. A European patent application shall contain: (a) a request for the grant of a European patent; (b) a description of the invention; (c) one or more claims; (d) any drawings referred to in the description or the claims; (e) an abstract, and satisfy the requirements laid down in the Implementing Regulations. 29) Article 83 Disclosure of the invention. The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. 30) Article 84 The claims. The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description. 31) EPO, EPO Guidelines for Examination: 6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure, EPO, <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_i

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 15 EPC 심사가이드라인에서 EPC 제83조와제84조는서로관련성이많아서하나의요건이다른하나의요건에영향을미칠수있다고보고있다. 즉, 뒷받침요건 을충족하지못하면 용이실시요건 도충족하지못하는경우가흔히있을수있다는것이다. 위의두요건은모두청구항에기재된사항들은해당기술분야에서해당발명이기술적으로기여한부분에의해정당화되어야한다는원칙을반영하기위하여만들어진것이어서, 발명이얼마나충분하게개시 (disclosure) 되어있는지는 뒷받침요건 과도크게관련이있다. 32) 다수의유럽특허청항고부결정 (Board of Appeal Decision) 은, 뒷받침요건 은명세서에의해개시된발명이그기술분야에기여하는만큼청구범위로보호되어야함을보장하는데그취지가있다고강조한다. 33) 이에따라대다수의유럽특허청항고부결정은, 청구항에기재된사항이명세서에기재된사항으로부터파악할수있는, 그기술분야에실질적으로기여한, 기술적범위를넘어서는지여부를 뒷받침요건 의판단기준으로삼고있다. 34) 한편, EPC 제84조의 뒷받침요건 을충족하지못하면거절이유에는해당되나, 이의신청및무효사유에는해당되지않는다. Ⅳ. 대상판결의검토 1. 대상판결의의의및문제점 이사건에있어서, 대법원상고이유중하나가 원심은발명의설명에쟁점구성과문언적으로동일한기재가있다는점을들어쟁점구성이발명의 v_6_4.htm>, 검색일 : 2018.3.26. 32) EPO, EPO Guidelines for Examination: 6.4 Lack of support vs. insufficient disclosure, EPO, <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_ iv_6_4.htm>, 검색일 : 2018.3.26. 33) T 409/91, T 435/91, T 1055/92 등. 34) T 1020/03 (2004.10.29.).

16 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 설명에의하여뒷받침된다고판단하였으나, 그간대법원판결중에는위와같이문언적으로동일한기재가발명의설명에있음에도실질적으로발명의설명에의해뒷받침되지않는다고판단한사례가다수있으므로, 35) 원심판결에는특허법제42조제4항제1호의기재요건에따른판단기준에관한법리오해가있다 는것이었으나, 대법원은이러한주장을받아들이지않았다. 그이유는앞서살핀대상판결의내용에서알수있듯이, 뒷받침요건 의충족여부는특허출원당시의기술수준을기준으로하여통상의기술자의입장에서청구범위에기재된사항과대응되는사항이발명의설명에기재되어있는지여부에의하여판단하여야하고, 그구체적인판단으로, 이사건제8항발명에기재된쟁점구성에대응되는사항이발명의설명에동일하게기재되어있어서위구성은발명의설명에의하여뒷받침된다고보았기때문이다. 이러한흐름속에서대상판결을바라보면, 앞서살핀바와같이 뒷받침요건 의해석에있어서그간 A 유형과 B 유형의판단기준이일관성없이적용되어왔고이에따라 뒷받침요건 과 용이실시요건 간의실질적인차이가무엇인지에대한혼란이있어왔는데, 대상판결은 A 유형의입장을지지함으로써이러한혼란을어느정도잠재웠다는점에서그의의를찾을수있겠다. 하지만이러한대상판결의의의에도불구하고대상판결이제시한 뒷받침요건 의판단기준은심사등실무에서또다른혼란을야기하고있다. 이는그만큼현재운용되는 뒷받침요건 의판단기준이명확하지않고모호하다는것을의미하는것이기도하다. 그렇다면, 대상판결에기재된 뒷받침요건 의판단기준의실제모습이어떠한지를살펴보기위하여, 먼저대상판결의쟁점사항 1, 2가의미하는바를명확히파악할필요가있다. 35) 대법원 2006.10.13. 선고 2004 후 776 판결, 대법원 2006.11.24. 선고 2003 후 2089 판결, 대법원 2007.3.15. 선고 2006 후 3588 판결, 대법원 2009.5.14. 선고 2007 후 5116 판결등.

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 17 2. 대상판결의쟁점사항분석 가. 쟁점사항 1에관하여쟁점사항 1은대상판결에기재된바와같이, 특허법제42조제4항제1호는그규정취지를달리하는특허법제42조제3항제1호가정한것처럼발명의설명에통상의기술자가그발명을쉽게실시할수있도록명확하고상세하게기재되어있는지여부에의하여판단해서는안된다는것이다. 용이실시요건 과 뒷받침요건 은모두불합리하게너무광범위하게설정된청구항에기재된발명의기술적범위에대하여출원인으로하여금그범위를적정한수준으로보정하게할수있는점에서그기능이실질적으로서로유사한면이있기때문에, 36) 심사등의실무에서는위와같은명세서의기재불비가있는경우양요건을동시에적용하곤하였고, 법원에서도이를인정하곤하였다. 37) 하지만대상판결은앞서본 표리일체설 을부정하고 구별설 의입장을취함으로써, 그간일부대법원판결뿐만아니라심사등의실무에서청구항에기재된발명의기술적범위가발명의설명에서해당발명이공개된정도에비추어볼때불합리하게더넓게형성된경우에 용이실시요건 의판단기준으로 뒷받침요건 의충족여부를판단하는것에대하여부정적인입장을명확히한것이다. 36) 마쿠쉬 (Markush) 유형의청구항이화합물 A 를청구하면서그치환기로 a, b 또는 c 가될수있다고기재되어있고, 발명의설명에는 a 와 b 에대해서만구체적인실시례가기재되어있는경우를상정해보자. 특허청심사관은 c 가 a, b 와균등한정도의작용효과를보인다고볼수없다고판단하면통상의기술자가위청구항에기재된발명 ( 치환기가 c 인경우의발명 ) 을쉽게실시할수없을뿐만아니라위청구항에기재된발명 ( 치환기가 c 인경우의발명 ) 은발명의설명에의해서뒷받침되지않는다고거절이유를통지하는경우가있었다. 이러한경우출원인이위거절이유를인정한다면통상적으로청구항에서치환기 c 를삭제하게된다 ( 위의 2 개의거절이유중어느하나만통지되더라도마찬가지이다 ). 즉, 양규정은모두특허권으로보호받고자하는범위를조절하는기능을갖고있는셈이다. 37) 대법원 1999.12.10. 선고 97 후 2675 판결, 대법원 2003.8.22. 선고 2002 후 2051 판결, 대법원 2005.11.25. 선고 2004 후 3362 판결, 대법원 2009.7.23. 2009 후 78 판결등.

18 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 나. 쟁점사항 2에관하여쟁점사항 2는, 청구항에기재된쟁점구성이발명의설명에동일하게기재되어있어서이쟁점구성은발명의설명에의하여뒷받침된다는것과관련된다. 살피건대, 대상판결의배경을보면, 뒷받침요건 의구체적인판단기준으로청구항에기재된사항이발명의설명에동일하게기재되어있기만하면 뒷받침요건 을충족하는것으로볼여지가다분히있어보이는데, 이러한이유로대상판결은 형식적인뒷받침요건 38) 을채택한것으로이해하는경우가많은것같다. 이는원심판결에서쟁점구성이발명의설명에의하여뒷받침되는이유로서형식적인뒷받침요건과실질적인뒷받침요건모두를충족한다고판시하고있는상황에서, 대상판결은이러한두요건중실질적인뒷받침요건에대해서는아무런언급없이단지형식적인뒷받침요건을충족한다고만판시하고있어서그러하다. 이러한이유때문에그런지는몰라도, 필자가만나본실제특허분야에종사하는관련자뿐만아니라특허청심사관 심판관들조차도대상판결에의해 뒷받침요건 의구체적인판단기준으로청구항에기재된사항과발명의설명에기재된사항간의표현의일치와같이형식적으로뒷받침되기만하면 뒷받침요건 을충족하는것으로이해하는경우가많은것같다. 39) 또한대상판결에서인용하여 뒷받침요건 의판단기준으로삼고있는대법원판결 ( 대법원 2011.10.13. 선고 2010후2582 판결 ) 에도대상판결과같이청 38) 필자는이글에서 뒷받침요건 을크게 형식적인뒷받침요건 과 실질적인뒷받침요건 으로나누고있는데, 여기서 형식적인뒷받침요건 은청구범위에기재된사항이발명의설명에그대로기재되어있기만하면 뒷받침요건 을충족하는것으로보는것이고, 실질적인뒷받침요건 은청구범위에기재된사항이발명의설명에, 그대로기재되어있는지여부와는상관없이, 실질적으로공개되어야 뒷받침요건 을충족하는것으로보는것이다. 실질적인뒷받침요건 과앞서본 B 유형은모두청구범위에기재된사항에대한발명의설명에서의실질적인공개를전제로하는점에서는별다른차이가없으나, 뒤의 Ⅵ. 대상판결의실제모습과향후과제 에서살피는바와같이그공개의정도를어디까지볼것인지에대해서는서로다른모습을취할여지도있다. 39) 최수정, 청구항에기재된발명이발명의상세한설명에뒷받침되는지여부와발명의상세한설명의기재정도, 2016 산업재산권판례평석공모전우수논문집, 2016, 8-9 면.

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 19 구범위에기재된사항과대응되는사항이발명의설명에동일하게기재되어있어서발명의설명에의하여뒷받침된다고판시하고있다. 40) 위대법원판결은그원심판결 ( 특허법원 2010.8.18. 선고 2010허357 판결 ) 을파기하였는데, 그이유중하나가 원심판결에서청구된발명이지나치게넓은권리범위를청구하고있다는이유로발명의설명에의하여뒷받침되지않는다고판단한것은명세서기재요건에관한법리를오해하였다 는것이다. 이와같이원심판결 ( 특허법원 2010.8.18. 선고 2010허357 판결 ) 은실질적인뒷받침요건을적용하였는데, 대법원은이를배척하고형식적인뒷받침요건을채택한것같은모습을보였다. 41) 이러한흐름속에서쟁점사항 2를보면, 대상판결에서보여준특허법제 42조제4항제1호의 뒷받침요건 의충족여부는청구범위에기재된사항과 40) ( 생략 ) 이사건제 3 항, 제 5 항, 제 11 항발명은각이사건제 1 항발명을인용하는종속항들로서, 이사건제 3 항발명은 탄산칼륨또는탄산칼슘을추가로포함하는연료첨가제 의구성을, 이사건제 5 항발명은 글리세린, 인산또는올레인산을추가로포함하는연료첨가제 의구성을, 이사건제 11 항발명은 탄산칼륨을혼합하여저온연소를유도함으로써 NO x 를제어하는연료첨가제 의구성을각부가한것인데, 이사건특허발명의설명에는 본발명은 기타탄산칼륨, 탄산칼슘등을첨가하여열효율및대기오염물질의제거효과를높이거나, 본발명은 추가로글리세린, 인산또는올레인산을포함한다, 본발명의연료첨가제에탄산칼륨을혼합하여 저온연소를유도하여 NO x 를제어할수있으며 등과같이위각각의부가구성에대응되는사항이동일하게기재되어있음을알수있다. 따라서이들구성은모두발명의설명에의하여뒷받침되고있다고할것이므로, 여기에구특허법제 42 조제 4 항제 1 호를위반한기재불비가있다고할수없다. 41) 등록무효 2010 허 357 사건의대상특허인등록특허공보제 544568 호발명의설명에는, 각주 40) 에서나타난바와같이, 제 3 항, 제 5 항, 제 11 항발명과관련하여염료첨가제에포함되는성분으로탄산칼륨또는탄산칼슘, 글리세린, 인산또는올레인산등이포함될수있다고기재되어있고, 별도로그중량또는중량비에관한사항도기재되어있다. 보건대, 원심판결 ( 특허법원 2010.8.18. 선고 2010 허 357 판결 ) 에서 관련발명 ( 제 3 항, 제 5 항, 제 11 항발명 ) 이지나치게넓은권리범위를청구하고있다. 라고기재된것은제 3 항, 제 5 항, 제 11 항발명에는발명의설명에기재된사항중중량또는중량비로한정하지않은채염료첨가제에포함되는성분 ( 탄산칼륨또는탄산칼슘, 글리세린, 인산또는올레인산등 ) 만으로기재하였기때문인것으로보인다. 즉, 등록특허공보제 544568 호발명에서실질적으로의미있게공개된발명은중량또는중량비로한정한염료첨가제로보고이로부터제 3 항, 제 5 항, 제 11 항발명에기재된사항으로확장또는일반화할수없는것으로판단한것으로보인다. 이는곧제 3 항, 제 5 항, 제 11 항발명은발명의설명에의해실질적인뒷받침이되지않았다는것을의미한다.

20 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 발명의설명에기재된사항간의표현의일치와같이형식적인대응관계만으로도족한것으로판단하고있는것으로이해할소지가충분하다. 42) 하지만대상판결의대법원판례해석에서도밝힌바와같이, 43) 쟁점사항 2 와관련해서 뒷받침요건 은적어도형식적인뒷받침요건을의미하는것으로보이지않는다. 그리고이와같이 뒷받침요건 의충족여부를청구범위에기재된사항과발명의설명에기재된사항간의형식적인기재의일치여부와는상관없이판단하는것은앞서본바와같이미국, 일본, 유럽 (EPO) 에서도마찬가지이다. 그렇다면, 대상판결에서쟁점사항 2와관련된내용을판시한것은, 해당청구항에기재된사항이발명의설명에도동일하게기재되어있는점과여기에당해업계의기술상식등을같이고려해볼때, 새로운 뒷받침요건 의판단기준을제시하기위한것이라기보다는, 해당청구항으로부터파악할수있는기술적범위가발명의설명으로부터파악할수있는기술적범위를넘어서는것이아니어서특별한함축적인의미를부여하지않고 동일하게 라는표현의의미그대로를나타내기위하여그표현을쓴게아닌가싶다. 만약쟁점구성이포함된청구항에기재된발명으로부터파악할수있는기술적범위가발명의설명으로부터파악할수있는기술적범위를넘어서는것이었다면, 청구항에기재된발명과동일한사항이발명의설명에기재되어있다고하더라도쟁점사항 2와같은판시를하지않았을것이고, 이는 ( 제대로 ) 공개되지아니한발명에대하여는특허권을부여하지않는다는 뒷받침요건 의취지에도부합한다고생각한다. 42) 정택수, 앞의논문, 396 면. 43) 원심이쟁점구성이발명의설명에의하여뒷받침된다고판단하는근거로서, 발명의설명에쟁점구성과 문언적으로 동일한기재가있다는점을판시한것은청구범위와발명의설명간의형식적인대응관계로족한것처럼이해될소지가있기는하나, 원심판시의취지는쟁점구성에관하여청구범위에기재된사항과대응되는사항이발명의설명에 그대로 기재되어있으므로, 통상의기술자가발명의설명으로부터파악할수있는범위를벗어난발명이청구항에기재되어있지아니하다는것으로볼수있다 ( 정택수, 앞의논문, 396 면 ).

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 21 다. 정리및검토이상에서살핀바와같이대상판결의쟁점사항 2에서 뒷받침요건 은형식적인뒷받침요건을의미하는것이라고보기는어렵고, 그렇다고그실제모습이명확하게드러나있다고보기도어렵다. 그리고쟁점사항 1에서 용이실시요건 은발명의설명에청구항에기재된발명이통상의기술자가쉽게실시할수있게기재내지공개되었는지여부를판단하는것이어서, 용이실시요건 과 뒷받침요건 은그판단기준이서로다르고각판단기준에따라별개로양요건의충족여부를살펴야한다. 다만, 양요건을실제사안에적용함에있어서경우에따라서는그판단의방법이중복되는경우가있을수있으나그렇다하더라도쟁점사항 1에서나타난대상발명의취지를오해해서는안될것으로보인다. 첨언하면, 형식적인뒷받침요건처럼청구항에기재된발명과문언적으로동일한내용이발명의설명에기재되어있기만하면 뒷받침요건 을충족하는것으로본다면, 특허법제42조제4항제1호는매우형식적이고유명무실한규정이될공산이커보인다. 즉, 특허청심사관은해당특허출원이 뒷받침요건 을만족하는지여부를판단하기위하여청구항에기재된발명이발명의설명에동일하게기재되어있는지여부를확인하는단순작업을하게될것이다. 이경우, 통상적으로청구항에기재된사항내지발명은발명의설명에 그대로 기재되는경우가대부분이어서, 이러한발명이발명의설명에용이하게실시할수있을정도로기재가되어있는지여부에대한문제는생길지언정청구항에기재된발명이발명의설명에동일하게기재되어있지않아서생기는문제는거의없다고볼수있어서, 거절이유와무효사유가되는특허법제42조제4항제1호규정의존재의의미는매우퇴색될것으로보인다. 이러한상황에서다음에는대상판결이후의법원판결들을검토함으로써대상판결이실제로의미하는구체적인모습이어떤것인지를간접적으로나마확인하고, 나아가앞으로어떤과제가있는지를살핀다.

22 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) Ⅴ. 대상판결이후의법원의최근판결동향 1. 대법원 가. 대법원 2016.5.26. 선고 2014후2061 판결원심 ( 특허법원 2014.8.28. 선고 2013허9744 판결 ) 은, 명칭을 일정소량의시료를빠르게도입할수있는시료도입부를구비한바이오센서 로하는특허발명 ( 특허등록제475634호 ) 의청구항 1 44) 및이를직 간접적으로인용하고있는나머지청구항에대하여통상의기술자가용이하게실시할수있을정도로그발명의목적 구성및효과가기재되지않았거나청구범위가발명의설명에의하여뒷받침되지않았다는이유로이사건특허발명은명세서의기재불비가있다고판단하였다. 이에대법원은, 출원당시의기술수준을기준으로하여통상의기술자입장에서청구항 1에기재된사항과대응되는사항이발명의설명에기재되어있고, 발명의설명에개시된내용을청구범위에기재된범위까지확장할수있다고볼수있다. 따라서청구범위가발명의설명에의하여뒷받침되지않았다고볼수없으므로, 구특허법제42조제4항제1호에서규정한기재요건위반도없다 고하였다. 대법원판결을구체적으로보면, 용이실시요건 과 뒷받침요건 을개별적으로판단하면서별개의판단기준에따라그충족여부를판단하고있다. 여기서 뒷받침요건 은형식적인뒷받침요건인지실질적인뒷받침요건인지를명확하게제시하고있지않다. 즉, 특허등록제475634호의발명의설명중 발명이해결하고자하는기술적과제, 발명의구성, 발명의효과 등에는청구항 1에기재된내용이그대로기재되어있음에도불구하고, 뒷받침 44) 청구항 1 시료도입통로부와통기부가교차형성되고, 시료도입통로부와통기부가만나는지점에돌출부가형성된구조를갖는시료도입부를구비한전기화학적바이오센서.

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 23 요건 의충족여부를판단하는부분에서는, 청구항 1에기재된사항과대응되는사항이발명의설명에기재되어있고또한발명의설명에개시된내용을청구범위에기재된범위까지확장할수있는것으로볼수있다는두가지이유로청구범위는발명의설명에의하여뒷받침되지않은것으로볼수없다고판시하였다. 한편, 위판시사항중 발명의설명에기재된내용을청구범위에기재된범위까지확장할수있는것으로볼수있다 고하였는데, 뒤에서설명하는바와같이통상의기술자가이러한확장을인정하기위해서는그확장된부분이그렇지않은부분과대비하여 해당발명이해결하고자하는기술적과제, 발명의효과 등이서로동등한정도에있는지여부를살펴야할것이다. 특히화학, 의약, 생명공학등그작용효과등이예측하기어려운분야에서는이러한사항들이명세서에명확히기재되어있어야하는경우가많다. 그렇다면판시사항에는없지만 뒷받침요건 을충족하는지여부를판단함에있어서실제로는실질적인뒷받침요건을검토한것으로보인다. 45) 설령이러한판단이 용이실시요건 의충족여부에서이루어져서 뒷받침요건 의충족여부판단에서는굳이판시할필요가없었다하더라도그판단결과를 뒷받침요건 에서참고하고있다면, 뒷받침요건 은실질적인뒷받침요건의충족여부를살핀것으로봄이상당하다. 그리고청구항 1에기재된사항이발명의설명에동일하게기재되어있음에도불구하고위와같은판단을한것을보면, 앞서대상판결의쟁점사항 2의검토에서본바와같이, 단순히청구항과발명의설명간의내용의일치만가지고 뒷받침요건 의충족여부를판단하지않는다는방증 ( 傍證 ) 이라할것이다. 나. 대법원 2017.5.11. 선고 2014후1631 판결원심은, 이사건정정발명 46) 의명세서중발명의설명에는고분자의변형에의한소부현상과관련하여단량체화합물의구조와그구조가갖는의미 45) 이에대한설명은각주 55) 로대신한다. 46) 특허등록제 677804 호 (2007.1.26. 등록 ).

24 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 및효과가명확히기재되어있고, 실시례로서 4,4 -비페닐디아크릴레이트 의소부율저감효과를보여주고있어통상의기술자는이러한발명의설명및실시례의기재로부터청구항 5, 47) 6 48) 의단량체중 4,4 -비페닐디아크릴레이트 를제외한나머지단량체들도고분자의변형에의한소부율저감효과가있음을예측할수있으므로, 청구항 5, 6이발명의설명에의하여뒷받침되지않는다고보기는어렵다고판단하였다. 이에대법원은, 위원심의기재사항을언급하면서 원심판결이유를관련법리와기록에비추어살펴보면, 원심의위와같은판단은정당하고, 거기에상고이유주장과같이명세서기재요건에관한법리를오해하는등의위법이없다 고하였다. 본대법원판결은, 실시례에개시된 4,4 -비페닐디아크릴레이트 로부터청구항 5, 6에기재된단량체화합물로확장할수있는지에관하여그효과를고려하면서판단한사례로서, 발명의설명에는청구항 5, 6에기재된바가동일하게기재되어있음에도불구하고위와같은판단을한것을보면, 뒷받침요건 으로실질적인뒷받침요건을적용한것으로볼수있다. 2. 특허법원 서울중앙지방법원 가. 특허법원 2017.7.21. 선고 2014허6056 판결본사건은, 명칭을 헤테로방향족그룹을갖는옥심에스테르광개시제 로 47) 청구항 5 제2항에있어서, 상기단량체가하기화학식 1a 또는 1b로표시되는것인액정표시장치. < 화학식 1a> < 화학식 1b> 상기식중 P 1 및 P 2 는각각독립적으로아크릴레이트, 메타크릴레이트, 비닐, 비닐옥시또는에폭시기이다. 48) 청구항 6은위청구항 5의화학식 1a와화학식 1b 중화학식 1a만을선택하여청구하고있고, 나머지사항은동일하다.

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 25 하는특허발명 ( 특허등록제1032582호 ) 의청구항 3 49) 에기재된화합물이발명의설명에의하여뒷받침되는지가쟁점사항들중하나였다. 본판결은, 이사건특허발명은 용이실시요건 을충족한다고판시하고나서, 뒷받침요건 의판단기준으로대상판결의판단기준을채용하면서, 이사건특허발명의명세서에는청구항 3의화학식 I과그각치환기가모두제시되어있을뿐만아니라, 청구항 3의화합물이속하는옥심에스테르화합물의일반적제조방법이기재되어있다. 아울러, 이사건특허발명의명세서에는청구항 3에해당하는구체적인화합물들이실시례 1~3, 6, 8, 9에제시되어있는가운데, 그중실시례 1에는특정화합물을제조하는방법이구체적으로설명되어있고, 같은방법에의하여나머지실시례들에개시된화합물들도제조할수있다는취지의기재도있다. 위와같은이사건특허발명의명세서의기재에비추어볼때, 청구항 3의보호범위에속하는화합물들은기본적으로옥심에스테르화합물의일반적인제조방법을기준으로, 실시례 1에제시된방법에준하여제조한다는취지로이해할수있으므로, 결국청구항 3은뒷받침요건을충족하고있다고보아야한다. 라고판시하였다. 보건대, 청구항 3은화학식 I로표시되는화합물을청구하는물질발명으로, 발명의설명에는화학식 I로표시되는화합물이그대로기재되어있을뿐만아니라실시례 1 등에제시된방법에의하여이화합물을제조할수있음이기재되어있다. 위판시사항에따르면, 이사건에서 뒷받침요건 은화학식 I로표시되는화합물이청구항 3과발명의설명에동일하게기재되어있는지여부를살피 49) 청구항 3 화학식 I 의화합물 < 화학식 I> 화학식 I 에서, Ch 1 은이고 ; Het 1 은비치환된 2- 푸릴, 비치환된 2- 티에닐, 비치환된 4- 피리딜또는 N-(C1-C2 알킬 )-2- 피롤릴이고 ; Ar 2 는그룹 (C), 그룹 (D) 인데, 이들각각은치환되지않고 ; X 는직접결합이고 ; Y 는 -O-, -S- 또는 NR 5 - 이고 ; R1 은 C 1 -C 4 알킬, 페닐또는 C 1-4 알콕시이고 ; R2 는직쇄 C 1 -C 8 알킬이고 ; R5 는 C 1 -C 2 알킬이다.

26 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 면서더불어화학식 I로표시되는화합물이실제로제조될수있는지즉그실체를파악하고있는점에서실질적인뒷받침요건으로판단하고있음을알수있다 ( 화학식 I에포함되는다양한화합물들이동일한작용효과를보이는지에대해서는아무런언급이없다 ). 그리고 용이실시요건 과 뒷받침요건 을별개의요건으로하여그충족여부를따로판단하고있다. 나. 특허법원 2017.5.18. 선고 2015허8127 판결본사건은, 명칭을 양변기용세면수재활용장치 로하는특허발명 ( 특허등록제1460020호 ) 의청구항 1 50) 에기재된 제어부 와 수위조절센서 가발명의설명에의하여뒷받침되는지가쟁점사항들중하나였다. 본판결은뒷받침요건의판단기준으로대상판결의판단기준을채용하면서구체적으로는, 제어부 와 수위조절센서 는이사건특허발명의출원당시의기술수준에비추어범용성이있는것으로서구체적인구성이나회로도등을명시하지않더라도통상의기술자가그구성을이해할수있거나, 통상의기술자가위와같은기능 작용을하는모듈 (module) 이나제품을구입할수있을것으로보인다. 라고하면서 용이실시요건 을충족한다고한다음, 이사건제1항발명의 제어부 와 수위조절센서 구성에대응되는사항이발명의설명에동일하게기재되어있으므로, 위각구성이발명의설명에의하여뒷받침된다고할것이므로, 청구항 1은구특허법제42조제4항제1호에서규정한기재요건을위반한것으로보기어렵다. 고판시하였다. 50) 청구항 1 함체형으로형성되며세면수가집수되는집수조 (110) 및덮개 (120) 가구비된본체 (100); 세면대 (20) 와입수관 (210) 으로연결되어세면수가상기집수조 (110) 로입수되도록하는입수부 (200); 상기집수조 (110) 에집수된세면수를하수구 (50) 와연결된배수구 (310) 를통하여자동또는수동으로하수구 (50) 로배수하는배수부 (300); 상기집수조 (110) 에구비되는공급펌프 (410) 및공급관 (420) 을통하여세면수를양변기의물탱크 (30) 로공급하는세면수공급부 (400); 및상기세면수공급부 (400) 의동작을제어하는제어부 (500) 로구성되고 ; ( 중략 ) 상기제어부 (500) 는상기공급펌프 (410) 가상기집수조 (110) 에집수된세면수의수위에따라동작이단속되도록하는수위조절센서를포함하도록구성된양변기용세면수재활용장치에있어서, ( 중략 ) 한것을특징으로하는양변기용세면수재활용장치.

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 27 보건대, 청구항 1에기재된 제어부 와 수위조절센서 는통상의기술자가다른구체적인정보없이도그구성, 기능 작용을충분히이해할수있을정도이어서, 발명의설명에 제어부 와 수위조절센서 에관한사항이동일하게기재되어있기만해도뒷받침요건을충족한다하겠다. 그렇다면이는앞서살핀특허법원 2017.1.26. 선고 2015허8059 판결과같이, 뒷받침요건 의충족여부로서형식적인뒷받침요건의충족여부만을살핀것으로볼수는없고, 실질적인뒷받침요건의충족여부도함께고려한것으로볼수있을것이다. 51) 그리고 용이실시요건 과 뒷받침요건 의충족여부도구분하여별개로판단하고있다. 다. 서울중앙지방법원 2017.6.30. 선고 2016가합517163 판결본사건은, 명칭을 통증치료용이소부틸가바및그의유도체 로하는정정된특허발명 ( 특허등록제491282호 ) 의청구항 5 52) 및 16 53) 에기재된사항이발명의설명에의하여뒷받침되는지가쟁점사항들중하나였다. 본판결은, 이사건특허발명의명세서에기재된이사건포르말린실험, 카라게닌실험, 외과적처치관련실험은프레가발린에청구항 5, 16의보호범위인신경병질증통증, 섬유근육통에대한통증치료라는약리효과가있다는것을보여주는적절한실험방법이므로, 위명세서에는프레가발린의위약리효과가구체적으로기재되어있거나통상의기술자가특허출원당시의기술수준으로보아그러한약리효과의발생을충분히예측할수있고, 또한발명의설명에개시된내용을청구항 5 및 16의각보호범위인신경병질증통증의치료및섬유근육통의치료에확장또는일반화할수있다고봄이타당하다고판시하였다. 51) 뒷받침요건 의충족여부에서형식적인뒷받침요건과실질적인뒷받침요건을모두살핀다는의미는결국실질적인뒷받침요건을살핀다는의미와다를바가없다. 52) 청구항 1 (S)-3-( 아미노메틸 )-5- 메틸헥산산을포함하는통증치료용조성물 ( 여기서 (S)-3-( 아미노메틸 )-5- 메틸헥산산 의일반명은 프레가발린 이다 ). 청구항 5 제 1 항에있어서, 치료되는통증이신경병질증통증인조성물. 53) 청구항 16 제 1 항에있어서, 치료되는통증이섬유근육통인조성물.

28 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 보건대, 청구항 5와 16에각기재된프레가발린의신경병질증통증과섬유근육통에대한통증치료에관한사항은발명의설명에그대로기재되어있다. 54) 그럼에도불구하고본판결은, 청구항 5와 16에각기재된프레가발린의신경병질증통증과섬유근육통에대한통증치료는그약리효과가발명의설명에기재된사항으로부터확장또는일반화할수있어서 뒷받침요건 을충족한다는취지로판시하고있다. 그렇다면, 이러한판단은 뒷받침요건 이형식적인뒷받침요건을의미하는것이라기보다는실질적인뒷받침요건을의미하는것에바탕을둔것으로보인다. 3. 정리 이상에서살펴본대상판결이후의법원의판결들은, 뒷받침요건 의충족여부에있어서특허출원당시의기술수준을기준으로하여통상의기술자의입장에서청구항에기재된사항과대응되는사항이발명의설명에기재되어있는지에의하여판단되어야한다는일관된입장을보이고있다. 구체적으로는 뒷받침요건 의충족여부를형식적인뒷받침요건의충족여부만을살핀경우도있고, 형식적인뒷받침요건과실질적인뒷받침요건둘다의충족여부를살핀경우도있다. 여기서전자는그내용이통상의기술자가더이상의다른정보없이도쉽게파악할수있는정도이어서형식적인뒷받침요건의충족여부만을살피더라도무관한상황이었던것으로보이는데, 이를두고법원은 뒷받침요건 을형식적인뒷받침요건으로이해하고있다고볼수는없고, 전체적으로는오히려후자의경우처럼실질적인뒷받침요건을의미하는것으로보고있음이더타당해보인다. 55) 이는쟁점사 54) 본발명은통증, 특히만성통증장애의치료에하기화학식 Ⅰ 의화합물을사용하는방법에관한것이다. 이러한장애로는 ( 생략 ) 섬유근육통, 통풍, 환지통증, 화상통증과다른형태의신경통, 신경병질증및특발성통증증후군이있으나, 이에제한되지는않는다. 본발명의더욱바람직한화합물은 (S)-3-( 아미노메틸 )-5- 메틸헥산산및 3- 아미노메틸 -5- 메틸 - 헥산산이다. 55) 법원은많은판결문에서먼저 용이실시요건 의충족여부를살피고난후, 뒷받침요

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 29 항 2의해석에대한실마리가될수도있겠는데, 즉단순히청구항과발명의설명간의내용의일치만을가지고 뒷받침요건 의충족여부를판단하지않는다는것이다. 나아가대상판결이후에선고된앞서살핀법원의판결들뿐만아니라다른기타판결들중 용이실시요건 과 뒷받침요건 을함께판단한판결들은각각의판단기준에따라개별적으로그충족여부를판단하고있는것으로보이고, 각요건의충족여부의결론은대부분동일 56) 하다는것을알수있다. Ⅵ. 대상판결의실제모습과향후과제 1. 뒷받침요건 의판단기준에대한이해 특허법제42조제4항제1호에따른 뒷받침요건 은그취지가공개하지아니한발명에대하여특허권이부여되는부당한결과를방지하기위한것이고, 그판단기준은특허출원당시의기술수준을기준으로하여통상의기술자의입장에서청구범위내지청구항에기재된사항과대응되는사항이 건 의충족여부를아래에기재된방식으로판시하고있음을알수있다 ( 대법원 2016.5. 26. 선고 2014 후 2061 판결, 특허법원 2016.10.7. 선고 2014 허 6933 판결등 ). 구체적으로는, 뒷받침요건 의충족여부를판단할때아래에서본바와같이 앞서본사정에의하면 과같은표현을기재함으로써발명의효과를포함한 용이실시요건 에서살핀내용을포괄적으로가져오는형식을취하고있다. 이로써겉으로는실질적인뒷받침요건의모양새를취하지않지만실제로는실질적인뒷받침요건을채용한것으로보인다. 앞서본사정에의하면, 출원당시의기술수준을기준으로하여통상의기술자의입장에서이사건제1항발명에기재된사항과대응되는사항이발명의설명에기재되어있고, 발명의설명에개시된내용을청구범위에기재된범위까지확장할수있다고볼수있다. 따라서청구범위가발명의설명에의하여뒷받침되지않았다고볼수없으므로, 구특허법제42조제4항제1 호에서규정한기재요건위반도없다. 56) 대부분의판결에서 용이실시요건 과 뒷받침요건 이같이충족되거나, 같이충족되지않는다고결론내리고있다.

30 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 발명의설명에기재되어있는지여부에있다. 이러한 뒷받침요건 의판단기준은그적용에있어서크게두가지로나눠지는데, 하나는청구항에기재된사항과대응되게발명의설명에기재된사항이서로동일하거나균등한정도에있는경우에적용되는판단기준 ( 이하 판단기준 1 이라한다 ) 과, 다른하나는청구항에기재된발명이발명의설명에개시된사항보다그보호범위내지기술적범위가넓은경우에적용되는판단기준 ( 이하 판단기준 2 라한다 ) 이다. 판단기준 1은대상판결에서판시한위 뒷받침요건 의판단기준과동일하고, 판단기준 2는앞서본대법원 2017.5.11. 선고 2014후1631 판결과같이 특허출원당시의기술수준을기준으로통상의기술자가발명의설명에기재된내용으로부터파악할수있는기술적범위로부터청구항에기재된발명으로부터파악할수있는기술적범위까지확장또는일반화를할수있는지여부 이다. 이러한두가지판단기준이구체적으로어떻게적용되는게바람직한지를알기위하여, 각주 36) 에서살핀예를위두가지판단기준에맞게설정하여검토해보자. 1 먼저판단기준 1을검토하기위하여, 청구항에는화합물 A를청구하면서발명의설명에는그제조방법을개시하고있기는하나그유용성에대해서는전혀개시하고있지않은경우를상정해보자. 거시적인대상인물건내지장치는그자체만으로도통상의기술자가그유용성을쉽게파악할수있는경우가많으나, 미시적인대상인화합물과같은물질은그자체만으로는통상의기술자가그유용성을예측하기어려운경우가허다하다. 이러한이유로명세서에어떤화합물을제조하는방법이개시되어있다고하더라도그화합물의유용성내지용도가개시되어있지않고통상의기술자의기술상식으로도이를파악하기힘들다면그발명은미완성발명으로볼수있고, 나아가적어도 용이실시요건 을충족하지못하는명세서기재불비가있다고할것이다. 57) 57) 미완성발명 과 용이실시요건 은엄격히구분해야한다는판결 ( 특허법원 2001.7.20. 선고 2000 허 7038 판결, 확정 ) 과그럴필요까지는없다는취지의판결 ( 대법원 2004.12.

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 31 한편, 청구항과발명의설명에다같이기재된사항인화합물 A의경우 뒷받침요건 을충족하는지가문제가될수있다. 단순히그외관내지기술적범위가동일한지여부의관점에서보면, 청구항과발명의설명에다같이기재된화합물 A는그외관내지기술적범위가같아서 뒷받침요건 을충족한다고볼수있는반면, 뒷받침요건 의취지를바탕으로한관점에서보면위화합물 A는제대로공개하지아니한발명으로볼수있어서이를청구하는발명에대하여는그특허권이부여되어서는안되므로 뒷받침요건 을충족하는것으로볼수없을것이다. 이러한두가지견해들중후자의견해가더타당한것으로보이는데, 그이유는 뒷받침요건 의판단기준은그취지에터잡아구체화해야하는데후자의견해가그러하기때문이다. 그렇다면 뒷받침요건 을충족한다고하기위해서는, 해당발명에관한구체적인사항들이명세서에제대로공개되어있음을전제로하여청구항에기재된발명과대응되는사항이발명의설명에기재되어있어야한다고봄이타당하다할것이다. 2 다음으로판단기준 2를검토하기위하여, 마쿠쉬유형의청구항에는화합물 A를청구하면서그치환기로 a, b 또는 c가될수있다고기재되어있고, 발명의설명에도이러한사항이문언적으로동일하게기재되어있으나구체적인실시례에는 a와 b에관한사항만이개시되어있는경우를생각해보자. 위예에서청구항에기재된발명과발명의설명에개시된사항으로부터파악할수있는보호범위내지기술적범위를살펴보면, 먼저청구항에기재된발명으로부터는치환기로 a, b 또는 c가될수있는화합물 A를파악할수있고, 발명의설명으로부터파악할수있는기술적범위는경우에따라달라질수있다. 다시말해, 통상의기술자가발명의설명에기재된사항으로부터 c가 a, b와동등한정도의작용효과를보인다고인식할수있으면발명의설명으로부터파악할수있는기술적범위는치환기 a, b 또는 c를가지는화 23. 선고 2003 후 1550 판결 ) 이있다.

32 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 합물 A이고이는청구항에기재된사항으로부터파악할수있는보호범위와동일하다. 하지만, 통상의기술자가발명의설명으로부터 c가 a, b와동등한정도의작용효과를보인다고인식할수없다면발명의설명에기재된사항으로부터파악할수있는기술적범위는치환기 a 또는 b를갖는화합물 A가되고, 이는청구항에기재된발명으로부터파악할수있는보호범위보다작게되는데, 이경우는 뒷받침요건 을충족하지못하게된다. 위예에서도알수있듯이, 발명의설명으로부터파악할수있는기술적범위를확인하는작업은 발명이해결하고자하는기술적과제, 발명의효과 등을전체적으로고려해야명확히파악될수있는것이어서, 이경우 뒷받침요건 은결국실질적인뒷받침요건을의미한다할것이다. 2. 쟁점사항 1, 2 와관련된대상판결의실제모습 이러한상황에서 뒷받침요건 은형식적인뒷받침요건을의미하는것으로볼수는없고실질적인뒷받침요건으로이해함이타당한데, 이는앞서본대상판결이후의법원의판결들을보더라도그러하다. 게다가대상판결의대법원판례해설에도, 대상판결의쟁점사항 2와관련된 뒷받침요건 의세부적인판단기준은형식적인뒷받침요건의것으로오해할소지가있으나실제로는그러하지않다는취지로기재되어있다. 58) 이러한상황들을전체적으로고려해보면, 대상판결에서의 뒷받침요건 의실제모습은형식적인뒷받침요건이라기보다는실질적인뒷받침요건으로이해함이타당하다할것이다. 다음으로대상판결의쟁점사항 1을보면, 앞서살핀바와같이 구별설 의입장에서서 용이실시요건 과 뒷받침요건 은서로다른취지를가지고있어서그판단도다른기준으로하여야한다는점을명확히하였고, 대상판결이후의법원의판결들도같은입장을취하고있음을알수있다. 58) 정택수, 앞의논문, 396 면.

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 33 그렇다면, 대상판결이실제로주고자하는주된메시지는, 뒷받침요건 에관한새로운판단기준을제시한것이냐아니냐의논란에있는쟁점사항 2에있기보다는, 그간명확히정리가되지않았던부분을명확하게한쟁점사항 1에있었던것으로보인다. 그리고대상판결에의해실무에서생긴일부혼란은쟁점사항 1, 2를함께고려함에따라생긴것으로생각된다. 다시말해, 쟁점사항 1에따라 뒷받침요건 과 용이실시요건 의충족여부를별개로판단해야한다는전제조건하에서, 용이실시요건 은해당발명의실질적인공개와관련된사항이어서쟁점사항 2에따른 뒷받침요건 은, 해당발명의실질적인공개와무관한, 형식적인뒷받침요건으로보면족하다고이해한것으로보인다. 3. 향후과제 이상에서살펴본바와같이대상판결의실제모습은어느정도윤곽이보이는것같다. 하지만아직도여전히불명확한부분은없지않다. 그중하나가대상판결에서 뒷받침요건 으로보는실질적인뒷받침요건이과연어떤모습을하는지에관한것이다. 이러한 뒷받침요건 이개념적으로는이해가되지만실제로어떤판단기준을가지는지에대해서는명확하지않다. 보다직접적으로는, 실질적인뒷받침요건은해당발명에관한사항을발명의설명에어느정도로개시하여야충족되는것인지에관한의문이기도하다. 특히해당발명의작용효과까지고려한사항이발명의설명에기재되어있어야 뒷받침요건 을충족하는것으로보는최근판결이없지는않으나겉으로는쉽게찾아보기는어렵다. 그이유가, 물건내지물질의발명의경우 뒷받침요건 의충족여부를판단함에있어서그제조방법과더불어작용효과를함께살피는것은 용이실시요건 59) 을판단하는것과다름이없고, 이 59) 물건의발명 의경우그발명의 실시 라고함은그물건을생산, 사용하는등의행위를말하므로, 물건의발명에서통상의기술자가특허출원당시의기술수준으로보아과도한실험이나특수한지식을부가하지않고서도발명의설명에기재된사항에의하여물건

34 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 는쟁점사항 1에서제시한판단기준에배치된다고보기때문이아닐까싶다. 결국이러한논의의핵심은특허법제42조제4항제1호의취지에서말하는 공개 가어느정도의수준에있어야하는지에귀결된다할것이고, 향후이에대한심도있는논의가필요해보인다. 그리고앞서살핀바와같이화학, 생명공학, 의약등예측가능성이현저히떨어지는기술분야에서는특별히고려해야하는다양한경우가생길수있는데, 이러한다양한경우를다아우르는 뒷받침요건 이있다면이를상대적으로그작용효과등을예측하기쉬운다른기술분야에적용하더라도별다른문제가발생하지않을것으로보인다. 따라서앞으로더다양하고깊이있는사례연구와심도있는검토를통하여, 보다정교하고바람직한 뒷받침요건 의판단기준이정립될필요성이있어보인다. Ⅶ. 마치며 대상판결은쟁점사항 1, 2를포함하는데, 그중쟁점사항 2와관련하여일부실무에서는 뒷받침요건 은청구항에기재된사항과발명의설명에기재된사항이형식적으로 ( 문언적으로 ) 동일하기만하면충족하는것으로이해하는경우가적지않은것같다. 그러나대상판결에서의 뒷받침요건 의실제모습은, 대상판결이후의대법원 특허법원등의판결들이취하는태도, 대상판결의대법원판례해설등을두루고려해보면, 형식적인뒷받침요건이라기보다는실질적인뒷받침요건으로이해함이타당해보인다. 그리고 뒷받침요건 의충족여부를판단하는장면에서 용이실시요건 의 자체를생산하고이를사용할수있고, 구체적인실험등으로증명이되어있지않더라도특허출원당시의기술수준으로보아통상의기술자가발명의효과의발생을충분히예측할수있다면, 구특허법제 42 조제 3 항에서정한 용이실시요건 을충족한다고볼수있다 ( 대법원 2016.5.26. 선고 2014 후 2061 판결 ).

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 35 충족여부에서판단하는사항들과중복되는경우가있을수도있겠지만, 그렇다고해서이러한판단방법이 양요건은각판단기준에따라그충족여부를별개로판단해야한다 는대상판결의취지에어긋나는것으로오해해서는안될것이다. 한편, 대상판결에서 뒷받침요건 이실제로의미하는것으로보이는 실질적인뒷받침요건 이개념적으로는이해가되지만실제로어떤구체적인판단기준을가지고있는지에대하여는명확하지않으므로, 앞으로이에대하여보다세밀하게연구할필요성이있어보인다. 본고 ( 本稿 ) 는대상판결에따른쟁점사항 1, 2를실무에적용함에있어서생길수있는혼동을줄이는데조금이나마일조를하기위하여작성된것인데, 이를기반으로앞으로보다더정치 ( 精緻 ) 된명세서기재요건에관한자료가나오길기대해본다.

36 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 참고문헌 < 단행본 ( 국내및동양 )> 심미성, 독립된별개요건인발명기재요건과실시가능기재요건, 미국특허판례연구, 미국특허법연구회 ( 편 ), 한빛지적소유권센터, 2013. 中山信弘외 3인편저, 특허판례백선, 한국특허법학회 ( 역 ), 제4판, 박영사, 2014. < 학술지 ( 국내및동양 )> 설민수, 특허명세서기재요건과특허발명의범위에관한한국과미국의비교법적연구, 인권과정의, 435호 (2013). 이수미, 명세서의기재요건으로인한특허발명권리범위의한정 미국특허법제 112조제1단의 발명기재요건 (Written Description Requirement) 과한국특허법제42조제4항에서의 뒷받침요건 을중심으로, 법학연구, 제14권제2호 (2011). < 학술지 ( 서양 )> Guang Ming Whitley, A Patent Doctrine without Bounds: The Extended Written Description Requirement, University of Chicago Law Review, Vol.71 Iss.2 (2004). < 판례 > 대법원 2004.10.14. 선고 2002후2839 판결. 대법원 2004.12.23. 선고 2003후1550 판결. 대법원 2006.5.11. 선고 2004후1120 판결. 대법원 2006.10.13. 선고 2004후776 판결. 대법원 2006.11.24. 선고 2003후2089 판결. 대법원 2007.3.15. 선고 2006후3588 판결. 대법원 2009.5.14. 선고 2007후5116 판결. 대법원 2011.10.13. 선고 2010후2582 판결. 대법원 2012.11.29. 선고 2012후2586 판결. 대법원 2016.5.26. 선고 2014후2061 판결. 대법원 2016.12.29. 선고 2014후1747 판결. 대법원 2017.5.11. 선고 2014후1631 판결. 특허법원 2017.7.21. 선고 2014허6056 판결.

좌승관 특허법제 42 조제 4 항제 1 호의판단기준에관한소고 ( 小考 ) 37 특허법원 2017.5.18. 선고 2015허8127 판결. 특허법원 2001.7.20. 선고 2000허7038 판결. 서울중앙지방법원 2017.6.30. 선고 2016가합517163 판결. Ariad Pharmaceuticals et al. v. Eli Lilly and Company, 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010) (en banc). 知財高裁平成 22 年 (2010 年 ) 1 月 28 日判決 [ 平成 21 年 ( 行ケ ) 第 10033 号 ]. 知財高判平成 21 年 (2009 年 ) 4 月 23 日判決 [ 平成 18 年 ( 行ケ )10489 号 ]. 知財高判平成 17 年 (2005 年 ) 11 月 22 日判決 [ 平成 17 年 ( 行ケ )10341 号 ]. 知財高裁平成 17 年 (2005 年 ) 11 月 11 日判決 [ 平成 17 年 ( 行ケ ) 第 10042 号 ]. < 연구보고서 > 정택수, 특허법제42조제4항제1호기재요건의판단기준, 대법원판례해설제102호 (2014년하 ), 법원도서관, 2014. 최수정, 청구항에기재된사항이발명의상세한설명에뒷받침되는지여부와발명의상세한설명의기재정도, 2016 산업재산권판례평석공모전우수논문집, 2016.

38 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) A Study on a standard of judgement of support requirement according to Patent Act Article 424(1) Jwa Seungkwan*60) There is misleading about the Supreme Court Decision 2012Hu832 which likely says describing the subject matter literally(i.e., using the same terms) between the description of the invention and the claims satisfies the support requirement of Patent Act Article 424(1). However, judging from decisions after the 2012Hu832 and so on, it is reasonable to understand that it says the support requirement is about substantial support by proper disclosure of the subject matter in the description, not about simply literal coincidence of the subject matter between the description and the claims. Moreover, we should understand that the support requirement and the enablement requirement of Patent Act Article 423(1) have their own distinct standards of judgement. The details of a standard of judgement of the support requirement are not clear yet. So, we need to make it clear by studying the support requirement more in depth. Keyword Patent Act Article 424(1), Patent Act Article 423(1), support requirement, enablement requirement, description requirement, Supreme Court Decision 2012Hu832 * Technical Advisor in Patent Court of Korea(KIPO Director).

지식재산연구제13권제2호 (2018. 6) 한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.13 No.2 June 2018 투고일자 : 2018년 1월 28일심사일자 : 2018년 2월 20일 ( 심사위원 1), 2018년 2월 19일 ( 심사위원 2), 2018년 2월 2일 ( 심사위원 3) 게재확정일자 : 2018년 5월 28일 디자인개념확대에따른디자인보호법개정방향제안 *1) 디자인보호대상에대한 EU 의법제와비교하여 서재권 **2) Ⅰ. 문제의제기 Ⅱ. 디자인보호법상물품성요건의역할과기능 1. 입법목적에서의의미 2. 물품성요건의본질과타구성요건과의관계 3. 심사절차에서의기능 4. 침해판단단계에서의기능 Ⅲ. 디자인보호에관한 EU의접근방법 분석 1. EU 디자인보호제도개요 2. 디자인과제품의관계 3. EU의접근방법평가 Ⅳ. 디자인보호법의개정방향제안 1. 물품성요건에의한한계 2. 장식 개념의도입 Ⅴ. 결론 * 이글은문화체육관광부의공식입장과무관한저자의개인적인견해임을밝힙니다. ** 문화체육관광부사무관, 법학박사.

40 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 초록 디자인개념이확대되면서 물품이없이독자적인의미를지니는디자인 이나타나고그가치를보호할필요성이높아지고있다. 반면우리디자인보호법은물품과의불가분성을기초로법체계를구성하고있고, 물품성요건이출원과심사, 권리범위와침해판단에영향을미치기때문에원칙적으로물품이없는디자인을보호하기에어려움이있다. 이논문은물품성요건으로부터자유로워졌다고평가받는 EU의디자인제도를검토하여우리디자인보호법의개정방향을제안하는데목적이있다. 특히디자인과제품의관계를분석하여 EU 디자인규정에내재된의도를파악하고물품과의불가분성을기초로한우리법체계에서수용가능한개념이있는지검토한다. 결론으로는디자인보호체계에대한 EU와우리의접근방식에차이가있다는점을인정하고, 다만 EU의제도중에제품의외면을기반으로보호를부여한다는점에서우리법이수용하기에부담이적은 장식 개념의도입을제안한다. 그리고물품성없는디자인의등장과보호필요성이점차심화될것에대비하여보호대상으로서의디자인에대한본질적인논의와그에따른디자인법체계를재구성해야한다고주장한다. 주제어 디자인개념확대, 물품성없는디자인, 물품성요건, 디자인보호대상, EU 디자인규정 장식

서재권 디자인개념확대에따른디자인보호법개정방향제안 41 Ⅰ. 문제의제기 디자인은시대의요구에따라개념을달리해왔다. 산업혁명이전에는미술활동으로인식되던것이 1800년대중반에는상품의장식개념으로, 1900 년대초반에는대량생산을위한조형 ( 造型 ) 개념으로, 1950년대중반에는제품판매를위한상업적개념으로, 1980년대부터는보편적이고예술적가치를담은문화적개념으로그관념적범위를넓혀왔다. 1) 최근에는유사제품군을하나의디자인콘셉트로홍보하거나기업의아이덴티티로활용하기도한다. 2) 디자인개발이상품기획단계에서부터마케팅, 유통, 판매, 평가관리까지이어지는기업경영전반에영향을미치기때문이다. 3) 이렇듯산업적측면에서의디자인은 물품의부수적인장식 개념으로시작하여, 물품에적용되는디자인, 브랜드로서의디자인, 산업혁신으로서의디자인 4) 으로점차그개념이확대되고있다. 디자인개념이확대되면서나타난큰특징은 물품이없이독자적인의미를지니는디자인 이나타나고있고그가치를보호할필요가있다는점이다. 한편디자인보호에관한기본법인디자인보호법은 디자인이적용되는물품 을고려하여법체계를구성하고있다. 그러나오늘날디자인은 디자인그자체 로의미를지니기때문에본질적으로물품에기반을둔현재의디자인보호법이이러한경향을제대로반영하고있는지검토할필요가있다. 이논문은현대디자인환경에서디자인보호법상물품성요건이갖는의 1) 이윤경, 문화의시대, 디자인정책의새패러다임, 문화체육관광부 한국문화관광연구원, 2008, 2 면. 2) 김창현외 5 인, 디자인보호범위확대에따른영향분석및해결방안연구, 특허청, 2010, 4-5 면. 3) 이성환 김면, 디자인경영도입과주가승상의상관관계, 한국디자인포럼, 제 37 호 (2012), 46 면. 4) 이는 3D 프린팅기술의등장으로가속화되고있다. 3D 프린팅기술은설계된디자인에맞게원재료를즉시 3 차원으로생산할수있기때문에 생산 - 유통 - 이용 이라는제품의유통구조를허물어가고있다 ; Bechtold, Stefan, 3D Printing and the Intellectual Property System, Economics & Statistics Series, WIPO, 2015, pp.7-8.

42 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 미를점검하고, 물품성요건에서자유로워졌다고평가받는 EU의디자인제도를분석하여우리법의개정방향을제안하는데목적이있다. EU의제도를분석하는이유는 EU가물품성없는그래픽등을보호대상으로하고있다는점에서우리나라를포함한다른나라의제도와차이를보이고있기때문이다. 특히디자인과제품의관계를면밀히분석하여 EU 디자인규정에내재된의도를파악하고, 물품과의불가분성을기초로한우리법에서수용가능한개념이있는지검토한다. Ⅱ. 디자인보호법상물품성요건의역할과기능 1. 입법목적에서의의미 디자인보호법은디자인의보호와이용을통해디자인의창작을장려하고산업발전에이바지하는것을목적으로한다. 5) 입법목적에관한해석론은디자인의본질적인가치나주된기능을바라보는관점에따라세가지로나뉜다. 6) 첫째, 창작설은디자인의본질을미적인창작에있다고보고입법목적이디자인의창작적가치를보호하기위한것이라고주장한다. 둘째, 경업설은디자인의주된기능이물품의식별기능에있다고보는것으로서입법목적을부정경쟁방지측면에서접근하는설이며, 셋째, 수요설은디자인의보호가치를상품의판매촉진기능에있다고보는설로서입법목적을상품의수요증대에서찾는다. 세가지학설중물품성을전제로디자인보호법을해석하는설은경업설이다. 디자인을자타상품을식별하기위한것으로보기때문에디자인의창작적가치에무게를두는것이아니라그디자인이적용된물품의외형에무 5) 디자인보호법제 1 조. 6) 세가지학설에대해서는김원오, 수리부품디자인보호제도 (repair clause) 도입에따른영향분석 합리적정책대안에대한검토를중심으로, 특허청, 2015, 136-138 면참조.

서재권 디자인개념확대에따른디자인보호법개정방향제안 43 게를두고디자인제도를해석하는것이다. 그러나다른두학설도물품성을완전히배제하는입장은아니다. 창작설도디자인의미적가치가물품의수요를증대시키고물품의수요증대가디자인의산업발전을유인하는것으로해석할수있다. 또한수요설도디자인의경제적가치에무게를둔다는의미이지디자인보호제도에서물품성을완전히배제하는접근은아니라고본다. 2. 물품성요건의본질과타구성요건과의관계 (1) 물품성요건의본질디자인보호법은 물품 에관한정의를따로규정하지않고있다. 따라서물품의개념은입법목적, 사회통념, 등록요건등을합목적적으로해석할수밖에없다. 7) 다행히대법원이물품의개념에대해설시한바있다. 이에의하면, 구의장법제2조제1호에서말하는물품이란독립성이있는구체적인유체동산을의미하는것으로서이러한물품이디자인등록의대상이되기위해서는통상의상태에서독립된거래의대상이되어야하고, 그것이부품인경우에는 [ ] 호환가능성만있으면디자인등록의대상이된다 고하고있다. 8) 디자인심사기준에서도물품은독립성있는물품으로서유체동산을원칙으로한다고하면서, 부동산일경우는반복생산이될수있고운반이가능한경우에한하여물품성을인정하고, 독립거래의대상이되는조립완구처럼합성물의구성각편이나병의주둥이처럼독립하여거래대상이될수없는물품의부분은부분디자인으로출원할수있도록하여물품의범위를정하고있다. 9) 결국물품성요건의본질은추상적으로인지되는모티브 (motif) 는디자인 7) 노태정, 디자인보호법개설, 제 2 판, 세창출판사, 2014, 32 면. 8) 대법원 2001.4.27. 선고 98 후 2900 판결. 9) 특허청, 디자인심사기준, 특허청예규제 96 호, 특허청, 2017, 108-109 면.

44 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 의대상이될수없고, 물품에적용된디자인이라도특정한물품의어떤부분에어떻게적용되었는가하는구체적인디자인일경우에만디자인보호법의보호대상으로하는데에서찾을수있다. 10) 형상이나모양이동일한디자인이라도물품이다르면별개의디자인이된다는점에서도물품과디자인의불가분성이도출된다. 11) (2) 타구성요건과의관계디자인보호법상디자인이성립되기위해서는물품성요건외에형태성, 시각성, 심미성요건을만족하여야한다. 디자인보호법에서는 형태 를 형상, 모양, 색채또는이들을결합한것 으로규정하고있다. 물품의정의를두고있지않은것에비하면구체적으로설명하고있다. 먼저형상은물품이공간을점유하는윤곽을말하는것으로서, 반드시공간적인부피를가져야하는것은아니다. 12) 모양은물품의외관을나타내는선도, 색구분, 색흐림등을말하고, 색채는물체에반사되는빛에의해인간의망막을자극하는물체의성질을의미한다. 형상, 모양, 색채는형태성을구성하는개별요소이나모두물품에기초해서나타나는특징이다. 시각성은육안으로식별할수있는물품의외관을말한다. 따라서시각이외의감각에의해알수있거나확대경등을통해서물품의형상을파악하는것이일반적이지않은경우에는시각성이없는것으로본다. 13) 심미성은물품이지닌아름다움을말한다. 디자인심사기준에는기능, 작용, 효과를주목적으로한것이거나짜임새가없어미감을거의일으키게하지않는경우에는심미성이없는것으로보고있다. 14) 여기서말하는심미성기준은미학상요구되는예술적심미감이아니라물품이가진외관이기능 10) 노태정 김병진, 디자인보호법, 3 정판, 세창출판사, 2009, 165 면. 11) 배상철 이호흥, 그래픽심볼등물품성을결한디자인의보호방안 아이콘및타이프페이스를중심으로, 한국발명진흥회, 2002, 66-67 면 ; 송영식외 2 인, 지적재산법, 15 정판, 세창출판사, 2017, 148 면. 12) 노태정 김병진, 앞의책, 178 면. 13) 특허청, 앞의책, 111 면. 14) 특허청, 앞의책, 111-112 면.

서재권 디자인개념확대에따른디자인보호법개정방향제안 45 에만의존하거나조잡감만주는경우가아니라면인정되는정도를말한다. 15) 이와같이물품성이외에디자인성립요건으로서의형태성, 시각성, 심미성요건은모두물품성을전제로하여하나의디자인으로구체화된다고볼수있다. 16) 3. 심사절차에서의기능 (1) 출원시점에서의기능디자인권보호를요구하는입장에서등록절차는출원인의신청에의해개시된다. 출원인은출원서에디자인의대상이되는물품을기재하여야하고, 17) 구체적으로는물품의사용목적, 사용방법, 재질또는크기등을기재하여야한다. 18) 특히출원서와함께제출하는디자인도면은디자인의전체적인형태를명확하게표현해야하고, 설명내용에흠이있는경우에는공업상이용가능성이없는것으로본다. 19) 물품성요건과관련하여서는출원서와도면에기재된물품과물품에관한설명이디자인의보호범위를결정한다는점에서의미가크다. (2) 등록요건과의관계디자인등록을위해서는공업상이용가능성, 신규성, 창작비용이성을만족해야한다. 심사절차에서는이미공지되었거나공연히실시된디자인의신 15) 심미성에관한학설은사람의주의를끌정도가돼야한다는자극성설, 물품의형태를지각할때감정이일어야한다는취미성설, 심미적가치가있어야한다는심미성설, 아름다움을나타낼수있는형태적처리가있어야한다는미적처리설로나뉘고있으나, 공통적으로는예술적가치를지닐정도의고도의미적가치를요구하는것은아니다 ; 노태정, 앞의책, 47-49 면. 16) 윤선희, 지적재산권법, 16 정판, 세창출판사, 2016, 204 면. 17) 디자인보호법제 37 조제 1 항제 3 호및제 2 항제 1 호. 18) 디자인보호법시행규칙제 35 조제 4 항 [ 별표 2] 제 1 호. 19) 특허청, 앞의책, 56 면.

46 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 규성이나, 당해디자인이속하는분야에서통상의지식을가진자가쉽게창작할수없을것을요구하는창작비용이성을심사하지만, 그에앞서출원디자인이디자인의정의에부합하는지를먼저판단하게된다. 그런데디자인심사기준에는출원디자인이물품성을결여했을경우에는공업상이용가능성요건을만족하지못한것으로규정하고있다. 20) 디자인의물품성요건이출원디자인심사의전제가된다고볼수있다. 물품성요건을만족한디자인이라도적극적등록요건으로서의공업상이용가능성요건을만족해야하는데, 여기서말하는공업상이용가능성은공업적생산방법에의해양산가능한디자인을말한다. 대법원은 공업적생산방법 을 원자재에물리적또는화학적변화를가하여유용한물품을제조하는것 으로, 양산 을 동일한형태의물품을반복적으로계속하여생산하는것 으로보고있다. 21)22) (3) 1디자인 1출원원칙과의관계디자인보호법은 1디자인 1출원을원칙으로하고있다. 23) 1디자인 1출원의개념은, 하나의물품이있고이물품에나타난형태가하나의통일된디자인으로출원될것을의미한다. 물품명을잘못기재하는경우에는 1디자인 1출원원칙에위배되어등록받을수없다. 24) 디자인보호법이 1디자인 1출원원칙을취하는이유는, ⅰ) 출원대상을단일로하여출원의내용을명확히하고, ⅱ) 심사절차를신속하게하고, ⅲ) 원출원디자인과유사디자인의출원을구분할수있도록하며, ⅳ) 디자인권의효력범위를명확히할수있고, ⅴ) 분쟁사건또는권리의이전등의경우에보호범위를명확하게하기위한 20) 특허청, 앞의책, 116 면. 21) 대법원 1994.9.9. 선고 93 후 1247 판결. 22) 이와대비되는개념이공업적양산목적없이생산된미술저작물이다. 예를들어일품제작목적으로창작된조각은본래공업적양산목적으로만들어진것이아니라사상과감정을매체에표현하는것으로창작의목적이완료된다는점에서디자인으로서성립요건은만족하겠으나등록요건을만족할수는없다. 23) 디자인보호법제 40 조제 1 항. 24) 특허청, 앞의책, 72 면.

서재권 디자인개념확대에따른디자인보호법개정방향제안 47 것이다. 25) 물품성요건과관련하여검토할점은 1디자인의범위에물리적으로하나의물품만을허용하는지여부이다. 과거에는문자그대로하나의물품만을의미한다는견해와사회통념상하나의물품으로보는것까지포함한다는견해가대립되고있었다. 26) 이후대법원판결에서 1[ 디자인 ] 이란특정한 1물품에대한특정한 1형태를말하는것이고, 1물품이란물리적으로 [ 한 ] 개의것을의미하는것이아니라물품의용도, 구성, 거래실정등에따라 1물품으로취급되고있는물품을말하는것 으로판시하면서물리적으로분리가가능해도복수의형태로인식되는것은 1물품으로인정되도록하였다. 예를들면 너트 / 볼트 는물리적으로분리가가능하지만하나의물품으로인식되고거래되므로 1디자인 1출원이가능하지만, 안경 / 안경집 과같이기능과용도를별도로가지는것은 1디자인 1출원으로인정되지않는다. 27)28) 4. 침해판단단계에서의기능 물품성요건의기능은침해판단단계에서도나타난다. 디자인권의보호객체는등록디자인이고보호범위는출원서의기재사항과그출원서에첨부된도면, 사진또는견본과도면에적힌디자인의설명에의해정해진다. 29) 출원서에는디자인의대상이되는물품과물품의사용목적, 사용방법등을기재하여야하므로, 30) 디자인의보호범위는기재된물품과그설명에의해제 25) 허인외 6 인, 지식재산제도의실효성제고를위한법제도기초연구 디자인보호법조문별해설서, 특허청, 2014, 242-243 면재인용. 26) 노태정 김병진, 앞의책, 282 면. 27) 특허청, 앞의책, 78-80 면. 28) 한벌물품으로동시에사용되는경우나복수디자인등록출원의경우에는 1 디자인 1 출원원칙의예외로인정되나, 복수디자인으로등록출원할경우라도디자인별로도면을각각분리해서제출해야한다 ; 특허청, 앞의책, 83 면. 29) 디자인보호법제 93 조. 30) 디자인보호법시행규칙제 35 조제 4 항 [ 별표 2] 제 1 호.

48 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 한된다. 다만디자인권자는업으로서등록디자인또는이와유사한디자인을실시할권리를독점하므로, 31) 보호범위는등록디자인과동일하지않더라도유사한범위까지넓어진다. 대법원은디자인의유사여부를 디자인 [ ] 전체를대비관찰하여, [ ] 그물품의성질, 용도, 사용형태등에비추어 [ ] 판단하여야한다 고하고있다. 32) 또한디자인을침해하는물품의동일성여부에대해서는 거래통념상동일종류의물품으로인정할수있는지여부에따라결정하여야할것 이라고하여, 33) 디자인의출원서에기재된물품과그설명에근거하여침해를판단하고있다. 유사한물품에의한침해를판단할때에도위의기준에서크게벗어나기힘들다. 왜냐하면물품의형상, 모양등이동일한지아니면유사한지의차이일뿐, 등록디자인의물품과침해디자인의물품이갖는용도와기능을비교하는과정은모두물품성을전제로진행되기때문이다. Ⅲ. 디자인보호에관한 EU 의접근방법분석 1. EU 디자인보호제도개요 (1) 도입배경 EU의디자인보호제도는 1998년 유럽의회 / 이사회디자인지침 ( 이하 EC 디자인지침 ) 34) 과 2002년 유럽공동체디자인규정 ( 이하 EU 디자인규정 ) 35) 을기본으로한다. EC 디자인지침과 EU 디자인규정이나오게된배경은 31) 디자인보호법제 92 조. 32) 대법원 2011.3.24. 선고 2010 도 12633 판결 ; 대법원 2010.7.22. 선고 2010 후 913 판결 ; 대법원 2004.8.30. 선고 2003 후 732 판결등. 33) 대법원 1985.5.14. 선고 84 후 110 판결 ; 대법원 1987.3.24. 선고 86 후 84 판결. 34) Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the Legal Protection of Designs. 35) Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs.

서재권 디자인개념확대에따른디자인보호법개정방향제안 49 1991년 EC의녹서 (green paper) 에서살펴볼수있다. 녹서에는두가지측면에서통일된디자인제도의필요성을강조하고있다. 첫째, 대외무역에서디자인의경쟁력이차지하는비중은점차커지는데반해역내통일된디자인제도가없기때문에디자인의국제적보호가용이하지않고, 둘째, 디자인보호범위가물품의형태에한정되는경향이있어물품의장식부분 (ornamentation) 은상대적으로낮은보호를받게되는불합리함이있다는것이다. 36) 디자인보호에관한 EU의접근방법분석이중요한이유는녹서에서밝히고있는두번째목적, 즉물품의형태를벗어난디자인보호를위해 EU가들여온개념과, 물품과디자인의관련성을어떻게조화시키고있는지점검할수있기때문이다. 이하에서는 EC 디자인지침과 EU 디자인규정의주요내용과발달경과를살펴보고, 디자인의정의규정을중심으로물품성요건과의관계를분석한다. (2) EU 디자인지침 EC 디자인지침의목적은역내시장에서동일하게적용될디자인의보호체계를완성하기위한것이었다. EC 디자인지침은디자인을 제품의전부또는일부분의외형으로서, 특히선, 윤곽, 색채, 형상, 질감그리고 ( 또는 ) 제품자체의소재그리고 ( 또는 ) 제품장식의특징으로부터파생되는외형 으로정의하고있다. 37) 그리고제품의정의를 모든산업제품이나수공업제품을말하며, 특히복합제품에조립될부품, 포장, 외장 (get-up), 38) 그래픽심벌 (graphic symbol), 글자체 (typographic typefaces) 를포함하되컴퓨터프로그램 36) EC, Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design, EC, 1991, pp.2-3. 37) Design means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation. 38) 영국에서와같이 트레이드드레스 (trade dress) 를상표법으로보호하기어려운경우를상정하여포함된것이다 ; Levin, Katrine A. & Richman, Monica B., A Survey of Industrial Design Protection in the European Union and the United States, European Intellectual Property Review, Vol.25 Iss.3(2003), p.111.

50 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 은제외한다 고규정하고있다. 39) 보호요건으로는신규성 (novelty) 과독특성 (individual character) 을요구하고있다. 40) 신규성은출원일전에동일한디자인이공중에게제공되지않는경우에인정되고, 41) 독특성은통상의지식을가진자가창작자의자유도 (freedom of design) 를고려하여출원된디자인의전체적인인상 (overall impression) 이기존디자인과다르다고판단되는경우에인정된다. 42) 보호기간은등록디자인의경우출원일로부터 5년씩최장 25년간보호된다. 43) EC 디자인지침은역내시장에서디자인보호체계를통일화하는데에초점을맞추었으나, 사실가장큰쟁점은복합제품의수리부품 (spare parts) 에도디자인의보호를인정할지에관한것이었다. 44) 이른바 must match 이론 의적용여부이다. 45) EC 디자인지침은이문제를완전히해결하지못하고디자인의정의, 보호요건, 보호범위등디자인보호와관련된기본적인틀을 39) Product means any industrial or handicraft item, including inter alia parts intended to be assembled into a complex product, packaging, get-up, graphic symbols and typographic typefaces, but excluding computer programs. 40) EC 디자인지침제 3 조. 41) EC 디자인지침제 4 조. 42) EC 디자인지침제 5 조. 43) EC 디자인지침제 9 조. 44) 특히자동차의수리부품에논의가집중되었다. 자동차시장은크게 1 차시장 (primary market), 부품시장 (after market), 연관시장 (related market) 으로구분되는데, 수리부품에관한디자인보호와관련되어논의가이루어지는것은부품시장이다. 이는자동차수리부품시장이갖는영향력때문이다. 당시수리부품시장은 420 억 ~450 억유로로추산되었고, 이중 50%~55% 를자동차제조회사가잠식하고있었다. 나머지 45%~50% 시장은독립도매상과독립수리업자의시장으로형성되고있었다 ; EC, Proposal For A Directive Of The European Parliament And Of The Council Amending Directive 98/71/EC On The Legal Protection Of Designs, EC, 2004, pp.3-8. 45) must match 의개념은영국디자인법에서파생된것이다. 이는물품의일체로서통합하기위해다른물품의외관에의존하는것이불가피한디자인은등록하지않는다는규정때문이다. 예를들어자동차의범퍼와사이드패널의디자인은그자동차에미적으로부합 (match) 하도록그형상이만들어진것으로, 예비부품의형상외에다른대체디자인을미적가치측면에서상정할수없고이러한형상에대해독점권이인정된다면다른예비부품업체의시장참여가불가능해지기때문에기능성이론의자유경쟁정책논리에비추어타당하지않다는이론이다 ; 최덕철, 입체상표의기능성에관한판단사례연구, 지적재산 21, 제 63 호 (2000), 165 면.

서재권 디자인개념확대에따른디자인보호법개정방향제안 51 마련하게된것이다. 46) (3) EU 디자인규정 EU 디자인규정은 EC 디자인지침에서정한디자인의정의, 보호요건및보호범위의기본골격을그대로유지하면서보다완성도높은규정을마련하였다. EC 디자인지침과의가장큰차이점은, EU 디자인규정이법적안정성이크게요구되는디자인제품시장과생명주기가짧은디자인제품시장을나누어보호기간을차별하는접근방법을택했다는점이다. 47) 제품시장의특성에맞게등록공동체디자인 (Registered Community Design) 과미등록공동체디자인 (Unregistered Community Design) 으로구분하여, 48) 등록공동체디자인은유럽공동체상표디자인청 (Office for Harmonisation in the Internal Market: OHIM) 에등록을의무화하고 49) 5년씩최장 25년을보호하는반면, 50) 미등록공동체디자인대해서는등록부담을덜어주는대신 3년의보호기간을부여하였다. 51) 또한등록공동체디자인에대해서는배타적인권리를부여하고, 미등록공동체디자인에대해서는모방금지권만을인정하면서권리의성격에도차이를두었다. 52) 또한 EU 디자인규정은 EC 디자인지침이해결하지못한수리부품에관한규정도정비하였다. EC 디자인지침에도외부에서볼수있어야하고신규성과독특성을갖춘경우에는디자인권으로보호할수있었으나, 그제한에대해서는각국의재량에맡겼었다. 그러나 EU 디자인규정은타인이그디자인을수리목적으로사용하는경우에는디자인권이미치지못하도록권 46) EC 디자인지침은복합제품의부분을구성하는부품디자인의경우, 외부에서볼수있고신규성과독특성을갖춘경우에한하여보호를부여한다 ; EC 디자인지침제 3 조제 3 항 (a) 및 (b). 47) EU 디자인규정전문 ( 前文 ) (16) 및 (17). 48) EU 디자인규정제 1 조. 49) EU 디자인규정제 2 조. 50) EU 디자인규정제 12 조. 51) EU 디자인규정제 11 조. 52) EU 디자인규정제 19 조.

52 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 리를제한하였다. 53) 2. 디자인과제품의관계 54) (1) 디자인과제품의연관성 EU 디자인규정은보호대상으로서의디자인을 제품의전부또는일부분의외형으로서, 특히선, 윤곽, 색채, 형상, 질감그리고 ( 또는 ) 제품자체의소재그리고 ( 또는 ) 제품장식의특징으로부터파생되는외형 으로정의하면서그범위를상당히넓게포괄하고있다. 녹서에는보호대상으로서의디자인을최대한넓게규정할필요성을언급하면서, 그근거로제품의외관으로부터발현된경제적가치를인정할필요가있다고강조한다. 55) 학자에따라서는디자인의정의에경제적가치를반영하는것이적절하지않다는의견을보이기도하나, 56) EU 디자인규정의제정목적 57) 에비추어그취지를인정하는것이통설적견해이다. 58) EU 디자인규정에서는 디자인 과 제품 의관계를직접적으로규정하지않고않다. 따라서이둘의관계에대해서는두단계접근방법을통해살펴볼필요가있다. 먼저 EU 디자인규정전문 ( 前文 ) 중디자인과제품에관한설명에서그의미를찾고, 다음으로전문의내용이 EU 디자인규정에어떻게반영되었는지그리고다른조항과어떻게조화를이루었는지를살펴보는것이다. 특히두번째단계, 다른조항과의관계를살펴보는것은 EU에서보호대 53) EU 디자인규정제 110 조. 그러나최근 3D 프린팅기술이발전함에따라제조업계와디자인업계의논리적대립이계속되고있다 ; Europe Economics, The Economic Review of Industrial Design in Europe, Europe Economics, 2015, pp.7-9. 54) 디자인 과 제품 에관한정의는 EC 디자인지침과 EU 디자인규정이동일하게규정하고있으므로이하에서는 EU 디자인규정을주어로사용한다. 55) EC, supra, p.61. 56) Hasselblatt, Gordian N., Community Design Regulation: A Commentary, Nomos Verlagsgesellschaft, 2015, p.31. 57) EU 디자인규정전문 ( 前文 ) (7) 항은우수한디자인개발을증진시킬뿐만아니라새로운제품개발과혁신, 그리고제품에대한투자를촉진할목적을담고있다. 58) Hasselblatt, supra, p.29.

서재권 디자인개념확대에따른디자인보호법개정방향제안 53 상으로서의디자인에대한실체를가늠하는가장중요한기준이된다. EU 디자인규정전문은보호대상으로서 디자인 과 제품 의관계를직접언급하고있지않으므로보호요건과관련된내용으로부터둘의관계를추론하는방법을취할수밖에없다. 먼저 EU 디자인규정전문 (14) 항에서는디자인의독특성을평가할때디자인이적용된 제품의특성 을고려해야한다고규정하고있고, 전문 (20) 항에서는디자인창작자가해당디자인에대한보호를구할때시장에서의해당 디자인이화체된제품 을평가할필요가있다고언급하고있다. 이두규정은디자인규정제7조에서의미를지닌다. 제7조는보호요건인신규성과독특성의판단시점에대해서최초로공중에게이용제공된때를기준으로, 관련된분야 의전문적인집단에통상적인영업과정에서알려진경우에는신규성과독특성을부정하도록규정하고있다. 59) 이 관련된분야 는 관련된제품분야 를의미하는것으로, 60) 다시제36조의출원서의기재사항에서보다구체화된다. 제36조제2항은디자인출원시에디자인이적용된제품을지정하거나추후지정될예정인제품을미리정하도록하고있다. 61)62) (2) 제품으로부터의분리여부 EU 디자인규정은제품으로부터디자인을분리하여보호하고자한접근방식으로평가받고있는데그이유를크게두가지측면에서관찰해볼수있다. 하나는제3조 (a) 의디자인의정의에장식 (ornamentation) 이포함된것이고 63) 다른하나는제3조 (b) 에규정된제품의해석과그기술방식이 59) EU 디자인규정제 7 조제 1 항. 60) Hasselblatt, supra, p.30. 61) EU 디자인규정제 36 조제 2 항. 62) 출원서에로카르노데이터베이스를활용하여디자인이적용된 ( 될 ) 제품의보통명칭 (generic name of the product) 을적도록하고있다. 63) 선행연구중에는디자인의성립요건으로 장식성 이포함되지않고, 심미성보다소극적인개념으로 장식성 을반영한것이라는주장이있다 ; 조경숙, 디자인보호법상심미성요건의완화해석을위한제언, 지식재산연구, 제 12 권제 14 호 (2017), 83 면및 94

54 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 다. 먼저, 제3조 (a) 는 디자인 의정의에 장식 을포함하고있다. 디자인을마케팅의도구 (design as a marketing tool) 로바라보는시각이반영된것이다. 64) 녹서에서도이러한배경을설명하고있다. 현대의산업디자인은공통된개념을정립하기어렵고고도의기술이접목된제품에서도미적인요소가경쟁력에영향을미친다고설명하고있다. 65) EU 디자인규정이제품으로부터디자인을분리해서보호하고자한의도는제품을규정한제3조 (b) 에서보다구체화된다. 제3조 (b) 는 제품 (product) 의범위를모든산업제품과수공업제품 (any industrial or handicraft item) 을포함하고, 특히복합제품에조립될부품, 포장, 외장, 그래픽심벌, 글자체를포함하되컴퓨터프로그램은제외한다 고정의하고있다. 여기서말하는 아이템 (item) 은물리적실체를벗어난것으로해석된다. 66) 이는 EU 디자인규정이제정될당시의논의과정에서살펴볼수있다. 제품의정의규정을논의했던초기에는물리적으로인식될수없는것들, 즉인테리어내부장식과같은공간이나장소적개념은제품의범위에포함하지않는입장이었다. 67) 그러나물리적으로인식될수없는것들중에보호가필요한대상을선별하기어렵고, 특정스타일이나분위기를불러일으키는공간이나장소개념의장식들도디자인의창작범위에포함되며, 여기서발현되는가치를보호하기위해 아이템 (item) 이라는용어를사용하게된것이다. 68) 뿐만아니라가정, 사무실, 자동차, 선박등과같이현대생활과밀접히관련된공간이나사물도그외장이산업디자인과깊이연관돼있으며이러한디자인이삶의질을결정하는중요한요소라는점도제품의범위를넓게정하게된배경으로밝히고있다. 69)70) 면. 64) Suthersanen, Uma, Design Law in Europe, Sweet & Maxwell, 2000, pp.28-29. 65) EC, supra, pp.57-58. 66) Hasselblatt, supra, p.30. 67) Suthersanen, supra, pp.29-30. 68) EC, supra, pp.66-67. 69) Ibid. pp.57-58.

서재권 디자인개념확대에따른디자인보호법개정방향제안 55 다음으로제3조 (b) 의기술방식이열거적규정이아니라예시적규정이라는점도제품으로부터디자인을분리하고자했던근거로유추할수있다. 제 3조 (b) 는제품을원칙적으로모든산업제품과수공업제품을포함하되, 특히 외장, 그래픽심벌, 글자체를포함한다고규정하고있다. 외장등을예시적으로규정한것으로반드시제3조 (b) 에규정되지않았지만, 사실상기계적인활동이나인간의창작활동에의해만들어진모든아이템을포함하는것으로해석된다. 71) 인간의창작활동이반드시형태를이루어야하는것이아니므로디지털게임화면도포함될수있으나, 등록출원할때에는제품을지정하여야한다. 72) (3) 로카르노분류와의관계 EU 등록디자인심사지침은등록출원시에로카르노협정에의한제품을지정하도록규정하고있다. 73) 그러나장식에관해서는동일분류를따르지않도록하고있다. 로카르노분류 32류는 그래픽심벌, 로고 (logos), 표면문양 (surface patterns) 및장식 을담고있다. EU 디자인규정은디자인의정의에 장식 을포함하고제품의범위에 외장, 그래픽심벌, 글자체 를규정하고있는반면, 로카르노분류 32류는 장식 과 그래픽심벌 을병렬구조로담고있다. 학자에따라서는로카르노분류 32류에서장식과그래픽심벌을병렬구조로담고있다는것을근거로 EU 디자인규정제3조 (a) 디자인의정의에서 70) 그러나자연상태의식물이나과일의형상을단순히그래픽으로변환한것은여기에포함되지않는다 ; EUIPO, Examination of Design Invalidity Applications, EUIPO, 2017, 5.1. 71) Catherine Seville, EU Intellectual Property Law and Policy, Edward Elgar Publishing, 2009, p.189. 72) 실제로 graphic 을검색한결과총 26 건의등록디자인정보가나타나고, 등록디자인중디지털게임화면을등록한임의의디자인을선택하자로카르노분류 14.04 인 스크린디스플레이와아이콘 으로제품이지정된것을볼수있다 ; EUIPO, <https://euipo. europa.eu/esearch/>, 검색일 : 2018.1.23. 73) EUIPO, Examination of Applications for Registered Community Designs, EUIPO, 2016, 6.1.4.

56 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 의 장식 과제3조 (b) 제품의정의에서의 그래픽심벌 등이동등한지위를누린다고주장한다. 74) 즉디자인의정의에서의 장식 은보호대상으로서의미를지니고, 이와별도로제품의정의에 그래픽심벌 등을예시함으로써제품으로부터디자인을분리시킨것이라고평가하는것이다. 실제로등록실무에서는 장식 으로출원된디자인의경우, 그제품을지정할때로카르노분류 32류의 그래픽심벌 등을지정하고있다. 75) 3. EU 의접근방법평가 EU 디자인규정은제품과디자인을분리한접근방식으로평가받고있다. 이는디자인의정의에 장식 을포함하고있고제품의정의에 외장, 그래픽심벌, 글자체 와같이물리적실체가없는것을규정하고있기때문이다. 그러나 EU 디자인보호체계가제품과디자인을완전히분리해서구성된것은아니다. 디자인 과 제품 의관계를규정한전문과그전문을구체화한제7조에서는신규성과독특성을판단할때 관련된제품 의분야를근거로하고있고, 제36조제2항에서등록출원시에디자인이적용되거나향후적용될제품을지정하도록한것도제품과디자인을완전히분리해서보호체계를구성한다고보기힘든이유이다. 제36조제6항이출원서에기재된정보가디자인의보호범위를구속하지않는다고규정하고있지만, 보호범위판단에관한문제는제품으로부터디자인을분리해서보호대상으로정하는것과는다른논점이다. 또한복수디자인출원시에도동일분류에따를것을강제하고있다는점에서 EU의디자인보호체계가디자인과제품을완전히분리한접근방식이아니라는논거가될수있다. 76) 실제로등록실무에서는출원디자인의상당수가디자인이적용된 ( 될 ) 제품을명확히지정하지못했 74) Hasselblatt, supra, pp.31-32. 75) 김창현외 5 인, 앞의연구보고서, 63 면. 76) 장식 에관해서는동일분류를따르지않도록예외로규정하고있다 ; EU 디자인규정제 37 조제 1 항.

서재권 디자인개념확대에따른디자인보호법개정방향제안 57 다는근거로거절된다고한다. 77) EU의디자인보호체계를종합적으로평가하자면, 디자인의미적인요소가제품의경쟁력에미치는영향이크고제품으로인식되기어려운장식적요소들을보호할필요성이인정되어디자인의정의에 장식 의개념을포함하고제품의범위를넓게규정한것으로이해된다. 다만출원단계에서제품의지정을강제하거나심사단계에서관련된제품의분야를근거로등록여부를판단하는등디자인보호에관한다른규정과의관계를살펴볼때, 제품과디자인을완전히분리해서보호체계를구성한것이아니라산업적필요에의해서물품성이완화된디자인을보호대상으로넓혔다고해석하는것이옳을것이다. Ⅳ. 디자인보호법의개정방향제안 1. 물품성요건에의한한계 보호객체로서의디자인은디자인의 창작-유통-이용 환경과밀접히연관된다. 새로운유형의디자인이등장하고보호의필요성에대한산업적, 사회적합의가있고법률적인문제가없다면보호객체로서의보호대상을확대하는것은산업발전을위한디자인보호법의입법목적에도부합한다. 그러나디자인보호법상보호대상은물품에적용된디자인이므로원칙적으로는물품이다르면디자인도다르다는물품과의불가분성이우리나라디자인보호제도의근간을이루고있다. 이는디자인성립요건으로서의물품성이출원과심사단계뿐만아니라권리범위판단과침해판단단계에도영향을미치기때문이다. 이러한측면에서물품과분리된모든디자인이디자인보호법의보호대상이되기는어렵다. 77) Hasselblatt, supra, p.32.

58 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 따라서현재의디자인보호법의보호대상은정의규정에적시된것과같이기본적으로물품성있는산업디자인과물품에구현된화상디자인, 그리고물품성이의제된글자체에한정되는것으로해석할수밖에없다. 디자인보호제도의발달과정은 산업물품에적용된디자인 의범위를설정하는문제와결부되어있다. 디자인용어사전에서는산업디자인을 [ ] 주로상품의모양을결정하는것이었지만, 거시적으로는상품그자체의존재형식을결정하고, 미시적으로는기술화된상품의기능과인간과의영향을결정하는행위이다. [ ] 서비스등을포함하는 3차산업에도적합한지적직능 ( 知的職能 ) 으로위치지을필요가있다 고설명하고있다. 78) 상품의모양을결정하는것 이나 존재형식을결정하 [ 는것 ] 으로표현되는부분은명확히물품과디자인의불가분적관계를담고있는부분이고, 후문은산업환경에부합하는산업디자인의범위설정에대한고민이투영된대목이다. 현재디자인보호법하에서는기본적으로물품성요건을만족해야하겠으나, 디지털환경을기반으로한디자인창작과유통경로를고려하면 물품이없이독자적인의미를지니는디자인 도보호할필요성이있다. 그렇다면현재의법체계에서는물품성요건의예외를정하고그에따른조건을명확히한정하여보호대상으로포섭하는방법이적당하고, 79) 물품과디자인을분리해서접근하는방법은무리가있다고본다. 디자인보호법에새로도입된제도들도이러한한계를극복할수없는상황에서도입된것으로볼수있다. 80) 78) 정대웅외 7 인, 디자인 공예대사전, 한국사전연구사, 2000, 556 면. 79) 김인배, 디자인보호법, 제 6 판, 한빛지적소유권센터, 2017, 43 면. 80) 이를테면관련디자인제도의도입이나복수디자인제도의개선을통해디자인의콘셉트를어느정도보호할수있게되었다. 특히동일한디자인콘셉트에서출발한변형디자인을보호할수있는관련디자인제도와관련하여서는, 이제도의도입에따른찬반론은차치하고서라도, 이미입법된이상이제도의취지를살려타인의디자인콘셉트의도용을방지할수있도록하는것이바람직할것이다 ; 김원오, 관련디자인제도의도입 시행을둘러싼쟁점과과제, 법학연구, 제 17 권제 4 호 (2014), 41-44 면.

서재권 디자인개념확대에따른디자인보호법개정방향제안 59 2. 장식 개념의도입 우리디자인보호법이디자인의성립요건으로서물품성요건을유지하는이상물품성이없는디자인을포괄적으로보호하기는불가능해보인다. 다만로카르노분류제32류중보호가시급한디자인에한해과거의경험에비추어글자체나화상디자인의도입방식과유사하게예외적으로보호를할수있을것이다. 최근에물품성이없는디자인의생산과유통이활발해지고있고, 물품성이없는디자인을특정하기어렵다는점을감안하면, 물품과분리가가능하면서독자적인의미를지니는디자인을보호할수있는개념이필요하다. 로카르노분류제32류에서정하는디자인의종류는그래픽심벌, 로고, 표면문양과장식이다. 로카르노분류 32류에서정하는디자인의종류가병렬적으로나열되어있지만물품과관련되는정도를기준으로 그래픽심벌과로고, 그리고 표면문양과장식 으로구분해서검토해볼수있다. 먼저 그래픽심벌과로고 는물품과완전히분리되어독자적인의미를지니는디자인유형으로분류할수있다. 따라서디자인그자체로도존재하지만, 다양한물품에적용될수있는특징도지닌다. 예를들어화상디자인으로표현될수있고, 타일이나포장지의도안으로이용될수있다. 사실상모든물품에적용될수있는특징을지닌다. 따라서물품성요건을기초로하는현재의디자인보호법에서는수용하기곤란한측면이있다. 다음으로 표면문양과장식 은그래픽심벌이나로고에비해물품과어느정도관련성이있다. 이는디자인의정의에장식을포함한 EU의입법례에서도살펴볼수있다. EU 등록디자인심사지침에의하면 장식 을 다양한제품의표면에적용되어제품의윤곽에는큰영향을미치지않는부가적이고장식적인요소 로정의하고있다. 81) EU의디자인제도가저작권법또는경쟁법적접근방식을취하고있다는점에서우리와차이가있으나, EU의 장식 81) EUIPO, Examination of Applications for Registered Community Designs, EUIPO, 2016, 7.2.3.

60 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 개념은어느디자인이물품의물리적인외면을장식하는것으로작용할경우에보호가가능하다는점에서물품성요건을기반으로하는우리제도에서수용하기에부담이적다. 표면문양 을문자그대로해석할경우에도 장식 과큰차이는없어보인다. 다만 장식 의개념을도입할경우에도물품성없는디자인을모두보호대상으로확대하기는곤란하고화상디자인이나글자체를도입했을때와같이물품성원칙에대한예외로규정하고권리범위를명확히한정할필요가있다. 물품과의불가분성원칙을기초로한우리디자인보호법의법체계를고려해야하고, 동일한디자인에적용될수있는저작권법이나상표법등과같은다른제도와의충돌을최소화할필요가있기때문이다. 앞으로물품성없는디자인의등장과그보호필요성은점차심화될것으로보인다. 물품성요건을완전히탈피시킬정도로보호대상의확대가요구된다면디자인개념에대한본질적인논의를다시시작하고그에따라우리디자인법체계를재구성할필요성도함께검토되어야한다고본다. 82) Ⅴ. 결론 최초미술활동의일부로인식되던디자인은물품에적용되는것을넘어유사제품군의단일한콘셉트로표현되거나기업의아이덴티티로활용되고있다. 디자인개념이확대됨에따라물품성이없는디자인이등장하게되고이의보호를위한접근방법을검토할필요가있다. 디자인보호법은물품과의불가분성을기초로보호제도를구성하고있다. 입법목적부터디자인의성립요건, 출원과등록, 권리범위와침해판단단계까지물품성요건은우리디자인보호제도의근간을이루고있다. 그렇다고디자인보호법이물품성요건에완전히구속되어있는것은아니다. 이 82) 김원오, 디자인보호법제간경합현황과경합의처리를둘러싼제문제, 산업재산권, 제 47 호 (2015), 242-243 면.

서재권 디자인개념확대에따른디자인보호법개정방향제안 61 미물품성없는화상디자인이나글자체를보호하고있다. 그러나화상디자인은물품에구현되어야하는등의추가적인요건이있고, 글자체는정의규정을따로마련하고권리범위를명확히제한하면서물품성요건을우회하는방식을취했다. 따라서현재의법체계내에서는물품과분리된모든디자인을보호하기에무리가있다. 다만물품성없는디자인의보호필요성이지속적으로논의되고있으므로물품성요건으로부터자유로워졌다고평가받는 EU의제도를평가하여수용가능한개념을도입하는것도한방법이될수있다. EU 디자인규정이디자인과제품을구분하여규정하고, 제품의범위에그래픽심벌과같은무체물적인객체를포함시켰다고하지만여전히기본적인보호대상은공업제품이나수공업제품에화체된디자인이다. 또출원시에제품의지정을강제하거나심사단계에서관련된제품의분야를근거로등록여부를판단하는등다른규정과의관계를보면, EU 디자인규정은물품성요건을탈피한것으로보기어렵고오히려역내통일된디자인보호제도를위한가이드라인으로보는것이맞다. 83) 다만 EU 디자인규정중우리디자인보호법에서수용을검토할수있는개념은 장식 이다. EU 등록디자인심사지침은 장식 을제품의물리적인외면을기반으로한부가적이고장식적인요소로규정하고있다. 물품성요건을기초로하고있는우리디자인보호법에서수용하기에부담이적다. 장식의개념을도입할경우에도화상디자인이나글자체를도입했을때와같이물품성원칙에대한예외로규정하고권리범위를명확히한정할필요가있다. 저작권법또는상표법과같이동일한디자인에적용될수있는다른제도와의충돌을최소화할필요가있기때문이다. 또한앞으로물품성없는디자인의등장과보호필요성은더욱강조될것이예상되므로장기적인관점 83) 유럽각국은 제품 의범위를달리하고있다. 프랑스는공업품과수공업품에한해서, 영국은그래픽심벌등일부무체물을포함하는것으로, 독일은 2 차원적또는 3 차원적인외관으로그대상을넓혀서규정하고있다 ; 박성호 차상육, 디자인보호를위한저작권정책방안연구, 문화체육관광부, 2011, 104-105 면참조.

62 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 에서디자인에대한개념과법체계를재구성할필요성도검토해야할과제이다.

서재권 디자인개념확대에따른디자인보호법개정방향제안 63 참고문헌 < 단행본 ( 국내및동양 )> 김인배, 디자인보호법, 제6판, 한빛지적소유권센터, 2017. 노태정, 디자인보호법개설, 제2판, 세창출판사, 2014. 노태정 김병진, 디자인보호법, 3정판, 세창출판사, 2009. 송영식외 2인, 지적재산법, 15정판, 세창출판사, 2017. 윤선희, 지적재산권법, 16정판, 세창출판사, 2016. 정대웅외 7인, 디자인 공예대사전, 한국사전연구사, 2000. < 단행본 ( 서양 )> Hasselblatt, Gordian N., Community Design Regulation: A Commentary, Nomos Verlagsgesellschaft, 2015. Suthersanen, Uma, Design Law in Europe, Sweet & Maxwell, 2000. < 학술지 ( 국내및동양 )> 김원오, 관련디자인제도의도입 시행을둘러싼쟁점과과제, 법학연구, 제17권제4호 (2014). 김원오, 디자인보호법제간경합현황과경합의처리를둘러싼제문제, 산업재산권, 제47호 (2015). 이성환 김면, 디자인경영도입과주가상승의상관관계, 한국디자인포럼, 제37호 (2012). 조경숙, 디자인보호법상심미성요건의완화해석을위한제언, 지식재산연구, 제 12권제14호 (2017). 최덕철, 입체상표의기능성에관한판단사례연구, 지적재산 21, 제63호 (2000). < 학술지 ( 서양 )> Levin, Katrine A. & Richman, Monica B., A Survey of Industrial Design Protection in the European Union and the United States, European Intellectual Property Review, Vol.25 Iss.3(2003). < 판례 > 대법원 1985.5.14. 선고 84후110 판결.

64 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 대법원 1987.3.24. 선고 86후84 판결. 대법원 1994.9.9. 선고 93후1247 판결. 대법원 2001.4.27. 선고 98후2900 판결. 대법원 2004.8.30. 선고 2003후732 판결. 대법원 2010.7.22. 선고 2010후913 판결. 대법원 2011.3.24. 선고 2010도12633 판결. < 연구보고서 > 김원오, 수리부품디자인보호제도 (repair clause) 도입에따른영향분석 합리적정책대안에대한검토를중심으로, 특허청, 2015. 김창현외 5인, 디자인보호범위확대에따른영향분석및해결방안연구, 특허청, 2010. 박성호 차상육, 디자인보호를위한저작권정책방안연구, 문화체육관광부, 2011. 배상철 이호흥, 그래픽심볼등물품성을결한디자인의보호방안 아이콘및타이프페이스를중심으로, 한국발명진흥회, 2002. 이윤경, 문화의시대, 디자인정책의새패러다임, 문화체육관광부 한국문화관광연구원, 2008. 특허청, 디자인심사기준, 특허청예규제96호, 특허청, 2017. 허인외 6인, 지식재산제도의실효성제고를위한법제도기초연구 디자인보호법조문별해설서, 특허청 한국지식재산연구원, 2014. < 기타자료 > EC, Proposal For A Directive Of The European Parliament And Of The Council Amending Directive 98/71/EC On The Legal Protection Of Designs, EC, 2004. EC, Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design, EC, 1991. EUIPO, Examination of Applications for Registered Community Designs, EUIPO, 2016. EUIPO, Examination of Design Invalidity Applications, EUIPO, 2017. Europe Economics, The Economic Review of Industrial Design in Europe, Europe Economics, 2015. Stefan Bechtold, 3D Printing and the Intellectual Property System, Economics & Statistics Series, WIPO, 2015.

서재권 디자인개념확대에따른디자인보호법개정방향제안 65 Direction for Revision of Korean Design Protection Act according to Design Concept Enlargement*84) Compared with EU legal system on subject matter of design Seo Jaekweon**85) In past, design was generally considered a design applied to the product. However the term of design is applied to wide range of industrial boundaries such as a brand, an identity or a style beyond the appearance of an article. EU enlarged the subject matter of design to graphic symbols, typographic typefaces, ornamentation, etc. by providing widened definition of product. EU s sui generis approach for design protection goes a step further to design separable from the product. Looking into Korean Design Protection Act, it sticks to article of manufacture requirement in principle. In consideration of design environment today, it is easily predictable that a design separable from product is more pervasive. Accordingly, to the extent that subject matter does not conflict with the current design protection system under the Act, a design separable from product needs to be considered protected. One option is to introduce a concept of ornamentation from EU Community * The content of this article does not reflect the official opinion of the Ministry of Culture, Sports and Tourism. ** Deputy Director, Ministry of Culture, Sports and Tourism, Ph.D. in Law.

66 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) Design Regulation because ornamentation is an additional element to the surface of a product, which is related to the article of manufacture requirement. And a comprehensive discussion on design concept is also to be carried out for effective protection of a design separable from product. Keyword Design Concept Enlargement, Design Separable from a Product, Article of Manufacture, Subject Matter of Design, EU Design Regulation ornamentation

지식재산연구제13권제2호 (2018. 6) 한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.13 No.2 June 2018 투고일자 : 2018년 1월 2일심사일자 : 2018년 2월 27일 ( 심사위원 1), 2018년 2월 20일 ( 심사위원 2), 2018년 2월 15일 ( 심사위원 3) 게재확정일자 : 2018년 5월 28일 영업비밀침해에대한손해배상의실제와개선필요성 산정방식을중심으로 설민수 *1) Ⅰ. 서론 Ⅱ. 미국영업비밀침해소송에서손해배상의역할 1. 미국영업비밀보호의간략한역사와현황 2. 미국영업비밀침해사건에서손해배상제도의현황 3. 미국영업비밀침해손해배상에서전보적손해배상활성화의원인과의미 Ⅲ. 한국의영업비밀침해소송에서손해 액산정의현황과산정방식 1. 한국에서특허와비교한영업비밀의위상 2. 한국영업비밀침해에서구제조치로서손해배상의역할 3. 한국법원의영업비밀침해손해액산정방식과그실제모습 4. 한국의영업비밀침해손해액산정과정의주요요소들 Ⅳ. 한국영업비밀침해손해액산정과정의개선필요성 * 서울중앙지방법원부장판사.

68 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 초록 영업비밀은그짧은역사에도불구하고한국에서특허와산업기술을보호하기위한주된지식재산권의지위를다툴정도로성장해왔고그에따라악의적영업비밀침해에대한징벌적손해배상과같이강화된제재의도입을요구하는사회적목소리도크다. 하지만영업비밀침해에대한구제조치의핵심은징벌적손해배상제도가널리활용되는미국에서도전보적손해배상이다. 이글은한국의영업비밀침해의일반적현실을미국과비교하여살펴보고법원의영업비밀침해소송에서손해액의산정방법과그현황, 그리고그과정에서결정적인영향을미치고있는요소는어떤것인지를 2009년부터 2016년사이에영업비밀침해로손해배상을인정한 1심합의부판결 57건을통해분석했다. 구체적으로보면영업비밀침해에대한손해배상은특허침해의경우와달리상징적의미에서의형식적손해배상이이루어지기보다는실질적인손해전보를위한손해액에근접한손해배상이이루어지고있지만그산정과정에서명시적인요소인영업비밀존속기간보다암묵적이고불명확한요소인기여분판단이손해배상액수를축소하는과정에서광범위한영향을미치고있다. 더욱이기여분판단의영향력은악의적영업비밀침해상황에서도그대로유지되고있어손해액산정과정의개선을요한다. 주제어 영업비밀침해소송, 전보적손해배상, 손해액산정방식, 기여분할당, 영업비밀존속기간, 악의적침해, 징벌적손해배상

설민수 영업비밀침해에대한손해배상의실제와개선필요성 69 Ⅰ. 서론 한국에서법적보호와상관없이존재하는실체로서의영업비밀 (trade secret) 의출발은석공 도공등기술관련직업이존재하기시작한선사시대로거슬러올라가겠지만지식재산권으로서의보호는이미일제강점기부터보호된특허와달리영업비밀보호법제가불충분하다는미국의통상압력에의해 1991년 12월 31일법률제4478호로개정된 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하 부정경쟁방지법 ) 에명시되면서시작되었다. 1) 비록출발은늦었지만영업비밀은한국에서빠르게특허와지식재산권으로서의위상차이를좁히고있다. 원래영업비밀은출원을거쳐공개해야하는특허와비교하면낮은비용으로그보호를받을수있으므로역설계등으로부터비밀을일정기간유지할수있는산업에서는지식재산권으로서기술혁신의유인을특허보다더강하게제공하는측면을가진다. 2) 특히, 산업내경쟁이시장에제품을선행해내놓는시간의절약에치중하는쪽에집중되고형사절차를통해영업비밀의보호대상이확장되는환경을갖춘한국에서는이러한영업비밀의강점이보다빛나고있다. 3) 이에따라지식재산권으로서영업비밀의중요성이증대될수록대기업이중소기업의영업비밀을침해하는상황과같은 기술탈취 와같은악의적영업비밀침해에대하여피해자에대한손해전보를위한새로운구제조치로서징벌적손해배상 (punitive damages) 등을도입하는방식으로기존손해배상의제재효과를강화해야한다는사회적요구도높아지고있다. 4) 1) 박상열, 부정경쟁방지법에의한영업비밀의형사법적보호, 지식재산연구, 제 6 권제 3 호 (2011), 131-132 면. 2) Anderson, J. Jonas, Secret Inventions, Berkelyley Tech. L.J., Vol.26(2011), pp.952-956. 3) 설민수, 영업비밀분쟁의현황과그증가원인 : 특허와의비교를중심으로, 지식재산연구, 제 9 권제 3 호 (2014), 109-113, 119-123 면. 4) 조영주, 이총리, 중기기술탈취 영업비밀침해, 형사처벌등강력제재, 아시아경제, <http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2017061414462954828>, 2017.6.14.; 특허청, 4 차산업혁명시대의지식재산정책방향, 특허청, 2017.

70 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 하지만영업비밀침해에서구제조치로서핵심을이루는것은징벌적손해배상제도가널리도입된미국에서도전보적손해배상이다. 이글은한국의영업비밀보호법제에직접적으로영향을준바있는미국의경우를통해충실한손해배상을위하여필요한핵심으로서전보적손해배상의역할을살펴보고한국의영업비밀침해에서구제조치로서손해배상의구체적역할과위상, 손해액산정방식및그에영향을미치는요소는무엇인지를민사소송의 1 심합의부판결을통해살펴봄으로써지식재산권으로서영업비밀을뒷받침하는제도적기반인손해배상의현실과그개선방향을조망해보고자한다. Ⅱ. 미국영업비밀침해소송에서손해배상의역할 1. 미국영업비밀보호의간략한역사와현황 미국역시연방의경우법률적보호의기원이 18세기로거슬러올라가는특허보다는영업비밀보호제도의정립이훨씬뒤늦은편이다. 미국에서영업비밀의보호가통일적체계를갖추기시작한것은개별사건에기초해법원칙을형성하던기존법원의판례를모아입장을정리한 1939년불법행위법주석집 (Restatement of Torts) 을통해서이지만위주석집이기존판례와같이보유자의 지속적사용 (continuous use) 을보호요건으로규정하면서그보호범위는상당히좁은편이었다. 5) 미국에서영업비밀이 1 실제적또는잠재적인독립적경제적가치, 2 일반에알려져있지않거나정상적수단에의하여접근하기어려운비밀성, 3 보유자의비밀성을유지하기위한합리적노력의세가지요건을갖춘정보라는오늘날의모습으로정립된것은오랜논의를거쳐 1979년채택된모델법인통일영업비밀법 (Uniform Trade Secret Act, 이하 UTSA ) 을통해서이다. 6) 보호도뒤늦었지만특허와비교해볼때영업비밀의지식재산권으로서의 5) Restatement (First) of Torts 757(Am. Law Inst. 1939). 6) UTSA, 1(4).

설민수 영업비밀침해에대한손해배상의실제와개선필요성 71 위상의차이는상당하다. 미국의경우 1950~2007년사이제기된연방법원 1 심판결중영업비밀과조금이라도연관성이있는사건은 4,162건, 1994~ 2012년연방법원에제기된소송중영업비밀침해소송은총 2,795건에불과하다. 7) 반면특허침해소송은 2013년 6,000여건을정점으로하여 2016년 1 년에만 5,100여건이제기되고있어영업비밀을압도하고있다. 8) 손해배상액수에서도영업비밀침해사건은 2010~2014년사이에 2011년을제외하고는평균값이 110만달러에서 500만달러정도를기록하고있는반면, 특허침해사건의경우 2012~2016년사이중위값이 580만달러, 그중본안판결까지이른경우는 890만달러로영업비밀을압도한다. 9) 이런점은사람들의주목을끄는고액배상사건에도반영되어특허침해의경우 6건에서배상액이 10 억달러를넘는반면영업비밀침해로 1억달러를넘는배상액이선고된경우는 2011년선고된피고가한국의코오롱인더스트리인사건 (9억 1,990만달러 ) 이유일하다. 10) 다만영업비밀의상대적중요성은지속적으로상승중이다. 미국연방법원에제기된사건의숫자는폭발적으로증가중이며주법원에제기된사건의숫자는그보다완만하지만다른사건보다는확연히높은상승세를보이고있다. 11) 실제 2000~2014년까지연방지방법원에영업비밀침해로제소된 7) Almeling, David S. et al., A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts, Gonz. L. Rev., Vol.45(2010), p.300; Rowe, Elizabeth A., Unpacking Trade Secret Damages, Hous. L. Rev., Vol.55(2017), p.167. 물론이러한차이는위시기연방법원에독자적관할권이없던관할상차이의영향이클수도있다. 1 심판결이대부분출판되지않는주법원에관하여는 1 심법원을대상으로한명시적통계가있을수없는만큼통계적비교는 1 심법원에관한통계가존재하는연방법원을대상으로한다. 8) PRICEWATERHOUSECOOPERS( 이하 PWC ), 2017 Patent Litigation Study: Change on the Horizon?, PWC, 2017, p.4. 9) Ibid., p.9; Rowe, Elizabeth A., supra n.7, p.173, tbl. 1. 10) PWC, supra n.8, p.5.; Rowe, Elizabeth A., supra n.7, p.179, tbl. 6(E. I. du Pont de Nemours v. Kolon Industries Inc. 사건을비롯해영업비밀침해에서최고배상액이인정된 10 건을표로정리 ). 11) Almeling, David S. et al., supra n.7, p.302, tbl. 1( 연방법원 ); Almeling, David S. et al., A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in State Courts, Gonz. L. Rev., vol.46(2011), pp.66-67, tbl. 1( 주법원 ).

72 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 사건중판결에이른 157건을선고된연도를기준으로분류하면 2000~2005 년사이 3-6건, 2006~2011년사이 9-14건, 2011~2014년사이 11-22건으로확연한증가추세를보이고있다. 12) 지식재산권으로서영업비밀의중요성강화는보호제도변화로나타나고있다. 원래미국에서영업비밀의민사적보호는통일적보호요구에도불구하고 2016년이전에는전적으로각주의입법과이를해석하는주법원에맡겨져있었고연방법원은보충적관할권만을가지고있었는데 2016년연방영업비밀보호법 (the Defend Trade Secrets Act of 2016, 이하 DTSA ) 이제정되면서연방법원도영업비밀침해에관해독립적인관할권을가지게된것이이를상징한다. 13) 그가운데보호의대상도변하고있다. 초기에만해도영업비밀의정의자체가특정기계나제품이어떻게설계, 생산될수있는지에관한정보나제조를위한배합비율등과같은기술상정보 (technical information) 에중점을두었지만최근에는재무, 고객리스트, 마케팅자료와같은경영상정보 (business information) 가보호대상으로중요해지고있다. 14) 이러한경향은영업비밀침해판결에서도반영되고있다. 20세기까지만해도영업비밀침해로제소된사건중경영상정보의비중이점차늘고있었지만기술상정보가다수의위치를차지하고있었다. 15) 그러나 2000~2014년까지영업비밀침해로제소된사건에서는전체의 56% 가경영상정보침해를이유로한반면기술상정보는 27% 에그쳤고 16% 의사건에서는두가지정보모두의침해를주장하고있으며이는기술상정보의보호를특허에의존하고있는추세의영향으로해석된다. 16) 12) Rowe, Elizabeth A., supra n.7, p.173, tbl. 1. 13) Defend Trade Secrets Act of 2016, Pub. L. No. 114-153, 130 Stat. 376-386(2016). 14) 최초로영업비밀을정의한 Restatement (First) of Torts 757 cmt. b. 는기술상정보를중심으로영업비밀을정의했고 1979 년만들어진 UTSA, 1 cmt. 는기술상정보를정의한뒤이를제외한나머지정보를경영상정보로분류했다. 15) Almeling, David S. et al., supra n.7, pp.304-305 에의하면 1950~2007 년까지의판결을분석해볼때기술상정보의경우과거사건에서는전체의 58% 를차지하고있지만현재는 50% 정도로비중이축소된반면경영상정보는 48% 에서 52% 로비중이늘었다고기술하고있다 ( 중복을허용해총합은 100% 를넘는다 ). 16) Rowe, Elizabeth A., supra n.7, pp.184-185. Fig.5 참조.

설민수 영업비밀침해에대한손해배상의실제와개선필요성 73 2. 미국영업비밀침해사건에서손해배상제도의현황 어느나라에서나위법한침해행위에따른민사적구제조치는미래의침해행위를중단시키는금지명령과침해행위에따른손해를배상함으로써손해전보와함께향후동일행위의재발을막는효과를가진전보적손해배상 (compensatory damages) 으로구성되며이는미국도마찬가지다. 17) 다만미국의법률에서는전보적손해배상을산정할수없는경우합리적실시료 (Reasonable Royalty) 를법원이손해에대신하여지급을명할수있도록하고있고, 고의적이고악의적인부정취득행위 (willful and malicious misappropriation) 가인정될때에는전보적손해배상또는합리적실시료의 2배범위내에서징벌적손해배상의지급을명할수있는부분이한국과차이점이다. 18) 금지명령과손해배상중영업비밀침해에대한구제조치의핵심은전보적손해배상을포함한손해배상이담당하고있고이는다음의두가지요인의영향이다. 우선미국에서금지명령은원칙적으로영업비밀침해에대한손해입증이어려울때그대체물로부과되는조치라는인식이강하고영업비밀침해가인정되더라도법원이광범위한재량을가지고있는등발령의요건이엄격한편이다. 19) 또다른요인으로는금지명령의발령기간을영업비밀의존속기간내에한정하는법률의규정과존속기간을통상영업비밀부정취득자가그부정취득으로상업적이익을얻을수있는기간으로해석하고있는판례의영향을들수있다. 20) 이에따라미국의경우영업비밀침해로 17) 주의경우에는 UTSA 2(a)( 금지명령 ), 3(a)( 전보적손해배상 )(UTSA 는모델법이지만대부분의주에서이를채택해입법이이루어졌으므로특별히각주법을언급하기전에는 UTSA 규정을인용하기로한다 ), DTSA 에의해연방의경우에는 18 U.S.C. 1836(b) (3)(A)( 금지명령 ), (B)(i)( 전보적손해배상 ) 에각규정되어있다. 18) 주의경우 UTSA 3(a)( 합리적실시료 ), (b)( 징벌적손해배상 ). 연방의경우 18 U.S.C. 1836(b)(3)(B)(ii)( 합리적실시료 ), (C)( 징벌적손해배상 ). 19) E.I. DuPont de Nemours and Co. v. Kolon Indus., 894 F. Supp. 2d 691, 708 (E.D. Va. 2012). 미국에서금지명령의부과에대한법원의엄격성은설민수, 특허침해구제조치로서금지명령의적절성과그개선방향에대한비교법적접근, 저스티스, 제 133 호 (2012), 133-138 면. 20) UTSA 2(a)( 금지명령의기간을영업비밀존속기간내로제한 ), Gen. Elec. Co. v.

74 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 손해배상이인정된사건에서금지명령이발령된경우는전체 64건중 21건, 즉 32.8% 정도였다. 21) 그렇다면손해배상중전보적손해배상을대체하는다른제도들은미국에서어느정도역할을하고있을까? 그중전보적손해배상과종류를달리하는대체물의성격을가진합리적실시료는원래미국의특허침해소송에서법원이특허침해와인과관계를가진부분과이에해당하지않는부분을나누어구분하여원고의전보적손해배상의입증책임을엄격히하던기여분할당 (apportionment) 의영향으로특허침해관련손해배상이상징적인형식적액수 (nominal damages) 로산정되는현실을극복하기위해이를대체할목적으로전문가증언에의존해창설한손해배상산정방식에서유래한제도이다. 22) 영업비밀침해와관련해서는 1985년 UTSA 개정때부터다른증거에의해손해산정이불가능할때전보적손해배상을대체하는대안으로명시되었고 DTSA에도동일하게규정된바있다. 23) 하지만특허침해에서는사실상전보적손해배상을대체할정도로널리활용되는상황과달리연방지방법원판결을통해보면영업비밀침해에서합리적실시료의비중은전체손해배상액중 4.7% 에그치고있다. 24) 이는특허침해에대한전보적손해배상을대표하는일실이익의인정에있어엄격한입증책임을부과하는것과는달리아래에서보듯이상대적으로영업비밀침해에따른전보적손해배상인정에대해서는융통성을보이고있는미국법원의태도의영향으로보인다. 25) 한국에서많이언급되는전보적손해액의범위를넘는손해배상을인정하 Sung, 843 F. Supp. 776, 780 (D. Mass. 1994)( 상업적이익을고려영업비밀의존속기간을정함 ). 21) Rowe, Elizabeth A., supra n.7, pp.195-196. 22) 설민수, 특허침해소송에서손해배상산정의현실과그구조적원인, 그개선모델, 사법논집, 제 58 집 (2014), 404-406 면. 23) UTSA 3(a), 18 U.S.C. 1836(b)(3)(B)(ii). 24) Rowe, Elizabeth A., supra n.7, p.175. 반면특허침해소송에서합리적실시료를명한판결은 61% 로전보배상인일실이익의 21% 에비해 3 배에이른다. PWC, supra, p.11. 25) 설민수, supra n.19, 410-413 면.

설민수 영업비밀침해에대한손해배상의실제와개선필요성 75 는징벌적손해배상은어떤역할을하고있을까? 일단외부적여건은징벌적손해배상에우호적인편이아니다. 우선징벌적손해배상이공식적으로영업비밀침해에대한구제조치로규정된것도비교적최근의일이다. 1939년불법행위법주석집은징벌적손해배상에관해언급자체를하지않았고 1979년채택된 UTSA에서처음으로특허법상의가중적손해배상규정과유사하게 2배범위내에서징벌적손해배상을구제조치로부과할수있도록규정되었다. 26) 또한징벌적손해배상이인정되기위한요건도까다로운편이다. 징벌적손해배상이인정되기위해서는일반적인영업비밀의부정취득이아니라고의적부정취득이나영업비밀보유자의권리에대한의도적무시와같은실질적악의를요한다. 27) 전형적으로는원고의직원이었던피고들이원고의치즈제조기술과영업계획을이용해경쟁업체를설립한뒤원재료인우유공급업체의납품을방해하고원고의기존고객을가로채려한경우와같은예외적상황을요구한다. 28) 무엇보다징벌적손해배상을인정하기위한입증책임이강화되어있다. 전통적인민사책임을부담시키기위한입증책임인증거의우위만을요구하는주도있지만상당수주들은보다강화된형사책임에유사한명백하고도설득력있는증거 (clear and convincing evidence) 에의한입증또는의심의여지가없는입증을요구하고있다. 29) 이에따라영업비밀침해사건에서징벌적손해배상이인정된경우가많지않고그비중도크지않다. 실제연방지방법원판결중징벌적손해배상이손해배상액전체에서차지하는비중은 2.15% 에그쳐합리적실시료는물론제재의일환으로악의적영업비밀부정취득행위에대하여합리적범위내의원고의변호사비용을피고에게부담시키는명령에의해인정된액수 ( 전 26) Restatement (First) of Torts 757 cmt. e. 자세한경과는 Dole, Jr., Richard F., Punitive Damage and Attorney Fee Awards in Trade Secret Cases, Marq. Intell. Prop. L. Rev., Vol.20 Iss.1(2016), pp.4-6 참조. 27) Roton Barrier, Inc. v. Stanley Works, 79 F.3d 1112, 1120-21 (Fed. Cir. 1996), Mangren Research & Dev. Corp. v. Nat l Chemical Co., 87 F.3d 937, 946 (7th Cir. 1996). 28) Elm City Cheese Co. v. Federico, 752 A.2d 1037(Conn. 1999). 29) Dole, Jr., Richard F., supra n.26, pp.6-7.

76 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 체 7.9%) 보다도상대적비중이작은편이다. 30) 즉, 미국의영업비밀침해사건에서구제조치의중추를담당하는손해배상의핵심은전보적손해배상이다. 연방지방법원판결에서인정된전체손해배상액중전보적손해배상의비중은 85.15% 로손해배상액의대부분을차지하고있다. 31) 3. 미국영업비밀침해손해배상에서전보적손해배상활성화의원인과의미 이처럼미국의영업비밀침해손해배상에서전보적손해배상의비중이상대적으로큰것은두가지이유때문이다. 우선침해과정에서피고가얻은부당이익을법률상손해배상의대상에서제외하고있는특허침해손해배상과달리영업비밀침해로인한손해배상소송에서원고는자신의일실이익을포함한실제손해만이아니라위실제손해산정과정에서고려되지않은피고의부당이익또한자신의손해로주장해배상받을수있다. 32) 이를통해전보적손해배상은그인정되는손해액을크게늘릴수있을뿐아니라통상징벌적손해배상이담당하는악의적침해자를제재하는역할까지도상당부분흡수하게된다. 징벌적손해배상액을증액시키는요소중하나가피고의위법행위로인해얻은이익이라는점을고려하면영업비밀침해손해배상에서는이러한부분이전보적손해배상범위에포함되면서자연스럽게징벌적손해배상이활약할공간자체를축소하는효과를낳고있다. 33) 두번째이유는미국의영업비밀침해에서법원이인정하는전보적손해의범위가전형적인손해인원고의일실이익이나지출비 30) Rowe, Elizabeth A., supra n.7, p.177, tbl.4. 31) ERowe, Elizabeth A., supra n.7, p.175. 32) UTSA 3(a). 18 U.S.C. 1836(b)(3)(B)(i). 미국특허침해손해배상에서피고의부당이익이손해배상대상에서제외된것은 1946 년특허법개정을통해서이다. 설민수, supra n.22, 406 면. 33) Dole, Jr., Richard F., supra, p.30.

설민수 영업비밀침해에대한손해배상의실제와개선필요성 77 용은물론원고의시장손실, 피고가영업비밀취득으로얻은기회이익등등다양한손해를포괄하고있다는점을들수있다. 34) 이에따라영업비밀침해가인정될경우상징적인의미의형식적손해배상이이루어지는경우를찾기가어렵다. 그결과자연스럽게영업비밀침해에대하여전보적손해배상을대체하는다른제도에대한사회적요구가약화될수밖에없었다. 원래전보적손해배상을대체하거나보강하는제도에대한수요는어디까지나전보적손해배상이그역할을못할때나오는것이며, 그배상액이나대상에서한계가있을수밖에없다. 먼저영업비밀보유자가영업비밀에따른이익을실현하지못하고있었던경우와같이전보적손해배상을계산하기힘들때이를대체하는합리적실시료는영업비밀의라이선스거래를전제로하고있어그인정액이영업비밀보유자의독점적이익액을포함하는전보적손해배상에미치지못한다. 35) 다음으로징벌적손해배상은형식적손해배상이인정될경우이를넘는액수를침해자에게부담시킬수있지만어디까지나전보적손해배상을기초로 2~3배가중하는것에불과해전보적손해배상이크지않으면제재의효과가없고무엇보다적용이예외적으로이루어지고그적용요건이엄격해한계를가질수밖에없다. 즉, 미국의영업비밀침해소송의현황이보여주듯이영업비밀침해를억제하는구제조치의핵심은전보적손해배상이고그작용이원활하지않을경우이를대체하거나보강하는별도의제도보다그개선이선행되어야한다. 아래에서는우선한국에서영업비밀의상대적지위를알아보고, 영업비밀침해소송에서손해배상액산정의현실과그에대해영향을미치는요소를통해한국의영업비밀손해배상산정에서개선할점에대해살펴보기로한다. 34) Univ. Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp., 504 F.2d 518, 529, 536(5th Cir. 1974). 35) Greene, Michael A., All Your Base Are Belong to Us: Towards an Appropriate Usage and Definition of the Entire Market Value Rule in Reasonable Royalties Calculations, B.C. L. Rev., Vol.53 Iss.1(2012), pp.239-241.

78 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) Ⅲ. 한국의영업비밀침해소송에서손해액산정의현황과산정방식 1. 한국에서특허와비교한영업비밀의위상 비록보호의출발은늦었지만한국에서특허와비교한영업비밀의지식재산권으로서의지위는상대적으로미국보다훨씬높아오히려특허를넘어서는측면도있다. 우선 2009년부터 2013년까지영업비밀침해로손해배상을인정한민사합의부판결은 41건으로같은시기특허침해를인정한 43건과유사하다. 36) 위기간영업비밀침해배상액의인용금액평균은 459,725,282원으로특허침해배상액의인용금액평균 656,334,519원보다낮은편이지만특허침해사건에서일시적으로대규모손해배상을인정한캐논사관련프린터특허침해사건들을제외할경우특허침해사건의인용금액평균액인 267,571,142원보다영업비밀침해사건의인용금액평균액이실제로는더다액이라고할수있다. 37) 더욱이분쟁당사자나기술분야로보면특허침해의경우피해자의 72% 가개인또는중소사업자이며소송의상대방도개인과중소사업자인경우가 67.44% 로침해의대상이되는기술도생활소비재관련실용신안이 48.8% 로다수를차지한반면영업비밀침해는대기업이피해자로제소한경우가 43.9%, 침해의대상기술도전기 전자 소프트웨어등첨단산업분야가 60.9% 로다수를차지하고있어한국에서첨단산업분야의기술혁신을주도하는대기업의관련기술을보호하고있는지식재산권은영업비밀로볼수있다. 38) 36) 선행연구인설민수, supra n.3, 98 면에서는 46 건으로산정했으나이글작성과정에서다시살펴보는과정에서 5 건의판결에서영업비밀이아닌영업상중요자산의침해또는업무상배임, 또는별도의손해를원인으로한일반불법행위책임을인정한사실이확인되어제외했다. 37) 설민수, supra n.3, 97-98 면에서는 472,315,950 원으로산정했으나위문제된 5 건을제외한결과를기재했다. 38) 설민수, supra n3. 100-103 면에서영업비밀의관련수치는각 41.3%, 58.7% 로산정했으나위 5 건의판결을제외한뒤다시산정했다.

설민수 영업비밀침해에대한손해배상의실제와개선필요성 79 한국에서영업비밀이특허를대체하는지식재산권으로기술을보호하는핵심으로성장하고있다고볼수있는한근거는영업비밀침해의대상과그내용이다. 2009년부터 2016년사이영업비밀침해로손해배상을인정한민사합의부판결은모두 57건이다. 39) 그중순수경영상정보에해당하는영업비밀침해사건은 3건 (5.2%), 견적서나경영관련자료의침해가기술상정보와함께인정된사건은 2건 (3.5%) 에그치는반면설계도및실험결과, 배치도, 작업지시서와같은기술상정보는 52건 (91%) 에달하고동시침해가인정된 2건에서도핵심은기술상정보로한국의영업비밀은철저하게기술상정보를중심으로침해와구제가이루어지고있다. 이는앞에서본바와같이경영상정보를중심으로영업비밀침해분쟁이발생하며중요기술상정보는특허로보호하는미국의영업비밀침해현황과현격한차이를보이는부분이기도하다. 실제로위판결들을살펴보면상대적으로핵심이되는중요기술상정보를특허보다는영업비밀의형태로보호하는한국기업의지식재산관리관행도일부목격된다. 위 57건의판결중 5건의판결에서영업비밀침해의대상이된해당기술에관해원고가특허출원또는특허등록을하였음에도법원은위특허에공개된정보만으로는제품재현이불가능하다는이유로원고가침해를주장하는기술상정보가비공지의영업비밀이라고인정했다. 40) 다만지속적으로영업비밀침해제소가상승추세를보이는미국과달리한국의경우 57건의판결중 2009년부터 2016년사이에각선고된연도수를기준으로보면이례적으로선고된사건수가적었던 2014년 (2건) 과역시이례적으로많았던 2012년 (14건) 을제외하면대부분 6-8건사이에머물면서영업비밀침해분쟁은일종의정체상태를보이고있다. 39) 앞으로의수치는법원판결문검색시스템에서 2009 년부터 2016 년사이선고된민사합의부판결중 영업비밀, 손해 라는검색어로검색된 1,027 건의판결에서영업비밀침해와무관계하거나기각된판결을모두제외하고산정한수치를기초로한다. 40) 예 ) 부산지방법원 2015.10.7. 선고 2013 가합 49250 판결 ( 선박부품인멤브레인관련특허에도불구하고영업비밀인정 ). 반면영업비밀과동일분야기술에대한원고의특허출원등에의해영업비밀로서의가치를상실했다고인정한사건은단 1 건에그쳤다. 서울중앙지방법원 2016.12.9. 선고 2015 가합 558549. 단위사건에서의영업비밀보유자는한국이아닌일본에서실용신안을출원했다.

80 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 2. 한국영업비밀침해에서구제조치로서손해배상의역할 한국의영업비밀침해에대한구제조치는금지명령과전보적손해배상으로구성되어있다. 41) 그중법률에서금지명령을법원이재량으로명할수있는구제조치로규정하고있는미국과달리한국의부정경쟁방지법은금지명령을침해를당한영업비밀보유자의권리의형식으로규정하고있다. 42) 실제현재까지금지명령발령에관한법원의관행역시침해를인정할때원고의청구에따른금지명령을의무적으로발령하고있다. 43) 하지만금지명령을발령함에있어법원은법률에따로명시되어있지않지만흔히시간절약 (lead time) 또는유리한출발 (headstart) 이라는개념에서출발해침해행위자가침해행위에의하여부당한이익을취하게하지못하게함으로써공정하고자유로운경쟁을보장하기위해필요한기간을영업비밀의존속기간으로보고그범위내로제한하고있다. 44) 이에따라실제영업비밀침해가인정되더라도금지명령이발령되는사건의비중은낮은편으로앞서본전체 57건의판결중 22건 (38.5%) 에대하여만금지명령이발령되었으며금지명령이발령되지않은 35건중원고가금지명령을청구하지않은 24건을제외하고다시계산하면전체 34건중 64.7% 에서만금지명령이발령되었고원고가금지명령을청구하였지만법원이이를받아들이지않은사유는모두영업비밀의존속기간이종료되어그보호의필요성이없다는것이었다. 즉, 영업비밀침해가인정될때원칙적인구제수단은손해배상이다. 한국에서영업비밀침해구제조치로서손해배상의중요성을보여주는또다른상황은현실의특허침해소송에서는 50% 정도사건에서원고가구제조치로손해배상을구하지않고금지명령만을구하고있는반면 45) 영업비밀 41) 부정경쟁방지법제 10 조 ( 금지청구권 ), 제 11 조 ( 손해배상책임 ). 42) 부정경쟁방지법제 10 조제 1 항 ( 영업비밀보유자는 경우에는 청구할수있다 ) 와 18 U.S.C. 1836(b)(3)(A)(Court may grant ) 참조. 43) 설민수, supra n.19, 147-148 면. 44) 대법원 1996.12.23. 선고 96 다 16605 판결 ( 영업비밀침해의금지명령에대하여존속기간의범위를벗어난영구적금지명령을공공의이익과상치된다고판시 ). 45) 설민수, supra n.19, 117-118 면.

설민수 영업비밀침해에대한손해배상의실제와개선필요성 81 침해가인정된사건에서원고가구제조치로서금지명령의발령만을구하는경우를좀처럼찾기어렵다는점을들수있다. 46) 즉영업비밀침해의피해자인원고는특허침해와달리침해소송에서침해의확인을넘어손해배상을통한손해전보와그를통한상대방에대한제재를바라고있는것이다. 이는 81% 에해당하는사건들에서원고가손해배상만을구하는유출자들을피고로포함해소송을제기하고있는현실의영향으로도볼수있다. 그렇다면한국에서영업비밀침해에대한손해배상은어느정도범위에서이루어지고있을까? 앞서본 2009~2016년사이선고된 57건의판결을통해보면청구금액평균 2,963,059,226원, 인용금액평균 643,431,213원, 인용율 22% 로청구금액, 인용금액평균이캐논사건을제외한특허침해소송은물론피고가통상대기업으로인용금액평균이고액인근로자가직무발명에대해보상을구하는직무발명보상금소송에비해서도인용금액평균은다액인반면인용률은다소낮은편이다. 47) 인용률이낮은이유는아래에서살펴보듯이법원이손해배상을인정함에있어선택한산정방식의영향과함께영업비밀보유자인원고가전 현직근로자또는거래처였던유출자 ( 근로자 84.2%, 거래처15.8%) 를상대로포함한소송에서청구금액을위하의목적으로고액으로청구하고있는것도한이유로작용한것으로보인다. 48) 외관상으로보면영업비밀침해에대응하여어느정도실질적인전보적손해배상이이루어지고있다고볼수있지만실제위전보적손해배상이원고의실제손해를제대로반영하며그역할을하고있는지를구체적인산정방식과함께아래에서확인해보기로한다. 46) 거의유일한예외는서울중앙지방법원 2010.1.28. 선고 2008 가합 76346 판결이다. 위사건에서는원고가영업비밀침해와전직금지약정에따른손해를모두주장하면서도손해배상의청구의원인으로는전직금지약정만을명시적으로주장했다. 47) 설민수, 직무발명보상금소송의쟁점 : 산정방식과그구체적산정요소를중심으로, 사법논집, 제 60 집 (2015), 236 면. 48) 설민수, supra n.3, 99, 114-115 면.

82 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 3. 한국법원의영업비밀침해손해액산정방식과그실제모습 부정경쟁방지법은 2001.2.3. 법률제6421호로개정된이래민법상의차액설에의존한기존의불법행위에관한손해액산정방식을완화하여제14조의2로손해액의추정에관해별도로규정하고있어영업비밀침해를주장하는원고는자연스럽게기존의민법상불법행위에관한손해액산정방식에의존하기보다는위규정에따른손해액산정방식을적용해청구하고법원도그에따라손해액을산정하고있다. 49) 그방식은세부적으로는위제14조의 2 제1항이규정한감소한판매수량 원고의개당이익 ( 순이익 )( 이하 판매수량산정방식 ), 제2항이규정한침해자의이익 ( 이하 침해자이익산정방식 ), 제3 항이규정한통상실시료 ( 이하 실시료산정방식 ), 제5항이규정한법관이상당한손해를재량으로 ( 이하 재량판단산정방식 ) 손해액을각인정하는 4가지방식으로나눌수있다. 50) 구체적으로 2009~2016년영업비밀침해에대하여손해배상을인정한 57 건의판결중판매수량산정방식으로손해액을산정한것은 2건 (3.5%), 침해자이익산정방식으로산정한것은 8건 (14%), 나머지 47건 (84.2%) 은재량판단산정방식으로산정했고실시료산정방식을취한판결은없었다. 51) 이를특허침해소송판결에서대응하는위각산정방식의해당수치인 11.6%, 27.9%, 51%, 9.3% 와비교해보면실시료산정방식이영업비밀의성격상공개적으로실시의대상이되기힘들어현실적으로적용할수없다는점을감안해도영업비밀침해의경우재량판단산정방식이압도적다수를점하고있다. 52) 재량판단산정방식에따른다고판시한뒤실제계산은판매수량산정 49) 이는위법률의개정이유나같은날개정된특허법의손해배상액추정규정의개정경위상명백하다. 법제처, 부정경쟁방지법법률제 6421 호개정이유. 설민수, supra n.22, 429 면. 50) 부정경쟁방지법제 14 조의 2 는특허법제 128 조와같은용어를사용하므로그해석은동일하다고볼수있다. 관련조항의해석에관해서는설민수, supra n.22, 431-439 면참조. 51) 3 건의사건에서원고가실시료산정에따른손해액을주장했으나법원이이를적용할수없다고판단했다. 예 ) 서울중앙지방법원 2013.2.13. 선고 2012 가합 21012 판결 ( 스리랑카대기업인원고가국내에다른기업에기술전수를하면서받은금액인 3 억원을실시료로주장 ). 52) 설민수, supra n.22, 442 면.

설민수 영업비밀침해에대한손해배상의실제와개선필요성 83 방식, 침해자의이익산정방식의방법으로산출한경우나그산출금액에유사한수치를선택한경우를각산정방식으로분류하더라도판매수량산정방식 5건 (8.7%), 침해자의이익산정방식 14건 (24.6%), 순수재량판단산정방식 38건 (66.7%) 으로특허침해소송판결을같은방식으로분류할때의각 11.6%, 44.1%, 32.5% 의수치와비교해보면재량판단산정방식이영업비밀침해사건에서압도적인손해액산정방식이라는특징은변하지않고있다. 53) 각산정방식에따른배상액인용금액및인용률평균은실질적산정방식을기준으로볼때판매수량산정방식이인용금액평균 2,675,234,657원, 인용률평균 88.1% 로가장높고, 침해자이익산정방식이인용금액평균 363,060,198원, 인용률평균 20.6%, 순수재량판단산정방식이인용금액평균 475,091,181원, 인용률평균 14% 의순서로이어졌다. 상대적으로보면영업비밀을침해당한원고에게최대한의손해배상을해주기위해창설되었다고볼수있는판매수량산정방식에의할때손해배상액이높게인정되었으며이는특허침해에따른손해액산정에서의모습과도일치한다. 54) 실제 10억원을넘는손해배상을인정한 8건가운데최고손해배상액이인정된 1 건을포함한 3건이판매수량산정방식을취하고있다. 55) 상대적으로눈에뜨이는부분은순수재량판단산정방식의배상액인용금액평균 475,091,181원이다. 물론위수치는전체평균이나판매수량산정방식에비해적지만침해자이익산정방식이나특허침해소송에서순수재량판단산정방식에의한손해배상인용금액평균 105,655,000원보다도훨씬높다. 56) 이는청구금액이다액인사건에대해위산정방식이적용되었을가능성과함께영업비밀침해시실제사용했는지여부와관계없이부정취득만으로도영업비밀등보유자의영업상이익을침해했다고보는법원의입장에 53) 설민수, supra n.22, 442-443 면. 54) 설민수, supra n.22, 431-432, 442 면. 대법원 2009.8.20. 선고 2007 다 12975 판결 ( 침해자는판매수량산정에의한손해액산정이다른방식에의한것보다과다하는것을들어감액을주장할수없다 ). 55) 국내에서최고의손해배상을인정한영업비밀침해사건은대구지방법원김천지원 2016. 7.21. 선고 2012 가합 4573 판결 (71 억 9,900 만원의손해배상인정 ) 이다. 56) 설민수, supra n.22, 444 면.

84 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 도불구하고위대상사건들전부에서형식적손해배상만이인정될가능성이높은단순부정취득을넘어침해자가영업비밀을취득한이후모두사용했다고볼수있는상황이인정된영향으로보인다. 57) 4. 한국의영업비밀침해손해액산정과정의주요요소들 영업비밀침해손해액산정에관해영향을미치는요소는개별사건마다다르다. 그러나개별사건의특이성을덜어낸다면판결의이유를통해드러나는영업비밀침해손해액산정과정의주요요소들은다음의세가지정도로정리할수있다. (1) 영업비밀의존속기간표면적으로보면영업비밀침해사건에서원고의손해배상액에직접적으로영향을미치는가장큰요소는법원이원고의영업비밀의비밀성존속과그경쟁우위지속여부에따라그구체적기간을정하는영업비밀의존속기간이다. 어떻게보면당연한것이존속기간을장기간으로법원이인정하는영업비밀의경우비밀관리가철저히이루어지는한편원고가많은개발비용을투자한것과같은사유로경쟁업체들이영업비밀없이경쟁우위에이르기까지상당한시간을요하는가치가높은내용을갖추고있을것이기때문이다. 하지만영업비밀존속기간이손해액산정에어떤영향을미쳤는지를직접적으로확인하기는어렵다. 법원이영업비밀의존속기간을장기간으로인정하더라도원고의영업규모가크지않거나이를이용한피고의이익액이크지않을수있는등다른요소들의영향이중복될수있기때문이다. 다만법원이영업비밀이존속한다고보아금지명령을한사건과그렇지않은사건을비교함으로써어느정도의간접적비교는가능하다. 법원이영업비밀이재판시까지존속하고있다고보아금지명령을한사건의경우손 57) 대법원 2011.7.14. 선고 2009 다 12528 판결 ( 부정취득만으로도영업비밀보유자의영업상이익침해인정 ).

설민수 영업비밀침해에대한손해배상의실제와개선필요성 85 해배상의평균인용액은 613,746,452원, 평균인용률은 38.3% 로평균인용액은전체평균보다낮지만평균인용률은전체평균인 22% 보다상당히높다. 반면존속기간이재판시종료되었다고볼가능성이높은금지명령이발령되지않은전체 35건판결의경우평균인용액은 662,090,205원, 평균인용률은 17.34% 로금지명령을발령한경우보다평균인용액은전체평균보다다소높지만평균인용률은다른경우와비교해도낮은편이다. 즉상대적으로금지명령이인용될정도로영업비밀의존속기간이길게남은사건의인용률이높고그렇지않은사건은상대적으로인용률이낮았다. 이러한영향은원고스스로가소송당시에는존속기간이경과했다고보아금지명령을청구하지않았을가능성이있는금지명령미청구사건의경우와법원이장기인 5년이상또는존속기간을정하지않고금지명령을발령한가장가치가큰영업비밀사건의경우를비교하면더욱뚜렷하다. 위 57건의판결중미청구사건의평균인용액은 290,718,233원, 평균인용률도 17.8% 로낮은반면법원이장기간의영업비밀존속기간을정한사건에서평균인용액은 852,492,426원, 인용률은 45.9% 로평균인용액과인용률에서다른경우에비해높았다. (2) 기여분할당명시적으로판결에서언급되는영업비밀의존속기간과달리정성적판단으로확연히드러나지않지만실제영업비밀침해에대한법원의손해액산정에서가장큰영향을미치는것은단연앞서언급한기여분할당이다. 기여분할당의개념과법률의규정중유사한부분은판매수량산정방식에관련된부정경쟁방지법제14조의2 제1항단서에서규정하고있는 영업비밀침해외의사유로영업비밀보유자가판매할수없었던수량 정도이지만기여분할당의영향은판매수량산정방식에만적용되는위규정의범위를훨씬넘는다. 무엇보다영업비밀침해에관해원고는통상가장유리한산정방식인판매수량산정또는이를대체할수있는침해자이익산정을기초로자신의청구금액을주장하는데어느방식을주장하든법원이영업비밀침해에따른원고의손해나피고의이익중기여분할당을구체적으로정할수없다고판단

86 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 하면법원은자연스럽게순수재량판단산정방식을취하게된다. 앞에서본바와같이순수재량판단산정방식은비록인용금액평균에서는침해자이익산정을앞서지만이는재량판단산정방식이청구금액이다액인사건들에적용된결과로보일뿐앞에서본대로평균인용률은가장낮은산정방식이어서영업비밀보유자인원고에게는불리하다. 실제순수재량판단산정방식으로손해배상금액을산정한 38건을살펴보면기여분할당의영향이선명하게드러난다. 위 38건의판결중원고가특정한산정방식을제대로주장하지않거나실시료산정방식을주장한 9건을빼면원고가손해액산정방식으로판매수량산정방식을주장한것이 6건, 침해자이익산정방식이 23건이었고그중원고가판매수량산정방식또는침해자이익산정방식의기본적요건도제대로주장하지못한사건각 2, 8건을제외하면판매수량산정방식주장사건중 4건, 침해자이익산정방식주장사건중 15건합계 19건의사건에서영업비밀침해에따른기여분을할당할수없다는이유로법원은재량판단산정방식을손해액산정방식으로사용했다. 58) 특히영향을많이미치고있는부분은영업비밀침해소송에서사실상원고가가장많이주장하는산정방식인침해자의이익산정방식이다. 전체 23건중 15건에서기여분할당의구체적산정이어렵다는이유로순수재량판단산정방식에의한손해액산정을했는데주된사유로법원은침해된영업비밀이피고의제품모두에반영되어피고의이익전체가손해에해당한다는원고의주장에도불구하고피고의제품중어떤부분에어떻게반영되었는지가불분명하다거나영업비밀의원고손해나피고이익에대한기여분이다른원인과경합하는데그적용된부분이나비율이불분명한점을들었다. 59) 이러한차이는침해자의이익산정방식을 44.1% 적용한특허침 58) 위수치의합계가 39 건을넘는것은두가지산정방식을모두주장한 1 건을각기산정해서이며위각산정방식을주장했고, 요건에대한입증이이루어졌는지여부는판결문의내용으로분류했다. 59) 창원지방법원 2016.6.22. 선고 2014 가합 31615 판결 ( 피고의매출중영업비밀이적용된부분의매출과그렇지않은부분의매출이구별안됨 ). 인천지방법원 2014.12.23. 선고 2012 가합 10948 판결 ( 피고의매출에원고의영업비밀외에피고기술력도기여하였고각부분기여비율이명확하지않다고판시 ).

설민수 영업비밀침해에대한손해배상의실제와개선필요성 87 해소송판결의경우와 24.6% 적용한영업비밀침해의차이를형성하는직접적원인으로작용한것으로보인다. 기여분할당은손해액산정방식의선택을넘어최종적인금액을정하는과정에도강하게영향을미친다. 60) 이러한모습을잘볼수있는것은순수재량판단산정방식을택한 38건의판결중원고의청구금액대비인용률이 10% 에도미치지못한판결들이다. 그중유출된영업비밀을피고측에서사용하고도이를활용한제품화에실패함으로써실제원고의매출이나이익에전혀영향이없고피고도그로인한이익을취득하지못한경우로법원이상징적인의미에서형식적손해배상을인정한 2건과원고와이를사용한회사사이에별도합의를통해손해가부분적으로전보된특이사정이있는 1건을제외한나머지 7건에서법원은영업비밀이유출된이후원고의매출이감소하거나피고의이익이급증하고원고가관련영업비밀을취득하는과정에서상당한연구 개발비용을투자했으나영업비밀이유출되면서선행연구 개발의성과를누리지못한사정을인정하면서도모두기여분할당에따른판단을들어손해액을원고가주장하는액수의 10% 이내로인정하고있다. 61) 대표적으로서울중앙지방법원 2013.11.14. 선고 2010가합53704 판결의경우를보면법원은피고측은개발자로일하다퇴직한원고의직원이복사해온소스코드와자료를바탕으로원래원고가지배적통신사업자인케이티의개발자로되어있던플랫폼서비스중 10억원이넘는개발사업을수주했고영업비밀유출이후원고에게상당한규모의매출액감소가있었음에도유출된영업비밀중사용된부분의가치가불분명하다는이유로재량판단산정방식을취한뒤소스코드가중요부분이아니고개발자로활동한 60) 다만특허침해에따른손해액산정과달리특이한점은특허침해의경우명시적으로판매수량산정방식이나침해자의이익산정방식을적용한판결들에서기여분할당판단을사실상도입해손해배상을제한하는모습을보이는경우가목격되는것과달리영업비밀침해의경우에는그런모습이보이지않았다는점이다. 61) 영업비밀을피고측에서사용하였으나실패한경우형식적인금액으로손해배상을선고한대표적인경우는부산지방법원 2015.10.7. 선고 2013 가합 49250 판결이다. 위사건에서피고측에서는원고로부터유출된금형및자동화설비도면을가지고도실제부품생산에이르지못했는데법원은원고의청구금액 10 억원에대하여 3,000 만원의손해를인정했다.

88 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 유출당사자인피고의경험도개발에공헌했을것이라는이유를들어형식적손해배상에가까운 3,000만원만을손해로인정해원고의청구금액 10억원에대비해보면 3% 만을인용했다. 결과적으로보면기여분할당이영업비밀이침해자의이익에서기여한부분이불분명하다고판정해재량판단산정방식을선택하는과정및유출된부분이기여하는내용이중요부분이아니라는판단에중복하여작용함으로써손해액을축소하고있는셈이다. (3) 악의적영업비밀유출정황영업비밀관련손해액산정과정에서손해가중적요소로일반인이가장쉽게공감할수있는것은영업비밀침해의전형으로흔히언급되는 기술탈취 상황과같이영업비밀보유자인원고로부터납품을받거나공동기술개발단계에있던원고보다사회적으로우위에있는대기업등이개입하여영업비밀을유출하고경쟁제품을생산 판매함으로써영업비밀을보유하고있던원고가폐업또는매출감소에직면하는것과같은악의적정황의존재다. 징벌적손해배상의적용대상으로쉽게언급되는정황으로도볼수있다. 위와같은악의적정황의존재가판결문을통해인정되는사건은총 57건중 6건으로가장전형적인사례는원고회사가삼성전자에게신규개발한 LCD 검사장치를납품하기위해비밀유지협약을체결하고제품테스트를맡겼는데위 LCD 검사장치개발을시도하다실패한삼성전자의다른납품업체였던피고회사가삼성전자와공동개발계약을그후체결하고원고가제품테스트당시삼성전자쪽으로넘긴자료를바탕으로 LCD 검사장치를개발해삼성전자에납품한경우, 62) 원고회사로부터내비게이션인터페이스모듈을공급받아이를이용해내비게이션을조립해납품을하던피고회사가재규어사의아시아내비게이션개발업체로먼저선정되었던원고회사의기술자료를이용하여내비게이션을독자개발하고재규어사의새로운아시아내비게이션개발업체로선정된경우를각들수있다. 63) 62) 서울중앙지방법원 2012.12.21. 선고 2011 가합 48747 판결. 63) 서울중앙지방법원 2015.2.12. 선고 2011 가합 34076 판결.

설민수 영업비밀침해에대한손해배상의실제와개선필요성 89 위 6건의사건의평균인용금액은 2,458,240,788원, 평균인용률은 16% 로앞에서언급한그어떤경우보다평균인용액이많았다. 그직접적인원인은전체사건중최고인용액 1, 2위를기록한사건들이위 6건에포함된것일수도있지만 64) 실제위 6건중 2건의사건에서영업비밀유출에관여한자의형사처벌로징역형의실형이선고되었다는점에서알수있듯이위와같은정황이인정될때침해자를강력하게제재하고자하는법원의의사가반영되었다고볼여지도있다. 65) 그렇다면이러한악의적정황과다른요소, 특히영업비밀손해액산정에부정적영향을주는기여분할당이경합하는경우에는어느요소가우선할까? 상대적으로기여분할당의영향력이보다큰것으로보인다. 위 6건중위와같은두가지요소가경합하는사건은 3건인데 3건모두에서법원은원고의손해또는피고의이익에영향을미치는별도의사유 ( 기여분할당 ) 가있다는이유로재량판단산정방식을취한뒤악의적정황에대한고려보다는기여분할당의구체적정황을적시한뒤손해액을정했는데그인용금액이원고의청구금액과대비해보면모두인용률 10% 미만이었다. 66) Ⅳ. 한국영업비밀침해손해액산정과정의개선필요성 살펴본바와같이미국의예에서보듯이전보적손해배상을대신해징벌 64) 위김천지원 2012 가합 4573 판결 (1 위 ), 위서울중앙지방법원 2011 가합 34076 판결 (2 위, 57 억원 ). 65) 서울중앙지방법원 2009.10.30. 선고 2007 가합 24485 판결 ( 원고의납품회사였던피고회사가영업비밀유출후원고와경쟁하는새로운중계기를만들어원고가납품하는제 3 의회사로부터계약을따낸경우 ) 및위서울중앙지방법원 2011 가합 34076 판결. 66) 위서울중앙지방법원 2011 가합 48747 판결 ( 피고의삼성전자납품이장기간삼성전자의납품업체로관계를맺어온피고의기존역량이기여했다는점이중요원인으로작용했다고지적하며인용률 7% 의손해배상금액을산정 ), 서울중앙지방법원 2013.1.25. 선고 2011 가합 10582 사건 ( 납품주문자의대리인이회사를설립한뒤유출된정보를바탕으로휴대전화개발을앞당긴사건으로피고의정확한이익을알기힘들다며인용률 9% 의금액을손해배상금액으로산정 ), 위서울중앙지방법원 2011 가합 34076 판결 ( 피고의상대적으로우월한영업력을강조하며인용률 8% 의금액을손해배상금액으로산정 ).

90 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 적손해배상과같은가중적손해배상제도가도입된다고하더라도이는예외적손해배상으로상징적의미가강하고전보적손해배상보다그인정요건이강화되면서실제로작동할지가의심된다. 따라서전보적손해배상에문제가있다면보다중요한것은현실적으로작동하는전보적손해배상이그목적을다할수있도록개선하는것이다. 한국의경우영업비밀침해의구제절차에서현재전보적손해배상은특허침해의경우보다큰역할을하고있으며법원이인정하는손해액역시상징적인취지의형식적인액수의손해배상에머물기보다는영업비밀을침해당한원고의손해를실질적으로전보하는쪽에가까운모습을보이고있다. 그럼에도불구하고위 57건의판결을통해서도점증하는사회의요구를반영할적어도두가지개선점은엿보인다. 우선한국의영업비밀침해손해액산정과정에서가장큰문제는판결자체에서는명시적으로드러나지않는요소인기여분할당이손해를가중해야할악의적정황이존재하는경우를포함해실제손해배상의산정에광범위하게영향을미치고있다는점이다. 물론영업비밀의보유자인원고가손해를배상받음에있어서는어디까지나침해된영업비밀로인해침해자가수취한이익이나침해로인해자신이입은손해의범위내에서전보받아야하고자신의영업비밀이가진기술적진보성의범위를넘는권리를행사해서는안될것이다. 그러나손해액산정에있어기여분할당의요소를강조하다보면결국영업비밀보유자에게유출된영업비밀이원고의매출감소나피고의이익증가에결정적인영향을미쳤다는것을적극적으로입증해야하는입증책임을사실상부담시킴으로써결과적으로는영업비밀에대한손해배상액수를형식적인금액으로축소시키는방향으로손해액산정이이루어질수있다. 이는기여분할당의법리가특허침해에관한손해배상을지배하던시절미국의특허침해에관한손해배상판결중상당수가상징적인취지의형식적손해액인정에그쳤던원인이기도하다. 67) 따라서현재와같이기여분할당의요소가있을때법원이재량판단산정 67) Morss v. Union Form Co., 39 F. 468, 470(C.C.D. Conn. 1889)( 특허침해자의개선이침해제품의매출에기여했고그기여분이특허침해로인한손해와구분되지않으면서입증책임을충족시키지못한특허권자의손해배상은형식적손해배상에그친다고판시 ).

설민수 영업비밀침해에대한손해배상의실제와개선필요성 91 방식을손쉽게택함으로써기여분할당에관한입증책임을사실상영업비밀보유자에게부담시킬것이아니라손해를추정하는부정경쟁방지법의취지에따라영업비밀을침해한피고쪽에부담시키고그입증의정도에따라손해배상을일정한비율로제한하는방식으로손해배상산정방식을제도적으로개선해나갈필요가있다. 두번째개선이필요한점은앞에서살펴보았듯이손해배상산정방식과관련된기본적요건조차도제대로주장 입증을하지못하는사건이상당수보일정도로상대적으로판결문상으로는소송의중점이유출된자료가영업비밀인지여부를다투는데집중되고자연스럽게영업비밀침해가인정될때구제조치인손해액산정에대한주장과입증은소홀하게다루어지는측면이다. 물론이와같은점은특허침해소송에서도동일하게나타나는현상이지만상대적으로영업비밀침해에서두드러진다. 그원인은형사소송과강하게연관된한국의영업비밀침해소송의특징과관련이있어보인다. 57건의판결중판결문에서형사소송과관련이없는것으로보이는판결은 10건, 나머지 47건, 즉 82.45% 의사건에서는형사소송절차와거의동시에영업비밀침해소송이진행되고그중대부분은유출자를피고로포함해소송이진행되었다. 이러한경우당사자들간자연스럽게소송의쟁점은형사재판과직접적으로연관된쟁점인유출자료의영업비밀성여부에집중되는경향을강하게보이면서손해액산정에관한쟁점주장이나관련심리는소홀히한채소송이진행되게된다. 68) 물론위문제는현재의소송구조가유지되는이상쉽게해결하기어려운난제이지만재판장에의한소송지휘권의적절한행사를통해산정방식의선택과주장 입증책임의정리를통해손해액의충실한산정이이루어질수있도록개선이이루어져야한다. 69) 위와같은산정방식의개선을통해전보적손해배상은영업비밀침해에대한원고의손해를전보하는동시에향후발생할수있는미래의침해를예방할수있는적절한구제조치로서의기초를만들어갈수있을것이다. 68) 이는위 57 건의판결중 2 건을직접심리 선고한필자의개인경험과도일치한다. 69) 구체적인방안은설민수, supra n.22, 478-485 면.

92 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 참고문헌 < 학술지 ( 국내및동양 )> 박상열, 부정경쟁방지법에의한영업비밀의형사법적보호, 지식재산연구, 제6권제3호 (2011). 설민수, 영업비밀분쟁의현황과그증가원인 : 특허와의비교를중심으로, 지식재산연구, 제9권제3호 (2014). 설민수, 직무발명보상금소송의쟁점 : 산정방식과그구체적산정요소를중심으로, 사법논집, 제60집 (2015). 설민수, 특허침해구제조치로서금지명령의적절성과그개선방향에대한비교법적접근, 저스티스, 제133호 (2012). 설민수, 특허침해소송에서손해배상산정의현실과그구조적원인, 그개선모델, 사법논집, 제58집 (2014). < 학술지 ( 서양 )> Almeling, David S. et al., A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts, Gonz. L. Rev., Vol.45(2010). Almeling, David S. et al., A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in State Courts, Gonz. L. Rev., Vol.46(2011). Dole, Jr., Richard F., Punitive Damage and Attorney Fee Awards in Trade Secret Cases, Marq. Intell. Prop. L. Rev., Vol.20 Iss.1(2016). Greene, Michael A., All Your Base Are Belong to Us: Towards an Appropriate Usage and Definition of the Entire Market Value Rule in Reasonable Royalties Calculations, B.C. L. Rev., Vol.53 Iss.1(2012). Rowe, Elizabeth A., Unpacking Trade Secret Damages, Hous. L. Rev., Vol.55 (2017). < 기타자료 > PRICEWATERHOUSECOOPERS( 이하 PWC ), 2017 Patent Litigation Study: Change on the Horizon?, PWC, 2017.

설민수 영업비밀침해에대한손해배상의실제와개선필요성 93 Unpacking Damages of Trade Secrets Infringement in Korea and Necessity of Improvement: Focusing Measures of Damage Computation Seul Minsoo*70) Despite brief history, trade secret has grown up and competes dominant status of intellectual property protecting industrial technologies with patents. Accordingly, there is growing social concern for introduction of strengthened sanctions like punitive damages against malicious trade secret infringements. However, the essential remedies for trade secret infringement are sufficient compensatory damages even in U.S. which is known for broadly using punitive damages. This article shows how Korea's trade secret infringement unfolds comparing with U.S., how the court measures compensatory damages in trade secret infringement cases, and what is notable pattern and variables in computation of amount of damages awarded through empirical analysis of 57 first courts opinions of civil(panel judges) cases granting trade secret damages awards from 2009 to 2016. The results show that damages awards in trade secret infringement cases outnumbers patent infringement cases in amount and compensations and accrue to substantial amount not symbolic nominal damages. However, the process of computation is dominated with not the explicit factors like time period * Presiding Judge of Seoul Central District Court.

94 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) of trade secret, but uncertain and implicit factor known as apportionment which reduces amount of damages awards broadly. Besides, the influence of apportionment overwhelms in malicious infringement cases and improvement of court measuring damages process is needed. Keyword Trade Secrets Infringement Cases, Compensatory Damages, Measures of Damage Computation, Apportionment, Time Period of Trade Secret, Malicious Infringement, Punitive Damages

지식재산연구제13권제2호 (2018. 6) 한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.13 No.2 June 2018 투고일자 : 2018년 4월 1일심사일자 : 2018년 5월 20일 ( 심사위원 1), 2018년 5월 21일 ( 심사위원 2), 2018년 5월 20일 ( 심사위원 3) 게재확정일자 : 2018년 5월 28일 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 한국, 미국, 유럽, 일본의영업비밀관련규제비교를중심으로 곽재식 *1) 최서희 **2) Ⅰ. 서론 Ⅱ. 화학물질관리규제의개괄 1. 물질중심의규제 2. 사용자중심의규제 3. 공급망중심의규제 Ⅲ. 규제형태및영업비밀노출형태에따른화학물질관리규제의영향 1. 규제형태에따른구분 2. 영업비밀노출형태에따른구분 Ⅳ. 결론및시사점 * 연세대학교기술정책협동과정박사과정수료. ** 한국지식재산연구원선임연구원 ( 교신저자 ).

96 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 초록 본연구는화학제품의구성성분과함량을공개하도록하는화학물질관리규제로인해기업의영업비밀에위협이가해질수있는지여부를규제의형태에따라나누어살펴본다음, 영업비밀의노출형태를세가지로구분하여한국, 미국, 유럽, 일본의규제를비교하였다. 규제의형태를물질중심의규제, 사용자중심의규제, 공급망중심의규제로나누어화학물질관리규제가영업비밀에미치는영향을살펴본결과, 물질중심의규제는영업비밀노출가능성이상대적으로적은데반해, 사용자중심의규제는화학물질의사용에대한다양한정보를제출하게되어있어영업비밀노출의가능성이높았고, 공급망중심의규제는가장직접적으로영업비밀노출위험이높은형태의규제인것으로나타났다. 또한영업비밀의노출형태를직접적인노출위험, 간접적인노출위험, 비명시적인노출위험으로나누어화학물질관리규제가영업비밀에미치는영향을살펴본결과, 영업비밀이비명시적으로노출될위험이있는규제는지식재산에대한위협을사전에예측하기어렵다는문제가있어이러한규제적용시기업의영업비밀에위협을끼칠우려가큰것으로나타났다. 영업비밀에영향을미치는화학물질규제의경우그제한된관할영역을대상으로한작은규제라고해도공개된정보가전세계적으로유통될수있으므로지식재산에끼치는영향이대단히클수있으며, 규제가발효되는시장의특성에따라규제의영향력이달라질수있으므로화학물질규제를적용함에앞서국제무역관계및세계시장을세심하게고려할필요가있다. 주제어 영업비밀, 화학물질관리규제, 화학물질, 화학물질관리법, 화학물질등록및평가등에관한법률, REACH

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 97 Ⅰ. 서론 최근전세계적으로화학물질의안전성에대한관심이증대되면서, 화학물질관리규제가점차적으로강화되는추세에있다. 1) 화학물질관리규제는주로화학제품을취급하는업체들에게일정한규정을준수할것을강제하는형태로이루어지는데, 2) 이러한규제의강화가화학업체의지식재산을위협할가능성에대한우려가제기되고있다. 3) 특히영업비밀은지식재산권부분과비지식재산권부분으로나누어이해할수있는기업의자산중하나로, 4) 기업활동에서중요하게관리되는경우가많다. 5) 한국의 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조제2 호 6) 에서는영업비밀로인정되는정보의요건을비공지성, 경제적유용성, 비밀관리성으로정하고있다. 이를바꾸어말하면, 기업에서영업비밀이그기업이고유하게확보한정보로서경제적으로유용한가치를지니고있으며, 동시에그노출의방지를위해비용과노력을들여관리하고있는대상이라는것이다. 따라서영업비밀의보호와노출은기업경쟁력을결정하는결정적인문제로지적되고있다. 7) 1) Wang, Y. et al., Global Governance on Chemical Sound Management and Challenge in Asia-Pacific Region, Procedia Environmental Sciences, Vol.31(2016), p.912. 2) Mishima, T., Regulations on and Management of Chemical Substances in Products, Sei Technical Review, Vol.85(2017), pp.5-8. 3) CSES, Interim Evaluation: Impact of the REACH regulation on the innovativeness of the EU chemical industry. Annexes, Centre for Strategy & Evaluation Services, 2012, pp.82-87. 4) 최종모, 영업비밀의지식재산권해당여부에따른국제사법적쟁점에대한법적고찰 준거법과재판관할을중심으로, 한국지식재산연구원, 2016, 14-17 면. 5) 손승우외 2 인, 영업비밀침해의실효적구제방안 합리적비밀관리성 기준과 손해배상제도 를중심으로, 동북아법연구, 제 11 권제 2 호 (2017), 346-348 면. 6) 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제 2 조 ( 정의 ) 2. 영업비밀 이란공공연히알려져있지아니하고독립된경제적가치를가지는것으로서, 합리적인노력에의하여비밀로유지된생산방법, 판매방법, 그밖에영업활동에유용한기술상또는경영상의정보를말한다. 7) 손승우외 2 인, 영업비밀침해의실효적구제방안 합리적비밀관리성 기준과 손해

98 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 화학산업에서화학제품의조성, 즉그구성성분과함량은화학제품을취급하는업체의영업비밀로흔히언급되고있다. 8) 화학산업계의업체는어떤제품이지니는기능과특성을달성하기위해, 방대한물질들중에그재료가될수있는물질들을선택하며, 그러한물질들을일정한조합으로그함량을정밀하게조절하여사용해야한다. 이때문에, 화학제품의구성성분과함량에대한정보는종종화학업체가가지고있는경쟁력또는기술의핵심으로분류된다. 9) 그런데이러한화학제품의구성성분과함량에대한정보는특허와같은제도로권리화되는경우보다는, 영업비밀의형태로기업이개별적으로은닉하여보호하는경우가많다. 10) 따라서어떤업체가영업비밀로서관리하고있는화학제품의구성성분과함량정보가외부에노출되게되면, 그것이바로그업체의지식재산에대한손실로이어질가능성이높다. 특히기술경쟁이치열하게이루어지는현대첨단화학업계에서는이러한손실이기업활동에큰위협이될것이다. 그런데화학물질관리규제는어떤제품내의화학물질에대한위험성을관리하기위한것이므로, 화학제품의구성성분및함량정보에대한접근을필요로하는경우가많다. 11) 따라서화학물질관리규제의강화에따른지식재산에대한영향을살펴볼때, 제품의구성성분및함량이라는영업비밀에대한위협이그중요한부분을차지한다고볼수있을것이다. 이에따라, 화학물질관리규제와영업비밀의관계에대한연구는화학물질관리규제의변화와동향을다룰때마다중요한영역으로인식되었다. 이를테면기업의규 배상제도 를중심으로, 동북아법연구, 제 11 권제 2 호 (2017), 374-375 면. 8) Cefic, Report on the Importance of Trade Secrets for Chemical Companies, Cefic, 2012, pp.10-13. 9) Yeh, B. T., Protection of Trade Secrets: Overview of Current Law and Legislation, Congressional Research Service, 2016, pp.16-18. 10) Wajsman, N. & García-Valero, F., Protecting Innovation Through Trade Secrets and Patents: Determinants for European Union Firms, European Union Intellectual Property Office, 2017, pp.54-55. 11) CSES, Interim Evaluation: Impact of the REACH regulation on the innovativeness of the EU chemical industry. Annexes, Centre for Strategy & Evaluation Services, 2012, pp.19-31.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 99 제대응당사자를대상으로유럽의신규화학물질관리규제조항중직접영업비밀과연관이있는분야를지적한보고서 12) 가발간되기도하였고, 한국의화학물질등록및평가등에관한법률의다양한특성을지적하면서그영업비밀관련조항도같이언급한연구 13) 도있었다. 또한한국, 미국, 유럽, 일본의화학물질관리법령에서물질의심사, 평가, 판정방법, 수입통관시의화학물질취급등의분야를비교하면서, 영업비밀정보취급조항도같이다룬연구 14) 도진행된바있다. 본연구에서는다양한형태의화학물질관리규제가화학제품의구성성분및함량을비롯한영업비밀에끼치는위협을중심으로, 규제에제시된법령자체에영업비밀관련조항으로직접명시된내용뿐만아니라, 규제의시행에따라여러가지형태로기업의영업비밀보호에영향을미칠수있는영역을종합적으로다루어보려고한다. 또한화학물질관리규제의여러양상과이와관계된기업의영업비밀이어떤것이있는지에초점을맞추어, 한국의규제를중심으로다른지역의규제를규제의종류별로비교하면서, 그지역별파급효과의차이도같이따져볼것이다. 이를통해규제가지식재산에복합적영향을미치고있으며, 이러한규제와지식재산과의관계로인하여국제무역관계에도영향을미칠수있음을고찰해보고자한다. Ⅱ. 화학물질관리규제의개괄 화학물질관리규제는그양상이대단히다양하며, 그국가별로적용되는방식도서로다르다. 여기에서는화학물질관리규제를대략적으로개괄하기위하여, 한국에서대표적인화학물질관리규제로평가 15) 되는 화학물질의 12) Turner, S., Protection of Trade Secrets Under REACH, Intellectual Property Owners Association, 2013. 13) 이한웅, 현화학물질등록및평가에관한법률 ( 화평법 ) 의문제점및성공적정착을위한해결방안, 한국경제연구원, 2013. 14) 이호용 박선아, EU, 미국, 일본의화학물질관리법주요쟁점비교연구, 법과정책연구, 제 17 권제 4 호 (2017), 31-65 면.

100 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 등록및평가등에관한법률 ( 이하 화평법 ) 및 화학물질관리법 ( 이하 화관법 ) 의주요내용을포함하는수준에서몇가지다른법령에의한규제를함께설명하고자한다. 규제내용들을그특징에따라크게세가지로구분해서설명해보면다음과같다. 1. 물질중심의규제 가장단순한방식의규제는규제당국이특정한물질을위험하다고판단하여, 그물질을수입, 제조또는사용하는것을금지또는제한하는방식이다. 이러한규제는일반대중에게도널리알려져있는간단한형태의규제이며, 규제당국의담당자와산업계의담당자들이쉽게이해할수있으며그영향과파급효과를생각하는것또한단순한방식의규제이다. 한국의규제중에는현재폐지된구유해화학물질관리법제2조제6호 16) 의취급금지물질이여기에해당한다고볼수있으며, 현행화관법제2조제5호 17) 의금지물질조항도여기에해당한다. 규제의실제를살펴보면, 특정한물질의유해성또는위해성이심각하다고하여그물질을전면으로금지하게되는경우도있으나, 흔히어떤물질의농도와사용용도를지정하여규제하는경우가많다. 이러한경우, 해당물질을지정된용도에서지정된농도이상으로사용하는업체는규제에의해사업을지속할수없으므로, 그만한경제적타격을입게된다. 이러한특성을이용하여규제농도및용도를특정한수준으로설정할경우, 그러한농도및용도 15) 정호경 마정근, 화학물질관리법제에관한연구, 행정법연구, 제 44 호 (2016), 192-193 면. 16) 구유해화학물질관리법제 2 조 ( 정의 ) 6. 취급금지물질 이란위해성이크다고인정되어모든용도로의제조, 수입, 판매, 보관 저장, 운반또는사용을금지하기위하여제 32 조에따라환경부장관이관계중앙행정기관의장과협의하여지정 고시한화학물질을말한다. 17) 화학물질관리법제 2 조 ( 정의 ) 5. 금지물질 이란위해성이크다고인정되는화학물질로서모든용도로의제조, 수입, 판매, 보관 저장, 운반또는사용을금지하기위하여환경부장관이관계중앙행정기관의장과의협의와 화학물질의등록및평가등에관한법률 제 7 조에따른화학물질평가위원회의심의를거쳐고시한것을말한다.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 101 기준을만족하는업체와만족하지않는업체의산업을차별적으로타격할수도있다. 프랑스당국이비스페놀 A를규제하면서도, 와인산업의용도에대한예외를두려고했던것을이러한시도로이해한경우가있다. 18) 2. 사용자중심의규제 정부당국이특정물질을지정해서금지하거나제한하는것이아니라, 물질의일반적인유해성또는위해성에대한기준을지정하고, 임의의물질을수입, 제조또는사용하는자가직접기준에따라그물질을안전하게사용하는것이가능한지일정한절차에따라증명했을때에, 그러한내용에대한보고, 신고, 등록, 허가를완료한후에사용하도록규제를설정할수있다. 이러한형태의규제는화학물질의종류와특성이다양해지고산업발전에따라정부당국이그위험성을완전히평가하는것이불가능해진가운데등장한규제형태로볼수있다. 이러한경우, 물질의안전성을평가하는주체가정부당국이아닌물질의수입자, 생산자또는사용자가되므로, 이를사용자중심의규제라고할수있을것이다. 현행화평법의제14조 19) 에서정하 18) Polycarbonate/Bisphenol A group Epoxy Resin Committee, French ban on the use of Bisphenol A (BPA) in food contact: In conflict with European law and risk assessment severe distortion of the market no safety benefit for consumers, Bisphenol A, <http://www.bisphenol-a-europe.org/wp-content/uploads/2017/04/french-ban-on-useof-bpa-in-food-contact-in-conflict-with-european-law-and-risk-assessment.pdf>, 검색일 : 2018.3.27. 19) 화학물질의등록및평가등에관한법률제 14 조 ( 화학물질의등록신청시제출자료 ) 1 제 10 조제 3 항에따라등록신청을하려는자는환경부령으로정하는바에따라다음각호의사항에관한자료 ( 이하 등록신청자료 라한다 ) 를제출하여야한다. 다만, 대통령령으로정하는신규화학물질또는등록대상기존화학물질의경우에는환경부령으로정하는바에따라해당자료의일부를제출하지아니할수있다. 1. 제조 수입하려는자의명칭, 소재지및대표자 2. 화학물질의명칭, 분자식 구조식등화학물질의식별정보 3. 화학물질의용도 4. 화학물질의분류및표시 5. 화학물질의물리적 화학적특성 6. 화학물질의유해성

102 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 고있는등록에관한조항이대표적인사용자중심의규제라고볼수있다. 이러한형태의규제는특정물질의안전성을증빙하기위해다양한물리화학적실험과동물실험, 그리고사용환경의물질노출을측정하고다양한시뮬레이션방법으로그위해성을평가하도록하고있다. 20) 이러한실험을수행하고평가를진행하는데막대한비용이소요된다. 이러한형태의규제가특정물질을전면적으로모든조건에서금지하는것이아니라는측면에서, 이는특정기업에게물질사용의가능성을확보하게해주지만동시에실제물질을사용하기전에큰비용을소진해야하는부담이있다. 21) 이때문에이러한형태의규제는자금이풍부하고생산단위가큰대기업에유리한특징이있으며, 또한이러한대기업이많고물질안전성평가에대한제반자원이풍부한선진국에유리한특징이있다. 예를들어, 만약한국은영세업체가많고화학물질안전성평가기술이발달하지못했고, 유럽은그반대의상황이라고가정해보자. 이러한규제를특정한국가에서시행하게되었을때, 그규제는한국기업에불리하고유럽기업에유리하게된다. 여기서유의할점은, 만약유럽에서이러한규제를시행하게되어한국기업이손해를입었다고해서그에대한보복규제로한국에서도같은규제를시행한다고해도, 역시한국에서도한국기업이손해를입고유럽기업이상대적으로이익을얻게될것이라는점이다. 이는사용자중심의규제가구체적인규제의내용보다사용자의역량에따라실제로적용되는부담이달라진다는특징을갖고있기때문일것이다. 7. 화학물질의전과정에서취급방법과노출통제 관리방법을기술한노출시나리오를포함한위해성 ( 제조 수입하려는화학물질의양이연간 10 톤이상인경우만해당한다 ) 8. 안전사용을위한지침관련자료 ( 보호구, 폭발 화재 누출시응급조치사항등 ) 9. 그밖에환경부령으로정하는자료 20) 국립환경과학원, 화학물질의위해성에관한자료작성지침, 국립환경과학원, 2015. 21) 이한웅외 4 인, 화학물질등록및평가등에관한법률 제정에따른산업계부담비용에대한연구, 환경경영연구, 제 10 권제 1 호 (2012), 35-43 면.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 103 3. 공급망중심의규제 규제당국은화학물질의사용자가특정한내용을당국에보고 신고 등록하는형태의규제대신에사용자가사업활동중에속한가치사슬에서일정한정보를교환할것을의무로특정하는형태의규제를설정할수있다. 이러한규제는개별사용자또는한업체의역량이나노력뿐만아니라, 그업체가속한공급망의수준전체가같이높아져야만만족시킬수있다. 이러한예로는화평법제29조 22) 상의정보제공의무를꼽을수있다. 이러한규제의대표적인형태는화학물질당국이특정한유의물질을목록으로지정하여, 그러한물질이특정용량이상으로포함되어있는제품을판매할경우반드시그제품의판매자가구매자에게그러한사실을전달하도록하는것이다. 원부재료를구매하여제품을제조하고이것을판매하여영업활동을해나가는기업의경우, 원부재료공급업체로부터해당원부재료속에그러한유의물질목록이있는지없는지조사하여확인하고그신뢰성을입증받아야한다. 그리고그러한조사 확인의결과로자신의제품에대해서도유의물질의함유여부를자신의고객에게밝힐수있다. 22) 화학물질의등록및평가등에관한법률제 29 조 ( 화학물질의정보제공 ) 1 제 10 조에따라등록된화학물질또는이를함유한혼합물을양도하는자는양수하는자에게해당화학물질의등록번호, 명칭, 유해성및위해성에관한정보, 안전사용정보등환경부령으로정하는정보를환경부령으로정하는바에따라작성하여제공하여야한다. 다만, 산업안전보건법 제 41 조에따른물질안전보건자료를작성 제공하여야하는경우에는해당정보를물질안전보건자료에기록하여제공하여야한다. 2 제 1 항에따른양도자가동일한화학물질또는이를함유한혼합물을동일인에게계속하여반복적으로양도하는경우에는제 1 항에따른정보를최초로양도할때에만제공할수있다. 3 제 1 항및제 2 항에따라정보를제공한자또는그정보를제공받은자는제공된정보에환경부령으로정하는변경사항이발생한경우변경사실을안날부터 1 개월이내에환경부령으로정하는바에따라그사실을상대방에게알려야한다. 4 제 1 항부터제 3 항까지의규정에따른정보제공은해당화학물질또는혼합물을사업장에서제품의원료로사용하거나소비하기위하여양도 양수하는경우에한정하여적용한다. 5 제 1 항부터제 4 항까지에서규정한사항외에화학물질의정보제공에필요한사항은환경부령으로정한다.

104 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 그런데만약이러한규제에대해원부재료공급업체가이해하고있지못하거나물질관리의신뢰성을충분히확보하고있지않으면, 기업은자기제품의유의물질함유여부를파악할방법이없어지므로규제를위반하거나사업을포기해야한다. 그러므로한업체가규제에대해충분한이해와대응능력을가지고있다고해도규제충족은불가능해지며, 해당업체와연관된공급망을포함하여산업계전체가유의물질목록을이해하고이에대한파악이중요하다는사실을잘이해하고있어야만, 이러한규제를충족시킬수있다. 한편, 만약원부재료를해외에서수입하는데해외업체가국내의이러한규제를이해하지못하는경우에국내업체의대응은어려워진다. 따라서이러한형태의규제는규제가적용되는국가가충분히크고, 국제적으로그국가의규제에대해관심을많이받고있으며, 국내업체의규제대응에대한이해수준이높을때유리하다. 예를들어, 만약유럽은시장이크고, 유럽의화학물질규제에대한국제적인관심이높고, 유럽내업체들의규제대응에대한이해수준이높은경우라고가정하자. 이러한규제가유럽에서시행되면유럽업체들에게는유리하다. 반대로만약한국의시장이작고, 한국의화학물질규제에대한국제적인관심이낮고, 한국내업체들의규제대응에대한이해수준이낮으며, 한국외지역에서원부재료를많이수입하게될때, 이러한규제가한국내에서시행되면한국업체들의대응부담은커진다. 공급망중심의규제는특정물질을금지하거나전면제한하지않으며, 사용자에게직접적으로당국이막대한비용지출을요구하지않으므로, 일견심각하지않은규제로간과할위험이있다. 따라서국제적인통상협상이나무역장벽에대해논의하는국제기구에서상대적으로무시될가능성이있기도하다. 그러나공급망중심의규제는실제로한기업의개별노력만으로는대응할수없으며, 해당지역기업전체의발전으로만대응할수있다는점에서, 단시일내에대응이어렵기때문에사회전반적으로화학물질안전관리에대한인식이발전되어있는선진국에서대응하기에압도적으로유리한규제로볼수있다.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 105 해외의규제를살펴보면중금속등의유해물질을규제하는유럽의 RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 규정 23) 은물질중심의규제로볼수있고, 지정목록이외의물질은안전성을입증하는서류를등록하도록하는미국의 TSCA(Toxic Substances Control Act) 법령상의신규물질신고규제 24) 는사용자중심의규제로볼수있다. 또한특정기준에따라화학물질의유해성을분류하고그것을표지 (labeling) 하여운송, 판매하도록하는유럽의 CLP 법령 25) 은공급망중심의규제로볼수있을것이다. 2006년제정된유럽의 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) 법령의경우, 그부속서 17의제한물질목록은물질중심의규제로볼수있고, 본문제7조의등록규정은사용자중심의규제로볼수있으며, 본문제33조의정보전달규정은공급망중심의규제로볼수있으므로, 유럽의 REACH 법령은모든분류의방식으로화학물질관리를규제하는종합적인규제로볼수있다. Ⅲ. 규제형태및영업비밀노출형태에따른화학물질관리규제의영향 화학제품의구성성분및함량과같은영업비밀이화학물질관리규제때문에노출될가능성이발생할가능성은크게화학물질관리규제의형태와영업비밀의노출형태로나누어살펴볼수있고, 영업비밀의노출형태는구체적으로직접적인노출위험, 간접적인노출위험, 비명시적인노출위험으로세분화하여검토해볼수있다. 23) EC, The RoHS Directive, European Commission, <http://ec.europa.eu/environment/ waste/rohs_eee/index_en.htm>, 검색일 : 2018.3.27. 24) US EPA, Filing a Pre-manufacture Notice with EPA, United States Environmental Protection Agency, <https://www.epa.gov/reviewing-new-chemicals-under-toxic-substances-control- act-tsca/filing-pre-manufacture-notice-epa>, 검색일 : 2018.3.27. 25) EC, Classification and Labelling (CLP/GHS), European Commission, <https://ec. europa.eu/growth/sectors/chemicals/classification-labelling_en>, 검색일 : 2018.3.27.

106 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 1. 규제형태에따른구분 (1) 물질중심의규제물질중심의규제는특정물질의사용을제한하거나전면금지하는형태이다. 이로인해비록해당물질을사용하는사업이중단되어사업기회자체를원천박탈당하는손해는발생할수있으나, 그에따른영업비밀노출가능성은적은것으로볼수있다. 사업기회자체가원천박탈되는상황에서그사업을위한영업비밀을보호하는것의가치가크지않다고평가할수도있겠으나, 실제로화학물질관리규제는일정한규제당국의관할구역에대해서만이루어진다는점을고려하면, 비록그규제가발효되는국가에서사업이중단된다고할지라도, 그러한규제가없는국가에서는사업을계속해서영위해나갈수있다. 따라서사업경쟁력의원천인영업비밀을보유하고있어그지식재산을유지하고있으면, 이를이용하여규제가적용되지않는다른국가에서는사업을진행해나갈수있으므로, 여전히그정보는영업비밀로서가치를지닌다. 실제로, 프랑스에서시도된비스페놀A 물질기반재료를식품용기에전면금지하는규제는프랑스내에서만해당물질은식품용기에금지 26) 하는것이었으므로, 비록프랑스내에서는해당사업이중단된다고해도, 프랑스외지역에서는해당물질을식품용기에이용하는업체가계속해서사업을영위해나갈수있다. 반대로만약어떤규제의형태가단순히특정물질을금지하는것이아니라, 그물질의사용여부와함량을공공에공개하는것이라고가정해보면, 이러한영업비밀노출로인한기업이받는경제적인타격의크기를비교해볼수있다. 예를들어, 한국에서어떤물질을금지하지는않지만그물질이사용되는제품에서그물질을사용하고있으며어느정도의함량으로사용하고있다는사실을공공에공개하는형태의규제가있다고가정해보자. 이와같은경우에는, 일견물질이금지되어있지않으므로사업에타격이적을 26) Audran, X., French Law Banning Bisphenol A in Food Containers Enacted, USDA Foreign Agriculture Service, 2013.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 107 것으로상상할수있으나, 실제로는그물질을사용해서제품을개발할수있다는영업비밀이전세계경쟁사들에노출되는것이므로, 지식재산의가치가손상되고제품경쟁력이약화되게된다. 즉, 물질자체의판매가법령상으로는한국내에서계속해서가능하다고해도, 시장상황에서수익을내는것이불가능해지므로실제로는사업을지속할수없으며, 해외의경쟁업체들이이러한정보를입수할경우, 규제가이루어지는한국뿐만아니라전세계시장전체에서사업을할수없게된다. 이는정보공개형태의규제가지닌숨겨진힘이대단히막강할수있음을보여주는사례이다. 이밖에물질중심의규제는단순히특정물질을제한하는경우외에일부해당물질의거래나사용에대한사항을정부당국에알리도록하는경우가있다. 예를들어, 현재폐지된과거유해화학물질관리법제2조 27) 상의관찰물질의경우, 지정된관리대상물질의사용에대한현황정보를일정한기준에따라정부당국에알리도록규정하고있었다. 이러한경우, 경쟁사에대한직접적인영업비밀노출위협은없으나, 규제준수과정에서정보보안에대한수준이높지않은상황이라면, 서로다른주체간에정보가전달되고보관 관리되는과정에서영업비밀노출가능성이일정정도증가할가능성이있다. (2) 사용자중심의규제한편, 사용자중심의규제는원칙적으로물질의사용자스스로가물질의안전성에대한평가책임을지는구조라는측면에서그기본형태는영업비밀을보호할수있는구조로볼수있을것이다. 그러나실제로한국에서화평법에의한등록세부내용 28) 이나유럽의 REACH상의물질등록세부내용 29) 을보면, 물질의사용에대한다양한정보를수집하여제출하게되어있다. 이에따라정보전달과정과정부당국의보안수준에따른영업비밀노 27) 구유해화학물질관리법제 2 조 ( 정의 ) 4. 관찰물질 이란유해성이있을우려가있는화학물질로서대통령령이정하는기준에따라환경부장관이정하여고시한것을말한다. 28) 환경부, 등록신청자료공유와비용분담에관한안내서, 환경부, 2015(a). 29) ECHA, Guidance on registration, European Chemicals Agency, 2016.

108 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 출가능성이발생할수있다. 이보다훨씬더심각한문제가있다. 이러한사용자중심의규제는흔히물질의안전성평가과정에서사용자가그물질을이용해제조한제품의구매자에대한용도와사용환경에대한정보를상세히조사하여반영하도록되어있다. 30) 즉, 물질을제조하여이용하는사용자가규제대상물질을사용하여제품을제조할때의조건과상황뿐만아니라, 물질을제조하여판매하는사용자의고객이그제품을사서어떻게활용하는지에대한내용도상세히반영하여야한다. 특정한제품을기발한특수한용도로활용하는것은기업의영업비밀로서기업활동력의경쟁력이되는지식재산이되는경우가있다. 그러므로사용자의고객즉제품의구매자는이러한정보를판매자에게제공하는것을영업비밀노출로생각할가능성이있다. 즉, 규제대응당사자인물질의 1차적인사용자 ( 판매자 ) 와그고객인물질로제조된제품의 2 차적인사용자간에영업비밀노출위험이발생한다. 따라서사용자중심의규제는해당규제의직접적인대응당사자가아닌다른주체의영업비밀노출위험을야기한다는면에서, 간접적인영업비밀노출위험이발생하는것으로볼수있다. 이에대해서는뒤에서좀더자세히살펴보도록하겠다. (3) 공급망중심의규제공급망중심의규제는그내용에서공급망내의특정물질의사용상황에대한정보를서로교환하고공개할것을지정하는형태를지니는경우가많으므로, 가장직접적으로영업비밀노출위험을갖는형태의규제로볼수있다. 따라서법령의제안, 검토, 집행과정에서이에대한우려가가장많이표출되는규제형태라고생각할수있다. 반면에그러한이유로규제의영업비밀노출위험에대한예상과그에대한산업계피해에따른공감을얻기가쉽다는장점이있다. 그러므로규제의범위와대상을정할때에충분한토론 30) 환경부, 화학물질의위해성에관한자료작성지침, 환경부, 2015(b); ECHA, Guidance on information requirements and chemical safety assessment, European Chemicals Agency, 2011.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 109 과고려가이루어져서산업계가받는영향을줄일수있는가능성도상대적으로높을것이다. 따라서규제가발효되는관할국가의산업계내에서그물질의사용에대한정보가공개되어도영업비밀상의타격이크지않은경우로충분히합의가된물질을대상으로지정할경우, 해당국가의산업계에대한피해는최소화할수있다. 그뿐만아니라, 그러한합의에서고려되지않은해외의산업계에대해서는영업비밀노출에대한타격을줄수있으므로, 오히려국내산업계의경쟁력을상대적으로강화시킬수있는기회로활용할수도있다. 예를들어, 유럽 REACH 규제의 33조정보전달규제에서는 REACH 규제상의위험성고 ( 高 ) 우려물질 (SVHC: Substance of Very High Concern) 및허가절차에의해유럽업계내에서긴시간충분히논의된물질은정보전달대상으로정하고있다. 31) 따라서유럽업계내에서해당물질이사용되는사례가적고, 그러한물질을유럽내의산업계용도에서사용한다는사실이이미널리알려져영업비밀이될수없는경우에대해서만정보전달대상지정이이루어지면, 유럽업계내에서는영업비밀노출피해는최소화될수있다. 그에비해, 만약이러한논의에참여하지못한한국, 중국, 일본업체에게이러한물질의사용사실이중요한영업비밀인경우가있다면이러한업체들은유럽내에서해당정보를전달해야하는의무가강제로주어지게되어, 영업비밀노출로지식재산에대한손실을입게될것으로예상할수있다. 2. 영업비밀노출형태에따른구분 서로다른규제에따라발생할수있는영업비밀노출위험은그노출형태에따라몇가지경로로분류해볼수있을것이다. 본연구에서는크게세가지분류로영업비밀노출형태와경로를나누어살펴보고, 이러한형태에해당하는구체적인한국규제를살펴본뒤, 각각의규제와유사한미국, 유 31) ECHA, Authorisation, European Chemicals Agency, <https://echa.europa.eu/ substances-of-very-high-concern-identification-explained>, 검색일 : 2018.3.28.

110 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 럽, 일본의규제를비교해보는방법으로각각의특성과시사점에대해살펴보고자한다. (1) 직접적인영업비밀노출위험가장간단하게생각할수있는영업비밀노출위험으로는, 법령에서구체적으로화학제품의구성성분및함량을공개하거나전달할것을강제하고있는형태의규제를생각해볼수있다. 앞서언급한공급망중심의규제에서여러정보전달규제들이여기에해당한다고볼수있다. 앞서구체적인내용을언급한것외에는구성및함량정보조사결과를일제공개하도록하는형태의규제와물질안전보건자료상의구성성분공개규제 32) 역시직접적인영업비밀노출위험이예상되는규제형태로볼수있다. 1) 구성및함량정보조사결과를일제공개하도록하는규제 1 한국의규제 한국화관법에는법제 10 조 33) 에명시된통계조사에의해, 화학물질을취 32) 대한산업보건협회, 화학제품 MSDS( 물질안전보건자료 ) 최신화정보전달의효율성향상연구, 대한산업보건협회, 2011. 33) 화학물질관리법제 10 조 ( 화학물질통계조사및정보체계구축 운영 ) 1 환경부장관은 2 년마다화학물질의취급과관련된취급현황, 취급시설등에관한통계조사 ( 이하 화학물질통계조사 라한다 ) 를실시하여야한다. 이경우통계의조사 작성에관하여는 통계법 의관계규정을준용한다. 2 환경부장관은화학물질통계조사의효율적수립 시행을위하여서면조사또는현장조사를실시하거나정보체계를구축 운영하여야한다. 3 환경부장관은화학물질통계조사및제 2 항에따른정보체계의구축 운영을위하여필요한경우에는관계중앙행정기관의장, 지방자치단체의장, 공공기관 ( 공공기관의운영에관한법률 제 4 조에따른공공기관을말한다 ) 의장, 관계기관및단체의장등에게필요한자료및정보의제공을요청할수있다. 이경우자료및정보의제공을요구받은자는정당한사유가없으면이에따라야한다. 4 환경부장관은화학물질을취급하는자에게화학물질통계조사에필요한자료를제출하도록명하거나관계공무원으로하여금해당사업장등에출입하여화학물질과관련된현황을조사하게할수있다. 이경우출입 조사를하는공무원은그권한을표시하는증표를지니고이를관계인에게내보여야한다. 5 화학물질통계조사의대상, 내용, 방법및절차등에관하여필요한사항은환경부령으로정한다.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 111 급하는업체는 2년마다한번씩연간 1톤이상이라는취급량을기준으로모든화학제품의구성성분과함량을전량조사하여규제당국에보고하도록하고있다. 이규제는한국내화학물질사용현황에대한통계적인조사의형태를띠고있다. 그러나이외에도이규제에는법제12조 34) 에명시된정보공개조항이있어서, 실제로는한국지역전체의통계뿐만아니라, 개별업체의개별제품에대한모든화학물질의구성성분과함량을공개하는것을원칙으로하고있다. 다만이러한공개과정에서기업은영업비밀에해당하는정보의경우, 정보보호요청을위한화학물질정보공개심의신청서를제출할수있도록되어있다. 35) 이러한신청서가접수된경우에한하여, 규제 34) 화학물질관리법제 12 조 ( 화학물질조사결과및정보의공개 ) 1 환경부장관은화학물질통계조사와화학물질배출량조사를완료한때에는사업장별로그결과를지체없이공개하여야한다. 다만, 다음각호의어느하나에해당하는경우에는그러하지아니한다. 1. 공개할경우국가안전보장 질서유지또는공공복리에현저한지장을초래할것으로인정되는경우 2. 조사결과의신뢰성이낮아그이용에혼란이초래될것으로인정되는경우 3. 기업의영업비밀과관련되어일부조사결과를공개하지아니할필요가있다고인정되는경우 2 환경부장관은화학물질을취급하는자가이법에따른규정을위반하였거나환경부장관의명령을이행하지아니한경우제 10 조및제 11 조에따른조사결과중에해당화학물질을취급하는자의인적사항, 화학물질취급량및취급시설의정보, 법령위반사실등 ( 이하 화학물질취급정보 이라한다 ) 을공개할수있다. 다만, 위반사실과관련하여행정심판또는행정소송이계류중인경우등대통령령으로정하는사유가있는경우에는그러하지아니하다. 3 제 1 항및제 2 항에따른화학물질취급정보에대한공개여부를심의하기위하여관리위원회에화학물질정보공개심의위원회를둔다. 4 환경부장관은화학물질정보공개심의위원회의심의를거친화학물질취급정보의공개대상자에게서면으로통지하여소명의기회를부여하여야한다. 이경우공개대상자는제 52 조제 1 항본문에따른자료의보호를요청할수있다. 5 제 1 항및제 2 항에따른공개는관보에게재하거나인터넷홈페이지에게시하는방법에따른다. 6 제 1 항부터제 4 항까지의규정에따른조사결과및정보의공개와관련한기준, 공개절차및화학물질정보공개심의위원회의구성 운영등에필요한사항은환경부령으로정한다. 35) 화학물질조사결과및정보공개제도운영에관한규정제 3 조 ( 조사결과의공개절차 ) 3 제 1 항에도불구하고다음각호의어느하나에도해당하지않는경우에는제 2 항에따라정보공개를청구한경우청구자에게해당정보를제공하여야한다. 다만, 공개청구된내용에대해제 4 조제 1 항에따라별지제 2 호서식의화학물질정보공개심의신청서 ( 이하 심

112 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 당국은화학물질정보공개심의위원회에서이러한정보보호요청을심사하도록하고, 심사의결과에따라영업비밀로규제당국이인정하는정보에대해서는공개하지않게된다. 즉, 한국내화학업체들은원칙적으로모든화학물질의구성성분과함량을공개하도록되어있으며, 영업비밀노출을방지하기위해그러한공개를막기위해서는개별건마다요청을진행하여화학물질정보공개심의위원회를통과해야한다. 따라서국내화학제품의구성성분및함량에대해서는국내법령상영업비밀에대한요건을지정하고있는 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조상의기준에우선하여, 사실상화관법상정보보호가요청되고그내용이화학물질정보공개심의위원회를통과한물질에대해서만절차상영업비밀의지위를인정받을수있게되어있다. 이는대표적인포지티브형태의규제 36) 로이해할수있다. 즉, 당국과화학물질정보공개심의위원회에서해당절차에따라허가및인정받은것에대해서만영업비밀을인정한다는것이다. 이와같은포지티브형태의규제는네거티브형태의규제에비해일반적으로기업활동을강하게제약하며, 기업의규제대응부담을높이는것으로볼수있다. 37) 예를들어, 매년 100종정도의서로다른화학제품을생산하는중소기업이있다고가정할경우, 100종각각에대해법적인기준에따라영업비밀보호를위한요청을수행하고, 이상의 100건에대해일일이화학물질정보공개심의위원회에소명하며대응하는것을 2년마다반복하 의신청서 라함 ) 가접수된경우에는심의위원회가심의하여공개하기로결정된정보만제공하여야한다. 1. 법제 2 조제 7 호에따른유해화학물질 2. 산업안전보건법시행규칙제 81 조제 2 항에따라지정된물질또는유해인자 ( 고용노동부장관이독성 폭발성등으로인한위해의정도가적다고인정하여고시하는제제는제외 ) 3. 위험물안전관리법에따른위험물 4. 고압가스안전관리법에따른독성가스및이를 1% 이상함유한혼합물 5. 기타심의위원회에서제 1 항에따른공개가필요하다고인정한물질 36) 최승필, 규제완화에대한법적고찰 : 인 허가및신고, 등록제도와네거티브규제를중심으로, 공법학연구, 제 12 권제 1 호 (2011), 321 면. 37) 황태희, 네거티브규제와규제방식의개선, 성신법학, 제 10 호 (2011), 96 면.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 113 는것은제한된인력의중소기업에게는대단히큰부담이될것으로예상해볼수있다. 그러므로화학제품의구성성분및함량을원칙적으로영업비밀로간주하여보호하되, 특정한요청이있는경우에대해서만그영업비밀여부를절차에따라심의하는방식의네거티브형태의규제 38) 로규제형태를변경한다면, 기업의대응부담을줄일수있을것이다. 또한이러한형태를택한다면, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 과같은다른영업비밀및지식재산관련법령과의충돌가능성을줄일수있고, 해당심의업무를수행해야하는당국의부담역시줄일수있을것이다. 보다근본적으로, 구성및함량정보의조사결과를일제공개하도록하는형태의규제는기업에게항상절차상영업비밀인정을받지못할위험을고려하게만든다. 만약기업에서막대한자금을투입해개발한특정화학제품의구성성분과함량이있는데그것이공개될경우시장에서경쟁력을잃게된다고하면, 이때에는한국내사업뿐만아니라전세계시장의사업이불가능해진다. 해당공개규제를통해공개된정보는해외의업체들도누구나입수할수있기때문이다. 이러한타격을입을가능성이높다면, 차라리한국사업을포기하고, 한국외지역에서의사업이라도보존하는것이기업입장에서는더유리할것이다. 예를들어, 전세계에어떤화학제품을공급하고있는다국적기업이한국에서화관법의절차에따라, 특정화학물질에대한정보를영업비밀로인정받을수있는가능성은있다고해도, 만에하나영업비밀로인정받지못할위험을중대하게평가한다면, 세계경제규모의 2% 39) 정도인한국시장을포기하고, 나머지 98% 국가에서의사업을안전하게영위하는것이더유리하다고판단할수있다. 이는기본적으로규제당국은그규제가당국의관할지역에대해서만영향을미치는것으로생각하지 38) 최승필, 규제완화에대한법적고찰 : 인 허가및신고, 등록제도와네거티브규제를중심으로, 공법학연구, 제 12 권제 1 호 (2011), 321 면. 39) World Bank Databank, GDP (current US$), The World Bank, <https://data. worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd>, 검색일 : 2018.3.28.

114 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 만, 규제로인해공개된정보가전세계적으로공개될수있다는점을간과하기때문에발생하는문제이다. 또한한국과산업조건이유사한인근중국과일본 40) 에는이와동일한규제가없으므로이러한기업입장에서는한국에서의사업을중단하고중국또는일본으로사업을이전하는것이유리하다고볼수있다. 실제로이러한일이발생한다면, 단순히해당사업중단에따른생산및일자리감소문제뿐만아니라, 연관산업에대한파급효과또한타격이발생할것이다. 한국에서화학제품은전자, 철강등다른사업의기술혁신을위한원재료로사용되는경우가많다. 41) 만일특정한화학제품의공급이중단될경우, 이에따른피해는해당업체나화학산업에만국한되는것이아니라그와연관된한국산업계전반의경쟁력저하로이어질것이다. 2 미국, 유럽, 일본의규제미국, 일본, 유럽에는이와동일한규제가존재하지않는다. 예를들어, 미국 TSCA 법령 40 CFR Part 711에규정된 CDR(Chemical Data Reporting) 규제 42) 에서는각제품내의동일성분물질에대한합계를기준으로규제를운영하고있지만, 그대상은지정된조건을따르는예외물질을제외하고는연간 25,000 파운드이상제조또는수입하는물질이며, 그에대한정보를 4년마다보고하도록하는것으로되어있다. 일본과유럽에서도화학제품별구성성분및함량정보를조사하여원칙적으로공개하도록하는규정은없다. 2) 물질안전보건자료상의구성성분을공개하도록하는규제 1 한국의규제 물질안전보건자료는화학제품의안전성을위해취급자가유의해야할사 40) 김진학, 한국 중국 일본의산업정책연구, 사회과학연구, 제 26 권제 1 호 (2000), 53-54 면. 41) 중소기업청, 화학소재공정산업 ( 시장 ) 분석, 중소기업청, 2013. 42) US EPA, Basic Information for Chemical Data Reportation, United States Environmental Protection Agency, <https://www.epa.gov/chemical-data-reporting/ basic-information-chemical-data-reporting#what>, 검색일 : 2018.3.28.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 115 항을정리해놓은문서로, 한국에서는산업안전보건법 ( 이하 산안법 ) 제41 조 43) 을통해그작성과전달을법적의무로지정하고있다. 물질안전보건자 43) 제 41 조 ( 물질안전보건자료의작성 비치등 ) 1 화학물질및화학물질을함유한제제 ( 대통령령으로정하는제제는제외한다 ) 중제 39 조제 1 항에따라고용노동부령으로정하는분류기준에해당하는화학물질및화학물질을함유한제제 ( 이하 대상화학물질 이라한다 ) 를양도하거나제공하는자는이를양도받거나제공받는자에게다음각호의사항을모두기재한자료 ( 이하 물질안전보건자료 라한다 ) 를고용노동부령으로정하는방법에따라작성하여제공하여야한다. 이경우고용노동부장관은고용노동부령으로물질안전보건자료의기재사항이나작성방법을정할때 화학물질관리법 과관련된사항에대하여는환경부장관과협의하여야한다. 1. 대상화학물질의명칭 1 의 2. 구성성분의명칭및함유량 2. 안전 보건상의취급주의사항 3. 건강유해성및물리적위험성 4. 그밖에고용노동부령으로정하는사항 2 제 1 항에도불구하고대상화학물질을양도하거나제공하는자는물질안전보건자료를작성할때다음각호의어느하나에해당하는사항을구체적으로식별할수있는정보는고용노동부령으로정하는바에따라적지아니할수있다. 다만, 근로자에게중대한건강장해를초래할우려가있는대상화학물질로서고용노동부장관이정하는것은그러하지아니하다. 1. 영업비밀로서보호할가치가있다고인정되는화학물질 2. 제 1 호의화학물질을함유한제제 3 대상화학물질을취급하려는사업주는제 1 항에따라제공받은물질안전보건자료를고용노동부령으로정하는방법에따라대상화학물질을취급하는작업장내에취급근로자가쉽게볼수있는장소에게시하거나갖추어두어야한다. 4 대상화학물질을양도하거나제공하는자는고용노동부령으로정하는방법에따라이를담은용기및포장에경고표시를하여야한다. 다만, 용기및포장에담는방법외의방법으로대상화학물질을양도하거나제공하는경우에는고용노동부장관이정하여고시한바에따라경고표시기재항목을적은자료를제공하여업주는작업장에서사용하는대상화학물질을담은용기에고용노동부령으로정하는방법에따라경고표시를하여야한다. 다만, 용기에이미경고표시가되어있는등고용노동부령으로정하는경우에는그러하지아니하다. 6 대상화학물질을양도하거나제공하는자는제 1 항에따른물질안전보건자료의기재내용을변경할필요가생긴때에는이를물질안전보건자료에반영하여대상화학물질을양도받거나제공받은자에게신속하게제공하여야한다. 이경우제공방법 내용, 그밖에필요한사항은고용노동부장관이정하여고시한다. 7 사업주는대상화학물질을취급하는근로자의안전 보건을위하여근로자를교육하는등적절한조치를하여야한다. 이경우교육의시기, 내용및방법등은고용노동부령으로정한다. 8 고용노동부장관은대상화학물질을취급하는근로자의안전 보건을유지하기위하

116 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 료는제품의안전을위해공유및게시되어야하는정보이므로, 물질안전보건자료에등재된정보는시장에공개된정보로볼수있다. 한국법령에서는물질안전보건자료의 구성성분및함량 항목에서화학제품의조성을밝히도록되어있다. 현행산안법에서는이항목에서기업의영업비밀을넓은범위로인정하여, 영업비밀이라고할수있는구성성분및함량은구체적으로적시하지않을수있게되어있다. 다만지정된유해성, 위해성을지닌물질에대해서만의무적으로그내용을공개하도록되어있다. 44) 그런데최근발표된산안법개정안 45) 에서는제115조의물질안전보건자료의구성성분및함량항목을대폭강화하여, 원칙적으로모든구성성분및함량을기재하도록되어있으며, 다만정부규제당국에신청하여등재된물질에한해서만영업비밀로인정하여공개하지않도록할수있는것으로되어있다. 이역시기업의영업비밀인정대상을사실상산안법규제절차를따라인정된것으로한정하는것으로볼수있으며, 현행산안법의네거티브형규제가포지티브형규제로강화되면서, 기업의부담이대폭증가할것으로예상해볼수있다. 마찬가지로이러한규제대응에실패하여기업의영업비밀이노출될경우, 해외의업체들도이러한정보를얻을수있어세계시장경쟁력을잃게된다. 그러므로규제대상은한국내에미치지만, 규제 여필요하다고인정하는경우에고용노동부령으로정하는바에따라대상화학물질을양도 제공하는자또는대상화학물질을취급하는사업주에게물질안전보건자료의제출을명하거나제 1 항각호의사항의변경을명할수있다. 9 사업주는대상화학물질을취급하는작업공정별로관리요령을게시하여야한다. 10 고용노동부장관은근로자의안전 보건유지를위하여필요하면물질안전보건자료와관련된자료를근로자및사업주에게제공할수있다. 11 근로자를진료하는의사, 제 16 조에따른보건관리자 ( 같은조제 3 항에따른보건관리전문기관을포함한다 ), 제 17 조에따른산업보건의또는근로자대표등은근로자의안전 보건을유지하기위하여근로자에게중대한건강장해가발생하는등고용노동부령으로정하는경우에대상화학물질을양도 제공하는자또는대상화학물질을취급하는사업주에게제 2 항에따라물질안전보건자료에적지아니한정보를제공할것을요구할수있다. 이경우정보제공을요구받은자는고용노동부장관이정하여고시하는바에따라정보를제공하여야한다. 44) 한국산업안전보건공단, 물질안전보건자료작성지침, 한국산업안전보건공단, 2016. 45) 고용노동부공고제 2018-66 호참조.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 117 대응에실패하면전세계시장에서사업기회를잃게된다. 만약이러한위험을심각하게평가하는업체가있다면, 이업체는한국내의산업을중단하고인근국가로산업을이전하게될것이며, 이에따른국내산업계의타격이나타날것이다. 산안법개정안의또다른문제는현재해외업체가직접국내당국에서영업비밀인정을받을수있는방안이명확하지않다는점이다. 이러한경우, 해외에서화학제품을제조하여한국의고객이그제품을수입하는사업의경우, 해외의제조업체는영업비밀인정을받기가어렵다. 해외의제조업체가국내지사를설립하여그지사로하여금대응하게하는방식이나, 한국의고객에게영업비밀인정을의뢰하는방식을생각해볼수있기는하나, 전자의방법은해외제조업체에게경제적 경영적부담이되며, 후자의방법은고객에대해서는영업비밀이노출된다는측면에서완전한영업비밀의보호가아니다. 이러한경우, 해당해외업체는한국시장을포기하고, 인근중국및일본시장에집중하는전략을택할수있다. 한국시장이규모가크고중대한시장이라면, 해외업체가한국지사설립을위해투자를고려하거나, 영업비밀노출을일정정도감수하는방식으로한국사업을계속하는전략을택할수도있겠으나, 인근중국및일본시장규모가한국시장보다일반적으로훨씬크므로 46) 업종및제품에따라한국시장을포기할가능성은적지않다. 이경우, 해당제품을수입하는한국의고객은사업에타격을입을것이며, 이러한제품이활용되어생산활동을하는타산업계의타격도같이발생할것이다. 이와는별도로, 이상과같이업체의영업비밀을규제당국에상시적으로통보 보관해야하는규제에대해서는, 만약규제당국자체의정보보안능력이부족하다면, 규제당국의사고또는실수로인해규제당국에통보되어보관중인업체의영업비밀이노출될위험도심각해질수있다. 만약규제당국이해킹과같은보안위협에상대적으로취약한것으로평가된다면, 업체는이러한형태의규제를신뢰할수없을것이다. 특수한사례이기는하나, 46) Cefic, Chemicals Industry Profile, Cefic, 2017.

118 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 규제당국이고의적으로정보를누설하는경우또한상정해볼수있다. 예를들어, 해외기업의지사가규제당국에통보한영업비밀을순수자국기업의경쟁력강화를위해규제당국이고의로은밀하게누설할경우, 해당해외기업은이러한피해를증명하기가어렵고심지어인지하기도어렵다. 이러한스파이행위의위협을심각하게고려한다면, 정치적 경제적으로대립관계가있는국가간에는규제가정상적으로운영되기어려울가능성이있다. 2 미국의규제미국의경우, OSHA(Occupational Safety and Health Agency) 에서발표한규정 OSHA3514의 HCS(Hazard Communication Standard) 로물질안전보건자료의기준을설명하고있으며, 이기준에따라구성성분및함량정보는영업비밀로공개하지않을수있으며특정유해물질만은예외적으로의무공개하게되어있다. 47) 3 유럽의규제유럽의경우, REACH 법령의부속서 2(REACH Annex II) 에따른규정에서물질안전보건자료의기준을설명하고있다. 물질구성성분및함량정보의전체공개에대한조항은나타나있지않으며, 구성성분이지니는개별유해성을그종류에따라구분하여종류별로 0.1% 또는 1% 등의한계농도를초과할시에만그기준에따라구성성분및함량정보를의무공개하도록하고있다. 4 일본의규제일본의경우, 일본공업규격 ( 日本工業規格 ) 의표준서식 ( 標準的な書式 )(JIS Z7253) 에서물질안전보건자료의기준을설명하고있으며, 이기준에따라구성성분및함량정보중특정유해물질의의무공개조항을적시하고있다. 영업 47) US Department of Labor, Hazard Communication Standard: Safety Data Sheets, United States Department of Labor, <https://www.osha.gov/publications/osha3514. html>, 검색일 : 2018.3.28.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 119 비밀에대해서는타법의규정을따르는형태로별도의신청및등재절차는명시되어있지않다. (2) 간접적인영업비밀노출위험영업비밀을직접적으로공개할것을강제하는형태의규제는아니지만, 한업체의규제준수과정에서반드시다른업체의영업비밀을파악해야만하거나, 혹은규제준수를위해다른업체에게영업비밀을공개할수밖에없는형태의규제가있을수있다. 이러한규제역시일정수준산업계에영업비밀노출위험을발생시킨다. 이에대한규제로는물질등록시의안전성평가규제를꼽아볼수있으므로, 그내용을비교해보도록하겠다. 1 한국의규제앞서언급했다시피, 화평법상의화학물질등록규제에서는특정화학제품내에들어있는등록대상물질의사용용도와그것이사용자와환경에노출되는정도를면밀히조사하여그안전성을평가하도록되어있다. 여기서물질의사용용도와노출조건의조사는등록규제에직접대응하는규제대응당사자가물질을사용하는용도와노출에그치는것이아니라, 그렇게해서제조된제품이유통되는경로를따라가치사슬상의모든화학물질사용자에대한범위로확장되어야한다. 48) 예를들어, 한사용자가어떤물질을이용하여하나의화학제품을만들고자신의고객에게그제품을판매하고, 그고객은다시그제품을원재료로하여고객자신의제품을만들어그자신의고객에게판매하고, 다시그제품을구입한업체는최종적으로소비자에게활용되는화학제품을만들어소비자시장에게판매했다고하자. 그러면이물질을등록해야하는규제대응당사자는자신뿐만아니라자신의고객, 고객의고객, 심지어소비자의제품이용환경까지모두조사하고그안전성을평가하여등록내용에포함시켜야한다. 이러한추적작업과평가작업의기술적인어려움과방대함또한업체입 48) 국립환경과학원, 화학물질의위해성에관한자료작성지침, 국립환경과학원, 2015.

120 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 장에서는부담이지만, 이과정에서각주체간의영업비밀이서로공유되어야한다는점은지식재산에대한위협이다. 화학물질의안전성을평가하기위해서는일반적으로화학물질의사용용도뿐만아니라, 그사용량과사용시간에더하여구체적인공정까지같이평가해야한다. 49) 그런데어떤화학제품을원료로사용해서자사의제품을제조하는공정은보통기업의중대한영업비밀인경우가많다. 50) 따라서이러한내용을공유하는것은기업활동에위협을끼치고손해를발생시킬수있다. 게다가구체적인공정정보나사용용도가아니라하더라도, 사용량이나사용시간에대한정보역시경우에따라서는기업의영업비밀이될수있다. 화학물질의사용량과사용시간은한업체의생산량및생산능력과직결되는정보인데, 이러한정보가외부에노출되면타기업이자사의전략을추측할수있게된다. 수요와경쟁에의해기업의전략이결정되고이에따라 49) 화학물질의등록및평가등에관한법률시행규칙 [ 별표 8] 화학물질의용도와관련한노출정보작성방법 ( 제 12 조제 1 항관련 ) 1. 용도의범주 : 주요용도의확인가. 산업적 / 전문적용도나. 소비자용도 2. 용도에관한구체적기술가. 산업적 / 전문적용도 1) 가 ) 밀폐된시스템에서의사용, 나 ) 매트릭스내부또는표면의함유물로써의사용, 다 ) 비분산적사용, 라 ) 광범위한분산적사용, 마 ) 그밖의사용으로구분하여작성 2) 시설의형태를가 ) 저장보관시설, 나 ) 이송운반시설, 다 ) 사용시설, 라 ) 환경오염방지시설, 마 ) 그밖의시설로구분하여작성나. 소비자용도 : 소비자의구체적인사용례를작성 3. 주요노출경로 ( 화학물질이배출원으로부터인체또는환경에노출될때까지의이동매개체와그경로를말한다 ) 에관한구체적기술가. 인체노출 : 1) 경구, 2) 경피, 3) 흡입, 4) 그밖의로구분하여작성나. 환경노출 : 1) 수계, 2) 대기, 3) 폐기물, 4) 토양, 5) 그밖의로구분하여작성 4. 노출형태에관한구체적기술가. 돌발적 간헐적, 나, 가끔씩, 다. 지속적 빈번한, 라. 그밖의구분하여작성 5. 제조 사용량및제조 사용일수에관한기술가. 일일평균제조 사용량을작성나. 연간예상제조 사용일수를작성 50) 특허청, 영업비밀관리매뉴얼. 제 1 편영업비밀이론편 영업비밀의이론적이해, 특허청, 2011, 6-18 면.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 121 다양한생산계획과가격전략으로서로경쟁하는과점시장 51) 에서이러한정보노출은기업간경쟁에서불리한요소가될수있다. 그러므로물질등록규제에있어서안전성평가에대한방법은규제관할지역내의산업현실을충분히고려하여, 안전성평가를위해수집되고공유되어야하는정보의양을최소한으로한다. 또한가장적은수준의정보만으로도안전성에대한평가를진행할수있는기술의개발과제안이동시에진행되어야할것이다. 만약이러한정보공개의여파에대한고려가부족하고관련기술이개발되지않은상태에서그저업체들끼리모든사용정보와공정을전부서로공유하면서그물질사용에대한안전성을평가하라고만한다면, 이는화학기업이보유하고있는지식재산손해로이어질수밖에없을것이다. 한편, 타업체와협조하지않고, 자사의용도, 사용조건, 공정에대한내용만으로별개의등록을진행하는방안도화평법제15조제1항 52) 에는소개되어있기도하다. 이때, 만약여러개별업체들이별개의등록을다수진행할수있을만큼규제에대한이해가충분하지않거나혹은화학물질안전성평가전문가가충분하지않은경우, 또는업체의규모가영세한경우에는이러한방법은그만큼불리해질것이다. 2 미국및일본의규제 미국과일본의물질등록규제는신규물질위주로설정되어있어, 이와같은물질등록규제가존재하지않는다. 다만미국 TSCA 법령상의신규물질신고규제의경우, 일정한기준에해당하는물질에대해업체가보유하고있는최대한의자료를성실히활용하여그안전성에대해평가하도록되어 51) 박진우, 과점이론에대한모형적접근, 국민경제연구, 제 21 집 (1998), 109-111 면. 52) 화학물질의등록및평가등에관한법률제 15 조 ( 등록대상기존화학물질의등록신청시자료제출방법 ) 1 등록대상기존화학물질을등록유예기간이내에등록신청하려는자는제 10 조제 3 항에따라각자등록을신청하되, 환경부령으로정하는등록신청자료는대표자를정하여공동으로제출하여야한다. 다만, 다음각호의어느하나에해당하는경우환경부장관의확인 ( 이하 개별제출확인 이라한다 ) 을받고개별적으로제출할수있다. 1. 기업의영업비밀이공개되어상당한상업적손실을야기할것으로예상되는경우 2. 공동으로제출하는것이개별적으로제출하는것보다더많은비용이소요되는경우 3. 그밖에대통령령으로정하는사유에해당하는경우

122 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 있다. 53) 그러므로한업체가규제준수를위해간접적으로타업체의영업비밀을파악해야하는부담은적다고볼수있다. 3 유럽의규제유럽은 REACH 법령에서는등록규제를통해한국의화평법상등록과유사한규제를시행하고있다. 2006년제정된유럽의 REACH 법령은한국의화평법과유사한형태를지녔으며화학산업에관한선도적인규제로평가된다. 54) 또한유럽은환경, 안전분야에대한이해가전반적으로높으며 55) 개별기업의영세성문제도상대적으로덜한것으로인식되고있어, 56) 이러한규제시행을위한산업계의제반여건이비교적갖추어져있다고볼수있다. (3) 비명시적인영업비밀노출위험화학물질관리규제중에는명시적으로정보의공개나전달의무가발생함을밝히고있지는않지만, 그규제의준수과정에지정되어있는특정한절차를준수하기위한방안을마련하기위해서는, 어쩔수없이특정한정보를교환할수밖에없도록되어있는경우가있다. 즉, 화학물질관리법령에명시적으로정보의공개 교환 전달이언급되어있지않지만, 실제대응과정에서는그러한상황이발생할수밖에없으며이에따라영업비밀노출위험이발생할수있다는것이다. 이러한경우에는규제운영당국이영업비밀노출위험을인지하기쉽지않고, 업체입장에서도실제규제대응업무를 53) US EPA, Reviewing New Chemicals under the Toxic Substances Control Act(TSCA) Filing a Pre-manufacture Notice with EPA, United States Environmental Protection Agency, <https://www.epa.gov/reviewing-new-chemicals-under-toxic-substances-control-act-tsca/fil ing-pre-manufacture-notice-epa>, 검색일 : 2018.3.27. 54) 다이넬파버 ( 이유봉역 ), 세계화시대의유럽법과동아시아 과제와전망 : REACH 로부터얻을수있는규제상의다섯가지교훈, 서울대학교법학, 제 49 권제 4 호 (2008), 133 면. 55) 강기홍, EU 의환경보호규정하에서회원국환경법의발전 : 독일통일환경법논의와관련하여, 유럽헌법연구, 제 4 권 (2008), 183-186 면. 56) 김경훈, 국제비교를통한우리나라기업생태계의현황점검, 한국무역협회국제무역연구원, 2017, 7-9 면.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 123 본격적으로수행하며경험하기전까지는지식재산에대한위협을예측하기쉽지않을것이다. 따라서규제시행전에이에대한충분한대비가이루어지기어려울것으로예상할수있다. 그뿐만아니라, 뒤늦게업체가지식재산에대한위협을느낀다고해도, 이에대한대응방안이마련되어있지않은경우가많으므로대처가어려울것이다. 게다가이러한애로사항을규제운영당국에제기한다고해도, 실제업체입장에서의대응경험이없는규제운영당국입장에서는문제를이해하기쉽지않고, 공통된이해가존재하기어려우므로의사결정도쉽지않아해결책도빠른시일내에개발되지않을가능성이높다. 이러한규제로는물질등록대상규제가있으므로, 그내용을비교해보도록하겠다. 1 한국의규제 한국의 2018년기준현행화평법은규제의대상이되는등록대상물질을규제당국의고시로특정하여 500여종의제한된물질로정하고있다. 57) 그런데 2019년부터 1월 1일부터시행예정인개정화평법제10조 58) 의경우, 57) 환경부보도자료, 등록대상기존화학물질 120 종대표자선정, 유해성관리본격가동, 환경부, 2016. 58) 화학물질의등록및평가등에관한법률일부개정안 : 제 10 조의제목 ( 화학물질의등록 ) 을 ( 화학물질의등록등 ) 으로하고, 같은조 1 항을다음과같이한다. 1 연간 100 킬로그램이상신규화학물질또는연간 1 톤이상기존화학물질을제조 수입하려는자 ( 제 4 항제 2 호에해당하는자는제외한다 ) 는제조또는수입전에환경부장관에게등록하여야한다. 제 10 조제 2 항중 등록대상기존화학물질 을 기존화학물질 로, 대통령령으로정하는바에따라주어진등록유예기간 ( 이하 등록유예기간 이라한다 ) 을 다음각호에서정하는등록유예기간 ( 이하 등록유예기간 이라한다 ) 으로하고, 같은항에각호를다음과같이신설한다. 1. 연간 1 톤이상으로사람또는동물에게암, 돌연변이, 생식능력이상을일으키거나일으킬우려가있는물질로평가위원회의심의를거쳐환경부장관이지정 고시한기존화학물질및연간 1 천톤이상의기존화학물질을제조 수입하려는경우 : 2021 년 12 월 31 일 2. 연간 100 톤이상 1 천톤미만의기존화학물질을제조 수입하려는경우 : 2024 년 12 월 31 일 3. 연간 1 톤이상 100 톤미만의기존화학물질을제조 수입하려는경우 : 2030 년 12 월 31 일이내의범위에서대통령령으로정하는기간

124 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 등록대상물질의특정을전면폐기하고, 그대상을개별업체별로집계한특정구성성분의수입량또는제조량이일정량을넘으면무조건적용되는것으로확대하고있다. 다시말해서, 현행화평법의지정대상만아니면규제적용을받지않던네거티브형태의규제에서, 개정화평법에서면제물량이아니면모두규제적용대상이되는포지티브형태의규제로바뀐것이다. 그구체적인내용을살펴보면, 업체마다단일화학물질별수입또는제 제 10 조제 3 항부터제 5 항까지를각각제 6 항부터제 8 항까지로하고, 같은조에제 3 항부터제 5 항까지를각각다음과같이신설한다. 3 제 2 항에따라등록유예기간동안등록을하지아니하고제조 수입하려는자는환경부령으로정하는바에따라제조또는수입전에환경부장관에게다음각호의사항을신고하여야하며, 신고한사항중대통령령으로정하는사항이변경된경우에는환경부령으로정하는바에따라환경부장관에게변경신고를하여야한다. 1. 화학물질의명칭 2. 연간제조량또는수입량 3. 화학물질의분류 표시 4. 화학물질의용도 5. 그밖에제조또는수입하려는자의상호등환경부령으로정하는사항 4 다음각호의어느하나에해당하는자는해당각호의신규화학물질을제조또는수입하기전에환경부장관에게신고하여야한다. 1. 연간 100 킬로그램미만의신규화학물질을제조 수입하려는자 2. 다음각목의어느하나에해당하는신규화학물질에대하여종전의 유해화학물질관리법 ( 법률제 11862 호로개정되기전의것을말한다 ) 제 10 조제 1 항제 3 호에따라유해성심사면제확인을받은자로서그면제확인을받은바에따라해당신규화학물질을제조 수입하려는자가. 연간 100 킬로그램이하로제조되거나수입되는신규화학물질나. 신규화학물질이아닌화학물질로만구성된고분자화합물질로서환경부장관이정하여고시하는신규화학물질 5 제 1 항에따른등록대상이아님에도불구하고사람의건강또는환경에심각한피해를입힐우려가크다고인정되거나연간국내총제조 수입량이대통령령으로정하는기준을초과하여평가위원회의심의를거쳐환경부장관이지정 고시한화학물질을제조 수입하려는자는대통령령으로정하는기간이내에해당화학물질을환경부장관에게등록하여야한다. 제 10 조제 6 항 ( 종전의제 3 항 ) 중 제 1 항에따라등록을하려는자 를 제 1 항 제 5 항에따라등록하려는자또는제 4 항에따라신고하려는자 로, 등록신청을 을 등록신청또는신고를 로하고, 같은조제 7 항 ( 종전의제 4 항 ) 중 제 3 항에따라등록신청을 을 제 6 항에따라등록신청또는신고를 로, 등록여부 를 등록또는신고수리여부 로하며, 같은조제 8 항 ( 종전의제 5 항 ) 중 제 1 항부터제 4 항까지 를 제 1 항부터제 7 항까지 로, 등록 을 등록및신고 로한다.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 125 조물량의연간합계를산정하여그물량에따라특정시점에등록을완료하도록강제하고있다. 한물질의수입또는제조물량이연간 1천톤이상인경우에는 2021년까지, 연간 100톤이상 1000톤미만인경우에는 2024년까지, 연간 10톤이상 100톤미만인경우에는 2027년까지, 연간 1톤이상 10톤미만인경우에는 2030년까지등록을완료해야한다. 연간 1톤미만으로수입, 제조되는물질에대해서는등록이면제된다. 문제는물질별물량을산정하려면, 수입또는제조하고있는화학제품의정확한구성성분과함량을알아야한다는것이다. 예를들어, 어떤업체가 A, B, C, 세가지물질의혼합물로되어있는화학제품 10종을해외에서수입하고있다면, A, B, C, 세가지물질이무엇이며, 각물질이화학제품 10종에어떤조성으로들어있는지그구성성분과함량을정확하게알아야만, 제품별수입량과함께계산하여, A, B, C 각각의물질별수입물량의연간합계를산정할수있다. 다시말해, 수입자의경우, 수입하는제품의구성성분과함량을파악하지못하면, 규제대상여부를확인할수없고이에따라규제를준수할수없게된다. 제품을판매하는해외의제조자가구성성분과함량을영업비밀로서보호하여그제품을수입하는국내업체에게제공하지않으면, 수입자는규제에대응하기어렵게된다. 특히해외의제조사가거대한다국적기업이고, 한국의수입자가영세기업일경우, 이러한정보의제공은더욱어려워질것이다. 해외의제조사는여러국가에걸쳐매출이방대할경우, 영업비밀을전달하는위험대신한국사업을쉽게포기할수있으나, 한국의수입자는해당물질을수입해서재판매하거나사용하는것만으로사업을영위해나갈수있는처지라면, 한국수입자에게이러한규제로인한타격은더욱치명적일것이다. 화평법의등록대상에대한규정에는해외제조자가수입자에게구성성분및함량을알려주어야한다는규정이전혀나타나있지않다. 그런데실제로수입자입장에서물량기준을계산하기위해서는그러한정보가반드시필요하다는면에서, 이러한규정은비명시적인영업비밀노출위험으로볼수있다. 이에대한대응방안으로는해외제조자가자신이신뢰할수있는

126 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 한국내의지사를설립하여한국내의지사가수입을대행하고지사가수입한물질을한국고객이내수로구매하도록하는방법을생각해볼수있다. 그러나지사를설립하는방법은해외제조자의경제적 경영적부담을야기하므로한국시장에서의입지가영세한제품의경우에는현실적이지않은방법이다. 그뿐만아니라, 한국고객이수입그자체로사업을영위하는무역업체또는대행사 (agent) 인경우, 해외제조자가직접한국내지사를설립함으로써해당한국고객의사업을잠식하는것이므로해당한국고객역시사업기회를상실하게된다. 다른방안으로는해외제조자가화평법또는이와유사한법령으로그지위가정해져있는대리인을선임하여그대리인으로하여금규제대응업무를대행하게하는방식도있다. 59) 그러나이경우에도대리인선임에따른경제적부담은존재하므로한국시장이작은제품의경우현실성이떨어질수도있다. 그뿐만아니라, 현행대리인제도의미비점이존재할가능성이있고, 영업비밀을공유할수있을만큼신뢰할수있고전문성이있는전문대리인업체가국내에풍부하지않은상황이라면, 역시이러한대응방안에도어려움이있을것이다. 또다른접근방법으로는거래관계에서적극적인정보보호와영업비밀보장을계약하고이에대해합의 신뢰하에구성성분및함량에대한정보를실제로제공하는방안이있다. 이것은화평법상의비명시적인영업비밀노출위협이정보제공의대상인고객으로한정된다는점때문에가능한방법이다. 즉, 이러한이유로제공하는구성성분및함량은일반대중에게무작위로노출되는것이아니라, 정보를제공하는고객에게만노출된다. 만약고객이그정보를여타의용도로악용하여자사의지식재산을침해하지않는것을보장하고, 제공받은정보를오직화평법상의등록대상결정이라는한정된용도로만사용하고폐기할것을계약했을때이를신뢰할수있다면, 이고객에게영업비밀에해당하는정보를제공한다하더라도실질적인지식 59) Valceanu, D., Commentary: REACH: A European chemicals regulation with global intersectoral consequences, Journal of Business Chemistry, Vol.5 No.1(2008), pp.5-6.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 127 재산의침해는일어나지않을것으로기대할수있다. 다만이러한방법은해당고객을그만큼신뢰할수있으며, 계약관계에서정보의보호에대해신뢰할수있는산업계의문화가완전히정착되어있을때에성립할수있을것이다. 또한만약의사태로지식재산의침해가발생한다고했을때, 이러한침해를배상받을수있는충분한법적장치와제도가마련되어있고, 실제그러한배상을할수있는능력이있는고객인경우에그러한신뢰는높아질것이다. 반대로업체간의신뢰상이낮은산업계및영세한업체, 그리고지식재산보호에대한제도와사회가미비한환경에서는이러한대응방안은적용될수없을것이다. 2 미국의규제미국에는물량에따라일괄적으로물질을등록하는제도는없으며, 특정기준을따르는물질에한하여그물질의수입 제조량이연간 1톤을초과하는경우 TSCA 법령상의신규물질신고규제가있다. 60) 따라서해외의제조자가해당기준을만족하지못하는물질이제품내에없음을확인해주면, 그것으로규제에해당없음이확인되어법령을준수할수있다. 3 유럽의규제 유럽의 REACH 법령은한국의화평법과유사한형태로물량별로등록요건을지정하여해당물량이상으로수입또는제조되는물질에대해서는일괄적으로등록을강제하고있다. 61) 다만, 유럽은일반적으로그화학업계시장의크기가크므로 62) 해외업체에서그시장에서얻는이익을중시하여, 지사설립이나대리인선임을통해적극적으로규제대응에협조해줄수있는 60) US EPA, Reviewing New Chemicals under the Toxic Substances Control Act(TSCA) Filing a Pre-manufacture Notice with EPA, United States Environmental Protection Agency, <https://www.epa.gov/reviewing-new-chemicals-under-toxic-substances-controlact-tsca/filing-pre-manufacture-notice-epa>, 검색일 : 2018.3.27. 61) ECHA, Information requirements, European Chemicals Agency, <https://echa. europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements>, 검색일 : 2018.3.28. 62) Cefic, Chemicals Industry Profile, Cefic, 2017.

128 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 가능성이비교적클것으로볼수있다. 또한전문대리인의숫자도풍부하며, 지역내의계약이행과정보보호에대한신뢰의정도, 즉사회신뢰의수준도높은경향 63) 이나타난다는측면에서비교적이러한규제에대응하기에유리한환경에있는것으로볼수있다. 특히유럽의화학산업은그구성성분과함량이중요한영업비밀이되는기술수준이높은제품을해외에서수입해올필요없이, 지역내에서생산하여거래할수있는능력을갖추고있다. 64) 이러한물질등록규제는수입과최초제조시에만적용되며, 지역내의거래에서는적용되지않으므로, 높은수준으로영업비밀을유지해야하는첨단제품은유럽내에서조달하고, 낮은가격때문에구매하게되는영업비밀의가치가크지않은제품은수입하는방식으로전략을설정하면, 오히려해외첨단화학제품으로부터시장을보호할수도있을것이다. 이는높은지식재산가치를지니는첨단고기능성화학제품을수입하여반도체, 전자등의산업에활용해야하는한국산업계 65) 와는대조되는점이다. 4 일본의규제 일본에는물량에따라일괄적으로물질을등록하는제도는없으며, 특정기준을만족하지못하는물질에한하여그물질의수입 제조량이그성격에따라연간 1톤또는 100kg을초과하면등록하는제도가 화학물질의심사및제조등의규제에관한법률 ( 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 ) 제3조의1과 노동안전위생법 ( 労働安全衛生法 ) 제57조의4에명시되어있다. 66) 따라서해외의제조자가해당기준을만족하지못하는물질이제품내에없음을확인해주면, 그것으로규제에해당없음이확인되어법령을준수할수있다. 63) 김재한, 국가별신뢰수준측정에관한연구노트, 국제지역연구, 제 13 권제 4 호 (2004), 108-110 면. 64) EC, Final Report on the High Level Group on the Competitiveness of the European Chemicals Industry, European Commission, 2009, pp.25-33. 65) 조기성, 화학산업의대응방안, 나라경제 2003 년 10 월호, 한국개발원, 2003, 36 면. 66) 조태제, 일본에서의화학물질관리의정책과법제, 공법학연구, 제 18 권제 3 호 (2017), 496, 515 면.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 129 Ⅳ. 결론및시사점 이상에서살펴본바와같이, 하나의화학물질관리규제가끼치는영향은그규제가발효되는규제당국의관할영역에만한정되는것이아니며, 화학산업으로그영향이한정되는것도아니다. 특히관할영역에서만이루어진상대적으로작은규제라하더라도, 공개된정보는전세계에유통될수있기때문에화학물질관리규제가지식재산에끼치는영향은그크기가대단히클수있다. 또한규제가발효되는시장의특성과규제에대응하는대응업체들의규모, 기술수준, 심지어규제대상이되는지역의문화적인신뢰수준에따라같은규제라하더라도그영향력은매우달라질수있다. 이때문에, 한나라에서특정한규제를시행했을때, 그나라업체들이어느정도의비용지출이발생했다고해서, 같은규제를다른나라에서시행했을때에비슷한수준의비용지출이발생한다고예측하는것은불합리하다. 특히이러한규제가지식재산에미치는영향은규제의직접적인대상이되는업체와의관계에의해서만발생하는것이아니라, 국제무역관계와세계시장에서해당업체가공급망상에서차지한위치에따라달라지는것이기때문에, 이와같은요인을고려하지않고서는예상하기가어렵다. 특히간접적인영업비밀노출위험과비명시적인영업비밀노출위험은규제당국에서규제제안시에즉각적으로쉽게예상할수있는것이아니다. 그정도를예상하거나측정하기위해서는다양한가치사슬에서사업활동을영위하고있는여러분야의사업주체들각각의시각과경험을확보해야한다. 또한변화하는국제무역환경에서인근국가의규제와시장상황을함께고려할때, 규제가미치는진정한영향을평가할수있을것이다. 최근의화학물질관리규제는환경을보호하고국민의안전을보호하기위하여지속적으로강화되어왔다. 그러나목표가바람직한것이라하더라도, 그러한목표를달성하는데대한비용과위험의파악은앞에서언급된것과같은이유로오도될우려가있으며, 이에따라규제정책의세부형태,

130 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 시행시기, 적용대상이비효율적으로설정될가능성이있다. 그러므로이를보완하기위해서, 규제당국이보다활발하게산업계영역전체에걸쳐서다양한의견과정보를수집하고, 이러한복잡하고역동적인상황을이해하고자능동적으로노력해야한다. 예를들어, 한국의화학물질에관한규제라고하더라도, 한국의화학산업이나화학물질의유해성에대한지식만으로는그비용대비효용을정확히파악할수없다. 해외규제와그국가에대한국제무역관계, 다양한산업에대한파급효과를종합적으로이해해야치밀한비용대비효용을추산할수있고, 이에따라규제를운영해나가야규제대상지역에실질적인이득을주는효과를거둘수있을것이다. 한편규제를강화해나가면서, 영업비밀에해당하는물질의구성성분및함량을계속해서노출하도록강요해나가는방향은결국은점차지식재산을침해할가능성이커지기때문에, 첨단기술사회에서지식재산의치밀한보호를강조하는방향과일치하지않는다. 그때문에, 제품의물질의구성성분및함량을노출하는방향보다는, 직접적인물질의구성성분및함량공개없이제품이안전하다는것을객관적으로평가 67) 한다음, 그평가결과만을공개하고그것을신뢰하는형태로발전방향을잡는것이더바람직하다고본다. 즉, 제한된규모의화학물질이유통되는상황에서유해물질을배제하기위해물질의구성성분및함량을특정수준에서공개하도록했던과거의규제형태는광범위한화학물질이복잡한용도로활용되는현재의산업환경에는맞지않는면이있다. 그러므로물질구성성분및함량공개중심의규제를유해성및위해성평가결과공개중심의규제로발전시켜나갈필요가있다. 이를위해서는화학제품의안전성보장에대한기술적인발전뿐만아니라, 규제당국과산업계간, 또는거래관계간에흔히발생하는사회적신뢰성의문제를해결해나가는것또한중요한과제일것이다. 67) Conrad Jr., J. W. & Becker, R. A., Enhancing Credibility of Chemical Safety Studies: Emerging Consensus on Key Assessment Criteria, Environmental Health Perspectives, Vol.119 Iss.6(2010), pp.762-763.

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곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 133 < 연구보고서 > 국립환경과학원, 화학물질의위해성에관한자료작성지침, 국립환경과학원, 2015. 김경훈, 국제비교를통한우리나라기업생태계의현황점검, 한국무역협회국제무역연구원, 2017. 대한산업보건협회, 화학제품 MSDS( 물질안전보건자료 ) 최신화정보전달의효율성향상연구, 대한산업보건협회, 2011. 이한웅, 현화학물질등록및평가에관한법률 ( 화평법 ) 의문제점및성공적정착을위한해결방안, 한국경제연구원, 2013. 중소기업청, 화학소재공정산업 ( 시장 ) 분석, 중소기업청, 2013. 최종모, 영업비밀의지식재산권해당여부에따른국제사법적쟁점에대한법적고찰 준거법과재판관할을중심으로, 한국지식재산연구원, 2016. Audran, X., French Law Banning Bisphenol A in Food Containers Enacted, USDA Foreign Agriculture Service, 2013. Cefic, Report on the Importance of Trade Secrets for Chemical Companies, Cefic, 2012. Cefic, Chemicals Industry Profile, Cefic, 2017. CSES, Interim Evaluation: Impact of the REACH regulation on the innovativeness of the EU chemical industry. Annexes, Centre for Strategy & Evaluation Services, 2012. EC, Final Report on the High Level Group on the Competitiveness of the European Chemicals Industry, European Commission, 2009. Wajsman, N & García-Valero, F., Protecting Innovation Through Trade Secrets and Patents: Determinants for European Union Firms, European Union Intellectual Property Office, 2017. Yeh, B. T., Protection of Trade Secrets: Overview of Current Law and Legislation, Congressional Research Service, 2016. < 법률 > 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률, 법률제14839호, 2017.7.26, 타법개정. 산업안전보건법, 법률제14788호, 2017.4.18, 일부개정. 유해화학물질관리법, 법률제11998호, 2013.8.6, 타법개정. 화학물질관리법, 법률제14532호, 2017.1.17, 타법개정. 화학물질의등록및평가등에관한법률, 법률제11789호, 2013.5.22, 제정.

134 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 화학물질의등록및평가등에관한법률, 법률제15512호, 2018.3.20, 일부개정. 화학물질의등록및평가등에관한법률시행규칙, 환경부령제745호, 2018.1.17, 타법개정. 화학물질조사결과및정보공개제도운영에관한규정, 환경부고시제2017-80호, 2017.4.18, 일부개정. REACH(Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council. REACH Annex II. Requirements for the Compilation of Safety Data Sheets. 労働安全衛生法. 標準的な書式 (JIS Z7253 対応版 ). < 기타자료 > 고용노동부공고제2018-66호, 산업안전보건법전부개정법률 ( 안 ) 입법예고, 고용노동부, 2018. 국립환경과학원, 화학물질의위해성에관한자료작성해설서 (2017), 국립환경과학원, 2017. 한국산업안전보건공단, 물질안전보건자료작성지침, 한국산업안전보건공단, 2016. 환경부, 등록신청자료공유와비용분담에관한안내서, 환경부, 2015(a). 환경부, 화학물질의위해성에관한자료작성지침, 환경부, 2015(b). 환경부보도자료, 등록대상기존화학물질 120종대표자선정, 유해성관리본격가동, 환경부, 2016. 특허청, 영업비밀관리매뉴얼. 제1편영업비밀이론편 영업비밀의이론적이해, 특허청, 2011. ECHA, Guidance on registration, European Chemicals Agency, 2016. ECHA, Guidance on information requirements and chemical safety assessment, European Chemicals Agency, 2011. Turner, S., Protection of Trade Secrets Under REACH, Intellectual Property Owners Association, 2013.

곽재식 최서희 화학물질관리규제가기업의지식재산에미치는영향 135 The Effect of Chemical Management Regulations on Corporate Intellectual Property Focused on the Comparison of Regulations Regarding Trade Secret in South Korea, United States, EU and Japan Kwak Jaesik, Choi Seohee The purpose of this study is to investigate the possibilities of loss of business due to violation of trade secrets caused by chemicals regulations. We classified the type of regulation into three categories. We also classified regulations according to the amount of trade secret exposure it triggers, and compared chemical regulations of South Korea, US, EU and Japan. As a result, substance-based regulations cause relatively low exposure of trade secret, while the user-based regulations have a high possibility of exposing trade secret, and supply chain-based regulations induce the highest possibility of direct trade secret exposure. By comparing chemicals regulations according to the amount trade secret exposure induced by the regulations, we found that regulations that have the risk of implicit trade secret exposure are problematic because it is difficult to predict the threat to intellectual property beforehand. Chemical regulations could have a great impact on intellectual property because some regulations make chemical companies to open their trade secret publicly. This information could circulate globally and the

136 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) influence of chemical regulations may vary depending to the characteristics of the market in which regulations take effect. Therefore, it is necessary to carefully consider international trade relations and global market before applying chemical regulations. Keyword Trade Secret, Chemicals Regulation, Chemicals, Chemicals Control Act, K-REACH, REACH

지식재산연구제13권제2호 (2018. 6) 한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.13 No.2 June 2018 투고일자 : 2018년 1월 19일심사일자 : 2018년 2월 10일 ( 심사위원 1), 2018년 2월 19일 ( 심사위원 2), 2018년 2월 18일 ( 심사위원 3) 게재확정일자 : 2018년 5월 28일 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 류예리 *1) Ⅰ. 서론 Ⅱ. 유전자원및관련전통지식과지식재산권의관련성 1. 생물체의특허보호대상 2. 출처공개요건 3. 전통지식의보호 Ⅲ. FTA에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안 1. 지식재산권적보호방안을위한논의배경 2. 지식재산권적보호방안에관한논 의쟁점 3. 평가및시사점 Ⅳ. FTA에서유전자원및관련전통지식의지식재산권규정에관한향후논의과제 1. TRIPs-plus 규정과최혜국대우원칙의적용 2. FTA 분쟁해결체제대상 3. 국내법과다자간국제회의에의영향 Ⅴ. 결론 * 경상대학교법과대학법학과, 법학박사.

138 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 초록 유전자원및관련전통지식그자체는지식재산권의보호대상이아니다. 그러나지식재산권은유전자원및관련전통지식의이용으로부터발생하는이익의공정하고공평한공유를위한주요수단으로활용될수있다. 즉유전자원및관련전통지식은특허, 지리적표시와같은지식재산권을통하여보호될수있다. 이처럼지식재산권을통한유전자원및관련전통지식보호방안은 FTA에서도주요협상쟁점으로논의되고있다. 예컨대미국이체결한 FTA에서는생물다양성관련 TRIPs-plus 규정이마련되었다. 즉미국의기체결 FTA에서는생물체에대한특허대상을확대하고, 1991년 UPOV 협약에의가입을강제하고있다. 이러한 TRIPs-plus 규정들은향후다자간통상조약에서의합의도출에도영향을끼칠것이다. 한편개도국과의 FTA에서는유전자원및관련전통지식의출처공개의무화여부가논의되고있다. 우리나라는유전자원이용국으로서지금까지는유전자원제공국들과의 FTA에서무난한협상을이끌어냈다. 그러나지금은나고야의정서가발효했고, 많은국가들이당사국으로가입한만큼향후개도국과의 FTA에서나고야의정서의구체적인요건및출처공개요건의의무화를두고협상이치열해질것인바국익에부합한협상전략이필요하다. 주제어 자유무역협정, 유전자원, 전통지식, 지식재산권, 특허, 지리적표시, 트립스 - 플러스

류예리 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 139 Ⅰ. 서론 생물다양성협약 (Convention on Biological Diversity, 이하 CBD협약 ) 의 3대목표가운데하나는유전자원의이용으로부터발생한이익의공정하고공평한공유를달성하는것이다. 1) 이목표를이행하기위하여채택된나고야의정서 (Nagoya Protocol on Access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to the convention on biological diversity) 는국가의유전자원및관련전통지식에대한주권을인정하고, 2) 유전자원및관련전통지식의접근이사전통보동의 (prior informed consent, 이하 PIC ) 와상호합의조건 (mutually agreed terms, 이하 MAT ) 에기초할것을요구하고있다. 3) 이러한나고야의정서가발효됨에따라, 유전자원및관련전통지식에대한보호가강화되는가운데, 유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에대해서도관심이고조되고있다. 그런데나고야의정서의적용대상인유전자원및관련전통지식, 그자체는지식재산권의보호대상이아니다. 4) 지식재산권 (intellectual property rights) 이란인간의지적활동에의한창작이나발명에대하여창작자나발명가에게그지식의이용으로부터발생하는이익과통제에관한배타적권리를부여하는제도이다. 5) 따라서유전자원및관련전통지식에대한창작이나발명을거치지않고, 단순히보유만하는자에게는독점적인지식재산권을부여할수없다. 그러나지식재산권은유전자원및관련전통지식의이용으로부터발생하는이익의공정하고공평한공유를위한수단으로는활용될수있다. 6) 즉유 1) CBD 제 1 조. 2) 나고야의정서제 6 조. 3) 나고야의정서제 5 조, 제 6 조와제 7 조. 4) 정명현, 유전자원및관련전통지식과지식재산보호, 지식재산정책, Vol.21(2014), 31 면. 5) WIPO, What is intellectual property?, WIPO, <http://www.wipo.int/about-ip/en/>, 검색일 : 2018.6.10.

140 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 전자원및관련전통지식에기초하여개발한발명은특허 (patents) 의대상으로보호될수있고, 그밖에다른형태의지식재산권으로도보호될수있다. 7) 다른형태의지식재산권중에서도특히지리적표시 (geographical indications) 와상표 (trademarks) 는토착지역공동체 (indigenous people and local communities, 이하 IPLC ) 8) 가보유하는문화의특성인전통과의사결정과정에기초하는경우가있어유전자원및관련전통지식의보호방안으로이용될수있는것이다. 9) 최근나고야의정서당사국 10) 들의입법동향을살펴보면, 11) 대부분의유전자원제공국들은지식재산권중에서도주로특허를통해유전자원의이용으로부터발생하는이익의공정하고공평한공유를추구하고있다. 다만문제는특허가이러한의무를이행하고지원하기위하여이용된다면어떠한범위까지가능한지여부이다. 12) 이에대해서는세계지식재산권기구 (World Intellectual Property Organization, 이하 WIPO ), 세계무역기구 (World Trade Organization, 이하 WTO ) 무역관련지식재산권협정 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 이하 TRIPs협정 ) 이사회와같은다자간국제회의에서논의가진행중이다. 6) 오윤석, 유전자원의보호에관한생물다양성협약과 Bonn Guidelines 고찰 (III), 지식재산 21, 제 90 호 (2005), 160-161 면. 7) CBD 제 1 조와제 16 조제 5 항. 8) UN 은 2006 년포럼에서 IPLC 란국가의설립전국가의영토내에거주해왔고, 고유한제도와문화를보유하며, 비지배적 (non-dominant) 지위에있어야하고, 토착화에대한자체적인식이있을뿐만아니라고대전통을유지하고자하는의지가있어야한다고논의한바있다. UN Forum for Indigenous Issues Secretariat, Who are indigenous Peoples?(2006), United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, UN, <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf>, 검색일 : 2018.3.22. 9) 오윤석, 지리적표시와상표를통한생물다양성의보호가능성에대한사례고찰 (II), 지식재산 21, 제 85 호 (2005), 153-155 면. 10) CBD, 각국의나고야의정서비준동향, CBD, <https://www.cbd.int/abs/nagoyaprotocol/signatories/default.shtml>, 검색일 : 2018.3.22. 11) CBD, 각국의나고야의정서입법동향, CBD, <https://absch.cbd.int/>, 검색일 : 2018. 3.22. 12) 오윤석, 전게논문, 160-161 면.

류예리 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 141 이처럼국제사회에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한논의가진행되는가운데, 최근에는자유무역협정 (Free Trade Agreement, 이하 FTA ) 에서도새로운협상쟁점으로떠오르고있다. 13) 본고에서는바로통상협정인 FTA에서의유전자원및관련전통지식에관한지식재산권적보호방안을중심으로살펴보고자한다. 지금까지선행연구들 14) 은 FTA에서의유전자원및관련전통지식에관한현황또는특정국가간에체결된 FTA에서의관련규정을분석하는데국한하였다. 그러나이연구에서는 FTA에서의유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에초점을두고, 그내용및향후관련과제를중심으로살펴보고자한다. 이연구를위하여본고에서는먼저국제협정및회의에서논의되고있는유전자원및관련전통지식의지식재산권과의관련성을알아보고자한다. 다음으로 FTA에서의유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한합의동향및협상쟁점을살펴보고자한다. 또한유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관하여향후지속적으로또는새롭게논의되어야할과제를제시하고자한다. Ⅱ. 유전자원및관련전통지식과지식재산권의관련성 1. 생물체의특허보호대상 TRIPs협정제27조는생물체 (lifeforms) 의특허보호대상에관하여규정하고있다. TRIPs협정협의과정에서선진국과개도국은유전자 (genes), 미생물 13) Drexl, Josef et al., EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: For Better or Worse?, Springer, 2014, p.151. 14) 선행연구에는류예리, FTA 에서의유전자원과전통지식에대한논의동향및시사점 한국과중국의기체결 FTA 를중심으로, 국제거래법연구, 제 24 권제 1 호 (2015), 232-260 면 ; 이헌희, FTA 에서유전자원및전통지식논의와우리의대응방안, 산업재산권, No.52(2017), 299-342 면등이있음.

142 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) (micro-organisms), 동물또는식물같은생물체가특허보호의대상인가를두고서로상반된입장이었다. 15) 그러나선진국과개도국간의첨예한논의끝에결국현재의제27조와같은절충안이채택되었다. 16) TRIPs협정제27조는총 3개의조항으로구성되어있으며, 그내용은특허취득요건, 특허제외대상, 식물변종보호에관해서이다. 동조항들의내용은향후선진국과개도국간에체결되는 FTA에서도유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한논의의주요쟁점이되므로주목할필요가있다. 먼저제27조제1항 17) 에따르면, 모든기술영역에서그어떤발명이든지신규성 (novelty), 진보성 (non-obviousness), 산업상이용가능성 (industrial utility) 의요건을충족하면모두특허를취득할수있다. 그러나 TRIPs협정은최저보호수준 (minimum standard) 의원칙을채택하고있으므로회원국은국내법으로본협정을위배하지아니하는범위내에서 TRIPs협정에서정한최저보호수준보다더강한보호를시행할수있다. 18) 따라서유전자원및관련전통지식에기초한발명을특허신청할경우, 개도국들은제27조제1항상의특 15) Geoff Tansey, Trade, intellectual property, food and biodiversity: key issues and options for the 1999 review of Article 27.3(b) of the TRIPS, Quaker Peace & Service, London, <http://www.sristi.org/mdpipr2004/other_readings/or%2013.pdf>, 검색일 : 2018.3.22. 16) David Vivas-Eugui & Maria Julia Oliva, Biodiversity Related Intellectual Property Provisions in Free Trade Agreements, ICTSD Issue Paper, No.4(September 2010), p.3. 17) TRIPs 협정제 27 조제 1 항. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 ( 필자강조 ), patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced. 18) TRIPs 협정제 1 조제 1 항. Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.

류예리 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 143 허취득요건이외에별도로출처공개요건을요구할수있다. 실제로 FTA협상에서개도국들은출처공개요건을강력히요구하고있고, 협상결과에따라출처공개요건이 FTA 지식재산권챕터또는환경챕터에포함되고있다. 출처공개요건의강제성정도에따라향후 TRIPs협정제27조제1항과의충돌성문제가발생할수있다. 다음으로제27조제2항 19) 에서는 발명의상업적이용의금지가인간, 동물또는식물의생명또는건강의보호를포함, 필요한경우공공질서또는공서양속을보호하거나, 또는환경에의심각한피해를회피하기위하여동발명을특허대상에서제외할수있다. 고규정하고있다. 그러나제27조의구조를살펴보면, 제1항은제2항과제3항을따를것을전제로하기때문에제2항과제3항이우선적으로적용됨을주의하여야한다. 따라서비록제1항상의특허취득요건을충족할지라도개도국들이제2항에의거하여유전자원또는관련전통지식을이용한발명의특허출원에서출처공개가공공질서와사회적공중도덕보호에필요하며, 인류와동식물의생명과건강보장에필요하고심각한환경파괴를방지하는수단이라고주장할경우, 이역시유전자원및관련전통지식의출처공개를요구할수있는근거가될수있다. 20) 제27조제3항제1문 21) 은특허대상에서제외할수있는경우를구체적으로열거하고있다. 첫째, 인간또는동물의치료를위한진단방법, 요법및외과적방법, 둘째, 미생물이외의동물과식물, 그리고비 ( 非 ) 생물학적및 19) TRIPs 협정제 27 조제 2 항. Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law. 20) 류예리, 중국특허법상유전자원출처공개요건의 TRIPS 협정합치성연구, IP 소액연구사업, 한국지식재산연구원, 2015, 20-21 면. 21) TRIPs 협정제 27 조제 3 항제 1 문. Members may also exclude from patentability( 필자강조 ): (a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals; (b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes.

144 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 미생물학적제법과는다른본질적으로생물학적인식물또는동물의생산을위한제법을제외하도록하고있다. 그러나주목할점은이들을특허대상에서제외하도록허락은하되강제하지는않아 (may) 결국선진국과개도국의의견을모두반영하였다. 그이유는개도국들과달리미국과같은선진국들은특허보호대상이확대되고, 식물과동물이특허대상에서제외되는조문이삭제되기를희망하였기때문이다. 22) 미국의입장은향후미국이체결하는여러 FTA에서관철된다. 23) 끝으로제27조제3항제2문 24) 에서는회원국에게특허또는효과적인독자적제도 (sui generis system) 또는양자의혼합을통해식물변종을보호할선택권을부여하고있다. 즉 TRIPs협정은농업혁신의특수성을인정하고, 식물변종과생식질 (germplasm) 뿐만아니라농부의권리및관행에의광범위한접근을요구하는체계를회원국들이선택할수있는권리를부여하고있다. 이는회원국들마다농업다양성및식량안전정책에관련된필요와환경이다르기때문에독자적제도가어떻게채택되고발전되어야하는지에대해제한을두고있지않은것이다. 비록제27조제3항제2문에서는효과적인독자적제도가무엇인지에관하여명확히규정하고있지는않지만, 식물신품종육성자권리 (plant breeders rights) 의보호제도인국제식물신품종보호연맹 (International Union for the Protection of New Varieties of Plants, 이하 UPOV협약 ) 이독자적제도중의하나가될수있다. 그런데미국은 FTA에서식물변종보호선택권에관하여 1991년 UPOV협약에가입할것으로제한하고있는바, FTA에서의이러한 TRIPs-plus 규정은향후다자간무역협정에도영향을끼칠것으로보인다. 22) Geoff Tansey, supra note 15, p.17. 23) 본고 Ⅲ. 2. (2). 1) 참고. 24) TRIPs 협정제 27 조제 3 항제 2 문. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof.

류예리 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 145 2. 출처공개요건 출처공개요건 (disclosure requirements) 은승인이나보상없이유전자원및관련전통지식을도용 (misappropriation) 하는바이오절도 (bio-piracy) 25) 를방지하기위해제안되었다. 26) 출처공개는일반적으로특허출원자들이출원할때요구되는의무로서, 해당분야의기술자들이발명을수행할수있도록충분히명확하고완전하게공개하여야한다. 이때공개되어야하는정보는특허성기준심사와직접적인관련이있고, 발명을복제할수있도록하는정보이다. 그런데문제는국제지식재산권조약어디에서도유전자원및관련전통지식에기초한발명의특허신청시, 출처공개요건을명시하고있지않다는점이다. 이문제를해결하기위하여, WIPO 정부간위원회 (Inter-Governmental Committee, 이하 IGC ) 에서는유전자원의제공국입장에서유전자원을보호하는주요제도로서유전자원의출처공개요건을논의해왔다. 27) 그이유는출처공개요건은유전자원및관련전통지식에대한합법적인사용또는접근의입증책임을특허신청자에게전가시키며, 국가가그사용또는접근이불법적일경우에는필요한조치를채택할수있도록작용하는역할을하기때문이다. 뿐만아니라 TRIPs협정이사회에서도유전자원의출처공개의무에관하여논의하고있다. TRIPs 이사회에서는유전자원및전통지식에관한 CBD협약과 TRIPs협정과의관계에대하여여러차례논의해왔다. 선진국들과달리 25) Bio-piracy means obtaining access to genetic resources without authority. misappropriation means using genetic resources in violation of access conditions or deriving benefits without equitable benefit sharing. Sarnoff, Joshua D. & Correa, Carlos M., Analysis of Options for Implementing Disclosure of Origin Requirements in Intellectual Property Applications, UNCTAD, <https://www.cbd.int/doc/meetings/ abs/abswg-04/information/abswg-04-inf-02-en.pdf>, 검색일 : 2018.3.22. 26) David Vivas-Eugui, Maria Julia Oliva, supra note 16, p.3. 27) WIPO IGC, The Protection of Traditional Knowledge: Draft Artilcles, Rev 2., WIPO, <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_27/wipo_grtkf_ic_27_4.pdf>, 검색일 : 2018.3.22.

146 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 브라질, 인도등과같은유전자원이풍부한국가들은특허신청과정에서유전자원의원산지를공개하기를요구하는입장을취하여왔으며, 이를위해서는 TRIPs협정제29조 28) 를보완하여유전자원및관련전통지식의출처공개의무를명시해야한다고주장하였다. 29) 이처럼출처공개요건의무화에대해서는아직까지국제적으로합의가이루어지지는않은가운데, 본가이드라인 (Bonn Guidelines) 30) 은자발적출처공개를장려하고있다. 이에따라중국, 인도, 남아프리카공화국과같은유전자원제공국들은국내특허법을통해유전자원에기초하여발명한경우출처를공개하도록의무화하고있고, 출처공개요건의준수불이행에대해서는특허의취소, 절차의정지등행정적, 형사적제재등대응방안이제시되고있다. 31) 반면에미국, EU, 일본과같은유전자원이용국들은출처공개관련정책적, 입법적인변화를이행하지못하고있다. 3. 전통지식의보호 국제사회는유전자원관련전통지식보호의중요성을깊이인식하고있다. 그러나이러한인식에도불구하고, 유전자원관련전통지식보호방안이국제조약에구체적으로반영되어있지않다. 이를해결하기위하여, 현재다자간국제회의에서는전통지식관련지식재산권적보호방안에대해서논의하고있다. 예를들면, WIPO IGC는유전자원, 전통지식과전통문화표현의 28) TRIPs 협정제 29 조제 1 항. Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application. 29) WTO, Draft Modalities for TRIPs Related issues, TN/C/W/52, 19 July 2008. 30) CBD, Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of their Utilization, 2002, CBD, <https://www.cbd. int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf>, 검색일 : 2018.3.22. 31) 중국 특허법 제 26 조제 5 항. 신청인은신청서에유전자원의직접출처와원시출처를설명해야하며, 원시출처를설명할방법이없을경우그이유를설명하여야한다.

류예리 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 147 효과적인보호를확보하기위한국제적법적문서 (legal instruments) 를채택할목적으로협의해오고있다. 유전자원관련전통지식은 IPLC라는집단 (collectives) 이보유하는특수성이있다는전제하에, 전통지식의지식재산권적보호에관해논의되고있는쟁점은크게세가지로요약된다. 첫째, IPLC가유전자원관련전통지식의이용에관한의사결정에참여할권리가있음을인정하는가의여부, 둘째, IPLC가유전자원관련전통지식의도용을방지할권리가있음을인정하는가의여부, 셋째, IPLC에게유전자원관련전통지식에대한배타적권리부여를인정하는가의여부이다. 32) 먼저, 유전자원관련전통지식의이용에관한의사결정에 IPLC가참여할수있는권리가있는가여부는나고야의정서에서이미인정되고있다. 나고야의정서제5조제2항 33) 은 유전자원에대한 IPLC의확립된권리, 제7 조 34) 에서국가는 IPLC가보유하는유전자원관련전통지식은 PIC 또는승인과관여로접근된다고확인할것을 요구하고있다. 이두규정의내용은나고야의정서제12조 35) 에의하여더욱명확해진다. 따라서 IPLC가유전자 32) Haugen, Hans Morten, How are indigenous and local communities rights over their traditional knowledge and genetic resources protected in current free trade negotiation? Highlighting the draft Trans-pacific Partnership Agreement(TPPA), The Journal of World Intellectual Property, Vol.17(2014), p.83. 33) 나고야의정서제 5 조제 2 항. Each Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, with the aim of ensuring that benefits arising from the utilization of genetic resources that are held by indigenous and local communities, in accordance with domestic legislation regarding the established rights of these indigenous and local communities over these genetic resources, are shared in a fair and equitable way with the communities concerned, based on mutually agreed terms. 34) 나고야의정서제 7 조. In accordance with domestic law, each Party shall take measures, as appropriate, with the aim of ensuring that traditional knowledge associated with genetic resources that is held by indigenous and local communities is accessed with the prior and informed consent or approval and involvement of these indigenous and local communities, and that mutually agreed terms have been established. 35) 나고야의정서제 12 조. 1. In implementing their obligations under this Protocol, Parties shall in accordance with domestic law take into consideration indigenous and local communities customary laws, community protocols and procedures, as

148 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 원관련전통지식의이용에관한의사결정에참여할권리를인정받고있으므로 IPLC가보유하는전통지식에대한지식재산권은집단이보유하는것으로봐야한다. 36) 다음으로 IPLC가유전자원관련전통지식의도용을방지할권리가있는가의여부는나고야의정서제7조에명확히규정되어있다. 비록동조항이 국내법에따라 (in accordance with) 와 적절히 (as appropriate) 라는문구로인해법적구속력이약하긴하지만, 37) 전통지식에대한접근이합법적으로발생한것이라면, IPLC로부터의 PIC는강제적의무이다. 이때사전동의 (prior consent) 는유전자원관련전통지식의유용이발생하기전에동의를미리받아야한다는것을의미하며, 통보동의 (informed consent) 는유용된유전자원관련전통지식이어떻게이용될것인지특정되어야함을의미한다. 끝으로유전자원관련전통지식에대한 IPLC의배타적권리인정여부이다. 유엔원주민인권선언 (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 이하 UNDRIP ) 제31조제1항제2문에서는 원주민은문화유산, 전통지식그리고전통문화표현물에대한지식재산권을유지하고, 관리하며보호하고개발할권리를보유한다. 고명시하고있다. 그리고유엔사막화방지협약 (United Nations Convention to Combat Desertification, 이하 UNCCD ) 제18 조제2항 (b) 에서도유전자원및관련전통지식에대한 IPLC의충분한보호및그러한보호는상업적이익공유를제공할것을명확히요구하고있다. 38) applicable, with respect to traditional knowledge associated with genetic resources. 2. Parties, with the effective participation of the indigenous and local communities concerned, shall establish mechanisms to inform potential users of traditional knowledge associated with genetic resources about their obligations, including measures as made available through the Access and Benefit-sharing Clearing-House for access to and fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of such knowledge. 36) Haugen, Hans Morten, supra note 32, p.83. 37) Ibid. 38) UNCCD 제 18 조제 2 항 (b). 전통기술, 지식, 노하우와관행은충분히보호되어야하며, 지역인민 (local populations) 은공평한기초와상호합의된조건에따라그들의상업적이용과모든기술발전으로부터직접적으로이익을취하여야한다.

류예리 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 149 그러나나고야의정서와식량농업식물유전자원국제조약 (International Treaty of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 이하 ITPGRFA ) 에서는유전자원관련전통지식에대한 IPLC의배타적권리인정여부에대한요건과조건이모호하다. 즉그러한조치는 국내법에따라 와국가가 적절히 채택하도록규정하고있다. 따라서유전자원관련전통지식에대한 IPLC의배타적권리에대해서는현재국제회의에서논의중의며, 모든국가가이러한권리를인정해야만하는것은아니다. 이처럼국제회의에서전통지식관련지식재산권을두고논의가진행되고있지만, FTA에서는아직까지관련논의가구체적으로이루어지지않고있다. FTA 지식재산권챕터또는환경챕터에서는유전자원관련전통지식과관련하여생물다양성협약차원에서유전자원및민간전승물과함께그중요성을인정하는정도이다. 국제회의에서전통지식관련지식재산권에관한협의가어떻게도출되는가에따라향후 FTA 협상에도영향을끼칠것으로보인다. Ⅲ. FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안 1. 지식재산권적보호방안을위한논의배경 FTA는양자간 (bilateral) 에체결될수도있고, 지역간 (regional) 에체결될수도있으며, 환태평양경제동반자협정 (Trans-Pacific Partnership Agreement, 이하 TPP ) 처럼지역을초월하여여러국가간에체결될수도있다. 39) FTA는통상협정으로서 WTO협정에서처럼분쟁해결절차가마련되어있다는점이다른국제환경조약과구별된다. 따라서 FTA에서합의된유전자원및관련 39) 박노형외 28 인, 신국제경제법, 보정판, 박영사, 2015, 549-551 면.

150 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 전통지식규정의의무위반은 FTA 분쟁해결절차의대상이된다는점에서유전자원및관련전통지식이 FTA에서논의된다는것은매우중요한의의가있다. FTA에서유전자원및관련전통지식에관한쟁점이본격적으로논의되기시작한것은 2000년대초반부터이다. 40) 그배경에는 CBD협약이채택되면서, 유전자원및관련전통지식은더이상인류공동유산 (common heritage of mankind) 이아니고주권사항이라는인식전환이있었다. 그후나고야의정서가채택되면서유전자원및관련전통지식의보호에관한인식이더욱강화되었고, FTA 당사국간에중요한협상의제가되었다. 41) 특히 FTA 상대국중에는유전자원및관련전통지식이부유한국가도있고, 부족한국가도있는등국가마다상황이다양하여협상은치열할수밖에없다. FTA에서유전자원및관련전통지식에관한합의는크게 3가지유형으로구분된다. 첫째유형은개도국간에체결되는 FTA 42) 로서대부분 FTA 지식재산권챕터에서유전자원및관련전통지식에관한합의내용을마련하고, 개도국의이익이주로반영된다. 둘째유형은선진국간에체결되는 FTA로유전자원및관련전통지식규정을대부분 FTA 환경챕터에마련하고, 선진국의입장이주로반영된다. 셋째유형은개도국과선진국간에체결되는 FTA, 43) 그리고국가마다복잡한이해관계가섞여있는 TPP 같은대형 FTA인데, 이들 FTA에서는유전자원및관련전통지식에관한규정이치열한논의의쟁점이되고있다. 44) 40) David Vivas-Eugui, Landmark biodiversity, TK provisions accompany EFTA- Colombia FTA, Bridges Trade BioRes Trade & Environment Review, Vol.3 Iss.2 (October 2009), p.1. 41) 이헌희, FTA 에서유전자원및전통지식논의와우리의대응방안, 산업재산권, No. 52(2017), 328 면. 42) 중국 - 코스타리카 FTA 등. 43) 페루 -EFTA FTA, 콜롬비아 -EFTA FTA 등. 44) Haugen, Hans Morten, supra note 32, p.81. TPP 는호주, 브루나이, 캐나다, 칠레, 일본, 말레이시아, 멕시코, 뉴질랜드, 페루, 싱가포르, 미국과베트남이참여하였다 (2017 년초에미국탈퇴 ). TPP 협의시, 전통지식과유전자원에관련규정을포함하기위한합의문과적절한챕터에대해쉽게합의가이루어지지않았다. 특히미국과일본은지식재산

류예리 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 151 물론개도국과선진국간의 FTA일지라도개도국의입장을반영하여유전자원및관련전통지식에대한지식재산권적보호규정이높은수준으로채택되는경우도있다. 예컨대중국-스위스 FTA의경우에는스위스가합리적이용국이라는입장을채택하고, 그에부합하는특허법이있었기에그러한수준높은합의가용이했던것으로보인다. 45) 이러한예외를포함하여본연구에서주목하고자하는내용은바로유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한합의내용이다. 이들내용중에는 TRIPs-plus적인규정도있어서향후다자간무역협정에도영향을끼칠것인바, 그합의현황, 내용및시사점을살펴보고자한다. 2. 지식재산권적보호방안에관한논의쟁점 (1) CBD협약과지식재산권의관계 CBD협약제16조제5항에서는 CBD협약당사국은특허와그밖의지식재산권이협약의이행에영향을끼친다는것을인정하며, 그러한권리들이협약의목표를지지하며그에역행하지아니하도록보장하기위하여국내법규와국제법에따라이러한점에관하여협력한다. 고규정하고있다. 동조항을적극적으로해석하면지식재산권제도가 CBD협약상의의무를이행하고지원하기위하여이용될수있음을의미한다. 따라서특허출원시유전자원의출처, PIC의준수증거, MAT 제출등을통하여출처공개를의무화하는것도 CBD협약상의의무이행을지원하는하나의방법이될수있다. 46) 많은 FTA에서도 CBD협약과지식재산권의관계에대해서 CBD협약제16 권챕터에이들규정이포함되기를반대하고, 환경챕터에서합의되기를주장하였다. 45) 중 - 스위스 FTA 제 11.9 조제 4 항. The Parties may require that patent applicants should indicate the source of a genetic resource and, if so provided by the national law, traditional knowledge to which the inventor or the patent applicant has had access, insofar as the invention is directly based on this resource or this knowledge in accordance with domestic laws and regulations. 46) 정명현, 전게논문, p.32.

152 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 조제5항의내용을거의그대로반영하고있다. 예를들면한-중 FTA 제 15.17조제5항에서는 양당사국은특허와그밖의지식재산권이협약의이행에영향을줄수있음을인식하며, 그러한권리들이협약의목적을지지하며그에역행하지아니하도록보장하기위하여국내법규와국제법에따라이러한점에관하여협력한다. 고하여 CBD협약제16조제5항을거의그대로인용하였다. FTA에서 CBD협약제16조제5항을포함하는이유는지식재산권이생물다양성보호를이행하는데중요한수단이될수있음을 FTA 당사국간에재확인한것이라고볼수있다. (2) 특허 1) 특허대상의확대 TRIPs협정에서는특허의 3가지기준만충족하면, 모든기술영역에서상품또는절차모두특허를취득할수있다. 그러나 TRIPs협정제27조제2항과제3항제1문을통해특허대상에서제외할수있는예외규정을마련하고있다. 그런데미국이체결한여러 FTA들을살펴보면, TRIPs협정에서허락한수준보다특허대상을더욱더확대하고있음을알수있다. 예를들면, US-요르단 FTA 제4조제18항 47) 에서는 TRIPs협정제27조제2 항과제3항제1문을특허대상에서제외할수있는내용을반영하고있다. 그러나제27조제3항제1문 (b), 즉식물과동물이특허대상에서제외될수있음을규정하고있지는않다. 그리고 US-오만 FTA 제15.8조제2항 48) 에서는 47) US- 요르단 FTA 제 4 조제 18 항. Each Party may exclude from patentability: (a) inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law; (b) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals; 48) US- 오만 FTA 제 15.8 조제 2 항. Each Party may exclude from patentability: (a) inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment,

류예리 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 153 동물이특허대상에서제외될수있음은규정하고있지만, 식물은언급하고있지않다. 이후에한-US FTA에서도 US-요르단 FTA에서와마찬가지로식물과동물관련예외는규정하지않는협상을이끌어낼수있었다. 49) 그리고마침내 US-모로코 FTA 제15.8조제2항 50) 에서는식물과동물에게도특허를부여할수있음을명시하고있다. 뿐만아니라미국-모로코 FTA 에서는기존혁신의 새로운용도와방법 에대해서도특허를부여할수있도록하여생물체의특허성에대해서는전례가없을정도로가장높은수준의기준을도출하였다. 2) 출처공개요건의무화 FTA에서유전자원및관련전통지식에기초한특허신청시출처공개요건의무화여부는선진국과개도국간에가장첨예하게대립되는쟁점이다. 여러 FTA들중에서특히미국이체결한대부분의 FTA에서는개도국들이주장하는출처공개요건을규정하고있지않다. 그이유는미국산업계는개도국이요구하는출처공개요건이특허부여를거절하거나특허를무효화할수있는근거가될수있으며, 이는 TRIPs협정제29조의적용범위를초월한다고우려를표명하였기때문이다. 51) provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law; (b) animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of animals other than non-biological and microbial processes( 필자강조 ); and (c) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals; 49) David Vivas-Eugui & Maria Julia Oliva, supra note 16, p.6. 50) US- 모로코 FTA 제 15.8 조제 2 항. Each Party shall make patents available for the following inventions: (a) plants, and (b) animals. In addition, the Parties confirm that patents shall be available for any new uses or methods of using a known product, including new uses of a known product for the treatment of human and animals( 필자강조 ). 51) Membership of the IFAC-3 Committee, The US-Australia Free Trade Agreement: Report of the Industry Functional Advisory Committee on Intellectual Property Rights for the Trade Policy Matter(IFAC-3), USTR, <https://ustr.gov/archive/assets/trade_ Agreements/Bilateral/Australia_FTA/Reports/asset_upload_file813_3398.pdf>, 검색일 : 2018.3.22.

154 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 반면에페루, 콜롬비아가유럽자유무역연합 (European Free Trade Association, 이하 EFTA ) 과체결한페루-EFTA FTA와콜롬비아-EFTA FTA 지식재산권챕터에서는유전자원에기초한발명시출처공개를요구하고, 출처공개의무를위반할경우, 이에대한처벌규정까지마련하고있다. 출처공개요건의무에관한합의규정은과거통상협정에서는전례가없는내용으로 FTA에서의새로운논의쟁점이라고할수있다. 구체적으로살펴보면, 콜롬비아-EFTA FTA는생물다양성관련조치 (Measures related to Biodiversity) 라는제목하에제6.5조제5항제1문 52) 에서 특허신청서에발명가또는특허신청자가접근한유전자원의출처공개를포함하도록요구하여야한다. 고규정하고있다. 즉유전자원에기초한발명을특허신청할때, 콜롬비아-EFTA FTA 당사국들은특허신청서에유전자원출처를요구할의무를부과하고있다. 나아가국내법에규정되어있을경우, PIC의이행을요구할수도있으며, 이러한규정을전통지식에도적용할수있다는데합의하였다. 53) 비록국내법에규정되어있을경우라고단서는두고있지만, PIC의준수증거를요구할수있도록한것은지식재산권제도가 CBD협약상의의무를이행하고지원하는범위를구체적으로제시하고있다. 뿐만아니라이러한규정을전통지식에도적용할수있다는데합의하였다는점역시다른 FTA 에서는찾기어려운내용이다. 즉전통지식에관한특허를신청할때, 그전통지식의출처또한공개할의무를부과함으로써전통지식도출처공개의무에포함됨을명확히하고있다. 다만문제는 유전자원관련전통지식 이라고하지않고, 전통지식 이라고만규정하여향후전통지식의범위를두고 52) 콜롬비아 -EFTA FTA 제 6.5 조제 5 항제 1 문. According to their national law, the Parties shall require( 필자강조 ) that patent applications contain a declaration of the origin or source of a genetic resource, to which the inventor or the patent applicant has had access. 53) 콜롬비아 -EFTA FTA 제 6.5 조제 5 항제 2 문. As far as provided for in their national legislation, the Parties will also require the fulfilment of prior informed consent (PIC) and they will apply the provisions set out in this Article to traditional knowledge as applicable.

류예리 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 155 분쟁의여지가있을것으로보인다. 콜롬비아-EFTA FTA 제6.5조제5항제2문에서는나아가 발명가또는특허신청자가의도적으로부당한또는오해의소지가있는출처를공개할경우, 국내법에따라, 행정적, 민사적또는형사적제재를가해야한다. 고규정하고있다. 54) 유전자원에기초한발명시출처공개를요구하고, 출처공개의무위반처벌규정까지마련한것은콜롬비아측의요구에따른결과라고할수있다. 55) 이러한사례로볼때, 향후유전자원부국들과의 FTA 지식재산권챕터규정에대한협의시, 유전자원출처공개의무와처벌규정은 FTA 상대국간에논의해야할가장중요한의제중의하나로보인다. (3) 식물변종보호선택권제한 TRIPs협정은제27조제3항제2문에서회원국에게특허또는효과적인독자적제도 (sui generis system) 또는양자의혼합을통해식물변종의보호를위한선택권을부여하고있다. TRIPs협정이각국의필요에부합한식물변종의보호체계를선택하거나개발하도록융통성을부여하는것은지속적인발전관점에서볼때상당히중요하다. 그런데미국은 TRIPs협정에서회원국에게식물변종보호를위한선택권을부여하고있음에도불구하고, FTA를통해 1991년 UPOV협약에의가입을강제하고있다. 한-US FTA, US-오만 FTA, US-모로코 FTA, US-파나마 TPA 등미국이체결한 FTA들은 FTA 당사국이 1991년에채택된 UPOV협약에비준또는가입하도록하여 TRIPs협정에서부과하는자율적선택권을제한하고있다. 56) 54) 콜롬비아 -EFTA FTA 제 6.5 조제 6 항. The Parties, in accordance with their national laws, shall provide for administrative, civil or criminal sanctions if the inventor or the patent applicant wilfully make a wrongful or misleading declaration of the origin or source. The judge may order the publication of the ruling. 55) David Vivas-Eugui & Maria Julia Oliva, supra note 16, p.1. 56) 한 - 미 FTA 제 18.1 조제 3 항. Each Party shall ratify or accede to the following agreements by the date this Agreement enters into force: (g) the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants(1991);

156 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 1991년 UPOV협약은보호수준이높을뿐만아니라농부권 (farmers rights) 을희생하여육종가의권리 (breeders rights) 인정에관한관심을높였다. 그리고 UPOV협약은식물변종을위한지식재산권의독자적제도를규정하고있지만, 주로상업적육종의필요에호응한다는비판이있다. 또한개도국의영세농민이개발하고사용한변종의특성을고려한것이아니어서미국과개도국의입장이다르다. 그리고그다른입장은특히미국이체결하는 FTA 에반영되고있다. (4) 지리적표시 EU-CARIFORUM EPA의생물다양성과지식재산권에관한규정을살펴보면, 발명의필수적인요소로서생물학적시료 (biological material) 를사용하는발명의경우, 신청자는특허신청을위한행정요건으로서신청에사용된생물학적시료의출처 (source) 를명시할것을요구할수있다 (may require) 고규정하고있다. 이조항은유럽생명공학지침 (the European Biotechnology Directive) 전문 (preamble) 57) 의 생물학적시료의지리적출처 (geographical origin) 에대한자발적공개 에서인용한것으로보인다. 이조항은비록비구속적 (nonbinding) 성격의규정으로미준수결과에대해서는언급하고있지않지만, 유전자원의지리적표시를통한유전자원보호방안과연결되는근거라고할것이다. EU-콜롬비아-페루 FTA 협상과정에서도지리적표시가생물다양성의맥락에서논의된바가있다. EU-콜롬비아-페루 FTA 협상과정에서논의된지리적표시와생물다양성간의관련성은 TRIPs협정협의에서 110개국이상이제출한가능한규범 (possible modalities) 에관한제안서 58) 의내용과일맥상통 57) Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998. (27) Whereas if an invention is based on biological material of plant or animal origin or if it uses such material, the patent application should, where appropriate, include information on the geographical origin of such material, if known; whereas this is without prejudice to the processing of patent applications or the validity of rights arising from granted patents; ( 필자강조 )

류예리 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 157 한다. 즉 EU-콜롬비아-페루 FTA의지식재산권챕터지리적표시절 (section) 에서는적시된기술적요건을충족하는생산자에게광범위한배타적인권리를부여하는광범위한규정을포함하고있다. 이규정들은 TRIPs협정에서부여한것처럼와인과주류를위한보호수준을다른상품에까지도연장하고있다. 59) 한-EU FTA에서도지리적표시를통한보호를다른상품에까지도연장하고있어지리적표시를통한생물다양성보호에연계할수있을것이다. EU-콜롬비아-페루 FTA는 FTA차원에서지리적표시를보호하기위한간편절차 (fast track procedure) 와상호보호체계도포함하고있다. 현재 EU는 229개의지리적표시를공개하였지만, 페루와콜롬비아는공개하지않고있다. 향후페루와콜롬비아가국내적으로지리적표시보호체계가마련되면공개될지리적표시에는 Cafe de Colombia(coffee), Pisco(wine liquor), Mais Guigante del Cusco(ceramics) 등이포함될것이다. 이외에도콜롬비아와페루가지리적표시로보호하기를희망하는많은식품과수공예품과생물다양성과관련된많은상품들이지리적표시로보호될것으로보이며이는유전자원및관련전통지식의보호방안의일환으로활용될수있을것으로보인다. 3. 평가및시사점 (1) 평가이상에서살펴본것처럼선진국과개도국이섞여있는미주자유무역지대 (Free Trade Areas of America, 이하 FTAA ) 60) 또는선진국과개도국간의 FTA 를살펴보면다음과같은경향을보인다. 선진국은 FTA협상에서생물다양 58) WTO document TN/C/W/52, 19 July 2009. 59) David Vivas-Eugui & Maria Julia Oliva, supra note 16, p.17. 60) David Vivas-Eugui, Regional and Bilateral agreements and a TRIPs-plus world: The Free Trade Area of Americas(FTAA), Quaker United Nations Office, 2003, p.19.

158 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 성관련의무의내용과범위를최대한축소하고, 제안되는조문을최선노력조항 (best efforts clause) 의형태로전환하며, 의무준수조치를회피하려는경향을보이고있다. 반면에개도국은생물다양성관련의무의내용과범위를최대한확대하고, 제안되는조문을규범성규정으로전환하며, 의무준수조치를규정하고있다. 이외에도 FTA에서생물다양성관련지식재산권보호방안과관련하여주목할점이있다. 미국은 WTO를통한다자조약체결방식에서높은지식재산기준에관한합의가어려움에직면할때, 양자적또는지역적협정을통한노력을시도했다. 61) 미국은생물다양성보호에관한지식재산권적보호방안역시다자조약체결방식에서의합의가어려워지자 FTA 양자조약방식으로합의를도출하였다. 즉미국이체결한 FTA에서는생물체의특허대상을확대하고, UPOV협약에의가입을강제하는등 TRIPs-plus 규정을 FTA에두고있다. 소위 TRIPs-plus 규정이란 FTA 당사국들이 TRIPs협정에서요구하는것보다더높은수준의지식재산권기준에합의하는것을말한다. 62) 즉 TRIPs-plus 규정에는새로운형태의지식재산권을포함하거나지식재산권보호를위한더높고광범위한기준을이행하거나, TRIPs협정에서회원국들에게부여한어떤선택이나융통성을제거하는것등이포함된다. 63) 이러한 FTA에서의생물다양성관련 TRIPs-plus 규정은향후 WTO를통한다자간통상조약에서의합의도출에큰영향을끼칠것으로보인다. (2) 우리나라 FTA 협상에의시사점우리나라는 2002년타결된한-칠레 FTA를시작으로그동안여러국가들또는지역과 FTA를체결하였다. 64) 우리나라가체결한 FTA 모두가생물다양 61) Chang-fa Lo et al., Legal Thoughts between East and West in the Multilevel Legal Order, Springer, 2016, p.311. 62) David Vivas-Eugui & Maria Julia Oliva, supra note 16, p.5. 63) Chang-fa Lo et al., supra note 60, p.135. 64) FTA 강국 KOREA, <http://www.fta.go.kr/main/> 참고.

류예리 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 159 성또는유전자원, 전통지식및민간전승물에관해별도의규정을두고있는것은아니다. 이들중에서한-페루 FTA(2010 타결 ), 한-중 FTA(2014 타결 ), 한- 뉴질랜드 FTA(2014 타결 ), 한-콜롬비아 FTA(2012 타결 ) 그리고한-중미 FTA (2016년타결 ) 가내용의차이는있지만, 생물다양성관련규정을두고있다. 그내용과의미를살펴보면다음과같다. 한-페루 FTA 환경챕터제19.6조에서는생물다양성보호를위한최선노력조항을두고있다. 페루는유전자원제공국이지만우리나라와의 FTA에서는생물다양성보호기준이비교적낮다고할수있다. 한-중 FTA는비록지식재산권챕터에서유전자원, 전통지식및민간전승물이라는제목하에 5개조항을두고있지만, 한-중 FTA 역시실질적의무를부과하고있지는않다. 우리나라가중국의유전자원에주로의존하고있기때문에한-중 FTA에서높은수준의규정이마련될것을우려하였지만, 그합의내용은평범한수준이다. 한-뉴질랜드 FTA 지식재산권챕터에서는 1개조항을두고유전자원, 전통지식및민간전승물보호를위하여국제적의무를따를것을규정하고있다. 한국과뉴질랜드모두유전자원이용국으로서생물다양성관련국제조약상의의무를따르도록합의한것역시무난한합의문이라고할것이다. 이조항에서의국제적의무라함은생물다양성과관련있는생물다양성협약, 나고야의정서, TRIPs협정, WIPO IGC의합의내용등이포함될것으로보인다. 한-콜롬비아 FTA 무역과지속가능한발전챕터제16.5조에서는생물다양성이라는제목하에 6개조항을두고있다. 한-콜롬비아 FTA 제16.5조제4 항에서는한국의기체결 FTA에서는없었던특허출원에관한규정을두고있다. 즉 각당사국은관련정보를담고있고대중이접근가능한데이터베이스, 그리고적절한심사기관에서면으로선행기술을제출할수있는기회를제공함으로써유전자원또는전통지식에기초한특허출원에대한정보를공유하는방법을모색하기위해노력한다 (shall endeavor) 고규정하고있다. 65) 유전자원또는전통지식에기초한특허출원에대한정보공유에관한방안을제시하고있는데, 비록동규정은최선노력조항이지만그내용이특

160 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 허정보공유에관한구체적인내용이고이를 하여야한다 (shall) 는조동사를통해강제하고있기때문에한국이그동안에채택한 FTA 중에서비교적실체적이고강제성있는의무규정이라고할것이다. 그리고최근에타결된한-중미 FTA는환경챕터제17.1조제4항 (b) 66) 에서는 당사국들은생물다양성의보전과지속가능한이용, 그리고생물다양성의보전과그요소의지속가능한이용에관한전통지식의보존을증진하도록노력할것이다 (will strive) 라는최선노력조항을두고있다. 주목할점은동조제5항 67) 에서 어떠한당사국도이장에서발생하는어떠한사안에대하여도제22장 ( 분쟁해결 ) 을이용하지아니한다. 는조항을두어향후생물다양성과관련된 FTA 무역분쟁의여지를완전히배제하고있다는점이다. 우리나라는유전자원이용국으로서유전자원부국들, 즉개도국들과의 FTA에서무난한규정을이끌어냈다. 즉주로환경챕터에서그리고비록지식재산권챕터에서라고할지라도최선노력조항을활용하였다. 이제나고야의정서가발효한만큼그이후에체결되는 FTA에서특히개도국과의 FTA에서는나고야의정서의구체적인요건그리고유전자원및관련전통지식에대한출처요건을의무화하도록협상이진행될수있는만큼우리나라는우리나라의국익에부합하게기존의입장을유지하는것이바람직할것으로보인다. 65) 한 - 콜롬비아 FTA 제 16.5 조제 4 항. Each Party shall endeavor to seek ways to share information on patent applications based on genetic resources or traditional knowledge by providing: (a) publicly accessible database that contains relevant information; and (b) opportunities to file prior art to the appropriate examining authority in writing. 66) 한 - 중미 FTA 환경챕터제 17.1 조제 4 항 (b). The Parties will strive to promote the conservation and sustainable use of biodiversity, and the preservation of traditional knowledge relevant to the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components; and 67) 한 - 중미 FTA 환경챕터제 17.1 조제 5 항. Neither Party shall have recourse to Chapter 22(Dispute Settlement) for any matter arising under this Chapter.

류예리 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 161 Ⅳ. FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권규정에관한향후논의과제 1. TRIPs-plus 규정과최혜국대우원칙의적용 TRIPs협정제4조 68) 는최혜국대우원칙 (most favoured nation, 이하 MFN ) 에대해서다음과같이정의내리고있다. MFN이란지식재산권의보호와관련하여일방회원국에의해다른국가의국민에게부여되는이익, 혜택, 특권또는면제는즉시그리고무조건적으로다른모든회원국의국민에게부여되어야한다. 즉 TRIPs협정의적용범위는지식재산권의보호와관련된회원국의모든조치라고할수있으며, 이때지식재산이란 TRIPs협정제1조제2 항 69) 에따라 TRIPS협정제2부제1절부터제7절까지의대상인모든범주의지식재산을가리킨다. 그렇다면 TRIPs협정에서요구하는것보다더광범위하고높은기준을제공하는 TRIPs-plus 규정이 MFN의적용에따라다른 FTA 및당사국들에게어떤영향을끼칠것인지주목할필요가있다. 즉 FTA에서특허대상을확대하거나 1991년 UPOV협약에비준또는가입하도록하여 TRIPs협정에서부과하는선택권, 즉융통성을제한하는규정의 MFN 적용여부이다. 예컨대대만-파나마 FTA는 1978 또는 1991년 UPOV협약버전중에하나를선택하여가입할선택권을주고있지만, US-파나마 TPA는파나마가 1991년 UPOV 버전을비준할것을요구하고있다. US-파나마 TPA에서 1991년 UPOV협약을 68) TRIPs 협정제 4 조. With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. 69) TRIPs 협정제 1 조제 2 항. For the purpose of this Agreement, the term intellectual property refers to all categories of intellectual property that are the subject of Section I through 7 of Part II.

162 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 비준하기로한약속으로인해대만-파나마 FTA에서합의한약속내지는선택권은의미가없게되었고, 파나마는 MFN 조항에의거하여향후다른 WTO회원들에게도 1991년 UPOV협약버전을비준할것을요구하여야할것이다. 70) 선진국은개도국과체결한 FTA에서선진국의국내법에따라현재의지식재산권보호수준을그대로반영하고있다. 하지만대부분의개도국들은 FTA의의무를이행하기위하여국내법을개정하거나제정하여야한다. 즉일단개도국이지식재산권보호수준을강화하겠다고약속한이상 MFN 조항에따라다른 WTO 회원국들에게도같은수준의지식재산권을보호하여야한다. 71) 따라서유전자원및관련전통지식규정에관하여 TRIPs협정에서요구하는것보다더광범위한지식재산권적보호방안은다른 WTO 회원국들에게도같은수준으로보호되어야할것이다. 2. FTA 분쟁해결체제대상 FTA의유전자원및관련전통지식에관한규정은 FTA 협정문의불가분의일부 (integral part) 로서, 의무위반시, FTA 분쟁해결절차의대상이된다. 72) 따라서 FTA에서유전자원및관련전통지식에관한규정이구속력을갖느냐그여부를판단하는것은매우중요하다. 아래의 FTA 규정사례를살펴보면, 생물다양성에관한지식재산권적보호규정의내용이선택적이거나, 국내법에따를것을전제하거나, 또는최선노력조항으로마련되고있다. 그러므로이들내용이실제로의무이행을강제하는지사례별로살펴보아야한다. 예를들면, EU-CARIFORUM EPA 제150조제4항 73) 의내용은 요구할수 70) Chang-fa Lo et al., supra note 60, p.322. 71) Ibid. 72) David Vivas-Eugui & Maria Julia Oliva, supra note 16, p.22. 73) EU-CARIFORUM EPA 제 150 조제 4 항. The EC Party and the Signatory CARIFORUM States may require as part of the administrative requirements for a patent application concerning an invention which uses biological material as a necessary aspect of the invention, that the applicant identifies the sources of the biological material used by

류예리 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 163 있다 (may require) 라고하여의무이행여부는선택적이며, 국가가그이행을강제하지못한다. 따라서 CARIFORUM 국가들이그규정을이행할수는있지만, EU가그의무사항을이행하도록강제할수는없다. EU-콜롬비아-페루 FTA에서도 당사국은그들의국내법에따라유전자원및관련전통지식, 혁신, 관행에대한접근을규제하는규정을준수하도록출처공개요건의효과적인적용을위해규정할것이다. 고합의하였다. 74) 이규정역시의무를부과하고있다고해석할수도있지만, 국내법에따라 라는문구로인하여의무를부과하지못한다고볼수도있다. 이외에도 EU-콜롬비아-페루 FTA는최선노력조항을포함하고있다. 특허신청서및유전자원및전통지식에대한허여된특허에관한정보의교환으로실질적인특허심사에있어선행기술을결정하는데고려될수있도록노력한다. 고규정하고있다. 75) 또한 관련특허신청서를검토함에있어서특허심사관을훈련하는데협력하자는규정도포함하고있고, 76) 적용가능한국제법과국내법에따라유전자원및전통지식에대한국내적틀 (framework) 을적용하는데협력할것 에합의하였다. 77) 이처럼 최선의노력을다하겠다 는표현은추상적이고사실상또는도의상으로언급하는정도에그치는경우가많다. 따라서최선노력조항을개별적으로살펴그법적효력을인정할것인가여부를살펴야할것이다. 78) 이처럼생물다양성관련모호하고애매한규정에관한분쟁을최소화하기위하여한-중미 FTA는환경챕터제17.1조제5항에서처럼 어떠한당사국도이장에서발생하는어떠한사안에대하여도제22장 ( 분쟁해결 ) 을이용하지아니한다. 는조항을두는것이향후생물다양성관련분쟁을방지하기위한조항으로참고할수있을것이다. the applicant and described as part of the invention( 필자강조 ). 74) EU- 콜롬비아 - 페루 FTA 201(8). 75) EU- 콜롬비아 - 페루 FTA 201(9). 76) EU- 콜롬비아 - 페루 FTA 201(10). 77) EU- 콜롬비아 - 페루 FTA 201(12). 78) 권영준, 최선노력조항 (best efforts clause) 의해석, 서울대학교法學, 제 55 권제 3 호 (2014), 74-75 면.

164 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 3. 국내법과다자간국제회의에의영향 많은 FTA에서는유전자원및전통지식관련지식재산권규정에합의하면서, 국내법에따라 (according to their national law), 국가입법으로규정되어있는한 (as far as provided in their national legislation) 과같은문구를포함하고있다. 뿐만아니라 다자간논의 (multilateral discussion) 에이를때까지, 다자협정의향후발전에따라 (Subject to future developments of multilateral agreements ) 와같은문구도포함되고있다. 79) 전형적인사례가한-중 FTA의 다자협정또는각당사국의국내법규의향후발전에따라, 양당사국은유전자원에관한관련사안을추가적으로논의하기로합의한다. 는규정이다. 80) 이러한문구는향후국내법과다자협정의내용에영향을받을수있다는여지를남기고있다. 즉향후국내입법의진전에따라, 또는관련다자간논의에서의결과와결정에따라유전자원및관련전통지식규정을 FTA 당사국들이다시검토할수있도록안전장치 (safeguard) 를두고있는것이다. 이처럼안전장치를두는이유는유전자원및관련전통지식에대한보호방안은다자적차원에서는물론양자적또는지역적차원에서도합의에이르기매우어려운주제이기때문일것이다. 결국이는유전자원및관련전통지식에대한각국의국내법, 그들이체결하는 FTA, 그리고그들이참여하는 WTO와 WIPO 같은다자간국제회의가상호영향을끼칠수밖에없음을보여준다. Ⅴ. 결론 본고에서는먼저유전자원및관련전통지식과지식재산권의관련성을알 79) EU-CARIFORUM EPA 제 150(6), EU-Columbia and Peru FTA 제 201(13) 과한 -EU FTA 10.40(3). 80) 한 - 중 FTA 제 15 장제 17 조제 4 항. Subject to future developments of multilateral agreements or their respective domestic legislations, the Parties agree to further discuss relevant issues on genetic resources.

류예리 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 165 아보았다. 사실유전자원및관련전통지식과지식재산권의관계는상호모순되는지점이있다. 유전자원및관련전통지식을지식재산권을통하여엄격하게보호하면, 유전자원및관련전통지식의해적행위로부터보호해주는긍정적인측면이있다. 반면에이를너무엄격히적용하다보면특허등지식재산권의활발한발명활동을저해할수도있다. 따라서유전자원및관련전통지식을보호함과동시에지식재산권의활발한활동을저해하지않도록적절히규제할필요가있다. 본고에서는또한유전자원및관련전통지식과지식재산권의관련성을바탕으로통상협정인 FTA에서의유전자원및관련전통지식에관한지식재산권적보호방안을살펴보았다. 그결과유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한선진국과개도국의입장은뚜렷하게대조됨을알수있었다. 예컨대미국이체결한 FTA에서는생물다양성관련 TRIPs-plus 규정이협상되고있다. 즉미국의기체결 FTA에서는생물체에대한특허대상을확대하고, 1991년 UPOV 협약에의가입을강제하고있다. 이러한 TRIPs-plus 규정들은향후다자간통상조약의합의를도출하는데영향을끼칠것이다. 한편개도국의 FTA에서는유전자원및전통지식의출처공개의무화여부가논의되고있다. 이처럼 FTA에서의국가별입장이첨예하게대립되는가운데, 본고에서는유전자원및관련전통지식에대한 MFN 적용또는 FTA 분쟁해결절차대상여부와같이향후좀더깊은연구와분석이필요한논의사항도있음을제시하였다. 나아가 FTA에서합의된유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호규정이향후국내법및다자간국제회의에서상호간에영향을끼칠것으로보인다는점도밝혔다. 따라서현재 FTA에서합의되는 TRIPs-plus적인내용이향후국내법과다자간국제회의에반영될수있으므로 FTA에서의합의동향과내용은지속적으로연구되어야할것이다.

166 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 참고문헌 < 단행본 ( 국내및동양 )> 박노형외 28인, 신국제경제법, 보정판, 박영사, 2015. < 단행본 ( 서양 )> Chang-fa Lo, Nigel N.T. Li, Tsai-yu Lin, Legal Thoughts between East and West in the Multilevel Legal Order, Springer, 2016. Josef Drexl, Henning Grosse Ruse-Khan, Souheir Nadde-Phlix, EU Bilateral Trade Agreements and Intellectual Property: For Better or Worse?, Springer, 2014. < 학술지 ( 국내및동양 )> 권영준, 최선노력조항 (best efforts clause) 의해석, 서울대학교法學, 제55권제3 호 (2014). 류예리, FTA에서의유전자원과전통지식에대한논의동향및시사점 한국과중국의기체결 FTA를중심으로, 국제거래법연구, 제24권제1호 (2015). 정명현, 유전자원및관련전통지식과지식재산보호, 지식재산정책, Vol.21 (2014). 오윤석, 지리적표시와상표를통한생물다양성의보호가능성에대한사례고찰 (II), 지식재산 21, 제85호 (2005). 오윤석, 유전자원의보호에관한생물다양성협약과 Bonn Guidelines 고찰 (III), 지식재산 21, 제90호 (2005). 이헌희, FTA에서유전자원및전통지식논의와우리의대응방안, 산업재산권, No.52(2017). < 학술지 ( 서양 )> David Vivas-Eugui, Landmark biodiversity, TK provisions accompany EFTA- Colombia FTA, Bridges Trade BioRes Trade & Environment Review, Vol.3 Iss.2(October 2009). David Vivas-Eugui & Maria Julia Oliva, Biodiversity Related Intellectual Property Provisions in Free Trade Agreements, ICTSD Issue Paper, No.4(September 2010). Haugen, Hans Morten, How are indigenous and local communities rights over their traditional knowledge and genetic resources protected in current free trade

류예리 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 167 negotiation? Highlighting the draft Trans-pacific Partnership Agreement(TPPA), The Journal of World Intellectual Property, Vol.17(2014). < 인터넷자료 > CBD, 나고야의정서비준동향, <https://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/ default.shtml>, CBD, 검색일 : 2018.3.22. CBD, 나고야의정서입법동향, <https://absch.cbd.int/>, CBD, 검색일 : 2018.3.22. Joshua D. Sarnoff, Carlos M. Correa, Analysis of Options for Implementing Disclosure of Origin Requirements in Intellectual Property Applications, UNCTAD(2006), <https://www.cbd.int/doc/meetings/abs/abswg-04/information/abswg-04-inf-02-e n.pdf>, 검색일 : 2018.3.22. Geoff Tansey, Trade, intellectual property, food and biodiversity: key issues and options for the 1999 review of Article 27.3(b) of the TRIPS, Quaker Peace & Service, London(1999), <http://www.sristi.org/mdpipr2004/other_readings/or% 2013.pdf>, 검색일 : 2018.3.22. UN Forum for Indigenous Issues Secretariat, Who are indigenous Peoples? (2006), UN, <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf>, 검색일 : 2018.3.22. Membership of the IFAC-3 Committee, The US-Australia Free Trade Agreement: Report of the Industry Functional Advisory Committee on Intellectual Property Rights for the Trade Policy Matter(IFAC-3), USTR, <https://ustr.gov/ archive/assets/trade_agreements/bilateral/australia_fta/reports/asset_upload _file813_3398.pdf>, 검색일 : 2018.3.22. WIPO, what is intellectual property?, WIPO, <http://www.wipo.int/about-ip/ en/>, 검색일 : 2018.6.10. WIPO IGC, The Protection of Traditional Knowledge: Draft Artilcles, Rev 2., WIPO, <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_27/wipo_grtkf_ic_27_4. pdf>, 검색일 : 2018.3.22. WIPO IGC, Consolidated Document Relating to Intellectual Property and Genetic Resources Rev. 2, WIPO, <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_ grtkf_ic_26/wipo_grtkf_ic_26_4.pdf>, 검색일 : 2018.3.22.

168 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) < 기타자료 > Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998. WTO document, TN/C/W/52, 19 July 2009. 류예리, 중국특허법상유전자원출처공개요건의 TRIPS협정합치성연구, IP소액연구사업, 한국지식재산연구원, 2015. David Vivas-Eugui, Regional and Bilateral agreements and a TRIPS-plus world: The Free Trade Area of Americas(FTAA), Quaker United Nations Office, 2003.

류예리 FTA 에서유전자원및관련전통지식의지식재산권적보호방안에관한연구 169 A Study on Protection of Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge through Intellectual Property Rights in FTA Ryu Yeri Genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources themselves can not be protected by intellectual property rights. Intellectual property rights, however, can be used as a tool for fair and equitable benefit-sharing. Namely, genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources can be protected by intellectual property rights such as patents and geological indications. Recently, the ways of protection of genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources through intellectual property rights are also discussed in FTAs. For example, TRIPs-plus provisions related to biodiversity are discussed in FTAs concluded with United Stares of America(USA). Those USA FTAs enlarge patentability of life forms and demand FTA parties to ratify 1991 version UPOV. These TRIPs-plus provisions will affect multilateral trade agreements in the future. Meanwhile, FTAs with developing countries discuss disclosure requirements of inventions based on genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources. Until now, Korea as a user country of genetic resources has negotiated appropriate provisions related to biodiversity. But now it is time to have strategy in FTAs to discuss specific requirements and disclosure

170 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) requirements because Nagoya protocol came into force. Keyword Free Trade Agreement(FTA), Genetic Resources, Traditional Knowledge, Intellectual Property Right, Patent, Geological Indication, TRIPs-plus

지식재산연구제13권제2호 (2018. 6) 한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.13 No.2 June 2018 투고일자 : 2017년 7월 31일심사일자 : 2017년 8월 21일 ( 심사위원 1), 2017년 8월 18일 ( 심사위원 2), 2017년 8월 22일 ( 심사위원 3) 게재확정일자 : 2018년 5월 28일 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 양상운 *1) 정태현 **2) Ⅰ. 서론 Ⅱ. 이동통신기술표준특허 1. 이동통신표준화 2. 표준특허 Ⅲ. 연구질의 Ⅳ. 자료및분석방법론 1. 표준특허수집및분석자료구축 2. 기업별분석을위한지표 3. 특허별분석을위한변수와추정모델 Ⅴ. 분석결과 1. 기업별양적특성분석 2. 기업별질적특성분석 3. 특허단위분석 Ⅵ. 결론 * 한양대학교기술경영전문대학원박사과정. ** 한양대학교기술경영전문대학원부교수 ( 교신저자 ).

172 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 초록 이동통신기술에있어표준기술의개발과확보는기업경쟁력확보와강화에가장중요한요소중하나이다. 본연구는이동통신표준특허 23,879개를수집하여이중 88.8% 를보유한전세계상위 16개기업의특허포트폴리오를분석한다. 양적기준으로표준특허점유율과기술세대간성장률, 질적기준으로피인용지수, 독창성지수, 자기인용지수, 기술집중도를설정하여기업단위와특허단위에서복합적인분석을수행하였고이에기반하여기업들을분류하였다. 분석결과, 삼성과 LG는양과범위에있어기술선도자이지만질적품질, 독창성, 개방형개발전략에있어서는애플과극명한대비를보여주었다. 퀄컴과에릭슨은균형잡힌포트폴리오를구축하며질적으로도우수한기술선도자로분류되었다. 본연구는이동통신기술의표준특허및표준기술개발전략에대한이해를증진시키는한편, 특허에기반한기업기술개발전략파악방법론을제시한다는데의의가있다. 주제어 이동통신, 표준특허, 특허포트폴리오, 피인용, 독창성, 자기인용, 기술개발전략

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 173 Ⅰ. 서론 국제전기통신연합 (ITU) 은 2015년전파통신총회에서 5세대이동통신기술이름을 IMT(International Mobile Telecommunication)-2020으로채택하고, 2020년상용화를목표로표준화를진행하고있다. 5G 이동통신의주요기술요구조건중다운로드속도는최대 20Gbps, 최저 100Mbps로 1GB 영화한편을 10초안에내려받을수있는수준이다. 사실이러한기술적진보보다더놀라운것은첫번째디지털통신방식인 2세대기술 (CDMA, GSM) 부터 2020년상용화를목표로하는 5G 기술까지단 30여년밖에걸리지않았다는점이다. 빠르게진화하는이동통신산업의변화속에서다양한기술들이개발되고제안되었으나표준으로선정되지않은기술들의명멸은그보다더욱빨랐다. 그러나자사의기술이업계표준으로인정되면기술개발에있어다소나마경쟁사에비해우위에설수도있고, 표준특허의라이선싱에따른수입을올릴수도있다. 1) 퀄컴은 CDMA 표준기술라이선싱으로막대한로열티수입을올려왔다. 따라서이동통신분야주요기업은첨단기술연구개발과더불어개발한기술의표준화를전략적으로추진한다. 이동통신단말기와장비분야시장점유율상위기업들의목록이표준특허보유상위기업들의목록과크게다르지않은이유이다. 2) 표준기술과표준특허확보경쟁은종종표준특허분쟁까지촉발한다. 애플과삼성전자간의쌍방특허소송이나인터디지탈에의한주요단말기제조기업을대상으로한로열티지불소송등이 1) Armstrong, A. K. et al., The smartphone royalty stack: Surveying royalty demands for the components within modern smartphones, SSRN Working Paper(2443848), 2014. 2) Yang, S. & Jung, T., Co-evolution of markets for technology and markets for products in mobile telecommunication standards: Examination of essential patents for GSM, WCDMA, and LTE standards, Management of Engineering & Technology (PICMET), 2014 Portland International Conference on, 2014.

174 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 대표적인예이다. 표준특허는제품생산이나서비스를제공하는제조기반기업뿐만아니라, 제품생산을하지않고특허라이선싱의로열티수입을주사업모델로하는특허비실시기관에게도전략적으로중요하다. 3) 이러한표준특허의중요성에따라기업들은기업의기술역량, 비즈니스특성, 표준화진행상황등을고려하여다양한전략을실행한다. 4)5) 표준기술에있어기업간전략을분해하고분류하는것은표준경쟁 6) 의동태적메커니즘을파악함에있어기초적인작업이될것이라는점에서중요하다. 전세계경제, 또는한국에서특히, 이동통신산업이차지하는비중과중요성이막대하다는점도표준기술에관한보다깊은이해를촉구한다. 본연구에서는기업별표준특허를 4개질적특성지수 ( 피인용도, 독창성, 자기인용도, 기술집중도 ) 와 2개양적특성지수 ( 점유율, 성장률 ) 로분석하고유사한특성을보이는기업군을범주화한다. 특허는기업의 R&D 결과이자전략적수단으로특허의피인용, 독창성, 자기인용도는기업의연구개발역량및혁신역량의추정에널리활용되어왔다. 7)8) 또한기업별표준특허의양적특성 ( 점유율, 성장률 ) 은표준기술별기업의기술포트폴리오를파악하고, 변화추이를살펴보는데활용할수있다. 이동통신표준특허에대한기존의연구는대부분특정기술또는특정기업으로국한하여분석을진행하였다. 9)10)11) 3) Bessen, J. et al., The private and social costs of patent trolls, Regulation, Vol.34 No.4(2012), p.26. 4) 전영상, 이동통신표준특허분석을통한표준기술제공자유형별표준특허획득전략연구, 지식재산연구, 제 9 권제 1 호 (2014), 243-270 면. 5) 김기현 김광수, ICT 분야의표준특허정책현황및확보전략, 한국통신학회논문지, 제 34 권제 1 호 (2016), 5-15 면. 6) Shapiro, C. & Varian, H. R., The Art of Standards Wars, California Management Review, Vol.41 No.2(1999), pp.8-32. 7) Lanjouw, J. O. & Schankerman, M., Pantent quality and research productivity: Measuring innovation with multiple indicators, The Economic Journal, Vol.114 (2014), pp.441-465. 8) Ernst, H., Patent information for strategic technology management, World patent information, Vol.25(2003), pp.233-242. 9) Bekkers, R. et al., An empirical study on the determinants of essential patent claims

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 175 본연구는 3개세대의표준기술을동태적으로고려하며기업수준분석만이아니라특허수준분석도병행한다. 이러한다층적분석은각층위별분석을통해도출한기술전략의요인을보다명확히구분하는데도움이된다. 본연구는크게 6개장으로구분되는데, 1장서론이후, 2장에서는이동통신분야표준화와표준특허에대해정리하였다. 3장에서는연구질의를설명하고 4장에서분석자료및방법론을기술한다. 5장에서표준특허를기업별특성분석후특허단위분석을통해비교하였다. 최종적으로 6장에서는분석결과를정리하고고찰하였다. Ⅱ. 이동통신기술표준특허 1. 이동통신표준화 이동통신분야의표준기술은 1970년대후반 1세대아날로그방식부터시작하여지금은 4세대표준규격이마무리되어시장에상용화되었다. 1세대통신이라불리는아날로그통신방식은 FDMA 다중접속방식을사용하였으며, 1981년 ANSI(American National Standards Institute) 에서규격으로채택되었다. 본격적인디지털통신방식은 2세대부터시작되었으며, 북미의동기방식 (CDMA 다중접속방식의 IS-95) 과유럽의비동기방식 (TDMA 다중접속방식기반 GSM) 으로구분되어확산되었다. 2세대디지털통신방식보다최대전송속도 (Peak Data Rate) 가개선된 3세대통신방식은 3GPP와 3GPP2를중심으로표준화되었다. 3GPP에서는 2세대 GSM방식을기반으로 WCDMA 방식을표준화하였으며, 3GPP2에서는 2세대 IS-95 방식을기반으로 cdma2000을 3 in compatibility standards, Research Policy, Vol.40(2011), pp.1001-1015. 10) 전영상, 이동통신표준특허분석을통한표준기술제공자유형별표준특허획득전략연구, 지식재산연구, 제 9 권제 1 호 (2014), 243-270 면. 11) 김규동 최기호 박상효 장의선, 동영상압축표준의특허 DB 분석및동향에관한연구, 한국통신학회학술대회논문집, 2013, 22-23 면.

176 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 세대표준기술로개발하였다. 이후 3.5세대기술로 EV-DO, HSPA, WiBro 등의표준시스템이개발되었다. 이러한동기 / 비동기또는 3GPP/3GPP2로구분되어표준화되던 3.5세대까지의표준기술들은 4세대들어 OFDM 다중접속방식기반 LTE 표준기술로통일되었으며, 현재는 LTE-Advanced라불리는개선된 LTE 기술이시장에보급되어사용중이다. 본연구에서는이동통신분야 2세대, 3세대, 4세대표준기술중시장에서가장많이확산되었던세대별표준기술인 GSM, WCDMA, LTE를분석한다. 이세가지표준기술은 1998년 3세대기술표준논의를위해만들어진 3GPP (3rd Generation Partnership Project: 3세대이동통신기술표준제정을위해전세계주요표준화기구가참여하여만든협력프로젝트로유럽의 ETSI, 한국 TTA, 미국 ATIS, 일본 ARIB, 중국 CCSA 등이참여하고있음 ) 에서본격적으로표준화가진행되었다 ( 물론 2세대 GSM의경우, 3GPP 출범이전 ETSI를중심으로규격화가진행되었음 ). 일반적으로이동통신표준기술은 2세대, 3세대, 4세대와같이기술의세대 (Generation) 로구분하거나또는 GSM, WCDMA, LTE라는표준기술별시스템이름으로구분하여부르기도한다. 보다정확하게는표준을만들고공개하는 3GPP의세부기능별표준화시기구분단위인 Release로구분할수있다. 일반적으로 Release 뒤 숫자 는해당세부기술의표준개발이완료된연도를의미하는데, 예를들어 3GPP Release 98 표준은 1998년도표준화가완료된세부기술들이포함된표준이다. 이러한 Release 구분대로하면, 본연구에서분석하고자하는표준기술 GSM은 3GPP phase 1(Release 개념도입이전구분명 ) 부터 Release 98까지의세부기술을의미하며, WCDMA 는 Release 99부터 Release 7까지의세부기술, 마지막으로 LTE는 Release 8 이상세부기술에대한표준기술을의미한다. 2. 표준특허 표준특허 (Essential patent) 는특허청구범위의청구항중하나이상이국제전기통신연합 (ITU), 국제전기전자기술자협회 (IEEE) 등의표준화기구에서

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 177 제정한표준문서에포함되는특허로, 보다구체적으로는 표준문서의규격을기술적으로구현하는과정에서필수적으로이용하여야하는특허 라정의한다. 12) 표준화기술의범위가다양하며, 기술의융합정도가높은정보통신분야에서표준특허는경제적부가가치가상당히크다. 최문성 (2016) 연구에서는표준특허가치추정모델을제시하고, 이를통해 ICT 제조업의표준특허 1건이일반특허 1건에비해최소 298배이상의가치를가진다고추정하였다. 13) 강경남 (2013) 연구역시표준특허의경제적효과를콥-더글라스 (Cobb-Douglas) 생산함수에적용하여표준특허가일반특허보다 GDP 증가에미치는영향이높음을확인하였다. 14) 표준특허는기술료와같은직접적인경제적가치뿐만아니라기업의시장경쟁력에있어서중요한요소로작용한다. 특히자유국제무역을위한표준의통일이중요한이슈로부각되면서 WTO/TBT 협정에서는국제표준을따르지않는기술의적용을엄격히금지하고있다. 즉, 비표준기술기반제품과서비스는아무리기술적으로우수하더라도시장에서살아남기어렵다. 이에따라주요글로벌기업들은기술개발과더불어표준화및표준특허확보에노력을기울인다. 15) 이러한기업동향에따라기업의표준특허획득전략에관한연구가다수진행되었으며, 주로특정표준기술이나기업간특허분쟁사례를중심으로진행되었다. 정원준 (2014) 연구에서는삼성과애플표준특허분쟁및 NPEs의제조기반기업대상특허분쟁등을분석하여표준특허전략을고찰하였다. 16) 전영상 (2014) 의연구에서는이동통신과 MPEG LA 특허풀표준특허분석을통해기업의생산유형에따른표준특허획득전략 12) 장지훈, 통신표준필수특허창출및활용에대한법률상문제와이에대한대응전략, 한국통신학회논문지, 제 29 권 (2012), 59-67 면. 13) 최문성, 한국 ICT 산업에서의표준특허가치추정, e- 비즈니스연구, 제 17 권제 4 호 (2016), 109-121 면. 14) 강경남 김혜령 류태규, 표준특허의경제적효과분석, 한국통신학회학술대회논문집, 2013. 15) Yang, S. & Jung, T., 앞의논문. 16) 정원준 정현준, ICT 표준경쟁현황과시사점 - 표준특허분쟁을중심으로, 정보통신방송정책, 제 26 권 (2014), 26-50 면.

178 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 을분석하였다. 17) 또한이경실 (2012) 연구에서는 LTE 표준특허를정량분석하고그결과를기업의표준특허전략수립지침으로활용을제안하였다. 18) 본연구역시이동통신표준기술의연결된 3개표준기술에대한표준특허를다층적으로분석하고기업의기술전략을고찰한다. 표준특허실증분석을연구에활용하기위해서는주의해야할점이있다. 표준특허는관련기술의표준화를진행하는표준화기구에종속되어출원된다. 엄밀하게는표준특허등록은관련기술에대한특허권자의자발적선언을통해결정된다. 이과정에서표준화기구는특허권자가스스로선언한특허의표준특허로의적합성 ( 필수성 : Essentiality) 을판단하지않고수동적으로데이터베이스화하여관리만한다. 그러므로표준특허선언시여러가지오류정보가포함될수있다. 또한표준특허등록시점이후발생하는특허의분할 / 등록, 패밀리특허출원등각종속성의변경내용이반영되지않을수있다. 표준특허를분석하기위해서는이러한오류및부족한정보를보완하여분석용데이터를구성할필요가있다. Ⅲ. 연구질의 본연구는이동통신표준기술에대해기업의기술전략상차별화된특성이존재하는지에대한궁금증에서시작하였다. 기업의기술전략은산업별기술체제뿐만아니라동일한산업내에서도해당기업의기술역량에따라차별화된다. 19) 특히, 빠르게변화하는이동통신표준특성 (90년대 2G 이후, 약 10년마다세대별표준기술진화 ) 에따라새로운표준기술이대두될때마다선 17) 전영상, 이동통신표준특허분석을통한표준기술제공자유형별표준특허획득전략연구, 지식재산연구, 제 9 권제 1 호 (2014), 243-270 면. 18) 이경실 송영근, LTE 표준특허의정량적분석, 한국콘텐츠학회논문지, 제 12 권제 12 호 (2012), 721-732 면. 19) Lee, K. & Lim, C., Technological regimes, catching-up and leapfrogging: findings from the Korean industries, Research policy, Vol.30 Iss.3(2001), pp.459-483.

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 179 도기업의선발주자로서의효과는작아지고치열한경쟁이발생할수있다. 그러므로이동통신표준기술분야에서는선도기업 / 후발기업과같은단순구분의고찰보다는보다세밀한기업별연구개발및특허전략을살펴볼필요가있다. 이러한기업별특허분석을통해유의미한기술전략형태를도출할경우, 궁극적으로는기업의연구개발전략수립시활용이가능할것으로생각하였다. 기업의연구개발역량을살펴보기위해서는특허건수와같은양적분석뿐만아니라특허의질적가치를분석하여고찰하고자한다. 특허건수의단순양적분석은경제적가치와범위에서다양하게나타나는혁신활동의가치를측정하기에다소편향될수있으며한계가있다. 20) 특허의질적가치를분석하기위해서는인용관련지표분석연구가다수진행된바있다. 대표적으로 Trajtenberg 연구 (1997) 에서는특허의인용정보를활용하여관련기술의중요도, 일반성, 과학성, 독창성을포함하는기술독창성 (Originality) 계산방식을제안하였다. 21) 또한 Hall의연구 (2005) 에서는인용정보를사용하여기업특허의혁신가치를평가하였으며, Lee의연구 (2007) 에서는인용정보를활용하여특허품질과지식흐름을분석하였다. 22)23) 이러한특허의인용정보외에도특허의가치는특허보호를위해국제출원여부와관련이있다. 다수의국가에서특허등록을요청한다는건특허를관리하기위한비용을감수할정도의경제적가치를기대한다고볼수있기때문에, 기업특허의국제출원여부는기업보유기술의기술적가치및자기보유기술에대한해외전략을해석하는정보로활용이가능하다. 20) Trajtenberg, M., A penny for your quotes: patent citations and the value of innovations, The Rand Journal of Economics, Vol.21 No.1(1990), pp.172-187. 21) Trajtenberg, M. et al., University versus corporate patents: A window on the basicness of invention, Economics of Innovation and new technology, Vol.5 No.1 (1997), pp.19-50. 22) Lee, Y.-G. et al., An in-depth empirical analysis of patent citation counts using zero-inflated count data model: The case of KIST, Scientometrics, Vol.70(2007), pp.27-39. 23) Hall, B. H., et al., Market value and patent citations, RAND Journal of economics, Vol.36 No.1(2005), pp.16-38.

180 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) Ⅳ. 자료및분석방법론 1. 표준특허수집및분석자료구축 이동통신분야의표준기술을관리하는표준화기구 (Standard Setting Organizations: SSOs) 는 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 이다. 3GPP는전세계주요이동통신서비스와제조기업은물론이동통신기술분야의주요국가표준화기구들이참여한대표적인표준화기구이다. 유럽통신표준기구 (European Telecommunications Standards Institute: ETSI) 는 3GPP의표준개발활동에주도적으로참여하고있을뿐만아니라표준으로채택된기술들을체계적으로관리하여데이터베이스화한다. ETSI의지식재산권온라인 DB(ETSI IPR Online Database) 24) 는이동통신분야표준특허에관한한 가장신뢰할만한가용한데이터베이스 25) 로서이동통신표준특허를연구하는선행연구에서도이미자주활용하여왔다. 26)27) 따라서본연구에서도 ETSI 온라인 DB에서획득한표준특허자료를활용하기로한다. ETSI 온라인 DB로부터본연구에서필요한표준특허자료를획득하기위하여다음의절차를따랐다. 먼저, 본연구의기술범위인 GSM, WCDMA, LTE로기술을한정하기위하여 ETSI 온라인 DB의프로젝트명검색어로 GSM 및 GERAN 28) ( 이상 GSM 표준특허 ), WCDMA 및 UMTS 29) ( 이상 24) ETSI. http://ipr.etsi.org. 25) Bekkers, R. & West, J., The limits to IPR standardization policies as evidenced by strategic patenting in UMTS, Telecommunications Policy, Vol.33(2009), pp.80-97. 26) Berger, F. et al., Filing behaviour regarding essential patents in industry standards, Research Policy, Vol.41 Iss.1(2012), pp.216-225. 27) Bekkers, R. & Martinelli, A., Knowledge positions in high-tech markets: Trajectories, standards, strategies and true innovators, Technological Forecasting and Social Change, Vol.79(2012), pp.1192-1216. 28) GSM EDGE Radio Access Network 의약어로 3GPP 내 GSM 와같은 2 세대기술의미. 29) Universal Mobile Telecommunication System 의약어로 3GPP 내 WCDMA 와같은 3 세대기술의미.

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 181 WCDMA 표준특허 ), LTE 및 E-UTRA 30) ( 이상 LTE 표준특허 ) 를각각적용하였다. 이렇게추출된표준특허를특허출원번호와등록번호별로정리하여중복을제거하고오류를확인하였으며출원인명을정제하는등자료정제 (data cleasing) 작업을수행하였다. 마지막으로, 정제된표준특허를유럽특허청 (EPO) 에서제공한전세계특허데이터베이스 (PATSTAT) 의특허자료에일일이매칭하였다. 본연구에서는여러출원사무소에출원된특허중미국특허 ( 즉, 미국특허상표청에출원된특허 ) 만을활용하였다. 그이유는, 본연구가비교적긴기간동안출원된특허를대상으로인용정보를주로분석함에따라, 출원사무소에의한편차도줄이는한편, 미국특허의인용정보가비교적잘관리되어왔기때문이다. 이와같은과정을통해 GSM 관련특허 4,724건, WCDMA 관련특허 9,269건, LTE 관련특허 9,886건등총 23,879개특허로구성된분석데이터세트를구축하였다. 본연구의주목적은이동통신분야주요기술보유기업들에대한분석이다. 이를위해분석대상을데이터세트내에서이동통신표준기술별표준특허보유상위 10개기업으로한정하였다. 각기술별로상위 10개기업에포함되는기업이일부상이하므로최종적으로는표 1과같이 16개기업을분석의대상으로삼았다. 상위 16개기업이표준특허전체에서차지하는비중은 88.8% 에달한다. 퀄컴과노키아가각각 4,958건과 2,851건을보유해수위를달렸고뒤를이어특허비실시기관 ( 또는 NPE) 인인터디지탈이 2,293건, LG전자가 2,284건을보유하고있다. 에릭슨, 삼성, 모토롤라와같은단말기및장비제조사가표준특허보유건수기준 5위 ~7위에위치해있다. 애플과화웨이, 시멘스, HTC 등이동통신단말기주요제조사도분석대상에포함되어있다. 30) Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network 의약어로 3GPP 내 LTE 와같은 4 세대기술의미.

182 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 표 1. 분석대상기업별표준특허개수와비중 Firm Number Percentage Qualcomm 4958 20.8% NOKIA 2851 11.9% InterDigital 2293 9.6% LG Electronics 2284 9.6% Ericsson 1666 7.0% Samsung Electronics 1439 6.0% MOTOROLA 1284 5.4% Huawei Technology 828 3.5% Panasonic 625 2.6% Apple 578 2.4% NEC Corporation 460 1.9% Nokia Siemens Networks 457 1.9% Sharp 442 1.9% Siemens 392 1.6% NTT DOCOMO 370 1.5% HTC Corporation 288 1.2% Total (top 16) 21215 88.8% 출처 : ETSI와 PATSTAT으로부터저자산출 2. 기업별분석을위한지표 본연구에서는기업의기술전략을고찰하기위해과거선행연구들과유사하게특허의서지정보를활용한다. 특허는기업기술혁신활동의대표적인결과물로, 특허정보에는기술적가치외기업의경영정보도포함되어있다. 그러므로특허정보분석은특허자체의가치뿐만아니라해당특허를보유한기업의연구개발역량을분석하는데활용된다. 또한특허의기술정보는연구개발투자결정, 연구개발인적자원관리, 특허포트폴리오운영등과같은기술관리측면에서중요한도구로활용되므로기업연구개발전략을분석하는데활용할수있다. 31)32)

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 183 기존선행연구에서많이활용되었던표준특허의피인용도 (forward citation count), 독창성 (originality), 자기인용 (Self-Citation) 을기반으로질적분석을진행한다. 특허의전방인용 ( 피인용 ) 은후속특허출원시인용되는경우로, 이러한전방인용정보는특허의경제적가치및사회적가치와같은기술적유용성을해석하는데활용할수있다. 일반적으로전방인용횟수가높을수록해당특허가후속기술발전에더많이활용됨을의미하며, 이는곧해당특허를보유한기업의연구개발우수성을판단하는대용물로도활용된다. 이러한전방인용은시간이흐름에따라발생하므로적절한적시성을설정하여계산해야하는데, 본연구에서는이동통신기술의빠른진화속도를고려하여출원후 5년이내피인용을기준으로계산하였다. 이러한특허의전방인용과반대로후방인용은특허출원시인용여부를밝히거나또는특허심사시파악된선출원특허에대한인용이다. 이러한후방인용정보는선행특허, 넓게는선행기술과의연관성을해석할수있는지표로기술의지식파급효과를추적하는데활용이가능하다. 본연구에서는후방인용정보를바탕으로특허의독창성 (Originality) 과자기인용 (Self-Citation) 을살펴본다. 특허의독창성 (Originality) 은특허가얼마나다양하고지식에서독창성을창출하였는지를보여주는지표로피인용과함께기업보유특허의기술성을추정하는데활용이가능하다. 이러한독창성 (Originality) 은특허의서지정보중후방인용된특허의 IPC(International Patent Classification) 코드분류비율을 Herfindahl-Hirshman Index( 이하 HHI) 계산식에적용하여아래와같이계산한다. 이와같은계산식에의해독창성 (Originality) 은 0부터최대 1의범위로표현되며, 1에가까울수록분석대상특허가넓은기술범위에서기술적혁신을만들어내었다라고해석할수있다. 31) Trajtenberg, M., 앞의논문. 32) 장지훈, 통신표준필수특허창출및활용에대한법률상문제와이에대한대응전략, 한국통신학회논문지, 제 29 권제 2 호 (2012), 59-67 면.

184 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 는전체 patent class 중 Patent class j 를포함한특허 i 의인용비율. 자기인용 (Self-Citation) 은분석대상특허가인용한과거특허중분석대상특허와동일한출원인 ( 기업 ) 을가진경우를의미한다. 이러한자기인용 (Self- Citation) 은해당특허또는기술에대해출원인의자기기술역량을가리키는지표이자, 지식의내부활용정도, 즉내부전유성을추정하는데활용할수있다. 기업이보유한특허의자기인용정도가높을수록해당기업은축적된자기기술역량이높으며또한자기기술과혁신결과를보호하는방향으로연구개발하는경향이있다고추론할수있다. 반대로자기인용정도가낮은기업은자기기술역량이낮으며, 자기지식의내부전유보다는외부지식이나특허를선호하는연구개발경향이있다고추정할수있다. 본연구에서는특허의인용특허중동일출원인의특허가있는경우를자기인용특허로계산하여정리하였다. 이와같은특허의질적분석을위한세가지지표 ( 피인용도, 독창성, 자기인용 ) 와더불어본연구에서는기술집중도를분석하였다. 이를위해기업별로보유한표준특허전체의 IPC 코드중첫네자리 ( 섹션, 클래스, 서브클래스 ) 를기준으로전체특허의 IPC 코드를구분하고, 구분된 IPC 코드별비율을 HHI 계산식에적용하여기술집중도를계산하였다. 는해당기업이가지고있는모든특허중특허 의 IPC 비율, N 은 IPC 개수. 3. 특허별분석을위한변수와추정모델 회귀분석의종속변수는질적특성지수세종으로삼았다. 즉, 출원후 5 년

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 185 내피인용도, 자기인용도, 독창성이다. 기업별분석에서는세대별, 기업별로최대-최소법을활용해상대지수로만들었지만회귀분석에서는기술세대와기업등의요소를모두통제하므로원래산출된절대값을활용한다. 독립변수는기업또는기업그룹의더미이다. 기업그룹은본연구의분석결과를활용해결정하였다. 첫번째그룹은삼성, LG, 파나소닉으로구성하였고두번째그룹은퀄컴과에릭슨으로구성하였으며, 세번째와네번째는각각애플만으로, 인터디지털만으로구성하였다. 나머지기업들도모두합하여하나의그룹더미로처리하였다. 통제변수는기존의연구에서특허의질적특성에영향을끼친다고알려진특성들을폭넓게포함하였다. 특허의기술분야에따라분야나기업내기술의축적도가다를수있다. 이는자기인용도, 독창성, 피인용도에모두영향을끼칠수있다. 이에따라기술분야를통제하였다. 구체적으로는표준특허를우선 WIPO가제시한 35개대범주로나누어이중표본의분포가집중된 5개분야를통제하고나머지군소분야들을참조그룹으로하였다. 출원연도도비슷한이유로종속변수와독립변수간의관계에영향을끼칠수있으므로통제변수로두었다. 주요종속변수인자기인용과독창성지수는후방인용특허로부터산출되었으므로후방인용수와비특허문헌인용수의많고적음에따라영향을받을수있어통제하였다. 피인용도역시후방인용도수와일정한상관관계가있음이선행연구를통해알려져있다. 33)34)35) 자기인용도의경우축적된자체기술의양에영향을받을것이다. 이를위해각특허별로출원일이전에동일출원인에속한특허의수를합산하여특허스톡 (patent stock) 을산출하여변수화하고통제하였다. 33) Gambardella, A. et al., The value of European patents, European Management Review, Vol.5(2008), pp.69-84. 34) Harhoff, D. et al., Citation Frequency and the Value of Patented Inventions, Review of Economics & Statistics, Vol.81(1999), pp.511-515. 35) Harhoff, D. et al., Citations, Family Size, Opposition and the Value of Patent Rights, Research Policy, Vol.32 Iss.8(2003), pp.1343-1363.

186 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 기타특허의가치나질적특성에영향을줄수있는인자로프로젝트의규모가있다. 이는발명인의수와출원인의수로통제하였다. 또한등록된특허가통상그렇지않은특허보다가치가높으므로등록여부도변수화하여통제하였다. 특허화된기술의시장가치에대한대리지표로동일발명이얼마나많은나라에서보호되는지를살펴본다. 이러한특성과관련하여본연구에서는특허의 PCT여부와더불어패밀리사이즈를각각회귀모델에서통제하였다. 마지막으로, 특허의기술범위를통제하기위해특허가할당된분류코드의수를 IPC기준으로산출하여회귀식에포함하였다. 아래표에분석에활용한모든변수에대한설명과기술통계를요약하였다. 표 2. 특허분석용변수의기술통계요약 Variable 설명 Obs Mean Std. Dev. Min Max FC_5yr 피인용수 23879 14.60 26.21 0 535 sc 자기인용수 23879 0.12 0.19 0 1 originality 독창성 23879 0.71 0.39 0 1 patstock 특허스톡 19004 532.79 517.58 0 2167 cnt_bc 후방인용수 23879 16.62 29.48 0 222 cnt_npl 비특허문헌인용수 23879 5.35 12.97 0 99 Granted 등록여부 23879 0.71 0.45 0 1 nr_ipc IPC 수 23879 5.36 5.53 0 114 appln_filing _year 출원연도 23879 2004.58 4.68 1977 2012 cnt_inpadoc 패밀리특허수 23879 73.17 199.73 1 1134 pct PCT출원여부 23879 0.42 0.49 0 1 nr_applt 출원인수 23879 2.06 1.91 0 16 nr_invnt 발명자수 23879 3.14 1.90 0 15 wipo_bascom 23879 0.04 0.19 0 1 wipo_computer 23879 0.09 0.28 0 1 wipo_digital WIPO 기술분류 23879 0.39 0.49 0 1 wipo_meas 23879 0.04 0.19 0 1 wipo_telecom 23879 0.43 0.50 0 1 wipo_av 23879 0.00 0.05 0 1

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 187 추정모델은피인용지수의경우계수 (count) 형변수이므로포아송모델과음이항회귀분석 (negative binomial regression) 모델을적용할수있는데, 피인용지수의평균 (14.6) 과표준편차 (26.21) 를고려하여과대산포를해결할수있는음이항회귀분석을적용하였다. 36) 나머지독창성지수와자기인용지수는연속형변수이므로 OLS( 최소자승 ) 회귀분석모델을적용하였다. Ⅴ. 분석결과 1. 기업별양적특성분석 분석대상표본에포함된표준특허를기업별, 표준기술별로분해한후 LTE 에서의점유율과성장률을계산하였다 ( 표 3). LTE에서도퀄컴의점유율이가장높은것 (20.7%) 은전체적인추이와도일치한다. 주목할만한변화는삼성과 LG에서찾아볼수있다. 전체표준특허점유율로는 6.0% 로 6위에그쳤던삼성전자가 LTE만놓고보았을때는 10.6% 로 2위를차지했다. 삼성전자의성장은예외적으로폭발적이었는데, GSM 표준특허가불과 6건이었다가 WCDMA 381건, LTE 1,052건으로평균성장률의 160배 (GSM LTE), 27배 (WCDMA LTE) 에달할정도로급격한성장을보였다. LG전자도 3위에올랐으나 LTE점유율은 9.0% 로전체점유율 (9.6%) 보다는다소떨어졌다. WCDMA에서 LTE표준간의표준특허성장률을보면, 일본의통신서비스기업인 NTT DoCoMo가평균성장률의 383배를기록하였고, 이어서샤프, 파나소닉등의일본제조기업이크게성장하였다. 노키아시멘스네트웍스, 에릭슨, 모토롤라, 퀄컴등유럽과미국의장비및부품제조사도평균이상의성장을보였다. 노키아나시멘스는성장률배수가 1 이하를훨씬밑돌거나심지어는음의값을기록할정도로 LTE 산업에서의퇴조가표준특허의증감 36) Cox, David R., Some remarks on overdispersion, Biometrika, Vol.70 No.1(1983), pp.269-274.

188 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 에서도뚜렷하게관측된다. 대만의 HTC 또한성장률이평균을크게하회한다 (WCDMA LTE 성장률배수 = 0.5). 중국의화웨이는 GSM 대비 LTE 표준특허의수는평균을다소상회 (1.3) 하였으나 WCDMA에대비하여서는평균성장률이시멘스에이어감소세가가장큰기업에속했다. 인터디지털도 LTE 관련표준특허의수가 WCDMA에비해감소하였다. 표 3. 기술별표준특허수및성장률 Firm 표준특허수 GSM WCDMA LTE LTE 표준특허점유율 GSM LTE 성장률배수 WCDMA LTE Qualcomm 1143 1768 2047 20.7% 0.7 2.4 NOKIA 951 1339 561 5.7% -0.4-8.7 InterDigital 356 1179 758 7.7% 1.0-5.4 LG Electronics 737 661 886 9.0% 0.2 5.1 Ericsson 272 587 807 8.2% 1.8 5.6 Samsung Electronics 6 381 1052 10.6% 159.5 26.5 MOTOROLA 222 505 557 5.6% 1.4 1.5 Huawei Technology 78 560 190 1.9% 1.3-9.9 Panasonic 18 237 370 3.7% 17.9 8.4 Apple 169 203 206 2.1% 0.2 0.2 NEC Corporation 4 240 216 2.2% 48.5-1.5 Nokia Siemens Networks 112 145 200 2.0% 0.7 5.7 Sharp 84 91 267 2.7% 2.0 29.1 Siemens 71 248 73 0.7% 0.0-10.6 NTT DOCOMO 13 13 344 3.5% 23.3 382.5 HTC Corporation 95 98 95 1.0% 0.0-0.5 Total (top 16) 4331 8255 8629 87.3% 0.9 0.7 위의분석결과를다음과같이정리할수있다. 표준특허점유율과성장률이모두높은기업범주는표준기술을선도한다고할수있다. 퀄컴, 삼성전자, 에릭슨, LG전자, 파나소닉이이에해당한다. 점유율은낮지만성장률이높은기업들은향후이동통신표준기술분야에서의기술적영향력확대가예

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 189 상된다. 이들은기술추격자라할수있다. NTT 도코모, 노키아-시멘스, 37) 샤프가이에해당한다. 한편, GSM과 WCDMA는물론 LTE표준특허에서도높은점유율을보이지만성장은정체한기업군이있다. 노키아, 인터디지털, 모토롤라가그들이다. 노키아와모토롤라는한때이동통신단말기시장의지배적기업이었으나스마트폰의등장과함께급격히시장에서퇴출되었다는공통점이있다. 마지막으로점유율과성장률모두평균을하회하는기술후발군에속하는기업은화웨이, 애플, NEC, 시멘스, HTC 등이다. 이범주에세계스마트폰시장에서삼성과 1위각축을벌이고있는애플이속해있다는점이특이하다. 표 4. 점유율 - 성장률매트릭스 성장률 상위 하위 LTE 표준특허점유율 하위 상위 기술추격군 기술선도군 NTT, 노키아-시멘스, 샤프 퀄컴, 삼성, 에릭슨, LG, 파나소닉 기술후발군화웨이, 애플, NEC, 시멘스, HTC 기술성장정체군노키아, 인터디지털, 모토롤라 표준특허의양적분석의결과는비록엄밀한것은아니지만각기업의기술적우열과시장에서의지위와일정부분상통한다고볼수있다. 각기업의기술전략을보다상세히살펴보기위해아래에서는특허의질적품질지수와기업별기술집중도를살펴본다. 2. 기업별질적특성분석 아래표에 16개기업별로피인용지수, 독창성지수, 자기인용지수, 기술성지수, 기술집중지수를요약하였다. 기업별분석에앞서각지수간의관계를 37) 노키아 - 시멘스네트웍스는노키아와시멘스의합자회사였지만 2013 년노키아가시멘스의지분을모두인수함으로써노키아의자회사가되었으며이후 Nokia Networks 로사명을변경하였다.

190 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 우선살펴보자. 피인용지수, 독창성지수, 자기인용지수, 기술집중지수간의피어슨상관계수중통계적유의성 ( 신뢰수준 0.05) 을보이는것은피인용지수와기술집중지수간 (-0.61, p<0.05) 이유일했다. 즉, 표준특허의기술적유용성이높은기업은광범위한기술분야에표준특허가고루분포하는반면, 기술적유용성이떨어지는특허를보유한기업은협소한기술분야에집중하는경향이발견되었다. 전자의대표적인예가애플, 모토롤라이고후자의대표적인기업이 HTC, 화웨이, NTT 도코모, 샤프이다. 에릭슨, 인터디지털, 퀄컴, 삼성전자는피인용도가 63 이상으로상대적으로높으면서도중간정도의, 균형잡힌기술집중도를보여준다. 표 5. 기업별표준특허의질적특성지수 기업명피인용지수 (a) 독창성지수 (b) 자기인용지수 (c) 기술성지수 (=a+b+c) 기술집중지수 Apple 100 84.3 10.5 76.4 26.5 Ericsson 67.3 41.3 100 81.8 44.7 HTC Corporation 8.7 33.5 20.2 24.5 100 Huawei Technologies 9.6 62.6 58.4 51.2 100 InterDigital 63.3 90.9 39.5 76.0 41.4 LG Electronics 58.5 67.4 78.9 80.3 49.2 MOTOROLA 98.3 78 67.1 95.5 0.2 NEC Corporation 19 83.6 42.2 56.8 61.9 NOKIA 54.8 37.1 88.6 70.8 0 Nokia Siemens Networks 19.5 0 0 7.7 41.7 NTT DOCOMO 17.8 64.6 52.7 53.0 87.5 Panasonic 32.7 100 64.7 77.4 51.3 Qualcomm 89.1 52.6 97.1 93.7 48.4 Samsung Electronics 70 84.7 79.5 91.9 72.4 Sharp 8.9 51.3 29.9 35.3 75.3 Siemens 0 14.5 32.3 18.4 39.2 표준편차 34.7 30.3 31.3 27.0 29.9 중위값 44.5 69.95 57.15 73.4 48.8

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 191 한편, 피인용지수, 독창성지수, 자기인용지수는모두기업의기술역량의우수성을포착하는지표이다. 이들세지수의합을구해기술성지수로명명하고, 기술성지수와기술집중지수간의관계를분석함으로써이두가지기술적특성에따라기업들을범주화할수있을지고찰하였다. 38) 이를아래그림에표현하였다. 거품의크기는표준특허의수이다. 여기에서는개별기업특성을상세히논하는것보다는전체적인특징에관련된발견만기술한다. 우선, 앞의점유율-성장률매트릭스로부터도출한것과유사한결과를확인할수있다. 삼성전자, 퀄컴, LG전자, 에릭슨, 파나소닉, 인터디지털, 애플이한개의클러스터를형성한다. 이들은모두이동통신단말, 장비, 기술시장에서지배적위치에있다는공통점을지닌다. 삼성이클러스터내에서기술집중도가높은편이며애플은낮은편이라는세부적이질성은존재한다. 앞서점유율-성장률매트릭스에서는이들을기술선도군으로분류했다. 기술적측면을고려하자애플과인터디지털이기술선도군에합류하였다는사실은눈여겨볼만하다. 노키아와모토롤라는시장에서의지배적위치를급속히잃었다는공통점이있는데, 표준특허측면에서도기술성은평균이상으로높지만집중하기보다는방대한범위의기술포트폴리오를보유한다는공통점을확인하였다. 38) 다른지수와마찬가지로기술성지수도세기술특성지수의단순합을구한후최대최소법에따라정규화하였다. 이는절대값보다는기업들간의상대적차이가본분석에서중요하기때문이다. 세기술특성지수의내적신뢰성 (reliability) 은크론박 (Cronbach) 알파통계량으로보았을때기준값 (0.7) 을다소하회하는수준 (0.63) 으로나타났다.

192 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 그림 1. 기술성지수및기술집중지수 이제피인용, 독창성, 자기인용을이동통신기술세대별변화를중심으로보다심층적으로살펴보자. 모든표준특허를합한그림이 Overall 인데, 삼성, LG, 모토롤라가독창성이높고자기인용도도높은클러스터에속한다. 퀄컴, 에릭슨, 노키아는자기인용지수는가장높은그룹에속하지만독창성은중위그룹에속한다. 애플은독창성은최상위그룹에속하지만, 자기인용은최하위권에위치한다. 다시말하자면, 애플은자신이보유한기술보다는다양한외부기술을조합하여기존에없던독창적인기술을표준특허로취득하는경향이강하다는것이다. 보다더흥미로운것은분석대상중가장최근기술인 LTE 표준특허에서의동향일것이다. 그림 2의 LTE 패널을보면 LG와삼성이클러스터를이루고있다. 모토롤라는이들그룹보다자기인용지수가떨어지고파나소닉은독창성이다소높다. 애플은여전히우하단에위치해높은독창성-낮은자기인용패턴을유지하고있다. 높은자기인용-중간정도의독창성그룹에는여전히퀄컴과에릭슨이위치해있으나노키아는이들그룹에서다소분리되

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 193 어있다. 인터디지털은높은독창성-중간정도의자기인용그룹이며모토롤라및 NTT, NEC, 샤프와비슷한패턴이다. 표준기술의세대가변함에따른동태적양상의변화가가장큰기업은삼성전자와파나소닉이다. GSM에서는모든질적지수가하위에불과해그림에서좌하단에위치하였지만 WCDMA와 LTE로오면서우상단으로이동했다. LG전자도중앙상단에서우상단으로이동하였지만삼성전자만큼변화의폭이크지는않다. 퀄컴, 애플, 에릭슨, 인터디지털, 모토롤라등의주요기업도세대간다소의변화를보여준다. 그림 2. 피인용지수, 독창성지수, 자기인용지수 기업별특성분석을통해이동통신기술표준특허상에서상이한클러스터

194 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 가존재함을알수있었다. 삼성전자, LG전자, 파나소닉이제조기업으로서자체기술역량을강화하며기술을선도하는그룹에속하며, 퀄컴과에릭슨은독창성보다는기존에자신이보유하던기술을잘활용하며, 균형잡힌포트폴리오에서우수한기술을개발하는그룹에속한다. 애플은다른기업들모두와차별되게도, 융합적이며독창적이면서도높은기술적유용성을내포한표준기술포트폴리오를보유하고있다. 애플은이러한기술을축적된자체역량보다는외부의기술을폭넓게융합하여개발하는것으로보인다. 3. 특허단위분석 아래에서는특허를분석단위로두고서도여전히이러한발견이유지되는지확인해볼것이다. 표준특허포트폴리오의기술적특성이기업별전략에따른것이라기보다는기업이집중하고있는기술분야의특성, 단위기술개발프로젝트의특성, 기타시점과개별특허의특성에따라영향을받을수있다. 여기에서는이러한개별적특성을통제한후에도여전히기업구분별효과가표준특허의질적특성에반영되는지회귀분석을통해살펴볼것이다. 단, 기술변화에따라기업의표준특허가변화하므로세가지표준기술중표준특허양이가장많고최신기술인 LTE 표준특허로데이터를제한하여기업별분석결과와특허단위분석결과간차이점고찰에집중하였다. 분석특허수는 7,647개이다. 아래표는앞서기업별특성분석의변수중특허단위분석이가능한세가지질적특성지수 ( 피인용지수, 독창성지수, 자기인용지수 ) 에대한회귀분석결과의요약이다. 회귀분석의주목적이앞서도출한기업구분별특성적차이가여전히유지되는지확인하는것이기때문에기업별특성분석결과에따라기업을구분하고이를더미변수로만들었다. 기준기업군은삼성, LG, 파나소닉으로두었다. 즉, 회귀분석의기업군더미변수의계수는이기준기업군에대비한값이될것이다. 이들을기준기업군으로둔이유는두가지인데, 우선이기업군이기술선도제조기업으로서이동통신표준기술에서주목할만

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 195 한기술적역량과성장을보인다는점이그하나이다. 또다른이유는한국기업인삼성과 LG가이기업군에포함되어있으므로이들을기준으로삼아다른기업과비교함으로써이들에대한논의를풍부히하고자함이다. 다른기업군은기업별분석의결과를반영하여 1) 퀄컴-에릭슨더미, 2) 애플더미, 3) 인터디지털더미를각각설정하고나머지를 4) 기타기업더미로두었다. 통제변수는앞에설명한대로특허의피인용도, 독창성, 자기인용에영향을끼친다고기존의연구 39) 를통해알려진변수들을폭넓게포함하였다. 회귀분석모델은계수형데이터인피인용지수는음이항회귀분석 (negative binomial regression) 모델을적용하고연속형변수인독창성과자기인용지수는최소자승회귀분석을적용하였다. 피인용지수의회귀분석결과 alpha값은 2.038로과대산포에적합한음이항회귀분석이적절함을확인할수있으며, pseudo-r² 값은 0.028이다. 독창성과자기인용지수의회귀분석의 R-squared 값은각각 0.178, 0.08로모델의설명력은 17% 와 8% 로확인되었다. 세가지질적지수에대한회귀분석결과를기업군별더미에대한계수비교를위해정리하면아래표 6과같다. 표 6. 특허지표에대한회귀분석결과 독립변수 / 통제변수 종속변수 40) 피인용지수독창성지수자기인용지수 퀄컴-에릭슨더미 0.274*** -0.769 0.653 (0.073) (0.581) (0.878) 애플더미 0.439*** 3.150*** -11.142*** (0.104) (0.749) (0.748) 인터디지털더미 0.406*** 1.039* -8.595*** (0.081) (0.566) (0.763) 기타기업더미 0.286*** 0.240-5.356*** (0.053) (0.454) (0.615) patstock 0.000 0.002*** 0.005*** (0.000) (0.000) (0.001) cnt_bc 0.009*** 0.122*** -0.049*** 39) Gambardella et al., 앞의논문 ; Harhoff et al., 앞의논문 ; Trajtenberg, 앞의논문 ; Trajtenberg et al., 앞의논문.

196 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) (0.001) (0.005) (0.008) cnt_npl -0.008*** -0.118*** 0.094*** (0.002) (0.010) (0.015) Granted 0.539*** 1.285*** -0.021 (0.060) (0.473) (0.625) nr_ipc -0.028*** 0.014-0.120*** (0.004) (0.025) (0.042) appln_filing_year -0.061*** -0.704*** -0.602*** (0.008) (0.066) (0.083) cnt_inpadoc -0.000*** -0.002** 0.006*** (0.000) (0.001) (0.001) pct -0.948*** -1.680*** 0.001 (0.051) (0.418) (0.531) nr_applt 0.193*** 2.050*** -0.239 (0.016) (0.109) (0.147) nr_invnt -0.006-1.008*** 0.385** (0.018) (0.122) (0.156) wipo_bascom 0.272 1.243 3.239 (0.226) (1.868) (1.996) wipo_computer 0.260 2.874* 1.508 (0.210) (1.743) (1.794) wipo_digital 0.281 1.261 2.054 (0.206) (1.758) (1.727) wipo_meas 0.677*** 3.461* -2.943 (0.217) (1.793) (1.950) wipo_telecom 0.530*** 3.110* 4.010** (0.205) (1.736) (1.714) wipo_av -0.172-1.053 2.968 (0.420) (2.511) (2.705) Constant 124.639*** 1,494.146*** 1,216.308*** (15.413) (131.851) (165.643) Observations 7,647 7,647 7,647 Prob>chi2 0.0000 - - Prob>F - 0.0000 0.0000 R2 0.028 0.178 0.084 ( ) 안은 Robust standard errors. 회귀계수옆의별표는각각다음과같다. ***: p<0.01. **: p<0.5. *: p<0.10 40) 독창성과자기인용은 0~1 범위이나회귀결과의용이한비교를위해 100 배단위조정.

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 197 피인용지수에대하여삼성 /LG/ 파나소닉기업군기준더미기업군 1( 퀄컴 / 에릭슨 ), 애플더미, 인터디지털더미, 더미기업군 2( 기타기업 ) 모두통계적으로유의한수준의양의값을보였다. 독창성에대해서는애플과인터디지털더미가삼성 /LG/ 파나소닉기업군에비해통계적으로유의한양의값 (3.15***, 1.039*) 을보였으며, 반면에자기인용도에대해서는퀄컴-에릭슨더미외애플, 인터디지털, 기타기업더미모두기준기업군 ( 삼성 /LG/ 파나소닉 ) 에비해통계적으로유의한음의값이확인되었다. 이러한회귀결과는기업별특성분석결과 ( 그림 2) 와유사한결과이다. 추가로기업별분석에서특성이명확한개별기업과국내기업을중심으로추가회귀분석하였다. 기술선도그룹의대표격인퀄컴의경우, 자기인용에대한회귀분석 ( 퀄컴기준 ) 에서기술선도그룹의기업들 ( 에릭슨, 삼성, LG, 파나소닉 ) 외나머지다른기업들의더미는뚜렷하게음의값을보였다 ( 애플더미 : -11.484***, 기타기업 : -5.745***). 타기업들에비해차별화된모습이뚜렷했던애플역시기업별특성분석결과와유사한결과가나왔다. 자기인용에대한회귀분석 ( 애플기준 ) 에서모든기업들이통계적으로유의한수준에서매우높은양의값을보였으며 ( 퀄컴-에릭슨 : 11.711***, 기타기업 : 5.751***), 독창성에있어서는반대로뚜렷하게음의계수를확인할수있었다 ( 퀄컴-에릭슨 : -3.655***, 기타기업 : -2.863***). 마지막으로국내기업중 LTE기술에서뚜렷하게높은자기인용과독창성을보인삼성에대해회귀분석을살펴보았다. 자기인용회귀분석 ( 삼성전자기준 ) 에서퀄컴, LG, 에릭슨의더미는유의미한차이를보이지않았으나, 애플더미 (-11.473***) 와기타기업더미 (-5.722***) 는뚜렷한음의계수를보였다. 독창성에대해서는파나소닉과애플더미에서만통계적으로유의한양의계수를확인할수있다. 이를종합하여삼성과 LG 를중심으로아래와같이정리하였다. 피인용지수 : 다른모든기업 > 삼성, LG 독창성지수 : 애플 >> 인터디지털 > 삼성, LG 및다른모든기업 자기인용지수 : 삼성, LG, 파나소닉, 퀄컴, 에릭슨 > 기타기업 > 애플

198 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 및인터디지털 요약하면이와같은특허단위분석결과는기업별분석의결과와유사함을확인할수있었다. 즉, 특허별이질성을고려하더라도표준특허의특성적차이에해당기업의고유의기술전략이반영되었다고해석할수있다. Ⅵ. 결론 본연구에서수행한양적분석과질적분석의결과를종합하여간략히정리하면다음과같다. 모든분석에서공통적으로도출한바는표준특허의세대별출원동향과질적특성에따라이동통신기술의주요기업을범주화할수있다는것이다. 본연구에서분석한여섯가지특허기반기술지표를정리하면아래표와같다. 표 7. 분석종합 분류 기술선도군 기술성장정체군 기술추격군 기술후발군 해당기업 양적특징질적특징점유율성장률피인용독창성자기인용기술집중 삼성, LG, 파나소닉 고 고 중 중 고 중 퀄컴, 에릭슨 고 고 고 중 고 중 노키아, 모토롤라 고 저 고 중 중 저 인터디지털 고 저 중 고 중 중 NTT, 샤프 저 고 저 중 저 고 노키아-시멘스 저 고 저 저 저 중 화웨이, HTC 저 저 저 중 중 고 NEC 저 저 저 고 중 중 시멘스 저 저 저 저 저 중 애플 저 저 고 고 저 저 삼성전자, LG전자, 파나소닉, 퀄컴, 에릭슨은모두표준특허의강자이며그영향력또한경쟁기업대비더큰폭으로키워가고있다. 그림 1과그림 2

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 199 에서보았듯이기술성까지고려하면인터디지털, 모토롤라, 노키아, 애플등도표준기술선도기업이라할수있다. 이들을기술적인특성에따라다시분류하면삼성전자, LG전자, 파나소닉을같은범주로묶을수있다. 이들은표준특허의점유율과성장률이평균이상이며, 기술성도최고수준인한편기술집중도에있어서는균형잡힌포트폴리오를유지한다. 특히표준기술의기술융합정도 ( 독창성 ) 가평균이상이며축적된자체기술역량을활용해누적적으로기술을개발하는경향 ( 자기인용 ) 이강하다. 다만기술의유용성 ( 피인용도 ) 측면에서는기술선도그룹에아직미치지못한다. 이들은 기술선도제조기업 이라할수있다. 퀄컴과에릭슨을같은그룹으로묶을수있다. 기초분석, 기술성-기술집중도분석, 독창성-자기인용분석모두에서이들은같은클러스터내에위치한다. 이들도역시높은성장률, 점유율을보이는한편높은기술성을보이는표준특허포트폴리오를가지고있다. 특히, 자체기술력의축적이비교대상기업중최고수준에달한다. 다만, 독창성과기술집중도는중하위권에속한다. 퀄컴은잘알려져있는통신칩셋개발및공급사이고에릭슨은부진한단말기시장보다는기술라이선싱과장비시장에집중하고있다. 이들은균형잡힌기술포트폴리오와높은기술력으로이동통신생태계의중요한축을이루고있기도하다. 이러한특징을종합하면이들을 요소기술선도자 라고할수있다. 모토롤라, 노키아, 인터디지털은성장이정체된과거의기술강자라할수있다. 모토롤라는구글에인수된데이어중국의컴퓨터제조업체레노보 (Lenovo) 로이동통신부분이매각됐다. 노키아는스마트폰등장이후시장에서밀려나있는상황이며최근시멘스와합작으로만들었던노키아-시멘스를재합병하며이동통신장비시장에서의권토중래를꾀하고있다. 인터디지털도이동통신기술의적극적라이선싱전략에서특허풀관리등의사업모델로변화를하였다고알려져있다. 기술추격군과후발군에서 NTT와샤프와같은일본기업은선택과집중을통해기술적성장을꾀하고있는것으로판단된다. 따라서이들이강점을가

200 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 지고있는세부기술분야에한해서는기술선도자들도주의를기울여야할것이다. 화웨이와 HTC 또한표준기술에서의영향력은아직미미한수준이나, 선택과집중의전략을취하고있다는점에서이들이관심을두고개발하고있는특정세부기술분야에서의주도권에관해서는지속적인주목을할필요가있다. 마지막으로언급할기업은애플이다. 애플은분석대상기업중다른어느기업과도다른독특한특징을갖는다. 애플자체가하나의범주가된다. 표준특허의수와증가율로보면하위권에속하지만, 기술적유용성 ( 피인용도 ) 과다양한기술을융합하여새로운기술을개발해내는능력 ( 독창성 ) 은분석대상기업중최고수준이다. 표준특허포트폴리오의구성이나개발방식은다양하고개방적이다. 즉, 여타의비교대상기업군과는전혀다른패턴을보이는기술적이단아라고할수있다. 애플은기술측면에서독창성, 개방성, 다양성을추구하며이를높은기술적완성도로성공시킨다고볼수있다. 삼성과 LG는이동통신기술의전통적강자인퀄컴과에릭슨과비슷한특징의특허포트폴리오를구성하고있으나질적수준은이들에못미친다. 또한애플에비해서는질적수준도떨어질뿐만아니라, 타기업의기술을재조합하여혁신하는역량도떨어지고기술적범위도다변화되어있지못하다. 본연구에서는이러한기술포트폴리오의특징에의한상품시장에서의영향이나향후기술개발전략에대한평가는유보한다. 다만, 경쟁강자들의특징에비추어보아활용성이높은기술을개발할수있는역량, 다양한요소기술을융합하여새로운기술을개발할수있는역량, 내부만이아니라외부에서개발된기술을적극적으로흡수하여재조합하는역량, 기존의기술포트폴리오만이아니라이동통신에서부상하는다양한기술영역 ( 예를들어, 사용자인터페이스나소프트웨어기술 ) 까지포괄하여개발할수있는역량등은향후의기술전략방향으로심각히고려해야할영역이라고생각한다. 본연구는기업별특허포트폴리오의양적, 질적특성을포착할수있는지수들을종합적으로고려하여기업별분류 (taxonomy) 를시도하였다. 그결과, 대중매체와업계전문지등을통해단편적이거나간헐적으로알려져왔

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 201 던사실과어느정도일치하는분류와특징을체계적으로도출할수있었다. 이를통해, 기업군별체계적비교가가능해졌고이로부터구체적인시사점도도출할수있었다. 이는이동통신표준특허와기술개발전략에대한학술적논의에기여하는지점이다. 본연구는이와같은방법을이동통신기술에만적용해그유효성을일정부분확인하였다. 물론, 본연구에서완전히새롭게개발한지수를제시한것은아니지만, 기존의연구를통해제시한다양한특허기반지수들중일부를통합적으로고려하여의미있는분류체계와시사점을도출할수있음을확인한것이다. 이와같은방법이다른기술분야에도적용되어그유효성이확인된다면, 난해하고모호한기업의기술전략파악과분석에대한학술적논의의증진에도일정부분공헌하게될것이다.

202 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 참고문헌 < 단행본 ( 국내및동양 )> 이근, 동아시아와기술추격의경제학, 박영사, 2007. < 단행본 ( 서양 )> Ernst, H., Evaluation of dynamic technological developments by means of patent data, The Dynamics of Innovation, Springer, 1999. S. Yang and T. Jung, Co-evolution of markets for technology and markets for products in mobile telecommunication standards: Examination of essential patents for GSM, WCDMA, and LTE standards, Management of Engineering & Technology (PICMET), 2014 Portland International Conference on, 2014. < 학술지 ( 국내및동양 )> 이경실 송영근, LTE 표준특허의정량적분석, 한국콘텐츠학회논문지, 제12권제 12호 (2012). 장지훈, 통신표준필수특허창출및활용에대한법률상문제와이에대한대응전략, 한국통신학회논문지, 제29권제2호 (2012). 전영상, 이동통신표준특허분석을통한표준기술제공자유형별표준특허획득전략연구, 지식재산연구, 제9권제1호 (2014). 정원준 정현준, ICT 표준경쟁현황과시사점 표준특허분쟁을중심으로, 정보통신방송정책, 제26권 (2014). 최문성, 한국 ICT 산업에서의표준특허가치추정, e-비즈니스연구, 제17권제4호 (2016). 추기능, 국방 R&D의혁신결과분석, 지식재산연구, 제12권제2호 (2017). < 학술지 ( 서양 )> Bekkers, R. et al., An empirical study on the determinants of essential patent claims in compatibility standards, Research Policy, Vol.40(2011). Bekkers, R. & West, J., The limits to IPR standardization policies as evidenced by strategic patenting in UMTS, Telecommunications Policy, Vol.33(2009). Berger, F. et al., Filing behaviour regarding essential patents in industry standards, Research Policy, Vol.41 Iss.1(2012).

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 203 Bessen, J. et al., The private and social costs of patent trolls, Regulation, Vol.34 No.4(2012). Ernst, H., Patent information for strategic technology management, World Patent Information, Vol.25 No.3(2003). Gambardella, A. et al., The value of European patents, European Management Review, Vol.5(2008). Griliches, Z. et al., R&D, patents, and market value revisited: Is there a second (technological opportunity) factor?, Economics of Innovation and New Technology, Vol.1 No.3(1991). Hall, Bronwyn H. et al., Market value and patent citations, RAND Journal of economics, Vol.36 No.1(2005). Harhoff, D. et al., Citation frequency and the value of patented inventions, The Review of Economics and Statistics, Vol.81 No.3(1999). Harhoff, D. et al., Citations, Family Size, Opposition and the Value of Patent Rights, Research Policy, Vol.32 Iss.8(2003). Lanjouw J. O. & Schankerman, M., Pantent quality and research productivity: Measuring innovation with multiple indicators, The Economic Journal, Vol.114 (2004). Lee, K. & Lim, C., Technological regimes, catching-up and leapfrogging: findings from the Korean industries, Research Policy, Vol.30(2001). Lee, Yong-Gil et al., An in-depth empirical analysis of patent citation counts using zero-inflated count data model: The case of KIST, Scientometrics, Vol.70 No.1(2007). Narin, F. et al., The increasing linkage between US technology and public science, Research policy, Vol.26 No.3(1997). Shapiro, C. & Varian, H. R., The Art of Standards Wars, California Management Review, Vol.41 No.2(1999). Trajtenberg, M., A penny for your quotes: patent citations and the value of innovations The Rand Journal of Economics, Vol.21 No.1(1990). Trajtenberg, M. et al., University versus corporate patents: A window on the basicness of invention, Economics of Innovation and new technology, Vol.5 No.1(1997).

204 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) < 연구보고서 > 강경남외 2인, 표준특허의경제적효과분석, 한국통신학회학술대회논문집, 2013. 김규동외 3인, 동영상압축표준의특허 DB 분석및동향에관한연구, 한국통신학회학술대회논문집, 2013. 윤문섭 이우형, IT 및 BT 분야의기술수준평가및정책적시사점, 과학기술정책연구원연구보고 2002-13, 2003. Armstrong, A. K. et al., The smartphone royalty stack: Surveying royalty demands for the components within modern smartphones, SSRN Working Paper (2443848), 2014. Hall, Bronwyn H. et al., The NBER patent citation data file: Lessons, insights and methodological tools, NBER Working Paper No.8498, 2001. Zuniga, P. et al., OECD patent statistics manual. Francia, OECD Publications. < 인터넷자료 > TrendForce, TrendForce Reports Q1 Smartphone Shipments Totaled 291.2M Units with Huawei Becoming Top Chinese Brand, TrendForce, <http://press. trendforce.com/node/view/1889.html>, 2015.4.16. < 기타자료 > 마르크슈발리에, 최초스마트폰제조사노키아의비극, Economy Insighit, 2013. European Patetnt Office, Data Catalog PATSTAT, EPO Patent Office cut, 2016.

양상운 정태현 이동통신분야기업의표준기술특허포트폴리오분석 205 A Firm-level Portfolio of Standard Essential Patents in Mobile Telecommunication Yang Sangoon41)*, Jung Taehyun**42) Developing and securing standard technology in mobile communication technology is one of the most important factors determining firm competitiveness. After collecting 23,879 mobile communication standard patents this study analyzes 88.8% of them which are owned by the top 16 companies. We analyze two quantitative indices such as patent share and growth rate and four technological quality indices such as forward citations, originality, self-citations, and the concentration of technology at both firm- and patent-level. Our analysis shows that Samsung and LG are technological leaders in quantity and scope, but not in quality, originality and open innovation orientation. Their patterns are a clear contrast with Apple. Qualcomm and Ericsson have built a well-balanced portfolio and are categorized as quality technology leaders. The results are generally supported at patent-level also as indicated by the results of regression analysis. This study vindicates practical usefulness of the suggested analytic framework in decrypting technology strategies of firms. * Ph.D. candidate. Graduate School of Technology & Innovation Management, Hanyang University. ** Corresponding author. Associate Professor. Graduate School of Technology & Innovation Management, Hanyang University.

206 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) Keyword Mobile communication, essential patent, citation information, regression analysis, R&D strategy

지식재산연구제13권제2호 (2018. 6) 한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.13 No.2 June 2018 투고일자 : 2018년 1월 26일심사일자 : 2018년 2월 27일 ( 심사위원 1), 2018년 2월 27일 ( 심사위원 2), 2018년 2월 15일 ( 심사위원 3) 게재확정일자 : 2018년 5월 28일 DEA 를통한중소 중견기업의 R&D 효율성분석 조남권 *1) 김규환 **2) 이석진 ***3) Ⅰ. 서론 Ⅱ. 이론적배경 1. DEA 효율성모형 2. 기업의 R&D투자와효율성 Ⅲ. 연구방법 1. 변수선정및분석모형 2. 기초통계량및상관관계분석 Ⅳ. 분석결과 1. DEA분석을통한상대적효율성분석결과 2. 영향요인분석 Ⅴ. 결론 * 한양대학교경영학과박사과정. ** 서울시립대학교도시행정학과박사과정. *** 서울대학교기술경영경제정책학과박사과정.

208 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 초록 본연구는기계및전기전자산업 46개의중소 중견기업을대상으로연구개발투자효율성을측정하였다. 분석에는 DEA를활용했으며, 효율성에영향을미치는요인들도함께보고자 Tobit분석을수행하였다. 기업의 R&D활동을 2단계로나누어분석을하였으며, 1단계는연구개발성과창출단계, 2단계는사업화단계이다. 1단계분석결과에서전기산업과기계산업의효율적기업이각각 6개 (CCR기준 1개, BCC기준 5개 ), 2개 (CCR 기준 1개, BCC기준 1개 ) 로나타났고, 2단계분석결과에서는전기산업의효율적기업은 6개 (CCR기준 1개, BCC기준 5개 ), 기계산업은 6개 (CCR기준 3 개, BCC기준 3개 ) 로나타났다. 두단계모두비효율원인이대부분기술적비효율로나타나기술적진보가필요한것으로분석되었다. 또한규모의경제성에서는두산업모두규모의불경제에있는기업들이많은것으로나타났다. 한편두기업의효율성평균을통한 DMU의효율성분포를비교한결과전자산업의경우기계산업보다평균적으로연구개발활동을잘하는기업이많은것으로나타났다. 효율성에영향을미치는요인들을분석한결과연구개발비와총자산, 기업의업력이유의미하게긍정적영향을미치는것으로나타났지만총보유특허는유의미하게부정적인영향을미치는것으로나타났다. 이러한결과를토대로우리나라의중소 중견기업의연구개발사업화의문제는투입요소의비효율성으로사업화성과가상대적으로약한것으로분석된다. 주제어 DEA 분석, Tobit 분석, 연구개발투자효율성, 연구개발사업화단계, 중소 중견기업

조남권 김규환 이석진 DEA 를통한중소 중견기업의 R&D 효율성분석 209 Ⅰ. 서론 지식기반경제로의전환속에서글로벌경쟁이더욱가속화되고있다. 그리고많은기업들이이러한시장에서우위를차지하기위해경영상의다양한노력을기울이고있다. 특히지식기반경제시대더나아가 4차산업시대에있어중요한화두는자사의지식재산을확보하는것이다. 이는기업경쟁력뿐만아니라국가경쟁력으로연결되기때문이다. 따라서지식재산창출및이를향한기업의노력은현시점에서필수적활동이라할수있는데, 이는결과적으로기업이얼마만큼 R&D에투자를하고있는지를통해살펴볼수있다. 그럼에도불구하고 R&D에대한투자와중소 중견기업은여러어려움에직면해있다. 최근대기업의성장이과거와달리정체되면서미래성장동력발굴에어려움을겪고있으며, 중견기업은양적 질적으로부족한상황이며, 중소 중견기업의 R&D 집중도는여전히낮은상태이다. 1) 하지만중소기업은우리나라전체사업체수의대부분을차지하고있어국민경제의근간을형성하고있다. 더불어산업내공급사슬중소재부품, 중간부품의생산과개발을도맡고있어이는곧최종재화의경쟁력과연결되어있다고보아도과언은아니다. 따라서중소 중견기업의 R&D 투자에대해집중할필요가있다. 특히한국산업기술진흥협회는 RSI(R&D Sentiment Index) 를통해 R&D투자전망을조사하고있는데 2017년도에는중견기업과중소기업의 R&D투자가감소할것으로예상하고있다. 2) 이처럼 R&D는기업의경제적성과를확대할수있는핵심동력임에도불구하고, 국내중소 중견기업의 R&D투자는크게활성화되어있지않은실정이다. 1) 오승환 김선우, 중소기업 R&D 지원의현황과성과분석, STEPI Insight, 제 211 호 (2017), 1-27 면. 2) 황석원 정기철 김지훈, 2017 민간 R&D 투자전망 : 전망은밝지않으나, R&D 투자의지는살아있다, STEPI Insight, 제 209 호 (2017), 1-30 면.

210 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) R&D를위한기업의투자를투입요소로본다면이에따라창출되는지식재산은산출물이라고할수있는데, 중소 중견기업은지식재산의한형태인자사의특허를보유하고유지하는데있어서도어려움이많다. 특히경영상의어려움에직면해있는중소 중견기업의경우최근에특허출원을하는데있어변리사를직접고용하기보다는비용절감을위해아웃소싱형태의특허출원이많아지고있다. 더불어특허출원만큼어려운것이보유한특허를유지하는것인데, 이에대한비용도만만치않다. 실제로특허유지비율을보면대기업의경우 7~9년차는 15.3%, 13~15년차는 21.8% 가특허를유지하는것으로나타났지만, 중소 중견기업의경우 7~9년차는 14.6% 로대기업과유사한반면, 13~15년차는 11.5% 로대기업의절반수준에그치는것으로나타났다. 이러한상황은곧 R&D투자를통한특허기술에매진하는여러중소 중견기업들이비용부담에직면해있는것으로해석해볼수있다. 실제하나의사례로섬유업체기업인벤텍스는특허비용으로국내외에특허를출원및유지하기위해 3억원의비용을지출하였다고한다. 3) 이처럼중소 중견의경우기업을경영하는데있어다양한비용이사용되는데, 지식재산의유지와창출비용이부담으로작용하여 R&D투자의활성화에저해가되고있다. 본연구는이러한배경을토대로하여국내중소 중견기업을대상으로연구개발투자의효율성을측정하는것을목적으로한다. 즉, 기업은 R&D투자를통해지식재산을창출하며, 지식재산은또다른투입요소로서기업의매출액에영향을미칠것이다. 이에따라각기업의연구개발효율성을측정하고, 그효율성에미치는영향요인들까지도함께분석해보고자한다. 3) 한동훈, 특허출원유지에허리휘어 세액공제절실, 서울경제, <http://www. sedaily.com/news/newsview/newsprint?nid=1oeo4d3tbb>, 2017.4.16.

조남권 김규환 이석진 DEA 를통한중소 중견기업의 R&D 효율성분석 211 Ⅱ. 이론적배경 1. DEA 효율성모형 DEA는유사한조직들의상대적효율성을평가하는데주로활용되며, 선형계획모형으로구성되어있다. DEA는다수의투입요소와산출요소가주어진상황에서평가대상이되는모든의사결정단위 (DMUs, Decision Making Units) 로부터가장효율적인 DMU를도출한후선형계획법으로개별 DMU 의상대적인효율성을산출한다. 또한 DEA모형은투입을최소화하느냐, 산출을최대화하느냐에따라투입지향 (input-oriented) 모형과산출지향 (outputoriented) 모형으로구분된다. 이때투입지향모형은산출을고정시킨상태에서투입을최소화하는것이목적으로주로공공분야와같이비경쟁적환경에서선택되고, 산출지향모형은투입을고정시킨상태에서산출을최대화하는것이목적으로, 주로일반기업과같이최대의성과를내는것이목표인경쟁적환경에서사용된다. 이러한특징을갖는 DEA모형은 Charnes, Cooper and Rhodes(1978) 가최초로제안하였다. 이때모형을규모의수익불변환경에서적용하기때문에 CRS모형이라고부르거나, 저자의이름을따서 CCR모형이라고부르기도한다. 아래식 (1) 은산출측면에서효율성측정을위한산출기준 CCR모형이다. 총 J개의 DMU가있고, M개의투입물과 N개의산출물이있다고가정했을때, 여기서 φ 값은 DMU의효율성값을의미하고, s 값은투입, 산출변수의여유값 (slack variables) 을의미한다. 만약 DMU의 φ가 1이고, 모든여유값이 0이라면이 DMU는강효율상태에있다고말하며 DMU가효율적상태에있다고말할수있다.

212 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) max subject to (1) 또한 Banker, Charnes and Cooper(1984) 4) 는 CCR모형에서투입과산출의관계가규모에상관없이일정비율로동일하다는가정을완화한 BCC모형을제안하였는데, 규모에따른수익가변을강조하여 VRS모형또는저자의이름을따서 BCC모형이라고부르기도한다. 아래식 (2) 의 BCC모형을살펴보면, CCR모형과다르게 이라는제약식이추가된것을확인할수있다. 이러 한제약식을통하여볼록성 (convexity constraints) 을갖게되는것이다. max subject to (2) 4) Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W., Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis, Management science, Vol.30 No.9(1984), pp.1078-1092.

조남권 김규환 이석진 DEA 를통한중소 중견기업의 R&D 효율성분석 213 한편위에서살펴본 CCR모형은규모수익불변즉, 규모면에서최적의상태일때기술적효율성을나타내며, BCC모형은규모수익가변즉, 규모면에서최적상황이아닐때의기술적효율성을의미한다. 따라서이두모형의기술적효율성의차이에서규모에따른비효율성을유추할수있는데, 이러한차이를규모효율성 (SE: Scale Efficiency) 이라고하며아래와같은값을갖게된다. 효율성값규모효율성 효율성값 이때규모효율성값이 1이면해당 DMU는불변규모수익상태로규모에따른비효율성이나타나지않지만, 규모효율성값이 1보다작거나크면규모비효율성이존재하게되는데, 이를규모의경제성혹은규모의불경제성이라고부른다. 이러한규모비효율성을판단하는근거는 BCC모형의람다 (λ) 값의합으로판단되는데, 람다 (λ) 값이 1보다크면규모의경제성 (IRS), 1보다작으면규모의불경제성 (DRS) 상태에있다고말한다. 5) 2. 기업의 R&D 투자와효율성 4차산업혁명등새로운시대를맞이하여글로벌경쟁력확보와동시에 R&D목표와이를달성하기위해기업의연구개발투자의효율성을측정할필요가있다. 특히중소 중견기업의 R&D 효율성을측정하고그요인을살펴보는것은변화하는환경속에서중소 중견기업이 R&D투자에어떠한자세를취해야하며, 정부는이들에게어떠한지원이필요한지를이해하는데도움이될수있으며, R&D 효율성검토를위해서는투입과산출을모두고려할필요가있다. 6) R&D투자를시작으로이어지는과정을투입, 과정, 산출 5) 김대철 주형준 김승철, 지역 SW 성장지원사업의효율성및성과분석, 생산성논집, 제 29 권제 3 호 (2015), 237 면.

214 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 및결과등으로구분할수있다. 여기서투입은투자및인프라와인적자원으로구성되어있으며, 과정은계획수립과실행으로구성되어있고, 산출은계획및예산에서언급된목표달성과직접적결과로분류하고있다. 직접적결과에는특허, 논문, 제품및공정혁신등을포함하고있으며, 마지막으로결과는수익증대와경영개선으로구분할수있다. 투입으로 R&D투자액을사용하였으며, 산출로는특허를활용하여연구개발효율성측정하였다. 그리고마지막성과는신제품개발건수등의지표를활용하였다. 7) 효율성을측정하는방법은다양하다. 하지만그중앞서살펴본 DEA분석을활용하여효율성을측정한선행연구들을살펴보면, 대부분의연구에서연구개발투자와혁신성과는유의미한관련성이있는것으로밝히고있다. 8)9) 또한일본제약기업의효율성변화를측정하기위하여 DEA와 Malmquist index를사용한연구를살펴보면, 매년 10개기업을의사결정단위로설정하고 DEA의투입-산출에대해시차 (1년) 를적용하여일본제약기업의전체요소연구개발효율성변화를측정하였다. 10) 투입변수로 R&D지출을사용하였으며, 산출변수로는특허수, 의약품판매수, 영업이익을활용하였다. 한편, DEA분석을통하여국가단위의수준하에서 R&D 생산성을다섯가지 (Capital, Labor, TBR-oriented, Article-oriented, Patent-oriented) 로세분화하여분석하고, 클러스터를구성하였는데, 해당연구에서는투입변수로 R&D지출과연구자수를사용하였고, 이에따른산출변수로는기술무역수지, 패밀리 6) García Valderrama, T. & Mulero Mendigorri, E., Content validation of a measure of R&D effectiveness, R&D Management, Vol.35 No.3(2005), pp.311-331. 7) Hagedoorn, J. & Cloodt, M., Measuring innovative performance: is there an advantage in using multiple indicators?, Research Policy, Vol.32 No.8(2003), pp.1365-1379. 8) Romer, P. M., Endogenous technological change, Journal of Political Economy, Vol.98 No.5(1990), pp.71-102. 9) Zachariadis, M., R&D, innovation, and technological progress: a test of the Schumpeterian framework without scale effects, Canadian Journal of Economics/ Revue canadienne d'économique, Vol.36 No.3(2003), pp.566-586. 10) Hashimoto, A. & Haneda, S, Measuring the change in R&D efficiency of the Japanese pharmaceutical industry, Research Policy, Vol.37 No.10(2008), pp.1829-1836.

조남권 김규환 이석진 DEA 를통한중소 중견기업의 R&D 효율성분석 215 특허수, 과학저널논문수를활용하였다. 11) 또한국가 R&D 프로그램의성과평가를 DEA를통하여분석한뒤, 변수의중요성및결과값의통합을위하여 Mann-Whitney U test와 Kruskal-Wallis test를실행하였다. 12) 이연구에서는투입변수로는프로젝트자금총액, 박사연구자수를사용하였으며, 산출변수로는국내외학술지논문수, 국내외 SCI 논문수, 국내외특허수, 석박사학생수를사용하였다. 정부가후원하는연구개발프로젝트 (GSP) 의상대적효율성을평가하기위하여총 3단계에걸쳐 DEA 분석을실시한결과를살펴보면, 1단계는 DEA를활용한상대적효율성분석을수행하였고, 2 단계에서는도출된효율성값을이용한 tobit 분석을수행하였으며, 마지막단계에서는평가및조정을위하여조정된데이터를사용하여프로젝트비교를수행하였다. 13) 한편, R&D 프로젝트효율성상관분석및사업포지셔닝조사를위하여 2단계 DEA/AR-I 성과평가모형을실시하였다. 이때, 1단계에서는정부자금지원금액, 민간부담사업기금, 참여연구기관, 연구기관이투입변수가되어기술적산출효율성을구하고, 2단계에서는 1단계의기술적산출물인특허성과, 논문성과와더불어기업규모, 성과활용기간을통하여사업화결과의효율성을구하는 2단계성과평가모형이다. 14) 한편 R&D투자와혁신성과의유의미한관련성을보여주는선행연구중중소기업을대상으로하여진행한연구들도찾아볼수있다. 15)16) 본연구에 11) Lee, H. Y. & Park, Y. T., An international comparison of R&D efficiency: DEA approach, Asian Journal of Technology Innovation, Vol.13 No.2(2005), pp.207-222. 12) Lee, H., Park, Y. & Choi, H, Comparative evaluation of performance of national R&D programs with heterogeneous objectives: A DEA approach, European Journal of Operational Research, Vol.196 No.3(2009), pp.847-855. 13) Hsu, F. M. & Hsueh, C. C., Measuring relative efficiency of government-sponsored R&D projects: A three-stage approach, Evaluation and program planning, Vol.32 No.2(2009), pp.178-186. 14) 박성민, R&D 프로젝트효율성상관분석및사업포지셔닝조사를위한 2 단계 DEA/ AR-I 성과평가모형, 대한경영학회지, 제 23 권제 6 호 (2010), 3285-3303 면. 15) 김영조, 중소기업의기술협력활동이기술혁신성과및재무성과에미치는영향 부산지역중소제조업체를대상으로, 중소기업연구, 제 27 권제 3 호 (2005), 123-154 면. 16) 이동석 정락채, 우리나라중소기업의기술혁신능력과기술사업화능력이경영성과에미치는영향연구, 중소기업연구, 제 32 권제 1 호 (2010), 65-87 면.

216 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 서활용할 DEA방법을통하여수행한연구들중자동차부품산업의중요성및공급사슬의특성을고려하여국내 151개자동차부품중소기업을대상으로효율성분석을실시한분석을살펴보면, 투입으로제조원가, 자산, 자본금, 종업원수, 공장면적을사용하였으며, 산출로는매출액, 당기순이익, 고객평가점수를사용하였다. 17) ICT산업중소기업의효율성을측정한연구를살펴보면, 특히해당연구에서는연구개발비를기업의장기적인투자및영업에관련된고정자산과함께고려하여효율성분석을실시하였다. 18) 본연구에서는투입으로연구개발비, 종업원수, 고정자산을사용하였고, 산출로는매출액으로선정하였다. DEA분석을위해 IT중소기업정부자금지원시점에서의기업자산, 매출액, 종업원수를외생고정변수로하여자료를정리하고. 정리된자료를통하여 CCR, BCC, Super-efficiency 모형을구성한연구도있다. 19) 이를통하여실증분석을실시하였으며, 이때분석에있어과제와성과와의시차를 1년으로하여분석을수행하였다. < 표 1> 선행연구에서사용된변수 연구자 투입변수 산출변수 Hashimoto, A., Haneda, S.(2008) R&D 지출 특허수, 의약품판매수, 영업이익 Lee, H. Y., Park, Y. T.(2005) Lee, H., Park, Y., Choi, H. (2009) Hsu, F. M., Hsueh, C. C.(2009) R&D 지출, 연구자수 프로젝트자금총액, 박사연구자수 국내 외학술지논문수, 국내 외특허수 기술무역수지, 패밀리특허수, 과학저널논문수 국내 외학술지논문수, 국내 외 SCI 논문수, 국내 외특허수, 석박사학생수 특허를활용한신제품수, 기술진보로인한매출액 박성민 김헌 (2008) 정부지원금액, R&D 투재액, 기술적성과 ( 특허등록건수 ), 경제적 17) 우남수 윤상흠 박종헌, 자동차부품기업의효율성평가에관한연구, 의사결정학연구, 제 18 권제 1 호 (2010), 1-20 면. 18) 하귀룡 최석봉, 국내 ICT 중소기업의경영효율성분석 : 상장기업을중심으로, 중소기업연구, 제 33 권제 4 호 (2011), 55-75 면. 19) 박성민 김헌, 기업역량을고려한외생고정변수를갖는 IT 중소기업정부자금지원정책성과평가를위한 DEA 모형및활용절차, 한국통신학회논문지, 제 33 권제 5 호 (2008), 364-378 면.

조남권 김규환 이석진 DEA 를통한중소 중견기업의 R&D 효율성분석 217 우남수 윤상흠 박종헌 (2010) 허귀룡 최석봉 (2011) R&D 인력 제조원가, 자산, 자본금, 종업원수, 공장면적 연구개발비, 종업원수, 고정자산 성과 ( 신제품매출액, 기존제품매출액 ), 경제및사회적파급효과 ( 기업자산, 기업매출액, 기업인력, 기업영업이익 ) 매출액, 당기순이익, 고객평가점수 매출액 Ⅲ. 연구방법 본연구는중소 중견기업의 R&D투자에따른효율성을살펴보고 Tobit 분석을통해그효율성에영향을미치는요인들을살펴보는것을목적으로한다. 분석을위한주자료로특허청에서매년수행하는지식재산활동실태조사를활용하였다. 그외필요한자료는 Kisline과통계청의사업체조사자료를활용하였다. 연구의대상은실태조사에응답한기업중전기전자와기계산업에포함되는모든중소 중견기업으로선정하였으며, 관측치를기준으로수집된변수중이상치나누락된변수가있을경우이를제외하였다. 그결과각산업별로 23개의기업이선택되었다. 특히기존선행연구에서는기업의효율성을측정하기위한다양한변수들을활용하고있었으며, 그요인은크게노동과자본의성격을보여주고있었으며, 대부분 R&D투자, 지식재산권, 인력으로나누어볼수있다. 따라서본연구는기존연구가사용했던여러변수들을고려하면서지식재산활동실태조사에서수집할수있는자료들을우선적으로선택하였다. 그결과효율성측정을위해연구개발비, 연구인력수, 특허출원수, 전담인력비중, 특허활용건수, 매출액의변수를지식재산활동실태조사로부터자료를수집하여분석을수행하였다.

218 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 1. 변수선정및분석모형 본연구에서는전기전자산업과기계산업을대상으로연구를진행하였다. 전기전자산업은한국표준산업분류를기준으로전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업을포함하고있으며, 기계산업은금속가공제품제조업, 의료 정밀 광학기기및시계제조업, 전기장비제조업, 기타기계및장비제조업, 자동차및트레일러제조업, 기타운송장비제조업을포함하고있다. DEA분석은특별한가정에따라변수를선택하기보다는기존의선행연구를통해투입변수와산출변수를선택하기때문에, 본연구는기존의선행연구를검토하여투입변수와산출변수를선택하였다. R&D투자가기업의매출액에미치는과정을살펴보면, 연구개발투자를통해지식재산이창출되고, 이것이다시투입변수로활용되어기업의매출액에영향을미칠수있기때문에본연구에서는 2단계로나누어 DEA분석을수행하였다. DEA분석은비효율의원인을찾아비효율을개선해나가는것을목표로하고있다. 하지만기존의 DEA분석은비효율의원인을찾기에포괄적인개념을갖고있기에비효율의원인을조금더구체적으로찾을수있는 2단계 DEA분석을수행하였으며, 이때 DEA모형은중소 중견기업의성과를알아보기위한목적이있으므로산출지향모델을선택하였다. < 표 2> 연구의대상범위 산업업종전기전자산업 기계산업 한국표준산업분류 (KSCI) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 금속가공제품제조업 의료, 정밀, 광학기기및시계제조업 전기장비제조업 기타기계및장비제조업 자동차및트레일러제조업 기타운송장비제조업

조남권 김규환 이석진 DEA 를통한중소 중견기업의 R&D 효율성분석 219 < 표 3> 연구의사용변수 단계 변수 기준연도 분석단위 자료출처 연구개발비 (2014년) 2014년 억 Kisline Stage 1 투입변수 연구인력수 (2015년) 2015년 명 Kisline 특허출원 (2015년) 2015년 건 Kisline Stage 2 전담인력 (2015년) 2015년 명 Kisline 투입변수 특허활용건수 (2015년) 2015년 건 지식재산활동실태조사 산출변수매출액 (2015 년 ) 2015 년억 Kisline 2단계 DEA분석에서 Stage 1을연구개발창출단계로설정하였고, Stage 1 의투입변수로연구개발비와연구인력수를사용하였으며, 이에따라산출되는변수로국내특허출원건수와해외특허출원건수를사용하였다. 또한본연구는 2015년을기준으로연구를수행하였는데, 연구개발비의효과는시차를두고나타난다는다양한선행연구결과가존재하였다. 선행연구에따르면, 기업의 R&D투자와성과는 1~2년사이의시차를통해나타난다고하였다. 대기업의경우사업단위가크기때문에 2년이상이걸릴수있고, 중소 중견기업의경우사업단위가상대적으로작기때문에 1년정도의시차가나타날수있음을분석하였다. 20) 이에따라 Stage 1 산출변수인연구개발비를 2015년도가아닌 2014년도자료를사용하였다. 그리고이렇게산출된변수를또다른투입변수로활용하였으며, 추가적으로 Stage 2 DEA분석, 즉사업화단계에서는지식재산전담인력보유수, 특허활용건수를투입변수로활용하였다. 그리고이에따른산출로매출액의변수를활용하였다. 분석과정을그림을통해살펴보면다음과같다. 20) 이헌준 백철우 이정동, 기업 R&D 투자의시차효과분석, 기술혁신연구, 제 22 권제 1 호 (2014), 1-22 면.

220 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) < 그림 1> 연구의모형 2. 기초통계량및상관관계분석 < 표 4> 를통해각변수의기초통계를살펴보면연구개발비의평균은 146 억 7천 7백만원으로나타났으며. 표준편차는 274억 3천 9백만원으로상대적으로크게나타났다. 실제로연구개발의최대값이 1조 786억원인반면최소값이 22억원으로나타나, 그격차가매우크다는것을확인할수있다. 이와함께중소 중견기업이보유한연구인력을살펴보면최대로보유한기업이 753명인반면에, 최소로보유한기업의경우 14명으로나타났다. 그외의변수들의기초통계량을보면대체적으로모든변수에서기업간의편차가크게나타나고있는것을확인할수있다. < 표 4> 기초통계량 구분 평균 표준편차 중간값 최대값 최소값 연구개발비 ( 억원 ) 146.77 274.39 73.25 1786.00 22.00 연구인력 ( 명 ) 89.98 115.59 67.00 753.00 14.00 특허출원 ( 건 ) 25.46 31.09 14.50 128.00 2.00 전담인력 ( 명 ) 1.13 1.53 0.00 6.00 0.00 특허활용건수 ( 건 ) 109.28 103.71 87.50 500.00 2.00 매출액 ( 억원 ) 3169.00 5560.68 1141.00 33855.00 98.00

조남권 김규환 이석진 DEA 를통한중소 중견기업의 R&D 효율성분석 221 < 표 5> 를통해각변수의상관관계를살펴보면연구개발비와연구인력사이에는높은상관관계를갖는것으로나타났으며, 매출액사이에도상당히높은상관관계를갖고있는것으로분석되었다. 또한연구개발비와특허출원과의상관관계는약 65.0% 로분석되었다. 그리고전담인력과는약 48.4% 로나타나그상관관계가높지않다는것을확인할수있었다. 연구인력과특허출원과의상관관계는약 67.9% 로나타났으며, 매출액과의상관관계는약 94.0% 로나타났다. 또한, 특허출원과매출액과의관계를살펴보면그상관관계가약 72.2% 로나타났다. 마지막으로특허활용건수와매출액과의상관관계는약 70.4%, 특허출원과는약 73.3% 로분석되었다. < 표 5> 투입 - 산출요소의상관관계 연구개발비연구인력특허출원전담인력특허활용건수매출액 연구개발비 연구인력 1.0000 0.9568 1.0000 특허출원 0.6504 0.6787 1.0000 전담인력 0.4838 0.4531 0.5858 1.0000 특허활용건수 0.6949 0.7333 0.7825 0.4110 1.0000 매출액 0.9647 0.9396 0.7222 0.4875 0.7038 1.0000 Ⅳ. 분석결과 1. DEA 분석을통한상대적효율성분석결과 전자산업과기계산업의연구개발효율성분석을위하여 DEA를통하여 2 단계분석을실시하였다. 이때 Stage 1은연구개발을통한지식재산의창출화단계, Stage 2는창출된지식재산을통한사업화단계로정의할수있다.

222 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) 먼저, < 표 6> 의 Stage 1 분석결과 ( 전자산업 ) 를살펴보면, 전자산업에서효율적기업은전체 23개기업중에서 CCR기준 1개, BCC기준 5개가존재하였다, 이때비효율적인기업의원인이대부분기술적비효율 (16개기업 ) 에있는것으로나타났다. 즉, 전자산업의경우연구개발에따른효율성을증진시키기위해서는기업의기술진보를이뤄내야할것이다. 또한규모의경제성을살펴본결과규모의불경제에있는기업들이많은것으로보아투입이효율적으로이뤄지지않는것으로보인다. 한편, < 표 7> 의기계산업의결과를살펴보면효율적기업은전체 23개기업중에서 CCR기준 1개, BCC기준 1개가존재하였다. 전자산업과비교하였을때 BCC 기준으로 4개기업이적은것을알수있었으며, 이때비효율적인기업의원인이전자산업과마찬가지로대부분기술적비효율 (19개기업 ) 에있는것으로나타났다. 또한규모의경제성을살펴본결과규모의불경제에있는기업들이많은것으로보아투입이효율적으로이뤄지지않는것으로보인다. 결과적으로중소 중견기업의연구개발결과창출단계에서는기술적요인으로인한비효율이나타나며, 규모의불경제성이존재해, 투입요소의효율적투자가필요할것으로보인다. < 표 8> 과 < 표 9> 를통해 Stage 2를살펴보면, < 표 8> 에서전자산업의효율적기업은 CCR기준 1개, BCC기준 5개가존재하였다. 이때비효율적인기업의원인이대부분기술적비효율 (16개기업 ) 에있는것으로나타났다. 즉, 전자산업의경우연구개발사업화효율성을증진시키기위해서는기업의기술진보를이뤄내야할것이다. 또한규모의경제성을살펴본결과규모의불경제에있는기업이 16개로나타나투입요소의효율적관리가필요할것이다. 한편, < 표 9> 의기계산업의결과를살펴보면효율적기업은 CCR기준 3개, BCC기준 3개가존재하였다. 이때비효율적인기업의원인은전자산업의기업과마찬가지로기술적비효율 (18개기업 ) 에있는것으로나타나기업의기술적진보가필요한것으로보인다. 또한규모의경제성을살펴본결과규모의불경제에있는기업들이많은것으로보아투입이효율적으로이뤄지지않는것으로보인다.

조남권 김규환 이석진 DEA 를통한중소 중견기업의 R&D 효율성분석 223 < 표 6> Stage 1 분석결과 ( 전자산업 ) DMU TE(CCR) PTE(BCC) SE(TE/PTE) 비효율원인 규모의수익 규모의경제 전자 _1 0.3504 0.3804 0.9212 PTE 1.0976 Increasing 전자 _2 0.2830 0.5313 0.5327 PTE 3.3262 Increasing 전자 _3 0.2365 0.2370 0.9979 PTE 0.9756 Decreasing 전자 _4 0.7890 1.0000 0.7890 SE 1.8080 Increasing 전자 _5 0.5607 0.6136 0.9137 PTE 0.4878 Decreasing 전자 _6 0.0802 0.0876 0.9151 PTE 1.5502 Increasing 전자 _7 0.1105 0.1170 0.9446 PTE 1.3258 Increasing 전자 _8 0.2494 0.2534 0.9844 PTE 0.8224 Decreasing 전자 _9 0.4330 0.4568 0.9480 PTE 1.2494 Increasing 전자 _10 0.1131 0.1182 0.9568 PTE 0.6872 Decreasing 전자 _11 0.5121 0.5237 0.9778 PTE 0.7547 Decreasing 전자 _12 0.0477 0.0507 0.9401 PTE 1.2449 Increasing 전자 _13 0.0729 0.1029 0.7084 PTE 0.2783 Decreasing 전자 _14 0.3718 0.5458 0.6812 PTE 0.2432 Decreasing 전자 _15 0.6007 1.0000 0.6007 SE 0.1707 Decreasing 전자 _16 0.0873 0.1325 0.6590 PTE 0.2764 Decreasing 전자 _17 0.5591 0.6092 0.9179 PTE 0.6147 Decreasing 전자 _18 0.4515 0.6858 0.6583 SE 0.3109 Decreasing 전자 _19 0.1407 0.2332 0.6033 PTE 0.2990 Decreasing 전자 _20 1.0000 1.0000 1.0000 효율 1.0000 Constant 전자 _21 0.6674 0.9222 0.7238 SE 0.4156 Decreasing 전자 _22 0.9547 1.0000 0.9547 SE 0.6721 Decreasing 전자 _23 0.3331 1.0000 0.3331 SE 0.2512 Decreasing 평균 0.3915 0.5044 0.8114 표준편차 0.2806 0.3481 0.1839 최대값 1.0000 1.0000 1.0000 최소값 0.0477 0.0507 0.3331 IRS : 7 개 DRS : 15 개 CRS : 1 개

224 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) < 표 7> Stage 1 분석결과 ( 기계산업 ) DMU TE(CCR) PTE(BCC) SE(TE/PTE) 비효율원인 규모의수익 규모의경제 기계 _1 0.0838 0.7031 0.1191 SE 9.1829 Increasing 기계 _2 0.2617 0.8750 0.2990 SE 3.6585 Increasing 기계 _3 0.1855 0.2246 0.8262 PTE 1.2439 Increasing 기계 _4 1.0000 1.0000 1.0000 SE 1.0000 Constant 기계 _5 0.1640 0.1747 0.9388 PTE 0.5732 Decreasing 기계 _6 0.7146 0.7321 0.9762 PTE 1.1559 Increasing 기계 _7 0.3029 0.3041 0.9960 PTE 0.9087 Decreasing 기계 _8 0.0841 0.0888 0.9474 PTE 0.6098 Decreasing 기계 _9 0.1849 0.1888 0.9792 PTE 0.7995 Decreasing 기계 _10 0.1384 0.1385 0.9993 PTE 0.9846 Decreasing 기계 _11 0.2083 0.2094 0.9947 PTE 0.8983 Decreasing 기계 _12 0.3193 0.3591 0.8893 PTE 1.5402 Increasing 기계 _13 0.1489 0.1588 0.9381 PTE 1.2698 Increasing 기계 _14 0.1967 0.2111 0.9317 PTE 0.6034 Decreasing 기계 _15 0.2453 0.2706 0.9064 PTE 1.3968 Increasing 기계 _16 0.0899 0.0910 0.9883 PTE 0.8123 Decreasing 기계 _17 0.1402 0.1635 0.8575 PTE 0.3659 Decreasing 기계 _18 0.6184 0.9019 0.6857 SE 0.2073 Decreasing 기계 _19 0.3572 0.3840 0.9303 PTE 1.2409 Increasing 기계 _20 0.1191 0.1290 0.9230 PTE 0.5977 Decreasing 기계 _21 0.1752 0.2651 0.6609 PTE 0.1951 Decreasing 기계 _22 0.3186 0.4228 0.7535 PTE 0.2683 Decreasing 기계 _23 0.0867 0.1011 0.8579 PTE 0.4786 Decreasing 평균 0.2671 0.3520 0.8434 표준편차 0.2253 0.2836 0.2233 최대값 1.0000 1.0000 1.0000 최소값 0.0838 0.0888 0.1191 IRS : 8 개 DRS : 14 개 CRS : 1 개

조남권 김규환 이석진 DEA 를통한중소 중견기업의 R&D 효율성분석 225 < 표 8> Stage 2 분석결과 ( 전자산업 ) DMU TE(CCR) PTE(BCC) SE(TE/PTE) 비효율원인 규모의수익 규모의경제 전자 _1 0.7116 0.7146 0.9959 PTE 0.8121 Decreasing 전자 _2 0.4353 0.5495 0.7923 PTE 1.7894 Increasing 전자 _3 0.4517 0.4573 0.9879 PTE 0.7414 Decreasing 전자 _4 0.0644 0.0825 0.7810 PTE 2.0620 Increasing 전자 _5 0.4660 0.4692 0.9932 PTE 0.8193 Decreasing 전자 _6 0.2747 0.2866 0.9585 PTE 0.3333 Decreasing 전자 _7 0.2579 0.2656 0.9710 PTE 0.4167 Decreasing 전자 _8 0.2564 0.2627 0.9761 PTE 0.2222 Decreasing 전자 _9 0.0907 0.0918 0.9885 PTE 0.6481 Decreasing 전자 _10 1.0000 1.0000 1.0000 효율 1.0000 Constant 전자 _11 0.3315 0.3742 0.8859 PTE 4.0294 Increasing 전자 _12 0.4396 1.0000 0.4396 SE 0.1235 Decreasing 전자 _13 0.3629 1.0000 0.3629 SE 0.0222 Decreasing 전자 _14 0.1283 0.1389 0.9235 PTE 0.5588 Decreasing 전자 _15 0.1185 0.1254 0.9455 PTE 0.1333 Decreasing 전자 _16 0.6035 1.0000 0.6035 SE 0.0222 Decreasing 전자 _17 0.3108 0.3278 0.9480 PTE 0.4272 Decreasing 전자 _18 0.1460 0.1465 0.9962 PTE 1.1588 Increasing 전자 _19 0.5338 1.0000 0.5338 SE 0.1250 Decreasing 전자 _20 0.3963 0.3982 0.9953 PTE 1.0071 Increasing 전자 _21 0.0356 0.0370 0.9632 PTE 0.1667 Decreasing 전자 _22 0.2172 0.2214 0.9813 PTE 2.9118 Increasing 전자 _23 0.2376 0.2647 0.8977 PTE 0.2500 Decreasing 평균 0.3422 0.4441 0.8661 표준편차 0.2275 0.3388 0.1923 최대값 1.0000 1.0000 1.0000 최소값 0.0356 0.0370 0.3629 IRS : 6 개 DRS : 16 개 CRS : 1 개

226 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) < 표 9> Stage 2 분석결과 ( 기계산업 ) DMU TE(CCR) PTE(BCC) SE(TE/PTE) 비효율원인 규모의수익 규모의경제 기계 _1 1.0000 1.0000 1.0000 효율 1.0000 Constant 기계 _2 0.4511 0.7424 0.6076 SE 3.2598 Increasing 기계 _3 0.8801 0.9452 0.9311 SE 3.4765 Increasing 기계 _4 0.3613 0.5637 0.6410 PTE 3.2494 Increasing 기계 _5 0.1471 0.1508 0.9755 PTE 0.4583 Decreasing 기계 _6 0.1988 0.2235 0.8893 PTE 1.7794 Increasing 기계 _7 1.0000 1.0000 1.0000 효율 1.0000 Constant 기계 _8 0.2083 0.2321 0.8977 PTE 0.2500 Decreasing 기계 _9 0.2080 0.2107 0.9876 PTE 0.6250 Decreasing 기계 _10 0.6740 0.7088 0.9510 PTE 0.1222 Decreasing 기계 _11 0.4220 0.4284 0.9852 PTE 0.5833 Decreasing 기계 _12 1.0000 1.0000 1.0000 효율 1.0000 Constant 기계 _13 0.5241 0.5398 0.9710 PTE 0.4167 Decreasing 기계 _14 0.4926 0.5181 0.9508 PTE 0.6765 Decreasing 기계 _15 0.1832 0.1851 0.9896 PTE 0.6667 Decreasing 기계 _16 0.2185 0.2516 0.8686 PTE 0.0556 Decreasing 기계 _17 0.0631 0.0721 0.8753 PTE 0.4941 Decreasing 기계 _18 0.0844 0.0865 0.9757 PTE 0.7941 Decreasing 기계 _19 0.1648 0.1691 0.9745 PTE 0.2111 Decreasing 기계 _20 0.2628 0.3164 0.8306 PTE 0.0724 Decreasing 기계 _21 0.1744 0.2359 0.7391 PTE 0.3118 Decreasing 기계 _22 0.3870 0.3909 0.9901 PTE 0.9294 Decreasing 기계 _23 0.3279 0.4946 0.6629 PTE 0.0333 Decreasing 평균 0.4102 0.4550 0.8997 표준편차 0.3025 0.3096 0.1226 최대값 1.0000 1.0000 1.0000 최소값 0.0631 0.0721 0.6076 IRS : 4 개 DRS : 16 개 CRS : 3 개

조남권 김규환 이석진 DEA 를통한중소 중견기업의 R&D 효율성분석 227 한편, 전자산업과기계산업간의상대적효율성값이차이가있는지를살펴보기위하여 Mann-Whitney U test를통해살펴보았다. < 표 10> 의분석결과를살펴보면, Stage와모형에관계없이두산업간의효율성차이는존재하지않았다. 즉, 두산업간에는효율성차이가크지않으며, 두산업의효율성을동시에고려하여비효율의원인을찾는것에큰문제가없음을알수있다. < 표 10> Mann-Whitney U test 를통한산업별효율성차이 모형 Wilcoxon 순위합검정통계량 Stage 1 Stage 2 P-value Wilcoxon 순위합검정통계량 P-value CCR 329 0.1620 249 0.7417 BCC 323 0.2024 258 0.8950 마지막으로 < 그림 2> 를통하여중소 중견기업들의연구개발창출단계 (Stage 1) 과사업화단계 (Stage 2) 의효율성분포를분석하였다. Mann-Whitney U test를통하여두산업별효율성차이가존재하지않기때문에두산업을동시에분석하였으며, 해당그림에서사용되는효율성은모두 CCR 효율성값이다. 그림의세로선은창출단계의효율성평균 (0.3293) 이고, 가로선은사업화단계의효율성평균 (0.3762) 이다. 즉, 1사분면에있을경우창출과사업화를평균이상으로해내는기업이고, 3사분면에있을경우창출과사업화를평균이하로해내는기업이다. 또한 2사분면은사업화를, 4사분면에는창출을평균이상으로해내는기업이위치한다.

228 지식재산연구제 13 권제 2 호 (2018 년 6 월 ) < 그림 2> 전자산업과기계산업 DMU 별효율성분포 그림을통하여보았을때, 창출과사업화모두평균이상으로해내는기업은 3개로나타났는데, 이때의기업은모두전자산업기업이었다. 반면, 창출과사업화모두평균이하로해내는기업은 13개로나타났다. 즉, 연구개발의창출과사업화에있어중소 중견기업들은효율성이평균적으로낮은것으로사료된다. 한편, 2사분면에위치한사업화를잘해내는기업은 16개기업 ( 전자 6개, 기계 10개 ), 4사분면에위치한창출을잘해내는기업은 14개 ( 전자 10개, 기계 4개 ) 로나타났다. 즉, 전자산업의경우창출화를, 기계산업의경우사업화를평균적으로잘해내는것으로분석되었다. 결과를종합해보았을때, 전자산업과기계산업모두평균적으로창출과사업화를잘하는기업보다못하는기업이많은것으로나타났다. 이는중소 중견기업들이 R&D활동에있어서비효율적인활동을하고있음을말해준다. 즉, 2사분면과 4사분면에있는기업들이 1사분면에위치할수있도록비효율의원인을찾아효율적인기업이될수있도록지원이필요할것이다. 특히전자산업의경우사업화측면에서, 기계산업의경우창출의측면에서지원이필요하다.