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3 발 간 등 록 번 호 고품질 심사 심판을 지향하는 진보성 판단 기준에 관한 연구 보고서 특 허 청 전기전자심사국 전 자 심 사 과

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5 발 간 사 특허청은 국가의 기술 경쟁력을 높이고 세계가 인정하는 최강의 지식재산강국을 구현하기 위해 끊임없는 개혁과 혁신을 추진하고 있으며 그 일환으로 국내적으로는 세계 최고의 특허심사품질 달성 및 고객중심의 심사 서비스 제공을 위해 노력하고 있으며 국제적으로는 우리나라가 포함된 특허선진 노력을 기울이고 있습니다. 5극 체제의 정립을 위해 다각적인 특히, 특허심사품질을 높이고 심사의 효율성 제고를 위한 노력은 우리나라뿐만 아니라 유럽, 미국, 일본 등 주요 선진 특허청에서도 더욱 가속화되고 있으며 국가간의 특허심사하이웨이제도 등을 통하여 특허심사에서도 국가간 협력을 더욱 강화하는 추세로 나타나고 있습니다. 지식재산권의 후발 주자인 우리나라가 지식재산권 선진국에 조기 진입하기 위해서는 심사기준을 선진국 수준으로 정비하고 국제적으로 조화되는 심사기준을 구축하여 심사품질을 세계가 신뢰하는 수준으로 향상시키는 것이 우선적으로 선행되어야 할 것입니다. 본 연구는 이러한 요구에 부응하여 우리나라 심사기준의 국제화 및 선진화의 방향을 제시하고 심사의 질 향상을 제고할 목적으로 미국, 유럽, 일본 및 우리나라의 진보성 판단기준을 비교 분석하고 최근 법원의 판례 동향 등을 조사하여 국제적으로 조화된 진보성 판단을 위한 방향 및 정책적 시사점을 도출하여 제시하였습니다. 이 보고서가 우리나라의 심사제도 선진화에 기여하고 국제적으로 통일화된 심사기준을 정립하는 밑거름이 되길 바라며 심사의 일관성 제고를 통한 심사의 질 향상에도 조금이라도 도움이 되기를 기대합니다. 2009년 3월 전기전자심사국장 박 종 효

6 목 차 목 차 고품질 심사 심판을 지향하는 진보성 판단 기준에 관한 연구 보고서 CONTENTS 제1 장 서 론 1 제1 절 연구 목적 3 제2 절 연구 방법 및 연구 범위 4 제2장 3 극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 5 제1절 3 극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 7 1. 미국 특허청의 진보성 판단 기준 및 판례 동향 7 (1) 서 론 7 1) 특허법 체계 7 2) 특허정책 7 3) 개요 9 (2) 관련 규정 11 1) 의의 11 2) 내용 12 (3) 비자명성 판단 13 1) 기본적인 판단 방법 13 2) 구체적인 판단 방법 20 3) 비자명성 판단시 유의 사항 23 (4) 주요 판례 26 1) Graham 판결 26 2) KSR 판결 30 (5) 우리 청과 미국 특허청의 진보성 판단 차이 EPO 의 진보성 판단 기준 및 판례 동향 40 (1) 서 론 40 (2) 관련 규정 41 1) 선행 기술 41 2) 당업자 42 (3) 진보성 판단 43 1) 기본 원칙 43 2) 진보성 판단 방법 44 i

7 목 차 (4) 진보성 판단시 유의 사항 54 1) 선행 기술 인용시 유의 사항 54 2) 진보성 판단시 유의 사항 55 3) 진보성 판단에서의 2 차적 지표 56 (5) 쟁점별 EPO 심판부 심결 예 58 (6) 결 론 일본 특허청의 진보성 판단 기준 및 판례 동향 73 (1) 서 론 73 (2) 일본 특허법에 있어서의 진보성 개념과 관련 규정 73 1) 진보성 판단에 관한 관련 규정 74 (3) 진보성 판단에 대한 심사 기준 75 1) 진보성 판단의 대상이 되는 발명 75 2) 진보성 판단의 접근 방법 75 3) 재판소에서의 진보성 판단 순서 77 (4) 진보성 판단에 관계하는 주요 요건 및 적용 기준 78 1) 진보성 판단에 관계하는 주요 요건 78 2) 조합 발명 78 3) 기능 특성 등에 의한 물건의 특정을 포함한 청구항에 관한 취급 85 4) 제조 방법에 의한 생산물의 특정을 포함한 청구항에 관한 취급 86 5) 진보성의 판단시 유의 사항 86 (5) 일본 특허청의 특허법의 개정에 따른 진보성 판단의 기준 변화 88 1) 일본 특허법의 진보성 판단에 대한 견해 88 2) 일본 특허법의 개정에 따른 진보성 판단 기준의 변화 90 (6) 진보성 관련 쟁점별 주요 판례 91 (7) 결 론 150 제2 절 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 특허 제도의 발전 특허법에 있어서의 진보성 개념과 관련 규정 152 (1) 진보성 판단에 관한 관련 규정 진보성 판단에 대한 심사 기준 154 (1) 진보성 판단의 대상이 되는 발명 154 (2) 진보성 판단의 기본 원칙 154 ii

8 목 차 4. 진보성 판단시 유의 사항 158 (1) 선행기술 인용시 유의 사항 158 (2) 진보성 판단시 유의 사항 159 제3절 우리청과 주요 3 극 특허청의 진보성 판단 기준의 비교 분석 서 론 미국, EPO, 일본, 우리청의 특허법에 있어서 특허의 진보성에 대한 견해의 차이 진보성 판단 규정에 대한 제정법상의 차이 및 적용 기준의 차이 163 (1) 각국의 진보성 판단에 대한 용어상의 차이 163 (2) 진보성 판단에 대한 방법상의 차이 163 (3) 진보성 판단 규정에 대한 역사적 변화 진보성 판단에 대한 일반적인 기준 및 구체적인 판단 기법 165 (1) 진보성 판단에 대한 일반적인 기준 165 (2) 진보성 판단을 위한 기본 요소 조합 발명에 있어서 진보성에 대한 구체적인 판단 기법 168 (1) 진보성 인정 여부를 위한 동기 부여 168 (2) 진보성 인정 여부와 유리한 효과 170 (3) 이차적 고려요소 결 론 172 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 175 제1 절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 수치한정 발명 파라미터 발명 공지 기술을 전용한 발명 공지 기술을 단순 설계 변경 또는 치환한 발명 복수의 구성 요소로 이루어진 발명 인용 발명들의 수집, 종합한 것에 불과한 것으로 이루어진 발명 결합의 곤란성 및 효과의 현저성에 관한 발명 새로운 효과의 발생 여부, 효과의 증진에 관한 발명 인용 발명과 주지 관용 기술의 결합에 관한 발명 공지 기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승 효과에 관한 발명 215 iii

9 목 차 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 기능식 청구항에 관한 발명 수치 한정 발명 파라미터 발명 청구범위 해석에 관한 발명 인용 문헌들의 결합에 의한 구성의 곤란성 및 효과의 현저성에 관한 발명 비즈니스 (BM) 관련 발명 파이컴 대 폼팩터사 사건 291 제4 장 진보성 판단에 대한 시사점 및 정책적 건의 303 제5 장 결 론 311 붙임 1. 진보성 판단 관련 EPO 심판부 심결문 63 붙임 붙임 붙임 2. EPO 조직 구조 EPO 심사절차 파이컴 사건 관련 판례 317 참고문헌 316 iv

10 목 차 고품질 심사 심판을 지향하는 진보성 판단 기준에 관한 연구 보고서 제1장 서 론 제1절 연구 목적 제2절 연구 방법 및 연구 범위 1

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12 제1절 연구 목적 제1장 서 론 제1절 연구 목적 특허제도에 있어서 진보성은 출원된 발명이 독점 배타적인 권리를 받을 가치가 있는 것인지 즉, 특허받을 자격이 있는 것인지 여부를 평가하는데 있어 가장 핵심적인 요소 이다. 진보성 판단 기준이 높은 경우 특허를 취득하기 어려운 반면 강한 권리를 보장받을 수 있다는 장점이 있다. 반대로 진보성 판단 기준이 낮은 경우 특허를 용이 하게 취득 할 수 있는 반면 무가치한 기술을 특허받으므로써 특허 분쟁 등 예상치 못했던 중대한 문제를 야기 시킨다는 단점이 있다. 따라서 전 세계적으로 지적 재산권의 주요 국가로 일컬어지는 미국, EPO, 우리나라, 일본 등은 오래전부터 보다 강력하고 안정적인 특허권을 취득하기 위해 보다 객관적이 고 일관성이 보장된 통일화된 진보성 판단 기준이 마련 되길 희망해 왔다. 이와 같은 의지를 반영하고자 하는 일환으로 최근의 미국 특허청의 진보성 판단은 2007년 연방 최고 법원의 KSR international Co. v. Teleflex Inc., et al 판결로 인해 그 기준이 더욱 엄격해지는 커다란 변화를 가져왔으며 1), 일본 특허청의 경우 2007년 3 월 진보성 등에 관한 각국 운용 등 조사 연구 보고서 를 작성하는 등 출원의 질 향상을 위한 진보성 등 심사 실무의 비교 연구에 대한 심도 높은 연구를 계속하고 있다. 2) 우리청은 특허 선진 IP5 개국 진입을 위한 심사품질향상을 위해 심사실무에 있어 심사관 멘토링 실시, 써치능력의 강화 및 써치시스템의 개선 을 위한 노력하고 있다. 그러나 현재는 각 국가에 따라 진보성 판단 실무에 있어 거시적인 입장에서는 동일 범주의 형식 및 입장을 취하고 있으나 각각의 있다. case별 적용에 있어서는 미차를 보이고 본 연구보고서에서는 지식재산권 주요국가로 일컬어지는 미국, EPO, 우리나라, 일 본에 있어 특허 출원된 발명에 대해 진보성과 관련된 사항들을 각국의 진보성 판단 규 정 및 운용상황, 판례들을 통해 살펴보고, 상호 비교하여 각각의 공통점 및 차이점들을 고찰하고 분석함으로써 우리청의 진보성 판단 기준을 한층 업그레이드 시킬수 있는 요 소 및 방법을 발굴하여 우리청의 특허정책에 대한 정책방향을 제안하는 것을 목적으로 하는 것으로 이 연구를 통하여 우리청의 진보성 판단 기준의 객관화, 명확화에 이바지 할 수 있도록 진보성 판단 기준 마련에 대한 기초자료로써 조금이나마 활용될 수 있었 으면 한다. 1) KSR international Co. v. Telecflex Inc., et al, ) 일본특허청, 진보성 등에 관한 각국 운용 등 조사 연구보고서,

13 제1장 서 론 제2절 연구방법 및 연구범위 진보성이란 그 개념을 용어상으로 쉽고 명확하게 정의하기 어려운 것이지만 통상 특 허법에서 말하는 진보성이란 특허 출원된 발명이 특허를 받기 위해서 심사단계에서 발 명의 내용이 기재된 특허출원에 대해 특허권을 부여할 것인가 말 것인가를 결정하는 최종 판단에서 언급되는 개념으로 인식되고 있으며, 지식재산권의 주요국가들에서는 case by case 별로 판례를 통해 그 개념을 정리하는 양상을 취하고 있다. 본 연구에서는 세계 주요 3 극 특허청( 미국, EPO, 일본) 및 우리청의 특허법에서 규 정하고 있는 각국별 진보성 개념 및 제정법상의 관련 규정 내용, 진보성에 대한 구체적 인 판단방법 및 판단절차, 진보성 판단시 유의 사항을 비교, 분석 및 고찰하였다. 또한 특허법 관련 규정의 개정에 따른 진보성 판단 기준의 변화 및 차이점을 살펴 보았다. 우리청의 판례분석으로부터 진보성 판단시 쟁점이 되는 주요 사항별 대법원 판례를 추출하여 판결기준 및 판결요지를 제시함으로써 심사관들의 진보성 판단 실무에 적용할 수 있는 사례를 제공하고자 노력하였다. 더 나아가 기능식 청구항에 관한 발명, 수치한정 발명, 파라미터 발명, 청구범위 해 석에 관한 발명, 인용발명들 간의 결합의 곤란성 및 효과의 현저성에 관한 발명, 비즈 니스 관련 발명, 파이컴 사건에 대해 우리청의 특허 심판원 및 특허 법원, 대법원에 의 한 심급별 판결에 따른 진보성 판단 기준 및 그 적용 동향을 고찰하였다. 마지막으로 각국의 진보성 판단시 고려되는 주요 요소들이 판례에서 어떻게 적용되 고 있는지에 대한 비교 분석하였다. 4

14 제2절 연구방법 및 연구범위 고품질 심사 심판을 지향하는 진보성 판단 기준에 관한 연구 보고서 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 제2절 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 제3절 우리청과 주요 3극 특허청의 진보성 판단 기준의 비교 분석 판단 기준 고찰 5

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16 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 1. 미국 특허청의 진보성 판단 기준 및 판례 동향 (1) 서 론 1) 특허법 체계 대륙법계를 기본으로 하는 우리나라의 법 체계와는 달리 미국은 영미법을 기본으로 하는 법체계를 가지고 있어, 특허법의 내용, 출원, 및 심사절차에서 우리나라와 많은 차 이가 있다. 영미법은 독일, 프랑스 등의 유럽 대륙의 대륙법과 대립하는 개념으로서, 넓 은 뜻으로는 보통법(common law) 을 의미하기도 하며, 법에 대한 사고방식이나 취급방 법이 대륙법과는 매우 상이하다. 영미법은 게르만법의 관습법을 토대로 한 보통법에 의 거하여 개개의 판결로 이루어진 판례법이 법의 근간을 형성하고 있는데 반하여, 대륙법 은 게르만법과 로마법이 혼합되어 있고, 분석적이고 논리적이며, 법전주의 및 성문법주 의인 것이 특징이다. 미국은 영국법을 계수하였으나, 독립 후에 독자적인 성장을 하여 현재는 영국법과 미국법 사이에 많은 차이가 존재한다. 1776년 이전까지 미국의 특허제도는 각주별 특허 청에서 독자적으로 운영되었고, 1787년에 이르러 연방제정헌법에 특허법의 근거 규정이 마련되었으며 ( 제1조 제8절 제8항), 1790년에 헌법에 근거한 최초의 전문 7조의 미국 특 허법이 공포되었다. 그 후, 1836년에 세계 최초로 독립된 기구로서 특허청이 설립되었 으며, 1952년에 진보성 요건 도입 등의 대폭적인 개정을 통하여 현행 특허법의 체계가 완성되었다. 보통법의 역사를 갖는 미국에서 법원의 판결은 제정법의 적용 및 해석에 영향을 미 치고, 제정법이 없는 분야에서는 법원의 판결이 법률 그 자체로 인정된다. 예를 들어, 특허침해를 둘러싼 균등론은 제정법의 규정없이 판결이 법률의 전부라 볼 수 있으며, 자명성에 관한 특허무효의 논쟁은 특허법 제103조라는 제정법에 기초하여 그 적용 및 해석을 법원이 하는 것이다. 3) 따라서, 미국 특허법을 연구하여 실무에 적용하기 위해서 는 법의 근간을 이루는 보통법에 대한 이해를 기본으로 하여, 심사 및 심판에서의 다양 한 판결을 이해하고자 하는 노력이 선행되어야 할 것이다. 2) 특허정책 현재 미국은 과학기술, 정치, 경제, 문화, 사회, 교육 등 모든 분야에서 가장 영향력 있는 국가이며, 그 배경에는 이를 뒷받침하는 특허정책 및 관련 제도들이 매우 중요한 3) 이해영, 미국특허법,

17 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 역할을 하고 있다. 시대의 흐름에 따라 산업의 성장과 쇠퇴가 반복되고, 그 시대의 제 반상황들을 고려하여 산업정책이 결정되며, 이에 수반되어 특허에 관한 제도 및 정책도 수립된다. 산업의 활성화를 위해서는 특허를 장려하는 정책을 실시해야 하고, 특허권의 확대로 인한 폐해를 감소시키기 위해서는 특허권의 부여에 제한이 있어야 하며, 이는 특허출원의 심사에서 신규성 및 진보성을 판단하는 기준을 변화시킴으로써 가능하다. 따라서, 시대에 따른 산업정책 및 특허정책의 변화를 이해하는 것은 신규성 또는 진보 성의 판단 기준을 이해하는 중요한 길잡이가 될 것이다. 미국 특허제도의 전개과정은 특허정책의 시기적 정책 방향에 따라 1776 년~1930 년, 1930 년~1980 년, 및 1980 년~ 현재의 세 단계로 나누어 볼 수 있다. 4) 그 첫 번째 시기는 미국정부의 독립에서부터 대공황까지로서, 미국 정부 수립시 미 헌법은 발명자 나 저작자에게 일정기간 발명이나 저작물에 독점권을 부여했고, 또한 미 의회에게는 과 학적 발명이나 저작물을 촉진 시키기 위한 법률을 제정할 수 있는 권한을 주었다. 즉, 미국은 정부수립에서부터 특허를 장려하는 정책을 폈고, 이러한 pro-patent 정책은 대공황까지 지속 되었다. 1920년대 미국은 제1 차 세계대전의 부산물로 라디오, 자동차, 항공기, 영화, 직물 등의 산업이 급성장하기 시작하였고, 이에 미국 정부는 고관세 보호 정책을 취하였으며, 따라서 국제무역은 침체 되고 기업의 독점은 극에 달하였다. 대공황 이후 제2차 세계대전을 치른 두 번째 시기 동안 미국의 경제정책은 독점금지 에 관심을 보였고, 그 결과 특허정책은 anti-patent 정책으로 바뀌었다. 이러한 정책하 에서 특허는 한낱 독점물로서, 정당한 경쟁과 발전의 장애물로서 간주 되었다. 1930년 대 미국의 루즈벨트 대통령은 대공황의 해법으로 뉴딜정책을 실시하였고, 이들 정책의 근본적인 정신은 바로 반독점 정책이라 할 수 있다. 이러한 반독점 정책은 단기적으로 는 미국의 대공황을 극복하는 효과를 보았지만, 장기적으로는 1940년대부터 1960년대 까지 특허출원의 급감을 야기하였고, 제공하여 결국 국제 경쟁력을 약화시켰다. 특허출원 감소는 연구개발을 약화시키는 원인을 오일 쇼크 이후 미국의 경쟁력이 점차 약화 되면서 anti-patent 정책의 기조는 수그 러지고, 그 세 번째 시기를 맞게 되는데, 미국은 1980 년 초반부터 현재까지 pro-patent 정책의 기조를 유지하고 있다. 이러한 변화는 미국이 이제는 하나의 글로벌경제 내에서 무한경쟁을 해야 한다는 사실을 인식하게 됨으로써 가속화된 것이다. 특히, 1970 년대와 1980 년대를 통한 일본경제의 주목할 만한 경제성장은 기존의 anti-patent 정책을 포기하 는 데 있어 중요한 요인으로 작용하였다. 레이건 대통령은 미국의 국가경쟁력 강화를 위 한 일련의 종합정책을 마련하였는데, 그 내용은 미국특허상표청 (USPTO ) 의 위상 강화 및 권한 확대, 특허사건 등을 전담하는 연방순회항소법원 (CAFC : Court of Appeals for Federal Circuit)의 설립, 특허대상의 범위 확대 등이다. 5) 생명공학이나 컴퓨터 소프트웨어 등과 같은 신기술들에 대한 4) 김민희, 美 國 의 Pro-Patent 政 策, 특허청 지식관리시스템 등록지식, ) 배진용, 미국의 대통령과 특허정책의 변화, 특허청 지식관리시스템 등록지식,

18 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 이런 와중에, 2007년에 나온 연방대법원의 KSR 판결 6) 은 TSM 테스트를 통한 CAFC 의 경직된 접근방법을 거부하고, 자명성에 관한 판단은 보다 확장가능하고 유연한 것이 어야 한다는 입장을 취하고 있다. 향후에도 pro-patent 정책의 기조는 지속적으로 유지될 것이라고 예측되지만, 현재 나타나고 있는 pro-patent 정책의 부작용으로 인해 특허권 강화에 있어 어느 정도의 제한이 있을 것으로 판단된다. 3) 개 요 통상 특허요건이라고 하면, 발명의 성립성, 산업상 이용가능성, 신규성, 및 진보성 을 지칭하며, 이러한 특허요건들은 특허청의 심사관이 출원된 명세서를 심사하 여 특허 여부를 결정하는 과정에서 반드시 검토되어야 한다. 이들 특허요건 중에서 진 보성은 특허제도의 목적과 가장 관련이 깊고, 가장 어려운 판단 사항이면서도 가장 자 주 이루어지는 판단 행위이다. 진보성은 심사단계에서 가장 마지막에 판단되는 것이 일반적이며, 그것은 아마도 다 른 어떤 것보다 어려운 판단 행위로서, 다른 요인으로 특허받지 못할 이유가 있다면 모 두 걷어내어 진보성 판단의 대상을 최소화하려는 의도 때문이 아닌가 생각된다. 또한, 진보성 판단은 심사 단계에서 가장 많은 시간이 소요되는 과정이며, 심판과 재판의 과 정에서도 가장 자주 쟁점이 되어 오고 있다. 초기 특허제도에는 진보성이라는 개념이 없었다. 엄밀히 표현하자면, 진보성은 특허 제도에 본질적으로 내재하여 있는 개념이긴 하지만, 초기단계에는 구분하여 인식하지 못하다가 판례 등을 통하여 그 개념이 구체화되고, 케이스가 축적됨에 따라 후발적으로 법제화된 개념이라 할 수 있다. 7) 미국의 특허법에 비자명성(Non-obviousness ) 이라는 개념이 처음으로 등장한 것은 1952 년이나, 실제로 판례에서 최초로 등장한 것은 1851 년이다. 1851년의 Hotchkiss 판 결 8) 은 비자명성에 상당하는 요건을 제시한 최초의 판례로서, 발명이기 위해서는 당업 자의 고안이나 기술을 넘어선 사실(more ingenuity and skill) 이 필요하다 라고 판시하 였고, 그 후 발명이 인정되기 위해서는 번뜩이는 천재성( the flash of creative genius) 이 필요하다, 오래된 요소의 조합은 새로운 결과( new or different function 6) KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. (2007); The obviousness analysis cannot be confined by a formalistic conception of the words teaching, suggestion, and motivation, or by overemphasis on the importance of published articles and the explicit content of issued patents., There is no necessary inconsistency between the idea underlying the TSM test and the Graham analysis. But when a court transforms the general principle into a rigid rule that limits the obviousness inquiry, as the Court of Appeals did here, it errs. 7) 이윤원, 미국 KSR 사건을 중심으로 본 진보성 기준의 동태적 분석, 특허청 지식관리시스템 등록지식, ) Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1851); The test was that if no more ingenuity and skill was necessary to construct the new knob than was possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, the patent was void., The improvement is the work of the skillful mechanic, not that of the inventor. 9

19 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 or operation ) 가 발생한다는 사실이 필요하다 등의 판례9)를 통해 비자명성이라는 개 념이 없던 시대에 그에 상당하는 요건이 제시되었다. 그 후, 연방대법원은 1966년의 Graham 판결 10) 을 통해 비자명성에 대한 그간의 내용을 성문화하여 이에 대한 기본 이 론을 확립하였다. 그러나, Graham 판결은 비자명성의 판단 방법을 이론적으로는 제시 하였지만, 이를 실제사건에 적용하는 데 있어서의 구체적인 기법을 제시하지 못하여 실 무상 지침으로는 다소 추상적이라는 한계를 가지며, 결국 비자명성 여부를 case by case 로 판단해야 한다는 문제점을 안고 있다. 이에 반해 pro-patent 정책의 일환으로 설립된 연방순회항소법원(CAFC ) 은 Teaching, Suggestion, or Motivation ( TSM) 테 스트 11) 를 통해 비자명성 판단에 있어 보다 구체적이고, 객관적인 지침을 제시하였다. 그러나, TSM 테스트는 사후적 고찰(hindsight, 후지혜) 의 영향을 배제하는 효과가 있 는 반면 조합발명의 자명성을 판단하기 위한 엄격한 조건을 요구하고 있어, 권리범위가 넓은 발명, 단순히 결합한 발명, 자명한 발명 등에도 특허권을 부여하여 기술 거래에 많은 시간과 비용이 소요되고, 분쟁시 막대한 소송상의 부담을 초래 한다. 이런 와중에, 2007년에 나온 연방대법원의 KSR 판결 12) 은 자명성에 관한 판단이 보다 확장가능하고 유연한 것이어야 한다는 입장을 취하고 있다. KSR 판결 이후, TSM 테스트의 적용이 다소 완화되고, 사후적 고찰을 배제하기 위한 새롭고, 구체적인 기준을 구축할 필요성 이 제기되고 있으나, 시간을 두고 지켜보아야 할 것이다. 이러한 배경들이 실제 비자명성 판단에 어느 정도로 반영될지는 9) Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84 (1941); The new device, however useful, must reveal the flash of creative genius, not merely the skill of the calling. Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 340 U.S. 147 (1950); The mere combination of a number of old parts or elements which, in combination, perform or produce no new or different function or operation than that theretofore performed or produced by them, is not patentable invention. 10) Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966); This section permit a more practical test of patentability. The determination of non-obviousness is made after establishing the scope and content of prior art, the differences between the prior art and the claims at issue, and the level of ordinary skill in the pertinent art., The ultimate question of patent validity is one of law. 11) FMC Corp. v. Hennessy Indust., Inc., 836 F.2d 521 (Fed. Cir. 1987); The court s finding that the two-power-source configuration created at least a perceived safety hazard, coupled with the art s recognition of the increasing force necessary to remove tires, supplied the necessary suggestion. In re Rouffet, 149 F.3d 1350 (Fed. Cir. 1998); When a rejection depends on a combination of prior art references, there must be some teaching, suggestion, or motivation to combine the references., To prevent the use of hindsight based on the invention to defeat patentability of the invention, this court requires the examiner to show a motivation to combine the references that create the case of obviousness. In other words, the examiner must show reasons that the skilled artisan, confronted with the same problems as the inventor and with no knowledge of the claimed invention, would select the elements from the cited prior art references for combination in the manner claimed. 12) KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. (2007); The obviousness analysis cannot be confined by a formalistic conception of the words teaching, suggestion, and motivation, or by overemphasis on the importance of published articles and the explicit content of issued patents., There is no necessary inconsistency between the idea underlying the TSM test and the Graham analysis. But when a court transforms the general principle into a rigid rule that limits the obviousness inquiry, as the Court of Appeals did here, it errs. 10

20 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 미국의 경우에서 보듯이 진보성은 아직도 미완의 개념이고, 지금도 진화해 가고 있 는 것으로 이해된다. 또한, 진보성을 판단하는 심사관, 심판관, 판사의 입장이나 특허를 얻어내고 소송에 대응해야 하는 발명가, 기업인, 변리사의 입장에서 보면, 진보성을 바 라보는 시각 또는 관점이 서로 일치하지 않으며, 각국별로도 진보성에 대한 독특한 판 단 기준 및 판단 절차를 사용하고 있다. 따라서, 정치, 경제, 산업 등에서 막강한 영향력을 행사하는 미국의 진보성 판단 기 준 및 흐름을 구체적으로 검토하여, 이를 우리의 심사 기준과 비교하여 재정립하는 과 정은 심사관과 발명가 사이에 존재하는 진보성에 대한 시각 차이를 줄여줄 수 있을 뿐 아니라, 특허 품질의 향상에도 일조할 수 있는 의미 있는 작업이라고 할 것이다. (2) 관련 규정 1) 의의 35 U.S.C.103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter 규정은 다음과 같다. (a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made. 35 U.S.C. 102 규정에서 제시된 바와 같이 발명이 동일 하게 개시되거나 설명되 어 있지 않더라도, 특허를 받고자 하는 발명과 선행기술 간의 차이가, 그 발명이 전 체로서 그 발명 당시에 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에게 자명한 정도라 면 특허를 받을 수 없다. 발명이 이루어진 방식에 의하여 특허성이 부정되어서는 안 된다. 상기 비자명성(Non-obviousnes s) 이라는 개념은 1952 년에 특허법에 도입되었으나, 실제로 판례에서 최초로 등장한 것은 1851 년이다. 1851년의 Hotchkiss 판결에서, 발명 이기 위해서는 당업자의 고안이나 기술을 넘어선 사실이 필요하다 라고 판시되었고, 그 후 발명이 인정되기 위해서는 번뜩이는 천재성이 필요하다, 오래된 요소의 조합은 새로운 결과가 발생한다는 사실이 필요하다 등의 판례를 통해 비자명성이라는 개념이 없던 시대에 그에 상당하는 요건을 부과하였다. 그러나, 이후 발명에 대한 다양한 정의 11

21 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 가 제시되고, 명확한 기준 없이 발명에 대한 판단이 이루어졌으며, 이러한 혼란스럽고 일관성이 없는 판단에 대하여 안정성 있는 기준을 도입하고자, 1952 년에 자명하지 않 은 발명 이라는 제목하에 비자명성의 개념이 도입되었다. 상기 규정은 선행기술에 근거하여 당업자의 시점으로부터 발명의 비자명성 여부를 판단토록 하고 있으며, 비자명성에 대한 판단기준 및 절차는 1966년의 Graham 판결, CAFC의 TSM 테스트, 2007년의 KSR 판결 등을 통하여 구체화되고 정형화되었으며 현 재도 지속적으로 진화되고 있다. 한편, 우리나라도 최초의 특허법에서는 진보성이라는 개념을 도입하지 않고, 진보성 을 신규성의 연장선상에서 이해하였으며, 미국 특허법 및 일본 특허법을 참고로 하여 1973 년 개정법에서 현행 특허법 규정과 같이 진보성을 신규성과 구분하여 규정하였다. 우리나라의 특허법 제29조제2항은 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상 의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명은 제1 항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다 라는 규정으로 진보성을 정의하고 있다. 출원발명을 파악하고, 출원시 또는 발명시의 기술수준을 고려한 후에 가장 밀접한 선행기술을 특정해 출원발명과 선행기술과의 일치점 및 차이점을 명확히 하여, 당업자 가 선행기술로부터 출원 발명에 도달하기가 용이 한지 또는 자명 한지를 판단한다 는 점에서, 우리청과 미국 특허청의 진보성 판단은 공통된 접근방법을 취한다고 볼 수 있다. 그러나, 이를 구체적으로 살펴보면, 판단자의 관점에 있어서는 다소의 차이가 있 음을 알 수 있다. 우리청의 경우, 당업자가 출원발명을 선행기술로부터 용이하게 발명 할 수 있는 지 가 진보성 판단의 기준이 되는 반면, 미국 특허청은 출원발명이 당업자 에게 선행기술로부터 자명 한지 여부를 비자명성 판단의 기준으로 삼고 있다. 용어적 인 관점에서 보면, 용이하게 발명 은 자명 에 비하여 추가적인 노력이 필요한 개념으 로 생각되며, 이러한 개념적인 차이로 인해 진보성을 보는 관점 및 진보성의 폭에 있어 서 차이가 나타나고, 진보성을 판단하는 구체적인 판단 방법에 있어서도 상이한 특성을 나타낸다. 상기에서 보듯이, 우리청과 미국 특허청은 비자명성 ( 또는 진보성) 의 도입배경, 접근 방법, 판단 방법 등에 있어서 공통적인 측면과 상이한 측면을 동시에 가지고 있으며, 경제, 산업, 및 특허에 대한 양국 간의 교류를 고려해 볼 때, 미국의 비자명성 기준 및 판례를 분석하고 그 변화를 검토하여 이를 우리청의 진보성 판단에 참고하는 것은 매우 의미 있는 일이라 생각된다. 2) 내 용 비자명성 판단의 시간적 기준은 발명이 이루어진 시점 이다. 이러한 시간적 기준은 특히 비자명성 판단에서 중요하다. 왜냐하면, 신규성 판단은 단지 발명의 동일 여부 즉, 그 구성이 동일 한지의 여부를 따지는 데 비해, 비자명성 판단은 그 발명의 용이성 내 지는 자명성을 따져야 하므로 기술이 나날이 발전하는 오늘날에 있어서 발명의 자명성 12

22 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 을 체감하는 정도는 급격히 변화될 수 있기 때문이다. 따라서 단순한 선행기술의 결합 에 의해 발명을 창작할 수 있느냐를 따지는 것이 아니라, 그 발명 당시에 그러한 결합 이 용이하였느냐를 판단해야 한다. 한편, 상기 비자명성에 대한 규정이 특허법에 도입된 이후, 이를 해석하여 실제 판 결에 적용하는데 있어서는 다양한 관점들이 혼란스럽게 존재하였으며, 1966년의 Graham 판결을 통해 비로소 그 판단기준이 이론적으로 확립되었다. 비자명성에 대한 판단은, 선행기술의 범위와 내용을 결정하고 (the scope and content of the prior art are to be determined ), 선행기술과 출원발명의 차이점을 확인하고 (differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained), 관련 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자의 수준을 분석하며(the level of ordinary skill in the pertinent art is resolved ), 이로부터 출원발명이 선행기술로부터 미루어 자명한 것인지를 검토함으로써, 이루어진다. 이때, 상업적 성공, 오랫동안 제기되었으나 해결되지 않은 요구, 타인의 실패 등의 2 차적 고려사항도 활용될 수 있다(such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc. might be utilized). 상기 비자명성에 대한 판단을 토대로 하여 심사관은 출원발명이 특허받을 수 없는 이유를 심사 과정에서 반드시 제시하여야 한다. 심사관은 직감에 기초하여 출원을 거절 할 수 없으며, 거절에 대한 사실적인 기초를 제공하여야 하는 의무를 가진다. 또한, 사 실적 기초의 부족함을 채우기 위해 추측, 근거 없는 가정, 또는 사후적 고찰을 근거로 한 판단을 해서는 안 된다. (3) 비자명성 판단 미국 특허법 제103조의 비자명성을 판단하기 위한 심사기준은 우리나라의 심사지침 서에 해당하는 특허심사절차편람(MPEP : Manual of Patent Examining Procedure ) 에 구체적으로 제시되어 있으며, 이를 바탕으로 비자명성의 판단기준 및 심사기준에 대하 여 체계적으로 살펴보고자 한다. 상기 MPEP의 내용으로부터 미국 특허청의 심사 실무에 있어 비자명성 판단은 다음 의 흐름도에 의해 진행된다고 할 수 있다. 1) 기본적인 판단 방법 KSR 판결에서 연방대법원은 비자명성을 판단하는 방법으로서 Graham 분석이 기본 적으로 적용되어야 하고, CAFC의 TSM 테스트는 경직되게 적용되거나 공식화되어서는 안 된다고 판시하였다. 또한, 알려진 구성요소를 알려진 방법으로 조합하고, 작용효과가 이미 예측 가 능한 정도라면 그 발명은 자명하다고 판시하였다. 연방대법원은 Sakraida 판결 13) 및 13) Sakraida v. Ag Pro, Inc., 425 U.S. 273 (1976); Be characterized as synergistic, that is, result[ing] in an effect greater than the sum of the several effects taken separately., This patent simply 13

23 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 Anderson s-black Rock 판결 14) 에서, 이미 알려진 구성요소를 알려진 방법으로 단순히 조합하고, 그러한 조합으로부터 예측 가능한 효과 이상의 작용효과가 없다면, 그 조합 은 자명하다고 판시하였다. 만약 당업자가 예측 가능한 변형예를 만들 수 있다면 진보 성이 없을 가능성이 크다. 만약 어떤 기술이 한 장치를 개선하기 위하여 사용되었고, 당업자가 그 기술을 같은 방식으로 사용하여 다른 장치를 개선할 수 있을 것으로 알 수 있다면, 실제로 그 기술을 사용하는 것이 당업자의 기술을 넘어서는 것이 아니면, 진 보성이 부정된다고 할 것이다. 따라서 선행기술의 구성요소를 조합할 경우, 예측 가능 한 것을 넘어서는 개선사항이 있는지 살펴야 할 것이다. 비자명성을 판단하기 위해서는 기본적으로 Graham 판결에서 제시된 접근 방법을 따르며, 비자명성을 판단하기 위한 배경으로 선언된 사실 조사(Graham Factual Inquiries ) 는 다음과 같다. (A) 선행기술의 범위와 내용을 결정 (B) 선행기술과 특허 출원된 발명의 차이점을 확인 (C) 관련 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자의 수준을 분석 아울러, 예기치 않은 결과, 상업적 성공, 오랜 기간의 필요성, 타인의 실패, 타인에 의한 모방, 실시권 설정, 및 전문가 회의와 같은 객관적인 증거 또는 2차적 고려사항들 은 비자명성의 판단과 관련이 있으며, 이들이 존재한다면 모든 사건에서 고려되어야 한 다. 이러한 2 차적 고려사항에 해당하는 증거가 제출되면, 심사관은 그 증거를 평가해야 하고, 증거에 부여된 가치는 각 사건의 개별적인 사실관계에 따라 달라지며, 특허성에 대한 최종결정은 전체적인 기록을 바탕으로 이루어진다. 상기 비자명성 테스트를 적용하는 데 있어서, 어떤 것이 자명한가 하는 것은 객관화 되거나 공식화될 수 없으며, 각 사건마다 처해진 상황, 사실 관계 등이 다르기 때문에 사안별로 판단을 달리할 수밖에 없다. 14 arranges old elements with each performing the same function it had been known to perform, although perhaps producing a more striking result than in previous combinations. Such combinations are not patentable under standards appropriate for a combination patent., Though doubtless a matter of great convenience, producing a desired result in a cheaper and faster way, and enjoying commercial success, Dairy Establishment did not produce a new or different function within the test of validity of combination patents. 14) Anderson s-black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S. 57(1969); while the combination of old elements performed a useful function, it added nothing to the nature and quality of the radiant-heat burner already patented. To those skilled in the art the use of the old elements in combination was not an invention by the obvious-nonobvious standard. Use of the radiant-heat burner in this important field marked a successful venture. But, more than that is needed for invention.

24 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 Graham 판결(1966 년) 에서 제시된 접근방법에 기초 출원발명 및 선행기술을 전체로서 고려 사후적 고찰 배제 합리적 성공가능성 존재 선행기술의 범위와 내용을 결정 선행기술과 청구항의 차이점 확인 관련분야 선행기술 (analogous art) 출원인의 노력분야, 합리적으로 관련된 분야 출원발명 및 선행기술을 전체로서 고려 통상의 기술을 가진자의 수준 분석 해당 기술분야의 당면 문제, 그 문제에 대한 선행기술의 해결책, 혁신 속도, 기술의 복잡성, 종사자들의 교육수준 암시적인 개시, 주지 기술 크기, 비율, 형태의 변경 요소의 전환 수치의 한정 및 변경 균등물의 결합 및 치환 자명성 여부 판단 (TSM test 등 적용) 2차적 고려사항 분석 상업적 성공, 해결에 대한 요구, 타인의 실패 부차적인 사항 선행기술을 변경하거나 결합할만한 제시 또는 동기 선행기술은 출원발명의 모든 한정사항을 가르치거나 제시 합리적 성공가능성 Obvious Non-Obvious 비자명성 판단의 흐름도 15

25 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 1 선행기술의 범위와 내용 결정 비자명성 판단에 앞서, 검색한 특허 또는 간행물이 35 U.S.C.102 에 따른 선행기술 인지를 먼저 검토해야 한다. 35 U.S.C.102 에 따른 선행기술이 되는 대상은 비자명성 의 판단에도 아무런 제한 없이 사용될 수 있다. 35 U.S.C.103 에 따른 선행기술을 적용하기 위해서는 관련분야 선행기술(analogous Art) 이어야만 한다. 심사관은 출원발명의 자명성을 분석하기 위해 관련분야 선행기술 이 무엇인지를 결정해야만 한다. 출원인의 발명을 거절할 근거로 선행기술을 이용하기 위해서는, 그 선행기술은 출원인의 노력분야 (field of endeavor ) 와 같은 분야에 속하거 나 발명자가 관심을 가진 특정 문제와 합리적으로 관련된 분야여야 한다. 15) 또한, 선행 기술이 발명자의 노력분야와 다른 분야라고 하더라도, 그 선행기술이 다루고 있는 사항 때문에 발명자의 문제를 고려하는데 논리적으로 주의를 끌 수 있는 것이라면, 그 선행 기술은 관련분야 선행기술로 인정된다. 16) KSR 판결에서, 법원은 발명자의 노력분야와 다른 분야의 선행기술 또는 발명자가 해결하고자 하는 문제와 다른 문제를 해결하고자 하는 선행기술 또한 고려되어야 한다고 판시하였다. Stratoflex 판결 17) 에서, 발명자가 직면한 문제는 연료의 누수를 막으면서 탄화수소 연료의 흐름으로 야기된 PTFE 배관의 정전기 축적을 방지하는 것이고, 선행기술로서 고무호스 기술 분야의 두 선행기술이 채택되었는데, 이들은 모두 연료 흐름으로 야기된 정전기 축적문제를 개시하고 있는 바, PTFE 및 고무는 모두 같은 호스 제조자에 의해 사용되고, 동일하거나 유사한 문제를 갖고 있으므로, PTFE와 고무호스를 서로 바꾸어 사용한다고 해도 문제에 대한 해결책은 상호 관련이 있을 것이다. In re Mlot-Fijalkowski 판결 18) 에서, 항소인이 직면한 문제는 염료 침투제의 강화 및 고정에 관한 것이고, 선행기술들은 종이 복사 기술 분야에서 컬러 이미지를 재생하 기 위해 염료 및 현상물질들의 사용을 개시하고 있어, 항소인은 문제 해결을 위하여 염 료 기술 분야를 참고할 것이므로, 그 선행기술은 관련분야 선행기술로 인정된다. 15) In re Oetiker, 977 F.2d 1443 (Fed. Cir. 1992); In order to rely on a reference as a basis for rejection of the applicant s invention, the reference must either be in the field of the applicant s endeavor or, if not, then be reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor was concerned. 16) In re Clay, 966 F.2d 656 (Fed. Cir. 1992); A reference is reasonably pertinent if, even though it may be in a different field from that of the inventor s endeavor, it is one which, because of the matter with which it deals, logically would have commended itself to an inventor s attention in considering his problem. Thus, the purposes of both the invention and the prior art are important in determining whether the reference is reasonably pertinent to the problem the invention attempts to solve. 17) Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530 (Fed. Cir. 1983); The record reflects that PTFE and rubber are used by the same hose manufacturers to make hoses and that the same and similar problems have been experienced with both. There is no basis for finding that a solution found for a problem experienced with one material would not be looked to when facing a problem with the other. 18) In re Mlot-Fijalkowski, 676 F.2d 666 (Fed. Cir. 1982). 16

26 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 In re Oetiker 판결 19) 에서, 출원발명은 호스 클램프가 클램프의 조립 전 상태를 유 지하고 클램프가 조여졌을때 자동으로 풀리는 후크 를 포함하고 있고, 선행기술로서 의류에 사용되는 hook and eye fastener 를 개시한 선행기술이 제시되었으나, 상기 선행기술은 출원인의 노력분야에 속하는 것이 아니고, 호스 클램프를 조이는 문제를 해 결하고자 당업자가 상식적으로 의류용 fastener 를 찾아볼 것이라고는 할 수 없기 때문 에 상기 선행기술은 발명자가 관심을 둔 특정 문제와 합리적으로 관련된 것이 아니라고 판시하였다. Wang Laboratories 판결 20) 에서, 출원발명은 컴팩트 모듈 메모리에 관한 것이고, 선행기술은 다양한 사이즈의 모듈이 추가되거나 교체될 수 있는 메모리 회로에 관련된 것이어서, 상기 선행기술은 출원발명의 노력분야에 속하지 않으며, 또한 출원발명의 메 모리 모듈은 개인용 컴퓨터에서 사용되고 있는 DRAM 을 사용하는데, 선행기술의 SIMM 은 큰 산업기계의 제어기용으로 개발되었고 SRAM이나 ROM의 사용만을 교시하고 있으 므로, 상기 선행기술은 관련분야 선행기술로 인정되지 않는다. Medtronic 판결 21) 에서, 출원발명은 너무 높은 주파수의 펄스가 인가되어 야기되는 페이스메이커의 오동작을 방지하는 심박 페이스메이커에 관한 것이고, 펄스 소스에서 펄스의 시하고 있어, rate-limiting 두 선행기술은 runaway 를 방지하는 고전력, 고주파수 장치에 사용된 회로를 개 문제에 직면한 페이스메이커 디자인 기술분야의 당업자라 면 같은 문제에 직면한 다른 사람들의 해결책을 찾아볼 것이라고 판시하였다. 또한, 선행기술의 내용은 발명 당시를 기준으로 판단되어야 하며 사후적 고찰을 피 해야 한다. 발명이 이루어진 때 라는 요건은 용인될 수 없는 사후적 고찰을 피하기 위 한 것이다. 사후적 고찰은 선행기술로부터 출원발명에 나타나 있는 구성요소들을 선택 하기 위하여 발명자가 개시한 내용을 가이드나 모범으로 사용하는 것이다. 미국은 선발 명주의를 채택하고 있으므로 발명 당시의 기준이 아닌 사후관점에서의 고찰은 위법한 행위로서, 이를 사용할 경우 결과적으로 출원발명을 지나치게 엄격하게 심사하게 되어 특허받을 확률이 현저하게 저하될 수 있다. 그러나, 비자명성에 대한 판단은 필연적으 로 발명 시점이 아닌 그 이후의 사후적 고찰을 통해 재구성될 수밖에 없다는 점에서, 사후적 고찰 그 자체가 잘못되었다고 보는 것은 적절하지 않다. 따라서, 사후적 고찰을 통한 판단이 발명의 완성 시점에서 통상의 지식을 가진 자의 지식수준 범위 내에서 이 루어졌고, 출원인의 명세서에만 의존한 것이 아니라고 한다면, 그와 같은 재구성은 타 당한 것으로 인정된다. 사후적 고찰과 관련하여 W.L. Gore & Associates 22) 판결은 심사관이 출원발명에 19) In re Oetiker, 977 F.2d 1443 (Fed. Cir. 1992). 20) Wang Laboratories, Inc. v. Toshiba Corp., 993 F.2d 858 (Fed. Cir. 1993). 21) Medtronic, Inc. v. Cardiac Pacemakers, 721 F.2d 1563 (Fed. Cir. 1983). 17

27 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 대해 배운 것을 잊어버리고 발명이 이루어진 때로 생각을 되돌리는 것이 쉬운 일은 아 니지만 반드시 필요하며, 선행기술에만 노출되고 그 기술분야에서 습득된 지식으로 이 끌어지는 당업자의 수준에서 생각해야 한다 라고 판시하고 있다 선행기술과 출원발명의 차이점 확인 선행기술과 출원발명의 차이점을 확인하기 위해서는 출원발명과 선행기술을 전체로 서(as a whole) 고려하여야 한다. 선행기술과 출원발명의 차이점을 결정하는 데 있어 서, 35U.S.C.103 의 규정은 차이점 자체가 자명한가에 관한 것이 아니라, 출원발명 전 체로서 자명한가에 관한 것이다. Schenck 판결 23) 에서, Notron 은 출원발명은 볼트로 연결된 네 개의 조각으로 만들 어졌던 것을 일체화한 것으로, 선행기술과의 구조적 차이점에만 초점을 두어 발명을 전 체로서 보지 않았다 고 주장하였으며, 선행기술은 공명을 완화하는 메카니즘의 필요성 을 인식하였으나, 발명자는 일체형 support structure 에 의하여 완화의 필요성을 제거 하였으므로, 그 인식이 해당 기술의 이해와 기대에 반대되는 것이기 때문에 그 인식을 실현하는 구조는 그 기술의 당업자에게 자명하지 않은 것으로 판시하였다. In re Hirao 판결 24) 에서, 출원발명은 감미 음식 및 음료를 제조하는 세 단계의 방 법에 관한 것으로서, 처음의 두 단계는 고순도의 맥아당( 감미료) 을 생산하는 방법에 관 한 것이고, 마지막 세 번째 단계는 음식 및 음료에 맥아당을 첨가하는 것이며, 당사자 들은 처음의 두 단계는 비자명하나 공지의 생산물을 생산하는 것이고, 세 번째 단계는 자명하다고 동의하였다. 법원은 출원발명의 단계들 중에서 처음의 두 단계에 대해 비 자명성을 인정했으므로, 그 발명은 전체로서 발명 당시에 당업자에게 자명하지 않았을 것이다 라고 판시하였다. 문제의 원인이 밝혀지기만 하면 해결방법이 자명해진다고 하더라도 특허받을 수 있 는 발명이 될 수 있다. 이는 35 U.S.C.103 에 따라 발명의 비자명성을 결정하는 데 있 어서 항상 고려되어야 할 In re Sponnoble 판결 25) 에서, 전체로서의 발명 의 한 부분이다. 출원발명은 복수의 칸막이를 가진 혼합용 유리병에 관한 것이었는데, 그 유리병은 두 개의 칸막이 사이에 놓여 액체가 담긴 칸과 고체가 담긴 칸을 임시로 격리하는 중앙 seal plug 를 구비하고 있으며, 플러그의 재료로 천연 고무 대신 실리콘 코팅된 부틸 고무를 선택했다는 점에서 선행기술과 차이가 있었다. 선행기술은 액체 칸으로부터 고체 칸으로의 누수를 문제점으로 인식하고 있었고, 몰딩 되거나 불어서 만든 유리에 내재 되어 있는 미세 균열로 수분이 그 center plug 주위를 22) W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc., 721 F.2d 1540 (Fed. Cir. 1983); It is difficult but necessary that the decisionmaker forget what he or she has been taught at trial about the claimed invention and cast the mind back to the time the invention was made, to occupy the mind of one skilled in the art who is presented only with the references, and who is normally guided by the then-accepted wisdom in the art. 23) Schenck v. Nortron Corp., 713 F.2d 782 (Fed. Cir. 1983). 24) In re Hirao, 535 F.2d 67 (CCPA 1976). 25) In re Sponnoble, 405 F.2d 578 (CCPA 1969).

28 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 통과하는데 따라 그 문제가 생긴 것이라고 인식하였다. 법원은 발명자가 수분 침투의 원인이 그 center plug 를 통해서라는 것을 발견하였고, 선행기술에는 선행기술의 천연 고무 플러그보다 수분 불침투성이 높은 플러그 재료를 선택하는 것에 대한 어떠한 필요 성도 가르치지 않는다고 판시하였다. In re Wiseman 판결 26) 에서, 브레이크의 fading을 최소화하기 위하여 브레이킹 동 작 중 증기를 통풍시키기 위한 홈이 파진 기술들의 결합에 비추어 자명하다는 이유로 거절되었다. carbon disk brake 가 개시되었고, carbon disk brake에 관한 출원 발명이 선행 한 선행기술에는 홈이 없는 다른 선행기술에는 브레이킹 멤버의 표면을 식히고 먼지를 제거할 목적으로 noncarbon disk brake에 홈을 형성하여 브레이크의 fading을 줄이는 것이 개시되었다. 법원은 출원인이 문제의 원인을 발견했다고 하더라도 그 해결 책은 유사한 문제에 대해 같은 해결책(disc brake에 홈 형성) 을 제시하고 있는 선행 기 술로부터 자명하다고 판시하며 그 거절을 재확인하였다. 선행기술은 출원발명과 다르게 가르치는 부분까지 포함하여 전체로서 고려되어야만 한다. W.L. Gore & Associates 판결에서, 출원발명은 비소결된 고결정 PTFE를 늘려 서 다공성 물질을 만드는 방법에 관한 것이었는데, 그 PTFE를 원래의 길이보다 5배 이 상 길게 초당 10% 의 비율로 스트레칭 하였다. 한 선행기술에는 느리게 스트레칭 되는 비소결된 PTFE 가 개시되어 있고, 다른 선행기술에는 결정도의 감소를 통하여 빠른 스 트레칭이 가능한 폴리프로필렌이 개시되어 있으나, 상기 두 선행 기술을 결합하더라도, 출원발명과 다르게 가르치는 선행기술로부터 고결정 수 없다. PTFE의 빠른 스트레칭을 제시할 3 당업자의 수준 분석 당업자의 수준을 결정하는데 고려해야 할 요인 27) 들은 다음과 같다. (A) 해당 기술분야의 당면 문제들 (B) 그 문제에 대한 선행기술의 해결책 (C) 혁신이 이루어지고 있는 속도 (D) 기술의 복잡성 (E) 해당 기술분야의 실제 종사자들의 교육수준 출원발명이 속한 가상의 해당 기술분야의 통상의 기술을 가진 자 는 관련 기술에 적용할 수 있는 과학적 및 공학적 원리들을 이해할 수 있는 능력을 가지고 있어야 한 다. BPAI 는 심사관의 당업자에 대한 정의( 반도체의 연구 및 개발에 적어도 주당 40시 간 이상 종사하는 박사 학위를 가진 엔지니어 또는 과학자) 에 동의하지 않았는데, 가상 의 인물은 자격증 등의 방법으로 정의할 수 없으며, 그 출원에 포함된 증거들이 당업자 26) In re Wiseman, 596 F.2d 1019 (CCPA 1979). 27) Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 464 U.S (1984). 19

29 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 가 박사나 그와 동등한 과학 또는 공학 지식을 필요로 한다는 결론을 뒷받침하지 못한 다고 하였다. KSR 판결에서, 법원은 당업자는 자동인형 (automaton) 이 아니라 통상의 창의성을 가진 자이며, 퍼즐의 조각을 맞추는 것처럼 다수의 특허의 가르침들을 조합할 수 있는 자로 정의하였다. 출원발명보다 늦어 선행기술로서 자격이 없는 선행기술들도 그 발명이 이루어진 당 시 그 기술분야의 통상적인 기술수준을 입증하는데 이용될 수 있으며, 널리 배포되지 않아서 선행기술로 이용될 수 없는 문서들도 그 기술 분야의 통상적인 기술 수준을 증 명하는데 사용될 수 있다. 당업자의 수준과 관련한 사실이 선행기술에서 발견되면, 선 행기술 자체가 적절한 수준을 반영하는 경우 당업자의 특정 기술수준을 구체적으로 조 사하지 않고도 그 발명이 자명하다고 할 수 있다. 심사관은 발명이 이루어진 시기의 당업자, 즉, 발명자, 판사, 문외한, 먼 분야의 기 술자, 해당분야의 천재들이 아닌, 당업자에게 자명할 수 있는 것이 무엇인지를 확인해 야만 한다. 2) 구체적인 판단 방법 1 암시적인 개시 (Implicit disclosure) 선행기술의 개시내용을 고려할 때, 선행기술의 특정 가르침뿐만 아니라 당업자가 선 행기술로부터 합당하게 예측할 수 있는 추론 또한 고려하는 것이 타당하다. In re Preda 판결 28) 에서, C 에서 목탄이 있는 상태로 유황증기와 메탄을 반응시켜 이황화탄소를 촉매적으로 생성하는 방법은 그와 같은 방법으로 행하는 것을 명시적으로 가르치는 선행 기술에 의해 거절되었는데, 700 C에서 실 이는 선행기술에 750 C 이상의 온도를 사용하는 가능성이 암시되어 있기 때문이다. 750 C 이상에서 메 탄과 유황증기를 이황화탄소로 변환하기 위한 촉매 방법은 잘 알려져 있고, 700 C는 이전에 실행 가능하다고 증명된 것보다 훨씬 낮은 온도라고 선행기술에 개시되었다. 2 주지 기술 (Well known art) 제한된 상황에서 심사관이 거절을 위해 기록상 없는 사실을 공식 통지하거나 일반적 기술 지식에 의존할 수 있다. 하지만 이러한 거절은 사려 깊게 적용되어야 한다. 만약 출원인이 정당한 공식통지가 아니라거나 일반적인 지식에 정당하게 근거하지 않았다고 사실주장에 대해 다룬다면, 심사관은 충분한 증거로써 거절의 당위성을 주장해야 한다. 3 크기, 비율 및 형태의 변경 (Changes in size, proportion, and shape) In re Rose 판결 29) 에서, 리프트 트럭으로 취급해야 할 상당한 크기와 무게를 가진 lumber package 에 관한 출원 발명은 손으로 들 수 있는 lumber package 에 관한 선행 28) In re Preda, 401 F.2d 825 (CCPA 1968). 29) In re Rose, 220 F.2d 459 (CCPA 1955). 20

30 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 기술에 의해 특허성이 없다고 판시되었다. 왜냐하면 lumber package 의 크기와 관련 있 는 한정은 그것을 선행기술과 특허적으로 구별 짓기에는 충분하지 않기 때문이다. In Gardner 판결 30) 에서, 연방대법원은, 선행기술과 출원발명의 다른 점이 출원 발명 장치 의 상관 치수를 상술하는 것이고, 장치와 다르게 작동하지 않는다면, 구별되지 않는다고 판시하였다. In re Dailey 판결 31) 에서, 출원발명의 상관 치수를 가지는 장치가 선행기술의 출원발명의 장치는 선행기술의 장치와 특허적으로 법원은 출원발명의 일회용 플라스틱 유아용기의 구성은 그 용기의 특정 구성이 현저하다는 설득력 있는 증거가 없는 한 당업자에게 자명하다고 할 수 있는 선택 사항이라고 판시하였다. Ex parte Rubin 판결 32) 에서, 베이스 시트가 금속 필름으로 코팅된 후, 열경화성 물 질에 함침된 적층 시트를 만드는 방법을 개시한 선행기술이 있는 경우, 선행기술의 방 법의 순서를 거꾸로 하여 적층 시트를 만드는 방법을 개시하고 있는 출원발명은 자명하 다고 판시하였다. 4 요소의 전환 (Reversal of parts) In re Gazda 판결 33) 에서, 선행기술은 시계를 감는 기어가 운전대와 함께 움직이도 록 자동차의 고정 운전대 column 에 장착된 시계를 개시하였으며, 시계가 운전대와 함 께 움직이도록 하는 것을 단순히 반대로 한 출원 발명은 자명한 것이라고 판시하였다. In re Harza 판결 34) 에서, 출원발명은 유동재료의 수 밀봉이 콘크리트의 근접한 구 멍 사이에 형성된 이음매에 채워지는 방수 석조 건축 구조에 관한 것이며, 출원발명의 수 밀봉은 이음매에 놓인 거미줄(web) 과 거미줄의 각 면에서 하나의 근접한 콘크리트 slab 으로 외부적으로 돌출된 다수의 늑골(ribs) 을 가지고 있다. 선행기술은 플러스(+) 모양의 콘크리트 덩어리들 사이의 수로를 막는 유동적 water stop 을 개시하였으며, 비 록 선행기술이 다수의 늑골을 개시하지 않았지만, 법원은 단순한 요소의 이중화 (duplication)는 새롭고 예측되지 않은 결과가 있지 않은 이상 특허받을 만한 현저성이 없다고 판시하였다. 5 범위의 중첩 및 최적화(Overlap and optimization of ranges) 출원발명의 범위가 선행기술이 개시한 범위와 중첩되거나 그 안에 있는 경우, 일응 의 자명성이 존재한다. In re Wertheim 판결 35) 에서, 선행기술이 약 1-5% 의 농도를 가지는 일산화탄소를 가르치는 반면, 출원발명은 5% 이상 으로 제한하였다. 법원은 30) In Gardner v. TEC Systems, Inc., 469 U.S. 830 (1984). 31) In re Dailey, 357 F.2d 669 (CCPA 1966). 32) Ex parte Rubin, 128 USPQ 440 (Bd. App. 1959). 33) In re Gazda, 219 F.2d 449 (CCPA 1955). 34) In re Harza, 274 F.2d 669 (CCPA 1960). 35) In re Wertheim, 541 F.2d 257 (CCPA 1976). 21

31 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 약 1-5% 는 5% 를 약간 넘는 농도도 허용하는 것이므로 범위가 중첩된다고 판시하였 다. In re Geisler 판결 36) 에서, 두께가 50에서 100 Angstroms 범위 사이에 있는 보 호층 두께를 기술하는 출원발명에 대하여, 적당한 보호를 위해, 보호층의 두께는 약 10nm( 즉, 100 Angstroms) 이하여서는 안 된다 라고 가르치는 선행기술에 의해 자명한 것으로 인정된다. 법원은 선행기술에서 보호층이 약 100 Angstroms의 두께를 가진 다면 적당한 보호 가 제공된다고 언급함으로 인해 출원발명의 범위에 있는 두께의 사 용을 직접적으로 가르친다 라고 판시하였다. 또한, 출원발명과 선행기술의 범위가 중첩되지 않지만 당업자가 동일한 특성을 갖는 것으로 그 범위를 예측할 수 있는 정도로 충분히 가깝다면 일응의 자명성이 존재한다. Titanium Metals Corp. of America 판결 37) 에서, 법원은 0.8% 니켈, 0.3% 몰리브덴, 0.1% 이하의 철, balance 티타늄을 가지는 합금을 가리키는 출원발명이 0.75% 니켈, 0.25% 몰리브덴, balance 티타늄과 0.94% 니켈, 0.31 몰리브덴, balance 티타늄으로 된 합금을 개시하는 선행기술에 의거해 자명하다는 거절이 정당하다고 판시하였다. 일반적으로, 농도나 온도에서의 차이는 그것이 임계적이라는 것을 나타내는 증거가 없다면 선행기술에 비하여 특허성이 있다고 할 수 없으며, 출원발명의 일반적인 조건이 선행기술에 개시되어 있는 경우, 통상적인 실험에 의하여 최적의 조건이나 동작 가능한 조건을 발견하는 것은 진보적이지 않다. In re Aller 판결 38) 에서, 40~80 C 의 온도 및 25~70%의 산의 농도에서 수행되는 방법에 관한 출원발명에 대하여 선행기술의 방법이 100 C의 온도와 10% 의 산의 농도에서 수행되는 점에서만 출원발명과 다르다면 일응 자 명하다 라고 판시하였다. In re Hoeschele 판결 39) 에서, 출원발명의 분자량 및 비율의 범위에 대한 임계성의 증거가 없기 때문에, 선행기술의 넓은 범위 내에 속하는 출원발 명의 탄력측정 폴리우레탄계는 특허성이 없다 라고 판시하였다. 6 균등물의 결합 및 치환 (Combination and substitution of equivalents) 두 화합물이 각각 동일한 목적으로 유용하다는 것이 종래기술로 알려진 경우, 이들 을 결합하여 거의 동일한 목적으로 사용하기 위한 제3의 화합물을 형성하는 것은 일응 자명하다고 할 수 있다. 이들의 결합에 관한 아이디어는 선행기술에서 각각 가르치고 있었던 것으로부터 논리적으로 나올 수 있다. In re Crockett 판결 40) 에서, 선행기술에 서 칼슘카바이드 및 산화마그네슘의 각각은 주철 내에서 마디가 있는 구조의 형성을 촉 진시킨다는 것이 개시된 경우, 칼슘카바이드 및 산화마그네슘이 포함된 혼합물을 이용 하여 주철을 처리하는 방법 및 재료에 대한 출원발명은 그 선행기술에 의하여 특허받을 수 없다 라고 판시하였다. 36) In re Geisler, 116 F.3d 1465 (Fed. Cir. 1997). 37) Titanium Metals Corp. of America v. Banner, 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985). 38) In re Aller, 220 F.2d 454 (CCPA 1955). 39) In re Hoeschele, 406 F.2d 1403 (CCPA 1969). 40) In re Crockett, 279 F.2d 274 (CCPA 1960). 22

32 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 자명성 거절의 근거로 균등물을 인용하기 위해서는 그 균등성이 종래기술에서 인식되 고 있어야 하며 출원인이 개시한 내용에 기초하여서는 안 되며, 또한 문제가 된 구성요 소가 기능적으로나 기계적으로 등가라는 단순한 사실에만 기초하여서도 안 된다. In re Scott 판결 41) 에서, 속이 빈 강화유리소재 화살과 이의 제조방법에 대한 출원발명에서 종 이 튜브를 화살의 코어로서 사용한 점이 가벼운 재질의 나무 또는 경화된 발포수지를 코 어로서 사용하는 선행기술과는 다르다. BPAI 는 선행기술의 발포코어와 출원발명의 종이 코어는 기능적 및 기계적 균등물이라는 이유로 이 출원발명이 자명하다고 판시하였다. 그러나 법원은 기능적 또는 기계적으로 균등물인 구성요소들은 다른 관점에서 보면 자명 하지 않고 이 사안에서는 가벼운 재질의 나무 또는 경화된 발포수지 코어는 사실상 종이 코어의 사용을 적절히 제안하지 않는다고 판시하며 BPAI의 결정을 취소하였다. 3) 비자명성 판단시 유의 사항 일응의 자명성(prima facie obviouseness ) 은 모든 기술 분야에 폭넓게 적용되는 절 차적인 심사 도구이며, 심사의 각 단계에서 증거를 제시하여야 하는 부담을 분배하는 기능을 한다. 심사관은 일응의 자명성에 대한 모든 결론에 대해서 이를 사실적으로 뒷 받침해야 할 초기 의무를 진다. 만약 심사관이 일응의 케이스를 만들지 못한다면, 출원 인은 비자명의 증거를 제출해야 할 어떠한 의무도 없다. 그러나, 만약 심사관이 일응의 케이스를 제시하면, 증거나 주장을 제시하여야 하는 의무는 출원인에게 옮겨지게 된다. 출원인은 비자명성에 대한 추가 증거, 즉 출원발명이 선행기술에 의해 예측되지 않는 향상된 속성을 갖고 있다는 것을 보여주는 비교 데이터 등을 제출할 수 있다. 35 U.S.C.103 에 따른 적절한 결정에 도달하기 위해, 심사관은 그 발명이 알려지지 않은 상태인 발명이 이루어지기 직전의 시점으로 돌아가 가상의 당업자 의 입장으로 생각해야 한다. 모든 사실 정보를 고려하여, 심사관은 출원발명이 전체로서 그 당시 당업자에게 자명한지 아닌지를 결정해야 한다. 출원인의 개시에 나타난 지식은 그 결론 에 도달함에 있어서 옆으로 제쳐 두고, 하지만 차이점 을 결정하기 위해선 마음에 담 아두고, 검색을 수행한 다음 발명을 전체로서 평가해야 한다. 출원인의 개시에 기초 한 사후적 고찰에 의지하려는 경향은 심사절차의 특성상 피하기 어렵다. 그러나, 사후 적 고찰은 허용될 수 없는 것이므로 반드시 피해야 하고 법적인 결론은 선행기술에서 수집된 사실에 기초하여 도달되어야 한다. 일응의 자명성을 입증하기 위해서는, 다음 세 가지의 기본 기준이 충족되는지를 주 의 깊게 살펴보아야 한다. (A) 선행기술을 변경할만한 또는 선행기술의 가르침들을 결합할만한 제시 또는 동기가 있어야 한다. (B) 합리적인 성공가능성이 있어야 한다. (C) 선행기술은 출원발명의 모든 한정 사항들을 가르치거나 제시해야 한다. 41) In re Scott, 323 F.2d 1016 (CCPA 1963). 23

33 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 1 선행 기술을 변형하는 시사 또는 동기 선행기술이 출원발명의 모든 요소들을 가르치고 있더라도 이들의 결합에 대한 동기 가 없다면 일응의 자명성에 기초한 거절은 부적절하며, 선행기술의 가르침이 관련 기술 의 당업자로 하여금 대체, 결합, 또는 다른 변형을 하도록 하는데 충분한지를 확인하는 것이 필요하다. 결합이나 변형에 대한 가르침, 시사, 또는 동기가 있는 경우, 선행기술 의 가르침들을 결합하거나 변형하여 출원발명을 만들어낼 수 있어야만 자명성이 성립될 수 있다. 결합에 대한 동기는 선행기술에 명백하게 개시되거나 또는 암묵적으로 개시될 수도 있으며, 당업자의 지식으로부터 도출될 수도 있다. 자명성 테스트는 선행기술들의 가르침을 결합하는 것이 당업자에게 제시될 수 있는 가 하는 것이며, 선행기술의 모든 가르침은 관련 기술 분야의 범위 내에서 고려되어야 한다. 둘 이상의 선행기술의 가르침이 서로 충돌할 경우, 심사관은 한 선행기술이 다른 선행기술을 배척할 수 있는 정도를 고려하여, 각각의 선행기술이 당업자에게 해결책을 제시하는 정도를 비교 검토해야 한다. 단지 선행기술이 결합 될 수 있다거나 변형될 수 있다는 사실만으로는, 선행기술이 그 결합의 가능성을 제시하고 있지 않으면 그 결과적인 결합이 자명한 것은 아니다. In re Mills 판결 42) 에서, 출원발명은 공급율보다 더 큰 용량으로 출력 펌프를 구동하여 공 기를 콘크리트 복합체에 불어 넣어 기포 콘크리트 복합체를 생산하는 장치에 관한 것이 다. 선행기술은 공급 수단이 가변적인 속도로 운용될 수 있다는 것을 가르쳤으나, 법원 은 선행기술에는 공기가 혼합 챔버에 불어 넣어져 재료에 혼입되도록 출력 펌프가 출 원발명의 속도로 구동하는 것을 시사하고 있지 않다 라고 판시하였다. 비록 선행기술의 장치가 출원발명의 방식으로 구동하도록 변형될 수는 있으나, 선행기술에 그렇게 하도 록 하는 시사나 동기가 있어야만 한다. 선행기술의 변형이나 결합에 의해 선행기술 발명의 동작원리가 변경되면, 선행기술 의 가르침들은 출원발명을 일응 자명하다고 하기에 불충분하다. In re Ratti 판결 43) 에 서, 출원발명은 resilient sealing member 에 삽입된 resilient spring finger로 외부 바이어스된 구멍 결합부를 포함하는 oil seal 에 관한 것이고, 선행기술은 cylindrical sheet metal casing으로 강화된 구멍 결합부를 갖는 oil seal 을 개시하였다. 동작을 위 해 선행기술의 장치는 강성을 필요로 하는 반면, 출원발명의 장치는 탄성을 필요로 한 다. 법원은 그 거절을 취소하면서, 제시된 선행기술들의 결합은 선행기술의 구조가 동 작하도록 디자인된 기본원리를 변화시킬 뿐만 아니라, 선행기술에 보인 요소들에 대해 본질적인 재구성 및 재디자인을 필요로 한다 라고 판시하였다. 2 합리적인 성공 가능성 합리적인 성공가능성이 있는 한 출원발명을 일응의 자명성으로 거절하기 위해서 선 행기술을 변형 또는 결합시킬 수 있다. In re Merck 판결 44) 에서, 출원발명은 42) In re Mills, 916 F.2d 680 (Fed. Cir. 1990). 43) In re Ratti, 270 F.2d 810 (CCPA 1959). 24

34 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 amitriptyline 을 사용하여 우울증을 치료하는 방법에 관한 것이었으나, amintriptyline 이 향정신성 속성을 가지는 화합물이라는 것과 imipramine 이 항우울성 속성을 가지는 구조적으로 유사한 향정신성 화합물이라는 것을 개시하고 있는 선행기술에 의해 일응의 자명성으로 거절되었다. 앞서 언급된 화합물들을 제시하고 있는 선행기술은 유사한 활 성을 가지고 있을 것으로 기대되는데, 이는 화합물들 간의 구조적 차이점은 공지의 bioisosteric replacement에 관련되어 있고 이 두 화합물의 병리학적 속성들을 비교한 연구논문에서 항우울제로서의 amitriptyline 에 관한 의학적 테스트를 제시하고 있기 때 문이다. 법원은 선행기술의 가르침이 합리적인 성공가능성에 대한 충분한 근거가 된다 는 이유를 들어 그 거절을 유지하였다. 또한, 자명성은 절대적인 예측가능성을 요구하는 것은 아니지만, 적어도 어느 정도 의 예측 가능성을 요구한다. 합리적인 성공가능성이 없다는 것을 보여주는 증거는 비자 명성의 결론을 뒷받침할 수 있다. In re Rinehart 판결 45) 에서, 출원발명은 초대기압하 에서 용제를 사용하여 폴리에스테르를 상업적 규모로 생산하기 위한 방법에 관한 것이 었는데, 용제의 존재만 제외하고 출원발명의 방법을 가르치고 있는 선행기술들에 의해 출원발명은 자명하다는 이유로 거절되었다. 법원은 선행기술의 방법들이 개별적으로 상 업적 규모로 확대될 수 없을 것임을 보여주는 확고한 증거를 토대로 하여, 선행기술의 단계들을 결합한 방법이 상업적인 규모로 성공적으로 확대될 수 있는지에 대해 합리적 인 가능성이 없다는 이유로 그 거절을 취소하였다. 3 출원 발명의 모든 한정 사항들의 제시 (A) 명료하지 않은 한정사항들도 고려되어야 한다. (B) 원래의 명세서에 의해 뒷받침되지 않는 한정사항들도 고려되어야 한다. 출원발명에 대해 일응의 자명성을 성립시키기 위해서는, 모든 출원발명의 한정사항 들이 선행기술에 의해 제시되어야 한다. 또한, 명료하지 않다고 여겨지는 출원발명의 한정사항도 무시되어서는 안 되며, 만약 출원발명이 하나 이상의 의미로 해석되는 경 우, 적어도 하나의 의미가 선행기술에 의해 특허받을 수 없다면, 심사관은 선행기술을 적용할 수 있게 하는 출원발명의 해석에 기초하여 그 출원발명을 거절해야 한다. 출원발명의 자명성을 평가함에 있어서, 원래 출원된 명세서에 의해 뒷받침되지 않는 한정사항을 포함하는 경우에도 출원발명의 모든 한정사항들은 고려되고 평가되어야 한 다. Ex parte Grasselli 판결 46) 에서, 촉매에 관한 출원발명이 명시적으로 황, 할로겐, 우라늄, 및 바나듐과 인의 조합에 관한 존재를 배제하였으나, 비록 이러한 요소들을 부 정적으로 배제하는 한정들이 출원시 명세서에는 나타나지 않았지만, 출원발명이 선행기 44) In re Merck & Co., Inc., 800 F.2d (Fed. Cir. 1986). 45) In re Rinehart, 531 F.2d 1048 (CCPA 1976). 46) Ex parte Grasselli, 738 F.2d 453 (Fed. Cir. 1984). 25

35 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 술에 비추어 자명한지를 결정할 때 이러한 한정사항들을 무시한 것은 잘못이라고 판시 하였다. (4) 주요 판례 1) Graham 1 사건 개요 판결 년 US 2,493,811 특허등록: Vibrating plow and mounting therefor (Graham William T) 년 811 특허를 개선하여 US 2,627,798 특허등록: Clamp for vibrating shank plows(graham William T) 년 798 특허침해에 대한 미주리주 지방법원 판결: 798 특허의 특허성을 인 정하였으며, John Deere Company of Kansas City and Deere & Company가 Graham의 특허를 침해하였다고 판결 년 7월 제8 연방순회항소법원 판결: 798 특허는 그 자체로 신규하지 않고, 결합에 의해서도 새로운 결과가 없으므로, 특허성이 결여되었다고 판결 년 2 월 연방대법원 판결: 지방법원에서 적용한 테스트 방법이 정확하지 않 으며, 특허법 제103조에 의거하여 특허성이 없다고 판단하여 제8연방순회항소법 원의 판결을 지지함 출원 발명(798 특허) 과 선행기술(811 특허) 의 비교 특허 쟁기에 발생하는 손상을 방지하기 위하여 토양에 있는 장애물에 의해 발생되는 충격을 흡수하도록 디자인된 완충 죔쇠를 구비함 - 상판은 무거운 금속판으로서 쟁기틀에 안정적으로 고정되며, 하부판( 힌지판) 은 - 상판의 후부에서 핀에 의해 힌지 결합되어 하부방향으로 회동 가능한 구조임 자루는 힌지판의 앞쪽부분에서 힌지판과 볼트 체결되며 수평으로 위치되어 등자 구조를 갖는 힌지판의 뒷부분을 통해 지지됨 - 일반적 상태에서 경첩은 강한 스프링에 의해 자루에 밀착되어 있으며, 스프링 사 이에는 작은 막대가 있어 상판과 볼트 결합되고 하부로는 걸림쇠가 장착됨 811 특허 특허와 798 특허는 모든 구성요소가 유사함 - 자루와 힌지판( 하부판) 의 위치가 상이함: 811 특허는 자루가 상부판과 힌지판의 - 사이에 위치되고, 798 특허는 자루가 힌지판의 하부에 장착됨 자루와 힌지판의 연결부위가 단단하지 못하여 유격이 발생하며 이로 인해 상부 판과의 마찰이 발생하고, 상부판과 힌지판의 마찰로 인해 손상이 발생함 26

36 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 3 판결 요지 지방법원 특허의 모든 기계적인 구성요소들이 선행기술에 포함되어 있으나, 그 요소 들의 배열 형태는 이전에 공지되지 않은 것임 특허의 각 구성요소는 선행기술에 공지되어 있으나, 발명 전체로서 판단할 때 동작 관계에 있어 차이가 있고, 자루의 하부 방향으로의 굴성에 있어 현저한 차이가 있으며, 그러한 동작 형태는 공지된 바 없으므로, 신규성이 있음 특허의 배열 형태로 인해 기능( 마모방지 및 수리용이 ) 면에 있어 개선된 효과 를 얻을 수 있음 특허와 선행기술과의 차이는 그 발명이 이루어진 당시에 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에 의해 자명하지 않음 종래 기술 요소들로 결합되어 있더라도 이를 통해 새롭고 유용한 것 이상의 독 창성과 창조성이 있다면 그것은 특허로서의 가치가 있다고 판단함 연방순회항소법원 특허의 청구범위 어디에서도 자루의 굴성의 증가로 인한 효과에 대해 언급 이 전혀 없었음( 이는 지방법원에서 지지받게 된 결정적 특성임) - 자루와 죔쇠의 배열 형태로 인해 원고의 주장처럼 자루의 굴성이 자유롭지 못하며, 이러한 구조가 종래 장치에 대해 현저한 효과상의 차이를 갖는다고 볼 수 없음 특허는 선행기술의 기계적 기능을 일부 변형한 것으로서, 새롭거나 다른 결과 가 없고, 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에 의해 자명한 것이라고 판단 - 새롭거나 현저한 차이점을 발견하지 못했음에도, 개선된 기능적 결과만을 강조하 였으며, 이전 판례의 단순한 모방으로 인해 정확한 판단 기준을 적용하지 못했음 - 종래 요소들의 결합에 있어서, 그 구성의 실현 가능성 및 곤란성을 충분히 고려 해야 하고, 조합을 통해 새로운 것을 형성해야 하며, 각 요소들이 유기적 결합을 통해 단순 조합물 이상의 결과를 나타내야 함 대법원 - 배열의 변화로 인해 자루의 굴성이 현저히 증가했다면, 이는 이전의 선행기술과 구분되는 명확한 차이로 인정되지만, 원고의 증언 및 전문가의 소견으로 미루어 동일한 길이를 갖는 죔쇠의 채용시, 798 특허 및 811 특허의 자루의 굴성은 거 의 동일한 것으로 판단됨 - 굴성의 차이로 인한 효과는 소송 중에 주장된 것으로서, 원 특허출원시 전혀 언 - 급된 바 없었으며 이러한 효과가 발명의 주된 특성이 아님을 반증하고 있음 자루의 굴성은 다른 선행기술의 경우와 동일한 정도이므로 이로 인한 특허성은 인정되지 않음 - 마모방지와 수리상의 편의성은 선행기술인 Glencoe 장치로부터 자명함 27

37 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 28

38 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 29

39 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 4 검토 의견 1952 년에 자명하지 않은 발명 이라는 제목 하에 비자명성의 개념이 특허법에 도입 된 이후, 이를 해석하여 실제 판결에 적용하는 데 있어서는 다양한 관점들이 혼란스럽 게 존재하였으며, 1966년의 Graham 판결을 통해 비로소 그 판단기준이 이론적으로 확 립되었다. 같다. 비자명성을 판단하기 위한 기준으로 제시된 네 가지의 사실 조사는 다음과 (A) (B) (C) 선행기술의 범위와 내용을 결정 선행기술과 청구항의 차이점을 확인 관련 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자의 수준을 분석 (D) 상업적 성공, 오랫동안 제기되었으나 해결되지 않은 요구, 타인의 실패 등의 2차적 고려 사항들의 증거를 평가 Graham 판결은 비자명성의 판단 방법을 이론적으로는 제시하였지만, 이를 실제 사 건에 적용하는 데 있어서의 구체적인 기법을 제시하지 못하여 실무상 지침으로는 다소 추상적이라는 한계를 가지며, 결국 비자명성 여부를 case by case 로 판단해야 한다는 문제점을 안고 있다. 2) KSR 판결47) 1 사건 개요 KSR International사 ( 캐나다 온타리오주 ) 는 페달 시스템을 포함한 자동차 부품을 생산하는 회사로서, 포드사에 치조절이 가능한 페달 시스템 을 공급하였고 (1998 년), 2000 년에 위치조절이 가능한 기계적 페달 에 대한 특허( US 6,151,976 ) 를 획득하였다. GM사는 2000 년에 자사의 시보레(Chevrolet ) 및 트럭에 KSR의 위치조절이 가능한 페 달 시스템 을 적용하고자 하였고, 이에 KSR은 976 특허의 페달 에 모듈 센서 를 부 가하여 GM사에 공급하였다. 펜실베니아에 거점을 두고 있는 Teleflex 사는, KSR이 제조하는 자동차의 엑셀 페 달이 자사의 특허권을 침해하고 있다고 제소하였고, 이에 KSR은 Teleflex의 특허( 청구 항 4) 는 무효라고 주장하였다 (2002 년). 지방법원은 Teleflex 특허의 위치조절이 가능한 페달 조립체 및 발로 밟는 양을 감지하는 센서 의 조합은 자명한 것으로서 특허무효라고 하는 KSR의 주장을 인정하였 으나(2003 년), CAFC는 이러한 조합이 자명하기 위해서는 선행기술에 조합에 대한 가르 침, 시사, 또는 동기부여가 있어야 한다고 하여(TSM 테스트), Teleflex 특허는 자명하 지 않다고 판시하였으며 (2005 년), 이에 불복한 KSR은 연방대법원에 상고하였다. 47) 박시영, 판례조사연구보고서, 특허청 지식관리시스템 등록지식,

40 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 2 출원발명과 선행기술의 비교 - 등록번호 : US 6,237,565호( ) - 발명의 명칭: Adjustable Pedal Assembly with Electronic Throttle Control ( 전자적으로 제어되는 쓰로틀을 장착한 위치를 조정할 수 있는 페달 조립체) - Claim 4: A vehicle control pedal apparatus(12) comprising: a support(18) adapted to be mounted to a vehicle structure(20); an adjustable pedal assembly(22) having a pedal arm(14) moveable in fore and aft directions with respect to said support(18); a pivot(24) for pivotally supporting said adjustable pedal assembly(22) with respect to said support(18) and defining a pivot axis(26); and an electronic control(28) attached to said support(18) for controlling a vehicle system; said apparatus(12) characterized by said electronic control(28) being responsive to said pivot(24) for providing a signal(32) that corresponds to pedal arm position as said pedal arm(14) pivots about said pivot axis(26) between rest and applied positions wherein the position of said pivot(24) remains constant while said pedal arm(14) moves in fore and aft directions with respect to said pivot(24). 전통적으로, 운전자는 자동차의 페달과의 간격을 조절하기 위해 좌석을 앞뒤로 조절하였으며, 이를 통해 어느 정도의 불편함은 해소되었으나 신장이 작은 운전자 에게는 완전한 해결책이 되지 못하였다. 한편, 1990년대에는 엔진 조작을 위해 자동차에 컴퓨터를 장착하는 것이 보편화 되었으며, 일례로 컴퓨터로 제어되는 쓰로틀은 전자 신호에 대응하여 밸브를 개폐 31

41 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 한다. 컴퓨터로 제어되는 쓰로틀이 운전자의 조작에 대응하기 위해서는 페달에서 어떤 일이 일어나는지 컴퓨터가 인식할 수 있어야 하며, 이런 점에서 페달에서의 기계적인 동작을 컴퓨터가 인식할 수 있는 디지털 데이터로 바꾸어 주는 전자적 센 서가 필요하다. 청구항 4는 위치조절이 가능한 페달 및 전자적 센서 를 조합한 페달 장치에 관한 것으로서, 상기 장치를 통하여 페달의 위치는 자동차 엔진의 쓰로틀을 제어하 는 컴퓨터에 전달된다. 페달의 위치를 검출하는 센서를 페달 조립체의 지지부재에 부착함으로써 운전자가 페달을 조작할 때에도 고정된 위치에 센서가 있을 수 있도 록 한 것이 출원발명의 요지이다. (i) 미국 특허 제5,010,782호( 발명자: Asano) 페달의 위치가 조절되더라도 페달의 피봇점이 고정되어 있고, 페달 위치의 조절 여부에 상관없이 페달을 누르는 힘이 일정한 구조가 기재되어 있음 32

42 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 (ii) 미국 특허 제5,460,061호( 발명자: Redding) 페달과 피봇점이 모두 조절되는 구조가 기재되어 있음 (iii) 미국 특허 제5,241,936호 페달의 위치를 엔진이 아닌 페달 조립체에서 측정하는 것이 바람직하다는 내용 이 기재가 되어 있고, 전자적 센서가 페달 조립체의 피봇점에 위치하고 있는 구조 가 기재되어 있음 33

43 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 (iv) 미국 특허 제5,063,811호( 발명자: Smith) 센서와 컴퓨터를 연결해주는 선이 손상되고 운전자의 발로부터 더러워지는 것을 방지하기 위해서 센서는 페달에 설치되기보다는 페달 조립체의 고정부에 설치되어 야 한다는 내용이 기재되어 있음 (v) 미국 특허 제5,385,068호 컴퓨터로 제어되는 쓰로틀에 사용될 수 있고, 센서가 기재되어 있음 페달과 독립된 구조로 된 모듈화 34

44 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 (vi) 미국 특허 제5,819,593호( 발명자: Rixon) 페달의 위치를 검출하는 전자적 센서를 구비한 위치조절 가능한 페달이 기재되 어 있고, 센서가 페달에 위치하여 페달이 작동함에 따라 전선이 손상되는 것으로 기재되어 있음 3 쟁점사항 그동안 비자명성 판단의 기준으로 CAFC에서 적용해 온 TSM 테스트가 올바른 테스트 방법인지가 이 사건의 핵심이다. 4 CAFC의 TSM 테스트 1980년대 레이건 대통령은 미국의 국가경쟁력 강화를 위한 특허 보호정책의 일 환으로 CAFC를 설립하여, 심사관이나 법관이 주관적으로 엄격하게 적용하는 진보 성의 기준을 객관화하여 특허권 허여를 확대하고자 하였다. 이에 CAFC는, 특허권 허여를 확대하고 비자명성 판단에 내재하는 사후적 고찰에 의한 판단을 배제하기 위한 기법으로서, 선행기술의 조합발명을 자명하다고 하기 위해서는 이것을 가르 침(teaching), 시사(suggestion), 또는 동기부여(motivation) 하는 것이 선행기술에 존재하지 않으면 안 된다 라는 TSM 테스트를 적용해 왔다. 이러한 요구사항은 사 후적 고찰에 대한 보호장치이고, 일단 발명의 조합이 알려지면 선행기술의 내용을 살펴 보아서 특허청구된 발명을 쉽게 조합할 수 있어, 많은 중요한 발명들이 진보성이 없는 것으로 판단될 수 있기 때문에, 이러한 사후적 고찰은 방지되어야 한다. TSM 테스트는 애매한 비자명성의 개념을 적용하는 심사관 등이 저지르기 쉬운 주관적인 요소를 배제할 수 있는 좋은 방법으로 인식되어 도입되었다. 하지만, 이 후 이러한 법 논리는 판례가 거듭됨에 따라 외형적인 적용의 형태에 보다 중점이 맞추어지게 되어 현시점에서는 당초의 취지보다 훨씬 경색되게 적용되는 것으로 판단 된다. 35

45 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 1980년대 초반은 미국이 지식경제를 도입하기 위하여 강력한 특허정책을 추진하 던 시점이다. 하지만, 1980년대 이전의 미국의 법원과 사회는 특허권자를 그리 곱 게 보지 않던 시절로 그러한 경향이 특허청이나 법원 전반에 주도적인 기류로 여전 히 존재하였고, 특허권의 허여에 있어서도 비교적 인색하였다. 따라서 당시 특허정 책의 선봉에 서 있던 CAFC로서는 이를 바로잡기 위하여 특허청의 심사관이나 법관 이 주관적으로 지나치게 엄격하게 적용하는 진보성의 기준을 객관화하기 위하여 TSM 테스트를 창안하였다. 또한, 경제적인 측면에서도 1980년대만 하더라도 미국 은 창조적 기술에 있어서 세계에서 독보적으로 앞서가는 국가로서, 부터 상품수입이 급증하여 문제가 되던 시점이므로, 중 후진국으로 창작된 아이디어를 최대한 보 호해주면 그를 통해 중 후진국의 수입을 견제할 수 있고, 외국과의 기술교역을 통 해 로얄티를 얻을 수 있는 등 국가의 이익과 부합되는 일이 될 수 있었을 것이다. 그런 측면에서 TSM 테스트는 선행기술을 결합하거나 수정할 동기를 선행기술로부 터 찾아내지 않으면 자명한 것이 아니라고 하고 있으므로, 특허를 보다 쉽게 받을 수 있게 함으로써 당시의 사회적 요구와도 부합된다고 할 수 있다. 그러나, 그로부 터 30 년이 지난 오늘날은 전 세계가 지식창조에 열을 올리고 있으며, 미국과 경쟁 할 수 있는 국가도 많아져 권리를 쉽게 얻을 수 있게 함으로써 얻을 수 있는 미국 의 이익이 크게 작아졌다고 판단된다. 그리고 특허청, 판사 등의 시각도 특허권자 에 대하여 상당히 우호적으로 변화되었고, 특허성에 대한 판단능력도 크게 향상되 었다고 판단된다. 따라서 CAFC의 엄격한 TSM 테스트는 장점은 약화되고, 별다른 기술적인 진보가 없는 기술이지만 TSM 테스트의 비자명성 기준을 통해 형성된 특 허권들이 무분별한 소송을 통해 기존 기업들의 영업을 방해하고 우수한 발명을 통 해 얻은 특허권의 권리행사를 크게 위축시키는 등의 폐해를 낳게 되었다. 48) 법 이론적인 측면에서 CAFC의 가장 큰 장점은 가장 애매하고도 복잡한 진보성 의 판단을 객관화하여 예측가능성을 크게 높여 주었다는 점이다. 그러나, TSM 테 스트는 진보성 판단의 중요한 하나의 판단기준이 될 수는 있으나, 진보성 판단이 마치 TSM 테스트만으로 이루어지는 것으로 취급되어서는 안 된다. 또한, TSM 테 스트를 지나치게 엄격하게 적용하는 것은 심사관, 판사 등에게 비자명성의 판단자 로서의 지위를 박탈하고 단지 조사하는 정도의 지위만을 부여하는 것이며, 특허법 이 규정하고 있는 특허목적의 구현을 책임지는 판단자로서의 성격을 임의로 제한하 는 결과를 초래할 수 있다. 5 판결 요지 심사단계에서 청구항 4보다 넓은 청구항은 Redding 및 Smith의 특허에 의하여 48) 이윤원, 미국 KSR 사건을 중심으로 본 진보성 기준의 동태적 분석, 특허청 지식관리시스템 등록지식,

46 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 진보성이 없다는 이유로 거절결정되었다. Redding의 특허는 위치조절 가능한 페달 에 관한 것이고, Smith의 특허는 센서를 페달 지지부재에 부착하는 방법을 개시하 고 있기 때문이다. 청구항 4는 고정된 피봇점이라는 한정을 포함하고 있고, 이러한 점이 Reddding 의 특허와 구별되어 특허등록되었다. 심사 당시에 Asano의 특허는 제시되지 않아, 심사단계에서는 고정된 피봇점을 가지는 위치조절 가능한 페달을 선행기술로 가지고 있지 않았다. Asano 의 특허는, 페달의 위치를 검출하고 이를 쓰로틀을 제어하는 컴퓨터로 전달하는 센서를 제외한 청구항 4의 모든 구성을 개시 하고 있으며, 센서에 관한 것은 미국특허 제5,385,068호 및 시보레의 센서에 의해 공지되어 있다. 은 지방법원은 전문가의 증언을 토대로 하여 페달 디자인 분야에서 당업자의 수준 기계공학 분야 및 자동차 페달 제어 시스템에 정통한 대학생 수준 이라고 결정 하였다. 또한, TSM 테스트를 적용할 때, 전자적 센서 및 위치조절 가능한 페달의 조합 은 필연적으로 유도될 수 있으며, Rixon의 특허가 이러한 개발을 할 수 있는 근거 를 제시하고, Smith의 특허는 전선이 손상되는 Rixon의 특허의 문제를 해결할 수 있는 해법, 즉 센서를 페달의 고정된 구조에 위치시키는 것을 제시하고 있다. 따라 서, 만약 심사단계에서 Asano의 특허가 포함되었다면 Asano 및 Smith의 특허를 조합하여 청구항 4의 진보성이 부정되었을 것이다. Teleflex사의 상업적인 성공이 이러한 결론을 바꿀 수는 없다. CAFC는 출원발명에 대하여 전혀 지식이 없는 당업자가 Asano의 지지부재에 센서를 부착하게 하는 동기를 연방지방법원이 제시하지 못하였다고 판결하였다. CAFC는 출원 발명의 발명자가 해결하고자 하는 과제를 선행기술이 정확하게 제시하고 있지 않은 한 발명자가 이러한 선행기술로부터 동기를 받을 수 없다고 하였다. Asano 페달은 페달의 위치가 조절이 되더라도 페달을 누르는 힘에는 영향이 없도록 하는 것이고, 출원발명은 간단하고, 소형화되고, 값이 싼 위치조절이 가능한 페달을 제공하기 위한 것이다. Rixon 의 특허는 전선이 손상되는 문제점을 가지고 있으나, 이러한 문제점을 해결할 수 있는 방법을 제시하지 못하였으며, Smith 의 특허는 위치조절 가능한 페달이 아니므로, 위치조절 가능한 페달 조립체의 지지부재에 전자적 센서를 장착하는 동기로 사용될 수 없다. 따라서 당업자는 Asano 의 특허에 센서를 부착할 수 없다. 대법원은 CAFC 의 경직된 접근 방법을 거부하였다. 진보성에 관한 판단은 보다 확장 가능하고 유연한 것이어야 한다. 이미 알려진 구성요소를 이미 알려진 방법으 로 조합하고, 작용효과가 이미 예측 가능한 정도라면 그 발명은 진보성이 없어 거 절되어야 한다. 만약 당업자가 예측 가능한 변형예를 만들 수 있다면 진보성이 없 37

47 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 을 가능성이 크다. 만약 어떤 기술이 한 장치를 개선하기 위하여 사용되었고, 당업 자가 그 기술을 같은 방식으로 사용하여 다른 장치를 개선할 수 있을 것으로 알 수 있다면, 실제로 그 기술을 사용하는 것이 당업자의 기술을 넘어서는 것이 아니면, 진보성이 부정된다고 할 것이다. 따라서 선행기술의 구성요소를 조합할 경우, 법원 은 예측 가능한 것을 넘어서는 개선사항이 있는지 살펴야 할 것이다. 법원은 시장에 알려지거나 내재하는 요구사항(demand), 배경지식(background knowledge) 당업자가 가지고 있는 등을 종합하여 이미 알려진 구성요소를 출원발 명처럼 조합하도록 하게 하는 명시적인 이유가 있는지 결정해야 한다. 분명한 것은 여러 구성요소로 이루어진 특허발명의 각 구성요소가 개별적으로 선행기술에 있다 는 이유만으로 진보성이 부정되는 것은 아니다. 따라서, 출원발명처럼 당업자가 구 성요소를 조합하려고 했을 이유를 밝히는 것이 매우 중요하다. TSM 테스트와 Graham 분석에는 서로 상호 일치하지 않은 부분이 존재하지 않 으나, 문제가 될 수 있는 것은 일반적인 원리를 굳은 법칙으로 만들어 진보성 판단 을 제한하려고 하는 것이다. 진보성을 판단함에 있어서, 청구인이 제시한 특정한 목적이 중요하다기보다는 청구된 발명이 객관적으로 이루고자 하는 것이 보다 중요하다고 할 것이다. 진보성 이 부정될 수 있는 방법의 하나로 발명 당시에 이미 알려진 문제가 있었고, 그리고 그 알려진 문제에 대하여 분명한 해법이 존재하는 경우가 있을 수 있다. CAFC의 첫 번째 잘못은 법원이나 심사관이 출원인이 제시한 문제점 위주로만 살펴보았다는 것이다. 발명의 자체가 제시하는 수많은 문제점 중의 일부인 출원인이 소개하는 동 기만을 살펴야 한다는 것은 올바른 것이 아니다. 발명 당시의 그 기술 분야에 알려 진 수요 또는 문제가 하나의 발명을 그처럼 조합하게 되는 이유가 될 수 있다. CAFC의 두 번째 잘못은 당업자가 해결하고자 하는 문제가 같은 종류의 선행 기 술만을 살펴볼 것이라는 가정을 한 것이다. 상식(common sense) 은 이미 알려진 친 숙한 것들이 원래의 주목적 외에도 다른 목적으로 사용될 수 있음을 알려 줄 수 있 다. Asano 특허는 그 주목적 이외에도 그 특허의 설계방식으로 고정된 피봇점을 가 진 위치조절이 가능한 페달을 보여 주고 있다. 만약 어떤 문제를 해결하려는 설계의 요구(design need) 또는 시장의 요구(market pressure) 가 있고, 유한한 수의 이미 알려진 그리고 예측 가능한 해결방법이 존재한다면 당업자는 그러한 해결방법을 사 용하려고 할 것이다. 따라서 상식 등을 이용하는 것을 금지하는 경직된 법은 기존의 판례법과 합치되지 않는다. 당업자라면 Asano의 페달 및 전자적 센서를 결합하여 출원발명의 청구항 4의 구성처럼 구성할 수 있을 것이다. 이 건 특허발명이 발명될 당시에는 기계적 페달 장치를 전자식 페달로 전환하려는 강한 시장의 수요가 있었으 며, 선행기술들은 이러한 개발을 할 수 있는 많은 방법을 제시하고 있었다. 페달기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 Asano에서 시작하여 고정된 피봇점에 센서를 위치시킬 수 있었는지를 살펴보면, 미국 특허 제5,241,936호는 센서는 엔진 이 아닌 페달에 설치되어야 함을 가르쳐 주고 있고, Smith는 페달의 밟히는 면이 38

48 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 아닌 지지부재 측에 센서를 설치해야 함을 보여주고 있으며, Rixon에서 전선이 손 상되는 문제가 있으므로, Smith는 페달 조립체가 작동시 전선의 움직임이 있어서 는 안 된다는 것을 알려 주고 있어, 설계자는 센서가 페달 조립체의 움직이지 않는 부분에 센서를 위치시켜야 함을 알 수 있을 것이다. 그리고 가장 자명하게 움직이 지 않는 부분은 피봇점이 될 것이다. 따라서 설계자는 Smith를 따라 피봇점에 센 서를 장착시키게 될 것이다. 설계자는 Asano를 컴퓨터로 제어되는 쓰로틀로도 사 용할 수 있게 개선하는 것이 가능하고, Rixon처럼 위치조절 가능한 전자적 페달을 만들 수 있으며, 전선이 손상되는 문제를 해결하려고 할 것이다. 설계자는 Smith로 부터 센서의 움직임을 피해야 함을 알 수 있고, 결국 Asano에서 고정된 피봇점을 가진 위치조절 가능한 페달을 참고하게 될 것이다. 따라서 출원발명 청구항 4의 진 보성은 부정되어야 할 것이다. CAFC의 판결은 기존 판례와 일치되지 않게 이슈를 너무 좁고, 경직된 것으로 분석하였으므로, 이를 파기환송한다. 6 검토 의견 연방대법원은 이번 판결에서 TSM 테스트와 Graham 분석은 일관된 판단기준을 제시하고 있지만 다만, 문제가 될 수 있는 것은 일반적인 원리를 굳은 법칙으로 만 들어 진보성 판단을 제한하려고 하는 것으로, 이슈를 너무 좁고, 경직된 것으로 분 석하면 안 된다는 것을 분명히 하였다. CAFC는 법원이나 심사관이 출원인이 제시 한 문제점 위주로 살펴보아야 한다는 판시하였으나, 대법원의 입장은 시장에 알려 지거나 내재하는 요구사항, 당업자가 가지고 있는 배경지식 등을 종합하여 이미 알 려진 구성요소를 출원발명처럼 조합하도록 하게 하는 명시적인 이유가 있는지를 고 려하여 진보성을 판단해야 한다고 하였다. CAFC는 당업자가 해결하고자 하는 문제가 같은 종류의 선행기술만을 살펴볼 것 이라는 가정을 하였으나 대법원은 어떤 문제를 해결하려는 설계의 요구 또는 시장 의 요구가 있고, 유한한 수의 이미 알려진 그리고 예측 가능한 해결방법이 존재한 다면 당업자는 그러한 해결방법을 사용하려고 할 것이고, 이러한 상식 등을 이용하 는 것을 금지하는 경직된 법은 기존의 판례법과 일치하지 않는다고 판시하였다. 따 라서 이번 판례로 TSM 테스트가 폐기된 것은 절대 아니며, 다만 그 적용에 있어서 보다 확장가능하고 유연한 것이어야 한다는 것을 강조한 것으로 보인다. (5) 우리 청과 미국 특허청의 진보성 판단의 차이 미국의 특허법에 비자명성이라는 개념이 처음으로 등장한 1952 년 이후로, 비자명성 에 대한 판단기준 및 절차는 1966년의 Graham 판결, CAFC의 TSM 테스트, 2007년의 KSR 판결 등을 통하여 구체화되고 정형화되었으며 현재도 지속적으로 진화되고 있다. 2007년의 KSR 판결에서, 연방대법원은 Graham 분석과 TSM 테스트는 상호 일관된 판 단 기준을 제시하고 있으며, 자명성에 관한 판단은 보다 확장가능하고 유연한 것이어야 한다는 입장을 취하고 있다. 39

49 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 출원발명을 파악하고, 출원시 또는 발명시의 기술수준을 고려한 후에 가장 밀접한 선행기술을 특정해 출원발명과 선행기술과의 일치점 및 차이점을 명확히 하여, 당업자 가 선행기술로부터 출원발명에 도달하기가 용이 한지 또는 자명 한지를 판단한다는 점에서, 미국특허청과 우리청의 진보성 판단은 공통된 접근방법을 취한다고 볼 수 있다. 그러나, 구체적인 판단방법에 있어서는 몇 가지 차이가 존재한다. 첫째, 우리청은 더 나은 효과 를 진보성 판단의 하나의 기준으로 삼고 있으나, 미국 특허청은 새롭거 나 다른 작용 및 상승효과 에 대한 고려를 중요히 하지 않는다. 둘째, 미국은 예기치 않은 결과, 상업적 성공, 오랜 기간의 필요성, 타인의 실패 등과 같은 2차적 사항들을 비자명성의 판단에 활용하고 있으나, 우리청의 경우, 이에 대한 언급이 없다. 셋째, 미 국은 비자명성 판단에 내재하는 사후적 고찰에 의한 판단을 배제하기 위하여, 선행기 술에 결합에 대한 가르침(teaching ), 시사(suggestion ), 또는 동기부여 (motivation ) 가 있는지 를 고찰하는 과정을 중시하여 비자명성 여부를 판단하고 있으나, 우리청에서는 심사의 대상이 되는 출원의 명세서에 기재된 사항에 의하여 얻은 지식을 전제로 하여 진보성을 판단할 경우에는 당업자가 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이 하 게 발명할 수 있었던 것으로 인정되기 쉬운 경향이 있으므로 주의를 요한다 로만 기재되 어 있고, 사후적 고찰을 배제하기 위한 구체적인 방법에 대해서는 기재되어 있지 않다. 진보성의 판단 방법에 있어서 상기 차이는 우리청과 미국 특허청의 특허에 대한 관 점 차이, 특허정책의 차이 등에 기인한다. 미국은 발명자를 보호하고, 발명자에 대한 독 점적인 권리를 인정해 주는 등의 발명자 중심의 특허정책을 사용하는 반면, 우리나라의 특허법은 발명을 보호, 장려하고 산업발전에 이바지하는 것을 목적으로 하고 있는바, 우리청은 발명자의 보호도 고려하겠지만, 궁극적으로는 산업발전을 염두에 둔 특허정책 을 추진하는 것으로 판단된다. 상기에서 보듯이, 우리청과 미국 특허청은 비자명성 ( 또는 진보성) 의 접근방법, 구체 적인 판단방법 등에 있어서 공통적인 측면과 상이한 측면을 동시에 가지고 있으며, 경 제, 산업, 및 특허에 대한 양국 간의 교류를 고려해 볼 때, 미국의 비자명성 기준 및 판 례를 분석하고 그 변화를 검토하여 이를 우리청의 진보성 판단에 참고하는 것은 매우 의미 있는 일이라 판단된다. 2. EPO의 진보성 판단 기준 및 판례 동향 (1) 서 론 40 유럽 연합이 Convention, 1973년 독일 뮌헨에서 조인된 EPC( 유럽 특허조약, European Patent 1977 년 발효) 에 기초하여 EPO( 유럽 특허청) 를 설립한 후, 1978년에 EPO 가 최초로 특허 출원을 접수하기 시작하였을 때부터, EPO에서 적용되는 진보성 (Inventive step) 의 수준에 대한 논의가 이루어졌다. EPO에서 적용되는 진보성 수준은 유럽에서 가장 높거나 가장 낮은 수준이어서는 안되며, 평균 수준의 것이어야 한다는 견해가 대체로 받아들여졌고, 1977년 이루어진 Conference of the Contracting States

50 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 in Munich에서는 EPO에서 적용되는 진보성의 수준은 독일특허청(German Patent Office) 과 독일 특허 법원(German Patent Court) 에 의해 적용되는 것에 부합하는 정 도의 수준이어야 한다는 견해가 있었다. 49) in the EPO) 에서는 진보성 판단 방법을 발전시켜 왔고, 아니라 심사 절차 및 이의 신청 절차에서도 적용되고 있다. 그 이후로 EPO 심판부(Boards of Appeal 이것은 현재 심판부에서뿐만 EPO에서 진보성의 기초로 삼는 것은 EPC Article 56의 첫 번째 문장으로, 만약, 선행 기술을 고려하여, 당업자에게 자명하지 않다면, 그 발명은 진보성이 있다고 여겨 진다 는 것이다. 여기에는 관련되는 선행 기술( the relevant prior art) 이 무엇이며, 진 보성 판단을 수행할 당업자(the man skilled in the art) 는 누구인지, 그리고 자명하다 는 것은 무엇인지 등 해결해야 할 어려움이 많이 남는데, 모든 사람에게 입증될 수 있 는 간단하고 직접적인 해답은 존재하지 않는다. EPO 심사지침서 50) 와 EPO 심판부의 심 결문집 51) 에는 그동안 발전 되어 확립된 EPO의 진보성 판단 방법과 판단 기준에 관해 자세하게 기재하고 있어, 여기에서는 주로 EPO 심사지침서와 EPO 심판부 심결문집의 내용을 통해 EPO의 진보성 판단 방법과 판단 기준을 살펴보고자 한다. (2) 관련 규정 EPC Article 56 An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of art, it is not obvious to a person skilled in the art. 만약, 선행 기술을 고려하여, 당업자에게 자명하지 않다면, 그 발명은 진보성을 갖는 다고 간주한다. 신규성과 진보성은 다른 기준을 가지는데, 신규성은 발명과 공지된 기 술 사이에 차이가 있으면, 존재하고, 진보성이 있는가 라는 질문은 신규성이 있는 경우 에 한하여 있을 수 있다. 1) 선행 기술 진보성을 검토하는 경우의 선행기술 은 EPC Article 54(2)에 정의되어 있는데, 서 면, 혹은 구두 설명, 사용 또는 다른 어떠한 방법에 의해 유럽 특허출원일 또는 우선일 이전에 공중의 이용이 가능하게 된 모든 것 으로 정의된다. 선행문헌은 해당일에 공중 이 그 문헌의 내용에 대해서 지식을 취득할 수 있고, 그 지식의 사용 또는 보급을 제한 하는 비밀 유지 제약이 존재하지 않으면 공중에 이용 가능한 것으로 간주한다. 52) 49) EPO, G. Knesch(EPO), Assessing inventive step in examination and opposition proceedings in the EPO, EPI INFORMATION, 3/1994, p ) EPO, Guidelines for Examination in the European Patent Office (status December 2007). 51) EPO, Case Law of the Boards of Appeal (Fifth edition 2006). 52) EPO, 선행기술과 관련한 자세한 사항은 Guidelines for Examination in the European Patent Office (status December 2007), part C, chapter IV, 6 참조. 41

51 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 2) 42 (1) 당업자 당업자의 정의 EPO 심사 지침서 및 EPO 심결에 따르면 당업자 는 기준일에 발명이 속하는 기술 분야에 통상의 기술 상식 (common general knowledge) 53) 이 무엇인지 알고 있는 보통 의 실무자라고 추정된다. 당업자는 또한 선행기술의 모든 것, 특히 조사보고서에 인용 된 문헌에 접근이 가능하며, 자신의 뜻대로 일상의 작업 및 실험을 할 통상의 수단 및 능력을 갖고 있는 것으로 추정된다. 당업자의 정의54)와 관련하여, T 26/98에서 심판부 는 심판부에 의해 적용되는 원리를 요약하였다 : 만약 기술적 과제가 당업자로 하여금 다른 기술분야에서 해법을 찾도록 자극한다면, 그 분야에 있어서 전문가는 그 과제를 해결할 자질을 갖춘 사람이다. 해법이 진보성을 갖는지에 대한 판단은 따라서 그 전문 가의 지식과 능력에 기초해야 한다. 55) 만약 동일 하거나 유사한 과제가 인접한 기술분 야에서 발생한다면, 당업자는 그 인접분야 56)에서 해법이 제시되었는지 조사할 것으로 기대될 수 있다. 만약 당업자가 어떤 특정의 기술분야를 포함하는 일반 기술 분야를 알 고 있다면, 그는 그 일반 기술분야에서 그 특정의 기술분야에 대한 해법이 제시되었는 지를 조사할 것임이 기대될 수 있다. 53) EPO, EPO 심결례에서는 진보성을 판단하는 통상의 지식을 가진 자 와 기재불비를 판단하는 통상의 지식을 가 진 자 의 지식수준을 동일하다고 보고 있다. 단지 차이점이 있다면, 진보성을 판단하는 통상의 지식을 가진 자 는 선행기술만을 알지만, 기재불비를 판단하는 통상의 지식을 가진 자 는 선행기술과 본원 발명도 알고 있다는 점이다. T 766/91 에서 심판부는 기술 상식 (common general knowledge, 주지 기술) 이 기술분야의 기본적인 핸드북 (handbook) 또는 텍스트북 (textbook)에 기재된 내용이라고 밝히고 있다. 핸드북 및 텍스트북 에 수록된 지식은 그 기술분야의 실무자가 알고 있다고 예상되고, 최소한 그가 필요하다면 핸드북에서 찾을 수 있다는 것을 알고 있다고 인정된다. 그러나, 핸드북 또는 텍스트북에 수록되었기 때문에 기술 상식이 되는 것 은 아니며, 이미 일반적으로 널리 알려졌기 때문에 핸드북 또는 텍스트북에 수록된 것이다. 이러한 시각이 백과 사전이나 기본적인 텍스트북에 수록된 내용이 기술 상식으로 받아들여지는 이유라고 밝히고 있다. 이에 더 나아 가, T 537/90 에서는 매우 짧은 기간에 업계지 (trade journal) 에 수없이 실린 내용이 그 기술분야의 쟁점이 되는 연구라면 그 당시의 기술 상식(common general knowledge) 라고 볼 수 있다고 밝히고 있으며, T 378/93 에서는 전세계적인 명성(repute) 을 얻기 위하여 유능한 전문가들 에게 배포되는 과학 정기간행물에 기재된 기 사도 통상의 지식을 가진 자 의 지식수준으로 인정하고 있다. 요약하면, EPO 심결례에서 통상의 지식을 가진 자 의 지식수준은 기본적인 핸드북, 텍스트북, 그리고 그 당시에 쟁점이 되며 전세계적으로 널리 배포된 연구결과를 포함하고 있는 것으로 결론지을 수 있다. 또, 어떤 내용이 기술 상식이라는 주장에 대한 입증은 EPO 또는 제3 자가 그 주장을 반박했을 때만 필요하다. 심사과정이나 이의신청과 정에서 수많은 텍스트북, 백과사전이 기술 상식인지 여부에 대한 논쟁이 되지 않도록 하기 위해서, 이러한 입장은 절차적인 면에서 타당하다. 54) EPO, T 422/93( T 422/93, OJ 1997, 25) 에 따르면, 과제- 해법 접근법을 사용하여 진보성을 조사할 때, 유 력한 당업자를 정의하기 위한 시작점은 출원 명세서에서 제시된 당업자의 정의와는 상관 없이, 선행기술에 기초하여 도출된 기술적 과제 였다. 만약 제안된 해법이 속하는 기술 분야가 기술적 과제를 도출할 때 고려 된 기술분야와 다르다면, 당업자로 고려되는 사람은 제안된 해법이 속하는 기술 분야의 전문가가 될 수는 없 다. 또한, 가장 근접한 선행기술이 해법을 다른 기술 분야에서 구하도록 하는 어떠한 지시도 주지 않는다면, 유력한 당업자의 기초 기식은 그 제안된 해법이 속하는 다른 기술 분야의 전문가의 지식을 포함할 수는 없다. 55) EPO, T 32/81, OJ 6/1982, ) EPO, 인접분야 (neighboring field) : EPO 심판부는 진보성 판단에서 출원발명이 속하는 특정 기술분야를 뛰어넘어 고려되어야 하는 인접분야의 범위가 어디까지인가 하는 문제에 직면했다( T 176/84, T 195/84). T 176/84 에 따르면, 진보성을 조사할 때, 만약 어떤 인접 분야나 더 넓은 일반적 기술 분야에서 동일 또는 유 사한 과제가 발생하든지, 당업자가 그런 일반 분야에 대해 인식하고 있다면, 당업자는 출원서의 특정 기술분 야만을 고려할 것이 아니라, 그 인접 분야나 더 넓은 일반적 ( 출원서의 특정 기술 분야를 포함하는 ) 기술 분 야도 조사해야 한다. T 195/84 에서는 진보성 판단시 고려하는 선행기술은 출원서가 어떤 특정 분야에서 해 결하고자 하는 어떤 일반적 기술적 과제의 해법을 취급함에 있어서 일반적 ( 출원서의 특정 기술 분야를 포 함하는 ) 기술 분야에 있는 선행기술도 포함해야 한다고 심결했다.

52 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 때때로, 당업자는 연구팀이나 생산팀과 같은 한 그룹이 될 수도 있다. T 424/90에 서는 반도체 전문가가 직면한 기술적 과제가 이온생성 플라즈마 장비의 개선이라면 반 도체 전문가는 플라즈마 전문가와 상의할 수 있고 서로 팀을 구성하여 과제를 맡길것이 라면, 통상의 지식을 가진 자 를 관련 분야에서 2명 또는 그 이상의 전문가들의 팀이라 는 견해를 표명하였다. 실례로 레이저 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 는 물리 학, 전자공학, 화학분야의 전문가팀이라고 보고 있다. (3) 1) 진보성 판단 기본원칙 1 자명성 발명을 한정하고 있는 청구항에 대해서 고려해야 하는 문제는 그 청구항의 유효한 출원일 또는 우선일 이전에 그 당시에 알려져 있는 기술에 비추어 그 청구항의 기재에 해당하는 것에 도달하는 것이 당업자에게 자명한지 여부이다. 자명하면 청구항은 진보 성이 결여로 등록될 수 없다. 자명( obvious ) 이라는 용어는 기술의 통상적인 진보를 넘지 못하고 선행 기술에 단순 또는 논리적으로 따르는데 불과한 것, 즉, 당업자에 있 어서 당연히 기대되고 있는 것을 넘어서는 숙련 또는 능력의 발휘를 포함하지 않음을 의미한다. 신규성의 경우와 달리 진보성을 판단할 때에는 공개된 문헌을 그 뒤의 지식 에 비추어 해석하고, 그 청구항의 유효한 출원일 또는 우선일 이전에 당업자에게 있어 일반적으로 이용 가능한 모든 지식을 고려하는 것이 공정하다. 2 조합 (Combination) 대 집합(Aggregation) EPO 심사지침서에서 따르면, 청구된 발명은 통상적으로 전체적으로 고려되어야 하 며, 청구항이 특징의 조합 으로 이루어진 경우에는 그 조합에서 이끌어 낸 개별 특징 이 공지 또는 자명하며, 따라서 청구된 주제 전체가 자명하다는 식의 논의는 정확하지 않다. 57) 그러나 청구항이 단순히 특징의 집합 이고 진정한 조합이 아닌 경우에는, 개 개의 특징이 자명하다고 입증함으로써 특징의 나열에 진보성이 없음을 보이는 것으로 충분하다. 특징 간에 기능적 상호작용이 개개의 특징의 기술적 효과의 합과는 다른, 예 를 들어 더 큰 복합된 기술효과를 달성할 경우, 기술적 특징의 셑(set) 은 조합으로 간주 된다. 즉, 개개의 특징의 상호작용은 상승효과를 나타내야 한다. 그러한 상승효과가 존 재하지 않는다면, 단순한 특징의 나열일 뿐이다. 58) 예를 들어, 개개의 트랜지스터의 기 57) EPO, 심판부는 출원발명이 기술적 과제에 대한 해결방안으로 서로 다른 발명의 특징을 조합한 발명을 조합 발명이라고 명명한다. 이러한 조합발명에서 진보성 판단의 기준은 조합발명의 개별요소들이 공지되었는지 여 부가 아니라, 선행기술이 통상의 지식을 가진 자가 이러한 조합을 하도록 동기를 부여하고 있는지 여부라고 밝히고 있다. 그러나, 조합발명은 공지된 수단들이 단순히 직렬 연결되어 어떠한 상승작용이 존재하지 않는 단순한 집합(aggregation) 과는 구별되어야 한다. 58) EPO, T 389/86, OJ 3/1988,

53 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 술적 효과는 전자 스위치에서 필수적이다. 그러나 마이크로프로세서를 형성하도록 상호 연결된 트랜지스터는 상승적으로 상호 작용하여 데이터 처리와 같은 개개의 기술적 효 과의 합을 넘어서는 그 이상의 기술적 효과를 달성한다. 3 발명의 근거 각 케이스에서 청구항은 기술적 특징을 대상으로 해야 하지만, 심사관은 진보성이 존재하는지 여부를 평가하기 위해 당업자가 발명에 도달할 수 있는 다양한 방법이 존재 한다는 점에 유의하는 것이 중요하다. 발명은 예를 들어, 다음과 같은 사항에 근거할 수 있다. a. 새로운 아이디어의 구축 또는 아직은 인식하지 못한 해결 해야 할 과제의 구축 ( 과제를 명확히 하면, 그 해결은 자명해질 수 있음). b. 공지된 과제에 대한 해결법의 안출. c. 관찰된 현상의 원인의 통찰적 접근( 이 현상의 실용은 자명함). 2) 진보성 판단 방법 1 진보성 판단 절차 EPO 심사지침서에 따르면, 객관적이고 예측 가능한 방법으로 진보성을 평가하기 위 해 심사관은 통상 과제- 해결 접근법( Problem and solution approach ) 을 사용한 다. 59) 과제- 해결 접근법에는 다음의 주요 단계가 있다. a. 가장 근접한 선행기술 (closest prior art) 을 결정한다. b. 해결해야 하는 객관적 기술적 과제 를 확정한다. c. 가장 근접한 선행 기술 및 객관적인 기술적 과제로부터 출발하여, 청구된 발명이 당업자에게 자명한지를 검토한다. 59) EPO, 이와 관련하여, EPO 심판부의 심결문집에서는 진보성을 평가하기 위한 과제- 해결 접근법 을 보다 세 부적으로 기재하고 있다. (1) 가장 근접한 선행기술 (closest prior art) 을 결정한다. (2) 가장 근접한 선행기술과 비교하여 청구된 발명에 의해 성취되는 기술적 효과를 판단한다. (3) 이러한 효과를 얻기 위해 발명의 대상으로서 풀어야 하는 기술적 과제를 정의한다. (4) 당업자가 선행기술을 고려하여 청구된 발명에 의해 성취된 효과를 얻기 위해 청구된 기술적 구성 (technical features) 을 제시할 수 있었는지 (whether... would have suggested.. ) 를 조사한다. 44

54 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 EPO 심판부가 과제-해결 접근법의 기초로 자주 인용하는 EPC Rule 27(1)(c) 60) 는 발명이 기술적 과제와 그 해법이 이해될 정도로 기재되어야 함을 요구한다. 과제와 해 법은 따라서 하나의 발명의 구성 요소이다. 과제-해결 접근법은 진보성의 객관적 판단 을 보증하고 선행기술의 사후적 분석(ex post facto analysis ) 를 방지하기 위해 개발 되었다. 61) 2 진보성 판단의 구체적 방법 가장 근접한 선행기술(closest prior art) 이란 발명으로 이끄는 자명한 발전을 위한 최선의 출발점을 구성하는 단일 인용례 63) 에 개시된 특징들의 조합이다. 가장 근접한 선행 기술을 선택함에 있어서 우선 고려할 사항은 해당 발명과 동일한 목적 또는 효과 를 가지거나 적어도 청구된 발명과 동일 또는 밀접하게 관련된 기술적 분야에 속하는 것이어야 한다는 점이다. 실제로, 가장 근접한 선행기술은 일반적으로 동일한 용도에 해당하고 청구된 발명에 도달하기 위해 최소한의 구조적, 기능적 변형이 요구되는 것 이다. 64) 60) EPO, EPC Rule 27(Content of the description) (1) The description shall; (c) disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical problem(even if not expressly such) and its solution can be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference to the background art; 61) EPO, EPO 심판부는, 진보성의 판단은 발명자의 주관적 성취가 아닌 객관적 성취에 근거되어야 한다고 심결 해 왔다(T 1/80, OJ 1981, 206; T 20/81, OJ 1982, 217; T 24/81, OJ 1983, 133; T 248/85, OJ 1986, 261). 객관적으로 유효한 선행기술에서 출발하는 것에 의해, 기술적 과제는 객관적인 기준으로 결정되어야 하고, 기재된 해법이 당업자에게 자명한지 아닌지 고려되어야 한다. 비록 과제-해법 접근법이 의무적이 아니 라 할지라도, 이것의 올바른 적용은 진보성의 객관적인 판단을 용이하게 하며, 발명으로부터 얻은 지식을 사 용하는 사후적 분석(ex post facto analysis) 을 배제할 수 있다(see T 564/89 (1993); T 645/92(1994); T 795/93 (1996); T 730/96 (1999); T 631/00 (2004)). 따라서, 원칙적으로는 과제- 해법 접근법을 사용하고, 예외적으로 다른 방법이 적용된다면, 과제- 해결 접근법을 벗어나는 이유가 명확히 제시되어야 한다. 62) EPO, 과제- 해법 접근법에 따라, EPO 심판부는 시작점으로 취급할 수 있는 가장 근접한 선행기술을 규정 (identify) 하기 위한 기준을 발전시켜왔다. 적절한 선행기술 (relevant prior art) 을 정한 후 해당 상황에서 당업자가 더 나은 발전(further development) 을 위한 시작점으로서 이 선행기술을 택하기에 적당한 이유( 유 인) 를 가지고 있었을 것인지를 세심하게 고려해야 한다. 63) EPO, T 176/89 에서 심판부는 가장 근접한 선행기술이 서로 협력하는 두 개의 문헌이었다고 결론지었고, 예 외적으로 두개의 문헌이 함께 읽혀야 했다는 것을 발견하였다. 그들은 동일한 특허권자, 크게는 동일 발명가 에 의한 것이었고, 분명히 연관된 동일 set of tests 를 가지고 있었다. 64) EPO, T 606/89 (1990); T 686/91 (1994); T 834/91 (1993); T 482/92 (1997); T 298/93 (1996); T 380/93 (1994); T 59/96 (1999); T 730/96 (1999); T 650/01(2004). 45

55 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 과제-해결 접근법 출원발명 및 선행기술을 전체로서 고려 사후적 고찰 배제 가장 근접한 선행기술 결정 출원 발명과 동일 또는 유사한 기술적 과제 적어도 동일 또는 인접 기술 분야 객관적 기술적 과제의 도출 출원발명과 가장 근접한 선행기술과의 차이 고려 서로 독립적인 부분과제의 합으로 도출 가능 당업자는 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 기술상식을 알고 있는 보통의 실무자로 개인이나 팀이 될 수 있음. 가장 근접한 선행기술로부터 출발하여 출원 발명에 이름이 당업자에게 자명한가 (Could-Would Approach) 당업자가 객관적 기술적 과제를 해결하고자 하는 기대에서 출원 발명에 이르도록 자극하는 바가 선행기술에 교시되어 있는가. 진보성 판단의 예시 a. 자명한 방법으로의 공지수단의 적용 b. 공지 장치나 방법의 병렬 또는 조합 c. 공지 가능성 중 자명한 선택 d. 더 나은 효과 또는 기술적 곤란을 극복한 경우. 진보성 여부 판단 복수의 공보의 내용을 결합함이 자명한가 예측가능 단점, 임의적 선택, 비기능적 선택 출원인이 제출한 증거 선택 발명 독립항, 종속항, 다른 카테고리 청구항 진보성 판단의 2차적 지표 a. 기술적 편견의 극복 b. 오랜 시간 동안의 필요 c. 상업적 성공 d. 단순화된 해결방안 e. 놀라운 효과가 보너스 효과인 경우 진보성 판단의 흐름도 46

56 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 가장 근접한 선행기술의 확인에 있어서 출원인 자신이 명세서 및 청구항에 공지된 것으로 인정한 것을 고려해야 하며, 이것은 출원인이 오류가 있음을 인정하지 않는 한 심사관은 정확한 것으로 간주해야 한다. 65) 가장 근접한 선행기술을 선택함에 있어, 우선 고려할 사항은 발명과 동일 목적 혹은 효과가 지시되어야 한다는 것이다. 그렇지 않으면, 그것은 당업자를 명백한 방법으로 청구된 발명에 이르게 할 수 없다. 66) 따라서 가장 근접한 선행기술은 단지 표면상으로 보여지는 구조적 유사성이 아니라 발명에 의해 청구된 목적(purpose) 에 부응해야 하 며 67), 이상적으로는 그 목적(purpose) 은 가장 근접한 선행기술에 이미 언급 되어져야 한다. 68) 가장 근접한 선행기술을 결정함에 있어서 목표는 진보성 판단 과정이 발명자가 직면했던 것과 실제적으로 가장 가까운 상황으로부터 출발해야 한다는 것이다 69). 발명 의 진보성을 평가하기 위한 시작점으로 주어지는 문헌은 발명과 동일 하거나 유사한 기 술적 과제, 또는 적어도 동일 또는 인접 기술분야와 관계되어야 한다. 70) EPO 심판부의 어떤 결정들은 당업자가 청구된 해법에 도달하는 가장 쉬운 길을 구 성하는 가장 근접한 선행기술 혹은 청구된 발명으로 이끄는 자명한 개량을 위한 최선의 시작점을 확인하는 방법을 설명했는데, 진보성 판단을 위한 시작점은 당업자가 청구된 발명에 도달할 확률이 있다는 관점에서 최소한 가망 있는, 그럴듯한 것이어야 한다는 것이다. 71)72) T 570/91에서 심판부는 당업자가 시작점 선택에 있어 완전히 자유롭긴 하 65) EPO, T 439/92 에서 EPO 심판부는 진보성 결여의 기초가 되는 시작점으로 무엇을 선택하든지 자유이지만, 가장 근접한 선행기술이 되기 위해서는 고수해야 할 몇몇 기준이 있다고 지적했고, 그 중 하나는 발명에서 이미 언급한 과제였다( T 495/91 (1993); T 570/91 (1993)). 66) EPO, T 606/89 에 따르면 진보성을 객관적으로 판단하기 위한 가장 근접한 선행기술은 일반적으로 구조적, 기능적으로 최소한의 수정을 요구하는 동일 용도(use) 를 가진 것이다 (s T 574/88 (1989); T 834/91 (1993); T 897/92 (1995); T 380/93 (1994); T 1040/93 (1995); T 795/93 (1996)). T 273/92에서 심판부는 어떤 문헌이 당해 발명과 그 산출물의 구성이 유사하다는 이유만으로 가장 근접한 선행기술의 자격을 가질 수는 없다고 판결하였다(T 327/92 (1997)). 67) EPO, T 506/95 (1997). 68) EPO, T 298/93 (1996). 69) EPO, T176/89 에서 심판부는 가장 근접한 선행기술이 서로 협력하는 두 개의 문헌이고, 예외적으로 두 개의 문헌이 함께 읽혀야 한다고 결론지었다. 그들은 동일한 특허권자, 크게는 동일 발명가에 의한 것이었고, 분 명히 연관된 동일 실험 셋(sets of tests) 을 가지고 있었다. 그러나 통상적으로 진보성을 판단함에 있어, 만 약 그 교시가 분명히 모순된다면 두 문헌은 결합되어서는 안된다( T 487/95 (1997)). 70) EPO, T 989/93 (1997); T 1203/97 (2000); T 263/99 (2000). 71) EPO, T 211/01 에서 심판부는 특허로서 동일한 목적 혹은 효과를 주는 복수의 선행기술이 존재할 때, 진보성 판단의 시작점으로서 불완전한 명세서를 특별히 선택하는 것은 인위적이라고 심결했다. 이것은 당업자가 자 명하게 불완전한 명세서를 고려하지 않는다는 사실과는 전혀 동떨어지기 때문이다. 따라서, 선행 문헌이 너 무나 불완전해서 즉시 알아차릴 정도이고 그 명세서의 재생산을 위해 노력해야 할 정도라면, 그 문헌을 진보 성 판단의 최선의 시작점으로 채택해서는 안된다. 72) 이런 원리를 적용할 때 사후적 접근을 피하기 위해 주의해야 한다 간단한 구조에 도달하려 하는 당업 EPO,,. 자가 복잡한 메커니즘을 가진 예외적인 구현과 관계된 선행 기술을 발명의 시작점으로 하여 그 발명으로부터 이러한 메커니즘을 생략하여 간단한 구조에 도달한다고 하는 것은 그럴 듯하지 않다( T 871/94 (1996)). 47

57 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 지만, 결국 그 선택에 묶이게 된다는 것을 강조했다. 예를 들어, 당업자가 어떤 기술 개 발을 특정의 컴프레서 피스톤으로부터 출발하기로 정했다면, 그가 그 개발의 통상적인 결과로 개발할 수 있는 피스톤은 여전히(would still be) 컴프레서 피스톤일 것이지, 콤 버스쳔 엔진 피스톤은 아닐 것이다. T 439/92에서는 관계되는 다양한 타입의 장점과 약점을 알고 있다는 전제로 만들어진 시작점의 의도적인 선택이 시작점으로서 제공되는 발명을 결정할 뿐만 아니라, 개량을 위한 틀을 정한다고 설명했다. 의도적으로 선택된 타입의 개량 도중에 다른 타입( 이전에 알려지기는 했지만 선택되지는 않았던 다른 타 입) 으로 변화하는 것은 따라서 사후적 분석으로 볼 수밖에 없다. 73) 애초에 선택된 발명 의 타입이 개발 도중에 다른 타입으로 변화하는 것은 통상 자명하지 않다. 74) 당해 발명 과 속( 屬 ) 이 상이한(generically different) 문헌은 통상적으로 진보성 판단을 위한 실질 적 시작점으로 고려될 수 없다. 75) 가장 근접한 선행 기술을 결정한 후, 과제-해결 접근법의 다음 단계는 해결해야 할 기술적 과제를 객관적인 방법으로 확정하는 것이다. 이를 위해 출원서와 가장 근접한 선행 기술 사이의 구조적, 기능적 특징을 비교하여 구별되는 차이점을 검토하고, 기술 적 과제를 구축한다. 발명의 기술적 특징으로 독립적 또는 다른 특징과 결합하여 어떠한 기여도 하지 못 하는 것으로 볼 수 있는 특징은 진보성 평가와는 무관하다. 이러한 상황은 예를 들어 특징이 특허성에서 배제된 분야의 과제 등, 비기술적 과제의 해결에만 기여 할 때 발생 할 수 있다. 76) 청구항이 비기술적인 분야에서 성취되는 목적을 언급하는 경우에, 이러 한 목적은 해결해야 할 기술적 과제의 골격의 일부로서 그 과제의 구축에 합법적으로 나타날 수 있다. 77) 과제 및 해결 접근법에서, 기술적 과제란, 당해 발명이 가장 근접한 선행 기술을 넘 어서 제공하는 기술적 효과를 제공하기 위해, 가장 근접한 선행기술을 변경하거나 또는 적응시키는 목적 및 역할을 의미한다. 그렇게 정의된 기술적 과제는 종종 객관적 기술 적 과제 라고도 한다. a. 당해 출원서에 기술된 과제가 기술적 과제로서 먼저 고려되어야 한다. 발명이 해결하고자 하는 과제에 대한 객관적 정의는 통상 당해 출원서 기재된 과제 로부터 시작되어야 한다는 사실이 고려되어야 한다. 조사가 개시된 과제가 해결된 적이 없다는 것을 보였든지 또는 부적당한 선행기술이 과제를 정의하는데 사용되었다면, 다 73) EPO, T 1040/93 (1995); T 35/95 (1996); T 739/95 (1997); T 255/03 (2004). 74) EPO, T 817/94 (1996). 75) EPO, T 870/96 (1998); T 1105/92 (1994); T 464/98 (2000). 76) EPO, EPO 심결 T 931/95 (OJ 2001, 441) 에서 심판부는 객관적인 과제가 기술적 특징을 결여하므로 진보성 의 존재를 부정했다. 심판부는 출원에 따른 발명에 의해 직면된 향상이 본질적으로 경제 분야에 있는 경제적 인 것이어서 진보성이 없다고 진술했다. 77) EPO, T 641/00, OJ 7/2003, 352; T 172/03, OJ 에 미공고. 48

58 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 른 과제가 객관적으로 존재하다는 것을 조사하는 것이 필요하다. 인위적이고 기술적으 로 현실성이 없는 과제는 회피되어야 한다. 78) 출원서에 개시된 과제가 선행된 기술요구 와 부합되지 않거나 발명의 특징에 따라 해결되지 않았다면, 그것은 선행기술 및/ 또는 실제 기술적 성공에 부합해야 한다. 79) b. 선행기술로부터 청구항을 구별하는 특징의 효과에 기초한 과제가 기술적 과제로 선 택되어야 한다. 과제를 도출하는 올바른 과정은 선행기술로부터 청구항을 구별하는 특징의 효과에 기초한 과제를 선택하는 것이다. 객관적 과제를 판단함에 있어서 가장 근접한 선행기술 과 발명의 특징에 의한 기술적 개량을 설명해야 한다. 이 과제가 가장 근접한 선행기술 에서 이미 언급되어 있었던 것인지는 중요하지 않으며, 중요한 것은 가장 근접한 선행 기술과 발명을 비교해 보았을 때 당업자가 객관적으로 과제로서 인식할 수 있었냐는 것 이다. 80) 도출된 객관적 기술적 과제는 출원인이 출원서에서 과제 로 제시한 것일 수도 있 고, 그렇지 않을 수도 있다. 후자의 경우는 객관적 기술적 과제가 출원인이 출원시에 실제로 자각하고 있던 선행기술과는 다를 수 있는, 특히 절차 중에 드러난 선행기술에 나타나 있는 객관적으로 확립된 사실에 근거하기 때문에 과제를 재구축하는 것이 필요 할 수도 있다. 특히, 조사보고서에 인용된 선행기술은 발명에 대해서 출원서만을 읽는 것과는 전혀 다른 관점에서 해당 발명을 보게 할 수도 있다. 이와 같은 기술적 과제의 재구축이 가능한 범위는 특정한 사안에 따라 달리 평가해 야 한다. 원칙적으로 발명에 의해 얻어지는 어떠한 효과도 그 효과가 출원서로부터 도 출되는 한, 기술적 과제의 재구축의 기초로서 사용될 수 있다. 81) 절차 중에 나중에 출 원인이 제출한 신규 효과도 당업자가 그 효과를 최초에 제시했던 기술적 과제를 함축하 거나 또는 거기에 관련된 것으로 인지할 수 있었던 것이라면 그것 역시 포함될 수 있 다. 82) c. 새로 제시된 가장 근접한 선행기술과 비교할 때 청구된 발명에 의해 성취된 기술적 효과는 새로운 객관적 기술적 과제로 정의한다. 만약 특별히 진보성의 객관적 판단이 최초 출원서나 특허명세서에 기재된 것보다 발 명에 더 가까운, 심사나 심판 중에 새로 제시된 선행기술에 의존한다면 출원인이나 발 명자가 명세서에서 제시한 특정의 과제를 재진술할 수도 있다는 것이 기존의 판례이다. 78) EPO, T 246/91, T 495/91, T 731/91, T 741/91, T 334/92, T 881/92, T 380/93, T 813/93, T 68/95, T 644/97, T 747/97 and T 946/00. 79) EPO, T 800/91 은 어떤 사건에서 도출된 과제는 하나의 선행기술만을 알고 있는 당업자가 풀려고 희망해야 만(would wish to solve) 하는 것이어야 한다고 강조하였다. 그것은 청구된 해법으로 공정치 못하게 개량을 지시하는 방법으로 편향적으로 도출되어서는 안된다. T400/98 에서는, 쟁점이 된 특허에 제시된 기술적 과제 가 그것이 신뢰할 수 있게 해결되지 않았기 때문에 재도출되었다. 80) EPO, T 910/90. 81) EPO, T 386/89. 82) EPO, T 184/82, OJ 6/1984,

59 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 새로 제시된 가장 근접한 선행기술과 비교할 때 청구된 발명에 의해 성취된 기술적 효 과는 새로운 객관적 기술적 과제로 정의된다. 83) d. 기술적 과제의 구축에 있어서 고려할 사항 기술적 과제 라는 표현은 광의로 해석되어야 한다. 그것은 기술적 해결이 선행 기 술을 넘어서는 기술적 개량인 것을 반드시 내포하지는 않는다. 따라서 과제는 단순히 공지된 장치 또는 방법의 대체 예로 그와 동일 혹은 유사한 효과 또는 보다 저비용의 효과를 제공하는 것을 구하는 것일 수 있다. 경우에 따라서는 객관적인 기술적 과제는 복수의 부분 과제 의 집합으로 간주하여 야 한다. 조합으로부터의 모든 구분되는 특징에 의해 어떠한 기술적 효과도 달성할 수 없지만 복수의 부분 과제는 구분되는 특징의 상이한 집합에 의해 독립적으로 해결되는 경우가 그것이다. 84)85) 만약 발명이 과제의 교차적 해법을 제시한다면, 발명의 기초적 과제가 선행 기술에 의해 이미 해결되어 있다는 사실이 필수적으로 과제의 재정의를 요구하지는 않는다. 86) EPC Rule 27(1)(c)는 발명의 상세한 설명은 청구된 발명을 기술적 과제( 비록 명시적 이지 않을지라도 ) 와 그 해법이 이해될 수 있도록 드러내야 하고 배경 기술을 참조하여 발명의 잇점 87) 을 진술하여야 한다고 명문화한다. 기술적 과제, 즉 발명자의 선택과는 다를 수 있는 가장 근접한 선행 기술에 비추어 실질적으로 해결되어야 할 것으로 보이 83) EPO, T 39/93 (OJ 1997, 134) 에 따르면, 출원서에서 최초로 제시된 기술적 과제는 최초에 출원인이나 발명 자에 의해 설명되지 않은 보다 객관적으로 연관된 요소들의 기초로 재구축을 필요로 할 수도 있다. 이러한 재구축은 객관적인 기술적 과제로 정의된다. 이것은 궁극적으로 남아 있는 과제, 즉 청구항에서 정의된 특 징에 의해 획득되는 기술적 효과로 표현된다. T 184/82 (OJ 1984, 261) 에서 심판부는 발명의 효과에 관해서 과제의 재도출은 당업자가 처음에 제시된 과제와 관계된 것 혹은 암시된 것과 동일한 것으로 인식될 수 있 었음을 제시할 수 있다면 가능하다고 심결하였다. 과제는 덜 거창한 목표를 만나도록 재진술될 수 도 있 다(T 106/91; T 339/96; T 767/02). T 13/84 (OJ 1986, 253) 에서는 과제가 당업자에 의해 가장 근접한 선 행기술의 관점에서 고려할 때 출원서로부터 추론될 수 있다면 그러한 과제의 재도출은 인정된다고 심결하였 다(T 469/90; T 530/90; T 547/90; T 375/93; T 687/94; T 845/02). T 813/93에서는 심판부는 재도출된 과제가 출원서를 가장 근접한 선행기술과 비교함에 의해 후에 추론되는 것도 가능하다고 부가하였다. 도면에 나타난 특징들이 청구항 또한 청구항을 지지하는 명세서에 추가될 수도 있기 때문에(T 169/83, OJ 1985, 193), 그러한 특징들의 효과들과 이점들은 과제를 재도출하는 기초로 활용될 수도 있다. T 62/86 (OJ 1988, 452)는 최초의 과제를 최초 명세서 내에서 보다 엄격하게 규정하는 것이 심판과정에서 여전히 가능 하다고 부가하였다. 84) EPO, T 389/86, OJ 3/1988, ) EPO, T 314/99 에서는 하나의 청구항에 의해 커버되는 세 개의 다른 구현들이 하나의 일반적 발명의 개념에 속 하지 않았다. EPO 심판부에 따르면, 단일성 위배의 경우 부분 과제를 개별적으로 진보성 판단해야 한다. 86) EPO, T 92/92 에서는 심판부는 해결해야 할 과제가 신규해야 함을 요구하지 않는다 (Art.56 EPC) 는 것을 주 목했다. 심판부는 T 495/91 판결을 참조했고, 이 경우에, 발명에 기재된 과제는 이미 해결된 것이었다. 객관 적으로 해결해야 하는 과제는 간단한 저비용 수단에 의해 특정 성질을 가진 바닥재를 생산하는 장치와 교차 적 공정의 지급이었다 ( T 780/94; T 1074/93; T 323/03). T 588/93 에 따르면, 진보성이 존재하기 위해서 는 선행기술보다 향상됨을 보일 필요는 없다. 따라서 주어진 기술적 과제에 대한 선행 해법이 다르지만 자명 하지 않은 방법으로 동일한 과제를 해결하고자 하는 나중의 시도를 배제하지는 않는다. 87) 심판부의 판례에 따르면 출원서에서 가장 근접한 선행기술과 비교하여 지지될 충분한 증거를 제 EPO, EPO, 공하지 않고 단순히 주장하는 주장된 잇점은 진보성 판단에서의 과제를 결정함에 있어 고려될 수 없다 (T 20/81, OJ 1982, 217; T 181/82, OJ 1984, 401; T 124/84, T 152/93, T 912/94, T 284/96, T 325/97, T 1051/97). 50

60 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 는 기술적 과제를 결정하기 위해 객관적인 기준이 사용되어야 한다. 88) 이러한 객관적 기준은 가장 근접한 선행 기술에 대항하는 출원서의 주제를 평가함에 의해 구체적으로 정의될 수도 있다. 89) 출원서에서 제시된 과제와 선행문헌에서 지적된 과제와의 비교에 있어 당업자의 실질적인 사고와 지나치게 먼 과도한 추상적 접근법은 피해야 한다. 90) 출원인에 의해 주장된 기술적 특징의 효과가 만약 가장 근접한 선행기술에 비추어 고려된 출원서로부터 당업자에 의해 추론될 수 없다면 진보성 판단을 위해 발명의 과제 를 결정할 때 고려될 수 없다. 91) 과제를 정의함에 있어 출원일이나 선행일 이후에 얻어진 지식을 끌어내는 것은 허용 될 수 없다. 92) 진보성은 선행일이나 출원일 이전의 당업자의 지식의 기초로 판단되어야 한다. 93) 과제-해결 접근법의 제3단계에서 대답해야 하는 문제는 객관적인 기술적 과제에 직 면한 당업자를 촉구하여, 선행기술의 교시 내용을 참작하면서 가장 근접한 선행기술을 변경하거나 또는 그에 적응시키고, 그 결과, 청구항의 조건에 해당하는 것에까지 도달 하여, 그에 따라 발명이 달성하려고 한 것을 달성하게 되는( 단순히, 가능한 것이 아니 라, 당연히 되었을) 교시가 선행기술 전체로서 존재하는지 여부이다. 다시 말해서, 문제 는 당업자라면 가장 근접한 선행기술을 채택하거나 변형시킴으로써 발명에 도달할 수 있었을지(could ) 가 아니라, 당업자라면 객관적인 기술적 과제를 해결하고자 하는 희망 또는 이점에 대한 기대에서 선행기술이 그에게 그렇게 하라고 자극을 주기 때문에 그렇 게 하게 되었을 것인지(would ) 여부이다. 94) EPO 심판부의 많은 판결들은 진보성 판단에 있어서 사후적 분석을 경고한다. 이것은 88) EPO, T 576/95. 89) EPO, T 20/81, OJ 1982, 217; T 910/90. 90) EPO, T 5/81, OJ 1982, ) EPO, T 344/89 에서 심판부는 발명의 특성(character) 을 변화시키는 결과적으로 추론된 기술적 효과 를 고 려하기를 거절했다. T 1188/00 에서 심판부는 심판과정에서 최초로 주장된 효과와 관계된 재도출은 만약 주 장된 효과가 청구항 전반을 걸쳐 성취될 수 있다는 것이 타당하게 증명되지 않는다면 진보성을 입증하는데 사용될 수 없다는 것을 발견했다. T 134/00 에서 유효한 경험적 증거는 발명의 청구항 제1항에서 청구하는 모든 가능한 구성요소의 조합에서가 아니라, 단지 하나의 특별한 조합에서만 나타나는 효과의 존재를 뒷받침 했다. 심판부는 출원인에 의해 주장된 향상( 효과) 이 너무나 거창해서 청구된 발명의 기초를 이루는 기술적 과제를 정의함에 있어 무시되어져야 한다고 결론지었고, 따라서 덜 거창하게 기술적 과제를 재도출하는 것이 필요했다. T 155/85 에 의하면, 출원 발명이 다른 측면에서 잇점이 있다는 것을 보이기 위해 출원인에 의해 가치없는 것으로 기술된 효과에 의존하는 것은 받아들여질 수 없다. 기술적 과제의 재정의는 일반적 용도와 발명의 특성에 대한 출원의 이전 진술과 모순되어서는 안된다( T 115/89). 92) EPO, T 268/89 (OJ 1994, 50) 에 따르면, 출원인이나 선행일 이후에만 인식되거나 주장된 선행기술 장치나 방법의 효과 없음은 특별히 과제가 과제 발명 에 있어서의 진보성을 지지하기 위해 인용되는 과제의 형성일 경우에 이용될 수 없다( T 2/83, OJ 1984, 265). 93) EPO, T 365/89. 94) EPO, T 2/83, OJ6/1984,

61 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 특별히 처음에 자명하다고 보여지는 발명들, 조합 발명들 -이런 발명들은 제공된 해법이 추측건대 간단하다 - 에 적용한다. 과제- 해결 접근법의 올바른 적용은 이런 용인할 수 없 는 사후적 분석을 피하도록 한다. 95) 진보성을 평가함에 있어 사후적(a posteriori ) 분석 을 하지 않기 위해, 발명에 의해 해결된 과제에 영향받아 선행 기술 문헌을 해석하는 것 은 피해야 한다. 96) 일단 발명이 존재하면, 당업자가 선행 기술에 있는 서로 다른 요소들 을 결합하는 것에 의해 그것을 만들 수 있다는 것은 종종 보여질 수 있다. 그러나 그러 한 논의는 사후적 분석(ex post facto analysis ) 의 결과로서 무시되어야 한다. 97) 여기에서는 발명이 자명하다고 간주되는 경우, 또는 그것이 진보성을 포함하는 경우 의 상황에 관한 예시를 제공하고 있다. 이 예시는 단순한 예시적 목적으로 각 사안에 적용해야 할 원칙은 그것이 당업자에게 자명한지 여부이다. 심사관은 특정한 사안으로 이 예의 어느 쪽에도 해당하지 않는데도 무리하게 적용하는 것은 피해야 한다. 52 자명한 방법으로의 공지 수단의 적용, 공지 장치나 방법의 병렬 또는 조합, 다수의 공지 가능성 중 자명한 선택에 있어서만 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 차이가 있 는 경우에는 통상 그 발명은 진보성이 부정된다. a. 자명한 방법으로의 공지수단의 적용 가. 선행문헌의 교시가 불완전하며, 당업자에게 자연스럽게 또는 쉽게 기대될 수 있 는(readily occur) 기술의 틈을 채우는 가능한 방법 중 적어도 하나가 당해 발명으로 도출된 경우. 나. 발명이 단지 공지된 균등물( 기계적, 전기적 또는 화학적) 의 용도에 있어서만 공 지된 기술과 차이가 있는 경우. 95) EPO, T 24/81, OJ 1983, 133; T 564/89; T 645/92; T 795/93. 96) EPO, T 5/81, OJ 1982, 249; T 63/97; T 170/97; T 414/98. T 970/00에서 심판부는 사후적 분석과 발명의 사후고찰의 이익 없이는 객관적으로 추론 가능한 범위를 넘어 서는 결론은 필수적으로 과제- 해결 접근법의 올바른 적용과 모순된다고 하였다. 이런 관점은 또한 선행기술 에 대한 발명의 기술적 기여의 결정에도 적용되는데, 가장 근접한 선행기술을 넘어서서 당해 발명에 의해 성 취되는 기술적 기여를 결정하기 위해서는 가장 근접한 선행기술의 구조적, 기능적 특징들과 청구된 발명을 객 관적이고 일관되게 비교하는 것이 필요하다. 발명의 사후고찰에 기초하여 가장 근접한 선행기술의 명세서를 해석하려는 시도로 인해 명세서의 정당한 기술적 교시는 실패할 수 있는데, 특히, 불공정하고 편향적으로 발 명의 기술적 기여를 감출 위험이 있고, 결과적으로, 청구된 발명에 의해 해결되는 기술적 과제를 객관적으로 결정하는 것을 방해하게 될 것이다. 97) EPO, T 564/89. EPO 심결례에 따르면, 기술적 가능성 (technical feasibility) 과 장애물의 부재는 재현성을 위한 필요조건일 뿐이고 당업자에게 실제로 성취되는 것을 자명하게 하는 충분조건은 아니다 (T 61/90). 기술적 수단의 고유한 성질이 당업자에게 알려져서 그가 이러한 수단을 통상의 장치에 적용할 지적인 가능성을 가졌다는 사실은 당 업자가 그것을 사용할 수 있었다는 의미로 그러한 기술적 수단을 사용할 가능성을 단순히 입증했을 뿐이다. 그러나 그러한 지적 가능성이 당업자가 자명하게 사용하게 될 기술적 방법이었음이 입증된다면, 의도된 기술 적 목표를 성취하기 위해 알려진 수단과 통상의 장치를 결합하기 위해 선행기술에 인식가능한 지시자 (pointer) 가 있었음을, 그래서 당업자가 그러한 결합을 하게 되었음 (would) 을 보일 필요가 있다.

62 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 다. 발명이 단지 공지된 재료의 특성을 이용함으로써, 공지된 재료의 신규 용도에 있는 경우. 라. 발명이 공지된 장치에 최근 개발된 재료를 치환하여 사용하는 것에 있으며, 재 료의 특성이 당해 용도에 명료하게 적합한 경우( 유사 치환 ). 마. 발명이 단지 극히 유사한 상태에서의 공지된 기법의 사용하는 것에 있는 경우 ( 유사 사용 ). b. 공지 장치나 방법의 병렬 또는 조합 가. 발명이 공지 장치 또는 방법의 병렬 또는 집합으로, 그것이 통상적인 방법으로 기능하고, 비자명한 작용상의 상호 관계를 전혀 창출하지 않는 경우. c. 다수의 공지 가능성 중 자명한 선택에 있어서만 청구항에 기재된 발명과 인용발명 이 차이가 있는 경우 가. 발명이 다수의 동등 택일 물로부터 단지 선택하는 것에 있는 경우. 나. 발명이 가능성이 한정된 범위에서 특정한 치수, 온도 범위 또는 다른 파라미터 의 선택에 있고, 그 파라미터가 통상의 시행착오 또는 통상의 설계절차의 적용 에 의해 달성할 수 있는 것이 명료한 경우. 다. 발명이 공지기술로부터 직접적(straightforward) 방법인 단순한 부연설명에 의 해 달성할 수 있는 경우. 라. 발명이 광범위한 분야에서 단지 특정한 화합물 또는 조성물( 합금을 포함함) 을 선 택하는 것에 있는 경우. 청구항에 기재된 발명에 의하여 발생되는 효과가 인용 발명의 효과에 비하여 더 나 은 효과를 갖는 경우 또는 기술적 곤란을 극복한 경우는 진보성 인정에 긍정적으로 참 작할 수 있다. a. b. c. 공지된 작동방법 또는 수단을 다른 목적에 사용한 때에 신규하고 놀라운 효과 를 가져 오는 경우. 공지된 장치 또는 재료의 신규 용도가 통상 기법에 의해서는 해결할 수 없는 술적 곤란의 극복을 포함하는 경우. 조합된 특징이 신규 기술적 결과를 달성할 정도로 그 효과 면에서 서로 지원하는 경우. d. 발명이 공지 범위 내의 특정한 동작 조건( 예를 들어, 온도 및 압력) 의 공정에서 특수한 선택을 포함하여, 그 선택이 그 공정의 동작 또는 결과로서의 제품의 특 성에 예측치 못한 효과를 가져 오는 경우. e. 발명이 광범위한 분야에서 특정한 화합물 또는 조성물( 합금을 포함함) 을 선택하는 것에 있고, 그러한 화합물 또는 조성물이 예측치 못한 장점을 보유하는 경우. 기 53

63 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 f. 당업자가 이 실험이 현실 또는 상정한 기술적 장애를 극복하는 공지 방법에 대한 택일적 수단인지 여부를 결정하기 위해 실험을 하려고 검토조차 하지 않을 경우. (4) 진보성 판단시 유의 사항 1) 1 2 선행 기술 인용시 유의 사항 진보성을 조사할 때, 선행기술 문헌에서의 기술적 개시는 전체로서 고려되어야 하 며, 문헌의 전체의 교시(integral teaching) 로부터 구별( 분리) 되는 기술정보로부터 도출하기 위해 그 문헌의 일부만을 임의로 고립시키는 것은 정당화되지 않는다. 98) 청구항에 기재된 특징부들이 기능적으로 상호 연관되지 않는 특징을 단순히 모아놓은 (aggregation) 경우를 부분과제 (partial problem) 라고 정의한다. 결합 발명과 비 교하여 보면, 부분 과제는 청구항에 기재된 특징부들이 개별적인 합 이상의 기술 적인 효과가 없으며, 또 서로 영향을 끼치지 않는 것을 말한다. 따라서, 서로 다른 효과를 유발하는 청구항의 특징부들이 서로 관련성이 없다는 것은 진보성을 판단 할 때 2개의 부분과제에 대하여 2개의 가장 근접한 선행 기술이 검토되어야 한다 는 것을 의미한다. 99) 3 EPO 심사지침서에서는 복수의 다른 공보의 내용을 결합시키는 것이 자명한지 여 부를 판단할 때 심사관은 특히 다음의 사항을 고려하도록 하고 있다. a. 공보의 내용( 예를 들어 문헌) 에 의해 당업자가 발명에 의해 해결된 과제에 직면 했을 때에, 그것을 조합시킬 가능성이 있는지 여부. 예를 들어, 두 가지 공보의 내용을 전체적으로 판단하여 발명에 필수 불가결한 공개된 특징에 있어서 본질적 으로 서로 양립되지 않기 때문에, 실제 쉽게 조합할 수 없으면 그 공보의 조합은 통상적으로 자명하다고는 간주 되지 않는다. b. 개시된 내용, 예를 들어 문헌의 출처가 유사, 근접한 기술분 야인지 또는 먼 기 c. 술 분야인지 여부. 동일 문헌의 복수 부분의 조합은 당업자가 이들 부분을 서로 관련짓는 데에 합리 적인 기초가 있으면 자명하다고 할 수 있을 것이다. 주지의 교과서 또는 표준사 전을 다른 선행 기술 문헌과 조합시키는 것은 통상적으로 자명하다. 이는 하나 또는 복수 문헌의 교시를 당해 기술 분야에서의 공통된 일반적 지식과 조합시키 는 것이 자명하다는 일반적 명제의 특수한 예에 불과하다. 일반적으로, 문헌 중 한 부분이 명료하고 틀림없이 다른 부분 문헌을 인용하고 있는 경우에도, 그 2개 의 문헌의 조합은 자명하다고 말할 수 있다. 다른 방법, 예를 들어, 사용에 의해 98) EPO, T 56/87, OJ 1990, 188; T 768/90; T 223/94; T 115/96; T 414/98. 99) EPO, EPO 심판부는 진보성 판단에서 두 개의 선행기술을 결합하는 것이 출원시에 통상의 지식을 가진 자에게 자명하지 않다면 그러한 결합은 허용될 수 없다고 밝히고 있다. T 552/89 에서 가장 근접한 선행기술과 비교하여 재도출된 기술적 과제가 서로 개별적인 둘 이상의 부분과제라면, 각각의 부분과제에 대하여 가장 근접한 선 행기술과 2차문헌들을 결합할 수 있다고 심결했다. 또, 거절이유로서 매우 오래된 문헌을 결합하여 출원발명 의 진보성을 부정하는 경우에 오래된 문헌이 가장 근접한 선행기술과 비교하여 현재의 기술동향과 배치되거나 반대될 때는 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다고 볼 수 없다고 밝히고 있다(T 261/87). 54

64 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 공개된 선행기술의 항목에 문헌을 조합시키는 것이 인정될지 여부를 판단할 때에 도 마찬가지의 고려가 필요하다. 2) 1 진보성 판단시 유의사항 예측할 수 있는 단점, 비기능적 변경, 임의적 선택 발명이 가장 근접한 선행기술의 변경에 의해 예측 가능한 퇴보를 가져오고, 그리고 그것이 당업자에게 분명하게 예측 가능하고 이 예측 가능한 단점이 예측치 못한 기술적 장점을 수반하지 않을 때, 그 발명은 진보성이 없다. 100) 다시 말해서, 예측할 수 있는, 선행 기술의 단순한 개악은 진보성이 없다. 그러나 이 개악이 예측치 못한 기술적 장점 을 수반하는 경우에는 진보성이 있을 수 있다. 이 점은 발명이 단순히 선행기술 장치의 임의의 비기능적 변형 또는 여러 해결 가능성에서 단순히 임의로 선택된 결과인 경우에 도 마찬가지로 적용된다. 101) 2 사후적 분석 경계 첫눈에는 자명한 것처럼 보이는 발명이 사실은 진보성이 있을 수 있다는 점을 기억 해야 한다. 새로운 아이디어가 일단 구축되면 공지의 무언가로부터 출발하여 어떻게 도 달하는지를 종종 일련의 용이해 보이는 단계를 통해 이론적으로 보일 수 있다. 심사관 은 이런 종류의 사후적 분석을 경계해야 한다. 심사관은 조사에서 나온 문서들이 당연 히 어떤 것이 발명을 구성하는지 예견을 갖게 해준다는 것에 항상 유의해야 한다. 어느 경우에나 심사관은 출원인의 기여 전에 당업자가 당면한 기술 수준 전체를 상상하려고 노력해야 하며 이점과 그리고 다른 관련 요소의 실생활 평가를 하도록 시도해야 한 다. 발명의 배경 기술에 관해 알려진 모든 것을 고려하여 출원인이 제출한 관련 의견서 및 증거에 공정한 비중을 주어야 한다. 예를 들어, 발명이 상당한 기술적 가치가 있는 것으로 보이고, 특히 새롭고 놀라우며, 일방 통행적 상황에서 단순히 보너스 효과로 달성되지 않는 기술적 장점을 제공하며, 이 기술적 장점이 발명을 한정하는 청구항에 포함된 하나 또는 그 이상의 특징에 관련된 것으로 납득 될 수 있다면 심사관은 그러한 청구항이 진보성이 없다는 거절을 제시하는데 주저해야 한다. 3 출원인이 제출한 의견서 및 증거 심사관은 원 특허 출원서 또는 출원인이 출원과정에서 제출한 관련 의견서 및 증거 를 진보성을 평가하기 위해 고려할 수 있다. 그러나 진보성을 지지하기 위해 새로운 효 과를 인용하는 경우에는 주의해야 한다. 그러한 새로운 효과102)는 원 출원서에서 초기 100) EPO, T 119/82, OJ 5/1984; T 155/85, OJ 3/1988, ) EPO, T 72/95; T 939/ ) EPO, 그러한 새로운 효과의 예: 출원된 발명이 특정 활성을 갖는 약학 조성물에 관한 발명인 경우이다. 첫 눈에는 관련 선행기술을 고려할 때 진보성이 없는 것으로 보였다. 이에 출원인이 청구된 조성물이 낮은 독 성면에서 예측치 못한 장점을 나타낸다는 것을 보이는 새로운 증거를 제출한다. 이 경우, 약학 활성과 독성 55

65 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 에 제시된 기술적 과제에 의해 암시되거나 적어도 그와 관련되어 있는 경우에만 고려할 수 있다. 103) 4 선택발명 선택발명의 주제는 선택된 하위-세트나 하위-범위를 나타낸다는 점에서 가장 근접 한 선행기술과 상이하다. 이 선택이 특정 기술적 효과와 연관되고, 당업자에게 선택에 대한 힌트가 없는 경우에는 진보성이 인정된다 ( 선택된 범위 안에서 발생하는 이 기술적 효과는 공지된 더 넓은 범위에서 얻어지는 효과와 같은 것일 수도 있으나, 예측치 못한 정도일 수 있다). 중복되는 범위에 대한 신규성 테스트에 관한 진정한 심사숙고 의 기 준은 진보성에 대한 평가와 혼동해서는 안 된다. 진보성에 있어서는 당업자가 내재하는 기술적 과제를 해결하고자 또는 기술적 개량이나 장점을 기대하고자 선택을 했을지 또 는 중복되는 범위를 선별했을지를 고려해야 한다. 그에 대한 답이 부정적이면, 청구된 사항은 진보성이 있다. 5 독립항, 종속항, 다른 카테고리의 청구항 독립항이 신규 하면서 자명하지 않으면, 그에 종속되는 어떤 청구항에 대해서 자명 성 또는 비자명성을 조사할 필요는 없다. 단, 그 종속항의 주제가 독립항보다 늦은 기 준일을 가지며 중간 문헌이 고려되어야 할 경우에는 제외한다. 마찬가지로, 물에 대한 청구항이 신규이면서 자명하지 않으면, 그 물의 제조를 필연적으로 가져오는 방법 청구 항 또는 그 물의 용도 청구항 중 어느 것에 대해서도 자명성을 조사할 필요는 없다. 특 히 유사한 방법에 대해서는 그것이 신규이면서 진보성이 있는 제품을 제공하는 한, 그 렇지 않은 경우에는 진보성이 인정될 수 없는 방법에 대해서도 특허를 받을 수 있 다. 104) 그러나 물, 방법 및 용도 청구항이 상이한 기준일을 갖는 경우에는 여전히 중간 문헌을 고려하여 신규성 및 진보성에 대해 별도의 심사가 필요할 수 있다. 3) 진보성 판단에서의 2차적 지표 EPO 심판부에서는 진보성이 있음을 긍정하는 2 차적인 지표로서 기술적 편견을 극복, 문헌의 경과 시간과 오랫동안 느껴져 온 필요의 충족, 상업적 성공, 단순화된 해결방안, 놀 라운 효과 등을 제시하고 있다. 그러나, 진보성이 있음을 긍정하는 지표를 조사하는 방법이 선행 기술로부터 진보성을 기술적으로 판단하는 방법을 대체하지는 못한다는 것이 일반 원 칙이다. 즉, 2 차적인 지표는 진보성 판단에서 단순히 보조적인 고려사항일 뿐 이다. 105) 56 은 당업자가 항상 두 측면을 고려한다는 점에서 관련되기 때문에 독성을 포함함으로써 기술적 과제를 재구 축하는 것은 허용될 수 있다. 기술적 과제의 재구축은 기술적 과제를 기술하는 내용을 보정하거나 삽입하거 나 그렇지 않은 경우에도 일어날 수 있다. 상기 약학 조성물의 예에서 재구축된 과제나 독성에 대한 정보 어느 것도 Art. 123(2) 를 위반하지 않고는 명세서에 도입될 수는 없다. 103) EPO, T 386/89, OJ 에 미공고 및 T 184/82, OJ 6/1984, ) EPO, T 119/82, OJ 5/1984, ) EPO, T 24/81.

66 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 1 기술적 편견의 극복 진보성 판단에서 널리 알려졌지만 잘못된 편견을 극복하는 것은 진보성이 있음을 긍 정하는 것이 심판부의 확립된 심결례이며, 그 입증 책임은 출원인에게 있다. 이러한 편 견이 존재한다는 것을 증명하는 방법은 출원 발명의 우선일 이전에 출판된 백과사전 또 는 통상의 지식을 가진 자의 통상의 지식에 해당하는 기본적인 핸드북 또는 텍스트북 등에 의하여 증명될 수 있다. 기술적 편견이 존재한다는 것은 본 건으로 인해 그 기술 분야에서 다른 방향으로 발전이 있음을 의미한다. 2 문헌의 경과 시간과 오랫동안 느껴져 온 필요 EPO 심판부는 오랫동안 공개된 문헌의 경과 시간은 해결되지 않은 과제를 해결하고 자 하는 필요가 전체시간 동안 존재해왔다면 진보성을 긍정하는 지표가 될 수 있다고 밝히고 있다. 즉, 시간과 오랫동안 느껴져 온 필요가 결합하여야만 진보성을 긍정하는 지표로서 가능하다. 3 상업적 성공 발명이 속한 기술 분야의 작업자들이 오랜기간 동안 해결하려고 해왔던 기술적 과제 를 해당 발명이 해결한 경우, 즉 오랫동안 필요한 것을 충족시킨 사실은 진보성의 지표 로 간주 된다. 상업적 성공만으로는 진보성의 지표로 간주 될 수 없지만 즉각적인 상업 적 성공의 증거가 오랫동안의 필요성과 결합하면 심사관이 성공이 해당 발명의 기술적 특징으로부터 유래한 것이며 다른 영향( 예를 들어, 판매 기술이나 광고) 에 의한 것이 아 니라고 인정하는 경우에 한정된다. 4 단순화된 해결방안 상업적으로 중요해서 상당한 관심을 끌고 있는 기술 분야에서 제안된 해결방안이 종래 기술보다 단순하다는 사실은 진보성을 긍정하는 지표라고 볼 수 있다. 품질의 희생 없이 단순한 해결 방안을 개발하는 것은 풀기 어려운 난제이며 따라서 진보성을 긍정할 수 있는 것이다. 5 놀라운 효과- 보너스 효과 EPO 심결례는 예기치 못한 효과는 진보성이 있음을 긍정하는 지표로 볼 수 있다고 밝히고 있다. 그러나, 해결하고자 하는 과제가 통상의 지식을 가진 자가 특정 해결 방안 을 채택하지 않을 수 없는 상황(one-way-street) 이어서 당업자가 청구항에 속하는 무언가에 도달하는 것이 이미 자명한 경우에는 예측하지 못한 효과는 단순한 보너스 효과로서 청구된 발명에 진보성을 부여하지 않는다. 106) 106) EPO, T 231/97; T 192/82. 57

67 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 (5) 쟁점별 EPO 심판부 심결 예 1) 물질의 치환- 유사 용도 (Substitution of materials -analogous use) EPO 심판부는 통상의 지식을 가진 자가 어떤 목적에 적합하다고 알려진 물질 중에 서 가장 적합한 것을 선택하는 것은 일상적인 업무라고 보아야 한다고 밝히며, 공지된 효과 를 얻기 위하여 그러한 특성이 있다고 알려진 다른 요소로 단순히 대체( 유사 대체, similar substitution) 한다던가, 공지된 효과를 얻기 위하여 공지의 방법으로 공지의 물 질을 새롭게 결합하는 것( 유사 용도, similar use) 은 일반적으로 특허받을 수 없다고 밝히 고 있다. 예외적으로 허용되는 경우가 존재하는데 선택 범위가 예상치 못한 장점이 있던 가, 기술적 편견을 극복하였다던가, 다른 구성 요소를 바꾸어야 할 필요성이 발생하는 등 예기치 못한 어려움이 있는 경우이다. 2) 성공 예상(Expectation of Success), 특별히 유전 공학과 생물공학 분야 EPO 심판부는 통상의 지식을 가진 자가 제안된 해결 방안이 합리적으로 성공할 거라 고 예상할 수 있는 경우에도 자명하다고 인정하고 있다. 비록 해결하고자 하는 과제의 해결 방안이 제시되어있다고 하더라도, 통상의 지식을 가진 자에게 성공 여부가 불투명 하다면 진보성이 인정된다고 심결하고 있다. 이러한 심결례는 특히 유전 공학분야에서 많이 발생했다. 3) 화학 발명들 (Chemical inventions) (i) 구조적 유사 (Structural similarity) EPO 심결례에서는 출원 발명의 화합물이 선행기술에 기재된 화합물과 구조적으로 유사하다는 이유만으로 진보성을 거절할 수는 없으며 반드시 용도가 유사하다는 점을 합리적으로 예상할 수 있어야 한다고 밝히고 있다. 이러한 합리적인 예상이 인정되는 조건은 출원 발명의 화합물과 선행기술의 화합물의 차이가 아주 작아서 출원 발명이 해 결하고자 하는 과제를 해결하는데 본질적으로 관계가 없을 경우이다. 107) (ii) 광범위한 청구항 (Broad claims) 청구범위는 해결하고자 하는 기술적 과제에 대한 해결 방안을 기재하여야 하며, 통 상의 지식을 가진 자에게 선행기술로부터 자명하지 않을 것을 규정하고 있다. 따라서, 청 구범위에 기재된 내용이 기술적 효과에 근거하고 있다면 기술적 효과는 청구된 모든 영 역에서 나타나야한다. 화학 분야에서 명세서에서 청구범위에 포함된 화합물 중 일부가 실험에서 효능이 있음을 입증하고 있다면, 이 실험 결과는 청구범위에 기재된 모든 화 합물이 실질적으로 그러한 효능을 가지고 있음을 증명하는 충분한 증거로 볼 수 없다고 심결했다 108). 107) EPO, T 852/91. 58

68 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 (iii) 중간 생성물 (Intermediate products) EPO 심결례는 공지된 최종 제품을 생산하는 공정에서 새로운 중간물을 조제하여 놀 라운 효과가 유발되었다면 진보성을 인정한다고 밝히고 있다. 또, 이를 근거로 하여 상 기 중간물이 특허 가능하다고 심결했다. 109) 4) 균등물 (Equivalents) EPO 심결례에서는 문헌에 기재되지 않은 균등수단은 진보성 판단의 문제이지 신규 성 판단의 문제가 아니라고 밝히고 있다. 또, T 697/92에서 균등수단에 대하여 논의하고 있는데 비록 실시예가 다르더라도 두 개의 수단이 (i) 동일한 기능을 수행하여 (ii) 동일 한 결과를 유발한다면 두 개의 수단을 균등하다고 인정하고 있다. 따라서, 두 수단이 균 등물로 인정받기 위해서는 기능면에서 동일한 원리를 동일한 방식으로 적용해야 하며, 결 과면에서 품질이 동일하고 종류가 동일해야 한다고 밝히고 있다. 5) 과제 발명 (Problem invnetions) EPO 심결례는 과거에 인식하지 못했던 문제점을 발견한 것은 해결 방안이 비록 사소 하고 그 자체로 자명하다 하더라도 특허 받을 수 있다고 밝히고 있다. 110) 그러나, 일상적 인 업무 과정에서 발생하는 어려움을 극복하는 과제, 즉, 시간이나 에너지의 절약, 변수 의 최적화, 결함의 제거 등을 인식한 것은 진보성에 대한 증거가 되지 못한다. 6) 공지된 수단의 새로운 용도 (New use of a known measure) 공지된 수단을 새로운 용도로 사용하는 경우에 관하여, 본 건에서 제시한 기술적 과 제와 선행 기술에서 공지된 수단이 해결한 과제가 본질적으로 다른지 여부를 판단하여 야하며, 두 과제 사이에 기본적인 차이가 없다면 원칙상 진보성을 인정하지 않는다. 그 러나, 새롭고 자명하지 않는 기술적 결과는 공지된 수단으로 새로운 기술적 과제를 해 결하는 것을 의미하며 자명하다고 볼 수 없다고 밝히고 있다. 7) 자명한 새로운 용도 (Obvious new use) 공지된 물질의 알려지지 않았지만 태생적인 용도는 신규하다고 할 수 있지만, 최초 용도와 밀접한 연관이 있다면 진보성이 없다고 밝히고 있다. T 112/92에서 본 건은 글 루코마난을 안정제(stabilizer) 로 사용하고 있지만, 가장 근접한 선행기술에서는 글루코 마난을 농밀 화제제(thickener) 로서 사용하고 있다. 심판부는 농밀 화제제와 안정제는 매우 밀접하게 관련되어 있으며, 글루코마난이 농밀 화제제로서 효과적이라는 것을 알 고 있는 통상의 지식을 가진 자는 글루코마난이 안정제로서 효과적인지 알아보려고 시 도하는 것이 자명하다고 심결했다. 108) EPO, T 939/ ) EPO, T 163/ ) EPO, T 2/83. 59

69 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 8) 특성 개선의 필요 (Need to improve properties) T 57/84는 살균제에 관한 발명으로 비교실험에서 검사항목 중 하나에서 비교 견본 물질이 본 건보다 더 뛰어나다는 사실은 중요하지 않으며, 결정적인 요소는 본 건이 전 체적으로 견본물질보다 현저한 효과를 유발하는지 여부라고 밝혔다. 즉, 실제 사용할 때 부딪히는 환경에서 특성이 뛰어나고, 다른 특성들이 받아들일 수 없을 정도의 단점 이 발생하여 본 건의 장점과 상쇄되는 수준이 아니라면 진보성을 인정하고 있다. 9) 변수의 최적화 (Optimisation of parameters) EPO 심결례는 많은 심결에서 해결하고자 하는 과제가 다른 변수들 사이에 적절한 타협점인 경우는 진보성이 없다고 심결하고 있다. 이러한 최적화는 통상의 지식을 가진 자의 일상적인 업무 또는 자유재량에 속한다고 보아야 한다는 것이다. 10) 상업적으로 사용되는 공정에서의 작은 개선 EPO 심판부는 상업적으로 사용되는 대규모 공정에서 작은 개선(T 38/84에서는 0.5%) 은 수치적으로 상당히 작다고 하더라도 진보성 판단에서 무시할 수 없을 정도로 가치 있는 개선이라고 지적했다. 비록, 수율이나 다른 산업적인 특성의 개선이 작다고 하더 라도 대규모로 적용되기 때문에 매우 연관성이 큰 개선이라고 덧붙였다. 그러나 이러한 개선은 다른 변수들로 인해 발생하는 에러 마진 및 정상적인 변동 이상이어야 한다. 11) 의약 분야에서의 진보성의 증거 T 913/94 (1998) 에서 두 개의 구별된 질병이 동일 원인을 가진다는 사실 그 자체가 알려진 물질의 차후 출원 치료법의 진보성을 부인하는 이유는 되지 않는다. 12) 유사공정 - 예상할 수 있는 제품 (Analogy process-envisageable product) (i) 유사 공정 일반적으로 화학 분야에서는 공정의 결과물에 대한 품질, 수율, 경제적 가치 등을 검토하여 유사 공정이 신규하고 진보성 있는 결과물을 창출한다면 특허받을 수 있다. 이러한 견해는 유사 공정의 특징이 예상치 못한 효과를 유발했기 때문이다. (ii) 예상할 수 있는 제품 물질의 정체성 (identity) 을 결정하는 모든 특징 그 자체로서 예상할 수 있는 제품이라고 하더라도, 제조 방법이 신규하고 진보성이 있다면 자명하다고 볼 수 없다고 밝히고 있다. 13) 진보성을 부정한 예 절차적인 단계를 역으로 적용했다거나, 의도적인 선택, 자동화, 일상적인 실험 등은 진보성을 인정받을 수 없다고 밝히고 있다. 60

70 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 (6) 결 론 EPO 출범 후 EPO 심판부를 통하여 객관적이고 예측 가능한 방법으로 진보성을 판단 하기 위한 방법이 개발되었고, 이것은 현재 심판부에서뿐만 아니라 심사 절차 및 이의신 청 절차에서도 적용되고 있다. EPO 심사지침서와 EPO 심판부의 심결문집에 의하면 EPO에서는 자명함을 판단하기 위해 과제- 해결 접근법 (Problem-Solution Approach ) 을 주로 사용하며, 당업자는 가장 근접한 선행기술로부터 당해 발명과의 차이점인 기술적 과제를 해결하기 위한 전문가 또는 전문가 팀( 인접 분야의 전문가를 포함하는 ) 에 해당하 며, 선행기술은 출원 발명이 속한 분야 및 기술적 과제가 속할 가능성이 있는 인접분야 까지도 포함한다는 것을 알 수 있다. 출원발명을 파악하고, 출원시 또는 발명시의 기술 수준을 고려한 후에 가장 밀접한 선행기술을 특정해 출원발명과 선행기술과의 일치점 및 차이점을 명확히 하여, 당업자 가 선행기술로부터 출원 발명에 도달하기가 용이 한지 또는 자명 한지를 판단한다 는 점에서, 우리청과 EPO의 진보성 판단은 공통된 접근방법을 취한다고 볼 수 있다. 그러나 구체적인 판단 방법에 있어서는 다소 차이가 존재한다. 우리나라 법원행정처 에서 발간한 특허소송실무 111) 을 살펴보면 우리청은 진보성 판단에서 목적, 구성, 효과 중 특히 구성을 중심으로 판단하는 것으로 보인다고 밝히고 있는데 반해, EPO에서는 기술적 과제를 시작점으로 하여 해결 방안을 고찰한다. 요약하면, 일반적으로 우리청은 구성을 중심으로 목적 및 효과를 고찰( 구성중심설 ) 하는 반면, EPO에서는 목적을 중심으 로 구성을 고찰( 효과중심설 ) 한다는 차이점이 있다112). 우리 청의 심사지침서에 기재된 바에 따라 EPO의 진보성 판단 방법과 우리청의 진 보성 판단 방법을 구체적으로 비교해 보면, 첫째, 우리청은 출원 발명과 비교할 선행기 술을 특정함에 있어, 선행기술의 특정 방법에 관하여 신규성 판단 113) 과 동일하다고만 하고 있을 뿐, 출원발명과 비교될 수 있는 선행기술의 특정방법이나 범위에 관하여 제 시하고 있지 않으나, EPO에서는 진보성 판단을 위해 발명의 시작점으로서의 가장 근접 한 선행기술이라는 개념을 도입하여, 동일용도를 가지고 구조적, 기능적으로 가장 유사 한 선행기술에 진보성 판단시의 출원발명과 비교될 수 있고 출원발명의 시작점이 될 수 있는 선행기술의 자격을 부여한다. 만약, 하나의 출원발명에 대해 매우 유사한 용도의 선행기술과 매우 유사한 구조의 선행기술이 조사되었다면, EPO에서는 통상 매우 유사 한 용도의 선행기술이 가장 근접한 선행 기술로서 고려된다. 114) 둘째, 우리청은 출원발 111) 우리나라, 법원행정처 발간, 1998년 112) 정재헌, 유럽특허청의 진보성 판단 실무-EPO 심결을 중심으로, 지식재산 21, 2002년 5 월호, p ) 우리청, 우리나라 특허청 심사지침서에 의하면 신규성 판단방법은 다음과 같다. (1) 신규성의 판단은 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성을 대비하여 양자의 구성의 일치점과 차이점 을 추출하여서 판단한다. (2) 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 구성에 차이점이 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있는 발명이며, 차이점이 없으면 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다. (3) 청구항에 기재된 발명과 인용발명이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 실질적으로 동일한 경우에도 신 규성이 없는 발명이다. 114) EPO, G.Knesch(EPO), Assessing inventive step in examination and opposition proceedings in the EPO, EPI INFORMATION, 3/1994, p

71 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 명과 선행기술을 대비하여 양자의 차이점을 파악하여 그 구성의 차이를 명확히 한다고 제시하고 있는데 비해, EPO에서는 출원발명과 선행기술 ( 즉, 가장 근접한 선행기술 ) 을 대비하여 양자의 차이로부터 기술적 과제를 도출하도록 하고 있어, 다시 한번 과제의 문제가 강조되며, 하나의 출원발명에 여러 개의 부분 과제를 도출함으로써 각 부분 과 제에 관하여 각각 다른 선행기술을 통하여 진보성 판단을 하기도 한다. 셋째, 우리청은 그 차이가 용이한지를 판단함에 있어, 인용발명의 내용 중의 시사, 과제의 공통성, 기능 작용의 공통성, 기술 분야의 관련성 중 하나를 갖추면 출원발명에 이를 수 있는 동기 가 있는 것으로 보고 있는 반면, EPO에서는 자명성 여부의 판단에 있어서, 기술적 과제에 직면한 당업자를 촉구하여, 객관적인 선행 기술의 교시 내용을 참작하면서 가장 근접한 선행기술을 변경하거나 또는 그에 적응시키고, 그 결과, 청구항의 조건에 해당 하는 것에까지 도달하여, 그에 따라 발명이 달성하려고 한 것을 달성하게 되는( 단순히, 가능한 것이 아니라, 당연히 되었을) 교시가 선행 기술 전체로서 존재하는지 여부를 살 피도록 하고 있어(Could-Would Approach ), 기술적 과제의 해결이라는 관점에서 자명 성 여부를 판단한다. 통계에 따르면, 1996년부터 2006년까지 EPO의 특허 등록율은 약 70% 에서 55% 로 감소하는 추세를 보였고, 이러한 등록율 저하의 원인을 살펴보면 진보성 판단, 명세서 요건, 보정요건 등 심사요건이 강화된 것이 그 한 요인으로 작용하는 것으로 분석되고 있으며, EPO에서도 최근 미국의 KSR 판결에 주목하여, KSR 판결이 EPO에서의 진보 성 판단의 잣대를 올리는 자극제가 된다고 언급한 바 있다. 115) 2009년 1월 스톡홀름에 서의 EPO의 발표 116) 에 따르면, EPO가 특허의 품질을 강화하겠다고 하면서, 특히 EPO 의 진보성 판단 기준의 적절성을 평가함에 있어 EPO 심결례와 사용자 공동체의 합리적 인 요구를 반영하는 한편, 미국과 일본 특허청의 최근 심사 기준을 반영할 계획이라고 한다. 따라서, EPO에서도 미국과 일본의 진보성 판단 기준이 엄격해지는 추세에 맞추 어 진보성 판단 기준이 더 엄격해질 것으로 판단되며, 이것은 최근, 우리청에서 특허 심사품질을 강조하는 추세와도 부합된다. 상기에서 보듯이, 우리청과 EPO는 진보성의 접근 방법 및 구체적인 판단 방법 등에 있어서 공통적인 측면과 상이한 측면을 동시에 가지고 있으며, 경제, 산업, 및 특허에 대한 양국 간의 교류를 고려해 볼 때, EPO의 진보성 기준 및 판례를 분석하고 그 변화 를 검토하여 이를 우리청의 진보성 판단에 참고하는 것은 매우 의미 있는 일이라 판단 된다. 115) 참조. 116) Ingwer Koch & Gareth Lord, EPO Directors, STRATEGIC RENEWAL Process Raising the bar, Stockholm, 29 January 2009, 62

72 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 붙임 1. 진보성 판단 관련 EPO 심판부 심결문117) 1 쟁점사항 객관적 기술적 과제의 결정, 2 차적 지표. 2 본 건 발명 본 건 발명은 선철( pig-iron) 과 강철의 용융액을 처리하는 방법에 관한 발명으로 탄소 제거를 위한 산화 및 처리 공정에서 탄산가스를 사용하는 점을 특징으로 함. 3 심판부 심결 진보성 판단을 객관적으로 하기 위해서는 유력한 가장 근접한 선행 기술과 비교하여 객관적인 기준에 근거하여 기술적 과제를 결정하고 본 건 발명이 제시한 해결 방안이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한지 그렇지 않은 지를 판단하여야 한다. 본 건은 산화공정에서 강철과 선철의 용융액이 과열되어 용융액이 오염되는 점을 기 술적 과제로 하고 있고, 해결 방안으로 산화와 배기 공정에서 탄산가스를 사용하는 점 을 특징으로 하고 있으며, 본 건의 해결 방안은 이미 D1 에 기재되어 있다고 판단된다. 출원인은 (i) 용융액의 과열을 회피하고 (ii) 산화 공정에서 붉은 산화철 가스의 형성을 방지하는 새로운 기술적 과제로 재도출하는 보정을 했으며, 이러한 보정은 인정된다. 그러나, (i) D2는 선철과 강철의 용융액에 사용되는 이산화탄소가 냉각 효과가 있음을 기 재하고 있고, (ii) D3은 붉은 산화철 가스 형성이 이산화탄소를 사용하면 감소하는 점을 기재하고 있다. 따라서, 본 건은 통상의 지식을 가진 자가 D1과 D2로부터 충분히 예상 할 수 있다. 출원인은 본 건이 환경문제를 해결하는데 중요한 경제적인 기여를 하고 있음에도 불 구하고 제철 산업계는 이러한 발명을 적용하지 못했다는 사실은 진보성이 있음을 긍정 하는 지표하고 주장하였다. 그러나, 진보성 이 있음을 나타내는 2차적인 지표를 조사하는 방법은 선행기술로부터 진보성을 기술적으로 판단하는 방법을 대체하지 못한다. 117) 정재헌, 유럽특허청의 진보성 판단 실무-EPO 심결을 중심으로, 지식재산 21, p72-112, 2002년 5 월호. 63

73 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 1 쟁점사항 D1 이 진보성 판단을 위한 선행기술로서 적격 한가. 2 본 건 발명 자동차용 컴버스 천 엔진 피스톤에 관한 것. D1 냉장고의 컴프레서 피스톤(D1 은 본 건 발명 제1 항의 모든 특징을 포함, D1의 8페이 지 마지막 문단에 3 심판부 심결 D1 의 기술이 컴버스 천 엔진에도 적용될 수 있다고 기재). 과제-해결 접근법을 적용하기 위해서는 먼저 청구된 발명과 가장 근접한 선행기술 을 결정하는 것은 EPO 특허청의 일관된 입장이다. 통상의 지식을 가진 자가 컴프레서 피스톤으로부터 발명을 시작하였다면, 그는 컴프레서 피스톤을 개선 시킬 수 있지만, 그 결 과물은 어디까지나 컴프레서 피스톤일 뿐 결코 컴버스 천 피스톤이 될 수는 없다. D1 의 독립 청구항을 검토하면 일반적인 피스톤을 청구하고 있고, 그 유일한 실시 예 는 컴프레서 피스톤이다. 따라서, 상기 실시 예로부터는 컴버스 천 엔진에 D1의 기술을 적용 할 수는 없다. D1의 8페이지 마지막 문단에서 D1의 기술을 컴버스 천 엔진에 적용할 수 있음을 기재한 점은 인정된다. 그러나, D1의 실시 예에서 보이는 것은 컴프레서 피스톤이 며 더 이상 컴버스 천 엔진에 대하여 어떠한 명시적이거나 암묵적인 암시는 주어지지 않 았다. 따라서, D1을 컴버스 천 엔진에 적용하는 것은 이론적이며, 실제로는 존재하지 않는 선행기 술을 적용하는 것이다. 가장 근접한 선행 기술을 판단하는 데 있어서 이러한 접근 방 식은 다분히 상상의 실시 예에 근거한 것이며, 사후 분석 (ex post facto analysis) 에 해당 된다. D1은 통상의 지식을 가진 자가 컴버스 천 엔진 피스톤을 개발하는데 있어서 적절한 시작점, 즉 진보성 판단을 위한 선행기술이 될 수 없다. 1 쟁점 사항 새로운 효과, 기술적 과제의 재결정, 기술상식 (general knowledge) 의 더 나은 증거. 2 본 건 발명 착색 Polymethyl methacrylate 혼합물에 관한 발명. 64 사건의 경과 이의신청 심사 과정에서 권리자는 최초 명세서에 기재된 기술적 과제인 (i) Polymethyl methacrylate 혼합물의 색감이 뛰어나고 균일한 색깔을 가지는 특징에 더하여, 가장 근접한

74 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 선행 기술 D1 과 비교하여 (ii) 색소가 착색되지 않은 상기 혼합물보다 뛰어난 자외선 차 단 효과를 가지는 특징을 새로운 기술적 과제로 보정했다. 본 건의 기술적 과제에 대한 해결 방안은 산화철 색소를 첨가하는 것을 특징으로 하고 있다. 이의신청 심사 합의체는 상기 해결 방안은 신규하며 자외선 차단이라는 효과 면에서 진보성이 있다고 판단하고 특허 등록 유지로 결정했다. 이의신청인은 이의신청 심사합의체의 결정에 불복하여 심판부에 항소하였으며, 권리 자의 새로운 기술적 과제의 도출은 최초 명세서에 기재되어 있지 않으므로 부적법한 보 정 일뿐 아니라, 새로운 증거 자료로서 Pigment Handbook ( 이하 D5) 와 The ultraviolet screening behavior of pigments (이하 D8) 을 제시하였으며, D5와 D8을 근거로 자외선 을 차단하는 데 탁월한 효과를 가지고 있다는 것은 통상의 지식을 가진 자에게 기술 상식 (common general knowledge) 고 3 심판부 심결 주장했다. 본 건의 생산물은 착색 polymethyl mehtacrylate 이며 상기 물질은 본원의 가장 근 접한 선행기술인 D1 으로부터 공지되어 있다. 본 건의 기술적 과제는 본원은 (i) 색감이 뛰어나고 균일한(pleasing & uniform) 색깔을 가지고, (ii) 자외선에 대하여 향상된 저항 특성을 가지는 착색 polymethyl methacrylate 이다. 본 건 명세서 도입부에는 주조된 슬라브, 얇은 판 등 건축 기자재 로 기재되어 있으며, 상기 건축 기자재가 자외선에 저항특성이 장기간 동안 필요하다는 것이 명백하다. 따라 서, 본원에서 (ii) 의 목적을 위하여 기술적 과제를 재도출하는 보정에 대하여, 통상의 지 식를 가진 자가 최초에 기재된 명세서에 기재된 기술적 과제에 내포되거나 또는 관련된 과 제와 동일 하다고 인식할 수 있는 정도 에서 허용 가능하다고 심결한 하여 본 건의 보정이 인정된다. 상기 기술적 과제에 대한 해결 방안은 10um T 184/82 에 근거 이하의 산화철 색소를 혼합하는 것으로 테스트 실험결과 착색되지 않은 것에 비하여 효과가 있는 것으로 인정된다. 진보성을 판 단하기 위하여, 심판부는 통상의 지식을 가진 자가 D1에 10um 크기의 산화철 색소를 혼 합함으로써 생산품의 품질저하 없이 색감이 뛰어나고 균일한 색깔뿐만 아니라 자외선 저 항이 뛰어나다는 것을 알 수 있는지를 확인해야 했다. D1은 착색 polymethyl methac -rylate 를 공개하고 있다. D1은 착색제의 특징이 무엇인지 언급하고 있지는 않지만, 색감 이 뛰어난 점을 의도하는 것이 명백하다고 인정된다. 그리고, D5는 착색제에 대한 개론서로 본 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 기술상식(clearly general knowledge of the skilled person) 로 인정되 며, 합성된 붉은( 또는 노란, 갈색) 빛깔의 산화철 색소가 강력한 자외선 흡수제임을 기재하고 있다. 따라서, 산화철이 자외선 차단 효과가 뛰어난 특성을 가지고 있다는 사실은 통상의 지 식을 가진 자에게 의심의 여지가 없다고 인정된다. 결과적으로, 본원의 기술적 과제에 대 한 해결 방안은 통상의 지식을 가진 자에게 통상의 사실인 D5에 근거하여 D1으로부터 자명하다. 65

75 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 1 쟁점 사항 66 당업자가 D1과 D2 로부터 본원 발명에 이르는 것이 자명한가. 2 본 건 발명 는 것. 본 건 발명은 선택적으로 에칭하는 플라즈마 처리 장치에서 마그네틱 폴 수단을 사용하 권리자 주장 본 사건에서 당업자는 VLSI분야의 반도체 전문가이다. D1은 반응성 에칭에 관한 내용 이고, D2는 불활성 스퍼터링에 관한 내용으로 두 문헌 모두 플라즈마 분야를 다루고 있 으므로, 본 건 발명이 속하는 반도체 기술분야에서 기술 상식 (common general knowledge) 이 라고 볼 수 없다. 따라서, D1 과 D2 를 결합하는 것은 허용할 수 없는 사후 분석 (ex post analysis) 이다. 3 심판부 심결 D1에 비추어 본 사건의 기술적 과제는 전체 웨이퍼를 커버 하기 위해 플라즈마 루프 와 웨이퍼 사이의 상대적 움직임을 방지하고, 따라서 가장자리의 에칭 농도가 균일하 지 못한 점을 방지하여 반응생성 효율을 개선 시키는 것이다. 청구된 장치가 VLSI 회로의 반응성 이온 에칭에 사용되지만 본 사건의 당업자가 단순 히 반도체 전문가라는 권리자의 의견은 인정할 수 없다. 실생활에서 반도체 숙련자 (expert)가 직면한 기술적 과제가 이온생성 플라즈마 장비의 기술적인 개선이라면, 반 도체 숙련자는 플라즈마 전문가 (specialist) 와 상의할 것이다. 반도체 전문가는 플라즈마 숙련자와 팀을 구성하여 과제를 맡길 거라고 생각할 수 있다. 따라서, 본 사건에서 T 32/81 118) 의 견해를 수용하는 것이 타당하다. 플라즈마 전문가는 반응 생성효율 개선이라는 기술적인 과제가 이온을 방출하는 플라 즈마 소스 면적을 확대시키는 것과 방출된 이온의 밀도를 균질화 시키는 것이라고 인정 된다. 화학 분야의 에칭 프로세스나 물리 분야의 스퍼터링 프로세스에서 방출된 이온을 어떻게 사용하든 이온의 생성 프로세스에 아무런 영향을 끼치지 않는다는 것은 플라즈마 전문가에게 명백하다. 따라서, 플라즈마 전문가는 그와 같은 문제, 즉 넓은 표면에서 균 질의 상호 작용을 하는 이온을 생성하는 문제가 존재한다고 예상되는 기술 분야에 조언 을 구할 것이다. 이러한 기술적인 분야는 심판부의 확립된 심결례에 따라 인접 분야 (neigh- boring field) 로 인정되며 진보성 판단에서 관련 선행기술이라고 인정된다. 따 118) EPO, T 32/81에 서는 기술적인 과제가 통상의 지식을 가진 자 로 하여금 해결방안을 다른 기술분야에서 찾 도록 유도하고 있다면, 진보성 판단은 상기 다른 기술분야의 전문가의 지식과 능력에 근거하여 판단하여야 한다고 심결하였다.

76 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 라서 플라즈마 전문가는 스퍼터링 장치의 분야에서 기술적인 발전과 자신이 직면한 것 과 유사한 문제가 존재하는지, 그리고 해결 방안이 있는지를 알려고 하는 현실적인 동기 를 가진다. 따라서, 당업자는 D1으로부터 발생한 문제를 해결하기 위하여 D2의 내용을 고려할 수 있다. D2에서 공개된 내용은 마그네틱 폴 수단으로 만들어진 플라즈마 벨트가 넓은 면적 으로 확장되고 상대적으로 고른 스퍼터링 효과를 내고 있다. 따라서, 마그네틱 폴 수단 이 본원의 기술적 과제를 해결하고 있음이 명백하다. 1 쟁점 사항 는가. 연필깍기 분야의 당업자는 저금통 동전 넣는 구멍의 안전장치 분야를 고려할 수 있 2 본 건 발명 연필깍기에서 연필을 깍아낸 부스러기를 모으는 컨테이너에서 부스러기가 튀어나오 지 않도록 하는 발명. D2 저금통의 동전 넣는 구멍의 안전장치에서 동전이 다시 나오지 않도록 하는 발명. 3 심판부 심결 심판부는 당업자가 참조할 수 있는 포괄적인 기술 분야에 대하여 다음과 같이 한정 했다. (i) 출원 발명과 동일 하거나 유사한 기술적 과제가 발생하며, (ii) 출원이 속하는 특정 기술 분야를 포함하는 일반 기술분야(general technical 지식을 가진 자 가 일반 기술분야를 잘 알고 있어야 한다. field) 이며, (iii) 통상의 심사국의 견해처럼 통상의 지식을 가진 자 가 일반 기술분야, 즉 보관함을 개폐하 는 분야로 검색 범위를 확장한다고 하더라도, 통상의 지식을 가진 자 가 저금통의 보안 메 커니즘 분야에 이를 수 있다고 볼 수 없으며, 따라서 본원과 인용 발명이 동일한 일반 기술분야에 속한다는 심사국의 견해는 인정할 수 없다. 또, IPC 분류도 B43L 과 A45C 이며 서로 상호 참조(cross-reference) 하고 있지도 않다. 따라서, 보안 메커니즘 분야는 연필 깍기 분야의 당업자가 해결방안을 찾기 위하여 검색하는 인접분야라고 할 수 없다. 67

77 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 1 쟁점 사항 기술적 과제의 재도출. 2 본 건 발명 수용성 사진 현상액으로 사용되는 광 반응 중합체에 관한 발명. 3 심판부 심결 본 건의 기술적 과제는 D5의 수용성 사진 현상액에서 이미지 생성의 향상과 구리판 에서의 인쇄의 이미지 생성 향상이다. 권리자는 청구항 제1항에 기재된 합성물로 제조된 구리 인쇄판은 500,000 의 연속 인쇄 테스트에서도 금(crack) 이 발생하지 않으나, 선행 기술 D1 에 미세 금(crack) 이 발생한다고 주장하였고, 진보성 판단을 위해 기술적 과제 를 금(crack) 발생 문제로 기술적 과제를 재도출하는 보정은 인정된다. 청구된 내용에 관하여 진보성을 판단해 보면, D1 은 프리트판에서 금(crack) 형성을 감 소하는데 유용함은 물론 장시간 프린트로 발생하는 이미지의 생산성 향상에 관하여 아무 런 언급이 없고, 이것은 D2와 D3 에도 동일하다. D5는 프린트판에서 사용되는 광 중합체 로 열 저항과 보관 기간(shelf life) 을 증가시키는 것을 기술적 과제로 하고 있다. 심판 부의 판단으로는 이러한 과제는 장시간 프린트에서 이미지 생성 문제와는 무관하므로, 통 상의 지식을 가진 자가 이미지 향상을 위해 고려할 수 있는 문헌이라고 볼 수 없다. 심판부의 확립된 심결례는 통상의 지식을 가진 자가 할 수 있느냐가 아니라, 인식하 고 있는 기술적 과제를 해결하기 위하여 그렇게 했을 것인가를 결정적인 요소로 본다. 흔 히 본원 발명이 이루어지고 난 후에, 서로 다른 선행 기술을 결합함으로써 통상의 지식 을 가진 자가 본원 발명에 이를 수 있다는 것을 주장한다. 그러나, 그러한 생각은 사후 분석으로서 무시되어져야 한다. 따라서, 본 건 청구항 제1항에 기재된 내용은 인용문헌으 로부터 통상의 지식을 가진 자에게 자명하지 않다고 인정된다. 1 쟁점 사항 68 쥐에게 수행된 실험이 인간에게 적용 가능한가. 2 본 건 발명 인간의 피부가 UV 선에 의해 손상되는 것을 retinoic acid 로 치료함을 특징으로 함. D4 all-trans-retinoic acid로 UV 선에 손상된 피부를 가진 쥐를 치료하는 내용을 기재. 사건의 경과 심사국은 D4 는 기술적 과제와 그 해결 방안이 본원과 동일하며, 인간 치료를 목적으

78 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 로 하는 제품은 연구수행 단계에서 쥐를 대상으로 먼저 실험을 하는 것은 주지의 사실 이므로 통상의 지식을 가진 자가 수 있다고 밝혔다. D4를 인간 치료에 적용하는 것을 합리적으로 예상할 출원인은 심사국의 결정에 대하여 심판부에 항소하였으며, D4는 단순히 흰쥐에서 효 과를 확인한 것으로, 인간과 쥐의 피부에 존재하는 콜라겐( 피부 등에 존재하는 단백질) 의 종류가 다르기 때문에 3 심판부 심결 D4 는 인간에게 적용하는 것을 예상할 수 없다고 주장했다. D4가 문제의 retinoic acid로 UV 선에 의해 손상된 피부를 치료하는 내용을 담고 있으므로 가장 근접한 선행 기술로 인정된다. 본원과 D4의 차이점은 쥐에서 수행된 실 험이 인간에게 적용 가능한가 하는 점이다. 심판부는 쥐에 대한 실험이 인간에게 항상 성공 적이지 않기는 하지만, 이러한 성공적인 실험은 인간에게 적용 가능한지 확인하려는 강 한 동기(incentive) 를 부여한다 고 밝혔다. 자명성이란 결과가 명백하게 예측될 때뿐만 아니 라, 합리적으로 성공을 예상할 수 있을 때도 인정되어야 한다. 인간과 쥐의 피부에 존재하 는 콜라겐 ( 인간 - 콜라겐 I, 쥐 - 콜란겐 III) 의 종류가 다르기는 하지만, 인간의 피부에도 콜라겐 III가 최소한 10% 존재하므로, 쥐에 대한 실험이 인간에게 적용 가능 하다는 근거가 될 수 있다. 1 쟁점 사항 파워 암(power arm) 과 two-armed lever라는 특징부가 인용 발명들로부터 자명한가. 2 본 건 발명 강철 주물장치에서 회전식 터렛 3 심판부 심결 (rotary turret) 에 관한 발명. 심판부는 본 건의 가장 근접한 선행 기술은 DE- A 이라고 인정하였으며, 본 건의 기술적 과제는 공간부족으로 베어링을 검사 및 유지보수하기 어려운 단점과 조립을 용이 하게 하는 점을 특징으로 하고 있고, 그 해결 방안으로 two-armed lever(load arm, power arm, open bearing) 를 경사지게 적용하는 것이라고 밝혔다. (i) DE-A , DE-A 및 DE-A 은 본 건의 특징부를 기재하지 않 고 있고, (ii) 강철 주조 장비에서 베어링이 개방되어 있는 점은 Stahlstrangfiebanlagen 에 기재되어 있고, 주조 장비의 회전식 터렛에 사용되고 있으나 (DE-B ), 두 인용 문 헌은 고정식 (stationary) 주물 장치에 적용되는 것이며 본 건은 회전식 (revolving) 주물 장치이므로 통상의 지식을 가진 자가 인용 문헌들을 본 건에 적용할 수 없다고 밝혔다. (iii) DE-B 는 본 건과 전제부가 동일하나 회전 베어링에 결합된 암이 하나라는 69

79 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 점에서 베어링에 결합된 암이 고 볼 수 없다. 본 건은 개방된 베어링을 갖는 파워 암과 2개인 본 건과 상이하며, 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다 two-armed lever 의 결합이라 는 점에 진보성 이 있다. 결합 발명에서 각각의 특징부가 개별적으로 공지되었다는 점은 중요하지 않으 며, 결합 발명은 전체적으로 검토하여야 한다. 단지 각 구성 요소가 선행 기술에서 공 지되었다는 이유로 결합 발명의 진보성을 부정하는 것은 인정할 수 없다, 중요한 점은 결합 발명은 선행 기술에서 결합 발명의 구성 요소들을 결합할 동기를 제공하고 있는가 하는 점이며, 각 구성 요소가 개별적으로 공지되었다는 점과는 무관하다. 1 쟁점 사항 70 본 건의 기술적 과제는 하나이며 충격 저항력과 장식 효과라는 두 가지 결과를 실현하 였고 이 두 가지 결과는 서로 연관되어 있는가. 2 본 건 발명 창 또는 문에서 PVC 에 구멍이 없는 얇은 층으로 내부 표면을 강화하고, 외부 표면 을 나무 색깔로 장식하는 것을 특징으로 함. 3 심판부 심결 D1 이 가장 근접한 선행기술로 인정되고, 본 건을 D1과 비교하여 기술적 과제는 충 격에 강하고( 기술적 과제의 첫 번째 부분), 플라스틱의 외관을 아름답게 하는 것( 기술적 과제의 두 번째 부분) 이다. 권리자는 본 건의 기술적 과제는 하나이며 충격 저항력과 장식 효과라는 두 가지 결 과를 실현하였고 이 두가지 결과는 서로 연관되어 있다고 주장하고 있으나, 심판부는 본 건의 두 가지 특징은 기능적으로 서로 상호 연관성이 없으며, 두 개의 개별적인 효 과 이상의 결합 효과를 찾을 수 없다. 따라서, 본 건은 선행기술로부터 각각 분리되어 서 검토되어야 한다. 첫 번째 부분 과제인 충격 저항력(impact resistance) 에 관하여, D2는 열가소성 플라 스틱 물질을 코팅 주조하여 배출하는 프로세스 및 장치로 발명의 상세한 설명(P.2 line 10-15) 에서 충격에 강한 (shock-proof) 주조 물질로서 PMMA 를 부가한 PVC를 제시하고 있어 본 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 첫 번째 부분 과제를 공지된 수단으로부 터 해결할 수 있다고 인정된다. 두 번째 부분 과제인 장식 효과는 나무를 대체하기 위하 여 플라스틱 물질을 사용하는 것으로 단순한 관용수단이며, D3에서 열가소성 플라스틱 을 나무처럼 보이게 제조하는 방법을 기재하고 있다. 이러한 공지된 수단을 사용하여 두 번째 부분 과제를 해결하는 것은 자명하다. 따라서, 본 건은 첫 번째 과제는 D1 및 D2 로부터, 두 번째 과제는 D1 및 D3 로부터 자명하다고 인정된다.

80 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 붙임 2. EPO 조직 구조119) o EPO 청장 밑에는 5 명의 부청장(Vice-President) 들이 각각 다음 5개 DG(Directorate General) 조직의 장을 맡고 있음 119) 우리청, 유럽특허청 특허심사 및 이의신청과정 연수 결과 보고, 특허청 지식관리시스템 등록지식, ) 박시영, 유럽특허청 심판 세미나 참석 결과보고서 p4-5, DG Appeals 는 확대심판부 (Enlarged Board of Appeal), 법률심판부 (Legal Board of Appeal), 기술심판부 (Technical Boards of Appeal), 징계심판부 (Disciplinary Board of Appeal), 간부회의 (Presidium), 법률연 구 및 행정부서 (Legal Research and Administration) 로 구성됨 71

81 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 붙임 3. EPO 심사절차 (Examing Procedures) 121) o 실체 심사(Substantive examination) - 3 인 심사 합의체(Examining Division) 122) 에 의해 심사를 수행하며 과반수 원칙에 의해 결정 - 특허의 대상, 신규성, 진보성, 기재불비, 발명의 단일성 등을 이유로 의견제출 통지서(communication letter) 를 보냄 - 출원인은 이에 대해 복수의 보정서( 주청구(main request)/ 부청구(auxiliary request )) 를 제출할 수 있음 - 출원인과 심사관은 서면 제출(Written communication ), 전화 면담(Telephone conversation ), 면담(Informal interview ), 구술 절차(Oral proceedings ) 등 다양한 방법으로 의견 교환 후 결정 o 특허결정 절차(The granting procedure) - 심사 합의체에서 특허 결정 후 심사관은 경미한 결함을 수정할 수 있고 출원 인은 특허결정 통보(Intention to Grant) 를 받은 후 추가 보정이 가능함 o 심판(Appeal) 절차 - 거절 결정(Decision to refuse) 후 또는 이의 신청(Opposition ) 후 결정에 영향 을 받는 자( 출원인 포함) 가 등록 공고 전에 신청 - 수리 부서와 법률 부서로부터 발생한 법률문제는 DG Appeals 의 법률 심판부 (Legal Board of Appeal ) 에서 다루고, 기술 심판부(Technical Boards of Appeal ) 는 심사와 이의 신청에 대한 불복 심판을 다룸 - 심판 청구시 심사전치 단계(Interlocutory Revision) 123) 가 있음 121) 우리청, 유럽특허청 특허심사 및 이의신청과정 연수 결과 보고, 특허청 지식관리시스템 등록지식, ) EPO, Examining Division(Article 18 EPC) 1 First member : Procecutes the file 2 Second member : formal check / minutes 3 Chairman : overall responsibility 123) EPO, EPC Article

82 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 3. 일본 특허청의 진보성 판단 기준 및 판례 동향 (1) 서 론 일본의 특허법은 명치( 明 治 ) 4년(1871 년) 전매략규칙 ( 專 賣 略 規 則 ) 을 공포로 하여 시 작되었다. 명치 12년 전매특허조례 및 여러 차례의 개정을 거쳐 1899년 특허 조례를 개 정하면서 특허법을 제정하였고 특히 이전까지는 아직 미숙한 자국의 공업 발달을 보호 하기 위해, 외국인의 특허권을 인정하지 않는 제도를 유지하였으나 파리 조약에 가입하 기 위해 외국인에게 특허권을 인정하는 제도를 가지게 되었다. 소화 34년(1959 년) 현행 특허법의 골격을 잡은 제도를 도입한 후 수차례의 개정을 거쳐 평성 12년 12월 심사 기준 개정에 의해 그 이전보다 특허 요건 전반에 걸쳐, 특히 기재 요건 및 진보성 판단에 대한 기준이 강화된 경향을 보이며, 특히 최근 3~5년 사 이에는 전반적으로 심사 실무에 있어 진보성 판단에 대한 기준이 엄격해지게 되어 안정 적인 특허권을 확보할 수 있다는 점에 있어 긍정적인 목소리가 있는가 하면, 반면 너무 높은 수준으로 진보성 판단이 이루어지고 있어 발명에 대한 권리 행사의 범위가 제한적 으로 이루어지게 되고 이로 인해 연구자 및 발명자의 의욕 저하 및 자국 내에서 출원을 억제하는 상황이 일어날 수도 있다는 우려의 목소리도 일고 있다. 최근 미국, EPO, 우리나라, 일본 등, 세계 주요 지식재산권 국가들은 글로벌한 지 식재산권 시스템에서 글로벌하게 취득한 특허권에 대한 신뢰성을 확보하기 위해서는 국제적으로 조화되고 통일화된 진보성 판단 기준이 필요하다는 점에 관심이 모아지게 되었다. 이러한 관심 아래 일본 특허청의 진보성 판단 기준은 객관적인 진보성 판단 기준에 대한 눈높이 설정을 하기 위한, 궁극적으로 더 나아가 진보성 판단 기준에 대한 국제적 인 통일을 위한 가이드라인을 마련하는데 있어 그 판단 기준이 미국, EPO 등 선진국에 비해 엄격하다는 견해도 있지만 글로벌화를 추구하는 강한 특허권을 선호한다는 입장에 서 볼 때 그 판단 기준은 세계 어느 나라와 비교함에 있어 선두 주자로 언급되고 있는 실정이다. 124) 이에 본 연구에서는 일본 특허법에 있어서 진보성 관련 규정 및 법적 근거, 진보성 판단의 주요 이론 및 분석 방법을 조사 연구하고, 이들의 특징적 개념을 도출해 내고, 상기 개념들과 관련된 해당하는 주요 판례들을 조사, 분석하여 상호 간의 관련성 및 적 용 여부에 대한 적절성과 시사점을 조사 분석하여 살펴 보고자 한다. (2) 일본 특허법에 있어서의 진보성 개념과 관련 규정 특허법에서 말하는 진보성이란 발명이 특허를 받기 위해서 심사 단계에서 발명의 내 용이 기재된 특허 출원에 대해 특허권을 부여할 것인지 말 것인지를 결정하는 최종 판 단에서 언급되는 개념이다. 124) 일본 특허청, 진보성 등에 관한 각국 운용 등 조사 연구 보고서, 2007, 73

83 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 통상 특허 요건의 심사에 착수하는 심사관에게 있어서 기본적인 생각은 각국에서 정 하고 있는 심사 기준에 의해 진보성에 대한 판단이 이루어지며, 이 기준에 위배 됨이 없는 경우 특허 출원된 발명에 대해 심사관은 특허를 허여하게 된다. 1) 진보성 판단에 관한 관련 규정 125) 일본 특허법에서는 진보성에 대한 기본 원칙만 정해 놓고 심사 기준에서 세부적인 진보성의 적용 원리를 사례를 곁들여 설명하고 있다. 일본 특허법에서는 발명이 특허를 받기 위해서는 우선 먼저 특허법 제29조 1항이 규 정하고 있는 취지를 만족해야 한다. 그 내용은 아래와 같다. 특허제도의 취지는 발명의 공개의 대상으로서 독점권을 부여하는 것이기 때문에, 특 허권이 부여되는 발명은 신규한 발명이 아니면 안 된다. 일본 특허법 제29조 1항 각 호의 규정은, 신규성을 가지지 않는 발명의 범위를 명확 하게 해야 하고, 그것들을 유형화해 규정한 것이다. 29 조 ( 신규성) :1 산업상 이용하는 것이 가능한 발명을 한 자는, 다음에 기재된 발명을 제외하고, 그 발명에 대해 특허를 받는 것이 가능하다 특허 출원 전에 일본 내 또는 외국에 있어 공연히 알려진 발명 특허 출원 전에 일본 내 또는 외국에 있어 공연 실시된 발명 특허 출원 전에 일본 내 또는 외국에 있어 반포된 간행물에 기재된 발명 또는 전기 통신 회선을 통해서 공중에게 이용 가능하게 된 발명 한 걸음 더 나아가 발명이 특허권이 부여하는 독점 배타적인 권리를 가지고 기술 진 보에 도움을 주기 위한 권리로 인정받기 위해서는 특허법 제29조 2항의 규정도 만족하 여야 한다. 이는 보통의 기술자가 용이하게 발명을 할 수 있던 것에 대해서 특허권을 부여하는 것은, 기술 진보에 도움이 되지 않을 뿐만이 아니라, 오히려 그 방해가 되므 로, 그러한 발명을 특허 부여의 대상으로부터 배제하자고 하는 것이다. 그 내용은 아래와 같다. 29 조 ( 진보성) :2 특허 출원 전에 그 발명이 속하는 기술 분야에서 보통의 지식을 가지는 사람이 전 항 각 호 내지는 발명에 따라 용이하게 발명을 할 수 있었을 때는, 그 발명에 대해서는, 동 항의 규정에 관계없이, 특허를 받을 수 없다. 125) 일본 특허청, 일본 특허법 제 II부 제 2장 74

84 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 (3) 진보성 판단에 대한 심사 기준 1) 진보성 판단의 대상이 되는 발명 진보성 판단의 대상이 되는 발명은 우선 먼저 앞에서 언급한 바와 같이 신규성을 가 지는 청구항과 관련되는 발명을 그 대상으로 한다. 126) 2) 진보성 판단의 접근 방법 진보성 판단은, 본원 발명이 속하는 기술분야에 있어서 출원시의 기술수준을 정확하 게 파악한 다음, 당업자라면 어떻게 할 것인가를 항상 고려해서, 인용발명에 근거해 당 업자가 청구항과 관련되는 발명에 용이하게 상도 하는 논리부여가 가능한 것인지 아닌 지에 의해 행해진다. 127) 1 기본적 개념 A. 본원발명을 파악한다. B. 출원시의 기술수준을 고려한 다음, 가장 가까운 선행기술을 특정한다. C. 본원발명과 해당 선행기술과의 일치점 및 상위점을 명확히 한다. D. 당업자가, ( 그 상위점을 극복해) 해당 기술수준으로부터 본원발명에 도달 하는 것이 용이 한 것인지의 판단을 실시한다. 2 구체적인 판단방법 일본 특허청의 심사 실무에 있어 진보성 판단에 대해서는 아래와 같은 순서에 의해 행하고 있다. 128) (i) 청구항과 관련된 발명( 본원발명) 을 인정한다. 특별한 사정이 없는 한, 본원발명의 인정은, 특허청구의 범위의 기재에 근거한다. (ii) 인용발명 ( 하나 또는 복수) 을 인정한다. 여기서, 기술상식을 참작하는 것에 의해 이끌어 낼 수 있는 사항도 인용발명의 인 정의 기초로 된다. 좀 더 구체적으로 설명하여 보면, 논리부여에 가장 적합한 하나의 인용발명을 선택 하여, 청구항과 관련된 발명과 인용발명을 대비해서, 청구항과 관련된 발명의 발명 특정사항과 인용발명을 특정하기 위한 사항과의 일치점 상위점을 명확하게 한 다 음, 이 인용발명이나 다른 인용발명 ( 주지 관용 기술도 포함한다 ) 의 내용 및 기술상 식으로부터, 청구항과 관련된 발명에 대해서 진보성의 존재를 부정할 수 있다는 논리의 구축을 시도한다. 126) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 1장 127) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장 2.4(1). 128) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장

85 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 논리부여는, 여러 가지의 관점, 광범위한 관점으로부터 실시하는 것이 가능하다. 예 를 들면, 청구항과 관련된 발명이, 인용발명으로부터의 최적 재료의 선택 혹은 설 계변경이나 단순한 기술의 집합에 해당한 것인지 어떠한 것인지 검토하거나 혹은, 인용발명의 내용에 동기 부여가 될 수 있는 것이 있는 것인지 어떠한 것인지를 검 토한다. 또한, 인용발명과 비교했던 유리한 효과가 명세서 등의 기재로부터 명확하게 파악 되는 경우에는, 진보성의 존재를 긍정적으로 추인하는데 도움이 되는 사실로서 이 것을 참작한다. 그 결과, 논리부여가 가능한 경우는 청구항과 관련된 발명의 진보 성은 부정되고, 논리부여가 가능하지 않는 경우는 진보성은 부정 되지 않는다. 129) (iii) 본원발명과 인용발명과의 일치점 차이점을 인정한다. (iv) 차이점을 검토하여 진보성 판단의 논리부여에 대한 논리구축 및 타당성을 검토 한다. 통상, 진보성의 존재를 부정할 수 있는 논리의 구축을 시도하고 논리 부여를 할 수 있는 경우는 진보성이 부정되고 논리부여를 할 수 없는 경우는 진보성은 부정 되지 않는다. 이때, 논리부여는 여러 가지의 시점, 광범위한 관점에서 실시하는 것이 가능 하다. 130) 구체적으로는 아래와 같은 관점에서 논리 부여가 보통 행해 지고 있다. a. 차이점과 관련되는 구성이, 최적재료의 선택 설계 변경, 단순한 집합( 설계사항 등) 인가 아닌가. b. 차이점과 관련되는 구성에 대해서, 조합 또는 치환의 동기 부여가 될 수 있는 것 이 있는가. c. 인용발명과 비교해서 유리한 효과가 있는가. (i) 일반적으로, 차이점의 구성과 관련되는 증거가 없는 경우에는, 차이점과 관련되는 구성이 설계 사항인지 아닌지를 판단한다. (ii) 차이점의 구성과 관련되는 증거가 있는 경우에는, 기술분야의 관련성, 과제의 공통 성, 작용, 기능의 공통성, 인용발명의 내용 중의 시사 등의 관점으로부터 구성의 조 합 또는 치환의 동기 부여가 될 수 있는 것인지의 여부를 판단한다. (iii) 다만, 간행물 중에 이러한 논리를 방해할 정도의 기재( 저해요인 ) 가 있으면, 인용발 명으로서의 적격성이 부족하다고 여기고 있다. 131) (iv) 또한, 인용발명과 비교한 유리한 효과가 명세서 등의 기재로부터 명확하게 파악되 는 경우에는, 진보성의 존재를 긍정적으로 추인하는데 도움이 되는 사실로서, 이것 을 참작한다. (v) 이들을 차례 차례 판단하고, 진보성이 있음, 없음의 판단을 실시한다. 129) 일본 특허청, 심사기준 제 II 부 제 2장 2.4(2) 130) 일본 특허청, 심사기준 제 II 부 제 2장 ) 일본 특허청, 심사기준 제 II 부 제 2장

86 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 3) 재판소에서의 진보성 판단 순서 도 1. 은 일본의 재판소에서의 진보성 판단 방법에 따른 판단 순서를 나타낸 도표이다. 도 1. 진보성의 판단 순서 본원 발명의 인정 인용 발명의 인정 특별한 사정이 없는 한, 특허 청구 범위의 기재에 근거한다. 기술상식을 참작하는 것으로부터 도출된 사항도 인용 발명 인정의 기초로 할 수 있다. 인용예의 기재 ( 적시된 기재) 와 인정 내용의 표현이 다른 경우에는 설명을 더한다. 일치점 상위점의 인정 yes [ 상위점의 검토] 상위점에 관한 구성이 증거로 나타나 있는가 no 구성의 조합 또는 치환이 용이한가 기술상식 주지기술의 참작 yes 상위점에 관한 구성이 설계 사항 yes 등인가 1 기술 분야의 관련성 or 2 과제의 공통성 or 3 작용, 기능의 공통성 or 4 내용 중의 시사 시사 과제의 공 통 성 만 이 라면 기능의 성의 서도 검토 작용, 고통 관점에 충분히 1 공지 재료 중에서의 최적재료의 선택 2 수치 범위의 최적화 또는 호적화 3 균등물에 의한 치환 4 기술의 구체적 적용에 수반하는 설계 변경 구성의 조합 또는 치환을 저해하는 요인은 있는가 예상 이상의 효과는 있는 가 없는가 no yes 예상이상의 효과가 no 있는가 no 진보성 있음 진보성 없음 진보성 있음 구성의 조합 또는 치환이 용이하지 않은 이 유( 조합을 저해하는 이유) 에 대해서도 심리 판결에 기재 77

87 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 (4) 진보성 판단에 관계하는 주요 요건 및 적용 기준 1) 진보성 판단에 관계하는 주요 요건 통상 진보성 결여에 관한 논리구성에 있어 과제 를 필수로 하고 있고, 이러한 과 제 는 본원발명의 과제와 다른 것 이여도 좋다고 인정하고 있다. 즉, 본원 발명과는 다 른 과제 여도, 해당 과제에 의해 출원시의 기술수준으로부터 본원 발명에 도달하는 것 이 당업자에게 있어 용이하면, 본원발명은 용이 하다 라고 여겨진다고 본다. 2) 조합 발명 132) 조합 발명의 인정 여부는 출원된 발명의 진보성을 부정하는데 있어 가장 많이 논의 되고 있는 요건으로 진보성 결여에 대한 논리 부여가 반드시 필요하며, 이러한 논리 부 여는 각각의 관점, 광범위한 관점으로부터 실시하는 것이 가능하다고 보고 있다. 또한, 심사 기준에서는 이러한 논리 부여에 대해 합당한 근거로 할 수 있는 기준을 구체적으 로 제시하여 주고 있다. 1 최적 재료의 선택 설계 변경, 단순한 기술의 집합 일정한 과제를 해결하기 위해서 공지재료 중에서의 최적재료의 선택, 수치범위의 최 적화 또는 호적화, 균등물에 의한 치환, 기술의 구체적 적용에 수반하는 설계 변경 등 은, 당업자의 통상의 창작 능력의 발휘이며, 상위점이 이러한 점에서만 있는 경우는, 그 밖에 진보성의 존재를 추인할 수 있는 근거가 없는 한, 통상은, 그 발명은 당업자가 용 이하게 상도 할 수 있는 것이 가능하다고 생각되어진다. ( 평9 ( 行 ケ) 86, 저해 요인이 없어 적용이 용이 하게 한 예. 평6 ( 行 ケ) 82, 83). 133) 발명을 특정하기 위한 사항의 각각이 기능적 또는 작용적으로 관련하고 있지 않고, 발명이 각 사항의 단순한 기술의 조합인 경우도, 그 밖에 진보성을 추인할 수 있는 근 거가 없는 한, 그 발명은 당업자 통상의 창작 능력의 발휘의 범위 내이다. 단순한 집합 에 의해 발명의 특유의 현저한 작용 효과라고 볼 수 없다고 한 예). 134) 132) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장 ) 일본 특허청, 평9( 行 ケ) 86 : 적외선 에너지의 파장 범위가 대략 0.8보다 1.0 m의 적외선파를 이용해 송수 신을 실시하는 것은, 종래 주지의 사항이다고 인정된다. 그렇다면, 긴급차의 운전 전달 장치에 이것을 적용 하는 것을 방해하는 특별한 사정도 엿볼 수 없는 이상, 이것을 인용 발명 1 의 운행 전달에 적용하는 것은, 당업자에게 있어서 용이 하게 상도할 수 있던 것이라고 인정된다. 평 6( 行 ケ) 82, 83) : 보강재로 보강되어 있지 않는 옷감이나 종이를 식물체를 끼우는 기재로서 이용하는 것은, 말린 꽃 제작법에 있어서 주지 관용의 기술이다. 그렇다고 하면. 인용발명의 가용성 흡습판과 같이 보강된 옷감이나 종이를 기재로서 이용하려고 하는 것은 당업자뿐만 아니라, 말린꽃을 제작해 보려고 시도 해 보는 일반인에 있어서도 단순한 설계변경 사항 또는 용이하게 생각해 낼 수 있는 것이다. 134) 일본 특허청, 소 44 ( 行 ケ) 7 : 원고들이 주장하는 현저한 작용 효과는, 공지의 개개의 기술에 대해서 당연 히 예측되는 효과의 단순한 집합으로부터 나오는 것이라고 볼 수 밖에 없고, 따라서, 이것을 가지고 본원 발명에 특유의 현저한 작용효과라고 볼 수 없다. 78

88 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 2 동기 부여가 될 수 있는 것 발명의 과제 해결을 위해서, 관련하는 기술분야의 기술 수단의 적용을 시도하는 것 은, 당업자의 보통의 창작 능력의 발휘로 예를 들면, 관련하는 기술 분야에 치환 가능 인 혹은 부가 가능한 기술 수단이 있을 때는, 당업자가 청구항과 관련되는 발명에 이끌 린 것의 유력한 근거가 된다. ( 평8 ( 行 ケ) 103, 소55 ( 行 ケ) 177, 평8 ( 行 ケ) 21). 135) i) 과제가 공통되는 것은, 당업자가 인용발명을 적용하거나 연결 시켜 청구항과 관련 되는 발명에 이끌린 것의 유력한 근거가 된다. ( 평2 ( 行 ケ) 182, 평7 ( 行 ケ) 5) 136) ii) 인용발명이, 청구항과 관련되는 발명과 공통되는 과제를 의식한 것이라고 할 수 없는 경우는, 그 과제가 자명한 과제인가, 용이하게 착상할 수 있는 과제인가 어 떤가에 있어서, 한층 더 기술 수준에 근거하는 검토를 필요로 한다. ( 평4 ( 行 ケ) 142, 평7 ( 行 ケ) 152)) 137) iii) 다른 과제를 가지는 인용발명에 근거한 경우에 있어서도, 다른 사고 과정에 의 해, 당업자가 청구항과 관련된 발명의 발명 특정 사항에 이르는 것이 용이했던 것이 논리 부여된 때에는, 과제의 상위에 관계없이, 청구항과 관련된 발명의 진 135) 일본 특허청, 소55 ( 行 ケ) 177 : 카메라와 오토 strobe 란 항상 함께 사용되는 것이고, 밀접하게 관련하므 로, 카메라에 마련된 측광 회로의 입사 제어 소자를, 오토 strobe 의 측광 회로에 적용하는 것은, 그 적용에 있어서 각별한 구성을 채용한 것이 아닌 한, 당업자가 용이 하게 할 수 있던 것이다. 평8 ( 行 ケ) 21 : 인용발명 1 은 골판지 인쇄기에서 인쇄잉크 회수장치에 관한 것이고, 인용 발명 2는 인쇄 잉크 등의 고점성액을 공급하는 장치에 관한 것이기 때문에, 양자가 동일한 기술 분야에 속하는 것은 분명 하다. 그리고, 상기 차이점의 판단에 있어서 인용 발명 2 로부터 원용해야 할 것은, 이송 펌프의 구동 모터 를 역전 제어 회로에 연결 설치하는 것에 의해서 이송 펌프를 정 회전 역전에 변경 등 토출 흡인 펌프로 구 성한다고 하는 것은, 지극히 기초적인 기술 수단에 지나지 않기 때문에, 양자의 구체적 기술적 과제( 목적) 가 동일하지 않은 것으로, 인용 발명 1에 대한 인용 발명 2 의 기술 수단의 적용은, 당업자에게 있어서 극히 용이하다는 것을 부정하는 논거는 되지 않는다. 136) 일본 특허청, 평2 ( 行 ケ) 182 : 인용발명 1, 2 는, 라벨이 접착되어 있는 대지를 소정 위치에 정지시키는 점 에서, 동일한 기술 과제를 가진다. 인용발명 1 에 있어서, 그 기술적 과제를 해결하기 위해서 인용발명 2의 라벨송급 제어수단을 적용하는 것은, 당업자라면 용이하게 상도할 수 있던 것이다. 평7 ( 行 ケ) 5 : 톱의 두께는 톱의 날 길이에 의해서 여러 가지 다른 것은 보통이며, 날 교환용 톱에 있어서 두께가 다른 톱을 교환하여 사용하는 기술적 과제 자체는, 인용발명 1에 접하는 당업자라면 용이하게 예측 할 수 있다. 또한, 인용발명 4~7의 협지수단은 나이프 등의 두께가 달라도 탄성에 의한 협지력으로 협지할 수 있는 것이 분명하고, 그 구조자체가 여러 종류의 두께의 칼에 대응하여 협지시키는 기술사상 하에서 제 작되고 있다고 인정되므로 인용발명 4~7의 기술사상은 두께가 다른 칼을 교환 사용하는 점에서 본원고안의 기술적 과제와 공통되고 있다. 따라서, 인용발명 1의 톱의 구성에 인용발명 4~7의 구성을 전용하는 것은 당업자가 지극히 용이 하게 착상하는 것이 가능 하는 것이라고 해야 하는 것이다. 137) 일본 특허청, 평4 ( 行 ケ) 142 : 본원발명의 비용 및 공간을 절약 이라고 하는 과제는, 혼합기에 한정하지 않고, 모든 장치에 대해서 말할 수 있는 일반적인 과제, 즉, 장치의 구성을 생각하는 경우에서 자명한 과제 에 지나지 않는다. 그리고 이 과제와 축상 감속기 및 모터 감속기의 상기 특징을 아울러 고려해, 인용 발명 1 의 혼합기를 상기 자명의 과제에 따라서 점유 면적을 절약하려고 하고, 인용 발명 4에 기재된 상기 축상 감속기 및 모터부착 감속기를 채용하는 것은, 당업자라면 용이하게 상도 할 수 있던 것이고, 거기에 각별한 곤란이 있을 수 할 수 없다. 평7 ( 行 ケ) 152 : 인용발명 4 에는, 골프 클럽용 샤프트에 있어서, 경량인 것 이 중요한 요구특성의 하나이 다는 것이 명시되어 있고, 볼의 비거리와의 관계에서, 골프 클럽의 샤프트의 중량을 가볍게 하는 필요성 내 지 유리성이 교시 되어 있기 때문에, 골프 클럽의 샤프트의 경량화를 잰다고 하는 본건 고안의 과제는, 당 업자에 있어서 당연히 예측할 수 있는 정도의 사항이다고 인정된다. 79

89 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 보성을 부정할 수가 있다. 시행착오 결과의 발견에 근거하는 발명 등, 과제가 파 악할 수 없는 경우도 마찬가지로 한다( 참고:201USPQ658 ). 다만, 출원인이 인용 발명 1과 인용발명 2 의 기술을 결합시키는 것을 방해하는 사정 을 충분히 주 장 입증했을 때는, 인용발명으로부터는 본원발명의 진보성을 부정할 수 없다. 138) 청구항과 관련되는 발명의 발명 특정사항과 인용발명 특정사항과의 사이에서, 작용, 기능이 공통되는 것이나, 인용발명 특정 사항끼리의 작용, 기능이 공통되는 것은, 당업 자가 인용발명을 적용하거나 결합시키거나 해서 청구항과 관련되는 발명에 이를 수 있 는 것의 유력한 근거가 된다. ( 평8 ( 行 ケ) 262). 139) 인용발명의 내용에 청구항과 관련되는 발명에 대한 시사가 있으면, 당업자가 청구항 과 관련되는 발명에 이를 수 있는 것의 유력한 근거가 된다. ( 소61 ( 行 ケ) 240, 소51 ( 行 ケ) 19). 140) 3 인용발명과 비교한 유리한 효과 인용발명과 비교해서 유리한 효과가 명세서 등의 기재로부터 명확하게 파악되는 경 우에는, 진보성의 존재를 긍정적으로 추인하는데 도움이 되는 사실로서 이것을 참작한 다. 여기서, 인용발명과 비교한 유리한 효과란, 발명을 특정하기 위한 사항에 있어 주된 효과( 특유의 효과) 가운데, 인용발명의 효과와 비교해 유리한 것을 말한다. 141) 138) 일본 특허청, 201USPQ658 : 본원발명은, 표면에 부착되는 물을 제거하기 위해서, 카본제 디스크 브레이크 에 틈을 마련한 것 한편, 인용발명 1 에는, 카본제 디스크 브레이크가 기재되어 있다. 인용발명 2 에는, 표면 에 부착하는 먼지를 제거하는 목적으로, 금속제의 디스크 브레이크에 틈을 마련한 것이 기재되어 있다. 이 경우, 인용발명 1 의 카본제 디스크 브레이크에 있어서도, 표면에 부착된 먼지가 제동에 방해가 되는 것이, 브레이크의 일반적인 기능이 명확하기 때문에, 이러한 문제를 없애기 위해서 인용발명 2의 기술을 모방해 카본제 디스크 브레이크에 틈을 설치하는 것은, 당업자가 용이하게 할 수 있는 기술 개량이며, 그 결과, 본 원발명과 같은 구성을 얻을 수 있으므로, 본원발명은 진보성을 가지지 않는다. 139) 일본 특허청, 평8 ( 行 ケ) 262): 인용발명 1의 것과 인용발명 2 의 것은, 인쇄장치의 실린더 세척을 직물을 압박해서 하는 것인 점에서 공통되고, 인용발명 1의 캠 기구도 인용발명 2의 팽창부재도 직물을 실린더에 접촉 이반 시키는 작용를 위해 마련되어 있다는 점에서 다른 점이 없다. 그렇다면, 인용발명 1의 캠 기구에 대신하여, 압박수단으로서 인용발명 2 의 팽창부재를 전용하는 것의 배경은 존재할 수 있다. 140) 일본 특허청, 소61 ( 行 ケ) 240 : 양이온 성으로 게다가 화학적 전처리가 불필요한 수성 전착욕을 얻는 본원 발명과 동일한 목적에 적합한 금속이온으로서 전위열중의 전위가 철의 전위보다도 높은 것이라고 하는 조 건을 들고 있으며 구체적으로 7 종류의 금속이온이 예시되어 있다. 이 중에는 본원발명의 특정구성인 납 이 온은 기재되어 있지 않지만 납은 전위열 중의 전위가 철의 전위보다도 높다는 것은 주지의 사실이기 때문 에 납이온을 이용하는 것은 인용예에 시사되어 있다고 말할 수 있다. 따라서 납이온을 이용하는 것이 본원 발명의 목적을 실현하는데 부적당하다고 하는 등의 사정이 없는 한, 납이온을 전착욕에 첨가하려고 하는 것 은 당업자라면 용이하게 착상할 수 있는 것이다. 소51 ( 行 ケ) 19) : 본원발명의 3위 쿠롤체는 인용예에서 들고 있는 2위 쿠롤체 및 4위 쿠롤체와 화학 구조상 치환위치만 상위한 점 및 인용예에는 화합물이 명색화제로서 사용될 수 있기 위해서는 치환위치를 특정위치로 한정하지 않으면 안된다는 취지의 기재는 없는 점을 고려하면, 3위 쿠롤체는 인용예에서 시사 되고 있는 것이 라 할 수 있는 것으로, 같은 명색화제로서 사용가치가 있는 것은, 당업자라면 용이하게 예측할 수 있는 것이다. 141) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장(3) 80

90 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 i) 청구항과 관련되는 발명이 인용발명과 비교해서 유리한 효과를 가지고 있는 경우 에는, 이것을 참작해, 당업자가 청구항과 관련되는 발명에 용이하게 상도 할 수 있는 것에 논리부여를 시도한다. 그리고, 청구항과 관련되는 발명이 인용발명과 비교해서 유리한 효과를 가지고 있어도, 당업자가 청구항과 관련되는 발명에 용이 하게 상도해서 이를 수 있는 것에, 충분히 논리부여를 할 수 있을 때는, 진보성은 부정된다. ( 소37 ( 行 ナ) 199, 소63 ( 行 ケ) 282). 142) 143) ii) 인용발명과 비교해서 유리한 효과가, 기술수준으로부터 예측되는 범위를 넘은 현 저한 것이어서, 진보성이 부정되지 않는 것도 있다. 예를 들면, 인용발명 특정 사항과 청구항과 관련되는 발명의 발명 특정 사항이 유사하거나 복수의 인용발명 의 조합에 의해, 일견, 당업자가 용이하게 상도 할 수 있다고 여겨지는 경우에 있어서도, 청구항과 관련되는 발명이, 인용발명과 비교해서 유리한 효과로써 인 용발명이 가지는 것과는 이질의 효과를 가지는 경우, 혹은 동질의 효과이지만 우 수한 뛰어난 효과를 가져, 이것들이 기술 수준으로부터 당업자가 예측할 수가 있 던 것이 아닌 경우에는, 이 사실에 의해 진보성의 존재가 추인된다. ( 평8 ( 行 ケ) 136, 소44 ( 行 ケ) 107). 144), 145) 명세서에 인용발명과 비교해서 유리한 효과가 기재되어 있을 때, 또는 인용발명과 비교해서 유리한 효과는 명기되어 있지 않지만 명세서 또는 도면의 기재로부터 당업자 가 그 인용 발명과 비교해서 유리한 효과를 추론할 수 있을 때는, 의견서 등에 대해 주 장 입증( 예를 들면 실험 결과) 된 효과를 참작한다. 그러나, 명세서에 기재되지 않고, 한 편, 명세서 또는 도면의 기재로부터 당업자가 추론할 수 없는 의견서 등으로 주장 증한 효과는 참작해서는 안된다. ( 평9 ( 行 ケ) 198) 146), 147) 142) 일본특허청, 소37 ( 行 ナ) 199 : 본원발명에 의하여 제조된 적층재가 강도 기타의 면에 있어 종래의 것에 비 교하여 약간 뛰어난 특성을 가진다고 하여도 그것은 당업자가 용이하게 할 수 있는 선택에 따라 폴리에틸 렌수지에 대신하여 폴리프로필렌수지를 선택한 결과를 가져오게 되는 것으로 진보성의 판단을 좌우하지 않 는다. 소63 ( 行 ケ) 282 : 광전변환 반도체장치의 반도체층 중 빛이 입사되는 측의 반도체 영역의 재료에 규소탄화 물을 채용하는 것이 동 영역의 빛의 흡수를 적게하는 관점으로부터 용이하다고 하는 이상, 이 반도체 영역 이 제2의 반도체 영역의 ⅰ형성 열화를 방지한다고 하는 효과를 합쳐서 가진다고 하여도 규소탄화물을 채용 한 것의 용이성을 좌우한 것이 아니다. 143) 일본특허청, 심사기준 제 II부 제 2장(3)1 144) 일본특허청, 평8 ( 行 ケ) 136 : 인용발명에 의하여 본원발명과 같은 모치린 유도체를 제조하는 것은 당업자 가 용이하게 할 수 있는 것이라고 볼 수도 있다. 그렇지만 본원 모치린이 인용발명 모치린과 동질의 효과를 가진 것이라고 하여도 그것이 극히 뛰어난 효과를 보유하고 있고 당시의 기술수준으로부터 예측된 범위를 초과하는 현저한 것이라면 진보성이 있는 것으로 하여 특허를 부여하는 것이 가능하다고 해석한 것이 타당 하다. 소44 ( 行 ケ) 107 : 본원발명의 효과는 각 구성의 결합에 의하여 비로소 이루어지는 것이고 또한 현저한 것 이기 때문에 본원 발명은 그 구성이 공지이고 각 인용발명에 기재되어 있는 기술이라고 할 수 있으나 그것 으로부터 용이하게 추측할 수 있는 것이라고는 할 수 없다. 145) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장(3)1 146) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장(3)2 입 81

91 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 i) 선택발명이라는 것은, 물건의 구조에 근거하는 효과의 예측이 곤란한 기술 분야에 속하는 발명으로, 간행물에 있어서 상위개념으로 표현된 발명 또는 사실상 혹은 형식상의 선택 사항으로 표현된 발명으로부터, 상위개념에 포함되는 하위개념으로 표현된 발명 또는 해당 선택 사항의 일부를 발명을 특정하기 위한 사항이라고 가 정할 때의 발명을 선택한 것이며, 전자의 발명에 의해 신규성이 부정되지 않는 발 명을 말한다. 따라서, 간행물에 기재된 발명이라고 말할 수 없는 것은 선택발명이 될 수 있다. ii) 간행물에 기재되지 않은 유리한 효과로, 간행물에 있어서 상위개념으로 나타난 발명이 가지는 효과와는 이질의 효과, 또는 동질이지만 두드러져 뛰어난 효과를 가져, 이들이 기술 수준으로부터 당업자가 예측할 수 있던 것이 아닐 때는, 진보 성을 가진다. ( 소34 ( 行 ナ) 13, 소51 ( 行 ケ) 19, 소53 ( 行 ケ) 20, 소60 ( 行 ケ) 51), 평성4 ( 行 ケ) 214) 148) 하나의 일반식으로 표시되는 화합물이 살충성을 가진 것이 알려져 있다. 본원발 명은, 이 일반식에 포함되지만, 살충성에 관하여 구체적으로 공지된 것이 아닌 어느 특정의 화합물에 관하여 사람에 대한 독성이 상기 일반식 중 다른 화합물에 비교하여 현저하게 적은 것을 발견하고, 이것을 살충제의 유효 성분으로서 선택 했다. 그리고 달리 이것을 예측 가능한 것이라고 하는 증거가 없다. 82 발명을 특정하기 위한 사항을, 수치범위에 의해 수량적으로 표현한, 이른바 수치한 정의 발명에 대해서는, i) 실험적으로 수치 범위를 최적화 또는 호적화 하는 것은, 당업자의 보통의 창작 능 력의 발휘이며, 통상은 여기에 진보성은 없는 것이라고 생각할 수 있다. 그러나, ii) 청구항과 관련되는 발명이, 한정된 수치의 범위 내에서, 간행물에 기재되지 않은 유리한 효과를 가지고, 간행물에 기재된 발명이 가지는 효과와 이질의 것, 또는 동질이지만 눈에 띄게 뛰어난 효과를 가지고, 이들이 기술 수준으로부터 당업자 가 예측할 수 있던 것이 아닐 때는, 진보성을 가진다. 덧붙여 유리한 효과의 현 저성은, 수치 범위 내의 모든 부분에서 만족 될 필요가 있다. 게다가, 소위 수치 한정의 임계적 의의에 대하여, 다음 사항에 유의한다. 청구항에 관계된 발명이 147) 일본 특허청, 평9 ( 行 ケ) 198) : 효과와 관련한 입증자료는 발명의 핵심요소라 할 수 있다. 따라서 최초 출 원서에 없던 효과입증 실험 자료를 출원 후 보정의 단계에서 추가하는 것은 신규사항의 추가로 인정되어 받아들여지지 않는다. 148) 일본 특허청, 소51 ( 行 ケ) 19) : 본원발명의 3위 쿠롤체는 인용예에서 들고 있는 2위 쿠롤체 및 4위 쿠롤체 와 화학구조상 치환위치만 상위한 점 및 인용예에는 화합물이 명색화제로서 사용될 수 있기 위해서는 치환 위치를 특정위치로 한정하지 않으면 안된다는 취지의 기재는 없는 점을 고려하면, 3위 쿠롤체는 인용예에 서 시사되고 있는 것이라 할 수 있는 것으로, 같은 명색화제로서 사용 가치가 있는 것은, 당업자라면 용이 하게 예측할 수 있는 것이다. 평성4 ( 行 ケ) 214) : 본원발명은, 채도에 있어서 인용발명보다도 뛰어난 작용 효과를 나타내는 것이지만 그 차이는 인용발명이 나타내는 작용 효과로부터 연속적으로 추이 하는 정도의 것으로 당업자의 예측을 초과하 는 현저한 작용 효과라고 할 수는 없기 때문에 본원발명에 대해 선택발명은 성립하지 않는다.

92 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 인용발명의 연장선상에 있을 때, 즉, 양자의 차이가 수치 한정의 유무만으로, 과 제가 공통된 경우는, 유리한 효과에 대하여, 그 수치 한정의 안과 밖에서 양적으 로 현저한 차이가 있는 것이 요구된다. ( 소54 ( 行 ケ) 114, 소63( 行 ケ) 107, 소59 ( 行 ケ) 180) 149) 4 이차적 고찰 상업적 성공은, 그것이 발명의 기술적 특징에 근거해서 고려한다고 하고 있다. 상업 적 성공 또는 이것에 준하는 사실은, 진보성의 존재를 긍정적으로 추인하는데 도움이 되는 사실로서 참작하는 것이 가능하다. 다만, 출원인의 주장 입증에 의해, 이 사실이 청구항과 관련되는 발명의 특징에 근거하는 것에 있어서, 판매기술이나 선전 등, 그 이 외의 원인에 의하는 것은 나오지 않는다는 심증을 얻을 수 있었을 경우에 한정한다. ( 평원 ( 行 ケ) 180, 평8 ( 行 ケ) 193). 150), 151) 5 발명의 인정 (i) 특허 출원과 관련된 발명의 신규성 및 진보성의 심리에 있어서는, 이 발명을 제 29조 1항 각호 소정의 발명과 대비하는 전체로서 특허출원과 관련된 발명의 요 지가 인정되지 않으면 안 되는 경우로, 이 요지 인정은, 특허청구의 범위의 기재 의 기술적 의의가 일의적으로 명확하게 이해할 수 없다든가, 혹은 언뜻 봐 그 기 재가 오기인 것이 명세서의 상세한 설명의 기재에 비추어 분명하다 등의 특별한 사정이 없는 한, 특허청구의 범위의 기재에 근거해서 되어야 하는 것이 당연하 다. 152), 153) 청구항에 기재되어 있는 사항( 용어) 에 대해서는 반드시 고려의 대상으로 해, 기 재가 없는 것으로서 취급해서는 안 된다고 하고 있다. 149) 일본 특허청, 소54 ( 行 ケ) 114 : 본원발명이, 그 요건으로 하는 350도 내지 1200도의 반응온도 중 적어도 350 내지 500 도 부근까지의 반응조건에 대해서는 현저한 효과가 있다고는 인정되지 않는다. 소63( 行 ケ) 107: 본원발명에 있어 100 메시 내지 14 메시의 범위 내에 있는 입도의 것을 90% 이상 포함 하고 있다 고 한 점은, 인용발명에 있어서 바람직한 입도 범위 50~12 메시의 것과 수치적으로 지극히 근사 하고 작용 효과에 있어서, 각별한 차이가 없으므로 인용발명에 의한 입도 범위를 본원발명과 같이 한정하는 것이 당업자가 각별한 창의를 필요로 하지 않고 할 수 있는 정도라고 할 수 있는 경우, 본원발명은 인용 발 명 및 주지기술에 의하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있다고 해야 한다. 소59 ( 行 ケ) 180 : 그러나, 과제가 다르고 유리한 효과가 이질인 경우는, 수치한정을 제외하고 양자가 동일 한 발명을 특정하기 위한 사항을 갖고 있다고 하여도, 수치한정에 임계적 의의를 필요로 하지 않는다. 150) 일본 특허청, 평원 ( 行 ケ) 180 : 본원발명에서와 같은 조성으로 된 정유소의 잔여가스를 이용하는 것은 인 용발명과는 전혀 다른 발상이라고 하는 것은 당연하며 당업자가 용이하게 할 수 있다고 할 수 없고 본원발 명은 배기가스인 정유소의 잔여가스를 이용하는 것에 의해 원재료가 극히 값이 싼 공급과 폐기물의 유효이 용이라고 하는 경제효과를 가져오는 것은 분명하고 그 효과는 각별한 것이라고 평가할 수 있기 때문에 본 원발명은 인용발명에 의하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라고는 인정되지 않는다. 평8 ( 行 ケ) 193 : 원고의 주장처럼 본원발명의 실시품이 상업적으로 성공했다고 하는 것은 작용효과의 예 측 용이성을 좌우한 것이 아니다. 151) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장 2.8(6) 152) 일본 특허청, 소62 ( 行 ツ) 3 153) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장 1.5.1(1) 83

93 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 (ii) 청구항의 기재에 근거해 인정한 발명과 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 대응 하지 않는 것이었다고 해도, 청구항의 기재를 무시하고 명세서 또는 도면의 기 재만으로부터 청구항과 관련되는 발명을 인정해 그것을 심사의 대상으로는 하지 않는다. 또한, 명세서 또는 도면의 기재에 있어서도, 청구항에는 기재되지 않은 사항은, 청구항에는 기재가 없는 것으로써 청구항과 관련되는 발명의 인정을 실 시한다. 반대로, 청구항에 기재되어 있는 사항에 대해서는 반드시 고려의 대상 으로 해서, 기재가 없는 것으로서 취급해서는 안 된다. 154) (iii) 인용발명의 인정에 있어서 상위 개념 및 하위 개념으로 표현된 발명의 취급. 155) 인용발명이 하위개념으로 표현되고 있는 경우는, 발명을 특정하기 위한 사항으 로서 동족적 혹은 동류적 사항, 또는, 어떤 공통되는 성질 을 이용한 발명을 인 용발명이 이미 가리키고 있게 되기 때문에, 상위개념으로 표현된 발명을 인정할 수 있다. 덧붙여 신규성의 판단의 수법으로서 인용발명이 하위개념으로 표현되 고 있는 경우에서도, 상위개념으로 표현된 발명을 인정하지 않고, 대비, 판단시 에, 상위개념으로 표현한 청구항과 관련되는 발명의 신규성을 판단할 수가 있다. 2) 인용발명이 상위개념으로 표현되고 있는 경우는, 하위개념으로 표현된 발명 을 나타내고 있는 것이 될 수 없기 때문에, 하위개념으로 표현된 발명은 인정할 수 없다. ( 다만, 기술상식을 참작하는 것으로써, 하위개념으로 표현된 발명을 이끌어낼 수 있는 경우는 인정할 수 있다.) 6 저해 요인 간행물 중에 청구항과 관련되는 발명에 용이하게 생각에 이를 수 있는 것을 방해할 정도의 기재가 있으면, 인용발명으로서의 적격성을 결여해, 저해 요인이 있는 경우에는 진보성을 부정할 수 없다고 하고 있다. (i) 간행물 중에 청구항과 관련되는 발명에 용이하게 상도 하는 것을 방해할 정도의 기재가 있다면, 인용발명으로서의 적격성을 빠뜨린다. 156), 157) (ii) 다른 과제를 가지는 인용발명에 근거했을 경우에도, 다른 사고 과정에 의해, 당업 자가 청구항과 관련되는 발명의 발명 특정사항에 이르는 것이 용이했던 것에 논리 부여가 가능한 경우에는, 과제의 상위에 관계없이, 청구항과 관련된 발명의 진보성 을 부정할 수가 있다. 시행착오의 결과의 발견에 근거하는 발명 등, 과제를 파악할 수 없는 경우도 마찬가지로 한다( 참고:201USPQ658 ). 다만, 출원인이 인용 발명 1과 인용발명 2 의 기술을 연결 시키는 것을 방해하는 사정 을 충분히 주장 입증 했을 때는, 인용발명으로부터는 본원 발명의 진보성을 부정할 수 없다. 158) 154) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장 1.5.1(4) 155) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장 1.5.3(4) 156) 일본 특허청, 평8 ( 行 ケ) 91, 평10( 行 ケ) 131, 평9 ( 行 ケ) ) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장 2.8(1) 158) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장 과제의 공통성 84

94 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 3) 기능특성 등에 의한 물건의 특정을 포함한 청구항에 관한 취급 1 기능특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함한 청구항에 있어서 하기 (i) 또는 (ii) 에 해당하는 것은, 인용발명과의 대비가 곤란한 경우가 있다. 그런 경우에는, 인용발명의 대응하는 물건과의 엄밀한 일치점 및 차이점의 대비를 하지 않고 심사관이 양자가 유사한 물건으로 본원 발명의 진보성이 부정된다는 일단의 합리적인 의심을 가지는 경우에는 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유를 통지한다. 출원인이 의견서실험 성적증명서 등에 의하여 양자가 유사한 물건으로 본원발명의 진보성이 부정 된다는 일단의 합리적인 의심에 관하여 반론, 석명하고 심사관의 심증을 진위가 불명하 게 되는 정도로 부정할 수 있는 경우에는 거절이유가 해소된다. 출원인의 반론, 석명이 추상적 또는 일반적인 것 등 심사관의 심증을 변화시키지 않는 경우에는 진보성 부정으 로 거절사정 한다. 다만, 인용발명 특정사항이 아래의 (i) 또는 (ii) 해당되는 발명을 인용발명으로 하여 이 취급을 적용해서는 아니 된다. (i) 당해 기능특성 등이 표준적인 것, 당해 기술 분야에 있어 당업자에게 관용되어 있는 것, 또는 관용되어 있지는 않다고 하여도 관용되어 있는 것과의 관계를 당 업자가 이해할 수 있는 것의 어느 쪽에도 해당되지 않는 경우 (ii) 당해 기능특성 등이 표준적인 것, 당해 기술 분야에 있어 당업자에게 관용되어 있는 것, 또는 관용되어 있지는 않다고 하여도 관용되어 있는 것과의 관계를 당 업자가 이해할 수 있는 것의 어느 쪽에 해당하지만 이러한 기능특성 등이 복수 조합된 것이 전체로서 (i) 에 해당하는 것으로 되는 경우 2 이하에, 일단의 합리적인 의심을 품는 것이 당연한 경우의 예를 나타낸다. (i) 청구항에 관계된 발명의 기능특성 등이 다른 정의 또는 시험측정 방법에 의하여 환산 가능하고, 그 환산 결과로 보아 청구항에 관계된 발명의 진보성 부정의 근 거가 된다고 인정되는 인용발명의 물건이 발견된 경우 (ii) 청구항에 관계된 발명과 인용발명이 동일 또는 유사한 기능특성 등에 의하여 특 (iii) (iv) 정된 것이지만 그 측정조건이나 평가 방법이 다른 경우로 양자 사이에 일정한 관계가 있고 인용발명의 기능특성 등을 청구항에 관계된 발명의 측정 조건 또는 평가 방법에 의해 측정 또는 평가하면 청구항에 관계된 발명의 기능 유사한 것으로 될 개연성이 높아 진보성 부정의 근거로 되는 경우 특성 등과 출원 후에 청구항에 관계된 발명의 물건과 동일 하다고 인정되는 물건의 구조 가 판명되고, 그것이 출원 전에 공지된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있었 던 것이 발견된 경우 본원의 명세서 또는 도면에 실시의 형태로서 기재된 것과 동일 또는 유사한 인 용발명으로 진보성 부정의 근거가 되는 것이 발견된 경우( 예를 들면, 실시의 형태로서 기재된 제조 공정과 동일한 제조 공정 및 유사한 출발 물질을 가진 85

95 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 인용발명을 발견한 때, 또는 실시의 형태로서 기재된 제조 공정과 유사한 제조 공정 및 동일한 출발 물질을 보유하는 인용발명을 발견한 때 등) (v) 청구항에 관계된 발명의 기능 특성 등에 의하여 표현된 발명 특정 사항 이외의 발명 특정사항이 인용발명과 공통되고 있거나 또는 진보성이 결여 된 것으로 또 한 당해 기능 특성 등에 의하여 표현된 발명 특정사항이 가진 과제 또는 유리 한 효과와 동일 또는 유사한 과제 또는 효과를 인용발명이 보유하고 있어 청구 항에 관계된 발명의 진보성 부정의 근거로 된 경우 또한, 이 특례의 방법에 의하지 않고 진보성 판단을 할 수 있는 경우에는 통상 의 방법에 의하는 것으로 한다. 4) 제조 방법에 의한 생산물의 특정을 포함한 청구항에 관한 취급 1 제조 방법에 의한 생산물의 특정을 포함한 청구항에 있어서 그 생산물 자체가 구조적으로 어떤 것인가를 결정하는 것이 극히 곤란한 경우가 있 다. 그러한 경우에 있어 상기 3) 과 같이 당해 생산물과 인용발명이 대응하는 물건과의 엄밀한 일치점 및 차이점의 대비를 하지 않고 심사관이 양자가 유사한 물건으로 본원발 명의 진보성이 부정된다는 일단의 합리적인 의심을 품는 경우에는 진보성이 결여 된다 고 하는 취지의 거절 이유를 통지한다. 다만, 인용발명 특정 사항이 제조 방법에 의하 여 물건을 특정하려고 하는 것과 같은 발명을 인용발명으로서 이 취급을 적용해서는 아 니 된다. 2 이하에서 일단의 합리적인 의심을 품는 것이 당연한 경우의 예를 나타낸다. (i) (ii) (iii) (iv) 청구항에 관계된 발명과 출발 물질이 유사하여 동일한 제조공정에 의하여 제조된 물건의 인용 발명을 발견한 경우 청구항에 관계된 발명과 출발 물질이 동일하고 유사한 제조공정에 의하여 제조 된 물건의 인용발명을 발견한 경우 출원 후에 청구항에 관계된 발명의 물건과 동일하다고 인정된 물건의 구조가 판명되고, 그것이 출원 전에 공지된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있었던 것임이 발견된 경우 본원의 명세서 또는 도면에 실시의 형태로서 기재된 것 또는 이것과 유사한 것 에 관한 진보성을 부정하는 인용 발명이 발견된 경우 또한, 이 특례의 방법에 의하지 않고 진보성의 판단을 할 수가 있는 경우에는, 통상의 방법에 의한 것이 라고 한다. 5) 1 진보성의 판단시 유의 사항 간행물 중에 청구항과 관련되는 발명에 용이하게 상도 하는 것을 방해할 정도의 기재가 있으면, 인용발명으로서의 적격성이 부족하다. 그러나, 과제가 다른 등 일 86

96 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 견 논리부여를 방해하는 기재가 있어도, 기술분야의 관련성이나 작용, 기능의 공 통성 등 다른 관점에서 보면 논리부여가 가능한 경우에는, 인용발명으로서의 적격 성을 가지고 있다. 예 1: 본원발명이 탄산마그네슘의 분해에 수반하는 이산화탄소를 이용하는 것인데 대해, 인용발명은 그 이용을 부정하는 것이기 때문에, 대비 판단의 자료에 제 공할 수 없다. 159) 예 2:인용발명 1 은, 터미널 핀의 마련 방법을 궁리하는 것으로써 박형화를 도시하는 일을 목적으로 하는 트랜스의 설치 장치이지만, 인용발명 1의 터미널 핀에 인 용발명 2 의 구성을 적용하면, 모처럼 놓쳐 구멍까지 마련한 다음 마련 방법을 궁리해 박형화를 도 터미널 핀을 고안의 목적에 반할 방향으로 변경하게 되기 때문에, 양자가 평면 설치 가능이라고 하는 점으로 공통되는 것을 고려해도, 당업자가 용이 하게 상도 할 수 있던 것이라는 것은 인정받지 못한다. 160) 예 3: 인용발명 1 에, 인용발명 2, 3 에 나타난, 별개의 작업 기능을 갖춘 2의 파지 수단을 단일의 로봇에 대비하는 것으로, 2개의 작업을 단일의 로봇으로 선택 적으로 실행하는 기술사상을 적용하는 것에 해당해서, 그 자동곤포 장치의 존 재가 방해가 되는 것이라고 말할 수 없다. 161) 예 4 : 심리판결이, 일반적으로 이종 코팅 조성물에 있어서, 도포수단 혹은 도포조 건 등에 응하고, 불활성 용제를 적당 함유시켜, 점도 등을 조정하는 것은 관 용 수단 이며, 한층 더 인용 예에 기재된 발명에 있어서, 불활성 용제를 이 용하는 것에 해당 되어 각별한 기술적 지장이 있다고는 말할 수 없기 때문에, 인용 예 기재의 발명에 있어서 불활성 용제를 병용하는 것은, 당업자가 용이 하게 상도 할 수 있던 것이라고 할 수 있다. 라고 한 판단에 잘못은 없다. 162) 2 3 주지 관용 기술은 거절 이유의 근거가 되는 기술수준의 내용을 구성하는 중요한 자료이므로, 인용하면 것은, 그것을 인용발명의 인정의 기초로서 이용하는지, 당 업자의 지식( 기술상식 등을 포함한 기술 수준) 또는 능력( 연구개발을 위한 보통의 기술적 수단을 이용하는 능력이나 보통의 창작능력 ) 의 인정의 기초로서 이용할 것 이라면, 예시할 것도 없을 때를 제외하고 가능한 한 문헌을 나타낸다. 본원의 명세서 중에 본원 출원 전의 종래기술로서 기재되어 있는 기술은, 출원인 이 그 명세서 중에서 종래기술의 공지성을 인정하고 있는 경우는, 출원 당시의 기 술수준을 구성하는 것으로서 이것을 인용해 청구항에 관계되는 발명의 진보성 판 단의 기초로 할 수 있다. 159) 일본 특허청, 소 62( 行 ケ) ) 일본 특허청, 평 8( 行 ケ) 91, 저해 요인을 고려해 진보성을 용인한 예 161) 일본 특허청, 평 10( 行 ケ) 131, 저해 요인의 존재를 부정한 예 162) 일본 특허청, 평 9( 行 ケ) 111, 저해 요인의 존재를 부정한 예 87

97 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 4 특허를 받으려고 하는 발명을 특정하기 위한 사항에 관해서 형식상 또는 사실상의 선택 사항 163) 을 가지는 청구항과 관련되는 발명에 대해서는, 해당 선택사항 중의 내용 중 하나의 선택 사항만을 발명을 특정하기 위한 사항으로 가정했을 때의 발 명과 인용발명과의 대비 및 논리부여를 실시해, 논리부여가 가능할 수 있었을 경 우는, 해당 청구항과 관련되는 발명의 진보성은 부정되는 것으로 한다. 덧붙여 이 취급은, 어떠한 경우에 선행기술 조사를 종료할 수 있으리라고는 관계 하지 않는다. 이 점에 있어 제 IX부 심사의 진행방식 을 참조. 5 6 물 자체의 발명이 진보성을 가질 때는, 그 물건의 제조 방법 및 그 물건의 용도의 발명은, 원칙적으로서 진보성을 가진다. 상업적 성공 또는 이것에 준하는 사실은, 진보성의 존재를 긍정적으로 추인하는데 도움이 되는 사실로서 참작한다 다만, 출원인의 주장 입증에 의해, 이 사실이 청구항과 관련되는 발명의 특징에 근거하는 것으로, 판매 기술이나 선전 등, 그 이외의 원인에 의해 나오지 않는다 는 심증이 얻어진 경우에 한정한다. 예 예 1 : 본원발명에서 같은 조성으로 이루어진 정유소 잔분 가스를 이용하는 것은, 인 용발명과는 완전히 다른 발상이라고 해야 하는 것이어서, 당업자에게 용이하 게 이를 수 있다고 하지 못하고, 본원발명은, 배기가스인 정유소 잔분가스를 이용하는 것에 의해서, 원재료의 지극히 염가의 공급과 폐물의 유효 이용이라 고 하는 경제적 효과를 가져오는 것은 분명하고, 그 효과는 각별한 것이라고 평가할 수 있기 때문에, 본원발명은, 인용발명에 근거해 당업자가 용이하게 발명할 수 있던 것 이라는 것은 인정받지 못한다. 164) 2: 원고 주장과 같이 본원발명의 실시 품이 상업적으로 성공했다고 하는 것은 작 용 효과의 예측 용이성을 좌우하는 것은 아니다. 165) (5) 일본 특허청의 특허법의 개정에 따른 진보성 판단의 기준 변화 1) 일본 특허법의 진보성 판단에 대한 견해 일본 특허법의 진보성 판단에 대해서는 최근 3~5년 사이에 미국 특허청이나 EPO에서 의 판단 보다도 엄격하게 이루어지고 있다는 인상이 있다. 진보성 판단 정도의 순서를 따 져 본다면 일본> EPO> 미국 특허청의 순으로 나타낼 수 있다. 상기 와 같은 인상을 주는 이유로는 특허 출원된 발명에 대해 심사관들이 통지하는 진보성 결여 이유에 대해 출원 인이 받는 통지서의 내용에서 비롯하는 것으로 보인다. 진보성 결여에 대한 거절이 유 기재나 그 대응에 대해 EPO, 미국 특허청에서는 거절이유를 통지하는 단계에서 특허 163) 일본 특허청, 형식상 또는 사실상의 선택사항 에 대해서는, 1.5.5( 주 1) 를 참조. 164) 일본 특허청, 평원( 行 ケ) ) 일본 특허청, 평 8( 行 ケ)

98 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 출원된 발명의 청구항에 기재된 발명의 내용 및 인용발명의 내용과 세세한 대비 판단이 행해진다는 점이나 심사관으로부터 적극적으로 특허 가능한 클레임 안이 제시되는 것에 비해 일본 특허청에서는 발명을 사상으로서 파악하지 않고 구성요소 대비만으로 판단하 는 경우가 빈번해지고 있는 경향이 두드러지고 있다는 점에서 비롯된 것으로 보인다. 거절이유통지 및 거절사정서의 기안 상의 표현이나 기재에서 인용발명으로부터 용이 하게 발명할 수 있다는 근거가 될 수 있는 충분한 논리부여 가 나타나 있지 않으며, 주지 관용기술, 설계사항 에 대해 구체적인 문헌을 거론하지 않고 지적하고 있는가 하면, 다수의 문헌이 인용되고 있는 경우 어느 인용 문헌의 어느 부분에 해당하고 있는 지 구체적인 지적이 없어 통지서에 기재된 내용이 불명확한 경우가 빈번하게 나타나고 있는 것으로 보여진다. 판단 내용에서는 선행기술의 조합에 관해 논리부여 에 관한 판단을 우선으로 하는 것이 아니라 저해요인 이 없어 진보성 없음 이라고 판단되고 있는 경향을 나타나고 있는 것으로 보여진다.. 수치한정 이나 재료선택 에 관한 발명에서는 개별적인 효과 나 임계적인 의의 를 엄격하게 판단하고 있는 경향을 보임으로써 진보성 판단의 수준이 전체적으로 엄격 하게 이루어지고 있는 경향을 나타나고 있는 것으로 보여진다. 좀 더 구체적으로 심사 기준과 관련하여 살펴보면 심사 기준 자체는 문제가 없지만 그 해석에 있어 심사관 각 각의 개인차가 있으며 기술 분야에 있어서도 용이 의 개념에 대해 다르게 해석, 적용 되고 있는 경향이 있는 것으로 보여진다. 출원 당시의 기술수준을 적절히 인정하지 않고 심사시점에서의 기술수준으로 인정하 는 경우가 증가하고 있으며, 심사기준에는 논리부여에 가장 적합한 1개의 인용 발명을 선택한다고 하고 있지만 실제 심사에 있어서는 실행되고 있지 않는 것으로 보여진다. 또한 심사기준에는 청구항에 기재된 발명의 특정사항과 인용발명의 발명 특정사항의 일 치점 및 상이점을 명확하게 하고, 인용발명 등과 기술상식으로부터 진보성을 부정할 만 한 논리부여를 통지하도록 되어 있지만, 실제로는 충분하지 않는 것으로 보여지고 있 다. 복수의 인용예 조합에서 진보성을 부정할 때에는 그 조합이 당업자에 의해서 용이 하다고 판단하는 사고 과정을 기재하지 않는 경우가 많고 일치점이나 차이점이 불명확 한 경우도 많은 것으로도 보여진다. 예를 들어 3개의 문헌을 들어 진보성을 부정시 일 본 특허청은 3개의 문헌을 자유롭게 조합해 거절하고 있어 진보성 결여에 대한 판단 절 차에 있어 EPO의 Problem-Solution approach 개념과 동떨어져 있다고 보여 진다. 무효라는 심판의 판단이 재판으로 지지되는 비율이 높아지고 있는 경향을 나타내고 있는 것 또한 이를 반영하는 결과로 보여진다. 166) 반면, 소송단계에서는 상급심에서 나오는 판결을 참조하여 보면 심사단계에서는 그 다지 고려하지 않은 2 차적 고려요소 (secondary consideration ) 에 대해 신중이 다루어지 고 있는 경향이 있으며 진보성 판단에 있어 심사 단계에서보다 엄격함의 수준이 낮아지 는 경향을 나타내고 있는 것으로 보여진다. 166) 일본 특허청, 진보성 등에 관한 각국 운용 등의 조사 연구 보고서,

99 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 2) 일본 특허법의 개정에 따른 진보성 판단 기준의 변화 는 일본 최초의 특허법은 신규하고 유익한 사물 에 관한 발명을 특허요건으로 하 1885 년 전매특허조례에서 시작된다. 소화 34년(1959 년) 에 발명의 진보성에 대한 규정 신설되었으며, 소화 을 갖추게 되었다. 소화 45년(1970 년) 에 심사청구 제도를 채택하게 되면서 그 틀 일본 특허법의 진보성은 영국의 Inventive Step 이나 미국의 제103 조 를 참고로 34년 법에 의해 독립 특허요건으로 규정되었다. 167) 특허법에서 말하는 진보성 판단에 대한 29조 2항의 조문의 골자는 미국의 103조에 특히 근접하며 당업자의 규정은 동일 하게 취급하였다. 진보성의 정의로서, 미국 특허 법의 제103조 의 Obvious 라고 하는 용어는 익숙하지 않지만 일본 대심원 판례168) 로 부터 용이하게 할 수가 있는 것이 가능한 것 이라고 하는 표현을 거쳐 용이하게 발명 을 할 수가 있었을 때 로 쓰기를 개정하였다. 평성 11 년 (1999 년) 에는 특허권의 조기 권리화 도모를 위해 특허 출원의 심사청 구 기간을 7년에서 3년으로 단축하는 제도 변화를 시행하였으며 2001년10월 1일 이후 출원된 출원 건에 대한 심사청구 기간이 종전 7년 이내에서 3년 이내로 단축 되는 획기적인 변화를 가져오게 되었다. 이는 권리 확정의 조기화를 통해 기술개발 및 사업의 촉진 및 일본 특허청의 심사결과를 제 외국에서 반영되도록 하는 국제 관행을 추진하기 위한 노력으로 기존의 구미의 심사 결과를 중심으로 특허의 상장 ( 相 場 )이 결정되므로써 나타나는 일본 특허청의 공동화 현상를 막고자 하는 목적에 서 출발한 것이었다. 통계적으로 보면 일본의 심사청구 기간은 해당기간 중 말기에 그 청구 비율이 높은 것으로 나타나고 있다. 169) 2000년부터 출원인의 신청을 받아 관련 출원 연계심사를 실시하여 상호 기술적으로 관련하는 출원( 관련 출원 군) 에 대하여 체계적으로 기술 내용을 파악하고, 일괄하여 통 일된 판단기준에 의한 정확하고 신속한 심사를 실시하고자 하는 데 그 역점을 두고자 하였다. 또한 발명의 과제, 구성요건, 작용효과의 관점에서 진보성 판단을 실시하였으 며 사후적 고찰에 대한 부분을 삭제함으로써 저해요인이 없으면 거절이유가 될 수 있는 것으로 취급하여 선행기술의 조합에 의한 비교적 쉽게 거절할 수 있는 양상을 취하였 다. 평성 15년 (2003 년) 특허 이의신청의 폐지 및 특허 무효 심판 청구 가능자의 범위 를 확대하는 법 개정 및 평성 19년 (2007 년, 시행) 분할출원의 보정제한 을 취 하는 법 개정을 취하면서 일본 특허법의 진보성 판단은 더욱 더 엄격한 면을 갖추어 가게 되는 경향을 나타내게 되었다. 실질적으로 90년대부터 2002 년까지 일본, 미국, EPO의 공통의 특허 출원 건에 대 한 등록율은 일본 59%, 미국 75%, EPO 53% 로 나타나고 있다. ((02년 심사 청구한 출 167) 특허청의 아라타마 문고(34년 법을 정리한 당시의 총무부장 ( 후에 장관) 의 상세 메모 심의 위원회 자료) 168) 일본 특허청 대심원 판례 소 ) 우리나라는 초기에 높음 90

100 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 원을 기준으로 04 년 말까지 등록이 확정된 건수 비), 평성 12년 개정의 심사기준이 적 용된 안건은 1/3 이하, 해외 출원은 자발적 취하가 일본보다 많기 때문에 등록률은 실 질적으로 일본보다 수 전반적으로 % 높다고 보아야 적절.) 170) 1990년대 전반 등록율은 비교적 높았으며 후반 들어 서서히 감소해 왔으 며 실질적으로 심사 기준의 개정을 통해 불명확하였던 부분이 명확화되고 심사관이 인 정하는 당업자 수준이 높아져 진보성 판단에 있어 엄격하게 심사되어 거절되는 경향이 나타나게 된 것으로 보인다. 통계학적으로 1995년부터 1999년 출원 건에 대해서는 미국 과 일본 출원 건에 대해 미국의 등록률이 일본의 등록률에 비해 훨씬 높았으며 이는 제 도상의 차이 및 검색 능력의 차이에서 기인한 것이라는 의견도 있다. 또한 2000 년, 2002년 출원 건에 있어 일본에서의 심사가 미국에 비해 훨씬 느려 개정된 심사기준이 적용된 안건에 대한 차이도 영향을 미친 것으로 보여진다. 2000년 무렵부터는 발명의 과제, 구성 요건, 작용 효과의 관점에서 진보성의 판단이 이루어졌으며 심사 기준 개정 이후 저해 요인이 없으면 거절 이유가 유지된다는 취지에 의해 선행기술의 조합에 의한 거절이 실시하기 쉬워지게 되었다. 2003년 무렵부터는 발명의 사상을 파악하지 않고 구 성요건만으로 판단되는 케이스가 증가하고 있는 경향이 나타나게 되고 사소한 차이는 상위 개념화되어, 동일 혹은 적용 가능한 것이라고 판단하는 경향이 증가하게 되었다. 특히, 과제를 상위 개념화해서 설계 사항이라고 인정되는 것이 많아졌으며 또한 두드러 진 현상으로 36 조의 거절이 많아지게 되었다. 이는 출원시의 상황에서는 허용되는 정도 인 것에 대해 심사 기준의 개정에 의해 허용되지 않게 되었기 때문으로 보인다. 이러한 경향은 통상 3극에 출원된 건에 대해 약 10% 정도 판단의 상위가 나타나고 있다. 이는 대부분 진보성의 차이이며, 일본 특허청의 경우만 거절, 혹은 청구범위가 좁 은 상태로 특허가 되고 있다. 또한 미국 특허청이나 EPO에서 거절되고 일본 특허청에 서 등록된 예는 거의 없는 것으로 나타나고 있는 경향이 있는데 이는 찾아내기 어려운 것 같은, 놀라울 만한 인용례가 나오는 경우가 종종 있는 것으로 보여지는 것으로 선행 기술의 검색면에서 일본 특허청이 우수한 것으로 보인다 라는 의견도 있다. 상급심에서는 2001 년 무렵 심사 기준 개정, 특허 이의신청 제도의 폐지의 각 단계에 서 각각 진보성 판단의 수준이 엄격해졌다고 생각되며, 2005년 지재 고등법원의 판시 내용에 의해 진보성 판단 수준이 약간 완만하게 되었다. 이들 각각의 시기는 검색 시스 템 개선 및 검색의 정밀도 향상에도 관계하고 있다고 보고 있다. 171) (6) 진보성 관련 쟁점별 주요 판례 본 절에서는 진보성 관련 쟁점이 되는 판례 사례를 통해 진보성의 판단시에 실제 심 사에서 심사관이 특허 요건으로 중요시 생각하고 있는 심사 기준의 적용방법 및 진보성 판단의 수준 정도를 살펴보고 판결에서와 차이점으로 나타나고 있는 요소가 무엇인지 살펴보고자 한다. 또한 평성 19년 3월 일본 특허청 심판부에서 이루어진 진보성 검토회 170) 주식회사 히다치 지재 본부, 평성 12년 진보성 심사기준에 대한 심무 담당자의 평가 171) 일본특허청, 진보성 등에 관한 각국 운용 등의 조사 보고서,

101 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 에서 다루어진 진보성 판단 사례들의 쟁점 사항과 심사 기준과의 적용 관계에 대해서도 살펴봄으로써 최근 일본 특허청에서의 판례 경향 및 심사, 심판 실무에 있어 진보성 판 단시 심사, 심결 및 판결로 나타나고 있는 차이점에 대한 논리전개 구성 및 타당성을 비교 분석하여 보고 아울러 객관화되고, 명확화된 진보성 판단 기준을 확립하는데 주목 해야 할 요건이 무엇인지 고찰해 보고자 한다. PART 1 : 진보성 관련 쟁점별 판례 사례 1. 조합 발명에 있어 동기 부여가 인정되어 진보성이 부정된 사례 평12( 行 ケ) 284호 172) 1. 사건의 요약: 본 건은 차륜 현가장치 및 그것을 위한 압축코일 용수철에 관한 것으로 특허 제 호 특허 되었으나, 특허 이의제기가 있어, 평성 10년 이의 제70706 호 사건으로 서 심리되어 특허청은, 평성 12년3월 21일 특허 제 호의 청구항 1 내지 8과 관 련된 특허를 취소한다. 라는 결정을 하였다. 이것에 대해 청구인은 간행물에 기재된 발명으로부터 당업자에 의해 용이하게 상도 할 수 있는 것이 아닌 것을 이유로 진보성을 주장했지만, 심리 판결 취소 소송에 있어서 그 주장은 인정받지 못했다. 2. 본원의 내용 및 심결, 판결내용 (1) 특허청구범위 : 청구항 1 ( 본건 발명 1) 한편에는 차체(1) 에 걸리고 다른 편에는 차바퀴(2) 에 접속되어, 차바퀴를 안내하는 완층 strut(5) 가 설치되어 있고, 이 완충 strut(5) 가 압축코일 용수철(3) 및 완충기(4) 를 구비 하고 동시에 횡링크(6) 가 설치되어 있고, 압축코일 용수철(3) 이 무부하 상태에서 곡율 반경이 일정치 않고 만곡한 용수철 중심선(7) 을 가지는 차륜 현가장치에 있어서 상기 압축코일 용수철(3) 의 용수철 중심선(7) 이 무부하 상태에서 거의 S자형으로 늘어져 있 는 것을 특징으로 하는 차륜 현가장치. 청구항 2 용수철 중심선(7) 이, 1개의 평면 내에서만 만곡하고 있는 청구항 1에 기재 된 차륜 현가장치. 172) 일본에서는 특허 호로 공보가 발행되고 EPO에서는 EP319651B1 으로 공보가 발행되고 있다 일본에서는 동경 고등재판소에서 평성 12 년( 行 ケ) 제284 호로 심리되고, 독일에서는 연방최고재판소의 정리번 호 X ZR 113/97 로서 심리되었다. 일본에서는 취소결정이 유지되고, 독일에서는 반대로 특허판결이 난 것이다. 92

102 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 청구항 3 압축 코일 용수철(3) 이, 부하를 걸친 상태로 특히 중앙 동작범위에서 거의 원통형으로 되어 있는 청구항 1 또는 2 에 기재된 차륜 현가장치. 청구항 4 압축 코일 용수철(3) 이, 수축 및 신장의 모든 동작범위에서 권회 접촉을 일으키지 않는 청구항 1~3 에 기재된 차륜 현가장치. 청구항 5 한편에는 차체에 다른 타편에는 차륜에 접속된 완충 스트럿이 설치되어 있 고 이 완충 스트럿이, 압축 코일 용수철( 지지 용수철) 및 완충기를 가지고, 한편 횡 링 크가 설치되어 있고, 압축 코일 용수철이 무부하 상태에 있어서 곡율 반경이 일정치 않 고 만곡한 용수철 중심선을 가지는 차륜 현가장치용의 압축 코일 용수철에 있어서, 무 부하 상태에 있어서 거의 S 자형으로 늘어나고 있는 용수철 중심선(7) 을 가지는 것을 특 징으로 하는 압축 코일 용수철. 청구항 6 용수철 중심선(7) 이, 1개의 평면 내에서만 만곡하고 있는 청구항 5에 기재 된 압축 코일 용수철. 청구항 7 부하를 걸친 상태로 특히 중앙 동작범위에서 거의 원통형이 되어 있는 청 구항 5 또는 6 에 기재된 압축 코일 용수철. 청구항 8 수축 및 신장의 모든 동작범위에서 권회 접촉을 일으키지 않는 청구항 5~7 에 기재된 하나의 압축 코일 용수철. (2) 심결내용 본건 발명 1 내지 본건 발명 8 은, 모두, 실원소 호( 실개소 호) 의 마이크로필름 ( 이하 간행물 1 이라고 한다.) 에 기재된 발명( 고안) 에 근거해 당업자가 용 이 하게 발명할 수 있던 것이기 때문에, 특허법 29조 2항의 규정에 위반하게 된 것이어 서, 취소되어야 한다는 것이다 라고 인정 판단했다. (3) 재판소의 판단 1 본건 발명 1과 인용발명 2와의 차이점에 대해서 코일 스프링 압축 코일 용수철 이 자유상태 무부하 상태 에 있어서, 만곡한 용수철 중심을 가지는 차륜 현가장치인 점 으로 일치하고, 본건 발명1 에서는, 코일스프링 압축 코일 용수철 의 용수철 중심선이 자유상태 ( 무부하 상태) 에 있어서 거의 S자형에 늘어나고 있다 것에 대해, 인용 발명 2 에서는, 자유상태에 있어서 만곡 이라는 기재가 되어 있는 점에 있어 상위하다는 것을 인정하였으며, 상기 차이점에 대해서 간행물 1의 제1도에 나타난 코일스프링은 S자형 으로 되어있고, 또 S자형으로 한 목적도 본건 발명 1과 같은 완충기에 생기는 횡 방향 의 힘을 제거하는 것이기 때문에, 자유상태로의 만곡 형상을 본건 발명과 같이 S자형으 로 하는 것은 당업자라면 용이하게 상도할 수 있는 것이다 라고 판단했다. 2 간행물 1 에는, 외부원통 2 에 노면반력 ( 路 面 反 力 ) 에 의한 굽힘 모멘트를 제거하는 힘 을 주기 위해서, 자유상태에 있어서 원통형의 범용 코일 스프링을, 상반부는 용수철 중 심에 대해 직각으로 외측에 만곡시키고, 하반부는 안쪽으로 만곡시켜 탄성 변형시키고, 코일스프링 3의 상단은 수평면에 대해 각도 θa로 기울여 차체 4에 설치하고 하단은 상 93

103 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 단과 대략 평행한 것처럼 각도 θb로 기울인 받침접시 5를 개입시켜 외부원통 2에 설치 하여, 외부원통 2에 화살표 방향으로 횡력 F( 전단력) 와 굽힘 모멘트 M 이 작용 하여 본 안 스트랏드형 현가장치는 횡력 Q를 영으로 할 수 있다. 또 완충지주에 노면반력에 의 해 작용하는 굽힘 모멘트를 효과적으로 감소시킬 수 있다. 이러한 기재에 의하면 인용발명 1 에서는, 원통형의 범용 코일 스프링을 탄성 변형시킨 상태로 차체와 외부원통 2 에 부착시켜, 횡력 F와 굽힘 모멘트 M을 생기게 하여 F l4 + M=W a 의 관계를 만족시키고, 노면반력에 의한 굽힘 모멘트를 제거한다고 여겨지고 있는 것으로, W 및 a 는 코일스프링의 변형이라는 것과는 관계없는 크기인 것이어서, F 및 M의 크기 및 F 의 작용점을 선택하는 것으로써 상기 관계식을 만족시키는 것이, 인 용발명 1 의 기술사상이라고 인정된다고 하였다. 따라서 F 및 M의 크기 및 F의 작용점 은, 코일스프링이 자유상태의 형상으로부터 어떻게 변형했는지, 즉, 변형 전, 후의 코일 스프링의 형상의 차이에 의해서 정해지는 것은 당연한 것이다 라고 인정했다. 3 간행물 1 에, 인용발명 2 에 대해서, 코일스프링의 자유상태에서 만곡 형상이, 구체적 인 것으로는 기재되지 않은 것은 사실이나, 인용발명 2 는, 인용발명 1의 개시를 따른 것이고, 그 변형 예로서 기재되어 있기 때문에, 인용발명 2 를 실시하는 것은, 전제가 94

104 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 되는 인용발명 1 의 개시를 참작하는 것은 당연한 것이며, 인용발명 1 에 있어서는, 그 각도가 특정의 것으로 한정되고 있다고 해도, 그것만이, 인용발명 2에 있어서 자유상태 로 S 자형의 코일스프링을 채용하는 것의 장해가 되는 이유가 된다고 보지 않는다. 4 간행물 1 에 있어서, 인용발명 1을 예상해서 자유상태에서 용수철 중심을 만곡시킨 코일스프링을, 용수철 중심이 직선모양이 되도록 하여 차체 4와 받침접시 5 에 부착해서 ( 즉, 인용 발명 2) 로 변경한 경우에도, 자유상태의 설치상태로 코일스프링의 형상 차이로 부터 생기는 횡력 F와 굽힘 모멘트 M 의 작용에 의해, F l4+ M=W a 의 관계를 만족하 도록, 코일스프링이 탄성 변형되는 것으로 되는 것은, 동 간행물 ( 갑 제 6 호증) 의 기재 전체에 비추어, 명확하다. 그리고, 횡력 F와 굽힘 모멘트 M 의 크기나 작용점은, 변형 전, 후의 코일스프링의 형상의 차이에 의해서 정해지는 것이기 때문에, 인용발명 2에 있 어서 인용발명 1과 동일한 횡력 F와 굽힘 모멘트 M 를 얻으려고 하면, 자유상태로의 코 일스프링의 형태 상태를, 인용발명 1 의 설치 상태와 동일형상으로 해서, 이것에 변형을 더해 인용발명 1 의 취부 상태와 동일형상인 원통 형상으로서 하는 것이, 가장 자연스럽 고 합리적인 발상인 것은 분명하다. 그런 이상, 자유상태에 있어서 인용발명 1의 설치상 태에 나타나는 S 자형 모양을 이루는 코일스프링에 대해서, 인용발명 1의 취부상태에서 더해지고 있는 힘과 같은 동일한 역방향의 힘을 더하면, 그 코일스프링이 원통 형상으로 변형할 것이라는 것은, 간행물 1 에 접한 당업자이면, 용이하게 예측할 수 있는 것이다. 5 따라서 인용발명 1 의 코일스프링은, S 자형으로 되어 있고, 또 S자형으로 한 목적도 본건 발명 1 과 같은 완충기에 생기는 횡방향의 힘을 제거하는 것이기 때문에, 인용발명 2에서 코일스프링의 자유상태로의 만곡 형상을 본건 발명 1과 같이 S자형으로 하는 것 은 당업자라면 용이하게 상도할 수 있는 것이다 라고 판결하였다. 95

105 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 3. 본 건의 쟁점 사항은 코일스프링의 합성력의 크기는 변형 전, 후의 코일스프링의 형 상의 차이에 의해 정해지는 것이기 때문에 인용발명 성력을 얻는다고 한다면 자유 상태의 코일스프링 형상을 인용발명 일한 형상으로 해서 이것에 변형을 가해 인용발명 2에 있어서 인용발명과 동일한 합 1의 설치 상태와 동 1의 자유상태와 동일한 형상인 원통 형상으로 하는 것은 당업자 라면 용이하게 예측할 수 있는 정도의 것으로 본 건 발명에 이르기 위한 조합발명의 동기 부여를 인정한 사례이다. 2. 과제 중시 접근법에 의한 기술적 의의의 차이에 의해 진보성이 인정된 사례 평17( 行 ケ) 10490호 1. 사건의 요약: 본 건은 지엽류 식별장치의 광학 검출부 라고 하는 발명에 대해서 특허 출원을 했지 만, 거절사정을 받았으며 불복심판에서, 공지문헌 및 주지사항에 의해 당업자가 용이하 게 발명을 할 수 있는 것이라고 인정되므로, 특허법 29조 2항의 규정에 의해 특허를 받 을 수 없다는 심리판결을 받았다. 이것에 대해 심리 판결의 취소를 요구했으나 본 건은 지엽류 식별장치의 광학 검출부에 관한 것으로 발명의 과제 및 목적이 상위한 인용발명 ( 지엽류의 적층상태 검지장치 ) 와의 대비에서 적시된 차이점에 의해, 기술적 사상을 달리하는 지엽류 식별장치를 전제로 하 는 신규의 기술사항이며, 인용발명 및 출원 전 주지인 기술사항에 시사가 없고 동기부 여도 없어, 근접한 기술분야에서 단순한 설계 변경이다 라고 하여 진보성을 부정한 심 리판결은 위법일 뿐만 아니라, 심판단계에서 상기 출원 전 주지인 기술사항을 주 인용 예로 주장하고 있는 주 인용예의 잘못된 교체로 인한 주장은 심리범위를 일탈하는 것이 어서 허락될 수 없다고 하고, 심리판결을 취소한 사례이다. 2. 본원의 내용 및 심결 판결의 내용 (1) 특허청구범위 : 청구항 1 소정 방향으로 반송되는 지엽류의 일부에 조사하는 조사광을 발광하는 발광소자와, 상 기 조사광과 상기 지엽류의 일부를 투과한 투과광을 상기 소정방향과 교차하는 방향으 로 해당 지엽류의 일부와는 다른 부분에 조사되도록 광학적으로 결합하는 도광부재와, 상기 지엽류의 다른 부분을 투과한 투과광을 수광하는 수광소자를 포함하고, 상기 발광 소자, 상기 도광부재 및 상기 수광소자는 상기 지엽류를 반송하기 위한 반송통로 근방 의 서로 다른 위치에 배치되어 이루어지는 것을 특징으로 하는 지엽류 식별장치의 광학 검출부. 96

106 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 (2) 심결내용 : 본원 발명은, 공지문헌 및 주지사항에 기초해서 당업자가 용이하게 발명을 할 수 있는 것으로 인정되므로, 특허법 29조 2항의 규정에 의해 특허를 받을 수 없다는 심리판결을 받았다. (3) 재판소의 판단: 1 본원 발명의 차이점 1 및 2 는, 차이점 3에 관계하는 광학 검출부인 것을 전제로 하 고 있고, 2 심리판결이 차이점 3 으로 적시하고 있는, 본원 발명은 지엽류 식별장치 와 관련된 발명이고, 인용 발명은, 지엽류의 적층상태 검지용 장치와 관련된 기술로, 발명의 과제 및 목적이 상위하다. 3 차이점 1 및 3 과 관련되는 본원 발명의 구성은, 인용 발명에도, 본건 주지 장치173) 에도 존재하지 않는 신규의 기술사항이며, 한 쌍의 발광 수광소자에 의해, 검출라인마다 다른 복수의 검출 개소에 조사되어 서로 다른 인쇄모양, 색채 등이 있는 검출 개소를 투과한 투과광을 얻고, 해당 검출 개소에 고유의 인쇄모양, 색채 등의 정보를 포함한 투과광을 분석해, 기준치와 비교해서, 지엽류의 식별을 실시한다고 하는 기능을 가지는 것, 즉, 지엽류 식별장치에 있어서, 복수라인의 검출라인의 기술적 사상 아래, 한 쌍의 발광 수광소자에 의해서 일괄해서 검출을 실시한다고 하는 것이다. 4 심리판결의 판단 174) 은, 지엽류의 적층상태 검지장치와 지엽류 식별장치를 공통 혹 은 밀접하게 관련한 기술분야의 것이다 라는 생각을 전제로 한 것이라고 생각된다. 5 그러나, 지엽류의 적층상태 검지장치 및 지엽류 식별장치는, 일부 구성에 있어서 일 치하고 있다고 해도, 그 기능, 작용, 그 외 구체적 기술에 있어서 적지 않은 차이가 있 는 것이라고 해야 하는 것이고, 또한 근접한 기술분야다라고 해도 그 차이를 무시할 수 있는 것은 아니고, 구성에 있어서, 지엽류의 적층상태 검지장치를 지엽류 식별장치에 옮겨놓는 것이 용이하다 라고 말하기 위해서는, 그만한 동기 부여를 필요로 하는 것이 며, 단순한 설계 변경인 것으로 끝마칠 수 있는 것은 아니다. 게다가, 본 건에서의, 복수라인의 검출라인의 기술적 사상이, 지엽류의 적층상태 검지 장치에서 불필요한 것이, 지엽류 식별장치에서는 중요한 기술적 의의를 가지는 것이 되 는 것이기 때문에, 더욱더, 지엽류의 적층상태 검지장치와 지엽류 식별장치라는 것은 동일 하게 할 수 없는 것이라고 해야 하는 것이다. 복수라인의 검출라인에 대한 기술적 사상이 없는 인용발명에 대해서, 그 기술적 사상을 전제로 하는 차이점 1 및 3과 관련 되는 본원발명의 구성을 부가하는 것이 단순 설계변경이다 라고 한 심리판결의 판단은, 잘못이다. 6 발광소자로 지엽류의 일부에 조사시켜, 투과광을 수광소자로 수광해서 이루어진, 지 173) 조사광을 지엽류에 투과시켜, 그 투과광을 기준치와 비교해서, 지엽류를 식별하는 짝수조의 발광 수광소자 를 갖춘 지엽류 식별장치의 광학 검출부 174) 차이점 1 과 관련된 본원 발명의 구성이 단순한 설계변경이다. 97

107 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 엽류 식별장치의 광학 검출부는, 본원 출원 전 주지인 기술사항 ( 심리판결 등본 4페이지 최종 단락) 으로 설시하고 있으며 본건 주지장치는, 심판단계에 있어서는, 본원 출원 전 주지인 기술사항 으로서, 본원 발명과 대비되어야 할 인용예로 되어 있던 것은 아니고, 본원발명과의 대비판단과 관련되는 검토를 거치고 있던 것도 아닌 경우로, 주 인용예에 바꿔 넣는 주장을 허락하는 것은, 최고재판소 소화 51년 3월 10 일 대법정판결 최고재 판소 민사판례집 30권 2호 79페이지에 판시하는 심리판결 취소소송의 심리 범위를 일 탈하는 것이어서 허락되지 않는 것이라고 해야 하는 것이다. 뿐만 아니라, 이미 판단한 것에 대해, 본원발명과 인용발명과는, 원래 발명의 과제 및 목적이 상위해, 차이점 1 및 3 과 관련되는 본원발명의 구성이, 인용발명 및 본건 주지장치에 개시도 시사도 되지 않 고, 이들을 조합해서 동일 구성을 얻기 위한 동기 부여도 찾아내기 어렵다. 3. 본 건의 쟁점 사항은 기술분야에 있어서 밀접한 관련을 가지고 있어도 발명의 과제 및 목적이 상위하고, 중요한 기술적 의의를 가지는 기술적 구성에 대한 개시 내지 시사 가 없는 인용발명으로부터 조합해서 동일한 구성을 얻기 위한 동기부여를 찾기 어려울 뿐만 아니라 이러한 기술적 구성을 단순한 설계 변경이다 라고 하는 것은 잘못된 것이 다 라고 판단한 과제 중시 접근법을 이용하여 진보성을 인정한 사례이다. 3. 기술적 구성의 차이를 단순한 설계적 사항으로 볼 수 없어 용이 발명이 인정되지 않은 사례 평17( 行 ケ) 10729호 1. 사건의 요약: 본 건은, 키 변환식 핀 텀블러 자물쇠 에 관한 것으로, 특허청으로부 터, 특허 무효심판사건에 있어서 원고의 특허를 무효로 한다 라는 무효 심리판결을 받 은 것으로부터, 그 취소를 요구한 사안이다. 본 건의 과제가 광범위한 기술분야에서 보통으로 행해지고 있는 것이고 기술적 구성이 공통된다고 해도 그 개선된 기술적 특징으로부터 즉시 당업자에게 당연히 고려해야 할 설계적 사항이라고 인정되지 않으며 차이점 또한 당업자에게 용이하게 할 수 있는 구성 이라고 볼 수 없어 용이 발명이 인정되지 않았다. 2. 본원의 내용 및 심결판결의 내용 (1) 특허청구범위 : 청구항 1 케이싱 내에 고정체가 설치되고 상기 고정체 내에 자물쇠 축을 가지는 회 전체가 회전 가능하게 감삽되어 상기 고정체와 상기 회전체에 접하는 일면에 회전면이 형성되어 상기 고정체에는 복수의 유저 핀구멍이 형성되고 각 유저 핀구멍에 각각 드라 이브 핀이 부세되어 삽입되어 상기 회전체에는 회전면을 개입시켜 각 유저 핀구멍에 연 통 가능한 복수의 관통 핀구멍이 형성되고 각 관통 핀구멍에는 각각 코드핀이 삽입되어 변환용의 키를 자물쇠의 삽입구에 삽입하여, 상기 회전체를 임의로 열회전시킨 상태로, 98

108 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 다른 변환용의 키를 상기 삽입구에 바꿔 삽입하여, 그 회전체를 최초의 위치까지 회전 시키는 것으로, 이전의 키를 사용 불능으로 하고, 다른 키를 사용 가능하게 하는 키 변 환식 핀 텀블러 자물쇠에 있어서, 상기 드라이브 핀 중 적어도 1 개의 드라이브 핀이, 피본체 상에 소경부를 개입시켜 핀 선단부를 일체적으로 마련해 형성되어 그 소경부가 변환용의 키에 의해 회전체의 회동시에, 접혀 분리 가능할수 있도록 가늘고 짧게 형성 되고 있는 것을 특징으로 하는 키 변환식 핀 텀블러 자물쇠. (2) 심결내용 : 본건 발명은, 인용발명에 근거해서, 당업자가 용이하게 발명할 수 있었기 때문에, 특허 법 29조 2 항에 의해 특허를 받을 수 없다고 한 것이다. (3) 재판소의 판단: 1 본건 발명은, 드라이브 1핀 중 적어도 1 개의 드라이브 핀이, 핀 본체 상에 소경부를 개입시켜 핀 선단부를 일체적으로 형성시켜 변환용의 키에 의한 회전체의 회동시에, 드 라이브 핀의 소경부가 접혀 핀 선단부와 핀 본체부를 분리 가능하게 하는 정도로 해당 소경부를 가늘고 짧게 형성한다고 하는 구성을 채택하는 것으로, 조립할 때에는, 드라 이브 핀 본체와 핀 선단부를 일체로 취급해서, 작은 금속구를 소정의 가는 구멍에 손으 로 삽입하는 번잡하고 어려운 조립작업을 불필요로 하는 것과 동시에, 부품수를 삭감하 고, 조립한 후에는, 핀 텀블러 자물쇠로 사용하는 것이 가능하고, 변환용의 키( 상기1의 다른 변환용의 키) 에 의한 회전체의 회동시에, 드라이브 핀의 소경부가 접혀 핀 선단부 와 핀 본체부를 분리해 키 변환을 가능하게 하는 효과를 주는 것을 특징으로 하는 것이 라고 인정된다. 2 제품의 제조시에, 복수의 부품의 조립을 용이하게 해서, 부품수의 저감을 나타내기 때문에, 2 이상의 부품을 일체로 성형하는 것은, 광범위한 기술 분야에 있어서 극히 보 통으로 행해지고, 피 본체부 및 핀 선단부는, 모두 핀 구멍의 내부에서 이동 가능하게 삽입되는 것이고, 그 재료, 및 외경 등의 치수 등이 공통된다 라고 해도, 이것으로부터 즉시, 볼과 드라이브 핀이라고 하는, 이들을 소경부로 개입시켜 일체화해 드라이브 핀의 핀본체부와 핀선단부 ( 볼에 상당하는 부분) 로 해서, 변환용 키-에 의한 회전체의 회동시 에 소경부가 접혀 핀선단부와 핀본체부를 분리해, 키 변환을 가능하게 하는 구성으로 하 는 것이, 당업자에게 있어서 당연히 고려해야 할 설계적 사항이다 라고 할 수 없고, 또 한 이것을 설계적 사항에 지나지 않는다 라고 인정하기에 충분한 증거는 없다. 라고 판 시하며, 당업자라면 인용발명에 있어서 차이점과 관련되는 본건 발명의 구성은 용이하게 할 수 있는 것이어서, 본건 발명의 진보성을 부정한 심리판결의 판단에 잘못이 있다고 판단했다. 3. 본 건의 쟁점 사항은 본 건의 과제가 광범위한 기술분야에서 보통으로 행해지고 있 는 것이고 기술적 구성이 공통된다고 해도 개선된 기술적 특징이 그것으로부터 즉시 당 업자에게 당연히 고려해야 할 설계적 사항이다 라고 인정되지 않으며 차이점 또한 당업 자에게 용이하게 할 수 있는 구성이라고 할 수 없다고 한 사례로 구성적 차이점에 대해 99

109 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 통상적으로 설계적 사항이라고 판단하는 관점의 최소한의 기준 및 요건이 무엇인지 제 시해 주는 하나의 사례이다. 4. 기술적 차이에 대한 논리부여 및 시사에 대한 기재가 인정되지 않아 용이 발명이 인정되지 않는 사례 평17( 行 ケ) 10603호 1. 사건의 요약: 본 건은, 유기 전계 발광소자의 제조방법 에 관한 것으로, 거절사정 불 복 심판청구에 대해서도, 동 청구는 성립되지 않는다는 심리판결을 한 것으로부터, 특 허를 받을 권리의 양도를 받고 있던 원고가, 그 취소를 요구한 사안이다. 2. 본원의 내용 및 심결 판결의 내용 (1) 특허청구범위 : 청구항 1 ( 보정 전) 기판상에, A) 제1 의 전극을 성막하는 공정과, B) 상기 제1의 전극 상에 발광층을 포함한 한층 이 상의 유기화합물 박막 층을 적층하는 공정과, C) 상기 유기화합물 박막층 상에 제2의 전극을 적층하는 공정을 적어도 가지는 유기전계 발광소자의 제조방법으로, 공정 B 및 C 와, 공정 B와 C 와의 사이와, 공정 C 종료 후, 기판온도가 실온이 될 때까지 사이에 서 상기 기판온도가 70 이하이고, 한편, 온도변화 속도의 절대치가 1.5 / sec 이내 인 유기 일렉트로 루미넷 센스 소자의 제조 방법. 청구항 1 ( 보정 후) 기판상에, A) 제1 의 전극을 성막하는 공정과, B) 상기 제1의 전극 상에 발광 층을 포함한 한층 이 상의 유기화합물 박막 층을 적층하는 공정과, C) 상기 유기화합물 박막 층 상에 제2의 전극을 적층하는 공정을 적어도 가지는 유기전계 발광소자의 제조방법으로, 상기 공정 B 및 C 를 진공 증착법으로 실시하고, 상기 진공 증착법으로 이용하는 진공 증착 장치 가, 구성하는 부재로서, 1) 기판을 지지하기 위한 매끄러운 평면을 가지는 기판 지지도 구와, 2) 기판의 성막측 표면의 온도를 제어하기 위해서 적어도 2-1) 온도센서, 2-2) 연산유닛, 2-3) 열 방출 흡수체로 구성되는 기판온도 제어장치를 적어도 가지고, 상기 기판 지지도구의 상기 매끄러운 평면의 표면 엉성함이 JIS B 에 의한 산술평 균 거칠기(Ra) 가 200nm 이하이며, 한편, 최대높이 (Ry) 가 800nm 이하이며, 상기 기판 지지도구의 매끄러운 평면과 지지해야 할 기판과의 사이가 인디움 또는 알루미늄에 의 해 틈새 없게 충전되고 있어 공정 B 및 C 와, 공정 B와 C 와의 사이에, 공정 C 종료 후, 기판온도가 실온으로 될 때까지 상기 기판 온도가 의 절대치가 70 이하이며, 한편, 온도변화 속도 1.5 / sec 이내 인 유기 일렉트로 루미넷 센스 소자의 제조 방법. 100

110 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 (2) 심결내용 : 1) 간행물 1 에 기재된 발명( 이하 인용발명 이라고 한다.) 의, 공정 C에 있어 기판온도가 실온 이라는 문언은, 본 건 보정 후의 본원발명 ( 이하 본원 보정발명 이라 한다.) 의 공 정 C에서 기판온도가 70 이하 라는 문언에 해당하고, 본원 보정발명은, 인용발명 등 에 근거해 당업자가 용이하게 발명할 수 있었기 때문에, 특허법 제29조 제2항에 의해 특허 출원 시 독립적으로 특허를 받을 수 없다고 하여, 본건 보정을 각하하고, 2) 본원 발명은, 인용발명에 근거해 당업자가 용이하게 발명할 수 있었기 때문에, 특허 법 제29조 제2 항에 의해 특허를 받을 수 없다고 했다. (3) 재판소의 판단: 1) 본건 판결은, 특허청구범위, 공정 C에서 기판온도가 70 이하 라는 문언의 의 미에 대해서 판단하고, 특허청구범위 의 기재에 근거하면, 공정 C의 종료시점의 기 판온도에 대해서 상기 70 이하 라는 문언 은, 실온과는 다르다. 70 이하 의 온 도를 말하는 것이라고 해석하는 것에 상당하고, 발명의 상세한 설명 의 기재로부터, 이것을 실온을 의미하는 것이라고는 해석하지 않는다고 했다. 따라서, 인용발명의 공정 C 의 기판온도는 실온인 이상, 본원 보정발명과 인용발명이, 공정 C에서 기판온도에 있 어 70 이하 이다 라고 하는 점에서 일치한다 라고 한 심리판결의 인정은, 잘못이다 고 해야 하는 것이다. 라고 판시하고 있다. 2) 본원 보정발명에 있어서, 공정 C 종료 후부터 일정한 시간 경과까지의 사이에, 동 일하게 70 이하 에 해당하는 온도로부터 실온에 도달하는 온도변화가 발생하는 것은 명확하다고 해야한다. 그런데, 인용발명에 있어서는, 본원 보정발명의 공정 C에 해당하 는 공정 종료 후에 있어서, 기판온도를 바꾸는 것에 대하여는 어떤 암시도 없고, 아무 런 시사도 없다., 간행물 1( 갑1) 을 정밀 조사해도, 본원 보정발명의 기술적 과제도, 기판을 실온으로 유지하는 기술적 의의도 아무런 개시도 되어 있지 않다 라고 설시하 고, 본원 보정발명에서, 공정 C 종료 후, 기판온도가 실온이 될 때 까지에서 상기 기 판온도가 70 이하, ( 기판온도가 실온이 될 때까지의 ) 온도변화 속도의 절대치가 1. 5 /sec 이내 의 구성이, 인용발명에서, C 공정의 종료 후의 기판온도에 대해서의 구성 이나 기판의 온도변화에 대해서의 구성과 실질적으로 다르지 않다고는 인정하기 어렵 고, 당업자( 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 보통의 지식을 가지는 사람) 이 용이하게 상도 할 수 있는 정도의 차이점 이다 라고도 인정하기 어렵다. 라고 해, 차이점 1 및 2 에 대한 심리판결의 판단은 착오라고 하는 것 밖에 없다. 라고 판시하고 있다. 3. 본 건의 쟁점 사항은 인용발명에 본원 보정발명의 기술적 과제도, 기판을 실온으 로 유지하는 기술적 의의 도 아무런 개시도 되어 있지 않아 본원 보정발명에서, 공정 C 종료 후, 기판온도가 실온이 될 때 까지에서 상기 기판온도가 70 이하, ( 기판온도 가 실온이 될 때까지의 ) 온도변화 속도의 절대치가 1.5 /sec 이내 의 구성이, 인용발 명에서, C 공정의 종료 후의 기판온도에 대해서의 구성이나 기판의 온도 변화에 대해서 의 구성과 실질적으로 다르지 않다고 인정하기 어렵고 또한 용이 발명에 대한 논리부 여 및 시사의 여부가 인정되지 않아 진보성이 인정된 사례이다. 101

111 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 5. 다수의 인용 문헌에 기재 내지 시사된 것에 근거해 용이 발명이 인정 되어 진보성이 부정된 사례 평17( 行 ケ) 10550호 1. 사건의 요약 : 본 건은 초경량 다기능 방음 킷 에 관한 것으로 평성 14년 10월 11일 에 특허 제 호로서 설정 등록을 받았다. 이것에 대해 특허 이의가 제기가 되어 이의심리에 의해 본건 발명 1 은, 제1, 제2 인용예에 기재된 발명에 근거해 당업자가 용 이 하게 발명을 할 수 있었기 때문에, 본건 발명 1 과 관련되는 특허는, 특허법 29조 2 항의 규정에 위반한 것이고, 본건 발명 2~47 과 관련된 발명 한정사항도, 모두, 각별한 것이라고 말할 수 없다. 또한 제1~ 제12 인용예에 기재 내지 시사된 것에 근거해 당업 자가 용이 하게 상도 할 수 있었기 때문에, 본건 발명 2~47 과 관련되는 특허도, 특허 법 29조 2항의 규정에 위반한 것이어서 특허 제 호의 청구항 1 내지 47과 관련 되는 특허를 취소한다. 라는 취소결정이 되었다 본원의 내용 및 심결 판결의 내용 (1) 특허청구범위 : 청구항 1 차량에 있어서 노이즈 저감과 단열을 가져오도록, 흡음성, 방음성, 진동 감쇠성, 단열성 커버를 형성하기 위한 다기능 킷트(41) 이며, 적어도 1 개의 면상 차체파트 (11) 와, 복수층 으로부터 노이즈 저감 어셈블리 패키지(42) 를 구비하고, 상기 어셈블리 패키지는, 적어 도 1 개의 다공질의 스프링 층(13) 을 갖추고 상기 어셈블리 패키지(42) 와 상기 면상 차체 파트와의 사이에, 공기층(25) 이 설치되어 방음성과 흡음성과 진동 감쇠성을 최적으로 조합하는데 호적인 초경량 킷(41) 을 형성하기 위해서, 상기 다층 어셈블리 패키지(42) 는, 미세 다공질의 경질층(14) 인 개구 개방형 파이버층 또는 파이버/ 폼 복합체 층을 갖 추고 상기 경질층(14) 은, Rt=500Nsm -3 ~ Rt=2500Nsm -3 라고 하는 공기 총저항을 가 지고, mf=0.3kg/m 2 ~ mf=2.0kg/m 2 의 단위 중량을 가지는 것을 특징으로 하는 킷. (2) 심결내용 : 1) 본건 발명 1의 인정의 잘못 1 본건 발명 1 은, 발명자가 발견한 현상에 근거하는 것이다. 2 발명의 구성은, 그 발명의 작용과 대응해서 인정해야 할 것이다. 분해 가능한 구성까지 특허청구의 범위를 분절해 나가면, 공지의 구성요소에 도달하고, 각 구성에 대응하는 작용을 무시하여, 대부분의 발명은, 조합이 용이하다 라고 해 진보 성이 부정되어 버린다. 2) 인용발명 인정의 잘못 제1 인용예에 기재된 발명은 산업상의 이용분야 본 발명은, 특히 자동차의 지붕을 만들기 위한 패널제조, 혹은 내부 내장의 제조분야에서, 저, 중 및 고주파수, 특히

112 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 400Hz 에서 5000Hz 의 주파수에서 소리에너지를 흡수하는 흡음패널에 관한 것이다. 본 건 결정은, 본건 발명 1 의 구성에 맞추기 위해서, 해당 흡음 패널에 방음성, 진동 감쇠 성, 단열성( 이하, 아울러 방음성 등 이라고 한다.) 을 자의적으로 부여해 발명을 창작 한 것이어서, 논리의 비약이 있다. 작용에 관해서 작용 저 및 중 주파수의 400Hz 에 서 1000Hz 의 음파는, 매스를 형성하는 폴리우레탄의 발포체 판에 의해서 흡수되지 않 고, 그 결과, 그 판에 휨을 일으키게 하는 경향을 부르게 된다. 이 휨은, 동시에 스프링 을 형성하는 크로스에 의해서 방해되어 그것에 따라, 매스를 형성하는 판의 진동과, 소 리에너지의 역학적 에너지로의 변화가 생겨 이것에 의해서, 저 및 중 주파수의 400Hz 에서 1000Hz 의 음파가 30% 에서 60% 흡수된다. 본건 발명 1이 문제로 하고 있는 200Hz 부근에서의 공명의 소멸에 대해서 아무런 언급도 없고, 방음에 대해서 고려되어 있지 않은 것은 분명하다. 3) 일치점 인정의 잘못 본건 발명 1은 200Hz 부근에서의 공명에 유래하는 방음성 저하가 없는 초경량 다기능 방음 킷을 제공하는 것인데 대해, 제1 인용예로부터 파악할 수 있는 발명은, 흡음 패널 이외에 실효적인 방음성은 없기 때문에, 양자가, 차량에 있어서 노이즈 저감과 단열을 가져오도록 방음성, 진동 감쇠성, 단열성의 커버를 형성하기 위한 다기능 킷 인 점이 일치한다 라는 인정은 잘못이다. 4) 경질층의 수치한정에 관한 일치점의 인정의 잘못 경질층은, mf=0.3kg/m 2 ~ mf=0.75kg/m 2 라고 하는 단위면적 근처의 중량을 가지 고 있다 는 점을 일치점의 인정에 포함하고 있다. 그러나, 경질층의 기술적 의의를 무 시한 것이다. 경질층, 공기류에 대한 총저항과 단위 면적당의 중량이라는 것은 불가분 의 상보적인 구성이기 때문에, 양자를 분리해 인정하는 것은, 음향 이론을 어림잡아 한 것이며 잘못이다. 5) 본건 결정은, 차이점 1 에 대해서, 제1 인용예 자체에 공기층을 설치하는 것의 시사가 있고, 또 공기층을 설치하는 것이 주지기술인 것을 이유로, 차이점 1은 당업자가 용이하 게 상도 할 수 있는 설계 사항이다 라고 판단했지만, 잘못이다. 게다가 본건 발명 1의 다 기능 킷 이라는 것은 기본적으로 무관한 제4, 제8 인용예를 인용하고, 공기층을 설치하는 것은 주지이다 라고 인정해, 이것을 근거로, 공기층을 설치하는 것은 설계 사항이다 라고 결론짓고 있지만, 공기층의 기술적 의의에 대한 검토가 부족한 추론이며, 부당하다. 6) 본건 결정은, 차이점 2 에 대해서, 제1 인용예 기재된 발명에 의해, <방음성, 흡음 성, 진동 감쇠성을 최적으로 조합하는데 호적인 초경량 킷>을 형성하는 것은, 각별 곤 란하다고는 말할 수 없다 이라고 판단했지만 제1 인용예에 기재되어 있는 것은 흡음 패 널이며, 실용적인 방음성은 없다고 해도 좋고, 방음성, 흡음성, 진동 감쇠성의 복수의 기능을 한꺼번에 해결한 것은 본건 발명 1이 최초로 이러한 본건발명 1의 효과의 크기 는 예상 외로 큰 것으로 중량경감 효과는 차량당 30% 에 달해, 효과의 절대치는 상식을 넘은 것이어서, 초경량, 다기능 에 각별한 의미가 담긴 것이며, 중량 경감이 일반적 이다고 정리할 수 있는 사항은 아니다. 103

113 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 7) 작용효과 등의 판단의 잘못에 대해서 제1 인용예 및 다른 인용예에도, 본건발명 1과 같이 방음성, 흡음성, 진동 감쇠성, 단열성이라고 하는 다기능을 발휘한 킷은 나타나지 않고, 본건 발명 1 이 가지는 작용 효과에 대해서의 언급도 없다. 8) 본건 발명 45~47 은, 본건 발명 1~40 의 킷을 위한 어셈블리 패키지이며, 킷은 아닌 것으로, 발명의 인정을 잘못하고 있다. 또, 본건 발명 41이 본건 발명 42~45 를 인용한 것이다고 해, 본건 발명 46이 본건 발명 46 을 인용한 것이다고 한 것도, 분명하게 잘못 이다. (3) 재판소의 판단: 취소 사유 1에 대해서 1) 본건 발명 1 의 킷은, 면상 차체파트 (11), 공기층(25), 다공질 스프링층 (13), 다공질의 경질층(14), 보조를 위한 새로운 층(23) 으로부터 완성되는 다층구조의 물건으로 여겨지 고, 본건 발명 1의 킷 41 의 원리적인 구성 을, 제1 인용 예 기재발명의 구성과 비교하 면, 면상 차체파트 (11) 와 지붕(5), 다공질 스프링층 (13) 과 크로스(2), 미소 다공질 경질 층(14) 과 발포성의 판(1), 새로운 층(23) 과 내장재(3) 가 각각 대응 한다 2)제1 인용예 기재발명은, 지붕(5) 과 내장재(3) 를 그것의 가장 외측 및 안쪽의 층으로서 갖추고 있기 때문에, 그 자체로 지붕으로서 완결한 킷이다. 제1 인용예 기재발명의 구 성에 의해서 필요 최소한도의 방음성은 확보되고 있는 것을 전제로, 방음성의 향상이라 고 하는 제1 인용예 기재 발명의 특별한 효과에 주목해 특허 출원을 실시해, 발명의 명 칭도 흡음 패널 이라고 한 것이라고 해석된다. 본건 발명 1과 제1 인용예 기재발명은, 구성면에서 동일하고, 작용 효과의 면에 있어서 도, 상기 4 개의 성질을 모두 가져, 이들의 밸런스를 취한다고 하는 점으로 일치하고 있 다고 할 수 있다. 3) 상기2대로, 본건 발명 1과 제1 인용예 기재발명의 인정에 잘못은 없다. 취소 사유 2에 대해서 1) 경질층의 단위면적 당의 중량이 일치하고 있다고 한 인정은, 공기류에 대한 총저항 과 단위면적 당의 중량을 분리해 인정하고 있어, 잘못된 주장이다. 그러나, 경질층의 단위면적 당의 중량이 0.3kg/m 2 ~0.75kg/m 2 의 범위에서 중복 하고 있는 것 자체는 원고도 싸우지 않았다. 그리고, 본건 결정은, 공기류에 대해 총저항의 점으로 본건 발명 1과 제1 인용예 기재 발명이 상위한 것을 상위점 3으로 들어 차이점 3 에 대해서의 판단 중에서, 제1 인용예에 기재된 흡음 패널에 대해서도,, 경질 층으로서, Rt=500Nsm -3 ~ Rt=2500Nsm -3 라고 하는 공기류에 대한 총저항 을 가지는 것을 채용하는 것은 각별 곤란하다고는 말할 수 없다. 라는 판단에, 덧붙여 제 2 인용 예에서는, 상기 방음 시트의 공기류 저항을 150dyne sec/cm 하는 경우의 면 중량은 3000g/m 2 3 (1500Nsm -3 ) 로 로 내려 이 면 중량은 본건 발명으로 규정하는 범위 (0.3~2kg/m 2 ) 에서는 빗나가고 있다. 그러나, 제2 인용 예에 기재된 발명에서는, 면 중량이 500g/m 2 이상 으로 하고 있다니까, 본건 발명과 비슷하게 2kg/m 2 보다도 가볍 104

114 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 게 해도 괜찮은 것은 분명하고, 또, 공기류 저항이 50dyne sec/cm 3 (500Nsm -3 ) 를 밑돌 지 않는 범위에서, 면 중량을 2 kg/m 2 보다도 가볍게 하는( 예를 들면, 구성소재의 종류 를 바꾸거나 두께를 감소 시킨다) 일이 특별히 곤란하다고도 생각하기 어렵다. 일치점 의 인정에 있어서 단위 면적당의 중량의 점만을 뽑아내 인정한 것은, 용이 상도성의 판 단의 당부에 영향을 주는 것은 아니다. 취소 사유 3에 대해서 1) 제1 인용예( 갑 1) 에는, 즉, 지붕과 지붕을 형성하는 강판과의 고정은, 접착, 클립 혹 은 그 외의 어떠한 기계적 수단에 의해 실시하는 것이다. ( 단락 0021 ) 라고 기재되어 있어 클립 등의 수단을 이용한 경우에, 지붕을 형성하는 강판과 내부( 흡음패널 ) 의 사이 에 틈새가 생겨 공기층이 형성되는 것은 명확하여, 있다고 한 점에 잘못은 없다. 공기층을 설치하는 것이 시사되어 2) 또, 본건 명세서( 갑 13) 에는, 본건 발명 1에서 공기층의 기술적 뜻에 관한 기재로서 는 목적을 달성하기 위한 본질적인 물건은, 흡음성 킷 내에 공기층의 형성이다 (7페이 지 왼쪽 36~37 행) 이라는 기재가 있는데, 더 이상의 구체적인 기재는 없다. 그리고, 본 건 명세서에는 도 1에 나타내는 종래의 플로어체 1 은, 방음 패키지 2를 갖추고 있다.. 그 결과, 감쇠층 4로 스프링- 시스템과의 사이에는, 약 0.2mm 두께의 공기층 5 가 발생 한다 (8 페이지 왼쪽 7~20 행) 이라는 기재가 있다, 종래 기술에 있어서도 공기 층은 설치되고 있었다고 여겨지고 있는 곳 중, 종래기술에서 공기층에 비해 본건 발명 1의 공기층이 구성 또는 작용 효과의 점으로 어느 정도 상위할까에 대해서의 기재는 없 다. 또, 본건 명세서에서는, 본건 발명1의 구성과 공기층을 형성하지 않는 구성과의 사 이에 작용 효과 등을 비교하는 일도 행하지 않는다. 이러한 본건 명세서의 기재에 비추 면, 본건 발명 1 에서 공기층의 기술적 의의를 검토하는 것은, 원래 불가능하다 라고 말 하지 않을 수 없다. 본건 결정이, 본건 발명 1에 있어서 공기층을 형성하는 것의 기술 적 의의에 대해서 특별한 검토를 더하지 않고, 자동차용 방음재에 관한 공지 문헌( 제 4, 제8 인용 예) 에 근거해, 다층구조의 방음재에 있어서 공기층을 형성하는 구성이 주 지 기술인 것을 이유로, 차이점 1과 관련되는 구성은 당업자가 용이 하게 상도할 수 있 는 설계 사항으로 했던 것에, 잘못은 없다. 취소 사유 4에 대해서 본건 발명 1 의 방음성, 흡음성, 진동 감쇠성을 최적으로 조합의 것에 호적인 초경량 킷 이라고 하는 구성요건에 대해, 본건 명세서에는, 최적, 호적 초경량 이라고 하 는 용어의 정의는 전혀 되어 있지 않은가, 상기 구성요건은, 방음성, 흡음성 및 진동 감 쇠성을 겸비하는 킷을 의미하는 것에 지나지 않는다. 그리고, 예를 들면 제2 인용 예 ( 갑 2) 에는 합성수지 폼, 의 흡음재료와, 청구항 1에 기재한 방음재를 적층한 것을 특징으로 하는 방음재 ( 특허청구의 범위 제2 항) 이 개시되고 제7 인용 예( 갑 7) 의 차체 패널 의 발명은 본 발명은, 진동 및 소음을 충분히 저감할 수 있다고 하는 뛰어난 효과 ( 단락 0020 ) 을 가지고 있는 것이어서, 을 2 공보( 특개소 호 공보) 의 자동차용 흡방음판 의 발명은 흡음효과 및 방음효과 모두 뛰어난 성능 (2페이지 105

115 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 오른쪽 39~40 행) 을 가지고 있는 것이기 때문에, 이들의 공지 문헌에 의해서, 본건 우 선일( 평성 8년 10월 29 일) 당시, 방음성, 흡음성 및 진동 감쇠성을 겸비하는 킷의 구성 은 충분히 시사되고 있던 것이라고 할 수 있다. 따라서, 본건 결정의 상기 판단에 잘못 은 없다. 덧붙여 원고는, 이들의 공지문헌에 대해, 본건 발명 1이라는 것은 방음성 등의 레벨이 다르다고 주장한다. 그러나, 본건 발명 1은 방음성 등의 정도를 구체적으로 특정한 것 은 아니고, 본건 명세서의 발명의 상세한 설명에도, 방음성 등의 측정결과에 대해서는 도 7 에 기재가 있는 것만으로, 이것이 구체적으로 어떠한 구성( 각 층의 재질, 두께 등 ) 의 킷에 대해서 어떠한 측정 조건 아래에서의 측정 결과가 불명확하다. 취소 사유 5에 대해서 1) 본건 결정은, 경질층의 구성에 있어서 중량과 총저항이 관련하는 것을 인식한 다음 상위점 3 의 검토를 실시하고 있다. 또, 제2 인용예의 실시 예 1~4 를 보면, 공기류 저항 과 면중량은, 각각 차례대로, 450dyne sec/cm 3, 550g/m 2, 20dyne sec/cm 3, 2000g/m 2, 300dyne sec/cm 3, 830g/m 2, 150dyne sec/cm 3, 3000g/m 2, 로 되고 공기류 저항의 대소와 면 중량의 경중과의 사이에 상관관계는 인정받지 못하기 때문에, 당업자 는 필요에 따라서 중량과 총저항과의 소망하는 조합을 가지는 경질층을 얻을 수 있다 라고 해야 하는 것이어서, 경질층의 구성에 있어서 중량과 총저항이 불가분이라고 까지 는 말할 수 없다. 취소 사유 6에 대해서 본건 발명 1 의 현저한 작용효과를 나타낸 것으로서 원용하는 본건 명세서의 기재(8 페이 지 왼쪽 7 행~9페이지 왼쪽 45 행) 및 도 6, 도 7 은, 주로 플로어체 에 관한 구성 및 작용 효과의 설명이며, 본건 발명 1을 다른 개소에 적용했을 경우의 작용 효과에 대해 서는 언급되어 있지 않은데다가, 본건 발명 1을 플로어체에 적용했을 경우의 측정 결과 로 봐, 종래 기술과 본건 발명 1을 동일조건으로 비교한 것이라고 말할 수 없기 때문 에, 원래, 본건 발명 1 에 현저한 작용 효과가 있는 것 자체가, 본건 명세서의 기재에서 는 분명하지 않다고 하지 않을 수 없다. 취소 사유 7에 대해서 본건 발명 2~ 44 에 대해서 독립적으로 취소사유를 주장하지 않았다. 그렇다면, 상기 2~7 대로, 본건 발명 1 의 진보성을 부정한 본건 결정의 판단에 잘못이 없다. 취소 사유 8에 대해서 1) 본건 발명 킷(41) 은, 면상 차체파트 (11) 와 어셈블리 패키지(42) 로 구성되는 것이기 때 문에, 본건 발명 45~47 은, 킷을 구성하는 각층에 대해서 수치나 재료와 관련되는 한정 사항을 규정한 물건이라고 본건 결정이 인정했던 것에, 잘못은 없다. 2) 본건 결정이, 청구항 41이 청구항 42~ 45 의 내용을 인용한 것으로 인정하고, 또, 청구항 46이 청구항 46 을 인용한 것이라고 인정한 것이지만, 본건 결정의 상기 기재는, 정확하게는 청구항 41은 청구항 1~ 40 의 내용 중에 기재한 킷에 관해서, 청구항 42는 청구항 1~ 41 의 내용 중에 기재한 킷에 관해서, 청구항 47은 청구항1~ 46의 내용 106

116 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 중에 기재한 킷 또는 어셈블리 패키지에 관해서, 라고 기재해야 할 때, 그 번을 피하기 위한 것이다고 인정되어 원고의 주장과 같은 인정을 한 것은 아니다. 따라서, 본건 결정에, 원고주장의 잘못은 없다. 3. 본 건 발명의 쟁점사항은 발명의 구성의 인정 여부에 있어 다수의 인용문헌에 기재 내지 시사된 것에 근거해 용이 발명이 인정되어 진보성이 부정된 사례이다. 통상 특허 청의 심사 실무에 있어 일반적으로 3개 이상의 인용문헌을 이용하여 진보성을 부정하는 경우 그 인용문헌의 기술로부터 해당 발명이 용이하게 발명할 수 있다고 지적만 하고 있을 뿐 용이하게 발명할 수 있는 구체적인 이유에 대하여 제시하지 않는 경우가 대부 분으로 진보성 부정에 대해 부정적인 견해를 갖는 경우가 많다. 다만 3극 특허청에서 주장하고 있는 중요한 점은 다수 문헌을 사용하여 진보성을 부정하는 경우 사용하고 있 는 인용문헌의 숫자가 중요한 것이 아니고 다수 인용 문헌의 조합에 대한 시사, 선행기 술이 당업자로 하여금 공지된 특징들로 이루어진 발명을 구성하기 위한 총체적 결합을 할 수 있도록 유도할 수 있는 것인가 또는 조합 발명에 대한 논리 부여가 있는지의 여 부가 중요한 근거로 작용한다고 보고 있는 것으로 상기 사례는 그러한 주장에 있어 다 수의 문헌을 사용하여 구체적으로 진보성을 부정한 사례 예이다. 진보성을 부정하는데 있어 이와 유사하게 다수의 인용문헌을 사용하는 경우 일본특허청 의 심사에 있어 선행기술 조사는 비교적 정확히 이루어지고 있는 편이나 거절이유통지 에 있어 그 이유가 짧아 반론의 여지가 어렵고 진보성 판단의 심사기준에 약간의 의문 이 간다는 의견도 있다. PART 2: 진보성 관련 판례에 있어 쟁점사항과 심사기준의 적용 적용 관계에 대한 분석 사례 175) 1. 발명의 유리한 효과를 인정받지 못해 진보성이 부정된 사례 평17( 行 ケ) 10199호 1. 사건의 요약 : 본 건은, 인쇄장치에 장착되는 잉크용기로, 시퀀셜에 1비트 단위로 액 세스 되는 기억장치를 마련하고, 해당 기억장치에, 잉크용기가 사용되어도 갱신되지 않 는 데이타를 최소의 메모리 용량으로 기억하는 영역과, 잉크용기가 사용되면 갱신되는 데이터를 8 비트 단위로 기억하는 영역을 설계한 발명이다. 거절사정 불복심판에 있어 서, 인용 예 1의 반도체 메모리를 주지의 기술인 시리얼 액세스 방식의 메모리로 하는 것은 용이한 것으로, 메모리로의 액세스를 1비트 단위로 할까 8비트 단위로 할까 하는 것은 설계 사항에 해당하는 것, 비갱신 데이터를 최소의 메모리 용량으로 기억하는 것, 및 갱신 데이터를 8비트 단위로 기억하는 것은 설계 사항에 해당하는 것을 이유로서 거 175) 일본 특허청, 심판부 진보성 검토회 보고서 평성 19년 3월 107

117 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 절사정이 유지되었다. 이것에 대해서 청구인은, 심리판결은, 본원발명이 데이터 갱신의 유무의 상위에 주목하 고, 갱신데이터를 8 비트 단위로 기억하는 영역과, 비 갱신 데이터를 1비트 단위의 최소 의 메모리용량으로 기억하는 영역으로 분할하고 있는 점에서 차이점을 간과하고 있어, 해당 차이점의 간과에 의해 신속한 데이터 처리와 적은 메모리 소비량의 양립이라고 하 는 각별한 효과를 간과하고 있는 것을 이유로 진보성을 주장했지만, 심리판결 취소소송 에 있어서 그 주장은 인정받지 못했다. 2. 쟁점사항 : a. 차이점의 간과에 대해서 b. c. d. 유리한 효과의 간과에 대해서 주지기술의 적용에 대해서 설계사항에 대해서 3. 본원의 내용 및 심결, 판결내용 (1) 특허청구범위 : 청구항 1 인쇄장치에 장착되는 잉크용기로, 상기 잉크용기에 관련하는 복수의 소정정보를 격납함 과 동시에 시퀀셜에 1 비트 단위로 액세스 되는 기억장치를 갖추고, 상기 기억장치는, 상기 잉크용기의 사용에 수반해 갱신되지 않는 데이터를 복수 기억함과 동시에, 상기 각 데이터의 기억에 필요한 최소한의 비트 수의 데이터 사이즈로 기억하는 제1의 기억 영역과, 상기 잉크용기의 사용에 수반해 갱신되는 데이터를 기억함과 동시에, 각 데이 터를 8비트의 정수배의 데이터 사이즈로 기억하는 제2 의 기억영역을 갖추는 잉크용기. (2) 심결내용 : 1) 기억수단을 시퀀셜에 1비트 단위에서 액세스 되는 기억장치 라고 하는 점에 있어 1 인쇄장치에 장착되는 것과 동시에, 잉크를 수용하고 있는 카트리지에, 잉크의 잔량 을 기억하기 위한 기억장치를 마련할 때에, 해당 기억장치로서, 시리얼 액세스 방식의 메모리를 채용하는 것 및 기억수단 으로서, 시리얼 액세스 방식의 메모리를 채용한다 는 것은 주지의 기술이며, 2 기억장치로서 액세스 되는 것이 존재하는 것은, 당업자에 있어서 자명의 사항이며, 어떠한 단위로 액세스 되는 기억장치를 이용하는지는, 설계시에, 장치의 코스트나 처리 속도 등을 고려해 당업자가 적당히 선택하면 충분한 사항에 지나지 않는다. 2) 기억수단 에 비갱신 데이터가 각 데이터의 기억에 필요한 최소한의 비트수의 데이 터 사이즈로 기억되고 있는 점에 있어 1 기억장치의 크기가 다른 복수의 데이터를 기억하는 경우 일반적으로 고정길이 데이 터 또는 가변길이 데이터 로서 기억하는 것은 주지의 기술이며, 비갱신 데이타를 기억 할 때에 어느 쪽의 주지 기술을 채용 할까는, 설계시에, 장치의 코스트나 처리 속도 등 을 고려해 당업자가 적당 선택하면 충분한 사항에 지나지 않는다. 108

118 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 3) 기억수단 에 갱신 데이터가 8비트의 정수배의 데이터 사이즈로 기억되고 있는 점에 있어 1 기억수단에 데이터를 기억할 때에, 기억수단의 용량이나, 해당 데이터를 기억하기 위해서 필요한 최소한의 비트수 단계를 고려해서, 당업자가 적당 설정하면 충분한 사항 에 지나지 않고, 해당 설정에 의해서 각별한 기술적 효과가 생기지 않는 한, 해당 설정 은 단순한 설계사항에 지나지 않는다고 말하지 않을 수 없다. (3) 재판소의 판단: 1) 본원발명에 있어서 제1, 제2의 기억영역이, 각별한 배치, 구조로 설계되고 있다고는 말할 수 없기 때문에, 기억되는 데이터에 대응해 기억영역이 존재하는 것을 가지는 분 할이라고 할 수 있는 것에 지나지 않는다. 2) 본원발명에 있어서, 제1, 제2 의 기억영역이 설계되어 있어서, 시퀀셜에 1비트 단위로 액세스 되는 기억장치를 이용하는 것이, 상도 곤란이라고 말할 수는 없다. 3) 데이터 갱신의 유무의 상위에 주목하고, 데이터 사이즈의 타입을 바꾸는 것에 각별 한 기술적 의의를 발견해 낼 수 없기 때문에, 상기 구성을 상도 하는 것이, 당업자에게 있어서 곤란이라고 말할 수는 없다. 즉, 데이터의 갱신의 유무에 따라 데이터 사이즈를 바꾸는 것에 의해, 각별한 작용 효 과가 있다고 인정되지 않기 때문에, 데이터 갱신의 유무의 상위에 주목하고, 데이터 사 이즈의 타입을 바꾸는 것에 각별한 기술적 의의는 찾지 못하고, 본원 발명에 있어서는, 단지, 개개의 데이터에 응한 데이터 사이즈가 결정되어 있는데 지나지 않다. (4) 검토결과 : 1) 본원발명의 인정, 차이점의 간과 및 거기에 따르는 유리한 효과의 간과에 대해서 1 본원발명의 인정과 차이점의 간과에 대해서 a. 본건 발명에 대해서 제1, 제2 의 기억영역이, 각별한 배치, 구조로 설계되어 있다고 해석하는 것이 가능하지 않다, 기억 영역을 분할하는 것을 구성으로서 포함하는 것은 아니다 라는 판단에 관해서, 클레임을 한정적으로 해석해야 한다고 하는 청구인의 주장 에는 무리가 있었다고 하지 않을 수 없다. 클레임 해석에 대해서 출원인( 심판청구인 ) 이 명세서의 기재에 근거해 한정적으로 해석 해야 한다고 주장하고 있는데 대해, 재판소나 특허청이 한정적으로 해석할 수 없다고 하는 것을 문제시하는 의견이 있었지만, 이른바 리파아제 판결 176) 이래, 재판소 및 특 허청에 있어 클레임 해석은, 특별한 사정이 없는 한, 청구항의 기재에 근거해 실시하는 176) 일본 특허청, 최고재판소 평성 3년 3월8 일 판결, 최고재판소 민사판례집 45권 3호 23항 특허법 29조 1항 및 2 항 소정의 특허요건, 즉, 특허출원과 관련된 발명의 신규성 및 진보성에 있어 심리하 는 데 있어서는, 이 발명을 동조 1 항 각 호 소정의 발명과 대비하는 전제로, 특허출원과 관련된 발명의 요 지가 인정되지 않으면 안 되는 것, 이 요지인정은, 특별한 사정이 없는 한, 원서에 첨부한 명세서의 특허청 구범위의 기재에 근거해 되는 것이 당연하다. 특허청구범위에 기재된 기술적 의의가 일의적으로 명확하게 이해할 수 없다든가, 혹은, 언뜻 봐 그 기재가 오기인 것이 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 분명하다 등의 특별한 사정이 있는 경우에 한해서, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재를 참작하는 것이 허락되는 것에 지나지 않는다. 109

119 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 것으로 되어 있고, 심사 기준에 있어서도, 청구항과 관련되는 발명의 인정의 구체적 운 용에 대해서, 청구항의 기재가 명확한 경우는, 청구항의 기재대로 청구항과 관련되는 발명을 인정한다. 이 경우, 청구항의 용어의 의미는, 그 용어가 가지는 보통의 의미라고 해석한다. 다만, 청구항의 기재가 명확해도, 청구항에 기재된 용어( 발명 특정사항 ) 의 의미내용이 명세서 및 도면에 있어서 정의 또는 설명되고 있는 경우는, 그 용어를 해석 하는데 있어서 그 정도 또는 설명을 고려한다. 덧붙여 청구항의 용어의 개념에 포함되 는 하위 개념을 단지 예시한 기재가 발명의 상세한 설명 또는 도면 중에 있는 것만으로 는, 여기서 말하는 정의 또는 설명에는 해당하지 않는다. 또한, 청구항의 기재가 명확하 지 않고 이해가 곤란한 경우이지만, 명세서 및 도면의 기재 및 출원시의 기술상식을 고 려해 청구항 중의 용어를 해석하면 청구항의 기재가 명확하게 되는 경우에는, 그 용어 를 해석하는데 있어 이들을 고려한다. 라고 여겨지고 있다. 177) 2 현저한 효과의 간과 신속한 데이터 갱신처리와 적은 메모리 소비량의 쌍방을 양립시킨다, 프린터 측에서 8 비트의 정수배의 데이터 사이즈로 취급되고 있는 데이터를, 메모리로 전송할 수 있다. 라고 한 효과를 현저한 것은 아니다 라고 한 판시에 대해서 제2 의 기억 영역( 갱신되는 데이터의 기억영역 ) 의 주소가 선두에 오는 것이 클레임에 기재되지 않았다. 기억영역의 분할 에 의한 메리트( 효과) 가 분명히 아는 클레임이나 명세서의 기재는 아니다. 데이터의 갱신에 대해서 프린터 측의 제어도 관련하는 사항이며, 클레임이 잉크용 용 기 를 규정해, 프린터 측의 제어를 규정하고 있지 않는 이상 효과를 인정할 방법이 없 다. 신속한 데이터 처리 는 클레임에 근거하지 않는 효과이며, 적은 메모리 소비량 은 주지 기술의 효과에 지나지 않는다. 어쨌든, 클레임의 기재에 근거하지 않는 유리한 효과의 주장은 인정받지 못한다고 한다 점으로 인식은 일치했다. (5) 정리 1) 클레임 해석 에 대해서 클레임 해석에 대해서는, 리파아제 판결이나 심사기준에 준거해, 특별한 사정이 없는 한 청구항의 기재대로 행해진다. 출원인( 심판 청구인) 은 발명의 상세한 설명의 기재에 근거해 한정적으로 해석해서, 그 해석에 근거해 유리한 효과를 주장하는 것이 때로는 있다. 본 건은 그 전형 사례라고 할 수 있지만, 진보성의 실질적인 판단수법 이전의 클레임 해석에 관한 기본 원칙으로부터, 적어도 심판 청구시까지의 보정에 의해 클레 임이 자기가 주장하는 해석이나 유리한 효과와 합치하는 것인지에 충분히 유의할 필요 가 있다. 177) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장 (1)~(2) 110

120 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 2) 설계사항 에 대하여 설계사항이라는 것은, 진보성 판단에서 논리부여의 한 방법이며, 동기 부여라는 것은 다른 수법이다. 설계사항에는, 기술의 구체화에 수반해 당업자가 당연히 고려하지 않을 수 없는 사항으 로 특별한 기술적 의미를 인정 받지 못한 것 등이 포함된다고 해석되어지고, 동기부여 에 이용되는 이유는 반드시 요구되지 않는다. 다만, 설계사항인 이유를 나타내는 것은 필요하고, 이 점을 심리판결에 설시해 두는 것은, 쉽게 차이점을 설계 사항이다 라고 판단하고 있다 라는 인상을 주지 않기 위해서라고 중요한 일이라고 생각된다. 3) 주지기술 이 인정되는 범위에 대해서 주지기술은, 당업자의 지식의 기초가 되는 기술수준으로서 위치하게 되는 것이지만, 이 주지기술에 대해서, 발명이 속하는 기술분야나 근접하는 기술분야의 범위 내에 한정된 다고 생각되면, 다수의 제품에 사용되는 기술이나, 요소 기술로써, 그 요소 기술이 사용 된 제품 특유의 기능이 없는 것이면, 주지기술로서 취급해, 당업자의 지식의 기초가 되 는 기술수준으로서도 좋다고 하는 생각이 제시되었다. 주지기술 의 인정에 대해서는, 그 기술내용에 따라서 적용되는 범위가 달라진다 ( 범용 기술, 사회상식에 가까운 것이면, 적용분야가 보다 넓어진다 ) 는 것도 생각할 수 있지만, 거기에는 기술 내용과 그 적용 분야와의 관계를 적확하게 설시한다는, 다. 배려가 필요하 사례 2. 동기부여가 인정되는 것과 동시에 저해요인이 인정되지 않아 진보성이 부정된 사례 평13( 行 ケ) 444호 1. 사건의 요약 : 본 건은, 열연 강판을 압연하는 것과 동시에 도금처리하는 과정에서 제 조하는 도금제품의 종류에 따라 냉간 압연장치를 선택적으로 가동시키는 연속설비에 관 한 발명이다. 특허 무효심판에서, 압연기를 공 패스시키는 것에 대하여 아무런 기재가 없고, 냉간압 연기를 제거하는 일 없이 공 패스시키는 것은 갑 제2호증의 목적에 따르지 않는 점을 이유로 본 건 발명은 당업자가 용이하게 발명할 수 없다고 해 청구 불성립으로 여겨 졌다. 이것에 대해서 청구인은, 저비용화나 품종의 다양화를 나타내는 과제는 일반적인 과제 로서, 갑 제2호증 발명에 일반적 과제를 해결하는 것을 목적으로 공 패스를 실시하게 하는 동기 부여가 있는 것, 압연 도금강판의 판 두께에 맞추어 냉간 압연기를 사용할까 하지 않을까를 결정하는 것은 당업자에게 있어서 당연한 기술이며 갑 제2호증의 목적에 도 따른 ( 저해 요인이 아니다) 것을 이유로 심리판결 취소소송을 제기해, 심리판결 취소 소송에 있어서 그 주장이 인정되었다. 111

121 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 2. 쟁점사항 : a. b. 동기 부여에 대해서 저해 요인에 대해서 3. 본원의 내용 및 심결, 판결내용 : (1) 특허청구범위 : ( 정정 후) 청구항 1 열연 코일 권출기, 스트립 용접기, 산세척 장치, 가열 환원로, 도금 욕조, 코일 권취기를 순서로 배치하고, 열연 스트립 코일을 재료로서 판표면에 도금을 실시하 는 도금설비에 있어서, 상기 산세척 장치와 상기 가열 환원노 와의 사이에 적어도 1 이 상의 스탠드 냉간 압연기를 배치하고, 상기 열연 스트립 코일을 1 패스 압연할 수 있는 것과 동시에, 상기 냉간 압연기에 대해, 도금 제품의 종류에 대해서, 상기 열연 스트립 코일을 냉간 압연을 실시할지, 공 패스시킬지를 선택적으로 실시하게 하는 제어 수단을 마련한 것을 특징으로 하는 도금 설비. 청구항 1 : ( 정정 전) 열연 코일 권출기, 스트립 용접기, 산세척 장치, 가열 환원로, 도금 욕조, 코일 권취기 를 이 순서로 배치하고, 열연 스트립 코일을 재료로서 판 표면에 도금을 실시하는 도금 설비에 있어서, 상기 산세척 장치와 상기 가열 환원노 와의 사이에 적어도 1 스탠드의 냉간 압연기를 배치하고, 상기 열연 스트립 코일을 1 패스 압연할 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 도금 설비. (2) 심결내용 : 갑 제2 호증에는, 압연기를 공 패스시키는 것에 대하여 아무런 기재가 없고, 발명자체, 제조라인의 단축이나 설비비의 저감 등을 목적으로 하는 것이며, 공 패스에 대해서 시 사가 없는 갑 제1호증의 발명과 함께 생각해도, 당업자에게 용이하게 상도 된다고 하는 것은 가능하지 않다. 갑 제3호증 및 갑 제6~9 호증에는,, 각각의 목적에 따르고, 공 패스가 필요하다 라고 되는 경우에 압연기를 공 패스시켜 사용한다고 하는 상태가 기재되어 있지 않고, 갑 제 2호증 발명에서 압연기를 공 패스시킨다고 하는 구성이 당업자에게 용이하게 상도 할 수 있는 구성이라고 하지 못하고, 갑 제4, 5 호증에도, 공 패스에 대해서는 어떤 개시하 는 경우가 없기 때문에, 갑 제2호증 발명과 갑 제3~9 호증에 기재된 기술, 또는 갑 제1 호증에 기재한 발명을 종합해도, 본건 특허발명 1에서 상기 차이점과 관련된 구성이 당 업자에게 용이하게 상도할 수 있던 것이다고 할 수 없다. (3) 재판소의 판단: 1) 대형의 설비를 필요로 하는 제조업에 있어서, 설비비의 증대나 설치면적의 증대 등 의 불이익을 회피해, 설비의 가동능률을 향상시켜 제조 코스트를 내리는 것은, 일반적 인 요청이며, 그것을 위한 방책의 하나로서 동일설비를 복수의 목적으로 사용하려고 하 는 것에 대하여는, 특히 그것을 불합리로 하는 기술적 혹은 경제적인 사정이 없는 한, 일반적인 동기부여가 있다고 할 수 있다. 112

122 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 2) 도금강판 ( 표면 처리 강판) 의 제조설비에 관련하는 기술 분야에 대해서, 갑 제21호증 으로 따르면, 동일한 도금라인으로 열연강판과 냉연강판의 양쪽 모두를 도금하는 것 이, 본건 발명의 출원 전에 알려지고 실행에 옮겨지고 있었다고 인정할 수 있다. 그런 데, 냉연도금강판과 열연도금강판의 제조공정과의 상위는, 냉간압연해 얻을 수 있는 냉간압연공정의 유무에 있는 것이 분명하다. 그렇다면, 상기의 동기부여에 따라, 도금 공정까지 연속화한 연속라인을 냉연 도금강판의 제조뿐 만 아니라, 열연 도금강판의 제 조에도 사용 가능한 것으로 하려고 하는 것은, 착상으로서 아무런 각별한 것은 아니다. 또, 이 착상에 근거하고, 연속라인의 구성을, 열연 강판을 재료로 하는 경우에는 불필요 해지는 냉간압연공정을 스킵 가능한 구성으로 한다는 일도, 당업자가 용이하게 상도할 수 있는 것으로 해도 좋다. 3) 필요에 따라 냉간 압연기를 공 패스시키는 것 및 그것을 위한 수단은, 주지의 사항 이라고 인정되기 때문에, 도금공정까지 연속화한 연속라인에 있어서, 냉간압연이 불필 요한 경우( 열연 도금 강판을 제조하는 경우) 에 냉간 압연기를 공 패스 시키는 구성을 채용하는 것은, 당업자가 용이하게 할 수 있는 것으로 해야 한다. 4) 냉연도금강판을 제조하는 경우도, 열연도금강판을 제조하는 경우도 공정 중에 산세 척 장치가 필요하다는 것은 같고, 불연속장치에 있어서 도금설비로 불리는 설비 안에 산세척 장치가 있을지 어떨지는 전 공정 연속장치에 있어서는 무의미한 것, 연속 소둔 로도 예열로도 가열로인 것은 틀림없는 것, 처리속도는 제조하는 강판의 종류에 따라 바꿔도 좋은 것임을 생각하면, 갑 제2호증에 기재된 연속라인을 열연 강판과 냉연강판 양쪽 모두에 적용하는 것은 저해요인이 되는 것은 아니다. (4) 검토결과 1) 동기부여에 대해서, 1 일반적인 기술 과제 또는 자명의 과제를 동기부여라고 한점에 대해서 제조설비 일반에 공통되는 자명의 과제로서, 본건 발명과 갑 제2호증 발명과의 차이점 에 대해서, 설비의 공용화 라고 하는 일반적인 기술과 제가 존재하는 것을 이유로, 본 건 발명의 구성을 채용하는 동기부여가 있다고 함. 2 해서 갑 제2호증 발명에 있어서 열연재 도금강판의 제조설비와 공용화하는 동기부여에 대 냉연재 도금강판의 제조설비와 열연재 도금강판의 제조설비와의 사이에 공통되는 것이 많은 것을 설시하고 있고, 갑 제21 호증( 무효 심판단계에서는 제출되지 않고, 심리판결 취소소송에서는 처음 제출된 증거가 있다) 에 도금설비를 냉연강판과 열연 강판으로 겸 용하는 것이 시사되고 있던 것으로부터, 냉연재 도금 판의 제조 설비인 갑 제2호증 발 명과 열연재 도금강재 연속장치를 짜맞추는 동기부여가 있다고 생각하는 것은 타당이라 고 생각할 수 있다. 심사 기준에서도, 동기부여가 될 수 있는 것 의 예로서, a. 기술분야의 관련성, b. 과제 의 공통성, c. 작용, 기능의 공통성, d. 인용발명의 내용 중의 시사를 열거하고 있다. 특 히, b. 과제의 공통성에 대해서는, 과제가 공통되는 것은, 당업자가 인용발명을 적용하 113

123 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 기에 충분해 결합해서 청구항과 관련되는 발명에 이끌린 것의 유력한 근거가 된다. 라고 한 다음, 여기에, 인용발명이, 청구항과 관련되는 발명과 공통되는 과제를 의식한 것이 라고 할 수 없는 경우는, 과제가 자명한 과제인지, 용이하게 착상할 수 있는 과제일지에 대해서, 한층 더 기술 방법 수준에 근거하는 검토를 필요로 한다. 라고 되어 있다. 178) 2) 저해 요인에 대해서 조합에 의해 갑 제2호증의 본래의 기술 목적을 잃게 하는 점 갑 제2 호증의 냉연재 도금강판의 제조설비를 열연재 도금강판에도 공용하려고 한 경우, 냉간압연공정을 스킵 하는 것이, 갑 제2호증이 본래 가지고 있는 냉연재 도금강판의 제 조설비로서의 목적을 방폐하는 것이므로, 저해 요인이 존재하는 것은 아닐까 하는 의견 이 있었다. 그러나, 공용화된 도금강판의 연속제조설비에서는, 냉연재 도금강판과 열연재 도금 강 판이 선택적으로 제조가능 해진다 것이므로, 갑 제2호증에서 냉연재 도금강판의 제조설 비로서의 목적이 없어지는 것은 아니어서, 상술과 같은 저해 요인이 있다고는 말할 수 없다고 생각할 수 있다. 심사 기준에서는, 간행물 중에 청구항과 관련되는 발명에 용이하게 상도하는 것을 방 해할 정도의 기재가 있으면, 인용발명으로서의 적격성이 부족하다. 그러나, 과제가 다 르게 되어 있는 등, 일견 논리부여를 방해하는 기재가 있어도, 기술분야의 관련성이나 작용, 기능의 공통성 등, 다른 관점에서 보면 논리부여 가능한 경우에는, 인용발명으로 서의 적격성을 가지고 있다. 라고 여겨지고 있다. 179) 2 갑 제2호증에 대한 주지기술의 적용의 곤란성에 대해서 냉간압연기에 대한 주지기술인 공 패스 의 적용의 곤란성에 대해서는 열연 스트립 코 일을 냉간압연을 실시하든지, 공 패스시킬까를 선택적으로 실시하게 한다 라고 하는 것 은, 결국, 강판의 판두께에 응한 공정의 선택에 지나지 않고, 그 판 두께의 조정은 냉간 압연 공정의 유무로 실현되고 있을 뿐이므로, 그러한 기술적 일항을 참작하면, 냉간압 연 공정의 요점 불요의 선택을 실현하는 수단으로서, 공 패스 기술을 이용하는 것은, 용이라고 할 수 있는 것이다. 3 본건 발명에 이르는 사고 과정과 무효판단에 이용된 진보성 부정의 사고과정의 차이 본건 발명은, 열연재 도금강판의 제조설비에 냉간압연장치를 마련하는 어프로치로 발명 이 되었다고 여겨지고 있는데 대해서, 판결의 기초가 된 갑 제2 호증은, 냉연재 도금강 판의 제조설비이며, 이러한 냉연재 도금강판의 제조설비로부터 본건 발명과 같이 구성 하는 일이, 용이상도였다고 결론지었다고 봄. (5) 정리 본건 발명에 있어 일반적인 기술 과제 또는 자명의 과제를 동기부여 라고 한 점, 일반 적인 기술 과제로부터 구체적 구성의 선택을 동기 부여 수법으로부터 용이상도 였다고 결론지어 진보성을 부정하였다. 178) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장 2.5(2) b 179) 일본 특허청 심사기준 제 II부 제 2장 2.8(1)

124 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 심사 기준에 있어서는, 다른 과제를 가지는 인용발명에 근거한 경우라도, 다른 사고 과정에 의해, 당업자가 청구항과 관련되는 발명의 발명 특정사항에 이르는 것이 용이하 고 논리부여 할 수 있었을 때는, 과제의 상위에 관계없이, 청구항과 관련되는 발명의 진보성을 부정할 수 있다. 라고 기재되고 있다. 180) 3. 동기부여의 기재가 없거나, 있어도 근거 부족 및 현저한 효과가 인정 되지 않아 진보성이 부정된 사례 평17( 行 ケ) 10389호 1. 사건의 요약 : 본건은, 특정성분을 조합해서 이루어진 해열진통소염제에 관한 발명으 로, 심사, 심판에 있어서는, 해당 특정성분의 조합의 해열진통소염제가 시사된 인용예의 기재에 근거해 본건 발명은 당업자가 용이하게 발명을 할 수 있다고 하여 거절되었다. 이것에 대해, 본 건의 해열진통제의 성분의 조합에 현저한 효과가 있는 것을 이유로, 의견서 등으로 실험성적증명서를 제출하는 등 진보성을 주장했지만, 거절사정 불복심판 에 대해서도, 심리판결 취소소송에 있어서도 그 주장이 인정받지 못했다. 2. 쟁점사항 : a. 본원 명세서에서 현저한 효과의 기재된 유무 b. 현저한 효과의 인정에서 실험 성적 증명서의 참작 c. 본원발명과 인용발명과의 대비 판단( 현저한 효과의 인정) 3. 본원의 내용 및 심결, 판결내용 (1) 특허청구범위 ( 보정 후) 청구항 1 에텐자미드 및 트라네키삼산을 함유하는 해열진통소염제. 특허청구범위 ( 보정 전) 청구항 1 살칠산계항염증제 및 트라네키삼산을 함유하는 해열진통소염제. 청구항 2 살칠산계항염증제가 에텐자미드인 청구항 1 에 기재된 해열진통소염제. (2) 심결내용 1 인용발명으로부터 본원발명을 이끄는 논리부여에 대해서 인용예1 에는, 트라네키삼산을 포함한 물약에 배합되는 해열진통소염 성분으로서, 다수 의 약제가 열거되고 있어 트라네키삼산은 실시예의 아세트아미노펜에 한정하지 않고, 예시하고 싶은 차이의 성분과도 배합할 수 있는 것이 교시되고 있다. 또, 인용예2 에는, 상기 인용예1 에 예시된 이브프로펜과 트라네키삼산을 포함한 해열진통제가 구체적으로 기재되어 이 배합에 의해 트라네키삼산이 이브프로펜의 부작용을 경감해, 소염효과 해 열진통효과를 향상시키는 것이 실험적으로 확인되고 있다고 보면, 아세트아미노펜이나 180) 일본 특허청 심사기준 제 II부 제 2장 2.5(2) 2 115

125 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 이브프로펜 이외의 인용예1 에 기재되어 있는 다른 해열 진통소염성분에 대해서도, 소염 효과, 해열진통효과를 기대해 트라네키삼산과의 배합을 시도하는 것은 당업자가 용이하 게 상도 하는 범위이다. 그 중에서도, 에텐자미드는 해열진통작용이 강하고 위장해가 비교적 적은 것이 잘 알려져 있는 성분이기 때문에, 특히 에텐자미드를 선택하는 점 에 대해서도 각별한 곤란은 없다. 2 인용발명과 비교한 유리한 효과에 대해서 본원발명의 성분의 조합의 효과에 대해서, 해열진통소염제, 트라네키삼산은 상기 상술 대로 발열이나 관절통, 인두통 등 감기를 수반하는 제증상의 완화에 유효하다는 것은 주지이고, 인용예2에는 트라네키삼산과 이브프로펜과 병용에 의해 소염효과 해열진통효 과의 향상, 이브프로펜의 부작용인 위점막 장해의 완화도 보고되고 있는 것, 에텐자미 드로도 비교적 위장해의 부작용은 적다고는 해도, 나타나는 부작용의 존재는 부정할 수 없는 것인 것을 고려하면, 당업자라면, 에텐자미드와 트라네키삼산의 배합에 의해서 같 은 소염효과 해열 진통효과의 향상, 부작용의 완화효과를 예측 내지 기대하는 것은 당 연하고, 상기의 효과도 당업자가 예측 가능한 범위 내의 것이다. (3) 재판소의 판단 1 본원발명은, 시판의 해열진통소염제 가운데, 특히 살칠산계항염증제에 있어, 트라 네키삼산을 배합한 것이, 해열, 진통, 소염 작용을 증강하고, 위점막 손상 등의 부작용 을 일으키게 하는 것이 없다 라는 견해를 얻어 완성된 것이어서, 이용되는 살리실산계 항염증제로서는 에텐자미드 등 가 바람직하기는 하지만, 특히 제한되지 않는다고 인정 된다. 본원 명세서에는, 에텐자미드 이외의 살칠산계항염증별로 트라네키삼산을 배합 한 예의 기재가 없고, 에텐자미드를 채용하는 것이, 그 이외의 살칠산계항염증제를 채 용하는 것과 비교해서, 각별하게 현저한 효과를 가지는 것인 것을 엿보게 하는 기재도 없다. 그렇다면, 본원 명세서의 단락 0005, 0015 및 0016 에 상기와 같은 기재 가 있는 것만으로는, 에텐자미드를 특정한 본원발명이, 그것 이외의 살칠산계항염증제 를 채용하는 상태와 비교하여, 각별하게 현저한 효과를 가지다고 인정할 수 없다. 2 본원발명의 특허 출원 당시, 해열진통소염제와 트라네키삼산을 병용하는 것은, 협력 작용을 얻을 수 있는 조합이며, 치료효과를 향상시키는 배합으로서 생각되고 있던 것으 로부터, 본원발명의 특허성 판단에 있어서, 각별 현저한 효과가 있다고 인정하기 위해 서는, 단지 상승적인 협력작용을 얻을 수 있다고 하는 것만으로는 부족하고, 에텐자미 드 이외의 해열 진통 소염제 성분인 살칠산계항염증제와의 배합에 따라서는 얻을 수 없 는 고유의 효과가 아니면 안 되지만, 본원 명세서에는, 그 평가에 필요한 근거가 되어 야 할 기재가 없기 때문에, 결국, 본원발명이 각별하게 현저한 효과를 가진다고 인정할 수 없다. 3 인용예1의 단락 0006 에는, 해열진통소염제로서의 에텐자미드와 항염증제로한 트 라네키삼산을 배합하는 점에 대해서, 적어도 그 조합이 시사되고 있는 것도 있어, 본원 발명의 특허 출원 당시, 해열진통소염제와 트라네키삼산을 병용하는 것은, 협력작용을 얻을 수 있는 조합이며, 치료효과를 향상시키는 배합으로서 생각할 수 있어 있었던 것 116

126 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 이기 때문에, 본원 발명의 에텐자미드와 트라네키삼산과의 병용에 의한 효과에 있어서 도, 협력작용이 기대되어 치료 효과의 향상이 예측되는 경우이다. 그렇다면, 본원발명 이 각별하게 현저한 효과를 상주한다고는 인정할 수 없다. (4) 검토 결과 화학 분야 등, 물건의 구조( 조성이나 화학 구조) 만일, 그 효과의 예측이 곤란한 기술분 야에 있어서는, 간행물에 있어서 상위개념으로 표현되거나 형식상의 선택사항으로 표현 되고 있어도, 그의 상위개념에 포함되는 하위개념으로 표현된 발명 또는 해당 선택사항 의 일부를 특정한 발명에 대해서 신규성이 부정되지 않는 경우도 있다. 본건에 있어서 는, 본원 발명에 관한 구성은 인용 간행물에 형식적으로 선택사항으로서 나타나고 있지 만, 구체적인 실시 예도 없고, 그 선택사항 중으로부터 본원발명의 구성을 특정한 것이 기재되어 있다고는 해도, 본원발명은, 간행물에 기재된 발명 은 아니다 라는 인정 아 래, 진보성에 대해서 검토를 하고 있다. 1) 본원 명세서에서 현저한 효과의 기재된 유무에 대해서 심사 기준에서는, 인용발명과 비교한 유리한 효과가 명세서 등의 기재로부터 명확하게 파악되는 경우에는, 진보성의 존재를 긍정적으로 추인하는데 도움이 되는 사실로서, 이 것을 참작한다. 라고 되고 있지만, 이 효과는 어디까지나 진보성의 판단에 임해 참작하 는 것이며, 청구항과 관련되는 발명이 인용발명과 비교한 유리한 효과를 가지고 있어 도, 당업자가 청구항과 관련된 발명에 용이하게 상도할 수 있었던 것에 충분히 논리부 여를 할 수 있었을 때는, 진보성은 부정된다. 그리고, 진보성이 부정되지 않기 위해서 는, 인용발명과 비교한 유리한 효과가, 기술 수준으로부터 예측함 범위를 넘은 현저한 것일 필요가 있다. 181) 본원 명세서의 기재를 보면, 에텐자미드와 트라네키삼산을 병용한 실시예 밖에 기재되 지 않고, 그 이외의 살칠산계항염증제를 사용한 실험 예는 일절 없다. 또, 본원 명세서 에 에텐자미드가 특히 바람직하다 라는 기재는 있지만, 그 기재로, 이 효과가 기술 수 준으로부터 예측되는 범위를 넘은 현저한 것인지 아닌지 판단할 수 없는 이상, 본원 명 세서에 다른 살칠산계항염증제와 비교해 현저한 효과에 대해서 기재가 있다고 하기에는 무리가 있는 것은 아닌가 라는 결론이 되었다. 2) 현저한 효과의 인정에서 실험 성적 증명서의 참작에 대해서 심사 기준에는, 인용발명과 비교한 유리한 효과는 명기되어 있지 않지만 명세서 또는 도면의 기재로부터 당업자가 그 인용발명과 비교한 유리한 효과를 추론할 수 있을 때 는, 의견서 등에 있어 주장 입증( 예를 들면 실험 결과) 된 효과를 참작한다. 라고 기재되 어 있어 실험 성적 증명서를 참작해 현저한 효과를 인정하는 것은 가능하다. 그렇지만, 동시에 명세서에 기재되지 않고, 한편, 명세서 또는 도면의 기재로부터 당업자가 추론 할 수 없는 의견서 등 그리고 주장 입증된 효과는 참작해서는 안된다. 라고 여겨지고 있어 182), 명세서에 구성이 기재되어 있으면, 어떠한 경우에서도, 그 효과를 사후적으 181) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장 2.5(3) 1 182) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장 2.5(3) 2 117

127 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 로 실험 성적 증명서로 보충할 수 있는 것으로 아니다. 본원 명세서의 에텐자미드가 특히 바람직하다 라는 기재로부터 당업자가 그 인용발명과 비교한 유리한 효과를 추론 할 수 있을까 하는 것이 문제가 되고 있다 하지만, 위에서 말한 것처럼, 이 기재로 봐 서 당업자가 다른 살칠산계항염증제와 비교해 기술방법 수준으로부터 예측되는 범위를 넘은 현저한 효과가 있다고 추론하기에는 무리가 있다고 생각된다. 특허법 36 조의 개정( 평성6 년 법 개정) 에 의해, 청구항과 관련되는 발명이 종래 기술과 의 관계에서 가지는 유리한 효과를 기재할 필요는 없어졌다. 명세서에 그 효과가 기재 되지 않은 것으로 진보성이 부정되는 것에 있어 의문시하는 의견도 있었지만, 법 개정 의 취지는 명세서의 기재 요건으로서, 종래 기술과의 관련에 있어서 가지는 유리한 효 과를 요하지 않는 것만으로 있고, 청구항과 관련되는 발명이 인용 발명과 비교해서 유 리한 효과에 의해서 진보성의 존재를 긍정적으로 추인하려고 한다면, 명세서에 그 효과 가 기재되어 있을 필요가 있다. 183) 본건에 있어서, 결론에 직접 결합되었다고는 말할 수 없지만, 실험 성적 증명서에 의한 입증 방법의 문제점도 지적되었다. 즉, 실험 성적 증명서에 있어서, 트라네키삼산과 에 텐자미드와의 조합의 병용효과가 있어, 다른 아스피린, 사리틸산나 도륨 등의 살칠산계 항염증제와 에텐자미드와의 조합에 병용효과가 없다고 하는 실험결과를 제출하고 있지 만, 출원 당초의 명세서에는, 살칠산계항염증제와 트라네키삼산을 병용하면, 살칠산계 항염증제의 해열 진통 소염작용이 증강되어 라는 기재가 있어, 결과적으로 실험 성적 증 명서의 실험 결과와 당초 명세서의 기재에 모순이 생기고 있다는 지적도 있었다. 3) 본원발명과 인용발명과의 대비 판단( 현저한 효과의 판단) 에 대해서 에텐자미드를 포함한 살칠산계항염증제와 트라네키삼산과의 조합과 양자의 협력작용이 인용예1 에 기재되어 있고 또한, 동종 약제의 조합으로 된 이브프로펜과 트라네키삼산과 의 병용에 의한 효과가 인용예2 에 기재되어 있는 이상, 본원발명이 효과로서 비교하는 인용발명은, 에텐자미드 이외의 살칠산계항염증제와 트라네미삼산과의 조합이며, 이 조 합의 효과와 비교해서, 본원발명의 조합함에 의해 한층 더 현저한 상승효과 있다고 인 정받지 못하면 진보성은 부정되어도 어쩔 수 없다. 심사 기준에 있듯이, 현저한 효과 란 당업자가 기술 수준으로부터 예측해 얻지 않는 효과이며, 인용발명의 효과( 협력작용 ) 에서는 예측해서 얻을 수 없는 것 같은 상승효과가 나오는 것으로 한정하고, 현저한 효과라고는 인정받지 못한다고 생각할 수 있다. 또, 심 사 기준에는, 청구항과 관련되는 발명이 인용발명과 비교해 유리한 효과를 가지고 있 어도, 당업자가 청구항과 관련되는 발명에 용이하게 상도할 수 있었던 것에 충분히 논 리부여 할 수 있을 때는, 진보성은 부정된다 라고 되고 있다 본 건의 경우, 인용예1 에서 구성의 시사, 및, 인용예2 에 있어서, 해열진통소염제와 트라 네키삼산의 병용에 의한 유용성이 확인되고 있었다고 하는 동기부여가 있는 것에 가세 하여, 감기약과 위약을 병용하는 것이 주지기술인 것이나 에텐자미드 ( 감기약), 트라키넴 산( 위약) 이 양쪽 모두 시판 약인 것부터도, 본건의 에텐자미드와 트라키넴산을 병용하는 183) 일본 특허청, 심사 기준 제 I부 제 1장 3.3.2(3) 2 118

128 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 동기부여는 상당히 강하다고 생각할 수 있다. 덧붙여 에텐자미드와 트라키넴산의 병용에 의한 효과를 주장한다면, 그 상승효과가 주 가 되어야 할 특정의 배합 비율까지 나타내 보일 필요가 있어, 성분 배합 비율이 청구 항 1 에 기재되어 있지 않는 것은, 선택발명으로서의 효과를 주장하는 것은 불가능했다 고 하는 의견도 있음. 향후의 심리에 있어서는, 실험 성적 증명서를 적절히 참작하는 것을 구할 수 있는 것과 동시에, 출원인 청구인은, 인용발명에 대하여 유리한 효과가 있 다면, 그 효과를 실험 예 등으로서 출원 시에 명세서에 충분히 기재해 두는 것이 진보 성의 판단에 있어서 유리하다는 것에 충분히 유의할 필요가 있다. (5) 정리 본 건 병용에 의한 항염증 효과의 상승적 증강효과를 주장하고 있지만 단순히 상승적인 협력 작용만으로는 안되고 고유의 효과가 없어 진보성이 인정되지 않은 사례이다. 발명 의 진보성 판단에 있어 다루기 까다로운 요소 중의 하나로 발명의 효과를 들 수 있다. 통상적으로 발명의 진보성은 발명의 구성을 중시하여 구성의 용이 상도성의 논리가 가 능하면 진보성이 부정되나 예측되는 범위를 넘어선 현저한 효과가 인정되는 경우 진보 성은 부정되지 않는다. 그러나 주의해야 할 점은 인용발명과 비교하여 유리한 효과를 가지고 있다고 하더라도 당업자가 청구항에 관련된 발명에 용이하게 생각이 다다를 수 있는 논리 설정이 이루어진 때는 진보성은 부정된다고 본다. 4. 기술분야의 관련성 및 해결 과제의 공통성 유무에 따른 동기 부여가 인정되어 진보성이 부정된 사례 평16( 行 ケ) 66호 1. 사건의 요약 : 본 건은, 광디스크를 고속 회전시켜 데이터의 재생을 실시할 때에 데이 터 에러가 발생하지 않을 때까지 광디스크의 회전수를 저하시키는 광학적 정보 재생장 치에 관한 발명이다. 거절사정 불복심판에 있어서는, 광학 자기 디스크를 고속 회전시 켜 데이터의 재생을 실시할 때에 데이터 에러가 소정횟수 이상 발생할 때는 광학자기 디스크를 저속 회전으로 전환하는 광자기분 디스크 장치가 기재된 인용예1, 및 데이터 에러의 검지가 없는 한 가장 빠른 속도로, 또한 데이터 에러가 검지되었을 경우만 저하 시키는 통신수단이 기재된 인용 예 것으로서 거절사정이 유지되었다. 2, 3 에 근거해, 당업자가 용이 하게 발명할 수 있던 이것에 대해서, 간행물 1과 간행물 2, 3 에 대해서 기 술분야의 관련성, 해결해야 할 과 제의 공통성 등이 없기 때문에 양자를 조합하는 동기 부여가 없는 것 등을 이유로 진보 성을 주장했지만, 심리판결 취소소송에 있어서 그 주장은 인정받지 못했다. 2. 쟁점사항 : a. 기술 분야의 관련성의 유무 b. 해결해야 할 과제의 공통성의 유무 119

129 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 3. 본원의 내용 및 심결, 판결 내용 (1) 특허청구범위 청구항 9 정보기록 매체인 광디스크에 레이저 광을 조사해 데이터의 재생을 실시하 는 광학적 정보 재생장치에 있어서, 광디스크를 회전시키는 회전수단과, 데이터 에러가 생긴 것을 검지하는 검지수단을 갖 추고, 초기 설정에서는 상기 회전수단에 의해 최대 회전수로 상기 광디스크를 회전시키 면서 데이터의 재생을 실시하고, 데이터의 재생을 실시하고 있는 도중에 상기 검지수단 에 의해 데이터 에러를 검지할 때마다 상기 회전수단에 의해 회전수를 저하시켜 데이터 의 재생을 실시하고, 상기 검지수단에 데이터 에러를 검지하지 않을 때는, 그대로의 회 전수로 상기 광디스크를 회전시켜 데이타의 재생을 실시하는 것을 특징으로 하는 광학 적 정보 기록 재생장치. (2) 심결 내용 1) 본원발명과 인용예1 과의 일치점과 차이점의 인정 정보기록 매체인 광디스크에 레이저 광을 조사해 데이터의 재생을 실시하는 광학적 정 보재생 장치에 있어서, 광디스크를 회전시키는 회전 수단과, 데이터 에러가 생긴 것을 검지하는 검지 수단을 갖추어 초기설정에서는 상기 회전 수단에 의해 최대 회전수로 상 기 광디스크를 회전시키면서 데이터의 재생을 실시하고, 데이터의 재생을 실시하고 있 는 도중에 상기 검지 수단에 의해 데이터 에러의 발생에 의해, 상기 회전 수단에 의해 회전수를 저하시켜 데이터의 재생을 실시해, 회전수를 저하시켜 이외는, 그대로의 회전 수로 상기 광디스크를 회전시켜 데이터의 재생을 실시하는 것을 특징으로 하는 광학적 정보 기록 재생장치. 의 발명으로 일치하고, 데이터 에러의 발생에 의해 광디스크를 회 전시키는 회전 수단의 회전수를 저하시키는 경우가, 본원발명에서는, 데이터 에러를 검지할 때 인 것에 대하고, 간행물 1 의 발명으로는, 오류 정정을 실시했던 횟수가 소 정치 보다 많아, 세트 되고 있는 광학 자기 디스크가 저속회전모드로 기록된 것일 때 이고, 회전수대로 광디스크를 회전시켜 데이터의 재생을 실시하는 경우가, 본원발명에 서는, 검지수단에 의해 데이터 에러를 검지하지 않을 때 인 것에 대하고, 간행물 1의 발명에서는, 오류 정정을 실시했던 횟수가 소정치 보다 적지 않을 때 인 점에서 차이 가 있다. 2) 차이점에 대해서의 판단 간행물 1 의 발명에서도, 데이터 에러를 검지했을 때는, 회전수를 저하시키고 있기 때문 에, 간행물 2, 3 에 기재되어 있듯이, 에러가 생길 때마다, 단계적으로 광학 자기 디스크 의 회전 수단을 낮추어가는 것으로, 가능한 한 광학 자기 디스크의 고속 회전을 유지해, 에러가 생기지 않는 때는, 속도를 저하시키지 말고 초기 상태로 광학 자기 디스크를 회 전시키도록 구성하는 것은, 당업자가 용이하게 추고할 수 있던 것이라고 인정된다. (3) 재판소의 판단 1) 일치점의 인정의 잘못에 의한 차이점의 간과( 쟁점 1) 120

130 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 일치점의 인정에 있어서 양 기술의 공통되는 부분을 추상화해 일치점으로 한 것에 있다 고 본다. 본원 명세서에는, 데이터의 오류정정 기능에 대해서는 어떤 기재도 시사도 없 다( 갑 3, 4 호 증거). 본원 발명에서 데이터 에러 란, 단지, 데이터의 기록 재생동작 중의, 신호 처리계 16 에서 데이터의 기록 읽기의 잘못을 의미하는 것이어서, 오류 정정 기능에 의해서도 정정하는 것이 불가능하다. 간행물 1 의 발명에 있어서, 오류정정 기능 이 동작하고 있는 경우에도, 본원 발명의 데이터 에러 에 상당하는 데이터의 읽기 오 류는 생기고 있다고 해석해야 한다. 진보성의 판단에서 일치점의 인정은, 차이점을 추출하기 위한 전제로서 행해지는 것이 어서, 차이점을 올바르게 인정할 수 있는 것이다면, 차이점과 관련되는 양 기술에 공통 되는 부분을 추상화해 일치점으로서 인정하는 것은 허용되어 또한, 일치점의 인정을 어 느 정도로 추상화해서 실시할까는, 심리판결에 있어서 공통부분을 고려해서, 적당히 할 수 있는 것이다. 2) 차이점에 대해서의 판단의 잘못( 쟁점 2) 간행물 1의 발명은, 광학적 정보기록 재생장치에 있어서, 데이터의 기입위치의 격차를 고려하면서, 가능한 한 고속으로 재생동작을 실시하게 해 데이터를 고속으로 전송하는 것을 기술과제로 하는 것이고, 또한, 오류가 많은 경우에 회전수를 저하시키는 것으로, 데이타의 신뢰성을 확보하고 있는 것이다. 간행물 2 및 3 에는, 팩시밀리 통신에 관한 것이지만, 정보를 고속으로 전송하는 것을 목적으로 하고, 테스트 데이터를 가장 고속 통신속도로 송신해, 수신데이터에 에러가 검출되었을 경우에는, 차례차례, 통신속도를 일단층씩 내려 통신속도를 설정해, 데이터 를 송신하는 것이 기재되어 있다. 그리고, 간행물 1의 발명도 간행물 2 및 3에 기재된 발명도, 모두 정보를 고속으로 전송하기 위한 것인 점에서 공통되고 있기 때문에, 정보 전송이라고 하는 같은 기술분야에 속하는 것이라고 할 수 있다. 따라서, 간행물 1 의 발명과, 간행물 2 및 3 에 기재된 발명이라는 것은, 기술분야에 관 련성이 있고, 또한, 정보를 고속으로 전송한다고 하는 공통의 과제를 가지는 것부터, 간 행물 2 및 3에 기재된 발명을 간행물 1 의 발명에 적용하는 동기부여는 가질 수 있다. (4) 1) 검토결과 동기부여의 유무에 대해서 1 기술분야의 관련성으로부터의 어프로치에 대해서 심사 기준에서는 발명의 과제해결을 위해서, 관련하는 기술분야의 기술수단의 적용을 시도하는 것은, 당업자의 보통의 창작력의 발휘이다. 예를 들면, 관련하는 기술분야에 치환가능 혹은 부가 가능한 기술수단이 있을 때는, 당업자가 청구항과 관련되는 발명에 이끌린 것의 유력한 근거가 된다. 라고 여겨지고 있다. 184) 즉, 회전에 의해 데이터의 기록 재생을 실시하는 광학 자기 디스크( 인용예1) 와, 전송로 를 이용해 데이터 전송을 실시하는 팩시밀리 ( 인용 예2, 3) 라는 것은, 데이터의 처리내 용이 이 다르다는 등, 관련하는 기술분야라고는 말하기 어렵고, 본원발명과 같은, 정보 184) 일본 특허청, 심사 기준 제2부 제2장 2.5(2) 1 121

131 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 기록 재생장치와 관련되는 기술방법 분야의 당업자는, 본원과 같은 정보 기록 재생장치 의 기술분야는 참조하지만, 팩시밀리 장치를 참조할 것은 아니기 때문에, 당업자라면, 본 건의 심결 판결은 인용 예1과 인용 예2, 3 과의 공통성을 사후 추출( 사후적 고찰) 해 정보전송이라고 하는 같은 기술분야 라고 인정한 것이 아닐까 라고 하는 인상이 있다 고 하는 것이다. 또, 판결에서는, 간행물 1의 발명도 간행물 2 및 3 에 기재된 발명도, 모두 정보를 고속으로 전송하기 위한 것인 점에서 공통되고 있기 때문에, 정보전송이라 고 하는 같은 기술분야에 속하는 것이 가능하다 라고 할 수 있다. 라고 판단하고 있지 만, 원래, 과제의 공통성 과 기술 분야의 동일성( 관련성) 이란 각각의 것이며, 과제 공통 = 기술 분야 동일이라고 하는 것은 안 되는 것이 아닐까 라는 지적도 있었다. ( 상기 판시사항은, 정보전송이라고 하는 기능의 동일성을 가지고 기술 분야의 동일성 을 판 단한 것이라고 생각되지만, 기술 분야의 동일성 의 판단기준에는 접할 수 없다. 다만, 기술분야의 동일성( 관련성) 은, 차이점으로서 인식되는 발명의 과제에 따라서, 대상으로 하는 기술 분야의 범위를 바꾸어 적용하는 것이 가능할 것이다). 2 해결해야 할 과제의 공통성으로부터의 어프로치에 대해서 심사 기준에서는 과제가 공통되는 것은, 당업자가 인용발명을 적용하거나 묶어 청구항 과 관련되는 발명에 이끌린 것의 유력한 근거가 된다. 라고 여겨지고 있는 185) 본건에 대해서는, 원래, 전제가 되는 기술이 다른 이상, 과제를 공통으로 하는 이유가 존재할 수 없을 것이고, 적정한 범위로의 과제의 추상화는 허용할 수 있지만, 본건과 같이, 정 보를 고속으로 전달하는 것 이라고 과제를 추상화해서, 인용 예 1과 인용예 2, 3으로 공통의 과제로 하는 것은, 허용 한도를 넘고 있다 라는 의견이 있었다. 한편, 본원발명과 인용예1 과의 차이점에 주목하면, 결국, 데이터 에러를 회피하기 위해 서, 회전수를 단계적으로 바꾼다 인가 높낮이로 바꾼다 인가의 차이에 지나지 않고, 이 정도의 차이점이면, 과제의 상위 개념화는 허용할 수 있는 것은 아닌지, 즉, 이 경우 의 차이점에 대응하는 과제는 데이터 에러 없이 최대한의 속도로 정보를 전송시킨다 라고 하는 점에까지 떨어지고 있는 것이기 때문에, 이와 같이 과제를 상위 개념화한 다 음, 인용 예2, 3으로 인용예1 과의 과제를 공통으로서 조합하는 것은 시인해야 한다 라 는 의견도 있었다. 2) 차이점 인정에서 일치점의 추상화의 수법에 대해서 차이점의 인정에 해당해서, 인용예와의 일치점을 추상화( 상위개념화 ) 하는 것을 문제시하 는 의견은 있었지만, 심리판결 취소소송에 있어서는, 차이점의 간과와 거기에 따르는 판단의 잘못이 문제로 여겨지는 것이어서, 그것이 없으면, 일치점을 상위 개념화하는 수법 그것이 결론에 영향을 미치는 인정의 잘못으로는 되지 않는다. 그렇지만, 일치점 의 인정에 있어서 추상화( 상위 개념화) 하는 것은, 차이점의 간과의 리스크가 증가하는 것에 연결되는 것에 충분히 유의해야 할이다. 185) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장 2.5(2) 2 122

132 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 5. 작용 효과의 차이 및 논리부여의 타당성을 인정 받지 못해 진보성이 부정된 사례 평17( 行 ケ) 10853호 1. 사건의 요약 : 본 건은, 기체는 통하지만 액체는 통하지 않는 구멍으로 되어 있고, 외 부공기에 연통하는 구멍을 가진 다공질 막을 갖춘 의료용 기구( 인공폐) 의 사용 전에 혈 액유로 등에서 기포를 제거할 때에, 유로중의 혈액 등을 순환시키는 원심펌프를 제어하 고, 미리 간격 및 힘을 설정한 간헐적인 이송류를 발생시켜, 액체 중의 기포를, 상기 다 공질 막의 구멍으로부터 외부로 방출하는 기포제거 장치에 관한 발명이다. 이것에 대해서, 인공폐( 중공사막 ) 의 혈액유로에 액체를 통해 기포를 제거하는 것이 기재 된 간행물 1 발명에, 다이아라이자를 프라임 할 때에 유로중에 생식수를 충전하면서, 가 끔, 겸자로 유로를 개폐한다 ( 간헐류에 상당한다고 심리 판결에서는 판단한) 것에 의해, 순환 유로중의 생식수의 기포를 제거하는 것이 기재된 간행물 2 발명을 조합하고, 당업 자가 용이하게 발명을 할 수 있었다고 해서, 독립 특허요건 위반에 해당되어 정정이 인 용되지 않았다. 이것에 대해서, 간행물 1 발명은, 액체중의 기포를 다공질 막의 구멍으로부터 외부에 방 출하는 것이 아닌 것, 간행물 2 발명에서 겸자에 의한 개폐 조작은, 간헐류에는 없는 것 을 이유에, 진보성을 주장했지만, 심리 결과 취소 소송에 있어서 그 주장은 인정되지 않았다. 2. 쟁점 사항 : a. 본건 정정 발명과 인용 발명과의 작용 효과의 차이와 명세서의 기재 b. 논리 부여의 타당성에 대해 3. 사건의 요약: 4. 본원의 내용 및 심결, 판결 내용 (1) 특허청구범위 ( 정정 후) 청구항 1 순환유로 내에, 기체는 통하지만 액체는 통하지 않는 구멍을 가지고, 외부공기와 연통 하는 구멍을 가진 다공질 막을, 액체유입구 및 액체유출구를 갖춘 액체유로 내에 배치 시킨, 액체유로를 가지는 장치와, 액체를, 상기 액체유로를 가지는 장치의 액체 유입구 로 향하게 이송시키면서, 순환유로내를 반복순환시키는 원심펌프를 배설하고, 또한, 상 기 원심펌프에 대해, 제어회로를 이용해, 미리 간격 및 힘의 강도를 설정한 간헐적인 이송류를 이송시키는 제어를 실시하는 액체이송 조정수단을 갖추게 해 그 액체이송 조 정수단의 원심펌프에 대한 유량제어에 의해서, 미리 설정한 간격 및 강도의 간헐적인 이송류가 상기 유체유로를 가지는 장치로 흘러갈 때에, 액체 중의 기포를, 상기 다공질 123

133 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 막의 구멍부분으로부터 외부에 방출시키는 것으로, 상기 유체유로를 가지는 장치가 제 포수단으로 된 것을 특징으로 하는, 액체유로를 가지는 장치의 기포제거 장치. 청구항 2 액체유로를 가지는 장치보다도 하류측에, 다른 제포수단이 배설되어 있는, 청구항 1의 기재의 장치. 청구항 3 액체유로를 가지는 장치보다도 하류측에, 액체유로를 가지는 장치의 액체유로 내를 통 과하는 액체의 압력을 높이기 위한 소경 유로부가 배설되어 있는, 청구항 1에 기재된 장치. 청구항 4 다른 제포수단보다도 하류측에, 제포수단 내를 통과하는 액체의 압력을 높이기 위한 소 경 유로부가 배설되고 있는, 청구항 2 에 기재된 장치. ( 참고) 특허 사정시의 클레임( 정정 전) 청구항 1 기체는 통하지만 액체는 통하지 않는 벽면으로부터 구성되는 액체 유로를 가지는 장치의 액체유로에, 간헐적으로 액체를 흘려, 그 액체유로 내에 존재하는 기포 를 제거하는 것을 특징으로 하는, 액체유로를 가지는 장치의 기포제거 방법. (2) 심결내용 1) 일치점, 차이점 <일치점 > 유로 내에, 기체는 통하지만 액체는 통하지 않는 막( 인용문헌 1 에서 중공사막 ) 을, 액 체 유입구 및 액체 유출구를 갖춘 액체유로 내에 배치시킨, 액체 유로를 가지는 장치 와, 액체를, 상기 액체유로를 가지는 장치의 액체 유입구로 향하게 해서 이송시키는 원 심펌프를 배설하고, 액체유로를 가지는 장치가 제포수단으로 된 액체 유로를 가지는 장 치의 기포제거 장치. <차이점 > 1 본건 정정발명 1 에서는, 유로가 순환유로이며, 액체를 반복 순환시키는 것에 대해, 인용발명에서는, 유로가 순환유로가 아닌 점. 2 기체는 통하지만 액체는 통하지 않는 막에 관해, 본건 정정발명 1 에서는, 막이 다공 질 막이며, 다공질 막의 구멍이 외부공기에 연통하는 구멍인데 대해, 인용발명 에서는, 막이 중공사막이며, 중공사막이 다공질의 막인지 아닌지가 명확하지 않은 점. 3 원심펌프에 관해, 본건 정정발명 1 에서는, 제어회로를 이용해, 미리 간격 및 힘을 설 정한 간헐적인 이송류를 이송시키는 제어를 실시하는 액체이송 조정수단을 갖추고 있어 그 액체이송 조정수단의 원심펌프에 대한 유량제어에 의해서, 미리 설정한 간격 및 힘 의 간헐적인 이송류가 상기 유체유로를 가지는 장치에 흘러갈 때에, 액체 중의 기포를, 상기 다공질 막의 구멍부분으로부터 외부로 방출시키는데 대해, 인용발명에서는, 그러 한 구성으로 되어 있지 않은 점. 124

134 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 2) 판단 1 차이점(i) 에 대해서 액체유로를 가지는 장치의 유로 내에 존재하는 기포를 제거하기 위해서, 액체유로를 가 지는 장치를 순환유로 내에 배치하는 것은 주지( 예를 들면 실원소 호( 실개소 호) 의 마이크로필름의 실용신안등록 청구의 범위, 제3페이지 제 8 행~19 행, 특개소 호 공보의 특허청구의 범위, 제2페이지 좌하란 제 3 행~ 우 하란 제15 행 등 참조) 이고, 인용발명의 혈액 유로를 가지는 인공 폐의 유로 내에 존재하는 기포 를 제거할 때에, 유로를 순환 유로로 하는 것은 당업자라면 필요에 따라서 용이하게 상 도할 수 있는 것이다. 2 차이점(ii) 에 대해서 인공 폐에 이용되는 중공사막으로서 구멍이 외부공기와 연통하는 다공질 막이 이용되는 것은 주지( 예를 들면 특개평 호 공보, 특개평 호 공보 등 참조) 로, 인용 발명의 중공사막으로서 이러한 주지의 다공질 막을 채용하는 정도는 단순한 설계 적 사항에 지나지 않는다. 3 차이점(iii) 에 대해서 인용발명에는, 원심펌프의 제어에 관한 기재는 없지만, 원심펌프를 동작시키는 이상 어 떠한 제어수단이 존재하는 것은 자명한 것이어서, 그때 원심펌프가 내보내는 액체의 이 송량을 필요에 따라서 제어회로를 이용해 적당 조정할 수 있도록 제어하는 것은, 제어 수단으로서 보통의 구성에 지나지 않는다. 간행물 2 에는, 간헐적으로 액체를 흘려, 액체유로 내에 존재하는 기포를 제거하는 것 이 나타나고 있어( 평성 14 년( 행 케) 제5호 심리판결 취소 청구사건 판결 제22페이지 제 7~9 행 참조), 이러한 간헐적으로 액체를 흘리는 것으로 유체 유로 내에 존재하는 기포 를 제거하는 구성을 액체 유로 내에 존재하는 기포를 제거할 때에 적용하는 것은, 당업 자이면 용이 하게 상도 할 수 있는 것이고, 그때에 원심펌프의 제어수단을 미리 설정한 간격 및 힘의 간헐적인 이송류가 흐르는 것처럼 제어하는 것은 당업자가 적당하게 실시 하는 설계적 사항이다. 그리고, 인용발명의 중공사막으로서 주지의 다공질 막을 채용했 을 때에는, 다공질 막의 구멍부로부터 액체 중의 기포가 외부공기로 방출하게 되는 것 도 당업자가 예측할 수 있는 범위 내의 것이다. (3) 재판소의 판단 1) 본건 정정 발명과 인용예1 의 작용 효과( 중공사막으로부터의 기포제거) 에 대해서 1 간행물 1 발명은, 원고가 주장하듯이, 중공사막을 수납한 공간으로부터 공기를 배기 하도록 구성되어 있어 중공사막의 구멍부분으로부터 공기를 배기하는 것이 아닐 가능성 이 있다. 그러나, 본건 정정발명 1 의 액체 중의 기포를, 다공질 막의 구멍부분으로부 터 외부공기로 방출하게 한다 라는 작용은, 중공사막으로서 구멍이 외부공기에 연통하 는 다공질 막을 이용해, 기포제거에 즈음하여 유로에 간헐류가 흐르게 한 구성에 근거 하는 것이라고 인정되고 있어, 이와같은 구성을 가지는 한, 당연하게 생기는 작용이다 라고 하지 않으면 안 된다. 간행물 1에 기재되어 있는 Sarns16310( 외부관류형막형 125

135 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 폐) 는, 그것이 가지는 혈액유로 중에, 외부공기와 연통시킨 중공사막으로서 다공질 막을 배치시킨 구성을 가진다. 그렇다면, 간행물 1 발명에 있어서, 중공사막으로서 다공질 막 을 채용하는 것과 동시에, 기포제거에 즈음해 유로에 간헐류가 흐르게 하는 한 구성이, 당업자에게 있어서 용이하게 상도하는 것이면, 본건 정정 발명 1 의 액체중의 기포 를, 다공질 막의 구멍부분으로부터 외부공기로 방출한다 라는의 작용은, 그러한 구성 으로부터 당연하게 생기는 것이며, 당업자에게 있어서 예측 가능한 것이라고 해야 하는 것이다. 2 본건 정정명세서 에서 말하는 제거하는 것이 곤란한 미세한 기포를 유체 유로 중으 로부터 효율 좋게 제거할 수 있다 는 것은, 간헐류의 기세에 의해서, 유로 내면, 다공 질 중공사막의 외표면 등에 부착하고 있던 기포를 액중에 부유시켜, 액중에 부유하는 기포를, 외부공기와 연통하는 다공질 중공사막의 구멍으로부터 외부공기로 방출한다고 하는 작용에 근거하는 효과를 의미하는 것에 지나지 않고, 그 이상의 의미를 가진다고 는 해석되지 않는다. 3 본건 정정발명 1의 액체 중의 기포를, 다공질 막의 구멍부분으로부터 외부공기로 방출 시킨다 라는 작용은, 당업자가 예측 가능한 범위라고 해야 하는 것으로, 이것은, 간행물 1에 다공질 막의 구멍부분으로부터 기포를 제거한다고 하는 기재가 있을지와 관 계되지 않는 것이다. 또한, 간행물 1 발명의 다공질 막의 구멍이, O 2 및 CO 2 의 분자 레벨의 농도 차이에 근거하는 가스교환을 실시하는 구멍이어서, 당업자가, 이 구멍으로 부터 기포를 방출하는 것은 곤란하다고 인식한다고 해야 할 근거를 찾아낼 수 없다. 2) 본건 발명과 인용예2 의 작용( 간헐류) 에 대해서 1 본건 정정발명 1 의 특허청구의 범위에는, 간헐적인 이송류 에 대해서 미리 간격 및 힘을 설정 하는 것이 기재되고 프라잉그를 실시하는 시간에 대해서, 어떻게 특정되 어 있는가에 대해 아무런 기재가 없기 때문에, 프라잉그가 단시간인 것을, 본건 정정 발명 1 의 요지로 한다고 말할 수 없다. 본건 정정 명세서의 발명의 상세한 설명 에 는, 장시간, 단시간 이 어느 정도의 시간일까는 특정되어 있지 않은 이상, 상기대 로, 특허청구의 범위에는, 프라잉그를 실시하는 시간에 대해서 특정하는 기재는 아무런 것이 없기 때문에, 간행물 2 발명의 프라잉그가, 본건 정정 발명1이 전제로 하는 프라 잉그와 기술적으로 다르다고 인정하는 것은 할 수 없다. 2 다공질 막의 구멍부분으로부터 기포를 효율적으로 제거한다 라고 하는 본건 정정발 명 1 의 효과는, 간헐류의 기세에 의해서, 유로내면, 다공질 중공사막의 외표면 등에 부 착하고 있던 기포를 액중에 부유시켜, 액중에 부유하는 기포를, 외부공기와 연통하는 다공질 중공사막의 구멍으로부터 외부공기로 방출한다고 하는 작용에 근거하는 효과를 의미하는 것에 지나지 않고, 그 이상의 의미가 있다고는 인정받지 못한다. 그리고, 간행 물 2 발명에서, 간헐류에 의해 기포를 벽면으로부터 강제적으로 분리시킨다고 하는 작 용은, 유로내면, 다공질 중공사막의 외표면 등에 부착하고 있던 기포를 링거액 중에 부 유된다고 하는, 본건 정정발명 1 에서 간헐류의 상기 작용과 변화되었다는 것은 아니다. 간행물 2 에는, 액중에 부유하는 기포를, 외부공기와 연통하는 다공질 중공사막의 구멍 126

136 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 으로부터 외부공기에 방출한다고 하는 작용에 대해서의 기재는 없지만, 이 작용은, 간 행물 1 발명에 간행물 2 발명의 기포제거에 즈음하여 유로에 간헐류가 흐르게 하는 구 성을 적용하는 것은 당연하게 생기는 것이다 3 본건 정정발명 1 은, 간헐류의 기세에 의해서, 유로내면, 다공질 중공사막 등의 외표 면 등에 부착하고 있던 기포를 액중에 부유시키고, 액중에 부유하는 기포를, 기체는 통 하지만, 액체는 통하지 않는다고 하는 다공질 중공사막의 성질을 이용하고, 외부공기와 연통하는 다공질 중공사막의 구멍으로부터 외부공기로 방출하는 것인 경우, 간행물 2 발명에 있어서, 기포가 액체 측에 되돌려진 것에 의해 기포가 액 중에 부유하게 된다 면, 간헐류의 기세에 의하는 것은 없든, 유로내면, 다공질 중공사막의 외표면 등에 부착 하고 있던 기포를 액중에 부유하게 한다고 하는, 본건 정정발명 1의 간헐류와 같은 작 용을 일으키게 된다. 그리고, 이처럼 액중에 부유하는 기포는, 간행물 1 발명에 간행물 2 발명의 기포제거에 임하여 유로에 간헐류가 흐르게 한 구성을 적용하면, 그 당연한 효과로서, 기체는 통하지만, 액체는 통하지 않는다고 하는 다공질 중공사막의 성질을 이용해서, 외부공기와 연통하는 다공질 중공사막의 구멍으로부터 외부공기로 방출되게 된다. 이와 같이, 본건 정정 발명 1 과 같은 효과가 주어지는 것이기 때문에, 본건 정정 발명 (4) 1) 1 의 효과가 저해되는 것이라 할 수 없다. 검토 결과 본건 정정 발명의 작용 효과에 대해서 본 건에 대해서는 간헐류가 가져오는 작용 효과를 어떻게 볼지가, 본건 정정 발명의 진 보성 판단을 좌우하게 되는 것으로, 본건 정정명세서에, 인공폐( 다공질막 ) 로부터 기포가 외부공기로 방출된다고 하는 작용 효과가, 간헐류에 의해서 촉진되는 것에 대하여 기재 되어 있다는 것은 의견의 일치를 보았다. 그러나, 그 작용 효과가 단지 기포가 간헐류 에 의해 유로벽으로부터 기포가 벗겨지는 것에 의하는 것으로 해석해야 하는 것인가, 그 이상의 것으로 해석해야 할 것인가에 대해서 의견이 나뉘었다. <그 이상의 작용 효과가 명세서에 기재되어 있다고 하는 의견> 본건 정정명세서에는, 적어도, 인공폐에 기포가 보내져 기포는 인공폐의 상부에 트럼프 되어 효율 좋게 구멍으로부터 배출된다고 기재되어 있고, 간헐류에 의해서 한층 더 다 공질로부터 기포가 배기되는 것이 촉진되었다고 명세서로부터 읽을 수 있는 것은 아닌 가. 또한, 간헐류에 의해 구체적인 작용 효과가 명세서에 명기되어 있지 않다고 해도, 특허 출원에서는, 현상 이론의 해명까지 구할 수 있지 않고, 이론은 몰라도 작용 효과 가 명세서에 기재되어 있으면 좋은 것은 아닌가. <그 이상의 작용 효과가 명세서에 기재되지 않다고 하는 의견> 간헐류로 기포를 제거하는 효과가, 유로 내벽으로부터 벗긴 기포가 인공 폐 등으로 돌 아 외부공기로부터 배기하는 것은 명세서로부터 읽을 수 있지만, 간헐류의 압력에 의한 상승효과로 효율적으로 인공 폐로부터 기포가 외부 공기로 방출된다고까지는, 명세서로 부터 읽어낼 수 없다. 본건 정정 명세서에는, 제포 장치가 없어도 기능한다고 써 있지 만, 그 한편, 어디에서 기포를 배기하여도 좋다고 써 있어, 간헐류의 효과는 유로 내벽 127

137 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 으로부터 기포를 벗기는 것에 의한 작용 효과로, 그 의미에서는 수동의 겸자에 의한 기 포의 제거를 개시한 인용예 2 로 기술 사상에 있어서 공통된다고 말하는 것은 아닌가. <기포를 다공질 막으로부터 제거하는 것 자체가 예측 가능한가, 간헐류에 의한 기포 제거에 관한 촉진효과에 대해서는 예측 가능한가> 본건의 사건 경위를 보면, 권리자도 다공질 막으로부터 기포가 배기 되는 것은 종래부 터 알려져 있는 것으로 해서 취급하고 있던 것은 아닐까 추측된다. 이 근거로서는, 출 원 당초 명세서의 그 외의 제포장치도 중공사 다공질막의 것이고, 본건 정정 심판에 앞 서는 무효심판에 있어서도, 그 점을 권리자가 적극적으로 다투었던 적은 없고, 무효심 판의 심리판결 취소 후의 본건 정정심판 사건이 된 단계에서, 다공질 막으로부터 기포 가 배기 되는 것은 종래에 알려지지 않았었다 (다공질 막은 분자레벨로 가스교환은 하지만 기포로서 막을 통하는 것은 아니다 라고 주장하고 있다. 덧붙여 압력을 가해 다공질 막으로부터 기포를 제거하는 점에 대해서 는, 본건 정정심판에서 나타난 간행물 3으로부터 예측 가능하다고 심리 판결은 판시하 고 있지만, 기포제거의 메카니즘이 다르기 위해, 간행물 3으로부터 본건 발명의 효과가 예측 가능이라고 까지는 말할 수 없는 것이 아닌가( 다만, 간행물 3 에는, 스크린 막에 기포를 통할 때에 압력을 가하면 기포가 반대측으로 배기되는 바브르 포인트가 있다고 하는 현상에 대해서 개시가 있다). 판결도, 기포가 다공질 막을 빠지는 작용효과의 예측 가능성에 대해서는, 다공질 막의 구성으로부터 당연하게 생기는 효과로서 인정했지만, 심리판결과 같이 간행물 3으로부 터 간헐류의 압력에 의한 상승효과가 예측 가능하다고 까지는 인정하지 않았다. 결국, 기포가 다공질 막으로부터 제거되어 라고 하는 현상은 차치하고, 간헐류에 의한 현저한 작용효과를 인정하게 할 재료가 명세서에는 없었다고 하는 것은 아닌가. 2) 본건 정정발명과 간행물 2 발명의 기술 사상( 간헐류) 의 상위에 대해서 간행물 2에서 겸자에 의한 프라잉그를 본건 정정 발명의 간헐류와 동일시하는 것에 대 해서, 기술적으로 봐서 적절한 판시였는지 의심이 나타났지만, 사건의 경위에서 보면, 이러한 판단이 이루어져도 어쩔 수 없었기 때문에는 아닌가 라는 의견도 있다. 즉, 사 건경위를 보면, 무효심판 단계의 클레임이 넓고, 개념적으로 수동에 의한 결류도 포함 하는 것이었다 ( 정정 전의 특허 명세서에는, 수동에 의해서 ON/OFF를 하는 동안 결류 도 포함한 취지의 기재가 있었다) 로, 간행물 2와 구성상의 차이를 낼 수 없었기 때문은 아닐까 하고 말하는 것이다. 무효 심판 심리판결 취소소송 후의 정정심판에서는, 펌프 에 의한 정기적인 간헐류에 클레임을 한정했지만, 간행물 2 발명을 간헐류에 의한 기포 의 관 내벽으로부터 제거하는 기술사상으로서 인정한 상기 무효심판의 심리판결 취소판 결이 있어, 그 판단을 출발점으로 하면, 펌프에 의한 간헐류는 수동에 의한 간헐류를 기계화한 기술수단의 구현화이며, 단순한 설계 사항이라고 판단되는 것은 어쩔 수 없 다. 겸자에 의한 간헐류인 간행물 2 의 취급에 대해서는, 무효심판의 심리판결 취소소송 에 있어서, 특허권자 측이 본건 발명과 같은 기술 사상의 간헐류로 인정해 소송수속을 추행하고 있는 경우로, 무효심판의 심리판결 취소소송의 계속 중에 제기된 정정심판 및 128

138 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 그 심리판결 취소소송에 있어서, 본건 정정발명 1 의 간헐류와는 다르다고 주장해도, 간 헐류의 작용효과는 유로 내면에 부착한 기포를 벗겨 기포제거 수단에 도달시키는 것이 라고 판단되고, 겸자에 의한 프라잉그로 기포를 제거하는 간행물 2와 기술 사상이 공통 된다고 여겨진 것을 부정할 수 없는 것이 아닌가. 3) 논리부여의 타당성에 대해서 1 현저한 효과에 대해서 심사 기준에는, 청구항과 관련되는 발명이 인용발명과 비교한 유리한 효과를 가지고 있는 경우에는, 이것을 참작하고, 당업자가 청구항과 관련되는 발명에 용이하게 상도 할 수 있던 것에 논리부여를 시도한다. 그리고, 청구항과 관련되는 발명이 인용발명과 비교한 유리한 효과를 가지고 있어도, 당업자가 청구항과 관련되는 발명에 용이하게 상도할 수 있던 것에, 충분히 논리부여를 할 수 있을 때는, 진보성은 부정된다. 라고 여겨지고 있고 또한, 그러나, 인용발명과 비교한 유리한 효과가, 기술수준으로부터 예 측되는 범위를 넘은 현저한 것임에 의해, 진보성이 부정되지 않는 것도 있다. 라고 되 어 있다. 186) 본건 정정심판의 심리판결 취소소송 판결에서는, 간행물 1은 기포를 중공사 다공질막으 로부터 제거하는 것이 아닐 가능성은 지적하면서도, 그래도 간행물 1의 다공질 중공사 막을 채용하는 일이 용이한 이상, 다공질 막으로부터 기포를 제거하는 작용은 예측 가 능다고 하고 있지만, 이 판시에 대해서, 권리자 측은, 현저한 효과의 간과를 주장할 수 없었던 것일까, 다공질막으로부터 기포가 빠지는 점이 공지가 아닌 점에 있어서 간행물 1 발명과 기술사상을 달리한다는 것이면, 하는 것은 아닌가 라는 의견이 있었다. 당초의 무효심판 단계로부터 다툼이 있어야 또한, 간헐류의 압력변동에 의한 기포의 분리효율의 향상이라고 하는 현저한 효과의 간 과를 주장해서도, 명세서의 발명의 상세한 설명에, 장치 중에 별도, 제포장치가 설치되 어 있는 열시예 밖에 기재되지 않고, 간헐류에 의해 기포를 인공폐 등의 다공질 막의 구멍으로부터 효율 좋게 제거 가능한가, 그러한 제포장치와의 병용에 의해서 효율적인 기포제거가 실현되는 것인가, 그 효과가 본원 명세서로 충분히 증명되지 않기 때문에, 인정받지 못했기 때문이 아닐까 라는 의견도 있었다. 심사 기준에는, 인용발명과 비교한 유리한 효과는 명기되어 있지 않지만 명세서 또는 도면의 기재로부터 당업자가 인용발명과 비교한 유리한 효과를 추론할 수 있을 때는, 의견서 등에 있어 주장 입증( 예를 들면 실험 결과) 된 효과를 참작한다. 라고 기재되어 있어 사후적으로 실험 성적 증명서를 참작해 현저한 효과를 확인하는 것은 가능하다. 그렇지만, 심사 기준에는 명세서에 기재되지 않고, 한편, 명세서 또는 도면의 기재로 부터 당업자가 추론할 수 없는 의견서 등에서 주장 입증된 효과는 참작해서는 안된다. 라고도 되어 있어 명세서에 구성이 기재되어 있으면, 어떠한 경우에서도, 그 효과를 사 후적으로 실험 성적 증명서로 보충할 수 있는 것은 아니다. 이러한 것을 졀차로 하면, 적어도, 본건 정정명세서에 기재되어 있는 압력을 고유의 구성( 소경 유로부) 으로 넣은 186) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장 2.5(3) 1 129

139 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 클레임( 청구항 3) 까지 한정해 논하면서, 간헐류에 의한 압력의 상승효과를 주장하는 것 으로 진보성을 인정할 수 있다는 가능성이 있다는 것은 아니가 라는 의견도 있었다. 2 구성의 용이 상도성과 유리한 효과의 관계에 대해서 본 사례에 대해서는, 판결로 본건 정정발명 1 의 액체중의 기포를, 다공질 막의 구멍 부분으로부터 외부공기로 방출시킨다 라는의 작용은, 중공사막으로서 구멍이 외부공기 와 연통하는 다공질막을 이용하고, 기포제거에 임하여 유로에 간헐류가 흐르게 하는 구 성에 근거하는 것이라고 인정되고 있고, 이러한 구성을 가지다고 한정하면, 당연히 생 기는 작용이다 라고 하지 않으면 안 된다. 고 하는 것에 대하여, 사후분석적인 진보성 판단은 아닌가 라는 의견이 있었다. 한편, 상기 i) 에서 나타내지고 있는, 본건에 대해서는, 정정 명세서를 보는 한, a. 간헐 류에 의해서 유체경로 내면에 부착한 기포가 내면을 떠나 인공폐나 제포장치로부터 제거 되는 점, b. 유로 내에 소경부를 설치하여 링거액의 압력을 높여 다공질 중공사막으로부 터 기포를 효율적으로 제거할 수 있는 점은 기재되어 있지만, 간헐류에 의한 압력변동과 다공질중공사막으로부터 기포제거와의 관계는 명기되지는 않았다. 간헐류에 의해서 다공 질막의 구멍부분으로부터 기포제거가 촉진된다고 하는 작용은, 간헐류에 의해서 유체경 로 내면으로부터 기포가 떨어져, 기포가 다공질 중공사막에 도달해 그것에 의해 기포가 효율적으로 제거되는 것을 의미한다고 말할 수 있어도, 간헐류의 압력변동에 의한 기포 의 분리효율의 향상에 대해서는 본건 명세서에서는 확인 할 수 없다. 따라서, 간행물 1 은 중공사막의 구멍부분으로부터 기포를 뽑는 것이 아닐 가능성를 지적하면서, 중공사막 를 다공질막으로 하는 정정 발명의 구성의 용이성을 언급한 다음, 비록, 다공질막의 구 멍부분으로부터 기포를 제거한다고 하는 작용이 알려지지 않아도, 그 구성에 의한 작용 효과는 당연하게 생긴다고 한 재판소의 판시는 보통의 진보성의 판단수법에 따른 것으로 서, 그것을 사후분석 으로서 비난하는 것은 맞지 않는다는 의견이 있었다. 3) 유저 등에 의한 본건 발명에 대한 평가( 상업적 성공 등 ) 심리판결 취소소송에서는 쟁점이 되지 않지만, 본건발명이 제품화되어 유저로부터 제품 이 높은 평가를 얻고 있는 것도 유리한 효과로서 참작해서는 안되는가 라는 의견도 있 었다. 심사 기준에서도, 상업적 성공 또는 이것에 준하는 사실은, 진보성의 존재를 긍정적으 로 추인의 것에 도움이 되는 사실로서 참작할 수 있다. 라고 여겨지고 있다. 그렇지만, 상업적 성공 등에 대해서는, 출원인의 주장 입증에 의해, 이 사실이 청구항과 관련되는 발명의 특징에 기초를 두는 것이어서, 판매기술이나 선전 등, 그 이외의 원인에 의하는 것은 아니다는 심증이 얻어진 경우에 한정한다. 라고 여겨지고 있어 187), 본건 정정발 명의 경우도, 특허청구의 범위의 구성에 의해서, 유저로부터 높은 평가를 얻고 있는지 신중하게 검토할 필요가 있다. 1 현저한 효과에 대해서의 명세서의 기재요건과 진보성 판단의 관계 명세서의 기재 요건에 대해서는, 특허출원의 시점에 있어서 발명의 현상이론이 판명되 187) 일본 특허청, 심사 기준 제 II부 제 2장 2.8(6) 130

140 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 어 있지 않아도, 당업자가 용이하게 실시 할 수 있는 정도로, 작용 효과가 명세서에 기 재되어 있으면 좋다고 되어 있다. 진보성의 판단에 있어서는, 인용발명과 비교한 유리한 효과가 출원시의 기술수준으로 부터 예측되는 범위를 넘은 현저한 것인 경우를 제외하고, 청구항과 관련되는 발명이 인용발명과 비교한 유리한 효과를 가지고 있어도, 당업자가 청구항과 관련되는 발명 에 용이하게 상도하는 것에 충분히 논리부여가 가능할 때는, 진보성은 부정되고 또, 원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 있어서 인용발명과 비교한 유리한 효과가 명세서 또는 도면에 기재되어 있지 않고, 한편, 명세서 또는 도면의 기재로부터 당업 자가 추론할 수 없는 의견서 등으로 주장 입증된 효과는 참작해서는 안된다고 여겨지 고 있다. 본건에 대해서는, 명세서의 기재요건은 만족하고 있지만, 결과적으로 진보성 판단에 있 어 작용 효과에 대해서 명세서의 기재가 쟁점이 된 것이어서, 명세서에서 작용 효과의 기재에 대해서의 한계 사례인 것은 아닐까 생각할 수 있다. 6. 인용문헌들의 조합에 대한 동기부여로써 저해 요인을 인정 받지 못해 진보성이 부정된 사례 평16( 行 ケ) 10424호 1. 사건의 요약 : 본원발명은, 보통 상태에서는 용기의 내부방향으로 접시모양으로 움푹 패인 탄성력이 있는 막으로 이루어진 밸브본체를 가지는 음료용기이며, 용기의 마시는 입구에서 흡입에 의해 음료액체가 흘러, 흡입이 없어지면 자신의 탄성에 의해 보통 상 태에 복귀해 폐쇄되는 음료용기와 관련되는 발명에 관한 것이다 거절사정 불복심판에 있어서, 탄성이 있는 막으로 이루어진 밸브본체를 가지는 음료용 기이며, 용기의 마시는 입구에서 흡입에 의해 음료액체가 흘러, 흡입이 없어지면 자신 의 탄성에 의해 보통상태에 복귀해 폐쇄되는 음료용기가 기재된 간행물 1, 및 내용물 측 의 요면상에 만곡한 탄성체로 이루어진 밸브본체를 가지는 조미료나 샴푸 등의 병이며, 사용시에 병을 기울이는 등 감압함으로써 내용물의 액체가 유출 되며, 감압힘이 없어지 면 자신의 탄성에 의해 원형으로 복귀하는 병이 기재된 간행물 2 에 근거해, 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로서, 본원발명에 대한 거절사정이 유지되었다. 이것에 대해서, 심리판결 취소소송에 있어서, 간행물 1과 간행물 2와의 기술분야의 상 위, 작용의 상위, 저해요인의 간과 등을 이유로 진보성을 주장했지만, 그 주장은 인정되 지 않았다. 2. 쟁점사항 : a. 동기 부여의 유무에 대해 b. 저해 요인의 유무에 대해 131

141 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 3. 본원의 내용 및 심결, 판결 내용 (1) 특허청구범위 청구항 1 음료액체가 통과함으로써 이용자가 음용액체를 섭취하기 위한 물품이며, 상기 물품은 유연하고 탄성이 있는 막으로 이루어진 변을 갖춘 입구를 가지고 있고 상기 막은, 변의 영역에서 소정크기의 흡입에 의해서, 상기 물품을 통해 음료액체가 흐를 수 있도록 한 적어도 하나의 슬릿을 갖추고 있는 것으로서, 상기 막은, 상기 물품의 사용시에 음료액 체가 섭취되는 방향과는 반대방향이다. 상기 물품의 내부방향으로 접시모양으로 움푹 패인 보통의 상태를 가지는 것, 및, 상기 막은, 흡입이 없어졌을 때, 자신의 탄성에 의 해서, 통상의 내부방향으로 접시모양으로 움푹 패인 상태로 복귀해서 폐쇄되는 것을 특 징으로 하는 물품. (2) 심결내용 1) 일치점, 차이점 [ 일치점] 음료액체가 통과함으로써 이용자가 음용액체를 섭취하기 위한 물품이며, 상기 물품은 유연하고 탄성이 있는 막으로 이루어진 밸브를 갖춘 입구를 가지고 있고 상기 막은, 밸 브의 영역에 소정크기의 흡입에 의해서, 상기 물품을 통해서 음료액체가 흐를 수 있도 록 적어도 하나의 슬릿을 갖추고 있는 것으로서, 상기 막은, 상기 물품의 사용시에 통 상의 상태를 가지는 것, 및, 상기 막은, 흡입이 없어졌을 때, 자기 자신의 탄성에 의해 서, 보통 통상의 상태로 복귀함으로써 폐쇄되는 것을 특징으로 하는 물품. [ 차이점] 본원 발명에서는, 상기 물품의 사용시에 음료액체가 섭취될 방향이라는 것은 반대 방향 으로, 막이, 물품의 내부방향으로 접시모양으로 움푹 패인 통상의 상태를 가지고, 흡입 이 없어졌을 때, 자기자신의 탄성에 의해서, 보통 상태의 내부방향으로 접시모양으로 움푹 패인 상태로 복귀함으로써 폐쇄되는 것에 대해, 간행물 1에서는, 막의 구체적인 형상에 대해서는 기재가 없는 점. 2) 차이점에 대한 판단( 심리판결의 오기 등을 일부 수정) 용기의 바깥쪽에 대해 요면장으로 이루어진 막이며, 소정 이상의 압력을 받았을 때에, 용기 바깥쪽 방향으로 변형하고, 해당 압력이 해제되었을 때에는, 해당막이, 용기의 안 쪽으로 향한 요면형상으로 복귀함으로써, 액누수방지의 역지밸브를 구성하는 것은, 간 행물 2에 기재되어 있다. 본원 발명 1, 간행물 1, 2의 모두 음료액체가 통과함으로써 이용자가 음용 액체를 섭취 하기 위한 물품으로 간행물 1 에, 간행물 2를 부가해 본원 발명을 구성하는 것은 당업자 가 적당히 할 수 있는 사항에 지나지 않는다. 그리고, 본원발명에 의한 주된 효과도, 간 행물 1, 2 로부터 당업자가 당연히 예측할 수 있는 정도의 것이며, 각별히 현저하다 라 고는 말할 수 없다. 132

142 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 (3) 재판소의 판단 1) 기술분야 및 작용 기능의 상위의 간과와 진보성 판단의 오류에 대해서 1 기술분야에 대해서 인용발명 1 및 본원발명 1 로 취급되는 물품은, 음료액체 인 것이 인정된다. 반면, 간행 물 2 에는, 산업의 이용분야 이 고안은, 액체의 조미료, 식품, 세제, 샴푸, 린스 등 병 에서 간이개폐도구를 구비한 병구에 관한 것이다., 인용발명 2에서 취급되는 물품에는 식품 을 포함하는 것, 식품 이란, 사람이 일상적으로 음식으로서 섭취하는 것의 총 칭. 음식물 을 의미하는 것( 코우지엔 ( 제5판) 주식회사 이와나미 서점 발행 1342 페이지) 으로부터 하면, 인용발명 2 에서 취급되는 물품에는, 음식물인 음료액체를 포함하는 것 이라고 인정되기 때문에, 인용발명 1과 인용발명 2 와의 사이에서, 취급되는 물품이 상 위한 것으로 인정할 수 없다. 2 작용 기능에 대해서 본원발명 1 의 특허청구의 범위( 청구항 1) 의 문언에 비추면, 청구항 1 의 흡입 이라는 것 은, 밸브 본체( 탄성체 막) 의 외부표면에 부압을 더하는 것을 말하는 것이라고 해석되기 때문에, 이점에서는, 밸브 본체가 붙은 용기를 감압해 밸브 본체의 내부 방향의 내부압 력을 높임으로써 내용물을 배출하는 인용발명 2 에서는, 내용물의 배출시에 밸브 본체에 대한 압력의 작용위치 ( 밸브 본체의 외부 표면측인가, 내부 표면측인가 ) 가 다른 것이라고 인정된다. 그렇지만, 본원발명 1과 인용발명 2 에서는, 밸브 본체( 탄성체 막) 의 외부의 압력을 내부 방향의 압력보다도 낮게 해, 그 차압에 의해서 밸브 본체를 통해서 내용물을 배출한다 고 하는 기술적 사상에 있어서 양자에게 차이는 없다. 원고가 주장하는 탄성체 막의 변형개방을 위한 압력의 전달기구, 사용되는 변의 기능에 상위가 있다는 것은 인정하지 못하고, 인용발명 1과 인용발명 2 에서는, 탄성체에서 구 할 수 있는 설계 조건 기술적 사상이 다른 것도 인정할 수 없다. 2) 저해 요인의 간과에 대해서 내용물의 배출시에 밸브본체 ( 탄성체막 ) 에 대한 압력의 작용위치 ( 밸브 본체의 외부 표면 측인가, 내부 표면측인가 ) 가 다르지만, 이것은 같은 기술사상 아래에서 단순한 설계적 사항의 차이에 지나지 않는 것이라고 해야 하는 것이기 때문에, 간행물 2 에는, 물품의 사용시에 음료액체가 섭취될 방향이라는 것은 반대방향이고, 막이, 물품의 내부방향으 로 접시모양으로 움푹 패인 통상의 상태를 가지고, 흡입이 없어졌을 때, 자기 자신의 탄성에 의해서, 통상의 내부 방향으로 접시모양으로 움푹 패인 상태로 복귀함으로써 폐 쇄된다 라는 차이점과 관련되는 본원발명 1의 막의 구성이 개시된 물건이라고 인정된 다. 이것에 비추면, 탄성체 막에 요구되는 강도로 붙은 설계 사상이 인용발명 1과 인용 발명 2 사이에 완전히 상위한 점이 있어서 인용발명 1에 인용발명 2를 적용하는 것에 대 한 저해요인이 있다는 취지의 원고의 상기 주장을 채용하지 못하는 것은 분명하다. 내 용물의 배출시에 밸브본체 ( 탄성체막 ) 에 대한 압력의 작용위치의 차이는 단순한 설계적 사항의 차이에 지나지 않는다는 것에 비추면, 원고가 주장하듯이 인용발명 1과 인용발 133

143 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 명 2 와의 사이에, 음용 액체를 입으로 직접적인 섭취를 의도할지에 차이가 있다고 해 도, 그것에 의해, 인용발명 1과 인용발명 2를 적용하는 것에 대한 저해요인이 되는 것 으로 인정할 수 없다. (4) 1) 검토 결과 동기부여에서 기술분야의 상위에 대해서 심사 기준에서는, 발명의 과제 해결을 위해서, 관련하는 기술분야의 기술수단의 적용 을 시도한다는 것은, 당업자의 보통의 창작 능력의 발휘이다. 예를 들면, 관련하는 기술 분야에 치환 가능한 혹은 부가 가능한 기술수단이 있을 때는, 당업자가 청구항과 관련 되는 발명에 이끌린 것의 유력한 증거가 된다 라고 되고 있어 188), 파칭코 게임기의 타 지장치를 슬롯머신에 적용 예도 나타나고 있다. 본원발명과 간행물 1 은 음료 액체 의 용기에 관한 것이고, 간행물 2는 식품 용 그릇 이라는 기재는 있지만, 용기로부터 직접, 입으로 빨려 들여가는 액체를 상정한 것은 아 니다는 의견도 있었지만, 양자가 관련하는 기술분야인 것에 다른 의견이 없고, 기술분 야의 상위만을 쟁점으로 하는 것은 무리가 있던 것은 아닐까 생각할 수 있다. 2) 동기부여에서 작용의 상위에 대해서 심사 기준에서는, 청구항과 관련되는 발명의 발명 특정사항과 인용발명 특정사항과의 사이에, 작용, 기능이 공통되는 것이나, 인용발명 특정사항끼리의 작용, 기능이 공통되 는 것은, 당업자라면 인용발명을 적용하거나 연결시키거나 해당 청구항과 관련되는 발 명에 이끌린 것의 유력한 증거 된다. 라고 여겨진다. 189) 본 사례에 있어서는, 흡입에 의해 개폐하는 간행물 의해 개폐하는 간행물 1의 밸브 본체와, 용기의 감압에 2의 밸브 본체를, 일단, 압력의 작용위치의 관점에서 보면 상위 개념화 하고, 차압의 작용에 의해 개폐하는 점으로 공통의 기술이다 고 인정한 다음, 상위개념으로서의 간행물 1과 간행물 2 의 밸브 본체의 적용을 용이 상도로 하고 있고, 실제로는 이 용이 상도로 한 상위 개념의 것을, 재차, 하위 개념화한 점에 문제가 있 는 것은 아닌가 라는 의견도 있었다. 그러면서, 본원발명의 클레임에는 소정의 크기 의 흡입에 의해서만 음료 액체가 흐르게 하는 이라고 발명을 특정하는 기재가 있지 만, 한편, 명세서 중에는, 흡입에 의해서 기능하게 하는 밸브 본체가 기재되지 않고, 흡입에 의해서만 이라는 클레임에 대응하는 실시 예가 기재되지 않기 때문에, 단지, 사용상태를 설명한 것에 지나지 않는 클레임으로 해석되는 것으로, 구조상, 본원발명 의 밸브 본체와 간행물 라는 결론으로 최종적으로는 일치했다. 3) 저해 요인에 대해서 2 의 밸브 본체 간의, 작용, 기능이 어떻게 바뀌는 것은 아니다 심사 기준에서는, 간행물 중에 청구항과 관련되는 발명에 용이하게 상도 하는 것을 방해할 정도의 기재가 있으면, 인용발명으로서의 적격성이 부족하다. 그러나, 과제가 188) 일본 특허청, 심사기준 제2부 제2장 2.5(2) 1 189) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장 2.5(2) 2 134

144 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 다른 등, 일견 논리부여가 가능한 경우에도, 기술분야의 관련성이나 작용, 기능의 공통 성 등, 다른 관점에서 보면 논리부여가 가능한 경우에는, 인용발명으로서의 적격성을 가지고 있다. 라고 여겨진다. 190) 본 사례에 대해서는, 판결에 저해 요인의 주장을 부정하는 설시로서, 그 전에 설시한 내용( 작용 기능의 상위에 대한 설시) 을 인용하는 것이며, 저해 요인의 주장을 부정하 는 이유가 명확하지 않다는 의견이 있었다. 그렇지만, 본 사례에서 원고의 저해 요인 의 주장은, 실질적으로 상기 1, 2 그리고 논한 동기부여의 부존재를, 말을 바꾸어 주장한 것이며, 본래적인 의미로의 저해 요인의 주장은 아니다. 저해 요인이라는 것은, 간행물끼리를 조합하는 것에 의해 기술적인 전제조건이 파탄 되고, 혹은, 조합으로 디메리트가 생기는 것이 기술상식으로서 알려져있다고 하는 간 행물끼리를 조합하는 것이 당업자에게 있어서 상정할 수 없는 경우를 말하는 것이고, 그러한 주장이 아닌 이상, 상기 2와 같은 이유에 의해, 저해 요인을 인정하지 않는 것에 아무런 불편은 없다는 결론에 침착했다. 4) 결론의 타당성에 대해서 상기와 같이, 진보성 판단에 관한 어프로치에 대해서는 여러 가지 의견은 있었지만, 기술분야의 공통성, 관련성, 작용, 기능의 공통성에서 봐서, 간행물 1 의 밸브 본체로서, 간행물 1과 관련하 는 기술분야인 간행물 2 의 형상을 적용하는 것에 곤란성은 없고, 간행물 1과 본원 발명의 밸브 본체의 형상의 차이에 따라서 다른 작용효과가 생긴다고는 인정할 수 없는 것으로, 간행물 1만 으로도 진보성을 부정할 수 있는 정도의 것이라는 의견도 있어, 본 건 발명에 대해서 특허를 받 을 수 없다고 한 심리 판결 및 판결의 결론에 대해서 타당하다 라고 하는 검토 결과였다. 7. 동기부여는 인정되나 저해요인은 인정되지 않고 특수 파라메타의 용이 상도성에 의해 진보성이 부정된 사례 평16( 行 ケ) 371호 1. 사건의 요약 : 본 건은, 소정 중합도의 결정 셀룰로오스 및 수용성 첨가제로 이루어지 고, 특수 파라미터의 특성이 규정된 구상핵에 관한 발명이다. 거절사정 불복심판에 있 어서는, 중합도의 불명한 결정 셀룰로오스 및 수용성 첨가제로 이루어진 구상핵이 기재 된 인용문헌 된 인용 문헌 유지되었다. 1, 및 일반적인 중합도의 결정 셀룰로오스를 구상핵에 이용하는 것이 시사 2 에 근거하고, 당업자가 용이 하게 발명을 할 수 있다고 하여 거절사정이 이것에 대해서, 인용 문헌 2의 소정 중합도의 결정 셀룰로오스는 붕괴성이라고 하는 성 질에 있어서 본원 발명과는 이질의 것이며 인용 문헌 1과 인용 문헌 2를 조합하는 것에 대해서 저해 요인이 있는 점, 본원 발명의 특수 파라미터는 당시의 기술수준에 있어서 미지의 개념이며, 미지의 개념에 근거해 문제를 해결하려고 하는 동기부여가 없는 점, 190) 일본 특허청, 심사 기준 제 II부 제 2장 2.8(1) 135

145 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 본원 발명의 제조 방법과 인용 문헌1 의 제조 방법으로부터 비교해도, 인용 문헌 1의 구 상핵이 본원 발명의 구상핵과 같은 성질을 가지는 개연성이 낮은점 등의 이유로부터 진 보성을 주장했지만, 심리판결 취소소송에 있어서 그 주장은 인정받지 못했다. 2. 쟁점사항 : a. 동기 부여의 유무에 대해 b. c. 저해 요인의 유무에 대해 특수 파라미터의 용이 상도성의 판단에 대해 3. 본원의 내용 및 심결, 판결 내용 (1) 특허청구범위 청구항 1 평균 중합도가 100~300 인 결정 셀룰로오스를 10~50% 및 수용성 첨가제를 10~90% 함 유하고, 진구도가 0.8 이상, tapping 외관밀도가 0.65g/ml 이상, 흡수율이 5~15%, 한 편 마손도가 0.8% 이하인 약학적으로 불활성인 구상핵. ( 청구항 1 에 있어서, 흡수율 5~15% 이상 이라고 있는 것은, 흡수율 5~15% 의 오기이 다고 인정.) (2) 심결내용 1) 일치점, 차이점 <일치점 > 결정 셀룰로오스 및 수용성 첨가제를 함유하고, 진구도가 0.8 이상, 외관밀도가 0.65g/ml 이상의, 약학적으로 불활성인 구상핵. <차이점 > 1 구상핵에 관해, 청구항 1 에는, 결정 셀룰로오스 10~50% 과, 수용성 첨가제 10~90% 를 함유하는 것이 규정되고 있는데 대해, 인용문헌 1 에는, 결정 셀로오스는 20~100% 함 유한다고 기재되어 있지만, 수용성 첨가제의 함유량에 대해서의 기재는 없는 점. 2 구상핵에 관해, 청구항 1 에는, 결정 셀룰로오스의 평균 중합도가 100~300 인 것이 규정되고 있는데 대해, 인용문헌 1 에는, 결정 셀룰로오스의 중합도에 기재가 없는 점. 3 본원발명의 구상핵의 외관 밀도는, tapping 외관 밀도(0.65g/ml 이상) 인데 대해, 인 용문헌 1 에는, 외관밀도의 값(0.65g/ml 이상) 과 같은 시험법에 따른 것일까 기재되지 않 은 점. 4 문헌 2) 1 본원발명의 구상핵은, 흡수율이 5~15%, 한편 마손도가 0.8% 이하인 것에 대해, 인용 1 에는, 구상핵의 흡수율 및 마손도에 대해서 기재되지 않은 점. 차이점에 대해서의 판단 차이점 i) 에 대해서 인용문헌 1에 기재된 결정 셀룰로오스 20~100% 의 범위 내에서, 약제의 용해성 및 과 립의 마손도의 관점에서 보면, 결정 셀룰로오스와 수용성 첨가제의 배합량을 조정하는 것은, 당업자가 적당히 할 수 있는 것이다. 이때에, 결정 셀룰로오스의 배합량을 인용문 136

146 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 헌 1에 시사되고 있는 범위 내의 20~50% 로 하는 것, 수용성 첨가물의 배합량을 인용문 헌 1의 실시 예 4, 5 의 예( 실시 예4 에서는, 결정 셀룰로오스와 유당의 총량에 대해 50%, 실시 예5 에서는, 결정 셀룰로오스와 자당의 총량에 대해 33% 이다.) 에 있는 10~90% 의 범위로 하는 점에, 각별한 곤란성이 있다고는 인정받지 못한다. 2 차이점 ii) 에 대해서 인용문헌 1 에 기재한, 치밀하고 강도가 뛰어나고 유동성의 점에서도 뛰어난 구형핵에 사용되는 결정 셀룰로오스로서, 강도, 붕괴성, 유동성의 점에서 뛰어난 과립을 주는 것 이 자명한 인용문헌 럽게 상도 해 얻을 수 있는 것이다. 3 차이점 iii) 에 대해서 2 에 기재한 정도의 중합도의 것을 채용하는 것은, 당업자가 자연스 외관밀도에는, 소충전에 의한 외관밀도와 tapping 외관밀도와 같은 밀충전으로의 외관 밀도가 있어, 인용문헌 1에 기재한 외관밀도가 어느 쪽을 의미하는지는 분명한 것은 외 각전자의 경우에는 소충전 밀도가 0.65g/ml 이상이면, tapping 외관밀도는 그 이상으 로 높아지는 것은 분명하다고 해, 후자의 경우, 밀충전에 의한 시험법으로 하고 tapping 시험법은 대표적인 것 이기 때문에, 인용문헌 1에 기재한 외관밀도에 대응하는 범위 내를, tapping 시험법에 따르는 외관밀도로 규정하는 것은 당업자가 적당히 할 수 있는 것이다. 4 차이점 iv) 에 대해서 인용문헌 1 은, 치밀하고 강도가 뛰어난 구상핵을 얻는 것을 목적으로 하고 있어 마손 번이 낮은 구상핵을 얻는다고 하는 본원발명의 목적과 표현상의 차이가 있는데 지나지 않고, 내용적으로 되는 것은 아니고, 마손의 낮은 과립으로 하는 것은 상술한 대로, 과 립별로 둘 수 있는 주지의 과제목이기 때문에, 인용문헌 1 에 기재한 구상핵에 있어서, 사용하는 결정 셀룰로오스나 수용성 첨가제의 종류 및 배합량 등을 조정하고, 본원발명 정도의 마손도의 구상핵으로 하는 것은 당업자가 용이하게 할 수 있는 것이다. 인용문헌 1 에는 흡수율에 대해서의 기재는 없지만, 흡수율은, 사용하는 결정 셀롤로오 스의 중합도나 배합량, 수용성 첨가제의 종류나 배합량 등에 의해 변화한다고 해석되어 지는 것, 상술한대로, 결정 셀룰로오스의 중합도로서 본원발명의 정도의 것을 채용하는 것은 당업자라면 자연스럽게 상도할 수 있는 것이다고 해, 수용성 첨가제의 종류나 배 합량은 목적에 따라 당업자라면 적당 조정할 수 있는 사항인 것, 인용문헌 1 에서는, 본 원발명과 같이, 구상핵의 강도, 코팅의 경제성, 과립제로서의 붕괴 용해성의 점에서 뛰 어난 것을 얻는 것을 목적으로 하고 있다로 부터, 흡수율 점이 기재된 유무에 관계없 이, 본원발명 정도의 흡수율을 가지는 구상핵을 얻는 것 자체는, 당업자가 용이하게 할 수 있는 것이다. 본 명세서의 기재에 의하면 흡수율을 특정하는 기술적 의의는, 흡수율이 너무 작아서 결합액이나 코팅액을 분무했을 경우에, 과립의 응집 등이 많아지거나 흡수율이 크고 분 체의 피복 속도가 늦어진다 ( 0005, 0010 ) 라고 한 적이 없는, 코테그 효율이 좋은 구상핵으로 하는 것이다 라고 해석되는 것, 상술한대로, 인용문헌 1 에는, 본원발명과 같 137

147 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 이, 코팅 가공의 경제성의 관점에서 구상핵을 개량하는 것이 시사되고 있어 흡수율의 기재된 유무에 관계없이, 본원발명 정도의 흡수율을 가지는 구상핵을 얻는 것에 각별한 곤란성은 인정받지 못한다. (3) 재판소의 판단 1) 차이점 2에 대해서 용이 상도성의 판단의 잘못 인용문헌 2 에 있어서는, 상기대로, 결정 셀룰로오스의 평균 중합도가 60 미만이면 충 분한 강도를 얻을 수 없는 것, 평균 중합도가 375를 넘으면 섬유성이 나타나 고 유동 성, 고부피 밀도의 것을 얻지 못하고, 상기 구상핵을 이용한 정제의 붕괴 시간이 길어 지는 것, 및, 시판의 결정 셀룰로오스 집합체의 평균 중합도는, 215, 220 이며, 본원발 명의 차이점 ii) 와 관련되는 구성에 정으로 포함될 수도 있다는 것도 개시되어 있기 때 문에, 차이점 ii) 와 관련되는 평균 중합도 100~300 의 결정 셀룰로오스 라는 구성은, 약제에 사용하는 결정 셀룰로오스의 평균 중합도로서 일반적으로 선택될 수 있는 범위 의 것이며, 어느 것이나 특별한 범위의 것은 아닌 것이 분명하다. 심리판결은,, 오히려, 그 판단에 있어서는, 인용발명 1 의 치밀하고 강도가 뛰어나 유동성의 점에서도 뛰어난 구형핵 과 인용발명 2 의 강도, 유동성의 점에서 뛰어난 과 립 의 공통성을 파악하고, 인용발명 1에 인용발명 2의 평균 중합도의 결정성 셀룰로오 스를 채용하는 것을 용이하게 상도할 수 있는 것으로 판단했다고도 해석하는 것이다. 인용발명 1 의 구상핵의 붕괴성에 대해서는, 후술대로, 인용발명 2의 것과 공통의 것이라 고 생각하는 것이 가능하지 않는 것이라면, 심리판결이 인용 발명2 의 붕괴성 을 지적 한 점은 상당하지 않다고 해도, 약제의 붕괴성은, 결정 셀룰로오스를 구상핵의 조성물 로서 사용한 것일까, 부형제의 성분으로서 사용한 것일까에 의해도 변할 수 있고, 구상 핵으로 사용하는 결정 셀룰로오스에 있어서도, 후술대로, 그 평균 중합도만으로 결정되 는 것이 아니고, 결정 셀룰로오스의 배합 비율 등에 의하는 것이 당연하게 이상하다는 것은, 인용발명 2의 약제의 붕괴성이 높은 것이 이것을 인용발명 1에 적용함에 대해서의 저해 요인이 된다고 말할 수 없다. 2) 차이점 4에 대해서 용이 상도성의 판단의 잘못( 1 흡수율에 대해서 흡수율은, 구상핵의 제조 방법 제조 조건에 의해도 변동한다... 확실히, 구상핵의 제조 방법 제조조건에 관해서, 압밀화와 마손도의 관계에 대해서는 기재가 있지만, 압밀화와 흡수율과의 관계에 대해서는 특히 설명은 없다. 즉, 본원 명세서에서는, 오로지 강도 의 관점으로부터 설명에 머무는 것이어서, 핵의 흡수율을 억제하는 것에 관한 기재이다 고 보는 것은 즉시는 곤란하다. 또, 상기대로, 본원발명의 구상핵이 수중에 있어서 붕괴 하기 어려운 일과, 구상핵의 흡수율과의 관계에 대해서는, 본원 명세서에 아무런 기재 가 없고, 본원 명세서에서는 불명확하다. 인용발명 1 의 구상핵은, 조립공정 중에 있어서, 표면이 젖는 것에 의해서 핵끼리 응집 하지 않음으로써, 적당의 건조작용이 더해지는 것이다. 덧붙여 본원발명의 과제의 하나 인 구상핵의 응집의 회피 는, 이러한 조립공정 중의 가루 상호의 응집이 아니고, 조립 138

148 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 후의 구상핵에 대해 약제 분체를 피복할 때의 핵끼리의 응집을 회피하는 공정에 있어서 도, 핵의 표면이 젖어 버리면, 핵끼리의 응집 등의 문제가 생기는 것, 또는, 핵의 표면 이 젖음를 막는 것으로, 이 문제를 해결할 수 있는, 기술적 과제와 그 해결 방법에서 공통성이 있다고 해야 한다. 인용발명 1 의 미결정 셀룰로오스의 구상과립은, 제재상 경제상 많은 이점 등을 가지 고 있고, a. 표면 평활함, b. 치밀하고 중질인 것, c. 진구도가 큰 것이 명확하기 때문 에 결정 셀룰로오스 자체는, 그 팽윤성이 큰 것이다고 해도, 인용발명 1에 개시된 결 정 셀룰로오스와 다른 성분을 함유한 조성으로부터, 인용문헌 1에 기재된 전동조립법에 의해 제조한 구상핵은, 전동조립법 ( 건조공정을 포함한다 ) 에 의해, 겉표면 평활, 치밀, 중질로 진구에 가까운 것이 형성되는 것이라고 인정되어 그 흡수율에 대해서는 구체적 인 개시는 없기는 하지만, 그 구상핵이 팽윤성이 높은 것이다고 볼 수 있는 것은 아니 다. 또한, 본원 명세서에 기재된 종래의 결정 셀룰로오스로 이루어진다 구상핵에서 문 제 에 대해서는, 인용문헌 1 에 기재되지 않고, 흡수율에 영향을 주는 인자로서 사이즈 축소, 압밀화를 수반하는 제조 방법 제조 조건에 대해서도 직접적인 기재는 없다. 만일, 본원발명의 구상핵의 흡수율이라고 하는 평가방법이 본건 출원 이전에 존재하지 않았다 는 것으로서도, 인용발명 1 의 구상핵에 대해서 흡수율을 측정하면, 본원발명의 흡수율 과 유사한 물건이 되든가, 혹은, 본원발명의 흡수율과 유사한 것을 포함하는 개연성이 강한 경우에는, 단지, 인용문헌 1 에 있어서는, 본원발명에서 정의되고 있는 흡수율이라 고 하는 관점에서 보면 그 구상핵을 분석하는 것이 없었던것 뿐이어서, 본원 명세서의 구상핵과 유사한 구성의 것이 이미 존재하고 있었다고 추인할 수 있는 것이기 때문에, 인용문헌 1 에 있어서 흡수율에 대해서의 기재가 없다고, 본원발명에 대해서, 그 흡수율 의 구성을 근거로서 즉시 그 진보성을 인정하는 것은 상당하지 않다. 즉, 인용발명 1 의 구상핵에 대해서, 본원 명세서에 있어서 규정된 흡수율로 말하는 개 념에 상도하는 것이 곤란한 것이 아니고, 인용발명 1 의 구상핵에 있어서, 본원 명세서 에 규정된 흡수율 5~15% 의 구성인 것과 유사한 것을 포함한다 라는 개연성이 있다고 인정되는 경우에는, 본원발명에서 구상핵에서 흡수율 5~15% 인 구성은 인용발명 1 자체 로부터 용이하게 상도할 수 있던 것이라고 해야 한다. 본원발명의 흡수율은, 심리판결이 인정했던 대로, 결정 셀룰로오스의 평균 중합도와, 결정 셀룰로오스와 수용성 첨가제의 배합비율에 의해 결정되는 것이고, 인용문헌 1에 있 어서는, 본원발명의 평균 중합도의 미결정 셀룰로오스의 배합비율이 본원발명에 나타난 그것과 상당부분에 있어서 중복하는 것 하지만 나타나고 있는 것이기 때문에, 인용발 명 1의 구상핵 중 미결정 셀룰로오스의 배합비율이 20~50% 의 것으로, 인용문헌 2에 개시되었다 예를 들면 표준적인 평균 중합도 220 의 결정 셀룰로오스를 사용한 것을, 인용문헌 1 에 기재된 전동조립법으로 제조한 구상핵의 흡수율을 측정하면, 본원 발명과 유사의 흡수율의 구성이 포함되고 있는 개연성이 높다고 말할 수 있는 것이다. 또, 인 용문헌1 에 있어서는, 구상핵의 조립 공정에 있어서 이지만, 핵의 표면이 젖음에 의한 핵끼리의 응집이나 기벽으로의 부착의 문제가 생기는 것이 이미 지적되고 있는 것부터 139

149 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 하면, 구상핵에 약제를 피복하는 공정에 있어서 핵의 표면에 젖음이 생기면 핵끼리의 응집이나 핵의 기벽으로의 첨부벌의 문제가 생기는 일도 당업자에게 있는 것이 당연하 게 파악하는 과제인 것, 및, 약제의 분체를 입자표면에 피복할 때에, 흡수성 물질을 입 자에 첨가하여 입자표면의 수분양을 줄여, 입자표면의 젖음상태를 개선하는 일도 기술 상식으로, 인용발명 1 의 구상핵에 있어서, 구상핵의 흡수율을 적당한 범위에서 억제한 것처럼, 결정 셀룰로오스의 배합비율을 조정하는 것은, 당업자이면 적당히 할 수 있는 설계적 사항이라고 해야 한다. 2 제조 방법에 대해서 본원 발명의 구상핵의 흡수율에 대해서, 제조방법, 제조조건에 의한다 배합비율 이외 의 인자가 영향을 주는 것, 및, 본원 발명의 구상핵이 수중에 있어서 붕괴하기 어려운 일과 구상핵의 흡수율과의 관계에 대해서는, 본원 명세서에는 아무런 기재가 없는 것 이어서, 인용 발명 1의 구상핵은 외관밀도 0.65g/ml 이상이며, 본원발명의 구상핵은 tapping 외관밀도가 g/ml 이상 이기때문에, 양자는 그 외관 밀도에 있어서 차 이가 없는 것, 및, 인용 발명 1 의 구상핵도 종래의 것에 비해, 치밀하고 중질로 한편 진 구에 가까운 것이 형성되고 있는 일을 고려하면, 본원발명의 구상핵과 인용발명 1의 구 상핵의 흡수율에 있어서 현저한 차이가 생기는 것이라고 보는 것도 할 수 없다. (4) 1) 검토 결과 동기 부여의 유무에 대해서 판결에서는, 인용문헌 1, 2 의 강도, 유동성이 뛰어난 과립을 얻는다고 하는 공통의 기 술 과제를 인정하고, 붕괴성 이라고 하는 기술 과제를 제외한 기술 과제로 동기 부여 를 실시하고 있지만, 이것은 기술방법 과제의 상위개념화는 아닌가 라는 지적도 있었지 만, 진보성 판단에 해당하는 과제의 공통성에 의한 동기부여는, 인용예의 기술 과제의 모든 것이 공통되는 일까지 요구하는 것은 아니고, 하나에서도 동기 부여가 될 수 있는 공통의 기술과제가 있으면 좋고, 붕괴성 을 제외하고 동기부여를 해도 이것 자체는 문 제 없다는 의견이 나왔다. 심사 기준에 있어서는, 과제가 공통되는 것은, 당업자가 인용발명을 적용하거나 연결 시켜 청구항과 관련되는 발명에 이끌린 것의 유력한 근거가 된다., 인용발명이, 청구 항과 관련되는 발명과 공통되는 과제를 의식한 것이라고 할 수 없는 경우에는, 그 과제 가 자명한 과제인지, 용이하게 착상할 수 있는 과제일지에 대해서, 한층 더 기술수준에 근거하는 검토를 필요로 하는 것으로 여겨지고 있어 191), 자명한 과제나 용이하게 착상 할 수 있는 과제도 허용하고 있는 점으로부터 하면, 반드시 기술과제의 모든 것이 공통 될 필요는 없다는 생각을 채용하고 있는 것이라고 해석된다. 또, 과제의 공통성에 대해 서 논하는 것보다도, 본원발명에 붕괴성이 없는 과립을 얻는다고 한다는 점에서 뛰어난 효과가 있다면, 오히려, 본원발명의 현저한 작용 효과로서 주장해야 하는 것은 아닌가 라는 의견도 있었다. 191) 일본 특허청 심사기준 제 II부 제 2장 2.5(2) 2 140

150 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 2) 저해 요인의 유무에 대해서 심사 기준에 있어서는, 간행물 중에 청구항과 관련되는 발명에 용이하게 상도 하는 것 을 방해하는 만큼의 기재가 있으면, 인용발명으로서의 적격성이 부족하다. 그러나, 과 제가 다른 등, 일견, 논리부여를 방해하는 기재가 있어도, 기술분야의 관련성이나 작용, 기능의 공통성 등, 다른 관점으로부터 논리부여가 가능한 경우에는, 인용발명으로서의 적격성을 가지고 있다. 라고 여겨지고 있다. 192) 본 건에 대해서는, 저해요인이 없다고 보는 판시내용에 대해서, 의견이 나뉘었다. 본원 발명은, 구상핵이 팽윤하지 않고 약제를 확산시키는 비붕괴성 타입인데 대하고, 인용 예1 은, 구형과립을 핵으로 해, 그 표면에 약제를 코팅한 약제 이며 ( 구상핵이 팽윤하는 것으로써 피막이 파괴되어 약제를 확산시키는 타입에 한정하지 않고, 본원발명의 타입 을 포함하는 것), 인용예2 는, 셀룰로오스를 붕괴시켜 안의 약제를 확산시키는 타이프이 며, 원래, 양 발명은, 기능적으로 다른 타입의 약제인 것임에도 불구하고, 조합하는 것 은 저해 요인이 되는 것은 아닌지, 인용예2 에는 붕괴성 이 뛰어나다고 기재되고 있는 것에도 불구하고, 이 점을 무시하고, 양자를 조합할 때에 저해 요인이 없다고 한 판결 은, 원고의 주장에 대해서 심리하고 있지 않는 것이 아닌지, 라는 지적이 있었다. 이 지적에 대해, 붕괴성 은, 셀룰로오스 자체가 가지는 성질이며, 셀룰로오스 자체에 붕괴성이 있었다고 해도, 다른 궁리로, 강도나 흡수율을 소정의 범위 내로 하는 것은 가능한 것으로, 인용 예2 의 붕괴성 이 뛰어난다 라는 기재는, 저해 요인이라는 것은 말할 수 없는 것은 아닌지 없는가 라는 반론이 있었다. 또, 원래 차이점 ii) 는, 구상핵에 관해, 청구항 1 에는, 결정 셀룰로오스의 평균 중합번 이 100~300 인 것이 규정되고 있는데 대해, 인용문헌 1 에는, 결정 세룰로오스의 중합도 에 대해서의 기재가 없는 점 이라고 하는 것이며, 인용예1 의 미결정성 셀룰로오스 는, 인용예2 의 기재로는 시판의 결정 셀룰로오스이며, 중합도도 본원 발명의 수치한정과 다 르지 않는 것으로, 인용예2 의 결정 셀룰로오스를 사용하는 것은 당연한 선택이며, 원래 저해 요인의 문제는 없고, 실질적인 차이점이라고도 할 수 없는 것은 아닌가 라는 지적 도 있었다. 3) 특수 파라미터의 용이 상도성에 대해서 심사 기준에서는, 특수 파라미터라는 것은 이하와 같이 정의되고 있다. 1 해당 파라미터가, 표준적인 것, 해당 기술분야에 있어서 당업자에게 관용되고 있다 는 것 또는 관용되어 있지 않은다 고 해도 관용되고 있는 것과의 관계가 당업자에게 이 해할 수 있는 것도 어느 것에도 그 해당하지 않는 것. 2 해당 파라미터가, 표준적인 것, 해당 기술분야에 있어서 당업자에게 관용되고 있다 것 또는 관용되어 있지 않는다고 해도 관용되고 있는 것과의 관계가 당업자에게 이해할 수 있는 정도의 것인가에 해당하지만, 이들의 파라미터가 복수 조합된 것이지만, 전체 로 해 i) 에 해당하는 것이 되는 것. 193) 192) 일본 특허청 심사기준 제 II부 제2장 2.8(1) 193) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 1장 2.2.2(4) 2 141

151 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 발명을 특정하는 사항에 특수 파라미터를 포함한 경우의 진보성 판단에 대해서는, 심사 기준에서는 기능 특성 등에 의해 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함한 청구항이 며, 인용발명과의 대비가 곤란한 경우가 있다. 그러한 경우에 있어서는, 인용발명에 대응하는 물건과의 엄밀한 일치점 및 차이점의 대비를 실시하지 않고, 심사관이, 양자 가 유사한 물건이며 본원 발명의 진보성이 부정된다 라는 일응의 합리적인 의심을 품었 을 경우에는, 진보성이 부정되는 취지의 거절 이유를 통지한다. 출원인이 의견서 실험 성적 증명서 등에 의해, 양자가 유사한 물건으로 본원발명의 진보성이 부정된다 라는 일응의 합리적인 의심에 대해서 반론, 해명하고, 심사관의 심증을 진위불명이 되는 정 도로 부정할 수 있었을 경우에는, 거절이유가 해소된 것으로 한 다음, 일응의 합리적인 의심을 품는 경우의 예로서, 청구항과 관련되는 발명과 인용발명이 동일 또는 유사한 기능 특성 등에 의해 특정된 것이지만, 그 측정 조건이나 평가방법이 다른 경우이며, 양 자 간에 일정한 관계가 있어, 인용발명의 기능 특성 등을 청구항에 관계되는 발명의 측 정 조건 또는 평가방법에 의해 측정 또는 평가하면, 청구항과 관련되는 발명의 기능 특성 등과 유사한 것이 되는 개연성이 높고, 진보성 부정의 근거가 되는 경우 가 나타 나고 있다. 194) 본건에 대해서는, 흡수율을 보통과는 다른 새로운 개념( 특수파라미터 ) 으로서 정의하여 클레임 되고 있지만, 해당 흡수율의 수치 한정에 대해서는, 이하의 이유로부터, 진보성 이 없다는 결론에 일치했다. 즉, 시판되고 있는 일반적인 중합도의 셀룰로오스를 재료로서, 일반적인 방법으로 구상 핵을 제조하면, 같은 정도의 흡수율이 되는 개연성이 높고, 흡수율 이라고 하는 특수 파라메타는 구상핵의 표면 젖음상태의 개선에 대해서 규정한 것이지만, 기술상식이나 인용예1 의 구상핵이 젖음 상태의 개선에 대해서의 기재로부터, 흡수율, 즉, 구상핵의 표 면의 젖음 상태의 개선이라고 한다고 하는 개념을 이끄는 것에도 용이라고 판단되어도 어쩔 수 없다는 의견이었다. 덧붙여 원고가 주장하듯이, 배합 비율뿐만이 아니라, 제조조건 등에 의해서 인용예1의 구상 핵이 본원 발명의 흡수율의 범위 내에는 들어가지 않는다고 한다면, 제조 조건 등 을 명세서에 기재해 두어, 제조 조건의 차이로부터 그 상위를 설명할 필요가 있던 것은 아닌지, 본건의 경우, 흡수율을 특수 파라미터로서 제조 조건을 관리하면 붕괴성이 없 는 구상핵을 용이하게 제조 할 수 있다고 하는 구체적 효과의 기재가 있으면, 기능 특 성이 유사하다는 개연성이 낮아져, 진보성이 인정될 가능성도 있던 것은 아닌가 라는 지적도 있었다. (5) 결론의 타당성에 대해서 본원발명을 거절한 판결의 결론은 타당한 것은 아닌가 라는 의견이었다. 타당으로 하는 이유로서, 차이점 2의 결정 셀룰로오스의 중합도에 관해서는, 인용예2 의 기재, 본원 당초 명세서의 기재부터, 본원 발명의 결정 셀룰로오스가 시판되고 있는 일반적 중합도 194) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제2장 2.6(1)(2) 142

152 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 의 결정 셀룰로오스를 의도하고 있는 것이라고 해석되어 실질적인 상위이라는 것은 인 정받지 못한다는, 차이점 4의 흡수율의 수치한정에 대해서는, 과립의 성분, 배합 비율 에 상위는 없고, 흡수율을 특정범위로 하기 위한 제조조건도 명세서에 기재되지 않은 이상, 본원발명과 인용예1 에 기재된 발명의 흡수율은, 같은 정도의 것이 되는 개연성이 높다고 생각할 수 있고 또한, 과립의 젖어 상태의 개선에 대해서 인용예1에 기재로부 터, 흡수율이라고 하는 개념을 이끈다는 것도 용이하기는 한 것은 아닐것인가 라고 하 는 것이었다. (6) 정리 상기 검토 결과를 근거로 삼으면, 본원발명을 거절한 결론은 타당이라는 검토 결과가 얻어집니다만, 심리판결 판결의 판시내용에 대해서 문제가 있다 라는 의견이 생긴 원인 이 어디에 있었는지를 검토하면, 이하의 점을 생각할 수 있다. 1) 과제의 상위 개념화와 저해 요인에 대해서 각 인용문헌 중에, 각각 복수의 과제가 기재되어 있는 경우에 있어서, 그 일부만을 추출해 과제의 공통성을 논하는 경우에는, 추출하지 않았던 그 외의 과제에 관한 기재 가 저해 요인을 놓치는 우려나, 과제의 상위 개념화에 의한 사후분석이라는 비판을 부 를 우려가 있지만, 본건에 대해서도 그러한 사례인 것이라고 생각할 수 있다. 심사 기준에 있어서는, 과제가 공통되는 것은, 당업자가 인용발명을 적용하거나 연결 시켜 청구항과 관련되는 발명에 이끌린 것의 유력한 근거가 된다., 인용발명이, 청구 항과 관련되는 발명과 공통되는 과제를 의식한 것이라고 할 수 없는 경우에는, 그 과제 가 자명한 과제인지, 용이하게 착상할 수 있는 과제일지에 대해서, 한층 더 기술수준에 근거하는 검토를 필요로 한다. 라고 되어 있다. 2) 특수 파라미터 발명에 대해서 특수 파라미터 발명에 대해서는, 특수 파라미터 그 자체가 단지 신규이면 좋기 때문은 아니고, 본원 발명의 수치한정 범위에 인용예의 것이 들어가지 않는 것과 함께, 해당 특수파라미터에 의해서 규정되는 개념에 대해서 용이하게 상도할 수 없는 것이 필요하 다. 본건은 청구인이 독자적으로 규정한 수식에 근거하는 흡수율 이라고 하는 특수 파 라미터로 수치 한정하고 있다. 물건의, 그 값은 성분과 배합율로 결정되는 것이 명세서 에 기재되어 있는 것만으로, 제조조건에 따라서는 동일조성, 배합율에 따라서 흡수율 이라고 하는 특수 파라미터가 다르게 만들어지는 구분 등의 기재가 명세서에 없었다. 이 점으로, 같은 조성과 배합 율을 시사하는 인용예가 같은 흡수율의 수치 한정범위에 들어가는 개연성, 및, 규정된 흡수율 의 수값 범위가 당업자에게 용이하게 상도할 수 있던 것을 부정하는 근거로 빠진 것은 아닌가라고 생각할 수 있다. 본 건의 출원경위 등을 참작하는데, 해당 특수 파라미터에 대해서는 출원 당초의 클레 임는 규정되지 않고, 당초 명세서에 특수 파라미터에 응한 제조 조건을 기재하지 않았 던 것일지도 모르지만, 출원 당초의 명세서에 기재에 근거하고, 유리한 효과 등 참작이 된 경우에도, 출원 당초부터 충실한 명세서의 기재가 있으면 진보성의 면에서 유익인 결과를 얻을 수 있을 가능성이 있었다고 생각된다. 143

153 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 8. 각별한 작용 효과를 인정받지 못해 진보성이 부정된 사례 평18( 行 ケ) 10161호 1. 사건의 요약 : 본 건은, 고객이 차량을 탄 채로 창을 여는 일 없이, 휴대단말로 주문 을 점포에 있는 관계자에게 송신하는 휴대단말시스템에 관한 발명이다. 거절사정 불복심판에 있어서, 차량에 탑재한 리모콘으로, 거래데이터를 자동 거래장치 (ATM) 에 송신하는 자동 거래시스템이 기재된 간행물 1 발명, 및 드라이브 스루 (drive-through)의 급유소에서 자동차에서 내리지 않고 급유의 주문과 급유요금을 청 산을 할 수 있는 주문 청산 시스템이 기재된 간행물 2 발명에 근거해, 당업자가 용이하 게 발명할 수 있는 것으로서 거절 심리판결이 되었다. 2. 쟁점사항 : a. 차이점의 간과에 대해서 b. 각별한 작용 효과의 참작에 대해서 3. 본원의 내용 및 심결, 판결 내용 (1) 144 특허청구범위 청구항 1 차량에 탑재된 휴대단말과, 이 휴대단말과 무선으로 통신하는 점포측 장 치를 가지는 휴대단말 시스템으로, 상기 점포측 장치에, 차량의 내점을 검출하면, 상기 휴대단말에서 거래에 걸리는 안내데이터를 송신하는 안내데이터 송신수단을 갖춘 상기 휴대단말에서, 상기 점포측 장치로부터 송신되어 온 안내데이터에 따르는 화면을 표시 수단에 표시하고, 주문데이터의 입력을 받아들이는 주문데이터 접수수단과, 이 주문데 이터 접수수단에 의해 받아들인 주문데이터를 상기 점포측 장치에 송신하는 주문데이터 송신수단을 갖춘 휴대단말 시스템. 청구항 2 상기 점포측 장치에, 거래에 걸리는 정산데이터를 상기 휴대단말에 송신 한 정산데이터 송신수단과, 상기 휴대단말에, 상기 점포측 장치로부터 송신되어 온 정 산데이터에 따르는 화면을 표시수단에 표시하고, 결제데이터의 입력을 받아들이는 결제 데이터 접수수단과, 이 결제데이터 접수수단에 의해 받아들인 결제데이터를 상기 점포 측 장치에 송신하는 결제데이터 송신수단을 준비해 여기에 상기 점포측 장치에, 상기 휴대단말로부터 송신되어 온 결제데이터에 따라 거래를 결제하는 결제수단을 갖춘 청구 항 1 의 휴대단말 시스템. 청구항 3 상기 주문데이터 접수수단은, 상기 안내 데이터를 표시한 상기 표시수단 의 표시 화면상에 배치한 터치 패널로 주문데이터의 입력을 받아들이는 청구항 2 의 기재의 휴대단말시스템. (2) 심결내용 1 또는 1) 본원발명 ( 이하 전자 라고 한다.) 과 간행물 1 에 기재된 발명( 이하, 후자 라고 한다.) 을 대비한다.

154 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 [ 일치점] 차량에 탑재된 휴대단말과, 이 휴대단말과 무선으로 통신하는 점포측 장치를 가진 휴대 단말 시스템이며, 상기 점포측 장치에, 상기 휴대단말에 대해서 거래에 걸리는 안내데 이터를 송신하는 안내데이터 송신수단을 갖춘 상기 휴대단말에, 상기 점포측장치로부터 송신되어 온 안내 데이터에 따르는 화면을 표시수단에 표시하고, 데이터의 입력을 받아 들이는 데이타 접수수단과, 이 데이터 접수수단에 의해 받아들인 데이터를 상기 점포측 장치에 송신하는 데이터 송신수단을 갖춘 휴대단말 시스템. [ 차이점 1] 안내데이터가, 전자에서는 리모콘으로 거래 종별 신호를 수신하면 송신되는 점. [ 차이점 2] 점포측 장치에 송신되는 데이터가, 전자에서는 래 데이터 인 점. 2) 차이점의 판단 [ 차이점 1] 대해서 차량의 내점을 검출하면 송신되는데 대하여, 후자에서는 주문 데이터 인데 대하여, 후자는 거 차이점 1 에 대해서 검토를 실시하면, 본원발명에서 차량의 내점을 검출한다 라고 말 하는 구성이, 어떤 것을 의미하는지 명확하지 않기 때문에, 우선, 이 점에 대해서, 검 토한다. 단락 번호 0015에는 도 4 및 도 5 는, 휴대단말기 및 점포내 시스템의 처리순서를 나타내는 플로차트 (flow chart) 이다. 점포내 시스템 20의 CPU 21 은, 가솔린 스탠드에 내점한 고객이 휴대하고 있는 휴대단말기 1 로부터 송신 데이터를 수신하면 (n21), 차내 에 탑재된 휴대단말기 1 에 대해서 거래 안내데이터를 송신해(n22), 휴대단말기 1로부터 주문데이터가 송신되는 것을 대기한다. 라고 기재되어 있어 특히 가솔린 스탠드에 내 점한 고객이 휴대하고 있는 휴대단말기 1 로부터 송신데이터를 수신하면 (n21) 및 손님 의 검지(n21) 라는 기재에서 보면, 손님의 검지 란, 점포내 시스템의 CPU가 휴대단 말기로부터의 송신데이터를 수신한다 는 것이다고 인정된다. 타방향, 후자에 있어서, 내점한 고객은, 우선 리모콘( 휴대단말 ) 의 거래 종별 선택화 면 에 있어서 거래 종별의 데이터를 송신하고, 자동거래장치 (ATM) 의 CPU 는, 리모콘( 휴 대단말) 로 부터의 거래종별 데이터( 송신 데이터) 를 수신하고, 조작 지시 데이터( 안내데 이터) 를 송신하고, 이후, 고객은 화면 지시에 근거하고, 차례차례 거래데이터를 입력해 나가는 것이다. 결국, 후자에 있어서도, 점포측 장치인 자동거래장치 (ATM) 가 송신하는 안내데이타는, 휴대 단말로부터 송신데이터의 수신에 근거하여, 송신되는 것이기 때문에, 전자는, 후 자의 구성을 포함하는 것이어서, 상기 차이점 1 은, 실질적인 차이점은 아니다. [ 차이점 간행물 2에 대해서 2 에 기재되어 있듯이, 차량에 탑재된 장치로부터, 급유 등에 관한 주문데이타를 송신하는 것은 공지의 기술수단이며, 또, 후자는, 자동거래장치에 대한 데이터 송신이 145

155 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 기 때문에 거래데이터 로 된 용어를 이용하고 있고 송신데이터를 주문데이터 라고 하 다는 점에 각별한 의의는 인정받지 못한다. [ 작용 효과] 에 대해서 전자가 가지는 작용 효과에 대해서도, 후자 및 간행물 효과의 총화와 비교해 각별한 것이라고도 인정받지 못한다. 3) 정리 2에 기재된 발명이 가지는 작용 본원 발명은, 상기 간행물 1, 2 에 기재된 발명에 근거해, 당업자가 용이 하게 발명을 할 수 있는 것이라고 인정되기 때문에, 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 특허를 받 을 수가 없다. (3) 재판소의 판단 1) 간행물 1 발명의 인정의 잘못에 의한 차이점의 간과에 대해서 간행물 1 에는, 리모콘으로 각종 거래데이터를 표시 입력해 ATM와 리모콘과의 사이에 데이타 송수신을 실시하는 것을 제외하면, ATM 자체의 기능이나 거래의 처리의 진행방 식이 종래의 것과 더욱 다른 것인 것의 기재 내지 시사를 찾아내지 못하고, 리모콘은 종래의 자기카드와 같은 형태로 이용된다고 여겨지는 것, 간행물 1에 기재된 ATM은 리 모콘을 이용하지 않고 보통의 조작도 실시할 수 있는 것인 것으로 보면, 리모콘으로 각종 거래데이터를 표시 입력해 ATM과 리모콘과의 사이에 데이터의 송수신을 실시하 는 것을 제외하면, ATM 자체의 기능이나 거래의 처리의 진행방식 자체는, 리모콘을 이 용하는 경우도, 보통의 ATM 와 각별 다른 것이 없다고 해석하는 것이 상당하다. 간행물 1 의 리모콘을 이용하는 경우에도, 각종의 거래에 이용되는 것이 상정되는 것은 간행물 1 에 거래종별의 입력 을 실시한다고 기재되어 있는 것부터도 분명하다 것, 거 래의 종별( 출금, 잔고 조회, 입금 등 ) 에 의해서 입력조작은 다른 것이기 때문에, 리모 콘을 이용하지 않는 경우의 보통의 입력조작과 비슷하게, 고객이, 우선, 리모콘에 거래 종별을 입력해 ATM에 송신하는 것에 의해서 거래가 개시되고 이것에 따라 ATM으로부 터 송신되는 안내데이터에 근거해 표시되는 조작안내에 따라서, 고객이 이후의 조작을 진행시킨 물건이다고 해석하는 것이 상당하다고 할 수 있다. 간행물 1의 ATM는 리모콘 을 이용하지 않는 보통의 조작도 실시할 수 있는 것인 것으로 하면, ATM의 구성에 대 해 특별한 한정이 없는 간행물 1 에 있어서는, ATM 의 거래순서는, 주지 예( 을1, 2) 와 비 슷하게, 거래종별의 입력을 기다리는 상태( 택시정류장 화면) 로부터 시작되어, 고객이 거 래종별 구별을 입력하면 거래의 처리가 개시된다고 하는 구성의 것이다고 생각하는 것 이 보통이다. 거래종별의 입력도 포함해 거래데이터가 일괄 송신된다고 한다면, 리모콘 으로 조작하는 경우에는, 리모콘을 이용하지 않는 보통의 경우라는 것은 상당히 다른 특수한 처리의 흐름을 필요로 하는 물건이라고 인정되기 때문에, 특수한 기능을 부가하는 것이 필요하게 될 것이다. ATM의 측에도 어떠한 간행물 1의 제3 도에는 거래종별 입력 의 스텝의 기재가 없는 것으로부터 하면, 거래종 별로서 지불 의 입력을 하고 이것에 대응하는 조작안내가 표시된 이후의 흐름을 설명 하는 것으로 해석해야 하는 것이다. 146

156 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 2) 차이점 1에 대해서의 판단의 잘못에 대해서 갑 5( 수속 보정서) 의 기재에 의하면, 차량의 내점의 검출 에 관한 구성으로서는 상기 점포측 장치에, 차량의 내점을 검출하면, 상기 휴대단말에 대해서 거래에 걸리는 안내 데이터를 송신하는 안내데이터 송신수단을 갖추어 ( 청구항 1 ) 로 여겨질 뿐이어서, 본원의 공개특허공보 ( 갑 3) 에도 CPU 21 은, 주유소에 내점한 고객이 휴대하고 있는 휴 대단말기 1 로부터의 송신데이터를 수신하면 ( 단락 0015 ) 이라는 기재가 있기 때문에, 차량의 내점을 검출하기 위한 구체적인 수단이 특정되는 것이 아니고, 안내데이터 송신 의 계기가 되는 것이면 충분한 것이라고 해석된다. 간행물 터 거래종별이 1 에 있어서도, 리모콘으로부 ATM에 송신되는 것을 계기로서 안내데이터가 송신되는 것이라고 할 수 있기 때문에, 본원발명의 상기 구성과 각별 다른 것이라고는 말하지 못하고, 심리판결 이, 본원발명은 간행물 1 발명의 구성을 포함하는 것이다고 판단했던 것에, 잘못이 있 다고는 말할 수 없다. 3) 유리한 작용 효과의 참작에 대해서 차량의 내점을 검출한 점포측 장치로부터 안내데이터가 보내지는 것에 의해서 점포측 장치와 휴대단말이 통신 가능하게 되었던 것을 확인할 수 있어 이후에 휴대단말이 주문 데이터의 입력수 첨부를 실시하는 것에 의해, 휴대단말로부터 송신되는 주문데이터가 점포측 장치에 수신되는 것이 확실히 된다고 하는 효과에 대해서는, 간행물 1에 기재된 발명에 있어서, 안내 데이터가 ATM로부터 리모콘에 송신되는 것에 의해서 같은 효과를 가지는 것이라고 인정된다. 다음으로, 휴대단말이 자동으로 송신 데이터를 송신하는 것이 가능해져, 운전자가 조작 하지 않고도 안내화면을 휴대단말에 표시시킬 수 있어 조작성이 향상한다고 하는 효과 에 대해서는, 상기대로, 본원 발명에 있어서 차량의 내점을 검출하기 위한 구체적인 수 단을 특정함인 것이 아니기 때문에, 발명의 요지에 근거하지 않는 것이고, 부당하다. 4) 간행물 2 발명의 인정의 잘못에 의해 차이점 2의 판단의 잘못 본원의 청구항 1 의 기재에 의하면, 주문데이터 의 구체적인 내용에 대해서까지 특정 되어 있는 것은 아니고, 거래를 위해서 송신하는 데이터를 주문데이터 라고 칭하는 지, 거래데이타 라고 칭할지는, 거래의 형태에 따라 적당 정해지는 정도의 사항이라 고 해야 하는 것이다. 따라서, 차이점 2 에 관한 심리판결의 판단 가운데, 간행물 2에 기재되어 있듯이, 차량에 탑재된 장치로부터, 급유 등에 관한 주문데이터를 송신하는 것은 공지의 기술 수단이다 라고 한 점은 근거가 부족하다고 해도, 간행물 1에 대해서 자동거래 장치에 의한 데이터 송신을 하기 위해 신데이터를 에 잘못은 없다. (4) 검토결과 거래데이터 라는 용어를 이용해 송 주문데이터 라고 한 점에 각별한 의의는 인정받지 못한다. 라고 한 판단 1) 인용간행물에 기재된 발명의 인정 수법에 대해서 심사 기준에서는, 간행물에 기재된 발명 은, 간행물에 기재되어 있는 사항 으로부터 인정한다. 기재 사항의 해석에 임해서는, 기술상식을 참작할 수 있어 본원 출원시에 기 147

157 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 술상식을 참작하는 것으로써, 당업자가 해당 간행물에 기재되어 있는 사항으로부터 이 끌어 낼 수 있는 사항( 간행물에 기재되어 있는 동일한 사항 이라고 한다.) 도, 간행물 에 기재된 발명의 인정의 기초로 할 수 있다. 라고 여겨지고 있다. 195) 본건에 대해서는, 간행물 1 발명의 인정에 대해, 출원 당시의 기술상식을 참작하고, 리 모콘으로 각종 거래데이터를 표시 입력해 ATM과 리모콘과의 사이에 데이터 송수신을 실시하는 것을 제외하면, ATM 자체의 기능이나 거래의 처리의 진행방식 자체는, 리모콘 을 이용하는 경우도, 통상의 ATM 과 각별 다른 것은 아니다고 해석하는 것이 상당하다 라고 해, 간행물 1 에 안내데이타 의 송신이 포함된다고 인정한 것이어서, 심사기준으 로 봐서, 일견, 허용되는 인정수법을 취하고 있지만, 이 인정은 간행물 1의 기재사항을 확대해 해석하는 것이라는 반대의견이 다수 있었다. 즉, 보통, 리모콘에 의한 기기의 원 격조작에 있어서는, 일단, 리모콘 내에 데이타를 입력한 후, 일괄하고, 원격조작하는 기 기에 송신하는 것이 기술상식이며, 간행물 1 발명에서 리모콘도, 간행물 1에 기재된 사 항에서는, 거래데이터를 일괄해 송신하는 것이라고 인정하는 것이 적당하고, 안내데이 터의 송신 에 대해서는, 오히려, 간행물 1 발명과의 차이점으로서 추출한 다음, 기술상 식으로부터 용이 상도로 해야 할 것은 아니었다고 하는 의견이었다. 2) 유리한 효과의 참작 심사 기준에서는, 인용발명과 비교한 유리한 효과가 명세서 등의 기재로부터 명확하게 파악된 경우에는, 진보성의 존재를 긍정적으로 추인하는데 도움이 되는 사실로서, 이것 을 참작한다. 그리고, 인용발명과 비교한 유리한 효과라는 것은, 발명을 특정하기 위한 사항에 의해서 주된 효과( 특유의 효과) 가운데, 인용발명의 효과와 비교해 유리한 것을 말한다. 라고 여겨지고 있다. 196) 본 건에 대해서는, 심리판결 취소소송에 있어서 원고가 주장한 유리한 효과에 대해서 는, 특히 이론은 없고, 또, 본원발명이 속하는 기술 분야에서 주지의 과제( 개인정보보 호) 에서 봐, 본원발명에는 시큐러티상 의 효과를 기대할 수 있는 것이다 라는 의견도 있었지만, 원래, 원서에 최초로 첨부한 명세서 등의 기재로부터 명확하게 파악할 수 있 는 효과라는 것은 말할 수 없다는 것으로부터, 진보성의 존재를 추인하는 것은 될 수 없다, 라는 검토 결과였다. 3) 결론의 타당성 상기와 같이, 진보성 판단에 관한 어프로치에 대해서 이론은 있었지만, 본원발명을 거 절한 결론에 대해서는 타당하다 라는 결론으로 일치했다. 이유로서는, 본원 발명과 심 리판결, 판결로 인용된 간행물 1 발명과의 차이점에 대해서, 간행물 1의 기재사항을 확 대 해석하는 일 없이, 안내데이터 의 송신을 차이점으로서 추출해도, 심리판결 취소소 송에 있어서, 이 기술분야에서 당업자의 기술수준을 나타내는 보강증거로 해서 나타난 을호증으로부터, 차량의 내점을 검출하는 기술도, 차량의 내점을 점포측 장치로부터 안 내데이터를 휴대단말에 송신하는 기술도, 해당 안내데이타에 근거해 휴대단말에 안내 195) 일본 특허청, 심사기준 제 II부 제 2장 1.5.3(3) 196) 일본 특허청, 심사 기준 제 II부 제 2장 2.5(3) 148

158 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 화면을 표시하는 기술도, 극히 흔히 있던 기술에 지나지 않고, 당업자가 용이 하게 상 도할 수 있던 것이라고 하지 않을 수 없다는 결론이었다. (5) 정리 본건에 대해서는, 심리판결, 판결의 결론에 대해서는 타당이라는 결론에 침착했지만, 심리판결, 판결의 판시내용에 대해서는 납득감을 얻을 수 있기 어렵다고 하는 검토 결 과였다. 이러한 결과가 된 원인으로서, 본건에 대해서는, 간행물 1의 기재사항에 대해서 주지기술 등의 기술상식을 참작해, 간행물 1 에 자동 거래 장치(ATM) 로부터 리모콘에 안내데이터 가 송신되는 발명이 기재되어 있는 점에 대해 동일하다고 인정하고 있지만, 간행물 1 의 기재사항을 확대 해석하는 일 없이, 안내데이터 의 송신을 차이점으로서 추출해도, 기술분야에서 당업자의 기술 수준( 주지기술 ) 으로부터 진보성을 질질 끌면, 충 분히 진보성을 부정할 수 있던 것이어서, 안이하게, 주지 기술 등의 기술 상식으로부터 간행물의 기재사항을 보충한 것이라고 해석했기 때문에, 심리판결, 판결에서 간행물 1 발명의 인정에 대한 납득감을 얻었던 것은 아닐까 생각할 수 있다. 본건에 대해서는, 본원발명과 간행물 1 발명과의 차이점 1 으로서, 내점의 검출 이 추출 함, 기술상식으로부터 실질적인 차이점은 아니라고 판단되고 있지만, 그 판단에 대해서는 어떤 반대의견이 없는 것으로부터 봐도, 안이하게, 주지기술 등의 기술상식으로부터 간행 물의 기재사항을 보충해 해석하는 것은, 출원인 청구인의 납득감을 얻을 수 있기 어렵고, 또, 차이점의 간과에 연결될 우려도 있으므로, 신중하게 해야 해도 생각할 수 있다. 덧붙여 본건에 대해서는, 심리판결에서 간행물 1에 기재된 발명의 인정에 의심를 가지 는 일이 없었으면, 소용없는 심리판결 취소소송을 제기할 것도 없었던 것은 아닌가라고 말하는 의견도 표명되었다. 판례에 대한 결론 평 12( 行 ケ) 284호건의 경우 재판에서 인용예 및 본건 특허의 청구항이 일본 특허청 과 독일 특허청에서 완전 일치하고 있으나 판결에 있어 독일 특허청의 경우 본 기술이 속하는 분야에서 기술상식으로 무부하 상태에서 S자의 용수철을 사용하는 것은 불안정 성이나 노이즈와 결합해서 사용해서는 안된다는 기술적 선입견 및 인용 예 1과 2의 과 제해결 수단이 크게 달라 인용예들의 조합가능성에 대한 요인 계기를 보는 것이 불가능 하며 인용발명의 존재가 오랫동안의 미해결수단이었던 요구를 해결하기 중요한 과제로 삼지 않았고 실제로 로소 S자형 용수철의 개발에 관련되지 않았으며 본원발명 출원 후에 비 S자형 용수철을 자동차 메이커에 채용하기에 이르렀다는 상업적 성공 등을 간접사 정을 고려하여 선행기술과 대비하여 종합적으로 판단하여 특허성을 인정한 반면, 일본 고등재판소에서는 합성력의 크기는 변형 전후의 용수철의 형상의 차이에 의해 정해지는 것이기 때문에 인용발명 2에 있어서 인용발명과 동일한 합성력을 얻는다고 한다면 자유 상태의 용수철 형상을 인용발명 1의 설치 상태와 동일한 형상으로 해서 이것에 변형을 가해 인용발명 1의 자유상태와 동일한 형상인 원통형상으로 취부하는 것이 가장 자연스 럽고 합리적인 발상이라고 취소결정을 유지한 것으로 진보성 판단에 있어 판단 기준의 요건 및 정도의 차이를 명확히 나타나고 있는 사례 중의 하나이다. 149

159 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 평 17( 行 ケ) 호건의 경우 다수의 문헌을 이용하여 인용 문헌에 기재 내지 시사 된 것에 근거해 용이발명이 인정되어 진보성이 부정된 사례이다. 통상 특허청의 심사실무 에 있어 일반적으로 3개 이상의 인용문헌을 이용하여 진보성을 부정하는 경우 그 인용 문헌의 기술로부터 해당 발명이 용이하게 발명할 수 있다고 지적만 하고 있을 뿐 용이 하게 발명할 수 있는 구체적인 이유에 대하여 제시하지 않는 경우가 많으며 이러한 경 우 인용문헌 3개 이상을 이용하여 진보성을 부정하는 경우 심사 경력이 많은 심사관이 나 출원인의 경우 부정적인 견해를 갖는 경우가 많다. 3극의 특허청의 대부분의 심사에 있어 이러한 케이스가 전혀 없는 것은 아니나 그렇다고 무리하게 다수의 인용문헌을 사 용하여 진보성을 부정하고 있다고 보여지지는 않는 것 같으나 일본 특허청의 경우 다른 특허청의 경우보다 이 케이스에 있어 약간은 두드러진 경향을 가지는 것 같다. 다만 3 극 특허청에서 주장하고 있는 중요한 점은 다수 문헌을 사용하여 진보성을 부정하는 경 우 사용하고 있는 문헌의 숫자가 중요한 것이 아니고 다수 인용 문헌의 조합에 대한 시 사, 선행 기술이 당업자로 하여금 공지된 특징들로 이루어진 발명을 구성하기 위한 총 체적 결합을 할 수 있도록 유도할 수 있는 것인가 또는 조합 발명에 대한 논리부여가 있는지의 여부가 중요한 근거로 작용한다고 보고 있는 것으로 상기 사례는 그러한 주장 의 다수의 문헌을 사용하여 구체적으로 진보성을 부정한 사례 예이다. 평 17( 行 ケ) 호건은 병용에 의한 항염증 효과의 상승적 증강효과를 주장하고 있지 만 단순히 상승적인 협력작용만으로는 안되고 고유의 효과가 없어 진보성이 인정되지 않은 사례이다. 통상적으로 발명의 진보성은 발명의 구성을 중시하여 구성의 용이 상도 성의 논리가 가능하면 진보성이 부정되나 예측되는 범위를 넘어선 현저한 효과가 인정 되는 경우 진보성은 부정되지 않는다. 그러나 주의해야 할 점은 인용발명과 비교하여 유리한 효과를 가지고 있다고 하더라도 당업자가 청구항에 관련된 발명에 용이하게 생 각이 다다를 수 있는 논리설정이 이루어진 때는 진보성은 부정된다고 본다. 평17( 行 ケ) 10490건은 최근 판례 경향에서 나타나고 있는 진보성 판단에 있어 변화를 보여주는 것 중의 하나로 종래의 판단기준의 주를 이루었던 효과 중시의 입장에서 구 성중시의 입장을 취하는 것을 보여주는 사례이다. 통상 구성중시의 입장은 과제의 공 통성, 기능. 작용의 유사성 등의 사실에 강한 경험이 작용하여 발명에 대해서 용이 상 도성이 추정되는가 여부와 상기 추정을 저해하는 요인의 유무 내지 상기 추정을 약하 게 현저한 효과 여부에 따라 진보성이 결정된다. 본 건은 구성 중심의 접근법으로부 터 진보성을 부정한 심결에 대해 판결에서는 과제 중심 접근법에 의해 진보성을 인정 하였다. (7) 결 론 특허 출원된 발명의 진보성에 대한 판단이 점점 엄격해져 가고 있다. 이는 특허 고 객들의 요구이고 이러한 고객들의 만족도 향상을 위해 국제적으로 조화되고 안정된 통 일화를 추구하는 진보성 판단 기준은 오늘날 특허성 판단 실무에 있어 객관화를 위해 여러 가지 요건들을 감안하여 종합적으로 판단하여 실시하며 발전해 왔다. 150

160 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 통상적으로 가능한 한 사건의 사실에 근거한 주장, 입증 판단을 우선으로 하고 그 다음 그로부터 예측 가능한 범위 내의 모든 상황을 총체적으로 판단하여 인정하려는 방 향을 향해 발전해 가고 있다고 볼 수 있다. 일본 특허청의 진보성 판단에 대해서는 최근 서의 판단 보다도 엄격하게 이루어지고 있다는 인상이 있다. 일본 특허청의 진보성 판단은 심사 기준을 빌어 한마디로 말한다면 3~5년 사이에 미국 특허청이나 EPO에 인용발명에 근거하 여 당업자가 청구항에 관련되는 발명에 용이하게 생각이 이를 수 있다는 논리부여가 가 능 한가 라는 것이라고 결론지을 수 있다. 여기에 인용발명과 비교한 유리한 효과가 명세서 등의 기재로부터 명확하게 파악될 때는 진보성의 존재를 긍정적으로 추인하는 데에 도움되는 사실로서 이것을 참작한다. 로 볼 수 있다. 이러한 전체적인 진보성 판단의 틀은 EPO나 미국 특허청에서도 거의 비슷하다고 보 여진다. 그러나 구체적으로 보면 일부분에서 미소한 차이점은 나타나는 것으로 보인다. 그 차이점의 하나로 파악되는 것으로는 일본 특허청의 경우 진보성의 존재를 추인하는 데 있어 발명의 구성적 특징 분석이 차지하는 부분이 크다고 느껴지는 반면, EPO의 경 우 발명이 속하는 기술분야나 해결하고자 하는 기술적 과제에 대한 분석에 있어 좀 더 심사숙고하며 우선적으로 판단하고 있는 것으로 보여진다. 각국의 진보성 판단 기준에 있어 일본 특허청 및 우리청의 경우 용이 라는 문언상 의 규정에 비해 미국 특허청이나 EPO의 경우는 자명 이라는 규정을 쓴다는 점에서 그 출발점이 다르고, 할 수 있을 때 라는 결론에 대해 당연히 그렇게 되어야만 한 다 라는 결론에 도달해야만 한다는 점에 있어 차이가 있다. 일본의 심사단계에서는 사후적 고찰에 대한 사항이 2000년 개정법에 의해 삭제 되었 으며 우리청의 경우 간략하게 주의사항으로만 언급되고 반면 미국과 EPO는 사후적 고찰 의 배제에 대한 사항을 진보성 판단에서 강조하고 있다. 이러한 것은 미국 특허청의 경우 진보성 판단의 순서에 당업자의 수준을 결정한다 는 단계를 제3국의 입장에서 어떻게 적 용하며 그 기준을 어떻게 설정해야 할지에 대한 객관적인 자료 및 기준이 아직은 부족한 것 으로 보여진다. EPO의 경우는 EPO 심사 지침서에 진보성 판단에 활용되는 선행기술 자료 를 결정짓는데 있어 그 기준을 다른 그 어느 특허청에 비해 구체적으로 제시하고 있어 진보 성 판단에 있어 최소한의 출발점의 기준을 명확하게 제시해 주고 있는 것으로 보인다. 결국 이러한 미소한 차이들은 각국의 진보성 판단에 있어 진보성을 부정하기 위한 논리구성이 과제 로 부터의 접근이라는 점을 명확히 규정하고, 공통적으로 어떻게 풀어갈 것인가에 그 해답이 있는 것이 아닌가 라는 생각든다. 결론적으로 각국의 진보성 판단에 있어 심사기준 자체에서 나타는 미묘한 차이는 어 쩔 수 없다 하더라도 권리의 안정성은 중요하다고 생각되는 것이므로 진보성의 판단 수 준은 어느 정도의 수준을 유지하는 것이 좋을 것으로 생각되며 보다 중요한 것은 각국 의 진보성 판단 수준의 고저는 아니고 각국에서 행해지는 진보성 판단에 대한 객관성, 특허 성공에 대한 예측 가능성이 존재하느냐는 것이며 타당한 결론이 얻어질 수 있도록 균형이 이루어져야 할 것이다. 151

161 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 제2절 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 1. 특허 제도의 발전 우리청의 특허법은 일본의 특허법을 그대로 받아들이는 형태로 발전 되어 왔다. 1908년 우리나라 특허령을 공포로 하여 시작되었으며 실질적인 우리청의 특허법의 효시 로는 1946년 미군정하에서 1946 특허법 이 시행되었다. 1961년 5.16 군사정부에 의한 개정 및 1963 년 이후 계속적인 개정을 통해 많은 내용 들이 추가되었다. 197) 2001년 특허법 개정을 통해 심사 실무에 있어 보정에 대한 사항을 더욱 엄격하게 취 급함으로써 진보성 판단의 수준을 높이는 역할을 하였다. 현재 우리청은 2007년 세계에서 가장 빠른 심사처리 기간을 달성하기 위한 목표 아 래 심사 처리기간 10 개월 단축의 목표를 달성하였으며, 2008년 고품질의 심사 심판 결 과를 제공하기 위해 심사 심판 실무에 있어 심사관 멘토링 실시, 써치 능력의 강화 및 써치 시스템의 개선 등 다각적인 방법으로 노력을 계속하고 있다. 2. 특허법에 있어서의 진보성 개념과 관련 규정 특허법에서 말하는 진보성이란 발명이 특허를 받기 위해서 심사단계에서 발명의 내 용이 기재된 특허출원에 대해 특허권을 부여할 것인가 말 것인가를 결정하는 최종판단 에서 언급되는 개념이다. 통상 특허요건의 심사에 착수하는 심사관에게 있어서 기본적인 생각은 각국에서 정 하고 있는 심사기준에 의해 진보성에 대한 판단이 이루어지며, 이 기준에 위배 됨이 없 는 경우 특허출원된 발명에 대해 심사관은 특허를 허여하게 된다. 우리나라 특허법에서는 출원된 발명이 특허를 받기 위한 요건으로 1 그 발명이 산 업상 이용할 수 있는 것이어야 하고 198), 2 특허 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되 었거나 공연히 실시된 것이 아니어야 하고 199), 또한 특허 출원 전에 국내, 국외에서 반 포된 간행물에 기재된 것이 아니어야 하며 200), 3 그 발명이 속하는 기술분야에서 기술 적 목적, 작용, 효과면 등에서 객관적으로 보아 통상의 지식을 가진 자가 용이 하게 발 명할 수 있는 것이 아니어야 하고 201), 4 타인과의 관계에 있어 후출원 202)에 해당하지 않아야 한다. 또한 그 출원이 특허를 받기 위해서는 상기 1 내지 4의 요건 이외에 그 출원( 또는 출원인) 이 특허법 제62 조의 거절이유에 해당 되지 않아야 한다. 197) 이종일, 특허법 제4 판, 한빛지적소유권센타, , 29면 198) 우리청 특허법, 산업상 이용가능성, 특 29 본문 199) 2006년 10월 1일 이후 최초로 출원하는 특허 출원부터 적용됨 200) 우리청 특허법, 신규성, 특 ) 우리청 특허법, 진보성, 특 ) 우리청 특허법, 확대된 선원, 특

162 제2절 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 또한 특허 요건에 대한 심사의 대상이 되는 발명은 특허 출원서에 첨부된 명세서의 특허 청구범위의 청구항에 기재된 사항에 의하여 파악되는 발명( 이하 청구항에 기재된 발명 이 라 한다) 이다. 이는 특허법 제42조 제4항에 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항( 이하 청구항 이라 한다) 이 1 또는 2 이상 있어야 하며, 로 규정되어 있고, 특 허법 제97 조에 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다 고 규정되어 있으므로 출원인은 자신의 발명 중 특허로 보호를 받고자 하는 사항에 대하여 특허청구범위의 청구항으로 기재하여 출원하여야 하며, 특허가 부여된 경우에는 그 특허발 명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로 특허의 보호 대상도 결국 명세서의 특허청구범위의 청구항에 기재된 발명이다. ( 개정) (1) 진보성 판단에 관한 관련 규정 특허제도의 취지는 발명의 공개의 대상으로서 독점권을 부여하는 것이기 때문에, 특 허권이 부여되는 발명은 신규한 발명이 아니면 안된다. 특허법 제29조 제1항 각 호의 규정은, 신규성을 가지지 않는 발명의 범위를 명확하 게 하여 아래와 같이 규정하고 있다. 203) 29 조 ( 신규성) :1 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각호의 1에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 1. 특허 출원 전에 국내 또는 국외204)에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 2. 특허 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령 이 정하는 전기통신회선 205) 을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명 206) 한 걸음 더 나아가 발명이 특허권이 부여하는 독점 배타적인 권리를 가지고 기술 진 보에 도움을 주기 위한 권리로 인정받기 위해서는 특허법 제29조 제2항의 규정( 진보성) 도 만족하여야 한다. 203) 우리청, 심사지침서 제2부 제3장 204) 우리청 심사 지침서, 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 을 국내 또는 국외에서 공지되 었거나 공연히 실시된 발명 으로 개정: 이는 공지, 공연실시를 국제주의로 확대한 것으로서 이 후의 출원에 적용한다. 205) 우리청, 심사지침서, 시행령 제1조의 2 ( 전기통신회선 ) 특허법 ( 이하 법 이라 한다.) 제29조제 1항제2 호 및 법 제129 조제2 호에서 대통령령이 정하는 전기통신회선 이라 함은 다음 각호의 어느하나에 해당하는 자가 운영하는 전기통신회선을 말한다. 1. 정부 지방자치단체, 외국의 정부 지방자치단체 또는 국제기구 2. 고등교육법 제3 조의 규정에 의한 국 공립의 학교 또는 외국의 국 공립대학 3. 우리나라 또는 외국의 국 공립 연구기관 4. 특허정보와 관련된 업무를 수행할 목적으로 설립된 법인으로서 특허청장이 지정하여 고시하는 법인 206) 우리청 심사 지침서, 간행물에 기재된 발명 을 간행물에 기재되거나 대통령령이 정하는 전기통 신회선을 통하여 공중이 이용가능하게된 발명 으로 개정 이는 정보전달수단의 발달을 반영하여 대통령령이 정하는 전기통신회선을통하여 공중이 이용가능하게된 발명을 간행물에 기재된 발명과 같은 정도의 선행기 술로서의 지위를 부여한 것으로 개정 규정은 이후의 출원에 적용한다. 153

163 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 진보성 이란 용어는 특허법상 명문으로 규정되어 있지 않으나, 특허법 제29조 제1 항 각 호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 발명을 진보성이 없는 발명이라 하며 그러하지 아니한 발명을 진보성이 있는 발명이라 한다. 특허법 제29조 제2항에서 진보성 없는 발명에 대하여 특허를 부여하지 않도록 한 이 유는 종래기술과 다를 뿐 기술적 효과에 있어서 더 나아진 것이 없거나, 진보의 정도가 미미한 기술에 대하여 특허권을 부여하는 것은 사실상 종래기술과 동일한 기술에 대하 여 독점권을 부여하게 되어 새로운 기술에 대한 공개 대가로 독점권을 부여하는 당초 특허제도의 취지와도 맞지 않게 될 뿐만 아니라 이러한 특허권에 의해 제3자의 기술 실 시를 제한하게 됨으로써 산업발전에 기여하고자 하는 특허제도의 목적에 오히려 반하기 때문이다. 특허법 제29조 제2항의 규정은 아래와 같이 규정하고 있다. 207) 29 조 ( 진보성) : 2 특허 출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것 일 때에는 그 발명에 대하여는 제1 항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 3. 진보성 판단에 대한 심사 기준 (1) 진보성 판단의 대상이 되는 발명 진보성 판단의 대상이 되는 발명은 우선 먼저 앞에서 언급한 바와 같이 신규성을 가 지는 청구항과 관련되는 발명을 그 대상으로 한다. 208) (2) 진보성 판단의 기본 원칙 진보성 판단은 특허 출원 전에 당업자가 청구항에 기재된 발명 을 특허법 제29조 제1항 각호에 규정된 발명 ( 이하 인용발명 이라 한다) 에 의하여 용이하게 발명할 수 있었는가에 대한 판단에 의해 행하여 진다. 209) 우리나라의 발명의 진보성은 아래와 같은 절차에 따라 판단한다. 210) 1) 기본적 개념 1 청구항에 기재된 발명을 특정한다. 2 인용발명을 특정한다. 207) 우리청, 심사지침서 제2부 제4장 208) 우리청, 심사지침서 제2부 제3장 209) 우리청, 심사지침서 제2부 제2장 210) 우리청, 심사지침서 제2부 제4장 154

164 제2절 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 인용발명을 선택하고 양자를 대비하여 그 차이를 명확히 한다. 청구항에 기재된 발명이 인용발명과의 차이가 있음에도 불구하고 인용발명으로 부터 청구항에 기재된 발명에 이르게 된 것이 당업자에게 용이한가, 용이하지 아니한가를 다른 인용발명과 출원 전의 기술 상식에 비추어 판단한다. 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있는지 여부는 당업자의 입장에서 인용발명의 내용에 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있는 동 기가 될 수 있는지 또는 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 차이가 당업자가 가지는 통상의 창작능력 발휘에 해당하는지 여부를 주요 관점으로 하여 인용발 명과 비교할 때 더 나은 효과가 있는지를 참작하여 판단 한다. 2) 구체적인 판단 방법 1 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 것 인용발명의 내용 중에 청구항에 기재된 발명에 대한 시사( 示 唆 ) 가 있는 경우, 인용발 명과 청구항에 기재된 발명의 과제가 공통되는 경우, 기능 작용이 공통되는 경우, 기술 분야의 관련성이 있는 경우 등은 당업자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다. ( ) 인용발명의 내용 중의 시사( 示 唆 ) ⅰ 211) 인용발명의 내용 중에 청구항에 기재된 발명에 대한 시사가 있으면 당업자가 인용발명 에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다. ( ⅱ) 과제의 공통성 212) 211) 우리청, 심사지침서, 본원고안에서 밀폐된 냉각용기 내에 응축기, 모우터, 콤프레샤 등을 장착하는 기술수단 은 인용 참증에서 냉동용 압축기의 연관 구성을 밀폐된 용기 내에 수장하는 기술수단과 동일하고 다만 본원 고안에서는 밀폐된 용기 내에 장착되는 연관 구성에 열교환기를 포함하고 있음에 대하여 인용참증에는 열교 환기를 특별히 지적하고 있지는 아니하나 밀폐된 용기 내에 냉각장치의 연관 구성을 수장한다는 점에서 본 원고안의 기술수단은 그 출원 전에 공지된 것임이 인정되는 위 인용참증의 기술내용에 의하여 당업자라면 극히 용이 하게 고안할 수 있는 정도의 것이다. ( 대법원 선고 89후1615 판결) 212) 우리청, 심사지침서, 사례 1 : < 본원발명 > 다이아프램의 외주부에 힘을 가하여 외주부의 경사를 조절하여 다이아프램의 스냅동작특성을 조정하는 스냅동작 다이아프램 < 인용발명 > 온도의 변화에 따라 동작하는 서모스타트 < 설 명> 본원발명의 과제는 다이아프램의 스냅동작특성의 조정에 관한 것이며, 인용발명의 과제도 다이아 프램의 스냅동작특성의 조정에 관한 것으로 양자는 발명의 과제가 동일하다. 다만, 본원발명의 다이아프램 은 압력의 변화에 따라동작하는데 반해 인용발명은 온도의 변화에 따라 동작한다는 차이는 있으나, 이차이 는 본 건 발명의 본질에 영향을 미치는 것은 아니며, 인용발명의 열응동 ( 熱 應 動 ) 에 의한 스냅동작 조정방법 을 압력응동 ( 壓 力 應 動 ) 방식의 다이아프램에 적용하여 본 건 발명과 같이 구성하는 것은 당업자자가 용이하 게 할 수 있는 정도의 것이다. 사례 2 : < 본원발명 > 디스크의 표면에 물방울이 부착하는 것을 방지하기 위해 카본제 디스크브레이크에 홈을 형성한 것 인용발명 1 : 카본제 디스크 브레이크가 기재되어 있다. 인용발명 2 : 표면에 부착하는 먼지를 제거할 목적으로 금속제의 디스크 브레이크에 홈을 형성한다. 155

165 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 과제가 공통인 경우에 그것은 당업자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다. 또한, 인용발명이 청구항에 기재된 발명과 그 과제가 서로 상이한 경우에도 당해 인용 발명으로부터 별도의 사고과정에 의하여 당업자가 청구항에 기재된 발명과 동일한 구성 을 도출할 수 있었다는 사실이 자명한 경우에는 진보성을 부정할 수 있다. ( ⅲ ) 기능 작용의 공통성 213) 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 기능 또는 작용이 공통되는 경우에 그것은 당업자 가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거 가 된다. ( ⅳ) 기술분야의 관련성 214) 출원발명과 관련되는 기술분야의 기술을 출원 발명에 적용할 수 있다는 것은 당업자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다. 2 당업자의 통상의 창작 능력의 발휘에 해당하는 것 공지기술의 일반적인 응용, 알려진 물리적 성질로부터의 추론, 알려진 과제의 해결 을 위한 다른 기술분야 참조 등으로 일상적인 개선을 이루는 것은 당업자가 가지는 상의 창작능력 의 발휘에 해당한다. 통상의 창작능력의 발휘 에 해당하는 구체적인 유형으로, 일정한 목적 달성을 위하여 공지의 재료 중에서 가장 적합한 재료의 선택, 수치 범위의 최적화( 最 適 化 ) 또는 호적화 ( 好 適 化 ), 균등물( 均 等 物 ) 에 의한 치환, 기술의 구체적 적용에 따른 설계 변경 등이 있 으며, 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 차이점이 이와 같은 점에만 있는 경우에는 달리 진보성을 인정할 근거가 없는 한 통상 그 발명은 진보성이 부정된다. 통 ( ⅰ) 선택발명의 진보성 선택발명은 인용발명에는 상위개념으로 표현되어 있으나 청구항에 기재된 발명에는 하위개념으로 표현된 발명으로, 인용발명에는 직접적으로 개시되어 있지 아니한 사항을 156 < 설 명> 인용발명 1의 카본제 디스크 브레이크의 경우에도 표면에 먼지가 부착되면 제동에 방해가 된다는 것은 일반적인 기술상식이며, 이와 같은 문제를 해결하기 위해 인용발명 2의 기술을 인용발명 1의 카본제 디스크브레이크에 적용하여 홈을 형성하는 것은 당업자라면 용이 하게 구성할 수 있는 정도의 개량에 불과 하다. 213) 우리청, 심사지침서, < 본원발명 > 특정한 구조의 여과부가 형성된 가정용 여과장치 < 인용발명 1> : 여과부의 구조가 상이할 뿐 다른 구성은 본원발명과 동일한 가정용 여과장치 < 인용발명 2> : 본원발명과 여과부의 구조가 동일한 자동차용 여과장치 < 설 명> 인용발명 1 및 2에 기재된 여과장치는 여과라는 기능 내지는 작용면에서 서로 동일한 것이며, 여과장치에서 일반적으로 요구되고 있는 목적 내지 과제면에서 서로 다른 기술분야의 발명이라고도 할 수 없으므로 인용발명 1에 기재된 여과부 대 신에 인용발명 2에 기재된 여과장치를 사용하는 것은 당업자라면 용이 하게 채택하여 결합할 수 있는 정도 의 것이다. 214) 우리청, 심사지침서, 양말의 구성에 관한 발명에 대해 그 구성이 동일한 장갑을 인용발명으로 하여 진보성 을 부정하는 경우, 장갑과 양말은 극히 근접한 기술분야에 속하며 서로 관련성이 많으므로 당업자라면 용이 하게 장갑의 구성을 양말의 구성에 전용( 轉 用 ) 할 수 있다.

166 제2절 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항으로 하여 선택한 발명을 의미한다. 공지기술로 부터 실험적으로 최적( 最 適 ) 또는 호적( 好 適 ) 한 것을 선택하는 것은 일반적으로 당업자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다. 다만, 선택발명이 인용 발명에 비하여 더 나은 효과를 가질 경우에는 그 선택발명은 진보성이 인정될 수 있다. ( ⅱ) 수치한정 발명의 진보성 215) 수치한정 발명이란 청구항에 기재된 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항의 일부 가 수량적으로 표현된 발명을 의미한다. 공지기술로부터 실험적으로 최적( 最 適 ) 또는 호적( 好 適 ) 의 수치 범위를 선택하는 것은 일 반적으로는 당업자의 통상의 창작 능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다. 그러나, 청구항에 기재된 발명이 한정된 수치범위 내에서 인용발명의 효과에 비하여 더 나은 효과를 가질 때에는 진보성이 인정될 수 있다. 이 경우의 효과는 수치한정 범위 전체에서 유리한 효과를 가져야 하며, 수치한정의 임계적 의의( 臨 界 的 意 義 ) 에 대해서는 다음과 같이 판단한다. ᄀ 청구항에 기재된 발명의 과제 및 효과가 인용발명의 연장선 상에 있는 경우에는 그 수치한정 범위 내에서의 효과가 수치한정 범위 외의 효과에 비하여 현저히 향상된 것이어야 한다. ᄂ 청구항에 기재된 발명의 과제가 인용발명과 상이하고 그 효과도 이질적( 異 質 的 ) 인 경우에는 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하여도 수치한정의 임계적 의의를 요하지 아니한다. ( ⅲ) 파라미터 발명의 진보성 판단 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허 발명과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용발명을 대비할 때, 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험 측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응 되는 것과 동일, 유사하거나 또는 특 허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동 일, 유사한 경우216)에는 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적 표현만 달리할 뿐 실질적으로 동일, 유사한 것으로 보아야 할 것이므로 이러한 특허발 명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다. 217) 215) 우리청, 심사지침서, 이 사건 등록고안은 그 등록청구범위에서 나선의 1회전도를 내경 지름의 약12배 되는 관체 길이 이내에서 한다는 수치한정과 나선을 철부와 요홈이 요철식으로 되었음을 필수 구성요건으로 하 고 있으나, 그 중 수치한정에 대하여는 그 명세서의 상세한 설명에 특히 12 배 이하 로 한정함에 대한 아무 런 기술적 설명이 없는 점으로 보아 단지 나선의 회전도를 너무 완만하게 하지 않는다는 의미이상의 별다 른 기술적 효과가 없다 할 것이어서 이 사건 등록고안에서의 수치한정은 아무런 기술적 의미가 없다.( 대법 원 선고 93후 657 판결) 216) 우리청, 심사지침서, 청구항에 포함된 임의의 파라미터를 이해하기 곤란하거나 시험 측정 및 환산이 곤란 하여 인용발명의 대응되는 것과 대비하기 곤란하더라도 해당 파라미터가 인용발명의 대응되는 것과 동일, 유사한 것이라고 합리적으로 의심할 만한 사정이 있다면 그 차이점을 엄밀하게 대비하지 않고도 양자의 동 일, 유사성을 인정 할 수 있다. 217) 우리청, 심사지침서, 대법원 선고 2001후 2658 판결 157

167 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 3 더 나은 효과 청구항에 기재된 발명의 기술적 구성에 의하여 발생 되는 효과가 인용발명의 효과에 비하여 더 나은 효과 218) 를 갖는 경우에 그 효과는 진보성 인정에 긍정적으로 참작할 수 있다. 발명의 유리한 효과219)의 참작은 화학 분야의 발명 등 발명의 구성에 의한 효과 의 예측성이 낮은 발명에 대한 진보성 판단에 특히 적합하다. 4. 진보성 판단시 유의사항 (1) 선행기술 인용시 유의사항 1) 간행물에 기재된 발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이하게 도출하는데 부적 합한 기재가 있으면 진보성이 있다. 그러나, 청구항에 기재된 발명을 용이하게 도출하 는데 부적합한 기재가 있다 하더라도 기술분야의 관련성과 기능의 공통성 등 다른 관점 에서 보아 발명을 이를 수 있는 동기가 있는 경우에는 인용발명으로 사용할 수 있다. 2) 진보성 판단시에는 2 이상의 문헌( 주지관용기술 ( 周 知 慣 用 技 術 ) 220) 포함) 을 상호 조합시켜서 판단할 수 있으나, 그 조합은 당해 발명의 출원시에 당업자가 용이하게 조 합할 수 있는 경우에 한한다. 218) 우리청, 심사지침서, 더 나은 효과 : 유리한 효과에는 인용발명의 효과와는 그 성질을 달리하는 이질적 ( 異 質 的 ) 인 효과와 그 성질은 동질( 同 質 ) 이나 인용발명이 갖는 효과에 비하여 현저하게 우수한 효과로서 이 들 효과가 당해 발명의 출원시의 기술수준에서 당업자가 예측할 수 없었던 효과가 있다. 219) 우리청, 심사지침서, < 사 례1> 특허법 제29조제 2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작 일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수없도록 하려는 취지인 바, 출원된 기술에 공지된 선행 기술로부터 예측되는 효과이상의 더욱 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행 기술보다 현저하게 향상진보된 것으로 판단되는 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비 추어 당업자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 할 것이다.( 대법원 선고 96후825 판결) < 사 례2> 두 개 이상의 화합물을 소정 비율로 배합하여 제조한 염료조성물의 진보성은 그 조성물 자체의 작용효과 유 무에 따라 판단되어야 하는 것이며, 비록 조성물을 구성하는 개개의 성분이 공지의 범주에 속하는 화합물이 라 할지라도 이를 소정비율로 배합한 결과 종전에 예측할 수 없는 작용효과가 창출되었다면 이는 진보성이 있는 것이다.( 대법원 선고 90후1567 판결) < 사 례3> 출원발명의 제조원료나 제조 공정이 공지된 인용발명의 그것과 일부 유사하거나 동일한 점이 있다고 하더라 도 출원발명이 그 제조원료의 구성비나 공정상의 첨가물에 있어 인용발명과 다르고 또 그로 인하여 경제성 과 완제품의 품질이 인용발명보다 현저하게 향상 진보된 경우에는 진보성이 있다고 할 것이다.( 대법원 선고 91후1298 판결) < 사 례4> 특허발명이 공지공용의 기존기술을 수집종합하고 이를 개량하여 이루어진 경우에 있어서, 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승 효과가 있다고 인정되고, 당업자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로 운 기술적 방법을 추가하는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다.( 대법원 선고 96 후221 판결) 220) 우리청, 심사지침서, 주지기술 ( 周 知 技 術 ) 이란 그 기술에 관해 상당히 다수의 문헌이 존재하거나, 또는 업 계에 알려져 있거나, 혹은 예시할 필요가 없을 정도로 잘 알려진 기술과 같이 그 기술분야에서 일반적으로 알려진 기술을 말하며, 관용기술 ( 慣 用 技 術 ) 은 주지기술중 자주 사용되고 있는 기술을 말한다. 심사관이 심사시 주지관용기술이란 이유로 거절이유를 통지하는 경우 가능한 한 증거자료를 첨부하도록 한다. 158

168 제2절 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 3) 청구항에 기재된 발명과 상이한 분야의 선행기술을 인용발명으로 인용할 경우에는 양 기술 분야의 관련성, 과제 해결의 동일성, 기능의 동일성 등 인용의 타당성을 충분 히 검토하여야 한다. 4) 심사의 대상이 되는 출원의 명세서 중에 종래기술로 기재되어 있는 기술의 경우 출 원인이 그 명세서 중에서 그 종래기술이 출원 전 공지되었음을 인정하고 있는 경우에는 인용발명으로 인용하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 심사할 수 있다. 5) 선행기술이 미완성발명인 경우에도 진보성 판단의 대비자료로 인용할 수 있다. (2) 진보성 판단시 유의사항 1) 심사의 대상이 되는 출원의 명세서에 기재된 사항에 의하여 얻은 지식을 전제로 하 여 진보성을 판단할 경우에는 당업자가 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이 하게 발명할 수 있었던 것으로 인정되기 쉬운 경향이 있으므로 주의를 요한다. 221) 2) 청구항에 기재된 발명은 전체로 고려되어야 한다. 따라서, 청구항에 기재된 발명의 구성에 관한 사항의 각각이 공지 또는 자명하다고 하여 청구항에 기재된 발명의 진보성 을 부정할 수는 없다. 222) 3) 독립항의 진보성이 인정되는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항도 진보성이 인 정된다. 그러나, 독립항의 진보성이 인정되지 않는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종 속항에 대하여는 별도로 진보성을 판단하여야 한다. 4) 물건에 관한 발명이 진보성이 인정되는 경우에는 그 물건의 제조방법에 관한 발명 및 그 물건의 용도 발명은 원칙적으로 진보성이 인정된다. 5) 청구항에 기재된 발명이 마퀴쉬 형식(Markush Type) 223) 또는 구성요소가 선택적 221) 우리청, 심사지침서, 어떤 원인의 해명에 의한 발명으로, 일단 그 원인이 해명되면 해결이 용이한 발명의 경우에는 그 원인의 해명과정을 중시하여 진보성을 판단하여야 하며, 단순히 그 해결수단이 자명하다는 이 유만으로 진보성을 부정 해서는 안된다. 222) 우리청, 심사지침서, 어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성 요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어 서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더 라도 당해 특허 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적인 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자( 이하 통상의 기술자 라고 한다) 가 용이하게 그와 같은 조합 또는 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다. ( 대법원 선고 2005후 3284 판결) 223) 우리청, 심사 지침서, 청구항의 기재에 있어서는 선택적인 표현이 인정되지 않지만 화학분야 등 일부 분야 의 발명에 있어서 발명이 2 이상의 병렬적 개념에 상당하고 이들을 총괄하는 발명의 개념이 없는 경우 즉 A,B,C 및 D로 구성되는 그룹에서 선택된 형태로 표현되는 청구항 형식 < 예> 인용고안에는 거울의 재질에 대해서 전혀 개시가 되어 있지 않지만, 휴대폰에 결착된 휴대가능한 거울 에 대해서는 인용고안에 나타나 있고, 유리를 재료로 하여 거울을 제작하는 것은 당해 기술분야에서는 주 지, 관용기술에 해당된다는 점에서 제3항고안의 유리나 폴리카본애이트로 거울을 제작하는 구성은 인용고안 에 의해 당업자가 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이라고 판단된다 ( 제3 항고안은 유리나 폴리카본애이트로 된 거울 이라고 마쿠쉬 형식( 택일형식의 일종) 으로 기재되어 있는데, 마쿠쉬 형식으로 기재된 것 중에서 하 159

169 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 으로 기재된 경우 등에 있어서 그 선택요소 중 어느 하나를 선택하여 인용발명과 대비 한 결과 진보성이 인정되지 않으면 그 청구항에 대하여 진보성이 없는 것으로 인정할 수 있다. 이 경우 출원인은 진보성이 없는 것으로 지적한 선택요소를 삭제하여 거절이 유를 해소 할 수 있다. 6) 퇴보발명은 진보성이 없다. 퇴보발명에 대해 특허권을 허여하는 것은 기술적 진보 의 유도를 통해 산업 발전을 도모하는 특허법의 목적에 부합되지 않으며, 비록 특허를 허여하여 독점권을 부여해도 실시되는 일도 없을 뿐더러 실시하는 자는 오히려 실시에 따른 헛된 노력의 폐해만 야기할 수 있기 때문이다. 160 나라도 진보성이 없으면 전체가 진보성이 없다). ( 2004취 1106 심결) < 예> 정정 제14 항 발명의 스텝(100) 과 스텝(500) 에서는 착신측으로의 호출신호 ( 벨소리 ) 로서, 광고용 음악이 나 음성 또는 화상 등의 정보가 사용된다고 기재되어 있는 바, 일반적으로 마쿠쉬 형식 등 택일형식으로 기 재된 청구항에 대한 진보성 판단에 있어서 A 또는 B 또는 C 의 A, B, C 중에서 어느 하나라도 진보성이 없다면 전체가 진보성이 없게 된다는 점, 정정 제14 항 발명에서는 착신측으로의 호출신호 ( 벨소리 ) 로서 광고 용 음악이나 음성 또는 화상이 사용된다고 택일형식으로 기재되어 있다는 점, 인용발명 1에서는 호출신호로 화상은 사용되고 있지 않지만, 호출통보를 음악정보를 이용하여 실시하고 있고, 인용발명 2에서도 호출음으 로 화상은 사용되고 있지 않지만, 링거(ringer 호출음 ) 로서 음악을 사용하고 ( 사용하고 있다고 충분히 볼 수 있음) 있다는 점에서 정정 제14 항 발명의 스텝(100) 과 스텝(500) 은 인용발명 1,2에 의해 당업자가 용이하 게 발명할 수 있는 것이라고 판단된다. (2004 정29)

170 제2절 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 도 2. 우리청의 진보성 판단 순서 본원 발명의 인정 인용 발명의 인정 특별한 사정이 없는 한, 특허 청구 범위의 기재에 근거한다. 기술상식을 참작하는 것으로부터 도출된 사항도 인용 발명 인정의 기초로 할 수 있다. 인용예의 기재 ( 적시된 기재) 와 인정 내용의 표현이 다른 경우에는 설명을 더한다. 일치점 상위점의 인정 yes [ 상위점의 검토] 상위점에 관한 구성이 증거로 나타나 있는가 no 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 것인가? yes 기술상식 주지기술의 참작 yes 당업자의 통상의 창작 능력의 발휘에 해당하는 것인가? 1 내용 중의 시사 or 2 과제의 공통성 or 3 기능, 작용의 공통성 or 4 기술 분야의 관련성 시사 과제의 공 통 성 만 이 라면 기능의 성의 서도 검토 작용, 고통 관점에 충분히 1 공지 재료 중에서의 최적재료의 선택 2 수치 범위의 최적화 또는 호적화 3 균등물에 의한 치환 4 기술의 구체적 적용에 수반하는 설계 변경 구성의 조합 또는 치환에 더 나은 효과는 부적합한 기재가 있는가? 있는가? no yes 예상이상의 효과가 no 있는가? no 진보성 있음 진보성 없음 진보성 있음 구성의 조합 또는 치환이 용이하지 않은 이 유( 조합을 저해하는 이유) 에 대해서도 심리 판결에 기재 161

171 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 제3절 우리청과 주요 3극 특허청의 진보성 판단 기준의 비교 분석 1. 서 론 전 세계의 지식재산권 주요 국가들은 글로벌하게 취득한 특허의 신뢰성 향상을 위해 서 진보성의 판단에 대한 기준이 국제적으로 통일화되길 희망하고 있다 본 절에서는 우리청 및 주요 3극 특허청의 진보성 판단 기준에 대한 차이를 제도 적 변화 및 이에 따른 판결의 변화를 살펴봄으로써 그 차이가 어떻게 나타나고 있는 지 살펴보고자 한다. 또한 향후 안정적인 특허권을 가질 수 있도록 통일화되고 객관 화된 진보성 판단에 대한 표준화된 기준을 마련하기 위한 요소가 무엇인지 도출하여 보고 이를 바탕으로 하여 우리 청의 체계화된 특허 정책 기준 마련을 위한 기초자료 로써 조금이나마 활용될 수 있었으면 한다. 2. 미국, EPO, 일본, 우리청의 특허법에 있어서 특허의 진보성에 대한 견해의 차이 전 세계는 보이지 않는 지식재산 전쟁속에서 공존하고 있다는 사실을 부정할 수 없 으며 이는 글로벌화된 특허에 대한 각국의 입장이 그 나라의 정치적, 산업적 현실과 별 개로 생각 되어질수 없다는 실정을 대변하고 있다고 볼 수 있다. 이러한 상황의 반영은 지식재산권 주요 국가들의 특허에 대한 기본 견해에 있어 나 라마다 조금씩 다른 경향을 나타내고 있다. 우리청 및 일본 특허청에서는, 특허의 보호 는 산업정책으로 생각되고 있는( 우리나라 특허법, 일본 특허법 1 조, EPC 157조) 반면, 판례법으로 특허법을 형성해 온 미국 특허청은 발명자의 보호의 사상이 강하다. 발명에 대한 정의로 미국 특허청의 경우, 미국 특허법 제101조에서 특허 대상을 신 규하고 유용한 제조 방법(process ), 기계(machine ), 제조물(manufacture ), 조성물 (composition of matter ) 로 규정하고 있고, EPO의 경우 EPC Article 제52 조(2)에서 특허의 대상을 적극적으로 정의하지 않고 특허 대상이 아닌 것을 소극적으로 열거하고 있다. 반면, 일본 특허청의 경우 우리나라 특허법과 마찬가지로 일본 특허법 2조 1항에서 발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것을 말한다 라고 규정하 고 발명으로 성립하기 위해서는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 일 것을 명확 히 하고 있다는 점에 있어 미국 특허법의 제101조 와 EPO 특허법 제52 조(2)에서 특허 대상을 정의하고 있는 점과 상이하다. 특허법의 개정 및 실무에 있어서도, 우리나라, 일본, EPO에서는 행정 관청 주도로 행해지는 반면, 미국 특허청은 특허법 개정에 관여하지 않는다. 따라서, 미국 특허청은 재판소가 산업계로부터의 의견을 들어 만들어 낸 판결에 근거해서 제정된 특허법에 근 거하여 심사만 할 수 있다. 224) 224) 미국의 특허법, ( 예를 들면 102 조의 (b) 항부터 (g) 항) 은 판결에 의해 만들어지고 있다고 해도 과언이 아니 다. 미국에서는 anything made by man under the sun 은 특허가 된다고 말해, 미생물을 이용한 기술의 특허를 허가한 최고재판소 판결( 체크라바티 사건) 이 있다. 이러한 발상으로부터, 소프트웨어나 비지니스 방 162

172 제3절 우리청과 주요 3극 특허청의 진보성 판단 기준의 비교 분석 특허 출원된 발명이 특허성을 가지기 위해서는 미국, EPO, 우리나라, 일본 등 세계 지식재산권 주요국의 자국 특허법에서 말하는 비자명성 또는 진보성이 인정되어야 한다. 진보성의 인정 여부는 통상 이들 나라에서 규정하고 있는 비자명성 또는 진보성의 요건, 즉, 출원된 발명이 본 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있 어 자명한지의 여부 또는 용이하게 발명할 수 있는 것인지 아닌지의 여부로 판단하게 된다. 3. 진보성 판단 규정에 대한 제정법상의 차이 및 적용 기준의 차이 (1) 각국의 진보성 판단에 대한 용어상의 차이 미국, EPO, 일본 및 우리나라의 진보성에 대한 용어에 있어 미국 특허청 및 EPO는 비자명성( NON-OBVIOUSNESS ) 이란 용어를 사용하는 반면 우리청 및 일본 특허청의 경우 진보성 이란 용어를 사용하고 있으며 그 판단과정에 있어 미국 특허청 및 EPO는 자명 이란 용어를 사용하는 반면, 우리청 및 일본 특허청은 용이 라는 용어를 사용 한다. 용어적인 관점에서 보면, 용이하게 발명 은 자명 이란 것에 비하여 적극적이고 추가적인 행위가 수반되는 개념으로 생각되며, 이러한 개념적인 차이로 인해 특허에 대 한 관점 및 진보성의 판단 기준에 있어서 차이가 나타나고, 진보성을 판단하는 구체적 인 방법에서도 상이한 특성을 나타내는 것으로 보인다. 225) (2) 진보성 판단에 대한 방법상의 차이 미국, EPO, 우리나라, 일본의 특허법에 있어 진보성 판단 근거로는 특허 출원된 청 구항에 기재된 발명과 선행기술과의 차이점에 있어 미국, 우리나라, 일본 특허청의 경우 본 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하거나 혹은 용이하게 발명 할 수 있을 때 특허성이 부정되는 반면, EPO에서는 특허 출원된 발명으로부터 해결하 고자 하는 과제에 중점을 두는 적용하다는 점에 있어 차이가 있다. 과제- 해결 접근방식 ( problem-solution approach ) 을 (3) 진보성 판단 규정에 대한 역사적 변화 미국, EPO, 우리나라, 일본의 특허법에 있어 진보성 판단 규정은 시대적 흐름 및 사회적 기대요구에 부응 코저 끊임없는 개정을 통한 변화를 모색한 결과 오늘날의 진보 성 판단 규정을 갖게 되었다. 법에서도 특허가 된다. 225) 자명(obvious) 이란 용어는 1952년 미국 특허법 개정시에 반영된 것인데 당시 특허법 개정에 참가했던 Giles Rich 는 법 개정 청문회 당시 기존의 판례법 의해 제시된 The flash of genius doctrine approach 이란 진보성 기준이 불명확하고 너무 높게 설정되어 특허받기가 어렵기 때문에 그 기준을 보다 낮추고 객 관화 할 필요가 있다는 의견이 지배적이었다고 진술한 바 있고, 이러한 배경에 의해 1952년 진보성에 관한 법조항이 현재와 같이 규정되었다고 한다(Merges & Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials 3d., 669) 163

173 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 미국 특허법의 경우 진보성에 관한 제103 조 규정(Obviousness ) 은 미국 헌법이 규 정한 한정 기간만 배타권을 보장한다는 것에서 출발한다. 226) 미국 연방대법원의 Douglas 재판관의 헌법의 병렬법의 규정을 무시하는 해석이 최고 조를 이루게 되자 227) 새롭게 제103 조를 제정하게 되고, 이에 따라 비자명성 판단에 대 한 실무는 연방최고법원, 연방항소순회법원의 판결에 근간을 두고 제103 조의 규정을 적 용하여 이루어지게 되었다 그러나 법원마다 서로 다른 판단이 내려지는 경향이 빈번하게 되고 이로 인해 특허성에 가혹할 정도의 엄격함이 가해지자 미국 연방최고법원은 1966 년 Graham 사건 228) 을 비롯한 을 명확히 하면서 3건의 특허 침해 사건의 판결에서 비자명성의 판단 기준 비자명성은 발명에 의해 달성된 결과가 아니라 발명이 속하는 기술분 야의 통상의 지식을 가진 자( 당업자 ) 에게 자명한지 여부라는 당업자의 기술수준에 근거 하여 판단되어야 한다 고 판시하면서 진보성 판단 기준에 대한 기본 틀을 마련하였다. 그 후 1966년부터 약 20 여년 동안 Graham 테스트 에 의한 4가지 판단 기 준 이 외에 CAFC는 다수의 판결을 통하여 비자명성 판단에 대한 TSM 테스트 (teaching - suggestion - motivation test) 를 채택하게 된다. TSM 테스트에서는 선행기술에서 선행기술의 조합에 대한 판단은 선행기술에 발명을 구성하는데에 저해가 되는 가르침이 나타나 있는 경우에는 그 선행기술에 의해 발명이 자명한 것으로 할 수 없다고 하는 판단 기준을 제시하고 있다. EPO의 경우 진보성의 요건으로 EPO 특허는 산업상 이용 가능하고 신규이면서 진 보성을 가지는 모든 기술분야의 온갖 발명에 대해 부여된다 고 에 있어 해당 발명으로부터 해결하고자 하는 목표 과제에 주안점을 두고 접근방식(problem-solution approach ) 를 채용하고 있다. 밝히면서 진보성 판단 과제-해결 과제- 해결 접근방식 ( problem -solution approach ) 에 관한 3 단계는 (i) 청구항에 기재된 발명과 가장 가까운 선행 기술을 특정하고, (ii) 해결해야 할 객관적인 과제를 설정하고, (iii) 가장 가까운 선행 기술과 설정된 과제로부터 출발하여 수련자에게 청구 된 발명이 자명했던 것인가 아닌가의 여부를 판단한다 라고 규정하고 있다. 229) 즉, EPO에서 말하는 과제-해결접근 방식은 발명으로부터 기술과제와 해결하고자 하 는 방법이 제시되어 있고 발명 개개의 구성요소를 고려하지 않고 전체로서 객관적인 진 보성을 판단하고자 하는 것이다. 230) 청구항에 기재된 발명에 이르는 방법에 있어 출원 인이 시도하고자 하는 방법과 다른 접근방식으로 도달하는 경우 우리나라나 일본의 경 226) USPTO, the flash of creative genius, not merely the skill of the calling 의 Cuno 판결, the whole (must) exceed(s) the sum of its parts, no unusual or surprising consequences from unification of element 의 Judge Rich 논문, 조합발명의 특허성을 부정한 A&P 판결, 특히 Douglas 최고재판소의 판결 227) USPTO, An invention need not be as startling as an atomic bomb to be patentable. But it has to be of such quality and distinction that matters of the scientific field in which it falls will recognize it as an advance. ( 특허성이 있기 위해서는 원자폭탄 정도로 하늘을 우러러볼 정도의 것일 필요는 없다. 그러나 그것이 속하는 과학분야의 총체가 진보로 인정하는 것 같은 성질과 특징을 가지지 않으면 안된다) 228) USPTO, Graham et al. v. John Deere Co. of Kansas City et al, 383 U.S. 1 (1966) 229) EPO, Guideline for Examination in the European Patent Office ) EPO, Martin J. Adelman et al, Materials on Patent Law nd ed. 2003) 164

174 제3절 우리청과 주요 3극 특허청의 진보성 판단 기준의 비교 분석 우 진보성이 인정되지 않는 경향이 높은 반면 EPO의 경우 진보성이 인정된다는 점에 있어 차이를 보이고 있다. 일본 특허청의 진보성 판단에 대한 기준은 영국의 Inventive Step 이나 미국 특허 법의 제103조 를 참고로 소화 34년 법에 의해 독립특허요건으로 규정되었다. 231) 진보성의 정의로서, 미국 특허법 제103조의 Obvious 라고 하는 어구에는 익숙하지 않지만 대심원 판례로부터 용이하게 할 수가 있는 것이 가능한 것( could) 이라고 하는 표현을 거쳐 용이하게 발명할 수가 있었을 때 로 쓰기를 개정했다. 232) 평성 12년 12월 심사기준 개정에 의해 그 이전보다 특허요건 전반에 걸쳐, 특히 기 재요건 및 진보성 판단 수준에 대한 기준이 강화된 경향을 보이며, 전반적으로 심사실 무에 있어 진보성 판단에 있어 엄격한 기준을 적용하게 되었다. 우리나라의 경우 일본과 거의 동일하게 특허법 제29조 제2항의 규정에 의해 선행기 술로부터 용이하게 발명할 수 있는 경우 진보성을 부정하고 있다. 청구항에 기재된 발 명에 대해 진보성을 부정하기 위한 논리구축 및 논리부여의 방법 또한 일본의 경우와 거의 동일하다고 볼 수 있다. 233) 4. 진보성 판단에 대한 일반적인 기준 및 구체적인 판단 기법 (1) 진보성 판단에 대한 일반적인 기준 각국에 있어 진보성 판단에 대한 기준을 살펴보면 미국 특허청의 경우 미국 특허법 제103 조(a)에서 특허 출원된 청구항에 기재된 발명과 선행기술과의 차이가 발명이 이 루어진 시점에서 그 발명이 전체로서 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 경우 그 발명은 특허를 받을 수 없다 고 설시하고 있으며, EPO의 경우 EPC Article 56조에서 청구항에 기재된 발명이 그 분야의 기술수준을 고려한 다 음 본 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 자명하지 않을 경우에 는 그 발명은 진보성을 가지는 것이다 라고 하고 있다. 234) 반면 우리청 및 일본 특허청은 특허법 제29조 제2항에서 특허 출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각 호에 규정된 발명에 근거하여 용이하게 발명할 수 있을 때에는 제1항의 규정에도 불구하고 특허를 받을 수 없다 라고 동일한 규정을 제시하고 있으며 235), 일본 특허법의 경우 진보성 판단 기준에 대한 기본 적 개념을 간략화하고 구체적인 판단 방법을 제시하고 있는 반면 우리청의 경우 기본적 인 개념에 각각의 단계를 비교적 구체적으로 제시하고 있으며 이를 보충하는 형태로 구 체적인 판단 방법을 제시하고 있다는 점에 있어 차이가 있다. 236) 231) 일본 특허청의 아라타마 문고( 소34년 법을 정리한 당시의 총무부장 ( 후에 장관) 의 상세메모 심의위원회 자료) 232) 일본 특허청, 대심원 판례 소 ) 우리청, 심사지침서 제2부 제4장 234) USPTO, MPEP...(103조), European Patent Convention art. 56 Oct. 5, ) 우리청, 심사 지침서 제4장, 일본 특허청 심사기준 제II부 제2장 2.4(1) 236) 일본 특허청 심사기준 제 II부 제2장, 우리청, 심사지침서 제2부 165

175 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 EPO에서 말하는 자명이란 기술의 통상적인 진보를 넘지 않고 단지 선행기술에 그 대로 또는 논리적으로 따르는 것, 즉 당업자가 당연히 기대할 수 있는 영역을 초월하는 기능이나 능력 발휘를 포함하지 않는 것 237) 이라고 정의하고 있는 반면, 우리나라와 일본 특허법에서는 진보성이라는 용어가 명확히 정의되지 않고 포괄적인 개념을 도입하 여 용이한 것인가, 용이하지 아니한 것인가 라는 개념과 결합하여 폭넓게 사용하고 있으며 이러한 논리를 바탕으로 한 진보성의 개념으로부터 발명의 특허성을 판단하고 있다는 점에 있어 차이가 있다. (2) 진보성 판단을 위한 기본 요소. 미국, EPO, 우리나라, 일본의 특허법에서 진보성 판단에 대한 기준은 대략적으로 특허 출원된 청구항에 기재된 발명과 선행기술과의 차이가 발명이 이루어진 시점에서 그 발명이 전체로서 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자 명 또는 용이한 경우 그 발명은 특허를 받을 수 없다 고 설시하고 있어 발명의 진보성 판단을 위한 당업자, 당해 발명이 속하는 기술 분야, 과제의 관련성이 중요한 요소로 작용하고 있다. 1) 당업자 당업자란 는 것으로 다. 238) 특허 출원된 발명의 진보성 유무의 판단에 있어 기준이 되는 자 를 칭하 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자 로 정의하고 있 미국, EPO, 우리청 및 일본 특허청의 경우 모두 당업자에 대해서 발명이 해결하고 자 하는 과제에 관련한 기술분야의 기술을 자신의 지식으로 할 수가 있는 자 라고 공통 적으로 정의하고 있다. 239) 미국 특허법에 말하는 당업자는 청구항에 기재된 발명과 동일 또는 유사한 기술 분 야에 관련한 충분한 모든 문헌에 대한 지식으로 가지고 발명자가 직면한 특정한 과제에 합리적으로 관련되는 모든 기술에 대한 지식을 가진다고 상정하고 있다 240) 로 규정하 면서 당업자에 대한 평가시 (i) 발명자의 교양적 배경, (ii) 그 기술 분야가 직면하고 있 던 과제의 종류, (iii) 그 과제에 대한 종전에 발견된 해결방법, (iv) 그 기술의 세련된 정도, (v) 그 기술 분야에서의 기술혁신의 속도, (vi) 그 분야에서 실제로 노동하는 노 동자의 교육수준 등 EPO의 경우 당업자란 6 개의 요소를 고려된다고 하고 있다. 241) 그 기술분야에서 출원시 공통의 일반지식이 어떤 것인가를 알고 있는 보통 실무가로 상정하고 있다. 당업자는 또한 기술수준에 있는 것 모두 특히 237) EPO, Guidelines for Examination in the European Patent Office, pt c. ch IV ) 우리청, 심사지침서 제2부 제4장 1절 ) Guideline for Examination in the European Patent Office (June 2005) 11.3, T141/87, Bosch, ) Custom Associates, Inc v Jefferey - Allan Indus., Inc 1 USPQ 2nd 1196(Fed. Cir. 1986) 241) Environmental Designs v. Union Oik Co., 713 F 2d 693 (1983) 166

176 제3절 우리청과 주요 3극 특허청의 진보성 판단 기준의 비교 분석 조사보고서에 인용된 문헌을 입수 가능하고 일상적 업무 및 실험을 위한 통상의 수단 및 능력을 구사할 수 있는 상태에 있다고 상정된다. 과제를 받는 당업자가 다른 기술분 야에서 해결 방법을 탐구하는 경우에 그 분야에서의 전문가가 그 과제해결의 적임자이 다. 따라서 해결법이 진보성을 가지는가에 대한 평가는 그러한 전문가의 지식 및 능력 에 근거해야 한다. 개인보다 다수의 사람들로 이루어지는 그룹 가령 연구팀 또는 생산 팀으로 사고하는 편이 적절한 것도 있다 라고 규정하고 있다. 242) 일본의 특허법에서 당업자는 발명이 속하는 기술분야의 출원시 기술상식을 가지고 연구, 개발을 위한 통상의 기술적 수단을 이용하는 것이 가능하고 재료의 선택이나 설 계 변경 등의 통상의 창작 능력을 발휘할 수 있고, 또한 본원발명이 속하는 기술분야의 출원시의 기술수준에 있는 모든 것을 자신의 지식으로 할 수가 있는 자를 생각하여 결 정한 것이다 243) 라고 규정하고 있다. 우리나라의 경우 당업자는 출원 전의 해당 기술분야 기술상식을 보유하고 있고 연구개발을 위한 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있으며 출원 전의 기술 수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있고, 발명의 과제와 관련되 는 기술분야의 지식을 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서 그 기술분야에서의 전문가 들이 가지고 있는 지식을 체득하고 있는 특허법 상의 상상의 인물이다 라고 규정하 고 있다. 244) 우리나라와 일본의 경우 진보성 판단시와 기재요건 판단시의 당업자를 다르게 규정 하고 있는데 반해 미국과 유럽은 두 경우에 특별히 다르게 규정하고 있지 않다는 차이 가 있다. 245) 2) 본 기술이 속하는 기술분야 및 기술수준 진보성 판단에 있어 본 기술이 속하는 기술분야란 미국의 경우 청구항에 기재된 발 명이 해결하고자 하는 과제와 동일 또는 유사한 기술분야는 물론이고 당해 기술 분야에 서의 주된 목적이나 용도 기능에까지 포괄하여 모든 분야로 정의하고 있으며, 이러한 기술분야에서의 기술수준을 결정하는 것은 발명의 비자명성의 판단에 커다란 영향을 줄 수 있다고 보고 있다. 또한 해당 기술분야에서의 기술수준의 범위를 결정하는 문제는 기술적 사실에 입각하여 결정해야 할 법률적 문제로 보고 있다. 246) EPO의 경우 본 기술이 속하는 기술분야 및 기술수준에 대해서는 EPO가 채용하고 있는 과제-해결 접근법의 취지를 바탕으로 객관적인 기술과제의 설정에 영향을 받고 있다고 보여진다. EPO의 과제-해결 접근법에서 말하는 객관적 기술과제의 설정은 발명 242) Guideline for Examination in the European Patent Office (June 2005) part C-IV, ) 일본 특허법, 심사기준 제2부 제2장 2.2(2) 244) 우리청, 심사지침서 제2부 제4장 1절 ) 우리나라는 기재불비 판단시 당업자를 그 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자 를 의미하는 것으로 본다고 규정하고 있는데 이는 명세서의 개시요건을 보다 강화( 당 업자가 보다 이해하기 쉽도록 ) 하기 위한 것으로 보인다. 246) Panduit corp. v. Dennision Mfg. Co., 810 F. 2nd 1561(Fed. circ. 1987) 167

177 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 이 달성하려는 기술적인 결과의 차이점에 근거하고, 발명자가 해결하려고 한 과제와 다 를 수도 있고, 기존의 고안에 대해 비용 대 효과를 향상시키기 위한 변경을 포함하도록 넓게 해석될 수 있다고 보고 있다. 247) 우리나라 특허법 제29조 제1항 각 호의 1에 규정된 발명 248) 이외에 당해 발명이 속 하는 기술분야의 기술상식 등이 기술적 지식에 의하여 구성되는 기술의 수준을 말한다 라고 규정하고 있다. 249) 대법원 판례에 의하면 우리나라 특허법 제29조 제2항에서 그 발명이 속하는 기술분 야 란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야 를 말하므로, 당해 특허발명이 이용되는 산업분야가 비교대상 발명의 그것과 다른 경우에는 비교대상발명을 당해 특허 발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용하기 어렵다 하더라도, 비교대상 발명의 기 술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분 야에서 통상의 기술을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별 다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 이를 당해 특허 발명의 진보성을 부정하 는 선행기술로 삼을 수 있다. 고 하여 그 발명이 속하는 기술분야의 범위에 대한 경계 치를 제시하여 주고 있다. 250) 5. 조합 발명에 있어서 진보성에 대한 구체적인 판단 기법 (1) 진보성 인정 여부를 위한 동기 부여 진보성에 대한 구체적 판단 기법으로는 미국의 경우 실무에 있어 제1 단계로 Graham test 를 기준으로 판단을 하고 있다. 여기에 제2단계로 시사 또는 동기를 필요 로 하는 TSM 테스트 를 부가하여 진보성의 여부를 판단한다. 미국 특허법 제103 조(a)의 규정에 따라 발명의 진보성이 부정되기 위해서는 특허 출 원된 발명이 전체로써 자명하다 는 입증이 필요하며 이점에 있어 CAFC는 특허 출원된 발명이 조합된 발명 전체로서 닌지 를 판단하여야 한다고 하고 있다. 발명이 이루어진 시점에서 당업자에게 있어 자명한지 아 즉, 발명을 이루는 복수의 구성요소 각각이, 선행 기술로서 각각 독립적으로 알려졌 었던 것을 단순히 나타내 보이는 것만으로는 그 발명이 자명하였다는 사실을 증명한 것 이 되지 않는다고 하고 있다. 또한, 선행기술 중 발명을 저해하는 요소가 없는 경우, 공 지의 구성요소를 조합시키는 것으로부터 예기하지 않았던 효과나 상승효과를 가져올 증 거가 없는 때에는 미국 연방최고법원은 그 발명에 있어 진보성을 인정하지 않고 있다. 연방최고법원은 KSR사건에서 잘 알려진 구성 요소를 공지의 방법에 따라 조합시키는 것은 그 조합이 예측 가능한 결과를 가져올 때만 자명할 가능성이 크다 고 지적하였다. 247) Guideline for Examination in the European Patent Office, ) 우리청, 심사기준 제2부 제3장 ) 우리청, 심사 기준 제2부 제4장 ) 우리나라 대법원 2006후

178 제3절 우리청과 주요 3극 특허청의 진보성 판단 기준의 비교 분석 EPO도 역시 진보성의 유무를 판단할 때에는 미국의 경우와 마찬가지로 청구된 발 명을 전체로서 고려해야 한다 고 하고 있다. 251) 출원발명이 복수의 선행기술이 구성하 고 있는 구성요소를 조합한 것에 지나지 않는 경우 발명의 진보성은 부정되며, EPO 심 사기준에서도 조합 발명과 단순히 끌어모으거나 혹은 나열하는 발명 은 구별되어 있 다. 252) 또한, 진보성을 부정하는 경우에는 당업자가 객관적인 과제에 직면하면 가장 가 까운 선행기술을 변경 혹은 적용해서 본 발명을 실시할 것이다( would) 라고 하는 가르 침이 선행기술에 존재해야 한다. 253) 예기치 못한 기술적 효과가 있는 경우에는 진보성 이 있다고 판단하지만, 기술수준에 비추어 당업자가 발명의 구성에 이르는 것이 자명한 경우 발명을 저해하는 요소가 있다고 인정되지 않으면 발명의 진보성은 인정되지 않는 다고 보고 있다. 일본의 경우 진보성의 결여에 대한 논리부여 순서에 있어, 인용발명과의 차이점과 관련된 사항이 최적재료의 선택 및 설계 사항인가 여부를 먼저 판단하고 그 다음 단계 로 조합 또는 치환의 동기부여가 될 수 있는가 여부를 판단한 후, 인용발명과 비교하여 유리한 효과가 있는가 여부를 판단한다. 또한, 차이점의 구성과 관련된 증거가 있는 경 우 진보성 결여의 판단에 있어 기술분야의 관련성, 과제의 공통성, 작용 또는 기능의 공통성, 인용발명의 내용 중의 시사 등의 관점으로부터 동기부여의 여부를 판단한다. 우리나라의 경우, 일본과 마찬가지로 발명에 이를 수 있는 동기가 있는가, 당업 자의 통상의 창작 능력의 발휘에 해당하는가, 및 더 나은 효과가 있는가 를 검토하여 진보성 여부를 판단하며, 조합 발명에 있어서도 상기 원칙이 적용되는 것으로 판단된 다. 그러나, 조합 발명이 2 이상의 선행기술을 결합하여 출원발명의 진보성 여부를 판 단한다는 점을 고려해 본다면, 선행기술의 결합에 대한 곤란성 여부가 면밀하게 검토되 어야 하고, 이에 대한 구체적인 판단 방법이 제시되어야 한다. 이와 관련되어 심사지침 서에는 진보성 판단시에는 2 이상의 문헌을 상호 조합시켜서 판단할 수 있으나, 그 조 합은 당해 발명의 출원시에 당업자가 용이하게 조합할 수 있는 경우에 한한다 로만 기 재되어 있고, 조합의 곤란성을 판단하기 위한 구체적인 방법에 대해서는 기재되어 있지 않았으나, 2008 년 개정된 심사지침서에는 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당 해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경 향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진자가 용이 하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보 성은 부정된다 254) 라는 내용을 포함시키므로써 조합의 곤란성을 판단하기 위한 구체적 인 방법에 대한 사항을 보강하였다. 255) 251) EPO, EPO Guidelines ) EPO, EPO Guidelines ) EPO, EPO Guidelines ) 대법원 판결, 2005후 ) 우리청. 심사지침서 p

179 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 상기 기준은 조합 발명에 있어서, 선행기술에 결합에 대한 가르침, 시사, 또는 동기 부여가 없더라도, 시장의 요구사항 등에 기인하는 수요의 효과, 당업자가 가지고 있는 배경지식 등을 종합하여 이미 알려진 구성요소를 출원발명처럼 조합하도록 하게 하는 명시적인 이유가 있는지를 고려하여 진보성을 판단해야 한다 고 판시한 미국의 KSR판 결과 유사한 것으로서, 미국이 KSR판결 이후 진보성에 대한 보다 엄격한 기준을 적용 하고 있는 것을 고려해 본다면, 우리나라와 미국은 조합 발명의 진보성 판단에 있어서 유사한 기준을 적용하고 있는 것으로 판단된다. (2) 진보성의 인정 여부와 유리한 효과 미국, EPO, 우리나라, 일본 각국의 진보성 판단 기준에 있어 진보성의 인정 여부와 효과의 고려와의 관계는 밀접한 관계를 가지고 있어 진보성 판단에 있어 효과의 인정 여부는 예민하면서도 중요한 요소로 작용하고 있다. 상승효과를 나타내는 효과의 현저성 및 예측 가능성에 대한 곤란성이 존재하는 경우 진보성을 인정하는 점은 각국에서 공통으로 작용하는 것으로 보인다. 특이 사항으로, 우리청의 경우 더 나은 효과를 갖는 경우 간략하게 기재하고 있는 반면 일본 특허청의 경우 상승된 효과 또는 현저한 효과가 있는 경우 진보성의 판단에 대한 사항을 구체적 으로 제시하고 있다는 점에 있어 차이가 나고 있다. 256) EPO 심사 기준은 선행기술의 구성을 단지 끌어 모으는 것 혹은 단지 열거하는 것은 그로 인해 상승효과를 가져오지 않을 경우 해당 과제에 대한 각각의 해결 수단이 자명 하다는 사실을 단지 나타내 보일 뿐 진보성은 부정된다고 하고 있다. 이와는 대조되는 개념으로 해당 과제에 대응하기 위해 공지의 구성요소를 조합함으로써 선행기술 이상의 특징으로 구축할 수 있는 발명과 상승효과를 만들어 내기 위한 각각의 구성요소가 공동 으로 작용하는 경우를 진정한 조합 이라고 구별하고 있으며 이러한 경우 진보성은 인 정된다고 보고 있다. 257) 우리나라와 일본의 경우 심사 기준에서 인용발명과 비교한 유리한 효과란 발명을 특 정하기 위한 사항으로부터 가져올 수 있는 특유의 효과 중 인용 명의 효과와 비교하여 유리한 것을 말하는 것으로 인용발명과 비교한 유리한 효과가 명세서 등의 기재로부터 명확하게 파악되는 경우 진보성의 존재를 긍정적으로 인정하는데 도움이 되는 사실로서 이를 참작한다 라고 되어 있다. 따라서 진보성의 유무를 결정하는데 있어 청구항에 관련된 발명이 인용발명과 비 교하여 유리한 효과를 가지고 있는 경우 이것을 참작하여 당업자가 청구항에 관련되 는 발명에 용이하게 이를 수 있었다는 논리설정을 시도한 후 당업자가 청구항에 관련 되는 발명에 용이하게 이를 수 있다는 논리 부여가 된 때에는 진보성은 부정된다고 하고 있다. 그러나 당업자가 청구항과 관련되는 발명에 용이하게 이를 수 있는 충분 한 논리가 설정되었다 하더라도 인용발명과 비교한 유리한 효과가 기술 수준으로부터 256) EPO, EPO Guidelines 11. 5, 일본 특허청, 심사기준 제2부 제2장, ) EPO, EPO Guidelines

180 제3절 우리청과 주요 3극 특허청의 진보성 판단 기준의 비교 분석 예측되는 범위를 능가하는 현저한 것인 경우 진보성은 부정되지 않는다고 보고 있 다. 258) 이러한 상황을 고려하여 보면 일본의 경우 발명의 현저한 효과는 진보성 판단에 있 어 가장 중요한 요소로 작용하고 있는 것으로 발명에 의한 현저한 효과를 명확히 할 필 요가 있다. 우리나라의 경우 복수의 구성요소로 이루어진 발명의 진보성 판단에 있어 대법원은 어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에 는 각 구성 요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되 는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각 각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안되고, 특유의 과제 해결 원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다고 하고 있다. 259) 미국의 경우 연방최고법원은 조합 발명에서 상승효과나 예견하지 않았던 효과를 나 타내는 경우 조합이 자명해 보이는 경우라 하더라도 그 조합이 상승효과를 가져온다는 거나, 예기치 않았던 결과를 가져온다거나, 혹은 선행기술이 그 조합을 저해 하는 방향 으로 가르침을 나타내고 있다는 사실의 증거를 보임으로써 해당발명의 자명성에 대한 판단이 뒤집힐 수도 있다고 판시한 바 있다. (3) 이차적 고려요소 미국의 비자명성 판단에서 있어 이차적 고려 요소는 Graham 테스트에서 4번째 조 건으로 포함되어 있다. Graham 테스트를 적용하여 발명이 자명 한지의 여부를 상업적 성공, 오랫동안 미해결이었던 절실한 과제 및 타인의 실패 등과 같은 이차적 고려요소 를 추가적으로 고려하여 판단할 수 있다고 하고 있다. 260) 그러나 KSR 사건 판결 무렵 CAFC는 비자명성 판단에 관한 이차적 고려 요소로서 상업적 성공의 존재는 불충분하다고 판시하고 있으며 이것은 비자명성의 판단시 이차적 고려 요소는 선행기술의 구성 요소에 대한 조합이 자명하다고 하는 추측 및 판단을 뒤 집을 만큼 충분히 중요시되고 있지 않다는 것을 시사한다 261) 따라서 비자명성 판단에 있어 이차적 고려 요소가 고려된다고 하더라도 비자명성에 대한 판단을 반드시 지배한 다고는 볼 수 없고 그의 중요성은 각각의 지고 있다. case 별로 판단해야 한다는 것으로 인식되어 EPO의 경우 이차적 고려 요소로써 상업적 성공을 고려할 수 있지만 오랫동안의 절 258) 일본 특허청, 심사기준 제2부 제2장 259) 우리나라, 대법원 2005후 ) USPTO, Graham. 383 U.S at ) USPTO, Dystar Textilfarben GMBH & Co., C. H. Patrick Co., 464 F3d 1356, 1371 (2006) 171

181 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 실한 필요성 혹은 해결하고자 했던 문제와 상업적 성공 사이에 밀접한 관련성이 있다는 증거가 없다면 이는 발명의 진보성 판단에 있어 고려되어야 할 지표로 인정되지 않는 다. 262) 결국 발명의 진보성 판단에 있어 이차적 지표는 고려될 수 있는 것이지만 이것 이 해당 기술분야의 기술수준과 비교했을 때 발명의 기술적 효과에 대한 판단에 있어 극미하게 고려하고 있다는 사실에 불과한 것으로 263) 진보성의 판단을 위한 확실한 지표 로 여겨지지는 않고 있는 것으로 보인다. 일본의 심사 기준에서는 상업적 성공 또는 기타 이차적 고려 요소가 진보성의 존재 를 긍정적으로 인정하는데 도움이 되는 사실로서 참작하고 있는 정도로 제한되어 있 어 264) 상업적 성공에 근거한 주장은 통상 받아들여지지 않고 있다. 우리나라의 경우 법원에서는 진보성 판단시 상업적 성공 등이 진보성 판단에 2차적 고려사항 정도로 검토되는 경우는 있으나 심사단계에서는 실무적으로 거의 고려되지 않 고 있고 심사지침서에도 이와 관련한 기준이 마련되어 있지 않다. 6. 결 론 특허법에 있어 진보성 판단 규정에 관하여 미국, EPO는 당업자에게 자명 한 이라 고 규정하고 있는데 반하여 우리나라 및 일본의 경우는 당업자에게 용이 하게 발명 을 할 수 있을 때 라고 규정하고 있어 문언상의 규정에 있어 자명 과 용이 하게 발명을 할 수 있을 때 라고 하는 차이가 나고 있다. 이러한 문언상의 차이로 각국에서의 진보성 판단 운영에 있어 기본적인 판단을 행 하는 점에 있어서는 공통점을 가지고 있으나 진보성 판단시 자명 또는 용이발명 이 라고 하기 위해서는 미국이 그라함 테스트 ( Graham Test) 를 채용하고 여기에 시 사 또는 동기 를 필요로 하고 있고, EPO는 과제- 해결 접근법 ( Problem-solution approach) 을 채용하여 객관적인 과제를 설정하고 제일 근접한 선행기술과 해당과제 로부터 출발해서 판단하고 있다. 이에 반해 우리나라와 일본의 경우 용이발명 이라 고 하기 위한 동기부여 및 기술적 차이점에 대한 유리한 효과를 기준으로 판단하고 있다. 또한 각국에 있어 진보성을 부정하기 위한 논리 구성에 있어 과제 로 부터의 접 근이라는 점이 각국의 운영에 있어 필수 사항으로 우선 순위로 되어 있느냐 아니냐 에 차이가 있는 것으로 보인다. 그러나 각국의 심사지침으로 내놓고 있는 지침서의 구체적인 설명 내지 사례들을 살펴보면 각국에서 중요시하고 있는 내용들이 공통적 으로 포함되어 있고 다만 판단의 수순에 있어 조금씩 차이를 보이고 있는 것으로 명 확히 선을 그어 차이점을 구별하기는 쉽지 않다는 생각이 든다. 결국 각국에 있어 과제 라는 용어에 포함되어 있는 개념 및 범위, 과제 로 부터의 접근이 무엇인지 명확히 하지 않는 이상 각국의 차이를 명확히 구별하기는 어려울 것으로 판단된다. 262) EPO, EPO Guidelines ) EPO, T12/82, ) 일본 특허청, 심사기준 제2부 제2장

182 제3절 우리청과 주요 3극 특허청의 진보성 판단 기준의 비교 분석 한편 각국의 판결을 고려하여 볼 때 진보성 판단에 있어 정도가 중요한 문제로 부각되어가고 있는 추세이다. 2차적 고려 요소의 참작의 결론적으로 각국 별 진보성 유무의 판단 여부는 각국의 진보성 판단 기준에 따라 밀 접하게 얽혀 있는 고도한 법적 판단이기 때문에 각국의 법령, 심사 기준으로 한 일반적 법령 등의 면뿐만 아니라, 개별 사안에 대한 구체적인 판단 면에서의 조사, 분석 검토 가 필요할 것으로 보이며 각국의 진보성 판단에 있어 심사 기준 자체에서 나타나는 미 묘한 차이는 어쩔 수 없다 하더라도 권리의 안정성은 중요하다고 생각되는 것이므로 진 보성의 판단 수준은 어느 정도의 수준을 유지할 수 있는 것이여 하며 최소한 판단의 미 묘한 차이에 대해 가능한 한 객관성, 예측 가능성을 추구 할 수 있어야 하며 타당한 결 론이 얻어질 수 있도록 균형이 이루어져야 하는 것은 분명히 각국의 특허 제도 전체에 주어진 과제라고 할 수 있을 것이다. 173

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184 제3절 우리청과 주요 3극 특허청의 진보성 판단 기준의 비교 분석 고품질 심사 심판을 지향하는 진보성 판단 기준에 관한 연구 보고서 제3장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 175

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186 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 1. 수치한정 발명 (1) 정의 및 분류 수치한정발명이란 청구범위에 기재된 발명의 구성요소의 일부가 수량적으로 표현된 발명, 즉 일반적으로는 공지발명의 구성 요소인 온도, 압력, 치수, 조성 등을 계량화하 여 정량적으로 수치한정을 한 발명을 의미하며, 수치한정이 있는 공지발명에 다른 수치 한정을 한 경우와 수치한정이 없는 공지발명에 수치 한정을 한 경우로 구분될 수 있다. 수치한정발명은 수치한정의 대상에 따라 다음과 같이 분류된다 ; 1 온도, 압력, 조 성, 형상, 치수 등의 기술적 대상을 수량적으로 특정한 발명, 2 특정한 기술분야에서 사용되는 변수 또는 출원인이 자기의 발명을 표현하기 위하여 새롭게 창출한 기술적 변 수를 사용하여 특정한 발명, 3 복수의 기술적 변수인 파라미터를 수식 등을 통하여 상 관적으로 표현한 발명. 상기 1은 일반적인 의미의 수치 한정발명에 해당되며, 상기 2 및 3은 파라미터 발명으로서, 넓은 의미로 보아 수치한정발명에 포함된다고 할 수 있다. (2) 심사지침서의 기재(p2411) 청구항에 기재된 발명이 한정된 수치범위 내에서 인용발명의 효과에 비하여 더 나은 효과를 가질 때에는 진보성이 인정될 수 있다. 이 경우의 효과는 수치한정 범위 전체에 서 유리한 효과를 가져야 하며, 수치한정의 임계적 의의에 대해서는 다음과 같이 판단 한다. 1 청구항에 기재된 발명의 과제 및 효과가 인용발명의 연장선 상에 있는 경우에는 그 수치한정 범위 내에서의 효과가 수치한정 범위 외의 효과에 비하여 현저히 향상된 것이 어야 한다. 2 청구항에 기재된 발명의 과제가 인용발명과 상이하고 그 효과도 이질적인 경우에는 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일 하여도 수치한정의 임계적 의의를 요하지 아 니한다. 그러나, 공지기술로부터 실험적으로 최적 또는 호적의 수치범위를 선택하는 것은 일 반적으로는 당업자의 통상의 창작 능력의 발휘에 해당하여 진보성이 인정되지 않는다. 177

187 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 (3) 판례 동향 < 판결 내용> 특허 등록된 발명이 공지된 발명의 구성요건을 이루는 요소들의 수치를 한정함으로 써 이를 수량적으로 표현한 것인 경우, 그것이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사 람이 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서 그러한 한정된 수 치범위 내외에서 이질적( 異 質 的 ) 이거나 현저한 작용 효과의 차이가 생기지 않는 것이라 면 그 특허 발명은 진보성의 요건을 갖추지 못하여 무효라고 보아야 한다( 대법원 선고 92다40563 판결, 선고 99후1522 판결 등 참조). 원심이 적절하게 판시한 바와 같이 이 사건 특허 발명은 세라믹 이면재의 주요 구성 성분 및 그 배합 비율이 선행 발명과 공통되고 그 제조 과정에 관한 구성도 그 분야의 관용기술을 채택한 것으로서 세라믹 이면재의 소재에 포함된 산화철의 함량을 구체적 수치로 한정한 점 이외에 선행 발명과 구성에 차이가 없다. 그러므로 이 사건 특허 발 명의 진보성이 인정되기 위해서는 그 산화철의 함유량에 관한 수치한정 범위 내외에서 선행발명에 비하여 이질적이거나 현저한 작용 효과의 차이가 있어야 할 것이다. 그런데 선행발명의 특허공보 ( 갑 2 호증) 에 산화규소 45~70 중량%, 산화알루미나 15~40 중량%, 산화마그네슘 5~30 중량% 의 범위가 내화재로서의 역할 및 비드 형성층으 로서의 기능을 겸할 수 있는 가장 바람직한 범위이다. 위 범위를 벗어나면 불량 비드가 형성된다. 저 품질의 실리카, 산화알루미나, 산화마그네슘 등을 사용하더라도 위 범위 내라면 10% 정도의 불순물이 함유되어 있어도 그 효과는 상실하지 않는다. 라는 취지로 기재되어 있는 점에 비추어 보면, 선행 발명은 산화철을 포함한 다른 불순물을 함유하 지 아니하고 위와 같은 배합비율의 산화규소, 산화알루미나, 산화마그네슘만으로 이루 어진 세라믹 이면재를 가장 바람직한 것으로 제시하면서, 위 조성성분 이외에는 산화철 을 포함하여 다른 성분들도 불순물이라는 전제에서 품질이 낮은 원료물질로 말미암아 그와 같은 불순물이 포함되는 경우 불순물의 함유량을 최대 10%로 정하고 있음을 알 수 있고, 이 사건 특허 발명의 명세서에도 기재되어 있듯이 세라믹 이면재를 이용한 편 면 용접 분야에서는 이 사건 특허 발명의 출원 전부터 세라믹 이면재의 소재가 함유한 산화철은 용접 결과에 악영향을 미치는 불순물로 알려져 있었으므로, 세라믹 이면재의 산화철 함유량이 낮을수록 용접 특성이 좋아진다는 점은 양 발명 모두 기본 전제로 삼 고 있는 그 분야의 기술 상식에 해당한다고 볼 수 있다. 178

188 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 또한, 이 사건 특허 발명의 명세서에 있는 실시 예의 기재만으로는 산화철 함량 0.7% 를 전후로 한 발명의 효과 차이가 기공률( 氣 孔 率 ), 산화철 이외의 불순물 등 다른 실험조건과도 상관관계가 있는지 명확하지 아니할 뿐 아니라, 산화철이 용접 결과에 악 영향을 미치는 불순물인 이상, 산화철을 적어도 0.01% 이상 포함하는 이 사건 특허발명 의 효과는 산화철을 포함하지 않고 산화규소, 산화알루미나, 산화마그네슘만으로 구성 된 세라믹 이면재에 관한 선행발명의 실시 예 1. 이 거두는 효과에 비해 현저할 것이라 고 볼 수 없다. ( 세라믹 소재에 있는 산화철을 자력( 磁 力 ) 등 통상적인 물리적 방법으로 는 완전히 제거하기 어려운 점을 감안하면 선행발명의 실시 예 1 의 이면재에도 미량 의 산화철이 포함되어 있을 수 있지만, 이 사건 특허 발명도 자력( 磁 力 ) 으로 그 세라믹 소재에 있는 철분을 제거하는 방법을 채택하고 있는 이상, 두 발명은 산화철의 함량에 따른 효과의 차이가 있을 것이라고 보기 어렵다.) 그렇다면, 이 사건 특허 발명에서 용접 결함을 개선하기 위하여 세라믹 이면재의 소 재에 있는 산화철의 함량을 그 수치범위 내로 한정한 것은 그 기술분야에서 통상의 지 식을 가진 사람이 반복시험을 통하여 그 최적비를 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정 도의 수치로 한정한 것에 불과하여 구성의 곤란성이나 효과의 각별한 현저성이 있다고 보이지 아니한다. < 검토 의견> 청구항 1은 0.01~0.7% 의 산화철을 포함하는 세라믹 분말로부터 철분을 강제 제거하 여 제조된 세라믹 이면재에 관한 것으로, 철분의 제거에 의하여 세라믹 이면재에 포함 된 산화철의 함량은 알 수가 없으며, 철분을 강제 제거한다 는 기재로 보아, 세라믹 이면재에 포함된 산화철의 함량은 최소화되는 것으로 판단되는바, 상기 청구항 1은 1) 산화마그네슘 (MgO) 5~18%, 산화알루미나 (Al 2 O 3 ) 25~40% 및 산화규소 (SiO 2 ) 47~65% 로 구성되고, 내화도가 S.K 16 번(1,460 ) 전후인 세라믹 분말로 제조되고, 2) 산화철 의 함량이 최소화되는 것을 특징으로 하는 탄산가스 편면 용접용 세라믹 이면재에 관한 것으로 판단된다. 따라서, 세라믹 이면재의 산화철 함량은 그 최소화에 의미가 있는 것이며, 수치한정 의 특성을 가지는 것은 아니므로, 상기 판결에서 쟁점으로 삼은 0.01~0.7% 의 산화철 함량 은 청구항 1의 구성 요소가 아니어서 진보성 여부를 판단하는데 고려할 사항이 아 닌 것으로 보인다. 세라믹 제품의 제조 과정에서 과량의 철 성분을 제거하는 것이 통상적인 것이고, 세 라믹 이면재의 산화철 함유량이 낮을수록 용접 특성이 좋아진다는 점은 그 분야의 기술 상식이어서, 당업자라면 세라믹 이면재에 포함된 산화철의 함량을 최소화하려고 할 것 이므로, 청구항 1 은 그 구성에 곤란성이 있는 것으로 인정되지 않는다. 179

189 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 < 판결 내용> 특허 출원된 발명이 공지된 발명의 구성요건을 이루는 요소들의 수치를 한정함으로써 이를 수량적으로 표현한 것인 경우에 있어서, 그것이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가 진 자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서, 그러한 한정된 수치범위의 안과 밖에서 서로 이질적 ( 異 質 的 ) 이거나 현저한 작용 효과의 차이가 생기지 않는 것이라면 역시 진보성의 요건이 없어 특허 받을 수 없다고 보아야 할 것이다 ( 대법 원 선고 99후1522 판결, 선고 92다40563 판결 참조). 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항 발명은 원심도 판시한 바와 같이 인용발명 에 비하여 조성성분의 조성 비율을 구체적으로 한정한 것에 특징이 있으므로 제1항 발 명이 인용발명에 비하여 진보성이 있다고 하기 위하여는 한정된 수치범위 안과 밖에서 서로 이질적이거나 현저한 작용 효과의 차이가 생겨야 할 것인데, 기록에 의하면, 제1 항 발명이 인용발명에 비하여 그 한정된 수치범위의 안과 밖에서 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이가 있다고 인정할 아무런 자료가 없고, 오히려 이 사건 출원 발명의 명 세서에는 제1 항 발명의 수치한정을 단지 바람직한 조성비라고만 기재할 뿐, 그 수치 범 위를 벗어나는 R125 약 10 내지 90% 및 R32 약 90 내지 10% 를 함유하는 조성물도 본 발명에 따른 것으로서 냉동 시설에 이용하기에 적합하다고 기재하고 있으며, 나아가 명 세서의 표1에 의하면 제1항 발명에서 제외한 수치인 R125 10% 의 조성물이 수치 한정된 범위 내인 R125 50% 나 60% 의 조성물에 비해 이슬점과 포점의 압력 차이가 매우 적음 을 알 수 있으므로 제1항 발명은 그 수치한정으로 인한 작용 효과의 현저성을 인정할 수 없고, 오히려 그 수치 한정은 당업자가 반복 시험으로 그 최적비를 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 것에 불과하다 할 것이어서 결국 제1항 발명은 인용발명에 의하 여 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로 진보성을 인정할 수 없다 할 것이다. < 검토 의견> 180 인용문헌에 R125/R32 의 혼합물이 공비혼합물로 사용될 수 있다는 내용이 개시되어 있고, 다만 R125 및 R32 의 구체적인 수치에 대해서는 언급이 없으나, 이 사건 출원 발명의 명세서에 수치 한정된 범위(R125 10~90% 및 R32 90~10%) 밖에 서의 작용 효과를 나타내는 자료가 기재되어 있지 않아, 한정된 수치 범위에서 현저한 효과가 있는 것으로 인정되지 않고, 그 수치 한정은 당업자라면 반복시험을 통하여 그 최적비를 적절히 선택할 수 있는 정도로 판단된다. 상기 판결에서, 대법원은 제1항 발명에서 제외한 수치인 R125 10% 의 조성물 및 수 치 한정된 범위 내인 R125 50% 나 60% 의 조성물을 비교하여, 그 수치 한정으로 인한 작용효과의 현저성을 인정하지 않았으나,

190 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 보정 전 제1항 발명이 R125 10~90% 및 R32 90~10% 의 조성물이고, 보정을 통하여 그 수치 범위를 감축하였음을 고려해 본다면, 우선적으로 한정된 수치 범위(R125 10~90% 및 R32 90~10%) 안과 밖에서 작용 효과의 차이를 고찰해야 하고, 만일 상기 한정된 수치범위 내에서 작용 효과가 현저하다면, 그 수치 범위 내에서 수치를 추가로 감축하는 것도 진보성 있는 수치 한정발명으로 인정되어야 하고, 상기 한정된 수치 범위 내에서 작용 효과가 현저하지 않다면, 감축된 수치범위 안과 밖에서 추가로 작용 효과의 차이를 고찰해야 하는바, 상기에서처럼, 한정된 수치 범위(R125 10~90% 및 R32 90~10%) 안과 밖에서 작용 효과의 차이를 우선적으로 고찰하지 않고, 수치범위 (R125 13~61% 및 R32 39~87%) 안 과 밖의 조성물을 비교하여 작용 효과의 차이를 살피는 것은 논란의 여지가 있는 것으 로 보인다. < 판결 내용> 특허 등록된 발명이 공지된 발명의 구성요건을 이루는 요소들의 수치를 한정함으로 써 이를 수량적으로 표현한 것인 경우에 있어서, 그것이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치 한정으로서, 그러한 한 정된 수치범위 내외에서 이질적 ( 異 質 的 ) 이거나 현저한 작용 효과의 차이가 생기지 않는 것이라면 위 특허 발명도 역시 진보성의 요건을 결하여 무효라고 보아야 할 것이다 ( 대법 원 선고 92다40563 판결, 선고 87후105 판결 등 참조). 원심 판결 이유에 의하면, 원심은 그 채용 증거들을 종합하여 그 판시와 같은 사실 을 인정한 후 그 인정 사실들을 종합하여 보면, 이 사건 특허 발명과 같이 베개속의 원 료로 원적외선 발산체를 사용한다는 것이 획기적인 것으로 창작에 각별한 곤란성이 있다고 보이지 아니하고, 또한 원고가 이 사건 특허 발명에서 원적외선 발산체 입자의 크기와 함량을 한정한 것이 원적외선 발산능력, 합성 수지재 원료와의 결속력, 금형 장치의 손 상, 가공 시간의 단축 등을 위한 것이었다 하더라도 이는 당업자가 반복시험으 로 그 최적비를 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 수치 한정에 불과하 고, 이로 인하여 구성의 곤란성이나 효과의 각별한 현저성이 있다고는 보이지 아니하므로, 이 사건 특허발명은 인용발명들에 의하여 당업자가 용이하게 발명 할 수 있는 것으로 진보성이 없다고 판단하였다. < 검토 의견> 이 사건 특허발명은 원적외선 발산체 입자의 크기와 양을 각각 150~350 메시와 181

191 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 0.15~20wt% 로 한정하고 있으나, 수치한정이 의미가 있으려면 명세서에 수치의 변화에 따른 기술적 의의 및 임계적 의의가 구체적으로 기재되어 있어야 하는데, 이 사건 특허 발명의 명세서에는 세라믹 입자의 크기는 150~350 메시, 함량은 0.15~20wt% 가 바람직 하다 라고 기재되어 있으나, 한정된 수치범위 내외에서 현저한 작용효과 및 그것을 뒷받 침하는 데이터가 기재되어 있지 않아, 진보성이 없는 것으로 판단된다. < 판결 내용> 본건 발명의 목적은 앞서 본 바와 같이 여과성 및 강도가 우수한 세라믹 필터의 제조 방법과 장치에 관한 것이고, 그러한 목적을 달성하기 위하여 원고는 특히 본건 발명 특허 청구범위 제1항의 구성 요소 중 점결재를 용해한 수용액을 10-30% 로 농도한정 을 한 것 이 그 핵심적인 내용이라고 주장하고 있으므로 살피건대, 무릇 당업자가 공지기술을 현실 로 실시할 때에는 당연히 그 최적조건을 설정하는 것이므로 이처럼 당연히 고려되는 양 적 범위로서 각별하게 특수한 것이 아닐 때에는 당업자가 적의 결정할 수 있을 정도의 것 이 되어 진보성을 인정할 수 없을 것이고, 특히 수치 한정발명에서의 효과는 공지 기술로 부터 예기할 수 없는 특단의 것이지 않으면 안되므로 ( 수치 한정발명에서는 발명의 구성의 곤란성이 아니라 작용효과의 현저성이 진보성의 판단 재료가 된다), 진보성이 인정되기 위하여는 그 수치의 특정에 기술적 의의가 있고( 그 수치범위에 현저한 작용 효과가 있는 부분이 있다고 하는 것만으로는 충분하지 않고, 그 범위 내에서는 모든 점에서 현저한 작 용 효과가 있다는 것이 확인되든지 적어도 추인되는 것이 필요하다 ), 그 한정에 임계적 의의가 있는( 그 수치를 경계로 하여 특성에 상당한 급격한 변화가 인정되는 것, 즉 그 수 치 범위 내와 범위 외에서 그 작용 효과에 각별한 차이가 있는) 것이 필요하다 할 것인 바, 이 사건에 있어 본건 발명의 특허 명세서에는, 유기점 결재를 용해한 수용액의 사용 범위는 본 발명의 목적을 달성하는데 중요한 부분으로서 이를 구체적으로 설명하면 본 발명의 2 단계 공정에서 프레스 성형하는데 필수적인 조건이라 할 수 있다. 왜냐하면 점성 과 융착성이 좋은 합성수지 필타 매체의 프레스 성형법과는 달리 본 제품과 같이 가운데 가 공간이 있고 직경에 비해 길이가 긴 제품의 고형성 분말의 상온 프레스 성형은 성형품 을 발췌시 점정이 작으므로 균열 파손되는 비율이 많아 생산성이 거의 없을 뿐만 아니라 프레스 성형할 때 압력전달이 균일하지 못하여 성형된 제품일지라도 기공의 균일성이 없 고 부분적으로 강도의 취약점이 발생하게 되어 지금까지는 용액상의 반죽으로 실시하는 스립 캐스팅의 공법으로 세라믹 필타를 제조할 수 밖에 없었던 것이다. 따라서 본 발명에 서는 고형성의 분말에 적절한 수분을 사용하는 것이 고형성 분말의 가압성형에서 발생하 는 문제점을 해결할 수 있는 것이다. 다시 말하면 약 10% 이하의 수분을 사용하면 프레 스성형이 거의 불가능하고 적어도 10%-40% 범위에서만 본 발명에 의한 가압성형이 가능 182

192 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 하며 가장 좋기로는 20-25% 범위이다. 수분함량이 40% 이상이 되면 프레스 성형공정에 서 성형된 세라믹 필타를 피스톤에 의하여 발취할 때 파괴되거나 파괴되지 않는다 하더 라도 원래 성형된 형을 유지할 수 없을 뿐만 아니라 소성과정에서 수분이 증발하게 되면 조직이 성글게 되어 소정의 여과기능을 기대할 수 없고 강도가 약한 문제점이 있다 라고 기재되어 있어 결국 본건 발명 특허청구범위 제1항에서의 수용액의 농도는 반건식법에 의 한 프레스 성형에 알맞은 너무 무르지도 딱딱하지도 않은 세라믹 조성물의 반죽상태를 유지하기 위해서 당업자가 적의 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치 한정에 불 과하고 특별히 기술적 의의를 지니고 있다 할 수 없을 것이다 { 원고는, 점결재 10-30% 의 범위에서만 본건 발명이 달성하고자 하는 기공의 크기, 기공율 및 여과기능을 보이게 되 고 실제의 사용 예에 있어서도 위 점결재의 농도를 달리함으로써 정수기로서 적합한 다 양한 기공의 크기와 균일도를 조절할 수 있는 방법이 발명되었다고 주장하나, 본건 발명 의 특허 명세서에 기재된 실시 예들은 수용액 농도 외에 규조토, 점토, 탄산칼슘, 알루미 나 및 은의 조성이 모두 서로 다르고 ( 원고는, 일반적으로 세라믹을 만드는 업자들은 세라 믹 조성물의 원료들을 다른 업자들로부터 공급받고 있는데 공급 당시에 이미 이들 재료 들은 고온으로 불순물을 제거한 상태이기 때문에 다시 고온 소성과정에서 탄화되어지는 일은 없으므로 혼합물 중 점결재만이 고온소성과정에서 산화되어 기공의 크기와 기공율 을 결정하고 또한 가압의 크기가 기공의 크기와 기공율에 영향을 미칠 뿐 다른 구성 요소 는 기공의 크기와 기공율에 아무런 영향을 미치지 않는다고 주장하나, 본건 발명의 특허 명세서에는 제3단계 공정에 있어서 산화분위기 상태하에서 소성하는 이유는 유기질 성분 이 다량 함유되는 점토나 유기 점결재를 사용하므로 소성과정에서 탄화되어 세라믹 필타 내에 탄소가 잔존하게 되므로 제품의 색깔이 검게 되는 단점이 있어 탄소를 CO 또는 CO ₂등의 기체상태로 제거시킴에 목적이 있다 하겠다 라고 기재되어 있어 점결재 뿐만 아니 라 점토도 탄화됨을 전제로 하고 있으므로, 위 주장은 이유없다 ), 더욱이 분말의 압축 상 태를 최종적으로 결정하는 프레스 성형 가압력이 서로 상이할 뿐만 아니라 소성온도 또 한 서로 다르게 설정되어 있으므로 단지 점결재 수용액의 농도를 달리함으로써 기공의 크기, 기공율, 여과기능을 조절할 수 있다고 단정할 수 없다}. 원고는, 본건 발명이 상업적으로 성공하였으므로 진보성이 인정되어야 한다는 취지 로도 주장하므로 살피건대, 발명품의 판매가 종래품을 누르고 상업적 성공을 거두거나 업계로부터의 호평, 기타 모방품의 출현 등은 일응 진보성이 있는 것으로 볼 자료가 될 수 있을지라도 그 자체로 진보성이 있다고 단정할 수는 없고, 진보성에 대한 판단은 우 선적으로 명세서에 기재된 내용 즉, 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 판단되어야 하는 것이며 아무리 우수한 발명이라도 발명이 갖고 있는 특징을 명세서에 적절히 기재 하고 있지 못하다면 그 발명은 특허받을 수 없는 것이므로 위 주장은 이유없다. 따라서 본건 발명의 특허청구범위 제1항은 공지의 기존 기술을 수집 종합하고 이를 개량하여 이루어진 것으로 이를 종합하는데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용 효과가 공지된 선행 기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승 효과가 있다고 인정 되지 아니하므로, 그 발명의 진보성을 인정할 수 없다 할 것이다. 183

193 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 < 검토 의견> 본건 발명의 실시 예에 수용액 함량의 한정된 수치 범위 내외에서 그 작용효과가 기 재되어 있으나, 이는 수용액 함량만의 영향이 아니라 세라믹의 조성, 프레스 성형 가압 력, 및 소성온도가 복합적으로 영향을 미치는 것이므로, 수용액 함량의 수치한정에 기 술적 의의 및 임계적 의의가 있는 것으로 판단되지 않는다. 2. 파라미터 발명 (1) 정의 및 분류 파라미터 발명은 일반적인 수치 한정발명에 비해서 새롭게 창출된 파라미터 또는 새 롭게 도출된 복수의 기술적 변수 간의 상관 관계를 이용하여 발명의 구성 요소를 규정 한 발명으로서, 일반적으로 물리 화학적 또는 생물학적 특성치에 의하여 발명이 특정된 다. 최근의 경향을 보면 특히 고분자재료, 시멘트재료, 세라믹재료, 합금, 유리 등과 같 이 출발 물질이 특정되어 있어도 그 반응 생성물이 용이 하게 특정될 수 없는 경우에 파라미터가 발명을 특정하는 수단으로서 유효하게 기능하고 있으며, 이와 같은 편리성 때문에 이러한 기술 분야에서 파라미터 발명을 이용한 출원이 점진적으로 증가하고 있 는 추세에 있다. 파라미터는 재료 발명의 구조 또는 구성을 직접적으로 특정하는지 또는 간접적으로 특정하는지에 의하여 기본 파라미터와 유도 파라미터로 구분되고, 기본 파라미터는 재 료의 구조 또는 구성을 직접적 일의적으로 규정하는 파라미터이며, 입경, 밀도, 기공률, 표면 조도, 분자량, 비표면적 등이 이에 해당된다. 한편, 유도 파라미터는 재료의 구조 또는 구성에서 파생하는 특성, 즉 효과에 의하여 표현되는 파라미터로서, 점도, 융점, 비점, 굴곡강도, 유전율, 탄성율, 광 반사율, 열전도율, 마모율, 충격강도, 경도 등이 있 으며, 유도 파라미터는 기본 파라미터와는 달리 직접적일의적으로 物 의 구조 또는 구성 을 특정할 수 없다. (2) 파라미터발명의 특징 파라미터 발명은 구성의 일부를 파라미터를 사용하여 수치 범위형식으로 특정한 것 이며, 이러한 점에서 파라미터 발명은 결국 수치한정 발명의 범주에 속한다. 수치한정 발명의 수치는 당업자에게 관용되고 있는 수치로서, 실험적으로 수치범위 를 최적화 또는 호적화 하는 것은 당업자의 통상의 창작 능력의 발휘에 해당하여 진보 성이 없으며, 수치 범위를 한정함에 의하여 그 수치 범위 내외에서 현저한 효과 또는 이질적인 효과가 얻어진다면 진보성이 인정된다. 이에 대하여 파라미터 발명은 당해 분야에서 관용되지 않은 파라미터, 임의로 창출 된 파라미터, 또는 기존의 파라미터를 조합한 연산식을 포함하고 있으므로, 발명의 구 성 요소인 파라미터 그 자체가 인용 발명으로부터 용이 하게 예측할 수 없는 것일 수 184

194 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 있어, 인용 발명의 효과와의 차이를 논할 것까지도 없이 진보성이 있는 발명으로 될 수 있다. 그러나, 상기 파라미터가 인용 발명으로부터 환산 가능하거나 도출 가능한 것이 라면, 그 파라미터는 별다른 어려움 없이 적의 선택할 수 있는 수치에 불과하여 진보성 이 인정되지 않는다. (3) 판례 동향 < 판결 내용> 상고인의 상고이유 주장을 이 사건 기록 및 원심 판결과 대조하여 살펴보니, 그 주 장은 상고심 절차에 관한 특례법 제4 조에 의하여 받아들여질 수 없다고 판단된다. 그러 므로 그 법 제5조에 의하여 상고를 기각하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다. 특허법원 (1) 청구항 1 발명의 구성 요소 분석 청구항 1 발명은 1 NMMO 와 경우에 따라 물 중의 셀룰로스 용액으로부터의 용매방 사 셀룰로스 필라멘트 ( 이하 구성요소 1 이라 한다) 로서, 2 그 강도가 50 내지 80cN/tex 이고( 이하 구성요소 2 라 한다), 3 파단신도가 6 내지 25% 이며( 이하 구성요 소 3 이라 한다), 4 비파단 시간이 300s/tex 이상( 이하 구성요소 4 라 한다)인 용매방 사 셀룰로스 필라멘트에 관한 발명이다. (2) 구성 요소 1 내지 3 대비 구성요소 1 이 그 기술분야의 주지 관용기술에 해당하고, 구성요소 2, 3의 수치가 비 교 대상발명에 공지되어 있는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. (3) 구성 요소 4 대비 ( 가) 파라미터 발명의 진보성 여부 판단 기준 파라미터 발명은 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 사용 빈도가 낮은 물성을 발명자 가 새롭게 창출한 파라미터에 의하여 한정한 구성 요소를 포함하는 발명이다. 파라미터 발명의 진보성을 판단하기 위해서는 먼저 그와 같은 파라미터의 도입에 기 술적 의의가 있는지 여부를 살펴야 하는바, 이 경우 그 파라미터가 출원 전 이미 공지 된 물성을 표현방식만 달리하여 나타낸 것에 불과하다면 그에 대한 기술적 의의를 인정 할 수 없다. 다만, 파라미터 발명이 수치 한정 발명의 형태를 취하고 있는 경우에는 수 치 한정 발명의 진보성 판단기준이 그대로 적용되어야 하므로, 비록 파라미터의 도입 자체에는 별다른 기술적 의의가 없다고 하더라도 파라미터에 의하여 한정된 수치 범위 185

195 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 내외에서 이질적이거나 현저한 작용 효과의 차이가 인정된다면 당해 발명은 진보성을 갖는다고 할 것이다. ( 나) 구성 요소 4 중 비파단 시간의 기술적 의의 마찰, 휨 또는 반복적인 취급에 의하여 필라멘트의 측면 응집성이 감소함에 따라 필 라멘트가 박리되는 현상을 피브릴화 라고 하는바( 갑 제2 호증, 2면 26~28 행), 이 사건 특허 발명의 명세서에서는 이러한 피브릴화 경향에 대한 척도로서 비파단시간 이라는 용어를 사용하고 있다( 갑 제2 호증, 2면 46 행). 비파단 시간은 원고가 제작한 측정 장치 에 장착된 필라멘트 번들(1) 이 공출장치 (10) 에 의하여 유도된 피브릴화와 분동(6) 의 중 력에 의하여 끊어질 때까지의 시간을 가리키며, 비파단 시간이 길수록 필라멘트의 피브 릴화 경향의 정도는 낮아지게 된다( 갑 제2 호증, 2면 46 행~3면 4 행, 별지 1 도면 1). 따라서, 비파단 시간은 필라멘트의 피브릴화 경향의 정도를 나타내는 파라미터에 해 당한다고 할 것인바, 비교대상발명에는 이에 대응하는 파라미터가 명시적으로 개시되어 있지는 아니하다. 그러나, 비교대상 발명에는 NMMO 로부터 방사된 셀룰로스 섬유는 고배향성 ( 셀룰로 스 분자가 섬유의 축방향으로 배향되는 성질) 을 갖기 때문에 주름이 잡히고 쉽게 피브 릴화(fibrillization) 되는 문제점이 있고, 특히 위 셀룰로스 용매에 NH 4 Cl을 첨가하게 되 면 강도와 모듈러스와 같은 물성은 향상되나 섬유의 측면 응집성( 축방향으로 배향된 섬 유의 측면 결합력, lateral cohesion) 이 감소되어 피브릴화 경향이 더욱 커지는 단점이 있으므로 NH 4 Cl은 소량인 2% 정도만 첨가하는 것이 바람직하며, 피브릴화 경향의 정도 가 높은 섬유는 의류용도로 사용될 수 없다는 사실이 개시되어 있는바( 갑 제4호증의 번 역문, 5면 1~19 행, 6면 26행 내지 7면 11 행), 이에 의하면 NMMO로부터 방사된 셀룰 로스 필라멘트의 피브릴화 경향은 위 셀룰로스 필라멘트 자체에 내재하는 성질인 동시 에 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 위 셀룰로스 필라멘트 제조에 있어서 강도, 파단신도 등과 함께 고려하여야 하는 물성으로서 비교대상 발명에 의하여 청구항 1 발명의 출원 전에 이미 공지되어 있었다고 할 것이다. 따라서, 비파단 시간은 NMMO 로부터 방사된 셀룰로스 필라멘트 자체에 내재되어 있 는 출원 전 공지된 물성을 표현 방식만 달리하여 나타낸 파라미터에 불과하므로, 구성 요소 4가 새로운 파라미터로서 비파단 시간을 도입한 것 자체에 대하여는 기술적 의의 를 인정할 수 없다. ( 다) 구성 요소 4 중 비파단 시간에 관한 수치 한정의 임계적 의의 구성 요소 4는 비파단 시간을 300s/tex 이상으로 한정하고 있는바, 비파단 시간을 파라미터로서 도입한 구성 자체에 기술적 의의를 인정할 수 없음은 앞서 본 바와 같으 므로, 구성 요소 4의 비파단 시간에 관한 수치 한정은 출원 전 공지된 물성에 관한 수 치 한정에 해당한다고 할 것이다. 따라서, 청구항 1 발명이 위 비파단 시간에 관한 수치 한정에 의하여 진보성을 갖기 위해서는 그와 같이 한정된 수치 범위 내외에서 이질적이거나 현저한 작용 효과의 차이 가 있다는 점이 인정되어야 할 것인바( 대법원 선고 2003후 1000 판결 참 186

196 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 조), 이 사건 특허발명의 명세서에는 그와 같이 한정된 수치 범위 내외에서 이질적이거 나 현저한 작용 효과의 차이가 있다는 점에 관하여 기재되어 있지 아니하고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다. 따라서, 구성 요소 4의 비파단 시간에 관한 수치 한정은 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치 한정에 불과 하다고 할 것이다. < 검토 의견> 이 사건 특허 발명 제1 항의 비파단 시간 은 필라멘트의 피브릴화 경향의 정도를 나 타내는 파라미터로서, 셀룰로스 필라멘트 자체에 내재되어 있는 공지된 물성을 표현 방 식만 달리하여 나타낸 것이며, 비교대상 발명의 실시 예로부터 산출된 비파단 시간 은 이 사건 특허 발명의 비파단 시간 의 범위에 속하므로, 이 사건 특허 발명 제1 항의 비파단 시간 은 당업자이면 별다 른 어려움 없이 동일한 범위가 되도록 조절할 수 있는 파라미터에 불과하다. 상기 판결에서, 특허 법원은 비파단 시간 의 한정된 수치 범위 내외에서 이질적이거 나 현저한 작용 효과의 차이가 있다고 인정되지 않으므로, 그와 같은 수치 한정은 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단 순한 수치 한정에 불과하다고 판시하였으나, 비록 상기 수치 한정의 임계적 의의가 없다 하더라도, 그 수치가 비교대상 발명으로부 터 산출될 수 없는 값을 가진다면, 그 수치는 현저한 효과를 나타내는 것으로 판단되어 진보성이 인정되는바, 상기 판결과 같이 비파단 시간의 임계적 의의를 살펴 볼 것이 아니라, 이 사건 특허 발 명의 비파단 시간이 비교대상 발명으로부터 산출될 수 있는 수치인지를 판단하여 진보 성 여부를 검토하여야 한다. 즉, 상기 파라미터가 의미 있는 수치인지를 판단하기 위해 서는, 비교대상 발명으로부터 환산이 가능한지를 검토하거나 또는 구체적 실시형태를 비교 검토하여 상기 파라미터가 기술적인 표현만 달리하는 실질적으로는 동일유사한 것 인지를 판단해야 한다. < 판결 내용> 이 사건 특허 발명 제1항과 인용 발명1 의 기술적 구성을 대비하여 보면, 양 발명 모 두 PET 사의 용융압출단계, 고화단계, 인취단계 및 연신단계를 거쳐 고강인도의 치수안 정성 폴리에스테르 섬유사를 제조하는 방법에 관한 것이라는 점에서 기술적 구성이 동 187

197 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 일하고, 또 용융압출단계, 고화단계 및 연신단계의 구체적인 공정이 동일하며, 인취단 계에서 인취속도를 구성요소로 하여 미연신사의 물성을 조절한다는 점도 동일하나, 인 취속도 조절을 통하여 달성하려고 하는 미연신사의 물성과 관련하여, 이 사건 특허 발 명 제1 항은 결정도 와 융점상승 을 대상으로 하는 데에 대하여, 인용 발명1 은 밀도 와 복굴절률 을 그 대상으로 하고 있다는 점에서 차이가 있다. 그런데, 성질 또는 특성 등에 의해 물( 物 ) 을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허 발명과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용 발명을 대비할 때, 특허 발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의( 定 義 ) 또는 시험 측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과, 인용 발명의 대응되는 것과 동일유사하거나 또는 특허 발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시 형태와 인용 발 명의 구체적 실시 형태가 동일유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명 은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일유사 한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다. 1 먼저 인용 발명 1의 미연신사의 밀도 1.338~1.365 는 결정도로 환산하면 1.54~15.5% 이므로, 이 사건 특허 발명 제1항의 결정도 3~15% 와 대부분 일치한다 ( 또 복굴절률은 이 사건 특허 발명 제1 항의 구성 요소는 아니나, 발명의 상세한 설명 및 도 면에 나와 있는 복굴절률 0.056은 인용 발명1의 복굴절률 0.025~0.06 의 범위에 포함 된다). 2 다음 이 사건 특허 발명 제1 항은 미연신사의 물성을 2~10 의 융점 상승 으로 한정하고 있으나, 인용 발명1의 명세서에서는 이에 대응되거나 암시하고 있는 기재를 찾아볼 수 없다. 호 그런데 이 사건 특허 발명의 실시례 2의 시료 II-B와 인용발명 1의 실시례 2, 실험번 13의 방사조건 을 대비하여 보면, PET 사의 고유점도가, 이 사건 특허 발명은 0.92이 고 인용 발명1은 0.98 로서 큰 차이가 있다고 볼 수 없고, 방사공의 직경도 각각 0.61mm와 0.60mm 로서 실질적으로 동일하며, 방사공의 개수도 각각 300개와 288개로 매우 유사한 범위 내에 있고, 방사공당 토출량, 즉 방사공을 통과하는 용융 PET의 시 간당 질량도 각각 대략 1.58g/ 분과 1.59g/ 분으로 실질적으로 동일하며, 인용 발명1의 가열 슬리브 온도 온도 범위인 300 또한 이 사건 특허 발명의 실시 예에 언급된 가열 슬리브의 220~300 에 포함될 뿐만 아니라, 양 발명의 가장 중요한 구성 요소라고 할 수 있는 인취 속도도 각각 2,020m/ 분과 2,000m/ 분으로서 실질적으로 동일하고, 또 전단율도 각각 910sec -1 과 957sec -1 로서 큰 차이가 없으므로, 양 발명이 인취단계에서 얻는 미연신사는 동일유사한 물성 범위 내의 것으로 볼 여지가 크다. 나아가 인취 속도와 융점과의 관계를 알 수 있는 을 5 호증 도10 을 보면, 인취속도 가 가장 낮은 1,000m/ 분일 때의 미연신사 융점이 [ 기준 융점(M.P.Q.) 과 매우 유사한 것으로 보인다.] 라고 할 때, 인취 속도가 2,000m/ 분, 3,000m/ 분, 4,000m/ 분일 때의 융점 상승이 각각 1.2 ( ), 2 ( ), 2.4 ( ) 가함을 알 수 있고, 또 분자량과 인취 속도 및 융점과의 관계를 알 수 있는 갑5호증의 증 188

198 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 도1, 도5, 도6 을 보면, 도1 에서 분자량이 22,500 인 PET 사의 경우[ 이 사건 특허 발 명의 분자량( 고유점도 0.8 이상) 과 유사한 경우이다.] 에 밀도가 1.356( 결정화도로 환산 하면 10.8%) 일 때의 인취 속도는 약 4,000m/ 분이 되는데, 도5, 도6 에서 분자량이 22,500 인 PET사의 1,000m/ 분의 인취속도에서의 융점은 대략 ( 이 역시 기준융 점과 매우 유사할 것으로 보인다.) 가 되고( 도6 을 자세히 보면 알 수 있듯이 1,000m/ 분 의 인취 속도에서의 융점은 실선의 끝점이 아니라 대략 근방의 점이고, 이는 도5 의 DSC 분석도로부터도 뒷받침되는데, 도5 를 보면 1,000m/ 분의 인취 속도의 융 점 피크가 250 보다 낮은 지점인 것을 알 수 있다.), 4,000m/ 분의 인취 속도에서의 융점은 대략 가 되어, 대략 5.8 ( =5.8) 의 융점 상승이 이루어지는 것을 알 수 있는바, 이와 같이 일반적으로 인취 속도의 증가에 따라 방출사의 융점이 상승한다는 것이 이 사건 특허 발명의 출원 전에 이미 이 발명이 속하는 기술 분야에서 공지되어 있었던 점을 감안하여 보면, 인 단계에서 인취 속도를 조절하여 융점 상승을 조절하는 기술은 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 사항에 불과한 것으로 보인다. 이와 같이 양 발명에서 물성치 환산값( 결정도, 복굴절률 ) 이 실질적으로 동일하고, 그 출발 원료 및 제조 공정의 구체적인 태양도 동일 유사하며, 또 방사 공정 중에서 인취 속도가 증가하게 되면 적절한 범위 내의 융점 상승이 도출된다고 하는 것이 이 발명이 속하는 기술 분야에서 이미 공지되어 있었던 점 등에 비추어 보면, 인용 발명1에서 얻 어진 미연신사도, 달리 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 특허 발명 제1항에서 의도하는 융점 상승이 이루어질 것으로 보이므로, 이 사건 특허 발명 제1항의 미연신사의 융점 상승은 인용 발명1로부터 당연히 얻어지는 것이거나 적어도 이 발명이 속하는 기술 분 야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용 발명1로부터 용이 하게 얻어낼 수 있는 정도의 것으로 봄이 상당하다. 또한, 이 사건 특허 발명의 실시 예를 보면, 실시례 1의 시료 I-B, I-C에서는 3, 실시 예 2의 시료 II-B, II-C에서는 3 와 4 의 융점 상승만이 보일 뿐, 그 이외의 범위인 2 나 5~10 에 대해서는 아무런 제시가 없어, 2~10 의 범위라는 수치 범위 에 대한 기술적 의의와 임계적 의의가 있다고도 보이지 않으므로, 위와 같은 수치 범위 는 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 별다른 어려움 없이 적의 선택할 수 있는 정도의 것에 지나지 아니한다. < 검토 의견> 이 사건 특허 발명 제1 항의 결정도 는 인용 발명1 의 밀도 와 환산 가능한 파라미터 이고, 이 사건 특허발명 제1항과 인용 발명1은 그 출발 물질 및 제조 방법이 동일유사 하여 이 사건 특허 발명 제1 항의 미연신사의 융점 상승 은 인용 발명1로부터 당연히 얻 어지는 것이므로, 그 신규성 또는 진보성을 인정하기 어렵다. 189

199 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 < 판결 내용> 가. 이 사건 출원 발명 제1 항과 간행물에 실린 발명의 구성을 대비하여 볼 때, 이 사건 출원 발명 제1항의 제1 구성 부분, 즉 거의 투명한 연속상의 산화물 피복층 내에 본질적으로 완전히 봉입되고, 습도- 가속된 감쇠에 민감한 전기발광성 인광체 입자 의 구성은 원심이 적절하게 판단하고 있는 바와 같이, 간행물에 실린 발명에 이에 해당하 는 구성이 나타나 있거나 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 간행물에 실린 발명에 있는 대응되는 사항에 의하여 쉽게 도출할 수 있는 구성이라고 볼 수 있다. 나. 그러나 이 사건 출원 발명 제1항의 제2구성이 제1구성의 효과일 뿐 발명의 내용 을 한정하는 기술적 구성이 아니라는 전제 아래 간행물에 실린 발명과 구성의 차이를 대비할 필요조차 없다고 하여 이 사건 출원 발명의 진보성을 부정한 원심의 판단은 다 음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다. (1) 성질 또는 특성 등에 의하여 물건을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 출원발명 의 신규성 및 진보성을 판단함에 있어서 그 출원발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또 는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상 이를 발명의 구성에서 제외하고 간행물 에 실린 발명과 대비할 수 없으며, 다만, 간행물에 실린 발명에 그것과 기술적인 표현 만 달리할 뿐 실질적으로는 동일유사한 사항이 있는 경우 등과 같은 사정이 있을 때에 그러한 출원 발명의 신규성 및 진보성을 부정할 수 있을 뿐이다( 대법원 선고 2001후 2658 판결 참조). (2) 기록에 의하면, 이 사건 출원 발명의 출원 전에 사용된, 내습성( 耐 濕 性 ) 물질이 나 무기물( 산화물) 피복층으로 봉입한 입자형 전기 발광성 인광체는 바람직한 내습성을 갖추지 못하였고 피복되지 않은 인광체 입자에 비해 초기 발광 명도도 높은 수준에 이 르지 못하였다는 문제점이 있었는데, 이 사건 출원 발명은 초기 발광 명도가 높으면서 도, 습도가 높은 조건에서 발광 명도의 감쇠 속도가 증가되는 것( 습도- 가속된 감쇠 ) 을 억제할 수 있으며 얇고 거의 투명한 산화물 피복층을 갖는 새로운 봉입된 인광체 입자 를 제공함으로써 위와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하는 데에 목적이 있으며, 다음 과 같은 과정, 즉 1 인광체 입자의 교반( 攪 拌 ) 된 층을 제공하는 단계, 2 그 층을 약 25~170 의 온도( 바람직하게는 약 100~150 ) 로 가열하는 단계, 3 그 층을 하나 이 상의 증기상 산화물 전구체( 前 驅 體 ) 에 노출하여 그 전구체가 화학적으로 반응하여 그 입자 표면에 거의 투명한 밀폐성 산화물 피복층을 형성함으로써 본질적으로 봉입된 인 광체 입자를 형성하는 단계, 4 봉입된 입자를 냉각하는 단계를 거쳐, 제2구성과 같은 특성 내지 성질을 지니는 인광체 입자를 얻을 수 있다는 내용이 명세서( 을 제6 호증) 의 상세한 설명란에 기재되어 있음을 알 수 있다( 그와 같은 인광체 입자 제조 방법은 이 사건 출원 발명에서 별도의 청구항으로 청구하고 있다.). 190

200 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 이와 같은 이 사건 출원 발명의 종래 기술과 이 사건 출원 발명에 의하여 해결하고자 하는 기술적 과제의 내용 및 피복층에 봉입된 인광체 입자라는 이 사건 출원발명의 대 상물의 성질 등을 감안할 때, 이 사건 출원 발명 제1항에서 청구하는 인광체 입자는 구 조에 의해서 특정하는 것이 곤란할 뿐 아니라 구조만으로 특정하려 할 때 종래의 인광 체 입자와 기술적으로 구별하기 어렵다는 특성이 있다. 뿐만 아니라, 이 사건 출원 발 명 제1항의 제1 구성에 해당하는 습도에 민감한 전기발광성 인광체 입자를 투명한 연속 상의 산화물 피복층 내에 완전히 봉입하는 구성 만으로는 이 사건 출원 발명이 목적으 로 하는 초기 발광 명도와 발광 명도의 습도-가속된 감쇠에 대한 저항성이 아울러 높 은 인광체 입자를 얻을 수 있다고 볼 수도 없다. 더구나 이 사건 출원 발명 제1항의 제 2구성 역시 원고가 이 사건 출원 발명을 출원하면서 보호를 받고자 하는 사항으로서 제 1 구성과 함께 그 특허청구범위에 기재한 사항임이 명백하다. 이러한 사정을 위에서 본 법리와 함께 고려하면, 이 사건 출원 발명 제1항의 제2구성은 발명의 대상인 인광체 입자의 성질 또는 특성을 표현하고 있기는 하지만 제1구성을 한 정하면서 발명을 특정하고 있는 사항이라고 봄이 상당하므로, 이 사건 출원 발명 제1항 의 진보성을 판단함에 있어서 간행물에 실린 발명과 대비하여야 할 구성에 해당한다. (3) 이 사건 출원 발명 제1항의 제2구성을 그 전체 구성에 포함하여 간행물에 실린 발명과 대비하여 볼 때, 간행물에 실린 발명에는 이에 직접 해당하는 구성이 나타나 있 지 아니할 뿐만 아니라, 달리 이 사건 출원 발명 제1항의 제2 구성과 동일유사한 것으로 환산할 수 있는 성질 또는 특성이나 이 사건 출원 발명의 상세한 설명에 기재된 실시 예와 동일유사한 구체적 실시 형태가 기재되어 있지도 아니하여, 그 제2구성과 실질적 으로 동일유사하다고 볼 수 있는 사항이 없다. 또한, 위에서 본 이 사건 출원 발명의 명세서의 내용에 의하면 이 사건 출원 발명 제1 항의 초기 발광 명도 및 내습성에 관한 특성을 도출하는 제조방법의 한가지 특징은 그 제조 과정 중 화학 증착 공정의 온도 범위를 약 25 내지 170 로 한정한 것이라고 보 이는데, 간행물에 실린 발명의 명세서에는 인광물질 입자와 피막용 물질이 반응하는 반 응관 내에 있는 산화가스 입구의 영역을 약 400 이상으로 유지하고 있다고 기재되어 있어 그 부근의 온도에서 화학 증착 공정이 이루어진다고 할 수 있으므로, 그 공정 온 도가 이 사건 출원 발명의 명세서에 있는 위 공정 온도 범위와 다르고 오히려 같은 명 세서에서 종래 기술의 공정 온도로 기재된 200~500 에 속하는 이상, 간행물에 실린 발명에 의해서는 위와 같은 특성이 있는 이 사건 출원 발명 제1항의 봉입된 인광체 입 자를 얻을 수 있다고 단정할 수도 없다. 나아가 두 발명의 작용효과를 보더라도, 간행물에 실린 발명의 명세서에는 피복된 인광 체 입자를 사용한 형광램프가 피복되지 않은 인광체 입자를 사용한 것에 비하여 사용시 간이 대폭 늘어난 효과가 있다는 점이 기재되어 있을 뿐, 간행물에 실린 발명이 습도가 높은 조건에서 전기발광성 인광체 입자의 발광 명도의 감쇠 속도를 억제하는 등의 이 사건 출원 발명 제1항과 같은 효과를 거둘 수 있다고 볼만한 사항은 나타나 있지 아니 하다. 191

201 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 그렇다면, 이 사건 출원 발명 제1항은 전체적으로 볼 때 간행물에 실린 발명과 기술적 구성 및 작용효과가 상이하므로, 그 발명에 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람 이 간행물에 실린 발명에 의해서는 용이 하게 발명할 수 있다고 할 수 없다. < 검토 의견> 이 사건 특허 발명 제1항의 제2구성은 구조만으로는 특정이 곤란한 인광체 입자를 그 성질 또는 특성으로 표현한 것으로서, 제1구성을 한정하면서 발명을 특정하고 있는 구성 요소로 인정되며, 선행 기술에 이 사건 출원발명 제1항의 제2구성과 동일 유사한 것으로 환산될 수 있는 성질 또는 특성이나, 이 사건 출원 발명의 상세한 설명에 기재 된 실시 예와 동일유사한 구체적 실시 형태가 기재되어 있지도 아니하여, 제2구성은 선 행 기술과 그 구성이 상이한 것으로 판단된다. 3. 공지 기술을 전용한 발명 < 판단 기준> 인용 발명의 내용 중에 청구항에 기재된 발명에 대한 시사가 있는 경우, 기술 분야의 관련성이 있는 경우 등은 당업자가 인용 발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이 하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다. 예) 기술 분야의 관련성 양말의 구성에 관한 발명에 대해 그 구성이 동일한 장갑을 인용발명으로 하여 진보성을 부정하는 경우, 장갑과 양말은 극히 근접한 기술 분야에 속하며 서로 관련성이 많으므 로 당업자라면 용이 하게 장갑의 구성을 양말의 구성에 전용할 수 있다. < 판결 내용> 이 사건 출원 발명과 원심 판시의 인용 발명 1, 2 를 대비하여, 이 사건 출원 발명의 제1항이나 인용 발명 1, 2 모두 수간주입방법을 이용하여 적절한 약물을 나무에 주사 함으로써 수목에 발생하는 병충해를 방지하고자 하는 것이므로 그 목적이 동일하고, 그 구성에 있어서는, 제1항 발명은 수목에 투여하는 약제가 침투이행성 살충제인데 반 하여, 인용 발명 2 는 그 약제가 항생제인 점, 제1항 발명은 주사기로 약제를 주입한 후 천공한 구멍을 마개로 막고 도포제를 도포하는데 반하여, 인용발명 2는 천공한 구 멍을 마개로 막지 아니하고 단순히 도포제로 도포하는 점에서 차이가 있기는 하지만, 방제대상인 수목 및 해충의 종류에 따라 적절한 방제방법 및 약제를 선택하는 것은 이 192

202 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 사건 출원 발명의 우선권주장일 이전에 이미 주지 관용화된 기술이어서 인용 발명 대추나무 빗자루병을 방제하기 위한 항생제 를 제1 항 발명의 방패벌레 및 흰불나방을 방제하기 위한 침투이행성 살충제 로 대체하는 것에 구성의 곤란성이나 효과의 현저성 이 있다고 할 수 없고, 제1항 발명에서 천공한 구멍을 코르크 등 마개로 막거나 도포 제로 도포하는 목적은 병균이나 해충이 구멍으로 들어가 줄기가 썩는 것을 방지하기 위한 것인데, 천공한 구멍이 클 경우에 도포제로서만 그 목적을 달성하기 어려우므로 도포하기 전에 일상적으로 구할 수 있는 종이, 헝겊, 코르크, 고무 등으로 구멍을 막는 것은 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 용이 하게 채택할 수 있는 구성변 경에 불과하며, 가사, 제1항 발명의 구성 중 천공한 구멍을 코르크 등 마개로 막는 구 성을 인용 발명 2 로부터 용이하게 발명할 수는 없는 것이라고 하더라도, 인용발명 1에 고로쇠나무에서 수액을 추출한 후 천공한 구멍을 코르크로 막아주어 상처 부위에 부후 균이 침입하지 못하게 하는 구성이 개시되어 있고, 이 사건 출원 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 수액채취분야에서 채택한 구멍을 막는 기술을 수 목의 병충해 방제분야에 용이 하게 전용할 수 있으므로, 제1항 발명 및 이를 구체적으 로 한정한 이 사건 출원 발명의 특허청구범위 제2 항, 제3항은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용 발명 2 또는 인용 발명 2와 인용 발명 1의 결합으로부터 용이 하게 발명할 수 있다. 특허법 제29조 제2 항 소정의 그 발명이 속하는 기술분야 란 출원발명이 이용되는 산업 분야로서 그 범위를 정함에 있어서는 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과의 면을 종합 하여 객관적으로 판단하여야 할 것인바( 대법원 선고 91후1298 판결), 기 록에 의하면 이 사건 출원 발명이나 인용 발명 1, 2 2의 모두 수목자원의 효율적 이용에 관 한 기술로서, 이 사건 출원 발명과 인용 발명 2는 수간주입법에 의하여 방제대상 수목 에 약품을 투여하는 것인 점에서, 이 사건 출원발명과 인용발명 1은 수간에 천공을 한 다음에 그 천공한 구멍의 처리방법에 관한 것인 점에서 각 공통점이 있어 이 사건 출원 발명과 인용 발명 1, 2 모두 동일한 기술분야에 속하는 발명으로 보기에 충분하고, 상 고이유에서 이 사건 출원 발명의 효과라고 내세우고 있는 것은 버즘나무속 나무의 잎에 살충약물을 뿌리는 대신 인용 발명 2와 마찬가지로 수간에 천공을 하여 살충약물을 주 입하는 경우 당연히 도출되는 것이므로, 원심이 인용 발명 1, 2와 이 사건 출원 발명을 대비하여 위와 같이 이 사건 출원발명의 진보성을 부인한 것은 정당하고 거기에 상고이 유로 주장하는 진보성 판단에 대한 법리오해, 심리미진, 판단유탈 등의 위법이 있다고 할 수 없다. < 검토 의견> 특허법 제29조 제2 항 소정의 그 발명이 속하는 기술 분야 란 출원 발명이 이용되는 산 업분야로서 그 범위를 정함에 있어서는 발명의 목적, 기술적 구성, 작용 효과의 면을 종합하여 객관적으로 판단해야 하는 것으로, 이 사건 출원 발명이 속하는 기술 분야에 서 통상의 지식을 가진 자라면 수액채취분야에서 채택한 구멍을 막는 기술을 수목의 병 193

203 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 충해 방제분야에 용이 하게 전용할 수 있으므로, 제1항 발명 및 이를 구체적으로 한정 한 이 사건 출원 발명의 특허청구범위 제2 항, 제3항은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용 발명 2 또는 인용 발명 2와 인용 발명 1의 결합으로부터 용이 하게 발 명할 수 있다고 판시함. < 판결 내용> 이 사건 특허 발명을 인용 발명들과 대비하여, 이 사건 특허발명의 구성 중 동력원인모 터와 감속기가 압연기 본체 뒷부분 또는 밑 부분에 설치 된 구성과 압연기 본체 후단에 설치된 벤딩유닛 및 권취테이블 의 구성은 인용 발명 1의 이에 대응하는 구성과 실질적 으로 동일하고, 이 사건 특허 발명의 구성 중 좌우롤러와 상하롤러에 1쌍의 베벨기어를 이용하여 동력을 전달하는 구성 은 인용 발명 1 에서 상하롤러와 좌우롤러에 베벨기어와 평기어를 이용하여 동력을 전달하는 구성 의 단순한 설계변경에 불과하며, 이 사건 특허 발명의 구성 중 롤러가 설치되는 샤프트의 일측 양쪽으로 단면적이 넓게 단턱이 형성 된 개방키 는 샤프트를 롤러의 보스( 롤러에 형성된 사각형의 홈) 에 단순히 끼우는 다각 축이음 방식을 의미하는 것으로서 이는 인용 발명 4 내지 5에 기재되어 있는 축연결에 관한 주지 관용기술인 회전축의 단면 일측에 단면적이 넓은 단턱을 형성하여 다른 축 에 끼움하는 이음 구성 과 동일하고 이와 같은 일부 구성의 차이에 따른 효과도 인정하 기 어렵다고 한 다음, 이 사건 특허 발명은 공지 기술인 인용 발명 1의 동력전달 구성 인 1쌍의 베벨기어와 1쌍의 평기어를 이용한 동력전달의 구성을 2쌍의 베벨 기어를 이 용한 동력 전달구성으로 단순히 설계변경하고, 여기에 주지 관용기술인 다각 축이음 방 식을 샤프트와 롤러의 결합방식으로 전용한 것에 지나지 않고, 그 설계 변경이나 전용 에 각별한 곤란성이 있다거나 공지된 기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 작용 효 과가 있다고 할 수도 없으므로, 이 사건 특허 발명은 특허법 제29조 제2항에 위반하여 특허받은 것이라는 취지로 판단하였다. < 검토 의견> 이 사건 특허 발명은 공지 기술인 인용 발명 1의 동력 전달 구성인 1쌍의 베벨기어와 1 쌍의 평기어를 이용한 동력전달의 구성을 2쌍의 베벨기어를 이용한 동력 전달구성으로 단순히 설계변경하고, 여기에 주지 관용기술인 다각 축이음 방식을 샤프트와 롤러의 결 합방식으로 전용한 것에 지나지 않고, 그 설계변경이나 전용에 각별한 곤란성이 있다거 나 공지된 기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 작용 효과가 있다고 할 수도 없다 고 판시함. 194

204 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 < 판결 내용> 이 사건 특허 발명은 인용 발명 2 에 비하여 눈병 치료용 의 용도를 이병 치료용 으로 바꾼 차이밖에 없는바, 오플록사신이 눈병 치료 외에 이비인후과 질환에도 항균제로서 우수한 효능이 있다는 것은 갑 제28 호증 등의 기술에 의하여 공지된 사실인 점, 이 사 건 특허 발명이나 인용 발명 2는 오플록사신의 항균활성에 의해 염증을 치료하는 것으 로 성분과 약리활성이 동일하다는 점, 인용 발명 1에 오플록사신의 중간체로 사용되는 항균제에 대하여 점안제와 점이제의 용도가 모두 기재되어 있고, 또한 적용되는 균을 이 사건 특허 발명의 적용 균과 중복되게 예시하고 있는 점, 항균제로서 동일 약물을 점안제 및 점이제로 병용하고 있는 사례가 적지 않은 점{ 인용발명 2 에 기재된 점안용 으로만 사용할 것 이라는 표현은 그 제품이 점안제로 허가를 받은 이유로 인해 의약품 의 오용( 誤 用 ) 을 막기 위한 통상적인 표현에 불과한 것으로 보여지므로, 제품설명에 위 와 같은 기재가 있다고 하여 점이제로서의 전용에 부정적인 시사를 하는 것으로 보여지 지 않는다}, 눈이 귀보다 점막이 더 민감하고 제제화 조건도 까다로워 일반적으로 점안 제로 사용하려는 경우에는 무균 처리, 이물질 제거, 완충성 확보 등의 까다로운 조건이 전제되어야 하는 것인데, 일단 점안제로 사용 가능하다고 허가된 제품을 점이제로 전용 하는 것은 위와 같은 추가적인 규제 조건들에 대해 그리 고도의 고려가 필요 없을 것이 라는 점, 오플록사신이 다른 항균제에 비하여 안정성이 높은 점( 이 사건 특허 발명의 명세서 16면 위에서 7 번째 줄) 등을 종합하면, 당업자로서는 점안제로 사용되는 오플록 사신으로부터 점이제로 사용할 것을 생각하는 것은 용이하다고 보여진다. ( 중략) 기록에 의하면 이 사건 특허 발명의 오플록사신이 안과 질환이나 이비인후과 질환에 통 상적인 항균제보다 우수한 약리활성을 나타낸다는 사실은 이미 이 사건 특허의 출원 전 에 공지되었음을 알 수 있는바( 을 제15 호증, 을 제16 호증 참조), 이 사건 특허 발명이 화농성 중이염을 일으키는 각종 균주에 대해 다른 통상적인 약제보다 우수한 항균활성 을 나타낸다는 효과( 명세서의 표4 참조) 는 이 사건 특허발명의 수성 국소 제제 라는 특 유한 구성에 의해 발현되는 것이 아니라, 오플록사신이라는 화학물질의 본질적인 속성 에 기인하는 것에 불과하므로 우수한 약리활성을 이 사건 특허 발명의 특유한 효과라고 할 수 없다. < 검토 의견> 점안제로 사용 가능하다고 허가된 제품을 점이제로 전용함에 있어서, 성분과 약리활성 이 동일하다는 점, 인용 발명 1에 오플록사신의 중간체로 사용되는 항균제에 대하여 점 195

205 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 안제와 점이제의 용도가 모두 기재되어 있고, 또한 적용되는 균을 이 사건 특허 발명의 적용 균과 중복되게 예시하고 있는 점, 항균제로서 동일 약물을 점안제 및 점이제로 병 용하고 있는 사례가 적지 않은 점, 눈이 귀보다 점막이 더 민감하고 제제화 조건도 까 다롭다는 점 등을 고려할 때, 당업자가 점안제로 사용되는 오플록사신으로부터 점이제 로 사용할 것을 생각하는 것은 용이하다고 판시함. < 판결 내용> 이 사건 출원 발명과 인용 발명은, 건조 대상물을 건조실 내로 주입하여 이송콘베어로 이송시키는 구성과 마이크로웨이브 발생장치에서 마이크로웨이브 전자파가 조사되어 유 전가열방식으로 건조 대상물의 수분을 증발시킬 수 있게 하는 구성이 동일하고, 다만 건조 대상물과 마이크로파 발생장치의 설치위치가 다르다는 점에서 차이가 있으나, 첫 째, 건조 대상물의 차이점에 대하여는 이 사건 출원 발명의 출원 전인 발 행된 공업용 마이크로파 응용기술 책자에서 산업폐기물의 고체화를 위하여 마이크로파 에 의한 유전가열방식으로 건조하는 기술이 소개되어 있고, 인용 발명에서 채택된 마이 크로웨이브 전자파에 의한 건조기술을 산업폐기물 슬러지의 건조에 전용하는 것은 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자( 이하 당업자 라 한다) 라면 용이하게 발명할 수 있는 정도의 것에 불과하고, 둘째, 마이크로파 발생장치의 설치 위치의 차이점에 대하 여는, 그 판시와 같은 이유로 이 사건 출원 발명에서 마이크로파 발생장치가 건조실의 상부에 위치한다는 구성은 인용 발명의 마이크로파 발진기의 단순한 위치 변경에 불과 하고 발생장치가 상부에 위치한다는 사실만으로 가열 건조에 어떠한 현저한 효과가 생 긴다고 할 수는 없으므로 인용발명에 비하여 진보성 있는 구성이라 할 수는 없어, 이 사건 출원 발명은 당업자가 인용 발명에 의하여 용이 하게 발명할 수 있는 것으로서 진 보성이 없다는 취지로 판단하였는 바, ( 이하 생략). < 검토 의견> 이 사건 출원 발명과 인용 발명은 다만 건조 대상물과 마이크로파 발생장치의 설치위치 가 다르다는 점에서 차이가 있으나, 인용 발명에서 채택된 마이크로웨이브 전자파에 의 한 건조기술을 산업폐기물 슬러지의 건조에 전용하는 것은 그 기술 분야에서 통상의 지 식을 가진 자( 이하 당업자 라 한다) 라면 용이 하게 발명할 수 있는 정도의 것이라고 판 시함. 196

206 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 4. 공지 기술을 단순 설계 변경 또는 치환한 발명 < 판단 기준> 공지기술의 일반적인 응용, 알려진 물리적 성질로부터의 추론, 알려진 과제의 해결을 위한 다른 기술분야 참조 등으로 일상적인 개선을 이루는 것은 당업자가 가지는 통상의 창작능력의 발휘에 해당한다. 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는 구체적인 유형으로, 일정한 목적 달성을 위하여 공지의 재료 중에서 가장 적합한 재료의 선택, 수치범위의 최적화 또는 호적화, 균등물에 의한 치환, 기술의 구체적 적용에 따른 설계 변경 등이 있다. 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 차이점이 이와 같은 점에만 있는 경우에는 달리 진보성을 인정할 근거가 없는 한 통상 그 발명은 진보성이 부정된다. < 판결 내용> 이 사건 특허 발명과 비교대상발명 1, 2 를 대비하면, 그 판시와 같은 사정을 들어 이 사건 특허 발명과 비교대상발명들은 기술 분야가 동일하고 기술적 과제 또한 공통되며, 이 사건 특허발명의 구성 중 판시 구성요소 1 내지 3은 비교대상발명 1에 의하여 공지 된 것이고, 판시 구성요소 4( 상기 볼저장탱크 (30) 의 하부에 플랜지(43) 에 의해 연결되어 유입관(2) 과 연통되는 도관(16) 의 사이에는 유체수송관 (12) 에서 제거된 스케일을 제거하 는 필터(41) 와, 볼(10) 을 이송하는 유체를 순환시키는 순환펌프 (42) 와, 도관(16) 의 유로 를 개폐하는 밸브(54) 가 밀폐 식으로 설치되어 있는 것) 는 비교대상발명 2( 비교대상발 명2 의 일 방향으로 회전하는 서브펌프 (25) 및 이에 부가된 바이패스관 (30) 과 배수관(31) 및 제1,2 삼 방향밸브 (28,29) 와 이 사건 특허 발명의 구성 요소 4중 정역 순환펌프를 비교하면 ) 에 의하여 공지된 것이거나 비교대상발명 2의 해당 구성요소에 대한 단순한 설계변경 또는 치환에 지나지 않아, 이 사건 특허 발명은 이 기술 분야에 통상의 지식 을 가진 자가 비교대상발명 1과 2를 단순 결합하거나 임의 선택의 범주 내에 있는 기술 구성을 부가하여 결합함으로써 용이 하게 도출할 수 있다고 보이므로 그 구성의 곤란성 이 인정되지 아니하고, 나아가 이 사건 특허 발명의 효과 또한 비교대상발명 1과 2의 각 구성요소들이 가진 고유의 효과를 합한 것과 비교하여 상승된 것이거나 이 기술 분 야에 통상의 지식을 가진 자가 통상적으로 예측하기 곤란한 것으로 보이지 아니하므로, 결국 이 사건 특허 발명은 그 진보성이 인정되지 않는다. < 검토 의견> 이 사건 특허 발명과 비교대상발명의 기술 분야와 기술적 과제의 공통 여부를 판단한 197

207 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 후, 이 사건 특허발명과 비교대상발명 1의 차이는 비교대상발명 2에 공지된 구성요소의 단순 설계변경 또는 치환에 지나지 않아, 이 사건 특허 발명은 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1과 2를 단순 결합하거나 임의 선택의 범주 내에 있는 기술구성을 부가하여 결합함으로써 용이 하게 도출할 수 있다고 보이므로 그 구성의 곤 란성이 인정되지 아니하고, 나아가 이 사건 특허발명의 효과 또한 비교대상발명 1과 2 의 각 구성 요소들이 가진 고유의 효과를 합한 것과 비교하여 상승된 것이거나 이 기술 분야에 통상의 지식을 가진 자가 통상적으로 예측하기 곤란한 것으로 보이지 아니하므 로, 결국 이 사건 특허 발명은 그 진보성이 인정되지 않는다고 판시함. < 판결 내용> 이 사건 출원 발명의 구성 요소를 구성요소 1( 접지 단자(12a) 를 구비한 접지 고정쇠 (12) 에 체결한 소정 크기의 스틸판 표면에 절연성 물질을 도포한 절연 차폐판(13, 14) ), 구성요소 2( 절연 차폐판(13, 14) 과 접지 고정쇠(12) 와 접지 단자(12a) 가 모두 동일한 접 지점을 형성하는 접지 수단 ) 로 나누어 볼 때, 이 사건 출원발명의 구성요소 1은 간행물 게재 발명의 코드 삽입공이 있는 하우징에 삽입하여 설치한 차폐판 과 그 구성 및 효 과면에서 동일하며, 간행물 게재 발명에는 이 사건 출원발명의 구성요소 2에 대응되는 구성요소를 명시적으로 갖추고 있지 않으나, 접지 수단은 감전을 피하기 위하여 전기 기기와 땅을 전선으로 이어 연결하는 것으로서 전기 콘센트에 이와 같은 접지 수단을 구비하는 것은 이 사건 출원 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 는 널리 알려진 관용적인 기술에 불과한 것이고, 절연 차폐판에 접지 수단을 구비함에 있어서 그 접지점을 콘센트의 접지 고정쇠의 접지 단자에 연결함으로써 전체 접지점을 하나로 통일하는 구성 또한 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 단순한 설 계 변경에 불과할 뿐이므로, 이 사건 출원 발명과 간행물 게재 발명은 그 구성 및 작용 효과에 있어서 별다른 차이가 없고, 그에 따라 이 사건 출원발명이 속하는 기술 분야에 서 통상의 지식을 가진 자가 간행물 게재 발명에 주지관용의 기술을 결합하여 용이 하 게 이 사건 출원발명을 발명할 수 있다. < 검토 의견> 간행물 게재 발명과 이 사건 출원 발명의 구성 요소를 명시적으로 대비 판단한 후, 그 차이점에 해당하는 구성이 주지 관용의 기술이며, 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가 진 자가 이러한 주지 관용의 기술을 단순한 설계변경 가능한 것으로, 그 구성 및 작용 효과에 있어서 별다른 차이가 없고, 그에 따라 이 사건 출원 발명이 속하는 기술분야에 198

208 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 서 통상의 지식을 가진 자가 간행물 게재 발명에 주지관용의 기술을 결합하여 용이 하 게 이 사건 출원발명을 발명할 수 있다고 판시함. < 판결 내용> 이 사건 출원발명 중 제57 항 발명과 간행물 게재 발명을 대비하여 판단함에 있어, 양 발 명은 모두 항암제로 유용한 수용성 캠프토테신 유도체의 제조방법 에 관한 것인데, 캠프 토테신을 그 출발물질로 하여 수소화 단계, 환원 단계를 거쳐 중간생성물인 테트라하이 드로캠프토테신, 10- 하이드록시캠프토테신을 제조한 후, 만니히반응을 통해 최종 목적물 인 수용성 캠프토테신 유도체를 제조하므로, 그 출발물질, 처리순서 및 목적물질에 있어 동일할 뿐 아니라, 전체 공정의 용매나 수소화 단계의 촉매에 있어서도 동일하고, 다만 이 사건 제57항 발명은 1 간행물 게재 발명에 비해 훨씬 순도가 높은 98% 이상의 캠프 토테신을 사용하고 수소화촉매조절제를 사용하는 점, 2 아세트산의 단독 용매를 사용하 지 않고 물과 아세트산의 혼합용매를 사용하며 산화제를 특정하여 사용하는 점, 3 간행 물 게재 발명과 다른 만니히 시약을 사용하고 있는 점에서, 양 발명은 그 구성상 차이가 있으나, 위 기술적 구성의 차이로 인하여 이 사건 제57항 발명이 간행물 게재 발명에 비 하여 각별한 구성의 곤란성이나 효과의 현저성이 있는지를 살펴보면, 1 양 발명에서 출 발물질로 사용한 캠프토테신은 중국산 캠프토테카 아쿠미나타(Camptotheca accuminata) 나무 또는 인도산 노타포디테스 포에티다 (Nothapodytes foetida) 식물에 의해 추출되는 수불용성인 알칼로이드인데, 이 사건 출원발명 전에 이미 천연물로부터 이를 분리하는 기술 및 합성하는 기술이 성공하였을 뿐만 아니라, 천연물로부터 추출한 캠프토테신 또는 합성된 캠프토테신을 98% 이상의 고순도로 정제하는 기술 또한 알려졌 으며, 고도로 정제된 원료물질을 사용하는 경우 반응할 수 있는 출발물질의 함량이 상대 적으로 많고 불순물에 의한 반응성의 장해를 덜 받기 때문에 정제하지 아니한 원료물질 을 사용하는 경우보다 최종생성물의 수율을 높게 할 수 있다는 점은 널리 알려진 공지의 사실이므로, 이 사건 제57항 발명에서 목적물질의 수율을 높이기 위하여 98% 의 고순도 캠프토테신을 출발물질로 선택한다는 것은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자( 이하 당업자 라 한다) 라면 용이하게 채택할 수 있는 구성변경에 불과하고, 이 사건 제57항 발 명이 황함유 화합물인 디메틸설폭사이드 또는 티오펜을 수소화 촉매조절제로서 사용하고 있는 이유는 황화합물이 수소화 촉매를 피독( 被 毒 ) 시킴으로써 제1단계 공정에서 과다한 수소화를 막을 수 있기 때문인데, 이러한 황화합물이 수소화 억제제 ( 조절제 ) 의 작용을 한다는 것은 이 기술분야에 널리 알려진 것이므로, 이러한 구성이 기술적 곤란성이 있다 거나 그에 따른 예측할 수 없는 현저한 효과가 있다고 할 수 없고, 2 이 사건 제57항 199

209 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 발명이 용매에 물을 섞어 사용하는 것은 제2단계 공정에서 얻어지는 생성물의 침전을 보 다 용이 하게 하기 위한 것에 불과하고, 이로 인하여 제2단계 반응공정의 수율에 별다른 영향을 미치지 아니하며, 간행물 게재 발명에서 산화제로 사용한 사초산납이 최종생성물 의 중금속 오염을 생기게 할 수 있다는 점은 이미 알려져 있고, 이 사건 제57항 발명이 특정하여 사용하기로 한 과망간산 나트륨, 과요오드산 나트륨 등의 산화제도 모두 공지 의 것이므로, 이 사건 제57항 발명이 간행물 게재 발명의 사초산납 대신에 위와 같은 산 화제를 사용하는 것은 당업자가 용이하게 채택할 수 있는 구성변경에 불과하고, 그로 인 하여 현저한 상승 효과가 있다는 갑 제11호증의 1 내지 9의 기재는 믿을 수 없고 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 3 이 사건 제57 항 발명은 비스( 디메틸아미노 ) 메탄, 비스 (N- 메틸피레파지닐 ) 메탄 등의 메틸렌비스아민을 만니히 시약으로 사용하는데, 비스( 디알 킬아미노 ) 메탄은 포름알데히드와 디알킬아민에 의한 만니히반응 중 중간체로서 생성되는 물질을 만니히 시약으로 사용하는 것은 이미 알려져 있으므로, 간행물 게재 발명의 포름 알데히드와 디알킬아민의 만니히 시약을 이 사건 제57 항 발명의 비스( 디알킬아미노 ) 메탄 등으로 치환하는 것은 당업자에게는 용이한 구성변경에 불과하다 할 것이어서, 결국 이 사건 제57항 발명은 당업자가 간행물 게재 발명으로부터 용이 하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 인정되지 아니하고, 나아가 이 사건 출원 발명의 특허청구범위 제58항 내지 제88항 발명은 이 사건 제57 항 발명에 기재된 출발물질, 반응물질, 용매의 종류, 반응조 건 등을 구체적으로 한정한 것이나, 이러한 한정에 의하여 이 사건 출원발명의 구성이나 작용효과에 특별히 영향을 미치는 것은 아니므로, 이 사건 제57항 발명과 동일한 이유로 그 진보성이 인정되지 아니한다 할 것인바, 따라서 이 사건 출원 발명은 그 진보성이 인 정되지 아니하여 특허를 받을 수 없다. < 검토 의견> 이 사건 특허 발명과 비교대상발명의 구성을 대비하여, 위 기술적 구성의 차이로 인하여 이 사건 제57항 발명이 간행물 게재 발명에 비하여 각별한 구성의 곤란성이 나 효과의 현저성이 있는지를 살펴본 후, 간행물 게재 발명의 만니히 시약을 이 사 건 제57 항 발명의 비스( 디알킬아미노) 메탄 등으로 치환하는 것은 당업자에게는 용 이한 구성변경에 불과하다 할 것이어서, 결국 이 사건 제57항 발명은 당업자가 간 행물 게재 발명으로부터 용이 하게 발명할 수 있다고 판시함. < 판결 내용> 이 사건 출원 발명을 인용 발명과 대비해 볼 때, 양 발명은 모두 소맥분에 검정콩, 팥 200

210 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 등을 혼합하여 국수를 제조하는 기본적인 방법이 동일하고, 차이점은 이 사건 출원 발 명에서는 녹두, 강남콩, 은행분, 다시마, 감초 등을 더 혼합하였고, 인용 발명에서는 율 무, 현미, 행인 등을 혼합한 차이가 있으나( 원심이 양 발명에서 은행분이 공통된다고 한 점은 잘못이다.), 이들 재료를 치환하는 것이 기술적으로 어려움이 있는 것도 아니고 그 재료를 치환함에 따라 예상하지 못한 각별한 효과도 발견되지 아니하므로, 결국 이 사 건 출원 발명은 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용 발명으로부터 용이 하게 발명할 수 있는 것이다. < 검토 의견> 이 건 출원 발명을 인용 발명과 대비하여, 그 차이인 재료에 있어서, 이들 재료를 치환 하는 것이 기술적으로 어려움이 있는 것도 아니고 그 재료를 치환함에 따라 예상하지 못한 각별한 효과도 발견되지 아니하므로, 결국 이 사건 출원 발명은 당해 기술 분야에 서 통상의 지식을 가진 자가 인용 발명으로부터 용이 하게 발명할 수 있는 것이라고 판 시함. < 판결 내용> 본원 발명과 인용 발명을 대비하면, 본원발명은 백화사설초를 차로 제조하는 방법에 관 한 것이고, 인용 발명은 쑥을 차로 제조하는 방법에 관한 것인바, 양 발명은 다같이 약 용으로 사용되는 풀을 사용하여 세척, 증숙, 건조, 분쇄라는 공정을 거쳐 차를 제조한다 는 점에서 동일하고, 다만 본원발명은 백화사설초를 증숙하여 사용하였고 인용 발명은 쑥을 끓는 물에 삶아 사용한 차이가 있으나, 쑥 대신 백화사설초를 사용하여 차를 제조 한다는 것이 기술적으로 곤란하거나 예상하지 못한 각별한 효과가 있는 것으로 인정되 지 아니하고 또한 그 대상식물의 차이에 기인한 공정상의 약간의 차이도 당업자가 용이 하게 변경하여 적용할 수 있는 것에 불과하여 제조기술상의 어려움도 없고 그에 따른 상승효과도 없으므로, 결국 본원 발명은 인용 발명에서의 쑥을 백화사설초로 단순 치환 한 정도에 불과하니, 본원 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용 발명 에 의하여 용이 하게 발명할 수 있는 것으로서 특허법 제29조 제2항에 의하여 특허를 받을 수 없다. < 검토 의견> 본원 발명은 인용 발명과 쑥 대신 백화사설초를 사용하여 차를 제조한다는 점에 있어서 차이가 있으나, 이러한 차이가 기술적으로 곤란하거나 예상하지 못한 각별한 효과가 있 201

211 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 는 것으로 인정되지 아니하고 또한 그 대상식물의 차이에 기인한 공정상의 약간의 차이 도 당업자가 용이 하게 변경하여 적용할 수 있는 것에 불과하여 제조기술상의 어려움도 없고 그에 따른 상승효과도 없으므로, 결국 본원 발명은 인용 발명에서의 쑥을 백화사 설초로 단순 치환한 정도에 불과하니, 본원 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가 진 자가 인용 발명에 의하여 용이 하게 발명할 수 있는 것으로 판시함. 5. 복수의 구성 요소로 이루어진 발명 < 판단 기준> 어느 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성 요소로 되어 있는 경우에는 각 구성 요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 된다. < 판결 내용> 이 사건 제1 항 발명은 궤도차량용 정보서비스 표시 시스템 에 관한 것으로 비교대상발 명 2 와 그 목적에서 차이가 있고, 비교대상발명 2와 달리 각종 화상정보를 무선통신방 식으로 송출하는 원격지정보제공수단 및 화면분할 처리수단을 채택하고 있으며, 같은 구성들을 채택함에 따라 중앙처리 제어수단의 구성도 비교대상 발명 장치와 차이가 나게 되었다. 그와 2의 중앙처리 그리고 이 사건 제1항 발명이 채택한 위 각 구성요소들은 그 나머지 구성 요소들과 유 기적으로 결합 되어 위에서 본 바와 같은 상승적 효과를 일으키고 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 구성 요소들이 모두 공지된 기술들이라고 할지라도 그 구성 요소들의 결 합에 기술적 의의가 없다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라고 할지라 도 공지 기술이나 비교대상 발명들에 의하여 이를 용이 하게 발명할 수 없다고 할 것이 므로 그 진보성이 인정된다. < 검토 의견> 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 2와 그 목적에서 차이가 있고 각종 화상정보를 무 선통신방식으로 송출하는 원격지정보제공수단 및 화면분할 처리수단을 채택하고 있으 며, 그와 같은 구성들을 채택함에 따라 중앙처리 제어수단의 구성도 차이가 나게 되고 이 사건 제1항 발명이 채택한 위 각 구성요소들은 그 나머지 구성 요소들과 유기적으로 202

212 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 결합 되어 위에서 본 바와 같은 상승적 효과를 일으키고 있으므로 이 사건 제1항 발명 의 구성 요소들이 모두 공지된 기술들이라고 할지라도 그 구성 요소들의 결합에 의한 기술적 의의가 인정되어 진보성을 인정함. < 판결 내용> 어느 특허 발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성 요소로 되어 있는 경우 에는 각 구성 요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특 허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성 요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과 제 해결 원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여 야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술 문헌을 인용하여 특허의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되 는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행 기술 문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허 출원 당시의 기술 수준, 기술 상식, 해당 기술 분야의 기본적인 과제, 발전 경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 그 기술 분야에 통상의 지식을 가진 자( 이하 통상의 기술자 라고 한다) 가 용이 하게 그와 같은 조합 또는 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허 발명의 진 보성은 부정된다고 할 것이다. 이 사건 특허 발명의 청구항 13 및 비교대상발명 1, 3, 4는 모두 프로브 카드 또는 탐침 카드 조립체에 관한 것으로서 반도체 장치를 검사하기 위해서는 프로브 카드 의 모든 접촉단자가 반도체 장치의 모든 접촉단자( 패드) 와 확실하게 접촉하도록 프 로브 카드의 접촉영역의 면을 반도체 장치의 면과 가능한 한 평행하게 하는 것이 필수적이고, 반도체 장치와 프로브 카드의 접촉영역의 면이 정확히 평행하지 않은 경우에는 원하는 평행성을 달성하기 위한 수단을 강구하여야 하는 것은 이 사건 특 허발명이 속하는 기술분야의 기본적인 목적 및 과제라 할 것이다. 더구나 원심이 적법하게 채택한 갑 제9 호증( 공고된 미국특허공보 제 5,355,079 호) 에는 이 사건 특허발명의 청구항 13 과 같은 기술분야인 집적회로 장 치를 검사하기 위한 프로브 조립체 를 개시하고 있는데, 여기에는 전체적 평면성을 조절하는 기능을 수행하는 구성(4개의 평행조절나사 S1~S4) 및 국부적 평면성을 조절하는 구성( 스프링 접촉 핑거 F) 이 유기적으로 결합된 기술이 기재되어 있다. 203

213 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 그렇다면, 탐침 카드 조립체 분야에서의 통상의 기술자라면 비교대상발명 4를 기초 로 하여 여기에 비교대상발명 1, 3 또는 갑 제9호증에 개시된 전체적 평면성을 조 절하는 구성을 용이하게 결합할 수 있다고 보아야 할 것이다. 한편, 이 사건 특허 발명의 청구항 13은 전체적 평면성을 달성하는 구성과 국부적 평면성을 달성하는 구성을 유기적으로 결합함으로써 전체적으로 탐침 요소와 반도 체 웨이퍼 전극패드 간의 전기적 접촉을 확실하게 한다는 작용효과가 있다고 할 수 있으나, 이러한 효과는 위 각각의 구성의 결합으로부터 예측되는 결과를 넘는 현저 한 효과라고 보기 어려울 뿐 아니라, 갑 제9 호증 상의 프로브 조립체 가 달성하는 효과와 별다른 차이도 없어 보인다. 또한, 이 사건 특허 발명의 청구항 13의 구성으로부터 피고가 주장하는 탐침면적의 대면적화라는 효과가 자명하게 도출된다고 보기 어려울 뿐 아니라, 통상의 기술자 가 이 사건 특허발명의 명세서의 기재( 도면 5b 및 이와 관련된 기재) 로부터 그와 같은 효과를 추론할 수 있다고 보기도 어렵다. < 검토 의견> 이 사건 특허발명의 청구항 13은 전체적 평면성을 달성하는 구성과 국부적 평면성 을 달성하는 구성을 유기적으로 결합함으로써 전체적으로 탐침 요소와 반도체 웨이 퍼 전극패드 간의 전기적 접촉을 확실하게 한다는 작용효과가 있다고 할 수 있으 나, 이러한 효과는 위 각각의 구성의 결합으로부터 예측되는 결과를 넘는 현저한 효과라고 보기 어려워서 진보성을 부정함. 청구항이 복수의 구성 요소로 되어 있는 경우에는 각 구성 요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진 보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어 서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성 요소들이 공지 된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결 원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으 로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. < 판결 내용> 이 사건 특허 발명은 키보드 데이터 유출을 막는 보안 프로그램에 관한 것으로 비록 개 별 구성요소들이 각각 공지되어 있지만, CPU의 키보드 하드웨어에 대한 일반적인 제어 명령을 키보드 보안이라는 특유의 과제해결원리에 이용하여 다른 공지된 구성 요소들과 204

214 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 유기적으로 결합시킴으로써, 기존의 보안방법처럼 별도의 하드웨어 장치를 사용하지 않 고도 키보드 하드웨어의 스캔 코드 흔적 데이터를 삭제한 효과를 달성하고 있는 엑티브 엑스 기반의 키보드 해킹방지방법 및 장치 인 특허 발명의 진보성을 부정할 수는 없다. < 검토 의견> 이 사건 특허발명은 별도의 하드웨어 장치를 추가하지 않고 기존의 키보드 하드웨 어를 이용하여 키보드 데이터 유출을 방지하는 보안 프로그램을 제공한다는 구체 적인 목적이 있는 점에서는 목적의 특이성이 있으며 구성요소 1 내지 4 비교대상 발명과 차이가 있으며 이러한 구성의 차이로 인하여 이 사건 제1항 발명은 별도의 하 드웨어 장치를 추가하지 않고 간단한 보안 프로그램을 설치하는 것만으로, 기존의 키보 드 환경을 그대로 사용하면서 키보드 데이터의 보안을 도모할 수 있는 현저한 효과가 있다고 인정되어 진보성을 인정함. < 판결 내용> 비교대상 발명 1은 경구에서 붕해되는 정제에 대한 붕해제에 대하여 전통적인 직접 타 정용 당류 대신에 비직접 타정용 당류 를 사용함으로써 전통적인 종래의 방법에 비하 여 구강 내에서 신속히 붕해되고 수불용성 잔류물을 거의 남기지 않아 이물감을 최소화 한다는 것으로서, 이는 전통적인 종래의 방법에 비하여 그 작용효과가 우수하여 기술의 진보가 있다는 정도에 불과하고, 구체적인 실시예에서도 직접 타정용 당류 인 분무 건 조 만니톨 을 부형제로 사용한 실시예와 대비하여 비직접 타정용 당류 를 부형제로 사 용한 경구용 정제가 우수하다고 한 것은 아니므로, 비교대상발명 1 이 직접 타정용 당 류 인 분무 건조 만니톨 의 채택을 단념하게 할 정도의 부정적 가르침을 나타내고 있다 고 할 수 없다. < 검토 의견> 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1 과 그 목적이 동일하고, 구성 요소 1 내지 5는 비 교대상 발명에 의해 용이하게 도출할 수 있는 정도의 것이며 비교대상발명 1의 부형제 에 대한 구성인 비직접 타정용 당류 를 비교대상발명 2 의 직접 타정용 부형제인 분무 건조 만니톨 로 치환함으로써 이 사건 제1 항 발명과 동일한 구성에 이를 수 있으며, 그 작용효과도 예측할 수 있는 정도에 불과하므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들 로부터 통상의 기술자가 용이 하게 발명할 수 있는 것으로 이 사건 제1항 발명의 진보 성을 부정함. 205

215 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요 소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요 소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유 기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전 체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해 당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발 명의 진보성은 부정된다고 할 것이다 ( 대법원 선고 2005후 3284 판결). 한 편, 선행기술문헌이 그 선행기술을 참작하지 않게끔 가르친다면, 즉 통상의 기술자로 하 여금 그 발명에 이르도록 하는 것을 단념케 한다면 그 선행기술문헌이 특허발명과 매우 가깝게 닮았어도 당해 특허발명의 진보성이 부정되지 않지만, 단지 선행기술이 열등한 것으로 표현하였다고 하여 반드시 그 선행기술을 단념케 하는 것이라고 할 수 없다. < 판결 내용> 이 사건 제1항 발명의 전체적인 구성은 연료 속에 포함된 기포량을 정량적으로 측정하 기 위한 기술적 과제를 해결하기 위하여, 적외선의 일부 파장대가 연료를 통과하면서 기포가 많을수록 연료에 흡수되지 않고 투과하는 적외선의 강도가 세어지는 원리를 이 용하여 그 직진광의 측정값과 연료를 통과하지 아니한 광에서 계산되는 기준값을 비교 하는 것이다. 그 반면에 비교대상 발명은 액체의 미립자에 대한 산란광과 액체를 통과한 직진광을 비 교한 후 미립자의 농도가 일정 범위 이상이더라도 선형관계를 갖도록 하는 작업을 통하 여 미립자의 농도를 측정하고자 하는 것이다. 따라서 비교대상 발명에는 이 사건 제1항 발명의 구성 중 구성 1인 두 갈래로 분기된 하우징, 구성 3 인 광분할기에 대응되는 구성은 아예 결여되어 있고, 이 사건 제1항 발 명의 구성 206 2, 4, 5, 6, 7에 대응되는 비교대상 발명의 각 구성 요소는 그 기능과 작용 의 면에서 상당한 차이가 있는바, 이는 이 사건 제1항 발명이 비교대상 발명과 그 구체 적인 기술적 과제 및 그 해결 원리가 다름에서 비롯된 것으로서, 이 사건 제1항 발명은 비교대상 발명에 비하여 그 유기적으로 결합된 전체로서 구성의 곤란성이 인정된다.

216 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 이 사건 제1항 발명은 액체 속의 미립자를 측정하는 비교대상 발명과 달리 연료 속의 기포량을 효과적으로 측정할 수 있고( 비교대상 발명에서도 연료 속의 기포를 효과적으 로 측정할 수 있다는 점을 인정할 만한 아무런 자료가 없다), 광량이 불안정한 경우에 도 기포량을 안정적으로 측정할 수 있을 뿐만 아니라, 신호프로세서라는 정밀한 장비 없이도 간단한 구조를 이용하여 연료 속의 기포를 측정함으로써 제조원가를 절감할 수 있는 경제적 효과까지 기대할 수 있으므로, 비교대상 발명에 비하여 작용효과의 현저성 이 인정된다. 따라서, 제1항 발명은 비교대상 발명에 비하여 목적의 특이성이 인정되고 비교대상 발 명과는 과제의 해결 원리가 달라서 비교대상 발명으로부터 유기적으로 결합된 전체로서 의 구성을 용이 하게 도출해 낼 수 없어서 구성의 곤란성도 인정되며 효과의 현저성 또 한 인정되므로 비교대상 발명에 의하여 진보성이 부정된다고 할 수 없다. < 검토 의견> 이 사건 제1 항 발명은 비교대상발명과는 구체적인 기술적 과제가 상이하고, 이를 해결 하고자 착안한 원리 내지 방법이 비교대상발명에 내재되어 있거나 비교대상발명으로부 터( 비교대상발명 이외의 종래기술을 포함하더라도 ) 용이하게 도출되지도 아니하므로, 목 적의 특이성이 인정되고 구성 1 내지 7은 비교대상발명과 비교하여 일부구성을 아예 결 여되어 있거나 그 기능과 작용에 있어 상당한 차이가 있는 것으로 제1항 발명이 비교대 상발명과 그 구체적인 기술적 과제 및 그 해결원리가 다름에서 비롯된 것으로서, 이 사 건 제1항 발명은 비교대상발명에 비하여 그 유기적으로 결합된 전체로서 구성의 곤란성 이 인정되며 비교대상발명에 비하여 작용효과의 현저성이 인정되어 진보성을 인정함. 6. 인용 발명들의 수집, 종합한 것에 불과한 것으로 이루어진 발명 < 판단 기준> 인용 발명들과 동일한 정도의 것 또는 인용 발명들을 수집종합한 것에 불과한 기술로서 선행 기술인 인용 발명들을 수집종합하는데 있어 각별한 어려움이 있다거나 이로 인한 작용 효과가 공지된 선행 기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승 효과가 있다고 인정되지 않는 경우 진보성이 부정된다. < 판결 내용> 이건 특허 발명은 인용 발명들과 대비하여 볼 때 목적의 특이성을 인정하기 어렵 207

217 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 고, 멸균소독기의 소독과정의 기본적인 구성도 제1과정인 저수탱크의 수위 판별과 정부터 제8과정인 과열여부 확인과정까지 순차로 이루어지고 이러한 일련의 과정이 마이크로프로세서를 이용하여 자동적으로 수행할 수 있도록 하는 방법에 의하여 행 하여진다는 점에서 동일하며, 다만 제1 과정에서의 저수탱크 수위 판별방법, 제7과 정에서의 건조시간 표시방법, 제8과정에서의 과열여부 확인방법 및 현재 작동진행 단계의 표시방법 등 4가지의 구성에 있어서 인용 발명들보다 사용자들에게 편리하 게 구성한 특징은 있으나 이는 인용 발명들과 동일한 정도의 것 또는 인용 발명들 을 수집 종합한 것에 불과한 기술로서 선행기술인 인용 발명들을 수집 종합하는데 있어 각별한 어려움이 있다거나 이로 인한 작용 효과가 공지된 위 선행 기술로부 터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 보여지지 아니하고, 또 그 분 야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 선행 기술에 의하여 용이 하게 발명할 수 없 다고도 보여지지 아니하여 발명의 신규성 및 진보성을 인정할 수 없다. < 검토 의견> 이 건 특허발명의 구성 제1과정 내지 제8과정은 기존 기술을 수집 종합하여 이루어진 데에 그 특징이 있는 것으로 이를 종합하는데 대한 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인 한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니어서 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다고 판단함. < 판결 내용> 이 사건 제1항 고안의 제 1 내지 제5구성 및 제7구성이 비교대상 고안 1 내지 9에 의해 서 일부씩 개시된 바 있지만, 위 신규한 제6구성에 대하여 이 사건 등록고안의 명세서 에 작용효과를 명백하게 하고 있을 뿐 아니라, 9가지에 이르는 다수의 간행물에 게재된 기술적인 구성요소들을 한 데에 결합하여 이 사건 제1항 고안을 창작하는 것이 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 극히 용이하다고 단정 할 수 없으므로 이 사건 제 1 항 고안은 비교대상 고안들에 의하여 신규성 내지 진보성이 부정된다고 할 수 없다. < 검토 의견> 발명의 구성요소가 여러 간행물에 일부씩 기재되어 있고 우 등록 고안의 진보성이 인정된다고 한 사례임 1개의 구성 요소는 신규한 경 208

218 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 7. 결합의 곤란성 및 효과의 현저성에 관한 발명 < 판단 기준> 출원 발명이 비교대상고안의 결합에 이한 구성과 대응된다 하더라도, 그 결합에 의한 구성으로는 예측하기 곤란한 현저한 작용 효과을 가지는 지에 대한 판단이 필요하다. < 판결 내용> 이 사건 제1항 고안은 스토퍼와 힌지부 하부측에 형성된 스프링 저지편의 안착 수단 등 을 통하여 안경용 힌지 조립체의 구조 및 조립공정을 단순화하고 스프링의 안정적인 작 동을 가능케 하는 작용효과를 가지게 되는 반면, 그와 동일한 구성이 개시되어 있지 않 은 비교대상고안 1 내지 4는 이를 결합하더라도 위와 같은 작용효과를 기대하기 어려우 므로, 결국 이 사건 제1항 고안은 비교대상고안 1 내지 4 와 비교하여 볼 때, 그 목적에 공통점이 있으나, 구성이 상이하고, 그로 인하여 비교대상고안 1 내지 4에서는 예측하 기 곤란한 현저한 작용효과가 있으며, 이 사건 등록고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상고안 1 내지 4로부터 이 사건 제1항 고안을 용이 하게 고안 할 수 없다. < 검토 의견> 복수 개의 비교대상문헌을 결합한 구조가 본원 발명의 구조와 대응한다 할지라도 결합 된 구조로부터 본원 발명에서 발생되는 작용효과를 예측할 수 없는 경우 진보성을 인정 한다. 8. 새로운 효과의 발생 여부, 효과의 증진에 관한 발명 효과의 현저성 < 판단 기준> 청구항에 기재된 발명의 기술적 구성에 의하여 발생 되는 효과가 인용발명의 효과에 비 하여 더 나은 효과를 갖는 경우에 그 효과는 진보성 인정에 긍정적으로 참작할 수 있 다. 발명의 유리한 효과의 참작은 화학분야의 발명 등 발명의 구성에 의한 효과의 예측 성이 낮은 분야의 발명에 대한 진보성 판단에 특히 적합하다. 각 성분들을 혼합하여 사용하면 단독으로 사용할 때보다 상승한 작용효과가 발현된다는 것이므로, 발명의 조성물이 각 성분들을 단독으로 사용한 경우에 비하여 그 효과가 상 209

219 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 승된다는 점만으로는 부족하고 비교대상발명에 비하여 그 효과상승의 폭이 현저한지에 대한 판단한다. < 판결 내용> 이 사건 정정 제1항 발명의 제3조성물은 오레가노를 단독으로 사용하는 경우에 비하여 항균 및 항진균 활성이 피키아 엠브라내파이시엔스와 자이고사카로 마이세스 자포니쿠 스를 제외하고는 미미할 정도로 증가하였을 뿐이고, 비교대상발명 3 의 조성물 중 카시 아, 아니시드, 캐러웨이의 조성물, 딜, 오렌지, 넛메그의 조성물 등에 대한 시험결과와 대비하여 보더라도 그 효과의 현저성이 있다고 보기 어려우며, 이 사건 정정 제1항 발 명의 제3조성물의 경우 오레가노 60 중량% 및 라벤더 40 중량% 의 실제 약효를 기준으로 하여 콜비방식에 의한 예상치와 실측치를 비교하여야 할 것인데, 원고는 정유의 함량과 약효가 정비례 관계에 있음을 전제로 하여 제3조성물에 대한 실험결과 나타난 실측치가 콜비방식에 의한 예상치보다 높다거나 제3조성물의 콜비방식에 의한 예상치에 대한 실 측치의 상승분이 비교대상발명 3의 조성물의 콜비방식에 의한 예상치에 대한 실측치의 상승분보다 높아 이 사건 정정 제1항 발명은 비교대상발명 3에서 예견되었던 상승효과 에 비해 더욱 현저한 상승효과가 있다고 주장하고 있어 그 예상치가 정당하다고 볼 수 없으므로 위 주장은 더 나아가 살필 필요도 없이 이유 없다. < 검토 의견> 단일 물질에 비해 조성물이 가지는 효과가 증진되거나, 진보성 판단에서 대비된 비교대 상발명의 효과에 대해서 효과가 증진된다 하더라도, 그 증진의 정도가 미미한 경우에는 그 효과의 현저성이 인정되지 아니하며, 그 실험치의 정당성 역시 판단 기준으로 사용 됨을 알 수 있다. 새로운 효과의 발생 여부 < 판단 기준> 출원 발명이 출원 전에 공지된 기술요소와 관용기술이 결합된 고안에 해당된다 하더라 도 그 결합형태 및 그로 인한 신규한 작용효과가 있는지에 대해 판단한다. 210

220 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 < 판결 내용> 이 사건 제1 항 고안을 1, 2, 3 세부분으로 나누어 살펴보면, 1 부분은 실린더상에 장력유지판을 결합할 때 실린더핀이 결합된 상태에서도 결합이 가능케 함과 동시에 보 관시에는 고정봉상에 여러 개의 장력유지판을 동시에 끼워 보관할 수 있도록 하는 기술 적인 구성 및 작용효과를 갖는 것으로, 이는 인용고안에 공지된 관용기술이며, 2, 3 부분 역시 인용고안에 기재된 것과 같은 구성과 체결방법을 채택하고 있는 것이며, 그 작용효과도 같다. 결국 제1항 고안은 그 출원 전에 공지된 기술요소와 관용기술이 결합된 고안에 해당하 는 것이기는 하지만, 앞서 본 제1항의 구성 요소들의 결합형태 및 그로 인한 작용효과 에 비추어 보면 위와 같이 결합된 기술요소들은 모두 유기적으로 결합되어 있는 것으로 보는 것이 상당하고, 이 사건 고안의 출원 전에 그와 같이 결합된 고안이 공지되었음을 인정할 증거가 없으므로 이는 신규의 고안에 해당한다. 또한, 이와 같은 유기적 결합에 의하여 위에서 본 공지기술이 갖고 있는 효과의 단순한 집합을 넘어서는 새로운 작용효과가 생겼음은 앞서 본 바와 같고, 그 작용효과가 우수 한 것임에도 불구하고 이 사건 고안과 같은 물건이 대량으로 사용되는 제직업계에서 이 사건 고안의 출원 이전에 오랫동안 제1항 고안의 1구성요소와 유사한 구성을 도입한 제품이 개발된 적이 없는 점에 비추어 보면 관통공이 형성된 볼트라고 하는 공지의 관 용수단을 도입한 것은 단순한 관용수단의 전용을 넘는 것으로 그 구성에 곤란성이 있다 고도 봄이 상당하므로 제1 항 고안은 진보성도 있다고 할 것이다. < 검토 의견> 특허 출원된 발명이 공지된 기술의 각 구성요소를 결합한 발명이라 할지라도, 그 결합 형태와 그로 인해 발생하는 작용효과가 인용고안들의 작용효과의 단순한 집합을 넘어선 다면, 진보성이 인정된다. 9. 인용 발명과 주지 관용 기술의 결합에 관한 발명 < 판단 기준> 1. 주지 기술이란 그 기술 분야에서 일반적으로 알려져 있는 기술로 예를 들어 이에 관해 다수의 공지 문헌이 존재하고 또한 업계에 알려지고 흔히 사용되고 있어 예시 할 필요가 없을 정도로 잘 알려진 기술을 말한다. 2. 관용 기술이란 주지 기술로 잘 사용되고 있는 기술을 의미한다. 211

221 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 < 판결 내용> 이 사건의 구성 및 작용 효과를 대비해 보면, 이 사건 제1 항 고안은 고융점화학단섬유 40~80 중량% 와 저융점화학단섬유 20~60 중량% 를 혼합하여 이루어진 혼성부직포를 접착제층에 의하여 폴리우레탄폼의 양면에 부착, 적층시켜서 이루어짐을 특징으로 하는 내장재 적층체 에 관한 것이고, 인용고안 1 은 고융점단섬유 80~98 중량% 와 저융점바 인더단섬유 2~20 중량% 를 혼합하여서 이루어진 혼성부직포를 접착제에 의해 적당한 열가소성 발포수지 ( 폴리머폼 ) 의 한면 또는 양면에 부착, 적층시킨 내장재 적층체 에 관 한 것으로서 등록 고안의 명세서에는 고융점화학단섬유는 220 이상의 온도에서 용융 되는 것을 의미한다고 하면서, 그 종류로 폴리에스테르단섬유, 나일론단섬유, 폴리아크 릴로니트릴단섬유, 폴리우레아단섬유 등을 들고 있는데 대하여, 인용고안 1 에서는, 고융 점단섬유를 약 204 이하에서는 녹거나 분해되거나 점착성을 갖지 않는 단섬유라고 하면서 그 종류로 폴리에스테르단섬유, 나일론단섬유 등을 들고 있으므로, 위 양자는 온도범위나 섬유의 종류에서 동일성의 범주 내에 있다. 따라서, 이 사건 제5항 고안은 접착제가 핫멜트필름이나 핫멜트파우더와 같은 저융점의 접착제를 용융시켜서 이루어짐을 특징으로 하는 것이나, 인용고안 2 및 인용고안 3에 폴리우레탄폼과 보강재 사이에 핫멜트필름을 끼워 접착시키는 기술이 기재되어 있고, 이 사건 등록고안의 명세서에서도 핫멜트필름이나 핫멜트파우더는 모두 상용적으로 공 급되는 접착제의 일종이라고 기재하고 있는 점에 비추어 보면, 내장재 적층체에 사용되 는 접착제로 핫멜트필름이나 핫멜트파우더를 사용하는 것은 이 분야에서 널리 사용하고 있는 관용 기술이라 할 것이어서 어떤 구성의 곤란성이 있다고 할 수 없다. < 검토 의견> 본 건은 다수의 인용 문헌과 이건 고안의 명세서에 기재된 기술은 주지 관용 기술로 인 정된다고 한 사례로서, 구성과 작용 효과의 비교에서 본 건의 기술은 인용고안에 개시 된 기술과 동일성 범주에 있는 기술이며 동일재료를 사용하여 접착시키는 기술은 이미 인용 고안에 기재되어 있고 해당 재료 또한 모두 상용적으로 공급하여 접착제의 일종으 로 사용된다는 점에 비추어, 본 건에서 내장제 적층체의 접착제로 핫멜트필름이나 핫멜 트파우더를 사용하는 기술은 동일 기술 분야에서 널리 사용하고 있는 관용 기술이라 인 정하여 진보성을 부정한 판례임. 212

222 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 < 판결 내용> 이 사건 제1항 발명과 동일한 기술분야에 속하는 인용발명 1 에는 마스터부분(10) 의 송신 및 수신 유닛(20) 과 운송용기(110) 의 송신 및 수신 유닛(120) 을 통해 레이저를 이용하여 데이터를 송수신하는 기술이 개시되어 있으며, 인용 발명 6( 전자공학핸드 북, 발행) 에는 레이저의 응용에 대해서는 지금 개발 중인 것이 많지 만 실용화되어 있는 주요한 것은 광대역통신, 거리 및 길이의 측정, 기상 레이더, 홀로그래피 등이 있다., 통신용으로서 수 km 이하의 근거리용의 광대역통신이 있 고, 거리의 측정으로서는 비임의 직진성을 이용한 측량기술의 응용이 있다 라고 기 재되어 있으며, 특히 인용발명 6이 전자공학핸드북에 기재되어 있는 발명으로서 주 지관용의 기술을 나타내고 있는 점을 감안할 때, 인용 발명 2 의 야드관리 컴퓨터 와 크레인 컴퓨터간의 유도 무선방식 을 이 사건 제1항 발명의 구성 요소 3 인 공 간 레이저 통신을 위해 1조를 이루어 각각 지상국의 프로세서 컴퓨터와 크레인 컴 퓨터에 접속된 레이저 데이터 송수신장치 레이저 라는 구성으로 변경하는 것은 당 업자가 용이 하게 할 수 있는 것이고, 그로 인한 작용 효과도 당업자가 예측할 수 없는 새로운 것이라고 볼 수 없다. 또한, 인용 발명 1에도 레이저 거리 측정기를 이용하여 운송용기의 위치를 측정하는 기술이 개시되어 있고, 인용 발명 4에는 이 동차량의 위치 측정 장치를 소개하고, 개시되어 있으며, 인용 발명 다이오드를 이용하고 있다는 점이 개시되어 있고, 는 인용 발명 있음은 앞서 본 바와 같다. 거리 측정을 위해 레이저를 사용하는 예가 5에는 크레인의 거리 측정 방법으로 적색광의 레이저 나아가 주지 관용기술을 소개하 6에는 레이저를 이용하여 거리를 측정하는 일반적 기술이 개시되어 < 검토 의견> 본 건 또한 인용 발명에 개시된 기술에 주지 관용으로 인정되는 기술( 일반적인 기술서 적핸드북에 소개된 기술) 을 조합한 것은 별다른 구성의 곤란성이 없어 용이하게 발명할 수 있는 기술로 인정되어 진보성을 부정한 특허 법원 판례로서, 주장하는 일부 기술이 인용 발명에 개시되어 있으며 또 다른 일부 기술은 출원인이 차이점이라 1993년 발행 된 전자공학핸드북에 실린 내용에 이미 개시된 기술이므로 본 건 제1항의 발명이 인용 발명과 주지 관용 기술을 결합한 발명으로서 그 진보성을 부정한 사례임. 213

223 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 < 판결 내용> 본 건의 제1항 발명은 인용 발명 2에 개시되어 있지 아니한 복수개의 단말기와 전원 차 단부를 구성 요소로 포함하고 있으나, 이 사건 특허의 출원일보다 15년 이상 앞선 시점 에 발간된 을 4 호증( 최신제어시스템공학, 한응교 역, 탑출판사 발행) 에는 제어 시스템은 공정들과 각 공정에서 출력되는 변수들을 측정하는 측정수단 ( 감지센서 ) 과 측정된 출력변수 와 원하는 출력응답 을 비교 처리하는 비교수단과 허용값과 감지된 값을 입력받아 허용값과 감지된 값과의 차이가 계속해서 작아지도록 하여 공정을 제어 하는 제어기로 구성되어 있고 라고 기재되어 있고, 이 사건 출원 전에 발간된 공업계고 등학교 교과서인 을7 호증( 화학공정기초, 우리나라교육개발원, 발행) 에는 대부분의 경우 자동제어계의 명령은 시동, 정지 등과 같은 간단한 명령으로 이루어지 며, 이와 같이 외부로부터 주어지는 간단한 명령을 작업명령이라 한다 고 기재되어 있 는 점 등을 종합하면, 일반적인 제어시스템의 제어부는 허용값과 감지된 값과의 차이가 계속해서 작아지도록 하기 위하여 제어부에 의해 조정되는 모든 조정수단에 시동, 정지 등과 같은 간단한 작업명령을 반복함으로써 제어하는데 이러한 작업 명령을 실행하는 가장 기본적인 수단은 전원의 연결과 차단을 조작하는 수단인 것이며, 공정에 이상이 발생하는 경우 제어부는 제어시스템의 전부 또는 일부에 공급되는 전원을 차단하기 위 하여 전원공급을 조정하는 장치에 작업명령을 내리게 되는데, 이 경우 제어시스템은 전 원을 차단하기 위한 명령을 실행하는 수단인 전원 차단부를 구비하고 있어야 함은 자명 할 뿐 아니라 제어 대상인 공정이 어떠한 상태에서 운전되고 있는가를 인식하기 위하여 하나 이상의 단말기를 구비하는 것 또한 제어시스템 분야에서 흔히 채용되는 기술이라 할 것이므로 제1항 발명은 인용 발명 1과 인용 발명 2 및 주지 관용의 기술을 별다른 구성의 곤란성이 없이 결합함으로써 용이 하게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다. < 검토 의견> 본 건은 인용 발명1과 인용 발명2 에 개시된 기술에 주지 관용으로 인정되는 기술( 일반 적인 기술서적 및 공업계 교과서에 개시된 기술) 을 조합한 것은 별다른 구성의 곤란성 이 없어 용이 하게 발명할 수 있는 기술로 인정되어 진보성을 부정한 특허법원 판례로 서, 인용 발명1과 비교하여 구성 및 효과의 일부가 다른 점을 인용발명 2에 개시되어 있 고 인용 발명1과 인용 발명2 모두에 개시되지 아니한 일부 구성요소를 주지 관용으로 인정되는 일반적 기술서적이나 공업계 교과서에 개시되어 있는 경우에는 이들을 조합한 본 건 제1항의 발명은 인용 발명과 주지 관용 기술을 결합함 발명으로서 그 진보성을 부정한 사례임. 214

224 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 10. 공지 기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승 효과에 관한 발명 < 판단 기준> 1. 청구항에 기재된 발명의 기술적 구성에 의하여 발생되는 효과가 인용 발명의 효 과에 비하여 더 나은 효과를 갖는 경우에 그 효과는 진보성 인정에 긍정적으로 참작 할 수 있다. 여기서 더 나은 효과란 그 성질을 달리하는 이질적인 효과와 그 성질은 동질이나 인용 발명이 갖는 효과에 비하여 현저하게 우수한 효과로서 이들 효과가 당해 발명의 출원시의 기술 수준에서 당업자가 예측할 수 없었던 효과를 말한다. 2. 다만, 상기와 같은 예측할 수 없는 우위성이나 상승 효과는 조합된 발명의 진보성의 평가에 중요한 역할을 담당하지만 거기에도 한계는 있다. 즉, 당업자가 단지 공통지식 을 적용하여 청구항과 관련된 새로운 제품에 이르게 될 개연성이 높다면 이는 예측할 수 없는 우위성을 가진다 해도 그 제품은 자명하다. 또한 명세서에 기재되지 않은 효과 의 주장에 대해서는 그것이 명세서의 기재에 근거가 없고 후에 얻을 수 있던 지식에 기 초한 때에는 참작되지 않는다. < 판결 내용> 화학분야의 발명에서 라세미체가 공지된 경우 부제탄소의 개수에 따라 일정한 숫자의 광학이성질체가 존재한다는 것은 널리 알려져 있으므로, 특정 광학이성질체의 용도에 관한 발명은, 첫째 그 출원일 전에 라세미체 화합물의 용도를 기재하고 있는 간행물 등 에 그 광학이성질체 화합물의 용도가 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, 둘째 그 광 학이성질체 화합물의 특유한 물리화학적 성질 등으로 인하여 공지된 라세미체의 용도와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다. 그런데 광학이성질체에 그 용도와 관련된 여러 효 과가 있는 경우에 효과의 현저함이 있다고 하기 위해서는 광학이성질체의 효과 모두를 이에 대응하는 공지의 라세미체의 효과와 대비하여 모든 종류의 효과 면에서 현저한 차 이가 있어야 하는 것이 아니라, 광학이성질체의 효과 중 일부라도 이에 대응하는 라세 미체의 효과에 비하여 현저하다고 인정되면 충분한 것이고 그 기술분야에서 통상의 지 식을 가진 자가 단순한 반복 실험으로 광학이성질체의 현저한 효과를 확인할 수 있다는 사정만으로 그 효과의 현저함을 부인할 수는 없다. 215

225 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 < 검토 의견> 본 건은 용도 발명의 여러 효과 중에 어느 하나의 효과라도 공지된 발명의 효과와 질적 으로 다른 효과인 이질적 효과가 있는 경우에 특허를 받을 수 있다고 한 사례로서, 위 법리와 기록에 의하면 이 사건 발명은 위 간행물 기재 발명들로부터 용이 하게 발명해 낼 수 있는 것이 아니어서 특허법 제29조 제2항에 의하여 그 특허가 거절될 수 없는 것 임에도 불구하고 특허 법원이 이와 달리 판단하였음은 광학이성질체의 용도 발명에 대 한 진보성 판단의 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이고, 따 라서 이를 지적하여 그 발명의 진보성 인정함. < 판결 내용> 이 사건 제1항 발명에서는 전진 4, 5속 및 후진단에서 더블피니언 유성기어세트가 일체 구동되는 반면, 인용 발명에서는 전진 4, 5속에서만 더블피니언 유성기어세트가 일체 구동되어, 이 사건 제1항 발명이 인용 발명에 비하여 동력 손실을 최소화시키는 효과가 더 우수한 사실, 또한 이 사건 제1항 발명은 모든 변속단에서 인접단으로의 변속 시 마 찰요소 하나의 체결을 해제하면서 다른 하나를 체결하는 방식인 반면, 인용 발명은 2속 에서 1 속, 3 속, 4속 등으로 변속 시 마찰 요소 하나를 선행해서 체결해야 하므로 변속 단 예측제어 알고리즘이 필요하고 별도의 유압라인이 추가되어 그 구조가 복잡해지며 2 속에서 인접단으로 변속할 경우에 변속런이 구간을 거침에 따라 그만큼 변속응답이 지 연되는 문제점이 나타나는 것이어서, 이 사건 제1항 발명이 인용 발명보다 변속 제어의 용이성이 더 우수한 사실이 인정되므로 이 사건 제1항 발명과 인용 발명은 그 작용 효 과에 있어서도 현저한 차이가 있다 할 것이다. < 검토 의견> 본건은 효과에 있어서 비교대상발명보다 변속제어의 용이성이 더 우수한 사실이 인정되 므로 그 작용효과에서 현저한 차이가 있다고 인정한 사례로서, 인용 발명을 통한 진보 성 판단 시에 단순히 그 구성을 통한 비교에서 대응하는 부분이 빠짐없이 있다고 하여 도 효과의 측면에서 대응되는 인용 발명에 비하여 변속제어의 용이성이 여러 측면에서 우수하게 나타난다면 작용효과의 현저한 차이를 갖는다고 보아야 하며 최종적으로 해당 발명의 진보성을 인정해야 한다는 판례로서 구성의 동일성만으로 진보성 부정은 문제가 있음을 제시한 판례임. 216

226 제1절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 < 판결 내용> 명세서에는 효과에 관하여 회전날 상부에 있는 고정날의 승강구조를 개선 내지 간소화 하여 제작 효율이 향상되는 등 매우 실용적이고 유용한 고안이라고만 기재되어 있는 사 안에서 커피분쇄기는 ᄀ향과 맛이 다른 커피콩을 분쇄하려 하거나, ᄂ오랜 시간 사용한 후, ᄃ오랜 기간 방치하였다가 다시 사용하는 경우 등에 고정날이 있는 분쇄부를 본체 로부터 분리하여 청소를 하여야 할 필요가 있음은 커피분쇄기를 사용하는 사람은 누구 날 알 수 있는 사정이고, 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 등록청구범위 제1 항에서 고정날이 있는 분쇄부인 승강하는 부재를 커피 분쇄기 본체로부터 쉽게 분리시 킬 수 있다는 것으로부터 고정날이나 분쇄부를 청소하기에 편리한 효과가 있다는 것을 충분히 예측할 수 있고, 나아가 고정날이나 회전날 등이 파손되어 부품을 교채할 때에 도 승강하는 부재를 커피분쇄기 본체로부터 분리하여야 하므로 이 때에도 편리한 효과 가 있다는 것을 충분히 예측할 수 있다고 하면서 등록청구범위 제1항은 인용 고안에 비 하여 증진된 작용효과가 있다고 판단하였다. < 검토 의견> 본건은 효과에 관하여 명세서에 직접적인 기재는 없지만, 청구항에 기재된 발명의 구성 으로부터 충분히 예측할 수 있다면 진보성 판단 시에 고려할 수 있다고 한 사례로서, 명세서에 기재되지 않은 효과의 주장에 대해서는 그것이 명세서의 기재에 근거가 없고 후에 얻을 수 있던 지식에 기초한 때에는 진보성 판단에 참작되지 않는다는 EP의 심사 기준과 달리 명세서에 직접적인 기재가 없더라도 충분히 예측이 가능하다면 진보성이 있다고 판시한 사례임. 217

227 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 1. 기능식 청구항에 관한 발명 < 판단 기준> (1) 의의 기능식 청구항은 정확한 구성요소를 기재하지 않고 특별한 기능이나 효과를 기재한 기능적 표현을 포함하는 청구항을 말한다. 미국에서는 이른바 means-plus- function claim이라 하여 특허법 제112조 제6단 265) 을 근거로 신규성과 진보성의 판단 및 침해단 계에서의 권리범위 확정 등에 있어서 그 취급에 관하여 규정하고 있으며, 동 조항에 해 당하는 기능식 청구항으로 인정되면 상세한 설명에 의해 제한 해석한다. 우리나라 판례 에서는 기능식 청구항의 해석을 어떻게 할 것인가의 문제 이전에 기능식 청구항에 대한 정의조차 뚜렷하다고 할 수 없는데, 판례는 발명의 기능이나 효과를 기재한 이른바 기 능적 표현 266), 연결부나 연결수단과 같은 기능적 표현 267), 기능식 청구항이라 함은 해당 발명의 요소로서 필수적인 구성 또는 공정의 기재를 생략하고 그 발명이 달성하고 자 하는 기능 또는 결과만을 기재한 청구항을 의미 268) 한다고 판시하고 있어 그 정의가 명확하지 않으며, 기능식 청구항의 해석에 있어서도 기능식 청구항을 기술적 구성이 불 명확하거나 기술적 범위를 알 수 없는 경우의 한 유형으로 취급하는 경향이 있을 정도 이다. 기능식 청구항은 본질적으로 기능적 표현이 기재될 수밖에 없으므로 이로 인하여 발명의 구성이 어느 정도 불명확하거나 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 범위 를 벗어나게 될 소지가 다분히 있어, 이러한 기능식 청구항에 대하여 심사단계에서 신 규성과 진보성을 어떻게 판단할 것인지의 문제가 존재한다. (2) 기능식 청구항의 취급 기능식 청구항의 인정에 관한 법적 근거와 관련하여 구법 제42조제 4항제3 호는 청구 범위가 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것을 요구하고 있어 기능 식 청구항은 원칙적으로 허용되지 않는 것으로 해석되었으나 2007년 개정법에서 해당 규정이 삭제되고, 특허법 제42조제 6항 269) 에 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조 방법 기 능 물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다. 라고 규정하고 있으며, 심사지침 265) USPTO, 미국 특허법 제112 조 제6 단: An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recited of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts decreibed in the specification and equivalents thereof. 266) 우리나라, 대법원 선고 97후1337 판결, 특허법원 선고 2007허 6980 판결 267) 우리나라, 대법원 선고 98후2252 판결, 대법원 선고 98후2252 판결 268) 우리나라, 대법원 선고 99후2150 판결, 특허법원 선고 2005허 1042 판결 269) 우리청, 특허법 일부개정 법률 제8357 호 218

228 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 서에는 이와 관련하여 이는 기술이 다양화됨에 따라 물건( 장치) 의 발명에 대해서 물리 적인 구조나 구체적인 수단보다는 그 장치의 작용이나 동작방법 등에 의하여 발명을 표 현하는 것이 바람직한 경우가 있으므로, 발명이 명확하게 특정될 수 있다면 출원인의 선택에 따라 자유롭게 발명을 기재할 수 있다는 점을 명확히 한 것이다. 위 규정은 거 절이유나 무효의 이유가 되지 않으므로 위 규정을 이유로 하여 거절이유를 통지하거나 거절결정해서는 안된다 고 기재하고 있다. 기능식 청구항의 취급과 관련하여, 특허청 화학생명공학심사본부에서 발간한 심사쟁 점연구 270) 에 따르면, 일본에서는 미국과 같은 116조 제6 단의 규정이 없고, 단지 심사기 준에 청구항 중에 기능 특성 등을 이용하여 물을 특정하고자 하는 기재가 있는 경우에 는 원칙적으로 그 기재는 그와 같은 기능 특성 등을 갖는 모든 물을 의미한다 라고 기 재하고 있어, 심사단계에서는 권리범위를 넓게 해석하여 특허성 여부를 판단하고 있으 나, 침해소송단계에서는 권리범위를 좁혀 미국과 같이 상세한 설명을 참작하여 해석하 고 있다고 하며, 우리나라의 경우에는 기능식 청구항에 대한 명백한 규정 및 지침이 없 고, 심사단계에서는 권리범위를 넓게 보고 인용발명을 찾아 대비하고 있으나, 침해소송 단계에서는 일본과 같이 상세한 설명을 참작하여 좁게 해석하는 사례가 다수 발생하고 있다 271). (3) 판례 사례 1) 개요 발명의 명칭: 볼 단자 집적회로를 저장하기 위한 트레이 원심: 2004허 2987 주문: 파기환송 2) 발명의 내용 청구항 6 편평 하우징(20) 및 이 하우징의 한 면 상의 소정의 자리에 위치된 볼 단자 어레이 를 각각 가지는 다수의 볼 그리드 어레이 집적회로 부품(11) 을 저장하기 위한, 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A) 를 포함하고 있는 트레이 시스템(10, 10A) 으로서, 각 트레이는, (a) 각각의 집적회로 부품(11) 을 저장하기 위한 저장 포켓 영역을 형성하 270) 우리청, 화학관련발명의 기능식 청구항에 대한 신규성 진보성 판단기준에 관한 연구, 심사쟁점연구 제1집 제5 장, 화학생명공학심사본부, ) 우리청, 기능식으로 기재된 청구항의 권리범위 해석방안에 대한 연구, 이금욱, 허 871 호, 2005허 7354, 96후1088, 98허4159 등 참조. 219

229 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 기 위한 프레임워크 수단(24); (b) 집적회로 부품(11) 의 한 면과 맞물리기 위한 제1 지지면(56) 을 형성하기 위해 각각의 상기 저장 포켓 영역 내에 상기 프레임워크 수 단(24) 에 의해 수반되는 제1 지지수단(52-55); (c) 집적회로 부품(11) 의 다른 한 면 과 맞물리기 위한, 제1 지지면(56) 에 평행한 제2 지지면(74) 을 형성하기 위해 각각 의 상기 저장 포켓 영역 내에서 상기 프레임워크 수단에 의해 수반되는 제2 지지수 단(70-73); 및 (d) 상기 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A) 를 적층함으로써 상기 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A) 가 집적회로 부품(11) 을 감싸 고정하고, 근접하게 적층된 트레이 내의 상기 프레임워크 수단(24) 은 상응하는 저장 포켓 영역 내에서 상기 프레임워크 수단(24) 을 가로지르는 집적회로 부품의 위치를 안정시키기 위한 수단으로 구성되어 있는 제1 트레이 및 제2 트레이를 포함하는 것을 특징으로 하는 다수의 볼 그리드 어레이 집적회로 부품을 저장하기 위한 트레이 시스템. 3) 특허법원 판결이 사건 제6 항 발명은 편평 하우징(20) 및 이 하우징의 한 면 상의 소정의 자리 에 위치된 볼 단자 어레이를 각각 가지는 다수의 BGA 집적회로 부품(11) 을 저장하기 위한 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A) 를 포함하고 있는 트레이 시스템(10, 10A) 으로 서( 이하 구성 1 이라 한다), 각 트레이는, (a) 각각의 집적회로 부품(11) 을 저장하기 위한 저장 포켓 영역을 형성하기 위한 프레임워크 수단(24); (b) 집적회로 부품(11) 의 한 면과 맞물리기 위한 제1 지지면(56) 을 형성하기 위해 각각의 상기 저장 포켓 영역 내에 상기 프레임워크 수단(24) 에 의해 수반되는 제1 지지수단 (52-55); (c) 집적회로 부품(11) 의 다른 한 면과 맞물리기 위한, 제1 지지면(56) 에 평행한 제2 지지면(74) 을 형 성하기 위해 각각의 상기 저장 포켓 영역 내에서 상기 프레임워크 수단에 의해 수반되 는 제2 지지수단 (70-73); 및 (d) 상기 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A) 를 적층함으 로써 상기 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A) 가 집적회로 부품(11) 을 감싸 고정하고, 근접하게 적층된 트레이 내의 상기 프레임워크 수단(24) 은 상응하는 저장 포켓 영역 내 에서 상기 프레임워크 수단(24) 을 가로지르는 집적회로 부품의 위치를 안정시키기 위한 수단( 이하 구성 2 라 한다) 으로 구성되어 있음을 알 수 있다. ( 중략-발명의 상세한 설명 참조) 구성요소 (d) 를 대비해 보면, 적층에 의해 수용되는 부품을 감싸 고정하는 데 일조하고 그 부품의 수평방향 위치를 안정시키는 기능을 수행하는 수단으로서의 구성요소 (d), 즉 프레임 워크(24) 에 수반되는 중심 연장부(81) 및 리세스부 (84) 와 직접적으로 대응되 는 구성을 비교대상발명 1, 2 에서는 찾아 볼 수 없다. 원고는 비교대상발명 2에서도 수용되는 BGA부품의 수평방향 위치를 제1, 2 지지수단에 의해 안정시킬 수 있다고 주장하므로 살피건대, 단자 업 상태에서는 T자형 제2 돌출부 (5) 에 의해 수용부품의 수평방향 위치를 제한할 수 있다고 보이나, 단자 다운 상태에서 는 가로방향 ( 제1 방향) 의 움직임을 제1 돌출부(4) 에 의해 제한할 수 있는 반면, 세로방향 ( 제2 방향) 의 경우는 핀 단자 수용공간의 존재로 인해 집적회로 부품의 하우징을 직접 220

230 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 고정할 수 없다고 할 것이어서, BGA의 수평방향 위치안정을 기대할 수 없음이 인정되 고, 두 트레이를 적층할 경우에도 수용되는 부품의 둘레부를 완전히 감싸는 형태의 벽 을 형성하지 못한다는 점에서 비교대상발명 2의 제1, 2 지지수단과 이 사건 제6항 발명 의 구성요소 (d) 를 동일한 구성으로 보기 어렵다. 원고는 나아가 이 사건 제6 항 발명의 구성요소 (d) 가 비교대상발명 1 의 감합수단 (11, 12) 에 대응된다는 주장도 하고 있으나, 비교대상발명 1 의 감합수단은 그 명세서( 갑 제6 호증) 의 상세한 설명에 제1, 2 트레이의 위상을 맞추어서 상하로 포개었을 때 단부(11) 와 안내 리브(12) 가 서로 감합하고, 트레이(10) 상호간을 일정한 상하 간격으로 유지함 과 동시에 ( 두 트레이가 ) 서로 수평방향으로 어긋나지 않도록 위치결정 한다 ( 갑제6호증 번역문 3 쪽, 8~11 행) 고 구체적으로 기재하고 있는 점에 비추어 볼 때, 비교대상발명 1 의 감합수단 (11, 12) 은 이 사건 제6 항 발명의 보스(110, 111) 와 리셉터클 (114, 115) 의 구 성 및 기능에 대비되는 것일 뿐, 트레이에 수용된 부품에 대한 수평방향의 움직임을 제 한하는 기능과는 전혀 다른 별개의 기능이라고 인정되므로, 원고의 위 주장 역시 받아 들이기 어렵다. 한편 원고는 이 사건 발명의 청구범위 기재에 의하면 일반적인 모든 트레이가 권리범위 에 포함될 수밖에 없어 이 사건 발명이 등록되어 있는 한, 이 사건 특허발명의 권리자 이외에는 누구도 집적회로 부품의 패키지 타입에 관계없이 모든 트레이의 제작 판매를 할 수 없게 된다고 주장하나, 이 사건 제6항 발명은 수용대상이 BGA임을 구체적으로 한정하고 있고, 또한 피고가 구성요소 (d) 의 실체를 프레임 워크(24) 에 수반되는 중심 연장부(82) 및 리세스부 (84) 로 명확히 밝히고 있는 이상, 보호범위는 이에 따라 제한된 다 할 것이므로, 원고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다. 따라서 이 사건 제6항 발명은 비교대상발명 1, 2 와 비교할 때, 그 목적이 다르고, 구성 의 곤란성 및 그로 인한 상승효과가 인정되므로, 비교대상발명 1, 2에 비해 진보성이 있다. 4) 대법원 판결 특허청구범위가 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특정을 포함하는 경우 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 상세한 설명이나 도면 등의 기재 와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고 자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 그 특허청구범위의 기재는 적법하다고 할 것이다. 그리고 독립항과 이를 한정하는 종속항 등 여러 항으로 이루어진 청구항의 기 술내용을 파악함에 있어서 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내 용을 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항의 기술구성이나 발명의 상세한 설명 에 나오는 특정의 실시례로 제한하여 해석할 수는 없다고 할 것이다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 정정된 이 사건 제6 항 발명의 (d) 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A) 를 적층함으로써 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A) 가 집적회로 부 품(11) 을 감싸 고정하고, 근접하게 적층된 트레이 내의 프레임워크 수단(24) 은 상응하는 221

231 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 저장 포켓영역 내에서 프레임워크 수단(24) 을 가로지르는 집적회로 부품의 위치를 안정 시키기 위한 수단 이라는 구성은 통상의 기술자가 발명의 상세한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려할 때, 상, 하의 트레이에 형성된 상호보완적인 구 조를 이용하여 상, 하 트레이를 적층함으로써 프레임워크에 수반하는 제1, 2 지지수단 으로 볼 단자 집적회로 부품을 수직방향으로 고정함과 동시에 프레임워크에 형성된 연 장부로 프레임워크의 내부에 볼 단자 집적회로 부품을 위치시켜 수평방향으로 안정시키 는 구성으로 파악할 수 있으므로, 이 사건 제6항 발명은 명확하게 기재되었다고 할 수 있다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 내용으로 기술적 구성이 확정되는 이 사 건 제6항 발명과 원심판시 비교대상발명 2는 모두 단자의 손상을 방지하기 위한 집적회 로 부품 저장을 위한 트레이를 제공한다는 점에서 그 목적이 같고, 이 사건 제6항 발명 의 원심판시 구성 1은 비교대상발명 2의 핀 타입의 TSOP 집적회로 부품의 저장을 위 한 트레이 시스템에 대응하며, 이 사건 제6 항 발명의 원심판시 구성요소 (a), (b), (c) 는 각각 비교대상발명 2 의 프레임워크, 제1 지지수단, 제2 지지수단과 같고, 이 사건 제6 항 발명의 원심판시 구성요소 (d) 는 비교대상발명 2 의 트레이를 둘러싸서 형성된 요철 구조를 이용하여 상, 하 트레이를 적층함으로써 상, 하 트레이에 각각 형성된 제1 지지 수단과 제2 지지수단으로 집적회로 부품을 수직방향으로 고정하고, 프레임워크에 형성 된 돌출부와 제2 돌출부로 프레임워크의 내부에 집적회로 부품을 수평방향으로 안정시 키는 구성 과 같다고 할 것이다. 다만, 이 사건 제6항 발명은 다수의 볼 그리드 어레이 집적회로 부품을 저장하기 위한 트레이 시스템임에 반하여 비교대상발명 2는 핀 타입의 집적회로 부품을 저장하기 위한 트레이 시스템인 점에서 차이가 있으나, 기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 출원 당시 이미 집적회로 부품이 핀 타입에서 볼 그리드 어레이 타입으로 발전하고 있었고 비교대 상발명 2 에 제1 지지수단이 저장 포켓영역의 둘레에 형성됨으로써 저장되는 집적회로 부품의 중앙 부분이 프레임워크에 닿지 않는 구성 이 개시되어 있음을 알 수 있는바, 집 적회로 부품의 저장 트레이를 생산하는 통상의 기술자라면 집적회로 부품의 위 형태 변 화에 발맞추어 비교대상발명 2의 트레이로부터 볼 그리드 어레이 집적회로 부품 저장을 위한 트레이를 발명함에 있어 기술상 어려움이 있다고 할 수는 없다. 그렇다면 이 사건 제6항 발명은 비교대상발명 2로부터 용이하게 발명할 수 있어 그 진보성이 없다고 할 것이다. 그럼에도 원심이 이 사건 제6 항 발명의 구성요소 (d) 를 이를 한정하는 종속항의 일부 구성이거나 이에 대한 발명의 상세한 설명의 기재 중 특정의 실시례에 불과한 프레임워 크에 형성된 중심 연장부(81) 및 리세스부 (84) 로 임의로 한정한 다음, 비교대상발명들로 부터 이에 직접적으로 대응하는 구성을 찾아볼 수 없고 중심 연장부(81) 및 리세스부 (84)가 맞물려 형성되는 벽을 통하여 집적회로 부품의 위치안정은 물론 측면으로부터의 물리적 손상도 방지할 수 있는 효과가 있다는 이유로, 이 사건 제6항 발명의 진보성을 부정할 수 없고 이 사건 제6항 발명의 진보성을 부정할 수 없는 이상 그 종속항인 이 222

232 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 사건 제7항 내지 18항의 발명의 진보성을 부정할 수 없다고 판단하였음은 발명의 진보 성 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이다. 이를 지적하는 상고이유의 주장 은 이유 있다. 5) 판례 검토 특허법원은 이 사건 제6 항 발명의 구성요소 (d) 를 이를 한정하는 종속항의 일부 구성이 거나 이에 대한 발명의 상세한 설명의 기재 중 특정의 실시례에 불과한 프레임워크에 형성된 중심 연장부(81) 및 리세스부 (84) 로 임의로 한정하여, 제6항 발명이 비교대상발 명들에 비해 더 나은 효과가 있다는 이유로, 이 사건 제6항 발명의 진보성이 있다고 판 단하였다. 그러나, 대법원은 독립항과 이를 한정하는 종속항 등 여러 항으로 이루어진 청구항의 기술내용을 파악함에 있어서 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술 내용을 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항의 기술구성이나 발명의 상세한 설 명에 나오는 특정의 실시례로 제한하여 해석할 수는 없다고 하여, 제6항 발명이 비교대 상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없다고 판단하였다. 1) 개요 발명의 명칭: 멸균 및 발효 사료 제조장치 원심: 2007허 5963 심결취소 주문: 상고기각 2) 발명의 내용 청구항 1 음식물 쓰레기가 수용되는 믹싱케이스 및 이 믹싱케이스를 지지하는 받침부를 포함하는 본체와; 상기 믹싱케이스를 가열하여 혼합물을 건조하는 가열수단과 ; 상기 믹싱케이스 의 상면에 형성되는 물방울을 제거하는 습기 및 열기제거수단과 ; 상기 믹싱케이스에 투 입된 혼합물을 혼합 및 파쇄하는 혼합 및 파쇄수단과 ; 상기 각종 수단을 선택적으로 제 어하는 컨트롤부를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 멸균 및 발효 사료 제조장치 3) 심판원 심결 이 건 제1 항 고안을 인용고안들과 대비하기 위하여 구성요소별로 나누어 보면, 상기 특 허청구범위에 기재된 바와 같이, 1음식물 쓰레기가 수용되는 믹싱케이스 및 이 믹싱케 이스를 지지하는 받침부를 포함하는 본체( 이하 구성요소 1 이라 한다), 2상기 믹싱케 223

233 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 이스를 가열하여 혼합물을 건조하는 가열수단 ( 이하 구성요소 2 라 한다), 3상기 믹싱 케이스의 상면에 형성되는 물방울을 제거하는 습기 및 열기제거수단 ( 이하 구성요소 3 이라 한다), 4상기 믹싱케이스에 투입된 혼합물을 혼합 및 파쇄하는 혼합 및 파쇄수단 ( 이하 구성요소 4 라 한다), 5상기 각종 수단을 선택적으로 제어하는 컨트롤부 ( 이하 구성요소 5 라 한다) 로 구분할 수 있다. 이 건 제1 항 고안의 구성요소 1, 2, 4는 음식물 쓰레기가 수용되는 믹싱케이스 및 본 체, 혼합물을 건조하는 가열수단, 혼합물의 혼합 및 파쇄수단으로서, 이는 인용고안 1의 믹싱케이스와 본체, 버너에 의한 가열수단, 믹싱케이스 내에 투입된 내용물을 혼합 및 파쇄하는 믹싱스크류와 각각 동일한 구성으로 인정된다. 이 건 제1항 고안의 구성요소 3은 믹싱케이스의 상면에 형성되는 물방울을 제거하는 습 기 및 열기제거수단으로서, 인용고안 3에 발효 사료기 내부의 습기 함유 공기를 건조시 키는 제습장치 및 공기 순환장치가 개시되어 있는바, 인용고안 3의 이러한 구성은 믹싱 케이스 내부의 습한 공기를 제습 및 순환시킴으로써 믹싱케이스의 상면에 물방울( 습기) 이 형성되는 것을 미연에 방지하는 작용 효과가 있는 것이므로 이 건 제1항 고안의 구 성요소3 과 실질적으로 동일한 구성이라 할 것이다( 한편, 인용고안 1의 도면에는 환기 구(19) 가 기재되어 있는데, 피청구인은 이 건 등록고안에 대해 청구하였던 건외 2006당 2953 적극적 권리범위확인심판에서 이 건 등록고안의 환기구(22) 가 믹싱케이스의 상면 에 형성되는 물방울을 제거하는 습기 및 열기 제거수단 에 해당한다고 주장하고 있는바, 이 건 등록고안과 인용고안 1은 동일 권리자의 출원으로서 이 건 등록고안의 환기구 (22) 와 인용고안 1 의 환기구(19) 는 첨부된 각각의 도면에서 보는 바와 같이 위치 및 형 상이 동일하므로, 결국 피청구인도 인용고안 1 의 환기구(19) 가 이 건 제1항 고안의 구성 요소3에 해당한다는 것을 인정하는 것이다). 이 건 제1 항 고안의 구성요소 5는 각종 수단을 선택적으로 제어하는 컨트롤부로서, 기 계장치 분야에서 가열수단, 구동모터 등을 on-off 하는 제어 수단을 구비하는 것은, 인 용고안 2 및 4에 기재된 감지된 온도에 따라 버너의 점화 및 소화작용을 제어하거나 압 력계, 수위센서에 따라 밸브 및 송풍팬을 제어하는 수단에서 보는 바와 같이, 당업계의 주지관용 기술에 불과하다 할 것이다. 따라서, 이 건 제1항 고안은 인용고안 1, 3 과 산업상 이용분야가 같고, 이 건 제1항 고 안의 구성은 인용고안 1, 3 에 주지관용 기술을 부가하여 달성되는 것이어서 구성의 곤 란성이 있다고 볼 수 없으며, 인용고안 1, 3에 의해 도출되는 효과 이상의 현저한 효과 가 있다고 할 수도 없으므로, 결국 이 건 제1항 고안은 인용고안 1, 3으로부터 극히 용 이하게 고안할 수 있는 것으로 인정된다. 4) 특허법원 판결 이 사건 제1항 고안의 구성요소 3 은 상기 믹싱케이스의 상면에 형성되는 물방울을 제거하는 습기 및 열기제거수단 이라는 기능식 표현으로 되어 있는바, 등록고안의 명 세서에 의하면, 이 사건 제1 항 고안의 습기 및 열기제거수단은, 믹싱케이스를 가열함 224

234 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 에 따라 증발되는 수분이 공기 중에 포함되어 있는 상태에서의 습기 뿐만 아니라, 공 기 중의 습기가 믹싱케이스의 상면과 접촉하여 응집된 물방울까지 제거하는 것을 기 술적 과제로 삼고, 위와 같은 과제를 해결하기 위하여 물방울을 감지하는 감지센서 (68), 믹싱케이스의 상면에 형성된 물방울을 빨아들일 수 있는 흡인력을 발생시키는 펌프(56), 흡인공(54) 을 통하여 물방울을 흡입하여 집진기(62) 로 이송하는 유공관 (52) 등의 구성요소로 구성되어 있으므로, 구성요소 3 의 기술내용은 물방울을 감지 하는 수단, 물방울을 믹싱케이스의 상면으로부터 이탈시키는 수단, 이탈된 물방울을 이송하는 수단을 포함하는 구성 으로 확정할 수 있다. 5) 대법원 판결 기록에 의하면, 이 사건 이 사건 제1항 고안의 원심 판시 구성요소 3 인 믹싱케이 스의 상면에 형성되는 물방울을 제거하는 습기 및 열기 제거수단 이라는 구성은 습기 및 열기제거수단(50) 은 믹싱케이스의 상면에 등간격으로 배열되는 유공관이 구비되고, 유공관은 상부를 제외한 부분에는 믹싱케이스(10) 에 형성된 물방울( 습기) 및 열기를 흡입하는 흡입공(54) 이 등간격으로 복수 개 형성되며, 유공관(52) 의 일측 에 믹싱케이스(10) 에 형성된 물방울( 습기) 및 열기를 강제로 흡입하는 펌프 (pump)(56) 가 장착된다 는 내용의 고안의 상세한 설명의 기재 및 도면을 참작할 때, 통상의 기술자라면 믹싱케이스의 상면에 형성되는 물방울을 그로부터 강제적 으로 이탈시켜 믹싱케이스 밖으로 이송하는 기술적 구성 을 의미하는 것으로 이해 할 수 있다. 이는 공기 중에 포함된 습기와 열기만을 배출하는 원심 판시 비교대상 고안 1 의 환기구 와 믹싱케이스 내부의 습한 공기를 제습 및 순환시키는 원심 판시 비교대상고안 2 의 제습장치 및 공기순환장치 와는 그 기술적 구성이 다를 뿐만 아 니라, 이로 인하여 믹싱케이스의 상면에 형성된 물방울들이 믹싱케이스의 내부로 떨어지는 것을 방지할 수 있어 음식물 쓰레기의 건조시간을 단축시키는 현저한 효 과가 있다. 따라서 이 사건 제1항 고안은 위 비교대상고안들로부터 극히 용이하게 고안할 수 없다고 할 것이다. 원심이 위 구성요소 3을 물방울을 믹싱케이스의 상면으로부터 이탈시키는 수단과 이탈된 물방울을 이송하는 수단에 더하여, 물방울을 감지하는 수단까지를 포함하는 구성으로 본 것은 다소 적절하지 않으나, 이 사건 제1항 고안이 원심 판시 비교대 상고안들로부터 진보성이 부정되지 아니하고, 이에 따라 제1항 고안의 일부 구성을 한정한 종속항인 이 사건 제4 항, 제7항 고안도 역시 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 원심의 결론은 결국 정당하다. 원심판결에 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결결과에 영향을 미친 청구범위해석 및 고안의 진보성 판단에 관한 법리오해 등 의 위법이 없다. 6) 판례 검토 심판원은 본원의 구성요소 3의 기능식 기재에 대하여 문언 해석하여 본원 고안이 비교 225

235 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 대상고안들로부터 용이하게 고안 가능하여 진보성이 없다고 판단하였으나, 특허법원과 대법원은 상기 기능식 기재에 대하여 고안의 상세한 설명을 참작하여 해석함으로써 본 원 고안이 비교대상고안들로부터 용이하게 고안할 수 없는 것으로 판단하였다. 2. 수치 한정 발명 (1) 개요 발명의 명칭: 비점이 일정한 불소화 탄화수소 조성물 원심: 98원1605/99 허2679 주문: 기각/ 심결취소 (2) 발명의 내용 청구항1 보정전) 펜타플루오로에탄 약 10내지 90 중량% 및 디플루오로메탄 약 90내지 10 중량% 로 이루어지는 실질적으로 일정한 비점을 갖는 혼합물 보정후) 펜타플루오로에탄 13 내지 61 중량% 및 디플루오로메탄 39 내지 87 중량%를 함 유하는, 일정한 비점을 갖는 혼합물 (3) 특허심판원 심결 본원발명은 의 특허청구범위에 기재된 바와 같이 출원된 것으로서 발명의 요지는 심판계속 중 제출된 보정명세서 1. 펜타플루오로에탄 13 내지 61 중량% 및 디플 루오로메탄 39 내지 87 중량%를 함유하는, 일정한 비점을 갖는 혼합물. 6. 펜타플루오 로에탄 55 내지 90 중량% 및 디플루오로메탄 45 내지 10 중량%를 함유하는, 일정한 비 점을 갖는 화합물 에 관한 것임을 알 수 있다. 가. 본원발명은 종래의 냉매 조성물인 클로로디플루오로메탄과 클로로펜타플루오로에탄 으로 이루어진 공비혼합물 (R-502) 을 대체하기 위한, 비점이 일정한 저비점 불연성 조 성물의 제공을 발명의 목적으로 하고 있고, 본원발명의 특허청구범위 제1 항( 이하 본원 발명1 이라 한다) 에 기재된 조성물은 펜타플루오로에탄 ( 이하 R-125 라 함) 13 내지 61 중량% 및 디플루오로메탄 ( 이하 R-32 라 함) 39 내지 87 중량% 를 함유하고 있으며, 본 원발명의 특허청구범위 제6 항( 이하 본원발명 2 라 한다) 에 기재된 조성물은 R-125를 55 내지 90 중량% 및 R-32를 45 내지 10 중량% 로 조성하고 있음을 알 수 있다. 나. 인용 발명은 대체 냉매산업의 진척 상황을 알리기 위한 모임의 토론요약문으로서 226

236 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 종래의 R-502 를 대체하기 위해 대체물로서 R-32 및 R-125 또는 이들의 혼합물 등을 제시하고 있으며, 구체적인 혼합물로서는 R-32와 R-125 로 이루어진 근 공비혼합물 (near-azeotropic mixtures) (R-32/R-125) 등을 개시하고 있는바, 본원발명 1 및 본원 발명2에 기재된 조성물과 그 구성성분이 동일함을 알 수 있다. 다. 다만, 본원 발명1 및 본원 발명2는 인용 발명에 비해 조성비를 한정한 점에 차이가 있으나, 이는 당업자가 공지 기술을 현실로 실시할 때에는 당연히 그 최적조건을 설정 하는 것으로서 이처럼 당연히 고려되는 양적 범위가 각별하게 특수한 것이 아닐 때에는 당업자가 적의 결정할 수 있을 정도의 것이 되어 진보성을 인정할 수 없는 것이라 하겠 고, 특히 수치한정 발명에서의 효과는 공지 기술로부터 예측할 수 없는 것이어야 할 뿐 만 아니라 또한 그 진보성이 인정되기 위하여는 수치의 한정에 기술적 의의 및 임계적 의의가 있는 것이 필요하다 할 것인 바, 이에 대해 본원발명의 상세한 설명을 보면, 본 원 발명1 에서의 조성비 한정은 공비조성물과의 유사성을 기준으로 한 것 이고, 본원 발 명2 에서의 조성비 한정은 예기치 못하게도, 공비조성물과 다소 거리가 먼 조성물들이 실질적으로 일정한 비점을 유지하고, 덜 가연성이며, 저압축 온도의 냉동 장치 중에서 작동하고, R-502 의 표면장력에 필적한다는 점을 발견한 것 에 의한 것이나, 상기의 수 치 범위 내에서 현저한 작용 효과가 있다는 것을 실시예 등에 전혀 보이고 있지 못하고 있으므로, 조성비의 한정에 대해 기술적 의의를 인정할 수 없으며, 또한 수치한정 발명 에서는 그 수치 범위 내와 범위 외에서 그 작용효과에 각별한 차이가 있어야 할 것이 나, 실시예의 표4 를 보면, R-125/R-32 의 중량% 가 10/90 내지 90/10인 범위에서 특별 한 임계점을 발견할 수 없으므로, 조성비 한정에 임계적 의의가 있다고도 볼 수 없어, 결국 본원 발명1 및 본원 발명2 는 수치 한정 발명으로서의 진보성이 인정될 수 없다. 라. 이상 살핀 바와 같이, 본원 발명1 및 본원 발명2에 기재된 조성물은 인용 발명에 제시되어 있는 조성물과 기본 성분이 동일하고, 다만, 조성비를 한정한 점에 차이가 있 으나, 그 수치 범위에 기술적 의의와 임계적 의의를 인정할 수 없으므로, 이 발명이 속 하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가( 단순히 반복실험 함으로써 ) 인용 발명으 로부터 용이 하게 발명할 수 있는 것에 불과하다 할 것인 바, 이와 같은 취지로 본원 발명을 거절한 원사정은 정당하다 하겠고, 이를 탓하는 청구인의 주장은 이유 없다. (4) 특허법원 판결 가. 목적에 있어서, 이 사건 출원 발명 특허청구범위 제1 항의 발명( 이하 이 사건 제1항 의 발명 이라 한다) 은 R502 의 대체냉매에 관한 것이고, 위에서 보는 바와 같이 인용문헌 에는 현재 R502 를 사용하는 상업용 ( 예, 슈퍼마켓 ) 냉동 시스템은 우선 순위가 높은 응용분야로서 확인되었다. R32 및 R125 ( 또는 이들의 혼합물 ) 는 그에 준하는 후보 물질 로서 확인되었다 ( 을2의 2 번역문 제2 쪽 중간) 는 기재가 있으므로 인용 발명도 R502의 대체냉매에 관한 것이라는 것을 알 수 있으므로, 양 발명은 그 목적이 동일하다. 나. 구성에 있어서, 이 사건 제1 항의 발명은 펜타플루오로에탄 (R125) 13 내지 61 중량% 및 디플루오로메탄 (R32) 39 내지 87 중량% 를 함유하는 구성으로 되어 있고, 인용문헌에 227

237 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 현재 R502 를 사용하는 상업용 ( 예, 슈퍼마켓 ) 냉동 시스템은 우선 순위가 높은 응용분 야로서 확인되었다; R32 및 R125 ( 또는 이들의 혼합물) 는 그에 준하는 후보 물질로서 확인되었다 2. 혼합물에 대해서도 계획을 세워야만 하는가, 그렇다면 그것은 어떠한 혼합물이어야 하는가? 구체적인 혼합물이 다음과 같이 제시되었다 : 근공비 혼합물: - R22/152a, R22/142b, R134a/152a, R22/124 (R22/124), R32/125. 비공비 혼합물: - R23/152a, R32/124. 상기 기재된 처음 3개의 혼합물은 냉동기에 사용하기 위해 제안되 었다 고 기재되어 있는 바와 같이 R32와 R125가 R502의 대체냉매에 준하는 후보물질 로 확인되었다고 하면서 괄호에서 그들의 혼합물도 해당된다고 언급하고 있는 점{ 을21 의 기재에 의하면 인용문헌의 발신자인 제임스 이. 힐도 바로 그 혼합물(R32/R125) 을 의미한다고 하고 있다.} 및 인용문헌의 항목2. 혼합물에 대해서도 계획을 세워야 하는 가? 부분에서 구체적으로 R32/R125 를 언급하고 있는 점을 보면, 인용문헌은 이 사건 제1항의 발명과 동일한 R32/R125 의 혼합물을 개시하고 있는 것이고, 이 사건 제1항의 발명의 일정한 비점을 갖는 혼합물 의 구성은 인용문헌의 항목2 에서 근공비혼합물 ( 근공 비혼합물은 아래에서 보는 바와 같이 공비특성을 그대로 유지하는 혼합물을 말하는 것 이므로 일정한 비점을 갖는 것이다.) 로서 R32/R125 를 구체적으로 언급하고 있어 동일 한 것이므로 ( 인용문헌의 항목2 에서는 상기에 기재된 처음 3개의 혼합물은 냉동기에 사 용하기 위해 제안되었다 라고 기재하면서 처음 3개의 혼합물에 R32/R125 를 포함시키지 않고 있는바, 이에 대하여 원고는 인용문헌의 R32/R125 가 냉매로서 검토된 것이 아니 다고 주장하고 있고, 피고는 가정용, 업무용 냉매로서 검토된 것이 아니라는 의미이지 상업용 냉매로서까지 검토된 것을 배제하는 의미는 아니다고 주장하나, 이 사건 제1항 의 발명이 일정한 비점을 갖는 혼합물 과 같이 특정 성질의 혼합물을 청구하고 있는 것이지 냉매라는 용도를 청구하고 있는 것이 아니므로 인용문헌이 혼합물을 개시하고 있는 이상 어떤 용도로 개시하고 있는지는 무관하다.), 양 발명은 R32와 R125로 구성되어 있고 일정한 비점을 갖는 혼합물을 그 대상으로 하 고 있다는 점에서 동일하다. 그러나 이 사건 제1항의 발명은 R 내지 61 중량% 및 R32 39 내지 87 중량% 를 함유하는 구성으로 되어 있어 R125 및 R32의 수치를 구체적으로 한정하고 있는데 반하 여, 인용발명은 R125 및 R32의 구체적인 수치에 대하여 전혀 언급이 없다는 점에서 차 이가 있는바, 양 발명의 구성 성분에 있어서 R125 및 R32의 수치상의 차이에 관하여 살펴본다. 공비혼합물 ( 함께 끓는 혼합물이라는 의미로서 혼합물 중의 모든 성분이 일정 비율로 증 발되어 액체상 및 기체상의 성분 비율이 동일하며 혼합 액체가 모두 증발될 때까지 비 점이 일정하게 유지되는 혼합물을 말한다. 비공비 혼합물의 경우 가열하였을 때 증발이 더 잘되는 성분이 더 높은 비율로 증발하게 되어 시간이 지남에 따라 액체상과 기체상 에서의 성분비율이 달라지게 되고, 비점도 계속하여 변하게 된다.) 또는 근공비혼합물 (조성비가 진정한 공비점과는 어느 정도 떨어져 있더라도 공비 특성을 거의 그대로 유 지하는 혼합물을 말한다.) 은 이상혼합물 { 理 想 混 合 物 ; 각 성분물질의 물리화학적 성질이 228

238 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 일정한 법칙( 라울의 법칙) 을 따르기 때문에 성분 물질의 비율 및 물리화학적 성질( 예: 비점, 증기압 등) 로부터 그 거동을 예측할 수 있는 혼합물을 말한다.} 과는 달리 예측할 수 없는 분자간의 힘이 작용하는 혼합물을 말하며, 혼합물은 그 본질상 어떠한 물질의 조합이 공비혼합물이 된다는 것을 미리 예측할 수는 없으므로, 실제로 공비 내지 유사 공비의 성질을 갖는가 하는 것은 실험을 통하여 확인할 수밖에 없다고 할 것이고, 이 사건 제1항의 발명에서와 같이 액체와 기체로 상호 변화하는 혼합물의 상태 및 성질은 압력, 온도 및 부피의 3 가지 변수에 따라 달라지게 된다. 따라서 이러한 혼합물이 공비혼합물이 되는지를 확인하기 위한 실험은 이 3가지 변수를 모두 고려하여 광범위한 조성비에 걸쳐 행해져야 하고, 수많은 반복실험을 거쳐야 하므 로{ 인용문헌 자체에서도 극성이 큰 혼합물( 즉, 수소함유 냉매의 혼합물) 을 모델링할 때 현재 부딪치게 되는 난점들은 이들 혼합물에 대한 정확한 열물리적 특성 데이터 세트가 주어진다면 상당히 감소될 수 있다 고 하여 어려움이 있음을 인정하고 있고, 피고도 이 사건 제1항 발명의 R32/R125 가 극성이 큰 혼합물이라는 것을 인정하고 있다.}, 이 사건 제1항의 발명은 인용발명에 비하여 구성의 곤란성이 인정된다고 할 것이다. 다. 효과에 있어서는, 이 사건 출원발명의 보정서( 을1) 에는 본 발명에 따라서 펜타플루 오로에탄 (CF3CHF2; HFC-125 로 공지됨) 약 10 내지 90 중량% 및 디플루오로메탄 (CH2F2; HFC-32 로 공지됨) 약 90 내지 10 중량%를 함유하는 실질적으로 비점이 일정 한 조성물이 상기 용도, 특히 슈퍼마켓에서 볼 수 있는 냉동시설에 이용하기에 적합함 을 발견하였다. 바람직한 조성물은 HFC-125 약 13 내지 61 중량% 및 HFC-32 약 39 내지 87 중량% 를 함유한다. 더 바람직한 조성물은 HFC-125 약 13 내지 23 중량% 및 HFC-32 약 77 내지 87 중량% 를 함유하며, 가장 바람직한 것은 4.8 기압(70.2 psia) 및 에서 결정된, HFC-125 약 18.5 중량% 및 HFC-32 약 81.5 중량% 의 공비 조 성물 그 자체이다 ( 제4쪽 제2행 내지 제9 행) 라고 기재되어 있으므로 이 사건 제1항의 발명의 수치 한정에 대한 기술적 의의를 인정할 수 있을 뿐만 아니라, 통상 공비혼합물 은 매우 좁은 조성 범위에서 공비 특성을 나타내는 것이지만 이 사건 제1항의 발명의 경우에는 이 사건 출원발명의 명세서의 표1에서 보는 바와 같이 공비조성 그 자체 (R125/R32 가 18.5 중량%/81.5 중량%) 로부터 크게 벗어난 중량%/87 39 중량% 의 광범위한 범위에서도 불과 3% 이내의 이슬점 압력과 포점 압력의 차이를 나타내는 임계적 효과도 인정할 수 있으므로 공비조성물이 사용되는 여러 응용분야에서 광범위하 게 사용될 수 있는 현저한 효과가 있다고 할 것이다. 라. 따라서 이 사건 제1항의 발명은 공비혼합물의 조성비 선택을 위하여 수많은 반복실 험을 하여야 하므로 구성에 어려움이 있을 뿐만 아니라, 광범위한 범위에서 공비 특성 을 갖는 것이어서 공비조성물이 사용되는 여러 응용 분야에서 광범위하게 사용될 수 있 다는 현저한 효과가 있으므로, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로 부터 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 인정된다고 할 것이다. 229

239 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 (5) 대법원 판결 특허 출원된 발명이 공지된 발명의 구성요건을 이루는 요소들의 수치를 한정함으로써 이를 수량적으로 표현한 것인 경우에 있어서, 그것이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서, 그러한 한 정된 수치범위의 안과 밖에서 서로 이질적( 異 質 的 ) 이거나 현저한 작용효과의 차이가 생 기지 않는 것이라면 역시 진보성의 요건이 없어 특허 받을 수 없다고 보아야 할 것이다 ( 대법원 선고 99후1522 판결, 선고 92다40563 판결 참조). 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항 발명은 원심도 판시한 바와 같이 인용발명에 비하여 조성성분의 조성비율을 구체적으로 한정한 것에 특징이 있으므로 제1항 발명이 인용발명에 비하여 진보성이 있다고 하기 위하여는 한정된 수치범위 안과 밖에서 서로 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이가 생겨야 할 것인데, 기록에 의하면, 제1항 발명 이 인용발명에 비하여 그 한정된 수치범위의 안과 밖에서 이질적이거나 현저한 작용효 과의 차이가 있다고 인정할 아무런 자료가 없고, 오히려 이 사건 출원발명의 명세서에 는 제1 항 발명의 수치한정을 단지 바람직한 조성비라고만 기재할 뿐, 그 수치범위를 벗 어나는 R125 약 10 내지 90% 및 R32 약 90 내지 10% 를 함유하는 조성물도 본 발명에 따른 것으로서 냉동시설에 이용하기에 적합하다고 기재하고 있으며, 나아가 명세서의 표1에 의하면 제1항 발명에서 제외한 수치인 R125 10% 의 조성물이 수치 한정된 범위 내인 R125 50% 나 60% 의 조성물에 비해 이슬점과 포점의 압력 차이가 매우 적음을 알 수 있으므로 제1항 발명은 그 수치 한정으로 인한 작용효과의 현저성을 인정할 수 없 고, 오히려 그 수치 한정은 당업자가 반복시험으로 그 최적비를 적절히 선택하여 실시 할 수 있는 정도의 것에 불과하다 할 것이어서 결국 제1항 발명은 인용발명에 의하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로 진보성을 인정할 수 없다 할 것이다. (6) 검토 의견 인용 문헌에 R125/R32 의 혼합물이 공비혼합물로 사용될 수 있다는 내용이 개시되어 있 고, 다만 R125 및 R32 의 구체적인 수치에 대해서는 언급이 없으나, 이 사건 출원 발명의 명세서에 수치 한정된 범위(R125 10~90% 및 R32 90~10%) 밖에 서의 작용 효과를 나타내는 자료가 기재되어 있지 않아, 한정된 수치범위에서 현저한 효과가 있는 것으로 인정되지 않고, 그 수치 한정은 당업자라면 반복시험을 통하여 그 최적비를 적절히 선택할 수 있는 정도로 판단된다. 특허법원은 발명의 상세한 설명( 제4쪽 제2행 내지 제9 행) 및 표1 의 기재로부터, 수치 한정의 기술적 의의 및 임계적 의의가 있다고 판시하고 있으나, 수치 한정발명의 진보 성이 인정되기 위해서는 한정된 수치 범위의 안과 밖에서 이질적이거나 현저한 작용 효 과의 차이가 있어야 하는 것인데, 표1 에는 수치 한정된 범위(R125 10~90% 및 R32 90~10%) 밖에서의 작용 효과를 나타내는 자료가 기재되어 있지 않아, 한정된 수치범위 에서 현저한 효과가 있는 것으로 인정되지 않는다. 따라서, 한정된 수치범위 안과 밖에 230

240 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 서의 작용 효과를 비교하지 않고, 한정된 수치범위 내의 작용 효과만을 검토하여 { 공비 조성 그 자체(R125/R32 가 18.5 중량%/81.5 중량%) 로부터 크게 벗어난 중 량%/87 39 중량% 의 광범위한 범위에서도 불과 3% 이내의 이슬점 압력과 포점 압력의 차이를 나타냄} 수치한정의 임계적 의의가 인정된다는 특허법원의 판결은 임계적 의의 의 해석에 오류가 있는 것으로 보인다. 대법원은 제1항 발명에서 제외한 수치인 R125 10% 의 조성물 및 수치 한정된 범위 내인 R125 50% 나 60% 의 조성물을 비교하여, 그 수치 한정으로 인한 작용 효과의 현저성을 인정하지 않았으나, 보정 전 제1항 발명이 R125 10~90% 및 R32 90~10% 의 조성물이고, 보정을 통하여 그 수치 범위를 감축하였음을 고려해 본다면, 우선적으로 한정된 수치 범위(R125 10~90% 및 R32 90~10%) 안과 밖에서 작용 효과의 차이를 고찰해야 하고, 만일 상기 한정된 수치 범위 내에서 작용 효과가 현저하다면, 그 수치 범위 내에서 수치를 추가로 감축하 는 것도 진보성 있는 수치 한정 발명으로 인정되어야 하고, 상기 한정된 수치 범위 내 에서 작용 효과가 현저하지 않다면, 감축된 수치 범위 안과 밖에서 추가로 작용 효과의 차이를 고찰해야 하는바, 상기에서처럼, 한정된 수치 범위(R125 10~90% 및 R32 90~10%) 안과 밖에서 작용 효 과의 차이를 우선적으로 고찰하지 않고, 수치범위 (R125 13~61% 및 R32 39~87%) 안과 밖의 조성물을 비교하여 작용 효과의 차이를 살피는 것은 논란의 여지가 있는 것으로 보인다. (1) 개요 발명의 명칭: 탄산가스 편면 용접용 세라믹 이면재 원심: 2001당 2290/2002 허6244 주문: 청구성립 / 심결취소 (2) 발명의 내용 청구항 1 산화마그네슘 (MgO) 5~18%, 산화알루미나 (Al 2 O 3 ) 25~40% 및 산화규소 (SiO 2 ) 47~65% 로 조성된 일반적인 세라믹 소재에 산화철이 0.01~0.7% 이하로 함유되고 내화도가 S.K 16 번(1,460 ) 전후인 세라믹 분말을 소재로 하여 자력( 磁 力 ) 으로 철분을 강제 제 거 후 거기에 폴리비닐알코올 (P.V.A), 스테아린산의 유기 바인더를 첨가하여 소정의 형 태로 관용되는 방법에 의하여 가압 및 가열(1,320~1,380 ) 함을 특징으로 하는 탄산 가스 편면 용접용 세라믹 이면재 231

241 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 (3) 특허심판원 심결 이건 발명과 인용 발명은 모두 탄산가스 아크용접에 사용되는 편면 용접용 세라믹 이면 재에 관한 것으로서, 그 기술 구성을 대비하여 보면, 세라믹 이면재를 구성하는 성분에 있어서, 이건발명은 MgO 5 18%, Al2O % 및 SiO % 인데 대하여 인용발명도 MgO 5 30중 량%, Al 2 O 중량%, SiO 중량% 로서 양 발명 성분비는 대동소이하다 할 것이고, 세라믹 이면재의 성분 및 그 내화도에 있어서도, 이건발명은 내화도가 S.K 16 번(1,460 ) 전후인데 대하여 인용발명 도 그 세라믹 이면재의 융점이 로서 이건발명과 큰 차이가 없다 할 것이다. 그러나 이건 발명은 일반적인 세라믹 소재에 산화철이 로서 이건 발명의 내화도를 포함하는 범위 % 이하인 세라믹 분말 을 소재로 하여 자력( 磁 力 ) 으로 철분을 강제 제거 후 거기에 폴리비닐알코올(P.V.A), 스테아린산의 유기 바인더를 첨가하여 소정의 형태로 관용되는 방법에 의하여 가압 및 가열(1,320 1,380 ) 하는데 대하여 인용 발명에는 이에 대응되는 기재가 없는 차이가 있다. 양 발명의 이러한 차이점에 대해 살펴보면, 인용 발명에는 폴리비닐알코올 (P.V.A), 스 테아린산의 유기 바인더를 첨가하여 소정의 형태로 관용되는 방법에 의하여 가압 및 가 열(1,320 1,380 ) 한다는 기재가 없으나, 이건발명에 기재된 대로 이는 관용적인 방법 이라 할 것이어서 인용발명도 이러한 기술내용을 내포하고 있다 할 것이고, 또한 이건 발명에서 일반적인 세라믹 소재에 산화철이 % 이하인 세라믹 분말을 소재로 하여 자력( 磁 力 ) 으로 철분을 강제 제거하는 구성은, 세라믹 소재 중 철분을 어느 정도 제거하는지에 대한 기재는 없이 단지 자력으로 철분을 강제 제거한다는 것으로, 그 발 명의 상세한 설명에 0.7% 이상의 산화철이 세라믹 모재내에 존재하면 전반적인 용접 결 함을 가질 수 밖에 없다는 기재로부터 결국 이건 발명의 세라믹 이면재가 산화철을 0.7% 이하로 함유하도록 하는 것으로 보이는 바, 인용 발명에는 비록 이에 대응되는 직 접적인 기재는 없다 하더라도 그 실시예 중 No.1은 SiO 2, Al 2 O 3, MgO로만 이루어진 즉, 산화철을 함유하지 않는 세라믹 이면재이므로, 인용 발명에도 산화철을 0.7% 이하 로 함유하는 이건발명의 세라믹 이면재가 개시되어 있다 할 것이고, 세라믹 제품의 제 조과정에서 과량의 철성분을 제거하는 것은 통상적인 것임을 감안하여 보면, 이건 발명 에서 일반적인 세라믹 소재에 산화철이 % 이하인 세라믹 분말을 소재로 하여 자력( 磁 力 ) 으로 철분을 강제 제거하는 구성은 그 구성의 곤란성이 인정되지 아니한다. 효과에 있어서, 이건 발명의 조성범위에 있는 세라믹 이면재를 편면 용접에 사용하면 언더컷, 스파타, 오버랩 등이 발생하지 않고, 백비드 형상 및 슬래그 박리성 등이 양호 하여 용접결과가 우수한데 대하여, 인용 발명의 세라믹 이면재도 그 상세한 설명을 보 면 탄산가스 아크 용접시 오버랩, 언더컷 등의 용접 결함이 없고, 백비드 형상이 양호 하며, 용접 부분이 충분한 강도 및 미려한 외관을 갖는다고 기재되어 있어, 양 발명의 효과도 대동소이함을 알 수 있다. 232

242 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 따라서, 이건 발명은 인용 발명과 대비하여 목적의 특이성이 없고, 인용 발명에 비하여 구성의 곤란성이 없으며, 인용 발명보다 현저한 효과가 있는 것으로 인정되지 않으므 로, 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용 발명으로부터 용이 하게 발명할 수 있는 것으로 인정된다. (4) 특허법원 판결 가. 목적에 있어서, 이 사건 특허 발명과 인용 발명은 모두 용접시 오버랩, 언더컷 등의 용접결함이 없고, 백비드 형상이 양호한 아크용접용 세라믹 이면재를 얻고자 하는 점에 서는 동일하다 하겠으나, 구체적인 해결과제에 있어서 이 사건 특허발명은 이면재내 산 화철의 양을 최대한 억제하고자 하는 것이고, 인용발명은 주요 구성성분인 SiO 2 ( 산화규 소), Al 2 O 3 ( 산화알루미나 ), MgO( 산화마그네슘 ) 의 합계를 90% 이상, 외관기공률을 5~40% 로 하는 것이어서 서로 상이하다. 나. 구성에 있어서, 양 발명은 SiO 2 가 47~65%( 이 사건 특허발명 ) 과 45~70%( 인용발 명), MgO가 5~18%( 이 사건 특허 발명) 과 5~30%( 인용 발명), Al 2 O 3 가 25~40%( 이 사 건 특허 발명) 과 15~40%( 인용 발명) 로서 주요 구성성분의 함량이 동일한 범주이다. 또한 이 사건 특허 발명의 내화도가 S.K. 16 번(1,460 ) 전후인데, 인용 발명도 그 세 라믹 이면재의 융점이 1,350~1,500 로서 이 사건 특허 발명의 내화도를 포함하는 범 위여서 양 발명은 별다른 차이가 없음을 알 수 있으며, 이 사건 특허 발명에서 세라믹 분말에 폴리비닐알코올 (P.V.A), 스테아린산의 유기 바인더를 첨가하여 소정의 형태로 관용되는 방법에 의하여 가압 및 가열(1,320~1,380 ) 하는 구성은 이 분야에서 주지 관용의 기술이라고 인정된다. 다만, 이 사건 특허발명이 산화철을 0.01~0.7% 함유한다는 구성은 인용발명에 기재되 어 있지 아니하다. 다. 세라믹 이면재의 산화철 함량을 0.01~0.7% 의 범위로 한정한 이 사건 특허 발명의 구성을 당업자가 인용 발명으로부터 용이 하게 채택할 수 있는 것인가에 관하여 살핀다. 인용 발명의 기술적인 특징은 앞서 본 그 특허청구범위에 기재된 바와 같이 세라믹 이 면재가 SiO 2 45~70 중량%, Al 2 O 3 15~40 중량%, MgO 5~30 중량% 범위이며, SiO 2, Al 2 O 3, MgO의 합계가 90 중량% 이상이고, 외관기공률이 5~40% 인데 있는 것으로서, 명세서에서도 SiO 2, Al 2 O 3, MgO가 상기 범위 내라면 10% 정도의 불순물이 함유되어 있어도 그 효과는 상실하지 않는다 라 하고 있으며, 실시례를 보더라도 실시례 No.1에 는 SiO 2, Al 2 O 3, MgO만으로 이루어져 불순물이 없는 세라믹 이면재가 기재되어 있기는 하나, 불순물이 0% 인 실시례 No.1과 불순물을 2~9% 함유한 다른 실시례( 실시례 No.2~4) 사이에 효과 차이가 없는 것으로 기재되어 있음을 알 수 있어 인정근거 : 민 사소송법 제150조 제3 항, 인용발명은 주요 구성성분인 SiO 2, Al 2 O 3, MgO의 성분비가 일정범위 내이고 그 합계가 90 중량% 이상이라면, 산화철의 함량이 10% 까지 허용될 수 있는 것으로 해석될 뿐, 명세서 어디에도 산화철을 저감시켜서 세라믹 이면재의 용접 특성을 개선하고자 하는 점에 관한 기재나 암시가 없다. 233

243 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 따라서, 당업자가 세라믹 이면재의 원료에 함유되어 있는 산화철의 함량을 적극적으로 저감시켜서 0.7% 이하로 줄임으로써 용접결함을 개선하고자 하는 이 사건 특허발명의 구성을 인용발명으로부터 용이 하게 채택할 수 있는 것으로는 인정되지 아니한다. 라. 효과에 있어서도 이 사건 특허 발명과 인용 발명은 모두 탄산가스 아크 용접시 오 버랩, 언더컷 등의 용접결함이 없고, 백비드 형상이 양호하여 용접결과가 우수하다고 기재하고 있으나, 이 사건 특허발명의 실시례를 보면 산화철 함량 0.7% 를 기준으로 하 여 그 효과에 있어서 현저한 차이를 보이는 것을 알 수 있으므로, 단순히 추구하는 효 과가 동일한 성질의 것이라고 하여 양 발명의 효과가 동일하다고 할 수는 없다. (5) 대법원 판결 특허등록된 발명이 공지된 발명의 구성요건을 이루는 요소들의 수치를 한정함으로써 이 를 수량적으로 표현한 것인 경우, 그것이 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치 한정으로서 그러한 한정된 수치 범위 내외에서 이질적( 異 質 的 ) 이거나 현저한 작용 효과의 차이가 생기지 않는 것이라면 그 특허 발명은 진보성의 요건을 갖추지 못하여 무효라고 보아야 한다( 대법원 선고 92다40563 판결, 선고 99후1522 판결 등 참조). 원심이 적절하게 판시한 바와 같이 이 사건 특허 발명은 세라믹 이면재의 주요 구성 성 분 및 그 배합 비율이 선행 발명과 공통되고 그 제조과정에 관한 구성도 그 분야의 관 용 기술을 채택한 것으로서 세라믹 이면재의 소재에 포함된 산화철의 함량을 구체적 수 치로 한정한 점 이외에 선행 발명과 구성에 차이가 없다. 그러므로 이 사건 특허 발명 의 진보성이 인정되기 위해서는 그 산화철의 함유량에 관한 수치 한정 범위 내외에서 선행 발명에 비하여 이질적이거나 현저한 작용 효과의 차이가 있어야 할 것이다. 그런데 선행 발명의 특허공보 ( 갑 2 호증) 에 산화규소 45~70 중량%, 산화알루미나 15~40 중량%, 산화마그네슘 5~30 중량% 의 범위가 내화재로서의 역할 및 비드 형성층으 로서의 기능을 겸할 수 있는 가장 바람직한 범위이다. 위 범위를 벗어나면 불량 비드가 형성된다. 저 품질의 실리카, 산화알루미나, 산화마그네슘 등을 사용하더라도 위 범위 내라면 10% 정도의 불순물이 함유되어 있어도 그 효과는 상실하지 않는다. 라는 취지로 기재되어 있는 점에 비추어 보면, 선행발명은 산화철을 포함한 다른 불순물을 함유하지 아니하고 위와 같은 배합비율의 산화규소, 산화알루미나, 산화마그네슘만으로 이루어진 세라믹 이면재를 가장 바람직한 것으로 제시하면서, 위 조성성분 이외에는 산화철을 포 함하여 다른 성분들도 불순물이라는 전제에서 품질이 낮은 원료 물질로 말미암아 그와 같은 불순물이 포함되는 경우 불순물의 함유량을 최대 10%로 정하고 있음을 알 수 있 고, 이 사건 특허발명의 명세서에도 기재되어 있듯이 세라믹 이면재를 이용한 편면 용 접 분야에서는 이 사건 특허발명의 출원 전부터 세라믹 이면재의 소재가 함유한 산화철 은 용접 결과에 악영향을 미치는 불순물로 알려져 있었으므로, 세라믹 이면재의 산화철 함유량이 낮을수록 용접 특성이 좋아진다는 점은 양 발명 모두 기본 전제로 삼고 있는 그 분야의 기술 상식에 해당한다고 볼 수 있다. 234

244 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 또한, 이 사건 특허 발명의 명세서에 있는 실시례의 기재만으로는 산화철 함량 0.7% 를 전후로 한 발명의 효과 차이가 기공률( 氣 孔 率 ), 산화철 이외의 불순물 등 다른 실험조건 과도 상관관계가 있는지 명확하지 아니할 뿐 아니라, 산화철이 용접 결과에 악영향을 미치는 불순물인 이상, 산화철을 적어도 0.01% 이상 포함하는 이 사건 특허 발명의 효 과는 산화철을 포함하지 않고 산화규소, 산화알루미나, 산화마그네슘만으로 구성된 세 라믹 이면재에 관한 선행발명의 실시례 1. 이 거두는 효과에 비해 현저할 것이라고 볼 수 없다{ 세라믹 소재에 있는 산화철을 자력( 磁 力 ) 등 통상적인 물리적 방법으로는 완전 히 제거하기 어려운 점을 감안하면 선행발명의 실시례 1 의 이면재에도 미량의 산화철 이 포함되어 있을 수 있지만, 이 사건 특허발명도 자력( 磁 力 ) 으로 그 세라믹 소재에 있 는 철분을 제거하는 방법을 채택하고 있는 이상, 두 발명은 산화철의 함량에 따른 효과 의 차이가 있을 것이라고 보기 어렵다}. 그렇다면, 이 사건 특허 발명에서 용접 결함을 개선하기 위하여 세라믹 이면재의 소재 에 있는 산화철의 함량을 그 수치 범위 내로 한정한 것은 그 기술 분야에서 통상의 지 식을 가진 사람이 반복시험을 통하여 그 최적비를 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정 도의 수치로 한정한 것에 불과하여 구성의 곤란성이나 효과의 각별한 현저성이 있다고 보이지 아니한다. (6) 검토 의견 청구항1은 0.01~0.7% 의 산화철을 포함하는 세라믹 분말로부터 철분을 강제 제거하여 제조된 세라믹 이면재에 관한 것으로, 철분의 제거에 의하여 세라믹 이면재에 포함된 산화철의 함량은 알 수가 없으며, 철분을 강제 제거한다 는 기재로 보아, 세라믹 이면 재에 포함된 산화철의 함량은 최소화되는 것으로 판단되는바, 상기 청구항1은 1) 산화마그네슘 (MgO) 5~18%, 산화알루미나 (Al 2 O 3 ) 25~40% 및 산화 규소(SiO 2 ) 47~65% 로 구성되고, 내화도가 S.K 16 번(1,460 ) 전후인 세라믹 분말로 제 조되고, 2) 산화철의 함량이 최소화되는 것을 특징으로 하는 탄산가스 편면 용접용 세 라믹 이면재에 관한 것으로 판단된다. 따라서, 세라믹 이면재의 산화철 함량은 그 최소화에 의미가 있는 것이며, 수치한정의 특성을 가지는 것은 아니므로, 특허심판원, 특허법원, 및 대법원에서 쟁점으로 삼은 0.01~0.7% 의 산화철 함량 은 청구항 1의 구성요소가 아니어서 진보성 여부를 판단하는 데 고려할 사항이 아닌 것으로 보인다. 세라믹 제품의 제조과정에서 과량의 철성분을 제거하는 것이 통상적인 것이고, 세라믹 이면재의 산화철 함유량이 낮을수록 용접 특성이 좋아진다는 점은 그 분야의 기술상식 이어서, 당업자라면 세라믹 이면재에 포함된 산화철의 함량을 최소화하려고 할 것이므 로, 청구항1 은 그 구성에 곤란성이 있는 것으로 인정되지 않는다. 235

245 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 3. 파라미터 발명 (1) 개요 발명의 명칭: 치수 안정성 폴리에스테르사 및 그 제조방법 원심: 98당1357/1999 허9700 주문: 청구성립 / 심결취소 (2) 발명의 내용 청구항 1 다음 단계들로 구성됨을 특징으로 하는, 고강인도의 치수안정성 타이어 코드로 전환되 는 연신 폴리에틸렌 테레프탈레이트사의 제조방법. (A) 용융방사가능한 폴리에틸렌 테레프탈레이트 ( Ⅳ 0.8) 용융물을 다수의 개구부를 가 진 성형 압출오리피스를 통하여 압출하여 용융 스펀사(molten spun yarn) 를 형성하고 ; (B) 상기 용융스펀사를 고화영역 ( 이것은 (a) 지연 냉각 영역 및 (b) 상기 지연 냉각 영 역에 인접 위치하며 취입기권내에서 사를 급속 냉각시키고 고화시키는 냉각 영역으로 구성됨) 을 통과시켜 고화시키고 ; (C) 3-15% 의 결정도 및 2-10 의 융점 상승을 갖는 결정질 부분 배향된 사를 형성하기에 적합한 속도로서 사를 회수하며 ; (D) 회수된 사를 1.5/ 내지 2.5/ 의 총연시 비로서 고온 연신시킴 (3) 특허심판원 심결 가. 이 건 특허 발명의 청구항 제1항은 고강인도의 치수안정성 타이어 코드로 전환되는 연신 폴리에틸렌테레프탈레이트사의 제조방법에 관한 것으로 그 구성은 (A) 고유점도 이상의 폴리에틸렌테레프탈레이트 용융물을 압출하여 용융 스펀사를 형성하는 용융 방사단계, (B) 상기 용융 스펀사를 지연 냉각 영역 및 급속 냉각 영역으로 구성된 고화 영역에 통과시켜 고화하는 고화단계, (C) 상기 고화된 사를 3-15% 의 결정도 및 2-10 의 융점 상승을 갖는 결정질 부분 배향된 사로 형성하기에 적합한 속도로 사를 회수하 는 인취단계, 및 (D) 회수된 사를 1.5/l 내지 2.5/l 의 총연신비로 고온 연신하는 연신 단계의 4 단계로 이루어지는 것으로, 종래의 통상적인 폴리에틸렌테레프탈레이트사 공정 에서는 결정화가 최종 연신단계에서 일어나는 데 비하여 이 건 특허 발명에서는 그 전 의 방사단계 ( 용융방사단계, 냉각단계 및 인취단계를 말한다) 에서 중간수준의 결정화가 일어나도록 한 후 연신함을 구성상의 특징으로 하는 것이고, 그와 같은 구성에 따라 이 건 특허발명의 연신 폴리에틸렌테레프탈레이트사는 처리코드의 치수안정성 및 강인도가 향상되는 효과가 있다.

246 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 나. 인용 발명은 고무보강용으로 사용되는 폴리에틸렌테레프탈레이트사의 제조방법에 관 한 것으로 ⅰ) 분자쇄의 반복구조단위의 90 몰% 이상이 에틸렌테레프탈레이트단위이고 고 유점도가 인 폴리머를 압출하여 방출사를 형성하는 용융방사단계, ⅱ) 방출사 를 1 방사구금의 직하부에 설치한 길이 5-25cm 의 가열통을 통과시키고, 상기 구금하면 에서 적어도 5cm 이상, 최대 30cm 이하의 사이에서 상기 폴리머의 융점-400 의 온도 로 가열함과 동시에 위에서 아래로 향하여 서서히 낮은 온도가 되도록 가열된 분위기 중 에서 가열한 후 2 냉각공기를 불어서 방출사를 냉각하여 고화시키는 고화단계, ⅲ) 냉각 고화된 방출사를 1500m/ 분 이상의 표면속도로 회전하는 인취롤로 인취하는 단계, 및 ⅳ) 인취한 미연신사를 배로 열연신한 후 권취하는 연신단계의 4 단계로 이루어지되, 상기 ⅱ) 단계의 가열 및 냉각고화단계에서는 미연신사가 특정의 복굴절율 및 밀도를 갖도 록 가열조건 및 냉각조건을 설정하는 것을 그 구성으로 함을 알 수 있고, 그와 같은 구성 에 따라 제조된 인용발명의 폴리에틸렌테레프탈레이트사는 타이어 코드 등의 고무보강용 코드로 사용하였을 때 치수안정성 및 내구성이 우수한 효과를 나타낸다. 다. 이 건 특허 발명의 청구항 제1항과 인용 발명은 모두 타이어 코드 등의 고무보강용 으로 사용되는 폴리에틸렌테레프탈레이트사의 제조방법에 관한 것으로 발명의 목적이 동일하다. 다음으로 발명의 구성을 대비한다. 먼저 폴리에틸렌테레프탈레이트사를 제조하기 위한 전체적인 제조공정에 있어 청구항 제1 항과 인용 발명은 모두 용융방사단계, 고화단계, 인취단계 및 연신단계의 4단계를 거쳐 폴리에틸렌테레프탈레이트사를 제조하는 것이어 서 양자 동일하다. 다음으로 각각의 단계를 구체적으로 대비하면, 처음의 용융방사단계 는 원료인 폴리에틸렌테레프탈레이트를 용융 방사하여 용융스펀사를 형성하는 공정으로 양자 동일하다. 두 번째의 고화단계는 용융 방사된 용융스펀사를 고화하기 위한 공정으 로 청구항 제1 항은 지연냉각영역 ( 발명의 상세한 설명에서는 구체적으로 바람직하게는 의 온도로 가열된 기권으로 구성된다 로 기재되어 있다) 에서 용융 스펀사를 가열한 후 냉각영역에서 취입기권을 통하여 사를 급속 냉각시키는 방법에 의하여 고화 시키는 것이고, 인용 발명은 용융 방사된 사를 폴리에틸렌테레프탈레이트의 융점(26 0 ) 내지 400 의 온도로 가열되는 가열통의 공기로써 가열한 후 냉풍을 불어 냉각시 키는 방법에 의하여 고화하는 방법이어서 양자는 가열한 후 냉각하는 전체적인 고화방 법이 동일할 뿐 아니라 가열 매체 및 온도( 인용 발명의 가열온도는 청구항 제1항의 온 도에 포함되는 것이다) 와 냉각 등의 구체적인 방법도 동일하다. 세 번째의 인취단계는 고화된 폴리에틸렌테레프탈레이트사를 인취하는 단계로서 양자 동일하다. 마지막 네 번 째의 연신단계는 인취된 사를 고온연신하는 단계로서 청구항 제1항은 인취된 사를 1.5 내지 2.5배로 고온연신하는 것이고 인용 발명은 1.5 내지 3.0배로 열연신하는 것이어서 양자 동일한 정도이다. 이상 살핀 바와 같이 청구항 제1항과 인용 발명은 연신 폴리에틸렌테레프탈레이트사를 제조하기 위한 전체적인 제조공정이 동일할 뿐 아니라 그를 구성하는 각각의 제조단계 역시 동일함을 알 수 있다. 237

247 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 한편, 피청구인은 인취단계에서 얻어진 미연신사의 물성이 이 건 특허발명은 3-15% 의 결정도와 2-10 의 융점상승을 갖는 점에서 인용발명과 상이하다고 주장하고 있으나, 인용발명에서 인취롤에 인취된 미연신사의 밀도는 내지 1.365인 것으로 명세서 제96 쪽에 기재되어 있고, 이를 결정화도로 환산하면 ( 환산방법은 이 건 특허발명의 명세 서 제248쪽 하단 9행부터 2 행에 기재되어 있다) 약 1.54 내지 15.46% 이므로 미연신사 의 결정도 역시 양자 동일한 정도임을 알 수 있다. 또한 융점 상승에 관하여 피청구인 은 결정화도와 융점상승은 비례하는 것이 아니며 결정의 성질, 형태 및 크기 등에도 관 계되는 것이므로 결정도 범위가 동일하다고 하여 융점상승도 동일하게 발생될 것이라고 추측하는 것은 그 근거가 없다고 주장하고 있으나 청구항 제1항과 인용발명은 모두 연 신 폴리에틸렌테레프탈레이트사의 제조방법에 관한 것으로서 그 제조 방법이 동일하다 면 그로부터 얻어진 목적물도 당연히 동일할 것이고 그 물성도 동일할 것이므로 ( 이는 ( 갑) 제9 호증( 섬유물리학, 1982 년) 의 제39쪽 및 제272쪽 내지 제274쪽에 기재된 바와 같 이 폴리머의 융점은 융해열과 융해엔트로피의 비로써 정의되고, 폴리머의 융해열은 폴 리머의 결정화도에 의해 결정되며, 융해엔트로피는 분자배열의 규칙성에 의하여 결정된 다는 사실, ( 갑) 제10 호증(1983, Polymer Engineering and Science) 의 제96쪽에 기재 된 바와 같이 인취속도는 미연신사의 결정화도와 분자배향을 결정하는 가장 중요한 요 소인 사실, 이 건 특허발명의 명세서의 도표Ⅰ 및 도표Ⅳ와 도면8에 나타나 있는 방사 속도가 인용발명의 인취속도 ( m/min) 와 별다른 차이가 없는 사실 및 미연신 사의 결정화도가 양자 동일한 정도인 사실 등으로부터도 충분히 짐작되고, 또한 동일한 원료를 사용하여 목적물을 제조하는 방법에 있어서 그로부터 얻어지는 목적물이 상이하 다고 하려면 제조방법상의 차이점이 있어야 함에도 불구하고 청구항 제1항에는 그와 같 은 차이점에 관하여 살필 수 있는 기재는 전혀 없다) 피청구인의 주장은 받아들일 수 없다. 이상 살핀 바와 같이 연신 폴리에틸렌테레프탈레이트사를 제조하기 위한 방법에 있어서 는 양 발명간에 아무런 차이점이 없고, 다만, 그로부터 얻어지는 목적물인 연신 폴리에 틸렌테레프탈레이트사에 관하여 인용발명에서는 건열수축율, 초기인장저항도, 강도, 신 도 및 복굴절율 등의 물성을 특정의 수치로 한정한 데 비하여 청구항 제1항에서는 그 물성에 관하여 아무런 특정을 하지 않은 점에서 차이가 있으나, 물성에 관하여 한정한 바가 없는 청구항 제1항은 특정의 물성으로 한정한 인용발명뿐 아니라 그 제조방법으로 부터 얻을 수 있는 모든 물성의 것을 권리 청구한 것으로 보아야 하고, 따라서 청구항 제1항은 인용발명에 의하여 공지된 기술도 포함하는 것이므로 이에 대한 차이점도 인정 되지 않는다( 만약 청구항 제1항의 연신 폴리에틸렌테레프탈레이트사의 물성이 인용발명 의 것과 상이하다면 그 물성의 차이가 특허청구범위에 기재되었어야 할 뿐 아니라 제조 방법상의 차이도 기재되었어야 할 것이다). 마지막으로 발명의 효과에 있어서는 동일한 제조방법에 의하여 동일한 목적물이 나오는 이상 그 목적물에 관한 효과도 당연히 동일할 것이며, 이는 양 발명이 모두 치수안정성 이 개선되는 효과가 있는 사실로부터도 충분히 알 수 있다. 238

248 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 따라서 이 건 특허발명의 청구항 제1항은 인용발명과 동일한 정도의 것으로서 이 건 특 허발명의 출원전에 공지된 것으로 인정되므로 신규성이 인정되지 아니하여구 특허법 제 62조 제1 항에 의하여 특허 받을 수 없다. (4) 특허법원 판결 이 사건 특허발명 제1항의 신규성에 관한 판단 인용 발명 1의 명세서에는 인취단계를 거친 미연신사의 융점상승에 관한 기재는 전혀 없으며, 인용 발명 1의 인취속도 1,500~3,000m/ 분에 이 사건 특허발명의 실시예에 기재된 인취속도가 포함된다 하더라도 이 사건 특허발명 제1 항이 인취속도를 방출사가 2~10 의 융점상승을 갖도록 하는 인취속도 로 청구하고 있는 것은 방사공 직경, 방사 노즐 개수, 전단률, 인취속도 등 융점상승에 영향을 미치는 여러 조건 모두를 특허청구 범위에 기재할 수 없기 때문에 방출사가 2~10 의 융점상승을 갖는 과 같이 물성으로 청구하고 있는 것이므로, 다른 조건에 관한 대비없이 단순히 인취속도가 같다고 하여 인용 발명 1에서도 2~10 의 융점상승이 있었다고 추정할 수도 없다. 피고는 이 사건 특허 발명 제1항과 인용 발명 1의 실시예를 비교하면 인취속도뿐 아니 라, 방사노즐의 직경, 방사노즐의 개수, 토출량, 전단률 등의 방사조건에 있어서도 동일 유사한 범위이므로, 인용발명 1에서도 이 사건 특허발명 제1항과 같은 정도의 융점상 승이 있을 것이라고 주장한다. 그러나 인용발명 1의 실시예 중 실험 번호 13과 15를 보 면 동일한 원료 중합체( 미연신사 IV : 0.98) 를 사용하여 노즐 구경, 노즐수, 노즐당 토 출량, 가열 실린더 길이, 전단률 등에서 거의 동일한 방사 조건을 사용하고, 가열 실린 더의 온도만이 300 ( 실험 번호 13) 와 240 ( 실험 번호 15) 로 상이한데도 불구하고, 전 자는 연신성이 양호하고 후자는 연신성이 불량할 뿐 아니라, 미연신사의 복굴절률이 ( 실험번호 13) 과 ( 실험번호 15) 로 상이하며, 밀도도 1.343( 실험번호 13) 과 1.359( 실험번호 15) 로 차이가 나는 것으로 보아, 미연신사의 물성은 방사조건 중 하나 만 달라지더라도 그 물성에 상당한 차이가 있을 수 있음을 알 수 있어, 인취속도 외에 방사노즐의 직경, 방사노즐의 개수, 토출량 등 융점상승에 영향을 미치는 방사조건 중 일부가 동일하다고 하여 미연신사의 융점상승이 동일하리라고 볼 수 없다. 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명 제1항에서 제조방법의 특허청구범위에 기재된 섬유 물 성은 단지 목적 생성물의 성질을 나타내는 것에 의미가 있다기 보다는 그 제조방법의 발명을 다른 발명과 구분하여 특정하는 수단이라는 점에 중요한 의미가 있다고 볼 수 있다. 따라서 이 사건 특허발명 제1항에서 섬유의 제조방법을 특정하는 섬유 물성이 인 용발명 등과 다르다는 것은 제조방법 자체가 다르다는 것, 즉 그 발명의 기술적 구성이 다르다는 것을 의미한다. 그러므로 인용 발명 1에 의하여 이 사건 특허 발명 제1 항의 신규성을 부정할 수 없다. 또한 이 사건 특허 발명 제1항을 인용 발명 2와 대비하여 볼 때 인용 발명 2가 용융압 출단계, 고화단계, 연신단계에서 이 사건 특허발명 제1 항과 동일 유사한 범위이고, 인취 단계에서도 인취속도 및 미연신사의 결정화도가 각각 2,000m/ 분 이상, 14.7%( 실시예 239

249 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 1, 실험 번호 4) 로서 이 사건 특허발명 제1 항과 동일한 경우를 기재하고 있으나, 앞에서 본 바와 같이 인취속도 및 결정화도가 동일 유사한 범위라고 하여 동일한 정도의 융점 상승이 나타나리라고 인정할 수 없고, 그 발명의 기술적 구성이 다르므로, 이 사건 특 허발명 제1항이 인용발명 2 와 동일하다고 할 수 없다. 이 사건 특허 발명 제1항의 진보성에 관한 판단 위 인정사실에 의하면 일반적으로 인취속도의 증가에 따라 융점이 상승한다는 것은 이 사건 특허발명 제1 항의 출원 전에 공지된 것이라 할 수 있다. 그런데 이 사건 특허발명 제1 항의 인취단계에서 청구하는 것은 인취속도에 있는 것이 아니고, 미연신사의 융점상승을 인취단계를 거친 2~10 로 조절하여 연신단계를 거친 섬유사가 우수한 치수안정 성과 강인도를 갖도록 하는 것인데, 인용발명 1은 비록 인취속도나 결정화도는 이 사건 특허발명 제1항과 동일 유사한 범위라 하겠으나, 이 사건 특허 발명 제1항이 의도하는 융점상승이 일어나리라고 예측할 수 있는 기재가 전혀 없고, 을 5호증에도 인취속도를 증가시키면 비례하여 융점상승이 증가한다는 기재만이 있을 뿐, 이 사건 특허발명 제1 항과 같이 융점상승을 2~10 로 조절하여 연신 단계를 거친 후 치수안정성과 강인도가 향상된 섬유사를 얻는다는 것에 대한 어떠한 기재나 암시도 없다. 피고는 을 16 호증(28 면 10~11 행) 을 보면 PET 연신사의 제조공정에서 제품의 품질을 향 상시키기 위하여 방사속도를 증가시키려는 시도는 이 사건 특허발명의 출원 이전인 1970 년대부터 성능이 향상된 권취기가 보급되기 시작하면서 이미 당업계에서 자연스럽게 이 루어지고 있었으므로, 이 사건 특허발명 제1항은 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 주장한다. 그러나 을 16호증에는 단순히 권취기 의 성능 향상과 함께 방사속도도 향상되어 왔고 고속 방사에 대한 연구가 활발히 이루어 졌다는 사실만 기재하고 있을 뿐, 이러한 기재로부터 미연신사의 융점상승에 관한 이 사 건 특허발명 제1 항의 구성에 이를 수 있는 어떠한 기재나 암시를 하고 있지 않다. 또한 인용 발명 2에서도 미연신사의 융점상승에 관한 기재가 없고 이 사건 특허발명 제 1항에서 특정한 미연신사의 융점상승에 관한 명시적 기재나 암시를 하고 있지 않다. 작용 효과에 있어서, 이 사건 특허 발명 제1항과 인용 발명 1에서 동일한 처리 조건이 적용된 실험례들 사이의 강인도 전환률 간에는 그 수치를 직접 비교할 수 있는 것이며, 인용발명 1의 실시예 1 및 4는 인용 발명에서 표준사의 예로 제시된 실시예 7에 비하여 약 8.5~9% 의 증가율을 보이나, 이 사건 특허발명의 실시예 Ⅱ-B 및 Ⅱ-C 는 이 사건 특허발명 내에서 표준사의 예로 제시된 실시예 Ⅱ-E에 비하여 14.1~16% 의 우수한 증 가율을 보이는 것으로 보아 이 사건 특허발명 제1 항의 방법으로 제조한 사( 絲 ) 가 인용 발명 1의 사에 비하여 우수한 처리코드로의 전환률을 갖는다고 볼 수 있다. 그리고 이 사건 특허발명의 명세서의 실시예를 보면 이 사건 특허발명 제1항이 종래의 제1 세대사에 비하여 치수안정성이나 강인도 전환률에서 현저히 우수하며, 미연신사의 융점상승이 2~10 인 범위에서 융점상승이 2 미만이거나 10 를 넘는 경우에 비하여 치수안정성이나 강인도전환률이 우수함을 알 수 있어, 인취단계를 거친 미연신사의 결 정도를 3~15% 의 범위로 하고 융점상승을 2~10 의 범위로 조절하는 방법을 통해 우수 240

250 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 한 강인도 및 치수안정성을 갖는 섬유사를 제조한다는 이 사건 특허발명 제1항의 작용 효과는 현저함이 명백하다. 따라서 이 사건 특허 발명 제1항은 그 우선권 주장일 전에 공지된 인용 발명 등에 의하 여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이 하게 발명할 수 있는 것이라고 할 수 없다. (5) 대법원 판결 이 사건 특허 발명 제1항과 인용 발명1 의 기술적 구성을 대비하여 보면, 양 발명 모두 PET 사의 용융압출단계, 고화단계, 인취단계 및 연신단계를 거쳐 고강인도의 치수안정 성 폴리에스테르 섬유사를 제조하는 방법에 관한 것이라는 점에서 기술적 구성이 동일 하고, 또 용융압출단계, 고화단계 및 연신단계의 구체적인 공정이 동일하며, 인취단계 에서 인취속도를 구성요소로 하여 미연신사의 물성을 조절한다는 점도 동일하나, 인취 속도 조절을 통하여 달성하려고 하는 미연신사의 물성과 관련하여, 이 사건 특허 발명 제1 항은 결정도 와 융점상승 을 대상으로 하는 데에 대하여, 인용 발명1 은 밀도 와 복 굴절률 을 그 대상으로 하고 있다는 점에서 차이가 있다. 그런데, 성질 또는 특성 등에 의해 물( 物 ) 을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명 과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용발명을 대비할 때, 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의( 定 義 ) 또는 시험측정방 법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과, 인용발명의 대응되는 것과 동일유 사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체 적 실시형태가 동일 유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일유사 한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허 발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다. 1 먼저 인용 발명1의 미연신사의 밀도 1.338~1.365 는 결정도로 환산하면 1.54~15.5% 이므로, 이 사건 특허 발명 제1항의 결정도 3~15% 와 대부분 일치한다 ( 또 복굴절률은 이 사건 특허발명 제1 항의 구성 요소는 아니나, 발명의 상세한 설명 및 도면에 나와 있 는 복굴절률 0.056은 인용 발명1의 복굴절률 0.025~0.06 의 범위에 포함된다 ). 2 다음 이 사건 특허 발명 제1 항은 미연신사의 물성을 2~10 의 융점 상승 으로 한정 하고 있으나, 인용 발명1의 명세서에서는 이에 대응되거나 암시하고 있는 기재를 찾아 볼 수 없다. 그런데 이 사건 특허 발명의 실시례 2의 시료 II-B와 인용 발명1의 실시례 2, 실험번호 13의 방사조건 을 대비하여 보면, PET 사의 고유점도가, 이 사건 특허발명은 0.92이고 인용발명 1은 0.98 로서 큰 차이가 있다고 볼 수 없고, 방사공의 직경도 각각 0.61mm 와 0.60mm 로서 실질적으로 동일하며, 방사공의 개수도 각각 300개와 288개로 매우 유사 한 범위 내에 있고, 방사공당 토출량, 즉 방사공을 통과하는 용융 PET의 시간당 질량 도 각각 대략 1.58g/ 분과 1.59g/ 분으로 실질적으로 동일하며, 인용발명 1의 가열 슬리브 온도 300 또한 이 사건 특허발명의 실시례에 언급된 가열 슬리브의 온도 범위인 241

251 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 220~300 에 포함될 뿐만 아니라, 양 발명의 가장 중요한 구성요소라고 할 수 있는 인 취속도도 각각 2,020m/ 분과 2,000m/ 분으로서 실질적으로 동일하고, 또 전단율도 각각 910sec -1 과 957sec -1 로서 큰 차이가 없으므로, 양 발명이 인취단계에서 얻는 미연신사는 동일유사한 물성 범위 내의 것으로 볼 여지가 크다. 나아가 인취속도와 융점과의 관계를 알 수 있는 을5 호증 도10 을 보면, 인취속도가 가장 낮은 1,000m/ 분일 때의 미연신사 융점이 [ 기준융점 (M.P.Q.) 과 매우 유사한 것 으로 보인다.] 라고 할 때, 인취속도가 2,000m/ 분, 3,000m/ 분, 4,000m/ 분일 때의 융점 상승이 각각 1.2 ( ), 2 ( ), 2.4 ( ) 증가함을 알 수 있고, 또 분자량과 인취속도 및 융점과의 관계를 알 수 있는 갑5 호증의 도1, 도5, 도6 을 보면, 도1 에서 분자량이 22,500 인 PET 사의 경우[ 이 사건 특허발명의 분자량 ( 고 유점도 0.8 이상) 과 유사한 경우이다.] 에 밀도가 1.356( 결정화도로 환산하면 10.8%) 일 때의 인취속도는 약 4,000m/ 분이 되는데, 도5, 도6 에서 분자량이 22,500인 PET사의 1,000m/ 분의 인취속도에서의 융점은 대략 ( 이 역시 기준융점과 매우 유사할 것 으로 보인다.) 가 되고( 도6 을 자세히 보면 알 수 있듯이 1,000m/ 분의 인취속도에서의 융점은 실선의 끝점이 아니라 대략 근방의 점이고, 이는 도5 의 DSC분석도로 부터도 뒷받침되는데, 도5 를 보면 1,000m/ 분의 인취속도의 융점피크가 250 보다 낮은 지점인 것을 알 수 있다.), 4,000m/ 분의 인취속도에서의 융점은 대략 가 되어, 대략 5.8 ( =5.8) 의 융점상승이 이루어지는 것을 알 수 있는바, 이와 같이 일반적으로 인취속도의 증가에 따라 방출사의 융점이 상승한다는 것이 이 사건 특허발명 의 출원 전에 이미 이 발명이 속하는 기술 분야에서 공지되어 있었던 점을 감안하여 보 면, 인취단계에서 인취속도를 조절하여 융점 상승을 조절하는 기술은 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 사항에 불과한 것으로 보인다. 이와 같이 양 발명에서 물성치 환산값( 결정도, 복굴절률 ) 이 실질적으로 동일하고, 그 출 발원료 및 제조공정의 구체적인 태양도 동일유사 하며, 또 방사공정 중에서 인취속도가 증가하게 되면 적절한 범위 내의 융점상승이 도출된다고 하는 것이 이 발명이 속하는 기술분야에서 이미 공지되어 있었던 점 등에 비추어 보면, 인용발명 1에서 얻어진 미연 신사도, 달리 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 특허 발명 제1항에서 의도하는 융점 상 승이 이루어질 것으로 보이므로, 이 사건 특허 발명 제1항의 미연신사의 융점상승은 인 용 발명1로부터 당연히 얻어지는 것이거나 적어도 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상 의 지식을 가진 자가 인용 발명 상당하다. 1로부터 용이 하게 얻어낼 수 있는 정도의 것으로 봄이 또한, 이 사건 특허 발명의 실시례를 보면, 실시례 1의 시료 I-B, I-C에서는 3, 실시 례 2의 시료 II-B, II-C에서는 3 와 4 의 융점상승만이 보일 뿐, 그 이외의 범위인 2 나 5~10 에 대해서는 아무런 제시가 없어, 2~10 의 범위라는 수치 범위에 대한 기술적 의의와 임계적 의의가 있다고도 보이지 않으므로, 위와 같은 수치 범위는 이 발 명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 별다른 어려움 없이 적의 선택할 수 있는 정도의 것에 지나지 아니한다. 242

252 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 (6) 검토의견 이 사건 특허 발명 제1 항의 결정도 는 인용 발명1 의 밀도 와 환산가능한 파라미터이고, 이 사건 특허 발명 제1항과 인용 발명1은 그 출발 물질 및 제조 방법이 동일유사 하여 이 사건 특허발명 제1 항의 미연신사의 융점상승 은 인용 발명 1로부터 당연히 얻어지는 것이므로, 그 신규성 또는 진보성을 인정하기 어렵다. 특허 법원은 다른 조건에 관한 대비없이 단순히 인취속도가 같다고 하여 인용발명 서도 2~10 의 융점상승이 있었다고 추정할 수 없다고 판시하였으나, 이 사건 특허 발명 제1 항이 방출사가 2~10 의 융점 상승을 갖도록 하는 인취속도 를 기재하고 있어, 융점상승에 영향을 미치는 여러 조건 중에서 인취 속도가 가장 중요하 고, 이를 조절하여 융점상승의 정도를 조절하는 것으로 이해되는바, 양발명의 인취속도 가 동일한 범주에 속하여 인용 발명1도 이 사건 특허발명 제1항의 융점상승과 동일한 정도의 융점상승을 가진다고 추정할 수 있다. 1에 4. 청구범위 해석에 관한 발명 (1) 심사 지침서 기재 1) 청구항의 기재가 명확한 경우에는 청구항에 기재된 대로 발명을 특정한다. 2) 청구항에 기재된 용어의 의미내용이 불명확한 경우에는 발명의 상세한 설명 또는 도 면을 참작하여 발명을 특정한다. 심사관은 청구범위의 기재가 명확한 경우에는 청구범위에 기재된 대로 청구범위를 해석 하고, 청구범위에 기재된 용어의 의미내용이 불명확한 경우에는 발명의 상세한 설명 또 는 도면을 참작하여 청구범위를 해석한다. (2) 판단 기준 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다 ( 대법원 선고 94후258 판결, 선고 91후1908 판결 등 참조) 243

253 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 (3) 판례 동향 1) 개요 발명의 명칭 : 골 관절염 및 그 밖의 매트릭스 메탈로프로테이나제 (matrix metalloproteinase)- 매개 장애를 치료하기 위한 매트릭스 메탈로프로테이나제 -13 선택적 억제제를 포함하는 약학 조성물 원심: 2003허 458 주문: 상고기각 2) 발명의 내용 청구항 1. 콜라게나제 -3을 억제하는데 효과적인 양의 콜라게나제 -3 선택적 억제제 또는 그의 약 학적으로 허용 가능한 염, 및 약학적으로 허용 가능한 담체를 포함하는, 콜라게나제 -3 을 선택적으로 억제함으로써 포유동물의 골관절염, 류마티스성 관절염 또는 암을 치료 또는 예방하기 위한 약학조성물 3) 특허법원 판결 (1) 특허법 제42조 제4 항은 제2항 제4호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고 자 하는 사항을 기재한 항( 이하 청구항 이라 한다) 이 1 또는 2 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각호에 해당하여야 한다. 고 규정하고 있고, 제1호에서 발명의 상세한 설 명에 의하여 뒷받침될 것을 들고 있는데, 이 조항의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만에 의하여 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하고자 하는 데 있으므로, 특허청구범위가 발명의 상세 한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하 여 그 발명과 관련된 기술 분야에서 평균적 기술 능력을 가진 사람의 입장에서 볼 때 그 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청 구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가에 의하여 판단하여야 하고( 대법원 선고 2002후2051 판결 참조), 한편 의약 품의 용도발명에 관한 특허출원의 명세서에는 당해 분야의 평균적 기술자가 당시의 기 술 수준으로 보아 특별한 지식을 부가하지 않고서도 특정물질에 의약적 효과가 있다는 것을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있도록 특정물질의 약리효과에 대한 기재 를 하여야 한다. (2) 그러므로 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침 244

254 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 되고 있는지 여부에 관하여 살피건대, 이 사건 제1 항 발명은 그 특허청구범위에서 콜라 게나제 -3 선택적 억제제 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염 및 약학적으로 허용 가능 한 담체를 포함하는, 콜라게나제 -3 을 선택적으로 억제함으로써 포유동물의 골관절염, 류 마티스성 관절염 또는 암을 치료 또는 예방하기 위한 약학 조성물 을 특허청구의 대상물 로 기재하고 있고, 발명의 상세한 설명 중 발명의 효과에서도 본 발명을 통해 MMP-1 에 비해 MMP-13 에 대해 선택성을 갖는 화합물이 주로 연골내의 콜라게나제 활성을 실질적 으로 억제하여 콜라겐 분해를 억제함을 증명함으로써 이러한 화합물을 ( 바람직하게는 전 신성 결합 조직에 독성을 나타냄이 없이) 포유동물의 연골내 장애를 치료하거나 예방하기 위한 약학 조성물로 사용할 수 있음을 밝혔다 고 기재하고 있으므로, 이 사건 제1항 발명 은 특허청구의 대상으로 기재한 화합물이 가지고 있는 위와 같은 대상 질병들에 대한 치 료 또는 예방 효과에 관한 용도발명이라고 할 것이고, 따라서 발명의 상세한 설명에는 평 균적 기술자가 특허청구의 대상으로 기재한 모든 화합물이 위 대상 질병들에 대한 치료 또는 예방 효과가 있다는 것을 납득할 수 있을 정도로 기재하여야 한다. 그런데 이 사건 제1항 발명은 특허청구의 대상이 되는 약학 조성물을 화학명 또는 화학 식 등을 이용하여 구체적으로 특정하지 아니한 채 단지 콜라게나제 -3 선택적 억제제 라고 표현하여 그 성질 또는 작용만을 기준으로 한정하고 있고, 그에 따라 위 특허청구 범위의 기재만으로는 구체적으로 어떤 화학물질이 이 사건 제1항 발명의 약학 조성물에 포함되는 것인지 분명하지 아니하나, 출원명세서 ( 자 보정서, 갑3 호증) 의 발명의 상세한 설명에는 본원에 사용된 용어 콜라게나제 -3( 매트릭스 메탈로프로테이 나제-13) 선택적 억제제 는 콜라게나제 -1 효소에 비해 콜라게나제 -3 효소 활성 억제에 대해 100배 이상의 선택성을 나타내고 하기에서 기술하는 MMP-13/MMP-1 형광 분석 법에 따른 IC50 결과로 정의된 100nM 미만의 역가를 갖는 약제를 지칭한다 고 기재하 여(11 쪽) 특허청구범위에 사용된 위 용어의 의미를 명확하게 정의하고 있고, 시험례 1에 서는 위 MMP-13/MMP-1 억제 IC50비의 값을 결정하는 실험방법을 기재하고 있으며 (12 쪽), 콜라게나제 -3을 억제하는 약학 조성물에 포함될 수 있는 화합물로서 1-{[4-(4- 플루오로페녹시 ) 벤젠설포닐 ]-피리딘 -3-일메틸 - 아미노 }-사이클로펜탄카복실 산 등 16 가지 화합물을 구체적으로 열거하고 있으므로 (8 쪽), 이 사건 출원발명의 발명 의 상세한 설명의 위와 같은 기재를 함께 참작하여 보면, 이 사건 제1 항 발명의 콜라 게나제-3 선택적 억제제 는 구체적으로 열거된 위 16가지 화합물뿐 아니라 발명의 상세 한 설명에서 제시된 위 용어의 정의 기준을 충족하는 모든 화학물질을 지칭하는 의미로 해석된다 ( 원고는 당초 콜라게나제 -3 선택적 억제제 의 범위에는 장래 개발될 화합물도 포함되는 것이라고 주장하였다가 나중에는 용도발명의 개념에 비추어 보면 이 사건 출 원발명의 출원 전에 공지된 물질 중 명세서에서 정의한 카테고리에 속하는 화합물만이 이에 해당하는 것으로 해석하여야 한다고 주장을 변경하고 있으나, 용도발명의 개념을 이유로 위 콜라게나제 -3 선택적 억제제 의 의미를 그 문언과는 달리 위와 같이 좁게 해석하여야 한다는 주장은 받아들이기 어렵고 달리 명세서에도 위와 같이 좁게 해석하 여야 할 근거가 없다). 245

255 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 그러므로 이 사건 출원발명의 명세서에는 위 콜라게나제-3 선택적 억제제 에 포함 되는 모든 화학물질이 당해 분야의 평균적 기술자가 출원 당시의 기술 수준으로 보 아 특별한 지식을 부가하지 않고서도 포유동물의 골관절염, 류마티스성 관절염 또는 암을 치료 또는 예방하는 효과를 가진다는 것을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있도록 그 약리효과를 구체적이고 정량적인 자료에 의하여 기재하여야 할 것이 나, 이 사건 출원발명은 발명의 상세한 설명에서 16가지 화합물 중 2 가지 화합물( 실 시례 2, 3 에 사용된 화합물) 이 콜라게나제-3에 선택적인 억제 활성을 갖고 이러한 성질에 의해 주로 연골내의 콜라게나제 활성을 실질적으로 억제하여 콜라겐 분해를 감소시켜 골관절염 등의 치료 또는 예방에 효과가 있다는 내용 및 위 2가지 화합물 과 콜라게나제-3에 대한 선택적 억제 활성이 없는 화합물의 각 약리효과를 구체적 인 수치로 대비한 실험 결과( 표 1 내지 3) 를 기재하고 있을 뿐이고 위 나머지 14가 지 열거된 화합물이나 그밖에 위 정의된 콜라게나제-3 선택적 억제제 에 속하는 화 학적 구조를 특정할 수 없는 수많은 화학물질에 대하여는 그 약리효과에 관하여 아 무런 기재를 하지 않고 있는바, 위 나머지 14가지 화합물의 화학적인 구조가 모두 위 2가지 화합물과 동일성의 범주에 속하여 그와 동등한 효과를 가질 것으로 예측된 다는 등 특별한 사정도 찾아볼 수 없고 그 밖의 화학물질의 경우에는 화학적인 구조 조차 특정할 수 없어 위 2가지 화합물과 동일성의 범주에 속하는지 여부조차 전혀 확인할 수 없으므로, 위 2가지 화합물을 제외한 나머지 모든 화학물질이 위 2가지 화합물과 동일한 정도의 임상적 상관관계를 나타낼 것이라고 예측할 수 없고, 출원 당시의 기술 수준으로 보아 당연히 동일한 임상적 상관관계를 나타낼 것으로 예측된 다고 볼 만한 증거도 없으므로, 이 사건 제1 항 발명의 특허청구범위는 콜라게나제 -3 선택적 억제제 에 포함되는 여러 화학물질들 중 단지 2가지 화합물에 한하여 발 명의 상세한 설명에서 그 약리효과가 구체적으로 뒷받침되고 있을 뿐 나머지 화학물 질에 대한 관계에서는 그 약리효과가 구체적으로 뒷받침되지 않는다고 할 것이다. 더구나 이 사건 제1 항 발명은 콜라게나제 -3 선택적 억제제 에 포함되는 화합물을 화 학 구조로 특정하여 표시할 수 있음에도 불구하고 이를 성질 또는 작용으로 표현함으로 써 출원 당시에 공지된 화합물뿐만 아니라 출원 당시에는 그 존재 및 효과를 전혀 예 측할 수 없었던 장래에 개발될 수많은 화합물까지 모두 위 콜라게나제 -3 선택적 억 제제 에 포함되는 결과가 되었고, 그와 같은 장래 개발될 화합물이 당연히 위 2가지 화합물과 동일한 정도의 임상적 상관관계를 나타낼 것이라고 예측할 수 없으므로, 이점에서도 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷 받침되지 않는다고 할 것이다. (3) 원고는, 이 사건 출원발명이 화합물의 특정 구조가 아니라 화합물의 특정 성질의 효과를 밝힌 데에 기술적 특징이 있으므로 공지된 광범위한 화합물들을 대상으로 특정 성질에 의하여 활성 화합물을 표현하는 것은 포괄적이라 할 수 없고, 발명의 범위를 특 정한 구조의 화합물로 한정하는 것은 불가능할 뿐 아니라, 이 사건 제1 항 발명의 콜라 게나제-3 선택적 억제제 는 명세서에 그 용어의 정의와 기준 및 확인방법이 구체적이고 246

256 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 명확하게 정의되어 있으므로 그 범위를 확정적으로 파악할 수 있고, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 어떤 화합물이 이에 해당하는지를 용이 하게 이해하고 선별 할 수 있으며, 그에 해당하는 물질이 다수라는 점이 이 사건 출원발명의 특허성을 부정 할 만한 이유가 될 수 없다고 주장하나, 위 기재는 어떠한 화합물이 결과적으로 콜라 게나제-3 선택적 억제제 에 속하는지의 기준 및 확인방법만 제시하고 있을 뿐, 사전에 그러한 화합물에는 어떠한 것들이 포함되는지 나아가 그에 속하는 모든 화합물들이 그 와 같은 효과를 갖는지에 관하여는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없기 때문에, 위 주장은 이유 없다. (4) 따라서 이 사건 제1항 발명은 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침 되었다고 볼 수 없으므로 특허법 제42조 제2항 제1호에 위배된 것이어서 특허법 제62 조 제4 호에 의하여 그 등록이 거절되어야 할 것이고, 특허청구범위가 여러 개의 항으로 되어 있는 경우에는 그 하나의 항에라도 거절이유가 있다면 그 출원은 전부가 거절되어 야 하므로( 대법원 선고 2001후 1044 판결 참조) 이 사건 출원발명은 나머 지 청구항에 관하여 더 살필 필요 없이 그 출원 전부가 거절되어야 할 것인바, 이와 결 론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다. 4) 대법원 판결 1. 특허출원서에 첨부된 명세서에 기재된 발명의 상세한 설명 에 기재하지 아니한 사항 을 특허청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 구 특허법 ( 법률 제6411호로 개정되기 전 의 것, 이하 같다) 제42조 제4항 제1호는 이와 같은 부당한 결과를 방지하기 위한 규정 이라 할 것이다. 따라서 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는 지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허청구 범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경 우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다. 2. 원심은, 다음과 같은 사정을 들어, 명칭을 골 관절염 및 그 밖의 매트릭스 메탈로프 로테이나제 (matrix metalloproteinase) - 매개 장애를 치료하기 위한 매트릭스 메탈로 프로테이나제 -13 선택적 억제제를 포함하는 약학 조성물 로 하는 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1 항( 이하 이 사건 제1 항 발명 이라 한다) 은 발명의 상세한 설명에 의 하여 뒷받침되지 않는다는 취지로 판단하였다. 가. 이 사건 제1항 발명의 청구항은 그 조성물을 화학명 또는 화학식 등을 이용하여 구 체적으로 특정하지 아니하고 콜라게나제 -3 선택적 억제제 라고 표현하고 있는데, 명세 서에 기재된 용어의 정의를 참작하면, 콜라게나제 -3 선택적 억제제 는 콜라게나제 -1 효소에 비해 콜라게나제 -3 효소 활성 억제에 대해 100배 이상의 선택성을 나타내고 M MP-13/MMP-1 형광 분석법에 따른 IC 50 결과로 정의된 100nM 미만의 역가를 갖는 약 247

257 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 제 를 의미하는 것으로 이해되므로, 이는 발명의 상세한 설명 에 구체적으로 열거된 16 가지 화합물뿐만 아니라 위와 같은 요건을 충족하는 모든 화학물질을 지칭하는 의미로 해석된다. 나. 그런데 발명의 상세한 설명 에는 위 16가지 화합물 중 2가지 화합물이 콜라게나제 -3에 선택적인 억제 활성을 갖고 이러한 성질에 의해 주로 연골내의 콜라게나제 활성을 실질적으로 억제하여 골관절염 등의 치료ㆍ 예방에 효과가 있다는 내용 및 위 2가지 화합 물과 콜라게나제 -3에 대한 선택적 억제 활성이 없는 화합물의 각 약리효과를 구체적인 수치로 대비한 실험 결과가 기재되어 있을 뿐이고 나머지 14가지 열거된 화합물이나 그 밖에 위와 같이 정의된 콜라게나제 -3 선택적 억제제 에 속하는 화학적 구조를 특정할 수 없는 수많은 화학물질에 대하여는 그 약리효과에 관하여 아무런 기재가 없다. 다. 나머지 14가지 화합물의 화학적인 구조가 모두 위 2가지 화합물과 동일성의 범 주에 속하여 그와 동등한 효과를 가질 것으로 예측된다는 특별한 사정도 찾아볼 수 없고 그 밖의 화학물질의 경우에는 화학적인 구조조차 특정할 수 없어 위 2가지 화 합물과 동일성의 범주에 속하는지 여부조차 전혀 확인할 수 없으므로, 위 2가지 화 합물을 제외한 나머지 모든 화학물질이 위 2가지 화합물과 동일한 정도의 임상적 상 관관계를 나타낼 것이라고 예측할 수 없고, 출원 당시의 기술 수준으로 보아 동일한 임상적 상관관계를 나타낼 것으로 예측된다고 볼 만한 자료도 없다. 라. 이 사건 제1 항 발명의 콜라게나제-3 선택적 억제제 는 그 명세서에서 용어의 정의와 기준 및 확인방법이 기재되어 있으나, 이는 어떠한 화합물이 결과적으로 콜 라게나제 -3 선택적 억제제 에 속하는지의 기준 및 확인방법만 제시하고 있을 뿐, 이러 한 기재만으로는 사전에 그러한 화합물에 어떠한 것들이 포함되고 그에 속하는 모든 화 합물들이 그와 같은 효과를 갖는지에 관하여 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다 고 볼 수 없다. 3. 앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 옳은 것 으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 구 특허법 제42조 제4 항 제1 호에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 5) 검토 의견 특허출원서에 첨부된 명세서에 기재된 발명의 상세한 설명 에 기재하지 아니한 사항을 특허청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 구 특허법( 법률 제6411호로 개정되기 전 의 것, 이하 같다) 제42조 제4항 제1호는 이와 같은 부당한 결과를 방지하기 위한 규 정이라 할 것이다. 따라서 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특 허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 상세 한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 248

258 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다. 즉, 청구범위는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 발 명의 상세한 설명과 대응되게 기재되어야 한다고 함. 1) 개요 발명의 명칭: 전자부품의 시험방법 및 전자부품 시험장치 원심: 2004허 4457 주문: 상고기각 2) 발명의 내용 청구항 8. 일단이 시험해야할 전자부품의 단자에 접속되며, 타단이 테스트헤드의 단자에 접속된 IC 소켓을 가지는 전자부품 시험장치에 있어서, 다수의 전자부품으로 이루어지는 전자부 품군의 위 각각의 전자부품에 대해 각각 독립된 테스트신호를 입력하는 대신에 위 테스 트헤드의 소정의 단자를 공통단자로 하여 공통의 테스트신호를 입력할 수 있도록, 위 테스트헤드의 적어도 한 개의 단자에 대해, 적어도 2개의 IC소켓의 전자부품 측의 단자 를 병렬로 분할하는 회로를 가지는 것을 특징으로 하는 전자부품 시험장치. 3) 특허법원 판결 이 사건 제8 항 발명의 청구범위의 적어도 2개의 IC소켓의 전자부품 측의 단자를 병렬 로 분할하는 회로 에서 단자를 병렬로 분할하는 은 모선 1개에서 적어도 2개의 지선이 병렬 로 연결되는 것을 의미하는 점은 당사자 사이에 다툼이 없는데, 전기전자분야에서 2 개 또는 그 이상의 프로세스를 동시에 진행할 때 병렬 이라는 용어를, 시간적으로 차 례대로 처리할 때 직렬 이라는 용어를 주로 사용하기는 하지만 같은 분야에서 동일한 단자쌍에 접속하는 것 또는 전기회로에 두 개 이상의 기기 또는 임피던스를 단자가 공 통되게 연결하는 것도 병렬 이라는 용어로 사용하고도 있으므로 ( 갑 제5호증의 1 내지 10, 갑 제6 호증), 이 사건 제8 항 발명의 청구범위에서 사용하고 있는 병렬 이라는 용어 가 테스트신호가 동시에 입력되는 경우에 한정되는지 아니면 단자가 공통되게 연결되 는 것을 의미하여 시간차를 두고 개별적으로 입력되는 비교대상발명을 포함하는 것인지 를 그 상세한 설명과 도면에 비추어 살펴본다. 이 사건 제8항 발명의 구성을 한정하거나 부가하는 종속항의 종속항인 이 사건 제11항 249

259 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 발명의 청구범위에서는 제10 항에 있어서, 위 분할회로에 전환스위치가 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 전자부품 시험장치 라고 기재하고 있고, 그 상세한 설명에서 본 발 명에 관한 분할회로는 특별히 한정되지 않고, 위 IC소켓 측에 설치해도 혹은 위 테스트 헤드 측에 설치해도 된다. 분할회로를 테스트헤드 측에 설치할 경우에는 위 분할회로에 전환스위치를 구비하는 것이 바람직하다, 또한 이상 설명한 실시형태는 본 발명의 이 해를 용이하게 하기 위해 기재된 것으로써, 본 발명을 한정하기 위해 기재된 것이 아니 다. 따라서 위 실시형태에 개시된 각 요소는 본 발명의 기술적 범위에 속하는 모든 설 계변경이나 균등물도 포함하는 취지이다. 예를 들면, 테스트헤드 (5) 측의 드라이버핀 (520) 을 공통화하는데 있어, 상술한 실시형태에서는 도 8에 도시하는 바와 같이 소켓보 드(511) 측에서 배선을 병렬로 했는데, 본 발명은 이에만 한정되지 않고, 도 11에 도시 하는 바와 같이 구성할 수도 있다. 즉, 도 11 에서는 테스트헤드 (5) 측의 한 개의 드라이 버핀(520) 에 대해 테스트헤드 (5) 측에 전환스위치 (523) 를 설치하여 여기서 분기하고, 소 켓보드(511) 에 대해서는 1대 1 로 구동신호선을 연결한다. 그리고 한쪽 IC(A1) 로 구동신 호를 출력할 때는 테스트헤드 (5) 측의 전환스위치를 IC(A1) 측으로 전환하고, 다른 쪽 IC(A2) 로 구동신호를 출력할 때는 마찬가지로 전환스위치를 IC(A2) 측으로 전환한다. 이와 같이 해도, 한 개의 드라이버핀 (520) 을 2개의 IC 소켓(510) 에 공통으로 사용할 수 있으므로, 테스트헤드 (5) 측의 단자수를 증가시키지 않아도 IC의 동시 측정수를 증가시 키는 것이 가능해진다 고 기재하고 있으며, 이와 같이 전환스위치를 사용한 구성이 별지 1. 의 그림 11 에 도시되어 있어서( 갑 제1 호증), 이 사건 제8항 발명의 청구범위에서 사용 하고 있는 병렬 이라는 용어는 그 종속항이나 상세한 설명 및 도면에 비추어 보면 테스 트신호가 동시에 입력되는 경우에 한정되지 않고 단자가 공통되게 연결되는 것을 의미 하는 용어로 사용되고 있어서 하나의 모선에서 나온 1개의 테스트신호가 스위칭회로에 의하여 시간차를 두고 개별적으로 입력되는 비교대상발명을 포함한다고 할 것이다. 이에 대하여 원고는 이 사건 출원발명은 다수의 전자부품으로 이루어지는 전자부품군 전체의 양호 여부를 판별하는 제1테스트공정과 제1테스트공정에서 불량품이라고 판별된 전자부품군의 각각의 전자부품에 대하여 개별적으로 양호 여부를 판별하는 제2테스트공 정으로 구분되는데, 이 사건 제8항 발명은 제1 테스트공정에 관한 것이어서, 다수의 전 자부품으로 이루어지는 전자부품군 전체의 양호 여부를 판별할 수 없는 이 사건 제11항 발명은 이 사건 제8 항 발명의 종속항이 될 수 없고, 이 사건 심결은 이 사건 제11항 발 명과 그 실시예인 도 11에는 제1테스트공정에서 불량품이라고 판별된 전자부품군에 대 하여 제2테스트공정으로 재검사를 할 수 있는 구성이 명확하게 나와 있지 않다고 하고 있으면서도 불명확한 이 사건 제11항 발명과 도 11을 참작하여 이 사건 제8항 발명의 권리범위를 해석한 잘못이 있다고 주장한다. 살피건대, 이 사건 출원발명은 전자부품의 시험방법에 관한 발명과 전자부품 시험장치 에 관한 발명으로 나누어지는데, 전자부품의 시험방법에 관한 발명에서만 제1테스트공 정과 제2 테스트공정을 구분하고 있지, 이 사건 제8항 발명 및 그 종속항이 속한 전자부 품 시험장치에 관한 발명에서는 제1테스트공정과 제2테스트공정을 구분하고 있지 않아 250

260 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 서( 갑 제1 호증), 이 사건 제8항 발명이 방법에 관한 발명에서 정하고 있는 제1테스트공 정에 한정된다고 볼 수 없고, 이 사건 제11항 발명과 도 11은 위에서 본 청구범위와 상 세한 설명의 기재에 비추어 보면 이 사건 제8항 발명의 종속항 및 그 일 실시예로서의 전자부품 시험장치에 관한 구성을 명확하게 기재하고 있어서 비록 이 사건 심결에서 이 사건 제11항 발명과 도 11의 구성이 불명확하다고 판단한 잘못이 있다고 하더라도 이 사건 제8항 발명의 종속항인 이 사건 제11항 발명과 일 실시예인 도 11을 참작하여 이 사건 제8항 발명의 권리범위를 해석한 이 사건 심결에는 잘못이 없다고 할 것이어서 원 고의 주장은 이유 없다. 다. 소결론 따라서 이 사건 제8항 발명은 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성 이 없다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다. 4) 대법원 판결 특허권의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이어서 특허청구범위의 기재가 명확하게 이해될 수 있는 경우에 출원명세서의 발명의 상세 한 설명이나 첨부된 도면 등의 기재에 의하여 특허청구범위를 보완하거나 제한하여 해석할 것은 아니지만( 대법원 선고 99후734 판결, 대법원 선고 2004후776 판결), 특허청구범위에 기재된 발명은 원래 출원명세서의 발명 의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 전혀 참작하지 않는다면 그 기술적인 의미가 정 확하게 이해될 수 없는 것이므로 출원발명에 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 해석은 특허청구범위에 기재된 문언의 일 반적인 의미를 기초로 하면서 동시에 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참작하여 객관적 합리적으로 하여야 한다. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 명칭을 전자부품의 시험방법 및 전자부품 시험장 치 로 하는 이 사건 출원발명( 출원번호: ) 의 특허청구범위 제8 항( 이하 이 사건 제8 항 발명 이라 한다) 과 원심판시의 비교대상발명은 하나의 모선에서 나온 1개의 테스트 신호가 2 개의 지선에 연결되는 점에서는 차이가 없고, 다만 비교대상 발명은 하나의 모선에서 나온 1개의 테스트 신호가 스위칭 회로에 의하여 2개의 지 선에 시간차를 두고 개별적으로 입력되는 점에 특징이 있다고 전제한 후, 그 거시증 거에 의하여 전기전자 분야에서 병렬이라는 용어는 직렬에 대응하는 것으로서 동일 한 단자쌍에 접속하는 것 또는 전기회로에 두 개 이상의 기기 또는 임피던스를 단자 가 공통되게 연결하는 것에 사용되고 있다는 점을 인정하고, 이 사건 제8항 발명에 서 사용하고 있는 병렬 이라는 용어는 그 종속항인 이 사건 제11항 발명이나 발명의 상세한 설명 및 도면에 비추어 보면 테스트신호가 동시에 입력되는 경우에 한정되 지 않고 단자가 공통되게 연결되는 것을 의미하는 용어로 사용되고 있어서 이 사건 제8항 발명은 하나의 모선에서 나온 1개의 테스트신호가 스위칭 회로에 의하여 시간 차를 두고 개별적으로 입력되는 비교대상발명을 포함한다고 판단하였다. 251

261 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제8 항 발명의 테스트 헤드의 적어도 한 개의 단자에 대해, 적어도 2개의 IC 소켓의 전자부품 측의 단자를 병렬로 분할 하는 회로를 가지는 것 에서 문제되는 것은 병렬 회로 그 자체의 의미라기보다는 병렬로 분할하는 회로 의 의미가 무엇인지라고 할 것인바, 설령 원고의 주장과 같 이 병렬 회로 라는 용어가 전기신호가 동시에 입력되는 것을 의미하는 것으로 사용 되는 경우가 있다고 하더라도, 여기서 문제되는 것은 병렬로 분할하는 단자의 분할 방법 이고, 하나의 단자를 병렬로 분할 한다는 용어의 일반적인 의미가 분할된 단 자 전부에 동시에 전기신호를 인가하는 경우만을 한정하여 의미한다고는 볼 수 없 으므로 이 사건 제8항에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미로 볼 때 원심이 인정한 바를 배제하는 것이 아닐 뿐 아니라, 이 사건 출원발명의 출원명세서 중 발 명의 상세한 설명에는 본 발명에 관한 분할회로는 특별히 한정되지 않고, 상기 IC 소켓 측에 설치해도 혹은 상기 테스트 헤드 측에 설치해도 된다. 분할회로를 테스 트 헤드 측에 설치할 경우에는 상기 분할회로에 전환스위치를 구비하는 것이 바람 직하다. 라고 기재되어 있고, 이 사건 제8항 발명의 종속항인 이 사건 제11항 발명 에는 위 분할회로에 전환스위치가 설치되어 있는 것을 특징으로 하는 전자부품 시 험장치 라고 기재되어 있어 이 사건 제8항 발명의 분할회로는 전환스위치를 갖춤으 로써 그 스위칭 회로에 의하여 시간차를 두고 개별적으로 입력되는 경우를 포함하 고 있다고 보이므로 이 사건 출원발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명 혹은 그 종 속항의 기재를 참작하여 보아도 이 사건 제8항 발명은 비교대상발명과 같은 구성을 권리범위에 포함하는 것이라고 해석하여야 할 것이다. 그렇다면, 이 사건 제8항 발명은 원심판시의 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정 된다고 본 원심의 판단은 정당하고 거기에 상고이유로 주장하는 진보성 판단에 관 한 법리오해 등의 위법이 없다. 5) 검토 의견 특허권의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이어서 특허 청구범위의 기재가 명확하게 이해될 수 있는 경우에 출원명세서의 발명의 상세한 설명 이나 첨부된 도면 등의 기재에 의하여 특허청구범위를 보완하거나 제한하여 해석할 것 은 아니지만 ( 대법원 선고 99후734 판결, 대법원 선고 2004 후776 판결), 특허청구범위에 기재된 발명은 원래 출원명세서의 발명의 상세한 설명이 나 첨부된 도면을 전혀 참작하지 않는다면 그 기술적인 의미가 정확하게 이해될 수 없 는 것이므로 출원발명에 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 해석은 특허청구범위에 기재된 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서 동시에 출원명세서의 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 참작하여 객관적 합리적으 로 하여야 한다. 즉, 특허청구범위의 기재가 명확하게 이해될 수 있는 경우에는 출원명세서 및 도면 등 의 기재로부터 청구범위를 보완하거나 제한하여 해석할 것은 아니지만, 출원발명에 거 252

262 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 절사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 해석은 청구범위에 기재된 문 언의 일반적인 의미를 기초로 하면서 출원명세서나 도면을 참작하여 객관적 합리적으로 하여야 한다는 것을 의미한다 봄. 1) 개요 발명의 명칭: 모터식 댐퍼장치 원심: 2003허 2188 주문: 상고기각 2) 발명의 내용 청구항 1. 냉장고의 냉기가 흐르는 통로에 배치되는 모터식 댐퍼로서, 위 통로의 일부를 구성하는 틀체(2) 와, 위 틀체의 중앙에 형성된 냉기구(3) 와, 위 틀체(2) 에 마련된 회동축에 회동 가능하게 부착되어, 위 냉기구를 개폐하는 배플(4) 과, 위 배플을 위 냉기구를 닫는 위치 와 개방하는 위치와의 사이에서 이동시키는 회동기구를 구비하고, 위 배플은 위 냉기구 를 닫는 위치에 있을 때, 위 배플의 주위가 위 틀체에 의하여 둘러싸이도록 배치되고, 위 회동기구는 모터(1) 를 포함하고 위 모터는 위 틀체의 외측이며 위 배플의 회동축의 근방에 배치되고 또한 위 모터의 출력축(5) 과 위 배플의 회동축이 회전 결합되어 있고 위 냉기구에는 냉기구의 전 둘레에 배플을 향해 돌출하도록 형성된 접촉부(3c) 를 마련 한 것을 특징으로 하는 모터식 댐퍼장치. 청구항 2. 제1 항에 있어서, 위 모터의 출력축(5) 은 감속치차를 통하여 위 배플의 회전축 과 결합되어 있는 것을 특징으로 하는 모터식 댐퍼장치. 청구항 3. 제2 항에 있어서, 위 배플은 위 냉기구가 완전히 개방되는 위치까지 회동가능 한 것을 특징으로 하는 모터식 댐퍼장치. 청구항 4. 제3 항에 있어서, 위 배플은 위 냉기구(3) 를 닫는 위치에서 개방하는 위치로 약 90 회전가능한 것을 특징으로 하는 모터식 댐퍼장치. 청구항 5. 제1 항에 있어서, 위 모터(1) 는 스텝핑모터인 것을 특징으로 하는 모터식 댐퍼 장치. 청구항 6. 제1 항에 있어서, 위 틀체는 위 배플을 닫았을 때 위 배플의 선단을 덮고 위 배플이 냉기구를 열었을 때 위 배플의 선단이 위 틀체에서 노출하도록 이루어진 것을 특징으로 하는 모터식 댐퍼장치. 청구항 7. 제1 항에 있어서, 위 냉기구는 위 배플을 위 냉기구를 닫는 위치가 위 냉기의 흐름에 대하여 경사진 상태로 위 틀체에 배치되어 있는 것을 특징으로 하는 모터식 댐 퍼장치. 253

263 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 청구항 8. 제1 항에 있어서, 2 개의 배플(41, 42) 로 구성하고 이 배플들을 위 틀체의 통 로 거의 중앙에 마련한 것을 특징으로 하는 모터식 댐퍼장치. 청구항 9. 제1 항에 있어서, 위 회동기구는 스텝핑모터와 위 스템핑모터의 출력축에 감 합된 피니온과 위 피니온과 맞물리는 부채꼴치차와 일단이 위 부채꼴치차에 감합하여, 타단측이 위 배플에 결합하는 축으로 구성된 것을 특징으로 하는 모터식 댐퍼장치. 청구항 10. 제9 항에 있어서, 위 배플의 위 냉기구측에 용수철의 일단을 부착하고 위 용 수철의 타단을 위 틀체에 부착한 것을 특징으로 하는 모터식 댐퍼장치. 청구항 11. 제9 항에 있어서, 위 배플과 위 배플에 결합하는 축과는 여유있는 틈을 가지 고 결합되어 있는 것을 특징으로 하는 모터식 댐퍼장치. 청구항 12. 제9 항에 있어서, 위 부채꼴치차의 일단에는 마그네트가 고착되어, 위 마그 네트의 근방에는 위 마그네트의 접근을 검출하는 홀 을 특징으로 하는 모터식 댐퍼장치. IC가 위 틀체에 고착되어 있는 것 3) 특허법원 판결 가. 이 사건 특허발명의 기재불비 여부 (1) 원고가 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제6 항( 이하 이 사건 제6 항 발명 이라 한 다) 이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않았다고 주장함에 대하여, 피고는 발 명의 상세한 설명에 냉기구(3) 를 냉기의 흐름에 대해 약 90 가 되도록 틀체(2) 에 형성 하고 또한 틀체(2) 를 냉장고(20) 의 덕트(21) 사이에 끼워넣도록 한 것이다. 배플(4) 은 냉기구(3) 의 냉기구 형성부(3a) 에 접촉하여 냉기의 흐름을 차단하는 위치( 폐색위치 ) 와 덕트(21) 에 흐르는 냉기의 흐름과 평행하게 되어 냉기를 통과시키는 위치( 개방위치 ) 와의 사이를 회동한다 고 기재되어 있는 제2실시예 부분과 별지 1. 의 그림 7에 의하여 뒷받 침되었다고 주장한다. 특허법 제42조 제4항은 특허출원서에 첨부되는 명세서의 기재에 있어서 특허청구범위 의 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다고 규정하고 있으므로, 특 허발명의 명세서가 위와 같은 요건을 구비하지 못한 경우에는 같은 법 제133 조 제1항 제1 호에 의하여 특허무효의 사유가 된다 할 것이고( 대법원 선고 98후 232 판결 참조), 위와 같이 특허청구범위의 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷 받침되도록 요구하는 이유는 그 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해 력을 가진 자, 즉 평균적 기술자가 당해 발명을 발명의 상세한 설명에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있게 하기 위 함이라고 할 것이다. 그러므로 살피건대, 피고 주장의 제2실시예나 별지 1. 의 그림 7이 이 사건 제6항 발명 의 틀체는 위 배플을 닫았을 때 위 배플의 선단을 덮고 위 배플이 냉기구를 열었을 때 위 배플의 선단이 위 틀체에서 노출하도록 이루어지는 구성 을 설명하는 것으로 볼 수 없고, 달리 그 발명의 상세한 설명에 이 사건 제6항 발명에 대응되는 구성과 작용효과 에 관하여 기재나 암시가 되어 있지 않을 뿐만 아니라( 갑 제3 호증), 출원서에 첨부된 254

264 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 도면은 명세서가 아닌 별도의 도면에 해당하여 명세서에 포함되지 아니한다고 할 것이 어서 평균적 기술자가 이 사건 제6항 발명이 어떠한 기능과 작용효과를 가지는 구성인 지 정확히 이해하기 어렵다고 할 것이므로 이 사건 제6항 발명은 특허법 제42조 제4항 에 위반된다고 할 것이다. (2) 한편, 원고는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제11 항( 이하 이 사건 제11 항 발명 이라 한다) 은 배플과 위 배플에 결합하는 축과는 여유있는 틈을 가지고 결합되어 있는 것 을 특징으로 하는 발명인데, 배플을 결합하는 축은 모터의 구동축이므로 배플에 동 력을 전달하기 위하여는 틈이 없이 긴밀하게 결합되어야 하고, 여유있는 틈을 가지기 위하여는 핀과 같은 필수적 구성요소가 있어야 하는데 이 사건 제11항 발명의 특허청구 범위에는 핀이 제외되어 있어서 이 사건 제11항 발명은 그 발명이 명확하게 기재되어 있지 않거나 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어 있지 아니하므로 특허법 제42조 제4 항에 위반된다고 주장한다. 그러므로 살피건대, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 스텝핑모터 (1), 출력축 (5), 피니온(6), 부채꼴치차 (7), 축(13) 은 배플(4) 을 회동시키는 회동기구라는 기재가 있 고( 갑 제3 호증), 위 기재와 별지 1. 의 그림 2, 3을 참조하면 배플에 결합하는 축은 원고 의 주장과 같이 모터의 구동축인 출력축(5) 이 아니라 부채꼴치차 (7) 에 연결된 축(13) 인 사실을 인정할 수 있으며, 이 사건 제11 항 발명의 특허청구범위에도 배플과 위 배플에 결합하는 축과는 여유있는 틈을 가지고 결합되어 있다 는 기재가 있어서( 갑 제3 호증), 원고가 누락되었다고 주장하는 핀의 상위 개념인 결합구성에 관하여 기재하고 있다고 할 것이므로 특허법 제42조 제4 항에 위반되지 않는다고 할 것이다. 나. 이 사건 특허발명이 진보성이 있는지 여부 (1) 이 사건 제1항 발명이 진보성이 있는지 여부 이 사건 제1 항 발명은, 1 통로의 일부를 구성하는 틀체(2)( 이하 구성요건 1 이라 한 다), 2 틀체(2) 의 중앙에 형성된 냉기구(3) 와, 위 냉기구에는 냉기구의 전 둘레에 배플 을 향해 돌출하도록 형성된 접촉부(3c) 가 마련된 구성( 이하 구성요건 2 라 한다), 3 틀 체(2) 에 마련된 회동축에 회동가능하게 부착되어, 위 냉기구를 개폐하는 배플(4)( 이하 구성요건 3 이라 한다), 4 배플을 위 냉기구를 닫는 위치와 개방하는 위치와의 사이에 서 이동시키는 회동기구를 구비하고, 위 회동기구는 모터(1) 를 포함하고 위 모터는 위 틀체의 외측이며 위 배플의 회동축의 근방에 배치되고 또한 위 모터의 출력축(5) 과 위 배플의 회동축이 회전 결합되어 있는 구성( 이하 구성요건 4 라 한다) 및 5 배플은 위 냉기구를 닫는 위치에 있을 때, 위 배플의 주위가 위 틀체에 의하여 둘러싸이도록 배치 되는 구성( 이하 구성요건 5 라 한다) 으로 이루어져 있고, 위 각 구성은 1 선행발명 1 의 취출냉기제어부 (21) 를 냉장실의 벽면을 따라 설치한 냉기취출덕트 (9) 에 배설( 配 設 ) 하고 냉기취출덕트 (9) 의 하단은 냉장실배면상부에서 취출냉기제어부 (21) 의 덕트부(21a) 에 접속되어 있는 구성, 2 선행발명 1 의 취출냉기제어부 (21) 의 덕트부(21a) 에 설치된 개구부(21b) 와 선행발명 1의 종래기술로 별지 2. 의 그림 7 에 도시된 개구부(10) 에 배 플(11) 을 향해 돌출하도록 형성된 접촉부, 3 선행발명 1 의 취출냉기제어부의 상부에 255

265 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 있는 개구부에 배설되어 회동축에 지지되어 있는 배플, 4 선행발명 1 의 배플(28) 은 회동축(28a) 단의 치차(28b), 모터(29a) 의 치차(29b) 에 의해 개폐 동작되고 위 모터 (29a), 모터(29a) 의 치차(29b) 및 회동축(28a) 단의 치차(28b) 부분으로부터 구성되는 구 동장치(29) 는 배플(29) 의 횡방향에 배치되어 있는 구성 및 5 선행발명 1의 별지 2. 의 그림 1 내지 5 에 도시되어 있는 배플이 개구부(21b) 를 닫는 위치에 있을 때 위 배플의 주위가 냉기취출제어부의 덕트부에 의해 둘러싸이도록 배치되어 있는 구성 에 각 대응 되는바( 갑 제3, 7 호증), 이 중 이 사건 제1항 발명의 구성요건 4, 5는 그에 대응되는 선 행발명 1 의 구성과 동일함이 분명하므로, 아래에서는 나머지 대응되는 구성요소가 실질 적으로 동일한지 여부에 관하여 살펴본다. 우선 이 사건 제1항 발명의 구성요건 1이 선행발명 1의 대응되는 구성과 실질적으로 동 일한지 여부에 관하여 보건대, 이 사건 제1항 발명의 구성요건 1이 그 청구범위에서 별 개로 제작되어 설치된다거나 양면 모두가 통로로 이용된다는 등의 한정을 하지 않은 채 단순히 통로의 일부를 구성 한다고만 기재하고 있는데, 구성요건 1 의 틀체 에 대응되 는 선행발명 1 의 취출냉기제어부 (21) 의 덕트부(21a) 가 구성요건 1 의 통로 에 대응되는 선행발명 1 의 냉기취출덕트 (9) 및 취출냉기제어부 (21) 의 덕트부(21a) 로 이루어진 덕트 의 일부를 구성하고 있으므로 ( 갑 제3, 7 호증), 양 발명의 위 구성은 실질적으로 동일하 다고 할 것이다. 다음으로 이 사건 제1항 발명의 구성요건 2가 그에 대응되는 구성과 실질적으로 동일한 지 여부에 관하여 보건대, 선행발명 1 의 개구부(21b) 도 별지 2. 의 그림 1 내지 4에 의하 면 덕트부의 중앙에 설치되어 있어서 동일하고, 다만 선행발명 1의 종래기술에는 접촉 부가 냉기구의 전 둘레에 형성되어 있는지 여부가 불분명하나, 이 사건 특허발명의 발 명의 상세한 설명에는 배플(4) 이 냉기구(3) 의 접촉부(3c) 에 접촉한 위치에서는 냉기의 흐름이 차단된다는 기재가 있고( 갑 제3, 7 호증), 냉기의 흐름을 차단하기 위하여는 냉기 구의 접촉부의 전 둘레가 배플에 접촉되어야 하므로 선행발명 1의 종래기술에서도 접촉 부가 개구부(10) 의 전둘레에 형성되어 있다고 보아야 할 것이어서, 양 발명의 위 구성 은 실질적으로 동일하다고 할 것이다. 마지막으로 이 사건 제1항 발명의 구성요건 3이 선행발명 1의 대응되는 구성과 실질적 으로 동일한지 여부에 관하여 보건대, 선행발명 1 에는 배플(22) 은 회동축(22a) 에 의해 취출냉기제어부 (21) 의 덕트부 (21a) 측벽의 구멍(21c) 에 지지되어 있다 는 기재가 있고( 갑 제7 호증), 구성요건 3 중의 틀체 가 선행발명 1 의 취출냉기제어부 (21) 의 덕트부(21a) 에 해당함은 위에서 본 바와 같아, 양 발명의 위 구성도 실질적으로 동일하다고 할 것 이다. 그렇다면, 이 사건 제1항 발명은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1 과 그 종래기술로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다고 할 것이다. (2) 이 사건 제2항 발명이 진보성이 있는지 여부 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2 항( 이하 이 사건 제2 항 발명 이라 한다) 은 이 사 건 제1 항 발명에 모터의 출력축은 감속치차를 통하여 위 배플의 회전축과 결합되어 있 256

266 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 는 구성 을 부가하여 구성요건 4의 모터의 출력축과 배플의 회전축의 결합을 감속치차 에 의하는 것으로 한정한 종속항인바, 위 구성 중 모터의 출력축 과 배플의 회전축 이 위에서 본 선행발명 1 의 모터(29a) 의 치차(29b) 와 회동축(28a) 단의 치차(28b) 에 대 응되고, 다만 선행발명 1 에는 위 모터(29a) 의 치차(29b) 와 회동축(28a) 단의 치차 (28b) 사이에 감속관계가 있는지 여부가 나타나 있지 않으나, 선행발명 2 에는 펄스모 터(B) 가 고착되고, 작동축{3, 선행발명 1 의 회동축(28a) 에 해당한다 } 의 연장단에 고정된 부채꼴치차 {7, 선행발명 1 의 회동축(28a) 단의 치차(28b) 에 해당한다 } 와 모터{B, 선행발 명 1 의 모터(29a) 에 해당한다 } 에 고정된 피니언{9, 선행발명 1 의 모터(29a) 의 치차(29b) 에 해당한다 } 이 기어박스 (6) 내에서 치합하고 있는 구성 이 기재되어 있고, 별지 3. 의 그림 3 에 의하면 위 피니언(9) 과 부채꼴치차 (7) 가 감속치차의 관계에 있음을 알 수 있 으므로( 갑 제7, 8 호증), 이 사건 제2항 발명은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 가 선행발명 1, 선행발명 1의 종래기술 및 선행발명 2로부터 용이하게 발명할 수 있어 서 진보성이 없다고 할 것이다. (3) 이 사건 제3항 발명이 진보성이 있는지 여부 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3 항( 이하 이 사건 제3 항 발명 이라 한다) 은 이 사 건 제2 항 발명에 위 배플은 위 냉기구가 완전히 개방되는 위치까지 회동가능한 구성 을 부가하여 구성요건 3 의 냉기구에 대한 배플의 개방정도를 한정한 종속항인바, 선행 발명 1의 별지 2. 의 그림 4 에는 배플(28) 이 개구부{21b, 이 사건 특허발명의 냉기구에 해당한다 } 가 완전히 개방되는 위치까지 회동된 상태가 도시되어 있으므로, 이 사건 제3 항 발명은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 선행발명 1의 종래기 술 및 선행발명 2 로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다고 할 것이다. (4) 이 사건 제4항 발명이 진보성이 있는지 여부 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제4 항( 이하 이 사건 제4 항 발명 이라 한다) 은 이 사 건 제3 항 발명에 위 배플은 위 냉기구(3) 를 닫는 위치에서 개방하는 위치로 약 90 회 전가능한 구성 을 부가하여 구성요건 3의 냉기구에 대한 배플의 개방정도를 한정한 종 속항인바, 선행발명 1의 별지 2. 의 그림 4 에는 배플(28) 이 개구부{21b, 이 사건 특허발 명의 냉기구에 해당한다 } 를 닫는 위치에서 개방하는 위치로 약 90 회전된 상태가 도시 되어 있으므로, 이 사건 제4항 발명은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행 발명 1, 선행발명 1의 종래기술 및 선행발명 2로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보 성이 없다고 할 것이다. (5) 이 사건 제5항 발명이 진보성이 있는지 여부 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제5 항( 이하 이 사건 제5 항 발명 이라 한다) 은 이 사 건 제1항 발명의 구성요건 4 의 모터를 스텝핑모터 로 한정한 종속항인바, 선행발명 1에 는 위 스텝핑모터에 대응되는 모터(29a) 에 대한 기재가 있고, 다만 모터(29a) 의 종류 가 한정되어 있지 않으나, 위에서 본 바와 같이 선행발명 2 에는 펄스모터 (B) 가 고착되 고, 작동축(3) 의 연장단에 고정된 부채꼴치차 (7) 와 모터(B) 에 고정된 피니언(9) 이 기어 박스(6) 내에서 치합하고 있는 구성 이 기재되어 있으며, 위 펄스모터 (B) 는 스텝핑모터 257

267 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 와 동일한 것이므로 ( 갑 제18호증의 1, 2, 3), 이 사건 제5항 발명은 이 기술분야에서 통 상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 선행발명 1의 종래기술 및 선행발명 2로부터 용이 하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다고 할 것이다. (6) 이 사건 제7항 발명이 진보성이 있는지 여부 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제7 항( 이하 이 사건 제7 항 발명 이라 한다) 은 이 사 건 제1 항 발명에 위 냉기구는 위 배플을 위 냉기구를 닫는 위치가 위 냉기의 흐름에 대하여 경사진 상태로 위 틀체에 배치되는 구성 을 부가하여 구성요건 3의 배플과 냉기 구와의 배치관계를 한정한 종속항인바, 선행발명 3의 별지 4. 의 그림 6 에는 토출구( 이 사건 특허발명의 냉기구에 해당한다 ) 를 닫는 위치가 냉기의 흐름에 대하여 경사진 상태 로 케이스( 이 사건 특허발명의 틀체에 해당한다 ) 에 배치된 상태가 도시되어 있으므로, 이 사건 제7항 발명은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 선행발명 1의 종래기술 및 선행발명 3으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다고 할 것이다. (7) 이 사건 제8항 발명이 진보성이 있는지 여부 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제8 항( 이하 이 사건 제8 항 발명 이라 한다) 은 이 사 건 제1 항 발명에 2 개의 배플(41, 42) 로 구성하고 이 배플들을 위 틀체의 통로 거의 중 앙에 마련한 구성 을 부가하여 구성요건 3 의 배플을 한정한 종속항인바, 선행발명 3의 별지 4. 의 그림 2에는 2 개의 플랩{flap, (13a, 13b), 이 사건 특허발명의 배플(41, 42) 에 해당한다 } 이 케이스{13, 이 사건 특허발명의 틀체에 해당한다 } 의 거의 중앙에 설치된 상태가 도시되어 있으므로, 이 사건 제8항 발명은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 선행발명 1의 종래기술 및 선행발명 3으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다고 할 것이다. (8) 이 사건 제9항 발명이 진보성이 있는지 여부 1. 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제9 항( 이하 이 사건 제9 항 발명 이라 한다) 은 이 사건 제1 항 발명에 위 회동기구는 스텝핑모터와 위 스템핑모터의 출력축에 감합 된 피니온과 위 피니온과 맞물리는 부채꼴치차와 일단이 위 부채꼴치차에 감합하여, 타단측이 위 배플에 결합하는 축으로 된 구성 을 부가하여 구성요건 4를 한정한 종속 항인바, 위에서 본 바와 같이 선행발명 1 에는 위 스텝핑모터, 피니온 및 피니온과 맞물리는 부채꼴치차 에 대응되는 모터(29a), 모터(29a) 의 치차(29b) 및 회동축 (28a) 단의 치차(28b) 가 있고, 다만 선행발명1 의 모터(29a), 모터(29a) 의 치차 (29b) 및 회동축(28a) 단의 치차(28b) 는 그 종류가 특정되어 있지 않았으나, 선행발 명 2 에 펄스모터(B) 가 고착되고, 작동축(3) 의 연장단에 고정된 부채꼴치차(7) 와 모터 (B) 에 고정된 피니언(9) 이 기어박스(6) 내에서 치합하고 있는 구성 이 기재되어 있고 위 펄스모터(B) 가 스텝핑모터와 동일함은 위에서 본 바와 같으므로, 이 사건 제9항 발명은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 선행발명 1의 종래기 술 및 선행발명 2 로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다고 할 것이다. (9) 이 사건 제10항 발명이 진보성이 있는지 여부 258

268 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제10 항( 이하 이 사건 제10 항 발명 이라 한다) 은 이 사건 제9 항 발명에 위 배플의 위 냉기구측에 용수철의 일단을 부착하고 위 용수철의 타단을 위 틀체에 부착하는 구성 을 부가한 종속항인바, 선행발명 3의 별지 4. 의 그림 6 에는 용수철의 일단이 토출구( 이 사건 특허발명의 냉기구에 해당한다 ) 측에 부착되고, 타단이 플랩(2, 이 사건 특허발명의 배플에 해당한다 ) 에 부착된 상태가 도시되어 있고, 다만 용수철의 설치방법이 다르나, 이러한 차이는 용이하게 변경할 수 있는 것이므로, 이 사건 제10항 발명은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 선행발 명 1의 종래기술 및 선행발명 2, 3으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다 고 할 것이다. (10) 이 사건 제11항 발명이 진보성이 있는지 여부 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제11 항( 이하 이 사건 제11 항 발명 이라 한다) 은 이 사 건 제9 항 발명에 위 배플과 위 배플에 결합하는 축과는 여유있는 틈을 가지고 결합되 어 있는 구성 을 부가하여 구성요건 4 를 한정한 종속항인바, 선행발명들에는 이에 대응 되는 구성이 없고, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 이러한 구성이 구체적 으로 축(13) 과 배플(4) 의 축부(4a, 4b) 와는 틀체(2) 에 핀(16) 에 의해 여유 있는 틈(g) 을 가지고 결합되어 있는 구성 으로 이루어져 있고, 이로 인하여 스텝핑모터 (1) 의 구동정 지는 배플(4) 에 고착되어 있는 소프트테이프 (14) 가 접촉부(3c) 에 접촉한 뒤에도 핀(16) 이 여유 있는 틈(g) 의 범위 내의 부분만큼 이동하고 나서 정지한다. 이 때문에 배플(4) 에는 코일용수철 (15) 의 탄성력이 작용하여 탄성력을 가지는 소프트테이프 (14) 가 압착되 어 접촉부(13c) 가 소프트테이프 (14) 에 파고든 상태가 되어 접촉부(3c) 와 소프트테이프 (14) 와의 사이가 틈이 없이 접촉한다 는 효과가 있는 사실을 인정할 수 있으므로 ( 갑 제3 호증), 이 사건 제11항 발명은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명들로 부터 용이하게 발명할 수 없어서 진보성이 있다고 할 것이다. (11) 이 사건 제12항 발명이 진보성이 있는지 여부 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제12 항( 이하 이 사건 제12 항 발명 이라 한다) 은 이 사건 제9 항 발명에 위 부채꼴치차의 일단에는 마그네트가 고착되어, 위 마그네트의 근 방에는 위 마그네트의 접근을 검출하는 홀 IC 가 위 틀체에 고착되어 있는 구성 을 부가 한 종속항인바, 선행발명 4 에는 모터의 마그네트 위치를 검출하기 위하여 홀소자(Hall IC) 를 사용하는 구성 이 기재되어 있으므로 ( 갑 제10 호증), 이 사건 제12항 발명은 이 기 술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 선행발명 1의 종래기술 및 선행발명 2, 4 로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다고 할 것이다. 다. 소결 따라서 이 사건 제1 내지 5, 7 내지 10, 12 항 발명은 진보성이 없고, 이 사건 제6항 발 명은 기재불비라 할 것이므로, 이 사건 심결 중 이와 결론을 달리한 이 사건 제1 내지 10, 12 항 발명에 대한 부분은 위법하고, 이 사건 제11항 발명은 기재불비가 아니고 진 보성도 있으므로 이 사건 심결 중 이와 결론을 같이 한 이 사건 제11항 발명에 대한 부 분은 적법하다. 259

269 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 4) 대법원 판결 1) 특허권의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 바에 의하여 정하여지는 것이므로, 발 명이 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허청구범위의 기재 만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 특허청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여 야 할 것이지 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제 한 해석하는 것은 허용되지 않는다( 대법원 선고 99후734 판결, 선고 2004후 3546 판결 등 참조). 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 모터식 댐퍼장치에 관한 이 사건 특허발명 ( 제 호) 의 특허청구범위 제1 항( 이 사건 제1 항 발명) 의 틀체 라는 기재는 그 자체로 기술적인 의미와 그것이 포섭하는 범위가 분명하므로 이를 통로에 짜 넣거나 끼워넣는 방식으로 결합되는 별개의 구성인 틀체 라는 의미로 제한하여 해석할 수 없고, 이러한 사정은 이 사건 특허발명의 도면 7에 나타난 틀체의 양쪽 끝에 실선이 도시되어 있고 틀체 단면의 해칭이 반대방향으로 되어 있음으로 인하여 위 틀체는 통로 본체와는 별개 의 부품으로 만든 것으로 볼 여지가 있다고 하여 달라질 수 없으므로, 이와 같은 취지 에서 이 사건 제1항 내지 제5 항, 제7항 내지 제10 항 발명, 그리고 제12항 발명은 원심 판시의 선행발명들에 의하여 진보성이 부정된다고 한 원심의 판단은 옳고 거기에 상고 이유에서 주장하는 법리오해 등의 위법이 없다. 2) 특허법 제42조 제4항 제1 호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 항( 청 구항) 은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는바, 그 취지는 특허출 원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨 으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것으로서, 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 특허출 원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가 진 자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 할 것이다 ( 대법원 선고 2004 후 1120 판결 참조). 한편, 특허법 제42조 제2 항은 특허출원서에는 발명의 명칭, 도면의 간 단한 설명, 발명의 상세한 설명, 특허청구범위를 기재한 명세서와 더불어 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다고 규정하고 있는바, 도면은 특허출원서에 반드시 첨부되어야 하는 것은 아니고 도면만으로 발명의 상세한 설명을 대체할 수는 없는 것이지만, 도면은 실시예 등을 구체적으로 보여줌으로써 발명의 구성을 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 해주 는 것으로서 도면이 첨부되어 있는 경우에는 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 상세한 설명이 청구항을 뒷받침하고 있는지 여부를 판단할 수 있다. 3) 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제6 항 발명은 이 사건 제1항 발명에 있 어서 배플이 냉기구를 닫았을 때는 틀체가 배플의 선단을 덮고, 배플이 냉기구를 열었 을 때 배플의 선단이 틀체에서 노출하도록 이루어진 것을 특징으로 하는 모터식 댐퍼장 치 를 특허청구범위로 하고 있는 것으로서, 발명의 상세한 설명에 위 청구항에 대응되는 사항이 기재되어 있다고 볼 수 없고, 도면 7을 비롯한 첨부 도면의 내용을 참작하여 보 260

270 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 더라도 그 청구항이 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있다고 할 수 없으므로 이 사건 제6항 발명이 특허법 제42조 제4항 제1호에 위배하여 특허되었다는 원심의 판단은 정 당하고 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 명세서의 기재불비에 관한 법리오해, 심리미진 등의 위법이 없다. 5) 검토 의견 특허법 제42조 제2 항은 특허출원서에는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세 한 설명, 특허청구범위를 기재한 명세서와 더불어 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다고 규정하고 있는바, 도면은 특허출원서에 반드시 첨부되어야 하는 것은 아니고 도 면만으로 발명의 상세한 설명을 대체할 수는 없는 것이지만, 도면은 실시예 등을 구체 적으로 보여줌으로써 발명의 구성을 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 해주는 것으로서 도면 이 첨부되어 있는 경우에는 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 상세한 설명이 청구항을 뒷받침하고 있는지 여부를 판단할 수 있다. 1) 개요 발명의 명칭: 높은 수준의 다중화가 가능한 액정표시장치 원심: 97항원1823 주문: 심결취소 2) 청구항 발명의 내용 1. 높은 수준의 다중화가 가능한 액정표시장치 (a highly multiplexable liquid crystal display device) 에 있어서, 두 개가 나란히 이격된 셀 벽 사이에 포함된 다색재료(an amount of pleochroic material) 를 포함하고, 양의 유전 이방성 (positive dielectric anisotropy), 15 μm보다 작은 층 두께(d), 자연 콜레스테릭 피치(p), 층 두께가 피치로 나누어진 비가 0.5와 1.0 사이의 값을 갖는 긴 피치 콜레스테릭 액정 재료층; m 및 n이 32보다 큰 값이라 할 때 어드레스 가능한 요소들의 m x n 매트릭스를 형성 하기 위해, m개의 분리된 전극의 제1시리즈로 형성된 한 쪽 셀 벽에 배열된 전극 구조 와, n개의 분리된 전극의 제2 시리즈로 다른 셀 벽에 배열된 전극 구조; 상기 액정재료와 접하여 경사진 동형 구조로 액정 분자를 정렬시키는 상기 두 셀 벽상 의 표면 정렬로서, 균일한 경사 방향을 가지며 상기 액정층을 횡단하여 180 보다 크고 360 보다 작은 점진적인 분자 트위스트를 제공하기 위해 상기 콜레스테릭 재료에 대해 정합(match) 되는 표면 정렬; 261

271 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 상기 액정 재료의 분자배향에 따라 투과광을 선택적으로 흡수하기 위해 상기 액정 재료 층과 상호 작용하는 최소한 하나의 편광판; 상기 전극 구조의 두 시리즈에 전압 소스의 전압을 제곱 평균 멀티플렉스된 순서(RMS multiplexed sequence)로 각각 인가하는 두 셋트의 구동기 회로 및 제어 논리 회로를 포함하며; 상기 각각의 어드레스 가능한 요소가 광투과 상태와 광흡수 상태 사이를 직접 스위치할 수 있고, 날카로운 투과/ 전압 특성을 갖지만 실질적인 히스테리시스를 갖지 않도록, 상기 재료의 탄성상수 및 유전상수, 상기 표면정렬에 의해 유도된 분자 경사 및 트위스트 각도, 상기 재료의 층 두께 및 자연피치의 상기 장치 파라미터들이 집합적으로 조정(collectively arranged) 되는 것을 특징으로 하는 높은 수준의 다중화가 가능한 액정표시장치. 청구항 2. (2 회 정정) 제1 항에 있어서, 상기 두 개의 구동기 회로는 V 2 의 제곱 평균 (rms) 값을 ON 상태가 되어야 하는 어드레스 가능한 요소에 인가하고, V 1 의 제곱 평균 (rms) 값을 OFF 상태가 되어야 하는 어드레스 가능한 요소에 인가하며 V 2 /V 1 비가 이거나 보다 작은 값으로 되는 것을 특징으로 하는 높은 수준의 다중화가 가능한 액정표시장치. 청구항 3. 제1 항에 있어서, 상기 표면 정렬 유도된 분자 트위스트 각도 및 피치(p) 는 상 기 액정 재료의 층에 스트레인을 유도하도록 조정된 것을 특징으로 하는 높은 수준의 다중화가 가능한 액정표시장치. 청구항 4. ( 정정) 제1 항에 있어서, 상기 표면 처리는 5 이하의 액정 분자 경사와, 0.5와 0.75 사이의 d/p 비를 제공하는 것을 특징으로 하는 높은 수준의 다중화가 가능한 액 정표시장치. 청구항 5. 제1 항에 있어서, 상기 표면 처리는 적어도 하나의 셀 벽에 5 내지 70 의 액 정 경사를 제공하는 것을 특징으로 하는 높은 수준의 다중화가 가능한 액정표시장치. 청구항 6. 제1 항에 있어서, 상기 액정셀의 뒷면에 반사판(reflector) 을 더 포함하는 것 을 특징으로 하는 높은 수준의 다중화가 가능한 액정표시장치. 청구항 7. 제1 항에 있어서, 상기 분자 트위스트는 약 270 인 것을 특징으로 하는 높은 수준의 다중화가 가능한 액정표시장치. 청구항 8. ( 정정) 제1 항에 있어서, 온도 변화를 보상하기 위하여 상기 액정 온도를 감지 하고 상기 구동기 회로에 의해 인가된 상기 전압을 변화시키는 수단을 더 포함하는 것 을 특징으로 하는 높은 수준의 다중화가 가능한 액정표시장치. 청구항 9. ( 정정) 제1 항에 있어서, 상기 투과광을 선택적으로 흡수하기 위한 상기 최소 한 하나의 편광판은 상기 액정 재료를 통과하는 광을 편광시키고, 상기 액정 재료를 통 과한 이후에 광을 편광시키는 편광판인 것을 특징으로 하는 높은 수준의 다중화가 가능 한 액정표시장치. 청구항 10. ( 정정) 제1 항에 있어서, 온도 변화를 보상하기 위해 상기 구동기 회로에 의 해 인가된 전압을 변화시키는 수단을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 높은 수준의 다 중화가 가능한 액정표시장치. 262

272 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 3) 특허심판원 심결 (1) 쟁점 (1) 에 대하여, 원사정은 본원발명의 상세한 설명에서 기술하고 있는 실시예 4 에 광흡수수단에 대한 구성이 제시되어 있지 않으므로 실질적으로 실시가 불가능한 것 이라 하고 있는데, 상기 광흡수수단은 액정 표시 장치에서 입사된 광을 제어하여 출력 하는데 필수적인 구성 요소로 본원발명의 상세한 설명에서 제시한 바와 같이 염료, 편 광판 또는 분광판 등을 들 수 있을 것이며 상기 광흡수수단이 없이는 액정 표시 장치의 동작이 실질적으로 불가능하다 할 것이다. 이에 대하여 청구인은 당업자라면 본원발명 의 상세한 설명에서 제시하고 있는 염료, 편광판, 또는 분광판 등의 광흡수수단이 액정 표시장치에 반드시 포함되어야 한다는 것은 당연한 것으로써 광흡수수단이 구체적으로 기재되어 있지 않다 하여 실시가 불가능하다고 볼 수 없다고 주장하고 있다. 그러나, 본원발명의 핵심 요지가 액정에 염료를 첨가하거나 편광판을 사용하거나, 또는 염료와 편광판을 동시에 사용하여 입사된 광을 제어하는 액정장치에 관한 것으로 염료 와 편광판의 사용은 본원발명의 기본이 되는 핵심 구성 요소라 할 것이므로 상세한 설 명의 실시예 4에서 반드시 포함되어야 하는 필수 구성 요소라 할 것이고 당업자라 할 지라도 자의적으로 실시예 4에 편광판 혹은 염료를 포함시키거나 제외시킬 수 있는 구 성 요소는 아니라고 할 것이므로, 실시예 4에서 다른 실시예와는 달리 염료 없이 다른 광흡수수단을 사용하였다면 구체적으로 그 수단을 제시하였어야 할 것이다. 그러나, 이에 대하여 청구인은 당업자라면 당연히 실시예 4에 편광판 2개를 설치하여 실 시할 수 있을 것이라 주장하고 있으나, 설사 상기 청구인의 주장을 받아들여 실시예 4에 편광판 2개를 설치하여 실시한다 하여도 실시예 4에서 기재하고 있는 액정의 두께 8μm에 서 편광판을 사용하여 실시가 가능하다는 설명이 본원발명의 상세한 설명에 기재되어 있 지 않기 때문에 상기 실시예 4 는 상세한 설명에 의하여도 실시가 불가능하다 할 것이다. 그러나, 이에 대하여 청구인은 구두심리과정에서 본원발명이 출원되기 이전에 편광판을 2개 사용하고 액정의 두께 6μm에서 액정장치의 실시가 가능한 것은 공지된 것이므로 실 시예 4 가 실시 가능한 것이라 주장하였으나, 설사 편광판을 2개 사용하고 액정의 두께 6μm에서 액정장치의 실시가 가능하는 것이 공지된 사실이라 할 지라도 본원발명의 요지 와 관련된 핵심 구성 요소에 대하여는 당연히 상세한 설명에 기재하였어야 할 것이다. 따라서, 본원발명의 실시예 4는 본원발명의 액정 표시 장치를 실현하는데 가장 기본적 이고 필수적인 구성 요소인 광흡수수단, 즉 입사된 광을 흡수 또는 통과시켜 광의 출력 을 제어하기 위한 수단인 염료 또는 편광판 또는 분광판 등의 구성에 대하여 전혀 개시 되어 있지 않으므로 실시예 다고 인정된다. 4에 기재된 구성 요소만으로 액정 장치의 실시가 불가능하 (2) 쟁점 (2) 에 대하여, 본원발명의 청구항 (1) 에 대하여 살펴보면, 청구항(1) 에서 다색 물질 을 기재하고 있으나, 상기 다색물질 (pleochroic material) 은 상세한 설명에서 전혀 기재되어 있지 않은 용어로서 그 의미하는 구성 요소를 정확하게 파악하기 어렵게 기재 되어 있어 상세한 설명에 의하여 충분히 뒷받침되고 있지 않는 것으로 판단된다. 이에 대하여 청구인은 상기 다색물질은 상세한 설명에 기재되어 있지 않은 용어나 상세 263

273 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 한 설명의 전반적인 내용과 청구항 (1) 에서 기술된 구성요소를 고려하여 생각해 볼 때 당업자라면 상기 다색물질이 다색성염료 (pleochroic dye) 를 의미하는 것임을 알 수 있다 고 주장하고 있으나, 액정장치 분야에서 사용되는 다색물질은 염료뿐만 아니라 착색편광 판 및 분광판 등이 있을 수 있어 그 의미하는 바를 정확하게 알 수 없다 할 것이다. 따라서, 본원발명의 청구항(1) 의 대색물질 은 상세한 설명에 정의되어 있지도 않은 용 어를 특허청구의 범위에 기재하고 있는 것으로 청구항 분히 뒷받침되지 않는다 할 것이다. (1) 은 상세한 설명에 의하여 충 (3) 쟁점 (3) 에 대하여, 본원발명의 청구항(1) 에서는 액정 장치의 인가 전압에 따른 광 투과도의 히스테리시스 특성, 즉 이력 특성이 실질적으로 없게 하기 위하여 액정 재료 의 탄성 정수, 유전 상수 및 액정 분자의 경사 및 트위스트 각도 및 액정층의 두께 및 피치 등의 파라메타를 함께 조정한다고 기재하고 있는데, 이에 대하여 원사정에서는 상 기 파라메타에 대한 구체적인 한정 없이 단순히 이들을 적절히 조절하여 이력 특성이 없게 한다는 기재는 기능적으로 개재한 것에 불과한 것으로 각각의 파라메타에 대한 한 정이 제시되어 있지 않았으므로 필수 구성요소를 모두 기재하지 아니한 것이라고 하였 으며, 이에 대하여 청구인은 특허청구범위의 기재는 실시예 에서와 같이 구체적인 수치 및 범위를 한정할 필요가 없는 것이라 주장하고 있다. 여기서, 액정의 전압 대 광 투과도의 이력 특성은 액정 층에 인가 전압을 증가시킬때의 광 투과 특성이 변화하는 그래프 특성과 인가 전압을 하강 시킬 때의 광 투과 특성이 변화하는 그래프가 다르게 나타나는 것( 이하 전압/ 광투과 이력 특성 이라 한다.) 으로 서, 이와 같은 특성이 결정되기 위해서는 액정 장치에 사용되는 액정 물질의 전기적 특 성( 예를 들면: 유전상수, 유전 이방성 등), 기계적 특성( 예를 들면: 탄성 특성 등) 및 광 학적 특성( 예를 들면: 복굴절율 등) 등 물질 고유의 특성과 액정 장치내의 액정 분자의 경사각, 트위스트각 및 액정층의 두께 및 피치 등이 결정되어야만 하는 것이라 할 것이 며, 실질적으로는 액정의 전압/ 광투과 이력특성은 k11/k33( 탄성특성 ), Δε/ ε( 유전 특성) 및 액정층의 두께와 피치 등에 의하여 조절되는 것으로 알려져 있다. 만일, 액정 장치가 전압/ 광투과 이력 특성을 가지게 되면 동일한 인가 전압에서도 인가 전압의 상승 시와 하강 시에 서로 다른 광 투과 특성을 나타내게 되므로 액정 장치의 다중화 표시에 중대한 문제점을 발생시키게 되기 때문에 당 분야에 종사하는 사람이라 면 누구나 액정 장치의 다중화 표시를 가능하게 하기 위하여 전압/ 광투과 이력 특성이 없는 액정 장치를 구성하기 위해서 상기 파라메타를 조절하는 노력을 기울일 것으로 판 단되고, 따라서 상기 파라메타들에 대한 최소한의 한정 없이 본원발명의 청구항(1) 에서 기술하고 있는 전압/ 광투과 이력 특성을 실질적으로 제로로 하는 목적을 달성할 수 없 다고 판단된다. 따라서, 본원발명의 청구항 (1) 에서 상기 이력 특성이 없는 액정 장치를 제공하기 위하 여 상기 파라메타에 대하여 최소한의 범위 내지 값을 제시하고 있지 않고 단순히 상기 파라메타들을 나열하고 이들을 적절히 조절한다는 식의 기능적인 표현으로 기재하고 있 어 실질적으로 특허청구의 범위를 특정하고 있다고 볼 수 없으며, 또한 이러한 기재만 264

274 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 으로는 본원발명의 목적인 전압/ 광투과 이력 특성이 없는 액정 장치를 달성하기 위한 필수 구성 요소가 모두 기재되었다고 인정되지 않는다. 다. 이상에서 살펴본 바와 같이 본원발명의 상세한 설명의 실시예 4는 실시가 불가능한 것으로 인정되며, 청구항 (1) 은 상세한 설명에서 충분히 뒷받침 되지 않으며 또한 필수 구성 요소를 모두 기재하지 않은 것으로 판단된다. 4) (1) 특허법원 판결 이 사건 출원발명의 요지 종래 액정표시장치 기술 중의 하나인 TN형 액정표시장치에 있어서의 액정장치는 광투 과/ 전압 특성에서 발생하는 히스테리시스에 의하여 다중화 표시에 한계가 있었는데, 이 사건 출원발명은 히스테리시스가 없는 액정표시장치를 개발함으로서 다중화를 가능하게 하는 것을 그 목적으로 하고 있고, 이에 따른 이 사건 출원발명의 구성요지는 위에서 본 청구범위 제1 항의 기재와 같다. 특히 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항에 의해 포괄된 발명은 셀벽 사이의 다색 재료를 포함하고 적어도 하나의 편광판을 포함하는 액정장치에 관한 것이다. (2) 다색물질에 대한 심사관의 거절이유와 이 사건 심결의 이유가 다른 것인지 여부 이 사건 출원발명의 청구범위에 기재된 다색재료가 의미하는 바는 상세한 설명에 그 기 재가 없어 명확하게 알 수 없지만, 이 사건 출원발명의 청구범위 제1항에서 셀벽 사이 에 포함된 다색재료라고 명확하게 한정하고 있음은 앞서 본 바와 같고, 액정장치 분야 에서 사용되는 물질 중 염료 이외에 착색편광판이나 분광판은 셀 벽 사이에 위치할 수 없는 것이므로 다색재료 는 염료만을 의미하는 것으로 봄이 상당하다 할 것이고, 염료 에 대하여는 이 사건 출원발명의 상세한 설명의 4쪽 13~14 행, 6쪽 12~13 행 에 구체적 으로 기재되어 있을 뿐 아니라 염료를 사용한 액정표시장치의 실시예도 여러 개 포함되 어 있으므로 다색재료가 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 판단한 이 사건 심 결은 잘못되었고 이를 다투는 원고의 주장은 그 이유가 있다. (3) 실시예 4의 실시 가능여부와 출원발명의 청구범위 제1항이 관계가 있는지에 대한 판단 발명의 상세한 설명에는 특허 청구의 범위에 기재된 발명을 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재하면 충분한 것으로서, 상세한 설명에 당해 발명의 구성과 관계 없는 실 시예가 포함되어 있다고 하더라도 당업자가 그 실시예가 그 발명과 관계없는 것임을 쉽 게 알 수 있는 경우에는 그 발명을 실시하는데 장애가 되는 것은 아니므로 이와 같은 경우에 발명의 특허청구의 범위가 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않은 것이 라고 할 수 없다. 이 사건에 있어서 보건대, 이 사건 출원발명의 청구범위 제1항에 기재된 구성 중 셀벽 사이에 포함된 다색재료가 염료를 의미하는 것임은 앞에서 본 바와 같으므로 이 사건 출원발명은 광흡수수단으로 염료를 사용하는 구성으로 한정되어 있는 것이라 할 것이 고, 갑1호증의 기재에 의하면 10개의 실시예 중에 실시예4 에만 광흡수수단으로 염료가 사용되지 않고 있는 사실을 인정할 수 있으므로, 실시 불가능한 실시예4 가 상세한 설명 265

275 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 에 실시예 중의 하나로 기재되어 있다고 하더라도 당업자로서는 실시예4 가 이 사건 출 원발명의 실시예가 아님을 쉽게 파악할 수 있다 할 것이어서, 이 사건 출원발명의 특허 청구의 범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 못한다고 할 수는 없는 것이다. 따라서, 이 사건 심결에서 실시예4 가 이 사건 출원발명의 실시예 중의 하나에 속한다는 전제 아래 그 실시가 불능이라는 이유로 이 사건 출원발명의 특허청구의 범위 제1항이 실시예에 의하여 뒷받침되지 않아 특허를 받을 수 없는 것이라고 한 것은 잘못된 것이 라고 할 것이고, 이와 관련된 원고의 주장은 그 이유가 있다. (4) 이 사건 출원발명의 청구범위 제1 항의 기재가 불명확한지에 관한 판단( 실질적으로 히 스테리시스가 없는 액정장치를 실현하기 위한 필수구성요소가 모두 기재되었는지 여부) 특허가 된 발명의 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구의 범위에 기재된 사항으로 한정되는 것이고( 구 특허법 제57 조), 특허청구의 범위는 일반 사회에 대하여 자기의 권리로서 주장하는 범위를 정함과 동시에 제3자에 대하여 자유로운 실시를 허용 하는 범위를 명확하게 하는 역할을 하는 것으로서 특허청구의 범위에는 특허를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항을 기재하여야 하는 것인바, 그러한 구성 에 있어서 수치를 한정하는 것이 의미가 있다고 하더라도 그 구성만을 기재하는 것에 의하여 당업자가 그 발명의 구성 내용을 쉽게 파악할 수 있다면, 그 구체적인 수치까지 반드시 기재하여야 하는 것은 아니다. 다만, 그러한 구성의 수치를 한정하여 기재하지 아니하는 경우에는 특허청구의 범위가 광범위하게 되는 결과 그 발명의 구성이 신규성이나 진보성이 없게 될 가능성이 많아지 기는 하겠지만 발명의 구성에 있어서 수치 한정을 하지 않았다고 하여 그 기재자체가 불명확하게 된 것이라고 할 수는 없다. 이 사건 출원발명에 있어서 보건대, 이 사건 출원발명의 청구범위 제1 항에 상기 각각 의 어드레스 가능한 요소가 광투과 상태와 광흡수 상태 사이를 직접 스위치할 수 있고, 날카로운 투과/ 전압 특성을 갖지만 실질적인 히스테리시스를 갖지 않도록, 상기 재료의 탄성상수 및 유전상수, 상기 표면정렬에 의해 유도된 분자 경사 및 트위스트 각도, 상 기 재료의 층 두께 및 자연피치의 상기 장치 파라미터들이 집합적으로 조정 (collectively arranged) 되는 과 같이 기재되어 있음은 앞서 본 바와 같고, 위의 각 구 성부분들은 이 사건 출원발명을 실시함에 있어서 필요한 파라미터들임은 당사자 사이에 다툼이 없으므로 위 기재 부분은 비록 개별적인 파라미터들의 수치를 한정하지는 않았 지만, 그로 인하여 이 사건 출원발명의 발명의 상세한 설명에 위 파라미터를 특정하는 기재가 누락되었다는 이유로 기재불비가 되거나 그 특허청구의 범위가 광범위하므로 신 규성이나 진보성이 없게 될 수 있는 것은 별도로 하고, 위 기재 자체가 불명확한 것이 되는 것은 아니므로 위 특허 청구의 범위의 기재가 불명확하다는 이 사건 심결의 판단 은 잘못된 것이라고 할 것이고 이를 다투는 원고의 주장도 그 이유가 있다. (5) 소결 이 사건 출원발명은 그 특허 청구의 범위의 기재가 불명확하지도 않을 뿐 아니라, 특허 청구의 범위 중 다색재료 에 관한 부분이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있 266

276 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 고, 실시예4 는 이 사건 출원발명과 관련이 없는 것임에도 이 사건 심결은 이와 상반되 는 이유로 이 사건 출원발명의 등록을 거절사정한 것이 정당하다고 하였으므로 이는 위 법하다. 5) 검토 의견 청구 범위의 구성에 대한 수치 한정과 관련된 거절 결정 취소불복사건에 있어서 구성 에 있어서 수치를 한정하는 것이 의미가 있다고 하더라도 그 구성만을 기재하는 것에 의하여 당업자가 그 발명의 구성 내용을 쉽게 파악할 수 있다면, 그 구체적인 수치까지 반드시 기재하여야 하는 것은 아니다. 다만, 그러한 구성의 수치를 한정하여 기재하지 아니하는 경우에는 특허청구의 범위가 광범위하게 되는 결과 그 발명의 구성이 신규성 이나 진보성이 없게 될 가능성이 많아지기는 하겠지만 발명의 구성에 있어서 수치 한정 을 하지 않았다고 하여 그 기재 자체가 불명확하게 된 것이라고 할 수는 없다. 1) 개요 발명의 명칭: 자동 2륜차의 리어그립장치 원심: 99원683 주문: 심결취소 2) 발명의 내용 청구항 1. 차체 프레임(2) 의 후부에 돌출되게 설치한 자동 2 륜차의 리어그립 (30) 에 있어 서, 상기 리어그립 (30) 은 상기 차체 프레임(2) 후부의 좌우로 돌출되며, 또한 좌우 리어 그립(31)(31) 을 좌우 일체로 구성하고, 상기 리어그립 (30) 의 후부를 차체 프레임(2) 후 부에 배치된 리어카울 (48) 의 하부에 수납함과 동시에, 상기 리어그립 (30) 은 그 좌우 리 어그립(31)(31) 의 앞부분이 고착되고, 또 후방으로 연장 설치된 지지브라켓편 (33)(33) 을 개재하여 차체 측에 결합되어 있는 것을 특징으로 하는 자동 2 륜차의 리어그립장치. 청구항 2. 제1 항에 있어서, 상기 리어그립 (30) 은 상기 리어카울 (48) 에 수납한 후 상기 차체 프레임(2) 에 장착하도록 한 것을 특징으로 하는 자동 2 륜차의 리어그립장치. 3) 특허심판원 심결 본원 제1 항 발명과 인용발명을 구체적으로 대비하여 보면, 발명의 구성에서는 본원 제1 항 발명에서 특징부분으로 기재된 리어그립 (30) 이 차체프레임 (2) 후부의 좌, 우로 돌출 된 것은 인용발명의 자동 2 륜차의 후방에 설치된 테일커버 (20) 의 양측에 각각 그립바아 267

277 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 (22) 가 돌출되어 있는 것과 같은 것이고, 또한 그 특징부분으로 기재된 리어그립 (30) 의 후부를 차체 프레임(2) 후부에 배치된 리어카울 (48) 의 하부에 수납함과 동시에 그 좌, 우 리어그립 (31)(31) 의 앞 부분이 고차된 것은 인용발명에 기재된 그립바아 (22) 의 전부 바아(32)(32) 가 시이트 레일(13) 에 용접되어 있는 좌, 우 한쌍의 전브라켓 (27)(27) 에 볼 트(37) 에 고정되고, 그 후부바아 (33)(33) 는 시이트 레일(13) 의 절곡부 (13a) 의 브라켓 (29) 에 고정된 후브라켓 (42) 의 파이프(41) 에 볼트(47) 에 의해 고정되어 있는 것과 유사한 것 으로 보여지므로 양 발명은 그 특징부분의 기술적 구성이 동일성의 것으로 인정되고, 작용효과에서도 긴 물건을 적재할 경우에 리어그립 ( 그립바아 ) 이 방해가 되지 않게 된다 는 등의 효과는 같은 것이라고 하겠다. 다만, 본원 제1 항 발명에서 리어그립 (30) 이 좌, 우 리어그립 (31)(31) 이 좌, 우 일체로 구 성된 점과 리어그립 (30) 을 차체측에 결합하는데 지지브라켓편 (33)(33) 을 이용하고 있는 점이 인용발명과 차이가 있으나, 1 리어그립 (30) 의 좌, 우 리어그립 (31)(31) 을 좌, 우 일체로 구성하는 점은 당해 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명에 기재된 전부바아와 후부 바아 및 중간바아로 분할된 그립바아 ( 리어그립 ) 을 필요에 따라 일체형으로 형성한 정도 의 것으로 그 일체형으로 형성함에 기술적인 곤란성이 있다고 보여지지 아니하고, 작용 효과에서도 리어그립이 충분한 강성을 가진다는 효과는 당연하게 예측되어지는 정도의 것이라고 하겠고, 2 리어그립 (30) 을 차체측에 결합하는데 지지브라켓편 (33)(33) 을 이용하고 있는 점은 일반적으로 기계부품 등을 결합 지시하는데 있어 브라켓편이 관용적인 수단으로 이용되 고 있는 것이라고 할 것이므로 이 또한 기술적인 곤란성이 있다고 보여지지 아니한다. 다음, 특허청구의 범위 제2 항의 발명( 이하 본원 제2 항 발명 이라 한다) 을 살펴보면, 본 원 제2항 발명은 독립항인 본원 제1 항 발명을 인용한 종속항인 바, 특허출원에 있어서 특허청구범위가 2 이상의 항인 경우에 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 등록이 거절되어야 하는 것이므로 ( 대법원 선고, 94후203 판결 참 조) 본원제2 항 발명에 대하여는 구체적인 판단을 하지 아니한다. 따라서 본원발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명 에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정되고, 이와 같은 취지로 거절한 원사정 은 정당하다고 판단된다. 4) 특허법원 판결 출원발명 ( 이하에서는 특허청구범위 제1 항의 발명만을 의미하는 것으로 한다) 의 기술적 구성 중 1, 3의 구성은 인용발명의 기술적 구성과 동일하고, 그로 인하여 리어그립을 차체 프레임 측방으로 돌출시켜 시이트나 차체 프레임 상부로 돌출되지 않도록 하여 긴 물건 등의 화물 적재 시에 방해가 되지 않도록 하는 출원발명의 주된 목적 내지 작용효 과 또한 인용발명과 동일하다 할 것이다. 3의 구성과 관련하여 원고는 인용발명은 그 립바아의 전부 및 후부가 테일카바의 중간부를 관통하는 것이어서 출원발명과 상이하다 268

278 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 고 주장하고 있으나, 인용발명 역시 그립바아 (22) 의 후부에 해당하는 파이프가 테일카 바(20) 의 하부에 수납되는 구성으로 되어 있으므로 양 발명의 구성이 상이하다 할 수 없다. 출원발명의 기술적 구성 중 2는 좌우 리어그립을 좌우 일체로 구성한 것에 비하여, 인 용발명은 좌우 그립바아를 전부 바아(32), 중간 바아(34), 후부 바아(33) 로 각 구성하고 좌우의 후부 바아를 후부 파이프(41) 로 연결하여 구성하되, 이들을 모두 볼트로 결합하 여 구성한 차이가 있는바, 볼트로 결합된 구성에서 일체로 형성하는 구성을 발명하는 것은 당업자에게는 매우 용이한 것이라 할 것이어서 구성의 곤란성이 있다고 하기 어렵 고, 출원발명에서 리어그립을 좌우 일체로 구성하게 되면 볼트 결합에 비하여 리어그립 의 강도가 더 높아진다고 할 수는 있겠으나, 그러한 차이는 당업자에게 당연히 예측되 는 정도의 차이에 불과할 뿐만 아니라, 인용발명의 경우에도 그 명세서 제589면 우측 마지막 줄에서 제590면 좌측 두 번째 줄까지에 기재되어 있는 바와 같이 그립바아가 탠 덤 라이더로부터의 큰 부하를 견뎌낼 정도로 충분히 큰 강도로 시이트레일 (13) 에 지지 된다는 것이므로 양 발명에 있어서 리어그립 ( 그립바아 ) 의 강도에 있어서 현저한 차이가 있다고 할 수 없다. 또한 출원발명의 기술적 구성 중 4는 좌우 리어그립 (31)(31) 의 앞부분이 고착되고, 또 후방으로 연장 설치된 지지브라켓편 (33)(33) 을 개재하여 차체 측에 결합되어 있는 것에 비하여, 인용발명은 그립바아 (22) 의 전부 바아(32)(32) 를 좌우 한 쌍의 전브라켓 (27)(27) 을 개재하여 시이트레일 (13) 에 볼트(37) 결합시키고, 또 파이프 (41) 가 브라켓 (42) 와 후브 라켓(29) 을 개재하여 시이트레일 (13) 에 볼트 결합되어 있는 차이가 있는바, 출원발명에서 좌우 리어그립의 앞부분이 브라켓편에 고착되는 구성은 어떻게 고착되는 지에 대하여 한 정을 하고 있지 않으므로 인용발명에서 그립바아의 전부 바아가 전브라켓에 볼트 결합되 어 있는 구성과 차이가 있다 할 수 없고, 출원발명에서 리어그립이 브라켓편을 개재하여 차체에 결합되어 있다는 구성도 인용발명에서 여러 가지 브라켓을 개재하여 차체에 결합 되어 있는 구성과 동일하며, 다만 출원발명은 지지브라켓편이 후방으로 연장 설치된 구 조로 되어 있다는 점에 있어서 인용발명의 브라켓과는 구조를 달리하나, 기계 부품으로 흔히 사용되는 브라켓의 형상과 모양은 당업자가 용이하게 변경하거나 적절히 선택하여 사용할 수 있는 것이고, 출원발명에 있어서 브라켓의 형상과 모양이 기술적 의미를 가지 기 위하여는 리어그립 및 리어카울의 구체적 구성과 브라켓과의 유기적 결합관계에 대하 여 청구함으로써 종래 기술에 비하여 부품 제작과 조립의 효율성이 현저히 증대되었다는 등의 효과가 달성되어야 할 것인데, 출원발명은 단순히 브라켓편이 후방으로 연장 설치 되어 있다는 구성에 대하여만 청구함으로써 인용발명의 브라켓편에 비하여 구성의 곤란 성이나 작용효과의 현저성을 인정할 수는 없다 할 것이다. 한편, 원고는 인용발명은 그립바아를 파지하는 탠덤 라이더의 손이 마후라에 의하여 가 열되지 않도록 하는 것을 목적으로 하므로 출원발명과는 목적이 상이하다고 주장하나, 출원발명의 진보성 판단의 근거가 되는 인용발명은 그 특허공보에 기재된 발명의 목적 및 청구범위만으로 한정되는 것이 아니라 그 공보의 도면을 포함하여 명세서 전반에 나 269

279 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 타난 기술적 구성 및 작용효과를 통하여 알 수 있는 모든 기술적 사항을 말하는 것이므 로, 출원발명을 단순히 인용발명의 공보에 기재된 발명의 목적 및 특허청구의 범위와 비교하여 양 발명이 전혀 상이한 목적이나 기술적 사상을 대상으로 하고 있다는 원고의 위 주장은 이유 없다. 나아가 원고는 출원발명에서 리어그립과 리어카울 및 브라켓의 구성과 형상 및 결합관 계는 인용발명의 그것들과 전혀 상이하고 효과도 상이하다는 취지로 주장하나, 출원발 명은 특허청구의 범위에 기재된 사항으로 파악되어야 하는 것이지 발명의 상세한 설명 에 기재된 사항으로 확대하여 해석할 수는 없다 할 것이므로 발명의 상세한 설명에 나 타난 모든 기술적 사항 중 일부의 사항만을 특징으로 삼아 특허청구의 범위로 기재한 출원발명에 있어서 나머지 기술적 사항 전체에 대하여 구성과 효과의 차이를 주장할 수 는 없는 노릇이라 할 것이다. 이상을 종합하면, 출원발명은 인용발명에 비하여 그 기술적 구성의 곤란성이나 작용효 과의 현저성이 인정되지 않아 당업자라면 인용발명에 의하여 출원발명을 용이하게 발명 할 수 있다고 봄이 상당하다 할 것이다( 특허청구의 범위 제1항이 진보성이 인정되지 아 니하는 한, 제2항에 대하여는 살펴볼 필요도 없이 출원 전체가 등록이 거절되어야 할 것이다). 5) 검토 의견 원고는 출원발명에서 리어그립과 리어카울 및 브라켓의 구성과 형상 및 결합관계는 인 용발명의 그것들과 전혀 상이하고 효과도 상이하다는 취지로 주장하나, 출원발명은 특 허청구의 범위에 기재된 사항으로 파악되어야 하는 것이지 발명의 상세한 설명에 기재 된 사항으로 확대하여 해석할 수는 없다 할 것이므로 발명의 상세한 설명에 나타난 모 든 기술적 사항 중 일부의 사항만을 특징으로 삼아 특허청구의 범위로 기재한 출원발명 에 있어서 나머지 기술적 사항 전체에 대하여 구성과 효과의 차이를 주장할 수는 없는 노릇이라 할 것이다. 5. 인용 문헌들의 결합에 의한 구성의 곤란성 및 효과의 현저성에 관한 발명 (1) 개요 발명의 명칭: 일련번호 추출기능을 가진 유가증권 계수장치 및 그 방법 원심: 특허법원 2007허3110 주문: 심결취소 270

280 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 (2) 발명의 내용 청구항 1 홉퍼 센서에 의해 홉퍼에 있는 유가증권을 감지하여 모터와 클러치를 구동하여 유가증 권을 장치 안으로 급지하는 제1 단계; 급지된 유가증권의 상태를 검출하여 중송/ 체인/ 잼 에러 처리하는 제2 단계; 유가증권을 라인 단위로 스캔하여 내부 메모리에 이미지 데이터로 저장하는 제3-1 단계; 상기 내부 메모리에 저장된 이미지 데이터로부터 유가증권의 가장자리 경계선을 찾는 제3-2 단계; 상기 이미지 데이터에 하여 기하학적 보정과 전처리를 하여 기울어짐 또는 기하학적 왜 곡에 대한 보상을 하는 제3-3 단계; 상기 보상된 이미지 데이터에 대해서 유가증권의 투입방향에 따라 템플릿 매칭을 이용 한 패턴 인식 방법을 사용하여 권종을 인식하는 제3-4 단계; 상기 권종이 인식된 유가증권에 대해서 미리 알고 있는 일련번호 위치 정보를 이용하여 일련번호 영역을 설정하고 권종별 일련번호 영역의 이미지를 추출하는 제3-5 단계; 상기 추출된 이미지 데이터를 일정한 크기의 정규화 된 이미지 데이터로 만드는 제3-6 단계; 상기 이미지 데이터를 저장하고 출력하는 제3-7 단계; 권종이 인식된 유가증권을 계수하고 유가증권 인식 결과에 따라 스택커와 리젝트 포켓 으로 배출하는 제4 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유가증권 계수 방법. (3) 특허심판원 판결 이 건 발명에서, 청구항 1 발명의 구성요소들 중 제3-5 단계를 제외한 나머지 구성들은 기술분야가 동일 또는 유사한 비교대상발명들에 일부씩 나와 있거나 공지기술에 해당하 여 기술적 특이성이 있다고 볼 수 없으므로, 제1 항 발명에 대해 살펴보면, 제1항 발명의 상기 권종이 인식된 유가증권에 대해서 미리 알고 있는 일련번호 위치 정보를 이용하여 일련번호 영역을 설정하고 권종별 일련번호 영역의 이미지를 추출하는 제3-5 단계 에 대 비되어 인용발명 1에서는 지폐(14) 의 부호(18) 영역만을 이미지센서 (17) 로 스캔하여 그 이미지를 기억장치 (32) 에 기억하는 점을 알 수 있다. { 인용발명 1의 도6에서는 100달러 및 50 달러 지폐의 일련 번호를 부호(18) 로 예시하고 있으므로, 인용발명 1의 부호(18) 는 지폐의 일련번호를 포함한다고 할 것이다.} 그리고 인용발명 1에서는 광학식 센서(24 및 25) 및 자기 센서(26) 를 이용하여 지폐의 권종을 먼저 판단하고 이 권종 판단 결과를 바 탕으로 부호(18) 가 있는 영역을 결정하여 부호(18) 를 스캔하는 점을 알 수 있다. { 인용발 명1에서는 각 권종별로 부호가 있는 영역에 관한 정보를 미리 저장하고 있을 것으로 추 정된다.} 정리하면, 이 건 제1항 발명에서는 유가증권의 전체 이미지를 먼저 스캔하여 획 득한 다음 권종 판별후 전체 이미지에서 일련번호 영역만을 추출하는 데 반하여, 인용발 명1에서는 권종 판별을 먼저 한 후 해당 권종에 대해 미리 알고 있는 위치의 일련번호 영역만을 스캔하여 획득하는 점이 서로 상이하나 인용발명 1의 출원시 ( ) 에 비하여 이 건 특허의 출원시 ( ) 에는 이미지 센서의 스캔 성능과 프로세서의 271

281 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 처리 성능이 현저히 향상되었음이 자명하므로, 이 건 특허의 출원시점에서 인용발명 1에 서의 처리 순서를 변경하여 전체 이미지를 먼저 얻고 나중에 그 일부 영역을 취하는 것 으로 변경하는 것은 당업자에게 있어서 용이하다고 할 것이다. (4) 특허법원 판결 기술적 구성의 대비에서, 청구항 1 발명의 구성요소들 중 제3-5단계를 제외한 나머지 구성들은 기술분야가 동일 또는 유사한 비교대상발명들에 일부씩 나와 있거나 공지기술 에 해당하여 기술적 특이성이 있다고 볼 수 없으나, 그 중 제3-5 단계는 비교대상발명 들에 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람 이 비교대상발명들을 결합하더라도 청구항 1 발명의 다른 구성요소들과 유기적으로 결 합된 제3-5 단계를 쉽게 도출할 수 없으므로, 청구항 1 발명은 전체적으로 기술적 구성 의 곤란성이 인정된다. 작용효과의 대비에서, 청구항 1 발명은 동일한 기술분야에 속하는 비교대상발명 1과 목 적이 유사하고, 일부 구성들은 비교대상발명들에 부분적으로 공지되어 있지만, 청구항 1 발명의 일부 단계가 비교대상발명들에 개시되어 있지 아니하여 비교대상발명들과 기 술적 구성이 상이하고, 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들을 결합하여도 용이하게 발명할 수 없으므로 구성의 곤란성이 인정되며, 비교대상발명들에 비하여 차별화된 현저한 작용 효과가 인정되므로, 비교대상발명들만으로는 청구항 1 발 명의 진보성을 부정할 수 없다고 할 것이다. (5) 대법원 판결 이 사건 특허 발명은 비교대상발명 1, 2, 3과 기술 분야가 동일하고 목적이 공통되며, 이 사건 제1항 발명의 원심 판시 제3-5 단계의 구성 이외의 나머지 구성은 비교대상발 명 1, 2, 3 에 의하여 공지되어 있고, 원심 판시 제3-5 단계의 구성에 대해 보더라도, 이 사건 특허 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자( 이하 통상의 기술자 라 한다) 가 당해 기술 분야의 기본적 과제 등에 비추어 용이하게 비교대상발명 1, 2의 결 합 또는 조합에 이를 수 있다고 인정할 수 있으며, 나아가 이 사건 특허 발명의 출원 당시의 기술 수준과 비교대상발명 1, 2 의 기술 내용 등을 고려하여 보면, 원심 판시 제 3-5단계는 통상의 기술자가 용이 하게 생각해 낼 수 있는 사항이라 할 것이고, 이 사 건 특허 발명에서 기대되는 효과 역시 비교대상발명 1, 2, 3을 결합한 것으로부터 충분 히 예측할 수 있는 정도이다. 따라서 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발 명 1, 2, 3 으로부터 용이 하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 할 것이다. (6) 검토의견 특허 발명의 출원 당시의 기술 수준과 비교대상발명들의 기술 내용을 파악함에 있어, 특허법원에서는 기술적 사상과 작용 효과의 차이를 인정하였고, 대법원에서는 동일한 272

282 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 기술 분야이며 예측 가능한 정도의 작용효과인 것으로 인정한 것으로, 이 기술 분야에 서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들을 결합하여 용이 하게 발명할 수 있으 며, 그 작용효과 역시 예측 가능한 정도인 경우 당연히 그 진보성은 부정된다. (1) 개요 발명의 명칭: 원판형 공작물 에칭장치 원심: 특허법원 2006허138 주문: 일부인용 일부기각 (2) 발명의 내용 청구항 1 최소한 두 가지 처리액으로 원판형 공작물을 가공하는 특히, 규소원판을 에칭하기 위해 캐리어가 장착된 장치에 있어서, 상기 캐리어(1) 가 환형 원통(20) 의 내부공간 (21) 에 들 어 있고, 처리액을 모으기 위해 원통(20) 에는 적어도 2 개 이상의 환형덕트 (25,26,27) 가 내부공간 (21) 으로 열려 있도록 제공되어 있으며, 캐리어(1) 와 원통(20) 간의 상대위치를 변경할 수 있도록 장치가 배열되어 있는 것을 특징으로 하는 원판형 공작물 에칭장치. (3) 특허심판원 판결 1) 이 건 특허 발명( 제1항- 제11 항) 과 인용 발명들( 인용 발명1- 인용 발명5) 은 모두 이 건 특허 발명의 우선권주장일 ( ) 이전에 특허청 도서관에 입고된 사실이 인정된 다. 또한 위 간행물은 외국에서 반포된 간행물에 해당되고, 이 건 심판청구는 이 건 특 허 발명의 등록일인 부터 5 년이 경과하여 청구된 것이어서, 이 건 특허 발명 의 출원 당시에 시행중이던 구 특허법( 법률 제4209 호로 전문개정되기 전의 것을 말한다. 이하 같다.) 제98 조( 제척기간 ) 의 규정에 의하면 위 간행물 자체로서는 이 건 심판청구를 할 수 없으나, 외국에서 반포된 간행물이라도 국내에 반입되어 누구든지 열람할 수 있는 상태에 놓이게 되고, 그 이후부터는 이를 특허법 제29조 제1항 제2호의 국내에서 반포된 간행물 에 해당한다고 볼 것이므로 ( 대법원 선고 70후64 판결 등 참조), 이로 보면, 위 간행물들은 이 건 특허 발명의 우선권주장일 이전에 국내 에서 반포된 간행물로 인정된다. 2) 이 사건 제1, 2, 3, 5, 7항 발명은 비교대상발명 1 또는 2 로부터, 이 사건 제4항 발 명은 비교대상발명 1 또는 2와 비교대상발명 3 을 결합하여, 이 사건 제6항 발명은 비교 대상발명 1 또는 2와 비교대상발명 4 또는 5 를 결합하여, 이 사건 제8 내지 11항 발명 273

283 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 은 비교대상발명 1 로부터 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자( 이하 당업자 라고 한다) 가 용이 하게 발명할 수 있으므로, 이 사건 특허 발명은 비교대상발명들에 비하여 진보성이 없다. (4) 특허법원 판결 1) 비교대상발명 1( 미국 특허공보 ) 은 우리나라과학기술정보연구원에 입고 되고, 비교대상발명 2( 일본 공개실용신안공보 ) 는 , 비교대상발명 3( 미국 특 허공보) 은 , 비교대상발명 4( 일본 공개특허공보 ) 는 , 비교대상 발명 5( 일본 공개특허공보 ) 는 특허청에 각 입고되어, 누구든지 열람할 수 있는 상태에 놓여 있었던 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 비록 비교 대상발명들이 기재되어 있는 것은 미국과 일본에서 발행된 간행물이나 위 간행물들은 위와 같이 국내에 반입되어 누구든지 열람할 수 있는 상태에 놓인 후에는 구 특허법 제 6조 제1항 제2 호의 국내에서 반포된 간행물 에 해당되고, 위 간행물들이 국내에 각 반 입된 일자가 이 사건 특허발명의 우선권 주장일인 보다 이전임이 역수상 명백하므로, 이 사건 특허발명이 비교대상발명들에 비하여 신규성 또는 진보성이 없다 는 이 사건 심판청구에는 구 특허법 제98조가 적용되지 아니하므로 제척기간의 제한이 없다. 따라서 이 사건 심판청구가 구 특허법 제98조의 규정에 위반된다는 원고의 주장은 이유 없다. 2) 이 사건 제1 내지 5항 발명 및 제7 내지 11항 발명은 비교대상발명들의 결합에 의하 여 당업자가 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 인정되지 않아 그 특허등록이 무효이 지만, 이 사건 제6 항 발명은 진보성이 부정되지 않아 그 특허등록이 유효하므로, 이 사 건 심결 중 이 사건 제6 항 발명에 대한 부분은 위법하고, 나머지 청구항에 대한 심결은 정당하다. 3) 이 사건 제6항 발명은 비교대상발명 1 또는 2와 비교대상발명 4 또는 5와는 기본적 인 구조가 상이하고, 위 비교대상발명들을 단순히 결합하여 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있다고 보기 어려우며, 그 효과에서 현저한 차이가 있다고 할 것이므로, 이 사건 제6항 발명은 비교대상발명 1, 2, 4, 5 및 이들의 결합에 비해 진보성이 있다. (5) 대법원 판결 1) 이 사건 제6항 발명의 기술구성을 전제로 기록에 의하여 이 사건 특허청구범위 제6 항( 이하 이 사건 제6 항 발명 이라 한다) 과 비교대상발명들을 대비하여 보면, 액체 형태 의 처리액의 분리회수를 위한 여러 개의 덕트라는 기술구성 및 캐리어와 원통간의 상대 위치 변경장치라는 기술구성은 비교대상발명 1 의 상 하부 컵 구조 및 승강장치 구조에 개시되어 있거나, 비교대상발명 2 의 내외측 컵 구조 및 웨이퍼 척 또는 내측 컵의 상하 이동장치 구조에 개시되어 있고, 기체 형태의 처리액을 외부로 배출하기 위해 덕트를 274

284 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 덕트에 형성된 출구를 통하여 환형공간과 연결하는 기술구성은 비교대상발명 4의 본체 를 본체에 형성된 배기공을 통하여 덕트와 연결하는 구조에 개시되어 있거나, 비교대상 발명 5 의 폐액을 배출하는 환형덕트의 구조에 개시되어 있음을 알 수 있는바, 여러 개 의 덕트와 상대위치 변경장치라는 기본적 기술구성에 덕트와 연결되는 환형공간이라는 기술구성을 결합함에 있어 특별한 곤란성이 있다거나, 이를 결합한 구성인 이 사건 제6 항 발명의 효과가 비교대상발명 1 또는 2에 비교대상발명 4 또는 5를 단순 결합한 효과 보다 현저하다고 할 수 없으므로, 이 사건 제6 항 발명은 진보성이 없다. 2) 원심이 이 사건 제6항 발명의 환형공간에 대한 기술구성을 각 덕트와 환형공간이 모 두 맞닿아서 직접 연결되는 구성으로 제한 해석한 다음, 비교대상발명들의 결합으로 상 정 가능한 실시례 중 한정된 몇몇 실시례와의 대비를 통하여 양자의 기본적인 구조가 상이하고 이 사건 제6항 발명의 비산 처리액 처리 효과가 우수하다는 이유로 이 사건 제6항 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 취지로 판단한 것은 특허청구범위의 해석 및 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해한 결과이므로, 이를 지적하는 피고의 상고이유 는 이유 있다. (6) 검토 의견 특허권의 권리범위는 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 권리 범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하여 명세서 전체로서 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만 그 경 우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 권리 범위를 확장하여 해석하거나 제한하여 해석 하는 것은 허용되지 아니한다. (1) 개요 발명의 명칭: 매립형 보온카바 슬라이드 조인트 원심: 특허법원 2004허 2673 주문: 청구기각 (2) 발명의 내용 청구항 1 고온, 고압의 유체가 이동하는 지하매설 배관과 고정 결합하는 조인트 장치에 있어서 단열재를 에워싸는 외통(100) 에 유체 누설시 슬라이드 (103) 표면에 파우다 패킹(113) 을 275

285 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 주입할 수 있도록 패킹주입구 (116) 를 뚫어, 조인트 챔버(104) 에 부착된 패킹 실린더 (115) 를 패킹주입구 (116) 에 끼워서 용접처리한 것을 특징으로한 매립형 보온카바 슬라이 드조인트. (3) 특허심판원 판결 1) 이 건 등록고안과 인용고안 2의 기술분야에 있어서 양자는 모두 관 연결조인트로 동 일하며, 그 기술적 과제에 있어서도 관 연결조인트의 기밀성 향상 및 조립의 용이성을 확보하는 것으로 양자가 동일한 것이어서 이 건 등록고안과 인용고안 일하다고 하겠다. 2는 그 목적이 동 2) 이 건 등록고안의 청구항 1 과 인용고안의 차이점에 대하여 살펴보면, 먼저 외통(100) 의 패킹주입구 (116) 의 유무는 단순히 패킹실린더의 길이를 조절함에 따라 당연히 형성 되는 것이고, 패킹실린더의 길이를 조절하는 것은 당업자가 필요에 따라 단순히 설계를 변경하는 정도에 불과하고 나아가 인용고안 1 의 패킹실린더 (12) 가 리테이너 (11) 의 밖으 로 연장되어 형성된 것과 동일한 것이라 하겠는바, 인용고안 2로부터 이 건 등록고안의 청구항 1의 고안과 같은 구성을 안출해 내는 것이 당업자에게 별다른 기술적 어려움이 있는 것으로 인정되지 않는다. 이 건 등록고안의 청구항 2는 제1 항의 종속항으로, 청구항 2의 외통에 누수감지용 구 멍을 형성한 구성은 인용고안 3 의 스리브(8) 에 구멍(8) 을 형성한 구성으로부터 당업자 가 극히 용이하게 안출할 수 있는 정도에 불과하고, 청구항 3 내지 청구항 4는 인용고 안 3 의 폴리우레탄액 주입용 구멍(8) 과 동일한 것이다. 3) 따라서, 이 건 등록고안의 청구항 1 내지 청구항 4는 인용고안 2, 3으로부터 당업자 가 필요에 따라 단순히 설계를 변경하는 정도에 불과한 것이고, 이로 인한 작용효과 또 한 인용고안으로부터 당연히 예측되는 것이어서 인용고안에 비하여 향상된 작용효과상 의 진보가 있는 것으로 인정되지 않는다 하겠다. 4) 이 건 등록고안은 인용고안 2 와 목적이 동일하고, 구성에 있어서도 그 일부 구성이 인용고안과 동일하며 다른 부분의 구성수단은 단순히 길이를 변경하는 정도의 설계변경 에 해당하는 것이어서, 인용고안으로부터 이 건 등록고안과 같은 기술적 구성을 하는 것이 당업자에게 별다른 기술적 곤란성이 있는 것으로 인정되지 아니할 뿐만 아니라 이 로 인한 작용효과 또한 인용고안으로부터 당연히 예측되는 효과 이상의 진보된 작용효 과가 있는 것이 아니므로, 이 건 등록고안은 당업자가 인용고안들로부터 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이라 하겠다. (4) 특허법원 판결 1) 이 사건 고안과 비교대상 고안은 기술분야가 동일하고, 기술적 과제도 동일하므로, 양 고안의 목적은 서로 동일하다. 2) 이 사건 제2항 고안과 비교대상고안 2의 구성상 차이점은 두가지로 나누어 볼수 있 276

286 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 으며, 차이점 1 은 비교대상고안에도 대응 구성이 개시되어 있으며, 차이점 2는 모든 기 술분야에서 지극히 상식적인 것이므로, 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 비 교대상고안들로부터 이 사건 제2 항 고안의 구성을 극히 용이하게 도출해 낼 수 있다. 3) 이 사건 제3 항 고안은 외통(100) 에 폴리우레탄폼 주입구(112) 를 추가로 형성한 것에 특징이 있으나, 이는 비교대상고안 3 의 슬리브(8) 에 구멍(8 ) 을 형성한 구성과 동일하므 로, 결국 이 사건 제3항 고안은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상고 안 1 내지 3 으로부터 극히 용이하게 생각해 낼 수 있는 것에 해당한다. 4) 따라서 이 사건 제2, 3 항 고안은 비교대상고안들에 의하여 진보성이 부정된다. (5) 대법원 판결 1) 이 사건 등록고안의 목적은 유체의 열이 외부로 방출되는 것을 막을 뿐 아니라 조인 트 장치의 유체누설시 외통을 분해하지 않고 패킹주입볼트만을 풀어 파우다 패킹을 패 킹실린더 안으로 재주입하여 누설유체를 차단하는 보온 카바 슬라이드 조인트를 제공하 는 것으로, 이 사건 등록고안의 목적은 비교대상고안들이 인식하지 못한 문제점을 인식 하고 그 문제점을 해결하려고 하고 있다는 점에서 비교대상고안들의 목적과는 다르다고 할 것이다. 2) 차이점 1 의 구성에 대해, 비교대상고안들은 유체가 누설된 경우에 외통을 분해하여 야만 파우다 패킹을 재주입할 수 있다는 문제점을 인식하지 못하였음에 반하여, 이를 인식하고 그것을 해결한 구성이고, 이러한 구성상의 차이로 인하여 이 사건 제2항 고안 은 외통을 분해하지 않고 패킹주입볼트만을 풀어 파우다 패킹을 패킹실린더 안으로 다 시 주입할 수 있다고 하는 비교대상고안들이 가질 수 없는 작용효과를 가질 수 있다. 차이점 2 의 구성에 대해, 비교대상고안들에서 찾아보기 힘들며, 비교대상고안들의 경우 에는 땅을 파내고 조인트까지 해체하여야 누수 여부를 확인할 수 있음에 비하여, 이 사 건 제2항 고안의 경우에는 위 차이점 2 구성에 의하여 매립된 부분의 땅을 파내기만 하 면 조인트 해체 없이 유체의 누수 여부를 확인할 수 있는 작용효과가 있으므로, 이 기 술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상고안들에 의하여 이 사건 제2항 고안을 극히 용이하게 고안해 낼 수 있다고 할 수 없다. 3) 이 사건 제3항 고안의 경우 위에서 본 차이점 1 구성을 그대로 가지고 있으며 그에 더하여 외통(100) 에 폴리우레탄폼 주입구(112) 를 형성한 것으로서, 앞서 본 바와 같이 위 차이점 1 구성만으로도 비교대상고안들에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 있다고 할 수 없는 이상 비교대상고안들에 의하여 진보성이 부정될 수 없다고 할 것이다. 4) 그렇다면, 이와 달리 이 사건 제2, 3항 고안이 비교대상고안들에 의하여 진보성이 부정된다고 한 원심판결은 고안의 진보성 판단에 관한 법리를 오해함으로써 판결의 결 과에 영향을 미쳤다고 할 것이므로 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. 277

287 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 (6) 검토 의견 복수 개의 비교대상문헌을 결합한 구조가 본원 발명의 구조와 대응한다 할지라도 비교 대상문헌들이 인식하지 못한 문제점을 해결하는 작용효과를 가지는 구성으로 인정되는 경우 진보성을 인정한다. 6. 비즈니스 (BM) 관련 발명 < 판단 기준> 비즈니스 관련 발명이라 함은 정보기술을 이용해 실현한 새로운 비즈니스 시스템이나 비즈니스 방법에 관한 발명을 말하고, 이러한 비즈니스 관련 발명에 해당하려면 컴퓨터 상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있어야 한다. (1) 개요 발명의 명칭: 생활쓰레기 재활용 종합관리방법 원심: 특허법원 2000허 5438 주문: 상고기각 (2) 발명의 내용 청구항 1 배출자 신상정보가 입력된 바코드스티커와, 배출 쓰레기가 표시된 달력지는 관할 관청 에서 각 배출자에게 배포하고 각 배출자들은 정해진 규정에 의해 정확하게 분리된 쓰레 기를 규정 쓰레기 봉투에 담아서 배출하되 반드시 배출자 신상정보가 입력된 바코드스 티커를 쓰레기 봉투에 부착하여 배출하며, 수거자는 배출된 쓰레기를 요일별로 정확하 게 분리수거하여 집하장으로 이송하여 재활용 쓰레기와 매립, 소각될 쓰레기를 선별하 여 처리과정을 거치며, 잘못 분류된 쓰레기 봉투는 전면에 부착된 바코드를 판독하여 해당 배출자에게 시정명령을 지시하는 각 과정에서 얻어지는 자료들을 축적한 통계로 생활쓰레기를 종합관리하도록 하는 생활쓰레기 재활용 종합관리 방법. 278

288 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 (3) 특허법원판결 1) 특허법상 발명의 판단 기준 특허법상 특허를 받기 위하여는 먼저 산업상 이용할 수 있는 발명 이어야 하고( 특허법 제29조 제1 항 본문), 특허법상 발명 이라고 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창 작으로 고도한 것 을 말한다( 특허법 제2조 제1 호). 따라서 청구항에 기재된 발명이 자연 법칙 이외의 법칙, 인위적인 결정 또는 약속, 수학공식, 인간의 정신활동에 해당하거나 이를 이용하고 있는 경우에는 특허법상의 발명에 해당하지 아니한다. 특허법상의 발명에 해당하기 위한 자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로 판단하여야 하 므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있어도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 아니하고, 반대로 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있지 아니한 부 분이 있어도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당한다. 2) 이 사건 출원발명이 특허법상 발명에 해당하는지 여부 이 사건 출원발명은 앞서 본 바와 같이, 1 바코드 스티커와 달력지를 관할 관청에 서 각 배출자에게 배포하는 제1 단계, 2 각 배출자들은 정해진 규정에 의해 바코드 스 티커를 쓰레기 봉투에 부착하여 배출하는 제2 단계, 3 수거자가 수거하여 처리과정을 거치는 제3 단계, 4 잘못 분류된 쓰레기 봉투는 전면에 부착된 바코드를 판독하여 해당 배출자에게 시정명령을 지시하는 제4 단계로 이루어지고, 궁극적으로는 이들 각 단계에 서 얻어지는 자료들을 축적한 통계로 생활쓰레기를 종합관리하는 것이다. 우선, 이 사건 출원발명의 각 단계가 자연법칙을 이용하는 것인지를 살펴본다. 먼저, 위 제1 단계는 바코드스티커 와 달력지 라는 수단을 포함하고 있지만, 전체적으로 보면 그 수단을 단지 도구로 이용한 것에 불과하고, 관할 관청이 바코드 스티커와 달력 지를 배포하는 것은 인간의 정신활동에 근거하는 인위적 결정에 따른 것이므로, 자연법 칙을 이용한 것이라고 할 수 없다. 다음으로, 이 사건 출원발명 전체가 자연법칙을 이용하는 것인지를 살펴본다. 이 사건 출원발명은 바코드스티커, 달력지, 쓰레기 봉투, 그리고 컴퓨터 등을 이용한 바 코드 판독 등 하드웨어 및 소프트웨어 수단을 포함하고 있지만, 이 사건 출원발명의 구성 요소인 위 각 단계는 위 하드웨어 및 소프트웨어의 결합을 이용한 구체적 수단을 내용으 로 하고 있지 아니할 뿐만 아니라, 그 수단을 단지 도구로 이용한 것으로 인간의 정신활 동에 불과하고, 위 각 단계로 이루어지고 위 각 단계에서 얻어지는 자료들을 축적한 통계 로 생활쓰레기를 종합관리하는 이 사건 출원발명은 전체적으로 보면 그 자체로는 실시할 수 없고 관련 법령 등이 구비되어야만 실시할 수 있는 것으로 관할 관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관할 관청 등의 정신 적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없다. 279

289 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 이 사건 특허발명이 비즈니스모델 발명인지 여부 일반적으로 비즈니스모델 발명이라 함은 정보 기술을 이용하여 실현한 새로운 비즈니스 시스템이나 방법에 관한 발명을 말하고, 이러한 일반적인 비즈니스모델 발명에 속하기 위하여는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 로 실현되고 있어야 하는데, 하드웨어를 이용하여 구체적으 이 사건 출원 발명은 그 각 단계가 컴퓨터의 온 라인 (on-line) 상에서 처리되는 것이 아니라 오프 라인(off-line) 상에서 처리되는 것일 뿐만 아니라, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니므로, 이러한 일반적인 비즈니스모델 발명의 범주에 속하지 아니한다. (4) 대법원 판결 특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 명 으로 정의하고 있고, 위 특허법 제2조 제1호가 훈시적인 규정에 해당한다고 볼 아무 런 근거가 없으므로, 자연법칙을 이용하지 않은 것을 특허출원하였을 때에는 특허법 제 29조 제1 항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명 의 요건을 충족하지 못함을 이유로 특 허법 제62 조에 의하여 그 특허출원이 거절된다.( 대법원 선고 98후744 판결 참조) 원심판결 이유에 의하면, 원심은 명칭을 생활쓰레기 재활용 종합관리방법 으로 하는 원 고의 이 사건 출원발명을 구성하는 각 처리단계는 그 판시와 같은 이유로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없고, 이 사건 출원발명 전체를 살펴 보더라도, 이 사건 출원발 명은 바코드스티커, 달력지, 쓰레기 봉투, 그리고 컴퓨터 등을 이용한 바코드 판독 등 하드웨어 및 소프트웨어 수단을 포함하고 있지만, 이 사건 출원발명의 구성요소인 위 각 단계는 위 하드웨어 및 소프트웨어의 결합을 이용한 구체적 수단을 내용으로 하고 있지 아니할 뿐만 아니라, 그 수단을 단지 도구로 이용한 것으로 인간의 정신활동에 불 과하고, 위 각 단계로 이루어지고 위 각 단계에서 얻어지는 자료들을 축적한 통계로 생 활쓰레기를 종합관리하는 이 사건 출원발명은 전체적으로 보면 그 자체로는 실시할 수 없고 관련 법령 등이 구비되어야만 실시할 수 있는 것으로 관할 관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관할 관청 등의 정 신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없으며, 그 각 단계가 컴퓨터의 온 라인(on-line) 발 상에서 처리되는 것이 아니라 오프 라인 (off-line) 상에서 처리되는 것이고, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체 적으로 실현되고 있는 것도 아니어서 이른바 비즈니스모델 발명의 범주에 속하지도 아 니하므로 이 사건 출원발명은 제29조 제1 항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명 이라 고 할 수 없다는 취지로 판단하였다. 기록과 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 특허법 제2조 제1 호, 제29조 제1항 및 특허법 제62 조에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다. 280

290 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 (5) 검토 의견 특허법원에 따르면 발명의 성립성 판단기준으로서 자연법칙 이용여부는 청구항 전체로 서 판단해야 한다. 라고 하는 기준을 제기하고 있으며 이에 대한 구체적인 판단방법으 로서 먼저 청구항의 각 단계가 자연법칙을 이용하는지를 판단한 후 청구항 전체가 자연 법칙을 이용하고 있는지 여부를 판단하였다. 또한 청구항의 각 단계가 하드웨어 및 소프트웨어를 포함하더라도 하드웨어 및 소프트 웨어의 결합을 이용한 구체적 수단을 내용으로 하고 있지 아니할 뿐만 아니라 그 수단 을 단지 도구로 이용한 것으로 인간 정신활동에 불과하다는 이유로 자연법칙의 이용성 을 인정하지 않았다. 또한 비즈니스 모델 발명을 정보기술을 이용하여 실현한 새로운 비즈니스 시스템이나 방법에 관한 발명으로 정의하고, 비즈니스모델 발명에 속하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 할 것 을 요구하고 있다. (1) 개요 발명의 명칭: 인터넷을 이용한 지식/ 정보 제공 서비스 방법 원심 2004당 324 주문: 청구기각 (2) 발명의 내용 청구항 1 컴퓨터 사용자가 인터넷망을 통해 접속할 수 있도록 된 응용프로그램, 검색엔진, 카테 고리 분류 및 데이터베이스를 포함하는 서버를 구비하여, 상기 데이터베이스의 지식/ 정 보 DB 에 저장된 지식/ 정보를 제공하기 위한 서비스 방법에 있어서, ( 가) 상기 컴퓨터 사용자가 상기 컴퓨터의 웹브라우저를 구동하여 인터넷망을 통해 상 기 서버에 접속하여 상기 서버에서 제공하는 회원 등록 메뉴를 선택하면, 상기 서버는 개인 식별번호 (ID) 및 비밀번호를 포함하여 회원 등록에 필요한 정보를 입력할 수 있는 HTML 문서 입력창을 상기 컴퓨터로 전송하는 단계; ( 나) 상기 사용자가 회원 등록에 필요한 사항을 상기 입력창에 입력하여 서버로 전송하 면, 상기 서버는 입력된 데이터를 상기 데이터베이스의 회원 DB에 저장하고 상기 회원 에게 지급될 적립금을 저장하기 위한 회원 계정을 생성하여 회원 터베이스의 회원 계정 DB 에 저장하는 단계; ID와 함께 상기 데이 281

291 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 ( 다) 상기 회원이 지식/ 정보 등록메뉴를 선택하면 상기 서버는 회원이 등록할 지식/ 정 보를 타회원과 공유할 것인지 또는 판매할 것인지를 포함한 지식/ 정보의 등록에 필요한 사항을 입력할 수 있는 HTML 문서 입력창을 상기 회원의 컴퓨터로 전송하는 단계; ( 라) 회원이 지식/ 정보 등록에 필요한 모든 사항의 입력을 완료하면 상기 서버는 입력 사항을 상기 데이터베이스의 지식/ 정보 DB 에 등록하는 단계; ( 마) 상기 회원 DB에 등록된 회원들이 상기 서버의 검색엔진 또는 카테고리를 분류를 이용하여 상기 데이터베이스의 지식/ 정보 DB 에 등록된 지식/ 정보의 검색을 수행하는 단계; 및, ( 바) 상기 서버는 상기 검색을 수행하여 검색된 지식/ 정보가 공유 지식/ 정보인 경우 등 록된 내용 전부를 회원에게 제공하고, 검색된 지식/ 정보가 판매용 지식/ 정보인 경우 등 록된 내용 일부를 제공하며 추가적인 구매절차를 거쳐 등록된 내용 전부를 제공하는 단 계를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷을 이용한 지식/ 정보 서비스 방법. (3) 특허 심판원의 심결 이 건 특허발명의 청구범위 제1항 내제 제7항은 갑 제4호증의 4, 6, 7, 갑제5 호증, 갑 제6 호증, 갑제7호증 및 갑제8호증에 의하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있어 진보성 을 인정할 수 없다. (4) 특허법원의 판단 1) 영업발명 발명에 있어 진보성 판단 기준 특정한 영업 아이디어를 온라인 상에서 컴퓨터 프로그램을 통하여 구현하는 내용으로 이루어진 이른바 영업방법 (Business Method) 발명에 해당하는바, 영업방법 발명에 진 보성이 인정되기 위해서는 영업에 관한 아이디어에 기존의 사고를 뛰어 넘는 독창성이 인정되거나 적어도 이를 구현하기 위한 구체적 기술구성에 진보성이 있어야 한다. 통상 적으로 컴퓨터 프로그램 분야에서는 특정한 과제를 해결하기 위한 알고리듬이 개시되어 있으면 당업자는 그 이상의 상세한 기술개시 없이도 나머지의 기술상 문제를 해당분야 에서 상용되는 논리부여를 통하여 손쉽게 추론할 수 있는 경우가 많으므로, 앞서 본 구 체적 기술구성 에 진보성이 인정되기 위해서는 과제 해결을 위한 알고리듬을 구성하는 함수나 명령에 선행기술에서는 찾아보기 어려운 독창성이 인정되어야 하고, 단지 선행 기술에 의하여 개시된 알고리듬 등 공지의 기술구성을 단순결합한 것만으로는 다른 기 술분야에 비하여 진보성을 인정받기가 한층 더 어렵다 할 것이다. 2) 구체적 판단 (i) 영업 아이디어의 독창성 유무 이 사건 영업 아이디어는 1 인터넷 사이트에 회원을 가입시킨 뒤 회원이 일정한 정보 를 서버에 등록하되, 그 정보를 무상으로 공유할 것인지 유상으로 판매할 것인지를 구 282

292 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 별하여 등록하도록 하고, 2 위와 같이 등록된 정보를 일반적인 정보검색 방법을 통하 여 제공하되, 무상으로 공유하기로 한 정보는 그 전부를 회원에게 대가 없이 제공하고 유상으로 판매하기로 한 정보는 검색자에게 일부만을 노출한 뒤 추가의 구매절차를 거 쳐 그 전부를 제공하고 소정의 대가를 정보를 제공한 회원의 계정에 적립하며 ( 이 사건 제1, 6 항 발명), 3 공유정보가 제공되는 경우에도 회원들이 그 정보를 검색한 회수를 파악하여 그에 상응하는 일정 비율의 적립금을 정보를 제공한 회원에게 지급하고 ( 이 사 건 제2 항 발명), 4 공유정보가 제공되는 경우에 회원들이 그 정보의 내용과 질을 평가 하여 온라인 상에서 소정의 등급을 매길 수 있도록 하거나( 이 사건 제3 항 발명), 공유 정보나 판매정보를 가리지 않고 서버운영자로부터 정보에 대한 평가권한을 부여받은 평 가자가 정보의 내용을 평가하여 그 등급을 매긴 뒤 이를 서버의 사건 제7 항 발명) 에 있다. (ii) 비교대상발명들에 의한 공지 DB 에 저장하는 것( 이 이 사건 특허발명의 영업 아이디어 가운데 1, 2는 비교대상발명 1, 2 의 회원이면 누 구나 종류와 수준에 관계없이 지식이나 정보를 올리고 직접 책정한 가격으로 불특정 다 수에게 이를 판매할 수 있으며, 거래방법은 회원 가입시 곧바로 사이버계좌가 개설되고 정보를 구매하면 자신의 사이버계좌에서 정보제공자의 사이버계좌로 사이버머니 ( 토큰) 가 이체된다, 판매할 정보는 완전히 공개하지 아니하고 모자이크 기능 등을 이용하여 핵심 내용은 숨긴 채 개요만을 설명하여 호기심을 끈 뒤 수요자가 구매를 희망할 때는 온라인이나 신용카드로 돈을 입금, 그만큼의 사이버머니를 지불받은 다음 사이트상에서 원하는 정보를 제공한다 는 취지의 기재에 의하여, 3, 4는 비교대상발명 3, 4 의 제 품을 사용해 본 소비자가 품질평가서를 온라인에 게재한다, 클라이언트는 서버 컴퓨터 를 운영하는 운영자에 의해 작성된 평가수단 (120) 을 통해 상품정보 제공자가 제공한 상 품정보를 평가하는데, 평가에 참여한 클라이언트 ( 평가자) 와 클라이언트 상품정보를 제공 한 클라이언트 ( 정보제공자 ) 에게는 상품 구매시 반영되어 혜택을 받을 수 있는 점수가 부여된다 는 취지의 기재에 의하여 각 그 출원 전에 공지되었다 할 것이다. 특히, 앞서 든 갑 제5호증의 3, 6 및 을 제2호증의 2 내지 8의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 소외 주식회사 아이디어 클릭이 이 사건 특허발명의 출원일 이전인 경부터 같은 해 5. 경까지 비교대상발명 1 내지 3과 같은 아이디어로 인터넷상 에서 회원을 모집하여 정보를 무상으로 공유하거나 유상으로 판매하는 영업을 한 사실 ( 비교대상발명 1, 2 는 모두 위 소외 회사의 영업을 다룬 신문기사들이다 ), 위 기간동안 위 회사가 운영하던 홈페이지의 게시판에 게재된 질문과 답변, 영업에 관한 조언 가운 데에는 조회수가 100일 경우 토큰 100 을 얻을 수 있다, 글을 올릴 때 판매목적이면 요금 유무 에 체크를 하면 되며, 구매시에는 자신이 선택한 정보의 가격만큼 자료를 올 린 사람에게 토큰이 들어간다, 정보를 올릴 때에는 우선 어디에 올릴 것인지 카테고리 를 먼저 정한다, 관리자들이 정보의 내용을 평가하여 좋은 정보라고 생각되면 자료에 등급을 매긴다 는 등의 내용이 포함되어 있어, 비록 단편적이기는 하지만 이 사건 특허 발명의 아이디어 전부가 개시되어 있는 사실이 인정되는바, 이에 비추어 보면 당업자가 283

293 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 비교대상발명 1, 2 로부터 1, 2를, 비교대상발명 3, 4 로부터 3, 4를 채택, 결합하여 이 사건 특허발명의 전체 아이디어에 이르는데 아무런 어려움이 없음을 넉넉히 추단할 수 있다. 따라서, 이 사건 특허발명의 아이디어에 독창성을 인정할 수 없다. 3) 이 사건 제1항 발명의 진보성 유무 이 사건 제1항 발명의 각 기술구성은 주지관용의 수단이거나 당업자가 비교대상발명 1, 2, 4에 의하여 공지된 기술구성을 단순 결합하거나 약간의 설계변경을 가하는 것만으로 용이 하게 이를 수 있는 것이어서 진보성이 없다. 4) 대비결과의 정리 이 사건 특허발명은 그 영업방법으로서의 아이디어가 모두 비교대상발명들에 의하 여 공지된 것인데다가 이를 구현하기 위한 구체적 기술구성 역시 비교대상발명들 에 의하여 공지된 것이거나 당업자에게 주지 관용의 기술수단에 불과하며, 당업자 가 이를 단순 결합하여 이 사건 특허발명에 이르는데 아무런 어려움이 없으므로 진보성을 인정할 수 없다. (5) 검토 의견 이 사건은 법원이 영업방법 발명에 대한 진보성 판단기준을 제시하였다는 점에 있 어 의의가 있다. 즉, 영업방법 발명에 진보성이 인정되기 위해서는 (i) 영업에 관한 아이디어에 기 존의 사고를 뛰어넘는 독창성이 인정되거나 성에 진보성이 있어야 한다는 것이다. (ii) 이를 구현하기 위한 구체적 기술구 기존의 사고를 뛰어넘는 독창성을 어느 정도로 판단할 것인가에 대하여는 명확한 기준을 제시하고 있지 않으며, 영업방법이라는 분야에 당업자 혹은 기술수준을 어 떻게 상정할지 여부와 용이하게 발명할 수 있는지 여부를 판단하는 기준을 설정하 는 것은 쉬운 일이 아니라고 생각된다. 법원은 영업방법 발명의 진보성을 인정받기 위한 요건으로써 영업 아이디어의 독 창성 유무와 이를 구현하기 위한 기술구성의 진보성 유무를 차례로 판단하였다. (1) 개요 발명의 명칭: 인터넷 커뮤니티상의 개인방 형태의 미니룸 형성 및 관리방법 원심: 2004원 5696 주문: 청구기각 284

294 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 (2) 발명의 내용 청구항 1 온라인 커뮤니티 공간에서 회원 자신을 개인방 형태로 표현하는 미니룸을 미니룸 저장 공간(10) 에 자동 생성하는 미니룸 자동 생성단계와 ; 상기 미니룸을 회원의 특성에 맞게 꾸미도록 가구 저장공간 (30) 에 전시된 가구가 회원 들에 의해 선택되어지면, 구매선택된 상기 가구를 미니룸 가구 저장공간 (20) 에 저장하 는 미니룸 가구 저장단계와; 상기 미니룸 가구 저장공간 (20) 에 등록된 상기 가구를 해당 회원의 미니룸의 원하는 위 치에 지정되면 회원의 미니룸 저장공간 (10) 에 배치하는 가구 배치단계를 갖는 인터넷 커뮤니티상의 개인방 형태의 미니룸 생성 및 관리방법. 청구항 2 제1 항에 있어서, 상기 온라인 커뮤니티 공간상의 게시판에 회원의 글이 저장되면 상기 게시판에 글을 저 장한 회원의 상기 미니룸 저장공간 (10) 에 저장된 미니룸이 상기 커뮤니티 게시판에 등 록되어 상기 게시판에 상기 회원의 미니룸이 노출되는 미니룸 노출단계를 추가로 포함 하는 인터넷 커뮤니티상의 개인방 형태의 미니룸 생성 및 관리방법. 청구항 3 제1항 또는 제2 항에 있어서, 상기 미니룸 자동 생성단계에서, 회원이 가입되면 가입과 동시에 상기 회원의 미니룸이 미니룸 저장공간 (10) 에 자동 생성되는 것을 특징으로 하는 인터넷 커뮤니티상의 개인방 형태의 미니룸 생성 및 관리방법. 보정 후 청구항 3 회원의 가입과 동시에 온라인 커뮤니티 공간에서 회원 자신을 개인방 형태로 표현하는 미니룸을 미니룸 저장공간 (10) 에 자동 생성하는 미니룸 자동 생성단계와 ; 상기 미니룸을 회원의 특성에 맞게 꾸미도록 가구 저장공간 (30) 에 전시된 가구가 회원 들에 의해 선택되어지면, 구매선택된 상기 가구를 미니룸 가구 저장공간 (20) 에 저장하 는 미니룸 가구 저장단계와; 상기 미니룸 가구 저장공간 (20) 에 등록된 상기 가구를 해당 회원의 미니룸의 원하는 위 치에 지정하면 회원의 미니룸 저장공간 (10) 에 배치하는 가구 배치단계와 ; 상기 온라인 커뮤니티 공간상의 게시판에 회원의 글이 저장되면 상기 게시판에 글을 저 장한 회원의 상기 미니룸 저장공간 (10) 에 저장된 미니룸이 상기 커뮤니티 게시판에 등 록되어 상기 게시판에 상기 회원의 미니룸이 노출되는 미니룸 노출단계 ; 를 갖는 인터넷 커뮤니티상의 개인방 형태의 미니룸 생성 및 관리방법. 285

295 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 (3) 심판원 심결 보정된 청구항 3 발명이 특허법 제47조 제4항 제2호에 규정된 특허요건을 갖추지 못하 여 부적법하고, 보정 전 출원발명 청구항 1은 자연법칙을 이용한 것이 아니어서 특허법 제29조 제1 항 본문에 위배 된다. (4) 특허법원 판결 1) 비즈니스 방법 발명의 성립 여부에 대한 판단 법리 (i) 특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 발명 으로 정의하고 있다. 따라서, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 특 허법 제29조 제1 항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명 의 요건을 충족하지 못함을 이 유로 거절되어야 한다. 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다. (ii) 특히, 정보 기술을 이용하여 새로운 영업방법을 실현하는 비즈니스 방법(business method)발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨 어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다( 대법원 선고 2001후 3149 판결 참조). 여기에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체 적으로 실현되고 있어야 한다 고 함은 소프트웨어가 컴퓨터에 의해 단순히 읽혀지는 것 에 그치지 않고, 나아가 소프트웨어와 하드웨어가 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 대응한 특유의 정 보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말한다. 또한 비즈니스 방법 발명( 이하 BM 발명이라 한다) 이 발명으로서 완성되기 위해서는 특 허청구범위의 기재가 단순한 아이디어를 제기하는 수준에 머물러서는 안되고, 발명의 목 적을 달성하기 위한 필수불가결한 모든 구성들이 구체적이고 명확하게 기재되어야 한다. 2) 판단 (i) 보정된 청구항 3 발명은 온라인 커뮤니티 활동공간에서 자신의 정체성을 표현하 고 새로운 수익모델을 확보하기 위한 BM발명에 해당한다. 따라서, 먼저 보정된 청구항 3 발명에서 소프트웨어에 의한 각 처리단계가 하드웨 어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있는지 여부를 살펴본다. 보정된 청구항 3 발명의 미니룸 생성 및 관리방법은 사람들이 온라인 커뮤니티에서 자신만의 공간을 만들고 그 공간에 자신만의 물건을 전시하고 꾸밈으로써 자기 정 체성을 표현하고자 하는 욕구를 해결함을 목적으로 한다. 이러한 목적을 실현하기 위한 소프트웨어 수단은 미니룸을 쉽게 만들 수 있는 미 니룸 생성 시스템과 이를 커뮤니티 게시판이나 회원 홈페이지를 통하여 다른 회원 286

296 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 에게 전달할 수 있는 시스템, 이다. 미니룸을 꾸밀 수 있도록 하는 미니룸 표현 시스템 그리고 소프트웨어에 의한 정보처리에 이용되는 하드웨어 수단은 온라인 커뮤니티 라는 표현으로부터 유추되는 서비스제공자의 서버, 회원단말기, 인터넷망을 비롯한 미니룸 저장공간(10), 가구 저장공간(30) 및 미니룸 가구저장 공간(20) 이다. 따라서, 보정된 청구항 3 발명은 문언상으로만 보면, 미니룸 생성 전달 표현 시스템 의 소프트웨어 처리단계와 미니룸 저장공간, 가구 저장공간 및 미니룸 가구저장 공 간의 하드웨어 수단이 포함되어 있기는 하다. (ii) 그러나 보정된 청구항 3 발명의 청구범위에는 아래에서 보는 바와 같이, 소프 트웨어와 하드웨어가 어떻게 협동함으로써 발명의 목적이 달성되는지에 대하여 구 체적으로 명확하게 기재되어 있지 않다. 1 제1 단계 구성에서 회원가입과 동시에 서비스제공자 서버의 미니룸 저장공간(10) 에 미니룸이 자동 생성만 될 뿐, 회원이 컴퓨터를 통해서 미니룸의 생성 여부를 어 떻게 확인하는지 명확하게 기재되어 있지 않다. 2 제2 단계 구성의 전시 라는 표 현은 회원이 볼 수 있는 상태를 전제로 하는 것임에도, 기억수단인 데이터베이스 [ 가구 저장공간(30)] 에 가구가 어떻게 전시되고, 회원이 구매가구 선택을 위해 데이 터베이스에 저장된 가구목록에 어떻게 접근하여 선택할 수 있는지 구체적으로 명확 하게 기재되어 있지 않다. 3 제3 단계 구성에는 회원이 데이터베이스[ 미니룸 가구 저장 공간(20)] 에 어떻게 접근하여 어떤 방식으로 가구위치를 지정할 수 있는지 명 확하게 기재되어 있지 않다. 4 제4단계 구성에서 온라인 게시판에 글이 저장될 경 우에 데이터베이스( 회원의 미니룸) 에 어떻게 접근하고 이를 불러내는지 명확하게 기재되어 있지 않다. 결국, 보정된 청구항 3 발명의 청구범위는 그 구성요소인 각 단계들이 소프트웨어 와 하드웨어의 결합을 이용한 구체적 수단을 내용으로 하고 있지 않을 뿐 아니라, 사용목적에 따른 각 단계별 정보의 연산 또는 가공이 어떻게 실현되는지에 대해 구 체적으로 명확하게 기재되어 있지도 않다. 따라서, 보정된 청구항 3 발명은 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드 웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있지 않으므로, 전체적으로 볼 때 특허법상의 발명에 해당한다고 볼 수 없다. (iii) 원고는, 보정 전 청구항 3 발명에서 미니룸과 관련된 단계별 정보를 회원에게 제공하고 선택하도록 하는 것은 필수구성요소가 아니고, 청구범위에 범용성이 있는 하드웨어나 자명한 정보처리에 대한 기재가 나와 있지 않더라도 발명으로 성립할 수 있다고 주장한다. 그러나 BM 발명은, 컴퓨터에서 단순히 읽혀져 특정한 결과를 얻는 것을 목적으로 하는 컴퓨터프로그램과 달리, 하드웨어와 소프트웨어의 상호 유기적인 결합 내지 협동관계에 의해 발명의 목적에 대응한 특유의 동작방법이 구현되고 추가적인 상승 효과가 발생할 때 비로소 발명으로 인정된다. 따라서, 특허청구범위에 각 정보를 287

297 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 처리하는 단계들이 하드웨어를 어떻게 이용하여 발명의 목적을 달성하는지에 대하 여 구체적이고 명확하게 기재되어야 한다. (iv) 보정 전 청구항 1 발명이 특허법상의 발명 에 해당하는지 여부 보정 전 청구항 1 발명은 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있지 않으므로, 전체적으로 볼 때 특허법상의 발명에 해당한다고 볼 수 없다. (5) 검토 의견 정보기술을 이용하여 새로운 영업 방업을 실현하는 비즈니스 방법이 발명에 해당하 기 위해서는 컴퓨터상에 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적 으로 실현되고 있어야 하며 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구 체적으로 실현되고 있어야 한다. 라는 것은 소프트웨어와 하드웨어가 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 상용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목 적에 대응한 특유의 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말한다. 이와 같은 기순은 2005 개정 컴퓨터 관련 발명의 심사기준에 제시한 기준과 동일한 것으로서 2001후 3149 판결에서 제시한 기준이 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정 보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 할 것을 구체적으로 적 용한 것으로서 2001허 942 등록무효와 2003허 6401 거절결정에서 성립성 판단의 기초가 되었던 유용하고 구체적으로 실용적인 효과를 얻을 수 있는 기술적인 장치나 방법이 제시되어 있는지 여부의 판단을 적용하고 있지 않다는 점에서 유용하고 구체 적이며 유형적인 결과의 기준으로 판단하는 미국과는 다른 기준을 적용하고 있는 것 으로 판단된다. (1) 개요 발명의 명칭: 타인의 동의에 의한 휴대폰 결재방법 및 시스템 원심: 2007원 8525 주문: 청구 인용 (2) 발명의 내용 청구항 1 제1 단말기의 결제를 위해 제2 단말기로 결제 확인을 요청하는 타인의 동의에 의한 휴 대폰 결제 방법에 있어서, 288

298 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 결제 대상 번호 및 하나 이상의 결제자 번호를 데이터베이스에 유지하는 단계; 상기 제1 단말기로부터 결제 대상 번호를 포함하는 휴대폰 결제 요청을 수신하고, 상기 데이터베이스로부터 상기 휴대폰 결제 요청과 연관된 하나 이상의 결제자 번호를 식별 하는 단계; 상기 식별된 결제자 번호의 상기 제2 단말기로 결제 동의 요청 메시지를 전송하는 단 계; 및 상기 제2 단말기로부터 결제 확인 응답을 수신하고, 상기 제1 단말기의 결제를 승인하 는 단계 를 포함하는 것을 특징으로 하는 타인의 동의에 의한 휴대폰 결제 방법. (3) 심판원 심결 이 사건 제1 항 발명은 비교대상발명과 목적, 구성 및 효과에 각별한 차이가 없으므로 진보성이 없어서 독립 특허요건에 위배되어 심사전치 보정서의 보정각하결정은 정당하 고, 보정 전 이 사건 제1항 출원 발명은 보정 후 이 사건 제1 항 발명의 가상 번호 가 포함되지 않은 것이나, 보정 후 이 사건 제1항 발명의 주요 구성을 그대로 포함하고 있 으므로, 보정 후 이 사건 제1항 발명이 진보성이 없는 이상 보정 전 이 사건 제1항 출 원 발명도 진보성이 없다. (4) 특허법원 판결 (1) 이 사건 제1항 발명의 진보성에 관한 판단 1) 기술 분야 및 목적 대비 이 사건 출원 발명의 목적은 미성년자 등 제1 단말기의 결제를 승인함에 있어서 부모 등 제2 단말기의 동의를 얻도록 함으로써 제1 단말기의 결제에 대한 적절한 통제를 할 수 있는 방법 및 시스템을 제공하는 것이다. 이에 비하여 비교대상발명은 이동 통신망 을 이용하여 상품이나 티켓에 대한 구매나 예매를 할 때 제3자가 대신하여 결제할 수 있는 방법 및 시스템을 제공하는 데 그 목적이 있다. 따라서 이 사건 출원 발명과 비교대상발명은 이동통신망을 이용한 결제 시스템에 관한 것으로서 기술 분야는 동일하나, 목적에는 상당한 차이가 있다. 2) 구성 및 효과 대비 가) 구성부분 1, 2 (1) 이 사건 제1항 발명의 구성부분 1, 2 는 데이터베이스에 일정한 정보를 유지하 는 단계 로서 비교대상발명의 데이터베이스(203) 에 대응된다. 그런데 구성부분 1, 2 는 데이터베이스에 결제 대상 번호, 가상 번호, 결제자 번호, 규 칙 우선 정보 가 기록되지만, 비교대상발명의 데이터베이스 (203) 에는 결제 대상 번호 에 대응되는, 휴대폰 결제를 요청하는 사용자 휴대폰 번호인 이동 통신 전화 번호 만 기록 될 뿐, 나머지 가상 번호, 결제자 번호, 규칙 우선 정보 는 결여되어 있는 차이가 있다. 289

299 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 (2) 이에 대하여 피고는, 비교대상발명에서 결제 요청자와 대체 결제자를 인식하기 위해서 대체 결제자의 전화 번호 및 이메일 번호 등을 요청자가 핸드폰으로 직접 입력한다는 점을 고려해보면, 결제 요청자 번호와 결제 승인자 번호를 인식하기 위 하여 직접 입력 방법인 비교대상발명으로부터 이 사건 제1항 발명과 같이 데이터베 이스에 저장하도록 변경하는 것은 통상의 기술자에게는 단순한 설계변경에 불과한 것이고 이로 인한 효과도 예측가능한 정도라고 주장한다. 살피건대, 휴대폰 등 이동통신 단말기를 통한 결제방법 및 시스템에 있어서, 결제자가 누구인지는 결제경로를 설정하는 데 중요한 요소인데, 이 사건 제1항 발명은 상품에 대 한 정보를 수신하고 상품을 선택하는 제1 단말기의 결제 대상 번호 에서 결제가 이루어 지는데 비하여, 비교대상발명은 상품에 대한 정보를 수신하고 상품을 선택하는 결제 요 청자 가 결제를 수행하는 것이 아니라, 결제 요청자로부터 선택된 결제자 가 결제를 수 행하는 점에서 기본적인 차이가 있다. 이로 인하여 이 사건 제1항 발명은 결제가 휴대 폰을 이용한 결제를 수행하기 위해서는 항상 미리 등록된 특정인으로부터 승인을 얻어 야 하므로 결제에 대한 통제기능을 수행할 수 있는데 비하여, 비교대상발명은 결제 요 청자가 상품을 선택한 후 이를 다른 자에게 결제요청 하지 않고 자신이 바로 결제를 할 경우 결제에 대한 통제를 할 수 없을 뿐만 아니라, 개별 결제마다 결제요청자에 의하여 선택되는 결제 승인자는 단지 결제 요청자와의 관계에서 자신의 부담으로 요청된 특정 결제를 수행할 것인지를 결정할 뿐 결제 요청자의 다른 결제과정을 알거나 개입할 수 없어 통제자로서의 역할을 수행할 수 없으므로 양 발명은 기능 및 효과에 있어서도 현 저한 차이가 있다. 더욱이 이 사건 제1 항 발명은 규칙 우선 정보 를 포함하고 있어 결 제자를 복수로 설정한 다음 그들 사이의 승인 순서를 정할 수 있는 기능도 가지고, 가 상 번호 를 포함하고 있어 휴대폰 결제 시스템(120) 이 결제자로부터 승인절차가 필요한 결제라는 것을 인식할 수 있는 기능도 있는데 비하여, 비교대상발명에는 이러한 기술사 상이 전혀 없는 차이도 있다. 따라서 통상의 기술자가 비교대상발명의 기술사상을 그대로 이용한 채 단순히 적용상의 구체적 환경에 따른 변경( 이른바 설계변경 ) 만으로 용이하게 구성부분 1, 2를 도출할 수 있다고 볼 수는 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. 나) 구성부분 3 내지 6 이 사건 제1항 발명의 구성부분 3 내지 6 은 제1 단말기로부터 휴대폰 결제 요청이 있 으면, 가상 번호에 대응하는 결제자 번호의 제2 단말기로 결제 동의 요청을 하고, 규칙 우선 정보에 따라 결제 동의 결과를 분석하여 제1 단말기의 결제여부를 결정하는 구성 인데, 비교대상발명에는 제2 단말기에 해당하는 대체 결제자에게 결제 요청을 하는 구 성만이 개시되어 있을 뿐, 가상 번호와 결제자 번호 및 규칙 우선 정보로 이루어지는 구성이 전혀 개시되어 있지 않으므로, 양자는 구성에 차이가 있다. 3) 효과 대비 비교대상발명은 제1 단말기의 사용자가 원하는 경우 단순히 제2 단말기로 제1 단말기의 결제를 대체시키는 효과만 있으나, 이 사건 제1항 발명은 제1 단말기의 무분별한 결제 290

300 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 를 통제하는 효과 및 결제 승인 단계에서 규칙 우선 정보에 의해 다양한 결제 승인 방 식을 설정할 수 있는 효과를 가지므로 비교대상발명에 비하여 현저한 효과가 있다. (5) 검토 의견 이 사건 출원발명과 비교대상발명은 이동통신망을 이용한 결제 시스템에 관한 것으로서 기술분야는 동일하나, 목적에는 상당한 차이가 있고 통상의 기술자가 비교대상발명의 기술사상을 그대로 이용한 채 단순히 적용상의 구체적 환경에 따른 변경( 이른바 설계변 경) 만으로 용이 하게 구성부분 1, 2를 도출할 수 있다고 볼 수는 없으며 인용발명에 가 상 번호와 결제자 번호 및 규칙 우선 정보로 이루어지는 구성이 전혀 개시되어 있지 않 으므로, 양자는 구성에 차이가 있다. 따라서 보정된 이 사건 제1항 발명은 비교대상발 명에 비하여 목적의 특이성, 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되어 그 진보성을 부정할 수 없다. 7. 파이컴 대 폼팩터사 사건 (1) 개 요 파이컴 사건은 반도체 칩을 검사는 프로브 카드에 대한 특허권을 놓고 우리나라의 벤처 기업인 파이컴이 미국의 동종 기업인 폼팩터사를 상태로 한 특허소송에서 승소한 사건 이다. 파이컴의 주력제품인 MEMS Card 는 미국의 폼팩터사가 특허를 독점하는 제품이다. 파이컴은 반도체 및 액정표시장치 (LCD) 검사 관련 장치를 생산하는 업체로 미국 폼팩 터사와의 프로브 카드에 대한 특허 분쟁에서 파이컴은 폼팩터사가 생산하는 프로브 카 드 구조는 이전에 이미 존재했던 것으로 폼팩터사의 특허권은 부당하다고 주장하였으 며, 대법원은 폼팩터사가 개발한 프로브 카드가 이전에 발명된 제품의 기술 구성과 동 일하고, 또 다르더라도 각 구성을 결합해 용이 하게 발명할 수 있다고 판단하면서 법원 은 이 제품의 기술 구성은 폼팩터사가 우선권을 주장하기 전에 공지된 것이고 원심이 기술 구성에 대해 잘못 확정하였고, 원심 판결은 특허청구범위에 대한 해석과 법리를 오해한 위법이 있다 고 판결함으로써 폼펙터사의 해당 특허 4건 모두를 대법원 판결에 따라 무효화시키는 것으로 일단락 됐다. 이 사건은 막대한 자금력을 배경으로 무조건 특허침해소송을 제기해 경쟁사의 수주, 판 매 활동을 방해하는 등 영업 전략으로 사용해 온 거대 외국 회사들의 일련의 움직임을 막아낸 쾌거로 볼 수 있는 것으로 특허권자의 정당한 권리 행사는 보호받아야 하겠지 만, 부실한 특허로 부당하게 독점적 권리를 누리는 일은 제지 돼야 한다는 원칙을 확인 했다는 점에서 더 큰 의의가 있다 고 본다. 또한 이 사건은 동일한 특허에 대해 특허 무효소송 ( 특허심판원 - 특허법원 - 대법원) 과 특허 침해소송 ( 지방법원 - 고등법원 - 대법원) 을 분리하여 서로 다른 기관에서 심 리함으로써 서로 다른 결과를 가져오게 하는 문제점을 나았으며, 합리적인 결과를 이끌 어 내기까지 장기간의 시간이 요구되는 불합리한 상황이 초래 하게 되었다. 291

301 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 (2) 파이컴과 폼팩터사의 특허 공방 소송 일지 폼팩터사 : 서울 남부 지방법원에 특허 침해소송을 제기. 폼팩터사는 파이컴의 반도체 검사장치 멤스 카드(MEMS Card) 와 관련해 조립체 2건 [ 폼팩터 우리나라 특허 제 399,210 호(4 개항), 제 278,342 호(4 개항) ] 과 제조공정 2건 [ 폼팩터 우리나라 특허 제 324,064 호(4 개항), 제 252,457(7 개항) ] 을 근거로 한 특 허침해 소송 청구 파이컴: 특허 심판원에 폼팩터사의 특허 4 건이 무효라는 무효심판을 청구 특허 심판원: 폼팩터사의 우리나라 특허 4 건이 유효하다고 심결 파이컴: 특허 법원에 심결 취소소송 ( 무효청구 ) 제기 특허 법원: 국내 등록된 폼팩터사의 특허 4건 중 2 건이 특허 무효라고 판결. 조립체 관련 특허 제 399,210 호(9 개항), 제 278,342 호(8 개항) ] 2건의 17개 항에 대 하여 승소 특허 법원: 폼팩터사의 4건 중 1 건에 대하여 특허 무효판결. 제조 공정 관련 특허 제 324,064 호(10 개항) 1 건에 대하여 승소 특허 법원: 나머지 1건에 대해 특허 유효판결 제조 공정 관련 특허 제 252,457 호(12 개항) ) 는 특허 심판원의 심결인, 폼팩터사의 특허 기술임을 인정함 폼팩터사 : 서울 중앙 지방법원에 나머지 1건에 대해 특허 침해 소송 및 생산 중단 가처분 신청. 특허 제 252,457 호) 에 대하여 특허 침해 소송 및 생산 중단 가처분 신청 서울 중앙 지방법원 : 폼팩터사의 가처분 신청 기각. 두 회사의 기술이 상이하다는 점에서 폼팩터사의 가처분 신청 기각. 292

302 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 대법원: 2 건에 대한 특허 무효소송 파이컴 최종 승소 판결. 특허 제399,210 호(9 개항), 특허 제 278,342 호(8 개항) 남은 2 건에 있어 파이컴의 제조 방법이 폼팩터사 특허에 대한 非 침해 여부 가 당 사건의 쟁점 서울 남부 지방법원 : 파이컴 특허 비침해 판결. 파이컴의 제조방법은 폼팩터사의 특허와 상이하여 동 특허를 침해하지 않는다 라 며 파이컴이 폼팩터사의 프로브 제조방법 특허 2 건(특허 제 252,457 호, 특허 제 324,064 호) 을 침해했다는 폼팩터사의 주장을 기각. 폼팩터가 보유하고 있는 특허 2건은 신규성 또는 진보성 결여의 무효사유가 있으 므로 원고( 폼팩터) 의 특허권 침해금지는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다 고 판결함. 또 파이컴이 폼팩터사의 특허도 침해하지 않는다고 덧붙이며 폼팩터사의 청구를 기각 대법원: 1건에 대한 특허 무효 판결 특허 제324,064 호(10 개항) 대법원: 폼팩터의 특허 1건 무효 판결 특허 제 252,457 호 무효 판결. (3) 시사점 파이컴 사건은 3심제를 채택하고 있는 우리나라 사법체계에서 특허를 전문으로 다루는 특허 심판원과 특허 법원에서 인정한 특허 기술을 서울 남부 지방법원이 특허에 무효 사유가 있다 며 상반되는 판결을 내리게 된 사건이다. 폼팩터사의 특허 모두가 무효 되는 것으로 특허 소송이 마무리됨으로써 결과적으로 고 등 법원급인 특허 법원의 판단보다 증된 셈이다. 1심인 서울 남부 지방법원의 판단이 옳았다는 게 입 이 사건으로부터 특허에 대한 우리나라의 사법 시스템에 주목할 필요가 있다. 특허 무효소송이든 특허 침해소송이든 분쟁이 된 특허를 놓고 동등하게 기술적으로 보 호 받아야 되는지 아니면 보호할 가치가 없는지 판단하는 과정을 거치면서 현재 우리나 라 법제 시스템하에서는 특허 무효소송은 특허 심판원- 특허 법원-대법원 의 시스템을 거치는 반면, 특허 침해소송은 지방 법원-고등법원 -대법원 의 시스템을 거치는 등 1 건의 동일한 특허에 대해 그 진위 여부를 가리는데 있어 2원화 체계로 나뉘어서 진행하 게 되는 절차적인 복잡성을 가지고 있으며 또한 오랜 시간이 걸리고 나서야 최종 결론 에 이르게 됨으로써 동종 업계의 후발 업체가 피해를 입게 되는 상황이 전개되고 있다. 293

303 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 특히 특허 법원은 지식재산권에 관한 재판의 신속성, 적정성을 확보하기 위해 설립되었 지만 현재까지는 특허 무효 소송만을 담당하고 있는 실정이다. 앞으로는 특허 침해 소송까지도 특허 법원에서 전문적으로 담당하게 하여 특허에 관한 심의기관을 일원화시킨다면 특허에 대한 해석 자체가 달라지는 것을 막을 수 있을 뿐만 아니라 최종 재판 결과가 나오기까지 기간 단축 및 소송 관련 비용을 줄일 수 있으며, 시설투자, 연구 개발(R&D) 등 분쟁으로 발생할 수 있는 경영상 기회 비용도 줄일 수 있는 등 신속하고 일관성 있는 판결 정보를 제공할 수 있어 재판 당사자들의 만족도를 향상시킬 수 있을 것으로 보인다. 이처럼 특허 분쟁에 대한 사전 예방 및 더욱더 향상된 특허 법률 서비스를 위해서는 심 사의 질 향상 및 관할 집중과 관할 통일 도입 등 현재 이원화된 사법 시스템에 대한 변 화가 필요할 것으로 보인다. (4) 파이컴 관련 판례 특허 제 호 특허심판원 특허법원 대법원 a. 인용발명 : a. 비교대상발명 : a. 비교대상발명 : 1. JP 평 PCT/US94/ WO 95/ JP 평 (WO 95/14314) 2. US 인용 문헌 3. US US JP 평 : 본원의 종래기술에 속함 2. US JP 평 JP 평 US KR KR 판결 내용 a. 청구항 제1항 내지 제 60항은 인용발명들과 상 이한 것으로 진보성이 인 교대상발명과 상이한 것으로 터 용이 하게 발명할 수 있 정됨. b. 청구항 기재불비 사항 은 상세한 설명 및 도면 의 기재로부터 파악될 수 있으므로 기재불비 사항 교대상발명 아니다. a. 청구항 제1 항, 2,4,6 내 지 9 항, 11,12,13,20 항은 비 진보성이 인정됨. b. 청구항 제1항의 구성요소 1은 비교대상발명 1, 2, 10 과 다르고, 구성요소 2는 비 1, 2, 10과 다르 고, 구성요소 3은 비교대상 발명 1, 2, 10 과 다르고, 구 성요소 4는 비교대상발명 1, 2, 10 과 동일하다. a. 청구항 제1 항, 13항은 비 교대상발명 1, 2, 10으로부 는 것으로 진보성 부정함. 청구항 제2,4,6 항 내지 13 항, 20 항도 진보성 부정함. 294

304 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 판단 기준 a. 발명의 상세한 설명 및 a. PCT/US94/13373 a. 청구범위해석 및 신규성, 도면의 기재를 끌어와 청 (WO 95/14314) 진보성에 관한 법리 오해로 구범위를 해석하여 발명의 : 우선권주장 인정받지 못하 인한 위법 지적함. 신규성 진보성 인정함. 고 비교대상발명으로 활용됨. 발명의 상세한 설명 및 도면 의 기재를 끌어와 청구범위 를 해석하여 발명의 신규성 진보성 인정함. 특허 제 호 특허심판원 특허법원 대법원 인용 문헌 a. 인용발명 : 1. US 3,963,986호 2. KR 10-5,148,103호 3. US 4,837,622호 4. US 3,493,858호 5. Membrane Probe Card 제조 기술 개발 과 제에 대한 보고서, 우리 나라 기계 연구소, 월 6. JP 소 호 7-9. US 3,911,361 호, US 3,806,801 호. US 4,423,376호 a. 비교대상발명 : 1. ( 갑 제4 호증) Membrane Probe Card Probe 제조 기술 개발 에 대한 최 종 보고서, 구소. 2. JP 평 호 3. JP 평 호 4.JP 평 호 a. 비교대상발명 : 1. 갑 제4 호증 Membrane Card 우리나라기계연 리나라기계연구소. 제조 기술 개 발 에 대한 최종 보고서, 우 2. JP 평 호 3. JP 평 호 4. JP 평 호 1. 갑 10 호증: US 호 판결 내용 a. 청구항 제 1항 내지 제 86항은 인용발명들과 상이한 것으로 구성의 곤 란성 및 목적의 특이성 및 효과의 현저성이 인정 b. 탐침 카드 조립체에서 배선패턴(5b) 의 단부에 장착 되므로, 다고함. 진보성이 인정된 피검사체인 반도체 웨이퍼 된 돌기 전극(14) 사이의 간 b. 청구항 기재불비 사항 은 상세한 설명 및 도면 하는 것은 주지 관용 기술 일한 구성이므로 이 또한 의 기재로부터 파악될 수 에 불과하다 할 것이며, 이 아니다고 함. a. 청구항 제35항은 비교대상 발명 1 내지 4와 기술분야가 동일하고, 목적이 동일하며, 의 전극 패드에 접촉되는 격에 비하여 더 크게 한 구 탐침 요소를 프리 스탠딩 탄성 접촉 구조물 로 형성 있으므로 기재불비 사항 비교대상발명 2와 기술 분야가 상이하고, 용도는 동일하고, a. 비 교 대 상 발 명 2 에 서 의 검사기판(2) 의 상부 표면에 형성된 배선패턴(5a) 사이의 간격을 하부 표면에 형성된 성, 비교대상발명 4 의 피 치 확대용 기판(101) 과 동 공지된 구성에 해당한다. 따라서 청구항 제35항은 이 러한 공지된 구성을 조합 295

305 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 또는 결합한 발명이라고 할 수 있다고 함. c. 제35항 발명의 구성에 이를 수 있는 비교대상발명 의 통상의 기술자라면 비교 들의 결합 구성 역시 동일 한 효과를 달성할 수 있음 여기에 비교대상발명 1, 3 은 자명한 것으로 진보성ㅇ 또는 갑 제10호증에 개시된 부정된다고 함. d. 제35항 발명은 멤스 타 입의 탐침 카드 조립체로 구체적으로 한정하여 해석 할 수 없다고 함. 탐침 카드 조립체 분야에서 대상발명 4를 기초로 하여 전체적 평면성을 조절하는 구성을 용이 하게 결합할 수 있다고 보아야 할 것이다. b. 청구항 35항은 전체적 평 면성을 달성하는 구성과 국 부적 평면성을 달성하는 구 성을 유기적으로 결합함으로 써 전체적으로 탐침 요소와 반도체 웨이퍼 전극 패드 간 의 전기적 접촉을 보다 확실 하게 한다는 작용효과가 있 다고 할 수 있으나, 이러한 효과는 위 각각의 구 성의 결합으로부터 예측되는 결과를 넘는 현저한 효과라고 보기 어려울 뿐 아니라, c. 갑 제10 호증 상의 프로 브 조립체 가 달성하는 효과 와 별다른 차이도 없어 보 이는 것으로 진보성이 인정 되지 않는다고 함. 판단 기준 a. 상세한 설명 기재 및 a. 발명의 신규성 내지 진 a. 어느 특허발명의 특허청구 청구항 기재 자체로 충분 보성 구비 여부를 판단하는 범위에 기재된 청구항이 복수 하여 기재불비 사항 아니 대상이 되는 특허권의 권리 의 구성요소로 되어 있는 경 다고 함. 범위 내지 보호 범위는 특 우에는 각 구성요소가 유기적 허 출원서에 첨부한 명세서 으로 결합한 전체로서의 기술 의 청구범위에 기재된 사항 사상이 진보성 판단의 대상이 에 의하여 정하여지는 것이 되는 것이지 각 구성요소가 원칙이고, 독립하여 진보성 판단의 대상 청구범위의 기재만으로 기술 이 되는 것은 아니므로, 296

306 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 적 범위가 명백한 경우에 명 그 특허발명의 진보성 여부를 세서의 다른 기재에 의하여 판단함에 있어서는 청구항에 청구범위의 기재를 제한 해 기재된 복수의 구성을 분해한 석할 수는 없다. ( 대법원 선고 96후1118 소들이 공지된 것인지 여부만 판결 참조). b. 목적 및 과제를 달성하 기적으로 결합된 전체로서의 기 위하여 이미 공개된 선 구성의 곤란성을 따져 보아야 행 기술들을 분석하고 그 할 것이며, 기술들이 기술분야 및 목적 에 있어 상호 동떨어진 것 이때 결합된 전체 구성으로서 이 아닌 한 그러한 기술들 의 발명이 갖는 특유한 효과 을 결합하여 원하는 목적을 도 함께 고려하여야 할 것이 달성하기 위하여 노력하여 다라고 함. 야 할 것인바, 기술분야 및 목적이 동일한 비교대상발 b. 여러 선행기술문헌을 인용 명들을 비교 분석 후 필요 에 따라 이들을 결합하는 에 있어서는 그 인용되는 기 것은 이 사건 발명이 속하 술을 조합 또는 결합하면 당 는 기술분야에서 통상의 지 해 특허발명에 이를 수 있다 기대할 수 있는 것이고, c. 비교대상발명들에 이들 당시의 기술수준, 기술 상식, 을 결합할 동기가 제시되어 해당 기술분야의 기본적인 과 있지 않다는 이유만으로 그 결합이 용이하지 않다고 단 요구 등에 비추어 그 기술 분 정할 수는 없다고 함. d. 이 사건 발명이 목적, 구성 및 작용효과에 있어 조합 또는 결합에 이를 수 있 비교대상발명들에 비해 진 다고 인정할 수 있는 경우에 보성이 없어짐이 밝혀진 이 는 당해 특허발명의 진보성은 상 상업적 성공 여부에 의 부정된다고 할 것이다. 하여 그 결론이 달라진 수 없다고 함. 후 각각 분해된 개별 구성요 을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유 하여 특허의 진보성을 판단함 식을 가진 자에게 당연히 는 암시, 동기 등이 선행기술 문헌에 제시되어 있거나 그렇 지 않더라도 당해 특허 출원 제, 발전경향, 해당 업계의 야에 통상의 지식을 가진 자 ( 이하 통상의 기술자 라고 한 다) 가 용이 하게 그와 같은 c. 특허발명이 상업적으로 성공 을 하였다는 점은 진보성을 인 정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만 ( 대법원 선 고 2003후 1512 판결 등 참조) 이 사건 특허발명의 명세서를 297

307 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 토대로 한 기술적 검토결과 청 구항 제35 항은 선행기술보다 향 상 진보된 것으로 인정되지 아 니한 것으로 이 사건 특허발명 의 실시에 의하여 상업적으로 성공을 거두었다고 하더라도 그 점만으로 이 사건 특허발명의 진보성을 인정할 수 없다고 함. 특허 호 특허심판원 특허법원 대법원 인용 문헌 a. 인용발명 : 1. US 3,963,986호 2. JP 평 호 3. US 5,148,103호 4. JP 평 호 5. US 4,837,622호 6. US 3,493,858호 7. Membrane Probe Card 4. JP 평 호 제조 기술 개발 보고서, 우 리나라기계연구소 8. JP 소 호 US 3,911,361 호, US 3,806,801 호, US 4,423,376호 a. 비교대상발명 : 1. 갑 제4호증 조 기술 개발 보고서 우리나 라기계연구소, JP 평 호 3. JP 평 호 a. 비교대상발명 : 1. 갑 제4호증 Membrane Probe Card 제 Membrane Probe Card 제 조 기술 개발 보고서 우리나라기계연구소, JP 평 호 3. JP 평 호 4. JP 평 호 1. 갑 제9 호증: US 제5,355,079호 판결 내용 a. 청구항 제1 내지 제35항 명 9 과 동일 하지 않고, 구 성의 곤란성 및 목적의 특 이성 및 효과의 현저성이 인정되므로, 정된다고 함. 진보성이 인 의 탐침 카드 조립체로 구체 으로 진보성이 인정되지 않는 b. 상세한 설명 기재 및 청 구항 기재 자체로 및 청구항 불비 사항 아니다고 함. a. 청구항 제1, 13, 27항은 비 은 인용발명 1 내지 인용발 교대상발명 1과 목적 및 효과 가 동일하다 b. 제13항 발명을 멤스 타입 적으로 한정하여 해석할 수 다고 함. 없다. c. 제13항은 비교대상발명 1 기재 자체로 충분하여 기재 내지 4와 실질적으로 동일 하 거나 주지 관용기술의 적용 a. 청구항 제13항은 비교대상 발명 1 내지 4와 실질적으로 동일 하거나 주지 관용기술의 적용에 불과한 것이며 효과도 달성할 수 있음은 자명한 것 298

308 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 에 불과한 것이며, 효과도 달 성할 수 있음은 자명한 것으 로 진보성이 인정되지 않는 다고 함. 판단 기준 a. 발명의 구성에 없어서는 a. 발명의 신규성 내지 진보성 a. 특허 발명이 상업적으로 성 아니 되는 사항만으로 기재 구비 여부를 판단하는 대상이 공을 하였다는 점은 진보성을 되어 있는 것으로 상세한 되는 특허권의 권리범위 내지 인정하는 하나의 자료로 참고 설명 기재 및 청구항 기재 보호범위는 특허출원서에 첨 자체로 충분하여 기재불비 부한 명세서의 청구범위에 기 사항 아니다. 재된 사항에 의하여 정하여지 이 사건 특허발명의 명세서를 는 것이 원칙이고, 청구범위의 기재만으로 기술 구항 제13항은 선행기술보다 적 범위가 명백한 경우에 명세 향상 진보된 것으로 인정되지 서의 다른 기재에 의하여 청구 아니한 것으로 이 사건 특허발 범위의 기재를 제한 해석할 수 명의 실시에 의하여 상업적으 는 없다. ( 대법원 로 성공을 거두었다고 하더라 선고 96후1118 판결 참조). 할 수 있지만 ( 대법원 선고 2003 후1512 판결 등 참조) 토대로 한 기술적 검토결과 청 도 그 점만으로 이 사건 특허발 명의 진보성을 인정할 수 없다 고 함. 특허 제 호 특허심판원 특허법원 대법원 인용 문헌 a. 인용발명 : 1. JP 평 호 2. KR 호 3. US 제5,177,439 호 4. JP 평 호 5. US 제4,916,002 호 6. A novel force microscope and point contact probe, 1993 American Institute of Physics. 7. Atomic force profiling by utilizing contact forces, 1987 a. 비교대상발명 : 1. WO 96/37332호 2. WO 96/17378호 3. WO 96/15458호 4. US 제5,354,205호 a. 비교대상발명 : 1. WO 96/37332호 2. WO 96/17378호 3. WO 96/15458호 4. US 제5,354,205호 299

309 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 American Institute Physics. 8. JP 평 호 9. US 제5,221,415 호 판결 내용 a. 청구항 제1 내지 71항은 인용발명 1 내지 9와 동일 하지 않고, 또한, 인용발명 들에 의하여 그 구성의 곤 정된다. 란성이 인정되고, 목적의 특이성 및 효과의 현저성이 청구항 제1, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 인정되므로, 당업자가 용 21, 23 및 24항 발명은 비교대 이 하게 발명할 수 있다고 상발명들에 의하여 신규성 또 할 수 없다고 함. a. 청구항 제1 항, 7항은 비교 대상발명 1 내지 3과 구성 및 효과가 동일 하여 진보성이 부 은 비교대상발명들에 의하여 는 진보성이 부정된다고 함. a. 청구항 제1, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 21, 23 및 24항 발명 신규성 또는 진보성이 부정된 다고 함. a. PCT/US94/13373 (WO 95/14314) : 우선권주장 인정받지 못하고 비교대상발명으로 활용됨. 판단 기준 b. 발명의 신규성 내지 진보성 구비 여부를 판단하는 대상이 되는 특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨 부한 명세서의청구범위에 기 재된 사항에 의하여 정하여지 는 것이 원칙이고, 청구범위의 기재만으로 기술 적 범위가 명백한 경우에 명세 서의 다른 기재에 의하여 청구 범위의 기재를 제한 해석할 수 는 없다. ( 대법원 선고 96후1118 판결 참조). 2004가합2596 -특허침해금지소송 인용 문헌 a. 비교대상발명 : 1. WO 95/14314호 2. US 제4,916,002 호 3: JP 평 호 300

310 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 A. 특허발명 1의 침해 주장에 대한 판단 - 청구항 제 1,7,11 항 무효, 청구항 53 항, 54 항, 58 항, 59항 비침해 a. 청구항 제1항은 그 기재 자체에 있어 어떠한 불명료한 부분도 없으므로 제1항 발명의 유. 무효 여부를 판단함에 있어서 발명의 상세한 설명 기재를 고려할 여지는 없다. b. 제1항 발명은 그 기술구성이 비교대상발명 1 내지 3과 동일하여 신규성을 인정할 수 없다. 설사 그렇지 않다고 하더라도 제1항 발명은 평균적 기술자가 비교대상발명 1 내지 3 으로부터 용이 하게 발명할 수 있는 것이므로 진보성을 인정할 수 없다. c. 제10항 발명은 평균적 기술자가 비교대상발명 2, 4, 5 또는 그들의 결합으로부터 용이 하게 발명할 수 있는 것이므로 진보성을 인정할 수 없다. 판결 내용 d. 제11 항 발명의 특징인 캔틸 레버 구조물을 테이퍼진 형상으로 만드는 것은 비교대상발명 6 내지 8에 개시된 테이퍼진 형상을 캔틸레버 구조물에 적용함으로써 평균적 기술자가 용이 하게 발명할 수 있는 것이므로 진보성을 인정할 수 없다. e. 감정결과에 의하면 침해발명의 캔틸 레버 구조물은 전체적으로 그 형상이 테이퍼진 것이라 할 수 없어 청구항 제11항과도 다르다 f. 비교대상발명 1에 청구항 제7항이 기술하고 있는 브레이징 또는 납땜과 같은 일반적인 도전성 물질의 결합방법이 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있으므로 청구항 제7항은 신규 성을 인정할 수 없다. g. 피고의 침해발명에서 사용하고 있는 시드층은 빔부를 형성함에 있어 전기도금 공정이 원활하게 진행되도록 할 목적으로 도포되는 것이어서 청구항 제21 항이 기재하고 있는 해제 재료로 볼 수 없다. h. 피고의 침해발명은 청구항 제21항의 해제 재료를 도포하는 단계를 포함하지 않으므로 청구항 제21 항을 침해한다고 볼 수 없고, 청구항 제21항의 종속항인 청구항 제53 항, 제54 항, 제58 항, 제59 항을 침해하지 않는다. B. 특허발명 2의 침해 주장에 대한 판단 - 청구항 제9, 16,17, 25항 무효 a. 제1항 발명은 그 기술구성이 비교대상발명 9 내지 11과 동일하여 신규성을 인정할 수 없다. 판단 기준 a. 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허 출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고 ( 대법원 선고 99후2150 판결 참조) 특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임 이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는 특허 등록의 유. 무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다( 대법원 선고 99후734 판결, 선고 301

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312 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 고품질 심사 심판을 지향하는 진보성 판단 기준에 관한 연구 보고서 제4장 1. 진보성 판단 규정, 용어의 통일화 및 일관성 있는 운용 기준의 마련 필요 2. 2차적 고려요소들의 적용에 대한 운용상의 공통적인 3. 진보성 판단에 대한 시사점 및 기준안 마련 필요 특허청의 심사 실무에 의한 진보성 판단 기준 및 법원에 의한 진보성 판단 기준에 대한 눈높이의 일치화 방안 마련 필요 정책적 건의 303

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314 제4장 진보성 판단에 대한 시사점 및 정책적 건의 제4장 진보성 판단에 대한 시사점 및 정책적 건의 1. 진보성 판단 규정, 용어의 통일화 및 일관성 있는 운용 기준의 마련 필요 (1) 자명 대 용이 의 용어상의 통일화 미국, EPO, 일본 및 우리청의 경우 모두 다 진보성 판단 규정 및 심사기준에서 볼 때 일단 문헌상의 기재 및 해석에 있어서는 국제적으로 통일화된 진보성 판단에 대해 문제가 없는 것으로 보인다. 구체적으로 살펴보면 각국의 진보성 요건을 살펴볼 때, 미 국 특허청 및 EPO는 자명하면 특허를 받을 수 없다 또는 자명하지 않으면 inventive step이 있다고 하는 반면, 일본 특허청과 우리청은 용이하면 특허를 받을 수 없다고 하 여, 문언적으로는 진보성 판단에 있어서, 미국과 EPO는 자명함 여부를 판단하고 있고, 일본과 우리나라는 용이함의 여부를 판단하고 있다. 역사적인 배경의 차이 등에 의해 특허법상 용어의 차이가 발생하였으나 최근에는 진보성을 판단하는 구체적인 심사기준 이 각국 간에 서로 일치되는 경향을 나타내어 실무상 진보성 판단 기준에 큰 차이가 있 다고 보긴 어렵다. 다만 미국과 EPO가 일본이나 우리청에 비해 전반적으로 특허 등록율이 높은 것은 앞서 살펴본 바와 같은 자명과 용이라는 용어를 선택하게 된 역사적 문화적 배경의 차 이와도 일부는 관련이 있는 것으로 보인다. 어찌되었든 특허법 통일화 등 국제적 추세를 감안하면 장기적으로 볼 때 각국이 일 치된 진보성 판단 기준을 가지기 위해서는 용어도 결국 통일화되는 것이 바람직한 것으 로 보여진다. (2) 심사 실무에 있어서 진보성 판단에 대한 운용상의 통일화 방안 마련 필요 각 국의 심사지침서상의 기재 내용 등 실제 심사 실무를 살펴 보면 진보성 판단에 있어서 미국, 일본, 우리 청의 경우 출원 발명과 관련된 분야에서의 선행 기술을 선택 하고, 선행 기술과 청구항 간의 차이점을 판단한 후, 진보성 부정을 위한 동기부여 단 계에서 청구항에 기재된 발명에 이르도록 하는 동기부여가 가능 한지의 여부에 따라 진 보성을 판단한다는 점에서 공통적인 접근법을 취하고 있다고 보여지고 있는 반면 유럽 은 특유의 과제-해결 접근법을 취한다는 점에서 다른 세 나라와는 차이가 있는 것으로 보이며 과제-해결 접근법은 다른 세 나라의 진보성 판단 방법에 비해 선행기술의 특정 방법에 있어서 보다 구체적인 것으로 판단된다. 이는 각국에서 이루어지고 있는 진보성 판단 결과에 차이를 가져오게 되는 현상을 초래하고 있어 실질적으로 심사실무에서 진보성 판단 기준에 대한 운용의 통일화 방안 을 마련할 필요가 있다고 보여진다. 305

315 제4장 진보성 판단에 대한 시사점 및 정책적 건의 (3) 기능식 청구항의 취급에 대한 통일화 방안 마련 필요 미국 특허법 제112조 제6단의 규정에 의하면, 기능식 청구항의 경우 청구범위는 상 세한 설명에 개시된 구조, 재료, 형태 및 그의 균등물로 한정하여 해석하도록 되어 있 다. 이러한 규정에도 불구하고 미국은 기능식 청구항의 운용에 있어서 특허청의 심사단 계에서는 기능식 표현에 대해 청구범위 문언해석 대로 발명을 파악하여 선행기술과 대 비하여 심사해야 하고, 특허 후 침해 판단단계에서는 상세한 설명에 기재된 실시예로 한정해서 파악하여 침해물건과 대비하는 이중적 청구범위 해석 방법을 사용해 왔는데, 1994년 Donaldson 사건 판결에서 CAFC는 침해판단시 만이 아니라 심사단계에서 특허 출원에 대한 특허성 판단을 위한 청구범위 해석시에도 상기 제112조 6단이 적용되어야 한다는 점, 다시 말해 심사단계에서도 기능식 청구항에 대해서는 상세한 설명의 실시예 ( 및 그 균등물) 로 한정하여 선행기술과 대비해야 함을 분명히 하였다. 272) 273) 우리청의 경우에는 기능식 청구항의 정의 및 진보성 판단에 대한 명백한 규정이 없 는 상태이며 274), 기능식 청구항에 대한 신규성 및 진보성 판단과 관련하여, 심사단계 에서는 상세한 설명을 참작하지 않고 청구항에 기재된 문언대로 해석하여 선행기술과 대비 판단하고 있다. 275) 통상 청구항이 기능식으로 작성된 경우 구체적 구성 요소로 작성된 경우에 비해 권리범위가 넓게 기재되어 있고, 이는 인용발명과의 대비시 기능 식으로 작성되지 않은 인용발명의 구성요소에 비해 상위개념으로 표현될 가능성이 크 다. 심사지침서에 따르면, 진보성 판단에서의 청구항에 기재된 발명 및 인용발명의 특 정 방법은 신규성 판단시와 동일하며, 또한, 신규성 판단시 청구항 발명이 상위개념이 고 인용발명이 하위개념인 경우 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없다고 기재되어 있 다. 따라서, 심사단계에서 기능식 청구항에 대한 진보성 판단시, 하위개념으로 표현된 인용발명과 상위개념의 기능식 청구항을 대비 판단하게 되므로, 기능식 청구항에 대해 272) 장완호, 청구범위 해석의 이중성에 관한 고찰, 특허법원 개원 10주년 기념 논문집 340면 273) MPEP 2181 Identifying a 35 USC 112, Sixth Paragraph Limitation. 기능식 청구항으로 인정받기 위해 서는 (A) means for 또는 step for 같은 어구를 사용하여야 하고, (B) means for 또는 step for 는 기능적 용어로 수식되어야 하며, (C) means for 또는 step for 같은 어구는 명시된 기능을 달성하기 에 충분한 구조, 물질 또는 동작으로 한정되어서는 안 된다고 규정 하고 있다. 274) 우리나라 대법원 선고 97후1337 판결은 특허법 제42조 제4 항에 의하면, 특허출원서에 첨부 되는 명세서의 기재에 있어서 특허청구범위의 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고, 발명이 명확하고 간결하게 기재되며 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어야 하고, 같은 법 제62 조 제4 호에 의하면, 그러한 요건을 갖추지 아니한 경우 이는 특허출원에 대한 거절이유가 되도록 되어 있 는 바, 이 점에서 특허청구범위에는 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니 하고, 발명의 기능이나 효과를 기재한 이른바 기능적 표현도 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전 체로서 명료하다고 보이는 경우가 아니면 허용될 수 없다 할 것이다. 라고 하여 특허청구범위에 발명의 구 성을 불명료하게 표현하는 용어나 기능적 표현은 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료 하다고 보이는 경우가 아니라면 원칙적으로 허용되지 않는다고 하였고, 대법원 선고 97후 1344 판결에서도 동일 법리를 사용하여 발명을 기능적으로 표현하여 보호범위를 부당하게 광범위한 범위를 청구하고 있는 것이므로 허용될 수 없다고 하였다. 이러한 판결의 기초로 삼은 것은 특허법 제42조제 4항제 3 호의 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어야 한다. 는 규정이었다. 275) 기능식으로 기재된 청구항의 권리범위 해석방안에 대한 연구, 이금욱, 이와 관련하여, 침해소송단 계에서는 일본과 같이 상세한 설명을 참작하여 제한 해석하는 사례가 다수 발생하고 있다. 2002허 871 호, 2005허 7354, 96후1088, 98허4159 등 참조. 306

316 제4장 진보성 판단에 대한 시사점 및 정책적 건의 권리범위를 넓게 보아 문언해석을 하는 관행은 심사지침서의 기재로부터 타당하다고 보인다. 한편, 일본에서는 미국과 같은 구체적 규정이 없고, 단지 심사기준에 청구항 중에 기능 특성 등을 이용하여 물을 특정하고자 하는 기재가 있는 경우에는 원칙적으로 그 기재는 그와 같은 기능 특성 등을 갖는 모든 물을 의미한다 라고 기재하고 있어, 심사 단계에서는 권리범위를 넓게 해석하여 특허성 여부를 판단하고 있다. 276) 따라서, 일본 의 경우는 기능식 청구항에 대해 실질적으로 우리나라와 동일하게 심사하고 있다고 보 인다. 우리청과 미국, 일본 특허청의 경우, 심사단계에서 일반적인 청구항에 대한 진보성 판단 방법을 비교해 보면 전반적으로 동일한 기법을 사용하고 있다는 것을 알 수 있으 나, 기능식 청구항에 관해서는 우리청과 일본 특허청이 동일한 반면, 미국 특허청은 전 혀 상반된 취급방법을 사용하고 있다. 이에 따라, 우리청과 미국 특허청에서 동일 출원 발명의 동일 기능식 청구항에 대해 동일한 선행기술로 진보성 판단을 했음에도 불구하 고 서로 상이한 결과를 나타낼 가능성이 매우 크다는 문제점이 야기된다. 우리청의 경우, 개정 특허법에 의해 청구항을 구성이 아닌 목적 실현을 위한 기능이 나 동작수단 등으로 다양하게 기재하는 것이 가능해짐으로써, 청구범위의 해석을 둘러 싼 여러 가지 논란이 더욱 가중될 것으로 예상되는바, 심사 하이웨이와 같이 서로 다른 나라의 심사결과를 적극 활용하고자 하는 분위기가 공감대를 이루고 있고, 각종 침해 사건에서도 문제가 될 수 있는 만큼, 세계적으로 통용 가능한 심사기준을 위해서는 미 국, 유럽, 일본 및 우리청의 기능식 청구항의 정의 및 신규성, 진보성 판단기준에 있어 공통의 기준을 가지는 것이 바람직할 것으로 보인다. 2. 2차적 고려요소들의 적용에 대한 운용상의 공통적인 기준안 마련 필요 (1) 사후적 고찰의 배제를 위한 기준안 마련 필요 각국에 있어 진보성 판단시 일관성, 객관성의 유지가 필수적으로 필요하게 된다. 이 런 점에서 각국에서 심사관에 의한 심사 실무에 있어 발명의 내용 및 범위를 확정짓는 단계에서 필연적으로 개입될 수밖에 없는 사후적 고찰의 배제 는 각국의 특허청의 심 사 실무에서나 법원의 판결에 의한 진보성 판단시 가장 고려해야 할 요소로 판단된다. 그러나 일본 특허청의 경우 심사 기준에서는 배제되어 있고 다른 청들의 경우도 심사 기준에 있는 사후적 고찰의 배제에 대한 사항을 명시하고 있으나 실무에 있어 배제할 수 있는 기준 방안이 구체적으로 명확히 제시되어 있지 않아 진보성 판단시 일관성 및 객관성 유지에 문제가 발생 될 가능성이 항상 존재한다. 사후적 고찰을 배제하기 위한 방안으로 EPO의 경우 고유의 과제-해결 접근법 을 276) 화학관련발명의 기능식 청구항에 대한 신규성 진보성 판단기준에 관한 연구, 심사쟁점연구 제1집 제5 장, 화학생명공학심사본부, 이와 관련하여, 침해소송단계에서는 권리범위를 좁혀 미국과 같이 상세한 설 명을 참작하여 해석하고 있다고 한다. 307

317 제4장 진보성 판단에 대한 시사점 및 정책적 건의 가장 근접한 선행기술을 결정한다는 단계를 우선으로 적용하고 있으나 실무에 있어 심 사관이 진보성 판단시 선행기술의 특정범위가 지나치게 제한적이라는 문제가 있다. 미 국의 경우는 TSM 테스트 를 적용함에 있어 외형적인 적용의 형태에 보다 중점을 맞추 어 훨씬 경색되게 적용함으로써 권리범위가 넓은 발명, 단순히 결합한 발명, 자명한 발 명 등에도 특허권을 부여하여 기술 거래에 많은 시간과 비용이 소요되고, 분쟁시 막대 한 소송상의 부담을 초래하게 되었다. 이러한 영향은 KSR판결 이후 TSM 테스트를 보다 유연하게 적용하고자 하는 변화를 가져오게 되었다. 우리청의 경우는 진보성 판단시 유의사항으로 명세서에 기재된 사항에 의하여 얻은 지식을 전제로 하여 진보성을 판단하는 경우 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있었던 것으로 인정되기 쉬운 경향이 있으므로 주의를 요한다 는 정도의 기재만을 하고 있다. 한편 각국의 소송단계에서는 사후적 고찰의 적용에 대해 고심한 흔적들이 판례를 통 해 많이 나타나고 있는 것으로 보인다. 이처럼 진보성 판단에 있어 일관성 및 객관성을 유지하기 위해서는 사후적 고찰의 배제 를 우선적으로 고려하고 있으나, 각국은 사후적 고찰의 배제에 대한 서로 다른 심사 기준을 운영하고 있다. 따라서 각국의 심사 실무에서 진보성 판단시 일관성 객관성이 유지될 수 있도록 사 후적 고찰을 배제하기 위한 최소한의 통일화된 기준안을 마련하고 공통적으로 적용할 수 있도록 하여야 할 것으로 보인다. (2) 상업적 성공 여부의 적용에 대한 기준안 마련 필요 특허 출원된 발명에 대한 진보성의 유무 판단에 있어 각국의 심사기준은 심사실무에 서 적용하고 있는 주요 진보성 판단 기준 외에 2차적으로 고려되는 요소들의 적용에 있 어 미소한 차이를 나타내고 있다. 특히 상업적 성공의 여부는 미국, EPO, 일본의 경우 심사지침서에서 간단하게 언급하고 있지만, 심사에 있어서는 거의 적용되지 않는 것으 로 보여지고 소송단계에서는 간혹 진보성 판단 단계에서 신중히 고려되고 있는 것으로 보여진다. 우리청의 경우 상업적 성공에 대해 심사 지침서에는 언급이 없으나 역시 소 송단계에서 고려되고 있는 상황이 종종 발생하고 있다. 따라서 진보성 유무의 판단시 심사단계와 소송단계에서 나타나고 있는 이러한 차이 는 심사실무에 임하는 심사관에게 진보성 판단시 2차적 고려요소의 적용을 어느 수준까 지 어떻게 적용해야 하는지 명확하지 않아 판단 기준에 혼란을 초래 할 수 있으므로 상 업적 성공 여부의 적용 여부에 대한 공통된 기준안 마련 및 심사지침서에 명확히 기재 할 필요성이 있는 것으로 보인다. 308

318 제4장 진보성 판단에 대한 시사점 및 정책적 건의 3. 특허청의 심사 실무에 의한 진보성 판단 기준 및 법원에 의한 진보성 판단 기준에 대한 눈높이의 일치화 방안 마련 필요 통상 심사 실무에 있어 각국의 진보성 판단에 대한 심사 기준 적용 및 운용 여부는 법원에 의한 적용보다 엄격하다는 의견이 지배적이다. 법원의 판결에 의해 심사관이 행 한 진보성 판단에 대한 사항이 인정받지 못하고 있는 경우가 증가하고 있으며 이러한 판결은 심사 기준에 영향을 미치게 된다. 이는 특허청의 심사 실무에 대한 신뢰성의 문 제를 야기시키고 있으며 심사관들의 진보성 판단 기준에 대한 가치 정립을 하는 것을 어렵게 한다. 미국 특허청의 경우 미국연방 최고법원에 의한 KSR 판결 이후 비자명성에 대한 판 단 기준을 명확히 함으로써 좀더 엄격화된 진보성 판단 기준을 적용하고자 하는 심사 기준의 변화를 가져오게 되었고 이러한 변화의 방향에 대해 각국 특허청의 관심이 주목 되고 있다는 점에서 보면 단순히 지나칠 문제는 아닌 것으로 보인다. 일본 특허청의 경 우 진보성 판단 기준에 대해 심사 실무단계에서 대단히 엄격한 기준을 적용하고 있는 반면 상급심에서는 비교적 완화된 기준을 적용하고 있어 심사단계와 소송단계에서의 진 보성 판단의 기준의 적용에 차이가 나고 있다. 우리나라의 경우 파이컴 사건에서 특허를 전문으로 다루는 특허 심판원과 특허 법원 이 인정한 특허 기술을 서울 남부 지방법원이 판결을 내렸으며 이를 대법원이 인정하였는데, 특허에 무효 사유가 있다 며 상반되는 이 사건은 동일한 사건에 대해 법원에 따라 진보성 판단에 차이가 나타나게 되는 사례로 주목되고 있다. 277) 이 사건은 동일한 특허에 대해 특허 무효소송 ( 특허심판원 - 특허법원 - 대법원) 과 특허 침해소송 ( 지방법원 - 고등법원 - 대법원) 을 분리하여 서로 다른 기관에서 심리함 으로써 서로 다른 결과를 가져오게 하였으며, 합리적인 결과를 이끌어 내기까지 장기간 의 시간이 요구되는 불합리한 문제점을 나타나고 있는 것으로 소송 경제적인 측면이나 효과적인 심리를 위해서는 특허 무효소송 및 특허 침해소송을 특허 법원으로 관할 집중 할 필요성이 있다고 보여진다. 통일화된 심사기준을 정립하고 같은 심사기준을 적용하더라도 구체적인 사건에 적용 하여 판단을 함에 있어서는 일정 범위 내에서 결국 판단자의 재량이 작용할 수 밖에 없 다는 점에서 진보성을 적용하는데 어려움이 있다. 따라서 통일화된 심사기준을 정립하 는 것 못지않게 판단자의 눈높이를 객관적으로 일치시키려는 노력이 중요한데 이를 위 해서 특허청, 법원간의 교류 뿐만아니라 국제적으로도 심사관 간의 교류 등을 통한 시 각의 일치노력도 필요하다고 본다. 277) 남부지방법원은 특허법원에서와는 다른 증거로 무효판단을 하였는데 결과적으로 관할이 다름으로 인해 소 송이 지연되고 비용이 증가 되는 등의 문제점을 노출시키기 되었다.( 전자신문 참조) 309

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320 제4장 진보성 판단에 대한 시사점 및 정책적 건의 고품질 심사 심판을 지향하는 진보성 판단 기준에 관한 연구 보고서 제5장 결 론 311

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322 제5장 결 론 제5장 결 론 특허성의 인정에 있어 진보성 판단이란 특허 출원된 발명이 이미 공지된 선행기술과 비교하여 자명하지 않거나 용이하게 발명할 수 없는 경우 발명의 특허성을 인정하는 중 요한 요소이다. 그러나 앞에서 논의된 사항을 살펴보면 진보성에 대한 판단 기준은 거시적인 관점에 서 볼 때 개념상 동일한 것으로 보이나 구체적으로 살펴보면 부분적으로 동일한 도 있으나 각국별로 고유의 특성을 반영한 미차들이 존재하고 있는 것으로 보인다. 결 부분 과적으로 이러한 기준들은 궁극적으로 동일하게 판단되어야 할 사항임에도 불구하고 해 당 규정 및 적용사항에 따라 진보성 판단시 각각의 상황에 따라 판단되고 있고 그 적용 사항이나 범위도 case by case 별로 다른 결과를 가져오기도 한다. 이는 진보성에 대한 판단 이라는 것 자체가 획일적으로 선을 그어 진보성의 유무를 결정할 수 있도록 명확히 정의할 수 없는 복잡 미묘한 어려운 일라는 것을 대변하는 것 으로 보인다. 본 연구에서는 글로벌화된 지식재산권을 보호하기 위해 국제적으로 요구되고 있는 조화되고 통일화된 진보성 판단에 대한 기준을 마련하기 위한 요소가 무엇인지, 적용 기준에 대한 문제점이 무엇인지 살펴보았고, 우리 청의 진보성 판단 기준 마련에 필요 한 요소를 발굴하여 심사 정책에 반영하기 위한 기본 자료로 활용할 수 있도록 지식재 산 주요국인 3극 특허청 ( 미국, EPO, 일본) 및 우리나라의 기준에 대해 살펴 보았다. 미국 특허청의 경우 미국 MPEP 규정 을 통하여 살펴보았으며, EPO의 경우 EPO Examination Guide lines 을 통해 살펴보았고 일본 특허청 및 우리청의 경우 심사지침 서를 통해 살펴보았다. 또한 이들 국가의 특허법 규정 및 심사지침서에 의한 진보성 판 단 기준과 관련된 판례들을 살펴보았다. 보다 상세하게 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단에 관한 비교 연구를 통해 진보 성 판단 기준에 있어 미국 특허청의 경우 Graham 테스트, EPO의 경우 과제-해결 접근법 이 제시하고 있는 기준에 따라 자명 한 것인지 아닌지로 판단하고 있으며 우리 청 및 일본 특허청의 경우 특허법 제29조 제2항에서 규정하고 있는 용이하게 발명할 수 있는가 아닌가 에 의해 판단한다는 점에 있어 차이를 보인다. 접근 방법에 있어서 EPO의 경우는 해결하고자 하는 기술적 과제 및 과제에 대한 해결방법이 선행기술로부 터 도출되는지를 중점적으로 하여 진보성 판단이 이루어진다. 반면 일본 특허청 및 우 리청의 경우 발명을 이루는 기술적 구성에 대한 곤란성 에 대한 판단이 선행적으로 이 루어지며 선행기술에 비해 예측치 못했던 상승된 효과 를 가지는 경우 진보성을 인정 하는 것을 주요내용으로 하고 있다. 미국의 경우는 일본이나 우리나라와 마찬가지로 발 명을 이루는 기술적 구성에 대한 곤란성을 중점적으로 파악하지만 효과는 그다지 중요 시 하지 않는 것으로 보인다. 313

323 제5장 결 론 이와 같이 진보성 판단 기준의 운용면에서 어떤 요소를 주요 팩터로 하고 있는지에 따른 갭 이 존재하고 있는 것을 알 수 있었다. 또한 각국에서의 판례를 통한 진보성 판단을 살펴본바 법원의 진보성 판단은 각국의 특허청에서 이루어지고 있는 심사 실무에서 적용하고 있는 진보성 판단에 대한 기준의 적용보다 유연성을 가지며 심사 실무에서는 크게 고려하고 있지 않는 대한 참작이 적용되고 있는 점을 알 수 있었다. 2차적 고려요소에 따라서 향후 안정적인 특허권을 가질 수 있도록 각국의 진보성 판단에 대한 용어상 의 차이 및 적용 방법 및 절차상의 차이, 2차적 요소의 고려에 있어 통일된 기준안이 필요할 것으로 보인다. 또한 우리청에 있어 진보성 판단시 쟁점이 되는 사항별로 대법원의 판결에 따라 정 립 되어진 진보성 판단 기준을 살펴보았으며 해당 판례를 제시하였다. 쟁점이 되는 사항으로는 수치 한정 발명의 임계적 의의, 파라미터 발명, 치환 가능 성, 단순 설계변경, 주지 관용 기술의 전용에 관한 발명, 인용 발명들의 수집종합에 불 과한 발명, 복수의 구성 요소에 대한 발명, 결합의 곤란성 및 효과의 현저성, 새로운 효 과의 발생 여부, 효과의 증진에 관한 발명, 인용 발명과 주지 관용 기술의 결합에 관한 발명, 공지 기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과에 관한 발명에 대해 특 허 법원 및 대법원 판례 제시하였다. 심급별 판결에 대한 판례 분석에서는 기능식 청구항의 발명, 수치 한정 발명, 청구범위 해석에 대한 발명, 비즈니스 관련 발명. 파이컴 사건 등 특허성 판단에서 논의되는 주 테마별 진보성 판단 기준에 대한 특허 법원 및 대법원의 판례를 제시 하였다. 결론적으로 미국, EPO, 일본 및 우리청의 경우 모두 다 진보성 판단 규정 및 심사 기준에서 볼 때 일단 문헌상의 기재 및 해석에 있어서는 국제적으로 통일화된 진보성 판단에 대해 문제가 없는 것으로 보인다. 그러나 심사 실무에 있어 미국 특허청의 경우 Graham 테스트 및 TSM 테스트 를 운영하면서 진보성 판단에 대한 기준을 적절히 운영하고자 하였으나 국가의 친 특허 정책(pro-patent ), 반 특허정책 (Anti-patent ) 에 따라 진보성 판단에 대한 기준이 심한 변화를 나타내는 양상을 보였으며 단 기준을 정립해가고 있는 것으로 보인다. 일본 특허청의 경우 평성 2007년 KSR판결을 계기로 비교적 엄격한 진보성 판 12년 개정을 통해 사후적 고찰에 대한 부분을 삭제함으로 써 선행기술의 조합에 의한 비교적 쉽게 거절할 수 있는 양상을 취하면서 그 어느 나라 보다도 엄격한 진보성 판단 기준을 적용하고 있는 것으로 보인다. 우리청은 90년대 후반부터 우수한 인력의 심사관을 확보해 심사관의 수준을 전문화 314

324 제5장 결 론 시켰으며 2008 년 심사, 심판의 품질 향상을 통한 고품질 심사 심판 서비스를 제공하기 위해 심사관 멘토링 실시 및 서치시스템의 개선, 서치능력의 향상 을 위한 노력을 계속하고 있어 우리청의 진보성 판단에 대한 평가도 향상되고 있다는 비교적 좋은 평가 를 받고 있는 것으로 보인다. EPO의 경우는 질 낮은 특허출원이 증가하여 심사부담이 가중되고 있는 문제점 및 기타 정책적인 이유에 의해, 진보성 판단, 명세서 요건, 보정요건 등을 강화하는 등, 정 책적인 차원에서 특허의 양보다는 질을 강조하는 분위기인 것으로 미루어 보아, 진보성 판단의 수위도 점차 엄격해질 것으로 보인다. 향후 세계 지식재산권 주요국들이 희망하고 있는 신뢰성이 확보된 특허권을 가지기 위해서는 국제적으로 조화되고 일관성 있는 진보성 판단 기준 마련이 절실하다. 이를 위해서는 무엇보다도 먼저 각국의 진보성 판단에 있어서 용어의 개념에 대한 통일 이 필요할 것으로 판단되며 또한 심사에 있어서 진보성 판단 절차 중 어느 요소를 최우 선적으로 판단한 후 절차적 진행을 수행해야 하는지 통일화된 진보성 판단 절차를 적용 하기 위한 최소한의 출발점을 제시할 수 있는 기준안을 마련하는 것이 필요할 것으로 보인다. 315

325 제5장 결 론 참 고 문 헌 1. 특허청, 심사지침서 - 특허. 실용신안 -, 특허청, 조문별 특허법 해설 이종일, 특허법 제4 판, 한빛지적소유권센타, 이윤원, 박사학위 논문, 고종욱, 충남대 석사학위 논문, 판례를 통해 본 진보성 판단의 실무적 고찰, 특허심판원, 쟁점별 특허판례 모음집 7. 이상철, 조문별, 쟁점별 특허판례, 우리나라 법원행정처에서 발간한 특허소송실무, 1998년 9. 김민희, 우리나라, 미국 특허청의 청구범위 해석 기준, 특허청, BM 특허의 국내외 보호 현황 및 발전 방향에 대한 연구, 장완호, 청구범위 해석의 이중성에 관한 고찰, 특허법원 개원 10주년 기념 논문집 12. 우리청, 기능식으로 기재된 청구항의 권리범위 해석방안에 대한 연구, 이금욱, 우리청, 화학관련발명의 기능식 청구항에 대한 신규성 진보성 판단기준에 관한 연구, 심사 쟁점 연구 제1집 제5 장, 화학생명공학심사본부, 일본 특허청, 심사기준, 일본 특허청, 진보성 등에 관한 각국 운용 등의 조사연구보고, 일본 특허청, 진보성 검토회 보고서, USPTO, MPEP( Manual of Patent Examination Procedure), 이해영. 미국특허법, EPO, Guidelines for sxamination in the European Patent Office, EPO, Case Law of the Boards of Appeal (Fifth edition 2006) 21. 정재헌, 유럽특허청의 진보성 판단 실무, 지식재산 21, G. Knesch(EPO), Assessing inventive step in examination and opposition proceedings in the EPO, EPI INFORMATION, 3/1994, 316

326 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 특허 제 호 캔틸 레버 요소 및 희생 기층을 사용하는 상호 접속요소의 제작 방법 1. 심사 단계에서의 인용문헌 : US JP 특허 심판원 심결 - 등록무효심판 2004당 583 < 특허심판원 심결> (1) 이해관계 : 서울 남부 지방법원 - 특허침해금지소송 (2004가합 2596 호) (2) 절차의 경위: 이 건 특허 발명은 특허법 제29조제 2항의 규정에 위배되어 등록된 것으로 그 등록이 무 효되어야 한다는 취지의 심판을 자로 청구하면서, 그 증거로 갑제1호증 내지 갑제14 호증을 제출하였다. (3) 증거자료 : 인용발명 1: JP 평 인용발명 2: JP 평 호 인용발명 인용발명 3: US 5,221,415 호 4: US 5,367,165 호 인용발명 5: JP 평 호 인용발명 6: 인용발명 US 4,916,002 호 7: KR 호 인용발명 8: KR 특 호 (4) 심결 제1항 발명과 인용발명 1, 2 를 대비하여 보면, 제1항 발명은 전자부품들 사이의 가압접 속을 실행하기 위한 상호접속요소를 제작하는 방법인 반면에, 인용발명 1은 주사형 터 317

327 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 널 현미경 등에 사용되는 프로브 유닛의 미소 팁을 제조하기 위한 방법이고, 제1항 발 명은 접속구역을 포함하는 상호 접속부품을 제작하는 단계, 희생기층 위에 캔틸레버 구 조물을 제작하는 단계, 캔틸레버 구조물을 상호 접속부품의 접속구역에 장착하는 단계, 희생기층을 제거하여 캔틸레버 구조물을 해제하는 단계를 포함하는 것인 반면에, 인용 발명1은 제1 기판(1) 상에 형성된 미소팁 재료(5) 를 제2 기판(6) 의 접합층(7) 에 접합하고, 제1기판을 제거하여 미소 팁 재료만이 제2기판상에 전사하는 단계를 포함하는 것으로 양자는 차이가 있어 그 차이를 살펴보면, 먼저 제1항 발명의 목적이 전자부품들 사이에 예측가능한 가압접속을 실행하기 위한 상호접속요소를 제작하는데 있는데 반해, 인용 발명1은 균일한 형상을 유지할 수 있는 미소 팁 및 프로브 유닛을 제공하고 이러한 프 로브 유닛을 구비한 STM 및 정보처리장치를 제공하는데 있어 양자는 그 목적에 있어서 차이가 있고, 구성을 비교하면, 제1항 발명이 접속구역을 포함하는 상호 접속 부품을 제작하는 단계에서의 상호접속부품은 캔틸레버 구조물을 기판의 표면에서 일정 거리만 큼 이격시키기 위한 것이지만, 인용 발명1에서 기판 위에 접합층을 구비하여 그 위에 미소 팁을 형성하는 단계에서의 접합층은 단순히 미소 팁을 기판에 접합시키기 위한 것 에 불과하여 제1항 발명의 상호접속부품과 인용 발명1 의 접합층은 차이가 있는 것이고, 제1항 발명의 캔틸레버 구조물은 가압접속을 유지하기 위한 구조물이지만 인용 발명1의 미소 팁은 가압접속을 유지하기 위한 것이 아니어서 제1항발명의 캔틸레버 구조물과 인 용 발명1 의 미소 팁은 서로 다른 것이고, 제1항 발명의 희생기층 상에서 캔틸레버 구조 물을 제작하는 단계와 관련해서 청구인은 인용 발명1과 3에 의해 미소 팁 재료를 캔틸 레버 형태로 형성하는 것이 용이하다고 주장하고 있으나 상기 인용발명에서 미소 팁 자 체를 캔틸레버 형태로 형성하는 것은 찾아 볼 수 없으며 이러한 구성을 당업자가 용이 하게 생각해 낼 수 있는 것이라고 볼 수도 없어 청구인의 주장은 일리가 없는 것이고, 제1항 발명의 희생기층을 제거하여 캔틸레버 구조물을 해제하는 단계와 관련해 인용발 명1에 제1 기판(1) 을 벗겨내면서 박리층(4) 을 미소 팁 재료(5) 의 계면에서 박리하는 단계 에 대한 기재는 있으나 기판 위의 구조물을 기판으로 분리하는 방법에서 기판과 구조물 사이의 박리층을 이용하여 떼어내는 방법과 기판을 희생하여 구조물을 분리하는 방법이 다르다는 점을 보면 양자는 다른 것이어서 이를 종합하면 제1항 발명은 구성의 곤란성 이 있다고 판단되고, 또한 제1항 발명이 가지고 있는 다수의 캔틸레버 구조물을 동시에 상호접속부품에 장착시킬 수 있으며 캔틸레버 구조물들의 가압접속단부가 전자부품의 다이에 정확하게 대응하도록 정밀하게 정렬될 수 있는 효과를 인용 발명1에서는 가질 수 없어서 양자는 효과에 있어서도 차이가 있다고 판단된다. 다음으로 제1항 발명을 인용 발명5 와 대비하여 보면, 제5 항 발명은 정밀도, 재현성이 좋은 프로브를 제공하는데 있고, 그 구성으로 단결정 실리콘 기판(21) 에 산화실리콘막을 형성하는 단계, 에칭에 의해 패터닝하여 오목부(23) 를 형성하는 단계, 산화실리콘막을 제거한 후 질화실리콘막 (24) 을 형성하는 단계, 실리콘 기판과 유리로 이루어진 구조체 의 실리콘의 부분을 에칭 제거하여 질화실리콘부분이 켄틸레버 구조로 남도록 하고 별 도로 제조한 유리기판 (25) 을 캔틸레버 빔(24) 에 부착하는 단계로 이루어진 전기 특성 318

328 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 측정용 프로브에 관한 것으로, 제5항발명의 목적은 제1항 발명과 인용 발명1의 비교에 서 알 수 있는 바와 같이 전자부품들 사이에 예측가능한 가압접속을 실행하기 위한 상 호접속요소를 제작하고자 하는 제1 항 발명의 목적과 다르고, 구성에 있어서도 제1항 발 명이 가지고 있는 상호접속부품, 가압접속을 유지하기 위한 구조물로서의 캔틸레버 구 조물, 희생기층 상에서 캔틸레버 구조물을 제작하고 희생기층을 제거하여 캔틸레버 구 조물을 해제하는 단계와 관련한 기재는 제5항 발명에서 찾아 볼 수 없는 것이어서 제1 항 발명은 인용 발명5 에 대해 구성의 곤란성이 있으며, 효과 또한 상기 제1항 발명과 인용 발명1 의 비교와 같은 이유로 차이가 있다고 판단된다. 제21 항 발명은 지지 기층에 해제 재료를 도포하는 단계, 마스킹 재료를 도포하고 해제 재료의 일부분을 마스킹하는 단계, 마스킹 재료를 패터닝하는 단계, 선택된 부분에 탄 성 재료를 침착시켜서 캔틸레버 요소를 형성하는 단계를 포함하는 구성으로, 제21항 발 명을 인용 발명1, 5 와 비교하여 보면, 먼저 목적에서 제21항 발명이 가지고 있는 전자 부품들 사이에 예측 가능한 가압접속을 실행하기 위한 상호접속요소를 제작하는 목적과 다수의 캔틸레버 구조물을 동시에 상호접속부품에 장착시킬 수 있으며 캔틸레버 구조물 들의 가압 접속단부가 전자부품의 다이에 정확하게 대응하도록 정밀하게 정렬될 수 있 는 효과를 인용 발명1, 5에서는 가질 수 없어서 양자는 목적과 효과에 있어서 차이가 있고, 구성에 있어서도, 제21항 발명이 가지고 있는 해제 재료를 도포하고 마스킹하여 선택된 부분에 탄성 재료를 침착시키는 과정을 통해 캔틸레버를 형성한다는 구성은 인 용발명1, 5에서 찾아 볼 수 없는 것이어서 제21항 발명은 구성의 곤란성이 있다고 판단 된다. 제14항 발명은 희생 기층의 표면상의 선택된 영역에 신장형 상호 접속 요소를 장착하는 단계, 희생 기층의 적어도 일부분을 제거함으로써 희생 기층으로부터 신장형 상호 접속 요소를 해제하는 단계를 포함하는 신장형 상호 접속 요소의 제작 방법에 관한 것들로 인용 발명1 내지 8에서 상기와 같은 구성들을 찾아볼 수 없어서 제14항 발명과 그 종속 항들인 제15항 발명 내지 제20 항 발명은 구성의 곤란성이 있는 것이고, 신장형 상호 접 속요소를 제작하는 목적과 효과 또한 인용 발명들과는 다른 것이라 하겠다. 이 건 출원 발명의 제2항 내지 제13항 발명은 제1항 발명의 구성을 더욱 한정하여 구체 화하는 종속항들이고, 제22항 내지 제60항 발명은 제21항 발명의 구성을 더욱 한정하여 구체화하는 종속항들이라고 인정되므로, 이들 발명들은 더 나아가 인용발명들과 대비할 필요도 없이 제1항 발명과 제21항 발명에 대하여 살펴본 바와 마찬가지 이유로 인용발 명들에 의하여 용이 하게 발명할 수 없는 것이라고 판단된다. 제13항 발명의 기재가 제1 항 발명의 구성과 상충 되어 불명료하다는 청구인의 주장은, 이 건 특허발명의 도7g와 7h에 캔틸레버 구조물 상에 상호접속부품을 제조하는 내용이 319

329 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 도시되어 있고, 제1항 발명이 여러 단계를 가지고 있으나 단계간에 선후관계가 정해져 있는 것은 아니라는 점에서 일리가 없는 것이고, 제21 항 발명의 구성 중 적절한 해제 재료 에 대한 기재가 상세한 설명의 뒷받침이 없으며, 불명료하다는 청구인의 주장은 이 건 특허발명의 도5 에 대한 설명에서 알 수 있듯이, 지지층 위에 알루미늄이나 구리 같은 해제 재료를 도포하고 이러한 재료를 나중에 제거하여 캔틸레버 요소를 해제한다 는 제21 항 발명의 구성을 보면 일리가 없는 것이고, 같은 이유로 제21항 발명의 종속항 들인 제22항 발명 내지 제60 항 발명에 대한 기재불비의 주장도 일리가 없다 할 것이다. 상기와 같이 제1항 발명 내지 제60항 발명은 인용발명들에 의하여 구성의 곤란성이 인 정되고, 목적의 특이성 및 효과의 현저성이 인정되므로 당업자가 용이 하게 발명할 수 없으므로 특허법 제29조제 2 항의 규정에 위배된 것이라고 할 수 없고, 제13항 발명 및 21항 발명 내지 60항 발명에 대한 기재가 제42조제 4항제1 호 및 제2호에 위배되었다고 볼 수 없다. 3. 특허법원 판결 2005허3512 < 특허법원 선고> (1) 절차의 경위 2004당 583호 사건에 대하여 한 심결 중 특허등록 제 호 발명의 특허청구범위 제 1, 2, 4, 6 내지 13 및 20 항에 관한 부분을 취소한다. (2) 증거자료 : ( 원고 주장) 비교대상발명 2: US 호 비교대상발명 3: JP 평 호 비교대상발명 4: JP 평 호 우선권 주장: PCT/US95/14909호 PCT/US94/13373 호( 비교대상발명 1) (WO 95/14314 호 공개) US 60/5,189 호 ( 특허발명의 청구항 제1, 2, 4, 6 내지 13, 20 항( 도 7a 내지 도 7h) 에 관련된 기술적 특징) 비교대상 발명 10 JP 평 호 (3) 판결 ( 가) 피고의 특허발명의 우선권 주장의 기초가 된 발명들 중 PCT/US95/14909 호는 특 320

330 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 허발명의 국제출원 전에 이미 공개된 PCT/US94/13373 호를 우선권 주장의 기초로 삼아 국제출원한 것으로서 중복 우선권 주장에 해당한다. 따라서 위 PCT/US94/13373 호에 기재된 발명은 우선권의 소급효를 인정받을 수 없어 공개된 발명의 지위를 가지게 되므 로, 특허발명에 대하여 비교대상발명이 될 수 있다. 그런데, 미국 특허법 CIP출원에 해당하는 제1항 발명에서 모출원에 추가된 신규한 기술 적 사상이 기재된 부분은 명세서 중 추가 실시례( 갑1호증 15 쪽 하단) 이하 부분으로서 우선권 주장 발명 중 이 부분이 개시된 모출원은 PCT/US95/14909 호가 아니라 미국특 허 제60/5,189 호이다. 그러므로, 위 미국특허 제60/5,189 호가 PCT/US94/13373 호( 비교 대상발명 1) 에 비해 신규성이나 진보성을 인정받을 수 없는지 여부는 뒤에서 살피기로 하고, 여기서는 먼저 위 미국특허와 위 국제출원발명 및 제1 항 발명이 서로 동일한 발 명들 에 해당하여 우선권 주장의 적법요건을 갖추었는지 여부를 살핀다. ( 나) 위 미국특허 제6 항은 선단을 갖는 복수의 신장형 상호접속요소를 예비 제조하는 단계 가 별도의 공정으로 표현된 4 단계 구조인 데 비하여, 국제특허출원은 상호접속부 품 제작단계가 생략된 3 단계 구조이며, 제1항 발명은 위 미국특허와 동일한 4단계 구조 이다. 그러나 위 국제특허출원에서 선단 구조물들을 상호접속부품의 접촉 단부들에 장 착하는 단계 는 접촉 단부를 갖는 상호접속부품이 별개의 공정으로 미리 제작되어 있음 을 전제로 함이 명백하다. 따라서 위 발명에 기재된 상호접속요소 제조공정의 단계 수 가 상이하여도 선단 구조물과 상호접속부품을 별도로 제작한 후 상호 장착한다는 기술 적 사상의 실체는 동일하므로, 위 발명들은 모두 실질적으로 동일한 발명에 해당된다. 또한 위 국제특허출원은 우선권 주장의 기초가 되는 출원들 중에 최선출원인 미국 특허 출원 제8/452,255 호로부터 1 년의 우선권주장 기간 내에 출원되었고, 특허발명과 직접 관련된 내용이 기재되어 있는 미국특허 제60/5,189 호의 출원일로부터도 1년의 우선권주 장 기간 내에 출원되었으며, 정규의 최초출원인 제60/5,189 호와 동일한 발명으로 우선 권 주장 기간 내에 적법하게 국제출원되었다. ( 다) 그렇다면, 피고의 우선권 주장은 적법하고, 특허발명의 출원절차에서 이루어진 보 정은 요지변경에 해당하지 아니하는 적법한 보정으로 판단된다. 나. 제1 항 발명의 신규성 및 진보성 여부( 비교대상발명 1, 2, 10 대비) (1) 기술분야 및 목적의 대비 제1항 발명은 발명의 간단한 설명에 의하면 전자부품에 가압접속을 제공하기에 적합한 탄성 접속구조물인 상호접속요소를 제공하는 것이다. 종래의 제조기술은 전자부품의 단 자상에서 상호접속요소를 일체로 제조함으로써 상호접속요소의 제조상 결함이 있을 경 우 전자부품까지 폐기하여야 하는 문제점이 있었으나 제1항 발명은 희생기층을 사용하 여 상호접속요소와 선단을 별도 제조함으로써 이러한 문제점을 해결하고 있다. 비교대상발명 1은 전자부품에 전기 접촉을 수행하기 위한 상호접속용 접촉구조물에 관 한 기술로서 특허발명이 문제점을 해결하고 있는 종래 기술분야에 속한다. 비교대상발 명 2 는 주사터널링 현미경(STM) 및 원자 현미경(AFM) 에 사용되는 날카로운 마이크로 미니어쳐 팁구조물의 제조에 관한 기술이다. 비교대상발명 10은 반도체장치의 전기적 321

331 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 특성을 검사하기 위한 탐침카드용 프로브에 관한 기술로서 종래 기술보다 진보된 고정 밀, 고밀도의 프로브를 제공하고 대규모 집적회로 칩의 전기특성을 용이하고 정밀하게 측정하는 것을 목적으로 한다. 따라서 제1항 발명과 비교대상발명 1, 10은 모두 전자부품에 가압접속되어 전기적 특성 을 검사하기 위한 상호접속요소에 관한 기술이므로 기술분야가 동일하나 목적은 상이하 고, 비교대상발명 2는 기술분야는 상이하나 마이크로미니어쳐 팁이 초고속 전자부품을 테스트하는 용도로 사용될 수 있음을 개시하고 있다. (2) 구성의 대비 별지 1 기재에 의하면 제1 항 발명은 그 구성요소를 1 접속 구역을 포함하는 상호접속 부품을 제작하는 단계 ( 이하 구성요소 1 이라 한다), 2 희생기층상에 캔틸레버구조물 을 제작하는 단계 ( 이하 구성요소 2 라 한다), 3 캔틸레버구조물을 상호접속부품의 접 속구역에 장착하는 단계 ( 이하 구성요소 3 이라 한다), 4 희생기층의 적어도 일부분을 제거함으로써 희생기층으로부터 캔틸레버구조물을 해제하는 단계 ( 이하 구성요소 4 라 한다) 로 파악할 수 있다. ( 가) 제1항 발명의 구성요소 1인 접속구역을 포함하는 상호접속부품을 제작하는 단계 는 비교대상발명 1 의 가요성연장소자 (236) 를 제조하는 단계 와 비교대상발명 2 의 캔틸 레버 암(arm) 상에 니켈층(56) 을 형성하는 단계 및 비교대상발명 10 의 질화실리콘 막 (24) 위에 유리기판 (25) 을 장착하는 단계 에 대응된다. 1 제1 항 발명의 명세서( 갑1 호증) 에는, 예비제조된 캔틸레버구조물 (720) 은 브레이징 또는 납땜과 같은 적절한 방법으로 외부 단자(724) 가 상호접속요소 (730) 의 팁에 장착된 다(17쪽 제3 단락). 상호접속요소 (730, 752) 는 탄성일 필요는 없으며, 양호하게는 캔 틸레버 비임보다 훨씬 강성이 있어서, 가압접속에 의해 발생된 접속력은 용이하게 형성 되고 제어될 수 있다 (17 쪽 제8 단락). 더욱이 팁구조물의 외부 단부(724) 를 내부 단부 (722) 보다 더 크게 제조할 수 있는 성능은 상호접속요소 (730, 752) 를 캔틸레버구조물 의 외부 단부에 견고하게 고정시킬 수 있는 기회를 제공한다 (17쪽 제10 단락). 임의의 캔틸레버 비임 배치에 있어서, 캔틸레버의 한 단부가 고정되고, 다른 단부는 이동가능 하게 되는 것이 바람직하다. 이러한 방법으로 굽힘 모우멘트가 용이하게 계산된다. 따 라서 신장형 상호접속요소 (730, 752) 는 양호하게는 가능한 한 견고하게 되는 것이 명백 하다 (17 쪽 제11 단락) 라고 기재되어 있고, 도면 7f 가 이를 도시하고 있다. 위 사실에 의하면, 제1항 발명의 상호접속부품 은 피검사체인 반도체 소자 등에 가압접 속되어 전기 신호를 인가 또는 인출하는 캔틸레버구조물 (720) 과 전자부품 사이에 장착 되어 전기 신호를 전달하며, 캔틸레버구조물 (720) 이 탄성변형을 하는 동안 그 고정단을 지지하는 기능을 하는 것으로, 캔틸레버구조물 (720) 과는 별도의 분리된 공정으로 제작 되고 제조과정에 전자부품이 개재되지 않는 구성임을 알 수 있다. 2 비교대상발명 1 의 명세서( 갑4 호증) 에는, 가요성연장소자 (236) 에 대하여 금 또는 알 루미늄과 같은 도전재료로 이루어지고, 본드(219) 에 의해 전자제품의 패드(103) 에 접속 되고, 캔틸레버 또는 휘어짐(236a) 을 통해 반도체 구조(102) 의 에지 위로 뻗으며, 본드 322

332 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 (238) 에 의해 접촉패드의 금층(232) 에 결합된다. 그 후 가요성연장소자 (236) 와 본드 (237, 238) 는 스프링합금 재료로 이루어진 쉘(239) 로 덮인다. 쉘(239) 은 강합금으로 이 루어지며 패드(103) 및 전체 금층(232) 위로 연장한다 라고 기재되어 있고, 도면 제14, 15 도에 이를 도시하고 있다. 위 사실에 의하면, 비교대상발명 1의 가요성신장요소 (236, 239) 는 접촉패드 (227) 와 일 체로 또는 연속적 공정으로 제조되고 전자부품상에서 제조공정이 이루어지며 그 자체 구조가 캔틸레버 또는 휘어짐(236a) 형상으로 이루어져 있어, 가압접속시 접촉패드 (227) 의 고정단을 제공하는 것이 아니라, 오버코팅된 가요성신장요소 (236, 239) 자체가 탄형변형되는 구성이므로 제1 항 발명과 구성이 상이하다. 원고는 이에 대하여, 제1항 발명에서는 상호접속부품의 탄성변형 여부를 한정하고 있지 않으며 명세서에도 신장형 상호접속요소는 팁구조물에 형성된 가압접속에 따라 상기 팁구조물의 전체 변형에 기여하는 복합 상호접속요소로 사용되는 것이 전적으로 부적절 한 것은 아니다 라고 기재(17 쪽 제11 단락) 되어 있어, 신장형 복합상호접속요소를 팁구조 물 전체가 탄성변형하는 복합형 상호접속요소로 사용하는 것도 가능하므로, 비교대상발 명 1의 탄성을 갖는 오버코팅된 가요성신장요소도 제1항 발명의 기술적 범위에 포함되 는 것이라는 취지로 주장한다. 살피건대, 제1항 발명에서 상호접속부품의 탄성변형 여부나 캔틸레버구조물에 대한 상 대적인 강성 관계가 구체적으로 명시되어 있지 않고, 또 도 7g에는 자유기립상호접속요 소(752) 가 탄성재료 (754) 로 오버코팅된 복합 상호접속요소의 형태로 제작될 수 있는 것 으로 도시되어 있기는 하다. 그렇지만, 앞에서 본 임의의 캔틸레버 비임 배치에 있어 서, 캔틸레버의 한 단부가 고정되고, 다른 단부는 이동가능하게 되는 것이 바람직하다. 이러한 방법으로 굽힘 모우멘트가 용이하게 계산된다. 따라서 신장형 상호접속요소 (730, 752) 는 양호하게는 가능한 한 견고하게 되는 것이 명백하다 는 등의 명세서 기재 취지와, 도 7h 에서 자유기립 상호접속요소 (752) 의 자유단부가 납땜필렛 (786) 에 의해 전 자부품에 매우 견고하게 장착되어 있는 점을 종합해 보면, 제1항 발명에서 가압접속시 주로 탄성변형되는 것은 캔틸레버구조물이고, 상호접속부품은 그 고정단을 견고하게 지 지하는 역할을 수행하는 것임이 명백하다. 이에 비하여 비교대상발명 1의 가요성신장요 소는 그 자체가 가압접속에 의하여 탄성변형되는 것이어서 그 구성과 기능이 서로 엇갈 린다. 다시 말하면, 구조상으로는 제1항 발명의 상호접속부품은 비교대상발명의 1의 가 요성신장요소에 대응되지만, 기능상으로는 상호접속부품은 캔틸레버구조물을 단단하게 고정하는 역할을 수행하는 반면 가요성신장요소는 주로 탄성변형을 수행하는 점에서 상 반된다. 원고의 위 주장은 이유 없다. 3 명세서( 갑5 호증) 에 의하면, 비교대상발명 2의 마이크로미니어쳐 팁구조물 은 니켈층 (56)이 캔틸레버 암과는 별도의 공정으로 제조된 후 캔틸레버 암에 접속되는 것이 아니 라, 캔틸레버 암을 구성하는 도전층(52) 위에 감광막의 도포와 식각 공정을 통한 도금 층으로 형성되는 것이다. 그런데 비교대상발명 2에는 캔틸레버 암이 가압접속에 의해 탄성변형하는 구조인지 여부에 대하여 개시하지 않고 있으므로, 니켈층(56) 이 제1항 발 323

333 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 명의 상호접속부품과 같은 지지부재의 기능을 하는 동일한 구성이라고 보기 어렵다. 4 갑26 호증의 기재에 의하면, 비교대상발명 10 의 유리기판 (25) 은 전기 특성 측정용 마이크로 프로브 에서 완성된 캔틸레버구조물의 지지부의 기능을 하며, 제조과정에 전자 부품이 관여하지 않는다는 점에서 제1 항 발명과 동일하다. 그러나 위 프로브 제조공정 을 살펴보면 유리기판이 실리콘 기판에 장착된 후 실리콘 기판 부분이 에칭 등 다른 제 조공정을 거쳐 캔틸레버구조물의 형태를 띠게 되고, 그 후 캔틸레버구조물이 도전화 및 도금 공정을 거쳐 프로브가 완성된다. 따라서, 유리기판 (25) 이 캔틸레버구조물 제작과정 에 포함되어 있어 캔틸레버구조물과 병행하여 제조될 수 없으며, 특성상 절연체이어서 전기 신호를 전달하는 기능을 수행할 수 없다는 점에서 제1항 발명의 상호접속부품과는 그 제조단계 및 구성에 차이가 있다. ( 나) 제1항 발명의 구성요소 2인 희생기층 상에 캔틸레버구조물을 제작하는 단계 는 비 교대상발명 1 에서 희생 알루미늄 층(212) 상에 접촉패드 (224, 227) 를 제조하는 단계, 비교대상발명 2 에서 실리콘기판 (35) 상에서 캔틸레버 암을 형성하는 단계, 비교대상발 명 10 에서 실리콘기판 (21) 상에 캔틸레버구조물 (24, 26) 을 제조하는 단계 와 대응된다. 1 제1 항 발명의 캔틸레버구조물에 관한 명세서( 갑1 호증) 기재는 다음과 같다. 실시예에 있어 캔틸레버구조물 (720, 770) 은 스프링 형태를 갖는 복합상호접속요소로 도 시되어 있다(17 쪽 제6 단락). 캔틸레버 및 캔틸레버 비임은 신장형 구조물이 한 단부는 장착 또는 고정되고, 다른 단부는 통상적으로 신장형 요소의 종축에 대체로 횡방향으로 작용하는 힘에 응답하여 자유로이 이동 가능한 것이다(7 쪽 제13 단락). 스프링형 은 팁 에 가해진 힘에 대해서 신장형 요소의 단부의 탄성운동 내지 복원운동을 보이는 것이고 (3쪽 제12 단락), 복합 이라는 용어는 2 개 이상의 요소로 형성된 것(3쪽 11 단락) 이다. 이 러한 캔틸레버구조물은 희생기층 (702) 표면에 다수의 트렌치(trench, 704) 를 에칭하고, 그 위에 경질의 필드층(706) 을 적층하며, 감광수지 등의 마스킹 재료(710) 를 도포하여 도금된 캔틸레버구조물의 제조를 위한 다수의 개구를 형성하고, 마스킹 층(710) 내의 개구에 니켈 등 탄성 합금재료의 층(712) 을 도금하고, 그 위에 납땜이 용이한 재료의 층(714) 이 적층하여 제조된다 (16쪽 제7 내지 10 단락). 캔틸레버구조물 (704) 은 중간부 (726) 가 내부 단부(722) 에서 가장 폭이 좁고, 외부 단부(724) 에서 가장 폭이 넓도록 테 이퍼질 수 있는데, 이러한 특징은 외부 단부(724) 가 전자부품의 단자에 견고하게 장착 될 때 내부 단부(722) 에 제어 가능한 확정된 변형량을 제공할 수 있게 한다(16 쪽 제12 단락). 임의의 캔틸레버 비임 배치에 있어서, 캔틸레버의 한 단부가 고정되고, 다른 단 부는 이동 가능하게 되는 것이 바람직하고, 이러한 방법으로 굽힘 모우멘트가 용이하게 계산된다 (17쪽 제11 단락). 위 기재들에 의하면, 제1항 발명의 캔틸레버구조물 (720) 은 전자부품 (734) 과 무관하게 제조되고, 상호접속부품 (730) 과는 별개의 공정으로 희생기층 (702) 상에서 제작되며, 한 단부는 상호접속부품에 의해 고정 지지된 고정단이고 다른 단부는 이동가능한 자유단을 가지는 부재로서 가압접속시 탄성변형하면서 전기 신호를 인가하거나 인출하는 기능을 수행하는 상호접속요소의 접촉부임을 알 수 있다. 324

334 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 2 한편, 비교대상발명 1 의 접촉패드 에 관한 명세서( 갑4 호증) 기재는 다음과 같다. 다수의 음의 돌출부 또는 홀(213) 이 알루미늄 층(212) 의 표면에 형성된다. 이 때 알 루미늄 내의 음의 돌출부 또는 홀(213) 은 금 또는 로듐(214) 과 같은 도전재료로 채 워진다. 이후 니켈층(216) 및 금층(217) 이 그 위에 위치한다. 이후 가요성연장도전 소자(218) 가 금층(217) 에 결합된다. 그 다음에 쉘(221) 이 가요성연장소자(218) 위 에 증착되며 접촉패드(103) 및 금층(217) 위로 연장하여 접촉구조물이 완성된다. 희 생 알루미늄층(212) 은 전술한 방식으로 용해되어 접촉 구조물(211) 의 자유단에 접촉 패드(224) 를 제공하게 된다. 제15도에는 본 발명을 나타내는 또 다른 접촉 구조 가 도시되어 있다. 접촉패드(227) 는 직사각형 접촉패드(227) 의 한 단부가 기계적으 로 형성된 프로브(228) 를 구비한다. 접촉패드(227) 는 접촉패드(224) 와 유사한 방식 으로 만들어지고, 예를 들면 니켈 또는 로듐으로 구성된 팁 또는 프로브(228) 와 층 (229) 을 포함할 수 있다. 층(229) 은 니켈 합금의 다른 절연층(231) 으로 덮이고, 다 시 금층(232) 으로 덮인다. 이와 같은 형태의 접촉 구조물(226) 로 향을 제어하는 능력을 향상시킨 캔틸레버형 프로브(228) 가 제공된다. 위 사실에 의하면, 비교대상발명 부하에 대한 편 1의 접촉패드 (224, 227) 는 접촉구조물 (226) 의 접촉부 에 해당하는 것으로 희생기층을 이용하여 제조되는 것이나, 전자부품 (102) 에서 연장되 는 가요성신장요소 (236) 에 부착되어 스프링 합금재료 (239) 로 일체로 오버코팅되어 제조 되는 것이며, 직사각형 형상이어서 가압접속시에 접촉패드 (227) 자체에서 탄성변형이 발생하지 않는 것임을 알 수 있다. 구체적으로 대비하여 보면, 비교대상발명 1 의 접촉패드 (227) 는 희생기층상에서 탄성재 료와 도전 재료를 적층하여 제작된다는 점에서 제1 항 발명의 캔틸레버구조물 (720) 과 동 일하다. 그러나 캔틸레버구조물 (720) 은 전자부품 (734) 과 무관하게 상호접속부품 (732) 과 별개의 공정으로 제작되는 것인 데 비하여, 접촉패드 (227) 는 전자부품 (102) 으로부터 연 장되는 가요성신장요소 (236) 와 일체의 공정으로 한꺼번에 제작된다. 또한 가압접속시 캔틸레버구조물 (720) 이 탄성변형을 수행하는 데 비하여 접촉패드 (227) 는 막대 형상의 캔틸레버 구조가 아니고 사각형의 판 형상이어서 가압접속에 의해 탄성변형되지 않는 다. 따라서 캔틸레버구조물 (720) 과 접촉패드 (227) 는 서로 상이한 구성요소이다. 원고는 이에 대하여, 제1항 발명에서 캔틸레버구조물의 탄성변형 여부를 명시하고 있지 않으므로, 비교대상발명 1의 접촉패드와 같이 가압접속시 탄성변형하지 않는 것도 제1 항 발명의 기술적 범위에 포함된다는 취지로 주장한다. 제1항 발명에서 캔틸레버구조물이 희생기층상에서 제작된다고 기재하고 있을 뿐 구조나 탄성변형 여부 등에 관하여 구체적으로 기재하고 있지는 않다. 그러나 특허발명의 명세 서에서 캔틸레버 및 캔틸레버 비임은 신장형 구조물이 한 단부는 장착 또는 고정되 고, 다른 단부는 통상적으로 신장형 요소의 종축에 대체로 횡방향으로 작용하는 힘에 응답하여 자유로이 이동 가능한 것 (7쪽 제13 단락) 으로 정의하고 있어, 제1항 발명의 캔 틸레버구조물이 가압접속시 탄성변형을 수행한다는 점은 명백하다. 한편, 비교대상발명 1 의 명세서에 도면 제15도는 캔틸레버된 접촉(cantilevered contact) 325

335 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 의 이용을 도시하고 있다 ( 갑4호증의 4 쪽). 이와 같은 형태의 접촉 구조물 (226) 로 부하에 대한 편향을 제어하는 능력을 향상시킨 캔틸레버된 프로브(cantilevered probe) 가 제공된 다 ( 갑4호증의 제20쪽 제3 내지 6 줄) 라는 기재가 있다. 그러나 이는 가요성 연장소자와 접촉패드를 포함한 접촉 구조물 전체가 전자부품상의 고정단을 중심으로 탄성변형을 일 으키는 캔틸레버 형상으로 이루어져 있다는 취지이므로, 제1항 발명의 캔틸레버구조물과 는 기술적 사상이 상이하다. 3 비교대상발명 2 의 캔틸레버 암( 텅스텐 팁(50) 과 도전층(52) 등) 은 희생기층 (35) 상에 서 니켈층(56) 과 일체로 제조되는 것으로서, 피검사체에 가압접속을 하여 탄성변형을 하는 구성인지에 관하여 명시적인 기재 또는 암시가 없다. 4 비교대상발명 10 의 캔틸레버구조물은 희생기층 (21) 상에서 제조되나, 유리기판 (25) 이 장착되고 희생기층 (21) 이 제거된 후 크롬, 니켈 막의 스퍼터링, 포토리소그래피 등 도전 화 공정과 니켈 도금층(26) 장착 공정을 거쳐 완성된다. 비교대상발명 10의 캔틸레버구조물은 피검사체에 대한 가압접속시 탄성 변형한다는 점 에서는 제1 항 발명과 동일하다. 그러나 제1항 발명의 상호접속부품에 대응하는 유리기 판과 별도로 제조되는 것은 아니므로 제1항 발명의 캔틸레버구조물과는 제조단계와 구 성이 상이하다. ( 다) 제1항 발명의 구성요소 3인 캔틸레버구조물을 상호접속부품의 접속 구역에 장착하 는 단계 는 비교대상발명 1 에서 가요성신장요소 (236) 를 접촉패드 (227) 에 장착하는 단 계, 비교대상발명 2 에서 캔틸레버 암(32, 34, 52) 상에 니켈층(56) 을 형성하는 단계, 비교대상발명 10 에서 실리콘기판 (21) 상의 질화실리콘 막(21) 위에 유리기판 (25) 을 접합 하는 단계 에 대응된다. 제1 항 발명에서 상호접속부품 (730) 과 캔틸레버구조물 (720) 은 별도의 공정에서 제작된 후, 캔틸레버구조물 (720) 의 외부단자 (724) 가 납땜 등과 같은 적절한 방법으로 상호접속 부품(730) 의 접속구역에 장착된다. 이에 비해 비교대상발명 1은 전자부품에서 접촉패드까지 가요성신장요소를 연결한 후 가요성신장요소와 접속부위를 일체로 코팅하는 연속적인 공정에 의하여 제조한다. 비교 대상발명 비교대상발명 2 도 캔틸레버 암 위에 도금 공정에 의하여 니켈층을 일체로 형성하는 것이고, 10도 캔틸레버구조물에 유리기판을 장착하고 희생기층을 제거한 후에도 도전화 공정과 니켈층 도금공정을 거쳐 완성된다. 따라서 캔틸레버구조물과 상호접속부품을 장착하는 공정에 있어 제1항 발명과 비교대 상발명들은 대응되는 제조단계와 구성이 차이가 있다. ( 라) 제1항 발명의 구성요소 4인 희생기층의 적어도 일부분을 제거함으로써 희생기층으 로부터 캔틸레버구조물을 해제하는 단계 는 비교대상발명 1 의 희생 알루미늄 층을 제거 하여 접촉패드를 해제하는 단계, 비교대상발명 2 의 실리콘 기판(35) 을 에칭에 의하여 제거하여 캔틸레버 암을 해제하는 단계, 비교대상발명 10 의 실리콘 기판(21) 을 에칭의 방법으로 제거하여 캔틸레버구조물을 남기는 단계 와 대응된다. 제1 항 발명은 선택적인 화학적 에칭방법에 의하여 희생기층 (702) 을 제거함으로써 접촉 326

336 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 부인 캔틸레버구조물 (720) 을 해제하는 방법이고, 비교대상발명 1, 2, 10도 에칭방식에 의하여 희생 알루미늄 층이나 실리콘 기판(35, 21) 을 제거함으로써 접촉패드 또는 캔틸 레버구조물을 해제하는 방법을 사용하므로 대응되는 단계가 동일하다. (3) 작용효과의 대비 제1항 발명의 탄성접속 구조물은 희생기층에서 평면 형태로 제작되므로 탄성재료의 종 류, 두께, 폭을 조절하여 탄성변형의 정도를 정확하고 용이하게 설계할 수 있고 다양한 각도로 구부러진 테이퍼 형태로 제조하여 고밀도 전자부품단자의 패턴에 대응할 수 있 다. 또한 비탄성의 지지부와 결합하여 전자부품에 장착되고 상호접속요소의 제조공정에 전자부품이 개입되지 아니하므로, 상호접속요소 제조과정에 문제점이 발생할 경우 고가 의 전자부품까지 폐기하여야 했던 종래 기술의 문제점을 극복할 수 있다. 나아가 희생기 층에 장착된 복수의 상호접속요소를 전자부품의 단자에 집단이동(gang transferring) 시 킬 수 있어 제조공정의 효율성을 향상시킬 수 있다. 이에 비하여 비교대상발명 1은 가요성신장요소를 형성하는 와이어 본딩기계가 상하로 이동하며 와이어를 형성하는 공간이 확보되어야 하므로 기판의 외주면 또는 구멍이 있 는 기판의 둘레에서 제조하여야 한다는 장소적 제약이 있고, 상호접속요소 제조과정에 서 전자제품이 위험에 노출되며, 접촉패드와 가요성신장요소가 한 개씩 연속공정으로 제조되어야 하므로 전자부품상에 집단장착이 곤란하며, 탄성변형을 일으키는 부분이 와 이어 형태여서 탄성변형 정도를 정확하고 세밀하게 설계하기 어렵다. 비교대상발명 2와 10의 팁구조물이나 캔틸레버구조물도 니켈층 내지 유리기판과 연속된 제조 과정에서 장착되는 것이므로 제1항 발명과 같은 병행제작 및 전자부품에의 집단장 착이라는 효과를 얻을 수 없다. (4) 소결 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2, 10과 기술분야가 일부 동일하나 목적과 기술적 구성 이 상이하여 그로 인한 작용 효과에 있어서도 큰 차이가 있으므로 상이한 발명일 뿐만 아니라, 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1, 2, 10 또는 그들의 결합에 의하여 용이 하게 발명할 수 없는 것으로 판단된다. 그러므로, 제1 항 발명은 신규성과 진보성이 있다. 다. 특허청구범위 제13항의 신규성 및 진보성 여부 (1) 제13항 발명의 내용 청구범위 제13 항( 이하 제13 항 발명 이라 한다) 은 이 사건 제1 항에 있어서, 상호접속부 품은 캔틸레버구조물이 희생기층상에 놓여 있는 동안 캔틸레버구조물상에 제조되는 것 을 특징으로 하는 것 이다. 이러한 제13항 발명은 제1항 발명의 제작단계 중 캔틸레버구조물이 희생기층상에서 제 작된 다음 그 캔틸레버구조물상에서 상호접속부품을 제작하여 상호 결합한 후 전자부품 에 결합되는 형태의 실시례를 나타낸 것으로 상호접속요소의 제작과정에서 상호접속부 품의 제작위치와 제작순서를 시간적, 공간적으로 한정하여 구체화하고 있는 제1항 발명 의 종속항으로 판단된다. 327

337 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 (2) 제13항 발명과 비교대상발명들의 대비 제13항 발명은 제1항 발명을 인용하는 종속항으로 상호접속부품과 캔틸레버구조물이 별 도의 단계에서 제작되며, 제작과정에 전자부품이 관여되지 않고, 상호접속요소가 다량 제작된 후 전자부품에 집단적으로 장착될 수 있다는 기술적 특징을 그대로 구비하고 있 다. 따라서 독립항인 제1항 발명이 비교대상발명 1, 2, 10에 비하여 신규성 및 진보성 이 인정되므로, 제13항 발명 역시 위 비교대상발명들에 비하여 신규성 및 진보성이 인 정된다. 이에 대하여 원고는 제13항 발명에서 캔틸레버구조물은 상호접속부품이 제작되는 단계 에서 그 완성 여부가 특정되어 있지 않고 상호접속부품의 제작과 캔틸레버구조물에의 장착이 동시에 이루어지는 도 7g 및 도 7h가 제13 항 발명의 실시예이므로, 제13항 발 명은 비교대상발명 1 과 실질적으로 동일한 것이라고 주장한다. 그러나 특허발명의 명세서 및 도면에 의하면, 도 7g 및 도 7h는 캔틸레버구조물을 사용 하는 다른 기술(750) 을 도시하고 있는 것으로 설명되어 있을 뿐 그것이 제13항 발명의 실시례라고 볼 근거가 나타나 있지 않으므로, 원고의 주장은 이를 뒷받침할 근거가 부 족하다. 나아가 위 도면들을 청구항 제13항의 한 실시례로 볼 수 있다고 하더라도 비록 도 7g와 도 7h 의 제조공정에서는 미완성 상태에 있는 캔틸레버구조물 (770) 에 자유기립 상호접속요소가 장착된 후 탄성재료층 (754) 을 오버코팅하여 일체로 제조되는 것이어서 청구항 1에 비해 상호접속부품과 캔틸레버구조물의 제조공정의 일부가 결합하여 동시에 진행된다는 점에서 차이가 있지만, 전자부품의 관여 없이 상호접속요소가 별도로 제조 되고, 희생기층상에서 다수의 상호접속요소를 제조한 후 전자부품의 접속단자에 집단적 으로 장착할 수 있으며, 피검사체와 가압접속시 주된 탄성변형을 하는 것은 상호접속부 품이 아니라 캔틸레버구조물이라는 제1항 발명의 주요 특징을 그대로 구비하고 있으므 로, 비교대상발명 1 과는 그 기술적 특징을 달리한다. 따라서 제13항 발명이 비교대상발명 1 과 동일한 발명이라거나, 비교대상발명 2, 10에 의해 신규성 또는 진보성이 부정된다고 볼 수 없으므로, 원고의 주장은 이유 없다. 라. 나머지 청구항들의 신규성 및 진보성 여부 (1) 특허청구범위 제10항의 진보성 여부 특허발명의 특허청구범위 제10 항( 이하 제10 항 발명 이라 한다) 은 제1 항에 있어서, 캔틸 레버구조물은 희생기층상에 마스킹을 제공하는 단계와, 마스킹층에 개구를 형성하는 단 계와, 개구에 탄성재료를 침착하는 단계에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는 방법 이 다. 이것은 제1항 발명의 캔틸레버구조물 제조공정에서 희생기층에 감광수지 (photoresist) 와 같은 마스킹(masking) 재료를 사용함으로써 ( 명세서 11쪽 제16단락 참 조) 캔틸레버구조물을 다양한 각도의 정밀한 형상으로 제조하여 전자부품 단자의 다양 한 배열패턴에 부응하기 위한 제조방법이다. 원고는 제10항 발명이 비교대상발명 1 내지 6 에 의하여 진보성이 부정된다고 주장한다. 그러나 비교대상발명 1은 제10 항 발명과 기술분야는 동일하나 구성이 상이하고, 비교대 상발명 2, 3은 가압접속에 적합하지 않은 원자현미경 탐침에 사용되는 미소팁 제조기술 328

338 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 이어서 기술분야가 상이하다. 비교대상발명 4는 프로브카드의 제조방법을 개시한 것이 나, 팁구조물과 상호접속부품이 별도로 제조하여 결합되는 것이 아니고 도전성 배선(12) 과 접촉자(13) 를 일체형으로 제조하는 것이어서 제10 항 발명과 기술구성이 상이하다. 비교대상발명 5는 반도체 디바이스 제조에 있어 포토리소그래픽이 사용될 수 있음을 개 시하는 것으로 상호접속요소의 제조에 대한 암시가 전혀 없고, 비교대상발명 6은 테스 트 프로브의 접촉요소 제조방법을 개시하고 있는 것이나 역시 탄성 변형하는 캔틸레버 구조물에 대하여 암시하는 바가 전혀 없다. 이와 같이 비교대상발명 1 내지 6은 제10항 발명과 기술분야 및 기술적 사상이 일부 관련되어 있으나 이들 기술을 조합하면 제10항 발명에 이를 수 있다는 점이 나타나 있 지 아니하여, 제10항 발명은 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1 내지 6 또는 그들의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것에 해당 한다고 보기 어렵다. 원고의 주장은 이유 없다. (2) 특허청구범위 제11항의 진보성 여부 특허발명의 청구범위 제11 항은 제1 항에 있어서, 캔틸레버 구조물은 한 단부로부터 그 대향 단부로 테이퍼지는 것을 특징으로 하는 방법 이다. 이것은 캔틸레버구조물의 중간 부(726) 가 내부 단부(722) 에서 가장 폭이 좁고 외부 단부(724) 에서 가장 폭이 넓게 되 도록 형성되어 ( 갑1호증 16면 제12 단락), 외부 단부는 전자부품에 견고하게 장착되고 내 부 단부는 피검사체의 단부에 더욱 조밀하게 배치될 수 있게 하는 것이다. 원고는 제11항 발명은 비교대상발명 1 및 7 내지 9에 의하여 진보성이 인정되지 아니한 다고 주장한다. 그러나 비교대상발명 7, 8은 수개의 팁구조물과 상호접속부품이 일체형 으로 제조되는 기술이거나 단지 테이퍼 형상의 테스트 프로브 구조만를 개시하고 있는 것이고, 비교대상발명 9는 일체형으로 제조되는 멤브레인카드에 관한 기술로서 테이퍼 형상의 상호접속요소에 대한 기술구성을 개시하고 있지 아니하다. 이와 같이 비교대상발명 1 및 7 내지 9는 제11항 발명과 기술분야 및 기술적 사상이 일 부 관련되어 있으나 그 기술들을 결합할 기술적 동기를 인정할 근거가 없다. 따라서 제 11항 발명은 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1 및 7 내지 9 또는 그들의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것에 해당한다고 보기 어렵다. 원고의 주장은 이유 없다. (3) 특허청구범위 제2, 4, 6 내지 9, 12, 20항 발명의 신규성 내지 진보성 여부 원고는 특허청구범위 제2, 4, 6, 7, 9, 12항은 비교대상발명 1, 2에 의하여 신규성이 인정되지 아니하고, 제8항은 비교대상발명 2 내지 5에 의하여 신규성이 인정되지 아니 하며, 제20항은 비교대상발명 1에 의해 신규성이 인정되지 아니하거나 비교대상발명 1, 2, 5 에 의하여 진보성이 인정되지 아니한다고 주장한다. 1 특허청구범위 제2항은 제1 항 발명의 상호접속부품이 신장형인 것 으로, 제4 항은 모 놀리식 상호접속요소인 것 으로, 제9 항은 제2 기층상의 요소인 것 으로, 제12 항은 전자 부품상에 놓여 있는 것 으로 각 재질이나 전자부품에 대한 위치 관계를 한정하여 구체 화하고 있는 종속항이고, 특허청구범위 제6항은 제1 항 발명의 캔틸레버구조물이 표면 329

339 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 텍스쳐를 갖는 것 으로, 제7 항은 상호접속부품에 브레이징 또는 납땜되는 것 으로 캔틸 레버구조물의 형상이나 제조방법을 한정하여 구체화하는 종속항이다. 그런데 위 종속항들이 인용하고 있는 제1항 발명이 비교대상발명 1, 2와 대비하여 신규 성 및 진보성이 인정되므로, 이들 발명들 역시 위 비교대상발명들과 대비할 필요 없이 신규성이 인정된다. 원고의 주장은 이유 없다. 2 특허청구범위 제8항은 제1 항 발명에 있어 복수의 캔틸레버구조물들이 희생기층에 석판 인쇄식으로 형성되는 것 으로 한정한 종속항이다. 그런데 제1항 발명이 비교대상발명 2에 비하여 신규성 및 진보성이 인정됨은 앞서 본바 와 같고, 제8항 발명의 기술적 구성은 비교대상발명 3 내지 5 중 어느 것에도 전부 개 시되어 있지 아니하므로, 신규성을 부정하는 원고의 주장은 이유 없다. 3 특허청구범위 제20항은 제1 항 발명의 희생기층이 실리콘 웨이퍼를 포함하는 것 으로 재질을 한정하는 종속항이다. 비교대상발명 5는 포토리소그래픽 방법을 이용하여 반도체 디바이스를 제조하는 방법을 개시하고 있을 뿐이어서, 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비 교대상발명 1, 2와 결합하여도 용이 하게 제20 항 발명에 이를 수 있다고 보기 어렵다. 원고의 주장은 이유 없다. 4. 대법원 판단 2006후 1896< 대법원 선고> (1) 증거자료 비교대상발명 1: WO 95/14314 호, 비교대상발명 2: US 제4,916,002 호 비교대상발명 10: JP 평 호 (2) 판결 특허의 요건을 판단하기 위한 발명의 기술구성은 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위 의 기재를 기초로 확정하여야 하며 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하 여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다( 대법원 후 807 판결, 선고 2004후 776 판결 등 참조). 330 선고 위 법리와 기록에 의하여 살펴보면, 이 사건 특허발명 ( 특허번호 제 호) 중 특허청 구범위 제1항( 이하 이 사건 제1 항 발명 이라 한다) 의 접속구역을 포함하는 상호접속부 품을 제작하는 단계, 희생기층상에 캔틸레버구조물을 제작하는 단계, 캔틸레버구조물을 상호접속부품의 접속구역에 장착하는 단계라는 기재는 상호접속요소 및 캔틸레버구조물 이 탄성변형되는지 여부, 별도의 분리된 공정으로 제작되는지 여부, 제조과정에 전자부 품이 개재되는지 여부와 관계없이 이러한 점들을 모두 포함하는 기술구성임이 특허청구

340 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 범위의 기재 자체에 의하여 명백하므로, 이 사건 제1항 발명의 위 기술구성들을 그 상 세한 설명이나 도면의 기재에 의하여 접속구역을 포함하는 탄성변형을 하지 않는 별도 의 분리된 공정으로 제작되고 제조과정에 전자부품이 개재되지 않는 상호접속부품을 제 작하는 단계, 희생기층상에 전자부품과 무관하게 제조되고 별개의 공정으로 제작되는 탄성변형하는 캔틸레버구조물을 제작하는 단계, 별도의 공정에서 제작된 캔틸레버구조 물을 상호접속부품의 접속구역에 장착하는 단계로 각각 제한 해석할 수는 없다. 위와 같이 확정되는 이 사건 제1항 발명의 기술구성을 전제로 기록에 의하여 이 사건 제1 항 발명과 비교대상발명들을 대비하여 보면, 이 사건 제1항 발명의 접속구역을 포함 하는 상호접속부품을 제작하는 단계라는 기술구성은 비교대상발명 1의 가요성신장요소 를 제조하는 단계, 비교대상발명 2 의 캔틸레버 암상에 니켈층을 형성하는 단계, 비교대 상발명 10의 실리콘기판상의 질화실리콘 막 위에 유리기판을 장착하는 단계에 대응되 고, 이 사건 제1항 발명의 희생기층상에 캔틸레버구조물을 제작하는 단계라는 기술구성 은 비교대상발명 1 의 희생 알루미늄층상에 접촉패드를 제조하는 단계, 비교대상발명 2 의 실리콘기판상에서 캔틸레버 암을 제조하는 단계, 비교대상발명 10의 실리콘기판상에 캔틸레버구조물을 제조하는 단계에 대응되며, 이 사건 제1항 발명의 캔틸레버구조물을 상호접속부품의 접속구역에 장착하는 단계라는 기술구성은 비교대상발명 1의 가요성신 장요소를 접촉패드에 장착하는 단계, 비교대상발명 2의 캔틸레버 암상에 니켈층을 형성 하는 단계, 비교대상발명 10의 실리콘기판상의 질화실리콘 막 위에 유리기판을 접합하 는 단계에 대응되고, 이 사건 제1항 발명의 희생기층의 적어도 일부분을 제거함으로써 희생기층으로부터 캔틸레버구조물을 해제하는 단계는 비교대상발명 1의 희생 알루미늄 층을 제거하여 접촉패드를 해제하는 단계, 비교대상발명 2의 실리콘기판을 에칭에 의하 여 제거하여 캔틸레버 암을 해제하는 단계, 비교대상발명 10의 실리콘기판을 에칭의 방 법으로 제거하여 캔틸레버구조물을 남기는 단계에 대응됨을 알 수 있는바, 이들 발명은 상호접속부품 ( 가요성신장요소, 니켈층, 유리기판 ) 을 제작하는 기술구성, 희생기층 ( 희생 알루미늄층, 실리콘기판 ) 상에 캔틸레버구조물 ( 접촉패드, 캔틸레버 암) 을 제작하는 기술 구성, 캔틸레버구조물 ( 접촉패드, 캔틸레버 암) 을 상호접속부품 ( 가요성신장요소, 니켈층, 유리기판 ) 에 장착하는 기술구성, 희생기층 ( 희생 알루미늄층, 실리콘기판 ) 을 제거함으로 써 그것으로부터 캔틸레버구조물 ( 접촉패드, 캔틸레버 암) 을 해제하는 기술구성을 포함하 고 있는 점에서 동일하므로, 이 사건 제1항 발명은 그 우선권주장일 전에 공지된 구성 이라고 할 것이고, 설령 그렇지 않더라도 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2, 10 의 각 대응구성을 결합하여 용이하게 발명할 수 있다고 할 것이다. 그럼에도 이 사건 제1항 발명의 기술구성을 잘못 확정함으로써 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명들에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하고, 이를 전 제로 하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2, 4, 6 내지 13 및 20항의 신규성 및 진보성도 부정되지 않는다고 판단한 원심판결에는 특허청구범위의 해석 및 발명의 신규 성진보성에 관한 법리를 오해한 위법이 있고, 이는 판결 결과에 영향을 미쳤음이 분명 하므로, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. 331

341 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 특허 제 호 발명의 명칭: 탐침 카드 조립체 1. 심사 단계에서의 인용 문헌 US US 호 호 2. 특허 심판원 심결 - 등록무효심판 2004당 584 등록무효심판 < > (1) 증거자료 인용발명 인용발명 인용발명 인용발명 1; US 3,963,986 호 2; KR 10-5,148,103 호 3; US 4,837,622 호 4; US 3,493,858 호 인용발명 5; Membrane Probe Card 제조 기술 개발 과제에 대한 보고서, 우리나라 기계 연구소, 월 인용발명 6; JP 소 호 인용발명 7-9; US 3,911,361 호; 3,806,801 호; 4,423,376 호 (2) 심결 가. 이 사건 특허의 대상이 산업상 이용 가능한 발명에 해당되는지 여부 이 사건 특허의 대상은 반도체 장치의 패키징 이전에 웨이퍼상의 반도체 장치의 불량여 부를 시험하는 탐침 카드 조립체, 탐침 카드 키드에 관한 것으로 산업상 이용가능한 발 명에 해당한다고 할 것이다. 또한, 청구인은 이 사건 특허가 탐침카드의 위치를 변경시키지 아니하고 탐침요소들이 장착된 지지기층의 배향을 변경하여 탐침요소들의 비평면성 문제를 해결하는 것 을 그 목적으로 삼고 있으나, 이 사건 특허의 기재만으로 그러한 목적을 달성하는 것이 불가 능하다고 주장하고 있으나, 이 사건 특허의 배향관련 기술은 탐침요소들의 팁들이 일정 평면상에 위치하지 않는 경우, 즉, 탐침요소들의 길이가 각각 다른 경우를 해결( 배향기 술과 상관없이 탐침요소 자체의 제조기술과 관련된 것임. 예: 탐침요소에 탄성력을 부 여함) 하기 위한 것이 아니라, 이 사건 특허의 배향관련 기술은 탐침요소들이 모두 하나 의 평면상에 위치하고 있으나, 여러 가지 이유로 탐침요소가 웨이퍼에 대하여 전체적으 로 일정하게 기울어져 발생되는 양자간의 비평면성을 개선하기 위한 것이라 할 것이므 로, 위 청구인의 주장은 근거가 없다. 332

342 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 나. 이 사건 특허의 상세한 설명이 기재불비인지 여부 청구인은 이 사건 특허는 많은 수량의 반도체 다이를 시험할 때 발생하는 평면성 문제 가 무엇인지에 대하여 기재하고 있지 않으므로, 상세한 설명이 기재불비라고 주장하고 있어, 이에 대하여 살펴보면, 이 사건 특허의 상세한 설명의 기재에 의하면, 복수개의 다이 구역이 탐침카드의 1 회 통과에 의해 동시에 탐침 검사될 수 있도록 ( 상세한 설명 15면 하단부 내지 제16 면 상단부) 하고 있고, 제7 도와 관련된 기재에 의하면, 100개의 탐침 팁 중에서 28개의 탐침 팁들이 접촉되기 이전에 72개의 탐침 팁이 접촉되는 경우 에, 스페이스 트랜스포머 (506) 의 배항은 차동나사 (536, 538) 들의 적절한 조정에 의해서 쉽게 조정될 수 있다고 기재하고 있는 점으로, 위 청구인의 주장은 일리가 없다. 다. 이 사건 특허의 특허청구범위가 기재불비인지 여부 청구인은 이 사건 특허의 특허청구범위의 각 청구항에 기재된 사항 중에서 발명의 구성 에 없어서는 아니되는 사항을 기재하고 있지 않아, 이 사건 특허의 특허청구범위가 기 재불비라고 주장하고 있으나, 이 사건 특허의 특허청구범위의 각 청구항은 발명의 구성 에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어 있으므로 그 자체로 충분하다고 할 것이다. 이와 관련하여, 청구인은 청구항에 기재된 사항 중에서 어떤 구성요소가 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항인지에 대해서 지적하고 있지 않으면서, 단순히 청구항에 특정 의 구성( 많은 수량의 반도체 다이를 동시에 시험하기 위한 구성) 이 기재되어 있지 않다 고 하여, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만을 기재하고 있지 않다고 주장하는 것은 그 자체로 이유없다고 할 것이다. 또한, 청구인은 이 사건 특허의 특허청구범위 제71 항은 전기 접촉들을 탄성적으로 전기 접속시키기 위한 긴 상호 접속 요소 를 기재하고 있으나, 긴 이라는 구체적인 범위가 불명확하므로, 특허법 제42조 제4 항의 기재 요건에 위배된다고 주장하고 있으나, 이 사 건 특허에서 상호 접속 요소가 긴 것은 전기 접촉들을 탄성적으로 전기 접속시키기 위 한 구성에 해당한다고 할 것이므로, 그 기술적인 범위가 불명확하다고 할 수 없다. 라. 이 사건 특허의 청구범위에 기재된 발명이 인용발명들에 의하여 그 신규성 및 진보 성이 있는지 여부 (1) 이 사건 특허의 특허청구범위 제31-38 항의 발명과 인용발명 1,6 을 대비하여 본다. 먼저, 이 사건 특허의 특허청구범위 제31 항에 대하여 살펴보면, 이 사건 특허의 제31항 의 발명에서의 스페이스 트랜스포머는 제1 면( 하면) 에 인접하여 장착되어 제1면으로부터 연장되는 복수개의 제1 프리 스탠딩 탄성 접촉 구조물을 갖는 반면에, 인용발명 1,6의 스페이스 트랜스포머 (2) 는 하면에 패드( 하단부) 가 형성되어 있고, 프로브 조립체(3) 의 탐침(31) 들 또는 복수개의 탄성 접촉 핀(15) 이 스페이스 트랜스포머의 패드( 하단부) 또 는 피치 확대용 다층 프린트/ 후막 기판(7, 5) 에 접촉되는 인터페이스 구조{ 인용발명 1의 칼럼 8, 행에서 인용하고 있는 미국특허 제3,911,361 의 제4도 및 인용발명 6의 제2 도 참조}인 점에 차이가 있다고 할 것이다. 상기 차이점과 관련하여, 이 사건 특허와 인용발명 1,6 의 구성, 목적 및 효과를 대비하 여 보면, 이 사건 특허의 접촉 구조물( 탐침) 은 스페이스 트랜스포머의 제1 면( 하면) 에 인 333

343 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 접하여 장착되고, 제1 프리 스탠딩 탄성 접촉 구조물로 구성되어 있어, 즉, (i) 이 사건 특허의 복수개의 접촉 구조물은 인접하여 배치되는 구성이고, (ii) 이 사건 특허의 접촉 구조물은 스페이스 트랜스포머에 인접하여 장착( 예: 용접, 납땜 등) 되어 스페이스 트랜 스포머와 접촉 구조물이 일체화 되어 있고, (iii) 이 사건 특허의 접촉 구조물은 탄성을 갖고 있고 그 단부의 위치가 변할 수 있는 구성인 반면에, 인용발명 1,6 은 탐침( 접촉 핀) 과 스페이스 트랜스포머의 패드는 별도의 구성요소로 나누어져 접촉하고 있을 뿐만 아니라, 인용발명 1,6 은 탐침( 접촉 핀) 과 스페이스 트랜스포머의 패드가 가압 접촉이 되 기 위한 구성이 추가적으로 필요하고, 또한, 인용발명 1의 탐침은 탄성을 갖고 있거나 인용발명 1,6 의 탐침( 접촉 핀) 은 그 단부의 위치가 변할 수 있는 구조라고 인정되지 않 는 점 등으로, 이 사건 특허는 인용발명 1,6에 비하여 그 기술적인 특징이 있다고 할 것이다. 또한, 이 사건 특허의 접촉 구조물은 인접하여 배치되므로, 종래의 탐침 카드 조립체로 검사할 수 있는 칩의 개수보다 훨씬 더 많은 개수의 칩을 동시에 이 사건 특허의 인접 하여 배치된 접촉 구조물을 갖는 스페이스 트랜스포머를 사용하여 탐침 검사를 할 수 있어 탐침 개수의 한계 및 미세 피치 달성의 한계를 극복할 수 있는 반면에, 인용발명 1,6 은 탐침 검사를 할 수 있는 패드의 수가 제한 될 것이고; (ii) 이 사건 특허의 접촉 구조물은 스페이스 트랜스포머에 장착되어 있으므로, 장착부위에 물리적인 마모가 없 어, 탐침 검사의 횟수가 증가할 것이고, 또한, 전기적인 접속 손실이 없고, 고주파 잡음 이 적을 것이므로 탐침시험의 정확성 및 신뢰성이 증가되는 효과가 있는 반면에, 인용 발명 1,6 에서는 이러한 효과를 기대할 수 없고, (iii) 이 사건 특허의 접촉 구조물은 일 단부가 표면에 장착되어 그 표면으로부터 연장되어 제조될 수 있어, 가압 접속에 따라 굴곡 및 탄성 변형되므로 전자 부품의 접촉 부분( 단자 또는 접촉 패드) 과 접촉 구조물 의 평면성에 공차가 있더라도 접촉 구조물과 접촉 부분 사이에 신뢰성 있는 가압 접속 이 이루어지는 효과( 이 사건 특허공보 제19-20 면) 가 있는 반면에, 인용발명 1,6에는 그 러한 효과를 기대할 수 없다고 할 것이다. 나아가, 이 사건 특허의 특허청구범위 제32-38 항의 발명은 이 사건 특허의 특허청구범 위 제31 항의 기본적인 구성을 모두 포함하고 있으므로, 이 사건 특허의 특허청구범위 제32-38 항의 발명과 인용발명 1,6 을 대비하여 살펴보더라도, 이 사건 특허는 인용발명 들에 비하여 위에서 살펴본 바와 같은 이유로 그 기술적 특징 및 효과가 있다고 할 것 이다. (2) 이 사건 특허의 특허청구범위 제39-46 항의 발명과 인용발명 1,6 을 대비하여 본다. 먼저, 이 사건 특허의 특허청구범위 제39 항에 대하여 살펴보면, 이 사건 특허의 제39항 의 발명에서의 스페이스 트랜스포머는 제1 면( 하면) 에 인접하여 장착되어 제1면으로부터 연장되는 복수개의 제1 접촉 구조물을 갖는 반면에, 인용발명 1,6의 스페이스 트랜스포 머(2) 는 하면에 패드( 하단부) 가 형성되어 있고, 프로브 조립체(3) 의 탐침(31) 들 또는 복 수개의 탄성 접촉 핀(15) 이 스페이스 트랜스포머의 패드( 하단부) 또는 피치 확대용 다층 프린트/ 후막 기판(7, 5) 에 접촉되는 인터페이스 구조{ 인용발명 1의 칼럼 8, 행에 334

344 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 서 인용하고 있는 미국특허 제3, 의 제4도 및 인용발명 6의 제2 도 참조} 인 점에 차이가 있다고 할 것이다. 상기 차이점과 관련하여, 이 사건 특허와 인용발명 1,6 의 구성, 목적 및 효과를 대비하 여 보면, 이 사건 특허의 접촉 구조물( 탐침) 은 스페이스 트랜스포머의 제1 면( 하면) 에 인 접하여 장착되고, 제1 접촉 구조물로 구성되어 있어, 즉, (i) 이 사건 특허의 복수개의 접촉 구조물은 인접하여 배치되는 구성이고, (ii) 이 사건 특허의 접촉 구조물은 스페이 스 트랜스포머에 인접하여 장착( 예: 용접, 납땜 등) 되어 스페이스 트랜스포머와 접촉 구 조물이 일체화 되어 있는 구성인 반면에, 인용발명 1,6 은 탐침( 접촉 핀) 과 스페이스 트 랜스포머의 패드는 별도의 구성요소로 나누어져 접촉하고 있을 뿐만 아니라, 인용발명 1,6 은 탐침( 접촉 핀) 과 스페이스 트랜스포머의 패드가 가압 접촉이 되기 위한 구성이 추 가적으로 필요한 점 등으로, 이 사건 특허는 인용발명 1,6에 비하여 그 기술적인 특징 이 있다고 할 것이다. 또한, 이 사건 특허의 접촉 구조물은 인접하여 배치되므로, 종래의 탐침 카드 조립체로 검사할 수 있는 칩의 개수보다 훨씬 더 많은 개수의 칩을 동시에 이 사건 특허의 인접 하여 배치된 접촉 구조물을 갖는 스페이스 트랜스포머를 사용하여 탐침 검사를 할 수 있어 탐침 개수의 한계 및 미세 피치 달성의 한계를 극복할 수 있는 반면에, 인용발명 1,6 은 탐침 검사를 할 수 있는 패드의 수가 제한 될 것이고; (ii) 이 사건 특허의 접촉 구조물은 스페이스 트랜스포머에 장착되어 있으므로, 장착부위에 물리적인 마모가 없 어, 탐침 검사의 횟수가 증가할 것이고, 또한, 전기적인 접속 손실이 없고, 고주파 잡음 이 적을 것이므로 탐침시험의 정확성 및 신뢰성이 증가되는 효과가 있는 반면에, 인용 발명 1,6 에서는 이러한 효과를 기대할 수 없다고 할 것이다. 나아가, 이 사건 특허의 특허청구범위 제40-46 항의 발명은 이 사건 특허의 특허청구범 위 제39 항의 기본적인 구성을 모두 포함하고 있으므로, 이 사건 특허의 특허청구범위 제40-46 항의 발명과 인용발명 1,6 을 대비하여 살펴보더라도, 이 사건 특허는 인용발명 들에 비하여 위에서 살펴본 바와 같은 기술적 특징 및 효과가 있다고 할 것이다. (3) 이 사건 특허의 특허청구범위 제70항의 발명과 인용발명 1,2,4,5,6 을 대비하여 보 면, 이 사건 특허의 제70항의 발명에서는 탐침 기층 수단이 긴 탄성 접촉부들을 제공하 고, 상호 접속 수단이 탐침 카드 수단에 대해 탐침 기층 수단의 복수의 배향 변경 위치 에서 상기 탐침 카드 수단과 상기 탐침 기층 수단을 추종적으로 전기 접속시키고 있는 반면에, 인용발명 1,6 에는 접촉부( 탐침) 를 ( 직접) 제공하는 탐침 기층 수단이 없고, 그 대신 스페이스 트랜스포머 (2) 는 하면에 패드( 하단부) 가 형성되어 있고, 프로브 조립체 (3) 의 탐침(31) 들 또는 복수개의 탄성 접촉 핀(15) 이 스페이스 트랜스포머의 패드( 하단 부) 또는 피치 확대용 다층 프린트/ 후막 기판(7, 5) 에 접촉되는 인터페이스 구조{ 인용발 명 1의 칼럼 8, 행에서 인용하고 있는 미국특허 제3, 의 제4도 및 인용발 명 6의 제2 도 참조} 이고, 또한, 인용발명 1,6에서는 배향 변경 및 그에 따른 전기접속 이 이루어진 상호 접속 수단을 찾아 볼 수 없는 점에 차이가 있다고 할 것이다. 또한, 인용발명 2에서는 와이어 34 가 와이어 지지부(35) 의 아래쪽으로 돌출되는 탐침 335

345 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 단부(37) 가 탐침 플라스틱 에어백(27) 에 주입되는 공기압에 의하여 웨이퍼상의 단자와 견고하게 접촉되는 구성 및 인용발명 2,4,5에는 멤브레인 탐침으로 탐침 검사를 하는 기술이 개시되어 있으나, 이 사건 특허의 탐침 기층 수단이 제공하는 긴 탄성 전기 접 촉부, 복수의 배향 변경 위치에서 탐침 카드 수단, 및 탐침 기층 수단을 추종적으로 전 기 접속시키기 위한 상호 접속 수단의 구성을 찾아 볼 수 없는 점에 그 차이가 있다고 할 것이다. 상기 차이점과 관련하여, 이 사건 특허와 인용발명 1,2,4,5,6 의 구성, 목적 및 효과를 대비하여 보면, 이 사건 특허의 긴 탄성 접촉부들은 탐침 기층 수단이 제공하고 있어, 즉, (i) 이 사건 특허의 긴 탄성 전기 접촉부들은 탐침 기층 수단과 일체화 되어 있고, (ii) 이 사건 특허에서 접촉 구조물의 탄성은 반도체 장치측의 단부의 위치를 ( 반도체 장치의 패드의 위치와 비교하여 상하좌우로, 3 차원적으로 ) 변할 수 있게 하기 위한 것 이고, (iii) 이 사건 특허는 상기 탐침 카드 수단에 대해 상기 탐침 기층 수단의 배향이 변경되는 구성인 반면에, 인용발명 1,6 은 탐침( 접촉 핀) 과 스페이스 트랜스포머의 패드 는 별도의 구성요소로 나누어져 접촉하고 있을 뿐만 아니라, 인용발명 1,6 은 탐침( 접촉 핀) 과 스페이스 트랜스포머의 패드가 가압 접촉이 되기 위한 구성이 추가적으로 필요하 고, 또한, 인용발명 1 의 탐침은 탄성을 갖고 있다고 인정되지 않고, 인용발명 1,6의 탐 침( 접촉 핀) 은 그 단부의 위치가 상하로만 변할 수 있는 구조에 불과하고 ( 인용발명 6의 접촉 핀은 탄성을 갖고 있지만, 이 사건 특허와는 접촉부의 탄성과는 전혀 다른 기술적 인 사항이거나 반도체 장치의 패드에 대하여 단순히 상하의 위치를 변경하는 정도에 불 과함), 인용발명 1에서의 포고핀은 PCB와 스페이스 트랜스포머간을 단순히 긴밀히 접속 하기 위한 구성요소에 불과하고, 인용발명 6 에서는 스프링 컨택 핀(11) 은 지지기층 (12) 과 다층 프린트 기판(7) 간을 긴밀히 접속하기 위한 구성요소에 불과하고, 설사, 인용발 명 1,6 에서 긴밀히 접속하는 과정에서 스페이스 트랜스포머 / 다층 프린트 기판과 PCB/ 지지기층간의 간격이 일정하지 않을 수 있으나, PCB/ 지지기층이에 대하여 스페이스 트 랜스포머 / 다층 프린트 기판이 배향되는 구성이라고 인정되지 않을 뿐만 아니라, 더구나 복수의 배향을 변경하기 위한 구성이라고도 보이지도 않고, 또한, 인용발명 1,6에서는 스페이스 트랜스포머 / 다층 프린트 기판이 PCB/ 지지기층에 대하여 배향을 변경하기 위 한 구성(PCB/ 지지기층이 스페이스 트랜스포머 / 다층 프린트 기판에 대하여 배향을 변경 하는 구성과는 기술적으로 전혀 다름) 은 전혀 기재되어 있지 않는 점( 인용발명 1에서는 스페이스 트랜스포머는 구조적으로 마운트되어 움직일 수 없고 단순히 PCB만이 상대적 으로 이동할 수 있는 구성에 불과함) 등으로, 이 사건 특허는 인용발명 1,6에 비하여 그 기술적인 특징이 있다고 할 것이다. 또한, 인용발명 2,4,5에서의 탐침은 와이어의 돌출 단부 또는 멤브레인 상에 형성되는 범프 또는 접촉 패드에 불과한 것이고, 멤브레인으로부터 연장되는 구조물이라고 할 수 없고, 또한, 인용발명 2,4,5 에서의 그러한 탐침이 길거나 탄성이 있다고 할 수 없고, 또 한, 인용발명 2,4,5에서의 에어 백 또는 멤브레인의 미세 조절 나사 등은 탐침을 반도 체 장치의 패드에 단순히 밀착시키기 위한 구성으로 프레임 또는 멤브레인의 복수의 배 336

346 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 향을 변경하기 위한 조정 수단으로 인정되지 않는 점으로, 2,4,5 에 비하여 그 기술적인 특징이 있다고 할 것이다. 이 사건 특허는 인용발명 또한, 이 사건 특허의 긴 탄성 접촉부들은 탐침 기층 수단이 제공하고 있으므로, 탐침 기층 수단측의 긴 탄성 접촉부는 물리적인 마모가 없어, 탐침 검사의 횟수가 증가할 것 이고, 또한, 전기적인 접속 손실이 없고, 고주파 잡음이 적을 것이므로 탐침시험의 정확 성 및 신뢰성이 증가되는 효과뿐만 아니라, 이 사건 특허는 탐침 기층 수단의 배항만을 조정하여 긴 탄성 접촉부의 팁의 평면성을 용이하고 정확하게 유지할 수 있어 반도체 장치의 접촉 패드와 일정하고 신뢰성 있게 접촉할 수 있어 넓은 면적을 갖는 웨이퍼상 의 반도체 장치들에 대하여 신뢰성있는 탐침 검사할 수 있고, 이 사건 특허의 긴 탄성 접촉부는 가압 접속에 따라 굴곡 및 탄성 변형되므로 전자 부품의 접촉 부분( 단자 또는 접촉 패드) 과 접촉 구조물의 평면성에 공차가 있더라도 접촉 구조물과 접촉 부분 사이 에 신뢰성 있는 가압 접속이 이루어지는 효과가 있는 반면에, 인용발명 1,2,4,5,6에는 그러한 효과를 기대할 수 없다고 할 것이다. 나아가, 이 사건 특허의 특허청구범위 제71-72, 73( 독립항), 74-83, 84( 독립항), 항의 발명은 이 사건 특허의 특허청구범위 제70항의 기본적인 구성을 모두 포함 하고 있으므로, 이 사건 특허의 특허청구범위 제71-72, 73( 독립항), 74-83, 84( 독립 항), 85-86항의 발명과 인용발명 1,2,4,5,6 을 대비하여 살펴보더라도, 이 사건 특허는 인용발명 들에 비하여 위에서 살펴본 바 같은 이유로 그 기술적 특징 및 효과가 있다고 할 것이다. (5) 나아가, 이 사건 특허의 특허청구범위 제51-69 항이 인용발명 1,2,4,5,6 과 대비하여 살펴본다. 먼저, 이 사건 특허의 특허청구범위 제51 항에 대하여 살펴보면, 이 사건 특 허의 특허청구범위 제51항은 복수개의 긴 탄성 탐침 요소를 구비한 탐침 기층 및 상기 탐침 요소들을 전기 접촉부들에 전기적으로 접속시키기 위하여 탐침 카드와 탐침 기층 사이에 배치되고 이격되고 복수개의 긴 상호 접속 요소들을 제공하는 제2 기층( 인터포 저) 이 포함되는 구성인 반면에, 인용발명들에서는 이러한 구성을 찾아볼 수 없는 점에 그 차이가 있다고 할 것이다. 따라서, 이 사건 특허의 특허청구범위 제51-69 항의 발명 이 인용발명들에 비하여 위에서 살펴본 바 같은 탐침 기층이 복수개의 긴 탄성 탐침 요 소를 구비하고 있는 기술적 특징 및 인터포저에 의한 기술적 특징이 있고, 그에 따른 효과가 있다고 할 것이다. (6) 이 사건 특허의 특허청구범위 제1-30, 항이 인용발명 1,2,4,5,6 과 대비하여 살펴본다. 먼저, 이 사건 특허의 특허청구범위 제1 항에 대하여 살펴보면, 이 사건 특허 의 인터포저는 복수개의 제2 프리스탠딩 탄성 접촉 구조물 및 복수개의 제1 프리스탠딩 탄성 접촉 구조물을 갖고 있는 반면에, 인용발명들에서는 이러한 구성을 찾아볼 수 없다 고 할 것이므로, 이 사건 특허의 특허청구범위 제1-30, 항의 발명은 인용발명들에 비하여 그 기술적인 특징이 있고, 이러한 탄성 접촉물은 접촉 구조물의 평면성에 공차가 있더라도 접촉 구조물과 접촉 부분 사이에 신뢰성있는 가압 접속이 이루어지는 효과는 인용발명들에 의하여 기재되어 있거나, 인용발명들로부터 예측된다고 할 수 없다. 337

347 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 (7) 소결론 따라서, 이를 종합하면, 이 사건 특허의 대상은 특허법 제29조 제1항의 본문의 산업상 이용 가능한 발명에 해당되지 않는다고 할 수 없고, 이 사건 특허의 상세한 설명은 그 기재가 불비하다고 할 수 없어 특허법 제42조 제3항의 규정을 충족하지 못하고 있다고 할 수 없고, 이 사건 특허의 특허청구범위는 그 기재가 불비하다고 할 수 없으므로, 특 허법 제42조 제4 항의 규정을 충족하지 못하다고 할 수 없고, 또한, 이 사건 특허의 특 허청구범위 제1-86항은 인용발명 1 내지 인용발명 6 과 동일하지 않고, 또한, 인용발명 들에 의하여 그 구성의 곤란성이 인정되고, 또한, 목적의 특이성 및 효과의 현저성이 인정되므로, 당업자가 용이 하게 발명할 수 있다고 할 수 없으므로 특허법 제29조 제1 항 및 제2 항의 규정에 위배 된 것이라고 할 수 없다. 3. 특허법원 판결 2004허 8732 < 특허법원 선고> (1) 절차의 경위: 2004당 584호 사건에 대하여 한 심결 중 특허 제 호의 특허청구범위 제 31,35, 39, 43, 70, 72, 73, 82, 84 항에 대한 부분을 취소한다. (2) 증거자료 비교대상발명 1: 갑 제4 호증 Membrane Probe Card 제조 기술 개발 에 대한 보고 서, 우리나라기계연구소. 비교대상발명 2: JP 평 호 비교대상발명 3: JP 평 호 비교대상발명 4: JP 평 호 (3) 판결 발명의 신규성 및 진보성의 판단기준 발명의 신규성 내지 진보성 구비 여부를 판단하는 대상이 되는 특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지 는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더 라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수 가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장 해석이 허용되 지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다( 대법원 선고 96 후1118 판결 참조). 338

348 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 다. 이 사건 제35항 발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는지 여부 (1) 기술분야 및 목적의 대비 이 사건 제35항 발명은 탐침카드와 반도체 장치 사이에 스페이스 트랜스포머를 제공하 여 스페이스 트랜스포머의 배향을 조정함으로써 탐침요소와 반도체 다이의 대응되는 결 합패드 사이에 신뢰성 있는 가압접속을 이루도록 하여 정확한 탐침 검사를 수행하기 위 한 목적을 갖는 것이고, 비교대상발명 1은 웨이퍼 상태의 반도체 장치를 검사하기 위한 멤브레인 프로브 카드(Membrane Probe Card) 제조 기술에 관한 것으로서, 그 목적이 명시적으로 기재되어 있지 않으나, 그 전체 기재 내용에 의하면, 평면판에 구비된 미세 조절 나사를 이용하여 반도체 웨이퍼에 대한 멤브레인의 평면성을 조절해 줌으로써, 멤 브레인의 범프가 반도체 IC 패드에 전기적으로 정확히 접촉되도록 하는 기술을 포함하 고 있으며, 비교대상발명 2 는 반도체 웨이퍼의 검사장치에 관한 것으로서, 반도체 웨이 퍼 표면과 검사기판 표면과의 평행 여부에 관계없이 반도체 웨이퍼 상의 전극 패드와 검사기판의 돌기 전극과의 양호한 전기적 접촉을 확보하여 검사의 신뢰성을 높이고자 하는 목적이 있는 것이고, 비교대상발명 3은 반도체 웨이퍼 검사용 프로브 카드에 관한 것으로서, 그 명시적인 목적은 촉침을 사용하지 않고 유리판 등의 절연판 상에 배치한 범프군에 의해서 웨이퍼 칩의 패드에 접촉시키는 것이나, 그 명세서 전체의 기재내용에 의하면, 카드기판에 마련된 평행 조정용 나사를 좌우로 회전시켜 범프가 부착된 투명판 을 평행 형상으로 조정함으로써, 범프를 웨이퍼 칩의 대응 패드에 정확하게 접촉시켜 보다 좋은 전기적 특성을 시험할 수 있는 기술을 포함하고 있음을 알 수 있고, 비교대 상발명 4 는 반도체 집적회로 검사용 프로브 카드 조립체에 관한 것으로서, 그 명시적인 목적이 패드 피치(pitch, 간격) 의 고밀도화, 다핀(pin) 화, 칩 내부의 패드 배치에 대응 한 프로브 카드를 용이하게 제공하는 것으로, 다양한 패드 피치 배열을 갖는 반도체 칩 에 대응할 수 있도록 하는 것으로서, 이 사건 제35항 발명과 비교대상발명 1 내지 4는 반도체 웨이퍼의 불량여부를 검사하기 위한 탐침카드 ( 또는 프로브 카드) 조립체에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야가 동일하고, 또한 이 사건 제35항 발명과 비교대상발명 1 내지 3은 반도체 웨이퍼에 대한 탐침 요소의 배향을 조절함으로써 탐침 요소와 반도체 웨이퍼 전극 패드 간의 정확한 접촉을 이루기 위한 것이라는 점에서 그 목적이 실질적 으로 동일하다 하겠다. 이에 대하여 피고는, 종래의 탐침카 드는 그 기술구성에 따라서 멤브레인, 텅스텐 니들, 버클링 빔 타입의 탐침 카드로 분류하면서, 비교대상발명 1 내지 3에 개시된 탐침 카드 들은 모두 종래의 멤브레인 타입 또는 이와 유사한 타입의 탐침카드인 반면, 이 사건 제35항 발명은 종래의 탐침카드들과는 전혀 새로운 구조의 멤스(MEMS, Micro Electro Mechnical System) 스프링 타입 의 탐침 카드 조립체를 가능케 한 것으로, 다 양한 패턴으로 탐침을 용이 하게 배열하여 보다 많은 수의 패드 및 다이를 동시에 시험 할 수 있도록 하고, 국부적인 평면성과 전체적인 평면성을 모두 달성할 수 있으며, 또 한 탐침 요소들을 더 높은 밀도로 배열할 수 있도록 함으로써 효율적이고 정확한 탐침 검사가 가능한 것이라고 주장하나, 갑 제1호증의 기재에 의하면 이 사건 제35항 발명은 339

349 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 탐침 카드의 타입이나 종래의 탐침 카드에 비하여 새로운 타입의 탐침 카드라고 할 만 한 기술구성에 관하여는 구체적으로 기재를 하지 않고, 단지 탐침 카드 조립체를 탐침 카드와 스페이스 트랜스포머 및 조정수단으로 구성하여 조정수단에 의하여 탐침 카드에 대한 스페이스 트랜스포머의 배향을 조정하는 기술을 그 권리대상으로 청구하고 있는데 지나지 아니하므로, 이 사건 제35항 발명을 멤스 타입의 탐침 카드 조립체로 구체적으 로 한정하여 해석할 수 없다 할 것이어서 피고의 위 주장은 이유 없다. (2) 구성의 대비 이 사건 제35항 발명은 이 사건 제31항 발명을 인용하는 종속항에 기재된 발명으로서 특허청구범위에 의하면 그 구성요소를, 제1 면, 제2 면, 및 제1면 상의 복수개의 접촉 단자를 갖는 탐침카드 ( 이하 구성요소 1 이라 한다), 제1 면, 제2 면, 제2면 상에 배치 된 복수개의 접촉패드, 및 제1면에 인접하여 장착되어 제1면으로부터 연장되는 복수개 의 제1 프리스탠딩 탄성 접촉 구조물을 갖는 스페이스 트랜스포머 ( 이하 구성요소 2 라 한다), 복수개의 접촉패드는 탐침카드의 복수개의 접촉단자에 연결되는 것( 이하 구 성요소 3 이라 한다), 탐침카드의 배향을 변경하지 않고 스페이스 트랜스포머의 배향 을 탐침카드에 대하여 조정하는 조정수단 ( 이하 구성요소 4 라 한다) 을 특징으로 하는 탐침카드 조립체로 파악할 수 있다. 이 사건 제35항 발명의 구성요소 1 은 제1 면, 제2 면, 및 제1면 상의 복수개의 접촉 단자를 갖는 탐침카드 로서, 이는 비교대상발명 1 의 PCB 기판, 비교대상발명 2 의 프 로브 카드(1), 비교대상발명 3 의 카드기판 (2), 비교대상발명 4 의 다층기판 (110) 과 대 응되는데, 이 사건 제35 항 발명의 탐침카드 (502) 는 상부면 상에 복수개의 접촉단자 (510) 를 갖는 통상적인 회로기판이고, 비교대상발명 1의 PCB 기판은 하부면 상에 멤브 레인의 회로선과 접촉될 수 있는 복수개의 단자를 구비한 인쇄회로기판이며, 비교대상 발명 2 의 프로브 카드(1) 는 검사장치 본체(9) 와 검사기판 (2) 사이에 배치되고, 상하면 상에 복수의 배선패턴 (3a, 3b) 이 형성되어 있는 프린트 기판이며, 비교대상발명 3의 카 드기판(2) 은 하면 상에 프린트 배선패턴이 형성되어 있는 기판이고, 비교대상발명 4의 다층기판 (110) 은 상부면 상에 복수의 금속단자가 형성된 기판이어서, 이 사건 제35항 발명의 구성요소 1과 비교대상발명들의 대응되는 구성은 검사장치 본체와의 인터페이스 (interface, 상호 연결) 기능을 수행하는 기판 내지 카드라는 점에서 실질적으로 동일하 다 하겠다. 이 사건 제35항 발명의 구성요소 2 는 제1 면, 제2 면, 제2면 상에 배치된 복수개의 접촉패드, 및 제1면에 인접하여 장착되어 제1면으로부터 연장되는 복수개의 제1 프리스 탠딩 탄성 접촉 구조물을 갖는 스페이스 트랜스포머 로서, 이는 비교대상발명 1 의 멤브 레인, 비교대상발명 2 의 검사기판 (2), 비교대상발명 3 의 투명판 (3), 비교대상발명 4의 피치 확대용 기판(101, 201) 과 대응되는데, 이 사건 제35항 발명의 스페이스 트랜스포 머(506) 는 하부면 상에는 접촉패드 (520) 를 갖고 있고 상부면에는 상부면으로부터 연장되 어 탐침기능을 수행하는 복수개의 프리스탠딩 탄성 접촉 구조물 (524) 을 갖고 있어, 프리 스탠딩 탄성 접촉 구조물 (524) 을 반도체 웨이퍼 상의 대응되는 결합패드 (526) 에 접촉시 340

350 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 킴으로써 반도체 웨이퍼로부터 전기적인 신호를 탐침하기 위한 구성이고, 비교대상발명 1 의 멤브레인은 하면 상에 복수개의 범프(bump) 가 부착되고 범프와 연결된 회로선의 끝 단에 단자를 형성하여, 반도체 IC의 대응 패드에 범프를 접촉시켜 반도체 IC로부터 전기 적인 신호를 검출하는 구성이며, 비교대상발명 2 의 검사기판 (2) 은 상하부면 상에 복수의 배선패턴 (5a, 5b) 이 형성되어 있고 하부면 상의 배선패턴 (5b) 단부에는 돌기전극 (14) 이 장착되어 있어, 돌기전극 (14) 을 반도체 웨이퍼 (11) 의 대응 전극패드 (12) 에 전기적으로 접 촉시켜 반도체 웨이퍼로부터 전기적인 신호를 인출하는 구성이고, 비교대상발명 3의 투 명판(3) 은 하면에 복수개의 범프(4) 가 마련되어 범프(4) 를 웨이퍼 칩의 대응패드에 접촉 시켜 전기적 특성을 측정하는 구성이며, 비교대상발명 4 의 피치 확대용 기판(101, 201) 은 상하부면 상에 금속단자 (104, 109) 를 마련하고 하부면에 부착된 프로브 침(105, 205) 을 반도체 집적회로 칩(102) 의 대응패드 (103) 에 접촉시켜 전기적 신호를 인출하기 위한 구성으로서, 이 사건 제35 항 발명의 스페이스 트랜스포머 (506) 와 비교대상발명들의 대응 되는 구성은 그 표면 상에 장착된 탐침요소 또는 탐침기능을 수행하는 범프, 돌기전극 또는 프로브 침을 피검사체인 반도체 웨이퍼의 대응되는 패드에 접촉시켜 전기적인 신호 를 검출하는 기능을 수행한다는 점에서 동일한 구성이라 하겠다. 다만, 이 사건 제35 항 발명의 스페이스 트랜스포머 (506) 는 탐침요소로서 복수개의 프리 스탠딩 탄성 접촉 구조물을 갖는 것인 반면, 비교대상발명 1 내지 3의 대응되는 구성은 범프나 돌기전극을 탐침요소로 사용하고 있는 것이라는 점에서 차이가 있으므로 이에 대하여 살피건대, 이 사건 발명의 명세서 기재( 갑 제1호증의 제9쪽 제27~36 줄 참조) 에 의하면, 이 사건 제35 항 발명의 복수개의 프리스탠딩 탄성 접촉 구조물 은 각각의 상호 접촉 구조물( 탐침요소 ) 이 그 일단부는 지지기층 상에 장착, 고정되어 있고, 그 타단부는 지지기층의 위로 일정한 길이로 연장되어 자유로이 이동가능한 자유단을 형성하여 각각 의 탐침요소의 자유단들이 반도체 장치의 대응되는 각각의 결합패드에 접촉될 때 자유 단에 인가되는 압력에 의하여 탄성력을 갖게 됨으로써, 확실한 전기적인 접속을 수행할 수 있도록 하는 구조임을 알 수 있는데, 이는 반도체 웨이퍼 표면의 불균일함, 개개의 탐침요소들의 길이 및 반도체 웨이퍼 표면 상에 형성된 결합패드들의 높이 편차에도 불 구하고 국부적인 평면성을 달성할 수 있도록 한 것이고, 이에 반하여 비교대상발명 1, 3 의 범프는 회로선 또는 전송로 끝단에 돔(dome) 형상으로 돌출시켜 형성된 접촉단자 이고, 비교대상발명 2의 돌기전극은 배선패턴의 선단부에 첨예한 선단 형상을 갖도록 돌출시킨 전극으로서, 이 사건 제35항 발명의 탐침요소와 같이 자유단이 지지기층으로 부터 일정 길이 위로 연장되어 형성된 프리스탠딩 탄성 접촉 구조를 갖는 것이 아니어 서 반도체 웨이퍼 상의 전극패드에 접촉할 때 생성되는 탄성력에 의하여 확실한 가압 접속을 수행할 수 없다는 점에서 차이가 있다. 그러나, 이 사건 발명의 명세서( 갑 제1호증 제4쪽 제4~5 줄, 제7쪽 제33~36 줄 참조) 에 는 종래의 탐침카드 조립체에서 캔틸레버 비임을 탐침요소로 사용하는 기술이 공지된 것이고, 캔틸레버 비임은 프리스탠딩 탄성 접촉 구조물 에 포함되거나 실질적으로 동일 한 구조를 갖는 개념임을 밝히고 있으며, 갑 제7호증에 공지된 캔틸레버 형상의 접촉자 341

351 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 (13) 역시 일측 단부는 프로브 카드기판 (11) 면에 장착되어 있고, 그 타단부는 프로브 카드기판 (11) 면으로부터 하부로 연장되어 자유단을 형성함으로써, 반도체 웨이퍼의 전 극패드 높이에 차이가 있어도 각 접촉자(13) 가 탄성 접촉하여 전극패드에 탄성력에 의 하여 양호하게 접촉할 수 있는 프리스탠딩 탄성 접촉 구조 ( 갑 제7호증 제1쪽 특허청구 범위 제1 항, 제3 쪽 [ 발명의 효과] 기재 및 도면 제1~3 도 참조) 라는 점, 또한 비교대상 발명 4 의 프로브 침(105, 205) 은 일단부는 피치 확대용 기판(101, 201) 면에 피검사 칩 (102) 의 패드(103) 의 배열과 동일한 배열로 마련된 금속단자 (104) 에 장착되어 있고 그 타단부는 자유단으로 형성되어 있어 피검사 칩(102) 의 대응패드 (103) 와 탄성 접촉되는 프리스탠딩 탄성 접촉 구조 라는 점에 비추어, 탐침카드 조립체에서 피검사체인 반도체 웨이퍼의 전극패드에 접촉되는 탐침요소를 프리 스탠딩 탄성 접촉 구조물 로 형성하는 것은 주지관용 기술에 불과하다 할 것이다. 한편, 이 사건 제35항 발명의 프리 스탠딩 탄성 접촉 구조물은 스페이스 트랜스포머 (506) 상에 장착되어 있는 것이고, 비교대상발명 1 내지 4 의 대응되는 구성은 범프( 또는 돌기전극 ) 또는 프로브 침이 멤브레인, 검사기판 (2), 투명판 (3) 또는 피치 확대용 기판 (101, 201) 상에 부착되어 있는 것으로서, 이 사건 발명의 명세서 기재에 의하면, 이 사 건 제35 항 발명의 스페이스 트랜스포머 {space transformer: 공간변환수단, 명세서 제12 쪽에서는 스페이스 트랜스포밍 (space transforming) 을 피치 확산(pitch spreading) 이라 고 부르기도 한다고 기재하고 있다} 는 상하부 표면 상에 서로 다른 피치의 복수개의 단 자(520, 522) 가 배치되어 있는 회로기판이며, 하부 면의 단자(520) 피치(pitch, 단자 사 이의 이격거리 ) 가 상부 면의 단자(522) 피치에 비해 크게 형성되어 피치를 변경( 또는 확 산) 시키는 구성인 반면, 비교대상발명 1의 멤브레인과 비교대상발명 3의 투명판은 피치 변경을 수행할 수 없는 구성이라는 점에서 이 사건 제35항 발명의 스페이스 트랜스포머 (506) 와는 차이가 있으나, 비교대상발명 2 의 검사기판 (2) 은 상부 표면에 형성된 배선패 턴(5a) 사이의 간격을 하부 표면에 형성된 배선패턴 (5b) 의 단부에 장착된 돌기전극 (14) 사이의 간격에 비하여 더 크게 하여 피치를 변경시키는 구성이라는 점, 비교대상발명 4 의 피치 확대용 기판(101) 은 상부면 상에 형성된 금속단자 (109) 의 피치가 하부면 상에 형 성된 금속단자 (104) 의 배열 피치에 비하여 넓게 형성되어 있어 피치의 변경을 수행하는 구성( 갑 제8호증의 실시예 0013, 0016, 도면 제1 도 참조) 인 점에 비추어, 이 사 건 제35 항 발명의 스페이스 트랜스포머 (506) 는 비교대상발명 2 의 검사기판 (2) 및 비교대 상발명 4 의 피치 확대용 기판(101) 과 실질적으로 동일한 구성임을 알 수 있는바, 결국 이 사건 제35항 발명의 구성요소 2는 비교대상발명 4 의 대응되는 구성과 동일하거나, 또는 비교대상발명 2의 대응되는 구성에 주지관용 기술을 적용하여 단순히 설계변경함으 로써 그 구성이 가능한 것이라 하겠다. 이 사건 제35항 발명의 구성요소 3은 복수개의 접촉패드는 탐침카드의 복수개의 접 촉단자에 연결되는 것 으로서, 이는 비교대상발명 2 에서 검사기판 (2) 의 배선패턴 (5a) 이 텅스텐선 (13) 에 의하여 프로브 카드(1) 의 배선패턴 (3b) 에 연결되어 있는 구성, 비교대상 발명 4 에서 피치 확대용 기판(101) 의 금속단자 (109) 가 다층기판 (110) 의 금속핀(114) 에 342

352 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 연결되어 있는 구성 과 대응되는데, 이 사건 제35항 발명의 탐침카드 조립체는 피치 변 경 기능을 수행하는 스페이스 트랜스포머 (506) 의 하부면에 형성된 복수개의 접촉패드 (520) 와 탐침카드 (502) 의 상부면에 형성된 복수개의 접촉단자 (510) 가 서로 연결됨으로 써, 탐침요소에 의하여 검출된 전기신호를 전달하도록 구성된 것이고, 비교대상발명 2, 4 의 프로브 카드 조립체 역시 피치 변경용 검사기판 (2) 또는 피치 확대용 기판(101) 의 상부면에 형성된 복수개의 배선패턴 (5a) 또는 금속단자 (109) 가 프로브 카드(1) 또는 다 층기판(110) 의 하부면에 형성된 복수개의 배선패턴 (3b) 또는 금속핀(114) 에 연결되어 있 어, 탐침용 돌기전극 (14) 또는 프로브침 (105) 에 의해 검출된 전기신호를 전달하도록 구 성된 것이라는 점에서, 양 발명들의 대응되는 구성이 동일하다. 이 사건 제35항 발명의 구성요소 4는 탐침카드의 배향을 변경하지 않고 스페이스 트 랜스포머의 배향을 탐침카드에 대하여 조정하는 조정수단 으로서, 이는 비교대상발명 1에 서 반도체 웨이퍼에 대한 멤브레인의 평면성을 조절해 주는 수단, 비교대상발명 2에서 반도체 웨이퍼 (11) 의 표면에 대한 검사기판 (2) 표면의 평행성을 보장하는 수단, 비교대 상발명 3 에서 반도체 웨이퍼 칩에 대하여 투명판 (3) 을 평행 형상으로 조정하는 수단 과 대응되는데, 이 사건 제35 항 발명은 탐침카드 조립체에서 조정수단 (536, 538) 에 의하여 탐침요소인 프리스탠딩 탄성 접촉 구조물 (524) 이 장착된 스페이스 트랜스포머 (506) 의 배 향을 변경시켜 탐침카드 (502) 또는 반도체 웨이퍼 표면에 대한 스페이스 트랜스포머 (506) 의 평행도를 조정하고 탐침요소 팁의 평면성을 조정함으로써, 탐침카드의 배향을 변동시키지 않고도 모든 탐침요소의 팁들이 반도체 웨이퍼 상의 대응되는 결합패드에 동 시에 균일한 힘으로 접촉되도록 하여 정확한 탐침검사를 수행하도록 하는 구성이고, 비 교대상발명 웨이퍼 또는 1은 탄성 고무판과 평면판에 구비된 미세 조절나사의 조절에 의하여 반도체 프들이 대응되는 반도체 PCB 에 대한 멤브레인의 평면성을 조절해 줌으로써, 멤브레인에 부착된 범 IC 패드에 동시에 정확하게 접촉되도록 하는 구성이며, 비교대 상발명 3 은 카드기판 (2) 에 마련된 평행 조정용 나사(7) 를 이용하여 카드기판 (2) 또는 반 도체 웨이퍼에 대하여 투명판 (3) 의 배향을 조정함으로써, 투명판 (3) 에 형성된 범프가 반 도체 웨이퍼 칩의 대응패드에 정확하게 접촉되도록 하는 구성이라는 점에서 위 발명들의 대응되는 구성은 동일하다. { 그러나 비교대상발명 2 는 검사기판 (2) 에 형성된 돌기전극 (14) 이 반도체 웨이퍼 (11) 의 전극패드 (12) 에 가압 접촉되는 경우에 텅스텐선 (13) 의 탄성 변형에 의하여 상방으로 구부러짐으로써 검사기판 (2) 의 배향이 ( 수동적으로 ) 변경되는 것 이라는 점에서, 이 사건 제35 항 발명의 구성과 차이가 있다 하겠다.} 다만, 이 사건 제35 항 발명의 스페이스 트랜스포머 (506) 는 하부 면의 단자(520) 피치가 상부 면의 단자(522) 피치에 비해 크게 형성되어 피치를 변경시키는 구성인 반면, 비교 대상발명 1의 멤브레인과 비교대상발명 3의 투명판은 피치 변경을 수행할 수 없는 구성 이라는 점에서 차이가 있으나, 앞서 본 바와 같이 비교대상발명 2 에 검사기판 (2) 의 상 하부 표면에 각각 형성된 배선패턴 (5a) 과 돌기전극 (14) 사이의 간격을 서로 다르게 하여 피치를 변경시키는 구성이, 비교대상발명 4 에 피치 확대용 기판(101) 의 상하부 면상에 각각 형성된 금속단자 (109) 와 미세핀(8) 의 배열 피치를 서로 다르게 형성하여 피치를 변 343

353 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 경시키는 구성이 공지되어 있으므로, 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식 을 가진 자가 비교대상발명 1, 3의 PCB 기판이나 카드기판 ( 또는 반도체 웨이퍼) 에 대한 멤브레인 또는 투명판의 배향을 조정하는 구성에서, 멤브레인이나 투명판을 피치 변경 이 가능한 비교대상발명 2, 4의 검사기판 또는 피치 확대용 기판으로 단순히 대체하거 나, 또는 비교대상발명 2, 4의 피치 변경 기능을 수행하는 검사기판이나 피치 확대용 기판을 사용하는 구성에, 비교대상발명 1, 3의 PCB 기판 또는 카드기판에 대하여 멤브 레인이나 투명판의 배향을 변경시키는 기술을 단순히 적용하여 변경하여 이 사건 제35 항 발명의 구성요소 4와 같이 PCB 기판, 프로브 카드, 카드기판 또는 다층기판에 대하 여 피치 변경이 가능한 검사기판이나 피치 확대용 기판의 배향을 변경시키는 구성에 이 르는 것은 곤란성이 없다 할 것이다. 이에 대하여 피고는, 비교대상발명 1의 미세 조절나사는 멤브레인의 배향을 변경하는 구성이 아니라 탐침카드를 구성하는 PCB 기판, 평면조절판 등의 부품들을 상호 체결 하는 기능을 수행하는 것이고, 비교대상발명 1 에 기재된 coarse vertical adjust ment 라는 용어가 기재되어 있으나 이는 멤브레인 카드의 기술적, 구조적 한계를 고려 할 때 전체적 평면성(gross/global planrization) 과 관련된 것이라기보다는 국부적 평면 성(local planarization) 에 관련된 것으로 보아야 하므로, 이 사건 발명에서 전체적인 평면성 을 달성하는 기능을 수행하는 배향조정수단과는 차이가 있다고 주장하므로 살피 건대, 비교대상발명 1 에 미세조절나사를 갖는 평면판은 탄성고무판을 통해 멤브레인을 지지해주며 반도체와의 사이에 균등한 압력을 주도록 되어 있다. 1~2mil 이내의 거친 평면성 조절에 사용한다 ( 갑 제4호증의 제22쪽 제13~18 줄 참조), 박막 웨이퍼 탐침검 사 시스템의 모듈 조립체는 평탄화 조정 및 X-Y 배향조정을 용이하게 한다. 평탄도에 있어서의 미세한 변동을 흡수하는 광학적 투명 탄성체에 의해 시료(DUT) 에 대한 박막 테스트 카드의 배향 조정이 용이하게 된다. 평탄화 나사에 의해 거친 수직 방향의 조정 (coarse vertical adjustement) 이 행해진다 ( 갑 제4호증의 제21쪽 그림 6. 의 하단 설명 부분 참조) 라고 기재되어 있고, 그 그림 6. 과 그림 31. 에 미세 조절나사가 평면판, PCB 기판 및 멤브레인이 접착된 베크라이트 (bakelite) 에 체결되어 있는 멤브레인 카드 조립 체의 구성이 도시되어 있는 바, 비록 미세 조절나사의 동작원리 등에 관하여 구체적으 로 기재되어 있지는 않으나, 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면, 위 기재 및 도시 내용으로부터, 비교대상발명 1의 미세 조절나사는 멤브레인 카드 조립체의 조립시 부품들을 체결하는 기능을 수행하는 동시에, 그 기술용어 미세 조절 나사 또는 평탄화 나사 가 의미하는 바대로, 평면판에 구비된 미세 조절나사 즉, 평탄화 나사를 좌우로 회전시킴으로써, 멤브레인의 수직 방향의 배향을 미세하게 조절 하여 반도체 웨이퍼 또는 PCB 기판에 대한 멤브레인의 평면성을 조절하는 기능도 수행 하는 것이라는 점, 또한 국부적 평면성이라는 것은 탄성을 가진 개개의 탐침요소가 반 도체 다이 상의 대응되는 전극패드에 접촉할 때, 접촉압력에 의한 탄성 변형이 이루어 져 반도체 다이 패드들 또는 탐침요소 팁들의 개별적인 높이 차이를 국부적으로 보상하 는 개념인데, 비교대상발명 1의 멤브레인에 부착된 범프는 비탄성의 탐침요소이기 때문 344

354 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 에 국부적 평면성을 달성할 수 없는 것은 자명한 사항이라는 점, 더 나아가 갑 제10호 증에 원형 헤드에 결합된 4 개의 조절나사 (S1~S4) 를 회전시킴으로써, IC 장치의 모든 접촉패드 (17) 와 프로브 조립체의 멤브레인 (13) 의 접촉영역의 면이 정확히 평행한 면을 이루도록 하여 원하는 평행성을 달성하는 기술 ( 갑 제10호증의 칼럼 9 평탄화 (Planarization) 부분 요약, 도면 제3 도 참조) 이 개시되어 있어, 멤브레인 타입의 프로 브 조립체에서도 조절나사에 의하여 전체적 평면성을 달성할 수 있는 것임을 알 수 있 는 점에 비추어, 비교대상발명 1에서 미세 조절나사 또는 평탄화 나사의 조절에 의하여 멤브레인의 배향을 조정하는 것은 탐침기능을 수행하는 범프가 부착된 멤브레인의 전체 적 평면성을 달성하기 위한 것이고, 이에 따라서 coarse vertical adjustment 라는 용 어도 전체적 평면성과 관련된 것으로 보아야 하므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. (3) 작용효과의 대비 이 사건 제35항 발명은 탐침카드 조립체를 탐침카드와 프리스탠딩 탄성 탐침요소를 갖는 스페이스 트랜스포머 및 조정수단으로 구성하고, 조정수단에 의하여 탐침카드 자체의 배 향을 변경하지 않고도 탐침카드에 대한 스페이스 트랜스포머의 배향만을 변경하여 탐침 요소의 팁의 평면성을 조정함으로써, 반도체 장치를 탐침 검사하는 경우에 모든 탐침요 소의 팁들이 동시에 반도체 장치의 대응되는 결합패드에 정확하게 접촉되도록 하여 신뢰 성 있는 탐침검사가 가능한 작용효과가 있는 것이고, 위 구성의 대비에서 살핀 바와 같 이, 비교대상발명 2, 4 에 피치 변경이 가능한 검사기판 (2), 피치 확대용 기판(101) 에 탐 침요소인 돌기전극 또는 프로브 침을 갖는 구성이 공지되어 있고 탐침요소를 프리스탠딩 탄성 구조로 하는 것은 주지관용 기술에 해당하는 점, 또한 비교대상발명 1, 3에 미세 조절나사 또는 평행 조정용 나사(7) 를 조정하여 PCB 기판 또는 카드기판 (2) 에 대하여 멤 브레인이나 투명판의 배향을 변경함으로써, 탐침요소인 범프들이 대응되는 반도체 웨이 퍼 상의 대응되는 패드에 동시에 정확하게 접촉되도록 하는 구성이 공지되어 있는 점에 비추어, 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1 내지 4에 공지된 구성들을 결합하는 경우에는 이 사건 제35항 발명과 같이 탐침요소들 을 반도체 웨이퍼 상의 대응되는 전극패드에 동시에 접촉되도록 하여 전기신호를 정확하 게 검출할 수 있는 작용효과를 거둘 수 있음은 충분히 예측 가능한 것이라 하겠다. 이에 대하여 피고는, 이 사건 발명에 따른 탐침카드 조립체는 종래기술에 의한 탐침카 드 조립체에 비하여 다양한 패턴으로 탐침을 용이하게 배열하여 보다 많은 수의 패드, 다이를 동시에 시험할 수 있도록 하고 국부적인 평면성과 전체적인 평면성을 모두 달성 할 수 있으며, 또한 탐침요소들을 더 높은 밀도로 배열할 수 있도록 함으로써 효율적이 고 정확한 탐침검사가 가능한 효과를 거둘 수 있는 것이라고 주장하나, 이 사건 제35항 발명에는 피고가 주장하는 위 효과와 직접적으로 관련된 구성이 구체적으로 포함되어 있지 않고, 가사 제35항 발명에 기재된 구성만으로 그와 같은 효과를 달성할 수 있는 것이라면, 이 사건 제35항 발명의 구성에 이를 수 있는 비교대상발명들의 결합구성 역 시 피고가 주장하는 것과 동일한 효과를 달성할 수 있음은 자명하다 할 것이므로, 피고 의 위 주장은 이유 없다. 345

355 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 (4) 대비결과의 요약 이 사건 제35항 발명은 비교대상발명 1 내지 4 와 기술분야가 동일하고, 그 중 비교대상 발명 1 내지 3 과는 목적이 실질적으로 동일하며, 구성에 있어서 이 사건 제35항 발명의 구성요소 1은 비교대상발명 1 내지 4 의 대응되는 구성과 실질적으로 동일하고, 구성요 소 2, 3은 비교대상발명 2, 4의 대응되는 구성과 실질적으로 동일하거나 주지관용 기술 을 결합하여 그 구성의 변경이 가능한 것이며, 구성요소 4는 비교대상발명 1, 3과 동일 하므로, 이 사건 제35항 발명은 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가 진 자가 비교대상발명 1, 3과 비교대상발명 2, 4의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정된다. 이에 대하여 피고는 여러 선행기술 문헌들을 인용하여 특허 발명의 진보성을 판단하 기 위해서는 선행기술문헌에 그와 같이 조합하면 특허 발명에 이를 수 있다는 동기가 제시되어야 하는데, 이 사건의 비교대상발명들은 이 사건 발명에 이르는 조합이 전혀 시사되어 있지 않거나 서로 결합하는 것이 부적절하므로 비교대상발명들의 조합에 의 하여 이 사건 발명의 진보성을 부정할 수는 없다는 취지로 주장하나, 이 사건 발명 및 비교대상발명들은 모두 프로브카드 또는 탐침카드 조립체에 관한 것으로서 반도체 장치를 검사하기 위해서는 프로브카드의 모든 접촉단자가 실질적으로 동일한 크기의 힘으로 반도체장치의 모든 접촉단자( 패드) 와 접촉하도록 프로브카드의 접촉영역의 면 을 반도체 장치의 면과 가능한 한 평행하게 하는 것이 필수적이고, 반도체 장치와 프 로브카드의 접촉영역의 면이 정확히 평행하지 않은 경우에는 원하는 평행성( 피고는 이를 국부적 평면성과 전체적 평면성이라고 표현하고 있는 것으로 보인다) 을 달성하 기 위한 수단을 강구하여야 하는 것은 이 사건 발명이 속하는 기술분야의 목적 및 과 제라 할 것이고, 이러한 목적 및 과제를 달성하기 위하여 이미 공개된 선행기술들을 분석하고 그 기술들이 기술분야 및 목적에 있어 상호 동떨어진 것이 아닌 한 그러한 기술들을 결합하여 원하는 목적을 달성하기 위하여 노력하여야 할 것인바, 앞에서 본 바와 같이 기술분야 및 목적이 동일한 비교대상발명들을 비교 분석 후 필요에 따라 이 들을 결합하는 것은 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 당연히 기대할 수 있는 것이고, 비교대상발명들에 이들을 결합할 동기가 제시되어 있 지 않다는 이유만으로 그 결합이 용이하지 않다고 단정할 수는 없으므로, 위 주장은 이유 없다. 피고는 또한 이 사건 발명은 최초로 멤스(MEMS, Micro Electro Mechnical System) 스프링 타입 의 탐침카드 조립체를 가능케 한 것으로 이를 실시한 제품이 상업적 성공 을 거두었으므로 그 진보성이 인정되어야 한다는 취지로 주장하나, 발명을 실시한 제품 의 상업적 성공 여부는 발명의 진보성 판단을 위한 보조적 자료로 활용되는 것으로서 그 자체만으로 발명의 진보성 여부를 판단할 수는 없는바, 앞에서 본 바와 같이 이 사 건 발명이 그 목적, 구성 및 작용효과에 있어 비교대상발명들에 비하여 진보성이 없는 점이 밝혀진 이상 상업적 성공 여부에 의하여 그 결론이 달라질 수는 없다 할 것이므 로, 위 주장은 이유 없다. 346

356 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 라. 이 사건 제31,39,43 항 발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는지 여부 (1) 이 사건 제31항 발명은 특허청구범위에 의하면 앞서 살펴본 이 사건 제35항 발명과 비 교하여 이 사건 제35항 발명의 구성요소 4 인 탐침카드의 배향을 변경하지 않고 스페이스 트랜스포머의 배향을 탐침카드에 대하여 조정하는 조정수단 이 제외된 것에서만 차이가 있 는 것이어서, 이 사건 제31항 발명은 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 2, 4 로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다. (2) 이 사건 제39항 발명은 특허청구범위에 의하면 앞서 살펴본 이 사건 제31항 발명의 구성요소 중 구성요소 2 인 제1 면, 제2 면, 제2 면 상에 배치된 복수개의 접촉패드, 및 제 1면에 인접하여 장착되어 제1면으로부터 연장되는 복수개의 제1 프리스탠딩 탄성 접촉 구조물을 갖는 스페이스 트랜스포머 를 제1 면, 제2 면, 제2면 상에 배치된 복수개의 접 촉패드, 및 제1면에 인접하여 장착되어 제1면으로부터 연장되는 복수개의 제1 접촉 구 조물을 갖는 스페이스 트랜스포머 로 변경함으로써 접촉 구조물 의 범위를 넓혔을 뿐 이 사건 제31 항 발명과 실질적으로 동일한 발명이므로, 그와 마찬가지 이유로 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다. 2, 4로부터 용이하 (3) 이 사건 제43항 발명은 이 사건 특허청구범위 청구항 제39항을 인용하는 종속항에 기재된 발명으로서, 이 사건 제39 항 발명에 있어서 탐침카드의 배향을 변경하지 않고 스페이스 트랜스포머의 배향을 탐침카드에 대하여 조정하는 조정수단도 포함하는 것 을 특징으로 하는 것이나, 앞에서 본 바와 같이 이 사건 제39항 발명이 이 사건 제31항 발 명과 실질적으로 동일하여 이 사건 제39항 발명에 위 구성요소를 추가한 이 사건 제43 항 발명은 이 사건 제35 항 발명과 실질적으로 동일한 발명이라 할 것이므로, 이는 위 다. 에서 이미 살핀 바와 같은 이유로 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식 을 가진 자가 비교대상발명 1, 3과 비교대상발명 2, 4의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다. 마. 이 사건 제70항 발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는지 여부 이 사건 제70 항 발명은 특허청구범위에 의하면, 그 구성요소를 ⑴ 탐침카드 조립체에 있어서, 시험기에 전기 접촉부들을 제공하기 위한 탐침카드 수단, ⑵ 시험 중인 반도체 장치에 긴 탄성 전기 접촉부들을 제공하기 위한 탐침기층 수단, ⑶ 상기 탐침카드 수단 에 대해 상기 탐침기층 수단의 복수의 배향 변경 위치에서 상기 탐침카드 수단과 상기 탐침기층 수단을 추종적으로 전기 접속시키기 위한 상호 접속수단을 포함하는 것을 특 징으로 하는 탐침카드 조립체로 파악할 수 있다. ⑴ 이 사건 제70 항 발명의 첫째 구성요소인 탐침카드 조립체에 있어서, 시험기에 전기 접촉부들을 제공하기 위한 탐침카드 수단 은, 비교대상발명 1 에서 시험장치와 연결시키 는 중간회로 역할을 하는 인터페이스용 PCB 기판, 비교대상발명 2 에서 검사장치 본체 (9) 와 검사기판 (2) 사이에 배치되는 프로브 카드(1), 비교대상발명 3 에서 커넥터를 통 해 테스터에 연결되는 카드기판 (2), 비교대상발명 4 에서 금속단자 (116) 를 구비하여 측 정장치에 연결된 다층기판 (110) 과 대응되는데, 위 발명들의 대응되는 구성은 모두 탐침 347

357 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 카드 조립체에서 검출된 전기신호를 검사장치 본체에 입력시키는 인터페이스 기능을 하 는 구성이라는 점에서 동일한 구성이라 하겠다. ⑵ 이 사건 제70 항 발명의 둘째 구성요소인 시험 중인 반도체 장치에 긴 탄성 전기 접 촉부들을 제공하기 위한 탐침기층 수단 은 긴 탄성 전기 접촉부들을 반도체 웨이퍼 상 의 대응되는 결합패드 (526) 에 접촉시킴으로써, 반도체 웨이퍼로부터 전기적인 신호를 탐침하기 위한 구성으로, 이는 비교대상발명 1 에서 범프를 반도체 IC의 대응 패드에 접 촉시켜 반도체 IC 로부터 전기적인 신호를 검출하는 멤브레인, 비교대상발명 2 에서 돌 기전극(14) 을 반도체 웨이퍼(11) 의 대응 전극패드 (12) 에 전기적으로 접촉시켜 반도체 웨 이퍼로부터 전기적인 신호를 인출하는 검사기판 (2), 비교대상발명 3 에서 범프(4) 를 웨 이퍼 칩의 대응패드에 접촉시켜 전기적 특성을 측정하는 투명판(3), 비교대상발명 4에 서 프로브 침(105, 205) 을 반도체 집적회로 칩(102) 의 대응패드 (103) 에 접촉시켜 전기 적 신호를 인출하는 피치 확대용 기판(101, 201) 과 대응되는데, 위 발명들의 대응되는 구성은 그 표면 상에 장착된 탐침요소 또는 탐침기능을 수행하는 범프, 돌기전극 또는 프로브 침을 피검사체인 반도체 웨이퍼의 대응되는 패드에 접촉시켜 전기적인 신호를 검출하는 기능을 수행한다는 점에서 동일한 구성이라 하겠다. 다만, 이 사건 제70항 발명의 탐침기층 수단은 탐침요소로서 긴 탄성 전기 접촉부들 이 제공된 것인 반면, 비교대상발명 1 내지 3의 대응되는 구성은 범프나 돌기전극을 탐침 요소로 사용하고 있는 것이어서, 반도체 웨이퍼 상의 전극패드에 접촉시 생성되는 탄성 력에 의하여 확실한 가압 접속을 수행할 수 없다는 점에서 차이가 있으나, 이 사건 발 명의 명세서 전반의 기재에 의하면, 이 사건 제70 항 발명의 긴 탄성 전기 접촉부 는 일 단부는 탐침기층에 장착되고 타단부는 탐침기층으로부터 길게 연장되어 자유단으로 형 성되어 탄성력에 의하여 전기적인 접속을 수행하는 프리스탠딩 탄성 구조의 탐침요소임 을 알 수 있는바, 위 다.(2) 에서 살핀 바와 같이, 탐침카드 조립체에서 피검사체인 반 도체 웨이퍼의 전극패드에 접촉되는 탐침요소를 긴 탄성 전기 접촉부 로 형성하는 것은 주지관용 기술에 불과하다 할 것이다. ⑶ 이 사건 제70 항 발명의 셋째 구성요소인 상기 탐침카드 수단에 대해 상기 탐침기층 수단의 복수의 배향 변경 위치에서 상기 탐침카드 수단과 상기 탐침기층 수단을 추종적 으로 전기 접속시키기 위한 상호 접속수단을 포함하는 것 은 비교대상발명 2 에서 프로 브 카드(1) 와 검사기판 (2) 이 텅스텐선 (13) 에 의하여 전기적으로 접속된 구성 과 대응되는 데, 이 사건 발명의 명세서에 용어 추종성(compliant) 은 인가된 부하( 접촉력) 에 응답 하여 탄성 및 소성 행동을 모두 나타내는 접촉 구조물( 상호 접속요소 ) 를 의미한다. 여기 사용된 추종성 접촉 구조는 탄성적 접촉 구조이다 ( 갑 제1호증의 제9쪽 제36~38줄 참조) 라고 기재되어 있어, 이 사건 제70항 발명의 상호 접속수단은 탐침카드와 탐침기 층을 상호 연결시켜 주고, 탐침기층에 접촉압력이 작용하여 탐침카드와 탐침기층의 배 향이 변경되는 경우 탄성 변형에 의하여 상호간의 전기적인 접속을 유지시켜 주는 것임 을 알 수 있는바, 비교대상발명 2 에 검사기판 (2) 표면에 대해 반도체 웨이퍼(11) 표면 이 경사져 있어도, 검사기판 (2) 이 프로브 카드(1) 에 대해 탄성체인 텅스텐선 (13) 으로 탄 348

358 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 성 지지되어 있으므로, 도 3 에 도시되어 있는 바와 같이, 검사기판 (2) 표면에 대해 반도 체 웨이퍼(11) 의 경사가 텅스텐선 (13) 의 탄성 변형으로 흡수되어, 검사기판 (2) 표면과 반 도체 웨이퍼(11) 표면과의 평행성이 보장되고, 돌기전극 (14) 과 전극패드 (12) 의 양호한 접 촉을 얻을 수 있다 ( 갑 제5호증의 제3쪽 0013 참조) 라고 기재되어 있어, 검사기판 (2) 에 형성된 돌기전극 (14) 이 반도체 웨이퍼(11) 의 전극패드 (12) 에 가압 접촉되어 프로브 카드(1) 와 검사기판 (2) 의 배향이 변경되는 경우에, 텅스텐선 (13) 이 탄성 변형에 의하여 전기적인 접속을 계속 유지시켜 주는 구성임을 알 수 있으므로, 양 발명의 대응되는 구 성은 동일하다. ⑷ 따라서, 이 사건 제70항 발명은 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 2 또는 비교대상발명 2와 비교대상발명 1, 3, 4의 결합으로부 터 용이하게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다. 아. 이 사건 제72항 발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는지 여부 이 사건 제72항 발명은 이 사건 특허청구범위 청구항 제70항을 인용하는 종속항에 기 재된 발명으로서, 이 사건 제70 항 발명에 있어서 상기 탐침카드 수단에 대해서 상기 탐침기층 수단의 배향을 변경시키기 위한 수단을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 것이나, 이 사건 제72 항 발명의 탐침카드 조립체에서 배향 변경수단 (536, 538) 에 의하 여 탐침요소 (524) 가 장착된 탐침기층 (506) 의 배향을 변경하여 탐침카드 (502) 에 대한 탐 침기층의 배향을 조정함으로써, 모든 탐침요소의 팁들이 반도체 웨이퍼 상의 대응되는 결합패드에 동시에 정확하게 접촉되도록 하는 구성은, 비교대상발명 1의 탄성 고무판과 평면판에 구비된 미세 조절나사의 조절에 의하여 반도체 웨이퍼 또는 PCB에 대한 멤브 레인의 평면성을 조절해 줌으로써 멤브레인에 부착된 범프들이 대응되는 반도체 드에 동시에 정확하게 접촉되도록 하는 구성 및 비교대상발명 3 의 카드기판 (2) 에 마련 된 평행 조정용 나사(7) 를 이용하여 카드기판 (2) 또는 반도체 웨이퍼에 대하여 투명판 (3) 의 배향을 조정함으로써, 투명판(3) 에 형성된 범프가 반도체 웨이퍼 칩의 대응패드에 정확하게 접촉되도록 하는 구성과 동일한 것이므로, 이 사건 제72항 발명은 이 사건 발 명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 3 의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다. IC 패 2와 비교대상발명 1, 사. 이 사건 제73항 발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는지 여부 이 사건 제73 항 발명은 그 구성요소를 ⑴ 탐침카드 조립체에 있어서, 복수개의 전기 접촉들을 포함하는 탐침카드, ⑵ 상기 탐침카드에 이동 가능하게 고정되고, 복수개의 긴 탄성 탐침요소들을 포함하며, 상기 긴 탄성 탐침요소들은 상기 전기 접촉들과 전기 소통되는 탐침기층, ⑶ 상기 탐침카드에 대해서 상기 탐침기층의 배향을 변경하도록 배치된 이동 가능한 요소를 포함하는 것 을 특징으로 하는 탐침카드 조립체로 파악할 수 있다. ⑴ 이 사건 제73 항 발명의 첫째 구성요소인 탐침카드 조립체에 있어서, 복수개의 전 기 접촉들을 포함하는 탐침카드 는 비교대상발명 1 의 PCB 기판, 비교대상발명 2 의 프 로브 카드(1), 비교대상발명 3 의 카드기판 (2), 비교대상발명 4 의 다층기판 (110) 에 대 349

359 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 응되는데, 위 발명들의 대응되는 구성은 모두 탐침카드 조립체에서 검출된 전기신호를 검사장치 본체에 입력시키는 인터페이스 기능을 하는 구성이라는 점에서 동일한 구성이 라 하겠다. ⑵ 이 사건 제73 항 발명의 둘째 구성요소인 상기 탐침카드에 이동 가능하게 고정되고, 복수개의 긴 탄성 탐침요소들을 포함하며, 상기 긴 탄성 탐침요소들은 상기 전기 접촉 들과 전기 소통되는 탐침기층 은 긴 탄성 탐침요소들을 반도체 웨이퍼 상의 대응되는 결합패드 (526) 에 접촉시킴으로써 반도체 웨이퍼로부터 탐침된 전기적인 신호를 탐침카 드에 전기적으로 연결하기 위한 구성으로서, 이는 비교대상발명 1 에서 범프를 이용하여 반도체 IC로부터 검출한 전기적인 신호를 PCB 로 전달하는 멤브레인, 비교대상발명 2 에서 돌기전극 (14) 에 의하여 반도체 웨이퍼로부터 전기적인 신호를 인출하여 프로브 카 드(1) 로 연결하는 검사기판 (2), 비교대상발명 3 에서 범프(4) 를 웨이퍼 칩의 대응패드에 접촉시켜 전기적 특성을 측정하여 카드기판 (2) 으로 전달하는 투명판(3) 과 동일한 기능 을 수행하는 구성이라 하겠다. 다만, 이 사건 제73 항 발명의 탐침기층은 긴 탄성 탐침요소들을 포함하는 것인 반면, 비교대상발명 1 내지 3의 대응되는 구성은 범프나 돌기전극을 탐침요소로 사용하고 있 는 것에 차이가 있으나, 위 마. 2. 에서 살펴본 바와 같이, 탐침카드 조립체에서 피검사 체인 반도체 웨이퍼의 전극패드에 접촉되는 탐침요소를 긴 탄성 탐침요소 로 형성하는 것은 주지관용 기술에 불과하다 할 것이다. ⑶ 이 사건 제73 항 발명의 셋째 구성요소인 상기 탐침카드에 대해서 상기 탐침기층의 배향을 변경하도록 배치된 이동 가능한 요소 는 탐침카드 조립체에서 긴 탄성 탐침요소 (524) 가 장착된 탐침기층 (506) 의 배향을 변경하여 탐침카드 (502) 에 대한 탐침기층의 배 향을 조정함으로써, 모든 탐침요소의 팁들이 반도체 웨이퍼 상의 대응되는 결합패드에 동시에 정확하게 접촉되도록 하는 구성으로서, 비교대상발명 1의 탄성 고무판과 평면판 에 구비된 미세 조절나사의 조절에 의하여 반도체 웨이퍼 또는 평면성을 조절해 줌으로써 멤브레인에 부착된 범프들이 대응되는 반도체 PCB에 대한 멤브레인의 IC 패드에 동 시에 정확하게 접촉되도록 하는 구성 및 비교대상발명 3 의 카드기판 (2) 에 마련된 평행 조정용 나사(7) 를 이용하여 카드기판 (2) 또는 반도체 웨이퍼에 대하여 투명판(3) 의 배향 을 조정함으로써 투명판(3) 에 형성된 범프가 반도체 웨이퍼 칩의 대응패드에 정확하게 접촉되도록 하는 구성과 동일한 것이다. ⑷ 따라서, 이 사건 제73항 발명은 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1, 3 또는 비교대상발명 1, 3과 비교대상발명 2, 4의 결합으로 부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다. 아. 이 사건 제82항 발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는지 여부 이 사건 제82항 발명은 이 사건 특허청구범위 청구항 제73항을 인용하는 종속항에 기 재된 발명으로서, 이 사건 제73 항 발명에 있어서 상기 탐침기층은 스페이스 트랜스포 머를 포함하는 것 을 특징으로 하는 것이나, 이 사건 제82항 발명과 같이 탐침기층을 피치 변경을 수행하는 스페이스 트랜스포머로 구성하는 것은, 비교대상발명 2에서 검사 350

360 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 기판(2) 의 상하부 표면에 각각 형성된 배선패턴 (5a) 과 돌기전극 (14) 사이의 간격을 서로 다르게 하여 피치를 변경시키는 구성, 비교대상발명 4 에서 피치 확대용 기판(101) 의 상 하부 면상에 각각 형성된 금속단자 (109) 와 미세핀(8) 의 배열 피치를 서로 다르게 형성하 여 피치를 변경시키는 구성에 의하여 공지된 것이므로, 이 사건 제82항 발명은 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 명 2, 4 의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다. 1, 3과 비교대상발 이에 대하여 피고는 이 사건 제82 항 발명의 구성요소 중 상기 탐침카드에 이동 가능하 게 고정되고, 복수개의 긴 탄성 탐침요소들을 포함하며, 상기 긴 탄성 탐침요소들은 상 기 전기 접촉들과 전기소통되는 탐침기층 및 상기 탐침기층은 스페이스 트랜스포머를 포함하는 것 이라는 구성요소를 종합하여 살펴보면, 위 구성요소 중의 이동가능하게 고 정(moveably fixed) 된 은 스페이스 트랜스포머가 이동 가능한 요소 의 이동에 의해 탐 침카드에 대해 배향이 변경될 수 있으면서도, 즉 이동 가능하면서도 일단 배향이 변경 된 이후에는 그 자리에 고정된다는 의미로 해석되어야 하고, 따라서 일단 배향이 변경 된 후에 그 자리에 고정될 수 없는 구성인 비교대상발명 2 등의 대응되는 구성과 다르 다고 주장하나, 우선 이동가능하게 고정된 의 의미를 원고가 주장하는 바와 같이 해석 할 자료가 없을 뿐만 아니라 그러한 해석은 다른 구성요소 등과의 관계 등 특허청구범 위 전체의 문맥에 비추어볼 때도 타당하지 않은 것으로 보이고, 단지 위 이동가능하게 고정된 은 탐침기층인 트랜스포머와 탐침카드의 연결관계를 의미하는 것으로서 탐침기 층인 스페이스 트랜스포머가 ( 탄성력 있는 재료 등에 의하여) 어느 정도 유동성을 가지 고 탐침카드에 연결된 의 의미로 보이며, 비교대상발명 2 의 검사기판 (2) 또한 탄성력 있 는 재료인 텅스텐선 (13) 에 의하여 프로브카드 (1) 에 접착되어 있는 구성이어서 이동가 능하게 고정된 것이라고 보기에 충분하므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. 자. 이 사건 제84항 발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는지 여부 이 사건 제84 항 발명은 특허청구범위에 의하면, 그 구성요소를 ⑴ 탐침카드 조립체에 있어서, 반도체 시험기에 대한 인터페이스를 제공하기 위한 탐침카드 수단, ⑵ 상기 탐 침카드 수단과 전기적으로 소통하는 복수개의 긴 탄성 탐침요소들을 지지하며, 상기 탐 침카드 수단에 이동 가능하게 고정되는 기층수단, ⑶ 상기 탐침카드 수단에 대한 상기 기층수단의 배향을 변경하기 위한 수단을 포함하는 것 으로 파악할 수 있는데, 이는 그 표현을 약간 달리할 뿐 이 사건 제73 항 발명과 실질적으로 동일한 것이므로, 그와 마찬 가지로 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1, 3 또는 비교대상발명 1, 3과 비교대상발명 2, 4의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있 는 것이라 할 것이다. 차. 소결론 따라서, 이 사건 제31, 35, 39, 43, 70, 72, 73, 82 및 84항 발명은 비교대상발명들에 비추어 그 진보성이 부정되는 것이어서, 특허법 제29조 제2 항, 제133조 제1항 제1호 규 정에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결 중 위 각 발명에 관련 된 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하다 351

361 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 4. 대법원 판결 2005후3277 < 대법원 선고> (1) 판결 상고이유 제2점 내지 제6점에 대하여 가. 어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경 우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특 허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과 제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여 야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허의 진보성을 판단함에 있어서 는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동 기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허 출원 당시의 기술 수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적인 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비 추어 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자( 이하 통상의 기술자 라고 한다) 가 용이하게 그와 같은 조합 또는 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다. 나. 이 사건 특허발명의 청구항 35의 진보성 (1) 이 사건 특허발명의 청구항 35는 그 기술구성 및 명세서 전체에 비추어 보면 종래 기술인 탐침 카드의 표면으로부터 캔틸레버 비임으로 연장된 복수개의 텅스텐 니들로 구성된 탐침 카드 조립체 와 같이 탐침 카드 자체에 탐침 요소를 배치하는 것이 아니라, 탐침 카드와 별도로 복수개의 제1 프리스탠딩 탄성 접촉 구조물을 갖는 스페이스 트랜 스포머 를 배치하는 한편, 탐침 카드의 배향을 변경하지 않고 탐침 카드에 대하여 스페 이스 트랜스포머의 배향을 조정하는 수단 을 채택한 점에 그 기술적 특징이 있다. 그와 같은 구성을 채택한 결과 탐침의 탄성만으로 탐침 카드와 웨이퍼 표면의 전체적 평면성 결여( 탐침 팁 전체의 평면성이 기울어진 것) 및 국부적 평면성 결여( 웨이퍼 표면에 배치 된 결합패드에 국부적인 높낮이 차이 등이 존재하는 경우) 에 의한 공차(tolerance) 를 모 두 보상하였던 종래기술 ( 텅스텐 니들형 탐침 카드) 과 달리, 전체적 평면성 결여에 의한 공차는 스페이스 트랜스포머의 배향을 조정하여 보상하고, 국부적 평면성 결여에 의한 공차는 프리스탠딩 탄성 접촉 구조물에 의하여 보상하도록 하여, 전체적 구조 내에서 전체적 평면성과 국부적 평면성을 동시에 달성하는 효과가 있다. (2) 원심판시 비교대상발명 1 의 멤브레인 프로브 카드 는, 탄성고무판과 평면판에 구비 된 미세 조절나사의 조절에 의하여 반도체 웨이퍼 또는 PCB 기판에 대한 멤브레인의 352

362 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 평면성을 조절해 주는 구성을 포함하고 있고, 원심판시 비교대상발명 3 의 프로브 카드 에도 카드기판 (2) 에 마련된 평행 조정용 나사(7) 를 이용하여 카드기판 (2) 또는 반도체 웨이퍼에 대하여 투명판(3) 의 배향을 조정하는 구성을 포함하고 있는바, 배향 조정이라 는 기술적 측면에서만 바라보면, 위 각 구성은 이 사건 특허발명의 청구항 35 의 탐침 카드의 배향을 변경하지 않고 탐침 카드에 대하여 스페이스 트랜스포머의 배향을 조정 하는 수단 과 동일하다. 나아가 이 사건 특허발명의 명세서에 의하면, 청구항 35 의 프리스탠딩 탄성 접촉 구조 물 은 각각의 탐침 요소( 상호 접속 구조물) 가 그 일단부는 스페이스 트랜스포머 상에 장 착고정되고, 그 타단부는 스페이스 트랜스포머의 위로 일정한 길이로 연장되어 자유로 이 이동가능한 자유단을 형성한 것으로서 각각의 탐침 요소의 자유단들이 반도체 장치 의 대응되는 각각의 결합패드에 접촉할 때 자유단에 인가되는 압력에 의하여 탄성력을 갖게 됨으로써 확실한 전기적인 접속을 수행할 수 있도록 하는 구조임을 알 수 있는바, 이러한 프리스탠딩 탄성 접촉 구조물 자체는 이 사건 특허발명의 종래기술에 개시된 캔틸레버 비임 구조의 텅스텐 니들, 원심이 적법하게 채택한 갑 제7 호증( 공개된 일본 공개특허공보 특개평 호) 상의 캔틸레버 형상의 접촉자(13), 또는 원심판시 비교대상발명 4 의 포고핀(105) 또는 미세핀(205) 등을 포함하는 개념이므로 공지된 구성에 해당한다. 또한 이 사건 특허발명의 명세서에 의하면 이 사건 특허발명 의 청구항 35 의 스페이스 트랜스포머 는 하부면( 제2 면) 의 단자의 피치가 상부면( 제1 면) 의 단자 피치에 비해 작게 형성된 것으로 이러한 구성은 원심판시 비교대상발명 2에서 의 검사기판 (2) 의 상부 표면에 형성된 배선패턴 (5a) 사이의 간격을 하부 표면에 형성된 배선패턴 (5b) 의 단부에 장착된 돌기전극 (14) 사이의 간격에 비하여 더 크게 한 구성, 비교대상발명 4 의 피치 확대용 기판(101) 과 동일한 구성이므로 이 또한 공지된 구성에 해당한다. 따라서 이 사건 특허발명의 청구항 35는 이러한 공지된 구성을 조합 또는 결 합한 발명이라고 할 수 있다. (3) 그런데 원심판시 비교대상발명 4는 이 사건 특허발명의 청구항 35와 같은 기술분야 인 프로브 카드 에 관한 발명으로서, 이 사건 특허발명의 청구항 35와 비교하여 전체적 평면성을 조절하는 수단 즉, 다층기판 (110, 310) 에 대하여 피치 확대용 기판(101, 301) 의 배향을 조정하는 구성이 없는 것을 제외하고는 이 사건 특허발명의 청구항 35 가 가진 모든 구성을 가지고 있는바, 비교대상발명 4 가 게재된 문헌( 갑 제8 호증) 에 다 층기판(110, 310) 에 대하여 피치 확대용 기판(101, 301) 의 배향을 조정하는 구성을 도 입하는 것을 방해한다는 취지의 기재가 없고, 그 기술적 구성에 비추어 볼 때 위와 같 은 배향 조정 구성을 도입하는 데 어떠한 기술적 어려움이 있다고 보이지 않는다. (4) 이 사건 특허발명의 청구항 35 및 비교대상발명 1, 3, 4는 모두 프로브 카드 또는 탐침 카드 조립체에 관한 것으로서 반도체 장치를 검사하기 위해서는 프로브 카드의 모 든 접촉단자가 반도체 장치의 모든 접촉단자 ( 패드) 와 확실하게 접촉하도록 프로브 카드 의 접촉영역의 면을 반도체 장치의 면과 가능한 한 평행하게 하는 것이 필수적이고, 반 도체 장치와 프로브 카드의 접촉영역의 면이 정확히 평행하지 않은 경우에는 원하는 평 353

363 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 행성을 달성하기 위한 수단을 강구하여야 하는 것은 이 사건 특허발명이 속하는 기술분 야의 기본적인 목적 및 과제라 할 수 있다. 더구나 원심이 적법하게 채택한 갑 제10호 증( 공고된 미국특허공보 제5,355,079 호) 에는 이 사건 특허발명의 청구항 35 와 같은 기술 분야인 집적회로 장치를 검사하기 위한 프로브 조립체 를 개시하고 있 는데, 여기에는 전체적 평면성을 조절하는 기능을 수행하는 구성(4 개의 평행조절나사 S1~S4) 및 국부적 평면성을 조절하는 구성( 스프링 접촉 핑거 F) 이 유기적으로 결합된 기술이 기재되어 있다. 그렇다면, 탐침 카드 조립체 분야에서의 통상의 기술자라면 비 교대상발명 4를 기초로 하여 여기에 비교대상발명 1, 3 또는 갑 제10호증에 개시된 전 체적 평면성을 조절하는 구성을 용이 하게 결합할 수 있다고 보아야 할 것이다. (5) 한편, 이 사건 특허발명의 청구항 35는 전체적 평면성을 달성하는 구성과 국부적 평면성을 달성하는 구성을 유기적으로 결합함으로써 전체적으로 탐침 요소와 반도체 웨 이퍼 전극패드 간의 전기적 접촉을 보다 확실하게 한다는 작용효과가 있다고 할 수 있 으나, 이러한 효과는 위 각각의 구성의 결합으로부터 예측되는 결과를 넘는 현저한 효 과라고 보기 어려울 뿐 아니라, 갑 제10 호증 상의 프로브 조립체 가 달성하는 효과와 별다른 차이도 없어 보인다. 이 사건 특허발명의 청구항 35의 구성으로부터 피고가 주장하는 탐침면적의 대면적화라 는 효과가 자명하게 도출된다고 보기 어려울 뿐 아니라, 통상의 기술자가 이 사건 특허 발명의 명세서의 기재( 도면 5b 및 이와 관련된 기재) 로부터 그와 같은 효과를 추론할 수 있다고 보기도 어렵다. (6) 특허발명이 상업적으로 성공을 하였다는 점은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참 고할 수 있지만( 대법원 선고 2003후 1512 판결 등 참조), 위에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서를 토대로 한 기술적 검토 결과 이 사건 특허발명의 청 구항 35 가 선행기술보다 향상 진보된 것으로 인정되지 아니하는 이 사건에서, 설령 피 고가 이 사건 특허발명의 실시에 의하여 상업적으로 성공을 거두었다고 하더라도 그 점 만으로 이 사건 특허발명의 진보성을 인정할 수는 없다. (7) 결국, 이 사건 특허발명의 청구항 35 의 진보성은 부정된다 할 것인바, 원심의 이유 설시에 다소 부적절한 점은 있으나 이 사건 특허발명의 청구항 35의 진보성을 부정한 결론에 있어서는 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결에 영향을 미친 발 명의 진보성에 관한 법리오해, 이 사건 특허발명 및 비교대상발명들의 기술에 대한 오 해, 심리미진, 채증법칙 위배, 이유불비 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 다. 이 사건 특허발명의 청구항 31, 39, 43, 70, 73, 82, 84의 진보성 위 청구항들은 이 사건 특허발명의 청구항 35의 구성요소 중 일부를 좁게 한정하거나 넓게 한 것들인바, 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 이유를 들어 위 각 청구항의 진보성을 부정한 것은 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결에 영향을 미친 진보성에 관한 법리오해, 심리미진, 채증법칙 위배 등의 위법이 있다고 할 수 없다 354

364 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 특허 제 호 발명의 명칭: 탐침 카드 조립체에서 탐침요소의 배향을 변경하는 방법 1. 심사 단계에서의 인용 문헌 US 3,832,632호 US 5,187,020호 2. 특허심판원 심결 - 등록 무효심판 2004당 585 < 특허심판원 > (1) 증거자료 인용발명 1: US 3,963,986 호 인용발명 2: JP 평 호 인용발명 3: US 5,148,103 호 인용발명 4: JP 평 호 인용발명 인용발명 인용발명 7: 5: US 4,837,622 호 6: US 3,493,858 호 Membrane Probe Card 제조 기술 개발 보고서, 우리나라기계연구소 인용발명 8; JP 소 호 인용발명 9; US 3,911,361 호, US 3,806,801 호; US 4,423,376 호 (2) 심결 가. 이 사건 특허의 대상이 산업상 이용 가능한 발명에 해당 되는지 여부 이 사건 특허의 대상은 반도체 장치의 패키징 이전에 웨이퍼상의 반도체 장치의 불량여 부를 시험하는 탐침 카드 조립체, 탐침 카드 키드에 관한 것으로 산업상 이용가능한 발 명에 해당한다고 할 것이다. 또한, 청구인은 이 사건 특허가 탐침카드의 위치를 변경시키지 아니하고 탐침요소들이 장착된 지지기층의 배향을 변경하여 탐침요소들의 비평면성 문제를 해결하는 것 을 그 목적으로 삼고 있으나, 이 사건 특허의 기재만으로 그러한 목적을 달성하는 것이 불가 능하다고 주장하고 있으나, 이 사건 특허의 배향관련 기술은 탐침요소들의 팁들이 일정 평면상에 위치하지 않는 경우, 즉, 탐침요소들의 길이가 각각 다른 경우를 해결( 배향기 술과 상관없이 탐침요소 자체의 제조기술과 관련된 것임. 예: 탐침요소에 탄성력을 부 여함) 하기 위한 것이 아니라, 이 사건 특허의 배향관련 기술은 탐침요소들이 모두 하나 355

365 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 의 평면상에 위치하고 있으나, 여러 가지 이유로 탐침요소가 웨이퍼에 대하여 전체적으 로 일정하게 기울어져 발생되는 양자간의 비평면성을 개선하기 위한 것이라 할 것이므 로, 위 청구인의 주장은 근거가 없다. 나. 이 사건 특허의 상세한 설명이 기재불비인지 여부 청구인은 이 사건 특허는 많은 수량의 반도체 다이를 시험할 때 발생하는 평면성 문제 가 무엇인지에 대하여 기재하고 있지 않으므로, 상세한 설명이 기재불비라고 주장하고 있어, 이에 대하여 살펴보면, 이 사건 특허의 상세한 설명의 기재에 의하면, 복수개의 다이 구역이 탐침카드의 1 회 통과에 의해 동시에 탐침 검사될 수 있도록 ( 상세한 설명 15면 하단부 내지 제16 면 상단부) 하고 있고, 제7 도와 관련된 기재에 의하면, 100개의 탐침 팁 중에서 28개의 탐침 팁들이 접촉되기 이전에 72개의 탐침 팁이 접촉되는 경우 에, 스페이스 트랜스포머 (506) 의 배항은 차동나사 (536, 538) 들의 적절한 조정에 의해서 쉽게 조정될 수 있다고 기재하고 있는 점으로, 위 청구인의 주장은 일리가 없다. 다. 이 사건 특허의 특허청구범위가 기재불비인지 여부 청구인은 이 사건 특허의 특허청구범위의 각 청구항에 기재된 사항 중에서 발명의 구성 에 없어서는 아니되는 사항을 기재하고 있지 않아, 이 사건 특허의 특허청구범위가 기 재불비라고 주장하고 있으나, 이 사건 특허의 특허청구범위의 각 청구항은 발명의 구성 에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어 있으므로 그 자체로 충분하다고 할 것이다. 이와 관련하여, 청구인은 청구항에 기재된 사항 중에서 어떤 구성요소가 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항인지에 대해서 지적하고 있지 않으면서, 단순히 청구항에 특정 의 구성( 많은 수량의 반도체 다이를 동시에 시험하기 위한 구성) 이 기재되어 있지 않다 고 하여, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만을 기재하고 있지 않다고 주장하는 것은 그 자체로 이유없다고 할 것이다. 라. 이 사건 특허의 특허청구범위에 기재된 발명이 인용발명들에 의하여 그 신규성 및 진보성이 있는지 여부 (1) 이 사건 특허의 특허청구범위 제1항의 발명과 인용발명 1,7 을 대비하여 보면, 이 사 건 특허의 특허청구범위 제1항은 반도체 장치를 탐침 검사하기 위한 복수개의 탐침 요 소를 갖는 지지기층을 제공하고 있는 반면에, 인용발명 1 은 스페이스 트랜스포머 (2) 는 하면에 패드( 하단부) 가 형성되어 있고, 프로브 조립체(3) 의 탐침(31) 들이 스페이스 트랜 스포머의 패드( 하단부) 에 접촉되는 인터페이스 구조{ 인용발명 1의 칼럼 8, 행에서 인용하고 있는 미국 특허 제3,911,361 호의 제4도 및 인용발명 8의 제2 도 참조} 이고, 인 용발명 7에는 멤브레인 필름상에 탐침용 범프가 제공되는 점에 그 차이가 있다고 할 것 이다. 또한, 이 사건 특허의 특허청구범위 제1항은 탐침 카드에 대하여 지지기층의 배 향을 변경하고 있는 반면에, 인용발명 1,7에서는 그러한 구성을 찾아볼 수 없는 점에 그 차이가 있다고 할 것이다. 상기 차이점과 관련하여, 이 사건 특허와 인용발명 1,7 의 구성, 목적 및 효과를 대비하 여 보면, 이 사건 특허는 탐침요소의 배향을 변경하는 방법으로서, 복수개의 탐침 요소 를 갖는 지지기층을 제공하고, 탐침 카드에 대하여 지지기층의 배향을 변경시키는 구성 356

366 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 인 반면에, 인용발명 1의 제1도에는 PCB, 스페이스 트랜스포머, 프로브 조립체의 각 구 성요소에 서로 다른 나사가 표시되어 있지만, 각 나사는 모두 동일한 부호(5) 로 표시되 어 있고, 각 나사의 역할을 살펴보면, 프로브 조립체의 나사(5) 는 프로브 조립체를 조립 하는 수단으로 보이고, 스페이스 트랜스포머의 나사(5) 는 스페이스 트낸스포머의 상하 플레이트를 체결하기 위한 수단으로 보이고, PCB 의 나사(5) 는 PCB와 스페이스 트랜스 포머를 체결하기 위한 나사(5) 로 보인다고 할 것이고, 또한, 인용발명 1의 스페이스 트 랜스포머는 마운트되어 고정되어 있다고 기재( 컬럼13 제30-36 행) 되어 있는 점으로, 인 용발명 1 에는 배향을 변경하는 구성이 기재되어 있다고 할 수 없다. 설사, 인용발명 1 의 나사(5) 에 의하여 PCB와 스페이스 트랜스포머의 간격을 조정할 수 있을 뿐만 아니 라, 스페이스 트랜스포머가 마운트되어 고정되는 구성이 아니라고 하더라도, 인용발명 1에서는 스페이스 트랜스포머에 대하여 PCB 의 위치만이 조정될 뿐이고(PCB 에 대하여 스페이스 트랜스포머의 배향이 변경되는 것과는 다름), 또한, 인용발명 1에서는 스페이 스 트랜스포머 (2) 와 탐침(31) 이 분리되어 있으므로, 스페이스 트랜스포머의 위치를 변경 시켜 탐침요소의 배향을 변경할 수 없으므로, 이 사건 특허의 탐침요소의 배향을 변경 하는 방법에 있어서, 탐침 카드에 대하여 복수개의 탐침 요소를 갖는 지지기층의 배향 을 변경하는 단계에 그 기술적인 특징이 없다고 할 수 없다. 또한 인용발명 7 은 멤브레인 프로브 카드에 관한 것이므로, 탐침요소를 갖는 지지기층 이 없을 뿐만 아니라, 인용발명 7 은 미세조절나사를 체결하여 평면조절판을 조립할 때, 중앙의 원형 관통 홀에는 범프의 높이차나 패드의 높이차로 생기는 접촉 압력의 차이를 균등하게 해주기 위하여 투명하고 탄성이 좋은 실리콘 고무로 된 판을 멤브레인 뒷면에 설치하고 백업 판 역할을 할 수 있는 투명의 아크릴 원판을 동시에 삽입하여 조립(58 면 의 기재) 하는 것이므로 ( 인용발명 6은 시험될 웨이퍼 및 탐침재료의 불규칙성에도 불구 하고 복수의 탐침에 매우 균일한 압력을 가할 수 있는 탐침장치를 제공하고 있으므로, 인용발명 7 과 기본적인 구성에서는 크게 다를 바가 없고, 인용발명 6에서는 압력을 가 하는 수단으로 가스를 사용하고 있을 뿐임), 멤브레인 필름의 배향을 변경시키는 구성 이라고 할 수 없으므로, 이 사건 특허의 탐침요소의 배향을 변경하는 방법에 있어서, 탐침 카드에 대하여 복수개의 탐침 요소를 갖는 지지기층의 배향을 변경하는 단계에 그 기술적인 특징이 없다고 할 수 없다. 나아가, 인용발명 1과 인용발명 7은 기본적으로 전혀 다른 방식의 탐침 검사방법에 관 한 것으로, 설사, 인용발명 7 에서 멤브레인 필름의 배향을 변경할 수 있다고 하더라도, 그러한 기술적인 사항을 인용발명 1 에 적용할 수 있다고 인정되지 않으므로, 이 사건 특허의 탐침요소의 배향을 변경하는 방법에 있어서, 탐침 카드에 대하여 복수개의 탐침 요소를 갖는 지지기층의 배향을 변경하는 단계가 인용발명 특징이 없다고 할 수 없다. 1,7에 비하여 그 기술적인 또한, 이 사건 특허의 복수개의 탐침 요소는 지지기층이 제공하고 있으므로, 지지기층 측의 탐침 요소는 물리적인 마모가 없어, 탐침 검사의 횟수가 증가할 것이고, 또한, 전 기적인 접속 손실이 없고, 고주파 잡음이 적을 것이므로 탐침시험의 정확성 및 신뢰성 357

367 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 이 증가되는 효과뿐만 아니라, 이 사건 특허는 탐침 기층 수단의 배항만을 조정하여 복 수개의 탐침 요소의 팁의 평면성을 용이하고 정확하게 유지할 수 있어 반도체 장치의 접촉 패드와 일정하고 신뢰성 있게 접촉할 수 있어 넓은 면적을 갖는 웨이퍼상의 반도 체 장치들에 대하여 신뢰성있는 탐침 검사할 수 있고, 이 사건 특허의 복수개의 탐침 요소는 가압 접속에 따라 굴곡 및 탄성 변형되므로 전자 부품의 접촉 부분( 단자 또는 접촉 패드) 과 접촉 구조물의 평면성에 공차가 있더라도 접촉 구조물과 접촉 부분 사이 에 신뢰성 있는 가압 접속이 이루어지는 효과가 있는 반면에, 인용발명 1,7에는 그러한 효과를 기대할 수 없다고 할 것이다. (2) 이 사건 특허의 특허청구범위 제2-35 항의 발명은 이 사건 특허의 특허청구범위 제1 항의 기본적인 구성을 모두 포함하고 있으므로, 이 사건 특허의 특허청구범위 제2-35 항의 발명과 인용발명들을 대비하여 살펴보더라도, 이 사건 특허는 인용발명들에 비하 여 위에서 살펴본 바와 같은 이유로 그 기술적 특징 및 효과가 있다고 할 것이다. (3) 소결론 따라서, 이를 종합하면, 이 사건 특허의 대상은 특허법 제29조 제1항의 본문의 산업상 이용가능한 발명에 해당되지 않는다고 할 수 없고, 이 사건 특허의 상세한 설명은 그 기재가 불비하다고 할 수 없어 특허법 제42조 제3항의 규정을 충족하지 못하고 있다고 할 수 없고, 이 사건 특허의 특허청구범위는 그 기재가 불비하다고 할 수 없으므로, 특 허법 제42조 제4 항의 규정을 충족하지 못하다고 할 수 없고, 또한, 이 사건 특허의 특 허청구범위 제1-35항은 인용발명 1 내지 인용발명 9 와 동일하지 않고, 또한, 인용발명 들에 의하여 그 구성의 곤란성이 인정되고, 또한, 목적의 특이성 및 효과의 현저성이 인정되므로, 당업자가 용이하게 발명할 수 있다고 할 수 없으므로 특허법 제29조 제1항 및 제2 항의 규정에 위배된 것이라고 할 수 없다. 2. 특허법원 판결 2004허 8756 < 특허법원 선고> (1) 절차의 경위 2004당 585호 사건에 대하여 한 심결 중 특허 제 호의 특허청구범위 제1, 3, 4, 13, 16, 27, 28, 32 항에 대한 부분을 취소한다. (2) 증거자료 비교대상발명 1: 갑 제4호증 Membrane Probe Card 제조 기술 개발 연구보고서 우리나라기계연구소, 비교대상발명 2: JP 평 호 358

368 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 비교대상발명 3: JP 평 호 비교대상발명 4: JP 평 호 (3) 판결 발명의 신규성 및 진보성 판단기준 발명의 신규성 내지 진보성 구비 여부를 판단하는 대상이 되는 특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지 는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더 라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수 가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장 해석이 허용되 지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다( 대법원 선고 96 후1118 판결 참조). 이 사건 제13항 발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는지 여부 (1) 기술분야 및 목적의 대비 이 사건 제13항 발명은 탐침요소의 배향을 변경하는 방법에 있어서 탐침카드와 반도체 장치 사이에 탐침요소를 갖는 지지기층을 제공하여 탐침카드에 대하여 지지기층의 배향 을 변경함으로써, 탐침요소와 반도체 다이의 대응되는 결합패드 사이에 신뢰성 있는 가 압접속을 이루도록 하여 정확한 탐침 검사를 수행하기 위한 목적을 갖는 것이고, 비교 대상발명 1은 웨이퍼 상태의 반도체 장치를 검사하기 위한 멤브레인 프로브 카드 (Membrane Probe Card) 제조 기술에 관한 것으로서, 그 목적이 명시적으로 기재되어 있지 않으나, 그 전체 기재내용에 의하면, 평면판에 구비된 미세 조절 나사를 이용하여 반도체 웨이퍼에 대한 멤브레인의 평면성을 조절해 줌으로써, 멤브레인의 범프가 반도 체 명 IC 패드에 전기적으로 정확히 접촉되도록 하는 기술을 포함하고 있으며, 비교대상발 2 는 반도체 웨이퍼의 검사장치에 관한 것으로서, 반도체 웨이퍼 표면과 검사기판 표 면과의 평행 여부에 관계없이 반도체 웨이퍼 상의 전극패드와 검사기판의 돌기전극과의 양호한 전기적 접촉을 확보하여 검사의 신뢰성을 높이고자 하는 목적이 있는 것이고, 비교대상발명 3 은 반도체 웨이퍼 검사용 프로브 카드에 관한 것으로서, 그 명시적인 목 적은 촉침을 사용하지 않고 유리판 등의 절연판 상에 배치한 범프군에 의해서 웨이퍼 칩의 패드에 접촉시키는 것이나, 그 명세서 전체의 기재내용에 의하면, 카드기판에 마 련된 평행 조정용 나사를 좌우로 회전시켜 범프가 부착된 투명판을 평행 형상으로 조정 함으로써, 범프를 웨이퍼 칩의 대응패드에 정확하게 접촉시켜 보다 좋은 전기적 특성을 시험할 수 있는 기술을 포함하고 있음을 알 수 있고, 비교대상발명 4는 반도체 집적회 로 검사용 프로브 카드 조립체에 관한 것으로서, 그 명시적인 목적이 패드 피치(pitch, 간격) 의 고밀도화, 다핀(pin) 화, 칩 내부의 패드 배치에 대응한 프로브 카드를 용이하게 제공하는 것으로, 다양한 패드 피치 배열을 갖는 반도체 칩에 대응할 수 있도록 하는 것이어서, 이 사건 제13항 발명과 비교대상발명 1 내지 4는 반도체 웨이퍼의 불량여부 359

369 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 를 검사하기 위한 탐침카드 ( 또는 프로브 카드) 조립체에 관한 것이라는 점에서 그 기술 분야가 동일하고, 또한 이 사건 제13항 발명과 비교대상발명 1 내지 3은 반도체 웨이퍼 에 대한 탐침요소의 배향을 조절함으로써, 탐침요소와 반도체 웨이퍼 전극패드 간의 정 확한 접촉을 이루기 위한 것이라는 점에서 그 목적이 실질적으로 동일하다 하겠다. 이에 대하여 피고는, 종래의 탐침카드를 그 기술구성에 따라서 멤브레인, 텅스텐 니들, 버클링 빔 타입의 탐침카드로 분류하면서, 비교대상발명 1 내지 3에 개시된 탐침카드들 은 모두 종래의 멤브레인 타입 또는 이와 유사한 타입의 탐침카드인 반면, 이 사건 제 13 항 발명은 종래의 탐침카드들과는 전혀 새로운 구조의 멤스(MEMS, Micro Electro Mechnical System) 스프링 타입 의 탐침카드 조립체를 가능케 한 것으로, 다양한 패턴 으로 탐침을 용이하게 배열하여 보다 많은 수의 패드 및 다이를 동시에 시험할 수 있도 록 하고, 국부적인 평면성과 전체적인 평면성을 모두 달성할 수 있으며, 또한 탐침요소 들을 더 높은 밀도로 배열할 수 있도록 함으로써 효율적이고 정확한 탐침검사가 가능한 것이라고 주장하나, 갑 제1호증의 기재에 의하면 이 사건 제13항 발명은 탐침카드의 타 입이나 종래의 탐침카드에 비하여 새로운 타입의 탐침카드라고 할 만한 기술구성에 관 하여는 구체적으로 기재를 하지 않고, 단지 탐침카드 조립체를 탐침카드와 스페이스 트 랜스포머 및 조정수단으로 구성하여 조정수단에 의하여 탐침카드에 대한 스페이스 트랜 스포머의 배향을 조정하는 기술을 그 권리대상으로 청구하고 있는데 지나지 아니하므 로, 이 사건 제13항 발명을 멤스 타입의 탐침카드 조립체로 구체적으로 한정하여 해석 할 수 없다 할 것이어서 피고의 위 주장은 이유 없다. (2) 구성의 대비 이 사건 제13 항 발명은 그 구성요소를, 탐침카드 조립체에서 반도체 장치를 탐침 검 사하기 위한 탐침요소의 배향을 변경하는 방법에 있어서, 탐침카드를 제공하는 단계( 이 하 구성요소 1 이라 한다), 반도체 장치를 탐침 검사하기 위한 복수개의 프리스탠딩 탄성 탐침요소를 갖는 지지기층을 제공하는 단계( 이하 구성요소 2 라 한다), 탐침카 드 상에 지지기층을 장착하는 단계( 이하 구성요소 3 이라 한다), 탐침카드에 대하여 지지기층의 배향을 변경시키는 단계( 이하 구성요소 4 라 한다) 로 파악할 수 있다. 이 사건 제13항 발명의 구성요소 1 은 탐침카드 조립체에서 반도체 장치를 탐침 검 사하기 위한 탐침요소의 배향을 변경하는 방법에 있어서, 탐침카드를 제공하는 단계 로 서, 이는 비교대상발명 1 의 멤브레인 프로브 카드 조립체에서, PCB 기판을 제공하는 단계, 비교대상발명 2 의 반도체 검사장치에서, 프로브 카드(1) 를 제공하는 단계, 비교 대상발명 3 의 프로브 카드 조립체에서, 카드기판 (2) 을 제공하는 단계, 비교대상발명 4 의 프로브 카드 조립체에서, 다층기판 (110) 을 제공하는 단계 와 대응되는데, 이 사건 제 13 항 발명의 탐침카드 (502) 는 복수개의 단자를 갖는 통상적인 회로기판으로 이루어진 구성임을 알 수 있고( 갑 제1호증의 제15쪽 제4 문단, 제27쪽의 도면 제5 도 참조), 비교 대상발명 1의 PCB 기판은 멤브레인의 회로선과 접촉될 수 있는 복수개의 단자를 구비 한 인쇄회로기판이며, 비교대상발명 2 의 프로브 카드(1) 는 검사장치 본체(9) 와 검사기판 (2) 사이에 배치되고, 복수의 배선패턴 (3a, 3b) 이 형성되어 있는 프린트 기판이고, 비교 360

370 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 대상발명 3 의 카드기판 (2) 은 복수의 프린트 배선패턴이 형성되어 있는 기판이며, 비교 대상발명 4 의 다층기판 (110) 은 복수의 배선과 금속단자가 형성된 기판으로서, 이 사건 제13항 발명의 구성요소 1과 비교대상발명들의 대응되는 구성은 검사장치 본체와의 인 터페이스 (interface, 상호 연결) 기능을 수행하는 기판 내지 카드라는 점에서 실질적으 로 동일하다 하겠다. 이 사건 제13항 발명의 구성요소 2 는 반도체 장치를 탐침 검사하기 위한 복수개의 프리스탠딩 탄성 탐침요소를 갖는 지지기층을 제공하는 단계 로서, 이는 비교대상발명 1 의 반도체 IC 를 검사하기 위한 복수개의 범프(bump) 가 부착된 멤브레인을 제공하는 단계, 비교대상발명 2 의 반도체 소자를 검사하기 위한 복수개의 돌기전극 (14) 이 형성 된 검사기판 (2) 을 제공하는 단계, 비교대상발명 3 의 반도체 웨이퍼 칩을 검사하기 위 한 복수개의 범프(4) 가 마련된 투명판(3) 을 제공하는 단계, 비교대상발명 4 의 반도체 집적회로의 웨이퍼를 검사하기 위한 복수개의 프로브 침(105, 205) 이 부착된 피치 확대 용 기판(101, 201) 을 제공하는 단계 와 대응되는데, 이 사건 제13항 발명의 지지기층 (506) 은 각각의 탐침요소 (524) 를 반도체 웨이퍼 상의 대응되는 결합패드 (526) 에 접촉시 킴으로써 반도체 웨이퍼로부터 전기적인 신호를 탐침하기 위한 구성이고, 비교대상발명 1 의 멤브레인은 하면 상에 복수개의 범프(bump) 가 부착되고 범프와 연결된 회로선의 끝단에 단자를 형성하여, 반도체 IC의 대응 패드에 범프를 접촉시켜 반도체 IC로부터 전기적인 신호를 검출하는 구성이며, 비교대상발명 2 의 검사기판 (2) 은 상하부면 상에 복수의 배선패턴 (5a, 5b) 이 형성되어 있고 하부면 상의 배선패턴 (5b) 단부에는 돌기전 극(14) 이 장착되어 있어, 돌기전극 (14) 을 반도체 웨이퍼 (11) 의 대응 전극패드 (12) 에 전기 적으로 접촉시켜 반도체 웨이퍼로부터 전기적인 신호를 인출하는 구성이고, 비교대상발 명 3 의 투명판(3) 은 하면에 복수개의 범프(4) 가 마련되어 범프(4) 를 웨이퍼 칩의 대응패 드에 접촉시켜 전기적 특성을 측정하는 구성이며, 비교대상발명 4의 피치 확대용 기판 (101, 201) 은 상하부면 상에 금속단자 (104, 109) 를 마련하고 하부면에 부착된 프로브 침 (105, 205) 을 반도체 집적회로 칩(102) 의 대응패드 (103) 에 접촉시켜 전기적 신호를 인출 하기 위한 구성으로서, 이 사건 제13 항 발명의 지지기층 (506) 과 비교대상발명들의 각 대응되는 구성은 그 표면 상에 장착된 탐침요소 또는 탐침기능을 수행하는 범프 (bump), 돌기전극 또는 프로브 침을 피검사체인 반도체 웨이퍼의 대응되는 패드에 접 촉시켜 전기적인 신호를 검출하는 기능을 수행한다는 점에서 동일한 구성이라 하겠다. 다만, 이 사건 제13 항 발명의 지지기층 (506) 은 프리스탠딩 탄성 탐침요소를 갖는 것인 반면, 비교대상발명 1 내지 3 의 대응되는 구성은 범프, 돌기전극 또는 프로브 침을 갖 는 것이라는 점에서 차이가 있으므로 이에 대하여 살펴보면, 이 사건 발명의 명세서에 는 프리스탠딩 탄성 구조에 관하여, 복수개의 프리스탠딩 (free-standing) 상호 접속 구조물은 이들의 자유단들이 공통 평면에 위치하도록 기층의 상이한 높이로부터 기층 위의 공통 높이로 분리 캐패시터를 갖는 PCB 등의 기층 상에 용이하게 형성된다. 또한 본 발명에 따른 상호 접속요소의 전기적기계적 특성( 예를 들어, 소성 및 탄성) 은 특별 한 용도에서 쉽게 얻어진다. 예를 들어, 소정 용도에서는 상호 접소요소가 소성 및 탄 361

371 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 성 변형을 나타내는 것이 바람직하다.... 탄성 특성이 필요한 경우에는 상호 접속요소 가 신뢰성 있는 접속을 수행하는데 필요한 최소의 접촉력을 생성할 필요가 있다.... 여 기에 사용된 용어 탄성적 은 접촉 구조에 응용되는 것으로서, 인가된 부하( 접촉력) 에 응답하여 주로 탄성 행동을 나타내는 탄성 구조물( 상호 접속요소 ) 를 의미하고 ( 갑 제1 호증의 제10쪽 제10, 11 문단 참조) 라고 기재하고 있는바, 이 사건 제13 항 발명의 복수 개의 프리스탠딩 탄성 탐침요소 는 각각의 탐침요소 ( 상호 접속 구조물) 가 그 일단부는 지지기층 상에 장착, 고정되고, 그 타단부는 지지기층의 위로 일정한 길이로 연장되어 자유로이 이동가능한 자유단을 형성하여 각각의 탐침요소의 자유단들이 반도체 장치의 대응되는 각각의 결합패드에 접촉될 때 자유단에 인가되는 압력에 의하여 탄성력을 갖 게 됨으로써, 확실한 전기적인 접속을 수행할 수 있도록 하는 구조를 갖는 것임을 알 수 있는데, 이는 반도체 웨이퍼 표면의 불균일함, 개개의 탐침요소들의 길이 및 반도체 웨이퍼 표면 상에 형성된 결합패드들의 높이 편차에도 불구하고 국부적인 평면성을 달 성할 수 있도록 한 것이고, 이에 반하여 비교대상발명 1, 3의 범프는 회로선 또는 전송 로 끝단에 돔(dome) 형상으로 돌출시켜 형성된 접촉단자이고, 비교대상발명 2의 돌기 전극은 배선패턴의 선단부에 첨예한 선단 형상을 갖도록 돌출시킨 전극으로서, 이 사건 제13항 발명의 탐침요소와 같이 자유단이 지지기층으로부터 일정 길이 위로 연장되어 형성된 프리스탠딩 탄성 구조를 갖는 것이 아니어서 이 사건 제13항 발명의 탐침요소 와 같이 반도체 웨이퍼 상의 전극패드에 접촉할 때 생성되는 탄성력에 의하여 확실한 가압 접속을 수행할 수 없다는 점에서 차이가 있다. 그러나, 이 사건 발명의 명세서에는 일반적으로, 종래기술의 탐침카드 조립체는 탐침카 드 표면으로부터 캔틸레버 비임으로서 연장된 복수개의 텅스텐 니들을 포함한다 ( 갑 제1 호증 제2쪽 제8 문단 참조), 용어 캔틸레버 및 캔틸레버 비임 은 긴 구조물이 한 단부 에 장착( 고정) 되고, 다른 단부는 통상적으로 긴 요소의 종축에 대체로 횡방향으로 작용 하는 힘에 응답하여 자유로이 이동 가능한 것을 나타내는데 사용되었다 ( 갑 제1호증 제 8쪽 제7 문단 참조) 라고 기재되어 있어, 종래의 탐침카드 조립체에서 캔틸레버 비임을 탐침요소로 사용하는 기술이 공지된 것이고, 캔틸레버 비임 구조의 탐침요소가 이 사건 제13 항 발명의 프리스탠딩 탄성 탐침요소 에 포함되거나, 또는 서로 실질적으로 동일한 구조를 갖는 개념임을 밝히고 있는 점, 갑 제7 호증에 프로브 카드기판 (11) 면에 복수의 도전성 배선(12) 을 형성하고, 이 도전성 배선(12) 의 선단부를 프로브 카드기판 (11) 면으 로부터 뜨게 하여 캔틸레버 형상의 접촉자(13) 로 형성함으로써, 전극패드 높이에 차이가 있어도 각 접촉자가 탄성 접촉하여 양호한 접촉이 가능하도록 한 기술 ( 갑 제7호증 제1 쪽 특허청구범위 제1 항, 제3 쪽 [ 발명의 효과] 기재 및 도면 제1~3 도 참조) 이 개시되어 있어, 갑 제7호증에 공지된 캔틸레버 형상의 접촉자 역시 일측 단부는 프로브 카드기판 면에 장착되어 있고, 그 타단부는 프로브 카드기판 면으로부터 하부로 연장되어 자유단 을 형성하고 있어, 반도체 웨이퍼의 전극패드에 탄성력에 의하여 확실하게 접촉할 수 있는 프리스탠딩 탄성 구조로 이루어져 있는 점, 더 나아가 비교대상발명 4 에 적층 세라믹 기판 등의 피치 확대용 기판(101) 은 한쪽 면에 피검사 칩(102) 의 패드(103) 의 배 362

372 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 열과 동일한 배열을 이루는 금속단자 (104) 를 마련하고, 그 금속단자 (104) 에 수직으로 직 접 또는 간접적으로 프로브의 접속을 행한다 ( 갑 제8호증의 실시예 0013, 도면 제1 도 참조), 또한, 다른 프로브 접속예로서는 미세핀(205) 을 금속단자 (204) 에 직접 땜납 등에 의해 접속한 예를 들 수 있다 ( 갑 제8호증의 실시예 0015, 도면 제2 도 참조) 라고 기재되어 있는바, 비교대상발명 4 의 프로브 침(105, 205) 은 일단부는 피치 확대용 기판(101, 201) 에 장착되어 있고 타단부는 자유단으로 형성되어 있어 반도체 칩의 패드 에 접촉시 접촉 압력에 의하여 탄성 변형이 일어날 수 있는 프리스탠딩 탄성 구조라는 점에 비추어, 탐침카드 조립체 분야에서 피검사체인 반도체 웨이퍼의 전극패드에 접촉 되는 탐침요소를 프리스탠딩 탄성 구조 로 형성하는 것은 주지관용 기술에 불과하다 할 것이므로, 이 사건 제13항 발명의 구성요소 2는 비교대상발명 4의 대응되는 구성과 동 일하거나 비교대상발명 1 내지 3의 대응되는 구성에 주지관용 기술을 적용하여 단순히 설계변경함으로써 그 구성의 변경이 가능한 것이라 하겠다. 이에 대하여 피고는, 이 사건 제13항 발명의 탐침카드는 견고한 판인 지지기층에 탄성 이 있는 탐침요소를 부착시켜 탄성 탐침요소가 반도체 다이 상의 결합패드에 의해 가압 될 때 지지기층의 변형 없이 탐침요소만 탄성 변형되도록 함으로써, 탐침요소 또는 결 합패드 높이의 편차를 보상하는 타입의 탐침카드이나, 비교대상발명 1은 유연하고 엷은 막인 멤브레인에 탄성이 없는 범프가 부착되는 구성으로 그 구성과 작동원리가 서로 다 르다고 주장하므로 살피건대, 이 사건 제13항 발명이 지지기층의 재질 또는 구체적인 구성 등에 관하여 기재하고 있지 않고, 이 사건 발명의 명세서에도 지지기층 의 구체적 인 기술적 의미나 구성에 대하여 명확하게 기재하고 있지 않아 지지기층 을 견고한 판 으로 한정할 수는 없고, 그 사전적인 의미에 의하여 사물을 떠받치는 바탕이 되는 층 으로서 그 재질의 종류나 견고 또는 유연한지 여부를 막론하고 탐침요소를 떠받치는 바 탕이 되는 층은 모두 포함된다고 할 수 있는 것이어서 비교대상발명 1의 멤브레인을 포 함하는 상위개념으로 해석되어야 하는 것이며, 가사 피고의 주장대로, 이 사건 제13항 발명의 지지기층을 견고한 판 으로 해석하여 비교대상발명 1의 멤브레인과 구성 및 작 용효과에서 차이가 있다고 하더라도, 비교대상발명 2 의 검사기판 (2) 은 유리 재질의 기 판이고, 비교대상발명 3 의 투명판(3) 은 석영 유리 등의 경질 재료로 이루어진 기판이며, 더 나아가 비교대상발명 4 의 피치 확대용 기판(101, 201) 은 세라믹 재질로 이루어진 기 판으로서, 탐침요소가 장착된 지지기층을 견고한 재질의 기판으로 형성하는 것은 주지 관용 기술에 해당한다 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. 이 사건 제13항 발명의 구성요소 3은 탐침카드 상에 지지기층을 장착하는 단계 로 서, 이는 비교대상발명 1 에서 PCB 기판 상에 멤브레인이 배치되는 단계, 비교대상발 명 2 에서 프로브 카드(1) 상에 검사기판 (2) 이 장착되는 단계, 비교대상발명 3 에서 카 드기판(2) 상에 투명판(3) 이 장착되는 단계, 비교대상발명 4 에서 다층기판 (110) 상에 피치 확대용 기판(101, 201) 이 장착되는 단계 와 대응되는데, 이 사건 제13항 발명의 탐 침카드 조립체는 반도체 장치의 결합패드 (526) 에 접촉되는 탐침요소 (524) 를 갖는 지지 기층(506) 을 탐침카드 (502) 상에 장착하는 구조이고, 비교대상발명들의 프로브 카드 조 363

373 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 립체 역시 프린트 기판 상에 탐침기능을 수행하는 범프, 돌기전극 또는 프로브 침이 부 착된 멤브레인, 검사기판, 투명판, 피치 확대용 기판이 장착된 구조라는 점에서, 위 발 명들의 대응되는 구성이 실질적으로 동일하다. 이 사건 제13항 발명의 구성요소 4 는 탐침카드에 대하여 지지기층의 배향을 변경시 키는 단계 로서, 이는 비교대상발명 1 에서 반도체 웨이퍼에 대한 멤브레인의 평면성을 조절해 주는 단계, 비교대상발명 2 에서 반도체 웨이퍼(11) 의 표면에 대한 검사기판 (2) 표면의 평행성을 보장하는 단계, 비교대상발명 3 에서 반도체 웨이퍼 칩에 대하여 투명 판(3) 을 평행 형상으로 조정하는 단계 와 대응되는데, 이 사건 제13항 발명의 구성요소 4 는 탐침카드 조립체에서 지지기층 (506) 의 배향을 변경하여 탐침카드 (502) 또는 반도체 웨이퍼 표면에 대한 지지기층 (506) 의 평행도를 조정( 즉, 탐침요소 팁의 평면성을 조정) 함으로써, 탐침카드의 배향을 변동시키지 않고도 모든 탐침요소의 팁들이 반도체 웨이 퍼 상의 대응되는 결합패드에 동시에 균일한 힘으로 접촉되도록 하여 정확한 탐침검사 를 수행하도록 하는 것이고, 비교대상발명 1 에는 투명하고 절연성의 탄성체 고무판은 접촉단자인 범프의 뒷면에 설치되어 범프의 평면성의 미세한 차이를 해소시켜 주고 반 도체 패드의 높이차로 인한 접촉불량을 해소하며 접촉압력을 균등하게 해 준다. 미세조 절나사를 갖는 평면판은 탄성고무판을 통해 멤브레인을 지지해주며 반도체와의 사이에 균등한 압력을 주도록 되어 있다. 1~2mil 이내의 거친 평면성 조절에 사용한다 ( 갑 제4 호증의 제22쪽 제13~18 줄 참조) 라고 기재되어 있어, 탄성 고무판과 평면판에 구비된 미세 조절나사의 조절에 의하여 반도체 웨이퍼 또는 PCB 기판에 대한 멤브레인의 평면 성을 조절해 줌으로써, 멤브레인에 부착된 범프들이 대응되는 반도체 IC 패드에 동시에 정확하게 접촉되도록 하는 것이며, 비교대상발명 3 에는 투명판(3) 은 카드기판 (2) 하면 에 대해서 보조판(5) 및 전질 고무 등의 완충용 부재(6) 를 거쳐서 안착되는 것이다. 그 리고 상기 보조판(5) 상의 카드기판 (2) 에 그 선단부가 상기 보조판(5) 에 맞닿는 평행 조 정용 나사(7) 가 마련되는 것이며, 동 평행 조정용 나사(7) 를 좌우로 회전시킴으로써, 그 선단부가 상기 보조판(5) 에 맞닿게 되고, 그 강약에 의해 상기 투명판(3) 을 상기 완충용 부재(6) 를 거쳐 평행 형상으로 조정하는 기구로 하는 것이다 ( 갑 제6호증의 제2쪽 제 27~33 줄 참조) 라고 기재되어 있어, 카드기판 (2) 에 마련된 평행 조정용 나사(7) 를 이용 하여 카드기판 (2) 또는 반도체 웨이퍼에 대하여 투명판(3) 의 배향을 조정함으로써, 투명 판(3) 에 형성된 범프가 반도체 웨이퍼 칩의 대응패드에 정확하게 접촉되도록 하는 것이 므로, 이 사건 제13항 발명의 구성요소 4와 비교대상발명 1, 3의 대응되는 구성이 실질 적으로 동일하다 하겠다. 이에 대하여 피고는, 비교대상발명 1의 미세 조절나사는 멤브레인의 배향을 변경하는 구성이 아니라 탐침카드를 구성하는 PCB 기판, 평면조절판 등의 부품들을 상호 체결 하는 기능을 수행하는 것이고, 비교대상발명 1 에 기재된 coarse vertical adjust ment 라는 용어가 기재되어 있으나 이는 멤브레인 카드의 기술적, 구조적 한계를 고려 할 때 전체적 평면성(gross/global planrization) 과 관련된 것이라기보다는 국부적 평면 성(local planarization) 에 관련된 것으로 보아야 하므로, 이 사건 발명에서 전체적인 364

374 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 평면성 을 달성하는 기능을 수행하는 배향조정수단과는 차이가 있다고 주장하므로 살피 건대, 비교대상발명 1 에 미세조절나사를 갖는 평면판은 탄성고무판을 통해 멤브레인을 지지해주며 반도체와의 사이에 균등한 압력을 주도록 되어 있다. 1~2mil 이내의 거친 평면성 조절에 사용한다 ( 갑 제4호증의 제22쪽 제13~18 줄 참조), 박막 웨이퍼 탐침검 사 시스템의 모듈 조립체는 평탄화 조정 및 X-Y 배향조정을 용이하게 한다. 평탄도에 있어서의 미세한 변동을 흡수하는 광학적 투명 탄성체에 의해 시료(DUT) 에 대한 박막 테스트 카드의 배향 조정이 용이하게 된다. 평탄화 나사에 의해 거친 수직 방향의 조정 (coarse vertical adjustement) 이 행해진다 ( 갑 제4호증의 제21쪽 그림 6. 의 하단 설명 부분 참조) 라고 기재되어 있고, 그 그림 6. 과 그림 31. 에 미세 조절나사가 평면판, PCB 기판 및 멤브레인이 접착된 베크라이트 (bakelite) 에 체결되어 있는 멤브레인 카드 조립 체의 구성이 도시되어 있는바, 비록 미세 조절나사의 동작원리 등에 관하여 구체적으로 기재되어 있지는 않으나, 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 라면, 위 기재 및 도시 내용으로부터, 비교대상발명 1의 미세 조절나사는 멤브레인 카 드 조립체의 조립시 부품들을 체결하는 기능을 수행하는 동시에, 그 기술용어 미세 조 절 나사 또는 평탄화 나사 가 의미하는 바대로, 평면판에 구비된 미세 조절나사 즉, 평탄화 나사를 좌우로 회전시킴으로써, 멤브레인의 수직 방향의 배향을 미세하게 조절 하여 반도체 웨이퍼 또는 PCB 기판에 대한 멤브레인의 평면성을 조절하는 기능도 수행 하는 것이라는 점, 또한 국부적 평면성이라는 것은 탄성을 가진 개개의 탐침요소가 반 도체 다이 상의 대응되는 전극패드에 접촉할 때, 접촉압력에 의한 탄성 변형이 이루어 져 반도체 다이 패드들 또는 탐침요소 팁들의 개별적인 높이 차이를 국부적으로 보상하 는 개념인데, 비교대상발명 1의 멤브레인에 부착된 범프는 비탄성의 탐침요소이기 때문 에 국부적 평면성을 달성할 수 없는 것은 자명한 사항이라는 점, 더 나아가 갑 제9호증 에 원형 헤드에 결합된 4 개의 조절나사 (S1~S4) 를 회전시킴으로써, IC 장치의 모든 접 촉패드(17) 와 프로브 조립체의 멤브레인 (13) 의 접촉영역의 면이 정확히 평행한 면을 이 루도록 하여 원하는 평행성을 달성하는 기술 ( 갑 제9호증의 칼럼 9 평탄화 (Planarization) 부분 요약, 도면 제3 도 참조) 이 개시되어 있어, 멤브레인 타입의 프로 브 조립체에서도 조절나사에 의하여 전체적 평면성을 달성할 수 있는 것임을 알 수 있 는 점에 비추어, 비교대상발명 1에서 미세 조절나사 또는 평탄화 나사의 조절에 의하여 멤브레인의 배향을 조정하는 것은 탐침기능을 수행하는 범프가 부착된 멤브레인의 전체 적 평면성을 달성하기 위한 것이고, 이에 따라서 coarse vertical adjustment 라는 용 어도 전체적 평면성과 관련된 것으로 보아야 하므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. (3) 작용효과의 대비 이 사건 제13항 발명은 탐침카드 조립체를 탐침카드와 프리스탠딩 탄성 탐침요소를 갖 는 지지기층으로 구성하고, 탐침카드 자체의 배향을 변경하지 않고도 탐침카드에 대한 지지기층의 배향만을 변경하여 탐침요소의 팁의 평면성을 조정함으로써, 반도체 장치를 탐침 검사하는 경우에 모든 탐침요소의 팁들이 동시에 반도체 장치의 대응되는 결합패 드에 정확하게 접촉되도록 하여 신뢰성 있는 탐침검사가 가능한 작용효과가 있는 것이 365

375 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 고, 위 구성의 대비에서 살핀 바와 같이, 비교대상발명 1 내지 4에 지지기층 역할을 하 는 멤브레인, 검사기판 (2), 투명판(3), 피치 확대용 기판(101, 201) 에 탐침요소인 범프, 돌기전극 또는 프로브 침을 갖는 구성이 공지되어 있고, 탐침요소를 프리스탠딩 탄성 구조로 하는 것은 주지관용 기술에 해당하며, 또한 비교대상발명 1, 3에 미세 조절나사 또는 평행 조정용 나사(7) 를 조정하여 PCB 기판 또는 카드기판 (2) 에 대하여 멤브레인이 나 투명판의 배향을 변경함으로써, 탐침요소인 범프들이 대응되는 반도체 웨이퍼 상의 대응되는 패드에 동시에 정확하게 접촉되도록 하는 구성이 공지되어 있으므로, 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1 내지 4에 공지된 구성들을 결합하는 경우에는 이 사건 제13항 발명과 같이 탐침요소들을 반도체 웨이퍼 상의 대응되는 전극패드에 동시에 접촉되도록 하여 전기신호를 정확하게 검출할 수 있 는 작용효과를 거둘 수 있음은 충분히 예측 가능한 것이라 하겠다. 이에 대하여 피고는, 이 사건 발명에 따른 탐침카드 조립체는 종래기술에 의한 탐침카 드 조립체에 비하여 다양한 패턴으로 탐침을 용이하게 배열하여 보다 많은 수의 패드, 다이를 동시에 시험할 수 있도록 하고 국부적인 평면성과 전체적인 평면성을 모두 달성 할 수 있으며, 또한 탐침요소들을 더 높은 밀도로 배열할 수 있도록 함으로써 효율적이 고 정확한 탐침검사가 가능한 효과를 거둘 수 있는 것이라고 주장하나, 이 사건 제13항 발명에는 피고가 주장하는 위 효과와 직접적으로 관련된 구성이 구체적으로 포함되어 있지 않고, 가사 제13항 발명에 기재된 구성만으로 그와 같은 효과를 달성할 수 있는 것이라면, 이 사건 제13항 발명의 구성에 이를 수 있는 비교대상발명들의 결합구성 역 시 피고가 주장하는 것과 동일한 효과를 달성할 수 있음은 자명하다 할 것이므로, 피고 의 위 주장은 이유 없다. (4) 대비결과의 요약 이 사건 제13항 발명은 비교대상발명 1 내지 4 와 기술분야가 동일하고, 그중 비교대상 발명 1 내지 3 과 목적이 실질적으로 동일하며, 구성에 있어서 이 사건 제13항 발명의 구성요소 1 내지 3은 비교대상발명 1 내지 4에 개시된 대응되는 구성과 실질적으로 동 일하거나 주지 관용 기술을 결합하여 그 구성의 변경이 가능한 것이고, 구성요소 4는 비교대상발명 1, 3 의 대응되는 구성과 실질적으로 동일한 것이므로, 이 사건 제13항 발 명은 이 사건 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1, 3 또는 비교대상발명 1, 3과 비교대상발명 2, 4를 결합하여 용이하게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다. 이에 대하여 피고는 여러 선행기술 문헌들을 인용하여 특허 발명의 진보성을 판단하기 위해서는 선행기술문헌에 그와 같이 조합하면 특허 발명에 이를 수 있다는 동기가 제시 되어야 하는데, 이 사건의 비교대상발명들은 이 사건 발명에 이르는 조합이 전혀 시사 되어 있지 않거나 서로 결합하는 것이 부적절하므로 비교대상발명들의 조합에 의하여 이 사건 발명의 진보성을 부정할 수는 없다는 취지로 주장하나, 이 사건 발명 및 비교 대상발명들은 모두 프로브카드 또는 탐침카드 조립체에 관한 것으로서 반도체 장치를 검사하기 위해서는 프로브카드의 모든 접촉단자가 실질적으로 동일한 크기의 힘으로 반 366

376 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 도체장치의 모든 접촉단자 ( 패드) 와 접촉하도록 프로브카드의 접촉영역의 면을 반도체 장치의 면과 가능한 한 평행하게 하는 것이 필수적이고, 반도체 장치와 프로브카드의 접촉영역의 면이 정확히 평행하지 않은 경우에는 원하는 평행성( 피고는 이를 국부적 평 면성과 전체적 평면성이라고 표현하고 있는 것으로 보인다) 을 달성하기 위한 수단을 강 구하여야 하는 것은 이 사건 발명이 속하는 기술분야의 목적 및 과제라 할 것이고, 이 러한 목적 및 과제를 달성하기 위하여 이미 공개된 선행기술들을 분석하고 그 기술들이 기술분야 및 목적에 있어 상호 동떨어진 것이 아닌 한 그러한 기술들을 결합하여 원하 는 목적을 달성하기 위하여 노력하여야 할 것인바, 앞에서 본 바와 같이 기술분야 및 목적이 동일한 비교대상발명들을 비교분석 후 필요에 따라 이들을 결합하는 것은 이 사 건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 당연히 기대할 수 있는 것 이고, 비교대상발명들에 이들을 결합할 동기가 제시되어 있지 않다는 이유만으로 그 결 합이 용이하지 않다고 단정할 수는 없으므로, 위 주장은 이유 없다. 피고는 또한 이 사건 발명은 최초로 멤스(MEMS, Micro Electro Mechnical System) 스프링 타입 의 탐침카드 조립체를 가능케 한 것으로 이를 실시한 제품이 상업적 성공 을 거두었으므로 그 진보성이 인정되어야 한다는 취지로 주장하나, 발명을 실시한 제품 의 상업적 성공 여부는 발명의 진보성 판단을 위한 보조적 자료로 활용되는 것으로서 그 자체만으로 발명의 진보성 여부를 판단할 수는 없는바, 앞에서 본 바와 같이 이 사 건 발명이 그 목적, 구성 및 작용효과에 있어 비교대상발명들에 비하여 진보성이 없는 점이 밝혀진 이상 상업적 성공 여부에 의하여 그 결론이 달라질 수는 없다 할 것이므 로, 위 주장은 이유 없다. 라. 이 사건 제16항 발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는지 여부 이 사건 제16항 발명은 이 사건 특허청구범위 청구항 제13항을 인용하는 종속항에 기재 된 발명으로서, 이 사건 제13 항 발명에 있어서 지지기층은 스페이스 트랜스포머인 것 을 특징으로 하는 것이므로, 그 변경된 구성요소를 중심으로 살펴보기로 한다. 그러므 로 살피건대, 이 사건 제16 항 발명의 반도체 장치를 탐침 검사하기 위한 복수개의 프리 스탠딩 탄성 탐침요소를 갖는 스페이스 트랜스포머를 제공하는 단계 는 비교대상발명 1 의 반도체 IC 를 검사하기 위한 복수개의 범프(bump) 가 부착된 멤브레인을 제공하는 단계, 비교대상발명 2 의 반도체 소자를 검사하기 위한 복수개의 돌기전극 (14) 이 형성 된 검사기판 (2) 을 제공하는 단계, 비교대상발명 3 의 반도체 웨이퍼 칩을 검사하기 위 한 복수개의 범프(4) 가 마련된 투명판(3) 을 제공하는 단계, 비교대상발명 4 의 반도체 집적회로의 웨이퍼를 검사하기 위한 복수개의 프로브 침(105, 205) 이 부착된 피치 확대 용 기판(101, 201) 을 제공하는 단계 와 대응되는데, 이 사건 제16항 발명의 스페이스 트 랜스포머 (506) 와 비교대상발명들의 대응되는 구성은 그 표면 상에 장착된 탐침요소 또 는 탐침기능을 수행하는 범프, 돌기전극이나 프로브 침을 피검사체인 반도체 웨이퍼의 대응되는 패드에 접촉시켜 전기적인 신호를 검출하는 기능을 수행한다는 점에서 동일한 구성이라 할 것이다. 다만, 이 사건 제16 항 발명의 스페이스 트랜스포머 (506) 는 프리스탠딩 탄성 탐침요소를 367

377 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 갖는 것인 반면, 비교대상발명 1 내지 3의 대응되는 구성은 범프나 돌기전극을 갖는 것 이어서, 반도체 웨이퍼 상의 전극패드에 접촉시 생성되는 탄성력에 의하여 확실한 가압 접속을 수행할 수 없다는 점에서 차이가 있으나, 위 다. ⑵ 에서 살핀 바와 같이, 탐침 카드 조립체 분야에서 피검사체인 반도체 웨이퍼의 전극패드에 접촉되는 탐침요소를 프리스탠딩 탄성 구조 로 형성하는 것은 주지관용 기술에 불과하다 할 것이다. 한편, 이 사건 제16 항 발명의 프리스탠딩 탄성 탐침요소는 스페이스 트랜스포머 (506) 상에 장착되어 있는 것이고, 비교대상발명 1 내지 4 의 대응되는 구성은 범프, 돌기전극 또는 프로브 침이 멤브레인, 검사기판 (2), 투명판(3) 또는 피치 확대용 기판(101, 201) 상에 부착되어 있는 것으로서, 이 사건 발명의 명세서 기재에 의하면, 이 사건 제16항 발명의 스페이스 트랜스포머 {space transformer: 공간변환수단, 506, 명세서 제14쪽에 서는 스페이스 트랜스포밍 (space transforming) 을 피치 확산(pitch spreading) 이라고 부르기도 한다고 기재하고 있다} 는 상하부 표면 상에 서로 다른 피치의 복수개의 단자 (520, 522) 가 배치되어 있는 회로기판이며, 하부 면의 단자(520) 피치(pitch, 단자 사이 의 이격거리 ) 가 상부 면의 단자(522) 피치에 비해 크게 형성되어 피치를 변경( 또는 확 산) 시키는 구성인 반면, 비교대상발명 1의 멤브레인과 비교대상발명 3의 투명판은 피치 변경을 수행할 수 없는 구성이라는 점에서 이 사건 제35항 발명의 스페이스 트랜스포머 (506) 와는 차이가 있으나, 비교대상발명 2 의 검사기판 (2) 은 상부 표면에 형성된 배선패 턴(5a) 사이의 간격을 하부 표면에 형성된 배선패턴 (5b) 의 단부에 장착된 돌기전극 (14) 사이의 간격에 비하여 더 크게 하여 피치를 변경시키는 구성이라는 점, 비교대상발명 4 의 피치 확대용 기판(101) 은 상부면 상에 형성된 금속단자 (109) 의 피치가 하부면 상에 형성된 금속단자 (104) 의 배열 피치에 비하여 넓게 형성되어 있어 피치의 변경을 수행하 는 구성( 갑 제8호증의 실시예 0013, 0016, 도면 제1 도 참조) 인 점에 비추어, 이 사건 제16 항 발명의 스페이스 트랜스포머 (506) 는 비교대상발명 2 의 검사기판 (2) 및 비 교대상발명 4 의 피치 확대용 기판(101) 과 실질적으로 동일한 구성임을 알 수 있는바, 결국 이 사건 제16항 발명의 위 구성은 비교대상발명 4 의 대응되는 구성과 동일하거나, 또는 비교대상발명 2의 대응되는 구성에 주지관용 기술을 적용하여 단순히 설계변경 함 으로써 그 구성이 가능한 것이라 하겠다. 따라서, 이 사건 제16항 발명은 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가 진 자가 비교대상발명 1, 3과 비교대상발명 2, 4의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다. 마. 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는지 여부 이 사건 제1 항 발명은 그 특허청구범위에 의하면, 탐침카드 조립체에서 탐침요소의 배 향을 변경하는 방법에 있어서, 탐침카드를 제공하는 단계와, 반도체 장치를 탐침 검사 하기 위한 복수개의 탐침요소를 갖는 지지기층을 제공하는 단계와, 탐침카드 상에 지지 기층을 장착하는 단계와, 탐침카드에 대하여 지지기층의 배향을 변경시키는 단계 로 구 성된 것으로서, 이 사건 제13항 발명과 비교하여 이 사건 제13항 발명의 구성요소 중에 구성요소 2 인 반도체 장치를 탐침 검사하기 위한 복수개의 프리스탠딩 탄성 탐침요소 368

378 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 를 갖는 지지기층을 제공하는 단계 를 이 사건 제1 항 발명에서는 반도체 장치를 탐침 검사하기 위한 복수개의 탐침요소를 갖는 지지기층을 제공하는 단계 로 구성하여 탐침 요소 의 범위를 넓혔을 뿐 이 사건 제13 항 발명과 실질적으로 동일한 발명이므로, 그와 마찬가지 이유로 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대 상발명 1, 3 또는 비교대상발명 1, 3과 비교대상발명 2, 4의 결합으로부터 용이하게 발 명할 수 있는 것이라 할 것이다. 바. 이 사건 제3항 발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는지 여부 이 사건 제3항 발명은 이 사건 특허청구범위 청구항 제1항을 인용하는 종속항에 기재된 발명으로서, 이 사건 제1 항 발명에 있어서 지지기층은 스페이스 트랜스포머인 것 을 특 징으로 하는 것이나, 위 라. 에서 이미 살핀 바와 같이, 탐침카드 조립체에서 반도체 웨 이퍼의 대응 패드에 접촉시켜 전기적인 신호를 검출하는 탐침요소를 피치 변경이 가능 한 스페이스 트랜스포머에 장착시킨 구성은 비교대상발명 2에서 반도체 소자를 검사하 기 위한 복수개의 돌기전극 (14) 이 피치 변경이 가능한 검사기판 (2) 에 형성된 구성 및 비 교대상발명 4 에서 반도체 집적회로의 웨이퍼를 검사하기 위한 프로브 침(105, 205) 이 피치 변경이 가능한 피치 확대용 기판(101, 201) 에 부착된 구성과 실질적으로 동일한 것이므로, 이 사건 제3항 발명은 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1, 3과 비교대상발명 2, 4의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다. 사. 이 사건 제4항 발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는지 여부 이 사건 제4항 발명은 이 사건 특허청구범위 청구항 제1항을 인용하는 종속항에 기재된 발명으로서, 이 사건 제1 항 발명에 있어서 탐침요소는 탄성 접촉 구조물인 것 을 특징 으로 하는 것이나, 이 사건 발명의 명세서 전반에 의하면 탄성 접촉 구조물 은 프리스 탠딩 탄성 탐침요소 와 실질적으로 동일한 개념을 갖는 구성으로 기재하고 있어서 이는 이 사건 제13 항 발명과 실질적으로 동일한 발명이므로, 위 다. 에서 살핀 바와 같이, 이 사건 제4항 발명은 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교 대상발명 1, 3 또는 비교대상발명 1, 3과 비교대상발명 2, 4의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다. 아. 이 사건 제27항 발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는지 여부 이 사건 제27 항 발명은 탐침카드 조립체에서 탐침요소의 배향을 변경하는 방법에 있 어서, 탐침카드를 제공하는 단계와, 반도체 장치를 탐침 검사하기 위한 복수개의 탐침 요소를 갖는 지지기층을 제공하는 단계와, 탐침카드 상에 지지기층을 장착하는 단계 와, 탐침카드에 대하여 지지기층의 배향을 변경시킴으로써, 탐침카드에 대한 탐침요 소의 배향을 변경시키는 단계 로 구성된 것으로서 이는 네 번째 구성요소에서 탐침카 드에 대한 탐침요소의 배향을 변경시키는 이라는 문구가 추가되었으나, 이는 탐침카드 에 대하여 지지기층의 배향을 변경시킨 결과를 기재한 것일 뿐이어서 이 사건 제1항 발명과 실질적으로 동일한 발명이므로, 위 마. 에서 이미 살핀 바와 같이, 이 사건 발 명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1, 3 또는 비교대 369

379 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 상발명 1, 3과 비교대상발명 2, 4의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다. 자. 이 사건 제28항 발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는지 여부 이 사건 제28항 발명은 이 사건 특허청구범위 청구항 제27항을 인용하는 종속항에 기 재된 발명으로서, 이 사건 제27 항 발명에 있어서의 탐침요소가 프리스탠딩형이고 탄성 을 갖는 것 을 특징으로 하는 것인바, 이는 이 사건 제13 항 발명의 프리스탠딩 탄성 탐 침요소 를 탐침요소는 프리스탠딩형이고 탄성을 갖는 것 으로 변경하고 탐침카드에 대 한 탐침요소의 배향을 변경시키는 이라는 문구를 추가한 것으로서, 전자는 같은 의미를 갖는 용어의 변경에 불과하고 후자는 위 마. 에서 살펴본 것처럼 무의미한 문구의 추가 이므로 결국 이 사건 제13 항 발명과 실질적으로 동일한 발명이라 할 것이므로, 위 다. 에서 이미 살핀 바와 같이 이 사건 제28항 발명은 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1, 3 또는 비교대상발명 1, 3과 비교대상발명 2, 4 를 결합하여 용이하게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다. 차. 이 사건 제32항 발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는지 여부 이 사건 제32항 발명은 이 사건 특허청구범위 청구항 제27항을 인용하는 종속항에 기 재된 발명으로서, 이 사건 제27 항 발명에 있어서 지지기층은 스페이스 트랜스포머인 것 을 특징으로 하는 것인바, 위 아. 에서 살펴본 바에 의하면 이 사건 제27항 발명은 이 사건 제3 항 발명과 실질적으로 동일한 발명이라 할 것이므로, 위 바. 에서 이미 살핀 바 와 같이 이 사건 제32항 발명은 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가 진 자가 비교대상발명 1, 3과 비교대상발명 2, 4의 결합으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라 할 것이다. 차. 소결론 따라서, 이 사건 제1, 3, 4, 13, 16, 27, 28 및 32항 발명은 비교대상발명들에 비추어 그 진보성이 부정되는 것이어서, 특허법 제29조 제2 항, 제133조 제1항 제1호 규정에 의 하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결 중 위 각 발명에 대한 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하다. 4. 대법원 판결 2005후 3284 < 대법원 선고> (1) 판결 상고이유 제2점 내지 제6점에 대하여 가. 어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경 우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 370

380 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특 허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과 제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여 야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있 어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당 시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자( 이하 통상의 기술자 라고 한 다) 가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허 발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다. 나. 이 사건 특허발명의 청구항 13의 진보성 (1) 이 사건 특허발명의 청구항 13 은, 그 기술구성 및 명세서 전체에 비추어 보면, 종래 기술인 탐침 카드의 표면으로부터 캔틸레버 비임으로 연장된 복수개의 텅스텐 니들로 구성된 탐침 카드 조립체 와 같이 탐침 카드 자체에 탐침 요소를 배치하는 것이 아니라, 탐침 카드와 별도로 반도체 장치를 탐침 검사하기 위한 복수개의 프리스탠딩 탄성 탐 침 요소를 갖는 지지기층 을 배치하는 한편, 탐침 카드의 배향변경 없이 탐침 카드에 대하여 지지기층의 배향을 변경시키는 구성을 채택한 점에 기술적 특징이 있다. 그와 같은 구성을 채택한 결과 탐침의 탄성만으로 탐침 카드와 웨이퍼 표면의 전체적 평면성 결여( 탐침 팁 전체의 평면이 기울어진 것) 및 국부적 평면성 결여( 웨이퍼 표면에 배치된 결합패드에 국부적인 높낮이 차이 등이 존재하는 경우) 에 의한 공차(tolerance) 를 모두 보상하였던 종래기술 ( 텅스텐 니들형 탐침 카드) 과 달리, 전체적 평면성 결여에 의한 공 차는 지지기층의 배향을 조정하여 보상하고, 국부적 평면성 결여에 의한 공차는 프리스 탠딩 탄성 탐침 요소에 의하여 보상하도록 하여, 전체적 구조 내에서 전체적 평면성과 국부적 평면성을 동시에 달성하는 효과가 있다. (2) 원심판시 비교대상발명 1 의 멤브레인 프로브 카드 는, 탄성고무판과 평면판에 구비 된 미세 조절나사의 조절에 의하여 반도체 웨이퍼 또는 PCB 기판에 대한 멤브레인의 평면성을 조절해 주는 구성을 포함하고 있고, 원심판시 비교대상발명 3 의 프로브 카드 에도 카드기판 (2) 에 마련된 평행 조정용 나사(7) 를 이용하여 카드기판 (2) 또는 반도체 웨이퍼에 대하여 투명판(3) 의 배향을 조정하는 구성을 포함하고 있는바, 이는 이 사건 특허발명의 청구항 일하다. 13 의 탐침 카드에 대하여 지지기층의 배향을 변경시키는 구성과 동 나아가 이 사건 특허발명의 명세서에 의하면 청구항 13 의 프리 스탠딩 탄성 탐침 요 소 는 각각의 탐침 요소( 상호 접속 구조물) 가 그 일단부는 지지기층 상에 장착고정되고, 그 타단부는 지지기층의 위로 일정한 길이로 연장되어 자유로이 이동가능한 자유단을 형성한 것으로 각각의 탐침 요소의 자유단들이 반도체 장치의 대응되는 각각의 결합패 371

381 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 드에 접촉할 때 자유단에 인가되는 압력에 의하여 탄성력을 갖게 됨으로써 확실한 전기 적인 접속을 수행할 수 있도록 하는 구조라고 파악되는바, 이러한 프리스탠딩 탄성 탐 침 요소 자체는 이 사건 특허발명의 종래기술에 개시된 캔틸레버 비임 구조의 탐침 요소, 원심이 적법하게 채택한 갑 제7 호증( 공개된 일본 공개특허공보 특 개평 호) 상의 캔틸레버 형상의 접촉자(13), 또는 비교대상발명 4 의 포고핀 (105) 또는 미세핀(205) 과 동일한 것이므로 이 역시 공지된 구성에 해당한다. 따라서 이 사건 특허발명의 청구항 할 수 있다. 13은 이러한 공지된 구성을 조합 또는 결합한 발명이라고 (3) 그런데 원심판시 비교대상발명 4는 이 사건 특허발명의 청구항 13과 같은 기술분야 인 프로브 카드 에 관한 발명으로서, 이 사건 특허발명의 청구항 13과 비교하여 전체적 평면성을 조절하는 수단 즉, 다층기판 (110, 310) 에 대하여 피치 확대용 기판(101, 30 1) 의 배향을 조정하는 구성이 없는 차이를 제외하고는 이 사건 특허발명의 청구항 13이 가진 모든 구성을 가지고 있는바, 비교대상발명 4 가 게재된 문헌( 갑 제8 호증) 에 다층기 판(110, 310) 에 대하여 피치 확대용 기판(101, 301) 의 배향을 조정하는 구성을 도입하 는 것을 방해하는 취지의 기재가 없고, 그 기술적 구성에 비추어 볼 때 위와 같은 배향 조정 구성을 도입하는 데 어떠한 기술적 어려움이 있다고 보이지 않는다. (4) 이 사건 특허발명의 청구항 13 및 비교대상발명 1, 3, 4는 모두 프로브 카드 또는 탐침 카드 조립체에 관한 것으로서 반도체 장치를 검사하기 위해서는 프로브 카드의 모 든 접촉단자가 반도체 장치의 모든 접촉단자 ( 패드) 와 확실하게 접촉하도록 프로브 카드 의 접촉영역의 면을 반도체 장치의 면과 가능한 한 평행하게 하는 것이 필수적이고, 반 도체 장치와 프로브 카드의 접촉영역의 면이 정확히 평행하지 않은 경우에는 원하는 평 행성을 달성하기 위한 수단을 강구하여야 하는 것은 이 사건 특허발명이 속하는 기술분 야의 기본적인 목적 및 과제라 할 것이다. 더구나 원심이 적법하게 채택한 갑 제9호증 ( 공고된 미국특허공보 제5,355,079 호) 에는 이 사건 특허발명의 청구항 1 3 과 같은 기술분야인 집적회로 장치를 검사하기 위한 프로브 조립체 를 개시하고 있는 데, 여기에는 전체적 평면성을 조절하는 기능을 수행하는 구성(4 개의 평행조절나사 S 1~S4) 및 국부적 평면성을 조절하는 구성( 스프링 접촉 핑거 F) 이 유기적으로 결합된 기술이 기재되어 있다. 그렇다면, 탐침 카드 조립체 분야에서의 통상의 기술자라면 비 교대상발명 4를 기초로 하여 여기에 비교대상발명 1, 3 또는 갑 제9호증에 개시된 전체 적 평면성을 조절하는 구성을 용이하게 결합할 수 있다고 보아야 할 것이다. (5) 한편, 이 사건 특허발명의 청구항 13은 전체적 평면성을 달성하는 구성과 국부적 평면성을 달성하는 구성을 유기적으로 결합함으로써 전체적으로 탐침 요소와 반도체 웨 이퍼 전극패드 간의 전기적 접촉을 확실하게 한다는 작용효과가 있다고 할 수 있으나, 이러한 효과는 위 각각의 구성의 결합으로부터 예측되는 결과를 넘는 현저한 효과라고 보기 어려울 뿐 아니라, 갑 제9 호증 상의 프로브 조립체 가 달성하는 효과와 별다른 차 이도 없어 보인다. 이 사건 특허발명의 청구항 13의 구성으로부터 피고가 주장하는 탐침면적의 대면적화라 372

382 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 는 효과가 자명하게 도출된다고 보기 어려울 뿐 아니라, 통상의 기술자가 이 사건 특허 발명의 명세서의 기재( 도면 5b 및 이와 관련된 기재) 로부터 그와 같은 효과를 추론할 수 있다고 보기도 어렵다. (6) 특허발명이 상업적으로 성공을 하였다는 점은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참 고할 수 있지만( 대법원 선고 2003후 1512 판결 등 참조), 위에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서를 토대로 한 기술적 검토 결과 이 사건 특허발명의 청 구항 13 이 선행기술보다 향상 진보된 것으로 인정되지 아니하는 이 사건에서, 설령 피 고가 이 사건 특허발명의 실시에 의하여 상업적으로 성공을 거두었다고 하더라도 그 점 만으로 이 사건 특허발명의 진보성을 인정할 수는 없다 할 것이다. (7) 결국, 이 사건 특허발명의 청구항 13 의 진보성은 부정된다 할 것인바, 원심의 이유 설시에 다소 부적절한 점은 있으나 이 사건 특허발명의 청구항 13의 진보성을 부정한 결론에 있어서는 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결에 영향을 미친 발 명의 진보성에 관한 법리오해, 이 사건 특허발명 및 비교대상발명들의 기술에 대한 오 해, 심리미진, 채증법칙 위배, 이유불비 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 다. 이 사건 특허발명의 청구항 16의 진보성 이 사건 특허발명의 청구항 16은 이 사건 특허발명의 청구항 13을 인용하는 종속항으로 서, 이 사건 특허발명의 청구항 13 에 있어서 지지기층은 스페이스 트랜스포머인 것 을 특징으로 하는 것인데, 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면, 스페이스 트랜스포 머 는 상하부 표면 상에 서로 다른 피치의 복수개의 단자(520, 522) 가 배치되어 있는 회로기판이며, 하부면의 단자(520) 피치(pitch, 단자 사이의 이격거리 ) 가 상부면의 단자 (522) 피치에 비해 크게 형성되어 피치를 변경 또는 확산시키는 구성임을 알 수 있는 바, 비교대상발명 4 의 피치 확대용 기판(101) 역시 상부면 상에 형성된 금속단자 (109) 의 피치가 하부면에 형성된 금속단자 (104) 의 배열 피치에 비하여 넓게 형성되어 있어 피치 의 변경을 수행하는 구성이므로, 이 사건 특허발명의 청구항 16의 특징적인 구성은 비 교대상발명 4 에 개시되어 있다. 그렇다면 이 사건 특허발명의 청구항 16 역시 통상의 기술자가 비교대상발명 3과 비교대상발명 4의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있다 고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 원심은 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같 은 판결에 영향을 미친 법리오해, 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 라. 이 사건 특허발명의 청구항 1, 3, 4, 27, 28, 32의 진보성 이 사건 특허발명의 청구항 1, 3은 각각 청구항 13, 16 에서의 프리스탠딩 탄성 탐침 요 소 를 탐침 요소 로 그 범위를 넓혔을 뿐 그 외의 구성은 동일하고, 청구항 4는 청구항 1 의 종속항으로서 탐침 요소를 탄성 접촉 구조물 로 한정한 것이며, 청구항 27, 32는 각각 청구항 13, 16 에서의 프리스탠딩 탄성 탐침 요소 를 탐침 요소 로 범위를 넓힌 것 이고, 청구항 28은 청구한 27 의 종속항으로서 탐침 요소 를 프리스탠딩 탄성 탐침 요 소 로 한정한 것이므로, 청구항 13, 16에서 본 같은 이유의 연장선에서 각 그 진보성이 부정된다 할 것이다. 이와 결론을 같이 한 원심은 옳고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결에 영향을 미친 법리오해, 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 373

383 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 특허 제 호 발명의 명칭: 초소형 전자 상호 접속 요소용 접촉 팁 구조체와 그 제조 방법 1. 심사 단계에서의 인용 문헌 WO 91/12706 WO 94/ 특허심판원 심결 2004당 586 등록무효 < 특허심판원 > (1) 증거자료 인용발명 1:JP 평 호 인용발명 2: KR 호 인용발명 3: US 제5,177,439 호 인용발명 4: JP 평 호 인용발명 5: US 제4,916,002 호 인용발명 6: A novel force microscope and point contact probe, 1993 American Institute of Physics 인용발명 7: Atomic force profiling by utilizing contact forces, 1987 American Institute Physics) 인용발명 8: JP 평 호 인용발명 9: US 제5,221,415 호 (2) 심결 이 사건 특허의 청구범위에 기재된 발명이 인용발명들에 의하여 그 신규성 및 진보성이 있는지 여부에 대하여 살펴본다. (1) 먼저, 이 사건 특허의 특허청구범위 제1항의 발명과 인용발명 1 을 대비하여 보면, (i) 이 사건 특허의 제1항의 발명은 전자 부품의 단자에 가압 접속을 수행하기 위한 단 부를 갖는 상호 접속 요소를 제조하기 위한 방법인 반면에, 인용발명 1은 원자현미경 프로브유닛의 미소 팁을 제조하기 위한 방법이고, (ii) 이 사건 특허는 희생 기판 상에 예비 제조된 접촉 팁 구조체를 별도의 공정으로 제조된 상호 접속 요소의 단부에 결합 시키는 반면에, 인용발명 1은 제1기판상에 형성된 미소 팁 재료를 제2 기판의 접합층(7) 에 접합하고, (iii) 이 사건 특허는 희생 기판을 제거하여 접촉 팀 구조체만이 상호 접속 요소의 단부에 형성되는 반면에, 인용발명 1은 제1기판을 제거하여 미소 팁 재료만이 제2 기판상에 전사하는 점에 그 차이가 있다고 할 것이다. 374

384 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 상기 차이점과 관련하여, 이 사건 특허와 인용발명 1 의 구성, 목적 및 효과를 대비하여 보면, 이 사건 특허는 전자부품의 단자에 전기적으로 접속되는 상호 접속 요소에 가압 접속을 수행하기 위한 단부를 갖도록 하기 위한 것인 반면에, 인용발명 1은 터널전류검 사장치, 미소력검출장치 또는 주사형터널현미경등에 이용되는 미소 팁을 제조하기 위한 것이고, 또한, 이 사건 특허는 상호 접속 요소의 단부가 가압 접속을 수행하기 위하여 그 단부에 접촉 팁 구조체를 형성하는 반면에, 인용발명 1은 검사의 정밀도를 높이기 위한 아주 미소한 팁을 제조하고 있으므로, 이 사건 특허의 전자부품의 단자에 전기적 으로 접속되는 상호 접속 요소의 단부에 가압 접속을 수행하는 접촉 팀 구조체를 형성 하는 것에 그 기술적인 특징이 없다고 할 수 없다. 이에 대하여, 청구인은 박막 형성, 리소프래픽 공정 및 에칭 등의 반조체 미세 패턴 제 조 기술을 이용하여 제조하는 미소 팁은 제조 공정 자체가 이 사건 특허의 접촉 팁 구 조체의 제조방법과 동일하고, 금속 등의 재질로 상호 접속 요소를 제조하는 것은 선택 적인 사항에 불과하다고 주장하고 있어, 이에 대하여 살펴보면, 이 사건 특허는 반도체 공정을 이용하여 미소 팁을 제조하기 위한 것도 아닐 뿐만 아니라, 상호 접속 요소의 재질을 금속으로 제조하는 것을 그 특징으로 하고 있는 것이 아니고, 이 사건 특허는 전기적으로 접속되는 상호 접속 요소의 단부가 가압 접속을 수행하기 위하여, 가압 접 속을 수행하기 위한 접촉 팁 구조체를 상호 접속 요소의 단부에 형성시키는 특정의 제 조 방법에 그 특징이 있다고 할 것이므로, 위 청구인의 주장은 일리가 없다. 또한, 이 사건 특허의 전자 부품의 단자를 가압 접속시키기에 적합한 상호 접속 요소를 제조하는 것과 관계된 제한 조건( 상호 접속 요소의 기하학적 형상 및 야금 특성 등) 들 을 접촉 팁 구조체에 의하여 극복할 수 있는 효과는 인용발명 용발명 1 로부터 예측된다고 할 수 없다. 1 에 기재되어 있거나, 인 (2) 이 사건 특허의 특허청구범위 제1항의 발명과 인용발명 4,5 를 대비하여 보면, 이 사건 특허의 제1항의 발명은 전자 부품의 단자에 가압 접속을 수행하기 위한 단부를 갖 는 상호 접속 요소를 제조하기 위한 방법이고, 희생 기판 상에 예비 제조된 접촉 팁 구 조체를 별도의 공정으로 제조된 상호 접속 요소의 단부에 결합시키고, 희생 기판을 제 거하여 접촉 팀 구조체만이 상호 접속 요소의 단부에 형성되는 반면에, 인용발명 4는 질화실리콘으로 된 캔틸레버 빔이 유리기판에 접합되고, 희생기판이 제거된 이후에 캔 틸레버 빔에 비로소 도전성 물질이 코팅되고, 인용발명 5에서는 캔틸레버빔인 도전층을 실리콘 기판상에 형성하고, 단부에 니켈층을 접합하고, 실리콘 기판을 제거하여 캔틸레 버 구조물을 완성하는 점에 그 차이가 있다고 할 것이다. 상기 차이점과 관련하여, 이 사건 특허와 인용발명 4,5 의 구성, 목적 및 효과를 대비하여 보면, 인용발명 4,5에서 도전성 캔틸레버 빔을 희생기판 상에 예비제조하는 단계 및 예비 제조된 접촉 팁 구조체를 상호접속요소의 단부에 결합시키는 단계, 희생기판을 제거하여 접촉 팀 구조체를 갖는 팁형 상호접속요소를 형성하는 단계를 찾아볼 수 없으므로, 이 사 건 특허의 전자부품의 단자에 전기적으로 접속되는 상호 접속 요소의 단부에 가압 접속 을 수행하는 접촉 팀 구조체를 형성하는 방법에 그 기술적인 특징이 없다고 할 수 없다. 375

385 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 이에 대하여, 청구인은 인용발명 4,5의 결합에 의하여 캔틸레버 빔을 질화실리콘 또는 금속 재질로 할 것인지는 선택의 문제이고, 유리기판을 니켈층으로 형성하는 것은 극히 용이하다고 주장하고 있어, 이에 대하여 살펴보면, 이 사건 특허는 반도체 공정을 이용 하여 미소 팁을 제조하기 위한 것도 아닐 뿐만 아니라, 상호 접속 요소의 재질을 금속 으로 제조하는 것을 그 특징으로 하고 있는 것이 아니고, 이 사건 특허는 전기적으로 접속되는 상호 접속 요소의 단부가 가압 접속을 수행하기 위하여, 가압 접속을 수행하 기 위한 접촉 팁 구조체를 상호 접속 요소의 단부에 형성시키는 특정의 제조 방법에 그 특징이 있다고 할 것이므로, 위 청구인의 주장은 일리가 없다. 또한, 이 사건 특허의 전자 부품의 단자를 가압 접속시키기에 적합한 상호 접속 요소를 제조하는 것과 관계된 제한 조건( 상호 접속 요소의 기하학적 형상 및 야금 특성 등) 들 을 접촉 팁 구조체에 의하여 극복할 수 있는 효과는 인용발명 인용발명 4,5 로부터 예측된다고 할 수 없다. 4,5 에 기재되어 있거나, (3) 이 사건 특허의 특허청구범위 제32,40,49,67,68 항( 독립항) 의 발명과 인용발명 1-9와 대비하여 보면, (i) 이 사건 특허의 특허청구범위 제32항의 발명의 상대적으로 균일하지 못한 관계로 배치된 다수의 상호 접속 요소에 상대적으로 균일한 위치 관계로 상호 배 치되며 상기 상호 접속 요소와는 별개의 공정의 제조된 다수의 접촉 팁 구조체가 부착 되는 구성, (ii) 이 사건 특허의 특허청구범위 제40항의 발명의 상호 접속 요소와 결합 된 접촉 팁 구조체를 전자 부품의 대응 단자에 대해 압착하는 단계, (iii) 이 사건 특허 의 특허청구범위 제49항의 다수의 접촉 팁 구조체를 희생 기판상에 형성하고 다수의 접 촉 팁 구조체를 제조하는 단계, (iv) 이 사건 특허의 특허청구범위 제67항의 상호 접속 요소의 단부에 결합하기 위하여 제조된 접촉 팁 구조체를 다수의 상호 접속 요소에 결 합된 후에 접촉 팁 구조체로부터 희생 기판이 분리되는 구성; (v) 이 사건 특허의 특허 청구범위 제68항의 전자 부품의 단자에 접속하기 위하여 제조된 접촉 팁 구조체를 상호 접속 요소에 결합하여 상호 접속 요소 및 전자 부품의 단자 사이를 전기적으로 접속하 는 구성이 인용발명들에 기재되어 있지 않은 점에 그 차이가 있다고 할 것이다. 상기 구성적 차이와 관련하여, 이 사건 특허와 인용발명들의 구성, 목적 및 효과를 대 비하여 보면, 인용발명들에는 상호 접속 요소의 단부에 접촉 팁 구조체를 형성하는 방 법등에 대한 기재를 찾아 볼 수 없으므로, 이 사건 특허의 이 사건 특허의 전자부품의 단자에 전기적으로 접속되는 상호 접속 요소의 단부에 접촉 팀 구조체를 형성하는 방법 에 그 기술적인 특징이 없다고 할 수 없다. 또한, 이 사건 특허의 전자 부품의 단자를 접속시키기에 적합한 상호 접속 요소를 제조 하는 것과 관계된 제한 조건( 상호 접속 요소의 기하학적 형상 및 야금 특성 등) 들을 접 촉 팁 구조체에 의하여 극복할 수 있는 효과 및 상호 접속 요소의 전체적인 공간적 균 일성을 확보하게 되는 효과는 인용발명들에 기재되어 있거나, 인용발명들로부터 예측된 다고 할 수 없다. (4) 이 사건 특허의 2-31, 33-39, 50-66,69-71 항( 종속항) 은 이 사건 특허의 특허청구 범위 제1,32,40,49,67,68 항 중 어느 한 항의 기본적인 구성을 모두 포함하고 있으므로, 376

386 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 이 사건 특허는 인용발명들에 비하여 위에서 살펴본 바 같은 이유로 그 기술적 특징 및 효과가 있다고 할 것이다. (5) 소결론 따라서, 이를 종합하면, 이 사건 특허의 특허청구범위 제1-71 항은 인용발명 1-9와 동 일하지 않고, 또한, 인용발명들에 의하여 그 구성의 곤란성이 인정되고, 또한, 목적의 특이성 및 효과의 현저성이 인정되므로, 당업자가 용이하게 발명할 수 있다고 할 수 없 으므로 특허법 제29조 제1항 및 제2 항의 규정에 위배된 것이라고 할 수 없다. 3. 특허법원 판결 2004허 8749 < 특허법원 선고> (1) 절차의 경위 2004당 586호 사건에 대하여 한 심결중 특허등록 제 호 발명의 특허청구범위 제 1, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 21, 23 및 24 항에 관한 부분을 취소한다. (2) 증거자료 비교대상발명 비교대상발명 비교대상발명 1: WO 96/37332 호 2: WO 96/17378 호 3: WO 96/15458 호 비교대상발명 4: US 제5,354,205 호 (3) 판결 이 사건 특허발명의 우선권 주장 인정 여부 (1) 판단기준 특허법상 조약에 의한 우선권 제도는 공업소유권의 보호를 위한 파리협약 에 의하여 인정되는 제도로서, 동맹국 중의 어느 하나의 당사국에 정규로 한 최초의 특허출원 ( 제1 국 출원) 을 한 자가 그 출원을 기초로 하여 우선권 주장기간 (1 년) 내에 다른 당사국에 특허출원 ( 제2 국 출원) 을 하면서 우선권을 주장하는 경우에는, 최초의 특허출원에 포함 된 내용과 동일한 내용의 발명에 대해서는 신규성진보성 및 선출원주의 판단의 기준일 을 적용함에 있어서 제2국의 출원일을 제1 국의 출원일로 소급하여 주는 제도이며, 특허 법 제54 조는 1 조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는 제29조 및 제36조의 규정을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다. 2 제1항의 규정에 의하여 377

387 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 우선권을 주장하고자 하는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일로부터 이내에 특허출원하지 않으면 이를 주장할 수 없다 고 규정하고 있다. 이러한 특허법의 관련 규정에 비추어 보면, 조약에 의한 우선권 주장을 인정받기 위해 서는 1 제1 국 출원이 정규의 최초의 출원이어야 할 것, 2 제1국 출원과 제2국 출원이 동일한 발명이어야 할 것, 3 제2국 출원이 제1국 출원일로부터 1년 이내에 이루어져야 할 것 등의 요건을 모두 충족시켜야 하므로, 조약에 의한 우선권 주장을 수반하는 제2 국 출원일 경우에도 그 우선권 주장의 기초가 되는 제1국 출원이 최초의 출원이 아니거 나( 즉, 제1국 출원이 이미 또 다른 당사국에 한 전출원을 기초로 하여 우선권을 주장하 여 출원된 것이고) 그 제2 국 출원이 전출원일로부터 우선권 기간(1 년) 을 경과하여 이루 어진 경우에는, 제2국 출원에 기재된 발명 중에 전출원과 제1국 출원의 명세서에 공통 으로 포함된 발명에 대해서는 그 우선권 주장이 인정되지 않는데, 이는 제2국 출원이 제1국 출원의 우선권 주장의 기초가 되었던 전출원에 기재되었던 발명에 대해서 중복하 여 우선권이 허용되는 경우에는 실질적으로 우선권 기간이 연장되는 결과를 초래하는 것이므로, 이와 같은 경우에는 우선일의 소급효과를 인정하지 않고 제1국 출원에서 새 로이 추가된 발명에 대해서만 우선권 주장의 효과를 인정할 수 있는 것이다. 따라서, 제2국 출원의 우선권 주장이 인정받지 못하고 그 우선권 주장의 기초가 된 제1 국 출원이 제2 국 출원일 이전에 공개되었을 경우에는, 제2국 출원은 제1국 출원에 기재 된 내용에 의하여 신규성을 상실하게 되는바, 이하에서는 제2국 출원에 기재된 발명이 그 우선권 주장의 기초가 된 제1국 출원의 명세서 및 제1국 출원의 우선권 주장의 기초 가 되었던 원출원의 명세서에 기재된 발명과 동일한지 여부, 우선권 주장의 인정여부 및 신규성 인정여부에 관하여 살핀다. (2) 인정 사실 피고는 이 사건 특허발명을 미국 제60/005,189 호 및 제 PCT/US96/08107 호 등 13건의 미국출원과 국제출원을 기초로 우선권 주장을 하면서 대 한민국을 지정국으로 하여 제 PCT/US1997/8606 호로 국제출원하였고, 그 후에 대한민국에 국제특허출원서 번역문을 특허출원 제 호로 제출하였다. 이 사건 특허출원의 우선권 주장의 기초가 된 국제출원 제 1년 PCT/US96/08107 호는 미국 제08/554,902 호 및 제 PCT/US95/14909 호 등 7건의 미국출 원과 국제출원을 기초로 우선권 주장을 하면서 출원되어 이 사건 특허출원의 국제출원 일 이전인 WO 96/37332 호( 비교대상발명 1) 로 국제공개되 었고, 그 우선권 주장의 기초가 된 국제출원 제PCT/US95/14909 호는 미 국 제08/554,902 호 등 7건의 미국출원 및 국제출원을 기초로 우선권을 주장하면서 출 원되어 이 사건 특허출원의 국제출원일 호( 비교대상발명 2) 로 국제공개 되었다 이전인 WO 96/17378 한편, 피고는 미국 제08/554,902 호 등 7건의 미국출원과 국제출원을 기초 로 우선권 주장을 하면서 제PCT/US95/14844 호를 국제출원하여

388 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 WO 96/15458 호( 비교대상발명 3) 로 국제공개 되었다. [ 증거] 갑 제1, 4, 5, 6호증의 각 기재 (3) 판단 위 인정사실에 의하면, 이 사건 특허출원 제 호( 제 PCT/US1997/08606 호; 제2 국 출원) 에 기재된 발명이 이 사건 특허발명이 우선권 주장의 기초로 삼고 있는 국 제출원 제 PCT/US96/08107 호(WO 96/37332 호; 제1 국 출원발명 ; 비교대상발명 1) 및 그 우선권 주장의 기초로 삼고 있는 국제출원 제PCT/US95/14909 호(WO 96/17378 호; 전출원 발명; 비교대상발명 2) 의 명세서 및 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에, 이 사건 특허발명은 그 우선권 주장이 인정될 수 없고, 비교대상발명 1, 2에 의하여 신규 성이 상실되는 것이므로, 이하에서는 그러한 관점에서 이 사건 특허발명과 비교대상발 명 1, 2 의 동일성 여부, 우선권 주장 인정 및 신규성 인정 여부에 관하여 살핀다. 다. 발명의 신규성 및 진보성의 판단기준 발명의 신규성 내지 진보성 구비 여부를 판단하는 대상이 되는 특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지 는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더 라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수 가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장 해석이 허용되 지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다( 대법원 선고 96 후1118 판결 참조). 라. 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명들에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되는지 여부 (1) 기술분야 및 목적의 대비 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1 내지 3은 모두 전자부품들, 특히 반도체 웨이 퍼 상에 형성되는 반도체 다이와, 반도체 다이의 전기적 특성을 시험하기 위한 탐침카 드 조립체 등의 초소형 전자부품들 사이에서 가압 접속을 수행하는 탄성 상호 접속요소 에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야가 동일하다. 이 사건 제1항 발명의 목적은 초소형 전자부품 상의 단자에 신뢰성 있는 가압 접 속( 전기적 접속) 을 수행하기에 적합하도록 개선된 탄성 상호 접속요소의 제조방법을 제공하기 위한 것이며, 나아가 희생기판 상에서 접촉 팁 구조체를 예비 제조하고, 별 도의 공정으로 제조된 상호 접속요소의 단부에 접촉 팁 구조체를 결합시킨 후, 희생 기판을 제거하여 접촉 팁 구조체를 갖는 팁형 상호 접속요소를 형성시킴으로써, 상호 접속요소의 접촉 부분의 형태 및 야금 특성을 상호 접속요소의 물리적 특성과는 독립 적으로 선택할 수 있도록 한 목적을 갖는 것이고, 비교대상발명 1, 2, 3의 목적 역시 전자부품 상의 단자에 신뢰성 있는 전기적 접속을 수행하는데 유용한 상호 접속요소 또는 탄성 접촉 구조물의 제조기술을 제공하기 위한 것으로, 희생기층 상에서 접촉 구조물이나 접점 선단을 사전 제작하여 상호 접속요소나 탄성 접촉 구조물의 단부를 379

389 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 결합시킨 후에 희생기층을 제거하는 제조기술이라는 점에서, 로 동일하다. (2) 구성의 대비 위 발명들의 목적이 서 별지 1. 기재에 의하면 이 사건 제1 항 발명은 그 구성요소를, 전자부품의 단자에 가 압 접속을 수행하기 위한 단부를 갖는 상호 접속요소를 제조하기 위한 방법에 있어서, 전자부품의 접촉 팁 구조체를 희생기판 상에 예비 제조하는 단계( 이하 구성요소 1 이라 한다), 상기 접촉 팁 구조체와는 별도의 공정으로 제조된 상호 접속요소의 단부에 접촉 팁 구조체를 결합시키는 단계( 이하 구성요소 2 라 한다), 접촉 팁 구조체가 상 호 접속요소의 단부에 결합된 후, 희생기판을 제거하여 상기 단부에 결합된 예비 제조 된 접촉 팁 구조체를 갖는 팁형 상호 접속요소를 형성하는 단계( 이하 구성요소 3 이라 한다) 로 파악할 수 있다. 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1은 전자부품의 단자에 가압 접속을 수행하기 위한 단부를 갖는 상호 접속요소를 제조하기 위한 방법에 있어서, 접촉 팁 구조체를 희생기 판 상에 예비 제조하는 단계 로서, 이는 비교대상발명 1 에서 상호 접속요소를 제작하기 위한 방법에 있어서, 희생기층 상에서 팁 구조물을 사전 제작하는 단계, 비교대상발명 2 에서 탄성 접점 구조물을 제작하기 위한 방법에 있어서, 제거 가능한 부재 상에서 접 점 선단을 사전 제작하는 단계, 비교대상발명 3 에서 복합 상호 접속요소를 제조하는 방법에 있어서, 희생기층 상에서 팁 구조물을 사전 제작하는 단계 와 대응되는데, 이 사 건 특허발명의 명세서에 의하면, 이 사건 제1 항 발명의 접촉 팁 구조체(102, 220, 420, 440, 520, 620, 720, 820) 는 종래의 반도체 공정 기술( 예, 사진석판술, 증착 등) 을 이 용하여 희생기판 (104, 202, 400, 424, 502, 602, 702, 802) 상에서 예비 제조되는 것 ( 갑 제1호증의 도면 제1 내지 8 도 및 그에 관한 상세한 설명 참조) 임을 알 수 있고, 비 교대상발명 1 의 팁 구조물(558, 620) 은 희생기층 (554, 602) 의 표면 상에서 마스킹, 에 칭, 도금 등의 반도체 공정을 이용하여 형성되는 것( 갑 제4호증의 제42 내지 44, 48, 49 쪽, 도면 제5A, 6A, 6B 도 참조) 이며, 비교대상발명 2 의 접점 선단(1120) 은 제거 가 능한 부재(1104) 의 표면에서 마스킹, 에칭, 도금 등의 반도체 공정에 의하여 형성되는 것( 갑 제5호증의 제147 내지 148 쪽, 도면 제11A 내지 11C 도 참조) 이고, 비교대상발명 3 의 팁 구조물(820) 은 희생기층 (802) 상에서 마스킹, 에칭, 증착 등의 반도체 공정에 의 하여 형성되는 것( 갑 제6호증의 제68 내지 70 쪽, 도면 제8A, 8B 도 참조) 이므로, 위 발 명들의 대응되는 단계는 서로 동일하다. 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2는 상기 접촉 팁 구조체와는 별도의 공정으로 제 조된 상호 접속요소의 단부에 접촉 팁 구조체를 결합시키는 단계 로서, 이는 비교대상발 명 1 에서 상호 접속요소의 단부를 팁 구조물에 장착시키는 단계, 비교대상발명 2에서 탄성 접점 구조물의 단부를 접점 선단에 결합시키는 단계, 비교대상발명 3 에서 복합 상호 접속요소의 단부를 팁 구조물에 장착시키는 단계 에 대응되는데, 이 사건 특허발명 의 명세서에 의하면, 이 사건 제1 항 발명의 상호 접속요소 (106, 252, 302, 322, 540, 730) 는 접촉 팁 구조체(102, 220, 520, 720) 와는 별개의 공정으로 제조되어, 그 단부에 380

390 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 접촉 팁 구조체가 납땜, 도금 또는 도전성 접착제에 의하여 결합되는 것임을 알 수 있 고, 비교대상발명 1 의 상호 접속요소 (564, 632) 는 코어요소 (560) 를 팁 구조물(558, 620) 상에 납땜 등에 의하여 접합하고 탄성 특성을 갖는 경질 재료층을 오버코팅하여 복합 상호 접속요소로 형성되는 것( 갑 제4호증의 제44, 49 내지 52 쪽, 도면 제5B, 5C, 6D 도 참조) 이고, 비교대상발명 2 의 탄성 접점 구조물은 와이어 스템(1130) 을 접점 선단 (1120) 에 결합시키고 탄성의 니켈 재료(1132) 로 오버코팅하여 제조되는 것( 갑 제5호증의 제148 내지 149 쪽, 도면 제11D 내지 11E 도 참조) 이며, 비교대상발명 3의 복합 상호 접 속요소(832) 는 그 단부를 팁 구조물(820) 상에 납땜 등에 의하여 결합하는 것( 갑 제6호 증의 제70 내지 74 쪽, 도면 제8D 도 참조) 이므로, 위 발명들의 대응되는 단계는 서로 동 일하다. 다만, 이 사건 제1 항 발명의 상호 접속요소는, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 기 재된 바에 의하면, 그 실시예에 따라서 여러 가지의 형상( 직선형이거나 곡선형이거나, 길거나 짧거나) 이나 재질( 복합요소이거나 단일요소이거나, 탄성이거나 비탄성이거나 ) 로 이루어지는 것인 반면, 비교대상발명 1 내지 3의 상호 접속요소 또는 탄성 접점 구조물 은 곡선형상의 연질 와이어 코어에 경질재료가 오버코팅된 복합요소로 이루어져 있고 탄성을 갖는 것이라는 점에서 차이가 있으나, 이 사건 제1항 발명에서는 상호 접속요소 의 형상이나 재질에 관하여 구체적으로 한정하여 기재하고 있지 않고, 복합 상호 접속 요소를 포함하는 상위개념으로 기재되어 있으며, 가사 이 사건 제1항 발명의 상호 접속 요소를 비탄성의 재질로 이루어진 것으로 한정하여 해석하더라도, 비교대상발명 1 내지 3 에 상호 접속요소를 모놀리식 상호 접속요소 ( 와이어 코어요소 ) 나 복합 상호 접속요소 ( 와이어 코어요소에 경질재료를 오버코팅 ) 로 하거나, 또는 비탄성 접촉 구조물이나 탄성 접촉 구조물로 하는 구성이 개시되어 있으므로, 위 발명들의 대응되는 구성은 실질적으 로 동일하다 할 것이다. 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3은 접촉 팁 구조체가 상호 접속요소의 단부에 결 합된 후, 희생기판을 제거하여 상기 단부에 결합된 예비 제조된 접촉 팁 구조체를 갖는 팁형 상호 접속요소를 형성하는 단계 로서, 이는 비교대상발명 1 에서 상호 접속요소의 단부가 팁 구조물에 장착된 후, 희생기층을 제거하여 사전 제작된 팁 구조물을 갖는 상 호 접속요소를 형성하는 단계, 비교대상발명 2 에서 탄성 접점 구조물의 단부가 접점 선단에 결합된 후, 제거 가능한 기판을 제거하여 사전 제작된 접점 선단을 갖는 탄성 접점 구조물을 형성하는 단계, 비교대상발명 3 에서 복합 상호 접속요소의 단부가 팁 구조물에 장착된 후, 희생기층을 제거하여 사전 제작된 팁 구조물을 갖는 복합 상호 접 속요소를 형성하는 단계 에 대응되는데, 이 사건 특허발명의 명세서에 의하면, 이 사건 제1 항 발명의 상호 접속요소 (106, 252, 302, 322, 540, 730) 는 그 단부에 접촉 팁 구 조체(102, 220, 520, 720) 를 결합시킨 후, 화학적 에칭 공정에 의하여 희생기판 (104, 202, 400, 424, 502, 602, 702, 802)을 선택적으로 제거하여 제조가 완료되는 것임을 알 수 있고, 비교대상발명 1 의 상호 접속요소 (564, 632) 는 그 단부를 팁 구조물(558, 620) 상에 장착한 후, 희생기층 (554, 602) 을 선택적인 화학적 에칭 등의 공정에 의하여 381

391 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 제거하여 제작되는 것( 갑 제4호증의 제44, 45, 52 쪽, 도면 제5D, 6E 도 참조) 이고, 비 교대상발명 2 의 탄성 접점 구조물은 그 단부를 접점 선단(1120) 에 결합시킨 후, 제거 가능한 부재(1104) 를 용해시키는 방법 등의 적절한 공정에 의하여 제거하여 제조되는 것( 갑 제5호증의 제149 쪽, 도면 제11F 도 참조) 이며, 비교대상발명 3의 복합 상호 접속 요소(832) 는 그 단부를 팁 구조물(820) 에 결합시킨 후, 희생기층 (802) 을 화학적으로 부 식시켜 제작되는 것( 갑 제6호증의 제75 쪽, 도면 제8E 도 참조) 이므로, 위 발명들의 대응 되는 단계는 서로 동일하다. (3) 작용효과의 대비 이 사건 제1항 발명은 상호 접속요소의 단부에 장착되는 접촉 팁 구조체를 희생기판 상 에서 예비 제조하여 별도의 공정으로 제조된 상호 접속요소의 단부에 결합시킴으로써, 접촉 팁 구조체의 형태와 야금 특성을 이들이 결합되는 상호 접속요소의 특성과는 독립 적으로 선택할 수 있고, 병행제조와 집단장착이 가능하며, 미세한 피치로 배열할 수 있 는 효과를 갖는 것이나, 위 구성의 대비에서 살핀바와 같이, 비교대상발명 1 내지 3의 제조방법 역시 상호 접속요소에 장착되는 팁 구조물을 희생기층 상에서 사전에 제조하 여 상호 접속요소의 단부에 장착하는 공정으로 이루어져 있는 것이어서 이 사건 제1항 발명의 제조방법과 그 구체적인 단계가 동일한 것이므로, 그에 따른 작용효과 역시 서 로 동일하다 할 것이다. (4) 대비결과의 요약 따라서, 이 사건 제1항 발명은 그 기술분야 및 목적이 비교대상발명 1 내지 3과 동일하 고, 구성에 있어서 이 사건 제1항 발명에 기재된 각 제조단계가 비교대상발명 1 내지 3 에 개시된 각 대응되는 단계들과 그 공정이 상호 동일하며, 그에 따른 작용효과 역시 서로 동일한 것이므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1 내지 3과 동일한 발명에 해당하여 그 우선권 주장과 신규성이 부정되며, 가사 그렇지 않다 하더라도 비교대상 발명 1 내지 3으로부터 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 그 진보성이 부정된다 ( 이 사건 특허발명이 제1 국 출원발명 및 전출원인 비교대상발명 1 내지 2와 동일하지 않다면 제1국 출원발명 및 전출원을 이 사건 특허발명의 진보성 여부 판단을 위한 자료로 사용할 수 있음은 당연 하다 할 것이다). 마. 이 사건 제7, 9항 발명이 비교대상발명들에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되는지 여부 (1) 별지 1. 기재에 의하면, 이 사건 제7항 발명은 이 사건 제1항 발명에 사용시 전자부 품의 대응되는 단자와 함께 접촉 팁 구조체에 의해 형성되는 전기적 가압 접속을 향상 시키는 기하학적 접촉 특징부를 접촉 팁 구조체의 표면에 제공하는 단계를 더 부가한 종속항인바, 이 사건 특허발명의 명세서에 의하면, 이 사건 제7항 발명은 상호 접속요 소의 접촉 팁 구조체의 표면에 기하학적 접촉 특징부를 형성시킴으로써, 전자부품 단자 와의 신뢰성 있는 가압 접속을 이루기 위한 것임을 알 수 있으나, 비교대상발명 1, 2에 팁 구조물의 표면에 역 피라미드 형태의 기하학적 돌출부분 (404, 904) 이나 단일의 돌출 382

392 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 부분(446, 946) 을 형성시켜 전자부품 단자로의 신뢰성 있는 전기적 접속을 수행하도록 하는 기술( 갑 제4호증의 제37 내지 41 쪽, 도면 제4A, 4B 도, 갑 제5호증의 제137 내지 139 쪽, 도면 9A, 9B 도 참조) 이 개시되어 있으므로, 이 사건 제7항 발명과 비교대상발명 1, 2는 모두 전자부품의 단자 상에 접촉되는 상호 접속요소의 팁 구조체의 표면에 기하 학적 형상의 접촉부를 형성시킴으로써, 신뢰성 있는 가압 접속을 이룰 수 있는 기술이 라는 점에서 그 구성과 그에 따른 작용효과가 서로 동일하므로, 이 사건 제7항 발명은 비교대상발명 1, 2 와 동일한 것이어서 그 우선권 주장과 신규성이 인정될 수 없다( 가사 그렇지 않다 하더라도 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 가 비교대상발명 성이 부정된다 할 것이다). 1, 2에 개시된 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보 (2) 한편, 별지 1. 기재에 의하면, 이 사건 제9항 발명은 이 사건 제7항 발명의 기하학 적 접촉 특징부를 절두형 피라미드 형태인 것으로 한정한 종속항인바, 이 사건 특허발 명의 명세서에 의하면, 이 사건 제9항 발명은 상호 접속요소의 단부에 형성되는 기하학 적 접촉 특징부를 절두형 피라미드 형태로 형성시킴으로써, 전자부품 단자와의 신뢰성 있는 가압 접속을 향상시킬 수 있도록 하는 것이나, 비교대상발명 1, 2의 상호 접속요 소의 단부에 장착된 팁 구조물에는 역 피라미드 형태의 돌출부분이나 단일의 돌출부분 이 형성되어 있어, 그 대응되는 구성이 서로 다르고 그에 따른 효과에서도 차이가 있다 할 것이어서 이 사건 제9항 발명은 비교대상발명 1, 2 와 동일하지 않으므로, 비교대상 발명 1, 2 에 비하여 신규성이 있다 할 것이다. 그런데, 비교대상발명 4 에는 테스트 프로브의 접촉요소 (40, 42) 의 자유단부가 원뿔, 절 두형 원뿔, 피라미드 또는 절두형 피라미드 형상으로 이루어져 있어 전자부품의 단자 표면에 가압 접촉시 신뢰성 있는 전기적 접속을 수행하기 위한 기술( 갑 제7호증의 컬럼 3, 6, 도면 제1 내지 9 도 참조) 이 개시되어 있으므로, 상호 접속요소의 단부에 장착되 는 접촉 팁 구조체 표면에 절두형 피라미드가 형성된 것을 특징으로 하는 이 사건 제9 항 발명은 비교대상발명 형상의 접촉부를 형성시킨 기술과 비교대상발명 1, 2에 개시된 상호 접속요소의 팁 구조물의 표면에 기하학적 4에 개시된 접촉부를 절두형 피라미드 형상으로 형성하는 기술을 단순히 결합시킴으로써 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야 에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있다 할 것이어서, 비교대상발명 1, 2 중 어느 하나와 비교대상발명 4 의 결합에 의하여 그 진보성이 부정된다 할 것이다. 이에 대하여 피고는, 이 사건 제9항 발명의 팁형 상호 접속요소는 절두형 피라미드 형 상을 갖는 것이어서 전자부품의 단자 상에서 와이핑(wiping, 표면상에서 미끄러져 이동 하는 동작) 을 수행하는 것인 반면, 비교대상발명 4의 접촉 팁 구조체는 와이핑 운동을 하지 않는 절두 피라미드형 접촉요소를 개시하고 있을 뿐이므로, 양 발명의 대응되는 구성이 다르다는 취지로 주장하므로 살피건대, 이 사건 특허발명의 명세서에는 도 5D, 도 5E 및 도5F 에 도시된 바와 같이, 피라미드형 접촉 특징부(530) 는 절두형 피라미드 형 특징부와 같은 피라미드형 특징부를 형상화하는 선(524) 을 따라 적절하게 연마( 정마) 된다. 사실상 날카로운 단부 형태라기보다는 상대적으로 평평한 단부 형태( 예컨대, 일 383

393 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 측면이 수십 분의 일 정도의 mil 크기를 갖는 정사각형 ) 는 전자부품의 단자와의 신뢰성 있는 가압 접촉을 형성하기에 충분히 날카로운 경향 이 있게 되고, 본 발명에 의한 탐 침(probing) 용 팁형 상호 접속요소 ( 예컨대, 실리콘 장치 웨이퍼) 의 적용례에서 예견되는 바와 같이 반복되는 ( 예컨대, 수 천번) 가압 접속을 형성하기 위한 사실상 날카로운 특징 부보다 더( 이는 덜 의 오기로 보인다) 마모된다 라고 기재되어 있을 뿐이고, 이 사건 특 허발명의 팁형 상호 접속요소의 단부가 절두형 피라미드 형상으로 이루어진 것이어서 전자부품의 단자에 가압 접촉시 단자 상에서 와이핑 운동을 효과적으로 수행하는 것이 라고 명시적으로 기재하고 있지 않고, 이 사건 제9항 발명의 기술적 구성도 절두형 피 라미드 형상의 접촉 팁 구조체가 와이핑 운동을 수반하는 것이라고 구체적으로 한정되 어 있지 않으며, 가사 피고가 주장하는 바대로 이 사건 제9항 발명의 절두형 피라미드 형상의 접촉 팁 구조체가 결합된 상호 접속요소가 탄성을 가지고 있으므로 접촉 팁 구 조체에 수직력이 작용하는 경우 이에 응답하여 상호 접속요소가 탄성 변형하여 접촉하 고 있는 전자부품의 단자 상에서 절두형 피라미드 형상의 접촉 팁 구조체가 와이핑 운 동을 수행하는 것이라고 하더라도, 비교대상발명 4 의 테스트 프로브의 접촉요소 (40, 42) 의 단부도 이 사건 제9항 발명과 동일하게 절두형 피라미드 형상으로 이루어져 있고 그 접촉요소가 장착된 기판(32) 역시 탄성을 가진 기판으로 이루어져 있으므로, 검사대 상인 웨이퍼 단자와의 접촉에 의하여 접촉요소 단부에 수직방향의 가압력이 작용할 경 우에는 기판이 탄성변형을 하게 되고, 이에 따라서 프로브의 접촉요소 단부는 웨이퍼 단자의 표면 상에서 미끄러져 이동하는 와이핑 동작이 이루어질 수 있고, 또 비교대상 발명 4 에 접속이 형성되는 방법에 관계없이, 실제로 하나의 회로가 다른 회로와 양호 하게 전기적으로 접촉되기 위해서는, 와이핑(wiping) 또는 연마작용 (abrasive action) 을 적용하는 것이 필요하다. 이것은 다양한 종류의 재료로 이루어진 회로패드가 그 접 촉 표면상에 불량한 도전 특성을 나타내는 이물질을 축적하기 때문이다 ( 갑 제7호증의 컬럼 2의 제43 내지 50 줄 참조), 제1 실시예에서, 접촉요소는 그 자유단부가 원뿔, 절 두형 원뿔, 피라미드, 또는 절두형 피라미드 형상으로 이루어지는데, 이렇게 형성된 접 촉요소 단부의 작은 면적에 의해 접촉력이 집중되며, 또한 이물질의 표면층을 용이하게 관통할 수 있다.... 본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 접촉요소는 반구형상 단부 (semi-spherical end) 를 가지기 때문에, 슬라이드 또는 가로 방향의 와이핑 작용(a sliding or lateral wiping action) 에 의하여 양호한 전기적 접속을 달성하고자 할 때, 약간의 정렬 어긋남이 발생하더라도 접촉요소의 날카로운 모서리가 접점을 뚫어 손상시 키는 일이 없도록 할 수 있다 ( 갑 제7호증의 컬럼 3의 제22 내지 43 줄 참조), 유용한 형태로는 절두된 형태를 포함하는 원추형과 피라미드형, 그리고 접촉이 부정합으로 인 해 발생하는 일반적인 와이핑 운동(a conventional wiping action) 을 수용하는 구형 또는 구형에 가까운 형태, 또는 총알형(bullet shapes) 을 포함한다 ( 갑 제7호증의 컬럼 7의 제42 내지 46 줄 참조) 라고 기재되어 있어, 전기회로 사이의 양호한 전기적 접촉을 위하여 와이핑 작용을 이용할 수 있고, 와이핑 작용이 발생하는 경우에는 전자부품의 단자에 손상을 줄 수 있으므로, 이를 최소화하기 위하여 비교대상발명 4의 테스트 프로 384

394 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 브의 접촉요소는 그 단부를 원뿔이나 절두형 원뿔, 또는 피라미드나 절두형 피라미드 형상으로 할 수 있으며, 더 나아가 절두형 피라미드 등의 끝단부를 반구형, 구형 또는 총알 형상으로 함으로써 전자부품의 단자를 손상시키지 않고 와이핑 운동을 수행하게 함으로써 보다 양호한 전기적 접속을 달성하고자 하는 것임을 알 수 있는바, 비교대상 발명 4의 테스트 프로브의 접촉요소 역시 와이핑을 배제하고 있다고 보기는 어려우므 로, 피고의 위 주장은 이유 없다. 바. 이 사건 제4, 11, 14, 15, 21, 23, 24항 발명이 비교대상발명들에 의하여 신규성 또 는 진보성이 부정되는지 여부 별지 1. 기재에 의하면, 이 사건 제4항 발명은 이 사건 제1항 발명의 상호 접속요소가 단일체 상호 접속요소인 것으로 한정한 종속항, 이 사건 제11항 발명은 이 사건 제1항 발명의 접촉 팁 구조체가 상호 접속요소에 납땜에 의해 결합되는 것으로 한정한 종속 항, 이 사건 제14항 발명은 이 사건 제1항 발명의 접촉 팁 구조체가 사진석판술 공정을 이용하여 희생기판 상에 형성되는 것으로 한정한 종속항, 이 사건 제15항 발명은 이 사 건 제1항 발명의 상호 접속요소가 전자부품의 표면으로부터 연장하는 도전성 받침대인 것으로 한정하는 종속항, 이 사건 제21항 발명은 이 사건 제1항 발명의 희생기판이 에 칭에 의해 제거되는 것으로 한정한 종속항, 이 사건 제23항 발명은 이 사건 제1항 발명 의 팁 구조체가 희생기판 상에 마스킹 층을 제공하고, 마스킹 층 내에 개구를 형성하 고, 적어도 하나의 금속재료 층을 개구 내에 증착함으로써 형성되는 것으로 한정한 종 속항, 이 사건 제24항 발명은 이 사건 제23 항 발명의 금속재료가 니켈 및 그 합금, 구 리, 코발트, 철 및 그 합금, 금( 특히 경질 금) 및 은, 백금계 원소, 귀금속, 준귀금속 및 그 합금, 특히 팔라디움 군 및 그 합금 요소, 텅스텐, 몰리브덴 및 다른 내화성 금속 및 그 합금, 주석, 납, 비스무쓰 (bismuth), 인디움 및 그 합금의 군으로부터 선택되는 것 으로 한정한 종속항이다. 그러므로 살피건대, 비교대상발명 1 내지 3에는 상호 접속요소를 모놀리식 상호 접속요 소( 와이어 코어요소 ) 로 하여 팁 구조물에 장착시키는 기술( 이 사건 제4 항 발명 관련), 상호 접속요소를 납땜에 의하여 팁 구조물에 접합시키는 기술( 이 사건 제11항 발명 관 련), 상호 접속요소가 전자부품의 표면 상에서 연장되는 도전성 와이어로 형성되는 기 술( 이 사건 제15 항 발명 관련), 팁 구조물을 공지의 반도체 제조공정 ( 포토리소그래피 공 정, 에칭 공정 등) 에 의하여 실리콘 기판( 희생기층 ) 상에 포토레지스트 ( 감광액) 를 도포 하고 포토레지스트 위에 마스크의 회로패턴에 따라 개구를 형성한 후 개구 내에 금, 구 리, 니켈 등의 전도성 또는 탄성 재료로 이루어진 금속 박막 층을 증착시켜 형성시키는 기술( 이 사건 제14, 23, 24 항 발명 관련), 희생기층을 화학적인 에칭기법에 의하여 제 거하여 팁 구조물이 장착된 상호 접속요소를 분리시키는 기술( 이 사건 제21항 발명 관 련) 이 개시되어 있으므로, 이 사건 제4, 11, 14, 15, 21, 23, 24항 발명은 비교대상발명 1 내지 3 과 동일하여 그 신규성이 부정되거나, 적어도 이 사건 특허발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1 내지 3으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 그 진보성이 부정된다 할 것이다. 385

395 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 사. 소결론 따라서, 이 사건 제1, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 21, 23 및 24항 발명은 비교대상발명들에 의하여 그 신규성 또는 진보성이 부정되는 것이므로, 원, 피고의 나머지 주장에 관하여 는 더 나아가 살필 필요 없이, 특허법 제29조 제1 항, 제2항 및 제133조 제1항 제1호 규 정에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결 중 위 각 발명에 대한 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하다. 4. 대법원 판결 2006후 688 < 대법원 선고> (1) 판결 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 명칭을 초소형 전자 상호 접속요소용 접촉 팁 구조체와 그 제조방법 으로 하는 이 사건 특허발명 ( 등록번호 제 호) 과 원심 판시의 비교대상발명들을 비교한 다음, 이 사건 특허발명 중 원심 판시의 특허청 구범위가 비교대상발명들로부터 용이하게 발명될 수 있어서 진보성 등이 부정된다는 취 지로 판단하였음은 옳고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 특허침해 금지소송 2004가합2596 < 서울남부지방법원 선고> (1) 절차의 경위 별지 목록 1 내지 11 기재의 제품을 제조, 사용, 양도, 대여, 수입, 전시하거나 그 제품 의 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 아니된다, 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장, 창고에 비치된 별지 목록 1 내지 11 기재 제품의 완제품 및 반제품과 그 제품의 제조에 사용되는 생산설비 일체를 폐기하라. 기초사실 가. 원고는 다음과 같은 특허권을 가지고 있다. 특허발명 1: 캔틸레버 요소 및 희생기층을 사용하는 상호접속요소의 제작방법 ( 제252,457 호) 386

396 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 특허발명 2: 초소형 전자 상호접속요소용 접촉팁 구조체와 그 제조방법 ( 제324,064 호) 나. 피고는 MEMS Unit 또는 MEMS Card 라는 명칭으로 프로브카드를 제조, 판매하 고 있다( 이하 위 프로브카드와 관련한 발명을 침해발명 이라 한다). (2) 증거자료 비교대상발명 1: WO 95/14314 호 비교대상발명 1: US 제4,916,002 호 비교대상발명 3: JP 평 호 (3) 판단 특허발명 1의 침해 주장에 대한 판단 가. 청구항 제1항에 관하여 ⑴ 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허 출원서에 첨부한 명세서의 청구범 위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고 ( 대법원 선고 99후 2150 판결 참조) 특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재 가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에 는 특허 등록의 유. 무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위 의 기재를 기초로 하여야 할 뿐 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석 할 수 는 없다( 대법원 선고 99후734 판결, 선고 2003후 496 판결 등 참조). ⑵ 갑 2호증의 기재에 의하면 특허발명 1의 청구항 제1 항( 이하 제1 항 발명 이라 한다) 은 상호접속요소를 제작하는 방법에 있어서 1 접속구역을 포함하는 상호접속부품을 제 작하는 단계( 구성요소 1), 2 희생기층 상에 캔틸레버 구조물을 제작하는 단계( 구성요소 2), 3 캔틸레버 구조물을 상호접속부품의 접속구역에 장착하는 단계( 구성요소 3), 4 생기층의 적어도 일부분을 제거함으로써 희생기층으로부터 캔틸레버 구조물을 해제하는 단계( 구성요소 4) 로 이루어져 있는 사실을 인정할 수 있는바, 제1 항 발명은 상호접속부 품 과 캔틸레버 구조물 에 대하여 아무런 한정을 하고 있지 않으며 그 기재 자체에 있 어 어떠한 불명료한 부분도 없으므로 제1 항 발명의 유. 무효 여부를 판단함에 있어서 발 명의 상세한 설명 기재를 고려할 여지는 없다. 한편 을 14 호증, 을 18 호증, 을 23호증의 각 기재에 의하면 별지 목록 12 기재와 같이 이 사건 특허발명 출원 이전에 상호접속접촉구조물의 제조방법 에 관한 발명( 공개 일자 , 이하 비교대상발명 1 이라 한다) 이 국제공개공보 WO95/14314 호에, 마이크로미니어쳐 팁구조물 에 관한 발명( 공개일자 , 이하 비교대상발명 2 라 한다) 이 미국 특허공보 제4,916,002 호에, 전기 특성 측정용 프로브장치 에 관한 발명( 공개일자 , 이하 비교대상발명 3 이라 한다) 이 일본 공개특허공보 특 희 387

397 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 개평( 特 開 平 ) 호에 각 공개된 사실을 인정할 수 있는바, 제1항 발명의 각 구성요 소들을 별지 목록 12 기재 비교대상 발명 1 내지 3 과 대비하여 본다. 제1항 발명의 구성요소 1 인 접속구역을 포함하는 상호접속부품을 제작하는 단 계 는 비교대상발명 1 의 가요성연장소자 (236) 를 제조하는 단계 와 비교대상발명 2 의 캔 틸레버 암(arm) 상에 니켈층(56) 을 형성하는 단계 및 비교대상발명 3 의 질화실리콘막 (24) 위에 유리기판 (25) 을 장착하는 단계 에 대응되는데 위 상호접속부품은 캔틸레버 구 조물과 전자부품을 상호 접속시키는 구조물로서 비교대상발명 한 접촉패드와 전자부품을 상호 접속시키는 구조물이고 비교대상발명 틸레버 암과 전자부품을 상호 접속시키는 구조물이며 비교대상발명 호접속부품과 동일하므로 위 발명들의 대응되는 단계는 서로 동일하다. 1에서 가요성연장소자 또 2의 니켈 층도 캔 3의 유리기판도 상 제1항 발명의 구성요소 2 인 희생기층 상에 캔틸레버구조물을 제작하는 단계 는 비교대상발명 1 에서 희생 알루미늄 층(212) 상에 접촉패드 (224, 227) 를 제조하는 단계, 비교대상발명 2 에서 실리콘기판 (35) 상에서 캔틸레버 암을 형성하는 단계, 비교대상발 명 3 에서 실리콘기판 (21) 상에 캔틸레버구조물 (24, 26) 을 제조하는 단계 와 대응되는데 제1항 발명에서 캔틸레버 구조물이 이동이 자유롭지 못한 고정단과 이동이 자유로운 자 유단을 포함하는 것과 마찬가지로 비교대상발명 1 의 접촉패드, 비교대상발명 2의 캔틸 레버 암 또한 고정단과 이동이 자유로운 자유단을 포함하고 있고 비교대상발명 3의 캔 틸레버 구조물 역시 제1항 발명의 캔틸레버 구조물과 동일하므로 위 발명들의 대응되는 단계는 서로 동일하다. 제1항 발명의 구성요소 3 인 캔틸레버구조물을 상호접속부품의 접속 구역에 장 착하는 단계 는 비교대상발명 1 에서 가요성신장요소 (236) 를 접촉패드 (227) 에 장착하는 단계, 비교대상발명 2 에서 캔틸레버 암(32, 34, 52) 상에 니켈층(56) 을 형성하는 단계, 비교대상발명 3 에서 실리콘기판 (21) 상의 질화실리콘 막(21) 위에 유리기판 (25) 을 접합 하는 단계 에 대응되는데 제1항 발명에서 캔틸레버구조물을 상호접속부품과 결합시키는 것과 같이 비교대상발명 1 에서는 접촉패드와 가요성신장요소를, 비교대상발명 2에서는 캔틸레버 암과 니켈층을, 비교대상발명 3에서는 실리콘기판 상의 질화실리콘 막위에 유 리기판을 각 결합시키고 있으므로 위 발명들의 대응되는 단계는 서로 동일하다. 제1항 발명의 구성요소 4 인 희생기층의 적어도 일부분을 제거함으로써 희생기 층으로부터 캔틸레버구조물을 해제하는 단계 는 비교대상발명 1 의 희생 알루미늄 층 을 제거하여 접촉패드를 해제하는 단계, 비교대상발명 2 의 실리콘 기판(35) 을 에칭 에 의하여 제거하여 캔틸레버 암을 해제하는 단계, 비교대상발명 3 의 실리콘 기판 (21)을 에칭의 방법으로 제거하여 캔틸레버구조물을 남기는 단계 와 대응되는데 제1 항 발명은 선택적인 화학적 에칭방법에 의하여 희생기층(702) 을 제거함으로써 접촉 부인 캔틸레버 구조물(720) 을 해제하는 방법이고 비교대상발명 1, 2, 3도 에칭방식 에 의하여 희생 알루미늄 층이나 실리콘 기판(35, 21) 을 제거함으로써 접촉패드 또 는 캔틸레버구조물을 해제하는 방법을 사용하므로 위 발명들의 대응되는 단계는 서 로 동일하다. 388

398 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 ⑶ 따라서 제1항 발명은 그 기술구성이 비교대상발명 1 내지 3과 동일하여 신규성을 인 정할 수 없다. 그렇지 않다 하더라도 제1항 발명 중 상호접속부품은 캔틸레버 구조물과 전자부품 사이 에 장착되어 전기 신호를 전달하는 것으로서 비교대상발명 1 내지 3에 개시된 바와 같 이 상호접속부품의 제작방법에는 전자부품 상에서 와이어 코어를 연결한 다음 코팅하 여 상호접속부품을 제조하는 방법, 팁 구조물 상에서 와이어 코어를 연결한 다음 코 팅하여 상호접속부품을 제조하는 방법, 팁 구조물 상에서 전기 도금의 방식으로 상호 접속부품을 제조하는 방법 등 여러 가지가 존재하고 제1항 발명의 상호접속부품과 비 교대상발명 1 내지 3의 상호접속부품에 해당하는 요소들은 형태가 다소 상이한 것일 뿐인 점, 제1항 발명 중 캔틸레버 구조물은 상호접속부품과 별개의 공정으로 희생기 층상에서 제작되는 것으로서 비교대상발명 1 의 접촉패드( 캔틸레버 빔부) 역시 희생기 층을 이용하여 제조되는 것인 점, 제1항 발명에서는 캔틸레버구조물의 외부단자가 납 땜등의 방법으로 상호접속부품의 접속구역에 장착되는데 납땜이나 브레이징은 도전성 물질을 결합하는 일반적인 방식인 점 등을 고려하면 제1항 발명은 평균적 기술자가 비교대상발명 1 내지 3으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 진보성을 인정할 수 없다. 나. 청구항 제10항에 관하여 ⑴ 갑 2호증의 기재에 의하면 특허발명 1의 청구항 제10 항( 이하 제10 항 발명 이라 한다) 은 청구항 제1항의 종속항으로서 청구항 제1 항 발명의 일부 구성요소인 희생기층 상에 캔틸레버 구조물을 제작하는 단계 를 1 희생기층 상에 마스킹층을 제공하는 단계, 2 마스킹층에 개구를 형성하는 단계, 3 기술하고 있는 사실을 인정할 수 있다. ⑵ 개구에 탄성재료를 침착하는 단계로 구분하여 별지 목록 12 비교대상발명 4 기재와 같이 1988 년도에 희중당에서 발행된 반도체 디바이스 라는 서적( 을 21 호증) 에서는 포토리소그래피 방법을 이용하여 개구를 형성하는 방법을 설명하고 있는데, 그 방법 중 1 웨이퍼의 중심에 액체 레지스트를 떨어뜨린 후 웨이퍼를 회전시킴으로써 웨이퍼 전면에 레지스트액의 얇은 층을 입히는 단계는 제10항 발명의 희생기층 상에 마스킹층을 제공하는 단계 에 대응되고, 2 웨이퍼 전면에 얇은 층으로 입혀진 레지스트층 위에 일정한 패턴의 마스크를 장착한 후 이를 UV광에 노출 시켜 마스크로 가려지지 않은 나머지 레지스트층이 제거되게 하는 단계는 제10항 발명 의 마스킹층에 개구를 형성하는 단계 에 대응되며, 3 위와 같이 마스킹층이 제공되고 여기에 개구가 형성된 후 금속재료를 형성된 개구에 침착하게 하는 단계는 제10항 발명 의 개구에 탄성재료를 침착하는 단계 에 대응된다. ⑶ 별지 목록 12 비교대상발명 5 기재와 같이 공개된 미국특허 제 5,354,205 호( 을 22 호증) 에서는 맨드렐 위에 테플론과 같은 비도전성 코팅( 마스킹층 ) 을 마련하고 이 테플론에 일정한 모양의 홈부( 개구) 를 형성하는 기술구성을 개시하고 있는 데 이는 제10 항 발명의 희생기층 상에 마스킹층을 제공하는 단계 와 마스킹층에 개구 를 형성하는 단계 의 기술구성요소와 동일하고, 또한 위 특허에서는 맨드렐 상의 테플론 389

399 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 ( 마스킹층 ) 에 형성된 홈부 및 함몰부에 도전성 재료를 침착하는 방법을 개시하고 있는 데 이는 제10 항 발명의 개구에 탄성재료를 침착하는 단계 와 동일하다. ⑷ 별지 목록 12 비교대상발명 2 기재와 같이 공개된 미국특허 제 4,916,002 호( 을 23 호증) 에서는 텅스텐 팁을 제조하는 방법에 관한 것으로서 1 기판( 웨 이퍼) 위에 마스킹층 ( 질화실리콘층 또는 이산화실리콘층 ) 을 제공하는 단계, 2 마스킹층 ( 질화실리콘층 또는 이산화실리콘층 ) 에 개구를 형성하는 단계, 3 개구에 탄성재료 ( 텅스 텐) 를 침착하는 단계의 기술구성을 보여주고 있다. ⑸ 위와 같이 제10항 발명은 제1항 발명의 캔틸레버구조물 제조공정에서 희생기층에 감 광수지(photoresist) 와 같은 마스킹(masking) 재료를 사용함으로써 캔틸레버구조물을 다양한 각도의 정밀한 형상으로 제조하는 방법이라고 할 것인데 비교대상발명 2, 4, 5 에는 레지스트액, 테플론, 질화실리콘층 또는 이산화실리콘층 등의 마스킹 재료를 사용 하여 개구를 형성하고 이에 일정한 재료를 주입하여 부품을 제조하는 방법이 개시되어 있는바, 제10항 발명은 평균적 기술자가 비교대상발명 2, 4, 5 또는 그들의 결합으로부 터 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 진보성을 인정할 수 없다. 다. 청구항 제11항에 관하여 ⑴ 갑 2호증의 기재에 의하면 특허발명 1의 청구항 제11 항( 이하 제11 항 발명 이라 한다) 은 제1항에 있어서 캔틸레버구조물은 한 단부로부터 그 대향 단부로 테이퍼지는것 을 특징으로 하는 방법 인 사실을 인정할 수 있다. 한편 별지 목록 12 비교대상발명 6 기재와 같이 공개된 미국특허 제3,826,984 호( 을 24 호증) 는 전기적 가압접촉을 행하는 멀티프로버 (multiprobers) 에 관한 특허발명으로서 프로브 요소인 접촉핑거의 형태를 테이퍼지게 하는 구성과 그와 같은 테이 퍼 형태를 통하여 얻을 수 있는 효과를 기술하고 있고, 별지 목록 12 비교대상발명 7 기재 와 같이 공개된 미국특허 제4,719,417 호( 을 25 호증) 는 집적회로의 칩을 테스 트하는 프로브 어셈블리에 관한 특허발명으로서 상호접속요소의 단부 를 테이퍼진 니들 로 만든다는 것을 기재하고 있으며, 별지 목록 12 비교대상발명 8기재와 같이 공 개된 일본공개특허공보 특개평 ( 特 開 平 )6-69,294 호( 을 26 호증) 는 집적회로용 시험 프로브 장치에 관한 발명으로서 종래의 텅스텐 니들이나 멤브레인 프로브의 박막도체가 테이퍼진 형상으로 되어 있다는 사실과 테이퍼진 텅스텐 니들이 가지는 효과를 개시하고 있다. ⑵ 따라서 제11항 발명의 특징인 캔틸레버 구조물을 테이퍼진 형상으로 만드는 것은 비 교대상발명 6 내지 8에 개시된 테이퍼진 형상을 캔틸레버 구조물에 적용함으로써 평균 적 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 진보성을 인정할 수 없다. ⑶ 나아가 갑 11호증의 5의 기재와 감정인 000의 감정결과에 의하면 피고의 침해발명 은 캔틸레버 빔부가 기부로부터 팁부를 향하여 폭이 좁아지다가 일정 부분부터는 오히 려 폭이 넓어지는 역테이퍼 형상을 취하고 있는 사실을 인정할 수 있고 이는 팁부가 형 성될 트렌치 홈부분이 빔부의 끝단부에 정확하게 배치되도록 하기 위한 구성이라고 볼 수 있으므로 침해발명의 캔틸레버 구조물은 전체적으로 그 형상이 테이퍼진 것이라 할 수 없어 청구항 제11 항과도 다르다. 390

400 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 라. 청구항 제7항에 관하여 갑 2호증의 기재에 의하면 특허발명 1의 청구항 제7항은 청 구항 제1 항의 종속항으로서 캔틸레버 구조물은 상호접속부품에 브레이징 또는 납땜되 는 것 을 특징으로 하고 있는 사실을 인정할 수 있는데 청구항 제1항 발명의 신규성 또 는 진보성이 인정되지 아니함은 앞서 본 바와 같고, 을 18호증의 기재에 의하면 별지 목록 12 기재 비교대상발명 1에 청구항 제7항이 기술하고 있는 브레이징 또는 납땜과 같은 일반적인 도전성 물질의 결합방법이 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있으므로 청 구항 제7 항은 신규성을 인정할 수 없다. 마. 청구항 제53 항, 제54 항, 제58 항, 제59항에 관하여 ⑴ 갑 2호증의 기재에 의하면 특허발명 1의 청구항 제53 항, 제54 항, 제58 항, 제59항은 청구항 제21항의 종속항인 제51항의 종속항으로서 각 청구항의 내용은 다음과 같은 사 실을 인정할 수 있다. 1) 청구항 제21항 지지기층을 제공하는 단계와, 상기 지지 기층의 제1면에 제거하기에 적절한 해제 재료 를 도포하는 단계와, 상기 지지 기층의 제1면에 마스킹 재료를 도포하고 적어도 상기 해제 재료의 적어도 일부분을 마스킹하는 단계와, 상기 마스킹 재료를 패터닝하여 마스 킹 층을 통해서 선택된 부분을 노출시키는 단계와, 상기 선택된 부분에 탄성 재료를 침 착시켜서 캔틸레버 요소를 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 캔틸레버 요 소의 형성 방법 2) 청구항 제51항 제21 항에 있어서, 상호접속부품을 제공하는 단계와, 상기 상호접속부품을 상기 캔틸레 버요소에 고정시키는 단계도 포함하는 것을 특징으로 하는 방법 3) 청구항 제53항 제51 항에 있어서, 상기 상호접속부품이 상기 캔틸레버 요소에 고정되기에 적합한 접속 구역을 가지는 강성 구조인 것을 특징으로 하는 방법 4) 청구항 제54항 제51 항에 있어서, 상기 상호접속부품이 제2기층에 고정되는 포스트인 것을 특징으로 하 는 방법 5) 청구항 제58항 제51 항에 있어서, 브레이징에 의해 상기 고정이 이루어지는 것을 특징으로 하는 방법 6) 청구항 제59항 제51 항에 있어서, 납땜에 의해 상기 고정이 이루어지는 것을 특징으로 하는 방법 ⑵ 피고의 침해발명이 청구항 제53 항, 제54 항, 제58 항, 제59항을 침해하기 위해서는우 선 그 상위항인 청구항 제21 항을 침해하여야 할 것인바, 피고의 침해발명에서 사용하고 있는 시드층이 청구항 제21 항의 해제 재료에 해당되는지 살펴본다. 갑 2호증의 기재에 의하면 특허발명 1 의 발명의 상세한 설명에서 상기 알루미늄 층은 해제층으로도 작용한다. 적절한 부식제(etchant) 를 이용하여 상기 알루미늄은 차 분적으로 상기 조립체의 다른 재료로 화학적 부식되고, 상기 실리콘 기층(602) 은 단순 391

401 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 히 팽창하여 (pop up) 제6e도에 도시된 바와 같이 사전 제조된 팁 구조물을 각각 갖는 상호접속요소를 구비한 전자 부품을 완성하게 된다 고 기재하고 있는 사실을 인정할수 있는바, 위 사실을 고려하면 청구항 제21항의 해제 재료는 지지 기층상에 도포되고 해 제 재료 위로 포토레지스트 공정 및 도금 공정이 진행되어 캔틸레버 요소 등이 형성된 후 지지 기층인 실리콘 기판과 캔틸레버 요소를 분리시키기 위해 에칭에 의해 제거됨으 로써 지지 기층으로부터 캔틸레버 요소가 떨어져 나가도록 하는 것으로 볼 수 있다. 이에 반하여 갑 13호증의 기재에 의하면 피고의 등록특허 제444,436 호에서는 상 기 희생기판 (10) 상에 후속 도금 공정의 수행을 위한 시드층(Seed layer : 18) 을 형성하 고, 상기 시드층(18) 상에 후속 공정에 의해서 형성될 1 단 빔부(24) 의 형상을 한정하는 제2 보호막 패턴(20) 을 형성한다 고 기재하고 있으며 시드층의 기능과 관련하여 상기 도금 공정을 진행하는 과정에서 시드층은 도금 물질이 제1 보호막 패턴(14) 내부에 쉽게 흡착 충진되도록 하는 시드(seed) 로 기능한다 고 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는 바, 피고의 침해발명에서 사용하고 있는 시드층은 빔부를 형성함에 있어 전기도금 공정 이 원활하게 진행되도록 할 목적으로 도포되는 것이어서 청구항 제21항이 기재하고 있 는 해제 재료로 볼 수 없다. ⑶ 따라서 피고의 침해발명은 청구항 제21항의 해제 재료를 도포하는 단계를 포함하지 않으므로 청구항 제21 항을 침해한다고 볼 수 없고, 청구항 제21항의 종속항인 청구항 제53 항, 제54 항, 제58 항, 제59 항을 침해하지 않는다. 4. 특허발명 2의 침해 주장에 대한 판단 가. 청구항 제1항에 관하여 ⑴ 은 갑 4호증의 기재에 의하면 특허발명 2의 청구항 제1 항( 이하 제1 항 발명 이라 한다) 1 전자부품의 단자에 가압 접속을 수행하기 위한 단부를 갖는 상호 접속요소를 제 조하기 위한 방법에 있어서, 전자부품의 접촉 팁 구조체를 희생기판 상에 예비 제조하 는 단계( 구성요소 1), 2 상기 접촉 팁 구조체와는 별도의 공정으로 제조된 상호 접속요 소의 단부에 접촉 팁 구조체를 결합시키는 단계( 구성요소 2), 3 접촉 팁 구조체가 상 호 접속요소의 단부에 결합된 후 희생기판을 제거하여 상기 단부에 결합된 예비 제조된 접촉 팁 구조체를 갖는 팁형 상호 접속요소를 형성하는 단계( 구성요소 3) 로 이루어져 있는 사실을 알 수 있다. 제1항 발명의 구성요소 1은 비교대상발명 9 에서 상호 접속요소를 제작하기 위 한 방법에 있어서, 희생기층 상에서 팁 구조물을 사전 제작하는 단계, 비교대상발명 10 에서 탄성 접점 구조물을 제작하기 위한 방법에 있어서, 제거 가능한 부재 상에서 접점 선단을 사전 제작하는 단계, 비교대상발명 11 에서 복합 상호 접속요소를 제조하는 방 법에 있어서, 희생기층 상에서 팁 구조물을 사전 제작하는 단계 와 대응되는데, 특허발 명 2의 명세서에 의하면 제1 항 발명의 접촉 팁 구조체는 종래의 반도체 공정 기술( 예, 사진석판술, 증착 등) 을 이용하여 희생기판 상에서 예비 제조되는 것임을 알 수있고, 비 교대상발명 9 의 팁 구조물은 희생기층의 표면 상에서 마스킹, 에칭, 도금 등의 반도체 공정을 이용하여 형성되는 것이며, 비교대상발명 10의 접점 선단은 제거 가능한 부재의 392

402 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 표면에서 마스킹, 에칭, 도금 등의 반도체 공정에 의하여 형성되는 것이고, 비교대상발 명 11 의 팁 구조물은 희생기층 상에서 마스킹, 에칭, 증착 등의 반도체 공정에 의하여 형성되는 것이므로 위 발명들의 대응되는 단계는 서로 동일하다. 제1항 발명의 구성요소 2는 비교대상발명 9 에서 상호 접속요소의 단부를 팁 구 조물에 장착시키는 단계, 비교대상발명 10 에서 탄성 접점 구조물의 단부를 접점 선단 에 결합시키는 단계, 비교대상발명 11 에서 복합 상호 접속요소의 단부를 팁 구조물에 장착시키는 단계 에 대응되는데, 특허발명 2의 명세서에 의하면 제1항 발명의 상호 접속 요소는 접촉 팁 구조체와는 별개의 공정으로 제조되어 그 단부에 접촉 팁 구조체가 납 땜, 도금 또는 도전성 접착제에 의하여 결합되는 것임을 알 수 있고, 비교대상발명 9의 상호 접속요소는 코어요소를 팁 구조물 상에 납땜 등에 의하여 접합하고 탄성 특성을 갖는 경질 재료층을 오버코팅하여 복합 상호 접속요소로 형성되는 것이고, 비교대상발 명 10의 탄성 접점 구조물은 와이어 스템을 접점 선단에 결합시키고 탄성의 니켈재료로 오버코팅하여 제조되는 것이며, 비교대상발명 3의 복합 상호 접속요소는 그 단부를 팁 구조물 상에 납땜 등에 의하여 결합하는 것이므로 위 발명들의 대응되는 단계는 서로 동일하다. 제1항 발명의 구성요소 3은 비교대상발명 9 에서 상호 접속요소의 단부가 팁 구 조물에 장착된 후 희생기층을 제거하여 사전 제작된 팁 구조물을 갖는 상호 접속요소를 형성하는 단계, 비교대상발명 10 에서 탄성 접점 구조물의 단부가 접점 선단에 결합된 후 제거 가능한 기판을 제거하여 사전 제작된 접점 선단을 갖는 탄성 접점 구조물을 형 성하는 단계, 비교대상발명 11 에서 복합 상호 접속요소의 단부가 팁 구조물에 장착된 후 희생기층을 제거하여 사전 제작된 팁 구조물을 갖는 복합 상호 접속요소를 형성하는 단계 에 대응되는데, 특허발명 2의 명세서에 의하면 제1항 발명의 상호 접속요소는 그 단부에 접촉 팁 구조체를 결합시킨 후 화학적 에칭 공정에 의하여 희생기판을 선택적으 로 제거하여 제조가 완료되는 것임을 알 수 있고, 비교대상발명 9의 상호 접속요소는 그 단부를 팁 구조물 상에 장착한 후 희생기층을 선택적인 화학적 에칭 등의 공정에 의 하여 제거하여 제작되는 것이고, 비교대상발명 10의 탄성 접점 구조물은 그 단부를 접 점 선단에 결합시킨 후 제거 가능한 부재를 용해시키는 방법 등의 적절한 공정에 의하 여 제거하여 제조되는 것이며, 비교대상발명 11의 복합 상호 접속요소는 그 단부를 팁 구조물에 결합시킨 후 희생기층을 화학적으로 부식시켜 제작되는 것이므로 위 발명들의 대응되는 단계는 서로 동일하다. ⑵ 따라서 제1항 발명은 그 기술구성이 비교대상발명 9 내지 11과 동일하여 신규성을 인정할 수 없다. 나. 청구항 제7항에 관하여 갑 4호증의 기재에 의하면 특허발명 2의 청구항 제7 항( 이하 제7 항 발명 이라 한다) 은 제1항 발명에 사용시 전자부품의 대응되는 단자와 함께 접촉 팁 구조체에 의해 형성되 는 전기적 가압 접속을 향상시키는 기하학적 접촉 특징부를 접촉 팁 구조체의 표면에 제공하는 단계를 더 부가한 종속항이고 그 명세서에 의하면 제7항 발명은 상호접속요소 393

403 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 의 접촉 팁 구조체의 표면에 기하학적 접촉 특징부를 형성시킴으로써 전자부품 단자와 신뢰성 있는 가압 접속을 이루기 위한 것임을 알 수 있으나, 비교대상발명 9, 10에 팁 구조물의 표면에 역 피라미드 형태의 기하학적 돌출부분 (404, 904) 이나 단일의 돌출부 분(446, 946) 을 형성시켜 전자부품 단자로의 신뢰성 있는 전기적 접속을 수행하도록 하 는 기술이 개시되어 있으므로 제7항 발명과 비교대상발명 9, 10은 모두 전자부품의 단 자 상에 접촉되는 상호 접속요소의 팁 구조체의 표면에 기하학적 형상의 접촉부를 형성 시킴으로써 신뢰성 있는 가압 접속을 이룰 수 있는 기술이라는 점에서 그 구성과 그에 따른 작용효과가 서로 동일하므로 제7항 발명은 비교대상발명 9, 10과 동일한 것이어서 신규성을 인정할 수 없다( 그렇지 않다 하더라도 비교대상발명 9, 10에 개시된 팁 구조 물의 표면에 역 피라미드 형태의 기하학적 돌출부분이나 단일의 돌출부분을 형성시키는 기술을 단순히 변형함으로써 평균적 기술자가 용이 하게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성을 인정할 수 없다). 다. 청구항 제9항에 관하여 ⑴ 갑 4호증의 기재에 의하면 특허발명 2의 청구항 제9 항( 이하 제9 항 발명 이라 한다) 은 제7항 발명의 기하학적 접촉 특징부를 절두형 피라미드 형태인 것으로 한정한 종속 항이고 그 명세서에 의하면 제9항 발명은 상호 접속요소의 단부에 형성되는 기하학적 접촉 특징부를 절두형 피라미드 형태로 형성시킴으로써 전자부품 단자와 신뢰성있는 가 압 접속을 향상시킬 수 있도록 하는 것을 알 수 있는바, 비교대상발명 9, 10의 상호 접 속요소의 단부에 장착된 팁 구조물에는 역 피라미드 형태의 돌출부분이나 단일의 돌출 부분이 형성되어 있어 그 대응되는 구성이 서로 다르고 그에 따른 효과에서도 차이가 있어서 제9항 발명은 비교대상발명 9, 10과 동일하지 않으므로 비교대상발명 9, 10에 비하여 신규성이 있다고 볼 수 있다. 그런데 비교대상발명 5 에는 테스트 프로브의 접촉요소 (40, 42) 의 자유단부가 원뿔, 절두형 원뿔, 피라미드 또는 절두형 피라미드 형상으로 이루어져 있어 전자부품의 단자 표면에 가압 접촉시 신뢰성 있는 전기적 접속을 수행하기 위한 기술( 을 22호증의 컬럼 3, 6, 도면 제1 내지 9 도 참조) 이 개시되어 있으므로 상호 접속요소의 단부에 장착되는 접촉 팁 구조체 표면에 절두형 피라미드가 형성된 것을 특징으로 하는 제9항 발명은 비 교대상발명 9, 10에 개시된 상호 접속요소의 팁 구조물의 표면에 기하학적형상의 접촉 부를 형성시킨 기술과 비교대상발명 5에 개시된 접촉부를 절두형 피라미드 형상으로 형 성하는 기술을 단순히 결합시킴으로써 평균적 기술자가 용이하게 발명할수 있으므로 그 진보성을 인정할 수 없다. ⑵ 나아가 감정인 000의 감정결과에 의하면 침해발명의 접촉 특징부는 절두형 피라미 드 형상의 변형된 구조로서 전체적으로 기둥모양을 하고 있으며 팁의 상부가 다면형의 모양을 하고 있는 팁부 단부가 라운딩 처리된 기둥 형상의 형태를 하고 있는 사실을 인 정할 수 있는바, 위와 같은 다면형 구조체는 단순한 절두형 피라미드 구조체에 비하여 기계적인 접촉 특성이 다를 수 있으므로 침해발명은 제9항 발명의 절두형 피라미드와 구성이 상이하여 이를 침해한 것이 아니다. 394

404 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 라. 청구항 제15항에 관하여 갑 4호증의 기재에 의하면 특허발명 2의 청구항 제15 항( 이하 제15 항 발명 이라 한 다) 은 제1항 발명의 상호 접속요소가 전자부품의 표면으로부터 연장하는 도전성 받침대 인 것으로 한정하는 종속항인데 비교대상발명 9 내지 11에는 상호 접속요소가 전자부품 의 표면 상에서 연장되는 도전성 와이어로 형성되는 기술이 개시되어 있으므로 제15항 발명은 비교대상발명 9 내지 11 과 동일하여 그 신규성을 인정할 수 없다. 마. 청구항 제16항에 관하여 갑 4호증의 기재에 의하면 특허발명 2의 청구항 제16 항( 이하 제16 항 발명 이라 한 다) 은 제1 항 발명, 제15항 발명의 종속항으로서 제1 항 발명의 구성요소인 접촉 팁 구조 체 가 긴 형태인 것을 특징으로 하고 있는 사실을 인정할 수 있다. 제1 항 발명, 제15항 발명이 신규성이나 진보성이 인정되지 아니함은 앞서 본 바와 같고 제16항 발명은 제15 항의 종속항으로서 접촉 팁 구조체가 긴 형태 인 것으로 한정 하는 특징이 있을 뿐인데 긴 형태 의 의미가 불명확하여 권리범위를 특정할 수 없으며 긴 형태 라는 것이 단면적에 비해 길이가 긴 형상을 의미한다고 인정하더라도 별지목록 12 기재 비교대상발명 1 의 접촉패드, 비교대상발명 2 의 캔틸레버 암, 비교대상발명 3의 캔틸레버가 모두 긴 형태로 되어 있으므로 16항 발명은 비교대상발명 1 내지 3에 개시 된 캔틸레버 구조물의 형상으로부터 평균적 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므 로 진보성을 인정할 수 없다. 바. 청구항 제17항에 관하여 갑 4호증의 기재에 의하면 특허발명 2의 청구항 제17 항( 이하 제17 항 발명 이라 한 다) 은 제1항 발명의 종속항으로서 제1항에 있어서 한 단부와 다른 단부를 갖는 각각의 긴 접촉 팁 구조체의 형태로 희생 기판 상에 접촉팁 구조체를 제조하는 단계를 더 포함 하는 것을 특징으로 하고 있는 사실을 인정할 수 있다. 제1항 발명의 신규성이 인정되지 아니함은 앞서 본 바와 같고 제17항 발명에서도 접촉 팁 구조체가 길다는 표현이 포함되어 있어 그 길이에 대한 특정이 명확하지 않아 권리 범위를 특정할 수 없으며 긴 형태 라는 것이 단면적에 비해 길이가 긴 형상을 의미한다 고 인정하더라도 접촉 팁 구조체를 캔틸레버 구조물의 형태로 제조하는 것은 별지 목록 12 기재 비교대상발명 1 내지 3에 공지되어 있으므로 17항 발명은 비교대상발명 1 내지 3 과 비교하여 신규성을 인정할 수 없다. 사. 청구항 제25항에 관하여 갑 4호증의 기재에 의하면 특허발명 2의 청구항 제25 항( 이하 제25 항 발명 이라 한 다) 은 제1항 발명의 종속항으로서 제1항에 있어서 접촉 팁 구조체는 긴 형태이고 한 단 부로부터 대향 단부로의 제1방향으로 테이퍼지는 것을 특징으로 하고 있는 사실을 인정 할 수 있다. 제1항 발명의 신규성이 인정되지 아니함은 앞서 본 바와 같고 제25항 발명에서도 접촉 팁 구조체가 길다는 표현이 포함되어 있어 그 길이에 대한 특정이 명확하지 않으며 접 촉 팁 구조체가 테이퍼지는 방향에 있어서 제1방향이 어느 방향인지도 명확하지 않아 395

405 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 권리범위를 특정할 수 없고 앞서 본 바와 같이 캔틸레버 구조물이 테이퍼지는 것은 비 교대상발명 6 내지 8에 개시된 테이퍼진 형상으로부터 평균적 기술자가 용이하게 발명 할 수 있으므로 진보성을 인정할 수 없다. 또한 앞서 본 바와 같이 침해발명은 캔틸레버 빔부가 기부로부터 팁부를 향하여 폭 이 좁아지다가 일정 부분부터는 오히려 폭이 넓어지는 역테이퍼 형상을 취하고 있으므 로 청구항 제25 항과도 다르다. 5. 결 론 그렇다면 특허 발명 1의 청구항 제7, 10, 11항과 특허발명 2의 청구항 제9, 16, 17, 25 항은 신규성 또는 진보성 결여의 무효사유가 있으므로 그 특허권에 기초한 원고의 이 사건 특허권 침해금지는 권리남용에 해당하여 허용되지 않고 피고의 침해발명은 특허발 명 1의 청구항 제53, 54, 58, 59항을 침해하지 아니하므로 결국 원고의 청구는 이유 없 어 이를 기각한다 5. 검토의견 1. 특허 제 호는 특허심판원 및 특허법원은 청구항에 기재된 발명의 해석 여부 에 있어 발명의 상세한 설명 및 도면의 기재의 설명을 끌어와 청구범위의 기재를 인정 함으로서, 청구항에 기재된 발명과 비교대상발명과 비교하여 발명의 신규성, 진보성을 인정하였으나 대법원 판결에서 특허의 요건을 판단하기 위한 발명의 기술구성은 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위의 기재를 기초로 확정하여야 하며 발명의 상세한 설명이 나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다 ( 대법원 선고 2007후 807 판결, 선고 2004후 776 판결 등 참조) 는 기준을 제시하면서 청구항 제1항은 상호 접속요소 및 캔틸레버 구조물이 탄성 변형되는지 여부, 별도의 분리된 공정으로 제작되는지 여부, 제조 과정에 전자부품이 개재되는지 여부와 관계없이 이러한 점들을 모두 포함하는 기술 구성임이 특허청구범위 의 기재 자체에 의하여 명백하므로, 이 사건 청구항 제1항 발명의 위 기술구성들을 그 상세한 설명이나 도면의 기재에 의하여 제한 해석할 수는 없다고 하였다. 따라서 대법원은 청구항 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2, 10에 각 대응되는 구성이 포 함되어 있고 그 우선권주장일 전에 공지된 구성이라고 할 것이고, 설령 그렇지 않더라 도 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2, 10의 각 대응 구성을 결합하여 용이 하게 발명할 수 있다고 할 것으로 이 사건 제1항 발명의 기술 구성을 잘못 확정함으로써 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명들에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하고, 이를 전제로 하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2, 4, 6 내지 13 및 20항의 신규성 및 진보성도 부정되지 않는다고 판단하면서 원심판결에는 특허청구범위 의 해석 및 발명의 신규성진보성에 관한 법리를 오해한 위법이 있고, 이는 판결 결과에 영향을 미쳤음이 분명하다고 판결하였다. 2. 특허 제 호은 특허심판원 심결에서 청구항 제1-86 항은 인용발명 1 내지 인용 396

406 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 발명 6과 동일하지 않고 구성의 곤란성 및 목적의 특이성 및 효과의 현저성이 인정되므 로 진보성이 인정되며, 청구범위기재에 있어 상세한 설명 기재 및 청구항 기재 자체로 충분한 것으로 기재불비 사항 아니다 라고 결론지었으나 특허법원은 청구항 제35항은 비교대상발명 1 내지 4 와 기술 분야 및 목적이 동일하며, 청구항 제35항은 발명은 멤스 타입의 탐침 카드 조립체로 구체적으로 한정하여 해석할 수 없다고 하였으며 청구항 제 35항 발명은 비교대상발명 1 내지 4 와 기술 분야가 동일하고, 그 중 비교대상발명 1 내 지 3 과는 목적이 실질적으로 동일하며, 구성에 있어서 이 사건 청구항 제35항 발명의 구성요소 1은 비교대상발명 1 내지 4 의 대응되는 구성과 실질적으로 동일하고, 구성요 소 2, 3은 비교대상발명 2, 4의 대응되는 구성과 실질적으로 동일하거나 주지 관용 기 술을 결합하여 그 구성의 변경이 가능한 것이며, 구성요소 4는 비교대상발명 1, 3과 동 일하므로, 이 사건 제35항 발명은 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1, 3과 비교대상발명 2, 4의 결합으로부터 용이 하게 발명할 수 있는 것으로 인정된다고 하였다. 대법원 판결 역시 비교대상발명 2 에서의 검사기판 (2) 의 상부 표면에 형성된 배선패턴 (5a) 사이의 간격을 하부 표면에 형성된 배선패턴 (5b) 의 단부에 장착된 돌기전극 (14) 사 이의 간격에 비하여 더 크게 한 구성, 비교대상발명 4 의 피치 확대용 기판(101) 과 동 일한 구성이므로 이 또한 공지된 구성에 해당하는 것으로 이 사건 특허 발명의 청구항 제35 항는 이러한 공지된 구성을 조합 또는 결합한 발명이라고 할 수 있다고 하였다. 또한 미국특허공보 제5,355,079 호( 갑 제10 호증) 에는 이 사건 특허발명의 청구항 제35항 과 같은 기술 분야인 집적회로 장치를 검사하기 위한 프로브 조립체 가 개시되어 있고, 여기에는 전체적 평면성을 조절하는 기능을 수행하는 구성(4 개의 평행조절나사 S1~S4) 및 국부적 평면성을 조절하는 구성( 스프링 접촉 핑거 F) 이 유기적으로 결합된 기술이 기재되어 있어, 탐침 카드 조립체 분야에서의 통상의 기술자라면 비교대상발명 4를 기 초로 하여 여기에 비교대상발명 1, 3 또는 갑 제10호증에 개시된 전체적 평면성을 조절 하는 구성을 용이 하게 결합할 수 있다고 보아야 할 것이며, 청구항 제35항은 전체적 평면성을 달성하는 구성과 국부적 평면성을 달성하는 구성을 유기적으로 결합함으로써 전체적으로 탐침 요소와 반도체 웨이퍼 전극패드 간의 전기적 접촉을 보다 확실하게 한 다는 작용효과가 있다고 할 수 있으나, 이러한 효과는 위 각각의 구성의 결합으로부터 예측되는 결과를 넘는 현저한 효과라고 보기 어려울 뿐 아니라, 갑 제10 호증 상의 프 로브 조립체 가 달성하는 효과와 별다른 차이도 없어 보인다고 판시하면서 진보성을 부 정하였다. 3. 특허 호건은 특허심판원에서 청구항 제1-35 항은 인용발명 1 내지 인용발명 9 와 동일 하지 않고 구성의 곤란성 및 목적의 특이성 및 효과의 현저성이 인정되므로, 진 보성이 인정되며 청구범위 기재는 상세한 설명 기재 및 청구항 기재 자체로 충분한 것으 로 기재불비 사항이 아니다 라고 하였으나, 특허 법원은 발명의 신규성 내지 진보성 구 비 여부를 판단하는 대상이 되는 특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부 한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재 397

407 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없 는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장 해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만 으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제 한 해석할 수는 없다( 대법원 선고 96후1118 판결 참조) 는 기준을 제시하면 서 특허청구범위의 해석을 제한적으로 해석하여 청구항 제13항은 발명을 멤스 타입의 탐 침카드 조립체로 구체적으로 한정하여 해석할 수 없다고 명시하였으며, 복수의 선행기술 문헌의 결합에 의한 진보성 판단시 선행기술문헌에 그와 같이 조합하면 특허 발명에 이 를 수 있다는 동기가 제시되어야 하는데 이 사건의 비교대상발명들은 이 사건 발명에 이 르는 조합이 전혀 시사되어 있지 않거나 서로 결합하는 것이 부적절하므로 비교대상발명 들의 조합에 의하여 이 사건 발명의 진보성을 부정할 수는 없다는 피고의 주장에 이미 공지된 구성요소들이 목적 및 과제를 달성하기 위해 이미 공개된 선행기술들을 분석하고 그 기술들이 기술분야 및 목적에 있어 상호 동떨어진 것이 아닌 한 그러한 기술들을 결 합하여 원하는 목적을 달성하기 위하여 노력하여야 할 것인바, 앞에서 본 바와 같이 기 술분야 및 목적이 동일한 비교대상발명들을 비교분석 후 필요에 따라 이들을 결합하는 것은 이 사건 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 당연히 기대할 수 있는 것이고, 비교대상발명들에 이들을 결합할 동기가 제시되어 있지 않다는 이유만으로 그 결합이 용이하지 않다고 단정할 수는 없다고 하는 판단 기준을 제시하면서 청구항 제 13항은 비교대상발명 1 내지 4와 실질적으로 동일하거나 주지 관용기술의 적용에 불과한 것이며 효과도 달성할 수 있음은 자명한 것으로 본 건의 청구항 제1 항, 13 항, 27항은 비 교발명 1 내지 4 와 목적 및 효과가 동일하여 진보성이 부정된다고 하였다. 대법원 역시 특허법원의 판결을 그대로 인용하여 이 사건의 진보성을 부정하였다. 어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에 는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되 는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각 각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어 서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당 시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자( 이하 통상의 기술자 라고 한 다) 가 용이 하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허 발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다 라고 기준을 제시하면서 특허발명의 청구항 13 은, 그 기술구성 및 명세서 전체에 비추어 보면, 종래기술인 탐침 카드의 표면으로부터 398

408 붙임 4. 파이컴 사건 관련 판례 캔틸레버 비임으로 연장된 복수개의 텅스텐 니들로 구성된 탐침 카드 조립체 와 같이 탐침 카드 자체에 탐침 요소를 배치하는 것이 아니라, 탐침 카드와 별도로 반도체 장치 를 탐침 검사하기 위한 복수개의 프리스탠딩 탄성 탐침 요소를 갖는 지지기층 을 배치 하는 한편, 탐침 카드의 배향변경 없이 탐침 카드에 대하여 지지기층의 배향을 변경시 키는 구성을 채택한 점에 기술적 특징이 있다. 그와 같은 구성을 채택한 결과 탐침의 탄성만으로 탐침 카드와 웨이퍼 표면의 전체적 평면성 결여( 탐침 팁 전체의 평면이 기 울어진 것) 및 국부적 평면성 결여( 웨이퍼 표면에 배치된 결합패드에 국부적인 높낮이 차이 등이 존재하는 경우) 에 의한 공차(tolerance) 를 모두 보상하였던 종래기술 ( 텅스텐 니들형 탐침 카드) 과 달리, 전체적 평면성 결여에 의한 공차는 지지기층의 배향을 조정 하여 보상하고, 국부적 평면성 결여에 의한 공차는 프리스탠딩 탄성 탐침 요소에 의하 여 보상하도록 하여, 전체적 구조 내에서 전체적 평면성과 국부적 평면성을 동시에 달 성하는 효과가 있으며, 청구항 13 항의 프리스탠딩 탄성 탐침 요소 자체는 이 사건 특 허발명의 종래기술에 개시된 캔틸레버 비임 구조의 탐침 요소, 원심이 적법하게 채택 한 갑 제7 호증( 공개된 일본 공개특허공보 특개평 호) 상의 캔틸 레버 형상의 접촉자(13), 또는 비교대상발명 4 의 포고핀(105) 또는 미세핀(205) 과 동 일한 것이므로 이 역시 공지된 구성에 해당하는 것으로 청구항 조합 또는 결합한 발명이라고 할 수 있어 청구항 13항은 공지된 구성을 13 의 진보성을 부정하였다. 특허 제 호 건의 경우 특허심판원의 특허청구범위 제1-71항은 인용발명 1-9 와 동일하지 않고, 또한, 인용발명들에 의하여 그 구성의 곤란성이 인정되고, 또한, 목 적의 특이성 및 효과의 현저성이 인정되므로, 당업자가 용이 하게 발명할 수 있다고 할 수 없는 것으로 진보성을 인정한다는 심결에 대해 특허법원은 발명의 신규성 내지 진보 성 구비 여부를 판단하는 대상이 되는 특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서 에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정 할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장 해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범 위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위 의 기재를 제한 해석할 수는 없다( 대법원 선고 96후1118 판결 참조) 는 기 준을 제시하면서 청구항 제35항 발명은 멤스 타입의 탐침 카드 조립체로 구체적으로 한 정하여 해석할 수 없으며, 청구항 제35항은 비교대상발명 1 내지 4 와 기술분야 동일, 목적 동일하며 탐침 카드 조립체에서 피 검사체인 반도체 웨이퍼의 전극 패드에 접촉되 는 탐침 요소를 프리 스탠딩 탄성 접촉 구조물 로 형성하는 것은 주지 관용 기술에 불 과하다 할 것이며 청구항 제35항 발명의 구성에 이를 수 있는 비교대상발명들의 결합 구성 역시 동일한 효과를 달성할 수 있음은 자명한 것으로 진보성을 부정하였다. 대법원은 특허법원의 판결을 지지하면서 이 사건의 초소형 전자 상호 접속요소용 접촉 팁 구조체와 그 제조방법 은 비교대상발명들로부터 용이 하게 발명할 수 있는 것으로 그 진보성이 부정된다고 판단하였다. 399

409 편 집 자 총 괄 전자심사과 과 장 장 완 호 간 사 전자심사과 서기관 조 지 은 위 원 전자심사과 사무관 나 선 희 사무관 사무관 사무관 박 노 춘 손 준 영 이 백 수 고품질 심사 심판을 지향하는 진보성 판단 기준에 관한 연구 보고서 발 행 일 : 2009년 3월 발 행 처 : 특허청 전기전자심사국 대전광역시 서구 선사로 139 문 의 : 전기전자심사국 전자심사과 TEL : 042) FAX : 042) ISBN