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3 발 간 등 록 번 호 고품질 심사 심판을 지향하는 진보성 판단 기준에 관한 연구 보고서 특 허 청 전기전자심사국 전 자 심 사 과

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5 발 간 사 특허청은 국가의 기술 경쟁력을 높이고 세계가 인정하는 최강의 지식재산강국을 구현하기 위해 끊임없는 개혁과 혁신을 추진하고 있으며 그 일환으로 국내적으로는 세계 최고의 특허심사품질 달성 및 고객중심의 심사 서비스 제공을 위해 노력하고 있으며 국제적으로는 우리나라가 포함된 특허선진 노력을 기울이고 있습니다. 5극 체제의 정립을 위해 다각적인 특히, 특허심사품질을 높이고 심사의 효율성 제고를 위한 노력은 우리나라뿐만 아니라 유럽, 미국, 일본 등 주요 선진 특허청에서도 더욱 가속화되고 있으며 국가간의 특허심사하이웨이제도 등을 통하여 특허심사에서도 국가간 협력을 더욱 강화하는 추세로 나타나고 있습니다. 지식재산권의 후발 주자인 우리나라가 지식재산권 선진국에 조기 진입하기 위해서는 심사기준을 선진국 수준으로 정비하고 국제적으로 조화되는 심사기준을 구축하여 심사품질을 세계가 신뢰하는 수준으로 향상시키는 것이 우선적으로 선행되어야 할 것입니다. 본 연구는 이러한 요구에 부응하여 우리나라 심사기준의 국제화 및 선진화의 방향을 제시하고 심사의 질 향상을 제고할 목적으로 미국, 유럽, 일본 및 우리나라의 진보성 판단기준을 비교 분석하고 최근 법원의 판례 동향 등을 조사하여 국제적으로 조화된 진보성 판단을 위한 방향 및 정책적 시사점을 도출하여 제시하였습니다. 이 보고서가 우리나라의 심사제도 선진화에 기여하고 국제적으로 통일화된 심사기준을 정립하는 밑거름이 되길 바라며 심사의 일관성 제고를 통한 심사의 질 향상에도 조금이라도 도움이 되기를 기대합니다. 2009년 3월 전기전자심사국장 박 종 효

6 목 차 목 차 고품질 심사 심판을 지향하는 진보성 판단 기준에 관한 연구 보고서 CONTENTS 제1 장 서 론 1 제1 절 연구 목적 3 제2 절 연구 방법 및 연구 범위 4 제2장 3 극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 5 제1절 3 극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 7 1. 미국 특허청의 진보성 판단 기준 및 판례 동향 7 (1) 서 론 7 1) 특허법 체계 7 2) 특허정책 7 3) 개요 9 (2) 관련 규정 11 1) 의의 11 2) 내용 12 (3) 비자명성 판단 13 1) 기본적인 판단 방법 13 2) 구체적인 판단 방법 20 3) 비자명성 판단시 유의 사항 23 (4) 주요 판례 26 1) Graham 판결 26 2) KSR 판결 30 (5) 우리 청과 미국 특허청의 진보성 판단 차이 EPO 의 진보성 판단 기준 및 판례 동향 40 (1) 서 론 40 (2) 관련 규정 41 1) 선행 기술 41 2) 당업자 42 (3) 진보성 판단 43 1) 기본 원칙 43 2) 진보성 판단 방법 44 i

7 목 차 (4) 진보성 판단시 유의 사항 54 1) 선행 기술 인용시 유의 사항 54 2) 진보성 판단시 유의 사항 55 3) 진보성 판단에서의 2 차적 지표 56 (5) 쟁점별 EPO 심판부 심결 예 58 (6) 결 론 일본 특허청의 진보성 판단 기준 및 판례 동향 73 (1) 서 론 73 (2) 일본 특허법에 있어서의 진보성 개념과 관련 규정 73 1) 진보성 판단에 관한 관련 규정 74 (3) 진보성 판단에 대한 심사 기준 75 1) 진보성 판단의 대상이 되는 발명 75 2) 진보성 판단의 접근 방법 75 3) 재판소에서의 진보성 판단 순서 77 (4) 진보성 판단에 관계하는 주요 요건 및 적용 기준 78 1) 진보성 판단에 관계하는 주요 요건 78 2) 조합 발명 78 3) 기능 특성 등에 의한 물건의 특정을 포함한 청구항에 관한 취급 85 4) 제조 방법에 의한 생산물의 특정을 포함한 청구항에 관한 취급 86 5) 진보성의 판단시 유의 사항 86 (5) 일본 특허청의 특허법의 개정에 따른 진보성 판단의 기준 변화 88 1) 일본 특허법의 진보성 판단에 대한 견해 88 2) 일본 특허법의 개정에 따른 진보성 판단 기준의 변화 90 (6) 진보성 관련 쟁점별 주요 판례 91 (7) 결 론 150 제2 절 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 특허 제도의 발전 특허법에 있어서의 진보성 개념과 관련 규정 152 (1) 진보성 판단에 관한 관련 규정 진보성 판단에 대한 심사 기준 154 (1) 진보성 판단의 대상이 되는 발명 154 (2) 진보성 판단의 기본 원칙 154 ii

8 목 차 4. 진보성 판단시 유의 사항 158 (1) 선행기술 인용시 유의 사항 158 (2) 진보성 판단시 유의 사항 159 제3절 우리청과 주요 3 극 특허청의 진보성 판단 기준의 비교 분석 서 론 미국, EPO, 일본, 우리청의 특허법에 있어서 특허의 진보성에 대한 견해의 차이 진보성 판단 규정에 대한 제정법상의 차이 및 적용 기준의 차이 163 (1) 각국의 진보성 판단에 대한 용어상의 차이 163 (2) 진보성 판단에 대한 방법상의 차이 163 (3) 진보성 판단 규정에 대한 역사적 변화 진보성 판단에 대한 일반적인 기준 및 구체적인 판단 기법 165 (1) 진보성 판단에 대한 일반적인 기준 165 (2) 진보성 판단을 위한 기본 요소 조합 발명에 있어서 진보성에 대한 구체적인 판단 기법 168 (1) 진보성 인정 여부를 위한 동기 부여 168 (2) 진보성 인정 여부와 유리한 효과 170 (3) 이차적 고려요소 결 론 172 제3 장 심결, 판결을 통해 본 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 175 제1 절 쟁점별 사례를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 수치한정 발명 파라미터 발명 공지 기술을 전용한 발명 공지 기술을 단순 설계 변경 또는 치환한 발명 복수의 구성 요소로 이루어진 발명 인용 발명들의 수집, 종합한 것에 불과한 것으로 이루어진 발명 결합의 곤란성 및 효과의 현저성에 관한 발명 새로운 효과의 발생 여부, 효과의 증진에 관한 발명 인용 발명과 주지 관용 기술의 결합에 관한 발명 공지 기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승 효과에 관한 발명 215 iii

9 목 차 제2절 심급별 판결 결과를 통해 본 진보성 판단 기준에 대한 고찰 기능식 청구항에 관한 발명 수치 한정 발명 파라미터 발명 청구범위 해석에 관한 발명 인용 문헌들의 결합에 의한 구성의 곤란성 및 효과의 현저성에 관한 발명 비즈니스 (BM) 관련 발명 파이컴 대 폼팩터사 사건 291 제4 장 진보성 판단에 대한 시사점 및 정책적 건의 303 제5 장 결 론 311 붙임 1. 진보성 판단 관련 EPO 심판부 심결문 63 붙임 붙임 붙임 2. EPO 조직 구조 EPO 심사절차 파이컴 사건 관련 판례 317 참고문헌 316 iv

10 목 차 고품질 심사 심판을 지향하는 진보성 판단 기준에 관한 연구 보고서 제1장 서 론 제1절 연구 목적 제2절 연구 방법 및 연구 범위 1

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12 제1절 연구 목적 제1장 서 론 제1절 연구 목적 특허제도에 있어서 진보성은 출원된 발명이 독점 배타적인 권리를 받을 가치가 있는 것인지 즉, 특허받을 자격이 있는 것인지 여부를 평가하는데 있어 가장 핵심적인 요소 이다. 진보성 판단 기준이 높은 경우 특허를 취득하기 어려운 반면 강한 권리를 보장받을 수 있다는 장점이 있다. 반대로 진보성 판단 기준이 낮은 경우 특허를 용이 하게 취득 할 수 있는 반면 무가치한 기술을 특허받으므로써 특허 분쟁 등 예상치 못했던 중대한 문제를 야기 시킨다는 단점이 있다. 따라서 전 세계적으로 지적 재산권의 주요 국가로 일컬어지는 미국, EPO, 우리나라, 일본 등은 오래전부터 보다 강력하고 안정적인 특허권을 취득하기 위해 보다 객관적이 고 일관성이 보장된 통일화된 진보성 판단 기준이 마련 되길 희망해 왔다. 이와 같은 의지를 반영하고자 하는 일환으로 최근의 미국 특허청의 진보성 판단은 2007년 연방 최고 법원의 KSR international Co. v. Teleflex Inc., et al 판결로 인해 그 기준이 더욱 엄격해지는 커다란 변화를 가져왔으며 1), 일본 특허청의 경우 2007년 3 월 진보성 등에 관한 각국 운용 등 조사 연구 보고서 를 작성하는 등 출원의 질 향상을 위한 진보성 등 심사 실무의 비교 연구에 대한 심도 높은 연구를 계속하고 있다. 2) 우리청은 특허 선진 IP5 개국 진입을 위한 심사품질향상을 위해 심사실무에 있어 심사관 멘토링 실시, 써치능력의 강화 및 써치시스템의 개선 을 위한 노력하고 있다. 그러나 현재는 각 국가에 따라 진보성 판단 실무에 있어 거시적인 입장에서는 동일 범주의 형식 및 입장을 취하고 있으나 각각의 있다. case별 적용에 있어서는 미차를 보이고 본 연구보고서에서는 지식재산권 주요국가로 일컬어지는 미국, EPO, 우리나라, 일 본에 있어 특허 출원된 발명에 대해 진보성과 관련된 사항들을 각국의 진보성 판단 규 정 및 운용상황, 판례들을 통해 살펴보고, 상호 비교하여 각각의 공통점 및 차이점들을 고찰하고 분석함으로써 우리청의 진보성 판단 기준을 한층 업그레이드 시킬수 있는 요 소 및 방법을 발굴하여 우리청의 특허정책에 대한 정책방향을 제안하는 것을 목적으로 하는 것으로 이 연구를 통하여 우리청의 진보성 판단 기준의 객관화, 명확화에 이바지 할 수 있도록 진보성 판단 기준 마련에 대한 기초자료로써 조금이나마 활용될 수 있었 으면 한다. 1) KSR international Co. v. Telecflex Inc., et al, ) 일본특허청, 진보성 등에 관한 각국 운용 등 조사 연구보고서,

13 제1장 서 론 제2절 연구방법 및 연구범위 진보성이란 그 개념을 용어상으로 쉽고 명확하게 정의하기 어려운 것이지만 통상 특 허법에서 말하는 진보성이란 특허 출원된 발명이 특허를 받기 위해서 심사단계에서 발 명의 내용이 기재된 특허출원에 대해 특허권을 부여할 것인가 말 것인가를 결정하는 최종 판단에서 언급되는 개념으로 인식되고 있으며, 지식재산권의 주요국가들에서는 case by case 별로 판례를 통해 그 개념을 정리하는 양상을 취하고 있다. 본 연구에서는 세계 주요 3 극 특허청( 미국, EPO, 일본) 및 우리청의 특허법에서 규 정하고 있는 각국별 진보성 개념 및 제정법상의 관련 규정 내용, 진보성에 대한 구체적 인 판단방법 및 판단절차, 진보성 판단시 유의 사항을 비교, 분석 및 고찰하였다. 또한 특허법 관련 규정의 개정에 따른 진보성 판단 기준의 변화 및 차이점을 살펴 보았다. 우리청의 판례분석으로부터 진보성 판단시 쟁점이 되는 주요 사항별 대법원 판례를 추출하여 판결기준 및 판결요지를 제시함으로써 심사관들의 진보성 판단 실무에 적용할 수 있는 사례를 제공하고자 노력하였다. 더 나아가 기능식 청구항에 관한 발명, 수치한정 발명, 파라미터 발명, 청구범위 해 석에 관한 발명, 인용발명들 간의 결합의 곤란성 및 효과의 현저성에 관한 발명, 비즈 니스 관련 발명, 파이컴 사건에 대해 우리청의 특허 심판원 및 특허 법원, 대법원에 의 한 심급별 판결에 따른 진보성 판단 기준 및 그 적용 동향을 고찰하였다. 마지막으로 각국의 진보성 판단시 고려되는 주요 요소들이 판례에서 어떻게 적용되 고 있는지에 대한 비교 분석하였다. 4

14 제2절 연구방법 및 연구범위 고품질 심사 심판을 지향하는 진보성 판단 기준에 관한 연구 보고서 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 제2절 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 제3절 우리청과 주요 3극 특허청의 진보성 판단 기준의 비교 분석 판단 기준 고찰 5

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16 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 1. 미국 특허청의 진보성 판단 기준 및 판례 동향 (1) 서 론 1) 특허법 체계 대륙법계를 기본으로 하는 우리나라의 법 체계와는 달리 미국은 영미법을 기본으로 하는 법체계를 가지고 있어, 특허법의 내용, 출원, 및 심사절차에서 우리나라와 많은 차 이가 있다. 영미법은 독일, 프랑스 등의 유럽 대륙의 대륙법과 대립하는 개념으로서, 넓 은 뜻으로는 보통법(common law) 을 의미하기도 하며, 법에 대한 사고방식이나 취급방 법이 대륙법과는 매우 상이하다. 영미법은 게르만법의 관습법을 토대로 한 보통법에 의 거하여 개개의 판결로 이루어진 판례법이 법의 근간을 형성하고 있는데 반하여, 대륙법 은 게르만법과 로마법이 혼합되어 있고, 분석적이고 논리적이며, 법전주의 및 성문법주 의인 것이 특징이다. 미국은 영국법을 계수하였으나, 독립 후에 독자적인 성장을 하여 현재는 영국법과 미국법 사이에 많은 차이가 존재한다. 1776년 이전까지 미국의 특허제도는 각주별 특허 청에서 독자적으로 운영되었고, 1787년에 이르러 연방제정헌법에 특허법의 근거 규정이 마련되었으며 ( 제1조 제8절 제8항), 1790년에 헌법에 근거한 최초의 전문 7조의 미국 특 허법이 공포되었다. 그 후, 1836년에 세계 최초로 독립된 기구로서 특허청이 설립되었 으며, 1952년에 진보성 요건 도입 등의 대폭적인 개정을 통하여 현행 특허법의 체계가 완성되었다. 보통법의 역사를 갖는 미국에서 법원의 판결은 제정법의 적용 및 해석에 영향을 미 치고, 제정법이 없는 분야에서는 법원의 판결이 법률 그 자체로 인정된다. 예를 들어, 특허침해를 둘러싼 균등론은 제정법의 규정없이 판결이 법률의 전부라 볼 수 있으며, 자명성에 관한 특허무효의 논쟁은 특허법 제103조라는 제정법에 기초하여 그 적용 및 해석을 법원이 하는 것이다. 3) 따라서, 미국 특허법을 연구하여 실무에 적용하기 위해서 는 법의 근간을 이루는 보통법에 대한 이해를 기본으로 하여, 심사 및 심판에서의 다양 한 판결을 이해하고자 하는 노력이 선행되어야 할 것이다. 2) 특허정책 현재 미국은 과학기술, 정치, 경제, 문화, 사회, 교육 등 모든 분야에서 가장 영향력 있는 국가이며, 그 배경에는 이를 뒷받침하는 특허정책 및 관련 제도들이 매우 중요한 3) 이해영, 미국특허법,

17 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 역할을 하고 있다. 시대의 흐름에 따라 산업의 성장과 쇠퇴가 반복되고, 그 시대의 제 반상황들을 고려하여 산업정책이 결정되며, 이에 수반되어 특허에 관한 제도 및 정책도 수립된다. 산업의 활성화를 위해서는 특허를 장려하는 정책을 실시해야 하고, 특허권의 확대로 인한 폐해를 감소시키기 위해서는 특허권의 부여에 제한이 있어야 하며, 이는 특허출원의 심사에서 신규성 및 진보성을 판단하는 기준을 변화시킴으로써 가능하다. 따라서, 시대에 따른 산업정책 및 특허정책의 변화를 이해하는 것은 신규성 또는 진보 성의 판단 기준을 이해하는 중요한 길잡이가 될 것이다. 미국 특허제도의 전개과정은 특허정책의 시기적 정책 방향에 따라 1776 년~1930 년, 1930 년~1980 년, 및 1980 년~ 현재의 세 단계로 나누어 볼 수 있다. 4) 그 첫 번째 시기는 미국정부의 독립에서부터 대공황까지로서, 미국 정부 수립시 미 헌법은 발명자 나 저작자에게 일정기간 발명이나 저작물에 독점권을 부여했고, 또한 미 의회에게는 과 학적 발명이나 저작물을 촉진 시키기 위한 법률을 제정할 수 있는 권한을 주었다. 즉, 미국은 정부수립에서부터 특허를 장려하는 정책을 폈고, 이러한 pro-patent 정책은 대공황까지 지속 되었다. 1920년대 미국은 제1 차 세계대전의 부산물로 라디오, 자동차, 항공기, 영화, 직물 등의 산업이 급성장하기 시작하였고, 이에 미국 정부는 고관세 보호 정책을 취하였으며, 따라서 국제무역은 침체 되고 기업의 독점은 극에 달하였다. 대공황 이후 제2차 세계대전을 치른 두 번째 시기 동안 미국의 경제정책은 독점금지 에 관심을 보였고, 그 결과 특허정책은 anti-patent 정책으로 바뀌었다. 이러한 정책하 에서 특허는 한낱 독점물로서, 정당한 경쟁과 발전의 장애물로서 간주 되었다. 1930년 대 미국의 루즈벨트 대통령은 대공황의 해법으로 뉴딜정책을 실시하였고, 이들 정책의 근본적인 정신은 바로 반독점 정책이라 할 수 있다. 이러한 반독점 정책은 단기적으로 는 미국의 대공황을 극복하는 효과를 보았지만, 장기적으로는 1940년대부터 1960년대 까지 특허출원의 급감을 야기하였고, 제공하여 결국 국제 경쟁력을 약화시켰다. 특허출원 감소는 연구개발을 약화시키는 원인을 오일 쇼크 이후 미국의 경쟁력이 점차 약화 되면서 anti-patent 정책의 기조는 수그 러지고, 그 세 번째 시기를 맞게 되는데, 미국은 1980 년 초반부터 현재까지 pro-patent 정책의 기조를 유지하고 있다. 이러한 변화는 미국이 이제는 하나의 글로벌경제 내에서 무한경쟁을 해야 한다는 사실을 인식하게 됨으로써 가속화된 것이다. 특히, 1970 년대와 1980 년대를 통한 일본경제의 주목할 만한 경제성장은 기존의 anti-patent 정책을 포기하 는 데 있어 중요한 요인으로 작용하였다. 레이건 대통령은 미국의 국가경쟁력 강화를 위 한 일련의 종합정책을 마련하였는데, 그 내용은 미국특허상표청 (USPTO ) 의 위상 강화 및 권한 확대, 특허사건 등을 전담하는 연방순회항소법원 (CAFC : Court of Appeals for Federal Circuit)의 설립, 특허대상의 범위 확대 등이다. 5) 생명공학이나 컴퓨터 소프트웨어 등과 같은 신기술들에 대한 4) 김민희, 美 國 의 Pro-Patent 政 策, 특허청 지식관리시스템 등록지식, ) 배진용, 미국의 대통령과 특허정책의 변화, 특허청 지식관리시스템 등록지식,

18 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 이런 와중에, 2007년에 나온 연방대법원의 KSR 판결 6) 은 TSM 테스트를 통한 CAFC 의 경직된 접근방법을 거부하고, 자명성에 관한 판단은 보다 확장가능하고 유연한 것이 어야 한다는 입장을 취하고 있다. 향후에도 pro-patent 정책의 기조는 지속적으로 유지될 것이라고 예측되지만, 현재 나타나고 있는 pro-patent 정책의 부작용으로 인해 특허권 강화에 있어 어느 정도의 제한이 있을 것으로 판단된다. 3) 개 요 통상 특허요건이라고 하면, 발명의 성립성, 산업상 이용가능성, 신규성, 및 진보성 을 지칭하며, 이러한 특허요건들은 특허청의 심사관이 출원된 명세서를 심사하 여 특허 여부를 결정하는 과정에서 반드시 검토되어야 한다. 이들 특허요건 중에서 진 보성은 특허제도의 목적과 가장 관련이 깊고, 가장 어려운 판단 사항이면서도 가장 자 주 이루어지는 판단 행위이다. 진보성은 심사단계에서 가장 마지막에 판단되는 것이 일반적이며, 그것은 아마도 다 른 어떤 것보다 어려운 판단 행위로서, 다른 요인으로 특허받지 못할 이유가 있다면 모 두 걷어내어 진보성 판단의 대상을 최소화하려는 의도 때문이 아닌가 생각된다. 또한, 진보성 판단은 심사 단계에서 가장 많은 시간이 소요되는 과정이며, 심판과 재판의 과 정에서도 가장 자주 쟁점이 되어 오고 있다. 초기 특허제도에는 진보성이라는 개념이 없었다. 엄밀히 표현하자면, 진보성은 특허 제도에 본질적으로 내재하여 있는 개념이긴 하지만, 초기단계에는 구분하여 인식하지 못하다가 판례 등을 통하여 그 개념이 구체화되고, 케이스가 축적됨에 따라 후발적으로 법제화된 개념이라 할 수 있다. 7) 미국의 특허법에 비자명성(Non-obviousness ) 이라는 개념이 처음으로 등장한 것은 1952 년이나, 실제로 판례에서 최초로 등장한 것은 1851 년이다. 1851년의 Hotchkiss 판 결 8) 은 비자명성에 상당하는 요건을 제시한 최초의 판례로서, 발명이기 위해서는 당업 자의 고안이나 기술을 넘어선 사실(more ingenuity and skill) 이 필요하다 라고 판시하 였고, 그 후 발명이 인정되기 위해서는 번뜩이는 천재성( the flash of creative genius) 이 필요하다, 오래된 요소의 조합은 새로운 결과( new or different function 6) KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. (2007); The obviousness analysis cannot be confined by a formalistic conception of the words teaching, suggestion, and motivation, or by overemphasis on the importance of published articles and the explicit content of issued patents., There is no necessary inconsistency between the idea underlying the TSM test and the Graham analysis. But when a court transforms the general principle into a rigid rule that limits the obviousness inquiry, as the Court of Appeals did here, it errs. 7) 이윤원, 미국 KSR 사건을 중심으로 본 진보성 기준의 동태적 분석, 특허청 지식관리시스템 등록지식, ) Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1851); The test was that if no more ingenuity and skill was necessary to construct the new knob than was possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, the patent was void., The improvement is the work of the skillful mechanic, not that of the inventor. 9

19 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 or operation ) 가 발생한다는 사실이 필요하다 등의 판례9)를 통해 비자명성이라는 개 념이 없던 시대에 그에 상당하는 요건이 제시되었다. 그 후, 연방대법원은 1966년의 Graham 판결 10) 을 통해 비자명성에 대한 그간의 내용을 성문화하여 이에 대한 기본 이 론을 확립하였다. 그러나, Graham 판결은 비자명성의 판단 방법을 이론적으로는 제시 하였지만, 이를 실제사건에 적용하는 데 있어서의 구체적인 기법을 제시하지 못하여 실 무상 지침으로는 다소 추상적이라는 한계를 가지며, 결국 비자명성 여부를 case by case 로 판단해야 한다는 문제점을 안고 있다. 이에 반해 pro-patent 정책의 일환으로 설립된 연방순회항소법원(CAFC ) 은 Teaching, Suggestion, or Motivation ( TSM) 테 스트 11) 를 통해 비자명성 판단에 있어 보다 구체적이고, 객관적인 지침을 제시하였다. 그러나, TSM 테스트는 사후적 고찰(hindsight, 후지혜) 의 영향을 배제하는 효과가 있 는 반면 조합발명의 자명성을 판단하기 위한 엄격한 조건을 요구하고 있어, 권리범위가 넓은 발명, 단순히 결합한 발명, 자명한 발명 등에도 특허권을 부여하여 기술 거래에 많은 시간과 비용이 소요되고, 분쟁시 막대한 소송상의 부담을 초래 한다. 이런 와중에, 2007년에 나온 연방대법원의 KSR 판결 12) 은 자명성에 관한 판단이 보다 확장가능하고 유연한 것이어야 한다는 입장을 취하고 있다. KSR 판결 이후, TSM 테스트의 적용이 다소 완화되고, 사후적 고찰을 배제하기 위한 새롭고, 구체적인 기준을 구축할 필요성 이 제기되고 있으나, 시간을 두고 지켜보아야 할 것이다. 이러한 배경들이 실제 비자명성 판단에 어느 정도로 반영될지는 9) Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84 (1941); The new device, however useful, must reveal the flash of creative genius, not merely the skill of the calling. Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 340 U.S. 147 (1950); The mere combination of a number of old parts or elements which, in combination, perform or produce no new or different function or operation than that theretofore performed or produced by them, is not patentable invention. 10) Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966); This section permit a more practical test of patentability. The determination of non-obviousness is made after establishing the scope and content of prior art, the differences between the prior art and the claims at issue, and the level of ordinary skill in the pertinent art., The ultimate question of patent validity is one of law. 11) FMC Corp. v. Hennessy Indust., Inc., 836 F.2d 521 (Fed. Cir. 1987); The court s finding that the two-power-source configuration created at least a perceived safety hazard, coupled with the art s recognition of the increasing force necessary to remove tires, supplied the necessary suggestion. In re Rouffet, 149 F.3d 1350 (Fed. Cir. 1998); When a rejection depends on a combination of prior art references, there must be some teaching, suggestion, or motivation to combine the references., To prevent the use of hindsight based on the invention to defeat patentability of the invention, this court requires the examiner to show a motivation to combine the references that create the case of obviousness. In other words, the examiner must show reasons that the skilled artisan, confronted with the same problems as the inventor and with no knowledge of the claimed invention, would select the elements from the cited prior art references for combination in the manner claimed. 12) KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. (2007); The obviousness analysis cannot be confined by a formalistic conception of the words teaching, suggestion, and motivation, or by overemphasis on the importance of published articles and the explicit content of issued patents., There is no necessary inconsistency between the idea underlying the TSM test and the Graham analysis. But when a court transforms the general principle into a rigid rule that limits the obviousness inquiry, as the Court of Appeals did here, it errs. 10

20 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 미국의 경우에서 보듯이 진보성은 아직도 미완의 개념이고, 지금도 진화해 가고 있 는 것으로 이해된다. 또한, 진보성을 판단하는 심사관, 심판관, 판사의 입장이나 특허를 얻어내고 소송에 대응해야 하는 발명가, 기업인, 변리사의 입장에서 보면, 진보성을 바 라보는 시각 또는 관점이 서로 일치하지 않으며, 각국별로도 진보성에 대한 독특한 판 단 기준 및 판단 절차를 사용하고 있다. 따라서, 정치, 경제, 산업 등에서 막강한 영향력을 행사하는 미국의 진보성 판단 기 준 및 흐름을 구체적으로 검토하여, 이를 우리의 심사 기준과 비교하여 재정립하는 과 정은 심사관과 발명가 사이에 존재하는 진보성에 대한 시각 차이를 줄여줄 수 있을 뿐 아니라, 특허 품질의 향상에도 일조할 수 있는 의미 있는 작업이라고 할 것이다. (2) 관련 규정 1) 의의 35 U.S.C.103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter 규정은 다음과 같다. (a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made. 35 U.S.C. 102 규정에서 제시된 바와 같이 발명이 동일 하게 개시되거나 설명되 어 있지 않더라도, 특허를 받고자 하는 발명과 선행기술 간의 차이가, 그 발명이 전 체로서 그 발명 당시에 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에게 자명한 정도라 면 특허를 받을 수 없다. 발명이 이루어진 방식에 의하여 특허성이 부정되어서는 안 된다. 상기 비자명성(Non-obviousnes s) 이라는 개념은 1952 년에 특허법에 도입되었으나, 실제로 판례에서 최초로 등장한 것은 1851 년이다. 1851년의 Hotchkiss 판결에서, 발명 이기 위해서는 당업자의 고안이나 기술을 넘어선 사실이 필요하다 라고 판시되었고, 그 후 발명이 인정되기 위해서는 번뜩이는 천재성이 필요하다, 오래된 요소의 조합은 새로운 결과가 발생한다는 사실이 필요하다 등의 판례를 통해 비자명성이라는 개념이 없던 시대에 그에 상당하는 요건을 부과하였다. 그러나, 이후 발명에 대한 다양한 정의 11

21 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 가 제시되고, 명확한 기준 없이 발명에 대한 판단이 이루어졌으며, 이러한 혼란스럽고 일관성이 없는 판단에 대하여 안정성 있는 기준을 도입하고자, 1952 년에 자명하지 않 은 발명 이라는 제목하에 비자명성의 개념이 도입되었다. 상기 규정은 선행기술에 근거하여 당업자의 시점으로부터 발명의 비자명성 여부를 판단토록 하고 있으며, 비자명성에 대한 판단기준 및 절차는 1966년의 Graham 판결, CAFC의 TSM 테스트, 2007년의 KSR 판결 등을 통하여 구체화되고 정형화되었으며 현 재도 지속적으로 진화되고 있다. 한편, 우리나라도 최초의 특허법에서는 진보성이라는 개념을 도입하지 않고, 진보성 을 신규성의 연장선상에서 이해하였으며, 미국 특허법 및 일본 특허법을 참고로 하여 1973 년 개정법에서 현행 특허법 규정과 같이 진보성을 신규성과 구분하여 규정하였다. 우리나라의 특허법 제29조제2항은 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상 의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명은 제1 항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다 라는 규정으로 진보성을 정의하고 있다. 출원발명을 파악하고, 출원시 또는 발명시의 기술수준을 고려한 후에 가장 밀접한 선행기술을 특정해 출원발명과 선행기술과의 일치점 및 차이점을 명확히 하여, 당업자 가 선행기술로부터 출원 발명에 도달하기가 용이 한지 또는 자명 한지를 판단한다 는 점에서, 우리청과 미국 특허청의 진보성 판단은 공통된 접근방법을 취한다고 볼 수 있다. 그러나, 이를 구체적으로 살펴보면, 판단자의 관점에 있어서는 다소의 차이가 있 음을 알 수 있다. 우리청의 경우, 당업자가 출원발명을 선행기술로부터 용이하게 발명 할 수 있는 지 가 진보성 판단의 기준이 되는 반면, 미국 특허청은 출원발명이 당업자 에게 선행기술로부터 자명 한지 여부를 비자명성 판단의 기준으로 삼고 있다. 용어적 인 관점에서 보면, 용이하게 발명 은 자명 에 비하여 추가적인 노력이 필요한 개념으 로 생각되며, 이러한 개념적인 차이로 인해 진보성을 보는 관점 및 진보성의 폭에 있어 서 차이가 나타나고, 진보성을 판단하는 구체적인 판단 방법에 있어서도 상이한 특성을 나타낸다. 상기에서 보듯이, 우리청과 미국 특허청은 비자명성 ( 또는 진보성) 의 도입배경, 접근 방법, 판단 방법 등에 있어서 공통적인 측면과 상이한 측면을 동시에 가지고 있으며, 경제, 산업, 및 특허에 대한 양국 간의 교류를 고려해 볼 때, 미국의 비자명성 기준 및 판례를 분석하고 그 변화를 검토하여 이를 우리청의 진보성 판단에 참고하는 것은 매우 의미 있는 일이라 생각된다. 2) 내 용 비자명성 판단의 시간적 기준은 발명이 이루어진 시점 이다. 이러한 시간적 기준은 특히 비자명성 판단에서 중요하다. 왜냐하면, 신규성 판단은 단지 발명의 동일 여부 즉, 그 구성이 동일 한지의 여부를 따지는 데 비해, 비자명성 판단은 그 발명의 용이성 내 지는 자명성을 따져야 하므로 기술이 나날이 발전하는 오늘날에 있어서 발명의 자명성 12

22 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 을 체감하는 정도는 급격히 변화될 수 있기 때문이다. 따라서 단순한 선행기술의 결합 에 의해 발명을 창작할 수 있느냐를 따지는 것이 아니라, 그 발명 당시에 그러한 결합 이 용이하였느냐를 판단해야 한다. 한편, 상기 비자명성에 대한 규정이 특허법에 도입된 이후, 이를 해석하여 실제 판 결에 적용하는데 있어서는 다양한 관점들이 혼란스럽게 존재하였으며, 1966년의 Graham 판결을 통해 비로소 그 판단기준이 이론적으로 확립되었다. 비자명성에 대한 판단은, 선행기술의 범위와 내용을 결정하고 (the scope and content of the prior art are to be determined ), 선행기술과 출원발명의 차이점을 확인하고 (differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained), 관련 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자의 수준을 분석하며(the level of ordinary skill in the pertinent art is resolved ), 이로부터 출원발명이 선행기술로부터 미루어 자명한 것인지를 검토함으로써, 이루어진다. 이때, 상업적 성공, 오랫동안 제기되었으나 해결되지 않은 요구, 타인의 실패 등의 2 차적 고려사항도 활용될 수 있다(such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc. might be utilized). 상기 비자명성에 대한 판단을 토대로 하여 심사관은 출원발명이 특허받을 수 없는 이유를 심사 과정에서 반드시 제시하여야 한다. 심사관은 직감에 기초하여 출원을 거절 할 수 없으며, 거절에 대한 사실적인 기초를 제공하여야 하는 의무를 가진다. 또한, 사 실적 기초의 부족함을 채우기 위해 추측, 근거 없는 가정, 또는 사후적 고찰을 근거로 한 판단을 해서는 안 된다. (3) 비자명성 판단 미국 특허법 제103조의 비자명성을 판단하기 위한 심사기준은 우리나라의 심사지침 서에 해당하는 특허심사절차편람(MPEP : Manual of Patent Examining Procedure ) 에 구체적으로 제시되어 있으며, 이를 바탕으로 비자명성의 판단기준 및 심사기준에 대하 여 체계적으로 살펴보고자 한다. 상기 MPEP의 내용으로부터 미국 특허청의 심사 실무에 있어 비자명성 판단은 다음 의 흐름도에 의해 진행된다고 할 수 있다. 1) 기본적인 판단 방법 KSR 판결에서 연방대법원은 비자명성을 판단하는 방법으로서 Graham 분석이 기본 적으로 적용되어야 하고, CAFC의 TSM 테스트는 경직되게 적용되거나 공식화되어서는 안 된다고 판시하였다. 또한, 알려진 구성요소를 알려진 방법으로 조합하고, 작용효과가 이미 예측 가 능한 정도라면 그 발명은 자명하다고 판시하였다. 연방대법원은 Sakraida 판결 13) 및 13) Sakraida v. Ag Pro, Inc., 425 U.S. 273 (1976); Be characterized as synergistic, that is, result[ing] in an effect greater than the sum of the several effects taken separately., This patent simply 13

23 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 Anderson s-black Rock 판결 14) 에서, 이미 알려진 구성요소를 알려진 방법으로 단순히 조합하고, 그러한 조합으로부터 예측 가능한 효과 이상의 작용효과가 없다면, 그 조합 은 자명하다고 판시하였다. 만약 당업자가 예측 가능한 변형예를 만들 수 있다면 진보 성이 없을 가능성이 크다. 만약 어떤 기술이 한 장치를 개선하기 위하여 사용되었고, 당업자가 그 기술을 같은 방식으로 사용하여 다른 장치를 개선할 수 있을 것으로 알 수 있다면, 실제로 그 기술을 사용하는 것이 당업자의 기술을 넘어서는 것이 아니면, 진 보성이 부정된다고 할 것이다. 따라서 선행기술의 구성요소를 조합할 경우, 예측 가능 한 것을 넘어서는 개선사항이 있는지 살펴야 할 것이다. 비자명성을 판단하기 위해서는 기본적으로 Graham 판결에서 제시된 접근 방법을 따르며, 비자명성을 판단하기 위한 배경으로 선언된 사실 조사(Graham Factual Inquiries ) 는 다음과 같다. (A) 선행기술의 범위와 내용을 결정 (B) 선행기술과 특허 출원된 발명의 차이점을 확인 (C) 관련 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자의 수준을 분석 아울러, 예기치 않은 결과, 상업적 성공, 오랜 기간의 필요성, 타인의 실패, 타인에 의한 모방, 실시권 설정, 및 전문가 회의와 같은 객관적인 증거 또는 2차적 고려사항들 은 비자명성의 판단과 관련이 있으며, 이들이 존재한다면 모든 사건에서 고려되어야 한 다. 이러한 2 차적 고려사항에 해당하는 증거가 제출되면, 심사관은 그 증거를 평가해야 하고, 증거에 부여된 가치는 각 사건의 개별적인 사실관계에 따라 달라지며, 특허성에 대한 최종결정은 전체적인 기록을 바탕으로 이루어진다. 상기 비자명성 테스트를 적용하는 데 있어서, 어떤 것이 자명한가 하는 것은 객관화 되거나 공식화될 수 없으며, 각 사건마다 처해진 상황, 사실 관계 등이 다르기 때문에 사안별로 판단을 달리할 수밖에 없다. 14 arranges old elements with each performing the same function it had been known to perform, although perhaps producing a more striking result than in previous combinations. Such combinations are not patentable under standards appropriate for a combination patent., Though doubtless a matter of great convenience, producing a desired result in a cheaper and faster way, and enjoying commercial success, Dairy Establishment did not produce a new or different function within the test of validity of combination patents. 14) Anderson s-black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S. 57(1969); while the combination of old elements performed a useful function, it added nothing to the nature and quality of the radiant-heat burner already patented. To those skilled in the art the use of the old elements in combination was not an invention by the obvious-nonobvious standard. Use of the radiant-heat burner in this important field marked a successful venture. But, more than that is needed for invention.

24 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 Graham 판결(1966 년) 에서 제시된 접근방법에 기초 출원발명 및 선행기술을 전체로서 고려 사후적 고찰 배제 합리적 성공가능성 존재 선행기술의 범위와 내용을 결정 선행기술과 청구항의 차이점 확인 관련분야 선행기술 (analogous art) 출원인의 노력분야, 합리적으로 관련된 분야 출원발명 및 선행기술을 전체로서 고려 통상의 기술을 가진자의 수준 분석 해당 기술분야의 당면 문제, 그 문제에 대한 선행기술의 해결책, 혁신 속도, 기술의 복잡성, 종사자들의 교육수준 암시적인 개시, 주지 기술 크기, 비율, 형태의 변경 요소의 전환 수치의 한정 및 변경 균등물의 결합 및 치환 자명성 여부 판단 (TSM test 등 적용) 2차적 고려사항 분석 상업적 성공, 해결에 대한 요구, 타인의 실패 부차적인 사항 선행기술을 변경하거나 결합할만한 제시 또는 동기 선행기술은 출원발명의 모든 한정사항을 가르치거나 제시 합리적 성공가능성 Obvious Non-Obvious 비자명성 판단의 흐름도 15

25 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 1 선행기술의 범위와 내용 결정 비자명성 판단에 앞서, 검색한 특허 또는 간행물이 35 U.S.C.102 에 따른 선행기술 인지를 먼저 검토해야 한다. 35 U.S.C.102 에 따른 선행기술이 되는 대상은 비자명성 의 판단에도 아무런 제한 없이 사용될 수 있다. 35 U.S.C.103 에 따른 선행기술을 적용하기 위해서는 관련분야 선행기술(analogous Art) 이어야만 한다. 심사관은 출원발명의 자명성을 분석하기 위해 관련분야 선행기술 이 무엇인지를 결정해야만 한다. 출원인의 발명을 거절할 근거로 선행기술을 이용하기 위해서는, 그 선행기술은 출원인의 노력분야 (field of endeavor ) 와 같은 분야에 속하거 나 발명자가 관심을 가진 특정 문제와 합리적으로 관련된 분야여야 한다. 15) 또한, 선행 기술이 발명자의 노력분야와 다른 분야라고 하더라도, 그 선행기술이 다루고 있는 사항 때문에 발명자의 문제를 고려하는데 논리적으로 주의를 끌 수 있는 것이라면, 그 선행 기술은 관련분야 선행기술로 인정된다. 16) KSR 판결에서, 법원은 발명자의 노력분야와 다른 분야의 선행기술 또는 발명자가 해결하고자 하는 문제와 다른 문제를 해결하고자 하는 선행기술 또한 고려되어야 한다고 판시하였다. Stratoflex 판결 17) 에서, 발명자가 직면한 문제는 연료의 누수를 막으면서 탄화수소 연료의 흐름으로 야기된 PTFE 배관의 정전기 축적을 방지하는 것이고, 선행기술로서 고무호스 기술 분야의 두 선행기술이 채택되었는데, 이들은 모두 연료 흐름으로 야기된 정전기 축적문제를 개시하고 있는 바, PTFE 및 고무는 모두 같은 호스 제조자에 의해 사용되고, 동일하거나 유사한 문제를 갖고 있으므로, PTFE와 고무호스를 서로 바꾸어 사용한다고 해도 문제에 대한 해결책은 상호 관련이 있을 것이다. In re Mlot-Fijalkowski 판결 18) 에서, 항소인이 직면한 문제는 염료 침투제의 강화 및 고정에 관한 것이고, 선행기술들은 종이 복사 기술 분야에서 컬러 이미지를 재생하 기 위해 염료 및 현상물질들의 사용을 개시하고 있어, 항소인은 문제 해결을 위하여 염 료 기술 분야를 참고할 것이므로, 그 선행기술은 관련분야 선행기술로 인정된다. 15) In re Oetiker, 977 F.2d 1443 (Fed. Cir. 1992); In order to rely on a reference as a basis for rejection of the applicant s invention, the reference must either be in the field of the applicant s endeavor or, if not, then be reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor was concerned. 16) In re Clay, 966 F.2d 656 (Fed. Cir. 1992); A reference is reasonably pertinent if, even though it may be in a different field from that of the inventor s endeavor, it is one which, because of the matter with which it deals, logically would have commended itself to an inventor s attention in considering his problem. Thus, the purposes of both the invention and the prior art are important in determining whether the reference is reasonably pertinent to the problem the invention attempts to solve. 17) Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530 (Fed. Cir. 1983); The record reflects that PTFE and rubber are used by the same hose manufacturers to make hoses and that the same and similar problems have been experienced with both. There is no basis for finding that a solution found for a problem experienced with one material would not be looked to when facing a problem with the other. 18) In re Mlot-Fijalkowski, 676 F.2d 666 (Fed. Cir. 1982). 16

26 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 In re Oetiker 판결 19) 에서, 출원발명은 호스 클램프가 클램프의 조립 전 상태를 유 지하고 클램프가 조여졌을때 자동으로 풀리는 후크 를 포함하고 있고, 선행기술로서 의류에 사용되는 hook and eye fastener 를 개시한 선행기술이 제시되었으나, 상기 선행기술은 출원인의 노력분야에 속하는 것이 아니고, 호스 클램프를 조이는 문제를 해 결하고자 당업자가 상식적으로 의류용 fastener 를 찾아볼 것이라고는 할 수 없기 때문 에 상기 선행기술은 발명자가 관심을 둔 특정 문제와 합리적으로 관련된 것이 아니라고 판시하였다. Wang Laboratories 판결 20) 에서, 출원발명은 컴팩트 모듈 메모리에 관한 것이고, 선행기술은 다양한 사이즈의 모듈이 추가되거나 교체될 수 있는 메모리 회로에 관련된 것이어서, 상기 선행기술은 출원발명의 노력분야에 속하지 않으며, 또한 출원발명의 메 모리 모듈은 개인용 컴퓨터에서 사용되고 있는 DRAM 을 사용하는데, 선행기술의 SIMM 은 큰 산업기계의 제어기용으로 개발되었고 SRAM이나 ROM의 사용만을 교시하고 있으 므로, 상기 선행기술은 관련분야 선행기술로 인정되지 않는다. Medtronic 판결 21) 에서, 출원발명은 너무 높은 주파수의 펄스가 인가되어 야기되는 페이스메이커의 오동작을 방지하는 심박 페이스메이커에 관한 것이고, 펄스 소스에서 펄스의 시하고 있어, rate-limiting 두 선행기술은 runaway 를 방지하는 고전력, 고주파수 장치에 사용된 회로를 개 문제에 직면한 페이스메이커 디자인 기술분야의 당업자라 면 같은 문제에 직면한 다른 사람들의 해결책을 찾아볼 것이라고 판시하였다. 또한, 선행기술의 내용은 발명 당시를 기준으로 판단되어야 하며 사후적 고찰을 피 해야 한다. 발명이 이루어진 때 라는 요건은 용인될 수 없는 사후적 고찰을 피하기 위 한 것이다. 사후적 고찰은 선행기술로부터 출원발명에 나타나 있는 구성요소들을 선택 하기 위하여 발명자가 개시한 내용을 가이드나 모범으로 사용하는 것이다. 미국은 선발 명주의를 채택하고 있으므로 발명 당시의 기준이 아닌 사후관점에서의 고찰은 위법한 행위로서, 이를 사용할 경우 결과적으로 출원발명을 지나치게 엄격하게 심사하게 되어 특허받을 확률이 현저하게 저하될 수 있다. 그러나, 비자명성에 대한 판단은 필연적으 로 발명 시점이 아닌 그 이후의 사후적 고찰을 통해 재구성될 수밖에 없다는 점에서, 사후적 고찰 그 자체가 잘못되었다고 보는 것은 적절하지 않다. 따라서, 사후적 고찰을 통한 판단이 발명의 완성 시점에서 통상의 지식을 가진 자의 지식수준 범위 내에서 이 루어졌고, 출원인의 명세서에만 의존한 것이 아니라고 한다면, 그와 같은 재구성은 타 당한 것으로 인정된다. 사후적 고찰과 관련하여 W.L. Gore & Associates 22) 판결은 심사관이 출원발명에 19) In re Oetiker, 977 F.2d 1443 (Fed. Cir. 1992). 20) Wang Laboratories, Inc. v. Toshiba Corp., 993 F.2d 858 (Fed. Cir. 1993). 21) Medtronic, Inc. v. Cardiac Pacemakers, 721 F.2d 1563 (Fed. Cir. 1983). 17

27 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 대해 배운 것을 잊어버리고 발명이 이루어진 때로 생각을 되돌리는 것이 쉬운 일은 아 니지만 반드시 필요하며, 선행기술에만 노출되고 그 기술분야에서 습득된 지식으로 이 끌어지는 당업자의 수준에서 생각해야 한다 라고 판시하고 있다 선행기술과 출원발명의 차이점 확인 선행기술과 출원발명의 차이점을 확인하기 위해서는 출원발명과 선행기술을 전체로 서(as a whole) 고려하여야 한다. 선행기술과 출원발명의 차이점을 결정하는 데 있어 서, 35U.S.C.103 의 규정은 차이점 자체가 자명한가에 관한 것이 아니라, 출원발명 전 체로서 자명한가에 관한 것이다. Schenck 판결 23) 에서, Notron 은 출원발명은 볼트로 연결된 네 개의 조각으로 만들 어졌던 것을 일체화한 것으로, 선행기술과의 구조적 차이점에만 초점을 두어 발명을 전 체로서 보지 않았다 고 주장하였으며, 선행기술은 공명을 완화하는 메카니즘의 필요성 을 인식하였으나, 발명자는 일체형 support structure 에 의하여 완화의 필요성을 제거 하였으므로, 그 인식이 해당 기술의 이해와 기대에 반대되는 것이기 때문에 그 인식을 실현하는 구조는 그 기술의 당업자에게 자명하지 않은 것으로 판시하였다. In re Hirao 판결 24) 에서, 출원발명은 감미 음식 및 음료를 제조하는 세 단계의 방 법에 관한 것으로서, 처음의 두 단계는 고순도의 맥아당( 감미료) 을 생산하는 방법에 관 한 것이고, 마지막 세 번째 단계는 음식 및 음료에 맥아당을 첨가하는 것이며, 당사자 들은 처음의 두 단계는 비자명하나 공지의 생산물을 생산하는 것이고, 세 번째 단계는 자명하다고 동의하였다. 법원은 출원발명의 단계들 중에서 처음의 두 단계에 대해 비 자명성을 인정했으므로, 그 발명은 전체로서 발명 당시에 당업자에게 자명하지 않았을 것이다 라고 판시하였다. 문제의 원인이 밝혀지기만 하면 해결방법이 자명해진다고 하더라도 특허받을 수 있 는 발명이 될 수 있다. 이는 35 U.S.C.103 에 따라 발명의 비자명성을 결정하는 데 있 어서 항상 고려되어야 할 In re Sponnoble 판결 25) 에서, 전체로서의 발명 의 한 부분이다. 출원발명은 복수의 칸막이를 가진 혼합용 유리병에 관한 것이었는데, 그 유리병은 두 개의 칸막이 사이에 놓여 액체가 담긴 칸과 고체가 담긴 칸을 임시로 격리하는 중앙 seal plug 를 구비하고 있으며, 플러그의 재료로 천연 고무 대신 실리콘 코팅된 부틸 고무를 선택했다는 점에서 선행기술과 차이가 있었다. 선행기술은 액체 칸으로부터 고체 칸으로의 누수를 문제점으로 인식하고 있었고, 몰딩 되거나 불어서 만든 유리에 내재 되어 있는 미세 균열로 수분이 그 center plug 주위를 22) W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc., 721 F.2d 1540 (Fed. Cir. 1983); It is difficult but necessary that the decisionmaker forget what he or she has been taught at trial about the claimed invention and cast the mind back to the time the invention was made, to occupy the mind of one skilled in the art who is presented only with the references, and who is normally guided by the then-accepted wisdom in the art. 23) Schenck v. Nortron Corp., 713 F.2d 782 (Fed. Cir. 1983). 24) In re Hirao, 535 F.2d 67 (CCPA 1976). 25) In re Sponnoble, 405 F.2d 578 (CCPA 1969).

28 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 통과하는데 따라 그 문제가 생긴 것이라고 인식하였다. 법원은 발명자가 수분 침투의 원인이 그 center plug 를 통해서라는 것을 발견하였고, 선행기술에는 선행기술의 천연 고무 플러그보다 수분 불침투성이 높은 플러그 재료를 선택하는 것에 대한 어떠한 필요 성도 가르치지 않는다고 판시하였다. In re Wiseman 판결 26) 에서, 브레이크의 fading을 최소화하기 위하여 브레이킹 동 작 중 증기를 통풍시키기 위한 홈이 파진 기술들의 결합에 비추어 자명하다는 이유로 거절되었다. carbon disk brake 가 개시되었고, carbon disk brake에 관한 출원 발명이 선행 한 선행기술에는 홈이 없는 다른 선행기술에는 브레이킹 멤버의 표면을 식히고 먼지를 제거할 목적으로 noncarbon disk brake에 홈을 형성하여 브레이크의 fading을 줄이는 것이 개시되었다. 법원은 출원인이 문제의 원인을 발견했다고 하더라도 그 해결 책은 유사한 문제에 대해 같은 해결책(disc brake에 홈 형성) 을 제시하고 있는 선행 기 술로부터 자명하다고 판시하며 그 거절을 재확인하였다. 선행기술은 출원발명과 다르게 가르치는 부분까지 포함하여 전체로서 고려되어야만 한다. W.L. Gore & Associates 판결에서, 출원발명은 비소결된 고결정 PTFE를 늘려 서 다공성 물질을 만드는 방법에 관한 것이었는데, 그 PTFE를 원래의 길이보다 5배 이 상 길게 초당 10% 의 비율로 스트레칭 하였다. 한 선행기술에는 느리게 스트레칭 되는 비소결된 PTFE 가 개시되어 있고, 다른 선행기술에는 결정도의 감소를 통하여 빠른 스 트레칭이 가능한 폴리프로필렌이 개시되어 있으나, 상기 두 선행 기술을 결합하더라도, 출원발명과 다르게 가르치는 선행기술로부터 고결정 수 없다. PTFE의 빠른 스트레칭을 제시할 3 당업자의 수준 분석 당업자의 수준을 결정하는데 고려해야 할 요인 27) 들은 다음과 같다. (A) 해당 기술분야의 당면 문제들 (B) 그 문제에 대한 선행기술의 해결책 (C) 혁신이 이루어지고 있는 속도 (D) 기술의 복잡성 (E) 해당 기술분야의 실제 종사자들의 교육수준 출원발명이 속한 가상의 해당 기술분야의 통상의 기술을 가진 자 는 관련 기술에 적용할 수 있는 과학적 및 공학적 원리들을 이해할 수 있는 능력을 가지고 있어야 한 다. BPAI 는 심사관의 당업자에 대한 정의( 반도체의 연구 및 개발에 적어도 주당 40시 간 이상 종사하는 박사 학위를 가진 엔지니어 또는 과학자) 에 동의하지 않았는데, 가상 의 인물은 자격증 등의 방법으로 정의할 수 없으며, 그 출원에 포함된 증거들이 당업자 26) In re Wiseman, 596 F.2d 1019 (CCPA 1979). 27) Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 464 U.S (1984). 19

29 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 가 박사나 그와 동등한 과학 또는 공학 지식을 필요로 한다는 결론을 뒷받침하지 못한 다고 하였다. KSR 판결에서, 법원은 당업자는 자동인형 (automaton) 이 아니라 통상의 창의성을 가진 자이며, 퍼즐의 조각을 맞추는 것처럼 다수의 특허의 가르침들을 조합할 수 있는 자로 정의하였다. 출원발명보다 늦어 선행기술로서 자격이 없는 선행기술들도 그 발명이 이루어진 당 시 그 기술분야의 통상적인 기술수준을 입증하는데 이용될 수 있으며, 널리 배포되지 않아서 선행기술로 이용될 수 없는 문서들도 그 기술 분야의 통상적인 기술 수준을 증 명하는데 사용될 수 있다. 당업자의 수준과 관련한 사실이 선행기술에서 발견되면, 선 행기술 자체가 적절한 수준을 반영하는 경우 당업자의 특정 기술수준을 구체적으로 조 사하지 않고도 그 발명이 자명하다고 할 수 있다. 심사관은 발명이 이루어진 시기의 당업자, 즉, 발명자, 판사, 문외한, 먼 분야의 기 술자, 해당분야의 천재들이 아닌, 당업자에게 자명할 수 있는 것이 무엇인지를 확인해 야만 한다. 2) 구체적인 판단 방법 1 암시적인 개시 (Implicit disclosure) 선행기술의 개시내용을 고려할 때, 선행기술의 특정 가르침뿐만 아니라 당업자가 선 행기술로부터 합당하게 예측할 수 있는 추론 또한 고려하는 것이 타당하다. In re Preda 판결 28) 에서, C 에서 목탄이 있는 상태로 유황증기와 메탄을 반응시켜 이황화탄소를 촉매적으로 생성하는 방법은 그와 같은 방법으로 행하는 것을 명시적으로 가르치는 선행 기술에 의해 거절되었는데, 700 C에서 실 이는 선행기술에 750 C 이상의 온도를 사용하는 가능성이 암시되어 있기 때문이다. 750 C 이상에서 메 탄과 유황증기를 이황화탄소로 변환하기 위한 촉매 방법은 잘 알려져 있고, 700 C는 이전에 실행 가능하다고 증명된 것보다 훨씬 낮은 온도라고 선행기술에 개시되었다. 2 주지 기술 (Well known art) 제한된 상황에서 심사관이 거절을 위해 기록상 없는 사실을 공식 통지하거나 일반적 기술 지식에 의존할 수 있다. 하지만 이러한 거절은 사려 깊게 적용되어야 한다. 만약 출원인이 정당한 공식통지가 아니라거나 일반적인 지식에 정당하게 근거하지 않았다고 사실주장에 대해 다룬다면, 심사관은 충분한 증거로써 거절의 당위성을 주장해야 한다. 3 크기, 비율 및 형태의 변경 (Changes in size, proportion, and shape) In re Rose 판결 29) 에서, 리프트 트럭으로 취급해야 할 상당한 크기와 무게를 가진 lumber package 에 관한 출원 발명은 손으로 들 수 있는 lumber package 에 관한 선행 28) In re Preda, 401 F.2d 825 (CCPA 1968). 29) In re Rose, 220 F.2d 459 (CCPA 1955). 20

30 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 기술에 의해 특허성이 없다고 판시되었다. 왜냐하면 lumber package 의 크기와 관련 있 는 한정은 그것을 선행기술과 특허적으로 구별 짓기에는 충분하지 않기 때문이다. In Gardner 판결 30) 에서, 연방대법원은, 선행기술과 출원발명의 다른 점이 출원 발명 장치 의 상관 치수를 상술하는 것이고, 장치와 다르게 작동하지 않는다면, 구별되지 않는다고 판시하였다. In re Dailey 판결 31) 에서, 출원발명의 상관 치수를 가지는 장치가 선행기술의 출원발명의 장치는 선행기술의 장치와 특허적으로 법원은 출원발명의 일회용 플라스틱 유아용기의 구성은 그 용기의 특정 구성이 현저하다는 설득력 있는 증거가 없는 한 당업자에게 자명하다고 할 수 있는 선택 사항이라고 판시하였다. Ex parte Rubin 판결 32) 에서, 베이스 시트가 금속 필름으로 코팅된 후, 열경화성 물 질에 함침된 적층 시트를 만드는 방법을 개시한 선행기술이 있는 경우, 선행기술의 방 법의 순서를 거꾸로 하여 적층 시트를 만드는 방법을 개시하고 있는 출원발명은 자명하 다고 판시하였다. 4 요소의 전환 (Reversal of parts) In re Gazda 판결 33) 에서, 선행기술은 시계를 감는 기어가 운전대와 함께 움직이도 록 자동차의 고정 운전대 column 에 장착된 시계를 개시하였으며, 시계가 운전대와 함 께 움직이도록 하는 것을 단순히 반대로 한 출원 발명은 자명한 것이라고 판시하였다. In re Harza 판결 34) 에서, 출원발명은 유동재료의 수 밀봉이 콘크리트의 근접한 구 멍 사이에 형성된 이음매에 채워지는 방수 석조 건축 구조에 관한 것이며, 출원발명의 수 밀봉은 이음매에 놓인 거미줄(web) 과 거미줄의 각 면에서 하나의 근접한 콘크리트 slab 으로 외부적으로 돌출된 다수의 늑골(ribs) 을 가지고 있다. 선행기술은 플러스(+) 모양의 콘크리트 덩어리들 사이의 수로를 막는 유동적 water stop 을 개시하였으며, 비 록 선행기술이 다수의 늑골을 개시하지 않았지만, 법원은 단순한 요소의 이중화 (duplication)는 새롭고 예측되지 않은 결과가 있지 않은 이상 특허받을 만한 현저성이 없다고 판시하였다. 5 범위의 중첩 및 최적화(Overlap and optimization of ranges) 출원발명의 범위가 선행기술이 개시한 범위와 중첩되거나 그 안에 있는 경우, 일응 의 자명성이 존재한다. In re Wertheim 판결 35) 에서, 선행기술이 약 1-5% 의 농도를 가지는 일산화탄소를 가르치는 반면, 출원발명은 5% 이상 으로 제한하였다. 법원은 30) In Gardner v. TEC Systems, Inc., 469 U.S. 830 (1984). 31) In re Dailey, 357 F.2d 669 (CCPA 1966). 32) Ex parte Rubin, 128 USPQ 440 (Bd. App. 1959). 33) In re Gazda, 219 F.2d 449 (CCPA 1955). 34) In re Harza, 274 F.2d 669 (CCPA 1960). 35) In re Wertheim, 541 F.2d 257 (CCPA 1976). 21

31 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 약 1-5% 는 5% 를 약간 넘는 농도도 허용하는 것이므로 범위가 중첩된다고 판시하였 다. In re Geisler 판결 36) 에서, 두께가 50에서 100 Angstroms 범위 사이에 있는 보 호층 두께를 기술하는 출원발명에 대하여, 적당한 보호를 위해, 보호층의 두께는 약 10nm( 즉, 100 Angstroms) 이하여서는 안 된다 라고 가르치는 선행기술에 의해 자명한 것으로 인정된다. 법원은 선행기술에서 보호층이 약 100 Angstroms의 두께를 가진 다면 적당한 보호 가 제공된다고 언급함으로 인해 출원발명의 범위에 있는 두께의 사 용을 직접적으로 가르친다 라고 판시하였다. 또한, 출원발명과 선행기술의 범위가 중첩되지 않지만 당업자가 동일한 특성을 갖는 것으로 그 범위를 예측할 수 있는 정도로 충분히 가깝다면 일응의 자명성이 존재한다. Titanium Metals Corp. of America 판결 37) 에서, 법원은 0.8% 니켈, 0.3% 몰리브덴, 0.1% 이하의 철, balance 티타늄을 가지는 합금을 가리키는 출원발명이 0.75% 니켈, 0.25% 몰리브덴, balance 티타늄과 0.94% 니켈, 0.31 몰리브덴, balance 티타늄으로 된 합금을 개시하는 선행기술에 의거해 자명하다는 거절이 정당하다고 판시하였다. 일반적으로, 농도나 온도에서의 차이는 그것이 임계적이라는 것을 나타내는 증거가 없다면 선행기술에 비하여 특허성이 있다고 할 수 없으며, 출원발명의 일반적인 조건이 선행기술에 개시되어 있는 경우, 통상적인 실험에 의하여 최적의 조건이나 동작 가능한 조건을 발견하는 것은 진보적이지 않다. In re Aller 판결 38) 에서, 40~80 C 의 온도 및 25~70%의 산의 농도에서 수행되는 방법에 관한 출원발명에 대하여 선행기술의 방법이 100 C의 온도와 10% 의 산의 농도에서 수행되는 점에서만 출원발명과 다르다면 일응 자 명하다 라고 판시하였다. In re Hoeschele 판결 39) 에서, 출원발명의 분자량 및 비율의 범위에 대한 임계성의 증거가 없기 때문에, 선행기술의 넓은 범위 내에 속하는 출원발 명의 탄력측정 폴리우레탄계는 특허성이 없다 라고 판시하였다. 6 균등물의 결합 및 치환 (Combination and substitution of equivalents) 두 화합물이 각각 동일한 목적으로 유용하다는 것이 종래기술로 알려진 경우, 이들 을 결합하여 거의 동일한 목적으로 사용하기 위한 제3의 화합물을 형성하는 것은 일응 자명하다고 할 수 있다. 이들의 결합에 관한 아이디어는 선행기술에서 각각 가르치고 있었던 것으로부터 논리적으로 나올 수 있다. In re Crockett 판결 40) 에서, 선행기술에 서 칼슘카바이드 및 산화마그네슘의 각각은 주철 내에서 마디가 있는 구조의 형성을 촉 진시킨다는 것이 개시된 경우, 칼슘카바이드 및 산화마그네슘이 포함된 혼합물을 이용 하여 주철을 처리하는 방법 및 재료에 대한 출원발명은 그 선행기술에 의하여 특허받을 수 없다 라고 판시하였다. 36) In re Geisler, 116 F.3d 1465 (Fed. Cir. 1997). 37) Titanium Metals Corp. of America v. Banner, 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985). 38) In re Aller, 220 F.2d 454 (CCPA 1955). 39) In re Hoeschele, 406 F.2d 1403 (CCPA 1969). 40) In re Crockett, 279 F.2d 274 (CCPA 1960). 22

32 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 자명성 거절의 근거로 균등물을 인용하기 위해서는 그 균등성이 종래기술에서 인식되 고 있어야 하며 출원인이 개시한 내용에 기초하여서는 안 되며, 또한 문제가 된 구성요 소가 기능적으로나 기계적으로 등가라는 단순한 사실에만 기초하여서도 안 된다. In re Scott 판결 41) 에서, 속이 빈 강화유리소재 화살과 이의 제조방법에 대한 출원발명에서 종 이 튜브를 화살의 코어로서 사용한 점이 가벼운 재질의 나무 또는 경화된 발포수지를 코 어로서 사용하는 선행기술과는 다르다. BPAI 는 선행기술의 발포코어와 출원발명의 종이 코어는 기능적 및 기계적 균등물이라는 이유로 이 출원발명이 자명하다고 판시하였다. 그러나 법원은 기능적 또는 기계적으로 균등물인 구성요소들은 다른 관점에서 보면 자명 하지 않고 이 사안에서는 가벼운 재질의 나무 또는 경화된 발포수지 코어는 사실상 종이 코어의 사용을 적절히 제안하지 않는다고 판시하며 BPAI의 결정을 취소하였다. 3) 비자명성 판단시 유의 사항 일응의 자명성(prima facie obviouseness ) 은 모든 기술 분야에 폭넓게 적용되는 절 차적인 심사 도구이며, 심사의 각 단계에서 증거를 제시하여야 하는 부담을 분배하는 기능을 한다. 심사관은 일응의 자명성에 대한 모든 결론에 대해서 이를 사실적으로 뒷 받침해야 할 초기 의무를 진다. 만약 심사관이 일응의 케이스를 만들지 못한다면, 출원 인은 비자명의 증거를 제출해야 할 어떠한 의무도 없다. 그러나, 만약 심사관이 일응의 케이스를 제시하면, 증거나 주장을 제시하여야 하는 의무는 출원인에게 옮겨지게 된다. 출원인은 비자명성에 대한 추가 증거, 즉 출원발명이 선행기술에 의해 예측되지 않는 향상된 속성을 갖고 있다는 것을 보여주는 비교 데이터 등을 제출할 수 있다. 35 U.S.C.103 에 따른 적절한 결정에 도달하기 위해, 심사관은 그 발명이 알려지지 않은 상태인 발명이 이루어지기 직전의 시점으로 돌아가 가상의 당업자 의 입장으로 생각해야 한다. 모든 사실 정보를 고려하여, 심사관은 출원발명이 전체로서 그 당시 당업자에게 자명한지 아닌지를 결정해야 한다. 출원인의 개시에 나타난 지식은 그 결론 에 도달함에 있어서 옆으로 제쳐 두고, 하지만 차이점 을 결정하기 위해선 마음에 담 아두고, 검색을 수행한 다음 발명을 전체로서 평가해야 한다. 출원인의 개시에 기초 한 사후적 고찰에 의지하려는 경향은 심사절차의 특성상 피하기 어렵다. 그러나, 사후 적 고찰은 허용될 수 없는 것이므로 반드시 피해야 하고 법적인 결론은 선행기술에서 수집된 사실에 기초하여 도달되어야 한다. 일응의 자명성을 입증하기 위해서는, 다음 세 가지의 기본 기준이 충족되는지를 주 의 깊게 살펴보아야 한다. (A) 선행기술을 변경할만한 또는 선행기술의 가르침들을 결합할만한 제시 또는 동기가 있어야 한다. (B) 합리적인 성공가능성이 있어야 한다. (C) 선행기술은 출원발명의 모든 한정 사항들을 가르치거나 제시해야 한다. 41) In re Scott, 323 F.2d 1016 (CCPA 1963). 23

33 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 1 선행 기술을 변형하는 시사 또는 동기 선행기술이 출원발명의 모든 요소들을 가르치고 있더라도 이들의 결합에 대한 동기 가 없다면 일응의 자명성에 기초한 거절은 부적절하며, 선행기술의 가르침이 관련 기술 의 당업자로 하여금 대체, 결합, 또는 다른 변형을 하도록 하는데 충분한지를 확인하는 것이 필요하다. 결합이나 변형에 대한 가르침, 시사, 또는 동기가 있는 경우, 선행기술 의 가르침들을 결합하거나 변형하여 출원발명을 만들어낼 수 있어야만 자명성이 성립될 수 있다. 결합에 대한 동기는 선행기술에 명백하게 개시되거나 또는 암묵적으로 개시될 수도 있으며, 당업자의 지식으로부터 도출될 수도 있다. 자명성 테스트는 선행기술들의 가르침을 결합하는 것이 당업자에게 제시될 수 있는 가 하는 것이며, 선행기술의 모든 가르침은 관련 기술 분야의 범위 내에서 고려되어야 한다. 둘 이상의 선행기술의 가르침이 서로 충돌할 경우, 심사관은 한 선행기술이 다른 선행기술을 배척할 수 있는 정도를 고려하여, 각각의 선행기술이 당업자에게 해결책을 제시하는 정도를 비교 검토해야 한다. 단지 선행기술이 결합 될 수 있다거나 변형될 수 있다는 사실만으로는, 선행기술이 그 결합의 가능성을 제시하고 있지 않으면 그 결과적인 결합이 자명한 것은 아니다. In re Mills 판결 42) 에서, 출원발명은 공급율보다 더 큰 용량으로 출력 펌프를 구동하여 공 기를 콘크리트 복합체에 불어 넣어 기포 콘크리트 복합체를 생산하는 장치에 관한 것이 다. 선행기술은 공급 수단이 가변적인 속도로 운용될 수 있다는 것을 가르쳤으나, 법원 은 선행기술에는 공기가 혼합 챔버에 불어 넣어져 재료에 혼입되도록 출력 펌프가 출 원발명의 속도로 구동하는 것을 시사하고 있지 않다 라고 판시하였다. 비록 선행기술의 장치가 출원발명의 방식으로 구동하도록 변형될 수는 있으나, 선행기술에 그렇게 하도 록 하는 시사나 동기가 있어야만 한다. 선행기술의 변형이나 결합에 의해 선행기술 발명의 동작원리가 변경되면, 선행기술 의 가르침들은 출원발명을 일응 자명하다고 하기에 불충분하다. In re Ratti 판결 43) 에 서, 출원발명은 resilient sealing member 에 삽입된 resilient spring finger로 외부 바이어스된 구멍 결합부를 포함하는 oil seal 에 관한 것이고, 선행기술은 cylindrical sheet metal casing으로 강화된 구멍 결합부를 갖는 oil seal 을 개시하였다. 동작을 위 해 선행기술의 장치는 강성을 필요로 하는 반면, 출원발명의 장치는 탄성을 필요로 한 다. 법원은 그 거절을 취소하면서, 제시된 선행기술들의 결합은 선행기술의 구조가 동 작하도록 디자인된 기본원리를 변화시킬 뿐만 아니라, 선행기술에 보인 요소들에 대해 본질적인 재구성 및 재디자인을 필요로 한다 라고 판시하였다. 2 합리적인 성공 가능성 합리적인 성공가능성이 있는 한 출원발명을 일응의 자명성으로 거절하기 위해서 선 행기술을 변형 또는 결합시킬 수 있다. In re Merck 판결 44) 에서, 출원발명은 42) In re Mills, 916 F.2d 680 (Fed. Cir. 1990). 43) In re Ratti, 270 F.2d 810 (CCPA 1959). 24

34 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 amitriptyline 을 사용하여 우울증을 치료하는 방법에 관한 것이었으나, amintriptyline 이 향정신성 속성을 가지는 화합물이라는 것과 imipramine 이 항우울성 속성을 가지는 구조적으로 유사한 향정신성 화합물이라는 것을 개시하고 있는 선행기술에 의해 일응의 자명성으로 거절되었다. 앞서 언급된 화합물들을 제시하고 있는 선행기술은 유사한 활 성을 가지고 있을 것으로 기대되는데, 이는 화합물들 간의 구조적 차이점은 공지의 bioisosteric replacement에 관련되어 있고 이 두 화합물의 병리학적 속성들을 비교한 연구논문에서 항우울제로서의 amitriptyline 에 관한 의학적 테스트를 제시하고 있기 때 문이다. 법원은 선행기술의 가르침이 합리적인 성공가능성에 대한 충분한 근거가 된다 는 이유를 들어 그 거절을 유지하였다. 또한, 자명성은 절대적인 예측가능성을 요구하는 것은 아니지만, 적어도 어느 정도 의 예측 가능성을 요구한다. 합리적인 성공가능성이 없다는 것을 보여주는 증거는 비자 명성의 결론을 뒷받침할 수 있다. In re Rinehart 판결 45) 에서, 출원발명은 초대기압하 에서 용제를 사용하여 폴리에스테르를 상업적 규모로 생산하기 위한 방법에 관한 것이 었는데, 용제의 존재만 제외하고 출원발명의 방법을 가르치고 있는 선행기술들에 의해 출원발명은 자명하다는 이유로 거절되었다. 법원은 선행기술의 방법들이 개별적으로 상 업적 규모로 확대될 수 없을 것임을 보여주는 확고한 증거를 토대로 하여, 선행기술의 단계들을 결합한 방법이 상업적인 규모로 성공적으로 확대될 수 있는지에 대해 합리적 인 가능성이 없다는 이유로 그 거절을 취소하였다. 3 출원 발명의 모든 한정 사항들의 제시 (A) 명료하지 않은 한정사항들도 고려되어야 한다. (B) 원래의 명세서에 의해 뒷받침되지 않는 한정사항들도 고려되어야 한다. 출원발명에 대해 일응의 자명성을 성립시키기 위해서는, 모든 출원발명의 한정사항 들이 선행기술에 의해 제시되어야 한다. 또한, 명료하지 않다고 여겨지는 출원발명의 한정사항도 무시되어서는 안 되며, 만약 출원발명이 하나 이상의 의미로 해석되는 경 우, 적어도 하나의 의미가 선행기술에 의해 특허받을 수 없다면, 심사관은 선행기술을 적용할 수 있게 하는 출원발명의 해석에 기초하여 그 출원발명을 거절해야 한다. 출원발명의 자명성을 평가함에 있어서, 원래 출원된 명세서에 의해 뒷받침되지 않는 한정사항을 포함하는 경우에도 출원발명의 모든 한정사항들은 고려되고 평가되어야 한 다. Ex parte Grasselli 판결 46) 에서, 촉매에 관한 출원발명이 명시적으로 황, 할로겐, 우라늄, 및 바나듐과 인의 조합에 관한 존재를 배제하였으나, 비록 이러한 요소들을 부 정적으로 배제하는 한정들이 출원시 명세서에는 나타나지 않았지만, 출원발명이 선행기 44) In re Merck & Co., Inc., 800 F.2d (Fed. Cir. 1986). 45) In re Rinehart, 531 F.2d 1048 (CCPA 1976). 46) Ex parte Grasselli, 738 F.2d 453 (Fed. Cir. 1984). 25

35 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 술에 비추어 자명한지를 결정할 때 이러한 한정사항들을 무시한 것은 잘못이라고 판시 하였다. (4) 주요 판례 1) Graham 1 사건 개요 판결 년 US 2,493,811 특허등록: Vibrating plow and mounting therefor (Graham William T) 년 811 특허를 개선하여 US 2,627,798 특허등록: Clamp for vibrating shank plows(graham William T) 년 798 특허침해에 대한 미주리주 지방법원 판결: 798 특허의 특허성을 인 정하였으며, John Deere Company of Kansas City and Deere & Company가 Graham의 특허를 침해하였다고 판결 년 7월 제8 연방순회항소법원 판결: 798 특허는 그 자체로 신규하지 않고, 결합에 의해서도 새로운 결과가 없으므로, 특허성이 결여되었다고 판결 년 2 월 연방대법원 판결: 지방법원에서 적용한 테스트 방법이 정확하지 않 으며, 특허법 제103조에 의거하여 특허성이 없다고 판단하여 제8연방순회항소법 원의 판결을 지지함 출원 발명(798 특허) 과 선행기술(811 특허) 의 비교 특허 쟁기에 발생하는 손상을 방지하기 위하여 토양에 있는 장애물에 의해 발생되는 충격을 흡수하도록 디자인된 완충 죔쇠를 구비함 - 상판은 무거운 금속판으로서 쟁기틀에 안정적으로 고정되며, 하부판( 힌지판) 은 - 상판의 후부에서 핀에 의해 힌지 결합되어 하부방향으로 회동 가능한 구조임 자루는 힌지판의 앞쪽부분에서 힌지판과 볼트 체결되며 수평으로 위치되어 등자 구조를 갖는 힌지판의 뒷부분을 통해 지지됨 - 일반적 상태에서 경첩은 강한 스프링에 의해 자루에 밀착되어 있으며, 스프링 사 이에는 작은 막대가 있어 상판과 볼트 결합되고 하부로는 걸림쇠가 장착됨 811 특허 특허와 798 특허는 모든 구성요소가 유사함 - 자루와 힌지판( 하부판) 의 위치가 상이함: 811 특허는 자루가 상부판과 힌지판의 - 사이에 위치되고, 798 특허는 자루가 힌지판의 하부에 장착됨 자루와 힌지판의 연결부위가 단단하지 못하여 유격이 발생하며 이로 인해 상부 판과의 마찰이 발생하고, 상부판과 힌지판의 마찰로 인해 손상이 발생함 26

36 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 3 판결 요지 지방법원 특허의 모든 기계적인 구성요소들이 선행기술에 포함되어 있으나, 그 요소 들의 배열 형태는 이전에 공지되지 않은 것임 특허의 각 구성요소는 선행기술에 공지되어 있으나, 발명 전체로서 판단할 때 동작 관계에 있어 차이가 있고, 자루의 하부 방향으로의 굴성에 있어 현저한 차이가 있으며, 그러한 동작 형태는 공지된 바 없으므로, 신규성이 있음 특허의 배열 형태로 인해 기능( 마모방지 및 수리용이 ) 면에 있어 개선된 효과 를 얻을 수 있음 특허와 선행기술과의 차이는 그 발명이 이루어진 당시에 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에 의해 자명하지 않음 종래 기술 요소들로 결합되어 있더라도 이를 통해 새롭고 유용한 것 이상의 독 창성과 창조성이 있다면 그것은 특허로서의 가치가 있다고 판단함 연방순회항소법원 특허의 청구범위 어디에서도 자루의 굴성의 증가로 인한 효과에 대해 언급 이 전혀 없었음( 이는 지방법원에서 지지받게 된 결정적 특성임) - 자루와 죔쇠의 배열 형태로 인해 원고의 주장처럼 자루의 굴성이 자유롭지 못하며, 이러한 구조가 종래 장치에 대해 현저한 효과상의 차이를 갖는다고 볼 수 없음 특허는 선행기술의 기계적 기능을 일부 변형한 것으로서, 새롭거나 다른 결과 가 없고, 그 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자에 의해 자명한 것이라고 판단 - 새롭거나 현저한 차이점을 발견하지 못했음에도, 개선된 기능적 결과만을 강조하 였으며, 이전 판례의 단순한 모방으로 인해 정확한 판단 기준을 적용하지 못했음 - 종래 요소들의 결합에 있어서, 그 구성의 실현 가능성 및 곤란성을 충분히 고려 해야 하고, 조합을 통해 새로운 것을 형성해야 하며, 각 요소들이 유기적 결합을 통해 단순 조합물 이상의 결과를 나타내야 함 대법원 - 배열의 변화로 인해 자루의 굴성이 현저히 증가했다면, 이는 이전의 선행기술과 구분되는 명확한 차이로 인정되지만, 원고의 증언 및 전문가의 소견으로 미루어 동일한 길이를 갖는 죔쇠의 채용시, 798 특허 및 811 특허의 자루의 굴성은 거 의 동일한 것으로 판단됨 - 굴성의 차이로 인한 효과는 소송 중에 주장된 것으로서, 원 특허출원시 전혀 언 - 급된 바 없었으며 이러한 효과가 발명의 주된 특성이 아님을 반증하고 있음 자루의 굴성은 다른 선행기술의 경우와 동일한 정도이므로 이로 인한 특허성은 인정되지 않음 - 마모방지와 수리상의 편의성은 선행기술인 Glencoe 장치로부터 자명함 27

37 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 28

38 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 29

39 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 4 검토 의견 1952 년에 자명하지 않은 발명 이라는 제목 하에 비자명성의 개념이 특허법에 도입 된 이후, 이를 해석하여 실제 판결에 적용하는 데 있어서는 다양한 관점들이 혼란스럽 게 존재하였으며, 1966년의 Graham 판결을 통해 비로소 그 판단기준이 이론적으로 확 립되었다. 같다. 비자명성을 판단하기 위한 기준으로 제시된 네 가지의 사실 조사는 다음과 (A) (B) (C) 선행기술의 범위와 내용을 결정 선행기술과 청구항의 차이점을 확인 관련 기술분야에서 통상의 기술을 가진 자의 수준을 분석 (D) 상업적 성공, 오랫동안 제기되었으나 해결되지 않은 요구, 타인의 실패 등의 2차적 고려 사항들의 증거를 평가 Graham 판결은 비자명성의 판단 방법을 이론적으로는 제시하였지만, 이를 실제 사 건에 적용하는 데 있어서의 구체적인 기법을 제시하지 못하여 실무상 지침으로는 다소 추상적이라는 한계를 가지며, 결국 비자명성 여부를 case by case 로 판단해야 한다는 문제점을 안고 있다. 2) KSR 판결47) 1 사건 개요 KSR International사 ( 캐나다 온타리오주 ) 는 페달 시스템을 포함한 자동차 부품을 생산하는 회사로서, 포드사에 치조절이 가능한 페달 시스템 을 공급하였고 (1998 년), 2000 년에 위치조절이 가능한 기계적 페달 에 대한 특허( US 6,151,976 ) 를 획득하였다. GM사는 2000 년에 자사의 시보레(Chevrolet ) 및 트럭에 KSR의 위치조절이 가능한 페 달 시스템 을 적용하고자 하였고, 이에 KSR은 976 특허의 페달 에 모듈 센서 를 부 가하여 GM사에 공급하였다. 펜실베니아에 거점을 두고 있는 Teleflex 사는, KSR이 제조하는 자동차의 엑셀 페 달이 자사의 특허권을 침해하고 있다고 제소하였고, 이에 KSR은 Teleflex의 특허( 청구 항 4) 는 무효라고 주장하였다 (2002 년). 지방법원은 Teleflex 특허의 위치조절이 가능한 페달 조립체 및 발로 밟는 양을 감지하는 센서 의 조합은 자명한 것으로서 특허무효라고 하는 KSR의 주장을 인정하였 으나(2003 년), CAFC는 이러한 조합이 자명하기 위해서는 선행기술에 조합에 대한 가르 침, 시사, 또는 동기부여가 있어야 한다고 하여(TSM 테스트), Teleflex 특허는 자명하 지 않다고 판시하였으며 (2005 년), 이에 불복한 KSR은 연방대법원에 상고하였다. 47) 박시영, 판례조사연구보고서, 특허청 지식관리시스템 등록지식,

40 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 2 출원발명과 선행기술의 비교 - 등록번호 : US 6,237,565호( ) - 발명의 명칭: Adjustable Pedal Assembly with Electronic Throttle Control ( 전자적으로 제어되는 쓰로틀을 장착한 위치를 조정할 수 있는 페달 조립체) - Claim 4: A vehicle control pedal apparatus(12) comprising: a support(18) adapted to be mounted to a vehicle structure(20); an adjustable pedal assembly(22) having a pedal arm(14) moveable in fore and aft directions with respect to said support(18); a pivot(24) for pivotally supporting said adjustable pedal assembly(22) with respect to said support(18) and defining a pivot axis(26); and an electronic control(28) attached to said support(18) for controlling a vehicle system; said apparatus(12) characterized by said electronic control(28) being responsive to said pivot(24) for providing a signal(32) that corresponds to pedal arm position as said pedal arm(14) pivots about said pivot axis(26) between rest and applied positions wherein the position of said pivot(24) remains constant while said pedal arm(14) moves in fore and aft directions with respect to said pivot(24). 전통적으로, 운전자는 자동차의 페달과의 간격을 조절하기 위해 좌석을 앞뒤로 조절하였으며, 이를 통해 어느 정도의 불편함은 해소되었으나 신장이 작은 운전자 에게는 완전한 해결책이 되지 못하였다. 한편, 1990년대에는 엔진 조작을 위해 자동차에 컴퓨터를 장착하는 것이 보편화 되었으며, 일례로 컴퓨터로 제어되는 쓰로틀은 전자 신호에 대응하여 밸브를 개폐 31

41 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 한다. 컴퓨터로 제어되는 쓰로틀이 운전자의 조작에 대응하기 위해서는 페달에서 어떤 일이 일어나는지 컴퓨터가 인식할 수 있어야 하며, 이런 점에서 페달에서의 기계적인 동작을 컴퓨터가 인식할 수 있는 디지털 데이터로 바꾸어 주는 전자적 센 서가 필요하다. 청구항 4는 위치조절이 가능한 페달 및 전자적 센서 를 조합한 페달 장치에 관한 것으로서, 상기 장치를 통하여 페달의 위치는 자동차 엔진의 쓰로틀을 제어하 는 컴퓨터에 전달된다. 페달의 위치를 검출하는 센서를 페달 조립체의 지지부재에 부착함으로써 운전자가 페달을 조작할 때에도 고정된 위치에 센서가 있을 수 있도 록 한 것이 출원발명의 요지이다. (i) 미국 특허 제5,010,782호( 발명자: Asano) 페달의 위치가 조절되더라도 페달의 피봇점이 고정되어 있고, 페달 위치의 조절 여부에 상관없이 페달을 누르는 힘이 일정한 구조가 기재되어 있음 32

42 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 (ii) 미국 특허 제5,460,061호( 발명자: Redding) 페달과 피봇점이 모두 조절되는 구조가 기재되어 있음 (iii) 미국 특허 제5,241,936호 페달의 위치를 엔진이 아닌 페달 조립체에서 측정하는 것이 바람직하다는 내용 이 기재가 되어 있고, 전자적 센서가 페달 조립체의 피봇점에 위치하고 있는 구조 가 기재되어 있음 33

43 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 (iv) 미국 특허 제5,063,811호( 발명자: Smith) 센서와 컴퓨터를 연결해주는 선이 손상되고 운전자의 발로부터 더러워지는 것을 방지하기 위해서 센서는 페달에 설치되기보다는 페달 조립체의 고정부에 설치되어 야 한다는 내용이 기재되어 있음 (v) 미국 특허 제5,385,068호 컴퓨터로 제어되는 쓰로틀에 사용될 수 있고, 센서가 기재되어 있음 페달과 독립된 구조로 된 모듈화 34

44 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 (vi) 미국 특허 제5,819,593호( 발명자: Rixon) 페달의 위치를 검출하는 전자적 센서를 구비한 위치조절 가능한 페달이 기재되 어 있고, 센서가 페달에 위치하여 페달이 작동함에 따라 전선이 손상되는 것으로 기재되어 있음 3 쟁점사항 그동안 비자명성 판단의 기준으로 CAFC에서 적용해 온 TSM 테스트가 올바른 테스트 방법인지가 이 사건의 핵심이다. 4 CAFC의 TSM 테스트 1980년대 레이건 대통령은 미국의 국가경쟁력 강화를 위한 특허 보호정책의 일 환으로 CAFC를 설립하여, 심사관이나 법관이 주관적으로 엄격하게 적용하는 진보 성의 기준을 객관화하여 특허권 허여를 확대하고자 하였다. 이에 CAFC는, 특허권 허여를 확대하고 비자명성 판단에 내재하는 사후적 고찰에 의한 판단을 배제하기 위한 기법으로서, 선행기술의 조합발명을 자명하다고 하기 위해서는 이것을 가르 침(teaching), 시사(suggestion), 또는 동기부여(motivation) 하는 것이 선행기술에 존재하지 않으면 안 된다 라는 TSM 테스트를 적용해 왔다. 이러한 요구사항은 사 후적 고찰에 대한 보호장치이고, 일단 발명의 조합이 알려지면 선행기술의 내용을 살펴 보아서 특허청구된 발명을 쉽게 조합할 수 있어, 많은 중요한 발명들이 진보성이 없는 것으로 판단될 수 있기 때문에, 이러한 사후적 고찰은 방지되어야 한다. TSM 테스트는 애매한 비자명성의 개념을 적용하는 심사관 등이 저지르기 쉬운 주관적인 요소를 배제할 수 있는 좋은 방법으로 인식되어 도입되었다. 하지만, 이 후 이러한 법 논리는 판례가 거듭됨에 따라 외형적인 적용의 형태에 보다 중점이 맞추어지게 되어 현시점에서는 당초의 취지보다 훨씬 경색되게 적용되는 것으로 판단 된다. 35

45 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 1980년대 초반은 미국이 지식경제를 도입하기 위하여 강력한 특허정책을 추진하 던 시점이다. 하지만, 1980년대 이전의 미국의 법원과 사회는 특허권자를 그리 곱 게 보지 않던 시절로 그러한 경향이 특허청이나 법원 전반에 주도적인 기류로 여전 히 존재하였고, 특허권의 허여에 있어서도 비교적 인색하였다. 따라서 당시 특허정 책의 선봉에 서 있던 CAFC로서는 이를 바로잡기 위하여 특허청의 심사관이나 법관 이 주관적으로 지나치게 엄격하게 적용하는 진보성의 기준을 객관화하기 위하여 TSM 테스트를 창안하였다. 또한, 경제적인 측면에서도 1980년대만 하더라도 미국 은 창조적 기술에 있어서 세계에서 독보적으로 앞서가는 국가로서, 부터 상품수입이 급증하여 문제가 되던 시점이므로, 중 후진국으로 창작된 아이디어를 최대한 보 호해주면 그를 통해 중 후진국의 수입을 견제할 수 있고, 외국과의 기술교역을 통 해 로얄티를 얻을 수 있는 등 국가의 이익과 부합되는 일이 될 수 있었을 것이다. 그런 측면에서 TSM 테스트는 선행기술을 결합하거나 수정할 동기를 선행기술로부 터 찾아내지 않으면 자명한 것이 아니라고 하고 있으므로, 특허를 보다 쉽게 받을 수 있게 함으로써 당시의 사회적 요구와도 부합된다고 할 수 있다. 그러나, 그로부 터 30 년이 지난 오늘날은 전 세계가 지식창조에 열을 올리고 있으며, 미국과 경쟁 할 수 있는 국가도 많아져 권리를 쉽게 얻을 수 있게 함으로써 얻을 수 있는 미국 의 이익이 크게 작아졌다고 판단된다. 그리고 특허청, 판사 등의 시각도 특허권자 에 대하여 상당히 우호적으로 변화되었고, 특허성에 대한 판단능력도 크게 향상되 었다고 판단된다. 따라서 CAFC의 엄격한 TSM 테스트는 장점은 약화되고, 별다른 기술적인 진보가 없는 기술이지만 TSM 테스트의 비자명성 기준을 통해 형성된 특 허권들이 무분별한 소송을 통해 기존 기업들의 영업을 방해하고 우수한 발명을 통 해 얻은 특허권의 권리행사를 크게 위축시키는 등의 폐해를 낳게 되었다. 48) 법 이론적인 측면에서 CAFC의 가장 큰 장점은 가장 애매하고도 복잡한 진보성 의 판단을 객관화하여 예측가능성을 크게 높여 주었다는 점이다. 그러나, TSM 테 스트는 진보성 판단의 중요한 하나의 판단기준이 될 수는 있으나, 진보성 판단이 마치 TSM 테스트만으로 이루어지는 것으로 취급되어서는 안 된다. 또한, TSM 테 스트를 지나치게 엄격하게 적용하는 것은 심사관, 판사 등에게 비자명성의 판단자 로서의 지위를 박탈하고 단지 조사하는 정도의 지위만을 부여하는 것이며, 특허법 이 규정하고 있는 특허목적의 구현을 책임지는 판단자로서의 성격을 임의로 제한하 는 결과를 초래할 수 있다. 5 판결 요지 심사단계에서 청구항 4보다 넓은 청구항은 Redding 및 Smith의 특허에 의하여 48) 이윤원, 미국 KSR 사건을 중심으로 본 진보성 기준의 동태적 분석, 특허청 지식관리시스템 등록지식,

46 제1절 3극 특허청의 진보성 판단 기준 고찰 진보성이 없다는 이유로 거절결정되었다. Redding의 특허는 위치조절 가능한 페달 에 관한 것이고, Smith의 특허는 센서를 페달 지지부재에 부착하는 방법을 개시하 고 있기 때문이다. 청구항 4는 고정된 피봇점이라는 한정을 포함하고 있고, 이러한 점이 Reddding 의 특허와 구별되어 특허등록되었다. 심사 당시에 Asano의 특허는 제시되지 않아, 심사단계에서는 고정된 피봇점을 가지는 위치조절 가능한 페달을 선행기술로 가지고 있지 않았다. Asano 의 특허는, 페달의 위치를 검출하고 이를 쓰로틀을 제어하는 컴퓨터로 전달하는 센서를 제외한 청구항 4의 모든 구성을 개시 하고 있으며, 센서에 관한 것은 미국특허 제5,385,068호 및 시보레의 센서에 의해 공지되어 있다. 은 지방법원은 전문가의 증언을 토대로 하여 페달 디자인 분야에서 당업자의 수준 기계공학 분야 및 자동차 페달 제어 시스템에 정통한 대학생 수준 이라고 결정 하였다. 또한, TSM 테스트를 적용할 때, 전자적 센서 및 위치조절 가능한 페달의 조합 은 필연적으로 유도될 수 있으며, Rixon의 특허가 이러한 개발을 할 수 있는 근거 를 제시하고, Smith의 특허는 전선이 손상되는 Rixon의 특허의 문제를 해결할 수 있는 해법, 즉 센서를 페달의 고정된 구조에 위치시키는 것을 제시하고 있다. 따라 서, 만약 심사단계에서 Asano의 특허가 포함되었다면 Asano 및 Smith의 특허를 조합하여 청구항 4의 진보성이 부정되었을 것이다. Teleflex사의 상업적인 성공이 이러한 결론을 바꿀 수는 없다. CAFC는 출원발명에 대하여 전혀 지식이 없는 당업자가 Asano의 지지부재에 센서를 부착하게 하는 동기를 연방지방법원이 제시하지 못하였다고 판결하였다. CAFC는 출원 발명의 발명자가 해결하고자 하는 과제를 선행기술이 정확하게 제시하고 있지 않은 한 발명자가 이러한 선행기술로부터 동기를 받을 수 없다고 하였다. Asano 페달은 페달의 위치가 조절이 되더라도 페달을 누르는 힘에는 영향이 없도록 하는 것이고, 출원발명은 간단하고, 소형화되고, 값이 싼 위치조절이 가능한 페달을 제공하기 위한 것이다. Rixon 의 특허는 전선이 손상되는 문제점을 가지고 있으나, 이러한 문제점을 해결할 수 있는 방법을 제시하지 못하였으며, Smith 의 특허는 위치조절 가능한 페달이 아니므로, 위치조절 가능한 페달 조립체의 지지부재에 전자적 센서를 장착하는 동기로 사용될 수 없다. 따라서 당업자는 Asano 의 특허에 센서를 부착할 수 없다. 대법원은 CAFC 의 경직된 접근 방법을 거부하였다. 진보성에 관한 판단은 보다 확장 가능하고 유연한 것이어야 한다. 이미 알려진 구성요소를 이미 알려진 방법으 로 조합하고, 작용효과가 이미 예측 가능한 정도라면 그 발명은 진보성이 없어 거 절되어야 한다. 만약 당업자가 예측 가능한 변형예를 만들 수 있다면 진보성이 없 37

47 제2장 3극 특허청 및 우리청의 진보성 판단 기준 고찰 을 가능성이 크다. 만약 어떤 기술이 한 장치를 개선하기 위하여 사용되었고, 당업 자가 그 기술을 같은 방식으로 사용하여 다른 장치를 개선할 수 있을 것으로 알 수 있다면, 실제로 그 기술을 사용하는 것이 당업자의 기술을 넘어서는 것이 아니면, 진보성이 부정된다고 할 것이다. 따라서 선행기술의 구성요소를 조합할 경우, 법원 은 예측 가능한 것을 넘어서는 개선사항이 있는지 살펴야 할 것이다. 법원은 시장에 알려지거나 내재하는 요구사항(demand), 배경지식(background knowledge) 당업자가 가지고 있는 등을 종합하여 이미 알려진 구성요소를 출원발 명처럼 조합하도록 하게 하는 명시적인 이유가 있는지 결정해야 한다. 분명한 것은 여러 구성요소로 이루어진 특허발명의 각 구성요소가 개별적으로 선행기술에 있다 는 이유만으로 진보성이 부정되는 것은 아니다. 따라서, 출원발명처럼 당업자가 구 성요소를 조합하려고 했을 이유를 밝히는 것이 매우 중요하다. TSM 테스트와 Graham 분석에는 서로 상호 일치하지 않은 부분이 존재하지 않 으나, 문제가 될 수 있는 것은 일반적인 원리를 굳은 법칙으로 만들어 진보성 판단 을 제한하려고 하는 것이다. 진보성을 판단함에 있어서, 청구인이 제시한 특정한 목적이 중요하다기보다는 청구된 발명이 객관적으로 이루고자 하는 것이 보다 중요하다고 할 것이다. 진보성 이 부정될 수 있는 방법의 하나로 발명 당시에 이미 알려진 문제가 있었고, 그리고 그 알려진 문제에 대하여 분명한 해법이 존재하는 경우가 있을 수 있다. CAFC의 첫 번째 잘못은 법원이나 심사관이 출원인이 제시한 문제점 위주로만 살펴보았다는 것이다. 발명의 자체가 제시하는 수많은 문제점 중의 일부인 출원인이 소개하는 동 기만을 살펴야 한다는 것은 올바른 것이 아니다. 발명 당시의 그 기술 분야에 알려 진 수요 또는 문제가 하나의 발명을 그처럼 조합하게 되는 이유가 될 수 있다. CAFC의 두 번째 잘못은 당업자가 해결하고자 하는 문제가 같은 종류의 선행 기 술만을 살펴볼 것이라는 가정을 한 것이다. 상식(common sense) 은 이미 알려진 친 숙한 것들이 원래의 주목적 외에도 다른 목적으로 사용될 수 있음을 알려 줄 수 있 다. Asano 특허는 그 주목적 이외에도 그 특허의 설계방식으로 고정된 피봇점을 가 진 위치조절이 가능한 페달을 보여 주고 있다. 만약 어떤 문제를 해결하려는 설계의 요구(design need) 또는 시장의 요구(market pressure) 가 있고, 유한한 수의 이미 알려진 그리고 예측 가능한 해결방법이 존재한다면 당업자는 그러한 해결방법을 사 용하려고 할 것이다. 따라서 상식 등을 이용하는 것을 금지하는 경직된 법은 기존의 판례법과 합치되지 않는다. 당업자라면 Asano의 페달 및 전자적 센서를 결합하여 출원발명의 청구항 4의 구성처럼 구성할 수 있을 것이다. 이 건 특허발명이 발명될 당시에는 기계적 페달 장치를 전자식 페달로 전환하려는 강한 시장의 수요가 있었으 며, 선행기술들은 이러한 개발을 할 수 있는 많은 방법을 제시하고 있었다. 페달기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 Asano에서 시작하여 고정된 피봇점에 센서를 위치시킬 수 있었는지를 살펴보면, 미국 특허 제5,241,936호는 센서는 엔진 이 아닌 페달에 설치되어야 함을 가르쳐 주고 있고, Smith는 페달의 밟히는 면이 38