발간등록번호 11-1430000-000925-01 우선심사제도및 3 트랙특허심사제도의 발전방향연구 A Study on the Development Way for Fast Examination and Three Track Patent Examination System 2 0 1 0. 9
제출문 특허청장귀하 본보고서를 우선심사제도및 3 트랙특허심사제도의발전방향 연구 의최종보고서로제출합니다. 2010 년 9 월 13 일 주관연구기관 : 전남대학교산학협력단 연구기간 : 2010. 5. 12 ~ 2010. 9. 13 연구책임자 : 김원준교수 참여연구원 연 구 원 : 김정완교수 보조연구원 : 강경민 보조연구원 : 민경재 보조연구원 : 박주현 보조연구원 : 윤일구 보 조 원 : 장일훈
목 차 요약문 ( 국문 ) Summary ( 영문요약문 ) 제1장서론 1 제1절연구의필요성및목적 1 1. 연구의필요성 1 2. 연구의목적 2 제2절연구방법및연구범위 3 1. 연구방법 3 2. 연구범위 3 제2장우리나라의우선심사제도및 3트랙특허심사제도 5 제1절우선심사제도 5 1. 개요 5 2. 우선심사제도의취지 6 3. 우선심사신청요건 7 4. 제도변천과정 7 제2절특허심사하이웨이제도 15 1. 개요 15 2.PPH 대상이되는출원 17 3.PPH 신청요건 17 제3절우리나라의녹색기술에대한우선심사제도 21 1. 우선심사대상 21 2. 녹색기술분야특허활동 28 제4절 3트랙특허심사제도 34 1. 개요 34 2. 빠른심사 35 3. 일반심사 35 4. 늦은심사 35 - i -
5. 초고속심사 36 제3장우선심사제도의발전방안연구 38 제1절우선심사제도운영현황 38 1. 우선심사신청현황 38 2. 우선심사대상의확대 39 제2절외국의우선심사제도와비교 고찰 42 1. 미국 42 2. 일본 48 3.EPO 55 4. 중국 57 5. 캐나다 59 6. 오스트레일리아 60 7. 독일 63 8. 영국 64 9. 덴마크 66 10. 스웨덴 68 11. 스페인 69 12. 루마니아 71 13. 이스라엘 72 제3절특허 3극의특허심사하이웨이제도 76 1. 특허 3극의특허현황 76 2. 특허 3극간의특허출원 76 3. 특허 3극의 PPH 78 4.PPH 대응방안 80 제4절주요국의녹색기술에대한우선심사제도 81 1. 미국 82 2. 영국 83 3.EPO 83 4.WIPO 84 5. 한국 일본녹색기술우선심사제도의비교 84 6. 환경기술관련특허보호 86 - ii -
제5절설문조사결과분석및시사점 88 1. 설문조사결과분석 88 2. 시사점 97 제6절우선심사제도의운영방향및개선방안제안 100 1. 우선심사제도의운영방향 100 2. 개선방안제안 116 제4장 3트랙특허심사제도의발전방안연구 139 제1절 3트랙특허심사제도운영현황및문제점 139 1.3 트랙특허심사제도의운영현황 139 2.3 트랙특허심사제도의문제점 142 제2절외국의사례 144 1. 일본 144 2. 미국 145 제3절설문조사결과분석및시사점 148 1. 설문조사결과분석 148 2. 시사점 153 제4절 3트랙특허심사제도운영방향및개선방안제안 156 1.3 트랙특허심사제도의운영방향 156 1) 적정운영비율설정및유지 156 2) 각트랙별처리기간의합리적인설계필요 156 3) 전문기관선행기술조사에대한관리 157 4) 심사청구제도와의조화 157 2. 개선방안제안 157 1) 빠른심사출원의처리기간연장 157 2) 심사유예시점의연장검토 158 3) 심사유예제도의유인책마련 158 4) 전문기관선행기술조사보고서의품질유지방안마련 159 5) 부실조사에대한출원인구제방안 159 - iii -
제 5 장결론 160 부록 1. 우선심사신청및처리현황 164 2. 세계주요국의우선심사제도시행현황 165 3. 미국의 3트랙특허심사제도 167 4. 설문조사내용및분석 175 5. 특허청고시 ( 우선심사의신청 ) 209 참고문헌 214 - iv -
표목차 표 1. 범부처신성장동력 23 표 2. 녹색기술산업관련기술 23 표 3. 녹색기술관련우선심사증빙서류 25 표 4. 저탄소녹색관련기술의특허출원건수 28 표 5. 저탄소녹색관련기술의특허등록건수 29 표 6. 미국의우선심사신청비율 47 표 7. 일본의조기심사신청건수및심사기간 50 표 8. 슈퍼조기심사신청시기및심사처리기간 51 표 9. 일본의우선심사신청건수및심사기간 53 표 10.EPO 우선심사신청현황 57 표 11. 덴마크우선심사신청건수 67 표 12. 스페인우선심사신청건수 70 표 13. 루마니아우선심사신청건수 72 표 14. 이스라엘한정심사신청건수 75 표 15. 외국의녹색기술우선심사제도의비교 81 표 16. 한국 일본의녹색기술우선심사제도비교 86 표 17. 한국의우선심사신청현황 101 표 18. 한국의우선심사신청비율 102 표 19. 미국의우선심사신청현황 103 표 20.EPO 우선심사신청비율 103 표 21. 일본의우선심사신청비율 104 표 22. 제외국의조기권리화제도의문제점 107 표 23. 한국의특허활동실태조사결과 113 표 24.BM 발명의특허출원현황 122 표 25. 실시또는실시준비중출원의우선심사증빙서류 128 표 26. 주요국의특허 실용신안심사분야현황 (2008 년 ) 135 표 27. 미국의우선심사수수료부과방식 136 표 28. 특허출원관련수수료현황 137 - v -
그림목차 그림 1. 특허심사하이웨이 (PPH) 의개요 16 그림 2.3 트랙특허심사제도개요 34 그림 3.3 트랙특허심사처리기간의비교 37 그림 4.JP-FIRST 의개요 54 그림 5.2007 년도발효중인특허분포 76 그림 6.2007 년 FourO fice(blocks) 간의출원흐름도 77 그림 7. 적정한우선심사신청비율 88 그림 8. 우선심사신청비율이높은이유 89 그림 9. 우선심사가경제활동에미치는영향 90 그림 10. 우선심사가일반심사에미치는영향 91 그림 11. 우선심사제도개선시우선순위 92 그림 12. 우선심사긴급처리판단기준 93 그림 13. 벤처기업출원의우선심사대상적합성검토 94 그림 14. 우선심사신청료에대한검토 95 그림 15. 우선심사신청시조기공개의의무화필요성 96 그림 16. 국제출원에대한특허청의직권우선심사제도도입 97 그림 17. 우선심사제도의이용만족도 105 그림 18. 자기실시의우선심사신청건수변화추이 114 그림 19. 특허권사업화율변화추이 114 그림 20. 확대된우선심사절차 141 그림 21. 빠른심사의적정처리기간 148 그림 22. 일반심사의적정처리기간 149 그림 23. 늦은심사의적정처리기간 150 그림 24. 늦은심사의이용이저조한이유 150 그림 25. 늦은심사활성화방안 151 그림 26. 전문기관에선행기술조사를의뢰한경우만족도 152 - vi -
요약문 ( 국문 ) 한국특허청은세계 4대특허청이라는외형적으로괄목할만한성장을이루었다. 특허청은국내외환경변화에대응하고, 신속한심사로조기에권리화를할수있는우선심사제도를시행하고있다. 또한,2008.10.1 일부터특허심사방식은빠른심사 일반심사 늦은심사의세가지서비스중에서출원인이자신의특허전략에따라심사처리의시점을직접선택 관리할수있는맞춤형 3트랙특허심사제도를시행하고있다. 그러나정부는산업계의요구에대한객관적인분석없이국가산업발전의차원에서우선심사의대상을확대해왔다. 이로인하여우선심사신청비율이 13.7% 로증가되어특허청심사관의심사처리업무에서우선심사비중이너무크다는문제점을안고있다. 일반심사와형평성을고려할때, 적정한우선심사신청비율을유지해야효율적인특허심사의목적을달성할수있다. 본연구진은설문조사와외국제도와비교고찰을통하여적정한우선심사신청비율을 10% 이하로유지하는방안을제안한다. 우선심사는예외적으로인정되는것으로서꼭필요한경우에만허용되어야하며, 우선심사신청건수 1위를차지하고있는자기실시관련출원의우선심사신청요건은미국과일본처럼강화하는방향으로제도개선이요망된다. 또한, 우선심사대상중에서벤처기업의출원, 전자상거래기술에관한출원은우선심사대상에서제외하는방향으로법개정을하여야한다. 우선심사신청수수료는현재수준으로유지하되, 우선심사대상에따라서수수료를면제하거나차등화할필요가있다. 우선심사신청료를면제해야할대상은제3자실시출원,PPH 관련출원, 수출촉진관련출원, 우선권주장의해외출원등이다. 또한, 우선심사신청수수료감면제도의도입을검토해야한다. 3 트랙특허심사의적정한처리기간은빠른심사는현행 3 개월에서 6 개월내지 12 개월 로하 고, 일반심사는 18 개월내지 24 개월 로하며, 늦은심사는 24 개월이상 으로밴드로구분하여시 행하는것이바람직하므로이에대한제도개선을제안한다. 아울러 늦은심사의활성화를위해서 심사유예신청기간을 24 개월이상 으로연장하는방안, 심사유예신청시심사청구료납부를유예 하거나수수료를인하하는방안과, 심사유예제도를적극적으로홍보하는방안을검토해야한다. - vii -
Summary ( 영문요약문 ) The Korean IntelectualPatentO fice (KIPO)externaly makes a remarkable growth as one of the four largest patent ofices in the world. The KIPO operates the accelerated examination system in orderto copewith changesin domesticand internationalenvironment and fulfilthe applicants needs to obtain patentrights for their inventions in early stage. Also,theKIPO started to operatethethreetrack PatentExamination System ofleting an applicantselectand manage directly the time ofexamination among three services of fast examination, ordinary examination and late examination according to his own patent strategy asapatentexamination methodfrom October1,2008.Inthemeantime,however,the governmenthasexpandedtheobjectsoftheacceleratedexaminationforthenationalindustrial developmentwithoutany objective analysis ofthe markettrends and the requests from the industrialsector. Thismakestheratioofapplication fortheaccelerated examination increase rapidly by 13.7%,when compared with theexamination businessamountofexaminersofthe KIPO andthusthereisaproblem thattheratiooftheacceleratedexaminationistoohigh. Whenconsidering fairnessinacasewhereitiscomparedwiththeordinaryexamination, the objective ofeficientpatentexamination can be obtained only when a proper ratio of application for the accelerated examination is maintained. According to our survey and comparison with otherforeign systems,itisnecessary to improvethesystem to reducethe objects ofthe accelerated examination in a direction to make a desirableratio ofapplication fortheacceleratedexaminationbemaintainedtobelessthan10%. The accelerated examination should be admited only in a quite necessary case,as a system thatisadmitedexceptionaly. Itisnecessarytoimprovethesystem inadirectionto tighten the requirements forapplication foraccelerated examination ofthe patentapplication relating to aninventionworkedby anapplicant, whosenumberofapplicationforaccelerated examination is ranked first. Also,the laws should be revised in a direction to exclude a patentapplication ofaventurebusinessand apatentapplication relating toe-commercefrom the objects of the accelerated examination among the current objects of the accelerated examination. The application fees relating to the accelerated examination should be maintained at the current level,but it is necessary to exempt or diferentiate the fees according to the objects of the accelerated examination. The objects of the accelerated examination forwhich theapplication feesshouldbeexemptedareapatentapplication foran - viii -
invention worked by athird person,apatentapplication relating to PPH,apatentapplication for promoting exports and an internationalapplication claiming a priority right. Also,it should be positively examined to revise the laws in a direction to introduce a system of reducing applicationfeesfortheacceleratedexamination. As a resultofthe survey on the properprocessing period ofthe Three Track Patent Examination,itisappraised thatitisdesirableto changetheperiod ofthefastexamination from the current 3 months to 6 12 months and change the period ofthe ordinary examinationtobe 18 24months andtheperiodofthelateexaminationtobe morethan 24months respectively and thusimprovementofthesystem in thisregard isalso required. In order to vitalize the late examination system,it is necessary to examine the plan of extending theperiodforapplication forthedelay ofexaminationtobe morethan24months and delaying paymentofthefeesforrequesting examination atthetimeofapplying forthe delay ofexamination orreducing the fees and improvementofthe system in a direction to promotetheexaminationdelaysystem positively. - ix -
제 1 장 서론 제 1 절 연구의필요성및목적 1. 연구의필요성 특허 3극보고서 1) 에의하면, 한국특허청 (KIPO), 미국특허청 (USPTO), 유럽특허청 (EPO), 일본특허청 (JPO) 을 FourOfice 라고정의하고있다. 2) 2007 년에전세계에발효중인특허는총 6,123,000 건이다. 전세계특허중유럽제국이 34%, 미국이 30%, 일본이 20%, 한국이 9%, 기타국가들이 7% 를갖고있는것으로분석되었다. 우선심사란출원공개후특허출원인이아닌자가업으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되는경우, 또는대통령령이정하는특허출원으로써긴급처리가필요하다고인정되는경우에심사청구순서에관계없이타출원에우선하여심사하는제도를말한다. 세계적으로특허출원건수 심사청구건수의증가, 출원내용의고도화 복잡화등으로인해, 심사순서대기기간과최종처리기간이장기화되는추세이다. 최근경제의글로벌화에따라해외로사업을전개하는출원인에게국내뿐만아니라해외에서도특허권을취득하여국제경쟁력을강화하는것이중요한이슈이다. 우리나라는이러한국내외환경변화에대응하고, 조기에권리화를희망하는출원인의편의에부합하기위하여 1946 년특허법제정시부터우선심사제도를시행하고있으나, 최근우선심사에대한민원이지속적으로제기되고있고, 다른한편으로우선심사신청건수의급증으로제도의부작용도나타나고있는실정이다. 특허청은그동안시장동향및산업계의요구, 심사관의업무량의평가등에대한객관적인분석없이국가산업발전의차원에서우선심사의대상을확대하여왔다. 2008.10.1 일부터특허심사방식에있어서, 빠른심사 일반심사 늦은심사의 3가지서비스중에서출원인이자신의특허전략에따라심사처리의시점을직접선택 관리하는 맞춤형 3트랙특허심사제도 가시행되고있다. 특허청은우선심사신청비율이평균 13.7% 로심사처리능력에비하여우선심사의비중이높은문제점 3) 을안고있다.2004 년도우선심사신청비율이 4% 였으나,5 년동안매년평균 2% 씩증 1)TrilateralCo-operationwebsiteFouroficestatisticalreport2008. 2)Thefourofices 는 KIPO,USPTO,EPO,JPO 등 4 개특허청을지칭한다. 특허 3 극 (TrilateralCo-operation) 은 1986 년부터시작된 USPTO,EPO,JPO 의 3 개특허청간상호협력을의미한다. 3) 한국의 2009 년도우선심사신청비율 ( 심사청구건수 우선심사신청건수 ) 은 13.7% 이다.2009 년 도한국의심사청구건수 ( 누적 ) 는 148,291 건 ( 특허 132,773 건, 실용신안 15,518 건 ) 이고, 우선심사 신청건수는 20,317 건이다. - 1 -
가하였다. 이러한추세로간다면 5년후 (2014 년 ) 의평균우선심사신청비율이 20% 이상이될것으로전망된다. 특히, 토목 건설분야의특정기술의우선심사신청비율이 40% 이상인기술분야가있어서, 이기술을담당하는심사관은우선심사로인하여과중한업무의스트레스를받고있다. 앞으로특허청이높은우선심사신청비율을개선하지않으면, 우선심사가일반심사보다더중요시되어, 일반심사를받는출원인은상대적인박탈감을갖는현상이발생될것이다. 따라서일반심사의원칙이훼손되지않도록 3트랙특허심사제도, 출원공개제도, 심사청구제도등과연계하여우선심사제도의개선을검토해야할필요가있다. 2. 연구의목적 영국컨설팅그룹 London Economics 연구보고서에의하면, 특허 3극의특허청에서지난 2000 년부터 2007 년까지특허처리지연문제가 28% 에서 58% 로증가한것으로나타났다. 이러한특허처리지연은특허출원의가치를저하시키고경제적손실도가져오기때문에, 세계주요특허청은 신속한심사 를중요한정책의목표로설정하였다. 최근한국 미국 일본 영국 독일등주요국특허청은현재주요한이슈로되고있는 특허심사하이웨이제도,PatentProsecutionHighway: 이하, PPH 라한다 ) 를우선심사제도에반영하여시행중이거나시범적으로실시하고있으므로,PPH 에대한각국의동향분석이필요하다. 예를들어, 미국의경우특허출원건수의폭발적인증가와함께특허심사관의질적저하를비롯한다양한이유로발생되고있는심사지연에따른문제점이가시화되고있고, 이에대한산업계의불만이고조되고있다. 한편, 한국을비롯하여일본 미국 영국등주요국가에서는녹색기술관련특허출원에우선심사제도를도입하는등심사신속화를최우선으로하고있다.WIPO 사무총장,Francis Gury 는세계적으로특허출원의증가에따른심사지연문제를해결하기위하여국제적인차원에서의노력을촉구한바있다. 따라서본연구의목적은급변하고있는외국의심사신속화정책및그에대한외국의운영사례를분석하고, 한국의우선심사제도및 3트랙특허심사제도의발전방안을연구하여특허청이동제도의발전을위하여연구결과를활용하는데에있다. 특히, 본연구진의연구에의하여도출된방안은특허청의우선심사제도및 3트랙특허심사제도의발전방향설정의기초자료로활용될수있고, 특허법 특허심사지침서등의개정시근거자료로활용될수있을것이다. - 2 -
제 2 절 연구방법및연구범위 1. 연구방법 본연구의연구방법은설문조사와주요국의법률및제도를비교 연구하는방법으로진행하였다. 특히, 설문조사의대상은특허청의출원인인산업계 학계 연구소, 대리인 ( 변리사 ) 과, 우선심사를담 당하는특허청심사관을대상으로하였고, 산업계는대기업, 중소기업, 벤처기업으로구분하여조사하였다. 설문의내용에는 우선심사와 3 트랙심사간의문제점, 우선심사는특허출원이공개되기전에실시 되므로일반출원과형평성에문제가발생하는데출원공개제도와관련하여조기공개의의무화가필요한지여부, 늦은심사 ( 심사유예제도 ) 의활성화방안, 벤처기업의확인을받은기업의출원이우선심사대상으로타당한지여부, 자기실시준비중인특허출원의우선심사신청요건의적절성여부, 우선심사신청료의조정문제, 전문기관에선행기술조사를의뢰한출원인의전문기관의선행기술조사에대한만족도분석등을포함하였다. 본연구는특히설문조사의범위를특허청심사관, 대리인, 출원인으로구분하여조사함으로써, 좀더객관적인발전방안을제시하고자하였다. 특히, 본연구에서쟁점이되는적정한우선심사신청비율의유지문제에대해서는전문가와의인터뷰를통하여자문을받았다. 미국특허청자료에대해서는주미대사관의특허청주재관에게, 일본특허청자료에대해서는주일대사관특허청주재관에게, 유럽특허청 (EPO) 자료에대해서는스위스제네바소재세계지식재산권기구 (WIPO) 에서파견근무중인특허청공무원을통해서자문을받았고, 자료도수집하였다. 2. 연구범위 가. 주요국의우선심사신청비율및우선심사대상의비교고찰한국 미국 일본 EPO 의특허법상우선심사제도에대하여법적인내용을조사 분석하였다. 특히, 일반심사대상출원에대비하여우선심사를신청하는우선심사신청비율을비교하고, 특허청심사인력의증가에대비하여적정우선심사신청비율을비교고찰하였다. 우선심사신청비율은 2009 년에우선심사신청건수가 20,317 건이신청되어, 전체심사청구건대비하여 13.7% 에 해당한다 ( 부록 1. 우선심사신청및처리현황참조 ). 4) 미국의우선심사신청건수는약 1,500 건으 로우선심사신청비율이 1% 미만이고,EPO 의우선심사신청건수는약 6,000 건으로우선심사신청 비율이 6% 내외이다. 일본의우선심사신청건수는약 1 만건으로우선심사신청비율이 2004 년에는 1.9% 에불과하였으나,5 년이지난 2009 년에는 3.8% 로 2 배나증가하였다. 한국은미국,EPO, 일본 4) 특허청, 지식재산통계연보,2010.6.,57 면 ~58 면,69 면 ~70 면. - 3 -
과비교해볼때, 우선심사신청비율이비교적높은편이다. 한편,1990 년특허법제61 조에서규정하는우선심사대상은 5개분야였으나, 그후특허법개정으로 2010 년 8월현재우선심사의대상이 15 개분야로확대되었다. 5) 따라서설문조사와주요국의법률과제도를근거로우선심사신청건수의급증이유및우선심사대상의확대원인에대해서비교 고찰하고자한다. 나. 주요국특허청의심사신속화정책의동향분석최근세계주요국가들은보다빠른특허심사를통하여권리부여의신속화를위하여노력하고있으므로각국에서현재진행중인 PPH 협정에대한동향을분석하고자한다. 예컨대, 미국은심사적체의문제를가장우선적으로해결해야하는과제로인식하고외국특허청들의심사결과를활용할수있는 PPH 협정을적극적으로추진하고있으며, 일본도여러국가와 PPH 협정을맺고,2008 년 10 월부터 슈퍼조기심사제도 를도입하고보다빠른심사처리를위하여노력하고있다. 한국과일본은 3트랙특허심사제도를시행하고있으며, 미국은 2010.6.2 한국의 3트랙특허심사제도를벤치마킹한 3트랙심사제도 (PatentFastTrack) 계획을발표하였다. 본연구의범위는한국, 미국, 유럽, 일본등의심사신속화정책의동향을분석한다. 다. 녹색기술관련특허출원에대한우선심사현황분석최근 UN 기후변화논의에서청정기술특허이용의문제가쟁점이되고있다. 한국은 2009.10.1 녹색기술과직접관련된특허출원 6) 을우선심사대상으로확대하여시행하고있다. 일본은조기심사를녹색관련출원으로그적용을확대하였다. 본연구의연구범위는한국, 미국, 유럽, 영국등의녹색기술관련특허출원에대한우선심사현황을분석한다. 5) 특허청, 특허법제대한연혁적고찰,2007.5.,371 면 ~373 면. 6) 녹색기술관련특허출원은녹색 (Green) 발명의출원으로에너지절약,CO 2 삭감등의효과를가지는발명을말한다. - 4 -
제 2 장 우리나라의우선심사제도및 3 트랙특허심사제도 제 1 절 우선심사제도 1. 개요 특허출원은심사청구가있을때에한하여이를심사한다 ( 특허법제59 조제1항 ). 그러나출원공개후특허출원인이아닌자가업으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되는경우나국가산업발전및공익상긴급처리가필요하다고인정되는출원에대해서까지예외없이이러한원칙을적용하다보면국익및발명의적절한보호가저해될수있다. 이에따라특허법제61 조에서우선심사제도를마련하여우선심사의요건을만족하는특허출원에대하여심사관은다른특허출원에우선하여심사할수있도록하였다. 우선심사제도란일정한요건을갖춘특허출원및 2006.10.1 이후출원된실용신안등록출원 ( 이하 출원 이라한다 ) 에대해다른출원보다우선적으로심사를해주는제도이다. 특허출원에관한심사순위는원칙적으로심사청구된특허출원의심사청구순위에의한다 ( 특허법시행규칙제38 조 ). 즉, 우선심사는특허법제59 조제1항에서규정하고있는심사청구순서에의한심사순위와관계없이심사를할수있도록하는 심사순위에관한특칙 이라할수있다. 다음은특허법제61 조의우선심사에관한규정이다. 7) 제61조 ( 우선심사 ) 특허청장은다음각호의 1에해당되는특허출원에대하여는심사관으로하여금다른특허출원에우선하여심사하게할수있다. 1. 출원공개후특허출원인이아닌자가업으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되는경우 2. 대통령령이정하는특허출원으로서긴급처리가필요하다고인정되는경우 [ 전문개정 2001.2.3] 현행법상우선심사는특허법제61 조및실용신안법제15 조, 특허법시행령제9조 10 조및실용신안법시행령제5조 제6조, 특허법시행규칙제39 조및실용신안법시행규칙제10 조, 우선심사의신청에관한고시 ( 특허청고시제2010-9 호시행일 :2010.4.29) 에서규정하고있다. 우리나라는이러한규정에근거하여일정한요건을만족하는출원에대해서는심사청구순위 7)1980 년법률제 3325 호우선심사조항 ( 제 80 조의 4) 이신설되기전까지는특허법시행규칙에우선심사의대상이규정되어있었다. - 5 -
와관계없이다른출원보다먼저심사할수있도록하는우선심사제도를두고있다. 우선심사제도 는한국뿐만아니라미국, 유럽, 일본,EPO, 영국등세계 22 개국가에서운영하고있다. 2. 우선심사제도의취지 우선심사는심사청구순위에의한특허출원심사원칙에대한예외로공익 ( 公益 ) 또는사익 ( 私 益 ) 상필요에의하여도입된제도이다. 우선심사제도는크게 3 가지측면에서그의의를가진다. 가. 국가산업정책상의측면방위산업분야의특허출원, 수출촉진에직접관련된특허출원, 녹색기술에직접관련된특허출원, 국가의신기술개발지원사업또는품질인증사업의결과물에관한특허출원등인경우에는이를조속히권리화함으로써산업과경제에기여하게할필요가있다. 나. 출원인의권익 ( 權益 ) 보호측면출원인은출원공개후에심사와관계없이출원공개에따른보상금청구권을취득하지만, 그권리는특허권설정등록후가아니면행사할수없다. 따라서출원심사가장기간이소요되는경우에는그사이에제3자의모방으로인해보상금청구권은상품의수명이짧은경우에는의미가없게된다. 이러한경우그출원에대하여신속하게심사를종결토록함으로써출원인의권익을적절히보호할필요가있다. 다. 제3자의불이익을방지하는측면제3자가출원인으로부터경고를받았을경우에그출원발명등이종래기술에지나지않은발명등인경우라하더라도그출원의심사가확정되기전까지는제3자의실시는계속해서제재또는방해를받을우려가있고실시를주저하게되므로그출원에대한심사를조속히확정할필요가있다. 3. 우선심사신청요건 가. 우선심사신청인출원인은누구든지우선심사를신청할수있다. 우선심사의시기는제3자가실시하고있는경우에는당해특허출원이출원공개된후이고, 대통령령으로정하고있는특허출원인경우에는당해특허출원이출원공개전이라도할수있다. - 6 -
나. 심사청구가있는출원일것우선심사신청을할수있는출원은심사청구가되어있어야하며, 심사청구를하면서동시에우선심사신청을할수있다. 따라서출원과동시에심사청구및우선심사청구를동시에할수있다. 다. 청구범위에기재된발명이우선심사대상일것우선심사를신청한발명은청구범위에기재되어있어야하며, 발명의상세한설명에만기재되어있고청구범위에기재되어있지않은경우에는우선심사대상이아니다. 다만, 청구범위에다수의청구항이있고그청구항중의하나가우선심사대상으로인정되는경우에는출원전체가우선심사대상으로인정된다. 4. 제도변천과정 우리나라는 1946 년에제정된특허법에서우선심사를규정한후 12 차례의특허법개정을하였다. 우선심사제도와관련되는특허법제에대하여연혁적으로관련법령제정및개정의변천을다음과같이상술한다. 8) 우리나라우선심사의대상은 1990 년도법개정에서명료하게정리된후, 정권이바뀔때마다정부의시책에부응하여우선심사의대상이확대되는경향을보이고있다. 가. 우선심사관련법령제정및특허법개정 1946 년에제정된특허법제6장 ( 심사 ) 에의해우선심사의대상이 1946.10.15 특허법시행규칙제113 조에명문으로규정되었다. 이규칙은미국특허법의영향을받은것으로그내용은미국의우선심사제도와유사하다. 우리나라우선심사대상은 1 공익상특별히중요하다고인정되는발명으로정부의각부장또는국장의요구에대하여특허국장이우선심사를명한출원,2 재발행특허출원,3 항고심판소또는대법원에의하여파기된사건,4 허여된특허또는후출원과저촉되는출원,5 특허국장이특별취급을지정한출원으로단, 국장의지정은특허국사무촉진상또는출원자의진술에의하여특별취급이정당하다고인정될시에한함등이다. (1)1 차전문개정 1973.12.29 상공부령제401 호에의거특허법시행규칙제41 조 ( 심사의순위 ) 에그대상을규정하였다.1 항고심판또는대법원에서환송된출원,2 공익상긴급처리를필요로하는출원으로서관계부처의장의요청이있는출원이그대상이다.1 차특허법전문개정시우선심사의대상을대폭축소하였다. 8) 특허청, 앞의특허법제에대한연혁적고찰,370~373 면. - 7 -
(2)2 차전문개정 1980.12.31 특허법제80 조의 4( 우선심사 ) 의조문이신설되면서그대상은대통령령으로정한다는규정에따라 1981.7.30 대통령령제10428 호에의거특허법시행령제13 조 ( 우선심사의대상 ) 에그대상을규정하였다. 우선심사대상은 1 방위산업분야의출원,2 에너지의절약또는그대체산업분야의출원,3 수출촉진에유용한출원,4 공해방지에유용한출원,5 정부또는지방자치단체와그연구기관의직무발명으로서공익상필요하다고인정되는출원,6 출원공개후출원공고전에특허출원인이아닌자가사업으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되는경우등이다. 특히, 방위산업분야의출원 과 수출촉진에유용한출원 이추가된것은군사정부인제5공화국은수출을장려하는정책을추진하였으므로이를반영한것으로보인다. (3)3 차일부개정 1987.7.1 대통령령제12199 호로개정된특허법시행령에서 에너지의절약또는그대체산업분야의출원 과 수출촉진에유용한출원 에관한조항을삭제하고, 정부 지방자치단체등이심사청구한타인의출원 을우선심사대상으로추가하였다. (4)4 차전문개정 1990.1.13 개정된특허법제61 조 ( 우선심사 ) 와본조문에의하여 1990.8.28 전문개정된특허법시행령제9조에서우선심사의대상을다음과같이규정하였다.4 차특허법개정은일본특허법의영향을받은것으로본법에서는일본특허법제48 조의 6( 우선심사 ) 9) 와같은취지로입법하고, 기타우선심사대상은하위법령에규정하고있다. 1 특허법제61 조 ( 우선심사 ): 특허청장은출원공개후출원공고전에특허출원인이아닌자가업으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되거나긴급처리가필요하다고인정되는특허출원에관하여는대통령령이정하는바에의하여심사관으로하여금다른특허출원에우선하여심사하게할수있다. 2 특허법시행령제9조 ( 우선심사의대상 ):1 법제61 조의규정에의하여우선심사의대상으로할수있는특허출원은다음각호의 1에해당하여야한다. 1. 방위산업분야의특허출원 2. 공해방지에유용한특허출원 3. 수술촉진에직접관련된특허출원 9) 일본특허법제 48 조의 6( 우선심사 ): 특허청장관은출원공개후에특허출원인이아닌자가업으로서특허출원에관한발명을실시하고있다고인정하는경우로서필요한때에는심사관에게그특허출원을타특허출원에우선하여심사하도록할수있다. - 8 -
4. 정부또는지방자치단체와그출연연구기관의직무에관한출원과이들기관이심사청 구한타인의특허출원 (5)5 차전문개정 1993.12.31 대통령령제 14059 호로개정된특허법시행령에서정부또는지방자치단체와그 출연연구기관이심사청구한타인의출원을우선심사의대상에서삭제하였다. (6)6 차전문개정 ( 시행일 :1999.7.1) 1999.6.30 대통령령제16417 호로개정된특허법시행령제9조에서다음과같이우선심사의대상을규정하였다. 또한, 실용신안제도가선등록제도로변경되면서실용신안등록출원에대한우선심사제도가폐지되었다. 특허법시행령제9조 ( 우선심사의대상 ): 법제61 조에서 대통령령이정하는특허출원 이라함은출원공개된특허출원중다음각호의 1에해당하는것으로서특허청장이정하는특허출원을말한다. 1. 방위산업분야의특허출원 2. 공해방지에유용한특허출원 3. 수출촉진에직접관련된특허출원 4. 국가또는지방자치단체의직무에관한특허출원 5. 벤처기업육성에관한특별조치법제25 조의규정에의한벤처기업의확인을받은기업의특허출원 6. 국가의신기술개발지원사업또는품질인증사업의결과물에관한특허출원 7. 조약에의한우선권주장의기초가되는특허출원 ( 당해특허출원을기초로하는우선권주장에의하여외국특허청에서특허에관한절차가진행중인것에한한다.) 8. 특허출원인이출원한발명을실시하고있거나실시준비중인특허출원 (7)7 차일부개정 ( 시행일 :2000. 7.1) 2000.6.23 대통령령제 16852 호로개정된특허법시행령에전자거래와직접관련된출원이추 가되었다. (8)8 차일부개정 ( 시행일 :2001.7.1) 2001.2.3 개정된특허법제 61 조 ( 우선심사 ) 에의하여 출원공개후 라는전제조건이특허법시 행령제 9 조 ( 우선심사의대상 ) 의우선심사의대상에서는제외되었다. - 9 -
특허법제61 조 ( 우선심사 ): 특허청장은다음각호의 1에해당되는특허출원에대하여는심사관으로하여금다른특허출원에우선하여심사하게할수있다. 1. 출원공개후특허출원인이아닌자가업으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되는경우 2. 대통령령이정하는특허출원으로서긴급처리가필요하다고인정되는경우 (9)9 차일부개정 ( 시행일 :2005.2.11) 2005.1.30 대통령령제 18694 호로개정된특허법시행령에 중소기업기술혁신촉진법 제 15 조 의규정에의하여기술혁신형중소기업으로선정된기업의특허출원이추가되었다. (10)10 차일부개정 ( 시행일 :2006.10.1) 2006.9.28 대통령령제 19697 호로개정된특허법시행령에 특허청장이외국의특허청장과우 선심사하기로합의한특허출원 이추가되었다. (11)11 차일부개정 ( 시행일 :2008.10.1.) 2008.9.30 대통령령제21053 호로개정된특허법시행령에 우선심사의신청을하려는자가특허출원된발명에관하여법제58 조제1항에따른전문기관에선행기술의조사를의뢰한경우로서그조사결과를특허청장에게통지하도록해당전문기관에요청한특허출원 이추가되었다. (12)12 차일부개정 ( 시행일 :2009.7.1) 2009.6.26 대통령령제21567 호로개정된특허법시행령에서 공해방지에유용한출원 대상은 녹색기술 [ 온실가스감축기술, 에너지이용효율화기술, 청정생산기술, 청정에너지기술, 자원순환및친환경기술 ( 관련융합기술을포함한다 ) 등사회ㆍ경제활동의전과정에걸쳐에너지와자원을절약하고효율적으로사용하여온실가스및오염물질의배출을최소화하는기술을말한다 ] 과직접관련된특허출원 으로변경되었다. 특허법시행령제9조 ( 우선심사의대상 ): 법제61 조제2호에서 " 대통령령이정하는특허출원 " 이란다음각호의어느하나에해당하는것으로서특허청장이정하는특허출원을말한다. 10) 1. 방위산업분야의특허출원 2. 녹색기술 [ 온실가스감축기술, 에너지이용효율화기술, 청정생산기술, 청정에너지기술, 자원순환및친환경기술 ( 관련융합기술을포함한다 ) 등사회ㆍ경제활동의전과정에 10) 본시행령은 2009.12.30 대통령령제 21917 호시행령 ( 시행일 :2009.12.30) 과동일하다. - 10 -
걸쳐에너지와자원을절약하고효율적으로사용하여온실가스및오염물질의배출을최소화하는기술을말한다 ] 과직접관련된특허출원 3. 수출촉진에직접관련된특허출원 4. 국가또는지방자치단체의직무에관한특허출원 ( 고등교육법 에따른국ㆍ공립학교의직무에관한특허출원으로서 기술의이전및사업화촉진에관한법률 제11 조제1항에따라국ㆍ공립학교안에설치된기술이전ㆍ사업화전담조직에의한특허출원을포함한다 ) 5. 벤처기업육성에관한특별조치법 제25 조에따른벤처기업의확인을받은기업의특허출원 5의 2. 중소기업기술혁신촉진법 제15 조에따라기술혁신형중소기업으로선정된기업의특허출원 6. 국가의신기술개발지원사업또는품질인증사업의결과물에관한특허출원 7. 조약에의한우선권주장의기초가되는특허출원 ( 당해특허출원을기초로하는우선권주장에의하여외국특허청에서특허에관한절차가진행중인것에한정한다 ) 8. 특허출원인이특허출원된발명을실시하고있거나실시준비중인특허출원 9. 전자거래와직접관련된특허출원 10. 특허청장이외국특허청장과우선심사하기로합의한특허출원 11. 우선심사의신청을하려는자가특허출원된발명에관하여법제58 조제1항에따른전문기관에선행기술의조사를의뢰한경우로서그조사결과를특허청장에게통지하도록해당전문기관에요청한특허출원 나. 우선심사관련실용신안법의개정실용신안법제15 조에서특허법제61 조 ( 우선심사 ) 를준용하고, 실용신안등록출원에대한우선심사의대상은실용신안법시행령제5조에규정되어있다. 실용신안법시행령제5조는특허법시행령제9조와동일하다. 2006.3.3 법률제7872 호로개정된실용신안법에서선등록제도가심사후등록제로변경되면서실용신안등록출원에대한우선심사제도 ( 시행일 :2006.10.1) 가다시시행되면서,2006.9.28 대통령령제19696 호로개정된실용신안법시행령에출원과동시에심사청구를하고그출원후 2월이내에우선심사의신청이있는실용신안등록출원 ( 시행일 :2006.10.1) 이추가되었다. (1)2006.9.29 개정된시행령 ( 시행일 :2006.10.1) 실용신안법시행령제 5 조 ( 우선심사의대상 ): 법제 15 조에서준용하는 특허법 제 61 조 제 2 호에서 " 대통령령이정하는특허출원 " 이란다음각호의어느하나에해당하는것으로서특허 - 11 -
청장이정하는실용신안등록출원을말한다. 1. 방위산업분야의실용신안등록출원 2. 공해방지에유용한실용신안등록출원 3. 수출촉진에직접관련된실용신안등록출원 4. 국가또는지방자치단체의직무에관한실용신안등록출원 ( 고등교육법 에따른국ㆍ공립학교의직무에관한실용신안등록출원으로서 기술의이전및사업화촉진에관한법률 제11 조제1항에따라국ㆍ공립학교안에설치된기술이전ㆍ사업화전담조직에의한실용신안등록출원을포함한다 ) 5. 벤처기업육성에관한특별조치법 제25 조에따른벤처기업의확인을받은기업의실용신안등록출원 6. 중소기업기술혁신촉진법 제15 조에따라기술혁신형중소기업으로선정된기업의실용신안등록출원 7. 국가의신기술개발지원사업또는품질인증사업의결과물에관한실용신안등록출원 8. 조약에의한우선권주장의기초가되는실용신안등록출원 ( 그실용신안등록출원을기초로하는우선권주장에의하여외국특허청에서특허출원또는실용신안등록출원에관한절차가진행중인것에한정한다 ) 9. 실용신안등록출원인이실용신안등록출원된고안을실시하고있거나실시준비중인실용신안등록출원 10. 전자거래와직접관련된실용신안등록출원 11. 출원과동시에심사청구를하고그출원후 2개월이내에우선심사의신청이있는실용신안등록출원 (2)2008.9.30 개정된시행령 ( 시행일 :2008.10.1) 2008.9.30 대통령령제21567 호로개정된실용신안법시행령에서 우선심사의신청을하려는자가실용신안등록출원된고안에관하여법제15 조에따라준용되는 특허법 제58 조제1항에따른전문기관에선행기술의조사를의뢰한경우로서그조사결과를특허청장에게통지하도록해당전문기관에요청한실용신안등록출원 이우선심사의대상으로추가되었다.2008.10.1 시행된실용신안법시행령제5조에서규정하는우선심사의대상은다음과같다. 11) 실용신안법시행령제 5 조 ( 우선심사의대상 ): 실용신안법제 15 조에서준용하는 특허법 11)2008.10.1 시행된실용신안법시행령제 5 조는 2009.7.1. 시행된실용신안법시행령제 5 조와동일하다. 다만, 공해방지에유용한실용신안등록출원 은특허청고시제 2010-9 호제 4 조제 2 호나목 ( 녹색기술과관련된특허 출원 ) 과하목 ( 환경오염방지방법에관한출원 ) 으로구분하여규정하고있다. - 12 -
제61 조제2호에서대통령령이정하는특허출원이라함은다음각호의어느하나에해당하는것으로서특허청장이정하는실용신안등록출원을말한다. 1. 방위산업분야의실용신안등록출원 2. 공해방지에유용한실용신안등록출원 3. 수출촉진에직접관련된실용신안등록출원 4. 국가또는지방자치단체의직무에관한실용신안등록출원 ( 고등교육법 에따른국 공립학교의직무에관한실용신안등록출원으로서 기술의이전및사업화촉진에관한법률 제11 조제1항에따라국 공립학교안에설치된기술이전 사업화전담조직에의한실용신안등록출원을포함한다 ) 5. 벤처기업육성에관한특별조치법 제25 조에따른벤처기업의확인을받은기업의실용신안등록출원 6. 중소기업기술혁신촉진법 제15 조에따라기술혁신형중소기업으로선정된기업의실용신안등록출원 7. 국가의신기술개발지원사업또는품질인증사업의결과물에관한실용신안등록출원 8. 조약에의한우선권주장의기초가되는실용신안등록출원 ( 그실용신안등록출원을기초로하는우선권주장에의하여외국특허청에서특허출원또는실용신안등록출원에관한절차가진행중인것에한한다 ) 9. 실용신안등록출원인이실용신안등록출원된고안을실시하고있거나실시준비중인실용신안등록출원 10. 전자거래와직접관련된실용신안등록출원 11. 출원과동시에심사청구를하고그출원후 2월이내에우선심사의신청이있는실용신안등록출원 12. 우선심사의신청을하려는자가실용신안등록출원된고안에관하여법제15 조에따라준용되는 특허법 제58 조제1항에따른전문기관에선행기술의조사를의뢰한경우로서그조사결과를특허청장에게통지하도록해당전문기관에요청한실용신안등록출원 다. 우선심사대상의확대앞에서살펴본바와같이,1946 년특허법제정시우선심사제도를채용한이후 1990 년개정법에서우선심사의대상은 1 방위산업분야의출원,2 에너지의절약또는그대체산업분야의출원,3 수출촉진에유용한출원,4 공해방지에유용한출원,5 정부또는지방자치단체와그연구기관의직무발명으로서공익상필요하다고인정되는출원,6 출원공개후출원공고전에특허출원인이아닌자가사업으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되는경우로하였다. - 13 -
2009.12.30 대통령령제21917 호로시행되는특허법시행령제9조에서규정하는우선심사의대상은 12 개분야이고, 특허법제61 조제1호에서규정하는출원공개후특허출원인이아닌자가업으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되는경우를포함하여 13 개분야이다. 여기에,2009.6.9 타법개정된 지역특화발전특구에관한규제특례법 ( 법률제9770 호, 시행일 :2010.7.1) 제36 조의 8 12) 에따라규제특례가적용된특화사업과직접관련된특허출원과, 2009.5.21 타법개정된 첨단의료복합단지지정및지원에관한특별법 ( 법률제 9685 호, 시행일 :2009.11.22) 제26 조 13) 에따라서규제특례가적용되는입주의료연구개발기관이제출한첨단의료복합단지안의료연구개발과관련한특허출원이추가되었다. 따라서 1990 년법개정이후 20 년이지난 2010 년 9월현재우선심사대상은총 15 개분야이고, 우선심사의대상출원은 10 개분야가추가되었다. 12) 제36 조의 8( 특허법에관한특례 ): 특허청장은특화사업과직접관련된특허출원에대하여는특허법제 61 조에도불구하고심사관으로하여금다른특허출원보다우선하여심사하게할수있다. 13) 제26 조 ( 특허법에관한특례 ): 특허청장은입주의료연구개발기관이제출한첨단의료복합단지안의료연구개발과관련한특허출원대하여는특허법제61 조에도불구하고심사관으로하여금다른특허출원보다우선하여심사하게할수있다. - 14 -
제 2 절 특허심사하이웨이제도 1. 개요 가.PPH 의필요성특허심사하이웨이 (PPH) 는양국가에공통으로신청된특허출원에대하여, 먼저출원한국가에서특허가능하다는심사결과를얻은경우에상대국은먼저출원한국가의심사결과를활용하여해당특허출원을다른출원보다우선하여신속히심사해주는제도이다.PPH 의장점은출원인이외국에서효율적으로안정된특허를획득하는데도움을주고, 특허청심사관의특허정보검색 (search) 업무부담을줄여줄뿐만아니라궁극적으로 PPH 협정을맺은국가의특허청심사품질을향상기킬수있다. 14) 나.PPH 의목적 PPH 의목적은출원인에게 PPH 시행국가 ( 상대국 ) 에특허를출원한출원인이상대국에서우선심사또는조기심사를받아신속하고효율적으로특허권을취득하도록하는데에있다.PPH 를시행하는특허청은주요국특허청과의심사협력을강화하여, 상대국특허청이이미심사한결과를참고하여심사부담을경감하고심사품질을향상기킬수있다. 다.PPH 의개념다음그림 1은 PPH 의개념에대해서알기쉽게표현한것이다. 예를들어, 제1청 (OFF : O ficeoffirstfiling) 은한국특허청이고, 제2청 (OSF :O ficeofsecond Filing) 은미국특허청이라가정하면, 한국출원인이출원 A를출원하고, 대응하는출원을우선권주장을하여미국에대응출원 A' 를출원한상태이다. 만약, 한국출원 A가특허청심사관으로부터특허결정서또는특허가능결정을받은경우한국출원 A와미국대응출원 A' 의청구항이대응관계에있다고하면, 출원인은미국에 PPH 를신청하고소정의서류를미국특허청에제출하면심사관은빠른시일내에 PPH 에의하여우선심사를착수하게된다. 특허청은국가간특허심사결과활용을통한업무협력과심사품질의향상을위해 PPH 대상국을확대해나가고있으며, 앞으로도 PPH 를비롯한국가간특허심사결과활용으로더욱발전해갈것으로전망된다. 14)PPH supportsapplicantsintheirefortstoobtainstablepatentrightseficientlyaroundtheworldandreduces thesearch/examination burden and improvesthequality oftheexamination ofthemajorpatentoficesin the world. - 15 -
그림 1. 특허심사하이웨이 (PPH) 의개요 라.PPH 추진경과우선심사의대상에관한특허법시행령제9조제10 호 특허청장이외국특허청장과우선심사하기로합의한특허출원 에따라서특허청은 2007 년부터일본등 8개나라와 PPH 협정을체결하고시행하고있다. 15) 2010 년 8월현재한국의 PPH 상대국은일본 미국 덴마크 영국 캐나다 러시아 핀란드 독일이다.PPH 대상출원은최초특허출원을기초로대한민국에출원한조약에의한우선권주장특허출원또는대한민국과상대국의국내단계에진입한우선권주장이없는 PCT 출원이그대상이다. 특허청이외국특허청과협력을추진하고있는 PPH 협정을정리하면다음과같다. -2007. 4. 1: 한국-일본특허심사하이웨이시행 -2008. 1.28~2009.1.28: 한국-미국특허심사하이웨이시범실시 -2009. 1.29: 한국-미국특허심사하이웨이전면실시시작 -2009. 3. 1: 한국-덴마크특허심사하이웨이시범실시시작 -2009. 7. 1: 한국-일본특허심사하이웨이대상확대실시 -2009.10. 1: 한국-영국특허심사하이웨이시범실시시작 -2009.10. 1: 한국-캐나다특허심사하이웨이시범실시시작 -2009.11. 2: 한국-러시아특허심사하이웨이시범실시시작 -2010. 1. 4: 한국-핀란드특허심사하이웨이시범실시시작 -2010. 2.18: 한국-덴마크특허심사하이웨이시범프로그램계속실시 15)2009 년도우선심사신청건중심사하이웨이를신청한건은 287 건이다. - 16 -
-2010. 7. 1: 한국 - 독일특허심사하이웨이시범실시시작 2. PPH 대상이되는출원 16) PPH 대상이되는출원은상대국 ( 일본, 미국, 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아, 핀란드, 독일 ) 의최초특허출원 ( 상대국의국내단계에진입한우선권주장이없는 PCT 출원을포함한다 ) 을기초로대한민국에출원한조약에의한우선권주장특허출원또는대한민국과상대국의국내단계에모두진입한우선권주장이없는 PCT 출원이대상이며구체적으로다음의특허출원이해당한다. 다만, 실용신안등록출원은해당하지않는다. 가. 유효하게출원된상대국특허출원을기초로하여파리조약에의한우선권주장 ( 이하, 조약우선권주장 이라한다 ) 을수반하는특허출원 나. 우선권주장이없는 PCT 국제출원의국내단계진입출원으로서,PCT 국제출원이한국특허청과상대국특허청을지정관청으로지정한특허출원 다. 우선권주장이없는 PCT 국제출원을기초로하여파리조약에의한우선권주장을수반하는특허출원 라. 여러개의상대국특허출원들또는 PCT 국제출원을조약우선권주장의기초로하여복합우선권주장을한특허출원 바. 상기가, 나, 다, 라에해당되는한국특허출원의분할출원 3. PPH 신청요건 가.PPH 가적용되기위한요건 17) PPH 가적용되기위하여신청이가능한조건은해당특허출원이상응하는상대국특허출원에특허가능하다는판단한청구항이 1개이상존재할것, 해당특허출원의모든청구항이상대국특허청에서특허가능하다고판단한청구항과상응할것이다. 18) 16) 특허청, 우선심사지침서 ( 시행일 :2009.9..),2009.12.,34 면. 17) 특허청, 앞의우선심사지침서,36 면. 18) 신청요건에관한세부사항인신청서서식, 제출서류의종류, 제출서류의제출생략조건, 심사절차등은해당국과의세부시행자료및해당국홈페이지에게재된자료에따라서신청요건이달라질수있다. - 17 -
(1) 해당특허출원이상응하는상대국특허출원에특허가능하다는판단한청구항이존재할것여기서상대국특허청이특허가능하다고판단한청구항이란다음의청구항을말한다. 가 특허결정서 가있는경우에는특허결정의대상이된청구항나 특허결정서 가없는경우에는가장최근에발부된 거절이유통지서 또는 거절결정서 에특허가능하다고명시된청구항해당특허출원에상응하는상대국특허출원이란한국특허출원의조약우선권주장의기초가된상대국특허출원뿐만아니라조약우선권주장의기초가된상대국특허출원과연계되어있음이명확한상대국의다른특허출원 ( 예 : 분할출원,PCT 국제출원의조기국내단계진입출원 ) 을포함한다. 상대국특허청이특허가능하다고판단한상대국의특허출원이한국특허출원의우선권주장의기초가된출원이아닌경우에, 우선심사신청인은 특허가능청구항을가진상대국특허출원 과 한국출원의우선권주장의기초가된특허출원 과의관계를우선심사신청설명서에서설명하여야한다. (2) 해당특허출원의모든청구항이상대국특허청에서특허가능하다고판단한청구항과상응할것이는해당특허출원의모든청구항이상대국특허출원에대하여특허가능하다고판단한청구항과실질적으로동일한경우를말하며상기특허가능하다고판단한청구항에특정사항을부가하여한정한경우도포함된다. 단순한번역의차이또는청구항의기재형식 ( 예 : 독립청구항, 종속청구항 ) 의차이에불과할경우는실질적으로동일한것으로인정한다. 청구항간의상응여부는우선심사신청인이우선심사신청설명서에기재하여제출하는청구항간대응관계설명표에의해판단한다. 나. 증빙서류및생략이가능한서류 19) 신청인은우선심사의신청에관한고시별지제3호서식을참조하여우선심사신청설명서를작성하고다음에해당하는증빙서류를제출하여야한다. 즉,PPH 를신청할때제출하는서류는상대국특허청이특허가능하다고판단한청구항이포함된특허청구범위및그번역문, 상대국특허청이발부한심사관련통지서및그번역문, 상기심사관련통지서에인용된선행기술, 한국특허출원과상대국특허출원의청구항대응관계설명표등이다. 그러나다음의경우에일부서류의제출을생략할수있다. 19) 특허청, 앞의우선심사지침서,37 면. - 18 -
(1) PPH 출원중특허출원과관련되어외국특허청또는정부간기구로부터입수한선행기술조사보고서가있는경우우선심사신청상대국이일본인경우에만해당되며, 우선심사신청인은다음의가, 나, 다에해당되는증빙서류를제출하여야한다. 다만, 가와나의서류는별지제2호서식에생략이유를기재하면서류제출을생략할수있다. ( 가 ) 외국특허청또는정부간기구로부터입수한선행기술조사보고서사본여기에는외국특허청또는정부간기구가작성한선행기술조사보고서 ( 예 : 외국특허청의의견제출통지서에인용된선행기술,PCT 국제조사보고서, 유럽특허청선행기술조사보고서 ) 뿐만아니라외국특허청이용역의뢰하여작성된선행기술조사보고서 ( 예, 일본특허청이외부기관에용역의뢰하여작성된것 ) 도포함된다. 우선심사신청인이직접조사하였거나용역의뢰하여작성된선행기술조사보고서는외국특허청또는정부간기구로부터입수한선행기술조사보고서로인정되지않으므로, 이러한선행기술조사보고서가제출된경우에심사관은보완지시를한다. 한국특허청이선행기술조사용역기관에의뢰하여작성된선행기술조사보고서도외국특허청또는정부간기구로부터입수한것에해당되지않는다. ( 나 ) 선행기술조사보고서에기재된선행기술문헌의사본선행기술조사보고서에서인용한선행기술이특허문헌인경우에는심사관이용이하게입수할수있으므로제출을생략할수있으나, 비특허문헌인경우에는우선심사신청인이해당비특허문헌을제출할의무가있고, 미제출시심사관은해당비특허문헌의제출을요구하는보완지시를할수있다. ( 다 ) 특허출원된발명과상기선행기술문헌에기재된발명과구체적인대비설명서우선심사신청인은대비설명서에본원의특허청구범위에기재된발명과선행기술문헌에기재된발명을대비검토하여양자의차이점이나본원발명의기술적으로유리한효과를구체적이고간결하게기재하여야하며, 문헌중의특정부분을인용하는경우에는인용된부분을명시하여야한다. 심사관은대비설명서에기재된내용이불충분하다고판단되는경우에보완지시를할수있다. (2)PPH 출원중해당출원의모든청구항이상대국특허청에서특허가능하다고판단 한청구항과실질적으로동일한경우 우선심사신청인은다음의가내지라까지에해당되는각각의서류를제출해야한다. 다만, - 19 -
가내지다는별지제 3 호서식에생략이유를기재하면, 서류제출을생략할수있다. ( 가 ) 특허가능하다고판단한상대국특허출원의특허청구범위사본및번역문 상대국특허출원의특허청구범위란상대국특허청에서가장최근에이루어진심사관련통지 서의대상이된특허청구범위를말한다. ( 나 ) 해당특허출원에대한상대국특허청의심사관련통지서사본및번역문심사관이증빙서류가, 나를정보통신망 ( 예 :AIPN( 일본 ),publicpair( 미국 ),PVS online( 덴마크 ) 등 ) 을통해입수할수있는경우에는제출을생략할수있다. 증빙서류가, 나가국어또는영어가아닌언어로작성된경우에는번역문을함께제출하여야하며심사관이정보통신망을통해국어또는영어로된번역문을확인할수있는경우에는번역문의제출을생략할수있다. ( 다 ) 심사관련통지서에서인용한선행기술문헌사본심사관련통지서에서인용한선행기술이특허문헌인경우에는심사관이용이하게입수할수있으므로제출을생략할수있으나, 비특허문헌인경우에는우선심사신청인이해당비특허문헌을제출할의무가있고, 미제출시심사관은해당비특허문헌의제출을요구하는보완지시를할수있다. ( 라 ) 특허출원의모든청구항과, 특허가능하다고판단된상대국특허출원의청구항과의대응관계설명표대응관계설명표에는각청구항마다상응한다는근거를기재하여야한다 ( 예를들어, 청구항을직역한경우에는단순히동일하다는취지를단순한번역상의차이만있는경우에는그러한차이가있어도상응한다는것을나타내는설명내용을기재하여야한다 ). 참고로다른증빙서류와달리청구항의대응관계설명표는어떤경우에도제출을생략할수없다. - 20 -
제 3 절 우리나라의녹색기술에대한우선심사제도 1. 우선심사대상 가. 개요한국은 2009.10.1 일부터범정부차원에서추진하고있는저탄소녹색성장을지원하기위해녹색기술과직접관련된특허출원을우선심사의대상으로추가하였다. 녹색기술로서국가등으로부터금융지원또는인증을받은특허출원이그대상이며,2010.1.13. 제정되어 2010.4.14 자로법률제9931 호, 저탄소녹색성장기본법 이시행됨에따라 20) 녹색기술인증을받은특허출원, 녹색전문기업으로확인을받은기업의특허출원, 국가또는지방자치단체의보조금지원을받은출원인의특허출원, 녹색산업투자회사의투자를받은출원인의특허출원, 녹색기술 녹색산업집적지및단지내입주한출원인의특허출원, 기타국가정책과연계되어금융지원또는인증을받은특허출원으로우선심사의대상으로확대되었다. 나. 용어의정의저탄소녹색성장기본법제2조 ( 정의 ) 에서사용하는용어의뜻은다음과같다. (1) 저탄소 란화석연료 ( 化石燃料 ) 에대한의존도를낮추고청정에너지의사용및보급을확대하며녹색기술연구개발, 탄소흡수원확충등을통하여온실가스를적정수준이하로줄이는것을말한다. (2) 녹색성장 이란에너지와자원을절약하고효율적으로사용하여기후변화와환경훼손을 줄이고청정에너지와녹색기술의연구개발을통하여새로운성장동력을확보하며새로 운일자리를창출해나가는등경제와환경이조화를이루는성장을말한다. (3) 녹색기술 이란온실가스감축기술, 에너지이용효율화기술, 청정생산기술, 청정에너지기술, 자원순환및친환경기술 ( 관련융합기술을포함한다 ) 등사회ㆍ경제활동의전과정에걸쳐에너지와자원을절약하고효율적으로사용하여온실가스및오염물질의배출을최소화하는기술을말한다. (4) 녹색산업 이란경제ㆍ금융ㆍ건설ㆍ교통물류ㆍ농림수산ㆍ관광등경제활동전반에걸쳐 20) 저탄소녹색성장추진의기본원칙의하나는 정부는기후변화 에너지 자원문제의해결, 성장동력확충, 기업의경쟁력강화, 국토의효율적활용및쾌적한환경조성등을포함하는종합적인국가발전전략을추진한다. ( 저탄소녹색성장기본법제 3 조제 1 호 ) 이다. - 21 -
에너지와자원의효율을높이고환경을개선할수있는재화 ( 財貨 ) 의생산및서비스의 제공등을통하여저탄소녹색성장을이루기위한모든산업을말한다. (5) 온실가스 란이산화탄소 (CO 2 ), 메탄 (CH 4 ), 아산화질소 (N 2 O), 수소불화탄소 (HFCs), 과불 화탄소 (PFCs), 육불화황 (SF 6) 및그밖에대통령령으로정하는것으로적외선복사열을 흡수하거나재방출하여온실효과를유발하는대기중의가스상태의물질을말한다. (6) 온실가스배출 이란사람의활동에수반하여발생하는온실가스를대기중에배출ㆍ방출또는누출시키는직접배출과다른사람으로부터공급된전기또는열 ( 연료또는전기를열원으로하는것만해당한다 ) 을사용함으로써온실가스가배출되도록하는간접배출을말한다. (7) 지구온난화 란사람의활동에수반하여발생하는온실가스가대기중에축적되어온실 가스농도를증가시킴으로써지구전체적으로지표및대기의온도가추가적으로상승 하는현상을말한다. (8) 기후변화 란사람의활동으로인하여온실가스의농도가변함으로써상당기간관찰되 어온자연적인기후변동에추가적으로일어나는기후체계의변화를말한다. 다. 우선심사대상 녹색기술과직접관련된특허출원으로서다음의어느하나에해당하는특허출원이우선심사 의대상이된다. 필요시일정한요건을충족하면초고속심사의대상이된다. (1) 녹색기술의범위특허청은우선심사를신청하기위한기본요건으로우선심사의대상이되는특허발명이녹색기술일것을요구하고있다. 그특허출원의청구범위에기재된발명이저탄소녹색성장기본법에서정의한녹색기술에해당하여야하며아래표 1에기재된녹색기술연구개발종합대책의 27 대중점육성기술 21) 및표 2에기재된범정부추진 17 개신성장동력중녹색기술산업 (6 개기술분야 ) 에해당하는기술을포함한다. 21) 지식경제부홈페이지 2010.811: 녹색인증활성화방안 ( 녹색인증활성화를통한녹색산업분야투자촉진 ) - 22 -
표 1. 범부처신성장동력 3 대분야 17 개신성장동력 녹색기술업 6 첨단융합산업 고부가서비스산업 6 5 신재생에너지, 탄소저감에너지, 고도물처리, LED 응용, 그린수송시스템, 첨단그린도시 방송통신융합산업, IT 융합시스템, 로봇응용, 신소재 나노융합, 바이오제약 ( 자원 ) 의료기기, 식품산업 글로벌헬스케어, 글로벌교육서비스, 녹색금융, 콘텐츠 소프트웨어, MICE 융합관광 표 2. 녹색기술산업관련기술 녹색기술산업신재생에너지탄소저감에너지고도물처리 LED 응용그린수송시스템첨단그린도시 관련기술 태양전지, 수소 연료전지, 바이오에너지 ( 바이오디젤, 바이오에탄올, 바이오가스, BtL), 해양에너지 ( 조력발전, 조류발전, 파력발전, 해수온도차이용 ), 풍력, 지열, 수력, 폐기물등 탄소포집 저장 (CCS), 원자력, 핵융합, 화석연료효율성향상기술, Non-CO2( 이산화탄소제외 ) 처리기술등 스마트상수도 ( 저에너지정수막, 지능형막여과정수등 ), 하 폐수처리, 해수담수화, 수생태계복원, 토양지하수복원등 Eco LED, LED 스마트모듈, LED 조명등 그린카 ( 하이브리드차, 플러그인하이브리드차, 클린디젤차, 연료전지차등 ), WISE Ship( 미래형친환경선박, 레저보트 ), 첨단철도 ( 초고속열차, 틸팅열차, 자기부상열차 ), 자전거등 유비쿼터스도시 (U-City), 지능형교통시스템 [ITS], 지리정보시스템 (GIS), 저에너지친환경주택등 있다, (2) 녹색기술우선심사대상 세부적인특허청의녹색기술우선심사대상은특허청고시제 4 조제 2 호나목및하목에열거되어 ( 가 ) 고시제4조제2호나목 ( 녹색기술과직접관련된출원으로서다음의어느하나에해당하는출원 ) 22) 1 저탄소녹색성장기본법 제32 조및같은법시행령제19 조에따라녹색기술인증을받은특허출원 2 저탄소녹색성장기본법 제32 조및같은법시행령제19 조에따라녹색전문기업으 22) 특허청고시제 2010-9 호제 4 조제 2 호나목 ( 시행일 :2010.4.29), 별도의증빙서류제출이필요하다. - 23 -
로확인을받은기업의특허출원 3 저탄소녹색성장기본법 제31 조에따라국가또는지방자치단체의보조금지원을받은출원인의특허출원 4 저탄소녹색성장기본법 29 조및같은법시행령제16 조에따라설립된녹색산업투자회사의투자를받은출원인의특허출원 5 저탄소녹색성장기본법 제34 조및같은법시행령제22 조에따라조성된녹색기술 녹색산업집적지및단지내입주한출원인의특허출원 6 기타국가정책과연계되어금융지원또는인증을받은특허출원 ( 나 ) 고시제4조제2호하목 ( 공해방지또는제거가주목적인출원으로서다음의어느하나에해당하는환경오염방지시설또는그시설이목적으로하고있는환경오염방지방법에관한출원 ) 23) 1 소음 진동규제법 제2조및같은법시행규칙제3조에따른소음진동방지시설, 방음시설, 방진시설또는그시설이목적으로하고있는방법에관한출원 2 수질및수생태계보전에관한법률 제2조및같은법시행규칙제7조에따른수질오염방지시설또는그시설이목적으로하고있는방법에관한출원 3 대기환경보전법 제2조및같은법시행규칙제6조에따른대기오염방지시설또는그시설이목적으로하고있는방법에관한출원 4 폐기물관리법 제 2조, 같은법시행령제5조에따른폐기물처리시설또는그시설이목적으로하고있는방법에관한출원 5 가축분뇨의관리및이용에관한법률 제 2조및같은법시행규칙제3조에따른자원화시설, 정화시설, 공공처리시설또는그시설이목적으로하고있는방법에관한출원 6 자원의절약과재활용촉진에관한법률 제2조및같은법시행규칙제3조에따른재활용시설또는그시설이목적으로하고있는방법에관한출원 7 하수도법 제2조에따른공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 중수도, 개인하수처리시설또는그시설이목적으로하고있는방법에관한출원 라. 우선심사신청이유및증빙서류녹색기술과직접관련된특허출원으로서특허청고시제4조제2호나목에해당하는특허출원에대하여우선심사를신청할경우신청인은우선심사신청설명서의 우선심사신청이유 란에출원발명이녹색기술에해당되며, 국가의지원정책과직접관련됨 ( 반드시증빙서류첨부 ) 을구체적으로설명하여야한다. 23) 특허청, 앞의고시제 4 조제 2 호하목 ( 시행일 :2010.4.29) - 24 -
고시제4조제2호하목에해당하는특허출원임을이유로우선심사를신청하는경우출원발명이해당법령에서정하는시설또는방법에해당함을설명해야한다. 이때별도의증빙서류는필요하지않는다. 고시제4조제2호하목 1 내지 7에해당하는공해방지제거를위한환경오염방지방법에관한출원임을이유로우선심사를신청하는경우출원발명이해당법령에서정하는환경오염방지시설에해당시설또는방법에해당함을설명해야한다. 이때별도의증빙서류는필요하지않는다. 고시제4조제2호나목에해당하는특허출원에해당함을이유로우선심사를신청하는경우필요한증빙서류는다음표 3과같다. 표 3. 녹색기술관련우선심사증빙서류 신청이유녹색기술인증녹색전문기업확인보조금의지원녹색산업투자회사집적지및단지기타금융지원인증 증빙서류 다음의제 1 호와제 2 호에해당되는각각의서류 1. 녹색인증신청을위한기술설명서 2. 저탄소녹색성장기본법 제 32 조에따른녹색기술인증서 다음의제 1 호와제 2 호에해당되는각각의서류 1. 출원발명과녹색전문기업의주업종이일치함을입증하는서류 [ 녹색인증을위한기술 ( 사업 ) 설명서, 매출비중내역서등 ] 2. 저탄소녹색성장기본법 제 32 조에따른녹색전문기업확인서 국가또는지방자치단체로부터보조금의지급을받은사실을입증하는서류 투자녹색산업투자회사의투자를받은사실을입증하는서류 ( 대출실적서등 ) 출원인이집적지및단지내입주하고있음을입증하는서류 다음의어느하나에해당하는서류 1. 국가기관으로부터연구개발등을위한자금지원을받았음을입증하는서류 ( 기술개발사업선정공고등 ) 2. 금융기관으로부터녹색기술과관련된금융지원을받았음을입증하는서류 ( 대출실적서등 ) 3. 환경마크인증서, 탄소성적표시인증서, 신기술인증서, 기술검증서 ( 발행기관 : 환경부, 한국환경산업기술원 ) 4. 우수재활용제품인증서 ( 발행기관 : 지식경제부기술표준원 ) 5. 기타국가의지원정책과연계되어금융지원또는인증을받았음을입증하는서류 마. 녹색기술초고속심사 (1) 도입취지 세계적으로녹색기술이날로중요해지고있고범정부적으로추진중인저탄소녹색성장정책 - 25 -
과의연계가중요한정책으로등장하여우리나라의녹색기술에대한조기권리화가필요하게되었고, 이에대한지원정책의일환으로특허청은 2009 년 10 월부터우리나라녹색기술초고속심사제도를선제적으로도입하였다. 한편, 녹색성장지원정책의근거가되는 저탄소녹색성장기본법 이 2010.4.1 일부터시행됨에따라서 2010 년 4월 29 일부터녹색인증등 저탄소녹색성장기본법 의각종지원정책의결과물에관한특허출원도초고속심사대상에포함될수있도록우선심사고시를개정하였다. (2) 의의초고속심사란특정우선심사요건두가지를모두만족한경우에는다른우선심사출원보다더빨리심사에착수하는우선심사를말한다. 초고속심사신청후 1개월내심사결과의제공을목표로한다. ( 가 ) 우선심사요건1: 고시제4조제2호나목 ( 국가의지원 인증등을받은녹색기술 ) 또는하목 ( 공해방지에유용한환경관련녹색기술 ) 중어느하나 ( 나 ) 우선심사요건2: 제4조제4호 ( 전문기관선행기술조사의뢰 ) 의우선심사대상모두에해당하는경우 (3) 초고속심사신청요건 : 다음의 3가지요건을모두만족한경우 24) ( 가 ) 고시제4조제2호나목또는하목중어느하나에해당하는특허출원일것여기서고시제4조제2호나목은저탄소녹색성장기본법과같이국가등의지원 인증을받은녹색기술특허출원을말하며, 고시제4조제2호하목은대기환경보전법등 7개환경관련법령에서정한환경관련녹색기술을말한다. 한편, 특허청은 2010 년까지만고시제4조제 2호나목및하목을모두초고속심사대상에포함하여운영하되,2011 년부터는고시제4조제 2호하목에해당하는특허출원은초고속심사대상에는해당하지않고우선심사대상에만해당도록운영할예정임을홈페이지를통해공지 25) 하고있다. ( 나 ) 고시제 4 조제 4 호에따라선행기술조사의뢰된출원일것 신청인이출원된발명에관하여특허법제 58 조제 1 항에따른전문기관 26) 에선행기술조사를 의뢰한경우로서그조사결과를특허청장에게통지하도록해당전문기관에요청한출원 27) 24) 특허청, 앞의고시제5조제3항. 25) 특허청홈페이지초고속심사제도안내부분참조. 26) 전문기관이라함은 ( 재 ) 한국특허정보원,( 주 ) 윕스,( 주 ) 아이피솔루션을말한다. 27) 전문기관이우선심사결정전까지선행기술조사결과를특허청에제출한경우에한정. - 26 -
( 다 ) 우선심사신청서에취지를표시하여전자출원으로제출할것우선심사신청서 ( 특허법시행규칙별지제22 호서식 ) 의기타사항에 녹색기술과직접관련된특허출원으로서선행기술조사의뢰된특허출원 임을표시한후우선심사신청서 ( 특허법시행규칙별지제22 호서식 ) 를전자문서로제출하여야한다. 28) (4) 초고속심사신청절차초고속심사신청은일반우선심사신청절차와동일하게우선심사신청서에우선심사신청설명서를첨부하여제출하여야한다. 우선심사신청시, 우선심사신청서의기타사항의 녹색기술과직접관련된특허출원으로서선행기술조사의뢰된특허출원 임을표시하고선행기술조사의뢰정보를반드시기재하여야하여야한다. 우선심사신청설명서에서별도의자체선행기술조사결과는기재할필요가없으며, 출원발명이녹색기술우선심사대상에해당함을구체적으로설명하여야한다. 신청인이제출한출원서, 우선심사신청서, 우선심사신청설명서등에보정또는보완사항이없고초고속심사신청요건을모두만족한경우에만초고속심사가가능하다. (5) 초고속심사처리및요건을충족하지못할경우취급 ( 가 ) 국외에서의인증또는금융지원을이유로초고속심사신청할수있는지여부녹색기술초고속심사제도는국가등으로부터지원을받아연구개발된녹색기술에대한지원정책의일환으로시행된것으로국내에서의금융지원또는인증을받은경우를대상으로하므로국외에서의인증또는금융지원은녹색기술우선심사대상에해당하지않으므로이에근거하여초고속심사를신청할수없다. 다만, 신기술분야로서국내에서의인증제도가마련되지않은경우등특별한사정이있는경우에는이에대하여신청인이충분히소명하여담당심사관이인정할수있는경우에는예외적으로국외에서의인증서도증빙서류가될수있다. ( 나 ) 초고속심사신청시우선심사신청설명서를제출하지않거나보완사항이있는경우, 담당심사관이보완지시를하며보완서류를제출하여보완사유를해소하면초고속심사를받을수있다. 다만, 이경우보완지시및보완서류제출등에상당기간이소요됨으로지연된기간만큼심사결과가늦게제공될수있으므로우선심사신청서및우선심사신청설명서등에미비점이없도록기재하여야한다. ( 다 ) 외국인도초고속심사를신청할수있는지여부우선심사와마찬가지로초고속심사신청시에도내국인과외국인간의차이는없다. 따라서외국인의출원으로서녹색기술우선심사대상에해당하는경우에는전문기관에선행기술조사를의뢰하고초고속심사를신청할수있다. 28) 서면으로제출하면서류수리및전자화등에추가시간이소요되어 1 개월내심사착수가불가능하다. - 27 -
( 라 ) 초고속심사신청후심사결과의제공시기특허청은초고속심사신청후 1개월내에신청인에게심사결과제공하고있다. 다만, 초고속심사신청서류에보완사항이있는등지연사유가있으면그기간만큼심사결과제공이지연된다. ( 마 ) 서면으로신청한경우또는우선심사여부결정결과, 요건을충족하지못한경우로초고속심사대상이아닌경우에는통상의우선심사신청과같이취급한다. 2. 녹색기술분야특허활동 가. 특허출원건수추이지속가능한개발을위한논의로서세계적으로환경기술내지청정기술에대한수요가증가하고있다.CO2 배출량의감소는국가간 기업간의비용문제를발생하게하고, 나아가온실가스관련기술보유여부가국가의경쟁력을좌우하게되었다.2006 년부터 2008 년까지특허청에출원된녹색관련기술의특허출원에관한통계인표 4의저탄소녹색관련기술의특허출원을분석하여보면, 그린홈, 빌딩 그린시티출원이압도적으로많다. 수소바이오및연료전지분야, 태양광 열 전지분야의출원과수소바이오, 풍력,CO2 포집저장처리 (CCS), 수력및해양에너지에관련된출원도증가하고있다. 표 4. 저탄소녹색관련기술의특허출원건수 구 분 2006년 2007년 2008년 태양광 열 전지 245 424 838 수소바이오 연료전지 1,081 1,027 940 풍력 128 218 348 수력및해양에너지 192 263 389 석탄가스화 (IGCC) 4 15 20 지열및폐기물 89 74 104 CO 2 포집저장처리 (CCS) 428 466 510 원전플랜트 132 138 180 전력IT 60 95 88 그린홈, 빌딩 그린시티 5,462 6,081 6,053 합 계 7,821 8,801 9,470-28 -
나. 특허등록건수 다음표 5 는 2006 년부터 2008 년까지특허청에등록된녹색기술분야의특허등록건수에관한 통계이다. 표 5. 저탄소녹색관련기술의특허등록건수 구 분 2006년 2007년 2008년 태양광 열 전지 72 121 213 수소바이오 연료전지 538 816 235 풍력 46 85 65 수력및해양에너지 38 64 53 석탄가스화 (IGCC) 13 8 5 지열및폐기물 81 79 38 CO 2 포집저장처리 (CCS) 384 316 171 원전플랜트 125 92 81 전력IT 54 50 32 그린홈, 빌딩 그린시티 4,616 4,671 1,951 합 계 5,967 6,302 2,844 상기표 5를분석하여보면, 그린홈, 빌딩 그린시티출원이압도적으로많고, 수소바이오및연료전지분야, 태양광 열 전지분야의출원이그다음으로많음을알수있다. 또한, 수소바이오, 풍력,CO2 포집저장처리 (CCS), 수력및해양에너지에관련된등록건수도증가하고있다. 다. 녹색관련기술의특허활동사례특허청은우수기술을보유한중소기업을대상으로특허맵 (PatentMap) 보고서작성지원, 특허경영컨설팅등다양한지원프로그램을운영하고있으며, 에너지절약과관련된녹색기술은일반특허출원보다최우선적으로심사하고있다. 특허청은출원인이조기에특허를받아실생활에활용될수있도록제도적인지원책인 초고속심사제도 를마련하여시행하고있다.2009 년 10 월부터는친환경냉난방과관련된특허출원이 녹색기술과관련된출원 으로인정받을경우, 심사를통해조기에특허등록을받을수있다. 다음은특허청에서발표한기업의녹색기술에대한특허활 - 29 -
동의사례이다. (1) 플라스틱의녹색혁명 29) 저탄소문제 가 21 세기들어전세계적으로환경문제의핵심과제로등장함에따라최근바이오매스 (biomass) 를원료로하여제조되는바이오매스플라스틱에관련된특허출원이급증하고있다. 바이오매스플라스틱 은옥수수등식물로부터유래하는소위바이오매스를 25% 이상함유하는플라스틱을말하는데대기중의탄소가광합성에의해고정된식물자원을원료로사용함으로써대기중의이산화탄소의농도가증가되는것을억제하는효과가있고, 한정된자원인석유의소비량을줄일수있으며, 폐기후에는미생물에의해분해되기때문에 (bio-degradable) 친환경적인소재이다. 이러한바이오매스플라스틱은석유를원료로한기존의플라스틱에비해난연소성, 내충격성, 내열성, 성형성등물성이뒤져현재로서는식품용기나포장재등몇몇제품에만제한적으로사용되고있으나연구가거듭되어점차로물성이개량됨에따라사무기기등에사용되고있는기존의석유계플라스틱을대체해나갈전망이다. 특허청자료에의하면, 바이오매스플라스틱관련특허는 1990 년부터 2008 년까지총 1,522 건이출원되었는데그중 90% 에달하는 1,348 건이 1999 년이후최근 10 년동안출원되었다. 이는온실가스를줄이기위한각국의노력과더불어근래소비의패러다임이바뀌어친환경적인제품들이각광을받게되었기때문인것으로파악된다. 기술내용별로살펴보면, 바이오매스플라스틱소재그자체에관한것이 38%(558 건 ) 로가장많았고, 이어서응용제품에관한것으로각종용기, 유아ㆍ욕실용품등의일상용품이 36%(530 건 ), 반도체, 전자기기소재가 20%(300 건 ), 의료용소재가 6%(82 건 ) 를차지하였다. (2) 자전거이용에도녹색특허바람 30) 녹색기술의중요성이강조되면서자전거의효율적사용과관리방법에대한 BM 특허 ( 영업방법특허,BusinessMethodPatent) 출원이증가세를보이고있다. 특허청에따르면, 우리나라의자전거이용과관련된 BM 특허출원은 2006 년 1건,2007 년 13 건,2008 년 9건,2009 년 38 건으로최근들어큰폭의증가세를보였다. 대표적인 저탄소녹색교통수단 중의하나인자전거의이용률을높이면, 도심지교통체증을해소하고대기오염을줄일수있어자전거는생활밀착형녹색성장수단으로각광을받고있다. 31) 29) 특허청홈페이지 2009.12.31 보도자료 : 바이오매스플라스틱의특허출원동향 30) 특허청홈페이지 2010.3.26 보도자료 : 자전거이용관련 BM 특허출원증가 31) 우리정부는이러한추세에부응하여 2008 년 자전거이용활성화종합대책 을수립하고, 다양한시책을펼쳐나가고있다. 이중선진국에비해자전거보급률이낮은우리나라에서유용하게활용될수있는무인자전거대여시스템은최근여러지방자치단체들에의해의욕적으로도입되고있는중이다. - 30 -
현재출원량이증가하고있는자전거이용관련 BM 특허는주로자전거절도나손상을예방하기위한기술들을포함하고있는데, 최신 IT 기술을적용한사용자인증, 자전거예약대여, 자전거위치추적등에관한기술이주를이룬다. 그밖에도자동차대신자전거를이용함에따라절감된탄소배출량을측정하거나자전거로관광할수있는코스를안내하는시스템등에관한기술이있다. (3) 전자종이 (e-paper), 디스플레이의그린혁명 32) 산림파괴로인한지구온난화가큰이슈로되면서, 전통적인종이의느낌을최대한살리면서디지털시대의요구 (needs) 를만족시킬수있는신개념의전자종이 (e-paper) 가인류역사상가장위대한발명품종이에대한대안으로떠오르고있다. 전자종이는크게화면표시소자, 화면에전기신호를전달하는화소구동소자및기판으로구성되는데최근연구동향을보면, 주로화면표시소자와이의소재에초점이맞추어져있다. 화면표시소자의궁극적인목표는종이와같은시각적효과를갖도록하며눈의피로도를낮추는것인데이를구현하기위한대표적인수단으로는전기영동 ( 電氣泳動 ), 전기변색 ( 電氣變色 ), 전기습윤 ( 電氣濕潤 ) 의비발광식반사형디스플레이가있다. 특허청에출원된화면표시소자에관한발명의최근 10 년간 (1998~2008) 의동향을살펴보면, 전기영동디스플레이에관한발명이 561 건, 전기변색디스플레이에관한발명이 158 건, 전기습윤디스플레이에관한발명이 61 건으로, 시야각이넓고, 밝은곳에서도잘보여소위, 야외시인성 ( 視認性 ) 이좋은전기영동디스플레이가주류를이루고있음을알수있다. 하지만, 전기영동디스플레이는시야각이넓고시인성이좋은반면, 컬러화면을구현하기위해서는필터가별도로있어야하기때문에필터없이도컬러화면을구현할수있는전기변색및전기습윤방식의디스플레이에관한연구개발도동시에진행되고있음도알수있다. 한편, 출원인분포를보면, 전체출원의 50% 이상을국내출원인이차지하는데, 국내출원인은삼성전자,LG 화학등과같은대기업인데반해, 외국출원인은세이코엡슨, 필립스,3M, 제록스등의대기업뿐만아니라 E-ink, 사이픽스, 시바잉크등과같은벤처기업내지소규모전문업체도상당수에이른다. (4) 폐플라스틱, 또하나의유전 ( 油田 ) 33) 플라스틱 ( 합성수지 ) 은가볍고가공하기쉽고, 값이저렴하여각종생활용품과산업용기초소재로널리사용되는최고의발명품으로평가되는한편, 자연분해되는데 조선왕조 500 년 만큼이나걸리고, 소각하면다이옥신 (Dioxin) 등다량의유해가스가배출되기때문에최악의발명품으로도평가된다. 34) 32) 특허청홈페이지 2010.7.28 보도자료 : 전자종이표시소자의특허출원동향 33) 특허청홈페이지 2010.6.21 보도자료 : 폐플라스틱재활용기술의특허출원동향 - 31 -
특허청자료에의하면, 폐플라스틱의재활용에관련된특허출원은 2009 년까지모두 450 건이출원되었는데, 그중약 80% 에달하는 347 건이 2000 년이후에출원되었다. 이는폐플라스틱의환경적폐해에대한인식의확산, 자원의재활용에대한사회적요구가폐플라스틱재활용에대한연구개발로이어졌기때문인것으로판단된다. 출원인분포를보면, 내국인의출원은전체출원의 94%(423 건 ) 로절대다수를차지하나대부분이개인이나중소기업인데반하여, 외국인의출원은전체출원의 7%(27 건 ) 에불과하지만도시바, 히타치조센등의대기업인것으로나타났다기술내용별로보면, 단순한물리적방법에의하여합판이나건축자재등의재생가공품을제조하는방법이 59%(267 건 ) 로가장많았고, 고온에서촉매를이용하여열분해하여연료유를생산하거나화학물질을회수하는방법이 34%(152 건 ), 제올라이트등을첨가하여고체연료를제조하는방법이 7%(31 건 ) 를차지하였다. 특히, 연료유생산과고체연료로제조하는방법은 1999 년이전 30%(31 건 ) 에서 2000 년이후 44%(152 건 ) 로증가하였는데고유가시대를맞아폐플라스틱으로연료유를제조하는연구가활발히진행된결과로파악되고, 앞으로도이러한추세는당분간계속될것으로전망된다. 연료유로사용하든플라스틱원료로사용하든우리나라는원유를전량수입하는데폐플라스틱으로부터연료유를제조한다는것은그만큼의원유수입을줄일수있다는것이며비산유국인우리나라로서는유전이나다름없는것이다. (5) 전기콘센트분야에도녹색바람 35) 전기제품의전원을끄더라도전원코드가꽂혀있으면계속소비되는전력을줄일수있는대기전력저감형전기콘센트특허출원이최근급증한것으로나타났다. 이는전기콘센트관련특허출원건수가전반적으로감소하고있지만에너지절약등녹색기술분야의연구개발은활발하기때문인것으로분석된다. 특허청에따르면, 전기콘센트관련전체특허출원은 2009 년 208 건으로전년대비 14% 감소하였으나, 대기전력저감형전기콘센트관련특허출원은 59 건으로전년대비 64% 증가하였으며금년 4월까지 28 건이출원되어전년동기대비 180% 이상출원이증가하였다.2008 년까지만해도대기전력을저감하기위한전기콘센트특허출원은전기콘센트관련특허출원전체의약 15% 에불과하였으나 2009 년에는 28% 로증가하였고, 올해는 35% 로증가하는추세를보이고있다. 이는에너지절약을위한저탄소녹색성장정책의영향때문인것으로파악된다.2010 년부터 주택건설기준등에관한규정 에따라 20 세대이상모든공동주택에는대기전력차단장치설치가의무화되 34) 조사보고서에의하면,2007 년현재우리나라의폐플라스틱재활용률은불과 39% 로폐지 81% 나폐타이어 81% 에비해훨씬낮은수준인데재활용기술개발에국가적노력만뒷받침되면폐지나폐타이어수준으로높일수있다고본다. 35) 특허청홈페이지 2010.6.14 보도자료 : 대기전력저감형전기콘센트, 특허출원급증 - 32 -
었고, 에너지이용합리화법 에의한대기전력경고표시대상품목도 12 개로확대되었다. 또한, 지난 4월 저탄소녹색성장기본법 이시행되어에너지절약기술에대한정부지원이확대되고있어대기전력차단제품시장규모가더욱커질것으로전망된다. 2009 년에출원된대기전력저감형전기콘센트에채택된기술은 1 내 외부신호제어에따른차단 (34%)2 슬라이딩, 회전, 또는자석을이용하는기계적방식 (28%),3 전원출력또는접점탈착감지 (22%)4 인체의열또는소리를감지하여차단하는방식 (16%) 등이있다. 출원인별현황을보면최근 5년간개인 75%, 중소기업 23%, 대기업 2% 를차지하고있어대기업보다는개인과중소기업에의한출원이압도적으로많았다. 중소기업의출원비율은 2008 년에는 19% 였으나, 2009 년에 27% 로증가했고 2010 년에는 4월까지 55% 에달해중소기업의기술개발이활발한것으로나타났다. (6) 친환경녹색냉난방시대 36) 최근친환경녹색기술개발이지구촌의화두로떠오르고있는가운데강물이나바닷물에서열을뽑아사용하는녹색냉난방기술이관심을모으고있다. 이러한냉난방기술은강또는바다속의온도가대기온도보다 10 도정도차이가있다는점에아이디어를얻은것이다. 자연상태의물을이용한냉난방은부수적으로전기를소비하지만, 이방식은에너지대부분을물속에서얻기때문에효율이매우높은특징이있다. 국내의사례로는현재건설중인 한강예술섬 을들수있다. 한강예술섬에입주하는건물은전체냉난방의 93% 가한강의물을이용해친환경냉난방이가능하도록설계되었다. 이를통해약 50% 정도의에너지절감효과가예상된다. 한편, 하수처리장이나공장에서대량으로방출되어버려지는열을이용한냉난방시스템에대한기술개발도활발하다. 특허청에따르면특허출원에있어서도강물 바닷물 지하수및지열을이용한친환경건물냉난방시스템에관한출원이급증한것으로나타났다. 친환경냉난방에대한연간특허출원건수는 1999 년 28 건에서 2009 년 103 건으로 10 년사이에약 3.7 배증가하였다. 이를기술별로살펴보면, 하천수 해수에의한것이 22%, 지하수 ( 지열 ) 에의한것이 45%, 태양열등방출열에의한것이 24%, 기타 9% 등으로나타났다. 특히, 태양열등방출열에관한특허출원에비해, 하천수 해수 지하수등에관한특허출원이더급격하게증가하고있어, 물 을이용한냉난방기술개발이활발히진행되고있음을알수있다. 36) 특허청홈페이지 2010.423 보도자료 : 한강물 해운대바닷물로냉난방 - 33 -
제 4 절 3 트랙특허심사제도 1. 개요 특허청은 2008 년 10 월 1일부터빠른심사 일반심사 늦은심사의세가지서비스중에서출원인이자신의특허전략에따라심사처리의시점을직접선택 관리하는맞춤형 3트랙특허심사제도를시행하고있다. 이제도의취지는출원인이빠른심사를통해하루빨리특허권을획득해독점적지위를선점할수있도록함과동시에, 늦은심사를통해사업화를위한충분한시간을확보할수도있도록하는데에있다. 그림 2는 3트랙특허심사제도의개념을표현하고있다.2010 년 8월현재특허청의특허심사처리기간은일반심사의경우평균 16 개월이소요되고, 빠른심사는신청후 3개월이소요된다. 또한, 늦은심사 ( 일명, 심사유예제도 ) 는심사유예시점에서 3개월이지연된다. 그림 2. 3 트랙특허심사제도개요 특허청은 2009 년 10 월부터우리녹색기술의조기권리화를지원하고자초고속심사제도를도입하였다. 현재특허청의심사제도는기존의 3트랙특허심사제도에초고속심사제도가추가되어 확대된우선심사 ( 빠른심사 ) 를운영하고있다. 특허청은특허심사처리기간단축을최우선정책과제로추진하여 2006 년과 2007 년세계에서가장빠른특허심사처리기간 9.8 개월을달성하는등큰성과를이룩하였다. - 34 -
한편, 기술의라이프사이클, 개발된기술의사업화시기가기술분야에따라각기다른환경에서획일적인심사처리기간단축으로는고객의다양한요구를충족시키기곤란한측면이있다. 특허정책이속도에집중하고있는동안고객의요구는이미다양하게변화되었기때문이다. 이러한고객의요구는 더빠른심사서비스가필요하다는의견 (68%) 과 늦은심사가필요하다는의견 (49%) 등이나타난여론조사전문기관 ( 현대리서치 ) 의설문결과에서도확인되었다. 37) 이에따라특허청은특허행정정책방향을실용적으로전환하고 2008.10.1 부터세계최초로 3트랙특허심사제도를시행하게되었다. 2. 빠른심사 빠른심사는기존의우선심사제도를전면확대한우선심사를의미한다. 빠른심사는 누구나이 용할수있으며신청후 2개월내지 3개월이내에심사결과를받을수있다. 지금까지는벤처기업의특허출원또는자기실시출원등특정출원만빠른심사를받을수있었다. 그러나종전우선심사대상에포함되지않더라도특허청이지정한전문기관에우선심사용선행기술조사를의뢰하고그조사결과를특허청장에게통지토록요청만하면누구든지빠른심사서비스를받을수있게되었다. 3. 일반심사 일반심사는심사청구제도에따라서심사청구된순서대로심사하는일반적인심사이다. 특허청 은일반심사의처리기간은평균 16 개월이내에심사결과를제공할계획이다. 이는미국 일본 유럽의심사처리기간보다약 8 개월내지 10 개월앞서는것이다. 4. 늦은심사 늦은심사는특허청이세계최초로도입한심사유예제도이다. 이제도의취지는개발된기술의사업화시기나시장성조사등으로인해일반심사보다늦게심사받고자하는특허출원인을위한것이다. 출원인이심사받으려는유예희망시점을적어서신청하면그심사유예시점부터 3개월이내에심사서비스를받을수있다. 심사유예제도를활용하면정확한특허심사시기를미리결정할수있는장점이있다. 특허심사는심사청구순서대로심사하는것이원칙이므로심사청구물량이많고적음에따라 37) 특허청, 지식재산백서 2010,147 면. - 35 -
심사시기가변동되나심사유예제도를이용하면정확한시기에심사받을수있다. 또한, 특허결정이너무빨라발명이조기에공개되거나특허유지비용이증가하는것도사전에방지할수있다. 당장에상품화가필요하지않으면빠른특허등록에이은조기공개로인해경쟁업체에기술내용이노출될우려가있으므로늦은심사 ( 심사유예 ) 로심사시기를관리하는것이훨씬현명한선택이라고볼수있다. 늦은심사의절차는심사청구시또는심사청구일로부터 6개월이내에유예희망시점을기재한심사유예신청서를제출하면된다. 유예희망시점은심사청구후 18 개월이경과된때부터출원후 5 년이내에할수있다. 심사유예제도에서는별도의신청수수료가없고, 출원인만신청할수있다. 5. 초고속심사 가. 도입취지녹색성장지원정책의근거가되는 저탄소녹색성장기본법 이 2010 년 4월부터시행되었다. 세계적으로녹색기술이날로중요해지고있고범정부적으로추진중인저탄소녹색성장정책과의연계도중요하므로, 특허청은 2009 년 10 월부터우리녹색기술의조기권리화를지원하고자초고속심사제도를도입하였다.2010 년 4월부터녹색인증등 저탄소녹색성장기본법 의각종지원정책의결과물에관한특허출원이초고속심사대상에포함되었다. 녹색기술의초고속심사상세한내용은제2장제3절 1.5( 녹색기술초고속심사 ) 에서상술하였다. 나. 초고속심사 2009 년 10 월부터시행하고있는초고속심사란특정우선심사요건두가지를모두만족한경우에다른우선심사출원보다더빨리심사에착수하는우선심사를말한다. 초고속심사는신청일기준으로 1개월내심사결과를제공하는것을목표로하고있다. 출원인은출원서, 우선심사신청서, 우선심사신청설명서등에보정또는보완사항이없고초고속심사신청요건을모두만족한경우에만초고속심사를받을수있다. 다음그림 3은특허청심사처리기간을초고속심사 (1 월 ), 우선심사 (3 월 ), 일반심사 (18 월 ) 의처리기간을구분하여비교하고있다. - 36 -
그림 3. 3 트랙특허심사처리기간의비교 초고속심사대상은다음의 1 내지 3의요건을모두만족한경우에해당하는출원이다. 38) 1 국가의지원 인증등을받은녹색기술또는공해방지에유용한환경관련녹색기술중어느하나,2 전문기관선행기술조사를의뢰한출원일것,3 우선심사신청서에취지를표시하여전자출원으로제출할것등이다. 초고속심사신청은일반우선심사신청절차와동일하게우선심사신청서에우선심사신청설명서를첨부하여제출한다. 38) 특허청, 앞의고시제 5 조제 3 항. - 37 -
제 3 장우선심사제도의발전방안연구 제 1 절 우선심사제도운영현황 1. 우선심사신청현황 특허청의통계 39) 에의하면,2004 년도우선심사신청건수는 4,212 건이었으나,2009 년도우선심사신청건수는 20,317 건으로증가하였다.2004 년도특허청심사인력 40) 은 558 명이었으나,2009 년에는 678 명으로지난 5년간특허심사인력이 120 명증가하여 22% 증가하였다. 그러나특허청의심사인력의증가에비하여우선심사신청건수는 5배나증가되어, 우선심사에대한심사업무부담이가중되고있다. 아울러 2009 년도우선심사신청건수가 20,317 건으로심사청구건수 148,291 건에대비하여우선심사가차지하는우선심사신청비율이 13.7% 로우선심사비중이일반심사심사청구에대비하여상대적으로높은편이다. 41) 특허청은고객 ( 출원인 ) 의편의를제공하기위한정책을추진하고있다. 예를들면,2007.1.3 특허법개정에서출원인의편의를제공하기위하여특허청구범위유예제도, 기능식청구항의인정, 재심사청구제도등을입법하였다.2008 년 10 월부터는 맞춤형 3트랙심사제도 를시행하여빠른심사, 일반심사, 늦은심사를출원인이선택할수있도록하였다. 더나아가 2009.10.1 일부터녹색기술과직접관련된특허출원은신청후 1개월내에심사하는 초고속심사 제도를우선심사일환으로도입하였다. 이로인하여결과적으로특허청은 확대된우선심사 를운영하고있다. 또한, 외국과의국제협력을위하여 2007 년이후일본, 미국, 러시아등 8개국가와 PPH 협정을맺었고,PPH 에의한우선심사도시행하고있다. 이러한여러가지정책의변화는출원인의입장에서편리한제도이나특허청심사관입장에서는복잡한여러제도가함께운용되기때문에업무상혼란이발생할수있고, 심사청구제도, 공개제도의운영시기간또는기준일의혼동이발생할수있다는문제점이있다. 39) 특허청, 앞의지식재산주요통계,40 면,57~ 58 면. 40) 특허청, 앞의지식재산통계연보,69 면 : 우선심사신청현황. 41)2009 년도특허 실용신안심사청구건수는 148,291 건이고, 심사처리건수는 105,507 건이다. - 38 -
2. 우선심사대상의확대 가. 특허법개정에따른우심심사대상의변화 (1)1980.12.31 특허법제80 조의 4( 우선심사 ) 의조문이신설되면서그대상은대통령령으로정한다는규정에따라 1981 년 7월 30 일대통령령제10428 호에의거특허법시행령제 13 조 ( 우선심사의대상 ) 에다음과같이 6개분야를대상으로규정하였다. 1 방위산업분야의출원, 2 에너지의절약또는그대체산업분야의출원,3 수출촉진에유용한출원,4 공해방지에유용한출원,5 정부또는지방자치단체와그연구기관의직무발명으로서공익상필요하다고인정되는출원,6 출원공개후출원공고전에특허출원인이아닌자가사업으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되는경우등이다. (2)1987.7.1 대통령령제 12199 호로개정된특허법시행령에서에너지의절약또는그대 체산업분야의출원과수출촉진에유용한출원에관한조항을삭제하고, 정부 지방자치 단체등이심사청구한타인의출원을우선심사의대상으로추가하였다. (3)1990.1.13 개정특허법제 61 조 ( 우선심사 ) 와본조문에의하여 1990.8.28 전문개정된 특허법시행령제 9 조 ( 우선심사의대상 ) 에서우선심사의대상을다음과같이규정하였다. 1 특허법제61 조 ( 우선심사 ): 특허청장은출원공개후출원공고전에특허출원인이아닌자가업으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되거나긴급처리가필요하다고인정되는특허출원에관하여는대통령령이정하는바에의하여심사관으로하여금다른특허출원에우선하여심사하게할수있다. 2 특허법시행령제9조 ( 우선심사의대상 ):1 법제61 조의규정에의하여우선심사의대상으로할수있는특허출원은다음각호의 1에해당하여야한다. 1. 방위산업분야의특허출원 2. 공해방지에유용한특허출원 3. 수출촉진에직접관련된특허출원 4. 정부또는지방자치단체와그출연연구기관의직무에관한출원과이들기관이심사청구한타인의특허출원 (4)1999.6.30 개정특허법시행령제 9 조에 1 벤처기업육성에관한특별조치법 제 25 조의 - 39 -
규정에의한벤처기업의확인을받은기업의특허출원,2 국가의신기술개발지원사업또는품질인증사업의결과물에관한특허출원,3 조약에의한우선권주장의기초가되는특허출원 ( 당해특허출원을기초로하는우선권주장에의하여외국특허청에서특허에관한절차가진행중인것에한한다 ),4 특허출원인이특허출원된발명을실시하고있거나실시준비중인특허출원등이우선심사의대상으로추가되었다. (5)2001.6.27 개정특허법시행령제 9 조에 전자거래와직접관련된출원 이우선심사의 대상으로추가되었다. (6)2005.1.31 개정특허법시행령제 9 조에 중소기업기술혁신촉진법 제 15 조의규정에 의하여기술혁신형중소기업으로선정된기업의특허출원이우선심사대상으로추가되 었다. (7)2006.9.28 개정특허법시행령제9조에 고등교육법 에따른국 공립학교의직무에관한특허출원으로서국 공립학교안에설치된기술이전 사업화전담조직에의한특허출원을국가또는지방자치단체의직무에관한특허출원이우선심사의대상으로추가되고, 특허청장이외국특허청과우선심사하기로합의한특허출원 이우선심사의대상으로추가되었다. (8)2008.9.30 개정특허법시행령제9조에 우선심사의신청을하려는자가특허출원된발명에관하여법제58 조제1항에따른전문기관에선행기술의조사를의뢰한경우로서그조사결과를특허청장에게통지하도록해당전문기관에요청한특허출원 이우선심사의대상으로추가되었다. (9)2009.6.26 개정특허법시행령제9조에범정부차원에서추진하고있는저탄소녹색성장을지원하기위해녹색기술과직접관련된특허출원을우선심사의대상으로하였다. 즉, 특허법시행령제9조제2호의 공해방지에유용한특허출원 을 녹색기술직접관련된특허출원 으로변경하였다. 42) (10)2009.6.9 타법개정 지역특화발전특구에대한규제특례법 43) 제 36 조의 8 에따라규 제특례가적용된특화사업과직접관련된특허출원이우선심사대상으로포함되었다. 42) 특허법시행령제 9 조제 2 호는특허청고시제 2010-9 호제 4 조제 2 호에서나목과하목으로구분하고있다. 43) 법률제 9770 호, 시행일 :2010.7.1-40 -
(11)2009.5.21 타법개정 첨단의료복합단지지정및지원에관한특별법 44) 제 26 조에 따른의료연구개발기관이제출한첨단의료복합단지내의료연구개발과관련된특허출 원도우선심사대상에포함되었다. 나. 실용신안법시행령개정에따른우심심사대상의변화 2006.3.3 법률제 7872 호로개정된실용신안법에서선등록제도가심사후등록제로변경되면 서실용신안등록출원에대한우선심사제도 ( 시행일 :2006.10.1) 가다시시행되었다. (1)2006.9.28 대통령령제 19696 호로개정된실용신안법시행령제 5 조에 출원과동시에 심사청구를하고그출원후 2 월이내에우선심사의신청이있는실용신안등록출원 이 우선심사대상으로추가되었다. (2)2008.9.30 개정실용신안법시행령제5에 우선심사의신청을하려는자가실용신안등록출원된고안에관하여법제15 조에따라준용되는 특허법 제58 조제1항에따른전문기관에선행기술의조사를의뢰한경우로서그조사결과를특허청장에게통지하도록해당전문기관에요청한실용신안등록출원 이우선심사대상으로추가되었다. 다. 소결 1990 년특허법전문개정시우선심사의대상출원은 1 출원공개후출원공고전에특허출원인이아닌자가업으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되는출원,2 방위산업분야의특허출원,3 공해방지에유용한특허출원,4 수출촉진에직접관련된특허출원,5 정부또는지방자치단체와그출연연구기관의직무에관한출원과이들기관이심사청구한타인의특허출원등 5개분야로한정하였다. 1990 년법개정이후 20 년이지난 2010 년 9월현재까지 6차례의법개정으로우선심사대상의출원은총 15 개분야로확대되었다.1990 년우선심사대상에추가된우선심사의대상은다음과같다.1 벤처기업의확인을받은기업의출원,2 기술혁신형중소기업으로선정된기업의출원,3 국가의신기술개발지원사업의결과물또는국가의품질인증사업의결과물에관한출원,4 조약에의한우선권주장의기초가되는출원,5 출원인이출원된발명을업으로서실시중이거나실시준비중인출원,6 전자거래방법에관한특허출원,7 특허청장이외국특허청장과우선심사하기로합의한특허출원,8 특화사업과직접관련된특허출원,9 의료연구개발과관련된특허출원,10 전문기관에선행기술의조사를의뢰한특허출원등이다. 44) 법률제9685 호, 시행일 :2009.11.22-41 -
제 2 절 외국의우선심사제도와비교 고찰 전세계에서우선심사제도를두고있는국가는총 22 개국가로조사되었다. 45) 이를지역별로살펴보면, 아메리카지역은미국, 캐나다, 브라질이포함되고, 유럽 CIS 지역은 EPO, 독일, 영국, 스페인, 포르투갈, 스웨덴, 덴마크, 슬로바키아, 루마니아, 유라시아특허청, 모르도바, 아제르바이잔이포함된다. 중동지역은이스라엘, 아시아태평양지역은한국, 중국, 일본, 대만, 인도, 오스트레일리아, 뉴질랜드등이다 ( 부록 2. 세계주요국의우선심사제도시행현황참조 ). 세계여러나라의우선심사제도에는다음과같이 3가지유형이있다. 첫째, 인도 포르투갈과같이조기공개로실체심사의착수를조기화하는유형, 둘째, 방식심사 선행기술조사 실체심사등의일련의처리 ( 복합조사 조기심사 ) 를공백기간없이진행하는유형, 셋째, 상기국가이외의국가들이운용하는우선심사요건에해당하는출원의실체심사를우선적으로실시하는유형등이다. 위의여러나라중에서본연구와관련하여미국, 유럽 (EPO), 일본, 중국, 캐나다, 영국, 오스트레일리아, 독일, 덴마크, 스웨덴, 스페인, 루마니아, 이스라엘등 13 개국가의우선심사제도 ( 또는조기심사제도 ) 를한국의우선심사제도와비교 고찰한다. 46) 1. 미국 가. 개요미국특허청 ( 이하, PTO" 라한다 ) 에제출된특허출원은심사를위하여그출원과관련된발명분류별로각심사그룹으로배정된다. 특허출원은유효출원일에따라선입선출 (First-in, First-out) 로출원일의순서에따라심사가착수된다. 계속출원의유효출원일은선출원일의이익을가진다. 한편, 계속출원 (CIP 출원 ) 의경우심사순서의목적으로실제출원일또는유효출원일중어느것을적용하는지는심사관의재량에속한다. 재발행출원및재심사출원의경우에는심사순위에서우선권을주고있는데, 소송이진행중인재발행출원과소송에포함된재심사절차에대해서는최우선순위를두고있다. 또한, 심사관의답변서 (Examiner's Answer) 와같은특별한경우에는 30 일의기한이정해져있으며, 기타특별한경우에대해우선적으로심사하도록정하고있다. 나. 특별심사 (SpecialCases) 특별심사 (SpecialCases) 라는용어는출원순서를바꾸어우선적으로심사 (Advancementof 45) 일본국제지적재산권보호협회 (AIPPI JAPAN), 각국의조기심사 우선심사에관한조사연구보고서,2006,1 면, 9~ 10 면. 46) 일본국제지적재산권보호협회, 앞의보고서,11~ 16 면,138~ 140 면. - 42 -
Examination) 받을수있는출원을언급할때사용된다. 다음과같이 3가지경우에심사순서의예외로서 SpecialCases 로취급된다. 47) 첫째,PTO 의업무를촉진하기위한특허청장의명령이있는경우, 둘째, 공공서비스분야에서특별히중요하다고인정되는출판의경우, 셋째, 출원인의신청서가받아들여진출원의경우. 특별심사의예는다음과같다.1 재발행출원,2 추가심사통지 (action) 를위해항소심 (appelatetribunal) 으로부터환송된출원,3 어떤 action 이있었던것이이관되어온출원 ( 예, 한정요구된출원에대해출원인의선택결과사건이이관된경우 ),4 이전에허여된출원과저촉 (interference) 될것같은출원,5 형식적인사항을제외하고는허여될수있는출원,6 최종거절의상태에있는출원,7 5년이상계속중인출원및재심사절차등이다. 다. 심사착수순위미국특허제도에서는심사청구제도가채용되어있지않기때문에원칙적으로출원된전체건이심사대상이된다. 심사를거치지않은신규출원 ( 계속적출원을포함 ) 은담당심사관이결정되면, 심사관마다준비된안건정리부 (Docket) 에미국의유효출원일이오래된순서로기재한다 (MPEP 708 제3단 ). 48) 각심사관은스스로안건정리부에기재된순서에따라서심사를착수하게된다. 단, 재발행출원이나재심사중, 특히소송에관계되어있는것에대해서는최우선으로취급한다 (MPEP 708 제6단 ). 라. 우선심사 (MakeSpecial) 신규특허출원에있어서심사순서를기다리지않고, 다른특허출원보다우선적으로조기에 심사착수할수있도록하는제도를 MakeSpecial ( 이하, 우선심사 라한다 ) 라고한다. 우선심사 신청서 (Petition to MakeSpecial) 와관련하여, 우선심사대상은 12 가지분야이다. 5 가지대상에 기초한우선심사신청은수수료의납부를요하지않는다. 미국의우선심사의대상이되는경우는크게둘로나눌수있다. 첫째,PTO 청장으로부터의지시또는다른연방정부기관으로부터청구된경우 (37 CFR 1.102(a),(b). 전자는특허청장이필요하다고인정한경우로, 예를들면, 어떤분야의특허심사를앞당길필요가있다고인정된경우등이다. 후자는, 해당발명이공익사업에있어서중요하다고해당공익사업을담당하는연방정부기관이판단한경우이다.PTO 를포함한연방정부기관으로부터우선심사가청구된경우에는, 그취지가출원인에게통지되고출원인의의사에관계없이, 해당출원은우선심사의대상이된다. 둘째, 출원인으로부터신청되어해당특허출원또는출원인이소정요건을만족시킨경우 (37 47)37CFR 1.102. 48) 미국특허청심사기준을 MPEP(ManualofPatentExaminingProcedure) 라한다. - 43 -
CFR 1.102(c),(d) 에우선심사의대상이된다. 이경우에는우선심사신청료가필요없는경우와신청료가필요한경우가있다. PTO 우심심사신청료는 US $130( 한화 :152,100 원 ) 49) 이다 (37 CFR 1.17(h). 상술한첫째의경우에는무조건우선심사의대상으로되지만, 상기둘째의경우에는우선심사대상으로해야하는지의여부를 PTO 가판단하므로, 신청을해도우선심사의대상이되지않는경우가있다. (1) 신청료를납부하지않는우선심사의대상 ( 가 ) 출원인의건강에문제가있는경우출원인이건강에문제가있을때통상적인심사진행으로는건강상태의악화에의해출원인이충분히심사에협력할수없는경우에, 출원인은그것을증명하는서류와함께신청서를제출해야한다 (MPEP 708.02 I). ( 나 ) 출원인의연령이 65 세이상인경우 출원인의연령이 65 세이상인경우에출원인은그것을증명하는서류와함께신청서 를제출해야한다 (MPEP 708.02IV). ( 다 ) 환경기준에관한발명 출원발명이공기, 물및토양과관련된발명으로, 환경개선에유익하거나공헌하는경우출원 인은그것을설명한진술서와함께신청서를제출해야한다 (MPEP 708.02V). ( 라 ) 에너지관련발명출원발명이에너지자원의발견혹은개발, 또는에너지자원의효율적인절약및보호에기여하는경우에출원인은해당발명이어떻게이러한기여를하는지여부를설명한진술서와함께신청서를제출해야한다 (MPEP 708.02VI). ( 마 ) 초전도에관한발명 초전도물질그자체혹은그제조및응용등의초전도관련발명에따른특허출원인경우 에출원인은그것을설명한진술서와함께신청서를제출해야한다 (MPEP 708.02IX). 49)2010.8.5. 기준으로미국달러에대한환율은 1US$=1,170 원으로환산함. - 44 -
(2) 신청료를납부하는우선심사의대상 ( 가 ) 제조출원인이특허제품을제조하기에충분한자본과설비를보유하고있을때, 다음과같은 1 내지 4의사항을설명한진술서와함께신청서를제출해야한다 (MPEP 708.02I). 1 제조업자가특허성립후에해당발명에관련된제품을상업적으로제조하기에충분한능력 ( 자금, 시설등 ) 을충분히구비하고있다는것을설명하고출원인이개인인경우에는자금보유를은행등에의해증명해야한다. 2 특허성립이확실하게될때까지는, 제조업자는제조의개시또는제조의확대를하지않는다는것을진술해야한다. 이는특허청에대한약속이되기때문에, 만약출원인이이것에반하여제조개시또는확대를하는경우에는허위신청으로조기권리를얻은것이라하여권리행사를할수없게될수도있다. 3 제조업자에게미국내에서해당발명품의제조하는의무를부과한다. 4 출원인또는양수인은선행기술을조사하여출원특허와대비한설명서를신청서에첨부해야한다. 이때조사에서이용된청구항 ( 클레임 ) 과출원발명의청구항이실질적으로동일해야한다. 또한, 선행기술조사에의하여추출된문헌중, 특허청심사관이파악하고있지않는것인경우, 즉 IDS(InformationDisclosureStatement: 정보공개서 ) 에제출되어있지않는것이있는경우에는그문헌의사본을 1부씩특허청에제출해야한다. ( 나 ) 침해특허침해가발생되었다는것을이유로하는경우에, 출원인은다음과같은사항을설명한진술서와함께신청서를제출해야한다.1 특허출원을침해하는제품의유통또는방법의실시가이루어지고있는것, 2 특허출원의청구항과침해품과의엄밀한비교결과, 적어도일부청구항을침해하고있다고생각되는것, 3 1의제조인경우와마찬가지로, 선행기술문헌조사, 추출문헌과의대비설명,IDS( 정보공개서 ) 에미제출문헌이있는경우에는사본을제출해야한다. 또한, 여기서말하는침해는실제로그것이일어나고있는것이어야한다. 침해의가능성이있는것만으로는우선심사의대상으로인정받지못한다 (MPEP 708.02 I). ( 다 )DNA 변환에관한발명 DNA 변환에관한연구의안전성에관한발명인경우에출원인은그취지를기술한진술서를 첨부한신청서를제출해야한다 (MPEP 708.02V I). ( 라 )HIV 에이즈및암에관한발명 HIV 에이즈및암에관한발명인경우에출원인은 HIV 에이즈및암의진단, 치료또는 - 45 -
예방에해당발명이어떻게기여하는지를설명한진술서를첨부한신청서를제출해야한다 (MPEP 708.02X). ( 마 ) 테러리즘에대항하기위한발명출원발명이테러리즘대책에기여하는발명인경우에출원인은 18U.S.C. 2331 에정의된 테러리즘대책 에해당발명이어떻게기여하는지를설명한진술서와함께신청서를제출해야한다 (MPEP 708.02XI). ( 바 ) 소규모단체에의한바이오테크놀로지관련출원바이오테크놀로지관련발명에관한특허출원의출원인이개인또는소규모단체인경우. 출원인은아래와같은사항을기재한진술서와함께신청서를제출해야한다 (MPEP 708.02 X I). 1 37CFR 1.27 에기재된소규모단체의정의와일치할것. 특히, 중소기업에관해서는 13CFR 121 에중소기업이라는것의기준을기재하고,2 출원된발명이상기소규모단체의주요자산이고,3 심사의지연에의해개발의진척이현저하게저하된다는취지를, 그근거와함께설명하여야한다. 다. 제도운용 (1) 우선심사신청건수다음표 6은미국의우선심사 (MakeSpecial) 에관한 2000 년부터 2009 년의 PTO 의통계이다. 2006 년까지 PTO 에신청한우선심사신청건수는매년거의 1,500 건내지 2,000 건으로우선심사비 율은 0.6% 로매우낮았다. 그러나 2007 년부터 우선심사의신청이증가하기시작하여 2009 년에는 4,797 건으로우선심사신청비율이 1.1% 로증가되었다. - 46 -
년도 내용 출원건수 표 6. 미국의우선심사신청비율 심사청구건수 우선심사신청건수 ( 단위 : 건 ) 우선심사비율 (%) 2000 295,926 238,438 1,507 0.63 2001 326,508 249,649 1,328 0.53 2002 334,445 271,624 1,613 0.59 2003 342,441 288,033 1,622 0.56 2004 356,943 288,530 1,738 0.6 2005 390,733 302,659 1,815 0.6 2006 425,967 323,379 2,018 0.62 2007 456,154 394,492 3,913 0.99 2008 456,321 436,947 4,653 1.06 2009 456,106 437,850 4,797 1.1 (2) 최초심사통지까지의기간우선심사가적용된경우처리기간은우선심사의신청으로부터심사관의최초심사통지 (FA: FirstO ficeaction) 까지의소요된기간으로약 1~6 개월이다. 이것은통상적인심사의경우소요되는 ( 이경우는출원으로부터기산 ) 약 21 개월과비교하면상당히단축된기간이다. (3) 실시요건의판단미국은우선심사의대상중 자기실시 출원인경우즉, 출원인이특허제품을제조하여실시하거나준비를하는경우제출하는서류와심사절차가매우엄격하다. 출원인은특허발명을실시할수있는충분한자본과설비를보유하고있다는사실을은행서류를가지고서입증해야한다. 미국특허청심사기준 (MPEP 708.02I) 에서실시판단에대해서구체적으로서류와절차를규정하고있다. 출원인은특허청에다음과같은 ( 가 ) 내지 ( 라 ) 의사항을설명한진술서와함께신청서를제출해야한다. ( 가 ) 제조업자가특허성립후에해당발명에관련된제품을상업적으로제조하기에충분한 능력 ( 자금, 시설등 ) 을구비하고있다는것을설명하고출원인이개인인경우에는자 금보유를은행등에의해증명해야한다. - 47 -
( 나 ) 특허성립이확실하게될때까지는제조업자는제조의개시또는제조의확대를하지않는다는것을진술해야한다. 이는특허청에대한약속이기때문에만약, 출원인이이것에반하여제조개시또는확대를하는경우에는허위신청으로조기권리를얻은것이라하여권리행사를할수없게될수도있다. ( 다 ) 제조업자에게미국내에서해당발명품의제조하는의무가부과된다. ( 라 ) 출원인또는양수인은선행기술을조사하여출원특허와대비설명을신청서에첨부해야한다. 이때조사에서이용된청구항 ( 클레임 ) 과출원발명의청구항이실질적으로동일하다는것이중요하다. 또한선행기술조사에의하여추출된문헌중, 특허청이파악하고있지않는것이있는경우 IDS( 정보공개서 ) 에제출되어있지않는것이있는경우에는그문헌의사본을 1부씩제출해야한다. 이처럼미국의자기실시에우선심사를신청할경우심사요건이매우엄격하다. 특히, 특허청에제출해야하는서류도은행에서발급하는출원인의자본금현황, 진술서, 정보공개서등을요구하고있다. 2. 일본 가. 개요일본은출원건수의증가, 심사청구건수의증가, 출원내용의고도화 복잡화등에따라심사순서대기기간과최종처리기간이장기화되고있는환경에서국내외에서조기에특허권을취득하여안정된권리를행사하고싶어하는출원인의요구에대응하기위해, 국내외에서조기에권리를취득하기위한여러정책을시행하고있다. 일본은심사신속화정책으로우선심사제도 조기심사 조기심리제도 슈퍼조기심사제도 특허심사하이웨이 JP-FIRST 제도를운용하고있다. 일본의우선심사제도는출원공개제도와관련되고, 조기심사제도는심사청구제도와관련이있다. 일본은 2008 년 10 월부터조기심사보다더욱빠르게처리하는 슈퍼조기심사제도 를도입함으로써보다빠른심사처리를위하여노력하고있다. 또한, 해외에서의적절한권리취득의지원, 권리취득의효율화와저렴한비용 (cost) 화를목적으로 PPH,JP-FIRST 등의정책을추진하고있다. 나. 조기심사 조기심리 일본의조기심사제도는출원인의창조적기술개발, 연구개발성과의조기활용, 글로벌한경제 - 48 -
활동등에대한지원을목적으로, 조기권리취득의요구에적절히대응하기위해출원인이실시하 거나해외출원중인경우타출원에우선하여심사하는제도로 1986 년부터시행되었다. (1) 조기심사대상출원인은이하 ( 가 ) 내지 ( 다 ) 의요건을갖춘특허출원은조기심사를신청할수있다. ( 가 ) 출원심사의청구가되어있는것 ( 나 ) 이하의 1 내지 5 중어느것이든하나의조건을충족하고있는특허출원 1 중소기업 개인 대학 공공연구기관등의출원출원발명의출원인의전부혹은일부가중소기업또는개인, 대학 단기대학, 공공연구기관, 또는승인혹은인정을받은기술이전기관 ( 승인 TLO 또는인정 TLO) 인경우 2 외국관련출원출원인이출원발명에대해, 일본국특허청이외의외국특허청또는정부간기관으로도출원되어있는특허출원 ( 국제출원을포함 ) 인것 3 실시관련출원출원인자신또는출원인으로부터그출원에관한발명에대해실시허락을받은자가, 그발명을실시하고있는 ( 조기심사에관한사정설명서 의제출일부터 2년이내에실시예정의경우와특허법시행령제3조에정하는처분 ( 농약관리법에있어서의등록, 약사법에있어서의승인 ) 을받기위해필요한수속 ( 위탁포장시험의뢰서, 치료효험계획신고서의제출등 ) 을하고있는경우를포함 ) 특허출원인것 4 녹색기술 ( 그린 ) 관련출원녹색기술은에너지절약,CO2 삭감등의효과를가지는발명을말하며, 출원인이녹색기술관련특허를받으려고하는특허출원인것 5 특허심사하이웨이의요건을충족하는특허출원 ( 다 ) 특허법제42 조제1항의규정에의해취하된것이아니어야함국제출원이일본국을지정국으로하고있는경우및국내출원에서우선권을주장하고있는경우에, 당해출원의우선권주장의기초가되고있는국내출원은, 특허법제 42 조제1항의규정에의해우선일로부터 1년 3월을경과한후에통상취하된다. 이처럼취하된출원의경우에조기심사를신청하여도원칙적으로조기심사대상으로서인정되지않는다. (2) 조기심리대상 조기심리란조기심사제도와같은목적으로, 일정의요건하에 조기심리에관한사정설명 서 가제출된거절사정불복심판사건에관하여, 통상의사건에비해조기에심리를하는제도이 - 49 -
다. 조기심리의대상은조기심사의요건이되는상기 (1) 의조기심사의대상인 a 내지 e 중어 느것중의특허출원으로제 3 자가그발명을업으로서실시하고있는출원의거절사정불복심판 사건이대상이된다. 50) (3) 조기심사신청현황 다음표 7 은일본의 2000 년부터 2008 년까지조기심사 조기심리신청건수및심사기간 51) 의 현황이다. 표 7. 일본의조기심사신청건수및심사기간 ( 단위, 건 ) 내용 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 신청건수 ( 건 ) 심사기간 ( 개월 ) 2152 2895 4097 4566 6130 6560 7663 8549 8863 3. 1 3. 3 2. 7 2. 5 2. 6 2. 4 2. 3 2. 2 2.0 상기표7에의하면,2008 년도에 8,863 건의조기심사가신청이되었고, 조기심사의신청으로부터최초심사까지의기간이평균 2개월, 또한신청으로부터최종결과까지의기간이평균 5.9 개월이다. 조기심사대상출원의평균심사순번대기기간은 2007 년의경우조기심사의신청으로부터약 2.2 개월로, 조기심사제도를이용하지않은출원에비해심사순번대기시간이대폭단축되었다. 또한, 각종요건의개정등제도의편리성향상을도모해왔으며, 조기심사이용자수는매년증가하는경향을보이고있다. 조기심사대상출원의특허사정률은조기심사제도를이용하지않는출원에비해 10% 이상높은수치를보이고있다. 다. 슈퍼조기심사제도 (1) 개요일본은권리화의시기에관한출원인의다양한요구에부응하기위하여, 통상의조기심사보다도더욱조기에조사를행하는슈퍼조기심사제도를창설하여,2008 년 10 월부터시행하였다. 슈퍼조기심사의대상에서국내단계로진입한국제출원 (Designated O fice 출원, 이하, DO 출원 이라한다 ) 은대상에서제외하고있었으나,DO 출원에대해서도슈퍼조기심사로확대하자는의견이있어서해당부분에대해서도슈퍼조기심사를확대하고자하였다. 이에최근 2009.10.1 일부터슈 50) 조기심사제도를이용한경우에도, 그출원의거절사정불복심판사건에대해조기심리제도를이용하는경우에는, 새롭게조기심리의신청을할필요가있다. 51) 심사기간은조기심사신청시심사관이심사결과를최초로통지한기간을의미한다. - 50 -
퍼조기심사의대상에 DO 출원으로확대하여시행하였다. (2) 슈퍼조기심사의대상이되는출원 DO 출원을포함한모든출원중이하 1 및 2의요건을충족하는출원이슈퍼조기심사의대상이된다. ( 가 ) 실시관련출원 이고, 동시에 외국관련출원 인것지금까지의시행과마찬가지로, 통상의조기심사의요건중실시관련출원에해당하고, 나아가외국관련출원에도해당하는보다중요성이높은출원을대상으로한다. ( 나 ) 신청전 4 주간이후에행하여진모든절차를온라인으로하는출원인것 슈퍼조기심사의신청전 4 주간또는신청이후서면에의한절차가존재하는경우에는슈퍼 조기심사의대상에서제외된다. (3)1 차심사까지의대기기간 다음표 8 은출원종류에따라서슈퍼조기심사의신청시기를정리한표이다. 표 8. 슈퍼조기심사의신청시기및심사처리기간 출원종류 RO/JP ( 일본어 ) RO/JP ( 영어 ) RO/ 외국 슈퍼조기심사의신청타이밍 신청타이밍에관계없이 출원일 ( 우선일 ) 로부터 35 개월이상경과한후에신청될때 국제공개일, 심사청구일중느린쪽에서 5 개월이상경과한후에신청될때 출원일 ( 우선일 ) 로부터 35 개월미만에이루어진신청이고, 또한국제공개일, 심사청구일중에느린쪽에서 5 개월을경과하기전에신청될때 1 차심사까지 대기기간 슈퍼조기심사의신청으로부터 2 개월이내 서류전자화목표일로부터 2 개월이내 PCT 출원중 RO/JP( 일본어 ) 52) 인경우,RO/JP( 영어 ) 또는 RO/ 외국출원의경우슈퍼조기심사의신청시기와 1차심사까지대기기간을구분하고있다. 통상의국내출원에관해서는지금까지의시행과마찬가지로,1 차심사까지의대기기간을슈퍼심사신청일로부터 1개월이내로한다.DO 출원에관해서는,1 차심사까지의대기기간을슈퍼 52)RO(ReceivingOfice, 수리관청 ) 가일본 (JP) 이고사용언어가일본어인 PCT 출원을의미한다. - 51 -
조기심사신청일 ( 출원종류별, 신청시기에따라서전자출원의기준일 ) 로부터 2 개월이내로한다. (4) 출원인의의견서제출기간 출원인의의견서제출기간은지금까지의시행과마찬가지로거절이유통지의발송일로부터 30 일 ( 재외자의경우는 2 개월 ) 로한다. (5)2 차심사이후의대기기간 2 차심사이후의대기기간은 DO 출원을포함하여모든출원에대해 1 개월이내로한다. 이로 인하여최종처분까지의기간이단축된다. 라. 우선심사 우선심사란출원인이아닌제 3 자가특허출원에관한발명을실시하고있는경우에 분쟁을 조기에해결하기위한것을목적으로, 일정요건하에 우선심사에관한신청서 가제출된경우, 통상의출원에비해조기에심사하는제도이다 ( 일본특허법제48 조 6). 53) 우선심사제도는조기심사제도와다르며, 제3자가특허출원에관계되는발명을실시하고있는경우에만우선심사신청이가능하다. (1) 우선심사대상출원공개후, 출원인이아닌자가그특허출원에관계되는발명을업으로서실시하고있는경우, 출원인혹은실시자는우선심사를신청할수있다 ( 일본특허법시행규칙제31 조 3제1항 ). 일본의우선심사제도는 1970 년부터시행된제도로 3자의입장에서출원공개후출원인의경고에의하여제3자의실시가방해되는것을방지하기위해서도입되었다. 일본의우선심사대상은 1 출원공개후등록사정전에제3자가업으로써출원발명을무단실시하고있다고인정되는경우,2 제 3자가출원인으로부터경고를받았으나, 그출원발명이종래기술에지나지않다고인정되는경우이다. 우선심사요건으로는 1 심사청구되어있을것,2 출원공개후등록사정전일것,3 우선심사를할필요가있을것등이다. 우선심사신청서에는실시상황, 제 3자의실시등에의한영향등을기재하여, 경고장을복사해서제3자가실시하고있는사실을증명하는서류등을첨부하여야한다. 53) 일본특허법제 48 조의 6: 일본특허청장은출원공개후특허출원인이아닌자가업으로서특허출원에 관계되는발명을실시하고있다고인정되는경우에있어서필요한때는심사관으로하여금다른특허출원에 우선하여심사하게할수있다. - 52 -
(2) 우선심사의신청현황 다음표 9 는일본의우선심사신청건수및심사기간의현황이다. 표 9. 일본의우선심사신청건수및심사기간 내용 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 신청건수 ( 건 ) 심사기간 ( 개월 ) 34 30 23 17 14 18 10 6 9 3.1 3.3 2.7 2.5 2.6 2.4 2.3 2.2 2.0 상기표 9 에서알수있듯이,2000 년에 34 건의우선심사를신청하였으나,2008 년에 9 건을신청 하고있어서 공개후제 3 자의실시에대한우선심사신청은 10 건내외로신청건수는매우미미 한실정이다. 마.JP-FIRST JP-FIRST(JP-FastInformationReleaseStrategy) 는 1차심사결과를출원인에게조기에제공함과동시에세계의특허청에먼저일본의심사결과를송부하여모든외국특허청의심사에서유효하게이용할수있도록함으로써해외에서출원인이적절한권리취득할수있도록지원하기위한정책으로 2008 년 4월부터실시되었다. 이로인해각국특허청의심사관이일본의심사결과를이용하게되므로해외에서도질높은심사가기대되며, 안정된강한권리를취득할수가있다.JP-First 는조기심사제도처럼출원인이신청하여절차가진행되는것이아니고, 일본특허청심사관이직권으로 1차심사결과를출원인에 게조기에공개하고, 동시에해외출원의지정국특허청에 일본의심사결과를송부하여지정국특 허청의심사에서이용할수있도록하는것이다. - 53 -
그림 4.JP-FIRST 의개요 제 1 청 출원 1 차심사최종심사 제 2 청 대응출원 1 차심사 상기그림 4 는 JP-FIRST 제도를설명하는그림이다. 이는제 1 청의우선적인심사및 1 차심 사결과를제 2 청에서이용하는절차를보여준다. (1)JP-FIRST 의대상 JP-FIRST 의대상은파리조약우선권주장의기초가되는특허출원중출원일로부터 2년이내에심사가청구된것이대상이된다. 그러나 PCT 출원의기초가되는출원에대해서는대상에서제외된다. 국내우선권을주장한후의출원에대해서는, 해당출원이파리조약우선권주장이되어있다면대상이된다. 다만, 이전출원한날을기산일로하기때문에, 이전출원일부터 2년이내에심사청구된출원이어야한다. 또한, 분할출원은대상이되지않으나, 원출원이파리조약우선권주장의기초가되어있다면, 원출원은대상이된다. (2)JP-FIRST 의장점 JP-FIRST 의장점은심사착수시기의단축이다. 심사착수시기의기준으로심사출원과출원 공개둘중늦은쪽의날부터원칙적으로 6 월이내에심사착수하며, 출원으로부터 30 일을넘기지 않는시기에한다. 2008.4.1 일부터 4.11 일까지 2 주간 JP-FIRST 제도에의하여심사착수한출원은총 414 건이 다. 54) 착수시기에관해살펴보면, 미국의기초출원 308 건중 92%(282 건 ) 에대해, 미국보다조기에 심사착수가이루어졌다.EPO 의기초출원 63 건중 87%(55 건 ) 에대해 EPO 의실체심사보다도조기 54)2008 년 4 월 1 일부터 11 일 (JP-FIRST 의실시개시로부터최초 2 주간 ) 까지 JP-FIRST 대상안건으로착수된 414 건에대해조사 분석한결과. 이중 308 건이미국의기초출원 63 건이 EPO 의기초출원이다. - 54 -
에 41%(26 건 ) 에대해 EPO 의검색보고서작성보다도조기에심사착수가이루어졌다. 모든신청건 에대해출원일로부터 30 개월이내에심사착수가이루어져 ( 평균 22 개월 ) 본제도가착실히정착되 고있다고한다. 바. 국제심사수수료의일부반환제도일본특허청은선행된국내출원의심사결과가 PCT 출원의국제조사에이용할수있는것이라면,PCT 출원의국제조사수수료의일부 ( 97,000 중 41,000) 를반환해주고있다 ( 국제출원법시행규칙제50 조제2항 ). 사.PCT 출원의조기국내이행과조기심사일본을수리관청 (Receiving O fice) 한일본어로된 PCT 출원에관하여, 일본에조기에국내이행한경우에도조기심사를이용할수있도록하고있다. 이제도에의하면,PCT 국내이행기한보다전에심사결과를입수할수있고, 그심사결과에근거하여외국특허청에국내이행여부를보다확실하게판단할수있는장점이있다. 3. E P O 가. 개요 EPO 출원인이출원의심사를조기에받고자희망하는경우, 출원인은조사와심사양자를조기에실시할것을청구할수있다.EPO 의우선심사제도는 PACE(Program for Accelerated prosecutionforeuropeanpatentapplications, 이하, 우선심사 라한다 ) 55) 라는프로그램으로운영된다. 이우선심사에의한조기조사및우선심사에대해서는요금이부과되지않는다. EPO 우선심사제도는아래와같은특징을갖고있다. 또한우선심사의적용여하에상관없이, 우선권주장을수반하지않는유럽특허출원 ( 제1국출원 ) 이면,EPO 는청구없이도 6개월이내에조사보고서를출원인에게제공하는것을보증하고있다. 나.EPO 우선심사관련원칙 56) (1) 우선권주장을수반하는출원에있어서는, 출원인은출원시에조기조사를청구할수 55)Noticefrom theeuropeanpatentoficedated4my2010concerningtheprogrammeforacceleratedprosecution ofeuropeanpatentapplications-"pace":pace 는 EPC rule( 시행규칙 ) 제 70 조 a 및 161 조에근거하여 2010.4.1 일부터개정된우선심사 (PACE) 를시행하고있다. 56)EPO ExaminationGuidelinePART E CHAPTER 8.3.Acceleratedprosecution ofeuropeanpatentapplications: Applicants requiring faster search or examination can ask to have their applications processed under the programmeforaccelerated prosecution ofeuropean patentapplications(pace)(seethenoticefrom theepo, SpecialeditionNo.3,OJEPO 2007,F.1). - 55 -
있고이것에대하여 EPO 는가능한한조기에조사를끝내도록노력한다. (2) 우선권주장의유무에상관없이출원인은언제라도우선심사를청구할수있고, 출원시에조기조사와우선심사를동시에청구할수있다. (3) EPO 심사국은우선심사신청을받은날또는해당출원일로부터 3개월이내에최초심사통지를발행할수있도록노력한다. (4) 우선심사신청에따라발생되는추가요금은없다. (5) 우선심사신청서는 PACE requestto the European PatentO fice 의양식에기재하면된다. 57) 다. 우선심사요건 EPO 에우선심사요건은특별히마련되어있지않다.EPO 우선심사대상은출원인으로부터서면으로신청한모든출원이우선심사의대상이된다. 제1국출원이면, 조기조사에관해서는청구도필요없다. 58) EPO 의우선심사를신청하는자는출원인으로한정되어있다. 우선심사제도에서는출원인이우선심사신청서를제출하면해당출원은우선심사의대상이된다. 우선심사를이용할경우, 추가요금은없고선행기술조사결과를첨부할필요도없다. 또한우선심사에우선심사신청시에조기조사와우선심사의양쪽모두를신청하거나, 조기조사만또는우선심사중에서어느하나만을선택할수있다. 우선심사를선택하는경우, 그시점에서심사청구를하고있을필요는없다. 단, 우선심사의신청과는별도로심사청구의제출과심사청구료를납부해야하므로, 우선심사의요건은우선심사신청, 심사청구, 심사청구료납부의 3가지요건을구비하여야한다. 조기조사를청구하여조사보고서가제공된후에조기심사를청구하는것도가능하다. 조기조사와우선심사의양쪽모두를선택하는경우에도, 심사청구를우선심사신청이전에실시할필요는없고조사보고의수령후에신청하는것도가능하다. 심사청구료를납부할때까지는해당심사청구는유효한것으로간주되지않는다. 또한, 출원과동시또는직후에우선심사가신청된경우에는, 방식심사도조기화의대상이된다. 출원시에심사청구의제출과심사청구료를납부하고조기조사와우선심사의양쪽모두를신청한경우에, 조사보고제공후에출원인에게실행되는절차계속의사를확인하면더욱빨리심사가착수된다. 라. 우선심사의운용 (1) 우선심사신청건수 다음표 10 은 2000 년부터 2004 년까지 EPO 에신청된우선심사신청건수와심사청구건수그리 57)SpecialeditionNo.3,OJEPO 2007,F.1 58)EPO 는우선심사의대상을특별히제한하지않고있으므로출원인이희망하는경우에모두가능하다. - 56 -
고심사처리건수에대한신청비율을나타낸것이다.EPO 의경우, 실체심사에대한우선심사신청 건수는심사처리건수가증가하면동시에증가하고있고, 우선심사가차지하는우선심사신청비율 은매년 6% 내외이다. 59) 표 10.EPO 우선심사신청현황 내용 년도 2000 2001 2002 2003 2004 우선심사신청건수 3,940 4,287 5,000 5,100 6,300 심사처리건수 83,751 98,395 117,458 111,239 106,112 우선심사신청건수 심사처리건수 (%) 4.7 4.4 4.3 4.6 5.9 (2) 최초심사통지까지의기간 EPO 에서우선심사를적용한경우, 심사청구로부터심사관의최초심사통지까지의처리기간에관한통계는공표되어있지않다.EPO 는해당출원이심사국에서심사착수되고나서 ( 공개이전에우선심사가신청된경우 ) 혹은우선심사의신청을수리하고나서 3개월이내에최초거절이유통지를발행한다고하는목표를제시하고있으므로통상적인심사처리인경우출원으로부터최초통지까지통상소요되는기간인약 26 개월에비해서는상당히단축된것이다. 우선심사시행당시최초심사통지기간의목표는 7개월이었지만,1991 년개정으로 4개월로단축되었고, 다시 1995 년개정으로 3개월로단축되었다. 4. 중국 중국의특허제도는한국과마찬가지로출원공개제도, 심사청구제도, 무효심판을채용하고있으나차이점이몇가지가있다. 예를들면, 신규성의판단기준에관한것으로문헌에대한것은세계주의를채용하고있는데, 공공연한실시에관해서는중국국내만을대상으로하는국내주의를채용하고있다는점을들수있다. 또한, 외국어출원이인정되지않는것, 심사청구기한이출원일또는우선일로부터 3년인것, 그리고특허출원을출원일로부터 3년째이후에도계속하기위하여특허유지료가필요한것등을들수있다. 60) 59)EPO 는심사청구건수의통계를공표하고있지않아서 심사처리건수 를기준으로우선심사신청비율을산정한다. 60) 중국특허청, 2009 SIPO ANNUAL REPORT,46 면 :In 2009,thethreekindsofpatentsmaintained theirrapid expansion in thevolumesofboth theexamined and theresolved.228,617firstoficeactions had been transmited with a year-on-yeargrowth rate of21.9%,while 194,850 invention applications - 57 -
가. 우선심사제도의개요중국특허법및하위법령에는우선심사제도가없다. 그러나 전리심사지남 ( 특허심사지침서 ) 에서우선심사제도를두고제한된조건하에서운용하고있다. 해당출원을우선적인처리대상으로하는지여부를판단하는데있어서, 정부모든기관의의견이중요한요소가되고있다. 61) 즉, 발명의내용에의해해당출원을주관하는정부기관이결정된다. 예를들면, 정보통신기술과관계되는발명이면국무원정보산업부가주관부처가된다. 나. 제도의요건 (1) 우선심사의대상심사지도 ( 심사가이드라인 ) 에서는국가또는공공의이익에있어서중대한의의를갖는출원 ( 심사지도제2부제8장 3.4.2(1) 또는특허청이스스로의판단으로실체심사를개시한출원 ( 심사지도제2부제8장 3.4.2(2) 이우선심사의대상이된다. 62) (2) 신청자심사지도에서는출원인도신청할수있다고되어있다 ( 심사지도제2부제8장 3.4.2(1). 현지에서의정보에의하면, 주관부처의동의또는추천은필수이며출원인만의희망으로해당출원이우선적인처리대상이되지않는다고한다. (3) 절차에대하여 출원인이우선적인심사를희망하는경우, 주관부처에해당특허출원이국가또는공공의이익 에있어서중요하다는취지가기술된의견서를작성하여의뢰한후에신청서를제출한다. 63) 신청 completed theirsubstantiveexamination with a growth rateof32.7%,262,648 utility modelapplications and 388,905 industrialdesigns also completed their(preliminary) examination and with each oftheir growth rate of28.3% and a remarkable 80.1%.Substantive examination duration ofinvention patents remained the same as thatofthe previous yearat25.8 months,utility modelfurtherreduced to 5.8 months.andindustrialdesigndramaticalyshorteneditsdurationfrom 9.5monthsto5.5 61) 중국특허심사지침서는 2010.1.21 개정되었다 ( 시행일 :2010.2.1). 중국의우선심사는국가이익과공공 이익의중대한의의를가지는신청에한정된다. 심사지침서 3.4.2(1) 의중국어원문중에申请人或者主管部 门이우선심사를신청할수있다. 주관부문은정부기관, 학교, 국영기업, 연구소등을의미한다. 62) 심사지침서 3.4.2 특수처리 : 이하의몇개의상황에대해서는특수처리를하는것이가능하다. (1) 국가의이익혹은공공의이익에중대한의의를갖는출원에대해서, 출원인혹은주관부처에서의 요청에의해, 특허국국장의허가가있다면, 우선적으로심사를받는것이가능하고, 그후의심사절차에대 해서도우선적으로처리가이루어진다. (2) 특허국이스스로실체심사를개시한특허출원 ( 특허법제 35 조제 2 항 ) 에대해서는, 우선적으로처리해도된다. (3) 원출원일을보류하고있는분할출원은원출원과함께심사를실시해도된다. - 58 -
서에는해당특허출원을특정하기위한출원번호및명칭과신청자로서의출원인명, 그리고해당특허출원을우선적으로처리해주었으면하는취지를기재해야한다. 다만, 주관부처의의견서를반드시신청서와동시에제출할필요는없다. 이신청서의양식은특별히정해져있는것은아니다. 절차에따라발생되는추가비용은없다. 다. 제도운용현황 (1) 제도의이용실태해당출원의우선적인심사를희망하는출원인에있어서, 주관부처의동의또는추천을첨부하는것은용이하지않아본제도의이용은거의없는듯하다. (2) 최초심사통지까지기간중국특허청에서최초심사통지까지의기간에대하여공표된통계치는없다. 통상적인절차인경우는심사청구일로부터대체로 2년내에최초심사통지가발표되어지는데비하여, 본제도가적용된경우에는본제도의신청으로부터대체로 1년내에최초심사통지가송부된다고한다. (3) 외국인에게우선심사적용여부해당특허출원의우선적인심사를희망하는출원인이외국인인경우, 주관부처의동의혹은추천을첨부하는것은우선불가능하여이제도를이용할수없다고볼수있다. 또한, 현재중국에서는특허법개정을 3회째검토하고있어서, 특허법개정이이루어지면중국기업과동일하게외국기업도, 특허출원의우선심사를받을수있도록하는규정으로개정될것으로전망된다. 5. 캐나다 캐나다의특허제도는대체로세계의많은나라의특허제도와조화를이루고있다. 특히, 이웃나라인미국의특허제도와유사한부분도있다. 예를들어, 재심사제도, 재발행절차등이있다. 또한심사청구가능한기간은출원으로부터 5년이지만회복수수료를지불하면,1 년간연장이가능하다. 가. 개요캐나다의우선심사제도는 AdvancedExamination 혹은 SpecialOrder 로불리고한국의우선심사제도와유사하다. 이제도는이해관계자의권리를보호하는것을목적으로하고있다 (PatentRules,28,(1). - 59 -
나. 제도의요건 (1) 우선심사의대상우선심사의대상이되는특허출원은공개된후에심사청구가이루어지는것이다 (PatentRules SOR/96-423,28,(2). 공개전출원인경우는동시에또는미리조기공개를청구함으로써, 우선심사대상이될수있다 (ManualofPatentO ficepractice(mopop),section 13:03). 우선심사를인정받기위한그외의요건은특별히규정되어있지않다. 그러나본제도의취지가이해관계자의권리옹호인것이기때문에, 실질적으로는출원인또는출원인이외의제 3자에의한실시또는실시준비중인것이주요한요건이라고볼수있다. (2) 신청자특허법에특별히우선심사의신청자는한정되어있지않다. 다만, 우선심사제도가이해관계자의권리옹호를목적으로하는것이기때문에, 실질적으로는출원인과출원인이외의실시자로한정된다고볼수있다. (3) 절차에대하여우선심사신청자는우선심사를하지않은경우에는해당신청자의권리가침해될우려가있는것을나타내는우선심사청구서를제출해야한다 (MOPOP,Section13:03). 신청시에지불하는우선심사신청료는 CA $ 500( 약 US $ 435: 한화 509,950 원 ) 이다. 또한, 특별히규정하고있지는않지만우선심사신청서에는선행기술조사결과가첨부되는것이바람직하다. 선행기술조사결과로는 EPO 의 Search Report 또는미국특허청의서치결과를첨부하면된다. 선행기술과본원대비설명은필요하지않다. 명세서중에선행기술에대한충분한기재가있으면특별히선행기술조사결과를첨부할필요는없다. 다. 운용의현황 (1) 최초심사통지까지기간우선심사의신청으로부터최초심사통지까지의기간은통상 2~6 개월이다. 이것은통상적인심사에서심사청구로부터최초심사통지까지의기간인 24~36 개월에비하여대폭단축된기간이다. (2) 소기업의수수료감면캐나다의특허제도에서소기업 (SmalEntity) 에대하여심사청구료등을반액면제하고있다. 그러나우선심사를위한추가적요금에대해서는반액면제가인정되어있지않다 (PatentRules SOR/96-423,ScheduleⅡ TarifofFees,PartⅠ Applications,Item 4). 또한, 캐나다의특허제도에서의소기업 (SmalEntity) 은 PatentRules2 에정의되어있다. - 60 -
6. 오스트레일리아 오스트레일리아의특허제도의특징은다음 3가지를들수있다. 첫째, 심사청구제도에서심사청구는출원인만이실시할수있다. 이에비하여제 3자는특허청에대하여출원인이심사청구하도록특허청으로부터명령이나가도록청구할수있다. 이명령이나온경우출원인은 6개월이내에심사청구를해야하고 (PatentsAct,Section 44,(2) 및 PatentsRegulations,Reg. 3.16,(2). 이것을따르지않는경우에는취하된것으로간주한다. 둘째, 특허의종류에대해서는통상적인발명특허와한국의실용신안에상당하는소특허외에특허출원된발명을개량또는확장한발명에따른특허출원인추가특허가있다. 셋째, 가출원제도 ( 클레임이불필요한가명세서에의한출원 ) 가구비되어있고가출원으로부터 12 개월이내에우선권을주장하고완전명세서에의한출원을실시함으로써신규성과진보성을판단하기위한기준일을가출원의출원일로할수있다. 가. 개요 오스트레일리아의우선심사제도에는 ExpediteExamination( 우선심사 ) 가있다. 본제도는 출원인의신청에근거하여해당출원심사를타출원에비하여우선적으로실시하는것이다. 나. 제도의요건 (1) 대상우선심사의대상이되는출원은다음과같이규정되어있다 (Patents Regulations,Reg.3.17 (2).1 공공의이익이되는출원,2 우선심사로신청자에게이익을줄수있는출원이다.2 에대응하는요건은규정되어있지않으나구체적인예로서아래를들수있다. 침해의발생혹은침해의준비가진행중일때, 권리화되어있지않음으로써, 사업교섭에서신청자에게불이익이발생되고있을때, 대응하는외국출원의조기권리화로연결될때등이다. (2) 신청자 신청자는출원인으로한정한다. 우선심사를신청할수있는사람을출원인만으로한정함으로써 출원인만을강하게보호하려는것이제도의취지라고할수있다. (3) 절차에대하여 본제도를이용하기위해서는서류에의한신청외에전화에의한신청도인정된다 (Patent practiceandprocedure,12.4.3.1). 신청서의서식은특별히정해져있지않다. 또한신청서에선행 - 61 -
기술문헌조사결과등을기재할필요는없다. 그러나대응특허가그심사과정에서보정되어오 스트레일리아출원과다르게되는경우가있다. 이런경우는대응특허와일치하도록오스트레일 리아출원을보정해야한다. 우선심사신청에의해추가로발생되는비용은없다. 다. 운용의현황 (1) 제도의이용실태오스트레일리아특허청은우선심사 (ExpediteExamination) 의이용실태를나타내는데이터를공표하고있지않다. (2) 최초심사통지까지기간본제도이용의신청으로부터최초심사통지까지기간의상한에관한규정은없으나, 현지로부터의보고에의하면, 신청으로부터최초심사통지까지기간은 1~2 개월로상당히기간이단축된다. 통상적인심사인경우에도심사청구로부터최초심사통지까지의기간이 11~16 개월정도로선진국중에서는비교적짧은기간으로되어있다. (3)Modified Examination( 한정심사 ) 오스트레일리아의우선심사제도에서 실체심사없이특허권을부여하는한정심사제도가있 다. 미국, 뉴질랜드, 캐나다,EPO 중어느하나에서특허가성립되고, 성립된특허의내용과오스트레일리아에출원된특허출원의내용이일치하는경우, Modified Examination( 한정심사 ) 를청구할수있다. 또한, 오스트레일리아출원과실질적으로동일한내용으로오스트레일리아이외에출원된특허출원을대응출원, 오스트레일리아이외로특허권이부여된것을대응특허라고칭한다. 한정심사에관한요건은아래와같이규정되어있다 (PatentsRegulations,Reg.3.20,3.21). 한정심사의대상은 1 전술한 4개국중어느한나라에대응특허가성립되어있는것,2 대응특허의명세서가영어인것,3 오스트레일리아출원이완전명세서에의한완전출원인것,4 전술한 4개국중어느한나라에서성립된대응특허에보정이이루어지고있는경우에는오스트레일리아출원이완전명세서도일치하도록보정할것등이다. 한편, 한정심사의신청인은출원인으로한정한다. 신청절차는소정의서식 (P/00/005) 으로한정심사의청구를하여, 대응특허의명세서복사본 1부를오스트레일리아출원에특허권이부여되기전에제출해야한다. 한정심사의수수료는 AU$ 240[ 약 US $ 177, 한화 207,090 원 ] 이다. 또한, 통상적인심사의수수료는 AU$ 340( 한화 408,000 원 ) 이다. 통상적인심사로부터한정심사로변경도가능하지만, 수수료의차액은반환되지않는다. 한정심사에서는오스트레일리아특허청은실체심사를실시하지않으므로심사통지도발부되지않는다. - 62 -
(4) 심사청구제도에대해서전술한바와같이, 오스트레일리아에서는특허청은제3자로부터의신청에근거하여출원인에게실체심사청구를실시하도록명령을내릴수있고, 출원인은 6개월이내에심사청구를실시해야한다고되어있다. 그러나미국, 뉴질랜드, 캐나다,EPO 의어느한나라로의심사가미결인것을이유로하여상기기한을 9개월연기할수있다. 이경우이유로써예를든이외의나라에서심사가확정되어있는지여부에상관없다. 연기신청은한정심사의청구를조건으로하는것이아니므로통상적인심사를청구해도된다. 7. 독일 독일의특허제도는대체로유럽특허조약 (EPC :European Patentconvention) 과조화를이루고있다.EPC 와차이점을든다면, 특허출원된발명을개량또는확장한발명에따른특허출원으로추가특허가마련되었다는점이다. 또한,EPO 의 SearchReport 에상당하는독일특허청의신규성보고서는모든출원건에대하여작성되는것이아니라, 출원인또는제 3자로부터의조사청구에의해서발행된다는점도 EPO 의심사제도와다르다. 가. 개요독일의우선적인심사처리제도는통상적인심사기간으로는출원인에게불이익이가는것을피하기위해서마련된제도이다. 이제도는독일특허청장관에의한고시 (Notice of the PresidentoftheGPTO,Sep.28.1992) 에의해규정되어있다. 64) 다음의제도의청구를우선심사신청이라고하고, 우선심사신청에의하여이루어지는심사를 우선심사 라고한다. 또한, 본제도는특허심사이외에실용신안및상표출원심사, 이의신청절차에대해서도적용된다. 나. 제도의요건 (1) 대상우선심사의대상이되는특허출원은심사청구된것으로심사청구와마찬가지로우선심사를신청해도된다. 해당특허출원은공개되어있을필요는없다. 우선심사의신청자는출원인으로한정된다. 64) 특허청에서의절차의우선심사신청취급에관한독일특허청장에의한 1992.9.28. 고시 19/92 호 : 출원인에게불이익이미치는것을피하기위하여특허청의절차에있어서조기화를청구할수있다 ( 조기의제 1 결정, 절차의우선실시또는계속청구등 ). 예상되는절차기간에의해출원인이불이익을당할가능성이있는경우에는, 정당한이익이명확하게나타나있는근거가있는우선심사신청에의거하여절차는우선적으로취급되어야한다. 우선심사신청은우선심사신청으로부터상당하게광범위하게이익이분명한경우에는직권에의해그후의절차의조기화를도모할수있다. - 63 -
(2) 절차에대하여우선심사신청자는해당특허출원을특정할수있는서지사항과함께예상되는절차기간에의해출원인이불이익을당할수있다는것을신청서안에기재해야한다. 다만, 증거등을첨부하여입증할필요는없다. 우선심사신청에의한추가비용은발생되지않는다. 다. 운용의현황 (1) 최초심사통지까지의기간우선심사신청으로부터최초심사통지까지의기간은 4~ 8개월이다. 통상적인심사인경우는심사청구로부터최초심사통지까지의기간은 6~ 24 개월이므로, 대상이되는특허출원에의해효과는상당히큰폭으로단축된다고볼수있다. (2) 의견서제출기간의연장독일의우선심사에서는출원인으로부터의견서제출기간의연장신청에대한규정이마련되어있지않아연장을인정하는지여부는심사관의재량이다. 만약, 어떠한사정으로연장신청을한경우에는해당출원에대한우선심사는삭제되어통상적인심사로되돌려지거나, 연장이인정되지않아출원취하로간주되는것을볼수있다. 출원인이의견서제출의연장이필요할것같은경우에는사전에심사관과협의하여지시에따라필요한처치를강구하여야한다. 8. 영국 영국의특허제도는대개세계의많은나라의제도와조화를이루고있다. 절차적으로는방식심사, 선행기술조사, 실체심사의각단계에서출원인은계속할것인지여부를판단해야한다는특징이있다. 출원인은출원일부터 12 개월혹은우선일부터 2개월중늦은기일까지방식에관한심사 ( 예비심사 ) 와조사 (Search) 청구를실시해야하고 (PatentsRules,25(5), 공개일부터 6개월이내에실체심사를청구하지않으면, 해당특허출원은취하로간주된다 (Patents Act,18,(1) 및 PatentsRules,33(2). 통상적인절차에서는출원일혹은우선일부터 54 개월, 또는최초심사통지로부터 12 개월중어느하나의늦은쪽의기한까지특허요건을만족시켜야한다 (PatentsRules,34 (1). 가. 개요영국에서도심사의순서는원칙적으로청구된순서이지만, 신청에따라어떤출원에대하여우선적인심사처리를적용하기위한 2개의제도가있다. 하나는 Combined Search and Examination ( 복합조사및심사 ) 로불리고, 다른하나는 Accelerated Processing of Patent - 64 -
Applications ( 우선심사 ) 로불린다. (1) 복합조사및심사공개전의기간중에예비심사청구, 조사청구, 실체심사청구를거의동시에청구하여, 예비심사, 선행기술조사, 실체심사가동시에혹은공백기간없이실행됨으로써, 조기에권리화를도모할수있는제도이다 (ManualofPatentPractice,18.03). (2) 우선심사 우선심사는어떤특허출원의실체심사를신청에의하여그순서를넘어서우선적으로처리 한다고하는것이다 (ManualofPatentPractice,18.07). 나. 제도의요건 (1) 복합조사및심사복합조사및심사의대상은공개전으로조사가실질적으로미착수된출원이대상이된다. 복합조사및심사의신청자출원인에게한정된다. 출원인이방식심사및선행기술조사를청구하는서식 9A/77 과실체심사를청구하는서식10/77 을동시에제출한경우는특별히출원인이서면으로복합조사및심사의적용을원하지않는다고기재한경우를제외하고, 자동적으로복합조사및심사가적용된다. 서식 9A/77 이제출된후에실체심사청구모두에서면에의해복합조사및심사가신청된경우에는, 조사의진행상황에따라서는복합조사및심사가적용되지않는다. 복합조사및심사의청구에대해서는추가비용이발생되지않는다. (2) 우선심사우선심사의대상이되는출원은실체심사를청구한것이다. 특허법조문등에의해요건으로서규정되어있는것은아니지만청구하기에충분하면심사관이인정할수있는이유를신청자는 RequestforAccelerated SubstantiveExamination ofan Application ( 우선심사청구 ) 의신청서에기재해야한다. 그이유가기재되어있지않거나불충분한경우에는해당신청은수리되지않는다. 신청자는출원인으로한정된다. 신청자는우선심사의대상이되는출원을특정하기위한서지적사항과함께우선심사를하는이유를기재한신청서를제출해야한다. 실체심사청구와동시에본신청을실시해도된다. 우선심사는공개전의단계에서도청구할수있지만, 통지는공개후 3개월이상지나고나서통지된다. 이것은제3자가의견서를제출하기위한기간을확보하기위해서이다. 다만, 조기공개의절차에의해공개시기를앞당기는것이가능하고 (PatentsAct,16(1), 그결과최초심사통지가되 - 65 -
는시기를앞당기는것이가능하다. 본제도의이용에의하여추가로발생하는비용은없다. 라. 운용의현황 (1) 최초심사통지까지의기간영국특허청에서는우선심사청구수리후 5개월이내에조사보고서를출원인에게송부하도록노력하고있고, 실제로도조사청구후, 평균 5개월이내에조사보고서를발행하고있다. 실체심사에대해서는청구로부터권리부여까지의기간이평균 17 개월이라는통계를공표하고있다. (2) 복합조사및심사복합조사및심사절차의운용으로서조사보고서에따라, 거절이유등을기재한보고서가출원인에게송부되면, 최초심사통지가이루어지는것이된다. 따라서해당청구가이루어지고나서보통 5개월이내에최초심사통지서가송달된다. (3) 우선심사 본제도의신청으로부터최초심사통지까지의기간에대해서는해당특허출원내용및심사관의 업무량에따라큰폭으로변동하기때문에, 참고가되는데이터는얻지못했다. (4) 기타복합조사및심사제도에서는방식심사와선행기술조사의청구와실체심사청구를동시에한경우에는자동적으로적용되기때문에, 절차로서는매우간편한것이라고할수있다. 우선심사에서는청구이유가적절한지의여부가심사된다. 따라서침해등의대상이된특허출원의실체심사에는쉽게적용된다. 9. 덴마크 덴마크의특허제도에심사청구제도는채용되어있지않고원칙적으로모든특허출원이심사된다. 그리고최초심사통지에대한응답기간이비교적길고통상적으로는 6개월로되어있다. 후술하는스웨덴, 루마니아와마찬가지로출원인은덴마크이외로도출원하고있는경우에는덴마크특허상표청 (DKPTO :Danish Patentand Trademark O fice) 의요구에따라그나라에서의심사에관한정보 ( 서치리포트혹은심사결과등 ) 를제출해야한다 (PatentsActSection 69,(3) 및 PatentsRegulationsSection 41). 유럽특허조약 (EPC) 경유로덴마크에서특허보호를취득하는경우에주의해야할점은 EPC 가덴마크본국만을대상으로비준되고있기때문에덴마크에서유효한유럽특허는페로제도및그린랜드에는그효과가미치지않는다. 또한, 덴마크에직접혹은 - 66 -
PCT 경유로출원하여특허권이부여된경우에는그특허권은이러한지역에대해서도유효하다. 가. 개요덴마크특허청심사는우선적인처리제도를두어출원인의보호를목적으로하고있다. 덴마크를제1국으로하는출원은자동적으로우선처리대상이된다. 이하에서는본제도를 우선심사 라고칭한다. 나. 제도의요건우선심사의대상이되는출원은다음과같다.(1) 출원자이외의제 3자가해당출원에기재된발명을실시하는경우,(2) 라이선스에관한소송혹은교섭이행해지고있는경우,(3) 제1국 ( 덴마크 ) 출원인경우이다. 우선심사의신청은출원인만이실시할수있다.(1) 또는 (2) 에해당하는특허출원에대한절차는대상이되는출원을특정하기위한서지사항과함께신청이유를기재한서류를제출해야한다. 신청시점에서덴마크이외의나라의서치리포트등이입수되어있는경우에는, 그러한사본도아울러제출하는것이바람직하다. 이경우대비설명은필요없다.(3) 의경우에는특히서면으로의신청은필요하지않아자동적으로우선적으로처리되지만, 이경우에도덴마크이외의서치리포트를입수할수있으면그사본을신속하게제출하는것이바람직하다. 또한, 본제도의이용에있어서는추가비용이발생되지않는다. 다. 운용의현상 (1) 제도의이용실태본제도의이용신청은덴마크특허청 (DKPTO) 로부터얻은정보에의하면최근의 5년간에는연간 50~ 100 건내외이다. 다음표 11 에서알수있듯이 2000 년의경우특허출원건수는 1,923 건이고, 우선심사신청은 92 건으로우선심사신청비율은 4.8% 이다. 표 11. 덴마크우선심사신청건수 년도신청수 3 개월이내에 OA 가이루어진건수출원수 2,000 92 63 1,923-67 -
(2) 최초심사통지까지의기간덴마크특허청은신청서를제출한경우는그제출일부터, 제1국출원인경우는그출원일부터 3 개월이내에최초심사통지가발송되도록노력하고있다 (HandbookofPatents,P2.1.3). 이것은어디까지나달성하고자하는목표치이다. 본제도를신청한출원의 60~70% 가 3개월이내에최초심사통지가이루어지고있다. 또한, 본제도를신청한우선권주장출원에대하여본제도가적용된경우에우선심사신청일부터 2.5~3 개월에최초심사통지가이루어지고제1국출원의경우에는 6~10 개월에서최초심사통지가발송된다. (3) 기타최초심사통지까지의기간을 3개월이내에실시한다, 신청하고나서 3개월이상이경과해도최초통지가이루어지지않는경우에는신청자가전화등으로후속조치함으로써조기에통지가이루어질가능성이있다. 우선권주장출원에대한통상적인심사인경우에는 2~5 년에최초심사통지서가발송된다. 10. 스웨덴 스웨덴의특허제도는덴마크의제도와유사하고그특징으로서는원칙적으로모든출원이심사되는점, 최초심사통지에대한출원인의응답기간이 6개월인점, 외국에출원되어있는경우에는그심사에관한정보를출원인이제출할의무가있는점등을들수있다. 또한, 다른유럽제국과마찬가지로출원후 3년째이후에도계속하기위해서특허유지료를지불해야한다. 가. 개요스웨덴의우선심사제도는스웨덴특허청 (PRV) 의가이드라인에규정되어있다 ( 가이드라인 XV (RiktlinjerXV),1.4). 또한본제도와는별도로스웨덴을제 1국으로하는특허출원으로다른나라에출원할때의우선권주장에기초가되는출원은출원일부터 7개월이내에최초심사통지가이루어진다 (RiktlinjerXV,1.2). 나. 제도의요건특허출원이아래의경우에해당하면우선적인처리가인정된다.(1) 해당특허출원이양도혹은라이선스교섭의대상이되어있는경우,(2) 해당특허출원에기재된발명을, 출원인이외의제 3 자가실시할우려가있는경우,(3)PRV 에서의처리기간이예외적으로길어진경우등이다. 우선심사신청자는출원인만이신청을실시할수있다. - 68 -
우선심사신청에있어서제출하는서류의서식은특별하게정해져있지않다. 대상이되는특허출원을특정하기위한서지사항과신청이유를기재하면된다. 신청에의해추가로발생되는비용은없다. 본제도는신청직후의심사처리에대해서만적용되기때문에심사절차전반에걸쳐서우선적인처리를원하는경우에는각처리마다신청해야한다. 예를들면, 심사청구직후에우선적인심사처리를신청한경우에는최초심사통지가이루어질때까지가우선적인심사처리의대상이며심사통지에응답하여의견서나보정서를제출한경우, 그것들에대한우선적인심사처리를원하는경우에는다시우선적인처리적용을신청해야한다. 다. 운용의현황스웨덴의우선적인처리의이용실태에관한데이터는공표되어있지않다. 우선적인심사처리가적용된경우의출원또는신청으로부터최초심사통지까지의기간의계산치도공표되어있지않다. 그러나다른나라로의출원우선권주장이기초가되는제 1국출원에대해서는 7개월이내에최초심사통지가되도록처리하는 ( 가이드라인XV(RiktlinjerXV),1.2) 것에서우선권주장을수반하는출원에대해서도본제도의적용에의해동일한정도의기간이추정된다. 스웨덴특허청의홈페이지에의하면, 통상적인심사인경우에는출원으로부터특허사정까지 3년정도걸린다. 이로써출원으로부터최초심사통지까지의기간은통상적으로는 2년이상이된다고추정할수있다. 스웨덴의우선심사제도는출원인의이익보호만을목적으로하고, 지극히한정적으로운용되고있다. 11. 스페인 스페인에서는 2001 년의특허법개정에의하여선택적인심사청구제도와특허부여전의이의신청제도가도입되었다. 특허출원인은방식심사후에선행기술조사보고서의작성을청구해야하므로, 출원은선행기술조사보고서와함께공개된다. 공개후에이의신청이없는경우는특허권이부여되지만, 이의신청이있는경우는실체심사를하여이의가해소된경우에특허권이부여된다. 출원인의선택에의하여공개후에실체심사청구를실시할수도있다. 출원인이실체심사를선택하고, 특허사정이된경우는, 해당출원이공고되고이의신청이없는경우또는이의가해소된경우에특허권이부여된다. 가. 개요 스페인에서는상기한바와같이, 이의신청이없거나이의가해소된경우에실체심사를거치 지않고특허권이부여되므로, 실체심사를실시하는나라에비하여조기에권리화된다. 특히, Fast-trackpatentawardprogram ( 이하, 우선심사 라한다 ) 으로불리는우선심사제도가있 - 69 -
다. 이제도는 2003 년에창설된것으로선행기술조사보고서의조기작성과공개의조기화에의하 여특허권부여까지의기간을단축할수있다. 다음은우선심사제도의개요를나타낸다. 나. 제도의요건우선심사의대상이될수있는출원은우선권주장을수반하지않는출원, 즉스페인을제 1국으로하는출원이다. 우선심사의신청은출원인으로한정된다. 우선심사를이용할경우에다음의 (1) 과 (2) 의절차를동시에만족해야한다. (1) 특허조기부여프로그램 (CAP [Concesion Acelerada depatentes] 프로그램 ) 제 32.3 조에근거하는기한전특허출원공개신청서 (Form SPA-1) 를 3통제출한다. (2) 선행기술조사보고서의작성을청구한다 (Form SR-1). 선행기술조사보고서의작성을위한요금 ( 479.03) 65) 을같은날에지불해야한다, 이요금은통상적인경우에서도지불해야하는것으로, 우선심사의신청에있어서추가적으로발생되는요금은아니다. 다. 운용의현황 (1) 제도의이용실태스페인의우선심사는 2003 년부터의운용하였기때문에다음표 12 에나타낸 2년분의데이터밖에얻지못했다. 수백건정도의신청중, 방식심사를통과한것및이의신청이없는것혹은이의가인정되지못한출원에대해서권리가부여되어있다.2004 년도에특허출원은 3,100 건이고우선심사신청건수는 254 건으로우선심사신청비율은 8.2% 이다. 표 12. 스페인우선심사신청건수 년도 Fast-track 신청수 Fast-track 에의한권리부여수출원수 2,003 71 55 3,081 2,004 254 246 3,100 (2) 최초심사통지까지의기간스페인의우선심사는출원과동시에상기 (1) 과 (2) 의절차를실시한경우, 대체적으로 1년이내에특허권이부여된다. 이것에비하여통상적인절차인경우대체로 2년이내에특허권이부여된다. 그러나실체심사를청구한경우출원으로부터최초심사통지까지의기간은 40~60 개월이다. 65)2010.9.8. 환율을기준으로한화 734,832 원이다. - 70 -
스페인에서는공개후의이의신청기간중에이의신청이없는경우, 실체심사없이특허권이부여 된다. 12. 루마니아 루마니아의특허제도는한국과같은출원공개제도, 심사청구제도를채용하고있다. 또한, 출원인은출원으로부터 18 개월이내에소정요금을지불하고, 조사보고서의작성을청구할수있다 (PatentRegulationsRule29,(2). 조사보고서는출원공개와동시에혹은날짜를맞추기못한경우에는완성후신속하게공개된다. 66) 조사보고서의작성이청구되지않은경우에서도, 루마니아발명상표청 (OSIM:Rumanian StateO ficeforinventionsand Trademarks) 은내부적인조사보고서를작성하고, 거기에기초를하여실체심사를실시한다. 이내부적인조사보고서는공개되지않는다. 덴마크, 스웨덴과마찬가지로해당발명을외국에서도특허출원하고있는경우에그심사정보를제출할의무를출원인은갖는다 (PatentLaw,Article27). 루마니아의출원인이루마니아의국내에서한발명은루마니아에특허출원될때까지는외국에출원해서는안된다고하는규정이있다 (PatentLaw,Article43). 여기에더하여외국으로출원하는경우에는 경제적인지원이주어진다는규정도있다 (Patent Law,Article43). 루마니아특허법 41/1998 에있어서요금및납부기한에관한점은 2002 년에법률 383/2002 에의하여개정되어 2006.1.1 일에시행된법률 381/2005 에의해서더욱개정되었다. 가. 개요루마니아의우선심사제도는출원후 3개월동안심사청구, 우선적인심사처리의청구및여기에드는요금납부가이루어진출원에대하여적용되어출원후 18 개월이내에최초심사통지가이루어진다 (PatentLaw,Art.28,Paragraph1 및 PatentRegulation,Rule29,(1). 거절이된경우에는해당출원은공개되지않는다. 나. 제도의요건출원으로부터 3개월이내에실체심사를청구하는출원은원칙적으로모두본제도 ( 이하, 우선심사 라한다 ) 의대상이된다. 신청자는출원인으로한정한다. 출원과동시에우선심사를신청한경우에는특허출원서의 9.3 항의소정의칸에 x 마크를기입하고, 우선심사를신청하는취지를 66) 조사보고서는출원인이심사청구를하는지여부를판단하는재료의하나이며, 그작성이심사청구의요건이되는것은아니다. - 71 -
기재하여제출하면된다. 이것에의하여, 실체심사가이루어지고, 출원후 18 개월이내에심사가종결된다. 출원후 3개월이내이면실체심사의청구시에우선심사를신청하는취지를기재하면된다. 이경우에도출원후 18 개월이내에심사가종결된다. 우선심사에수반되는추가비용은규정되어있지않고, 실체심사청구료만의비용이규정되어있다 (Law 381/2005,Annex I,Term 7). 상기규정된비용은출원후 3개월이내에지불해야한다. 이것을게을리했을때는통상적인심사청구로간주된다. 다. 운용의현황 (1) 제도의이용실태본제도의이용은매년 150 건정도이다. 표 13 에의하면 2006 년도의경우특허출원은 1,100 건이고우선심사는 149 건이신청되어우선심사신청비율은 13.5% 이다. 표 13. 루마니아우선심사신청건수 년도 우선심사신청건수 특허출원건수 2000 132 1,292 2001 121 1,409 2002 167 1,682 2004 134 1,046 2006 149 1,100 (2) 최초심사통지까지의기간루마니아에출원으로부터 3개월이내에심사청구하고그수수료도수납되었을경우에는대체로 6개월이내에최초심사통지가이루어진다. 특허법에서는심사청구후 18 개월이내에특허부여의가부결정을실시하게되어있다 (PatentLaw No.64/1991,art.28). 실제로는통상적인심사에있어서심사청구로부터최초심사통지가이루어질때까지의기간이 18~ 36 개월이므로, 우선심사의이용은조기권리화를위해서매우유효한수단이되어있다. 루마니아의우선심사는심사청구를출원한후 3개월이내에실시하는지여부에의하여대상이되는지아닌지가결정된다. 13. 이스라엘 - 72 -
이스라엘에서는 2000 년에 TRIPS 협정과조화를이루기위하여특허법이개정되었다. 이스라엘의제도는심사청구제도를채용하지않고, 원칙적으로모든특허출원이실체심사의대상이되는점, 실체심사의결과, 특허로서인정될수있다고특허청이판단한경우에는공고되고소정기간, 이의신청이접수되는부여전이의신청제도가채용되는점등을그특징으로서들수있다. 실체심사가개시되는약 4개월전에, 외국에있어서의심사정보특히인용예의제출요구가출원인에게통보된다. 제출요구에대해서, 출원인은나라별로분류한인용예의리스트를제출해야한다 (PatentLaw,Section18,(a) 및 PatentsRegulations,36). 이의무는특허권이부여될때까지계속된다 (PatentLaw,Section19). 이스라엘출원은출원후신속하게서지사항 ( 발명의명칭, 출원인명, 우선권번호등 ) 이공개된다 (PatentLaw,Section16,(a). 가. 개요이스라엘의우선심사제도는 AdvanceExamination 이라고불리고, 정당한이유의제출과수수료의납부에의하여심사의순위를앞당길수있다 (PatentsRegulation (1968),article35). 이하에서본제도를 우선심사 라고칭한다. 나. 제도의요건모든특허출원이우선심사의대상이될수있다. 우선심사신청자는출원인으로한정된다. 해당하는특허출원을특정하기위한서지사항및신청이유를기재한서면, 게다가이신청이유가올바르다고선언하는선서서를제출해야한다. 신청이유로서특별히결정된것은없고, 우선심사신청이정당하다고특허청에서인정할수있는것이면되고, 아래와같은것을들수있다. (1) 제3자에의한침해또는침해의준비가되고있는것,(2) 해당발명이용이하게실시할수있고, 공개되면침해를받기쉽다고출원인이생각하고있는것등이다. 서면에선행기술조사결과를첨부할필요는없다. 수수료는 NIS 612( 약 US $130) 이다. 상기신청결과, 우선심사가인정되고그것이공개전이면, 출원공개시에우선심사가적용된것이공표된다. 특허사정이된경우에도우선심사가적용된취지가공고및등기부에기재된다 (Patents Regulation (1968), article35(c). 다. 운용의현황 (1) 제도의이용실태이스라엘의경우 2004 년의우선심사의이용상황을나타낸데이터만이공개되어있다.2004 년도특허출원건수는 6,731 건이고우선심사의신청은 53 건으로우선심사신청비율은 0.8% 에불과하다. - 73 -
(2) 최초심사통지까지의기간우선심사를신청한경우, 신청이인정되고나서 1개월이내로심사가착수된다. 이것에비하여통상적인일반심사절차에있어서는출원으로부터최초심사통지까지의기간은약 40 개월이소요된다. (3) 우선심사에대하여 출원공개및공고시에우선심사의적용이공표되므로출원인이주목하고있는정도를제 3 자가추정할수있다. 라.ModifiedExamination( 한정심사 ) 우선심사와는별도로조기에권리취득이가능한제도로 Modified Examination( 한정심사 ) 라고하는제도가있다 (PatentLaw,Section 17,(c) 및 Register'sCircularNo. M.N.11). 이것은이스라엘출원과동일한내용의외국출원 ( 대응출원 ) 이타국에서특허사정혹은권리부여가이루어지고있는경우에, 그외국특허사정또는권리부여에의거하여이스라엘출원에대하여권리부여를하는것이다. 이경우이스라엘특허청은실체심사를실시하지않기때문에타국의심사의진척에따라서는조기에권리화할수있을가능성이있다. (1) 신청요건한정심사가적용되기위해서는아래의조건을구비해야한다.1 해당이스라엘출원과대응특허가하나가다른하나에대하여우선권을주장하고있거나다른대응출원에함께우선권을주장하고있는것 (PatentLaw,Section17,(c),(1).2 해당이스라엘출원의클레임이대응특허의클레임과일치하고, 해당이스라엘출원의클레임수가대응특허의클레임수보다적은, 즉이스라엘출원이대응특허에포함되는것 (PatentLaw,Section 17,(c),(4),3 대응특허는아래의나라에서성립한다. 즉, 오스트리아, 독일, 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 유럽특허청, 영국, 러시아, 미국, 캐나다, 일본, 오스트레일리아등이다. (2) 심사절차우선심사신청자는출원인으로한정한다. 출원인은서면으로한정심사의적용을신청해야한다. 우선심사신청자는특허사정통지혹은특허증서및특허사정이이루어진대응외국출원혹은권리부여가이루어진대응특허의클레임및명세서, 도면을이스라엘의공용어로번역하여제출해야한다. 이상의문서가영어로기술되어있는경우에는번역할필요는없다. 대응외국출원또는대응특허가보정에의해이스라엘출원과다른경우에는출원인은이스라엘출원을보정하여대응외국출원에포함되도록해야한다. 본제도의이용에서는추가비용이발생되지않는 - 74 -
다. (3) 제도이용실태다음표 14 는이스라엘의한정심사의이용실태로, 특허출원건수의 10~ 20% 정도가한정심사를이용한다.2000 년도부터 2004 년까지특허출원건수는거의변화가없는데비하여한정심사의신청은서서히증가하고있다. 한정심사에있어서는이스라엘출원에대한실체심사는수행되지않는다. 출원인은미국,EPO 에서의조기권리화제도의이용이많아졌고, 한국기업이우선심사제도를비교적많이이용하고있다고한다. 표 14. 이스라엘한정심사신청건수 년도 한정심사신청건수 특허출원건수 2000 700 6,802 2001 720 6,769 2002 950 6,308 2003 1,151 5,898 2004 1,191 6,414-75 -
제 3 절 특허 3 극의특허심사하이웨이제도 1. 특허 3 극의특허현황 다음그림 5는 2007 년도전세계에발효중인특허를보유국가별로분석한특허권의현황이다. 특허 3극보고서에의하면, 전세계에서발효중인특허는총 6,123,000 건이다. 이중유럽이 34%, 미국이 30%, 일본이 20%, 한국이 9%, 기타국가들이 7% 를보유하고있는것으로분석되었다. 67) 그림 5.2007 년현재발효중인특허분포 ( 단위 : 천건 ) 2. 특허 3 극간의특허출원 세계모든국가의특허청은보다신속한심사의처리를통하여권리를신속하게획득할수 있도록노력하고있다. 미국은특허심사의적체문제를심사정책에서우선순위에두고있으며, 이 에대한해결책으로외국특허청의심사결과를활용하는 PPH 의확대를추진하고있다. 다음그 67)TrilateralCo-operationwebsiteFouroficestatisticalreport2008.-Chapter2"THE FOUR OFFICES"Fig.2.1. PATENTSIN FORCEIN 2007(inthousands). - 76 -
림 6에서알수있듯이, 한국 (R.Korea), 미국 (U.S.), 일본 (Japan), 유럽 (EPC states) 간에국제특허출원이진행되면서중복되는출원이많다. 68) 괄호안의숫자는 2006 년출원에해당하는경우이다. 2007 년의경우 4개특허청간에출원되는건수가증가하고있음을알수있다. 예를들어, 한국과미국간에상호특허출원은한국에서미국으로 22,976 건이출원되고, 미국에서한국으로 12,103 건이출원되었다. 한국과일본간에특허출원은한국에서일본으로 6,347 건이고, 일본에서한국으로 18,100 건이다. 한편, 한국에서 EPO 로 6,056 건이출원되고,EPO 에서한국으로 11,166 건을출원하고있다. 이러한상호국제출원의결과로제1특허청 ( 한국 ) 과제2특허청 ( 미국 ) 간에심사업무의중복이심사처리의적체에큰원인이되고있다. 미국에대한출원이한국, 일본, 유럽에비하여월등하게출원건수가많다는것을알수있다. 이는미국의시장이크고, 미국에진출하여비즈니스를하는기업들은미국에서안정된특허권을보호받으려는욕구가강하기때문이다. 그림 6.2007 년도 FourO fice(blocks) 간의출원의흐름도 68)TrilateralCo-operationwebsiteFouroficestatisticalreport2008.~Chapter2Fig.3.12.FLOWS ofapplications betweenfourblocsin2007. - 77 -
3. 특허 3 극의 PPH 앞에서살펴본바와같이, 특허가국제성이강한이유는산업재산권보호에관한파리협약 (ParisConvention) 에따라한국에출원한특허는우선권주장을하고 1년이내에파리협약동맹국인미국, 일본,EPO, 기타국가에해외출원을할수있기때문이다. 이러한환경하에서각국특허청의심사관은동일한내용의특허출원을심사하는경우가많이발생하는데 PPH 는이러한중복심사를최대한제거하는것을목표로한다. 미국은 PHH 수수료를폐지하는등 PPH 를적극적으로수용하고있으며, 유럽역시이러한노력에동참하고있는상황이다. 한국도이러한국제적흐름에적극참여하고있으며, 앞으로도 PPH 협력국가는더욱확대될것으로전망된다. EPO 는특허 3극이출원한 PCT 출원에대해서 PPH 를실시하고있고, 69) PCT-PPH 출원에대해서우선심사를실시하고있다. 가. 미국의 PPH 실시현황미국은외국특허청의심사결과를활용하는 PPH 를적극적으로활용하고있다. 미국은 2006 년부터호주, 덴마크, 캐나다,EPO, 핀란드, 독일, 일본, 한국, 싱가포르, 그리고영국과 PPH 협정을체결하였다.2010 년 8월현재 PTO 와 PPH 를실시하고있는국가는 10 개국이며우리나라도미국과 2009.1.29 일부터 PPH 를전면실시를시행하고있다. 미국특허청장은 2010.5.20.PPH 프로그램을이용하는출원인에게수수료를폐지한다고발표했다. 70) 데이비드 Kappos 청장은 PPH 프로그램은각국의특허청간에심사업무의불필요한중복을줄일수는잠재력이있다.PPH 신청수수료를폐지함으로써, 특허출원인에게 PPH 의참여를적극유도할수있을것으로예상한다 고언급하였다. 71) 미국은 PPH 프로그램이심사업무를개선하고신청자의참여를장려하고특허청간의심사처리에있어서심사품질을향상기키고, 특허를빨리획득할수있는새로운제도로인식하고있다. 나.EPO 의 PPH 실시현황 EPO 는미국과 2008.9.29 일부터 PPH 를 1 년간실시하였고, 다시 PPH 를연장하여시행하고 있다. 72) EPO 는일본과 2009.11.13 일부터 PPH pilotprogram 을실시하고있다.EPO 는특허 3 극 69) Notes on participation in the PatentProsecution Highway pilotprogramme based on PCT work products (PCT-PPH)betweentheTrilateralOfices(EPA/EPO/OEB Form 1009PCT). 70)2010.5.20.USPTO PressRelease,10-18;USPTO EliminatesPatentProsecutionHighwayPetitionFee. 71) 그동안미국은 PPH 프로그램에참여하기위한신청료로 $130 을부과하였다. 72)TheEuropeanPatentOfice(EPO)andtheUnitedStatesPatentandTrademarkOfice(USPTO)announcedon 28 April2008 thatthey intended to launch a new trialco~operation initiative caled the PatentProsecution - 78 -
이출원한 PCT 출원에대해서 PPH 를실시하고있다. 73) EPO 는미국또는일본과 PPH 하는특허출원또는특허 3 극의 PCT 출원이 PPH 의대상이되 는경우모두우선심사 (fast-trackpatentexaminationprocedures) 로처리하고있다. 74) 다. 일본의 PPH 실시현황일본특허청의 3대정책은 1 특허심사의신속화,2 특허의품질향상,3 오픈이노베이션 (Open Innovation) 에대응한특허시스템의구축이다. 이러한정책의목표에의하여일본역시 PPH 상대국을확대하는정책을추진하고있다. 일본은 세계통일특허법 에대한논의역시강화한다는입장을보이고있고, 환경기술과관련한특허출원에대하여보다빠른심사처리방안을마련하고있다. 75) 일본은여러국가들과 PPH 협정을맺고있는데,2010 년 8월현재일본은호주, 러시아, 싱가포르등 5개국및 EPO 와도제휴교섭을진행하고있다. 일본은미국, 한국, 핀란드, 독일, 영국과 PPH 협정을맺고있으며, 참가국들의그물망같은네트워크형 PPH 가추진되고있다. 일본은이외에도별도로일본기업이국내에서인정된특허를타국에서출원하는경우에자국과같은수준의신속한절차로등록받는제도인 PPH 협정국을늘리고있다. 일본의경우 PPH 는 2006 년 7월부터 1년반에걸쳐시행되었으며, 특히 2008.1.4 일부터본격실시한미국 일본의 PPH 프로그램은성과가있었다고한다.2009 년 7월말시점에서일본에서미국에 1375 건, 미국에서일본에 648 건의신청이있고,PPH 의신청으로부터심사착수까지의평균심사대기기간은미국과일본의특허청모두 2~3 월이고, 전출원과비교하여상당히빠른시기에심사착수가이루어지고있었다. 또한, 시행프로그램을이용한사용자로부터는제2청의심사통지 (oficeaction) 의횟수가감소하여그에따른응답횟수가적어져비용이삭감되었다. 최근일본은이러한 PPH 를원활히하기위해서각국 PPH 홈페이지를개설하였다.PPH 는이미 14 개국이상의특허청간에체결되어서많은출원인에의하여이용되고있다. 각 PPH 체결국의특허청은주로웹사이트를통하여 PPH 의이용방법이기재된가이드라인이나신청양식등을이 HighwayinSeptember2008. 73) Notes on participation in the PatentProsecution Highway pilotprogramme based on PCT work products (PCT~PPH)betweentheTrilateralOfices(EPA/EPO/OEB Form 1009PCT). 74)ThePatentProsecutionHighwaywilleveragefast~trackpatentexaminationproceduresalreadyavailableatboth Oficestoalow applicantstoobtain coresponding patentsfasterandmoreeficiently.itwilalsopermiteach OficetoexploittheworkpreviouslydonebytheotherOficeandreduceduplication.Inturntheinitiativewil reducetheexaminationworkloadandimprovepatentquality.pph applicationgetsfast~trackpatentexamination proceduresalreadyavailableatbothoficestoalow applicantstoobtaincoresponding patentsfasterandmore eficiently. 75) 특허심사하이웨이 (PPH) 제도는지식재산입국을목표로하는일본이주도하였다. 일본과미국의 PPH 는 2006 년에시범시행을한후 2008 년 1 월에본격적으로도입하였다. - 79 -
용자에게제공하고있다. 그러나 PPH 네트워크참가국이증가하는데따라 PPH 에관한정보가각국특허청의웹사이트에분산되어버렸기때문에 PPH 에관한모든정보를원스톱으로얻을수있는포털사이트의구축이필요하게되었다. 이에일본특허청은 2009.5.18,19 일도쿄에서개최한제2회다국간 PPH 실무자회합에서다국간 PPH 포털사이트 ( 이하포털사이트 ) 의구축을제안했다. 그후포털사이트의시험버전을일본특허청이구축하고각국특허청으로부터전해진의견을기초하여개선하였다. 이는 2009.9.24 개최된제2회다국간 PPH 특허청장회담에서승인되고정식버전으로서공표되었다. 포털사이트에는 PPH 에관한최신뉴스 (PPH 의신규체결, 신청요건의변경등 ),PPH 의소개 (PPH 의메리트등 ), 각국특허청이발행한팸플릿, 가이드라인 ( 신청요건이나신청절차 ), 신청양식 ( 공통신청양식작성툴을포함 ), 통계정보 ( 각국에의신청건수, 심사대기기간, 특허율 ), 각국특허청 Web 사이트에의링크내용을담고있다. 이러한포털사이트의운영및관리는일본특허청이중심이되어있으며각국특허청은게재희망의데이터를일본특허청에송부하면일본특허청이그데이터를편집하여웹에게재한다. 4. PPH 대응방안 기존에는특허의취득을목표로하는각국의절차를필요로하여, 기존에는타국에심사청구를한후심사를받기까지 2년넘게기다리기도하였다. 그러나 PPH 에서는국내에서실시한심사의관련데이터가출원국가에참고정보로송부되어활용되기때문에, 심사청구로부터심사까지 2~3 개월이단축되는효과가있다. 예컨대, 미국의경우최종적인특허취득까지소요되는기간은미국의경우평균 33 개월에서 3분의 1정도가단축되었다. PPH 의운영에있어서, 실무적인부분에서제1국의특허발명과제2국의심사대상발명간의동일성판단에관한차이점이있다. 우리의실무는청구항을한정하거나부가하는것도허용하고있으나, 미국실무에서는완전동일한청구항인경우에만허용하고있다. 이러한실무적인부분은그차이점을살펴보고국가간의조화를검토해야한다. PPH 는국가간업무협력과중복심사의제거를위해확대가필요하나단순히우선심사혜택을주는것이아니라, 업무경감이될수있도록연구해야한다. 즉, 심사결과인정에따라상대국문헌등의검색제외등심사부담이경감되는만큼심사실적도경감하여실질적으로중복심사제거에기여하도록하는방안을검토할필요가있다. - 80 -
제 4 절 주요국의녹색기술에대한우선심사제도 최근 UN 기후변화협약 (UNFCCC) 논의에서청정기술특허이용의문제가쟁점이되면서, 세계주요국에서는녹색기술분야의특허출원에대하여신속하게특허심사를받을수있도록하는정책을추진하고있다. 다음표 15 와같이, 일본, 미국, 영국, 호주의경우에는녹색기술내지환경기술과관련한출원에대해서는우선심사가가능하도록하는심사정책에반영하였다. 표 15. 주요국의녹색기술우선심사제도비교 구분일본미국영국호주 대상 기술 에너지절약, CO2 절감등의효과를가지는그린발명 온실가스감축을포함하는녹색기술 ( 예 : 환경보전, 에너지보전, 재생에너지자원개발등 ) 녹색기술, 친환경기술 온실효과최소화기술 ( 녹색기술, 친환경기술 ) 시행 2009. 11. 1 2009. 12. 8 2009. 5. 12 2009. 9. 15 최초통지 약 3 개월 약 3 개월 ( 종결 1 년이내 ) 9 개월 2~4 개월 기타 신청사유, 선행기술조사결과및대비설명을기재한설명서제출 중간서류는 1 개월이내처리 ISR 이있는경우에는 2 개월이내처리 ISO 14001 인증으로요건확인 76). 상기표 15 는일본, 미국, 영국, 호주의녹색기술관련우선심사제도를비교한것이다. 이는환경기술에대한사회적요구증가와함께기후변화협약과같이지속가능한개발전략과함께대두된환경기술에대한수요시장을선점하고자하는국가적전략이함께작용한조치라평가할수있다. 76)astandardforenvironmentalmanagementsystem thatisapplicabletoanybusiness,regardlessofsize,location orincome. - 81 -
1. 미국 미국은 2009.12.8 시작한녹색기술우선심사시범프로그램의대상기술분야에관한 요건 을해제하여대상발명을확대하여시행한다고발표하였다. 우선심사대상기술은온실가스감축을포함하는녹색기술 ( 예 : 환경보전, 에너지보전, 재생에너지, 자원개발등 ) 이다. 이제도의취지는첫째, 녹색기술우선심사대상기술분야를개방하여보다많은녹색기술관련발명이우선심사프로그램의수혜를받을수있도록하여녹색기술의개발과활용을통한녹색일자리창출과동기술분야에서미국이경쟁력을높일수있도록지원하고, 둘째, 향후출원뿐만아니라현재심사계류중인녹색기술도대상에포함시는것이다. 미국의 2009 년 12 월시범시행결과에따르면수많은녹색기술이일부카테고리의녹색기술에우선심사를허용하도록하는기존요건에의해우선심사신청이각하되어녹색기술관련출원인의불만을사게되었고, 신청된 950 건중 342 건만이우선심사대상으로인정된바있다. 새로확대시행하는시범프로그램에따르면대상기술분야에해당하지않는다는이유로우선심사신청이각하된기존건도청원 (petition) 할수있다. 미국의경우 2009 년 2분기동안녹색기술과대체에너지분야의신규특허가 274 건출원되었다. 출원발명의기술분야는주로태양광, 풍력, 하이브리드전기차량, 연료전지, 수력전기, 조수 파도, 지열, 생물연료등이다. 미국은 2010.5.21 녹색기술의빠른심사처리와더많은카테고리의녹색기술을허용하기위해 녹 색기술파일럿프로그램 (GreenTechnologyPilotProgram) 을발표했다. 77) 녹색기술의개발을촉진하도록고안된파일럿프로그램에대한신청자격은이전의응용프로그램에미국의분류를선택한것으로제한되어있었으나그규제요건을삭제하였다. 이결과녹색기술과관련된더많은발명품들이신속하게심사를받으면서녹색기술파일럿프로그램의개발및녹색일자리창출이라는중요한부문에서미국의경쟁력을촉진하는것으로분석되고있다. 미국은더많은녹색기술파일럿프로그램을확대하였고, 아울러신속한처리라는목적을도모하기위하여심사요건도완화하였다. 2010 년 8월현재미국에출원된녹색기술특허출원중 950 건이상이녹색기술파일럿프로그램을받을수있도록신청되었으나 342 건만특허받을수있는발명으로인정되었다. 그러나기술분류요건을제거하게되면더많은녹색기술분야특허출원이녹색기술파일럿프로그램의혜택을받을수있을것으로보고있다. 77) 미국특허청홈페이지 PressRelease,10-21(2010.5.21.):USPTO ExpandsGreenTechnologyPilotProgram to MoreInventions. - 82 -
2. 영국 영국특허청은 2008 년주당 2,350 건의특허출원을받았는데그중 150 건내지 200 여건이녹색기술과관련되는특허이다. 이에따라서녹색기술을위한특허출원 우선심사제도 (FastTrack Examination System) 를도입하여실시하고있다. 영국특허청은 2009 년 5월 12 일새로운 녹색채널 (Green Channel) 계획을도입하여시행하고있다. 이계획에따라출원인은녹색기술이나환경친화적인기술에관련된발명품을출원한경우특허출원절차를빠르게실시하도록요청할수있다. 영국은지난 10 년동안녹색기술특허출원이 500% 증가하였으나심사처리기간이최대 3년까지걸림으로써기후변화에대한대응이크게지연되어녹색채널을통해심사지연의문제를해결하려고한다. 영국의녹색채널계획의시행은통합조사및심사 (CombinedSearchandExamination,CSE), 빠른조사및심사 (AcceleratedSearchandExamination,ASE), 조기심사가있다. 출원인은녹색기술에해당하는지여부에관계없이 ASE 를통한빠른처리를요청할수있으나그이유를입증해야한다. 반면에녹색채널을이용하면환경친화적인발명이라는점을제시하기면하면빠른처리가가능하다. 출원인이녹색채널을이용하고자한다면특허출원시발명품이녹색기술이나환경친화적인기술과관련이있음을설명하는요청서를작성해야한다. 또한, 출원인은빠른처리절차를모두이용하고자하는지 CSE 나 ASE, 조기심사를각각이용하고자하는지를기재해야하고빠른절차에부과되는별도의비용은없다. 3. EPO EPO 는 1997 년교토의정서이후, 녹색특허변화및기업들이인센티브정책에대한대응등의연구를수행하였다.EPO 의보고서에의하면, 환경기술특허출원은빠르게성장해왔는데 1998 년부터 10 년동안새로운에너지혁신특허는연간평균 6% 씩성장하였다. 특히, 풍력 연료전지 태양열 태양광에너지기술은 1990 년대후반부터강력한성장세를보여왔다. 한편, 유럽혁신고용개발연합 (CIED,Coalition forinnovation,employmentand Development) 에서는 청정기술과유럽의일자리 라는이름의보고서를발표하였다. 이보고서는강력한지식재산권제도는녹색특허를촉진하고, 앞으로 20 년동안 EU 에 200 만개에이르는일자리를창출할것이나, 강제실시권을비롯한지식재산권에반대하는노력들이 EU 의경제활성화와일자리창출, 그리고녹색기술선도를저해할것이라고주장하였다. - 83 -
4. WIPO WIPO 사무총장,FrancisGurry 는세계적으로특허출원의증가에따른심사지연문제를해결하기위하여국제적인차원에서의노력을촉구한다고언급하였다. 아울러지식재산권이청정기술과재생에너지이전을촉진하는역할을하며, 녹색기술을개발하기위한동기를부여한다는점을강조하면서가장큰혁신의기회는청정기술과재생에너지에있다고언급하였다. 5. 한국 일본녹색기술우선심사제도의비교 가. 한국 (1) 녹색기술초고속심사대상특허청의우선심사지침에녹색기술초고속심사는국가등으로부터금융지원또는인증을받은녹색기술과환경관련법령에서정한녹색기술을대상으로한다. 대상선정시녹색기술의범위가매우광범위한점, 한정된특허행정력의효율성을극대화해야한다는점등을고려하여국가등으로부터금융지원또는인증을받은녹색기술을대상으로하였다. 기우선심사대상에포함되어있던대기환경보전법등 7개환경관련법령에서정한녹색기술도포함하였다. 78) (2) 녹색기술초고속심사신청출원인은자신의특허출원이녹색기술초고속심사대상에포함되면전문기관에선행기술조사를의뢰한후우선심사신청서에초고속심사의취지를기재하여전자문서로초고속심사를신청할수있다. 이때우선심사신청서에는녹색기술과직접관련되는특허출원으로서전문기관에선행기술조사의뢰된출원임을명확히기재하여야한다. 또한, 첨부되는우선심사신청설명서에는출원발명이녹색기술에해당하는여부, 국가등의금융지원또는인증을받았는지여부등을상세하게설명하여야하며필요한경우증빙서류들도함께제출하여야한다. 나. 일본일본의조기심사 조기심리제도는일정의요건하에서, 출원인으로부터의사정설명서에의한신청을받아심사 심리를통상에비해조기에행하도록하는제도이다. 이와같은조기심사 조기심리제도는일본특허청이 2009 년에발표한 조기심사 조기심리가이드라인 에서 79) 환경에너지이노베이션의창출, 그린사회인프라의강화가요구되는가운데조기심사 조기심리제도 78) 특허청, 앞의지식재산백서,146 면. 79) 일본특허청, 조기심사 조기심리가이드라인,2009,3~ 4 면.27~ 28 면. - 84 -
에초점을맞추어, 한층더편의성향상과이용보급을도모하기위해, 그린관련출원 으로의 적용확대 ( 시행 ), 실시관련출원등에있어서의선정절차의명확화라는점에서본가이드라인을 개정하였다. (1) 그린관련출원 으로의적용확대 ( 실시 ) 일본은 2009.11.1 일부터그린발명 ( 에너지절약,CO2 절감등의효과를가지는발명 ) 에대하여특허를받으려는특허출원인경우 ( 이하, 그린관련출원 이라한다 ) 에대해서도조기심사 조기심리의신청이가능한출원으로하였다. (2) 슈퍼조기심사 ( 초고속심사 ) 조기심사의신청이가능한출원은 1 출원심사의청구가되어있는경우,2 이하의어떤것이든한조건을충족하고있는경우 ( 이하는중소기업, 개인, 대학, 공적연구기관등의출원, 외국관련출원, 실시관련출원, 그린관련출원 ), 3 특허법제 42 조제 1항 ( 우선권주장 ) 의규정에의해취하고되지않을것인것이다. 그린관련출원의경우 1 실시중인출원,2 일본과외국에모두출원,3 자체선행기술조사보고서제출,4 전자출원등 4가지조건을충족하면슈퍼조기심사를신청할수있다. (3) 제출서류출원인이그린발명 ( 에너지절약,CO2 절감등의효과를가지는발명 ) 에관해특허를받으려고하는경우, 조기심사또는슈퍼조기심사를신청할수있다. 특허청에제출해야하는서류는 조기심사사정설명서 이다. 조기심사사정설명서에사정설명, 선생기술조사결과, 청구항과대비설명을기재하여야한다. 특히, 사정 ( 事情 ) 에대한기재요령은청구항에기재된그린발명이에너지절약또는 CO2 발생을감축할수있다는사실을합리적으로설명을하여야한다. 다음표 16 은한국과일본의녹색기술우선심사제도를비교한것이다. 한국과일본의녹색기술우선심사제도는대상, 제출서류, 초고속심사측면에서거의유사하다. 우선심사수수료는한국의경우건당 20 만원이나, 일본은무료이다. - 85 -
표 16. 한국 일본녹색기술우선심사제도의비교 구분한국일본 대상제출서류초고속심사 1 환경법령에서정한시설 ( 환경관련녹색기술 )(1981.9.1 일부터 ) 2 국가등으로부터금융지원또는인증을받은녹색기술 (2009.10.1 일부터 ) 우선심사신청설명서 ( 선행기술조사결과, 대비설명, 신청이유 ) 다음요건을모두충족시초고속심사 1 녹색기술우선심사대상 2 전문기관선행기술의뢰 3 전자출원 에너지절약, CO2 절감등의효과가있는그린기술 (2009. 11.1 일부터 ) 조기심사사정설명서 ( 사정설명, 선행기술조사결과, 대비설명 ) 초고속심사 ( 슈퍼조기심사 ) 1 실시중출원 2 일본과외국에모두출원 3 자체선행기술조사보고서제출 4 전자출원 수수료건당 20 만원무료 6. 환경기술관련특허보호 UN 기후변화협약 (The United Nations Framework Convention on Climate Change, 약칭 UNFCC 또는 FCCC ) 80) 에대한논의를중심으로전세계적으로환경기술에대한관심이증대되고있다. 특히, 환경기술관련시장의확대가예상되는가운데특허를통한기술시장의선점을위한기업의노력이강력하게전개되고있으며, 이러한사회적요구를반영하여환경기술에관하여서는우선심사가가능하도록하는법률과제도의정비가병행되고있다. 환경기술이앞선선진국은기업의요구를반영하여국제적인보호제도의마련을추진하는반면, 중국이나인도와같은나라는의약품의경우와같이환경기술에대해서도강제실시권제도의도입을주장하고있으며이러한논의는기후변화협약의논의과정에서도그대로반영되고있다. 이와관련하여,UN 기후변화협약 (UNFCCC) 바르셀로나회의가 2009.11.2 일부터 6일에걸쳐개최되었다.2009 년 12 월코펜하겐기후변화회의를앞두고개최된이회의에서 181 개국대표들은환경친화적기술 (EnvironmentalySoundTechnology,EST) 혁신촉진방안과개발도상국에대한기술이전등을논의하였다. 해당회의에서몇가지제안들이있었다. 그중특허권과관련된내용 들은 세계기후변화기술풀 (pool) 생성, 선진국의개발도상국들에대한차등가격적용요구, 개 80)UNFCCC 는온실가스에의해발생되는지구온난화를줄이기위한국제협약으로,1992 년 6 월브라질리우데자네이루에서체결되었다. 이협약은이산화탄소를비롯한각종온실가스의방출을제한하고지구온난화의방지를주요목표로한다. - 86 -
발도상국과저개발국가및취약국가들에게필수적이고시급한환경친화적기술특허를적용하지않을것을요구, 특허와라이선스가기술이전의장애물로간주될경우강제실시권을행사하도록요구하는것 81) 등이다. 녹색기술분야우선심사에대한정부의녹색성장정책은전세계적인기후 환경대책과부합되도록운영할필요가있다. 특히, 국내의인증외에환경관련해외인증도포함하는방안을연구하여제도개선에반영해야한다. 81) 녹색기술의특허화추세에맞추어중국과인도가새로운녹색기술을정부의중재에의한로열티지급을골자로하는강제실시권을주장하면서, 선진국과개발도상국가들사이의논란이점화되었다. - 87 -
제 5 절 설문조사결과분석및시사점 1. 설문조사결과분석 본연구는설문조사와주요국의법률및제도를비교 연구하는방법으로진행하였다. 설문조사는전남대학교법학연구소지식재산연구센터 ( 센터장 : 책임연구원김원준교수 ) 에서 2010 년 7월 5일부터 2010 년 7월 25 일까지실시하였다. 설문조사대상은국내에거주하고있는우선심사제도및 3트랙심사제도와이해관계에있는특허청심사관 ( 이하, 심사관 이라한다 ), 특허출원업무를대리하는대리인, 특허청에출원을하는 대기업 중소기업 벤처기업 연구기관 대학교 ( 이하, 출원인 이 라한다 ) 를대상으로조사를하였다. 본설문조사의목적은특허청심사관, 출원인및대리인의견해를수렴하여, 좀더객관적이고효율적인우선심사제도와 3트랙특허심사제도의발전방안을제시하기위해서이다. 본연구에서쟁점이되는사항에대해서설문을분석하는것이효과적이라고보아, 쟁점별로분석을하고, 각쟁점별로이해관계에있는심사관, 대리인및출원인의의견을분석하였다. 본설문조사와관련된상세한설명과데이터는부록 4에첨부하였다. 설문조사의응답자는연구개발자 311 명, 기업의특허관리자 266 명, 대리인 ( 변리사 )101 명, 특허전문가 93 명, 심사관 112 명으로총 883 명이다. 우선심사제도에대한설문조사결과를요약하면다음과같다. 가. 적정우선심사신청비율의검토향후특허청의우선심사제도를효율적으로운용하는데에필요한적정한우선심사신청비율 82) 의선호도에대해서조사하였다. 적정한우선심사신청비율은 5% 이하가전체의 25% 를차지하고 5~10% 가 28% 를차지한다. 우선심사신청비율이 10% 이하를선택한응답자가 53% 를차지한다.15% 이상을선택한응답자는 28% 이다. 우선심사신청비율이 5% 이하라고답한응답자는심사관이 64% 로다수를차지한다. 한편, 우선심사신청비율이 10~15% 를선택한경우출원인이훨씬많다. 중소기업과벤처기업은 15% 이상을선호하고있다. 이는중소기업과벤처기업은우선심사로인하여얻는사회에서받을수있는혜택에관심을가지고있는것으로분석된다. 82) 우선심사신청비율 = 우선심사신청건수 심사청구권수. 심사청구건수는특허출원심사청구건수와실용신안출원심사청구건수를합한것이다. - 88 -
그림 7. 적정한우선심사신청비율 우선심사신청비율 10~ 15% 19% 15~ 20% 13% 20% 이상 16% 5~ 10% 28% 5% 이하 24% 나. 한국의우선심사신청비율이높은이유 한국이미국, 유럽 (EPO), 일본보다우선심사신청비율이지나치게높은지에대해서그원인을 규명하기위해서다음그림 8 과같이조사를하였다. 그림 8. 우선심사신청비율이높은이유 우선심사를선택하는이유 기타의견 1% 일단특허를받고 보자는국민정서 30% 조달청, 공기업의 입찰에서가점 18% 타인의모방을 피해서 안정적으로실시 51% 설문조사에서우선심사를선택한이유에대하여, 일단빨리특허를받고보자는국민정서 가 30%, 타인의모방을피해서안정적으로실시 가 51%, 조달청, 공기업의입찰에서가점 이 18% 로분포되었다. 빨리빨리문화는우리나라국민에게내제되어있는국민의정서의하나로파악할 - 89 -
수있다. 이러한심리적인선택은미국,EPO, 일본의출원인에게서찾아볼수없다. 심사관, 대리인, 연구기관, 대학교관련자는 우선심사제도 가출원인에게특혜를주는것이아님에도불구하고, 이를이용하는출원인들이우선심사제도내지특허제도의본질을잘못이해하고있다는점을지적하고있다. 한국의출원인이가지고있는 일단빨리특허를받고보자는심리 가우선심사신청건수를증가시키는가장큰요인이라할수있다. 다. 우선심사가경제활동에미치는영향설문응답자중에서 우선심사제도를알고있다 고응답한사람이 68% 를차지하고, 보통이다 고답한사람이 27%, 모른다 고응답한경우가 5% 이다. 응답자중에서우선심사제도를이용해본경험이있는출원인은 75% 이고, 이용한경험이없는사람이 25% 이다. 우선심사제도를이용해본경험이있는출원인에게우선심사가경제활동에도움을주는지에대해서분석하였다. 그림 9. 우선심사가경제활동에미치는영향 경제활동에도움을주는지여부 매우그렇지 않다 1% 매우그렇다 31% 그렇지않다 5% 보통 20% 그렇다 43% 상기그림 9에서알수있듯이, 우선심사가경제활동에도움을준다고답한사람이 74%, 보통이 20%, 도움이안된다고응답한사람이 6% 이다. 이는우선심사제도가경제활동에도움을준다고긍정적으로보는응답자가훨씬많음을알수있다. 특히, 벤처기업과중소기업이우선심사를선호하고, 대기업은관심이낮았다., 라. 우선심사가특허청일반심사에미치는영향우선심사가특허청일반심사에미치는영향에대해서도조사하였다. 우선심사가 일반심사에지장을준다 고응답한사람이 47%, 보통 이라고응답한사람이 21%, 그렇지않다 는응답이 32% 이다. 대체로심사관은우선심사가일반심사에영향을주고있고, 일반심사를선택하는출원인도대체로우선심사제도에문제점이있는것으로보고있다. - 90 -
그림 10. 우선심사가일반심사에미치는영향 일반심사에지장을주는지여부 매우그렇지 않다 4% 매우그렇다 14% 그렇다 33% 그렇지않다 28% 보통 21% 마. 우선심사의제도개선의우선순위우선심사제도에문제가있는지에대한조사에서응답자중에서우선심사가일반심사에지장을준다고응답한사람이 47% 이고, 보통이 21% 로합하면 68% 를차지하고있어서, 제도개선이필요함을알수있다. 특허청의우선심사제도를개선한다면가장먼저개선해야하는부분에대해서분석하였다. 응답자의의견을분석하여보면, 가장먼저개선해야하는부분은 1 우선심사사유별신청요건개선이 35%,2 우선심사대상의조정이 22%,3 우선심사처리기간개선이 22%, 4 우선심사신청료의검토가 21% 이다. 본연구진은우선심사의대상의조정에있어서, 가장먼저개선해야할대상인 " 우선심사사유별신청요건개선 을검토하였다. - 91 -
그림 11. 우선심사제도개선시우선순위 우선심사제도개선우선순위 우선심사 신청료 21% 우선심사 처리기간 22% 우선심사 사유별신청 요건 35% 우선심사 대상의조정 22% 바. 우선심사대상에대한검토특허법시행령제9조에규정된우선심사의대상은 1 출원공개후제3자가업으로서출원된발명을실시하고있는출원,2 방위산업분야의특허출원,3 녹색기술과직접관련된특허출원, 4 수출촉진에직접관련된출원,5 국가또는지방자치단체의직무에관한출원,6 벤처기업의확인을받은기업의출원,7 기술혁신형중소기업으로선정된기업의출원, 8 국가의신기술개발지원사업의결과물에관한출원,9 조약에의한우선권주장의기초가되는출원,10 출원인이출원된발명을업으로서실시중이거나실시준비중인출원,11 전자거래방법에관한특허출원,12 상대국과특허심사하이웨이하기로한출원,13 특화사업과직접관련된특허출원또는의료연구개발과관련된특허출원,14 전문기관에선행기술의조사를의뢰한특허출원으로확대되어 2010 년 8월현재우선심사의대상이총 15 개분야로너무많다. 따라서긴급처리필요성, 산업정책상필요성관점에서냉정하게우선심사의대상을재검토할필요가있다. (1) 긴급처리판단기준 특허법시행령제 9 조에규정된우선심사대상에대해서출원된발명이긴급처리가필요한지 여부를판단하는판단기준에대해서가장먼저개선해야하는부분이무엇인지에대해서 응답자 의의견을분석하여보면, 우선심사대상에대해서출원발명이긴급처리가필요한지여부를판단하 는판단기준은 1 사업화주기가짧은기술분야발명인지 32%,2 등록가능한발명인지 25%,3 국가산업정책적인지원이필요한지 21%,4 출원인간의권리분쟁이있는지 21% 로분석되었다. - 92 -
그림 12. 우선심사긴급처리판단기준 긴급처리판단기준 국가 산업정책적인 지원이필요한지 21% 사업화주기가 짧은기술분야 발명인지 32% 등록가능한 발명인지 25% 출원인간의 권리분쟁이 있는지 21% 기타 1% (2) 조정대상중긴급처리필요성이가장높은대상과낮은대상특허법시행령제9조에규정된우선심사의대상중에서재검토가필요한조정대상은 1 벤처기업의확인을받은기업의출원,2 기술혁신형중소기업으로선정된기업의출원,3 국가의신기술개발지원사업의결과물에관한출원,4 부품 소재기술개발전문기업의확인을받은기업의출원,5 전자거래방법에관한출원,6 특화사업과직접관련된출원또는의료연구개발과관련된특허출원,7 자기실시 ( 준비중 ) 의출원,8 수출촉진과관련된출원,9 조약우선권주장의출원,10 국가또는지자체의직무관련출원이다. 우선심사의조정대상에대해서긴급처리판단기준을고려하여긴급처리필요성이가장높다고보는대상을조사하였다. 설문조사에서긴급처리필요성이높은대상은 1 자기실시 ( 준비중 ) 의출원,2 벤처기업의확인을받은기업의출원,3 수출촉진과관련된출원으로나타났다. 상기 10 개분야의우선심사대상에대해서긴급처리판단기준을고려하여긴급처리필요성이가장낮다고보는대상을하위순위별로조사하였다. 긴급처리필요성이낮은대상은 1 전자거래방법에관한특허출원,2 국가또는지자체의직무관련출원,3 조약우선권주장의출원이다. - 93 -
설문 내용 긴급처리필요성이높은 우선심사대상 긴급처리필요성이낮은 우선심사대상 1 위자기실시 ( 준비중 ) 의출원전자거래방법에관한특허출원 2 위 벤처기업의확인을받은기업의 출원 국가또는지자체의직무관련 출원 3 위수출촉진과관련된출원조약우선권주장의출원 따라서전자거래방법에관한특허출원은긴급처리필요성이대체로낮은것으로나타났다. 이 들 3 개분야는우선심사대상에서제외하는방안을검토하였다. (3) 벤처기업의출원에대한우선심사대상이적합한지검토 2009 년도에신청된우선심사는총 20,317 건이고, 이중에서벤처기업임을이유로우선심사를신청한것은 3,928 건으로우선심사신청한비율이 19%(3 위 ) 이다. 벤처기업을우선심사대상에서제외시키는방안에대해서어떻게생각하는지를조사하였다. 응답자중에서 우선심사대상에서제외하여도문제가없다 고답한응답자가 26% 이다. 이러한응답자의분포를분석하여보면, 심사관이 56%, 출원인이 44% 를차지한다. 한편, 벤처기업은우선심사신청요건을강화해야한다고응답하였다. 그림 13. 벤처기업출원의우선심사대상적합성검토 벤처기업출원에대한우선심사대상의적합성 벤처기업은다른혜택이많고, 우선심사대상에중복되므로우선대상에서제외하여도문제가 벤처기업의출원에대한우선심사신청요건을강화해야한다. 30% 없다. 28% 현행대로 기타 ( 국제적으로인정되는범위로한정 ) 0% 현행제도를그대로유지한다. 27% 유지하되, 우선심사처리기간을 6개월로늘린다. 17% - 94 -
상기그림에서벤처기업의출원에대한우선심사대상의적합성을분석해보면, 벤처기업에대하여심사관과출원인은벤처기업은다른방법으로얼마든지우선심사를신청할수있는제도가마련되어있으므로벤처기업을우선심사대상에서제외하여도문제가없다고응답한것으로분석되고, 벤처기업은현행대로유지되어야한다고주장하는것은이설문에이해가큰당사자이기때문이다. 사. 우선심사신청료에대한검토 현특허청의우선심사신청료를조정한다면어떻게조정하는것이합리적인지에대해서조 사하였다. 그림 14. 우선심사신청료에대한검토 우선심사의신청료 우선심사혜택에 비해저렴하므로 인상한다 18% 적절하므로현행 수준으로 유지한다 35% 비싸므로 인하한다 23% 우선심사 사유별로 중요성을 감안하여 수수료를 차등화한다 23% 상기설문결과를분석하여보면. 비싸므로인하한다 가 23%, 우선심사혜택에비해저렴하므로인상한다 가 18%, 적절하므로현행수준으로유지한다 가 35%, 우선심사사유별로중요성을감안하여수수료를차등화한다 는의견이 24% 로나타났다. 비싸므로인하한다고답한응답자는벤처기업과중소기업이많다. 반면에우선심사혜택에비해저렴하므로인상한다고답한응답자는심사관이압도적으로많다. 참고로긴급처리필요성관점에서수수료를살펴보면, 미국은우선심사사유별로요금체계가다르나우선심사신청료는 US $130( 한화 156,000 원 ) 이고 83), 일본, 독일, 영국,EPO 등대부분국가에서는우선심사신청료가없다. 83) PPH 수수료의경우한국은 PPH 의취지상특허청의심사부담을덜어주기위해서수수료를받고있으나, 미국은 PPH 의이용을장려하기위해서 2010. 5. 20 자로 PPH 신청료 (US $ 130) 를폐지하였다. - 95 -
아. 공개후우선심사제도로의전환 공개된특허출원에대해서만우선심사를신청하는방안, 즉우선심사를신청하는출원인에게 조기공개를의무화하는방안에대해서조사하였다. 그림 15. 우선심사신청시조기공개의의무화필요성 우선심사시조기공개의무화 잘모르겠다 18% 불필요 21% 매우불필요 7% 필요 37% 매우필요 17% 응답자중에서 조기공개제도가필요하다 고답한응답자가 54%, 불필요하다 는응답이 28% 로나타나고있다. 우선심사를심사하는심사관은주로조기공개가필요하다고응답하고있어서심사관은제도의도입을찬성한다. 중소기업도제도의도입을찬성한다. 그러나대리인의경우불필요하다고응답한사람이훨씬많았다. 공개제도는제3자에게정보제공의기회를제공하고, 심사의정확성을고려할때, 도입이필요한제도라고판단된다. 자. 국가간업무협력을위한특허청의직권우선심사제도도입국가간업무협력및중복심사제거등을위해조약우선권주장출원의기초출원등에대해특허청이직권으로우선심사해야할필요성이대두되고있다. 일본은자국의심사결과를외국에서활용가능토록하기위해조약우선권주장의기초출원에대해출원인의신청없이도특허청이직권으로우선심사하는 JP-FIRST 제도를운영중이나, 한국은출원인의신청이있는경우에만우선심사를하고있다. 일본의 JP FIRST, 미국등다른나라의직권우선심사규정등에비추어특허청의직권우선심사제도도입의필요성에관하여조사하였다. - 96 -
그림 16. 국제출원에대한특허청의직권우선심사제도도입 특허청직권우선심사제도 보통 25% 불필요 15% 매우불필요 6% 필요 42% 매우필요 12% 상기설문에서 필요 또는 매우필요 라고답한응답자가 55% 를차지하고, 불필요 또는 매우불필요 를응답한사람이 20%, 보통이 25% 이다. 일단제도도입을찬성하는응답자가많고보통을포함하면사실상제도도입을할필요가있다는여론을확인할수있었다. 상기설문에서필요또는매우필요로응답한응답자를분석하여보면, 기업들이제도의도입을선호하고있음을알수있다. 반면에불필요또는매우불필요라고답한응답자를분석하여보면, 심사관이이제도의도입을반대하고있음을알수있다. 차. 우선심사제도의개선에대한기타의견 (1) 우선심사로인하여일반심사의출원에대한심사가지연되지않아야한다. (2) 우선심사물량을적정수준으로유지하도록우선심사신청요건을강화하거나신축적으로운영하여야한다. (3) 심사관의처리건수에비하여우선심사신청건수가과다하게많다. 우선심사로인하여일반심사에대해서부실심사가될우려가높다. 2. 시사점 가. 적정한우선심사신청비율유지향후특허청의우선심사제도를효율적으로운용하는데에필요한적정한우선심사신청비율에대해서조사하였다. 설문조사에서적정한우선심사신청비율은 5% 이하가전체의 25% 를차지하고 5~10% 가 28% 를차지한다. - 97 -
우선심사신청비율을 10% 이하로해야한다고주장하는응답자가 53% 를차지하고,15% 이상을선호하는응답자는 28% 이다. 따라서우선심사신청비율에대하여그룹별로선호하는응답자를분석하면, 심사관과대리인은 5~ 0% 이하의우선심사신청비율을선호하고, 출원인중중소기업과벤처기업은 15% 이상을선호하고있다. 나. 한국의우선심사신청비율이높은이유한국출원인 ( 재내자 ) 이우선심사제도의이용시, 일단빨리특허를받고보자는심리 는 빨리빨리문화 가내재된국민의정서의표출로파악할수있다. 우선심사신청인이 빨리빨리문화 에기인하여우선심사를선호하는심리는미국,EPO, 일본, 독일, 영국, 캐나다, 중국등외국에서찾아볼수없다. 설문조사에서심사관, 대리인, 연구기관, 대학교관련자는 우선심사제도 가출원인에게특혜를주는것이아님에도불구하고, 이를이용하는출원인들이우선심사제도내지특허마인드가부족하다는점을시사하고있다. 설문조사에서한국의출원인이가지고있는 일단빨리특허를받고보자는심리 가우선심사신청건수를가중시키는큰요인임을확인할수있었다. 다. 벤처기업의출원에대한우선심사대상이적합한지검토 2009 년도에벤처기업의출원에대한우선심사신청건수는 3,928 건이고, 우선심사신청비율이 19.3% 로전체의 2위를차지하고있다. 벤처기업을우선심사대상에서제외시키는방안에대해서어떻게생각하는지를설문으로조사하였다. 응답자중에서 벤처기업을우선심사대상에서제외하여도문제가없다 고보는응답자는전체의 26% 를차지한다. 이러한응답자의분포를분석하여보면, 심사관이 56% 를차지하고, 출원인이 44% 를차지한다. 라. 이해관계인의우선심사에대한관점 (1) 출원인입장특허권을조기에획득한다고해서반드시좋은것만은아니다. 예를들어, 하이테크특허기술은기술이고도하기때문에시장이특허권발효후수년후에형성되는경향이있다. 아무리좋은하이테크기술이라도특허권리실시기간이만료된후에그특허기술이시장이출현된경우에, 출원인입장에서아무런경제적이득을얻을수없게된다. 특허권의존속기간은특허권의설정등록이있는날부터특허출원일후 20 년이되는날까지로하기때문에출원인은조기에특허를받은것이좋은것인지, 일반심사로조금늦게특허받는것이좋은지여부를판단해야한다. 미국,EPO, 일본의우선심사신청비율이높지않는것은이러한특허권의권리행사측면에서볼때, 출원인이반드시조기에특허권을획득하는것이반드시유리 - 98 -
하지않기때문이다. 심사처리기간이출원후자동적으로기술공개가이루어지는 1년 6개월보다단축될경우, 기술확산에따른사회전체적인차원에서의이점은있으나, 출원인에게 1년 6개월만큼해당기술정보에대한배타적소유가어렵고, 기업의기술경영전략이노출되는등의손실이발생할가능성이있다. 일반적으로심사처리기간은특허권존속기간에영향을준다. 특허보호기간은출원후 20 년으로, 특허등록후부터는등록비가소요되므로심사처리기간이짧아질수록특허권을유지하기위해등록해야하는기간이길어지므로출원인 ( 특허권자 ) 은특허유지료 ( 등록료등 ) 를더많이부담해야하는문제점이있다. (2) 심사관입장심사처리기간을단축하기위해서는특허청의심사처리능력을제고하기위하여많은비용이수반되기때문에심사처리기간을단축하는데는한계가있다. 또한, 국내심사처리제도는외국의심사처리제도와연계되어운용될때유용한점들이있다. 대부분의선진국특허청에서는심사부담을덜고심사품질을제고하기위하여출원인으로하여금타국특허청의심사자료를제출하게하고심사관들에게동자료를활용하도록적극권장하고있다. 심사처리기간이 10 개월일경우에는외국출원의국내심사시대응출원의미국,EPO 및일본의심사결과및심사참고자료를활용할수있으나, 이보다심사처리기간이짧아질경우외국특허청의자료를한국심사관이참조할수없는문제점이발생하게된다. 조약우선권을통한외국출원은일반적으로최초출원으로부터약 12 개월후에국내단계진입이이루어지고, 국내심사대기기간 10 개월이경과한후심사가진행되므로, 실제국내심사시점은최초출원일로부터 22 개월이후 ( 보통 30 개월 ) 가된다. 주요국특허청의심사처리가 22 개월이내에서이루어진다면, 국내심사처리기간이 10 개월일경우에는외국출원건의국내심사시미국,EPO 및일본의심사결과및심사참고자료를활용할수있는장점이있으나그보다빠른 3개월이내로된다면외국의참고자료를활용할수없게된다. 84) 따라서우선심사가 3개월이내에처리될경우심사관의업무의부담이가중되는문제가있다. 84)EPO 는출원공개시선행기술조사보고서 (EPO SearchReport) 를함께공개하고있고, 일본은출원공개시검색을용이하게하는 F-Term 정보를함께공개하고있다. - 99 -
제 6 절 우선심사제도의운영방향및개선방안제안 1. 우선심사제도의운영방향 특허청의우선심사제도를효율적으로운영하기위한방향으로 적정한우선심사신청비율유지 와, 긴급처리필요성의기준명확화 라는두가지방향을검토한다. 일반심사에비해혜택이있는우선심사제도는예외적으로운영되어야하는제도로우등버스가대부분이되는것처럼운영되어서는안되기때문에정책적관점에서적정우선심사신청비율을유지해야한다는목표를설정하고관리할필요가있다. 또한, 긴급처리필요성과관련해서는제도의취지에주목해서국가, 개인등의관점에따라긴급처리필요성이달라질수있으므로어떤점에중점을두어서긴급처리필요성을판단하고운영해야할지가매우중요하다. 따라서우선심사의기준을국익과사익의균형, 산업발전기여, 내외국인평등, 특허성이있는발명인지등의요소를고려하여결정해야한다는관점에서우선심사제도의운영방향을고찰하였다. 가. 적정우선심사신청비율유지 (1) 우선심사신청현황다음표 17 은 2004 년부터 2009 년까지우선심사신청현황에관한특허청통계 85) 중에서발췌한통계이다. 우선심사신청및처리현황을분석해보면,2004 년도우선심사신청건수는 4,212 건이고,2005 년에는 7,241 건,2006 년에 10,247 건,2007 년 12,792 건,2008 년 16,198 건,2009 년 20,317 건으로 2004 년을기준으로연평균증가율 76% 를보이고있다. 2009 년도우선심사신청을대상별로살펴보면, 신청건수가많은순으로자기실시관련출원 7,984 건, 벤처기업의출원 3,928 건, 전문기관에선행기술조사의뢰한출원이 2,685 건, 기술혁신형중소기업의출원이 2,146 건, 실용신안출원이 1,868 건으로 5개분야의출원이총 18,611 건으로전체의 92% 를차지하고있다. 우선심사대상출원중신청건수가적은대상으로는제3자실시의경우는 10 건에불과하고, 방위산업 91 건, 공해방지 435 건, 수출촉진 15 건, 직무발명 292 건, 신기술개발및품질인증 152 건, 우선권주장해외출원 269 건, 전자거래 96 건, 심사하이웨이 ( 미국, 일본 ) 가 267 건이다. 85) 특허청, 앞의지식재산통계연보,69 면. - 100 -
표 17. 한국의우선심사신청현황 86) ( 단위 : 건 ) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 자기실시 1,896 3,300 4,339 6,125 7,296 7,984 벤처기업 1,647 3,148 4,758 4,056 4,194 3,926 전문기관에선행기술조사의뢰한출원 - - - - 210 2,685 기술혁신형중소기업 - 26 113 601 1,613 2,146 실용신안 - - - 961 1,479 1,868 공해방지 ( 녹색기술 ) 228 266 283 361 353 435 직무발명 30 41 67 122 180 292 우선권주장해외출원 163 204 249 164 271 269 심사하이웨이 ( 미국 일본 ) - - - 80 154 267 신기술개발및품질인증 35 57 64 99 150 152 (2) 미국 EPO 일본의우선심사신청비율과비교 ( 가 ) 한국의우선심사신청비율다음표 18 에서알수있듯이, 한국의우선심사신청비율은 2004 년에 4% 에불과하였으나,5 년이지난 2009 년에는 13.7% 로 3배이상증가하였다. 특히,2006 년부터우선심사신청비율이계속증가하여 2008 년도에 10% 대로진입하였다. 설문조사에서적정한우선심사신청비율에대한의견은 5% 이하 를선택한응답자가 40% 이고 5~10% 를선택한응답자가 20% 를선택하는것으로나타났다. 양자를합하면, 우선심사신청비율은 10% 이하로해야한다 고주장하는응답자가 60% 를차지한다. 반면에, 15% 이상으로해야한다 고답한응답자는 15% 에불과하다. 아울러우선심사신청비율을 5% 내지 15% 를선택한응답자를분석해보면, 출원인과심사관은 5% 이하, 또는 5~10% 이하대의우선심사신청비율을선호하는것으로나타났다. 86) 특허청, 앞의지식재산통계연보,69 면. - 101 -
표 18. 한국의우선심사신청비율 87) ( 단위 : 건 ) 년도 내용 출원건수 심사청구건수 우선심사신청건수 우선심사비율 (%) 2004 140,121 105,626 4,212 4.0 2005 160,924 118,307 7,241 6.1 2006 171,762 132,032 10,247 7.8 2007 193,553 155,612 12,792 8.2 2008 188,037 159,524 16,198 10.2 2009 180,667 148,291 20,317 13.7 주 )1. 우선심사신청비율 (%)= 우선심사신청건수 심사청구건수 2. 상기통계에서심사청구건수및우선심사신청건수는특허와실용신안을합한숫자임. 2009 년의심사청구건수는특허가 132,773 건이고, 실용신안은 15,518 건으로합하여총 148,291 건이다. ( 나 ) 미국의우선심사신청비율다음표 19 에서알수있듯이, 미국의우선심사신청비율은 2004 년에 0.6% 에서 2009 년에는 1.1% 로약 2배증가하였다. 특히,2007 년부터우선심사신청비율이증가하고있다. 향후 2010.6. 2. 미국특허청이제안한새로운 3 트랙심사제도 (ThreePatentProcessingTracks) 88) 에대한최종안이확정되어이제도를 2011 년부터시행하게되면,2011 년부터는미국우선심사신청비율은더욱증가할것으로전망된다. 87) 특허청, 앞의지식재산통계연보,57~ 58 면. 88)2010.6.2. 발표한미국의 3 트랙심사제도는 빠른심사 ( 고속심사추가 ), 일반심사, 늦은심사 로한국의 3 트랙심사제도인 빠른심사 ( 초고속심사추가 ), 일반심사, 늦은심사 와기본개념이같은심사제도로미국특허청과각국의특허청의업무협력을통해서심사관의중복업무를줄이고, 출원인이희망하는기간에특허를받을수있도록빠른심사와늦은심사를구분해서효율적인특허심사를달성하는것을목표로한다. - 102 -
표 19. 미국의우선심사신청현황 ( 단위 : 건 ) 년도 내용 출원건수 심사청구건수 우선심사신청건수 우선심사비율 (%) 2000 295,926 238,438 1,507 0.63 2001 326,508 249,649 1,328 0.53 2002 334,445 271,624 1,613 0.59 2003 342,441 288,033 1,622 0.56 2004 356,943 288,530 1,738 0.6 2005 390,733 302,659 1,815 0.6 2006 425,967 323,379 2,018 0.62 2007 456,154 394,492 3,913 0.99 2008 456,321 436,947 4,653 1.06 2009 456,106 437,850 4,797 1.1 ( 다 ) EPO 우선심사신청비율다음표 20 에의하면,EPO 의우선심사신청비율은 2000 년에 4.7% 에서 2005 년에 5.9% 로증가하였다.EPO 는우선심사 (PACE) 관련통계중 2005 년이후통계를공개하고있지아니하여 2005 년부터 2009 년데이터를얻을수없었다. 표 20.EPO 우선심사신청비율 ( 단위 : 건 ) 년도 내용 출원건수심사청구건수 PACE 신청건수 우선심사비율 (%) 2000 100,709 83,751 3,940 4.7 2001 110,133 98,395 4,287 4.4 2002 106,325 117,458 5,000 4.3 2003 116,791 111,239 5,100 4.6 2004 123,775 106,112 6,300 5.9 주 ) 1. 우선심사신청비율 (%)=PACE 신청건수 심사처리건수 - 103 -
( 라 ) 일본의우선심사신청비율다음표 21 에의하면, 일본의우선심사신청비율은 2004 년에 6,144 건을신청하여 1.9% 에불과하였으나,5 년이지난 2009 년에는 9,785 건을신청하여 3.8% 로 2배증가하였다. 특히,2007 년부터우선심사신청비율이증가하였다. 최근일본은관련법을개정하여 녹색기술 ( 그린 ) 에조기심사를적용하고, 초고속조기심사제도를도입하였기때문에향후우선심사신청건수는 1만건이상으로증가할것으로예상된다. 표 21. 일본의우선심사신청비율 ( 단위 : 건 ) 년도 내용 출원건수 심사청구건수 우선심사신청건수 우선심사비율 (%) 2004 423,081 328,105 6,144 1.9 2005 427,078 396,933 6,578 1.7 2006 408,674 382,116 7,673 2.0 2007 396,291 376,310 8,555 2.3 2008 391,002 347,836 8.872 2.6 2009 348,596 254,368 9,785 3.8 주 )1. 우선심사신청비율 (%)= 우선심사신청건수 심사청구건수 2. 우선심사신청건수는조기심사 조기심리 슈퍼조기심사및우선심사 신청건수를합한숫자임 (3) 한국의우선심사신청비율이높은이유한국과미국 유럽 일본의우선심사신청비율을비교해보면, 미국은평균 1% 내외이고, 일본은 4% 내외,EPO 는 6% 내외에불과하다. 그러나한국의경우 2008 년도 10.2% 에서 2009 년에는 13.7% 로증가하였다. 우선심사를신청한출원인을분석해보면, 일부특정계층이우선심사를선호하고당장특허권이필요하지않는데도불구하고우선심사를신청하는경향이있다. 출원인이우선심사를신청하는이유에대하여응답자중에서 1 일단빨리특허를받기를원하는국민정서가 302%,2 타인의모방및도용의위험으로부터벗어나안정적으로특허를실시하기위하여 51%,3 조달청, 공기업에공개입찰에서가산점을받기위해서 18% 로조사되었다. 특히, 이중에서 입찰 을목적으로하는경우에대한응답비율이 18% 를차지하고있다. 이러한설문조사를토대로한국의우선심사신청비율이외국에비하여높은원인에대하여다음과같이분석하였다. - 104 -
( 가 ) 특허권자의보호정책개인발명가 벤처기업및중소기업은사업화를위해빠른심사결과를원하고, 상대적으로대기업은빠른심사를원치않는경향이있다. 특허청연구보고서에따르면 89), 기업들은심사기간단축을위해선택적인우선심사제도를활용할필요성이있는것으로답하였다. 다음그림 17 은우 리나라기업의우선심사제도의이용에관한만족도를조사한 결과이다. 이조사에서우선심사제 도를경험한기업의경우 (39%), 신속한심사처리의관점에서우선심사제도가 유용하다 고답한비율이 92% 로압도적인수치를보이고있으며, 특히이들중 매우유용하다 고답한비율이 60% 를차지하였다. 상기연구보고서에서특허권을보유한기업을대상으로설문조사를실시하여특허권활용에대한기업전략및심사처리기간단축에따른영향의파급경로등을분석하였다. 설문조사대상기업의업종별분포는기계 24%, 전기 통신 32%, 화학 33%, 바이오산업 11% 이다. 설문조사대상기업의규모별분포는대기업 9%, 중소기업 60%, 벤처기업 31% 이다. 이보고서에의하면, 우리나라중소기업과벤처기업은우선심사제도를적극적으로선호하고있음을알수있다. 그림 17. 우선심사제도이용만족도분포 한국에서는정부가특허권자에게제공하는여러가지혜택이있다. 예를들면, 한국의각대학교내에 창업보육센터 가설립되어있다. 창업보육센터에입주한기업의대부분은자금이없기때문에, 정부에서 창업보육기금 으로 1억원내지 2억원을무담보로지원하고있다. 대학교창업보육센터에입주한회사는 2년동안저렴한비용으로사무소를임대할수있다. 그러나사업자금이없고기술력이낮기때문에우선창업자금을지원받기위해서창업자금신청서에 특허증 을증빙서류로첨부하는경우가많다. 심사위원회에서이들창업보육기금지원대상자를선정할경우특허권을보유한회사를선정 89) 특허청, 심사처리기간단축에따른사회 경제적효과분석연구보고서,2007,36 면. - 105 -
할수밖에없게된다. 따라서창업보육센터에입주하고있는소기업또는벤처기업은정부로부터 지원을받기위해서빨리특허권을획득하는것이중요하므로우선심사를신청하게된다. ( 나 ) 입찰시가산점등의영향우리나라공기업의공개입찰에참가할때, 또는조달청입찰에서공개입찰참가자에게사전심사제도를두는경우가있다. 예를들어, 한국전력공사의경우전력사업분야의사업발주시공개입찰에참가하는회사가보유하고있는특허등록건수와실용신안등록건수에가산점을주고있다. 특허의경우 1점, 실용신안의경우 0.5 점이다. 따라서중소기업이나벤처기업의경우, 이러한공기업의공개입찰에서공사를낙찰받기위한수단의하나로특허권을빨리획득하려는경향이있다. 이러한가산점제도는특허에대한가치평가없이단순히특허등록만으로입찰등에서혜택을주는구조적문제점이있기때문에특허청에우선심사를증가시키는요인으로작용하고있다. ( 다 ) 빨리특허를받고보자는정서출원인이우선심사를신청하는이유에관한설문조사에대하여응답자중에서 빨리특허를받기를원하는국민정서 가 42% 로 1위를차지하고있다, 설문조사에서알수있듯이, 한국사회에잠재된국민정서로 빨리빨리문화 가있기때문에특허출원에있어서도 일단빨리특허를받아놓고보자 는심리가크다는것을잘알수있다. 일반적으로특허사무소에서변리사가의뢰인 ( 출원인 ) 과상담을할때, 대부분의개인발명가또는중소기업은변리사에게언제특허를받을수있는지를문의한다. 이경우변리사는보통일반심사의경우 2년정도소요되고, 우선심사는 6개월이내특허를받을수있다고답변하고, 결국일부출원인은변리사의의견에따라우선심사를선택하는경우가많다. 이러한현상은합리적이지못한것으로우선심사제도의취지를왜곡시킬수있다. 본연구진은한국의우선심사신청비율이가장큰원인은 빨리빨리문화 에기인한다는사실을확인할수있었다. (4) 제외국의조기권리화제도의문제점일본사단법인일본국제지적재산권보호협회 (AIPPI JAPAN) 가조사한보고서에의하면, 조기 ( 우선 ) 권리화제도를이용한결과로서, 표 22 는이용자가미국,EPO, 한국에우선심사 ( 또는조기심사 ) 를신청하면서경험한문제점을분석한자료이다. - 106 -
표 22. 제외국의조기권리화제도의문제점 90) 이용국 미국 EPO 문제점의내용 각문제점의회답수 1 기대한정도로빠르지않다 2 2 수리되는기준이불명확하다. 1 3 요건이엄격하다 ( 선행기술조사가필요 ) 2 1 기대한정도로빠르지않다 7 2 심사후상황이불명확하다 1 한국엄격하다. 5 타이완실시의증명이필요하다. 1 미국에서는 MakeSpecial( 우선심사 ) 을이용해도기대한정도로조기화되지않았던점을문제점으로든신청자가있었다. 이것은권리화까지의기간이통상적인심사의경우에비하여그다지차이가없다는인상을주기때문이라고생각된다. 또한, 요건이엄격하고선행기술조사결과의제출이요구되는점에서절차적으로부담이크다고느끼는신청자도있는것으로판단된다. EPO 의조기권리화제도인 PACE( 우선심사제도 ) 는요금도선행기술조사도불필요하기때문에, 사용자로서는간편하게이용할수있는반면, 기대한정도로조기화되어있지않은것같다. 한국에서는우선심사의요건이엄격하여신청자가이용하기어려운것이되어있는듯하다. 타이완의경우실시를입증하는증명서류가필요하고이에대한심사도엄격하다. (5) 미국의우선심사신청비율이낮은이유미국의우선심사신청비율이낮은이유는 1 미국의출원인은우선심사는꼭필요한경우에한하여허용되는예외적인절차로인식하고있다.2 우선심사신청요건이까다롭기때문이다. 미국우선심사규정에의하면, 실제로출원인이신의성실의원칙에입각하여선행기술을조사했는지자기실시에대해서구체적인증빙서류의제출을요구하고있다.3 심사또한엄격하다. 우선심사규정에의하면심사과정에서시간의낭비를줄이기위해서일반심사처럼자유롭게심사통지서가오고갈수있는상황이아니며, 대응기간도 1개월밖에되지않아보정조건도까다롭다. 더욱이적기에대응하지않으면포기로간주한다.4 국가의지원제도가거의없다. 우리나라는국가에서특허권자에게지원해주는지원금등을받기위해서특허를빨리받을만한것들이아닌데도불구하고우선심사를신청하는경우가많다. 그러나미국은정부에서그냥자금을지원해주는제도가거의없기때문에중소기업, 개인출원인들이지원금등을목적으로우선심사를신 90) 일본국제지적재산권보호협회, 앞의조기심사 우선심사에관한조사연구보고서,230 면. - 107 -
청할이유가없다.5 미국에출원하는출원인들의정서와특허전략도우선심사신청비율에반영되고있다. 미국특허출원인들은대부분특허마인드를가지고있는미국기업또는외국기업들이기때문에특허를빨리받는것만이능사가아니라는것을잘알고있다. 91) 예컨대, 미국에서바이오기술등에대해서는오히려심사유예제도를도입하는데에관심을보이고있다. 한국의경우는일단심사를빨리받기위한방편으로우선심사제도를이용하는점에서근본적으로큰차이가있다고생각한다. 한편, 앞의일본사단법인일본국제지적재산권보호협회 (AIPPI JAPAN) 의보고서에 의하 면, 미국의우선심사는 1 기대한정도로빠르지않고,2 수리되는기준이불명확하며,3 신청요건이엄격하다 ( 선행기술조사가필요 ) 는점을지적하고있다. 미국이향후새로도입할예정인 3트랙특허심사제도 (three track examination) 에서와같이출원인이돈만더내면우선심사를해주는시스템은한국과같은제도이지만, 미국의출원인은특허발명을실시하거나침해를당하거나꼭필요한경우만이제도를이용한다는점에차이가있다. 왜미국은우선심사신청비율이 1% 내외로낮은지에대해서미국의우선심사와관련하여미국특허청심사관에게질문을했는데, 다음과같은답변을얻었다. ( 가 ) 미국심사관의의견 Withregardstoyourquestionrelating toacceleratedexamination,thereasonwhythereis such a disparity between filings in the US and filings in Korea is,in my opinion,the disclosure requirements setforth by the USPTO. In particular,applicants are required to conducta pre-examination search and submitan accelerated examination supportdocument. MostApplicantsarenotwiling to do thisfora variety ofreasons(e.g.possibleclaimsof inequitable conduct). As such, the percentage of Applicants requesting accelerated examinationintheus appearstobemuchsmalerthanthenumberfiledinkorea. ( 나 ) 번역문미국의우선심사에관한귀하의질문에관하여미국과한국에서제출한특허출원의우선심사신청비율에서차이가생기는이유에대한나의생각은미국특허청은출원인에게공개요건을부과한다는것이다. 특히, 출원인은심사전에선행기술검색을수행하고, 이를첨부하여우선시험신청서류를제출하여야하는데, 대부분의신청자는여러가지이유로 ( 예를들어불공평한행위의가능성주장 ) 우선심사를원하지않는다. 92) 따라서미국에서우선심사를신청하는비율이한국의우 91) 미국에서우선심사를받고특허를빨리받더라도나중에문제가되는경우가있다. 예를들어, 우선심사를받은특허를가지고상대방을특허침해죄로공격하게되면, 상대방은특허권자가우선심사시제출한선행기술이제대로된것인지등에대해서도문제를제기하는경우가있다. 92) 미국출원인은특허권이꼭필요하지않으면조기에우선심사를신청하지않는경향이다. 빨리특허를받으면특허 - 108 -
선심사신청비율보다훨씬적은것같다. (6) 일본의우선심사신청비율이낮은이유일본은왜우선심사신청비율이 3% 내외로낮은가에대해서일본의조기심사 ( 우선심사 ) 와관련하여일본특허청심사조정과심사관에게질문을했는데다음과같은답변을얻었다. 일본특허청심사관의의견 : 일본이한국보다우선심사신청건수가적은이유를분석한자료는없다. 다만, 심사관의개인적인생각으로는조기심사의필요성이그렇게높지않는것으로보인다. 그이유는출원일로부터권리존속기간이 20 년이기때문에굳이빨리조기심사를신청하여권리를취득할필요성이없는것으로보인다. 또한, 일본은출원인이특허분야 ( 특정기술 ) 의출원을병합하여집중심사를신청할수있으므로출원인이조기심사가필요한경우에는관련출원을병합하여집중심사및집중면담제도를활용하여조기에특허를받을수있기때문이라고판단된다. (7)EPO 의우선심사신청비율이낮은이유 EPO 우선심사제도 (PACE) 에의하면, 출원인이출원의심사를조기에받고자희망하는경우, 출원인은조사와심사양자를조기에실시할것을청구할수있다.EPO 는우선심사에의한조기조사및우선심사에대해서는요금을부과하지않는다. 즉,EPO 의출원인은아무런제약이없이자유롭게우선심사를신청할수있고, 우선심사신청료도없다.EPO 의경우우선심사 (PACE) 의신청비율이 6% 이하인이유는출원인은자신이특허권을실시할필요가있는경우에만우선심사를신청하고, 특허권을이용하거나이용할계획이없으면아예우선심사를신청하지않기때문이다. 또한, 앞의일본사단법인일본국제지적재산권보호협회 (AIPPI JAPAN) 의보고서에의하면,EPO 의우선심사는기대한정도로빠르지않고, 심사후상황이불명확하다는점을지적하고있다. (8) 기타국가의우선심사신청비율스웨덴의우선심사제도는출원인의이익보호만을목적으로한것이며, 지극히한정적으로운용되고있어서우선심사신청비율은 3% 이하이다. 덴마크의경우최근의 5년간에는연간 50 건 ~100 건내외이다.2000 년의경우특허출원건수는 1,923 건이고, 우선심사신청은 92 건으로우선심사신청비율은 4.8% 이다. 스페인의경우 2004 년도에특허출원은 3,100 건이고, 우선심사신청건수는 254 건으로우선심사신청비율은 8.2% 이다. 이스라엘의경우,2004 년도에 6,731 건의특허출원건수에대한우선심사 를실시하지않으면서특허유지료를납부하여야하는부담이생기고, 특허가조기에공개되면침해될가능성도다큰것으로생각하는것으로보인다. - 109 -
의신청은 53 건으로우선심사신청비율은 0.8% 에불과하다. 루마니아의경우우선심사는매년 150 건정도신청된다.2006 년도의경우특허출원은 1,100 건이고우선심사는 149 건이신청되어우선심사신청비율은 13.5% 이다. 한국, 미국,EPO, 일본을제외한나라에서는특허출원건수가연간몇천건에불과하고, 우선심사제도는출원인이특별히특허권이조기에꼭필요한경우에만이용하는제도로인식하고있다. (9) 적정한우선심사신청비율상기표 17 내지표 21 에서알수있듯이,2009 년도우선심사신청신청비율은미국이 1.1%, 일본은 3.8%, 그리고기타국가들도거의 5% 이하이나한국만 13.7% 로비교적높다는것을알수있다. 특허청은일반심사와형평성을고려할때, 적정한우선심사신청비율을유지해야효율적인특허심사의목적을달성할수있다. 한국은미국, 유럽, 일본과함께세계 4대특허청 (FourO fices) 으로인정받고있다. 따라서한국은국제적인위상을고려하여심사제도의운영에서도적정한우선심사신청비율을유지하는것이매우중요하다. 적정한우선심사신청비율에대한설문조사를분석해보면, 응답자중에서 5% 이하가 25%, 5~10% 가 28%,10~15% 가 19%,15~20% 가 13%,20% 이상이 15% 로나타났다. 가장적정한비율로 5% 정도를유지하는것이선진국형우선심사제도라할수있다. 바람직한우선심사비율은 EPO 처럼 6% 이내가적정하다고볼수있다. 그러나갑작스러운특허청정책의변화는출원인에게혼란과여러가지부작용을가져올수있으므로, 당분간우리나라의우선심사신청비율은 10% 를유지하는것이바람직하다. 나. 긴급처리필요성기준명확화 (1) 긴급처리필요성의의미우선심사대상은 출원공개후특허출원인이아닌자가업으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되는경우 ( 특허법제 61 조제1호 ) 와대통령령이정하는특허출원으로서긴급처리가필요하다고인정되는경우 ( 특허법제61 조제2호 ) 이다. 여기서특허법제61 조제2호 긴급처리가필요하다고인정되는경우 는매우추상적이고그의미가광범위한뜻을함축하고있기때문에해석에따라서는넓게해석할수있겠으나, 긴급한처리의필요여부에대한판단은특허청심사관의재량사항이다. 따라서특허제도의일부분인우선심사제도의관점에서살펴보면, 다음두가지측면이 긴급처리가필요하다 는측면으로해석된다. - 110 -
( 가 ) 국가산업정책상의측면특허법시행령제9조에서규정하고있는우선심사대상중에서방위산업분야의특허출원, 수출촉진에직접관련된특허출원, 녹색기술에직접관련된특허출원, 국가의신기술개발지원사업또는품질인증사업의결과물에관한특허출원등의경우에는이를조속히권리화함으로써국가산업과국가경제에기여하게할필요가있다. ( 나 ) 출원인의권익보호측면출원인은출원공개후에심사와관계없이출원공개에따른보상금청구권을취득하지만, 그권리는특허권설정등록후가아니면행사할수없다. 따라서출원심사가장기간이소요되는경우에는그사이에제3자의모방으로인해보상금청구권은상품의수명이짧은경우에는의미가없게된다. 이러한경우그출원에대하여신속하게심사를종결토록함으로써출원인의권익을적절히보호할필요가있다. (2) 행정심판례 : 대통령령이정하는긴급처리필요성에관한재결통상산업부재결국행심 97-6054(1997.11.24.) 특허출원우선심사신청거부처분취소청구 사건에서 특허법제61 조및동법시행령제9조에의하면피청구인은출원공개후긴급처리가필요하다고인정되는것으로서대통령령이정하는특허출원에대여는심사관으로하여금다른특허출원에우선하여심사하게할수있다고규정하고있으며, 긴급한처리의필요여부에대한판단은피청구인의재량사항이라할것인바, 이건발명보다수년전에출원된다수의유사기술출원이아직심사를기다리고있는점등을고려하여행한피청구인의이건처분이재량을일탈 남용하였거나기타부당하게처리하였다고인정되지아니하므로이건처분이위법 부당하다고할수없다 고판단하였다. (3) 외국입법례 : 일본특허법제48 조의 2( 우선심사 ) 와조기심사제도일본은우리나라의우선심사제도와유사한제도로 우선심사제도 와 조기심사제도 를운영하고있다. 우선심사는특허법제48 조의 2에규정되어있으나, 조기심사는특허청의훈령에의하여운영되고있다. 일본의우선심사제도는우리나라특허법제61 조의제1호에해당하고, 조기심사제도는동법제61 조제2호와유사하다. 일본의조기심사제도는 1986 년실시당시에는실시관련출원과외국관련출원에대해서통상출원에우선하여심사하는제도였으나,2000 년 7월에 1 기초적연구성과의조기활용,2 독창적인연구개발의지원,3 국제적경제활동의조기지원등을통한국가산업경쟁력의강화를목적으로기존의신청요건외에중소기업, 벤처기업및대학 공적연구기관등으로그수혜대상을대폭확대하였다. - 111 -
(4) 긴급처리필요성설문조사특허청심사청구건수에대비한우선심사신청건수, 즉우선심사신청비율을 10% 를유지한다는것을전제로하고, 특허법제61 조제2호의 긴급처리필요성 에대해서검토한다. 설문조사에서특허법시행령제9조에규정된우선심사대상에대해서출원된발명이긴급처리가필요한지여부를판단하는기준에대해서가장먼저개선해야하는부분이무엇인지에대해서조사하였다. 응답자의의견을분석하여보면, 우선심사대상에대해서출원발명이긴급처리가필요한지여부의판단기준은응답자가의 32% 가 사업화주기가짧은기술분야발명인지, 출원인간의권리분쟁이있는지여부 라고답하였다. 설문조사에서긴급처리필요성이높은대상은 1 자기실시 ( 준비중 ) 의출원,2 벤처기업의확인을받은기업의출원,3 수출촉진과관련된출원으로나타났다. 상기 10 개분야의우선심사대상에대해서긴급처리판단기준을고려하여긴급처리필요성이가장낮다고보는대상을하위순위별로조사하였다. 긴급처리필요성이낮은대상은 1 전자거래방법에관한특허출원,2 국가또는지자체의직무관련출원,3 조약우선권주장의출원이다. (5) 특허권의사업화율과우선심사신청건수와상관관계분석 ( 가 ) 특허권의사업화율다음표23 은우리나라특허권자의특허활동관련실태조사결과이다. 특허청이한국지식재산연구원에의뢰하여 2006 년부터 2009 년까지기업 대학 연구소를대상으로조사한통계에의하면,2006 년도특허실시건수는 37,213 건으로사업화율은 37% 이고,2007 년의경우사업화율이 44% 로급증한후 2008 년에 40% 로감소하였다가 2009 년에는 53% 로증가되었다. 93) 93) 특허청, 앞의지식재산통계연보,91 면. - 112 -
표 23. 한국의특허활동실태조사결과 ( 단위 : 건 ) 구분연도별보유건수 (A) 실시건수 (B) 사업화율 (B/A,%) 1997 18,803 3,421 18 1998 15,950 5,799 37 1999 23,338 10,222 44 특 2001 3,032 1,131 37 2002 23,298 6,169 27 2004 22,444 8,731 39 2005 11,815 3,923 33 허 2006 100,632 37,213 37 2007 86,988 38,187 44 2008 67,238 26,734 40 2009 114,063 77,593 53 ( 나 ) 우선심사신청건수와의상관관계우선심사의신청에서 2009 년도경우자기실시대상출원의우선심사신청건수는 7,981 건으로전체의 39% 를차지하고있다. 상기표23 의특허권의사업화율과비교하면 2005 년부터 2007 년, 2009 년의경우우선심사신청건수가증가한경우, 특허권사업화율역시증가하고있음을알수있다. 94) 다음그림 18 과 19 에서알수있듯이, 자기실시의경우우선심사신청이증가하면, 사업화율이증가되므로상관관계가있다고할수있다. 94) 다만,2008 년의경우예외적으로우선심사신청건수는증가되었으나,2007 년도에비하여사업화율은 4% 감소하였다. - 113 -
그림 18. 자기실시의우선심사신청건수변화추이 년도 2004 2005 2006 2007 2008 2009 자기실시우선심사신청 ( 건수 ) 1,896 3,300 4,339 6,014 7,077 7,981 상기그림 18 은특허출원인이특허출원된발명을실시하고있거나실시준비중인특허출원의우선심사신청건수변화추이이다.2004 년도자기실시우선심사신청건수는 1,890 건이고,2005 년에 3,300 건으로증가된후 2007 년도에 6,014 건,2008 년도에 7,077 건,2009 년에 7,981 건으로계속증가하였다. 이러한증가추이를살펴보면, 자기실시우선심사는향후계속증가될가능성이높다. 그림 19. 특허권사업화율변화추이 2004 2005 2006 2007 2008 2009 특허권사업화율 (%) 39 33 37 44 40 53-114 -
그러나현행특허법시행령제9조제8호의우선심사성립요건에대한심사는미국이나일본의제도에비하여엄격하지않은편이다. 따라서우선심사성립요건에대한심사를엄격하게시행하여자기실시우선심사신청건수를점차낮추어가는정책이필요하다. 그림 29 는특허권사업화율변화추이를나타낸다. 특허권사업화율이 2004 년에 39%,2005 년 33%,2006 년 37% 에머물다가 2009 년에 53% 로급증하고있다. 그림 28 과그림 29 의변화추이를대비하여보면, 자기실시우선심사신청건수와특허권사업화율의변화는상관관계가있음을알수있다. (6) 소결본연구진은미국, 유럽 (EPO), 일본, 중국, 캐나다, 영국, 오스트레일리아, 독일, 덴마크, 스웨덴, 스페인, 루마니아, 이스라엘의우선심사제도 ( 또는조기심사제도 ) 를한국의우선심사제도와비교 고찰한결과, 이들 13 개나라의우선심사의신청건수가매우낮고, 출원인이적극적으로우선심사를선호하지않는다는사실을확인하였다. 이들국가의특허청은우선심사는 특혜 가아니고, 특허권을조기에설정등록한다 는원칙을철저히지킨다는점이한국과다른점이라할수있다. 이들 13 개국에서는빨리특허를받은경우특허권자는특허유지료를더부담해야하고, 한국처럼공기업입찰시가점을주거나벤처기업창업시특혜를주는등국가가신청인에게지원하는것은별로없다. 따라서이들나라의우선심사는메리트가별로없으므로당연히우선심사의신청은매우낮을수밖에없다. 한국의우선심사신청건수가지나치게높다는문제에대한설문조사결과는한국출원인의 빨리빨리문화 에기인하며, 우선심사로특허를빨리받고나면정부 ( 특허청 ) 에혜택을요구하거나당연하게혜택을주장하는국민정서를가장경계해야한다는점을시사하고있다. 특허권의존속기간은 특허권의설정등록이있는날부터특허출원일후 20 년이되는날까지로한다 ( 특허법제88 조 ) 는규정에의거하여우선심사제도운영시, 우선심사는일반심사의예외로그적용은엄격해야하며, 긴급처리필요성에대한엄격한기준으로우선심사의대상을결정해야한다. - 115 -
2. 개선방안제안 가. 적정우선심사신청비율유지 2009 년도우선심사신청신청비율은미국이 1.1%, 일본은 3.8% 이고, 기타국가들도거의 5% 이하이나한국은 13.7% 로높은편이다. 적정한우선심사신청비율을유지하기위하여외국제도검토및설문조사를근거로개선방안을제안한다. (1) 외국제도검토본연구진은우리나라우선심사신청비율이높은이유를밝혀내기위해서미국, 유럽 (EPO), 일본, 중국, 캐나다, 영국, 오스트레일리아, 독일, 덴마크, 스웨덴, 스페인, 루마니아, 이스라엘등 13 개국가의우선심사제도의운용실태를비교 고찰하였다. 그결과이들 13 개나라의우선심사의신청건수는상대적으로낮고, 출원인이적극적으로우선심사를선호하지않는다는사실을발견하였다. 또한,13 개국가의특허출원에서우선심사는 특혜 가아니고, 특허권을조기에설정등록한다 는심사로인식하고있다는점을확인할수있었다. 이들 13 개국에서는우선심사에의해서빨리특허를받은경우특허권자는특허유지료를더부담해야하고, 한국처럼공기업입찰시가점을주거나국가에서벤처기업창업시특혜를주는제도는없다는것이특징이다. 따라서이들나라의우선심사는일반심사에비해서메리트가없으므로당연히우선심사의신청은매우낮을수밖에없다. 미국출원인은우선심사는단순히꼭필요한경우에한하여허용되는예외적인절차로인식하고서우선심사제도를활용하고, 절차가엄격하기때문에미국의우선심사신청비율이낮은주된이유라고하겠다. 한국의경우는일단심사를빨리받기위한방편으로우선심사제도를이용하는경향이큰이유라할수있다. (2) 설문조사설문조사에서한국의우선심사신청건수가높은이유를조사하였다. 동설문조사에서한국인의 빨리빨리문화 에기인하여, 우선특허를빨리받고, 정부에지원을요구하거나당연하게혜택을주장하는국민정서를경계해야한다는점을시사하고있다. 또한, 향후특허청의우선심사제도를효율적으로운용하는데에필요한적정한우선심사신청비율에대한설문조사에서적정한우선심사신청비율은 5% 이하가 25%,5~10% 가 28% 를차지하였다. 우선심사신청비율을 10% 이하로해야한다고주장하는응답자가 53% 를차지하고, 15% 이상 을선호하는응답자는 28% 이다. 우선심사신청비율의응답자를분석하여보면, 심사관은 5% 이하, 출원인은 10~ 15% 이하를선호하는것으로나타났다. 95) - 116 -
(3) 제안특허청은일반심사와형평성을고려할때, 적정한우선심사신청비율을유지해야효율적인특허심사의목적을달성할수있다. 한국은미국, 유럽, 일본과함께세계 4개특허청 (FourO fices) 으로인정받고있다. 따라서국제적인위상을고려하여가장적정한비율은 5% 정도를유지하는것이선진국형우선심사제도라할수있다. 그러나갑작스러운특허청정책의변화는출원인에게혼란과여러가지부작용을가져올수있으므로, 당분간우선심사신청비율을 10% 로유지하는방안을제안한다. 향후선진국형심사제도로발전하기위해서는적정한우선심사신청비율은 10% 이하로유지하는것이바람직하다. 나. 우선심사대상의조정 2010 년 8월현재우선심사대상은 15 개분야로미국, 일본,EPO 에비하여우선심사대상이너무많다. 96) 따라서긴급처리필요성, 산업정책상필요성관점에서냉정하게우선심사대상을재검토할필요가있다. 우선심사의대상의적정성을외국제도검토및설문조사를근거로개선방안을제안한다. (1) 재검토가필요한대상 ( 가 ) 적합한대상특허법시행령제9조및특허청고시제2010-9 호에규정된우선심사의신청대상중에서출원공개후제3자가업으로서출원된발명을실시하고있는출원, 방위산업분야의특허출원, 수출촉진에직접관련된출원, 국가또는지방자치단체의직무에관한출원, 조약에의한우선권주장의기초가되는출원, 출원인이출원된발명을업으로서실시중이거나실시준비중인출원은우선심사의법적취지에적합한대상으로인정된다. 한편, 녹색기술과직접관련된특허출원과상대국과특허심사하이웨이하기로한출원은국제적으로합의되고, 외국의입법례도있으므로국제적인추세에부응해야하는분야이기때문에우선심사대상으로적합한것으로판단된다. ( 나 ) 법체계상검토가필요한대상전문기관에선행기술의조사를의뢰한특허출원은법체제상상기우선심사대상출원에공통으로적용되어야하는요건이지단독으로우선심사대상으로하는것은모순이다. 예컨대, 신청인이고시제4조제2호가목내지하목까지신청요건을충족하기위해서증빙서류등을제출하여야우선심사를받을수있는데, 전문기관에선행기술조사만을할수있다면, 우선심사대상이될수 95) 출원인중중소기업과벤처기업은 15% 이상을선호하고있다. 96) 2010 년 9 월현재우선심사의대상과 1990 년우선심사의대상을비교해보면, 10 개분야가추가되었다. - 117 -
있다. 이는또다른급행료라할수있다. 특히, 법체제상고시제 4 호제 2 호와제 4 호는내용이중복되고, 제 4 호는우선심사의 긴급한 필요성 요건에도부합하지않으므로우선심사의대상으로적합한지여부를검토할필요가있다. ( 다 ) 우선심사의긴급필요성관점에서검토해야할대상벤처기업의확인을받은기업의출원, 기술혁신형중소기업으로선정된기업의출원, 국가의신기술개발지원사업의결과물에관한출원, 전자거래방법에관한특허출원, 특화사업과직접관련된특허출원또는의료연구개발과관련된특허출원은주로국가정책으로인하여우선심사대상이된것으로출원인의권리보호내지출원인의편의를제공하는차원에서탄생한것은아니라고판단된다. 따라서상기분야에대해서는우선심사대상이되는지에대하여설문조사와외국의제도와비교 고찰한다. (2) 외국제도검토 ( 가 ) 미국의우선심사대상한국과미국의우선심사대상을비교해보면, 미국의경우우선심사대상은주로출원인의편의와국가정책을반영하여결정한다. 미국의우선심사대상은 1 공익적인중요성을감안하여, 정부기관의장이청구할때,2 출원인이고령이거나건강에문제가있을때,3 발명이환경개선에유익할때,4 에너지자원의개발이나절약에공헌할때,5 그밖의특별한이유가있을때등이다. 그러나한국의우선심사대상은특허행정의효율성및공공성을도모하기위해서심사청구순위에따라행해지는일반적인특허심사와국가정책에따라서우선심사제도를운영하고있다고할수있다. ( 나 ) 일본의조기심사대상 일본출원인은이하 1 내지 3 의요건을갖춘특허출원은조기심사를신청할수있다. 1 출원심사의청구가되어있는것 2 이하의 a 내지 e 중어느것이든하나의조건을충족하고있는특허출원 a 중소기업 개인 대학 공공연구기관등의출원출원발명의출원인의전부혹은일부가중소기업또는개인, 대학 단기대학, 공공연구기관, 또는승인혹은인정을받은기술이전기관 ( 승인 TLO 또는인정 TLO) 인경우 b 외국관련출원출원인이출원발명에대해, 일본국특허청이외의특허청또는정부간기관으로도출원되어있는특허출원 ( 국제출원을포함 ) 인것 - 118 -
c 실시관련출원출원인자신또는출원인으로부터그출원에관한발명에대해실시허락을받은자가, 그발명을실시하고있는 ( 조기심사에관한사정설명서 의제출일부터 2년이내에실시예정의경우와특허법시행령제3조에정하는처분 ( 농약관리법에있어서의등록, 약사법에있어서의승인 ) 을받기위해필요한수속 ( 위탁포장시험의뢰서, 치료효험계획신고서의제출등 ) 을하고있는경우를포함 ) 특허출원인것 d 녹색기술 ( 그린 ) 관련출원녹색기술은에너지절약,CO2 삭감등의효과를가지는발명을말하며, 출원인이녹색기술관련특허를받으려고하는특허출원인것 e PPH 의요건을충족하는특허출원 3 특허법제42 조제1항의규정에의해취하된것이아니어야함국제출원이일본국을지정국으로하고있는경우및국내출원에서우선권을주장하고있는경우에, 당해출원의우선권주장의기초가되고있는국내출원은, 특허법제 42 조제1항의규정에의해우선일로부터 1년 3월을경과한후에통상취하된다. 이처럼취하된출원의경우에조기심사를신청하여도원칙적으로조기심사대상으로인정되지않는다. 일본의경우중소기업 개인 대학 공공연구기관등의출원을조기심사대상으로폭넓게규정하고있으나, 한국은국가정책에따라서기술별로, 기업별로구분하는것이특징이다. ( 다 ) EPO 의우선심사대상 EPO 의우선심사는출원인이출원의심사를조기에받고자희망하는경우, 출원인은조기조사와우선심사를조기에실시할것을청구할수있다.EPO 는우선심사에의한조기조사및우선심사에대해서는요금을부과하지않는다.EPO 의우선심사의대상에아무런제약없이자유롭게우선심사를신청할수있으므로 EPO 에출원된모든출원이그대상이된다. ( 라 ) 소결한국, 미국, 일본은우선심사신청요건을어느정도제한하고있으나,EPO 는출원인이출원의심사를조기에하고자희망하는경우는조기조사및우선심사를신청할수있다. 즉,EPO 의경우특별한조건없이우선심사를받을수있는반면, 한국은출원공개후제3자가실시하는경우및대통령령에서정하는경우에한하여우선심사를받을수있다. (3) 설문조사 설문조사에서특허법시행령제 9 조에규정된우선심사대상에대해서출원된발명이긴급처리 가필요한지여부를판단하는판단기준에대해서가장먼저개선해야하는부분이무엇인지에대 - 119 -
해서조사하였다. 응답자의의견을분석하여보면, 우선심사대상에대해서출원발명이긴급처리가필요한지여부의판단기준은응답자의 32% 는 사업화주기가짧은기술분야발명인지, 출원인간의권리분쟁이있는지여부 라고답하였다. 설문조사에서긴급처리필요성이높은대상은 1 자기실시 ( 준비중 ) 의출원,2 벤처기업의확인을받은기업의출원,3 수출촉진과관련된출원으로나타났다. 상기 10 개분야의우선심사대상에대해서긴급처리판단기준을고려하여긴급처리필요성이가장낮다고보는대상을하위순위별로조사하였다. 긴급처리필요성이낮은대상은 1 전자거래방법에관한특허출원,2 국가또는지자체의직무관련출원,3 조약우선권주장의출원이다본연구진은특허법시행령제9조에규정된우선심사의대상중에서재검토가필요한조정대상은벤처기업의확인을받은기업의출원, 전자거래방법에관한특허출원, 국가또는지자체의직무관련출원, 조약우선권주장의출원 을대상으로검토하였다.. (4) 벤처기업의출원의우선심사대상적절성검토 ( 가 ) 문제점 2009 년도벤처기업우선심사신청건수는 3,928 건으로 2위를차지하고있어서, 우선심사대상중에서벤처기업의출원이많은것에대해서검토할필요가있다. 벤처기업은현실적으로자기실시를할수도있고, 기술혁신형중소기업이될수도있다. 그리고벤처기업의출원은전문기관에선행기술조사를의뢰한출원, 조약에의한해외출원에도해당된다. 벤처기업은특허청에서이중으로우선심사의혜택을받을가능성이높고 97), 정부기관으로세금감면등의혜택을받고있다. 우선심사제도를두고있는 22 개나라중에서 벤처기업의출원 을특별히우선심사대상으로하는입법례는없다. 한국만유일하게벤처기업의출원을우선심사대상으로하고있다. 이처럼 1999.7.1 개정법에서 벤처기업육성에관한특별조치법 제25 조의규정에의해벤처기업의확인을받은기업의특허출원을우선심사대상으로한것은그당시 국민의정부시책의하나가벤처기업의육성이었기때문에이러한국가정책에부응하기위한조치일환으로벤처기업을우선심사대상으로포함시킨것이다. 따라서이러한여러가지이유에근거하여벤처기업의출원에대해서는우선심사대상에적합한지여부를확인하는설문조사를통해서그타당성을검토할필요가있다. ( 나 ) 설문조사 벤처기업을우선심사대상에서제외시키는방안에대해서어떻게생각하는지여부를설문으로 조사하였다. 응답자중에서 벤처기업을우선심사대상에서제외하여도문제가없다 고보는응답 97) 예를들어, 벤처기업의경우해당벤처기업이특허제품을수출을하거나, 자기실시를하거나, 해외출원하는경우의우선심사와중복되는경우가발생한다. - 120 -
자는전체의 29% 를차지한다. 이러한응답자의분포를분석하여보면, 심사관이 56% 를차지하고, 출원인이 44% 를차지한다. 98) ( 다 ) 개선방안외국의입법례에서 벤처기업의출원 을우선심사의대상으로하는사례는찾아볼수없다. 한국만유일하게 벤처기업의출원 을우선심사의대상으로하고있다. 또한, 벤처기업의경우해당특허제품을수출하거나, 자기실시를하거나해외출원을하는경우등이있으므로다른우선심사대상으로하여우선심사를받을기회가있기때문에벤처기업의우선심사기회를박탈하는것이아니다. 현행법상벤처기업은얼마든지우선심사를신청할수있는기회가있다. 실무에서벤처기업이 벤처기업확인서 만을제출하면, 특허청에서당연히벤처기업의출원은우선심사를해주는관행은다른분야의우선심사성립요건에비하여행정의형평성도어긋난다. 따라서설문조사와외국의입법례에근거하여벤처기업의출원은우선심사대상에서제외시키는방안을제안한다. (5) 전자상거래방법에관한출원의우선심사대상의적합성검토 ( 가 ) 문제점 2000.6.23. 대통령령제16852 호로개정된특허법시행령에서 전자거래와직접관련된출원 ( 시행일 :2000.7.1.) 이추가되었다. 전자거래와직접관련된출원이우선심사의대상으로추가된배경은김대중대통령이취임한이후벤처기업을육성하는정책을발표하고벤처기업에많은혜택을주었기때문이다. 벤처기업이국가지원금을받기위한수단으로특허증사본을제출하였다. 그당시벤처기업들은 BM 발명의특허출원을많이하였다. 이러한국가정책에따라 2000 년도 BM 발명의출원은 9,896 건으로급증한바있다. 99) 그러나 2009 년현재출원건수는 4,727 건으로대폭감소하였다. 100) 상기표 24 에의하면,2003 년이후특허청에출원된 BM 발명은매년 5,000 건내지 6,000 건으로 2000 년도비하여출원건수가대폭감소하였다. 또한특허청통계에의하면,2009 년도 BM 발명의특허는 926 건이등록되었다. 이는 2009 년부터특허청의정책이심사품질 (Quality) 에중점을두고있기때문인것으로판단된다. 98) 벤처기업의응답자는제외하여도문제가없다고보는사람은 10 명중 1 명이고,5 명은우선심사신청요건을강화해야한다고답하고, 나머지 4 명은현행대로유지해야한다고응답하였다. 99)2000 년도 9,895 건의특허출원중내국인이 9,655 건이고외국인이 240 건이다. 100) 특허청, 지식재산주요통계,2010.2.,34 면및 56 면 :2001~2004 년은특허 실용신안합계임.2004~2007 년까지 : G06F17/00,17/30,19/00,G06Q( 세분류포함 ) 분류적용,2008 년부터 G06Q( 세분류포함 ) 분류를적용한다. - 121 -
표 24.BM 발명의특허출원현황 ( 단위 : 건,%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 구분 건수 구성비 건수 구성비 건수 구성비 건수 구성비 건수 구성비 건수 구성비 건수 구성비 내국인 4,564 89 4,542 87 4,205 86 5,106 89 6,037 92 5,310 91 4,727 95 외국인 553 11 659 13 663 14 636 11 531 8 549 9 273 5 계 5,117 100 5,201 100 4,868 100 5,739 100 6,658 100 5,859 100 5,000 100 ( 나 ) 제안 2009 년도우선심사신청건수중에서전자거래방법에관한특허출원에대한우선심사는 95 건에불과하다.2004 년의 131 건에서점차감소하는경향을보이고있다. 이처럼전자거래방법에관한특허출원은벤처기업을육성하는국가정책에동참하기위해서우선심사의대상으로추가된 것이지특별히우선심사를해야할 긴급처리가필요하다 는 긴급성과는관련성이없는기술분 야이다. 즉, 전자거래기본법 제 2조에서규정하고있는전자거래를촉진하는전자거래관련출원으로서전자거래활성화와기술발전을위하여정부, 정부출연연구소에서개발되었거나정부의지원금으로개발된기술등전자거래의촉진을위하여그필요성이특별히인정되는기술에관한출원을다른기술분야와비교하여보면, 특별하게 긴급한필요성 이있다고볼수없다. 또한, 외국의입법례도없을뿐만아니라특허법제61 조의우선심사의입법취지에맞지도않는다. 따라서전자거래방법에관한특허출원은우선심사대상에서제외시키는방안을제안한다. (6) 전문기관에선행기술의조사를의뢰한특허출원의적합성검토 ( 가 ) 문제점특허청고시 101) 제4조제2호에서 2. 우선심사의신청을하려는자가출원된발명에관하여직접선행기술을조사하고그결과를특허청장에게제출한경우로서다음각목의어느하나에해당되어긴급처리가필요한출원 에관하여규정하고있다. 이는우선심사신청인이직접선행기술을조사하고그결과를특허청장에게제출한경우로서다음의어느하나에해당되어긴급처리가필요한출원으로아래의가목부터하목까지의우선심사대상에해당함을이유로우선심사신청하는경우이다. 이때우선심사신청인은출원발명과관련된선행기술을직접조사하고선행기술조사결과및선행기술문헌과의대비설명을우선심사신청설명서 ( 고시별지제5호서식 ) 에기재하여제출하여야한다. 자체선행기술조사를위해우선심사신청설명서에서기재하여야할사항은 1 선행 101) 특허청고시 우선심사의신청 [ 시행 2010.4.29.][ 고시제2010-9 호,2010.4.28. 일부개정 ] - 122 -
기술의검색방법,2 검색결과 102),3 대비설명 103) 이다. 또한, 다음각목의어느하나에해당되는우선심사대상은특허법시행령제9조제1호내지 11 호를모두포함한다. 다시말해서특허법시행령제9조에규정된우선심사대상의출원에대해서우선심사를신청하는경우우선심사신청인은출원발명과관련된선행기술을직접조사하고선행기술조사결과및선행기술문헌과의대비설명을우선심사신청설명서 ( 고시별지제5호서식 ) 에기재하여제출하여야한다. 2010 년 12 월까지는상기요건및고시제4조제 4호 ( 전문기관선행기술조사의뢰 ) 요건을모두만족하여전자출원으로우선심사를신청하면초고속심사도신청가능하고,2011 년부터는우선심사만신청이가능하다. 특허청고시제4조제2호에서규정하고있는 2. 우선심사의신청을하려는자가출원된발명에관하여직접선행기술을조사하고그결과를특허청장에게제출한경우로서다음각목의어느하나에해당되어긴급처리가필요한출원 은특허법시행령제9조제11 호 우선심사의신청을하려는자가출원된발명에관하여특허법제58 조제1항에따른전문기관 ( 이하 전문기관 이라한다 ) 104) 중다음의어느하나에해당하는기관에선행기술조사를의뢰한경우로서그조사결과를특허청장에게통지하도록해당전문기관에요청한출원 ( 해당전문기관이우선심사신청후 1개월이내에별지제4호서식에따른조사결과를특허청장에게제출하는경우에한정한다 )( 고시제4조제4 호 ) 과법체제상중복이되거나충돌이되어부적절한측면이있다. 또한, 전문기관에선행기술의조사를의뢰한특허출원은특허법제61 조제2호의긴급처리가필요하다고인정되는경우에해당하는분야에속하지않는다. 그리고전문기관에선행기술의조사를의뢰한특허출원만을이유로하여우선심사대상으로하는외국의입법례도찾아볼수없다. 특허법시행령제9조제1호내지제10 호는우선심사의대상국가산업발전이나경제발전을염두에두고있으나제11 호의 전문기관에선행기술의조사를의뢰한특허출원 은이러한목적과관련이없고우선심사의입법취지에맞지않다. ( 나 ) 설문조사 2009 년특허청에신청된전체우선심사신청건수중에전문기관에선행기술조사를의뢰한출 원이 2,680 건 (3 위,13.2%) 으로매우많은비중을차지하고있다. 전문기관에선행기술조사를의뢰 한출원으로우선심사제도를이용하는과정에서만족도를조사하였다. 조사결과, 매우만족또는 102) 발명과정에서참고한기술, 검색선행기술등중에서출원발명과가장근접한선행기술 (4 개이상 ) 을순서대로기재한다. 103) 청구항별로가장근접한선행기술문헌을선정하여유사점, 차이점및대비판단을구체적으로기재한다. 독립항에대한대비설명은반드시작성하되종속항에대한대비판단은생략가능하다. 104) 재단법인한국특허정보원,( 주 ) 윕스, 아이피솔루션주식회사. - 123 -
만족으로답한응답자가 34%, 불만족또는매우불만족으로답한응답자가 24%, 보통이라고답한 응답자가 42% 로나타났다. ( 다 ) 우선심사대상에포함된배경특허청에서 3트랙특허심사제도를설계할때설문조사등을통해확인한것은빠른심사, 늦은심사를원하는고객의수요가있다는점이고이를구현하기위해서가장중요한것은 누구든지 원하는트랙의심사를받을수있어야한다는점이다. 이때늦은심사나일반심사는당연히누구나받을수있도록할수있지만, 우선심사의경우그간제도가특정한경우만이용하도록되어있었고이를무작정누구나이용하도록할수없는상황이었다. 따라서검토한결과전문기관선행기술조사보고서를제출한경우로요건을제한한것이다. 그이유는특허청입장에서는심사에조사결과를활용할수있기때문에심사부담을경감할수있고, 출원인입장에서는특정요건 ( 벤처기업, 자기실시등기존우선심사요건 ) 을만족하지않더라도본인이빠른심사를받고자한다면수익자부담원칙으로선행기술조사보고서를발급받아우선심사를신청할수있으므로모두에게윈윈 (Win-Win) 이기때문이다. 따라서이는특허법에서정한긴급처리필요성의관점과조금다른측면이있다고할수있겠다. ( 라 ) 소결본연구진은전문기관에선행기술의조사를의뢰한특허출원의적합성을검토한결과, 외국에서도이러한입법례는없으나영국, 오스트레일리아, 이스라엘등에서 한정심사 제도를두어심사를신속하게하는사례가있음을확인했다. 또한, 긴급처리필요성에부합되지않으므로우선심사대상으로적절하지않으나도입배경등을고려해서우선심사와구분하여운영하는것이합리적이라는결론을도출했다. 따라서심사를지연시키지않고가급적신속하게처리해야하는정책적인측면에서, 전문기관에선행기술의조사를의뢰한특허출원의우선심사처리는필요하다고판단한다. 고시제4조제2호본문에서언급하고있는자체선행기술조사기재는고시제4조제4호의전문기관선행기술조사와개념이다르고, 자체선행기술조사기재는공신력을요하는것이아니라출원인이출원된발명이특허받을수있다는사실을설명하는것 ( 미국의경우정보제공서 (IDS) 를기재하는개념 ) 으로외국의사례와유사하여, 전문기관선행기술조사보고서는공인된기관으로제한하여출원심사에직접활용될수있는조사보고서를제출토록한다는점에서차이가있다하겠다. - 124 -
(7) 제안 우선심사는예외적으로인정되는것으로서꼭필요한경우에만허용되어야한다. 현 우선심사 대상중에서벤처기업을우선심사대상에서제외하게되면우선심사비율은대폭감소할것이다. 따라서벤처기업의출원은우선심사대상에서제외시키는방안을제안한다. 또한, 전자상거래기술에관한출원을다른기술분야와비교했을때특별하게긴급한필요성이있다고볼수없고, 외국의입법례도없을뿐만아니라우선심사의입법취지에도맞지않으므로전자거래방법에관한특허출원은우선심사대상에서제외시키는방안을제안한다. 다. 우선심사대상의조기공개의무화 (1) 외국제도검토우선심사대상의조기공개를성립요건으로하는외국제도는캐나다의입법례가있다. 캐나다의우선심사의대상이되는특허출원은공개된후에심사청구가이루어지는것이다 (Patent Rules SOR/96-423,28,(2). 공개전출원의경우에는동시에또는미리조기공개를청구함으로써우선심사대상이될수있다 (ManualofPatentO ficepractice(mopop),section 13:03). 본제도의취지는이해관계인의권리를보호하기위해서이다. 영국의경우에, 우선심사는공개전의단계에서도청구할수있지만, 통지는공개후 3개월이지나고나서이루어진다. 이는제 3자가의견서를제출하기위한기간을확보하기위해서이다. 단, 조기공개의절차에의해공개시기를앞당기는것이가능하고 (PatentsAct,16(1), 그결과최초통지가되는시기를앞당기는것이가능하다. 이스라엘의경우출원공개및공고시에우선심사가적용된다. 그러나독일의경우에는우선심사의대상이되는특허출원은심사청구된것으로보아, 심사청구와마찬가지로우선심사를신청해도된다. 또한, 해당특허출원이공개되어있을필요도없다. 일본의경우, 우선심사를신청한출원에대하여조기공개를의무화하는법안을검토하고있다. 일본출원인이조기심사, 슈퍼조기심사를신청할경우조기심사의대상조건에출원공개전특허사정에이르는것까지있어, 공중심사의기회가담보되지않는다는문제가있다. 이러한과제를해결하기위해, 조기심사, 슈퍼조기심사의청구가된경우,( 출원으로부터 1년 6월경과전에 ) 출원공개가되어있지않은경우에는출원인에게조기심사의신청과동시에, 출원공개의청구 ( 특허법제 64 조 2) 를의무화한다 는법안을검토하고있다. 다만, 출원인이조기출원공개를희망하지않은경우의 예외절차 를마련할것인지여부에대해서는여전히검토중이다. 105) 105) 예를들어, 예외절차로서 권리부여후에권리의유효성을다투는사정계절차의도입 을고려할수있다. 이경우에도, 당해절차가특허권자에게과중한부담이부과되지않도록절차의내용은신중히검토할필요가있다. - 125 -
(2) 설문조사우선심사를신청하는출원인에게조기공개를의무화하는방안에대해서설문조사를조사하였다. 응답자의 55% 가조기공개제도의필요하다고응답했고, 불필요하다는응답이 26% 이다. 심사관은조기공개가필요하다고응답하고있어, 심사관은조기공개제도의도입을찬성하는입장이다. 중소기업의경우제도의도입을찬성하는응답자가반대한사람보다더많다. 반면에대리인의경우불필요하다고응답한사람이훨씬많았다. (3) 입법례우리나라의입법례를살펴보면,1990.1.13 개정된특허법제61 조 ( 우선심사 ) 에서우선심사대상은출원공개후출원공고전에특허출원인이아닌자가업으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되거나긴급처리가필요하다고인정되는특허출원으로 출원공개후출원공고전 이라는시간적인제한을두고있다. 1997.4.10 개정된특허법제61 조에서우선심사의대상은 출원공개후특허출원인이아닌자가업으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되거나긴급처리가필요하다고인정되는것으로서대통령령이정하는특허출원 으로변경되었다. 즉, 우선심사의대상에 출원공개후 라는시간적인제한을두고있다. 다만,2001.2.3 개정된특허법제61 조에규정된 출원공개후 라는전제조건이특허법시행령제9조의우선심사의대상에서는제외되었으므로, 대통령령이정하는출원의경우에는출원공개전에도우선심사를할수있도록하였다. 106) 우리나라의우선심사에관한입법례중 1990 년개정특허법과 1997 년개정특허법에서우선심사의대상은 출원공개후 라는시간적인제한을둔사례가있다. (4) 제안특허법제54 조 ( 출원공개 ) 에따라서, 공개제도는제3자에게정보제공의기회를제공하고심사관에게심사의정확성을제공함을고려할때, 도입이필요한제도라고생각된다. 우선심사대상출원이의무적으로공개되면, 기술공개를꺼리는출원인은우선심사를기피하는경향이있으므로우선심사신청을줄이는효과도기대된다. 따라서우선심사가신청된경우출원공개가되어있지않은경우에는출원인에게우선심사의신청과동시에, 출원공개의신청을의무화하는입법의검토가필요하다. 106) 특허법제 61 조 ( 우선심사 ) 특허청장은다음각호의 1 에해당되는특허출원에대하여는심사관으로하여금다른특허출원에우선하여심사하게할수있다. 1. 출원공개후특허출원인이아닌자가업으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되는경우 2. 대통령령이정하는특허출원으로서긴급처리가필요하다고인정되는경우 - 126 -
라. 우선심사신청요건및기준명확화 (1) 문제점특허법시행령제9조제8호에의하여 특허출원인이특허출원된발명을실시하고있거나실시준비중인출원 은우선심사의대상이다. 심사실무에서는자기실시준비중인경우, 우선심사신청시해당출원발명또는고안의실시를위한생산설비, 자재구입, 시제품, 제품카탈로그, 공급계약등실시가임박했거나, 실시를위한투자가이루어지고있다는사실을소명할수있는증거라면이를모두인정하고있다. 그러나특허사무소에서출원인이우선심사받는것을희망할경우, 자기실시의요건을충족하기위해서편법으로가짜기술이전계약서 107) 를첨부해서특허청에제출하는경우가있다. 특허청심사관은이러한허위서류가진정한사문서인지를판단할수있는위치에있지않다. 이처럼검증되지아니한기술이전계약서또는특허출원을추후실시하기로약정하는 계약서 를근거로 자기실시출원 으로하여우선심사를신청하는경우를대비하여심사요건을강화해서허위로자기실시를주장하는경우에이를검증할제도적장치가필요하다.2009 년통계에서알수있듯이, 자기실시출원의우선심사신청비율이 39% 로 1위를차지한다. 우선심사대상중에서자기실시출원이지나치게많은것이큰문제점이라할수있다. 미국이나일본은한국보다출원건수가월등하게많지만우선심사신청건수는매우적다. 그이유의하나는자기실시의요건에대해서는엄격한서류요구와심사를하고있기때문이다. 108) 출원인이거짓이나허위로서류를제출한것이발견되면모든절차를무효로하도록엄격하게법을집행하는방법을취하고있다. (2) 외국제도검토 한국, 미국, 일본은우선심사신청요건에여러가지제한을두고있고, 캐나다, 오스트레일리 아, 스페인, 루마니아는우선심사신청요건이한두가지로간단하다. 그러나 EPO, 영국, 독일, 덴마크, 스웨덴, 이스라엘은출원인이출원의심사를조기에하고자 희망하는경우는우선심사를신청할수있어서이들국가는우선심사신청요건에특별한조건 없이우선심사를받을수있다. (3) 설문조사 우선심사제도에문제가있는지에대한설문조사에서, 응답자중에서 매우그렇다 고응답한 107) 현행규정에서 자기실시준비중인출원 에대해서정해진증명서류는없다. 기술이전계약서 또는 기술사용계약서 를자기실시를위한소명자료로인정할가능성이있다. 108) 미국의경우우선심사대상중 제조 에해당하는경우, 출원인은아래와같은사항을설명한진술서와함께신청서를제출해야한다.1 제조업자가특허성립후에해당발명에관련된제품을상업적으로제조하기에충분한능력 ( 자금, 시설등 ) 을구비하고있다는것을설명하고, 출원인이개인인경우에는, 자금보유를은행등에의해증명해두어야한다.2 특허성립이확실하게될때까지, 제조업자는제조의개시또는제조의확대를하지않는다는것을진술해야한다 (MPEP 708.02). - 127 -
사람이 14%, 그렇다 고답한응답자가 33%, 보통 이라고답한사람이 21%, 그렇지않다 고답한응답자는 32% 로나타났다. 현행우선심사제도에 문제가있다 고답한응답자는 47% 를차지하고있어서, 우선심사제도개선이필요함을알수있다. 특허청의우선심사제도를개선한다면가장먼저개선해야하는부분에대해서응답자의의견을분석하여보면 1 우선심사사유별신청요건개선,2 우선심사대상의조정,3 우선심사처리기간,4 우선심사신청료의순으로나타났다. 특히, 우선심사사유별신청요건개선이중요한개선대상으로지적되었다. (4) 제안 ( 가 ) 자기실시준비중인출원의요건강화 1 증빙서류우선심사신청건수가가장많은자기실시에대한성립요건을대폭강화해서우선심사신청건수를감소시켜야한다. 출원인이우선심사를받기위해서제출한검증되지아니한 기술이전계약서 또는특허출원을추후실시하기로약정하는 계약서 에대하여심사요건을강화해서허위로자기실시를주장하는경우를차단할필요가있다. 109) 특허청에서이러한신청요건을강화하기위해서우선심사신청에관한증빙서류를표 25 와같이개정하였다. 출원인이출원된발명을업으로서실시중인출원의경우 a 출원된발명이실시중임을입증할수있는서류 ( 예 : 실시품사진, 카탈로그, 사용설명서등 ),b 실시가업으로서이루어지고있음을입증할수있는서류 ( 예 : 거래명세표, 납품확인서, 공급계약서, 공장등록증등 ) 를제출하여야한다. 출원인이출원된발명을업으로서실시준비중인출원의경우,a 출원된발명이실시준비중임을입증할수있는서류 ( 예 : 시제품사진, 견본, 카탈로그등 ),b 실시준비가업으로서이루어지고있음을입증할수있는다음어느하나에해당되는서류 ( 창업투자회사ㆍ신기술사업투자조합등으로부터의투자실적서, 은행등으로부터의대출실적서, 출원기술의실시에관한계약서, 기타업으로서실시준비중임을입증하는서류 ) 를제출하여야한다. 표 25. 실시또는실시준비중출원의우선심사증빙서류 신청이유출원인이출원된발명을업으로서 현행 개 증빙서류 자기실시중임을입증하는서류 ( 사진, 카탈로그, 매출실적증명서류등 ) 다음의제 1 호와제 2 호에해당되는각각의서류 1. 출원된발명이실시중임을입증할수있는서류 109) 예컨대, 출원인이제출한기술이전계약서는원칙적으로인정하지않아야한다. 다만, 신청인이진정으로사업을준비하기위하여구체적인증거자료 ( 은행대출, 기자재구입세금계산서 ) 가있을경우에만이를인정해야한다. - 128 -
실시중인출원출원인이출원된발명을업으로서실시준비중인출원 정현행개정 ( 예 : 실시품사진, 카탈로그, 사용설명서등 ) 2. 실시가업으로서이루어지고있음을입증할수있는서류 ( 예 : 거래명세표, 납품확인서, 공급계약서, 공장등록증등 ) 다음의어느하나에해당하는서류 1. 창업투자회사ㆍ신기술사업투자조합등으로부터의투자실적서 2. 은행등으로부터의대출실적서 3. 출원기술의실시에관한계약서 4. 기타자기실시준비중임을입증하는서류 다음의제 1 호와제 2 호에해당되는각각의서류 1. 출원된발명이실시준비중임을입증할수있는서류 ( 예 : 시제품사진, 견본, 카탈로그등 ) 2. 실시준비가업으로서이루어지고있음을입증할수있는다음각목의어느하나에해당되는서류가. 창업투자회사ㆍ신기술사업투자조합등으로부터의투자실적서나. 은행등으로부터의대출실적서다. 출원기술의실시에관한계약서라. 기타업으로서실시준비중임을입증하는서류 2 외국제도검토미국의경우심사지침서 (MPEP) 708.02 에서우선심사대상중제조에해당한경우출원인은다음과같은사항을설명한진술서와함께신청서를제출해야한다. 제조업자가특허성립후에해당발명에관련된제품을상업적으로제조하기에충분한능력 ( 자금, 시설등 ) 을충분히구비하고있다는것을설명하고, 출원인이개인인경우에는자금보유를은행등에의해증명해야한다. 또한, 특허성립이확실하게될때까지제조업자는제조의개시또는제조의확대를하지않겠다는약속을진술해야한다. 일본의경우조기심사신청및처리절차에서신청인은조기심사수속을위한사정설명서를제출하여야하고, 심사과장등이필요시면담, 자료요구, 현지조사등에의해확인을거친후에심사관이조기심사를하도록엄격하게제도를시행하고있다. 3 제안특허청이우선심사신청비율을 10% 이하로유지하려면자기실시에대한우선심사신청요건을강화해서자기실시관련우선심사는진정한실시자만이우선심사를받을수있도록제도를개선하여야한다. 본연구진은자기실시출원의우선심사요건을강화하는방안을다음과같이제안한다. 특허법시행령제9조제8호의신청요건은미국의입법례를벤치마킹하여자기실시의경우신청요건에출원인이제출해야하는서류로 a 출원인이특허제품을제조하기에충분한자본과설비를보유하고있다는것을입증하는서류 110),b 출원인이선행기술을조사하여출원발명과대비설명한 - 129 -
기술설명서,c 출원인이특허성립후에해당발명에관련된제품을상업적으로제조하기에충분한능력 ( 자금, 시설등 ) 을충분히구비하고있다는것을설명하는진술서,d 출원인이실시하고있거나실시를준비하는과정에서서관련자본을출원인이보유하고있음을인정하는은행이발부한자본금증명서 111) 등을포함하도록하여야한다. 자기실시출원에대한신청요건이강화되면자기실시우선심사신청건수를대폭줄일수있으므로전체적으로우선심사신청이비율이감소될것으로예상된다. 결론적으로자기실시에관한출원의우선심사의요건을강화하고, 실시여부또는실시준비중인사실에대한심사를강화해야한다. ( 나 )PPH 에서청구항의동일성판단 PPH 의운영에있어서, 실무적인부분에서제1국의특허발명과제2국의심사대상발명간의동일성판단에차이점이있다. 한국의실무는청구항을한정하거나부가하는것도허용하고있으나, 미국실무에서는완전동일한청구항인경우에만허용하고있다. 이러한실무적인부분의차이점에대한사례로미국특허청에 PPH 를신청한경우를설명한다. 미국특허청에신청하는 PPH 대응한국특허출원은한국특허청이특허가능하다고판단한청구항을한개이상갖고있어야한다. 출원인은한국특허청이특허가능하다고판단한청구항의사본, 그청구항의영어번역문그리고그영어번역문이정확하다는확인서를반드시제출하여야한다 ( 한국특허청이특허가능하다고판단한청구항이영어가아닌다른언어로공개된경우 ).PPH 프로그램참가가신청된미국특허출원의모든청구항은한국특허출원중특허가능하다고판단된청구항과동일하여야하며, 만약동일하지않을경우동일하도록보정되어야한다. 청구항형식으로인한차이를고려할때청구항이서로동일하거나유사한내용인경우해당청구항은동일한것으로간주된다. 또한, 출원인은청구항이동일하다는설명표를제출하여야한다. 청구항동일관계설명표는미국특허출원의모든청구항이한국특허출원중특허가능하다고판단된청구항과어떻게동일한것인지를나타내야한다. 따라서 PPH 의운영에있어서, 제1국의특허발명과제2국의심사대상발명간의동일성판단에관한청구항의해석에대하여실무적으로의견을조정할수있는국제협력이필요하다. ( 다 ) 공해방지시설물의범위특허청통계에의하면,2009 년도 공해방지기술 의우선심사는 423 건으로 2004 년 228 건보다증가하였고매년조금씩증가하고있다. 고시제4조제2호하목에규정된 공해방지또는제거가주목적인출원으로서다음의어느하나에해당하는환경오염방지시설또는그시설이목적으로 110) 예를들어, 납품확인서, 거래명세표 ( 판매물건이출원발명임을포함 ), 구매계약서 ( 출원인이자기물건을판매시 ), 물품공급계약서, 공장등록증, 임대차계약서등. 111) 예를들어, 창업투자회사로부터투자실적서, 은행등으로부터의대출실적서등. - 130 -
하고있는환경오염방지방법에관한출원 은 1 소음 진동규제법 제2조및같은법시행규칙제3조에서규정하고있는소음진동방지시설, 방음시설또는방진시설,2 수질및수생태계보전에관한법률 제2조및같은법시행규칙제7조에따른수질오염방지시설,3 대기환경보전법 제2조및같은법시행규칙제6조에서규정하고있는대기오염방지시설,4 폐기물관리법 제2 조, 같은법시행령제5조에서규정하고있는폐기물처리시설,5 가축분뇨의관리및이용에관한법률 제2조및같은법시행규칙제3조에따른자원화시설, 정화시설또는공공처리시설,6 자원의절약과재활용촉진에관한법률 제2조및같은법시행규칙제3조에서규정하고있는재활용시설,7 하수도법 제2조에따른공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 중수도또는개인하수처리시설이다. 상기고시제4조하목에규정된공해방지시설물의범위가무척광범위하다. 하목의 공해방지또는제거가주목적인출원으로환경오염방지시설또는그시설이목적으로하고있는환경오염방지방법에관한출원 은특허청고시제4조제2호나목의녹색기술과직접관련된특허출원과중복되는기술이있다. 따라서 저탄소녹색성장기본법 과겹치거나유사한기술은삭제하는것이바람직하다. 저탄소녹색성장기본법 제2조에서정의하는녹색기술이란온실가스감축기술, 에너지이용효율화기술, 청정생산기술, 청정에너지기술, 자원순환및친환경기술 ( 관련융합기술을포함한다 ) 등사회ㆍ경제활동의전과정에걸쳐에너지와자원을절약하고효율적으로사용하여온실가스및오염물질의배출을최소화하는기술을말한다. 이는특허법시행령제9조제2호에서정의하는녹색기술과동일하다. 미국의경우, 환경기준에관한발명과에너지관련발명을우선심사대상으로구분하고있다. 환경기준에관한발명의범위는출원발명이공기, 물및토양과관련된것으로, 환경개선에유익하거나공헌하는경우출원인은그것을설명한진술서와함께신청서를제출해야한다. 에너지관련발명의범위는출원발명이에너지자원의발견 개발, 에너지자원의효율적인절약및보호에기여하는경우에출원인은해당발명이어떻게이러한기여를하는지여부를설명한진술서와함께신청서를제출해야한다. 공해방지또는제거가주요목적인수질오염방지시설, 대기오염방지시설, 폐기물처리시설자원화시설, 정화시설또는공공처리시설, 공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 중수도또는개인하수처리시설등은녹색기술의자원순환및친환경기술 ( 관련융합기술을포함한다 ) 이포함되거나중복되는기술이다. 따라서공해방지시설물의범위는녹색기술과중복되는기술을제외하거나미국입법례처럼녹색기술과공해방지를명료하게구분하여공해방지의시설물의범위를축소할필요가있다. ( 라 ) 방위사업분야출원의범위 특허청통계에의하면, 방위산업분야의우선심사신청은 2005 년 16 건,2006 년 6 건,2007 년 13 건,2008 년 11 건,2009 년 91 건이다.2009 년에갑자기신청건수가급증하였다. 방위산업분야의출원 - 131 -
은 방위사업법 제34 조, 동법시행령제39 조, 동법시행규칙제27 조및동법시행규칙제28 조에서규정하고있는방산물자또는그제조방법에관한출원을말한다. 방산물자는총포류, 화력장비, 유도장비, 항공기, 함정, 탄약등군사무기와관련되는기술이모두포함되기때문에그출원의범위가무척광범위하다. 방위산업분야의출원은일반적으로국방상필요한발명에해당되어비밀출원으로분류되거나국방상필요한경우에는특허를받을수있는권리를정부가수용할수있다 ( 특허법제41 조제2 항 ). 방위산업분야의출원은 1980 년개정특허법제80 조의4( 우선심사 ) 의조문이신설되면서우선심사의대상에포함되었다. 제5공화국이탄생하면서군사정부의정책상방위산업분야의출원을이우선심사의대상으로한것으로볼수있다. 그러나방위산업분야의출원을우선심사의대상으로하고있는외국의입법례는찾아볼수없다. 유일하게한국만방위산업분야의출원이우선심사의대상으로하고있다. 다만, 미국의경우테러리즘에대항하기위한발명을우선심사대상으로한다. 즉 출원발명이 테러리즘대책에기여하는발명인경우에출원인은 18U.S.C. 2331 에정의된 테러리즘대책 에해당발명이어떻게기여하는지를설명한진술서와함께신청서를제출해야한다 (MPEP 708.02XI). 1980 년제5공화국이출범하면서분단국가라는특수한상황이고려되어방위산업분야출원이우선심사대상으로추가되었지만, 이는특허법제61 조제2호긴급처리필요성과거리가멀다. 또한, 방위산업분야출원의범위가너무광범위하므로법적으로특허법제41 조와관련하여미국의테러리즘에대항하기위한발명과같이방위산업분야출원의범위를대폭축소하는것이바람직하다. 마. 새로운우선심사수요의반영 (1) 외국제도검토 EPO 는특허 3극이출원한 PCT 출원에대해서 PPH 를실시하고있다. 112) 또한,EPO 는특허 3 극의 PCT 출원이 PPH 의대상이되는경우모두우선심사 (fast-track patent examination procedures) 로처리하고있다. 113) 미국과일본은 EPO 와 PPH 협정을계기로 PCT 출원으로 PPH 를확대하기위한준비를하고있다. 일본을수리관청 (Receiving O fice) 으로하여일본어로된 PCT 출원에관하여, 일본에조기 112)Notes on participation in the PatentProsecution Highway pilotprogramme based on PCT work products (PCT-PPH)betweentheTrilateralOfices(EPA/EPO/OEB Form 1009PCT). 113)ThePatentProsecution Highway willeveragefast~track patentexamination proceduresalready availableat bothoficestoalow applicantstoobtain coresponding patentsfasterandmoreeficiently.itwilalsopermit eachoficetoexploittheworkpreviouslydonebytheotheroficeandreduceduplication.inturntheinitiative wilreduce the examination workload and improve patent quality.pph application gets fast-track patent examinationproceduresalreadyavailableatbothoficestoalow applicantstoobtaincorespondingpatentsfaster andmoreeficiently. - 132 -
에국내이행한경우에도조기심사를이용할수있다. 이에따라국내이행기한보다전에심사결과 를입수할수있고, 그심사결과에근거하여외국특허청에국내이행여부를보다확실하게판 단할수있다. 114) (2) 제안한국은특허청장이상대국특허청장과우선심사하기로합의한특허출원으로서, 상대국의최초특허출원 ( 상대국의국내단계에진입한우선권주장이없는 PCT 출원을포함한다 ) 을기초로, 대한민국에출원한조약에의한우선권주장특허출원또는대한민국과상대국의국내단계에모두진입한우선권주장이없는 PCT 출원을 PPH 대상으로하고있다.PPH 는국가간업무협력의일환으로중복심사를제거하기위해서확대가필요하다. 그러나단순히우선심사혜택을주는것이아니라, 실질적으로심사업무를경감할수있도록해야한다. 현재특허청의심사결과평가에서상대국문헌등의검색제외등심사부담이경감되는만큼심사실적도경감하여실질적인중복심사제거에기여하게할필요가있다. 미국은 2010 년 5월 20 일부터 PPH 수수료를면제하였다. 이는 PPH 를희망하는출원인에게수수료를경감해주는정책을도입하여 PPH 이용도를높이려는것이다. 이러한특허 3극의 PCT-PPH 의활성화정책의동향을고려하고, 국가간업무협력및중복심사제거등을위해서국내단계에진입한조약우선권이있는 PCT 출원에대해서도 PPH 를해야할필요성이대두되고있다. 따라서한국은상대국과의 PPH 의이용도를높이고, 그대상범위도상대국의국내단계에모두진입한우선권주장이없는 PCT 출원에서우선권주장여부에관계없이상대국의국내단계에진입한모든 PCT 출원으로확대할필요가있다. 바. 국가간업무협력을위한특허청의직권우선심사제도도입검토 (1) 외국제도검토 일본은 2008 년 4 월부터 JP-FIRST(JP-FastInformation Release Strategy) 를시행하고있 다.JP-FIRST 란일본특허청의 1 차심사결과를출원인에게조기에제공함과동시에, 세계의특허 청에먼저일본의심사결과를송부하여모든외국특허청의심사에서유효하게이용할수있도록 함으로써, 해외에서출원인이적절한권리를취득할수있도록지원하기위한정책이다. JP-FIRST 는조기심사제도처럼출원인이신청하여절차가진행되는것이아니고, 일본특허 청심사관이직권으로 1 차심사결과를출원인에게조기에공개하고, 동시에해외출원의지정국특 114) 일본의국제심사수수료의일부반환제도 : 선행된국내출원의심사결과가 PCT 출원의국제조사에이용할수있는것이라면,PCT 출원의국제조사수수료의일부 ( 97,000 중 41,000) 가반환되는것을말한다 ( 국제출원법시행규칙제 50 조제 2 항 ). - 133 -
허청에일본의심사결과를송부하여지정국특허청의심사에서이용할수있도록하는것이다. 한편, 오스트레일리아는 ModifiedExamination( 한정심사 ) 제도를시행하고있다. 출원인이한정심사를신청하면우선심사로절차를진행한다. 이제도는우선심사의하나로미국, 뉴질랜드, 캐나다,EPO 중어느하나에서특허가성립되고, 성립된특허의내용과오스트레일리아에출원된특허출원의내용이일치하는경우, Modified Examination( 한정심사 ) 를청구함으로써, 실체심사없이특허권이부여되는제도이다. 또한, 오스트레일리아출원과실질적으로동일한내용으로오스트레일리아이외에출원된특허출원을대응출원, 오스트레일리아이외에특허권이부여된것을대응특허라고칭한다. 한정심사에관한요건은아래와같이규정되어있다 (PatentsRegulations,Reg. 3.20,3.21). 한정심사의대상은 1 전술한 4개국중어느한나라에대응특허가성립되어있는것,2 대응특허의명세서가영어인것,3 오스트레일리아출원이완전명세서에의한완전출원인것,4 전술한 4개국중어느한나라에서성립된대응특허에보정이이루어지고있는경우에는오스트레일리아출원이완전명세서도일치하도록보정할것등이다. 한정심사의출원인으로한정한다. 또한대응특허의명세서복사본 1부를오스트레일리아출원에특허권이부여되기전에제출해야한다. (2) 설문조사일본의 JP-FIRST, 미국등다른나라의직권우선심사제도에비추어특허청의직권우선심사제도도입에관하여설문조사를하였다. 동설문조사에서 필요 또는 매우필요 라고답한응답자가 55% 를차지하고, 불필요 또는 매우불필요 라고응답한사람이 20% 이고, 보통 이라고응답한사람이 25% 이다. 설문조사에따르면, 제도도입의필요성이더부각되고보통을포함하면사실상제도도입을할필요가있다는여론을확인할수있다. 설문조사에서 필요 와 매우필요 로응답한응답자를분석하여보면, 출원인인기업들이제도의도입을선호하고있음을알수있다. 반면에 불필요 또는 매우불필요 하다고답한응답한사람중심사관이이제도의도입을주로반대하고있음을알수있다. 이는현재특허청심사관의업무가과중한상태에서새로운제도가추가되면심사관의업무가증가되기때문이다. (3) 제안국가간업무협력및중복심사제거등을위해조약우선권주장출원의기초출원등에대해특허청이직권으로우선심사해야할필요성이대두되고있다. 일본은자국의심사결과를외국에서활용가능토록하기위해조약우선권주장의기초출원에대해출원인의신청없이도우선심사하는 JP-FIRST 제도를운영중이나, 한국은출원인의신청이있는경우에만우선심사하고있다. 그러나이러한제도를도입하기위하여심사관의업무부담을고려하여결정하여야한다. 다 - 134 -
음표 26 에서알수있듯이, 한국특허심사관의업무는일본, 미국,EPO 에비하여 1인당담당기술범위가넓고, 출원건수에비하여심사관수도매우부족한실정이다. 예컨대,EPO 는한국보다특허출원건수가 41,476 건이적지만심사관수는 3,864 명으로한국보다약 6배가많다. 일본의경우출원건수는한국보다 2배가많으나, 심사관수는 2.6 배가많다. 115) 표 26. 주요국의특허 실용심사분야현황 (2008 년 ) 116) 구 분 한국 미국 일본 EPO 특 실출원건수 ( 건 ) 188,037 468,551 400,454 146,561 심사관수 ( 정원기준, 명 ) 655 5,955 1,680 3,864 1인당담당기술범위 ( 류 ) 105 12 41 18 따라서심사관의업무부담을고려해볼때, 일본에서시행하고있는 JP-FIRST 제도와같이특허청직권으로우선심사하는제도의도입은신중하게검토해야한다. 향후이제도의도입을검토할경우심사관의업무량, 출원인의요구 (need), 외국의입법례분석, 기대효과등을고려하여제도를개선하여야한다. 사. 긴급처리필요성관점에서신청료 처리기간의조정 (1) 외국제도검토 1 우선심사신청료가있는국가긴급처리필요성관점에서우선심사신청료를살펴보면, 미국은우선심사사유별로요금체 계가다르고, 우선심사 신청료는 US $ 130( 한화 152,100 원 ) 이다. 캐나다는우선심사신청료가 US $ 435( 한화 508,950 원,CA$ 500), 오스트레일리아는 $ 177( 한화 207,090 원 ), 이스라엘은 US $ 130( 한화 152,100 원 ) 이다. 외국의우선심사신청료의수준을비교하여보면, 한국의우선심사신청료는중간수준에속한다고볼수있다. 미국은다음표 27 과같이, 우선심사의대상을구분하여우선심사신청료를받지않는경우와우선심사신청료를받는경우로구분하여부과하고있다. 115) 참고로일본은실용신안출원은무심사로등록하고있다. 116) 특허청, 앞의지식재산통계연보,41 면. - 135 -
표 27. 미국의우선심사신청료부과방식 우선심사신청료를받지않는경우 1 출원인의건강이악화된경우 2 출원인이고령인경우 3 환경개선에관한발명 4 에너지관련발명 5 초전도관련발명 우선심사신청료를받는경우 1 특허제품의제조 ( 실시 ) 2 침해 3 DNA 변환에관한발명 4 HIV, AIDS 및암에관한발명 6 테러리즘에대항하기위한발명 7 출원인이소규모집단인경우의바이오테크놀러지관련발명 2 우선심사수수료가없는국가일본, 독일, 영국 117), 중국, 오스트레일리아, 스웨덴, 덴마크, 스페인등대부분국가에서는우선심사수수료가없다. 미국특허청은 2010.5.20 일부로 PPH 신청수수료 (US $ 130) 를면제한다고발표하였다. 118) 미국은이번수수료면제로 PPH 신청인들의평균특허처리기간도단축되어특허품질향상과적시특허발급에도도움이될것으로전망한다. 119) (2) 우선심사신청료한국의우선심사신청료는급행료의성격을갖고있다. 다음표 28 과같이,2010 년 8월현재적용되는특허출원의우선심사신청료는매건당 20 만원이다. 반면에심사청구료는 13 만원이고, 청구범위 1항당 4만원을추가한다. 117) 영국의경우복합조사및심사, 우선심사의청구에대해서는추가비용이발생되지않는다. CombinedSearchand Examination ( 복합조사및심사 ) 로불리고, 다른하나는 AcceleratedProcessingofPatentApplications ( 우선심사 ) 로불린다. 118)2010.5.20.PressRelease10-18:USPTO EliminatesPatentProsecutionHighwayPetitionFee. 119)PPH 의경우한국은특허청의심사부담을덜어주기위해서수수료를받고있으나, 미국은 PPH 를적극활용하기위한대책으로신청료를폐지하였다. - 136 -
표 28. 특허출원관련수수료현황 출원료 구분특허실용신안 심사청구료 심사 전자 38,000 17,000 60,000 서면 38,000 (1 면당 1000) 130,000 ( 청구범위 1 항당 40,000) 우선심사신청료매건 200,000 17,000 (1 면당 1000) 65,000 ( 청구범위 1 항당 17,000) 매건 100,000 70,000 디자인 무심사 1 디자인마다 45,000 1 디자인마다 55,000 상표 1 상품류구분당 56,000 1 상품류구분당 66,000 - - - 매건 70,000 매건 70,000 매건 160,000 ( 09.4.1. 이후 ) 우선심사신청료는일반심사의심사청구료와비교할때, 그다지비싼편은아니다. 미국은 우선심사사유별로요금체계가다르다. 그러나한국은사유와관계없이동일하게우선심사를신청 하는특허출원 1 건당 20 만원을부과하고있다. (3) 설문조사우선심사신청료를조정한다면어떤방향으로재조정하는것이합리적인방안인가에대해서조사하였다. 설문결과를분석하여보면, 비싸므로인하한다 가 23%, 우선심사혜택에비해저렴하므로인상한다 가 18%, 적절하므로현행수준으로유지한다 가 35%, 우선심사사유별로중요성을감안하여수수료를차등화한다 는의견이 24% 로나타났다. 비싸므로인하한다는응답자는벤처기업, 대기업, 중소기업등으로이해관계가있는기업이찬성하고있다. 반면에우선심사혜택에비해저렴하므로인상한다고답한응답자는심사관이압도적으로많다. 이는심사관업무량을고려할때, 우선심사신청료는급행료의성격이므로이를인상하는것을찬성하는것으로보인다. (4) 제안 ( 가 ) 우선심사신청료조정에대한검토우선심사의시행에따른우선심사신청신청료가적절한지에대하여설문조사를통하여출원인 ( 산업계 ) 의의견을분석하고, 외국제도와비교 고찰하였다. 미국은우선심사사유별로요금체계가다르므로우선심사신청료를받지않는경우는출원인의건강이악화된경우, 출원인이고령인경우, 환경개선에관한발명, 에너지관련발명, 초전도관련발명이다. 따라서우선심사관련신청료는현재수준으로유지하되, 미국처럼우선심사대상에따라서차등화하여부과하는방안을제안한다. 또한, 특허료등의징수규칙 제7조에따르면, - 137 -
출원인별로출원료, 심사청구료, 특허료등을면제또는감면하고있다. 외국의경우우선심사신청료를면제하거나감면하는입법례가있으므로한국도우선심사신청료를감면하는제도를신설하는방안을제안한다. 가장먼저제3자실시출원,PPH 관련출원, 수출촉진관련출원, 우선권주장의해외출원에대하여우선심사신청료를면제해야할대상으로하는것을제안한다. ( 나 ) 우선심사처리기간차등화특허권보호는실질적으로특허출원이빨리등록되어사업화로연결될때진가를발휘하므로, 심사처리기간단축은기술개발의타이밍을위해매우중요하다. 시장에서의기업간경쟁이치열해지면서기술발전속도가가속화되고있고특허출원건수가급증하고있다. 이에따라특허심사처리기간단축을위해적절히대응하지않는다면심사처리지연에따른경제적손실이발생할수도있다. 심사처리기간이장기화되면기술이사장되거나더욱경제적이고새로운기술의출현으로개발된기술의상품화를저해하는요인이될수있다. 긴급처리필요성관점에서고려할때, 직무발명의출원, 조약에의한우선권주장의기초가되는출원, 전문기관선행기술조사의뢰한출원,2 개월내신청한실용신안출원 의경우는대상제한이없고우선심사필요성이낮으므로, 우선심사처리기간을 6개월로연장하는방안을제안한다. - 138 -
제 4 장 3 트랙특허심사제도의발전방안연구 제 1 절 3 트랙특허심사제도의운영현황및문제점 1. 3 트랙특허심사제도의운영현황 가. 고객맞춤형심사서비스특허청이 2008 년 6월외부기관 ( 현대리서치 ) 에의뢰한설문조사결과 ( 표본수 :1,000 명 ), 응답자는 세계에서가장빠른 9.8 개월도늦다 가 54%, 심사품질향상에특허행정력을집중해야한다 가 91%, 우선심사를확대해야한다 가 68%, 심사유예제도가필요하다 가 49% 로나타났다. 이설문조사는출원인의요구가 종전보다빨리 에서 원하는시점에고품질특허서비스제공 으로변화하고있음을시사하고있다. 기술의라이프사이클과개발된기술의사업화시기가기술분야에따라각기다른환경에서획일적인심사처리기간단축으로는고객의다양한요구를충족시키기곤란한측면이있다. 특허정책이속도에집중하고있는동안고객의요구는이미다양하게변화되었기때문이다. 나.3 트랙특허심사제도의시행특허청은 2008.10.1 일부터 3 트랙특허심사제도 를시행하였다. 특허청이시행하고있는 3트랙특허심사제도는빠른심사 일반심사 늦은심사의세가지서비스중에서출원인이자신의특허전략에따라심사처리의시점을직접선택 관리하는맞춤형 3트랙특허심사제도이다. 이제도의취지는출원인이빠른심사를통해하루빨리특허권을획득해독점적지위를선점할수있게하고, 늦은심사를통해사업화를위한충분한시간을확보할수도있도록하는데에있다. 2010 년 8월현재특허청의특허심사처리기간은일반심사의경우평균 16 개월이소요되고, 빠른심사는신청후 3개월이소요되며, 늦은심사는심사유예시점에서 3개월이지연된다. (1) 빠른심사빠른심사는누구나이용할수있으며신청후 2개월내지 3개월이내에심사결과를받을수있다. 특허청은 2009.10.1 일부터우리녹색기술의조기권리화를지원하고자초고속심사제도를도입하였다. 전문기관에선행기술조사를의뢰하고그조사결과를특허청에통지하도록요청하면누구든지우선심사를받을수있도록우선심사대상을확대하였다. 따라서현재의빠른심사는기존의빠른심사에초고속심사가추가되어 확대된우선심사 가운영되고있다. 빠른심사는시행후 - 139 -
처음으로제출되는우선심사신청부터적용된다. (2) 일반심사일반심사는심사청구제도에따라서심사청구된순서대로심사하는일반적인심사이다. 120) 특허청은일반심사의처리기간은평균 18 개월이내에심사결과를제공하고있다. 이는미국 일본 유럽의심사처리기간보다약 8개월내지 10 개월앞서는것이다. (3) 늦은심사 3트랙특허심사제도에늦은심사를원하는고객을위하여심사유예신청제도를도입하였다. 늦은심사는특허청이세계최초로도입한심사유예신청제도이다. 출원인이심사받으려는유예희망시점을적어서신청하면그심사유예시점부터 3개월이내에심사결과를제공받을수있다. 늦은심사는시행전심사청구된경우에도심사유예신청할수있는기간이내에해당하는경우에적용된다. 다. 제도운영현황 (1) 확대된우선심사특허청은 2010 년 8월현재우선심사대상외에전문기관에선행기술조사를의뢰하고그조사결과를특허청장에게통지토록요청하면누구나우선심사를받을수있도록우선심사대상을확대하였다. 선행기술조사의뢰대상을전문기관으로한정한것은신청인이유용한선행기술조사보고서를확보할수있도록하는데에있다. (2) 확대된우선심사이용절차먼저특허청이지정한 3개전문기관 121) 중한곳에우선심사용선행기술조사의뢰하여야한다. 우선심사용선행기술조사의뢰시조사대상출원명세서를제출하면서선행기술조사결과를특허청에제출하도록요청한다. 선행기술조사비용은우선심사신청인의부담으로한다. 선행기술조사보고서는해당전문기관에서특허청에직접제출하므로 122) 우선심사신청인이선행기술조사보고서를첨부하여제출할수없다. 123) 우선심사신청서에의뢰기관, 의뢰일자및조사결과제출요청사실등을간략히기재하여특허청에제출한다. 124) 다음그림 20 에서알수있듯이, 일반적으로 120) 빠른심사와늦은심사를신청하지않는출원은일반심사의대상이된다. 121) 한국특허정보원,( 주 ) 윕스, 아이피솔루션주식회사. 122) 조사의뢰일로부터 15 일이내에제출완료한다. 123) 별도로선행기술조사를의뢰하여보고서를이미가지고있는경우에도해당전문기관에우선심사용선행기술조사를다시의뢰하여야하며, 이경우전문기관에서는출원명세서와이전의선행기술조사의뢰내용을비교하여보고서의재작성여부를결정하게된다. - 140 -
신청인이우선심사를신청하고, 선행기술조사보고서가전문기관으로부터제출되면, 심사관은 1 개 월이내에우선심사여부를결정하고, 약 2~ 3 개월이내에심사결과를통지한다. 그림 20. 확대된우선심사절차 (3) 심사유예신청제도 늦은심사는출원인이원하는심사유예시점을일반심사처리시점보다늦게맞추어 심사서비 스를제공함으로써출원인의요구를충족하기위한심사제도이다. ( 가 ) 심사유예신청제도이용절차출원인만신청이가능하다. 출원인은심사청구시또는심사청구일로부터 6개월이내에유예희망시점을기재한심사유예신청서를특허청에제출한다. 유예희망시점은심사청구후 18 개월이경과된때부터출원일로부터 5년이내로한다. 이제도이용시별도의신청수수료는없고, 출원시심사청구와동시에신청이가능하다. ( 나 ) 심사유예신청제도의장점늦은심사에의하면, 심사청구순서대로심사하는것이원칙이므로심사청구물량이많고적음에따라심사시기가변동되나심사유예신청제도를이용하면정확한시기에심사받을수있다. 또한, 특허결정이너무빨라발명이조기에공개되거나특허유지비용이증가하는것도사전에방지할수있다. 당장에상품화가필요하지않으면빠른특허등록에이은조기공개로인해경쟁업체에기술내용이노출될우려가있으므로늦은심사 ( 심사유예 ) 로심사시기를관리하면출원인에게유리 124) 필요한경우전문기관의선행기술조사보고서제출여부를확인할수있다. - 141 -