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Advanced Value Management of The Patent 해외 지식지식재산권 보호 세미나 - 미국편

목 차 I. 미국 특허분쟁 및 ITC 대응사례 II. III. 미국 진출 시 지재권 출원 전략 특허분쟁실무 가이드라인

I. 미국 특허분쟁 및 ITC 대응사례 1 미국의 Pro-Patent 정책 및 한국 특허의 현황 David J. Kappos 現 미국 특허청장 - 前 IBM 부사장, IBM chief intellectual property counsel - 오바마 정부의 특허정책 경제위기 극복을 위하여 특허를 좀 더 빨리, 좀 더 많이 등록시키자! 미국기업이 가진 지식재산을 적극적으로 활용, 전 세계를 대상으로 수익사업 한국 특허의 현황 - PCT 출원 건수 : 세계 4위(미국, 일본, 독일, 한국, 프랑스, 중국 順 ) - 이에 비해 로열티 수지는 극심한 적자를 보이고 있음 - 전체적으로 질이 낮은 특허를 양산 2007년부터 10년간 한국 출원의 등록성공률 : 50% cf. 일본 기업의 등록성공률 : 72% 한국특허의 미국 등록성공률 : 36% cf. 일본 : 54%, 프랑스 : 47%

I. 미국 특허분쟁 및 ITC 대응사례 2 미국 특허분쟁의 동향 외국 기업과의 특허분쟁이 미국에서 많이 발생 - 미국은 세계에서 가장 큰 시장이므로, 지재권 분쟁시 상대기업에게 큰 타격 특허 로열티 및 배상액이 기업경영을 위태롭게 할 정도로 고액 - 한미 FTA 체결 시 우리기업의 미국 진출이 활발해질 것으로 예상되므로, 미국에서의 특허분쟁에 충분히 대비하여야 할 필요 특허권자의 선소송 후협상 전략 - 미국에서는 소송비용이 막대하고, 특허권자의 승소율이 높으며, 배심원제나 3배 배상제도 등 소송제도가 일반적으로 특허권자측에 유리 - 특허권자의 협상 무기로 소송이 활용됨 특허권자의 의도대로 특허침해 업체가 조기에 협상에 임하게 하는 수단으로써, 특허소송이 활용

I. 미국 특허분쟁 및 ITC 대응사례 Patent Troll 등 비제조업체에 의한 소송 증가 -Patent Troll 제품 제조에는 관여하지 않으며, 특허권 등을 매입하여 관련 기업으로부터 로열티 등을 받는 것을 주된 사업으로 하는 기업 - 제조업자가 아니기 때문에 반소나 크로스라이센스 등이 원칙적으로 불가능 기업간의 분쟁과는 달리 통상적인 관례에서 벗어난 무리한 요구를 하는 경향 완제품 생산업체를 대상으로 제소 - 고액의 로열티 수입을 위해 부품 업체보다는 완제품 제조업체에 소송을 제기 선진국 기업체에서 구입한 일부 부품을 사용하여 완제품을 생산하는 경우가 많은 한국기업의 경우 완제품 전체에 대한 로열티를 지불해야 하므로 그 부담이 증대 특허공세를 통해 후발기업의 진출을 봉쇄 - 원천기술을 보유한 기존업체들간에 크로스 라이센싱을 통해 후발기업의 진입을 배제 HP, 앱손, 캐논, 제록스 등 컬러 잉크젯 시장 상위 4개 업체간에 대략 7000여개 특허를 크로스 라이센스를 통하여 공유함으로써, 후발 기업의 진출을 봉쇄

I. 미국 특허분쟁 및 ITC 대응사례 3 특허소송과 ITC 절차의 비교 특허소송 유효한 특허권의 침해 피고에 대한 금지처분, 손해배상 연방지방법원, CAFC 등 ITC 유효한 특허권의 침해 외에 미국 국내산업의 존재 세관에서 일반적 또는 제한적인 수입금지, 피제소인에 대한 침해행위 중지명령, 압류 ITC 판사 또는 배심원 ALJ 및 ITC 위원 기간의 제한이 없음 통상적으로 조사기간 1년에서 18개월 소요

I. 미국 특허분쟁 및 ITC 대응사례 4 최신 미국 특허분쟁 사례 및 ITC 대응 사례 미국에서의 특허침해 유형 직접침해 문언침해, 균등론에 의한 침해 유도침해 기여침해 35 U.S.C 271(f) 제3자의 행위가 침해에 해당됨을 알면서 그 행위에 적극적으로 도움을 주는 행위 당해 특허를 침해하기 위한 용도로 사용되기 위해 그 재료나 장치가 특별히 만들어진 걸 알면서 판매, 수입등을하는행위 특허발명의 부품(components)을 해외에서 조립하기 위해 미국에서 해외에 공급(supply) 35 U.S.C 271(g) 미국의 방법특허에 의해서 제조된 물건을 허가없이 존속기간 동안 미국 내에서 수입, 판매, 사용

I. 미국 특허분쟁 및 ITC 대응사례 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 사안의 요약 LG 전자는 마이크로프로세서와 칩셋에 대한 특허권에 관하여 Intel에 라이센스 허여 Quanta는 Intel로부터 마이크로프로세서와 칩셋을 구입 후, 타사의 부품과 결합하여 LG의 특허를 침해하는 방식으로 제품을 제작 LG 전자는 Quanta가 라이센스 범위를 넘어선 실시를 했으므로 침해소송 제기 vs. Quanta는 특허권이 소진되었음을 이유로 특허권을 주장할 수 없다고 반박 - 대법원은 종래의 견해를 변경하여 특허소진이론이 방법특허에도 적용됨을 판시 청구항을 단지 방법청구항으로 잡으므로써, 특허소진이론을 무력화시키는 것은 불합리 - 다층 라이센스 (Multi-tier license) 전략이 어려워짐 예를 들면, 컴퓨터 완제품 메이커에 대해서 권리를 행사하는 것이 더 유리함

I. 미국 특허분쟁 및 ITC 대응사례 미국 특허소송에서의 손해배상액 일실이익 장래에 얻을 수 있을 것으로 기대되었던 이익이 제3자의 방해에 의하여 얻지 못하게 된 이익 합리적 로열티 특허권자에게 인정되는 최저한의 손해배상액으로서, 특허권자와 침해자가 침해행위 개시 시에 특허권 실시 허락의 교섭을 행하였을 경우, 양자 사이에 합의가 성립하였을 로열티 징벌적 손해배상 법원은 결정 또는 사정된 액의 3배까지 (3배 배상) 손해배상액을 증액할 수 있음

I. 미국 특허분쟁 및 ITC 대응사례 In re Seagate - 미국 법원은 고의 침해(Willful infringement) 시 손해액을 3배 증액 - 2007년 CAFC는 고의 침해 판단에 있어서, 종래의 적극적 주의의무(affirmative duty of care) 대신에 객관적으로 무모한 지(Objective Recklessness)를 새로운 기준으로 제시 이의 판단을 위한 2단계 테스트를 제시 i) 침해자의 행위가 유효한 특허를 침해할 객관적이고도 높은 가능성에도 불구하고, 침해자가 그렇게 행동하였다는 것을 확실하고도 명백한 증거로 입증해야 ii) 이러한 객관적이고도 높은 가능성을 침해자가 알거나 알 수 있었음을 입증해야 ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C. - 미국 대법원은 특허침해가 인정되면 거의 자동적으로 침해금지명령이 내려지는 종래의 태도를 변경 - 다른 일반사건들과 마찬가지로, 4가지 테스트의 적용을 요구 i) 원고의 회복할 수 없는 손해 발생, ii) 법률적 구제가 손해를 보상하는데 적절한 지, iii) 원고와 피고가 입을 어려움을 비교할 때, 형평상 침해금지명령이 필요한 지, iv) 영구적 금지명령이 공중의 이익에 반하지 않는 지 - 특허권자들이 이러한 판단기준을 피하기 위해 ITC에 수입금지명령을 신청하는 사례가 늘고 있음

Table 목of Contents 차 I. 미국 특허분쟁 및 ITC 대응사례 II. III. 미국 진출 시 지재권 출원 전략 특허분쟁실무 가이드라인

II. 1 미국 진출 시 지재권 출원 전략 문제특허 대응 전략 수립 R&D에 있어서 철저한 선행기술 조사 수행 - 생산할 제품이 기존의 특허권과 저촉되는 경우에는 설계를 변경하거나, 라이센스 교섭을 하여 분쟁을 미연에 예방하여야 문제특허에 대한 우회전략 - 생략발명 : 문제특허의 구성요소 중 일부를 삭제/치환/대체하여 기능 및 품질에 이상이 없는 제품에 관한 특허를 출원 - 균등론 하에서의 회피 설계 출원 금반언 원칙 활용 : 문제특허의 출원 포대를 조사하여 축소보정이 있는 경우 이를 적극 활용 선행특허 또는 공지기술의 채용 Penwalt Rule 활용 : 구성요소의 기능이 침해제품에 누락되어 있는 경우 균등론이 적용되지 않음을 이용

II. 2 미국 진출 시 지재권 출원 전략 미국 특허제도의 충분한 이해에 기초한 전략 수립 미국출원 과정에서 가출원, CA, CIP, DA의 적극적인 활용 - 가출원(Provisional application) : 출원일을 확보하기 위한 출원으로서, 심사의 대상이 되지 않음 - 계속출원(Continuation application, CA) : 최초 출원에 기재된 동일 발명에 대한 또다른 출원 - 일부계속출원(Continuation-in-part application) : 출원 이후에 기술이 개량되거나 진보된 경우, 선출원에는 없던 새로운 기술 내용을 추가하기 위한 출원 경쟁기업의 재심사/재발행 특허 주시 자신의 특허권을 강화시키는 방책이므로 - 재심사(Reexamination) : 특허권 유효성 재확인 제도 그 후의 소송에 같은 자료로 무효될 가능성이 극히 희박( 금반언 원칙이 적용됨) 재심사에 의해 유효성을 재확인 받은 특허는 권리가 한층 강화 - 재발행(Reissue) : 특허에 기재불비가 있거나, 청구항이 좁게 작성된 경우 등의 정정수단

II. 미국 진출 시 지재권 출원 전략 전문가의 감정과 3배 배상의 회피 -고의(willful) 침해를 회피하기 위하여, 전문가에 의한 감정을 확보하는 것이 가장 효과적 In re Seagate 케이스에 의하면, 전문가에 의한 감정의 중요성은 감소하였으나, 여전히 3배 배상을 회피하기 위한 강력한 수단 In re Bilski - 비즈니스 모델 특허성 관련 - 2008년 CAFC는 상품거래와 관련된 위험을 회피하는 방법에 관해 특허대상이 아니라고 판시 비즈니스 모델이 특허로 보호받기 위해서는, 해당 비즈니스 모델이 i) 특정한 기계나 장치와 결합되거나, ii) 특정한 객체를 다른 상태나 물질로 변형시켜야 종래의 유용성, 구체성, 유형성(useful, concrete, tangible result) 기준은 파기 - 현재, 대법원은 이 사건의 상고를 받아들여 심리하기로 결정한 상태 미국 특허청은 Bilski 사건의 취지를 반영한 특허대상 판단에 대한 임시 심사기준 을 배포하여 대법원 판결이 나기 전까지 이를 적용하고 있음

Table 목of Contents 차 I. 미국 특허분쟁 및 ITC 대응사례 II. III. 미국 진출 시 지재권 출원 전략 특허분쟁실무 가이드라인

III. 1 특허분쟁실무 가이드라인 경고장 수령 단계 분쟁대응팀 구성 - 대응팀 : 대리인의 협조 하에 경고장을 분석하고 사건에 대한 전망 및 향후 대응방안을 일차적으로 검토 - 관련 지원부서 : 사건의 전반적인 분석에 필요한 광범위한 정보를 수집하여 대응팀에 제공 특허권자의 특징에 따른 대응전략 수립 여러 특징을 동시에 가질 수 있음 - 특허권자의 특징에 따라, 비용 및 피해를 최소화하는 대응 방안을 모색하는 것이 바람직 - Market Share 확보 우선형: 라이센스 허여하지 않음 인텔, P&G, 3M, Apple - 고율의 로열티 요구형 : 기업수익의 수단으로 특허를 활용 TI, GE, Phillips, Mpeg-LA - 산업표준 등의 통일 추구형 : 비교적 저율의 로열티 요구 IBM, Microsoft

III. 특허분쟁실무 가이드라인 침해주장 특허의 분석 및 침해여부의 판단 - 분석 내용 : 대응전략 수립 시 반드시 검토해야 함 당해 특허와 자사제품의 관련성 및 침해여부 당해 특허의 유효성에 대한 기술적, 법률적 판단 생산국가, 수출국가에서의 등록여부 파악 침해로 판단 시, 회피설계방안 및 크로스라이센스 방안을 수립 화해 시도 - 특허 침해로 판단 시, 냉정한 판단 하에 적시에 화해하는 것도 훌륭한 대응전략 손해배상액이 고액이고, 많은 변호사 비용이 요구되는 미국 분쟁환경을 고려 - 특히, 소송의 전망이 불활실한 경우에는 화해를 통해 비용 및 시간의 절감이 가능

III. 2 특허분쟁실무 가이드라인 경고장에 대한 회신 단계 회신기간의 선택 - 일체 응답하지 않은 경우에는 추후소송에서 불성실한 태도를 보인 것으로 인정될 수 있으므로, 적당한 시기에 잠정적인 회신으로 시간을 확보 회신 서명자 선택 - 대표이사가 반드시 서명할 필요는 없으며, 담당자가 서명하는 것이 바람직 추후 소송에서의 증언녹취, 증인신문 등을 대표이사에 대해 청구해 올 때, 이의 거부가 곤란한 경우를 회피하기 위해 간략한 회신이 바람직 - 필요한 사항만을 냉정한 태도로 간결하게 서술 한정하는 것이 바람직하며, 불필요한 언행이나 자인은 추후소송에 있어서, 불리하게 작용할 수 있으므로 자제

III. 특허분쟁실무 가이드라인 장래 의무 부담행위 등 서술 금지 - 일시적인 도피를 위한 장래 의무 부담행위 서술은 금지됨 스스로 검토문건 작성 기한 지정 등 침해관계의 설명과 그 근거자료 제시 요구 - 특히, 해외 글로벌 기업들이 우리 기업의 미숙한 대응능력을 빌미로, 쉽게 이득을 얻고자 행해지는 무분별한 경고장 남발에 큰 효과

감사합니다. 강태훈변리사 kangth@hmplaw.com www.hmplaw.com