팝업 (Pop-UP) 광고와상표권침해죄및부정경쟁방지법위반죄 특허법원판사金基潁 [ 연구사례 ] 1. 피고인 X는인터넷서버 (Internet Server) 를운영하는자인데, 음란사이트를운영하는 52개사와의사이에회원한명을유치할때마다가입비의 40~50% 에해당하는수수료를받기로

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갑수 내
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1 팝업 (Pop-UP) 광고와상표권침해죄및부정경쟁방지법위반죄 특허법원판사金基潁 [ 연구사례 ] 1. 피고인 X는인터넷서버 (Internet Server) 를운영하는자인데, 음란사이트를운영하는 52개사와의사이에회원한명을유치할때마다가입비의 40~50% 에해당하는수수료를받기로하고다음커뮤니케이션이나 NHN 등인터넷포털사이트의카페게시판에하루 2만여차례성인사이트의광고가나타나게하는애드웨어 ( 음란애드웨어 ) 가숨겨진글 사진 동영상등을올려, 이를내려받은 1,300 여만대의 PC 사용자로하여금음란애드웨어를내려받고그중 5만2,000여명이성인사이트회원으로가입하도록유도한다음성인사이트로부터 6억7,900 여만원을수수료명목으로지급받았는바, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반혐의로구속되었다. 특히, 피고인은인터넷초기화면을음란사이트의화면으로바꾸고 PC 사용자들이애드웨어제거프로그램을다운로드받으려하는경우브라우저가자동으로종료되도록하는프로그램을위애드웨어프로그램에포함시켜유포시켰다. 1) * 위신문기사는중앙일보 자 8 면에게재된것임. 1) 피고인 X 가배포함프로그램은인터넷초기화면을음란사이트화면으로바꾸어버리고애드웨어제거프로그램이설치및실행되지않도록한점에서통상적인팝업광고보다는악성프로그램 (virus) 에가깝다할것이고, - 1 -

2 2. 미국의 Washington Post v. Gator, Corp. 사건 2) ( 이하 Gator 사건 ) Gator사는캘리포니아의 Redwood시에위치하여전자상거래업을영위하는회사로서, 인터넷사용자들에게 ewallet 이라는무료소프트웨어 ( 인터넷에서상품이나서비스를구매하기위하여필요한 ID, Password 등을저장하는프로그램 ) 를제공하는데, ewallet에는 OfferCompanion이라는애드웨어프로그램이삽입되어있다. Gator는광고서버운영자로서사용자의 Web surfing 습관을모니터하고사용자가인터넷브라우저를이용할때마다 OfferCompanion을작동시켜팝업광고를전송하는데, 팝업광고들의왼쪽구석에는 GAIN(Gator Advertising and Infromation Network를뜻함 ) 이라는단어가나타난다 Washingtonpost를비롯하여스스로의웹사이트를운영하고있는뉴스재벌들 ( 원고들 ) 은, Gator가자신들의허락도없이그들의웹사이트에다른회사들의광고를올려놓음으로써원고들로하여금광고를유치하여이익을얻을수있는기회를잃게만들고원고들의유명세를이용하여부당한이익을얻고있다고주장하며미국동부버지니아지방법원에팝업광고와관련된 Gator의행위를금지하는것을내용으로하는예비적및영구적금지명령과상표권등침해에따른손해배상을청구하였고, 위법원은 Gator의위와같은행위를금지하는내용의예비적금지명령을발하였다. 3) 이에검사는피고인 X 에대하여정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률제 62 조제 4 호, 제 48 조제 2 항 ( 정보통신망침해행위등의금지 ) 을적용하여기소하였고 ( 그외정보통신망을통한음란물유포와관련하여서는같은법제 65 조제 1 항, 제 2 호를, 악성프로그램을유포시키는데사용할목적으로다른사람의주민등록을부정사용하여인터넷사이트에회원가입한점에관하여는주민등록법제 21 조제 2 항제 9 호를적용하였다 ), 서울중앙지방법원및그항소심은피고인에대한혐의사실을인정하여피고인을실형에처하였다. 서울중앙지방법원 선고 2004 고단 2656 판결및서울중앙지방법원 선고 2004 노 2803 판결참조. 2) Washingtonpost.Newsweek Interactive Co. v. Gator Corp., No A, 2002 WL , at *1 (E.D. Va. 2002). 3) 한편, 손해배상청구소송등은 2003 년초에시작될예정이었으나원, 피고가같은해 2 월합의함으로써종결되었다. 참조. 그러나 Gator 는아직 UPS(United Parcel Service) 등다른기업들로부터의소송에직면하고있다

3 3. 미국의 Contacts, Inc. v. WhenU.com & Vision Direct, Inc. 사건 4) ( 이하 WhenU.com 사건 ) 이사건의피고인 WhenU.com은 SaveNow라는애드웨어프로그램을이용하여사용자의컴퓨터에팝업광고를내보내왔다. 원고와피고 Vision Direct, Inc. 는모두콘택트렌즈를판매하는회사로서서로경쟁관계에있었는데, SaveNow 프로그램이설치된컴퓨터의사용자들이원고의웹사이트인 그와경쟁관계에있는피고 Vision Direct사의팝업광고가등장했다. 이에원고는상표권및저작권침해등을이유로뉴욕남부지방법원에피고들을상대로예비적금지명령을청구하였고, 법원은저작권침해주장은배척하였으나상표권침해주장등을받아들여예비적금지명령을발하였다. 5) I. 서론 인터넷의발달과더불어기업들은이를자사상품이나서비스의광고를 위하여이용할수있는다양한방법에관하여생각하게되었다. 그러한광고 수단은배너 (banner) 광고 6), 스팸 (spam) 7), 키워드 (key-word) 광고 8) 및메타 택 (metatag) 9) 등을거쳐최근의팝업 (Pop-Up) 광고에까지이르게되었다. 팝 4) CONTACTS, INC., v. WHENU.COM and Vision Direct, Inc., 2003 WL (S.D.N.Y., 2003). 5) 원고들은피고 Vision Direct 가원고들의인터넷도메인이름과유사한 을등록하였음을이유로인터넷상의불법점유및소비자보호법 (Anticybersquatting Consumer Protection Act) 을위반하였다는주장도하였고, 법원은이주장도받아들였다. 한편, 피고들은위와같은법원의결정에대하여항소하였다. Andrews Intellectual Property Litigation Reporter, "2D Cir. to Decide Legality of Injunction against Adware", ; Anthony Lin, "Pop-Up Advertisement Enjoined in Trademark Suit", Internet Law & Strategy ( ) 참조. 6) 인터넷에서, 웹페이지에직사각형의띠모양으로만들어제시한광고. 이것을클릭하면그광고를낸곳의홈페이지가열린다. ( 방문 ). 7) 스팸은불필요한인터넷메일을말하는데, 쓰레기와다름없다하여때로 " 정크메일 " 이라고도불린다. 보내는사람의입장에서보면, 그것은대개유즈넷토론그룹과같은곳으로부터가입자주소를하나하나모으거나, 또는이메일배포목록을만드는데특화되어있는회사로부터주소목록을구입한다음, 그곳에대량의메일을보내는형태이다. 그러나받는사람의입장에서는그것들은대개쓰레기같은메일로보인다. 스팸은원래제 2 차세계대전당시, 미군내에잘알려진 Hormel 사의돼지고기통조림상표명이다. ( 방문 ). 8) 한인터넷사이트에는, 특정키워드 ( 검색어 ) 의검색결과에관련있는업체광고를게재하는 100% 맞춤광고서비스입니다. 라고기재되어있다. ( 방문 ). 9) html 문서의 <head> 와 </head> 사이에입력하는특수태그로서문서의설정요소들을 http 서버에서만들어진특 - 3 -

4 업이란일반적으로 GUI(Graphical User Interface) 화면맨앞으로나타나는작은창을의미하는데, 팝업광고는이러한팝업을이용한광고수단을말한다. 팝업창은 PC의스크린에원래열려있던창을가림으로써 PC 사용자들로하여금팝업광고를볼수밖에없게하고, PC 사용자들이팝업광고를클릭하면원래보고있던사이트를떠나그광고사이트로이동하게됨으로써원래사이트의소유자들은잠재적인고객을잃게되는결과가되기도한 다. 10) 이러한팝업광고는 PC 또는인터넷사용자들을상당히귀찮게하고 또원래사이트의잠재적고객을빼앗는다는점에서부당한상거래행위로비쳐짐에도불구하고, 메타태그 (metatag) 와같은기존의다른인터넷상의광고수단들과마찬가지로, 그것이원래사이트에있는상표를사용하고또상품출처등에관하여혼동을초래하는것으로서상표법상의상표권침해에해당하는지, 또는원래사이트의신용 (good will) 과명성에부당하게편승하는부정경쟁행위로서부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하 부정경쟁방지법 이라한다 ) 에의하여규제될수있는지에관하여는논란이있다. 11) 이하앞에서든사례들을중심으로팝업광고가상표법상의상표권침해죄및부정경쟁행위로인한부정경쟁방지법위반죄에해당하는지그렇지않다면이를규율할다른대안은없는지에관하여차례로살펴보기로한다. II. 팝업광고의작동원리및관련당사자들 1. 팝업광고의작동원리 정프로토콜 ( 컴퓨터간의정보교환을위한규칙을말함 ) 에연결한다. 검색사이트는디렉토리서비스형식과검색로봇형식이있는데, 디렉토리서비스는사용자가사이트에관한정보를일일이입력해서검색을하면검색엔진에등록된사이트중에서입력된정보와적합한사이트를연결시켜주는방식이고, 검색로봇은대부분메타태그를이용하여정보를찾는다. html 문서의 <head> 부분에메타태그가삽입되면검색로봇이검색엔진에등록된사이트를주기적으로돌아다니며메타태그를색인해서데이타를갱신하게된다. ( 방문 ). 10) Erich D. Schiefelbine, "Stopping a Troijan Horse:Challenging Pop-Up Advertisements and Embedded Software Schemes on the Internet Through Unfair Competition Laws", 19 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 499, 500 면 ( ) 11) 팝업광고또는이를유발하는애드웨어 (Adware) 에대처하기이한기술적방안은이미마련되어있다. 즉, 우리나라의경우 다잡아 ( ' 노애드 (no-ad.daganda.com), ' 애드프리 ( 등의인터넷사이트에서애드웨어에대한검색및제거프로그램을다운로드받을수있다. 중앙일보 자 8 면등참조

5 앞에서잠시언급한바와같이팝업광고는인터넷사용자가원래보고 있던창의위또는아래에독립된창의형태로나타나는광고들이다. 이러한 창들은사용자의별다른행위없이갑자기나타나기때문에 PC 사용자들은 당황하게된다. 12) 일반적으로팝업광고들이나타나도록하는프로그램들을 총칭하여애드웨어 (Adware) 또는 (Spyware) 라고부르는데, 애드웨어는사용자들이사용하기를원하는다른소프트웨어에몰래삽입되어 ( 예를들어, Peer-to-Peer 소프트웨어인 Kazaa Media Desktop software에삽입되어있는 Cydoor, Doubleclick 및 WhenU와같은프로그램 ) 그프로그램을다운로드할때함께다운로드된다. 13) 일단다운로드된애드웨어는컴퓨터사용자의사용태양을추적하고그정보를광고서버 (Ad Server) 에보내주며, 광고서버는사용자의국가, 인터넷사용습관및검색엔진의키워드등에근거하여사용자의스크린에팝업광고를보내게되는데, 이러한기술은사용자가사용하기를원하는무료소프트웨어에몰래끼어있다가갑자기나타난다는점에서 트로이의목마 (Troijan Horse) 에비유되기도한다. 14) 2. 팝업광고의관련당사자들 15) 팝업광고에는광고를보내는서버운영자 (Ad Server Host) 와광고주 (Advertiser) 가관련되어있다. 우선서버운영자는그의소프트웨어에애드 12) 팝업은마우스로클릭또는더블클릭하거나마우스를하이퍼링크위에올려놓는등의움직임이있을때일어나지만, 목소리를이용하여명령을내리거나일정시간이지나면자동으로팝업되도록할수도있다. 팝업창은대개바탕에깔려있는창또는인터페이스보다작은게보통인데, 만약그크기가더크거나같다면, 바탕에깔려있는화면이보이지않게되어팝업창이라기보다는현재작업중인창을바꾼셈이된다. 웹상에서, 팝업이나완전히겹치는창등을포함한인터액티브효과를만들기위해주로자바스크립트가사용된다. 메뉴나풀다운작업표시줄도일종의팝업창이라고볼수있으며, 또한많은 PC 용프로그램에서마우스를작업단추에올려놓았을때나타나는작은메시지상자도팝업창이라고볼수있다. 참조 ( 방문 ). 13) 일반적으로애드웨어프로그램을포함하고있는프로그램들을다운로드받기전에컴퓨터사용자들은 이용자약관 에동의하는지여부에관하여질문을받게되는데, 그러한 이용자약관 에는애드웨어프로그램에관한내용도포함되어있다. 예를들어 Kazaa Media Desktop 소프트웨어의 이용자약관 참조 ; ( 방문 ). 14) Erich D. Schiefelbine 의전게논문, 502 면참조. 15) 이부분은위 Erich D. Schiefelbine 의논문중 면을요약한것이다

6 웨어를삽입한다음광고주들에게 광고공간 (Advertising Space)" 을판매함으로써웹사이트의운영비용을절감하고때로는광고로인한상품또는서비스수익금의일정비율을수수료명목으로받기도한다. 다음으로, 광고주들은자신의상품및서비스를광고하고때로는애드웨어프로그램이컴퓨터사용자가어떤특별한키워드 (Keyword) 나도메인이름을입력할때작동되는점을이용하여경쟁업체로부터고객을빼앗아 (Hijacking) 오기위하여팝업광고를사용한다 ( 예를들어, 사용자들이인터넷브라우저의인터넷주소란에 Flowers.com을입력하여그사이트에들어갔을때, 그와경쟁관계에있는 FTD.com의팝업광고가스크린에나타나는경우와같다 ). IV. 팝업광고와상표권침해및부정경쟁행위 1. 상표법및부정경쟁방지법상의관련규정우리상표법제93조는상표권및전용사용권의침해행위를한자는 7년이하의징역또는 1억원이하의벌금에처한다고규정하고있고, 부정경쟁방지법제18조제3항제1호는같은법제2조제1호에규정된부정경쟁행위를한자는 3년이하의징역또는 3천만원이하의벌금에처하도록규정하고있으므로, 팝업광고가상표권침해죄또는부정경쟁행위로인한부정경쟁방지법위반죄에해당하기위해서는그것이 상표권침해 또는 부정경쟁행위 에해당하여야한다. 이하에서는상표권침해또는부정경쟁행위일반론에관하여간단히살펴본다음팝업광고의특수성으로인하여발생하는문제점에관하여구체적으로고찰하고자한다. 2. 상표법과부정경쟁방지법의관계에대한일반론우리상표법은등록상표에대한침해행위에관하여만규정하고, 그외상표희석화 (Dilution) 를포함한등록또는등록되지않은상표와관련한부정경쟁행위에관하여는부정경쟁방지법에서규정하고있으며 16), 이는연방상 16) 이를표로나타내면다음과같다

7 표법 (Federal Trademark Act 또는 Lanham Act) 이라는단일의법내에위와같은상표와관련된행위에대한모든규정을두고있는미국의법체계와다르다. 17) 이러한우리의법체계와관련하여, 우리상표법은진정한상표에대한신뢰를보호함으로써부정경쟁을방지하고건전한상거래질서확립을통하여국가산업발전을도모하고자하는일종의경쟁법또는경업질서법이라는점에서부정경쟁방지법과유사하나, 상표법이등록주의하에서등록에의한독점배타권을부여하고등록상표와동일 유사한상표의사용을포괄금지함으로써보다강력하게부정경쟁을방지함에반하여부정경쟁방지법은상표의등록여부와관계없이거래시장에서주지 저명해진상표와혼동이발생하는행위를구체적, 개별적으로파악하여금지한다는점에서상표법과부정경쟁방지법은다르다고보는것이일반적견해이다. 18) 3. 상표법상의상표권침해 (1) 상표권침해의일반적유형및요건우리상표법제50조는그본문에서 상표권자는지정상품에관하여그등록상표를사용할권리를독점한다. 라고규정하여상표권자의전용권 상표등록요부 주지 저명요부 혼동가능성요부 상표법상의상표권침해 요 불요 요 법제2조제1호가. 나. 부정경쟁방지법상목의부정경쟁행위 불요 주지요 요 의부정경쟁행위제1호다. 목의상표희석화 불요 저명요 불요 17) 미국연방상표법상 (i) 혼동가능성 (likelihood of confusion) 의야기에의한상표의침해에대하여는제32조 (15 U.S.C. 1114) 에, (ii) 부정경쟁 (unfair competiton) 에대하여는제43조 (a)(15 U.S.C. 1125(a)) 에, (iii) 희석 (dilution) 에의한상표의침해 (FTDA) 에대하여는제43조 (c)(15 U.S.C. 1125(a)) 에, (iv) 인터넷상의상표도용 (cyberpiracy) 방지 (ACPA) 에대하여는제43조 (d)(15 U.S.C. 1125(d)) 에각규정되어있다. 이는보통법 (common law) 또는각주의주법에의해서상표가보호되어오다가상표법이성문법또는연방법으로제정되면서부정경쟁방지법이론이거의상표법에흡수된결과라한다. 정상조, 전게서, 471면참조. 18) 사법연수원, 상표법 (2004), 3-4 면. 다만, 이러한견해에대하여는부정경쟁방지법이출처혼동이없더라도저명상표의식별력이나명성을손상하게하는희석화 (dilution) 를부정경쟁행위에해당한다고규정한것은저명상표보유자의사익보호또는재산권보호라는점에서부정경쟁방지법과상표법이동일한기능을수행하고있다는것을확인하는것이고, 따라서주지 저명상표의보호에관한부정경쟁방지법은상표법과그보호요건에있어서차이가있을뿐그법목적에있어서는동일하고일반법과특별법의관계에있다고하는이견이있다. 정상조, 지적재산권법, 홍문사 (2004), 면및 면

8 ( 專用權 ) 또는독점적사용권 ( 獨占的使用權 ) 에관하여규정하고있는바, 그와같은상표권의내용에기하여상표권자이외의제3자가정당한이유없이상표권의내용에속하는행위를행하는것은금지되고그에반하는행위는상표권의침해가된다. 그런데, 상표권의내용을보호하고그기능이저해되지않도록하기위해서는위와같이상표권의내용에기하여당연히인정되는효과만으로는부족하기때문에상표법은제66조에서타인의등록상표와동일한상표를그지정상품과유사한상품에사용하거나타인의등록상표와유사한상표를그지정상품과동일 유사한상품에사용하는행위 ( 제 1호 ) 뿐만아니라상표권침해의예비또는방조에해당하는행위, 즉타인의등록상표와동일또는유사한상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용할목적이나사용하게할목적으로교부또는판매하거나위조 모조또는소지하는행위 ( 제2호내지제4호 ) 등을모두상표권침해로규정하고있다. 이러한상표법의규정에따라, 상표법이규정하는상표권의침해는전용권에의한침해 ( 상표법제50조에기한침해 ) 와유사범위에서의침해 ( 상표법제66조제1호의행위 ) 및간접침해 ( 상표법제66조제2호내지제4호의행위 ) 로나눌수있다. 19) 그런데, 위와같은각유형의상표권침해는모두상표의 사용 에의하여이루어지는바, 우리상표법은제2조제6호에서 상표의사용 에관하여 상품또는상품의포장에상표를표시하는행위, 상품또는상품의포장에상표를표시한것을양도또는인도하거나그목적으로전시 수출또는수입하는행위, 상품에관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위를말한다. 라고규정하고있다. 따라서, 위와같은상표권침해의유형및상표 사용 에관한정의를통하여알수있는바와같이, 상표권침해가되기위해서는 타인의등록상표와동일 유사한상표를등록상표의지정상품과동일 유사한상품또는그상품 19) 송종식외 2 인, 지적소유권법 ( 하 ), 육법사 (2003), 면 ; 사법연수원, 상표법, 면. 다만, 이와같은상표권침해행위모두가상표법제 93 조의형사처벌의대상이되는지에관하여는아래 (6) 항에서보는바와같은견해의대립이있으나, 이글에서는전용권에의한침해와유사범위에서의침해를형사처벌의대상이되는침해행위로보기로한다

9 의포장 광고등에표시 하여야할것이다. 20)21) (2) 상표의 사용 1 문제의제기먼저팝업광고가상표권침해에해당하기위해서는그것이등록상표의 사용 에해당하여야한다. 이는팝업광고를전송한자가팝업창밑에나타나는웹페이지에표시된상표권자의상표를사용한것으로볼수있는지의문제이다. 이에대하여는팝업광고가나타나는창 ( 팝업창 ) 은원래의창에 삽입 된다는점에서원래의창 ( 웹사이트 ) 소유자의상표를사용하는것이라는주장이있는가하면 22), 팝업창은원래웹사이트에무엇인가를삽입하거나그외형을변화시키지않고, 원래웹사이트로부터독립되어있는것이므로이를들어타인의상표를사용한것으로볼수없다는주장이 23) 있을수있고, 어 20) 강동세, 지적재산권의형사적이해, 세창출판사 (2003), 132 면참조. 21) 한편, 미국에서는연방상표법제 32 조가상표권자의동의없이등록된상표의복제품등을상품이나서비스의판매, 배포, 광고등에상업적으로사용함으로써혼동, 오인, 기망을초래하는자등에대하여소송을제기할수있는근거가되는데이조항에의한상표권침해가되려면 등록된상표를상업적으로사용하여혼동을초래할것 을요한다할것이고, 등록된상표의 사용 과 혼동 을요건으로한다는점에서우리상표법상의 상표권침해와동일하다할것이다. 15 U.S.C. 1114(a)(1). 참고로원문은다음과같다. (1) Any person who shall, without the consent of the registrant-- (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or (b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. 22) Plaintiff's Memorandum in Support of Preliminary Injuction at 19, Gator (CV A). Erich D. Schiefelbine 의전게논문, 506 면에서재인용. 23) Oppositon to Plaintiff's Memorandum in Support of Preliminary Injuction at 19, Gator (CV A). Erich D. Schiefelbine 의전게논문, 506 면에서재인용. 한편, Gator 사건의원고들은미국상표법제 45 조 (17 U.S.C. 1127) 가타인의상표를상업적으로사용하는행위에는서비스의판매또는광고를위한표시 (display) 가포함되는것으로정의하고있고, Gator 의행위는원고의상표를 Gator 의서비스를표시하기위하여사용한것이므로상업적사용에해당한다는취지로주장하였으나, 위제 45 조에서의 상업적사용 에관한정의는상표등록에관계된것이고침해요건으로서의사용에관한것은아니라는점에서근본적인한계가있다한다. Erich D. Schiefelbine 의전게논문, 면 - 9 -

10 느주장이옳은지를결정하기는쉽지아니하다. 이와관련하여팝업광고가원래웹사이트의상표를사용했다는점을뒷받침하기위하여 단일광고 " 이론 (The "Single Advertisement" Theory) 과 최초관심사용 이론 ("Initial Interest Use" Theory) 이제시되고있는바이하이에관하여검토해보기로한다. 2 단일광고 이론일반적으로 3차원의공간에서는, 예를들어쇼핑몰의천정에나이키 (Nike) 축구화에관한광고와아디다스 (Adidas) 축구화에관한광고가나란히걸려있고, 나이키의광고가더가까이있으면서아디다스의광고를일부가린다하더라도, 그광고들이중간의빈공간에의하여분리되어있는한나이키광고를하는사람이아디다스의로고 ( 또는상표 ) 를사용하고있다고볼수는없을것이다. 그러나온라인상에있어소비자는팝업광고와그밑에있는웹사이트를 2차원의평면에서하나의광고와같이인식할수있기때문에, 팝업광고가밑에있는웹사이트의상표를 사용 한다고볼수도있다. 그러나이이론에대하여는팝업창이단순히상표가표시되어있는다른창과중복된다는이유만으로상표를 사용 하는것으로본다면야후 (Yahoo!) 의 Instant Messenger가 Wall Street Journal의웹사이트를부분적으로가리기때문에야후 (Yahoo!, Inc.) 역시 Wall Street Journal의상표를사용하는것이되고따라서상표권침해에대하여책임을져야한다는논리로발전할수있다는반론이있을수있다. 24) 3 최초관심 사용 (Initial Interest Use ) 이론이이론은팝업광고가나타난모습보다는나타나기까지의과정에중점을두어팝업광고가나타나기위해서는어느과정 ( 예를들어검색엔진에검색용어를입력하는단계 ) 에선가타인의상표가사용되어야할것인데, 그 24) 이에대하여는다시, Yahoo! 의 Instant Messenger 나 Microsoft 사의 Outlook Express 의사용자들은그러한프로그램을필요에의하여스스로설치한것이기때문에그러한프로그램의창밑에다른웹사이트나프로그램의창이놓여진다하더라도컴퓨터사용자들이 Yahoo! 나 Microsoft 가밑에있는프로그램또는웹사이트에표시되어있는상표를사용하고있다고인식하거나그로인하여혼동을일으키지는않을것이라는점에서, 위와같은반론은적절치않다는견해가있다. Erich D. Schiefelbine, 전게논문, 면참조. 하지만, 이는 사용 의문제와 혼동 의문제를 혼동 한것이아닌가하는의문이제기될수있을것이다

11 러한과정상의사용을상표의 사용 으로볼수있지않을까하는생각에서 발전된것으로보인다. 이는아래에서와같은배너광고및메타태그를사용 한자의책임에관련된미국의판결에서논의되었는바, 그판결들의사실관 계및판시내용을간단히살펴보기로한다. 우선, 배너광고에관한 Playboy Enterprises, Inc. v. Nestscape 사건 25) 에 서는피고가그가운영하는검색엔진의키워드중 playboy" 및 playmate" 를성인오락물웹사이트를운영하는자들에게팔아컴퓨터사용자들이위와 같은키워드를검색엔진의검색창에입력하는경우피고와계약한성인오락 물웹사이트의배너광고가나타나게한것이원고의등록상표 Playboy R " 및 Playmate R " 에대한권리를침해한것으로볼수있는지가문제되었는 데, 제 9 항소법원은피고가검색엔진을설계함에있어일반적인영어단어인 playboy" 및 playmate" 를사용한것은원고의등록상표를사용한것으로 볼수없다고판단했다. 이와같은법원의판단은검색엔진의키워드로원래 영어단어가아닌 AOL,' 'Exxon,' 또는 Bose 와같은용어를사용하는경우 상표권을침해하는 사용 이될수있음을시사하는것으로해석될수있고, 그렇다면 Gator 사건에서와같이 Wall Street Journal," "Washington Post," "Epicurious" 와같이원래영어단어가아닌용어를팝업광고가나타나게하 기위하여사용하는경우에는침해적사용이된다고볼수있다. 26) 한편, 메타태그에관한 Brookfield Comm. v. West Coast Enterprises Corp. 사건 27) 에서미국 9 항소법원은경쟁자의상표를메타태그로사용하는 것이상표권침해를구성하는지에관하여다루었다. 이사건의원고 Brookfield 는 1993 년부터 Moviebuff" 라는상표를사용하여연예산업관련정 보를포함하고있는데이터베이스소프트웨어를판매하여왔는데, 1996 년에 판매망을온라인으로옮기고 moviebuff.com" 이라는도메인이름을등록하려 고시도하였으나, 위도메인이름은미국의가장큰비디오대여체인의하나 25) Playboy Enterprises Inc. v. Netscape Communs., Corp., 55 F. Supp. 2d 1070 (9th Cir. 1999) aff'd, 202 F.3d 278 (9th Cir. 1999). 26) Erich D. Schiefelbine 의전게논문, 510 면. 27) Brookfield Communications. Inc. v. West Coast Entm t Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999)

12 인피고 West Coast가이미등록한상태였다. 한편, West Coast는연예산업관련데이터베이스를제공하는또다른웹사이트인 westcoast.com" 에서 moviebuff" 를메타태그로사용함으로써컴퓨터사용자가검색엔진에 moviebuff" 를입력하면 Brookfield의상품대신에 westcoast.com" 을보여주도록하였다. 이사건에서법원은 West Coast가그스스로의상품을설명하고소비자들을그의웹사이트로유인하기위하여 { movie buff"( 영화광 ) 와는달리일반적인영어단어가아닌 } moviebuff" 라는메타태그를사용한행위는 Brookfield의상표를사용한것에해당하고, 이는소비자들이 moviebuff" 라는메타태그를보지못한다하더라도마찬가지라고판단했다. 애드웨어는삽입된소프트웨어가광고서버와함께사용자가입력한키워드에기초하여사용자의컴퓨터를찾고팝업광고를작동시킨다는점에서메타태그와검색엔진기술을하나로묶은것이라할것이므로, 위와같은미국판례들의태도를그대로따른다면애드웨어가일반적인영어단어나관용적으로사용되지않는용어로구성된등록상표와같은단어를키워드로사용하는경우상표의 사용 에해당한다고볼수도있을것이다. 28) 그러나, 이러한견해에대하여는일반적인상표의 사용 은상품, 포장, 광고등에최종적으로표시된것을말한다할것인데, 그러한표시가나타나는과정에서일시적으로상표가사용된것에까지상표 사용 의범위를확대할수있을것인가하는비판이제기될수있다. (3) 혼동가능성 : 최초관심 ( 이익 ) 혼동 (Initial Interest Confusion) 1 혼동가능성에대한일반론및문제의제기우리상표법은앞에서살펴본바와같이상표권침해의요건으로서 타인의등록상표와동일 유사한상표를등록상표의지정상품과동일 유사한상품이나포장 광고등에표시할것 을규정하고있을뿐이고그로인하여상품출처등에관한혼동이일어날것을요구하고있지는않으나, 일반적인학설 29) 및판례 30) 는상품의인식표지로서의상표가유사하다함은 28) Erich D. Schiefelbine 의전게논문, 511 면. 29) 송영식외 2 인, 전게서, 244 면 ; 강동세, 전게서, 133 면 ; 사법연수원, 전게서, 면 ; 정상조, 전게서,

13 대비되는두개의상표가서로동일한것은아니나외관, 칭호, 관념의면에 서근사하여이를동일 유사상품에사용할경우거래통념상상품출처의 혼동을일으킬염려가있는것을의미한다고봄으로써 상품출처의혼동여 부 를상표의유사여부판단의기준으로삼고있다. 31) 나아가상품출처의혼 동은대비된두개의상표가부착된상품이시장에유통된다고가정할때 거래계의일반적인경험칙에비추어동일한생산자, 판매자에의하여생산, 판매되는것으로인정되는일반적출처의혼동과대비된상표품 ( 상표가부착 된상품 ) 이현실로시장에유통되고있고그들상표품에대한구체적인거래 실정에비추어동일출처로인정되는구체적출처의혼동으로나눌수있는 데, 등록주의를취하고있는우리상표법아래에서는등록상표가현실로사 용될필요가없고출원된상표에대해서도사용을예측함으로써판단할수 밖에없다는점등에비추어먼저등록된상표와의저촉유무를판단함에 있어서의상품출처의혼동은일반적출처의혼동을의미하는것으로보고 있고, 이점에서구체적출처의혼동을요하는부정경쟁방지법과다르다. 32) 면 ; 이대희, 인터넷과지적재산권법, 박영사 (2002), 면. 30) 대법원 선고 97 후 3050 판결 ( 공 2000 상, 848), 대법원 선고 99 후 1850 판결 ( 공 2000, 842), 선고 86 후 77 판결 ( 공 1988, 410, 혼동가능성을고려해야하는이유에관하여, 상표의유사라함은대비된두개의상표가동일한것은아니지만외관, 호칭, 관념의어느면에서서로비슷한것을가리키는형식적, 기술적개념으로서위에서본세가지의상표의속성중에서무엇을중심으로하여판단하는가에따라숙명적으로결론이달라질수있는상대적개념인것이므로상표의유사여부는궁극적으로는상표법의제도적목적인상표모용에의한혼동초래행위를금하여상표에화체된상표권자의영업상의신용을보호해야한다는입장에서상품의출처를혼동할우려가있느냐없느냐를기준으로하여결정하여야한다. 고판시 ) 등. 31) 실제사건에서상표및상품이완전히동일한경우는별로없을뿐만아니라그러한경우는침해여부를인정하기가용이하므로, 침해여부결정과관련해서는주로상표및상품의 유사 여부가문제된다. 한편, 상표의유사여부판단과관련하여대법원은 상표의유사여부는동종의상품에사용되는두개의상표를외관 호칭 관념등의점에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여거래상일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에대한오인 혼동의우려가있는지의여부에의하여판별되어야하고, 문자와문자또는문자와도형의각구성부분이결합된결합상표는반드시그구성부분전체에의하여호칭 관념되는것이아니라각구성부분이분리관찰되면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합되어있는것이아닌한그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭 관념될수도있는것이고, 또하나의상표에서두개이상의칭호나관념을생각할수있는경우에그중하나의호칭 관념이타인의상표와동일또는유사하다고인정될때에는두상표는유사하다. 고판시하고있다. 대법원 선고 2000후815 판결 ( 공2000, 2466). 또한, 상품의유사여부는대비되는상품에동일또는유사한상표를사용할경우에동일업체에의하여제조또는판매되는상품으로오인될우려가있는지여부를기준으로하여판단하되, 상품자체의속성인품질, 형상, 용도와생산부문, 수요자의범위등거래의실정등을종합적으로고려하여일반거래사회의통념에따라판단하여야한다. 위대법원 2000후815 판결 ; 선고 2001후1495 판결 ( 공보불게재 ) 등참조. 32) 송영식외 2 인, 전게서, 면 ; 사법연수원, 전게서, 189 면 ; 대법원 선고 97 후 3111 판결 ( 공 1999, 2327, 서비스표의오인 혼동의염려는지정서비스업과관련하여일반적, 추상적으로서비스의품질이나출처의호인 혼동가능성이존재하는지여부에의하여판단되어야하고, 구체적인오인 혼동의발생유무나

14 한편, 상품출처의혼동 은좁은의미로는상품그자체의출처의혼동을말하는데, 광의의혼동내지후원관계의오인 (confusion of sponsorship), 즉상표가서로비슷하기때문에구매자의심리에당해상품의출처가상표권자의기업과업무상 계약상 조직상또는그밖의특수한관계가있는것처럼오인되는경우까지확장될수있는가에관하여는현재논란이있는바, 일반적으로는광의의혼동개념은부정경쟁행위의방지를위해서형성된개념이고상표권의권리범위또는보호범위를지나치게확대할우려가있어채택하기어렵다는것이지배적인견해이다. 33) 한편, 미국의상표권침해소송에서도소비자의혼동가능성유무가핵심적인쟁점이라할것인데, 34) 혼동가능성은상품출처뿐만아니라후원관계의오인등도포함하는광의의개념으로이해되고있다. 35) 나아가혼동가능성을판단하기위한일반적기준으로는제9연방항소법원의 Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp. 사건 36) 에서제시된폴라로이드기준 (Polaroid Test 또는 Eight-Factor Test) 또는제2연방항소법원의 AMF Inc. v. Sleekcraft Boats 사건 37) 에서제시된 Sleekcraft 요소 (Sleekcraft Factors) 가사용되는데, Polaroid 기준에서사용되는요소들은 (i) 원고상표의강약 38), (ii) 원고와피고상표의유사여부, (iii) 상품이나서비스의유사성, (iv) 한당사자가다른당사자의생산라인에끼어들가능성, (v) 상표사이의실제적혼동의존재여부, 대비되는각표장을사용하는자사이의분쟁유무등은고려할바가아니다. 라고판시 ). 33) 송영식외 2 인, 전게서, 면 ; 강동세, 전게서, 136 면, 사법연수원, 전게서, 190 면. 이에반대되는견해로는정상조, 전게서, 면 ; 정상조, 상표법과부정경쟁방지법의조화, 민사판례연구 25 권 ( ), 492 면참조. 34) Erich D. Schiefelbine, 전게논문, 511 면 ; Kriesten M. Beystehner, "See Ya Later, Gator: Assessing Whether Placing Pop-Up Advertisements on Another Company's Website Violates Trademark Law", 11 J. Intell. Prop. L. 87 (2003 년가을 ), 107 면. 35) 15 U.S.C. 1114(1)(a), 1125(a)(1)(A) (2000); CONTACTS, INC., v. WHENU.COM and Vision Direct, Inc., 2003 WL (S.D.N.Y., 2003), 16 면 ; Kriesten M. Beystehner, 전게논문, 107 면. 36) Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.), cert. denied, 368 U.S. 820, 82 S.Ct. 36, 7 L.Ed.2d 25 (1961). 37) AMF Inc. v. Sleekcract Boats, 599 F.2d 341, 204 U.S.P.Q. 808 (1979). 38) 문자상표는조어상표 (fanciful marks), 임의적상표 (arbitrary marks), 암시적상표 (suggestive marks), 기술적 (descriptive) 또는일반명칭 (generic) 상표로나눌수있고, 상표의강도 ( 식별력의크기 ) 는앞에열거된것일수록크고뒤로갈수록작아진다. G. Heilman Brewing Company, Inc. v. Anheuser-Busch, Inc., 873 F.2d 985; 정상조, 전게서, 476 면

15 (vi) 상표사용에있어서의피고의의사, (vii) 피고의상품이나서비스의품질, (viii) 소비자의세심함이다. 나아가, 종래혼동가능성의유무가문제된사건들에서는상품이나서비스의판매시점 (at the point of sale) 에서의혼동여부가문제되었는데, 인터넷특히메타태그나팝업광고의등장과더불어법원은소비자를유인하기위하여타인의상표를사용하는행위에대한규제가필요함을인식하고그러한행위의과정에서혼동이발생한경우에도상표권침해나부정경쟁행위에해당한다고보는 " 최초관심혼동 "(Initial Interest Confusion) 이론을채택하기에이르렀다. 39) 또, 미국법원들은상표권침해 및부정경쟁행위에관한사건에서혼동가능성의여부를판단하는데있어별다른차이를두고있지않다. 40) 위와같은미국법상의혼동가능성의개념은우리상표법상의좁은의미의혼동가능성개념보다는넓고, 따라서최초관심혼동이론을우리법하에서도상표권침해나부정경쟁방지법위반여부를판단함에있어적용할수 있는가에관하여는의문이있으나, 41) 상표법과부정경쟁방지법의차이점이 점점좁아지고있고 42) 메타태그나팝업광고의범람으로인하여이러한이론의적용가능성을고려할필요가늘고있다할것이므로, 이하이이론에관하여간단히살펴보기로한다. 2 " 최초관심혼동 "(Initial Interest Confusion) 43) 팝업광고사건에서혼동가능성의유무와관련해서는, 팝업광고가원래웹사이트와같이등장함으로인하여소비자들로하여금, 원고들이팝업광 39) Beth I. Z. Boland et al., "Initial Interest Confusion" and the Use of Metatags and Keyed Banner Ads in Internet Trademark Law, 45-OCT B. B.J. 6 (2001), 6 면. 그대표적인사례가, 앞에서본 Brookfield Communs. Inc. v. West Coast Entm t Corp., 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999) 사건및 CONTACTS, INC., v. WHENU.COM and Vision Direct, Inc., 2003 WL (S.D.N.Y., 2003) 사건이다. 한편, 이이론의적용범위가점점넓어져상품의경쟁관계등을전혀고려하지않고이이론을적용하는경향이나타나자그러한경향에대하여혼동가능성의지나친확대에대하여우려하면서원, 피고의상품사이의견련관계등도고려하여위이론을적용하여야한다는견해도나오고있다. Steve Jeffries et al., "Courts Chip Away at Doctrine of 'Initial Interest' Confusion" at ( 방문 ). 40) Kriesten M. Beystehner, 전게논문, 107 면참조. 41) 송영식외 2 인, 전게서, 499 면참조. 42) 정상조, 전게서, 472 면및 면참조. 43) 이부분은 Erich D. Schiefelbine, 전게논문, 면을주로참고하였다

16 고주와일정한관계가있거나그들을지원하거나, 그게아니더라도최소한팝업광고를원고들의웹사이트에올리는것을허락한것으로믿게하였다는점에서혼동이있다는주장과, 혼동가능성은상품의출처에관한것이어야하는데, 팝업광고의경우소비자들이상품의출처를잘못알고구입하는일은없으므로혼동가능성이있다고보기어렵다는반론이있을수있다. 그런데, 최초관심혼동이론에의하면, 소비자를유인하기위하여다른사람의상표를사용함으로써혼동 -- 미끼-변경-타입 (bait-and-switch-type) 의혼동 -- 이발생한경우에는비록소비자가그광고의실체를알아내고구매가이루어지지않더라도상품판매시에혼동이일어난경우와동일하게보게된다. 44) 이는, 한소비자가전에신발을산적이있는 A 가게에서 Nike 신발을사려하는데, A 신발가게안에서그가게의점원명찰을달고있는사람이 B 가게에서는 Nike 신발을할인판매하고있다 라는내용이적힌유인물을건네주고, 이에솔깃해진소비자가 A 가게의근처에있는 B 가게에가서 Nike 신발을사는것에비유될수있다. 즉, 소비자는신발자체의출처에관하여는혼동을일으키지않았지만, B 가게의광고물이 A 가게안에서 A 가게점원의명찰을단사람으로부터건네짐으로써소비자들은 B 가게가 A 가게와관계가있다는인상을받게되거나, 최소한 A 가게가 B 가게에대하여 A 가게의명찰을사용하고그안에서광고를하도록허락한것으로오신하게된다. 또한, B 가게의광고는 A 가게에있는소비자들을 B 가게로유인하기위하여계획된것이라고볼수도있다. 위예와마찬가지로, Gator와같은팝업광고는다른사람의상표와영업장을소비자의관심을끌기위하여이용하고소비자들을경쟁자로부터 납치 ( 유인 ) 하기위하여사용된다고볼수있고, 이는광의의혼동개념에따른다면전형적인혼동유발행위에속한다고볼수있을것이다. (4) 사용 및 혼동가능성 과관련한문제점 44) Interstellar Starship Servs. v. Epix, Inc., 304 F.3d 936,941 (9th Cir. 2002) (citing Brookfiled, 174 F.3d at 1062 (citing Dr. Seuss Enters., L.P. v. Penguin Books USA, 109 F.3d 1394, 1405 (9th Cir. 1997))

17 위에서살핀바와같이미국에서는팝업광고가상표권침해의요건인 사용 및 혼동가능성 을충족한다는점을뒷받침하기위하여 유일광고이론, 최초이익사용, 최초이익혼동 등다양한이론이개발되고또법원에서이를적용하고있으나, 그러한이론을우리법에그대로적용할수있을지는의문이다. 앞에서잠시언급한바와같이 유일광고이론 에대하여는소비자들이원래의웹사이트와팝업광고를과연하나의광고로인식할것인지, 그렇다면동일한구조를가지고있는야후의메신저등도그아래에있는웹사이트의상표를사용한것으로보아야하는지등의문제가있다. 그리고 최초이익사용 이론은 타인의등록상표와동일 유사한상표를등록상표의지정상품과동일 유사한상품이나포장 광고등에표시할것 을요하는우리상표법의규정과일치하지않는다는난점이있다. 또, 혼동가능성 과관련하여서는기본적으로우리상표법상 혼동가능성 은미국법과는달리회사들사이의후원관계등에관한혼동을포함하지않는 상품출처의혼동 에국한되고, 혼동 은상품이나서비스의판매시점 (at the point of sale) 에서의혼동을의미한다고보는것이일반적이므로, 광의의혼동개념에기초를두고있고또상품이나서비스의판매시점이아닌그전단계에혼동이있는경우에까지혼동의범위를확대하는 최초관심혼동 이론은혼동의범위나아가서는상표권의보호범위를불명확하게하거나지나치게확대할염려가있다는비판이있을수있다. 결국위와같은문제점들을해결또는절충하지못한다면팝업광고를상표권침해를이유로규제하기는어려울것이다. (5) 상표권침해와관련한항변 1 문제의제기앞에서본바와같이팝업광고가상표법상의상표권침해또는부정경쟁방지법상의부정경쟁행위에해당한다고보기에는어려운점이있지만, 그러한행위에해당한다고보는경우에도상표권침해죄나부정경쟁방지법위반죄가되기위해서는상표법등에규정한일정한항변사유에해당하지않

18 아야되므로, 그러한항변사유에관하여간단히살펴보기로한다. 2 항변사유우리상표법상상표권침해와관련해서는상표권이무효 45), 등록의취소, 포기등으로인하여소멸되었거나피침해상표가상표법제51조의상표 권효력의제한사유 46) 에해당함을주장할수있다. 47) 한편, 우리상표법은 저작권법 ( 제27조 ) 과는달리사적이용또는공정사용 (fair use) 등을상표권침해에대한예외사유로규정하고있지아니한바 48), 이와관련하여위상표법제51조의규정을, 피상적으로는상표의사용에해당되는행위이지만일정한상표를한사람에독점시키는것이부당하거나그러한사용으로출처의혼동이초래될위험이없으며그러한상표를자유롭게사용하도록하는것이경쟁적인시장질서의형성에도움이되는것이라는취지에서마련된것으로보아일종의공정사용을허용한것으로해석하여야한다는견해가있다 49). 한편, 미국에서는상표권침해에대한항변사유로서미국헌법제1수정조항에기한상업적표현 (Commercial Speech) 의항변및공정사용 (fair use) 의항변이가능한지가논의되고있다. 50) 그러나, 우선첫번째항변사유와관련 45) 상표권등록의무효나취소의항변은형사소송절차내에서바로제기할수는없고별도의무효심판또는취소심판을통해서주장해야할것이나, 타인의등록상표권을침해하였다는행위가그등록을무효로한다는심결이확정되기이전에이루어졌다하더라도, 그후상표등록을무효로한다는심결이확정되었다면침해되었다는상표권은처음부터존재하지아니하였던것이되므로, 그와같은행위를상표법제 93 조소정의상표권침해행위에해당한다고볼수없다. 대법원 선고 93 도 839 전원합의체판결. 46) 상표법제 51 조 ( 상표권의효력이미치지아니하는범위 ) 상표권은다음각호의 1 에해당하는경우에는그효력이미치지아니한다. 1. 자기의성명 명칭또는상호 초상 서명 인장또는저명한아호 예명 필명과이들의저명한약칭을보통으로사용하는방법으로표시하는상표. 다만, 상표권의설정등록이있은후에부정경쟁의목적으로그상표를사용하는경우에는그러하지아니하다. 2. 등록상표의지정상품과동일또는유사한상품의보통명칭 산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형장 ( 포장의형장을포함한다 ) 가격또는생산방법 가공방법 사용방법및시기를보통으로사용하는방법으로표시하는상표 3. 등록상표의지정상품과동일또는유사한상품에대하여관용하는상표와현저한지리적명칭및그약어또는지도로된상표 4. 등록상표의지정상품또는그지정상품의포장의기능을확보하는데불가결한입체적형상으로된상표. 47) 또한일반적으로타인의등록상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용하면타인의상표권을침해하는행위가된다고할것이나, 타인의등록상표를이용한경우라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는출처표시를위한것이아니어서상표의사용으로인식될수없는경우에는등록상표의상표권을침해한행위라고볼수없다고할것이고, 그것이상표로서사용되고있는지의여부를판단하기위하여는, 상품과의관계, 당해표장의사용태양 ( 즉, 상품등에표시된위치, 크기등 ), 등록상표의주지저명성그리고사용자의의도와사용경위등을종합하여실제거래계에서그표시된표장이상품의식별표지로서사용되고있는지여부를종합하여판단하여야한다. 대법원 선고 2002 도 3445 판결. 48) 앞에서본바와같이부정경쟁행위중희석화에관하여는 대통령령이정하는정당한사유없이 라는예외 사유를규정하고있다. 49) 정상조, 전게서, 면

19 하여서는상표가비록메시지와아이디어 (idea) 를전달한다는점에서상징이라할수는있으나, 미국대법원이 Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Commission of New York 사건 51) 에서결정한바와같이상업적표현은혼동을유발하거나불법행위를부추기는것이아닌경우에만보호된다할것이고, 따라서팝업광고가제휴, 승낙, 원조등에관하여혼란을일으킨다면, 제 1 수정조항에의하여보호받지못할것이다. 52) 다음으로 두번째항변사유 와관련하여서는, 미국연방상표법은상표권침해및상표희석화와관련하여 공정사용 에관하여규정하고있고, 53) 공정사용은일반적으로전통적인공정사용 (classic fair use) 과명목적공정사용 (nominal fair use, 비교광고 ) 로나눌수있으며, 전통적공정사용은어떠한상표가 1차적의미와 2차적의미를가지고있고 2차적인상표적의미 ( 예, Moviebuff) 로사용되기보다는 1 차적인서술적 (descriptive) 의미 ( 예, Movie Buff) 로사용될때만적용되는 바, 54) Gator 와같이 Knight Ridder Digital," "Epicurious" 및 the Boston Globe" 와같은임의적 (arbitrary) 또는가공의 (fanciful) 조어상표를사용한팝업광고의경우에는전통적공정사용에해당한다고보기어려울것이다. 한편명목적공정사용은전통적공정사용과달리피고가상표를 1차적이고, 기술적인의미로사용하지않고 2차적이고상표적인의미로사용할경우적 용되는데, 55) 일반적으로 비교광고 를위한사용으로불려지고, 상품의비 교와모방은경쟁의요체라는생각에서비롯된것이다. 56) 명목적공정사용 50) Erich D. Schiefbine, 전게논문, 면참조. 51) Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Pub. Serv. Comm'n of of New York, 447 U.S. 557 (1980). 52) Erich D. Schiefelbine, 전게논문, 면. 53) [T]he use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party's individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin U.S.C. 1115(b)(4) (2002). [T]he following shall not be actionable under this section: (A)Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark; (B)Noncommercial use of a mark; (C) All forms of news reporting and news commentary. FTDA 1125(c)(4). 54) Brother Records, Inc. v. Jardine, 318 F.3d 900 (9th Cir. 2003), 905 면. 55) 전게 Jardine 판결 908 면

20 에해당하기위해서는, (i) 문제된상품이나서비스가그상표의사용없이는식별될수없어야하고, (ii) 상표나상품을식별하기에합리적으로필요한만큼만상표가사용되어야하며, (iii) 사용자는그상표와관련하여, 상표권자로부터지원이나허락을받았다는것을암시하는어떤것도하여서는안된다. 57) 그런데, 팝업광고사건에서는 (i) 원고의상품과서비스는그상표에대한언급이없이는식별될수없다고볼수있는경우가있으나 (Gator 사건에서, 원고들을 주요일간신문 이라고만해서는식별할수없을것이다 ), (ii) 팝업광고서버는원고의상표를얼마나사용할것인가에관하여거의통제할수없는경우가많아일률적으로말할수는없으나필요이상으로사용하는경우가있을수있고, (iii) 팝업광고의목적에비추어사용되어지는상표의상표권자에의한원조, 승인, 또는허락을암시하는경우가많을것이므로, 명목적공정사용의법리도활용하기는어려울것으로보인다. (6) 상표권침해죄와관련한기타논점앞에서본바와같이, 우리상표법제93조는상표권및전용사용권의침해행위를한자는 7년이하의징역또는 1억원이하의벌금에처한다고규정하고있고, 무엇이그구성요건인상표권침해행위를구성하는지에관하여는구체적으로규정하고있지않다. 이와관련하여, 상표권의적극적효력을규정한상표법제50조에따라타인의등록상표와 동일 한상표를지정상품과 동일한 상품에 사용 한경우에만상표권침해행위에해당하는것으로볼것인지 58), 아니면상표법제66조의 침해로보는행위 에규정된행 위들도이에해당하는것으로볼것인지 59) 논란이있다. 다만, 제 66 조의행 56) Thomas Schatzel, Lecture on Unfair Competition, Santa Clara University School of Law, Mar. 26, 2002 (on file with the author). 57) 전게 Jardine 판결 908 면. 58) 정상조, 전게서, 586 면 ; 송영식외 2 인, 전게서, 면참조. 상표법제 66 조제 1 호의경우에는상표권침해죄로처벌할수있고, 제 2 호내지제 4 호의경우에는상표권침해죄로처벌할수없고형법총칙상의공범규정등에의하여처벌할수있을뿐이라는견해도있다. 이성호, 지적재산권에대한침해와침해자의고의 과실, 사법논집 28 집, 법원도서관, 면. 미국상표법상으로는직접침해이든간접침해이든민사적으로증액배상내지징벌적배상제도에의한금전적제재를가하는외에는상표권침해행위를형사상처벌하는규정을두고있지아니하나, 1984 년제정된상표위조방지법 (Trademark Counterfeiting Act of 1984) 에서위조상표품의고의적인거래행위를처벌하는규정을신설하였다. 18 U.S.C.A ) 강동세, 전게서, 132 면참조. 일본에서도이러한견해를취하고있다. 網野誠, 商標 [ 第 6 版 ], 有裴閣 (2002),

21 위가이에해당하지않는다고보는견해도위조상표교부나위조상품의소지와같이상표권침해로간주되는행위가형법총칙상의공범의요건을충족하는경우에는공범으로처벌될수는있다고보고있다. 60) 한편, 상표권침해죄는고의의성립을요하지않는다거나과실범에대하여도처벌할수있다는규정이없는점에비추어고의가있는경우에한하여성립한다고할것인고, 상표법제68조가상표침해자의고의를추정하는규정을두고있지만이는민사책임에관한장에서규정하고있을뿐이고벌칙에관한규정에서는준용하고있지않으며, 그러한고의추정규정을준용한다면형법총칙에대한예외를규정한특칙으로서그점을분명히해야한다는점에비추어상표권침해죄에대하여는적용되지않는다고보아야할것이다. 61) 또한형법제16조의법률의착오와관련하여우리대법원은 위규정은일반적으로범죄가되는경우이지만자기의특수한경우에는법령에의하여허용된행위로서죄가되지아니한다고그릇인식하고그와같이그릇인식함에정당한이유가있는경우에는벌하지아니한다는취지이고, 어떠한행위가정당한행위로서위법성이조각되는것인지는구체적인경우에따라합목적적, 합리적으로가려져야할것인바, 정당행위를인정하려면, 첫째그행위의동기나목적의정당성, 둘째행위의수단이나방법의상당성, 셋째보호이익과침해이익과의법익권형성, 넷째긴급성, 다섯째그행위외에다른수단이나방법이없다는보충성등의요건을갖추어야한다 고판시하면 면참조. 우리대법원은제 66 조제 2 호내지제 4 호의간접침해행위에대하여는아직판시한바없고, 동조제 1 호의유사상표에의한침해행위에대하여는직접침해행위와마찬가지로상표권침해죄를구성한다고판시하였다. 대법원 선고 2002 도 3445 판결등참조. 다만특허권의간접침해가언제나특허권침해의죄를구성하는것은아니라고판시한예 ( 대법원 선고 92 도 3350 판결 ) 가있어, 상표법제 66 조제 2 내지 4 호의간접침해행위는상표권침해의죄를구성하지않는다고해석될여지를남기고있다. 또한등록상표를서비스표로사용할경우오인 혼동의우려가있다고볼수있는지가문제될수있는데, 이와관련하여대법원은 서비스업중에서상품과관계있는서비스업에대해서는어느상품에사용되는표장과동일또는유사한표장을그상품과밀접한관련있는서비스업에그서비스표로사용할경우일반수요자가그서비스업의제공자를상품의제조판매자와동일인인것처럼서비스표의출처에대하여혼동을일으킬우려가있고, 특히거래사회의실정으로보아서비스업의제공과상품의제조판매가동일한업자에의하여이루어지는때가많고, 일반인들또한그렇게생각하는경향이있는경우에는그와같은혼동의우려는많아진다. 고판시하였다. 대법원 선고 95 도 1770 판결. 60) 정상조, 전게서, 면. 61) 정상조, 전게서, 588 면 ; 송영식외 2 인, 전게서, 382 면. 이성호, 지적재산권에대한침해와침해자의고의 과실, 사법논집 28 집, 법원도서관, 460 면

22 서, 피고인들이변리사로부터그들의행위가고소인의상표권을침해하지않는다는취지의회답과감정결과를통보받았고, 피고인들의행위에대하여 3회에걸쳐서검사의무혐의처분이내려졌다가최종적으로고소인의재항고를받아들인대검찰청의재기수사명령에따라이사건공소가제기되었으며, 피고인들로서는이사건과유사한대법원의판례들을잘못이해함으로써자신들의행위는죄가되지않는다고확신을하였고, 특허청도피고인들의상표출원을받아들여서이를등록하여주기까지하였다는등피고인들이주장하는사유들만으로는위와같은기준에서볼때피고인박 이자신의행위가고소인의상표권을침해하는것이아니라고믿은데에정당한이유가있다고볼수없다고할것 이라고판시하였다. 62) 나아가특허권, 실용신안권, 의장권에대한침해죄는친고죄이나상표권에대한침해죄는비친고죄로되어있는바, 이는특허권등의침해는원칙적으로권리자만을해치는데반해상표권의침해는상품출처의오인, 혼동을초래함으로써권리자는물론일반소비자에게도손해를끼치므로침해죄의보호법익에는개인적인재산권만이아니라공익도포함되기때문이라고설명된다. 63) 4. 부정경쟁방지법상의상품 영업주체혼동행위앞에서살핀바와같이, 우리나라상표법과부정경쟁방지법은모두영업상혼동초래행위를금지시켜공정한경쟁을하도록하기위한것이라는점에서공통되나, 상표법이등록된상표권자의이익을보호하는데중점을두는데반하여부정경쟁방지법은등록의유무를불문하고거래계에서널리알려진주지표지를모용하는행위를규제함으로써부정한경쟁행위를억제하는 62) 대법원 선고 97도3337 판결. 대법원은대체로변리사의자문결과에의존해서등록상표와유사한상표를사용한경우에는정당한이유가있는것으로보지않고있다. 이와관련한또하나의사례로, 대법원은지정상품을화분, 물통, 도시락으로하는상표 BIO TANK" 가기술적표장만으로된상표인지여부에대해서변리사로부터자문과감정을받아타인의등록상표와유사한상표를사용한경우에그위법성의인식을기대할수없다고단정할수없으므로, 피고인은상표법위반의죄책을면할수없다고판시했다. 대법원 선고 95도702 판결. 63) 송영식외 2 인, 전게서, 377 면

23 데중점을둔다는점에서차이가있다. 64) 다만, 등록된주지상표에대한침 해행위는등록상표에대한침해인동시에주지표지에대한침해이므로양법이모두적용될수있고, 만약양법사이에충돌이일어날경우부정경쟁방지법은적용되지아니한다. 65) 우리부정경쟁방지법은제2조제1호에서부정경쟁행위를 (i) 상품주체혼동행위, (ii) 영업주체혼동행위, (iii) 저명상표희석행위, (iv) 상품원산지허위표시행위, (v) 상품출소지오인야기행위, (vi) 상품질양오인야기행위, (vii) 상표권자의동의없는대리인의사용행위, (viii) 동일 유사도메인이름등록 보유 이전 사용행위 (Cybersquatting), (ix) 트레이드드레스사용행위등 9가지형태로나누어규정하고있는데 66), 이에관하여는부정경쟁방지법이부정경쟁행위를포괄적으로정의하는일반조항을두고있지않다는점에서한정 열거주의를취하고있다고보는것이일반적이다. 67) 이글에서는위와같은 부정경쟁행위의유형중이글의논점과관련이있어보이는 (i), (ii) 와같은행위를 " 상품 영업주체혼동행위 " 로, (iii) 항의행위를 " 상표희석행위 " 로호칭하여나누어설명하기로한다. 한편, 부정경쟁방지법에의하여보호되기위해서는표지가주지성또는 국내에서널리인식되어있을것 을요하는데 68), 이는단순히사용하고있다는정도로는부족하고계속적인사용, 품질개량, 광고선전등으로우월적지위를획득할정도에이른것을말하고, 널리인식된범위는대한민국전역에걸칠필요는없으나, 적어도경쟁관계에있는당사자의영업활동이미치는지역내에는주지성을갖추어야하며, 그범위는일률적으로정할수없 64) 송영식외 2 인, 전게서, 399 면 ; 강동세, 전게서, 면. 65) 부정경쟁방지법제 15 조. 66) 이중 (viii) 및 (ix) 유형은 개정법에서추가되었다. 67) 송영식외 2 인, 전게서, 402 면 ; 강동세, 전게서, 239 면 ; 사법연수원, 부정경쟁방지법 ( 해설및판례, 2004), 9 면. 68) 상표법은제 7 조제 1 항제 9 호, 제 10 호, 제 12 호에서 수요자에게현저하게인식되어있는 이라는표현을사용하고있고이는 주지 ( 제 9 호 ), 또는저명 ( 제 10 호, 제 12 호 ) 을의미하는것으로해석되고있는바, 상표법상의주지성과부정경쟁방지법의주지성이동일한것인지에관하여는논란이있다. 같다고보는견해로는정상조, 전게논문, 면참조. 다르다고보는견해로는송영식외 2 인공저, 전게서, 406 면참조. 나아가입법론적으로는주지성과저명성을구별할필요가없고, 주지성의강약은혼동가능성의판단에영향을미치게될뿐이라는견해로는정상조, 전게논문, 492 면참조

24 고상품의종류, 거래대상자등을고려하여결정하여야한다. 69) 나아가미사용의상표도보호하는상표법과는달리부정경쟁방지법은사용되어널리알려진상품표지와의혼동야기행위를방지하기위한것이고, 혼동의개념에있어서도출처의혼동 ( 협의의혼동 ) 뿐만아니라상품주체간의후원관계등에관한혼동 ( 광의의혼동 ) 까지포괄하는것이며, 그러한혼동은현실적으로혼동의결과가생기지않아도혼동의우려가있으면족하다고이해된다. 70) 앞에서살핀바와같이, 우리상표법과부정경쟁방지법의적용요건에있어서 혼동 의개념에있어광협의차이가있기는하나다른요건에있어서는큰차이가없는관계로 71), 팝업광고와관련하여서도피침해상표가주지의것으로서상표권침해에해당하면부정경쟁행위에도해당할가능성이높으므로, 전통적인부정경쟁행위에해당하기위한요건등에관하여는더나아가살피지아니한다. 72) 다만, 팝업광고의상표권침해여부에관한논의에서본바와같이팝업광고가상표권침해의요건인상표의 사용 및 혼동가능성 을충족할것인가하는점에는많은의문이있고, 그러한문제점은거의동일한요건을전제로하는상표 영업주체혼동행위와같은부정경쟁행위에의해당여부판단에있어서도동일하게제기될것이다. 5. 상표희석화 (Trademark Dilution) (1) 미국상표법상의상표희석화 69) 송영식외 2 인, 전게서, 405 면 ; 강동세, 전게서, 249 면 ; 사법연수원, 부정경쟁방지법, 면 ; 대법원 선고 96 마 364 결정 ( 공 97 상, 859). 한편, 앞에서본바와같이부정경쟁방지법상의주지 저명성의요건은상표법상 ( 예를들어상표법제 7 조제 1 항제 9 호 ) 의주지 저명성과동일한것으로보아야할것이다. 정상조, 전게서, 면, 강동세, 전게서, 259 면. 이에대한반론으로는송영식외 2 인, 전게서, 397 면참조. 70) 송영식외 2 인, 전게서 409 면 ; 강동세, 전게서, 254 면. 71) 한편, 미국연방상표법은하나의법안에상표권침해행위, 상표 영업주체혼동행위와같은부정경쟁행위, 상표희석화를모두규정하고있고 {15 U.S.C. 1114(1)(a), 1125(a)(1)(A), 1125(c) 참조 }, 일반적으로상표권침해행위와부정경쟁행위는전자가상표가등록되어있음을요하는데비하여후자는그러한조건을요구하고있지않으며그적용범위가좀더넓다는점을제외하고는양자는그요건에있어거의동일한것으로이해된다. Kriesten M. Beystehner, 전게논문, 107; 이대희, 전게서, 108 면참조. 72) 한편, Gator 의애드웨어가미국상표법제 43 조 (a) ( 1125(a)) 에규정된 device" 에해당하는지에관하여는 Erich D. Schiefelbine, 전게논문, 면참조

25 상표희석화는당사자사이에 경쟁이존재하지않음에도불구하고 또 혼동을야기하지않음에도불구하고 동일하거나상당히유사한상표 를허락을받지않고사용하는것으로부터상표권자를보호하기위하여발전된이론으로서, 원래영국과독일의법원에서유래되었다가미국에는 1920년대에서 1930년대에도입되었고, 1995년의 FTDA(Federal Trademark Dilution Act) 에의하여미국상표법제 43 조 (c) 로추가되었다. 73) 위조항제 (1) 은 (i) 상표가저명하고, (ii) 피고가상표를상업적으로사용하며, (iii) 원고의상표 가유명해진다음에피고가상표를사용하고, (iv) 피고의상표가상품이나 서비스의출처를나타내고식별시키는상표의능력을감소시킴으로써상표 를희석시킨경우 74) 에는법원은상당한금지명령을발할수있다고규정하 면서상표가식별력이있고저명한지 (distinctive and famous) 여부를결정하 기위하여법원은 (i) 원래의또는획득된식별력의정도, (ii) 상표가사용 된상품또는서비스와관련하여상표가사용된기간및범위, (iii) 상표의 공중에대한광고의기간및범위, (iv) 상표가사용된영업의지역적범위, (v) 상표가사용된상품또는서비스의판매경로, (vi) 영업지역에서의상표 의인식의정도및상표의소유자와무단사용자의영업경로, (vii) 제 3 자에 의한동일또는유사한상표사용의태양및범위, (viii) 자법, 자법또는주 ( 州 ) 등록부상에등록된상표인지여부 를고려해야 하는데, 꼭위와같은요소들에만구속되는것은아니라고규정하고있고 75), 73) 이대희, 전게서, 면. 74) 이는희석화의요건으로서희석화의우려 (likelihood of dilution) 가아닌희석화를초래할것 (causes dilution) 을규정한것이다. 유영선, 전게논문, 5 면 ; Marseley v. V Street Catalogue, Inc. 537 U.S ) 15 U.S.C. 1125(c)(1). (1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to-- (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark; (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used; (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark; (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used; (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used; (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by

26 한편, 같은항 (4) 는그에대한 공정사용 (fair use), 비상업적사용 (noncommercial use), 뉴스보도나논평 등의예외에관하여규정하고있다 76). 나아가같은법제45조는상표의희석을 저명한상표의소유자와타인간의경쟁여부, 혼동가능성이나착오또는기망의존재여부와관계없이, 저명한상표가상품이나서비스를표시하고식별하는능력을약화시키는것 " 이라고정의하고있다 77). 위와같은희석화규정의기본사상은상표의가치는, 비슷한상표가경쟁상품에사용되었는지에관계없이그러한상표로인하여감소될수있다 는것이다. 78) 상표희석화는두가지유형으로나타날수있다 : 그하나는 명성의손상 (tarnishment) 이고다른하나는식별력의약화 (blurring) 이다. 명성의손상은유명상표와동일 유사한상표가저급하거나음란기타불법적인상품에사용됨으로써유명상표의명성이나신용이감소되는것을말하고, 식별력의약화는유명상표가상품이나상표를식별하고구별할수있는능력이감소되는것을의미한다. 79) (2) 우리부정경쟁방지법상상표희석화에관한규정부정경쟁방지법은제2조제1항다. 목에 가. 목또는나. 목의규정에의한혼동을하게하는행위외에비상업적사용등대통령령이정하는정당한사유없이국내에널리인식된타인의성명 상호 상표 상품의용기 the marks' owner and the person against whom the injunction is sought; (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register. 76) 15 U.S.C. 1125(c)(1). The following shall not be actionable under this section: (A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark. (B) Noncommercial use of a mark. (C) All forms of news reporting and news commentary. 77) 15 U.S.C The term "dilution" means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of-- (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception. 78) Frank Schecter, The Rational Basis of Trademark Protetion, 40 Harv. L. Rev. 813 (1927), 820. Erich D. Schiefelbine, 전게논문, 517 면에서재인용. 79) Erich D. Schiefelbine, 전게논문, 518 면 ; Kriesten M. Beystehner, 전게논문, 109 면

27 포장그밖에타인의상품또는영업임을표시한표지와동일하거나이와유사한것을사용하거나이러한것을사용한상품을판매 반포또는수입 수출하여타인의표지의식별력이나명성을손상하게하는행위, 즉저명상표희석행위를부정경쟁행위의하나로열거하고있다. 이는 자개정에의하여새로이추가된것으로서, 종전에유명상표와혼동의우려가없으면비유사상품에자유롭게사용하는것을허용함에따라저명상표의이미지와신용, 고객흡인력등이분산, 약화되는것을방지할수없었던점및인터넷의보급확대와함께타인의상표를악의적으로도메인이름으로등록 사용하여상표분쟁이일어나는사례가많아지고있는점을감안하여진정한상표권자를보호함으로서건전한상거래질서를확립하고불필요한통상마찰을방지하기위하여도입된것이고 80), 아래에서보는바와같은미국상표법과는달리저명상표를 손상 시키는경우에대하여만규정하고있다 81). 한편, 위규정에서 비상업적등대통령령이정하는정당한사유 에관하여부정경쟁방지법시행령제1조의 2는 1. 비상업적으로사용하는경우, 2. 뉴스보도및뉴스논평에사용하는경우, 3. 타인의성명 상호 상표 상품의용기 포장그밖에타인의상품또는영업임을표시한표지가국내에널리인식되기전에당해표지와동일하거나유사한표지를사용해온자가그표지를부정한목적없이사용하는경우, 4. 그밖에당해표지의사용이공정한상거래관행에상반되지아니한것으로인정되는경우 라고규정하고있다. 위와같은희석화금지규정은출처혼동이나경쟁관계의존부에관계없이 80) 국회산업자원위원회, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률중개정법률안심사보고서 ( ) 참조. 81) 이는희석이라는용어의모호함으로인하여위규정이남용되는것을방지하기위한것이라한다. 위심사보고서및유영선, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률이규정한희석화의요건의해석, 면 ( 서울대학교법과대학지적재산권법교실 : 에게재 ) 참조. 다만, 이에대하여는위규정이상표의손상의경우에만적용되는것으로해석하면도메인이름에대한무단점유를효과적으로억제하는데한계가있거나, 저명상표의식별력약화가가장전형적인형태의상표손상이라는점을들어부정경쟁방지법이규정하고있는 식별력의손상 에는식별력의약화가포함되는것으로해석해야된다는견해가있다. 정상조, 전게서, 566 면 ; 이대희, 전게서, 153 면. 또한실제로손상되었음을입증해야되는지 ( 앞에서본바와같이미국 FTDA 는실제희석화가발생하였음을요한다고해석된다 ) 아니면그러한우려로족한지에관해서는논란이있는바, 필요하다는견해로는조정욱, 부정경쟁장지및영업비밀보호에관한법률상희석화에대한연구, 법학 (44 권 2 호 ), 서울대법학연구소, 122 면, 필요하지않다는견해로는유영선, 전게논문, 12 면및 15 면참조

28 저명상표보유자를희석화로부터보호함으로써저명상표에화체된사적인 재산의보호강화를주된목적으로한다는점에서, 출처혼동으로부터수요자 들을보호한다고하는전통적인부정경쟁방지법의목적으로부터상당히벗 어난것으로서, 상표법과부정경쟁방지법의접근형상을보여주고있다할것 이다. 82) 한편, 위규정은종래의부정경쟁방지행위와는달리혼동가능성등을그 요건으로요구하지않음으로써남용될우려가있다는점을고려하여그해 석및적용에있어신중을기하여야할것이고 83), 그러한점에서그적용요 소인 국내에널리인식된 이란요건은상표등이 주지의정도를넘어저 명정도에이른것 을의미하는것이고 84), 상표의 저명성 은출처혼동이나 경쟁관계의존재여부에관계없이널리보호해줄가치가있는것으로서상 표법제 7 조제 1 항제 10 호의 수요자간에현저하게인식되어있는타인의상 품이나영업과혼동 을요건으로한부등록사유에서의상표의저명성 85) 보 다는높은수준의것이요구된다할것이다. 86) 나아가, 부정경쟁방지법은 희석화 또는 상표의손상 등의개념등에 관하여는명백히규정하고있지않은바, 그의미에관하여는앞에서본바와 같은미국상표법의규정이나해석등이참고가될것이다. (3) 상표희석화의팝업광고에의적용가능성 87) 82) 정상조, 전게서, 면. 83) 정상조, 전게서, 564, 568 면 ; 이대희, 전게서, 154 면참조. 84) 유영선, 전게논문, 10 면 ; 대법원 선고 2002 다 판결. 85) 일반적으로저명상표라함은그상표가수요자에게널리알려져있을뿐아니라그상표품이갖는품질의우수성때문에상표의수요자뿐만아니라일반대중에게까지양질감을힉득하고있어상품의출처뿐만아니라그영업주체를표시하는힘까지갖게된상표를말한다. 특허법원, 특허재판실무편람, 321 면. 한편, 상표법제 7 조제 1 항제 10 호와관련하여, 대법원은 상표법제 7 조제 1 항제 10 호를적용함에있어인용상표가저명상표인가의여부는그상표의사용, 공급, 영업활동의기간, 방법, 태양및거래범위등과그거래실정또는사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부등이일응의기준이된다할것이고, 인용상표가다른나라에등록되어있고거기에서그상표및상품이널리선전되어있다거나상품판매실적이상당하다고하여반드시우리나라의일반수요자들사이에서도현저하게인식되었다고단정할수없으며, 인용상표가저명상표인지여부를판단하는기준시는그상표의등록출원시라고보아야한다. 고판시하고있다. 대법원 선고 98 후 843 판결 ( 공 2000, 1566). 86) 정상조, 전게서, 564 면. 한편, 우리법은희석화의요건인 저명성 의판단기준에관하여구체적으로규정하고있지않은바, 이와관련하여도앞에서본바와같은미국상표법의저명성판단기준을참고할수있을것이다. 87) Erich D. Schiefelbine, 전게논문, 면및 Kriesten M. Beystehner, 전게논문, 114 면참조

29 팝업광고는원래웹사이트소유자들이스스로의웹사이트에어떠한내용을실을것인가를결정할수없게하고 ( 예를들어, 저질의상품을선전하는팝업광고가옆에나타나거나심지어원고들이 사건에대한보도를할때팝업광고에비행훈련학교에대한광고가나타날수도있다 ), 그들의의지와관계없이계속광고가나타나게하여소비자들을귀찮게함으로써상표의신용을훼손한다고볼수있다. 또, 소비자들은팝업광고가원래웹사이트와관계가있거나그소유자가그러한광고를허락한것으로생각하게되고그러한광고의내용에실망하여원래웹사이트를찾는횟수가감소하게되며, 결국원래웹사이트소유자들은다른회사들에게정당하게광고공간을팔아얻을수있는수입을상실하게됨으로써, 그들의상표는서서히판매력을읽게된다. 따라서, 팝업광고사건에서원래웹사이트의상표가저명상표이고, 팝업광고가원래웹사이트의상표를사용한것으로볼수있으면, 팝업광고서버및광고주는원래웹사이트의상표를희석화한것으로볼수있을것이다. 그러나, 희석화에의한부정경쟁행위가 혼동가능성 을그요건으로하고있지는않지만 타인의상품또는영업임을표시한표지와동일하거나이와유사한것을사용 할것은요하는것은상표권침해와마찬가지인데, 앞의상표권침해여부에서본바와같이팝업광고가타인의상품또는영업임을표시한표지를 사용 하였는가하는점에서마찬가지문제가제기될것이라는데희석화규정에의한팝업광고규제의난점이있다할것이다. 88) IV. 팝업광고에대한기타대처방안 1. 문제의제기 88) 참고로, 최근대법원은타인의등록상표와동일한단어 (Viagra) 가포함된도메인이름 (viagra.co.kr) 을사용한사건에관하여그러한도메인네임이일반인들을그도메인이름으로운영하는웹사이트로유인하는역할을한다고하더라도, 도메인이름자체가곧바로상품의출처표시로서기능한다고볼수없어부정경쟁방지법제 2 조제 1 호가. 목의부정경쟁행위에는해당하지않으나, 위와같은도메인이름으로개설한웹사이트에서생칡즙, 제첩국, 건강보조심품등을판매하는행위를한것은, 원고들의저명상표와유사한표지를영업표지로사용한것에해당하고, 그러한행위로인하여저명상표의상품표지로서의출처표시기능을손상하였다고볼수있어부정경쟁방지법제 2 조제 1 호다. 목의부정경쟁행위에해당한다고판시했다. 앞에서본대법원 선고 2002 다 판결. 그런데, 위와같은도메인이름의사용행위와팝업광고행위를동일하게볼수있을지는검토의필요가있다할것이다

30 이상팝업광고가상표권침해, 상품 영업주체혼동과같은부정경쟁행위및상표희석화에해당하는지에관하여살펴보았다. 그런데, 앞에서이미밝힌바와같이상표권침해및상품 영업주체혼동행위와관련하여서는팝업광고가상표의 사용 및 혼동가능성 의요건을충족할수있을지가문제되고, 상표희석화와관련하여서도팝업광고가저명한타인의상표또는영업표지를 사용 하고있는것으로볼수있는가하는문제는여전히남는다. 즉, 팝업광고가그러한요건들을충족시키지못한다고볼경우에는어떠한방법으로팝업광고를규제할것인가하는문제가제기된다. 2. 저작권법에의한규제가능여부 89) 저작권법제97조의 5는 저작재산권 90) 그밖의이법에의하여보호되는재산적권리를복제 공연 방송 전시 전송 배포 2차적저작물작성의방법으로침해한자는 5년이하의징역또는 5천만원이하의벌금에처하거나이를병과할수있다. 고규정하고있는바, 팝업광고를이와같은저작재산권침해죄로서처벌할수있을지문제된다. 이와관련하여앞에서본 WhenU.com 사건에서는팝업광고행위가원고가저작권을가지고있는원래의웹사이트를다르게보이게만든다는점에서원고의저작물을전시 (display) 할권리 91) 를침해하였는지및원고의저작물을변형및개작함으로써 2차적저작물을준비할권리 (prepare to derivative works) 92) 를침해하였는가가문제되었다. 첫번째문제와관련하여, 법원은현대컴퓨터환경에서원고의웹사이트를덮거나잘보이지않게하거나변형하는것자체를금지하는것은저작권의보호범위를지나치게확대할위험이있다는이유로전시권침해에해당하지않는다고판시하였다. 또두번째문제와관련하여서는, 원고의웹사이트나피고의팝업광고가 89) CONTACTS, INC., v. WHENU.COM and Vision Direct, Inc., 2003 WL (S.D.N.Y., 2003) 참조. 90) 복제권 ( 저작권법제 16 조 ), 공연권 ( 제 17 조 ), 방송권 ( 제 18 조 ), 제 18 조의 2( 전송권 ), 전시권 ( 제 19 조 ), 제 20 조 ( 배포권 ), 제 21 조 (2 차적저작물등의작성권 ) 을말한다. 이에대하여저작인격권은공표권 ( 제 11 조 ), 성명표시권 ( 제 12 조 ), 동일성유지권 ( 제 13 조 ) 을말한다. 91) 17 U.S.C.A. 106(1). 92) 17 U.S.C.A. 106(2)

31 마우스클릭한번만으로도사라질수있다는점에서미국저작권법제101조에규정되어있는 " 고정 (fixation)" 요건을충족하지못할뿐만아니라팝업광고가원고의웹사이트를덮거나잘보이지않게하지만변형 (change) 시키지는않았다는점에서 2차적저작물 을창조하였다고볼수없다는이유로원고의 2차적저작물을준비할권리의침해에해당하지않는다고판단하였다. 3. 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률에의한규제위법제50조의5는 정보통신서비스제공자는영리목적의광고성정보가보이도록하거나개인정보를수집하는프로그램을이용자의컴퓨터그밖에대통령령이정하는정보처리장치에설치하고자할때에이용자의동의를얻어야한다. 이경우해당프로그램의용도와삭제할수있는방법을고지하여야한다. 고규정하고있고, 같은법제67조제1항제5호는 위규정을위반하여이용자의동의를얻지않고프로그램을설치한자는 3천만원이하의과태료에처한다 고규정하고있다. 따라서팝업광고서버를운영하는자가컴퓨터이용자의동의를얻지아니하고애드웨어 (Adware) 를설치한경우에는과태료에처할수있으나, 문제는대부분의팝업광고서버들은이러한경우를대비하여이용자약관 (Shrink Wrap License) 의형태로애드웨어가포함되어있는프로그램의설치시이용자가애드웨어의설치에도동의하도록만든다는데있다. 향후그러한약관의효력의문제와관련하여논의가필요할것으로보인다. 93) 한편, 위법제48조제2항은 누구든지정당한사유없이정보통신시스템, 데이터또는프로그램등을훼손 멸실 변경 위조또는그운용을방해할수있는프로그램 ( 이하 악성프로그램 이라한다 ) 을전달또는유포하여서는안된다. 고규정하고, 같은법제62조제4호는 위규정을위반하여 93) 이와관련하여다른웹사이트의허락또는동의는받았으나 PC 이용자의동의는받지않고팝업광고를띄우는경우다른웹사이트소유자, 팝업광고서버및광고주 ( 광고서버와광고주모두다른웹사이트소유자와일치하는경우포함 ) 의이용자에대한책임은어떻게되는가하는의문이제기될수있으나, 팝업광고는애드웨어에의하여나타나는것이고애드웨어가이용자의 PC 에설치되는과정에서이용자가애드웨어에관한내용이포함된이용자약관에동의하는경우가대부분일것이므로, 이용자약관의유효여부에관한논의를제외하고는, 실제로그러한문제가발생할가능성은희박하다할것이다

32 악성프로그램을전달또는유포한자는 5년이하의징역또는 5천만원이하의벌금에처한다. 고규정하고있는바, 팝업광고서버가단지팝업광고창이뜨게하는정도에그치지아니하고웹브라우저의시작페이지를아예팝업광고창으로바꾸어버린다든가애드웨어를제거하지못하도록제거프로그램을다운받으려할경우웹브라우저가강제로종료되도록하는경우등 ( 연구사례 1번의경우 ) 에는위규정에해당한다할것이다. 그러나그러한정도에까지나아가지아니한일반적인팝업광고 ( 연구사례 2, 3의경우 ) 에까지이를적용할수있는지는의문이다. 4. 부정경쟁행위에대한일반조항도입방안원래진실한광고는소비자들에게선택의기회를제공하고, 건전한경쟁을촉진한다는데서그존재의의를갖는것이고, 팝업광고도소비자에게정보를제공함으로써소비자의상품에대한조사비용을낮춘다는측면에서바람직한기능을한다고볼수도있다. 그러나팝업광고는소비자들의의도와관계없이끊임없이등장함으로써소비자들에게정보를제공하기보다는소비자들을귀찮게하고결과적으로소비자들이광고를무시하게만들가능성이있다는점에서정당화되기어렵다. 나아가앞에서본바와같이팝업광고는경쟁자의고객을빼앗아오기위하여주도면밀하게개발된것으로서비도덕적사업행위의전형이다. 94) 결국, 팝업광고는부정경쟁방지법이원래금지하고자하였던부정경쟁행위의한태양으로서상표법이나부정경쟁방지법에열거되어있는다른행위들과마찬가지로규제되는것이마땅하다할것이다. 95) 이와관련하여팝업광고와같이타인의투자나명성에무임승차 (free ride) 하여부당하게이익을도모하는불공정한방법의경쟁행위를넓은의미의부정경쟁행위로보고, 우리부정경쟁방지법제2조제1항의부정경쟁행위의유형을예시적인것으로해석하거나, 부정경쟁방지법에위와같은넓은의미의부정경쟁행위를포괄할수있는일반조항을삽입하여야한다는견해 94) Erich D. Schiefelbine, 전게논문, 면. 95) Erich D. Schiefelbine, 전게논문, 면및정상조, 전게서, 면참조

33 가제시되고있다. 96) 그러나, 이러한견해에대하여는그러한해석또는일 반조항의도입이팝업광고에대한민사적구제수단으로서바람직한지여부는별론으로하고, 부정경쟁행위의개념이명확하지않게되거나그범위를지나치게확대하는것으로서죄형법정주의원칙에반할우려가있으므로, 위와같은경우에는부정경쟁방지법제18조제3항제1호의규정을좀더명확하게할필요가있을것이다. V. 결론이상살핀바와같이팝업광고는 PC 사용자의의사에관계없이끊임없이나타나서사용자들을귀찮게하고또스크린에원래열려있던웹사이트로부터잠재적고객을빼앗아가기위해주도면밀하게마련된것으로서, 상도의와공정한경쟁질서를해치는불공정한경쟁행위의전형이라할것이고따라서마땅히그에대한법적기술적대처방안이마련되어야할것이다. 이와관련하여팝업광고에대처하기위한기술적대처방안은어느정도마련되어있으나, 종래의법적대처방안들은나름대로의한계를내포하고있다. 즉, 팝업광고를상표법상의상표권침해및부정경쟁방지법상의상품주체혼동행위나영업주체혼동행위로보아규제하는데있어서는상표의 사용 및 혼동가능성 이라는요건의충족여부가문제되는데그러한요건들을완화하기위한 유일광고이론, 최초이익혼동이론 등과같은시도에도불구하고그러한이론들이위요건을넘어서기위한명쾌한대답이될수있는지는의문이고, 부정경쟁방지법상의저명상표희석행위로볼수있는가와관련하여서는 혼동가능성 은문제되지않는다하더라도상표또는영업표지의 사용 에해당하는가하는문제는여전히남아있다. 정보통신망이용촉진 96) 정상조, 전게서, 면참조. 이와관련하여, 우리나라가 1980 년에가입한공업소유권보호를위한파리조약제 10 조의 2 항에는 산업상또는영업상의공정한관행에반하는모든경쟁행위는부정경쟁행위를구성한다. 고규정되어있고, 독일부정경쟁방지법 (UWG) 제 1 조는 영업적거래에서경쟁의목적으로선량한풍속에반하는행위를저지른자에대해서중지와손해배상을청구할수있다. 고규정하여부정경쟁행위를선량한풍속에위배되는행위로파악하고있다. 한편, 독점규제및공정거래에관한법률 ( 독금법 ) 제 23 조제 1 항은 불공정거래행위 에관하여규정하고있고, 그에서규정하고있는행위의폭은부정경쟁방지법상의부정경쟁행위의폭보다훨씬넓은것으로보이는바, 양법의위와같은규정의차이및관계에관하여는좀더검토가필요할것으로보인다

34 및정보보호등에관한법률에의한규제또한이용자스스로도모르는사이에애드웨어를내려받는데 동의 를한경우에이에대한제재를가할수있는가또팝업광고를유발하는애드웨어를 악성프로그램 으로볼수있는가하는문제가있다할것이다. 이러한문제인식하에팝업광고와같이타인의투자나명성에무임승차하여부당하게이익을도모하는불공정한방법의경쟁행위를넓은의미의부정경쟁행위로보고우리부정경쟁방지법제2조제1항의부정경쟁행위의유형을예시적인것으로해석하거나, 그러한행위들을포괄할수있는부정경쟁행위에관한일반조항을삽입하는방안이논의되고있으나, 이는팝업광고에대한민사적인구제방법을논의함에있어서는타당한방안이될수있으나, 형사적인구제방법을논함에있어서는죄형법정주의원칙과의조화를도모하려는노력이필요하다할것이다. [ 참고문헌 ] 1. 단행본 정상조, 지적재산권법, 홍문사 (2004). 송종식외 2인, 지적소유권법 ( 하 ), 육법사 (2003). 이대희, 인터넷과지적재산권법, 박영사 (2002). 강동세, 지적재산권의형사적이해, 세창출판사 (2003). 사법연수원, 상표법 (2004). 사법연수원, 부정경쟁방지법 ( 해설및판례, 2004). 특허법원, 특허재판실무편람 (2002). 2. 논문

35 Erich D. Schiefelbine, "Stopping a Troijan Horse:Challenging Pop-Up Advertisements and Embedded Software Schemes on the Internet Through Unfair Competition Laws", 19 Santa Clara Computer & High Tech. L.J Kriesten M. Beystehner, "See Ya Later, Gator: Assessing Whether Placing Pop-Up Advertisements on Another Company's Website Violates Trademark Law", 11 J. Intell. Prop. L. 87 (2003년가을 ). Beth I. Z. Boland et al., "Initial Interest Confusion" and the Use of Metatags and Keyed Banner Ads in Internet Trademark Law, 45-OCT B. B.J. 6 (2001). 정상조, 상표법과부정경쟁방지법의조화, 민사판례연구 25권 ( ). 조정욱, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률상희석화에대한연구, 법학 (44권 2호 ), 서울대법학연구소. 유영선, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률이규정한희석화의요건의해석, 12-13면 ( 서울대학교법과대학지적재산권법교실 : 에게재 ). 이성호, 지적재산권에대한침해아침해자의고의 과실, 사법논집 28집, 법원도서관 3. 기타 Andrews Intellectual Property Litigation Reporter, "2D Cir. to Decide Legality of Injunction against Adware", Anthony Lin, "Pop-Up Advertisement Enjoined in Trademark Suit", Internet Law & Strategy ( ). Steve Jeffries et al., "Courts Chip Away at Doctrine of 'Initial Interest' Confusion" at =1949 ( 방문 ). 국회산업자원위원회, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률중개정법률안심사보고서 ( )

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(7) 김기영(트로이의 목마멈추게하기).hwp

(7) 김기영(트로이의 목마멈추게하기).hwp 트로이의목마 (Troijan Hores) 멈추게하기 트로이의목마 (Troijan Horse) 멈추게하기 팝업 (Pop-UP) 광고에대한상표법및부정경쟁방지법에의한규제 판사김기영 특허법원 I. 서론 인터넷의발달과더불어기업들은이를자사상품이나서비스의광고를위하여이용할수있는다양한방법에관하여생각하게되었다. 그러한광고수단은배너 (banner) 광고 1), 스팸 (spam)