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2 일러 두기 1. 본 책자는 심판관의 전문성을 제고하고 심판품질을 향상하기 위한 심판관 보수교육 교재로 편찬한 것으로써 먼저 권리별(상표, 디자인, 특허 실용 신안)로 대별하고, 특허 실용신안에 대하여는 기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 통신 분야로 구분하여 발간하였습니다. 2. 본 책자에 게재된 판결문은 2010년 7 ~ 9월까지 대법원 및 특허법원에서 선고된 판결 중 특허심판원의 심결이 취소된 사건을 중심으로 수록하였으며, 심판의 종류별로 구분하여 수록하였습니다. 3. 사건별 부호문자의 부여에 관한 대법원 예규에 의하여 판례번호 중 후 자는 특허상고사건을, 허 자는 특허법원사건을, 심판사무취급규정 제9조 제2항에 의하여 당 자는 특허심판원사건 중 당사자사건을, 원 자는 특허심판원 사건 중 거절불복사건을 표시한 것입니다. 4. 판결문의 각주와 밑줄은 강사가 편의상 붙인 것으로서 원본에는 없는 것입니다. 5. 아무쪼록 본 책자가 심판업무 수행에 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 계속 보완 발전시켜 나가도록 하겠습니다.

3 목 차 CONTENTS Ⅰ. 대법원 판결 1 1. 무효심판 / 3 가. 2009후 구상표법 7조 1항 12호 해당여부에 대한 판단 2. 취소심판 / 7 가. 2010후 상표법 73조 1항 2호 해당여부에 대한 판단 3. 권리범위확인심판 / 13 가. 2010후 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 특정여부 나. 2010후 권리법위확인심판에서 업무표장에 대한 이해 다. 2010후 권리법위확인심판에서 확인대상표장의 가정적 부가적 판단 라. 2010후 권리법위확인심판에서 확인대상표장의 가정적 부가적 판단 마. 2010후 권리범위확인심판 상표법 제51조 제1항 제1호, 제2호 해당여부 - i -

4 Ⅱ. 특허법원 무효심판 / 31 가. 2009허 상표법 제7조 제1항 제11, 12호 해당여부에 대한 판단 나. 2009허 상표법 7조 1항 11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당 다. 2009허 상표법 7조 1항 11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당 라. 2010허 선사용표장의 주지성 등에 대한 판단 마. 2010허 상표법 제7조 제1항 제11호 해당여부에 대한 판단 바. 2010허 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부에 대한 판단 사. 2010허 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부에 대한 판단 아. 2010허 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부에 대한 판단 자. 2010허 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부에 대한 판단 차. 2010허 상표법 제7조 제1항 제7호 해당여부에 대한 판단 카. 2010허 상표법 제8조 제1항 해당여부에 대한 판단 타. 2010허 상표법 제7조 제5항 제3호 해당여부에 대한 판단 - ii -

5 2. 취소심판 / 151 가. 2009허 등록취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 그 지정상품에 정당하게 사용여부 나. 2009허 등록취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 그 지정상품에 정당하게 사용여부 다. 2010허 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인 에 해당여부 3. 거절결정불복심판 / 171 가. 2010허 상표법 제7조 제1항 제7호, 제8조 제1항 또는 제23조 제1항 제4호 해당여부에 대한 판단 나. 2010허 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제8조 제1항 해당여부에 대한 판단 다. 2010허 상표법 6조 1항 7호의 기타 식별력 없는 표장에 해당 4. 권리범위확인심판 / 217 가. 2010허 상표법 제51조 제1항 제2호의 상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법 으로 표시하는 상표 해당여부 - iii -

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7 Ⅰ. 대 법 원 1. 무효심판 2. 취소심판 3. 권리범위확인심판 - 1 -

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9 1. 무 효 심 판 가. 2009후4667 구상표법 7조 1항 12호 해당여부에 대한 판단 - 3 -

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11 대 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2009후4667 등록무효(상) 원고, 피상고인 닥스 심슨그룹 퍼브릭 리미티드 캄파니 (DAKS SIMPSON GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY) 영국 런던 더블유1에스 4피엘 올드 본드 스트리트 10 (10 Old Bond Street, London W1S 4PL, England) 대표자 필립 그레이엄 왓트 (Philip Graham Watt) 소송대리인 변호사 안용득, 최선애, 이재우, 김동환 피고, 상고인 유상무 (******-*******) 천안시 동남구 원 심 판 결 특허법원 선고 2009허5738 판결 판 결 선 고 주 문 1. 상고를 기각한다. 2. 상고비용은 피고가 부담한다. 이 유 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서 등의 기재는 이를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 1. 원심은 그 채용증거들을 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 사용상 품을 의류 신발 시계 침구류 등 패션제품으로 하는 원고의 선사용상표 는 지정상품을 소파 침대 등으로 하는 이 사건 등록상표 의 출원일 - 5 -

12 인 경 국내의 일반 거래자나 수요자들 사이에서 현저하게 알려진 주 지상표라고 봄이 상당하고, 이 사건 등록상표 중 갤러리 또는 Gallery 부분은 식별력이 없거나 미약하므로 이 사건 등록상표는 선사용상표와 공통되는 DAKS 의 한글 음역이기도 한 닥스 부분만으로 호칭 관념될 수 있어 선사용상표와 유사 하며, 한편 선사용상표 는 원고가 창작한 것으로서 별다른 의미를 갖 지 않는 조어상표이므로 이 사건 등록상표의 표장은 원고의 선사용상표를 모방한 것으로 보이고, 선사용상표의 사용상품인 의류 침구류 등의 패션용품과 이 사건 등록상표의 지정상품인 침대 등의 가구류 등 사이에는 상당한 경제적 견련관계가 있어, 피고는 결국 국내에서 널리 알려진 선사용 상표를 모방하여 선사용상표가 가지는 양질의 이미지와 고객흡인력에 무상으로 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 선사용상표의 사용자인 원고에게 손해를 가할 목적으로 이 사건 등록상 표를 출원 등록하여 사용하는 것이라고 봄이 상당하다 할 것이어서, 이 사건 등록 상표에 구 상표법( 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제 7조 제1항 제12호가 정한 등록무효사유가 있다고 판단하였다. 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 옳 은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 채증법칙 위반 이나 법리오해 등의 잘못이 없다. 그 밖에 기록상 당사자 사이에 구 상표법 제7 조 제1항 제12호의 무효사유를 주장하지 않기로 합의하였다는 것을 찾아볼 수 없 어 위와 같은 원심 판단이 금반언의 원칙에 반하는 것이라고 볼 수 없으므로, 이 점에 관한 주장도 받아들이지 않는다. 2. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 이홍훈 대법관 대법관 김영란 김능환 주 심 대법관 민일영 - 6 -

13 2. 취 소 심 판 가. 2010후1213 상표법 73조 1항 2호 해당여부에 대한 판단 - 7 -

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15 대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010후1213 등록취소(상) 원고, 상고인 주식회사 카타나골프 서울 강서구 대표이사 김홍득 소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 박승문, 조용식, 이명규, 이인종, 하상현 피고, 피상고인 판-웨스트(피티이) 리미티드 [Pan-West(Pte) Ltd] 싱가포르 엘&와이 빌딩 #05-00 잘란 페밈핀 59 대표자 데이비드 리 케이 투안 (David Lee Kay Tuan) 소송대리인 변리사 박경재 원 심 판 결 특허법원 선고 2009허7321 판결 판 결 선 고 주 문 1. 상고를 기각한다. 2. 상고비용은 원고가 부담한다. 이 유 상고이유를 판단한다. 1. 상고이유 제1점에 대하여 원심판결 이유에 의하면 원심은, 피고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 - 9 -

16 국내에서 (이하 실사용상표 라 한다)를 골프클럽에 사용하였는데, 실사용상표는 이 사건 등록상표(등록번호 제429841호) 와 마찬가지로 도형과 영문자 KATANA 및 GOLF 를 모두 포함하고 단지 도형과 영문자가 2단 배열에서 3단 배열로 변형된 정도에 불과하여 이들 상표 는 거래사회의 통념상 동일한 상표에 해당하므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 상표권자인 피고에 의하여 그 지정상 품인 골프클럽에 사용되었다 할 것이어서 상표법 제73조 제1항 제3호의 상표등 록 취소사유가 없다고 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가 고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제3호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다. 2. 상고이유 제2점에 대하여 상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록취소 심판청구는 등록상표의 지정상 품 전체에 대하여만 할 수 있고 그 일부에 대한 청구는 허용되지 않으므로, 심 판절차에서 등록상표 중 일부 지정상품에 대하여 상표법 제73조 제1항 제3호의 상표등록 취소사유를 주장하였다가 그 후의 심결취소소송 절차에서 상표법 제 73조 제1항 제2호의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수는 없다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 같은 취지에서, 이 사건 심판절 차에서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 일부인 상품류 구분 제28류의 지정 상품에 대하여만 상표법 제73조 제1항 제3호의 상표등록취소심판을 청구하였 다가 이 사건 심결취소소송에 이르러 비로소 상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수는 없다는 이유로, 이 사건 등록상표에 위 제2호의 취소사유가 있다는 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받 아들일 수 없다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유

17 로 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제2호에 관한 법리오해의 위법 이 없다. 3. 상고이유 제3점에 대하여 위에서 본 바와 같이 원고가 이 사건 심결취소소송 절차에서 상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수 없다고 한 원심의 판단이 정당한 이상, 원심이 이 사건 심결취소소송에서 위 취소사유를 추가로 주장할 수 있음을 전제로 하여 가정적으로 이 사건 등록상표에 상표법 제73조 제1항 제 2호의 상표등록 취소사유가 없다고 판단한 부분에 대한 원고의 상고이유는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다. 4. 결론 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법 관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 차한성 주 심 대법관 박시환 대법관 안대희 대법관 신영철

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19 3. 권리범위확인심판 가. 2010후1268 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 특정여부 나. 2010후1275 권리법위확인심판에서 업무표장에 대한 이해 다. 2010후1459 권리법위확인심판에서 확인대상표장의 가정적 부가적 판단 라. 2010후1473 권리법위확인심판에서 확인대상표장의 가정적 부가적 판단 마. 2010후1466 권리범위확인심판 상표법 제51조 제1항 제1호, 제2호 해당여부

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21 대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010후1268 권리범위확인(상) 원고, 피상고인 1. 조용목 (******-*******) 안양시 만안구 2. 박한근 (******-*******) 고양시 일산서구 원고들 소송대리인 변리사 조현석 피고, 상고인 재단법인 기독교대한하나님의성회 서울 은평구 대표자 이사 박광수 소송대리인 변리사 이경호 원 심 판 결 특허법원 선고 2009허8546 판결 판 결 선 고 주 문 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 이 유 상고이유를 판단한다. 업무표장권의 적극적 권리범위확인심판에서 심판대상으로 삼고 있는 확인대 상표장과 피심판청구인이 실제로 사용하는 표장(이하 실사용 표장 이라고 한다) 이 동일하지 않은 경우에는 확인의 이익이 없어 그 심판청구는 부적법하나, 확

22 인대상표장과 실사용 표장이 차이가 있더라도 그 차이나는 부분이 부기적인 것 에 불과하여 양 표장이 동일성의 범위 내에 있는 경우에는 확인의 이익이 있다 (대법원 선고 2000후259 판결, 대법원 선고 2001 후577 판결 등 참조). 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다. 원고들이 실제로 사용하고 있는 원심 판시 실사용 표장 3 과 실사용 표장 4 등록업무표장(등록번호 제891호) 위확인을 구하는 원심 판시 확인대상표장 은 피고가 이 사건 의 권리범 에 비하 여 총회신문 이라는 한글 부분이 추가되어 있는 점에서 차이가 있다. 그러나 실사용 표장 3, 4의 총회신문 부분은 기독교대한하나님의성회 부분과 띄어 져 쓰여 있거나 사각형 밖의 하단에 표기되어 있고, 기독교대한하나님의성 회 에서 발행하는 신문을 나타내는 것으로서 단순한 부기적인 부분에 불과하 므로, 실사용 표장 3, 4가 업무표장에 해당하는 것인지 여부는 별론으로 하고 확인대상표장과 실사용 표장 3, 4는 동일성의 범위 내에 있는 표장이라고 봄 이 상당하다. 그럼에도 원심은 실사용 표장 3, 4는 확인대상표장과 동일성이 있다고 할 수 없다는 이유로 확인대상표장이 적법하게 특정되지 않은 이 사건 권리범위 확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다고 판단하고 말았으니, 원심판 결에는 확인대상표장의 특정에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니함으 로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장 은 이유 있다. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사 건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법 관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다

23 재판장 대법관 박시환 대법관 안대희 주 심 대법관 차한성 대법관 신영철

24 대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010후1275 권리범위확인(상) 원고, 피상고인 조용목 (******-*******) 안양시 만안구 소송대리인 변리사 조현석 피고, 상고인 재단법인 기독교대한하나님의성회 서울 은평구 대표자 이사 박광수 소송대리인 변리사 이경호 원 심 판 결 특허법원 선고 2009허8553 판결 판 결 선 고 주 문 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 이 유 상고이유를 판단한다. 등록업무표장과 대비되는 표장(이하 확인대상표장 이라고 한다)이 업무표장 으로서 사용되고 있는지의 여부는 사용업무와의 관계, 당해 표장의 사용 태양 (표시된 위치, 크기 등), 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계 에서 그 표시된 표장이 사용업무의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합 하여 판단하여야 한다(대법원 선고 2002도3445 판결, 대법원 선고 2006후2295 판결 등 참조). 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다

25 원고가 기독교대한하나님의성회 라는 교단의 대표총회장으로 표시되어 있는 인터넷 홈페이지의 왼쪽 윗부분과 아랫부분에는 와 같은 업무표장이 표기되어 있고, 위 홈페이지의 윗부분과 왼쪽 중앙부분에 확인대상표장인 이 기하성 안내, 기하성 소개, 기하성 헌법, 기하성 교리, 기하성 신학, 기하성 선교, 기하성 연감(역사편) 등과 같이 위 교단의 약 칭으로 표기되어 사용되고 있는 점, 위 인터넷 홈페이지의 기하성 소개란에는 위 교단의 주된 업무인 종교를 선교하거나 교단을 알리기 위한 내용이 게재되어 있는 점 등 확인대상표장이 사용된 태양과 경위, 그 의미 및 사용업무인 종교선 교업과의 관계 등을 종합하여 볼 때, 확인대상표장은 종교선교업 등 영리를 목 적으로 하지 아니하는 업무를 표상하고 그 업무의 출처를 표시하기 위하여 사용 된 업무표장이라고 할 것이다. 그럼에도 원심은 업무표장 에 관한 의미를 잘못 이해한 나머지 확인대상표장 이 업무표장으로 사용되었다고 할 수 없다는 이유로 이 사건 등록업무표장의 권 리범위에 속하지 않는다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 업무표장에 관한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상 고이유의 주장은 이유 있다. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 원 심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결 한다. 재판장 대법관 박시환 대법관 안대희 주 심 대법관 차한성 대법관 신영철

26 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2010후1459 권리범위확인(상) 원고, 피상고인 조용목 (******-*******) 안양시 만안구 소송대리인 변리사 조현석 피고, 상고인 재단법인 기독교대한하나님의성회 서울 은평구 대표자 이사 박광수 소송대리인 변호사 김광년 원 심 판 결 특허법원 선고 2010허241 판결 판 결 선 고 주 문 1. 상고를 기각한다. 2. 상고비용은 피고가 부담한다. 이 유 상고이유를 판단한다. 1. 상표권에 관한 권리범위확인심판사건에서 확인대상표장이 등록상표의 권 리범위에 속한다고 하려면 그 표장이 상표로 사용되는 것이 전제되어야 한다(대 법원 선고 2006후2295 판결 참조). 이때 상표의 사용 이라고 함 은 상품 또는 그 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 가리키고(상표법 제2조 제1 항 제6호 각 목 참조), 여기에서의 상품 은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립

27 된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다(대법원 선고 98후58 판결, 대법원 선고 2002후123 판결 등 참조). 2. 위와 같은 법리를 기록에 비추어 살펴본다. 원심이, 피고가 확인대상표장의 사용상품으로 특정한 인터넷 홈페이지 메인 화면(인쇄물, 회보), 목양신문 하단 신문광고의 공고문(인쇄물, 회보), 자 목양신문 1면에 게재된 공고문(인쇄물, 회보), 인터넷 홈페이지 게재 공고 문(인쇄물, 회보), 발송한 알림장(인쇄물, 회보) 그 자체는 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없어서 확인대상표장이 이 사 건 등록상표(등록번호 제726331호)의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단한 것 은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 상표의 사용에 관한 법리를 오해 하거나, 판단을 누락하는 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 그리고 확인대상표장은 원고 개인에 의하여 사용되었다고 단정하기 어렵다고 한 원심의 판단이 위법하다는 상고이유의 주장은 가정적 부가적 판단에 관한 것 으로서, 앞서 본 바와 같이 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하 지 아니하는 이상, 위 가정적 부가적 판단의 당부는 판결에 영향을 미칠 수 없다. 따라서 이에 관한 상고이유 주장은 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다. 3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 김지형 대법관 양승태 대법관 전수안 주 심 대법관 양창수

28 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2010후1473 권리범위확인(상) 원고, 피상고인 조용목 (******-*******) 안양시 만안구 소송대리인 변리사 조현석 피고, 상고인 재단법인 기독교대한하나님의성회 서울 은평구 대표자 이사 박광수 소송대리인 변호사 김광년 원 심 판 결 특허법원 선고 2010허265 판결 판 결 선 고 주 문 1. 상고를 기각한다. 2. 상고비용은 피고가 부담한다. 이 유 상고이유를 판단한다. 1. 등록서비스표와 대비되는 표장(이하 확인대상표장 이라고 한다)이 서비스 표 로서 사용되고 있는지의 여부는 사용서비스업과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(표시된 위치, 크기 등), 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거 래계에서 그 표시된 표장이 사용서비스업의 식별표지로서 사용되고 있는지 여

29 부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 선고 2002도3445 판결, 대법원 선고 2006후2295 판결 등 참조). 2. 위와 같은 법리를 기록에 비추어 살펴본다. 을 제2호증의1 내지 5에 표시된 확인대상표장은 기독교대한하나님의성회 라 는 종교 단체의 인테넷 홈페이지, 총회소집 공고문, 소속 교역자 및 장로들에 대한 통지문 등에 사용된 것으로 위 종교 단체의 활동과 관련하여 소속 교역자 들이나 교인들에게 정보를 제공하고 의사를 전달하는 과정에서 그 매체에 사용 되고 있을 뿐이고 자타 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이라고 할 수 없다. 한편 을 제2호증의6에 표시된 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표 (등록번호 제157409호)의 지정서비스업 중 서적출판업 에 사용되었다고 볼 수 있으나, 위 서적출판업 이 피고가 확인대상표장의 사용서비스업으로 특정한 저 널출판업, 신문출판업 등에 포함되지 아니하는 이상 원고가 확인대상표장을 서적출판업 에 사용하였다고 하여 이를 위 사용서비스업에 사용하였다고 할 수 없다. 따라서 원심이 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하 지 않는다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 서비스표의 사용에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 그리고 확인대상표장은 원고 개인에 의하여 사용되었다고 단정하기 어렵다고 한 원심의 판단이 위법하다는 상고이유의 주장은 가정적 부가적 판단에 관한 것 으로서 앞서 본 바와 같이 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니하는 이상, 위 가정적 부가적 판단의 당부는 판결에 영향을 미칠 수 없다. 따라서 이에 관한 상고이유의 주장은 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다. 3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다

30 재판장 대법관 김지형 대법관 양승태 대법관 전수안 주 심 대법관 양창수

31 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2010후1466 권리범위확인(상) 원고, 상고인 조용목 (******-*******) 안양시 만안구 소송대리인 변리사 조현석 피고, 피상고인 재단법인 기독교대한하나님의성회 서울 은평구 대표자 이사 박광수 소송대리인 변호사 김광년 원 심 판 결 특허법원 선고 2010허258 판결 판 결 선 고 주 문 1. 상고를 기각한다. 2. 상고비용은 원고가 부담한다. 이 유 상고이유를 판단한다. 1. 상고이유 제1점에 대하여 가. 상표의 사용이라고 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 말하고, 여기에서 말하는 상품 은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상 거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다(대법원 선고 98후58 판결, 대법원 선고 2002후123 판결 등 참조). 한편 등록상표와 대비되

32 는 표장이 상표로서 사용되고 있는지의 여부는 사용물품과의 관계, 당해 표장의 사용태양(표시된 위치, 크기 등), 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실 제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 선고 2002도3445 판결, 대법원 선고 2006후2295 판결 등 참조). 나. 위와 같은 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 원고가 이 사건 등록상표 (등록번호 제742067호)의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 표장인 (이하 확인대상표장 이라고 한다) 이 상 표로서 사용되었다고 하는 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기 에 상고이유의 주장과 같이 상표의 사용에 관한 심리미진이나 판단누락 등의 위 법이 있다고 할 수 없다. 2. 상고이유 제2점, 제3점에 대하여 원심이, 확인대상표장은 자기의 성명 또는 상호를 보통으로 사용하는 방법으 로 표시하는 상표라고 할 수 없고, 사용상품의 보통명칭 또는 품질 효능 용도 등 을 나타내는 기술적 표장이라고 할 수 없어서 상표법 제51조 제1항 제1호, 제2 호에 해당되지 않는다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바 와 같은 심리미진 등의 위법이 없다. 3. 상고이유 제4점에 대하여 원고가 상표권자인 피고를 상대로 자신이 사용하는 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위확인을 구하는 사건 에서 피고가 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하 는 것을 두고 권리남용에 해당한다 할 수는 없으므로, 같은 취지의 원심의 판단

33 은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 권리남용에 관한 심리미진 등의 위법이 없다. 4. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법 관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 김지형 대법관 양승태 대법관 전수안 주 심 대법관 양창수

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35 Ⅱ. 특 허 법 원 1. 무효심판 2. 취소심판 3. 거절결정불복심판 4. 권리범위확인심판

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37 1. 무 효 심 판 가. 2009허6939 / 상표법 제7조 제1항 제11, 12호 해당여부에 대한 판단 나. 2009허7222 / 상표법 7조 1항 11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당 다. 2009허7239 / 상표법 7조 1항 11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당 라. 2010허227 / 선사용표장의 주지성 등에 대한 판단 마. 2010허1671 / 상표법 제7조 제1항 제11호 해당여부에 대한 판단 바. 2010허1718 / 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부에 대한 판단 사. 2010허1725 / 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부에 대한 판단 아. 2010허1732 / 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부에 대한 판단 자. 2010허1602 / 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부에 대한 판단 차. 2010허2766 / 상표법 제7조 제1항 제7호 해당여부에 대한 판단 카. 2010허3462 / 상표법 제8조 제1항 해당여부에 대한 판단 타. 2010허3509 / 상표법 제7조 제5항 제3호 해당여부에 대한 판단

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39 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2009허6939 등록무효(상) 원 고 안명근 (******-*******) 서울 노원구 피 고 블루맨 프로덕션즈 인크 (Blue Man Productions, Inc.) 미합중국 뉴욕(우편번호 10003) 뉴욕 라파예트 스트리트 434 (434 Lafayette Street, New York, New York 10003, U.S.A.) 대표자 리디아 척 (Lydia Cheuk) 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당1797호 사건에 관하여 한 심결을 취소 한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 [인정근거] 자백간주, 변론 전체의 취지

40 가. 이 사건 등록서비스표 (1) 등록번호/ 출원일/ 등록일 : 제 호/ / (2) 구 성 : (3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 관광음식점업, 극장식주점경영업, 다방업, 레스토랑업, 무도유흥주점경영업, 뷔페식당 업, 서양음식점경영업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품 소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점경영업, 일본음 식점경영업, 제과점업, 중국음식점경영업, 카페업, 카페테리아업, 칵테 일라운지서비스업, 한국식유흥주점경영업, 한식점경영업, 휴게실업, 관 광숙박업, 모텔업, 숙박시설안내업, 여관업, 유스호스텔업, 임시숙박시 설알선업, 임시숙박시설예약업, 콘도미니엄업, 하숙알선업, 하숙업, 하 숙예약업, 호텔업, 호텔예약업, 회원제숙박설비운영업, 휴일캠프숙박서 비스업, 야영장비공급업, 야영장시설제공업, 텐트대여업, 방임대업, 이 동식 가옥임대업, 동물수탁관리업, 양로원업, 의자,테이블,테이블린넨, 유리식기임대업, 탁아소업, 회의실임대업 (4) 권리자 : 원고 나. 선사용상표/서비스표 (1) 구성 : (2) 사용상품 : 라이브공연업, 라이브공연제작업, 음악공연업, 공연티켓, 음 반, DVD 등 (3) 사용자 : 피고 다. 이 사건 심결의 경위 (1) 피고는 원고를 상대로 이 사건 등록서비스표가 선사용상

41 표/서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11, 12호에 해당하여 그 등록 이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. (2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2008당 1797호로 심리한 다음 이 사건 등록서비스표가 선사용상표/서비스표와의 관계에서 상표법 제7 조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로, 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. 2. 판단 원고는 이 사건 등록서비스표가 선사용상표/서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11, 12호에 해당하는 등록무효사유가 없으므로, 이와 달리 판단 한 이 사건 심결은 부적법하다고 주장하고 있음에 대하여, 피고는 이 사건 등록 서비스표에 대한 등록무효심판 청구인으로서 그 등록무효사유의 주장 입증책임 이 있음에도 불구하고, 이 사건 변론종결시까지 그 등록무효사유에 관하여 아무 런 주장 입증을 하지 아니하였다. 따라서 이 사건 등록서비스표가 선사용상표/서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11, 12호에 해당하는 등록무효사유가 있다고 할 수 없는바, 이 사건 심결은 결과적으로 이와 결론을 달리하여 부적법하다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므 로, 이를 인용한다. 재판장 판사 김용섭 판사 이상균 판사 박태일

42 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2009허7222 등록무효(상) 원 고 클리오 블루 프랑스공화국 파리 뤼 드 브레딴느 55 대표자 애니버슨 (Annie Busson) 소송대리인 변리사 정지우 피 고 주식회사 클리오 서울 강남구 대표자 이사 한현옥 소송대리인 변리사 황교완 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당2527 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 출원상표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제719844호

43 (2) 표장 : (3) 지정상품 : 상품류 구분 제14류 - 팔목시계, 회중시계, 탁상시계, 전기 시계, 전자시계, 자동차용 시계, 스톱워치, 시계유리, 시계줄, 다이아몬 드, 진주, 사파이어, 루비, 호안석, 금조제품, 금도금, 은조제품, 은박, 백금조제품 (4) 상표권자 : 피고 나. 선사용상표 (1) 표장 : (2) 선사용상품 : 시계, 목걸이, 귀걸이, 반지, 가죽제품, 액세서리 (3) 사용자 : 원고 다. 이 사건 심결의 경위 (1) 원고는 피고의 이 사건 등록상표가 국내외에서 널리 알려진 원고의 선 사용상표를 모방하여 출원등록된 것으로서, 상표법 7조 1항 11호의 수요자를 기 만하고 상품의 출처를 오인 혼동케 할 우려가 있는 상표에 해당할 뿐 아니라, 구 상표법( 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 7조 1항 12호의 주지상표에 해당하는 선사용상표의 국내 시장 진입을 저지하거나 그 명 성에 부당하게 편승하여 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적으로 등록된 상표에 도 해당하므로 그 등록이 무효가 되어야 한다고 주장하면서 상표등록무효심판 을 청구하였다. (2) 특허심판원은 위 심판청구사건을 심리한 결과, 이 사건 등 록상표의 출원일 또는 등록결정일 당시에 선사용상표가 국내에서 특정인의 상표 로 인식될 정도에 이르렀다거나 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품

44 을 표시하는 것으로 현저하게 알려져 있었다고 볼 만한 증거가 부족하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 7조 1항 11호 및 구 상표법 7조 1항 12호에 해당하지 아 니한다 는 이유를 들어 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 변론 전체의 취지 2. 당사자들의 주장과 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 피고의 이 사건 등록상표는 l 국내의 일반 수요자에게 그 상표 또는 상 품이라고 하면 곧 원고의 상표 또는 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 선사용상표와 동일 유사하고 그 지정상품이 선사용상표의 선사용상품과 경 제적 견련성이 있어 일반 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 볼 수 있으므로 상표법 7조 1항 11호에 해당하고, 2 국내 또는 외국의 수요자 사이에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 주지상표인 선사용상표와 동일 유사한 상표로서, 원고의 국내 시장 진입을 저지하고 이를 이용하여 이 사건 등록상표의 양도대가를 요구하는 등의 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 등록된 상표여서 구 상표법 7조 1항 12호에도 해당하므로 그 등록이 무효가 되어야 한다. 나. 피고 주장의 요지 원고의 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정 당시에 국내의 일반거 래에 있어서 일반수요자나 거래자에게 원고의 상표나 상품이라고 인식될 수 있 을 정도로 알려져 있었던 것으로 인정할 증거가 부족하므로 이 사건 등록상표는 상표법 7조 1항 11호의 수요자를 기만할 우려가 있는 상표 에 해당하지 아니하 고, 한편 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시에 국내 또는 외국의 수요 자간에 널리 알려져 있는 주지상표에도 해당하지 아니하고 이 사건 등록상표의 사용과 관련하여 피고에게 부정한 목적도 없으므로 이 사건 등록상표는 구 상표 법 7조 1항 12호에도 해당하지 아니한다

45 다. 이 사건의 쟁점 이 사건 등록상표가 상표법 7조 1항 11호, 구 상표법 7조 1항 12호에 각 해당하는지가 이 사건의 쟁점이므로 이에 관해서 살펴보기로 한다. 3. 판단 가. 판단기준 상표법 7조 1항 11호의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반수요자의 혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 함에 그 목적이 있 고(대법원 , 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조), 어떤 상표가 상표법 7 조 1항 11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하기 위해서는 선사용 상표나 그 사용상품이 반드시 주지 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내 의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인 의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하며, 이러한 경우 에는 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되어질 경우에 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오 인 혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이고, 그 판단의 기준시는 등록결정시라고 할 것이다(대법원 선고 99후 2594 판결 등 참조). 한편 구 상표법 7조 1항 12호는 상품교역의 국제화 추세에 따라 국내외 주지상표의 부정이용을 금지하려는 국제적인 움직임에 맞추어 법률 제5355호로 개정된 상표법에 신설된 것으로서 12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주 지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 취

46 지의 규정에 해당한다 할 것이고, 구 상표법 7조 1항 12호에 해당하는 상표인지 여부의 판단기준시에 관하여 명시적 규정은 없지만 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 할 것이다(대법원 선고 2002후1362 판결 등 참조). 나. 구체적인 검토 (1) 선사용상표가 선사용상품과 관련하여 상표법 7조 1항 11호의 특정인의 상표로 인식된 상표이거나 구 상표법 7조 1항 12호의 주지상표에 해당 하는지의 여부 이 사건 등록상표가 상표법 7조 1항 11호에 해당하기 위해서는 선사용 상표가 이 사건 등록상표의 등록결정일인 당시에 이미 선사용상 품(시계, 목걸이, 귀걸이, 반지, 가죽제품, 액세서리)과 관련하여 특정인의 상 표나 상품이라고 인식되어질 정도로 국내 수요자나 거래자에게 알려져 있었어 야 하므로 이에 대하여 살펴보건대, 갑3 내지 47호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 1981년 프랑스에서 설 립된 회사로서 귀걸이나 반지 등과 같이 주로 은세공품으로 된 액세서리를 제 조하여 판매하고 있는 사실, 우리나라를 포함한 원고의 전 세계의 매출액은 2004년경 5,512,281유로(한화 약 88억원), 2005년경 5,788,599유로(한화 약 93억원), 2006년경 5,508,266유로(한화 약 88억원), 2007년경 6,313,195유로 (한화 약 98억원)에 달하였고, 우리나라를 포함한 전 세계의 광고지출액은 2004년경 442,085유로(한화 약 7억원), 2005년경 359,472유로(한화 약 5.8 억원), 2006년경 235,203유로(한화 약 3.8억원), 2007년경 258,841유로(한화 약 4억원)에 이르는 사실, 선사용상표의 1999년부터 2008년까지의 약 10년간 국내 매출액은 약 57억원, 본국인 프랑스에서는 약 460억원에 이르는 사실, 원고는 자신의 상호이자 상표인 CLIO BLUE 를 전 세계 수십 개의 국가에 등 록받아 사용하고 있으며 국내에는 1996년경에 Clio Blue 상표를 등록출원 한 사실이 있는데 당시에 국내의 한 맥주회사가 선등록한 상표 Clio와 표장이 유 사하다는 이유로 등록이 거절된 사실, 국내일간지에는 2001년경부터 원고의

47 선사용상표 가운데 목걸이, 귀걸이, 반지, 엑세서리 등에 대한 기사가 게재되 기 시작했는데, 대표적인 것으로서 , 의 각 매일경제 기사, 의 머니투데이의 제품 소개 기사, 의 레이디 경향에 귀걸이 소개 기사, 의 레이디경향에 목걸이 소개 기사, 의 파이낸셜뉴스에 귀걸이, 목걸이 세트 소개 기사 등이 나갔고, 특히 의 서울신문 기사에서는 원고의 선사용상표가 사용된 제품 이 독특한 디자인과 세공으로 모방품을 만들기 어렵고 젊은 층에 인기가 많다 는 내용의 기사가 나갔으며, 의 매일경제 기사에서는 원고의 선 사용상표가 사용된 상품이 이미 유럽과 일본 등 선진국 시장에서는 선풍적 인 기를 끌고 있다는 내용의 기사가 나간 사실, 그리고 자 파이낸셜 뉴스의 기사에서는 원고의 선사용상표가 국내 액세서리 시장에서 점유율 선두 탈환에 나섰는데 2003년경까지는 선사용상표가 사용된 원고의 액세서리 제품 의 시장점유율이 선두를 유지하였다는 기사와 함께 20대 젊은 여성들로부터 폭발적인 인기를 얻고 있다는 내용의 기사가 나간 사실, 원고의 선사용상표가 사용된 시계와 귀걸이와 목걸이 등의 액세서리는 이 사건 등록상표의 등록결 정일 당시에 국내의 대표적인 백화점인 현대백화점 본점, 롯데백화점, 신세계 백화점의 본점 등에서 판매가 되고 있었던 사실, 그리고 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시까지 국내의 대표적인 인터넷 포털사이트인 네이버의 카페나 블로그 등에 선사용상표에 대한 글과 상품평이 무수히 많이 게재된 사실 등이 인정되고 달리 반증이 없는바, 위 인정사실에 의하면 본국인 프랑스와 한국 내 에서의 원고의 선사용상표가 사용된 제품의 매출액이나 광고횟수 그리고 시장 점유율 등의 자료에 비추어 보아서 원고의 선사용상표가 국내는 물론이고 본 국인 프랑스에서 특정인의 상표로 현저하게 인식되어진 구 상표법 7조 1항 12 호의 주지상표에까지 이르렀다고 단정하기는 어렵다 할 것이지만, 가죽제품을 제외한 원고의 액세서리 등의 선사용상품이 국내에서 2000년경을 전후하여 이 사건 등록상표의 등록결정 당시까지 꾸준히 판매되어서 젊은 여성층을 주 요 수요자 층으로 하여 상당한 판매실적을 올렸고, 그럼으로써 원고의 선사용 상표는 이 사건 등록상표의 둥록결정일인 경에는 국내에서 가죽제

48 품을 제외한 나머지 선사용상품과 관련하여 일반 수요자나 거래자에게 그 상 표 또는 상품이라고 하면 곧 원고의 선사용상표나 선사용상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있던 상표법 7조 1항 11호의 상표에 해당하게 된 것으로 판단된다. (2) 이 사건 등록상표 및 지정상품과 선사용상표 및 선사용상품의 유사 여부 먼저 표장의 유사 여부에 관하여 살펴보건대, 이 사건 등록상표 와 선사용상표 의 양 표장을 서로 대비하여 보면, 전자는 한글로 된 표장인 반면에 후자는 영문자와 물고기 두 마리가 서로 마주보고 있 는 모양의 도형이 결합된 표장이므로 언뜻 보더라도 그 외관에서 현저한 차이가 있지만, 결합상표에 문자 부분이 포함되어 있는 경우에는 그 문자부분으로 호칭 되는 것이 보통이어서 선사용상표와 이 사건 등록상표는 모두 클리오 블루 로 동일하게 호칭될 것이므로 그 점에서 양 상표는 유사하다 할 것이다. 다음으로 상품의 유사 여부에 관하여 살펴보건대, 이 사건 등록상표의 지정상 품과 선사용상표의 선사용상품은 위 1.의 가.와 나.항에서 살펴 본 바와 같이 동 일하거나 유사하다 할 것이다. 다. 소결론 따라서 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시에 국내의 수요 자나 거래자에게 선사용상품과 관련하여 원고의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었던 것으로 판단되고, 이 사건 등록상표는 그러한 선사 용상표와 표장이 유사하고 그 지정상품 역시 선사용상품과 같거나 유사하므로, 만약 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되는 경우에는 상표법 7조 1항 11 호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당되므로 상표등록무효사유가 있 다 할 것이다

49 4. 결론 그렇다면, 이와 결론을 달리하는 이 사건 심결은 위법하므로 그 취소를 구하 는 원고의 청구는 이유 있어 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 변현철 판사 박창수 판사 김용덕

50 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2009허7239 등록무효(상) 원 고 클리오 블루 프랑스공화국 파리 뤼 드 브레딴느 55 대표자 애니버슨 (Annie Busson) 소송대리인 변리사 정지우 피 고 주식회사 클리오 서울 강남구 대표자 이사 한현옥 소송대리인 변리사 황교완 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당2528호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 출원상표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제719845호

51 (2) 표장 : (3) 지정상품 : 상품류 구분 제14류 - 팔목시계, 회중시계, 탁상시계, 전기 시계, 전자시계, 자동차용 시계, 스톱워치, 시계유리, 시계줄, 다이아 몬드, 진주, 사파이어, 루비, 호안석, 금조제품, 금도금, 은조제품, 은 박, 백금조제품 (4) 상표권자 : 피고 나. 선사용상표 (1) 표장 : (2) 사용상품 : 시계, 목걸이, 귀걸이, 반지, 가죽제품, 액세서리 (3) 사용자 : 원고 다. 이 사건 심결의 경위 (1) 원고는 피고의 이 사건 등록상표가 국내외에서 널리 알려진 원고의 선 사용상표를 모방하여 출원등록된 것으로서, 상표법 7조 1항 11호의 수요자를 기 만하고 상품의 출처를 오인 혼동케 할 우려가 있는 상표에 해당할 뿐 아니라, 구 상표법( 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 7조 1항 12호의 주지상표에 해당하는 선사용상표의 국내 시장 진입을 저지하거나 그 명 성에 부당하게 편승하여 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적으로 등록된 상표에 도 해당하므로 그 등록이 무효가 되어야 한다고 주장하면서 상표등록무효심판 을 청구하였다. (2) 특허심판원은 위 심판청구사건을 심리한 결과, 이 사건 등 록상표의 출원일 또는 등록결정일 당시에 선사용상표가 국내에서 특정인의 상표 로 인식될 정도에 이르렀다거나 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품

52 을 표시하는 것으로 현저하게 알려져 있었다고 볼 만한 증거가 부족하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 7조 1항 11호 및 구 상표법 7조 1항 12호에 해당하지 아 니한다 는 이유를 들어 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 변론 전체의 취지 2. 당사자들의 주장과 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 피고의 이 사건 등록상표는 l 국내의 일반 수요자에게 그 상표 또는 상 품이라고 하면 곧 원고의 상표 또는 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 선사용상표와 동일 유사하고 그 지정상품이 선사용상표의 선사용상품과 경 제적 견련성이 있어 일반 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 볼 수 있으므로 상표법 7조 1항 11호에 해당하고, 2 국내 또는 외국의 수요자 사이에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 주지상표인 선사용상표와 동일 유사한 상표로서, 원고의 국내 시장 진입을 저지하고 이를 이용하여 이 사건 등록상표의 양도대가를 요구하는 등의 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 등록된 상표여서 구 상표법 7조 1항 12호에도 해당하므로 그 등록이 무효가 되어야 한다. 나. 피고 주장의 요지 원고의 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정 당시에 국내의 일반거 래에 있어서 일반수요자나 거래자에게 원고의 상표나 상품이라고 인식될 수 있 을 정도로 알려져 있었던 것으로 인정할 증거가 부족하므로 이 사건 등록상표는 상표법 7조 1항 11호의 수요자를 기만할 우려가 있는 상표 에 해당하지 아니하 고, 한편 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시에 국내 또는 외국의 수요 자간에 널리 알려져 있는 주지상표에도 해당하지 아니하고 이 사건 등록상표의 사용과 관련하여 피고에게 부정한 목적도 없으므로 이 사건 등록상표는 구 상표 법 7조 1항 12호에도 해당하지 아니한다

53 다. 이 사건의 쟁점 이 사건 등록상표가 상표법 7조 1항 11호, 구 상표법 7조 1항 12호에 각 해당하는지가 이 사건의 쟁점이므로 이에 관하여 살펴보기로 한다. 3. 판단 가. 판단기준 상표법 7조 1항 11호의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반수요자의 혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 함에 그 목적이 있 고(대법원 , 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조), 어떤 상표가 상표법 7 조 1항 11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하기 위해서는 선사용 상표나 그 사용상품이 반드시 주지 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내 의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인 의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하며, 이러한 경우 에는 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되어질 경우에 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오 인 혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이고, 그 판단의 기준시는 등록결정시라고 할 것이다(대법원 선고 99후 2594 판결 등 참조). 한편 구 상표법 7조 1항 12호는 상품교역의 국제화 추세에 따라 국내외 주지상표의 부정이용을 금지하려는 국제적인 움직임에 맞추어 법률 제5355호로 개정된 상표법에 신설된 것으로서 12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주 지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 취

54 지의 규정에 해당한다 할 것이고, 구 상표법 7조 1항 12호에 해당하는 상표인지 여부의 판단기준시에 관하여 명시적 규정은 없지만 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 할 것이다(대법원 선고 2002후1362 판결 등 참조). 나. 구체적인 검토 (1) 선사용상표가 선사용상품과 관련하여 상표법 7조 1항 11호의 특정인의 상표로 인식된 상표이거나 구 상표법 7조 1항 12호의 주지상표에 해당 하는지의 여부 이 사건 등록상표가 상표법 7조 1항 11호에 해당하기 위해서는 선사용 상표가 이 사건 등록상표의 등록결정일인 당시에 이미 선사용상 품(시계, 목걸이, 귀걸이, 반지, 가죽제품, 액세서리)과 관련하여 특정인의 상 표나 상품이라고 인식되어질 정도로 국내 수요자나 거래자에게 알려져 있었어 야 하므로 이에 대하여 살펴보건대, 갑3 내지 47호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 1981년 프랑스에서 설 립된 회사로서 귀걸이나 반지 등과 같이 주로 은세공품으로 된 액세서리를 제 조하여 판매하고 있는 사실, 우리나라를 포함한 원고의 전 세계의 매출액은 2004년경 5,512,281유로(한화 약 88억원), 2005년경 5,788,599유로(한화 약 93억원), 2006년경 5,508,266유로(한화 약 88억원), 2007년경 6,313,195유로 (한화 약 98억원)에 달하였고, 우리나라를 포함한 전 세계의 광고지출액은 2004년경 442,085유로(한화 약 7억원), 2005년경 359,472유로(한화 약 5.8 억원), 2006년경 235,203유로(한화 약 3.8억원), 2007년경 258,841유로(한화 약 4억원)에 이르는 사실, 선사용상표의 1999년부터 2008년까지의 약 10년간 국내 매출액은 약 57억원, 본국인 프랑스에서는 약 460억원에 이르는 사실, 원고는 자신의 상호이자 상표인 CLIO BLUE 를 전 세계 수십 개의 국가에 등 록받아 사용하고 있으며 국내에는 1996년경에 Clio Blue 상표를 등록출원 한 사실이 있는데 당시에 국내의 한 맥주회사가 선등록한 상표 Clio와 표장이 유 사하다는 이유로 등록이 거절된 사실, 국내일간지에는 2001년경부터 원고의

55 선사용상표 가운데 목걸이, 귀걸이, 반지, 엑세서리 등에 대한 기사가 게재되 기 시작했는데, 대표적인 것으로서 , 의 각 매일경제 기사, 의 머니투데이의 제품 소개 기사, 의 레이디 경향에 귀걸이 소개 기사, 의 레이디경향에 목걸이 소개 기사, 의 파이낸셜뉴스에 귀걸이, 목걸이 세트 소개 기사 등이 나갔고, 특히 의 서울신문 기사에서는 원고의 선사용상표가 사용된 제품 이 독특한 디자인과 세공으로 모방품을 만들기 어렵고 젊은 층에 인기가 많다 는 내용의 기사가 나갔으며, 의 매일경제 기사에서는 원고의 선 사용상표가 사용된 상품이 이미 유럽과 일본 등 선진국 시장에서는 선풍적 인 기를 끌고 있다는 내용의 기사가 나간 사실, 그리고 자 파이낸셜 뉴스의 기사에서는 원고의 선사용상표가 국내 액세서리 시장에서 점유율 선두 탈환에 나섰는데 2003년경까지는 선사용상표가 사용된 원고의 액세서리 제품 의 시장점유율이 선두를 유지하였다는 기사와 함께 20대 젊은 여성들로부터 폭발적인 인기를 얻고 있다는 내용의 기사가 나간 사실, 원고의 선사용상표가 사용된 시계와 귀걸이와 목걸이 등의 액세서리는 이 사건 등록상표의 등록결 정일 당시에 국내의 대표적인 백화점인 현대백화점 본점, 롯데백화점, 신세계 백화점의 본점 등에서 판매가 되고 있었던 사실, 그리고 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시까지 국내의 대표적인 인터넷 포털사이트인 네이버의 카페나 블로그 등에 선사용상표에 대한 글과 상품평이 무수히 많이 게재된 사실 등이 인정되고 달리 반증이 없는바, 위 인정사실에 의하면 본국인 프랑스와 한국 내 에서의 원고의 선사용상표가 사용된 제품의 매출액이나 광고횟수 그리고 시장 점유율 등의 자료에 비추어 보아서 원고의 선사용상표가 국내는 물론이고 본 국인 프랑스에서 특정인의 상표로 현저하게 인식되어진 구 상표법 7조 1항 12 호의 주지상표에까지 이르렀다고 단정하기는 어렵다 할 것이지만, 가죽제품을 제외한 원고의 액세서리 등의 선사용상품이 국내에서 2000년경을 전후하여 이 사건 등록상표의 등록결정 당시까지 꾸준히 판매되어서 젊은 여성층을 주 요 수요자 층으로 하여 상당한 판매실적을 올렸고, 그럼으로써 원고의 선사용 상표는 이 사건 등록상표의 둥록결정일인 경에는 국내에서 가죽제

56 품을 제외한 나머지 선사용상품과 관련하여 일반 수요자나 거래자에게 그 상 표 또는 상품이라고 하면 곧 원고의 선사용상표나 선사용상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있던 상표법 7조 1항 11호의 상표에 해당하게 된 것으로 판단된다. (2) 이 사건 등록상표 및 지정상품과 선사용상표 및 선사용상품의 유사 여부 먼저 표장의 유사 여부에 관하여 살펴보건대, 이 사건 등록상표 와 선사용상표 의 양 표장을 서로 대비하면, 전자는 영문 자와 한글이 결합된 표장인 반면에 후자는 영문자와 물고기 두 마리가 서로 마 주보고 있는 모양의 도형이 결합된 결합표장이므로 언뜻 보더라도 그 외관에서 현저한 차이가 있지만, 결합상표에 문자 부분이 포함되어 있는 경우에는 그 문 자부분으로 호칭되는 것이 보통이어서 선사용상표와 이 사건 등록상표는 모두 클리오 블루 로 동일하게 호칭될 것이므로 그 점에서 양 상표는 유사하다 할 것 이다. 다음으로 상품의 유사 여부에 관하여 살펴보건대, 이 사건 등록상표의 지정상 품과 선사용상표의 선사용상품은 위 1.의 가.와 나.항에서 살펴 본 바와 같이 동 일하거나 유사하다. 다. 소결론 따라서 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시에 국내의 수요 자나 거래자에게 선사용상품과 관련하여 원고의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었던 것으로 판단되고, 이 사건 등록상표는 그러한 선사 용상표와 표장이 유사하고, 그 지정상품 역시 선사용상품과 같거나 유사하므로, 만약 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되는 경우에는 상표법 7조 1항 11 호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당된다 할 것이므로 상표등록무 효사유가 있다 할 것이다

57 4. 결론 그렇다면, 이와 결론을 달리 하는 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구 하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 변현철 판사 박창수 판사 김용덕

58 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2010허227 등록무효(상) 원 고 1. 가부시키가이샤 라이츠코무 ( 株 式 會 社 ライツコム) 일본국, 도쿄도, 시부야쿠, 진구마에 , 에스 앤드 티 진구마에빌딩 3층 ( 日 本 國, 東 京 都 渋 谷 区 神 宮 前 二 丁 目 18 番 22 号 S & T 神 宮 前 ビル 3 階 ) 대표자 이시이 슌지 ( 石 井 俊 治 ) 2. 가부시키가이샤 에프이지 ( 株 式 會 社 FEG) 일본국, 도쿄도, 시부야쿠, 진구마에 , 에스 앤드 티 진구마에 빌딩 3층 ( 日 本 國, 東 京 都 渋 谷 区 神 宮 前 二 丁 目 18 番 22 号 S & T 神 宮 前 ビル 3 階 ) 대표자 다니가와 사다하루 ( 谷 川 貞 治 ) 3. 이시이 카즈요시 ( 石 井 和 義 ) 일본국, 도쿄도, 시부야쿠, 진구마에 , 에스 앤드 티 진구마에 빌딩 3층 ( 日 本 國, 東 京 都 渋 谷 区 神 宮 前 二 丁 目 18 番 22 号 S & T 神 宮 前 ビル 3 階 ) 4. 주식회사 에프이지코리아 서울 마포구 대표이사 다니가와 사다하루 ( 谷 川 貞 治 ) 원고들 소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 이인종, 이정은

59 피 고 주식회사 케이라이센싱 서울 마포구 송달장소 서울 중랑구 대표이사 김용운 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당2424호 사건에 관하여 한 심결 중 등록 번호 제20192호 상표/서비스표의 지정상품/서비스업 가운데 복싱화, 운동 화, 운동용 아노락(Anorak), 유도복, 태권도복, 스포츠셔츠, 운동용 유니폼, 운동용 스타킹, 복싱용 글러브, 복싱용 마우스피스, 복싱용 미트, 복싱용 붕 대, 복싱용 샌드백 에 대한 부분을 취소한다. 2. 원고들의 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용 중 90%는 원고들이, 나머지 10%는 피고가 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 당2424호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번 호 제20192호 상표/서비스표의 지정상품/서비스업 가운데 경기장시설임대업, 경기조직업, 경기후원 및 흥행업, 스포츠설비관리업, 실내경기장경영업, 운동경 기조직업, 운동시설제공업, 체육관경영업, 체육교육업, 체육실기지도업 을 제외 한 나머지 지정상품/서비스업에 대한 부분을 취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표/서비스표 (1) 표장 :

60 (2) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : / / /제20192호 (3) 등록권리자 : 피고 (4) 지정상품/서비스업 : 별지 이 사건 등록상표/서비스표의 지정상품/서 비스업 과 같다. 나. 선사용표장 (1) 표장 : (2) 사용서비스업 : 입식타격기술을 혼합한 격투 스포츠(K-1)업 (3) 사용자 : 원고들 다. 이 사건 심결의 경위 (1) 원고들은 특허심판원에 피고를 상대로, 이 사건 등록상표/서비스표는 국내외에 널리 알려져 있는 선사용표장을 모방한 상표로서 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표일 뿐만 아니라, 피고가 부당한 이익을 얻거나 원고들에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목 적을 가지는 상표이므로 이 사건 등록상표/서비스표는 상표법 제7조 제1항 제 4, 11, 12호에 해당하여 무효로 되어야 한다 는 이유로 등록무효심판을 청구하 였다. (2) 이에 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2008당2424호로 심리한 다 음 선사용표장이 국내외에서 주지 저명한 상태에까지 이르지 는 못하였으나 특정인의 표장이라고 인식될 수 있는 정도로는 알려져 있고, 이 사건 등록상표/서비스표의 지정상품/서비스업 중 경기장시설임대업, 경 기조직업, 경기후원 및 흥행업, 스포츠설비관리업, 실내경기장경영업, 운동 경기조직업, 운동시설제공업, 체육관경영업, 체육교육업, 체육실기지도업 은 선사용표장의 사용서비스업인 입식타격기술을 혼합한 격투 스포츠(K-1)업

61 과 관련이 있는 서비스업이다 라는 이유로 이 사건 등록상표/서비스표의 지 정상품/서비스업 중 경기장시설임대업, 경기조직업, 경기후원 및 흥행업, 스 포츠설비관리업, 실내경기장경영업, 운동경기조직업, 운동시설제공업, 체육 관경영업, 체육교육업, 체육실기지도업 에 대한 원고들의 위 심판청구를 인 용하고, 나머지 지정상품/서비스업에 대한 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지 2. 원고들 주장의 요지 원고들은, 이 사건 등록상표/서비스표는 아래와 같은 이유로 상표법 제7조 제1항 제11호와 구 상표법( 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이 하 구 상표법 이라 한다) 제7조 제1항 제12호에 해당하므로, 이 사건 등록상표/ 서비스표의 지정상품/서비서업의 일부인 경기장시설임대업, 경기조직업, 경기 후원 및 흥행업, 스포츠설비관리업, 실내경기장경영업, 운동경기조직업, 운동시 설제공업, 체육관경영업, 체육교육업, 체육실기지도업 뿐만 아니라 나머지 지정 상품/서비스업(이하 이 사건 지정상품/서비스업 이라 한다)에 대하여도 그 등록 이 무효로 되어야 함에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결의 일부는 위법하다고 주장한다. 가. 선사용표장은 이 사건 등록상표/서비스표의 출원 당시 일본에서 수요자 사이에 특정인의 표장이라고 현저하게 인식되어 있었을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표/서비스표의 등록결정 당시 국내에서 특정인의 표장이라고 인식될 수 있는 정도로 알려져 있었다. 나. 이 사건 등록상표/서비스표는 선사용표장과 동일한 상표로서 피고가 이 사건 지정상품/서비스업에 이 사건 등록상표/서비스표를 사용하는 경우 그 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표일 뿐만 아니라, 피고가 부당한 이익을 얻거나 원고들에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지는 상표이다

62 3. 판단기준 가. 상표법 제7조 제1항 제11호의 판단기준 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없고, 등록되었 더라도 등록이 무효로 되어야 하는바(상표법 제7조 제1항 제11호, 제71조 제1항 제1호), 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 라고 하기 위해서는 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 타인의 상표나 그 사용상품이 반드시 주지 저명하여야 하 는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상 표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 할 것이고, 이러한 경우 그 상표와 동일 유사한 상표가 그 사용 상품과 동일 유사한 지정상품에 사용되거나 이에 못지 아니할 정도로 그 상표권 자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자 로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며, 한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등 록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 선고 2001후1884, 1891 판결, 선고 2001후3187 판결, 선고 2005후70 판결 참조). 나. 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 판단기준 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저 하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없고, 등록되었더라도 등록이 무효로 되어야 하는바 (구 상표법 제7조 제1항 제12호, 제71조 제1항 제1호), 등록상표가 위 규정에 해 당하기 위해서는 타인의 상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표 라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표이어야 하고, 그 상표가 주지상표인지의 여부는 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 선고 2002후1362 판결 참조). 또한 주지상표에 해당하는지 여부는 타인의

63 상표의 사용기간 방법 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적 으로 널리 알려졌느냐의 여부 등을 기준으로 하여 판단하여야 한다(대법원 선고 2005후70 판결 참조). 4. 선사용표장의 주지성 등에 대한 판단 먼저 선사용표장이 이 사건 등록상표/서비스표의 등록결정 당시 국내의 수 요자에게 특정인의 표장이라고 인식될 수 있는 정도로 알려져 있었는지 또는 이 사건 등록상표/서비스표의 출원 당시 일본의 수요자 사이에 현저하게 인식되어 있었는지 여부에 관하여 본다. 가. 인정사실 (1) 원고 이시이 카츠요시는 종합격투기인 K-1 의 창시자이고, 원고 가부 시키가이샤 라이츠코무는 K-1 경기를 운영하는 회사이며, 원고 가부시키가이 샤 에프이지는 전세계 K-1 경기를 주관하는 회사이고, 원고 주식회사 에프이 지코리아는 원고 가부시키가이샤 에프이지의 한국법인이다. (2) K-1 은 가라테, 쿵푸, 태권도, 킥복싱 등의 무술에서 취한 입식타격기 술을 혼합한 격투 스포츠로서, 1993년 원고 이시이 카츠요시가 주축이 되어 만 든 종합격투기이다(갑 제3, 4호증). (3) 1993년 도쿄의 요요기 다이이치 체육관에서 첫 K-1 그랑프리 대회가 개최되어 K-1 격투기가 일본에서 처음 선보인 이래 우승상금 10만 달러를 다 투는 토너먼트 형식의 K-1 그랑프리 대회를 비롯한 K-1 격투기 대회가 매년 5회에서 10여 회 이상 일본 등 여러 나라에서 개최되고 있고, 매년 K-1 격투 기가 열리는 경기장의 입장객이 적게는 수만 명에서 많게는 20만 명 이상에 이 르고 있다(갑 제5, 6, 7, 10, 17, 19호증). (4) 1996년에는 소니에서 K-1 오락게임을 출시하였고, 같은 해 후지 TV 에 K-1 격투기가 방영된 이래 여러 나라에서 방영되고 있으며, TV 방영으로

64 인하여 일본 내에서 K-1 격투기에 대한 인지도가 높게 나타나고 있다(갑 제5, 6, 7, 12, 15호증). (5) 경 K-1 격투기의 세계화를 위하여 선사용표장이 K-1 격투 기를 상징하는 표지로 채택된 후 K-1 격투기 경기장에서 선수의 글러브, 링 의 로프 등에 선사용표장이 사용되었다(갑 제6, 12, 13호증, 갑 제45호증의 1 내지 19). (6) 일본에서는 선사용표장이 부착된 자켓, 모자, 티셔츠 등의 의류와 부 채, 열쇠고리 등의 잡화류가 생산되어 판매되었는데, 그 매출액이 2005년 약 1 억 엔, 2006년 약 1억 2천만 엔 정도였다(갑 제20, 21호증, 갑 제22호증의 1 내지 9, 갑 제23, 24호증). (7) 일본에서는 2005년 서울, 라스베가스, 오사카 등에서 개최되는 K-1 격투기 대회에 관한 기사가 스포츠신문 등 여러 언론 매체에 게재되었는데, 그 게재된 기사의 사진에 선사용상표가 일부 노출되기도 하였다(갑 제26 내지 32호증). (8) 한편, 우리나라에서는 경 K-1 그랑프리 대회가 최초로 개최 된 후 까지 총 7차례 대회가 개최되었는데, 서울에서 개 최된 K-1 그랑프리 대회에 15,918명의 관중이 입장하는 등 매번 많은 수의 관 중이 경기를 관람하였다(갑 제5호증, 갑 제34호증의 6). (9) 서울에서 개최된 대회부터는 씨름선수인 최홍만 등 우리 나라 선수들이 대회에 출전하면서 우리나라에서 많은 사람들이 케이블 TV로 K-1 격투기를 시청하는 등 K-1 격투기에 대한 관심이 높아졌고, 케이블 TV 로 방송되는 스포츠 중 이종격투기의 시청률이 가장 높게 나타났다(갑 제34호 증의 1, 2, 3, 갑 제43호증의 2, 갑 제35호증의 1 내지 8, 갑 제36호증). (10) 2005년에는 K-1 격투기에 대한 높은 관심으로 SBS 등의 방송에서 격투기를 소재로 한 드라마가 방영되기도 하였다(갑 제34호증의 4)

65 (11) 서울 K-1 그랑프리 대회에서 선사용표장이 경기장의 현수막 등에 표기되었고, 국내에서 개최되는 대회에서 선수의 글러브, 링의 로 프, 트로피, 벨트 등 경기와 관련되는 곳에 선사용표장이 사용되었다(갑 제34호 증의 7, 갑 제42호증의 1 내지 8, 갑 제43호증의 1 내지 9). (12) 우리나라에서는 2006년과 2007년 인터넷 매체 등에 K-1 격투기에 관한 기사와 정보가 다수 게재되었고, 그 사진들에는 선사용상표가 노출되어 있 었다(갑 제39, 40호증). [인정근거] 갑 제3 내지 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21호증, 갑 제22호증 의 1 내지 9, 갑 제23, 24, 26 내지 32호증, 갑 제34호증의 1, 2, 3, 4, 7, 갑 제35호증의 1 내지 8, 갑 제36호증, 갑 제39, 40호증, 갑 제42호증의 1 내지 8, 갑 제43호증의 1 내지 9, 갑 제45호증의 1 내지 19, 변론 전체의 취지 나. 판단 (1) 선사용표장이 국내에서 알려진 정도 위 인정사실들을 통하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 즉, 1 우리나라 에서의 선사용표장의 사용기간이 경부터 이 사건 등록상표/서비스표의 등록결정일인 까지 약 2년 2개월 정도로 짧지 아니한 점, 2 그 기 간 동안 인테넷 매체 등에 K-1 격투기에 관한 기사와 정보가 다수 게재되면서 선사용표장이 많이 노출된 점, 3 대회 때마다 선수의 글러브, 링의 로프, 트로 피, 벨트 등 경기와 관련되는 곳에 선사용표장이 사용되고, 케이블 TV를 통하 여 대회가 방영됨으로써 많은 사람들이 선사용표장을 접할 수 있었던 점 등에 비추어 보면, 선사용표장은 그 사용서비스업인 입식타격기술을 혼합한 격투 스 포츠(K-1)업 에 있어서 이 사건 등록상표/서비스표의 등록결정일인 당시 주지 상태에까지는 이르지 못하였다고 하더라도 국내의 수요자 사이에 특정인의 서비스업을 표시하는 표지로 알려져 있었다고 할 것이다

66 (2) 선사용표장이 일본에서 알려진 정도 위 인정사실을 종합하여 보면, K-1 격투기 자체는 일본의 수요자 사이 에 널리 인식되어 있었다고 할 수는 있으나, 1 일본에서의 선사용표장의 사용 기간이 경부터 이 사건 등록상표/서비스표의 출원일인 까 지 약 9개월 정도에 불과한 점, 2 선사용표장이 경기장에서 선수의 글러브, 링 의 로프 등에 사용되는 정도였을 뿐만 아니라, 선사용표장이 부착된 의류나 잡 화류의 판매액도 2005년 약 1억 엔 정도로 그다지 높아 보이지 않는 점, 3 선 사용표장이 언론매체에 노출되었다고는 하나, 언론매체에 게재된 사진에 일부 노출되는 정도였던 점, 4 선사용표장에 대한 광고를 실시하였다고 볼 자료도 없는 점 등의 제반 사정을 고려하여 보면, 비록 일본을 비롯한 20여 개국에 선 사용표장이 등록되어 있다는 점을 보태어 보더라도 선사용표장이 이 사건 등록 상표/서비스표의 출원일인 당시 일본의 수요자 사이에 특정인의 상품 또는 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었다고 보기는 어렵다. 5. 이 사건 등록상표/서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하 는지 여부 가. 선사용표장이 국내에서 알려진 정도 위에서 본 바와 같이 선사용표장은 이 사건 등록상표/서비스표의 등록결 정일인 당시 국내의 수요자 사이에 특정인의 입식타격기술을 혼합 한 격투 스포츠(K-1)업 을 표시하는 표지로서 알려져 있었다고 할 것이다. 나. 선사용표장의 사용서비스업과 이 사건 지정상품/서비스업과의 관련성 이 사건 지정상품/서비스업 중 복싱화, 운동화, 운동용 아노락(Anorak), 유도복, 태권도복, 스포츠셔츠, 운동용 유니폼, 운동용 스타킹, 복싱용 글러브, 복싱용 마우스피스, 복싱용 미트, 복싱용 붕대, 복싱용 샌드백 은 선사용표장의 사용서비스업인 입식타격기술을 혼합한 격투 스포츠(K-1)업 과 유사하다고는

67 할 수 없지만, 1 위 지정상품이 격투기와 관련된 상품인 점, 2 스포츠 경기를 주최하는 사업자는 그 스포츠와 관련 있는 상품을 생산 판매하고 있는 추세인 점 등을 고려하면, 선사용표장의 위 사용서비스업과 경제적 견련성이 있다고 할 것이다. 그러나 나머지 이 사건 지정상품/서비스업은 선사용표장의 위 사용서비 스업과 유사하다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 경제적 견련성을 인정할 만한 아무 런 자료도 찾아볼 수 없다. 다. 원고들의 주장에 대한 판단 원고들은, 선사용표장이 선수들의 의상( 衣 裳 ) 등에 사용되고 있고, 선 사용표장을 브랜드화하여 의류, 문구류, 가방류, 완구류, 스포츠용품류, 과 자류를 판매하고 있으므로, 이 사건 지정상품/서비스업은 모두 위 상품들과 경제적 견련성이 있다는 취지의 주장을 하나, 선사용표장이 선수들의 의상 등에 사용되었다고 하더라도 이는 입식타격기술을 혼합한 격투 스포츠업 을 홍보하기 위한 것이지 그 의상 등의 표장으로서 사용된 것이 아닐 뿐만 아니 라, 선사용표장이 국내의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 표지로서 알려질 만큼 국내에서 의류, 문구류 등에 선사용표장이 사용되었다고 볼 자 료도 없으므로, 선사용표장이 위 의류 등의 상품과 관련하여서도 국내의 수 요자 사이에 널리 알려져 있었다는 전제에서 하는 원고의 위 주장은 받아들 일 수 없다. 또한 원고들은 K-1 격투기 대회가 개최될 때마다 선사용표장이 대회의 운 영과 관련하여 선수들의 의상 등에 사용되고 있을 뿐만 아니라, 의류, 문구 류, 가방류, 완구류, 스포츠용품류, 과자류에도 부착되어 판매되고 있는 실정 을 감안하면 이 사건 지정상품/서비스업은 선사용표장의 사용서비스업인 입 식타격기술을 혼합한 격투 스포츠업 과 경제적 견련성이 있다는 취지의 주장 을 하나, K-1 격투기 대회의 운영과 관련하여 선사용표장이 사용된 물품이 라거나, 대회에서 선사용표장이 부착되어 판매되고 있는 상품이라 하여 곧바 로 K-1 격투기와 관련이 있다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장도 받아들 일 수 없다

68 라. 판단 위와 같이 선사용표장이 국내의 수요자 사이에 특정인의 입식타격기술을 혼합한 격투 스포츠(K-1)업 을 표시하는 표지라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었고, 선사용표장의 위 사용서비스업과 이 사건 지정상품/서비스업 중 복싱화, 운동화, 운동용 아노락(Anorak), 유도복, 태권도복, 스포츠셔츠, 운동용 유니폼, 운동용 스타킹, 복싱용 글러브, 복싱용 마우스피스, 복싱용 미트, 복싱용 붕대, 복싱용 샌드백 사이에 경제적 견련성이 있으므로, 피고가 복싱화, 운동화, 운동 용 아노락(Anorak), 유도복, 태권도복, 스포츠셔츠, 운동용 유니폼, 운동용 스타 킹, 복싱용 글러브, 복싱용 마우스피스, 복싱용 미트, 복싱용 붕대, 복싱용 샌드 백 에 선사용표장과 동일한 이 사건 등록상표/서비스표를 사용한다면, 일반 수요 자들은 선사용표장의 위 사용서비스업과 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스업에 사용한 경우에 못지않을 정도로 선사용표장의 권리자에 의하여 사용되는 것이라 고 오인할 것이어서 일반 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다 할 것이나, 그 외 나머지 이 사건 지정상품/서비스업에 이 사 건 등록상표/서비스표가 사용되는 경우에는 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 등록상표/서비스표는 이 사건 지정상품/서비스업 중 복싱화, 운동화, 운동용 아노락(Anorak), 유도복, 태권도복, 스포츠셔츠, 운동용 유니 폼, 운동용 스타킹, 복싱용 글러브, 복싱용 마우스피스, 복싱용 미트, 복싱용 붕 대, 복싱용 샌드백 과 관련하여서는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당된다고 할 것이나, 나머지 이 사건 지정상품/서비스업과 관련하여서는 위 조항에 해당 되지 않는다 할 것이다. 6. 이 사건 등록상표/서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당 하는지 여부 위에서 본 바와 같이 선사용표장이 이 사건 등록상표/서비스표의 출원일인 당시 일본의 수요자 사이에 특정인의 상품 또는 서비스업을 표시

69 하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었다고 보기 어려우므로, 피고가 부당한 이 익을 얻거나 원고들에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 이 사 건 등록상표/서비스표를 사용하였는지 여부에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표/서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 할 수 없다. 7. 결론 그렇다면 이 사건 심결 중 복싱화, 운동화, 운동용 아노락(Anorak), 유도 복, 태권도복, 스포츠셔츠, 운동용 유니폼, 운동용 스타킹, 복싱용 글러브, 복싱 용 마우스피스, 복싱용 미트, 복싱용 붕대, 복싱용 샌드백 에 대한 부분은 위법 하므로 이를 취소하고, 나머지 부분은 적법하므로 이 부분에 대한 원고들의 청 구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 김용섭 판사 이상균 판사 박태일

70 [별 지] 이 사건 등록상표/서비스표의 지정상품/서비스업 1 상품류 구분 제16류의 여송연용 밴드, 가정용 고무풀, 가정용 녹말풀, 가정 용 부레풀, 가정용 아교풀, 가정용 풀, 종이제 또는 플라스틱제 쓰레기봉투, 가스렌지의 이물받침용 알루미늄호일, 은박지, 주방용 호일, 비직물제 라벨, 스티커, 종이제 또는 판지제 간판, 종이제 또는 판지제 게시판, 종이제 또는 판지제 광고판, 종이제 국기( 國 旗 ), 종이제 기( 旗 ), 종이제 페넌트, 종이제 화분커버, 실내관상용 수조( 水 槽 ), 실내수족관(구조물은 제외한다), 실내육 생( 陸 生 )동물사육용 테라륨, 어항, 수예용 판지, 자수용 도안형지, 재봉용 초 크, 편물용 목수단옷본, 골판지, 기록기계용 종이, 내산지( 耐 酸 紙 ), 냅킨용 지, 등사원지용지, 라이스페이퍼, 루핑원지, 무선전신용지, 발광지, 방수지, 방유지, 방화지, 백판지, 복사용지, 선화지, 셀로판지, 신문용지, 심전계용 종이, 안피지, 어군탐지기용 습식기록지, 여과지, 왁스처리종이, 유지( 油 紙 ), 인쇄용지, 장판지, 전사지( 轉 寫 紙 ), 종이물수건, 종이손수건, 종이수건, 종이 제 얼굴수건, 청사진용지, 카본원지, 커피여과지, 컴퓨터프로그램기록용 종 이테이프 및 카드, 타자용지, 판지, 팩시밀리용지, 포스트카드지, 포장용지, 표지, 필기도화용지, 한지, 혼응지( 混 凝 紙 ), 화장실용 휴지, 화장제거용 종이 티슈, 화장지, 황산지( 黃 酸 紙 ), 황판지, 견출지, 계산표, 공책, 관리표, 괘지 ( 罫 紙 ), 대장( 臺 帳 ), 등사원지, 루스리프용지, 메모지, 명함용지, 문방구용색 인카드, 방안지, 봉투, 사무용지패드, 서류봉투, 수첩, 스케치북, 스크랩북, 앨범, 용전( 用 箋 ), 장부( 帳 簿 ), 장서표, 전표( 傳 票 ), 카본페이퍼, 트레이싱용 패턴, 트레이싱페이퍼, 편지지철, 골필( 骨 筆 ), 만년필, 볼펜, 분필, 붓, 사인 펜, 샤프펜슬, 석필( 石 筆 ), 연필, 자기펜, 철필, 펜, 펜대, 펜촉, 그림물감통, 목탄연필, 미술용 수채화접시, 에칭용 침, 조각판, 캔버스, 크레용, 파스텔, 회화용 솔, 회화용 이즐, 회화용 팔레트, 고무지우개, 글자지우개판, 금전분 별용 및 계산용 정리쟁반, 단어암기구, 도장, 도장재료, 등사원지판, 루스리

71 프식 바인더, 먹, 먹물, 문방구용 고무풀, 문방구용 녹말풀, 문방구용 문서화 일, 문방구용 부레풀, 문방구용 점성고무테이프, 문방구용 접착테이프, 문방 구용 풀, 문진( 文 鎭 ), 벼루, 북엔드, 분도기( 分 度 器 ), 분필지우개, 분필홀더, 비전기식 차트 포인터, 사무용 고무밴드, 사무용 골무, 사무용 급습구( 給 濕 具 ), 사무용 철침, 사무용 클립, 사무용 펀치, 사진꽂는 스탠드, 서류폴더, 석판, 수정액, 스탬프대, 스탬프용 패드, 스탬프케이스, 압지( 壓 紙 ), 압침, 연결자, 연필깎기, 연필심, 연필심홀더, 연필홀더, 운형자, 인장( 印 章 ), 인 주, 일부인( 日 附 印 ), 잉크, 잉크병, 잉크스탠드, 잉크지우개, 잉크흡수용 패 드, 자기스탬프, 자기칠판, 제도용 압핀, 제도용 직각자, 제도용 콤파스, 제 도용 트레이싱침, 제도용 패드, 제도용 핀, 제도용 T자, 제도용지, 종이제 나비매듭리본, 종이제 드로워 라이너, 종이죔쇠, 지구의( 地 球 儀 ), 지철구, 직 각자, 차트, 책받침, 칠판, 칠판지우개, 침핀, 클립보드, 페이퍼나이프, 페이 퍼클립, 펜 또는 연필스탠드, 펜상자, 펜케이스, 펜클립, 편지개봉용 칼, 편 지꽂이, 필가, 필기구상자세트, 필기구지지용 손목밴드, 필통, 필판, 필판지 우개, 해면, 호치키스, 흡묵기, 곤충채집상자, 곤충포획기, 식품포장용 랩, 골판지상자, 종이제 상자, 포장용 종이제 포대, 포장용 플라스틱제 포대, 맥 주글라스용 깔개, 종이제 블라인드, 종이제 식탁매트, 종이제 테이블깔개, 종이제 테이블린넨, 장식도공용 브러시, 넘버링머신, 등사기, 등사판, 문서 세단기, 비전기식 크레디트카드 각인기, 사무용 봉인기, 사무용 서류절단기, 사무용 서류코팅기, 사무용 접착테이프디스펜서, 소인기( 消 印 機 ), 수동식 라 벨부착기구, 스탬프프린터, 우표요금계기, 전동천공기, 제도기, 제도판, 제 본천공기, 젤라틴판복사기, 철판복사기, 청사진복사기, 체크라이터, 카트리 지리본, 카트리지테이프, 타자기, 편지개봉기, 편지봉함기, 강제활자( 鋼 製 活 字 ), 사진조판(Photo-engravings), 인쇄용 갤리선반(Galley racks), 인쇄용 식자대( 植 字 臺 ), 인쇄용 식자스틱, 인쇄용 활자행간에 끼워넣는 나무조각, 인쇄활자, 전기활자판, 프린팅블록, 봉랍( 封 蠟 ), 화투, 유아용 종이제 일회용 기저귀, 셀룰로오스제 일회용 기저귀, 묵주, 그림엽서, 노래책, 달력, 도표, 만화책, 멜로디연하장, 복사용 필체견본, 부적, 비자기식 전철표, 비자기식

72 전화카드, 비자기식 크레디트카드, 서적, 설계도, 소책자, 수표, 습자 또는 제도용 책, 신문, 악보, 연감( 年 鑑 ), 연하장, 엽서, 옷본(편물용 목수단 옷본 은 제외한다), 우표, 음악교재, 인쇄된 서식용지, 인쇄된 시간표, 일기장, 잡 지, 전화번호부, 정기간행물, 지도, 카탈로그, 티켓, 팜플렛, 포스터, 학습 지, 핸드북, 회보, 그림, 글씨, 수채화, 초상화, 판화, 회화, 혼응지제 마리아 상, 혼응지제 불상, 혼응지제 예수상, 브로마이드, 사진, 청사진, 건축 및 구 축물모형, 동식물모형, 모형제작용 점토, 모형제작용 페이스트, 학습용 모형 2 상품류 구분 제18류의 소시지제조용 창자, 휴대용 화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것을 말한다), 애완동물용 의류, 개목걸이, 모피, 원피( 原 皮 ), 원혁( 原 革 ), 유혁, 스펀지레더, 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더, 가스렌지 가방, 가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차 권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용 트렁크, 오페라백, 패스포트 케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제 상자, 경화섬유제 상자, 포장용 가죽제 포대, 가구용 가죽제 커버, 모피제 커버, 비치파라솔, 양산, 우산, 우산 또는 양산용 살, 우산 또는 양산용 프레임, 우산대, 우산손잡이, 우산용 링, 우산용 금구( 金 具 ), 우산커버, 지( 紙 )우산, 등산지팡이, 지팡이, 지팡이손잡이, 먹이주머니, 피혁제 밸브, 고삐, 눈가리개, 마구용 가죽등자, 말굴레, 말안장방석, 말안장용 패드, 머리마구, 브리둔(Bridoons), 승마용 안장, 안장틀, 재갈, 채찍, 가죽끈 3 상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프 화, 구둣창, 나막신, 낚시용화( 靴 ), 농구화, 단화, 뒷축(Heels), 등산화, 럭비 화, 레이스부츠, 목욕용 샌달, 목욕용 슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부 츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 야 구화, 운동화, 에스파토신발 또는 샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작 업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 사이

73 클선수운동복, 수상스키복, 운동용 아노락(Anorak), 에어로빅복, 유도복, 체 조복, 태권도복, 승마바지, 승마화, 가면무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리(Liveries), 망토, 반바지, 반코트, 블루존(Blouson), 사리(Saris), 사 파리, 슈트, 스목(Smocks), 스커트, 슬랙스(Slacks), 신사복, 아노락 (Anorak)(운동용은 제외한다), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤(Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 종이옷, 채저 블(Chasuables), 청바지, 케이프(Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도(Tuxedo), 토 가(Togas), 투피스, 튜닉(Tunic), 파카(Parkas), 펠리스(Pelisses), 프록 (Frocks), 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복 치마, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타 드, 만틸라(Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯(Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨 트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용 유니폼, 유니타드, 의류용 칼 라, 잠옷, 저지(Jerseys), 조끼, 카디건, 칼라보호대(Collar protectors), 칼 라커프스, 케미솔(Chamisoles), 코르셋, 코슬렛(Corselets), 콤비네이션내 의, 탱크탑, 테디(Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹, 페티코트 (Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버(Pullover), T셔츠, 각반( 脚 絆 ), 넥타이, 땀흡 수스타킹, 래그워머, 레깅스(Leggings), 머프(Muffs), 목도리, 반다나 (Bandana), 방한용 귀마개, 방한용 장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베 일, 보아(Boas), 비전기식 보온용 발싸개, 숄, 숄더랩(Shoulder wraps), 수녀용 머리수건, 수대( 手 帶 ), 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 스톨(Stoles), 양말, 양말커버, 양복장식용 손수건(Pocket squares), 에스콧 타이(Ascots), 에이프런, 운동용 스타킹, 유아용 직물제 기저귀, 의류용 호 주머니, 타이츠(Tights), 퍼러린(Pelerines), 관( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 망 건, 모자, 모자챙(Sun visors), 베레모, 사교관( 司 敎 冠 ), 의류용 후드, 터번, 톱햇(Top hat), 방수피복, 가터(Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스 펜더, 의류용 멜빵, 혁대

74 4 상품류 구분 제28류의 곤충채집용 채, 애완동물용 장난감, 크리스마스트리 용 받침대, 크리스마스트리용 벨, 크리스마스트리용 인공눈( 雪 ), 크리스마스 트리용 촛대, 합성수지제 크리스마스트리, 잠수용 오리발, 패러글라이더, 행 글라이더, 스키용 왁스, 가면, 고무제 완구, 금속제 완구, 깜짝상자, 꼭두각 시인형, 등제 완구, 딸랑이, 리모트콘트롤을 이용한 작동완구(TV수상기에 부착되는 오락기계는 제외한다), 마네킹인형, 마스코트인형, 모빌, 목제( 木 製 )완구, 세트완구, 손가락인형, 어린이용 걸음마차, 어린이용 모형승용차, 어린이용 삼륜차, 어린이용 흔들목마, 완구악기, 완구용 공, 완구용 블록, 완 구용 스쿠터, 완구용 원반, 인형용 방, 인형용 우유병, 인형용 피복, 인형집, 인형침대, 장난감곰, 장난감권총, 지제( 紙 製 ) 완구, 포제( 布 製 ) 완구, 플라스 틱제 완구, 고리게임용구, 골패( 骨 牌 ), 놀이용 구슬, 다이아몬드게임용구, 다 트, 당구공, 당구대, 당구대용 쿠션, 당구용 점수판, 당구큐, 당구큐용 초크, 당구큐팁, 던지기놀이용 고리, 도미노놀이용구, 롤렛 휠, 리모트콘트롤을 이 용한 작동오락기(TV수상기에 부착되는 오락기계는 제외한다), 마술용구, 마 작용구, 만화경, 바둑알, 바둑판, 보드게임, 빙고카드, 빠찡꼬기구, 색종이조 각, 서양주사위놀이구, 자동슬롯머신, 연, 연얼레, 장기짝, 장기판, 주사위, 주사위용 컵, 체스용구, 체스판, 체커용구, 체커판, 코작(Cosaques), 트럼 프, 팽이, 퍼즐용 그림조각, 편자던지기게임기구, 풍선, 피나타(Pinatas), 검 도용 동구, 검도용 면, 검도용 목도, 검도용 죽도, 경기용 원반, 경기용 피스 톨, 곤봉, 골프가방, 골프공, 골프용 잔디관리기, 골프장갑, 골프채, 과녁, 구좌, 궁도용 팔찌, 그네, 치닝바(Chinning bar), 농구공, 덤벨샤프트, 등 산용 안전장착대( 安 全 裝 着 帶 ), 라켓, 라켓용장갑, 라켓줄, 런닝머신 (Running machine), 로잉머신(Rowing machine), 롤러스케이트, 목마, 무 릎보호대, 미끄럼대, 바디보드, 바벨, 바통, 배구공, 배드민턴공, 배팅글러 브, 벨트바이브레이터(Belt vibrator), 복근대, 복싱용 글러브, 복싱용 마우 스피스, 복싱용 미트, 복싱용 붕대, 복싱용 샌드백, 볼링백, 볼링용 글러브, 볼링용 볼, 볼링장치 및 기계, 볼링핀, 봅슬레이, 사냥용 동물 유인음 발생 기, 사이클용 장갑, 서바이벌게임용 페인트총, 서포터, 서핑보드, 서핑보드

75 용 가방, 서핑보드용 끈, 서핑스키, 소형요트용 돛대, 소형요트용 하니스 (Harness), 송구공, 수구공, 수상스키, 스노우글로브, 스노우슈즈, 스케이트 보드, 스쿼시, 스키, 스키날, 스키삭(Sac), 스키스틱, 스키용 가방, 스키용 바닥덮개, 스키용 스크레이퍼, 스키용 씰, 스키용 장갑, 스포츠용 새총, 스포 츠용 썰매, 스프링보드, 시소, 아령, 아이스스케이트, 안마, 야구공, 야구글 러브, 야구배트케이스, 야구배팅용 장갑, 야구용 마스크, 야구용 미트, 야구 용 배트, 야구용 베이스, 야구용 흉부보호대, 양궁, 엑스밴드, 역도용 벨트, 역기용 장갑, 운동선수용 로진, 운동용 고정식 자전거, 운동용 고정식 자전 거롤러, 운동용 스타팅블록, 운동용 승강그물, 운동용 승강로프, 운동용 흉 부신장기, 윈드서핑용 세일보드, 육상경기용 바, 육상경기용 서클, 육상경기 용 투창, 육상경기용 포환, 육상경기용 해머, 장대높이뛰기용 막대, 조립식 풀, 줄넘기용 줄, 철봉, 체력단련용 벤치, 체조용 도약판, 체조용 뜀틀, 체조 용 링, 축구공, 캐디백, 크리켓가방, 클레이사격용 접시사출장치, 클레이사 격용 접시표적, 탁구공, 탁구네트, 탁구대, 탁구라켓, 탁구케이스, 테니스공, 테니스용볼투척기, 테니스네트, 트램폴린(Trampoline), 펀치볼, 페인트총용 탄약, 펜싱용 마스크, 펜싱용 보호대, 펜싱용 사벨, 펜싱용 장갑, 평균대, 평 행봉, 하키공, 하키스틱, 하키용 보호대, 하키장갑, 허들, 호흡관, 홈베이스, 화살, 화살통, 활, 활시위, 카리베나, 견지, 낚시그물, 낚시대, 낚시릴, 낚시 바늘, 낚시받침대, 낚시봉, 낚시용구케이스, 낚시용 인조미끼, 낚시의자, 낚 시줄, 낚시찌, 낚시크릴(Creels), 뜰채, 입질표시기, 고적대지휘봉 5 서비스업류 구분 제41류의 뉴스보도서비스업, 사진보도업, 디스코텍업, 나 이트클럽업, 카바레운영업, 요리지도업, 제과제빵기술지도업, 게임센터제공 업, 경기장시설임대업, 경기조직업, 경기후원 및 흥행업, 경마장경영업, 골 프시설제공업, 공원경영업, 기원경영업, 낚시안내업, 노래방 서비스업, 당구 장경영업, 댄스홀 및 댄스교습소경영업, 도박장경영업, 동물원경영업, 레크 레이션시설제공업, 레크레이션정보제공업, 롤러스케이트장경영업, 볼링장경 영업, 비디오방 서비스업, 사격장경영업, 사교지도업, 수영장경영업, 수족관 경영업, 스킨다이빙장비대여업, 스포츠기록제공업, 수송기계기구를 제외한

76 스포츠장비대여업, 스포츠캠프서비스업, 스포츠설비관리업, 식물원경영업, 실내경기장경영업, 야구장경영업, 어린이놀이터경영업, 오락설비공급업, 온 라인 게임 서비스업, 운동경기조직업, 운동시설제공업, 유원지경영업, 자동 차경주장경영업, 전자오락실경영업, 체육관경영업, 체육교육업, 체육실기지 도업, 체조지도업, 카지노시설제공업, 탁구장경영업, 테니스코트임대업, 프 로야구단경영업, 프로축구단경영업, 해수욕장경영업, 헬스클럽경영업, 휴일 캠프오락서비스업, 패션쇼개최업, 마이크로필름기록업, 비디오녹화촬영업, 사진촬영업, 동물훈련업, 미인선발대회개최업, 번역업, 세미나준비 및 진행업, 실습훈련업, 수화통역업, 심포지엄준비 및 진행업, 연수회준비 및 진행업, 운동경기시각측정업, 직업지도업, 토론회준비 및 진행업, 파티계획업, 파티 용역업, 행사개최대행업, 회의준비 및 진행업, 경마공연업, 국악공연업, 극장 운영업, 녹음실운영업, 녹음음반임대업, 대본작성업, 대사자막처리업, 더빙 업, 디지털 영상처리업, 동물공연업, 라디오 및 텔레비전임대업, 라디오 및 텔레비전프로그램제작업, 라디오오락업, 라이브공연업, 레코드테이프대여 업, 무대세트나 텔레비전스튜디오의 조명기구임대업, 무대장치임대업, 무도 회조직업, 무용공연업, 비디오카메라대여업, 비디오카세트레코더(VCR)임대 업, 비디오테이프대여업, 비디오테이프영화제작업, 비디오테이프편집업, 서 커스업, 쇼무대장치임대업, 쇼제작업, 쇼좌석예약업, 쇼주최업, 악극단공연 업, 연극공연업, 연극예약알선업, 연극제작업, 연예단체조직업, 연예인공연 서비스업, 연예인을 위한 모델업, 연예정보제공업, 영사기 및 그 부속품임대 업, 영화관시설제공업, 영화배급업, 영화상영업, 영화제작업, 영화촬영소운 영업, 영화필름대여업, 오디오장비임대업, 오케스트라서비스업, 음반녹음업, 음악공연업, 음악작곡 서비스업, 음악회관운영업, 창극단공연업, 텔레비전오 락업, 합창단운영업, 교과서출판업, 서적출판업, 온라인 전자서적 및 잡지출 판업, 온라인 전자 출판물 제공업(읽기전용을 말한다), 전자 탁상 출판업 (굵은 글자 부분은 심결에서 무효로 판단된 지정서비스업이고, 밑줄 친 부분 은 이 법원이 무효로 판단한 지정상품이다).끝

77 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2010허1671 등록무효(상) 원 고 켈렉티브 라이센싱 인터내셔널, 엘엘씨 미국 콜로라도 잉글우드 스위트 씨200 잉글우드 파크웨이 800 대표자 매트발라드 소송대리인 변리사 신용길, 전준 피 고 진수조 (******-*******) 고양시 일산동구 소송대리인 변리사 원은섭 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당350 사건에 관하여 한 심결 중에서, 상표 등록번호 제777089호의 지정상품 중 선글라스, 스노우고글, 스키용 고글[스 키용 안경], 스포츠용 고글[스포츠용 안경], 선글라스용 케이스에 관한 부분 을 취소한다. 2. 원고의 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용은 3분하여 그 1은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 당350 사건에 관하여 한 심결을 취소한다

78 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 (1) 등록번호/출원일/등록결정일/등록일 : 상표등록 제777089호/ / / (2) 구 성 : (3) 지정상품 : 보통안경, 선글라스, 스노우 고글, 스키용 고글[스키용 안경], 스포츠용 고글[스포츠용 안경], 안경 및 선글라스용 케이스, 안경테 (4) 상표권자 : 피고 나. 선등록상표들 (1) 선등록상표 1 (가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제419942호/ / / (나) 구 성 : (다) 지정상품 : 스노우보오드, 스노우보오드 바인딩, 스노우보오드 부츠, 스노우보오드 부츠용 끈, 스케이트보드딩 슈우즈 (라) 등록권리자 : 원고 (2) 선등록상표 2 (가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제372615호/ / / (나) 구 성 : (다) 지정상품 : 단화, 부츠, 바이킹슈즈, 야구화, 농구화, 럭비화, 핸드 볼화, 육상경기용화, 골프화, 복싱화, 등산화, 산악바이킹슈우즈, 정 구화, 스케이트보오드슈우즈, 스노우보오드슈우즈, 스노우보오드부 츠, 스키슈즈, 스키부츠, 러닝슈우즈, 배구화, 라켓볼화, 사이클링슈

79 우즈, 스카이다이빙슈우즈, 에어로빅슈우즈, 축구화, 크로스-트레이 닝슈즈, 하키화, 조깅화, 보올링화, 레슬링화 (라) 등록권리자 : 원고 (3) 선등록상표 3 (가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제339854호/ / / (나) 구 성 : (다) 지정상품 : 쟈켓, 청바지, 반바지, 스포오츠셔어츠, 포올로우셔어츠, 유니포옴(운동용), 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 탱크톱, 풀오버, 보디셔 어츠, 남방셔어츠, 티셔어츠, 양말, 모자, 수건 (라) 등록권리자 : 원고 (4) 선등록상표 4 (가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제443467호/ / / (나) 구 성 : (다) 지정상품 : 백팩(Backpacks), 새첼(Satchel), 배낭(Knapsacks) (라) 등록권리자 : 원고 다. 이 사건 심결의 경위 원고가 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록상표는 원고의 선등록상 표들과 동일 유사하고, 양 상표들의 지정상품은 경제적 견련관계가 인정되는 상품에 해당하며, 선등록상표들은 오랜 기간동안 사용으로 인하여 이 사건 등록 상표의 출원 전 적어도 국내에서 스노우보드 등의 스포츠용품, 스포츠가방, 스 포츠의류 와 관련하여 특정인의 상표로 널리 알려져 있는 표장이므로, 양표장이 함께 사용될 경우 수요자나 거래자로 하여금 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 주장하며 등록무효심 판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2009당350호로 심리 후 이

80 사건 등록상표와 선등록상표는 표장이 유사하고 지정상품도 경제적 견련관계성 이 있으나 이 사건 등록상표의 등록결정시에 선등록상표가 국내의 일반수요자 나 거래자에게 그 상품이나 상표라고 하면 특정인의 상품이나 상표라고 인식할 수 있을 정도로 알려져 있다고 할 수 없어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하 지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정 근거] 갑 제1, 2, 4, 6, 8, 9호증, 변론의 전 취지 2. 원고 주장의 이 사건 심결 위법사유의 요지 이 사건 등록상표는 선사용된 선등록상표들과 동일 유사하고, 이 사건 등록 상표의 지정상품은 선등록상표들의 사용상품들과 경제적 견련관계가 인정되는 상품에 해당하며, 선등록상표들은 이 사건 등록상표가 출원되기 전에 이미 등록 되어 오랜 기간동안 사용으로 인하여 국내에서 스포츠의류, 스포츠용신발, 스포 츠용 가방 등에 대하여 특정인의 상표로 널리 알려져 있는 표장인바, 선사용된 선등록상표들과 이 사건 등록상표가 함께 사용될 경우 수요자나 거래자로 하여 금 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하므로 그 등록이 무효가 되어야 한다. 3. 이 사건 등록상표의 상표법 제7조 제1항 제11호 해당여부 가. 판단기준 어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기 만할 염려가 있는 상표에 해당하기 위하여는 다른 사람이 이미 사용하고 있는 선사용상표나 선사용상품이 반드시 주지 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어 도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 이러 한 경우 선사용상표와 동일 유사한 상표가 선사용상품과 동일 유사한 지정상품 또는 그에 못지않을 정도로 경제적으로 밀접한 견련관계가 있는 상품에 사용됨 으로써 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인, 혼동을 일으킬 수 있다면, 그

81 상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당한다고 보아야 한다. 또한, 어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 선고 2001후1884, 1891 판결 참조). 나. 선사용된 선등록상표들이 국내 거래계에서 특정인의 상표라고 인식되어 있었 는지 여부 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하기 위해서는 선 사용된 선등록상표들(선등록상표들의 구성은 서로 동일하거나 극히 유사하고, 선등록상표권자 측에서 실제로 사용한 상표들 역시 극히 유사하여 모두 표장의 동일성의 범위 내에 있다고 판단되므로, 이하 선등록상표들을 실제로 사용된 상 품들과 관련하여 선사용상표들 또는 선사용상표, AIRWALK, 에어워크 로 표현하기로 한다)이 이 사건 등록상표의 등록결정일인 당시에 이 미 선사용상품과 관련하여 특정인의 상표나 상품이라고 인식되어질 정도로 국 내 수요자나 거래자에게 알려져 있었어야 하므로 이에 대하여 살펴본다. (1) 인정사실 (가) AIRWALK 브랜드는 1986년경 미국에서 스케이트보드화 등을 선보 인 익스트림 스포츠 브랜드로서, 원고는 소외 에어워크 주식회사 에 사용권 계 약을 통하여 상품에 에어워크 또는 AIRWALK 브랜드를 사용할 수 있는 사용 권(master license)을 허여하였고, 위 에어워크 주식회사 는 상품품목별로 각각 의 국내 사업체에 서브라이센스(sublicense)를 허여하여 시장에 상품을 공급하 고 있다. (나) 매장규모 에어워크 청량리점이, 에어워크 신천 점이, 에어워크 대구 중앙로점이 대구 동성로점에 이어 신규 오픈 되었고, 롯데백화점 명동 영플라자 5층에 에어워크가 입점하는

82 등 전국에 수 십 개의 에어워크 전문매장이 존재하였고, 에어워크 주식회사는 2005년(신발) 및 2006(의류)에 상표라이센스계약을 통하여 국내의 유명 스포츠 의류 및 신발제조회사인 스프리스 (2010년 기준 전국에 170여 개의 오프라인 매장을 운영중)와 상표라이센스계약을 체결하여 전국의 스프리스 매장에서도 선사용상표가 부착된 의류 및 신발이 전시, 판매되고 있었으며, 경 16 개의 인터넷사이트에서 선사용상표가 부착된 가방이 판매되는 등 다수의 인터 넷사이트에서도 선사용상표가 부착된 상품이 판매되었다. (다) 광고내역 1) 힙합전문지 THE BOUNCE 에, 패션잡지 키키 (이하 키키 라고만 하고, 다른 패션잡지들도 두 번째 사용부터는 패션잡지 라는 기재를 생략한다)에, , 같은 해 5월 및 7월, , 각 패 션잡지 에꼴에, , , 및 각 패션잡지 패션 비즈 에, 및 각 패션잡지 패션채널 에, 패션잡지 엘르걸 에, 패션잡지 신디더퍼키 에, 패션잡지 에스콰이어 에, 패션잡지 보그걸 에 각 에어워크 가방에 관한 광고가 게재되었고, 패션비즈 에 에어워크 이미지 광고와 서브라이센시 모집광고 및 기 사가 게재되었으며, 패션비즈 에 에어워크 의류 광고 및 이미지 광고 가, 패션비즈 에 에어워크 의류 광고가, 패션채널 에 에어 워크 수영복 광고가, 패션비즈 에 가방브랜드 멀티숍에서 에어워크 가방을 판매한다는 광고가, 패션채널 에 에어워크 이미지 광고 및 가 방멀티숍의 에어워크 브랜드 광고가, 패션채널 에 가방멀티숍의 에어 워크 브랜드 광고가 각 게재되었다. 2) 선사용상표가 부착된 가방은 2008년 국내에 개봉된 영화 다찌마와 리 및 인크레더블 헐크 와 공동이벤트를 진행하며 광고되었고, 선사용상표가 부착된 가방 제품 사진이 패션비즈( ), 키키( 및 ), 에꼴( ), 패션잡지 유행통신 ( 및 ), 신디더퍼키 ( 및 ), 패션잡지 코스모걸 ( )에 각 소개되었으며,

83 패션비즈 에 에어워크 신발과 가방 상품이 소개되었고, 아 이러브스타 라는 잡지에는 가수 D.BACE(디베이스)를 모델로 선사용상표가 부 착된 스노보드복, 스노보드제품에 관한 여러 장의 사진이 게재되었으며, 여름 스프리스(SPRIS) 에는 선사용상표에 관한 소개와 함께 인디그룹인 노브 레인 을 모델로 한 에어워크 신발과 의류광고가 게재되었다. (라) 관련 기사내역 1) 한국섬유경제의 자 기사에 익스트림 스포츠브랜드 에어워크 의 가방라인이 올 트렌디함과 기능성이 가미된 다양한 상품출시로 업 계의 강자로 자리매김하고 있다. 에어워크 는 Action Sports의 대표적인 브랜 드라는 기존 네임밸류를 더욱 강화하는 익스트림라인의 상품과 잘 어울리는 백 팩 및 보조가방, 새로운 여성라인인 비비드텐더 라인의 출시로 소수 마니아를 위한 브랜드에서 탈피, 폭 넓은 에어워크 매니아를 확산시키고 있다. 유통망도 9월 현재 취급점 포함 45개의 매장을 운영하고 있는데 8월 의정부와 안산점, 목 동점, 분당점을 오픈한 데 이어 지난달 26일 명동점을 오픈하며 매장개설에도 탄력을 받고 있다. 특히 오픈한지 채 한 달이 되지 않은 명동점의 경우 평일에 는 300만원, 주말에는 800만원 이상의 일평균 매출을 올리고 있어 주변의 동종 업계를 긴장시키고 있다. 는 기사가 게재되었다. 2) 연합뉴스에 데이비드 베컴 축구 캠프를 소개하면서 참 가자에게 미국의 대표적인 익스트림 스포츠 브랜드 에어워크 가방을 선물로 준 다 는 기사가, 한국경제신문에 스프리스 매장을 소개하면서 익 스트림 스포츠의 대명사 에어워크 등을 취급하고 있다 는 기사가, 경향신문에 국내외 유명 브랜드의 가방인 에어워크 라는 기사가, 서울경제신문에 롯데마트는 에어워크 등 국내외 유명 스키용품 브랜드 제품 을 판매한다 는 기사가, 매일경제신문에 미국 에어워크사 스노보 드부츠를 OEM 방식으로 생산하는 아세실업은 올 시즌 국내시장에 2300여 족 의 부츠를 판매, 아세실업은 지난 16일 성우리조트에서 전국 스노우보드대회를 개최한다 는 기사가, 동아일보에 롯데백화점 본점의 카빙스키 특

84 집전에서 에어워크 바인딩을 판매한다 는 기사가, 서울신문에 백 화점 송년세일에 관한 기사에서 신세계백화점 본점의 스키복 특별매장에서 에 어워크 고글을 판매한다 는 기사가, 세계일보에 스키복, 보드복 이 월상품에 관한 기사에서 에어워크 손목보호대 판매, 에어워크 스노우보드복 판 매한다 는 기사가, 뉴시스에 겨울스포츠용품 세일 기사에서 에어 워크 등의 신상품 할인판매한다 는 기사가, 조선일보에 겨울스포 츠용품에 관한 기사에서 신세계백화점 본점에서 에어워크 보드헬멧 판매한다 는 기사가, 매일경제신문에 X게임의류에 관한 기사에서 에어워크 코리아의 에어워크 등이 가세했다 는 기사가, 서울경제신문에 현 대백화점 목동점 대형 스포츠전문관 오픈 기사에서 스포츠가방 에어워크 등 총 22개 스포츠브랜드 매장이 입점한다 는 기사가 각 게재되었다. 3) 패션비즈 에 에어워크 가방에 대한 기사로 취급점 35개, 롯데닷컴 등 11개 온라인쇼핑몰에 판매된다 는 기사가, 키키 에 에어 워크의 가방 소개 기사 및 미국 익스트림 스포츠의 대표 브랜드인 에어워크가 명동에 매장을 오픈한다 는 기사가, 패션비즈 에 에어워크는 현대백 화점 천호점을 오픈, 16개의 인터넷쇼핑몰을 통해 제품을 판매하며 이미 월 평 균 3천만원 정도의 매출을 올리고 있다 는 기사가, 패션비즈 에 캐주 얼잡화 브랜드 에어워크 명동점은 비수기 기준 월 1억 5천만원~2억원대를 달 성, 에어워크 가 급부상함에 따라 매장 역시 더욱 활기를 띠고 있다. 는 기사가, 패션비즈 에 에어워크 가방 상품 소개 및 런칭 4년차를 맞는 에어워 크 는 지난 해 급성장을 보이며 2백억원 매출을 달성, 개 매장을 확보 한 데 이어 지난 해 65개로 확장하는 등 급성장세 라는 기사가, 패션 비즈 에 에어워크 가방 상품 소개기사와 에어워크 코리아가 원고 회사와 마스 터라이센스 계약을 체결하였다 는 기사가, 패션비즈 에 에어워크배 스타크래프트대회 개최, 매년 에어워크배 아마추어 스타대회와 프로게임단 지 오팀을 후원하였다 는 기사가, 패션비즈 에 에어워크 신발에 대하여 스포츠 전문업체 스프리스가 에어워크코리아의 에어워크(AIRWALK) 슈즈 관 련 서브 라이센스 계약을 체결하였다 는 기사가, 에꼴 에 스프리스

85 에어워크 신발에 이어 의류라인 런칭 이라는 기사에서 에어워크는 불과 1년 만에 미국 전역에 큰 붐을 일으킨 세계적인 브랜드 라는 기사가, 패션 채널 에 2007년 수영복 트렌드에 관한 기사에 에어워크 수영복에 관한 기사가 각 게재되었다. 4) 스키/스노보드 전문지인 things 에는, 월호에서 선사용상 표가 부착된 티셔츠를 독자사은품으로 제공하고(표지) 선사용상표가 부착된 스 노보드의 사진과 장비업체 리스트에 에어워크 코리아가 선사용상표가 부착된 보드, 부츠, 바인딩, 웨어 및 기타 엑세서리를 취급한다는 내용, AIRWALK 상 표에 관한 이미지 광고가 게재되어 있고, 월호에서 AIRWALK배 KSBA 전국스노보드대회가 개최되었다는 기사가 게재되어 있으며, 여름호에서 선사용상표가 부착된 티셔츠 사은품 제공사실(표지), 스노보드 브랜드뉴스에서 지난 시즌 두각을 나타내었던 세계적인 스케이트 보드, 스노우보드 전문회사인 AIRWALK와 같은 브랜드가 인지도가 높다 는 기사가 게재되어 있고, AIRWALK 상표에 대한 이미지 광고가 게재되어 있으며, 월호에는 선사 용상표가 부착된 티셔츠 사은품 제공사실(표지), 스노보드 제품의 리뷰기사에 선사용상표가 부착된 스노보드제품 사진이 각 게재되어 있고, 월호에 는 선사용상표가 부착된 티셔츠 사은품 제공사실(표지), AIRWALK 신발 제조공 장 방문기사에서 선사용상표가 부착된 스노보드 부츠와 스케이트보드 신발이 제조되는 과정 및 AIRWALK 브랜드에 대한 기사에서 오전 8시 30분부터 오후 6시까지 기계를 풀가동해서 스케이트보드화 3천족, 스노보드화 1천족, 연평균 으로 보아 스케이트보드화 100만족, 스노보드화 10만족을 만들어내고 있는 규 모 라는 기사가 게재되어 있으며, 월호에는 선사용상표가 부착된 티셔 츠 사은품 제공사실(표지), 2001/2002 스키/스노보드복 기사, 스노보드화 광고 가 게재되어 있고, 월호에는 선사용상표가 부착된 티셔츠 사은품 제공 사실(표지), 선사용상표가 부착된 스노보드부츠 광고가 게재되었으며, 월호에는 선사용상표가 부착된 티셔츠 사은품 제공사실(표지), 선사용상표가 부 착된 스노보드부츠광고가 게재되었고, 월호에는 선사용상표가 부착된 엑스밴드(스키/스노보드용 액세서리의 일종임)에 관한 기사가 게재되었다

86 5) 농구 전문잡지인 XXL Basketball 에는, 월호에서 선사용상 표가 부착된 백팩이 광고되었고, 월호에서 선사용상표에 대한 이미지 광고 및 선사용상표가 부착된 익스트림백팩에 대한 광고와 선사용상표가 부착 된 신발, 가방이 독자사은품으로 제공된다는 내용이 게재되어 있으며, 스키/스노보드 전문지 SNOWORLD 에는 보드패션에 관한 기사에서 선사용상표 가 부착된 스노보드부츠를 신고 있는 일반 스노보더들의 사진이 게재되었다. 6) 한국대학신문이 주관하는 한국대학신문대상 에서 AIRWALK 가방 이 2004년부터 2008년까지 5년 연속으로 대학생이 좋아하는 최우수 가방브랜 드 1위에 선정되었고 2009년에는 2위로 선정되었으며, 에꼴 과 패션 채널, 보그걸, 영화잡지 스크린 에 각 게재된 에어워크 가방 광고에 한국대학 신문 선정 대학생이 뽑은 최우수 가방브랜드 3년 연속수상 이 표시되었다. (마) 협찬내역 등 패션비즈 에는 에어워크 가방과 모자에 관한 광고와 5월 11일 제1회 에어워크 스타크래프트대회가 개최된다는 내용이 게재되었고, 에꼴에 익스트림 스포츠 브랜드 에어워크에서 실시한 제2회 에어워 크배 전국 아마추어 스타크래프트대회가 지난 5월 30일 성황리에 한 달간의 일정을 모두 마쳤다, 국내 게임대회에 단일 아마추어대회로는 가장 큰 규모를 자랑하는 에어워크 스타대회 등의 기사가 게재되었으며, 연예인 익스트림 스 포츠팀인 U-PLAY가 개최한 제1회 용평컵 U-PLAY 연예인 익스트 림 스노우대회 와 태안반도 어린이돕기 스노우보드대회 에서 수 십 명의 연예인들이 선사용상표가 부착된 스노우보드복을 입고 참가하였고 에 어워크는 위 대회들에서 후원기업으로 광고되었으며, 연예인 스포츠단인 심 바 가 개최한 연예인 스노보드대회를 협찬하여 참가 연예인 모두 선사용상표가 부착된 스노보드복을 착용하였으며, 2003년 정기연고전도 협찬 하였다. [인정근거] 갑 제12, 13, 16, 17, 19 내지 103호증(각 가지번호 포함), 을 제1, 2호증, 변론의 전 취지

87 (2) 판단 위 인정사실들에 의하여 인정되는 선사용상표들이 부착된 제품이 판매 되는 매장의 개수와 분포, 매출액의 크기, 광고선전 활동의 내용, 관련 기사, 협 찬 내역 등을 종합하여 볼 때, 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 등록결정 당 시인 경 주지 저명에까지 이르렀다고는 볼 수 없다 하더라도 최소 한 국내 일반 수요자나 거래자에게 스포츠가방, 스포츠신발, 스포츠의류, 스노 보드용품 등과 관련하여 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 보인다. 다. 표장의 유사여부 이 사건 등록상표인 와 선사용상표 및 는, 외관에 있어서는 양표장의 문자의 구성 및 글자체 등의 차 이로 비유사하나, 호칭, 관념에 있어서는 이 사건 등록상표 중 SPORTS 부분 은 지정상품인 스노우 고글, 스키용 고글, 스포츠용 고글 등 스포츠용품과 관 련하여 별다른 식별력이 없어 이 사건 등록상표의 요부는 AIRWALK 라 할 수 있으므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 호칭 및 관념이 동일하여, 이 사 건 등록상표와 선사용상표들은 유사한 표장에 해당한다고 할 것이다. 라. 경제적 견련관계 유무 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 유사한 표장에 해당한다고 할 것인데, 이 사건 등록상표의 지정상품인 보통안경, 선글라스, 스노우고글, 스키용 고글[스키용 안경], 스포츠용 고글[스포츠용 안경], 안경 및 선글라스용 케이스, 안경테 가운데 선글라스, 스노우고글, 스키용 고글[스 키용 안경], 스포츠용 고글[스포츠용 안경], 선글라스용 케이스 는 특정인의 상 표나 상품이라고 인식되어 있는 선사용상표들의 사용상품인 스포츠가방, 스포 츠신발, 스포츠의류, 스노보드용품과 상품류구분이 다르기는 하나 그 수요자가

88 공통될 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 이미 거래사회에서 는 어떤 기업이 특정 브랜드를 전문화시키고 이 브랜드를 적극 사용하여 의류, 신발, 가방, 선글라스, 고글 등을 생산하거나 이들 제품을 한 점포에서 함께 진 열, 판매하는 이른바 토털패션의 경향이 일반화되어 있고, 실제로 선사용상표 권자측에서 에어워크 상표가 부착된 스키/스노우보드용 고글을 2006/6007 겨 울시즌부터 생산하여 광고하고 있는 점(갑 제19호증의 1, 2) 등을 종합하여 볼 때, 이 사건 등록상표가 선글라스, 스노우고글, 스키용 고글[스키용 안경], 스 포츠용 고글[스포츠용 안경], 선글라스용 케이스 상품에 사용된다면 스포츠가 방, 스포츠신발, 스포츠의류, 스노보드용품과 유사한 상품에 사용된 경우에 못 지않을 정도로 그것이 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소 지가 있으므로, 이 사건 등록상표 중 지정상품 선글라스, 스노우고글, 스키용 고글[스키용 안경], 스포츠용 고글[스포츠용 안경], 선글라스용 케이스 에 대해 서는 선사용상표들의 사용상품들과 경제적으로 밀접한 견련관계가 있다고 할 것이다. 마. 소결론 따라서 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시에 국내의 수 요자나 거래자에게 스포츠가방, 스포츠신발, 스포츠의류, 스노보드용품 등과 관 련하여 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었던 것으 로 판단되고, 이 사건 등록상표는 그러한 선사용상표들과 표장이 유사하고 그 지정상품 역시 보통안경, 안경용 케이스, 안경테 를 제외한 나머지 상품들은 선 사용상품과 경제적으로 밀접한 견련관계가 있어 이 사건 등록상표가 선글라스, 스노우고글, 스키용 고글[스키용 안경], 스포츠용 고글[스포츠용 안경], 선글라 스용 케이스 상품에 사용된다면 그것이 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것 이라고 오인될 소지가 있다. 그러므로 이 사건 등록상표는 위 보통안경, 안경용케이스, 안경테 를 제외한 나머지 지정상품에 대해서는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당하여 상 표법 제7조 제1항 제11호의 상표등록무효사유가 있다 할 것이다

89 4. 결론 그렇다면, 이 사건 심결 중 이와 결론을 달리 하는 부분은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 일부 이유 있어 이를 인용하고 나머지 청구는 이 유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 변현철 판사 박창수 판사 박민정

90 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010허1718 등록무효(상) 원 고 제너럴 밀즈 마케팅 인코포레이티드 (General Mills Marketing, Inc.) 미합중국 미네소타 미니애폴리스 넘버 원 제너럴 밀즈 블러바드 (Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, U.S.A.) 대표자 트레버 브이 건더슨(Trevor V. Gunderson) 소송대리인 변호사 이회기 피 고 1. 이문권 (******-*******) 경산시 중방동 2. 주식회사 하겐 데스 코리아(******-*******) 경산시 대동 대표이사 이경미 피고들 소송대리인 변리사 정은주 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당3965호 사건에 관하여 한 심결을 취소 한다. 2. 소송비용은 피고들이 부담한다

91 청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 기초사실 [인정 근거] 갑 제1, 2, 9, 11, 13호증(가지번호 포함), 변론 전체의 취지 가. 피고들의 등록상표 1) 출원일/등록일/상표등록번호 : / /제 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : 별지 기재와 같은 상품류 구분 제25류의 가죽신 등(이하, 피고들의 등록상표를 이 사건 등록상표 라고 한다.) 나. 선사용상표들 1) 선사용상표 1 가) 구성 : 나) 사용상품 : 아이스크림, 냉동요구르트 등 다) 사용자 : 원고 2) 선사용상표 2 가) 구성 : 나) 사용상품 및 사용자 : 선사용상표 1과 같다. 3) 선사용상표 3 가) 구성 : 나) 사용상품 및 사용자 : 선사용상표 1과 같다

92 다. 선등록상표 1) 출원일/등록일/갱신등록일/소멸일(소멸원인)/상표등록번호 : / / / (불사용취소심판의 확정)/ 제 호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 T셔츠, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 모 자(야구모자형), 바이저 4) 등록권리자 : 원고 라. 이 사건 심결의 경위 1) 원고는 피고들을 상대로, 이 사건 등록상표는 원고의 주 지 저명한 선사용상표 1, 2를 모방한 것으로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당 하고, 선등록상표의 소멸일로부터 1년 이내에 출원된 것으로 상표법 제7조 제1 항 제8호에 해당한다는 이유로, 상표등록의 무효심판을 청구하였다. 2) 특허심판원은 당3965호로 이 사건 등록상표가 선사 용상표 1, 2 및 선등록상표와 유사하지 아니하여 구 상표법( 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호 및 제8호에 해당 하지 아니한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 2. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부 원고의 주장은, 이 사건 등록상표가 원고의 주지 저명한 선사용상표 3을 모 방한 것으로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 취지이므로, 이에 관 하여 살펴본다. 가. 법리 구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상

93 표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있 는바, 위 규정은 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인 식되어 있는 이른바 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자 가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신 용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내 에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이 러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등 록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 위 규정에 해당하기 위하여는 특정인의 상표는 주지상표에 해당하여 야 하고, 상표 출원인이 특정인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는바, 특정인의 상표가 주지상표에 해당하는지 여 부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통 념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 되며, 부정한 목적이 있 는지 여부는 특정인의 상표의 주지 저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일 유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용 한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 출원상표와 특정인의 상표의 지정상 품의 동일 유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고 려하여야 하며, 위 규정에 해당하는지 여부는 출원상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 선고 2002후1362 판결, 대법원 선고 2004후3379 판결 등 참조). 나. 선사용상표 3이 주지상표인지 여부 1) 인정 사실 [인정 근거] 갑 제5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17호증(가지번호 포함) 가) Häagen-Dazs 는 1961년 미국 뉴욕에서 아이스크림의 상표로서 처 음으로 사용되기 시작하였고, 이 상표가 사용된 아이스크림은 훌륭한 재료만을

94 사용하는 수퍼 프리미엄 아이스크림이라는 명성을 얻게 되어, 2004년을 기준으 로 이 상표가 사용된 아이스크림전문점이 50개 이상의 나라에 약 700개 이상 존재한다(갑 제16호증의 84, 108, 149). 나) 일본 아이스크림 시장에서 선사용상표 3을 사용한 아이스크림의 시장 점유율은 2000년에 1위 업체인 명치유업( 明 治 乳 業 )의 13.6%보다 3.5%가 적은 10.1%로 5위이었고(갑 제16호증의 12), 2001년에 11.1%로 4위(갑 제16호증의 36), 2002년에 11.7%로 4위(갑 제16호증의 58), 2003년에 12.3%로 2위(갑 제 16호증의 80), 2004년에 11.7%로 2위(16호증의 112), 2005년에 11.6%로 2위(갑 제16호증의 143)이었다. 다) 일본에서 선사용상표 3을 사용한 크리스피 샌드(캐라멜)[クリスピー サンド(キャラメル)] 이라는 이름의 아이스크림은 2001년 3월 발매된 이래 생산 이 수요를 따라가지 못할 정도로 큰 인기를 얻어, 6개월 동안 판매를 일시 중지 하고, 신문에 이에 대한 사죄광고를 게재하는 일까지 발생하였고(갑 제16호증의 1 내지 7), 2003년에는 선사용상표 3을 사용한 미니컵 카스타드 푸딩 이라는 이름의 아이스크림이 생산이 수요를 따라가지 못하여 판매를 중단하는 일이 또 발생하였다(갑 제16호증의 67, 68). 라) 하겐다즈(ハーゲンダッツ) 브랜드는 Nikkei Business가 2002년 조 사발표한 브랜드 재팬 2002 조사의 종합순위에서 47위를(갑 제16호증의 32), 일본경제신문이 조사발표한 먹고 싶은 아이스크림의 상표 순위에 서 1위를(갑 제16호증의 35), 일경유통신문( 日 經 流 通 新 聞 )이 2003년 조사발표 한 브랜드 재팬 2003 조사의 종합순위에서 44위를, 이미지별 순위 중 품질이 우수하다 분야에서 3위를(갑 제16호증의 54), Nikkei Business가 2004년 조사 발표한 브랜드 재팬 2004 조사의 종합순위에서 41위를, 특성별 순위 중 품질 분야에서 1위를(갑 제16호증의 76, 92), 일경유통신문( 日 經 流 通 新 聞 )이 2005년 조사발표한 브랜드 재팬 2005 조사의 종합순위에서 41위를(갑 제16호증의 54), 일경유통신문( 日 經 流 通 新 聞 )이 2006년 조사발표한 브랜드 재팬 2006 조

95 사의 이미지별 순위 중 품질이 우수하다 분야에서 4위를(갑 제16호증의 136) 각 기록하였다. 마) 일본 아이스크림 시장의 규모는 2000년에 3,542억엔(16호증의 12), 2001년에 3,432억엔(갑 16호증의 36), 2002년에 3,356억엔(갑 제16호증의 58), 2003년에 3,322억엔(갑 제16호증의 80), 2004년에 3,550억엔(갑 제16호증의 112), 2005년에 3,533억엔이었는데, 선사용상표 3을 표시한 아이스크림의 일본 내 매출액은 2000년 358억엔[grocery(소매점 판매부문, 이하 같다) 매출액 322 억엔, shop(아이스크림전문점 판매부문, 이하 같다) 매출액 36억엔], 2001년 381억엔, 2002년 394억엔(grocery 매출액 367억엔, shop 매출액 27억엔), 2003년 410억엔(grocery 매출액 384억엔, shop 매출액 26억엔), 2004년 416 억엔(grocery 매출액 391억엔, shop 매출액 25억엔), 2005년 411억엔(grocery 매출액 388억엔, shop 매출액 23억엔), 2006년 419억엔(grocery 매출액 395억 엔, shop 매출액 24억엔)을 기록하였고, 선사용상표 3에 대한 광고액은 2001 년~2002년에 약 810억 원, 2003년~2004년에 약 790억 원, 2005년~2006년에 약 690억 원이었다[갑 제7, 8호증(가지번호 포함)]. 바) 선사용상표 3은 우리나라에서 샤베트, 아이스크림 을 지정상품으로 하여 상표등록되었다(상표등록번호 제 호)(갑 제5호증의 1). 사) 우리나라 프리미엄 아이스크림 시장의 규모는 2002년 1,300억 원, 2004년 2,000억 원 정도이었는데, 선사용상표 3을 표시한 아이스크림의 국내 매출액은 2002년 120억 원, 2004년 150억 원으로 그 시장점유율이 2, 3위이었 고(갑 제17호증의 1 내지 7), 선사용상표 3에 대한 광고액은 2001년~2002년에 약 6억 원, 2003년~2004년에 약 18억 원, 2005년~2006년에 약 28억 원이었 다(갑 제7호증). 2) 주지상표인지 여부 위 인정사실에 의하면, 선사용상표 3은 이 사건 등록상표의 출원 당시인 경 우리나라에서는 아니더라도 일본 내에서는 수요자 사이에 하겐

96 다즈가 판매하는 아이스크림 을 표시하는 상표로 널리 알려져 있을 뿐만 아니 라 그 상품이 갖는 품질의 우수성 때문에 상표의 수요자뿐만 아니라 일반 대중 에까지 양질감을 획득하였다고 할 것이므로, 주지상표를 넘어 저명상표에 해당 한다(선사용상표 3이 일본에서 주지상표인 점에 대하여는 피고도 다투지 아니 한다). 다. 이 사건 등록상표와 선사용상표 3의 유사 여부 이 사건 등록상표인 와 선사용상표 3인 를 대비하여 보면, 먼저 외관에 있어서, 이 사건 등록상표는 한글로 이루어진 문자상표이고 선사용상표 3은 영어로 이루어진 문자상표이어서 이를 전체적 객 관적 이격적으로 관찰할 경우 양 상표의 외관은 서로 유사하지 않다. 그러나 그 호칭에 있어서 이 사건 등록상표가 하겐데스 로 호칭되고, 갑 제17, 23, 24, 34, 36호증(각 가지번호 포함)에 의하면, 신문기사나 인터넷 웹페이지 등에서 선사용상표 3은 한글로 하겐다즈 나 하겐다스 로 표기된 사실을 인정할 수 있으므로 선사용상표 3은 그에 따라 하겐다즈 나 하겐다스 로 호칭될 것인데 (대법원 선고 2004후2093 판결 참조), 선사용상표 3이 하겐다스 로 호칭될 경우, 양 상표는 셋째 음절의 모음이 ㅔ 와 ㅏ 인 차이가 있으나, 그 음절수가 네 음절로 같고, 첫 두 음절의 하겐, 마지막 음절의 스, 세 번째 음 초성의 ㄷ 이 서로 동일하므로, 전체적으로 극히 유사하게 청감된다. 그리고 관념에 있어서는 양 상표는 모두 조어상표로 아무런 의미가 없으므로, 이를 서로 대비할 수 없다. 따라서, 양 상표는 비록 외관에 있어 서로 다르다고 하더라도, 그 호칭이 극 히 유사하고 관념도 뚜렷이 구별되지 아니하므로, 전체적으로 유사한 상표에 해 당한다. 라. 부정한 목적이 있는지 여부 1) 인정사실 [인정 근거] 갑 제24, 42, 44, 52호증(가지번호 포함), 변론 전체의 취지

97 가) 선사용상표 3은 1961년 뉴욕에서 폴란드 이민자인 Reuben Mattus가 미국인이 보기에 스칸디나비안 느낌이 나도록 만들어낸 조어상표이다. 선사용상 표 3 중 äa 나 zs 는 스칸디나비안 언어에는 없는 글자이다(갑 제24호증의 2). 나) 피고 이문권은 라는 상표를 출원하 여 상표등록을 마쳤고, 피고들은 위 상표의 한글 음 역인 이 사건 등록상표를 출원하였다. 다) 피고 주식회사 하겐 데스 코리아의 홈페이지( co.kr/)에는 2005년 4월 회사를 설립하고 홍콩 Haagendess 국내 독점판매계 약을 체결하였고, 2005년 국내 대형 온라인 종합쇼핑몰(GS, CJ, 롯데, 삼성 등) 입점 계약을 체결하였다 는 내용이 기재되어 있다(갑 제42호증). 라) 상표를 사용한 가방에 관하여, 한 인터넷 블로 그( 하겐다즈 아니냐 아이스크림 먹으면 공짜로 주는 사은품 아니냐는 놀림도 조금은 겪었다 는 내용의 글이 게재되어 있고(갑 제44호증의 3), 또다른 인터넷 블로그( 어디서 많이 들어본 느낌의 이름이라 생각했는데 하겐다스 아이스크림 덕 분에 익숙하게 들린 거였다 는 내용의 글이 게재되어 있으며(갑 제44호증의 4), 인터넷 카페( 위 상표를 하겐다스 라고 한글로 표 기한 글이 게재되어 있다(갑 제44호증의 11). 마) 원고측의 의뢰에 따라 한국갤럽이 부터 까지 사이에 서울에 거주하는 만 24~49세 남녀를 대상으로 하여 1:1 개별면접방식으 로 조사한 상표에 관한 소비자 인지도 조사 에서, 하겐데스 브랜드의 자유연상 결과 59.1%가 아이스크림 및 하겐다즈 등을 떠올렸고, 응답자 10명 중 7명 정 도가 하겐데스 브랜드와 하겐다즈 브랜드가 혼동되거나 관련이 있다고 느끼 는 것으로 나타났다(갑 제52호증)

98 2) 부정한 목적이 있는지 여부 선사용상표 3이 일본에서 주지 저명상표임과 이 사건 등록상표가 선사용 상표 3과 유사함은 앞서 본 바와 같다. 그리고 위 인정사실에서 보는 바와 같이 선사용상표 3은 영어나 다른 외국어에서도 쓰이지 않는 조어상표로서 거래계에 서 그 사용례를 쉽게 찾아볼 수 없고, 피고들은 선사용상표 3의 첫 여섯 글자인 Häagen 을 동일하게 사용한 선출원상표 를 선사용상표 3 의 한글음역과 같이 음역하여 이 사건 등록상표를 출원한 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표의 표장은 원고의 선사용상표 3을 모방한 것으로 추정된다. 따라서 비록 이 사건 등록상표의 지정상품이 가죽신 등으로 선사용상표 3의 사 용상품인 아이스크림 과 유사성 내지 경제적 견련관계가 없는 것으로 보이고, 피고 들이 이 사건 등록상표의 출원 이전에 선출원한 를 이용한 사 업을 준비하여 왔다고 하더라도, 위 인정사실에서 보는 바와 같이 일반 수요자나 거래자들의 상당수가 하겐데스 와 하겐다즈 를 혼동하거나 관련이 있다고 느끼고 있는 거래실정까지 고려하여 보면, 원고의 선사용상표 3과 유사한 이 사건 등록상 표를 사용하는 것은 저명상표로서의 원고의 선사용상표 3이 가지는 양질감 등의 가 치를 희석화하는 것이므로, 피고들은 결국 저명상표인 원고의 선사용상표 3을 모방 하여 원고의 상표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 원고의 상표의 가치를 희석화하여 그 상표권자인 원고에게 손해를 가할 목 적으로 이 사건 등록상표를 출원 등록하여 사용하는 것이라고 봄이 상당하다. 마. 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부 이와 같이 이 사건 등록상표는 그 출원 당시에 일본의 수요자 사이에 원 고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선사용상표 3을 모방 한 유사한 상표로서, 부당한 이익을 얻으려고 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용되는 상표로 인정되므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당된다

99 3. 결론 그렇다면, 이 사건 등록상표에 대한 상표등록은 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 노태악 판사 김병식 판사 김승곤

100 [별 지] 이 사건 등록상표의 지정상품 상품류 구분 제25류의 가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나 막신, 낚시용화( 靴 ), 농구화, 단화, 뒷축(Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부 츠, 목욕용 샌달, 목욕용 슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비 치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 뒷 굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토 신발 또는 샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚 신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 사이클선수운동복, 수상스키복, 운동용 아노락(Anorak), 에어로빅복, 유도복, 체조복, 태권도 복, 승마바지, 승마화, 가면무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리 (Liveries), 망토, 반바지, 반코트, 블루존(Blouson), 사리(Saris), 사파리, 슈트, 스목(Smocks), 스커트, 슬랙스(Slacks), 신사복, 아노락(Anorak - 운 동용은 제외한다), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤(Overall), 오버코트, 원 피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 종이옷, 채저블 (Chasuables), 청바지, 케이프(Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도(Tuxedo), 토가 (Togas), 투피스, 튜닉(Tunic), 파카(Parkas), 펠리스(Pelisses), 프록 (Frocks), 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복 치마, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타 드, 만틸라(Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯(Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨 트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용 유니폼, 유니타드, 의류용 칼 라, 잠옷, 저지(Jerseys), 조끼, 카디건, 칼라보호대(Collar protectors), 칼 라커프스, 케미솔(Camisoles), 코르셋, 코슬렛(Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디(Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹,

101 페티코트(Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버(Pullover), T셔츠, 각반( 脚 絆 ), 넥 타이, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스(Leggings), 머프(Muffs), 목도리, 반 다나(Bandana), 방한용 귀마개, 방한용 장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일, 보아(Boas), 비전기식 보온용 발싸개, 숄, 숄더랩(Shoulder wraps), 수녀용 머리수건, 수대( 手 帶 ), 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 스톨(Stoles), 양말, 양말커버, 양복장식용 손수건(Pocket squares), 에스콧 타이(Ascots), 에이프런, 운동용 스타킹, 유아용 직물제 기저귀, 의류용 호주 머니, 타이츠(Tights), 퍼러린(Pelerines), 관( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 망건, 모자, 모자챙(Sun visors), 베레모, 사교관( 司 敎 冠 ), 의류용 후드, 터번, 톱 햇(Top hat), 방수피복, 가터(Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜 더, 의류용 멜빵, 혁대 <끝>

102 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010허1725 등록무효(상) 원 고 제너럴 밀즈 마케팅 인코포레이티드 (General Mills Marketing, Inc.) 미합중국 미네소타 미니애폴리스 넘버 원 제너럴 밀즈 블러바드 (Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, U.S.A.) 대표자 트레버 브이 건더슨(Trevor V. Gunderson) 소송대리인 변호사 이회기 피 고 이문권 (******-*******) 경산시 중방동 소송대리인 변리사 정은주 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당3962호 사건에 관하여 한 심결을 취소 한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지

103 이 유 1. 기초사실 [인정 근거] 갑 제1, 2, 9, 11, 13호증(가지번호 포함), 변론 전체의 취지 가. 피고의 등록상표 1) 출원일/등록일/상표등록번호 : / /제 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류 구분 제18류의 서류가방, 학생용가방, 열쇠케이스, 비귀금속제 지갑 (이하, 피고의 등록상표를 이 사건 등록상표 라고 한다.) 나. 선사용상표들 1) 선사용상표 1 가) 구성 : 나) 사용상품 : 아이스크림, 냉동요구르트 등 다) 사용자 : 원고 2) 선사용상표 2 가) 구성 : 나) 사용상품 및 사용자 : 선사용상표 1과 같다. 3) 선사용상표 3 가) 구성 : 나) 사용상품 및 사용자 : 선사용상표 1과 같다. 다. 이 사건 심결의 경위 1) 원고는 피고를 상대로, 이 사건 등록상표는 원고의 주지

104 저명한 선사용상표 1, 2를 모방한 것으로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한 다는 이유로, 상표등록의 무효심판을 청구하였다. 2) 특허심판원은 당3962호로 이 사건 등록상표가 선사용 상표 1, 2와 유사하지 아니하여 구 상표법( 법률 제8190호로 개정되 기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다는 이유로, 원 고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 2. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부 원고의 주장은, 이 사건 등록상표가 원고의 주지 저명한 선사용상표 3을 모 방한 것으로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 취지이므로, 이에 관 하여 살펴본다. 가. 법리 구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상 표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있 는바, 위 규정은 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인 식되어 있는 이른바 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자 가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신 용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내 에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이 러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등 록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 위 규정에 해당하기 위하여는 특정인의 상표는 주지상표에 해당하여 야 하고, 상표 출원인이 특정인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는바, 특정인의 상표가 주지상표에 해당하는지 여

105 부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통 념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 되며, 부정한 목적이 있 는지 여부는 특정인의 상표의 주지 저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일 유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용 한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 출원상표와 특정인의 상표의 지정상 품의 동일 유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고 려하여야 하며, 위 규정에 해당하는지 여부는 출원상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 선고 2002후1362 판결, 대법원 선고 2004후3379 판결 등 참조). 나. 선사용상표 3이 주지상표인지 여부 1) 인정 사실 [인정 근거] 갑 제5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17호증(가지번호 포함) 가) Häagen-Dazs 는 1961년 미국 뉴욕에서 아이스크림의 상표로서 처 음으로 사용되기 시작하였고, 이 상표가 사용된 아이스크림은 훌륭한 재료만을 사용하는 수퍼 프리미엄 아이스크림이라는 명성을 얻게 되어, 2004년을 기준으 로 이 상표가 사용된 아이스크림전문점이 50개 이상의 나라에 약 700개 이상 존재한다(갑 제16호증의 84, 108, 149). 나) 일본 아이스크림 시장에서 선사용상표 3을 사용한 아이스크림의 시장 점유율은 2000년에 1위 업체인 명치유업( 明 治 乳 業 )의 13.6%보다 3.5%가 적은 10.1%로 5위이었고(갑 제16호증의 12), 2001년에 11.1%로 4위(갑 제16호증의 36), 2002년에 11.7%로 4위(갑 제16호증의 58), 2003년에 12.3%로 2위(갑 제 16호증의 80), 2004년에 11.7%로 2위(16호증의 112)이었다. 다) 일본에서 선사용상표 3을 사용한 크리스피 샌드(캐라멜)[クリスピー サンド(キャラメル)] 이라는 이름의 아이스크림은 2001년 3월 발매된 이래 생산

106 이 수요를 따라가지 못할 정도로 큰 인기를 얻어, 6개월 동안 판매를 일시 중지 하고, 신문에 이에 대한 사죄광고를 게재하는 일까지 발생하였고(갑 제16호증의 1 내지 7), 2003년에는 선사용상표 3을 사용한 미니컵 카스타드 푸딩 이라는 이름의 아이스크림이 생산이 수요를 따라가지 못하여 판매를 중단하는 일이 또 발생하였다(갑 제16호증의 67, 68). 라) 하겐다즈(ハーゲンダッツ) 브랜드는 Nikkei Business가 2002년 조 사발표한 브랜드 재팬 2002 조사의 종합순위에서 47위를(갑 제16호증의 32), 일본경제신문이 조사발표한 먹고 싶은 아이스크림의 상표 순위에 서 1위를(갑 제16호증의 35), 일경유통신문( 日 經 流 通 新 聞 )이 2003년 조사발표 한 브랜드 재팬 2003 조사의 종합순위에서 44위를, 이미지별 순위 중 품질이 우수하다 분야에서 3위를(갑 제16호증의 54), Nikkei Business가 2004년 조사 발표한 브랜드 재팬 2004 조사의 종합순위에서 41위를, 특성별 순위 중 품질 분야에서 1위를(갑 제16호증의 76, 92) 각 기록하였다. 마) 일본 아이스크림 시장의 규모는 2000년에 3,542억엔(16호증의 12), 2001년에 3,432억엔(갑 16호증의 36), 2002년에 3,356억엔(갑 제16호증의 58), 2003년에 3,322억엔(갑 제16호증의 80), 2004년에 3,550억엔(갑 제16호증의 112)이었는데, 선사용상표 3을 표시한 아이스크림의 일본 내 매출액은 2000년 358억엔[grocery(소매점 판매부문, 이하 같다) 매출액 322억엔, shop(아이스크 림전문점 판매부문, 이하 같다) 매출액 36억엔], 2001년 381억엔, 2002년 394 억엔(grocery 매출액 367억엔, shop 매출액 27억엔), 2003년 410억엔(grocery 매출액 384억엔, shop 매출액 26억엔), 2004년 416억엔(grocery 매출액 391억 엔, shop 매출액 25억엔)을 기록하였고, 선사용상표 3에 대한 광고액은 2001 년~2002년에 약 810억 원, 2003년~2004년에 약 790억 원이었다[갑 제7, 8호 증(가지번호 포함)]. 바) 선사용상표 3은 우리나라에서 샤베트, 아이스크림 을 지 정상품으로 하여 상표등록되었다(상표등록번호 제 호)(갑 제5호증의 1)

107 사) 우리나라 프리미엄 아이스크림 시장의 규모는 2002년 1,300억 원, 2004년 2,000억 원 정도이었는데, 선사용상표 3을 표시한 아이스크림의 국내 매출액은 2002년 120억 원, 2004년 150억 원으로 그 시장점유율이 2, 3위이었 고(갑 제17호증의 1 내지 7), 선사용상표 3에 대한 광고액은 2001년~2002년에 약 6억 원, 2003년~2004년에 약 18억 원이었다(갑 제7호증). 2) 주지상표인지 여부 위 인정사실에 의하면, 선사용상표 3은 이 사건 등록상표의 출원 당시인 경 우리나라에서는 아니더라도 일본 내에서는 수요자 사이에 하겐다 즈가 판매하는 아이스크림 을 표시하는 상표로 널리 알려져 있을 뿐만 아니라 그 상품이 갖는 품질의 우수성 때문에 상표의 수요자뿐만 아니라 일반 대중에까 지 양질감을 획득하였다고 할 것이므로, 주지상표를 넘어 저명상표에 해당한다 (선사용상표 3이 일본에서 주지상표인 점에 대하여는 피고도 다투지 아니한다). 다. 이 사건 등록상표와 선사용상표 3의 유사 여부 이 사건 등록상표인 와 선사용상표 3인 를 대비하여 보면, 먼저 외관에 있어서, 이 사건 등록상표와 선사용상표 3은 모 두 영어 알파벳 열 자를 포함하고 있는데 그 첫머리의 여섯 자가 글자체만 약간 다를 뿐 Häagen 으로 동일하고, 나머지 네 자도 dess 와 Dazs 로 유사하므로, 이를 전체적 객관적 이격적으로 관찰할 경우, 양 상표의 외관은 서로 유사하다. 그리고 그 호칭에 있어서 이 사건 등록상표가 하겐데스 로 호칭되고, 갑 제17, 23, 24, 34, 36호증(각 가지번호 포함)에 의하면, 신문기사나 인터넷 웹페이지 등에서 선사용상표 3은 한글로 하겐다즈 나 하겐다스 로 표기된 사실을 인정할 수 있으므로 선사용상표 3은 그에 따라 하겐다즈 나 하겐다스 로 호칭될 것인데 (대법원 선고 2004후2093 판결 참조), 선사용상표 3이 하겐다스 로 호칭될 경우, 양 상표는 셋째 음절의 모음이 ㅔ 와 ㅏ 인 차이가 있으나, 그 음절수가 네 음절로 같고, 첫 두 음절의 하겐, 마지막 음절의 스, 세 번째 음 초성의 ㄷ 이 서로 동일하므로, 전체적으로 극히 유사하게 청감된다

108 그리고 관념에 있어서는 양 상표는 모두 조어상표로 아무런 의미가 없으므로, 이를 서로 대비할 수 없다. 따라서, 양 상표는 외관이 유사하고, 그 호칭이 극히 유사하며, 관념도 뚜렷 이 구별되지 아니하므로, 전체적으로 유사한 상표에 해당한다. 라. 부정한 목적이 있는지 여부 1) 인정사실 [인정 근거] 갑 제24, 42, 44, 52호증(가지번호 포함), 변론 전체의 취지 가) 선사용상표 3은 1961년 뉴욕에서 폴란드 이민자인 Reuben Mattus가 미국인이 보기에 스칸디나비안 느낌이 나도록 만들어낸 조어상표이다. 선사용상 표 3 중 äa 나 zs 는 스칸디나비안 언어에는 없는 글자이다(갑 제24호증의 2). 나) 피고가 대표이사로 취임한 주식회사 하겐 데스 코리아의 인터넷 홈페 이지( 2005년 4월 회사를 설립하고 홍콩 Haagendess 국내 독점판매계약을 체결하였고, 2005년 국내 대형 온라인 종합 쇼핑몰(GS, CJ, 롯데, 삼성 등) 입점 계약을 체결하였다 는 내용이 기재되어 있 다(갑 제42호증). 다) 이 사건 등록상표를 사용한 가방에 관하여, 한 인터넷 블로그 ( 하겐다즈 아니냐 아이스크림 먹으면 공 짜로 주는 사은품 아니냐는 놀림도 조금은 겪었다 는 내용의 글이 게재되어 있 고(갑 제44호증의 3), 또다른 인터넷 블로그( 어 디서 많이 들어본 느낌의 이름이라 생각했는데 하겐다스 아이스크림 덕분 에 익숙하게 들린 거였다 는 내용의 글이 게재되어 있으며(갑 제44호증의 4), 인터넷 카페( 위 상표를 하겐다스 라고 한글로 표 기한 글이 게재되어 있다(갑 제44호증의 11). 라) 원고측의 의뢰에 따라 한국갤럽이 부터 까지 사이에 서울에 거주하는 만 24~49세 남녀를 대상으로 하여 1:1 개별면접방식으

109 로 조사한 상표에 관한 소비자 인지도 조사 에서, 하겐데스 브랜드의 자유연상 결과 59.1%가 아이스크림 및 하겐다즈 등을 떠올렸고, 응답자 10명 중 7명 정 도가 하겐데스 브랜드와 하겐다즈 브랜드가 혼동되거나 관련이 있다고 느끼 는 것으로 나타났다(갑 제52호증). 2) 부정한 목적이 있는지 여부 선사용상표 3이 일본에서 주지 저명상표임과 이 사건 등록상표가 선사용 상표 3과 유사함은 앞서 본 바와 같다. 그리고 위 인정사실에서 보는 바와 같이 선사용상표 3은 영어나 다른 외국어에서 쓰이지 않는 조어상표로서 거래계에서 그 사용례를 쉽게 찾아볼 수 없고, 피고는 선사용상표 3의 첫 여섯 글자인 Häagen 을 동일하게 사용하여 이 사건 등록상표를 출원한 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표의 표장은 원고의 선사용상표 3을 모방한 것으로 추정된다. 따라서 비록 이 사건 등록상표의 지정상품이 서류가방 등으로 선사용상표 3 의 사용상품인 아이스크림 과 유사성 내지 경제적 견련관계가 없는 것으로 보 이고, 피고가 이 사건 등록상표를 이용한 사업을 준비하여 왔다고 하더라도, 위 인정사실에서 보는 바와 같이 일반 수요자나 거래자들의 상당수가 하겐데스 와 하겐다즈 를 혼동하거나 관련이 있다고 느끼고 있는 거래실정까지 고려하여 보 면, 원고의 선사용상표 3과 유사한 이 사건 등록상표를 사용하는 것은 저명상표 로서의 원고의 선사용상표 3이 가지는 양질감 등의 가치를 희석화하는 것이므 로, 피고는 결국 저명상표인 원고의 선사용상표 3을 모방하여 원고의 상표가 가 지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 원고의 상 표의 가치를 희석화하여 그 상표권자인 원고에게 손해를 가할 목적으로 이 사건 등록상표를 출원 등록하여 사용하는 것이라고 봄이 상당하다. 마. 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부 이와 같이 이 사건 등록상표는 그 출원 당시에 일본의 수요자 사이에 원 고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선사용상표 3을 모방 한 유사한 상표로서, 부당한 이익을 얻으려고 하거나 원고에게 손해를 가하려고

110 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용되는 상표로 인정되므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당된다. 3. 결론 그렇다면, 이 사건 등록상표에 대한 상표등록은 원고의 다른 주장에 대하여 나아가 살펴볼 필요 없이 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론 을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므 로, 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 노태악 판사 김병식 판사 김승곤

111 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010허1732 등록무효(상) 원 고 제너럴 밀즈 마케팅 인코포레이티드 (General Mills Marketing, Inc.) 미합중국 미네소타 미니애폴리스 넘버 원 제너럴 밀즈 블러바드 (Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, U.S.A.) 대표자 트레버 브이 건더슨(Trevor V. Gunderson) 소송대리인 변호사 이회기 피 고 1. 이문권 (******-*******) 경산시 중방동 2. 주식회사 하겐 데스 코리아 (******-*******) 경산시 대동 대표이사 이경미 피고들 소송대리인 변리사 정은주 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당3964호 사건에 관하여 한 심결을 취소 한다. 2. 소송비용은 피고들이 부담한다

112 청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 기초사실 [인정 근거] 갑 제1, 2, 9, 11, 13호증(가지번호 포함), 변론 전체의 취지 가. 피고들의 등록상표 1) 출원일/등록일/상표등록번호 : / /제 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : 별지 기재와 같은 상품류 구분 제25류의 가죽신 등(이하, 피고들의 등록상표를 이 사건 등록상표 라고 한다.) 나. 선사용상표들 1) 선사용상표 1 가) 구성 : 나) 사용상품 : 아이스크림, 냉동요구르트 등 다) 사용자 : 원고 2) 선사용상표 2 가) 구성 : 나) 사용상품 및 사용자 : 선사용상표 1과 같다. 3) 선사용상표 3 가) 구성 : 나) 사용상품 및 사용자 : 선사용상표 1과 같다

113 다. 선등록상표 1) 출원일/등록일/갱신등록일/소멸일(소멸원인)/상표등록번호 : / / / (불사용취소심판의 확정)/ 제 호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 T셔츠, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 모 자(야구모자형), 바이저 4) 등록권리자 : 원고 라. 이 사건 심결의 경위 1) 원고는 피고들을 상대로, 이 사건 등록상표는 선등록상표 의 소멸일로부터 1년 이내에 출원된 것으로 상표법 제7조 제1항 제8호에 해당하 고, 원고의 주지 저명한 선사용상표 1, 2를 모방한 것으로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로, 상표등록의 무효심판을 청구하였다. 2) 특허심판원은 당3964호로 이 사건 등록상표가 선등록 상표 및 선사용상표 1, 2와 유사하지 아니하여 구 상표법( 법률 제 8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제8호 및 제12호에 해당하 지 아니한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 2. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부 원고의 주장은, 이 사건 등록상표가 원고의 주지 저명한 선사용상표 3을 모 방한 것으로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 취지이므로, 이에 관 하여 살펴본다. 가. 법리 구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상

114 표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있 는바, 위 규정은 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인 식되어 있는 이른바 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자 가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신 용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내 에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이 러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등 록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 위 규정에 해당하기 위하여는 특정인의 상표는 주지상표에 해당하여 야 하고, 상표 출원인이 특정인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는바, 특정인의 상표가 주지상표에 해당하는지 여 부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통 념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 되며, 부정한 목적이 있 는지 여부는 특정인의 상표의 주지 저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일 유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용 한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 출원상표와 특정인의 상표의 지정상 품의 동일 유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고 려하여야 하며, 위 규정에 해당하는지 여부는 출원상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 선고 2002후1362 판결, 대법원 선고 2004후3379 판결 등 참조). 나. 선사용상표 3이 주지상표인지 여부 1) 인정 사실 [인정 근거] 갑 제5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17호증(가지번호 포함) 가) Häagen-Dazs 는 1961년 미국 뉴욕에서 아이스크림의 상표로서 처 음으로 사용되기 시작하였고, 이 상표가 사용된 아이스크림은 훌륭한 재료만을

115 사용하는 수퍼 프리미엄 아이스크림이라는 명성을 얻게 되어, 2004년을 기준으 로 이 상표가 사용된 아이스크림전문점이 50개 이상의 나라에 약 700개 이상 존재한다(갑 제16호증의 84, 108, 149). 나) 일본 아이스크림 시장에서 선사용상표 3을 사용한 아이스크림의 시장 점유율은 2000년에 1위 업체인 명치유업( 明 治 乳 業 )의 13.6%보다 3.5%가 적은 10.1%로 5위이었고(갑 제16호증의 12), 2001년에 11.1%로 4위(갑 제16호증의 36), 2002년에 11.7%로 4위(갑 제16호증의 58), 2003년에 12.3%로 2위(갑 제 16호증의 80), 2004년에 11.7%로 2위(16호증의 112), 2005년에 11.6%로 2위(갑 제16호증의 143)이었다. 다) 일본에서 선사용상표 3을 사용한 크리스피 샌드(캐라멜)[クリスピー サンド(キャラメル)] 이라는 이름의 아이스크림은 2001년 3월 발매된 이래 생산 이 수요를 따라가지 못할 정도로 큰 인기를 얻어, 6개월 동안 판매를 일시 중지 하고, 신문에 이에 대한 사죄광고를 게재하는 일까지 발생하였고(갑 제16호증의 1 내지 7), 2003년에는 선사용상표 3을 사용한 미니컵 카스타드 푸딩 이라는 이름의 아이스크림이 생산이 수요를 따라가지 못하여 판매를 중단하는 일이 또 발생하였다(갑 제16호증의 67, 68). 라) 하겐다즈(ハーゲンダッツ) 브랜드는 Nikkei Business가 2002년 조 사발표한 브랜드 재팬 2002 조사의 종합순위에서 47위를(갑 제16호증의 32), 일본경제신문이 조사발표한 먹고 싶은 아이스크림의 상표 순위에 서 1위를(갑 제16호증의 35), 일경유통신문( 日 經 流 通 新 聞 )이 2003년 조사발표 한 브랜드 재팬 2003 조사의 종합순위에서 44위를, 이미지별 순위 중 품질이 우수하다 분야에서 3위를(갑 제16호증의 54), Nikkei Business가 2004년 조사 발표한 브랜드 재팬 2004 조사의 종합순위에서 41위를, 특성별 랭킹 중 품질 분야에서 1위를(갑 제16호증의 76, 92), 일경유통신문( 日 經 流 通 新 聞 )이 2005년 조사발표한 브랜드 재팬 2005 조사의 종합순위에서 41위를(갑 제16호증의 54), 일경유통신문( 日 經 流 通 新 聞 )이 2006년 조사발표한 브랜드 재팬 2006 조

116 사의 이미지별 순위 중 품질이 우수하다 분야에서 4위를(갑 제16호증의 136) 각 기록하였다. 마) 일본 아이스크림 시장의 규모는 2000년에 3,542억엔(16호증의 12), 2001년에 3,432억엔(갑 16호증의 36), 2002년에 3,356억엔(갑 제16호증의 58), 2003년에 3,322억엔(갑 제16호증의 80), 2004년에 3,550억엔(갑 제16호증의 112), 2005년에 3,533억엔이었는데, 선사용상표 3을 표시한 아이스크림의 일본 내 매출액은 2000년 358억엔[grocery(소매점 판매부문, 이하 같다) 매출액 322 억엔, shop(아이스크림전문점 판매부문, 이하 같다) 매출액 36억엔], 2001년 381억엔, 2002년 394억엔(grocery 매출액 367억엔, shop 매출액 27억엔), 2003년 410억엔(grocery 매출액 384억엔, shop 매출액 26억엔), 2004년 416 억엔(grocery 매출액 391억엔, shop 매출액 25억엔), 2005년 411억엔(grocery 매출액 388억엔, shop 매출액 23억엔), 2006년 419억엔(grocery 매출액 395억 엔, shop 매출액 24억엔)을 기록하였고, 선사용상표 3에 대한 광고액은 2001 년~2002년에 약 810억 원, 2003년~2004년에 약 790억 원, 2005년~2006년 에 약 690억 원이었다[갑 제7, 8호증(가지번호 포함)]. 바) 선사용상표 3은 우리나라에서 샤베트, 아이스크림 을 지 정상품으로 하여 상표등록되었다(상표등록번호 제 호)(갑 제5호증의 1). 사) 우리나라 프리미엄 아이스크림 시장의 규모는 2002년 1,300억 원, 2004년 2,000억 원 정도이었는데, 선사용상표 3을 표시한 아이스크림의 국내 매출액은 2002년 120억 원, 2004년 150억 원으로 그 시장점유율이 2, 3위이었 고(갑 제17호증의 1 내지 7), 선사용상표 3에 대한 광고액은 2001년~2002년에 약 6억 원, 2003년~2004년에 약 18억 원, 2005년~2006년에 약 28억 원이었 다(갑 제7호증). 2) 주지상표인지 여부 위 인정사실에 의하면, 선사용상표 3은 이 사건 등록상표의 출원 당시인 경 우리나라에서는 아니더라도 일본 내에서는 수요자 사이에 하겐

117 다즈가 판매하는 아이스크림 을 표시하는 상표로 널리 알려져 있을 뿐만 아니라 그 상품이 갖는 품질의 우수성 때문에 상표의 수요자뿐만 아니라 일반 대중에까 지 양질감을 획득하였다고 할 것이므로, 주지상표를 넘어 저명상표에 해당한다 (선사용상표 3이 일본에서 주지상표인 점에 대하여는 피고도 다투지 아니한다). 다. 이 사건 등록상표와 선사용상표 3의 유사 여부 이 사건 등록상표인 와 선사용상표 3인 를 대비하여 보면, 먼저 외관에 있어서, 이 사건 등록상표와 선사용상표 3은 모 두 영어 알파벳 열 자를 포함하고 있는데 그 첫머리의 여섯 자가 글자체만 약간 다를 뿐 Häagen 으로 동일하고, 나머지 네 자도 dess 와 Dazs 로 유사하므로, 이를 전체적 객관적 이격적으로 관찰할 경우, 양 상표의 외관은 서로 유사하다. 그리고 그 호칭에 있어서 이 사건 등록상표가 하겐데스 로 호칭되고, 갑 제17, 23, 24, 34, 36호증(각 가지번호 포함)에 의하면, 신문기사나 인터넷 웹페이지 등에서 선사용상표 3은 한글로 하겐다즈 나 하겐다스 로 표기된 사실을 인정할 수 있으므로 선사용상표 3은 그에 따라 하겐다즈 나 하겐다스 로 호칭될 것인데 (대법원 선고 2004후2093 판결 참조), 선사용상표 3이 하겐다스 로 호칭될 경우, 양 상표는 셋째 음절의 모음이 ㅔ 와 ㅏ 인 차이가 있으나, 그 음절수가 네 음절로 같고, 첫 두 음절의 하겐, 마지막 음절의 스, 세 번째 음 초성의 ㄷ 이 서로 동일하므로, 전체적으로 극히 유사하게 청감된다. 그리고 관념에 있어서는 양 상표는 모두 조어상표로 아무런 의미가 없으므로, 이를 서로 대비할 수 없다. 따라서, 양 상표는 외관이 유사하고, 그 호칭이 극히 유사하며, 관념도 뚜렷 이 구별되지 아니하므로, 전체적으로 유사한 상표에 해당한다. 라. 부정한 목적이 있는지 여부 1) 인정사실 [인정 근거] 갑 제24, 42, 44, 52호증(가지번호 포함), 변론 전체의 취지

118 가) 선사용상표 3은 1961년 뉴욕에서 폴란드 이민자인 Reuben Mattus가 미국인이 보기에 스칸디나비안 느낌이 나도록 만들어낸 조어상표이다. 선사용 상표 3의 äa 나 zs 는 스칸디나비안 언어에는 없는 글자이다(갑 제24호증의 2). 나) 피고 이문권은 라는 상표를 출원하여 상표등록을 마쳤고, 피고들은 그 지정상품만을 달리 하여 이 사건 등록상표를 출원하였다. 다) 피고 주식회사 하겐 데스 코리아의 홈페이지( co.kr/)에는 2005년 4월 회사를 설립하고 홍콩 Haagendess 국내 독점판매계 약을 체결하였고, 2005년 국내 대형 온라인 종합쇼핑몰(GS, CJ, 롯데, 삼성 등) 입점 계약을 체결하였다 는 내용이 기재되어 있다(갑 제42호증). 라) 선등록된 를 사용한 가방에 관하여, 한 인터넷 블로그 ( 하겐다즈 아니냐 아이스크림 먹으면 공 짜로 주는 사은품 아니냐는 놀림도 조금은 겪었다 는 내용의 글이 게재되어 있 고(갑 제44호증의 3), 또다른 인터넷 블로그( 어 디서 많이 들어본 느낌의 이름이라 생각했는데 하겐다스 아이스크림 덕분 에 익숙하게 들린 거였다 는 내용의 글이 게재되어 있으며(갑 제44호증의 4), 인터넷 카페( 위 상표를 하겐다스 라고 한글로 표 기한 글이 게재되어 있다(갑 제44호증의 11). 마) 원고측의 의뢰에 따라 한국갤럽이 부터 까지 사이에 서울에 거주하는 만 24~49세 남녀를 대상으로 하여 1:1 개별면접방식으 로 조사한 상표에 관한 소비자 인지도 조사 에서, 하겐데스 브랜드의 자유연상 결과 59.1%가 아이스크림 및 하겐다즈 등을 떠올렸고, 응답자 10명 중 7명 정 도가 하겐데스 브랜드와 하겐다즈 브랜드가 혼동되거나 관련이 있다고 느끼 는 것으로 나타났다(갑 제52호증)

119 2) 부정한 목적이 있는지 여부 선사용상표 3이 일본에서 주지 저명상표임과 이 사건 등록상표가 선사용 상표 3과 유사함은 앞서 본 바와 같다. 그리고 위 인정사실에서 보는 바와 같이 선사용상표 3은 영어나 다른 외국어에서 쓰이지 않는 조어상표로서 거래계에서 그 사용례를 쉽게 찾아볼 수 없고, 피고는 선사용상표 3의 첫 여섯 글자인 Häagen 을 동일하게 사용하여 이 사건 등록상표를 출원한 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표의 표장은 원고의 선사용상표 3을 모방한 것으로 추정된다. 따라서 비록 이 사건 등록상표의 지정상품이 가죽신 등으로 선사용상표 3의 사용상품인 아이스크림 과 유사성 내지 경제적 견련관계가 없는 것으로 보이고, 피고들이 이 사건 등록상표의 출원 이전에 선출원한 를 이 용한 사업을 준비하여 왔다고 하더라도, 위 인정사실에서 보는 바와 같이 일반 수요자나 거래자들의 상당수가 하겐데스 와 하겐다즈 를 혼동하거나 관련이 있 다고 느끼고 있는 거래실정까지 고려하여 보면, 원고의 선사용상표 3과 유사한 이 사건 등록상표를 사용하는 것은 저명상표로서의 원고의 선사용상표 3이 가 지는 양질감 등의 가치를 희석화하는 것이므로, 피고들은 결국 저명상표인 원고 의 선사용상표 3을 모방하여 원고의 상표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡인 력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 원고의 상표의 가치를 희석화하여 그 상표 권자인 원고에게 손해를 가할 목적으로 이 사건 등록상표를 출원 등록하여 사용 하는 것이라고 봄이 상당하다. 마. 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부 이와 같이 이 사건 등록상표는 그 출원 당시에 일본의 수요자 사이에 원 고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선사용상표 3을 모방 한 유사한 상표로서, 부당한 이익을 얻으려고 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용되는 상표로 인정되므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당된다

120 3. 결론 그렇다면, 이 사건 등록상표에 대한 상표등록은 원고의 다른 주장에 대하여 나아가 살펴볼 필요 없이 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론 을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므 로, 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 노태악 판사 김병식 판사 김승곤

121 [별 지] 이 사건 등록상표의 지정상품 가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용화( 靴 ), 농구 화, 단화, 뒷축(Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용 샌달, 목욕용 슬 리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리 퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신 발용 앞굽, 신발용 철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발 또는 샌달, 오버 슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키 화, 핸드볼화, 검도복, 사이클선수운동복, 수상스키복, 운동용 아노락 (Anorak), 에어로빅복, 유도복, 체조복, 태권도복, 승마바지, 승마화, 가면무 도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리(Liveries), 망토, 반바지, 반코트, 블 루존(Blouson), 사리(Saris), 사파리, 슈트, 스목(Smocks), 스커트, 슬랙스 (Slacks), 신사복, 아노락(Anorak - 운동용은 제외한다), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤(Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업 복, 잠바, 종이옷, 채저블(Chasuables), 청바지, 케이프(Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도(Tuxedo), 토가(Togas), 투피스, 튜닉(Tunic), 파카(Parkas), 펠리스 (Pelisses), 프록(Frocks), 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬 퍼즈, 리어타드,만틸라(Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블 라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영 모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯(Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용 유니폼, 유니타드, 의류용 칼라, 잠옷, 저지(Jerseys), 조끼, 카디건, 칼라보호대(Collar protectors), 칼 라커프스, 케미솔(Camisoles), 코르셋, 코슬렛(Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디(Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹, 페티코트(Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버(Pullover), T셔츠, 각반( 脚 絆 ), 넥타이, 땀흡수스타킹, 래그

122 워머, 레깅스(Leggings), 머프(Muffs), 목도리, 반다나(Bandana), 방한용 귀 마개, 방한용 장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일, 보아(Boas), 비전기식 보온용 발싸개, 숄, 숄더랩(Shoulder wraps), 수녀용 머리수건, 수대( 手 帶 ), 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 스톨(Stoles), 양말, 양말커버, 양 복장식용 손수건(Pocket squares), 에스콧타이(Ascots), 에이프런, 운동용 스 타킹, 유아용 직물제 기저귀, 의류용 호주머니, 타이츠(Tights), 퍼러린 (Pelerines), 관( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 망건, 모자, 모자챙(Sun visors), 베 레모, 사교관( 司 敎 冠 ), 의류용 후드, 터번, 톱햇(Top hat), 방수피복, 가터 (Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용 멜빵, 혁대 <끝>

123 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2010허1602 등록무효(상) 원 고 주식회사 나우콤 성남시 분당구 대표이사 문용식 소송대리인 변리사 허남정 피 고 김경미 (******-*******) 대구 수성구 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당820호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번호 제 호 서비스표의 지정서비스업 가운데 교육방송업, 라디오방송업, 유선텔레비전방송업, 인터넷방송업, 텔레비전방송업 에 대한 부분을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 다음의 각 사실은 당사자 사이에 민사소송법 제150조에 의하여 피고가 이를 자백한 것으로 본다

124 가. 이 사건 등록서비스표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 (2) 구성 : (3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제38류의 광섬유망을 통한 통신업, 데 이터베이스접속제공업, 교육방송업, 데이터통신시설임대업, 데이터통신 업, 메세지발송장치임대업, 라디오/전화 또는 다른 전자통신수단을 이 용한 호출서비스업, 메세지저장장치임대업, 라디오방송업, 온라인데이 타베이스액세스제공업, 무선통신업, 인스턴트메신저서비스업, 밴(VAN) 통신업, 인터넷다중사용자 접속제공업, 원격화면통신업, 인터넷대화방 제공업, 유무선통신을 통한 디지털음악전송업, 인터넷을 이용한 데이터 통신업, 유선텔레비전방송업, 인터넷을 이용한 동영상 전송업, 인공위 성통신업, 인터넷을 이용한 메시지 및 화상송신업, 인터넷방송업, 인터 넷을 이용한 영상 및 음성전송업, 인터넷통신상의 전자음악웹사이트 접 속제공업, 전자데이터통신업, 인터넷통신을 통한 음악전송업, 컴퓨터데 이터베이스 접속시간대여업, 전기통신장비임대업, 컴퓨터데이터통신업, 전기통신정보제공업, 컴퓨터를 이용한 메세지 및 화상송신업, 전자우편 업, 전화서비스업, 전화통신업, 컴퓨터를 이용한 서신 및 화상송신업, 컴퓨터통신업, 통신사업, 핸드폰통신업, 인터넷이용자 접속제공업, 인 터넷통신 접속제공업, 전자게시판(BBS)서비스업, 텔레비전방송업, 통 신라우트 및 정크션 서비스업, 화상회의서비스업 (4) 권리자 : 피고 나. 이 사건 선출원서비스표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 (2) 구성 : (3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제39류의 인터넷을 이용한 전자데이터 저장서비스업; 서비스업류 구분 제42류의 웹사이트호스트업, 웹사이트

125 의 제작 및 유지대행업, 자료 및 문서의 디지털처리업, 컴퓨터대여업, 컴퓨터데이터베이스액세스타임리스업, 컴퓨터데이터복구업, 컴퓨터소 프트웨어대여업, 컴퓨터소프트웨어유지관리업, 컴퓨터시스템분석업, 컴 퓨터프로그래밍업, 컴퓨터하드웨어상담업 (4) 권리자 : 원고 다. 이 사건 심결의 경위 (1) 원고는 피고를 상대로 이 사건 등록서비스표가 이 사건 선 출원서비스표와 관련하여 상표법 제7조 제1항 제11, 12호 등에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 무효심판을 청구하였다. (2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2009당820호로 심리한 다음, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 가운데 교육방송업, 라디오방송 업, 유선텔레비전방송업, 인터넷방송업, 텔레비전방송업 을 제외한 나머지 지정 서비스업에 대하여는 그 등록을 무효로 하고, 교육방송업, 라디오방송업, 유선 텔레비전방송업, 인터넷방송업, 텔레비전방송업 에 대하여는 원고 주장의 위 무 효사유에 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 2. 원고의 청구에 관한 판단 가. 원고의 주장 원고는 이 사건 선출원서비스표의 권리자로서, 이 사건 등록서비스표는 국내에 널리 알려진 이 사건 선출원서비스표와 동일 또는 유사한 서비스표를 모 방하여 부당한 이익을 얻으려고 하거나 원고에게 손해를 가하려는 목적으로 출 원된 것일 뿐만 아니라, 일반 수요자에게 서비스업의 품질, 출처에 관하여 오 인, 혼동을 일으킬 염려가 매우 큰 것으로서 상표법 제7조 제1항 제11, 12호의 규정에 각각 위반하여 등록된 것이므로, 그 등록이 지정서비스업 전부에 대하여 무효로 되어야 한다고 주장하면서 이 사건 심결 중 이 사건 등록서비스표의 지

126 정서비스업 가운데 교육방송업, 라디오방송업, 유선텔레비전방송업, 인터넷방 송업, 텔레비전방송업 에 대한 부분의 취소를 구한다[다만, 전에 출 원된 이 사건 등록서비스표에 관한 심판 등에 대하여는 구 상표법( 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호가 적용되므 로 위 주장 가운데 상표법 제7조 제1항 제12호에 관한 부분은 이를 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 관한 것으로 본다]. 나. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부 (1) 이 사건 선출원서비스표의 알려진 정도 (가) 인정사실 다음의 각 사실은 당사자 사이에 민사소송법 제150조에 의하여 피고 가 이를 자백한 것으로 본다. 1 이 사건 선출원서비스표의 권리자인 원고는 이 사건 선출원서비스표 의 출원 전인 경 이미 이 사건 선출원서비스표가 웹페이지상에 나타나 있는 클럽박스 웹사이트( 통하여 인터넷을 이용한 전자 데이터 저장서비스업 을 개시하였고, 현재까지 위 서비스업을 영위해오고 있다. 2 원고의 클럽박스 웹사이트의 월간 접속자 숫자는 기준으 로는 2,335,577 명에 달하였고, 기준으로는 5,159,382명에 달하였는 데, 이는 당시의 웹사이트 접속자 순위로 우리나라 전체 사이트에서 42위에 해 당하는 순위로서 삼성카드, 이마트, SK텔레콤 사이트와 동급의 접속률에 해당 하는 수치였다. 3 또한, 원고의 클럽박스 웹사이트에 관한 기사가 이미 2005년도에 국내 주요언론에 다수 보도된 바 있고, 특히 연합뉴스의 자 보도에 서는 원고의 클럽박스 웹사이트의 1일 평균 방문자 수가 14만 명에 이른다고 보 도된 바 있으며, 이는 영화상영관 사이트로 유명한 CGV 의 1일 평균 방문자 수 와 거의 같은 수치였다

127 4 이후 원고의 클럽박스 웹사이트는 계속 성장세를 거듭하여 최근에 는 누적 가입자 1,000만 명, 월간 4억 5천 페이지뷰로 웹하드 분야 점유율 1위 를 기록하고 있다. (나) 판단 위에서 인정한 사실에 비추어 보면, 이 사건 선출원서비스표는 그 출원 전인 경부터 이미 원고의 클럽박스 웹사이트를 통하여 원고의 인 터넷을 이용한 전자데이터 저장서비스업 의 출처표시로 사용되기 시작하였고, 언론 보도와 웹사이트 방문자 수의 증가를 통해 일반 수요자에게 알려진 결과 경에는 월 평균 500만 명 이상이 위 웹사이트를 방문하기에 이르렀으 며, 이후에도 꾸준한 방문자 수 증가세를 유지하는 등으로 이 사건 등록서비스 표의 출원일인 무렵에는 일반 수요자 사이에 원고의 위 서비스업 을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있어서 주지한 정도에 이르렀다고 할 것이다. (2) 이 사건 선출원서비스표와 이 사건 등록서비스표의 표장의 동일 유사 여부 이 사건 등록서비스표 표장은 영문 대문자 CLUB 과 BOX 를 띄어쓰기 없이 가로 일렬로 표기하면서 중앙에 위치하게 되는 2개의 B 가운데 앞의 것의 좌우를 바꾸고, 중앙의 2개의 B 윗부분에 헤드폰 형상을 부기하며, 문자 부분 각각의 철자에 테두리를 표시한 것이다. 이에 비하여, 이 사건 선출원서비스표 표장은 역시 영문 대문자 CLUB 과 BOX 를 띄어쓰기 없이 가로 일렬로 표기하면서 맨 뒷부분에 를 부기하고, CLUB 과 BOX 의 명암을 다르게 한 것이다. 양 서비스표의 표장을 대비하면, 구체적인 문자의 모양과 명암, 문자 외에 부 기된 부분의 형상과 위치 등에서 외관상 다소간의 차이가 있기는 하지만, 모두 영문 대문자 CLUBBOX 로 이루어져 있고, 이러한 문자 표장에 대한 변형의 정 도가 문자의 인식력을 압도할 정도라고 보기는 어려우며, 위와 같은 정도의 변 형으로 인하여 문자의 인식력을 넘어설 정도의 새로운 식별력이 발생한다고 보 기는 어려우므로, CLUBBOX 를 통해 일반 수요자에게 클럽박스 로 인식되고

128 호칭될 것이라고 봄이 상당하여, 양 표장은 외관에서 전체적으로 극히 유사할 뿐만 아니라 호칭이 서로 동일하다고 할 것이다. 따라서 양 서비스표의 표장은 일반 수요자가 각각의 표장에 대하여 느끼는 직 관적 인식을 기준으로 할 때, 그 서비스업의 출처에 대한 혼동을 일으킬 우려가 충분히 있다고 할 것이어서, 서로 유사한 표장이다. (3) 부정한 목적이 있는지 여부 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표 의 출원일 당시 이 사건 선출원서비스표 가 일반 수요자 사이에 원고의 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었던 점, 양 서비스표의 표 장은 외관에서 전체적으로 극히 유사할 뿐만 아니라 공통되게 클럽박스 로 불 릴 수 있어 호칭이 서로 동일한 점, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 모 두 서비스업류 구분 제38류의 통신업 및 방송업 등에 속하는 서비스업들로서, 인터넷을 매개로 하여 통신과 방송이 융합되고 있는 추세에 따라, 인터넷과 컴 퓨터를 이용한 전자데이터 저장서비스업을 내용으로 하는 이 사건 선출원서비 스표의 지정서비스업과의 관련성이 적지 않은 것이어서, 이 사건 선출원서비스 표와 동일 유사한 표장이 위 서비스업들에 사용될 경우 출처의 오인이나 혼동을 일으킬 염려가 높은 점 등에 비추어 보면, 피고는 이 사건 선출원서비스표를 모 방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 위 표장의 가치를 희석화하여 원고에게 손해를 입히려고 하는 등의 부정 한 목적을 가지고 이 사건 등록서비스표를 출원 등록하였다고 할 것이다. 다. 소결론 따라서 이 사건 등록서비스표는 그 출원 당시 일반 수요자 사이에 원고의 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식된 이 사건 선출원서비스표를 모 방한 유사한 서비스표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하 려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용되는 서비스표로 인정되므로, 구 상표 법 제7조 제1항 제12호에 따라 그 등록이 지정서비스업 전부에 대하여 무효로 되어야 할 것이다

129 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결 중 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 가운데 교 육방송업, 라디오방송업, 유선텔레비전방송업, 인터넷방송업, 텔레비전방송업 에 대한 부분은 이와 결론이 달라, 원고가 주장하는 나머지 무효 사유에 대하여 는 더 살펴 볼 필요도 없이 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 인용 한다. 재판장 판사 김용섭 판사 이상균 판사 박태일

130 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2010허2766 등록무효(상) 심결취소의 소 원 고 최성곤 (******-*******) 대구 달서구 소송대리인 변리사 안경주 피 고 주식회사 아모레퍼시픽 서울 용산구 대표이사 서경배, 심상배, 배동현, 권영소 소송대리인 변리사 황교완 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당1101호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번 호 제24115호 상표/서비스표의 지정상품/서비스업 가운데 서비스업류 구분 제44류의 지압업, 안마업 에 관한 부분을 취소한다. 2. 원고의 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용 중 80%는 원고가, 20%는 피고가 각 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 당1101호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번 호 제24115호 상표/서비스표의 지정상품/서비스업 가운데 서비스업류 구분 제 44류의 마사지업, 발마사지업, 화장( 化 粧 )상담업, 화장( 化 粧 )서비스업, 미용상

131 담업, 미용정보제공업, 미용업, 이용업, 이미용업, 지압업, 분장사의 서비스업, 손톱미용업, 네일아트업, 안마업 에 관한 부분을 취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표/서비스표 1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표/서비스표등록 제24115호/ / ) 구성 : 3) 지정상품/서비스업 : 상품류 구분 제3류의 화장품 등, 서비스업류 구분 제35류의 화장품 구매대행서비스업 등, 서비스업류 구분 제44류의 마사 지업, 발마사지업, 화장( 化 粧 )상담업, 화장( 化 粧 )서비스업, 미용상담업, 미용정보제공업, 미용업, 이용업, 이미용업, 지압업, 분장사의 서비스 업, 손톱미용업, 네일아트업, 안마업 4) 상표/서비스표권자 : 원고 나. 선등록상표들 1) 선등록상표 1 가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제575144호/ / 나) 구성 : 다) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 아이섀도우, 립스틱, 매니큐어, 라 벤더유, 향수, 화장용 탈지면, 미용비누, 샴푸, 치약 라) 상표권자 : 피고 2) 선등록상표 2 가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제654525호/ /

132 나) 구성 : 다) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 나리싱크림, 립스틱, 리퀴드루즈, 마 스카라, 마스크팩, 맛사지용 겔, 맛사지용 오일, 맛사지용 크림, 매니큐 어, 매니큐어용 에나멜, 매니큐어제거제, 모발건조제, 모발보존처리제, 모발염색제, 모발용 웨이브제, 손톱염색제, 탈모용 왁스, 탈모제, 파마 약, 파마중화제, 헤어로션, 헤어무스, 헤어크림, 체중감량용화장품, 라 벤더유, 선향, 가발고정용 접착제, 인조속눈썹, 인조손톱, 화장용 로션 처리티슈, 화장용 면봉, 화장용 마스크(Beauty Mask), 화장용 접착제, 화장용 탈지면, 목욕비누, 미용비누, 샴푸, 종이비누, 크림비누, 헤어린 스, 화장비누 등 라) 상표권자 : 피고 다. 이 사건 심결의 경위 1) 피고는 원고를 상대로, 이 사건 등록상표/서비스표는 선등 록상표들과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록이 무효 로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 2) 특허심판원은 이를 2009당1101호로 심리한 다음, 이 사건 등록상표/서비스표는 선등록상표들과 표장 및 지정상품/서비스업이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유 로 피고의 위 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다(특허심판원이 이 사건 등록상표/서비스표의 등록을 무효로 하는 이 사건 심결을 한 것에 대하여, 원고는 청구취지 기재와 같은 부분만의 취소를 구하는 내용의 이 사건 소를 제 기하였으므로, 이 법원의 심판범위는 그 부분으로 한정된다). 인정근거 갑 제1, 4호증, 변론 전체의 취지

133 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단 가. 원고 주장의 요지 1 이 사건 등록상표/서비스표는 꽃줄기 장식의 원형 거울 속에 왕관이 빛나는 형상의 도형 부분과 Queen Is Dreaming 이라는 문자 부분이 결합된 표 장으로서, 도형 부분과 문자 부분이 상호 밀접히 연관되어 있는바, 우리나라의 영어 보급 수준을 고려할 때 퀸 이즈 드리밍 으로 전체 호칭하는 것이 자연스럽 고, 여왕은 꿈꾼다 라는 하나의 일체화된 관념을 창출하고 있으므로, 선등록상 표들과 표장이 서로 유사하지 않다. 2 또한, 이 사건 등록상표/서비스표의 지 정상품/서비스업 중 청구취지 기재 지정서비스업은 대부분 개인사업자가 운영 하고 있고, 사용하는 화장품 등의 종류와 관계없이 신체의 특정부위에 대하여 개별적인 서비스를 직접 제공하는 것으로서 서비스 그 자체가 중요한 것이지 그 서비스를 제공함에 있어 어떠한 화장품 등을 사용하는지는 중요하지 않으므로, 선등록상표들의 지정상품들과 그 출처에 오인 혼동을 초래할 정도로 견련관계가 있다고 보기 어려워 서로 유사하지 않다. 따라서 이 사건 등록상표/서비스표는 그 지정상품/서비스업 중 청구취지 기 재 지정서비스업이 선등록상표들과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당 하지 않으므로 그 등록이 무효로 되지 아니함에도, 이 사건 심결은 이 부분에 관한 결론을 달리하여 위법하다. 나. 이 사건 등록상표/서비스표가 그 지정상품/서비스업 중 청구취지 기재 지정서 비스업에 관하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부 1) 표장의 대비 가) 판단기준 상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인 혼동 의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와

134 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스 럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념 이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대 법원 선고 2003후1871 판결 참조). 나) 외관의 대비 이 사건 등록상표/서비스표 는 꽃줄기 장식 의 원형거울 속에 왕관이 빛나는 형상을 하고 있는 와 같은 도형 부분 과, 상단에는 연두색의 영문자 Queen 이, 하단에는 녹색의 영문자 Is Dreaming 이 각각 배치되어 있는 과 같은 문자 부분이 결합 된 표장이고, 선등록상표 1은 과 같은 영문자 부분으로, 선 등록상표 2는 과 같은 영문자와 한글문자 부분으로 된 표장들이다. 따라서 이들 표장들은 도형의 유무, 영문자의 수, 문자의 종류와 배치 형태 및 색채 등에서 차이가 있어 외관이 서로 다르다. 다) 호칭 및 관념의 대비 이 사건 등록상표/서비스표는 와 같은 도형 부분은 특별한 호칭 이 없으므로 과 같은 문자 부분에 의하여 호칭된다 할 것인 데, 문자 부분의 구성형태를 보면 부분과 부분이 상

135 하로 서로 분리되어 있고, 부분도 부분과 부분이 한 칸 띄어져 있으며, 특히 는 be동사로서 단순히 ~이다. ~있다 라 는 의미를 가질 뿐, 그 자체로 상품 등의 식별표지로 기능한다고 할 수 없다. 따 라서 이들 각 문자 부분의 결합으로 인하여 새로운 관념을 낳는 것도 아니고, 이들 각 문자 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정 도로 불가분적으로 결합된 것이라고 볼 수도 없으며, 나아가 상표를 간략하게 호칭하려는 일반 수요자의 경향 등을 감안할 때, 이들 각 문자 부분을 분리하여 관찰하는 것도 가능하다고 할 것이다. 그러므로 보통의 주의력을 가진 국내의 일반 수요자나 거래자들은 이 사건 등 록상표/서비스표를 그 표장 전체에 의하여 퀸 이즈 드리밍 으로 호칭하거나, 퀸 또는 드리밍 으로 분리하여 약칭할 수 있다고 할 것이다. 이와 같이 이 사건 등록상표/서비스표가 퀸 으로 약칭될 경우에는 선등록상 표 2의 호칭인 퀸 과 호칭이 동일하고 관념도 여왕 으로 동일하며, 드리밍 으 로 약칭될 경우에는 선등록상표 1의 호칭인 드리밍 과 호칭이 동일하고 관념도 꿈꾸는, 꿈꾸기 로 동일하다. 라) 대비의 결과 따라서 이 사건 등록상표/서비스표는 선등록상표 1, 2와 그 외관은 다 르지만 거래사회에서 중요한 역할을 하는 호칭 및 관념이 유사하여 이들 표장이 동일 유사한 지정상품/서비스업에 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자들로 하 여금 상품/서비스업의 출처에 관한 오인 혼동을 일으킬 우려가 있다고 할 것이 므로 이들 표장은 서로 유사한 표장에 해당한다. 2) 지정상품/서비스업의 대비 가) 판단기준 서비스 중에서 상품과 관계있는 서비스에 대해서는 어느 상품에 사용 되는 표장과 동일 또는 유사한 표장을 그 상품과 밀접한 관련이 있는 서비스업 에 사용할 경우 일반 수요자가 그 서비스의 제공자를 상품의 제조 판매자와 동 일인인 것처럼 서비스의 출처에 대하여 혼동을 일으킬 우려가 있다 할 것이고,

136 특히 거래사회의 실정으로 보아 서비스의 제공과 상품의 제조 판매가 동일한 업 자에 의하여 이루어지는 때가 많고 일반인들 또한 그렇게 생각하는 경향이 있는 경우에는 그와 같은 혼동의 우려는 더욱 많아진다 할 것이므로, 그 서비스표의 등록은 거절되어야 하고 일단 등록이 되었다 하더라도 무효로 된다고 할 것이다 (대법원 선고 98후2887 판결 참조). 나) 이 사건 등록상표/서비스표의 지정상품/서비스업 중 청구취지 기재 서 비스업과 선등록상표들의 지정상품들과의 대비 (1) 1 마사지업, 발마사지업은 선등록상표 2의 지정상품 중 맛사지용 겔, 맛사지용 오일, 맛사지용 크림 등을 이용하여 맛사지 서비스를 제공하는 서 비스업이다. 2 화장( 化 粧 )상담업, 화장( 化 粧 )서비스업, 미용상담업, 미용정보제 공업은 선등록상표 1 및 2의 지정상품인 화장품 등을 사용하여 제공하는 화장과 미용에 관한 상담서비스, 화장품 등을 사용하여 직접 화장하는 서비스, 화장품 등을 사용하는 방법이나 피부관리정보 등의 미용정보 등을 제공하는 서비스업 이다. 3 미용업, 이용업, 이미용업은 선등록상표 2의 모발건조제, 모발보존처 리제, 모발염색제, 모발용 웨이브제, 탈모용 왁스, 탈모제, 파마약, 파마중화제, 헤어로션, 헤어무스, 헤어크림, 인조속눈썹, 미용비누 등의 상품들을 사용하여 용모를 단정하게 하거나 미려함을 제공하는 서비스업이다. 4 분장사의 서비스 업은 선등록상표 1 또는 2의 지정상품인 화장품 등을 사용하여 영화나 연극 속 의 인물의 모습으로 꾸미는 서비스업이다. 5 손톱미용업, 네일아트업은 선등록 상표 2의 매니큐어, 매니큐어용 에나멜, 매니큐어제거제, 손톱염색제, 인조손톱 등의 상품을 사용하여 손톱을 깨끗하고 아름답게 하는 서비스업이다. 따라서 위 1 내지 5의 각 서비스업은 선등록상표들의 지정상품들과 밀접한 관련이 있고, 오늘날 화장품 및 비누 등 화장품 관련 제품의 제조와 유통은 동 일한 업자에 의하여 이루어지는 경우가 많으며, 일반 수요자의 입장에서도 위 1 내지 5의 각 서비스업의 서비스와 이들 서비스 제공시 사용되는 상품들의 제공자가 일치한다고 보는 것이 자연스러울 뿐만 아니라, 이들 서비스와 상품들 의 제공 장소 및 수요자의 범위 또한 대부분 겹치므로 이들 서비스업과 상품들

137 에 유사한 표장을 사용할 경우 일반 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으 킬 우려가 있다고 할 것이다. (2) 한편 지압업, 안마업에 관하여 살펴보면, 지압업은 엄지손가락이나 손바닥 등으로 몸 표면의 일정 부위를 압박함으로써 생체의 변조( 變 調 )를 교정 하거나 건강의 증진 또는 질병의 치료를 도모하는 서비스업이고, 안마업은 손이 나 특수한 기구로 몸을 쓸거나, 주무르거나, 누르거나, 잡아당기거나, 두드리거 나, 움직이거나 하여 혈액순환을 돕고 피로가 풀리게 하는 서비스업으로서 일정 한 자격을 갖춘 시각장애인인 안마사에 의하여 행하여지는 것(의료법 제82조 참 조)이다. 따라서 지압업, 안마업에서 마사지업, 발마사지업에서 사용하는 상품들을 사 용할 것이라는 측면에서는 지압업, 안마업이 선등록상표들의 상품들과 관련이 있다고 할 수 있다. 그러나 거래사회의 실정상 선등록상표들의 지정상품들을 제 조 판매하는 업체들이 지압업, 안마업에도 진출하고 있는 것이 일반적이라거나 일반인들도 그렇게 생각하는 경향이 있는가에 관하여는 의문이고, 지압업, 안마 업의 수요자의 범위와 선등록상표들의 상품들의 수요자의 범위가 서로 일치하는 경향이 있다고 볼 수도 없으며, 나아가 이 사건 등록상표/서비스표를 지압업, 안 마업의 서비스표로 사용한다고 하더라도 선등록상표들의 권리자가 그 서비스업 을 운영하는 것으로 오인 혼동을 일으킬 우려가 있다고 단정할 수도 없다. 다) 대비의 결과 이와 같이 이 사건 등록상표/서비스표의 지정상품/지정서비스업 중 청구취지 기재 서비스업 가운데 지압업, 안마업 을 제외한 나머지 서비스업들 은 선등록상표들의 지정상품들과 오인 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 서로 유 사하다고 할 것이나, 지압업, 안마업 은 유사하지 않다고 할 것이다. 다. 소결론 따라서 이 사건 등록상표/서비스표의 지정상품/지정서비스업 중 청구취지 기재 서비스업 가운데 지압업, 안마업 을 제외한 나머지 서비스업들은 선등록

138 상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그 상표등록이 무 효로 되어야 하므로 이 사건 심결 중 이 부분에 관한 결론은 적법하나, 위 지압 업, 안마업 은 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하 지 아니하여 그 상표등록이 무효로 되지 아니하므로 이 사건 심결 중 그 부분에 관한 결론은 위법하다. 3. 결론 그렇다면, 이 사건 심결 중 청구취지 기재 부분에 관한 취소를 구하는 원고 의 청구는 그 중 지압업, 안마업 에 관한 부분만 이유 있으므로 이를 일부 받아 들이기로 하고, 나머지 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 김의환 판사 성창익 판사 박종학

139 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010허3462 등록무효(상) 원 고 두리화장품 주식회사 (******-*******) 충남 금산군 대표이사 이병수 소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 이명규, 이인종 피 고 전기선 (******-*******) 인천 부평구 소송대리인 변리사 배신섭, 변호사 민학기 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당13호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 [인정근거] 갑 제1, 2, 3호증(가지번호 있는 경우 포함, 이하 같음)

140 가. 피고의 등록상표 1) 출원일/등록일/등록번호 : / /제637929호 2) 구 성 : 댕기한방 3) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 염모제, 헤어리퀴드, 헤어무스, 헤어글 레이즈, 헤어콘디셔너, 헤어락카, 헤어크림, 퍼머넌트웨이빙로션, 퍼머 넌트용액, 모발탈색제(이하, 피고의 등록상표를 이 사건 등록상표 라고 한다.) 나. 선출원상표들 1) 선출원상표 1 가) 출원일/등록일/등록번호 : / /제608957호 나) 구 성 : 다) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 두피스킨 라) 등록권리자 : 이병수 2) 선출원상표 2 가) 출원일/등록일/등록번호 : / /제611937호 나) 구 성 : 다) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 샴푸 라) 등록권리자 : 이병수 3) 선출원상표 3 가) 출원일/등록일/등록번호 : / /제608956호 나) 구 성 : 다) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 헤어 에센스 라) 등록권리자 : 이병수

141 4) 선출원상표 4 가) 출원일/등록일/등록번호 : / /제608955호 나) 구 성 : 다) 지정상품 : [별지] 기재와 같다. 라) 등록권리자 : 이병수 5) 선출원상표 5 가) 출원일/등록일/등록번호 : / /제611936호 나) 구 성 : 다) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 샴푸 라) 등록권리자 : 이병수 다. 이 사건 심결의 경위 1) 원고는 특허심판원에 이 사건 등록상표가 선출원상표들과 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제8조 제1항에 해당할 뿐 아니 라 이 사건 등록상표가 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자들이 그 품질을 오 인할 우려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 주장하면서, 이 사 건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 2) 특허심판원은 당13호로 이 사건 등록상표는 선출원상 표들과 표장이 동일 또는 유사하지 않아 상표법 제8조 제1항에 해당하지 않고 이 사건 등록상표 중 한방 부분이 지정상품의 원재료 등의 직접적인 성질표시 에 해당한다고 볼 수 없어 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당되지 않는다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 2. 이 사건의 쟁점 가. 원고의 주장 1) 이 사건 등록상표는, 1 선출원상표들과 표장 및 지정상품이 동일 또는

142 유사하여 상표법 제8조 제1항에 해당하고, 2 그 지정상품에 사용될 경우 이 사 건 등록상표 중 한방 부분으로 인하여 일반수요자들이 지정상품을 한의처방이 나 한방요법에 의하여 만들어진 것으로 오인할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호 전단에 해당하며, 3 국내 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식되 어 있는 선사용상표인 댕기머리 와 동일 유사한 이 사건 등록상표를 선사용상표 의 사용상품과 동일 유사한 상품에 사용할 경우 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호 후 단에 해당한다. 2) 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 이와 결론 을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다. 나. 그러므로 아래에서는 먼저 이 사건 등록상표가 상표법 제8조 제1항에 해당하 는지 여부를 살펴보기로 한다. 3. 이 사건 등록상표가 상표법 제8조 제1항에 해당하는지 여부 가. 표장의 유사 여부 1) 판단기준 둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전 체 문자에 의해 생기는 외관 호칭 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것 이 원칙이라 할 것이나, 각 구성부분이 결합하여 자타상품의 식별표지로 기능할 수 있는 정도의 외관, 호칭 또는 관념이 형성되었거나 각 구성부분이 불가분하 게 결합되어 있다고 보는 것이 거래상 자연스럽게 여겨지는 경우 등이 아니라 면, 그 전체 구성 중 요부를 이루는 일부만을 분리 내지 추출하여 그 요부에서 생기는 외관 호칭 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 선고 92후254 판결, 대법원 선고 2006후3502 판결 등 참조). 어느 문자 부분이 독립하여 자타상품의 식별기능을 할 수 있는 구성 부분인지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품의 관계 및 거래사회의

143 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 할 것이다(대법원 선 고 2003후137 판결, 대법원 선고 2005후1134 판결 등 참조). 2) 이 사건 등록상표 및 선출원상표들 중 댕기 부분이 요부에 해당하는지 여부 이 사건 등록상표는 문자들인 댕기 와 한방 의 결합상표로서 그 결합된 문자전체가 별도의 새로운 의미를 갖는다고 보기 어려운 조어( 造 語 )이고, 선출 원상표들은 문자들인 댕기 와 머리 를 포함하고 있는 결합상표들로서 아래 4) 항에서 보는 바와 같이 항상 전체 문자로서만 거래사회에서 인식되고 통용되었 다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표와 선출원상표들은 그 요부에 의해서만 인식될 수 있다고 할 것이다. 그런데, 이 사건 등록상표의 표장 중 한방 은 중국에서 전래되어 우리나라에 서 발달한 의술인 한방( 韓 方 ) 또는 중국으로부터 전래하여 온 의술인 한방( 漢 方 ) 의 의미를 가지고 있으므로(갑 제7호증), 그 지정상품과 관련하여 볼 때 상 품의 제조방법 또는 원재료로 인식되어 식별력이 없거나 약하다. 이에 반하여 댕기 는 길게 땋은 머리끝에 드리는 헝겊이나 끈 을 지칭하는 단어로서(갑 제13 호증), 이 사건 등록상표의 출원일 당시 일상생활에서 거의 사용되고 있지 않을 뿐 아니라 그 지정상품과 관련하여 거래계에서 일반적으로 사용되거나 상품의 품질, 용도 등을 연상시키지도 않으므로, 일반 수요자들의 주의를 끌어 식별력 이 있다고 할 것이다. 선출원상표들의 댕기머리 역시, 댕기 가 앞부분에 놓여 지배적인 인상을 줄 뿐 아니라 위에서 본 바와 같은 이유로 일반 수요자들의 주의를 끌어 식별력이 있는데 반하여 머리 는 그 지정상품인 샴푸 등이 사용되는 인체부위를 연상시 켜 상품의 용도와 직접 관련되어 있으므로 식별력이 없거나 매우 약하다. 한편, 선출원상표들의 나머지 구성부분인 생모크리닉, GOLD, Cymbidium Essence, 샴푸, 포/르/테 등은 모두 댕기머리 의 하단에 작은 문자로 구성되 어 있을 뿐 아니라 지정상품의 품질이나 용도를 연상시키는 등 별다른 주의를 끌지 못한다

144 따라서 이 사건 등록상표와 선출원상표들은 모두 댕기 로 각 요부관찰될 수 있다고 할 것이다. 3) 외관 호칭 관념의 대비 이 사건 등록상표는 댕기한방 이나 그 요부인 댕기 에 의해 관찰되어 그 로부터 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 유사 여부를 판단할 수 있는바, 이 를 선등록상표들의 요부인,,,, 등과 대비하 여 볼 때 외관상 글자체, 배경 또는 색채 등에서 다른 면이 있지만, 호칭, 관념 이 댕기 로서 동일하다. 그렇다면, 이 사건 등록상표는 독립하여 자타상품의 식별기능을 가지는 댕기 만으로 간략하게 호칭 관념될 수 있고, 그 경우 선등록상표들과 호칭과 관념이 동일하여 동일 유사한 상품에 함께 사용될 경우 수요자들로 하여금 그 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 위 각 상표의 표장은 유사한 표장 에 해당한다고 할 것이다. 4) 피고의 주장에 대한 판단 피고는 이에 대하여, 이 사건 등록상표 중 댕기 는 땋은 머리끝에 드리 우는 장식 또는 전통적인 머리장식 정도로 인식되어 지정상품과 관련하여 식별 력이 없거나 약하여 이 사건 등록상표는 그 전체인 댕기한방 으로만 관찰된다 고 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 댕기 는 이 사건 등록상표의 출원일 당시 일상생활 에서 거의 사용되지 않고 있었을 뿐 아니라 땋은 머리를 고정하거나 장식하기 위하여 사용되는 것으로서, 모발이나 두피의 건강을 위하여 사용되는 이 사건 등록상표의 지정상품과는 그 용도가 다르므로, 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 약하다고 할 수 없다. 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다. 피고는 또, 선출원상표들의 댕기머리 는 우리나라의 전통적인 머리모양 중 하 나를 일컫는 것으로서, 댕기 와 머리 를 합한 것 이상의 의미를 지니며, 거래사 회에서도 댕기머리 전체로서 사용되고 있으므로 이를 댕기 와 머리 로 분리하 여 관찰할 수 없는바, 선출원상표들을 댕기머리 로 관찰하여 이 사건 등록상표

145 인 댕기한방 과 대비할 경우 외관, 호칭, 관념이 상이하여 양 표장은 서로 유사 하지 않다고 주장한다. 살피건대, 을 제1, 2호증에 의하면, 댕기머리 는 쪽머리, 어여머리, 얹은머리 등과 함께 우리나라의 전통적인 머리양식의 하나로 분류되어 있고, 일부 시나 소 설 등에서 머리모양이나 처녀 등을 지칭하기 위하여 사용된 사실이 인정된다. 그 러나 이 사건 등록상표의 출원일 당시 일상생활에서 위와 같은 머리양식을 하는 경우가 극히 드물어 댕기머리 라는 용어가 거의 사용되지 않고 있었던 점, 일부 국어사전에 댕기머리 의 정의가 실리지 않을 정도로 일반에 잘 알려져 있지 않 은 점(갑 제13호증, 대표적 포털사이트인 네이버의 국어사전에서 댕기머리 를 입 력하여도 설명문이나 예문 외에 그 사전적 정의가 검색되지 아니한다), 앞서 본 바와 같이 댕기 는 땋은 머리를 고정하거나 장식하기 위하여 사용되는 것으로서 이 사건 등록상표의 지정상품과는 다른 용도로 사용되는 반면 머리 는 그 지정 상품의 용도와 직접 관련되어 있어 식별력이 매우 약한 점 등에 비추어 보면, 위 에서 인정된 사실만으로는 이 사건 등록상표의 출원일 당시 댕기머리 가 댕기 와 머리 로 분리하여 관찰할 수 없을 정도로 불가분하게 결합되어 있다거나 거 래실정상 항상 전체문자로서만 인식되고 통용되었다고 보기 어렵다. 한편, 을 제 3, 5, 6호증은 모두 이 사건 등록상표의 출원일 이후의 것들로서 상표법 제8조 제1항 해당 여부를 판단하기 위한 자료로 삼기에 적절하지 않을 뿐 아니라, 앞서 인정된 사실에 위 증거들에 의하여 인정되는 사실을 더하더라도 피고의 주장을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다(가사, 선출원상표들의 댕 기머리 부분을 댕기 와 머리 로 분리하여 관찰하는 것이 자연스럽지 못하여 이를 전체적으로 관찰한다고 하더라도 그 구성요소가 수식어나 단순한 부기문자 또는 기술적 표장 등 식별력이 없는 부분만으로 이루어져 있지 않은 이상, 수요자의 주의를 끌기 쉬운 식별력 있는 요부를 대비하여 유사 여부를 판단할 수 있다고 할 것인데, 앞서 본 바와 같이 선출원상표들 중 댕기 만이 수요자의 주의를 끌기 쉬운 부분이어서 이 사건 등록상표와 선출원상표들이 거래계에서 함께 동일 유사 상품에 사용되는 경우 일반 수요자들이 그 요부인 댕기 부분에 주목하여 상표를 인식함으로써 위 각 상표의 출처가 동일한 것으로 오인, 혼동을 일으킬 염려가

146 높다고 할 것이다. 따라서 선출원상표들의 댕기머리 가 전체로서 관찰된다고 하 더라도 그 요부인 댕기 를 중심으로 이 사건 등록상표와 대비하는 것이 거래실 정에 부합할 뿐 아니라 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서도 필요하다. 대법원 선고 98후2382 판결, 선고 99후2013 판결 등 참조). 피고의 위 주장도 받아들이지 아니한다. 나. 상품의 동일 유사 여부 이 사건 등록상표와 선출원상표들의 각 지정상품은 모두 상품류 구분 제3 류에 속하는 상품들로서 모발이나 두피의 관리를 위하여 사용되는 것들이므로 동일 또는 유사한 상품들이라고 할 것이다. 다. 소결론 결국, 이 사건 등록상표는 선출원상표들과 그 표장 및 상품이 동일 또는 유사하므로 상표법 제8조 제1항에 해당한다. 3. 결론 그렇다면, 이 사건 등록상표는 상표법 제8조 제1항에 해당하여 그 등록이 무 효로 되어야 할 것인바, 원고의 다른 주장을 살펴 볼 필요 없이 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므 로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 노태악 판사 김병식 판사 김승곤

147 [별 지] 선출원상표 4의 지정상품 상품류 구분 제3류의 네일에나멜리무버, 샴푸, 눈썹용 연필, 눈썹용 화장품, 라벤더향수, 루스페이스파우더, 루즈, 리퀴드루즈, 린넨방향용 향분, 립라이너, 립스틱, 마사지용 겔, 마사지용 오일, 마스카라, 매니큐어, 매니큐어용 에나멜, 매니큐어제거제, 머릿기름, 메이크업 파운데이션, 메이크업 화장품, 면도용 겔, 면도용 제제, 모발건조제, 모발보존처리제, 모발염색제, 모발염착제, 모발용 마 스카라, 모발용 웨이브제, 모발용 파우더, 모발용 포마드, 모발용 표백제, 모발 크림, 모발탈색제, 목욕용 염, 목욕용 화장품, 미용목욕물첨가제, 미용크림, 바 디로션, 바디밀크, 바디안에센스(Badian essence), 바디오일, 바디크림, 방향용 향분, 배니싱크림, 배스겔, 배스로션, 배스비드, 배스오일, 배스폼, 백분( 白 粒 ), 베이럼, 베이비 오일, 베이비 파우더, 볼연지, 볼터치, 볼터치용 연필, 분말향 수, 비의료용 목욕염, 비의료용 선탠제, 비의료용 스킨크림, 사프롤, 살균성 명 반석, 샤워 및 배스겔, 샤워겔, 샤워크림, 샤워폼 및 배스폼, 선번(Sunburn)방 지용 화장품, 선블록로션, 선스크린로션, 선스크린크림, 선탠로션, 선탠제, 선 탠크림, 셰이빙로션, 셰이빙크림, 셰이빙폼, 속눈썹용 화장품, 손톱강화용 로 션, 손톱광택용 파우더, 손톱손질제, 손톱염색제, 손톱탈색제, 스킨로션, 스킨 케어용 화장크림, 스킨케어용 화장품, 스킨크림, 스킨클렌저, 아이라이너, 아이 라이너용 연필, 아이로션, 아이메이크업 리무버, 아이섀도, 아이크림, 아이펜 슬, 애완동물용 화장품, 애프터선크림, 애프터세이브 로션, 애프터셰이브에멀 션, 애프터셰이브크림, 액체형 향수, 에테르에센스, 에테르에센스(화장품), 오데 코롱, 오데퍼퓸, 오드 투왈렛, 외피용 화장오일, 유아용 헤어컨디셔너, 인체용 발한방지제, 인체용 방취제, 인체용 방향제(향수), 인체용 에센션 오일, 일반화 장수, 임신중 건성피부용 화장품, 입술광택제, 입술뉴트럴라이저, 입술컨디셔 너, 입술피부보호제, 자외선차단용 화장품, 체중감량용 화장품, 콜드크림, 콜드 퍼머용액, 콤팩트용 고형분, 콧수염용 왁스, 크렌징밀크, 탈모용 왁스, 탈모제

148 (화장용), 탤컴파우더, 턱수염용 로션, 턱수염용 염료, 파마약, 파마중화제, 파 운데이션, 파운데이션 크림, 퍼머넌트웨이빙로션, 퍼퓸드 탤컴파우더, 퍼퓸드 페이스트, 퍼퓸크림, 페이셜 로션, 페이셜 크렌징유액, 페이셜 크림, 페이스 밀 크 및 로션, 페이스 및 바디로션, 페이스 및 바디밀크, 페이스 및 바디용 화장 품, 페이스 및 바디케어용 로션, 페이스 및 바디크림, 페이스 파우더 페이스트, 포마드, 프레스트 페이스파우더, 프리셰이브크림, 피부미백크림, 핸드로션, 향 분, 향수, 헤어겔, 헤어글레이즈, 헤어나리셔, 헤어드레싱어, 헤어래커, 헤어로 션, 헤어모이스처라이저, 헤어무스, 헤어발삼, 헤어스타일링 겔, 헤어스타일링 스프레이, 헤어스프레이, 헤어컨디셔너, 헤어컨디셔닝 오일, 헤어케어로션, 헤 어케어용 배스오일, 헤어케어크림, 헤어크림, 헤어토닉, 헬리오트로핀, 화장수, 화장용 겔, 화장용 과산화수소, 화장용 그리스, 화장용 나리싱크림, 화장용 로 션, 화장용 루즈, 화장용 마스크팩, 화장용 매니큐어, 화장용 목욕오일, 화장용 목욕파우더, 화장용 바셀린, 화장용 발한방지제, 화장용 발한억제제, 화장용 배 스오일, 화장용 백분, 화장용 선밀크로션, 화장용 선오일, 화장용 선탠제, 화장 용 수렴제, 화장용 스킨밀크로션, 화장용 스킨프레시너, 화장용 아몬드유, 화장 용 액체 파운데이션, 화장용 얼굴 파우더, 화장용 연필, 화장용 염료, 화장용 오 일, 화장용 욕용염, 화장용 착색제, 화장용 크렌징 크림, 화장용 크렌징유액, 화 장용 크림, 화장용 탤컴파우더, 화장용 파우더, 화장용 페이스크림, 화장용 포 마드, 화장용 표백제, 화장용 핸드크림, 화장용 향유, 화장제거용 로션, 화장제 거용 밀크, 화장제거제, 화장품, 화장품 키트(화장품 세트), 고형화장비누, 면도 용 무스, 면도용 비누, 목욕비누, 물비누, 미용비누, 바디 크림비누, 바디케어용 비누, 발 발한용 비누, 발한방지용 비누, 방취비누, 손세정제, 아몬드비누, 애완 동물용 샴푸, 액체목욕비누, 약용 비누(비의료용), 유아용 샴푸, 인체용 비누, 족욕용 물비누, 종이비누, 크림비누, 페이셜 워시, 핸드클리너(손세정제), 향수 비누, 헤어린스, 화장비누, 비의료용 비듬로션, 비의료용 비듬크림 <끝>

149 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2010허3509 등록무효(상) 원 고 주식회사 장수산업 서울 강남구 대표이사 장순옥 소송대리인 변리사 선종철 피 고 주식회사 장수구들 서울 송파구 대표이사 박매자 소송대리인 변리사 정순원 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당2320호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번 호 제 호 상표의 지정상품 가운데 목제 또는 플라스틱제간판, 애완 동물용 집, 목제상자, 가대, 강의대, 거울, 걸상, 경대, 다이밴(Divans), 뒤 주, 로커(Lockers), 모자걸이, 벤치, 병풍, 붙박이찬장, 비귀금속제 보석상 자, 삼면경대, 서가, 서류캐비닛, 선반, 세티, 소파, 식탁, 신문진열대, 신장, 실험대, 안락의자, 안마대, 열쇠걸이판, 오디오랙, 옷걸이, 우산걸이, 의약품 캐비닛, 의자, 의장(옷장), 이미용품 보관대, 장롱, 장의장, 진열대, 진열장, 찬장, 찻장, 책괘, 책꽂이, 책상, 책장, 체경, 탁자, 테이프꽂이, 팔걸이 의 자, 피아노의자, 화분대, 화장대, 액자, 이미용 의자, 유아용 놀이틀 에 대한 부분을 취소한다

150 2. 원고의 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용 중 1/5은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 당2320호 사건에 관하여 한 심결을 취소 한다. 이 유 1. 기초사실 [인정근거] 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 가. 이 사건 등록상표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 상품류 구분 제20류의 목제 또는 플라스틱제간판, 애완동물 용 집, 목제상자, 가대, 강의대, 거울, 걸상, 경대, 다이밴(Divans), 뒤 주, 로커(Lockers), 모자걸이, 벤치, 병풍, 붙박이찬장, 비귀금속제 보 석상자, 비의료용 물침대, 삼면경대, 서가, 서류캐비닛, 선반, 세티, 소 파, 식탁, 신문진열대, 신장, 실험대, 안락의자, 안마대, 열쇠걸이판, 오디오랙, 옷걸이, 우산걸이, 의약품캐비닛, 의자, 의장(옷장), 이미용 품 보관대, 장롱, 장의장, 진열대, 진열장, 찬장, 찻장, 책괘, 책꽂이, 책상, 책장, 체경, 침대, 돌침대, 탁자, 테이프꽂이, 팔걸이 의자, 피아 노의자, 화분대, 화장대, 액자, 이미용 의자, 유아용 놀이틀 (4) 권리자 : 원고 나. 비교대상상표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 / 소멸일 : / / 제 호/

151 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 상품류 구분 제20류의 돌침대 (4) 권리자 : 원고 다. 이 사건 심결의 경위 (1) 피고는 원고를 상대로 이 사건 등록상표가 취소심결이 확 정되어 소멸된 비교대상상표와 그 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표 법 제7조 제5항 제3호의 규정에 의해 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면 서 무효심판을 청구하였다. (2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2009당2320호로 심리한 다음, 이 사건 등록상표와 비교대상상표는 일반 수요자에게 식별력이 상대적으 로 강한 장수 만으로 분리되어 인식되는 경우 호칭 및 관념이 서로 동일하게 되 므로, 양 상표는 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 호칭 및 관념이 유사하 여 전체적으로 유사하다는 이유로, 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. 2. 이 사건 등록상표와 비교대상상표의 동일 유사 여부 가. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 비의료용 물침대, 침대, 돌침대 부분에 대한 판단 (1) 표장의 대비 판단 이 사건 등록상표의 표장은 영문과 한글 문자로만 구성되어 J 와 S 및 장수구들 이 띄어쓰기 없이 가로로 표기된 것인 데 비하여, 비교대상상표의 표 장은 붉은색의 장수돌 과 푸른색의 침대 가 띄어쓰기 없이 가로로 기재되고, 붉 은색의 별 도형 5개가 나란히 표시되되 대 자 밑에서 시작되며, 위 문자와 도형 전체에 검은색 밑줄이 표시되어 있고, 밑줄이 하단부에는 푸른색의 e-뜨거운 침대 가 표기된 것이다

152 이 사건 등록상표의 표장의 구성부분 중 구들 은 우리나라 전통적인 난방방 식인 온돌 의 의미를 지닌 것으로서 지정상품 가운데 비의료용 물침대, 침대, 돌침대 와 관련하여 볼 때 사람이 잠을 자는 자리 라는 점에서 의미를 같이하므 로 식별력이 상대적으로 미약한 부분이고, 영문자 J 와 S 도 바로 그 뒤에 표기 된 장수 의 영문 이니셜 정도로만 인식될 수 있을 뿐이어서 독립적인 식별력은 미약하다고 할 것이므로, 결국, 지정상품 중 비의료용 물침대, 침대, 돌침대 와 관련하여서는 이 사건 등록상표의 표장 가운데 식별력이 있는 요부는 장수 부 분이라고 할 것이다. 비교대상상표의 표장은 문자와 도형으로 구성되어 있으나, 문자 부분과 도형 부분은 외관상 분리되어 있고 서로 특별한 의미로 연결되어 있지도 아니하며 이 들의 결합에 의하여 새로운 관념을 낳는 것도 아니어서 각 구성부분을 분리관찰 하는 것이 부자연스러울 정도로 일체불가분으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므 로 문자 부분만으로 분리하여 인식될 수 있다. 그런데 비교대상상표의 표장의 구 성부분 중 e-뜨거운 침대 는 지정상품인 돌침대 와 관련하여 볼 때 지정상품의 품질이나 효능 등을 나타내는 것이어서 식별력이 약한 부분이고, 나머지 문자 부 분인 장수돌침대 는 일응 그 색상에 따라 장수돌 과 침대 로 구분될 수 있지만, 지정상품이 돌침대 인 점을 감안하면 장수 와 돌침대 로 분리하여 인식하는 것 이 자연스럽고 이 가운데 돌침대 부분은 지정상품 자체를 나타내는 것이어서 식별력이 없으므로, 결국 비교대상상표의 표장에서도 요부는 장수 부분이다. 지정상품 가운데 비의료용 물침대, 침대, 돌침대 와 관련하여, 요부를 중심으 로 양 상표를 대비해 보면, 이 사건 등록상표와 비교대상상표의 표장은 중심적 식별력을 가진 장수 만으로 분리약칭되는 경우에 호칭 및 관념이 동일하다. 한편 양 상표의 표장을 전체로 대비하더라도, 장수 는 오래도록 삶( 長 壽 ), 장사하는 사람, 군사를 거느리는 우두머리( 將 帥 ), 전라북도에 위치한 행정구 역의 명칭( 長 水 ) 등 여러 가지 의미로 사용되므로, 지정상품 중 비의료용 물침 대, 침대, 돌침대 와 관련하여 볼 때, 이 사건 등록상표는 장수( 長 壽 )에 도움이 되는, 구들과 같은 기능을 하는 침대, 장사하는 사람 혹은 장수( 將 帥 )가 사용 하는, 구들과 같은 기능을 하는 침대, 전라북도 장수( 長 水 )에서 만든 또는 장

153 수( 長 水 )의 돌로 제조한, 구들과 같은 기능을 하는 침대 등으로 해석될 수 있 고, 비교대상상표는 장수( 長 壽 )에 도움이 되는 돌침대, 장사하는 사람 혹은 장 수( 將 帥 )가 사용하는 돌침대, 전라북도 장수( 長 水 )에서 만든 또는 장수( 長 水 )의 돌로 제조한 돌침대 등으로 해석될 수 있어, 서로 그 관념이 매우 유사하다. 따라서 지정상품 중 비의료용 물침대, 침대, 돌침대 와 관련하여, 이 사건 등 록상표와 비교대상상표는 어느 모로 보아도 그 표장의 호칭과 관념이 동일 또는 유사하므로, 전체적으로 동일 또는 유사한 표장이다. (2) 지정상품의 대비 판단 이 사건 등록상표의 지정상품 중 비의료용 물침대, 침대, 돌침대 는 비 교대상상표의 지정상품인 돌침대 와 동종의 물품에 속하는 것이므로 서로 동일 또는 유사한 상품들이다. 나. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 비의료용 물침대, 침대, 돌침대 를 제외 한 나머지 부분에 관한 판단 위에서 본 바와 같이 돌침대 에 대한 비교대상상표의 표장에서 요부는 장수 부분이지만, 이 사건 등록상표의 표장에서 구들 이 지정상품 가운데 목 제 또는 플라스틱제간판, 애완동물용 집, 목제상자, 가대, 강의대, 거울, 걸상, 경대, 다이밴(Divans), 뒤주, 로커(Lockers), 모자걸이, 벤치, 병풍, 붙박이찬 장, 비귀금속제 보석상자, 삼면경대, 서가, 서류캐비닛, 선반, 세티, 소파, 식 탁, 신문진열대, 신장, 실험대, 안락의자, 안마대, 열쇠걸이판, 오디오랙, 옷걸 이, 우산걸이, 의약품캐비닛, 의자, 의장(옷장), 이미용품 보관대, 장롱, 장의장, 진열대, 진열장, 찬장, 찻장, 책괘, 책꽂이, 책상, 책장, 체경, 탁자, 테이프꽂 이, 팔걸이 의자, 피아노의자, 화분대, 화장대, 액자, 이미용 의자, 유아용 놀이 틀 과 관련하여 볼 때에는 그 식별력이 미약한 부분이라고 볼 수 없으므로, 위 지정상품들과 관련하여서는 이 사건 등록상표의 표장 가운데 식별력이 있는 요 부가 장수 부분에 한정된다고 할 수 없고, 일반 수요자에게 장수구들 전체로 인식된다고 할 것이다

154 또한 위 지정상품들과 관련하여서는 이 사건 등록상표의 표장이 돌침대 에 대한 비교대상상표의 표장과 동일하거나 유사한 관념을 갖게 하지도 않는다. 따라서 위 지정상품들과 관련하여서는 이 사건 등록상표의 표장은 비교대상 상표의 표장과 외관, 호칭, 관념의 면에서 모두 서로 다른 것이다. 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 지정상품 가운데 목제 또는 플라스틱제간 판, 애완동물용 집, 목제상자, 가대, 강의대, 거울, 걸상, 경대, 다이밴 (Divans), 뒤주, 로커(Lockers), 모자걸이, 벤치, 병풍, 붙박이찬장, 비귀금속 제 보석상자, 삼면경대, 서가, 서류캐비닛, 선반, 세티, 소파, 식탁, 신문진열 대, 신장, 실험대, 안락의자, 안마대, 열쇠걸이판, 오디오랙, 옷걸이, 우산걸 이, 의약품캐비닛, 의자, 의장(옷장), 이미용품 보관대, 장롱, 장의장, 진열대, 진열장, 찬장, 찻장, 책괘, 책꽂이, 책상, 책장, 체경, 탁자, 테이프꽂이, 팔걸 이 의자, 피아노의자, 화분대, 화장대, 액자, 이미용 의자, 유아용 놀이틀 이 비 교대상상표의 지정상품인 돌침대 와 서로 동일하거나 유사한 상품이라고 단정 하기도 어렵다. 다. 소결론 따라서 이 사건 등록상표는, 그 지정상품 중 비의료용 물침대, 침대, 돌 침대 에 대해서는 그 출원 당시에 상표등록 취소심판이 청구되어 취소의 심결이 확정된 날로부터 3년을 경과하지 않은 상표인 비교대상상표와 표장 및 지정상 품이 동일 또는 유사하므로 상표법 제7조 제5항 제3호의 규정에 의해 그 등록이 무효로 되어야 하고, 목제 또는 플라스틱제간판, 애완동물용 집, 목제상자, 가 대, 강의대, 거울, 걸상, 경대, 다이밴(Divans), 뒤주, 로커(Lockers), 모자걸 이, 벤치, 병풍, 붙박이찬장, 비귀금속제 보석상자, 삼면경대, 서가, 서류캐비 닛, 선반, 세티, 소파, 식탁, 신문진열대, 신장, 실험대, 안락의자, 안마대, 열쇠 걸이판, 오디오랙, 옷걸이, 우산걸이, 의약품캐비닛, 의자, 의장(옷장), 이미용 품 보관대, 장롱, 장의장, 진열대, 진열장, 찬장, 찻장, 책괘, 책꽂이, 책상, 책 장, 체경, 탁자, 테이프꽂이, 팔걸이 의자, 피아노의자, 화분대, 화장대, 액자, 이미용 의자, 유아용 놀이틀 에 대해서는 비교대상상표와 표장 및 지정상품이

155 동일하다거나 유사하다고 보기 어려우므로 상표법 제7조 제5항 제3호 소정의 무효사유에 해당하지 않는다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 목제 또는 플라스틱제간판, 애완동물용 집, 목제상자, 가대, 강의 대, 거울, 걸상, 경대, 다이밴(Divans), 뒤주, 로커(Lockers), 모자걸이, 벤치, 병풍, 붙박이찬장, 비귀금속제 보석상자, 삼면경대, 서가, 서류캐비닛, 선반, 세 티, 소파, 식탁, 신문진열대, 신장, 실험대, 안락의자, 안마대, 열쇠걸이판, 오 디오랙, 옷걸이, 우산걸이, 의약품캐비닛, 의자, 의장(옷장), 이미용품 보관대, 장롱, 장의장, 진열대, 진열장, 찬장, 찻장, 책괘, 책꽂이, 책상, 책장, 체경, 탁 자, 테이프꽂이, 팔걸이 의자, 피아노의자, 화분대, 화장대, 액자, 이미용 의자, 유아용 놀이틀 에 대해서는 이유 있으므로 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다. 재판장 판사 김용섭 판사 이상균 판사 박태일

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157 2. 취 소 심 판 가. 2009허8928 등록취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 그 지정상품에 정당하게 사용여부 나. 2009허8942 등록취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 그 지정상품에 정당하게 사용여부 다. 2010허3745 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인 에 해당여부

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159 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2009허8928 등록취소(상) 원 고 가부시키가이샤 브리지스톤 일본 도쿄도 쥬오꾸 교오바시 1쵸메 10방 1고 대표자 아라카와 쇼시 소송대리인 변호사 이회기 피 고 주식회사 신천무역 서울 성동구 대표이사 임훈 소송대리인 변리사 최덕용 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당2245 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 이 유 (1) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : / / /제440860호

160 (2) 표장 : (3) 지정상품 : 상품류 구분 제11류 - 자동차용 에어컨디셔너, 자동차용 히터 상품류 구분 제12류 - 자동차용 타이어, 자동차타이어용 내장 튜브, 튜브, 타이어, 자동차용 체인, 미끄럼방지용 타이어체 인, 승용차, 자동차용 백미러, 자동차용 휠 나. 이 사건 심결의 경위 원고는 이 사건 등록상표가 그 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 국내에서 사용되지 아니하였으므로 상표법 73조 1항 3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 특허심판원에 상표등록 취소심판을 청구하였으나, 특허심판원은 피고가 카탈로그를 발행하는 등으로 이 사건 등록상표를 사용한 사실이 있다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하 는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 변론 전체의 취지 2. 당사자들의 주장과 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 피고가 이 사건 등록상표를 사용한 주된 근거로 제출하고 있는 카탈로그 (을3호증, 갑4호증과 같다)는 이 사건 등록상표의 유지를 위해서 급조된 것으로 서 그 제조시점과 반포시기를 믿기가 어렵고, 그 밖에 피고가 제출하고 있는 증 거들은 이 사건 등록상표의 사용 여부와 직접적인 관련이 없거나 원고가 이 사건 상표등록취소심판을 청구한 이후에 작성된 것들이므로 피고가 이 사건 등록상표 를 정당하게 사용한 사실을 인정할 만한 자료로 삼기에는 부족하다 할 것이다. 나. 피고 주장의 요지 피고는 이 사건 등록상표를 카탈로그를 발행하고 스티커를 부착하는 등

161 으로 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용하였으므로 원고의 주장은 이유 없다. 다. 이 사건의 쟁점 피고가 이 사건 등록상표를 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 정 당하게 국내에서 사용한 사실이 있는지의 여부이다. 3. 피고가 이 사건 등록상표를 정당하게 사용한 사실이 있는지 여부 가. 판단기준 상표법 73조 1항 3호는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구 일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 에 그 상표를 취 소할 수 있도록 규정하고 있는바, 여기서 상표의 사용 이라 함은 상표법 2조 1 항 6호에서 규정하고 있는 1 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 2 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적 으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, 3 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말하는바, 상표 의 사용이 되려면 상표가 국내에서 사용되어야 하고 정당한 사용이어야 하며, 단지 취소를 회피하기 위한 사용인 경우에는 사용의무를 다 하였다고 할 수 없 고, 상표라고 하는 것은 자신의 상품을 타인의 상품과 구별하기 위하여 사용되 는 것이므로, 사용 여부에 관한 판단은 그 상표가 지정상품과의 관계에 있어서 국내 일반수요자나 거래자를 상대로 출처표시로서의 상표의 본래 기능이 발휘 되고 있는가 또는 발휘될 개연성이 있는가를 기준으로 사회적 상당성을 고려하 여 이루어져야 하며, 단순히 상표권의 유지만을 위하여 상표권자 자신이 그 출 처인 지정상품과의 구체적 관련 없이 사용된 것은 정당한 상표의 사용에 해당하 지 아니한다(대법원 선고 74후16 판결, 선고 74후14 판결, 선고 89후1240, 89후1257 판결 등 참조)

162 나. 구체적인 검토 피고가 이 사건 소송에서 제출한 을1 내지 13호증(각 가지번호 포함) 가운 데 이 사건 등록상표의 사용과 직접적인 관련이 있는 증거에 관해서 순차적으로 살펴보기로 한다. (1) 카탈로그에 의한 광고 피고는 이 사건 등록상표를 경에 인쇄된 카탈로그를 통해서 광 고함으로써 사용한 사실이 있다고 주장하므로 살펴보건대, 을3호증, 을6호증의 1, 3의 각 기재내용에 의하면, 피고가 판매하는 타이어가 실린 카탈로그(을3호 증)에 이 사건 등록상표가 표시되어 있고 위 카탈로그의 마지막 장에는 발행일 로 추정되는 이라는 기재가 표기되어 있는 사실, 피고가 휠 카탈로그 1,000부와 오비드스티커의 제작과 관련해서 디자인동감에게 합계 금 1,764,870원을 지급한 사실이 인정되므로, 위 인정사실에 의하면 피고는 이 사건 심판청구일인 보다 약 한달 전에 이 사건 등록상표가 실린 카 탈로그를 제작한 사실이 있었던 것으로 일응 추정된다 할 것이다. 그러나 카탈로그가 단순히 상표권의 유지만을 위하여 제작되고 그 출처인 지 정상품과의 구체적 관련 없이 사용된 것은 정당한 상표의 사용에 해당하지 아니 한다 할 것인데, 앞서 든 각 증거와 갑10호증(원고의 일본 상표등록원부), 갑11 호증( 자 Distributorship Agreement), 갑12호증( 자 Distributorship Agreement), 갑13호증( 자 Settlement Agreement)의 각 기재내용에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 세계적인 타이어 생산업체로서 1995년경부터 원고가 판매하는 타이어와 관련하여 이 사 건 등록상표와 거의 동일한 표장의 상표를 사용한 사실, 원고는 소외 주식회사 대한모터스와 판매계약(Distributorship Agreement)을 체결하 였고 위 계약의 종료 후 다시 계약기간을 연장하는 2차 판매계약을 체결하였는바, 위 2차 판매계약 당시에 주식회사 대한모터스는 원고의 지적재 산권의 출원, 등록에 협조하기로 하고, 원고의 상표나 상호가 원고의 재산권임 을 인정하면서 이에 대하여 어떠한 권리도 취득하지 않기로 약정한 사실, 원고

163 는 주식회사 대한모터스와의 2차 판매계약 기간이 만료되자 주식회사 대한모터 스에 금 8,000만엔을 지급하고 화해계약을 체결하였고, 위 화해 계약에서 주식회사 대한모터스는 원고의 이름, 브랜드 또는 로고 등의 모든 표 지를 제거하기로 하고, 위 계약의 효력이 화해계약의 양수인에게 미치는 것으로 약정하였는바, 위 화해계약 당시에 피고의 현재의 대표이사인 임훈이 계약 내용 을 확인하고 서명까지 한 사실, 그런데 주식회사 대한모터스는 원고와의 계약기 간 중이던 원고의 상품을 표시하는 표지로서 사용되고 있던 이 사건 등록상표를 출원하여 상표등록을 받았고, 원고와 위 화해계약 을 체결한 이후인 이 사건 등록상표를 위 화해계약에 서명한 임 훈이 대표로 있는 피고에게 양도하고 상표권의 이전등록을 한 사실, 피고는 타 이어제품 등과 관련해서 이 사건 등록상표와 이 사건 변론종결일 현재 특허법원 에 2009허8942호로 상표등록취소 소송이 계속 중인 상표등록 제363426호의 상표(이 사건 등록상표와 도형은 동일하고 도형안의 문자 부분만 상이하다. 이 하 별건 소송의 상표 라고 한다) 말고도 다수 개의 등록상표를 갖고 있는 사실, 그런데 피고는 원고로부터 이 사건 등록상표와 별건 소송의 상표에 대한 등록취 소심판이 청구되기 불과 3 4주 전에 이 사건 등록상표와 별건 소송의 상표의 2개에 대해서만 카탈로그(을3호증)에 인쇄를 한 사실, 피고 스스로 이 사건 소 송의 변론기일에 출석하여 이 사건 등록상표와 별건 소송의 상표가 인쇄된 위 카탈로그는 이 사건 심판청구일 전에 서울 옥수동의 매장 1군데에만 비치하여 두었을 뿐이고, 전국의 판매점 등에 대한 DM 발송은 이 사건 심판청구일 이후 에야 비로소 했다고 자인하고 있는 사실, 피고가 갖고 있는 다수개의 등록상표 들 가운데 유독 상표등록취소의 심판청구가 제기된 이 사건 등록상표와 별건 소 송의 상표의 2개에 대해서만 카탈로그에 인쇄한 이유에 대하여 피고는 고급타 이어와 틈새타이어의 판매 2분화 전략이라고 하는 다소 애매한 설명만 하면서 그밖에 납득할 만한 충분한 이유를 대지 못하고 있을 뿐 아니라, 이 사건 등록 상표가 출원된 이후로 현재까지 위 카탈로그를 제외하고는 그 전 에 이 사건 등록상표나 별건 소송의 상표를 사용한 사실과 관련하여 아무런 자 료도 제출하지 못하고 있는 사실 등이 인정되는바, 위 각 인정사실을 종합하면,

164 피고의 대표이사 임훈은 원고와 소외 주식회사 대한모터스 사이의 상표와 관련 된 화해계약의 내용을 충분히 숙지하고 있었으므로, 이 사건 등록상표가 원고가 기존에 사용하고 있던 상표와 거의 같거나 유사한 사실 및 주식회사 대한모터스 가 위 화해계약 이후로는 이 사건 등록상표를 정당하게 사용할 권원이 없다는 점을 충분히 인지한 상태에서 이 사건 등록상표를 양수한 것으로 판단되고, 이 사건 등록상표의 정당한 사용의 근거로 들고 있는 위 카탈로그는 지정상품의 실 질적인 유통을 전제로 하여 제작된 것이 아니라 명목상으로 단순히 이 사건 등 록상표와 별건 소송의 상표의 상표권의 등록유지만을 위해서 이 사건 등록상표 에 대한 등록취소심판이 청구되기 직전에 제작된 것으로 판단되므로, 을3호증 의 카탈로그에 이 사건 등록상표가 인쇄되어 있는 사정을 들어서 이 사건 등록 상표가 그 등록취소심판청구일 전 3년 이상 국내에서 정당하게 사용된 것으로 는 인정하기 어렵다 할 것이다. (2) 스티커와 휠캡, 체인에의 표시 등에 의한 사용 피고는 이 사건 등록상표가 스티커나 휠캡, 체인에 표시되어서 사용된 사실이 있다고 주장하면서 그 증거로서 을1, 2호증의 1, 2(각 휠캡 사진), 을4호 증(스티커 사진), 을6호증의 2(O-Bead 휠캡 세금계산서), 을6호증의 3(O-Bead 스티커 세금계산서), 을6호증의 5(O-Bead 체인 세금계산서), 을9호 증(주상훈의 사실확인서)등을 각 제출하고 있으나, 을1, 2호증의 1, 2와 을4호 증은 휠캡과 스티커를 단순히 촬영한 사진에 불과하고 그것이 제작되거나 촬영 된 일자를 전혀 알 수가 없고, 나머지 위 각 증거는 피고가 창신조각, 디자인동 감, 명품타이어 등과 스티커, 휠캡, 체인 등의 거래를 하였다는 사실에 관한 것 이거나 소외 주상훈이 O-Bead 휠캡과 타이어체인을 구입한 사실에 관한 것일 뿐이어서, 가사 위 각 증거가 진정하게 성립된 것으로서 그 기재내용의 진실성 이 인정된다 하더라도 그것만으로는 이 사건 등록상표가 어떤 형태로 사용되었 는지 파악하기가 어려우므로 이 사건 등록상표의 정당한 사용에 관한 증거로 삼 기에는 현저히 부족하다 할 것이고, 한편 위에서 살펴 본 증거를 제외한 피고가 제출한 나머지의 증거들은 모두 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 이후에

165 사용된 것에 관한 것이거나 이 사건 등록상표의 사용과는 아무런 관계가 없는 것이라 할 것이다. 다. 소결론 따라서 피고가 제출한 각 증거만으로는 이 사건 등록상표가 그 등록취소 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 그 지정상품에 정당하게 사용된 것 으로 인정하기 어려우므로 이 사건 등록상표는 그 등록이 취소되어야 한다. 4. 결론 그렇다면, 이와 결론을 달리 하는 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구 하는 원고의 청구는 이유 있어 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 변현철 판사 박창수 판사 김용덕

166 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2009허8942 등록취소(상) 원 고 가부시키가이샤 브리지스톤 일본 도쿄도 쥬오꾸 교오바시 1쵸메 10방 1고 대표자 아라카와 쇼시 소송대리인 변호사 이회기 피 고 주식회사 신천무역 서울 성동구 대표이사 임훈 소송대리인 변리사 최덕용 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당2246 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 (1) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제363426호

167 (2) 표장 : (3) 지정상품 : 상품류 구분 제11류 - 자동차용 에어컨디셔너, 자동차용 히터 상품류 구분 제12류 - 자동차용 타이어, 자동차타이어용 내 장튜브, 튜브, 타이어, 자동차용 체인, 미끄럼방지용 타이어 체인, 승용차, 자동차용 백미러, 자동차용 휠 나. 이 사건 심결의 경위 원고는 이 사건 등록상표가 그 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 국내에서 사용되지 아니하였으므로 상표법 73조 1항 3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 특허심판원에 상표등록 취소심판을 청구하였으나, 특허심판원은 피고가 카탈로그를 발행하는 등으로 이 사건 등록상표를 사용한 사실이 있다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하 는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 변론 전체의 취지 2. 당사자들의 주장과 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 피고가 이 사건 등록상표를 사용한 주된 근거로 제출하고 있는 카탈로그 (을2호증)는 이 사건 등록상표의 유지를 위해서 급조된 것으로서 그 제조시점과 반포시기를 믿기가 어렵고, 그 밖에 피고가 제출하고 있는 증거들은 이 사건 등 록상표의 사용 여부와 직접적인 관련이 없거나 원고가 이 사건 상표등록취소심 판을 청구한 이후에 작성된 것들이므로 피고가 이 사건 등록상표를 정당하게 사 용한 사실을 인정할 만한 자료로 삼기에는 부족하다 할 것이다. 나. 피고 주장의 요지 피고는 이 사건 등록상표를 카탈로그를 발행하고 스티커를 부착하는 등

168 으로 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 사용하였으므로 원고의 주장은 이유 없다. 다. 이 사건의 쟁점 피고가 이 사건 등록상표를 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 정 당하게 국내에서 사용한 사실이 있는지의 여부이다. 3. 피고가 이 사건 등록상표를 정당하게 사용한 사실이 있는지 여부 가. 판단기준 상표법 73조 1항 3호는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구 일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 에 그 상표를 취 소할 수 있도록 규정하고 있는바, 여기서 상표의 사용 이라 함은 상표법 2조 1 항 6호에서 규정하고 있는 1 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 2 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적 으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, 3 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말하는바, 상표 의 사용이 되려면 상표가 국내에서 사용되어야 하고 정당한 사용이어야 하며, 단지 취소를 회피하기 위한 사용인 경우에는 사용의무를 다 하였다고 할 수 없 고, 상표라고 하는 것은 자신의 상품을 타인의 상품과 구별하기 위하여 사용되 는 것이므로, 사용 여부에 관한 판단은 그 상표가 지정상품과의 관계에 있어서 국내 일반수요자나 거래자를 상대로 출처표시로서의 상표의 본래 기능이 발휘 되고 있는가 또는 발휘될 개연성이 있는가를 기준으로 사회적 상당성을 고려하 여 이루어져야 하며, 단순히 상표권의 유지만을 위하여 상표권자 자신이 그 출 처인 지정상품과의 구체적 관련 없이 사용된 것은 정당한 상표의 사용에 해당하 지 아니한다(대법원 선고 74후16 판결, 선고 74후14 판결, 선고 89후1240, 89후1257 판결 등 참조)

169 나. 구체적인 검토 피고가 이 사건 소송에서 제출한 을1 내지 10호증(각 가지번호 포함) 가운 데 이 사건 등록상표의 사용과 직접적인 관련이 있는 증거에 관해서 순차적으로 살펴보기로 한다. (1) 카탈로그에 의한 광고 피고는 이 사건 등록상표를 경에 인쇄된 카탈로그를 통해서 광 고함으로써 사용한 사실이 있다고 주장하므로 살펴보건대, 을2호증, 을6호증의 1, 3의 각 기재내용에 의하면, 피고가 판매하는 타이어가 실린 카탈로그(을2호 증)에 이 사건 등록상표가 표시되어 있고 위 카탈로그의 마지막 장에는 발행일 로 추정되는 이라는 기재가 표기되어 있는 사실, 피고가 휠 카탈로그 1,000부와 오비드스티커의 제작과 관련해서 디자인동감에게 합계 금 1,764,870원을 지급한 사실이 인정되므로, 위 인정사실에 의하면 피고는 이 사건 심판청구일인 보다 약 한달 전에 이 사건 등록상표가 실린 카 탈로그를 제작한 사실이 있었던 것으로 일응 추정된다 할 것이다. 그러나 카탈로그가 단순히 상표권의 유지만을 위하여 제작되고 그 출처인 지 정상품과의 구체적 관련 없이 사용된 것은 정당한 상표의 사용에 해당하지 아니 한다 할 것인데, 앞서 든 각 증거와 갑10호증(원고의 일본 상표등록원부), 갑11 호증( 자 Distributorship Agreement), 갑12호증( 자 Distributorship Agreement), 갑13호증( 자 Settlement Agreement)의 각 기재내용에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 세계적인 타이어 생산업체로서 1995년경부터 원고가 판매하는 타이어와 관련하여 이 사 건 등록상표와 매우 유사한 표장의 상표를 사용한 사실, 원고는 소외 주식회사 대한모터스와 판매계약(Distributorship Agreement)을 체결하 였고 위 계약의 종료 후 다시 계약기간을 연장하는 2차 판매계약을 체결하였는바, 위 2차 판매계약 당시에 주식회사 대한모터스는 원고의 지적재 산권의 출원, 등록에 협조하기로 하고, 원고의 상표나 상호가 원고의 재산권임 을 인정하면서 이에 대하여 어떠한 권리도 취득하지 않기로 약정한 사실, 원고

170 는 주식회사 대한모터스와의 2차 판매계약 기간이 만료되자 주식회사 대한모터 스에 금 8,000만엔을 지급하고 화해계약을 체결하였고, 위 화해 계약에서 주식회사 대한모터스는 원고의 이름, 브랜드 또는 로고 등의 모든 표 지를 제거하기로 하고, 위 계약의 효력이 화해계약의 양수인에게 미치는 것으로 약정하였는바, 위 화해계약 당시에 피고의 현재의 대표이사인 임훈이 계약 내용 을 확인하고 서명까지 한 사실, 그런데 주식회사 대한모터스는 원고와의 계약기 간 중이던 원고의 상품을 표시하는 표지로서 사용되고 있던 이 사건 등록상표를 출원하여 상표등록을 받았고, 원고와 위 화해계약 을 체결한 이후인 이 사건 등록상표를 위 화해계약에 서명한 임 훈이 대표로 있는 피고에게 양도하고 상표권의 이전등록을 한 사실, 피고는 타 이어제품 등과 관련해서 이 사건 등록상표와 이 사건 변론종결일 현재 특허법원 에 2009허8942호로 상표등록취소 소송이 계속 중인 상표등록 제440860호의 상표(이 사건 등록상표와 도형은 동일하고 도형안의 문자 부분만 상이하다. 이 하 별건 소송의 상표 라고 한다) 말고도 다수 개의 등록상표를 갖고 있는 사실, 그런데 피고는 원고로부터 이 사건 등록상표와 별건 소송의 상표에 대한 등록취 소심판이 청구되기 불과 3 4주 전에 이 사건 등록상표와 별건 소송의 상표의 2개에 대해서만 카탈로그(을2호증)에 인쇄를 한 사실, 피고 스스로 이 사건 소 송의 변론기일에 출석하여 이 사건 등록상표와 별건 소송의 상표가 인쇄된 위 카탈로그는 이 사건 심판청구일 전에 서울 옥수동의 매장 1군데에만 비치하여 두었을 뿐이고, 전국의 판매점 등에 대한 DM 발송은 이 사건 심판청구일 이후 에야 비로소 했다고 자인하고 있는 사실, 피고가 갖고 있는 다수개의 등록상표 들 가운데 유독 상표등록취소의 심판청구가 제기된 이 사건 등록상표와 별건 소 송의 상표의 2개에 대해서만 카탈로그에 인쇄한 이유에 대하여 피고는 고급타 이어와 틈새타이어의 판매 2분화 전략이라고 하는 다소 애매한 설명만 하면서 그밖에 납득할 만한 충분한 이유를 대지 못하고 있을 뿐 아니라, 이 사건 등록 상표가 출원된 이후로 현재까지 위 카탈로그를 제외하고는 그 전 에 이 사건 등록상표나 별건 소송의 상표를 사용한 사실과 관련하여 아무런 자 료도 제출하지 못하고 있는 사실 등이 인정되는바, 위 각 인정사실을 종합하면,

171 피고의 대표이사 임훈은 원고와 소외 주식회사 대한모터스 사이의 상표와 관련 된 화해계약의 내용을 충분히 숙지하고 있었으므로, 이 사건 등록상표가 원고가 기존에 사용하고 있던 상표와 거의 같거나 유사한 사실 및 주식회사 대한모터스 가 위 화해계약 이후로는 이 사건 등록상표를 정당하게 사용할 권원이 없다는 점을 충분히 인지한 상태에서 이 사건 등록상표를 양수한 것으로 판단되고, 이 사건 등록상표의 정당한 사용의 근거로 들고 있는 위 카탈로그는 지정상품의 실 질적인 유통을 전제로 하여 제작된 것이 아니라 명목상으로 단순히 이 사건 등 록상표와 별건 소송의 상표의 상표권의 등록유지만을 위해서 이 사건 등록상표 에 대한 등록취소심판이 청구되기 직전에 제작된 것으로 판단되므로, 을3호증 의 카탈로그에 이 사건 등록상표가 인쇄되어 있는 사정을 들어서 이 사건 등록 상표가 그 등록취소심판청구일 전 3년 이상 국내에서 정당하게 사용된 것으로 는 인정하기 어렵다 할 것이다. (2) 스티커와 휠캡, 체인에의 표시 등에 의한 사용 피고는 이 사건 등록상표가 스티커나 휠캡, 체인에 표시되어서 사용된 사실이 있다고 주장하면서 그 증거로서 을1, 2호증의 1, 2(각 이 사건 등록상표 가 표시된 체인의 가방 사진), 을3, 4호증(이 사건 등록상표가 표시된 스티커), 을6호증의 4(진원타이어 세금계산서), 을6호증의 6(진원타이어 체인 세금계산 서), 을9호증의 1(주상훈의 사실확인서) 등을 각 제출하고 있으나, 을1호증의 1, 2와 을3, 4호증은 각 체인과 스티커를 단순히 촬영한 사진에 불과하고 그것이 제작되거나 촬영된 일자를 전혀 알 수가 없고, 나머지 위 각 증거는 피고가 경 인인쇄, 대림주택 등과 스티커나 휠캡 내지는 체인 등의 거래를 하였다는 사실 에 관한 것이거나 소외 주상훈이 O-Bead 휠캡과 타이어체인을 구입한 사실에 관한 것일 뿐이어서, 가사 위 각 증거가 진정하게 성립된 것으로서 그 기재내용 의 진실성이 인정된다 하더라도 그것만으로는 이 사건 등록상표가 어떤 형태로 사용되었는지 파악하기가 어려우므로 이 사건 등록상표의 정당한 사용에 관한 증거로 삼기에는 현저히 부족하다 할 것이고, 한편 위에서 살펴 본 증거를 제외 한 피고가 제출한 나머지의 증거들은 모두 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청

172 구일 이후에 사용된 것에 관한 것이거나 이 사건 등록상표의 사용과는 아무런 관계가 없는 것이라 할 것이다. 다. 소결론 따라서 피고가 제출한 각 증거만으로는 이 사건 등록상표가 그 등록취소 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 그 지정상품에 정당하게 사용된 것 으로 인정하기 어려우므로 이 사건 등록상표는 그 등록이 취소되어야 한다. 4. 결론 그렇다면, 이와 결론을 달리 하는 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구 하는 원고의 청구는 이유 있어 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 변현철 판사 박창수 판사 김용덕

173 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2010허3745 등록취소(상) 원 고 맹춘태 서울 강서구 소송대리인 법무법인 화평 담당변호사 최진환 피 고 스틸화이버코리아 주식회사 광주 광산구 대표이사 신영석 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당1853호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 가. 심결의 경위 피고는 원고의 아래 나항 기재 이 사건 등록상표가 그 지정상품 전부에 대하여 정당한 이유 없이 이 사건 심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서

174 사용되지 아니하였으므로, 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소 되어야 한다는 이유로 그 등록취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 원고가 이 사건 등록상표를 정당하게 사용하였거나 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하지 못한다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 내용의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : / / 제489098호 (3) 지정상품 : 상품류 구분 제6류의 건축용 금속제 골조, 건축용 금속제 기둥, 건축용 금속제 패널, 건축용 철강프레임, 금속제 구축물의 이음 매용 연결자, 금속제 들보, 금속제 문틀, 금속제 바닥재, 금속제 상인 방, 금속제 스트랩경첩, 금속제 시트 및 플레이트, 금속제 조이스트, 금 속제 지붕덮개, 금속제 지주, 금속제 칸막이유니트, 온실용 금속제 프 레임, 금속제 건축물조립세트 [인정근거 : 자백간주] 2. 이 사건 심결의 적법 여부 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 같은 조 제6항의 이해관계인 이란 취소되어야 할 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영 향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고 현실적 인 이해관계가 있는 사람을 말한다. 그런데 원고가 이 사건 등록상표의 지정상품과는 무관한 물품을 제조하는 피 고회사는 이 사건 등록상표에 관하여 직접적이고 현실적인 이해관계가 없다고

175 주장함에 대하여, 피고회사는 이 사건 등록상표에 대한 취소심판 청구인으로서 이해관계가 있음을 입증할 수 있는 증거를 제출할 책임이 있음에도 불구하고, 이 사건 변론종결시까지 아무런 입증을 하지 아니하였다. 따라서 피고의 이 사건 심판청구는 이해관계가 인정되지 아니하여 부적법하 므로 이를 각하하여야 할 것인바, 본안에 관하여 판단한 나머지 그 심판청구를 인용한 이 사건 심결은 부당하다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결은 취소되어야 할 것인바, 원고의 이 사건 청구는 이 유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 변현철 판사 박창수 판사 김용덕

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177 3. 거절결정불복심판 가. 2010허548 상표법 제7조 제1항 제7호, 제8조 제1항 또는 제23조 제1항 제4호 해당여부에 대한 판단 나. 2010허555 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제8조 제1항 해당여부에 대한 판단 다. 2010허2698 상표법 6조 1항 7호의 기타 식별력 없는 표장에 해당

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179 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2010허548 거절결정(상) 원 고 제록스 코포레이션 (Xerox Corporation) 미국 커네티컷 노워크 글로버 애비뉴 45 대표자 더글라스 에이치 마샬 (Douglas H. Marshall) 소송대리인 변호사 박요찬 변리사 황현아 피 고 특허청장 소송수행자 안영백, 강병재 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 원13476호 사건에 관하여 한 심결을 취소 한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 [인정 근거] 갑 제1 내지 3호증(가지번호 포함), 을 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

180 가. 원고의 출원상표 1) 출원일/출원번호 : /제 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : 레이저프린터, 스캐너, 프린터/복사기/스캐너 기능의 복합 기, 문서관리용 컴퓨터 소프트웨어, 네트워크 전송 및 네트워크 관리용 컴퓨터 소프트웨어, 데이터베이스 관리용 컴퓨터 소프트웨어, 문서 및 이미지 처리용 컴퓨터 소프트웨어, 이미지 및 문서 스캔용 소프트웨어, 문서의 제작 및 복제를 위한 소프트웨어, 근거리 통신망과 글로벌 네트 워크에의 원격 접속 수단 및 통신 수단의 생성/촉진/관리를 위한 소프트 웨어, 작업흐름 관리용 소프트웨어, 데이터베이스에 저장된 정보의 접속 /분류/관리/복원을 위한 소프트웨어, 컴퓨터 서버용 소프트웨어, 인터넷 및 인트라넷 컴퓨터 네트워크상의 정보 디렉터리에 접속하기 위한 소프 트웨어, 정보의 검색/참조/자료압축/링크/통합/변환을 위한 컴퓨터 파 일용 소프트웨어, 고장 여부 진단 및 수리를 위한 소프트웨어(이하 원고 의 출원상표를 이 사건 출원상표 라 한다) 나. 선등록상표 1 (1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제28658호/ / / (2) 구 성 : (3) 지정상품 : 별지의 1.과 같다. (4) 등록권리자 : 후지필름 가부시키가이샤 다. 선등록상표 2 (1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제28660호/ / / (2) 구 성 :

181 (3) 지정상품 : 별지의 2.와 같다. (4) 등록권리자 : 후지필름 가부시키가이샤 라. 선등록상표 3 (1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제116179호/ / / (2) 구 성 : (3) 지정상품 : 다이오드, 원격측정제어기계기구, 적산전력계, 트렌지스터, 전자계산기, 루움쿠울러, 전력계, 조상기, 기동기, 퓨우즈, 저항기, 전 류제한기, 전류제어기, 단로기, 차단기, 전기개폐기, 계전기, 배전반, 유도전압조정기, 변압기, 정류기, 회전변류기, 교류전동기, 직류전동기, 교류발전기 (4) 등록권리자 : 후지 덴키 홀딩스 가부시키 가이샤 마. 선출원상표 (1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제764143호/ / (2) 구 성 : (3) 지정상품 : 별지의 3.과 같다. (4) 등록권리자 : 후지필름 가부시키가이샤 바. 이 사건 심결의 경위 1) 원고가 특허청에 이 사건 출원상표의 출원을 하였으나, 특허청 심사관은 이 사건 출원상표는 분리관찰이 가능하고, 이 사건 출원상표가 FUJI, 즉 후지 로 호칭될 경우 선등록상표들의 요부인 FUJI 와 칭호 및 관념이 동일 또는 유사하여 거래상 상품출처에 대한 오인 혼 동을 초래할 수 있으며, 지정상품이 유사하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제

182 7조 제1항 제7호 및 같은 법 제8조 제1항에 해당한다는 이유로, 상표등록 거절 결정을 하였다. 2) 원고가 위 거절결정에 불복하여 특허심판원에 심판청구를 하였고, 특허 심판원은 이를 2008원13474호로 심리 후 이 사건 출원상표는 선 출원상표와 그 표장이 유사하고 지정상품 또한 동일 유사하여 상표법 제8조 제1 항에 해당한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 2. 당사자들의 주장 가. 원고의 주장 FUJI 는 현저한 지리적 명칭으로서 식별력이 없거나 미약하므로 이 사건 출원상표는 FUJI 만으로 분리되어 약칭되지 아니하고, 가사 FUJI 가 식별력이 있다 하더라도 이 사건 출원상표는 FUJI 라고 읽힐 수는 없고 오히려 XEROX 또는 FUJI XEROX 라고 읽힐 것이므로 이 사건 출원상표와 선등록상표들 및 선출원상표(이하 선등록상표들 및 선출원상표를 함께 선등록상표 등 이라 한다) 는 일반적 출처의 오인 혼동의 우려가 없을 뿐만 아니라, 이 사건 출원상표의 구성부분인 FUJI XEROX 는 이미 국내 일반 수요자 및 거래자들이 그 상품의 출처를 인식하기에 충분한 정도에 이르렀다 할 것이어서 이 사건 출원상표와 선 등록상표 등은 거래사회에서 구체적으로 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인 혼동의 우려가 없다. 나. 피고의 주장 1 이 사건 출원상표의 구성부분 중 FUJI 부분은 사과의 한 품종으로도 잘 알려져 있어 국내 일반 수요자에게 후지산 이나 후지시 로 직감되지 아니하 므로 현저한 지리적 명칭에 해당하지 아니하여 식별력이 있고, 이 사건 출원상 표의 구성부분은 분리관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못할 정도로 불가분적 으로 결합되어 있지 않고 이 사건 출원상표를 구성하고 있는 세 단어의 결합으 로 새로운 관념이 도출되는 것도 아니므로 분리관찰이 가능하여 FUJI,

183 XEROX 또는 SMARTSEND 로 호칭, 관념될 수 있고 선등록상표 등 역시 FUJI 부분만에 의해서 약칭되고 인식될 가능성이 높으며, 이 사건 출원상표와 선등록상표 등의 지정상품 역시 유사하여, 이 사건 출원상표와 선등록상표 등이 함께 사용될 경우 일반수요자로 하여금 상품의 출처를 오인, 혼동케 할 우려가 있으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 및 같은 법 제8조에 해당하고, 2 원고가 이 사건 출원상표를 직접 사용할 의사가 없음을 분명하게 밝히고 있어 원고에게 이 사건 출원상표를 사용할 의사가 없음이 명백하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당한다. 3. 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제8조 제1항 해당 여부에 대한 판단 가. 이 사건 출원상표가 FUJI 만으로 인식될 수 있는지 여부 피고는, 이 사건 출원상표가 FUJI 만으로 인식될 수 있음을 전제로 하여, FUJI 만으로 인식될 선등록상표 등과 유사하다고 주장하므로, 우선 이 사건 출 원상표가 FUJI 만으로 인식될 수 있는지 여부를 살펴본다. 1) 법리 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여 겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 인정할 수 없는 상표는 언제나 그 구 성부분 전체에 의하여 호칭 관념되는 것은 아니고 독립하여 자타 상품의 식별 기능을 할 수 있는 구성부분 만으로 간략하게 호칭 관념될 수 있고, 또 하나의 상표에서 2개 이상의 호칭이나 관념이 생기는 경우에 그 중 하나의 호칭 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사한 때에는 양 상표는 유사하다고 할 수 있다. 상 표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간 략하게 호칭하거나 관념하지 않는다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문 자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지인데, 그 부분에 식별력이 없거나 미 약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 선고

184 2005후1134 판결 참조). 또 현저한 지리적 명칭이 다른 문자와 결합되어 있다 하더라도 그 지리적 명칭 자체에 자타상품의 식별력이 부여된다고 할 수 없다 (대법원 선고 2003후2379 판결 참조). 2) 구체적 판단 가) 이 사건 출원상표는 FUJI, XEROX, SMARTSEND 의 영어 단어 세 개를 띄어서 쓴 문자와 문자의 결합상표로서, 이들이 결합하여 각 단어가 가 지는 의미 이상의 새로운 의미를 낳지 않고, 후지 제록스 스마트센드 의 열개 음절로 이루어져 일반수요자나 거래자가 전체로서 호칭하기에는 다소 길다고 할 것이며, 달리 이 사건 출원상표가 항상 전체 문자로서만 거래사회에서 인식 되고 통용되었다고 볼 자료가 없으므로, 이 사건 출원상표는 요부만으로서 거래 에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다. 나) 그런데 갑 제4 내지 9호증(가지번호 포함)의 각 기재에 의하면, 이 사 건 출원상표 중 FUJI 부분은 높이 3,776m로 일본에서 제일 높은 산의 이름이 고(갑 제4, 5호증), 인터넷 검색사이트인 구글( 후지산 으로 검색을 하면 약 29,900,000개의 웹문서가 검색되며(갑 제5호증), 후지산 아래에는 일본 최대의 온천지인 하꼬네 가 있어, 하꼬네 와 함께 후지산 은 이 사건 출원상표가 출원되기 이전부터 머니투데이 나 스포츠한국 등의 신문기사 에서 여행지로서 추천되어 왔고(갑 제6, 7호증), 2005년-2007년 새로운 세계 7대 불가사의 선정에 나서 관심을 끌었던 The New7Wonders 재단이 웹사이 트( 통해 진행하고 있는 세계 7대 자연경관 투표에 서 제주도 가 42위를 차지한 반면 후지산 은 20위를 차지하였으며(갑 제8호 증), 하나투어 등 여러 여행사가 우리나라에서 후지산 을 목적지로 하는 여행 상품을 판매하여 온 사실(갑 제9호증의 1, 2)을 각 인정할 수 있고, 이러한 사실 을 종합하여 보면 FUJI 는 일본에서 가장 높은 산으로 일본을 대표하는 산 또 는 그 산이 위치한 도시의 이름으로서 우리나라 수요자 사이에 현저하게 알려진 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 없거나 미약하다 할 것이다. 이에 대하여 피고는, FUJI 는 사과의 한 품종인 부사( 富 士 ) 를 지칭하는 말

185 로 더 잘 알려져 있어 우리나라의 수요자들에게 현저한 지리적 명칭인 후지산 으로 직감된다고 보기 어려우므로, FUJI 는 자타 상품의 출처를 식별할 수 있 는 특별현저성이 있다고 주장하나, 을 제5호증의 1, 2만으로는 이 사건 출원상 표가 출원될 무렵 우리나라의 수요자들에게 FUJI 가 사과의 한 품종인 부사 를 지칭하는 말로 더 잘 알려져 있음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증 거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. 피고는 또, FUJI 만으로 된 상표가 등록된 이후 현재하여 존속하 여 왔으므로, FUJI 는 자타 상품의 출처를 식별할 수 있는 특별현저성이 있다 고 주장하나, 이 사건 출원상표의 출원 이전에 FUJI 만으로 구성된 다른 상표 가 등록된 사실이 있다는 사정만으로 FUJI 가 자타 상품의 출처를 식별할 수 있는 특별현저성이 있다고 할 수 없으므로, 피고의 위 주장도 이유 없다. 다) 이 사건 출원상표 중 XEROX 부분은 그 지정상품인 레이저프린터 및 프린터/복사기/스캐너 기능의 복합기 등과 관련하여 볼 때 제록스 복사기, 제록스로 복사하다 란 의미로(을 제4호증의 1, 을 제12호증) 지정상품의 보통명 칭 내지는 지정상품의 용도를 나타내고, 이 사건 출원상표 중 SMARTSEND 부분은 영어사전에 없는 조어이나 똑똑한, 깔끔한 등의 의미가 있는 SMART 와 보내다 는 의미의 SEND 를 합성한 말로 수요자들에게 직감되어 레이저프린 터 및 프린터/복사기/스캐너 기능의 복합기 등의 지정상품과 관련하여 지정상 품의 용도, 기능, 품질 등을 나타낸다. 라) 따라서 이 사건 출원상표를 이루는 FUJI, XEROX, SMARTSEND 의 각 부분은 개별적으로는 모두 식별력이 없거나 식별력이 약하다고 할 것 이다. 마) 한편, 갑 제10, 17, 18, 20 내지 23, 30, 32 내지 42호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 의하면, 1 원고의 유럽지역 마케팅 회사이던 랭크 제록스 리 미티드(RANK XEROX LIMITED)와 일본국 법인인 후지필름 가부시키가이샤는 1962년 합작투자하여 일본에 후지제록스 가부시키가이샤( 富 士 ゼロックス 株 式 會

186 社 )를 설립하였고(갑 제17호증), 후지제록스 가부시키가이샤는 1974년 동화산업 과 합작투자하여 우리나라에 한국제록스 주식회사를 설립하였으며(갑 제18호증), 한국제록스 주식회사는 1999년경 한국후지제록스 주식회사로 회사이름을 변경한 사실(갑 제30호증), 2 사진용 감광판 등을 지정상품으로 하여 라는 상표가 랭크 제록스 리미티드에 의하여 상표등록되고 후지제록 스 가부시키가이샤를 거쳐 2009년경 원고에게 이전등록된 사실(갑 제10호증), 3 복사용지, 서적 등을 지정상품으로 하여 또는 라는 상표들이 1989년경 후지제록스 가부시키가이샤에 의하 여 상표등록되고 2009년경 원고에게 이전등록된 사실(갑 제20호증의 1 내지 4), 4 한국후지제록스 주식회사는 디지털 복합기 문서관리전문가, 도큐 컨설턴 트 등의 내용으로 FUJI XEROX 라는 상표를 광고하여 왔는데, 2005년에 중앙 일간지 및 지하철신문에 대한 신문광고비로 652,160,000원(36회 게재), 잡지광 고비로 28,500,000원(22회 게재), TV 및 라디오광고비로 475,593,700원, 인터 넷광고비로 18,020,130원 등 총 1,174,273,830원을 지출하였고, 2006년에 신문 광고비로 162,840,000원(19회 게재), 잡지광고비로 87,700,000원(62회 게재), TV 및 라디오광고비로 2,937,233,365원, 케이블TV광고비로 220,000,000원, 지하철광고비로 564,546,000원, 인터넷광고비로 122,000,000원 등 총 4,094,319,365원을 지출하였으며, 2007년에 잡지광고비로 97,000,000원(72회 게재), TV 및 라디오광고비로 625,225,130원, 케이블TV광고비로 848,000,000 원, 지하철광고비로 723,322,000원, 인터넷광고비로 469,300,000원 등 총 2,762,847,130원을 지출한 사실(갑 제21 내지 23, 32 내지 42호증, 각 가지번호 포함)을 인정할 수 있다. 위 인정사실에 의하면 이 사건 출원상표 중 FUJI XEROX 부분은, 그 지정 상품 중 레이저프린터나 프린터/복사기/스캐너 기능의 복합기에 관하여는 거래 사회에서 오랜 기간 사용되어 옴으로써 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품 을 표시하는 것인가가 현저하게 인식되어 있다고 할 것이므로, 식별력이 있는 요부라고 봄이 상당하다

187 바) 결국 이 사건 출원상표는 지정상품 중 레이저프린터나 프린터/복사기 /스캐너 기능의 복합기에 관하여는 일반 수요자나 거래자들에게 식별력이 있는 FUJI XEROX 나 전체관찰의 원칙으로 돌아가 FUJI XEROX SMARTSEND 로 서 인식되고, 나머지 지정상품에 관하여는 FUJI XEROX SMARTSEND 로서 인 식된다고 할 것이며, 식별력이 없거나 미약한 FUJI 부분만으로는 인식되지 않 는다고 할 것이다. 나. 이 사건 출원상표의 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부 1) 표장의 유사 여부 이 사건 출원상표는 이나, 일반 수 요자나 거래자에게 그 요부인 FUJI XEROX 나 전체인 FUJI XEROX SMARTSEND 로 인식될 것임은 앞서 본 바와 같다. 이를 선등록상표들인,, 과 대 비하여 보면, 양 상표들은 글자의 수, 글자체 등에서 달라 그 외관이 다르고, 이 사건 출원상표가 후지제록스 나 후지제록스스마트센드 로 호칭될 것임에 비하 여 선등록상표들은 후지, 후지필름, 후지일렉트릭 등으로 호칭될 것이므로 그 호칭도 다르며, 그 관념에 있어서도 이 사건 출원상표는 복사기 를 떠올리게 하나 선등록상표들은 후지, 필름, 전기 등을 떠올리게 하여 서로 다르다. 2) 소결론 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표들이 FUJI 부분에서 서로 유사 하다고 하더라도, FUJI 부분이 이들 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소 와 결합되어 있는 정도, 이들 상표의 전체적인 구성, 형태 및 관념 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표가 선등록상표들과 동일 유사한 지정상품에 다 같이 사 용된다고 하여도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 대하여 오인 혼동 을 일으키게 할 염려가 있다고 보기 어려우므로, 그 지정상품의 유사 여부에 관 하여 나아가 살펴볼 필요 없이, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는 상표라고 할 수 없다

188 다. 이 사건 출원상표의 상표법 제8조 제1항 해당 여부 1) 표장의 유사 여부 이 사건 출원상표가 그 요부인 FUJI XEROX 나 FUJI XEROX SMARTSEND 로 인식될 것임을 전제로 하여 선출원상표인 과 대비하여 보면, 양 상표는 글자의 수, 글자체 등에서 달라 그 외관이 다르고, 이 사건 출원상표 가 후지제록스 나 후지제록스스마트센드 로 호칭될 것임에 비하여 선출원상표 는 후지필름 으로 호칭될 것이므로 그 호칭도 다르며, 그 관념에 있어서도 이 사건 출원상표는 복사 를 떠올리게 하나 선출원상표는 필름 을 떠올리게 하여 서로 다르다. 2) 소결론 따라서 이 사건 출원상표와 선출원상표가 FUJI 부분에서 서로 유사하 다고 하더라도, FUJI 부분이 이들 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소와 결합되어 있는 정도, 이들 상표의 전체적인 구성, 형태 및 관념 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표가 선출원상표와 동일 유사한 지정상품에 다 같이 사용된 다고 하여도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 대하여 오인 혼동을 일 으키게 할 염려가 있다고 보기 어려우므로, 그 지정상품의 유사 여부에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이, 이 사건 출원상표는 상표법 제8조 제1항에 해당하는 상표라고 할 수 없다. 4. 이 사건 출원상표가 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당한다는 피고 의 주장에 대한 판단 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 피고인 특허청 은 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유를 주장할 수 없는 것인바(대법원 선고 2001후2757 판결 참조), 이 사건에서 특허청이 이 사건 출 원상표가 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당한다는 것을 거절결정의 이유로 삼 았음을 인정할 만한 증거가 없으므로, 나아가 판단할 필요 없이, 피고의 위 주 장은 이유 없다

189 5. 결론 그렇다면, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제8조 제1항 또는 제23조 제1항 제4호에 해당하는 상표라는 이유로 그 등록이 거절되어서는 아니 될 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판 결한다. 재판장 판사 변현철 판사 박창수 판사 박민정

190 [별 지] 1. 선등록상표 1의 지정상품 - 상품류 구분 제01류의 사진용압력측정지, 사진인화지, 사진용 미노광 필름, 사진용건판, 청사진지, 사진용감광제, 사진용현상제, 사진용정착제, 섬광제, 사진용미노광감광필름, 사진용미노광감광X-선필름, 사진현상약, 사진용감 광지, 사진용섬광분, 빛이나 다른 방사성에너지에의 노출에 의한 전기부하변 화/물리화학성질변화/유기무기물의 변화를 이용한 영상기록재료, 빛이나 다 른 방사성에너지에의 노출에 의한 전기부하변화/물리화학성질변화/유기무기 물의 변화기록용 화학처리제, 빛이나 다른 방사성에너지에의 노출에 의한 전 기부하변화/물리화학성질변화/유기무기물의 변화기록용 토너, 사진제판용미 노광필름, 사진제판용현상액, 사진제판용감광판(presensitized offset plates), 포토레지스트, 사진용광정착열반응필름, 사진용흑백필름, 사진용칼라필름, 사진용칼라인화지 - 상품류 구분 제07류의 실버할로겐을 포함한 무기물질이나 다이아조화합물 을 포함한 유기물질 영상제판용기계기구 - 상품류 구분 제09류의 망원경, 쌍안경, 잠망경, 광학기계기구용 렌즈, 광학기 계기구용 반사경, 프리즘, 생물현미경, 금속현미경, 편광현미경, 확대경, 카메 라, 사진기계기구용 셔터, 슬라이드영사기, 사진현상/인화/확대 또는 끝손질 기계기구, 사진기계기구용 필터, 사진기계기구용 후드, 사진기계기구용 셀프 타이머, 거리계, 노출계, 사진기계기구용 매거진, 사진기계기구용 플래시건, 사진기계기구용 섬광기, 시진기계기구용 섬광전구, 영화필름용 편집기, 영화 촬영기, 영화용 영사기, 영화기계기구용 스크린, 영화용녹음기계기구, 광도 계, 농도계, 사진정착 및 세척용 끝손질용기계기구, 줌현미경, 전자현미경, 사진농도계, 감광도계, 분광계, 분광광도계, 색도계, 색도계부광도계, 광도밀 도계, 광주사기, 광저항기, 사진용색상교정현상기구, 영화용오버헤드영상기, 스틸카메라, 영화촬영용카메라, 사진용프로세서카메라, 영화용프로세서카메

191 라, 방사선사진용 증감스크린, 사진용마이크로필름장치, 빛이나 다른 방사성 에너지에의 노출에 의한 전기부하변화/물리화학성질변화/유기무기물의 변화 기록용 영상기록기계기구 2. 선등록상표 2의 지정상품 - 상품류 구분 제01류의 사진용미노광감광필름, 사진용미노광감광X-선필름, 사진인화지, 사진용건판, 청사진지, 사진용감광지, 사진현상약, 사진용정착제, 사진용섬광분, 빛이나 다른 방사성에너지의 노출에 의한 전기부하변화/물 리화학성질변화/유기무기물의 변화를 이용한 영상기록재료, 빛이나 다른 방사성에너지의 노출에 의한 전기부하변화/물리화학성질변화/유기무기물 의 변화기록용 화학처리제, 빛이나 다른 방사성에너지의 노출에 의한 전기 부하변화/물리화학성질변화/유기무기물의 변화기록용 토너, 사진제판용미 노광필름, 사진제판용감광판, 사진제판용현상약, 사진용광정착열반응필름 - 상품류 구분 제07류의 실버할로겐을 포함한 무기물질이나 다이아조화합물 을 포함한 유기물질 영상제판용기계기구 - 상품류 구분 제09류의 사진기계기구용 매거진, 사진기계기구용 셔터, 슬라 이드영사기, 사진현상인화확대 또는 끝손질용기계기구, 사진정착 및 세척 용 끝손질용기계기구, 사진기계기구용 필터, 사진기계기구용 후드, 사진기 계기구용 셀프타이머, 거리계, 노출계, 사진기계기구용 섬광기, 사진기계기 구용 섬광전구, 영화필름용 편집기, 광학기계기구용 렌즈, 영화용 영사기, 영화기계기구용 스크린, 망원경, 생물현미경, 편광현미경, 금속류현미경, 줌현미경, 전자현미경, 사진농도계, 감광도계, 색도계, 색도계부광도계, 광 도밀도계, 광주사기, 광저항기, 압력계, 광도계, 조도계, 습도계, 열량계, 프로그램조절기계기구, 습도자동조절기계기구, 압력자동조절기계기구, 열 량자동조절기계기구, 표면결함탐색기계기구, 카메라, 사진용스틸카메라, 카메라, 영화용스틸카메라, 영화촬영용카메라, 사진용프로세서카메라, 영 화용프로세서카메라, 사진용색상교정현상기구, 방사선사진용 증감스크린,

192 영화용오버헤드영사기, 사진용마이크로필름장치, 압력측정장치, 실버할로 겐을 포함한 무기물질이나 다이아조화합물을 포함한 유기물질을 이용한 사 진감응제현상기계기구, 빛이나 다른 방사성에너지에의 노출에 의한 전기부 하변화/물리화학성질변화/유기무기물의 변화기록용 영상기록기계기구 3. 선출원상표의 지정상품 - 상품류 구분 제07류의 수족관용 공기펌프, 풀무, 기계식 스탬프 날인기, 기 계식 접착테이프 디스펜서, 잔디깎는 기계, 공압식 문개폐기(기계부품), 수 압식 문개폐기(기계부품), 커튼인발장치, 금속인발기( 金 屬 引 拔 機 ), 기계프 레스, 나사절삭기, 너트탭핑머신, 다이스탬핑 머신, 다이절삭 및 탭핑머신, 단조기( 緞 造 機 ), 래머, 금속가공용 래핑머신, 레이저가공기, 리벳팅머신, 머시닝센터, 밀링머신, 버티컬셰이퍼, 보링머신(Boring machine), 드릴링 머신(목공용은 제외한다), 부각기(엠보싱기), 금속가공용 브로우치반, 선반 ( 旋 盤 - 목공용은 제외한다), 소성가공기계, 수압프레스, 스무딩프레스, 스 웨이징머신, 압연기, 압착롤러, 압축가공기, 연삭기, 열충격가공기, 유압프 레스, 전자빔가공기, 제관기, 조각기, 주조기계, 콘투어머신, 타출성형기 ( 打 出 成 形 機 ), 트루잉머신, 트리밍머신, 펀칭머신, 평삭반, 프레이즈반, 형 삭반, 호닝머신, 가스 작동식 용접장치, 공압해머, 그라인더(Grinder), 드 릴링머신, 레이저절단기, 마찰압접기, 산소아세틸렌용접절단기, 에어드릴, 에어해머, 용접용 가스작동식 토치, 전기식 전단기 {전기아크식은 제외}, 전기용접기 {전기아크식은 제외}, 전동해머, 전동핸드드릴, 전자빔용접기 {전기아크식은 제외}, 절단용 가스작동식 토치, 초음파용접기, 틸트해머, 핸드탭, 드릴, 드릴비트 {기계부품}, 드릴척 {기계부품}, 드릴헤드 {기계부 품}, 라켓줄 매는 기계, 밀링커터, 바이트, 자전거조립기계, 전동 드라이버, 타이어자동탈착기, 탭, 골재분쇄기, 광산용 천공기, 광산용 추출기, 광산용 콜커터, 광석처리기계, 착암기, 착정기( 窄 井 機 ), 채굴기, 채탄기, 도로공사 기계, 도로포장기계, 석재가공기계, 준설기계, 타정총, 우유여과기, 착유기 ( 搾 乳 機 ), 착유기용 유두컵(흡착컵), 병아리자웅감별기, 부란기( 孵 卵 器 ), 육

193 추기( 育 雛 器 ), 어업용 그물견인기계장치, 오징어권양기, 권사기, 기모기( 起 毛 機 ), 끈제조기, 날염기( 捺 染 機 ), 레이스제조기, 메리야스직기, 물레, 방사 기( 紡 絲 機 ), 방적기( 紡 績 機 ), 사이징머신(Sizing machine), 생사( 生 絲 )검사 기, 섬유건조기, 섬유열풍건조기, 세틴마무리기계, 소면기( 梳 綿 機 ), 수직 기, 습윤기( 濕 潤 機 ), 연신기, 연조기, 염색기, 자수기( 刺 繡 機 ), 작인기, 정 경기( 整 經 機 ), 정련기, 정방기( 精 紡 機 ), 제망기계기구, 조사기( 繰 絲 機 ), 조 인기, 직기, 직기용 릴, 직기용 보빈(Bobbin), 직물용 휴대식 회전증기프레 스, 짜깁기기계, 침염기계, 캘린더(Calender - 광택기), 코드제조기, 타면 기, 펠트용 소모기( 梳 毛 機 ), 펠트용 축직기, 편물기계, 편물기용 슬라이드, 편물기용 운반대, 폭출기, 표백기, 합사기, 호부기, 간장 및 된장양조 기계 기구, 광천수 제조용 기계, 교유기( 攪 乳 機 ), 다시마가공기, 버터제조기, 병 세척기, 병조림 기계, 병충전기, 분유제조기, 빙과제조기, 사이다제조기, 소시지제조기, 식용 페이스트제조기계, 압맥기, 연유제조기, 원심제분기( 製 粉 機 ), 정맥기( 精 麥 機 ), 정미기( 精 米 機 ), 제과기계기구, 제다( 製 茶 )기계, 제 당( 製 糖 )기계, 제면기, 제분기계, 제빵기, 제유기계, 주류양조기계기구, 치 즈제조기, 크림(우유)분리기, 탄산음료제조기계, 통조림기계, 현미기, 둥근 톱반, 띠톱반, 목공대패반( 盤 ), 목공보오르반, 목공선반, 목공프레스반, 베 니어기계, 베니어절단기, 베니어제조용 건조기, 베니어제조용 프레스, 톱날 (기계부품), 톱지지대 (기계부품), 골판지제조기계, 상자제조기계, 제지( 製 紙 )기계기구, 지공기계기구, 초지기( 抄 紙 機 ), 펄프제조기계기구, 포대제조 기계, 가정용 재봉틀, 공업용 재봉틀, 가죽가공기계(제혁기계), 구두제조기 계, 구두틀(기계부품), 담배가공기계, 담배제조기계, 유리가공기계, 유리기 구제조기계, 도장( 塗 裝 )기계기구, 도장용 분무기, 도장용 에어브러쉬, 공업 용 밀봉기계, 포장기계, 포장용 봉함기, 공기압축기, 압축공기펌프, 양수 기, 왕복압축기, 왕복진공펌프, 왕복펌프, 원심송풍기, 원심압축기, 원심펌 프, 축류송풍기, 축류압축기, 축류펌프, 터보송풍기, 확산펌프, 회전송풍 기, 회전압축기, 회전진공펌프, 회전펌프, 수차( 水 車 ), 풍차, 산업용 세척 기, 자동세차기, 자동주차설비, 주차관리기(전자응용식은 제외한다), 고무

194 가공기, 고무제조기, 플라스틱가공기, 플라스틱제조기, 가정용 전기믹서, 가정용 전기식 거품기, 가정용 전기식 과일압착기, 가정용 전기식 분쇄기, 가정용 전기식 혼합기, 자동그릇세척기, 전기가위, 전기세탁기, 전기소제기 ( 掃 除 機 ), 전기식 구두닦는 기계, 전기식 깡통따개, 전기진공청소기, 전기 진공청소기 백, 로봇, 건견기, 누에섶(잠박), 누에자웅감별기, 뽕절단기, 사 육상( 飼 育 箱 ), 산란대지( 産 卵 臺 紙 ), 산란세제기, 산란수용기( 散 卵 收 容 器 ), 산란염수선별기( 散 卵 鹽 水 選 別 器 ), 산란침산기, 잠망( 蠶 網 ), 잠종검사용 기 계기구 - 상품류 구분 제09류의 비건축용 가공 광학유리, 비건축용 가공 굴곡유리, 비건축용 가공 렌즈유리, 비건축용 가공 자외선투과유리, 비건축용 가공 적외선흡수유리, 전도체피복유리, 계산척( 計 算 尺 ), 주판, 전기자물쇠, 곡척 ( 曲 尺 ), 부척( 副 尺 ), 턱촌목, 가스분석기구, 공기분석장치, 모세관, 모형, 베타트론, 뷰렛, 삼각석쇠, 세균배양기, 시험관, 실험기구용 발효장치, 실 험실용 노( 爐 ), 실험실용 도가니, 실험용 도자제기구, 실험용 색층분석장 치, 실험용 유리기구, 에어가스발생기, 연소숟가락, 입자가속기, 자석교반 기, 표본, 피펫(Pipettes), 항습기, 항온기, 검사작업용 거울, 광학기계기구 용 반사경, 광학렌즈, 광학식 환등기, 광학용 대물렌즈, 광학용 보정렌즈, 광학용 아퍼토메터, 굴절망원경, 금속류현미경, 마이크로톰(Microtomes), 망원경, 분광기, 생물현미경, 쌍안경, 오목거울, 입체경, 잠망경, 접안렌 즈, 줌현미경, 집광기( 集 光 器 ), 차광기, 천체망원경, 투광기, 편광현미경, 프리즘, 현미경검사용 회절장치( 回 折 裝 置 ), 화기용 조준망원경, 확대경, 노 출계, 렌즈후드, 분광사진장치, 비디오카메라, 사진감광판용 가대, 사진기 계기구용 거리계, 사진기계기구용 매거진, 사진기계기구용 셀프타이머, 사 진기계기구용 주름상자, 사진슬라이드용 위치조정장치, 사진슬라이드용 프 레임, 사진암실, 사진암실용 램프, 사진용 건조대, 사진용 드레이너, 사진 용 선반, 사진용 섬광전구, 사진용 세척쟁반, 사진용 속도측정장치, 사진용 스크린, 사진용 스풀, 사진용 슬라이드, 사진용 자외선필터, 사진용 파인

195 더, 사진용 플래시라이트, 사진용 필터, 사진용 확대장치, 사진인화용 건조 장치, 사진장치용 받침대, 사진현상인화확대 또는 끝손질용 기계, 슬라이 드영사기, 카메라, 카메라용 삼각대, 카메라용 셔터, 카메라용 셔터릴리즈, 카메라용 조리개, 카메라케이스, 캠코더, 태양사진장치, 플래시건, 필름절 단장치, 비디오스크린, 영사스크린, 영화용 녹음기계기구, 영화용 영사기, 영화촬영용 반사경, 영화촬영용 카메라, 영화필름용 편집기, 가스미터, 권 척( 卷 尺 ), 되, 말, 면적계, 비의료용 온도계, 수량미터, 저울, 측정용 자, 한란계, 가속도계, 고도계( 高 度 計 ), 고음계( 高 音 計 ), 광도계( 光 度 計 ), 광량 계( 光 量 計 ), 광속계, 굴절도계( 屈 折 度 計 ), 기압계, 농도계, 뇨비중계, 당도 계, 동력계, 동력측정계, 밀도계, 바리오미터(Variometers), 분량계, 비중 계, 산( 酸 )용 비중계, 소음계( 騷 音 計 ), 속도계, 수송기계기구용 속도검사장 치, 수송기계기구용 타이어의 저압자동표시기, 습도계, 아황산정량계, 알 콜분계량기, 압력계, 압력지시계, 압력측정장치, 액면계, 액체비중계, 약량 계( 藥 量 計 ), 열량계, 염분계, 유량계, 유즙비중계, 전지용산( 酸 )정량계, 점 도계( 粘 度 計 ), 조도계( 照 度 計 ), 좌표측정계, 진동계, 측정의, 편광계, 회전 계, 각도게이지, 경사계, 구경측정용 링, 길이게이지, 나사측정기계기구, 나사태핑용 게이지, 마이크로미터계기, 비교측정기, 슬라이드캘리퍼스, 진 공측정기, 캘리퍼스, 투명도측정기, 평면도측정기계기구, 표면거칠기측정 기, 습도자동조절기계기구, 압력자동조절기계기구, 액면자동조절기계기구, 액체자동조절기계기구, 열량자동조절기계기구, 자동연소조절기계기구, 자 동온도조절기, 진공자동조절기계기구, 프로그램조절기계기구, 경도시험기, 고무시험기, 구조시험기, 균형시험기, 금속재료시험기, 목재시험기, 비틀 림시험기, 섬유재료시험기, 시멘트시험기, 압축시험기, 연성시험기, 인장 시험기, 충격시험기, 콘크리트시험기, 플라스틱시험기, 거리기록장치, 거 리측량기, 경위의( 經 緯 儀 ), 공업용 또는 군사용 금속탐지기, 기상관측용 기 구( 氣 球 ), 기상관측용 제기계자침, 기체측량계, 나침반, 내후검사기, 방위 측정기, 보수계( 步 數 計 ), 불쾌지수계, 사진측정기, 수맥탐지봉, 수송기계기 구용 주행거리기록계, 수심측정기, 수위계, 수준기( 水 準 器 ), 수준의( 水 準

196 儀 ), 수준표척, 앨리데이드(Alidades), 에그 타이머(egg timers), 우량계, 우편요금미터, 육분의, 인공기상장치, 일조계, 자기콤파스, 자오의, 자이로 자기콤파스, 자이로콤파스, 주차미터기, 지뢰매설물탐지기, 지중온도계, 지진계, 천정의( 天 頂 儀 ), 천체의, 측량용 유리기구, 측량용 줄, 측량용 타 깃, 측연( 測 鉛 ), 측연선( 測 鉛 線 ), 측한(측봉), 타코미터(Tachometers), 택 시미터(Taximeters), 트란싯, 팔분의, 평형장치, 표척, 풍속계, 풍향계, 피 혁두께측정기구, 항해용 콤파스, 방진안경, 방현( 防 眩 )안경, 보안용 챙, 보 통안경, 선글라스, 손잡이안경, 수중안경, 스포츠용 고글, 안경알, 안경줄, 안경집, 안경테, 코안경, 코안경줄, 코안경집, 코안경테, 콘택트렌즈, 콘택 트렌즈세척기, 콘택트렌즈용 용기, 가산기( 加 算 器 ), 계산용 원반, 금전등록 기, 사무용 펀치카드기계, 사진복사기, 송장( 送 狀 )작성기계, 수동계산기, 위조동전검출기, 작업기록기, 전기계산기, 총액계산기, 크레디트카드기계, 타임레코더, 타임스탬프, 표수( 票 數 )계산기, 현금교환기, 현금자동분류집계 기, 화폐계수 및 선별기계, 회계기, 판매기(전기식 또는 전자식은 제외한 다), 가솔린스테이션용 장치, 유류주입기, 산불진화용 안전기구, 소화기, 소화용( 消 火 用 ) 모포, 소화용( 消 火 用 ) 스프링클러장치, 소화전( 消 火 栓 ), 소 화탄, 자동소화장치, 가스누출경보기, 도난경보기(수송기계기구용은 제외 한다), 불꽃감지기, 연기감지기, 열감지기, 음향경보기, 전기식 경보벨, 화 재경보기, 교통사고방지용 착용반사판, 명멸신호등, 반사판, 발광식 또는 기계식 교통신호기, 발광식 또는 기계식 교통신호판, 발광식 또는 기계식 도로표지, 발광식 또는 기계식 안전신호판, 발광식 또는 기계식 안전표시 판, 발광식 또는 기계식 표지판, 발광식 표지, 발광식 항로표지, 차량고장 경고용 발광식 삼각표지, 잠수마스크, 잠수용 귀마개, 잠수용 산소통, 유원 지용 기계기구, 자동회전막대출입구, 전기식 문닫힘장치, 전기식 문열림장 치, 아크용접기, 전기아크용접장치, 전기아크절단장치, 검란기( 檢 卵 器 ), 건 전지, 광전지, 습전지, 축전지, 태양전지, 검류계, 공중선측정기, 발진기, 오실로그래프, 용량측정기, 위상계, 자기측정기, 저항측정기, 적산전력계, 전기손실지시계, 전기자기측정용 검출기, 전력계, 전류계, 전압계, 전파측

197 정기, 주파수계, 진공관특성측정기, 회로계, 광섬유케이블, 나선( 裸 線 ), 동 력케이블, 전기동축케이블, 전기케이블, 전선, 전선관, 전신선, 전화선, 접 속용 슬리브, 접속함( 接 續 函 ), 종단함, 통신케이블, 피복전선, 전기다리미, 전기모기채취기, 전기버저, 전기식 도어벨, 전기식 헤어컬기, 전기식 화장 제거기구, 전기인두, 전기자동판매기(전자응용 판매기는 제외한다), 전열 식 양말, 티켓자동판매기, TV수상기전용 오락장치, 가이거계산기, 광디스 크, 광학식 문자판독장치, 기록된 컴퓨터소프트웨어, 기록된 컴퓨터작동프 로그램, 기록된 컴퓨터프로그램, 내려받기 가능한 컴퓨터프로그램(소프트 웨어), 노트북컴퓨터, 랩탑컴퓨터, 마우스, 마우스 패드, 마이크로프로세 서, 바코드판독기, 발광식 전자포인터, 비디오게임카트리지, 비의료용 레 이저, 비의료용 X-선발생장치 및 시설, 비의료용 X-선방호장치, 비의료용 X-선장치, 사이클로트론, 수송기계기구조종 및 제어용 시뮬레이터, 수중 청음기계기구, 스캐너, 워드프로세서, 워크스테이션, 자기디스크, 자기식 ( 磁 氣 式 ) 인코더, 자기탐광기, 자기탐지기, 자기테이프, 자기테이프용 자기 제거장치, 전광게시판, 전기식 모니터장치, 전열블랭킷, 전자게시판, 전자 도난방지기, 전자복사기, 전자수첩, 전자식 조립카드, 전자신호송신기, 전 자응용자동문개폐장치, 전자자동판매기, 전자타자기, 전자펜, 전자현미경, 전자회로학습기, 중앙처리장치(프로세서), 지진탐광기계기구, 초음파살충 기, 초음파응용측심기, 초음파응용탐상기, 초음파응용탐지기, 컴퓨터, 컴 퓨터기억장치, 컴퓨터모니터, 컴퓨터용 디스크드라이브, 컴퓨터용 손목지 지대, 컴퓨터용 자기테이프장치, 컴퓨터용 주크박스, 컴퓨터용 프린터, 컴 퓨터전자오락기구, 컴퓨터키보드, 케이블점검패널, 폐쇄회로, 플로터, 플 로피디스크, PDA, 휴대용 전자계산기, 휴대용 전자번역기, CD-ROM, 광 전관( 光 電 管 ), 라디오용 열전자관, 브라운관, 비의료용 X-선관, 비조명용 방전관, 열전자램프 및 열전자관, 전자총, 정류관( 整 流 管 ), 증폭용 전자관, 진공관, 집광발전검용기, 태양광자동추적센서, 공업용 X-선 방호장갑, 사 고방지용 장갑, 잠수용 장갑, 가스마스크, 방독마스크, 방진마스크, 보호마 스크, 용접마스크, 방화피복, 잠수복, 내려받기 가능한 전자음악, 녹음된

198 테이프(음악이 녹음된 것을 말한다), 녹화된 테이프(음악이 녹화된 것을 말 한다), 레코드판, 레코드플레이어용 바늘, 레코드플레이어용 바늘교환장치, 레코드플레이어용 속도조절기, 레코드플레이어용 톤암(Tone arms), 메트 로놈(Metronomes), 수동축음기, 음악이 녹음된 컴팩트디스크, 내려받기 가능한 전자서적, 내려받기 가능한 전자신문, 내려받기 가능한 전자학습 지, 녹음된 테이프(음악이 녹음된 것은 제외한다), 녹화된 테이프(음악이 녹음된 것은 제외한다), 자기식 크레디트카드, 자기식 열쇠카드, 자기식 전 철표, 자기식 전화카드, 노광된 영화필름, 노광된 필름, 만화영화, 슬라이 드필름, 영사된 필름 - 상품류 구분 제10류의 콘돔, 페서리(Pessaries), 피임용 색(Sack), 병상시 트, 불면환자용 최면베개, 삼각건( 三 角 巾 ), 소변수집백, 소변주머니용 어댑 터, 소변주머니용 탭, 수술용 봉합사, 의료용 스포이드, 실금용 시트, 얼음 베개, 외과용 멸균천, 외과용 무균시트, 외과용 스펀지, 외과용 실, 외과용 열전식 압박포, 외과용 탄성스타킹, 유아용 모조젖꼭지, 의료용 공기베개, 의료용 공기쿠션, 의료용 귀마개, 의료용 면봉, 의료용 물주머니, 의료용 얼음주머니, 의료용 요강, 의료용 전기담요, 의료용 전기온열쿠션, 의료용 전기온열패드, 의료용 쿠션, 이유용구, 인공고막용 재료, 장선( 腸 線 ), 정맥 류용 스타킹, 정형외과용 깁스, 정형외과용 무릎붕대, 젖병, 젖병용 마개, 젖병용 젖꼭지, 지지용 붕대, 투약용 스푼, 환자욕창예방용 패드, 환자용 변기, 환자용 좌욕 및 변기겸용 의자, 귀이개, 수술복, 마사지용 장갑, 의 료용 장갑, 마취용 마스크, 의료종사자용 마스크 - 상품류 구분 제16류의 여송연용 밴드, 가정용 고무풀, 가정용 녹말풀, 가정 용 부레풀, 가정용 아교풀, 가정용 풀, 종이제 또는 플라스틱제 쓰레기봉 투, 가스렌지의 이물받침용 알루미늄호일, 은박지, 주방용 호일, 비직물제 라벨, 스티커, 종이제 또는 판지제 간판, 종이제 또는 판지제 게시판, 종이 제 또는 판지제 광고판, 종이제 국기( 國 旗 ), 종이제 기( 旗 ), 종이제 페넌트, 종이제 화분커버, 실내관상용 수조( 水 槽 ), 실내수족관(구조물은 제외한다),

199 실내육생( 陸 生 )동물사육용 테라륨, 수예용판지, 자수용 도안형지, 재봉용 초크, 편물용 목수단옷본, 견출지, 계산표, 공책, 관리표, 괘지( 罫 紙 ), 대장 ( 臺 帳 ), 루스리프용지, 메모지, 명함용지, 문방구용색인카드, 방안지, 봉투, 사무용지패드, 서류봉투, 수첩, 스케치북, 스크랩북, 앨범, 용전( 用 箋 ), 장 부( 帳 簿 ), 장서표, 전표( 傳 票 ), 카본페이퍼, 트레이싱용 패턴, 트레이싱페이 퍼, 편지지철, 골필( 骨 筆 ), 만년필, 볼펜, 분필, 붓, 사인펜, 샤프펜슬, 석필 ( 石 筆 ), 연필, 자기펜, 철필, 펜, 펜대, 펜촉, 그림물감통, 목탄연필, 미술용 수채화접시, 에칭용 침, 조각판, 캔버스, 크레용, 파스텔, 회화용 솔, 회화 용 이즐, 회화용 팔레트, 고무지우개, 글자지우개판, 금전분별용 및 계산용 정리쟁반, 단어암기구, 도장, 도장재료, 등사원지판, 루스리프식 바인더, 먹, 먹물, 문방구용 고무풀, 문방구용 녹말풀, 문방구용 문서화일, 문방구 용 부레풀, 문방구용 점성고무테이프, 문방구용 접착테이프, 문방구용 풀, 문진( 文 鎭 ), 벼루, 북엔드, 분도기( 分 度 器 ), 분필지우개, 분필홀더, 비전기 식 차트 포인터, 사무용 고무밴드, 사무용 골무, 사무용 급습구( 給 濕 具 ), 사무용 철침, 사무용 클립, 사무용 펀치, 사진꽂는 스탠드, 서류폴더, 석 판, 수정액, 스탬프대, 스탬프용 패드, 스탬프케이스, 압지( 壓 紙 ), 압침, 연 결자, 연필깎기, 연필심, 연필심홀더, 연필홀더, 운형자, 인장( 印 章 ), 인주, 일부인( 日 附 印 ), 잉크, 잉크병, 잉크스탠드, 잉크지우개, 잉크흡수용 패드, 자기스탬프, 자기칠판, 제도용 압핀, 제도용 직각자, 제도용 콤파스, 제도 용 트레이싱침, 제도용 패드, 제도용 핀, 제도용 T자, 제도용지, 종이제 나 비매듭리본, 종이제 드로워 라이너, 종이죔쇠, 지구의( 地 球 儀 ), 지철구, 직 각자, 차트, 책받침, 칠판, 칠판지우개, 침핀, 클립보드, 페이퍼나이프, 페 이퍼클립, 펜 또는 연필스탠드, 펜상자, 펜케이스, 펜클립, 편지개봉용 칼, 편지꽂이, 필가, 필기구상자세트, 필기구지지용 손목밴드, 필통, 필판, 필 판지우개, 해면, 호치키스, 흡묵기, 곤충채집상자, 식품포장용 랩, 골판지 상자, 종이제 상자, 포장용 종이제 포대, 포장용 플라스틱제 포대, 맥주글 라스용 깔개, 종이제 블라인드, 종이제 식탁매트, 종이제 테이블깔개, 종이 제 테이블린넨, 장식도공용 브러시, 넘버링머신, 등사기, 등사판, 문서세단

200 기, 비전기식 크레디트카드 각인기, 사무용 봉인기, 사무용 서류절단기, 사 무용 서류코팅기, 사무용 접착테이프디스펜서, 소인기( 消 印 機 ), 수동식 라 벨부착기구, 스탬프프린터, 우표요금계기, 전동천공기, 제도기, 제도판, 제 본천공기, 젤라틴판복사기, 철판복사기, 청사진복사기, 체크라이터, 카트리 지리본, 카트리지테이프, 타자기, 편지개봉기, 편지봉함기, 봉랍( 封 蠟 ), 유 아용 종이제 일회용 기저귀, 셀룰로오스제 일회용 기저귀, 묵주, 그림엽서, 달력, 도표, 멜로디연하장, 복사용 필체견본, 부적, 비자기식 전철표, 비자 기식 전화카드, 비자기식 크레디트카드, 설계도, 수표, 연하장, 엽서, 옷본 (편물용 목수단 옷본은 제외한다), 우표, 인쇄된 서식용지, 인쇄된 시간표, 일기장, 지도, 카탈로그, 티켓, 팜플렛, 포스터, 노래책, 만화책, 서적, 소 책자, 습자 또는 제도용 책, 신문, 악보, 연감( 年 鑑 ), 음악교재, 잡지, 전화 번호부, 정기간행물, 학습지, 핸드북, 회보, 그림, 글씨, 수채화, 초상화, 판화, 회화, 혼응지제 마리아상, 혼응지제 불상, 혼응지제 예수상, 브로마 이드, 사진, 청사진, 건축 및 구축물모형, 동식물모형, 모형제작용 점토, 모형제작용 페이스트, 학습용 모형

201 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010허555 거절결정(상) 원 고 제록스 코포레이션 (Xerox Corporation) 미국 커넥티컷 노워크 글로버 애비뉴 45 (45 Glover Ave., P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut , U.S.A.) 대표자 더글라스 에이치 마샬 (Douglas H. Marshall) 소송대리인 변호사 박요찬, 변리사 황현아 피 고 특허청장 소송수행자 안영백, 강병재 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 원13474호 사건에 관하여 한 심결을 취소 한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 [인정 근거] 갑 제1, 2, 3-3, 3-5, 3-6호증, 을 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

202 가. 원고의 출원상표 1) 출원일/출원번호 : /제 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류 구분 제2류의 사진복사기용 토너[잉크](toners), 건식 인쇄용 토너(dry inks), 프린터 및 복사기용 토너카트리지(inks for printer), 제9류의 복사기(Photocopying apparatus), 레이저 프린터 (laser printers), 스캐너(scanners), 프린터/복사기/스캐너 기능의 복합기 (multifunctional devices which serve as a printer, copier and scanner), 문서관리용 컴퓨터 소프트웨어(computer software for document management), 네트워크 전송 및 네트워크 관리용 컴퓨터 소프트웨어(computer software for network transmission and management), 프린터 및 프린터 네트워크의 관리 및 조작을 위한 컴퓨터 소프트웨어(computer software for management and operation of printers and printer networks) 등 (이하, 원고의 출원상표를 이 사건 출원상표 라고 한다.) 나. 선등록상표 1) 출원일/등록일/갱신등록일/상표등록번호 : / / /제116179호 2) 표장 : 3) 지정상품( 상품분류전환등록된 것) : 상품류 구분 제9류의 전자계산기 등 4) 등록권리자 : 후지 덴키 홀딩스 가부시키가이샤 다. 선출원상표들 1) 선출원상표 1 가) 출원일/등록일/상표등록번호 : / /제764143호

203 나) 표장 : (색채상표) 다) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 기록된 컴퓨터소프트웨어, 스캐너, 전자복사기, 컴퓨터용 프린터 등 라) 등록권리자 : 후지필름 가부시키가이샤 2) 선출원상표 2 가) 출원일/등록일/상표서비스표등록번호 : / / 제22444호 나) 표장 : (색채상표) 다) 지정상품 : 상품류 구분 제2류의 인쇄잉크, 프린터 및 복사기용 토너 카트리지 등 라) 등록권리자 : 후지필름 가부시키가이샤 라. 이 사건 심결의 경위 1) 특허청 심사관은 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 레이 저 프린터, 스캐너, 프린터/복사기/스캐너 기능의 복합기, 문서관리용 컴퓨터 소프트웨어, 네트워크 전송 및 네트워크 관리용 컴퓨터 소프트웨어, 프린터 및 프린터 네트워크의 관리 및 조작을 위한 컴퓨터 소프트웨어 등과 관련하여 선 등록상표 등과 그 표장이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 그 지정상품 중 스캐너 등과 관련하여 선출원상표 1과 그 표장이 유사하고, 그 지 정상품 중 프린터 및 복사기용 토너카트리지 와 관련하여 선출원상표 2와 그 표장이 유사하여 상표법 제8조 제1항에 해당한다는 등의 이유로, 상표등록 거절 결정을 하였다. 2) 원고가 위 거절결정에 불복하여 심판청구를 하였으나, 특허심판원은 원13474호로 이 사건 출원상표는 선출원상표들과 그 표장이 유사하고 지정상품 또한 동일 유사하여 상표법 제8조 제1항에 해당한다는 이유 로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다

204 2. 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제8조 제1항에 해당하는지 여부 가. 이 사건 출원상표가 FUJI 만으로 인식될 수 있는지 여부 피고는, 이 사건 출원상표가 FUJI 만으로 인식될 수 있음을 전제로 하여, FUJI 만으로 인식될 선등록상표 및 선출원상표들과 유사하다고 주장하므로, 우 선 이 사건 출원상표가 FUJI 만으로 인식될 수 있는지 여부를 살펴본다. 1) 법리 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여 겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 인정할 수 없는 상표는 언제나 그 구 성부분 전체에 의하여 호칭 관념되는 것은 아니고 독립하여 자타 상품의 식별 기능을 할 수 있는 구성부분 만으로 간략하게 호칭 관념될 수 있고, 또 하나의 상표에서 2개 이상의 호칭이나 관념이 생기는 경우에 그 중 하나의 호칭 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사한 때에는 양 상표는 유사하다고 할 수 있다. 상 표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간 략하게 호칭하거나 관념하지 않는다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문 자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지인데, 그 부분에 식별력이 없거나 미 약한지 여부는 그 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 선고 2005후1134 판결 참조). 또 현저한 지리적 명칭이 다른 문자와 결합되어 있다 하더라도 그 지리적 명칭 자체에 자타상품의 식별력이 부여된다고 할 수 없다 (대법원 선고 2003후2379 판결 참조). 2) 구체적 판단 가) 이 사건 출원상표는 FUJI, XEROX, DOCUPRINT 의 영어 단어 세 개를 띄어서 쓴 문자와 문자의 결합상표로서, 이들이 결합하여 각 단어가 가지 는 의미 이상의 새로운 의미를 낳지 않고, 후지 제록스 다큐프린트 의 열개 음 절로 이루어져 일반수요자나 거래자가 전체로서 호칭하기에는 너무 길다고 할 것이며, 달리 이 사건 출원상표가 항상 전체 문자로서만 거래사회에서 인식되고

205 통용되었다고 볼 아무런 자료가 없으므로, 이 사건 출원상표는 요부만으로서 거 래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다. 그런데 갑 제4 내지 9호증(가지번호 포함)의 기재에 의하면, 이 사건 출원상표 중 FUJI 부분은 3,776m로 일본에서 제일 높은 산의 이름이고(갑 제4, 5호증), 인터넷 검색사이트인 구글( 후지산 으로 검색을 하면 약 29,900,000개의 웹문서가 검색되며(갑 제5호증), 후지산 아래에는 일본 최대의 온천지인 하꼬네 가 있어, 하꼬네 와 함께 후지산 은 이 사건 출원상표가 출원되 기 이전부터 머니투데이 나 스포츠한국 등의 신문기사에서 여행지로서 추천되 어 왔고(갑 제6, 7호증), 2005년-2007년 새로운 세계 7대 불가사의 선정에 나 서 관심을 끌었던 The New7Wonders 재단이 웹사이트( 통해 진행하고 있는 세계 7대 자연경관 투표에서 제주도 가 42위를 차지한 반면 후지산 은 20위를 차지하였으며(갑 제8호증), 하나투어 등 여러 여 행사가 우리나라에서 후지산 을 목적지로 하는 여행상품을 판매하여 온 사실(갑 제9호증의 1, 2)을 각 인정할 수 있고, 이러한 사실을 종합하여 보면 FUJI 는 일 본에서 가장 높은 산으로 일본을 대표하는 있는 산 또는 그 산이 위치한 도시의 이름으로서 우리나라 수요자 사이에 현저하게 알려진 지리적 명칭에 해당한다. 그리고 이 사건 출원상표 중 XEROX 부분은 그 지정상품인 사진복사기 (Photocopying apparatus) 등과 관련하여 볼 때 제록스 복사기, 제록스로 복 사하다 란 의미로(을 제4호증의 1, 을 제12호증) 지정상품의 보통명칭 내지는 지 정상품의 용도를 나타내고, 이 사건 출원상표 중 DOCUPRINT 부분은 영어사 전에 없는 조어이나 DOCUMENT PRINT 를 줄인 말로 수요자들에게 직감되어 지정상품의 용도를 나타낸다. 따라서 이 사건 출원상표를 이루는 FUJI, XEROX, DOCUPRINT 의 각 부 분은 개별적으로는 모두 식별력이 없거나 식별력이 약하다고 할 것이다. 한편, 갑 제9, 13, 14, 15, 18, 21 내지 23, 30, 32 내지 42호증(가지번호 포 함)의 기재에 의하면, 1 원고의 유럽지역 마케팅 회사이던 랭크 제록스 리미티 드(RANK XEROX LIMITED)와 일본국 법인인 후지필름 가부시키가이샤는 1962년 합작투자하여 일본에 후지제록스 가부시키가이샤( 富 士 ゼロックス 株 式 會

206 社 )를 설립하였고(갑 제13, 14, 15호증), 후지제록스 가부시키가이샤는 1974년 동화산업과 합작투자하여 우리나라에 한국제록스 주식회사를 설립하였으며, 한 국제록스 주식회사는 1999년경 한국후지제록스 주식회사로 회사이름을 변경한 사실(갑 제30호증), 2 사진용 감광판 등을 지정상품으로 하여 라는 상표가 랭크 제록스 리미티드에 의하여 상표등록되고 후지제 록스 가부시키가이샤를 거쳐 2009년경 원고에게 이전등록된 사실(갑 제9호증), 3 복사용지, 서적 등을 지정상품으로 하여 또는 라는 상표들이 1989년경 후지제록스 가부시키가이샤에 의하 여 상표등록되고 2009년경 원고에게 이전등록된 사실(갑 제18호증의 1 내지 4), 4 한국후지제록스 주식회사는 디지털 복합기, 문서관리전문가, 도큐 컨설턴 트 등의 내용으로 FUJI XEROX 라는 상표를 광고하여 왔는데, 2005년에 중앙 일간지 및 지하철신문에 대한 신문광고비로 652,160,000원(36회 게재), 잡지광 고비로 28,500,000원(22회 게재), TV 및 라디오광고비로 475,593,000원, 인터 넷광고비로 18,020,130원 등 총 1,174,273,830원을 지출하였고, 2006년에 신 문광고비로 162,840,000원(19회 게재), 잡지광고비로 87,700,000원(62회 게 재), TV 및 라디오광고비로 2,937,233,365원, 케이블TV광고비로 220,000,000 원, 지하철광고비로 564,546,000원, 인터넷광고비로 122,000,000원 등 총 4,094,319,365원을 지출하였으며, 2007년에 잡지광고비로 97,000,000원(72회 게재), TV 및 라디오광고비로 625,225,130원, 케이블TV광고비로 848,000,000 원, 지하철광고비로 723,322,000원, 인터넷광고비로 469,300,000원 등 2,762,847,130원을 지출한 사실(갑 제20, 21, 22, 32 내지 42호증), 5 한국후 지제록스 주식회사는 우리나라의 기업용 복사기/복합기 시장에서 캐논 주식회 사, 신도리코의 뒤를 이어 2004년 26.7%, 2005년 26.6%, 2006년 23.8%, 2007년 20.8%의 시장점유율을 기록하였고(갑 제30호증), 개인용 프린터 시장 에서 HP(26.7%), 삼성(21%)의 뒤를 이어 2008년 상반기 15.8%의 시장점유율을 기록한 사실(갑 제23호증의 3)을 인정할 수 있다. 위 인정사실에 의하면 이 사건 출원상표 중 FUJI XEROX 부분은, 거래사회

207 에서 그 지정상품 중 복사기/복합기나 프린터에 관하여 오랜 기간 사용되어 옴 으로써 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가가 현저하게 인식되어 있다고 할 것이므로, 식별력이 있는 요부라고 봄이 상당하다. 결국 이 사건 출원상표는 일반 수요자나 거래자들에게 식별력이 있는 FUJI XEROX 나 전체관찰의 원칙으로 돌아가 FUJI XEROX DOCUPRINT 로서 인식 된다고 할 것이고, 식별력이 없거나 미약한 FUJI 부분만으로는 인식되지는 않 는다고 할 것이다. 나) 이에 대하여 피고는, FUJI 는 사과의 한 품종인 부사( 富 士 ) 를 지칭 하는 말로 더 잘 알려져 있어 우리나라의 수요자들에게 현저한 지리적 명칭인 후지산 으로 직감된다고 보기 어려우므로, FUJI 는 자타 상품의 출처를 식별할 수 있는 특별현저성이 있다고 주장한다. 그러나 을 제5호증의 1, 2만으로는 이 사건 출원상표가 출원될 무렵 우리나라 의 수요자들에게 FUJI 가 사과의 한 품종인 부사 를 지칭하는 말로 더 잘 알려 져 있음을 인정하기에는 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 피고는 또, FUJI 만으로 된 상표가 등록된 이후 현재하여 존속하 여 왔으므로, FUJI 는 자타 상품의 출처를 식별할 수 있는 특별현저성이 있다 고 주장하나, 이 사건 출원상표의 출원 이전에 FUJI 만으로 구성된 다른 상표 가 등록된 사실이 있다는 사정만으로 FUJI 가 현저한 지리적 명칭에 해당하지 않는다고 할 수 없으므로, 위 주장도 받아들일 수 없다. 나. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부 1) 표장의 유사 여부 이 사건 출원상표는 이나, 일반 수요자나 거래자에게 그 요부인 FUJI XEROX 나 전체인 FUJI XEROX DOCUPRINT 로 인식될 것임은 앞서 본 바와 같다. 이를 선등록상표인 과 대비하여 보면, 양 상표는 글자의 수,

208 글자체 등에서 달라 그 외관이 다르고, 이 사건 출원상표가 후지제록스 나 후지 제록스다큐프린트 로 호칭될 것임에 비하여 선출원상표들은 후지일렉트릭 으로 호칭될 것이므로 그 호칭도 다르며, 그 관념에 있어서도 이 사건 출원상표는 복 사기 를 떠올리게 하나 선출원상표들은 전기 를 떠올리게 하여 서로 다르다. 2) 상표법 제7조 제1항 제7호의 해당 여부 따라서 이 사건 출원상표와 선출원상표들이 FUJI 부분에서 서로 유사 하다고 하더라도, FUJI 부분이 이들 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소 에 결합되어 있는 정도, 이들 상표의 전체적인 구성, 형태 및 관념 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표가 선출원상표들과 동일 유사한 지정상품에 다 같이 사 용된다고 하여도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 대하여 오인 혼동 을 일으키게 할 염려가 있다고 보기 어려우므로, 그 지정상품의 유사 여부에 관 하여 나아가 살펴볼 필요 없이, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는 상표라고 할 수 없다. 다. 이 사건 출원상표가 상표법 제8조 제1항에 해당하는지 여부 1) 표장의 유사 여부 이 사건 출원상표가 그 요부인 FUJI XEROX 나 FUJI XEROX DOCUPRINT 로 인식될 것임을 전제로 하여 선출원상표들인 (색체상표)과 대비하여 보면, 양 상표는 글자의 수, 글자체 등에서 달라 그 외관 이 다르고, 이 사건 출원상표가 후지제록스 나 후지제록스다큐프린트 로 호칭 될 것임에 비하여 선출원상표들은 후지필름 으로 호칭될 것이므로 그 호칭도 다르며, 그 관념에 있어서도 이 사건 출원상표는 복사 를 떠올리게 하나 선출원 상표들은 필름 을 떠올리게 하여 서로 다르다. 2) 상표법 제8조 제1항의 해당 여부 따라서 이 사건 출원상표와 선출원상표들이 FUJI 부분에서 서로 유사 하다고 하더라도, FUJI 부분이 이들 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소 에 결합되어 있는 정도, 이들 상표의 전체적인 구성, 형태 및 관념 등에 비추어

209 볼 때, 이 사건 출원상표가 선출원상표들과 동일 유사한 지정상품에 다 같이 사 용된다고 하여도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 대하여 오인 혼동 을 일으키게 할 염려가 있다고 보기 어려우므로, 그 지정상품의 유사 여부에 관 하여 나아가 살펴볼 필요 없이, 이 사건 출원상표는 상표법 제8조 제1항에 해당 하는 상표라고 할 수 없다. 3. 이 사건 출원상표가 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당한다는 주장 에 대한 판단 피고는 또, 원고에게 이 사건 출원상표를 사용할 의사가 없음이 명백하므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당한다는 취지로 주장한다. 그러나 거절결정불복심판청구를 기각하는 심결의 취소소송단계에서 피고인 특허청은 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유를 주장할 수 없는 것인바(대 법원 선고 2000후1177 판결, 대법원 선고 2001후 2757 판결 등 참조), 이 사건에서 이 사건 출원상표가 상표법 제23조 제1항 제4 호에 해당한다는 것을 거절결정의 이유로 삼았음을 인정할 만한 아무런 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제8조 제1항 에 해당하는 상표라는 이유로 그 등록이 거절되어서는 아니될 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구 는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 노태악 판사 김병식 판사 김승곤

210 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2010허2698 거절결정(상) 원 고 한국실리콘 주식회사 서울 구로구 대표이사 윤순광 소송대리인 변리사 윤정호 피 고 특허청장 소송수행자 오상진 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 원3693 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 출원상표 (1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 (2) 표장 : (3) 지정상품 : 별지와 같다

211 나. 이 사건 심결의 경위 원고는 이 사건 출원상표에 대하여 상표등록을 출원하였으나, 특허청 심사 관은 이 사건 출원상표는 HK 가 영문자 2자로서 식별력이 없고 Silicon 은 상 품의 성질(원재료) 표시이므로 이를 지정상품에 사용하는 경우, 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지를 식별할 수 없으므로 상표법 6조 1항 7호에 해당한다는 이유로 같은 법 23조의 규정에 의하여 거절결정하였다. 이에 대하여 원고는 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였지만 특허심판원은 위와 마찬가지 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 을1, 2호증, 변론 전체의 취지 2. 당사자들의 주장과 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 이 사건 출원상표는 표장이 로서 영문자가 간격없이 나 열되어 있고, 첫 3자만 대문자로 큰 글씨로 표기되어 있고, 네모난 파란색 바탕 에 흰색으로 알파벳을 배치하였으며, HKS 를 크게 도안화하여 표시하여 자타 상품의 식별표시기능을 충분히 발휘할 수 있도록 하였으므로 상표법 6조 1항 7 호의 기타 식별력 없는 표장에 해당하지 아니한다. 나. 피고 주장의 요지 이 사건 출원상표 은 청색 또는 파란색 직사각형 모양의 도형 안에 흰색의 영문자 HKSilicon 을 횡서한 형태로 구성되어 있는데, HKSilicon 은 간단하고 흔한 표장인 HK 와 지정상품의 보통명칭 또는 원재료 표시인 Silicon 이 단순하게 결합된 것이고, 청색 또는 파란색 직사각형 모양의 도형 도 간단하고 흔한 표장에 해당하며, 이들 간의 결합에 의해서도 새로운 관 념이나 식별력이 형성되지도 않아서 전체적으로 식별력이 없다 할 것이어서, 상 표법 6조 1항 7호의 기타 식별력 없는 표장에 해당한다

212 다. 이 사건의 쟁점 이 사건 출원상표가 상표법 6조 1항 7호의 기타 식별력 없는 표장에 해당 하는지 여부이다. 3. 판단 가. 판단기준 상표법 6조 1항 7호는 같은 항의 1호 내지 6호 외에 수요자가 누구의 업 무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 상표를 상표등록을 받을 수 없는 상표 로 규정하고 있고, 동 규정은 상표법 6조 1항 1호 내지 6호에 해당하지 아니하 거나 그 어느 것에 해당한다고 딱 짚어 말할 수는 없지만, 전체적으로 보아서 자타상품의 식별력이 없거나 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 아 니한 상표에 대하여 상표등록을 거절할 수 있도록 하기 위해 마련된 보충적 규 정이라 할 것이다(대법원 선고 93후992 판결 등 참조). 그리고 어떤 상표가 상표법 6조 1항 7호에 해당하는지 여부는 일반 수요자의 인식을 기준으로, 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회 의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 선고 2003후1987 판결 등 참조). 나. 구체적인 검토 먼저, 이 사건 출원디자인의 외관을 살펴보면, 이 사건 출원상표 은 외형상 알파벳 대문자 HKS 와 소문자 ilicon 이 결합되어 있고, 그 주위를 파란색의 네모난 도형이 둘러싸고 있는 형태를 띠고 있다 할 것이다. 따라서 이 사건 출원상표를 처음 접하는 일반 수요자나 거래자로서는 눈에 먼 저 들어오는 알파벳 대문자 HKS 부분에 의해서 이 사건 출원상표의 호칭을 구 분짓거나 또는 규소를 뜻하는 영어단어 Silicon 의 의미를 직감적으로 떠올려서

213 이 사건 출원상표의 문자부분을 HK 와 Silicon 으로 분리해서 인식할 가능성이 있다 할 것이므로, 결국 이 사건 출원상표는 사용된 문자와 관련해서 HKS 와 ilicon 으로 분리되거나 또는 HK 와 Silicon 으로 분리될 두 가지의 가능성을 모두 갖고 있다 할 것이다. 그런데 만약 전자의 경우로 분리되는 경우라면, 이 사건 출원상표는 그 자체 로서 문자 HKS 가 그 뒤에 나오는 알파벳 및 파란색의 네모난 도형과 각 결합 하여 자타상품을 구분할 수 있는 식별력을 충분히 가지는 것으로 볼 여지가 있 고, 그렇지 않고 후자로 분리되어서 관찰되는 경우라 하더라도, 비록 HK 부분 이 알파벳 2자로 이루어져서 식별력이 명확하다고는 보기가 어렵지만, 이 사건 출원상표는 그 밖에도 뒤에 나오는 영어단어 Silicon 및 이를 둘러싼 파란색의 네모난 도형과 결합되어 있어서 전체적으로 보면 그 지정상품과 관련하여 자타 상품의 구분 표지인 상표로서의 기능을 충분히 할 수 있을 것으로 판단되고, 나 아가 위 HK 부분은 원고의 상호인 한국실리콘 주식회사에서 어두에 해당하는 한국 의 영문자 이니셜로도 볼 수가 있다 할 것인데, 갑37, 38호증의 각 기재에 의하면, 원고는 실리콘 원재료 제조업체로서 전세계적으로 9번째의 생산회사이 고 국내에서는 2번째 규모의 생산회사일 뿐 아니라, 국내에는 실리콘 원재료를 생산하는 회사가 원고를 제외하고는 하나밖에 존재하지 아니하는 사실이 인정 되므로, 위 인정사실에 비추어 보면, 이 사건 출원상표는 동종업체가 별로 존재 하지 않는 국내에서 원고의 상품을 표시하는 식별표지로 충분히 작용하는 것으 로 보아야 할 것이다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 출원상표가 상표법 6조 1항 7호의 기타 식별력이 없는 표 장에 해당하는 것으로 판단한 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므 로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다

214 재판장 판사 변현철 판사 박창수 판사 김용덕

215 [별 지] 이 사건 출원상표의 지정상품 상품류 구분 제06류의 판상실리콘(Silicon in sheet form - 태양전지 및 디스 플레이 패널용 재료에 사용하는 것에 한함), 봉상실리콘(silicon in bar form - 태양전지 및 디스플레이 패널용 재료에 사용하는 것에 한함), 단결정실리콘 (Monocrystalline silicon - 태양전지 및 디스플레이 패널용 재료에 사용하는 것에 한함), 다결정실리콘 (Polycrystalline silicon - 태양전지 및 디스플레이 패널용 재료에 사용하는 것에 한함), 단결정실리콘 주괴(Ingots of mono crystalline silicon - 태양전지 및 디스플레이 패널용 재료에 사용하는 것에 한함), 금속제 주괴(귀금속제는 제외 Ingots of common metal, not including precious metal ingots - 태양전지 및 디스플레이 패널용 재료에 사용하는 것에 한함), 비철금속(Nonferrous metals - 태양전지 및 디스플레이 패널용 재료에 사용하는 것에 한함), 비철금속 및 비철금속의 합금 (Nonferrous metals and their alloys - 태양전지 및 디스플레이 패널용 재료에 사용하는 것에 한함), 금 속제 빗자루손잡이, 갈철광 광석, 금광석, 금속광석, 납광석[연광석], 니켈광석, 동광석, 망간광석, 몰리브덴광석, 방연광( 方 鉛 鑛 ), 방연광( 方 鉛 鑛 ) 광석, 수은광 석, 아연광석, 안티몬광석, 우라늄광석, 유화철광석, 은광석, 주석광석, 지르콘광 석, 창연( 蒼 鉛 )광석, 철광석, 코발트광석, 크롬광석, 크롬철광석, 텅스텐광석, 토 륨광석, 금속제 냄비고리, 금속제 바구니, 금속제 간판, 금속제 감찰, 금속제 게 시판, 금속제 광고기둥, 금속제 광고판, 금속제 기관번호표시용 표찰, 금속제 등 록번호판, 금속제 명패 및 문패, 금속제 문자 및 숫자{활자는 제외}, 금속제 비발 광식 가옥번호판, 금속제 인식표, 금속제 조작방법표시용 표찰, 금속제 표지판, 금속제 표찰, 병원용 금속제 식별팔찌, 금속제 기념컵, 금속제 기념판, 금속제 기념패, 금속제 트로피, 금속제 풍력작동식 새퇴치기, 야생돌물용 덫{금속제}, 야생동물용 덫{금속제}, 가축용 체인, 금속제 개줄, 금속제 닭장, 금속제 새( 鳥 ) 욕조{구조물}, 금속제 야생동물우리, 금속제 조류사육장{구조물}, 동물용 방울,

216 금속제 벽사다리, 금속제 사다리, 서고용 금속제 사다리, 금속제 저금통, 가스저 장용 금속제 용기, 금속제 가스보온통, 금속제 가스저장탱크, 금속제 가축사료용 기, 금속제 고가물탱크, 금속제 고압가스용기, 금속제 공업용수탱크, 금속제 깡 통, 금속제 드럼통, 금속제 방향제용기, 금속제 산( 酸 )저장용기, 금속제 액체가 스용기, 금속제 액체비료저장용기, 금속제 액체저장탱크, 금속제 연료탱크, 금 속제 오일저장통, 금속제 운반 유류탱크, 금속제 운반물탱크, 금속제 운반분뇨탱 크, 금속제 운반화공물탱크, 금속제 저장탱크, 금속제 컨테이너, 금속제 탱크, 금 속제 통, 금속제 통받침대, 금속제 통테, 보관 또는 운반용 금속제 컨테이너, 알 루미늄제 드럼통, 알루미늄제 액체가스용기, 알루미늄제 운반분뇨탱크, 압축가스 또는 액체공기용 금속제 컨테이너, 액체연료용 금속제 컨테이너, 통조림용 깡통, 금속제 공구상자{빈것}, 금속제 대형상자, 금속제 빈 공구상자, 금속제 상자, 금 속제 식품저장상자, 금속제 저장상자, 일반금속제 상자, 금속제 마개, 금속제 밀봉캡, 금속제 병마개, 금속제 병밀봉마개, 금속제 봉인재료, 금속제 용기마개, 금속제 통꼭지마개, 납( 鉛 )제 봉인재료, 코르크있는 금속제 병뚜껑, 코르크있는 금속제 병마개, 포장용 금속제 뚜껑, 포장용 금속제 마개, 가구용 금속제 바퀴, 금고, 금속제 가구 부속품, 금속제 고기찬장, 금속제 금고, 침대용 금속제 바퀴, 침대용 금속제 부속품, 구두흙털이용 금속매트, 금속제 바람개비, 금속제 벨, 금 속제 우편함, 옥외용 강철 롤블라인드, 옥외용 금속제 블라인드, 정원장식용 금 속제 바람개비, 정원장식용 벨, 금속제 관( 棺 ) 부속품, 금속제 묘비, 금속제 묘비 받침판, 금속제 묘표, 금속제 묘표 및 묘비용 명판, 묘지용 금속제 비석, 청동제 묘비, 지팡이용 금속제 페룰[지팡이용 금속제 테], 난로열막이용 스크린, 난로용 안전철망, 벽난로 장작 받침쇠, 금속제 걸쇠, 금속제 나사, 금속제 나사링, 금속 제 나사못, 금속제 너트, 금속제 대갈못, 금속제 리벳, 금속제 못, 금속제 벽 플러그, 금속제 볼트, 금속제 상자죔쇠(파스너), 금속제 쐐기, 금속제 안전체인, 금속제 좌금[와셔], 금속제 체인, 나사 링{금속제}, 말편자 못{금속제}, 머리가 납작한 못{금속제}, 못{금속제}, 볼트{금속제}, 쐐기{금속제}, 아이볼트{금속제}, 자물쇠용 볼트{금속제}, 창틀용 볼트{금속제}, 케이블용 금속제 결합나사, 평형 볼트{금속제}, 가방용 금속제 자물쇠, 금속제 고리, 금속제 로프고리, 금속제 문

217 자물쇠[금속제 도어락], 금속제 비전기식 자물쇠, 금속제 열쇠, 금속제 열쇠고리, 금속제 열쇠체인, 금속제 자물쇠{전기식은 제외}, 도어볼트(Door bolts), 맹꽁이 자물쇠{금속제}, 수갑, 수송기계기구용 금속제 자물쇠, 열쇠용 일반금속제 고리, 옷걸이레일용 금속제 훅, 옷걸이용 금속제 고리, 용수철자물쇠, 금속제 칼자루, 모루, 바이스용 금속제 조임구, 수동공구용 금속제 손잡이, 휴대용 모루, 금속제 줄밥(Filings), 강관( 鋼 管 ), 강구( 鋼 球 ), 강선( 鋼 線 ), 강철, 강철봉, 강판( 鋼 板 ), 공동 봉강, 광택봉강, 금속제 관( 管 ), 금속제 빌렛, 깡통용 강철, 대강( 帶 鋼 ), 대 철( 帶 鐵 ), 도금된 강철, 띠판, 몰리브덴철, 미가공 강철, 미가공 또는 반가공 강 ( 鋼 ), 미가공 또는 반가공 주철, 미가공 또는 반가공 철( 鐵 ), 봉강( 棒 鋼 ), 선철, 순철지금, 스테인레스강, 스테인레스관, 실리콘철, 아연도금된 강판, 앵글강( 鋼 ), 양철제 포장재, 양철판, 연철, 일반금속합금, 장갑판, 재압연강, 주강( 鑄 鋼 ), 주 철, 주철관, 철관, 철선, 크롬철, 클래딩된 강판, 탄소강, 텅스텐철, 티타늄철, 합 금강, 합금강 파편, 합금철, 해면철, 게르마늄, 글루시늄[베릴륨], 니오비움, 니 켈, 니켈 및 니켈합금, 니켈 지금, 니켈조제품, 니켈합금, 니켈합금 지금, 니켈합 금제 관, 동 또는 동합금의 주물, 동관( 銅 管 ), 동조제품, 동지금, 동판, 동합금 지금, 동합금제 관, 마그네슘, 마그네슘 또는 마그네슘합금의 주물, 마그네슘 및 마그네슘합금, 마그네슘 조제품, 마그네슘 지금, 마그네슘합금 지금, 망간, 몰리 브덴, 미가공 또는 반가공 구리, 미가공 또는 반가공 납, 미가공 또는 반가공 비 철금속, 미가공 또는 반가공 황동, 미가공 코발트, 바나듐, 베릴륨[글루시늄], 비 절연동선, 서밋(Cermets), 셀티움, 아연, 아연 또는 아연합금의 주물, 아연 및 아 연합금, 아연조제품, 아연지금, 아연판, 아연합금 지금, 알루미늄, 알루미늄 또는 알루미늄합금의 주물, 알루미늄 및 알루미늄합금, 알루미늄 박( 箔 ), 알루미늄 선, 알루미늄 조제품, 알루미늄 지금, 알루미늄합금, 알루미늄합금 지금, 양은, 양은( 洋 銀 ), 연 또는 연합금의 주물, 연 및 연합금, 연조제품, 연지금, 연판, 연합 금 지금, 우라늄합금, 은도금된 주석합금, 인듐, 주석, 주석 또는 주석합금의 주 물, 주석 및 주석합금, 주석 박( 箔 ), 주석 조제품, 주석 지금, 주석봉, 주석합금 지금, 지르코늄, 청동, 카드뮴, 코일형태의 주석바, 크롬, 탄탈륨, 탄탈륨 및 탄 탈륨합금, 텅스텐, 톰백, 티타늄, 티타늄 또는 티타늄합금의 주물, 티타늄 및 티

218 타늄합금, 티타늄 조제품, 티타늄 지금, 티타늄합금, 티타늄합금 지금, 페로티타 늄, 포장용 금속박( 箔 ), 하프늄 [셀티늄], 화이트메탈[모조은], 경땜납, 금땜납, 땜납, 연납, 용접용 금속봉, 용접용 금속제 와이어, 용접용 합금, 은땜납, 가시철 사, 건설용 또는 건축용 금속제 피복재료, 건축용 강철프레임, 건축용 금속제 골 조, 건축용 금속제 기둥, 건축용 금속제 낙수홈통, 건축용 금속제 라이닝, 건축 용 금속제 미장벽판, 건축용 금속제 벽면라이닝, 건축용 금속제 벽외장재료, 건 축용 금속제 보강재료, 건축용 금속제 부속품, 건축용 금속제 선반받이, 건축용 금속제 칸막이, 건축용 금속제 판넬, 건축용 금속제 패널, 건축용 금속제 포치 (Porches), 건축용 금속제 피복재료, 건축용 금속제 현관[건축용 금속제 포치], 건축용 금속판, 건축용 또는 가구용 양은제 부속품, 건축용 및 데킹조립용 금속 제 선반받이, 건축용 철강프레임, 건축용 철제 돌출부, 계단부품용 금속제 스트 링거, 계단용 금속제 발판, 굴뚝용 금속제 통풍관, 금고실용 문{금속제}, 금속제 가드레일, 금속제 갱도용 재료, 금속제 건널판, 금속제 건축 또는 구축 전용재 료, 금속제 건축재료, 금속제 격자, 금속제 경첩, 금속제 계단, 금속제 고정기, 금속제 교량이음용 앵커볼트, 금속제 구축물의 이음매용 연결자, 금속제 굴뚝, 금 속제 굴뚝갓, 금속제 굴뚝꼭대기부분, 금속제 기둥, 금속제 꺽쇠, 금속제 난간, 금속제 난간용 바(Bar), 금속제 내화성 건축재료, 금속제 덧문, 금속제 도어패 널, 금속제 드로핸들(Draw handle), 금속제 들보, 금속제 라스(Lath), 금속제 레일, 금속제 맨홀, 금속제 맨홀뚜껑, 금속제 묘지울타리, 금속제 문, 금속제 문 걸고리, 금속제 문고정기, 금속제 문노크장치, 금속제 문부속품, 금속제 문소란 ( 門 小 欄 ), 금속제 문손잡이, 금속제 문턱[금속제 기둥받침대], 금속제 문틀, 금속 제 물받이, 금속제 물받이파이프, 금속제 물받이홈통, 금속제 미늘살창문, 금속 제 바닥재, 금속제 바닥판, 금속제 바리케이드, 금속제 발판, 금속제 방호문, 금 속제 방화문, 금속제 배내기[금속제 코니스], 금속제 배수관, 금속제 배수트랩, 금속제 벽면라이닝, 금속제 벽판자, 금속제 분기관( 分 岐 管 ), 금속제 비자동식 회 전문, 금속제 비전기식 도어벨, 금속제 비전기식 도어스프링, 금속제 비전기식 문닫힘장치, 금속제 비전기식 문열림장치, 금속제 빗장, 금속제 빙형( 氷 型 ), 금 속제 상인방( 上 引 枋 ), 금속제 셔터, 금속제 손잡이, 금속제 수도관, 금속제 수압

219 관( 水 壓 管 ), 금속제 스트랩경첩, 금속제 스페이서 선반받이, 금속제 시트 및 플 레이트, 금속제 시트파일, 금속제 암거배수관, 금속제 여닫이창, 금속제 온실프 레임, 금속제 외팔날개 선반받이, 금속제 울타리, 금속제 장지, 금속제 조이스트, 금속제 주조용 금속주형, 금속제 지붕덮개, 금속제 지붕재료, 금속제 지주, 금속 제 징두리널, 금속제 징두리벽판, 금속제 창문, 금속제 창문고정구, 금속제 창문 도르레, 금속제 창문잠금쇠, 금속제 창문틀, 금속제 창살, 금속제 창호시스템유 니트, 금속제 천장장식품, 금속제 천정지지대, 금속제 천정판, 금속제 칸막이유 니트, 금속제 케이싱, 금속제 파이프제품{건축 또는 구축전용}, 금속제 플로어힌 지, 금속제 회전문 개폐기, 도로용 금속제 충돌방지벽, 도로용 금속제 충돌방지장 벽, 레일용 금속제 이음판, 모르타르혼합용 금속제 반죽그릇, 문용 철제부품, 미닫이문용 금속제 도르레, 미닫이문용 금속제 프레임, 방냉방용 금속제 문틀, 비기계식 금속제 호퍼, 비기계용 금속재료, 비기계용 금속제 도르레, 비자동식 금 속제 회전막대 출입구, 슬레이트용 금속제 훅, 시멘트제품 성형용 금속주형, 시 트금속제 라이닝, 아래로여닫는 창 도르레{금속제}, 알루미늄 창틀[알루미늄 섀 시], 액체 및 가스운송용 금속제 파이프, 유정용( 油 井 用 ) 금속제 케이싱, 중앙난 방설비용 금속제 도관, 중앙난방설비용 금속제 파이프, 지붕용 금속제 방수판, 창 문도르레{금속제}, 창문섀시용 금속제 고정구, 창문용 금속제 부속품, 창문용 철 제부품, 창문틀용 활차, 처마박공용 금속제 몰딩, 철도용 금속재료, 철도용 금속 제 이음보, 철도용 금속제 침목, 철슬라브, 철제 돌출부, 케이블카궤도용 금속제 재료, 콘크리트용 금속제 거푸집널, 콘크리트용 금속제 보강재료, 파이프고정용 금속제 이음고리, 파이프라인용 금속제 분기관( 分 岐 管 ), 파이프용 금속제 벽걸 쇠, 파이프용 금속제 보강재료, 파이프용 금속제 엘보, 환기 및 공기조절장치용 금속제 도관, 건축용 금속제 타일, 금속제 마루타일, 금속제 바닥타일, 금속제 벽타일, 금속제 타일, 도로포장용 금속제 블록, 가정용 금속제 이동식 온실, 강 철건축물, 금속구조물 수영장, 금속구조물 스케이트장, 금속제 간이자동차차고, 금속제 건축물, 금속제 건축물조립세트, 금속제 사일로(Silos), 금속제 온실, 금 속제 이동식 건축물, 금속제 이동식 대피호, 금속제 이동식 온실, 금속제 자전거 용 주차시설, 금속제 전화박스, 금속제 조립식 주택, 금속제 조립식 플랫폼, 금

220 속제 지하납골실, 금속제 탈의실, 금속제 말뚝, 금속제 수목보호물, 금속제 전주 ( 電 柱 ), 금속제 경고표지{발광식/기계식은 제외}, 금속제 교통신호{발광식/기계 식은 제외}, 금속제 교통신호판{발광식/기계식은 제외}, 금속제 교통표지{기계식 과 발광식은 제외}, 금속제 도로표지{발광식/기계식은 제외}, 금속제 비발광식 항 로표지, 금속제 비발광식/비기계식 도로표지, 금속제 안전표지판{발광식/기계식 은 제외}, 금속제 항로표지{발광식/기계식은 제외}, 수송기계기구용 금속제 표 지, 전철기( 轉 轍 機 ), 강철밴드용 신장구[인장고리], 금속밴드용 신장구[인장고 리], 수송용 금속제 팔레트, 승객용 금속제 이동식 탑승계단, 와이어용 신장구, 인장링크, 저장용 금속제 팔레트, 철도용 전차대( 轉 車 臺 ), 철도화차용 금속제 적하계측봉, 하역용 금속제 턴테이블, 하역용 금속제 팔레트(pallet), 강철제 돛 대, 계선용 금속제 부유도크, 계선용 금속제 정박주, 금속제 계선부표, 금속제 마스트(mast), 금속제 부유콘테이너, 앵커[닻], 앵커용 정착판( 定 着 板 ), 금속제 바이스작업대, 금속제 주물금형, 야금용 주형, 금속제 낫자루, 금속제 인공어초 ( 人 工 魚 礁 ), 페인트분무용 금속제 부스(Booths), 구리제 링, 그리이스 니플, 금 속제 노즐, 금속제 링, 금속제 멈춤고리, 금속제 밸브{기계부품은 제외}, 금속제 벨트인장기, 금속제 비전기식 케이블접속구, 금속제 스프링{기계부품은 제외}, 금속제 슬리브(Sleeve), 금속제 케이블 연결고리, 금속제 케이블 클램프, 금속 제 콕{기계부품은 제외}, 금속제 파이프커플링, 금속제 플랜지, 금속제 호스클램 프, 기계벨트용 금속제 고정구, 기계벨트용 금속제 보강재료, 비기계용 금속제 밸브, 비기계용 금속제 스프링, 비기계용 금속제 파이프 커플링, 비기계용 금속제 플랜지(flange), 수도관용 금속제 밸브, 스프링{기계부품은 제외}, 압축공기도관 용 금속제 부속품, 줄용 금속제 커플링, 철도바퀴용 멈춤구, 철도바퀴용 핀, 케이 블 및 파이프용 금속제 클립, 코터, 코터핀, 키{기계요소}, 파이프용 금속제 연결 구, 파이프용 금속제 접속구, 파이프용 금속제 클립, 파이프용 금속제 회전식 접속구, 안테나선, 금속제 이동식 로켓발사대, 금속제 다이빙보드, 금속제 텐트 팩(Pegs), 등산용 금속제 피턴, 등산용 아이스네일, 등산용 아이젠(eisen), 박차, 금속제 버클, 일반금속제 버클(철물), 결속용 금속제 끈, 결속용 금속제 밴드, 금속제 결속끈, 금속제 결속용구, 금속제 로프, 농업용 금속제 결속끈, 비전기용

221 금속제 케이블, 와이어로프, 일반금속제 와이어, 일반금속합금제 와이어, 텔퍼용 케이블, 포장용 또는 결속용 금속제 밴드, 하역용 금속끈, 하역용 금속제 끈 (barces), 하역용 금속제 끈(braces), 하역용 금속제 끈(harness), 하역용 금속제 밧줄, 하역용 금속제 벨트, 금속제 망( 網 ), 금속제 방충망, 낙석방지용 금속제 와 이어망, 철망, 금속제 기념물[금속제 기념탑], 금속제 마리아상, 금속제 불상, 금 속제 예수상, 금속제 조각품{귀금속제는 제외}, 브론즈 조각품, 일반금속제 상 ( 像 ), 일반금속제 소입상( 小 立 像 ), 일반금속제 조각품, 일반금속제 흉상, 청동제 조각 - 끝

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223 4. 권리범위확인심판 가. 2010허3615 상표법 제51조 제1항 제2호의 상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법 으로 표시하는 상표 해당여부

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225 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010허3615 권리범위확인(상) 원 고 교촌 에프 엔 비 주식회사 (******-*******) 경북 칠곡군 대표이사 권원강 소송대리인 변호사 황영주 피 고 주식회사 하림 (******-*******) 익산시 망성면 대표이사 김홍국, 이문용 소송대리인 법무법인(유) 태평양 담당변호사 강태욱, 조원희 환 송 전 판 결 특허법원 선고 2008허5779 판결 환 송 판 결 대법원 선고 2008후4585 판결 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당719호 사건에 관하여 한 심결을 취소 한다. 2. 소송총비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지

226 이 유 1. 기초사실 [인정근거] 갑 제1, 2호증 가. 이 사건 등록상표 1) 구성 : 2) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : / / /제290748호 3) 상표권자 : 피고 4) 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 소고기, 돼지고기, 닭고기, 햄, 소시 지, 축산물의 통조림, 우유, 발효유, 유산균 음료 및 제31류의 닭 나. 확인대상상표 1) 구성 : 2) 사용자 : 원고 3) 사용상품 : 매운맛 소스가 가미된 닭 날개 튀김 다. 이 사건 심결과 환송 전 판결 및 환송판결의 경위 1) 원고는 특허심판원에 피고를 상대로, 원고가 사용하는 확 인대상상표는 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당하는 상표이므로 이 사건 등록 상표의 효력이 미치지 아니하고, 그 상품도 유사하지 아니하다는 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다

227 2) 특허심판원은 당719호로 확인대상상표는 상표법 제51 조 제1항 제2호에 해당하지 아니하고, 이 사건 등록상표와 그 표장 및 상품이 동일 유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 심판청 구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 3) 이에 원고는 이 법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 이 법원은 허5779호로 확인대상상표는 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 보통명칭이나 기술적 표장에 해당하지 아니하고, 이 사건 등록상표와 그 표장 및 상품이 유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 환송 전 판결을 선고하였다. 4) 원고는 위 환송 전 판결에 대하여 대법원에 상고하였고, 대법원은 후4585호로 확인대상상표는 상표법 제51조 제1항 제2호의 상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표 에 해당하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 할 것임에도 이와 달 리 판단한 원심에는 상표법 제51조 제1항 제2호 해당 여부에 관한 법리를 오해 하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다는 이유로 환송 전 판결을 파기하는 환송 판결을 선고하였다. 2. 이 사건 심결의 적법 여부 가. 원고의 주장 원고는, 확인대상상표는 그 사용상품인 매운맛 소스가 가미된 닭 날개 튀 김 과 관련하여 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 보통명칭 내지 기술적 표장 에 불과하므로, 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않으며, 이 사건 등록상표 와 그 표장과 상품이 유사하지 아니하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 주장하면서 이 사건 심결의 취소를 구하고 있다. 아래에서는 먼저, 확인대상상표가 사용상품과 관련하여 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 기술적 표장에 해당하는지 여부를 살펴본다

228 나. 확인대상상표가 기술적 표장에 해당하는지 여부 1) 판단기준 상표법 제51조 제1항 제2호의 상품의 산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형상(포장의 형상을 포함한다) 가격 또는 생산방법 가공방법 사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표 에 해당하는지 여부는 그 상표가 지 니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적 으로 판단하여야 하는바, 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 이에 해당한다(대법 원 선고 2007후555 판결 등 참조). 2) 구체적 판단 살피건대, 확인대상표장인 은 영어단어 hot, gold, wing 의 한글 음역으로 이루어져 있는바, 일반적으로 hot 은 맵다 는 뜻 이외 에 뜨거운, 열렬한, 격렬한 등의 뜻을 가지고 있고, wing 역시 일반수요자가 거래자 사이에서 닭 날개 만을 뜻하는 것으로 사용되고 있지 않다. 그러나 갑 제4, 5, 13, 14, 16호증(가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하 면, 년부터 이 사건 심결 전까지 서울경제신문 등 여러 국내 언론매체 의 인터넷판 등에서 핫윙 이라는 용어를 닭고기를 사용하는 음식 또는 닭 날개 요리를 지칭하는 단어로 사용하고 있는 사실, 발행된 어린이 를 위한 진담지의 영어요리 라는 요리책에 닭 날개에 양념을 넣어 튀긴 요리인 핫윙 조리법이 소개된 것을 비롯하여 이 사건 심결 전까지 최소한 12개의 요리 책에 핫윙 에 관한 요리법이 소개되었을 뿐 아니라 사단법인 한국계육협회의 인터넷 홈페이지에도 닭 날개를 이용한 핫윙 요리법이 소개되고 있는 사실, 3 이 사건 심결 당시 KFC, 네네치킨 등 100여개의 전국 닭고기 판매점에서 핫윙 이나 핫윙 이 포함된 명칭을 닭 날개 튀김 요리 또는 닭 날개 의 명칭으로 사 용하고 있는 사실 등을 인정할 수 있다. 위 인정사실과 확인대상상표의 사용상 품이 매운맛 소스가 가미된 닭 날개 튀김 인 점을 고려할 때, 일반수요자나 거 래자에게 확인대상상표의 hot 은 맵다는 뜻으로, wing 은 닭 날개 의 뜻으로

229 각 직감될 것이고, gold 는 그 사용상품의 우수한 성질을 나타내는 것으로 인식 되는 단어이어서, 확인대상상표를 그 사용상품인 매운맛 소스가 가미된 닭 날 개 튀김 에 사용하는 경우 일반수요자나 거래자에게 우수한 품질의 매운 닭 날 개 튀김 으로 직감될 것이다. 한편 확인대상상표는 같은 크기의 한글을 나란히 배열하고 있어서 그 사용상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하고 있다. 다. 소결론 따라서 확인대상상표는 상표법 제51조 제1항 제2호의 상품의 품질, 원재 료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하여 이 사건 등록상 표의 효력이 미치지 않는다고 할 것이므로, 나머지 점에 관하여 살필 것 없이 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다. 3. 결론 그렇다면, 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 할 것인바, 그 취소를 구하 는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결 한다. 재판장 판사 노태악 판사 김병식 판사 김승곤

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231 상 표 판 례 (통권 제25호) 발 행 : 특 허 심 판 원 발행일 : 2010년 12월 편 찬 : 심 판 정 책 과 대전광역시 서구 선사로 139 Tel : (042) Fax : (042) ISSN