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1 지식재산권법과 경쟁법의 조화 방안에 관한 연구 2016 인프라사업 기초연구과제 보고서 법 제도 연구 법 제도 연구 지식재산권법과 경쟁법의 조화 방안에 관한 연구 대전 서구 청사로 189 Tel : 042) Fax : 042) 서울 강남구 테헤란로 131 Tel : 02) Fax : 02) 발 간 등 록 번 호 ISBN : 법 제도 연구 지식재산권법과 경쟁법의 조화 방안에 관한 연구 Study on the Harmonization of Intellectual Property Law and Competition Law

2 기초연구과제보고서 법 제도연구 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 A Study on legal system Study on the Harmonization of Intellectual Property Law and Competition Law

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4 제출문 특허청장귀하 본보고서를 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 과제의 최종보고서로제출합니다 년 12 월 31 일 주관연구기관명 : 한국지식재산연구원 연구기간 : 2016년 1월 1일 ~ 12월 31일 참여연구원 연구책임자 : 심미랑 ( 한국지식재산연구원부연구위원 ) 참여연구원 : 강경남 ( 한국지식재산연구원부연구위원 )

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6 [ 요약문 ] Summary 요약문 제 1 장연구의개요 ( 연구의목적 ) 지식재산권보호와자유로운시장경쟁간에적절한균형을도모하고, 시장질서 를왜곡하지않는범위내에서기술혁신과산업발전을촉진하는제도적방안모색 ( 연구의배경 ) 일정기간독점을보장하여기술혁신을촉진하고자하는지식재산권법과과도 한시장독점을방지하여자유로운경쟁을유도하고자하는경쟁법은그법목적상계속하여 교차영역발생 ( 연구의필요성 ) 지금까지는경쟁법적관점에서경쟁제한성을가지는경우지식재산권을제 한하는방향으로논의가진행되어, 지식재산권관점에서정당한권리행사의범위에대한연 구는미흡 경쟁법상시정명령이나과징금부과와같은사후적구제로는지식재산권의부당한행사에 대한효율적구제가어려움 지식재산권법적관점에서지식재산권의정당한행사의범위를명확히하여경쟁법과의조화 를도모하는방안에관한연구필요 i

7 제 2 장지식재산권법과경쟁법의관계 ( 지식재산권법과경쟁법의목적 ) 1 ( 경쟁법의목적 ) 자유롭고공정한경쟁을유지 촉진하기 위하여독과점이나경쟁제한행위를금지또는제한, 2 ( 특허법의목적 ) 일정기간독점권을 보장하여새로운기술혁신에대한유인제공 산업발전에이바지 특허가가져오는독점력에의한사후적비효율에도불구하고특허제도를운영하고있는것 은동태적측면에서의효율을고려하기때문 ( 지식재산권법과경쟁법의교차 ) 원칙적으로지재권의정당한행사로서의독점적 배타적권리에 대해서는경쟁법적용예외 ( 공정거래법제 59 조 ) 정당한행사가아닌경우경쟁법적용가능 위법성판단시관련시장획정, 경쟁제한효과분석, 효율성증대효과고려 < 표 > 주요국의입법례 한국미국일본중국 EU 독점규제및공정거래에관한법률 (1980 제정 ) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 (2010 전면개정, 현행공정거래위원회예규제 247호, 시행 ) 반독점법 (Antitrust Act): 셔먼법 (Sherman Act, 1890 제정 ), 클레이튼법 (Clayton Act) 와연방거래위원회 (FTC) 법 (1914 제정 ) 지식재산권의라이선스에대한반독점법가이드라인 (Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 1995 제정, 현재개정논의중 ) 사적독점의금지및공정거래확보에관한법률 ( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律, 1947 제정 ) 표준화에반하는특허풀형성에관한독점금지법상고려방안 (2005 제정 ) 지적재산의이용에관한독점금지법상의지침 (2007 전면개정, 개정 ) 중화인민공화국반독점법 (2007 제정 ) 지식재산권을남용한경쟁배제 제한행위금지에관한규정 ( 제정 ) 지식재산권남용에관한반독점법집행지침 ( 안 ) ( 공표 ) EU기능조약 (Treaty on the Functioning of the European Union) 제101 조 ( 경쟁제한적합의에대해적용 ) EU기능조약제102조 ( 시장지배적지위남용에대하여적용 ) 기술이전계약에대한규칙 (Commission Regulation (EU) No. 316/2014 of 21 March 2014) 기술이전계약에대한가이드라인 (2014/C 89/03) ii

8 [ 요약문 ] 제 3 장지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 특허권자의권리행사시경쟁법적용대상유형 ( 실시허락계약관련 ) 1 가격및생산량제한, 2 실시범위제한, 3 끼워팔기, 4 실시료 문제, 5 그랜트백, 6 상호실시허락과특허풀, 7 실시허락의거절, 8 거래제한등검토 ( 특허분쟁관련 ) 1 특허분쟁의합의, 2 부쟁의무, 3 침해금지청구권의행사, 4 무효인 특허권에기한특허권행사등검토 지식재산권법과경쟁법의관계에대한기본이론 ( 특허권의범위 ) 특허발명은청구범위에기재된사항의범위내에서, 특허권의존속기간내 에서 (20 년 ), 등록된국가내에서만효력 ( 경쟁법의적용요건 ) 사업자또는사업자단체 의 관련시장 내에서의 경쟁제한 적행위를 규제 - 지식재산권행사가경쟁제한효과와효율성증대효과를동시에발생시키는경우에는양 효과의비교형량을통해법위반여부를심사, 특허권을보호함으로인한기술혁신의효과 보다경쟁제한효과가클경우에경쟁법의규제의대상 ( 특허범위이론과합리의원칙 ) 특허권자에게우호적인 특허범위이론 (Scope of Patent test) 과특허권자의권리를제한할수있는 합리의원칙 (Rule of Reason) 및관련최근 사례검토 ( 특허남용이론 ) 미국특허법상특허남용규정도입과정, 특허남용적용요건및현행미국특 허법상특허남용규정검토 국내에서특허남용에대한논의및국내법상도입여부검토 iii

9 제 4 장주요쟁점및사례 ( 표준특허관련 ) 표준특허권자의침해금지청구허용여부, FRAND 조건에부합하는실시료 산정, Multi-Level Licensing 의문제등검토 (Multi-Level Licensing 에대한특허법적분석 ) 1 방법발명과물건발명의구분필요 : 발명의카테고리에따라권리범위가달라실시허락을받아야하는범위가다름, 2 권리소진의원칙적용여부 : 약정에따라중간부품사업자가생산한부품을표준필수특허권자와직접기술실시약정을체결한최종생산자에게만판매한경우에는적법한판매가되어최종품생산자에게부품구매와는별도로특허권자에게실시료를지급하도록하는것은권리소진에원칙에반함 표준특허주요이슈관련경제학적접근 : 1 표준특허의경제적효과 ( 긍정적효과 v. 부정적 효과 ), 2 경쟁법상표준특허주요이슈 ( 시장지배력, 실시료수준, 실시허여, 특허풀 ) 분석 < 표 > 표준특허관련주요사례분석 미국 유럽 한국 Dell 사건 (121 F.T.C 616 (1996)) Wang 사건 (103 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1997)) Rambus 사건 (522 F.3d 456 (D.C. Cir. 2008)) Bosch 사건 (FTC 동의의결, Docket No. C-4377 (Apr. 24, 2013)) Google 사건 (FTC 동의의결, Docket No. C-4410 (Jul. 24, 2013) Apple v. Motorola 사건 (757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014)) 독일연방대법원의 Orange Book 판결 (2009) 유럽집행위원회의 Google v. Motorola 사건 (2012) 유럽집행위원회의삼성 v. 모토로라사건 (2014) 유럽사법재판소의 Huawei 판결 (2015) 퀄컴 I 사건 ( 공정거래위원회의결제 호 ) 삼성 v. 애플사건 ( 서울중앙지법 2011 가합39552 공정거래위원회결정 (2014)) 마이크로소프트의노키아영업양수사건 ( 공정거래위원회의결제 호 ) 퀄컴 II 사건 ( 공정거래위원회 보도자료 ) (NPE 관련 ) NPE 의현황, NPE 활동의효과에대한실증연구 ( 긍정적효과 v. 부정적효과 ), NPE 활동에경쟁법적용의한계, NPE 의특허소송남용방지를위한논의등검토 iv

10 [ 요약문 ] ( 역지불합의관련 ) 역지불합의의발생배경, 주요사례 ( 미국 Actavis 사건, 한국 GSK v. 동아제약사건, 유럽 Servier 사건 Lundbeck 사건 ) 및최근동향, 역지불합의의경쟁제한 성에대한경제학적접근검토 우리약사법은다수의기업에게우선판매권발생가능 ( 약사법제50조의8 제1항제1호 ), 판매가능일부터 2개월이내에정당한사유없이판매하지아니한경우등에는우선판매권이소멸 ( 약사법제50조의10) 하도록하고, 특허분쟁시합의사항을식약처와공정위에보고할의무부과 ( 약사법제69조의3) 하여추후문제가될소지는적음 그러나광의의역지불합의에는특허권자가자신의이익을위하여제 3 자에게특정대가를 지불한모든사례를포함할수있으므로경쟁법적용의문제는여전히발생할수있음 제 5 장지식재산권법과경쟁법의조화를위한방안 특허권자의권리행사에대한경쟁법적용의한계 ( 권리구제수단의차이 ) 경쟁법상시정명령이나과징금부과와같이사후적구제는지식재산 권의부당한행사로인한손해에대한효율적으로구제수단이될수없음 ( 경쟁제한성의판단 ) 특허권을보호함으로인한기술혁신의효과라는것이추상적이고불분 명하며예측가능성이낮아, 실질적으로경쟁제한성위주로판단 특허법의취지에반하여 권리를제한할수있음 ( 관련시장의획정 ) 특허권의행사와관련하여경쟁법적용을위해서는상품시장이외에도 기술시장과혁신시장과같은다양한관련시장을고려하여야함 - 혁신시장등에대한판단사례및기준이정립되어있지않아일반적으로는단순히상품시 장만을고려하여판단 특허권의특성을고려하지못하여정당한행사의범위를부당하 게판단할우려 v

11 특허권의정당한범위판단을위한특허법적요소 특허법의목적 특허기술의특성및무효의가능성 특허취득과정에서의부정한목적 특허발명의실시의사 특허권의권리범위에속하는지여부 특허제도의 Public Policy: 발명에공개에대한대가 일정기간독점권을보장 새로운발명촉진 공개된발명을이용한후속혁신을도모 일정기간이경과하면그발명을공중이자유롭게사용할수있도록공공의영역 (public domain) 에남도록하는것소프트웨어관련특허, 영업방법특허 상품의라이프사이클, 누적적 점진적 ᆞ연속적발전.. 표준화여부, 특허의유효성공지기술을숨기고출원하는경우, 특허명세서에허위데이터를기재하는경우, 타인의발명을자신의것으로속여출원하는경우 ( 모인출원 ) 등발명을실시하지도않고실시할의사가없는경우, 특허기술의활용과기술의진보저해우려특허발명의청구범위, 발명의카테고리, 부당한독점기간의확장인지여부, 지역적범위의제한, 특허권소진여부 특허법상관련규정도입및개선의필요성 1 ( 특허권의효력제한규정도입 ) 무효사유가있는특허권에기한권리행사나출원인이특허출 원과정에서출원관련서류들을적극적으로위조하여특허등록을받은경우등에는등록 후에도권리행사를할수없음을적극적으로규정하는방안고려가능 2 ( 특허권남용규정의도입 ) 무효남용에대한법원이판시를최대한존중하면서그외특허권의남용이문제되는유형 ( 출원과정에서서류위조, 모인출원등부정한목적이있는경우, 실시허락계약관련, 과도한금지청구권의행사, 특허분쟁에서의합의등 ) 을구분하여각행위별로남용의기준및효과를검토하여특허권남용관련규정을도입하는방안고려가능 3 ( 침해금지청구권인정여부에대한재량권부여 ) 가처분에서 보전의필요성 과유사하게침해 금지본안소송에서 침해금지의필요성 을고려할수있도록하는근거규정도입검토필요 4 ( 강제실시권관련규정개선 ) 현뱅법상의강제실시권사유를다양화하고통상실시권설정의재 정이나심결이확정되지않은경우에도침해소송에서항변사유로주장할수있도록개선필요 vi

12 [ 요약문 ] 5 ( 지식재산권법관점에서의관련지침및가이드라인의마련 ) 현재공정위지침에대한논의 과정에특허청과공정위협의체마련, 관할집중시행을맞아 특허침해행위인정지침 등마 련, 특허실시계약가이드라인, 표준계약서등마련 vii

13 Abstract The purpose of the intellectual property law is to foster technological innovation by ensuring monopoly for a given period of time and the purpose of the competition law is to induce free competition by preventing excessive market monopolization. Due to conflicting aims of two laws, inevitably cross sections occur. In many countries, the relevant laws and regulations for the harmonization of conflict area of competition law and intellectual property law are provided. Article 59 (Exercise of Right to Intangible Property) of Monopoly Regulation and Fair Trade Act in Korea provide This Act shall not apply to any act which is deemed the justifiable exercise of the right under the Copyright Act, the Patent Act, the Utility Model Act, the Design Protection Act or the Trademark Act. But the application of competition law isn t excluded for all the exercise of the intellectual property right. Only within the purpose scope of intellectual property laws, the application of competition law is given exemption and the competition law may apply to acts contrary the purpose. However, it isn t easy to judge whether if the exercise for intellectual property rights is off the scope of the purpose in specific cases. The issue for the conflict area of competition law and intellectual property law has been treated by aspects of the competition law. viii

14 [ Abstract ] In other words, it has been dealt with as issues for competition law application to cases hampering competition and innovation by the exercise of intellectual property rights. Therefore, the discussion and research for the scope of justifiable exercise of rights in intellectual property law perspective are not enough. Beside, ex post facto correction orders and fines by competition law should not be effective remedies and prevention for the unjustifiable exercise of intellectual property rights and there are also concerns about improper restrictions for the exercise of intellectual property rights by the judgement for restriction on competition. Therefore, this study focus on the aspect of intellectual property law. With reference to the above-mentioned, this paper proposes the need for active discussions to clarify the scope of justifiable, fair and proper exercise of intellectual property rights and for the harmonization with competition law in the aspect of intellectual property law. ix

15 2016 한국지식재산연구원기초연구과제보고서 대목차 제 1 장서론 제 1 절연구의목적및필요성 3 제 2 절연구의배경및범위 4 제 2 장지식재산권법과경쟁법의관계 제 1 절지식재산권법과경쟁법의목적 11 제 2 절주요국의입법례 21 제 3 장지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 제 1 절특허권자의권리행사시경쟁법적용대상유형 33 제 2 절특허권의범위와경쟁법적용요건 72 제 3 절특허범위이론과합리의원칙 90 제 4 절특허남용이론 95 제 5 절소결 122 제 4 장주요쟁점및사례 제 1 절표준특허관련쟁점 127 제 2 절 NPE 관련쟁점 194 제 3 절역지불합의관련쟁점 220 제 5 장지식재산권법과경쟁법의조화를위한방안 제 1 절특허권자의권리행사에대한경쟁법적용의한계 251 제 2 절특허법적판단요소 257 제 3 절특허법상관련규정도입및개선의필요성 266 제 4 절결어 279

16 CONTENTS 세부목차 제 1 장서론 제1절연구의목적및필요성 3 제2절연구의배경및범위 4 1. 연구의배경 4 2. 연구의범위및방법 5 가. 연구의범위 5 나. 연구의방법 7 제 2 장지식재산권법과경쟁법의관계 제1절지식재산권법과경쟁법의목적 입법목적 11 가. 헌법상의관련규정 11 나. 경쟁법의지위및목적 12 다. 지식재산권법의지위및목적 지식재산권법과경쟁법관련경제학적접근 13 가. 정부규제의목적 13 나. 특허제도에대한경제학적접근 지식재산권법과경쟁법의교차 19 제2절주요국의입법례 미국 유럽연합 일본 중국 우리나라 27 제 3 장지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 제1절특허권자의권리행사시경쟁법적용대상유형 실시허락계약관련 33 가. 가격및생산량제한 33 나. 실시범위제한 34 다. 끼워팔기 37 라. 실시료문제 42 마. 그랜트백 46 바. 상호실시허락과특허풀 50 사. 실시허락의거절 54 아. 거래제한 58

17 2016 한국지식재산연구원기초연구과제보고서 2. 특허침해사건의경우 59 가. 특허분쟁에서의합의 59 나. 부쟁의무 60 다. 침해금지청구권의행사 66 라. 무효인특허권에기한권리행사 소결 70 제2절특허권의범위와경쟁법적용요건 특허법상특허권의범위 72 가. 특허발명의보호범위 72 나. 특허권의존속기간 74 다. 특허권의지역적범위 74 라. 특허침해에대한구제수단 경쟁법의기본개념및적용요건 76 가. 경쟁법의기본개념 76 나. 경쟁법위반행위에대한조치수단 86 제3절특허범위이론과합리의원칙 미국에서관련이론의흐름 90 가. 개념정의 90 나. 특허권의독점권확장제한 (1960년대 ~1970년대 ) 90 다. 친특허정책에따른특허범위이론확립 (1980년대 ~2000년대 ) 91 라. 특허범위이론의폐기와합리의원칙적용 (2013년 Actavis 사건 ) 최근동향 93 제4절특허남용이론 특허남용법리의의의 미국의특허남용론 96 가. 이론적근거 96 나. 미국특허남용론의흐름 97 다. 특허권남용의성립요건및효과 우리법상특허남용관련이론 113 가. 우리특허법상권리남용 113 나. 경쟁법상특허권남용의규제 119 제5절소결 122

18 CONTENTS 제 4 장주요쟁점및사례 제1절표준특허관련쟁점 표준특허의의의및표준화기구 127 가. 표준특허의의의 127 나. 표준화기구의지식재산권정책 표준특허권자의권리행사시법적문제 130 가. 특허공개의무위반 130 나. FRAND 확약관련문제 131 다. Multi-Level Licensing의문제 각국의경쟁당국및법원의태도 150 가. 미국의경쟁당국및법원의태도 150 나. 유럽집행위원회및법원의태도 157 다. 한국공정거래위원회및법원의태도 표준특허주요이슈관련경제학적접근 184 가. 표준특허의경제적효과 184 나. 경쟁법상표준특허주요이슈 186 제2절 NPE 관련쟁점 NPE의현황 194 가. NPE (Non-practicing Entity) 의정의 194 나. NPE의선정기준과비즈니스유형 197 다. NPE 분쟁통계 NPE의효과에대한실증연구 205 가. NPE의긍정적효과 205 나. NPE의부정적효과 NPE 활동에경쟁법적용의문제 214 가. 적용유형 214 나. 경쟁법적용의한계 215 다. 특허법등적용사례 소결 218 제3절역지불합의관련쟁점 역지불합의의개념및발생배경 220 가. 역지불합의의개념 220 나. 관련법규 주요판례 228 가. 미국 Actavis 사건 (2013) 228 나. 한국 GSK v. 동아제약사건 (2014) 230

19 2016 한국지식재산연구원기초연구과제보고서 다. 유럽연합역지불합의관련사건 역지불합의관련경제학적접근 239 가. 역지불합의와제네릭의약품 239 나. 역지불합의의경쟁제한성판단 소결 246 제 5 장지식재산권법과경쟁법의조화를위한방안 제1절특허권자의권리행사에대한경쟁법적용의한계 권리구제수단의차이 경쟁제한성의판단 관련시장의획정 254 제2절특허법적판단요소 특허법의목적 특허기술의특성및무효의가능성 258 가. 특허기술의특성 258 나. 특허의유효성 특허취득과정에서의부정한목적 특허발명의실시의사 특허권의권리범위에속하는지여부 262 가. 특허발명의청구범위 262 나. 발명의카테고리 263 다. 부당한독점기간의확장인지여부 264 라. 지역적범위의제한 264 마. 특허권이소진되었는지여부 264 제3절특허법상관련규정도입및개선의필요성 기본방향성 개선방안 267 가. 특허권의효력제한규정도입 267 나. 특허권남용규정의도입 270 다. 침해금지청구권인정여부에대한재량권부여 274 라. 강제실시권관련규정개선 275 마. 지식재산권법관점에서의관련지침및가이드라인의마련 277 제4절결어 279 참고문헌 281

20 CONTENTS 표목차 제 1 장 < 표 1-1> 현행공정거래법상관련법규 4 < 표 1-2> 연차별주요연구범위 6 제 2 장 < 표 2-1> 일본 지적재산의이용에관한독점금지법상의지침 의구성 24 < 표 2-2> 중국 지식재산권을남용한경쟁배제 제한행위금지에관한규정 에서 지식재산권남용행위의주요내용 26 < 표 2-3> 각국의관련법규및지침 30 제 4 장 < 표 4-1> 합리적인실시료산정시고려될수있는원칙 139 < 표 4-2> 표준특허가 GDP 에미치는영향 185 < 표 4-3> NPE 분류기준 199 < 표 4-4> NPE의비즈니스유형 199 < 표 4-5> 공정거래위원회지침상 NPE의특허권남용행위유형 200 < 표 4-6> Pénin (2012) 이제시한특허괴물의비즈니스모델 5단계 201 < 표 4-7> NPE의긍정적효과 207 < 표 4-8> NPE(PAE) 소송과비용 211 < 표 4-9> NPE의부정적효과 213 < 표 4-10> 미국제114대국회에제출된주요특허법개정안 219 < 표 4-11> Hatch-Waxman Act 의주요내용 223 < 표 4-12> Medicare Act의주요내용 224 < 표 4-13> 한미허가-특허연계제도의차이점 228 < 표 4-14> 역지불합의로인해발매가지연된제네릭상위 20개 239 < 표 4-15> 현행우리특허법상강제실시권관련주요규정 276 xv

21 2016 한국지식재산연구원기초연구과제보고서 그림목차 제 1 장 [ 그림 1-1] 연구진행흐름도 7 제 2 장 [ 그림 2-1] 완전경쟁시장과독점시장비교 (1) 14 [ 그림 2-2] 완전경쟁시장과독점시장비교 (2) 15 [ 그림 2-3] 특허제도로인한비용편익변화 17 [ 그림 2-4] 특허보호기간과혁신활동의상관관계 18 제 4 장 [ 그림 4-1] 퀄컴의사업구조개요 182 [ 그림 4-2] 표준특허와 control 특허의평균인용건수비교 188 [ 그림 4-3] 특허풀의사회적후생분석 192 [ 그림 4-4] IP 생태계의변화와 NPE의역할 195 [ 그림 4-5] 미국특허소송및 NPE가제기한소송의연도별추이와한국기업제소건수 202 [ 그림 4-6] NPE 특허소송동향 ( 미국 ) 203 [ 그림 4-7] 특허소송원고및피고 TOP5 ( 미국 ) 204 [ 그림 4-8] 미국특허소송추이 : 년 204 [ 그림 4-9] 미국 ITC 제소건수 : 년 205 [ 그림 4-10] 특허소송건수에따른펀딩과기업규모관계 208 [ 그림 4-11] 벤처기업과스타트업에서특허의중요성 209 [ 그림 4-12] NPE(Patent Troll) 가혁신에미치는영향 212 [ 그림 4-13] NPE로인해기업이지불한비용 212 [ 그림 4-14] The EHHS Model 242 [ 그림 4-15] 위험회피적인경우의 EHHS Model 243 [ 그림 4-16] 역지불합의선호영역 244 [ 그림 4-17] 제네릭의약품진입시기만협상대상인경우 ( 소송비용 >0) 244 [ 그림 4-18] 역지불합의금이허용된경우 ( 소송비용 >0) 245 xvi

22 한국지식재산연구원기초연구과제보고서 제 1 장서론 제 1 절연구의목적및필요성 제 2 절연구의배경및범위

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24 제 1 장 _ 서론 제 1 절 연구의목적및필요성 지금까지지식재산권의부당한행사에대한규제는경쟁법적관점에서논의되어왔으나, 공정거래법상시정명령이나과징금부과와같이사후적구제로는지식재산권의부당한행사에대한효율적구제가어렵다. 또한특허권행사의정당한범위를경쟁제한성위주로판단하게되는경우기술혁신을촉진하고자하는특허법의취지에반하여권리를제한할수있다. 나아가특허권의행사와관련하여경쟁법적용을위해서는일반적인상품시장이외에도기술시장과혁신시장과같은다양한관련시장을고려하여야하는데, 이러한시장상황을고려한판단사례및기준이정립되어있지않아일반적으로는단순히상품시장만을고려하여판단하게되며, 특허권의특성을고려하지못하여정당한행사의범위를부당하게판단할우려가있다. 이에정당한특허권행사의범위를명확히하기위한규정을특허법상도입하여기업활동의예측가능성및안정성을보장하고, 우리기업의손해를미연에방지하는방안을고려해볼필요가있다. 이에본연구에서는지식재산권의부당한행사로인한부작용을해소하고권리자와이용자간의 이익의형평성제고하며, 자유로운경쟁과지식재산권보호를통한기술혁신촉진간에적절한 균형을도모하기위한제도적방안을모색하고자한다. 3

25 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 제 2 절 연구의배경및범위 1 연구의배경 일정기간독점을보장하여기술혁신을촉진하고자하는지식재산권법과과도한시장독점을방지 하여자유로운경쟁을유도하고자하는경쟁법은그법목적상필연적으로교차영역이발생한다. 경쟁법 (Competition Law) 이란자본주의시장경제에서공정하고자유로운경쟁을촉진하기위하여시장지배적지위의남용과과도한시장독점을방지하고, 부당한공동행위등을규제하기위한법분야를총칭하는개념으로우리나라의 독점규제및공정거래에관한법률 ( 이하 공정거래법 ), 미국의반독점법 (Antitrust Laws) 등이이에해당한다. 각국에서는지식재산권법과경쟁법이충돌하는영역에서의조화를위한관련법규를규정하고있는데, 최근지식재산권의행사로인해경쟁과혁신이저해되는사례에대한경쟁법적용범위의문제가대두되고있다. 우리나라는공정거래법제59조의 무체재산권의행사행위 규정에서 이법의규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법 에의한권리의정당한행사라고인정되는행위에대하여는적용하지아니한다. 고규정하고있다. < 표 1-1> 현행공정거래법상관련법규 공정거래법제59조 ( 무체재산권의행사행위 ) 이법의규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법 에의한권리의정당한행사라고인정되는행위에대하여는적용하지아니한다. 4

26 제 1 장 _ 서론 ( 공정거래법상제한행위 ) 시장지배적지위의남용금지 ( 공정거래법 3의 2), 기업결합의제한 ( 7), 부당한공동행위금지 ( 19), 불공정거래행위의금지 ( 23), 사업자단체의금지행위 ( 26), 재판매가격유지행위의제한 ( 29) 등 ( 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 ) 공정거래위원회예규제247 호 ( 일부개정, 시행 ), 지식재산권행사에대한공정거래법적용의일반원칙과구체적심사기준제시 - 지식재산권의행사가시장지배적사업자의남용행위및복수사업자의부당한공동행위에해당하는지여부에대한판단기준제시 ( 불공정거래행위심사지침 ) 공정거래위원회예규제241호 ( 일부개정, 시행 ), 지식재산권의행사가불공정거래행위에해당하는지여부에대한판단기준제시 이와같이우리나라를비롯하여각국의관련법규나사례, 이에관련된연구들은경쟁법적관점에서경쟁제한성을가지는경우지식재산권을제한하는방향으로논의가진행되고있다. 반면, 지식재산권관점에서정당한권리행사의범위에대한연구는미흡하여경쟁법적규제로인하여지식재산권자의정당한권리가제한될우려뿐만아니라, 지식재산권법상의개선이필요한경우에도경쟁법적규제를도구로활용할우려도존재한다. 2 연구의범위및방법 가. 연구의범위본보고서는 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 제1차년도에해당하며, 연차별로기본이론, 쟁점및사례연구를통한지식재산권법적법규정의개선의필요성제시, 각국의가이드라인및법규정도입검토를통한구체적개선방안의제시, 상표 디자인, 저작권분야로연구의범위를확대하고자한다. 5

27 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 < 표 1-2> 연차별주요연구범위 연도 1차년도 ( 16) 2차년도 연구내용 특허권자의권리행사시경쟁법적용유형 주요법이론및최근동향분석 관련쟁점및사례연구 특허권행사에대한경쟁법적제재관련경제학적분석선행연구검토 지재권법적가이드라인및법규정도입의필요성제시 주요국의기존관련지침및가이드라인분석 지식재산권행사에대한위법성판단기준관련경제적분석모델설계및분석 지식재산권법관점에서특허권의정당한행사에대한가이드라인제안 특허권의정당한범위에관한특허법상관련규정도입검토 3 차년도 특허이외의산업재산권분야 ( 상표, 디자인등 ) 에서경쟁법적문제및경쟁법과의조화방안연구 4 차년도 저작권분야에서의경쟁법적문제및조화방안연구 1차년도 (2016 년 ) 에는지식재산권법과경쟁법조화방안에관한연구의토대를구축하기위해서 ⅰ) 법제적관점과경제학적관점에서지식재산권법과경쟁법의목적과주요국의입법례를검토하여지식재산권법과경쟁법의관계를살펴보고, ⅱ) 특허권행사에경쟁법적용기준및그범위에대한기본이론분석을위하여특허법상특허권의범위와경쟁법상경쟁법적용요건, 특허범위이론과합리의원칙, 특허남용이론을검토한다. 다음으로 ⅲ) 특허권자의권리행사시경쟁법적용유형을특허실시허락계약의경우와특허침해사건의경우로나누어살펴보고, ⅳ) 주요쟁점으로표준특허관련쟁점, NPE 관련쟁점, 역지불합의관련쟁점으로나누어법제적연구와경제학적선행연구를융합하여분석한다. 이를통해 ⅴ) 지식재산권법과경쟁법의조화를위한방안으로특허권자의권리행사시경쟁법적용의한계를논하고, 특허법적판단요소를추출하여지재권법적개선방안및가이드라인마련의필요성을제시하고자한다. 6

28 제 1 장 _ 서론 [ 그림 1-1] 연구진행흐름도 나. 연구의방법 선행문헌연구를통해지식재산권행사에대하여경쟁법상위법성을판단하기위한기본이론및사례를분석하고, 특허권자의권리행사시경쟁법이적용되는대상유형을검토한다. 학계, 관련기관및기업체의지재권법전문가와경쟁법전문가로구성된전문가자문단을구성하여국내외동향과법적판단요소와경재학적분석검토에대한의견을수렴한다. 나아가, 한국지식재산연구원에서한국공정거래연구원과공동으로진행하는 지식재산과공정거래 를주제로한지식재산전문가포럼과연계하여협업체계를구축하고, 유기적연구정보를교류한다. 전문가포럼에서도출된이슈및정책건의내용을향후연차년도연구범위에반영한다. 7

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30 한국지식재산연구원기초연구과제보고서 제 2 장지식재산권법과경쟁법의관계 제1절지식재산권법과경쟁법의목적제2절주요국의입법례

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32 제 2 장 _ 지식재산권법과경쟁법의관계 제 1 절 지식재산권법과경쟁법의목적 1 입법목적 가. 헌법상의관련규정우리헌법전문에서는 정치 경제 사회 문화의모든영역에있어서각인의기회를균등히하고, 능력을최고도로발휘하게하며 라고규정하여, 우리나라가정치적민주주의와더불어경제적 사회적민주주의를지향하고있음을밝히고있다. 헌법제23조제1항에서는 모든국민의재산권은보장된다. 고규정하여사유재산제를기본으로하는자본주의를채택하고, 제10조제1문에서는 모든국민은인간으로서의존엄과가치를가지며, 행복을추구할권리를가진다. 고규정하여사적자치의원칙을기초로하고있다. 한편, 제119조제1항에서는 대한민국의경제질서는개인과기업의경제상의자유와창의를존중함을기본으로한다. 고규정하여, 우리나라경제질서가시장경제를기본으로하고있음을선언하고있다. 즉우리나라헌법상의경제질서는사유재산제와사적자치의원칙및시장경제를기본으로하는자본주의적시장경제를채택하고있다. 시장경제질서가정상적으로기능하기위해서는시장내에서자유롭고공정한경쟁이유지되어야한다. 그러나시장에는자유롭고공정한경쟁을방해하는시장의지배와경제력의남용행위등과같은요소들이존재한다. 이러한경쟁제한적요소들을제거하여시장경제의기능을유지하기위한규제가필요하며, 이는시장경제를경제질서의기본으로하고있는나라에서는없어서는안될필수적인규제이다. 이에우리헌법제119조제1항에서는 국가는균형있는국민경제의성장및안정과적정한소득의분배를유지하고, 시장의지배와경제력의남용을방지하며, 경제주체간의조화를통한경제의민주화를위하여경제에관한규제와조정을할수있다. 고규정하 11

33 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 여수정자본주의에입각한사회적시장경제질서를우리경제헌법의기본원리로삼고있다. 나. 경쟁법의지위및목적 대부분의시장경제질서의국가들은자유롭고공정한경쟁을유지 촉진하기위하여독과점이나 경쟁제한행위를금지또는제한하는법규범을가지고있는데, 이를통칭하여 경쟁법 (Competition Law) 또는 독점금지법 (Antitrust Law) ( 이하 경쟁법 ) 이라한다. 우리나라는 1980 년에독점규제및공정거래에관한법률 ( 이하 공정거래법 ) 을제정하여, 1981 년 4월 1일부터시행하고있다. 1) 우리공정거래법제1조에서는 이법은사업자의시장지배적지위의남용과과도한경제력의집중을방지하고, 부당한공동행위및불공정거래행위를규제하여공정하고자유로운경쟁을촉진함으로써창의적인기업활동을조장하고소비자를보호함과아울러국민경제의균형있는발전을도모함을목적으로한다. 고규정하고있다. 시장경제를기본으로삼고있는우리나라에서시장에서공정하고자유로운경쟁을촉진하기위한공정거래법은경제질서의기본법이라고할수있다. 자본주의시장경제에서기업들은각시장에서치열한경쟁을통하여독점이나과점의지위를차지하기도하고, 경쟁자나중소기업을배제하거나결합하여독점이나과점으로전환되기도한다. 그런데일단독점이나과점이형성되면그시장에서는경쟁이더이상기능하지않기때문에, 시장이본래의기능을수행할수없게된다. 따라서시장의기능을회복하고유지하기위해서는정부가시장에개입을하여독점이나과점을규제하는것이다. 다. 지식재산권법의지위및목적 이와같이독과점은시장경제에서일반적으로규제의대상이되지만, 국민경제에미치는영향이반드시부정적인것만은아니며, 규모의경제 (economy of scale) 를실현하고기술혁신을촉진할수있는장점도가지고있다. 즉독과점이형성되면생산규모가확대되어평균생산비가저하되기때문에기업의경쟁력이제고되어규모의경제가실현되며, 독과점기업은초과이윤을얻을 1) 현행법 : 법률제 호, 개정, 시행. 12

34 제 2 장 _ 지식재산권법과경쟁법의관계 수있기때문에이를연구개발에투자하게되면괄목할만한기술혁신을이룰수있는장점을 가질수있다. 2) 이러한장점을구현하기위하여제도적으로사회에유용한기술을개발한자에게일정기간그기술에대한독점적사용을법적으로보장하여기술개발에대한유인을제공하기도한다. 우리나라헌법제22조제2항에서는 저작자 발명가 과학기술자와예술가의권리는법률로써보호한다. 고규정하고있으며, 특허법제1조에서는 이법은발명을보호 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지함을목적으로한다. 고규정하고있다. 2 지식재산권법과경쟁법관련경제학적접근 경쟁법 (Competition Law) 은시장의규제자로서정부의역할과시장의기능에대한정부의관점을보여주는제도이다. 3) 정부가시장의활동을규제하기위해서는그목적과동기가명확하고타당해야할것이다. 경쟁법의목적과관련하여정부규제의목적과동기에대한이론을먼저살펴보면공공이론 (public interest theory), 공공선택이론 (public choice theory) 등이있는데, 본연구에서는 공익이론 에대해살펴보도록하겠다. 4) 가. 정부규제의목적 1) 공익이론효율성은크게 배분적효율 (allocative efficiency) 과 생산적효율 (productive efficiency) 로구분된다. 5) 먼저 배분적효율 은소비자들이생산물에대해효용이높은상태로사용할수있을때극대화된다. 소비자가제품에대해지불할의사또는가치를수요곡선, 생산자가투입하 2) 권오승, 경제법제 12 판, 법문사, 2015, 78 면. 3) 이승철, 공정거래경제학, 한국경제연구원, 1998, 22 면. 4) Dominick T. Armentano, Antitrust policy : The Case for Repeal, The Cato Institute, 1986, pp ( 이승철, 앞의책 ( 주 3), 23 면에서재인용 ). 5) 이승철, 앞의책 ( 주 3), 42 면. 13

35 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 는비용을공급곡선으로표시하면, 6) 시장이완전경쟁적인경우, 시장수요 (demand) 와한계비 용 (marginal cost) 이동일한점에서생산량이결정되며 (Q**), 이때배분적효율은극대화되 고, 사회후생도극대화된다. 7) MR: 한계수입 MC: 한계비용 Demand: 수요 Q*: 이윤극대화생산량 Q**: 완전경쟁하에서의최적생산량 P*: 독점기업의이윤극대화가격 [ 그림 2-1] 완전경쟁시장과독점시장비교 (1) 독점시장하에서는기업이이윤극대화를추구하여, 한계수입 (MR) 과한계비용 (MC) 이똑같아지는점에서생산량 (Q*) 과가격 (P*) 을결정하게된다. 이때독점기업의이윤은다음그림의사각음영부분과같이된다. 그런데, 소비자가제품에대해서어느정도까지지불의사가있는지표현한수요곡선과 Q* 가만나정해지는가격은독점상품을생산하는한계비용 (Q* 와 MC가만나는점 ) 보다높은수준이다. 그러나독점기업은시장지배력을갖고있기때문에, 한계비용과같아지는수준까지제품의가격을내리거나생산량을증가시킬유인이없게되고, 이로인해더높은수준의소비자효용을충족시키기위해자원이사용될수있음에도불구하고낮은수준에서사용되므로, 자중손실 (dead weight loss) 이라고칭해지는자원의배분적비효율이발생한다. 8) 6) Id. 7) Id. 8) 이승철, 앞의책 ( 주 3), 43 면. 14

36 제 2 장 _ 지식재산권법과경쟁법의관계 [ 그림 2-2] 완전경쟁시장과독점시장비교 (2) 이에반해, 생산적효율 또는 기술적효율 은생산기업에의해자원이효과적으로사용되었는가를의미하는것으로, 9) 상품을최대한으로생산해낼때, 혹은상품이최저의비용으로생산될때에극대화되며, 상품의시장가격이최저장기평균비용 (minimum long-run average cost) 과같아질때극대화된다. 10) 생산적효율성을결정하는가장중요한요소는규모의경제 (economy of scope) 와거래비용 (transaction cost) 이다. 독점기업은규모의경제달성을통해생산적효율을증대시킬수있고, 기업결합은경쟁을제약하는부분이존재하지만, 생산적효율의향상을통해사회전체의효율은증대시킨다. 11) 이로인해경쟁과생산적효율사이에는상충관계 (trade-off) 가존재하게된다. 공정거래법의목적이단순히경쟁을촉진하는데에있다면독점기업, 기업결합은반드시억제되어야하지만, 사회전체의효율을증진하는데있다면기업결합등경쟁제한적활동이허용되어야한다. 12) 2) 독점규제및공정거래에관한법률상목적우리나라의경쟁법 ( 독점규제및공정거래에관한법률 ) 제1조에서는 이법은사업자의시장지배적지위의남용과과도한경제력의집중을방지하고, 부당한공동행위및불공정거래행위를규제하여공정하고자유로운경쟁을촉진함으로써창의적인기업활동을조장하고소비자를보호함과아울러국민경제의균형있는발전을도모함을목적으로한다. 고규정하고있다. 본법 9) Id. 10) 이승철, 앞의책 ( 주 3), 43, 면. 11) 이승철, 앞의책 ( 주 3), 44 면. 12) Id. 15

37 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 의제정당시의제정이유를살펴보면, 경제운용의기본방향을정부주도에서민간주도로점차전환하되, 민간기업의공정하고자유로운경쟁체제를통하여창의적활동을조장하고, 소비자권익도보호하는건전한경제질서의확립을위하여 독과점의폐단은적절히규제 한다는헌법정신에따라이법을제정하려는것임 이라고기재되어있다. 13) 시장경제하에서국민경제의발전을도모함에있어서경쟁의촉진을주요도구로하는것은타당한것이라할것이나, 경쟁자체가목적이되기보다사회전반의후생을높이는것을궁극적인목표로법적용이이루어져야할것이다. 사회후생에는소비자후생과생산자잉여가모두포함되는것이고, 경제활동에서시장실패가발생하는영역이존재하는만큼, 이에대한충분한고려가필요하다. 나. 특허제도에대한경제학적접근 1) 제도의목적 발명, 특허라는특정재화 서비스가독점상태에서시장에서거래되는것은완전경쟁상태에비 해사회적후생을감소시키는단점이있음에도불구하고독점배타적특허권을허여하는것은, 연구개발의결과를전유할수있도록함으로써투자유인을마련하고, 연구개발의성과결과인 발명에대한정보를공개하고, 중복투자를방지하는한편, 기술거래 상용화를촉진하는기능을 수행하기때문이다 (Merges et al., 2012). Adam Smith(1776) 은독점적폐해를지적하면서 도발명을촉진하기위해제한적으로독점권을부여할필요성이있음을인정하였으며, Jeremy Bentham(1839) 도기술발명의비용이기술모방의비용을초과하기때문에특허제도가존재하 지않는다면아무도기술개발에투자하지않을것이라고하여특허제도의기술혁신촉진효과를 강조하였다. 14) 특허의대상이되는발명의경우, 권리화하여보호하지않으면이를모방하는 경쟁자들의시장진입으로인해초기연구개발투자를한기업이손해를보게될것이다. Pigou(1924) 는기술의사적한계효용이사회적한계효용에미치지못하기때문에, 이양자를 같게하기위해서는특허제도가필요하다고주장하였다. 15) 만약특허권에대한독점 배타권을 13) 법률제 3320 호, , 제정. 14) 정성철 윤문섭 장진규, 특허와기술혁신및경제발전의상관관계, 과학기술정책연구원 (2004), 면. 16

38 제 2 장 _ 지식재산권법과경쟁법의관계 허여하지않는다면, 개별기업이연구개발비용발생을초래하며발명을할유인이없어생산활 동이이루어지지않을가능성이높다. 이상의주장들을종합하여보면, 특허는혁신성과에대한전유성 (appropriability) 을높여연구개발유인을제공함으로서기술혁신을촉진하여산업발전에이바지한다는데에그의의가있다. 16) 정성철등 (2004) 은특허정책의효과를다음과같이도식화하였다. 17) 지식재산권보호를통해연구개발투자의한계편익 (marginal benefit) 을늘려줌으로써발명자의한계편익곡선은 MB1에서 MB2로상향이동하게된다. 이에따라기술혁신을위한투자는 R1에서 R2로늘어나게될것이다. 18) 자료 : 과학기술정책연구원, 2004 [ 그림 2-3] 특허제도로인한비용편익변화 또한특허는새로운기술혹은지식을공개함으로써기술혹은지식의확산을촉진한다. 또한그 자체가자산으로인식되어자금력이약한중소기업의시장진입을가능하게하는효과도있다. 2) 관련연구 특허제도가연구개발의유인과사회후생의손실사이의상충관계를내포하고있는만큼, 보호되 는권리가적정수준으로제한될필요하다. 특허제도가유용한지에대한실증적연구와함께제 15) Pigou, A.C. The Economics of welfare(2nd ed.), London, Macmillan, 1924 ( 정성철 윤문섭 장진규, 앞의보고서 ( 주 14), 13 면에서재인용 ). 16) 정성철 윤문섭 장진규, 앞의보고서 ( 주 14), 면. 17) Id. 18) Id. 17

39 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 도설계와관련된연구가진행되었는데, 대표적인것은특허기간과보호범위에대한것이다. 특허의보호범위에대한연구를살펴보면, Gilbert and Shapiro(1990) 는특허권보호의범위가좁을수록기술혁신촉진효과가높다고주장한반면 19), Klemperer(1990) 는특허권의범위가넓고보호기간이짧은특허가특허권보호범위가좁고보호기간이긴특허보다효율적이라는연구결과를제시하였다. 20)21) 이외에 Gallini(1992) 22) 등이특허권보호범위에대한실증연구를진행하였다. 특허의보호기간과혁신활동과의관계를분석한여러연구 (Horwitz and Lai 1996, Lerner 2000 등 ) 들에따르면, 특허보호기간이늘어날수록혁신활동이증가하다가적정시점이후에는낮아지게된다. 이러한연구를바탕으로현재특허권의존속기간은특허권을설정등록한날부터특허출원일후 20년이되는날까지로한정하였다 ( 특허법제88조 ). 23) 자료 : Horowitz and Lai ) [ 그림 2-4] 특허보호기간과혁신활동의상관관계 19) Richard Gilbert & Carl Shapiro,. Optimal Patent Length and Breadth, The Rand Journal of Economics, 21(1) (1990), pp. 106~ ) 정성철 윤문섭 장진규, 앞의보고서 ( 주 14), 19~20 면. 21) Paul Klemperer, How Broad should the Scope of Patent Protection Be?, The Rand Journal of Economics, 21(1) (1990), pp.113~ ) Nancy T. Gallini, Patent Policy and Costly Imitation, The Rand Journal of Economics. 23(1) (1992), pp.52~63. 23) 단, 특허발명을실시하기위하여다른법령에따라허가를받거나등록등을하여야하고, 그허가또는등록등 ( 이하 " 허가등 " 이라한다 ) 을위하여필요한유효성 안전성등의시험으로인하여장기간이소요되는대통령령으로정하는발명인경우에는제 88 조제 1 항에도불구하고그실시할수없었던기간에대하여 5 년의기간까지그특허권의존속기간을한차례만연장할수있도록존속기간연장규정을둠 ( 특허법제 89 조 ). 24) Andrew W. Horowitz & Edwin L.-C. Lai, Patent length and the rate of innovation. International Economic Review, 37(4) (1996), pp

40 제 2 장 _ 지식재산권법과경쟁법의관계 3 지식재산권법과경쟁법의교차 일정기간의독점을법적으로보장하여기술혁신을촉진하고자하는지식재산권법과과도한시 장독점을방지하여자유롭고공정한경쟁을유도하고자하는경쟁법은그법목적상필연적으로 교차영역이발생하게된다. 완전경쟁시장은시장내개별기업의시장점유율이매우낮아전체시장에영향을주지못하고, 시장참여자간행동이독립적이며, 정보가완전하고, 상품이동질적이며, 생산자원의자유로운이동이가능하고, 상품이개별적으로분할이가능하다는가정을두고있다. 25) 완전경쟁시장에서기업들은이윤을극대화하기위해한계수입과한계비용이동일한곳 (MR=MC) 에서생산을하려하는데, 이때한계수입은시장가격과동일하여, 가격과한계비용이같은점 (P=MC) 에서생산량이결정된다. 26) 시장균형에서는모든생산재화의한계생산가치가동일하기때문에자원의효율적배분이이루어진다. 그러나완전경쟁시장의성립의가정은매우이상적이어서, 완전경쟁시장이실제로가능한경우는거의없다. 27) 따라서경쟁법상완전경쟁자체가목적이될수없으며, 사회적후생판단의절대적기준이될수도없다. 28) 또한독점의사회적손실 (dead weight loss) 이라는비용은사후적시점에서살펴보면비효율로인식되지만, 그자체만이아닌독점적지위를확보하기위한효율제고행위와함께종합적으로고려되어야한다. 29) 특허가가져오는독점력에의한사후적비효율을인지함에도불구하고정부가혁신주체들로하여금특허를창출하기위한노력인사전적효율을증진시키기위해특허제도를운영하고있는것은동태적측면에서의효율을고려하기때문이다. 이에따라원칙적으로지식재산권의정당한권리행사로서의독점 배타권에대해서는경쟁법 ( 공정거래법 ) 의적용예외규정을두고있다 ( 법제59조 ). 혁신적기술에대한보상으로주어진기술에대한독점권은대부분의경우지식재산권자가관련 시장에서일정한이익을실현함으로써구체화된다. 따라서왜곡된시장구조에의하여보다혁신 25) 이승철, 앞의책 ( 주 3), 117 면. 26) Id. 27) 이승철, 앞의책 ( 주 3), 119 면. 28) 이승철, 앞의책 ( 주 3), 120 면. 29) 이승철, 앞의책 ( 주 3), 179~182 면. 19

41 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 적인기술이정당한보상을받을수없거나, 그러한기술자체의개발과보상이어렵게되는경우에는제도의본래의취지에반하는결과가초래될수있다. 그러므로지식재산권은새로운기술혁신의유인을제공하는한편관련시장의질서를왜곡하지않는범위내에서정당하게행사되어야한다. 30) 따라서지식재산권을행사하는행위라고하여무조건경쟁법의적용이배제되는것이아니라, 지식재산권법목적의범위를벗어나지않는행위에대해서만경쟁법의적용이배제되며, 그목적의범위를벗어나는행위에대하여는경쟁법을적용하여규제할수있다. 이에각국에서는지식재산권법과경쟁법의충돌영역을조정하기위한법규정을가지고있으며, 우리공정거래법에서는 적용예외 규정의하나로제59조에서 무체재산권의행사행위 에대하여규정하고있다. 그러나구체적인경우에있어서지식재산권의행사가그본래적목적의범위를벗어났는지여부를판단하는것은쉽지않다. 우리나라에서공정거래위원회가지식재산권에대해공정거래법을적용하기시작한것은비교적최근의일이며지금까지이와같이지식재산권의행사가정당한범위내인지여부에대한문제는주로경쟁법적관점에서다루어져왔다. 경쟁법적관점에서는경쟁제한성과기술혁신촉진의효과를비교형량하여판단하는것을원칙으로하고있는데, 기술혁신의효과라는것이추상적이고불분명하여실질적으로경쟁제한성위주로판단함에따라법에보장된지식재산권자의권리가부당하게제한될우려도존재한다. 나아가공정거래법위반행위로판단되는행위에대하여는과징금이나형사벌등강력한제재가가해지므로지식재산권법에서보장하고있는권리의행사에대하여섣불리공정거래법으로규제하게되면지식재산권의 정당한행사 에해당하는행위에대해서는적용예외를규정하고있는공정거래법제59조의취지에반할우려도있다. 이에지식재산권법내에서기술혁신을촉진하고자하는법목적을고려한정당한권리행사의범위를명확히하고, 경쟁법과조화를모색하기위한적극적논의가필요하다. 30) 권오승, 앞의책 ( 주 2), 148 면. 20

42 제 2 장 _ 지식재산권법과경쟁법의관계 제 2 절 주요국의입법례 1 미국 미국에서는기업의불공정한독점을막기위한법률을통칭하여반독점법 (Antitrust Act) 라고하며, 1890 년제정된셔먼법 (Sherman Act), 1914 년제정된클레이튼법 (Clayton Act) 와연방거래위원회 (Federal Trade Commission, 이하 FTC ) 법이미국반독점법의 3대법원 ( 法源 ) 이다. 이들은모두연방법이기때문에, 각주에는이와별도로반독점에관한주법이존재하고, 이러한성문법들을바탕으로하여방대한판례법이발달하고있으며, 이들을모두합하여미국의반독점법제를형성하고있다. 미국의반독점법제는가장역사가오래되고철저하여많은나라경쟁법의모법이되고있다. 미연방차원에서최초의반독점법으로기업들간의트러스트 (trust) 31) 를금지하기위하여 1890 년 셔먼법 이제정되었다. 셔먼법제1조는둘이상의사업자가경쟁을제한하는계약, 트러스트등을합의하는것, 즉카르텔이라불리는사업자간의부당한공동행위를금지하고있으며, 셔먼법제2조는경쟁자등에대한배제효과를갖는 독점화 나 독점화시도 를규제대상으로하고있다. 그러나셔먼법은그내용이매우추상적이어서해석에관하여법원에광범위한재량권이주어졌으며, 법원은이른바 합리의원칙 (rule of reason) 을개발하여동법은모든거래제한을다규제하는것이아니라불합리한거래제한만규제한다고판시하게되었다. 32) 31) 카르텔보다강력한기업집중의형태로서시장독점을위하여각기업체가개개의독립성을상실하고합동하는것을말하며, 기업합동 기업합병이라고도한다. 32) U.S. v. Standard Oil Co. of New Jersey, 221 U.S. 1 (1991). 21

43 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 연방정부는셔먼법을더욱강화하기위하여 1914년 클레이튼법 과 연방거래위원회법 (FTC 법 ) 을제정하였다. 클레이튼법은셔먼법에서추상적으로규제하고있는거래제한의구체적인유형 ( 배타조건부거래, 끼워팔기, 기업결합등 ) 을제시함으로써법적용에있어서법원의재량권을축소하고법집행의확실성을추구하기위한것이었다. 그리고 FTC법을통해반독점법에위반되는행위가나타날우려가있는경우에, 이를사전에간섭하여독점을미연에방지하고나아가일반의자유로운경쟁을보장하기위하여 FTC를설치 운영한다는것을규정하였다. 미국 FTC는미국법무부 (Department of Justice, 이하 DOJ ) 와공동으로 1995 년 4월 6일 지식재산권의라이선싱에대한반독점법가이드라인 (Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 이하 미국 IP Guidelines ) 을제정하여현재까지운영중이다. 33) 1995 년가이드라인발행이후지식재산권법과경쟁법이교차하는영역에서표준특허, NPE, 의약품특허등과관련하여중요한사건이다수발생하였고, 2003 년 FTC가, 2007 년과 2011년에는 DOJ와 FTC 가공동으로지식재산권분야의경쟁법이슈에대한보고서를발행하기도하였다. 34) 현재 1995년가이드라인제정후 20여년이경과하여, 최근이슈의특성을반영한가이드라인의개정안이제안되었고 ( 최신개정안 ), 35) 개정안에대한논의및의견수렴절차가진행중이다. 36) 2 유럽연합 현재유럽연합에서경쟁법의기본적인규정으로는경쟁제한적합의에대하여는 EU 기능조약 (Treaty on the Functioning of the European Union, 이하 TFEU ) 제 101 조 ( 카르텔의금 지 ) 가적용되며, 시장지배적지위남용에관하여는 TFEU 제 102 조가적용된다. 표준특허이슈에 33) ( 최종접속 ). 34) Fed. Trade Comm n, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy (2003); U.S. Dep t of Justice & Fed. Trade Comm n, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (2007); U.S. Dep t of Justice & Fed. Trade Comm n, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice And Remedies With Competition (2011). 35) ( 최종접속 ). 36) ( 최종접속 ). 22

44 제 2 장 _ 지식재산권법과경쟁법의관계 서 FRAND 선언과실시허락계약, NPE 의실시허락거절이나차별적실시허락행위등경쟁제한적인실시허락계약에관하여는 TFEU 제101 조적용여부가문제되며, 표준특허권자의특허침해금지청구및역지불합의등의약품특허관련문제에대해서는시장지배적지위남용에관한 TFEU 제102조의적용여부가문제된다. 지식재산권에대한 TFEU 제101조의적용과관련하여 EU 집행위는다양한규칙과가이드라인을제정하여시행하고있으나, 시장지배적사업자에해당하는지식재산권자의행위에대한제102조적용과관련하여서는별도의가이드라인이없으며, 주로판례법과집행위결정에의존하고있다. 지식재산권에관한 TFEU 제101조의적용과관련하여가장중요한지침으로 기술이전계약에대한규칙 37) 및 기술이전계약에대한가이드라인 38) 이있다. 위규칙에서는기술이전계약이 TFEU 제101조의적용에서면제되기위한요건을규정하고있으며, 위가이드라인은위규칙의구체적적용방법과심사원칙을규정하고있다. 2014년 3월 28일 EU 집행위는 기술이전계약에대한가이드라인 을개정하여, 역지불합의와관련하여 합의의당사자가실제또는잠재적경쟁자이고, 특허권자로부터실시권자에게로상당한가치이전 (value transfer) 이있는경우집행위원회는시장분할 (market allocation/market sharing) 의위험성을특히주의깊게살펴볼것 이라는조항을추가하였다 ( 4.3 Settlement agreements, 239.) 3 일본 일본은 사적독점의금지및공정거래확보에관한법률 ( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律, 이하 독점금지법 ) 을통해경쟁제한행위등반독점행위를규제하고있다. 39) 일본독점금지법제21조에서는우리공정거래법제59조와같이 이법의규정은저작권법, 특허법, 실용신안법, 의장법또는상표법에의한권리의행사로인정되는행위에는적용하지아니한다 고규정하고있다. 37) Commission Regulation (EU) No. 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements. 38) Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements (2014/C 89/03). 39) 昭和 22(1947).4.14., 法律 54 号제정, 현행법改正平成 26(2014)6.13. 개정, 法律 69 号 ( 平 28 年 (2016).4.1. 시행 ) 23

45 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 관련지침으로 1968 년 국제적기술도입계약에관한불공정거래인정기준 을제정하여지식재산이용에대한독점금지법적규율을최초로시도하였다 년에는동기준을 특허 노하우라이센싱계약에서의불공정한거래방법의규정에관한운영기준 으로변경하고행위규정을크게 1 원칙적으로불공정한거래방법에해당되지않는경우, 2 불공정한거래방법에해당되는경우, 3 불공정한거래방법에해당될우려가있는경우의세가지로구분하고있다. 3의경우합리의원칙을채택하여, 계약상행위제한의내용뿐만아니라지식재산권자와실시권자의관련시장에서지위, 관련시장의상황등을종합적으로고려하여판단하도록하였다 년에는위운영기준을 특허 노하우라이센싱계약에관한독점금지법상의지침 으로변경하면서세가지유형외에 4 불공정한거래방법에해당할개연성이높은경우를추가하였다. 2005년에는 표준화에반하는특허풀형성에관한독점금지법상고려방안 ( 標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方 ) 을공표하였고, 2007년 9월 28일 특허 노하우라이센싱계약에관한독점금지법상의지침 을전면개정하면서 지적재산의이용에관한독점금지법상의지침 ( 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 ) 을제정하였다. < 표 2-1> 일본 지적재산의이용에관한독점금지법상의지침 의구성 제 1 장서론 : 경쟁정책과지적재산제도의의의, 지침의적용대상, 지침의구성 제2장기술이용제한행위에독점금지법을적용하는경우기본적으로고려해야되는사항들 ( 독점금지법과지적재산권법의관계, 시장, 경쟁제한효과등 ) 제 3 장사적독점 ( 私的独占 ) 또는부당한거래제한 ( 不当な取引制限 ) 관점에서고려사항 제 4 장불공정한거래방법 ( 不公正な取引方法 ) 의관점에서고려사항 본지침 제2장 1. 독점금지법과지적재산권 에서는지식재산권행사에독점금지법을적용할수있는일반원칙으로 기술에대한권리를가지는자가타인에게그기술을이용하지못하게하는행위및이용범위를한정하는행위는외형상권리행사로보이지만, 이들의행위에대해서도실질적으로권리행사로평가할수없는경우는역시독점금지법규정이적용된다. 즉이들권리행사로볼수있다고하더라도행위의목적, 상태, 경쟁에미치는영향의크기를고려한후사업자에게창의력을발휘하고기술의활용을도모한다는지적재산제도의취지를일탈하거나이제도의 24

46 제 2 장 _ 지식재산권법과경쟁법의관계 목적에반한다고인정될경우독점금지법제 21 조에서규정하는 권리의행사로인정되는행위 로평가하지못하고독점금지법이적용된다. 고규정하고있다 년 7월 8일일본공정위는상기지침에표준필수특허를가지고있는자에의한금지청구소송의제기등즉외형상으로는권리의행사로보여지는행위에대한규정이미흡하여, 이를보완하고자개정안을공표하고의견을수렴하였다. 그결과표준필수특허침해의경우금지청구권을규제하는것이특허권자에게일방적으로너무가혹하다는의견이우세하여, 이를재검토하여 2016 년 1월 21일개정안을공표하였다. 주요개정내용은라이선스를받을의사가있는침해자에대한금지청구는독점금지법위반이되는경우가있으며, 라이선스를받을의사에대한판단은침해자가라이선스교섭에성실히임하였는지여부, 권리자가제시하는조건에대하여합리적인대안을제시하였는지여부등으로판단하도록하였다. 4 중국 중국에서는 2007년 8월 30일 중화인민공화국반독점법 ( 이하 반독점법 ) 을제정하여 2008년 8월 1일부터시행하고있다. 중국의반독점법집행은우리나라의공정거래위원회와같은독립된단일행정기관이담당하는방식이아니고, 국무원산하반독점위원회와 3개행정기관에서그집행을하고있다. 즉상무부는기업결합을, 국가발전개혁위원회에서는가격독점행위를, 국가공상행정관리총국에서는가격독점행위를제외한시장지배적지위남용행위와독점합의를각각규제하는방식을취하고있다. 중국반독점법제55조규정에따르면, 경영자가지식재산권관련법률혹은행정법규규정에따라지식재산권을행사하는경우반독점법의적용을받지아니한다. 그러나본인의지식재산권을남용하여경쟁을배제하고제한하는행위에대해서는반독점법을적용한다 년 4 월 7 일에는국가공상행정관리총국에서 19 개조항으로구성된 지식재산권을남용한 경쟁배제 제한행위금지에관한규정 ( 이하 동규정 ) 을제정하였고, 2015 년 8 월 1 일부터시행 하고있다. 동규정제 2 조에서는지식재산권관련법률, 행정법규의규정에따른사업자의지식 25

47 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 재산권행사행위는반독점법의규제를받지아니하며, 지식재산권을남용한사업자의경쟁배제 제한행위는반독점법의적용을받는다고규정하고있다. 동규정의제6조내지제11조및제13조에서는시장지배적지위를가진사업자의지식재산권남용행위금지를규정하고있다. 이는지식재산권행사와관련한수평적독점협의, 수직적독점협의, 시장지배적지위남용행위등을규제하기위한것으로, 가격과관련한반독점업무는중국국가발전개혁위원회가담당하고있어공상행정관리총국이제정한동규정에는가격독점행위는제외되어있다. < 표 2-2> 중국 지식재산권을남용한경쟁배제 제한행위금지에관한규정 에서지식재산권남용행위의주요내용 시장지배적지위를가진사업자는지식재산권을행사하는과정에서다음의행위를하여경쟁을배제 제한하여서는안됨 ( 동규정 6 내지 11, 13) 1) 해당지식재산권이영업, 생산활동에서필수적인요소인상황에서정당한사유없이다른사업자에대하여해당지식재산권의실시를거절하는행위 2) 정당한사유없이 ⅰ) 거래상대방이자신과만거래하도록하거나, ⅱ) 자신이지정한사업자와만거래하도록하는행위 3) 정당한사유없이직접필요하지않은상품또는기술을함께구입하도록하는행위 4) 정당한사유없이다음과같은불합리한조건을부가하는행위 (ⅰ) 거래상대방이개량한기술에대한독점실시권허여요구 (ⅱ) 지식재산권의효력을다투는것을금지 (ⅲ) 실시계약기간이만료된후거래상대방의경쟁상품또는기술의사용제한 (ⅳ) 보호기간이만료되었거나무효화된지식재산권에대한지속적인권리행사 (ⅴ) 거래상대방의제3자와의거래금지 (ⅵ) 거래상대방에게기타불합리한조건부가 5) 정당한사유없이거래상대방을차별하는행위 6) 정당한사유없이표준의제정및실시과정에서다음의행위를하는행위 (ⅰ) 표준기술선정에참여하는과정에서의도적으로자신의특허에관한정보를공개하지않았거나권리포기의사를명백히밝혔음에도, 어떠한표준이자신의특허와관련될때그표준의실시권자에게특허권을주장하는행위 (ⅱ) 자신의특허가표준필수특허가되었을경우 FRAND 원칙을어기고특허실시를거부하거나다른특허를끼워팔거나기타불합리한거래조건을부가하는행위 26

48 제 2 장 _ 지식재산권법과경쟁법의관계 표준특허권자의권리행사와관련하여동규정에서명시적으로규정하고는있으나, 합리적인실 시료및비차별적실시료등과관련한문제에대하여는언급이없는한계가있다 년 12월중국국가공상행정관리총국에서는동규정보다상위법규인 지식재산권남용에관한반독점법집행지침 ( 안 )( 이하 동지침 ) 을마련하여대중의의견을수렴하고있다. 40) 동지침은경영자가지식재산권을남용하여경쟁을배제하고제한하는것을규제하고공정한경쟁을촉진하는것을목적으로하고있다. 동지침에서는지식재산권남용의분석요소로경영자와거래상대방의시장에서의지위, 관련시장의경쟁현황, 관련시장진입의난이도, 산업관례및산업발전단계, 생산량 지역 소비자등방면에서제한시간및효력범위, 혁신촉진및기술보급확대에미치는영향등에대하여규정하고있다 ( 동지침제6조 ). 또한관련시장의범위 ( 동지침제2 장 ), 지식재산독점협의 ( 제3 장 ), 지식재산권자의시장지배적지위의남용 ( 제4 장 ), 지식재산권경영자, 표준특허 특허풀 저작권집중관리단체의행위관련하여지식재산권특정행위의반독점분석 ( 제6장 ) 등에대한내용을규정하고있다. 5 우리나라 우리나라는 1980 년에독점규제및공정거래에관한법률 ( 이하 공정거래법 ) 을제정하여, 1981 년 4월 1일부터시행하고있다. 41) 우리공정거래법에서는제59조에서는 적용예외 규정의하나로 무체재산권의행사행위 에대하여 이법의규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법 에의한권리의정당한행사라고인정되는행위에대하여는적용하지아니한다. 고규정하고있다. 이와관련하여공정거래위원회는 2000 년 8 월 30 일 지적재산권의부당한행사에대한심사지침 ( 공정거래위원회예규제 12 호, 시행 ) 을제정하여원재료 부품 제조설비등의구 입처제한, 수출 판매지역의제한, 거래상대방의제한, 거래방식제한및판매 ( 재판매 ) 가격의 40) 중국에서행정법규의명칭은법원의효력과관계없이규정, 지침등을혼용하며, 여기서 지식재산권을남용한경쟁배제 제한행위금지에관한규정 은우리나라의시행규칙 ( 부령 ), 지식재산권남용에관한반독점법집행지침 은시행령 ( 총리령 ) 에해당한다. 41) 현행법 : 법률제 호, 개정, 시행. 27

49 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 제한, 경쟁제품의사용또는취급제한, 일방적기술료산정, 실시허락의거절등을특허권등의실시허락계약에서공정거래법상의불공정행위로규정하여시행하여왔다. 이후특허권과관련한국제적분쟁의증가, 특허소송의남용, 특허풀 (patent pool) 을통한불공정행위, 기술표준을이용한경쟁제한행위등이문제되고있는상황을반영하고, 2009 년퀄컴사건 42) 을계기로공정거래위원회는 2010년 3월 31일 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 ( 공정거래위원회예규제80호, 시행 ) 으로전면개정하였다. 또한우리공정위는 2010 년과 2011 년에제약, IT, 화학, 기계분야의실태조사를실시하였고, 2012 년특허라이선스계약공정화를위한가이드라인, 43) 공정거래법자율준수를위한표준화기구의모범운영기준 44) 을제정하기도하였다. 2014년에는 지식재산권의부당한행사에관한심사지침 을개정하여세계최초로표준필수특허권자의 FRAND 확약을위반한금지청구등행위와특허관리전문사업자 (Non-Practicing Entity, 이하 NPE ) 에대한규제의명문근거를공식적인가이드라인에도입하였다 ( 공정거래위원회예규제205호, 일부개정, 시행 ). 또한 2014 년개정에서지식재산권의행사가정당한것인지여부는특허법등관련법령의목적과취지, 당해지식재산권의내용, 당해행위가관련시장의경쟁에미치는영향등제반사정을종합적으로고려하여판단한다고규정하였다 ( 종합적기준설 ). 45) 우리공정위의지재권심사지침은유럽이나미국과달리일종의제한원리를제시하거나명확한 법집행의기준을제시하기보다는공정거래법이적용될가능성이있는행위유형들을열거하는 방식을취하고있다. 이는지재권심사지침이시장지배적지위남용심사기준등다른구체적 기준으로넘어가는관문역할만을수행할뿐이라는실무계의인식이작용한것이다. 그러나글로 벌기업들의지식재산권에대한규제사례가많아지면서글로벌기업에한국등일부국가에고 유한불공정거래행위규정을적용하는데부담을느끼게되었으며, 지나치게광범위한불공정거 래행위규제로인해기업들의규정준수가어려워진다는지적이제기되면서, 2014 년지재권심 사지침에서는그적용범위를시장지배적지위남용, 부당한공동행위, 기업결합등협의의경쟁 법의영역으로한정시키고, 불공정거래행위에대해서는지식재산권심사지침에규정된행위유 42) 공정거래위원회의결제 호 ) ( 최종접속 ). 44) ( 최종접속 ). 45) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 II.2. 가. 28

50 제 2 장 _ 지식재산권법과경쟁법의관계 형만으로위법성을예단하게될우려를불식시키기위해개별불공정거래행위조항및그에대한심사기준에따라개별적으로판단하도록하였다. 그럼에도불구하고이후돌비의거래상지위남용건 46) 에서는불공정거래행위의판단기준으로지식재산권심사지침을원용하는등여전히불확실성이남아있다. 47) 우리공정위의 2010 년지재권심사지침과 2014 년지재권심사지침은공적표준과사실상표준을구별하지않고있었다. 그러나마이크로소프트의노키아영업양수건 48) 에서표준특허관련심사지침규정의적용범위와관련하여 SEP( 표준필수특허 ), Non-SEP( 비표준필수특허 ) 외에 De-facto SEP( 사실상표준필수특허 ) 라는새로운개념이원용되면서이부분을명확히하여야할필요성이제기되었다. 이에 2016년에는기존심사지침의내용이표준필수특허에대한과도한규제가될수있다는비판이있어 표준기술 의정의에서 사실상의표준 을삭제하고 표준필수특허 의정의를자발적인 FRAND 확약 이요청되는특허로한정하여, 49) 사실상표준에이른특허의경쟁법위반여부는심사지침의일반적위법성판단기준에따라판단하도록하였다. 또한 부당한실시허락거절 관련규정을보완하여실시허락거절행위는 예외적으로 경쟁법상문제가될수있음을명시하고, 실시허락거절의의도나목적, 당해기술의대체가능성, 시장경쟁에필수적인요소인지여부, 실시허락거절행위로인한경쟁제한효과등을고려하도록하였다 ( 공정거래위원회예규제247호, 시행 ). 50) 46) 공정거래위원회의결제 호, ) 이지침은원칙적으로지식재산권의행사가시장지배적사업자의남용행위및복수사업자사이의부당한공동행위에해당하는지여부에대한판단기준을제시하기위한것이다. 따라서이지침은원칙적으로사업자가단독으로지식재산권을행사하는경우에는그사업자가시장지배력을보유한경우에한하여적용한다. 특히사업자가지식재산권을행사하면서단독으로행하는거래거절, 차별취급, 현저히과도한실시료부과는원칙적으로이를행사하는사업자가압도적인시장지배력을보유한경우에적용한다 ( 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 II.2. 나.). 지식재산권의행사가공정거래법제 23 조 불공정거래행위 에해당하는지여부는 불공정거래행위심사지침 의일반적판단기준을적용하는것이원칙이다. 48) 공정거래위원회의결제 호, ) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 I.3.(5)(6). 50) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.3. 나. 29

51 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 < 표 2-3> 각국의관련법규및지침 한국미국일본중국 EU 독점규제및공정거래에관한법률 (1980 제정 ) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 (2010 전면개정, 현행공정거래위원회예규제247 호, 시행 ) 반독점법 (Antitrust Act): 셔먼법 (Sherman Act, 1890 제정 ), 클레이튼법 (Clayton Act) 와연방거래위원회 (FTC) 법 (1914 제정 ) 지식재산권의라이선스에대한반독점법가이드라인 (Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 1995 제정, 현재개정논의중 ) 사적독점의금지및공정거래확보에관한법률 ( 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律, 1947 제정 ) 표준화에반하는특허풀형성에관한독점금지법상고려방안 (2005 제정 ) 지적재산의이용에관한독점금지법상의지침 (2007 전면개정, 개정 ) 중화인민공화국반독점법 (2007 제정 ) 지식재산권을남용한경쟁배제 제한행위금지에관한규정 ( 제정 ) 지식재산권남용에관한반독점법집행지침 ( 안 ) ( 공표 ) EU기능조약 (Treaty on the Functioning of the European Union) 제101조 ( 경쟁제한적합의에대해적용 ) EU기능조약제102조 ( 시장지배적지위남용에대하여적용 ) 기술이전계약에대한규칙 (Commission Regulation (EU) No. 316/2014 of 21 March 2014) 기술이전계약에대한가이드라인 (2014/C 89/03) 30

52 한국지식재산연구원기초연구과제보고서 제 3 장지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 제1절특허권자의권리행사시경쟁법적용대상유형제2절특허권의범위와경쟁법적용요건제3절특허범위이론과합리의원칙제4절특허남용이론제5절소결

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54 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 본장에서는지식재산권의행사에대하여경쟁법상위법한행위에해당하는지여부를판단하는데필요한기본이론을살펴본다. 먼저특허권자의권리행사시경쟁법적용대상유형을살펴본다. 다음으로특허법상특허권의범위와경쟁법적용을위한요건의기본개념을살펴보고각각특허침해에대한구제수단과경쟁법위반행위에대한조치수단의차이점을분석해본다. 나아가특허권행사에대한경쟁법적용여부에대한법적판단을위한주요이론으로특허범위이론과합리의원칙, 특허남용이론의변화과정과최근동향을검토해본다. 제 1 절 특허권자의권리행사시경쟁법적용대상유형 이하에서는특허권자의권리행사시경쟁법적용대상유형을실시허락계약관련 ( 가격및생산량제한, 실시범위제한, 끼워팔기, 실시료문제, 그랜트백, 상호실시허락과특허풀, 실시허락의거절, 거래제한등 ) 과특허침해분쟁시문제되는유형 ( 특허분쟁에서의합의, 부쟁의무, 침해금지청구권의행사, 무효인특허권에기한권리행사등 ) 으로나누어살펴본다. 1 실시허락계약관련 가. 가격및생산량제한 가격제한 (Price Restraints) 이란지식재산권에대한라이선스계약을체결함에있어서관련 상품의판매가격또는재판매가격을제한하는것을말하며, 생산량제한 (Output Restraints) 은일반적으로라이선스계약에서실시권자가생산하여야하는상품의공급량을약정하는것을 33

55 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 의미한다. 즉, 가격제한은실시권자에게특허를이용한상품에대한제조, 판매를허락하면서특허권자가지정한가격에판매하여야한다는제한을부과하는것으로우리공정위심사지침에서는 정당한이유없이계약상품의판매가격또는재판매가격을제한하는행위 가특허권의정당한범위를벗어난것으로공정거래법위반이될수있음을규정하고있다. 51) 그러나특허권자자신이직접실시하는경우에도배타적독점권인특허권을이용하여생산된제품의가격및생산량을결정할권리를갖기때문에라이선스계약에서이러한조건을부과한경우반드시부당한권리행사로볼수는없다. 52) 다만재판매가격을제한 ( 수직적제한 ) 하는것은권리소진의원칙 (Doctrine of Exhaustion) 상특허권의범위에포함되지않으므로경쟁법위반이될수있으며, 53) 경쟁업자간크로스라이선스에서생산량제한의경우당연위법으로시장분할이나담합에해당하여부당한공동행위가될수있다. 54) 나. 실시범위제한 지식재산권에대한라이선스계약을체결함에있어서실시및판매지역의제한, 거래상대방과 이용분야의제한등실시범위제한을하는경우가있다. 1) 지역제한 지역제한 (Territorial Restrictions) 은관련물품을판매할수있는지리적영역을제한하거나, 특정제한된영역에서만실시행위를할수있도록하는약정을의미한다. 경쟁자간의지역제한은일반적으로수평적제한이며, 경쟁기업이아니고유통의다른단계에있는기업간의제한은수직적제한이다. 55) 우리특허법제 100 조제 1 항에서는 전용실시권을설정받은전용실시권자는그설정행위로정한 51) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.3. 라.(1). 52) U.S. v. General Electric Co., 272 U.S. 476 (1926); U.S. v. E.I. Du Pont De Nemours & Co., 118 F. Supp. 41, 226, 99 U.S.P.Q. (BNA) 462 (D. Del. 1953), judgment aff'd, 351 U.S. 377, 76 S. Ct. 994, 100 L. Ed (1956). 53) 미국에서는 Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373 (U.S. 1911) 판결이래로재판매가격유지행위에당연위법원칙을적용 ; U.S. v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (U.S. 1942) 등참조. 54) Hartford-Empire Co. v. U.S., 323 U.S. 386, 435 (1945). 55) Business Electronics Corp. v. Sharp Electronics Corp., 485 U.S 717, 730 (1988). 34

56 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 범위에서그특허발명을업으로서실시할권리를독점한다. 고규정하고있고, 미국특허법에도이와유사한규정이있다. 56) 특허권자는실시지역을제한하여실시권을설정할수있는권리를가지며일반적으로특허라이선스계약에포함되는판매지역의제한은유효한것으로볼수있다. 그러나경쟁기업간의특허라이선스를통한수평적지역제한이지역분할이되는경우에는부당한공동행위에해당할수있다. 57) 수직적지역제한의경우에는각지역의유통업자에게해당상품에대한홍보및서비스에대한인센티브를제공하기위한경우에는유효한것으로볼수있다. 58) 그러나계약당사자이외에제3자에게재판매의지역을제한하는것은권리소진의원칙에반하는것으로특허권의정당한범위에속하지아니한다. 즉실시권자로하여금일정지역내에서판매를하도록요구할뿐만아니라, 실시권자로부터특허제품을구입한유통업자들로하여금약정된지역내에서만판매할것에동의하도록요구하고있는경우에, 그러한재판매지역의제한은특허권의범위를벗어난것이된다. 59) 최근우리공정위는도로표면처리공법공사장비대여관련 3개사업자의부당한공동행위에대한건에서인우이엔씨등이 2002년부터건설산업진흥법제14조에따라최대 7년간보호를받는신기술인 P.S.S 공법을이용한공사장비대여영업을해오면서, 2009 년신기술보호기간이만료된이후에도상호합의하에이전과동일하게지역별독점영업을계속한행위가부당공동행위에해당한다고판단하고과징금을부과하였다. 60) 이사건은통상적인지식재산권이아니라건설산업진흥법상보호를받는신기술에대한것이지만, 지식재산권보호기간만료후지역분할합의를유지한경우에도그래도적용될수있을것으로보인다. 이사건의경우와달리지식재산권보호기간중적법하게지역분할합의를한후지식재산권보호기간만료후별도의합의없이상호간의경쟁을독립적으로자제한경우에는합의의입증문제가남을것이다. 56) 35 U.S.C. 261; Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy, 3rd ed., St. Paul, MN: West Group Publishing (2005), p ) United States v. Crown Zellerbach Corp., 141 F.Supp. 118 (N.D.Ill. 1956)( 핸드타월디스펜서산업에서의두개의시장지배적기업이특허라이선스를가장하여수평적인지역할당을공모한사례 ). 58) Cont l T.V., GTE Sylvania Inc., 433 U.S. 36, (1977); Atari Games Corp. v. Nintendo of Am., 897 F.2d 1572, 1578 (Fed. Cir. 1990). 59) American Industrial Fastener Corp. v. Flushing Enterprises, Inc., 362 F.Supp. 32(N.D.Ohio 1973). 60) 공정거래위원회의결제 호

57 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 2) 거래상대방과이용분야제한라이선스계약에있어서지식재산권이이용되는분야를제한하거나 (Field of Use Restriction) 거래상대방을제한 (Customer Restriction) 하는경우가있다. 이용분야의제한과거래상대방의제한은특허권의효율적활용을위한경우친경쟁적일수있나, 거래상대방의제한은지역제한의경우와같이수평적제한이시장분할이되는경우에는당연위법이된다. 61) 미연방대법원의 General Talking Pictures 사건에서는전자음향증폭장치의특허권자들이특허풀을구성하여제조사들에게허용되는이용분야를나누어라이선스를부여한것을적법하다고보았다. 62) 일부실시권자는극장영화상영장비에대한상업용분야에서특허를실시할권리를부여받았으며, 다른실시권자들은라디오수신기와아마추어무선장비로구성된가정용분야에서특허를실시할권리를부여받았는데, 이러한라이선스계약이특허에의해특허권자에게보장된합리적인범위내이므로특허권남용이아니라고판시하였다. 이러한제한들은특허권의효용을최대한활용하여다양한종류의라이선스를체결할수있도록하고, 특허권자의중점분야에서경쟁을피할수있도록하여결과적으로발명이나창작등의실시허락을촉진한다는것이다. 미국 FTC나유럽연합집행위원회도이러한제한이일반적으로경쟁촉진적이라는점을인정하고있다. 63) 그러나상품이판매된후에그특허상품에대하여가해지는제한은권리소진의원칙에따라특허권의보호범위를벗어난것이므로경쟁제한성이있다면경쟁법위반이될수있고, 경쟁업자간시장을분할하기위한목적으로라이선스계약시이용분야를제한하는경우에는경쟁법위반이된다. 64) 61) U.S. v. Topco Assocs., 405 U.S. 596 (1972). 62) General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 304 U.S. 175 (1938). 63) U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, (April 6, 1995) 2.3. Commission Notice: Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements, OJ 2004 C101/2, para ) Hartford-Empire Co. v. U.S., 324 U.S. 570 (U.S. 1945)( 세개의유리제조기계제조사들이특허풀을형성하여그들과경쟁자들간의이용분야를분할하기위해라이선스를이용하였던사안 ). 36

58 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 다. 끼워팔기 1) 의의및판단기준끼워팔기 (Tying) 는자기가공급하는상품또는용역중거래상대방이구입하고자하는상품또는용역을상대방에게공급하는것과연계하여상대방이구입하고자하지않거나상대적으로덜필요로하는상품또는용역을정상적인거래관행에비추어부당하게자기또는자기가지정하는다른사업자로부터상대방이구입하도록하는행위를말한다. 65) 우리공정위지침에서는 끼워팔기 를 부당하게해당특허발명의실시를위해직접필요하지않은상품또는기술을함께구입하도록하는행위 라고정의하고있다. 66) 특허권자가특허실시허락을하면서특허받은상품에사용되는부품또는특허받은상품을유지보수하기위한서비스도함께판매하는행위는경우에따라끼워팔기에해당할수있다. 특허받은생검용총 (biopsy gun) 을자사의바늘만사용될수있게변경한것이끼워팔기에해당한다고본미국지방법원판례가있다. 67) 자신의특허상품의효율성을높이고이윤을극대화하기위하여상품을어떻게판매하고, 어떻게라이선스계약을체결할지에대하여는특허권자가자유롭게결정할수있는것이고, 이를구입할지여부나라이선스계약의체결여부도구매자나라이선시의자유에속한다는점을고려하면, 끼워팔기는원칙적으로적법하다고할수있다. Microsoft 사건에서미항소법원은 Window 운영체계에인터넷익스플로러를연계하여판매한행위에대하여당연위법원칙을적용하였던지방법원의판결을파기하여합리의원칙 (Rule of Reason) 에따라판단하여야한다고판시한바있다. 68) 이사건에서단순히종된상품이주된상품의효용가치를높여주는것뿐만아니라, 인터넷익스플로러와 Window 의통합된플랫폼에의해제3자의다른응용프로그램이원활한호환성을유지하면서작동된다는긍정적인효율성이항변으로제출되었으므로이에대하여판단하여야한다고본것이다. 69) 65) 대법원 선고 2004 두 3014 판결. 66) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.3.(5). 67) C.R. Bard, Inc. v. M3 Systems, Inc., 120 F.Supp.2d 1145 (N.D.Ill., 2000). 68) United States v. Microsoft, 253 F.3d 34, 70 (D.C.Cir.2001). 69) United States v. Microsoft, 253 F.3d 34, (D.C.Cir.2001). 37

59 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 그러나끼워팔기의경우우선종된상품의선택의자유가방해되고그결과자유로운경쟁이감소될우려가있다. 특허기술의구현에있어서반드시필요한경우에는특허권의청구범위내에기재하여특허권의권리범위내로명확히하도록하는것이타당하며, 청구범위에기재하지않은사항은공공의영역 (public domain) 으로보아야하므로청구범위에기재하지않은기술이나제품에대해여끼워팔기를하는경우에는특허권의범위에속하지않아경쟁법적용대상이될수있다고보아야할것이다. 다만, 특허권자의끼워팔기가경쟁법상규제대상이되는경우에는일반적인끼워팔기와마찬가지로 ⅰ) 별개상품성, ⅱ) 구매강제성, ⅲ) 부당성을그요건으로한다. 끼워팔기라고하기위해서는우선주된상품과종된상품이존재하여야한다. 따라서두개의상품이조합되어내용, 기능에실질적인변경이초래되어별개의특징을갖는단일의한상품이되는경우에는끼워팔기에해당하지않을수있다. 상품이한개인가복수인가의문제는기본적으로두가지상품이수요자의입장에서보아별개의시장을구성하고있는가여부를기준으로판단한다 ( 별개상품성 ). 끼워팔기의경쟁제한성판단에있어서는이러한별개의시장, 즉주된상품의시장과종된상품의시장에서경쟁질서에대한영향을고려하여야한다. 끼워팔기는 거래하도록강제하는 행위를불공정거래로규정하고있기때문에경쟁제한성판단에있어서는종된상품시장에대한상대방의상품선택의자유를억압하는형태로경쟁을감소시키는지여부에대한판단이중심이된다 ( 구매강제성 ). 70) 원칙적으로끼워팔기는 불공정거래행위 의유형중하나로시장지배력을요구하고있지않다 ( 공정거래법제23조제1항제3호후단 ). 그러나이러한기준을지식재산권행사에대하여동일하게적용할경우집행대상이지나치게넓어져혁신의유인이감소할수있으므로시장지배적지위를요구하는것이타당하다는견해가있다. 71) 미국특허법상특허권의남용 (misuse) 에관한규정에서는끼워팔기가특허권남용에해당하기위해서는특허권자가시장영향력 (market power) 을가지고있을것을요구하고있다.(35 U.S.C. 271(d)). 그러나우리나라에서는끼워팔기에시장지배력이나시장영향력을요구하는명시적규정을가지 70) 김동훈 김은경 김봉철, 공정거래법, 한국외국어대학교출판부, 2011, 335 면. 71) 김성삼, 공정거래위원회 IPR 지침, 서울대학교기술과법센터제 9 차워크샵자료 (2006), 18 면. 38

60 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 고있지않고, 끼워팔기의위법여부를판단함에있어서일반적인판단기준에도부합하지아니하므로시장지배력이나시장영향력을요구하는것은타당하지않다고본다. 특허권자의시장지배적지위를요구하지않는경우적용대상이지나치게넓어진다는것도일반적이라할수없다. 특허기술에대한대체기술이존재하는경우특허권보유만으로시장영향력이인정되는것은아니므로사안별로판단하여야할것이며, 특허권자가구매강제성이인정될정도로주된상품시장에서영향력을가지고있는경우에만적용될수있다고보아야할것이다. 2) 패키지라이선스밀접하게관련된다수의특허들을함께실시허락하는경우를 패키지라이선스 (Package License) 라한다. 이러한패키지라이선스는관련기술에대한탐색비용과특허권자의교섭비용절감, 특허침해에따른소송위험감소, 연구개발을위한투자의불확실성제거등을통해관련시장의효율성을제고하는친경쟁적인효과를발생시킬수있다. 그러나불필요한특허를함께라이선스하도록강제하는것은끼워팔기에해당할수있다. 72) 합의에의한포괄라이선스는통상원치않는라이선스를강제로받아야하는끼워팔기와달라원칙적으로적법하다고볼수있다. 또한하나의특허에대한영업관행을수행하기위하여일괄된모든특허를침해하지않는이상이루어질수없는경우와같은포괄라이선싱도적법한라이선싱방법이다. 73) 미국 IP Guidelines 에서도단일 IP 상품을이용하기위해서다수의라이선스가요구되는상황 에서는패키지라이선스가효율성을높일수있다고규정하고있다. 74) 3) 주요사례 (1) Philips 사건 ( 미국, 2005) Philips는포괄라이선싱계약에서필수적 (essential) 특허를개별적으로제시하거나개별적인가격책정을하지아니하고, 필수적이지않은특허와함께라이선스를필요로하는컴팩디스크 72) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.3.(5). 73) International Manufacturing Co. v. Landon, Inc., 336 F.2d 723 (9th Cir. 1964). 74) U.S. DOJ & FTC, IP Guidelines (1995)

61 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 특허라이선스와결합하여판매하였다. 이에대해서연방항소법원은이전의 Paramount 및 Loew s 사건에서배급회사와영화관사이의 일괄계약 (Block Booking) 과유사하다는 ITC 의 주장을배척하고 Philip 의포괄라이선싱계약을당연위법으로판단하지않았다. 75) 이전의 Block Booking 계약에대하여미국연방법원은라이선시에게라이선스가요구되는모든영화의상영을조건으로하였기때문에, 이는특허라이선스가또다른특허라이선스와결합되어있는계약이라기보다는특허라이선스와개별적인제품에대한끼워팔기와훨씬유사하다고판단하였다. 76) Paramount 의계약은본질적으로특허와제품끼워팔기에해당하였으나, Philip의계약은순수한특허 -특허의끼워팔기에해당하는포괄라이선싱계약으로당연위법으로판단하지않은것이다. 기술혁신에의해서필수적이었던것이그렇지않은것으로되는경우에는당사자간의합의에의해서유효했던패키지라이선싱마저추후남용 (misuse) 에해당되어집행불능 (unenforceable) 이될수있음을근거로하고있다. Philips 의패키지라이선싱에서는라이선시에게중요치않은특허를사용하거나실시하도록요구하지않았고, 부수적인관련시장에서의경쟁제한적효과가발생하지않았기때문에연방항소법원은끼워팔기주장을기각한것이다. 77) 거래비용의감소, 고비용의침해소송방지, 및기술투자결정과관련한불확실의제거등과같은포괄라이선싱이갖는경쟁촉진적인효과를검토하면서 ITC의당연남용 (per se misuse) 의주장도기각하였는데, 이전의판결에서필수적인것과그렇지않은것에대하여특허권자는개별적인라이선스를제공하여야하고그렇지않는경우이는특허권남용 (patent misuse) 에해당한다는오랜접근방법을변경한것이다. (2) Princo 사건 ( 미국, 2009) 2009 년연방항소법원은 Princo 사건에서위법한끼워팔기의근거로서특허남용 (misuse) 항변 에대해판단하였다. 78) 법원은끼워팔기한특허가필수적인기준인지여부판단에있어서, 위법 75) U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission 424 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2005). 76) United States v. Paramount Pictures, Inc., 334 U.S. 131, , (1948); United States v. Loew s, Inc., 371 U.S. 38, (1962). 77) U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission 424 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2005). 78) Princo Corp. v. ITC., 563 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009). 40

62 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 한끼워팔기를통한남용 (misuse) 이라는책임을면하기위해서완벽한확실성이요구되는것은 아니라고판단하였다. 사용허락계약을하면서특허기술들을패키지로그룹화하는것은경쟁을제한할우려가있는행위지만동시에이는잠재적으로경쟁을촉진하는효율성이있는행위라고하였다. 즉, 당장은그특허기술이불필요해보일수있으나그것이계약에포함되지않는경우추후 차단특허 (Blocking Patent) 로작성하게될위험이있고상호보완적인기술을함께사용허락하는것이이후불필요한소송을피하는등효율적일수있다는것이다. 이사안에서 Lagadec Patent( 끼워팔기를한특허 ) 를사용허락계약에넣음으로써이와같은불확실성의문제를해결한것으로볼때이는위법한끼워팔기라고보기어렵다고하였다. (3) 오라클사건 ( 한국공정위, 2016) 2016 년 4월우리공정거래위원회는한국오라클의시장지배적지위남용행위등에대한건에서무혐의결정을하였다. 오라클은관계형데이터베이스관리소프트웨어 (DBMS) 시장에서 58% 를점유하고있는사업자인데, 이사건에서쟁점이된행위는첫째, 오라클이자사의 DBMS 를구입하는기업들에대해 유지보수서비스 를판매하면서아직출시되지않은 DBMS 차기버전까지결합하여판매한끼워팔기행위이며, 둘째, DBMS 를구입한기업들이모든 DBMS 에대해유지보수서비스계약을체결하도록한구입강제행위이다. 그러나공정거래위원회전원회의에서는끼워팔기쟁점에대해고객이 DBMS 라이선스를구입하고유지보수서비스만을타사업자로전환하는것은소스코드등이달라현실적으로불가능하므로오라클유지보수서비스시장이라는별개의시장이성립할수없으며, 오라클업그레이드도성질상다른사업자가수행할수없으므로별도의독립된시장이성립할수없다는이유로별개상품성을부정하였다. 또한구입한모든 DBMS 에대해유지보수서비스계약을체결하도록한행위는지식재산권의침해및무단사용을방지하기위한합리적조치라고판단하였다. 예를들어한제품에대해서만유지보수서비스계약을체결한후관련패치등을다른제품에무단사용할가능성이있다는것이다. 이사건은공정거래위원회의 ICT 전담팀이출범한이후다른첫사건이라는점에서많은기대를받아왔던사건이다. 41

63 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 미국에서도오라클이독립유지보수사업자들이오라클의솔라리스업데이트를불법다운로드받아서서비스를제공한행위에대해소를제기한사건에서반독점법위반을이유로한반소가제기되었지만, 본안사건이합의로종결되면서독점금지법위반에대한실체적판단을받지못하였다. 그러나일부소비자들은업데이트없는 DMBS 사용을원하고있으며, 일부유지보수서비스는업데이트나펌웨어를필요로하지않고, 스스로유지보수를하거나제3자를이용하여유지보수하고자하는일부소비자들은 DMBS 를구입하지않고업데이트만을구입하기를원할수있다는취지의문제가제기되었던사건이다. 라. 실시료문제 1) 주요유형지식재산권라이선스계약에서실시료 (royalty) 와관련해서는과도한실시료를부과하는행위, 차별적으로실시료를부과하는행위, 특허기술의실제이용여부와는관계없이전체판매량을기준으로실시료를부과하는행위, 특허의존속기간만료후나특허가무효가확정된후에도실시료를부과하는행위등이문제될수있다. 특허권자는새롭고유용한기술을개발하여이를공개한대가로특허기술의이용에대하여독점배타적인권리를부여받은것이므로특허기술의이용에있어서높은실시료를부과하는것은일반적으로특허권의범위내의정당한행위라고볼수있다. 그러나우리공정위지침에서는 ⅰ) 부당하게다른사업자와공동으로실시료를결정 유지변경하는행위, ⅱ) 부당하게거래상대방등에따라실시료를차별적으로부과하는행위, ⅲ) 부당하게실시허락된기술을사용하지않은부분까지포함하여실시료를부과하는행위, ⅳ) 부당하게특허권소멸이후의기간까지포함하여실시료를부과하는행위, ⅴ) 실시료산정방식을계약서에명시하지않고특허권자가실시료산정방식을일방적으로결정또는변경할수있도록하는행위등의경우에는실시허락의대가를부당하게요구하는행위에해당하여특허권의정당한범위를벗어난것으로판단할수있다고규정하고있다. 79) 79) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.3. 가. 42

64 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 특허권자가실시권자마다차별적인실시료를부과하는경우경쟁법상차별적취급에해당하는지문제된다. 특허권자에게는본래적으로하나의실시권만설정하고두번째실시권설정을거절할권리가있으므로두번째실시권자에대하여첫번째실시권자에대한것보다높은실시료를부과하였다고하여당연히경쟁법위반이라고볼수는없다. 80) 그러나배타적거래를조건으로로열티에대한가격할인또는리베이트를제공하는행위는경쟁법상가격차별에해당할수있다. 특허를사용하지않은제품에대해서도실시료를지급하도록하는경우에도경쟁법위반의문제가발생할수있다. 그러나실시료계산의편의를위하여개개의부품에특허가실제로사용되었는지여부를증명할필요가없이제품전체의매출을기준으로실시료를산정하는경우가많으며, 일반적으로이러한산정방식은계약자유의원칙상유효하다고볼것이다. 다만, 전체판매에기초한실시료산정을특허권자가강요하였는지여부와경쟁에미치는영향을고려하여경쟁법위반여부를판단하여야할것이다. 81) 미연방대법원은합리적인경영판단에따르면그러한지불방식은라이선스계약에의해부여된권리의사업적가치를고정하는가장편리한방법이라는이유로전체라디오판매를기준으로기술료를부과한행위가특허권남용에해당하지않는다고판단한바있다. 82) 특허권의존속기간이만료한이후에도로열티를지불하도록하는경우특허권남용이될수있다. 패키지라이선스에서패키지에포함되어있는특허중일부가존속기간이만료된경우에도계속동일한실시료를요구하는경우에도이에포함된다고볼수있다. 미연방대법원은총 7개의특허를패키지로통합하여사용을허락한사안에서패키지에포함된특허들이하나씩존속기간이만료되어갔지만, 실시료는변동이없었고심지어모든특허의존속기간이만료된후에도동일한실시료를요구하는것은특허권의남용이라고보았다. 83) 그러나미연방대법원은출원중인발명에대하여실시료지급계약을하였으나향후등록되지 못한경우에관련실시료지급계약을유효하다고본바있다. 즉, 출원중인열쇠고리에대하여 80) David A. Balto & Andrew M. Wolman, Intellectual Property and Antitrust: General Principles, 43 IDEA 395, 437 (2003). 81) William C. Holmes, Intellectual Property and Antitrust, westlaw (2007), ) Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine Research, 339 U.S. 827 (1950). 83) Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964). 43

65 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 판매수익의 5% 를로열티로지불할것을약정하고, 5년이내에등록되지못하면기존로열티의절반이 2.5% 를로열티로지불할것을약정하였는데해당출원이 5년이내에등록되지못하고거절결정이확정된사안에서, 미연방대법원은이러한사적계약의이행이일반공중이공유하는어떠한권리를빼앗는것이아니며, 해당열쇠고리는이전에는공공의재산이아니었는바양당사자간의계약에따른열쇠고리의제작과판매로해당열쇠고리디자인을일반대중이공유하게된것이므로해당계약이특허제도의목적에반하지아니한다고하여유효하다고보았다. 84) 표준화기구에 FRAND(Fair, Reasonable and Non-discriminatory) 확약을한표준필수특 허의경우합리적이고비차별적실시료 (Reasonable and Non-discriminatory) 기준이문제 된다. 85) 2) 퀄컴 I 사건 ( 한국공정위, 2009) 우리공정위가지식재산권남용행위에대하여처음으로법집행을한사건이라고볼수있는 2009년퀄컴사건에서우리공정위는차별적로열티부과행위부분에서최초로 FRAND 원칙의의미에대해서다루었다. 86) 즉표준에포함된특허기술의보유자가 FRAND 조건에반하는행위를할경우그자체로경쟁제한우려가있다는것을보여준다고하였는데, 이는현재우리공정위및대부분국가의경쟁당국이 FRAND 원칙위반이그자체로경쟁법위반을의미하는것이아니며, 경쟁법위반여부에대해서는별도의판단이필요하다고보는태도에반하는것으로볼수있다. 3) SK 텔레콤사건 ( 한국공정위, 2011) 특허권이소멸된이후에도실시료를부과하는행위와관련된사건으로우리공정위에서 2010년 8월실시한 IT분야의특허권남용행위서면실태조사과정에서인지된 SK텔레콤사건이있다. 공정위는 2011 년 11월 11일 SK텔레콤이자사에중계기를납품하는중소기업들에게 SKT 중계 84) Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257 (1979). 85) 표준특허관련자세한내용은본연구보고서의제 4 장제 1 절부분에서자세히다루도록한다. 86) 공정거래위원회의결제 호

66 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 기납품에필요한특허기술을이전하면서, 해당특허가, 무효, 취소, 미등록되는경우에도기술 료납부의무가지속되도록계약을체결한행위가공정거래법상불공정거래행위중거래상지위 남용행위에해당한다고판단하고시정명령을내렸다. 87) 4) Genentech 사건 ( 유럽사법재판소, 2016) 2016 년 7월 7일유럽사법재판소는 Genentech v. Hoechst 선결적판결 (Preliminary Ruling) 사건에서소급적으로무효가되거나침해되지않은특허에기초한실시료지급의무가 TFEU 제101조에위반되지않는다고판결하였다. 88) 이사건은매우특이하게도라이선스분쟁에대한제3 자중재판정이경쟁법위반을이유로취소될수있는지여부가문제된사안이다. 이사건라이선스계약에는 완제품가격순매출액의 0.5% 에해당하는경상실시료 가포함되어있었다. 중재인은라이선스계약이유효하게존속하는동안에는비록라이선스계약의대상인특허가소급적으로무효가된경우라하더라도라이선스계약에따라실시료를지급할의무가있다는입장을취하였는데, 파리항소법원은특허의무효로더이상어떠한목적도수행하지않는실시료지급의무가부과되는경우실시권자를경쟁상불이익에처하게할수있다는점을고려할때경쟁제한적합의를금지하는 TFEU 제101조에위반될수있는지여부에대해유럽사법재판소에선결적판결을신청하였다. 유럽사법재판소는선결적판결신청의취지를고려하여특허가비침해된경우에대해서까지판단범위를확장하였다. 유럽사법재판소는 1989 년 Ottung 사건 89) 을인용하며, 특허만료이후의실시료지급의무도라이선스계약에의해부여된권리의활용가능성에대한당사자의상업적평가를반영한것일수있으며, 특히일방당사자가계약을자유롭게해지할수있는경우에는 TFEU 제101 조위반이아니라고판단하였으며, 같은법리가특허의유효성이소멸한경우나특허비침해가확인된경우에도적용될수있다고판시하였다. 실시료지급의무는지식재산권자가권리를행사하지않는조건으로라이선스계약의목적인기술을상업적으로활용하는것에대한대가라는점, 라이선스계약이유효하고자유롭게해지될수있는한특허기간이만료되어특허권자가실시권자에게 87) 공정거래위원회의결제 호, ) Genentech Inc. v Hoechst, C-567/14, ECLI:EU:C:2016:526 89) Kai Ottung v Klee & Weilbach A/S and Thomas Schmidt A/S, Case C-320/87, EU:C:1989:195 45

67 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 특허권을행사할수없는경우에도실시료지급의무가있다는점, 라이선스계약이자유롭게해지될수있는한이로인해실시권자의행동의자유가제약되거나시장봉쇄효과가발생하지않는다는점등이고려되었다. 이사건은라이선스계약이사적분쟁에불과한지경쟁법적용의대상이되는지에대해중요한시사점을제공한다. Genetech 측에서는이사건실시료지급의무로인해경쟁자에비해추가로부담하게된비용이 1억6900만유로에달한다는주장을하였지만, 이러한불이익은유럽사법재판소의경쟁법적용에영향을미치지못했다. 자유로운해지가능성의의미에대해서도구체적인사안에서논란이될여지가많다. 일방당사 자가압도적인시장지배력을가지고있거나필수적인특허를보유하고있어서사실적경제적으 로해지가불가능하다는주장이제기되는경우에어떠한판단이내려질지도관심을받고있다. 이사건판결에앞서발표된재판연구관 Wathelet의의견서에서는이사건계약에는부쟁의무가포함되어있지않다는점이중요하게고려되었지만, 이사건판결에서는부쟁의무에대해명시적으로다루고있지는않다. 특허기술이적용되지않은부분이포함된상품의판매가격을실시료산정의기초로삼은것이 Windsurfing 판결 90) 에따라 TFEU 제101조위반이라는주장도제기되었지만, 재판연구관의견서에서는본질상또는상관행상계약의대상과아무런연관이없는부수적의무를받아들이는것을계약체결의조건으로하였다는증거가없다는이유로이를받아들이지않았다. 이사건판결문에서는이쟁점에대해서는다루지않고있다. 마. 그랜트백 1) 의의및유형 그랜트백 (Grantbacks) 이란특허권의라이선스계약을체결함에있어서실시권자가실시품목에대한개량사항을특허권자에게보고또는통지하도록하거나, 기술을개량하는경우특허권자에게양도또는실시허락하도록하거나, 특허권자를공동발명자로등록하도록하는경우를말한다. 그랜트백으로인하여특허권자는라이선시의기술개발로인하여자신이시장에서배제되는위험부담없이자신의기술을라이선스할수있게된다. 90) Windsurfing International v Commission, Case C-193/83, EU:C:1986:75 46

68 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 그랜트백조항은개량기술에대한이용권을특허권자에게만배타적으로귀속시키는경우와실시권자가특허권자이외에다른기업에대해서도개량기술을실시허락할수있는경우와같이비배타적인경우가있다. 이러한그랜트백은, 특히비배타적인경우, 친경쟁적인효과를발생시킬수있다. 즉, 특허권자에게개량기술에대한특허의취득이라는보상을해줌으로써초기혁신을촉진할수있고, 개량기술에대한위험을특허권자와실시권자가공유할수있으며, 실시허락된기술에기반한추가적인혁신을가능하게할수있다. 91) 그러나특허권자에게모든권리를귀속시켜실시권자가장래의기술개량이나혁신으로부터아무것도얻을수없는배타적그랜트백의경우에는연구개발에대한유인이없어져혁신이저해될수있다. 92) 이에배타적그랜트백조항이비배타적그랜트백조항에비하여경쟁제한행위로평가될가능성이더높다. 93) 특허를받을수있는개량기술인지여부와관계없이, 심지어특허와일부관련된 Know-how에대한부분까지특허권자에게실시권등을부여하도록포괄적으로규정되는경우도있고, 지리적 시간적범위와용도등에면에서제한적으로규정되는경우도있다. 나아가, 개량기술이전의무가실시허락된최초의특허권과무관한경우도있다. 예를들어리서치툴 (Research tool) 에대한라이선스계약을체결하면서해당리서치툴을이용하여개발된약품특허에대한그랜트백을규정하는경우도있는데, 이와같은경우는먼저실시허락한특허기술에대한개량기술이아니므로엄밀한의미의그랜트백에포함되지않아별도로 Reach-Through 라이선스 라고도한다. 94) 그랜트백조항의지속기간이길수록범위가광범위할수록, 경쟁제한행위로평가될가능성이더높다. 95) 2) 미국법원및경쟁당국의태도 미국연방대법원은그랜트백으로인해라이선시의발명활동이저해될가능성이있는경우경쟁 제한성이있다고판단해왔으며, 미국 IP Guidelines 에서도그랜트백으로인하여결과적으로 91) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.1. 나. 92) Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co., 329 U.S. 637 (1947). 93) U.S. DOJ & FTC, IP Guidelines (1995) ) Michael A. Heller & Rebecca S. Eisenberg, Can Patent Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research, 280 Science 698, 699 (1998). 95) U.S. DOJ & FTC, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Right: Promoting Innovation and Competition (2007), p

69 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 라이선시의연구개발인센티브가감소하고그로인하여혁신시장에서경쟁성 (rivalry) 이제한된 다면경쟁제한적인효과를나타낼수있다고규정하고있다. 96) 미국연방대법원은 Transparnt-Warp Machine 사건에서특허된포장기계에대한배타적인라이선스계약에서의그랜트백조항은합리의원칙에의해심사되어야한다고판시하였다. 97) 이사건의그랜트백조항에는라이선시에게비배타적이고로열티없는라이선스만을부여한채, 특허된기계에적용가능한개선과관련된모든특허를라이선서에게양도해야할것을규정하였다. 연방대법원은그랜트백이경쟁법적용의예외는아니며독점을강화하려는목적으로이용될수도있다고언급하면서, 남용의가능성 (the Possibilities of Abuse) 을판단하였으나, 그랜트백만으로는당연위법에해당하지않는다고강조하였다. 미법원이그랜트백조항에대하여합리의원칙하에서판단할때고려하는요건으로는 ⅰ) 그랜트백이배타적인지여부, ⅱ) 배타적이라면라이선시가개선된기술을이용할수있는권리를보유하고있는지여부, ⅲ) 그랜트백조항에의해서라이선서가 2차라이선스를하는것이불가능한지여부, ⅳ) 그랜트백이라이선스된특허의범위에한정되는지또는라이선스된특허를침해하지않는발명을망라하는지여부, ⅴ) 그랜트백의기간, ⅵ) 그랜트백에로열티존재여부, ⅶ) 당사자들의시장영향력 (market power), ⅷ) 그랜트백이개량연구에대한인센티브에영향을미치는지여부등을들수있다. 경쟁제한적인의도나제한적인관행이없는경우에는비배타적인라이선스에관한그랜트백은경쟁법을위반하거나특허남용에해당하지않는다. 다만라이선스계약에서그랜크과다른제한들 ( 가격유지행위등 ) 이함께존재하는경우에는배타적이든비배타적인그랜트백은모두불법한것으로판단한다. 98) 3) 우리공정위지침및관련사건우리공정위지침에서는그랜트백이경쟁을제한하는것으로특허권의정당한권리범위를벗어난것인지여부를판단함에있어서 ⅰ) 그랜트백이배타적인지비배타적인지여부, ⅱ) 배타적인경우실시권자가개량기술에대한사용권한을보유하고있는지여부, ⅲ) 그랜트백의범위가실 96) U.S. DOJ & FTC, IP Guidelines (1995) ) Transparent-Wrap Machine Corp. v. Stokes & Smith Co., 329 U.S. 637 (1947) 98) United States v. Aluminum Co. of Am., 91 F. Supp. 333, 410 (S.D.N.Y. 1950). 48

70 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 시허락된특허기술과상관없는부분까지포함하고있는지여부, ⅳ) 그랜트백의존속기간, ⅴ) 그랜트백에대한실시료가무료인지여부, ⅵ) 양당사자의시장지배력여부및양당사자가경쟁사업자인지여부, ⅶ) 그랜트백이연구개발유인에미치는효과를판단요소로고려할수있다고명시하고있다. 99) 우리공정위의관련사건으로엄밀한의미의그랜트백에포함되는것은아니지만, 자신이보유한특허공법을이용하도록되어있는지방자치단체의분수설치공사입찰에참여한업체들과특허공법사용협약을체결하면서특허기술과관계없는다른공사까지자신에게하도급하도록하는내용의계약을체결한레인보우스케이프사건이있다. 100) 공정거래위원회는이를특허기술로인하여거래상우월적지위를갖게된레인보우스케이프사가거래상지위를남용하여거래상대방에게부당하게불이익을주는행위로판단하여시정조치하였다. 이사건은공정거래위원회가특허권의행사를규제한첫사례로인용되는데, 이와유사한사건으로코백의거래상지위남용행위사건 (2006) 101), 인성산업의부당한거래거절사건 (2005) 102), 스페이스의거래거절사건 (2005) 103) 이있다. 이사건들에서는특허권자가해당특허와관계없는별도의계약을체결하도록강요하는행위들이주로문제가되었는데, 공정거래위원회는이러한행위가특허권의정당한권리범위를벗어난것으로판단하였다. 그러나이러한초기의사건들은특허권자가실시권자에대해거래상지위를갖는다는전제를강하게내포하고있으며, 전세계적으로특허권자가시장지배력을갖는다는추정이깨진것과마찬가지로 2000년대후반이후한국과일본에서도특허가거래상지위를부여한다는추정을더이상성립하지않는상태라는점에비추어볼때, 특허권자와실시권자간에거래상지위에의한강제가있었는지, 실제로대등하게협상이이루어졌는지여부를살펴보아야한다. 99) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.1. 나. 100) 공정거래위원회의결제 호 ) 공정거래위원회의결제 호 ) 공정거래위원회의결제 호 ) 공정거래위원회의결제 호

71 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 바. 상호실시허락과특허풀 1) 의의및유형 상호실시허락 (Cross License) 은복수의특허권자가각각필요로하는상대방의특허권에대하여개별적으로특허실시허락계약을체결하는것을의미하며, 특허풀 (Patent Pool) 은복수의특허권자가각각보유하고있는특허를취합하여상호간에또는제3자에게공동으로실시하도록하는것을의미한다. 상호실시허락을포함하고있는특허풀은통상다수의특허기술을하나의단일라이선스로결합하고있는형태를보이며, 상호실시허락계약의전형적인모습은특허침해소송을피하기위해서두당사자가맺는쌍방합의를포함한다. 이러한합의는특정영역에서의기술에관한전반적인포트폴리오에대한라이선스를당사자들에게제공하는것이고, 그범위는현존하는특허와합의기간동안취득할특허를포함하는경우가있다. 이러한합의는몇몇상황에서가격제한이나생산량제한과같이당연위법으로해석될수있을지라도통상합리의원칙에근거하여심사한다. 이러한상호실시허락과특허풀은보완적인기술의통합, 거래비용감소, 특허간의상호저촉의문제해소, 특허분쟁예방, 기술보급촉진등의장점을가지고있다. 104) 특히, 최근개방형혁신 (Open Innovation) 의추세에따른기술공유및활용촉진을위해서는상호실시허락이나특허풀을적극적으로활용하여야할필요성도있다. 그러나특허풀을통하여 ⅰ) 특허풀운영과정에서이와관련된거래가격, 수량, 지역, 상대방, 기술개량의제한등의조건에부당하게합의하는행위, ⅱ) 부당하게특허풀에참여하지않은다른사업자에대한실시를거절하거나, 차별적인조건으로실시계약을체결하는행위, ⅲ) 특허풀운영과정에다른사업자가독자적으로취득한지식과경험, 기술적성과등을부당하게공유하는행위, ⅳ) 부당하게특허풀에무효인특허또는공동실시에필수적이지않은특허를포함시켜일괄실시를강제하는행위, ⅴ) 특허풀에포함된각특허의실시료를합산한금액보다현저히높은일괄실시료를부과하여실시권자에게과도한불이익을제공하는행위등의대하여는특허권의정당한권리범위를벗어난것으로판단할수있다. 105) 상호실시허락과특허풀은유사한 104) U.S. DOJ & FTC, IP Guidelines (1995)

72 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 기능을수행하므로이하에서는특허풀을중심으로살펴본다. (1) 보완특허및차단특허로구성되어있는경우특허풀에서로기술적으로보완기능을수행하는 보완특허 만포함되어있다면기술간의경쟁이제한되지않기때문에그러한특허풀은일반적으로경쟁촉진적이다. 이러한보완특허에서일방당사자는다른당사자의특허를침해하지않고는자신의특허를실시할수없는경우 차단특허 (blocking patent) 라고도한다. 미연방대법원은 1931 년 Standard Oil 사건에서경쟁석유회사들간의차단특허로구성된특허풀을적법한것으로판단하였다. 106) 해당합의에의하면각회사들은자신의고유한발명을개별적으로이용할수도있도록하였으므로합리의원칙에따라판단되었고이러한합의는정당한 (reasonable) 것으로판시하였다. 이후 1980 년제9 항소법원에서는특허풀약정에대한일반적으로적법한방법은차단특허의교환이라고판시하였다. 107) (2) 경쟁특허로구성되어있는경우차단특허또는상호보완적인특허 ( 동일한기술, 과정, 제품의다른측면을망라하는특허 ) 를결합하는특허보다는소위경쟁하는특허또는대체특허 ( 동일한목적달성을위한수단으로대체가능하고비침해의방법으로실시가능한특허 ) 로이루어진특허풀에서보다경쟁법적문제가발생할여지가높다. 이는특허풀이상호간대체성이있는 경쟁특허 로만구성되어있는경우에는수평적가격유지행위와유사하게경쟁을제한하여특허풀속에의특허접근에관한로열티를집단적으로설정하여가격을고정하는수단으로이용될개연성이높기때문이다. 그러나경쟁특허를포함시켰다는것만으로당연위법은아니고, 그것이효율성을증진시키는지여부를고려하여 합리의원칙 에따라판단하여야한다. 108) 또한해당특허풀안에는경쟁하는특허가존재하고있지않다는것을확인하기위해공평한전문가로하여금그특허를검토하도록함으로써특허풀약정에대한장래의참가자는경쟁제한성에관한위험을감소시킬수있다. 105) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.4. 가. 106) Standard Oil co. v. United States, 283 U.S. 163 (1931). 107) Carpet Seaming Tape Licensing Corp. v. Best Beam, Inc., 616 F.2d 1133 (9th Cir. 1980). 108) U.S. DOJ & FTC, Supra note 95, at

73 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 (3) 실시에필수적이지않은특허가포함된경우또한공동실시에필수적이지않은특허, 무효인특허나존속기간이만료된특허가포함된경우에는실시권자의비용을증가시키고무효인특허를부당하게존속시킬우려가있으므로이러한특허는특허풀에서배제되어야한다. 연방지방법원에서는특허풀에서라이선시의정확한요구에대응하여만들어진특허풀에대해원고의당사자적격을인정하지않았고, 109) 약탈적인목적으로비본질적인특허가특허풀에포함되었다는주장을위해서는원고는당해특허가비본질적인지여부를정확하게확인하여야한다고판시하였다. 특허풀에속해있는기술의일괄실시만을허용하고, 각기술의독립적인실시를금지하는경우해당특허풀과관련된계약이부당하다고판단할가능성이크다. 이러한특허풀은실시권자의선택권을제한하고비용을증가시킬뿐만아니라, 특허풀에속하지않고단독으로실시되는혁신적기술의시장가치를부당하게하락시켜관련시장에서경쟁기술을배제할위험이있다. 110) (4) 배타적특허풀의경우또한특허풀구성에참여한기업에한하여배타적으로실시를허용하는배타적특허풀의경우무임승차를방지함으로써투자의인센티브를보존하는효과도있는반면특허풀외부의기업이경쟁상품을제공할기회를차단함으로써시장의경쟁을제한할우려도있다. 111) 배타적특허풀의경쟁법위반여부는이러한친경쟁적효과와반경쟁적효과를비교형량하여사안별로판단하여야한다. 112) 특허풀을통하여경쟁기업의비용, 생산량, 가격등에대한정보등과같이특허기술과직접적으로관련되지않은정보에접근할수있다면특허풀참여기업간의사업조정이보다용이해질위험이있다. 이러한정보의공유가특허풀외부의사업자에게배타적인경우, 정보공유를통해가격고정, 생산량제한등의공동행위를한경우에는경쟁법상부당한공동행위에해당할수있 109) Nero AG v. MPEC LA, L.L.C., 2010 U.S. Dist. LEXIS , at *11 (C.D. Cal. 2010). 110) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.4. 가. 111) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.4. 가. 112) U.S. DOJ & FTC, Supra note 95, at

74 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 다. 113) 반면, 복수의특허권자가가지고있는특허권을특허권자로부터분리된전문적집단에게독립적으로운영하게하는특허풀의경우, 이러한운영방식은경쟁사업자간정보교환에따른공동행위의우려를감소시키고, 관련특허에대한객관적인평가를통해특허풀구성방식을합리화하여궁극적으로특허풀의친경쟁적효과를극대화하는데기여할수있다. 114) 2) 미국경쟁당국과법원의태도미국법원과경쟁당국은특허풀의경쟁제한성에대하여합리의원칙에따라판단하고있지만, 구성원으로하여금개별적인라이선스를부여하지못하도록하고, 특허풀밖에서의기술개발을금지시키는특허풀약정에대해서는경쟁법위반으로보는경향이다. 115) 과거연방지방법원은 National Lead 사건에서이산화티탄산업에서가장큰두기업간에경쟁자를배척하여자신들의위치를확고히하기위하여현재및미래의모든특허에관하여상호라이선스를하는것을내용으로하는합의를위법한것으로판시하였다. 116) 이러한상호라이선스로인한경쟁제한성은당사자기업의시장지배력이중요한판단요소가된다. 미국경쟁당국 (DOJ & FTC) 은상호라이선스포트폴리오를구성하는당사자들이시장지배력을갖지않은한, 그러한포트폴리오의배타성은경쟁제한성이인정될여지가희박하다고보고있다. 117) IP Guidelines에서도제한적행위로영향을받는각각의관련시장에서총 20% 미만의점유율을갖는당사자들에의한상호라이선스는그러한제한이외견상경쟁제한성을갖기않는다면적용제외 (Safe Harbor) 에해당한다고규정하고있다. 118) 1956 년미국연방지방법원은 Kransnov 사건에서관련시장에서영향력을가지고있던회사들이함께특허풀을만들었고, 고객들을배분하고라이선서에의해설정된가격이유지되도록하고, 침해소송개시와유지에관해공동으로결정하기위해서상호합의없이는제3에게라이선스를하지않겠다는합의를한경우그러한특허풀은셔먼법제1조와제2조위반이라고판시하였 113) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.4. 가. 114) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.4. 가. 115) U.S. DOJ & FTC, IP Guidelines (1995) ) United States v. National Lead Co., 63 F. Supp. 513 (S.D.N.Y. 1945), aff d, 332 U.S. 319 (1947). 117) U.S. DOJ & FTC, Supra note 95, at ) U.S. DOJ & FTC, IP Guidelines (1995)

75 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 다. 119) 1969년미연방대법원 Zenith Radio 사건에서특허권자가특허풀과독립하여라이선스를할권리를포기하도록하는배타적인특허풀에대하여시장독점력을가지고있는경우가아니라도당연위법이라고판시하였다. 120) 이후하금심은특허풀구성원이특허풀밖에서자신들의라이선스를개별적으로채결할수있는경우는셔먼법위반에해당하지않는다고판단해오고있다. 1999년미국 FTC는 Sum mit/visx 사건에서라식수술관련기업인 Summit과 Visx 가안과수술용레이저에관한특허들에대해크로스라이선스를체결한사안에서가격고정을이유로위법이라판단하였고, 제3의기업에대해특허를실시허락하는경우각상대방기업이거부권을갖도록하는배타적계약의경쟁제한성역시문제가되었다. 121) 미국경쟁당국은특허풀의경쟁제한위험성을감소시키는특징 (safeguard) 으로 ⅰ) 특허풀의구조가필수적인특허에대한보완적인역할로제한되어있을것, ⅱ) 독립적인전문가에의해서특허풀내에있는모든특허가필수적이라는것을확인할수있을것, ⅲ) 풀의구성원들은자신의특허에대해독립적인라이선스를부여할권리를가지고있을것, ⅳ) 유효하지않은특허를특허풀내에서제외할수있는구조를가지고있을것, ⅴ) 그랜트백조항의범위, ⅵ) 풀의구성원이모든이해관계자들에게라이선스를부여해주는것이가능할것등을고려하고있다. 122) 사. 실시허락의거절 1) 원칙및예외시장에서본인의의사와관계없이거래를해야할일반적의무를지게된다면이는자본주의의근본에반하는것이다. 미국연방항소법원에서도비록시장에독점적지위를가진기업이라하더라도자신의경쟁자들을도와거래할일반적의무가없는것은명백하다고판시하고있다. 123) 119) United State v. Krasnov, 143 F. Supp 184 (E.D. Pa. 1956), aff d per curiam, 355 U.S. 5 (1957). 120) Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, 395 U.S. 100 (1969). 121) In re Summit Technology, Inc., 127 F.T.C. 208 (1999); In re VISX, Inc., 127 F.T.C. 236 (1999). 122) U.S. DOJ & FTC, Supra note 95, at ) Olympia Equipment Leasing v. Western Union Telegraph, 797 F.2d 370 (7th Cir. 1986). 54

76 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 그러나거래거절이 독점을창출하거나유지하려는목적이있을때 는경쟁법위반이될수있 다. 124) 특허권의경우에도특허권자는기술개발과기술공개에대한대가로일정기간해당기술에대하여독점배타적으로이용할수있는권리를갖기때문에, 원칙적으로특허권자는자신의특허발명을실시하지않을수도있고, 자신의실시유무와관계없이타인에게실시를허락할의무를가지지않는다. 우리공정위지침에서도일반적으로특허권자가자신의권리보장을위해합리적인범위에서실시허락을거절하는행위는특허권에의한정당한권리행사로볼수있다고규정하고있다. 125) 다만예외적으로 ⅰ) 정당한이유없이자기와경쟁관계에있는다른사업자와공동으로특정사업자에대하여실시허락을거절하는행위, ⅱ) 부당하게특정사업자에대하여실시허락을거절하는행위는특허권의정당한권리범위를벗어난것으로판단할수있다고규정하고있다. 또한실시허락거절에는직접실시허락을거절하는경우뿐만아니라제3자에게실시허락을거절하도록하는행위, 명시적인실시허락의거절뿐만아니라거래가사실상또는경제적으로불가능할정도로부당한가격이나조건을제시하여실시허락거절과동일한효과를발생시키는행위, 공급거절과구입거절, 거래개시의거절과거래계속이거절이모두포함된다고규정한다. 미국연방대법원은특허권을사용하지않으면서특허권을행사하여경쟁자를특허권침해로제소하는것은형평에맞지않는다는원심을파기하면서재산권인이상이를사용할지여부는재산권자의자유라고판시한바있다. 126) 그러나특허권자에게실시허락을거절할권리가있다고하더라고경쟁을부당하게제한하는방법으로라이선스에조건을부가할수있다는의미는아니다. 127) 미국경쟁당국은경쟁법과특허법간에교차영역에서발생하는이와같은문제에대하여발간한보고서에서라이선스에대한일방적거절행위에대해서경쟁법적책임의가능성을배제하지않으나, 특허에대한단순한일방적 무조건적인거래거절행위는특허권과경쟁법적판단에 124) United States v. Colgate, 250 U.S. 300 (1919); Eastman Kodak Co. v. Southern Photo Materials Co., 273 U.S. 359 (1927). 125) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.3. 나. 126) Continental Paper Bag v. Eastern Paper Bag, 210 U.S. 405 (1908). 127) United States v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34 (D.C. Cir. 2001), 55

77 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 있어서중요한역할을하는것은아니라고결론짓고있다. 128) 2) 실시의무가인정되는경우원칙적으로특허권자는실시허락의무나실시의무를가지지않지만, 특허발명의불실시가기술의발전을오히려저해하거나관련시장에서경쟁을제한할우려가있는예외적인경우에는특허법의목적을실현하기위하여실시의무를인정하여야할경우가있다. 이를위해우리특허법제107조에서는강제실시권에대하여규정하고있으며, 특허발명이정당한이유없이 3년이상국내에서실시되고있지아니한경우 ( 특허법제107조제1항제1호 ), 사법적절차또는행정적절차에의하여불공정거래행위로판정된사항을바로잡기위하여특허발명을실시할필요가있는경우 ( 특허법제107조제1항제4호 ) 등을강제실시권재정 ( 裁定 ) 사유로규정하고있다. 특허를실시하지않는이유는특허자체가경제성이없는경우가대부분이겠지만상당수의경우는경쟁자의기술개발을억제하기위한도구로사용되기도하며, 129) 특허기술의사용을원하는경쟁업자에게실시허락을거부하거나새로운제품의출시를하지않는것을조건으로실시허락을함에따라새로운기술의도입을지연시키기도한다. 130) 예외적으로지식재산권자에의사에반하여실시를허여하여야하는경우저작권법이비교적폭넓게공정사용 (Fair Use) 을허용하고있는데반하여특허법에서는이와같이넓은범위에서의공정사용이라는제도가존재하지않으며, 미국은특허법상강제실시 (Compulsory Licensing) 에관한규정도가지고있지않다. 파리조약과 TRIPs 협정에서모두특허권자가특허권을사용하지않거나남용하는경우에강제 실시권을각국이입법하는것을허용하고있고, 131) 그에따라거의대부분의국가들이강제실시 를규정하고있는데비해 132) 미국은학계의제안 133) 에도불고하고몇몇특별법 134) 을제외하고 128) U.S. DOJ & FTC, Supra note ) Steve Blount, The Use of Delaying Tactics to Obtain Submarine Patents and Amend Around a Patent that a Competitor Has Designed Around, 81 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 11 (1999), p ) 설민수, 지적재산권사용계약에대한거래거절에관한미국과 EU 에서의공정거래법적용, 저스티스 ( ), 면. 131) Convention for the Protection of Industrial Property, Mar. 20, 1883, Art. 5; Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Art ) Gianna Julian-Arnold, International Compulsory Licensing: The Rationales and the Reality, 33 IDEA: J.L. & TECH. 349 (1993) 참조. 133) Martin J. Adelman, Property Rights Theory and Patent-Antitrust: The Role of Compulsory Licensing, 52 N.Y.U. 56

78 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 는특허권의강제실시를입법하지않고있다. 물론연방정부의재정적지원을받은연구나연방정부와의계약하에이루어진연구로발생한특허의불실시또는연방규제를위한공익상의필요성이나건강이나위생상의필요성을이유로한강제실시는허용되지만, 135) 이는강제실시라기보다는특허권의수용에가깝다고해석되고있다. 136) 그러나미국의경우형평의원리에따라특허침해금지청구의본안소송의경우에도금지청구권을제한할수있고, 2006 년 ebay 판결이후에영구적금지명령을제한하는판결들은장래의적절한실시료지급을조건으로침해자의적법한실시를보장하는판결을하고있고이경우실시권의성격은강제실시권 (Compulsory License) 이라고판시하고있다. 137) 3) 필수설비이론과표준필수특허특허권자가실시허락을거절한특허가필수설비에해당하는예외적인경우에는경쟁법상거래거절이성립할수있다. 필수설비이론 (Essential Facilities Doctrine) 은필수적인설비나자원을독점하고있는자가그에대한경쟁사업자의접근을거절하는경우그것이사실상또는법률상복제가불가능하다면경쟁법에위반된다는이론으로이른바 Bottle neck theory 라고표현되기도한다. 138) 즉, 원칙적으로는독점기업이라하더라도거래를해야할책임이없으나희귀한시설을장악한독점기업이위시설이경쟁자들에의한대체가불가능한상황에처해있다면이를공정한조건하에서경쟁자들에게공용으로제공해야하며이를제공하지않는것은거래행위를제한하는위법에해당한다는것을의미한다. 139) 필수설비이론은미국연방대법원에서공식적으로인정된것은아니지만미국항소법원에서는 일반적으로인정되어온이론으로필수설비이론이적용되기위한주요요건으로는 1) 독점자일 L. REV. 977 (1977) 참조 134) 42 U.S.C. 2183(c) ( 핵에너지의사용과관련한특허권강제실시를규정 ) 135) 35 U.S.C. 203 참조. 136) 설민수, 앞의논문 ( 주 130), 69 면. 137) Michael C. Brandt, Compulsory Licenses in the Aftermath of ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C.: The Courts' Authority to Impose Prospective Compensatory Relief for Patent Infringement, 17 Fed. Cir. B.J. 699 (2008); Angela Foster, Compulsory Licensing After ebay, New Jersey State Bar Association (2009). 138) United States v. Terminal Railroad Ass'n, 224 U.S. 383 (1912); Alaska Airlines, Inc. v. United Airline, 948 F.2d 536 (9th Cir. 1991). 139) Hecht v. Pro-Football, Inc., 570 F.2d 982 (D.C. Cir. 1977). 57

79 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 것 ( 독점성 ), 2) 다른사업자의경쟁에필수적인설비일것 ( 필수성 ), 3) 다른사업자가쉽게복제할수없는것일것 ( 복제불가능성 ), 4) 독점자가당해설비를제공할가능성이있을것 ( 제공가능성 ) 이요구된다. 140) 해당기술에대하여특허권이설정되어있다는사실만으로당연히필수설비에해당한다고볼수는없으므로구체적사안별로필수설비요건에해당하는지여부를판단하여야한다. 또한 FRAND 조건에따라제3자에게실시허락을하겠다는자발적선언을한표준필수특허권자가실시허락을거절하거나, 침해금지청구권을행사하는경우에도문제가된다. 141) 또한, 최근에는표준특허권자가권리소진의원칙을회피하기위하여부품사업자에대해서는실시권을허락하지않거나특허권자와계약한최종품생산자에게만부품을공급할것을조건으로무상으로실시를허여하고, 최종품생산자에대하여만실시료를받는 (Multi-Level Licensing), 즉단계차별 (Level Discrimination) 의사안이문제되고있다. 142) 특허권자의이러한행위가이익추구와효율성증대를위한정당한권리행사인지 FRAND 선언에위반하는거래거절이나차별적행위에해당하는지에대하여는논의가진행되고있다. 143) 아. 거래제한 특허권에대한라이선스계약을체결하면서특허권자의특허와경쟁관계에있는특허를사용하지못하도록하거나경쟁특허사용시특허권자의승인을받도록하는경우가있는데, 이를 배타적거래 (Exclusive Dealing) 또는 경쟁상품취급제한 (Tie-out) 이라한다. 이러한거래제한의경쟁적효과에대하여는ⅰ) 배타적약정의기간, ⅱ) 배타성의정당성, ⅲ) 배타적거래제한으로획득할수있는시장점유율을고려하여판단한다. 배타적거래제한으로인하여획득할수있는시장점유율이높지않은경우에이러한제한은경쟁법상규제대상이아닌 140) MCI Communications Corp. v. American Telephone & Telegraph Co., 708 F.2d 1081, (7th Cir. 1983). 141) 표준특허관련자세한내용은본연구보고서의제 4 장제 1 절부분에서자세히다루도록한다. 142) Karl D. Belgum, The Next Battle Over FRAND: The Definition of FRAND Terms and Multi-Level Licensing, Journal of the Intellectual Property Law Section of the State Bar of California 39 (2) (2014). 143) 서울대학교경제연구소기업경쟁력연구센터 & 서울대학교법학연구소법과경제연구센터주최, FRAND 확약의경쟁법적의미 국제학술대회 ( ) 발표자료참조 58

80 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 유효한계약으로볼가능성이높다. 144) 그러나 Microsoft 사건에서미항소법원은어떠한환경에서독점권자가배타적계약의거래제한으로획득할수있는시장점유율이 40% 또는 50% 이하인경우에도셔먼법제2조위반이될수있다고판시한바있다. 145) 인터넷연결프로그램과관련한 Microsoft의배타적거래는명백히독점을유지하는효과가있고, 이는 Navigator 나다른경쟁자의프로그램이 Microsoft 의독점에대한실질적대처를취하기위하여필요한임계적수준이하로사용되도록하는데도움을준다고보았다. 146) 우리공정위지침에서는부당하게계약상품을대체할수있는경쟁상품이나계약기술을대체할수있는경쟁기술을거래하는것을제한하는행위를특허권의정당한권리범위를벗어난행위로판단할수있다고규정하고있다. 147) 단, 경쟁상품또는경쟁기술을거래함에따라특허권자의영업비밀이경쟁사업자등제3자에게공개되거나누설되는위험을막기위해불가피한수단으로인정되고, 그제한의정도가특허권자의권리보장을위한최소한에그치는경우는제외될수있다. 148) 2 특허침해사건의경우 가. 특허분쟁에서의합의 특허분쟁에있어서침해자가특허권자에게일정금액을지불하고분쟁을종결하기로하거나특허권자는침해소송을제기하지않기로하고, 상대방은무효심판청구등의대응을하는경우와같이소송등의법적절차이외에도당사자간의합의를통해분쟁을해소하는경우가많다 (Patent Settlements). 일반적으로이러한합의는소송비용과기술이용의위험을감소시킬수있다는점에서특허권자의권리보장을위한효율적분쟁해결수단으로인정될수있다. 그러 144) American Bar Association, Intellectual Property and Antitrust Handbook, ABA Publishing (2007), p ) United States v. Microsoft, 253 F.3d 34, 70 (D.C.Cir.2001). 146) United States v. Microsoft, 253 F.3d 34, (D.C.Cir.2001). 147) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.3. 라.(4). 148) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.3. 라.(4) [ 참고 ]. 59

81 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 나특허분쟁과정의부당한합의는무효인특허의독점력을지속시키고경쟁사업자의신규진입을방해함으로써소비자후생을저해하는결과를초래할수도있다. 따라서특허무효심판, 특허침해소송등의분쟁과정에서부당하게시장진입을지연시키는데합의하는등의행위특허권의정당한권리범위를벗어난것으로판단할수있다. 우리공정위심사지침에서는특히합의당사자가경쟁관계에있는경우, 합의의목적이관련시장의경쟁제한과관련되는경우, 특허권이만료된이후의기간까지관련사업자의시장진입을지연시키는경우, 특허와직접적으로관련되지않은시장에서관련사업자의진입을지연시키는경우, 분쟁의대상이된특허가무효임을합의당사자가인지한경우또는무효임이객관적으로명백한경우등에는해당특허분쟁과정의합의를부당한것으로판단할가능성이크다고규정하고있다. 149) 최근에는오리지널의약품의특허권자가자신의특허권을침해할가능성이있는의약품의제조, 판매를시도하면서그특허의효력이나권리범위를다투는자에게그행위를포기또는연기하는대가로일정한경제적이익을제공하기로하고특허관련분쟁을종결하는합의를하는사례가문제된바있다. 이는일반적합의와달리특허권자가침해자에게복제약을출시하지않거나연기한대가로경제적이익을제공하는것이기때문에역지불합의 (reverse payment) 라고한다. 150) 나. 부쟁의무 1) 의의특허에대한라이선스계약을체결하면서실시권자가계약기간중특허의무효를다툴수없고, 제3자의무효심판청구에협조하지않을의무가있음을규정하는경우가있는데, 이를 부쟁조항 ( 不爭條項, Non-Challenge Clauses) 이라한다. 특허침해및무효소송에서실시권자가특허권자에게조력할의무를규정하는경우도있으며, 부쟁의무위반시의효과로계약의해제를규정하는경우도있다. 149) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III ) 역지불합의 에있어서주요쟁점및사례에대한자세한내용은본보고서의제 5 장제 3 절에서살펴본다. 60

82 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 2) 우리나라와일본에서의견해의대립이러한부쟁조항의유효여부에대하여 ⅰ) 무효사유있는특허의존속은특허제도의본질적목적에반하고공정한시장경쟁질서의유지를위해특허의유효성에대하여는언제나다툴수있도록하여야하므로그러한계약은인정할수없다고보는견해와 ( 무효설 ) ⅱ) 부쟁의무조항으로당사자의소송비용절감과불확실성의제거효과가있어경쟁촉진의효과가있으므로이를인정하여야한다는견해가있다 ( 유효설 ). 151) 일본의판례는유효설의입장에선것이다수있으며, 152) 우리나라의경우상표권을다투지않기로하는계약조항의유효성에대하여 심판청구인이상표사용허락계약에따라상표를사용하여오다가취소심판을청구하는것이신의성실원칙에어긋나는감이있다하여도, 그러한사실만으로제재적규정이고공익에관련된규정인등록취소심판에관한상표법규정의적용이배제될수는없다 고판시한대법원판례가있다. 153) 우리나라에서는 ⅰ) 사적자치를존중하여실시권자에게부쟁조항의구속력을인정하더라도실시권자이외에이해관계가있는제3자는언제라도무효심판을청구할수있기때문에결과적으로공공의이익에가해지는손실이적은점, ⅱ) 실무상, 특허침해소송에서특허권자는상대방에대하여특허권침해를주장하지않고, 상대방도특허의무효주장을하지않기로하는화해가성립되는경우가있어부쟁조항에구속력을인정할실익이있는점, ⅲ) 부쟁조항의유효성을인정함으로써특허실시계약의체결이원활해져권리의이용을촉진할수있는점등을고려하여그유효성을인정하는것이타당하다는견해가유력하다 ( 유효설 ). 154) 다만, 그와같은계약이체결되는과정에서공서양속에반하는행위가있는경우에는특약이무효라할것이고, 부쟁조항의내용이시장에서의경쟁질서에악영향을미치는것으로평가되는경우에는불공정거래행위에해당할수있다. 155) 소송법적으로는부제소특약 ( 不提訴特約 ) 에해당하는것이어서특약이유효하다면등록무효심판은소의이익이없다고보는견해도있다. 156) 151) Valentine Korah, Intellectual property rights and the EC competition rules, Oxford: Hart Pub. (2006), p ) 最高裁昭 61 年 (1986) 判決 ; 東京高裁昭 56 年 (1981) 判決, 東京高裁昭 58 年 (1983) 判決, 東京高裁平 14 年 (2002) 判決. 153) 대법원 선고 86 후 판결. 154) 조영선, 특허법제 5 판, 박영사, 2015, 612 면. 155) Id. 61

83 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 우리공정위지침에서는 무효인특허의존속을위하여부당하게실시권자가관련특허의효력을다투는것을금지하는행위 는특허권의정당한범위를벗어난행위로판단할수있다고규정하고있다. 157) 단, 해당특허권의침해사실을특허권자에게통지하도록하는경우, 특허관련소송을대행하도록하거나특허권자가소송을수행하는데협력하도록하는경우에는제외될수있다. 158) 3) 미국법원의태도미연방대법원은 1969 년 Lear. Inc. v. Adkins 사건에서부쟁조항은공공정책에반한다고하여과거금반언의원칙상실시권자의부쟁의무를인정한판례의태도를파기한이래실시권설정계약에서부쟁조항은무효로취급되고있으며, 159) 특허의실시권자는부쟁조항의유무에관계없이실시기간중특허의무효를주장할수있다. 종래미국판례는실시권자가실시료에상당하는금액을공탁하는등의조치대신특허권자에게실시료를지급하고있다면당해특허의무효확인을구할이익 ( 분쟁의현존 ) 이없다고하였으나, 2007 년연방대법원은 Genentech 사건에서기존의태도를변경하여 실시권자는특허권이무효라고주장하면서도특허권자로부터금지청구등을면하기위하여실시료를지급하는경우가있으므로실시료의지급이있다고하여무효확인소송의요건인 분쟁의현존 이없다고단정해서는안된다고판시하였다. 160) 4) 돌비사건 ( 한국공정위, 2015) (1) 사안의개요돌비래버러토리즈라이선싱코퍼레이션과돌비인터내셔널에이비 ( 이하통칭하여 ' 돌비 ' 라한다 ) 는디지털방송등에서오디오코덱표준으로채택되고각국에특허로등록된디지털오디오코딩기술인 AC-3와 E-AC-3 기술을라이선스할권리를가진사업자이다. 156) 竹田棯, 知的財産侵害要論 ( 特許 意匠 商標編 ) 第 5 版, 發明協会, 2007, 536 頁. 157) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.3. 라.(6). 158) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.3. 라.(6) [ 참고 ]. 159) Lear. Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969). 160) MedImmune Inc. v. Genenteh, Inc., 549 U.S. 118 (2007). 62

84 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 공정거래위원회는 2015 년 8월 3일돌비가 1) 라이선시에게부쟁의무를부과하는거래조건을설정하는행위, 2) 라이선시의지식재산권침해또는남용우려가있는경우라이선스계약을즉시해지할수있도록거래조건을설정하는행위, 3) 로열티산정을위한라이선시의보고물량과감사를통해확인된물량차이가크지않음에도손해배상등을모두부담하도록거래조건을설정하는행위, 4) 라이선스기술과관련하여라이선시가별도로취득한이용발명등권리를처분하거나행사하는것을제한하는거래조건을설정하는행위가공정거래법제23조제1항제4호의거래상지위남용행위중불이익제공행위에해당한다는이유로시정조치를부과하였다. 161) 돌비는 AC-3 기술을사용하는칩셋제조업체 (Implementation 라이선스계약 ) 와는물론해당칩셋을사용하는최종제품제조업체 (System 라이선스계약 ) 와도별도로라이선스계약을체결하는 Multi-Level Licensing 방식을채택하고있다. 돌비가칩셋제조업체와체결하는라이선스계약은별도의로열티를수반하지않으며, 최종제품제조업체에대한정확한로열티산정을위해어느업체에얼마만큼의칩셋을판매하였는지에대한정보를제공할의무와돌비와라이선스계약을체결한최종제품제조업체에만칩셋을판매할의무등을부담한다. 최종제품제조업체는돌비로부터라이선스를받은칩셋제조업체로부터만칩셋을구입할수있으며, 돌비로부터기술인증을받은후최종제품을제조판매할수있고, 매분기마다판매수량에따른로열티를지급한다. 돌비의행위는다음과같다. 첫째, 라이선스계약서에라이선시가어떤방법으로도특허의효력또는소유를다툴수없도록 하는거래조건을설정하거나, 라이선시가특허의유효성을다툴경우계약을해지할수있도록 거래조건을설정하였다 ( 부쟁조항 ). 둘째, 돌비는라이선시가자신의지적재산권을실제로침해또는남용한경우이외에도침해또 는남용의우려만있는경우까지계약을해지할수있도록거래조건을설정하였다. 셋째, 이와함께라이선시가보고한판매물량에따라로열티를수취하므로보고물량이정확한 지여부에대한감사권한을보유하고있는돌비는, 라이선시가사전에보고한물량과감사로 161) 공정거래위원회의결제 호,

85 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 확인된물량의차이가미미한경우에도라이선시에게손해배상및제반감사비용을전부부담하도록하는거래조건을설정했다. 거래량등에비례한정률기준 ( 예를들어전체로열티의 5%) 뿐만아니라미미한수준의정액기준 ( 예를들어로열티 1,000달러 ) 을함께설정해사실상라이선시가손해배상등을부담하는결과가초래될수있도록했다. 넷째, 돌비는라이선시가취득한이용발명등권리에대해돌비에배타적양수권을부여하고제 3 자에대한라이선스를금지하는등그처분및행사를제한하는거래조건을설정하였다 ( 이른바, 그랜트백조항 ). 다섯째, 돌비는라이선시가취득한이용발명등권리중특허된권리를돌비또는돌비의다른 라이선시에게행사할경우라이선스계약을즉시해지할수있도록하는거래조건도설정하였다. (2) 공정위의판단및검토우리공정위는이러한돌비의행위에대해공정거래법제23조제1항제4호 ( 거래상지위남용행위 ) 를적용해, 상기불공정한거래조건을설정 유지하는방식으로거래상대방에게불이익을제공하는행위를금지하고, 이미체결된라이선스계약에대해서는해당거래조건을수정또는삭제해다시계약을맺도록시정명령을내렸다. 그러나불공정한거래조건들이실제행사된사례는없는점, 이들조건에관해국내라이선시와의소송등분쟁의대상이된사례는없는점, 새로운유형의계약서도입을통해이미상당부분시정된점등을고려해과징금은부과하지않았다고설명했다. 이사건은 Multi-Level Licensing을이용한돌비의과도한로열티요구에대한분쟁에서시작되었지만, 그부분에대해서는자세히판단이이루어지지않고실제실행되지않은몇몇라이선스계약조항에대한시정조치라는가벼운처분에그치고당사자가이를다투지않은사안이었다. 즉, 하류시장인완제품단계에서만실시료를수취하는문제나, 실시권자에게만칩셋을판매하도록하는문제에대해서는직접적으로문제를삼지않았다. 또한 FRAND 확약과관련하여이사건에서는돌비가어떤표준화기구에대해어떠한내용의 FRAND 선언을하였는지, 아니면사실상표준에해당하는지여부가자세히드러나있지않다. 64

86 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 그리고 일반적으로표준특허보유자가 FRAND 선언을위반하여거래조건등을설정할경우단순한계약법상의문제를넘어서해당표준특허권을남용한것으로인정될가능성이크다 고설시하고있는부분에대해서살펴보면경쟁법실무의동향은 FRAND 선언위반이인정되는경우라하더라도경쟁법상위법성판단기준을충족시켜야한다는것이라는점에서지나치게단정적인표현일수있다. 또한 2014년지재권심사지침에서는불공정거래행위에대해서는지재권심사지침이적용되지않으며. 불공정거래행위는일반불공정거래행위규정및관련지침에따라판단되어야한다고규정하였다. 그러나이사건의결서에서는 지재권심사지침은지식재산권의행사가시장지배적사업자의남용행위및복수사업자사이의부당한공동행위에해당하는지여부에대한판단기준을제시하기위해마련된것이므로 (II. 2. 나.), 불공정거래행위의일유형인불이익제공행위의부당성여부에대한직접적판단기준은될수없다. 그러나지재권심사지침은지재권행사에대한법적용의일반원칙과구체적심사기준을제시하기위한용도로마련된것이라는점, 거래상지위남용행위와시장지배적사업자의남용행위는법위반의논리적구조가유사한측면이있는점등을고려하면지재권심사지침을불이익제공행위의부당성여부판단기준으로활용하는데문제가있다고볼수없다 라고설시하고있는데, 이는 2014년지재권심사지침개정의취지에비추어볼때의문이제기될여지가있다. 이사건에서공정거래위원회는처음으로라이선시가취득한이용발명등권리중특허된권리를돌비또는돌비의다른라이선시에게행사할경우라이선스계약을즉시해지할수있도록하는거래조건, 즉부쟁조항으로불리는행위유형에대해위법성을인정하였다. 부쟁조항의위법성을주장하는입장은특허권자의시장지배력을강화시키고, 상대방실시권자들의혁신유인을저해시킨다는것이다. 그러나부쟁조항의유효성을지지하는입장에서는특허분쟁으로인한거래비용증가가문제되는가운데부쟁조항이거래비용을감소시키는긍정적인효과를수행하고있는것도사실이며, 그실질은크로스라이선스와다르지않다고보고있다. 계약체결과정에서전체적인가치교환이있었다면, 상대방실시권자들의혁신유인을저해시킨다고판단하기어렵다는것이다. 65

87 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 다. 침해금지청구권의행사 1) 특허권의본질과특허침해금지청구권의의의사회적으로가치있는새로운기술의개발을촉진하기위해시작된특허제도에있어서처음부터배타적재산권으로서특허권의관념이형성된것은아니다. 그출발은발명자에대한보상으로특권을부여한것이며, 이러한특권으로인해부당한독점이형성되는것을방지하고자정당한독점이인정되는경우를제한하게되었다. 이후자연권이론의영향으로인간의정신적노동의산물로서발명에대한사적소유를인정하여배타적재산권으로서특허권의개념이형성되었다. 162) 현재특허권은소유권에유사한강력한배타적재산권으로취급되고있고, 각국의특허제도에서는이러한특허권의성질을실현하기위한수단으로특허침해대하여침해금지청구권을인정하고있다. 이에특허권은타인의이용을배제하기위한방어적목적으로이용되거나특허기술실시협상에있어서특허권자가부당하게우월한지위를차지하기위한수단으로이용되는경우도빈번히나타나게되었는데, 특허권자의이러한전략에주로이용되는무기는특허침해금지청구권이다. 특허권자는특허침해금지청구권을통해타인의이용을배제하고협상에서우월한지위를차지할수있다. 특히이미특허기술을이용한제품이상용화되어시장에서널리이용되고있는경우에있어서특허침해금지청구권의행사는특허기술이용자를영업폐쇄나사업폐지에까지이르게할수가있어그피해가막대하고, 이미특허기술을적용한제품을이용하고있는소비자의이익을침해할우려가있다. 특히최근기술의복잡화 융합화현상에따라특허청구항이광범위하고다양하여당해행위가특허를침해하는것인지여부를단정짓기어려운경우가많다는점, 특허권자와침해자간의정보비대칭으로인해침해주장의상대방으로서는특허권자의주장이어느정도근거가있는것인지여부를판단하기어렵다는점, 소송을진행하게될경우소송에따른직 간접적비용을부담하 162) 심미랑, 배타적재산권으로서특허권의개념에관한연구, 인하대학교법학연구제 14 집제 2 호 ( ) 참조. 66

88 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 여야하는침해주장의상대방에게는소송자체가하나의재정적부담으로작용할수있다는점 등을이유로일부특허권자들은특허침해금지청구권을시장에서경쟁자를배제하거나그들의 경쟁력을약화시키기위한수단으로이용하기도한다. 2) 대륙법계와영미법계에서특허침해금지청구권의차이특허침해금지청구권의법적성질과기원은대륙법계와영미법계에서차이가있다. 우리나라를비롯한독일, 일본등의특허법상특허침해금지청구권은대륙법계의소유권방해배제청구권과유사한물권적청구권으로인정되고있으며, 미국등영미법계국가에서특허침해에대한금지명령은형평법에기원을둔금지명령 (Injunction) 의일종으로인정되고있다. 물권적청구권은물권의배타적지배성, 절대성으로부터인정되는권리이므로이에우리나라에서특허침해금지청구권은특허권의유효성과침해가인정되면침해자의고의, 과실이나기타제반사정에대한고려없이자동적으로부여된다. 영미법상금지명령은권리또는이익침해에대한방해제거와방해의예방을목적으로하므로대륙법상물권적청구권과유사하나, 물건에대한절대적지배권인물권적권리의속성에서기인하는것이아니고불법행위를포함한모든위법행위에대한구제수단으로인정된다. 즉영미법상불법행위에대한보통법상원칙적구제수단은금전적손해배상인데, 이러한보통법상구제수단만으로는적절한구제를도모할수없는경우에형평법상인정되는구제수단이금지명령이다. 163) 이러한불법행위에대하여보통법상손해배상이외에형평법상구제수단인금지명령을인정할지여부는형평의원리를고려하여판단한다. 즉, ⅰ) 금지명령이인정되지않는경우회복할수없는손해가발생할우려가있는지여부 (irreparable harm), ⅱ) 금지명령이외에보통법상적절한구제수단이존재하는지여부 (adequate remedy at law), ⅲ) 금지명령을인정하는경우원고의이익과피고의손해간의균형 (balance of hardships) 및 ⅳ) 금지명령을인정하는경우공공의이익을해할염려가있는지여부 (public interest) 등이판단기준이된다. 164) 미국에서는특허침해소송에서우리법상침해금지가처분에해당하는임시적금지명령 163) Russell L. Weaver et al., Principles of Remedies Law, Thomson/West (2007), pp ) Id. at

89 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 (Preliminary Injunction) 을결정하기위해형평의원리의 4가지요소를고려하여판단해오고불구하고, 특허침해금지본안소송에해당하는영구적금지명령 (Permanent Injunction) 에대한판단에있어서는 1985 년부터 2006 년연방대법원의 ebay 사건의판결 165) 이있기까지약 20년간이와같은형평의원리의 4가지요소가무시되고특허권의배타성을강조하면서유효한특허에대한침해가인정되는경우자동적으로금지명령이부여되어왔다. 그러나 2006년미국연방대법원은 ebay 사건에서 9명대법관전원일치의판결로서일반민사사건에서영구적금지명령에대한판단에있어전통적인형평법기준을적용하듯특허사건에서도동일한기준을적용하는것이합당하며, 특히특허법제283조에서이를명백하게규정하고있으므로특허침해에대한영구적금지명령의경우에도형평의원리 4가지요소를고려하여판단하여야한다고판시하며, 이에반하는종래의 CAFC의판결을파기하였다. 166) 3) 침해금지청구권행사가경쟁법위반행위에해당하는경우특허침해금지청구권을무기로기술혁신을저해하고부당한기술장벽을생기게하는부당한침해금지청구권의행사는공정한시장질서를해치고, 소비자후생을저해할우려가있어이를제한할필요가있다. 이에경쟁법적관점에서경쟁을제한하기위한부당한의도로침해금지소송을이용하는경우라면경쟁법적용의대상이된다. 167) 이러한상황에서발생가능한경쟁제한적효과로는경쟁자의제거, 경쟁자에대한위협, 경쟁자의비용상승, 진입장벽에따른시장진입의저지또는지연등이있을수있다. 또한 FRAND 조건으로실시허락할것을확약한표준필수특허권자가실시허락을받을의사가있는잠재적실시권자 (willing licensee) 에대하여침해금지청구를하는행위는특허권의정당한권리범위를벗어난것으로서관련시장의경쟁을제한할우려가있는행위로판단할수있다. 168) 그러나살펴본바와같이우리법상특허침해금지청구권은물권적청구권으로가처분단계에서는 보전의필요성 을고려하여금지청구를제한할수있지만, 본안소송단계에서는유효한특허에 165) ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). 166) Id. 167) Grip-Pak Inc. v. Illinois Tool Works, Inc., 694 F.2d 466 (C.A.III. 1982) 참고. 168) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.5. 나. 68

90 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 대한침해가인정되는경우자동으로인정하여야하는한계를가지고있다. 설사금지청구의행사 가기술혁신을저해할우려가있거나경쟁제한성을가지는경우에도추후경쟁법상위법성이문 제될수있음은별론으로특허침해소송에서현재이를제한할법적근거는없다고볼수있다. 라. 무효인특허권에기한권리행사 무효사유가명백하여본래공중에게개방되어야하는기술에대하여잘못하여특허등록이이루어져있음에도별다른제한없이그기술을당해특허권자에게독점시킨다면공공의이익을부당하게훼손할뿐만아니라입법목적에도정면으로반한다. 169) 무효사유가있는특허권에기한권리행사는권리자체에하자가있다는점에서민법상권리남용과는다른문제이다. 이와관련하여이러한유형의특허권행사를제한하기위해 무효사유의존재 이외에 무효사유존재의명백성 도요건으로할것인지, 신규성흠결이외에진보성흠결의경우에도 무효사유가명백한경우 에해당하는것인지, 그리고민법상권리남용에관한우리판례의태도와마찬가지로이경우에도무효사유의존재이외에그러한사실을알고서특허권을행사한다는주관적요건도필요로할것인지등을살펴볼필요가있다. 일본에서는 2000년최고재판소의킬비 ( キルピ ) 사건에서무효로될개연성이극히높은특허권에기하여제3자에대하여권리를행사하는것은권리의남용으로서허용되지않는다고판결하였다. 170) 이후 2004년일본특허법개정 171) 을통해 특허권자등의권리행사의제한 규정을신설하고제104조의3 제1항에서 특허권또는전용실시권의침해에관한소송에있어서, 당해특허가특허무효심판에의하여무효로될것이라고인정되는때에는특허권자또는전용실시권자는상대방에대하여그권리를행사할수없다 고규정하여 2005년 4월 1일부터시행하고있다 년우리대법원에서는일본킬비사건의영향을받아 특허무효심결확정전이라도침해소 송법원에서특허에무효사유가있는것이명백한지여부에대하여판단할수있고, 심리결과당 해특허에무효사유가있는것이분명한때에는그특허권에기초한금지와손해배상등의청구 169) 대법원 선고 2010 다 전원합의체판결. 170) 最判 2000( 平成 12) 平 10( オ )364 号. 171) 2004 年 ( 平成 16 年 ) 6 月 18 日法律第 120 号. 69

91 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다 고판시하였다. 172) 나아가 2012년도전원합의체에서는신규성뿐만아니라진보성의경우에도침해소송법원에서판단할수있다고판시하였다. 173) 즉, 특허발명에대한무효심결이확정되기전이라고하더라도특허발명의신규성, 진보성이부정되어특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는특허권에기초한침해금지또는손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다고판시하였고, 이후무효사유있는특허권의행사는권리남용이라하여금지청구등을인정하지않는판시가이어지고있다. 174) 이와관련하여우리공정위지침에서는 특허침해소송등의법적 행정적절차를남용하는행위는특허권의정당한권리범위를벗어난것으로판단할수있다 고규정하면서, 특허침해가성립하지않는다는사실 ( 해당특허가무효라는사실등 ) 을특허권자가알면서도특허침해소송을제기하는행위, 특허침해가성립하지않는다는사실이사회통념상객관적으로명백함에도불구하고특허침해소송을제기하는행위등의경우에는특허침해소송을남용한것이라고규정하고있다. 175) 3 소결 특허권자의권리행사시경쟁법상위법성여부가문제될수있는유형을크게실시허락계약시와특허분쟁시로나누어살펴보았다. 특허권의경우독점배타권이권리의성질상특허권자가가격, 생산량, 판매지역, 실시여부, 실시료등을결정할수있는권리를가지므로권리의본질상라이선스계약에서여러제한적조건들은경쟁법상위법행위에해당할여지가상대적으로적다고볼수있다. 그러나재판매가격의제한이나제3자의이용분야제한등특허법상권리소진의원칙에반하는제한이나시장분할에해당하는지역제한등은규제의대상이될수있다. 또한특허권자의우월적지위를이용한부당한끼워팔기나그랜트백조항, 경쟁업자의시장진입을차단하는 172) 대법원 선고 2000 다 판결. 173) 대법원 선고 2010 다 전원합의체판결. 174) 대법원 선고 2010 다 판결, 대법원 선고 2010 다 판결등. 175) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.2. 나. 다. 70

92 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 상호실시허락과특허풀등은거래비용감소나기술이용의효율성증대와같은긍정적효과도 가지고있지만, 특허권이본래적으로보유하고있는권리의범위내라고는할수없어경쟁법상 원칙에따라효율성증대효과와경쟁제한효과를비교형량하여판단하는것이타당할것이다. 특허분쟁에서의합의가문제되는경우에도본래적으로특허성이없어공공의영역의속하는특허에독점권을존속하게하는경우나특허권의존속기간을연장하게하는결과를발생하는경우에는특허법의궁극적목적에반하는것이므로권리행사를제한할필요가있다. 그러나일반적으로분쟁과정에서의합의는소송비용절감등효율적분쟁해결결과를도모하기위한것이므로특허의유무효와관련이없고특허권의존속기간이내에효력이있는합의인경우에는폭넓게인정해주어야할것이다. 71

93 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 제 2 절 특허권의범위와경쟁법적용요건 1 특허법상특허권의범위 특허권의정당한권리행사의범위를살펴보기위하여먼저특허법상특허권의범위에대한기준으로 ⅰ) 특허발명의보호범위, ⅱ) 특허권의존속기간, ⅲ) 특허권의지역적범위에대하여알아보고, 이러한특허권의보호범위내에서특허권이침해되었을경우에특허권자의권리행사방법으로주어진구제수단에대하여살펴본다. 가. 특허발명의보호범위특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정해진다 ( 특허법제97조 ). 발명자는자신이특허권으로보호받고자하는사항을명세서의특허청구범위에모두기재하여야하며, 특허청구범위에기재되지않은사항은특허권으로보호받을수없음이원칙이다. 그러나특허청구범위는무형의기술적사상을글로써기재하여표현하여야하는것이므로, 결국특허발명의보호범위를결정하는것은특허청구범위의해석의문제가된다. 특허청구범위해석의기본원리로는전통으로중심한정주의 (central definition) 과주변한정주의 (peripheral definition) 가있다. 중심한정주의는특허청구범위에기재된구체적문언은물론, 해석을통하여그와실질적으로기술사상을같이하는범위까지발명의보호범위를확장할수있다고보는입장으로전통적으로독일을비롯한대륙법계의해석방식이다. 주변한정주의는특허청구범위는발명자스스로자신의권리의외연을정한것이므로발명자는발명의모든구성요소를특허청구범위에기재하여야하고 ( 구성요소완비의원칙, all elements rule), 특허청구 72

94 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 범위의문언이의미하는내용에따라보호범위가결정되는것을원칙으로하며청구범위에기재 되지아니한사항은보호범위에서배제된다고보는입장으로영미법계에서발달한해석방식이 다. 176) 중심한정주의는청구범위의해석의여지가폭넓게인정되어권리자에게이로운반면주변한정주의는청구범위의문언해석에충실하여엄격하게해석하기때문에권리자에게는불리하다. 그러나일반공중에게는특허권의범위를명확히알수있는주변한정주의가유리하며, 이에따라오늘날은 다항제 를인정하여출원인이자신의발명을복수의독립항및종속항으로세분화하여구체적으로표현할수있도록하고청구범위에표현하지않은사항에대하여는원칙적으로권리를인정하지않는 주변한정주의 가세계적으로보편화되어받아들여지고있다. 177) 이에특허권자가자신의특허권의특허청구범위에기재하지않은제품을끼워팔거나그러한제품에대하여실시료를부과하는경우, 특허청구범위에기재하지않은사항의실시에대하여침해금지청구등권리행사를하는경우에는특허권의범위내에서의권리행사라고할수없음이원칙이라고할수있다. 살펴본바와같이특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정해지는데 ( 특허법제97조 ), 청구범위에기재된발명의카테고리가무엇인지에따라그보호범위또한달라진다. 일반적으로물건발명의경우물질자체를특허청구범위로하는특허권의경우제3자가어떠한행위를통하여해당물질을얻더라도모두특허침해를주장할수있어특허권의권리범위가가장넓다. 반면, 방법발명인경우에는동일한물건이생산되는경우라도다른방법을사용한경우에는특허권의권리범위에속하지않게되어물건발명보다방법발명의경우특허권의권리범위가좁다 ( 특허법제94조참조 ). 따라서특허권자가어떠한형태로청구항을구성하는지에따라독점권이미치는행위태양이달 라지게되므로, 출원국의특허제도와실무, 선행기술의상황, 후속발명의계획이나시장에서의 경쟁등을고려하여이를전략적으로선택하여야한다. 178) 176) 조영선, 앞의책 ( 주 154), 355~356 면. 177) 조영선, 앞의책 ( 주 154), 356~357 면. 178) 조영선, 앞의책 ( 주 154), 358~359 면. 73

95 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 나. 특허권의존속기간 특허권의존속기간은특허권을설정등록한날부터특허출원일후 20년이되는날까지로한다 ( 특허법제88조제1항 ). 단, 특허발명을실시하기위하여약사법또는농약관리법에따라허가를받거나등록을하여야하고, 그허가또는등록등 ( 이하 허가등 이라한다 ) 을위하여필요한유효성 안정성등의시험으로인하여장기간이소요되는의약품이나농약등의발명인경우에는그실시할수없었던기간에대하여 5년의기간까지그특허권의존속기간을한차례만연장할수있다 ( 특허법제89조제1항, 특허법시행령제7조 ). 특허제도의목적은발명에공개에대한대가로일정기간독점권을보장하여새로운발명을촉진 하고, 공개된발명을이용한후속혁신을도모하며, 일정기간이경과하면그발명을공중이자유 롭게사용할수있도록공공의영역 (public domain) 에남도록하는것이다. 179) 이에법적으로보장하고있는존속기간내에서만특허발명에대한독점권을행사할수있으며, 특허권자의독점권의기간을연장하는효과가발생하는당사자간의계약이나합의는특허제도 의목적에반하는것으로특허권의정당한범위를벗어난것으로볼수있다 ( 역지불합의등 ). 다. 특허권의지역적범위파리조약상의속지주의원칙상각국의특허권은독립적이다 ( 파리조약제4조의2). 각국특허청에출원되어등록된특허권은해당국가내에서만효력을가지며, 다른나라에서특허의보호를받기위해서는그나라특허청에출원을하여별도의심사과정을거쳐특허권설정등록을받아야한다 ( 각국특허독립의원칙 ). 이에해당발명이특허권으로설정등록된국가이외에다른국가까지효력이미치는계약은정당한특허권의범위내라고할수없으며, 해당국가이외에다른국가에서의실시행위에대하여는권리를행사할수없음이원칙이다. 179) Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257, 262, 99 S. Ct. 1096, 1099 (1979). 74

96 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 라. 특허침해에대한구제수단 특허법상특허권의범위내에서정당한권원없는제3자의특허발명의실시로인한침해행위가발생한경우특허권자는침해자에게특허침해금지청구또는손해배상청구를할수있다. 즉, 특허권자는정당한권리없이특허발명을실시하여자기의권리를침해한자또는침해할우려가있는자에대하여그침해의금지또는예방을청구할수있으며 ( 특허법제126조제1항 ), 이를 특허침해금지청구권 이라한다. 특허권자는침해금지청구와함께침해행위를조상한물건 ( 물건을생산하는방법의발명인경우에는침해행위로생긴물건을포함한다 ) 의폐기, 침해행위에제공된설비의제거, 그밖에침해의예방에필요한행위를청구할수있다 ( 특허법제126조제2 항 ). 또한, 특허권자는고의나과실로자기의특허권을침해한자에대하여그침해에의하여자기가입은손해의배상을청구할수있으며, 이를 손해배상청구권 이라한다 ( 특허법제128 조 ). 180) 특허침해에대한특허권자의권리행사에대하여경쟁법적용여부는 NPE의무분별한금지청구권행사, 표준필수특허권자의금지청구권행사등과같이주로침해금지청구권의행사의경우에문제가된다. 그러나우리나라에서특허침해금지청구권은소유권에기한방해배제청구권과유사한물권적청구권으로서손해배상청구권과는달리고의 과실이라는주관적요건이나손해의발생등을요구하지않고, 특허의유효성과침해사실만인정되면기타제반사정의고려없이자동적으로인정되는것이원칙이다. 따라서특허권자는이러한특허침해금지청구권을통해타인의이용을배제하고협상에서우월한지위를차지할수있다. 특히이미특허기술을이용한제품이상용화되어시장에서널리이용되고있는경우에있어서특허침해금지청구권의행사는특허기술이용자를영업폐쇄나사업폐지에까지이르게할수가있어그피해가막대하고, 이미특허기술을적용한제품을이용하고있는소비자의이익을침해할우려가있다. 특허침해금지청구에서침해여부의판단은발명이라는기술적 추상적사상을대상으로하므로, 전문적인기술내용을소송대리인및법원이이해하기어려워소를제기하여승소판결을받기까 지상당한시간이소요되는것이일반적이다. 이에본안소송에서승소하더라도그실효성을거둘 180) 이외에특허법제 225 조 ( 침해죄 ) 에서는 1 특허권또는전용실시권을침해한자는 7 년이하의징역또는 1 억원이하의벌금에처한다. 2 제 1 항의죄는고소가없으면공소 ( 公訴 ) 를제기할수없다. 고하여특허침해에대한형사벌에대하여도규정하고있다. 75

97 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 수없는경우가있어특허금지청구권의행사는가처분의신청에의해행하여지는것이대부분이다. 특허침해금지가처분결정을위해서는피보전권리이외에도 보전의필요성 이존재하여야한다. 보전의필요성 이란다툼이있는권리관계에대하여권리자에생길 현저한손해또는급박한위험 을피하기위한것으로 ( 민사집행법제300조제2항 ), 결국특허침해금지가처분에서의보전의필요성은특허침해행위가계속되는경우특허권자가현저한손해혹은급박한위험에직면하게되어본안소송으로침해여부의확정을기다리자면소송목적을이룰수없어일응응급적 잠정적인법적상태를만들어놓아야할경우에인정된다. 181) 이러한보전의필요성의요건은 2006 년미연방대법원 ebay 사건에서특허침해사건에서영구적금지명령 ( 우리나라의특허침해금지본안소송 ) 의경우에도형평의원리의 4가지요소를고려하여야한다고판시하면서제시한 4가지요소 (ⅰ) 회복할수없는손해, ⅱ) 적절한구제수단, ⅲ) 고통의형평, ⅳ) 공공의이익 ) 와유사하다. 182) 2 경쟁법의기본개념및적용요건 가. 경쟁법의기본개념 1) 사업자경쟁법은기업의경제활동에대한규제를내용으로하는법규범으로누구에게나적용되는것이아니라법인이든자연인이든사업자로서의특성을갖추고있는자, 즉사업자또는사업자단체의행위에만적용된다. 이는사업자를중심으로한법률관계, 즉경쟁관계나거래관계에서경쟁과관련이있는행위에만경쟁법이적용된다는의미이다. 183) 우리공정거래법제 2 조제 1 호에서는 사업자 를 제조업, 서비스업, 기타사업을행하는자 라고 정의하고있으며, 동조제 4 호에서는 사업자단체 를 그형태여하를불문하고 2 이상의사업자가 181) 이시윤, 신민사집행법제 4 판, 박영사, 2007, 536 면. 182) ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). 183) 권오승, 앞의책 ( 주 2), 129 면. 76

98 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 공동의이익을증진할목적으로조직한결합체또는그연합체 라고정의하고있다. 따라서사업의종류를불문하고자기의계산으로경제적이익을제공하고반대급부를받는행위를계속적, 반복적으로행하는주체는회사등조직형태또는영리목적유무등을불문하고동법의적용을받는사업자로인정된다. 이에대하여반대급부를받지않는순수한자선행위를영위하는자또는자신의계산으로사업을영위하지않는종업원이나대리인등은동법상사업자에해당하지않는다. 184) 단, 사업자의이익을위한행위를하는임원 종업원 대리인기타의자는사업자단체에관한규정의적용에있어서는이를사업자로본다 ( 공정거래법제2조제1호단서 ). 요컨대경쟁법상사업자에해당하기위해서는자기의계산하에독립적으로사업을영위하여야하며, 그활동이반드시영리목적일필요는없다. 우리판례도하나의사업자란 자기의재산으로재화나용역을공급하는경제활동을하면서그활동과관련된각종결정을독자적으로할수있는자 를의미하는것으로보아, 185) 넓은의미에서경제적독립성을사업자의핵심적인개념요소로파악하고있다. 따라서지식재산권자가상법상의회사나기타개인사업자인경우공정거래법상규제대상이될수있으며, 학문 예술및스포츠활동등도프로선수와극단 ( 極團 ) 의경우처럼사업자로서의활동으로인정되는경우에는경쟁법의적용을받는다. 개인발명가의경우에도발명행위의결과물을공급하고그에대응하는경제적이익의반대급부를받는경제행위를하는경우에는경쟁법의적용대상이될수있다고보아야할것이다. 최근에는특허의실소유주는전면에나서지않고, NPE 에표면적으로권리를이전하여무차별적으로소송을제기하는사나포선행위 (privateer) 가발생하고있는데, 이러한경우에표면적으로권리를이전받은 NPE는경제적독립성이없어경쟁법규제대상이되는사업자에해당한다고볼수없고, 실질적인특허권자를사업자로보아규제하여야할것이다. 이와관련하여우리공정위지침에서는특허권자가특허관리전문사업자에게특허권을이전하고 특허관리전문사업자로하여금다른사업자에대하여이지침에서규정하고있는부당한행위를 하는경우에는원칙적으로특허권자를법위반의주체로본다고규정하고있다. 186) 다만특허권 184) 이호영, 독점규제법제 5 판, 홍문사, 2015, 7 면. 185) 서울고법 선고 2001 누 판결 ; 대법원 선고 2003 두 6283 판결. 186) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III. 7. 마. 77

99 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 자와특허관리전문사업자의관계, 부당한행위의구체적인내용, 특허관리전문사업자의부당한 행위에의관여정도및양태등을종합적으로고려하여특허관리전문사업자도함께법위반의 주체로판단할수있다. 187) 2) 경쟁및경쟁제한 (1) 개념정의 경쟁 (Competition) 또는 경쟁제한 이라는개념은우리공정거래법을포함한각국경쟁법상핵심개념이라고할수있다. 즉, 각국의경쟁법은경쟁제한적인행위를규제하여자유롭고공정한경쟁을유지 확보함으로써자원배분의효율성과소비자후생을제고하는것을핵심적인목적으로삼고있으므로경쟁법과경쟁정책의운용을위해서는그선결조건으로 경쟁 및 경쟁제한 의개념을정립할필요가있다. 그러나아직까지법학에서나경제학에서나경쟁의개념에대하여일반화된정의를내리지는못하고있다. 일반적으로법학자들은주로입법취지, 법적개념및연관성, 법률상의표현등을기초로경쟁을법적으로정의하고자하는반면, 경제학자들은경쟁에대한이론적또는경험적인사회과학적인식을기초로하여이를정의하려고한다. 이처럼법학과경제학은그접근방법이서로다르고, 경쟁이란매우복합적인현상이기때문에이를제대로정의하고규명하기위해서는법학자및경제학자를비롯한여러사회과학자들의상호보완적인연구가필요하다. 일반적으로법학자들은경쟁의관념을특정한시장모델로파악할것이아니라법적으로보호하여야할하나의질서원리로파악하고있다. 이와같은관점에서경쟁법에서사업자들의자의적인제한으로부터보호하고자하는경쟁은다음과같은두가지의미를갖는다고해석되기도한다. 즉, 경쟁은 ⅰ) 본질적으로생산요소들을조정하고, 이를통하여국가가추구하고있는생산이나분배의목표달성에기여할목적으로국가에의하여규율되는제도이며, ⅱ) 각개인이다른사람들과경제적인생활관계를형성할수있는자유의표현이라는것이다. 188) 187) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III. 7. 마. [ 참고 ] 단서. 188) 권오승, 앞의책 ( 주 2), 134 면. 78

100 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 경쟁의개념정의가필요한이유는특정한경쟁개념을이상형으로하여그것을실현하기위해서가아니라, 시장집중등이더이상시장원리에만맡겨놓을수없을정도로그한계를넘어선경우에규제를통하여부득이하게간섭하지않을수없는한계점을찾아내기위한것이다. 따라서경쟁정책에있어서중요한것은경쟁의개념을적극적으로정의해놓고이를실현하려는것이아니라경쟁그자체는무한히변모 발전해가도록놓아두고, 소극적으로경쟁을제한하는현상들만찾아내어이를배제함으로써경쟁의발전적잠재력을유지또는보호해나가려는것이라고해석되고있다. 189) 이에각국의경쟁법은경쟁의개념에대하여는적극적으로규정하지않고규제의대상이되는경쟁제한행위들에대하여개별적으로규정하는방식을취하고있는것이일반적이다. 예외적으로일본의독점금지법에서는 1998년법개정 ( 平成 改正, 法律 81 号 ) 을통하여경쟁의개념을적극적으로규정하였다. 즉일본독점금지법제2조제4항에서는 경쟁 이란 둘이상의사업자가통상적인사업활동의범위내에서동시에사업활동의시설이나태양에중요한변경을가하지않고다음에해당하는행위를하거나할수있는상태를말한다 라고규정하고, 그행위로서 동일한수요자에게동종또는유사한상품또는용역을공급하는것 과 동일한공급자로부터동종또는유사한상품또는용역을공급받는것 을열거하고있다. 우리공정거래법제2조제8호의2에서는 경쟁을실질적으로제한하는행위 에대하여 일정한거래분야의경쟁이감소하여특정사업자또는사업자단체의의사에따라어느정도자유로이가격 수량 품질기타거래조건등의결정에영향을미치거나미칠우려가있는상태를초래하는행위 라고정의하고있다. 우리판례의경우적극적으로경쟁의개념을정의한사례는찾아볼수없고, 다만공정거래법제19조제1항에서금지하는 부당한공동행위 나제26조제1항제1호에서금지하는 사업자단체의경쟁제한행위 를판단함에있어서 경쟁제한성 의판단기준을판시하고있다. 즉대법원은어떤공동행위가공정거래법제19조제1항에서정한 경쟁제한성 을갖는지판단하는방법에대하여 어떤공동행위가 경쟁제한성 을가지는지는당해상품이나용역의특성, 소비자의제품선택기준, 시장및사업자들의경쟁에미치는영향등여러사정을고려하여, 공동행위로인하여일정 189) 권오승, 앞의책 ( 주 2), 135 면. 79

101 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 한거래분야에서의경쟁이감소하여가격 수량 품질기타거래조건등의결정에영향을미치거나미칠우려가있는지를살펴서개별적으로판단하여야한다. 고판시하고있다. 190) 여기서합의에가담한사업자들이합의가없었더라면서로유효하게경쟁할수있었는지여부는 사업자들사이의경쟁의사의유무, 각사업자들의존재나그들의시장성과가서로에게경쟁압력내지경쟁상제약으로작용하는지를중심으로판단하되, 각사업자가보유한생산능력이나기술력, 공급의대체가능성과신규시장진입가능성, 시장의구체적현황등의사정까지종합적으로고려하여야한다. 고판시하고있다. 191) 특히당해공동행위가경쟁제한적효과외에경쟁촉진적효과도함께가져오는경우에있어서는 양자를비교 형량하여경쟁제한성여부를판단해야하는데, 경쟁제한적효과는공동행위에가담한사업자들의시장점유율, 공동행위가담사업자들사이의경쟁제한의정도등을고려하고, 경쟁촉진적효과는당해공동행위로인한효율성증대가소비자후생의증가로이어지는경우를포괄적으로감안하되당해공동행위가그러한효과발생에합리적으로필요한지여부등을고려해야한다. 고판시한바있다. 192) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 에서도지식재산권행사가경쟁제한효과와효율성증대효과를동시에발생시키는경우에는양효과의비교형량을통해법위반여부를심사함을원칙으로한다고규정하고있다. 해당행위로인한효율성증대효과가경쟁제한효과를상회하는경우에는위법하지않은행위로판단할수있다. 이지침 Ⅲ. 에서 부당하게 라는표현은경쟁제한효과가효율성증대효과를상회하는것을의미한다고규정하고있다. 193) 즉특허권을보호함으로인한기술혁신의효과보다공정하고자유로운시장경쟁을해치는효과가클경우에공정거래법상의규제의대상이된다는의미이다. (2) 경쟁제한의분류 경쟁제한은사업자들간의경쟁의자유를제한하는것으로서, 이는주로가격, 공급량, 생산, 투자, 거래조건, 판로, 시장진입등과같은시장요소들과관련되어나타나게된다. 경쟁제한의 190) 대법원 선고 99 두 6514 판결, 대법원 선고 2012 두 판결, 대법원 선고 2012 두 판결, 대법원 선고 2013 두 판결, 대법원 선고 2012 두 판결등. 191) 대법원 선고 2013 두 판결. 192) 대법원 선고 2012 두 판결. 193) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 II.2. 라. 80

102 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 모습은매우다양하고계속적으로변화하여경쟁제한의구체적태양을모두한정적으로열거하 는것은실질적으로불가능하여일정한기준을가지고그유형을분류한다. 경쟁제한을분류하는방법은크게 시장에미치는효과 를기준으로분류하는방법과경쟁제한행위에 동원된수단 을기준으로분류하는방법으로나눌수있다. 시장에미치는효과를기준으로분류하는경우수평적경쟁제한, 수직적경쟁제한및혼합적경쟁제한으로나누어진다. 수평적경쟁제한 은동일한시장에서활동하고있는기업들간의경쟁제한을의미하며 ( 예 : 경쟁제품제조업자간 ), 수직적경쟁제한 은공급또는수요관계에의하여서로연결되어있는여러시장들에관련되는경쟁제한을의미한다 ( 예 : 제조업자와유통업자간 ). 그리고 혼합적경쟁제한 은동일한시장에서활동하고있는기업들간의경쟁제한도아니고, 거래관계에의하여연결되어있는기업들간의경쟁제한도아닌그밖의경쟁제한을모두포함한다. 우리공정거래법은이러한경쟁제한중에서 ⅰ) 시장지배적지위의남용 ( 공정거래법제3조의2), ⅱ) 경쟁제한적인기업결합 ( 제7 조제1 항 ), ⅲ) 부당한공동행위 ( 제19조제1 항 ), ⅳ) 불공정거래행위 ( 같은법제23조제1항 ) 와 ⅴ) 부당한이익제공행위 ( 제23조의2) 등을금지또는제한하고있다. 이중 ⅳ) 의 불공정거래행위 의경우에는법제23조제1항본문에서 공정한거래를저해할우려가있는행위 라고규정하고있는데, 이를 공정거래저해성 이라고하여단지 경쟁제한성 만을의미하는것이아니라폭넓게경쟁수단이나거래내용의불공정성및이를통한경쟁사업자나거래상대방또는소비자이익의부당한침해까지를포함하는것으로해석하고있다. 194) 지식재산권행사가관련시장에미치는경쟁제한효과는관련시장의가격상승또는산출량감소, 상품용역의다양성제한, 혁신저해, 봉쇄효과, 경쟁사업자의비용상승효과등을발생시키거나발생시킬우려가있는지를종합적으로고려하여판단한다. 일반적으로지식재산권을행사하는사업자의시장지배력이강한경우, 해당지식재산권이필수생산요소와같은유력한기술로인정되는경우, 지식재산권행사와관련된사업자들이경쟁관계에있는경우, 지식재산권의행사로공동행위의가능성이증대하는경우또는다른사업자의시장진입가능성이감소하는등의경우에는관련시장의경쟁을제한할가능성이크다고볼수있다. 195) 194) 이호영, 앞의책 ( 주 184), 279 면. 195) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 II.3. 나. 81

103 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 3) 관련시장 (1) 관련시장의개념및중요성경쟁법상위법성해당여부를판단하는방법은여러가지가있을수있지만현실적으로경쟁법을집행하는법집행기관이나법원은시장점유율을비롯한시장구조적요소를중요한지표로사용하고있다. 특히, 시장점유율은실무상독과점사업자의시장지배력이나기업결합의경쟁제한성여부를판단하는데매우중요한영향을미치는지표이다. 특정사업자의시장점유율을구체적으로산출하기위해서는우선그점유율을산정하는기준이되는 시장의범위 를획정하여야하는데, 이를 관련시장 (relevant market) 이라고한다. 196) 관련시장의범위를어떻게정하느냐에따라그시장의구조가독점, 과점또는경쟁적인시장으로달라질수있으므로경쟁법적용에있어서관련시장의범위는매우중요한의미를가진다. 관련시장이좁게획정되면문제가된사업자의시장점유율이상대적으로크게나타나므로당해사업자의시장지배력이나문제가된행위의경쟁제한성역시큰것으로평가될개연성이크고, 반대로관련시장이넓게획정되면시장지배력이나경쟁제한성이상대적으로작은것으로평가될개연성이크다. (2) 상품시장과지역시장우리공정거래법은관련시장에대하여 일정한거래분야 라는용어로표현하고있는데, 공정거래법제2조제8호에서는 일정한거래분야 라함은 거래의객체별 단계별또는지역별로경쟁관계가성립될수있는분야 라고정의하고있다. 이에거래의객체별, 단계별또는지역별로경쟁관계에있는지여부를판단하기위해서는거래대상차원에서상품시장 (product market) 과아울러거래지역의차원에서지역시장 (geographical market) 을획정할필요가있다. 상품시장은일차적으로수요와공급의합리적대체가능성 (substitutability) 에의하여획정된 다. 수요의대체가능성 에대한판단은어떤상품이그기능, 가격및특성상수요자의관점에서 보아대체가능성이있다고인정할수있을정도로충분히유사한지여부를기준으로이루어지며, 196) 이호영, 앞의책 ( 주 184), 10 면. 82

104 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 공급의대체가능성 에대한판단은특정한용도에관하여수요의대체성이없는상품을공급하는 자가대체상품을공급하기위하여그시설이나설비를전환할수있는지여부를기준으로한다. 관련판례로 POSCO의시장지배적지위남용행위사건에서우리대법원은 관련상품에따른시장 은일반적으로시장지배적사업자가시장지배력을행사하는것을억제하여줄경쟁관계에있는상품들의범위를말하는것으로서, 구체적으로는거래되는상품의가격이상당기간어느정도의미있는수준으로인상또는인하될경우그상품의대표적구매자또는판매자가이에대응하여구매또는판매를전환할수있는상품의집합을의미하고, 그시장의범위는거래에관련된상품의가격, 기능및효용의유사성, 구매자들의대체가능성에대한인식및그와관련한구매행태는물론판매자들의대체가능성에대한인식및그와관련한경영의사결정형태, 사회적 경제적으로인정되는업종의동질성및유사성등을종합적으로고려하여판단하여야하며, 그외에도기술발전의속도, 그상품의생산을위하여필요한다른상품및그상품을기초로생산되는다른상품에관한시장의상황, 시간적 경제적 법적측면에서의대체의용이성등도함께고려하여야한다. 고판시하였다. 197) 여기서공급의대체가능성에대한판단은특정한용도에관하여수요의대체성이없는상품을공급하는자가대체상품을공급하기위하여그시설이나설비를전환할수있는지여부를기준으로한다. 여기서공급의대체는종래의유휴설비를이용하여기존상품의생산을늘리는경우도있고, 지금까지다른상품을제조해오던생산시설을적은비용으로개조하여당해상품과수요의대체가능성이높은새로운상품을만드는경우도있을것이다. 198) 관련미국판례로 Calnetics 사건에서캘리포니아지방법원은 Volkswagen 의에어컨은다른자동차용에어컨과는다른별개의관련시장을형성한다고판시하였으나, 제9항소법원은원심이생산시설의교차탄력성 (cross-elasticity of production facilities) 을고려하지않았다는이유로이를파기하면서, Volkswagen 의에어컨은일단제조된뒤에는 Volkswagen 에밖에사용할수없지만, 자동차의에어컨을제조하는시설은쉽게다른모델의자동차용에어컨의제조를위하여전환될수있다고하여자동차용에어컨시장을하나의관련시장으로보았다. 199) 197) 대법원 선고 2002 두 8626 전원합의체판결. 198) 권오승, 앞의책 ( 주 2), 면. 199) Calnetics Corp. V. Volkswagen of America, Inc., 348 F. Supp. 606 (C.D. Cal. 1972), 532 F. 2d 674 (9th 83

105 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 지식재산권행사와경쟁법적용여부관련사건의경우에는공급의대체가능성에대한판단이보다중요하다고볼수있다. 즉, 특허권자가실시허락을거절하거나특허침해금지청구권을행사하였을경우해당특허기술을실시하려고하였거나실시하였던자가특허기술을적용하지않고다른제품을생산하기위하여그시설이나설비를전환할수있는지여부가중요한판단요소가될것이다. 지역시장을획정하는것역시상품시장을획정하는경우에준하여생각할수있는데, 다만우리나라의경우에는영토가협소하여원칙적으로전국시장을관련지역시장으로보아야할것이고, 예외적으로높은운송비용이소요되거나부패하기쉬운상품과같은상품의특성이나법적 제도적진입장벽등으로말미암아좁은범위의지역을관련시장으로인정할필요가있는경우에한하여문제가될것이다. 200) 지역시장의범위획정과관련하여우리대법원은전술한 POSCO 사건에서 관련지역에따른시장 은일반적으로서로경쟁관계에있는사업자들이위치한지리적범위를말하는것으로서, 구체적으로는다른모든지역에서의가격은일정하나특정지역에서만상당기간어느정도의미있는가격인상또는가격인하가이루어질경우당해지역의대표적구매자또는판매자가이에대응하여구매또는판매를전환할수있는지역전체를의미하고, 그시장의범위는거래에관련된상품의가격과특성및판매자의생산량, 사업능력, 운송비용, 구매자의구매지역전환가능성에대한인식및그와관련한구매자들의구매지역전환행태, 판매자의구매지역전환가능성에대한인식및그와관련한경영의사결정행태, 시간적 경제적 법적측면에서의구매지역전환의용이성등을종합적으로고려하여판단하여야하며, 그외에기술발전의속도, 관련상품의생산을위하여필요한다른상품및관련상품을기초로생산되는다른상품에관한시장의상황등도함께고려하여야한다. 그리고무역자유화및세계화추세등에따라자유로운수출입이이루어지고있어국내시장에서유통되는관련상품에는국내생산품외에외국수입품도포함되어있을뿐아니라또한외국으로부터의관련상품수입이그다지큰어려움없이이루어질수있는경우에는관련상품의수입가능성도고려하여사업자의시장지배가능성을판단하여야한다. 고판시하였다. 201) Cir. 1976), cert. denied, 429 U.S. 940 (1976). 200) 이호영, 앞의책 ( 주 184), 12~13 면. 84

106 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 우리공정위의 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 에따르면시장지배력은관련시장에서가격상승산출량감소, 상품용역의다양성제한, 혁신저해등의경쟁제한효과를유발할수있는시장에서의영향력을말한다. 지식재산권에배타적 독점적사용권이부여된다고하여지식재산권의보유자가곧바로시장지배력이있다고추정되는것은아니다. 시장지배력여부는지식재산권의존재뿐만아니라해당기술의영향력, 대체기술의존부, 관련시장의경쟁상황등을종합적으로고려하여판단한다고규정하고있다. 202) (3) 기술시장과혁신시장지식재산권행사와관련하여거래대상에따른시장획정을할때는통상적인상품 용역이거래되는 상품시장 이외에도실시허락계약등의형태로관련기술이거래되는 기술시장 과새로운또는개량된상품이나기술공정을위한특정한연구개발과관련된 혁신시장 을고려할수있다. 203) 지식재산권행사와관련된 상품시장 을획정할때는해당지식재산권과관련된기술을바탕으로생산된상품이거래되는시장, 해당상품생산에필요한원재료, 부품, 생산설비등이거래되는시장, 해당상품을투입요소로하여생산된상품이거래되는시장, 그밖에해당지식재산권의행사로인해영향받을수있는상품시장을폭넓게고려한다. 지식재산권관련기술이실시허락등의형태로거래되는 기술시장 또한관련시장으로고려할수있다. 관련기술시장을획정할때는일반적인시장획정방법과마찬가지로경쟁관계에있거나경쟁관계가성립될수있는일정한거래분야를판단하되, 다음과같은기술시장의특수성을충분히고려한다. 204) 기술시장은일반적으로상품 용역거래에비해기술의거래는운송면의제약이적어관련시장의 지리적범위가확대될가능성이크다. 또한기술의전용가능성이있는경우, 특정시점에해당 기술이거래되지않지만향후거래될가능성이있는분야또한관련시장에포함할수있다. 반면 201) 대법원 선고 2002 두 8626 전원합의체판결. 202) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 II.2. 다. 203) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 II.3. 가. 204) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 II.3. 가.(2). 85

107 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 표준화에따른기술호환문제등으로인해대체기술로의전환이곤란한경우에는한정된범위의거래분야만을관련시장으로획정할수있다. 한편기술시장의특성상관련시장점유율의산정이어려운경우에는해당기술을이용한상품의시장점유율을주요참고자료로활용할수있다. 205) 지식재산권의행사가새로운또는개량된상품이나공정을개발하는경쟁에영향을미치는경우에는상품시장및기술시장과는별도로 혁신시장 을고려할수있다. 지식재산권의행사가초래할수있는혁신에대한경쟁효과가때로는상품시장및기술시장에대한분석만으로는충분히고려되기어려울수있기때문이다. 관련혁신시장은, 일반적인시장획정방법과마찬가지로, 당해지식재산권행사로인해영향을받는연구개발및이와경쟁관계에있거나경쟁관계가성립할수있는새로운또는개량된상품이나기술공정의창출을위한연구개발로획정될수있다. 206) 혁신시장의경쟁상황을평가하기위해서다양한지표가필요할수있다. 이때혁신시장의특성상매출액중심의시장점유율은그산정이어렵거나혁신시장의경쟁상황을적절히나타내지못할수있다. 그러므로혁신과관련된특정자산, 연구개발비용, 관련상품등을통해산정한시장점유율이시장참여자들의경쟁상중요성을적절하게반영하는경우이를활용할수있다. 그외에관련연구개발을수행하기위해필요한역량과유인을가진사업자의수, 구매자들이나시장참여자들의평가등도종합적으로고려할수있다. 207) 나. 경쟁법위반행위에대한조치수단공정거래법을위반한행위에대하여공적집행 ( 公的執行 ) 을담당하고있는공정거래위원회는법위반상태를해소하고동일한위반행위의재발을억제하기위하여시정명령, 수명사실공표명령등의시정조치및과징금납부명령등의수단을선택적또는중첩적으로사용할수있다. 205) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 II.3. 가.(2). 206) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 II.3. 가.(3). 207) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 II.3. 가.(3). 86

108 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 1) 시정조치위반행위의유형에따라그시정조치의내용도달라진다. 지식재산권의행사에대한경쟁법적용여부에있어서주로문제가되는행위유형위주로살펴보면, 우리공정거래법은 부당한공동행위의금지 에대한시정조치로 당해행위의중지, 시정명령을받은사실의공표기타시정을위한필요한조치 를규정하고있으며 ( 공정거래법제21조 ), 상기조치이외에특별히추가적으로규정하고있는조치로는 시장지배적지위의남용행위 의경우 가격의인하 를추가적으로명할수있으며 ( 공정거래법제5조 ), 불공정거래행위 의경우에는 재발방지를위한조치, 계약조항의삭제 를명할수있도록규정하고있다 ( 공정거래법제24조 ). 시정조치와관련하여공정거래법제51조가규정하고있는 시정권고 가법상시정조치에포함되는지여부에대한문제가제기될수있다. 시정권고는법위반행위가존재하지만, 심결을거쳐이를시정할시간적여유가없거나시간이경과되어피해가크게될우려가있는경우나위반행위자가위한사실을인정하고이를즉시시정할의사를명백히밝힌경우, 위반행위의내용이경미하거나일정한거래분야에서경쟁을제한하는효과가크지않은경우등에당해사업자또는사업자단체에대하여시정방안을정하여이에따를것을권고하는조치를말한다 ( 공정거래법제51조제1항 ). 시정권고를받은자는통지를받은날로부터 10일이내에시정권고의수락여부를공정거래위원회에통지하여야한다 ( 법제51조제2항 ). 시정권고를받은자가그권고를수락한경우에는공정거래법에의한시정조치가행하여진것으로보며 ( 법제51조제3항 ), 수락하지아니한경우에는다시정식절차에따라처리하게된다. 2) 과징금공정거래법은기업결합제한규정의위반행위를제외한사실상모든유형의실체법위반행위에대하여시정조치와는별도로과징금을부과할수있도록규정하고있다. 이러한과징금제도는공정거래법위반행위에대하여상당한액수의금전을납부하도록함으로써위법행위로인한불법적인이득을박탈하거나위법행위에대한금전적제재를가함으로써향후법위반행위의재발을억제하여공정거래법의실효성을확보하는데매우중요한기능을수행하고있다. 87

109 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 3) 손해배상공정거래법제56조제1항본문은 사업자또는사업자단체는이법의규정을위반함으로써피해를입은자가있는경우에는당해피해자에대하여손해배상의책임을진다. 다만, 사업자또는사업자단체가고의또는과실이없음을입증한경우에는그러하지아니하다. 고규정하고있다. 따라서공정거래법을위반한행위로인해피해를입은사람은그와같은행위를행한사업자나사업자단체에대하여손해배상을청구할수있다. 위규정은손해배상의청구권자를한정하고있지않으므로원칙적으로법위반행위로인하여손해를입은경쟁사업자, 거래상대방또는일반소비자등누구나법위반행위자에대하여손해배상을청구할수있다. 타인의위법행위로인하여손해를입은경우에는민법제750조의일반불법행위규정에따라그손해의배상을청구할수있음에도불구하고공정거래법에서별도의규정을두고있는이유는공정거래법제56조제1항단서의규정에따라고의 과실에대한증명책임을법위반행위자에게전환시키기위함이다. 이에공정거래법상손해배상제도는동법의위반행위로인하여손해를입은자를두텁게보호하고, 이를통하여간접적으로법위반행위를억제하기위한정책적수단이라고볼수있다. 208) 종래우리나라의공정거래법집행은미국의경우와달리사실상전적으로공정거래위원회에의한공적집행에의존하고있었고, 법위반행위로인하여손해를입은거래상대방이나소비자가제기한소송을통한사적집행은미미한형편이다. 그러나비교적최근에경쟁법의공적집행이가지는한계를지적하고사적집행의유용성을강조하는국내외의논의에영향을받아사적집행의활성화를유도하는제도적개선이이루어지고점차공정거래법위반을이유로한손해배상청구의소가증가하고있다. 209) 208) 사적집행으로손해배상청구이외에도각국의경쟁법은일정한범위의법위반행위에대하여형벌을부과할수있도록규정하고있다. 우리공정거래법제 66 조내지제 68 조에서는거의모든유형의동법상실체법조항의위반을포함한광범위한행위에대하여징역형을포함한형벌을부과할수있도록규정하고있고, 제 70 조에서는직접행위자이외에사용자인법인또는개인에대한양벌규정이규정되어있다. 이러한현행법의태도에대하여이와같이광범위한법위반행위에대하여형벌을부과하는것이타당한지에대하여는논란이있다 ( 이호영, 앞의책 ( 주 184), 563 면 ). 209) 이호영, 앞의책 ( 주 184), 555 면. 88

110 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 관련판례로 Microsoft사등의시장지배적지위남용행위와관련하여경쟁미디어서버프로그램사업자및경쟁인스턴트메시징서비스사업자가각각위사업자에대해제기한손해배상청구소송에서, 문제가된결합판매행위와원고들이주장하는손해와의인과관계의존부가중요한쟁점으로제기되었다. 이판결에서법원은원고들이피고들의결합판매행위로인하여시장에서실패한것이라고인정하기어렵고, 오히려원고들은제품자체의품질, 가격측면에서낮은경쟁력등때문에시장에서실패한것으로봄이상당하다고하여일반적인민사법상인과관계의법리를적용하여이를부정한바있다. 210) 210) 서울중앙지법 선고 2006 가합 판결. 89

111 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 제 3 절 특허범위이론과합리의원칙 1 미국에서관련이론의흐름 가. 개념정의 특허범위이론 (Scope of Patent test) 은특허권자의권리행사가특허권의배타적범위안에포함되는경우에는경쟁법상반경쟁성이면책된다는이론이고, 이와는반대로지식재산권의배타적범위내에포함되는경우에도경쟁제한성이있어시장질서를해칠우려가있는경우 합리의원칙 (Rule of Reason) 에따라경쟁법상위법성을판단하여야한다는이론이있다. 나. 특허권의독점권확장제한 (1960 년대 ~1970 년대 ) 1960 년대및 1970 년대에는특허에대한반감이고조되고특허남용및반독점법의영향력이확대되면서이시기의미국법원은독점을확장하는형태의남용이입증되면반경쟁적효과에관한입증을요구하지않고당연위법한특허권남용으로보아특허권의행사를허용하지않는원칙을채택하였다. 211) 이러한배경하에미국법무부는특허실시허락이공정한경쟁을저해한다는부정적인입장을 211) Robert J. Hoerner, The Decline(and Fall?) of the Patent Misuse Doctrine in the Federal Circuit, 69 Antitrust L.J , (2001) [Berlenbach v. Anderson & Thompson Ski Co., 329 F.2d 782, 784 (9th Cir. 1964), Key Pharms., Inc. v. Lowey, 373 F. Supp. 1190, 1193 (S.D.N.Y. 1974)(citing Berlenbach), Jack Winter, Inc. v. Koratron Co., 375 F. Supp. 1, 71 (N.D. Cal. 1974), Sonobond Corp. v. Uthe Tech., Inc., 314 F. Supp. 878, 880 (N.D. Cal. 1970)(citing Morton Salt and Berlenbach)., Columbus Auto. Corp. v. Oldberg Mfg. Co., 264 F. Supp. 779, 783 (D. Colo. 1967) 판결등 ]. 90

112 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 나타내면서 Nine No-Nos 라고하는그자체로반독점법위반으로당연위법으로보는행위를발표하였다. Nine No-Nos 에해당하는행위를구체적으로살펴보면 ➀ 실시허락의조건으로비특허품의끼워팔기, ➁ 실시허락의조건으로실시권자로하여금그가개량한특허를역실시허락하게하는행위 (grant back), ➂ 특허상품구매자의재판매에대하여제한을가하는행위, ➃ 실시권자로하여금특허의적용범위외의상품을거래할능력에제한을가하는행위, ➄ 특허권자가더이상의실시허락을하지않기로하는합의, ➅ 강제적인패키지라이선스, ➆ 실시권자의판매와합리적으로관련되지않은로열티규정, ➇ 특허공정에의하여제조된물건의이용을제한하는행위, ➈ 실시허락된상품의최저재판매가격조항을열거하고있었다. 212) 다. 친특허정책에따른특허범위이론확립 (1980 년대 ~2000 년대 ) 이러한과거미법무부의특허권의실시허락에대한부정적인견해는법무부내부에서조차비판을받았고, 1980 년대는특허실시허락계약을경쟁촉진적인것으로보아사실상정부가관여하지않는다는정책을채택함으로써 Nine-No-Nos 정책은 180도전환되어모든특허실시계약에합리의원칙이적용되는것으로되었는데, 이를 Yes-Yes 정책이라고도부른다. 213) 이와같이 1980 년대이후에는친특허정책의일환으로특허권의권리범위안에포함되는경우그권리행사의자유를보장해주려는것이미국법원의주류적경향이었다. 214) 212) Bruce B. Wilson, Deputy Assistant Attorney Gen., Remarks before the Fourth New England Antitrust Conference, Patent and Know-How License Agreements: Field of Use, Territorial, Price and Quantity Restrictions (Nov. 6, 1970). The "Nine No-Nos" were: (1) tying the purchase of unpatented materials as a condition of the license, (2) requiring the licensee to assign back subsequent patents, (3) restricting the right of the purchaser of the product in the resale of the product, (4) restricting the licensee's ability to deal in products outside the scope of the patent, (5) a licensor's agreement not to grant further licenses, (6) mandatory package licenses, (7) royalty provisions not reasonably related to the licensee's sales, (8) restrictions on a licensee's use of a product made by a patented process, and< (9) minimum resale price provisions for the licensed products. 213) 김기영 김병국, 특허와침해, 육법사, 2012, 면. 214) In re Tamoxifen Citrate Antitrust, 466 F.3d 187 (2nd Cir. 2006); FTC v. Watson, 677 F. 3d 1298 (11th Cir. 2012); Valley Drug v. Geneva Pharma., 344 F. 3d 1294 (11th Cir. 2003); In re Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litigation, 544 F. 3d 1323 (Fed. Cir. 2008). 91

113 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 역지불합의와관련한 Tamoxifen 사건에서제2 연방항소법원은이를체계화하여소위 특허범위테스트 (Scope of the Patent Test) 라는법리를확립하였다. 215) 특허범위테스트의구체적인내용을살펴보면 ⅰ) 해당배타적행위가특허의범위를초과하지않고, ⅱ) 특허보유자의특허주장이객관적으로근거없지않으며, ⅲ) 해당특허가부정한수단을통해취득한것이아닌경우에는역지불합의에따른경쟁제한이있더라도오로지특허범위내에서제한되는반독점법하에어떠한위법행위도없다 는것이다. 216) 특허권에의한배타적권리는태생적으로경쟁제한적성격을보유하기때문에그특허권의배타적권리범위를벗어나는역지불합의등에한해위법성을인정하자는것이위특허범위테스트적용의핵심이다. 이후 2008 년 Ciprofloxacin 사건에서도연방항소법원은특허범위테스트를적용하여 해당역 지불합의가특허의배타적영역을넘어서경쟁을제한하였는지여부 를판단하여한다고판시하 며특허범위테스트를적용하였다. 217) 라. 특허범위이론의폐기와합리의원칙적용 (2013 년 Actavis 사건 ) 최근 2010 년대에접어들어특허권자의과도한특허권행사로인한경쟁제한이문제가되면서, 특허권의범위내라고하더라도경쟁제한성에대하여는별도로판단하여야한다는주장이제기되었고특허범위이론과합리의원칙의적용에대하여법원간에견해가나뉘게되었다. 이에대하여 2013 년미연방대법원은역지불합의에대한 Actavis 사건에서기존의특허범위 이론을파기하고, 당사자의합의가특허권의범위내에서이루어졌더라도반경쟁적인효과가 있는경우합리의원칙을적용하여반독점법을적용할수있다고판시하였다. 218) 이에따라최근 에는특허권의독점배타적범위안에포함되는경우에도합리의원칙에따라경쟁제한성이인정 215) In re Tamoxifen Citrate Antitrust, 466 F.3d 187 (2nd Cir. 2006). 216) (1) the exclusion from market entry did not exceed the patent s scope, (2) the patent holder s claim of infringement was not objectively baseless, and (3) the patent was not procured by fraud on the U.S. Patent and Trademark Office ( PTO ). See, e.g., FTC v. Watson Pharms., Inc., 677 F.3d 1298, (11th Cir. 2012); Ark. Carpenters H. & Welfare Fund v. Bayer AG, 604 F.3d 98, 106 (2d Cir. 2010) (Cipro); In re Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litig., 544 F.3d 1323, (Fed. Cir. 2008); In re Tamoxifen Citrate Antitrust Litig., 466 F.3d 187, (2d Cir. 2006); Schering-Plough Corp. v. FTC, 402 F.3d 1056, 1066 (11th Cir. 2005). 217) In re Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litigation, 544 F. 3d 1323 (Fed. Cir. 2008). 218) FTC v. Actavis, Inc., 133 S. Ct (2013). 92

114 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 되는경우반독점법을적용하여권리행사를제한할수있다고보고있다. 합리의원칙은다음의세단계를거쳐판단된다. 즉 ⅰ) 원고는해당행위가시장에서반경쟁적효과를발생하도록하였음을증명하여야하고, 반경쟁적효과가인정된경우다음으로 ⅱ) 피고는해당행위가충분히친경쟁적목적을가지고있음을증명하여야한다. 이에대하여 ⅲ) 원고는해당행위로인한제한이친경쟁적목적의달성을위하여합리적으로필요하지않음을증명함으로써피고의친경쟁적정당화를반박할수있다. 2 최근동향 살펴본바와같이, 2013 년미연방대법원은역지불합의에대한 Actavis 사건에서특허범위이 론을파기하고, 당사자의합의가특허권의범위내에서이루어졌더라도반경쟁적인효과가있는 경우합리의원칙을적용하여반독점법을적용할수있다고판시하였다. 219) 이후역지불합의에반독점법을적용할수있다는 Actavis 판례의태도를따른다수의지방법원 판례가나오고있지만, 특허권자가상대방에게지불한수단이금전적인대가에국한되는지여부 에대하여는많은논란이있다. 220) 이와관련하여 2014년우리대법원은 GSK와동아제약사건에서 특허권의정당한행사라고인정되지아니하는행위 란행위의외형상특허권의행사로보이더라도실질이특허제도의취지를벗어나제도의본질적목적에반하는경우를의미하고, 여기에해당하는지는특허법의목적과취지, 당해특허권의내용과아울러당해행위가공정하고자유로운경쟁에미치는영향등제반사정을함께고려하여판단해야한다. 고판시하였고, 221) 이후동일한취지의판시가계속선고되고있다. 222) 219) FTC v. Actavis, Inc., 133 S. Ct (2013). 220) FTC v. AbbVie Inc., 107 F.Supp.3d 428 (E.D.Pa., 2015); King Drug Co. of Florence, Inc. v. Smithkline Beecham Corp., 791 F.3d 388 (3rd Cir.(N.J.), 2015) 등. 221) 대법원 선고 2012 두 판결 ; 역지불합의에대한미국 Actavis 판례와한국 GSK v. 동아제약사건에대한자세한내용은본보고서의제 4 장제 3 절에서자세히살펴본다. 222) 대법원 선고 2013 두 1676 판결, 대법원 선고 2013 두 판결등. 93

115 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 우리공정위지침에서도 2014년개정 ( 공정거래위원회예규제205호, 일부개정 ) 시 2014 년대법원판례의태도를반영한일반적심사원칙을명시하여 외형상지식재산권의정당한행사로보이더라도그실질이지식재산제도의취지를벗어나제도의본질적목적에반하는경우에는정당한지식재산권의행사로볼수없어이법적용대상이될수있다. 아울러지식재산권의행사가정당한것인지여부는특허법등관련법령의목적과취지, 당해지식재산권의내용, 당해행위가관련시장의경쟁에미치는영향등제반사정을종합적으로고려하여판단한다. 고규정하고있다. 223) 223) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 II.2. 가. 94

116 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 제 4 절 특허남용이론 1 특허남용법리의의의 현재우리나라특허법에는특허권남용에대하여별도로규정하고있지않으나, 2004년대법원판례이후로 224) 법원은판례를통해무효사유가명백한특허권에기한권리행사에대하여권리남용이라는판시를해오고있으며, 2012년도전원합의체판결을통해신규성뿐만아니라진보성흠결의경우에도특허가무효로될것이명백한경우, 특허권에기초한침해금지또는손해배상등청구가권리남용에해당한다고판시하였다. 225) 미국은오래전부터특허권행사에대하여반독점법위반의반소 (counterclaim) 가인정되어오고있고, 특허권자가특허권을악용하여그밖의경쟁제한적행위를하는경우에는특허권남용 (Patent Misuse) 의형평법상항변을허용하고있다. 초기판결에서는지식재산권의자유로운행사를경쟁법에우선하여적용하였으나, 226) 1890 년셔먼법제정, 1914년클레이튼법과 FTC법제정이후에는점차특허권자의남용적권리행사를제한하여야한다는요구가증가하였다. 이러한요구에대한법원의초기반응으로특허남용법리 (Patent Misuse Doctrine) 를개발하게된것이다. 일반적으로미국법상특허남용법리라함은 특허권자가특허권의적법한보호범위를확장하는 부당한방법으로특허권을이용하여, 새롭고유용한발명을한발명자에대하여배타적권리를 부여함으로써과학과기술의발전을촉진하고자하는공공정책 (public policy) 에반하는결과를 224) 대법원 선고 2000 다 판결. 225) 대법원 선고 2010 다 전원합의체판결. 226) Strait v. Harrow, 51 F. 819 (N.D.N.Y. 1892). 95

117 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 가져오는경우, 법원은그러한상태가해소될때까지특허침해에대한구제를중지할수있다 는이론으로이해되고있다. 227) 또한, 미국특허법상특허권남용행위에는특허권의효력이특허출원과정의하자나특허요건의흠결등으로인하여명백히무효인경우임에도이를소송상주장하려고하거나, 특허권자가반독점법위반을한경우나특허권의행사기간이나범위를부당하게확장하려는행위를포함한다. 228) 이하에서는특허권남용법리에대한미국판례의흐름과미국연방특허법상특허권남용에대한 규정의도입과정에대하여살펴보고, 이를우리법체계내에서어떠한방식으로도입할수있는 지여부에대하여살펴본다. 2 미국의특허남용론 가. 이론적근거 특허권남용의항변은특허침해자로주장된자가특허권남용에해당한다는사실을적극적으로주장 입증하여야하는적극적항변 (affirmative defense) 으로서, 그이론적근거는형평법상의 Unclean Hands Doctrine 에두고있다. 229) 특허권남용의개념은특허권행사가그자체로는법률위반이아니지만반경쟁적효과를발생하여공공정책에반하는경우그러한특허권행사를금지하고, 특허권자가특허권으로부터부여받은정당한이익을벗어난범위에서이익을얻는것을저지하고자하는것이다. 230) 227) Gary Myers, The Intersection of Antitrust and Intellectual Property, Cases and Materials, Thomson West (2007), p ) 최승재, 특허권남용의경쟁법적규율, 세창출판사, 2010, 29 면. 229) Robert A. Matthews, Jr., Annotated Patent Digest, Westlaw Next, June 2016 Update, 28:1. 230) Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 704, (Fed. Cir. 1992). 96

118 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 나. 미국특허남용론의흐름 1) 특허남용법리의확립이전 (1910~1930 년대 ) (1) 실시계약시끼워팔기 1912년미연방대법원은 Henry v. A.B. Dick 판결에서특허권이배타권이라는이유로특허권자인 Henry 가그가생산한복사기의사용자들로하여금그가제공하는종이, 잉크기타소모품만을사용하도록하는조건의유효성을인정하여이사건에서문제가된소모품들을공급한피고에게기여침해책임을인정하였다. 231) 이판결은특허권자로하여금비전용품 (staple articles) 인비특허품을끼워팔기 (tying) 하는것까지허용하고기여침해법리가그러한품목을판매한자들에게까지미치는것으로해석한것으로볼수있다. 이러한점에서당시연방대법원이취한특허권확장주의의태도를취하고있는판결로볼수있다. 이러한연방대법원판례후특허권의지나친확장에대한비판적견해가대두되었고, 1914 년연방의회는클레이튼법 (Clayton Act) 제14조를제정하여특허품과비특허품의끼워팔기를위법한것으로규정하기에이르렀다. 즉끼워팔기는특허여부와관계없이반독점법위반이될수있다고규정함으로써, 특허권의행사를포함하는계약도끼워팔기의경우에는경쟁법에의한규제의대상이되도록하였다. 232) 이와같이미국의회가경쟁법을통하여특허권의확장에대하여제한을가하려는태도를보이자 1917 년 Motion Picture 사건에서연방대법원은이러한의회의태도를반영하여판례를변경 하였다. 233) 이사건은연방대법원이특허권남용의법리를최초로인정한판례로원고는영사기 231) Henry v. A.B. Dick, 224 U.S. 1, (1912). 232) 15 USC 14: Sale, etc., on agreement not to use goods of competitor It shall be unlawful for any person engaged in commerce, in the course of such commerce, to lease r make a sale or contract for sale of goods, wares, merchandise, machinery, supplies, or other commodities, whether patented or unpatented, for use, consumption, or resale within the United States or any Territory thereof or the District of Columbia or any insular possession or other place under the jurisdiction of the United States, or fix a price charged therefor, or discount from, or rebate upon, such price, on the condition, agreement, or understanding that the lessee or purchaser thereof shall not use or deal in the goods, wares, merchandise, machinery, supplies, or other commodities of a competitor or competitors of the lessor or seller, where the effect of such lease, sale, or contract for sale or such condition, agreement, or understanding may be to substantially lessen competition or tend to create a monopoly in any line of commerce. 233) Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S 502 (1917). 97

119 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 에필름을끼워넣는장치의특허권을보유한특허권자인데본인이제작한필름만사용한다는조건을수락하는경우에만이기계장치에대한실시허락을허용하였고, 이조건을위반한자들에대하여특허침해금지청구의소를제기하였다. 연방대법원은원고의행위에대하여영사기술과관련한특허권을통해연관성이없는영화필름시장에서의거래를독점하려는적법하지않은특허권의행사로해당실시허락계약조항은무효이며, 특허권은특허권자가발명하고특허청구범위에기재한것에대하여만독점권을보장한다고판시하였다. 이는상대방이특허권남용으로피해를본사실이없거나특허권자의시장지배력의존재또는경쟁제한적효과의여부에대한증명없이도적용된다고판시하였는데, 이는미국반독점법인클레이튼법을적용하지않고특허법의법목적인공공정책적관점에서결론을도출하였다는점에의미가있다. 이사건에서연방대법원은앞선 Button-Fastener 사건에서 234) 버튼제작기계와버튼고정쇠를끼워팔기한행위를유효하다고판시하였던판결과위의 Henry v. A.B. Dick 판결을폐기하면서특허권남용이라는개념을도입하여특허권자의특허침해금지청구를기각하였다. (2) 비특허물품의독점적판매이후연방대법원은 1931 년 Carbice 사건에서발명과관련하여사용되는특허받지않은물품을오직특허권자로부터만구매하도록하는것은위법하다고명시적으로판시하였고, 235) 실시계약조건과상관없이실시권자에게발명과관련하여사용되는특허받지않은물품을공급하는자는특허권에대한기여침해의책임이없다고판시하였다. 236) 이사건은드라이아이스를이용한냉장수송포장에대한제법특허를가지고있던원고가자신의제법특허를사용하기위해서는발명에사용되는드라이아이스를자기부터로만구매하도록하였고, 실시권자에게별도로드라이아이스를제공하고있는자에게기여침해책임을물어소를제기하였으나, 법원은특허남용항변을받아들여원고의특허침해주장을배척한것이다. 즉, 연방대법원은 특허권자는발명과관련되어사용되는비특허물품을특허권자로부터구매하도록강제하여서는안되고, 그러할경우에는보호가부정된다, 생산, 사용, 판매에있어서제한된독점권이특허품의운용에필요한물품에까지확대되어서는안되는것이다. 이러한행위는재판매가 234) Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co., 77 Fed. 288 (6th Cir. 1896). 235) Carbice Corp. v. Patents Development Corp., 283 U.S. 27, 31 (1931). 236) Carbice Corp. v. Patents Development Corp., 283 U.S. 27, 31 (1931). 98

120 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 격을설정하는행위와같은것으로, 특허독점의합법적범위를넘어보호될수없다 고판시하면 서, 특허권자는드라이아이스를판매한자를상대로기여침해를원인으로하는소송을제기할 수없을뿐만아니라특허권자의그러한행위는반독점법위반의근거가될수있다 고하였다. 2) 특허남용법리의확립및확장 (1940 년대 ) 1930 년대부터 1940년대에걸쳐경쟁제한적인특허남용이경쟁법을위반한다는인식이생기기시작하였고, 1942 년연방대법원은 Morton Salt 사건에서특허남용법리를적용하여직접침해까지부정하였다. 237) 이사건에서는소금정제 (salt tablets) 를주입하는기계장치에대한특허권자가자신의장치에대한임대계약시특허받지않은특정소금정제만을사용할것을조건으로약정하였는바, 침해기계를만들어판매함으로써그특허를직접침해한자에대하여침해금지청구의소를제기하였다. 이사건에서연방대법원은공공정책또는공공의이익에반하는경우피고가직접끼워팔기의피해를입지않았더라도제3자와의계약상끼워팔기조항을근거로특허권남용의항변을할적격이있으며, 특허권남용여부의판단에있어서관련시장에서의시장지배력과경쟁제한적효과를요하지않는다고판시하면서, 특허권자가끼워파는상품에대한특허권을보유함에따라거래를강요할능력은추정된다고하였다. 238) 또한형평법상의 Unclean Hands Doctrine 을언급하면서, 부적절한행위를중단할때까지는권리구제를거절할수있다고판시하였다. 239) 이사건은특허남용의법리가기여침해자뿐만아니라직접침해자를비롯한모든침해자에대한특허권의행사를제한할수있는원리로발전하였다는점에서의미있는판결이다. 이후 1944 년 Mercoid 사건에서연방대법원은특허된시스템에서필수불가결한부분이라도그자체로는특허받지않은장치인경우에는그장치에대하여특허권자가독점권을행사할수없다고명백히판시하였다. 240) 이사건에서특허권자인 Mid-Continent 사의가정용난방장치에대한특허제품에서사용되는연소스위치는비특허부품이나난방장치이외에다른용도로는사 237) Morton Salt Co. v. G.S Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942). 238) Morton Salt Co. v. G.S Suppiger Co., 314 U.S. 488, 492 (1942). 239) Morton Salt Co. v. G.S Suppiger Co., 314 U.S. 488, 493 (1942). 240) Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661, 665 (1944). 99

121 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 용이불가능하였고, Mercoid 사가특허제품인난방장치에사용하기위하여연소스위치를자체 제작하자 Mid-Continent 사는기여침해로소송을제기하였다. 241) 이사건에서법원은특허권자가특허받지않은연소스위치시장독점을위해서특허권을남용하였다고인정하면서특허권남용의법리를적용하였다. 이판결은특허권남용법리의적용범위를특허받은발명의실시외에는사용될수없는전용품 (non staple articles) 시장을지배하려는시도에까지적용한사례로기여침해이론을제한하고특허권남용법리를지나치게확장하였다는비판을받으면서, 1952 년특허권남용법리의적용범위에제한을가하는규정을특허법에입법하는데영향을주었다. 3) 특허법상입법화를통한특허남용법리적용의제한 (1950 년대 ) (1) 미국특허법제271조 (d) 항의입법 Mercoid 판결이후 1952 년미국의회는종래의판례에의해형성된기여침해이론을회복시키고위판결에서특허권남용법리를적용한특허발명에사용되는전용품에대한시장을지배하기위한특허권행사를특허남용의범위에서배제하기위하여미국특허법제271조 (d) 항을신설하였다. 242) 이를통해특허권남용행위에해당하지않는범위를명확히함에따라특허권자에게사실상안전지대 (Safe Harbor) 를제공하는역할을하게된다. 즉, 미연방특허법제 271 조 (d) 항에서는특허권자가아닌타인에의해서행하여지는경우기여 침해에해당할수있는전용품판매를통한영리행위 ( 제 1 호 ), 타인에대한전용품생산및판매 241) Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661 (1944). 242) 이후 1988 년 (4)(5) 가추가되어현재는아래와같이규정하고있다. 35 USC 271: Infringement of patent (d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement; (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned. 100

122 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 등의실시허락 ( 제2 호 ), 직접침해자나기여침해자에대한특허권의행사 ( 제3 호 ) 는특허권남용에해당하지않는다고규정함으로써 Mercoid 판결을입법으로폐기하였다. 이러한입법을통해서특허발명에사용되는전용품에대한독점화기도를특허남용의범위에서배제한것이다. 하지만이개정은 Mercoid 판결이전의 Mortion Picture 사건의필름, Carbice 사건에서의드라이아이스같은비전용품의끼워팔기에대한판결에서형성된특허권남용의이론에까지영향을미치는것은아니다. 243) 미국특허법제271조 (d) 항의입법취지는타인이법적책임이발생할수도있는행위를특허권자의동의없이하였다면그러한행위와관련된특허권자의행동은특허권남용의법리에서배제되어한다는것을토대로하고있다. 244) 즉, 법적책임이발생할수있는행위를하는자에대한실시허여나그러한행위에대한소송제기가특허권남용이나부적법한특허권확장이될수없다는것이다. 특허권남용의법리는발명그자체가아닌다른무엇인가를독점하기위하여특허권을사용하고자하는특허권자에대한규제의새로운유형이나, 법원이이를확대해석하여특허받은발명이보호되지못하는결과가발생하였고, 이에미국특허법제271조 (d) 항은기여침해의원칙을부인하기위하여법원이특허권남용법리를사용하는것을제한하기위하여입법된것이라고볼수있다. 245) 1952 년입법된미국특허법제271조 (d) 항 (1) 호 ~(3) 호의구체적내용은다음과같다. (2) 전용품에대한수익행위 ( 미국특허법제271조 (d) 항 (1) 호 ) 미국특허법제271조 (d) 항 (1) 호에서는특허권자의동의를얻지않은자가행하는경우특허권의기여침해를구성할행위로부터특허권자가수익을얻는것은특허권의남용이나불법적인확장으로간주되지않는다고규정하고있다. 이는특허권자에게자신의동의없는타인의행위에대하여책임을물을수있는권한이있는경우적극적으로그러한행위로부터수익을얻을권한이있다고본것이다. 즉, 특허권자로하여금특허발명의실시외에는다른용도가없는전용품의 243) Kenneth J. Bruchfiel, Patent Misuse and Antitrust Reform: 'Blessed Be the Tie?', 4 Harv. J.L. & Tech. 1, 20 (1991). 244) P.J. Federico, Commentary on the New Patent Act, 75 J. Pat. Off. Soc y 160, 214 (1993). 245) Giles S. Rich, Infringement Under Section 271 of the Patent Act of 1952, 21 Geo. Wash. L. Rev. 521, 544 (1953). 101

123 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 판매를통하여경제적수익을얻을수있도록허용하여 Mercoid 사건 246) 의결론과배치되는 규정을명문화하였다. (3) 전용품에대한실시권설정 ( 미국특허법제271조 (d) 항 (2) 호 ) 미국특허법제271조 (d) 항 (2) 호에서는특허권자의동의를얻지않고하면특허권의기여침해를구성할행위를하는자에게특허권자가실시허락을하거나실시할권한을부여하는것은특허권의남용이나특허권의불법적인확장으로간주되지않는다고규정하고있다. 이는특허권자가금지시킬수있는행위에대하여실시허락을할수있는권한을부여하고있는것으로이를통해로열티가부가될수있고특허권자가수익을얻을수도있다. 즉, 특허권자로하여금특허발명의실시외에는다른용도가없는전용품에대하여실시허락을할권한을부여하고있는것이다. (4) 침해자에대한특허권행사 ( 미국특허법제271조 (d) 항 (3) 호 ) 미국특허법제271조 (d) 항 (3) 호에서는특허권자가특허권의직접침해나기여책임자에대하여자신의특허권을행사하는행위는특허권의남용이나특허권의불법적인확장으로간주되지않는다고규정하고있다. 즉, 특허권자가허락하지않은전용품판매자에게침해소송을제기하는등권리행사를하는것은특허권남용이아니라고규정하고있는것이다. 미국특허법제271조 (d) 항 (1)~(3) 호를정리하면, 미국특허법제271조 (b) 항 ( 유도침해 ) 또는 (c) 항 ( 기여침해 ) 에해당하는행위에대하여특허권자가이에해당하는사업을수행하거나실시권을허락할수있는권리를부여하고있으며, 특허권자의동의없는타인의이러한행위에대하여특허침해의소를제기하는행위는특허권남용을구성하지않는다는것이다. 4) 특허권자지위의약화 (1960 년대 ~1970 년대 ) 1940 년대, 1950 년대를지나면서 1960년대에는특허권자의지위가약화되어지식재산권의본래적범위를넘은권리행사에대하여미국법원은점차적대적인태도를보이게된다. 이러한변화는아래미국연방대법원의두판결을비교해보면명확히나타나는데동일한두당사자의사실상동일한행위에대하여거의 20년차이를두고다른결론을내린다. 246) Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661 (1944). 102

124 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 먼저 1950 년 Hazeltine 사건 I 에서는관련특허가제품에포함되어있는여부와무관하게, 생산하는라디오단위제품의총수에기반하여라이선시에게지불을요구하는로열티전략은, 당사자들이각생산품에라이선스된기술이포함되어있는지여부를판단해야하는수고를덜어주기때문에로열티를일괄책정하는것이합리적이고편리하다는이유로지지되었다. 247) 그러나 20년후에미연방대법원은동일한당사자들간의동일한로열티약정을무효라고보아폐기하였는데, 라이선스의내용이라이선시에게라이선스된기술과함께이에포함되지않은제품전체에대하여로열티지불을요구하고있기때문에라이선서는특허권의범위밖에서그권리를행사하였다고판단하였다. 248) 1970 년미국법무부반독점국에서특허실시계약에서당연위법으로보는계약조항을열거한 Nine No-Nos 을발표하면서특허권자의지위가최저점에달하였다고볼수있다. 249) 5) 특허권자지위의강화 (1980 년대 ~1990 년대 ) 1980 년 Ronald Reagan 대통령취임후 Chicago School 경제정책을실행하면서 1980 년대및 1990년대에는다시특허권이강화되었다 년에특허사건의 2심에대한전속관할을가지는연방순회항소법원 (Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 CAFC ) 이설립되었고, 1988 년특허법개정을통해실시허락의거절 ( 미국특허법제271조 (d) 항 (4) 호 ) 과끼워팔기 ( 미국특허법제271조 (d) 항 (5) 호 ) 가특허남용에해당하지않음을명시하였다 년대미국법무부와 FTC 는특허실시허략계약에서 Nine No-Nos 의당연위법원칙을 포기하고, 1995 년지식재산권의라이선싱에대한반독점법가이드라인 (Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, IP Guidelines) 을발표하였다. 247) Automatic Radio Manufacturing v. Hazeltine Research, 339 U.S. 827 (1950). 248) Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, 395 U.S. 100 (1969). 249) Nine No-Nos 에해당하는행위를구체적으로살펴보면 ➀ 실시허락의조건으로비특허품의끼워팔기, ➁ 실시허락의조건으로실시권자로하여금그가개량한특허를역실시허락하게하는행위 (grant back), ➂ 특허상품구매자의재판매에대하여제한을가하는행위, ➃ 실시권자로하여금특허의적용범위외의상품을거래할능력에제한을가하는행위, ➄ 특허권자가더이상의실시허락을하지않기로하는합의, ➅ 강제적인패키지라이선스, ➆ 실시권자의판매와합리적으로관련되지않은로열티규정, ➇ 특허공정에의하여제조된물건의이용을제한하는행위, ➈ 실시허락된상품의최저재판매가격조항을열거. 103

125 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 (1) CAFC 설립과판례의변화 CAFC의설립전제7항소법원은 USM 사건에서특허권남용에해당하는행위는반독점법위반에해당하는행위로제한되어야한다고판시하였다. 250) 그러나이처럼반경쟁적효과가있는경우에만특허권남용을인정하는태도는특허권남용여부는특허정책으로부터판단하여야한다는종래연방대법원의판시와배치된다는비판이제기되었다. 이후 1986 년에 CAFC는 Windsurfing 사건에서 특허권남용은특허침해소송에대한적극적항변으로서침해자로주장된자는특허권자가특허권에의해부여된물리적 시간적범위를확장하려한다는것과반경쟁적효과를초래하였다는것을입증하여야한다. 연방대법원에의하여당연위법으로판단되지않은실시허락계약에대하여특허권남용의항변을적용하기위해서는위실시허락계약이전반적으로적절히정의된관련시장에서경쟁을제한하다는사실이밝혀져야한다 고판시하였다. 251) 이러한입장은전술한 Morton Salt 사건 252) 과비교할때특허권남용항변이인정되기위해서는반경쟁적효과가있을것이요구된다는점에서근본적인차이가있으나, 연방대법원이그자체로특허권남용이라고선언하지않은행위에대해서만반독점법상의요건을적용한다고판시함으로써연방대법원의판시에배치되는것을피하려고한것이었다. 253) 그러나 CAFC는 Windsurfing 사건판결이있은 9개월후 Senza-Gel 사건에서이러한태도에서다시물러나특허권남용은반독점위반을요하지않는다고판시하였다. 254) 이후 1988 년미의회는특허법을개정 ( 특허남용개혁법, Patent Misuse Reform Act) 하여 특허법제 271 조 (d) 항에 (4) 호와 (5) 호를추가하였는바, 1988 년추가된특허남용관련규정은 다음과같다. 250) USM Corp. v. SPS Technologies, Inc., 694 F.2d 505, 511(7th Cir. 1982), crt denied, 462 U.S. 1107(1983). 251) Windsurfing Intern. Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995 (Fed. Cir. 1986). 252) Morton Salt Co. v. G.S Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942). 253) Robin C. Feldman, The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse, 55 Hastings L.J. 399, 419 (2003). 254) Senza-Gel Corp. v. Seiffhart, 803 F.2d 661, 676 (Fed. Cir. 1986). 104

126 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 (2) 1988 년특허법개정 1 실시허락의거절 ( 미국특허법제271조 (d) 항 (4) 호 ) 미국특허법제271조 (d) 항 (4) 호에서는단순히실시권의부여나특허에관련된권리의사용을거절한것은특허권의남용에해당하지아니한다고규정하고있다 ( 제4호 ). 즉특허권자는원칙적으로실시의무를가지고있지않으며, 타인에게실시권을부여할의무도가지고있지않다. 따라서단순히실시권허락을거절한것만으로는특허권남용이나불법적인권리행사에해당한다고볼수없다. 2 끼워팔기 ( 미국특허법제271조 (d) 항 (5) 호 ) 미국특허법제271조 (d) 항 (5) 호에서는반독점법의요건을반영하여특허권자가특허발명의관련산업에있어서시장영향력 (market power) 를가지고있지않으면끼워팔기도특허권남용에해당하지않는다고규정하였다 ( 제5호 ). 즉특허권자가당해관련시장에서상당한지위를가지고있지않는한특허나특허제품의판매에있어서다른별개의제품을구매하거나다른특허권의라이선스를받는것을특허권자가자신의라이선스부여의조건으로하는것만으로는특허권남용이나불법적인권리행사에해당한다고볼수없다고규정한것이다. 이조항은시장점유율이나시장영향력을고려하지않고, 비특허품목이나다른특허를함께끼워 팔기하는경우그자체로 (per se) 특허권남용으로인정하던종래연방대법원의판례를변경하 는것으로서의미가있다. 255) (3) 1995 년 IP Guidelines 의제정 1995년, 미국법무부는 FTC와공동으로지식재산권라이선스와관련한독점행위의규제를위하여 지식재산권의라이선싱에대한반독점법가이드라인 (Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 이하 IP Guidelines ) 을제정하였고, 이후 IP Guidelines 은 20년이상기업및일반대중에게지식재산권분야에서발생될수있는잠재적인반독점행위에대한지침으로활용되어왔다. 255) Morton Salt Co. v. G.S Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942). 105

127 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 1995 년가이드라인의 3가지기본원칙은 1 경쟁당국은반독점분석과관련하여지식재산과다른형태의재산을동일하게취급하고, 2 경쟁당국은지식재산권자체가시장지배력 (market power) 을갖는것으로가정하지않으며, 3 경쟁당국은지식재산권라이선스가일반적으로경쟁촉진적인효과가있음을인정한다는것이다 년 8월 12일, 미국법무부는 FTC와공동으로 IP Guidelines 개정안 을발표하고의견을수렴하고있다. 개정안은지식재산권라이선스에관한경쟁당국의집행방식을변경하거나지식재산권라이선스를다른분야로확장하기위한것이아니며, 제정법개정및판례법의변경을반영하여일부내용을수정하기위함이다. 6) 부당한소제기에대한특허권남용이론의적용 (1) 일반원칙및적용규정전술한바와같이미국특허법제271조 (d) 항 (3) 호에서는침해자에대한침해소송제기등특허권행사는특허권남용에해당하지않는다고규정하고있고, 원칙적으로미연방법원도특허권자가특허침해소송제기로경쟁기업을시장에서배제하는경우, 특허가사기로취득되었다는것을입증하지못하거나경쟁기업을상대로제기한소송이남용적소송행위 (Sham Litigation) 라는점을증명하지못하면반독점법위반으로볼수없다고보고있다. 미연방대법원은남용적소송행위인지여부를판단하기위해서객관적요건과주관적요건에대한 2단계심사를한다. 256) 우선 ⅰ) 객관적으로원고가소송을제기하면서합리적으로자신이승소할것이라고예상하지않으면서소송을제기하여야하고, ⅱ) 원고가소송을제기하면서객관적으로본안승소의가능성이없다는것을인지하면서도경쟁자의사업을직접적으로방해할의사로소송을제기한경우이어야한다. 특허권자가남용적소송행위를하고있다는상대방의반소나항변에대하여특허권자는자신의 소송이악의 (bad faith) 에의한소송이아니며, 선의 (good faith) 에의한소송이므로이러한 선의의소송은반독점법작용을배제한다는노어 (noerr) 면제를주장하여다툴수있다. 257) 이 256) Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc., 508 U.S. 49 (1993). 106

128 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 와관련하여미국연방대법원은 California Motor 사건에서법원의판결을받아서자신의권리 를공적으로집행하기위하여소송을제기한것이아니라오로지경쟁업자의사업을방해할목적 으로소송을제기한경우에는노어면제적용을주장할수없다고판시하기도하였다. 258) 특허권자의부당한소제기에대하여적용할수있는미국반독점법상근거규정은셔먼법제 1 조 및제 2 조, FTC 법제 5 조를들수있으며, 259) 클레이튼법제 4 조위반도주장할수있다. (2) Walker Process 사건 (1965) 1 판결의요지원고가특허침해소송을제기하자피고가특허침해가아니라고주장하면서반소로특허무효확인소송을제기한 Walker Process 사건에서연방대법원은셔먼법제2조의다른요건이모두구비되었다면, 미국연방특허청을기망 (fraud) 하여취득한특허에기초하여소송을제기하여그효력을주장하는것은셔먼법제2조위반이될수있고, 클레이튼법제4조에따라서 3배배상을인정할수있다고판시하였다. 260) 본사건에서는해당특허의취득과정에서특허권자가미국연방특허청에선서후진술을하면서자신들은특허출원전에이미당해기술이사용되고있었던사실을알지못했다고진술하였고, 이러한특허취득과정에서특허권자의허위진술이특허소송에미치는영향이문제되었다. 단시장에대한영향및경제적인효과에대한분석없이그러한허위진술이있었다는사실만으로반독점법위반을인정하는당연위법원칙을인정하는것에대하여매우제한적으로보아야한다고보았다. 즉 Walker Process 판결에서연방대법원은경쟁법위반에기초하여특허권남용을주장하기위해서피고는 ⅰ) 원고의특허권취득이기망에의하여이루어졌고, ⅱ) 특허를주장하는측이소송을시작할때그러한기망의사실을알고있었으며, ⅲ) 기망행위가아니었다면특허를취득할수없었을것이고, ⅳ) 특허권자가관련시장에서독점력을확보할상당한가능성이있고, 257) 선의의소송의경우반독점법적용을배제한다는 Noerr 면제이론은 Eastern R. Conference v. Noerr Motors, 365 U.S. 127 (1961) 의판결과 United Mine Workers v. Pennington, 381 U.S. 657 (1965) 을통해정립되었으며 Noerr-Pennington 면제라고도불린다. 258) California Motor Transp. Co. v. Trucking Unlimited, 404 U.S. 508 (1972). 259) United States v. Singer Mfg. Co., 374 U.S. 174 (1963). 260) Walker Process Eqpt., Inc. v. Food Machinery Corp., 382 U.S. 172 (1965). 107

129 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 ⅴ) 원고의특허소송제기로인하여손해가발생하였음을입증하여야하는것으로보았다. 2 사실관계및소송의경과하수처리과정에서활용되는장비에관한특허를보유하던 Food Machinery & Chemical Corp.( 이하 FMC ) 은 Walker 가관련시장에진입하자그들이자사의특허를침해한다고주장하면서, 특허침해소송을제기하였다. 당시위특허는그존속기간의만료가 1년도남지않은상태였다. 이에 Walker 는 FMC 가시장을독점화하려고시도한다고주장하면서반소를제기하였다. 본건특허를출원할당시 FMC 는그발명이출원일로부터 1년이전에미국에서사용된사실이없다고진술한바있는데, 261) Walker 는이는거짓진술이었으므로, FMC 는그특허를신의성실의원칙에위반하여사기적으로취득한것인이상그특허에기초하여소를제기하는하는것은독점규제법위반에해당한다고주장하였다. 실제로 Walker 는선행기술에관한증거제출을통해 FMC 의진술이사실이아니었음을입증하였으며, 증거개시절차진행중 FMC 의특허가만료되었다는주장을추가하였다. 1심과항소심은모두피고의반소청구를기각하였다. 3 연방대법원의판단연방대법원은특허권자가여러가지근거없는소송에시달리는것을방지하여야할필요성과특허권자가반독점법에위반하여소송을제기하는것을방지하여야할필요성중에서특허권자의특허가아직무효로되지않은경우에도그특허의취득이사기적인방법에의하여이루어진것임이입증된경우에는후자에더무게를두어야한다고판단하였다. 나아가특허권자가특허를사기적으로획득하여주장하는경우독점규제법위반에따른책임을부담할수있으나, 이경우 Sherman 법제2조상의일반적인요건들은물론특허권자의특허가미국특허상표청 (USPTO) 에대한사기를통해획득되었다는사실이주장 입증되어야한다고판시하였다. 구체적으로특허가사기에의해서획득되었다고판단하기위해서는 ⓵ 특허권자가인지한상태 에서계획적으로사기적인부작위나거짓진술을하였을것, ⓶ 특허청심사관을속이기위한명 261) 35 U.S.C. 102(b). 미국특허출원일로부터 1 년이전에미국또는외국에서특허되거나인쇄된간행물에기재되거나, 미국에서공공연하게사용되거나판매된경우에는특허를받을수없다. 108

130 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 백한의도가있었을것, ⓷ 부작위나거짓진술이특허가등록되게된주요요인일것, 즉부작위나거짓진술이없었다면특허가등록되지않았을것등이입증되어야한다고판시하였다. 여기서특허권자의악의는명백하고설득력있는증거 (clear and convincing evidence) 에의해서입증되어야한다고하였다. 4 판결의의미본사건은특허청에대한기만적행위를통해획득한특허를집행하려는기업에대한 Sherman 법제2조가적용된사안으로연방대법원의근본적인관념은특허청을기만하여특허권을획득한주체는헌법과특허권에따른보호를받지못한다는것임을확인한판결이다. 특허가사기적방법에의해획득되었으므로특허권자는반독점법위반에따른책임을부담하여야한다는본건의판시사항은그후이른바 Walker Process claim 으로불리며특허권자로부터특허침해소송을제기당한경우그상대방이항변으로활용할수있는대표적인수단으로이용되고있으며, 경쟁당국또는이에따라사기를통해획득한특허의행사또는행사의시도는셔먼법제2조또는 FTC법제5조위반의소지가있다. Walker Process 판결이후정리되는원고의입증사항으로는 ⅰ) 특허가사기에의해획득되었다는점, ⅱ) 특허를주장하는당사자가소송이개시될때사기임을알았다는점. ⅲ) 사기에의하지않고는피고에게주어질수없었다는점, ⅳ) 관련시장에특허권가독점력 (monopoly power) 를가질위험성이존재했다는점, ⅴ) 주장하는당사자는원고적격 (antitrust standing) 을갖추고, 피해가발생했다는점을들수있다. 이러한 Walker Process 사건은부적절하게취득한특허권에기한특허권의행사에대하여반 독점법을적용할수있는지문제가된사안으로적법하게취득한특허권에기한소제기행위에 대하여그대로적용하기어려운한계가있다. (2) Handgards 사건 (1979) Handgards 사건에서는 Walker Process 사건에서판단한부당하게취득한특허권의행사에 대한셔먼법제 2 조적용과의관계를재조명하였다. 제 9 항소법원은특허권자가해당특허가신규 109

131 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 성흠결이있음을알고소송을시작하였기때문에셔먼법제 2 조위반으로판단하였다. 피고가기망에의해특허권을취득하였고소제기시특허권자가이러한사실을알고있었다는사실을원고가입증해야한다고판시한 Walker Process 사건에서와는달리 Handgard 사건에서는원고는피고가소송이제기되기전에당해특허가유효하지않아권리를행사할수없으며이에따라침해되지않았다는사실을언젠가알았다는것만입증하면된다고보았다. 대부분의하급심법원에서는남용적소송행위 (sham litigation) 를방어하는비용은경쟁법위반행위에대한손해배상 (antitrust damage) 처럼회복가능 (recoverable) 한것으로판단하고있고, 또한침해소송이객관적으로근거없거나주관적인악의에의해제기되었다면예외적인사안으로판단되어 35 U.S.C 285에따라대리인비용을패소자측에부담시킬수있다. 262) (3) Bristol-Myers Squibb(BMS) 사건 (2008) 미국연방항소법원은 Bristol-Myers Squibb(BMS) 사건에서남용적소제기인지여부를판단하기위한기준에비추어보면객관적으로원고가소송을제기하면서합리적으로자신이승소할것이라고예상하지않으면서소송을제기하여야한다는원칙을재확인하였다. 263) BMS 는출원과정에서특허발명과관련된기술이공개된기술로서신규성이없음을알면서도이러한사실을심사과정에서고지하지않고허위진술을하였다. 미국에서는미연방규칙 37 CFR 1.56에서규정하고있는 IDS(Information disclosure Statement) 제도와형평법상인정되고있는부정행위 (inequitable conduct) 이론에따라만일의도적으로특허와관련된중요한선행기술을은닉하고, 이로인하여특허를받게될경우당해특허는집행불능 (unenforceable) 이될수있다. 이에 BMS 는출원과정에서 IDS 의무위반과부정행위로인하여침해소송에서승소할수없고해당특허권은집행불능이되므로원고가소송을제기하면서객관적으로본안승소의가능성이없다는것을인지하면서도경쟁자의사업 262) 일반적으로는대리인비용은각자부담이원칙이다. 대리인비용의부담이인정되는경우는대리인비용이각자부담되는것이부당한경우나패소자측의행위가악의적이거나불공정한경우이다. 한편대리인비용의부담이인정될지에과한구체적인판단은 1 심법원판사에의해이루어지는데, 이경우판사에게는폭넓은재량권이인정된다 ; Samsung Elecs. Co. v. Rambus Inc., 439 F. Supp. 2d 524, 570 (E.D. Va. 2006), rev d remanded, 523 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2008). 263) Bristol-Myers Squibb Co. v. Apotex, No (Fed. Cir. 2008). 110

132 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 을직접적으로방해할의사로소를제기한경우에해당한다고보았다. 나아가 BMS 는 FDA에도고의로허위진술을하여관련이없는 2건의특허를 Orange Book에등재하였고, 특허의무효를주장하면서제네릭품목허가를신청한자들에대하여특허침해소송을제기하였으므로남용적소송행위 (Sham litigation) 이되기위한 2가지요건이구비된것으로판단하였다. 264) 다. 특허권남용의성립요건및효과 1) 성립요건 (1) 특허권의범위밖에있는행위특허권자는특허권의존속기간내에서특허청구범위에기재된특허발명에대해서독점적으로실시할권리를가진다. 그러나특허법에서특허권자에게부여하는독점권의허용범위에대해서는청구범위의해석, 특허소진이론등에따라해석의여지가있다. Monsanto 사건에서는 특허권자가비특허제품을특허받은종자와함께판매하는것, 그종자의복제를불허하는것, 단일실시료를부과하는것등은특허의허용범위내의행위이고, 특허남용은특허의허용범위밖에있을때성립하는것다 고판시하였고, 265) Compton 사건에서는특허권자가유효기간이지난후에도실시료를받고실시권자로하여금경쟁제품을팔지못하도록한행위가특허남용이라고판단하였다. 266) (2) 특허권과해당행위와의관련성 Princo 사건에서는 특허권자가반경쟁적인효과가있는행위를하였더라고해당행위가특허의범위를벗어나는방식으로특허의사용을제한하여야특허의남용이될수있다. 즉, 특허남용은특허권과문제된행위사이에관련이없는경우에는성립될수없다 고판시한바있다. 267) 264) Bristol-Myers Squibb Co. v. Apotex, No (Fed. Cir. 2008). 265) Monsanto Co. v. Scruggs, 459 F.3d 1328, (Fed. Cir. 2006), cert.denied, 127 S. Ct (2007). 266) Compton v. Metal Products, Inc., 453 F.2d 38, 42 (4th Cir. 1971). 267) Princo Corp. v. International Trade Com n, 616 F.3d 1318, 1329, (Fed. Cir. 2010). 111

133 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 (3) 경쟁제한성특허권남용은주로반경쟁적효과가있는행위에대하여문제되나, 연방대법원은전술한 Morton Salt 사건에서특허법의공공정책에반하는경우 관련시장, 반경쟁적효과, 특허권자가거래를강요할능력이있었는지여부등은문제되지않는다 고판시하였다. 268) 다만, CAFC 설립이후판결들에서는 반경쟁적효과를초래했다 는입증을요구하는판시도있 다. 269) (4) 특허남용의항변을주장할수있는자특허남용의항변은특허권자에게침해금지청구등의권리행사를당한침해자라고주장된자가주장하게된다. 앞에서살펴본바와같이 Morton Salt 판결에서피고가직접끼워팔기의피해를보지않은경우라도특허권남용의항변을제출할수있는적격이있다고판시한바있다. 270) 2) 효과특허권남용이인정될경우그요인이제거될때까지해당특허권은집행불능 (unenforceable) 이될뿐이며, 특허가기망적으로획득한것이아닌한특허남용이인정되었다고하여특허를무효화하는것은아니다. 271) 특허남용은해당특허권을집행불능하게할뿐이고금전적보상이주어지는것은아니다. 다만, 이는특허권자의특허권남용행위로인하여피고에게피해가발생한경우손해배상청구를할수없다는것을의미하는것은아니므로, 피고측은경쟁법또는계약법의영역에서손해배상청구를할수있다. 268) Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942). 269) Windsurfing Intern. Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995 (Fed. Cir. 1986). 270) Morton Salt Co. v. G.S Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942). 271) C.R. Bard, Inc. v. M3 Systems, Inc., 157 F.3d 1340, 1372(Fed. Cir. 1998) 등. 112

134 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 3 우리법상특허남용관련이론 이하에서는우리법상특허남용관련이론으로민법상권리남용이론, 우리특허법상특허권남용 규정의연혁, 경쟁법상특허권남용의규제에대하여살펴보고, 특허법상관련규정의도입여부 를검토해보기로한다. 가. 우리특허법상권리남용 1) 권리남용의일반적법리특허권도사권의일종인이상그권리의행사는신의성실의원칙에따라야하며권리의남용은허용되지아니한다 ( 민법제2조 ). 우리판례는권리남용의일반적요건에대하여 권리의행사가주관적으로오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐이를행사하는사람에게는아무런이익이없고, 객관적으로사회질서에위반된다고볼수있으면, 그권리의행사는권리남용으로서허용되지아니하고, 그권리의행사가상대방에게고통이나손해를주기위한것이라는주관적요건은권리자의정당한이익을결여한권리행사로보여지는객관적인사정에의하여추인할수있다 고판시하고있다. 272) 이와같이우리대법원은권리남용을인정함에있어서객관적요건과함께주관적요건이충족되 어야함을요구하고있고, 어떠한권리의행사를권리남용이라는이유로부정함에있어서는매우 신중한태도를견지하고있다. 273) 즉민법상권리남용이란권리자체는유효한것을전제로그권리의행사가외관상으로는적법한 것으로보이지만권리의사회적 경제적목적또는사회적으로허용되는한계를일탈한것일때 이에대한법적보호 ( 법률효과 ) 를부여할수없는것을말한다. 274) 272) 대법원 선고 2003 다 판결등. 273) 박성수, 한국의특허권남용규제, LAW&TECHNOLOGY 제 3 권제 1 호 ( ), 19 면. 274) 곽윤직편, 민법주해 [Ⅰ], 박영사, 2000, 183 면. 113

135 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 2) 우리특허법상특허권남용규정의연혁 (1) 1947 년미군정법령에서특허권남용규정우리나라최초의독립적인특허법이라고할수있는것은 1946 년 10월 5일미군정법령제91호로공표되고, 동년 10월 15일부터시행된특허법이라할수있다. 275) 1946 년특허법에서는민법상권리남용규정과는별도로특허권의남용사유에대하여규정하고있었다. 이는현행특허법제107조의강제실시권재정사유에대응되는것으로 1946 년특허법제101조에서는현행강제실시권재정사유와유사한특허권자의불실시, 불충분한실시등의사유이외에도동조제4호에서 적당한조건으로실시권의허락을거부하는것이우리나라의산업혹은국내거주자의사업에부당한손해를가하여실시권의허락이공익상필요함이명백한경우 를특허권남용유형의하나로규정하고있었다. 제101조단서에서는 특허권의남용여부를결정함에있어특허는발명을장려하며발명이국내에서지체없이상업적규모로실시하도록하기위하여허여된것으로보아야한다 고하였다. 이는국내에서지체없이상업적규모로실시되지아니하고특허권을보유하고만있는경우에는특허권의남용으로볼수있음을의미하는것이다. 제102조에서는이러한특허권남용사유에해당하는경우특허허여일부터 3년이경과한후면검사또는이해관계인이강제실시권허여또는특허의취소를청구할수있다고규정하였다. 이러한규정을토대로해석하여볼때, 당시우리특허법에서는국내산업육성을위하여특허기술의조속한상업화를도모하고자특허권에게실시의무또는실시허락의무를부과하고있었다는것을알수있다. 그러나특허권남용사유에해당하는경우특허침해주장이인정되는지여부나금지명령을내릴수있는지여부에대한규정이나판례는찾아볼수없다. 다만, 제101조의특허권남용에대한제재조치로제102조에서강제실시권의허여또는특허의취소를규정하고있었다는점에비추어실시권허여나특허취소가확정되기전에는특허침해에대한권리행사가제한되지않았다고해석할수있다. 275) 특허청, 지식재산강국을위한도전 30 년 (2007), 38 면. 114

136 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 (2) 1961 년특허법에서특허권남용규정삭제 5 16 군사정권의구법령정리사업의일환으로 1961년 12월 31일법률제950호로특허법이제정 공포되었고, 1946 년특허법제101조에서규정되었던특허권의남용에관한규정은 1961년특허법에서는제45조의강제실시또는특허취소에관한규정으로대체되었다. 그사유도 불실시 로한정되고권리남용이라는표현도삭제되었다. (3) 1963 년특허권남용규정재도입 1963 년 3월 5일법률제1293 호로특허법이일부개정되면서 1946 년미군정법령에존재하였던특허권남용규정이제45조의2에다시도입되었고, 제2항제3호에서 1946 년특허법제101조제4호와유사한사유로 특허권자가실시권의허락을부당하게거부하여산업이나국가또는국내거주자의사업에손해를가하였을때 를특허권의남용사유의하나로규정하였다. 그러나 1946 년법과다른점은 1963년개정법에는불실시의경우강제실시또는특허취소의규정을제45조에별도로가지고있었다는것이다. 하지만, 제45조의2 의특허권의남용에해당하는경우에는제45조의규정에준하여특허권을취소하거나강제실시권을허여할수있었으므로 (1963년특허법제45조의2 제3항 ), 특허권의남용과강제실시권설정또는취소에대한규정은실질적으로 1946 년법과큰차이는없다고볼수있다. 1963년법에도특허권남용에해당하는경우침해금지청구나손해배상청구를할수있는지여부에대한언급은없으나, 강제실시권을설정하거나특허권을취소할수있음을규정하고있는것으로보아강제실시권설정이나특허권취소가확정되기전에는특허침해에대한권리행사가제한되지않았다고해석할수있다. (4) 1973 년특허법에서특허권남용규정의변화 1973 년전면개정으로인해특허권의불실시에대한제재로강제실시권과특허권취소의재정에관한규정은제51조, 특허권의남용에관한규정은제52조가되었고, 제52조제3항제4호에서는 1963년법의제45조의2 제2항제3호와동일한 특허권자가실시권의허락을부당하게거부하여산업이나국가또는국내거주자의사업에손해를가하였을때 가권리남용사유중하나로 115

137 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 유지되었다 년특허법에도특허권의남용에해당하는경우침해금지청구등의권리행사가허용되는지여부에대하여명문의규정을두고있지않았다. 다만, 1973 년법의개정안에서 특허권의남용과특허침해소송의남발을방지하기위하여남용한권리는이를취소할수있도록하였음 이라고입법이유를밝히고있으므로, 특허권의취소를통하여특허권의남용을제재하고자한것으로볼수있다. 이는권리남용에해당하는권리행사는허용되지않는다는민법의일반원칙과는달리국가산업발전에밀접한관련이있는특허권의특수성을감안하여일반적 추상적개념인민법상권리남용과는별도로특허법에남용사유를제한열거적으로명백히규정하고이에해당하는경우강제실시권의허여또는특허취소라는행정적절차를통해제재하고자하였던것으로볼수있다. (5) 1986 년개정시특허권남용규정삭제 1986 년 12월 31일제7차일부개정 ( 법률제3891호 ) 시에는특허권남용규정전체가삭제되고, 이후특허권남용사유는강제실시권및특허권취소의재정사유에편입되어몇차례의변화를거쳐현재에이르렀고, 특허법상에 특허권의남용 이라는표현은더이상사용하지않게되었다. 특허권자가실시권의허락을부당하게거부하여산업이나국가또는국내거주자의사업에손해를가하였을경우 라는특허권의남용사유는 1986 년개정당시제51조제1항제3호로강제실시권의재정사유로편입되었으나, 1990년 1월 13일법률제4207호로전부개정시삭제되었고, 당시개정안이나심사보고서에는그이유에대하여언급하고있지않다. (6) 공정거래법과의관계우리나라공정거래법의입법연혁을살펴보면특허법상권리남용규정의연혁이공정거래법의입법연혁과연계되어진행된것임을알수있다. 즉, 우리나라에서공정거래법이제정된것은 ( 법률제3320호, 시행 ) 인데, 제정이유에서 독과점의폐단에대한적절한규제 를주목적으로한다고밝히고있다. 이와관련하여독점권부여라는측면이강한지식재산권과의관계를설정할필요가있었고, 이에공정거래법제48조에서는 무체재산권의 116

138 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 행사행위 라는제목하에 이법의규정은저작권법 특허법 실용신안법 의장법 276) 또는상표법에 의한권리의행사라고인정되는행위에대하여는이를적용하지아니한다. 고규정하였다. 즉, 우리특허법에서특허권남용에대한규정을가지고있었던 1963년이나그이후일부개정이있었던 1980 년당시에는우리나라에공정거래법이시행되지않고있었고, 따라서특허권남용에대한규제를당연히특허법의영역에서다룬것으로볼수있다. 이후공정거래법이 1980 년에제정되어특허권의행사와의관계를규율하게되었고, 1986 년 12월 31일동법이개정되면서특허법도같은날인 1986 년 12월 31일법률제3891호 ( 시행 ) 로개정을하면서특허권남용에대한규정을삭제하였다. 비록 1986 년특허법개정이유에특허권남용에관한규정을삭제한이유를밝히지않았으나, 공정거래법과의관계및공정거래법의제개정연혁을고려해보면특허권남용과관련한문제는공정거래법에의한규율로맡기겠다는취지로볼수있다. 277) 4) 우리판례의태도 2004년우리대법원에서는 2000년일본최고재판소의킬비사건 278) 의영향을받아 특허무효심결확정전이라도침해소송법원에서특허에무효사유가있는것이명백한지여부에대하여판단할수있고, 심리결과당해특허에무효사유가있는것이분명한때에는그특허권에기초한금지와손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다 고판시하였다. 279) 2012 년도전원합의체에서는신규성뿐만아니라진보성의경우에도침해소송법원에서판단할수있다고판시하였다. 280) 즉, 특허발명에대한무효심결이확정되기전이라고하더라도특허발명의신규성, 진보성이부정되어특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는특허권에기초한침해금지또는손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다고판시하였고, 이후무효사유있는특허권의행사는권리남용이라하여금지청구등을인정하지않는판시가이어지고있고, 281) 상표권의행사에대해서도무효사 276) 2004 년개정법에의해 디자인보호법 으로명칭변경. 277) 강명수, 특허권남용에대한고찰, 지식재산연구제 9 권제 2 호 ( ), 8 면. 278) 最判 2000( 平成 12) 平 10( オ )364 号. 279) 대법원 선고 2000 다 판결. 280) 대법원 선고 2010 다 전원합의체판결. 117

139 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 유가있는경우권리남용이라고판시하고있다. 282) 즉, 무효사유가명백한특허권의행사를인정하는것은특허법의목적에반하는것이고, 무효가 확정되기전이라도권리행사를허용하지않는것이우리법원태도로볼수있다. 5) 특허권행사에권리남용법리의적용여부살펴본바와같이우리나라의경우무효사유가있는특허권의행사의경우에만한정적으로판례에의하여권리남용이라고보아특허권의행사를제한하고있다. 그러나무효사유가있는특허권에기한권리행사를특허권의남용으로보는것은권리자체에하자가있다는점에서민법상권리남용과는다른문제이다. 또한, 무효사유가없는경우라도무분별한특허침해금지청구권등특허권의행사도권리남용의일반법리에따라금지할수있는지여부를살펴볼필요가있다. 금지청구권행사로인한특허권자의이익은극히미미한반면, 사업중단으로제3자가현저한손해를입을우려가있거나당해물품을사용하고있는소비자에게피해가갈우려가있는경우에는객관적으로사회질서또는공공의이익에위반된다고볼수있을것이다. 그러나이러한경우라도특허권자에게는시장에서의배타적지위및합의를위한사적협상에서의우월한지위유지등의이익이있으므로특허권의행사가주관적으로오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐권리자에게는아무런이익이없는경우라고볼수는없다. 즉, 배타적사유재산권인특허권의성질상특허권자가금지청구권을시장에서의자신의독점적지위유지를위해이용하거나높은합의금을받기위한협상의도구로이용하였다고하여도권리남용의주관적요건을충족한다고보기는힘들다. 권리남용에관한우리판례의태도에따를때주관적요건은권리자의정당한이익을결여한권리행사로보여지는객관적인사정에의하여추인할수는있다. 그러나권리남용이라는이유로권리행사를부정함에있어서는매우신중한태도를견지하고있는우리대법원의태도에따를때특허침해금지청구권의행사가권리남용의일반적요건을충족하기는어려울것으로보인다. 281) 대법원 선고 2010 다 판결, 대법원 선고 2010 다 판결등. 282) 대법원 선고 2010 다 전원합의체판결. 118

140 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 나. 경쟁법상특허권남용의규제 1) 공정거래법에근거한특허권남용인정여부 (1) 위법성에근거한권리남용인정앞서살펴본바와같이특허권의정당한행사에대해서는공정거래법제59조에따라서공정거래법적용이제한되나, 부당한 특허권의행사에대해서는공정거래법이적용될수있다. 또한공정거래법상부당한특허권의행사로타인에게손해를가한사업자는손해배상의무가있 다고규정하여사적구제를인정하고있으며 ( 공정거래법제 56 조 ), 법원은공정거래위원회의심 사절차와별개로이손해배상청구권의존부를판단할수있다. 283) 이와같이부당한특허권행사에대한사후적구제수단까지법정되어있으므로사전에그러한 위법한특허권의행사를권리남용으로판단하여허용하지않는것은법리상당연하다는견해도 있다. 284) 최근국내하급심판결들중에도이러한법리를수용한판례가등장하고있다. 285) (2) 공정위심사지침상특허권남용우리공정위지침에서는 소송을통한특허권의행사 와관련하여상당한기간과비용이소유되는특허침해소송은소송당사자에게직접적인비용을발생시키는한편, 관련시장에서해당사업자의평판에영향을미쳐막대한사업활동방해효과를초래할수있다고하면서, 따라서특허침해소송등의법적 행정적절차를남용하는행위는특허권의정당한권리범위를벗어난것으로판단할수있다고규정하고있다. 286) 특히 ⅰ) 특허가기만적으로취득된것임을알면서도기만적으로취득한특허에근거하여특허 침해소송을제기하는행위, ⅱ) 특허침해가성립하지않는다는사실 ( 해당특허가무효라는사실 등 ) 을특허권자가알면서도특허침해소송을제기하는행위, ⅲ) 특허침해가성립하지않는다는 사실이사회통념상객관적으로명백함에도불구하고특허침해소송을제기하는행위의경우 에 283) 임영철, 공정거래법, 법문사, 2007, 503 면이하. 284) 조영선, 앞의책 ( 주 154), 583 면. 285) 서울중앙지법 자 2011 카합 709 결정 ; 서울중앙지법 선고 2011 가합 판결. 286) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III

141 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 는남용행위로판단될가능성이크다고열거하면서, 287) [ 참고 ] 로 특허침해소송이객관적으로근거가없음에도불구하고단지소송절차를이용하여다른사업자의사업활동을방해할악의적인의도로소송을제기하는경우에는부당한행위로판단할가능성이크다 고규정하고있다. 288) 또한, 동지침에서는 그러나소송에대한특허권자의기대가합리적이고정당한것으로인정되 는경우, 사후적으로특허권자가패소했다는사실만으로특허침해소송남용행위로추정되는것 은아니다. 라고규정하고있다. 289) 2) 공정거래법상특허권남용인정에대한비판이와같은공정거래법상위법한행위에대한특허권남용의인정여부에대하여는먼저 ⅰ) 특허권의행사가공정거래법상위법행위에해당하는경우권리남용의항변을인정할수있는여부에대한논의와ⅱ) 심사지침상특허권남용규정에대한논의로나누어살펴볼수있다. 먼저특허권행사의위법성에따른권리남용의항변의인정에대하여는어떠한위법행위에대하여사후적손해배상을인정하고있다고하여반드시그러한위법행위에대하여권리남용의항변을인정하여야한다는법적근거는없다. 또한이는민법상권리남용의성립에대하여권리와상대방및사회일반사이의 이익형량 또는 권리본래의사회적목적 등객관적요건과, 권리행사를통한 가해목적또는 부당한이익을취득할목적 이라는주관적요건을요구하고있는것과부합하지않는다. 다음으로심사지침상특허권남용규정에대하여는공정거래법의적용영역은개별주체간의분쟁이아니라그러한분쟁이관련시장전체에미치는경쟁왜곡행위를시정하는데초점이맞춰져있다는점에서특허권등지식재산권의남용기준을개별지식재산권법이아닌공정거래법또는그심사지침에서규정하는것은입법태도에문제가있다는비판이있다. 290) 287) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.2. 가. 나. 다. 288) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.2. [ 참고 ]. 289) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III ) 강명수, 앞의논문 ( 주 277), 10 면. 120

142 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 따라서특허권남용행위자체에대한기준은특허법에서규정하고, 공정거래법에서는포스코 판결에서판시한바와같이그러한특허권행사가관련시장경제전체에미치는영향을중심으로 규정하는것이타당하다고본다. 291) 또한우리판례의태도는 2012 년전원합의체판결에서판시한바와같이 특허가무효로될것이명백한경우이에기초한침해금지등의청구는권리남용 이라고하여 292) 특허권남용의경우민법상권리남용법리와는달리객관적요건만을요구하고있다고해석된다. 이는특허성이없어본래공중에게개방되어야하는기술에대하여잘못하여특허등록이이루어져있음에도별다른제한없이그기술을당해특허권자에게독점시킨다면공공의이익을부당하게훼손하고, 특허권자에게부당한이익을주고발명을실시하는자에게는불합리한고통이나손해를줄뿐이므로실질적정의와당사자들사이의형평에도어긋나기때문이다. 293) 그러나공정위심사지침은특허소송의남용기준에대하여특허권자가 특허가기만적으로취득된것을알면서 또는 특허침해가성립하지않는다는사실 ( 해당특허가무효라는사실등 ) 을알면서 소송을제기하는경우에도남용행위로열거하고있어객관적요건외에주관적요건에대하여별도로규정하고있어상기판례에태도와부합하지않는다. 또한 소송에대한특허권자의기대가합리적이고정당한것으로인정되는경우, 사후적으로특허권자가패소했다는사실만으로특허침해소송남용행위로추정되는것은아니다. 라고규정하고있는바, 이와같은남용행위추정배제사유에있어서 특허권자의기대가합리적이고정당한것으로인정되는경우 가무엇을의미하는지불명확하고, 대법원이판시하고있지않은내용을규정하고있어문제의소지가있다. 294) 291) 대법원 선고 2002 두 8626 전원합의체판결. 292) 대법원 선고 2010 다 전원합의체판결. 293) 대법원 선고 2010 다 전원합의체판결. 294) 강명수, 앞의논문 ( 주 277), 10 면. 121

143 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 제 5 절 소결 이상에서는지식재산권행사에대한경쟁법적용여부를판단하기위한관련기본이론을살펴보 기위하여, 먼저특허권의범위와경쟁법적용요건을살펴보고, 특허범위이론과합리의원칙, 특허남용이론에대하여살펴보았다. 특허권의정당한범위를명확히하기위해서는먼저특허법상특허권의범위를판단하기위한요건으로특허발명의보호범위, 특허권의존속기간, 특허권의지역적범위등에대한개념을명확히하여야할것이다. 경쟁법상위법성을판단하기위해서는사업자, 경쟁제한성, 관련시장등의개념을특허권의행사와관련하여파악하여야한다. 또한사적이익보호를목적으로하는지식재산권법과공적이익보호를목적으로하는경쟁법의구제수단의차이점을명확히인식하는것도중요하다. 즉경쟁법은시정명령과과징금이라는사후적조치를규제의수단으로하므로특허침해금지청구권의과도한행사로인한피해등을효율적으로예방할수없는한계가있다. 특허권행사에대한경쟁법적용의문제에있어서가장중요한법적이론으로특허범위이론과합리의원칙, 특허남용이론이있다. 모두미국에서주도적으로발전된이론으로미국의경제정책과이에따른특허정책에영향을받았다고볼수있다. 과거미국법원은친특허정책추진시에는특허권의배타적범위에속하는경우에는경쟁범을적용할수있다는특허범위이론을적용하여왔으나, 2013년미연방대법원의 Actavis 판결을통해특허범위이론을파기하고특허권의배타적범위에속하는권리행사인경우에도합리의원칙에따라판단하여경쟁제한성이있는경우반독점법위반행위에해당할수있다고판시하였다. 이러한미국법원의태도는우리법원의판례나심사지침에도영향을미치고있는데우리나라의법상황과경제상황을고려하여미국의태도를그대로따라가는것이타당한지고민해볼필요도있다. 즉우리공정거래법제59조에 122

144 제 3 장 _ 지식재산권행사에대한경쟁법적용관련기본이론 서는명백히지식재산권의정당한행사에대하여는적용할수없음을규정하고있고, 아직우리 나라경제상황은친특허정책의입장에서특허권자의권리를명확히보호해주는것이적절하므 로미국법상합리의원칙에따라특허권자의권리행사를제한하는것이타당하다는견해도있다. 특허남용이론과관련하여특이할만한점은미국의경우특허법상특허남용관련규정은특허권자의남용적권리행사를제한하기위하여도입된규정이아니라, 법원의과도한특허남용이론의확장으로특허권자의정당한권리범위에속하는경우에도권리가제한되는경우들이발생하여이를방지하여특허권자의권리를명확히보호해주기위해규정되었다는점이다. 이러한연혁을참고하여우리나라의경우에도특허남용관련규정이도입되는경우에도반드시특허권자의권리가제한되는것이아니고남용에해당하지않는정당한범위를명확히규정하는방향으로도입하는방안을고려해볼필요가있다. 123

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146 한국지식재산연구원기초연구과제보고서 제 4 장주요쟁점및사례 제1 절표준특허관련쟁점제2절 NPE 관련쟁점제3절역지불합의관련쟁점

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148 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 이하에서는지식재산권의행사에대하여경쟁법을적용할수있는지여부에대하여최근가장 이슈화되고있는 ⅰ) 표준특허관련쟁점, 2) NPE 관련쟁점, 3) 역지불합의관련쟁점으로나누 어살펴보기로한다. 제 1 절 표준특허관련쟁점 1 표준특허의의의및표준화기구 가. 표준특허의의의최근지식재산권과관련된경쟁제한적행위가운데는표준화 ( 기준설정, standard setting) 의정황에서다수가발생하고있다. 일반적으로표준화 ( 기준설정 ) 란사물, 개념, 방법및절차등에대해합리적인기준을설정하고, 다수의사람들이어떤사물을그기준에맞추는것을의미한다. 표준화행위중표준기술에특허가설정되는경우특히문제가되는데, 여기서 표준기술 에는정부, 공공기관등이일정한기술분야에서표준으로선정한기술로 공적표준 (de jure standard) 과해당기술분야에서 사실상표준 (de facto standard) 으로널리이용되는기술이있다. 사실상의표준 은관련시장에서대체기술들간의경쟁을통해비용과성능에서가장효율적인것으로판단된기술이다수의사용자들에의해자연적으로선택되고확산됨으로써표준의지위를획득한경우이며, 공적표준 은공공기관등이사회안전보장및산업정책목적으로특정기술을사용하도록강제하는경우의표준을의미한다. 127

149 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 공공기관에의한공적표준의지정이나시장에서사실상의표준이자연적으로형성되기를기다리지않고, 관련시장의이해당사자들이중심이된민간표준화기구 (Standard Setting Organization, SSO), 사업자단체, 동종기술보유기업군등에서임의로특정표준을설정하기위해구성기술들을선별 지정하고이러한기술들만을사용하기로합의하는공동행위가이루어지고있는데, 이러한행위는사회적효율성이라는공익보다는참여자들의사적이익을추구할수있다는점에서 사실상의표준 또는 공적표준 보다경쟁정책및지식재산권의공공정책에의한개입의여지가크다고볼수있다. 295) 표준기술중 표준특허 란표준기술을구현하기위한특허이고, 표준필수특허 란표준기술을 필요로하는상품을생산하거나서비스를공급하기위해서는실시허락을필수적으로받아야하 는특허를의미한다. 이러한표준기술은기술상호간호환성을높여경제적효율성을창출하고, 관련기술의이용과개발을촉진시킨다는점에서산업정책적으로그필요성이강조되고있다. 표준기술확보를통해국내산업발전과국제경쟁력향상뿐만아니라상호호환성향상을통해시장규모를확대하는효과를기대할수있다. 또한선진기술의조기도입, 중복투자의방지및시장의선점이라는효과뿐만아니라이용비용의저렴화, 표준인터페이스나표준사용법을통해이용의편리성을향상시킨다는장점을가지고있다. 296) 반면표준기술은관련시장에서막대한영향력을행사할수있고일단표준으로선정된기술을다른기술로대체하는데는상당한전환비용이소요되어그영향력이장기간지속될수있다는문제점도지니고있다. 특히기술수준이낮은국가나기업의경우에는기술종속현상이발생할수있으며, 지식재산권으로보호되는기술이표준에포함되는경우에는과다한로열티지금또는관련시장의공정거래저해라는심각한문제를초래할수도있다. 297) 295) 오승한, 사적표준화기구의지식재산권공개의무의범위및공개의무위반행위에대한사후규제, 산업재산권제 36 호 ( ), 367, 375 면 ; 박영규, 삼성과애플의분쟁에대한경제적, 특허법적그리고경쟁법적고찰 - 표준특허, FRAND 조건을중심으로, 비교사법제 19 권제 4 호 ( ), 1349 면. 296) 박영규, 앞의논문 ( 주 295), 1351 면. 297) 기술과법연구소, 정보통신표준화와지적재산권에관한연구, 한국정보통신기술협회보고서 ( ), 28 면. 128

150 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 나. 표준화기구의지식재산권정책 표준기술과관련된특허가존재하는경우에는특허권의독점배타적인특성으로인하여표준기술설정취지에반하여표준기술로인한시장지배력및경쟁제한이극대화될수있다. 이에각국의국제표준화기구는표준기술관련지식재산권공개의무와함께특허권자로하여금공정하고합리적이고비차별적인 (Fair, Reasonable and Non-discriminatory, 이하 FRAND ) 조건에따라제3자에게실시허락을하겠다는자발적인선언을제출할것을요구하고있다. FRAND 확약은공공적성격이강한표준기술이경쟁이아닌사업자들간의합의를통해인위적으로선정되었다는점에서그권리행사를일정부분제한하려는데그목적이있다. 298) 특히 FRAND 확약은공익성보장을위한표준개발기본원칙중에서표준의자유로운이용을보장하는 접근성보장정책 과연관되어있는것으로실제표준확정전 (ex ante) 참가당사자간의기술실시협약을대체하는개념이고, 표준필수기술로승인되기위한필수적요건으로서표준을활용한후속상품 서비스에비용을투자하는근거가된다고할수있다. 299) 이러한 FRAND 확약의취지에따라표준특허권자가자신의표준특허기술을실시하는자를상대로특허침해금지청구를할수있는지여부, 표준필수특허권자의실시거절행위의위법성여부, FRAND 확약에부합하는실시료기준, 중간부품사업자에게는실시권을허여하지아니하고최종품사업자에게만실시권을부여하는단계차별 (Level Discrimination, Multi-Level Licensing) 등이문제된다. 298) EU Comission, Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements (hereinafter EU Horizontal Guideline ), OJ C 11, , para 283, 284, 285, ) Suzanne Michel, Bargaining for RAND Royalties in the Shadow of Patent Remedies Law, 77 Antitrust L.J. 889, 893 (2011). 129

151 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 2 표준특허권자의권리행사시법적문제 가. 특허공개의무위반 표준화과정에서특허존재여부를허위로공지하거나미공지하는행위는경쟁기술을배제할우려가있고, 해당기술의실시료에대한실시권자의사전협상기회를부당하게상실하게함을물론관련사업자들의합리적인기대에반하여특허권자의과도한실시료부과를가능하게할수도있다. 이와같이표준화절차를악용하는기만적인방법을통해관련시장의지배력을획득하고이를토대로과도한로열티를부과하는행위는기술이용의촉진을통해효율성을창출하고자하는기술표준화의기본취지에반한다고할수있다. 우리공정위지침에서는 표준기술로선정될가능성을높이거나실시조건의사전협상을회피할목적등으로부당하게자신이출원또는등록한관련특허정보를공개하지않는행위 는특허권의정당한권리범위를벗어난것으로판단할수있다고규정하고있다. 300) 러한우리공정위지침이표준화과정에서일정한주관적요건하에관련특허정보를공개하지않는행위를시장지배적지위남용행위, 불공정거래행위의유형으로제시하고있으므로이에따라다른사업자의사업활동방해행위에해당될수있는것으로규정하고있다고평가되고있다. 301) 이에대하여특허권자가일정한주관적의사를가지고관련특허정보를공개하지않는행위가아니라기망행위와기술표준선정절차에인과적효과가있는경우에방해행위로인정하는것이타당하다는견해가있다. 302) 현심사지침은방해효과의발생또는그우려에대한언급없이단지일정한주관적요건하에특허정보비공개행위가존재하면방해행위에해당하여기술표준선정절차에영향을미치지않는단순한관련특허정보의비공개행위까지공정거래법위반행위로포섭할수있는위험성을내포하고있다는것이다. 이러한견해에서는위험성을방지하기위해서는방해로인하여다른사업자에게일반적으로인용되는수인한도를넘은구체적불이익이발생하여사업활동이실제적으로곤란하게되었거나적어도그러한불이익발생의우려가현존하고지속적이어서사업활동이곤란하게될잠재성이인정되는경우로한정하는것이바람직하 300) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 II.5. 가.(2) 301) 박영규, 앞의논문 ( 주 295), 1378 면. 302) 박영규, 앞의논문 ( 주 295), 1379 면. 130

152 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 다고본다. 303) 미국의경우특허권자의권리행사제한은명시적인법률규정뿐만아니라법적정의관념인형평법원칙 (equitable doctrines) 에근거한판례이론으로서금반언 (estoppel), 묵시적승인 (acquiescence), 권리해태 (laches), 오염된손이론 (Unclean Hands) 등에의하여제한될수있다. 이이론들중에서특히특허권자를비롯한지식재산권자들이기술실시자들의침해행위를유인하는기만적행위를한경우에금반언원칙혹은묵시적승인원칙에의하여특허권자의묵시적권리포기효과가인정될수있다. 304) 실제 2008년 Qualcomm 사건에서는잠재적표준필수기술에대한특허권의존재를은닉한행위에대해서기존의형평법상금반언원칙에의하여 묵시적실시허락 이인정되었다. 305) 나. FRAND 확약관련문제 1) 기만적 FRAND 확약및 FRAND 확약위반행위 표준필수특허권자의 FRAND 확약위반행위와관련한경쟁법상규제의문제는 기만적 FRAND 확약제출행위 와 FRAND 확약에위반한권리행사행위 로나누어볼수있다. 최근까지 EU 및미국경쟁당국은표준특허권자의표준확정후특허홀드업 (Hold-up) 의문제를해결하기위해잠재적표준특허권자들이표준확정후기술실시조건을표준선정단계에서사전에미리공개하고표준개발기구가이조건들을평가하여접근성과효율성이가장좋은기술을표준필수기술로선정함으로써불분명한 FRAND 확약의문제점을보완하도록유도하여왔다. 306) 303) 홍대식 권남훈, 기술표준관련특허권의행사와한국공정거래법의적용 - 지식재산권심사지침에대한비판적검토를중심으로 -, 고려법학제 63 호 ( ), 면. 304) Wang Laboratories, Inc. v. Mitsubishi Elecs., 103 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1997; Stambler v. Diebold, Inc., 11 U.S.P.Q.2d (BNA) 1709 (E.D.N.Y. 1988), affirmed by 878 F.2d 1445 (Fed. Cir. 1989). 305) Qualcomm v. Broadcom 548 F. 3d 1004 (Fed. Cir. 2008)(Qualcomm II); 오승한, 앞의논문 ( 주 295), 면. 306) EU Horizontal Guideline, OJ C 11, , para 299 ( 가장제한적라이선스조건의사전공개를규정한표준화약정은기본적으로 101(1) 가규정하는경쟁을제한하지않음 ); U.S. Dep t of Justice & Fed. Trade Comm n, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition Ch.2, at 54 (2007). 131

153 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 그러나표준필수기술선정단계에서적극적으로장려되고시도되었던잠재적필수기술에대한사전정보공개및사전협상제도는참가자들의소극성및기술권리자들의특허공개지연전략으로실제별다른효과가없었다. 307) 현실적으로표준개발과정에참가하는자들은자기이익의극대화를위해특허및실시조건의공개를최대한연기하거나, 기술간경쟁을제한하기위해각각의대체재에대한차단특허를교환하거나개발하는등기술상우월적지위를획득하기위해다양한방해활동을하는것이일반적이다. 308) 또한표준이개발되고확정되기위해서는수년이소요되는것이일반적인데, 이론적으로특정시점에서표준에편입될잠재적기술들을모두놓고그중가장유리한조건의우수기술만을선별적으로필수기술로지정하는기술의사전경매는현실적으로불가능하다. 결국표준기술선정과정에기술의특성과실시조건의합리적인가치이외에참가자들간의이해관계가반영되어순수한합리적선택이실현되지못하는것이표준개발과정의현실이며이것은실제최근 LTE 표준특허의선정과정에서문제로알려져있다. 309) 이와같이표준기술선정과정에서향후표준선정후실시조건에대한기만적 FRAND 확약제출행위는표준선정절차를왜곡하는행위로표준선정당시경쟁대체기술들또는잠재적대체기술들을배척하기위한수단이될수있다. 그결과로발생하는표준필수기술의독점지위는표준지정취소등이용이하지않고, 특허권등의보호를통해시장진입장벽이형성되기때문에지속적으로유지되는문제점이있다. 따라서기만적 FRAND 확약제출행위는시장경쟁이아닌부당한수단에의한독점의형성과강화라는전형적인경쟁제한효과를야기한다. 310) 다만, 이러한기만적 FRAND 확약은표준선정후에야비로소현실화되는 FRAND 의무에위반하는권리행사로비합리적인과도한기술실시료요구또는차별적기술실시료의부과및거래거절등의구체적행위를통해서확인된다. 이와같은표준설정이후에 FRAND 의무위반행위의경쟁제한효과는기만적 FRAND 확약제출과는분리된별도의행위로써이들행위자체의위법 307) Maurits Dolmans & Daniel Ilan, European Antitrust and Patent Acquisitions: Trolls in the Patent Thickets, 8 No. 2 Competition L. Int l 7, 10 (2013). 308) Id. at ) Id. 310) 오승한, 표준필수기술선정절차에서기만적 FRAND 확약을제출한특허권자의권리실행제한에관한연구, 지식재산연구제 7 권제 4 호 ( ), 25 면. 132

154 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 성을인정하기위한구체적경쟁제한성은행위의존재만으로는성립되지않는다. 즉, 이러한행위가독점적지위를가진표준필수기술권리자의행위라고하더라도그경쟁제한성을인정하기위해서는당해개별행위자체에의한배척효과와시장봉쇄가능성등객관적시장상황에대한별도의심사가요구된다. 특히, 우리대법원은포스코판결에서경쟁제한성의입증을위해경쟁제한효과의존재혹은그가능성을요구하였는데경쟁제한효과의예시로시장지배적사업자의행위에의한상품의가격상승, 산출량감소, 혁신저해, 유력한경쟁사업자의수의감소, 다양성감소등을들고있다. 311) 결론적으로기만적 FRAND 확약제출행위가표준필수기술의독점적지위취득이라는경쟁제한적효과가명확한반면, 구체적인 FRAND 의무위반행위는실제그효과가시장경쟁질서에영향을줄수있는것인지가명확하지않아경쟁제한성의입증을위해상당한시장분석이필요하다는점에서차이가존재한다. 이에따라경쟁법상규제의초점을구체적인 FRAND 의무위반행위에맞출경우비난가능성이희석되므로이러한문제점을고려하여 FRAND 확약제출권리자가표준확정후거래거절을한경우그위법성심사의우선대상은 기만적 FRAND 확약의제출 과그에의한독점적지위취득에있는것이지거래거절, 차별적취급, 과도한실시료요구등과같은개별적권리행사행위에경쟁제한성에중점을두는것은타당하지않다는주장도있다. 312) 그러나국내연구중에는 FRAND 확약을위반한거래거절의경우경쟁법상위법성심사대상의초점을구체적인권리행사행위인거래거절에두어일반화된거래거절의법리를중심으로분석하는데큰문제가없다고보는견해도존재한다. 313) 이와관련하여 2007년 Qualcomm 사건에서 1심인미국연방지방법원은 FRAND 의무위반자인 Qualcomm 의 거래거절 을특허권자의광범위한재량권에근거하여적법한것으로판단하였으나, 연방제3항소법원은거래거절자체의성격보다, 그것이독점력취득의수단이되는 기만적 FRAND 확약 이존재함을보여주는구체적실현행위라는점에서기만적 FRAND 확약제출의경쟁법위반가능성을확인하고제1심판결을파기환송한바있다. 314) 311) 대법원 선고, 2002 두 8626 전원합의체판결. 312) 오승한, 앞의논문 ( 주 310), 26 면. 313) 윤기호외 4 인, 표준특허선정관련공정경쟁확보및합리적라이센싱방안에대한연구, 공정거래위원회 (2010), 면. 314) Qualcomm, 501 F.3d at ; Research In Motion Ltd. v. Motorola, Inc., 644 F. Supp. 2d 788,

155 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 이사건에서상대방인 Broadcom은 FRNAD 확약없이는당해기술이표준기술의유일한후보라도표준개발기구가이를표준으로승인하지않는다고주장하며 Qualcomm 의기만적 FRNAD 확약이표준기술의선정즉, 당해표준필수기술시장의독점화원인임을주장하였다. 315) 미국연방제3항소법원은이사건에서관련표준화기구인 IEEE의기술전문가를법정참고인으로재판정에출석시켜특허권자가 FRNAD 확약을거부하는경우에는표준기술로승인하지않는것이표준개발기구의원칙임을확인하고, 표준책정당시대체기술의존재여부와관계없이 FRAND 확약이없었다면표준필수기술로선정될수없다는 Broadcom의주장을받아들였다. 316) 따라서표준기술의특허권자가추후기술실시요청자들에게 FRAND 조건을넘어선과도한실시료등을요구한다면애초부터 FRAND 확약이허위로제출됐다는것을의미하고결국특허권자는표준필수기술시장에서독점적지위를차지하기위해기만적수단을사용한것으로해석될수있다. 이에법원은 Qualcomm 의기만적약속 (False Promise) 은 IEEE의 FRAND 에대한신뢰와결합되어법적으로인지할수있는셔먼법제2조위반을성립시킬수있다고판결하여표준필수기술시장의독점화원인이표준개발기구의표준선정에있다는근거로 Qualcomm 의반독점법위반책임주장을기각한원심판결을파기환송하였다. 317) 2) 침해금지청구권허용여부표준개발과정에서발생하는표준필수특허권자의특허권은닉및 FRAND 확약제출행위에대한규제의필요성은상당기간논의되어왔고, 특히 2007년 Qualcomm의기만적 FRAND 확약행위를표준필수기술시장의직접적독점원인으로지적한항소법원의판단뒤부터 2010 년초까지구요규제대상은기만적 FRAND 확약행위그자체에대한것이었다, 그러나 2011년을전후로미국과 EU 경쟁당국은 FRAND 확약을제출한권리자의부적절한금지청구궈의행사에규제를집중하고있다. FRAND 확약을제출한자의금지청구는시장자체가경제활동을위하여표준화에의존하고있기때문에전체시장의경쟁에영향을미치고있어서그영향력이양당사자간의관계에국한되지않는다는것이다. 318) (N.D. Tex. 2008)( 기술실시의거절은단순한거래거절이아닌 FRAND 확약위반으로경쟁법상충분한소송원인을제공함 ). 315) Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F.3d 297, 316 (3d Cir. 2007). 316) Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F.3d 297, 313 (3d Cir. 2007). 317) Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F.3d 297, 306 (3d Cir. 2007). 134

156 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 2010 년이후 Apple, Motorola 등의스마트폰업체간의소송에서문제된표준필수에근거한무차별적인금지청구권이행사되고, 이러한금지청구권에근거한소송위협이최종소비자에게까지확대되자, 2013년 Innovatio IP Ventures 사건 319) 등을계기로각국의경쟁당국은금지청구권의행사자체에대해좀더직접적인규제수단을사용하고있으며, 기만적 FRAND 확약을경쟁당국이직접규제하기곤란한현실적문제점도있어기만적 FRAND 확약에대한규제가좀더적극적인금지청구권자체로집중되는것으로볼수있다. 320) 특허권자가과도한실시료를청구하기위한수단으로사용하는금지청구권의행사는제한하는경우표준필수특허의실시료수준을간접적으로통제하는효과를얻을수있으며, 미국에서는 2006 년 ebay 판결에서연방대법원이특허권남용이론과는별도로적법한특허권의존재에도불구하고권리자의금지청구실행을부인할수있는이론을제시한바있어이론구성도용이하다고볼수있다. 321) FRAND 선언을 합리적금전실시료를조건으로제공하는당연한실시허락 으로해석하는경우 에는잠재적실시자가기술실시료를지급할것이분명한경우에 FRAND 확약자의금지청구는 ebay 판결에의한금지명령청구요건중에 서 ⅰ) 회복불가능한손해 의존재가능성및 ⅱ) 법률상금전적손해배상이특허권자의손해를 전보하기에불충분할것이라는두가지요건을충족할수없다. 322) 실제이와같은금지청구권의제한법리는기존의특허권남용과는구별되는또다른특허권제 318) Renata B. Hesse, Deputy Assistant Attorney General, U.S. Dep t of Justice, Remarks Before the Global Competition Review 2nd Annual Antitrust Law Leaders Forum: IP, Antitrust and Looking Back on the Last Four Years, at 18 (Feb. 8, 2013). 319) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C WL , 921 F. Supp. 2d 903 (N.D. Ill. 2013). 320) 오승한, FRAND 확약특허권자의자발적실시자에대한금지청구권의행사와독점규제법위반책임, 경쟁법연구 29 권 (2014), 226 면. 321) 미국의 ebay 판결에따라유효한특허권에근거한금지청구의본안소송이라고하더라도그것이허용되기위해서는 ⅰ) 금지청구를인정하지않을경우회복불가능한손해가발생할가능성, ⅱ) 법률상의금전손해배상만으로는그러한손해를전보하기에불충분할것, ⅲ) 금지청구를통해발생하는손해및원고의이익간의균형을심사할때구제조치의효과가형평에부합할것, ⅳ) 공공의이익이침해받지않을것이라는일반적인요건을갖추어야한다 (ebay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006)) 322) Michel, Supra note 299, at 907-8; Paul H. Saint-Antoine, IP, Antitrust, and the Limits of First Amendment Immunity: Shouting Injunction in a Crowded Courthouse, 27-SUM Antitrust 41, 43 (2013); US DOJ & FTC, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition (2011), p

157 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 한법리로서, ebay 판결이제시한요건을충족하지못한특허권의행사는실제지식재산권법제도안에서도허용되지않는권리행사라는것을의미한다. 따라서지식재산권의법리상허용되지않는금지청구를신청하여경쟁자를배척하는행위를경쟁법위반으로규제하여도양법체제의충돌을야기하지않는다. 323) 표준특허권에기한특허침해금지청구와관련한경쟁법상위법행위유형으로는시장지배적사업 자의지위남용행위의한유형으로거래거절행위에해당하는지여부의문제로볼수있다 ( 공정거 래법제 3 조의 2 제 1 항제 2 호 ). FRAND 확약을한특허권자의침해금지청구허용여부에대하여는상당한견해의대립이존재하였다. 표준특허권자의침해금지청구를금지하여야한다는견해로는 ⅰ) 금지청구의위협을통해표준기술의기여도보다부당하게많은이익을취할우려가있으므로표준특허권에기한금지청구는경쟁법적관점에서허용하지않아야한다는견해, 324) ⅱ) FRAND 확약은금지청구권의포기에해당하므로금반언의원칙에따라허용되지않는다는견해, 325) ⅲ) FRAND 확약은잠재적실시권자에대한실시계약의청약에해당하고, 금지청구는실시계약위반으로허용될수없다는견해, 326) ⅳ) FRAND 확약은잠재적실시권자를수익권자로하는표준특허권자와표준화기구간의제3자를위한계약에해당하여금지청구는실시계약위반이라는견해 327) 등이있다. 이에대한반대견해로표준특허권자의침해금지청구를인정하여야한다는견해로는 ⅰ) FRAND 확약을계약의청약이나금지청구권의포기로볼수없으며, 표준화기구도표준특허권자에게성실한협상의무를넘어금지청구권의포기를요구하는경우는없고, 금지청구를할수없다면실시권자의협상에대한유인을저해시켜침해가남발할우려가있다는이유등으로표준특허권자의침해금지청구는허용되어야한다는견해, 328) ⅱ) 침해자가실시료지급을거부하거 323) 오승한, 앞의논문 ( 주 320), 230 면. 324) Joseph Farrell et al,, Standard Setting, Patents, and Hold-up, 74 Antitrust L.J. 603, 638 (2007). 325) Mark A. Lemley, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, 90 California L. Rev.1889, 1967 (2002); Joseph Scott Miller, Standard Setting, Patents, and Access Lock-In: RAND Licensing and the Theory of the Firm, 40 Ind. L. Rev. 351, 358 (2007); Douglas Lichtman, Understanding the RAND Commitment, 47 Houston L. Rev. 1023, 1043 (2010). 326) 弁護士知財ネット, 知的財産高等裁判所特別部による意見募集に対する意見書, 平成 25( ネ ) 第 号事件乙 325 号証, 2014 年 3 月 20 日作成, 7~10 頁. 327) 田村善之, 標準化と特許権 -RAND 条項による対策の法的課題, 知的財産法政策研究 43 号 (2013), 87 頁 ; 박영규, 앞의논문 ( 주 295), 1362~1363 면. 136

158 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 나협상을지연시키는경우에는금지청구가필요하다는견해 329) 등으로나누어볼수있다. 이러한견해의대립이있어왔지만현재는표준필수특허권자가실시허락을받을의사가있는잠재적실시권자 (Willing Licensee) 에대하여는침해금지청구인정하지않는것으로정리가되었다고볼수있고우리공정위지침에도반영되어있다. 표준필수특허권자의침해금지청구가아무런제한없이이루어진다면표준필수특허권자가경쟁사업자를시장에서배제하거나사업활동을방해하기위하여또는잠재적실시권자에게과도한실시료를부과하거나실시허락시부당한조건을부과하기위하여침해금지청구를하는이른바특허억류 ( 특허홀드업, Patent Hold-up) 가발생할수있다. 따라서실시허락을받을의사가있는잠재적실시권자 (Willing Licensee) 에대하여침해금지청구를하는행위는특허권의정당한권리범위를벗어난것으로서관련시장의경쟁을제한할우려가있는행위로판단될가능성이있다. 특히표준특허권자가성실하게협상의무를이행하지않고침해금지를청구하는행위는부당한행위로판단될가능성이크다. 330) 최근미국연방법원에제기되었던 2012 년 Apple, Inc. v. Motorola, 331) Microsoft Corp. v. Motorola, 332) 2013 년 Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp 333) 사건에서는이러 한논리를통해실제 FRAND 확약표준특허권자의금지청구가부인되었다. 그러나실시허락을받을의사가없는잠재적실시권자에대한표준필수특허권자의침해금지청구가허용되지않는경우에는잠재적실시권자가성실하게협상을하지않거나실시료지급을지연또는회피하는역특허억류 (Reverse Hold-up) 가발생할우려가있다. 따라서특정한경우에는침해금지청구만이표준필수특허권자의유일한권리구제수단이될수도있다. 따라서잠재적실시자의명백한실시료지급거절등의요건이갖추어진경우에는금지명령을허용할 328) Damien Geradin & Miguel Rato, Can Standard-Setting Lead to Exploitive Abuse: A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND, 3 European Competition Journal 101 (2006), pp ) Apple Inc. v. Motorola Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014); 이처럼표준특허를실시하려는제 3 자가 FRAND 조건에따른협상을거부하였음에도불구하고침해금지청구권행사가허용되지않는결과표준특허권침해가조장되는현상을 역특허위협 (reverse patent hold-up) 이라고일컫고있다 (Id. at 119). 330) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.5. 나. 331) Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901, 914 (N.D. Ill. 2012). 332) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. 10-cv-1823, 2012 U.S. Dist. LEXIS , at*33-34 (W.D. Wash. Nov. 30, 2012). 333) Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., No. C , 2013 U.S. Dist. LEXIS (N.D. Cal. May 20, 2013). 137

159 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 수있다고해석된다. 우리공정위지침에서는 ⅰ) 잠재적실시권자가법원이나중재기관의결정에따르기를거절하거나, FRAND 조건에관한구체적인내용이법원이나중재시관의사건처리과정에서확인되는등객관적으로드러난상황에서 FRAND 조건으로의실시계약체결을거부하는경우, ⅱ) 잠재적실시권자가파산에임박하는등의사유로인하여손해배상을기대하기어려워서침해금지청구만이유일한구제수단으로인정되는경우에는표준필수특허권자의침해금지청구가부당한행위로판단될가능성은낮다고규정하고있다. 334) 3) FRAND 조건에부합하는실시료산정기준 표준특허권에대한실시료산정과관련하여 FRAND 조건에서합리적이고비차별적실시료에 해당하는지여부가문제된다. (1) 합리적인실시료산정방법표준특허권에대한실시료가합리적인지여부는주로표준특허권에대한침해소송시손해배상액산정에서논의된다. 실시료산정에대한계약상분쟁에있어서공정거래위원회등경쟁당국이합리적인실시료를산정하여야한다거나, 표준특허권자가이를초과하는실시료를부과하였다고하여바로경쟁법위반을인정할수있는것은아니다. 합리적인실시료의수준은현재산업참가자들이기대하는합리적인수준에비추어판단될것이므로, 이전세대표준에서실시료수준이나, 동일한특허권자가다른표준에포함된다른특허에대하여책정한실시료수준, 그리고현재표준에서다른특허권자가책정하는실시료수준등산업관행및예상을고려하여결정되어야한다. 335) 합리적실시료산정시고려될수있는원칙으로다음과같은것이있다. 334) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.5. 나. 335) 이황외 4 인, 지식재산권의부당한행사에대한심사지침개선방안연구, 공정거래위원회 (2014), 20 면. 138

160 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 < 표 4-1> 합리적인실시료산정시고려될수있는원칙 1 사전적 (ex ante) 경쟁수준 : 표준선정이후특허권자는사후적으로시장지배력을가지게되므로표준선정전사전적경쟁상태를기준 336) 2 Georgia-Pacific 요소 : Georgia-Pacific v. U.S. Plywood 사건에서뉴욕남부지법이합리적실시료를계산하기위해제시한 15가지고려요소 337) 년 Robart판사가 Microsoft v. Motorola 사건에서표준특허의 FRAND 실시료에수정적용 ( 특허기술을표준에편입시킴으로써발생하는가치는배제하고특허기술의가치만을고려한수정된기준제시 ) 338) 3 기여도원칙 : 특허의상대적기여도를반영 339) - 실시료가중복하여계산되는것을방지하기위하여 ⅰ) 해당표준에서합리적인총실시료수준 (aggregated reasonable terms) 과 ⅱ) 모든표준필수특허중해당특허권자의표준특허의비율 (proportion) 을반영 4 샤플리값 (Shapley value): 다수의특허가표준을구성하는경우, 각특허의실시료는해당특허가표준에한계적으로기여하는정도에비례하여야한다는원칙을구체화한수학적모형 340) 여기서사전적경쟁수준이란 FRAND 확약을표준확정전 (ex ante) 당사자간의기술실시협약을대체하는개념으로본다면, 표준필수기술선정후표준필수특허권자의권리행사는기술간경쟁이유지되는표준필수기술선정전상태와동일한조건으로기술실시협약이체결되어야함을의미한다. 따라서표준필수특허의실시료는기술간경쟁이존재하는상태를전제로기술의실질적가치에근거하여산정되어야한다는이론이다. 341) 결국표준필수특허권자가기술의합리적가치수준보다더높은실시료를요구하는것은 FRAND 확약위반으로해석할수있다. 336) Daniel G. Swanson & William J. Baumol, Resonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection and Control of Market Power, 73 Antitrust L.J. 1 (2005). 337) Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp (S.D.N.Y. 1970). 338) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012). 339) Tim Frain, Patents in Standards & Interoperability, World Intellectual Property Organization (2006), p ) Lloyd S. Shapley, A Value for N-Person Games, in H.W. Kuhn and A.W. Tucker, eds., Contributions to the Theory of Games II. Princeton: Princeton University Press (1953); Christian Ahlborn & Carsten Grave, Walter Eucken and Ordoliberalism: An Introduction from a Consumer Welfare Perspective, Competition Policy International 2(2) (2006); David J. Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe. Protecting Prometheus, Oxford University Press (1998). 341) Swanson & Baumol, Supra note 336, at 10; Carl Shapiro & Hal R. Varian, Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard Business School Press (1999), p.241; Michel, Supra note 299, at

161 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 구체적인 FRAND 조건에따른기술실시료수준의의미 에대하여 Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 사건에서연방법원은 2012 년 Motorola 가요구한최종상품단가의 2.25 퍼센트의기술실시료요구가 FRAND 의무에위반된것인지를판단하기위해직접 FRAND 실시료를산정하였다. 342) 연방법원이사용한 FRAND 실시료의산정방식은이미미국경쟁당국을비롯한다수학자들이주장한바와같이, 특허침해소송에서산정되는 양당사자가가상적으로합의하였을합리적실시료 산정방법을참고한것으로, 법원은 Georgia-Pacific 사건 343) 에서제시한가상적인합리적실시료산정을위한 15가지기준을 FRAND 확약특허권에부합되게몇몇요소를수정하여적용하였다. 344) 2013 년 Innovatio IP Ventures 사건에서일리노이연방법원또한동일한산정방식을통하여 RAND 실시료를산정하여 FRAND 의무위반여부를판단하였다. 345) 표준개발확정전에제출된 FRAND 확약에근거한 FRAND 실시료산정은일반적인특허침해소송에서배상액으로인정되는 양당사자가합의하였을가상적인합리적실시료 를산정하기위한기준과는다른특수성이존재하기때문에몇몇요소를수정하여적용할필요가있다. 실제, Innovatio 사건에서합리적실시료의수준은일반적인특허침해소송에서산정시기인 침해당시 가아니라, 표준책정당시 인 1997년으로소급하여양당사자가합리적으로합의하였을금액으로설정되었다. 346) 그외, 특허실시료산정요소로서의미가있는특허기술의기여도와관련하여, 일반적인특허권과달리 FRAND 확약특허권은당연히표준실시를예정하고개발된것으로, 표준필수특허가 표준의이용가능성 에기여하는것과구별하여별도로 최종상품 의효용자체에기여하는활용가능성을평가하여야한다. 347) 342) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., No. 2:10-cv JLR, Findings of Fact and Conclusions of Law (W.D. Wash. Apr. 25, 2013). 343) Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp (S.D.N.Y.1970). 344) US DOJ & FTC, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition (2011), p. 186; Brian Dean Abramson, The Patent Ambush: Misuse or Caveat Emptor?, 51 IDEA 71, (2011); Anne Layne-Farrar et al., Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organizations: Making Sense of FRAND Commitments, 74 Antitrust L.J. 671, 705 (2007). 345) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C WL , 921 F. Supp. 2d 903 (N.D. Ill. 2013). 346) Id. 140

162 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 (2) 비차별적조건 FRAND 확약을한표준특허에대한실시료는비차별적으로부과되어야하는데, 이것이모든실시권자에실시료가동일하여야한다는것을의미한다는것은아니다. 이에표준특허에대한차별적인실시료설정행위가경쟁법상가격차별행위에해당하는지에대하여는 3단계를판단과정이제시된바있다. 즉, ⅰ) 표준특허권자가시장지배력이있는지여부, ⅱ) 표준특허권자가하류 (downstream) 시장에도참여하고있는지여부, ⅲ) 시장지배력이있는표준특허권자가하류시장에도참여하고있는경우, 당해기업의차별적실시료설정행위가진입장벽을형성하는등시장경제에부정적효과를지니는지여부판단을거쳐경쟁법적으로의미있는경쟁제한적가격차별행위에해당하는지판단하여야한다고한다. 348) 다. Multi-Level Licensing 의문제 1) 논의의배경및문제점특허상품이유통되는단계안에서단계별로특허사용권한을다르게설정함으로써, 중간유통단계에있는특허부품의적법한판매행위에의하여특허권이소진되는것을막고, 최종유통단계에있는상품을통해실시되는특허권을권리자가직접통제하는기술실시방법을 다단계실시약정 (Multi-Level Licensing), 2단계실시약정 (Two-tier/Dual Licensing) 이라고한다. 349) 이중특히 FRAND 확약을한표준필수특허권자가중간부품단계를뛰어넘고최종품단계에서라이선스를허여하여로열티를징수하는행위가 단계차별 (Level Discrimination) 에해당하는지여부가문제된다. 350) 347) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C JLR(Findings of Fact and Conclusions of Law), 2013 WL , at (W.D. Wash. Apr. 25, 2013). 348) 윤기호외 4 인, 앞의보고서 ( 주 313), 면. 349) 오승한, Multi-Level Licensing 의 FRAND 확약위반과경쟁제한효과에대한검토, 서울대학교경제연구소기업경쟁력연구센터 & 서울대학교법학연구소법과경제연구센터주최, FRAND 확약의경쟁법적의미 국제학술대회 ( ) 발표자료, 97 면. 350) Maurits Dolmans, The Meaning of FRAND Exclusionary effects of level discrimination ; A lawyer s perspective on a case example, 서울대학교경제연구소기업경쟁력연구센터 & 서울대학교법학연구소법과경제연구센터주최, FRAND 확약의경쟁법적의미 국제학술대회 ( ) 발표자료, 50 면. 141

163 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 이와같은기술실시관행은최종상품생산자에게부품구매와는별도로부품을통해실시되는표준필수특허에대한기술실시약정을다시요구하는것으로실무상거의관행적으로이루어지고있으며, 2016년 12월 21일우리공정위는이러한기술실시관행을통해 ⅰ) 퀄컴이경쟁부품업자 ( 모뎀칩셋사 ) 에게표준필수특허에대해라이선스를거절하거나제한한행위, ⅱ) 칩셋공급과특허라이선스계약을연계하여 FRAND 확약을우회하여부당한라이선스계약체결ㆍ이행을강제한행위, ⅲ) 휴대폰사에게포괄적라이선스만을제공하면서정당한대가산정절차를거치지않고일방적으로정한라이선스조건을강제하는한편, 휴대폰사특허를자신에게무상라이선스하게하는등부당한계약을강요한행위등에대하여시정명령과함께과징금 1조 300억원을부과하기로결정하였다 ( 조사착수, 퀄컴에심사보고서발송, 이후동의의결심의포함총 7차례의전원회의개최 ). 다단계실시약정에서특허발명을실시하는자는 중간부품사업자 와 최종상품생산자 로구분된다. 표준필수특허권자는중간부품사업자가표준에편입된기술의실시를수반하는부품의제작과판매를적법하게함으로인하여권리가소진되는것을방지하기위하여부품제작 판매행위에대한기술실시허락은하지아니한다. 다만, 중간부품사업자가생산한부품을표준필수특허권자와직접기술실시약정을체결한최종생산자에게판매한다는 조건 에부합하게제공하는경우에는불제소의확약 (Covenant not to sue, CNS) 등을통해실시를방임한다. 반면, 유통최종단계에서생산목적으로표준필수특허권의실시부품을사용한최종상품생산자는특허권자와직접기술실시약정을체결하여야만비로소당해부품을포함한기술실시가허락된다. 351) 이러한경우부품을구매하는최종상품생산자들은사실상정당한대가를지급하고구매하였음에도불구하고특허권자와별도의실시약정을다시체결하여야하기때문에이것이특허법상최초판매원칙에위반하여이용자의적법한구매후에도다시특허권사용을제한하는 판매후제한행위 (Post-sale Restraint) 에해당하는지가문제된다. 또한부품의유통단계를복잡하게하고, 부속품이아니라복수의부품으로구성되어판매가격이훨씬높은최종상품에대한 351) Qualcomm, Response to the Commission s Request for Written Submissions in Certain Wireless Communication Devices, Portable Music and Data Processing Devices, Computers and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-745 (June 25, 2012). 142

164 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 기술기여도를기준으로실시료가부과되어 FRAND 확약에위반한 비합리적실시료부과 및 경쟁자봉쇄 의수단이될수있는문제가제기되고있다. 352) 2) 특허법적의미 (1) 방법발명과물건발명의실시개념의차이특허발명의실시의개념은그발명의카테고리에따라차이가있어이에따라실시권의범위가달라진다. 즉물건발명에대하여특허가부여되었을경우에는그물건을생산 사용 양도등을하는행위가특허발명의실시행위에해당하며, 방법발명인경우에는그방법을사용하는행위, 물건을생산하는방법의발명인경우에는그방법을사용하는행위이외에그방법에의하여생산한물건을사용 양도등을하는행위가특허발명의실시행위에해당하여특허권자의허락없이이러한행위를하는경우에는특허침해에해당하게된다 ( 특허법제2조제3호 ). 부품에물건특허가설정되어있는경우라면해당부품의제조업자가특허권자로부터실시허락을받아야함은물론해당부품을구매하여최종품을생산하는자도 그물건을사용 하는자에해당하고권리소진의원칙의원칙에따라특허권자의권리가소진되지않은경우에는실시행위독립의원칙에따라특허권자에게해당물건의사용에대한실시허락을받아야함이원칙이다. 그러나이경우에는특허된물건의사용을기준으로실시료를부과하는것이적절하며, 전체최종생산물을기준으로실시료를부과하는것은과도한실시료부과에해당할수있다. 최종품에물건특허가설정되어있는경우에는 ALL Element Rule 에따라부품생산의경우에는간접침해해당여부는별론으로하고원칙적으로침해를구성하지아니한다. 따라서이러한경우에는특허권자는부품에대하여라이선스를부여할필요가없으며, 최종품생산업체에만라이선스를부여하는것은적법한권리행사이다. 부품제조업자들도특허권자의실시허락을받을필요없이생산할수있다. 방법발명인경우에는해당기술이부품의생산에도사용되고, 최종품의생산에도사용되는기술 일수있고이러한경우중간부품과최종품의생산을위하여모두특허기술의실시가포함되는 352) 오승한, 앞의발표자료 ( 주 349), 97 면. 143

165 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 경우중간부품업자에게라이선스를부여하지않는것은단계차별 (Level Discrimination) 이될수있다. 그러나이경우최종생산물생산시에도방법발명전체를실시하는것이되고이경우특허기술의기여도를산정하여최종생산물을기준으로실시료를부과하는것이반드시과도하다고볼수는없을것이다. 물건을생산하는방법에대한제법발명인경우에는부품에대한제법발명인지, 최종품에대한 제법발명인지에따라물건특허에대한상황과유사하다고볼수있다. (2) 권리소진원칙해당여부원칙적으로특허권자는실시료를책정할권리를가지고있으므로이익극대화를위하여최종판매품을기준으로실시료를책정하는행위를모두위법하다고볼수는없다. 그러나 Multi-Level Licensing 을통해특허법상권리소진의원칙을우회적으로회피하여권리소진의원칙을무력화시킬우려가있다. 권리소진의원칙 (Doctrine of Exhaustion) 또는 최초판매이론 (First-sale Doctrine) 은특허기본정책에근거하여특허정보에대한공공의접근과이용을보장하기위해만들어진이론이다. 특허권자가일단적법하게판매하여그에대한대가를받은이후에는권리가소진되어판매후특허상품에대하여이용자및소비자의정당한사용권을제한하는행위 (Post-sale Restriction) 은당연위법이라는법리이다. 353) 미국연방법원은이이론의적용을위해서는 적법한최초판매 를요건으로요구하기때문에, 사전에설정한 사전판매조건 을위반하여 적법한판매 가이루어지지않은경우에는특허소진이발생하지않는다고해석하여왔고, 354) 2008년미국연방대법원은 Quanta 판결에서특허소진이발생하는경우는 적법한판매후사용자의행위를제한 하는행위로그범위가한정된다고판시하였다. 355) 353) 최초판매이론의기원은 Bloomer v. McQuewan. 55 U.S. (14 How.) 549 (1852); Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659, 666 (1895); Chaffee v. Boston Belting Co., 63 U.S. (22 How.) 217, 223 (1859). 이후저작권과관련해서는 Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339, 28 S.Ct. 722(1908). 354) General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 304 U.S. 175, (1938). 355) Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 553 U.S. 617 (2008). 144

166 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 Quanta 사건에서특허권자들은방법특허를실현하는부품의제작을허락하면서, 적법한판매가되기위한사전조건 을부과하고이를위반하는경우에는적법한판매가이루어지지않음으로최초판매원칙이적용되지않도록계약조건을설정하였다. 따라서최초판매또는권리소진의요건인 적법한판매 를당사자들의계약조건의형태로부인하는관행을이용하여, 방법특허실시부품을중간생산자가판매한이후에도, 최초방법특허권자가설정한적법한판매조건을구매자가반드시갖추어야비로소특허권의적법한판매가이루어지도록해석하였다. Multi-Level Licensing 경우에도특허실시부품의적법한판매조건은특허권자와기술실시 약정을맺은최종품생산자로지정되어서, 사실상몇단계의유통망을통해판매되었는지여부와 관계없이특허권자가특허실시부품을계속하여통제가능하도록조건이설정되어있다 년 Qunata 판결을둘러싼각항소법원의판결이일치하고있지않은상황에서 2016년미국연방항소법원은 Lexmark 사건에서많은비판에도불구하고명시적으로특허상품의적법한판매조건을약정한경우에는그조건을충족하기전까지권리는소진되지않는다고판단하여기존 1994년 Mallinckrodt 판결의입장을유지하였다. 356) 현재 Lexmark 사건은미국연방대법원의상고허가여부심사중으로 Multi-Level Licensing 의위법여부에대해서는결론이나지않은상황이다. 다만, 적법한판매조건을약정한경우그조건을충족한경우에만권리가소진된다고보는경우에도약정에따라중간부품사업자가생산한부품을표준필수특허권자와직접기술실시약정을체결한최종생산자에게만판매한경우에는적법한판매가되어최종품생산자에게부품구매와는별도로특허권자에게실시료를지급하도록하는것은권리소진에원칙에반한다고해석할수있다. 최초판매이론의회피와관련하여연방항소법원이창설한또다른중요한예외는물질발명이아 니라물건을만드는 방법발명 에대해서는그특성상원칙적으로최초판매이론의적용을받지 않는다는것이었다. 357) 따라서청구항을일부확장변경하여물질발명이아니라방법발명으로 356) Lexmark Int l, Inc. v. Impression Products Inc., 816 F.3d 721, 726 (Fed. Cir. 2016). 357) Glass Equip. Dev., Inc. v. Besten, Inc., 174 F.3d 1337, 1341 n. 1 (Fed.Cir.1999) (citing Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903, 924 (Fed.Cir.1984)). 145

167 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 특허를받게되면이특허는최초판매이론을전면적으로배제할수있었다. 이러한미국항소법원의전반적인판결경향은당사자간의계약의효력이특허법의공공정책을반영한법리보다우선한다는결과가되고, 결과적으로특허법의기본정책을최대한축소하는결과가된다는비판이있었다. 358) 이에 2008 년 Quanta 판결에서는방법발명에는최초판매이론에의한권리소진이허용되지않는다고결정했던연방항소법원의판결을파기하고양당사자의의도가무엇이든지에관계없이특허상품이적법하게판매되었다면물건발명뿐만아니라방법특허 (method patent) 에대해서도권리소진이론이여전히적용된다고판결하였다. 359) 따라서적법한조건하여방법특허를이용하여생산된부품에대하여도권리가소진하였으므로이러한부품을구매하여최종품을생산하는경우에대하여특허권자는권리를주장할수없고실시료로받을수없음이원칙이다. 또한특허권이부품생산에이용되는방법에만설정되어있고최종품생산업자가직접부품단계부터생산하는경우가아니라면최종품을생산하는데특허발명을실시하는경우가아니므로특허권자에게실시허락을받을필요도없다. 3) FRAND 확약위반여부표준선정기구에 FRAND 확약을한표준필수특허권의경우중간부품생산자에게는실시허락을하지아니하고최종품생산자에게만실시허락을하는경우불공정한차별적실시허락에해당할수있고, 최종품을기준으로실시료를책정하는것은합리적실시료기준에반하는지여부에대한논의가있다. 이와관련하여이러한 단계차별 을허용할지여부에대하여는표준선정기구의재량에맡겨야한다는견해가있다. 이러한견해에서는특허권자들의투자를촉진시키는것이자신이선정하는표준의성공을위하여더중요하다고판단하는표준선정기구는단계차별을허용하고, 나아가표준필수특허권자들이최종품가격을기준으로로열티를징수하는것을허용할것이며, 실시권자들의후속투자를증진시키는것이더중요하다고판단하는표준선정기구는단계차별을금지하고, 부속품가격기준으로로열티를징수할것이라고본다. 360) 358) 박준석, Quanta v. LG 판결이한국에서가진의미에대한小考, 서울대학교법학제 49 권제 3 호 (2008), 474 면이하 359) Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.533 U.S. 617, 128 S.Ct. 2109, (2008). 146

168 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 예를들어, 최근 IEEE 에서는본기구에 RAND 확약을한특허권자는표준에사용되는특허를 생산의특정단계에서라이선스를거절해서는안된다는입장을표명한개정특허정책을발표하 기도하였다. 361) 4) Multi-Level Licensing 의경쟁법상규제가능성표준필수특허권자가부품시장에서직접활동하는경우에중간부품사업자의배척은직접적경쟁자배척으로서표준필수특허권자들은중간부품사업자에게 FRAND 조건을위반하여완전한기술실시허락을거부함으로써, 중간부품사업자가잠재적으로특허를침해하는하자있는상품을생산 유통하도록요구하여사실상경쟁부품사업자의시장진입을방해하는결과가된다. 생산한부품을표준필수특허권자와직접기술실시약정을체결한최종생산자에게판매한다는 조건 에부합하는경우에는경쟁부품사업자가부품을유통할수있는가능성이존재한다고하여도실제경쟁부품사업자들이독자적인사업계획을수립하고, 연구기술개발에자본을투입할사업비전이존재하지않는다. 362) 이에 Multi-Level Licensing, 단계차별이경쟁법상규제의대상이된다고주장하는입장에서는 ⅰ) 표준확산후 FRAND 위반행위에의한봉쇄효과는일반경쟁제한행위보다훨씬심각하게판단되어야하고, ⅱ) 최종구매자를직접통제하는경우에중간유통자는회피가능성이없기때문에봉쇄율이상대적으로낮은경우에도경쟁제한효과는극대화되며, ⅲ) 그동안누적된관행으로인하여새로운부품사업자들이신규진입자로서현존관행을타파하고최종상품생산자들과직접거래를개시할잔존영업망의크기는대단히제한적이어서누적적봉쇄효과가나타나며, ⅳ) 중간부품판매업자가자신이제조 판매한표준필수특허실시부품의가치에따른정당한가격을주장할수없어서기술개발의인센티브가인정되지않아후속혁신이저해되고, ⅴ) 최종상품사업자에게최종상품을기준으로실시료를부과하는것은 FRAND 확약에위반한불공정 360) 이상승, 표준필수특허권자의단계차별로인한경쟁제한적폐해, 한국지식재산연구원 한국공정거래조정원 공정한시장거래질서확립과지식재산권의행사 공동포럼 ( ), 발표자료. 361) DOJ Business Review Letter (Feb. 2, 2015.) ( 최종접속 ). 362) 오승한, 앞의발표자료 ( 주 349), 112 면. 147

169 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 한실시료부과로최종상품의가격상승을유발한다는이유등으로독점사업자의지위남용에 해당한다고주장하고있다. 363) 5) 소결 Multi-Level Licensing 전략을구사하는기업측에는기업의이익을극대화하기위한경영전략에하나로그동안관행적으로이루어져왔으며, 특허권자의정당한권리라고주장하고있으며, Qualcomm, Ericsson, Nokia, Interdigital과같은 기술공헌기업 들은 Multi-Level Licensing 을금지하는 IEEE의개정정책에대해강력히반대하면서, DOJ 가이를승인하지않을것을촉구하기도하였다. 그러나이러한라이선싱방법은중간부품사업자에게 FRAND 조건을위반하여기술실시허락을거부함으로써, 중간부품사업자가잠재적으로특허를침해하는하자있는상품을생산 유통할수밖에없는구조가되어사실상경쟁사업자의진입을방해하고있다. 이와같은결과로중간부품사업자는실시허락없는잠정적침해상품을유통시켜야하고, 이를적법하게구매한최종생산자및소비자도역시잠재적침해위협에놓이게된다. 결국이러한 FRAND 확약에위반한실시조건은오히려특허침해위험을가중시키고, 이에따라표준필수특허를기반으로한기술혁신상품의공급량을감소시켜표준개발의목적자체를침해하는결과를가져오게될우려가있다. 364) 다만이러한 Multi-Level Licensing 의문제를논의함에있어서특허법적관점에서특허권의 적법한권리범위내에속하는지여부에대한판단이중요함에도이에대한논의는이루어지고 있지않은실정으로특허법적관점에서사례에따라전문적분석이필요하다. 특허법적관점에서볼때특허발명이물건발명인지방법발명인지그발명의카테고리별로그 실시범위가달라지므로해당표준필수특허의유형에따라나누어실시료의적절성과권리소진 의범위를판단하여야할것이다. 363) 오승한, 앞의발표자료 ( 주 349), 112~116 면. 364) 오승한, 앞의발표자료 ( 주 349), 118 면. 148

170 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 부품에물건특허 가설정되어있는경우부품의제조업자가특허권자로부터실시허락을받아야함은물론해당부품을구매하여최종품을생산하는자도 그물건을사용 하는자에해당하여특허권자로부터실시허락을받아야한다. 다만특허권자가제시한조건에맞게생산된부품을대가를지불하고구매하여최종품생산에사용하는경우에는권리소진의원칙이적용되어특허권자는최종품생산자에게실시권을설정할권리가없어실시료를요구할수없다. 최종품에물건특허 가설정되어있는경우 ALL Element Rule 에따라부품생산의경우에는간접침해해당여부는별론으로하고원칙적으로침해를구성하지아니한다. 따라서이러한경우에는부품제조업자들은특허권자의실시허락을받을필요없이생산할수있으며, 최종품생산업체에만실시권을부여하고실시료를산정하는것은특허권자의적법한권리행사이다. 방법발명인경우 부품에생산에적용되는방법발명 이어서부품과함께최종품을생산하는제조업자의경우에도이방법을실시하게되는경우라면중간부품생산업자에게는실시허락을하지않는경우는단계차별이될수있다. 그러나해당방법이부품의생산에만적용되어서최종품의생산에는이용되지않는경우에는최종품생산업체는해당발명을실시하는것이아니므로특허권자는최종품생산자에게실시권을설정할권리가없어실시료를요구할수없다. 다만, 제법발명인경우그발명에의해생산한물건을사용하는것도특허발명의실시에해당하므로부품을생산하는방법에대한제법발명인경우에도그부품을이용하여최종품을생산하는자도특허권자로부터실시허락을받아야한다. 반대로 최종품생산에만적용되는방법발명 인경우에는중간부품생산업체는특허발명을실시 하는것이아니므로자유롭게부품을생산할수있음이원칙이다. 이경우최종품을기준으로 실시료를산정하는것은적절하다고볼수있다. 149

171 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 3 각국의경쟁당국및법원의태도 가. 미국의경쟁당국및법원의태도 1) Dell 사건 (1996) Dell 사는 VESA(Video Electronics Standards Association) 의회원사로 1992년 6월 VESA 의 Local Bus Committee 는 VL_bus 디자인표준초안을승인하였고, 1992년 7월 Dell 사는위 VL-bus 표준안에찬성투표를하였다. Dell 사는 1991년 7월이미 VESA가승인한표준과관련된디자인특허를획득하여보유하고있었으나, Dell 사는표준채택과정에서 자신이알고있는한이표준안은 Dell 이소유하고있는어떠한상표권, 저작권, 특허권을침해하지않는다 는서면확인서를제출하였다 년 8월최종표준채택시에도동일한내용의서면을제출하였다. 그러나 Dell 사는표준이채택된이후그표준을이용하는몇몇의컴퓨터제조사에대해선등록되었던 Dell 사의특허를주장하였고, 이러한 Dell 사의행위에대하여 FTC는 FTC법제5조위반으로제소하였다. 365) FTC는 Dell 사의행위로인하여 ⅰ) 일부컴퓨터생산자들이특허관련쟁점이해결될때까지디자인표준이용을연기함으로써 VL-bus 디자인표준이산업계에수용되는것을방해하였고, ⅱ) 특허관련쟁점으로인하여디자인표준으로 VL-bus 디자인표준이성공하는데영향을줄수있으므로 VL-bus 디자인표준이용이회피되었고, ⅲ) VL-bus 디자인표준이불확실함으로인하여이를대체할컴퓨터버스디자인개발비용및 VL-bus 디자인표준실행비용증가하였으며, ⅳ) 산업계의표준제정참여의도가약화되었다고판단하였다. FTC 는부가적으로 VESA 는표준과충돌될수있는지적재산권공개를요구하고, 회원사들에 표준과충돌될특허를확인할선의의무 (good-faith duty) 를부과하여특허권을침해하지않 는표준제정을위한노력을다하였다고판단하였다. 이사건은 Dell 사의특허자체가기망적인방법으로취득되었다거나침해의주장이객관적으로 365) In the matter of DELL COMPUTER CORPORATION, 121 F.T.C 616 (1996). 150

172 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 근거가없었기때문에제소된것이아니라 Dell 사가의도적으로표준화기구및그참가자에대해서표준을채택하기전에이와관련한자신의특허권의존재를관련숨겼기때문이다. 이후관련표준이채택된후에 Dell 사가채택된표준및그표준을실시하는기업들을상대로자신의특허권을주장한것이다. 즉 Dell 사의디자인이표준으로채택된것은아니지만, 표준으로채택된디자인을적용하는것이결과적으로 Dell 사의디자인특허를침해하게되어 VL-bus 디자인표준이광범위하게채택되면 Dell 사에시장지배력을제공하게되며, Dell 사가 VL-bus 에대하여로얄티를부과하면컴퓨터가격이상승되어결국소비자의부담이증가되는결과를발생할우려가있는것이다. 이후의 FTC 의제소및조사 ( 민사소송도마찬가지 ) 는지식재산권자의경쟁제한적인행위의전형 적인예로서 Dell 사건에근거하여표준화관련사건들을처리해왔다. 2) Wang 사건 (1997) (1) 사건의개요 1983 년 Wang 사는 64K급 SIMM(single in-line memory module) 기술발표회를개최하면서, 366) 자사는 SIMM 에대한특허권을취득할의사가없으므로 SIMM 모듈제조업체는실시계약을체결하지않고도자유롭게이를생산하여판매할수있다고공개적으로발표하였다. 이러한선언을배경으로 Wang 사는반도체분야의국제표준화기구인국제반도체표준협의기구 (Joint Electron Device Engineering Council, 이하 JEDEC ) 에 SIMM 기술을제안하고표준으로설정해줄것을신청하여 1986 년표준으로채택되었다. 그러나당초공개적인선언과는달리 Wang 사는 JEDEC 에알리지않고 SIMM 관련기술을특허출원하여 1987 년과 1988 년에 2건의특허를취득하였다. 미쓰비시 (Mitsubishi) 사는실시계약을체결하지않고도자유롭게 SIMM 모듈을생산하여판매 할수있다는 Wang 사의당초공개발표를근거로 1983 년 Wang 사와협의하여 SIMM 을대량 366) SIMM 은 단행메모리모듈 의줄임말로, 메모리모듈중에하나이다. 한장의기판위에메모리가꽂혀져있고기판의한쪽끝에는외부와데이터를송수신하는단자를일렬로배열하였다. 8 비트폭의 30 핀타입도있지만 16 비트폭의 72 핀타입이일반적으로사용된다 ([ 네이버지식백과 ] SIMM [single inline memory module] ( 용어해설 )) 151

173 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 생산하여 Wang 사에공급하였다. 이과정에서특허권, 실시료등에대하여 Wang 사는전혀언급하지않았다. 그러나 1989 년 Wang 사의기존의태도와다르게미쓰비시에서특허침해경고장을발송하여 1992년특허침해소송을제기하였고, 미쓰비시는형평법상금반언의원칙또는묵시적실시권이적용된다는취지의반소를제기하였다. (2) 법원의판결이사건에서연방항소법원은형평법상금반언의원칙이적용되기위한 4가지요건으로 ⅰ) 침해자가특허권의존재를알고있었을것, ⅱ) 특허권자는그침해자의행위에대하여이의를제기하지않았을것, ⅲ) 특허권자는침해행위가시작이후한참이경과할때까지권리구제를신청하지않았을것, ⅳ) 이에따라침해자로하여금특허권자가아무런수단도강구하지않을것으로오인하게하였을것등을제시하면서, 마지막네번째요건을미쓰비시가입증하지못하였기떄문에형평법상금반언의원칙에따른강제실시권은인정될수없다고판시하였다. 그러나 Wang 사와미쓰비시간에이루어진 6 년간의관계로부터미쓰비시가특허기술을이용하 는것에대하여 Wang 사가동의하였다는것을합리적으로추단할있고, 따라서특허에대한 영구적인무상의실시권이 Wang 사에게발생하였다고판시하였다. 367) 3) Rambus 사건 (2008) (1) 사실관계 Rambus 사는컴퓨터메모리시스템을디자인하고이를사용허락하는기술회사로, JEDEC(the Joint Electronic Devices Engineering Council) JC-42.3 은 SDRAM 표준을담당하였으며 1991년부터표준안을개발하여 1993년표준을채택하였고, 1996년부터 SDRAM 대체기술로 DDR SDRAM 표준개발을시작하여 2000 년표준안을공표하였다. JEDEC 특허정책은 1993년이후출원중인특허의경우에도다음과같이공개의무를부여하였다. 즉, 관련규정에서 JEDEC 위원회, 소위원회, 작업반의장은모든참석자들에게 EIA Legal Guides 에포함된요건에대하여주의를환기시켜야하며, 모든참여자들은자신들이수행하고 367) Wang Lab.. Inc. v. Mitsubishi Elecs., Inc., 103 F.3d 1571, (Fed. Cir. 1997). 152

174 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 있는작업에포함될수있는특허나출원중인특허를인지하고있는경우에는이를통지할의무에대하여주의를환기시켜야한다." 고명시하고있었다. 993 년이전에는출원중인특허의공개의무는규정은없었으나, 알려진특허 (known patent) 의경우에는출원중인특허도적용되며출원중인특허도공개하는관행이있었음을법원에의해인정되었다. Rambus 사는 1991년 12 월부터 1995 년 12월까지 JC-42.3회의에참여하였고, 1996년 6월 JEDEC 을탈퇴하였다. 탈퇴이유중하나가 Rambus 사의특허실시허여업무가 JEDEC 등표준화기구의특허정책과일치하지않을수있다는것이었는데, Rambus 사는 JEDEC 가입기간중출원중인특허를공개하지않았다 ( 특허만공개 ). 본소송의대상이된특허 4 건은 1997 년 년출원되어 1999 년 년에등록된특허로 Rambus 사는 2000 년 8 월 8 일 Infineon Technologies 사등을상대로특허침해소송을제기하였다. (2) 소송의경과 FTC는 Rambus 사를상대로 JEDEC 이라는표준화기구와관련하여경쟁제한적이고배타적인행위및관행들을이유로 FTC법제5조위반으로제소하였다. FTC 는 Rambus사가관련동시대의 DRAM 기술클러스터시장에서의도적인독점력을취득하여관련시장에서독점화를기도하였고, 경쟁제한적인경쟁방법을사용하여관련시장에서의부당한거래제한행위를하였다고주장하였다. 이에대해 FTC 행정판사 (Administrative Law Judge, 이하 ALJ ) 는 FTC 의제소를기각하 였고, JEDEC 의정책은본질적인특허의조기의자발적인공개를장려하였지만이를강제하지 는않아 Rambus 사는표준화기구의정책을위반하지않았다고판단한것이다. 그러나 FTC는만장일치로 ALI의결정을무효화하였는데, Rambus 사는 FTC법제5조의일련의기만행위 (deception) 에관여하였고, 368) 이로인해셔먼법제2조위반에해당하는배타적행위 (exclusionary conduct) 를구성하게되었다고판단하였다. 369) 특히 FTC는 Rambus 사는 SDRAM 과 DDR SDRAM 표준컴플라이언트 (standard-compliant) 제품에보다밀접하게 368) 표준화와관련된불법행위 (misconduct) 는 FTC 법제 5 조의 경쟁에대한불공정한방법 (unfair method of competition) 에근거해서판단한다. 369) Fed. Trade Comm n, Policy Statement on Deception (1983) 참고. 153

175 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 포함하는 (cover) 자사특허취득에도움이되도록하기위해서표준선정과정에동의하였고, 상호협력및신의에기반한 JEDEC 표준화과정을와해시켰다고판단하였다. 즉, Rambus 사의일련의기망행위는 JEDEC 의기술적선택을왜곡하고특허홀드업 (Hold-up) 에대해자신을보호할수있는 JEDEC 구성원들의기반을약화시킴으로써독점력획득에중대한기여를하였다고판단하였다. 그러나 D.C. Circuit 은 Rambus 사가표준화과정에참여하면서자사의특허권을공개하지않 은기망의결과 ( 독점화 ) 에대해서는책임이있다고판단한 FTC 의처분을파기하였다. 370) 법원은 Rambus 사는자사가 RAND 라이선스비용만청구할것이라는확신을주지않음으로써경쟁제한적인위험을창출하지않았다고보았는데, 즉 일반적으로독점적지위의사업자가높은가격으로판매하기위한단순한기망을이용하는것은특별히경쟁자를배척하거나하여경쟁을감소시키지는않는다 고판단하였다. 법원은후에 FTC의전원합의체재심 (rehearing en banc) 신청을거부하였고, 이에 FTC는 Rambus 사는 FTC의최종의결서의범위를넘어서는비용, 로열티부과, 지불, 판단 (fees, royalties, payments, judgements) 및기타고려 (consideration) 를할수있다는의결서를작성하였다. 4) Bosch 사건 & Google 사건 (2013) 미 FTC는 Bosch 사건 371) 과 Google 사건 372) 에서특별한경우를제외하고는표준특허권자가침해금지청구권을행사하지않겠다는자발적시정방안을받아들이는동의명령을채택한바있다. Bosch 사건에서 Bosch 사는침해금지청구소송을취하하고잠재적실시권자들에게관련표준특허를무상으로실시허락을하겠다고자진시정방안을제출하였고, FTC 가이를받아들였다. 373) 370) Rambus v. FTC, 522 F.3d 456 (D.C. Cir. 2008). 371) In the Matter of Robert Bosch, Docket No. C-4377 (Apr. 24, 2013). 372) In the Matter of Motorola Mobility LLC., and Google., Docket No. C-4410 (Jul. 24, 2013). 373) In the Matter of Robert Bosch, Docket No. C-4377 (Apr. 24, 2013). 154

176 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 이와같은미국경쟁당국의태도는곧이어 2013 년 1월에발표된미국연방법무성독점금지국 ( 이하 DOJ ) 과특허청 (USPTO) 이공동발표한성명서에동일하게나타나는데, 자발적으로 FRAND 확약을표준화기구에제출한표준필수특허권자들이 ITC에대한구제청구를요청하는경우에 ITC의수입금지명령은 공공의이익 을고려하여결정되어야한다 는내용을담고있다. 374) 이성명서에담겨진내용은실제이미 2012 년 2월에조사발표한 Google과 Motorola Mobility, 그리고 Apple RIM Microsoft 로이루어진 Rockstar Bidco의 Notell 특허인수등에대한조사보고서에서 자발적으로 FRAND 확약을제출한표준필수특허권자의자발적실시자에대한금지명령의청구는그자체로반독점법에위반될수있다 는견해를재확인하는것이었다 년 Google 사건의동의명령에서는 ⅰ) 상대방이구글의표준특허의사용에대해실시료를 지급할의사가없다는점을명백히밝힌경우, ⅱ) 상대방이미국법원의관할권밖에있는경우에 는구글이침해금지청구를제기할수있다는예외를인정하였다. 375) FTC는 FRAND 에위반한금지명령청구가최종소비자의경쟁상품선택권을박탈하고, 관련시장에서제조업자들이지불한과도한실시료를소비자들에게전가함으로써소비자상품의비용상승을초래하였다는점을지적하고있다. 또한이들행위는표준개발과정의효율성과진실성을훼손하여표준개발과정에참가할동기와공표된표준을사용할동기를감소시켰고, Google 경쟁자들의비용을상승시켜 Google 과경쟁상품제작자간의경쟁을침해하였다고결정하였다. 376) 반면, 경쟁제한효과를상쇄할효율성과정당성항변의존재에대해서 FTC는 Motorola 와 Google 의행위로인한경쟁침해를상쇄하는효율성은전혀존재하지않는다고판단하고있다. 377) 일반적으로, 지식재산권자의인센티브보호혹은특허권보호를위한행위에대해서는그행위가특허권보호등을위한합리적으로필수적행위일경우동태적효율성을인정하는것 374) Department of Justice, Statement of the Department of Justice s Antitrust Division on Its Decision to Close Its Investigations of Google Inc. s Acquisition of Motorola Mobility Holdings Inc. and the Acquisitions of Certain Patents by Apple Inc., Microsoft Corp. and Research in Motion Ltd., Monday, February 13, ) In the Matter of Motorola Mobility LLC., and Google., Docket No. C-4410 (Jul. 24, 2013). 376) In the Matter of Motorola Mobility LLC, and Google Inc., Docket No. C-4410, Complaint: Para ) In the Matter of Motorola Mobility LLC, and Google Inc., Docket No. C-4410, Complaint: Para

177 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 이그동안경쟁당국의관행이라고할수있다. 그러나이사건에서 Google 의표준필수특허는 FRAND 서약에비추어볼때금전배상으로도충분히인센티브보호목적을달성할수있고, 따라서금지명령의청구는특허권을보호하기위한필수불가결한행위가아니라단순히경쟁을제한하기위한도구에불과한것으로판단되었음을의미한다. 5) ebay 사건 (2006) 과 Apple v. Motorola 사건 (2014) 특허침해금지청구권이물권적청구권의일종에해당하여특허가유효하고침해행위가성립하는경우무조건적으로침해금지를인정하여야하는우리나라와는달리, 미국의경우금지명령 (Injunction) 이형평법상인정되는구제수단으로형평의원리에따라판단하고있다. 미국연방대법원은 2006년 ebay 판결에따라우리나라가처분에해당하는예비적금지명령뿐만아니라본안에해당하는영구적금지명령의경우에도침해금지청구인정여부에대하여도형평의원리 4요소를고려하여판단하여야한다고판시하였다. 378) 즉특허권자의침해금지청구를인정할지여부에대하여형평의원리에따라 i) 회복할수없는손해, ii) 적절한구제수단, iii) 불이익의형량, iv) 공공의이익 의 4가지요소를고려하여판단하여야한다. 따라서 FRAND 확약을한특허권자가미국법원에침해금지청구의소를제기하였을경우이를인정할지여부에대하여는우리나라와달리근본적으로형평의원리에유연하게판단할수있는차이가있다. 이와관련하여 2014 년 CAFC는 Apple v. Motorola 사건에서 FRAND 확약의적용을받는특허권자는회복할수없는손해를증명하기어려울수있지만, 침해자가실시료지급을거절하거나협상을부당하게지연시키는경우에는금지청구가정당화될수있다고판시하면서, 표준특허의경우특허침해금지청구를할수없다는당연법칙을적용한한도에서원심판결을파기하였다. 379) 378) ebay Inc. v. MercExchange, L. L. C. 547 U.S. 388 (2006). 379) Apple Inc. v. Motorola Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014). 156

178 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 나. 유럽집행위원회및법원의태도 1) 독일연방대법원의 Orange Book 판결 (2009) 일반적으로독일을비롯한유럽은지식재산권을전통적으로자연권의일종으로파악하는경향이강하여, 배타적권리행사를발명자의노력에대한당연한대가로해석하는것이일반적이었다. 380) 따라서특허침해가인정된경우에도특허권자의금지청구권의실행이공공의이익이나형평상원리에의하여제한될수있다는미국법원의논리는비교적생소한것이라고할수있다. 그러나 2009년독일연방최고법원은독일에서진행된 Philips와몇몇 CD-R 제조업체간의특허침해소송사건인 Orange Book Standard 사건에서표준필수특허권에근거한금지명령의청구에대하여 침해자로제소된자들이일정한요건하에독점법상시장지배적지위남용행위위반을주장하여금지청구에직접대항할수있다 는이론을제시하였다. 381) 이러한논리는특허법상특허침해가인정되는경우에특허권자의금지청구권을제한할특별한법리가존재하지않는대륙법계국가에서특허침해시반독점법에의한항변을직접인정한것으로상당한의의가있다. 2009년 5월 Orange Book 사건 382) 은데이터저장가능콤펙트디스크 (CD-R) 에대한사실상의표준 (de facto standard) 에관한것이었다. 특허권자인필립스사는 CD-R 은 Orange Book 이라고알려진기술규약기준을준수해야하고, 이에따라 CD-R을판매하는어떠한당사자도필립스의특허에기반한라이선스를획득해야한다고주장하였다. 필립스는라이선스를취득하지않은일부 CD-R 제조업자들을상대로특허침해에대한손해배상및금지청구소송을제기하였다. 이에피고제조사중하나는필립스의특허침해금지청구는 CD-R 시장에서우월적인지위를남용한것이며 TFEU 제102조를위반하였다고항변하였다. 이사건에서우선법원은 특허침해소송에서피고는특허권자가특허권의실시허락를거부하고 형평에반하여유사다른사업자에게는허용된상행위에참여하는것을방해하거나혹은그를 380) Mazer v. Stein, 347 U.S. 201(1954). 381) BGH, Urteil vom 6. Mai KZR 39/06 ( 오승한, 앞의논문 ( 주 320), 235 면에서재인용 ). 382) KZR 39/06, Orange-Book Standard, Judgement of 6 May

179 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 다른사업자와차별하여독점적지위를남용하고있음을주장함으로써특허권자의금지청구행사에대항할수있다 고설시하고있다. 383) 특히, 법원은시장지배적지위를가진특허권자의형평법원리에부합하지않은특허실시허락거절행위가사업활동방해혹은부당한차별에해당하는경우, 특허법상금지청구자체가시장지배적지위의남용을성립시킨다. 고판시하여이러한논리의근거를제시하고있다. 384) 다만, 법원은특허실시허락의거절이시장지배적지위의남용을성립시키기위해서는 ⅰ) 실시허락을얻고자하는자가실시약정의체결을위해특허권자가독점규제법을위반하지않고서는거절할수없는합리적실시료등의실시조건을다른전제조건없이청약하여야하고, ⅱ) 만일청약을제안한잠재적실시자가이미특허권자의승낙전에당해특허를실시하고있다면향후실시계약에따라지급할실시료를현실적으로제공하거나혹은그지급을보증하여야한다 고판결하였다. 385) 독일연방대법원의견해에따르면잠재적실시자가경쟁법에부합하는 합리적이고비차별적인 것으로조건없는청약 을제시한경우에는특허권자가이를 거절할수없는결과가되어, 실제표준특허권자는소위합리적이고비차별적조건에따른특허실시가사실상강제되는결과가된다. 386) 특히, 실제이사건에서특허권자는표준개발과정에참여하여 FRAND 확약을제출하지않았기때문에법원의이러한금지청구에대한제한은 FRAND 확약에근거한것이아니라경쟁법일반원칙에직접근거한것으로비합리적특허실시료의부과가시장지배적지위의남용이라는것을전제하고있다. 387) 결론적으로이판결은특허권자의 FRAND 확약의제출여부와관계없이, 합리적이고비차별적 특허실시료의제시여부를결국법원이심사하여금지명령청구의적절성을판단하도록명령한것으로해석되고있다. 이와같은해석은 FRAND 실시료를지급할의사를표시한자발적실시자에대한금지청구권의행사가경쟁법에위반한것으로보는 EU 및미국경쟁당국의시각과동일 383) BGH, Urteil vom 6. Mai KZR 39/06 ( 오승한, 앞의논문 ( 주 320), 236 면에서재인용 ). 384) BGH, Urteil vom 6. Mai KZR 39/06. Sec. 2. a). bb ( 오승한, 앞의논문 ( 주 320), 236 면에서재인용 ). 385) BGH, Urteil vom 6. Mai KZR 39/06 ( 오승한, 앞의논문 ( 주 320), 236 면에서재인용 ). 386) 오승한, 앞의논문 ( 주 320), 236~237 면. 387) 오승한, 앞의논문 ( 주 320), 237 면. 158

180 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 유사한것으로판단할수있다. 388) 이러한접근법은이어지는다수의금지명령이부과되었던사건들에서지지되었고, 독일판결들에서는실시권자들은실시료지급과관련하여어떠한의문이제기되지않을정도의적극적인단계를취하여야한다고밝혀왔다. 이경우실제로는문제가된특허를실시하고있는자가특허의유효성및침해사실을받아들일것을요구하기때문에실시자가경쟁법적항변을제기하기에는어려움이있다는문제가있다. 2) 유럽집행위원회의 Google v. Motorola 사건 (2012) 2011 년 11월 Google 이모바일분야에서다수의표준필수특허를가지고있는 Motorola Mobility 를인수하여신소한합병신고에대하여, EU 경쟁당국은경쟁자인 Apple과 Microsoft의이의신청에도불구하고 2012년 2월 13일 Google 이제시한합병근거를타당하다고판단하고합병을최종승인하였다. 389) 다만, 합병의적법성심사를진행하는동안 EU 경쟁당국은 Google 의인수대상기술안에 Motorola 가표준개발과정에서 FRAND 확약을대가로인정받은표준필수특허가상당수포함되어있어서, FRAND 확약에도불구하고 Google 이금지명령을청구하는경우에는관련시장의효율적경쟁을심각하게제한할가능성이있음을우려하였다. 390) 이와같은경쟁당국의우려신호를최종위법성판단결정전에받은 Google 은경쟁당국의우려를종식시키기위해, 인수하는 Motorola 의표준필수특허에근거한금지청구를 FRAND 확약에근거하여합리적이유가없는한행사하지않겠다는철회불가능한구속력있는서면을 IEEE를비롯한관련표준설정기구에게발송하였고, 이공개서한을 EU경쟁당국에 2012 년 2월 3일제출하였다. Google 의공개서한의주된내용은, 모든표준필수특허실시자들에게 Google 은 FRAND 조건에부합하는기술실시조건을제시하여합리적기간동안그기술실시조건을선의로협의하고그기간동안어떤선제적인법적절차를시작하지않을것이고이미시작된소송절 388) Id. 389) Case No COMP/M Google/Motorola Mobility Commission decision, C(2012) 1068, para 118, 13/02/2012.(Hereinafter, Google/MMI Clearance Decision ). 390) Case No COMP/M Google/Motorola Mobility Commission decision, C(2012) 1068, para

181 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 차에서도표준필수특허에근거한금지명령을청구하지않을것임을서약하는것이었다. 391) 이에따라, EU 경쟁당국은 Google 의구속력있는서면이 FRAND 확약표준필수특허에근거한 과도한기술실시료청구와금지청구권의행사를제한하여 Google 의표준필수특허취득에따른 경쟁제한성을약화시킬수있다고판단함으로써특허인수를허용하는결정을내렸다. 392) 실제 Google의금지청구권행사제한에대한확약서면은 EU 경쟁당국의의지를상당히반영한것으로평가되는데, Google은이서면에서 자발적실시자 에게는금지명령을청구하지않을것임을명확히선언하였다는데가장큰의의가있다. 다만, 자발적실시자 의개념에대해서는 Google이제시한상당한합리적기간동안 ⅰ) Google 이제시하는 RAND 조건에따라기술실시료만을사법적판단에맡기고, 구속력있고조건없이 MMI 특허를실시하겠다고확약하는경우, 혹은 ⅱ) 구속력있고조건없이 Google 이합리적이고공정하게거절할수없는조건으로현행법혹은추가적인사법절차하에서 Google의서약에대한다른가능성을배제하지않은채문제의표준필수특허를실시하겠다는서약을하는경우등을그예로제시하였다. 393) 이것은 FRAND 실시료지급을합의하기만한다면추후법정에서 FRAND 실시료수준을다투고있는경우에도자발적실시자로간주한다는의사를밝힌것으로, 2012년 Motorola 의금지청구권신청에서 EU 경쟁당국이인정하는자발적실시자의범위보다는훨씬그수위가낮은것이라고할수있다. 394) 실제미국연방법무부이와같은 Google 의서한이불분명하여경쟁제한성의위험을명확히해소할수없는수준이라고지적한바있다. 395) 그외, Google은이와같은금지명령청구에대한제한조건을밝히면서몇개의예외적인조건들을부과하였는데, 이것은소위역홀드업 (Reverse Hold-up) 상황을전제로한것으로 FRAND 확약제출특허권자의금지청구가허용 391) ( 최종접속 ). 392) Case No COMP/M Google/Motorola Mobility Commission decision, C(2012) 1068, para ) ( 최종접속 ). 394) Case COMP/C-3/39.985, Motorola - Enforcement of ETSI standard essential patents. 395) U.S. Dep t of Justice, Statement of the Department of Justice s Antitrust Division on Its Decision to Close Its Investigation of Google Inc. s Acquisition of Motorola Mobility Holdings Inc. and the Acquisitions of Certain Patents by Apple Inc., Microsoft Corp. and Research in Motion Ltd. (Feb. 13, 2012). 160

182 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 될수있는정당화상황을설정한것으로평가된다. 396) 3) 유럽집행위원회의삼성 v. 모토로라사건 (2014) 독일에서삼성과모토로라는각각애플과각각의이동통신표준필수특허들에대한라이선스계약을협상중이었다. 이러한협상들은종국적으로는결렬되었고삼성과모토로라는독일법원에서애플을상대로특허침해소송을진행하게된다. 소송과정에서삼성과모토로라는각각의표준필수특허들에대한임시적금지명령 (interim injunction) 을신청하였다. 이에대하여유럽집행위원회는이러한절차가삼성과모토로라의우월적지위의남용에해당하는지여부에관한공식적인경쟁법적조사에착수하고유럽집행위원회는삼성과모토로라의패소로결론지었다. 표준필수특허와관련하여특허권자가 FRAND 확약에근거하여라이선스를부과했고잠재적실 시권자가이에근거하여라이선스협상을진행한경우에특허권자가금지명령을청구하는것은 TFEU 제 102 조위반으로서시장지배적지위남용에해당한다고판단하였다. 삼성사건에서유럽집행위원회는침해소송에대한판단을하지않고, 대신삼성에의해제안된적법한구속적계약 (legally binding commitments) 즉 FRAND 에따르겠다고합의했던잠재적실시자에대하여 5년동안이동통신단말기에대한현재또는장래의표준필수특허와관련된어떠한부분에대해서도금지명령을청구하지않겠다는시정방안을받아들이는동의의결을하였다 (2014 년 4월 29일채택 ). 397) 상세한내용은 ⅰ) 12개월의협상기간을가지고, ⅱ) 협상불발시에법원또는중재기관에의한제3자 FRAND 결정을따른다는내용을포함하였다. 모토로라사건에서유럽집행위원회는 ⅰ) 잠재적실시권자가재정위기로실시료를지급할수없는경우, ⅱ) 관할권의문제로잠재적실시권자의자산에대하여집행을할수없는경우, ⅲ) 잠재적실시권자가 FRAND 조건에따라실시계약을체결할의사가없는경우에는특허권자는자신의이익을보호하기위하여침해금지청구를할수있다고하면서, 이사안에서애플은 FRAND 조건하에서실시계약을체결하고그에대한보상을지불할의사가있었다고보아모토로라가애플에대하여표준필수특허와관련하여금지명령을청구하는것은자신의시장지배적 396) Dolmans & Ilan, Supra note 307, at ) 161

183 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 지위를남용하는것이라고판단하였다. 398) 그러나회원국들의결정이통일되지아니하고유럽 연합내에선례가없다는이유로재량권을행사하여벌금을부과하지는않았다. 4) 유럽사법재판소의 Huawei 판결 (2015) (1) 사건의개요 2015 년 7월 16일유럽연합의최고법원인유럽사법재판소 (Court of Justice of European Union, 이하 CJEU ) 는 Huawei v. ZTE 사건 (C-170/13) 에대한판결을선고하였다. 399) 유럽사법재판소는표준필수특허보유자가특허권을침해되는것으로추정되는특허사용자를상대로침해금지가처분을청구할경우, 예외적인상황에서는이러한행위가시장지배적지위의남용이라고볼수있다고판시하였다. 이판결은 2013년 4월 5일독일뒤셀도르프 (Düsseldorf) 지방법원이 ZTE(ZTE Deutschland GmbH) 를상대로한 Huawei(Huawei Technologies Co. Ltd) 의 LTE 표준필수특허침해소송에관하여유럽사법재판소에게선결적평결을요청한것에서비롯되었다. 이로인하여, 유럽사법재판소는처음으로 FRAND 원칙하에공정하고합리적이며비차별적인방식으로실시허락하기로한표준필수특허권의보유자가특허권의침해금지가처분을청구할때 TFEU 제102조가금지하는시장지배적지위의남용에해당될수있는지와어떠한경우에시장지배적지위남용에해당되는지를검토하게되었다. (2) 주요판시사항우선유럽사법재판소는표준필수특허권자의침해금지가처분의합법성을심사할때, 자유경쟁의보장과지식재산권보유자의권리및권리보호사이의균형을지켜야한다고밝혔다. 일반적으로는지식재산권의보호가보유자의시장지배적지위남용에해당되지않지만, 예외적인상황 (exceptional circumstances) 에서는지위남용에해당될수있다고지적하였다. 유럽사법재판소는이번사건이위와같은이해관계의조정과관련된종전판례에서분석해왔던 398) 399) CJEU, Case C-170/13, Huawei Technology Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH. 162

184 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 사건들과는그성격이다른예외적인상황에해당한다고밝혔다. 그이유로이번사건이표준필수특허와관련된사안이라는점과함께해당특허가표준필수특허의지위를획득하게된이유가 Huawei 가표준화기구에 FRAND 원칙하에실시허락을하겠다는철회불가한사전동의를하였다는점을들었다. 이러한실시허락에대한사전동의는제3자에게표준특허보유자가 FRAND 조건하에실시허락을하겠다는합법적인기대를유발하여이러한상황에서는실시허락의거부가 이론상으로는 (in principle) 남용 (abuse) 으로여겨질수있다는것이다. 유럽사법재판소는시장지배적지위에있는표준필수특허보유자의침해금지가처분 ( 특허를사 용한제품의판매금지및리콜포함 ) 이어떠한조건에서지위남용으로취급되지않는지를다음 과같이단계별로분석하였다. ⅰ) 침해금지가처분에앞서특허권자는특허침해자로추정되는사용자에게특허침해가추정되 는특허및그침해방식에대하여반드시통보해야한다. 이러한사전통보를요구하는이유는특허권이설정되어있는표준들이많기때문으로사용자들 이자신들의침해가능성자체를인지하지못하고있을수도있기때문이다. ⅱ) 특허실시자가 FRAND 원칙에따른라이선스계약체결의사를표시하면, 특허권자는 FRAND 원칙하의라이선스조건을서면으로청약해야한다. 이청약서에는로열티 (loyalty) 금액과그산정방법도명시해야한다. 유럽사법재판소는표준필수특허보유자의표준화기구에대한사전동의로인하여특허보유자가 이러한서면청약을할것이라는기대가존재한다는입장을취하였다. 400) ⅲ) 그후에특허실시자는특허권자로부터받은청약에대하여 성실하게 답변하여야한다. 유럽사법재판소는그답변은상관습에따르고신뢰의원칙 (in good faith) 을준수해야하며, 해당요건충족여부는객관적인요소들에기초하여판단되어야한다고밝혔다. 특히, 이요건은특허실시자가실시허락을지연시키는수단으로사용하지않아야한다는것을의미 400) 이러한견해는지난 2014 년 11 월에발표된 Wathelet 법무관 (Advocate General) 의의견과는대조적이다. Wathelet 법무관은특허사용자가먼저라이선스계약체결의사를표시할것을요구하지않는다는입장이었다 (Advocate General Wathelet 의 Opinion, Case C-170/13). 163

185 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 한다고하였다. 어떠한답변이성실한답변인지여부에관한의문이제기될수있지만, 유럽사법재판소가표준필 수특허권자와특허침해추정자사이의이해관계의균형을맞추기위하여특허침해자로추정되 는사용자들의행동기준을제시한것으로이해될수있다. ⅳ) 특허침해자로추정되는실시자가특허권자의제안을거절할경우, 실시자는특허권자에게 신속하게서면으로 FRAND 원칙에따른구체적인대안을제시하여야한다. 그렇지않을경 우사용자는특허권자의행위가지위의남용이라고주장하지못하게된다. ⅴ) 특허침해자로추정되는실시자가표준필수특허권자의기술을라이선스계약체결이전에사용할경우, 실시자는반드시구체적인대안이거절된시점부터상업적으로적당한금액의보증금을제공해야하며, 이는은행보증금이나예탁형식으로도가능하다. 보상산정방법에는과거의사용행위도포함해야한다. ⅵ) 만일라이선스합의가이루어지지않을경우, 당사자들은로열티액수를지체없이독립적인 제 3 자가정할것을요청할수있다. ⅶ) 특허침해자로추정되는실시자는특허의유효성을다툴수있다. 사용자는라이선스협상과 동시에특허의유효성또는특허의필수특성의타당성에관한의문을제기하거나혹은추후 에의문제기의가능성을열어둔것때문에비판받을수는없다. 따라서실시자로부터무조건적인라이선스제안을요구했던 Orange Book 기준과는달리, 실시 자는비침해및특허무효를주장하면서자신을변호할수있다. 이러한유럽사법재판소의판결에따라특허실시자는특허권이유효하다는점을전제로진행하면서청구되거나협상된실시료의지급에합의할수있고, 별개로유효성에대한검토를진행할수있다. 독일법원이이러한기준을 Huawei 와 ZTE간의분쟁에적용할것인지그리고향후법원들이이를어떻게판단할것인지는두고보아야할것이다. 유럽최고재판소는표준필수특허에의해시장지배적지위가부여되는지여부에대한판단은독 164

186 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 일법원이문의하지않았다는이유로유보하였다. 따라서유럽연합회원국법원들은, 표준필수특 허권자가경쟁기술을고려하면서사례별로시장영향력 (market power) 을갖는지에대하여판 단하여야한다. (3) 소결 Huawei 판결에서유럽사법재판소의관점은기존독일법원의 오렌지북기준 (Orange Book Standard) 과는상당히대조적이다. 독일연방대법원은침해금지가처분을지위남용으로볼수있는경우는실시자가오로지무조건적이고구속력이있는라이선스청약을하였을때만가능하다고판시하였다. 유럽사법재판소는이와는달리표준필수특허권자에게특허기술의실시자가특허침해행위를하고있다는것을미리고지할책임과사전에정당한청약을할책임을부과하였다. 그러나유럽사법재판소는특허실시자에게도엄격한조건을충족하도록요구하고있는데, 단순히금지명령을피하기위하여라이선스협상을할의사가있다는식의구두청약을하는것만으로는계약체결의사가추정될수없다고보고있다. 유럽최고재판소는표준필수특허권자가경쟁법을위반하지아니하고금지명령을신청할수있는조건들에대해상당히구체적으로제시하여, 특허라이선스협상에참여하는표준필수특허권자및실시권자들에대해지침을제공할뿐만아니라양당사자에대한상당한투명성을요구하고있다. 예컨대표준필수특허권자는실시료금액과그산정방법을포함하는라이선스청약을서면으로특허실시자에게제공하여야하고, 특허실시자는이에성실하게대응해야하고특허권자의제안을거절할경우즉시대안을제시하여야한다. 이러한유럽사법재판소의판결로인하여실시요율을정할수있는표준필수특허권자의계약상또는상거래상의자유가제한될것으로예측되기도한다. 향후본판결을통해특허라이선스협상이갖는역동성에영향을줌으로써실시권자가지불하는실시료와소비자가지불하는최종가격에어떠한영향을미치는지, 단일특허보다는특허포트폴리오를라이선스하려고하는경우유럽사법재판소에서제시하였던가이드라인이과연유효할것인지여부등에대하여지켜보아야할것이다. 165

187 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 다. 한국공정거래위원회및법원의태도 1) 퀄컴 I 사건 (2009) 우리공정위가지식재산권남용행위에대하여처음으로법집행을한사건이라고볼수있는 2009 년퀄컴사건에서표준필수특허에대한실시료문제가구체적으로다루어졌다. 401) 공정위는한국내 CDMA 모뎀칩시장의독점사업자인퀄컴이휴대폰제조사들에게모뎀칩등을판매하거나 CDMA 기술을라이선싱하는과정에서 1) 경쟁사의모뎀칩을사용하는경우에차별적으로높은로열티를부과하는행위와 2) CDMA 모뎀칩과 RF칩을판매하면서경쟁자를배제하는수준의로열티리베이트를지급한행위, 3) 부당하게특허기간이소멸하거나효력이없어진경우에도기술로열티를계속받을수있도록하는행위에대해시정명령과함께 2,732억원에달하는과징금을부과하였다. 이중첫번째와세번째쟁점이지식재산권의행사와관련된쟁점으로볼수있다. 첫번째쟁점인차별적로열티부과행위부분에서최초로 FRAND 원칙의의미에대해서다루어졌다. 다만이사건결정에서공정거래위원회는 FRAND 조건의확약및준수요구는이동통신기술표준설정과정에서표준설정으로인한독점력남용을방지하기위한필수적인조치인데, 이러한사실은표준에포함된특허기술의보유자가 FRAND 조건에반하는행위를할경우그자체로경쟁제한우려가있다는것을보여준다할것이다. 라고하였는데, 현재우리공정거래위원회나전세계경쟁당국의경향은 FRAND 원칙위반이그자체로경쟁법위반을의미하는것이아니며, 경쟁법위반여부에대해서는별도의판단이필요하다는것이다. 세번째쟁점과관련해서이사건사실관계를떠나서두가지생각해볼문제가있다. 첫번째는 CDMA 용부품및장비제작업체들은 CDMA 관련특허기술의대부분을가지고있는피심인들에게사용허락을받아야만제품을제작, 판매할수있으므로, 거래상우월한지위를가진피심인들의요구를거절하기가매우어려운실정이므로이러한지위를이용하여, 피심인들은통상적인거래관행에반하는위조항을계약내용에포함시킨것이다. 라고결정한부분과같이표준필수 401) 공정거래위원회의결제 호

188 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 특허의보유자체에서거래상지위를쉽게인정하는입장은과잉규제의우려가있다. 휴대폰 제조사들은세계적인대기업으로상당한협상력을보유하고있으며그들자신도상당한수의 표준필수특허를보유하고있고, 다음세대표준결정에중요한영향을미칠수있다. 둘째, 같은사안에서시장지배적지위남용행위로규제하였으면쉽게하기어려운착취남용규제도거래상지위남용행위규제에서는가능하다는점에서규제의범위가넓어지는데, 하도급분야나대규모유통업분야등중소사업자보호의필요성을중심으로발전해온거래상지위남용행위규제의취지상바람직한접근방법인지의문이다. 셋째, 무효나취소된특허등에대해라이선스계약에따라실시료를부과하는행위가경쟁법을 위반하는지여부에대해서는상당한논란이있으며, 포트폴리오라이선싱의경우에도일부특허 의무효나취소의경우관련의문이제기될수있다. 퀄컴은이사건첫번째와두번째쟁점에대해서울고등법원에취소소송을제기하였지만, 서울 고등법원은공정거래위원회의결정을대부분인용하였고, 402) 이사건은현재대법원에서상고 계류중이다. 2) 삼성전자 v. 애플사건 (1) 사안의개요삼성전자 v. 애플사건은우리나라에서표준특허권자의행위가공정거래법에위반되는지여부에대하여본격적으로다루어진최초의사건이라할수있다 년 4월 15일애플이미국에서삼성전자를상대로디자인권및비표준특허의침해금지및손해배상을청구하는소송을제기하자, 2011년 4월 21일삼성전자는서울중앙지방법원에애플을상대로제3세대이동통신기술과관련한 4개의표준특허및 1개의비표준특허의침해금지및손해배상을구하는소송을제기하였다 년 4 월 4 일미국애플본사와애플코리아는삼성전자가표준특허에근거하여금지청구를 제기함으로써시장지배적사업자가특허침해소송을부당하게이용하여사업활동을방해하였다 402) 서울고법 선고 2010 누 3932 판결. 167

189 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 는등의사유로우리공정거래위원회에신소하였다. 위서울중앙지법사건은항소심진행중삼성전자와애플의합의에따라소취하로종결되었다. (2) 서울중앙지법판결 (2012) 1 거래거절및차별적취급서울중앙지법은표준화과정에서특허의존재를은폐하거나적시공개의무위반등으로표준화기구를기만하여표준으로채택되게하고, FRAND 선언에반하는실시료의요구나표준특허의실시거절등을하는행위에대하여는시장지배적지위남용내지불공정거래행위에해당할수있다고보았다. 그요건으로 ⅰ) 특허권자가의도적으로자신의기술이나특허를은폐내지미공개하거나 FRAND 선언을준수, 이행할의사가없음에도 FRAND 선언을하였고, ⅱ) 표준화기구에서는이를신뢰하여해당기술이나규격을표준으로채택하였는데, 만일특허권자의그러한행위가없었더라면다른기술이나규격을표준으로채택하였을것이며, ⅲ) 특허권자가표준채택이후에 FRAND 선언에위반하는행위를하는경우 를들고있다. 403) 다만, 서울중앙지법은표준채택과정에서삼성전자의적시공개의무위반사실을인정할수없고, 보유한특허의적시공개의무를위반한행위만으로는표준채택그자체에의하여다론사업자의사업활동을방해하였다고보기어렵다고판단하였다. 그밖에애플은삼성전자가표준화기구를기만함으로써위계에의한고객유인을하였다는주장도하였으나, 법원은위계나기만행위에대한입증이부족하다고판단하였다. 404) 또한해당표준특허가필수설비에해당한다고보았지만, 원고에게주관적경쟁제한의도나객관적으로도경쟁제한효과가생길우려가있는거래거절행위가있었다고볼수없고, 삼성의실시료요구가현저하게과다하다고보지않았으며, 기타차별취급이나사업활동방해를인정할증거가없다고판시하였다. 405) 즉서울중앙지법은 표준화기구 (ESTI) 에서도실시료는당사자들의협상에의하도록한점, 원 403) 서울중앙지법 선고 2011 가합 판결. 404) 서울중앙지법 선고 2011 가합 판결. 405) 서울중앙지법 선고 2011 가합 판결. 168

190 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 고가이사건표준특허에대하여표준으로선정된이후 FRAND 선언을하였다고하더라도다른표준특허를보유한특허권자가공표하는실시료율, 원고와애플이다른표준특허를보유한사업자들과체결한라이선스계약내용과실시료액, 표준특허의구체적인내용이나대체가능성, 통신기술이제품에대한기여정도나해당특허의가치평가등의어려움으로원고와애플이제시하는근거들만으로적정한실시료를산정하는것은매우곤란하고단순비교도어려운점, 그리고애플이제시하는실시료율도다른사업자들과의통상적인통신기술분야에서의실시료율과는상당한차이가있는것으로보이는점등 에비추어보면, 원고가애플과의표준특허에대한실시료율협상과정에서애플에제시한실시료율등의조건이 FRAND 조건에부합하지않는부당하거나과도한실시료라거나애플에대하여다른표준특허실시권자에비하여현저하게차별된가격조건을제안하거나차별취급한것이라고단정하기어렵다고판단하였다. 406) 또한서울중앙지법은애플은이사건표준특허중일부특허를실시하여이를침해하고있었으나, 삼성측에정식으로실시권허여를요청한바가없고, 이사건표준특허의유효성이나침해를인정하지않았으며, 네덜란드나일본등에서와같이가정적인표준특허의유효성과침해부분의인정을전제로한쟁송을위하여실시료상당의금전기탁이나제안등의조치를취한바도없다는점, 애플이이사건소제기이전부터원고의표준특허에대한 FRAND 조건에따른실시료율을요청하고다른사업자들과의라이선스계약의내용등을요구하였으나, 원고는이사건소제기이후애플의요구로표준특허포트폴리오전체에대하여제품가격의 2.4% 의실시료율을제안하면서협상을하였으며, 위제품가격 2.4% 수준의실시료율은다른사업자들이제안하거나공표하는표준특허의실시료율에비해과도하게높은것으로단정하기어려운점, 원고는위협상과정에서애플에크로스라이선싱계약을제안하기도한점, 원고가애플의비표준특허에대한침해금지등소제기에대응하여이사건소를제기한측면은있으나, 소제기이후에도피고와사이의라이선스협상이합의에이르지못하였고, 그러한사정만으로종국적인필수설비에의접근거절내지필수설비의제공중단행위로볼수없다고보았다. 미국에서이루어진삼성전자 v. 애플간소송에서도비슷한쟁점이제기되었는데, 미국연방지 방법원은위와같은비율의실시료가과도한금액이어서삼성전자의 FRAND 선언에위반되는 406) 서울중앙지법 선고 2011 가합 판결. 169

191 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 지에관해전문가증인들간의진술이엇갈리는이상입증이부족하다고보아위주장을배척하 였다. 407) 2 표준필수특허권자의특허침해금지청구서울중앙지법은 FRAND 선언이금지청구권을포기한것이라고해석할수없다고판시하였는데, FRAND 선언이라이선스계약청약의의사표시라거나표준특허실시행위를청약에대한승낙이라고볼수없고, FRAND 선언으로금지청구권을포기한것이라고해석할수없어금반언의원칙위반이라고볼수없으며, 양당사자가성실하게협상에임하지않았고, 삼성이 FRAND 조건에부합하지않는과도한실시료를요구하였다고할수없어권리남용에해당한다고할수없다고판시하였다. 408) (3) 공정거래위원회의결정 (2014) 2014 년 3월 25일에공정거래위원회는삼성전자가애플을상대로제3세대이동통신기술과관련한표준특허의침해금지청구소송을제기한행위는공정거래법상시장지배적지위남용행위및불공정거래행위에해당하지않는다고판단하고무혐의결정을내렸다. 409) 이사건에서공정거래위원회는삼성전자의표준필수특허 4개각각을별개의기술시장으로획정하였으며, 삼성전자의시장지배적지위가행사되는시장은삼성전자의표준특허를사용하여제조되는 국내이동통신기기시장 으로보았으며, 삼성전자는이시장에서시장지배적사업자라고인정하였다. 즉한국공정거래위원회는삼성전자가해당표준특허에대하여시장지배적사업자에해당한다는것은인정하였으나, 삼성이소송제기전후로다양한실시조건들을제시하여협상을진행한반면, 애플은협상중먼저미국에특허침해소송을제기하고실시협상에성실히임하였다고보기어렵다는점등을근거로삼성의금지청구권행사가시장지배적지위남용및불공정거래행위에해당하지않는다고판단하였다. 410) 407) Apple v. Samsung, 920 F.Supp.2d 1116 (E.D. Cal. 2013). 408) 서울중앙지법 선고 2011 가합 판결. 409) 공정거래위원회보도자료, 삼성전자의사업활동방해행위심의결과에대한건 ( ). 410) Id. 170

192 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 공정거래위원회는 FRAND 선언은표준특허권자에게 FRAND 조건으로성실하게협상할의무를부담시키는일반원칙이며, FRAND 선언을하였다고하여곧바로침해금지청구가불가능한것은아니고, Licensor 측면에서표준특허보유기업이당해특허를 FRAND 조건으로라이선스하기로확약하고 Licensee 측면에서잠재적실시자가 FRAND 조건으로라이선스받을의사가있는자 (Willing Licensee) 인경우에만표준특허에기반한금지청구를일정부분제한할필요가있다는가이드라인을제시한후이에따르면잠재적실시자와표준특허권자가성실하게협상에임했는지여부에대한판단이중요하다고하였다. 그러나잠재적실시자인애플이협상도중먼저특허침해소송을제기하고삼성의특허가치를종전인정하였던것보다저평가하는실시조건을제안하는등실시료율의격차를줄이거나해소하기위해성실히협상했다고보기어려운반면, 삼성전자는다양한실시조건을제안하는등실질적인협상을진행하였고, 삼성이실시료율이 FRAND 조건에위반되는과도한것으로보기어려우며, 법원판결을통해애플제품이특허침해를이유로판매가중단되더라도이는특허권자의정당한권리행사의결과로볼수있으므로부당한사업활동방해라고보기어렵다고판단하였다. 411) 표준특허가필수요소에해당하는지여부와관련하여관련민사소송에서서울중앙지방법원은필수설비성을인정하였으나, 412) 공정거래위원회는필수요소에해당하기위한요건 ( 필수성, 독점적통제성, 대체불가능성 ) 중하나인독점적통제성을충족시키지못한다고판단하였다. 그이유는표준필수특허권자는 FRAND 조건으로실시허락할의무를부담하고, 제3세대이동통신기술과관련하여 50개이상의회사가 15,000 건이상의표준특허를보유하고있다는점을제시하였다. 실무적으로표준필수특허라하여필수설비이론을통하여구체적인위법성판단기준을간략화하려는시도들은대체로성공을거두고있지못한것으로평가된다. 적시공개의무위반과관련해서는삼성전자가표준화과정에서특허정보의공개를고의로지연함 으로써적시공개의무를위반했다고볼수없다고판단하였다. 비록무혐의로결론이내려지기는하였으나, 2009 년퀄컴사건에서표준필수특허권자의 FRAND 확약의의미와그위반여부가경쟁법적용에대해가지는의미에대해구체적인논의가 411) 다만이때삼성전자가제안한실시료는최종기기를기초로한것이므로이때공정거래위원회가최종기기를기초로한실시료율의합리성을판단한것인지에대해서는논란이있다. 412) 서울중앙지방법원 선고 2011 가합 판결. 171

193 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 이루어지지않았다는점을고려할때, 이에대한실질적인판단이이루어진최초의사례라고볼 수있다. 이사건에서공정거래위원회가제시한기준들은 2014 년지재권심사지침개정시주요 참고자료로활용되었다. (4) 동일사건에대한외국경쟁당국과법원의태도 2012 년 1월 EU 집행위원회는삼성전자가경쟁자에대하여특허침해금지소송을제기한것이 FRAND 확약을위반함으로써시장지배적사업자의지위남용을금지하는 TFEU 제102조에위반되는지여부에대한조사를개시하였다. EU 집행위원회는조사결과이사건행위가시장지배적사업자의지위남용에해당한다고판단하여 2012년 12월심사보고서 (Statement of Objection) 를송부하였다. 413) 삼성전자는 2013년 9월 EU 당국에자사의표준특허권에기해서는 ⅰ) 예외적인경우를제외하고는향후 5년간침해금지청구권을행사하지않을것이며, ⅱ) 시정방안이행감시인 (monitoring trustee) 를선임하여이행을감시한다는요지의시정방안을제출하였고, EU 집행위원회가이를수용하여동의의결로종결되었다. 한편일본의동경지방재판소는삼성전자가 FRAND 조건에합당한실시허락의성립을위해성실한노력을게을리하였다는사실에더하여, 삼성전자가문제된특허를표준화기구에공개한시점도표준채택이후 2년이경과한시점이었다는점등과같은제반사정을들어삼성전자의침해금지가처분청구가권리남용에해당한다는이유로배척하였다. 414) 이와같이동일한사안인경우에도특허권의보호와관련된각국의이해관계를반영하여입장차 이를보이고있다. (5) 검토이사건에서서울중앙지법의판결은삼성의금지청구가특허권보호를위해실행된것으로경쟁제한을의도한것은아니라고판단한것으로해석되고있다. 이와관련하여권리보호를위한정당성항변의존재와주관적경쟁제한의도의존재를혼동하고양자를동일시하는오류를범하고 413) European Commission Press Release, Antitrust: Commission opens proceedings against Samsung, 31 Jan ) 東京地裁平成 23 年 ( ヨ ) 第 号平成

194 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 있다는비판도있다. 415) 배타조건부거래행위와유사하게금지청구권의행사는이미구체적으로상대방을특정하고행사된다는점에서유력한경쟁자를퇴출시키기위한주관적경쟁제한의도를당연히인정할수있고, 따라서법원은일단주관적경쟁제한의도를인정하되삼성이주장한구체적인권리보호의필요성여부를정당성항변단계에서구체적으로검증하는절차는진행하는것이보다적합한심사방법이라는것이다. 416) 다만, 이와같은경쟁제한효과의발생에대한인식에도불구하고특허권자는그권리보호를위해 합리적으로필수적 인경우구제조치를요구할수있고, 이것은기술혁신을통해발생하는동태적효율성을보호하는경쟁법의관점에서허용되어야한다는것이다. 이러한관점에서이사안에서는애플이 자발적실시자 로서삼성의표준필수특허에대하여금전배상지급의사가확실하여 FRAND 확약의의미에따라특허권자인삼성이금전배상만으로도충분한권리보호의목적을달성할수있었는지가심사되었어야한다. 이와관련해, 우선이사건판결에나타난사실만으로애플이 자발적실시자 인지여부를살펴보면, 법원은애플이 일부표준특허의유효및침해를전제로실시료지급의사를밝히기도하였다 는사실을인정하고있다. 417) 다만, 법원은애플을자발적실시자로볼수있는지여부를판단하지않고, 삼성의행위가권리남용에해당하는지를판단하는과정에서 애플의특허의유효성과침해를인정하지않음을전제로실시료율을요구한점, FRAND 실시료수준에대한다툼이양자간진행된과정 등을근거로애플이삼성과의실시료협상에적극적인노력을하지않았음을지적하고있다. 여기서법원은애플이삼성의특허기술의유효성과침해사실을인정하지않는사실을금지청구권행사의적절성을판단하는중요한근거로사용하였다고볼수있다. 418) 그러나 EU 의 2013 년 Motorola 사건의조사의견및미국경쟁당국의 2012 년 Google 에대한 동의명령의내용및특허권남용일반이론을참고할때, 자발적실시자여부를판단하는주요요 415) 오승한, 앞의논문 ( 주 320), 267 면. 416) Id. 417) 서울중앙지방법원 선고 2011 가합 판결, 186 면. 418) 오승한, 앞의논문 ( 주 320), 269 면. 173

195 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 소는일단 FRAND 실시료지급의사의명확한표현 이라고할수있고, 특허의효력및침해여부에대한이의제기및실시료수준에대한불인정과제소 중재요청 등은자발적실시자의판단요건에영향을주지않아야한다 년유럽사법재판소 Huawei v. ZTE 사건 (C-170/13) 판결에서도특허실시자는특허권이유효하다는점을전제로진행하면서청구되거나협상된실시료의지급에합의할수있고, 별개로유효성에대한검토를진행할수있다고하여특허의유효성을다투면서도성실히실시협상에응할수있음을인정하고있다. 419) 따라서법원이자발적실시자여부를 특허권의유 무효및침해여부판단을위한소송제기 행위를기준으로판단하고있는것은타당하지않다. 다만, 자발적실시자 의여부는단순히외부에표현된 실시료지급의사 의존재만으로결정되는것은아니고, 소송절차의고의적지연및상대방의역홀드업가능성등외적요소에대한추가적인검토가필요할것이다. 420) 또한법원은특히, 이사건에서 FRAND 조건에위반하여실시료가요구되었다고하여도그것은 Apple의구체적불이익일뿐경쟁제한효과의발생혹은그가능성이없다 고판단하고있는데, 법원의이러한해석은경쟁제한효과의존재에대한명백한잘못된해석이며스마트폰시장에서시장점유율 50% 가넘는삼성의 유력한경쟁자 인 Apple에대한과도한실시료요구및금지명령의청구는경쟁자인 Apple의비용을상승시키고상품의퇴출을가져와당연히관련시장에서소비자선택권의감소를야기한다는비판이있다. 421) 3) 마이크로소프트의노키아영업양수사건 (2015) 422) (1) 사안의개요우리공정위는 2014 년마이크로소프트가노키아를인수한것이기업결합에해당하는지여부에대한조사에착수하였고 ( 사건번호 2014 기결1474), 마이크로소프트는심의일전인 공정위에시정방안을제출하면서동의의결을신청하였고, 2015년 9월공정위가이를받아들였다. 419) CJEU, Case C-170/13, Huawei Technology Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH. 420) 오승한, 앞의논문 ( 주 320), 269 면. 421) 오승한, 앞의논문 ( 주 320), 270 면. 422) 공정거래위원회의결제 호,

196 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 마이크로소프트는안드로이드 OS 관련특허를포함한다수의모바일특허기술을보유하고있 고, 노키아는근거리무선통신기술과함께 GSM, UMTS, CDMA 및 LTE 와같은 2G, 3G 및 4G 모바일통신표준에관한다수의모바일특허기술을보유하고있었다. 모바일특허기술의경우통상특허기술보유업체와모바일단말기제조업체간라이선스계약을통해거래가이루어지는데, 특허기술보유업체는라이선스계약시개별특허기술별로사용료를책정하기보다는전체특허기술에대해사용료를책정하는경향이있다. 애플 ios 의경우모바일특허기술과단말기제조가수직통합되어있으므로라이선스계약이필요하지않다. 안드로이드 OS의경우 OS 자체는안드로이드단말기제조업체에게무료로제공되나, OS에포함된특허기술에대해서는안드로이드단말기제조업체와특허기술보유업체간특허라이선스계약을통해거래가이루어진다. 예를들어, 마이크로소프트는 안드로이드라이선싱프로그램 (Android Licensing Program) 이라는이름으로자신이보유한특허기술포트폴리오전체에대해특허료를책정하여라이선스계약을체결하고있었고, 이경우실시료를부과하는특허와무료로사용하는특허간구분이불가능하며특허별로실시료가구분되지않고특허전체에대해실시료가책정된다. 신청인은 자회사인마이크로소프트인터내셔널홀딩스 B.V. 를통해노키아의이동통신기기및서비스사업 (Device & Service Business, 이하 D&S 사업 이라한다 ) 을인수하는주식및자산매매계약을체결하였다. 이계약에따르면, 신청인은노키아의 40개자회사의주식을취득하고노키아와 5개노키아계열회사의 D&S 사업관련자산을양수하게된다. 이후신청인은 노키아의국내소재 2개자회사 423) 를인수대상에서제외하기로하는등계약내용을변경하였다. 변경된계약에따라, 신청인은노키아의 38개자회사주식을취득하고, 노키아본사의 D&S 사업관련자산을양수하기로하였다. 이와같은마이크로소프트의노키아인수가기업결합에해당되는지여부에대하여공정위는관 련시장을모바일단말기시장, 모바일 OS 및소프트웨어시장, 모바일특허기술시장으로확정 하고, 지역시장의경우상품의특성, 구매자나판매자의분포등에서국가별차이가크지않으므 423) 주식회사노키아티엠씨와한국노키아주식회사다. 175

197 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 로세계시장으로획정될가능성이있다고보았다. 시장획정과관련하여, 모바일단말기시장을스마트폰과태블릿으로세분하여야하는지, 지역시장을국내시장으로보아야하는것은아닌지등에대한논의가있을수있으나, 동의의결은신청인의자발적인시정방안에따른것으로위법여부까지판단하지는않으므로시장을명확하게획정하지아니하였다. 본건기업결합의경우 MS와노키아가스마트모바일기기를중심으로하는다양한상품시장에서사업을영위하고있어결합의형태도복합적으로보았다. 예를들어, 1 스마트폰 / 태블릿 OS 와단말기간결합, 2 모바일관련특허와단말기간결합, 3 모바일앱 (Application) 과단말기간결합, 4태블릿단말기간결합등다양한측면에서결합이이루어진다고보았다. 이중 1, 2, 3번은모바일기기의원재료라고할수있는 OS, 특허, 앱과최종산출물인모바일단말기간수직형기업결합이고, 4번은태블릿단말기를생산하는경쟁사간수평형기업결합이다. (2) 경쟁제한가능성공정위는이러한기업결합으로 MS 안드로이드 OS에서채택한특허기술을상당수보유하고있는지위를토대로경쟁단말기제조업체에대한특허료인상등을통해생산요소 (OS) 공급을잠재적으로봉쇄할수있는능력이있다는우려를제기하였고, 본건기업결합의유형중모바일 OS 및앱-단말기간수직결합, 태블릿단말기간수평결합은경쟁을실질적으로제한하지않는것으로판단하였다. MS 에따르면최소한 268 개이상의 MS 의특허기술이안드로이드라이선싱프로그램에의하여 안드로이드폰제조업체들에게제공되고있었고, 이러한특허중에는안드로이드폰의생산을 위해필수적인표준특허가 73 개있는것으로확인되었다. 나머지약 200 개의특허는비표준특허 (non-sep) 로서 FRAND 조건에구속되지않는다. 그러나이해관계자들은이러한특허기술이다른제품이나기술로대체하기어렵다는점에서상업적으로매우중요한의미를갖는다고주장한다. 구글이신청인의특허기술을안드로이드에포함시키기로함에따라, 다른안드로이드단말기와의호환성측면에서신청인의특허기술은필요하다는것이그이유다. 만약개별단말기제조업체가안드로이드소스코드 (source code) 에규정된신청인의특허기술을임의로빼거나바꾸게되면, 이는더이상안드로이드가아닌별개의새로 176

198 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 운 OS 가된다. 이는수많은애플리케이션과안드로이드단말기들로구성된기존의안드로이드 생태계에서홀로이탈하는것이므로단말기제조업체입장에서는사실상선택할수없는대안이 라는것이다. 이에잠재적봉쇄유인으로 MS가안드로이드 OS에사용되는특허의실시료를과도하게올려서자신의윈도우단말기와경쟁관계에있는안드로이드단말기의제조업체의생산비용을증가시킬유인이있다는우려, 특허료인상을통해신규기업의시장진입을저지할유인에대한우려등이제기되었다. (3) 시정방안 마이크로소프트는표준특허에관련하여다음과같은원칙을준수한다고하는시정방안을제출 하였다. ⅰ) 신청인은표준특허를 FRAND 조건으로라이선스한다. ⅱ) 신청인은대한민국에본사를두고있는스마트폰또는태블릿제조사가생산한스마트폰또 는태블릿에대하여표준특허를침해하였다는이유로판매금지명령또는수입금지명령을청 구하지않는다. ⅲ) 신청인은위와같이표준특허를라이선스하면서실시권자 (licensee) 에게, 그실시권자의특 허가동일한산업표준에필수적인경우외에는, 해당실시권자의특허에대한라이선스를 신청인에게도제공하도록요구하지않는다. ⅳ) 신청인은표준특허의양도와관련하여, 양수인이위와같은원칙을고수하고, ( 양수인이이 를재양도할경우재양수인에게위와같은원칙을고수할것을요구하겠다고동의하지않는 이상표준특허를제 3 자에게양도하지않는다. 다만, 위와같은원칙은호혜적인것이다. 즉, 신청인의제품과관련하여표준특허를가진자가 위와동일한원칙을준수하기로약속한경우에만신청인이위원칙을준수한다. 비표준특허에대하여는다음과같은시정방안을제출하였다. 177

199 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 ⅰ) 신청인은대한민국에본사를두고있는스마트폰또는태블릿제조사에게스마트폰및태블 릿의대한민국내제조, 사용또는판매를위한비표준특허를비독점적으로계속하여라이선 스한다. ⅱ) 신청인은본건라이선스를 (i) 본건기업결합일이전의신청인의기준에따른실시료율, 또는현재신청인의실시권자인경우해당실시권자와의현행계약에서정한실시료율을초과하지않는실시료율로, 또한 (ii) 비가격 (non-pricing) 조건의경우본건기업결합일이전신청인의라이선스프로그램에따른일반적조건, 또는현재신청인의실시권자인경우해당실시권자와체결한계약에따른조건과실질적으로유사한조건으로, 계속하여제공한다. ⅲ) 대한민국에본사를두고있는스마트폰또는태블릿제조사와의기존교차실시허락으로인하여비표준특허에대한실시권이부분적으로허여된경우, (i) 신청인은위와같은잔존비표준특허에대한실시허락 ( 잔존실시허락 ) 을해당제조사에게적절히제공하고, (ii) 잔존실시허락의실시료율은위 2 (i) 에서규정한상한에따르고해당제조사의기존교차실시허락의가치에따라적절하게감액될것이며, (iii) 잔존실시허락의비가격조건의경우안드로이드프로그램라이선스의조건과실질적으로유사한조건이계속하여제공한다. ⅳ) 신청인은별첨목록 1, 2에기재된비표준특허를동의의결일이후 5년동안제3자에게양도하지않는다. 나아가 5년의기간이경과한이후에도, 신청인은양수인이동의의결일이전에신청인에의해이루어진라이선스관련약정을준수하고위비표준특허의재양수인에게도동의의결일이전에신청인에의해이루어진라이선스관련약정을준수하도록요구하기로동의하지않는이상위비표준특허를제3자에게양도하지않는다. ⅴ) 동의의결일이후신청인은대한민국에본사를두고있는스마트폰또는태블릿제조사가본 건라이선스협상에성실하게임하지않는다고판단되는경우에만비표준특허를침해하였다 는이유로판매금지명령또는수입금지명령을청구한다. 이러한마이크로소프트의시정방안에대하여공정위는수직결합으로인한잠재적봉쇄효과를 충분히해소하고있는것으로판단하여동의의결하였다. 178

200 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 (4) 검토특허제도는일정기간독점권을부여하는것을본질로하므로특허청으로부터특허를취득하였고그로인하여관련시장에서독점력 (monopoly power) 을갖는다는이유만으로경쟁법상위법한것으로판단되지는않는다. 미국연방대법원은 아무리다수의것이라할지라도특허의축적 (accumulation) 만으로본질적으로당연히위법한것이아니다 라고판시한바있다. 424) 이와마찬가지로기업인수합병에따른특허의인수또한관련시장에서의독점력전이로인해경쟁제한적인것으로판단되지아니함이원칙이다. 그러나특허의양도나인수를통해위법한독점화를기도하거나경쟁기업의거래를제한하기위한목적의합의의일부분이되는경우에는경쟁법위반이될수있다. 미연방대법원은광범위한독점적정황속에서일본경쟁기업을상대로침해소송을용이하게제기하기위해서스위스제조업자에게서미국라이선시에게특허권이이전된경우에는셔면법제1조위반에해당한다고판시한바있고, 425) 제10 항소법원은다른경쟁제한적인행위들과병행하여경쟁을배제할목적으로중요한특허모두에대하여인수또는포기 (nonuse) 를하도록하는것은셔먼법제2조위반이된다고판시한바있다. 426) MS의노키아영업양수사건의경우, MS가노키아를양수과정에서인수받은특허로인하여관련시장에서표준특허를비롯한다수의특허를보유하게됨에따라경쟁제한의우려가있어공정위를이를문제삼은것이었다. 그러나 MS는 표준특허 의경우 FRAND 조건에충실하게라이선스할것이며금지청구권을행사하지않을것과 비표준특허 의경우국내실시자에게비독점적으로계속하여라이선스를할것이며, 상대방이라이선스협상에성실히임하지않는경우에만금지청구권을행사할것을요지로하는시정방안을제출하여공정위가이를받아들여동의의결된사안으로표준특허권자의적법한금지청구권행사의범위에대하여가이드를제시하고있다고볼수있다. 424) Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazdeltine Research. 339 U.S. 827, 834 (1950). 425) United States, v. Singer Manufacturing Co., 374 U.S. 174 (1963). 426) Kobe, Inc. v. Dempsey Pump Co., 198 F.2d 416, (10th Cir. 1952). 179

201 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 4) 2014 년, 2016 년공정위지침개정 2014 년에공정위는지식재산권의부당한행사에관한심사지침을개정하여세계최초로표준필수특허권자의 FRAND 확약을위반한금지청구등행위와특허관리전문사업자 (Non- Practicing Entity, 이하 NPE ) 에대한규제의명문근거를공식적인가이드라인에도입하였다 ( 공정거래위원회예규제205호, 일부개정, 시행 ) 년는기존 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 의내용이표준필수특허에대한과도한규제가될수있다는비판이있어 표준기술 의정의에서 사실상의표준 을삭제하고 표준필수특허 의정의를자발적인 FRAND 확약 이요청되는특허로한정하였다 ( 공정거래위원회예규제247호, 시행 ). 427) 표준기술의개념에는 ⅰ) 표준화기구에의해인위적으로표준으로설정되며, 자발적인 FRAND 선언을요하는 표준필수특허 (Standard Essential Patent, SEP) 와 ⅱ) 시장경쟁의결과해당기술분야에서표준으로이용되게된기술로 FRAND 선언이없는 사실상의표준 (de facto SEP) 을포함한다. 기존심사지침에서표준기술의정의에는표준필수특허뿐만아니라사실상의표준까지포함하고있어범위가불명확한사실상의표준까지규제의대상으로포함하는것이적절한지여부에대하여논란이있어왔다. 사실상의표준을포함하는것에찬성하는견해는 ⅰ) 특정표준에고착효과가발생한경우사후적으로특허홀드업 (Patent Hold-up) 유인인생기는점은사실상의표준도동일하고, ⅱ) 법률상의표준은 FRAND 등제어장치가있으나, 사실상의표준은 FRAND 선언의의미등이없어남용의우려가높으며, ⅲ) 사실상의표준이대체불가능한경쟁법상필수요소에해당하는경우시장지배력남용의가능성이높다는이유를근거로하고있다. 반면, 사실상의표준을규제의대상으로포함하는것에반대하는견해는 ⅰ) 사실상의표준은 시장경쟁의결과로그에따른시장지배력의행사는정당한권리행사이며, ⅱ) 경쟁을통해서 사실상의표준의지위를획득한자에게과도한의무를부과시킬경우혁신의인센티브를저해할 427) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 I.3.(5)(6). 180

202 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 수있으며, ⅲ) 사실상의표준의보유자가스스로 FRAND 선언을하지않은이상 FRAND 제약 을요구하는것은곤란하다고주장하였다. 이에 2016 년심사지침개정시 표준기술 의정의에서 사실상의표준 을삭제하고 표준필수특 허 의정의를자발적인 FRAND 확약 이요청되는특허로한정하게되었다. 428) 5) 퀄컴 II 사건 (2016) (1) 사안의개요우리공정위는 2016 년 12월 21일전원회의에서퀄컴의시장지배적지위남용행위에대하여시정명령과함께과징금 1조 300억원을부과하기로결정하였다 ( 조사착수, 퀄컴에심사보고서발송, 이후동의의결심의포함총 7차례의전원회의개최 ). 퀄컴은이동통신표준기술인 CDMA, WCDMA, LTE 등과관련하여국제표준화기구에 FRAND 확약을선언한표준필수특허보유자이자동시에모뎀칩셋을제조 판매하는수직통합 독과점사업자이다. 공정위발표에다르면문제된퀄컴의행위는 ⅰ) 경쟁모뎀칩셋사의요청에도불구하고칩셋제조 판매에필수적인이동통신표준필수특허에대해라이선스제공을거절하거나제한한행위, ⅱ) 칩셋공급과특허라이선스계약을연계하여, 칩셋공급을볼모로 FRAND 확약을우회하여부당한라이선스계약체결 이행을강제한행위, ⅲ) 휴대폰사에게포괄적라이선스만을제공하면서정당한대가산정절차를거치지않고일방적으로정한라이선스조건을강제하는한편, 휴대폰사특허를자신에게무상라이선스하게하는등부당한계약을강요한행위와 ⅳ) 각행위가유기적으로결합하여하나의부당한사업모델을완성하였다는것이다. 428) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III.3. 나. 181

203 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 퀄컴은라이선스사업부인 QTL 과모뎀칩셋사업부인 QCT 를별도의법인 (QI 와 QTI) 으로분리하여운영하고있음 1 QTL 은어느칩셋사에게도라이선스를제공하지않고있음 2 QCT 는휴대폰사에게모뎀칩셋을판매하면서 QTL 과라이선스계약을체결 이행할것을요구하고있음. 즉, 법인을분리하고도서로사업을연계하고있는것임 3 그결과, QTL 은손쉽게휴대폰사에게일방적인라이선스계약조건을강요할수있으며, 이를통해휴대폰사의특허에대한교차라이선스를얻어내어 QCT 와 QCT 의모뎀칩셋고객이무상으로이용할수있도록하고있음 자료 : 공정거래위원회보도자료 [ 그림 4-1] 퀄컴의사업구조개요 (2) 한국공정위결정에대한퀄컴측입장이러한공정위결정에대하여퀄컴측은관련라이선스유형은업계의오래된관행으로공정위의결정은시장현실을고려하지않았으며경쟁제한성에대한증거도부족하다고반박하고있다. 공정위는퀄컴의전세계매출에서한국이차지하는비중이 20% 안팎이라고밝혔지만, 퀄컴은지난해한국내휴대전화판매로받은특허사용료는전체사용료수입의 3% 미만이라고주장하였으며, 조사과정에서사건자료, 핵심증인에대한정보를공유하지않은공정위의방침은한미자유무역협정 (FTA) 규정위반이며, 공정위는절차적보호장치를준수하지않았다고주장하였다. 또한, 퀄컴은국외기업의지식재산권을규제하려는공정위의결정이국제법과갈등을빚을것이 라고전망하며, 향후시정명령에대한집행정지를신청하고서울고등법원에항소할예정이라고 밝혔다. 182

204 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 (3) 관련사례 ( 중국퀄컴사건, 2015) 2015 년 2 월, 중국은퀄컴에 61 억위안 ( 약 1 조 600 억원 ) 에가까운벌금을부과하였다 (2013 년 11 월부터조사착수, 중국반독점법위반벌금으로사상최대 ). 중국국가발전개혁의원회 ( 이하 발개위 ) 는퀄컴이시장지배적지위를남용해정당한경쟁을제한또는배제해왔다며이러한독점행위를중단할것을지시하고 2013년중국시장판매액의 8% 인 60억8,800만위안을벌금으로부과하였다 ( 중국반독점법에따르면판매액의 10% 까지벌금으로부과할수있음 ). 중국발개위는퀄컴이불공정하게높은특허사용료를받아왔고, 정당한이유없이비무선통신표준필수특허까지끼워팔아왔으며, 통신칩을팔면서불합리한조건들을붙였다고지적하였다. 이에대해퀄컴은중국측의이러한처분을받아들여그동안휴대폰전체가격을기준으로 5% 안팎에서산정해온특허사용료를앞으로는휴대폰가격의 65% 를기준으로산정하는등특허사용료를대폭낮추고, 자사통신칩을사용하는휴대폰제조업체끼리관련특허등을무상으로넘기도록강제해온관행등도고쳐가겠다고밝혔다. 이러한중국사례와우리공정위결정과의차이점은중국은주로퀄컴과휴대폰제조사간거래관계에서있었던불공정조건에대해시정명령을내린반면, 우리공정위는휴대폰제조사와의계약뿐만아니라모뎀칩셋사와의계약관계까지다루어모뎀칩셋사에게라이선스를거절하고제한한것이중간부품공급업자의경쟁제한성을유발한다고본것에차이가있다. (4) 향후전망한국공정위의퀄컴에대한과징금부과로인하여미국정부의보복조치등통상갈등에대한우려도제기되고있다. 그러나퀄컴의반대편에섰던기업중상당수가미국기업이라는점을감안하면미정부가단순히퀄컴편을들어줄것이라고예상할수는없다는시각도존재한다. 이번퀄컴제재에는삼성전자와 LG 외에미국애플, 인텔, 엔비디아등미국기업들도힘을합해 연합전선을펼쳤다 ( 대만미디어텍, 중국화웨이, 스웨덴에릭슨등각국의주요 ICT 기업들이 직 간접적으로공정위조사에협조하거나심의에참여 ). 이에우리공정위관계자는 퀄컴건에 183

205 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 대해선우리뿐아니라다른여러나라에서도조사하고제재하고있다 면서 한국의대미통상에 영향을미치진않을것 이라고전망하고있다 ( 미국 FTC 와대만공정위, EU 도퀄컴의특허남용 등비슷한조사에착수한상태 ). 4 표준특허주요이슈관련경제학적접근 가. 표준특허의경제적효과 표준은기업이규모의경제를실현하고운용상의상호호환성 (interoperability) 을확보할수 있도록함으로써기업의경제적행동에영향을미치는한편, 기업의혁신활동, 생산효율성에도 직 간접적으로영향을주게된다. 429) Bekkers 등 (2011) 은표준특허를많이갖고있는기업이 시장에서유리한지위를차지함을확인한바있으며, 430) Blind 등은기업의 ROA(return on assets) 에표준특허 (essential patents) 가미치는영향을회귀분석을통해연구하였고, 표준 특허선언과기업의재무적성과간에양의상관관계가있음을확인하였다. 431) 나아가표준은 국가경제전반에영향을주게되는데, 독일은표준화로인해국내총생산의약 1% 의경제적효과 를얻은것으로추정되었으며, 432) 영국의경우표준화가매년 25 억파운드의경제적기여를하 고있으며, 노동생산성에서 13% 의성장을이끈것으로분석된바있다. 433) 강경남 유계환 (2013) 의연구에서는 GDP 와표준특허간의상관관계를분석하였는데, 표준특허스톡의국내총 생산에대한생산탄력성이 0.046% 로분석되었으며, 이는표준특허스톡이 1% 증가할때국내총 생산이 0.046% 증가함을의미한다. 434) Blind 와 Jungmittag(2008) 는 표준 이영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 4 개국가에미치는영향을분석하였는데, 4 개국전체에대해서는표준의국가 경제 ( 부가가치 ) 에대한탄력성이 로분석된바있다. 435) 429) 권영관, 기술혁신과경쟁촉진을위한균형있는경쟁법집행에관한연구, 공정거래조정원 (2015), 면. 430) Rudi Bekkers et al., An empirical study on the determinants of essential patent claims in compatibility standards, Research Policy 40(7) (2011), pp ) 강경남 유계환, 표준특허의경제적효과분석, 한국지식재산연구원 (2013). 46 면. 432) DIN, Economic Benefits of Standardization, 2000; 강경남 유계환, 앞의보고서 ( 주 431), 49 면. 433) DTI, The Empirical Economics of Standards, DTI Economics Paper No.12, (2005); 강경남 유계환, 앞의보고서 ( 주 431), 49 면. 434) 강경남 유계환, 앞의보고서 ( 주 431), 58 면. 435) Knut Blind & Andre Jungmittag, The impact of patents and standards on macroeconomic growth: a panel 184

206 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 < 표 4-2> 표준특허가 GDP 에미치는영향 변수 Coef. Std. Err. t P > t 자본투입 0.537*** 노동투입 0.789** 특허스톡 0.040*** 표준특허스톡 0.046*** Number of obs Number of groups Obs per group: min avg max F(4,152) Prob > F = 169 = 9 = 11 = 18.8 = 24 = = *** p<0.001, ** p<0.01 ( 자료 : 강경남 유계환, 2013) 그러나표준특허의경우, 시장의진입장벽을형성하거나경쟁자들의비용상승, 담합촉진등을통해일부소수기업의시장지위를보호하는반경쟁적인효과가발생할가능성또한높다. 436) Gerla(1993) 와 Lecraw(1984) 는기업이진입장벽을구축하고시장력 (market power) 을획득 강화하기위해표준을이용하기도한다고주장하였다. 437) 표준은고착효과 (lock-in) 를가속화시킬가능성도있다. 고착효과 (lock-in) 가발생하면, 기업은새로운상품또는서비스를창출하기위한제품혁신이나가격경쟁력향상을위한공정혁신과같은추가적인노력이없더라도시장지위를유지하는상황이발생하게되고, 그결과새로운기술혁신이발생하더라도보다열등한기술에의해시장에안착하지못하거나진입자체가배제되는현상이발생할수있다. 438) 또한표준은 어떤상품의소비자가많을수록당해상품의판매자가증가하게되고, 이는다시소비자들을당해상품으로끌어들여당해상품의구매자수를증가시키는효과 인티핑효과 (tipping effect) 를발생시키기도한다. 439) 티핑효과와고착효과에따라표준으로시장을선점 approach covering four countries and twelve sectors, Journal of Productivity Analysis, 29(1) (2008), pp ; 각국가별결과를보면표준의국가경제에대한탄력성이영국 0.052, 독일 0.027, 프랑스 0.147, 이탈리아 로확인되었다. 436) 권영관, 앞의보고서 ( 주 429), 18 면. 437) 권영관, 앞의보고서 ( 주 429), 23 면. 438) 권영관, 앞의보고서 ( 주 429), 24 면. 439) 권영관, 앞의보고서 ( 주 429), 25 면. 185

207 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 한상품의시장점유율은빠르게증가하여경쟁업체의시장진입을가로막게된다. 440) 표준에의 한시장영향력이과다한경우, 경쟁법의적용대상이될수있다. 나. 경쟁법상표준특허주요이슈 1) 시장지배력공정거래위원회의 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 은지식재산권의행사가시장지배적사업자의남용행위및복수사업자사이의부당한공동행위에해당하는지여부에대한판단하기위한것으로, 사업자가단독으로지식재산권을행사하는경우에는그사업자가시장지배력을보유한경우에적용한다. 따라서시장지배력확보여부가지침적용의중요한기준의하나로작용한다. 특히사업자가지식재산권행사를하면서단독으로행하는거래거절, 차별취급, 현저하게과도한실시료의부과는원칙적으로이를행사하는사업자가압도적인시장지배력을보유한경우에한하여적용한다. 441) 시장지배력판단을위해시장구조를살펴보는데, 시장집중정도를측정하기위한지수로집중지수 (concentration index) 가많이활용된다. 집중지수의종류에는상위기업집중률 (CR), 허쉬만-허핀달지수등이있다. 가장많이활용되는측정방법은상위기업집중률로, 총시장에서상위 n개기업이점유하고있는시장점유율을나타낸다. 이방법은쉽게계산할수있고설명이용이하지만, k의범위에따라시장지배력을왜곡시킬수있는한계를갖고있다. k i 1 CR k S i 허쉬만 - 허핀달지수는산업내에존재하는모든기업의점유율의제곱의합으로계산된다. 이 측정방법은산업내기업들의시장점유율자료를모두필요로하기때문에활용이많이되지는 않으나, 미법무성반트러스트국이해당지수를기업결합지침에포함하면서널리알려졌다. 440) Id. 441) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 II

208 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 H N i 1 S 2 i 관련시장을어느범위까지획정하는가에따라시장지배력분석결과는달라질수있다. 지식재산권의부당한행사에대한심사지침에서는관련시장획정방법으로 기업결합심사기준, 시장지배적지위남용행위심사기준 의 일정한거래분야판단기준 을준용하며, 지식재산권행사와관련하여거래대상에따른시장획정을할때는통상적인상품 용역이거래되는 상품시장 이외에도실시허락계약등의형태로관련기술이거래되는 기술시장 과새로운또는개량된상품이나기술공정을위한특정한연구개발과관련된 혁신시장 을고려 할수있다고규정하였다. 442) 또한지식재산권의보유가곧바로시장지배력을의미하지는않는다. 시장지배력이있는지는지 식재산권의존재와더불어해당기술의영향력, 대체기술존재여부, 관련시장의경쟁상황등을 종합적으로고려하여판단한다. 443) 시장지배력과관련된이슈가쟁점이되는분야는 표준특허 관련분야이다. 표준특허로선언된특허로인해기업의시장지배력이높아지는지에대한실증연구들이이루어졌다. 표준설정기구 (SSO, Standard Setting Organization) 에표준특허라고선언된특허들을이용하여표준특허로의선언이시장지배력을높이는지에대한실증분석이이루어졌으며, 서로상반된연구결과들이도출되었다. Lerner et al(2007), Rysman and Simcoe(2008) 등은표준설정기구에표준특허로선언된특허의인용수가증가하는등표준특허의시장지배력이높아질것이라고주장하였다. 반면, Layne-Farrar and Padilla(2010) 은다양한국제표준화기구별로특허의영향력이다르게나타나며, 표준특허로의선언이해당특허의시장지배력을증가시킨다는가설은증명되지않았다고주장하였다. 442) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 II ) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 II

209 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 ( 자료 : Rysman and Simcoe, ) ) [ 그림 4-2] 표준특허와 control 특허의평균인용건수비교 2) 실시료수준표준특허관련경쟁법적이슈중가장활발하게논의되고있는부분은실시료에대한것이다. 경쟁법집행을위해서는시장지배적지위를갖는기업이 FRNAD 확약에따라행동했는지, 예를들어합리적인수준의실시료를요구했는지여부등이중요한판단요소가된다. Swanson and Baumol(2005) 은 FRAND 확약준수를위한표준필수특허권자의라이센싱협상시합리적인실시료수준을결정할수있는모형을제안한바있다 445). 이들이제안한사전경매 (ex-ante auction) 모형은현재까지많이논의되는모형으로, 이들은어떤표준특허의합리적인실시료수준은당해특허기술이제정된표준에포함되기이전의시점 (ex ante competition) 을기준으로평가되어야한다고주장하였다. 446) Swanson and Baumol(2005) 의사전경매모형은표준특허권소유자들간의사전적경쟁상태 를반영하도록설계된경매 (Auction) 와유사한모형으로, 해당모형을통해합리적인수준의 444) Marc Rysman & Timothy Simcoe, Patents and the Performance of Voluntary Standard Setting, Management Science 54(11) (2007), pp ) Swanson & Baumol, Supra note 336, at ) Swanson & Baumol, Supra note 336 ( 윤기호외 4 인, 앞의보고서 ( 주 313), 면에서재인용 ). 188

210 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 실시료가도출된다. 447) Swanson and Baumol(2005) 에의하면경매와유사한절차로부터나온합리적실시료는다음과같은특징을갖는다. 먼저, 합리적인실시료는 0의수준을의미하지않고, 양 (+) 의실시료수준을갖는데, 이것은표준특허권자에게발명과혁신에대한인센티브를제공해야하기때문이다. 448) 둘째, 실시허락계약체결을위한협상과정에서추가적인비용이증가하면, 합리적인실시료수준은증가한다. 셋째, 라이센싱을위한사전적인경쟁이높을수록실시료율은감소하여, 만약특허권자가사전적으로독점적지위를갖고있다면, 실시료수준은사전적이나사후적으로독점적수준에서결정되게된다. 449) 넷째, 차등가격책정 (differential pricing) 에의해, 합리적실시료수준이결정된다. 즉, 합리적인실시료수준은절대적으로동일한것이아니라, 분야와지역등에따라달리책정될수있다. 450) 윤기호외 (2010) 의연구에서는 Swanson and Baumol(2005) 의사전경매모형의확장을시도 하면서, 사전경매모형은기본적인경우뿐만아니라수직통합되어있는경우, 그리고다수의 기술이하나의표준을구성하는경우에도유사하게적용될수있다고결론내리고있다. 451) 합리적실시료관련, FRAND 수준에대해가장많이활용되는샤플리값에대해알아보면다음과 같다. 샤플리값은협조적게임이론 (cooperative game theory) 에서매우중요한개념으로, 표 준설정기구에도바로적용될수있다. 452) 기본적인아이디어는한특허의실시료수준은적절한 한계기여 (marginal contribution) 또는증분기여 (incremental contribution) 에기반하여 산정되어야한다는것이다. 453) 샤플리는표준의총가치를구성특허들간에공정하고합리적으 로배분하는방법은효율성 (efficiency), 454) 익명성 (anonymity), 455) 더미 (dummy), 456) 부 가성 (additivity) 이라는기본적인조건을만족하여야한다고하였다. 457) 샤플리값은모든도착 447) Swanson & Baumol, Supra note 336 ( 윤기호외 4 인, 앞의보고서 ( 주 313), 면에서재인용 ). 448) 윤기호외 4 인, 앞의보고서 ( 주 313), 면. 449) Swanson & Baumol, Supra note 336 ( 윤기호외 4 인, 앞의보고서 ( 주 313), 면에서재인용 ). 450) Id. 451) 윤기호외 4 인, 앞의보고서 ( 주 313), 면. 452) 윤기호외 4 인, 앞의보고서 ( 주 313), 면. 453) 윤기호외 4 인, 앞의보고서 ( 주 313), 175 면. 454) 표준의총가치는낭비없이모든특허에배분되어야한다. 455) 각특허가받게되는보수는명칭이나소유자와상관없어야한다. 구체적으로, 특허 와특허 가표준에동등하게기여한다면이들특허의보수도같아야한다. 456) 어떤특허가표준에전혀기여하지않는다면이를더미라고하고이특허의보수는 0 이어야한다. 457) 특허들의한집합이여태껏고려된것과상업적으로무관한또다른두번째의표준을구성할수있다고가정하고, 이다른표준에서집합 에속한특허들로구성할수있는최선의총가치를 로표시하면, 모든 에대해 189

211 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 순서에대해특허 의평균적인증분기여를계산한식이된다. 샤플리값은다수의특허가표준을구성하는경우, 각특허의로열티는해당로열티가표준에한계적으로 (marginally) 기여하는정도에비례하여야한다는원칙을수학적모형으로구체화한것이다. 458) 따라서대체적인특허가많을수록표준특허의한계기여가감소하게되어샤플리값역시감소하게된다. 비차별적 (non-discriminatory) 인실시료수준에대해살펴보면, 가격차별을금지해야하는지, 어느정도이상이면유해한지에대한논의가존재한다. 앞서 Swanson and Baumol(2005) 모형에서살펴본바와같이가격차별자체가원천적으로문제가되지는않는다. 그러나, 가격차별이경쟁제한적인수준인지에대한이슈는여전히중요한데, 특히표준특허권자가이특허를이용하는하류시장 (downstream) 에서참여하는수직통합기업일때가격차별이문제가될소지가크다. 459) 상류시장 (upstream) 인기술시장또는중간재에속하는부품시장에서시장지배력을행사하는특허권자가하류시장 (downstream) 경쟁자에게불이익을주고, 하류시장에서의자사의영향력을늘리기위해차별적으로로열티를책정하는경우, 상류시장에서의시장지배적지위를하류시장에서도누리는효과가발생하게된다. 비차별적실시료수준을결정하는기준으로 Swanson and Baumol은 ECPR(efficient component pricing rule: 효율적요소가격책정규칙 ) 을제시하고있다. ECPR 은다음과같은등가원칙 (parity principle) 에기반을둔가격책정에서의효율성원칙으로, Swanson and Baumol은 ECPR 수준을벗어난로열티수준은 FRAND 확약을위반했다고판단하였다. 460) 등가원칙은하류시장의다른생산자들에게책정하는특허실시료가특허라는투입요소 (bottleneck input) 를독점적으로보유한공급자가이요소에대해자신에게암묵적으로책정하는가격과같아야한다는것이다. 461) 그러나, 실시료수준을정하기위해필요한증분비용은측정이어렵고왜곡의여지가존재한다. 또한하나의특허가하나의표준을구성하는경우를가정한모델이기때문에, 많은특허들이하나의표준을구성하는현실을반영하지못한다. 462) 가성립한다. 458) 윤기호외 4인, 앞의보고서 ( 주 313), 면. 459) Id. 460) 윤기호외 4인, 앞의보고서 ( 주 313), 180면. 461) Id. 462) 윤기호외 4인, 앞의보고서 ( 주 313), 183면. 190

212 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 3) 실시허여앞서살펴본바와같이특허상품이유통되는단계안에서단계별로특허사용권한을다르게설정함으로써, 중간유통단계에있는특허부품의적법한판매행위에의하여특허권이소진되는것을막고, 최종유통단계에있는상품을통해실시되는특허권을권리자가직접통제하는기술실시방법인 다단계실시약정 (Multi-Level Licensing) 의경우, 463) 중간부품단계를뛰어넘고하류 (downstream) 기업, 특히최종품단계에서라이선스를허여하여로열티를징수하는행위가 단계차별 (Level Discrimination) 에해당하는가에대한논쟁이활발하다. 이경우, 중간부품사업자에게기술실시허여하지않음으로써, 중간부품사업자는잠재적으로특허를침해하는상품을생산 유통하게되고, 이를적법하게구매한최종생산자및소비자도역시잠재적침해위협에놓이게된다. 그결과특허침해위험을가중시키고, 경쟁업체의시장활동을저해할우려가있다. 464) 이상승 (2016) 등은만약표준특허권자가하류시장, 최종품시장의제품을기준으로실시료를정하여받는다면, 동일시장에서의경쟁업체에대한시장진입방해효과와더불어, 경쟁업체및하류시장사업자가표준필수특허를기반으로시행하는보완적투자에표준특허권자가무임승차하는기회를제공함으로써홀드업 (hold-up) 문제를야기할가능성이또한높아질우려가있다고주장한다. 465) 4) 특허풀다수의특허권자들이각각보유하고있는특허를취합하여상호간에또는제3자에게공동으로실시하도록하는 특허풀 (Patent Pool) 은거래비용을낮추는방법으로시도되어왔다. 그러나, 특허풀의독점적지위로인하여경쟁위반적행위에해당하여부당한권리행사로다루어질가능성이있음에따라, 여러학자들이특허풀이사회후생에미치는영향을연구한바있다. 대표적인연구로는 Shapiro(2001), Lerner and Tirole(2004) 등이있다. 463) 오승한, 앞의발표자료 ( 주 320), 97 면. 464) 오승한, 앞의발표자료 ( 주 320), 118 면. 465) 이상승, 앞의발표자료 ( 주 360). 191

213 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 Shapiro(2001) 는특허풀을구성하는특허기술들이완전보완재 (perfect complements) 인경우, 특허풀에참여하는기업들의이윤을높이고소비자들이지불하는가격을낮춤으로써사회후생을증대시키는역할을함을증명하였다. 466) 또한만약특허풀이없다면비효율적인복수의특허라이센싱계약에대한부담을야기하고, 이러한부담은새로운상품디자인, 개발수익감소로이어져신기술을위한협력과상업화속도를느리게한다고지적하였다. 467) 그러나, 특허풀을구성하는특허들이완전대체재적성격을갖는경우에는사회후생을감소시킨다고보았다. Lerner and Tirole(2004) 은 Shapiro 의연구에서한단계더나아가보다일반적인보완 / 대체관계를분석하는모형을구축하고, 특허풀이친경쟁적 (pro-competitive) 으로작용하는필요충분조건을도출하였다. 468) 수요한계 (demand margin) 가정해져있는경우, 특허풀이존재하지않는경우에비해특허풀이사용자들의가격을낮추는역할을하여사회적후생을향상시키고, 특허들간의대체재적성격이낮을수록특허풀이사회후생을증가시킬가능성이높다고주장하였다. ( 자료 : Lerner and Tirole, 2004) [ 그림 4-3] 특허풀의사회적후생분석 466) Carl Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting, Innovation Policy and the Economy, MIT Press (2001), pp ) Id.; 오승환, 방어적특허풀구성과부속약정에대한경쟁제한성평가, 성균관법학제 20 권제 2 호 (2008), 면. 468) Josh Lerner & Jean Tirole, Efficient Patent Pools, American Economic Review 94(3) (2004), pp

214 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 이외에 Lerner, Layne-Farrar 등에의해특허풀의라이센싱방식, 특허풀에속한특허들의 가치평가방식및 rent 분배법칙에대한연구 (Lerner 외, 2007, Layne-Farrar and Lerner, 2011) 가이루어지고있다. 469) 특허풀의형성및운영은후술할 NPE 이슈와도연계되는측면이있어, 앞으로보다다각적인 연구가필요할것으로보인다. 469) Josh Lerner, Marcin Strojwas & Jean Tirole, The design of patent pools: The determinants of licensing rules, RAND Journal of Economics, 38(3) (2007), pp ; Anne Layne-Farrar & Josh Lerner, To join or not to join: Examining patent pool participation and rent sharing rules, International Journal of Industrial Organization, 29(2) (2011), pp

215 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 제 2 절 NPE 관련쟁점 1 NPE 의현황 가. NPE (Non-practicing Entity) 의정의 2000 년대들어서면서가속화된글로벌산업지형의변화와지식생태계의변화는 IP 비즈니스환경및주체의빠른변화를초래하고있다. 특히, IP 거래와관련하여다양한공급자 (IP 창출 ) 와수요자 (IP 구매자 ) 가등장하는한편생태계의활성화를지원하는인프라기관과거래지원기관의 monetization 지원기능또한확산되고있다. 이러한배경속에서 NPE는초기 IP의구매자로시장을활성화시키는핵심주체로주목받고있다. NPE 는법적인용어는아니며, 이에대해확립된정의가존재하지않는다. 또한 NPE 의개념과 유형뿐만아니라사회에미치는긍정 부정적영향에이르기까지끊임없는논쟁이있고, 470) NPE 를지칭하는용어도다양하게활용되고있다. 471) 470) Michael J. Mazzeo et al., Do NPEs Matter? Non-Practicing Entities and Patent Litigation Outcomes. Journal of Competition Law and Economics, 9(4) (2013), pp ) 특허청 한국지식재산보호협회, 2013 년 1 분기 NPE 동향이슈보고서 (2013), 5 면. 194

216 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 ( 자료 : 삼성경제연구소 (2011) 472) ) [ 그림 4-4] IP 생태계의변화와 NPE 의역할 해외에서 NPE(Non-practicing Entity) 는 Non-Practicing Entity (NPE), Patent Monetization Entity (PME), Patent Assertion Entity (PAE), Non-competing Entity (NCE), Patent troll 등으로불리고있으며, 우리나라에서는특허관리회사, 특허전문회사, 특허서비스전문기업, 비실시기업등으로번역되고있다 ( 특허청 한국지식재산보호원, 2016). 과거, NPE 라고하면특허괴물 (Patent Troll) 로통칭하는경향이높았으나이는 NPE 의부정적인측면이강조된다는관점이제기되면서, 경쟁당국이나법원은보다가치중립적인표현인특허관리전문기업 ( 비실시기업 ) (Non-practicing Entity: NPE), 또는특허소송기업 (Patent Assertion Entity: PAE) 등의표현을선호하고있다. 473) Patent Troll 이란용어는현재 Intellectual Ventures 의공동창업자인 Peter Detkin 미국특허변호사가 Intel 에재직하던중인 2001년 Intel을특허침해로제소한 TechSearch 라는회사및회사의임원진을지칭하여사용하였다. 474) Peter Detkin 은 Patent Troll 을 그들이활용하지도않고활용할의사도없으며대부분의경우활용된적이없는특허를이용하여금전적이익만을추구하는자들 ' 이라고정의하였다. 475) 이후 NPE는 2003년미국 FTC 보고서에서특 472) 삼성경제연구소, 진화하는특허비즈니스와산업의경쟁구도변화 ( 내부자료 ) (2011), p ) 이황외 4 인, 앞의보고서 ( 주 335), 1 면. 474) Sujitha Subramanian, Patent Troll in Thickets : Who is Fishing Under the Bridge, E.I.P.R. 30(5) (2008), p ) Id. 195

217 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 허괴물이라는용어를대체하는표현으로처음사용되었다. 특허관리전문기업 ( 비실시기업 )(Non-practicing Entity: NPE) 은특허를소유하고있지만제품을제조하지않고소송을통하여부당한수익을창출하는업체를지칭하며, 특허소송기업 (Patent Assertion Entity: PAE) 476) 는특허를매입하여소송에사용하여수익을창출하는업체를지칭한다. 한편, 보다중립적인의미에서 'Patent Freedom' 社 477) 는 " 대부분의수익을라이선싱으로부터또는특허를행사함으로써얻거나얻을계획이있는기관이나개별주체 " 라고정의하고있다. 'Patent Freedom' 社와같이 NPE를정의하면, NPE 의개념은통상적인특허괴물의의미를넘어, 특허권자들스스로연합을만들어라이선싱권리를행사하는일반적인경우까지넓게포함하게된다. 실제로 'Patent Freedom' 社에정리된 NPE 리스트에는 Intellectual Ventures 와같은유명한특허괴물도있지만, Rockstar Consortium LLC 와같이 Apple, Erricson, Microsoft, Research in Motion 등의특허권자들이협의회를구성하여특허권과라이선싱수익을공유하는경우까지 NPE로분류되게된다 ( 공정거래위원회 ). 따라서 NPE는악의적인특허괴물과일반특허권자가스스로라이선싱을효율적으로하기위한기관을모두포함하고있어매우중립적인표현이라할수있으며, 그런이유로단순히 ' 특허를가진회사 ' 즉, 'Patent Holding Company' 라는표현도상당히많이쓰이고있다 ( 공정거래위원회 ). 한편, 2014년공정거래위원회는 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 ( ) 을개정하여 NPE의정의를지침에추가하였다. 478) 공정위지침에서는 특허관리전문사업자란특허기술을이용하여상품의제조판매나서비스공급은하지아니하면서특허를실시하는자등에대한특허권의행사를통하여수익을창출하는것을사업활동으로하는사업자를말한다. 고 NPE를정의하고있다. 476) PAE 는 FTC(Federal Trade Commission, 미국연방통상위원회 ) 가특허괴물또는 NPE 대신제안한용어 477) 이회사는 Patent Trust( 특허신탁기관 ) 이라고불리기도하는 AST(Allied Secure Trust) 에서운영하는 NPE 정보관련정보업체이다. 신속 정확하게 NPE 와관련된많은정보를제공하기도하고, NPE 관련분쟁에대한개별적인 Consulting Service 를제공하고있다 ( 공정거래위원회, 2013). 478) 최근개정

218 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 본고에서는트롤, Patent Holding Company 등유사개념을 NPE 로통칭하며, NPE 에대한 명확한정의및기준을제시하는것은한계가있으나일반적으로논의되는정의는다음과같은 개념을채택하기로한다. 479) * NPE - 특허를실시하지도않고실시할의도도없으면서특허를이용해많은돈을버는기업이나사람 ( 경쟁자가아닌공격자 ) - 특허를보유하고있으면서제품을생산하지않거나서비스도제공하지않고, 특허침해자를상대로그특허권을행사하는권리자 - 특허발명을취득하여자신은이를실시하지않으면서특허침해금지소송제기를위협하여부당한조건으로특허발명의실시를허락하는것을업으로삼는권리자 이상과같은 NPE 의정의는, 기존과다른차별화된비즈니스모델이라는점에서의의가있다. 이들 은대개직접적인제조활동은하지않으면서특허를생산하거나매집하고이를기초로라이선싱 및특허침해소송을하여합의금또는배상금을얻는방식으로높은수익을창출하기때문이다. 나. NPE 의선정기준과비즈니스유형 NPE의정의와마찬가지로 NPE 여부를판단하는사전적기준이나절대적인원칙에대해서는여전히논쟁이진행중이다 ( 특허청 한국지식재산보호협회, 2015). NPE 의유형은 NPE( 주체 ) 해당여부에대한판단및선정기준과특허권남용행위및비즈니스유형등행위에대한판단기준을통해구분해볼수있다 먼저 NPE 주체에대한선정기준으로, 미국 RPX Corporation 480) 은다음과같이 4 가지유형으 479) 손수정, 특허사냥꾼 (Patent Troll) 활동에대응한지식재산정책과제, STEPI Insight 제 27 호 (2009), 8 면. 480) RPX(Rational Patent) 는미국의대표적인방어형특허펀드의하나로서 Intellectual Ventures 의책임자였던 John Amster 가 2008 년설립한영리목적의주식회사. 글로벌 IT 제조기업을대상으로특허공세가심화되기시작한 2000 년대후반, NPE 에대항하기위한 특허방어자 (defensive patent aggregator) 기능으로수익을창출하는기업을표방했으며, 회원사를대표하여자체자금으로 ( 회원사에위해를가할수있는 ) 특허를매입하거나이미소송이진행중인특허의라이선스계약을체결하여불필요한특허분쟁으로인한사회적비용을낮추는것을목적으로설립되었다. 초기에는회원사의회비 (fee) 가대부분이었으나나스닥 IPO 이후자체보유한특허를통한수입이중심을운영되고있다 년 IPO 이후매출성장을지속하고있는데, 2015 년매출은 291.9M$( 회비관련수입 22M$ 포함 ) 로, 2014 년매출 259.3M$ 대비 12.5% 증가한것으로나타난다. 197

219 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 로구분하고있다. 481) NPE 의유형정의 PAE : 특허권리주장을통해압도적인이익을획득할수있을것으로믿는기업 대학및연구소 개인발명가 NCE : 회사가운영하는서비스제품영역외에서특허를주장하는기업 한국지식재산보호원에서는 NPE 의기본적인특성을보유한지식재산권이나특허를사업에활 용한다는것으로보고, 지식재산권및특허를어떠한방향으로활용하느냐에따라 NPE 기업 특성을구분하고있다. 윤선희 장원준 (2010) 의연구에서는 NPE 비즈니스유형을공격적, 방어적, 특허거래메커니즘, 특허관리지원, 특허기반자금조달의 5가지로구분하고그특성을제시하였다. 공격적 NPE 는특허를사용하여제품을생산하여수익을올리지않고, 특허라이선싱과특허침해소송을통하여수익을올리는방식을주수익원으로하는 NPE 들을가리키는말로특허괴물이라고도불리며가장논란의대상이되는 NPE 유형이라할수있다. 이러한공격적 NPE 는특허자체를통하여수익을발생시키는비즈니스모델중기초적이면서도최종적인모델이라고도할수있으며, NPE 의다른비즈니스모델도이러한공격적 NPE 의비즈니스모델을중심으로구성된다고할수있다. 다음으로, 특허거래메커니즘은공격적 NPE 및방어적 NPE들의기반활동지원하는 NPE라고볼수있으며, 필요한특허를조달하기위한다양한방식을제공하고있다. 구매자와판매자와의네트워크를통해필요한특허의거래를중개하는특허브로커, 이러한기능을온라인에서구현한온라인플랫폼, 특허가격결정과거래를위해경매방식을채택한특허경매등의유형을가지는 NPE 들이있다. 특허기반자금조달과관련해서는대개대부의형태로 IP 소유자들에자금조달을제공하는데, 이러한대부는 IP 자산에의해전체적이나부분적으로담보된다. 이러한회사들은금융거래를구성하는데있어, 부동산이나주식과같은전통적인자산에초점을맞추는대신차입자의 IP 자산을고려한다. 이러한회사들은최신기술을가진 IP 소유권자들에게자금을투자하는데, 이러한소유권자들에는대학, 연구기관, 개인발명가, 그리고작은신생회사등이있다. 481) 특허청 한국지식재산보호협회, 2015 년 3 분기 NPEs 동향분기보고서 (2013), 12 면. 198

220 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 그리고수익을창출하고있는특허권이나기존의로열티수익과같은자사의 IP를획득하는대가로 IP 소유권자들에게금융자본을제공한다. 투자자로부터자금을조성하여특허, 상표, 저작권등침해주장을하거나라이선싱프로그램을실시할수있는가치있는 IP를보유한기업들에게대부하여특허침해소송과특허라이선싱을통해이윤을획득하는기업들도존재한다. < 표 4-3> NPE 분류기준 사업유형공격적 NPE (PAE) 방어적 NPE Salvage NPE R&D based NPE PME (Patent Monetization Entity) 대학 연구소개인발명가 특성제품은생산하지않고타사 ( 제조기업혹은개인 ) 의특허권을전략적으로양수하거나특허라이센싱을통한수익창출을특허의주활용목적으로하는기업, 특허를구매하고이미그기술을이용하고있는생산자를상대로특허를주장공격적 NPE 와같이지식을매집및풀링하는것은유사하나활용목적이공격적 NPE 활동으로인해직면하는혁신활동의단점을해소하기위한모델을포함모기업인제조업체가자사의비즈니스방어및특허수익강화를목적으로설립한자회사 IP R&D 활동으로특허를출원하고동시에특허소송및라이센스활동을하는업체대학 연구소들이보유한아이디어와발명을제휴를통해국내 외에특허로출원하고기업등수요처에매각하는활동을행하는업체 IP R&D 를통한특허를활용하여수익창출을하는대학과연구소특허권을보유하고있으나이를실시하지않는개인발명가 ( 자료 : 한국지식재산보호원 (2015) p.12) 482) < 표 4-4> NPE 의비즈니스유형 유형 비즈니스내용 특허매집을통한라이선싱 (IP Aggregators : Acquisition and Licensing) 공격적 기술개발을통한라이선싱 (IP Technology Development and Licensing) 특허풀관리 (Patent Pool Administration) 대학기술이전 (University Technology Transfer) 방어적 특허거래메커니즘 방어적특허매집특허공유특허브로커 (Patent License/Transfer Brokerage) 온라인특허시장 (Online IP Marketplace) 특허경매 (IP Live Auction / Online IP Auction) 482) 특허청 한국지식재산보호원, 2015 년 NPE 동향연차보고서 (2016), 12 면. 199

221 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 유형 특허관리지원 비즈니스내용 기업특허포트폴리오분석, 라이선싱, 소송지원, 리버스엔지니어링을통한특허침해분석, 회피우회설계지원등 특허담보 (IP-backed Lending) 특허기반자금조달 발명투자펀드 (Innovation Investment Fund) 특허권행사기반자금조달 특허보유기업투자 (Investment in IP-intensive Companies) ( 자료 : 윤선희 장원준 (2010); 특허청 한국특허정보원 (2013), p.4 에서재인용 ) 483) 국내공정거래위원회의지침에서는 NPE 의특허권남용행위를 5 가지유형으로구체화하여다음 과같이제시하고있다. < 표 4-5> 공정거래위원회지침상 NPE 의특허권남용행위유형 행위구분 1 과도한수수료부과 2 FRAND 조건의적용부인 3 부당한합의 4 부당한특허소송제기및소송제기위협 5 사나포선행위 행위내용 통상적인거래관행에비추어볼때현저히불합리한수준의실시료를부과하는행위 제3자로부터취득한특허권에대해불합리한수준의실시료를부과하면서종전특허권자에게적용되던 FRAND FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory): 표준필수특허는공정하고합리적이며비차별적인조건으로제3자에게실시허락되어야한다는원칙조건의적용을부인하는행위 컨소시움을통해특허관리전문사업자를설립한복수의사업자들과함께컨소시움에참여하지않은사업자들에게특허의실시허락을부당하게거절하거나차별적인조건으로실시계약을체결하기로합의하는행위 상대방이특허관리전문사업자의특허권행사에대응하는데필요한중요한정보를은폐또는누락하거나오인을유발하는등의기만적인방법을사용하여특허소송을제기하거나특허침해경고장을발송하는등의행위 특허권자가특허관리전문사업자에게특허권을이전하고특허관리전문사업자로하여금다른사업자에대하여 1,2등의행위를하도록하는행위 Penin(2012) 은특허괴물로써활동하는 NPEs 에대한문제제기와함께 NPE 에대한모호한정 의를바로잡기위해기술전문기업, 특허브로커, 특허괴물로구분하여정의하였다. 아울러아래 의 < 표 > 와같이특허괴물의비즈니스모델을 5 단계로나누어제시하였다. 483) 윤선희 장원준, 특허전문관리회사 (NPE) 의현황과국내기업의대응방안, 산업재산권제 33 호 ( ). 4 면. 200

222 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 < 표 4-6> Pénin (2012) 이제시한특허괴물의비즈니스모델 5단계 단계 단계별특허괴물의비즈니스모델 1단계 자신이소유한특허가침해될확률이높은복합기술산업분야에서활동 2단계 부실기업으로부터특허를값싸게구입 3단계 특허를침해하고있는잠재기업들을검색 4단계 침해기업이 Sunk Investments 한뒤에공격 5단계 침해기업으로부터상당한배상금을얻어낼수있도록압력을가한후타협시도 다. NPE 분쟁통계 NPE 관련분쟁현황을살펴보면, 2010년부터 2015년까지미국의전체특허소송건수는 2014 년을제외하고전반적으로증가추세를보이고있다 ([ 그림4-5] 참조 ) 년에 3,575건으로나타난특허소송건수는 2013 년에 6,113건으로증가하였고, 2015년에는 2013 년과유사한수준인 5,819건으로나타났다. 484) 한편, 전체특허소송중 NPE가제기한소송사건수는 2010 년 1,271 건에서 2013년 4,400건으로증가하였다가 2014 년 2,856건으로감소후다시 2015년에 4,093건으로증가한것으로나타났다. 2013년을최고치 (peak) 로하여, 증감이교차하고있음에도, 2015년 NPE가제기한소송건수는전체소송의 70% 이상을차지하는등미국내에서전체특허소송건수는 NPE가제기한소송건수에따라움직이고있는것으로나타났다.2013 년미국의회에서 NPE의소송남용을억제하기위한강력한법안을기획하고추진하게되자 2014 년일시적으로 NPE의소송이감소하였으나관련법안이의회에서계류되고있는상황을틈타 NPE의소송은다시증가하고있음을알수있다. 이는 2014 년 Alice 판결과 AIA 법률하의특허유효성의문제에따라 NPE 의소송건수가영향을받는점을감안 ( 아래 Box 참고 ) 할때 NPE가법제도변화에따라전략적으로활동하고있다는점을추정할수있다. 485) 국내기업이 NPE 로부터피소당한특허소송건수는 2011 년 96 건에서 2013 년 288 건으로증가되 었다가 2014 년 244 건, 2015 년 194 건으로감소되고있는추세이다. 불필요한소송에휘말리는 484) Lex Machina, Patent Litigation Year in Review 2015 (2016). p ) 특허청 한국지식재산보호원, 앞의보고서 ( 주 482), 17 면. 201

223 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 경우가눈에띄게줄었다는점은긍정적으로평가할수있으나, 결국피소건수가기업의경영성과에비례적이라는점을비추어보면우리기업의최근 2~3 년실적이하락하고있는것은아닌지돌아볼필요가있다. 또한, 삼성전자및 LG전자등국내대기업은여전히 NPE 특허소송의주요피고순위 Top5안에포함되는등큰위협이되고있다. ( 자료 : Lex Machina(2016), Patent Litigation Year in Review 2015; 특허청 한국지식재산보호원 (2016), NPE 동향연차보고서 2015 p.17 에서재구성 ) [ 그림 4-5] 미국특허소송및 NPE 가제기한소송의연도별추이와한국기업제소건수 2016 년 7 월, 미국특허소송대응협동조합인유니파이드페턴츠 (UnifiedPatents) 486) 는 NPE 활동을포함한미국의 2016 년상반기특허분동향 487) 에대하여발표하였다. 이발표는크게 1 NPE 특허소송동향, 2 주요원고및피고로나누어볼수있다. 1 NPE 특허소송동향 2016 년상반기 2,212 건의특허소송중 NPE 소송은 1,292 건으로전체특허소송건수의약 486) Unified Patents 社는비실시기관 (NPE) 에대한공동의대응을위해 Kevin Jakel( 前 Intuit 社의지식재산소송총괄 ) 과 Brian Hinman( 前 InterDigital 社의부사장 ) 이 2012 년에공동창립하였으며, NetApp 社 Google 社를포함해 60 개이상의회원사를두고있음. ( 홈페이지 : 487) 동발표에서의특허분쟁은미국특허상표청 (USPTO) 특허심판위원회 (PTAB) 에제기되는특허심판과연방지방법원에제기되는특허소송을의미함. y-2016 ( 최종접속 ). 202

224 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 58.3% 를차지하고있으며, 특히첨단기술분야의특허소송중 89.7% 는 NPE 에의해제기되었 다. 전체적으로 NPE 특허소송은감소하였으나, 첨단기술분야에서는비슷한수준을유지하는 것으로나타났다 (2015 년 89.8%, 2014 년 85%). <NPE 특허소송 > ( 16 년상반기 ) < 첨단기술분야 NPE 특허소송 > ( 16 년상반기 ) ( 자료 : UnifiedPatents, Q Patent Dispute Report, 488) [ 그림 4-6] NPE 특허소송동향 ( 미국 ) 2 주요원고및피고가장많은소를제기한원고는 Shipping and Transit(83 건 ) 였고, Sportbrain Holdings(37 건 ), Uniloc USA(33 건 ), Global Equity Management (SA) Pty(30건 ), Hawk Technology Systems 社 (28건 ) 가그뒤를이었다. 이들대부분이제조를하지않으며, 특허만으로비즈니스를영위하는 NPE 형태로알려져있다. 또한, 가장많이제소된피고는삼성전자 (34건 ), Mylan Pharmaceuticals(23 건 ), AT&T(23건 ), Apple(22 건 ), LG전자 (15건) 순으로나타났다. 488) Unified Patents, Q Patent Dispute Report, ( 최종접속 ). 203

225 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 <Top 5 특허소송원고 ('16 상반기 )> <Top 5 특허소송피고 ('16 상반기 )> ( 자료 : UnifiedPatents, Q Patent Dispute Report, 489) [ 그림 4-7] 특허소송원고및피고 TOP5 ( 미국 ) 한편, 2015년에는전년대비 15% 증가한 5,819건의특허소송이제기되었으며, 2015년특허소송에서는약 7억5 천만달러가전보적손해배상액 (compensatory damages) 으로산정되었다. ITC 제소건수가 2011년이후점차줄어들고있는추세인것과함께유추해보면, 최근산업주도권확보를위한제조업체간 IP 소송 ( 일반적으로 ITC 제소와동시에진행 ) 이줄어들고있는반면, NPE에의한 IP 비즈니스가활성화되고있다고해석할수있다. ( 자료 : Lex Machina (2016). Patent Litigation Year in Review ) ) [ 그림 4-8] 미국특허소송추이 : 년 489) Unified Patents, Q Patent Dispute Report (2016), ( 최종접속 ). 490) Lex Machina, Supra note 484, at

226 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 ( 자료 : Lex Machina (2016). Patent Litigation Year in Review ) ) [ 그림 4-9] 미국 ITC 제소건수 : 년 2 NPE 의효과에대한실증연구 NPE의등장은긍정적인부분과부정적인부분으로나뉠수있는데, 개인기술개발자들에게는이윤을창출을위한수단이되기도한다는점에서긍정적이나반대로이들이제기하는무분별한소송은특허시스템과신규기술개발그리고시장에광범위한위협이되고있다. 아래에서는두가지효과를다룬기존연구를살펴본다. 가. NPE 의긍정적효과 NPE는개인, 중소기업, 연구기관과같이특허권을행사할역량이부족하거나스스로특허를상업화할의사가없는자의특허를매입또는관리하는등의방법으로이들이정당한보상을받을수있도록함으로써발명의유인을제공하고, 특허를필요로하는자에게특허권이이전될수있도록중개인의역할을함으로써특허기술의거래를활성화하고특허권의자본화, 유동화에기여할수있다. Michael Risch(2012) 의연구에서 NPE 가특허권을행사할역량이부족하거나스스로특허를상업화할의사가없는자의특허거래활성화에기여할수있다는결과를정성적으로제시한바있다. 492) Haus and Juranek(2014) 역시특허괴물의활동이시장혁신성에 491) Id., at

227 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 대하여부정적측면만이있는것은아니라고주장하였다. 493) 559건의미국내특허소송을샘플분석결과, 특허괴물이관련된특허소송의경우 90% 의경우가합의로종결지어지며여타의소송에비해소송기간 (case duration) 도단축되어진다. NPE 는특허를보호하고라이선스하는부분에특화된역량을보유하기때문에일반적으로소송에서경쟁우위를가지게되며, 제조기업이거대특허괴물을상대로법정싸움을수행할경우대다수의사업자들은승소에대한불확실성과비싼법정비용을피하고낮은한계노력비용을추구함으로서, 재빨리조기합의로돌아서는경향을보인다고분석하였다. 494) 또한, Haus and Juranek은특허괴물은특허에전문성을더하여단기간내혁신제품을상용화및타기술과연계가가능하기에특허괴물의활동이최종소비자및시장혁신성자체에는오히려긍정적인영향을끼치고있다고주장한다. 495) Chien(2012) 또한 NPE의소기업 ( 혹은스타트업 ) 으로부터의특허매입은역량및자금제약으로인해동결되어있던특허의매매시장을형성하여그가치를높이기때문에산업및시장에는긍정적영향을끼친다고언급한다. 496) Patent Demand Survey 를통해소송을포함한소기업의특허수요와 NPE 의영향을조사한결과, 다수의소기업은혁신과고용창출의중요한원천으로서 IP가중요하다고생각하지만 NPE(PAE) 에의한소송에대한준비에는미흡한것으로나타났으며, 매출액 2억달러이하인응답기업의절반은보유특허의수익화에긍정적인영향을미치는 NPE의역할에대해응답하였다. 497) 한편, 법 제도적관점에서바라본김도년 이다혜 (2013) 는특허괴물의존재에대해부정적평가 ( 기술혁신의부재, 권리남용, 비용증가 ) 와긍정적평가 ( 소규모발명가의권익보장, 정당한권리행사 ) 를소개하면서, 지적재산권강국으로가기위한초석을다지는의미에서특허권자에관한권리보장을좀더강화하는한편, 순기능적인특허괴물의육성또한동시에이루어져야한다 고주장하였다. 492) Michael Risch, Patent Troll Myths, 42 Seton Hall L. Rev. 457, 465 (2012). 493) Axel Haus & Steffen Juranek. Patent trolls, litigation and the market for innovation, NHH Discussion Paper (2014), p ) Id., at ) Id., at ) Colleen Chien. Startups and patent trolls, 17 Stan. Tech. L. Rev. 461, 461 (2013), p ) Id., at

228 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 < 표 4-7> NPE 의긍정적효과 연구자 Haus and Juranek(2014) Chien (2012) 김도년 이다혜 (2013) 내용 특허괴물이관련된특허소송의경우, 90% 의경우가합의로종결지어지며소송기간이단축 단기간내상용화및타기술과연계가가능하기에최종소비자및시장혁신성자체에는긍정적인영향 동결되어있던특허를구입후상용가능한구매자에게판매를하기때문에그가치를높여산업및시장에는긍정적영향 특허권자에관한권리보장을좀더강화하는순기능에주목 나. NPE 의부정적효과 NPE의부정적효과를도출한연구들을살펴보면다음과같다. Bessen, Ford & Meurer (2012) 는특허괴물에의한소송손실액은 1990 년부터 2010 년까지총 5천억달러, 2007 년이후연평균소송관련비용이 830억달러 (95조원) 에이르고, 이손실액의극히일부분만이발명가에대한보상으로돌아가기때문에혁신에대한인센티브를오히려감소시킨다고주장하였다. 또한, Bessen and Meurer(2014) 는 NPE 의특허권행사의대상이된기업을대상으로한 RPX 의설문조사를기초로하여산정된 NPE의직접적비용이 2011년기준으로 290억달러에달하며, 또한, NPE 의소제기에따른주식시장의반응을분석한사건연구에기초하여 NPE로인해발생한간접적비용 498) 을산정한결과 2006년부터 2010 년까지연간평균비용이 800억달러에달하는것으로분석하였다. NPE 소송관련평균직접적비용으로서는연수입 10억달러미만의기업에서는 175만달러, 연수입 10억달러이상의기업에서는평균 879만달러가비효율적으로소비되고있고매년특허소송으로인하여기업자산의 600억달러가비효율적으로소모된다고밝히며혁신성에대한부정적효과를끼친다고주장하였다. 나아가대기업의소송비용이어느정도수용가능한수준인것과달리, 나스닥상장사등대형 NPE가중소기업이나소규모발명가를대상으로소송을제기하는경우가증가하면서, 이같은방식의비용전가가사회적으로바람직한것인지에대한비판적견해를제시하였다. 다만이에대해서 Bessen and Meurer 의연구에서너무적은수의샘플만을사용하였고, 해당 NPE들은자체적으로개발한특허를행사하였기 498) 회사의인력이소송에대응함으로써발생한기회비용, 사업가치손실, 시장점유율하락, 혁신저해등포함된금액 207

229 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 때문에이에기초한연구결과를일반적인 NPE 에적용할수있을지에대해의문을제기하는견해 도있다. Tucker(2014) 는 1995년부터 2012년까지의특허소송과기업벤처캐피탈투자데이터를분석하여특허소송과기업벤처캐피탈투자활동이음의상관관계를가지고있음을확인하였다. 499) Tucker 는지난 5년동안과도한특허소송이없었다면혁신적아이템을발굴한스타트업이 1억9 백만달러의더높은벤처캐피탈투자를유치할수있었을것이라주장하며, 한건의특허소송이증가할때마다총 270만달러의벤처캐피탈투자가줄어든다고분석하였다. 또한, 2012년한해동안 38억 ~190 억달러규모의 NPE 관련직접적소송비용이소모되었을것이라추정하며기업펀딩에즉각적인부정적효과를끼쳤다고분석하였다. < 소송특허수 (X 축 ) vs. VC 펀딩 (Y 축 )> < 소송특허수 (X 축 ) vs. 50 인이하기업수 (Y 축 )> ( 자료 : Tucker (2014). p. 22 & p.27) [ 그림 4-10] 특허소송건수에따른펀딩과기업규모관계 Feldman(2014) 이 200개의벤처투자사를상대로한설문조사역시 Tucker 의연구와유사한결과를보이고있다. 500) 응답자중 65% 가기업이특허괴물관련소송에연루되었거나조짐이보일시에는해당기업에대한투자를하지않을것이라고응답하였으며, 72% 의벤처캐피탈리스트응답자는특허분쟁이스타트업에부정적인영향을미칠것이라고응답하였다. 501) 46% 의 499) Catherine E. Tucker, The Effect of Patent Litigation and Patent Assertion Entities on Entrepreneurial Activity, Available at SSRN (2014), p ) Robin Feldman, Patent demands & startup companies: The view from the venture capital community, UC Hastings Research Paper No.75 (2014), p ) Id., at

230 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 응답자가특허괴물의활동이벤처투자사의보편적인 (widespread) 투자방해요인이라고, 역시 46% 의응답자는제한된형태의문제 (limited problem) 이라고밝혔는데, 이는전혀문제가되지않는다는응답자비율 (6%) 보다월등히큰수치를의미한다. 502) 같은질문을스타트업기업에게수행한결과, 보편적인문제로응답한비율은 64%, 제한된문제라는응답은 20% 로나타났다. 503) 특히특허괴물의빈번한타겟이되는하이테크놀로지기반기업의벤처캐피탈투자에는더욱더조심스러운투자결정을하게된다고분석하였다. 504) < 특허이슈의중요성 ( 벤처캐피탈리스트응답 )> < 특허이슈의중요성 ( 스타트업응답 )> ( 자료 : Feldman (2014). p. 277 & p.278) [ 그림 4-11] 벤처기업과스타트업에서특허의중요성 Cohen, Gurun and Koeners(2014) 의연구는특허소송타겟기업을패소기업과소송취하기업으로분류후에비교분석을통하여특허소송의결과가향후기업의 R&D 비용에어떠한영향을미치는지를분석하였다. 505) 특허괴물은일반적으로현재현금을풍부하게보유하거나근래긍정적현금쇼크를얻은기업들을주요타겟대상으로삼는데, 이는기업들의혁신활동에유의한부정적영향을끼치며, 특히기업들이소송에서패소하였을경우, 향후 R&D 혁신성이 502) Id., at ) Id. 504) Id., at ) Lauren Cohen et al.. Patent trolls: Evidence from targeted firms. NBER Working Paper No (2014), p

231 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 크게감소하는것으로밝혀졌다. 506) 총 484개의케이스분석결과, 특허소송패소후에기업들의향후 R&D 지출비용이평균 30% 가감소하였다고분석하였다 507). 소송이취하된타겟기업이패소한타겟기업보다향후평균 R&D 비용이 2억1,000 만달러가높으며. R&D 관련외부비용역시평균 4,900만달러를더지출하는것으로나타났다 508). 또한, 소송이취하된타겟기업이 개의더많은특허를발명및 번의더많은특허인용을받음으로서기업의혁신활동이더활발히이루어지고있다분석하였다. 동연구에서는미국의특허시장이특허괴물로인한폐해및해외로이전하는혁신기술기반기업들이점점증가함에따라특허괴물의활동을규제할수있는정책이시급하다고제언하고있다 509). Smeets(2014) 역시 534개의특허소송경험이있는미국소기업들을대상으로분석한결과, 소송후 3년동안기업들의 R&D 집약도가기업규모의축소와소송비용의부담으로인해평균 2.6~4.7%p 감소한다는연구결과를보여주었다 510). 특히, 특허소송과 R&D 집중도사이의음의상관관계는종업원수 500인이하의중소기업에통계적으로유의미하게나타났다. 특허소송간원고와피고사이기술오버랩이존재할경우, 특허소송으로인한향후 R&D 방해효과가더한것으로분석하였다 511). 또한, 소기업및스타트업의법적소송비용부담을피하기위한조기합의경향은특허괴물및중견기업의잠재적혁신기술경쟁기업을억누르기위한전략방안으로자리잡고있어혁신시장에대한비경쟁체제를이끌어내어또다른사회적비용을만들어내고있다고주장한다 512). Chien(2012) 역시기업의특허괴물로부터의공격으로인한총법적비용이합의조정후받는비용 ( 수익 ) 을초과하기때문에결국타겟기업은손해를본다는연구결과를발표하였다. 분석결과에의하면소송에따른합의조정을마쳤을때, 평균법정다툼비용 86만달러, 합의조정비용 34만달러, 외부비용 17만달러등직접비용이총 137만달러, 그리고시간비용, 산업계에 506) Id., at ) Id., at ) Id., at ) Id. 510) Id., at ) Roger Smeets, Does Patent Litigation Reduce Corporate R&D? An Analysis of US Public Firms, Rutgers University working paper (2014), p ) Id., at

232 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 서의평판하락및소송으로인한기업운영차질등간접비용까지합산하였을경우, 평균특허 합의지불비용인 200 만달러를초과한다추정하기에, 결국타겟기업은향후 R&D 활동및 기업운영에큰타격을입는다고주장하였다. < 표 4-8> NPE(PAE) 소송과비용 primary response % of annual revenue spent average cost of response resolving demand N % N average $ N average $ product/biz change 7 9% 5 $32K 5 13% doing nothing 17 22% 15 $2.4K 15 0% settlement 14 18% 12 $340K 12 13% fighting in court 9 11% 7 $857K 6 24% fighting out of court 19 24% 18 $168K 18 5% other legal fees 13 17% 9 $7~$21K 8 0-6$ total 자료 : Chien (2012). p. 11 Kwon and Motohashi(2014) 는특허시장의기술이전활성화효과에대하여 NPE 소송으로인한특허시장의기술이전은표면적으로는활성화되었지만, 특허발명자와기술수요자사이의순수목적기술이전은 NPE의활동이거세질수록줄어든다고결론내리고있다. 513) 특히, 하이테크놀로지분야 ENT 생존율이 NPE의빈번한소송문제로인하여유효하게감소하였고, 이는특허시장내에서잠재적특허발명가와순수한기술이전목적바이어의 Pool을축소시키는것으로보여진다. 514) 혁신성추진효과로서도 NPE 가특허권매입으로지불하는비용이순수하게기술이필요한기업에서지불하려는액수보다헐값인경우가대다수이기때문에소기업의질적인차기 R&D면에서는부정적인효과를나타낸다고주장하였다. 515) David Goldman(2011, CNNMoney Tech) 은소송에따른피기업의주가를관찰한결과, 1990 년부터 2010 년까지특허소송으로인하여혁신기업들이총 5,000 억달러의자산손해를입었다 고밝혔다. 피기업의평균자산손해는 1 억 2,200 만달러로나타나고있다. 513) Seokbeom Kwon & Kazuyuki Motohashi. Effect of Non-Practicing Entities on Innovation Society and Policy: An agent based model and simulation, IAM Discussion Paper Series #033 (2014), p ) Id., at ) Id., at

233 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 Bessen(2014) 은 NPE(Patent Trolls) 가혁신을저해한다고주장하는데, 그근거로 Tucker ( 벤처캐피탈투자 14% 하락 ), Smeets( 중소기업, 운영비중 R&D 투자비중 19% 하락 ), Cohen et al.( 대기업, R&D 지출 48% 하락 ) 의연구들을제시한다. NPE 에의한소송제기건수는 2003 년이후 10년간 6배증가했으며, NPE 는현금이풍부한기업이수익을창출할수있는혁신적인기술에대해소송을제기한다고설명한다. 516) 자료 : James Bessen (2014) 517) [ 그림 4-12] NPE(Patent Troll) 가혁신에미치는영향 실제로 NPE 및그로인한소송으로인해제조기업이지불한비용은 2009 년 ~2014 년총 80B $( 약 90 조원 ) 에이르는것으로나타나는데, 소송비용보다합의금의비중이점점커지고있음을 알수있다. ( 자료 : 최소희 ( ), NPEs 공동대응사례와우리기업의대응전략, 특허전쟁 2015: 특허전쟁에서특허공유와협력으로 발표자료 ) [ 그림 4-13] NPE 로인해기업이지불한비용 516) James Bessen, The evidence is in: Patent trolls do hurt innovation, Harvard Business Review (2014), ( 최종접속 ). 517) Id. 212

234 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 지금까지살펴본 NPE 의부정적효과에대한연구들을정리하면다음표와같다. < 표 4-9> NPE 의부정적효과 연구자 Bessen and Meurer(2014) Tucker(2014) Feldman(2014) Cohen, Gurun and Koeners(2014) Smeets(2014) Chien(2012) Kwon and Motohashi(2014) Goldman(2011)- CNNMoney TEch 내용 NPE 직접적비용 290 억달러 (2011 년기준 ) NPE 간접적비용연간평균 800 억달러 특허소송으로인해매년연수입 10억달러미만의기업에서는 175 만달러, 10억달러이상의기업에서는 879 만달러가소비 특허소송으로인해매년 600 억달러의기업자산이소모 지난 5년동안과도한특허소송이없었을경우 1억 9백만달러의더높은벤처캐피탈투자유치가가능 한건의특허소송당 270 만달러의벤처캐피탈투자감소 38억 ~190 억달러규모의 NPE 직접적비용소모 (2012 년 ) 200 개의벤처투자사상대로한설문조사에서 100% 의응답자가기업이특허괴물관련소송에연루시투자철회및유보 46% 의응답자가특허괴물의활동이벤처투자사의제일큰투자방해요인이라응답 소송패소후향후 R&D 지출비용이평균 30% 가감소 소송취하기업이패소기업보다향후평균 R&D 비용이 2억1,000 만달러가높으며 R&D 외부비용역시평균 4,900 만달러를더지출 소송취하기업이 개의특허를더많이발명하였으며특허인용역시 번더받음 특허소송후 3년동안의 R&D 집약도가 2.6~4.7% 감소 평균법정다툼비용 86만달러, 합의조정비용 34만달러, 외부비용 17만달러등직접적비용에더하여시간비용, 평판하락, 운영차질등간접비용까지합산하였을경우평균합의지불 200 만달러를초과 특허발명자와기술수요자사이의순소목적기술이전감소 NPE 의특허권매입이소기업의질적인차기 R&D 면에부정적인효과 20 년동안특허소송으로인한혁신기업들에대해총 5,000 억달러규모의자산손해 평균자산손해 1억2,200 만달러 213

235 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 3 NPE 활동에경쟁법적용의문제 가. 적용유형연방대법원은아직 NPE의행위가반독점법위반에해당하는지여부에대해다룬적이없지만, Ebay 판결이후 NPE의과도한특허권행사에제약을가할수있는판결들을선고하고있다. 이에 2006년 ebay 판결이전약 95% 에달하던미국지방법원의특허침해금지청구인용률은 ebay 판결이후 75% 까지감소, 특히특허발명을직접실시하지않는 PAE의특허침해금지청구는 90% 가까이기각되고있다. 518) 반면, 미국연방무역위원회 (International Trade Commission, 이하 ITC ) 의특허침해사건 에서는특허침해가인정되면금지명령이거의자동적으로부여되므로, ebay 판결이후지방법원 에서금지명령을얻기힘든 NPE, PAE 등의소송이 ITC 에집중되는현상이발생하고있다. 519) 우리나라의경우특허침해에대한손해배상액도상대적으로낮고, 특허무효율이높아침해금지가처분이나본안소송의승소율도낮아미국등에비하여 NPE 활동의가능성이낮다고보는견해가있다. 520) 그러나실제소송이제기되어사건화되어판결이나는경우는드물지만, 산업계에서는 NPE의경고장남발로인하여사업추진에제약이되는사례가빈번히발생하고있다고한다. 우리공정거래위원회심사지침에서는특허관리전문사업자의특허권행사가특허권의정당한권리범위를벗어난것으로서관련시장의경쟁을제한할우려가있는경우로 가. 통상적인거래관행에비추어볼때현저히불합리한수준의실시료를부과하는행위, 나. 제3자로부터취득한특허권에대해통상적인거래관행에비추어볼때불합리한수준의실시료를부과하면서종전특허권자에게적용되던 FRAND 조건의적용을부인하는행위, 다. 컨소시움을통해특허관리전문사업자를설립한복수의사업자들과함께컨소시움에참여하지않은사업자들에게특허의실시허락을부당하게거절하거나차별적인조건으로체결하기로합의하는행위, 라. 상대방이특 518) Colleen V. Chien & Mark A. Lemley, Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest, 98 Cornell L. Rev. 1, 4-5 (2012). 519) ITC 특허침해소송에서침해금지청구판단기준에대한자세한내용은 심미랑, 미국 ITC 특허침해소송에서 국내산업 요건의의미, 아주법학제 8 권제 1 호 (2014) 참조. 520) 특허청 한국지식재산보호협회, 2011 년 NPEs 활동현황조사분석 (2011), 면 ; 김영희, 한국특허침해소송제도에서의소송남용규제에대한타당성검토, 지식재산연구제 10 권제 1 호 ( ), 면. 214

236 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 허관리전문사업자의특허권행사에대응하는데필요한중요한정보를은폐또는누락하거나오인을유발하는등의기만적인방법을사용하여특허소송을제기하거나특허침해경고장을발송하는등의행위, 마. 특허권자가특허관리전문사업자에게특허권을이전하고특허관리전문사업자로하여금다른사업자에대하여상기가. 나. 등의행위를하도록하는행위 를열거하고있다. 521) 최근에는특허의실소유주는전면에나서지않고, NPE 에표면적으로권리를이전하여무차별적으로소송을제기하는사나포선행위 (privateer) 가문제되고있고, 미국에서는 NPE 가제기하는침해소송에있어서관련특허의실질적특허권자가누구인지밝혀야한다는주장도제기되고있다. 우리공정거래위원회지침 III. 7. 마. 의경우가이러한사나포선행위를염두에둔것으로이러한경우원칙적으로특허권자를법위반의주체로본다. 다만특허권자와특허관리전문사업자의관계, 부당한행위의구체적인내용, 특허관리전문사업자의부당한행위에의관여정도및양태등을종합적으로고려하여특허관리전문사업자도함께법위반의주체로판단할수있다. 나. 경쟁법적용의한계최근 NPE, PAE의특허권행사의경쟁제한성에대한 FTC의실태조사등다양한실증연구가이루어지고있으나, NPE 는특허기술을직접실시하지않아상품시장에서는시장지배적사업자의지위가인정될수없고, 특허를실시하는자와경쟁관계에있지도않아경쟁제한성이인정되기어렵다. 관련시장의범위를 기술시장 과 혁신시장 까지확대하여판단할경우 NPE의금지청구권행사나실시허락거절이기술거래나연구개발을저해하고이로인한경쟁제한성이인정될수있으나관련시장획정시기술시장과혁신시장을고려하여판단한사례는찾기어려운실정이다. 또한 NPE 의무차별적인경고장남발과소제기를규제하기위해서는경쟁법상사후적조치는 적절하지아니하며, 사전에그러한무분별한소제기자체를규제하기위한방안이필요하다. 이 러한 NPE 의특허권행사가민법상권리남용에해당하는지는다툼의여지가있으나일반적으로 521) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 III

237 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 민법상권리남용에해당한다고보기는어렵다고본다. 즉우리판례가권리남용의요건으로서주관적요건을중요한요소로보는것에는변함이없는데 NPE 의특허권행사가권리남용에대한판례가설시하는주관적요건, 즉권리의행사가오직상대방에게고통으로주고손해를입히려는데있을뿐이를행사하는사람에게는아무런이익이없는경우에해당한다고보기는어렵기때문이다. 특허권침해를주장하는것은 NPE 의경우직접적인특허권의실시보다는권리주장을통한수익창출이주된수입원이기때문에이러한권리행사는오히려가장이익이되는행위라고해석되기도한다. 522) 다. 특허법등적용사례 일본에서는특허권침해가아님에도침해라는경고서면을상대방의거래처에보낸행위에대해부정경쟁방지법위반을인정하여신문지상에사죄광고게재를명한사례가있다. 523) 또한일본부정경쟁방지법제2조제1항제14호에서는 경쟁관계에있는타인의영업상의신용을해하는허위의사실을고지또는유포하는행위 를부정경쟁행위의하나로규정하고있고, 부정경쟁행위에의해영업상의신용을해한자에대해신용회복조치청구권을행사할수있는데 ( 동법제14 조 ), 따라서특허권침해에해당하지않는경우임에도특허권자가상대방의거래처에대해특허권침해라는취지의경고장을발송하는행위는부정경쟁방지법위반이될수있다는견해가있다. 524) 우리판례중에는 특허권자가특허권침해여부가불명확한제품의제조자를상대로손해예방을위하여그제품의제조나판매를금지시키는가처분신청등의법적구제절차는취하지아니한채, 사회단체와언론을이용하여불이익을줄수도있음을암시하고, 나아가그구매자에대하여도법률적인책임을묻겠다는취지의경고와함께역시사회단체와언론을통한불이익을암시하며, 형사고소에대한합의조건으로위제품제조자와의계약을해제하고자신과다시계약을체결할것을지속적으로강요하여마침내이에견디다못한구매자로하여금기존계약을해제하고, 기왕설치되어있던제품까지철거되도록하였다면이러한일련의행위들은정당한권리행사의 522) 강명수, 앞의논문 ( 주 277), 22 면. 523) 靑山紘一, 特許法, 第 12 版, 法學書院, 2010, 84 頁. 524) Id. 216

238 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 범위를벗어난것으로서위법한행위이고, 특허권자가회사의대표이사로서위와같은행위를하였다면회사도특허권자와연대하여손해를배상할책임이있다. 고한사례가있다. 525) 이는가처분이나본안소송이라는절차를이용하지않고부당하게권리주장을하는행위를위법하다고본것으로무분별한경고장발송의위법성판단의경우도참고할수있을것이다. 특히특허권자가침해상대방이아닌상대방의거래처에대해경고장을발송하는것은영업활동방해행위로인정될가능성이더높은바판례는 피고도다른업체로부터특허침해를원인으로한판매금지경고장을받는등권리범위판단이용이하지않은상황에서단지변리사의판단에근거하여특허침해를단정한뒤, 침해제품의폐기및일간지에의사과문게재등의강력한내용의경고장을원고거래처에발송한행위에대해고의또는적어도과실에의한영업활동방해가인정된다. 고판시하였다. 526) 그외에특허권에기한무분별한경고장발송은형사상업무방해죄를구성할수도있으며이경우에는고의에대한입증이필요한데우리대법원에서는 전용실시권없이의장권만을경락에의하여취득한자가전용실시권에기하여그권리범위에속하는물품을제조 판매하는거래에관하여자기에게만실시권이있는양주장하면서물품의제조 판매의중지와불응시제재하겠다는통고문을내용증명우편으로발송하였다면이는업무방해죄의구성요건을충족할수있다. 고판시한판례가있다. 527) 단순한경고장발송을넘어서침해금지가처분이나본안소송을제기하는경우 NPE의무분별한소제기행위를제한할수있는방안으로보전소송의경우에는특허권자가특허제품을생산하지도않고, 연구개발활동도하지않는다는점등을증명하는경우 보전의필요성 이부정될수있다. 그러나우리대법원은 민사집행법제300조제2항의임시의지위를정하기위한가처분이필요한지여부는당해가처분신청의인용여부에따른당사자쌍방의이해득실관계, 본안소송에있어서의장래의승패의예상, 기타의제반사정을고려하여법원의재량에따라합목적적으로결정하여야할것 이라고하며, 528) 특히 가처분채무자에대하여본안판결에서명하는것과같 525) 대법원 선고 2000 다 판결. 526) 대전지방법원 선고 2008 가합 7844 판결. 항소심인대전고등법원 선고 2010 나 1058 판결에서도같은취지로판시하였고상고되지않아확정. 527) 대법원 선고 76 도 2446 판결. 217

239 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 은내용의특허권침해금지라는부작위의무를부담시키는이른바만족적가처분일경우에있어서는그에대한보전의필요성유무를판단함에있어서위와같은제반사정을참작하여보다더욱신중하게결정하여야할것 이라고하여, 529) 특허침해금지가처분은일반적인가처분에서보다고도의 보전의필요성 을요구하고있다. 침해금지본안소송의제기에대하여는현재우리특허법상침해금지청구권은물권적청구권의일종으로특허권이유효하고침해가성립하면무조건으로인정되고있다. 이에미연방대법원의 ebay 판결 530) 을참고하여사안에따라금전적손해배상청구는인정하되금지청구는부정할수있도록하여야한다는주장들이제기되고있다. 531) 4 소결 NPE 에대한접근은긍정적효과와부정적효과를고려하여특허법상특허권의행사를보장하여야하는경우와무분별한소제기를제한하여야할경우를구분할필요가있다. NPE 에대한우려는계속되고있고경쟁법적용의제한이예상되어, 주요국들의대응동향을살피는한편, NPE 활동을지속적으로모니터링할필요가있는것으로보여진다. 우리나라에서 NPE 활동의규제의문제는현재우리나라는 NPE 활동이활발하지아니하며, 특허활용의촉진과특허권의강화를위해서는 NPE 활동을규제하는것은시기상조라는의견이많다. 그러나표면적으로사건화되어드러나지않았을뿐우리나라에서는특허권을사모아경고장등을발송하여합의금을요구하는 NPE들이활동하고있으며, 특히중소기업의경우에는이러한악의적공격에대하여속수무책으로당하는경우가비일비재하다고한다. 이에우리나라에서도특허제도를악용하여특허권의궁극적인목적인기술혁신과산업발전을저해하는무차별적인소제기는규제할필요가있다고본다. 528) 대법원 선고 92 다 판결, 대법원 선고 2003 다 판결, 대법원 자 2006 마 907 결정등. 529) 대법원 선고 92 다 판결, 대법원 선고 2003 다 판결, 대법원 자 2006 마 907 결정등. 530) ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S.Ct. 1837, 1839 (2006). 531) 심미랑, 특허침해금지청구권기능의재정립, 고려대학교일반대학원법학박사학위논문 (2010). 218

240 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 이와관련하여미국에서는 NPE의무차별적소제기를방지하기위하여제114대의회 ( ) 에는특허소송남용을방지하기위한다수의법안이제출되어있다. 일부에서는주로특허괴물에의해제기되는특허소송이혁신및기술의진보를저해할뿐만아니라기업경영에도상당한어려움을끼치고있다고주장하면서특허소송남용방지를위한특허제도개선을촉구하고있으나, 다른한편에서는개정안에포함된일부조항들이특허권자의정당한권리행사를과도하게제한을할수있다고지적하며, 특허법개정에보다신중할것을요구하고있다. < 표 4-10> 미국제 114 대국회에제출된주요특허법개정안 법안명발의일주요내용 Innovation Act(H.R.9) 특허소송비용이전조항 (fee-shifting provision), 특허소송제기시소장기재사항과특허침해경고장의구체화 명확화등포함 STRONG Act (S. 632) Demand Letter Transparency Act of 2015 TROL Act (H.R. 2045) PATENT Act (S. 1137) Innovation Act 에반대하여제출된법안, 특허침해경고장발송남용에대한규제를주요내용으로하고있으며, Innovation Act 의핵심쟁점에해당하는특허소송비용의이전, 특허소송제기시소장기재요건강화등은배제됨특허침해경고장의내용을명확히기재하도록하고, 국가는경고장을데이터베이스로구축특허침해경고장발송남용을억제하기위하여 FTC 의규제권한을강화특허괴물규제를위한효과적인수단과방법을도입하는것을골자로하고있으며, 특허침해소송제기시소장기재사항과특허침해경고장의구체화 명확화등을포함, Innovation Act 와유사 일본에서도크고작은 NPE 분쟁이있었지만특허괴물의본격적활동은아직보여지고있지않다. 하지만글로벌 NPE 의활동이점점거세짐에따라일본역시특허청의주도아래특허권침해로인한금지권행사를제한하는별개의제도적장치가필요한지에대한검토가진행중이다. 특허괴물이일본산업내에현실적문제가될것인지, 만약그렇다면대응책의제도적근거를마련할필요가있는지, 제품에기여도가낮은일부부품의특허권에기하여제품전체에대하여행사하는것을어떤방식으로통제할것인지, 기술표준에기한홀드업행위를어떻게통제할것인지등의중심으로이루어지고있다. 219

241 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 제 3 절 역지불합의관련쟁점 1 역지불합의의개념및발생배경 가. 역지불합의의개념 특허분쟁에서일반적인합의의형태는침해자로주장된자가특허권자에게일정한합의금과실시료를지불하고특허권자가침해소송을제기하지않거나소를취하하면서종결된다. 그러나반대로특허권자가상대방에서대가를지불하고상대방이무효를다투지않거나관련제품을출시하지않기로합의하는경우가있는데이와같이일반적인특허분쟁에서의합의와달리특허권자가대가를지불하는합의를통틀어광의의 역지불합의 (Reverse Payment) 라고한다. 532) 역지불합의의경우무효사유가있는특허권을존속하게하거나특허권의독점기간을부당하게 연장하는역할을하게되어부당한독점권을형성하게되고, 이러한합의로인해경쟁제한성을 가지게되는경우경쟁법의규제대상이될수있다. 역지불합의는주로의약품특허와관련하여오리지널의약품의특허권자와복제약을출시하고자하는제네릭업체간에문제가되고있다. 즉, 오리지널의약품의특허권자가자신의특허권을침해할가능성이있는의약품의제조, 판매를시도하면서그특허의효력이나권리범위를다투는자에게그행위를포기또는연기하는대가로일정한경제적이익을제공하기로하고특허관련분쟁을 532) 역지불합의 라는번역이우리나라의기존법률용어와부합하지않기때문에 역지급합의 가더적절하다는의견도있으나 ( 최승재, 제약시장에서역지급합의에대한경쟁법적용에관한연구, 경쟁법연구 19 권, (2009)), 국제에서역지불합의라는용어가더널리사용되고있으므로본보고서에서는 역지불합의 라는용어를사용하였다. 220

242 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 종결하는합의를하는경우가있는데, 일반적합의와달리특허권자가침해자에게복제약을출시 하지않거나연기한대가로경제적이익을제공하는것이기때문에역지불합의에해당한다 년 FTC는미국에서역지불합의로인한소비자피해액이연간 35억불에달한다는연구결과를발표하면서적극적감시활동을해오고있다. 우리나라에서도 2014 년 GSK v. 동아제약 533) 사건이후역지불합의에대한관심이고조되었으며우리약사법상허가- 특허연계제도도입시이러한역지불합의발생을방지하기위한노력이반영되었다. 이하에서는역지불합의의발생배경이된관련법규로미국의 Hatch-Waxman Act 및 Medicare Act와한국형허가- 특허연계제도를도입한우리약사법관련규정을살펴보고, 역지불합의의경쟁법위반여부를판단한주요사례로미연방대법원의 Actavis 사건 534) 과우리대법원의동아제약판례 535) 와최근유럽연합의 Lundbeck 사건 536) 을비롯하여역지불합의에대한각국의태도를살펴본다. 나. 관련법규 1) 발생배경 (1) Hatch-Waxman Act 1984 년미국에서는제네릭의약품의시장진출촉진을위해 Hatch-Waxman Act(PL ) 를도입하였다. 본법은제네릭의시장진출을촉진함과동시에신약개발을활성화하고자하는것을목적으로하는것으로주요내용은오리지날제약회사가제출한신약신청서 (New Drug Application, NDA) 의안정성, 유효성심사에기초하여특허기간존속중에도제네릭의약품의판매허가신청을허용하고, 생물학적동등성 (bioequivalence) 자료만제출하는약식신청 (Abbreviated New Drug Application, ANDA) 을도입한것이다 (35 USC 533) 대법원 선고 2012 두 판결. 534) FTC v. Actavis Inc., 133 S.Ct 2223 (2013). 535) 대법원 선고 2012 두 판결. 536) Case AT.39226, Decision of 19 June 2013; Sun Pharmaceutical Industries and Randbaxy (UK) v. Commission, Cases, T-460/

243 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 271(e)(2)(A)). 이와함께허가 - 특허연계제도를도입하여 FDA 에 NDA 를신청하는경우해당 신약과관련된특허번호및존속기간만료일과같은정보를제공하도록하여이를오렌지북 (Orange Book) 에등재할수있도록하였다 (21 USC 355(a)). 오렌지북에등재되어있는특허약품의안정성, 유효성심사결과를이용하여제네릭을출시하고자하는자는 ANDA 제출시 (I) 특허의부존재, (II) 특허존속기간만료, (III) 특허존속기간만료후실시예정, (IV) 특허무효또는해당제네릭은그특허의권리범위를침해하지않는다는사실중하나에관한확인서 (certification) 첨부하도록하였다 (21 USC 355(j)(2)(A)(vii)). 이중 (IV) 에해당하는경우 ( 소위 Paragraph IV ) 신청자는신청사실을특허권자에게통지하고, 특허권자가통지받은후 45일이내에침해소송을제기하는경우, 제네릭에대한 FDA의허가절차는 30개월간자동중지 (automatic stay) 되며, 침해소송이없으면 FDA 허가절차가진행된다. 특허권자가 45일이내에침해소송을제기하지않은경우에는그때부터, 소송을제기한경우에는 30개월의중지기간이경과한날, 법원이특허가무효이거나침해되지않았다는판결을한날, 특허권존속기간만료일중가장빠른날에품목허가의효력이발생하며 (21 USC 355(j)(5)(B)(iii), 제네릭약품의시장진입을촉진하기위한인센티브로서최초 Paragraph IV 신청인에게최초판매개시일부터 180일간독점권을부여하였다. Hatch-Waxman Act 는제네릭의시장진출을촉진하고신약개발을활성화하고자하는목적을가지고있었으나, 제네릭업체의 ANDA 신청에대한특허권자의침해소송남발, 계속적인등재목록갱신을통한에버그리닝 (Evergreening) 행위, 특허권자와최초제네릭신청자간의역지불합의에의한경쟁제한효과등의부정적효과가발생하였다. 제네릭업체의 180일간의독점권은최초판매개시시점부터발생하는데, 특허권자와제네릭업체가제네릭의판매포기나지연에대한역지불합의를하여 180일기산이지연되도록하였고, 이를통해특허권자의독점기간을부당하게연장하는효과가나타나게된것이다. 222

244 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 < 표 4-11> Hatch-Waxman Act 의주요내용 537) 1 존속기간연장등록제도도입, 허가를위한시험에대해특허권제한 (35 USC 271(e)(1)) 2 오리지널제약회사가제출한신약신청서 (New Drug Application, NDA) 의안정성, 유효성심사에기초하여특허기간존속중에도제네릭의약품의신약신청을허용, 생물학적동등성 (bioequivalence) 자료만제출하는약식신청 (Abbreviated New Drug Application, ANDA) 도입 (35 USC 271(e)(2)(A)) 3 허가-특허연계제도 : FDA 에 NDA 를신청하는경우해당신약과관련된특허번호및존속기간만료일과같은정보를제공 (21 USC 355(a)) 오렌지북 (Orange Book) 에등재, 오렌지북에등재되어있는특허약품의안정성, 유효성심사결과를이용하여제네릭을출시하고자하는자는 ANDA 제출시다음중하나에관한확인서 (certification) 첨부 (21 USC 355(j)(2)(A)(vii)) (I) 특허의부존재 그대로판매허가절차진행 (II) 특허존속기간만료 (III) 특허존속기간만료후실시예정 존속기간만료일후판매허가 (IV) 특허무효또는해당제네릭은그특허의권리범위를침해하지않음 (IV) 에해당하는경우 ( 소위 Paragraph IV ) 신청자는신청사실을특허권자에게통지 특허권자가통지받은후 45일이내에침해소송제기 제네릭에대한 FDA 의허가절차는 30개월간자동중지 (automatic stay), 침해소송이없으면 FDA 허가절차진행 * 특허권자가 45 일이내에침해소송을제기하지않은경우에는그때부터, 소송을제기한경우에는 30 개월의중지기간이경과한날, 법원이특허가무효이거나침해되지않았다는판결을한날, 특허권존속기간만료일중가장빠른날에품목허가의효력발생 (21 USC 355(j)(5)(B)(iii) 4 제네릭독점권 (generic exclusivity) 부여 : 제네릭약품의시장진입을촉진하기위한인센티브로서최초 Paragraph IV 신청인에게 180일간독점권부여 (2) Medicare Act 2003년에는 Hatch-Waxman Act 의문제점을보완하여 Medicare Act(PL ) 가입법되었다. Medicare Act의주요내용은오렌지북등재가능의약품을물질특허, 조성물특허및용도특허로한정하였고 (21 CFR ), 기존 Hatch-Waxman Act 하에서는 ANDA신청후특허권자가오렌지북에특허를추가로등재하여여러차례 30개월자동중지발생이가능하여에버그리닝효과를누리는부작용이발생하였는바, 한건의 ANDA신청에대한자동중지를 1회로한정하였으며, ANDA 신청후특허권자가추가등재한특허에관련하여서는침해소송을제 537) 심미랑, 지식재산분야의경쟁법적쟁점과과제, 한국지식재산연구원, 이슈페이퍼 (2015), 9 면. 223

245 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 기하더라도자동중지는발생하지않도록하였다 (21 USC 355(j)(5)(B)(iii), 21 USC 355(c)(3)(C)). 또한, ANDA 신청자는 Paragraph IV 소송에서반소 (counterclaim) 로관련없는특허를오렌지북에서삭제하는명령을법원에요구할수있도록하였다 (21 USC 355(j)(5)(C)(ii)). 역지불합의의방지를위하여, 같은날복수의 Paragraph IV ANDA 신청이있는경우 180일간의독점적판매권을공유하고, 공유자중 1인의판매개시일부터 180일독점기간이시작되도록하였다 (21 USC 355(j)(5)(B)(iv)(I) (2004)). 또한, 최초 ANDA 신청인이 FDA 허가를받은날부터 75일또는최초 ANDA 신청일부터 30개월경과후 75일중빠른날까지의약품을판매하지않은경우, 최초 ANDA 신청인이다른 ANDA 신청인, NDA 허가권자또는특허권자와계약을체결하였는데, FTC 가그계약에대하여문제를제기하여반독점법위반이라고최종결정한경우등에는 180일간의독점적판매권을몰수하도록하였다 (21 USC 355(j)(5)(D)(i) (2004)). < 표 4-12> Medicare Act 의주요내용 538) 1 오렌지북등재가능의약품을물질특허, 조성물특허및용도특허로한정 (21 CFR ) 2 자동중지절차제한 : 기존 Hatch-Waxman Act 하에서 ANDA 신청후특허권자가오렌지북에특허를추가로등재하여여러차례 30개월자동중지발생가능 한건의 ANDA 신청에대한자동중지를 1회로한정, ANDA 신청후특허권자가추가등재한특허에관련하여서는침해소송을제기하더라도자동중지는발생하지않음 (21 USC 355(j)(5)(B)(iii), 21 USC 355(c)(3)(C)) 3 오렌지북등재목록삭제소송 : FDA 는신약개발자가제출한특허정보에대하여형식적요건만심사, 해당특허가신약과관련이없는경우에도 FDA 는오렌지북에서직접특허를삭제할권한이없음 제네릭허가지연을목적으로관련없는특허를등재하는제도악용사례발생 개정법은 ANDA 신청자는 Paragraph IV 소송에서반소 (counterclaim) 로관련없는특허를오렌지북에서삭제하는명령을법원에요구할수있도록함 (21 USC 355(j)(5)(C)(ii)) 4 제네릭독점권의공유 : 같은날복수의 Paragraph IV ANDA 신청이있는경우 180 일간의독점적판매권공유, 공유자중 1인의판매개시일부터 180일독점기간시작 (21 USC 355(j)(5)(B)(iv)(I) (2004)) 5 제네릭독점권의상실 : 다음의경우최초 ANDA 신청인의 180 일간의독점적판매권몰수 (21 USC 355(j)(5)(D)(i) (2004)) 538) 심미랑, 앞의보고서 ( 주 537), 10 면. 224

246 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 (I) 최초 ANDA 신청인이다음중늦은날까지의약품을판매하지않은경우 - FDA 허가를받은날부터 75일또는최초 ANDA 신청일부터 30개월경과후 75일중빠른날 - 지방법원또는항소법원에서승소한날, 우호적인화해가개시된날, 특허의존속기간이만료된날또는특허가포기된날로부터 75일 (II) 최초 ANDA 신청인이자신의 ANDA 신청을취하한경우또는 FDA 가최초 ANDA 신청이허가요건을충족하지못하였다고판단한경우 (III) 최초 ANDA 신청인이 Paragraph IV 신청을철회하거나다른종류를변경한경우 (IV) 최초 ANDA 신청인이신청후 30 개월이내에품목허가를취득하지못한경우 ( 다만, 허가를취득하지못한이유가 ANDA 신청일이후에규칙이변경된것에의한것이아닌경우 ) (V) 최초 ANDA 신청인이다른 ANDA 신청인, NDA 허가권자또는특허권자와계약을체결하였는데, FTC 가그계약에대하여문제를제기하여반독점법위반이라고최종결정한경우 (VI) 최초 ANDA 신청인에게 180일제네릭독점권을부여한기초가되었던특허의존속기간이만료된경우 - 최초 ANDA 신청인이독점권을상실한경우에는그의약품에대해서는 180 일간의독점권이대세적으로소멸되어, 바로제네릭의시장진입이가능 6 제네릭신청통지시기 : ANDA 신청자는 ANDA 신청후 FDA 로부터신청서접수통지를받은후 20 일이내에 NDA 허가권자및특허권자에게통지하여야함 (21 USC 355(j)(5)(B)(ii)(I) 2) 한국약사법관련규정 (1) 한국형허가 - 특허연게제도의도입 2012 년발표된한미 FTA 이행입법에의해한국형허가 - 특허연계제도가도입되었고, 2015 년 허가 - 특허연계제도관련한약사법규정이전면개정되었다 ( 법률제 호, 시행 ). 주요내용을살펴보면다음과같다. 먼저, 식약처로부터품목허가등을받은의약품에관한특허권을허가를받은날부터 30일이내에특허목록 ( 소위 그린리스트 ) 등재신청이가능하다 ( 약사법제50조의2) 년개정법에의해의약품에관한특허권을특허목록에등재하려는자는특허권자또는전용실시권자의동의를받아식약처에등재를신청할수있으며, 등재될수있는특허는의약품허가일전에출원된특허로한정하고있다. 등재의약품의안정성 유효성에관한자료를근거로품목허가를신청하는자는 ⅰ) 등재특허권의 존속기간이만료된경우, ⅱ) 등재특허권의존속기간이만료된후에의약품을판매하기위하여 225

247 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 허가를신청한경우, ⅲ) 특허권등재자와등재특허권자등이통지하지아니하는것에동의한경우, ⅳ) 등재특허권이허가를신청한의약품의효능 효과와관련된것이아닌경우를제외하고는신청일로부터 20일이내에특허권등재자와등재특허권자에게품목허가신청사실등을통지하여야한다 ( 약사법제50조의4). 특허권자등은통지를받은날부터 45일이내에침해소송또는권리범위확인심판을제기하고 ( 같은날에신청한자가여럿인경우모두같은순위로본다 ), 식약처에이에관한진술서를첨부하여판매금지신청을할수있다 ( 약사법 50의5). 식약처장은판매금지신청기간을도과한경우, 존속기간만료등으로특허권이소멸된경우, 침해소송이나권리범위확인심판이제기되지않은경우등을제외하고는등재특허권자등이통지를받은날부터 9개월간판매를금지하여야한다 ( 약사법제50조의6). 특허등재된의약품의자료를근거로가장먼저품목허가등을신청하고, 허가신청전등재특허권에대한무효심판또는권리범위확인심판을제기하여승소한자로서가장먼저심판을제기한자, 즉최초제네릭업자에게우선판매권을부여한다 ( 약사법제50조의7~ 제50조의10). 즉, 최초제네릭의약품의판매가능일부터 9개월간동일의약품 ( 후발제네릭 ) 의판매를금지할수있는권한이부여된다 ( 약사법제50조의9). 다만, ⅰ) 우선판매권의근거가된특허무효심판이나권리범위확인심판의심결또는판결에대하여취소또는파기하는취지의판결이있은경우, ⅱ) 우선판매품목허가의약품을판매가능일부터 2개월이내에정당한사유없이판매하지아니한경우, ⅲ) 우선판매품목허가를받은자가판매금지또는품목허가와관련하여공정거래법상시장지배적지위의남용, 부당한공동행위또는불공정거래행위금지에관한조항을위반하였다는공정거래위원회의의결또는법원의판결이있은경우, ⅳ) 거짓이나그밖의부정한방법으로우선판매품목허가를받은경우에해당하는경우판매금지효력은소멸된다 ( 약사법제50조의10). 이와같이, 제네릭독점권의소멸사유를규정하여역지불합의의발생을방지하고있고, 특허권 자등과제네릭신청자간에특허분쟁이있는의약품의제조, 판매, 또는우선판매품목허가에 관한합의가있는경우, 후발의약품허가신청자간에우선판매품목허가에관한합의가있는경 226

248 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 우에는그합의사항을식약처와공정거래위원회에보고하도록하고있다 ( 약사법제 69 조의 3). 즉, 역지불합의등의우려가있는사례를사전에감지할수있도록하고, 정당한사유없이이러한합의를보고하지않은경우 5천만원이하의과태료 ( 약사법제97조의2), 거짓이나부정한방법으로신고한경우 1년이하의징역이나 1천만원이하의벌금을부과할수있도록규정하고있다 ( 약사법제95조제1항제10호의2). (2) 한국약사법규정의특징우리약사법상허가- 특허연계제도의특징을살펴보면, 특허된오리지널의약품을보호하여신약개발을촉진하려는기본취지를지키면서, 제네릭업체에의존도가높은국내의약시장의특성을반영하고있다고평가되고있다. 즉, 에버그리닝행위방지를위하여등재가능의약품을허가일전출원된특허로한정하여개량발 명등추가등록을통해계속적으로독점권을행사하려는행위를방지하고있다. 또한, 제네릭업체의보호를위하여통지받은특허권자가침해소송등을제기하고제네릭판매금지신청을하여야 9개월간판매금지가가능하다. 침해소송을제기한경우 30개월자동으로허가가중지되는미국에비해제네릭판매금지기간이짧고, 특허권자의판매금지신청을요구하고있어제네릭업체를보호하고있다. 역지불합의방지를위해서실제소제기여부와상관없이 ANDA 신청시 paragraph IV 신청한퍼스트제네릭업자에게우선판매권을부여하는미국과달리, 제네릭품목허가신청전에무효심판등을제기한최초제네릭업자에게만우선판매권을부여하여우선판매권발생요건을엄격히하고있다. 한미허가 - 특허연계제도의구체적인차이점은다음과같다. 227

249 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 < 표 4-13> 한미허가 - 특허연계제도의차이점 539) 등재시특허권자동의등재와특허의시기 미국해당규정없음 ANDA 신청후특허권자가추가등재한특허에관련해서는침해소송을제기하더라도자동중지는발생하지않음 한국식약처에등재신청하려는자는특허권자또는전용실시권자의동의를받아등재신청등재될수있는특허는의약품허가일전에출원된특허로한정 특허권자에게통지 paragraph IV 의경우에만약사법 50 의 41 각호를제외하고모두통지 제네릭판매금지기간우선판매권합의보고의무 특허권자가침해소송을제기한경우 30개월허가자동중지 paragraph IV 신청한퍼스트제네릭업자에게 180일우선판매권부여 특허권자와제네릭업자간에합의가있는경우그내용을 FTC 와 DOJ 에신고 특허권자가침해소송또는권리범위확인심판을제기한경우제네릭판매금지신청가능 9개월간판매금지허가신청전무효심판또는권리범위확인심판을가장먼저제기한최초제네릭업자에게우선판매권부여, 9개월간후발제네릭의판매금지권한부여특허권자와제네릭업자간에합의가있는경우그내용을식약처와공정위에보고 2 주요판례 가. 미국 Actavis 사건 (2013) 1) 사안의개요 2013 년미연방대법원은역지불합의와관련된 Actavis 사건에서특허범위이론에따라특허권 의배타적범위내의행위에대하여는경쟁제한성이있는경우에도경쟁법을적용하지않았던 기존의판례의특허범위이론을폐기하고, 합리의원칙을채택하였다. 540) 이사건에서 Actavis 사는 ANDA 를 FDA 에제출하면서 Paragraph IV 신청하였고, 신약특허권 자인 Solvay 사가 Actavis 사를상대로침해소송을제기하였다. 소송계속중역지불합의를통해 Solvay 사의특허만료 65 개월전까지제네릭의약품을시판하지않기로화해계약을체결하면서, 539) 심미랑, 앞의보고서 ( 주 537), 13 면. 540) FTC v. Actavis Inc., 133 S.Ct 2223 (2013). 228

250 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 Solvay 사가 Actavis 사에게수천만달러의합의금을지급하였다. 이사건은특허권의존속기간 만료후에시판을금지하여부당하게독점기간을연장한것이아니라특허권의존속기간내에판매 하지않기로한사안이어서합의의내용인특허권의독점배타적범위내에속하는경우였다. 2) 판결의요지미연방대법원은다수의견으로역지불합의에따르는반경쟁적효과가특허가허용하는배타권의범위내에속한다고하더라도단순히이러한이유만으로는역지불합의가반독점법적용에서제외된다고할수는없다고하며특허범위기준을명시적으로파기하였다. 그이유로는 ⅰ) 역지불합의로인해경쟁제한적인위험이발생가능하고, ⅱ) 그러한위험이발생가능하다면, 특허권자에게는그러한위험을야기할수있는권력이주어져있고, ⅲ) 하급심은부분적으로는역지불금액의규모에따라인지된특허의효과를알수있는지표가될수있으므로특허유효에대한판단없이경쟁제한적인문제를효과적으로판단할수있고, ⅳ) 경쟁제한성에대한책임을묻는것으로역지불합의가없는복제약제조사의시장진입일에당사자들간의합의나손해배상에대한당사자들간의합의와같은적법한합의의가능성이배제되는것은아니라고보았다. 본사안에서는특허권자가제네릭업자에게거액의합의금을지급하고, 특허의유효성에대한판단없이화해로사건을종결하였는바, 특허범위기준은 유효한 특허에대하여적용되는이론인데, 이사건의경우특허의유효성이의심된다고본것이다. 역지불합의의반독점법위반여부를판단함에있어서는전통적인반독점법상의판단요소들 ( 행위의경쟁제한효과와반대급부의크기, 시장지배력의유무 ) 과사실관계를통해드러나는특허법상의고려요소들을모두고려하여평가하여야한다고판시하여합리의원칙을적용하였다. 소수의견으로는가격담합이나시장분할과같이당연위법 (per se illegal) 에해당하는명백한반독점법위반행위라고하더라도특허권의행사에해당하는경우는원칙적으로허용되어야하며, 다만남용적소송행위 (sham litigation) 나기망 (fraud) 에의한특허획득과같은두가지예외적인경우에만위법한것으로평가할수있다고주장하면서, 본사건의분쟁당사자들은 3년에걸친특허소송을화해계약을통해마무리지었으므로충분히바람직한것으로볼수있다고평가하기도하였다. 541) 229

251 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 3) Actavis 판결이후의동향 Actavis 판결은역지불합의가특허권의범위내에서이루어진경우에도반독점법이적용될수있다는것을분명히하였지만, 아직많은쟁점에대하여상당한논란의여지가존재한다. 특히, 역지불합의에서 지불 의의미가관련하여, 금전의지급이있는경우에한정되는지, 아니면금전이외에기타거래가있는경우에도적용될수있는지여부가문제된다. 미국의하급심법원에서는 Actavis 판결이금전이외의수단에의한역지불에대해서도적용되는지여부에대해상반되는판결이내려지고있다. 542) 나. 한국 GSK v. 동아제약사건 (2014) 1) 판결의취지 2014 년우리대법원은 GSK 와동아제약사건에서 특허권의정당한행사라고인정되지아니하는행위 란행위의외형상특허권의행사로보이더라도실질이특허제도의취지를벗어나제도의본질적목적에반하는경우를의미하고, 여기에해당하는지는특허법의목적과취지, 당해특허권의내용과아울러당해행위가공정하고자유로운경쟁에미치는영향등제반사정을함께고려하여판단해야한다. 고판시하였다. 543) 이는합리의원칙을적용한미연방대법원의 Actavis 판결의취지를수용하여우리대법원이공정거래법제59조의정당한행사의해석론으로 특허법기준설 을배척하고 종합적기준설 로변경하였다고평가된다. 2) 사실관계 글라소스미스클라인 ( 이하 GSK ) 社는항구토제 조프란 ( 온단세트론 ) 의제법특허를가지고 541) FTC v. Actavis Inc., 133 S.Ct 2223, 2239 (2013). 542) 금전의지불에국한된다는판결로는 In re Lamictal Direct Purchaser Antitrust Litigation, No , 2014 WL (D.N.J. Jan. 24, 2014), In re Loestrin 24 Fe Antitrust Litigation, MDL No S-PAS, 2014 WL , at*13(d.r.i. Sept. 4, 2014) 등 ; 금전이외의지불도포함된다는판결로는 In re Lipitor Antitrust Litigation, No , 2013 WL (D.N.J. Sept.5, 2013), In re Nexium Antitrust Litigation, 968 F.Supp.2d 367, 392 (D. Mass. 2013), In re Niaspan Antitrust Litigation, 2014 WL , at *10 (E.D.Pa. Sept.5,2014), Time Insurance Company v. Astrazeneca AB, Civ. No (E.D.Pa. Oct 1, 2014) 등 543) 대법원 선고 2012 두 판결. 230

252 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 1996 년경부터 조프란 을국내에독점적으로판매해왔다. 동아제약은 1998 년 GSK 社의제법 과는다른 온단세트론 제법특허를개발하였고, 특허권을취득한후, 온다론 을시판하였고, 2000 년당시항구토제시장에서시장점유율 47% 를상회하였다. GSK는국내에서 1985 년 1월 25일에온단세트론제조방법에대한특허를출원하여 ( 특허만료일은 2005년 1월 25일 ) 1992 년특허등록을마치고식품의약품안전청의신약허가절차를거쳐 1996 년부터 조프란 이라는상품명으로국내판매를시작하였다. 온단세트론은물질특허의대상이되나 1985 년당시에는국내특허법상물질특허가허용되지않아제조방법특허를출원한것이다. 한편동아제약은 GSK 의제법과는다른온단세트론제조방법을자체개발하였다면서 1997 년 7 월 16 일특허를출원한후식품의약품안정청의품목제조허가를받아 1998 년 9 월경부터온단세 트론성분을포함하는항구토제 온다론 을국내에시판하고있었다. 그후 GSK와동아제약은 2000년 4월 17일 1 동아제약이 온다론 제품의제조및판매를모두중지하고이를 5년간유지하며, 특허심판원에계류중인권리범위확인심판을취하하고 GSK 의특허를상대로하는분쟁이나소송을제기하지않는대신, 2 GSK 는서울지방법원에계속중이던특허침해소송을취하하는내용의화해계약을체결하였다. 그리고위화해계약이행의대가로 ⅰ) GSK 가동아제약에게 조프란 의국 공립병원판매권과미출시신약인발트렉스의독점판매권을부여하고, 위판매 공급계약에서 GSK는발트렉스의경우실제판매량과상관없이매년 1억원의정액인센티브를 5년간제공하기로하였고, 조프란의경우목표판매량의 80% 만달성하여도 2년간총매출의 25% 를지급하고, 3년째에는매출액의 7% 를지급하기로하였다. ⅱ) 동아제약은조프란이나발트렉스와동일또는유사한성분의약품을개발 생산 판매등을하지않는다는내용의판매 공급계약도체결하였다. 양사는위합의를동일한계약내용으로지속적으로갱신하면서공정위의심의가있었던 2011 년 10월 19일까지계속유지, 실행하였다. 공정거래위원회는 2011 년 12 월 23 일위합의가독점규제및공정거래에관한법률제 19 조제 1 항 제 4 호와제 9 호의부당한공동행위에해당한다고판단하여시정명령과및총 53 억 3 천백만원의 과징금납부명령을하였다. 544) 544) 공정거래위원회의결제 호,

253 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 제약사간담합으로항구토제시장에서저렴한제네릭 ( 온다론 ) 이퇴출되고, 경쟁의약품이진입하지못하는경쟁제한효과발생하였고, 결국이는저렴한제네릭출시를막아소비자이익을저해한다고판단하였다. 경제분석결과이합의로인해 GSK가올린부당매출은약 160억원에달한다고보았다. 3) 원심판결 GSK 와동아제약이각각소를제기하였기때문에이에대한법원의판결역시각각선고되었다. 먼저 2012 년 10월 11일 GSK 의항소에대한판결이선고되었으며 545) 같은달 31일동아제약에대한판결이선고되었다. 546) 두판결모두 특허권의정당한행사에는공정거래법의적용이배제되지만특허권의행사가정당하지않은경우에는공정거래법이적용된다 는전제하에조프란및그복제약인온다론과관련된합의부분이부당한공동행위에해당한다고판단하였다. 다만발트렉스와관련된부분의판단이항소심에서는결론이다소엇갈리는모습을보였으나 2014 년 2월 17일대법원이 조프란과관련된합의부분은부당한공동행위에해당하지만, 그와별개인발트렉스에관한부분은관련시장에서의경쟁제한성에대한판단이부족하다 는취지로판결하면서두사건의결론이일치하게되었다. GSK 판결에서는이사건합의가공정거래법제 59 조의적용제외대상에해당하는지여부와관련 하여판단이이루어졌다. 법원은 특허권의정당한행사에는공정거래법적용이배제되지만특 허권의행사가정당하지않은경우에는공정거래법이적용된다 고밝혔다. 이때 정당한행사 에해당하는지여부에대한판단은, 제58조의예에비추어 공정거래법의원리에따라판단할것이아니라특허법의원리에따라결정하여야한다 고판시하면서 특허분쟁에관한합의의내용이특허권을정당하게행사할경우나타날수있는결과를넘어서지않는한그러한합의는특허권의정당한행사에속하고이를넘어서는경우에는특허권의부당한행사로서공정거래법의적용을받는다고봄이타당하다 고하였다. 545) 서울고등법원 선고 2012 누 3028 판결. 546) 서울고등법원 선고 2012 누 3035 판결. 232

254 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 구체적으로 특허권자의특허가무효이거나경쟁사업자가특허를침해하는것이아님이명백한경우가아닌한침해자가특허를침해하였음을인정하고특허기간만료시까지당해제품을생산하지않거나당해제법을사용하지않는등으로특허를침해하지않기로약정한경우에는사후에특허침해가아닌것으로밝혀졌다고하더라도이는특허권의정당한행사로서공정거래법이적용되지않는다 고하면서, 특허권의무효나침해가아님이명백한경우 나 특허기간이만료된이후에까지영향을끼치는경우 또는 특허받은제법과상관없는제법을제한하는경우, 특허권을침해하지않고도할수있는연구또는시험 을하지않기로한경우, 당해특허와직접적으로관련이없는다른특허에관련된연구개발, 관련제품의출시등을금지하는경우 등특허의범위를넘어서는경우에비로소부당한행사로서공정거래법의적용대상이된다고판시하였다. 이러한점을바탕으로, 법원은이사건합의가특허권의정당한행사의범위를벗어난것으로서공쟁거래법의적용을받는다고보았다. 구체적으로는 1 이사건합의가특허만료일인 을넘어 까지온다론의제조, 판매등을금지한점, 2 이사건특허가제법특허로서그와다른방법으로온단세트론을생산하는것에대해서까지는특허의효력이미치지않음에도그생산까지금지하고나아가온단세트론과다른물질로서그와경쟁관계에놓일수있는제품의제조, 판매등까지금지시킨점, 3 이사건특허와관련없는특허제품인발트렉스에관하여도동아제약으로하여금그와경쟁관계에놓일수있는제품의제조, 판매등을하지못하도록한점등을근거로들었다. 4) 대법원판결대법원은이사건합의에대한공정거래법의적용을인정하고나아가조프란관련부분의경쟁제한성과부당성을인정하는한편발트렉스부분에대해서는부당한공동행위를인정할수없다고보았다. 이사건에서대법원은공정거래법제59조에따라특허권의정당한행사라고인정되지않는행위의판단기준에대해중요한판시를하였다. 대법원은 특허권의정당한행사라고인정되지아니하는행위 란행위의외형상특허권의행사로보이더라도실질이특허제도의취지를벗어나제도의본질적목적에반하는경우를의미하고, 여기에해당하는지는특허법의목적과취지, 당해특허권의내용과아울러당해행위가공정하고자유로운경쟁에미치는영향등제반 233

255 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 사정을함께고려하여판단해야한다고판시하였다. 547) 판례의외견상일본의수정된권리범위 설을받아들인것으로해석할여지도있으나, 대법원은기존에전개되던특허권기준설과경쟁법 기준설을모두받아들이지않고일종의종합적고려설을채택한것으로평가할수있다. GSK 와동아제약의합의에대해서는 원고들이자신들의특허권을다투면서경쟁제품을출시한동아제약에게특허관련소송비용보다훨씬큰규모의경제적이익을제공하면서그대가로경쟁제품을시장에서철수하고특허기간보다장기간그출시등을제한하기로한것으로서특허권자인원고들이이사건합의를통하여자신의독점적이익의일부를동아제약에게제공하는대신자신들의독점력을유지함으로써공정하고자유로운경쟁에영향을미친것이라고할수있으므로, 이는 특허권의정당한행사라고인정되지아니하는행위 에해당하여공정거래법의적용대상이된다 고보았다. 대법원은신약라이선싱계약체결중역지불합의를포함한사항에서문제되는공정거래법제19 조제1항의 부당한공동행위 에대한기준을제시하였는데, 계약내용을근거로신약판매권이상당한경제적가치가있고, 성과장려금도 80% 만달성하면지급하였으며, 발트렉스는판매량과무관하게 5년간매년 1억원을지급하였다는점에주목하여, 이러한합의는통상적인수준을넘어선다고지적하였다. 다만, 대법원은원심에서 GSK 社가동아제약에게 조프란 등공동판매권과 발트렉스 의독점판매권을부여한것을 공정거래법 제19조의 부당한공동행위 라고본부분은파기환송하였는데, 공정위가 발트렉스 의경쟁제품을확정하지않았으며, 해당합의가 발트렉스 의경쟁제품의경쟁에미치는영향등에대해근거를제시하지않았으므로이러한합의의경쟁제한성을인정하여 부당한공동행위 에해당함을전제로판단한것은법리를오해한것이라고판시하였다. 대법원은의약품의특허권자가자신의특허권을침해할가능성이있는의약품의제조 판매를시도하면서그특허의효력이나권리범위를다투는자에게그행위를포기또는연기하는대가로일정한경제적이익을제공하기로하고특허관련분쟁을종결하는합의를한경우, 그합의가 특허권의정당한행사라고인정되지아니하는행위 에해당하는지는특허권자가그합의를통하여자신의독점적이익의일부를상대방에게제공하는대신자신의독점적지위를유지함으로써 547) 대법원 선고 2012 두 판결. 234

256 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 공정하고자유로운경쟁에영향을미치는지에따라개별적으로판단하여야하고, 이를위하여는합의의경위와내용, 합의의대상이된기간, 합의에서대가로제공하기로한경제적이익의규모, 특허분쟁에관련된비용이나예상이익, 그밖에합의에서정한대가를정당화할수있는사유의유무등을종합적으로고려하여야한다는판단기준을제시하였다. 이사건에서주목할만한점은 GSK 의역지불합의는특허범위를벗어난행위였기때문에이러한구체적인설시가필요하지않았지만, 정책법원으로서의대법원의역할을고려할때미국 Actavis 판결을참고하여특허범위내에속하는역지불합의에도적용될수있는법리를제시하였다는점이다. 5) 검토살펴본바와같이미국연방대법원과우리나라대법원모두특정한역지불합의가경쟁법상적법한지여부를판단함에있어서하급심의특허범위기준을파기하고, 특허법적원리와경쟁법적원리양자를모두고려하는이원적접근법을취하였다는점에서는동일하다. 그러나미국에서는경쟁법적용면제의범위를확정하기위하여합리의원칙을적용한결과정당화되지않는경쟁제한적효과가존재한다면그범위에서적용이면제되지않으며동시에그행위는경쟁제한적인위법한합의로서경쟁법위반이되는한단계의분석 (one step analysis) 으로이루어지는반면, 이와대조적으로우리나라공정거래법에서는적용면제에대해서는제59조가그리고위법성 ( 부당한경쟁제한성 ) 판단에대해서는제19조제1항이적용되어두단계의분석 (two step analysis) 을거치게되는차이가있다는분석이있다. 548) 즉미국연방대법원은역지불합의에대하여사실상경쟁법적용면제를인정하지않고바로경쟁법을적용하되, 합리의원칙에의하여판단하도록하는것이라고할수있는반면, 우리공정거래법의경우제59조에따라공정거래법적용면제여부를판단하고, 적용이가능하다고판단되면다음단계로법제19조제1항에따라부당하게경쟁을제한하는지여부를검토하는구조로이는어떠한행위가미친영향에대한동일한내용이경쟁법적용면제여부판단과적용을전제로한후의위법성판단에반복하여고려되는것으로볼수있다. 이에현재우리대법원판례의태도를반영하였을때우리공정거래법제59조는폐지하는것이타당하다고주장하는견해도있다. 549) 548) 나영숙, 역지불합의에대한경쟁법적규율, 경쟁법연구제 14 권제 1 호 ( ). 345 면. 235

257 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 다. 유럽연합역지불합의관련사건유럽연합집행위원회는 2013 년 Lundbeck 사건 (citalopram) 550) 과 Johnson & Johnson/Novatis 사건 (Fentanyl), 551) 2014 년 Servier 사건 (Perindopril) 사건 552) 등에서역지불합의가 TFEU 제101조위반이라고결정하였고, Lundbeck 사건과 Servier 사건은유럽일반법원에항소가제기되었고, 2016년 9월 8일유럽일반법원은 Lundbeck 사건에대해집행위원회전부승소판결을하였다. 1) Servier 사건 (2014) 2014년유럽집행위원회의 Servier 결정은집행위원회가역지불합의가 TEFU 제101 조에위반한다고결정을내리면서동시에, Servier가제네릭제조사들이자사의제법특허를침해하지않는경쟁기술을매입한행위가역지불합의와결합하여제네릭의시장진입을지연시키기위한 단일하고지속적인배제적전략 으로서시장지배적지위남용행위를규제하는 TFEU 제102조위반이라고판단하였다는점에서의미가있는사안이다. 553) 제약시장의특허권자들의에버그리닝전략으로서차단특허의취득을통한특허덤불형성행위가이용되고있다는점은오래전부터지적되어왔지만, 이를시장지배적지위남용행위로규제한것은 Servier 사건이첫사례이다. 554) 다만시장지배력의획득이아닌남용을규제하는법제에서특허매입을규제하는것이가능한지는지켜볼필요가있다. 집행위원회는 2012 년 AstraZeneca 판결 555) 에서채택된바있는논란이많은 장점에의한경쟁 기준을원용하며, 특허매입이장점에의한경쟁에해당하는지여부에대한세가지구체적인판단기준으로 ⅰ) 매 549) 나영숙, 역지불합의등지식재산권행사에대한경쟁법적규제에관한정책제언, 한국지식재산연구원 한국공정거래조정원 공정한시장거래질서확립과지식재산권의행사 공동포럼 ( ), 발표자료 44 면이하. 550) Case AT.39226, Decision of 19 June ) Case AT.39685, Decision of 10 December 이사건은엄밀하게말해특허가만료된후의사안이므로지식재산권과경쟁법의관계에대해시사점이크지않다. 본보고서에서는다루지않는다. 552) Case AT.39612, decision of 14 July ) Case AT.39612, decision of 14 July ) 집행위원회는 Tetra Pak I 결정을선례로제시하고있다. Commission Decision of 26 July 1988 relating to a proceeding under Articles 85 and 86 of the EEC Treaty (IV/ Tetra Pak I (BTG licence), OJ L 272, 04/10/1988 p ) AstraZeneca v. Commission, Case C-457/10P, ECLI:EU:C:2012:770, para

258 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 입한기술이 Servier 에대한경쟁을잠재적으로가능하게하며따라서경쟁의원천이되는지여부 ( 충분하게개발이진행되었고, 진입장벽을극복할잠재력을가졌는지를기준으로판단 ), ⅱ) 매입한기술이시장에서실효적으로제거되었는지여부 ( 양도인이자유롭게기술을이용하거나제3자에게라이선스할수있는지를기준으로판단 ), ⅲ) 특허매입이시장진입을보다어렵게만들거나불가능하게만들우려가있으며, 제네릭경쟁자들의시장진입을심각하게지연시키는지여부 ( 매입기술이적시에시장에진입하는데필요한지, 해당기술의상실효과를상쇄할다른기술원이있는지를기준으로판단 ) 를제시하였다. 556) 이사건행위는독자적인남용행위유형으로제시된것이아니라역지불합의와결합하여주장된것이고집행위원회도이사건남용행위는더넓은배제적전략의일환으로서의특허매입이명백하게경쟁제한적인이사건의특별한정황에국한되는것이라고하여이사건의파급효과를축소시키려고하고있다. 557) 그러나이사건이특허권자의단독행위에대한경쟁법적용의외연을크게넓힐우려가있는것은사실이다. 2) Lundbeck 사건 (2016) Lundbeck 사건은항우울제 Citalopram 의특허권자 Lundbeck 이물질특허만료후제법특허를근거로제네릭을이미개발하거나완성단계에있는제네릭제조사들을상대로특허침해소송을제기한후화해계약을체결하는과정에서제네릭제조사들에게경제적대가를제공한사안이다. Lundbeck 사건결정문은결정일로부터 2년가까이지난 2015년에야공개되었는데특허와경쟁법의관계에대한집행위원회의입장에대해중요한단서를제공하였다. 특히결정문에서는특허화해가단순히특허에관련되었다는이유만으로경쟁법적용면제가되지않는다는점, 특허화해계약은다른민사계약과마찬가지로 전적으로경쟁법의적용범위에속한다 는점, 지식재산권에관한사업자간합의가경쟁법의적용을받는다는점은이미유럽법원들에의해인정을받아왔다는점을명시하였다. 558) 또한특허화해합의가특허의범위내에속하는경우에도경쟁법을위반할수있다고하여특허범위이론을명시적으로배척하였다. 559) 556) Case AT.39612, decision of 14 July 2014, Para ) Id., para ) Case AT.39226, Decision of 19 June 2013, paras

259 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 역지불합의의경쟁법적규제필요성이나특허범위이론의한계에대해서는전세계적으로공감대가형성되어가고있다. 그러나이사건결정에서는특허가관련된경우에도경쟁법이적용될수있다는기본적인논리외에경쟁법이특허법에대해고유의영역을어느정도존중해주어야하는지, 경쟁법적용상의제한원리가무엇인지에대해서는구체적인법리를충분하게제시하지않았다. 집행위원회는결정문에서지식재산권의고유한대상 (specific subject matter) 법리에대한선례들을언급하면서잠재적경쟁자가시장에진입하지않도록매수하는행위는특허법에의해부여된권리에기초한것도아니며, 특허의강약에의한것도아니며, 특허보호를위한적법한수단도아니라는점을근거로역지불합의는특허의고유한대상에포함되지않는다고판단하였다. 560) 그러나고유한대상이론은엄밀히말해유럽연합과회원국간의관할권에대한이론이며, 고유한대상이론이경쟁법위반여부에대한결정적인요인이된사례도없다. 과거유명한 Magill 사건에서재판연구관 Gulmann 은라이선스를거절할권리는저작권의고유한대상의일부에해당한다는이유로집행위원회결정과일반법원판결을파기하는것이타당하다는의견을제시하였지만, 유럽사법재판소는이를받아들이지않았다. 561) 집행위원회는특허만료이전에는특허의유효추정원칙에따라잠재적경쟁이성립할수없다는사업자들의항변을받아들이지않았다. 그리고특허의유무효나강약이경쟁법위반에어떠한영향을미치는지명시적으로판단하지않으면서제약산업의특성이나당사자의잠재적경쟁에대한주관적인식에대해상세히입증하고있다. 결정문의많은부분에서묵시적으로특허는확률적권리라는점을전제하고있으며, 특히제법특허의경우물질특허에비해보호가치를낮게보며, 무효인특허를제거함으로인한공익을경쟁법적문제로보고있다 년 9월 8일유럽일반법원은본사건에대한집행위의결정에대한항소에서이사건역지불합의가특허를보호하는데객관적으로필요하지않다는점, Lundbeck은특허가침해된경우특허소송을제기함으로써권리를보호할수있다는점, 경쟁사업자의시장진입을제한하기위한합의를하지않고도특허분쟁을화해할수있는방식이다양하게존재한다는점, Lundbeck 의특허가모든제네릭사업자의시장진입을막을수있는지여부에대해불확실성이존재하므로 559) Id., at para ) Para. 602, ) RTE and ITP v. Commission, ECLI:EU:C:1995:98 238

260 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 제네릭사업자들이합의당시에시장에진입할구체적인가능성이존재한다는점등을근거로특허범위이론과관련된청구를기각하고집행위원회전부승소판결을하였다. 유럽일반법원은 Lundbeck 과제네릭사업자가잠재적경쟁관계에있다는점을인정하였고, 역지불합의는합의의내용, 합의를통해달성하고자한목적, 합의가형성된경제적 법적배경에비추어볼때그자체로경쟁에대한충분한폐해를드러내는경쟁제한행위에해당한다고판시하였다. 562) 3 역지불합의관련경제학적접근 가. 역지불합의와제네릭의약품 2012 년기준글로벌제약시장에서 역지불합의 는약 40 건에이르며, 그와관계된의약품수는 30 개가넘는것으로추산되고있다. < 표 4-14> 역지불합의로인해발매가지연된제네릭상위 20 개 약품명 ( 제조사 ) Adderall XR (Shire) Aggrenax (Boehringer Ingelheim) Altace (Sanofi) 일반적으로처방되는약품의효능 주의력결핍및과잉행동장애 (ADHD) 제네릭발매전연간매출액 ( 백만달러 ) 역지불합의연도 발매지연기간 ( 년 ) 오리지날가격 V.S. 제네릭가격 ($) 1, V.S. 102 뇌졸중위험, 혈전 V.S. 73 고혈압, 심장마비 V.S. 12 AndroGel (Solvay pharmaceuticals/ Abbott laboratories) 테스토스테론저하 AIDS 암환자등 1, V.S. 96 BuSpar (Bristol-Myers Squibb) Caduet (Pfizer) Cipro (Bayer) 불안장애 not available V.S. 12 콜레스테롤과다, 심장동맥질환 V.S. 113 세균감염, 탄저균노출 1, V.S ) Sun Pharmaceutical Industries and Randbaxy (UK) v. Commission, Cases, T-460/

261 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 약품명 ( 제조사 ) Effexor XR (Wyeth/Pfizer) K-Dur (Schering-Plough/Merck) Lamictal (GlaxoSmithKline) Lipitor (Pfizer) Nexium (AstraZeneca) Niaspan (Abbott Laboratories) Nuvigil (Cephalon/Teva) Nolvadex/Tamoxifen (AstraZeneca) Propecia (Merck) Provigil (Cephalon/Teva) Sinemet CR (Bristol-Myers Squibb) Wellbutrin XL-150mg (Biovail) Zantac (GlaxoSmithKline) 일반적으로처방되는약품의효능 주요우울장애, 불안, 공황장애 혈중칼륨저하 (hypokalemia) 간질, 조울증, Lennox-Gastaut 증후군 콜레스테롤과다, 심장동맥질환 위식도역류 (GERD), 기타소화불량 콜레스테롤과다, 심장동맥질환 수면발작, 수면무호흡, hypnea 증후군 제네릭발매전연간매출액 ( 백만달러 ) 역지불합의연도 발매지연기간 ( 년 ) 오리지날가격 V.S. 제네릭가격 ($) 2, V.S not available V.S. 21 1, V.S. 14 7, V.S. 18 5, V.S. 56 1, V.S V.S. 113 유방암 V.S. 20 전립선비대증, 남성탈모 수면발작, 경화관련복합피로 V.S. 72 1, ,213 V.S. 520 파킨슨병 V.S. 13 주요우울장애, 계절성정서장애 V.S. 29 GERD, 소화장애 2, V.S. 11 ( 자료 : U.S.PIRG(2013) 의자료를강경남 (2016) 에서재인용 ) 563) 미국비영리보건연구단체 U.S. PIRG(Public Interest Research Group) 는 역지불합의 는 평균 5 년에서최대 9 년가량제네릭출시를지연하는결과를초래한다고주장한바있으며, 미국 연방거래위원회 (FTC) 는 역지불합의 로인한소비자피해액이연간 35 억달러에이를것으로 563) U.S.PIRG, Top twenty Pay-for-Delay Drugs: How Drug Industry Pay.offs Delay Generics Inflate Prices and Hurt Consumers (2013), pp

262 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 추산한바있다 564). EU에서는제네릭의약품으로인해약 300억유로의비용절감발생 (EGA, European Generic Medicines Association) 가발생한다는연구결과를제시하기도하였으며, 미국에서는제네릭의약품처방을통해소비자와의료제도 ( 보험 ) 시스템이매주약 40억달러의비용절감효과를누릴수있다는분석을내놓기도하였다 (IMS Institute for Healthcare Informatics). 565) 나. 역지불합의의경쟁제한성판단 제네릭의약품이의료비부담을줄이는역할을할것으로기대되어관심이높은가운데, 오리지널의약품제조사와제네릭제조사간의역지불합의가특허권적용범위를벗어나는상황이거나특허권자체가무효화되면, 역지불합의는잠재적경쟁자에게대가를지불하고진입을지연시킨다는점에서전형적인부당공동행위에해당하여경쟁법의제재대상이될수있다. 그런데, 미국연방대법원은 Actavis 사건에서역지불합의에대해합리의원칙을적용하여야한다고판시함으로써, 시장지배력을특허의정당한권리범위이상으로권리를확장하는행위에대해규제하던기존의태도에서벗어나서, 소비자후생을저해할우려가있는경우에는그행위가특허범위내의행위라할지라도독점금지법원칙에따라위법여부를판단할수있도록하였다. 566) Actavis 판결관련, 다수의견은 정당화될수없는거액의합의금 (large and unjustified payment) 을역지불합의위법성여부를판단하는핵심적인요소로보았다. 567) 역지불합의의경우소송비용을초과하는과다한역지불합의금은오리지널의약품제조사의낮은승소전망을반영하는것이고, 따라서제네릭의약품의진입시기를지연시키는대가로볼수있다는연구가이어져왔다. 미연방대법원은비록특허가무효로될가능성이크지않더라도 경쟁의위험 을피하기위해서역지불합의가성립할수있다고판단하면서, 합의금액이과도한것인지여부를평가할때에는소송비용과다른거래 (side deal) 의금전적가치등을종합적으로보아야한다고기술하고있다. 568) 564) 고가영, 글로벌제약기업의역지불합의와경쟁정책동향, 보건산업브리프 Vol. 122 (2014). pp ) 강경남, 제네릭의약품시장환경분석을통한제약기업의경쟁력강화방안, 지식재산연구원심층분석보고서 (2014), pp ) 이황외 4 인, 앞의보고서 ( 주 335), 면. 567) 이황외 4 인, 앞의보고서 ( 주 335), 160 면. 241

263 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 오리지널의약품제조사와제네릭의약품제조사간의합의의대가가과다한수준인지여부에대해최근제시된모델은 EHHS 모델이다. Edlin 등 (2013) 은역지불금액이오리지널제약사의소송비용을초과하는경우, 역지불합의는경쟁제한효과를가진다고주장하고있다. 569) 이전의연구들도소송비용을넘어서는역지불합의금은경쟁제한적이라는주장이있었다. Hovenkamp, Janis, and Lemley(2003) 는소송비용을초과하는합의금이지급된경우불법행위로간주해야한다고주장한바있으며, Cotter(2003) 는합의금의규모가클수록역지불합의가경쟁제한적인합의일가능성이크다고보았다. ( 자료 : Harris et al., 2014) [ 그림 4-14] The EHHS Model 그러나이러한접근은 합의금액이과도한것인지여부를평가할때에는소송비용과다른거래 (side deal) 의금전적가치등을종합적으로보아야한다 고하여간략한합리의원칙을배척한 Actavis 판결에반하는접근이라는비판이나오고있다. 한예로오리지널제약사가위험회피적 568) Actavis, 133 S.Ct., at 2237 ( 이황외 4 인, 앞의보고서 ( 주 335), 면에서재인용 ). 569) Aaron S. Edlin et al., Activating Actavis, Antitrust Magazine (Fall 2013), pp

264 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 인경우비록소송비용을초과하더라도경쟁촉진적인역지불합의가존재할가능성이있음을제 시하며 Harris 등 (2014) 은 EHHS 모델을통한단순한접근을비판하였다. 570) ( 자료 : Harris et al., 2014) [ 그림 4-15] 위험회피적인경우의 EHHS Model 이에대해 Edlin 등 (2014) 은 Harris(2014) 등의분석이특이적인상황을가정한분석이라고비판하며, 그러한상황이라할지라도오리지널의약사와제네릭의약사모두 경쟁촉진적영역 이아닌제네릭의약의진입을지연하고추가적으로발생하는이윤을나누어갖게되는 경쟁제한적영역 에서의역지불합의를선호할것이라고재반박하고있다. 571) 570) Barry C. Harris et al., Activating Actavis: A More Complete Story, Antitrust Magazine (Spring 2014); 강경남, 경제적관점에서의특허권의부당한권리행사에대한논의, 한국지식재산연구원, 이슈페이퍼 (2015). 571) Aaron Edlin et al., Actavis and Error Costs: A Reply to Critics, Antitrust Soource 14(1) (2014), pp. 1-8.; 강경남, 앞의보고서 ( 주 570), 면. 243

265 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 ( 자료 : Edlin et al., 2014) [ 그림 4-16] 역지불합의선호영역 GSK 와동아제약간의역지불합의에대해서, 공정거래위원회에서는소비자의후생감소를이유 로오리지널의약품제조사와제네릭의약품제조사간의역지불합의가경쟁제한적이라고판단 하였다. 자료 : 권남훈, 2013 [ 그림 4-17] 제네릭의약품진입시기만협상대상인경우 ( 소송비용 >0) 권남훈 (2013) 의연구에따르면, 특허소송에서의승소확률과특허만료시점까지의잔존기간을 고려하여도출된제네릭의약품진입예상시점을 p 라고가정하면, 소송비용이 0 보다큰경우, 제네릭의약품제조사는소송비용을절약하기위하여진입시기를다소늦추더라도오리지널의 244

266 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 약품제조사와합의를할유인이발생하고, 오리지널의약품제조사또한제네릭의약품의진입 예상시기보다빨리합의를할유인이발생한다. 572) 따라서두업체가모두합의를선호하는구 간이발생하여소송대신합의가이루어질가능성이커진다. 573) 여기에역지불합의금이허용되어양자가협상을통해추가적이익을일정비율로배분할경우, 제네릭제품의진입시점은반드시특허만료이후로결정되며, 구체적시점은특허만료이후의추가이익의누적합을극대화하는조건으로정해지게된다. 574) 역지불합의를통해제네릭의약사에게보상을하게되면제네릭의약사의입장에서합의를더선호할수있는구간은모든시점으로확대될수있으며, 특히이는특허만료시점이후까지도동일하게적용되게되고, 협상에아무런제한이없고, 초과이윤을적절하게나눌수있다면양자는결합이윤을극대화하는시점까지복제약제조사의진입을지연시킬것으로보았다. 575) 이에반해, 소비자의입장에서는진입시기가제네릭의약사가소송을통해시장에진입할수있었던시점 (p) 이후로결정된합의는경쟁제한적이게되며, 소비자후생의경우역지불합의금이허용되지않은경우와변함없이 t p가되어야만후생이감소하지않으며, 따라서 t > p인모든합의는경쟁제한적이게된다. 576) 자료 : 권남훈, 2013 [ 그림 4-18] 역지불합의금이허용된경우 ( 소송비용 >0) 572) 권남훈, 역지불합의의경쟁제한성판단, 산업조직연구제 21 호제 1 권 (2013). 65 면. 573) 권남훈, 앞의논문 ( 주 572), 69 면. 574) 권남훈, 앞의논문 ( 주 572), 면. 575) 공정거래위원회의결제 호에인용된 GSK 와동아제약 ( 주 ) 의역지불합의에대한경제분석 Ⅲ. 역지불합의의경쟁제한성에대한경제학적검토 를기초로 강경남, 앞의보고서 ( 주 570), 20 면 에서재인용. 576) 권남훈, 앞의논문 ( 주 572), 면. 245

267 법 제도연구 - 지식재산권법과경쟁법의조화방안에관한연구 그러나오리지널의약품제조사와제네릭의약품제조사간에정보비대칭성이나비대칭적기대가존재하는경우등에는역지불합의금이허용되어야만소비자후생을증진시키는효율적합의가가능한경우도존재하게된다 577). 또한사회적후생을검토함에있어서약가정책등관련제도에대한검토와분석모델에의반영이필요함에도불구하고, 이에대한부분은간과되어분석이진행되어왔다. 보다현실을반영한분석모델이도출될필요성이있다. 4 소결 역지불합의는허가- 특허연계제도관련하여제네릭의약품의시장진입을늦추기위하여발생한것이나, 현재미국에서는허가를받은날로부터 75일이내에판매개시를하지않는등의경우에는제네릭독점권을몰수하고 (21 USC 355(j)(5)(D)(i) (2004)), 국내약사법에서도판매가능일부터 2개월이내에정당한사유없이판매하지아니한경우등에는우선판매권을소멸 ( 약사법제50조의10) 하도록하여추후문제가될소지는적다. 또한우리나라의경우제네릭의약품품목허가신청을같은날에여러기업이신청한경우해당기업이모두우선판매권을가지게되어 ( 약사법제50조의8 제1항제1호 ) 현실상오리지널의약품특허권자가여러제네릭업자들을상대로모두합의하는것이불가능하며그실익도적다. 나아가특허권자와제네릭신청자간에특허분쟁이있는의약품과관련한합의가있는경우에그합의사항을식약처와공정거래위원회에보고하도록하고있어 ( 약사법제69조의3) 향후역지불합의가발생하기는어려울것이다. 시장규모가작은한국의제약시장특성상, 현재다수의제약사들은독립적인신약개발투자보다위험성이낮고영업수익이보장된브랜드제약사와공동판매및공동판촉사업의의존하고있다. 또한의료인들의브랜드제약선호경향및생물학적동등성효력의불신등으로제네릭사업자의신약특허도전에는상당한장벽이많다. 이러한상황에서시행되고있는특허- 허가연계제도는신약특허에도전하는제네릭제약사에게우선판매권과같은유인책을제시하고있지만, 국내 577) 권남훈, 앞의논문 ( 주 572), 90 면. 246

268 제 4 장 _ 주요쟁점및사례 제네릭제약사의독립적인시장진입증가여부에대하여는의문이제기되고있다. 578) 이에오히려우선판매권을취득한제네릭제약사는독자적으로시장에경쟁약품을출시하기보다브랜드제약사와분쟁종결합의를진행하여상당한독점이익을분배받는데집중할것이라는예상도있었으나, 579) 현재법상황에서는역지불합의에따른실익이적어향후크게문제가될것으로보이지는않는다. 다만, 광의의역지불합의에는특허권자가자신의이익을위하여제3자에게특정대가를지불한모든사례를포함할수있으므로경쟁법적용의문제는여전히발생할수있다. 이에특허분쟁종결합의에서특히역지불합의에대하여는그위법성판단에관한계속적인검토 및연구가필요할것이다. 578) 오승한, 제약사업자간분쟁종결합의의위법성판단기준, 지식재산연구제 10 권제 1 호 (2015.3), 면. 579) 오승한, 앞의논문 ( 주 578), 145 면. 247

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270 한국지식재산연구원기초연구과제보고서 제 5 장지식재산권법과경쟁법의조화를위한방안 제1 절특허권자의권리행사에대한경쟁법적용의한계제2절특허법적판단요소제3절특허법상관련규정도입및개선의필요성제4절결어