2010. 12.
일러 두기 1. 본 책자는 심판관의 전문성을 제고하고 심판품질을 향상하기 위한 심판관 보수교육 교재로 편찬한 것으로써 먼저 권리별(상표, 디자인, 특허 실용 신안)로 대별하고, 특허 실용신안에 대하여는 기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 통신 분야로 구분하여 발간하였습니다. 2. 본 책자에 게재된 판결문은 2010년 7 ~ 9월까지 대법원 및 특허법원에서 선고된 판결 중 특허심판원의 심결이 취소된 사건을 중심으로 수록하였으며, 심판의 종류별로 구분하여 수록하였습니다. 3. 사건별 부호문자의 부여에 관한 대법원 예규에 의하여 판례번호 중 후 자는 특허상고사건을, 허 자는 특허법원사건을, 심판사무취급규정 제9조 제2항에 의하여 당 자는 특허심판원사건 중 당사자사건을, 원 자는 특허심판원 사건 중 거절불복사건을 표시한 것입니다. 4. 판결문의 각주와 밑줄은 강사가 편의상 붙인 것으로서 원본에는 없는 것입니다. 5. 아무쪼록 본 책자가 심판업무 수행에 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 계속 보완 발전시켜 나가도록 하겠습니다.
목 차 CONTENTS Ⅰ. 대법원 판결 1 1. 무효심판 / 3 가. 2009후4667 5 구상표법 7조 1항 12호 해당여부에 대한 판단 2. 취소심판 / 7 가. 2010후1213 9 상표법 73조 1항 2호 해당여부에 대한 판단 3. 권리범위확인심판 / 13 가. 2010후1268 15 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 특정여부 나. 2010후1275 18 권리법위확인심판에서 업무표장에 대한 이해 다. 2010후1459 20 권리법위확인심판에서 확인대상표장의 가정적 부가적 판단 라. 2010후1473 22 권리법위확인심판에서 확인대상표장의 가정적 부가적 판단 마. 2010후1466 25 권리범위확인심판 상표법 제51조 제1항 제1호, 제2호 해당여부 - i -
Ⅱ. 특허법원 29 1. 무효심판 / 31 가. 2009허6939 33 상표법 제7조 제1항 제11, 12호 해당여부에 대한 판단 나. 2009허7222 36 상표법 7조 1항 11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당 다. 2009허7239 44 상표법 7조 1항 11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당 라. 2010허227 52 선사용표장의 주지성 등에 대한 판단 마. 2010허1671 71 상표법 제7조 제1항 제11호 해당여부에 대한 판단 바. 2010허1718 84 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부에 대한 판단 사. 2010허1725 96 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부에 대한 판단 아. 2010허1732 105 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부에 대한 판단 자. 2010허1602 117 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부에 대한 판단 차. 2010허2766 124 상표법 제7조 제1항 제7호 해당여부에 대한 판단 카. 2010허3462 133 상표법 제8조 제1항 해당여부에 대한 판단 타. 2010허3509 143 상표법 제7조 제5항 제3호 해당여부에 대한 판단 - ii -
2. 취소심판 / 151 가. 2009허8928 153 등록취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 그 지정상품에 정당하게 사용여부 나. 2009허8942 160 등록취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 그 지정상품에 정당하게 사용여부 다. 2010허3745 167 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인 에 해당여부 3. 거절결정불복심판 / 171 가. 2010허548 173 상표법 제7조 제1항 제7호, 제8조 제1항 또는 제23조 제1항 제4호 해당여부에 대한 판단 나. 2010허555 195 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제8조 제1항 해당여부에 대한 판단 다. 2010허2698 204 상표법 6조 1항 7호의 기타 식별력 없는 표장에 해당 4. 권리범위확인심판 / 217 가. 2010허3615 219 상표법 제51조 제1항 제2호의 상품의 품질, 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법 으로 표시하는 상표 해당여부 - iii -
Ⅰ. 대 법 원 1. 무효심판 2. 취소심판 3. 권리범위확인심판 - 1 -
1. 무 효 심 판 가. 2009후4667 구상표법 7조 1항 12호 해당여부에 대한 판단 - 3 -
대 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2009후4667 등록무효(상) 원고, 피상고인 닥스 심슨그룹 퍼브릭 리미티드 캄파니 (DAKS SIMPSON GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY) 영국 런던 더블유1에스 4피엘 올드 본드 스트리트 10 (10 Old Bond Street, London W1S 4PL, England) 대표자 필립 그레이엄 왓트 (Philip Graham Watt) 소송대리인 변호사 안용득, 최선애, 이재우, 김동환 피고, 상고인 유상무 (******-*******) 천안시 동남구 원 심 판 결 특허법원 2009. 12. 4. 선고 2009허5738 판결 판 결 선 고 2010. 8. 19. 주 문 1. 상고를 기각한다. 2. 상고비용은 피고가 부담한다. 이 유 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서 등의 기재는 이를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 1. 원심은 그 채용증거들을 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 사용상 품을 의류 신발 시계 침구류 등 패션제품으로 하는 원고의 선사용상표 는 지정상품을 소파 침대 등으로 하는 이 사건 등록상표 의 출원일 - 5 -
인 2006. 3. 3.경 국내의 일반 거래자나 수요자들 사이에서 현저하게 알려진 주 지상표라고 봄이 상당하고, 이 사건 등록상표 중 갤러리 또는 Gallery 부분은 식별력이 없거나 미약하므로 이 사건 등록상표는 선사용상표와 공통되는 DAKS 의 한글 음역이기도 한 닥스 부분만으로 호칭 관념될 수 있어 선사용상표와 유사 하며, 한편 선사용상표 는 원고가 창작한 것으로서 별다른 의미를 갖 지 않는 조어상표이므로 이 사건 등록상표의 표장은 원고의 선사용상표를 모방한 것으로 보이고, 선사용상표의 사용상품인 의류 침구류 등의 패션용품과 이 사건 등록상표의 지정상품인 침대 등의 가구류 등 사이에는 상당한 경제적 견련관계가 있어, 피고는 결국 국내에서 널리 알려진 선사용 상표를 모방하여 선사용상표가 가지는 양질의 이미지와 고객흡인력에 무상으로 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 선사용상표의 사용자인 원고에게 손해를 가할 목적으로 이 사건 등록상 표를 출원 등록하여 사용하는 것이라고 봄이 상당하다 할 것이어서, 이 사건 등록 상표에 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제 7조 제1항 제12호가 정한 등록무효사유가 있다고 판단하였다. 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 옳 은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 채증법칙 위반 이나 법리오해 등의 잘못이 없다. 그 밖에 기록상 당사자 사이에 구 상표법 제7 조 제1항 제12호의 무효사유를 주장하지 않기로 합의하였다는 것을 찾아볼 수 없 어 위와 같은 원심 판단이 금반언의 원칙에 반하는 것이라고 볼 수 없으므로, 이 점에 관한 주장도 받아들이지 않는다. 2. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 이홍훈 대법관 대법관 김영란 김능환 주 심 대법관 민일영 - 6 -
2. 취 소 심 판 가. 2010후1213 상표법 73조 1항 2호 해당여부에 대한 판단 - 7 -
대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010후1213 등록취소(상) 원고, 상고인 주식회사 카타나골프 서울 강서구 대표이사 김홍득 소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 박승문, 조용식, 이명규, 이인종, 하상현 피고, 피상고인 판-웨스트(피티이) 리미티드 [Pan-West(Pte) Ltd] 싱가포르 577218 엘&와이 빌딩 #05-00 잘란 페밈핀 59 대표자 데이비드 리 케이 투안 (David Lee Kay Tuan) 소송대리인 변리사 박경재 원 심 판 결 특허법원 2010. 3. 25. 선고 2009허7321 판결 판 결 선 고 2010. 9. 9. 주 문 1. 상고를 기각한다. 2. 상고비용은 원고가 부담한다. 이 유 상고이유를 판단한다. 1. 상고이유 제1점에 대하여 원심판결 이유에 의하면 원심은, 피고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 - 9 -
국내에서 (이하 실사용상표 라 한다)를 골프클럽에 사용하였는데, 실사용상표는 이 사건 등록상표(등록번호 제429841호) 와 마찬가지로 도형과 영문자 KATANA 및 GOLF 를 모두 포함하고 단지 도형과 영문자가 2단 배열에서 3단 배열로 변형된 정도에 불과하여 이들 상표 는 거래사회의 통념상 동일한 상표에 해당하므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 상표권자인 피고에 의하여 그 지정상 품인 골프클럽에 사용되었다 할 것이어서 상표법 제73조 제1항 제3호의 상표등 록 취소사유가 없다고 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가 고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제3호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다. 2. 상고이유 제2점에 대하여 상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록취소 심판청구는 등록상표의 지정상 품 전체에 대하여만 할 수 있고 그 일부에 대한 청구는 허용되지 않으므로, 심 판절차에서 등록상표 중 일부 지정상품에 대하여 상표법 제73조 제1항 제3호의 상표등록 취소사유를 주장하였다가 그 후의 심결취소소송 절차에서 상표법 제 73조 제1항 제2호의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수는 없다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 같은 취지에서, 이 사건 심판절 차에서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 일부인 상품류 구분 제28류의 지정 상품에 대하여만 상표법 제73조 제1항 제3호의 상표등록취소심판을 청구하였 다가 이 사건 심결취소소송에 이르러 비로소 상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수는 없다는 이유로, 이 사건 등록상표에 위 제2호의 취소사유가 있다는 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받 아들일 수 없다고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유 - 10 -
로 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제2호에 관한 법리오해의 위법 이 없다. 3. 상고이유 제3점에 대하여 위에서 본 바와 같이 원고가 이 사건 심결취소소송 절차에서 상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록 취소사유를 추가로 주장할 수 없다고 한 원심의 판단이 정당한 이상, 원심이 이 사건 심결취소소송에서 위 취소사유를 추가로 주장할 수 있음을 전제로 하여 가정적으로 이 사건 등록상표에 상표법 제73조 제1항 제 2호의 상표등록 취소사유가 없다고 판단한 부분에 대한 원고의 상고이유는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다. 4. 결론 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법 관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 차한성 주 심 대법관 박시환 대법관 안대희 대법관 신영철 - 11 -
3. 권리범위확인심판 가. 2010후1268 권리범위확인심판에서 확인대상표장의 특정여부 나. 2010후1275 권리법위확인심판에서 업무표장에 대한 이해 다. 2010후1459 권리법위확인심판에서 확인대상표장의 가정적 부가적 판단 라. 2010후1473 권리법위확인심판에서 확인대상표장의 가정적 부가적 판단 마. 2010후1466 권리범위확인심판 상표법 제51조 제1항 제1호, 제2호 해당여부 - 13 -
대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010후1268 권리범위확인(상) 원고, 피상고인 1. 조용목 (******-*******) 안양시 만안구 2. 박한근 (******-*******) 고양시 일산서구 원고들 소송대리인 변리사 조현석 피고, 상고인 재단법인 기독교대한하나님의성회 서울 은평구 대표자 이사 박광수 소송대리인 변리사 이경호 원 심 판 결 특허법원 2010. 4. 1. 선고 2009허8546 판결 판 결 선 고 2010. 9. 9. 주 문 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 이 유 상고이유를 판단한다. 업무표장권의 적극적 권리범위확인심판에서 심판대상으로 삼고 있는 확인대 상표장과 피심판청구인이 실제로 사용하는 표장(이하 실사용 표장 이라고 한다) 이 동일하지 않은 경우에는 확인의 이익이 없어 그 심판청구는 부적법하나, 확 - 15 -
인대상표장과 실사용 표장이 차이가 있더라도 그 차이나는 부분이 부기적인 것 에 불과하여 양 표장이 동일성의 범위 내에 있는 경우에는 확인의 이익이 있다 (대법원 2000. 6. 23. 선고 2000후259 판결, 대법원 2001. 12. 27. 선고 2001 후577 판결 등 참조). 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다. 원고들이 실제로 사용하고 있는 원심 판시 실사용 표장 3 과 실사용 표장 4 등록업무표장(등록번호 제891호) 위확인을 구하는 원심 판시 확인대상표장 은 피고가 이 사건 의 권리범 에 비하 여 총회신문 이라는 한글 부분이 추가되어 있는 점에서 차이가 있다. 그러나 실사용 표장 3, 4의 총회신문 부분은 기독교대한하나님의성회 부분과 띄어 져 쓰여 있거나 사각형 밖의 하단에 표기되어 있고, 기독교대한하나님의성 회 에서 발행하는 신문을 나타내는 것으로서 단순한 부기적인 부분에 불과하 므로, 실사용 표장 3, 4가 업무표장에 해당하는 것인지 여부는 별론으로 하고 확인대상표장과 실사용 표장 3, 4는 동일성의 범위 내에 있는 표장이라고 봄 이 상당하다. 그럼에도 원심은 실사용 표장 3, 4는 확인대상표장과 동일성이 있다고 할 수 없다는 이유로 확인대상표장이 적법하게 특정되지 않은 이 사건 권리범위 확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다고 판단하고 말았으니, 원심판 결에는 확인대상표장의 특정에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니함으 로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장 은 이유 있다. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사 건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법 관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. - 16 -
재판장 대법관 박시환 대법관 안대희 주 심 대법관 차한성 대법관 신영철 - 17 -
대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010후1275 권리범위확인(상) 원고, 피상고인 조용목 (******-*******) 안양시 만안구 소송대리인 변리사 조현석 피고, 상고인 재단법인 기독교대한하나님의성회 서울 은평구 대표자 이사 박광수 소송대리인 변리사 이경호 원 심 판 결 특허법원 2010. 4. 1. 선고 2009허8553 판결 판 결 선 고 2010. 9. 9. 주 문 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 이 유 상고이유를 판단한다. 등록업무표장과 대비되는 표장(이하 확인대상표장 이라고 한다)이 업무표장 으로서 사용되고 있는지의 여부는 사용업무와의 관계, 당해 표장의 사용 태양 (표시된 위치, 크기 등), 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계 에서 그 표시된 표장이 사용업무의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합 하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결 등 참조). 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다. - 18 -
원고가 기독교대한하나님의성회 라는 교단의 대표총회장으로 표시되어 있는 인터넷 홈페이지의 왼쪽 윗부분과 아랫부분에는 와 같은 업무표장이 표기되어 있고, 위 홈페이지의 윗부분과 왼쪽 중앙부분에 확인대상표장인 이 기하성 안내, 기하성 소개, 기하성 헌법, 기하성 교리, 기하성 신학, 기하성 선교, 기하성 연감(역사편) 등과 같이 위 교단의 약 칭으로 표기되어 사용되고 있는 점, 위 인터넷 홈페이지의 기하성 소개란에는 위 교단의 주된 업무인 종교를 선교하거나 교단을 알리기 위한 내용이 게재되어 있는 점 등 확인대상표장이 사용된 태양과 경위, 그 의미 및 사용업무인 종교선 교업과의 관계 등을 종합하여 볼 때, 확인대상표장은 종교선교업 등 영리를 목 적으로 하지 아니하는 업무를 표상하고 그 업무의 출처를 표시하기 위하여 사용 된 업무표장이라고 할 것이다. 그럼에도 원심은 업무표장 에 관한 의미를 잘못 이해한 나머지 확인대상표장 이 업무표장으로 사용되었다고 할 수 없다는 이유로 이 사건 등록업무표장의 권 리범위에 속하지 않는다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 업무표장에 관한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상 고이유의 주장은 이유 있다. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 원 심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결 한다. 재판장 대법관 박시환 대법관 안대희 주 심 대법관 차한성 대법관 신영철 - 19 -
대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2010후1459 권리범위확인(상) 원고, 피상고인 조용목 (******-*******) 안양시 만안구 소송대리인 변리사 조현석 피고, 상고인 재단법인 기독교대한하나님의성회 서울 은평구 대표자 이사 박광수 소송대리인 변호사 김광년 원 심 판 결 특허법원 2010. 4. 30. 선고 2010허241 판결 판 결 선 고 2010. 9. 9. 주 문 1. 상고를 기각한다. 2. 상고비용은 피고가 부담한다. 이 유 상고이유를 판단한다. 1. 상표권에 관한 권리범위확인심판사건에서 확인대상표장이 등록상표의 권 리범위에 속한다고 하려면 그 표장이 상표로 사용되는 것이 전제되어야 한다(대 법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결 참조). 이때 상표의 사용 이라고 함 은 상품 또는 그 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 가리키고(상표법 제2조 제1 항 제6호 각 목 참조), 여기에서의 상품 은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립 - 20 -
된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다(대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결, 대법원 2004. 5. 28. 선고 2002후123 판결 등 참조). 2. 위와 같은 법리를 기록에 비추어 살펴본다. 원심이, 피고가 확인대상표장의 사용상품으로 특정한 인터넷 홈페이지 메인 화면(인쇄물, 회보), 목양신문 하단 신문광고의 공고문(인쇄물, 회보), 2009. 4. 11.자 목양신문 1면에 게재된 공고문(인쇄물, 회보), 인터넷 홈페이지 게재 공고 문(인쇄물, 회보), 발송한 알림장(인쇄물, 회보) 그 자체는 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품이라고 볼 수 없어서 확인대상표장이 이 사 건 등록상표(등록번호 제726331호)의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단한 것 은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 상표의 사용에 관한 법리를 오해 하거나, 판단을 누락하는 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 그리고 확인대상표장은 원고 개인에 의하여 사용되었다고 단정하기 어렵다고 한 원심의 판단이 위법하다는 상고이유의 주장은 가정적 부가적 판단에 관한 것 으로서, 앞서 본 바와 같이 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하 지 아니하는 이상, 위 가정적 부가적 판단의 당부는 판결에 영향을 미칠 수 없다. 따라서 이에 관한 상고이유 주장은 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다. 3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 김지형 대법관 양승태 대법관 전수안 주 심 대법관 양창수 - 21 -
대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2010후1473 권리범위확인(상) 원고, 피상고인 조용목 (******-*******) 안양시 만안구 소송대리인 변리사 조현석 피고, 상고인 재단법인 기독교대한하나님의성회 서울 은평구 대표자 이사 박광수 소송대리인 변호사 김광년 원 심 판 결 특허법원 2010. 4. 30. 선고 2010허265 판결 판 결 선 고 2010. 9. 9. 주 문 1. 상고를 기각한다. 2. 상고비용은 피고가 부담한다. 이 유 상고이유를 판단한다. 1. 등록서비스표와 대비되는 표장(이하 확인대상표장 이라고 한다)이 서비스 표 로서 사용되고 있는지의 여부는 사용서비스업과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(표시된 위치, 크기 등), 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거 래계에서 그 표시된 표장이 사용서비스업의 식별표지로서 사용되고 있는지 여 - 22 -
부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결 등 참조). 2. 위와 같은 법리를 기록에 비추어 살펴본다. 을 제2호증의1 내지 5에 표시된 확인대상표장은 기독교대한하나님의성회 라 는 종교 단체의 인테넷 홈페이지, 총회소집 공고문, 소속 교역자 및 장로들에 대한 통지문 등에 사용된 것으로 위 종교 단체의 활동과 관련하여 소속 교역자 들이나 교인들에게 정보를 제공하고 의사를 전달하는 과정에서 그 매체에 사용 되고 있을 뿐이고 자타 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이라고 할 수 없다. 한편 을 제2호증의6에 표시된 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표 (등록번호 제157409호)의 지정서비스업 중 서적출판업 에 사용되었다고 볼 수 있으나, 위 서적출판업 이 피고가 확인대상표장의 사용서비스업으로 특정한 저 널출판업, 신문출판업 등에 포함되지 아니하는 이상 원고가 확인대상표장을 서적출판업 에 사용하였다고 하여 이를 위 사용서비스업에 사용하였다고 할 수 없다. 따라서 원심이 확인대상표장은 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하 지 않는다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 서비스표의 사용에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 그리고 확인대상표장은 원고 개인에 의하여 사용되었다고 단정하기 어렵다고 한 원심의 판단이 위법하다는 상고이유의 주장은 가정적 부가적 판단에 관한 것 으로서 앞서 본 바와 같이 확인대상표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니하는 이상, 위 가정적 부가적 판단의 당부는 판결에 영향을 미칠 수 없다. 따라서 이에 관한 상고이유의 주장은 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다. 3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. - 23 -
재판장 대법관 김지형 대법관 양승태 대법관 전수안 주 심 대법관 양창수 - 24 -
대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2010후1466 권리범위확인(상) 원고, 상고인 조용목 (******-*******) 안양시 만안구 소송대리인 변리사 조현석 피고, 피상고인 재단법인 기독교대한하나님의성회 서울 은평구 대표자 이사 박광수 소송대리인 변호사 김광년 원 심 판 결 특허법원 2010. 4. 30. 선고 2010허258 판결 판 결 선 고 2010. 9. 9. 주 문 1. 상고를 기각한다. 2. 상고비용은 원고가 부담한다. 이 유 상고이유를 판단한다. 1. 상고이유 제1점에 대하여 가. 상표의 사용이라고 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등을 말하고, 여기에서 말하는 상품 은 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상 거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다(대법원 1999. 6. 25. 선고 98후58 판결, 대법원 2004. 5. 28. 선고 2002후123 판결 등 참조). 한편 등록상표와 대비되 - 25 -
는 표장이 상표로서 사용되고 있는지의 여부는 사용물품과의 관계, 당해 표장의 사용태양(표시된 위치, 크기 등), 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실 제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결, 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결 등 참조). 나. 위와 같은 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 원고가 이 사건 등록상표 (등록번호 제742067호)의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 표장인 (이하 확인대상표장 이라고 한다) 이 상 표로서 사용되었다고 하는 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기 에 상고이유의 주장과 같이 상표의 사용에 관한 심리미진이나 판단누락 등의 위 법이 있다고 할 수 없다. 2. 상고이유 제2점, 제3점에 대하여 원심이, 확인대상표장은 자기의 성명 또는 상호를 보통으로 사용하는 방법으 로 표시하는 상표라고 할 수 없고, 사용상품의 보통명칭 또는 품질 효능 용도 등 을 나타내는 기술적 표장이라고 할 수 없어서 상표법 제51조 제1항 제1호, 제2 호에 해당되지 않는다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바 와 같은 심리미진 등의 위법이 없다. 3. 상고이유 제4점에 대하여 원고가 상표권자인 피고를 상대로 자신이 사용하는 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위확인을 구하는 사건 에서 피고가 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하 는 것을 두고 권리남용에 해당한다 할 수는 없으므로, 같은 취지의 원심의 판단 - 26 -
은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 권리남용에 관한 심리미진 등의 위법이 없다. 4. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법 관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 김지형 대법관 양승태 대법관 전수안 주 심 대법관 양창수 - 27 -
Ⅱ. 특 허 법 원 1. 무효심판 2. 취소심판 3. 거절결정불복심판 4. 권리범위확인심판 - 29 -
1. 무 효 심 판 가. 2009허6939 / 상표법 제7조 제1항 제11, 12호 해당여부에 대한 판단 나. 2009허7222 / 상표법 7조 1항 11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당 다. 2009허7239 / 상표법 7조 1항 11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당 라. 2010허227 / 선사용표장의 주지성 등에 대한 판단 마. 2010허1671 / 상표법 제7조 제1항 제11호 해당여부에 대한 판단 바. 2010허1718 / 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부에 대한 판단 사. 2010허1725 / 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부에 대한 판단 아. 2010허1732 / 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부에 대한 판단 자. 2010허1602 / 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당여부에 대한 판단 차. 2010허2766 / 상표법 제7조 제1항 제7호 해당여부에 대한 판단 카. 2010허3462 / 상표법 제8조 제1항 해당여부에 대한 판단 타. 2010허3509 / 상표법 제7조 제5항 제3호 해당여부에 대한 판단 - 31 -
특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2009허6939 등록무효(상) 원 고 안명근 (******-*******) 서울 노원구 피 고 블루맨 프로덕션즈 인크 (Blue Man Productions, Inc.) 미합중국 뉴욕(우편번호 10003) 뉴욕 라파예트 스트리트 434 (434 Lafayette Street, New York, New York 10003, U.S.A.) 대표자 리디아 척 (Lydia Cheuk) 변 론 종 결 2010. 9. 3. 판 결 선 고 2010. 9. 17. 주 문 1. 특허심판원이 2009. 7. 31. 2008당1797호 사건에 관하여 한 심결을 취소 한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 [인정근거] 자백간주, 변론 전체의 취지 - 33 -
가. 이 사건 등록서비스표 (1) 등록번호/ 출원일/ 등록일 : 제0120312호/ 2004. 2. 24./ 2005. 8. 26. (2) 구 성 : (3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 관광음식점업, 극장식주점경영업, 다방업, 레스토랑업, 무도유흥주점경영업, 뷔페식당 업, 서양음식점경영업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품 소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점경영업, 일본음 식점경영업, 제과점업, 중국음식점경영업, 카페업, 카페테리아업, 칵테 일라운지서비스업, 한국식유흥주점경영업, 한식점경영업, 휴게실업, 관 광숙박업, 모텔업, 숙박시설안내업, 여관업, 유스호스텔업, 임시숙박시 설알선업, 임시숙박시설예약업, 콘도미니엄업, 하숙알선업, 하숙업, 하 숙예약업, 호텔업, 호텔예약업, 회원제숙박설비운영업, 휴일캠프숙박서 비스업, 야영장비공급업, 야영장시설제공업, 텐트대여업, 방임대업, 이 동식 가옥임대업, 동물수탁관리업, 양로원업, 의자,테이블,테이블린넨, 유리식기임대업, 탁아소업, 회의실임대업 (4) 권리자 : 원고 나. 선사용상표/서비스표 (1) 구성 : (2) 사용상품 : 라이브공연업, 라이브공연제작업, 음악공연업, 공연티켓, 음 반, DVD 등 (3) 사용자 : 피고 다. 이 사건 심결의 경위 (1) 피고는 2008. 6. 19. 원고를 상대로 이 사건 등록서비스표가 선사용상 - 34 -
표/서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11, 12호에 해당하여 그 등록 이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. (2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2008당 1797호로 심리한 다음 2009. 7. 31. 이 사건 등록서비스표가 선사용상표/서비스표와의 관계에서 상표법 제7 조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로, 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. 2. 판단 원고는 이 사건 등록서비스표가 선사용상표/서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11, 12호에 해당하는 등록무효사유가 없으므로, 이와 달리 판단 한 이 사건 심결은 부적법하다고 주장하고 있음에 대하여, 피고는 이 사건 등록 서비스표에 대한 등록무효심판 청구인으로서 그 등록무효사유의 주장 입증책임 이 있음에도 불구하고, 이 사건 변론종결시까지 그 등록무효사유에 관하여 아무 런 주장 입증을 하지 아니하였다. 따라서 이 사건 등록서비스표가 선사용상표/서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11, 12호에 해당하는 등록무효사유가 있다고 할 수 없는바, 이 사건 심결은 결과적으로 이와 결론을 달리하여 부적법하다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므 로, 이를 인용한다. 재판장 판사 김용섭 판사 이상균 판사 박태일 - 35 -
특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2009허7222 등록무효(상) 원 고 클리오 블루 프랑스공화국 파리 75003 뤼 드 브레딴느 55 대표자 애니버슨 (Annie Busson) 소송대리인 변리사 정지우 피 고 주식회사 클리오 서울 강남구 대표자 이사 한현옥 소송대리인 변리사 황교완 변 론 종 결 2010. 6. 16. 판 결 선 고 2010. 7. 28. 주 문 1. 특허심판원이 2009. 8. 3. 2008당2527 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 출원상표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2006. 11. 29. / 2007. 8. 6. / 제719844호 - 36 -
(2) 표장 : (3) 지정상품 : 상품류 구분 제14류 - 팔목시계, 회중시계, 탁상시계, 전기 시계, 전자시계, 자동차용 시계, 스톱워치, 시계유리, 시계줄, 다이아몬 드, 진주, 사파이어, 루비, 호안석, 금조제품, 금도금, 은조제품, 은박, 백금조제품 (4) 상표권자 : 피고 나. 선사용상표 (1) 표장 : (2) 선사용상품 : 시계, 목걸이, 귀걸이, 반지, 가죽제품, 액세서리 (3) 사용자 : 원고 다. 이 사건 심결의 경위 (1) 원고는 피고의 이 사건 등록상표가 국내외에서 널리 알려진 원고의 선 사용상표를 모방하여 출원등록된 것으로서, 상표법 7조 1항 11호의 수요자를 기 만하고 상품의 출처를 오인 혼동케 할 우려가 있는 상표에 해당할 뿐 아니라, 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 7조 1항 12호의 주지상표에 해당하는 선사용상표의 국내 시장 진입을 저지하거나 그 명 성에 부당하게 편승하여 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적으로 등록된 상표에 도 해당하므로 그 등록이 무효가 되어야 한다고 주장하면서 상표등록무효심판 을 청구하였다. (2) 특허심판원은 위 심판청구사건을 심리한 결과, 2009. 8. 3. 이 사건 등 록상표의 출원일 또는 등록결정일 당시에 선사용상표가 국내에서 특정인의 상표 로 인식될 정도에 이르렀다거나 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품 - 37 -
을 표시하는 것으로 현저하게 알려져 있었다고 볼 만한 증거가 부족하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 7조 1항 11호 및 구 상표법 7조 1항 12호에 해당하지 아 니한다 는 이유를 들어 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 변론 전체의 취지 2. 당사자들의 주장과 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 피고의 이 사건 등록상표는 l 국내의 일반 수요자에게 그 상표 또는 상 품이라고 하면 곧 원고의 상표 또는 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 선사용상표와 동일 유사하고 그 지정상품이 선사용상표의 선사용상품과 경 제적 견련성이 있어 일반 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 볼 수 있으므로 상표법 7조 1항 11호에 해당하고, 2 국내 또는 외국의 수요자 사이에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 주지상표인 선사용상표와 동일 유사한 상표로서, 원고의 국내 시장 진입을 저지하고 이를 이용하여 이 사건 등록상표의 양도대가를 요구하는 등의 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 등록된 상표여서 구 상표법 7조 1항 12호에도 해당하므로 그 등록이 무효가 되어야 한다. 나. 피고 주장의 요지 원고의 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정 당시에 국내의 일반거 래에 있어서 일반수요자나 거래자에게 원고의 상표나 상품이라고 인식될 수 있 을 정도로 알려져 있었던 것으로 인정할 증거가 부족하므로 이 사건 등록상표는 상표법 7조 1항 11호의 수요자를 기만할 우려가 있는 상표 에 해당하지 아니하 고, 한편 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시에 국내 또는 외국의 수요 자간에 널리 알려져 있는 주지상표에도 해당하지 아니하고 이 사건 등록상표의 사용과 관련하여 피고에게 부정한 목적도 없으므로 이 사건 등록상표는 구 상표 법 7조 1항 12호에도 해당하지 아니한다. - 38 -
다. 이 사건의 쟁점 이 사건 등록상표가 상표법 7조 1항 11호, 구 상표법 7조 1항 12호에 각 해당하는지가 이 사건의 쟁점이므로 이에 관해서 살펴보기로 한다. 3. 판단 가. 판단기준 상표법 7조 1항 11호의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반수요자의 혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 함에 그 목적이 있 고(대법원 2007. 6, 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조), 어떤 상표가 상표법 7 조 1항 11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하기 위해서는 선사용 상표나 그 사용상품이 반드시 주지 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내 의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인 의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하며, 이러한 경우 에는 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되어질 경우에 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오 인 혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이고, 그 판단의 기준시는 등록결정시라고 할 것이다(대법원 2000. 2. 8. 선고 99후 2594 판결 등 참조). 한편 구 상표법 7조 1항 12호는 상품교역의 국제화 추세에 따라 국내외 주지상표의 부정이용을 금지하려는 국제적인 움직임에 맞추어 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법에 신설된 것으로서 12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주 지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 취 - 39 -
지의 규정에 해당한다 할 것이고, 구 상표법 7조 1항 12호에 해당하는 상표인지 여부의 판단기준시에 관하여 명시적 규정은 없지만 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 등 참조). 나. 구체적인 검토 (1) 선사용상표가 선사용상품과 관련하여 상표법 7조 1항 11호의 특정인의 상표로 인식된 상표이거나 구 상표법 7조 1항 12호의 주지상표에 해당 하는지의 여부 이 사건 등록상표가 상표법 7조 1항 11호에 해당하기 위해서는 선사용 상표가 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2007. 8. 6. 당시에 이미 선사용상 품(시계, 목걸이, 귀걸이, 반지, 가죽제품, 액세서리)과 관련하여 특정인의 상 표나 상품이라고 인식되어질 정도로 국내 수요자나 거래자에게 알려져 있었어 야 하므로 이에 대하여 살펴보건대, 갑3 내지 47호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 1981년 프랑스에서 설 립된 회사로서 귀걸이나 반지 등과 같이 주로 은세공품으로 된 액세서리를 제 조하여 판매하고 있는 사실, 우리나라를 포함한 원고의 전 세계의 매출액은 2004년경 5,512,281유로(한화 약 88억원), 2005년경 5,788,599유로(한화 약 93억원), 2006년경 5,508,266유로(한화 약 88억원), 2007년경 6,313,195유로 (한화 약 98억원)에 달하였고, 우리나라를 포함한 전 세계의 광고지출액은 2004년경 442,085유로(한화 약 7억원), 2005년경 359,472유로(한화 약 5.8 억원), 2006년경 235,203유로(한화 약 3.8억원), 2007년경 258,841유로(한화 약 4억원)에 이르는 사실, 선사용상표의 1999년부터 2008년까지의 약 10년간 국내 매출액은 약 57억원, 본국인 프랑스에서는 약 460억원에 이르는 사실, 원고는 자신의 상호이자 상표인 CLIO BLUE 를 전 세계 수십 개의 국가에 등 록받아 사용하고 있으며 국내에는 1996년경에 Clio Blue 상표를 등록출원 한 사실이 있는데 당시에 국내의 한 맥주회사가 선등록한 상표 Clio와 표장이 유 사하다는 이유로 등록이 거절된 사실, 국내일간지에는 2001년경부터 원고의 - 40 -
선사용상표 가운데 목걸이, 귀걸이, 반지, 엑세서리 등에 대한 기사가 게재되 기 시작했는데, 대표적인 것으로서 2003. 12. 21., 2004. 5. 3.의 각 매일경제 기사, 2005. 3. 11.의 머니투데이의 제품 소개 기사, 2005. 11. 19.의 레이디 경향에 귀걸이 소개 기사, 2006. 1. 16.의 레이디경향에 목걸이 소개 기사, 2006. 5. 3.의 파이낸셜뉴스에 귀걸이, 목걸이 세트 소개 기사 등이 나갔고, 특히 2003. 10. 17.의 서울신문 기사에서는 원고의 선사용상표가 사용된 제품 이 독특한 디자인과 세공으로 모방품을 만들기 어렵고 젊은 층에 인기가 많다 는 내용의 기사가 나갔으며, 2001. 3. 29.의 매일경제 기사에서는 원고의 선 사용상표가 사용된 상품이 이미 유럽과 일본 등 선진국 시장에서는 선풍적 인 기를 끌고 있다는 내용의 기사가 나간 사실, 그리고 2007. 7. 12.자 파이낸셜 뉴스의 기사에서는 원고의 선사용상표가 국내 액세서리 시장에서 점유율 선두 탈환에 나섰는데 2003년경까지는 선사용상표가 사용된 원고의 액세서리 제품 의 시장점유율이 선두를 유지하였다는 기사와 함께 20대 젊은 여성들로부터 폭발적인 인기를 얻고 있다는 내용의 기사가 나간 사실, 원고의 선사용상표가 사용된 시계와 귀걸이와 목걸이 등의 액세서리는 이 사건 등록상표의 등록결 정일 당시에 국내의 대표적인 백화점인 현대백화점 본점, 롯데백화점, 신세계 백화점의 본점 등에서 판매가 되고 있었던 사실, 그리고 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시까지 국내의 대표적인 인터넷 포털사이트인 네이버의 카페나 블로그 등에 선사용상표에 대한 글과 상품평이 무수히 많이 게재된 사실 등이 인정되고 달리 반증이 없는바, 위 인정사실에 의하면 본국인 프랑스와 한국 내 에서의 원고의 선사용상표가 사용된 제품의 매출액이나 광고횟수 그리고 시장 점유율 등의 자료에 비추어 보아서 원고의 선사용상표가 국내는 물론이고 본 국인 프랑스에서 특정인의 상표로 현저하게 인식되어진 구 상표법 7조 1항 12 호의 주지상표에까지 이르렀다고 단정하기는 어렵다 할 것이지만, 가죽제품을 제외한 원고의 액세서리 등의 선사용상품이 국내에서 2000년경을 전후하여 이 사건 등록상표의 등록결정 당시까지 꾸준히 판매되어서 젊은 여성층을 주 요 수요자 층으로 하여 상당한 판매실적을 올렸고, 그럼으로써 원고의 선사용 상표는 이 사건 등록상표의 둥록결정일인 2007. 8. 6.경에는 국내에서 가죽제 - 41 -
품을 제외한 나머지 선사용상품과 관련하여 일반 수요자나 거래자에게 그 상 표 또는 상품이라고 하면 곧 원고의 선사용상표나 선사용상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있던 상표법 7조 1항 11호의 상표에 해당하게 된 것으로 판단된다. (2) 이 사건 등록상표 및 지정상품과 선사용상표 및 선사용상품의 유사 여부 먼저 표장의 유사 여부에 관하여 살펴보건대, 이 사건 등록상표 와 선사용상표 의 양 표장을 서로 대비하여 보면, 전자는 한글로 된 표장인 반면에 후자는 영문자와 물고기 두 마리가 서로 마주보고 있 는 모양의 도형이 결합된 표장이므로 언뜻 보더라도 그 외관에서 현저한 차이가 있지만, 결합상표에 문자 부분이 포함되어 있는 경우에는 그 문자부분으로 호칭 되는 것이 보통이어서 선사용상표와 이 사건 등록상표는 모두 클리오 블루 로 동일하게 호칭될 것이므로 그 점에서 양 상표는 유사하다 할 것이다. 다음으로 상품의 유사 여부에 관하여 살펴보건대, 이 사건 등록상표의 지정상 품과 선사용상표의 선사용상품은 위 1.의 가.와 나.항에서 살펴 본 바와 같이 동 일하거나 유사하다 할 것이다. 다. 소결론 따라서 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시에 국내의 수요 자나 거래자에게 선사용상품과 관련하여 원고의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었던 것으로 판단되고, 이 사건 등록상표는 그러한 선사 용상표와 표장이 유사하고 그 지정상품 역시 선사용상품과 같거나 유사하므로, 만약 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되는 경우에는 상표법 7조 1항 11 호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당되므로 상표등록무효사유가 있 다 할 것이다. - 42 -
4. 결론 그렇다면, 이와 결론을 달리하는 이 사건 심결은 위법하므로 그 취소를 구하 는 원고의 청구는 이유 있어 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 변현철 판사 박창수 판사 김용덕 - 43 -
특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2009허7239 등록무효(상) 원 고 클리오 블루 프랑스공화국 파리 75003 뤼 드 브레딴느 55 대표자 애니버슨 (Annie Busson) 소송대리인 변리사 정지우 피 고 주식회사 클리오 서울 강남구 대표자 이사 한현옥 소송대리인 변리사 황교완 변 론 종 결 2010. 6. 16. 판 결 선 고 2010. 7. 28. 주 문 1. 특허심판원이 2009. 8. 3. 2008당2528호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 출원상표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2006. 11. 29. / 2007. 8. 6. / 제719845호 - 44 -
(2) 표장 : (3) 지정상품 : 상품류 구분 제14류 - 팔목시계, 회중시계, 탁상시계, 전기 시계, 전자시계, 자동차용 시계, 스톱워치, 시계유리, 시계줄, 다이아 몬드, 진주, 사파이어, 루비, 호안석, 금조제품, 금도금, 은조제품, 은 박, 백금조제품 (4) 상표권자 : 피고 나. 선사용상표 (1) 표장 : (2) 사용상품 : 시계, 목걸이, 귀걸이, 반지, 가죽제품, 액세서리 (3) 사용자 : 원고 다. 이 사건 심결의 경위 (1) 원고는 피고의 이 사건 등록상표가 국내외에서 널리 알려진 원고의 선 사용상표를 모방하여 출원등록된 것으로서, 상표법 7조 1항 11호의 수요자를 기 만하고 상품의 출처를 오인 혼동케 할 우려가 있는 상표에 해당할 뿐 아니라, 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 7조 1항 12호의 주지상표에 해당하는 선사용상표의 국내 시장 진입을 저지하거나 그 명 성에 부당하게 편승하여 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적으로 등록된 상표에 도 해당하므로 그 등록이 무효가 되어야 한다고 주장하면서 상표등록무효심판 을 청구하였다. (2) 특허심판원은 위 심판청구사건을 심리한 결과, 2009. 8. 3. 이 사건 등 록상표의 출원일 또는 등록결정일 당시에 선사용상표가 국내에서 특정인의 상표 로 인식될 정도에 이르렀다거나 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품 - 45 -
을 표시하는 것으로 현저하게 알려져 있었다고 볼 만한 증거가 부족하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 7조 1항 11호 및 구 상표법 7조 1항 12호에 해당하지 아 니한다 는 이유를 들어 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑1, 2호증, 변론 전체의 취지 2. 당사자들의 주장과 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 피고의 이 사건 등록상표는 l 국내의 일반 수요자에게 그 상표 또는 상 품이라고 하면 곧 원고의 상표 또는 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 선사용상표와 동일 유사하고 그 지정상품이 선사용상표의 선사용상품과 경 제적 견련성이 있어 일반 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 볼 수 있으므로 상표법 7조 1항 11호에 해당하고, 2 국내 또는 외국의 수요자 사이에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 주지상표인 선사용상표와 동일 유사한 상표로서, 원고의 국내 시장 진입을 저지하고 이를 이용하여 이 사건 등록상표의 양도대가를 요구하는 등의 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 등록된 상표여서 구 상표법 7조 1항 12호에도 해당하므로 그 등록이 무효가 되어야 한다. 나. 피고 주장의 요지 원고의 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정 당시에 국내의 일반거 래에 있어서 일반수요자나 거래자에게 원고의 상표나 상품이라고 인식될 수 있 을 정도로 알려져 있었던 것으로 인정할 증거가 부족하므로 이 사건 등록상표는 상표법 7조 1항 11호의 수요자를 기만할 우려가 있는 상표 에 해당하지 아니하 고, 한편 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시에 국내 또는 외국의 수요 자간에 널리 알려져 있는 주지상표에도 해당하지 아니하고 이 사건 등록상표의 사용과 관련하여 피고에게 부정한 목적도 없으므로 이 사건 등록상표는 구 상표 법 7조 1항 12호에도 해당하지 아니한다. - 46 -
다. 이 사건의 쟁점 이 사건 등록상표가 상표법 7조 1항 11호, 구 상표법 7조 1항 12호에 각 해당하는지가 이 사건의 쟁점이므로 이에 관하여 살펴보기로 한다. 3. 판단 가. 판단기준 상표법 7조 1항 11호의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반수요자의 혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 함에 그 목적이 있 고(대법원 2007. 6, 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조), 어떤 상표가 상표법 7 조 1항 11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하기 위해서는 선사용 상표나 그 사용상품이 반드시 주지 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내 의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인 의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하며, 이러한 경우 에는 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되어질 경우에 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오 인 혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이고, 그 판단의 기준시는 등록결정시라고 할 것이다(대법원 2000. 2. 8. 선고 99후 2594 판결 등 참조). 한편 구 상표법 7조 1항 12호는 상품교역의 국제화 추세에 따라 국내외 주지상표의 부정이용을 금지하려는 국제적인 움직임에 맞추어 1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 상표법에 신설된 것으로서 12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주 지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 취 - 47 -
지의 규정에 해당한다 할 것이고, 구 상표법 7조 1항 12호에 해당하는 상표인지 여부의 판단기준시에 관하여 명시적 규정은 없지만 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 등 참조). 나. 구체적인 검토 (1) 선사용상표가 선사용상품과 관련하여 상표법 7조 1항 11호의 특정인의 상표로 인식된 상표이거나 구 상표법 7조 1항 12호의 주지상표에 해당 하는지의 여부 이 사건 등록상표가 상표법 7조 1항 11호에 해당하기 위해서는 선사용 상표가 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2007. 8. 6. 당시에 이미 선사용상 품(시계, 목걸이, 귀걸이, 반지, 가죽제품, 액세서리)과 관련하여 특정인의 상 표나 상품이라고 인식되어질 정도로 국내 수요자나 거래자에게 알려져 있었어 야 하므로 이에 대하여 살펴보건대, 갑3 내지 47호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 1981년 프랑스에서 설 립된 회사로서 귀걸이나 반지 등과 같이 주로 은세공품으로 된 액세서리를 제 조하여 판매하고 있는 사실, 우리나라를 포함한 원고의 전 세계의 매출액은 2004년경 5,512,281유로(한화 약 88억원), 2005년경 5,788,599유로(한화 약 93억원), 2006년경 5,508,266유로(한화 약 88억원), 2007년경 6,313,195유로 (한화 약 98억원)에 달하였고, 우리나라를 포함한 전 세계의 광고지출액은 2004년경 442,085유로(한화 약 7억원), 2005년경 359,472유로(한화 약 5.8 억원), 2006년경 235,203유로(한화 약 3.8억원), 2007년경 258,841유로(한화 약 4억원)에 이르는 사실, 선사용상표의 1999년부터 2008년까지의 약 10년간 국내 매출액은 약 57억원, 본국인 프랑스에서는 약 460억원에 이르는 사실, 원고는 자신의 상호이자 상표인 CLIO BLUE 를 전 세계 수십 개의 국가에 등 록받아 사용하고 있으며 국내에는 1996년경에 Clio Blue 상표를 등록출원 한 사실이 있는데 당시에 국내의 한 맥주회사가 선등록한 상표 Clio와 표장이 유 사하다는 이유로 등록이 거절된 사실, 국내일간지에는 2001년경부터 원고의 - 48 -
선사용상표 가운데 목걸이, 귀걸이, 반지, 엑세서리 등에 대한 기사가 게재되 기 시작했는데, 대표적인 것으로서 2003. 12. 21., 2004. 5. 3.의 각 매일경제 기사, 2005. 3. 11.의 머니투데이의 제품 소개 기사, 2005. 11. 19.의 레이디 경향에 귀걸이 소개 기사, 2006. 1. 16.의 레이디경향에 목걸이 소개 기사, 2006. 5. 3.의 파이낸셜뉴스에 귀걸이, 목걸이 세트 소개 기사 등이 나갔고, 특히 2003. 10. 17.의 서울신문 기사에서는 원고의 선사용상표가 사용된 제품 이 독특한 디자인과 세공으로 모방품을 만들기 어렵고 젊은 층에 인기가 많다 는 내용의 기사가 나갔으며, 2001. 3. 29.의 매일경제 기사에서는 원고의 선 사용상표가 사용된 상품이 이미 유럽과 일본 등 선진국 시장에서는 선풍적 인 기를 끌고 있다는 내용의 기사가 나간 사실, 그리고 2007. 7. 12.자 파이낸셜 뉴스의 기사에서는 원고의 선사용상표가 국내 액세서리 시장에서 점유율 선두 탈환에 나섰는데 2003년경까지는 선사용상표가 사용된 원고의 액세서리 제품 의 시장점유율이 선두를 유지하였다는 기사와 함께 20대 젊은 여성들로부터 폭발적인 인기를 얻고 있다는 내용의 기사가 나간 사실, 원고의 선사용상표가 사용된 시계와 귀걸이와 목걸이 등의 액세서리는 이 사건 등록상표의 등록결 정일 당시에 국내의 대표적인 백화점인 현대백화점 본점, 롯데백화점, 신세계 백화점의 본점 등에서 판매가 되고 있었던 사실, 그리고 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시까지 국내의 대표적인 인터넷 포털사이트인 네이버의 카페나 블로그 등에 선사용상표에 대한 글과 상품평이 무수히 많이 게재된 사실 등이 인정되고 달리 반증이 없는바, 위 인정사실에 의하면 본국인 프랑스와 한국 내 에서의 원고의 선사용상표가 사용된 제품의 매출액이나 광고횟수 그리고 시장 점유율 등의 자료에 비추어 보아서 원고의 선사용상표가 국내는 물론이고 본 국인 프랑스에서 특정인의 상표로 현저하게 인식되어진 구 상표법 7조 1항 12 호의 주지상표에까지 이르렀다고 단정하기는 어렵다 할 것이지만, 가죽제품을 제외한 원고의 액세서리 등의 선사용상품이 국내에서 2000년경을 전후하여 이 사건 등록상표의 등록결정 당시까지 꾸준히 판매되어서 젊은 여성층을 주 요 수요자 층으로 하여 상당한 판매실적을 올렸고, 그럼으로써 원고의 선사용 상표는 이 사건 등록상표의 둥록결정일인 2007. 8. 6.경에는 국내에서 가죽제 - 49 -
품을 제외한 나머지 선사용상품과 관련하여 일반 수요자나 거래자에게 그 상 표 또는 상품이라고 하면 곧 원고의 선사용상표나 선사용상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있던 상표법 7조 1항 11호의 상표에 해당하게 된 것으로 판단된다. (2) 이 사건 등록상표 및 지정상품과 선사용상표 및 선사용상품의 유사 여부 먼저 표장의 유사 여부에 관하여 살펴보건대, 이 사건 등록상표 와 선사용상표 의 양 표장을 서로 대비하면, 전자는 영문 자와 한글이 결합된 표장인 반면에 후자는 영문자와 물고기 두 마리가 서로 마 주보고 있는 모양의 도형이 결합된 결합표장이므로 언뜻 보더라도 그 외관에서 현저한 차이가 있지만, 결합상표에 문자 부분이 포함되어 있는 경우에는 그 문 자부분으로 호칭되는 것이 보통이어서 선사용상표와 이 사건 등록상표는 모두 클리오 블루 로 동일하게 호칭될 것이므로 그 점에서 양 상표는 유사하다 할 것 이다. 다음으로 상품의 유사 여부에 관하여 살펴보건대, 이 사건 등록상표의 지정상 품과 선사용상표의 선사용상품은 위 1.의 가.와 나.항에서 살펴 본 바와 같이 동 일하거나 유사하다. 다. 소결론 따라서 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시에 국내의 수요 자나 거래자에게 선사용상품과 관련하여 원고의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었던 것으로 판단되고, 이 사건 등록상표는 그러한 선사 용상표와 표장이 유사하고, 그 지정상품 역시 선사용상품과 같거나 유사하므로, 만약 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되는 경우에는 상표법 7조 1항 11 호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당된다 할 것이므로 상표등록무 효사유가 있다 할 것이다. - 50 -
4. 결론 그렇다면, 이와 결론을 달리 하는 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구 하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 변현철 판사 박창수 판사 김용덕 - 51 -
특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2010허227 등록무효(상) 원 고 1. 가부시키가이샤 라이츠코무 ( 株 式 會 社 ライツコム) 일본국, 도쿄도, 시부야쿠, 진구마에 2-18-22, 에스 앤드 티 진구마에빌딩 3층 ( 日 本 國, 東 京 都 渋 谷 区 神 宮 前 二 丁 目 18 番 22 号 S & T 神 宮 前 ビル 3 階 ) 대표자 이시이 슌지 ( 石 井 俊 治 ) 2. 가부시키가이샤 에프이지 ( 株 式 會 社 FEG) 일본국, 도쿄도, 시부야쿠, 진구마에 2-18-22, 에스 앤드 티 진구마에 빌딩 3층 ( 日 本 國, 東 京 都 渋 谷 区 神 宮 前 二 丁 目 18 番 22 号 S & T 神 宮 前 ビル 3 階 ) 대표자 다니가와 사다하루 ( 谷 川 貞 治 ) 3. 이시이 카즈요시 ( 石 井 和 義 ) 일본국, 도쿄도, 시부야쿠, 진구마에 2-18-22, 에스 앤드 티 진구마에 빌딩 3층 ( 日 本 國, 東 京 都 渋 谷 区 神 宮 前 二 丁 目 18 番 22 号 S & T 神 宮 前 ビル 3 階 ) 4. 주식회사 에프이지코리아 서울 마포구 대표이사 다니가와 사다하루 ( 谷 川 貞 治 ) 원고들 소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 이인종, 이정은 - 52 -
피 고 주식회사 케이라이센싱 서울 마포구 송달장소 서울 중랑구 대표이사 김용운 변 론 종 결 2010. 7. 23. 판 결 선 고 2010. 8. 13. 주 문 1. 특허심판원이 2009. 12. 11. 2008당2424호 사건에 관하여 한 심결 중 등록 번호 제20192호 상표/서비스표의 지정상품/서비스업 가운데 복싱화, 운동 화, 운동용 아노락(Anorak), 유도복, 태권도복, 스포츠셔츠, 운동용 유니폼, 운동용 스타킹, 복싱용 글러브, 복싱용 마우스피스, 복싱용 미트, 복싱용 붕 대, 복싱용 샌드백 에 대한 부분을 취소한다. 2. 원고들의 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용 중 90%는 원고들이, 나머지 10%는 피고가 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 2009. 12. 11. 2008당2424호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번 호 제20192호 상표/서비스표의 지정상품/서비스업 가운데 경기장시설임대업, 경기조직업, 경기후원 및 흥행업, 스포츠설비관리업, 실내경기장경영업, 운동경 기조직업, 운동시설제공업, 체육관경영업, 체육교육업, 체육실기지도업 을 제외 한 나머지 지정상품/서비스업에 대한 부분을 취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표/서비스표 (1) 표장 : - 53 -
(2) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2005. 12. 9./2007. 5. 4./ 2007. 6. 11./제20192호 (3) 등록권리자 : 피고 (4) 지정상품/서비스업 : 별지 이 사건 등록상표/서비스표의 지정상품/서 비스업 과 같다. 나. 선사용표장 (1) 표장 : (2) 사용서비스업 : 입식타격기술을 혼합한 격투 스포츠(K-1)업 (3) 사용자 : 원고들 다. 이 사건 심결의 경위 (1) 원고들은 특허심판원에 피고를 상대로, 이 사건 등록상표/서비스표는 국내외에 널리 알려져 있는 선사용표장을 모방한 상표로서 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표일 뿐만 아니라, 피고가 부당한 이익을 얻거나 원고들에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목 적을 가지는 상표이므로 이 사건 등록상표/서비스표는 상표법 제7조 제1항 제 4, 11, 12호에 해당하여 무효로 되어야 한다 는 이유로 등록무효심판을 청구하 였다. (2) 이에 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2008당2424호로 심리한 다 음 2009. 12. 11. 선사용표장이 국내외에서 주지 저명한 상태에까지 이르지 는 못하였으나 특정인의 표장이라고 인식될 수 있는 정도로는 알려져 있고, 이 사건 등록상표/서비스표의 지정상품/서비스업 중 경기장시설임대업, 경 기조직업, 경기후원 및 흥행업, 스포츠설비관리업, 실내경기장경영업, 운동 경기조직업, 운동시설제공업, 체육관경영업, 체육교육업, 체육실기지도업 은 선사용표장의 사용서비스업인 입식타격기술을 혼합한 격투 스포츠(K-1)업 - 54 -
과 관련이 있는 서비스업이다 라는 이유로 이 사건 등록상표/서비스표의 지 정상품/서비스업 중 경기장시설임대업, 경기조직업, 경기후원 및 흥행업, 스 포츠설비관리업, 실내경기장경영업, 운동경기조직업, 운동시설제공업, 체육 관경영업, 체육교육업, 체육실기지도업 에 대한 원고들의 위 심판청구를 인 용하고, 나머지 지정상품/서비스업에 대한 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지 2. 원고들 주장의 요지 원고들은, 이 사건 등록상표/서비스표는 아래와 같은 이유로 상표법 제7조 제1항 제11호와 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이 하 구 상표법 이라 한다) 제7조 제1항 제12호에 해당하므로, 이 사건 등록상표/ 서비스표의 지정상품/서비서업의 일부인 경기장시설임대업, 경기조직업, 경기 후원 및 흥행업, 스포츠설비관리업, 실내경기장경영업, 운동경기조직업, 운동시 설제공업, 체육관경영업, 체육교육업, 체육실기지도업 뿐만 아니라 나머지 지정 상품/서비스업(이하 이 사건 지정상품/서비스업 이라 한다)에 대하여도 그 등록 이 무효로 되어야 함에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결의 일부는 위법하다고 주장한다. 가. 선사용표장은 이 사건 등록상표/서비스표의 출원 당시 일본에서 수요자 사이에 특정인의 표장이라고 현저하게 인식되어 있었을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표/서비스표의 등록결정 당시 국내에서 특정인의 표장이라고 인식될 수 있는 정도로 알려져 있었다. 나. 이 사건 등록상표/서비스표는 선사용표장과 동일한 상표로서 피고가 이 사건 지정상품/서비스업에 이 사건 등록상표/서비스표를 사용하는 경우 그 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표일 뿐만 아니라, 피고가 부당한 이익을 얻거나 원고들에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지는 상표이다. - 55 -
3. 판단기준 가. 상표법 제7조 제1항 제11호의 판단기준 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없고, 등록되었 더라도 등록이 무효로 되어야 하는바(상표법 제7조 제1항 제11호, 제71조 제1항 제1호), 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 라고 하기 위해서는 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 타인의 상표나 그 사용상품이 반드시 주지 저명하여야 하 는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상 표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 할 것이고, 이러한 경우 그 상표와 동일 유사한 상표가 그 사용 상품과 동일 유사한 지정상품에 사용되거나 이에 못지 아니할 정도로 그 상표권 자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자 로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며, 한편 수요자를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등 록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결, 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결, 2006. 7. 13. 선고 2005후70 판결 참조). 나. 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 판단기준 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저 하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없고, 등록되었더라도 등록이 무효로 되어야 하는바 (구 상표법 제7조 제1항 제12호, 제71조 제1항 제1호), 등록상표가 위 규정에 해 당하기 위해서는 타인의 상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표 라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표이어야 하고, 그 상표가 주지상표인지의 여부는 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 참조). 또한 주지상표에 해당하는지 여부는 타인의 - 56 -
상표의 사용기간 방법 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적 으로 널리 알려졌느냐의 여부 등을 기준으로 하여 판단하여야 한다(대법원 2006. 7. 13. 선고 2005후70 판결 참조). 4. 선사용표장의 주지성 등에 대한 판단 먼저 선사용표장이 이 사건 등록상표/서비스표의 등록결정 당시 국내의 수 요자에게 특정인의 표장이라고 인식될 수 있는 정도로 알려져 있었는지 또는 이 사건 등록상표/서비스표의 출원 당시 일본의 수요자 사이에 현저하게 인식되어 있었는지 여부에 관하여 본다. 가. 인정사실 (1) 원고 이시이 카츠요시는 종합격투기인 K-1 의 창시자이고, 원고 가부 시키가이샤 라이츠코무는 K-1 경기를 운영하는 회사이며, 원고 가부시키가이 샤 에프이지는 전세계 K-1 경기를 주관하는 회사이고, 원고 주식회사 에프이 지코리아는 원고 가부시키가이샤 에프이지의 한국법인이다. (2) K-1 은 가라테, 쿵푸, 태권도, 킥복싱 등의 무술에서 취한 입식타격기 술을 혼합한 격투 스포츠로서, 1993년 원고 이시이 카츠요시가 주축이 되어 만 든 종합격투기이다(갑 제3, 4호증). (3) 1993년 도쿄의 요요기 다이이치 체육관에서 첫 K-1 그랑프리 대회가 개최되어 K-1 격투기가 일본에서 처음 선보인 이래 우승상금 10만 달러를 다 투는 토너먼트 형식의 K-1 그랑프리 대회를 비롯한 K-1 격투기 대회가 매년 5회에서 10여 회 이상 일본 등 여러 나라에서 개최되고 있고, 매년 K-1 격투 기가 열리는 경기장의 입장객이 적게는 수만 명에서 많게는 20만 명 이상에 이 르고 있다(갑 제5, 6, 7, 10, 17, 19호증). (4) 1996년에는 소니에서 K-1 오락게임을 출시하였고, 같은 해 후지 TV 에 K-1 격투기가 방영된 이래 여러 나라에서 방영되고 있으며, TV 방영으로 - 57 -
인하여 일본 내에서 K-1 격투기에 대한 인지도가 높게 나타나고 있다(갑 제5, 6, 7, 12, 15호증). (5) 2005. 3.경 K-1 격투기의 세계화를 위하여 선사용표장이 K-1 격투 기를 상징하는 표지로 채택된 후 K-1 격투기 경기장에서 선수의 글러브, 링 의 로프 등에 선사용표장이 사용되었다(갑 제6, 12, 13호증, 갑 제45호증의 1 내지 19). (6) 일본에서는 선사용표장이 부착된 자켓, 모자, 티셔츠 등의 의류와 부 채, 열쇠고리 등의 잡화류가 생산되어 판매되었는데, 그 매출액이 2005년 약 1 억 엔, 2006년 약 1억 2천만 엔 정도였다(갑 제20, 21호증, 갑 제22호증의 1 내지 9, 갑 제23, 24호증). (7) 일본에서는 2005년 서울, 라스베가스, 오사카 등에서 개최되는 K-1 격투기 대회에 관한 기사가 스포츠신문 등 여러 언론 매체에 게재되었는데, 그 게재된 기사의 사진에 선사용상표가 일부 노출되기도 하였다(갑 제26 내지 32호증). (8) 한편, 우리나라에서는 2004. 7.경 K-1 그랑프리 대회가 최초로 개최 된 후 2007. 5.까지 총 7차례 대회가 개최되었는데, 2005. 3. 19. 서울에서 개 최된 K-1 그랑프리 대회에 15,918명의 관중이 입장하는 등 매번 많은 수의 관 중이 경기를 관람하였다(갑 제5호증, 갑 제34호증의 6). (9) 2005. 3. 19. 서울에서 개최된 대회부터는 씨름선수인 최홍만 등 우리 나라 선수들이 대회에 출전하면서 우리나라에서 많은 사람들이 케이블 TV로 K-1 격투기를 시청하는 등 K-1 격투기에 대한 관심이 높아졌고, 케이블 TV 로 방송되는 스포츠 중 이종격투기의 시청률이 가장 높게 나타났다(갑 제34호 증의 1, 2, 3, 갑 제43호증의 2, 갑 제35호증의 1 내지 8, 갑 제36호증). (10) 2005년에는 K-1 격투기에 대한 높은 관심으로 SBS 등의 방송에서 격투기를 소재로 한 드라마가 방영되기도 하였다(갑 제34호증의 4). - 58 -
(11) 2005. 3. 19. 서울 K-1 그랑프리 대회에서 선사용표장이 경기장의 현수막 등에 표기되었고, 국내에서 개최되는 대회에서 선수의 글러브, 링의 로 프, 트로피, 벨트 등 경기와 관련되는 곳에 선사용표장이 사용되었다(갑 제34호 증의 7, 갑 제42호증의 1 내지 8, 갑 제43호증의 1 내지 9). (12) 우리나라에서는 2006년과 2007년 인터넷 매체 등에 K-1 격투기에 관한 기사와 정보가 다수 게재되었고, 그 사진들에는 선사용상표가 노출되어 있 었다(갑 제39, 40호증). [인정근거] 갑 제3 내지 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21호증, 갑 제22호증 의 1 내지 9, 갑 제23, 24, 26 내지 32호증, 갑 제34호증의 1, 2, 3, 4, 7, 갑 제35호증의 1 내지 8, 갑 제36호증, 갑 제39, 40호증, 갑 제42호증의 1 내지 8, 갑 제43호증의 1 내지 9, 갑 제45호증의 1 내지 19, 변론 전체의 취지 나. 판단 (1) 선사용표장이 국내에서 알려진 정도 위 인정사실들을 통하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 즉, 1 우리나라 에서의 선사용표장의 사용기간이 2005. 3.경부터 이 사건 등록상표/서비스표의 등록결정일인 2007. 5. 4.까지 약 2년 2개월 정도로 짧지 아니한 점, 2 그 기 간 동안 인테넷 매체 등에 K-1 격투기에 관한 기사와 정보가 다수 게재되면서 선사용표장이 많이 노출된 점, 3 대회 때마다 선수의 글러브, 링의 로프, 트로 피, 벨트 등 경기와 관련되는 곳에 선사용표장이 사용되고, 케이블 TV를 통하 여 대회가 방영됨으로써 많은 사람들이 선사용표장을 접할 수 있었던 점 등에 비추어 보면, 선사용표장은 그 사용서비스업인 입식타격기술을 혼합한 격투 스 포츠(K-1)업 에 있어서 이 사건 등록상표/서비스표의 등록결정일인 2007. 5. 4. 당시 주지 상태에까지는 이르지 못하였다고 하더라도 국내의 수요자 사이에 특정인의 서비스업을 표시하는 표지로 알려져 있었다고 할 것이다. - 59 -
(2) 선사용표장이 일본에서 알려진 정도 위 인정사실을 종합하여 보면, K-1 격투기 자체는 일본의 수요자 사이 에 널리 인식되어 있었다고 할 수는 있으나, 1 일본에서의 선사용표장의 사용 기간이 2005. 3.경부터 이 사건 등록상표/서비스표의 출원일인 2005. 12. 9.까 지 약 9개월 정도에 불과한 점, 2 선사용표장이 경기장에서 선수의 글러브, 링 의 로프 등에 사용되는 정도였을 뿐만 아니라, 선사용표장이 부착된 의류나 잡 화류의 판매액도 2005년 약 1억 엔 정도로 그다지 높아 보이지 않는 점, 3 선 사용표장이 언론매체에 노출되었다고는 하나, 언론매체에 게재된 사진에 일부 노출되는 정도였던 점, 4 선사용표장에 대한 광고를 실시하였다고 볼 자료도 없는 점 등의 제반 사정을 고려하여 보면, 비록 일본을 비롯한 20여 개국에 선 사용표장이 등록되어 있다는 점을 보태어 보더라도 선사용표장이 이 사건 등록 상표/서비스표의 출원일인 2005. 12. 9. 당시 일본의 수요자 사이에 특정인의 상품 또는 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었다고 보기는 어렵다. 5. 이 사건 등록상표/서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하 는지 여부 가. 선사용표장이 국내에서 알려진 정도 위에서 본 바와 같이 선사용표장은 이 사건 등록상표/서비스표의 등록결 정일인 2007. 5. 4. 당시 국내의 수요자 사이에 특정인의 입식타격기술을 혼합 한 격투 스포츠(K-1)업 을 표시하는 표지로서 알려져 있었다고 할 것이다. 나. 선사용표장의 사용서비스업과 이 사건 지정상품/서비스업과의 관련성 이 사건 지정상품/서비스업 중 복싱화, 운동화, 운동용 아노락(Anorak), 유도복, 태권도복, 스포츠셔츠, 운동용 유니폼, 운동용 스타킹, 복싱용 글러브, 복싱용 마우스피스, 복싱용 미트, 복싱용 붕대, 복싱용 샌드백 은 선사용표장의 사용서비스업인 입식타격기술을 혼합한 격투 스포츠(K-1)업 과 유사하다고는 - 60 -
할 수 없지만, 1 위 지정상품이 격투기와 관련된 상품인 점, 2 스포츠 경기를 주최하는 사업자는 그 스포츠와 관련 있는 상품을 생산 판매하고 있는 추세인 점 등을 고려하면, 선사용표장의 위 사용서비스업과 경제적 견련성이 있다고 할 것이다. 그러나 나머지 이 사건 지정상품/서비스업은 선사용표장의 위 사용서비 스업과 유사하다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 경제적 견련성을 인정할 만한 아무 런 자료도 찾아볼 수 없다. 다. 원고들의 주장에 대한 판단 원고들은, 선사용표장이 선수들의 의상( 衣 裳 ) 등에 사용되고 있고, 선 사용표장을 브랜드화하여 의류, 문구류, 가방류, 완구류, 스포츠용품류, 과 자류를 판매하고 있으므로, 이 사건 지정상품/서비스업은 모두 위 상품들과 경제적 견련성이 있다는 취지의 주장을 하나, 선사용표장이 선수들의 의상 등에 사용되었다고 하더라도 이는 입식타격기술을 혼합한 격투 스포츠업 을 홍보하기 위한 것이지 그 의상 등의 표장으로서 사용된 것이 아닐 뿐만 아니 라, 선사용표장이 국내의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 표지로서 알려질 만큼 국내에서 의류, 문구류 등에 선사용표장이 사용되었다고 볼 자 료도 없으므로, 선사용표장이 위 의류 등의 상품과 관련하여서도 국내의 수 요자 사이에 널리 알려져 있었다는 전제에서 하는 원고의 위 주장은 받아들 일 수 없다. 또한 원고들은 K-1 격투기 대회가 개최될 때마다 선사용표장이 대회의 운 영과 관련하여 선수들의 의상 등에 사용되고 있을 뿐만 아니라, 의류, 문구 류, 가방류, 완구류, 스포츠용품류, 과자류에도 부착되어 판매되고 있는 실정 을 감안하면 이 사건 지정상품/서비스업은 선사용표장의 사용서비스업인 입 식타격기술을 혼합한 격투 스포츠업 과 경제적 견련성이 있다는 취지의 주장 을 하나, K-1 격투기 대회의 운영과 관련하여 선사용표장이 사용된 물품이 라거나, 대회에서 선사용표장이 부착되어 판매되고 있는 상품이라 하여 곧바 로 K-1 격투기와 관련이 있다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장도 받아들 일 수 없다. - 61 -
라. 판단 위와 같이 선사용표장이 국내의 수요자 사이에 특정인의 입식타격기술을 혼합한 격투 스포츠(K-1)업 을 표시하는 표지라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었고, 선사용표장의 위 사용서비스업과 이 사건 지정상품/서비스업 중 복싱화, 운동화, 운동용 아노락(Anorak), 유도복, 태권도복, 스포츠셔츠, 운동용 유니폼, 운동용 스타킹, 복싱용 글러브, 복싱용 마우스피스, 복싱용 미트, 복싱용 붕대, 복싱용 샌드백 사이에 경제적 견련성이 있으므로, 피고가 복싱화, 운동화, 운동 용 아노락(Anorak), 유도복, 태권도복, 스포츠셔츠, 운동용 유니폼, 운동용 스타 킹, 복싱용 글러브, 복싱용 마우스피스, 복싱용 미트, 복싱용 붕대, 복싱용 샌드 백 에 선사용표장과 동일한 이 사건 등록상표/서비스표를 사용한다면, 일반 수요 자들은 선사용표장의 위 사용서비스업과 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스업에 사용한 경우에 못지않을 정도로 선사용표장의 권리자에 의하여 사용되는 것이라 고 오인할 것이어서 일반 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다 할 것이나, 그 외 나머지 이 사건 지정상품/서비스업에 이 사 건 등록상표/서비스표가 사용되는 경우에는 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 등록상표/서비스표는 이 사건 지정상품/서비스업 중 복싱화, 운동화, 운동용 아노락(Anorak), 유도복, 태권도복, 스포츠셔츠, 운동용 유니 폼, 운동용 스타킹, 복싱용 글러브, 복싱용 마우스피스, 복싱용 미트, 복싱용 붕 대, 복싱용 샌드백 과 관련하여서는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당된다고 할 것이나, 나머지 이 사건 지정상품/서비스업과 관련하여서는 위 조항에 해당 되지 않는다 할 것이다. 6. 이 사건 등록상표/서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당 하는지 여부 위에서 본 바와 같이 선사용표장이 이 사건 등록상표/서비스표의 출원일인 2005. 12. 9. 당시 일본의 수요자 사이에 특정인의 상품 또는 서비스업을 표시 - 62 -
하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었다고 보기 어려우므로, 피고가 부당한 이 익을 얻거나 원고들에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 이 사 건 등록상표/서비스표를 사용하였는지 여부에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표/서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 할 수 없다. 7. 결론 그렇다면 이 사건 심결 중 복싱화, 운동화, 운동용 아노락(Anorak), 유도 복, 태권도복, 스포츠셔츠, 운동용 유니폼, 운동용 스타킹, 복싱용 글러브, 복싱 용 마우스피스, 복싱용 미트, 복싱용 붕대, 복싱용 샌드백 에 대한 부분은 위법 하므로 이를 취소하고, 나머지 부분은 적법하므로 이 부분에 대한 원고들의 청 구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 김용섭 판사 이상균 판사 박태일 - 63 -
[별 지] 이 사건 등록상표/서비스표의 지정상품/서비스업 1 상품류 구분 제16류의 여송연용 밴드, 가정용 고무풀, 가정용 녹말풀, 가정 용 부레풀, 가정용 아교풀, 가정용 풀, 종이제 또는 플라스틱제 쓰레기봉투, 가스렌지의 이물받침용 알루미늄호일, 은박지, 주방용 호일, 비직물제 라벨, 스티커, 종이제 또는 판지제 간판, 종이제 또는 판지제 게시판, 종이제 또는 판지제 광고판, 종이제 국기( 國 旗 ), 종이제 기( 旗 ), 종이제 페넌트, 종이제 화분커버, 실내관상용 수조( 水 槽 ), 실내수족관(구조물은 제외한다), 실내육 생( 陸 生 )동물사육용 테라륨, 어항, 수예용 판지, 자수용 도안형지, 재봉용 초 크, 편물용 목수단옷본, 골판지, 기록기계용 종이, 내산지( 耐 酸 紙 ), 냅킨용 지, 등사원지용지, 라이스페이퍼, 루핑원지, 무선전신용지, 발광지, 방수지, 방유지, 방화지, 백판지, 복사용지, 선화지, 셀로판지, 신문용지, 심전계용 종이, 안피지, 어군탐지기용 습식기록지, 여과지, 왁스처리종이, 유지( 油 紙 ), 인쇄용지, 장판지, 전사지( 轉 寫 紙 ), 종이물수건, 종이손수건, 종이수건, 종이 제 얼굴수건, 청사진용지, 카본원지, 커피여과지, 컴퓨터프로그램기록용 종 이테이프 및 카드, 타자용지, 판지, 팩시밀리용지, 포스트카드지, 포장용지, 표지, 필기도화용지, 한지, 혼응지( 混 凝 紙 ), 화장실용 휴지, 화장제거용 종이 티슈, 화장지, 황산지( 黃 酸 紙 ), 황판지, 견출지, 계산표, 공책, 관리표, 괘지 ( 罫 紙 ), 대장( 臺 帳 ), 등사원지, 루스리프용지, 메모지, 명함용지, 문방구용색 인카드, 방안지, 봉투, 사무용지패드, 서류봉투, 수첩, 스케치북, 스크랩북, 앨범, 용전( 用 箋 ), 장부( 帳 簿 ), 장서표, 전표( 傳 票 ), 카본페이퍼, 트레이싱용 패턴, 트레이싱페이퍼, 편지지철, 골필( 骨 筆 ), 만년필, 볼펜, 분필, 붓, 사인 펜, 샤프펜슬, 석필( 石 筆 ), 연필, 자기펜, 철필, 펜, 펜대, 펜촉, 그림물감통, 목탄연필, 미술용 수채화접시, 에칭용 침, 조각판, 캔버스, 크레용, 파스텔, 회화용 솔, 회화용 이즐, 회화용 팔레트, 고무지우개, 글자지우개판, 금전분 별용 및 계산용 정리쟁반, 단어암기구, 도장, 도장재료, 등사원지판, 루스리 - 64 -
프식 바인더, 먹, 먹물, 문방구용 고무풀, 문방구용 녹말풀, 문방구용 문서화 일, 문방구용 부레풀, 문방구용 점성고무테이프, 문방구용 접착테이프, 문방 구용 풀, 문진( 文 鎭 ), 벼루, 북엔드, 분도기( 分 度 器 ), 분필지우개, 분필홀더, 비전기식 차트 포인터, 사무용 고무밴드, 사무용 골무, 사무용 급습구( 給 濕 具 ), 사무용 철침, 사무용 클립, 사무용 펀치, 사진꽂는 스탠드, 서류폴더, 석판, 수정액, 스탬프대, 스탬프용 패드, 스탬프케이스, 압지( 壓 紙 ), 압침, 연결자, 연필깎기, 연필심, 연필심홀더, 연필홀더, 운형자, 인장( 印 章 ), 인 주, 일부인( 日 附 印 ), 잉크, 잉크병, 잉크스탠드, 잉크지우개, 잉크흡수용 패 드, 자기스탬프, 자기칠판, 제도용 압핀, 제도용 직각자, 제도용 콤파스, 제 도용 트레이싱침, 제도용 패드, 제도용 핀, 제도용 T자, 제도용지, 종이제 나비매듭리본, 종이제 드로워 라이너, 종이죔쇠, 지구의( 地 球 儀 ), 지철구, 직 각자, 차트, 책받침, 칠판, 칠판지우개, 침핀, 클립보드, 페이퍼나이프, 페이 퍼클립, 펜 또는 연필스탠드, 펜상자, 펜케이스, 펜클립, 편지개봉용 칼, 편 지꽂이, 필가, 필기구상자세트, 필기구지지용 손목밴드, 필통, 필판, 필판지 우개, 해면, 호치키스, 흡묵기, 곤충채집상자, 곤충포획기, 식품포장용 랩, 골판지상자, 종이제 상자, 포장용 종이제 포대, 포장용 플라스틱제 포대, 맥 주글라스용 깔개, 종이제 블라인드, 종이제 식탁매트, 종이제 테이블깔개, 종이제 테이블린넨, 장식도공용 브러시, 넘버링머신, 등사기, 등사판, 문서 세단기, 비전기식 크레디트카드 각인기, 사무용 봉인기, 사무용 서류절단기, 사무용 서류코팅기, 사무용 접착테이프디스펜서, 소인기( 消 印 機 ), 수동식 라 벨부착기구, 스탬프프린터, 우표요금계기, 전동천공기, 제도기, 제도판, 제 본천공기, 젤라틴판복사기, 철판복사기, 청사진복사기, 체크라이터, 카트리 지리본, 카트리지테이프, 타자기, 편지개봉기, 편지봉함기, 강제활자( 鋼 製 活 字 ), 사진조판(Photo-engravings), 인쇄용 갤리선반(Galley racks), 인쇄용 식자대( 植 字 臺 ), 인쇄용 식자스틱, 인쇄용 활자행간에 끼워넣는 나무조각, 인쇄활자, 전기활자판, 프린팅블록, 봉랍( 封 蠟 ), 화투, 유아용 종이제 일회용 기저귀, 셀룰로오스제 일회용 기저귀, 묵주, 그림엽서, 노래책, 달력, 도표, 만화책, 멜로디연하장, 복사용 필체견본, 부적, 비자기식 전철표, 비자기식 - 65 -
전화카드, 비자기식 크레디트카드, 서적, 설계도, 소책자, 수표, 습자 또는 제도용 책, 신문, 악보, 연감( 年 鑑 ), 연하장, 엽서, 옷본(편물용 목수단 옷본 은 제외한다), 우표, 음악교재, 인쇄된 서식용지, 인쇄된 시간표, 일기장, 잡 지, 전화번호부, 정기간행물, 지도, 카탈로그, 티켓, 팜플렛, 포스터, 학습 지, 핸드북, 회보, 그림, 글씨, 수채화, 초상화, 판화, 회화, 혼응지제 마리아 상, 혼응지제 불상, 혼응지제 예수상, 브로마이드, 사진, 청사진, 건축 및 구 축물모형, 동식물모형, 모형제작용 점토, 모형제작용 페이스트, 학습용 모형 2 상품류 구분 제18류의 소시지제조용 창자, 휴대용 화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것을 말한다), 애완동물용 의류, 개목걸이, 모피, 원피( 原 皮 ), 원혁( 原 革 ), 유혁, 스펀지레더, 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더, 가스렌지 가방, 가죽제 열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제 지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차 권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용 트렁크, 오페라백, 패스포트 케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제 상자, 경화섬유제 상자, 포장용 가죽제 포대, 가구용 가죽제 커버, 모피제 커버, 비치파라솔, 양산, 우산, 우산 또는 양산용 살, 우산 또는 양산용 프레임, 우산대, 우산손잡이, 우산용 링, 우산용 금구( 金 具 ), 우산커버, 지( 紙 )우산, 등산지팡이, 지팡이, 지팡이손잡이, 먹이주머니, 피혁제 밸브, 고삐, 눈가리개, 마구용 가죽등자, 말굴레, 말안장방석, 말안장용 패드, 머리마구, 브리둔(Bridoons), 승마용 안장, 안장틀, 재갈, 채찍, 가죽끈 3 상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프 화, 구둣창, 나막신, 낚시용화( 靴 ), 농구화, 단화, 뒷축(Heels), 등산화, 럭비 화, 레이스부츠, 목욕용 샌달, 목욕용 슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부 츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 야 구화, 운동화, 에스파토신발 또는 샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작 업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 사이 - 66 -
클선수운동복, 수상스키복, 운동용 아노락(Anorak), 에어로빅복, 유도복, 체 조복, 태권도복, 승마바지, 승마화, 가면무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리(Liveries), 망토, 반바지, 반코트, 블루존(Blouson), 사리(Saris), 사 파리, 슈트, 스목(Smocks), 스커트, 슬랙스(Slacks), 신사복, 아노락 (Anorak)(운동용은 제외한다), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤(Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 종이옷, 채저 블(Chasuables), 청바지, 케이프(Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도(Tuxedo), 토 가(Togas), 투피스, 튜닉(Tunic), 파카(Parkas), 펠리스(Pelisses), 프록 (Frocks), 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복 치마, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타 드, 만틸라(Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯(Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨 트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용 유니폼, 유니타드, 의류용 칼 라, 잠옷, 저지(Jerseys), 조끼, 카디건, 칼라보호대(Collar protectors), 칼 라커프스, 케미솔(Chamisoles), 코르셋, 코슬렛(Corselets), 콤비네이션내 의, 탱크탑, 테디(Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹, 페티코트 (Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버(Pullover), T셔츠, 각반( 脚 絆 ), 넥타이, 땀흡 수스타킹, 래그워머, 레깅스(Leggings), 머프(Muffs), 목도리, 반다나 (Bandana), 방한용 귀마개, 방한용 장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베 일, 보아(Boas), 비전기식 보온용 발싸개, 숄, 숄더랩(Shoulder wraps), 수녀용 머리수건, 수대( 手 帶 ), 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 스톨(Stoles), 양말, 양말커버, 양복장식용 손수건(Pocket squares), 에스콧 타이(Ascots), 에이프런, 운동용 스타킹, 유아용 직물제 기저귀, 의류용 호 주머니, 타이츠(Tights), 퍼러린(Pelerines), 관( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 망 건, 모자, 모자챙(Sun visors), 베레모, 사교관( 司 敎 冠 ), 의류용 후드, 터번, 톱햇(Top hat), 방수피복, 가터(Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스 펜더, 의류용 멜빵, 혁대 - 67 -
4 상품류 구분 제28류의 곤충채집용 채, 애완동물용 장난감, 크리스마스트리 용 받침대, 크리스마스트리용 벨, 크리스마스트리용 인공눈( 雪 ), 크리스마스 트리용 촛대, 합성수지제 크리스마스트리, 잠수용 오리발, 패러글라이더, 행 글라이더, 스키용 왁스, 가면, 고무제 완구, 금속제 완구, 깜짝상자, 꼭두각 시인형, 등제 완구, 딸랑이, 리모트콘트롤을 이용한 작동완구(TV수상기에 부착되는 오락기계는 제외한다), 마네킹인형, 마스코트인형, 모빌, 목제( 木 製 )완구, 세트완구, 손가락인형, 어린이용 걸음마차, 어린이용 모형승용차, 어린이용 삼륜차, 어린이용 흔들목마, 완구악기, 완구용 공, 완구용 블록, 완 구용 스쿠터, 완구용 원반, 인형용 방, 인형용 우유병, 인형용 피복, 인형집, 인형침대, 장난감곰, 장난감권총, 지제( 紙 製 ) 완구, 포제( 布 製 ) 완구, 플라스 틱제 완구, 고리게임용구, 골패( 骨 牌 ), 놀이용 구슬, 다이아몬드게임용구, 다 트, 당구공, 당구대, 당구대용 쿠션, 당구용 점수판, 당구큐, 당구큐용 초크, 당구큐팁, 던지기놀이용 고리, 도미노놀이용구, 롤렛 휠, 리모트콘트롤을 이 용한 작동오락기(TV수상기에 부착되는 오락기계는 제외한다), 마술용구, 마 작용구, 만화경, 바둑알, 바둑판, 보드게임, 빙고카드, 빠찡꼬기구, 색종이조 각, 서양주사위놀이구, 자동슬롯머신, 연, 연얼레, 장기짝, 장기판, 주사위, 주사위용 컵, 체스용구, 체스판, 체커용구, 체커판, 코작(Cosaques), 트럼 프, 팽이, 퍼즐용 그림조각, 편자던지기게임기구, 풍선, 피나타(Pinatas), 검 도용 동구, 검도용 면, 검도용 목도, 검도용 죽도, 경기용 원반, 경기용 피스 톨, 곤봉, 골프가방, 골프공, 골프용 잔디관리기, 골프장갑, 골프채, 과녁, 구좌, 궁도용 팔찌, 그네, 치닝바(Chinning bar), 농구공, 덤벨샤프트, 등 산용 안전장착대( 安 全 裝 着 帶 ), 라켓, 라켓용장갑, 라켓줄, 런닝머신 (Running machine), 로잉머신(Rowing machine), 롤러스케이트, 목마, 무 릎보호대, 미끄럼대, 바디보드, 바벨, 바통, 배구공, 배드민턴공, 배팅글러 브, 벨트바이브레이터(Belt vibrator), 복근대, 복싱용 글러브, 복싱용 마우 스피스, 복싱용 미트, 복싱용 붕대, 복싱용 샌드백, 볼링백, 볼링용 글러브, 볼링용 볼, 볼링장치 및 기계, 볼링핀, 봅슬레이, 사냥용 동물 유인음 발생 기, 사이클용 장갑, 서바이벌게임용 페인트총, 서포터, 서핑보드, 서핑보드 - 68 -
용 가방, 서핑보드용 끈, 서핑스키, 소형요트용 돛대, 소형요트용 하니스 (Harness), 송구공, 수구공, 수상스키, 스노우글로브, 스노우슈즈, 스케이트 보드, 스쿼시, 스키, 스키날, 스키삭(Sac), 스키스틱, 스키용 가방, 스키용 바닥덮개, 스키용 스크레이퍼, 스키용 씰, 스키용 장갑, 스포츠용 새총, 스포 츠용 썰매, 스프링보드, 시소, 아령, 아이스스케이트, 안마, 야구공, 야구글 러브, 야구배트케이스, 야구배팅용 장갑, 야구용 마스크, 야구용 미트, 야구 용 배트, 야구용 베이스, 야구용 흉부보호대, 양궁, 엑스밴드, 역도용 벨트, 역기용 장갑, 운동선수용 로진, 운동용 고정식 자전거, 운동용 고정식 자전 거롤러, 운동용 스타팅블록, 운동용 승강그물, 운동용 승강로프, 운동용 흉 부신장기, 윈드서핑용 세일보드, 육상경기용 바, 육상경기용 서클, 육상경기 용 투창, 육상경기용 포환, 육상경기용 해머, 장대높이뛰기용 막대, 조립식 풀, 줄넘기용 줄, 철봉, 체력단련용 벤치, 체조용 도약판, 체조용 뜀틀, 체조 용 링, 축구공, 캐디백, 크리켓가방, 클레이사격용 접시사출장치, 클레이사 격용 접시표적, 탁구공, 탁구네트, 탁구대, 탁구라켓, 탁구케이스, 테니스공, 테니스용볼투척기, 테니스네트, 트램폴린(Trampoline), 펀치볼, 페인트총용 탄약, 펜싱용 마스크, 펜싱용 보호대, 펜싱용 사벨, 펜싱용 장갑, 평균대, 평 행봉, 하키공, 하키스틱, 하키용 보호대, 하키장갑, 허들, 호흡관, 홈베이스, 화살, 화살통, 활, 활시위, 카리베나, 견지, 낚시그물, 낚시대, 낚시릴, 낚시 바늘, 낚시받침대, 낚시봉, 낚시용구케이스, 낚시용 인조미끼, 낚시의자, 낚 시줄, 낚시찌, 낚시크릴(Creels), 뜰채, 입질표시기, 고적대지휘봉 5 서비스업류 구분 제41류의 뉴스보도서비스업, 사진보도업, 디스코텍업, 나 이트클럽업, 카바레운영업, 요리지도업, 제과제빵기술지도업, 게임센터제공 업, 경기장시설임대업, 경기조직업, 경기후원 및 흥행업, 경마장경영업, 골 프시설제공업, 공원경영업, 기원경영업, 낚시안내업, 노래방 서비스업, 당구 장경영업, 댄스홀 및 댄스교습소경영업, 도박장경영업, 동물원경영업, 레크 레이션시설제공업, 레크레이션정보제공업, 롤러스케이트장경영업, 볼링장경 영업, 비디오방 서비스업, 사격장경영업, 사교지도업, 수영장경영업, 수족관 경영업, 스킨다이빙장비대여업, 스포츠기록제공업, 수송기계기구를 제외한 - 69 -
스포츠장비대여업, 스포츠캠프서비스업, 스포츠설비관리업, 식물원경영업, 실내경기장경영업, 야구장경영업, 어린이놀이터경영업, 오락설비공급업, 온 라인 게임 서비스업, 운동경기조직업, 운동시설제공업, 유원지경영업, 자동 차경주장경영업, 전자오락실경영업, 체육관경영업, 체육교육업, 체육실기지 도업, 체조지도업, 카지노시설제공업, 탁구장경영업, 테니스코트임대업, 프 로야구단경영업, 프로축구단경영업, 해수욕장경영업, 헬스클럽경영업, 휴일 캠프오락서비스업, 패션쇼개최업, 마이크로필름기록업, 비디오녹화촬영업, 사진촬영업, 동물훈련업, 미인선발대회개최업, 번역업, 세미나준비 및 진행업, 실습훈련업, 수화통역업, 심포지엄준비 및 진행업, 연수회준비 및 진행업, 운동경기시각측정업, 직업지도업, 토론회준비 및 진행업, 파티계획업, 파티 용역업, 행사개최대행업, 회의준비 및 진행업, 경마공연업, 국악공연업, 극장 운영업, 녹음실운영업, 녹음음반임대업, 대본작성업, 대사자막처리업, 더빙 업, 디지털 영상처리업, 동물공연업, 라디오 및 텔레비전임대업, 라디오 및 텔레비전프로그램제작업, 라디오오락업, 라이브공연업, 레코드테이프대여 업, 무대세트나 텔레비전스튜디오의 조명기구임대업, 무대장치임대업, 무도 회조직업, 무용공연업, 비디오카메라대여업, 비디오카세트레코더(VCR)임대 업, 비디오테이프대여업, 비디오테이프영화제작업, 비디오테이프편집업, 서 커스업, 쇼무대장치임대업, 쇼제작업, 쇼좌석예약업, 쇼주최업, 악극단공연 업, 연극공연업, 연극예약알선업, 연극제작업, 연예단체조직업, 연예인공연 서비스업, 연예인을 위한 모델업, 연예정보제공업, 영사기 및 그 부속품임대 업, 영화관시설제공업, 영화배급업, 영화상영업, 영화제작업, 영화촬영소운 영업, 영화필름대여업, 오디오장비임대업, 오케스트라서비스업, 음반녹음업, 음악공연업, 음악작곡 서비스업, 음악회관운영업, 창극단공연업, 텔레비전오 락업, 합창단운영업, 교과서출판업, 서적출판업, 온라인 전자서적 및 잡지출 판업, 온라인 전자 출판물 제공업(읽기전용을 말한다), 전자 탁상 출판업 (굵은 글자 부분은 심결에서 무효로 판단된 지정서비스업이고, 밑줄 친 부분 은 이 법원이 무효로 판단한 지정상품이다).끝. - 70 -
특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2010허1671 등록무효(상) 원 고 켈렉티브 라이센싱 인터내셔널, 엘엘씨 미국 콜로라도 잉글우드 스위트 씨200 잉글우드 파크웨이 800 대표자 매트발라드 소송대리인 변리사 신용길, 전준 피 고 진수조 (******-*******) 고양시 일산동구 소송대리인 변리사 원은섭 변 론 종 결 2010. 7. 14. 판 결 선 고 2010. 7. 28. 주 문 1. 특허심판원이 2010. 1. 21. 2009당350 사건에 관하여 한 심결 중에서, 상표 등록번호 제777089호의 지정상품 중 선글라스, 스노우고글, 스키용 고글[스 키용 안경], 스포츠용 고글[스포츠용 안경], 선글라스용 케이스에 관한 부분 을 취소한다. 2. 원고의 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용은 3분하여 그 1은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 2010. 1. 21. 2009당350 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. - 71 -
이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 (1) 등록번호/출원일/등록결정일/등록일 : 상표등록 제777089호/2008. 3. 7./2008. 12. 29./2009. 1. 23. (2) 구 성 : (3) 지정상품 : 보통안경, 선글라스, 스노우 고글, 스키용 고글[스키용 안경], 스포츠용 고글[스포츠용 안경], 안경 및 선글라스용 케이스, 안경테 (4) 상표권자 : 피고 나. 선등록상표들 (1) 선등록상표 1 (가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제419942호/1996. 7. 2./1998. 9. 7./2008. 12. 17. (나) 구 성 : (다) 지정상품 : 스노우보오드, 스노우보오드 바인딩, 스노우보오드 부츠, 스노우보오드 부츠용 끈, 스케이트보드딩 슈우즈 (라) 등록권리자 : 원고 (2) 선등록상표 2 (가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제372615호/1996. 3. 7./1997. 8. 18./2007. 9. 28. (나) 구 성 : (다) 지정상품 : 단화, 부츠, 바이킹슈즈, 야구화, 농구화, 럭비화, 핸드 볼화, 육상경기용화, 골프화, 복싱화, 등산화, 산악바이킹슈우즈, 정 구화, 스케이트보오드슈우즈, 스노우보오드슈우즈, 스노우보오드부 츠, 스키슈즈, 스키부츠, 러닝슈우즈, 배구화, 라켓볼화, 사이클링슈 - 72 -
우즈, 스카이다이빙슈우즈, 에어로빅슈우즈, 축구화, 크로스-트레이 닝슈즈, 하키화, 조깅화, 보올링화, 레슬링화 (라) 등록권리자 : 원고 (3) 선등록상표 3 (가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제339854호/1994. 6. 28./1996. 5. 20./2006. 6. 26. (나) 구 성 : (다) 지정상품 : 쟈켓, 청바지, 반바지, 스포오츠셔어츠, 포올로우셔어츠, 유니포옴(운동용), 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 탱크톱, 풀오버, 보디셔 어츠, 남방셔어츠, 티셔어츠, 양말, 모자, 수건 (라) 등록권리자 : 원고 (4) 선등록상표 4 (가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제443467호/1996. 7. 2./1999. 3. 8./2009. 6. 5. (나) 구 성 : (다) 지정상품 : 백팩(Backpacks), 새첼(Satchel), 배낭(Knapsacks) (라) 등록권리자 : 원고 다. 이 사건 심결의 경위 원고가 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록상표는 원고의 선등록상 표들과 동일 유사하고, 양 상표들의 지정상품은 경제적 견련관계가 인정되는 상품에 해당하며, 선등록상표들은 오랜 기간동안 사용으로 인하여 이 사건 등록 상표의 출원 전 적어도 국내에서 스노우보드 등의 스포츠용품, 스포츠가방, 스 포츠의류 와 관련하여 특정인의 상표로 널리 알려져 있는 표장이므로, 양표장이 함께 사용될 경우 수요자나 거래자로 하여금 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 주장하며 등록무효심 판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2009당350호로 심리 후 2010. 1. 21. 이 - 73 -
사건 등록상표와 선등록상표는 표장이 유사하고 지정상품도 경제적 견련관계성 이 있으나 이 사건 등록상표의 등록결정시에 선등록상표가 국내의 일반수요자 나 거래자에게 그 상품이나 상표라고 하면 특정인의 상품이나 상표라고 인식할 수 있을 정도로 알려져 있다고 할 수 없어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하 지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정 근거] 갑 제1, 2, 4, 6, 8, 9호증, 변론의 전 취지 2. 원고 주장의 이 사건 심결 위법사유의 요지 이 사건 등록상표는 선사용된 선등록상표들과 동일 유사하고, 이 사건 등록 상표의 지정상품은 선등록상표들의 사용상품들과 경제적 견련관계가 인정되는 상품에 해당하며, 선등록상표들은 이 사건 등록상표가 출원되기 전에 이미 등록 되어 오랜 기간동안 사용으로 인하여 국내에서 스포츠의류, 스포츠용신발, 스포 츠용 가방 등에 대하여 특정인의 상표로 널리 알려져 있는 표장인바, 선사용된 선등록상표들과 이 사건 등록상표가 함께 사용될 경우 수요자나 거래자로 하여 금 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하므로 그 등록이 무효가 되어야 한다. 3. 이 사건 등록상표의 상표법 제7조 제1항 제11호 해당여부 가. 판단기준 어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기 만할 염려가 있는 상표에 해당하기 위하여는 다른 사람이 이미 사용하고 있는 선사용상표나 선사용상품이 반드시 주지 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어 도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 이러 한 경우 선사용상표와 동일 유사한 상표가 선사용상품과 동일 유사한 지정상품 또는 그에 못지않을 정도로 경제적으로 밀접한 견련관계가 있는 상품에 사용됨 으로써 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인, 혼동을 일으킬 수 있다면, 그 - 74 -
상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당한다고 보아야 한다. 또한, 어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조). 나. 선사용된 선등록상표들이 국내 거래계에서 특정인의 상표라고 인식되어 있었 는지 여부 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하기 위해서는 선 사용된 선등록상표들(선등록상표들의 구성은 서로 동일하거나 극히 유사하고, 선등록상표권자 측에서 실제로 사용한 상표들 역시 극히 유사하여 모두 표장의 동일성의 범위 내에 있다고 판단되므로, 이하 선등록상표들을 실제로 사용된 상 품들과 관련하여 선사용상표들 또는 선사용상표, AIRWALK, 에어워크 로 표현하기로 한다)이 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2008. 12. 29. 당시에 이 미 선사용상품과 관련하여 특정인의 상표나 상품이라고 인식되어질 정도로 국 내 수요자나 거래자에게 알려져 있었어야 하므로 이에 대하여 살펴본다. (1) 인정사실 (가) AIRWALK 브랜드는 1986년경 미국에서 스케이트보드화 등을 선보 인 익스트림 스포츠 브랜드로서, 원고는 소외 에어워크 주식회사 에 사용권 계 약을 통하여 상품에 에어워크 또는 AIRWALK 브랜드를 사용할 수 있는 사용 권(master license)을 허여하였고, 위 에어워크 주식회사 는 상품품목별로 각각 의 국내 사업체에 서브라이센스(sublicense)를 허여하여 시장에 상품을 공급하 고 있다. (나) 매장규모 2002. 12. 14. 에어워크 청량리점이, 2002. 12. 13. 에어워크 신천 점이, 2003. 6. 6. 에어워크 대구 중앙로점이 대구 동성로점에 이어 신규 오픈 되었고, 2003. 11. 13. 롯데백화점 명동 영플라자 5층에 에어워크가 입점하는 - 75 -