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1 - IT지재권 순회방문교육 강의교재 - 기업의 브랜드 전략과 주요 분쟁사례 o 기업의 상표 및 브랜드 경영전략 o 상표 브랜드 관련 주요 분쟁사례

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3 기업의 상표 및 브랜드 경영전략

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5 목 차

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7 기업의 상표 및 브랜드 경영전략 I. 상표법의 목적 및 상표의 개념 1. 상표법의 목적 상표법은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지 를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호 함을 목적으로 한다. 상표법은 상표가 나타내는 상품의 출처와 품 질에 대한 수요자의 신뢰이익을 보호하여야 하므로 다른 지적재산 권에 비하여 수요자 보호의 성격이 강하다. 2. 상표법상 상표의 개념 상표법상의 상표는 사회통념상의 상표(사회적 사실로서의 상표) 와 동일한 개념은 아님. 상표법상 '상표라 함은 상품을 생산ㆍ가공 ㆍ증명ㆍ또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자기의 업무에 관련 된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 기호ㆍ 문자ㆍ도형ㆍ입체적 형상 또는 이들을 결합한 것 또는 이들 각각에 색채를 결합한 것'을 말한다(제2조1호). Ⅱ. 상표의 기능 1. 자타상품 식별기능 개성화된 자기의 상품임을 표시하여 다른 상품과 구별하게 하는 - 1 -

8 기능-->상표의 가장 본질적인 기능임 예) 나이키 티셔츠, 리복 티셔츠 2. 출처표시기능 동일한 상표를 부착한 상품은 항상 동일한 출처에서 생산 또는 판매된다는 것을 수요자에게 알려주는 기능-->익명의 존재로서의 추상적 출처 기능임. 예) 3. 품질보증기능 동일한 상표가 표시된 상품은 통상 동일한 성능과 품질을 가지 고 있다고 수요자로 하여금 기대케 하는 기능. 그러나 품질이 우수 하다거나 품질을 보증한다는 의미는 아님 예) 반복 구매시 품질을 매번 확인할 필요가 수 있음 없어 거래비용이 감소할 과거 경험에 의한 반복구매가 가능하며, 상품의 대량거래가 가능 함 영업자는 획득한 신용으로 타 업종으로의 확장에 유리함 - 2 -

9 4. 광고기능 상표의 상품에 대한 심리적 연상작용을 나타냄 ---> "상표는 상 품의 말없는 판매원(Silent Salesman)이다. 5. 재산가치로서의 기능 브랜드 가치를 의미함 Ⅲ. 상표의 종류 1. 기호상표 문자나 부호 등을 간략하게 도안화하여 구성한 상표임 2.문자상표 한글, 한자, 외국어, 로마자, 숫자 등의 문자로 구성된 상표 예) 3. 도형상표 동식물, 천체, 자연물을 사실적인 형상으로 도안화하거나 기하학 적으로 나타낸 상표 - 3 -

10 예) 4. 기호, 문자 도형의 결합상표 예) 5. 색체상표 색채 자체만의 상표는 인정되지 아니하고, 다른 기호, 문자 또는 도형과 결합한 경우에 한하여 보조적으로 인정됨. 예) Ⅳ. 상표의 등록요건 1. 식별력이 없는 상표 자기의 상품과 타인의 상품을 식별할 수 있는 힘인 식별력이 없으 면 상표로서 기능할 수 없음. 상표법( 61)은 식별력이 없는 상표만 - 4 -

11 을 한정적으로 열거하고 있음. 즉, 다음에 해당하는 상표들은 상표로 등록될 수 없음. (1) 보통명칭 상표(Generic mark) 보통명칭: 그 상품을 취급하는 거래계에서 당해 업자 또는 일반 수요자 사이에 일반적으로 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용 되고 인식되어 있는 일반적인 약칭, 속칭 등의 명칭 1) 처음부터 보통명칭인 경우 사과 2) 보통명칭화(Genericism) 처음에는 특정인의 상표였으나, 상표권자의 상표관리 소홀 등으 로 인하여 후발적으로 식별력을 상실하여 보통명칭 화 된 것. 이는 사실상의 문제이나 보통 법원의 판결을 통하여 보통명칭화가 선언 됨이 보통이다. 예) 특정상품이 너무 유명하여 동종상품의 대명사가 된 경우 - 박스형 자동차, Jeep 신제품, 특허품이 당해 상품의 보통명칭으로 잘못 인식된 경우 - 5 -

12 - 스테플러(호치키스), 투명테잎(스카치) 상표권리의 소홀로 인한 무단 사용 - 아스피린 상품명이 길고 불편하여 수요자가 상표를 상품명으로 사용하는 경우 - 글리세린화 셀룰로오스 히드레이트(셀로판) (2) 관용표장(Customary mark) 특정의 상품에 대하여 동종업자들 사이에서 자유롭고 관용적으로 사용되고 있는 표장을 의미함 예) 코롱 - 삼푸의 액체 방향제, 콘칩 - 옥수수 건과자, 각, 장, 성, 원 - 요식업, 깡 - 과자, 텍스 - 원단 (3) 記 述 的 표장(Descriptive mark) 상품의 특성이나 품질, 용도 등을 설명하기 위한 표장으로 자타 상품의 식별기능이 없고, 설사 있다 하더라도 특정인에게 독점을 허용하기에 부적당한 상표를 말함 예) 화학 조미료 운송업 - 6 -

13 산지표시 : 당해 상품의 생산지를 표시하는 것을 말한다. (예 : 사과-대구, 모시-한산, 굴비-영광) 품질표시 : 당해 상품의 품질의 상태, 우수성 등을 표시하는 것을 말한다. (예 : 上, 中, 下, 특선, Super) 원재료표시 : 당해 상품의 원재료로 쓰이는 상품의 명칭을 표시 하는 것을 말한다. (예 : 양복-Wool, 넥타이-Silk) 효능표시 : 당해 상품의 효과나 성능 등을 표시하는 상표를 말한 다. (예 : TV-HITEK, 복사기-Quick Copy) 용도표시 : 당해 상품의 쓰임새를 나타내는 상표를 말한다. (예 : 가방-학생, 의류-Lady) 수량표시 : 2컬레, 100미터 등 형상표시 : 당해 상품의 평상 모양 크기 등을 표시하는 것을 말한다. (예 : 소형, 대형, 캡슐, SLIM) 생산방법 가공방법 사업방법표시 : 당해 상품의 생산 가공 사용방 법을 표시하는 상표를 말한다. (예 : 농산물-자연농법, 구두-수제, 책상-조립) 시기표시 : 당해 상품의 사용시기 등을 표시하는 것을 말한다. (예 : 타이어-전천후, 의류-봄 여름 가을 겨울) - 7 -

14 (4) 현저한 지리적 명칭(Conspicuous geographical name) 현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도만으로 된 상표. 현저한 지리적 명칭이란 그 용어 자체가 일반 수요자에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장을 말함 예) *현저한 지리적 명칭의 예 핀란디아, OXFORD, VIENNA LINE, HEIDELBERG, 뉴욕, MANHATTAN, GEORGIA, LONDON TOWN, BRITISH-AMERICAN *현저한 지리적 명칭의 불인정 예 강남약국, 동아시티백화점 (5) 흔한 성 또는 명칭(Common surname or a legal entity) 예) - 8 -

15 (6) 간단하고 흔한 표장(Simple and commonplace sign) 예) * 식별력이 없는 것 : 가, 나, 취, ㅊ ㅜ l, OMEGA(Ω)(대판 82후64), ALPHA(α) (대판 85후107), Beta(β)(대판 83후15), E PRINT(프린터), MT Ltd., 22+35, 50/25, 123, 345,,,,, #, +, -, &, 3M 등 * 식별력이 있는 것: A&Z, AC-BC, AB55, 선AC, ACF, 22&35, One and 23.7, 3 & 7, 777, 888, 원 화이브 쓰리 Two, 2. 사용에 의한 식별력 취득 식별력이 없는 상표라도 지속적으로 사용하여 일반 수요자에게 특정인의 상표로 현저하게 인식된 경우에는 등록가능 - 9 -

16 예) 3. 상표 부등록 사유 (1) 국기, 국장, 증명용 표장 등과 동일 유사한 상표 (2) 국가 등과 관계를 허위로 표시하거나 모욕하는 상표 국가, 인종, 민족, 공공단체, 종교 또는 저명한 고인과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 나쁜 평판을 받게 할 염려가 있는 상표

17 * 부등록상표 양키, Nigger(Negro), 쪽바리 * 등록가능상표 인디안(대판 89후346) (3) 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 위반한 상표 (4) 저명한 타인의 성명 또는 명칭을 포함하는 상표 대한 주택 공사 = 주공 한 국 은 행 = 한은 (5) 선등록상표와 동일/유사한 상표 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표 *타인의 상표가 선출원 및 선등록일 것

18 * 상품이 동일 또는 유사할 것 * 상표가 동일, 유사할 것 1) 동일ㆍ유사판단의 필요성 우리 상표법은 상품출처의 혼동을 방지하기 위하여 상표권의 보 호범위를 유사의 영역에까지 확장하고 있다. 따라서 상품 및 상표 의 유사는 상표권의 배타적 효력이 미치는 범위(출원단계에서는 등 록요건의 판단, 상표등록 후에는 상표권의 침해 여부의 판단 등)를 확정하기 위하여 필요한 기초자료이며, 상표법의 전 영역에 걸쳐 요구되는 핵심적인 사항이라 할 수 있다. 2) 상품의 동일ㆍ유사 가. 의의 상품의 동일이란 두 개의 상품을 대비하였을 경우 상품의 내용이 서로 일치하는 것을 말하는 것으로, 물리적ㆍ화학적으로 완전 동일 을 의미하는 것은 아니다(예: 4각 연필과 6각 연필은 동일상품이지 만, 연필과 볼펜은 동일상품이 아니다). 상품의 유사란 대비되는 두 개의 상품이 동일한 정도는 아니지만 거래사회에서 오인 혼동 을 일으킬 정도로 근사한 것을 말한다. 나. 상품유사 판단에 대한 심사실무 심사실무에 의하면 심사의 신속성, 공정성 및 통일성 등을 기하 기 위하여 원칙적으로 상품류 구분을 기준으로 상품의 동일 유사여 부를 판단한다

19 구체적으로는 상품류 구분의 상품군을 기준으로 하여 상품의 유 사여부를 판단한다. 따라서 동일 상품류 구분 내의 상품인 경우에도 상품군이 다르면 비유사한 상품으로 판단함이 심사실무의 태도이다. 다. 상품의 유사여부 판단에 대한 판례의 태도 지정상품의 유사여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표 를 사용할 경우, 동일업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체 의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 한다. 예)유사상품 전기전자용품=전기전자용품유통업,판매전략업,고장수리업 조립주택(53류)=건축전용 또는 구축전용재료(33류) 예) 비유사례 스키판과 등산캠프용 텐트 벽지와 휴지 스웨터와 목걸이 3) 상표의 동일 유사 가. 의의

20 상표심사기준에 의하면, 등록상표와 동일한 상표 라 함은 등록상표 그 자체나 그 등록상표를 확대ㆍ축소한 상표는 물론이고 사회통념상 거래사회에서 일치하는 것으로 인식되는 정도의 상표를 포함한다. 상표의 유사란, 대비되는 두 개의 상표가 서로 동일한 것은 아니 지만, 외관, 칭호, 관념의 면에서 근사하여 이를 동일 유사한 상품 에 사용할 경우 거래통념상 상품 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있 는 것을 말한다. 나. 상표의 유사판단 요소 상표의 동일 유사는 상표의 외관, 칭호, 관념의 세 가지 요소에 의하여 판단한다. 원칙적으로 이들 세 가지 요소 중 어느 하나가 유사하면 상품의 출처가 혼동될 염려가 있으므로 유사상표로 보게 된다. * 외관유사 외관유사란, 대비되는 상표의 구성의 근사하기 때문에 상품출처 의 오인ㆍ혼동을 일으키는 시각적 요인의 유사를 말한다 유사예) HOP-HCO, 白 花 - 百 花

21 COREMA COREGA 비유사예) * 칭호유사 칭호유사란 상표를 호칭하는 발음이 근사하여 상품출처의 오인ㆍ 혼동을 일으키는 청각적 요인의 유사를 말하며, 상표의 칭호의 유 사여부는 비교되는 두 상표의 음질, 음량, 음조 및 음절상의 공통성 또는 근사성의 유무에 따라 판단한다. 유사예)

22 ZIPPYZIGGY 知 彼 知 己 비유사예) CERON 슈도펜 탑신 CELERON SUDAPED 톱신엠 * 관념유사 관념유사는 대비되는 상표가 가지는 의미, 관념, 사상이 서로 비 슷하기 때문에 상품출처의 오인ㆍ혼동을 일으키게 하는 지각적 요 인의 유사를 말한다 유사예), 임금 - 왕, 평화 - peace 비유사예)

23 (6) 주지상표와 동일 또는 유사한 상표 주지상표 : 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하 게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상 품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표 (7) 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업 과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표(저명상표) *주지/저명 상표관련 사례 제과업에 있어서의 "태극당"은 수요자에게 어느 정도 알려진 주 지상표라고 할 수 있으나, 이것이 타인에게 어떠한 상품이나 영업

24 에도 태극당이라는 상표의 사용을 금지시킬 정도의 효력을 가진 저 명한 상표에 이른것이라고 보기는 어렵다.(90후2508) 제일은행의 우측 주먹을 쥐고 있는 형상의 서비스표와 이것과 유 사한 도형 아래 '제일표'라고 기재한 상표(지정상품은 다시마, 미역) 에 대하여 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있다고 보기 어려워 혼동의 염려가 없다(90후1376) "Mickey & Minnie"에서 저명상표인 "Mickey Mouse"와 "Minnie Mouse"가 용이하게 연상되므로 혼동가능성이 있지만(95 후576), "맥코리아"와 "맥도널드"(95후8111)는 혼동가능성이 없다. 표 (8) 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상 예) 품질오인의 우려 삼양 COFFEEMATE(우육, 계란 등), 야쿠르트(두유, 야채주스 등) 자화석수(맥차, 사이다 등) 예) 수요자기만의 경우 : 주지, 저명한 정도에 까지 이르지는 아니하였으나 일반수요자 에게 어느 정도 알려진 상표와 동일, 유사한 상표 마르조, 브랑누아, 옴파로스 등

25 예) "nectar"는 그리스 신화에서 나오는 "신주"에서 유래한 것이지 만, 오늘날 일반수요자 입장에서 본원상표에 의해서 인식하는 상표 는 "감미로운 음료, 과즙" 정도이므로 지정상품으로 화장품류(향수, 향유, 로션)를 사용하더라도 음료류와 화장품류는 그 용기나 판매처 가 확연히 구분되므로 거래통념상 품질오인의 염려는 없다(94후 623)

26 Ⅴ. 상표출원 및 심사 1. 상표등록출원서류의 작성 및 제출 상표등록출원시에는 출원서 1통, 상표견본 1통 및 색채(입체)상 표 또는 지정상품에 대한 설명서 1통(출원인이 필요하다고 인정하 는 경우에 한함)이 필요하다. 2. 심사관에 의한 심사 보통 출원후 6개월 정도 경과한 시점에 출원의 순서에 따라 심사가 착수된다. 3. 중간절차 단계 심사관으로부터 거절이유통지가 있으면 의견서나 보정서를 제출 해야 하며, 거절이유가 없으면 출원공고 되어 30일간 제3자에게 이 의신청의 기회가 부여된다. 4. 등록결정 및 등록료의 납부 등록결정등본을 받은 때부터 2개월 이내에 등록료를 납부하면 상 표권이 설정등록된다. 상표등록료는 10년분을 일시에 납부하여야 하며, 연차등록료는 없다. 통상적으로 거절이유가 없으면 출원일로 부터 약 12개월 정도에 등록이 된다

27 Ⅵ. 상표분쟁사례 1. 브랜드의 관리소홀로 인한 보통명칭화 쵸코파이 사건 사실관계 : 동양제과가 쵸코파이 개발후 '오리온쵸코파이' 상표등록 함 '롯데쵸코파이' 상표등록에 대한 무효심판. 법원판결: '오리온쵸코파이'의 주지, 저명성 인정하지만, 타업체의 ' 쵸코파이' 사용에 소극적 대응함. 따라서, 관련업계가 자유로이 사 용한 결과 보통명칭화되었음을 인정 (특허법원 선고. 99 허192) 2. 상호와 상표의 관계 (1) 저명한 타인의 상호 및 그 약칭을 포함하는 상표는 등록불가 (2) 주지상표에 관한 규정은 상표와 상호간에도 적용(판례). 따라 서, 타인의 주지된 상호와 동일/유사한 상표를 그 상호가 나타내는 영업과 밀접한 관련이 있는 상품에 상표등록 불가 (3) 상호의 상표화 상호는 인적표지 이지만 영업표지(상표)로 관념화되어 상표기능 수행함 ex) 주식회사 농심 농심 신라면

28 (4) 상호의 상표로서의 등록필요 3. 상표와 도메인 네임 (1) 지정상품과 동일,유사한 상품으로 영업하는 경우 도메인등록인이 상표 등과 동일, 유사한 도메인네임을 등록 받고, 웹사이트를 개설한 후, 상표권자 등의 지정상품과 동일,유사한 상품 등으로 영업행위를 하는 경우 ---> 상표권침해가 될 소지가 크고, 도메인네임 분쟁 사건의 태반 을 차지함 예) 아마존사건, 샤넬사건, 동부철강사건, 하이마트사 건, 코닥사건, 레고코리아사건, 인터파크사건 등이 이에 속한다. * himart.co.kr 사건 하이마트의 상호 및 서비스표의 등록권자인 원고와 himart.co.kr의 등록권자인 피고의 분쟁사건. 법원은 유통업에 있어 저명한 원고의 상호이자 서비스표인 하이마트를 피고가 도메인네임으로 등록하고 유사한 유통업에 사용하는 것은 부경법상 부정경쟁행위라고 하였으 며, 등록 후 유사한 유통업에 상품을 인터넷상에서 판매하는 행위 는 원고의 서비스표권의 침해행위에 해당한다고 하여 도메인네임의 사용이 상표법상 상표의 사용에 포함된다는 것을 판시 ** chanel.co.kr 사건

29 (2) 지정상품과 동일, 유사한 상품으로 영업하지 않는 경우 상표 등과 동일,유사한 도메인네임을 등록 받고, 웹사이트를 개설 한후, 그 상표 등에 대한 정당한 권리자와 동일,유사하지 않은 상품 등으로 영업행위 또는 그 준비행위를 하는 경우 ---> 이 경우에는 상품출처의 혼동가능성이 발생되지 않으며 이러한 등록인의 영업행위는 상표권 침해로 인정되지 않고 있는 추 세이다. * fedex.co.kr 사건 fedex.com 의 등록권자 이자 서비스표권자인 원고와 fedex.co.kr의 등록권자인 피고의 분쟁사건으로써, 피고는 Federal Export Trading Co. Ltd.를 인터넷상에서 표시하고 자동차부품을 수출, 판매한 경우, 상표법상 침해 및 부경법상 부정경쟁행위로 인 정하지 않았음 ** viagra.co.kr 사건 viagra.com 의 등록권자인 원고와 viagra.co.kr의 등록권자인 피 고의 분쟁사건으로서, 도메인 이름으로 개설된 웹사이트에서 판매 되는 상품 (칡즙을 판매함) 에 별도의 상표가 표시되어 있는 경우 4. 상표 취소심판 (1) 부정사용에 의한 상표권의 취소 상표권자라 할지라도 등록상표를 변형하여 사용하거나 등록받지 않은 상품에 상표를 사용하는 것은 불허되며, 고의에 의한 부정사

30 용에 대해서는 상표등록이 취소될 수 있다(예: ANSONY라는 상표 를 등록받고 실제로는 ansony와 같이 사용하여 타인 상표인 SONY와 혼동될 염려가 있는 경우) (2) 불사용에 의한 상표권의 취소 정당한 이유없이 등록상표를 3년 이상 국내에서 사용하지 않으면 상표등록이 취소될 수 있다. 등록상표를 전혀 사용하지 않은 경우 뿐만 아니라 다음과 같이 등록상표를 변형하여 사용한 경우에도 불 사용으로 취급됨 (예: 등록상표와 유사한 상표를 사용한 경우 ( ), 한글과 영문자의 결합상표에 있어서 어느 하나만 사 용한 경우 ( ), 식별력 없는 문자가 도안의 특수성으 로 인하여 등록되었는데 그 도안의 형태를 달리하여 사용한 경우 ( )) Ⅶ. 기업의 브랜드 전략 1. 상표와 기업경영과의 관계를 보여주는 사례 (1) 동양제과의 쵸코파이와 롯데제과의 쵸코파이 동양제과는 자사 제품의 인지도에 힘입어 광고 하나 없이 20~30%의 시장점유율을 갖고 있는 롯데제과의 초코파이에 대해 소송을 제기했으나 초코파이 라는 제품브랜드를 배타적 자산으로

31 인정받지 못해 결국 패소했다. 이것은 동양제과 경영 역사상 최대 의 실책으로 평가받는 사건이 되고 말았다. (2) Anycall 과 Anycell 브랜드 가치 2조 380억원. 한해 휴대폰 판매대수 5500만대인 애 니콜 휴대폰으로 유명한 삼성전자와의 상표권 소송에서 승소한 광 주광역시의 중소 벤처기업 (주)애니셀은 엄청난 기업자산의 소모로 부터 경영정상화 노력을 하고 있는 중 상표권분쟁에 휩쓸리는 경우 유망한 기업도 하루아침에 경영에 막대한 영향을 끼칠 수 있다는 사례임. 2. 기업브랜드와 개별브랜드의 통합/차별화전략 (1) 기업브랜드를 먼저 육성해야 하는 이유 이동통신산업의 대표주자 중 하나인 KTF의 경우 SK Telecom의 스피드 011(스피드 010)에 대한 열세를 극복하기 위해 Na, Bigi, Main, Drama 등 다수의 개별브랜드를 앞세운 브랜드 전략을 구사 해 왔는데 정작 시장에서 소비자의 인식 전환 등 가시적인 성과가 나타난 것은 기업브랜드를 그룹브랜드인 KT와 연동된 KTF로 전환 함으로써 개별브랜드 간 경쟁에서 기업브랜드 간 경쟁으로 경쟁의 축을 변화시켜 산업 리더십 경쟁을 시작하면서 다수의 개별브랜드 를 운용하는 동시에 모든 개별브랜드에 기업브랜드를 함께 노출시 키고(KTF 와 HAVE A GOOD TIME, GOOD TIME CHANCE) 이 를 다시 기업브랜드 광고를 통해 통합함으로써 개별브랜드에 KT 그룹의 안정적 이미지가 전이돼 상당한 시너지효과를 창출했다. KTF의 사례는 단순히 국내시장뿐만 아니라 글로벌시장에서도 적용

32 될 수 있는 전략적 시사점을 던져 준다. 국내 기업들도 해외 진출시 삼성이나 LG와 같은 기업브랜드 혹 은 그룹브랜드를 먼저 알리고 기업브랜드가 어느 정도 구축되었다 고 판단될 때 개별브랜드를 내세우는 전략을 구사하고 있다. 삼성 의 경우는 이제 해외시장에서의 기업 인지도가 어느 정도 구축되어 지금은 삼성 이라는 기업브랜드의 커뮤니케이션 활동을 계속하면서 동시에 특정 지역에서는 서서히 애니콜 과 같이 경쟁력 있는 개별 브랜드를 글로벌화하는 단계에 접어들고 있다. 하나로통신의 경우 하나로 가 주경쟁사인 KT의 등록상표로 되어 있 어 기업브랜드가 중요한 시장임에도 불구하고 자사 광고에 기업브랜드 를 제대로 노출하거나 제품브랜드와 병기하여 사용하지 못하고 있다. 이러한 기업브랜드를 육성하기 위해서는 우선 현재의 회사명을 면밀히 평가해 이를 경쟁력 있는 기업브랜드로 활용할 수 있을지 먼저 판단해야 한다. 만약 가능성이 있다면 지금부터라도 과감하게 전면적으로 혹은 상황에 따라서는 점진적으로 기업브랜드를 활용해 나가는 것이 좋다. 이때 시대에 뒤떨어지지는 않는지, 제품에 적용 하기에 용이한지에 따라 기업브랜드의 디자인 리뉴얼 작업이 필요 할 수도 있다. 그러나 핵심 사업 군에서 법적인 배타성이 확보되지 않거나(특히 다른 사람 또는 회사에 상표의 소유권이 있는 경우), 차별성이 떨어져 경쟁력이 없거나, 타깃 소비자 층의 취향이나 주 력 제품군과 이미지가 맞지 않는 경우는 과감하게 기존의 사명을 포기하고 새로운 브랜드를 개발하는 것이 바람직하다. 3. 경영전략과 브랜드전략의 상관관계 (1) 지식경영의 도입

33 CKO(최고 지식관리자(Chief Knowledge Officer)), 지식의 활용 과 창조를 제대로 해내기 위해서 그 과정을 책임지는 사람, 지식을 획득 분배 효과적인 활용과정을 관리하는 사람, 지식 기반을 설계 하고 시스템을 구축하는 사람. 지식이 존재함을 알리고/ 지식이 어 떻게 활용되고 있는가를 알리고/ 개인이 가지고 있는 지식을 발굴 하고/ 외부의 지식을 받아들이고/지식기반을 위한 경영, 경쟁전략을 효율적으로 수립 (2) 경영전략, 경쟁전략과 브랜드전략 브랜드는 특정한 매주( 賣 主 )의 제품 및 서비스를 식별하는 데 사 용되는 명칭 기호 디자인 등의 총칭, 말로써 표현할 수 있는 것을 브랜드명( 名 ), 말로써 표현할 수 없는 기호, 디자인, 레터링 등을 브 랜드 마크라고 한다. 또, 브랜드명, 브랜드 마크 가운데에서 그 배 타적 사용이 법적으로 보증되어 있는 것은 상표( 商 標 :트레이드 마 크)라고 한다. 기업이 자사 제품에 브랜드를 부여하는 것은, 그것을 경쟁 상대 의 제품과 명확히 구별하기 위해서이지만 그것은 소비자의 브랜드 로열티(brand royalty)의 존재와 무관하지 않다. 브랜드 로열티는 브랜드 선택에 있어 소비자가 어느 특정한 브랜드에 대해 갖는 호 의적인 태도, 그에 따른 같은 브랜드의 반복적 구매 성향을 보여 구매빈도가 높고 그 품질을 사전에 확인할 수 없는 제품일수록 그 러한 경향이 높다. 요인으로는 브랜드 이미지와 소비자 기호의 일치, 소비자의 위험 회피적 태도 및 습관형성 성향 등을 들 수 있다. 일반적으로 어떠한 브랜드에 대한 지명도가 높은 시장에서는 그 브랜드와 관련이 있는 신제품을 도입할 때 동일한 브랜드를 사용하면 각 제품의 판매촉진

34 활동이 하나의 브랜드 아래에서 상승효과를 노릴 수 있기 때문이다. 결국, 브랜드는 기업브랜드와 개별브랜드의 통합화과정, 그 브랜 드가 가지는 상품가치, 구매력, 기업이미지 증진과 맞물려 경영전 략, 경쟁전략 수립시 반드시 동반될 수밖에 없는 경영전략이자 경 쟁전략이라고 할 수 있음

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36 상표 브랜드 관련 국내외 주요 분쟁사례

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38 1. 대법원 선고 92후1844 판결 권리범위확인 가. 사실관계 [1] 甲 은 영문 "TORTOISE" 및 국문 거북표 가 상하단으로 병기 된 상표를 의약품 에 등록받은 자인데, 주식회사 거북이약품 이라 는 회사가 자신의 상호(주식회사 거북이약품)를 거래명세표, 거래 장 등에 표시하여 의약품 도매업 을 영위하자 주식회사 거북이약 품 을 상대로 특허심판원에 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. [2] 한편, 주식회사 거북이약품 은 자신은 단지 자신의 상호를 영 업상 사용한 것에 불과하고, 특히 상표법 제51조 제1항 제1호(구상 표법 제26조 제1호)에 해당하여 甲 의 권리범위에 속하지 아니한다 고 항변한 사건이다. 나. 판결요지 [1] 피청구인이 영위하는 의약품도매업 및 그 부대사업은 의약품 제조판매업과는 별도로 의약품의 유통, 판매전략 등에 관련된 독립 된 서비스를 제공하는 서비스업으로 볼 것이므로 상표법상 서비스 표를 사용할 수 있는 서비스업에 해당한다 하겠고, 또한 피청구인 이 자신의 서비스업을 영위함에 있어서 자기의 상호를 보통으로 사 용하는 방법으로 표시한 것이더라도 자기의 상호로 구성된 이 사건 (가)호 표장 "(주)거북이약품"을 자신의 거래명세서, 거래장등에 나 타낸 이상 자신의 서비스와 타인의 서비스를 구별하기 위한 표장으 로서 사용한 것이라 할 것이므로 피청구인은 (가)호 표장을 단순히 상호로서만 사용한 것이 아니라 서비스표적으로 사용한 것으로 보 아야 할 것이다

39 [2] 청구인의 이 사건 등록상표 "TORTOISE + 거북표"의 지정상 품과 피청구인이 (가)호 표장을 사용하여 영위하는 서비스업을 대 비하여 보면, 이 사건 등록상표의 지정상품은 "중추신경계용약제, 말초신경계용약제, 순환기관용약제, 소화기관용약제, 비타민제, 자양 강장변질제, 증류수, 접착제, 사향"이고, 피청구인의 서비스업은 의 약품도매업 및 그 부대사업인바, 양자가 동일하지는 않다 하겠으나, 의약품에 관련된 피청구인의 위 서비스업은 그 대상 서비스가 청구 인의 위 지정 상품등을 포함한 의약품에 관한 유통, 판매전략 등에 관련된 것들이므로 취급품목이 동종의 상품에 속하는 것으로서 밀 접한 관련이 있다고 할 것이고, 오늘날 의약품의 제조업과 유통업 및 판매전략산업 등 서비스업은 연관을 갖고 동일한 업자에 의하여 이루어지는 경우가 많으며, 또한 일반수요자들이 그와 같이 생각하 는 경향이 있는 점 등 거래사회의 실정 등을 고려하여 보면, 피청 구인이 위 서비스업 등을 영위함에 있어 (가)호 표장을 서비스표로 서 사용하는 경우 일반수요자로 하여금 위 서비스업이 이 사건 등 록상표권자의 영업인 것으로 오인, 혼동시킬 우려가 있어 (가)호 표 장을 사용하는 위 대상 서비스업은 이 사건 등록상표의 지정 상품 과 유사성 내지 동종성이 인정된다고 하여야 할 것이다. [3] 구 상표법( 법률 제4210호로서 개정되기 전의 것) 제26조 제1호단서에서 규정한 "부정경쟁의 목적"이란 등록된 상표 권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하는 것이 며, 여기서의 "등록된 상표권자의 신용"은 반드시 등록된 상표가 동 일성을 유지하면서 그대로 사용되어 국내에 널리 인식되었을 때에 만 형성되는 것으로 보아야 할 것은 아니고, 상표등록이 등록상표 의 미사용을 이유로 취소되지 않는 한 등록에 의한 상표권은 여전

40 히 보장되어야 하는 것이므로 등록상표의 구성부분 중 일부의 사용 이 등록상표의 부정사용에 해당하는 등 특단의 사유가 없는 한 일 부의 사용으로써도 부정경쟁자와의 관계에 있어서는 등록상표 자체 의 주지성이 획득되어 부정경쟁방지의 보호대상이 되는 것으로 보 아야 하며, 그와 같이 부정경쟁방지의 보호대상이 된 등록상표상 권리자의 신용을 이용하여 부당한 이득을 얻을 목적으로 자기의 상 호 등에서 유래한 상표나 서비스표를 사용한 경우에는 구 상표법 제26조 제1호 단서에서 규정한 부정경쟁의 목적으로 사용하는 것 으로 인정하여야 할 것이다. 다. 대상판결의 의의 [1] 대상판결은 먼저 의약품 도매업 은 의약품 제조판매업 과는 별도로 의약품의 유통판매전략 등에 관련된 독립된 서비스를 제공 하는 서비스업으로서 상표법상 서비스표를 사용할 수 있는 서비스 업에 해당한다는 것을 명확히 하였음에서 그 의의를 찾을 수 있고, [2] 나아가, 특히 제51조 제1항 제1호의 부정경쟁의 목적을 따짐 에 있어 "등록된 상표권자의 신용"은 반드시 등록된 상표가 동일성 을 유지하면서 그대로 사용되어 국내에 널리 인식되었을 때에만 형 성되는 것으로 보아야 할 것은 아니고, 상표등록이 등록상표의 미 사용을 이유로 취소되지 않는 한 등록에 의한 상표권은 여전히 보 장되어야 하는 것이므로 등록상표의 구성부분 중 일부의 사용이 등 록상표의 부정사용에 해당하는 등 특단의 사유가 없는 한 일부의 사용으로써도 부정경쟁자와의 관계에 있어서는 등록상표 자체의 주 지성이 획득되어 부정경쟁방지의 보호대상이 되는 것으로 볼 수 있 음을 최초로 판시한 판례로서 의의가 있다

41 2. 대법원 선고 95도1770 판결 상표법위반 가. 사실관계 피고인은 (주)삼성전자의 대리점이 아니면서도, 간판에 (주)삼성전 자의 등록상표인 "SAMSUNG", 3개의 별모양과 비슷한 위 삼성전 자의 로고 및 "삼성수원도매센타"라는 표시를 하여 3평정도의 판매 장에서 위 삼성전자의 가전제품(단, 진정상품임)을 판매하였다. 나. 판결요지 [1] 서비스업 중에서 상품과 관계있는 서비스업에 대해서는 어느 상품에 사용되는 표장과 동일 또는 유사한 표장을 그 상품과 밀접 한 관련 있는 서비스업에 그 서비스표로 사용할 경우 일반수요자가 그 서비스업의 제공자를 상품의 제조 판매자와 동일인인 것처럼 서 비스표의 출처에 대하여 혼동을 일으킬 우려가 있고, 특히 거래사 회의 실정으로 보아 서비스업의 제공과 상품의 제조 판매가 동일한 업자에 의하여 이루어지는 때가 많고, 일반인들 또한 그렇게 생각 하는 경향이 있는 경우에는 그와 같은 혼동의 우려는 더욱 많아진 다 할 것이다. [2] 전기 전자용품의 제조 판매업자가 그 대리점 등을 통하여 유통 업이나 판매전략업, 고장수리업 등 관련 서비스업에도 다양하게 진 출하고 있는 거래사회의 실정 등에 비추어 보면, 피고인이 "삼성수 원도매센타"라는 서비스표로 전기 전자용품의 판매 등 관계 서비스 업을 영위하는 경우 일반수요자에게 등록상표권자인 삼성전자주식 회사의 대리점으로 오인케 하여 그 서비스업의 출처나 신용 및 품 질 등에 관하여 오인, 혼동을 초래할 가능성이 있다고 보아야 할

42 것이므로, 위와 같은 경우에는 상표의 서비스표적인 사용도 등록상 표의 권리범위에 속한다고 할 것이다. 다. 대상판결의 의의 [1] 대상판결은 상품의 제조 판매업자가 관련 서비스업에 진출하고 있는 거래사회의 실정을 감안하여, 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 표장을 당해 등록상표의 지정상품과 동종성이 인정되는 서 비스업에 서비스표적으로 사용하는 경우라도 상표권의 침해가 될 수 있다는 것을 명확히 하였다는데 의의가 있다. [2] 다만, 이 사건의 경우 피고인은 정당하게 제조 유통된 삼성제 품만을 판매하고 있는 이상 상표의 기능을 해하는 것은 아니므로 부정경쟁방지법위반은 별론으로 하고 상표법으로 처벌할 수는 없다 는 비판이 있다. 3. 대법원 선고 95후1821 판결 상표등록무효 가. 사실관계 [1] 이 사건 등록상표와 인용상표 (가) 이 사건 등록상표 : "Rolens" 출원일 : 등록일 : (제247350호) 지정상품 : 제35류의 팔뚝시계, 회중시계, 탁상시계, 시계줄 등 (나) 인용상표 : "ROLEX" 등록 : (제12364호) 갱신등록 : ,

43 지정상품 : 제35류의 팔뚝시계, 회중시계 등 [2] 인용상표권자는 이 사건 등록상표의 상표권자를 상대로 제7조 제1항 제9호 내지 제11호를 이유로 무효심판을 청구한 사건이다. 나. 판결요지 [1] 상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처 의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하 는 작용을 하며, 상표법은 이와 같은 상표의 출처식별 및 품질보증 의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권 자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자로 하여 금 상품의 출처의 동일성을 식별하게 하여 수요자가 요구하는 일정 한 품질의 상품 구입을 가능하게 함으로써 수요자의 이익을 보호하 려고 하는바, 비록 2개의 상표가 상표 자체의 외관 칭호 관념에서 서로 유사하여 일반적 추상적 정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장 의 성질, 고객층의 재력이나 지식정도, 전문가인지 여부, 연령, 성 별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과 의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적 전체적으로 고려하여 거래사회에서 수요자들이 구체적 개별적으로는 상품의 품질이나 출 처에 관하여 오인 혼동할 염려가 없을 경우에는 양 상표가 공존하 더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장 이 없다 할 것이어서, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상 표를 무효라고 할 수는 없다. [2] 등록상표는 그 출원 당시에는 시계류의 국내 일반 거래계에서

44 수요자간에 널리 알려져 있었고, 다른 한편 등록상표의 상품들은 중저가의 상품이어서 거래자 및 일반 수요자는 일반적인 보통 수준 의 사람들인데 반하여, 인용상표의 상품들은 세계적으로 유명한 고 가 고품질의 시계로서 그 주요 거래자는 재력이 있는 소수의 수요 자에 불과하며, 양 상품의 지정상품들은 외형과 품위에 있어서 현 저한 차이가 있고, 기록상 국내에 인용상표의 지정상품들을 판매하 는 대리점이 있다는 자료도 없거니와 이들 상품들을 정식으로 수입 하여 판매된 자료도 나타나 있지 아니하는 등 인용상표의 지정상품 은 국내에서는 공항 등의 보세구역 면세점에서 극히 소량 거래되고 있을 뿐이고 외국 여행객을 통하여 극소수 반입되는 정도에 불과한 바, 위와 같은 사정과 거래실정에 비추어 보면, 양 상표가 동일한 지정상품에 다 같이 사용될 경우라도 거래자나 일반 수요자에게 상 품의 품질이나 출처에 대하여 오인 혼동을 일으키게 할 염려는 없 고, 이와 같이 등록상표가 상품의 품질이나 출처에 대하여 오인 혼 동을 일으킬 염려가 없는 상표에 해당한다면 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제10호, 제11호가 적용될 여지가 없다. 다. 대상판결의 의의 [1] 등록주의를 취하고 있는 현행 법제 하에서의 상표유사여부는 일반적ㆍ추상적기준에 따라 획일적으로 결정되어야 함이 원칙이다. 그러나, 대상판결은 양 상표가 상표자체의 외관ㆍ칭호ㆍ관념에서 서로 유사하여 일반적ㆍ추상적으로는 유사해 보인다 하더라도, ⅰ) 상품의 속성, ⅱ) 주 고객층의 성격, ⅲ) 거래장소나 방법 등 거래 실정, ⅳ) 상표의 주지도 등을 종합적으로 고려하여 구체적으로는 상품출처의 오인ㆍ혼동의 염려가 없을 때에는 양 상표의 공존이 가 능하다고 판시하여 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제10호, 제11호의 적용에 있어서는 "거래실정상 오인 혼동의 우려"가 있는지 여부로

45 이를 판단하여야 한다고 판시한 점에서, 법률의 해석을 통하여 구 체적 타당성을 중시한 것에 의의가 있다. [2] 위 판례는 ⅰ) 저명상표의 권리범위를 제한한다는 비판이 있을 수 있고, ⅱ) 구체적 거래실정이란 항상 변화할 수 있는 것이므로 거래실정이 변화하여 수요자의 혼동이 발생하면 선출원 상표권자 및 수요자의 희생위에 후등록 상표권자를 보호하는 불합리한 결과 가 발생할 수 있으며, ⅲ) 무엇보다 상표법 명문의 규정에 반한다는 비판이 있을 수 있으며, 따라서 상표법이 가지는 표지법으로서의 기본적 성격을 유지하고, 아울러 상표 제도 운영에 필요한 법적 안 정을 도모하기 위해서는 이러한 구체적 거래실정은 수요자 및 거래 자들의 보호에 아무런 지장이 없다고 보여지는 경우로 한정하여 제 한적으로 인정되어야 함에 유의할 필요가 있다. 4. 대법원 선고 2001도1355 판결 상표법위반 가. 사실관계 [1] 피고인은 시흥시 일대에 "신일휠터"라는 상호로 자동차부품인 에어 클리너 제조공장을 경영하는 자인데, 초순경부터 같 은 해 경까지 위 공장에서 약 97평의 넓이에 사출기 4대 등 을 설치하여 놓고 현대자동차 주식회사가 특허청에 등록번호 제320427호로 상표등록을 한 "소나타Ⅱ" 상표를 부착한 에어 클리너를 제조하여 판매하였다. [2] 다만, 포장상자에 품질경영촉진법에 따라 품질표시를 하면서 그 적용차종은 물론, 이 사건 에어 클리너의 제조원이 "신일 E. N. G."임을 표시하였고, 아울러 '신일'의 영문자를 도형화한 상표를 표 시하였다

46 나. 판결요지 자동차부품인 에어 클리너를 제조하면서 그 포장상자에 에어 클리 너가 사용되는 적용차종을 밝히기 위하여 자동차 제작회사의 등록 상표의 표시를 하였으나 제반 사정에 비추어 그 출처표시가 명백하 고 부품 등의 용도설명 등을 위하여 사용한 것에 불과하다는 이유 로 그 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 없고, 그 에어 클리너는 자 동차 제작회사에서 공급하는 정품과는 쉽게 구분되는 것이어서 타 인의 상품과 혼동을 일으키게 하는 행위라고도 볼 수 없다. 다. 대상판결의 의의 [1] 상표법상 상표의 사용이라 함은 직ㆍ간접적으로 상품에 대하 여 또는 상품과의 관계에서 상표의 기능을 나타내도록 하는 행위 를 말하며, 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 사용한 경우일지라도 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아 니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 상표법상 상표 사용으로 볼 수 없다. [2] 대상판결은 위와 같이 비록 형식적으로는 상표법 제2조 제1항 제6호 소정의 상표의 사용에 해당한다 하여도 그 실질에 있어 적용 차종을 표시하는 등 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우 에는 상표권 침해가 되지 않음을 명확히 하였음에 의의가 있다

47 5. 대법원 선고 2000후3418 판결 등록무효(상) 가. 사실관계 [1] 이 사건 등록상표 : "Linux" 출원일 : 등록일 : 지정상품 : 녹화된 테이프(음악이 아닌 것), 녹화된 콤팩트 디스크 (음악이 아닌 것), 서적, 팸플릿, 학습지, 회화, 청동제조각, 사진, 학습용 모형 [2] 甲 은 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제1호, 제3호 및 제7호, 제7조 제1항 제4호 및 제11호의 규정을 위반하여 등록 되었다는 이유로 그 등록의 무효를 구하는 심판을 청구하였다. 나. 판결요지 [1] 창작물이 수록되는 상품을 지정상품으로 하는 상표는 그 상표 가 지정상품에 수록된 내용을 단순히 암시하거나 강조하는 정도를 넘어 일반 수요자로 하여금 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 인식하게 할 정도에 이 르러야만 상표법 제6조 제1항 제3호의 지정상품의 품질 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한 다. [2] 컴퓨터 운영체제 프로그램의 보통명칭 내지 관용표장으로 널리 알려진 이 사건 등록상표 "Linux"가 서적 등에 사용될 경우 그 상 품의 내용이 그 프로그램에 관련된 것임을 암시할 가능성이 없는

48 것은 아니지만, 위 지정상품의 일반 수요자가 상표보다는 그 상품 에 수록된 창작물의 내용이나 그 내용을 나타내는 제목에 중점을 두고 상품을 거래하는 점 등에 비추어 볼 때, 위 컴퓨터 운영체제 프로그램에 관한 내용이 위 지정상품에 수록될 수 있다는 사정만으 로 일반 수요자가 이 사건 등록상표를 보고 위 지정상품에 수록된 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 인식한다고 보 기 어려워, 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호의 상표 에 해당한다고 볼 수 없다. [3] 이 사건 등록상표가 위 지정상품의 용도나 효용 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하 는 이상, 이 사건 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없어 이 사건 등록상표가 상표법 제 7조 제1항 제11호의 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기 만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수도 없다. 다. 대상판결의 의의 대상판결은 서적 등과 같이 창작물(contents)이 수록되는 상품을 지정상품으로 하는 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다 고 보기 위하여는 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 단순히 암 시하거나 강조하는 정도를 넘어 일반 수요자로 하여금 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것 으로 인식하게 할 정도에 이르러야만 한다는 것을 분명히 하여 창 작물(contents)이 수록되는 상품의 식별력에 대한 일반론을 명확하 게 하였음에 의의가 있다

49 6. 대법원 선고 2002도3445 판결 상표법위반 가. 사실관계 피고인은 한성무역이라는 상호로 일회용카메라의 제조 및 판매업에 종사하는 자로서, 경부터 까지 사이에 서울 송파구 일대의 공장에서 피해자 후지필름 주식회사가 생산한 위 회 사의 등록된 상표인 후지필름(FUJIFILM)이 각인된 후지 슈퍼 800 등 1회용 카메라의 빈용기를 수집하여 위 용기에 다시 필름을 장전 하고 일부 포장을 새롭게 하여 후지필름(FUJIFILM)이라는 표장과 함께 "Miracle"이라는 자신의 상표를 부착하여 판매하였다. 나. 판결요지 [1] 타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사 용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것이나, 타인 의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사 용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위 로 볼 수 없다고 할 것이고, 그것이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위하여는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양 (즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리 고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합 하여 판단하여야 한다. [2] 특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표 시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 그 목적

50 을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 당해 상품 을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다고 할 것이 나, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이고, 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가 의 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정 취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다. 다. 대상판결의 의의 대상판결은 상표의 상표적 사용의 의미과 그 기준을 제시하였고, 특히 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하 는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이 러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이 고, 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하 는가의 여부는 당해 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다 고 판시하 여 상표권의 소진이론과 그 적용범위를 최초로 판시한 점에 그 의 의가 있다

51 7. 대법원 선고 2002후2020 판결 등록취소(상) 가. 사실관계 [1] 이 사건 등록상표(등록번호: 호) : 출원일/등록일: / 지정상품:서류가방, 핸드백, 트렁크, 보스턴백, 배낭, 지갑, 등산백, 여행용가방, 쇼핑백, 카메라가방, 핸드폰케이스 {구 상표법시행규칙 ( 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제 1항의 [별표 1] 상품류 구분 25류} [2] 甲 은 이 사건 등록상표가 그 이전 3년 이내에 국내에서 사용된 사실이 없어 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당 한다는 이유로 상표등록의 취소를 구하는 심판을 청구하였다. [3] 한편. 상표권자(일본국적의 법인)는 비록 국내에서 직접적으로 당해 등록상표를 표시한 가방을 제조하여 판매한 사실은 없으나 일 본에서 이 사건 등록상표를 표시한 가방을 제작하여 경 대한민국에 있는 의류수입회사를 운영하는 운영자에게 항공편으 로 그 가방 제품 등을 수출하여 판매한 사실이 있다. 나. 판결요지 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우 리 나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리 나라로 수입

52 되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래 에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통됨에 따라 사회통념상 국 내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사 용한 것으로 보아야 한다. 다. 대상판결의 의의 [1] 상표를 부착한다는 것은 부착된 상태를 포함하는 것이기 때문 에, 예컨대 상표권자에 의하여 양도된 상품은 그것에 등록상표가 부착된 그대로의 상태로 정상적인 경로로 유통되고 있는 경우에 한 하여, 양도되는 것에 의하여 또는 거래자 등에 의하여 광고되는 것 에 의하여 양도인 등을 매개로 하여 상표권자의 의사에 좇아 상표 가 계속 사용되고 있는 것으로 해석하여야 한다. [2] 대상판결은 위와 같이 이른바 지정상품이 등록상표가 부착된 그대로의 상태로 정상적인 경로로 유통되고 있는 경우 이를 외국 상표권자의 상표 사용으로 인정하여 줌으로써, 상표권자를 두텁게 보호하고자 한 점에서 의의가 있다

53 8. 대법원 선고 2002다13782 판결 상표권등침해 금지청구의소 가. 사실관계 [1] 원고 화이자 프로덕츠 인크는 의약품 개발을 주목적으로 하는 미합중국 내의 법인으로 발기기능장애 치료제인 비아그라(Viagra) 를 비롯한 다수의 의약품을 개발하여 이를 판매하고 있는바, 소외 화이자 코오포레이션으로부터 발기기능장애 치료용 약 제를 지정상품으로 하는 "Viagra" 및 "비아그라" 문자상표(등록번 호 제387168호 및 제387169호)와 항생물질제, 동물용 약제, 구충 제, 항관절염제제, 항박테리아제제, 심장병치료제, 항당뇨병제제, 호 흡기관용약제, 안정제, 비타민제, 소염제를 지정상품으로 하는 "PFIZER" 문자상표(등록번호 제3287호)를 각 이전받아 등록하였 다. [2] 甲 은 국내 ".kr" 도메인네임의 등록업무를 담당하 고 있던 한국전산원 산하의 한국인터넷정보센터(Korea Network Information Center)C에 "viagra.co.kr"이라는 이 사건 도메인네임 을 등록한 다음 그 홈페이지를 운영하면서 인터넷 통신상으로 생칡 즙을 주문자들에게 판매하고 있다. 나. 판결요지 [1] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법' 이라고만 한다) 제4조에 의한 금지청구에 있어서 같은 법 제2조 제 1호 (가)목 소정의 타인의 성명 상호 상표 상품의 용기 포장 기타 타 인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지 여부는 사

54 실심변론종결시를 기준으로 판단하여야 하며 제2조 제1호 (다)목의 경우에도 마찬가지라고 할 것이므로, 이와 같은 취지의 원심의 인 정 판단은 정당하고, 이를 다투는 상고이유 제4점은 그 이유가 없 다. [2] 도메인 이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨 터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)를 사람들이 인식 기억하기 쉽도록 숫자 문자 기호 또는 이들을 결합하여 만든 것으로, "상품이나 영업의 표지로서 사용할 목적으 로 한 것이 아니었으므로", 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개 설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착 사용하고 있는 경우에는 특단의 사정 이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영 하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없는 것인 데, 피고들이 이 사건 도메인 이름으로 개설한 웹사이트에서 판매 하고 있는 제품에는 별도의 상품표지가 부착되어 있고, 그 제품을 판매하는 웹페이지의 내용에서는 이 사건 도메인 이름이 별도의 상 품표지로서 사용되고 있지 않으며, 달리 이 사건 도메인 이름이 피 고들이 판매하는 상품의 출처표시로 인식된다고 볼 만한 사정도 없 으므로, 이 사건 도메인 이름이 피고들이 취급하는 상품의 출처표 시로서 기능한다고 할 수도 없다. [3] 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목은 시행된 현 행 부정경쟁방지법에 신설된 규정으로서, "(가)목 또는 (나)목의 규 정에 의한 혼동을 하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령 이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명 상호

55 상표 상품의 용기 포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용 한 상품을 판매 반포 또는 수입 수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있는바, 위 규정의 입법 취지와 그 입법 과정에 비추어 볼 때, 위 규정에서 사용하고 있는 '국내에 널리 인식된'이라는 용어는 '주지의 정도를 넘어 저명 정도에 이른 것'을, '식별력의 손상'은 '특정한 표지가 상 품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것'을 의미하 는 것으로 해석함이 상당하며, 이러한 식별력의 손상은 저명한 상 품표지가 다른 사람에 의하여 영업표지로 사용되는 경우에도 생긴 다. [4] 피고들이 도메인 이름을 사용한 것이 식별력 손상의 부정경쟁 행위에 해당하는 이상, 그 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 위한 유효 적절한 수단은 그 도메인 이름의 등록말소이므로(원심 변론종 결 후인 법률 제7095호로 개정 공포된 부정경쟁방지 및영업비밀보호에관한법률은 제4조 제2항의 "제거 기타"를 "제거, 부정경쟁행위의 대상이 된 도메인 이름의 등록말소 그 밖에"로 개 정함으로써 이러한 취지를 분명하게 하고 있다.), 이 사건 도메인 이름의 일부로 사용된 'viagra' 상표의 보유자인 원고 화이자 프로 덕츠 인크는 자신 명의로 '.kr' 도메인 이름을 등록할 적격이 있는 지 여부에 관계없이 이 사건 도메인 이름의 등록말소청구를 할 수 있다. 다. 대상판결의 의의 [1] 도메인 이름은 그 자체가 상품 또는 서비스표의 출처표시기능 을 수행하고 있다고 말할 수 없다는 이유로 도메인 이름의 사용을

56 상표로서의 사용으로 보지 않는 견해도 있으나, 실제 전자상거래를 함에 있어 도메인 이름은 식별표지로서 사용하는 경우가 일반화되 어 있다는 점 등에 비추어 도메인 이름을 URL에 사용하는 것도 상 표로서 사용하는 경우에 해당한다고 보는 적극설이 다수설이다. [2] 한편, 이러한 다수설의 경우도 URL에서의 사용 그 자체를 갖 고 곧바로 상표로서의 사용이라고 인정하는 것은 아니고, 구체적 사례에서 상표의 사용에 해당하는지 여부는 구체적 사용태양이나 수요자의 인식 등을 종합적으로 고려하여 판단할 문제로 보는데, 대상판결은 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적 인 상표를 부착 사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트 로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없다는 점을 분명히 하였 다는데 의의가 있다

57 9. 대법원 선고 2002후567 판결 권리범위확인(상) 가. 사실관계 甲 과 乙 은 상표권을 공동으로 소유하고 있는 공유상표권자인데, 丙 이 甲 과 乙 을 상대로 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구하여 인용심결을 받았고, 이에 甲 이 단독으로 丙 을 피고로 하여 특허법 원에 심결취소소송을 제기한 사건으로서, 과연 공유상표권자 중 1 인이 제기한 심결취소소송이 적법한 것인지 여부가 문제된 사건이 다. 나. 판결요지 [1] 상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻 지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권 을 설정할 수 없고 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용 권을 설정할 수도 없는 등 일정한 제약을 받아 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지지만, 이러한 제약은 상표권이 무체재산권인 특 수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유 한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관 계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법 의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법 상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 할 것이다. [2] 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라

58 도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한 방해하는 심결 이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제 를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다. 다. 대상판결의 의의 대상판결은 첫째 상표권의 공유는 비록 합유에 유사한 성격을 가지 나 민법상의 합유가 아닌 이른바 준공유로서 기본적으로 공유로 파 악되어야 한다는 점, 둘째, 상표권의 공유자도 그 권리의 소멸을 방 지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 민법상 공유자의 보존행위 의 법리에 따라 단독으로 심결취소소송을 제기할 수 있다는 점을 밝힌 최초의 판결로서 의의가 있다

59 10. 대법원 선고 2005도1637 판결 상표법위반 가. 사실관계 피고인은 상업에 종사하는 자로서 중순경부터 같은 해 5. 6.까지 서울 동대문구 이문동 일대에서 일본의 소니사가 원격조종 기를 지정상품으로 특허청에 등록번호 호로 등록한 "SONY" 상표와 유사여부가 문제되는 만능ez소니전용 이라는 표 장이 부착된 원격조정기(일명 리모콘)을 판매하였으며, 특히 위 원 격조정기의 제품 내부 회로기판에는 등록상표와 동일한 'SONY' 문 구가 기재되어 있다. 나. 판결요지 [1] 상표는 특정한 영업 주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처 의 동일성을 식별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하 는 작용을 하며, 상표법은 이와 같은 상표의 출처 식별 및 품질 보 증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표 권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자의 이 익도 보호하는 것이므로, 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하 는 부품에 표시된 표장으로서 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 그 상 품을 분해하여야만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 표장 은 그 상품에 있어서 상표로서의 기능을 다할 수 없을 것이므로 이 를 가리켜 상표법에서 말하는 상표라고 할 수 없을 것이다. 그리고 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것 이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니라 상품의 기능을 설명하거나 상품의 기능이 적용되는 기종을 밝히기 위한 것으로서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는

60 등록상표의 상표권을 침해한 것이라고 할 수 없을 것이다. [2] 원격조정기(리모콘)의 내부에 조립되어 기능하는 부품의 일종 으로서 원격조정기의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있 어서는 그 존재조차 알 수 없고, 오로지 원격조정기를 분해하여야 만 거래자나 일반 수요자들이 인식할 수 있는 내부회로기판 위에 표기된 SONY 표장을 가리켜 상표로서 사용된 상표라고 할 수 없 으며, 원격조정기의 표면에 만능eZ 소니전용 이라는 표장을 표기한 것은 여러 가지 기기에 손쉽게 사용될 수 있는 원격조정기로서 소 니에서 나온 기기에 사용하기에 적합한 것이라는 정도의 의미로 받 아들여질 수 있어 원격조정기의 용도를 표시하는 것으로 보일 수 있을 뿐, 등록상표 SONY와 동일한 상표를 사용한 것으로 볼 수는 없다. 다. 대상판결의 의의 [1] 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 사용한 경우일지라도 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 상표법상 상표 사용으로 볼 수 없으며, 특정 표장이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판 단하기 위하여는 ⅰ) 상품과의 관계, ⅱ) 당해 표장의 사용 태양 (즉, 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), ⅲ) 등록상표의 주지저명성 그리고 ⅳ) 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계 에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부 를 종합하여 판단하여야 한다. [2] 한편, 대상판결은 위와 같은 상표적 사용여부 판단에 관한 기 준에 따라 원격조정기의 표면에 만능eZ 소니전용 이라는 표장을

61 표기한 것은 원격조정기의 용도를 표시하는 것에 불과할 뿐 원격조 정기의 출처를 나타내는 표장이 아니라고 하였고, 특히 공산품인 상품의 내부에 조립되어 기능하는 부품에 표시된 표장으로서 그 상 품의 유통이나 통상적인 사용 혹은 유지행위에 있어서는 그 존재조 차 알 수 없고, 오로지 그 상품을 분해하여야만 거래자나 일반 수 요자들이 인식할 수 있는 표장은 그 상품에 있어서 상표로서의 기 능을 다할 수 없을 것이므로 이를 가리켜 상표법에서 말하는 상표 라고 할 수 없다는 점을 분명히 하였다는데 의의가 있다

62 11. 대법원 선고 2005다22770 판결 가처분이의 1. 사실관계 [1] 신청인은 피신청인과 사이에 신청인이 저술한 영 어학습법에 관하여 기간을 3년으로 하여 위 저작물의 독점적인 출 판권을 설정하기로 하는 계약을 체결하였고, 이 출판계약에 따라 같은 해 '영어공부 절대로 하지 마라!'(이하 '영절하'라 한다) 라는 제호의 서적이 출판되었다. [2] 피신청인은 영어학습방법을 내용으로 한 위 서적이 출판되자마 자 독자들로부터 큰 호응을 얻게 되자 그 방법을 구체적으로 실천 할 수 있도록 하기 위하여 시리즈물로 출판하였고, 신청인은 '영절하'에 관하여 상표를 사용할 상품 및 구분을 제16류 정 기간행물 등 10건으로 하여 상표등록을 출원하였고, 상표등록(등록번호 호)을 하였다. [3] 한편, 피신청인은 신청인이 아닌 다른 사람으로 하여금 책을 저술하게 한 후 이러한 책을 '영절하 중학입문', '영절하 중학입문 Listening Script & Test Answers' 제호로 판매하였고, 이에 신청 인은 피신청인을 상대로 피신청인이 제작 판매하고 있는 이 사건 서적 중 '영절하 중학입문', '영절하 중학입문 Listening Script & Test Answers' 제호의 각 서적의 인쇄 제본 판매 배포 등의 행위의 금지 등을 구하는 가처분신청을 하였다. 2. 판결요지 [1] 타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사

63 용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것인바(상표법 제66조 제1항 참조), 서적류의 제호는 특별한 사정이 없는 한 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내 는 것이며 그러한 창작물을 출판하고 제조 판매하고자 하는 자는 저작권법에 저촉되지 않는 한은 누구든지 사용할 수 있는 것으로서 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가지는 것 이므로 제호로서의 사용에 대하여는 상표법 제51조의 규정에 의하 여 상표권의 효력이 미치지 않는 것이 원칙이기는 하나(대법원 선고 95다3381 판결 참조), 타인의 등록상표를 정기 간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등 특별한 경우에는 사용 태양, 사용자의 의도, 사용 경위 등 구체적 사정에 따라 실제 거래 계에서 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식 될 수도 있으므로, 그러한 경우까지 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 볼 수는 없다. [2] 이 사건에 관하여 보건대, 원심의 인정에 의하면, 피신청인은 이 사건 서적을 '영절하! 중학입문', '영절하! 중학입문 Listening Script &Test Answers', '영절하! 중학실력', '영절하! 중학실력 Listening Script &Test Answers', '영절하! 중학기본', '영절하! 중 학기본 Listening Script &Test Answers', '영절하! 중학종합', '영 절하! 중학종합 Listening Script &Test Answers'라는 제호로 제 작 판매하여 '영절하'를 제호의 일부로 하는 시리즈물의 형식으로 이 사건 서적을 제작 판매하고 있음을 알 수 있는바, 앞서 본 법리 에 의하면, 피신청인의 '영절하' 제호의 사용 태양, 사용 의도, 사용 경위 등에 비추어 피신청인은 신청인의 등록상표를 시리즈물인 서 적의 제호의 일부로 사용함으로써 시리즈물인 서적의 출처를 표시 하고 있는 것으로 볼 여지가 있으므로, 원심으로서는 피신청인의

64 위와 같은 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로서 인 식될 수 있는 사용인지 여부에 대하여 나아가 심리한 후 그와 같은 사용으로 인정할 수 있는 경우에는 신청인의 상표권을 침해하는 상 표적 사용으로 보아 신청인의 상표권의 효력이 이에 미치는 것으로 보아야 할 것이다. 3. 대상판결의 의의 [1] 통설은 등록상표를 서적의 제호로 사용하더라도 상표적 사용이 아니므로, 이에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 보며 이에 대한 별다른 이견을 찾아볼 수 없으나, 서적을 지정상품으로 하는 등록상표를 정기간행물이나 시리즈물인 서적의 제호로 사용 하는 경우 에는 식별표지로서 인식될 수 있다고 본다. [2] 대상판결은 위와 같이 타인의 등록상표를 정기간행물이나 시리 즈물의 제호로 사용하는 등 특별한 경우에는 사용 태양, 사용자의 의도, 사용 경위 등 구체적 사정에 따라 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식될 수도 있고, 이러한 경우에는 상표권의 효력이 미칠 수 있음을 최초로 판시해준 판례로서 의의가 있다

65 12. 대법원 선고 2005후1882 판결 등록무효(상) 가. 사실관계 [1] 피고의 이 사건 등록상표(제584246호) : 라꾸라꾸 출원일/등록일: / 지정상품:침대 (상품류구분 제20류) [2] 원고는 피고의 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7조 제1항 제12호를 각 위반하여 등록되었다는 이유로 무효심판 을 청구하였고, 위 무효심판은 특허법원을 거쳐 대법원에 상고되었 는데, 피고가 위 라꾸라꾸가 제6조 제1항 제3호의 상품의 산지. 품질.원재료.효능.용도.수량.형상.가격.생산방법.가공방법.사용방법 또 는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상 표 인지 여부 및 같은 법 제7조 제1항 제12호의 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표 인지 여부를 자백한 것으로 볼 수 있는지가 문제되었다. 나. 판결요지 [1] 행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되 므로 주요사실에 대한 당사자의 불리한 진술인 자백이 성립할 수 있지만, 자백의 대상은 사실에 한하는 것이어서, 사실에 대한 법적 판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 않는다(대법원 선고 2000후1542 판결 참조). 등록상표가 구 상표법( 법률 제 7290호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제 1항 제3호의 상품의 산지.품질.원재료.효능.용도.수량.형상.가격.생

66 산방법.가공방법.사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 인지 여부 및 같은 법 제7조 제1항 제 12호의 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표 인지 여부는 모두 법적 판단에 관한 사항이므로 자백의 대상이 될 수 없다. [2] 원심은 그 판시와 같은 이유로 라꾸라꾸 로 구성된 이 사건 등 록상표가 설령 한자 樂 樂 의 일본어 독음과 같고, 위 한자 단어가 일본어로 편안한, 안락한, 쉽게 등을 의미한다고 하더라도 우리나 라의 일본어 보급수준 등에 비추어 볼 때, 이 사건 등록상표의 지 정상품인 침대의 일반수요자나 거래자들이 이 사건 등록상표를 보 고 편안한, 안락한 등의 뜻을 직감한다고 보기 어려우므로, 이 사 건 등록상표가 지정상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표 시한 표장만으로 된 상표라고 할 수 없고, 이 사건 등록상표와 대 비되는 대상상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내는 물론 일 본의 일반 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되었다고 할 수 없어 이 사건 등록상표가 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인 의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표라고 할 수 없다는 취지로 판단하였는바, 원심 판 결 이유를 기록에 비추어 살펴보니 원심의 사실인정과 판단은 정당 하고, 상고이유에서 주장하는 심리미진, 채증법칙 위배 등의 위법이 없다. 다. 대상판결의 의의 [1] 행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되 고, 따라서 자백 또는 의제자백도 인정된다. 한편, 민사소송법상 자

67 백의 대상이 되는 사실은 권리의 발생소멸이라는 법률효과의 판단 에 직접 필요한 주요사실만을 가리키는 것 이고 나아가 자백의 대 상은 어디까지나 사실 에 한하는 것이므로, 이러한 사실에 대한 법 적 판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 않는다. [2] 대상판결은 상표법 제6조 제1항 제3호와 관련하여 당사자의 자백이 성립할 수 있는 범위에 대하여 대법원이 최초로 명시적인 태도를 보여준 판결이라는 점에서 의의가 있으며, 법원실무의 경우 상표의 유사여부, 기술적 상표여부, 품질오인여부, 상표의 주지 저명 성 여부에 대하여 자백의 대상이 아니라고 보는 것으로 확립되어 있다

68 13. 대법원 선고 2005후339 판결 등록무효(상) 가. 사실관계 우리나라의 이동전화 번호이동성 제도 는 부터 시작되 었는데, 번호이동성 제도의 시행 과정에서, 원고 SK텔레콤이 그의 등록서비스표 011 에 대한 독점적 권리를 주장하자 피고 KTF가 원고 SK텔레콤을 상대로 등록서비스표 SPEED 011 에 대하여 무 효심판을 청구한 사건이다. 나. 판결요지 [1] 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표 중 SPEED 부분은 무선호출 서비스업 등과의 관계에서 품질 이나 효능의 우수성을 직접적으로 표시한 기술적 표장에 해당하므 로 식별력이 인정될 수 없고, 011 부분 역시 그 구성이 일 상생활에서 흔히 사용하거나 대하게 되는 이동전화의 통신망 식별 번호와 동일하여 일반 수요자로서는 이를 통신망 식별번호 정도로 인식할 것이어서 자타 서비스업의 식별력이 인정된다고 보기 어려 울 뿐만 아니라, 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시 시행되고 있던 구 전기통신사업법 등의 관련 규정에 비추어 보면, 통신망 식 별번호는 국가의 소유 관리에 속하는 유한한 자원으로서 이를 부여 받은 이동전화사업자는 그 통신망 식별번호에 대하여 독점적이고 배타적인 권리를 취득하는 것이 아니라 위 관련 법규의 목적 달성 을 위하여 필요한 경우에는 부여받은 통신망 식별번호를 회수 변경 당할 수 있게 되어 있어, 이러한 통신망 식별번호를 특정 이동전화 사업자의 등록서비스표로 허용하여 독점시킨다는 것은 공익상 적절 하지 아니하며, 또한 위 SPEED 부분과 위 011 부분 이 결합하여 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성한다

69 고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록서비스표는 무선호출 서비스업 등과의 관계에서 특별현저성을 인정하기 어렵다. [2] 특별현저성이 없는 것으로 보이는 표장이 사용된 결과 수요자 나 거래자 사이에 서비스업의 출처를 표시하는 식별표지로 현저하 게 인식되어 식별력을 가지게 되더라도, 사용에 의하여 식별력을 취득하는 것은 실제로 그 서비스표가 사용된 서비스업에 한하므로 그 서비스표는 당해 서비스업에 대해서만 등록을 받을 수 있고 그 와 유사한 서비스업에 대하여는 등록을 받을 수 없다. 원심판결의 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 이 사건 등록서 비스표는 무선호출 서비스업 등과의 관계에서 일반 수요자간에 원 고의 서비스업의 출처를 나타내는 식별표지로 인식하게 되었다고 볼 수 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같 은 서비스표의 사용에 의한 식별력 취득에 관한 법리오해, 채증법 칙 위반 및 심리미진 등의 위법이 없다. [3] 상표법 제6조 제1항 제7호는 같은 조 제1항 제1호 내지 제6호 에 해당하지 아니하는 서비스표라도 특별현저성이 없는 상표는 등 록받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로, 어떤 표장이 그 사용상태 를 고려하지 않고 그 자체의 관념이나 지정서비스업의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 특별현저성이 없는 것으로 보이더라도, 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 그 표장 이 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인 식되기에 이른 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 표장은 상표법 제6조 제1항 제7호의 특별현저성이 없는 서비스표에 해당하지 않 게 되고, 그 결과 서비스표등록을 받는 데 아무런 지장이 없으며, 같은 조 제2항에 같은 조 제1항 제7호가 포함되어 있지 않다는 사

70 정만으로 이를 달리 볼 것은 아니다. [4] 이 사건 등록서비스표가 전화통신업 등과의 관계에서 사용에 의한 식별력 취득이 인정된다고 하더라도, 이는 영어 문자 SPEED 부분과 아라비아 숫자 011 부분이 결합된 상태의 이 사건 등록서비스표 전체에 관하여 일체로서 식별력 취득 이 인정된다는 것일 뿐, 그 구성요소인 SPEED 부분이나 011 부분에 대해서까지 독립하여 사용에 의한 식별력 취 득이 인정된다는 것은 아니므로, 위와 같이 사용에 의한 식별력 취 득을 인정하는 것에 의하여 통신망 식별번호인 011 부분 에 대해서까지 원고에게 독점적인 권리를 인정하고 타인의 자유로 운 사용을 금지하는 결과를 낳게 되는 것이라고 볼 수 없다. 다. 대상판결의 의의 [1] 대법원 다른 사건에서(대법원 2005후346 판결)에서 011 자 체는 구성자체의 식별력 결여, 독점적응성의 결여를 이유로 (본질적 으로) 기타 식별력 없는 표장에 해당한다고 하였고, 나아가 대중언 론매체에 지속적으로 디지털 011, 스피드 011, SPEED 011 등 별개의 독립된 서비스표를 사용하여 광고한 것만으로는(즉, 유사 상표의 사용만으로는) 011 과 동일성 있는 서비스표가 사용된 경 우라고 할 수 없으므로, 사용에 의한 식별력을 인정하였다고 볼 수 없어 그 등록이 무효라 판시하였고 본 대상판결은 이를 다시 확인 하였다. [2] 특히, 대상판결은 통신망 식별번호에 해당하는 011 은 그 구 성 자체로도 자타 서비스의 식별력을 인정하기 어려울 뿐만 아니 라, 관계 법령의 규정에 비추어 볼 때 특정인에 의한 독점적 사용

71 을 허용하는 것이 공익상 적절하지 않으므로 특정인의 독점이 허용 되지 않는다는 점과 이 사건 등록서비스표가 전화통신업 등과의 관계에서 사용에 의한 식별력 취득이 인정된다고 하더라도, 이는 영어 문자 SPEED 부분과 아라비아 숫자 011 부 분이 결합된 상태의 이 사건 등록서비스표 전체에 관하여 일체로서 식별력 취득이 인정된다는 것일 뿐, 그 구성요소인 SPEED 부분이나 011 부분에 대해서까지 독립하여 사용에 의한 식별력 취득이 인정된다는 것은 아니다는 것을 분명히 하였다는 점 에 의의가 있다

72 14. 대법원 선고 2004후1175 판결 등록무효(상) 가. 사실관계 [1] 이 사건 등록상표 구성: 등록번호:제519840호 출원일 / 등록일: / 지정상품:상표법 시행규칙 제6조의 [별표 1] 상품류구분 제25류 모자(caps), T-셔츠(T-shirts), 남방셔츠(shirts), 반바지(shorts), 스웨트바지(sweatpants), 양말(socks), 재킷(jackets), 진스웨터 (jeans sweaters), 스웨트셔츠(sweatshirts), 편상화(laced shoes) [2] 인용상표 구성: 등록번호:제316493호 출원일 / 등록일: / 지정상품:구 상표법 시행규칙( 통상산업부령 제83호 로 개정되기 전의 것) 제6조의 [별표 1] 상품류구분 제45류 예복, 신사복, 양복바지, 슈우트, 오우버코우트, 반코트, 잠바, 바지, 저고 리, 두루마기, 스웨터, 가아디건, 조끼, 와이셔어츠, 스포츠셔어츠, 포올로셔어츠, 수영복, 잠옷, 양말, 장갑, 목도리, 넥타이, 모자, 혁 대, 서스펜더, 멜빵, 넥타이핀, 버클, 단추, 손수건 [3] 원고, 특허심판원 2003당71호로 이 사건 등록상

73 표는 주지 저명한 비교상표들과 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제 7호, 제9호, 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로, 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 나. 판결요지 [1] 2001년 개정 전의 구 상표법하에서의 상표의 유사 여부를 판 단함에 있어서 상표의 구성 중 현저한 지리적 명칭에 해당하는 부 분이 자타상품을 식별할 수 있는 요부가 될 수 없다. [2] 구 상표법 시행 당시에 출원된 등록상표 와 비교상표 의 유사 여부 를 판단함에 있어서 서 CAMBRIDGE 부분을 사용에 의한 식별력 있는 요부 로 보아 양 상표에 공통으로 포함되어 있는 CAMBRIDGE 부분이 동일하다는 이유만으로 양 상표의 표장이 유사하다고 판단한 원심판결은 위법하다. 다. 대상판결의 의의 [1] 이 사건 등록상표는 출원되었고, 법 률 제6414호로 개정되어 부터 시행된 상표법 부칙 제4 조에 의하면 개정 상표법 시행 전에 한 상표등록출원에 의한 등록 상표의 심판 재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다. 고 되 어 있으므로, 이 사건은 2001년 개정 전의 구 상표법이 적용된다 [2] 한편, 제6조 제1항 제4호가 제6조 제2항에 포함된 것은 2001 년 개정 상표법으로서 대상판결은 2001년 개정 전의 구법상으로는

74 ⅰ) 제6조 제1항 제4호는 독점적응성이 없는 표장으로서 특정인에 게 독점시키게 할 수 없는 표장이라는 점, ⅱ) 제6조 제2항에서 제 6조 제1항 제4호를 배제하고 있다는 점, ⅲ) 2001년 7월 1일 시행 된 2001년 상표법 부칙 제4조는 개정 상표법 시행 전에 출원된 등 록상표에 대하여 개정 상표법의 소급 적용을 배제하고 있다는 점을 비추어 볼 때 2001년 개정 전의 구 상표법하에서의 상표 유사 판 단을 함에 있어서는 상표의 구성 중 현저한 지리적 명칭에 해당하 는 부분은 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인 식되어 있는지의 여부에 관계없이 자타상품을 식별할 수 있는 요 부가 될 수 없음을 분명히 하였다는 점에 의의가 있다

75 15. 대법원 선고 2004후2529 판결 등록취소(상) 가. 사실관계 甲 은 등록상표권자와 전용사용권 설정계약을 체결하였으나 이를 등 록하지 않은채 제3자에게 통상사용권을 설정하였고, 위와 같이 전 용사용권 설정계약을 체결한 자가 이를 등록하지 않은채 제3자에게 통상사용권을 설정해 줄 수 있는지 여부가 문제된 사건이다. 나. 판결요지 [1] 상표법 제56조 제1항에 의하면 전용사용권의 설정은 이를 등 록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하는 것이어서, 설령 상 표권자와 사이에 전용사용권 설정계약을 체결한 자라고 하더라도 그 설정등록을 하지 않았다면 상표법상의 전용사용권을 취득할 수 없는 것이고, 상표법 제57조 제1항 및 제55조 제6항에 의하면 통 상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만 이 설정하여 줄 수 있는 것이므로, 설령 상표권자와 사이에 전용사 용권 설정계약을 체결하고 나아가 상표권자로부터 통상사용권 설정 에 관한 사전 동의를 얻은 자라고 하더라도 전용사용권 설정등록을 마치지 아니하였다면 등록상표의 전용사용권자로서 다른 사람에게 통상사용권을 설정하여 줄 수 없다. [2] 상표권자와 사이에 통상사용권 설정 권한을 갖는 마스터 라이 센스 계약만 체결하고 전용사용권 설정등록을 마치지 않은 자로부 터 상표사용 허락을 얻은 자가 상표를 사용한 것이 정당한 상표사 용이 아니다

76 다. 대상판결의 의의 외국 다국적 기업의 경우 우리나라와는 상표법제가 다르다는 점을 간과하고 국내 기업 등과 전용사용권 설정계약을 체결하고(통상 마 스터 라이센스 계약 등의 형태로 이루어짐) 이를 등록하지 않은채 전용사용권자인 국내 기업 등을 통하여 제3자에게 통상사용권을 설 정하는 등 상표관리를 하는 경우가 많은데, 대상판결은 상표권자와 사이에 통상사용권 설정 권한을 갖는 마스터 라이센스 계약만 체결 하고 전용사용권 설정등록을 마치지 않은 자로부터 상표사용 허락 을 얻은 자가 상표를 사용한 것은 정당한 상표사용이 아니라고 판 시함으로써 국내 전용사용권 설정의 법리에 대하여 다시 한번 확인 하며 경종을 울린 판례로 실무상 중요한 의미를 갖고 있는 판결이 다

77 16. 대법원 선고 2004후2703 판결 등록취소(상) 가. 사실관계 STORM 으로 구성된 등록상표의 통상사용권자가 당해 등록상표를 STORM 과 같이 변형하여 사용한 경우 이를 들어 등록상 표와 동일성이 인정되는 사용으로 볼 수 있는지가 문제된 사건이 다. 나. 판결요지 STORM 으로 구성된 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 스톰이 이 사건 취소심판청구일 전에 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 슬리퍼 에 STORM 이라고 표시하여 광고한 사 실이 있다고 하더라도, 위 표장은 아라비아 숫자와 영문자가 같은 크기 및 형태로 아무런 간격 없이 연속하여 구성되어 있고 아라비 아 숫자 부분이 영문자의 부기적인 부분에 불과하다고 볼 만한 사 정도 없어, 일반수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식된다고 봄이 상당하고, 따라서 위 표 장의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용이라고 할 수 없다. 다. 대상판결의 의의 [1] 상표법은 제73조 제1항 제3호에서 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 상표등록취소사유로 규정하고 있는바, 상표권자는 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우에 한하여 본호

78 에 의한 취소를 면할 수 있다. 따라서, 등록상표와 유사한 상표의 사용만으로는 등록상표의 사용으로 볼 수 없지만 등록상표의 사용 에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회 의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함한 다. [2] 대상판결의 경우 STORM 이라는 표장은 등록상표에 숫자 부분인 을 부가하여 결합한 것인데, 실사용표장인 STORM 의 숫자 부분과 영문 부분은 글자체나 크기, 간격 또는 위치 등으로 구분되어 있지 않아 거래관념상 STORM 가 하나의 별개의 상표로 인식될 수 있고, 특히, 숫자 부분은 별개의 등록된 상표로서 일반거래자의 호기심을 일으키 는 등 전체 구성에 있어서 고유한 의미와 의미와 식별력을 가지고 있는 것이므로 별 의미가 없는 부기라고 할 수 없는 것으로, 등록상 표와 동일성 있는 상표가 아님을 분명히 하였음에 의의가 있다

79 17. 대법원 선고 2003후427 판결 권리범위확인( 상) 가. 사실관계 [1] 甲 은 라는 상표를 사용하여 국내에서 컴퓨터 를 생 산, 판매하여 왔고, 乙 은 라는 상표를 컴퓨터 를 지 정상품으로 하여 상표등록 받은 자이다. [2] 乙 은 甲 을 상대로 하여 특허심판원에 적극적 권리범위확인심판 을 청구하였고, 이에 甲 은 乙 을 상대로 하여 소극적 권리범위확인 심판을 청구하였는데, 甲 이 제기한 소극적 권리범위확인심판의 심 리 도중 乙 이 청구한 적극적 권리범위확인심판은 확정되었다. 나. 판결요지 [1] 구 상표법( 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제51조에 의하여 준용되는 구 특허법( 법률 제 4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제147조는 심판 또는 항고심판 의 심결이 확정 등록되었을 때에는 누구든지 동일 사실 및 동일 증 거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다는 일사부재리의 원칙을 규 정하고 있는바, 여기에서 동일 사실이라 함은 원칙적으로 당해 상 표권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하 는 것이다. [2] 등록상표에 대한 권리범위확인심판에서 확정이 요구되는 구체 적인 사실은 적극적 권리범위확인심판에서의 그것과 소극적 권리범

80 위확인심판에서의 그것을 달리 볼 것이 아니므로 적극적 권리범위 확인심판의 심결이 확정 등록된 때에는 그 일사부재리의 효력이 소 극적 권리범위확인심판 청구에 대해서도 그대로 미치는 것이라고 볼 것이다. [3] 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부 를 판단하는 기준시점은 새로운 심판청구에 대한 심결을 할 때이므 로, 설령 새로운 심판청구를 제기하던 당시에는 앞선 심판청구에 대한 심결이 확정 등록된 바 없다고 하더라도 새로운 심판청구에 대한 심결을 할 때에는 앞선 심판청구에 대한 심결이 확정 등록되 었다면, 새로운 심판청구가 확정 등록된 심결의 일사부재리의 효력 에 의하여 부적법하게 될 수 있다고 할 것이다. [4] 원고의 확인대상상표가 피고의 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 주장하며 새로이 제기한 소극적 권리범위확인심판 청구 가, 피고가 이전에 제기하여 이미 확정 등록된 적극적 권리범위확 인심판의 심결에서의 확인대상상표와 동일성 있는 확인대상상표를 대상으로 하는 것이어서 일사부재리의 효력에 의하여 부적법하다. 다. 대상판결의 의의 [1] 일사부재리에 있어 동일사실 및 동일증거에 대하여 판례는 일 관하여 여기에서 동일사실이라 함은 당해 상표권과의 관계에서 확 정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일 증거라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만이 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함하는 것 이라고 판시하고 있다

81 [2] 한편, 대상판결은 상표권에 관한 권리범위확인심판에서 판단되 어야 할 사실은 등록상표의 구성과 확인대상상표의 구성, 그리고 지정상품과 사용상품의 각 유사 여부이므로 적극적 권리범위확인심 판의 심결이 확정된 경우 그 일사부재리의 효력이 소극적 권리범위 확인심판 청구에 대하여 그대로 미친다는 사실을 명시적 으로 판시 해준 최초의 판례로 평가된다

82 18. 대법원 선고 2006후2004 판결 등록무효(상) 가. 사실관계 甲 은 같은 표장을 핸드백 등을 지정상품으로 하여 등록 받았는데, 선등록상표자인 乙 이 甲 의 등록상표가 자신의 등록상표 인 과 유사하다고 이유로 甲 의 등록상표권에 제7조 제1항 제7호로 무효심판을 청구한 사건이다. 나. 판결요지 [1] 상표의 유사 여부는 동일 또는 유사한 상품에 사용되는 두 개 의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관 찰하여 일반수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식 을 기준으로 하여 그 어느 한가지에 있어서라도 거래상 상품의 출 처에 관하여 오인 혼동을 가져올 우려가 있는지의 여부에 의하여 판 단하여야 한다. [2] 이 사건 등록상표인 이 이격적 관찰이라는 관점에서 선 등록상표인 과 유사하다고 보아 원심을 파기한 사례 다. 대상판결의 의의 [1] 대상판결은 상표의 유사판단은 두 개의 상표를 서로 나란히 놓 고 이를 비교하는(대비관찰)을 하여서는 안되고, 보통의 주의력을 가진 국내 일반수요자나 거래자가 거래상황에서 두 개의 상표를 다 른 장소 및 시간에서 보았을때 외관, 호칭, 관념에서 느끼는 인상,

83 기억, 연상 등을 종합하여 이격적으로 판단하여야 함을 분명히 하 였고, 나아가 그 이면에는 주지상표의 보호라는 점을 고려하였다. [2] 또한, 상표의 유사판단은 등록주의를 취하고 있는 우리 상표법 하에서는 상표의 사용에 의하여 나타나는 구체적인 거래실정을 고 려하지 않고, 일반적 추상적으로 판단함이 원칙이나, 일반적 추상적 으로 유사하다고 보여지는 상표가 실제 거래상황에서 오인 혼동의 염려가 없이 공존하고 있는 경우까지 등록주의의 원칙을 관철하는 것은 상품출처의 오인 혼동이라는 상표법의 목적에 부합하지 않으므 로 그러한 경우에는 구체적인 거래실정을 고려하여야 하며, 다만, 이와 같은 구체적인 거래실정은 실제 거래상황에서 양 상표가 오인 혼동의 염려 없이 공존하고 있다는 구체적인 거래실정이 명백하고 밝혀진 경우로 한하여 제한되게 인정하여야 한다

84 19. 대법원 선고 2004도4420 판결 상표법위반 가. 사실관계 甲 은 시목 이라는 표장을 단감 을 지정상품으로 하여 등록받은 등록 상표권자인데, 전남 담양군 시목 마을에서 단감을 재배하고 있는 乙 이 담양시목단감 이라는 표장을 단감 에 사용하자 乙 을 상대로 상표법 위반죄로 고소한 사건임 나. 판결요지 [1] 상표법 제51조 제1항 제2호에서 말하는 상품의 산지 라 함은 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하고 반드시 일반 수 요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 말하는 것은 아니라고 할 것이며, 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표 라 함은 상표 의 외관상의 태양구성 뿐만 아니라 상품에 사용되는 그 사용방법 등이 통례에 비추어 산지표시로서 보통으로 사용되는 것을 의미한 다 할 것이다. [2] 피고인이 판매한 이 사건 단감은 전남 담양군 대덕면 금산리 2구에 있는 시목 이란 마을에서 재배된 것으로서, 그 상품에 사용 한 상표는 단지 한글로 담양시목단감 이라고 표기한 것일 뿐 그 표 시된 문자가 특별한 형상으로 도안화되어 있지 않으므로, 피고인이 사용한 상표는 이 사건 단감의 산지인 시목마을을 보통으로 사용하 는 방법으로 표시한 상표로서 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당 하여 피해자의 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 아니한다. 다. 대상판결의 의의

85 [1] 제51조 제1항 제2호에서 말하는 산지표시 라 함은 해당 지역 의 기후, 토양 등의 지리적 조건 등과 관련하여 해당 상품의 특성 을 직감할 수 있는 지역을 표시한 것으로서, 해당 상품이 해당 지 방에서 과거에 생산되었거나 현실적으로 생산되고 있는 경우는 물 론 그 지방에서 생산되는 것으로 일반수요자에게 인식 될 수 있는 경우에도 이에 해당하는 것으로 보며, 특히 제51조 제1항 제2호에 서의 산지는 널리 알려질 것을 요건으로 하지 않으며, 나아가 보통 으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표 라 함은 상표의 외관상의 구성태양 뿐만 아니라 상품에 사용되는 사용태양도 함께 고려한다. [2] 한편, 대상판결에 따르면 시목 은 객관적으로 존재하는 지명임 에는 틀림없으나, 매우 작은 시골마을이라서 일반수요자에게 알려 져 있지 않고, 단감의 산지로서 잘 알려져 있지도 아니하여 시목 이라는 등록상표가 제6조 제1항 제3호에서의 기술적 표장이라 보 기는 어려우나, 제6조에서의 산지와 제51조의 산지는 그 적용국면 을 달리하는 것으로(즉, 제6조에서의 산지는 상표등록요건을 정하 는 문제로 일반적 추상적으로 판단하여야 하나, 제51조의 경우는 유 효한 상표권을 전제로 하여 그 효력범위를 구체적 개별적으로 정하 여야 한다), 일반적 추상적으로 볼 때 시목 이 산지표시 라는 이유 로 등록단계에 있어 제6조 제1항 제3호에 해당된다 보기 어려워도, 제51조의 적용에 있어서는 구체적 개별적으로 볼 때 피고인은 실제 로 단감의 산지를 표시할 의사로 시목 을 표시하였고, 그 표시방법 도 특별한 도안화 없이 사용하였으며, 나아가 일반수요자의 입장에 서 볼 때 담양 옆에 붙은 시목 을 단감의 산지로 인식하는데 별 어려움이 없다고 보아야 하므로, 제51조 제1항 제2호에서 정한 산 지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표 라 보아야 한다

86 [4] 대상판결은 종래 대법원 판결의 취지를 따르면서 산지표시 여 부에 대한 구체적인 판단기준을 제시하였다는 점에 의의가 있으며, 특히 등록단계에서는 산지표시 로 보기 어려운 표장이라도 침해단 계에서는 산지표시로 볼 수 있는 경우가 있음을 보여주는 사례로 의미가 있다

87 20. 대법원 선고 2006다40423 판결 판매등 가. 사실관계 [1] Blizzard Entertainment. Inc는 미국 소재의 법인으로 주로 온 라인 게임 소프트웨어를 개발하는 회사인데, STARCRAFT 라는 상표를 컴퓨터 게임 소프트웨어 를 지정상품으로 하여 미국 및 대 한민국에 각각 설정등록을 받은 자이다. [2] 주로 외국 게임의 국내 퍼블리셔(Publisher)로 활동하는 한국 법인인 주식회사 한빛소프트는 Blizzard Entertainment. Inc으로부 터 상기 상표에 대한 국내 전용사용권을 설정받아 이를 등록한 자 로서, 스타크래프트 게임의 한글판을 국내에서 직접 제작하여 판매 하고 있으나, 국내 수요자들에게 스타크래프트 게임의 국내 독점 판매권자 로서만 알려졌을 뿐이고 스타크래프트 게임 제품의 출처 와 관련한 乙 자체의 독자적인 영업적 신용을 형성하지는 못하였 다. [3] 한편, 甲 이 미국내에서 유통되는 정품 STARCRAFT 를 국내 로 수입하자 주식회사 한빛소프트는 甲 을 상대로 전용사용권 침해 를 주장하였고, 이에 甲 의 행위가 이른바 진정상품병행수입으로서 허용되는지가 문제된 사건이다. 나. 판결요지 국내에 등록된 상표와 동일 유사한 상표가 부착된 지정상품과 동일 유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하 지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권

88 자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권 자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관 계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 한다. 아울러 그 수입된 상품과 우리나라의 상 표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차 이가 없어야 하고, 여기에서 품질의 차이란 제품 자체의 성능, 내구 성 등의 차이를 의미하는 것이지 그에 부수되는 서비스로서의 고객 지원, 무상수리, 부품교체 등의 유무에 따른 차이를 말하는 것이 아 니다. 다. 대상판결의 의의 [1] 대상판결에 따르면 진정상품병행수입이 허용되기 위하여는 1 수입품이 진정상품이어야 하고, 2 외국 상표권자와 우리나라의 등 록상표권자(혹은 국내 전용사용권자)가 법적 또는 경제적으로 밀접 한 관계에 있는 등 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표 와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 하며, 3 수입상품과 우리나라의 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사 이에 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 한다. [2] 기존의 대법원 사건에서는 진정상품병행수입이 허용되기 위한 요건으로 품질의 동일성을 요구되는지 여부를 명시적으로 판시하지 않았으나, 대상판결은 진정상품병행수입에 있어 품질의 동일성이 요구되는지 여부를 명시적으로 판시하였다는데 의의가 있다

89 21. 대법원 선고 2006다29983 판결 가처분이의 가. 사실관계 [1] 신청인은 피신청인과 사이에 신청인이 저술한 영 어학습법에 관하여 기간을 3년으로 하여 위 저작물의 독점적인 출 판권을 설정하기로 하는 계약을 체결하였고, 이 출판계약에 따라 같은 해 '영어공부 절대로 하지 마라!'(이하 '영절하'라 한다) 라는 제호의 서적이 출판되었다. [2] 피신청인은 영어학습방법을 내용으로 한 위 서적이 출판되자마 자 독자들로부터 큰 호응을 얻게 되자 그 방법을 구체적으로 실천 할 수 있도록 하기 위하여 시리즈물로 출판하였고, 신청인은 '영절하'에 관하여 상표를 사용할 상품 및 구분을 제16류 정 기간행물 등 10건으로 하여 상표등록을 출원하였고, 상표등록(등록번호 호)을 하였다. [3] 한편, 피신청인은 신청인이 아닌 다른 사람으로 하여금 책을 저술하게 한 후 이러한 책을 '영절하 중학입문', '영절하 중학입문 Listening Script & Test Answers' 제호로 판매하였고, 이에 신청 인은 피신청인을 상대로 피신청인이 제작 판매하고 있는 이 사건 서적 중 '영절하 중학입문', '영절하 중학입문 Listening Script & Test Answers' 제호의 각 서적의 인쇄 제본 판매 배포 등의 행위의 금지 등을 구하는 가처분신청을 하였다. [4] 한편, 피신청인은 신청인의 등록상표에 상표법 제7조 제1항 제 9호를 이유로 무효심판을 청구하였고, 이러한 피신청인의 무효심판

90 에 의하여 신청인의 등록상표는 향후 무효로 될 개연성이 높았다. 나. 판결요지 [1] 민사집행법 제300조 제2항의 임시의 지위를 정하기 위한 가처 분이 필요한지 여부는 당해 가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상, 기 타의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정 하여야 할 것이고, 더구나 가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명 하는 것과 같은 내용의 상표권침해의 금지라는 부작위의무를 부담 시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는, 그에 대한 보전 의 필요성 유무를 판단함에 있어서 위에서 본 바와 같은 제반 사정 을 참작하여 보다 더욱 신중하게 결정하여야 할 것이므로, 장래 그 상표권이 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 형평을 고려하여 그 가처분신청은 보전 의 필요성이 없는 것으로 보아야 한다. [2] 서적 이라는 상품에 사용된 상표가 가지는 출처표시기능은 저 자가 아니라 출판업자를 위한 것이라고 보아야하므로, 이 사건 등 록상표의 지정상품 중 이 사건 가처분신청과 관련된 정기간행물, 학습지, 서적, 연감 은 피신청인의 선사용상표의 사용상품인 서적 과 같거나 유사하여 상표법 제7조 제1항 제9호에 의하여 등록무효 로 될 개연성이 높다고 보인다. 다. 대상판결의 의의 [1] 대상판결은 서적이라는 상품의 출처를 표시한다기보다는 저작 물의 출처를 표시하는것이어서 일반적으로는 상표로 보기 어려운 서적의 제호가 일정한 요건 하에 (저작물이 아닌 인쇄물로서의 서

91 적 이라는 상표법상의 상품의) 출처표시로서 인식되어 상표로 인정 되는 경우, 그 상표권의 귀속주체가 서적의 저자가 아니라 출판업 자임을 밝힌 최초의 판례라는 점에서 의의가 있다. [2] 또한 대상판결은 장래 그 상표권이 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 형평을 고려하여 그 가처분신청은 보전의 필요성이 없는 것으로 보아야 한 다고 판시하여, 이른바 가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명하 는 것과 같은 내용의 상표권침해의 금지라는 부작위의무를 부담시 키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는 그에 대한 보전의 필요성 유무를 판단함에 있어서 위에서 본 바와 같은 제반 사정을 참작하여 보다 더욱 신중하게 결정하여야 할 것임을 분명히 하였다 는 점에서도 그 의의를 찾을 수 있다

92 22. 대법원 선고 2005후3406 판결 등록취소(상) 가. 사실관계 이 사건 등록상표(등록번호 제230242호)의 권리자인 피고는 경 오락용품제조 판매업을 영위하여 오던 중 이 사건 등록상표가 부착된 레이싱카완구, 팽이완구 등을 대량 제조하여 계속적으로 판 매하여 왔으나, 레이싱카완구 등은 품질경영 및 공산품안전관리법 ( 법률 제7237호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 및 같은 법 시행규칙( 산업자원부령 제235호로 개정되 기 전의 것) 제4조 [별표 2]에서 규정하는 안전검사 대상품목에 해 당하는데, 피고는 이러한 안전검사를 받지 않고 위 등록상표를 사 용하였는바, 행정법규 등에서 요구하는 안전검사를 받지 않고 등록 상표를 사용한 것이 등록상표의 정당사용에 해당하는지가 문제된 사건이다. 나. 판결요지 어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되었는지 여 부(상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항)를 결정함에 있어서는 그 지 정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지 여부 및 국내에서 정상적으 로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다. 그리고 관련 행정법규가 제조 판매 등의 허가 또 는 안전검사 품질검사 등을 받지 아니하거나 일정한 기준이나 규격 에 미달하는 제품 등의 제조 판매 등을 금지하고 있는 경우, 상표법 의 목적과 행정법규의 목적이 반드시 서로 일치하는 것은 아니므 로, 상표권자 등이 위와 같은 행정법규에 위반하여 특정 상품을 제 조 판매하였다고 하여 그 상품이 독립된 상거래의 목적물이 될 수

93 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있지 않다거나 국내에서 정상 적으로 유통되지 아니한 경우에 해당한다고 일률적으로 결정할 수 는 없고, 그 상품의 제조 판매를 규율하는 행정법규의 목적, 특성, 그 상품의 용도, 성질 및 판매형태, 거래실정상 거래자나 일반수요 자가 그 상품에 대하여 느끼는 인식 등 여러 사정을 참작하여 상표 제도의 목적에 비추어 그 해당 여부를 개별적으로 판단하여야 한 다. 다. 대상판결의 의의 [1] 종전 대법원 판례의 사안에는 보건사회부장관의 제조 및 품목 허가를 받지 아니하고 제조, 판매된 화장품 이나 의약품 에 사용된 상표는 제73조 제1항 제3호의 정당한 사용으로 볼 수 없다고 판시 한 판례만 있어(대법원 74후16, 89후1240 판결), 행정법규에 위반 하여 제조 판매된 지정상품에 사용된 상표는 일반적으로 정당한 상 표의 사용으로 볼 수 없다는 오해의 소지가 있었다. [2] 그러나 대상판결은 판결요지와 같이 이는 여러 사정을 참작하 여 상표제도의 목적에 비추어 그 해당 여부를 개별적으로 판단하여 야 한다고 하여 이에 대한 판단기준을 명시적으로 제시하였는데, 결국 대상판결은 상표의 정당한 사용의 문제는 행정법규의 위반에 좌우될 것이 아니라 상표제도의 목적에 비추어 개별적으로 판단하 라는 법리를 명확히 제시함으로써 상표의 정당한 사용 문제를 상표 법 본연의 문제로 순화시키고 그 판단기준을 명확히 제시한 데 의 의가 있다. [3] 즉, 상표제도의 목적과 행정법규의 목적은 서로 일치하는 것이 아니고, 특히 상표의 정당 사용 유무를 행정법규 등의 준수 여부에

94 따라 일의적으로 판단하면 행정법규의 변경에 따라 상표권이라는 재산권이 영향을 받을 수 있는 불합리가 발생할 수 있다는 점에서 부당하고, 따라서 행정법규의 준수 여부는 정당 사용 유무 판단에 대한 하나의 참고자료로 보면 충분하다 할 것이다

95 23. 대법원 선고 2005후1172 판결 등록취소(상) 가. 사실관계 [1] 甲 은 탄산수 를 지정상품으로 하여 과 같이 구성된 이 사건 등록상표를 등록받았으나, 등록 후 실제 상품에는 와 같이 영문부분만을 사용하였고, 한글은 식품위생법에 의한 한글표기사항 으로서 제품명 란에 작은 글씨로 하이마운틴 이라고 표시하였으며, 광고판에는 광고판의 우상단에 와 같은 영문부분만을 표시하고, 그 좌측 옆에 을 표시하였다. 과 같은 표장 [2] 이에, 乙 은 甲 을 상대로 하여 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 취소심판을 청구하였으며, 과연 甲 등록상표와 동일성 있는 상표를 사용하였는지 여부가 쟁점이 된 사건이다. 나. 판결요지 탄산수 캔에는 과 같이 구성된 이 사건 등록상표 중 영문 부분과 한글부분이 표시되어 있기는 하나 그 중 한글부분은 상표로 서 표시되었다고 보기 어렵고, 위 출품된 탄산수 캔의 진열장에 부 착된 광고판이나 기타 광고물 등에도 영문 이 표시