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1 발간등록번호 ISBN : IP Trend 국제지재권분쟁동향연차보고서 A N N U A L R E P O R T

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3 Ⅰ. 서론 1 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 년국제특허분쟁통계 ( 전체사건 ) 년국제 IP 분쟁통계 ( 한국기업사건 ) 14 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 분쟁주요사건선별기준 소송이많이발생한기술분야 TOP4 선정 분야별발생건수비율에따른주요사건선정 26-2-Way Computing, Inc. v. Polycom, Inc Gilead Sciences, Inc. et al v. Aurobindo Pharma Ltd. et al 34 - Universal Electronics, Inc. v. 국내 O 社 47 - KCI USA Incorporated et al v. Smith & Nephew Inc. et al 64 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 분쟁주요사건선별기준 소송이많이발생한기술분야 TOP4 선정 분야별발생건수비율에따른주요사건선정 92 - Digital Audio Encoding Systems, LLC v. 국내 S 社 93 - Sportbrain Holdings, LLC v. The Swatch Group (U.S.), Inc. et al Shipping and Transit, LLC v. St. Geogre Trucking & Warehouse, Inc BTG International Limited et al v. Glenmark Pharmaceuticals Inc. et al 135 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 우리기업대상다소송업체 TOP3 선정 우리기업대상다소송업체 TOP3 분석 149 ⅤI. 전문가컬럼 제 4 차산업혁명과지식재산권법제도의고려사항 194

4 < 그림 Ⅰ-1> ʼ15, ʼ16년국제지재권소송동향 3 < 그림 Ⅱ-1> 16년국제지재권소송동향 8 < 그림 Ⅱ-2> 전년도대비분쟁현황 9 < 그림 Ⅱ-3> ʼ16년산업분야별분쟁현황 9 < 그림 Ⅱ-4> ʼ16년산업분야별소송동향 10 < 그림 Ⅱ-5> ʼ16년산업분야별분쟁현황 (NPE vs 제조기업 ) 10 < 그림 Ⅱ-6> 전년도대비산업분야별분쟁현황 11 < 그림 Ⅱ-7> ʼ16년기술분야별분쟁현황 12 < 그림 Ⅱ-8> ʼ16년기술분야별분쟁현황비교 12 < 그림 Ⅱ-9> ʼ16년미국지방법원별분쟁현황 13 < 그림 Ⅱ-10> 16년국제지재권소송동향 14 < 그림 Ⅱ-11> 전년도대비분쟁현황 15 < 그림 Ⅱ-12> ʼ16년산업분야별분쟁현황 15 < 그림 Ⅱ-13> ʼ16년산업분야별소송동향 16 < 그림 Ⅱ-14> ʼ16년산업분야별분쟁현황 (NPE vs 제조기업 ) 16 < 그림 Ⅱ-15> 전년도대비산업분야별분쟁현황 17 < 그림 Ⅱ-16> ʼ16년기술분야별분쟁현황 18 < 그림 Ⅱ-17> ʼ16년기술분야별분쟁현황비교 18 < 그림 Ⅱ-18> 미국지방법원별분쟁현황 19 [ 표 Ⅴ-1] 인공지능핵심기술및세부기술분류 199 [ 표 Ⅴ-2] 인공지능 (AI) 에의해창출된성과물 (AI Created Work) 과지식재산 208

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7 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 Ⅰ. 서론 배경및목적 ʼ09 년 ~ ʼ13 년까지꾸준한증가세를보이던지재권분쟁이 ʼ14 년도에감소후 ʼ15 년에다시증가추세를보이다가, ʼ16 년에는 ʼ15 년대비약 28% 감소한 5,734 건으로대폭감소경향을보임 이는미국연방대법원의 Alice 판결 1) 이선고된이후약 2 년의시간이경과하면서, 미국법원의특허대상적격 (35 U.S.C. 101) 에대한판단기준이 Alice 판결이선고된이후부터체계화되고, 결과적으로미국 USPTO 의특허거절율과 PTAB 2) 의특허무효율의증가에따른결과로분석됨 또한 2012 년 9 월 6 일 The Leahy-Smith America Invents Act(AIA) 의효력이발생함에따라, 지방법원에서의특허침해소송보다소요기간이적고, 비용이적게들며, 우리나라의무효심판에해당되는 Inter Partes Review(IPR) 가도입된것에기인한것으로평가됨 이외에도, 2015 년 4 월에개정되고, 2015 년 12 월 1 일에시행된미국 연방민사소송규칙 (Federal Rules of Civil Procedure, 이하 FRCP ) 에서 소제기시새로운특허소송의소장양식 * 을도입한결과로보여짐 1) Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int l, 134 S. Ct (2014). 2) PTAB 은미국특허심판항소위원회 (Patent Trial and Appeal Board) 를칭하고, 우리나라의특허심판원에해당하는기관이다. 3) Twiqbal 은 Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007) 판결의 Twombly 와 Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662 (2009) 판결의 Iqbal 의합성어이다. 전자의판결에서연방대법원은 원고는자신의주장이타당하다는점에대하여충분하게보여주는사실을입증하여야한다. 고판시하였고, 후자의판결에서연방대법원은 원고는피고가원고에게법적으로인정될수있는피해를입혔다는점에대한타당한추론을가능하게하는사실을제시하여야한다. 고판시하였다. 2

8 Ⅰ. 서론 IP Trend < 그림 Ⅰ-1> ʼ15, ʼ16 년국제지재권소송동향 따라서소송의증감이급변하는국제지재권분쟁트렌드속의 ʼ16 년 우리기업과관련된주요분쟁이어떠한형식으로이뤄졌는지다각도로 살펴보고자함 또한우리기업의수출에있어서걸림돌인국제지재권분쟁관련정보 제공을통하여중소 중견기업의역량강화에기여하고자함 아울러산업별, 제조기업 NPE 별로구분하여분쟁의현황을살펴보고, ʼ16 년의주요이슈및분쟁의심층분석과우리기업에게최다소송을 제기한업체의분석을통해실질적인분쟁대응정보를제공하고자함 3

9 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 검토방향및중점사항 [ 분쟁동향통계 ] 통계분석을통해 2016 년도국제 IP 분쟁의전체적인흐름을 조망할수있는자료를제공 4)5) [ 주요분쟁사건 ] 산업별로선정된 8 개의분쟁사건을통하여최근주목받은 사건의개요, 계쟁제품, 관련특허정보와더불어소송의경과및대리인 정보를제공 [ 우리기업다소송업체분석 ] 2016년도에우리기업에소송을많이제기한업체 TOP3의분석자료 * 제공 [ 심층이슈분석 ] 제 4 차산업혁명과지식재산권법제도의고려사항 기고문제공 4) 데이터범위및분류기준 본보고서에사용된특허분쟁통계는 15 년분쟁사건을대상으로산출 - 분쟁데이터의경우 IP 분쟁사례조사 분석사업을통해파악된사례중국제특허분쟁사건만을모은결과로서비소송사건및상표 디자인분쟁사건을제외한수치 - 소송사건중특허번호확인이어려운경우데이터의정확도및통일성을위해분석대상에서제외 본보고서에서분석한분쟁통계중 NPE 업체는아래와같은정의를통해선정 - 제품은생산하지않고, 특허권및실시권을기초로특허소송및라이선스활동을행하는업체 - 제조업체가아니고타사 ( 제조기업혹은개인 ) 의특허권을전략적으로양수하거나특허라이센스계약을통해특허포트폴리오를구성하여특허소송및라이센스활동을행하는업체 (NPE Business model : middlemen) - IP R&D 활동으로특허를출원하고동시에특허소송및라이센스활동을하는업체 (NPE Business model : R&D-based) - 제조업체모기업이자사의비즈니스방어및특허수익강화를목적으로설립한자회사 (NPE Business model : salvage) - 대학 연구소들이보유한아이디어와발명을제휴를통해국내외에특허로출원하고기업등수요처에매컬럼은활동을행하는업체 - IP R&D 를통한특허를활용한수익창출을활발히하는대학과연구소 - 특허권을보유하고있으나이를실시하지않는개인발명가 국제 IP 분쟁동향보고서에서아용한산업 기술분류에관한통계는 WIPO(World Intellectual Property Organization ( 세계지적재산권기구 )) 의 IPC(International Patent Classification( 국제특허분류 )) concordance Table 을기준으로 6 대산업, 35 대기술로재분류 5) 자료수집 Source - Lexis-Nexis, Courtlink Data Base 시스템을활용하여미국내특허침해소송사건전수조사 - Total Patent, Focust Data Base 시스템을활용하여미국내특허침해소송사건에활용된특허정보전수조사 - Lexmachina 시스템을활용하여미국내특허침해사건의법원및판사정보수집 - USPTO( 미국특허청 ) 에서제공하는 Assignment 자료를활용하여 Assignee 조회 - Justia, Wikipedia Online, Intellectual Property Magazine, Google 등활용 4

10 Ⅰ. 서론 IP Trend 기대효과 [ 분쟁동향통계 ] 최근국제지재권분쟁의전체적인흐름및기술분야별 분쟁동향파악등분쟁예방을위한사전자료로활용 [ 주요분쟁사건 ] 주요분쟁사건 TOP8 과관련해서사건의사실관계분석, 최근까지 원고가제기한소송경과및대리인정보를제공함으로써, 분쟁사전예방및 사후대응에활용 [ 우리기업다소송업체분석 ] 우리기업에소송을많이제기한업체, 다소송 법원및판사의소송성향 6) 을파악함으로써, 분쟁발생시실효적초동 대응을위한분쟁시나리오작성등대응전략마련 [ 심층이슈분석 ] 다양한형태의기술간, 권리간초연결및융합이가속화되고 있는가운데변화하고있는지식재산및관련기술산업환경변화를 기존지식재산제도에유연하게반영하기위한정책제언 6) 미국지방법원및판사정보의의 특허권자의포럼쇼핑경향확인 특허소송의총소요일에대한누적된정보를통하여소송기간의중앙값확인 특허사건전문성및효율적인사건처리경향확인 5

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13 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 1. ʼ16 년국제특허분쟁통계 ( 전체사건 ) 시계열적분쟁현황 ʼ16년국제지재권분쟁현황 - ʼ16년분쟁현황을살펴보면 5월과 7월에분쟁이적었던반면 3월과 4월에소송이많았으며전반적으로 NPE 사건과제조기업사건이비슷한비율로발생함 < 그림 Ⅱ-1> ʼ16년국제지재권소송동향 전년도대비분쟁현황 - 전년도대비 ʼ16년분쟁건수는약 28% 감소한 5,734건으로 ʼ14년과 ʼ15년증가세였던분쟁사건이 ʼ16년에대폭감소추세를보임 - 전년도대비 ʼ16년도분쟁사건을 NPE와제조기업으로구분해보면 NPE 사건은전년도대비 44% 감소한 2,288건, 제조기업사건은전년도대비 18% 감소한 3,446건으로 NPE사건에서큰감소폭을보였으며, 제조기업사건역시감소세를나타냄 8

14 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 IP Trend < 그림 Ⅱ-2> 전년도대비분쟁현황 분기별분쟁현황 NPE vs 제조기업분쟁현황 산업분야별 (6대) 7) 분쟁현황 [ 전체 ] 산업분야별분쟁현황 - 산업별분쟁현황을살펴보면전기전자 정보통신의사건이전체사건중 52% 를차지하며전체소송을이끌었고다음으로화학 바이오, 장치산업, 기계소재, 기타산업순으로나타남 < 그림 Ⅱ-3> ʼ16년산업분야별분쟁현황 7) 산업 (6 대 ) 기술 (35 대 ) 분류 : 특허에포함된 IPC 를 WIPO-IPC concordance Table 기준으로 6 대산업분류, 35 대기술분류로재배치하였으며세부사항은참고자료 (p21) 참고 9

15 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 - 다소송산업분야인전기전자 정보통신의경우최다소송이일어난 3 4월이후, 5월에양분야모두소송건수최소를기록하였고, 이는전체소송건수가 5월에최소수치를이룬것과유사동향을보임 < 그림 Ⅱ-4> ʼ16년산업분야별소송동향 [ 전체 ] 산업분야별분쟁현황 (NPE vs 제조기업 ) - 산업분야별 NPE와제조기업사건의비중을비교해보면 NPE사건은제조기업대비전기전자 정보통신분야에서각각 56%, 64% 로비중이높은반면, 화학 바이오분야에서는 7% 로낮은비율을보임 - NPE사건은전기전자 정보통신산업분야를중심으로소송이많이발생하였고, 제조기업사건의경우화학 바이오분야에서소송이제일많이발생함 < 그림 Ⅱ-5> ʼ16년산업분야별분쟁현황 (NPE vs 제조기업 ) 산업별분쟁현황 NPE 사건 vs 제조기업사건 10

16 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 IP Trend [ 전체 ] 산업분야별분쟁현황 ( 전년도대비 ) - 전년도대비전체소송이급감한영향으로소송이모든산업분야에감소세를띄며 ʼ16년도역시전기전자 정보통신산업이소송을이끌고있음 - 전년도대비 ʼ16년도소송감소율을살펴보면전기전자, 화학 바이오분야가가장높은 38% 의감소율을보였으며기계소재분야에서 11% 의적은감소율을보였고그외산업에서는모두 24%~29% 의감소율을보임 - 특히, NPE의소송의감소로인해 ʼ15년증가율을보였던전기전자 정보통신산업에서각각 38%, 29% 의높은감소율을나타냄 < 그림 Ⅱ-6> 전년도대비산업분야별분쟁현황 기술분야별 (35대) 8) 분쟁현황 [ 전체 ] 기술분야별분쟁현황 - ʼ16년다분쟁 10대기술분야를분석해보면아래그림과같이컴퓨터기술, 이동통신기술, 의약품, AV (Audio-Video) 기술, 디지털통신기술순의분쟁현황을보임 8) 산업 (6 대 ) 기술 (35 대 ) 분류 : 특허에포함된 IPC 를 WIPO-IPC concordance Table 기준으로 6 대산업분류, 35 대기술분류로재배치하였으며세부사항은참고자료 (p21) 참고 11

17 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 < 그림 Ⅱ-7> ʼ16 년기술분야별분쟁현황 [NPE vs 제조기업 ] 기술분야별분쟁현황 - 다분쟁 10대기술분야를 NPE와제조기업사건으로비교분석하면 NPE 사건은아래그림과같이전기전자 정보통신의기술분야인컴퓨터기술 이동통신기술 디지털통신기술등을중심으로분쟁이발생함 - 제조기업사건은아래그림과같이전산업분야기술인의약품, 컴퓨터기술, 의료장치기술, AV(Audio-Video) 기술, 게임및생활가구등의기술에서분쟁이발생함 < 그림 Ⅱ-8> ʼ16년기술분야별분쟁현황비교 NPE 사건 제조기업사건 12

18 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 IP Trend 미국지방법원 9) 별분쟁현황미국내지방법원별분쟁현황 - 미국지방법원별 NPE 사건의분쟁현황을살펴보면아래그림과같이 Texas, Delaware, California를중심으로사건이발생하였으며지역별세부현황을살펴보면전체분쟁사건중 Texas 64%, Delaware 9%, California 8% 의비중을보임 - 제조기업사건은 Texas, California, Delaware, New Jersey를중심으로사건이발생하였으며지역별세부현황을살펴보면전체분쟁사건중 Texas 23%, California 17%, Delaware 13%, New Jersey 9% 의비중을보임 < 그림 Ⅱ-9> ʼ16년미국지방법원별분쟁현황 NPE 사건 제조기업사건 9) 특허분쟁최다발생지, 파급력및관심도를고려하여미국관할지역별분쟁현황분석 13

19 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 2. ʼ16 년국제 IP 분쟁통계 ( 한국기업사건 ) 시계열적분쟁현황 ʼ16년국제지재권분쟁현황 - 분쟁현황을살펴보면 7월에소송이가장적었던반면 2월에가장많은소송이있었으며특히, NPE소송은전체소송에서 63% 를차지하며 ʼ16년한국기업사건의대부분을차지하고있음 < 그림 Ⅱ-10> ʼ16년국제지재권소송동향 전년도대비분쟁현황 - 전년도대비 ʼ16년분쟁건수는 40% 감소한 155건을보여 ʼ15년에이어 ʼ16년에도감소추세를보임 - 전년도대비 ʼ16년도분쟁사건을 NPE와제조기업으로구분해보면 NPE 사건은전년도대비 49% 감소한 98건, 제조기업사건은전년도대비 12% 감소한 57건으로양당사자모두감소세를나타냄 14

20 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 IP Trend < 그림 Ⅱ-11> 전년도대비분쟁현황 분기별분쟁현황 NPE vs 제조기업분쟁현황 산업분야별 (6대) 분쟁현황 [ 전체 ] 산업분야별분쟁현황 - 산업별분쟁현황을살펴보면전기전자 정보통신의사건이전체사건중 82% 를차지하며전체소송을이끌었고다음으로장치산업, 기계소재, 기타산업, 화학 바이오순으로나타남 < 그림 Ⅱ-12> ʼ16년산업분야별분쟁현황 - 특히 NPE 사건중 Lexington Luminance 의소송이 10 월에몰리며전기전자 사건의급증을이끌었음 15

21 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 < 그림 Ⅱ-13> ʼ16 년산업분야별소송동향 [ 전체 ] 산업분야별분쟁현황 (NPE vs 제조기업 ) - 산업분야별 NPE와제조기업의비중을보면 NPE사건은제조기업대비정보통신 전기전자 장치산업등대부분의산업에서 60%~87% 로 NPE사건의비중이높은반면, 화학 바이오산업에서의비중은 0% 로대조되는모습을보임 - NPE사건과제조기업사건모두전기전자 정보통신산업분야를중심으로소송이많이발생함 < 그림 Ⅱ-14> ʼ16년산업분야별분쟁현황 (NPE vs 제조기업 ) 산업별분쟁현황 NPE 사건 vs 제조기업사건 16

22 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 IP Trend [ 전체 ] 산업분야별분쟁현황 ( 전년도대비 ) - 전년도대비기타산업과기계소재를제외한전산업분야에서소송이감소한모습을보였으며 ʼ16년도역시전기전자 정보통신산업이소송을이끌고있음 - 전년도대비 ʼ16년도소송증감율을살펴보면화학 바이오산업분야가가장높은 91% 의감소율을보였으며그외산업에서는 16%~53% 의감소율을보임 < 그림 Ⅱ-15> 전년도대비산업분야별분쟁현황 기술분야별 (35대) 10) 분쟁현황 [ 전체 ] 기술분야별분쟁현황 - ʼ16년다분쟁 10대기술분야를분석해보면아래그림과같이컴퓨터기술, 이동통신기술, 반도체, 디지털통신기술, AV(Audio-Video) 기술순의분쟁현황을보임 10) 산업 (6 대 ) 기술 (35 대 ) 분류 : 특허에포함된 IPC 를 WIPO-IPC concordance Table 기준으로 6 대산업분류, 35 대기술분류로재배치하였으며세부사항은참고자료 (p22) 참고 17

23 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 < 그림 Ⅱ-16> ʼ16 년기술분야별분쟁현황 [NPE vs 제조기업 ] 기술분야별분쟁현황 - 다분쟁 10대기술분야를 NPE와제조기업사건으로비교분석하면, - NPE 사건은아래그림과같이전기전자 정보통신의기술분야인컴퓨터기술 반도체 디지털통신기술등을중심으로분쟁이발생함 - 제조기업사건은 NPE 사건과같이전기전자 정보통신의기술분야인컴퓨터기술 이동통신기술 AV(Audio-Video) 기술등을중심으로분쟁이발생함 - 양사건의분쟁주산업분야는전기전자 정보통신으로같지만기술분야에서는컴퓨터기술을제외한나머지분야의내용이상이함 < 그림 Ⅱ-17> ʼ16 년기술분야별분쟁현황비교 NPE 사건 제조기업사건 18

24 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 IP Trend 미국지방법원별분쟁현황미국내지방법원별분쟁현황 - 미국지방법원별 NPE 사건의분쟁현황을살펴보면아래그림과같이 Texas, California를중심으로사건이발생하였으며지역별세부현황을살펴보면전체분쟁사건중 Texas 56%, California 18%, Massachusetts 7%, Delaware 6% 의비중을보임 - 제조기업사건은 Texas, California, Michigan을중심으로사건이발생하였으며지역별세부현황을살펴보면전체분쟁사건중 Texas 44%, California 32%, Michigan 7% 의비중을보임 < 그림 Ⅱ-18> 미국지방법원별분쟁현황 NPE 사건 제조기업사건 19

25 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 참고산업 (6 대 ) 기술 (35 대 ) 분류표 (WIPO-IPC 참조 ) WIPO-IPC 분류체계 11) 는 5 대산업 35 대기술로구성되어있으나, 한국지식재산보호원에서는이를참고하여국내산업현황에보다 적합한 6 대산업 35 대기술분류체계로재구성하여사용 < 한국지식재산보호원 6 대산업 35 대기술분류체계도 > 6대산업분류 35대기술분류 Other consumer goods 기타소비재 Other 기타 Civil engineering 토목공학기술 fields 산업 Games & Furnitures 게임및생활가구 Engines, pumps, turbines 엔진 펌프 터빈기술 Machine tools 공작기계 Mechanical elements 기계소재기술 Mechanical 기계 mechanical handling 기계조작기술 engineering 소재 Other Mechanical machines 기타기계장치 Textile manufacturing 직물 방직장치기술 Thermal process 열공정 열장치기술 Vehicle Machinary 운송기계 Analysis of biological materials 생체물질모니터링기술 Instruments Control Technology 조정기술장치 Diagnostic & Measurement 진단측정기술산업 Electrical & Energy machinary 전자 에너지장치기술 Medical Devices 의료장치기술 Audio-Video technology AV(Audio-Video) 기술 Basic communication processes 기초통신프로세스기술 Info 정보 Digital communication 디지털통신기술 Communication 통신 IT managing method 매니징을위한 IT기술 Mobile telecommunication 이동통신기술 Computer technology 컴퓨터기술 Electrical 전기 Optical technology 광학조절기술 engineering 전자 Semiconductors 반도체 Basic chemical materials 화학물질및가공기술 Basic materials chemistry 기초재료화학기술 Biotechnology 생명공학기술 Chemical engineering 화학공학기술 Bio Chemistry Environmental technology 환경공학기술화학 Food chemistry 식품화학기술바이오 Macromolecular & Polymer 고분자제조기술 Microstructural & nano technology 미세나노기술 Organic fine chemistry 유기화학기술 Pharmaceuticals 의약품 Surface Coating technology 표면코팅기술 11) WIPO(World Intellectual Property Organization; 세계지식재산권기구 )-IPC(international Patent Classification; 국제특허분류 ) Technology Concordance : 5 개 Sector, 35 개 Field 구성 20

26 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 IP Trend 21

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29 국제지재권분쟁동향연차보고서

30 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 1. 소송이많이발생한기술분야 TOP4 선정 순위 분야 개수 ( 건 ) 주요사건선정건수 1 컴퓨터기술 의약품 AV(Audio-Video) 기술 의료장치기술 각분기별사건선정 * 개요 순위 분기 분야 개수 ( 건 ) ** 선정건수 1 1/4분기 컴퓨터기술 /4분기 의약품 /4분기 AV(Audio-Video) 기술 /4분기 의료장치기술

31 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 3. 분야별발생건수비율에따른주요사건선정 12) 컴퓨터기술 사건번호원고피고계쟁제품 2:16-cv (1/4 분기 ) 2-Way Computing, Inc. Polycom, Inc. Polycom SoundPoint IP 32x/33x Series IP Phone, Audio Communication system products and services 의약품 사건번호원고피고계쟁제품 3:16-cv (2/4 분기 ) Gilead Sciences, Inc./ Emory University Aurobindo Pharma Ltd./ Aurobindo Pharma USA, Inc. Capsules containing 200 mg of emtricitabine, generic version of Emtriva AV(Audio-Video) 기술 사건번호원고피고계쟁제품 8:16-cv (3/4 분기 ) Universal Electronics, Inc. 국내 O 社 URC model numbers MSC-400, MRX-8, MX-5000, MX-5000i, and others - Remote controls, interfaces and software 의료장치기술 사건번호원고피고계쟁제품 1:16-cv (4/4 분기 ) KCI Licensing, Inc./ KCI USA, Inc./ Medical Holdings Limited/ KCI Medical Resources Unlimited Company/ KCI Manufacturing, Inc./ KCI Import, Inc. Smith & Nephew, Inc./ Smith & Nephew Holdings, Inc./ Smith & Nephew PLC RENASYS TOUCH NPWT devices, RENASYS TOUCH Canisters and RENASYS Soft Port Dressings 12) 주요사건은관심도 ( 국제지재권일일분쟁속보의조회수가높을수록관심도가높음 ) 기반으로선정함 26

32 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 컴퓨터기술 가. 2-Way Computing, Inc. v. Polycom, Inc. 소송내용요약 [ 사건번호 2:16-cv ( )] 원고 2-Way Computing, Inc. 는피고 Polycom, Inc. 를상대로컴퓨터네트워크에대한음성통신시스템관련특허 US 를침해하였다는이유로미국텍사스지방법원에소를제기하였다. 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 2-Way Computing, Inc. 원고현황 2009년 설립되어 미국 네바다州에본사를둔 네트워크회사 ➊ 2-Way Computing, Inc. Polycom, Inc. 피고 ➋ [ 제조기업 ] 피고현황 1990 년설립되어미국에본사를둔영상회의플랫폼개발 제공회사 ➋ Polycom, Inc. 법원정보 관할법원 담당판사 D.C. Nevada Gloria M. Navarro 27

33 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 계쟁제품 계쟁제품 ShoreTel IP Phone 소송관련특허정보 (1 건 ) 특허번호발명의명칭기술분야 US Audio communication system for a computer network 전기전자 / 컴퓨터기술 3. 원고최근소송이력 * 사건번호소송일자관할법원피고 관련 특허번호 담당판사 소송진행 현황 종료일자 28

34 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 4. 원고특허자산현황 특허자산주력분야 : 정보통신 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 (100%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (100%) 5. 원고소송경과정보 13) 전체요약 - 원고 2-Way Computing, Inc. 가진행한소송중 13 건이종료되었고, 해당건모두 합의종결건으로종료됨. 합의종결 13 건중합의소취하가 7 건 (47%) 으로가장많은것으로조사됨 원고관련대리인정보 로펌명 Borghese Legal 2-Way Computing, Inc. 의최다대리로펌정보 주소 W Park Run Dr #150, Las Vegas, NV 승패소건수총대리건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 (1/1) 1 (0/1) 합의종결건수 기타사유 * 의종결건수 ) 본정보는원고기업이소송을진행한모든건 ( 피소건등포함 ) 에대하여그경과정보를 % 로나타냄 29

35 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 6. 소송관련특허상세정보 6-1. US 기본정보 30

36 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 31

37 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16 년 US 특허를활용하여총 12 건의소송이제기되었으며, 주요피고는 아래와같음 선행특허정보 - US 특허권리만료로선행특허정보를제공하지않음 32

38 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 7. 소송의특징과전망 이사건은원고인 2-WAY COMPUTING 주식회사 ( 이하 2-WAY 라함 ) 가자신이보유하고있는 Audio communication system for a computer network 를발명의명칭으로하는특허 14) 에관하여피고 Polycom 주식회사 ( 이하 Polycom' 이라함 ) 가동특허를침해하였다고주장하며네바다연방지방법원에이에대한침해금지와손해배상등을청구한사건이다. 이사건특허는컴퓨터네트워크를이용한양방향디지털오디오통신에관한발명으로컴퓨터로다른작업을하는중에도통신을할수있고, 이용자일방이음성데이터를전송한후타방으로부터수신하기까지의지연시간을감소시킨부분을특징으로하고있다. 한편 Polycom은 VoIP 전화기등을개발 생산하는업체로 SoundPoint IP라는명칭의 VoIP 전화기도생산 판매하고있다. 2-WAY 는 Polycom 의위 SoundPoint IP 전화기중 320번대및 330번대시리즈의제품의생산등행위가이사건특허를문언적 (literally) 내지균등론적으로 (doctrine of equivalents) 침해를구성한다고주장하였고 Polycom의다른 SoundPoint IP 제품들도이사건특허를비슷한방식으로침해하고있다고주장하였다. 2-WAY는이사건소를통하여 Polycom에대해특허침해로인한피해의손해배상과이에대한판결전및판결후이자 (pre-judgment and post-judgment interest) 를청구하였고고의침해를근거로증액손해배상을청구하였다. 15) 또한 2-WAY는이사건이특별한사안 (exceptional case) 에해당하므로변호사비용및비과세비용 (non-taxable costs) 에대한지급도청구하였다. 16) 그리고 2-WAY 는이사건의진행에관하여배심재판 (Jury trial) 을신청하였다. 14) 이하 이사건특허 라한다. 이사건특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 5,434,797 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 15) 미국특허법제 284 조 16) 미국특허법제 285 조 33

39 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 의약품 가. Gilead Sciences, Inc. et al v. Aurobindo Pharma Ltd. et al 소송내용요약 [ 사건번호 3:16cv3722 ( )] 원고 Gilead Sciences, Inc./ Emory University 는피고 Aurobindo Pharma Ltd./ Aurobindo Pharma USA, Inc. 를상대로항바이러스활성및히드록시메틸분리관련특허 US 를침해하였다는이유로미국뉴저지지방법원에소를제기하였다. 1. 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] Gilead Sciences, Inc. 원고현황 1987년 설립되어 미국 캘리포니아州에본사를 둔바이오제약회사 ➊ Gilead Sciences, Inc. 피고 ➋ [ 제조기업 ] Aurobindo Pharma Ltd. 피고현황 1986 년설립되어인도에본사를두고있는제약연구회사 ➋ Aurobindo Pharma Ltd. 법원정보 관할법원 D.C.NewJersey 담당판사 Renee Marie Bumb 34

40 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 계쟁제품 계쟁제품 Capsules containing 200 mg of emtricitabine, generic version of Emtriva 2. 소송관련특허정보 (2 건 ) 특허번호발명의명칭기술분야 US US Antiviral activity and resolution of 2-hydroxymethyl-5-(5-fluorocytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane Method of resolution and antiviral activity of 1,3-oxathiolane nuclesoside enantiomers 화학 바이오 / 의약품 화학 바이오 / 의약품 3. 원고최근소송이력 * 관련소송진행사건번호소송일자관할법원피고담당판사특허번호현황 종료일자 35

41 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 4. 원고특허자산현황 특허자산주력분야 : 화학바이오 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 (0.2%) (1.7%) (79.1%) (16.8%) (1.7%) (0.4%) (100%) 5. 원고소송경과정보전체요약 - 원고 Gilead Sciences, Inc. 가진행한소송건중 46건이종료되었고, 그중 합의종결건이 35 건 (64%) 으로가장높은비율을차지하고있음 원고관련대리인정보 로펌명 Mayer Brown Gilead Sciences, Inc 의최다대리로펌정보 주소 W Park Run Dr #150, Las Vegas, NV 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 (37/17) 70 (35/35) 합의종결건수 기타사유의종결건수

42 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 6. 소송관련특허상세정보 6-1. US 기본정보 37

43 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 38

44 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16 년 US 특허를활용하여총 4 건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 39

45 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 선행특허정보 - 본선행특허정보는계쟁특허를무효화할수있는참고자료로서의의가있음 - 다만, 선행특허는계쟁특허와동일기술분야에속하므로선행특허문헌에의해우리기업이공격받을수있는개연성이존재함을유의해야할필요성이있음 ❶ US

46 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 6-2. US 기본정보 41

47 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 42

48 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16 년 US 특허를활용하여총 4 건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 43

49 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 US 선행특허정보 - 본선행특허정보는계쟁특허를무효화할수있는참고자료로서의의가있음 - 다만, 선행특허는계쟁특허와동일기술분야에속하므로선행특허문헌에의해우리기업이공격받을수있는개연성이존재함을유의해야할필요성이있음 ❶ US

50 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 7. 소송의특징과전망 원고 Gilead Sciences, Inc.( 이하 Gilead) 는캘리포니아에주된사업장을두고있는델러웨어기업이며, 공동원고 Emory University( 이하 Emory) 는조지아주에소재하는비영리법인이다. 본사건의 U.S. Patent No. 6,642,245( 245) 특허와 6,703,396( 396) 특허의공동발명자인 Dennis C. Liotta, Raymond F. Schinazi 그리고 Woo-Baeg Choi는해당특허들을 Emory에양도하였고, Gilead는 Emory와계약에의해특허침해에대하여소송을제기할수있는권리를포함한피허가자 (Licensee) 로서의권한을획득했다. 상기 245 특허는 HIV( 인체면역결핍바이러스 ) 감염을엠트리시타빈을이용하여치료하는방법에관한것이고, 396 특허는엠트리시타빈에관한것이다. 한편, 피고인 Aurobindo Pharme Ltd. 는인도법에따라설립되어인도에주된사업장을두고있으며, 공동피고인 Aurobindo Pharma USA Inc.( 이하전체 Aurobindo) 의실질적소유주로서미국식품의약국 (FDA) 에상기특허만료전 HIV 감염치료의목적으로복제약의상업적제조, 사용, 판매및수입에종사하는것에관한승인신청 (ANDA) 을하면서해당절차에따라원고들에게관련사실을통지하였다. 이에원고는피고를뉴저지지방법원에특허침해로제소하였다. 원고는상기통지가신청인으로하여금사실및법률에근거하여해당특허가무효거나비침해임을상세히소명하도록하는식품및의약에관한연방법 (21 U.S.C. 355(j)) 과연방규정 (21 C.F.R ) 을준수하지못했음을지적했다. 따라서해당특허의만료전에엠트리시타빈 200mg을함유한캡슐을상업적제조, 사용, 판매또는수입을위하여식품의약국에승인을신청한것은 35 U.S.C. 271(e)(2) 의특허침해를구성하며, 만약피고의신청이승인된다면이는원고의특허들을침해할것이라고주장하였다. 또한피고는적어도 245 특허청구항 1번을직간접적으로침해하는데그이유는 ANDA로승인을구하는제품이엠트리시타빈의효과적인함량을라벨에표시하고인체의 HIV 감염을치료하기위해사용될것이기때문이다. 마찬가지로승인을요청한제품이유효성분으로서엠트리시타빈을포함하기때문에이는

51 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 특허의청구항 2번을침해할것이라고주장했다. 더욱이피고의식품의약국신청이승인되면, 해당제품은 HIV 감염을치료하기위해환자에게처방될것이며피고의적극적인요청과교사를통해원고의특허권을침해하는것을알면서특허침해가일어나게될것이라고주장하였다. 원고는이에따라피고의식품의약국승인신청이 245 특허와 396 특허의만료일또는전속적권리를갖는이후의불특정일이전에발효되어서는안된다는법원의선언적판단을청구하였다. 또한원고특허들이유효하며이행할수있고해당특허의하나이상의청구항들이피고에의해침해되었다는선언적판단과함께피고및그임직원, 대리인, 변호인과계약관계에있는자들에의한침해에대하여영구적금지명령을청구하였다. 추가로피고가원고의특허를침해하는한그러한행위는고의에의한것이기때문에징벌적손해배상을청구하였고해당사건의변호사비용및소송비용또한피고가부담하도록청구하였다. 46

52 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend AV(Audio-Video) 기술 가. Universal Electronics, Inc. v. 국내 O 社 소송내용요약 [ 사건번호 8:16cv1666 ( )] 원고 Universal Electronics, Inc. 는피고국내 O 社를상대로직관적통합원격제어시스템방법및장치관련특허 US 를침해하였다는이유로미국캘리포니아지방법원에소를제기하였다. 1. 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] Universal Electronics, Inc. 원고현황 미국캘리포니아州에본사를둔스마트홈원격제어및센서기술개발회사 ➊ Universal Electronics, Inc. 국내 O 社 피고 ➋ [ 제조기업 ] 피고현황 1965 년설립된국내소재리모컨개발전문업체 ➋ 국내 O 社 법원정보 관할법원 D.C. C.D. California 담당판사 Andrew J. Guilford 47

53 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 계쟁제품 URC model numbers MSC-400, MRX-8, MX-5000, MX-5000i, and others - Remote controls, interfaces and software 계쟁제품 2. 소송관련특허정보 (2 건 ) 특허번호발명의명칭기술분야 US US 원고최근소송이력 * Method and apparatus for an intuitive universal remote control system Relaying key code signals through a remote control device 사건번호소송일자관할법원피고 8:16cv :15cv :13cv :13cv :12cv D.C.C.D. California D.C.E.D. Wisconsin D.C.C.D. California D.C.C.D. California D.C.C.D. California Universal Remote Control Inc 국내 O 社 Laser Tag Pro Inc Peel Technologies, Inc. Universal Remote Control Inc 국내 O 社 Logitech Europe S.A. 관련특허번호 US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US USRE39059 담당판사 CormacJ.Carney AndrewJ.Guilford Lynn S. Adelman GaryAllenFeess AndrewJ.Guilford AndrewJ.Guilford JohnArnoldKrons tadt 정보통신 / AV(Audio-Video) 기술 소송진행 현황 정보통신 / 이동통신기술 종료일자 Terminated Terminated Terminated Terminated US James V. Selna Terminated

54 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 4. 원고특허자산현황 특허자산주력분야 : 정보통신 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 (56.5%) (23.1%) (0%) (18.5%) (1.3%) (0.6%) (100%) 5. 원고소송경과정보 전체요약 - 원고 Universal Electronics, Inc 가진행한소송건중 19 건이종료되었고, 그중 합의종결건이 16 건 (76%) 으로가장높은비율을차지하고있음 원고관련대리인정보 로펌명 Greenberg Traurig Universal Electronics, Inc. 의최다대리로펌정보 주소 54 State Street 6th Floor Albany, NY 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 1,719 1, (222/33) 234 (136/98) 합의종결건수 기타사유의종결건수 1,271 1,547 49

55 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 6. 소송관련특허상세정보 6-1. US 기본정보 50

56 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 51

57 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 6 년 US 특허를활용하여총 2 건의소송이제기되었으며, 주요피고는 아래와같음 52

58 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 선행특허정보 - 본선행특허정보는계쟁특허를무효화할수있는참고자료로서의의가있음 - 다만, 선행특허는계쟁특허와동일기술분야에속하므로선행특허문헌에의해우리기업이공격받을수있는개연성이존재함을유의해야할필요성이있음 ❶ US ❷ US

59 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 ❸ US ❹ US

60 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend ❺ US

61 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 6-2. US 기본정보 56

62 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 57

63 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 6 년 US 특허를활용하여총 1 건의소송이제기되었으며, 주요피고는 아래와같음 58

64 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 선행특허정보 - 본선행특허정보는계쟁특허를무효화할수있는참고자료로서의의가있음 - 다만, 선행특허는계쟁특허와동일기술분야에속하므로선행특허문헌에의해우리기업이공격받을수있는개연성이존재함을유의해야할필요성이있음 ❶ US ❷ US

65 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 ❸ US ❹ US

66 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend ❺ US

67 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 7. 소송의특징과전망 이소송의원고는 Universal Electronics Inc. 이다. 17) UEI 사는지난 20년간원격조종 (remote control) 기술이구체화하는제품을디자인, 개발, 생산하는주도적업체로서, 보편적원격조정기 (universal remote controls), 오디오및비디오와관련된악세서리제품 (audio-video accessories), 집적회로 (integrated circuit), 소프트웨어 (software), 펌웨어 (firmware) 18), 그리고다양한장치들이홈네트워크와무선으로연락이가능하도록하고, 상호작용식의서비스 (interactive services) 가디지털정보를전달할수있게하는기술적인솔루션 (technical solution) 도제공하고있다. 이소송의피고들은 Universal Remote Control Inc. 그리고우리기업인 Ohsung Electronics Co., Ltd 그미국법인인 Ohsung Electronics U.S.A., Inc. 의 3 기업이다. 원고 UEI 사는 2002년 6월 18일에발급된 직관적이고보편적인원격조정시스템에대한방법과장치 (Method and Apparatus for an Intuitive Universal Remote Control System) 이라는발명의명칭을가진 779 특허 19) 와 2009년 9월 15일에발급된 원격조정장치를통한핵심코드신호의전달 (Relaying Key Code Signals Through A Remote Control Device) 이라는발명의명칭을가진 642 특허 20) 의특허권자이다 년 9 월 8 일, 원고 UEI 사는피고들이자신의 779 특허의특허청구항 17) 이하에서는 UEI 사 하고칭한다. 18) 펌웨어는소프트웨어와하드웨어의중간에해당하는것으로, 소프트웨어를하드웨어화한것이라고할수있다. 즉고정도가높고, 시스템의효율을높이기위하여, ROM(read-only memory) 에넣은기본적인프로그램이나데이터. 마이크로컴퓨터에서는거의모든프로그램이 ROM 상에기재되어있기때문에, 프로그램이들어있는 ROM 을가리키는경우가많다. 펌웨어의대상이되는처리는기계어처리, 데이터전송, 리스트처리, 부동소수점연산, 채널제어등이며, 부수하는하드웨어를포함하여, 펌웨어는대개 ROM 에기록되어있기때문에변경은쉽지않으며, 메모리칩을교환하여사용하게된다. 일반적으로펌웨어는고속 LSI 를사용하고있어서컴퓨터의논리설계가간단하고, 기능에큰융통성을주어제 3 세대이후의컴퓨터에는빠질수없는것이다. 네이버지식백과참조. 19) 799 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 6,407,779 이다. 20) 642 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 7,589,642 이다. 62

68 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 7, 8, 11, 12와 642 특허의특허청구항 2, 5, 22, 23을미국특허법제271조 (a) 에근거하여직접적으로 (directly) 침해하였고, 21) 미국특허법제271조 (b) 에의하여유도침해 (induce infringement) 를하였으며, 22) 미국특허법제271조 (c) 에근거하여기여침해 (contributory infringement) 를하였다고주장하면서, 23) 특허침해소송을 California 주중부지구지방법원에제기하였다. 원고 UEI 사는피고들의특허침해를근거로하여, 미국특허법제284조가규정하는손해배상 (damages) 을청구하였다. 특히원고는손해배상으로일실이익 (lost profit) 과합리적인실시료 (reasonable royalty) 를청구하였고, 또한판결전이자 (prejudgment interest) 를청구하였다. 그리고원고는미국특허법 284조에근거하여증액손해배상과, 미국특허법제285조에근거하여변호사비용 (attorney s fees) 과소송비용 (costs) 을청구하였다. 나아가원고는피고들이특허침해행위를더이상하지않도록, 영구적인금지명령 (permanent injunction) 을청구하였다. 원고는배심재판 (jury trial) 도신청하였다. 21) 35 U.S.C. 271 (a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent. 22) 35 U.S.C. 271 (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer 23) 35 U.S.C. 271 (c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer. 63

69 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 의료장치기술 가. KCI USA Incorporated et al v. Smith & Nephew Inc. et al 소송내용요약 [ 사건번호 1:16cv912 ( )] 원고 KCI USA Incorporated/ Kci Licensing, Inc./ KCI Import Inc./ KCI Manufacturing Inc./ KCI Medical Resources Unlimited Company/ / Medical Holdings Limited 는피고 Smith & Nephew Holdings Incorporated/ Smith & Nephew Incorporated/ Smith & Nephew PLC 를상대로항바이러스활성및히드록시메틸분리관련특허 US 를침해하였다는이유로미국뉴저지지방법원에소를제기하였다. 1. 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] KCI USA Incorporated 원고현황 1991년 설립되어 미국 텍사스州에본사를둔 의료기상사 ➊ KCI USA Incorporated 피고 ➋ [ 제조기업 ] Smith & Nephew Holdings Inc 피고현황 1856 년설립되어미국테네시州에본사를두고있는의료기상사 ➋ Smith & Nephew Holdings Inc 법원정보 관할법원 D.C. Delaware 담당판사 Gregory M. Sleet 64

70 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 계쟁제품 계쟁제품 RENASYS TOUCH NPWT devices, RENASYS TOUCH Canisters and RENASYS Soft Port Dressings 2. 소송관련특허정보 (4 건 ) 특허번호발명의명칭기술분야 US US US US 원고최근소송이력 * Negative pressure assisted tissue treatment system Wound therapy and tissue management system and method with fluid differentiation Multi-orientation canister for use with a reduced pressure treatment system Super-absorbent, reduced-pressure wound dressings and systems 장치산업 / 의료장치기술장치산업 / 의료장치기술장치산업 / 의료장치기술장치산업 / 의료장치기술 사건번호소송일자관할법원피고 1:16cv :11cv :08cv :08cv :08cv D.C. Delaware D.C.W.D. Texas D.C.M.D. North Carolina D.C.W.D. Texas D.C.W.D. Texas Smith&Nephew,Inc. Smith&NephewHol dings,inc. Smith&NephewPLC Wake Forest University Health Sciences BOEHRINGERWOU NDSYSTEMS,LLC BOEHRINGERTEC HNOLOGIES,L.P. Convatec,Inc. Smith&Nephew,Inc. BlueskyMedicalCor poration Smith&NephewHol dings,inc. Smith&NephewPLC MedelaAG Medela,Inc. 관련특허번호담당판사소송진행현황종료일자 US Gregory US Moneta Terminated US Sleet US US US US US US US US US US US US US US US US Xavier Rodriguez William Lindsay Osteen Jr. WilliamRoya lfurgesonjr. XavierRodri guez William Royal Furgeson Jr. Terminated Terminated Terminated Terminated

71 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 4. 원고특허자산현황 특허자산주력분야 : 장치산업 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 (0.5%) (0.4%) (79.4%) (4.6%) (7.1%) (0.5%) (100%) 5. 원고소송경과정보 전체요약 - 원고 KCI USA Incorporated 가진행한소송건중 17 건이종료되었고, 그중 합의종결건이 10 건 (59%) 으로가장높은비율을차지하고있음 원고관련대리인정보 로펌명 Akin Gump Strauss Hauer & Feld KCI USA Incorporated 의최다대리로펌정보 주소 1700 Pacific Avenue Suite 4100 Dallas, TX 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 (29/12) 99 (37/62) 합의종결건수 기타사유의종결건수

72 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 6. 소송관련특허상세정보 6-1. US 기본정보 67

73 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 68

74 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16 년 US 특허를활용하여총 1 건의소송이제기되었으며, 주요피고는 아래와같음 69

75 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 선행특허정보 - 본선행특허정보는계쟁특허를무효화할수있는참고자료로서의의가있음 - 다만, 선행특허는계쟁특허와동일기술분야에속하므로선행특허문헌에의해우리기업이공격받을수있는개연성이존재함을유의해야할필요성이있음 ❶ US ❷ US

76 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend ❸ US ❹ US

77 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 ❺ US

78 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 6-2. US 기본정보 73

79 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 74

80 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16 년 US 특허를활용하여총 1 건의소송이제기되었으며, 주요피고는 아래와같음 75

81 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 선행특허정보 - 본선행특허정보는계쟁특허를무효화할수있는참고자료로서의의가있음 - 다만, 선행특허는계쟁특허와동일기술분야에속하므로선행특허문헌에의해우리기업이공격받을수있는개연성이존재함을유의해야할필요성이있음 ❶ US ❷ US

82 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend ❸ US Distal protection device and method ❹ US Percutaneous bypass with branching vessel SciMed Life Systems, Inc. US09/ ( ) US ( ) BOSTON SCIENTIFIC SCIMED INC US 08/ ( )

83 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 ❺ US

84 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 6-3. US 기본정보 79

85 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 80

86 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16 년 US 특허를활용하여총 1 건의소송이제기되었으며, 주요피고는 아래와같음 81

87 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 선행특허정보 - 본선행특허정보는계쟁특허를무효화할수있는참고자료로서의의가있음 - 다만, 선행특허는계쟁특허와동일기술분야에속하므로선행특허문헌에의해우리기업이공격받을수있는개연성이존재함을유의해야할필요성이있음 ❶ US ❷ US

88 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend ❸ US ❹ US

89 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 ❺ US A1( 공개특허 ) 84

90 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 7. 소송의특징과전망 이사건의원고는 KCI Licensing 주식회사, KCI Medical Resources 무한책임회사등 Kinetic Concepts Inc. 의자회사들 ( 이하원고들을통틀어 KCI 라한다 ) 이고피고는 Smith &Nephew 주식회사를비롯하여그자회사들 ( 이하피고들을통틀어 S&N 이라한다 ) 이다. 원고 KCI 는이사건소에서 S&N 이자신들의 915 특허 24), 315 특허 25), 683 특허 26) 그리고 244 특허 27) ( 위특허들을통틀어 이사건특허 라한다 ) 를침해하였다고 주장 28) 하며이에대해손해배상과특허침해금지명령를청구하였다. 이사건에서문제가된제품은진공음압장치 (NPWT, Negative Pressure Wound Therapy) 로 KCI는미국식약청 (FDA, U.S. Food and Drug Administration) 에서처음으로승인된 NPWT인 Vacuum Assisted ClosureR System(V. A. C. System) 의개발자이고이후로 KCI는 V. A. C. System을계속적으로연구, 개발, 개선해왔고이과정에서 KCI는이사건특허들을취득하였다고주장하였다. 그리고 KCI는 S&N의 NPWT인 RENASYS TOUCH Negative Pressure Wound Therapy devices 등은이사건특허를문언적 (literally) 내지균등론적으로 (doctrine of equivalents) 침해한다고주장하였다. 그리고 KCI는위와같은특허침해사실을 S&N가이미알았거나적어도이사건소장의송달로알았음에도생산등의행위로특허침해를지속하고있음으로 S&N의특허침해행위는고의적 (Willful) 임을강조하였다. 덧붙여 KCI는 S&N이제3자의사용행위로인하여이사건특허의침해가발생할것을알고있었음에도능동적으로, 고의로, 의도적으로제3자에게피의침해제품을 24) 915 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 7,004,915 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 25) 315 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 8,758,315 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 26) 683 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 7,108,683 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 27) 244 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 8,795,244 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 28) 이사건특허의소유자는 KCI Licensing 주식회사이고그외원고들은이사건특허의전용실시권자이다. 85

91 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 판매하는등의행위를하여 S&N 은이사건특허에관하여유도침해 (Induce Infringement) 를행하고있다고주장하였다. KCI는위와같은이유로 S&N에대하여 KCI가입은손해에대한배상및이에관한제소전이자및제소후이자 (pre- and post-judgment interest), 비용등을청구하였고, S&N의행위는고의적으로이루어진것이기에증액손해배상을청구하였다. 29) 또한 KCI는이사건이특별한사안 (exceptional case) 에해당하므로합리적인변호사비용의지급도청구하였다. 30) 위와같은금전적배상외에도 KCI는 S&N에대하여이사건특허에관한직접적및간접적인침해에대하여침해금지가처분 (Preliminary injunction) 과영구적침해금지명령 (Permanent injunction) 을청구하며이사건의진행을배심재판 (jury trial) 로진행해줄것을요청하였다. 29) 미국특허법제 284 조 30) 미국특허법제 285 조 86

92 Ⅲ. 국제 IP 분쟁제조기업주요사건 IP Trend 87

93

94

95 국제지재권분쟁동향연차보고서

96 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 1. 소송이많이발생한기술분야 TOP4 선정 순위 분야 개수 ( 건 ) 주요사건선정건수 1 컴퓨터기술 이동통신기술 조정기술 의약품 다소송 NPE 사건선정 * 개요 순위분야기업명개수 ( 건 ) ** 선정건수 1 컴퓨터기술 Digital Audio Encoding Systems 이동통신기술 Sportbrain Holdings 조정기술 Shipping And Transit 의약품 BTG International Limited

97 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 3. 분야별발생건수비율에따른주요사건선정 컴퓨터기술 사건번호원고피고계쟁제품 이동통신기술 사건번호원고피고계쟁제품 조정기술 사건번호원고피고계쟁제품 의약품 사건번호원고피고계쟁제품 92

98 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 컴퓨터기술 가. Digital Audio Encoding Systems, LLC v. 국내 S 社 소송내용요약 [ 사건번호 1:16-CV-00487( )] 사건번호 1:16-cv 에따르면원고 Digital Audio Encoding Systems, LLC는피고국내 S 社을 ( 를 ) 상대로특허 US 을 ( 를 ) 침해하였다는이유로미국델라웨어지방법원에소를제기하였다. 원고 Digital Audio Encoding Systems, LLC는또한동일특허침해를이유로 Atlantic Tele-Network, Inc. / Overstock.Com, Inc. / Target Corp. / Sprint Corporation / AT&T, Inc. / Fry`s Electronics, Inc. 를 ( 을 ) 상대로도같은날동일법원에소를제기하였다. 1. 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [NPE] Digital Audio Encoding Systems ( 모회사 : Equitable IP Corporation) 국내 S 社 피고 ➋ [ 제조기업 ] 원고현황 미국 Texas 州에기반을두고활동하고있는 NPE 로주요소송활동분야는미디어콘텐츠및배포로조사됨 피고현황 휴대폰, 정보통신기기, 반도체, TV 등을생산판매하는국내제조업체 ➊ Digital Audio Encoding Systems 홈페이지및이미지정보없음 ➋ 국내 S 社 법원정보 관할법원 담당판사 D. C. Delaware Leonard Philip Stark 93

99 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 계쟁제품 계쟁제품 Android devices (e.g. OO Galaxy S4/S6 smartphone) pre-installed with OO Milk Music App or Slacker Radio to receive audio or video media from respective server 2. 소송관련특허정보 (1 건 ) 특허번호발명의명칭기술분야 3. 원고의최근소송이력 * 사건번호소송일자관할법원피고 관련 특허번호 담당판사 소송 진행현황 종료 일자 94

100 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 4. 원고특허자산현황 특허자산주력분야 : 전기전자 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 1 (33.3%) 2 (66.7%) (100%) 5. 원고의소송경과정보전체요약 - 원고 Digital Audio Encoding Systems 가진행한소송건중총 29건이종결되었고, 그중원고가자진하여소를취하한경우가 28건 (97%) 으로가장높은비율을차지하고있음 원고관련대리인정보 로펌명 Devlin Law Firm Digital Audio Encoding Systems 의최다대리로펌정보 주소 2113 E Marshall Ave, Phoenix, AZ 미국 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 (0/20) 4 (2/2) 합의종결건수 기타사유의종결건수

101 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 6. 소송관련특허상세정보 6-1. US 기본정보 96

102 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 97

103 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16 년도 US 특허를활용하여총 33 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 98

104 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 선행특허정보 - 본선행특허정보는계쟁특허를무효화할수있는참고자료로서의의가있음 - 다만, 선행특허는계쟁특허와동일기술분야에속하므로선행특허문헌에의해우리기업이공격받을수있는개연성이존재함을유의해야할필요성이있음 ❶ US Scalable audio coding/decoding method and apparatus ❷ US N-channel transmission, compatible with 2-channel transmission and 1-channel transmission 99

105 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 ❸ US ❹ US

106 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend ❺ US

107 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 7. 소송의특징과전망 이소송의원고는 Digital Audio Encoding Systems, LLC 로서, NPE(Non-Practicing Entity) 에해당한다. 31) 특히원고 Digital Audio 사는 Apple 사, Toshiba 사, Sony 사, Verizon Communications 사, Amazon 사등다양한기업과특허침해소송을진행하고있다. 이소송의피고는우리나라기업인삼성전자이다. 원고 Digital Audio 사는 2009년 10월에발급된 암호화신호를위한방법과장치 (Method and Apparatus for Encoding Signals) 이라는발명의명칭을가진 037 특허 32) 의특허권자이다. 037 특허는디지털화된오디오신호와같은암호화신호와암호화신호를처리하는것과관련된기술적인문제를해결하는것에대한특허이다. 예를들면 037 특허는당사자들이특정의전송속으로신호를암호화하는것을가능하게하거나, 특정의전송채널에적합한암호화를실행함으로써포맷을저장할수있게한다 년 6 월 23 일원고 Digital Audio 사는피고가자신의 037 특허의특허청구 항 1, 2, 3, 10, 17 을침해하였다고주장하면서, 특허침해소송을 Delaware 주지방법원에소제기하였다. 또한당해소송에서원고 Digital Audio 사는미국특허법제 271 조 (b) 가규정하고 있는유도침해를주장하였고, 나아가미국특허법제 271 조 (c) 가규정하고있는 기여침해도주장하였다. 또한배심재판도신청하였다. 31) 이하에서 Digital Audio 사 리고칭한다. 32) 037 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 7,490,037 이다. 102

108 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 원고 Digital Audio 사는피고의특허침해를이유로미국특허법제284조에근거하여, 손해배상 (damages) 을청구하였고, 또한판결전이자 (prejudgment interest) 와소송비용 (costs) 도청구하였다. 33) 그리고미국특허법제285조에근거하여당해사건이예외적인사건 (exceptional cases) 에해당한다는이유로, 합리적인변호사비용 (reasonable attorney s fees) 을청구하였다. 34) 나아가원고는미국특허법제283조에근거하여피고의장래의특허침해행위를금지하기위한금지명령 (injunction) 도청구하였다. 35) 33) 35 U.S.C Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court, when the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed 34) 35 U.S.C Attorney fees. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party. 35) 35 U.S.C Injunction. The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable. 103

109 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 이동통신기술 가. Sportbrain Holdings, LLC v. The Swatch Group (U.S.), Inc. et al 소송내용요약 [ 사건번호 1:16-cv-09200( )] 사건번호 1:16-cv 에따르면 원고 Sportbrain Holdings, LLC 는피고 The Swatch Group (U.S.), Inc./ The Swatch Group Ltd./ Swatch Ltd. 을 ( 를 ) 상대로특허 US 을 ( 를 ) 침해하였다 는이유로미국일리노이북부지방법원에소를제기하였다. 원고 Sportbrain Holdings, LLC 는또한동일특허침해를이유로 Imco Technology, Inc. / Mondaine Watch Ltd./ Marlox (USA), Inc. / Lumo Bodytech, Inc. 를 ( 을 ) 상대로도 같은날동일법원에소를제기하였다. 1. 소송서지정보 당사자정보 원고➊ [NPE] Sportbrain Holdings 피고➋ [ 제조기업 ] The Swatch Group (U.S.) 원고현황 미국 Texas 州에기반을두고활동하고있는 NPE 로주요소송활동분야는전자제품및 PC, 전자상거래및소프트웨어분야로조사됨 피고현황 스위스의시계제조회사그룹으로오메가, 브레게, 스와치, 티쏘와같은여러시계브랜드및회사보유 ➊ Sportbrain Holdings 홈페이지및이미지정보없음 ➋ The Swatch Group (U.S.) 법원정보 관할법원 담당판사 D.C. N.D. Illinois Robert Michael Dow Jr. 104

110 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 계쟁제품 계쟁제품 Swatch Touch Zero One, and Swatch companion apps 2. 소송관련특허정보 (1 건 ) 특허번호발명의명칭기술분야 3. 원고의최근소송이력 * 사건번호소송일자관할법원피고 D.C. N.D. 1:16cv Illinois D.C. N.D. 1:16cv Illinois D.C. N.D. 1:16cv Illinois D.C. N.D. 1:16cv Illinois D.C. N.D. 1:16cv Illinois GeoPalz, LLC Nintendo Co., Ltd. Nintendo of America, Inc. Fitlinxx Inc. Nixon, Inc. Omate Inc. 관련특허번호 US US US US US 담당판사 소송종료진행현황일자 Sara Lee Ellis 진행중 - Robert William Gettleman 진행중 - Rebecca R. Pallmeyer Milton Irving Terminated Shadur Charles Petros Kocoras 진행중 - John Zihun Lee Milton Irving 진행중 - Shadur 105

111 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 4. 원고특허자산현황 특허자산주력분야 : 정보통신 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 1 (100%) (100%) 5. 원고의소송경과정보전체요약 - 원고 Sportbrain Holdings가진행한소송중 42건이종료되었고, 그중합의종결건이 42건으로소송이종료됨. 합의종결 42건중원고가자진하여소취하한경우가 38건 (50%) 으로가장높은비율을차지함 원고관련대리인정보 로펌명 Rabicoff Law Sportbrain Holdings 의최다대리로펌정보 주소 73 W Monroe St, Chicago, IL 미국 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 (0/0) 0 (0/0) 합의종결건수 기타사유의종결건수

112 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 6. 소송관련특허상세정보 6-1. US 기본정보 107

113 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 108

114 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16년도 US 특허를활용하여총 76건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 109

115 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 선행특허정보 * - 본선행특허정보는계쟁특허를무효화할수있는참고자료로서의의가있음 - 다만, 선행특허는계쟁특허와동일기술분야에속하므로선행특허문헌에의해우리기업이공격받을수있는개연성이존재함을유의해야할필요성이있음 ❶ US ❷ US

116 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend ❸ US

117 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 7. 소송의특징과전망 이소송의원고 Sportbrain Holdings LLC 社 36) 는 Integrating Personal Data Capturing Functionality Into a Portable Computing Device and a Wireless Co mmunication Device 란명칭의 ) 특허의전용실시권자로스위스의시계제조회사그룹인피고스와치社 38) 를상대로특허침해소송을제기하였다. 원고는피고스와치社가 무선통신기기로개인데이터캡쳐링기능을통합 분석하고, 개인파라미터수신기, 무선통신기기, 네트워크서버의결합사용을통해사용자에게피드백정보를제공하는장치 39) 를제조, 판매함으로써 002 특허를문언적으로 (literally) 나균등론적으로 (doctrine of equivalents) 침해하고있다고주장하였다. 원고는피고스와치社가가속도계 (accelerometer) 및 / 또는동작감지센서 (motion sensor), Swatch Touch Zero One 40) 을사용하여, 피고의제품이활성화되었을때사용자의걸음수를기록하는것을포함, 사용자의활동에대한정보를모아개인파라미터수신기역할을수행하고, Swatch Touch Zero One과 Swatch companion 어플리케이션은블루투스연결을통해개인정보를캡쳐하기위해무선통신장치를연결하는데, 이를위해제3자와제휴, 제3자의특허 36) Illinois 州에기반을두고활동하며다양한분야에라이선스를체결하여소를제기하는 NPE 로주요소송활동시장분야 (Market sector) 는가전, PC 분야로조사됨. 한국지식재산보호원 2016 년 IP Trend 보고서 2 분기 133 면 37) 002 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 7,454,002 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 38) 이사건피고는 3 개기업으로미국회사인 The Swatch Group (U.S.) Inc. 과스위스회사인 The Swatch Group Ltd. 와 Swatch Ltd 이나편의상 피고스와치社 라한다. 39) devices for integrating a personal data capturing functionality into a wireless communication device and for analyzing and supplying feedback information to a user through the combined use of the personal parameter receiver, a wireless communication device, a network server 40) ( 시방문 ) 스와치가 출시한최초의커넥티드워치로 5 가지핵심적인피트니스기능을탑재하고있다. Hit, Step, Clap, Coach, Time 의다섯가지로, HIT( 타격 ) 기능은발리볼, 배구등구기종목을이용할때자신의타격강도와횟수를측정할수있으며, STEP( 보행 ) 기능을통해서는걸음횟수와매일이동거리, 칼로리소모량을기록할수있다. 또한스포츠를지켜보는이들도더욱에너제틱하게참여할수있도록박수소리를측정해주는 CLAP( 박수 ) 기능이내장되어있으며, 크로노와타이머기능까지제공한다. 특히안드로이드와아이폰모두에서이용가능한전용애플리케이션 Touch Zero One 을다운로드한후시계를앱과연동시키면운동의욕을높여주는가상의코치가성취결과에대한통계와함께그래픽을요약해서보여주며운동결과를친구들과공유할수있는등재미있는기능까지만나볼수있다. 112

118 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 침해행위를야기하였는바이것이피고스와치社에기인하고있어분리침해 이론 (a theory of divided infringement) 에따라피고스와치社가직접적으로 이사건특허를침해한다고주장하였다. 원고는또한피고스와치社는소비자들로하여금, 002특허를침해하는방법으로앞에서말한장치, 제품, 서비스를사용하게하여소비자로하여금피의침해제품과서비스에대해접근하게하고, 지원, 훈련, 설명을제공하여침해하는피의침해제품과서비스를사용하도록의도하여왔는바 438 특허를간접적으로침해하고있다고주장하였다. 원고는피고스와치社의이러한침해는원고의특허권에대한계획적이고, 고의적이며, 중대한과실 41) 이라고주장하며 3배의증액손해배상함께판결전 후이자를청구하였다. 이와더불어예외적인경우에해당하여특허법제285조가규정하는변호사비용을청구하였고이사건을배심원이판단하도록배심재판을신청하였다. 41) willful, deliberate, and in reckless disregard of Sportbrain's patent rights 113

119 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 조정기술 가. Shipping and Transit, LLC v. St. Geogre Trucking & Warehouse, Inc. 소송내용요약 [ 사건번호 9:16-cv-81317( )] 사건번호 9:16-cv-81317에따르면원고 Shipping and Transit, LLC는피고 St. Geogre Trucking & Warehouse, Inc. 을 ( 를 ) 상대로특허 US US US US 을 ( 를 ) 침해하였다는이유로미국플로리다남부지방법원에소를제기하였다. 1. 소송서지정보당사자정보 원고➊ [NPE] Shipping and Transit 피고➋ [ 제조기업 ] St. Geogre Trucking & Warehouse 원고현황 미국 Florida 州에기반을두고활동하고있는 NPE 로주요소송활동분야는자동차, 전자상거래 / 소프트웨어, 물류, 네트워킹분야로조사됨 피고현황 미국뉴저지에본사를둔종합물류서비스회사 ➊ Shipping and Transit 홈페이지및이미지정보없음 ➋ St. Geogre Trucking & Warehouse ( 법원정보 관할법원 D.C. S.D. Florida 담당판사 Kenneth A. Marra 114

120 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 계쟁제품 계쟁제품 CARGO MANAGEMENT SYSTEM 2. 소송관련특허정보 (4 건 ) 특허번호발명의명칭기술분야 115

121 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 3. 원고의최근소송이력 * 사건번호소제기일자관할법원피고 관련 특허번호 담당판사 소송진행현황 종료일자 1:16cv D.C. W.D. Texas Cerasis, Inc. US US US US Earl Leroy Yeakel III 진행중 - 1:16cv D.C. W.D. Texas Mapbox, Inc. US Earl Leroy Yeakel III 진행중 - 1:16cv D.C. W.D. Texas IQMS US US US US Earl Leroy Yeakel III Terminated :16cv D.C. W.D. Texas KLS AIR EXPRESS, INC. US US US US Earl Leroy Yeakel III 진행중 - 1:16cv D.C. W.D. Texas UTC Overseas, Inc. US US US US Earl Leroy Yeakel III 진행중 - 4. 원고특허자산현황 특허자산주력분야 : 장치산업 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 1 (2.9%) 2 (5.9%) - 31 (91.2%) (100%) 116

122 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 5. 원고의소송경과정보 전체요약 - 원고 Shipping and Transit 가진행한소송중 165 건의소송이종료됨. 165 건모두합의 종결되었으며그중원고가자진하여소를취하한경우가 124 건 (65%) 으로가장높은비율을 차지하고있음 원고관련대리인정보 로펌명 Law Offices of Jason P. Dollard Shipping and Transit 의최다대리로펌정보 주소 73 W Monroe St, Chicago, IL 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 (0/0) 0 (0/0) 합의종결건수 기타사유의종결건수

123 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 6. 소송관련특허상세정보 6-1. US 기본정보 118

124 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 119

125 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16년도 US 특허를활용하여총 115건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 120

126 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend US 선행특허정보 - 본선행특허정보는계쟁특허를무효화할수있는참고자료로서의의가있음 - 다만, 선행특허는계쟁특허와동일기술분야에속하므로선행특허문헌에의해우리기업이공격받을수있는개연성이존재함을유의해야할필요성이있음 ❶ US ❷ US

127 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 ❸ US ❹ US

128 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend ❺ US

129 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 6-2. US 기본정보 124

130 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 125

131 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16년도 US 특허를활용하여총 109건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 선행특허정보 - US 특허권리소멸로선행특허정보를제공하지않음 126

132 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 6-3. US 기본정보 127

133 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 128

134 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16년도 US 특허를활용하여총 88건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 선행특허정보 - US 특허권리만료로선행특허정보를제공하지않음 129

135 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 6-4. US 기본정보 130

136 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 131

137 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16년도 US 특허를활용하여총 83건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 선행특허정보 - US 특허권리소멸로선행특허정보를제공하지않음 132

138 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 7. 소송의특징과전망 원고 Shipping and Transit, LLC. 는플로리다주에주된사업장을둔플로리다기업이다. 한편피고 ST. GEORGE TRUCKING & WAREHOUSE, INC.( 이하 ST. GEORGE) 는뉴저지주에주된사업장을영위하는델러웨어기업으로원고는 U.S. Patent No. 6,415,207( 207), 6,904,359( 359), 6,763,299( 299), 7,400,970( 970) 가침해되었음을근거로플로리다남부지방법원에소송을제기하였다. 본사건의상기 207 특허는 System and Method for Automatically providing vehicle status information 라는명칭으로 2002년 7월 2일등록되었다. 359 특허는 Notification System and Method with User-Defineable Notifications Based Upon Occurrence of Events 라는명칭으로 2005년 6월 7일에등록되었다가미국특허청의당사자계재심사절차를거쳐 2010년 5월 25일에재심사증명서가등록되었다. 299 특허는 Notification systems and methods with notification based upon prior stop location 명칭으로 2004년 7월 12일에등록되었다. 끝으로 970 특허는 System and Method for an Advance Notification System for Monitoring and Reporting Proximity of a Vehicle 로서 2008년 7월 15일에등록되었다. 원고는피고의 CARGO MANAGEMENT SYSTEM( 수화물관리시스템 ) 이상업적제조, 판매, 판매를위한제안또는이용을통해상기네특허에의해보호되는추적및메시지기술들을사용함으로써해당특허들을직접적으로침해했다고주장했다. 133

139 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 또한원고는피고가상기특허들의침해가발생할수있다는사실을알면서도적극적이고고의적으로해당침해를유도하였고, 자신의행위가그러한침해를유발할수있음을알면서도하나또는복수의제3자들에의한특허침해에기여했다고주장했다. 특히피고의시스템은적어도 970 특허를침해하여사용자가배송차량의이동을파악할수있게함으로써궁극적으로배송물의현재상황을실시간으로파악할수있게하고, 자동이메일업데이트를통해사용자에게차량의위치를통보하는것을가능하게했다고주장하였다. 원고는상기와같은특허침해를이유로손해배상을청구하면서고의에의한징벌적손해배상액, 판결전이자 (pre-judement interest) 및변호사비용도포함하였다. 또한이사건에대한사실판단을배심원에의하여심리받을수있도록배심재판을요청하였다. 134

140 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 의약품 가. BTG International Limited et al v. Glenmark Pharmaceuticals Inc. et al 소송내용요약 [ 사건번호 2:16-cv-03743( )] 사건번호 2:16-cv-03743에따르면원고 BTG International Limited et al는피고 Glenmark Pharmaceuticals Inc./ Glenmark Pharmaceuticals Ltd./ GLENMARK PHARMACEUTICALS/ SA을 ( 를 ) 상대로특허 US 을 ( 를 ) 침해하였다는이유로미국뉴저지지방법원에소를제기하였다. 1. 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [NPE] BTG International 피고➋ [ 제조기업 ] Glenmark Pharmaceuticals 원고현황 영국 London 에기반을 두고활동하고있는 NPE 로 주요소송활동분야는생명 공학및제약, 소비자전자 제품및 PC, 전자상거래 및소프트웨어, 네트워킹분 야로조사됨 피고현황 미국뉴저지의제약회사 ➊ BTG International 홈페이지및이미지정보없음 ➋ Glenmark Pharmaceuticals 법원정보 관할법원 D.C. New Jersey 담당판사 Kevin McNulty 135

141 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 계쟁제품 계쟁제품 Abiraterone Acetate Tablets, generic version of ZYTIGA 2. 소송관련특허정보 (1 건 ) 특허번호발명의명칭기술분야 136

142 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 3. 원고의최근소송이력 * 사건번호소제기일자관할법원피고 2:16cv D.C. New Jersey ACTAVIS LABORATORIES FL, INC. Actavis Inc. Actavis Pharma, Inc. 관련 특허번호 US 담당판사 Kevin McNulty 소송 종료 진행현황 일자 진행중 - 9:15cv D.C. S.D. Florida Amneal Pharmaceuticals LLC et al US US Donald M. Middlebroo Terminated ks 2:15cv D.C. New Jersey University of Leeds et al US US Kevin McNulty 진행중 - 1:07cv D.C. Delaware Merial Limited US Gregory Moneta Sleet Terminated :05cv D.C. Encore Medical Delaware Corporation et al US Gregory Moneta Sleet Terminated 원고특허자산현황 특허자산주력분야 : 화학바이오 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 18 (3.7%) 37 (7.6%) 314 (64.1%) 90 (18.4%) 25 (5.1%) 6 (1.2%) 490 (100%) 137

143 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 5. 원고의소송경과정보 전체요약 - 원고 BTG International Limited 가진행한소송중 4건이종료되었고, 그중합의종결건이 4건으로소송이종료됨. 특히원고 BTG International Limited 의모회사 BTG International 의경우제약분야의제조기업이나, 다수의자회사를활용하여소를제기하는특징이있음 원고관련대리인정보 로펌명 Sidley Austin BTG International Limited 의최다대리로펌정보 주소 One South Dearborn Street Chicago, IL 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 406 1, (56/26) 144 (72/72) 합의종결건수 기타사유의종결건수

144 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 6. 소송관련특허상세정보 6-1. US 기본정보 α β α α β α 139

145 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16 년도 US 특허를활용하여총 5 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 140

146 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 선행특허정보 - 본선행특허정보는계쟁특허를무효화할수있는참고자료로서의의가있음 - 다만, 선행특허는계쟁특허와동일기술분야에속하므로선행특허문헌에의해우리기업이공격받을수있는개연성이존재함을유의해야할필요성이있음 ❶ US ❷ US

147 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 ❸ US ❹ US

148 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend ❺ US

149 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 7. 소송의특징과전망 이사건원고는 4개기업으로영국에주소를둔 BTG 社 42) 와미국에주소를둔 Janssen Biotech 社, Janssen Oncology 社, Janssen R&D 社 43) 로 Methods and Compositions for Treating Cancer 란명칭의 438 특허 44) 의공동소유자이다. 이사건피고는 3개기업으로인도에주소를둔 Glenmark Pharmaceuticals Ltd 45) 社와그자회사인 Glenmark Pharmaceuticals, Inc., USA 社와 Glenmark Pharmaceuticals SA 社 46) 이다. 원고얀센은자신의의약품인 ZYTIGA (abiraterone acetate) Tablets 제품에대하여미국 FDA에 NDA 신청을하여승인을받았고, 438특허는이 NDA와관련, Orange Book에등재되어있다. 42) BTG 社는크리티컬케어, 암및다른장애를타켓으로제품을개발하고판매하고있는국제전문헬스케어회사이다. BTG 사는자체제품판매, 제휴회사에대한로열티로수입을다양화하고있고, 전문의료진을발굴하고마케팅하기위한새로운프로그램및제품을모색하고있다. 미국에서는 BTG International Inc., 영국에서는 BTG International 로사업을하고있다. ( 시방문 ) 43) 이하편의상원고 Janssen Biotech 社, Janssen Oncology 社, Janssen R&D 社를합쳐서 원고얀센, BTG 와얀센을앞쳐서 원고들 이라한다. 44) 438 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 8,822,438 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 한편 438 특허는발명가를 Alan H.Auerbach 와 Arie S. Belldegrun 로하여 등록되었는데원고얀센은 BTG International et al. v. Actavis et al., No. 2:15-cv (DNJ) 사건에서 Dr. Johann S. de Bono 를발명가로추가하라는정정신청을하였고원고들이 438 특허의공동소유자라고주장하며이사건소를제기하였다. 45) Glenmark Pharmaceuticals Ltd 社는인도뭄바이에본사를두고있는제약회사이다. 전세계적으로새로운분자발견, 고품질의제네릭과전문의약품을개발하는글로벌연구기관이다. 미국, 아르헨티나, 체코, 인디아등 5 개나라에제조설비를갖추고있고, 세계에새로운생물학적, 화학적개체발견을위해 5 개의 R&D 센터를보유하고있다. ( 시방문 ) 46) 이하피고들을합쳐서 피고 Glenmark 라한다. 144

150 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 NPE 주요사건 IP Trend 피고 Glenmark는 438특허의존속기간이만료되기이전에, 자신의제너릭의약품을생산, 판매하기위하여, 438특허가무효이고, 행사가능하지아니하며, 피고 Glenmark 의 ANDA(Abbreviated New Drug Application) 47) 의제너릭의약품에의하여당해특허가침해되지않았다는주장이담긴 Paragraph Ⅳ 확인 (certification) 이포함된 ANDA를신청하였다. 이후피고 Glenmark는 Paragraph Ⅳ 확인 (certification) 에대한통지를원고들에게하였고, 원고는이통지를받았다. 원고는이통지를받은 45일이내에본특허침해소송을제기하였다. 원고들은피고 Glenmark가 438특허의존속기간이만료되기이전에자신의제너릭의약을제조, 판매하기위하여 FDA에 ANDA를신청한것은미국특허법제271조 (e)(2) 에해당하여특허침해에해당하고, 미국특허법제271조 (a)(b)(c) 의직접침해, 유도침해, 기여침해에도해당한다고주장하였다. 원고들은 438특허의침해를근거로, 예비적인금지명령과영구적인금지명령을신청하였고, 또한손해배상을청구하였다. 나아가당해사건이예외적인사건 (exceptional cases) 에해당한다는이유로, 특허법제285조가규정하는변호사비용을청구하였다. 결국이소송의결과는지방법원의당해특허의유효성과침해의판단여부에 따라서달라질것으로예상된다. 47) Hatch-Waxman Act 이도입되기이전에 1962 년연방식품, 의약품, 화장품법 (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) 는역사상최초로신약신청 (New Drug Application) 즉, NDA 신청시에인간에대한실험을통하여해당의약품의유효성을증명하도록요구하였다. 따라서신약에대한승인을받고자하는자와제너릭의약품제조업자들은해당의약품의안정성과효용성에대하여방대한자료를제출하여야했다. 이것은제너릭의약품제조업자들에게있어서제품시장에대한진입장벽으로작용하여, 오리지널의약품과제너릭의약품간에시장에서의경쟁이이루어지지않게함으로써, 실질적으로특허권의존속기간이연장되는것과같은문제점이발생하였다. 따라서 1984 년미국의회는제너릭의약품에대한시장진입을원활하게할목적으로 Hatch-Waxman Act 을제정하였다. 이법에의해서제너릭의약품제조업자는오리지널의약품의제조업자가제출한 NDA 에기초하여 ANDA 를제출할수있게되었다. ANDA 에의하여제너릭의약품제조업자들은해당의약품의안정성과효용성에대하여방대한자료를제출하지않게되었기때문에, 제너릭의약품에대한관련시장진입이상대적으로용이하게되었다. 최승재 미국특허법 법문사 면. 145

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153 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 1. 우리기업대상다소송업체 TOP3 선정 2016년우리기업관련소송은총 155건이며, 이중우리기업대상다소송상위 3개업체가제기한소송은 19건으로전체소송대비약 13% 의소송점유율을차지함. 또한상기 TOP3 업체모두 NPE로우리기업에소를제기한것으로확인됨. < 표-14> 16년도우리기업대상多소송업체 TOP3 148

154 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 2. 우리기업대상다소송업체 TOP3 분석 가. Lexington Luminance, LLC 업 / 체 / 정 / 보 Lexington Luminance LLC 는 2012 년중국의발명가 WANG, TIEN YANG 으로부터반도체 LED 및제조기술에대한특허를양수받아특허자산을구축하여설립된 NPE 로메사추세츠에기반을두고활동하고있다. 동사의주요소송활동시장분야 (Market sector) 는전자제품및 PC, 전자상거래및소프트웨어, 이동통신및장치, 반도체분야인것으로조사됨 소재지 : 468 Lowell Street, Lexington, Massachusetts NPE 여부 : O 기업모자관계 : 현재까지파악된모회사 / 자회사없음 1. 최근 5 년간소제기현황 본업체는 NPE 로 2012 년활발한소송활동후 2015 년까지소송 활동이감소하다가 2016 년도에소송활동을재개한부분이확인됨 149

155 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 2. 우리기업연관소송리스트 사건번호소송일자관할법원피고기업 형태 관련특허 번호 담당판사 소송진행 현황 종료일자 1:16cv D.C. Massachusetts 국내 L 사대기업 US Denise Jefferson Casper 진행중 - 1:16cv D.C. Massachusetts 국내 S 사대기업 US Denise Jefferson Casper 진행중 - 2:16cv D.C. E.D. Texas 국내 S 사대기업 US James Rodney Gilstrap Terminated 다소송법원및판사정보 Lexington Luminance 관련다소송지방법원은 D.C. Massachusetts 이며관련 대부분의소송은 Denise Jefferson Casper 판사가관할함 - 판사 Denise Jefferson Casper 의경우 23 건의특허소송이종료되었으 며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 335 일로확인됨 150

156 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 기간 ( 일 ) 설명 66 소종결까지소요된최단기간 66일 % 의사건이 130일이내에종결 % 의사건이 335일이내에종결, 나머지 50% 사건은 335일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 528일이내에종결 1,006 소종결까지소요된최장기간 1,006일 - 지방법원 D.C. Massachusetts 의경우 401 건의소송이종료되었으며, 소송 종료까지소요된기간의중앙값은 292 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 % 의사건이 131일이내에종결 % 의사건이 292일이내에종결, 나머지 50% 사건은 292일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 695일이내에종결 1,535 소종결까지소요된최장기간 1,535일 151

157 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 4. 소송경과정보 전체요약 - 원고 Lexington Luminance 가진행한소송중 7 건이종료되었고, 그중합의종결이 4 건 (40%) 으로가장높은비율을나타냈으며기타사유로인한절차종료 2 건으로소송이종료됨 원고관련대리인정보 로펌명 The Katz Law Group Lexington Luminance 의최다대리로펌정보 주소 One South Dearborn Street Chicago, IL 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 (1/3) 0 (0/0) 합의종결건수 기타사유의종결건수

158 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 5. Lexington Luminance 의특허자산현황 특허자산주력분야 : 전기전자 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 - 3 (100%) (100%) 6. Lexington Luminance 의우리기업연관소송관련특허정보 기본정보 ➊ 인용 피인용정보 48) ➊ 48) 특허인용분석 (patent citation analysis) 은특정특허가이후출원된특허에서얼마나참고가되고있는지를나타냄. 따라서특허인용정보는선행기술과후행기술의관계를연결해주는중요한정보로기술간지식의확산경로를예측하기위한목적으로주로활용되어왔으나, 본보고서내에서는해당계쟁특허의인용 피인용정보제공을통해원천기술가능성 ( 원천특허가능성 ) 을예측할수있도록관련정보를제공하도록함. - ( 인용특허 ) 특허가인용하고있는특허들을의미하며, 인용특허가많은특허일수록개량기술일가능성이높음. - ( 피인용특허 ) 해당특허를인용하고있는특허들을의미하며, 피인용특허가많을수록원천기술일가능성이높음. 153

159 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 7. 소송관련특허상세정보 7-1. US 기본정보 154

160 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 155

161 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16년 US 특허를활용하여총 7건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 156

162 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 선행특허정보 - 본선행특허정보는계쟁특허를무효화할수있는참고자료로서의의가있음 - 다만, 선행특허는계쟁특허와동일기술분야에속하므로선행특허문헌에의해우리기업이공격받을수있는개연성이존재함을유의해야할필요성이있음 ❶ US ❷ US

163 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 ❸ US ❹ US

164 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend ❺ US

165 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 나. Innovative Display Technologies, LLC 업 / 체 / 정 / 보 Innovative Display Technologies LLC는대표적인 NPE Acacia 의자회사로텍사스州에기반을두고활동하고있는 NPE로써각종 displays에들어가는백라이트기술과연관된특허포트폴리오 * 를구축하고있음. * 보유특허리스트 : US , US , US , US , US , US , US , US , US , US , US , US , US , US , US , US , US ( 출처 : 동사의주요소송활동시장분야 (Market sector) 는자동차, 소비자전자제품및 PC, 이동통신및장치, 반도체분야인것으로조사됨 소재지 : 2400 Dallas Parkway, Suite 200, Plano, Texas NPE 여부 : O 기업모자관계 : Acacia Research Corporation( 모회사 ) 1. 최근 5 년간소제기현황 본업체는 NPE 로 2013 년 ~2014 년까지활발한소송활동후 2016 년까지 점차소제기건이감소하고있는것으로확인됨 160

166 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 2. 우리기업연관소송리스트 사건번호소송일자관할법원피고기업 2:16cv D.C.E.D. Texas 3. 다소송법원및판사정보 형태 관련특허 번호 국내 L 사대기업 US US 담당판사 James Rodney Gilstrap 소송진행현황 종료일자 진행중 - Innovative Display Technologies 관련다소송지방법원은 D.C.E.D. Texas 이며관련대부분의소송은 James Rodney Gilstrap 판사가관할함 - 판사 James Rodney Gilstrap 의경우 D.C.E.D. Texas 지방법원에서 4,829 건의특허 소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 180 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 % 의사건이 105일이내에종결 % 의사건이 180일이내에종결, 나머지 50% 사건은 180일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 330일이내에종결 666 소종결까지소요된최장기간 666일 161

167 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 - 지방법원 D.C.E.D. Texas 의경우 7,846 건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 190 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 % 의사건이 108일이내에종결 % 의사건이 190일이내에종결, 나머지 50% 사건은 190일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 344일이내에종결 698 소종결까지소요된최장기간 698일 162

168 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 4. 소송경과정보 전체요약 - 원고 Innovative Display Technologies 가진행한소송중 38 건이종료되었고, 그중 합의종결 32 건 (76%) 및기타사유로인한절차종료 6 건으로소송이종료됨 원고관련대리인정보 로펌명 Bragalone Conroy Innovative Display Technologies 의최다대리로펌정보 주소 Chase Tower, 2200 Ross Ave 4500 W, Dallas, TX 미국 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 (0/2) 2 (1/1) 합의종결건수 기타사유의종결건수

169 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 5. Innovative Display Technologies 의특허자산현황 특허자산주력분야 : 장치산업 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 - 2 (4.3%) - 44 (93.6%) - 1 (2.1%) 47 (100%) 6. Innovative Display Technologies 의우리기업연관소송관련특허정보 기본정보 ➊ 164

170 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 인용 피인용정보 ➊ 165

171 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 7. 소송관련특허상세정보 7-1. US 기본정보 166

172 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 167

173 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16년 US 특허를활용하여 1건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 선행특허정보 - US 특허권리만료로선행특허정보를제공하지않음 168

174 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 7-2. US 기본정보 169

175 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 170

176 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16년 US 특허를활용하여 1건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 선행특허정보 - US 특허권리소멸로선행특허정보를제공하지않음 171

177 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 다. 511 Innovations, Inc. 업 / 체 / 정 / 보 511 Innovations, Inc는 2013년 9월설립되어텍사스州에기반을두고활동하고있는 NPE로써특허라이선스, 양수를통한특허포트폴리오 * 를구축하고있음. * 보유특허리스트 : US , US , US , US 등 ( 출처 : 동사의주요소송활동시장분야 (Market sector) 는이동통신및장치분야인것으로조사됨 소재지 : ALAN R. LOUDERMILK 511 N. WASHINGTON AVENUE MARSHALL Texas NPE 여부 : O 기업모자관계 : 현재까지파악된모회사 / 자회사없음 1. 최근 5 년간소제기현황 본업체는 NPE 로 2015 년부터현재까지소송진행이점차증가하는 추이를보임 172

178 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 2. 우리기업연관소송리스트 사건번호소송일자관할법원피고기업 2:16cv :16cv D.C.E.D. Texas D.C.E.D. Texas 국내 P 사 국내 L 사 형태 중견기업 대기업 관련특허 번호 US US US US US US 담당판사 James Rodney Gilstrap James Rodney Gilstrap 소송진행현황 종료일자 진행중 - 진행중 - 3. 다소송법원및판사정보 511 Innovations 관련지방법원은 D.C.E.D. Texas 이며관련소송은 James Rodney Gilstrap 판사가관할함 - 판사 James Rodney Gilstrap 의경우 D.C.E.D. Texas 지방법원에서 4,829 건의특허 소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 180 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 % 의사건이 105일이내에종결 % 의사건이 180일이내에종결, 나머지 50% 사건은 180일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 330일이내에종결 666 소종결까지소요된최장기간 666일 173

179 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 - 지방법원 D.C.E.D. Texas 의경우 7,846 건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 190 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 % 의사건이 108일이내에종결 % 의사건이 190일이내에종결, 나머지 50% 사건은 190일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 344일이내에종결 698 소종결까지소요된최장기간 698일 174

180 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 4. 소송경과정보 전체요약 - 원고 511 Innovations 가진행한소송중모든건이현재진행중인상황으로소송경과에 대한정보는없음 원고관련대리인정보 로펌명 The Davis Firm 주소 4th floor, 7 W 22nd St, New York, NY 미국 511 Innovations 의최다대리로펌정보 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 (5/5) 4 (4/0) 합의종결건수 기타사유의종결건수

181 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 Innovations 의특허자산현황 특허자산주력분야 : 장치산업 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 - 1 (9.1%) - 10 (90.9%) (100%) Innovations 의우리기업연관소송관련특허정보 기본정보 ➊ 176

182 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 인용 피인용정보 ➊ 177

183 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 7. 소송관련특허상세정보 7-1. US 기본정보 178

184 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 179

185 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16년 US 특허를활용하여 6건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 180

186 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 선행특허정보 - 본선행특허정보는계쟁특허를무효화할수있는참고자료로서의의가있음 - 다만, 선행특허는계쟁특허와동일기술분야에속하므로선행특허문헌에의해우리기업이공격받을수있는개연성이존재함을유의해야할필요성이있음 ❶ US ❷ US

187 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 ❸ US ❹ US

188 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend ❺ US

189 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 7-2. US 기본정보 184

190 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 185

191 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16년 US 특허를활용하여 6건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 186

192 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 선행특허정보 - 본선행특허정보는계쟁특허를무효화할수있는참고자료로서의의가있음 - 다만, 선행특허는계쟁특허와동일기술분야에속하므로선행특허문헌에의해우리기업이공격받을수있는개연성이존재함을유의해야할필요성이있음 ❶ US ❷ US

193 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 7-3. US 기본정보 188

194 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 189

195 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US 연관소송주요피고 - 16년 US 특허를활용하여 6건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 190

196 Ⅴ. 우리기업연관분쟁기업분석 IP Trend 선행특허정보 - 본선행특허정보는계쟁특허를무효화할수있는참고자료로서의의가있음 - 다만, 선행특허는계쟁특허와동일기술분야에속하므로선행특허문헌에의해우리기업이공격받을수있는개연성이존재함을유의해야할필요성이있음 ❶ US

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199 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 Ⅵ. 전문가칼럼 제 4 차산업혁명과지식재산권법제도의고려사항 법무법인민후김경환변호사 1. 서설 제4차산업혁명이란 2016년 1월 20일스위스다보스에서열린세계경제포럼에서처음언급된개념이다. 이포럼에서클라우스슈밥회장은 물리적시스템ㆍ전자적시스템ㆍ생물적시스템이대융합한인류역사최대의혁명이되어쓰나미처럼밀려올것 이라고말하여제4차산업혁명으로우리시대가진행중이고임박하였음을표현하였다. 제4차산업혁명의특징적요소에대하여보는이에따라견해차이가존재하기는하지만, 융합ㆍ초연결ㆍ지능화로간단하게요약할수있다. 즉 ITㆍ제조업ㆍ바이오등의경계가무너지면서학제간또는산업간융합현상이가속화되고있고, 사물과사물간, 사물과사람간연결이극대화되고있으며, 인공지능등의기술발달에따라단순히자동화에그치는게아니라정보생산의주체가인간중심에서벗어나서다양해지고있다. 한편지식재산권법제도는기술발달과산업의혁명에의하여크게발전하기는하였지만기술발달과산업의혁명에따라서그존재의의도다소수정되었음을부정할수없다. 예컨대제1차산업혁명을거치면서, 특허제도를통한사회적ㆍ경제적이익은, 새로운발명의완성품의도입이었던것이새롭고유용한정보의도입으로변화하였다. 194

200 Ⅵ. 전문가칼럼 IP Trend 물론융합ㆍ초연결ㆍ지능화로대표되는제4차산업혁명의도래에도불구하고, 혁신을제고하여야하는지식재산권법제도의본래목적이나가치는여전할것이다. 그러나이러한본래의목적이나가치를, 변화하는환경에서도유지하고제대로구현하려면, 새로운환경에대한정확한이해와더불어새로운환경에서고려해야할사항을모색하고그모색한사항에대하여정밀하게검토하는작업을병행하여야할것이다. 이에본고는제 4 차산업혁명이지식재산권법제도에어떠한영향을줄수 있는지를검토한후, 이를기반으로지식재산권법제도에서향후고려해야할 사항을열거해보고자한다. 2. 제 4 차산업혁명과지식재산권환경의변화 가. 제 4 차산업혁명의도래 산업혁명 이라는표현은아놀드토인비에의하여처음사용되었는데, 이는새로운기술의등장이큰사회적ㆍ경제적변화까지이끌어내는경우를 의미한다. 우리는지금까지두차례의산업혁명을경험하였고현재는제3차산업혁명시대라말할수있다. 제1차산업혁명은 18세기중반등장한증기기관으로인하여가내수공업체제에서공장생산체제로변화한것을말한다. 제2차산업혁명은전기의발견으로인한에너지혁명을가리키며, 이러한전기에너지로인하여대량생산체제가가능해졌다. 제3차산업혁명은디지털혁명시대라할수있고, 이로인하여정보화ㆍ자동화체제가갖추어졌다. 인류의역사가시작한이래산업혁명은모두최근에집중되어있고그간격은점점좁혀져감을알수있다. 195

201 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 [ 제4차산업혁명의도래 ] ( 출처 : 제4차산업혁명은 2016년 1월다보스포럼에서제시된것으로서, 다보스포럼을주최하는세계경제포럼은 The Future of Jobs 보고서를통하여제4차산업혁명의도래를예고하면서일자리등에크나큰변화가발생할것이라고전망하였다. 다보스포럼은제4차산업혁명에대하여 디지털혁명 ( 제3차산업혁명 ) 에기반하여물리적공간, 디지털적공간및생물학적공간의경계가희석되는기술융합의시대 라고정의하였다 49). 과거 2010년독일의 High-tech Stratege 2020 에서제시된 Industry 4.0 과일맥상통하는개념이라말할수있다. 제4차산업혁명을가져오는동인에대하여 The Future of Jobs 는 업무환경및방식의변화, 신흥시장에서의중산층등장 및 기후변화 등이사회 경제적측면에서의주요변화동인이고, 과학기술적측면에서는 모바일인터넷, 클라우드기술, 빅데이터, 사물인터넷 (IoT) 및 인공지능 (A.I.) 등의기술이주요변화동인이될것으로보고있다. 50) 즉사물인터넷등을통하여초연결이, 인공지능과빅데이터등을통하여지능화가실현되는것이다. 제4차산업혁명의특징에대하여전문가에따라견해가다를수있지만, 49) 김진하, 제 4 차산업혁명시대미래사회변화에대한전략적대응방안모색, KISTEP InI 제 15 호 (2016 년 8 월 ), 47 면 50) 김진하, 제 4 차산업혁명시대미래사회변화에대한전략적대응방안모색, KISTEP InI 제 15 호 (2016 년 8 월 ), 48 면 196

202 Ⅵ. 전문가칼럼 IP Trend 융합, 초연결, 지능화가가장중요한특징적요소에해당한다. 이중에서 가장중요한특징적요소를하나만고르라면당연히지능화가가장중요한 것이라말할수있다. 융합 이란 ITㆍ제조업ㆍ바이오등의경계가무너지면서학제간또는산업간의구분이약해지는것을의미한다. 제3차산업혁명부터시작된융합현상은제4차산업혁명을맞아가속화되면서, 핀테크ㆍ자율주행자동차등의융합산업이새로생겨나고있고, 심지어생물과기계의경계까지도모호해지는극단적인현상까지일어날것으로예측된다. 초연결 이란사물인터넷 (IoT), 클라우드등 ICT 기술의급진적발전과확산이인간과인간, 인간과사물, 사물과사물간의연결성을기하급수적으로확대시킬것이라는것을의미한다. 2020년까지인터넷플랫폼가입자가 30억명에이를것이고 500억개의스마트디바이스로인해상호간네워크킹이강화될것이라는전망은초연결사회로의진입을암시하고있다. 51) 지능화 란딥러닝등의인공지능기술과빅데이터등에의하여사람의일부기능을닮은기계가등장하여스스로센싱하면서판단하고서비스를제공하게됨을의미한다. 지능화의핵심은인공지능기술인데, 인공지능 이란단어는 1956년영국다트머스회의에서인지과학자인존매커시 (John McCarthy) 에의해처음으로언급되었던개념이다. 51) 김진하, 제 4 차산업혁명시대미래사회변화에대한전략적대응방안모색, KISTEP InI 제 15 호 (2016 년 8 월 ), 50 면 197

203 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 원어로는 Artificial Intelligence 이지만, 우리나라에서는대체로 인공지능 으로번역하면서많은오해를사게되었다. 마치인간의지능과동일한기능을하는것으로인식되면서기대와우려가동시에교차하였다. 때문에이러한우려를조금이나마불식하고자 인조지능 이라고해석하는견해도있다. 우리나라에서는최근이세돌과알파고사이의바둑대결로대중에게널리알려졌다. 인공지능은크게강한인공지능 (Strong AI) 과약한인공지능 (Weak AI) 으로구분된다. 강한인공지능이란튜링테스트 (Turing test) 52) 를통해기술적인세부사항을논하기보다사람이전혀이상한점을느낄수없을정도의고차원적인 사고한다 라는조건을만족하는수준을가리키고, 약한인공지능이란학습을통해지능을특정분야로한정지을수있음에따라특정문제를인간처럼풀수있는수준을가리킨다. 53) 강한인공지능이극단적으로발전하면스스로인공지능이라고인식하는인공지능이등장하게될것으로보인다. 스스로인공지능으로인식한다는것은자아를가진인공지능이라말할수있다. 참고로인공지능기술은미래창조과학부와정보통신기술진흥센터 (IITP) 의기본기술체계를기반으로아래표와같이 5개의핵심기술과 15개의세부기술로분류되고있다. 이에따르면인공지능기술은크게학습및추론기술, 상황이해기술, 언어이해기술, 시각이해기술, 인식및인지기술의 5개분야로구분할수있다. 52) 튜링테스트는 1950 년앨런튜링 (Alan Turing) 이제안한인공지능판별법으로인공지능과대화하는시험관이지금대화하는상대가기계인지사람인지구분할수없을때통과했다고볼수있음 53) 곽현등, 인공지능 (AI) 기술및정책동향, 한국지식재산연구원이슈페이퍼, 4 면 198

204 Ⅵ. 전문가칼럼 IP Trend [ 표 V-1 : 인공지능핵심기술및세부기술분류 ] ( 출처 : 곽현등, 인공지능 (AI) 기술및정책동향, 한국지식재산연구원이슈페이퍼, 9 면 ) 나. 지식재산권환경의변화 현행특허법제1조제1항은 이법은발명을보호, 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하고산업발전에이바지함을목적으로한다. 고명시하고있다. 즉기술의광범위한사용과이를통한산업발전이특허법의목적임을보여주고있는것이다. 199

205 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 또한현행저작권법제1조는 이법은저작자의권리와이에인접하는권리를보호하고저작물의공정한이용을도모함으로써문화및관련산업의향상발전에이바지함을목적으로한다. 고명시하여, 저작물의이용과문화발전이저작권법의목적임을보여주고있다. 이러한특허법과저작권법의목적이제4차산업혁명환경에서변화할것으로보는이는없는듯하다. 오히려제4차산업혁명환경에서지식재산권은혁신의도구로서그중요성이강화될것으로보고있다. 특히 4차산업혁명은기계ㆍ사람ㆍ인터넷서비스가상호연결되어가볍고유연한생산체계를구현함으로써다품종대량생산이가능한제조업패러다임의진화를가져오며, 그로인해제조업의주도가치도 노동과효율 중심에서 지식 ( 아이디어 ) 과기술 중심으로이동하여지식재산의중요성은더욱증가할것이라고보고있다 54). 기업뿐만아니라국가차원에서도지식재산경쟁이심화될것으로보이는데, 국가별로자국이익을극대화하기위해노력하면서글로벌지식재산시스템이복잡해지는등지식재산관련다층적인노력이확대된데다, 속도 라는변수까지더해져시장환경이한층복잡해질것으로예상된다. 55) 한편제4차산업혁명의핵심적모습은정보생산의주체가인간에서벗어나점점기계등으로다양해진다는것이라고이미언급하였다. 예컨대이미실현된, 곡을만드는인공지능, 기사를쓰는인공지능, 그림을그리는인공지능등에서나아가, 심지어발명을하는인공지능까지도충분히가능할것이다. 54) 이성기, 4 차산업혁명시대에대응하는 IP 의역할, 한국지식재산보호원이슈페이퍼, 7 면 55) 이성기, 4 차산업혁명시대에대응하는 IP 의역할, 한국지식재산보호원이슈페이퍼, 7 면 200

206 Ⅵ. 전문가칼럼 IP Trend 하지만현행법제도는정보생산의주체또는그에따른지식재산권의주체가사람이라는전제하에만들어진것이기때문에정보생산의주체가다양해진다는제4차산업혁명의핵심적요소를포섭할수없는상태이다. 정보생산의주체가기계로넘어가고있음에도기존의법체계를유지한다면인공지능의활용촉진에저해될뿐만아니라지식재산권법제도가혁신을저해하는결과를낳을수있다. 특히강한인공지능에의한정보생산환경에서도여전이인공지능을인간의도구로만이해하는기존법체계는사회적한계와저항을가져올것으로보인다. 때문에제4차산업혁명환경에서는정보생산의주체로서기계를법적으로포섭하는시도가있을것으로보이고, 그결과지식재산권권리자의범위도확대될것으로보인다. 제4차산업혁명환경에서는정보생산의패턴도기존에비하여확연히달라진다. 즉기존의정보생산은정보의창작이나새로이만들어내는것에방점이있었다면, 제4차산업혁명에서는방대한빅데이터의존재를전제로기존정보의조합이나연결또는기존정보를활용한새로운부가가치있는정보의도출로정보생산의방식이획기적으로바뀌게될것이다. 정보의창안보다는정보의융합을통한정보생산으로그패턴이바뀌는것이다. 이처럼정보생산의패턴이바뀜에따라지식재산권의발생도동일한방식으로바뀔것으로예측된다. 예컨대그림을그려서저작물을만드는것보다는기존의정보를융합하여그림을만들어내는것, 기존의정보를효율적으로배열함으로써저작물을만들어내는것등을생각해볼수있다. 정보발생패턴이다양화진다는것은기존지식재산권체계에포섭되지 않은권리발생현상이예측된다는것이며, 이는기존지식재산권체계를벗어난 새로운지식재산권의발생을충분히예상하게한다. 201

207 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 정보생산패턴의변화및정보생산의주체가인간에서기계로점점이동해간다는것은, 기존의유한한정보생산체제를벗어남을의미하며동시에정보의과잉화를가져올수있다. 빅데이터를통한빅데이터의일반화로도표현할수있다. 이러한정보의과잉화는결론적으로지식재산권의과잉화로연결될수있으며, 지식재산권을손쉽게얻는환경은지식재산권의범람과과잉현상으로연결될것이다. 하지만지식재산권의과잉은퍼블릭도메인영역의축소를의미한다. 따라서이환경에서는공익적인차원에서지식재산권의발생보다는오히려지식재산권의활용에좀더정책적관심을가지게될것이다. 정보나지식재산권의과잉이사회구성원에대한고른분배를의미하지는않는다. 효율적으로인공지능을활용하는자와그렇지못한자사이에정보또는지식재산권의양극화현상도발생할것으로보인다. 전자는더쉽게정보나지식재산권을축적할수있는반면후자는정보나지식재산권축적에어려움을겪게될것이기때문이다. 정보를쉽게모을수있는자와그렇지않은자사이에도역시양극화현상이발생할것이다. 전자는더쉽게정보나지식재산권을축적할수있는반면후자는정보나지식재산권축적에어려움을겪게될것이기때문이다. 인공지능과빅데이터, 컴퓨팅파워의우열은정보의우열즉지식재산권의우열로연결되며, 이는지식재산권의양극화현상을가속화시킬것으로보인다. 기술분야의융합은예컨대제조업과 ICT의융합도포함하지만, 여기에한정하지않는다. 신기능과연결성이증대된메카트로닉장비에서진화하여컴퓨터기반의알고리즘에의해서로소통하고자동적ㆍ지능적으로제어되고모니터링되는다양한물리적개체 ( 센서, 제조장비등 ) 들로구성된시스템인사이버물리시스템 (CPS, Cyber-Physical System) 은제4차산업혁명의일반적인모습으로파악되는바, 물리적공간과사이버공간의융합도일어날것으로보인다. 기술분야의융합은국가의지식재산권등록서비스의변화를가져올것으로보인다. 융합분야의일반화에따른지식재산권심사절차의개선, 지식재산권분류체계의정비등이수반되어야할것이다. 202

208 Ⅵ. 전문가칼럼 IP Trend 제4차산업혁명의한모습인지능화는구체적으로어떤모습을보일까. 기술적으로보면, 서비스기능이장착된제품등이일반화될것으로보인다. 즉아무런기능을하지못하는제품시대는지나가고인공지능에의하여서비스기능이장착된제품이일반화될것이다. 예컨대불을밝히는스탠드가지능화에따라서사람의심리상태까지파악한다음힐링서비스까지제공하게될것이다. 단순히불을밝히는스탠드보다는같은값이면힐링서비스를제공하는스탠드가더경쟁력이있는것은당연하다. 이처럼서비스기능이있는제품이일반화된다면지식재산권법제도도그에따라정립되어야할것이다. 융합현상은정부기능의융합으로이어질것으로보인다. 즉기술이나지식재산권이융합되면, 그에대한정부정책과정부기능역시융합하여대응하여야한다. 한부처에서해결할수있는일은없어지고조직으로분화된여러부처가기능적으로통합되어지식재산권업무와대국민서비스를제공하여야할것이다. 인공지능활용의일반화에따라, 지식재산권침해자의모습도다양화될것으로보인다. 인간이침해자이던시대에서기계도침해자로서당당히자리를차지할것이다. 하지만기계나인공지능에법적책임을묻기곤란한것이작금의현실이다. 이처럼권리발생과마찬가지로현행법체계로는이러한침해현상에충분한대응을하지못하고있는바, 이러한현상에대비하는법체계정비가필요할것으로보인다. 203

209 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 3. 각국의제 4 차산업혁명에대비한지식재산권전략 가. 미국 56) 미국은제4차산업혁명에대비하여지식재산관련대응이첨단기술을보유한민간주도로진행되고있으며, 정부의지식재산관련정책대응보다는기업의 IP 투자ㆍ확보등을통해지식재산경쟁력을확보하고있다. 다만정부는 4차산업혁명주요기술을중심으로기술개발지원및산학연계지원등을추진하여지식재산과관련하여간접적으로지원하는전략을추진하고있다. 나. 일본 57) 일본지적재산전략본부는 4차산업혁명에대비한 2016년지적재산추진계획을확정하여발표하였는데, 친특허정책 (Pro-Patent) 을표방한이번계획은제4차산업혁명시대의지식재산혁신, 지식재산교육ㆍ인재양성, 콘텐츠산업기반강화, 지식재산시스템정비등의 4대전략목표를수립하였다. 4대전략목표중첫번째 4차산업혁명시대의지식재산혁신 의주요내용은 (1) 디지털ㆍ네트워크시대에대비한차세대 IP 시스템구축, (2) 오픈이노베이션을위한 IP 경영추진이며, 좀더구체적으로살펴보면 (1) 차세대 IP 시스템구축에대하여일본은신기술의가능성에주목하여정보의집적등이가치를창출할수있다는점을인식하고신기술의부가가치창출을돕는시스템정비등의폭넓은관점에서지식재산전략을수립하였고, (2) 오픈이노베이션위한 IP 경영에대하여 4차산업혁명시대에는 연계 나 융합 에의한오픈이노베이션의중요성을인식하고지식재산관련주체들이취해야할전략의기본방향을다양화하고있다. 56) 이성기, 4 차산업혁명시대에대응하는 IP 의역할, 한국지식재산보호원이슈페이퍼, 12 면 57) 이성기, 4 차산업혁명시대에대응하는 IP 의역할, 한국지식재산보호원이슈페이퍼, 16 면 204

210 Ⅵ. 전문가칼럼 IP Trend 여기서 연계 와 융합 은산학은물론대기업과중소기업에도적용되며, 산학공동창조플랫폼구축과벤처창업지원확대등연계를강화하고대학ㆍ연구기관의 IP 전략을구체화할계획또한이러한 IP 연계와특허경영이중소기업과농림수산업까지확산될수있도록전문인력을양성하고자함에있다. 동시에지식재산관리의양축을 공개와폐쇄 (Open and Close) 로하여이를폭넓게적용하는바, 공개와폐쇄 란 IP 일부는공개하거나사용계약을맺으면서표준화를추진하고 ( 공개 ), 나머지 IP는특허로독점하거나영업비밀로숨기는 ( 폐쇄 ) 전략을병행함을의미한다. [ 일본지적재산추진계획 2016] ( 출처 : 이성기, 4 차산업혁명시대에대응하는 IP 의역할, 한국지식재산보호원이슈페이퍼, 16 면 ) 205

211 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 다. 중국 58) 중국정부는 4차산업혁명을저성장시대의국가경쟁력확보를위한신성장동력이자경제구조전환을위한필연적선택으로인식하여연구개발에막대한투자금을투입하고있으며, 이를통해확보한기술을지식재산권으로확보하여유지ㆍ관리하는데힘쓰고있다. 나아가과학기술혁신주요지표등을통해 PCT 특허출원건수, 발명특허보유량, 연구개발인력양성등의구체적목표를수립하였으며, 선진기업의기술과특허취득, 해외진출을위한교두보로활용하기위해해외 M&A를적극적으로지원하고, 2020년까지 1.8억명의산업인재육성, 베이징을비롯한주요대도시에의벤처단지육성등을추진하고있다. 4. 제 4 차산업혁명도래에따른지식재산권법제도의고려사항 이상의내용을토대로, 제 4 차산업혁명도래에대비하여우리나라지식재산권 법제도에서고려할수있는사항을정리하면아래와같다. 가. 권리자의개념확장 현행법상지식재산권을취득할수있는자는사람 ( 자연인또는법인 ) 에한정하고있다. 하지만인공지능이나이를장착한기계에의한정보생산이일반화되는현상이발생함에도불구하고여전히이런고전적인접근을한다면결국혁신을저해하는결과를가져올것이기에, 혁신이목적인지식재산권제도에부합하기위해부득이지식재산권권리자의개념이어느정도는확대될것으로보인다. 다른나라에서도이러한고전적인개념에서벗어나려는시도가존재하는데, 대표적으로일본의경우를볼수있다. 58) 이성기, 4 차산업혁명시대에대응하는 IP 의역할, 한국지식재산보호원이슈페이퍼, 17 면 206

212 Ⅵ. 전문가칼럼 IP Trend 일본은인공지능창작물에대한보호논의를이미 10여년전부터시도해왔는데, 2016년 1월 27일일본지식재산전략본부는차세대지식재산시스템검토위원회를통하여인공지능이만들어낸창작물에대한보호방안을검토하고, 같은해 4월 8일인공지능창작물의저작권보호에관한보고서를발표하였다. 이보고서는인공지능창작물을보호할필요가있다고보았고, 다만인공지능창작물을보호할경우그부작용도고려해야하므로그범위를인공지능에대한투자촉진과이용의측면에서적정한수준과범위를결정해야한다고보았다. 59) 큰틀에서지식재산권권리자의범위를확대하는것은바람직하나, 문제는 인공지능에게어느정도권리를인정할것인지인바, 이에대한논의가더 중요하다고본다. 예컨대인공지능에게저작자지위를인정하되사람보다는약한권리를인정하고, 권리보호기간도 3년정도로인정하고, 침해의경우도침해자의 dead copy인경우만저작자에대한권리침해로인정하는조치를고려할수있을것이다. 다만인공지능이창작과정에서활용되는경우어떤경우에는사람에게저작권을인정하고어떤경우에는인공지능에게저작권을인정할지에대하여그경계가분명하지않은문제점이있으므로, 그기준정립도필요하다고본다. 아래표는그경계를어떻게구분할지에대한기존논의의하나인바, 이에따르면창의적작업을누가주도적으로했는지에따라저작자를결정하며, 의미있는접근이라생각된다. 59) 손승우ㆍ김윤명, 인공지능기술관련국제적논의와법제대응방안연구, 한국법제연구원글로벌법제전략연구 , 81 면 207

213 2016 국제지재권분쟁동향연차보고서 [ 표 V-2 : 인공지능 (AI) 에의해창출된성과물 (AI Created Work) 과지식재산 ] ( 출처 : 과학기술정책연구원, 제 4 차산업혁명, 지식재산정책의변화, STEIP Insight vol. 197, , 12 면 ) 나. 권리의과잉현상에따른지식재산권이용촉진 인공지능의활용이일반화되고, 이미언급한대로정보생산의패턴이달라지면서, 정보의생산이나지식재산권의발생은인공지능과빅데이터등이구비되어있는자에게는손쉬운일이될것이다. 그결과지식재산권은과잉발생되고투자액에따라무한대로늘어날수도있다. 예컨대오리지널디자인을인공지능에건네주고회피가능한모든디자인을전부만들어내라는명령을인공지능이실행할수있다면, 인공지능을통하여한꺼번에많은수의회피가능한디자인을만들어낼수있을것이다. 또다른예로기존데이터를여러가지방법으로체계적으로정리하여수많은데이터베이스로만들어낸다음이를권리로등록할수도있을것이다. 또다른예로타인의히트곡을인공지능에건네주고같은분위기로작곡하되표절이되지않을정도로변형을하라고명령하여유사곡을쉽게만들어낼수있다. 즉인공지능과빅데이터를활용하는자는기존보다는손쉽게많은빠른 시간에지식재산권을만들어낼수있다. 208