목차 Ⅰ. 서론 1 Ⅱ. 국제 IP분쟁동향통계 년 1분기국제특허분쟁통계 ( 전체사건 ) 년 1분기국제특허분쟁통계 ( 한국사건 ) 11 Ⅲ. 국제 IP분쟁주요사건 소송이많이발생한 6대산업별기술분야선정 기술분야별주요사건선정 1

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1 2017 년 1 분기 IP Trend 보고서 년 월

2 목차 Ⅰ. 서론 1 Ⅱ. 국제 IP분쟁동향통계 년 1분기국제특허분쟁통계 ( 전체사건 ) 년 1분기국제특허분쟁통계 ( 한국사건 ) 11 Ⅲ. 국제 IP분쟁주요사건 소송이많이발생한 6대산업별기술분야선정 기술분야별주요사건선정 18 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 주요 NPE TOP NPE 분쟁고빈도특허 TOP3 112 Ⅴ. 우리기업연관 NPE 분쟁분석 주요 NPE TOP NPE 분쟁고빈도특허 TOP3 159 Ⅵ. 이슈 FOCUS 특허침해소송손해배상액의추이 178 VII. 해외판례심층분석 미국 중국 일본 194 VIII. 전문가컬럼 200 # 참고자료 210

3 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 Ⅰ. 서론 1

4 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 Ⅰ 서론 배경및목적 지속적으로발생하는국제지재권분쟁속에서 년 분기우리기업과관련된주요분쟁이어떠한형식으로이뤄졌는지다각도로살펴보고자함 또한우리기업의수출에있어서걸림돌인국제지재권분쟁관련정보제공을통하여중소 중견기업의역량강화에기여하고자함 아울러산업별 제조기업 별로구분하여분쟁의현황을살펴보고 년 분기의주요이슈및분쟁의심층분석을통해실질적인분쟁대응정보를제공하고자함 검토방향및중점사항 분쟁동향통계 통계분석을통해 년도 분기국제 분쟁의 전체적인흐름을조망할수있는자료를제공 주요분쟁사건 대산업별로주요분쟁사건을선정하여사건의개요 계쟁제품 관련특허정보와더불어소송의경과및대리인 정보를제공 우리기업연관 분석 년도 분기에우리기업에소송을많이제기한 의분석자료 제공 소제기현황 우리기업연관소송리스트 다소송법원및판사정보 특허정보 분쟁특허분석 년도 분기에산업분야별로가장많이 분쟁에활용된특허를파악하고분쟁에대응할수있는선행특허조사결과를제공

5 I. 서론 이슈 특허침해소송손해배상액추이를분석하여 실제특허침해발생시 보상받을수있는금액을가늠해볼수있으며 합리적인로열티산정을위한선행조사결과를제공 해외판례심층분석 년도 분기에세계주요국 즉미국 중국일본의지식재산관련최신판례의의미를심층적으로분석한후법률적시각에서다양한시사점을담은콘텐츠제공 전문가컬럼 제 차산업혁명에서의오픈소스개발방식과특허전략 기고문제공 3

6 Ⅱ 국제 IP 분쟁동향통계 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 요약 Ⅰ 서론 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 요약 1. 17년 1분기전체분쟁통계 17년 1분기연도 분기별통계 17년 1분기산업 기술별통계 17년 1분기미국지방법원별분쟁통계 2. 17년 1분기우리기업분쟁통계 17년 1분기연도 분기별통계 17년 1분기산업 기술별통계 17년 1분기미국지방법원별분쟁통계 4

7 II. 국제 IP 분쟁동향통계 II 국제 IP 분쟁동향통계 요약 17년 1분기특허분쟁동향 [ General Point ] - 전년동분기및전분기대비소송건수는전체적으로감소세이나 NPE 사건의경우전년동분기대비증가세를보임 - 미국지방법원별분쟁은 Texas, Delaware, Califonia 법원이다소송법원으로확인됨 - 산업분야는전기전자정보통신산업에서비중이높게분쟁이발생하였고, 세부적으로컴퓨터기술 이동통신기술 디지털통신기술의기술분야에서의분쟁이비중있게발생함 시계열적분쟁현황 [ 전체 ] 전년동분기대비전체 0.1% 감소율중, NPE 사건의경우 39% 증가. 전분기대비전체 7% 감소 [ 한국기업연관 ] 전년동분기대비전체 13% 감소. 전분기대비전체 34% 감소율중제조기업사건의경우 100% 증가 산업분야 (6 대 ) 별분쟁현황 [ 전체 ] 전기전자 / 정보통신산업이 NPE 분쟁의 77% 를차지. 제조기업분쟁은 6 대산업에고루분포 [ 한국기업연관 ] NPE 분쟁의경우, 전기전자 / 정보통신산업이 71% 로높은비중을차지. 제조기업분쟁의경우, 장치산업 / 전기전자 / 정보통신 3 대산업분야에서만분쟁이발생 기술분야 (35대) 별분쟁현황 [ 전체 ] 상위 3대기술분야는컴퓨터기술, 이동통신기술, 의약품으로확인 [ 한국기업연관 ] 상위 3대기술분야는컴퓨터기술, 이동통신기술, 디지털통신기술로확인 미국지방법원별분쟁현황 [ 전체 ] NPE 사건은 Texas 지방법원, 제조기업사건은 Califonia 지방법원이다분쟁법원으로확인 [ 한국기업연관 ] NPE 제조기업사건모두 Texas 지방법원이다분쟁법원으로확인 5

8 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 년 분기국제특허분쟁통계 전체사건 시계열적분쟁현황 기간별분쟁현황 전년동분기및전분기대비 전년동기대비분쟁사건을분석하면 년도 분기전체사건은전년대비 감소한 건이발생하였고특히 사건의경우 의증가율 을보임 전분기대비분쟁사건을비교해보면 년도 분기 사건은 감소 제조기업사건은 감소한모습을보였으며전체사건은 의감소율을보임 6

9 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 산업분야별 (6 대 ) 2) 분쟁현황 전체 산업분야별분쟁현황분기 년 분기산업분야별분쟁현황을보면전기전자 정보통신 산업을중심으로분쟁이발생한것을확인할수있음 산업별비중을보면전기전자 정보통신 화학바이오 장치산업 기타산업 기계소재 순으로나타남 제조기업 산업분야별분쟁현황 분기 그림 에서보았듯이 년 분기전체사건에서전기전자 정보통신산업의비중은전체의 를차지 전체사건을 대제조기업사건으로비교분석해보면 사건은전기전자 정보통신산업이 분기전체의 로분쟁의 대부분을차지한반면제조기업사건은화학 바이오 전기전자 장치산업 기타산업 정보통신 기계소재 등산업전반에걸쳐특허분쟁이발생함 7

10 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 기술분야별 (35 대 ) 3) 분쟁현황 전체 기술분야별분쟁현황분기 년 분기의다분쟁 대기술분야를분석해보면아래그림과같이컴퓨터기술 이동통신기술 의약품 디지털통신기술 게임및 생활가구순의분쟁현황을보임 3) 8

11 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 제조기업 기술분야별분쟁현황 분기 다분쟁 대기술분야를 와제조기업사건으로비교분석하면 사건은아래그림과같이전기전자 정보통신의기술분야인 컴퓨터기술 이동통신기술 디지털통신기술등을중심으로분쟁이 발생함 제조기업사건은아래그림과같이의약품 컴퓨터기술 기술 기타기계장치 게임및생활가구등을 중심으로분쟁이발생함 9

12 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 미국지방법원 4) 별분쟁현황 (1/4 분기 ) 미국내지방법원별분쟁현황 미국지방법원별 사건의분쟁현황을살펴보면아래그림과같이 가 로가장많은분쟁이발생하였으며다음으로 순으로사건이발생하였음 제조기업사건은 를중심으로사건이 발생하였으며지역별세부현황을살펴보면전체분쟁사건중 의비중을보임 10

13 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 년 분기국제 분쟁통계 한국사건 시계열적분쟁현황 기간별분쟁현황전년동분기및전분기대비 전년동분기대비분쟁사건을분석하면 년도 분기의사건은전년대비 감소한 건이발생하였고 사건의경우 의증가율 을보인반면제조기업사건은 감소율을보임 전분기대비분쟁사건을비교해보면 년도 분기 사건의경우 의감소율을보인데반해제조기업사건은 의증가율을 보임 11

14 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 산업분야별 (6 대 ) 분쟁현황 전체 산업분야별분쟁현황분기 년 분기산업분야별분쟁현황을보면정보통신 전기전자 장치산업 화학 바이오 기타산업순으로분쟁이발생하였으며기 계소재분야에서는분쟁이없었음 제조기업 산업분야별분쟁현황 분기 그림 에서보았듯이 년 분기전체사건에서정보통신 전기전자가차지하는비중은전체의 로높은비중을차지함 전체사건을 사건대제조기업사건을비교분석해보면 그림 와같이 사건은정보통신 전기전자 장치산업 화학바이오 기타산업분야에서분쟁이발생한반면 제조기업사 건은장치산업 정보통신 전기전자분야에서분쟁이발생하였음 12

15 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 기술분야별 (35 대 ) 분쟁현황 (1/4 분기 ) 전체 기술분야별소송현황 분기 년 분기다분쟁 대기술분야를분석해보면아래그림과같이컴퓨터기술 이동통신기술 디지털통신기술 기술 전자 에너지장치기술순의분쟁현황을보임 13

16 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 제조기업 기술분야별분쟁현황분기 다분쟁 대기술분야를 와제조기업사건으로비교분석하면 사건은아래그림과같이이동통신기술 디지털통신기술 컴퓨터기술 전자 에너지장치기술순으로분쟁이발생함 제조기업사건은아래그림과같이컴퓨터기술 기술 진단측정기술을중심으로분쟁이발생함 14

17 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 미국지방법원 6) 별분쟁현황 (1/4 분기 ) 미국내지방법원별분쟁현황 미국지방법원별 사건의분쟁현황을살펴보면아래그림과같이 가 로가장많은분쟁이발생하였으며다음으로 순으로사건이발생하였음 제조기업사건은 를중심으로사건이 발생하였으며지역별세부현황을살펴보면전체분쟁사건중 의비중을보임 15

18 참고자료,WIPO-IPC concordance Table description 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 [ 컴퓨터기술 ] 가. Guyzar, LLC v. Spiraledge, Inc. d.b.a SwimOutlet.com [ 이동통신기술 ] 나. RICPI Communications, LLC v. Codan US, Inc. [ 의약품 ] 다. Gilead Sciences, Inc. v. Mylan Pharmaceuticals, Inc. [ 게임및생활가구 ] 라. POWERbahn, LLC v. Saris Cycling Group, Inc. [ 전자 에너지장치기술 ] 마. Fundamental Innovation Systems International, LLC v. OO Electronics Co. Ltd. et el [ 기타기계장치 ] 바. Transocean Offshore Deepwater Drillin, Inc. v. Noble Corporation plc et el

19 불리 불리 < 분쟁사건선별기준 > 정의 17 년 1 분기국제 IP 분쟁사건을대상으로기술분야별소송빈도, 사건관심도, 한국기업관련여부를고려하여선별 세부선별기준 01 소송이많이발생한 6 대산업별기술분야 7) 선정 - 소송발생건수에따른주요기술분야선정 - 기타로분류된소송은제외 세부선별기준 02 외부정보수요자의관심정도반영 - 기술분야별조회수상위사건선정 세부선별기준 03 우리기업과의관련여부 - 조회수상위사건중국내업체가원 피고인경우포함 종합 계량지표를기준으로 6 대산업별多소송기술분야주요사건선정 7)

20 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 Ⅲ 국제 IP 분쟁주요사건 소송이많이발생한 대산업별기술분야선정 기술분야별주요사건선정 컴퓨터기술 이동통신기술 18

21 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 의약품 게임및생활가구 전자 에너지장치기술 기타기계장치 19

22 불리 불 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 컴퓨터기술 가 Guyzar, LLC v. Spiraledge, Inc. d.b.a SwimOutlet.com < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [NPE] 피고 ➋ [ 제조기업 ] 법원정보 원고현황 상세기업정보없음 피고현황 미국뉴욕주아먼크에본사를두고있으며컴퓨터하드웨어, 소프트웨어판매및기업컨설팅과서비스를주요사업으로하고있음 ➊ Guyzar, LLC 홈페이지및이미지정보없음 ➋ Spiraledge, Inc. d.b.a SwimOutlet.com 관할법원 담당판사 20

23 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 2 법원및판사정보 - 판사 Robert William Schroeder III James Rodney Gilstrap 의경우 D.C. E.D. Texas 지방법원에서 5,156 건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 178 일로확인 됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 % 의사건이 105일이내에종결 % 의사건이 178일이내에종결, 나머지 50% 사건은 178일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 328일이내에종결 662 소종결까지소요된최장기간 662일 21

24 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 - 지방법원 D.C. E.D. Texas 의경우 8,269 건의특허소송이종료되었으며, 소송종료 까지소요된기간의중앙값은 188 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 % 의사건이 108일이내에종결 % 의사건이 188일이내에종결, 나머지 50% 사건은 188일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 339일이내에종결 685 소종결까지소요된최장기간 685일 3 소송관련특허정보 (1 건 ) 4 원고최근소송이력 22

25 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 5 원고특허자산현황 ( 기준 ) 특허자산주력분야 : 정보통신 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 % % 6 소송경과정보 전체요약 - 원고 Guyzar, LLC 가진행한소송중 60 건이종료되었고, 해당건모두합의종결건으로종료됨 원고관련대리인정보 Guyzar, LLC 의최다대리로펌정보 로펌명 주소 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 합의종결건수 기타사유의종결건수 Ferraiuoli 390 N. Orange Ave, Suite 2300 Orlando, FL 미국 (2/6) 1 (1/0)

26 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 7 소송관련특허상세정보 ➊ US

27 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 25

28 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 26

29 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 8 주요기술키워드 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 9 연관소송주요피고 17 년 1 분기까지 US 특허를활용하여총 72 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 10 선행특허정보 US 특허권리만료로선행특허정보를제공하지않음 27

30 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 11 소송의분석과특징 소장 8) 에의하면원고 Guyzar LLC 9) 는텍사스법인으로서 U.S. Patent No. 5,845,070 10) 의특허권자이다. 피고 Spiraledge, Inc., d/b/a SwimOulet.com 11) 은캘리포니아에주된사업장을영위한델러웨어기업으로이사건원고에의하여 070 특허를정당한권원없이불법적인방법으로상업화함으로써원고의권리를침해한것으로텍사스연방지방법원동부지원에피소되었다. 상기 070 특허는사용자의비밀정보를인증하고로그인 / 아웃하는과정에서인터넷 거래를수행하는데필수적인비밀정보를부정한사용으로부터보호하는방법을구성 한다. 원고는피고가미국특허법 271조 12) 를위배하여 070 특허를직접적으로침해한다고주장하였다. 또한피고는자사의웹사이트를통해서비스를제공함에있어원고의특허를침해한다는사실을알고있었으며, 최종소비자가해당특허의기술을이용하여로그인하고구매를하거나피고가제공하는서비스를이용할수있게함으로써원고의특허를침해하고있다고주장하였다. 이에따라, 원고는상기피고의침해행위에의하여특허침해를인정하는법원의판단을구하면서미국특허법 284조 13) 에따른손해배상 (Compensatory damages), 소송전후에발생하는이자 (Interest) 및소송비용 (Costs) 그리고 285조 14) 에따른변호사비용을청구하였다. 더불어상기사건과관련된사실판단을배심원에의하여심리받을수있도록배심재판 (Jury trial) 을청구하였다. 8) Case 2:17-cv JRG-RSP 9) 이하 원고 또는 Guyzar 로칭한다. 10) 이하 070 특허로칭하며, 특허의상세한내용은 소송관련특허상세정보 에서소개되어있다. 11) 이하 피고 로칭한다. 12) 35 U.S.C. 271(a). Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent. 13) 35 U.S.C Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. 14) 35 U.S.C The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party. 28

31 불리 불 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 이동통신기술 가 RICPI Communications, LLC v. Codan US, Inc. < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 원고현황 텍사스에주된영업지를보유 하고있는통신회사 ➊ RICPI Communications, LLC 피고 ➋ [ 제조기업 ] 피고현황 버지니아주법에의해설립 되고운영되는사업 ➋ Codan US, Inc. 법원정보 관할법원 담당판사 29

32 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 계쟁제품 계쟁제품 2 법원및판사정보 - 판사 James Rodney Gilstrap 의경우 D.C. E.D. Texas 지방법원에서 5,156 건의특허소송이 종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 178 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 % 의사건이 105일이내에종결 % 의사건이 178일이내에종결, 나머지 50% 사건은 178일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 328일이내에종결 662 소종결까지소요된최장기간 662일 30

33 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 - 지방법원 D.C. E.D. Texas 의경우 8,269 건의특허소송이종료되었으며, 소송종료 까지소요된기간의중앙값은 188 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 % 의사건이 108일이내에종결 % 의사건이 188일이내에종결, 나머지 50% 사건은 188일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 339일이내에종결 685 소종결까지소요된최장기간 685일 3 소송관련특허정보 (1 건 ) 4 원고최근소송이력 31

34 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 5 원고특허자산현황 ( 기준 ) 특허자산주력분야 : 정보통신 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 % 20% % 6 소송경과정보 전체요약 - 원고 RICPI Communications, LLC 는총 3 건의소송을진행중이며, 현재종료된건은없음 원고관련대리인정보 RICPI Communications, LLC 의최다대리로펌정보 로펌명 주소 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 합의종결건수 기타사유의종결건수 Ferraiuoli 390 N. Orange Ave, Suite 2300 Orlando, FL 미국 (2/6) 1 (1/0)

35 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 7 소송관련특허상세정보 ➊ US

36 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 34

37 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 8 주요기술키워드 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 9 연관소송주요피고 17 년 1 분기까지 US 특허를활용하여총 6 건의소송이제기되었으며, 주요피고는 아래와같음 35

38 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 10 선행특허상세정보 ➊US ❷ US

39 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 ❸ US ❹ US

40 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 ❺ US

41 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 11 소송의분석과특징 원고 RICPI Communications LLC 15) 는텍사스에주된영업지를보유하고있는텍사스법인이다. 텍사스연방지방법원동부지원에접수된원고의소장 16) 에따르면피고 Codan US, Inc. 17) 는버지니아주법에의해설립되고운영되는사업체로서 컴퓨터네트워크를통해쌍방향라디오통신을가능하게하는시스템및방법 18) 에관한 U.S. Patent No. 7,333,806 19) 의법률상정당한특허권자인원고의권리를침해하였다. 806 특허는 3개의독립청구항과 16개의종속청구항으로구성되어있으며, 원고는피고가적어도하나의 806 특허청구항각각또는모든요소들을포함한쌍방향통신시스템을불법적으로특허권자인자신의동의또는허락없이상업화하여해당특허를침해하고그로부터이득을취하였다고주장하였다. 문제의피고제품은 Codan Stratus radio system 을포함하고있으며, 그시스템은양방향라디오기기사이에통신을핵심으로한다. 원고는피고가미국특허법 271조 20) 를위반하여 806 특허를직접적으로침해한다고주장하였다. 또한적어도피고에대한본소장의송달시점에서자신이 806 특허를침해하고있음을이미알고있었다고주장하였다. 피고는인터넷웹사이트를통해서본사건의특허침해제품을판매, 판매의공여및광고함으로써원고의특허를침해하였고그침해행위는라이선스또는정당한권원없이이루어졌다고주장하였다. 피고의상기행위로인해금전적인손해를초래하였다고주장하면서, 원고는 284 조 21) 에의한소송전후의이자및소송비용을포함한손해배상및 285 조 22) 에의한 변호사비용을청구하였다. 15) 이하 RICPI 또는 원고 로칭한다. 16) Case 2:17-cv ) 이하 피고 로칭한다. 18) System And Method For Enabling Two-Way Radio Communications Over A Computer Network 19) 이하 806 특허로칭하며, 특허의상세한내용은 소송관련특허상세정보 에서소개되어있다. 20) 35 U.S.C. 271(a). Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent. 21) 35 U.S.C Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. 22) 35 U.S.C The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party. 39

42 불리 불 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 의약품 가 Gilead Sciences, Inc. v. Mylan Pharmaceuticals, Inc. < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 원고현황 Gilead Science 사는미국국 적의제약회사로치료제의약동학적특성의조절제를개발하는전문업체 ➊ Gilead Sciences, Inc. 피고 ➋ [ 제조기업 ] 피고현황 1961 년설립된미국펜실베이니 아에본사를둔의약품제조기업 ➋ Mylan Pharmaceuticals, Inc. 법원정보 관할법원 담당판사 40

43 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 2 법원및판사정보 - 판사 Richard Gibson Andrews의경우 District of Delaware 지방법원에서 314건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 314일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 5 소종결까지소요된최단기간 5일 % 의사건이 128일이내에종결 % 의사건이 314일이내에종결, 나머지 50% 사건은 314일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 583일이내에종결 1259 소종결까지소요된최장기간 1259일 41

44 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 - 지방법원 District of Delaware 의경우 4,269 건의특허소송이종료되었으며, 소송 종료까지소요된기간의중앙값은 336 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 2 소종결까지소요된최단기간 2일 % 의사건이 144일이내에종결 % 의사건이 336일이내에종결, 나머지 50% 사건은 336일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 670일이내에종결 1456 소종결까지소요된최장기간 1456일 3 소송관련특허정보 (1 건 ) 4 원고최근소송이력 42

45 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 5 원고특허자산현황 ( 기준 ) 특허자산주력분야 : 화학 바이오 정보통신 전기전자 화학 바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 % 1.7% 79.1% 16.8% 1.7% 0.4% 100% 6 소송경과정보 전체요약 - 원고 Gilead Sciences, Inc. 가진행한소송건중 58 건이종료되었고, 그중기타사유종결건이 38 건으로가장높은비율을차지하고있음 원고관련대리인정보 로펌명 Mayer Brown Gilead Sciences, Inc. 의최다대리로펌정보 주소 71 South Wacker Drive, Chicago, Illinois, United States 미국 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 (29/19) 45 (27/18) 합의종결건수 기타사유의종결건수

46 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 7 소송관련특허상세정보 ➊ US

47 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 45

48 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 8 주요기술키워드 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 9 연관소송주요피고 17 년 1 분기까지 US 특허를활용하여총 6 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 46

49 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 10 선행특허상세정보 ❶ US ❷ US

50 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 ❸ US ❹ US

51 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 ❺ US

52 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 11 소송의분석과특징 이소송의원고 Gilead Science 사는미국국적의제약회사로치료제의약동학적특 성의조절제 (Modulators of pharmacokinetic properties of therapeutics) 에관한 374 특허 23) 의특허권자이다. 원고 Gilead Sciences 사는미국 FDA 24) 에 ANDA 25) 신청을한 Mylan Pharmaceuticals 사에대하여 2017년 2월 22일델라웨어지방법원에특허침해소송을제기하였다. Gilead Sciences 사는특허침해를규정하는 35 U.S.C. 271 (a), (b), (c), (e) 와손해에대한구제방법을규정하는 281를근거로들며침해를주장하였다. 2012년 4월 3일, 미국특허상표청은치료제의약동학적특성의조절제에관한특허를등록허락하였고, Gilead Sciences 사는이를양수받았다. 또한 Gilead Sciences 사는 "Tybost" 라는 HIV 치료제에관하여신약허가를받은바있으며, "Tybost" 는오리지널신약으로오렌지북 26) 에등재되었다. 또한오렌지북에는 "Tybost" 를만들기위해사용된특허로 374 특허가기재되어있었다. 2017년 1월 24일, Mylan 사는 FDA에 ANDA 호를신청하였고, 해당제네릭의약품에대하여 374 특허만료일전에상업적으로제조, 사용, 판매및수입등에대한허가를구하였다. 또한 Mylan은 ANDA 신청서에 374 특허가무효라고주장하였다. Gilead Sciences 사는 374 특허가만료되기전에 Mylan이 ANDA 호를제출한것은특허침해행위에해당된다고주장하였다. 또한 Gilead Sciences사는 Mylan이제네릭의약품에대하여상업적으로제조, 사용, 판매및수입등을한다면이는 374 특허를형평법상으로또는문언적으로침해하게되는것이고, 그렇게된다면자사에회복할수없는손해를초래하게된다고주장하였다. 23) 특허번호는 U.S. Patent No. 8,148,374 이다. 24) United States Food and Drug Administration 25) Abbreviated New Drug Application 의약자로특허의약품의물리화학적성질을개선해새로운의약품을제조하는개량신약 ( 제네릭 ) 을개발하여 FDA 에허가를신청하는것이다. 26) FDA 는미국내에서판매허가를받은모든의약품의목록을오렌지북 (Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations) 이라고불리는책으로출판한다. 50

53 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 원고 Gilead Sciences는 Mylan의 ANDA 신청이 35 U.S.C. 271 (e)(2)(a 27) ) 에따라형평법상으로또는문언적으로침해이며, 28) 35 U.S.C. 271 (e)(4)(a) 에따라 ANDA 신청을할수있는시기는특허만료이후이고, Mylan이제네릭의약품에대하여상업적으로제조, 사용, 판매및수입등을한다면이는 374 특허의침해에해당된다는취지의판결을구하였다. 더나아가 Mylan이 374 특허만료전까지제네릭의약품에대한상업적으로제조, 사용, 판매및수입등을못하도록영구적침해금지가처분을청구하였다. 당해사건이예외적인사건 (exceptional cases) 에해당한다는이유로미국특허법제285조가규정하는변호사비용 (attorneys fees) 도청구하였다. 29) 27) 35 U.S.C. 271 (e)(2) It shall be an act of infringement to submit (A) an application under section 505(j) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or described in section 505(b)(2) of such Act for a drug claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent, 28) 35 U.S.C. 271 (e)((4) For an act of infringement described in paragraph (2) (A) the court shall order the effective date of any approval of the drug or veterinary biological product involved in the infringement to be a date which is not earlier than the date of the expiration of the patent which has been infringed, 29) 35 U.S.C Attorney fees. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party. 51

54 불리 불 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 게임및생활기구 가 POWERbahn, LLC v. Saris Cycling Group, Inc. < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 운동기구에서쓰이는신체활동측정장치개발기업 ➊ POWERbahn, LLC 피고 ➋ [ 제조기업 ] 운동기구에서쓰이는실내 사이클운동기구전문업체 ➋ Saris Cycling Group, Inc. 법원정보 관할법원 D.C.W.D.Wisconsin 담당판사 Michael R. Wilner 52

55 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 2 법원및판사정보 - 판사 William Martin Conley 의경우 D.C.W.D.Wisconsin 지방법원에서 56 건의특허소송 이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 403 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 86 소종결까지소요된최단기간 86일 % 의사건이 291일이내에종결 % 의사건이 403일이내에종결, 나머지 50% 사건은 403일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 543일이내에종결 838 소종결까지소요된최장기간 838일 53

56 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 - 지방법원 D.C.W.D.Wisconsin 의경우 126 건의특허소송이종료되었으며, 소송종 료까지소요된기간의중앙값은 188 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 15 소종결까지소요된최단기간 15일 % 의사건이 138일이내에종결 % 의사건이 331일이내에종결, 나머지 50% 사건은 188일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 516일이내에종결 969 소종결까지소요된최장기간 969일 3 소송관련특허정보 (1 건 ) 4 원고최근소송이력 54

57 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 5 원고특허자산현황 ( 기준 ) 특허자산주력분야 : 장치산업 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 % % 6 소송경과정보 전체요약 - 원고 POWERbahn, LLC 가총 3 건의소송을진행중이며, 현재종료된건은없음 원고관련대리인정보 POWERbahn, LLC 의최다대리로펌정보 로펌명 주소 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 합의종결건수 기타사유의종결건수 Greenberg Traurig 54 State Street 6th Floor Albany, NY ,719 1, (222/33) 234 (136/98) 1,271 1,547 55

58 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 7 소송관련특허상세정보 ➊ US

59 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 57

60 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 8 주요기술키워드 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 9 연관소송주요피고 17 년 1 분기까지 US 특허를활용하여총 6 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 58

61 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 10 선행특허상세정보 ❶ US

62 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 11 소송의분석과특징 이사건의원고는 POWERbahn LLC 사로이사건계쟁특허인 865특허 30), 476특허 31), 964특허 32), 015특허 33) ( 통틀어이하 이사건특허 라한다 ) 의전용실시권자이며이사건특허는주로운동기구에서쓰이는신체활동측정장치에관한특허다. 한편이사건피고는 CycleOps 사로실내사이클운동기구전문업체이고피고는실내사이클기구인 Hammer Direct Driver Trainer( 이하 Hammer 라한다 ) 와 Magnus Indoor Trainer( 이하 Magnus" 라한다 ) 등을제조 판매하고있다. 원고는이사건소를통해피고는 Hammer 제품과 Magnus 제품을제조 사용 판매하는행위를통해이사건특허를침해한다고주장하였다. 이러한주장과관련해원고는피고가운영하는웹사이트의제품소개페이지나유튜브에게재된피고제품의소개영상의내용을언급하며피고제품이가지는특징들은이사건특허의청구항의범위에속하는것이고, 따라서피고의위제품제조 사용 판매행위는원고가전용실시권을가지는이사건특허에관한고의침해에해당한다고주장하였다. 위와같은점을이유로원고는이사건소로써피고에대해합리적인실시료이상의손해배상금과추가적으로피고의고의침해행위를원인으로하는 3배의증액손해배상 (Treble damages) 을청구하였다. 또한피고의위피의침해제품에대해제조 사용 판매를금지하도록하는영구적인금지명령 (a permanent injunction) 도청구하였다. 30) 865 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 7,066,865 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 31) 476 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 7,862,476 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 32) 964 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 7,841,964 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 33) 015 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 7,608,015 이고, 특허의자세한내용은 5. 소송관련특허상세정보 에자세히소개되어있다. 60

63 불리 불 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 전자 에너지장치기술 가 Fundamental Innovation Systems International, LLC v. OO Electronics Co. Ltd. et el < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 피고 ➋ [ 제조기업 ] 미국국적의특허전문회사로다기능적충전기에관한기술을개발하는제조기업 1969 년설립되어국내에본사를두있는전자 전기제품및반도체통신기기제조업체 ➊ Fundamental Innovation Systems International, LLC ➋ OO Electronics Co. Ltd./ OO Electronics America, Inc. 법원정보 관할법원 D.C.E.D.Texas 담당판사 James Rodney Gilstrap 61

64 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 계쟁제품 계쟁제품 2 법원및판사정보 - 판사 James Rodney Gilstrap 의경우 D.C. E.D. Texas 지방법원에서 5,156건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 178일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 % 의사건이 105일이내에종결 % 의사건이 178일이내에종결, 나머지 50% 사건은 178일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 328일이내에종결 662 소종결까지소요된최장기간 662일 62

65 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 - 지방법원 D.C. E.D. Texas 의경우 8,269 건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지 소요된기간의중앙값은 188 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 % 의사건이 108일이내에종결 % 의사건이 188일이내에종결, 나머지 50% 사건은 188일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 339일이내에종결 685 소종결까지소요된최장기간 685일 3 소송관련특허정보 (1 건 ) 4 원고최근소송이력 63

66 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 5 원고특허자산현황 ( 기준 ) 특허자산주력분야 : 전기전자 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 % 60% - 20% % 6 소송경과정보 전체요약 - 원고 Fundamental Innovation Systems International, LLC 가총 4 건의소송을진행중이며, 현재종료된건은없음 원고관련대리인정보 로펌명 Fundamental Innovation Systems International, LLC 의최다대리로펌정보 주소 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 합의종결건수 기타사유의종결건수 The Stafford Davis Firm The People's Petroleum Building, 102 N College Ave (2/2) 2 (1/1)

67 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 7 소송관련특허상세정보 ➊ US

68 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 66

69 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 8 주요기술키워드 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 9 연관소송주요피고 17 년 1 분기까지 US 특허를활용하여총 1 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 67

70 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 10 선행특허상세정보 ❶ US ❷ US

71 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 ❸ US ❹ US

72 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 ❺ US

73 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 11 소송의분석과특징 이소송의원고 Fundamental Innovation Systems International LLC( 이하 Fundamental) 은미국국적의특허전문회사로다기능적충전기 (multifunctional charger system and method) 등에관한 936 특허, 111 특허, 586 특허, 766 특허, 550 특허, 319 특허, 983 특허, 655 특허 ( 이하관련특허들 ) 의특허권자이다. 34) 원고 Fundamental은 Samsung Elctronics Co., Ltd, Samsung Elctronics America, Inc.( 이하 Samsung) 을상대로특허침해의소를 Eastern District of Texas에제기하였다. Fundamental은 Samsung의전자제품과파워어댑터가특허침해를규정하는 35 U.S.C ) 에따라자사의관련특허들을침해한다고주장하였다. 예를들어, Galaxy S7, S7 Edge, S7 Plus, S7 Edge Plus, S6, S6 Edge, S6 Plus, S6 Edge Plus, Note Edge, Note 4, J7, J3, Tab S2, TabPro 등의제품들과급속충전기및 5V-output 충전기등의제품들 ( 이하계쟁제품들 ) 이관련특허들과유사한기능을가지고있다고주장하였다. Fundamental은 2015년 12월 14일이전에 Samsung에경고장을송부하였으나, Samsung 은그이후에도계쟁제품들의제조, 판매및미국내수입을계속하였고이에대한광고활동도계속하였다고주장하였다. 원고는자신의 963, 111, 586, 766, 550 특허가 USB를기계와연결시켜데이터통신과충전을동시에가능하게하는새로운기술이며기존의기술과는근본적으로차별화되어기계를극도로소형화시킬수도록하였고성능도드라마틱하게개선되었다고설명하였다. 또한 '319, '983, '655 특허는제한적인파워소스 (usb 파워소스등 ) 에서배터리를충전할때기계에충분한전원이도달하도록하는기술로이는 USB 포트에서나오는전원의총량을조절할수있게한다고설명하였다. 원고는이러한관련특허들이 Reseach In Motion Limited와 BlackBerry Limited의연구로개발되었고특허발명당시 Research In Motion Limited는무선모바일통신분야의선두주자였다고주장하였다. 34) 미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 6,936,936, U.S. Patent No. 7,239,111, U.S. Patent No. 7,834,586, U.S. Patent No. 8,232,766, U.S. Patent No. 8,624,550, U.S. Patent No. 7,791,319, U.S. Patent No. 8,541,983, U.S. Patent No. 7,893,655 이다. 35) 35 U.S.C. 271(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent. 71

74 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 원고 Fundamental은 Samsung이자사의관련특허들을침해하였고, 계속해서침해하고있으며, 이에따라 35 U.S.C. 284 상의충분한보상과그에상당하는이자와비용을받는취지의판결을청구하였다. 또한판결전이자 (prejudgment interest) 와판결후이자 (post judgment interest) 도청구하였으며, 고의침해 (willful infringement) 에근거한증액손해배상 (enhanced damages) 도청구하였다. 당해사건이예외적인사건 (exceptional cases) 에해당한다는이유로미국특허법제285조가규정하는변호사비용 (attorneys fees) 도청구하였다. 36) 나아가원고는배심재판도신청하였다. 36) 35 U.S.C Attorney fees. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party. 72

75 불리 불 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 전자 에너지장치기술 가 Transocean Offshore Deepwater Drillin, Inc. v. Noble Corporation plc et el < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 해상석유시추기술을개발하는미국의제조기업 ➊ Transocean Offshore Deepwater Drillin, Inc. 피고 ➋ [ 제조기업 ] 1985 년설립되어스위스 Baar 에본사를두고있는제조기업 ➋ Noble Corporation plc et el 법원정보 관할법원 D.C.S.D.Texas 담당판사 Gregory Moneta Sleet 73

76 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 계쟁제품 계쟁제품 2 법원및판사정보 - 판사 Amos Louis Mazzant III 의경우 D.C. E.D. Texas 지방법원에서 57 건의특허소송이 종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 188 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 26 소종결까지소요된최단기간 26일 % 의사건이 127일이내에종결 % 의사건이 188일이내에종결, 나머지 50% 사건은일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 358일이내에종결 583 소종결까지소요된최장기간 583일 74

77 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 - 지방법원 D.C. E.D. Texas의경우 8,269건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 188일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 % 의사건이 108일이내에종결 % 의사건이 188일이내에종결, 나머지 50% 사건은 188일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 339일이내에종결 685 소종결까지소요된최장기간 683일 3 소송관련특허정보 (1 건 ) 4 원고최근소송이력 75

78 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 5 원고특허자산현황 ( 기준 ) 특허자산주력분야 : 기계소재 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 % 30% 100% 6 소송경과정보 전체요약 - 원고 Transocean Offshore Deepwater Drillin, Inc. 가진행한소송건중 13 건이종료 되었고, 그중기타사유종결건이 5 건으로가장높은비율을차지하고있음 원고관련대리인정보 로펌명 Akin Gump Strauss Hauer & Feld Transocean Offshore Deepwater Drillin, Inc. 의최다대리로펌정보 주소 1700 Pacific Avenue Suite 4100 Dallas, TX 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 (29/12) 99 (37/62) 합의종결건수 기타사유의종결건수

79 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 7 소송관련특허상세정보 ➊ US

80 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 8 주요기술키워드 US 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 9 연관소송주요피고 17 년 1 분기까지 US 특허를활용하여총 9 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 10 선행특허상세정보 78 US 특허권리만료로선행특허정보를제공하지않음

81 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 11 소송의분석과특징 이소송의원고 Transocean 사 37) 는해상석유시추 (drilling offshore wells) 를함에있어서시간과비용을줄여주는기능을가지는기술에대한 4개의특허, 즉 781 특허, 071 특허, 069 특허, 851 특허의특허권자이다. 38) 원고 Transocean 사는이들 4개의특허를 2004년 3월 9일에양수하였다. 이소송의피고는 1 Noble Corporation plc, 2 Noble Corporation, 3 Noble Drilling Americas LLC, 4 Noble Drilling Exploration Company, 5 Noble Drilling Holding LLC, 6 Noble Drilling Services Inc., 7 Noble Drilling (U.S.) LLC, 8 Noble Drilling (U.S.) Inc. 의 8개의회사이다. 39) 2017년 1월 16일원고 Transocean 사는 Noble 사가자신의 4개의특허를침해하였다는이유로특허침해소송을제기하였다. 특히원고는소장에서 4개의특허를구체화하는해상석유시추기법인 Bob Douglas, Don Taylor, Globetrotter I, Sam Croft, Tom Madden 을사용하였다는이유로, 미국특허법제271조에근거하여문언침해혹은균등침해를주장하였고, 나아가기여침해와유도침해도주장하였다. 원고 Transocean 사는피고들이 ⅰ) 해상석유시추기술인 Bob Douglas 에대하여, 3년동안매일 635,000 달러의금액으로 Anadarko 사와사용계약을체결하였고, 이계약에근거하여 2014년 6월까지실제로당해기술이실시되었으며, ⅱ) Don Taylor 에대하여, 66개월동안매일 482,000 달러의금액으로 Shell 사와사용계약을체결하였고, 이계약에근거하여 2013년 8월까지당해기술이실시되었으며, ⅲ) Globetrotter I 에대하여, 10년동안매일 275,000 달러의금액으로 Shell 사와사용계약을체결하였고, 이계약에근거하여 2012년 9월까지당해기술이실시되었으며, ⅳ) Sam Croft 에대하여, 21개월동안매일 643,000 달러의금액으로 Plains Exploration & Production Company와사용계약을체결하였고, 이계약에근거하여 2014년 7월까지당해기술이실시되었으며, ⅴ) Tom Madden 에대하여, 17개월동안매일 637,000 달러의금액으로 Plains Exploration & Production Company와사용계약을체결하였고, 이계약에근거하여 2014년 11월까지당해기술이실시되었다고주장하였다. 37) 원고 Transocean 사의정식명칭은 Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. 이다. 38) 특허의미국특허등록번호는 U.S. Patent No. 6,047,781 이고, 특허는 U.S. Patent No. 6,056,071 이며, 특허는 U.S. Patent No. 6,068,069 이고, 특허는 U.S. Patent No. 6,085,851 이다. 39) 이하에서는이를모두 Noble 사 라고칭한다. 79

82 원고 Transocean 사는 Noble 사의특허침해를이유로손해배상 (damages) 을청구하였고, 고의침해 (willful infringement) 에근거한증액손해배상 (enhanced damages) 도청구하였다. 또한원고는특허침해를이유로판결전이자 (prejudgment interest) 와판결후이자 (post judgment interest) 도청구하였으며 17, 당해년 1분기사건이 IP Trend 예외적인보고서사건 (exceptional cases) 에해당한다는이유로미국특허법제285조가규정하는변호사비용 (attorneys fees) 도청구하였다. 40) 나아가원고는배심재판도신청하였다. 참고자료,WIPO-IPC concordance Table description Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 1. 주요 NPE TOP3 2. NPE 분쟁고빈도특허 TOP3 [ 전기전자 ] [ 정보통신 ] [ 장치산업 ] 40) 35 U.S.C Attorney fees. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

83 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 1 주요 NPE TOP3 년 분기 연관소송은총 건이며 이중소송상위 개 가제기한소송은 건으로전체소송대비약 의소송 점유율을차지함 < 표 -14> 多소송 NPE TOP3(2017 년 1 분기 ) 81

84 불리 불 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 가 Plectrum LLC < 관련정보 > Plectrum llc 는 2016 년 4 월 19 일에설립된 NPE 로현재 1 년여정도사업을유지, 동사는 TEXAS 州에소재를둔 NPE 로파악됨 동사의주요소송활동시장분야 (Market sector) 는네트워킹분야인것으로조사됨 소재지 : 2325 Oak Alley, Tyler, Texas, /4 분기소송현황 17 년 1/4 분기산업별소송제기분야 * 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 % 3.8% 0% 0% 0% 0% 100% 2 주요피소기업 동사는 17 년 1/4 분기총 16 건의특허침해소송을제기하였으며, 해당피소기업은 아래와같음 82

85 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 3 다소송법원및판사정보 Plectrum 관련지방법원은 D.C. E.D. Texas 이며관련소송은 Amos Louis Mazzant III 판사가관할함 - 판사 Amos Louis Mazzant III 의경우 D.C. E.D. Texas 지방법원에서 50 건의특허소송이 종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 201 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 26 소종결까지소요된최단기간 26일 % 의사건이 127일이내에종결 % 의사건이 201일이내에종결, 나머지 50% 사건은 201일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 358일이내에종결 583 소종결까지소요된최장기간 583일 - 지방법원 D.C. E.D. Texas의경우 8,165건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 188일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 % 의사건이 108일이내에종결 % 의사건이 188일이내에종결, 나머지 50% 사건은 188일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 338일이내에종결 683 소종결까지소요된최장기간 683일 83

86 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 4 소송경과정보 전체요약 - Plectrum 이진행한소송중 1 건이종료되었고, 상기 1 건은합의종결로인한절차종료로소송이 종료됨현재 15 건의소송이진행중에있음 84

87 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 원고관련대리인정보 로펌명 The Stafford Davis Firm 주소 The People's Petroleum Building, 102 N College Ave, Tyler, TX 미국 Plectrum 의최다대리로펌정보 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 (2/2) 2 (1/1) 합의종결건수 기타사유의종결건수 원고특허자산현황 ( 기준 ) 특허자산주력분야 : 정보통신 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 % 14% % 100% 6 소송관련특허정보 (1 건 ) 기본정보 ➊ 85

88 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 인용 피인용정보 41) ➊ 41) 86

89 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 7 소송관련특허상세정보 ➊ US

90 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 88

91 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 ➋ US

92 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 90

93 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 ➌US

94 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 92

95 불리 불 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 나 Intellectual Ventures II LLC < 업체정보 > Intellectual Ventures II LLC 는 Intellectual Ventures LLC 의자회사로설립된 NPE 로현재 Washington 州 에소재를둔 NPE 로파악됨 동사의주요소송활동시장분야 (Market sector) 는 Automotive, Consumer Electronics and PCs, E-commerce and Software, Financial Services, Logistics, Media Content and Distribution, Mobile Communications and Devices, Networking, Semiconductors 분야인것으로조사됨 소재지 : th Ave SE, Building 4, Bellevue, Washington /4 분기소송현황 17 년 1/4 분기산업별소송제기분야 * 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 (0) (0) 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 2 주요피소기업 동사는 17 년 1/4 분기총 23 건의특허침해소송을제기하였으며, 주요피고는아래와같음 93

96 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 3 다소송법원및판사정보 Intellectual Ventures II 관련다소송지방법원은 D.C. Delaware 이며관련대부분의소송은 Leonard Philip Stark 판사가관할함 - 판사 Leonard Philip Stark 의경우 D.C. Delaware 지방법원에서 1,191 건의특허소송이종료 되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 319 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 3 소종결까지소요된최단기간 3일 % 의사건이 150일이내에종결 % 의사건이 319일이내에종결, 나머지 50% 사건은 319일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 676일이내에종결 1460 소종결까지소요된최장기간 1460일 - 지방법원 D.C. Delaware 의경우 4,250 건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 333일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 1 소종결까지소요된최단기간 1일 % 의사건이 142일이내에종결 % 의사건이 333일이내에종결, 나머지 50% 사건은 333일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 662일이내에종결 1434 소종결까지소요된최장기간 1434일 94

97 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 4 소송경과정보 전체요약 - Intellectual Ventures II 가진행한소송중 29 건이종료되었고, 그중합의종결이 18 건 (62%) 로가 장높은비율을나타내었으며, 그밖에기타사유로인한절차종료 7 건으로소송이종료됨 95

98 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 원고관련대리인정보 Intellectual Ventures II 의최다대리로펌정보 로펌명 주소 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 합의종결건수 기타사유의종결건수 Farnan 919 N Market St, Wilmington, DE 미국 (2/18) 5 (2/3) 원고특허자산현황 * ( 기준 ) 특허자산주력분야 : 전기전자 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 % 49% 0.8% 7.8% 1.2% 0.8% 100% 6 소송관련특허정보 (2 건 ) 기본정보 ➊ 96

99 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 인용 피인용정보 ➊ 97

100 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 7 소송관련특허상세정보 ➊US

101 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 99

102 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 ➋ US

103 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 101

104 불리 불 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 다 IPA Technologies Inc < 업체정보 > IPA Technologies Inc 는 Wi-LAN Inc*. 자회사로동사와연관된 Wi-LAN 은캐나다에기반을둔 NPE 로파악됨 * 홈페이지주소 : 소장에기재된당사자정보에의하면 California 州에기반을두고활동하며다양한분야에라이선스를 체결하여소를제기하는 NPE 로확인됨 동사의주요소송활동시장분야 (Market sector) 는 Consumer Electronics and PCs, E-commerce and Software, Mobile Communications and Devices 분야로조사됨 1 1/4 분기소송현황 17 년 1/4 분기산업별소송제기분야 * 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 4(0) 19(2) (2) 17.4% 82.6% 0% 0% 0% 0% 100% 2 주요피소기업 동사는 17 년 1/4 분기총 23 건의특허침해소송을제기하였으며, 해당피소기업은아래와같음 102

105 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 3 다소송법원및판사정보 IPA Technologies 관련지방법원은 D.C. Delaware 이며관련소송은 Richard Gibson Andrews 판사가관할함 - 판사 Richard Gibson Andrews 의경우 D.C. Delaware 지방법원에서 1,163 건의특허소송이 종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 310 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 5 소종결까지소요된최단기간 5일 % 의사건이 128일이내에종결 % 의사건이 310일이내에종결, 나머지 50% 사건은 310일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 572일이내에종결 1236 소종결까지소요된최장기간 1236일 - 지방법원 D.C. Delaware 의경우 4,250건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 333일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 1 소종결까지소요된최단기간 1일 % 의사건이 142일이내에종결 % 의사건이 333일이내에종결, 나머지 50% 사건은 333일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 662일이내에종결 1434 소종결까지소요된최장기간 1434일 103

106 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 4 소송경과정보 전체요약 - IPA Technologies 가진행한소송중 6 건이종료되었고, 상기 6 건모두합의종결로소송이종료됨 104

107 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 원고관련대리인정보 로펌명 Farnan 주소 222 Delaware Ave Suite 900, Wilmington, DE 미국 IPA Technologies 의최다대리로펌정보 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 (0/28) 3 (1/2) 합의종결건수 기타사유의종결건수 원고특허자산현황 ( 기준 ) 특허자산주력분야 : 전기전자 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 % - - 9% - 100% 6 소송관련특허정보 (2 건 ) 기본정보 ➊ 105

108 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 인용 피인용정보 ➊ 106

109 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 7 소송관련특허상세정보 ➊US

110 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 108

111 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 ➋ US

112 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 110

113 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 111

114 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 2 NPE 분쟁고빈도특허 TOP 3 분쟁고빈도특허 선정 년 분기 가소송에활용한특허를 대산업별로분류하여산업별 활용빈도가가장높은특허를추출 그중 을선정하여해당특허에 대한기본정보및기술키워드분석 선행특허자료등제공 < 표-14> 산업별 NPE 분쟁고빈도특허 순번산업분류특허번호최종권리자 1 월 2 월 3 월합계 합계

115 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 전기전자 1 분쟁고빈도특허상세정보 US

116 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 114

117 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 2 주요기술키워드 US 특허의 Text Clustering 분석을통해도출한유사기술군의주요기술키워드 3 연관소송주요피고 17 년 1/4 분기 US 특허를활용하여총 2 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 4 선행특허상세정보 US 특허권리만료로선행특허정보를제공하지않음 115

118 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 정보통신 1 분쟁고빈도특허상세정보 US

119 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 117

120 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 2 주요기술키워드 US 특허의 Text Clustering 분석을통해도출한유사기술군의주요기술키워드 3 연관소송주요피고 17 년 1/4 분기 US 특허를활용하여총 15 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 118

121 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 4 선행특허상세정보 ➊US

122 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 ➋US

123 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 121

124 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 ➌US

125 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 장치산업 1 분쟁고빈도특허상세정보 US

126 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 124

127 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 2 주요기술키워드 US 특허의 Text Clustering 분석을통해도출한유사기술군의주요기술키워드 3 연관소송주요피고 17 년 1/4 분기 US 특허를활용하여총 5 건의소송이제기되었으며, 주요 피고는아래와같음 125

128 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 4 선행특허상세정보 ➊US

129 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 ➋US

130 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 ➌US

131 Ⅳ. 국제 NPE 분쟁분석 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 Ⅴ. 우리기업연관 NPE 분쟁관련분석 1. 주요 NPE TOP3 2. NPE 분쟁고빈도특허 TOP3 [ 정보통신 ] [ 전기전자 ] [ 장치산업 ] 129

132 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 1 주요 NPE TOP3 년 분기우리기업 연관소송은총 건이며 이중소송상위 개 가제기한소송은 건으로전체소송대비약 의소송 점유율을차지함 < 표-14> 우리기업연관多소송 NPE (2017년 1분기 ) 130

133 불리 불 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 가 Red Rock Analytics, LLC < 업체정보 > Red Rock Analytics는 2014년설립된 NPE로현재 Nevada, L.A. 에소재를둔 NPE로파악됨 Michael Tsai의관리하에있는회사료 Michael Tsai는스탠포드대학에서컴퓨터엔지니어링을전공하고코넬대학에서 MBA 학위를취득함 * * 레드락홈페이지 ( 발췌 동사의주요소송활동시장분야 (Market sector) 는 Mobile Communications and Devices 분야인것으로조사됨 소재지 : 177 Bradlee Ave., Swampscott, Massachusetts /4 분기소송현황 17 년 1/4 분기산업별소송제기분야 * 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 4(4) (4) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 2 주요피소기업 동사는 17 년 1/4 분기까지총 20 건의특허침해소송을제기하였으며, 해당피소기업은 아래와같음 131

134 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 3 다소송법원및판사정보 Red Rock Analytics 관련지방법원은 E.D.Texas 이며관련소송은 Robert William Schroeder III 판사가관할함 - 판사 Robert William Schroeder III 의경우 E.D.Texas 지방법원에서 1,505 건의특허소송이 종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 193 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 % 의사건이 105일이내에종결 % 의사건이 193일이내에종결, 나머지 50% 사건은 193일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 322일이내에종결 643 소종결까지소요된최장기간 643일 - 지방법원 E.D. Texas 의경우 8,212건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 188일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 0 소종결까지소요된최단기간 0일 % 의사건이 108일이내에종결 % 의사건이 188일이내에종결, 나머지 50% 사건은 188일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 337일이내에종결 680 소종결까지소요된최장기간 680일 132

135 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 4 소송경과정보 전체요약 - Red Rock Analytics 가진행한소송들은현재진행중인사안으로경과정보가존재하지않음 원고관련대리인정보 로펌명 Ward & Smith Law Firm Red Rock Analytics 의최다대리로펌정보 주소 1127 Judson Rd #220, Longview, TX 미국 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 (6/22) 4 (3/1) 합의종결건수 기타사유의종결건수

136 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 5 원고특허자산현황 ( 기준 ) 특허자산주력분야 : 기계소재 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 % % - 100% 6 소송관련특허정보 (1 건 ) 기본정보 ➊ 인용 피인용정보 ➊ 134

137 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 7 소송관련특허상세정보 ➊US

138 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 136

139 불리 불 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 나 Wi LAN < 업체정보 > Wi LAN 은 1990 년 high-speed wireless 기술을바탕으로 Wireless Products 를생산하였으나, 2006 년새로운 CEO Jim Skippen 이취임하면서 IP 비즈니스에포커스를두고사업을영위하고있음. 현재캐나다에소재를둔 NPE 로파악됨 * 동사는총 20 개의자회사를가진 NPE 임. 동사의주요소송활동시장분야 (Market sector) 는 Consumer Electronics and PCs, Consumer Products, Media Content and Distribution, Mobile Communications and Devices, Networking, Other, Semiconductors 분야인것으로조사됨 소재지 :303 Terry Fox Drive Suite 300 Ottawa, ON K2K 3J1 Canada 1 1/4 분기소송현황 17 년 1/4 분기산업별소송제기분야 * 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 18(2) (2) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 2 주요피소기업 동사는 17 년 1/4 분기까지총 982 건의특허침해소송을제기하였으며, 해당피소기업은아래와같음 137

140 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 3 다소송법원및판사정보 WI LAN 관련다소송지방법원은 S.D. Florida 이며관련소송은 Donald M. Middlebrooks 판사가최다수관할함 - 판사 Middlebrooks 의경우 S.D. Florida 지방법원에서 172 건의특허소송이종료되었으며, 소송 종료까지소요된기간의중앙값은 100 일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 1 소종결까지소요된최단기간 1일 67 25% 의사건이 67일이내에종결 % 의사건이 100일이내에종결, 나머지 50% 사건은 100일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 161일이내에종결 269 소종결까지소요된최장기간 269일 - 지방법원 E.D. Texas 의경우 669건의특허소송이종료되었으며, 소송종료까지소요된기간의중앙값은 102일로확인됨 기간 ( 일 ) 설명 1 소종결까지소요된최단기간 1일 60 25% 의사건이 60일이내에종결 % 의사건이 102일이내에종결, 나머지 50% 사건은 102일이후종결 ( 중앙값 ) % 의사건이 173일이내에종결 340 소종결까지소요된최장기간 340일 138

141 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 4 소송경과정보 전체요약 - Wi Lan 이진행한소송중 34 건이종료되었고, 그중합의종결이 15 건 (44%) 로가장높은비율을나타내 었으며, 그밖에피고승소 2 건, 기타사유로인한절차종료 7 건으로소송이종료됨 139

142 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 원고관련대리인정보 Wi Lan 의최다대리로펌정보 로펌명 주소 총대리건수 승패소건수 ( 승소 / 패소 ) 원고피고원고피고 합의종결건수 기타사유의종결건수 Vinson & Elkins 1127 Judson Rd #220, Longview, TX 미국 (0/3) 11 (10/1) 원고특허자산현황 ( 기준 ) 특허자산주력분야 : 정보통신 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 % 5.3% - 4.1% 0.2% - 100% 6 소송관련특허정보 (4 건 ) 기본정보 ➊ 140

143 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 인용 피인용정보 ➊ 141

144 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 7 소송관련특허상세정보 ➊US

145 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 143

146 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 ➋ US

147 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 145

148 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 ❸ US

149 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 147

150 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 ❹ US

151 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 149

152 불리 불 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 다 Iron Oak Technologies LLC < 업체정보 > Iron Oak Technologies LLC 는 2012 년설립된 NPE 로현재 TEXAS 州에소재를둔 NPE 로파악됨 동사의주요소송활동시장분야 (Market sector) 는 Consumer Electronics and PCs, Mobile Communications and Devices 분야인것으로조사됨 소재지 : 3605 Scranton Drive, Richland Hills, Texas, /4 분기소송현황 17 년 1/4 분기산업별소송제기분야 * 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 0% 5(2) (2) 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 2 주요피소기업 동사는 17 년 1/4 분기까지총 65 건의특허침해소송을제기하였으며, 해당피소기업은 아래와같음 150

153 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 3 원고특허자산현황 ( 기준 ) 특허자산주력분야 : 정보통신 정보통신 전기전자 화학바이오 장치산업 기계소재 기타산업 총계 % 9.1% % % 4 소송관련특허정보 (3 건 ) 기본정보 ➊ 151

154 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 인용 피인용정보 ➊ 152

155 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 5 소송관련특허상세정보 ➊ US

156 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 154

157 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 ➋ US

158 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 156

159 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 ❸ US

160 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 158

161 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 2 NPE 분쟁고빈도특허 TOP 3 분쟁고빈도특허 선정 년 분기 가우리기업연관소송에활용한특허를 대 산업별로분류하여산업별활용빈도가가장높은특허를추출 그중 을선정하여해당특허에대한기본정보및기술키워드분석 선행특허자료등제공 < 표-14> 산업별우리기업연관 NPE 분쟁고빈도특허 순번산업분류특허번호최종권리자 1 월 2 월 3 월합계 합계

162 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 정보통신 1 분쟁고빈도특허상세정보 US

163 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 161

164 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 2 주요기술키워드 US 특허의 Text Clustering 분석을통해도출한유사기술군의주요기술키워드 3 연관소송주요피고 17 년 1/4 분기까지 US 특허를활용하여총 1 건의소송이제기되었으며, 주 요피고는아래와같음 162

165 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 4 선행특허상세정보 ➊US

166 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 ➋US

167 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 ➌US

168 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 전기전자 1 분쟁고빈도특허상세정보 US

169 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 167

170 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 2 주요기술키워드 US 특허의 Text Clustering 분석을통해도출한유사기술군의주요기술키워드 3 연관소송주요피고 17 년 1/4 분기까지 US 특허를활용하여총 7 건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 4 선행특허상세정보 168 US 특허권리만료로선행특허정보를제공하지않음

171 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 장치산업 1 분쟁고빈도특허상세정보 US

172 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 170

173 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 2 주요기술키워드 US 특허의 Text Clustering 분석을통해도출한유사기술군의주요기술키워드 3 연관소송주요피고 17 년 1/4 분기까지 US 특허를활용하여총 1 건의소송이제기되었으며, 주요피고는아래와같음 171

174 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 4 선행특허상세정보 ➊US

175 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 173

176 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 ➋US

177 V, 우리기업연관 NPE 분쟁분석 175

178 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 ➌US

179 1 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 VI. 이슈 FOCUS 1. 특허침해소송손해배상액추이

180 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 < 이슈 FOCUS > Q. 특허침해소송손해배상액의추이 A LexMachina Patent litigition Year in Review 보고서에의하면 2012 년에서 2016 년까지최근 5년동안미국에서판결된특허침해손해배상액의중앙값은전체적으로 2015 년까지증가추세였으나 2016 년에는감소하였다. 각산정기준별로중앙값평균은합리적로열티약 340 만달러, 일실이익약 240 만달러, 기타약 56만달러이며, 중앙값항목중합리적로열티는 2015 년약 650 만달러로증가하다가 2016 년감소하는추세이다. [ 그림 1] 최근 5 년연도별손해배상중앙값동향 ( ) 178

181 VI. 이슈 FOCUS [ 표 1] 최근 5 년연도별손해배상중앙값 Data 손해배상액의산정기준에는합리적로열티 (reasonable royalty), 일실이익 (lost profits), 가격침식 (price erosio n) 43) 등이있다. 그림 1에의하면 2012 년에서 2016 년까지의손해배상액판결에서가장많이사용된산정기준은합리적로열티이며, 일실이익은 2013 년도에증가하였다가감소하는추세이다. 가격침식은 2007 년이후로거의나타나지않는데, 가격침식분석의어려움과글로벌경기침체등이요인으로추정된다. 일실이익이합리적로열티에비해대체적으로드물게나타나는이유에는여러가지가있는데, NPEs 가특허를실시하지않기때문에일실이익요건을충족시키지못하고, 일실이익의산정방식이합리적로열티에비해까다로울뿐아니라산정과정에서특허비용이나이윤등기업정보가공개될위험성이있기에기업에서일실이익산정을꺼리기때문이다. * 자료출처 : 2016 LexMachina Patent litigition Year in Review 42) Other : 가격침식등합리적로열티, 일실이익外기타손해배상액산정기준 Mixed Damage Types : 합리적로열티와일실이익이복합적용된손해배상액산정기준 43) 가격침식은침해품의존재로인해특허권자가원하는가격을받지못했다는기회손실을청구하는것이다. 가격침식이생기는경우 : 1. 침해품이없었다면가격을올릴수있었음. 2. 침해품이없었다면물가상승률만큼가격을올릴수있었음. 3. 침해품의가격이특허품의가격보다더높음. 4. 침해품의존재로인해가격을내려야했음 ( 출처 : 정승복, 해외특허분쟁가이드북 ) 179

182 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 2012 년부터 2016 년까지미국에서판결된우리기업연관손해배상액총액의동향은아래표와같다. 특히 2013, 2014 년에우리기업과연관하여대규모손해배상액판결이많이내려졌는데, Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., 의케이스들이대다수이에속하여 2013, 2014 년의손해배상액총액값을높이는데기여한다. 44) [ 그림 1] 연도별우리기업연관손해배상총액동향 ( ) [ 표 1] 연도별우리기업연관손해배상총액 Data ( ) 44) 이표의손해배상액수는미국내우리기업연관사건의손해배상판결액수로유료 DB 내탑재된 Data 에기초함. 또한상기결과는최초판결에따른것이며이후파기또는환송, 삭감된경우등에의하여변동가능성존재 180

183 VI. 이슈 FOCUS 2012 년부터 2016 년까지미국에서판결된손해배상액의상위 5위는아래표와같다. 특히 2016 년에대규모손해배상액판결이내려졌는데, Idenix Pharmaceuticals LLC et al v. Gilead Sciences, Inc. 의케이스 ( 사건번호 1:14-cv-00846) 가이에속하며 2013 년의 Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al의케이스 ( 사건번호 5:11-cv-01846) 는우리기업연관사건으로 [ 그림 1] 의손해배상액중앙값을높이는데기여한다. 45) [ 표 3] 원심손해배상판결액 TOP 5 ( ) * 본기술분야는산업 [6 대 ] 기술 [35 대 ] 분류표를따름 45) 이표의손해배상액수는미국내특허침해사건의손해배상판결액수로유료 DB 내탑재된 Data 에기초함. 또한상기결과는최초판결에따른것이며이후파기또는환송, 삭감된경우등에의하여변동가능성존재 181

184 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 ⅥI. 해외판례심층분석 [ 미국 ] [ 중국 ] [ 일본 ]

185 VI. 이슈 FOCUS < 미국 > 심리전조사 (pre-trial investigation) 를성실히하지않은패소자에게 변호사비용을전가시킨연방순회항소법원판결 Bayer Cropscience AG v. Dow Agrosciences LLC 작성자 : 한국지식재산보호원기반정보팀전문위원김양실 46) 소송절차 델라웨어지방법원 (District Court for the District of Delaware) 연방순회항소법원 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit) 쟁점 35 U.S.C. 285 상의변호사비용전가 35 U.S.C. 285 상의변호사비용전가 심급 1 심 ( 지방법원 ) 2 심 ( 항소법원 ) 당사자 원고 Bayer CropScience AG Bayer S.A.S. 항소인 Bayer CropScience AG Bayer S.A.S. 피고 Dow Agrosciences LLC 피항소인 Dow Agrosciences LLC 법원델라웨어지방법원연방순회항소법원 사건번호 12-cv 판결일자 쟁점 35 U.S.C. 285 상의변호사비용전가 판결결과원고패소항소기각, 원심판결인용 관련지재권 US PAT 5,792,930, US PAT 6,313,282, US PAT 6,338,961, US PAT 6,362,396, US PAT 6,566,587, RE 36,449, RE 37,287 참조법령 35 U.S.C ) 본내용은필자의개인적인견해이며, 한국지식재산보호원의공식적인의견이아님을밝힙니다. 183

186 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 Ⅰ. 사안의쟁점 이사안은원고가패소한경우원고의소제기가 35 U.S.C. 285 상의예외적인경우 (exceptional case) 에해당하여피고의변호사비용전가청구가인용될수있는지여부이다. Ⅱ. 사안의경과 Bayer CropScience AG( 이하 Bayer) 는유전자변형대두 (genetically modified soybeans) 와관련하여자체개발한 dmmg 유전자대두 ( 이하 dmmg) 에대한 7개의특허를보유하던중, 자사의 dmmg를판매하는 Dow Agrosciences, LLC( 이하 Dow) 를상대로특허침해로인한손해배상및판매금지를청구하였다. Bayer는 Dow와거래관계에있는 M.S. Technologies, LLC( 이하 MS Tech) 와해당특허관련라이선스계약을체결한바있다. 라이선스계약에대하여 Bayer는 MS Tech에게제품을상업화하고제 3자에게재실시권 (sublicense) 을부여할권한이없었다고주장하였고, Dow는 Bayer 와 MS Tech 간의계약은광범위하게제품상업화까지포함되며이는양당사자간의협상과정에서나온사실들로증명할수있다고하였다. 이사안 ( 이하 Bayer I 이라고함 ) 에대하여델라웨어지방법원은 Dow의주장을인용하였고, 연방순회항소법원도지방법원의결정을인용하였다. 47) Bayer I에서승소한 Dow는 Bayer에게변호사비용을청구하였고, 델라웨어지방법원판사는 Bayer의행위가 35 U.S.C ) 상의 exceptional case 에해당된다며변호사비용전가청구를인용하였다. 49) 이에불복한 Bayer가연방순회항소법원에항소하였다. Ⅲ. 법원의판단 1. 델라웨어지방법원의판단 델라웨어지방법원 Bumb판사는 Bayer의증인들의증언과핵심적인문서들을살펴볼때 Bayer가 MS Tech와의계약내용 ( 이하 MS Tech 계약 ) 50) 을왜곡하여소송을진행한것으로보았다. 51) Bayer는 MS Tech 계약의내용의예외적인조항을근거로침해를주장하였다. 예외적인조항에서언급된것은 Bayer가 Stine에게통상실시권을부여한별도계약 ( 이하 STINE 계약 ) 이었다. Bayer는 STINE 계약으로인하여 MS Tech에게는어떠한상업화권리도없었다고주장하였다. 47) Bayer CropScience AG v. Dow AgroSciences LLC, No. CV RMB-JS, 2013 WL (D. Del. Oct. 7, 2013), Bayer CropScience AG v. Dow AgroSciences LLC, 580 F. App x 909 (Fed. Cir. 2014) 은 (Bayer I) 에해당한다. 48) 35 U.S.C. 285 The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party. 49) Bayer CropScience AG v. Dow AgroSciences LLC, No. CV RMB-JS, 2015 WL , pg 1 (D. Del. Jan. 5, 2015) 50) worldwide, fully paid-up, exclusive license[to MS Tech] with the exception of the rights to increase, market, distribute for sale, sell and offer for sale, granted to STINE by separate agreement 51) Bayer Cropscience AG v. Dow Agrosciences LLC, No. CV , 2015 WL , pg 4, pg 8 (D. Del. Mar. 13, 2015) 184

187 VII. 해외판례심층분석 Bayer 내부직원들조차도 MS Tech에게제품생산을제외시킨다는내용으로 MS Tech 계약을이해하지않았다. 심지어 Bayer의고위관계자는증언에서 MS Tech는이계약을통하여특허자산의가치를충분히활용할능력을갖게되는것이다 라고이야기한바있었다. 또한 MS Tech 계약이성사된이후에 Bayer 측관계자가 MS Tech측에축하의이메일을보내며 당신들이해당 제품들 을시장에서제대로평가받게해줄것을믿는다.(We are convinced that in your capable hands these products will find their true worth in the market) 고하였다. Bumb 판사는더나아가 Bayer가주장하는논리에대하여우려를표하였다. Bayer의주장에따르면 dmmg 유전자특허에대한상업화권리는 Bayer가보유하고있게된다. 그러나이는 Bayer의고위관계자가자사가 dmmg의가능성을시장에서실현시키지못하였으나 MS Tech에서성공을이루기바란다 52) 는내용의이메일증거와상충되는주장이다. Bumb 판사가해당사안을 exceptional case 로보게된구체적증거중또하나는 Bayer가 dmmg 유전자특허에관한권리주장을 MS Tech와 Dow가 dmmg 유전자대두의상업화에관한계획을발표한지불과몇일후부터시작하였다는것이다. 이에따라델라웨어지방법원은 Bayer가소를제기하기전에상당한주의를기울였다면 MS Tech 계약에대한 Bayer의주장을뒷받침할만한증거가없음을알았을것이라고설명하며, 이는 35 U.S.C. 285 상의 exceptional case 에해당한다고보고 Dow의변호사비용전가신청을인용하였다. 2. 연방순회항소법원의판단 연방순회항소법원은델라웨어지방법원이 35 U.S.C. 285 상의기준을적용한데에어떠한문제도없다고판시하였다. 항소법원은연방대법원이특허소송에서의소송비용전가와관련하여피고의침해가 예외적인경우 (exceptional case) 인지여부는 종합적인상황 (totality of the circumstances) 을기준으로판단하여야한다고 53) 하였다고설명하였다. 이러한기준을적용하여판단한해당사안에서델라웨어지방법원이예외적인경우라고판단한데대하여어떠한권한의남용도없었다고판시하였다. 연방항소법원은 Bayer의고위관계자들이협상을진행할때에 Bayer는자산을처분하는것이므로분명하게상업적권한을갖지않는다고언급하였고, 더나아가자산을처분하고이에대한판매대금을받은후에그자산을취득한자로하여금이를사용하지못하게하는것은맞지않는다고한증언을예로들며예외적 52) the congratulatory that the Bayer executive sent had remarked: We [Bayer] wish you every success in capturing the intrinsic value that these assets promise. We were disappointed that Bayer was unable to convert that potential given our (lack of) market presence ) Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S. Ct. 1749, 1756 (2014) 185

188 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 인경우에해당됨을설명하였다. 또한항소법원은 Bayer가소송을제기하기전 Dow에대한침해주장을뒷받침할만한조사를성실히했다면 Bayer 측증인이 MS Tech 계약에대하여상반된증언을하지않았을것이라고지적하였다. 따라서모든상황을검토할때에연방순회항소법원은델라웨어지방법원의판결에어떠한오류도없으므로해당사안은예외적인경우에해당하며변호사비용전가에대한지방법원의판결을인용하였다. Ⅳ. 시사점 미국에서소송을할경우소송비용은 American Rule 이라는원칙에따라각자부담한다. 이는소송의결과와상관없이막대한금액의변호사비용이지출되기때문에피고의입장에서큰부담을야기한다. 따라서특허법에서는예외적인경우에해당될경우패소자에게변호사비용전가를청구할수있도록하고있다. 변호사비용전가는예외적인경우에만해당되는데, 미대법원은이에대한기준을 Octa ne Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc. 와 Highmark Inc. v. Allcare Health Man agement Systems, Inc. 54) 라는두특허관련사건에서다루었다. 특허소송에서의소송비용전가와관련하여피고의침해가 예외적인경우 인지여부는 종합적인상황 (totality of the circum stances) 을기준으로판단하여야한다고판시하였다. 55) 대법원은 예외적인경우 란 당사자일방이소송에서실질적으로우위에있는경우, 혹은소송이불합리한방법으로진행된경우 (simpl y one that stands out from others respect to the substantive strength of a party s liti gating position or the unreasonable manner in which the case was litigated) 라고설명하였다. 또한, 대법원은비독점적요소들 (nonexclusive list of factors) 에대하여형평법상의고려를하여야한다며종합적상황에대한기준을제시하였다. 입증에있어서도명확하고설득력있는증명 (clear and convincing evidence) 가아닌우월한증거의법칙 (preponderance of ev idence) 으로입증의수준도낮추었다. 56) 본사안에서는상대방의입장이비상식적이고자신이제출한증거에도반한다는점을근거로제시하는것의중요성을보여주었다. 또한소송을제기하는입장에서는소제기이전에충분한조사를통하여주장하는바에실익이있는지여부와방어는어떻게진행할것인지등을객관적으로정직하게판단해야할것이다. 54) Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc., 134 S. Ct (2014) 55) Octane Fitness, 134 S. Ct. at ) Clear and convincing evidence 는 70% 이상의고도의개연성 (probability) 을의미하며, preponderance of evidence 는 50% 이상의가능성 (likelihood) 을의미하는개념이다. 186

189 VII. 해외판례심층분석 < 중국 > 취안저우시중급인민법원, 삼성전자社에게화웨이社특허침해를이유로 손해배상액 8 천만위안판결 작성자 : 한국지식재산보호원기반정보팀곽소희연구원 * 심급 1 심 ( 원심 ) 당사자 원고 피고 화웨이디바이스유한공사 ( 华为终端有限公司, Huawei Device Co., Ltd.) 피고 1 : 후이저우삼성전자유한공사 ( 惠州三星电子有限公司 ) 피고 2 : 텐진삼성통신기술유한공사 ( 天津三星通信技术有限公司 ) 피고 3 : 삼성 ( 중국 ) 투자유한공사 ( 三星 ( 中国 ) 投资有限公司 ) 피고 4 : 푸젠취안저우시화위안텔레콤유한공사 ( 福建泉州市华远电讯有限公司 ) 피고 5 : 취안저우펑룬궈메이전기유한공사 ( 泉州鹏润国美电器有限公司 ) 법원푸젠성취안저우시중급인민법원 ( 福建省泉州市中级人民法院 ) 사건번호판결일자판결결과계쟁지재권쟁점참조법령 (2016) 闽 05 民初 725 号 2017 년 4 월 6 일 원고승소 컴포넌트 ( 组件 ) 디스플레이처리방법및이용자설비 (ZL 组件显示处理方法和用户设备 ) 계쟁제품에탑재된기술이원고특허청구항의보호범위에해당하는지여부 전리침권사법해석 (Ⅱ) 제 27 조 57) ( 관련조항 : 전리법제 65 조제 1 항 ) 58) * 본내용은필자의개인적인견해이며, 한국지식재산보호원의공식적인의견이아님을밝힙니다. ** 중국의전리 ( 专利 ) 는우리나라의특허 실용신안및디자인에해당하는권리로, 중국국가지식산권국 ( 国家知识产权局 ) 에서관할한다. 57) 전리침권사법해석의정식명칭은 최고인민법원의전리권침해분쟁사건심리에적용하는법률에관한약간의문제해석 (Ⅱ) 으로, 중문명칭은 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 ( 二 )) 이다. 전리침권사법해석은특허침해소송에대한심리지침으로, 중국최고인민법원이전리법 ( 专利法 ), 권리침해책임법 ( 侵权责任法 ), 민사소송법등의관련법률규정을근거로심판사례를결합하여제정한사법해석이며, 2016 년 3 월 22 일에개정된내용을발표하였다. 개정과관련된상세내용은링크참조. 전리침권사법해석 (Ⅱ) 제 27 조는 권리자가침해로인해입은실질적손실을확정하기어려울경우, 인민법원은전리법제 65 조제 1 항규정에의거하여권리자에게침해자가침해행위로인해얻은이익에대한증명을요구한다 ; 권리자가이미침해자가얻은이익의초보적증거를제공하고, 전리권침해행위와관련된장부, 자료와같은주요문서를침해자가장악하고있는경우, 인민법원은침해자에게그장부및자료를제공하라고명할수있다 ; 침해자가이를거절할정당한이유없이자료를제공하지않거나허위장부 자료를제출할경우, 인민법원은권리자의주장과제출된증거를근거로침해자가침해행위로인해얻은이익을인정할수있다. 고규정하고있다. 58) 전리법제 65 조제 1 항은 전리권침해에대한손해배상액은, 권리침해로인해권리자가입은실제손실에따라확정한다. 실제손실을확정하기어려운경우, 권리침해자가침해로인하여얻은이익에따라확정한다. 권리자의 187

190 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 Ⅰ. 사건의쟁점 본사안은중국의정보통신솔루션기업인화웨이 (Huawei) 社와삼성전자社의특허침해소송으 로, 삼성전자社의모바일및태블릿 PC 제품 20 여종이화웨이社의사용자인터페이스 (UI) 관련 특허를침해했는지여부가관건이었다. Ⅱ. 사건의경과및중급인민법원의판시사항 화웨이디바이스 ( 이하원고 ) 社는글로벌정보통신기술 (ICT) 솔루션기업인화웨이테크놀로지스의자회사로, 본사건계쟁특허인 컴포넌트 ( 组件 ) 디스플레이의처리방법및이용자설비 의권리자이다. 당해특허는 2006년 8월 24일에출원되어 2011년 6월 15일에등록되었다. 59) 후이저우삼성전자 ( 이하피고1) 社와텐진삼성통신기술社 ( 이하피고2) 는삼성모바일단말기를생산하는삼성전자社의중국계열사이다. 삼성 ( 중국 ) 투자유한공사 ( 이하피고3) 는삼성그룹의중화권사업을총괄하는중국지사이다. 60) 화위안텔레콤社 ( 이하피고4) 는삼성모바일을취급한중국통신사이며, 취안저우펑룬궈메이社 ( 이하피고5) 는삼성모바일을판매한가전유통사이다. 61) 2016년 7월 4일, 원고는피고들이제조 판매한갤럭시S7, 갤럭시S7엣지, 갤럭시J5 등총 20여종제품이자사의사용자인터페이스 (UI) 관련특허를침해한다는이유로, 취안저우시 ( 泉州市 ) 중급인민법원에소송을제기하였다. 62) 손실또는권리침해자가얻은이익을확정하기어려운경우, 당해전리허가사용료의배수를참조하여합리적으로확정한다. 손해배상액은또한권리자가침해행위를저지하기위하여지불한합리적인지출을포함하여야한다. 고규정하고있다. 59) 원고의정식명칭은 화웨이디바이스유한공사 ( 华为终端有限公司, Huawei Device Co., Ltd.) 로, 1987 년에설립된중국최대정보통신기술솔루션기업인 화웨이기술유한공사 ( 华为技术有限公司, Huawei Technologies Co., Ltd.) 의자회사이다. 원고는중국광둥성선전 ( 深圳 ) 시에소재하며, 모바일 개인 PC 태블릿 PC 웨어러블디바이스 모바일브로드밴드 스마트홈등을사업영역으로하고있다. 원고가권리자로등록된본사건계쟁특허는 컴포넌트 ( 组件 ) 디스플레이의처리방법및이용자설비 ( 组件显示处理方法和用户设备, ZL ) 에관한것으로, 자세한관련정보는첨부 1 참조. 60) 피고 1 과피고 2 의정식명칭은 후이저우삼성전자유한공사 ( 惠州三星电子有限公司 ), 텐진삼성통신기술유한공사 ( 天津三星通信技术有限公司 ) 로, 한국삼성전자주식회사가출자하여각각 1992 년 12 월, 2001 년 8 월에합자설립된삼성모바일단말기를생산하는계열사이다. 피고 3 의정식명칭은 삼성 ( 중국 ) 투자유한공사 ( 三星 ( 中国 ) 投资有限公司 ) 로삼성그룹의중국지사이다. 61) 피고 4 의정식명칭은 푸젠취안저우시화위안텔레콤유한공사 ( 福建泉州市华远电讯有限公司 ) 로, 푸젠성화위안텔레콤그룹 ( 华远电讯有限公司 ) 산하의계열사이다. 피고 5 의정식명칭은 취안저우펑룬궈메이전기유한공사 ( 泉州鹏润国美电器有限公司 ) 로, 중국내주요가전유통채널궈메이 ( 国美电器, GOME) 의취안저우지점이다. 62) 화웨이社와삼성전자社의특허소송은 2016 년 5 월부터미국과중국을무대로총세차례에걸쳐진행되었다. 1 차소송은 2016 년 5 월 25 일에화웨이社가삼성전자社를상대로미국캘리포니아북부연방법원 (NDCA) 과중국선전시중급인민법원에제기하였고, 2 차소송은 2016 년 7 월 4 일에화웨이社가삼성전자社를상대로중국선전시중급인민법원과취안저우시중급인민법원에제기하였다. 3 차소송은삼성전자社가화웨이社를상대로베이징 IP 법원에제기하였다. 본소송은화웨이社가삼성전자社를상대로제기한 2 차소송중하나로, 화웨이社는삼성의스마트폰및태블릿 PC 20 여종이 컴포넌트 ( 组件 ) 디스플레이의처리방법및이용자설비 특허를침해한다는이유로소를제기하면서, 계쟁제품갤럭시 J7(SM-J7108) 을증거로제출하였다. 본사안은 1,2,3 차소송중가장먼저판결이난사안으로, 계쟁제품모델명및자세한소송경과는첨부 1 과첨부 2 참조. 188

191 VII. 해외판례심층분석 [ 도면 1] 위젯디스플레이 [ 도면 2] 화면영역내아이콘 2017년 4월 6일, 취안저우시 ( 泉州市 ) 중급인민법원 ( 이하중급인민법원 ) 은피고1,2,3에게계쟁특허실시및관련제품제조 판매를금지하고, 손해배상액 8,000만위안과소송비용 50만위안을원고에게지급하라고판결하였다. 다만중급인민법원은피고4,5의경우제품에대한합법적출처가인정되므로침해에는해당되나손해배상의책임이없는바, 계쟁특허관련제품에대한판매금지만을명령하였다. 63) A. 일종의컴포넌트 ( 组件 ) 디스플레이처리방법및이용자설비 ; B. 이동단말기컴포넌트가대기상태일때의상태표시 ; C. 이동단말기상태표시가컨테이너 ( 容器 ) 상의스크린에나타나는영역이축소되고, 스크린에나타나는영역이축소된후나머지영역에컨테이너의숨겨진영역이나타나는것으로, 컨테이너는컴포넌트의보이는영역과숨겨진영역을모두포함한다. 64) [ 청구항1의기술특징 ] 중급인민법원은이와같이판결한이유에대하여, 피고의계쟁제품 (SM-J7108) 초기화면이원고의특허청구항 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14의보호범위에해당한다고설명하였다. 65) 특히중급인민법원은독립청구항에해당하는청구항1에대하여중점적으로설명하였는데, ⅰ) 초기화면의첫번째화면을화면1, 왼쪽으로넘겼을때나오는두번째화면을화면2라할때, 사용자가화면1 의특정아이콘을길게누르면 [ 도면1] 의세번째그림처럼화면1의크기가작아지면서화면2의일부가우측측면에얇게나타나는디스플레이방식이청구항1의 A에해당한다고판단하였다. 66) 또한중급인민법원은 ⅱ) 초기화면의특정아이콘을길게누르면 [ 도면2] 처럼화면1이축소되고스크린여백에화면2의일부분이나타나면서사용자에게화면2의존재를알려주는한편아이콘의위치를이동 삭제할수있는상태가되는데이는청구항1의 B에해당하며, ⅲ) 계쟁제품의아 63) (2016) 闽 05 民初 725 号민사판결 ( 푸젠성취안저우시중급인민법원 2017 년 4 월 6 일선고.) 64) A. 一种组件显示处理方法, 其特征在于, 包括 :B. 移动终端获取组件处于待处理状态的指示消息 ;C. 所述移动终端根据所述指示消息对容器中显示在屏幕上的显示区域进行缩小处理, 以使所述屏幕在所述显示区域缩小后空余出的区域显示所述容器的隐藏区域, 所述容器包括容纳组件的显示区域和隐藏区域 65) 중급인민법원은청구항 1 이독립청구항이고, 청구항 4 는청구항 1 의종속청구항, 청구항 5 는청구항 1,2,3,4 의종속청구항, 청구항 6 은청구항 5 의종속청구항이라고설명하였다. 더불어중급인민법원은청구항 9,12,13,14 에기재된기술특징이각각청구항 1,4,5,6 에기재된기술특징에서로대응하므로, 계쟁제품 SM-J7108 이원고의특허청구항 1,4,5,6,9,12,13,14 의보호범위에해당한다고설시하였다. 66) 중급인민법원은 아이콘 ( 图标 ) 이본사건계쟁특허의 컴포넌트 ( 组件 ) 에해당한다고설명하였다. 189

192 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 이콘을길게누르면컨테이너상의스크린디스플레이영역에해당하는화면 1 이축소되고, 화면 1 의우측측면에는숨겨진영역에해당하는화면 2 의일부분이보이는데이는청구항 1 의 C 에해당 하는기술특징이라고판단하였다. 67) 이에중급인민법원은본사건계쟁제품이원고의특허를침해한다고인정하면서, 피고4,5에게는제품에대한합법적출처가인정되므로손해배상의책임은없고계쟁특허관련제품에대한판매금지만을명령하는한편, 68) 피고1,2,3에게는공동침해에대한책임을물어손해배상액 8,000만위안과소송비용 50만위안을선고하였다. 중급인민법원은이와같이판단한이유에대하여, 단말기의사용설명서 빠른시작도우미 ( 快速入门指南 ) 포장상자에피고1,2의기업명이 제조상또는생산기업 이라는문구없이기재되어있고, 일반소비자입장에선사용설명서나빠른시작도우미에피고1,2의기업명 주소 우편번호등의상세정보가명시된것을보고, 두피고가모두제조상이나해당단말기의생산또는판매와밀접한관련이있다고여길수있다고지적하였다. 특히중급인민법원은피고3이공동침해및연대책임대상에해당하는이유에대하여, 중국상표검색시 삼성상표 의권리자는삼성전자주식회사 ( 이하한국삼성본사 ) 로나오는데, 피고3이한국삼성본사로부터상표사용허가를받아피고1,2가생산한계쟁제품에해당상표를사용하였고, 계쟁제품의사용설명서 빠른시작도우미 포장상자에피고3의공식웹사이트 ( 주소가표기되어있으며, 해당웹사이트에계쟁제품에대한정보가게재되어있으므로, 세피고의공동침해및연대책임에관한상관관계가인정된다고설명하였다. 69) 또한중급인민법원은손해배상액산정시 (1) 계쟁특허가유효기간내여전히높은혁신성을보유한점 (2) 계쟁특허가표준특허는아니며모바일단말기의스마트화추진에크게작용한점 (3) 피고가계쟁특허를공동으로실시한주관적악의 (4) 삼성의글로벌스마트폰시장지위, 계쟁특허적용제품의모델및수량, 실시지속기간및이로인하여대규모매출액과이익이발생한점을종합적으로고려하였다고설명하면서, 법원이수차례에걸쳐피고1,2,3에게매출액과마진율에대한자료제출을요구하였으나세피고모두이에대한입증을지체하거나거절한바이로인한불이익은감수해야한다는입장을밝혔다. 중급인민법원은구체적인손해배상액산정방법에 67) 중급인민법원은해당청구항이지칭하는 컨테이너 ( 容器 ) 란, 스마트기기의초기화면에서좌우스크롤시나타날수있는모든위젯디스플레이공간을말하며, [ 도면 1] 의모든화면이이 컨테이너 ( 容器 ) 영역에해당한다고판단하였다. 이밖에도 ⅰ) 컴포넌트가대기상태일때의상태표시 ( 获取组件处于待处理状态的指示消息 ) 에대한해석, ⅱ) 컨테이너 ( 容器 ) 에해석, ⅲ) 스크린에나타나는영역이축소되고나머지영역에컨테이너의숨겨진영역이나타난후, 계쟁제품의컴포넌트가 스크린에나타난숨겨진영역 으로이동가능한지여부, ⅳ) 계쟁제품이 스크린에디스플레이되는콘텐츠 ( 화면 1 의콘텐츠 ) 가평행이동하여숨겨진영역 ( 화면 2) 전체를보여주는방식으로전환 되는건지여부, ⅴ) 본사건의기술비교방식이법률규정에적법했는지여부가쟁점이었으나, 본글에서는더이상자세한내용을다루지는않기로하겠다. 68) 중국전리법제 70 조는 생산과경영을목적으로특허권자의허가를받지아니한것을모르고제조및판매한특허제품을사용하거나판매를수락하거나또는판매하였으나그합법적근거를증명할수있는경우배상책임을지지아니한다. 고규정하고있다. 69) 피고 1,2,3 은원고가증거로제출한 23 종단말기중, 19 종의단말기는제품포장상자뒷면에피고 1 이, 4 종은피고 2 의명칭이기재되어있었다하더라도, 본사건계쟁제품의제조업체가다르고피고 1 과피고 2 가고의침해를의도하여연락을취하거나공동침해행위를행한바없으므로, 계쟁특허실시에대한연대책임이없다고항변하면서본사건은분리하여심리해야한다고주장하였다. 190

193 VII. 해외판례심층분석 대하여, 원고가제출한 삼성전자주식회사 2015년재무보고 및세피고가제출한공신부 ( 工信部 ) 2014년국산모바일조사데이터를근거로마진율구간이최저 3.2% 에서최고 13.2% 로예상되는데, 70) 이를 IDC 데이터의계쟁제품매출액에적용할경우중국내삼성모바일의마진은최저약 26.45억위안에서최고약 억위안일것이라고추산하였고, 71) 이를근거로최종손해배상액은원고가청구한금액 8,000만위안을인용하여선고하였다. 추가적으로중급인민법원은이동통신기기의가치는모든적용특허의가치를단순하게더하여산출되는것은아니며한대의단말기는하드웨어와소프트웨어로구성되는데, 대부분의하드웨어스펙이점차유사해지면서소비자가직접접하는아이콘실행화면의업그레이드등이이용자체험을차별화하고, 이런차별화특징은소비자가스마트기기를식별하고선택하는주요요소가되었다고설명하였다. 더불어중급인민법원은사용상의편의및상호작용방식의사용자우호적인아이콘실행화면이해당제품에대한이용자만족도와브랜드인지도를높이고, 이동통신기기제조사및판매사가일정수준의고객을보유하도록하여매출액증대에기여함으로써, 본사건계쟁특허가실질적인스마트기기제품의이윤에공헌하는한편스마트이동통신기기의아이콘실행화면에대한프레임성격의핵심특허라는점을강조하였다. Ⅲ. 시사점 대상판결은사용자인터페이스 (UI) 에대한특허침해관련사안으로, 스마트폰이나태블릿 PC 의 초기화면에서아이콘또는스크린의빈공간을길게눌렀을때활성화되는기능과실현결과에 대한내용이며, 중급인민법원은피고 1,2,3 의계쟁제품기술특징이원고의특허청구항보호범위에 해당한다는이유로세피고에게특허침해선고와 송비용 50 만위안지급을판결하였다. 원고에대한손해배상액 8,000 만위안및소 중급인민법원은계쟁제품의 UI 디스플레이방식이본 사건계쟁특허의청구항 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 에해당한다고판단하였으나, 필자는특허침해 여부를논하기전에본사건계쟁특허의기술특징이특허등록을받을만큼고도의창작성을보 유하고있는지에대하여질문해본다. 바라보는시각에따라입장이다를수있고기술의신규성 진보성에대해서는당업자가판단할영역이겠으나, 본사건계쟁특허가스마트이동통신기기의 70) 공신부는 중화인민공화국공업과신식화부 ( 中华人民共和国工业和信息化部 ) 의약자로, 공업과정보화 ( 信息化 ) 를관장하는기관이다. 71) 원고가제출한 IDC 데이터에따르면, 2014 년 3 분기부터 2016 년 3 분기까지삼성모바일과태블릿 PC 를포함한본사건계쟁제품판매량은 31,422,259 대, 매출액은약 억달러이다. 중급인민법원은 삼성전자주식회사 2015 년재무보고 에따르면삼성그룹이공식웹사이트에서밝힌매출마진율은 13.2% 로, 비록삼성전자주식회사가본사건의당사자는아니지만세피고의투자기업이란점에서일정수준참고할만한가치가있고, 세피고가제출한공신부 ( 工信部 ) 2014 년국산모바일조사데이터에따르면중국산모바일의 업계평균마진율은 3.2% 로, 전자제조업평균수준보다 1.7% 낮다. 는문구에서알수있듯이중국모바일시장의마진율은약 3.2% 로추정할수있다고설명하였다. 이를종합하여세피고의마진율기준을최저 3.2%, 최고 13.2% 로삼고이를 IDC 데이터의매출액에적용할경우, 최저 4.06 억달러 ( 억달러 3.2%) 에서최고 억달러 ( 억달러 13.2%) 가산출되는데, 중급인민법원은이금액에다른변수를배제한인민폐와달러환율 6.5 를적용하여계산한결과, 최저 위안에서최고 위안이라는금액이산출된다고설시하였다. 피고 1,2,3 은 IDC 데이터의통계방식과데이터진실성에이의를제기하였으나, 중급인민법원은 IDC 가전문적인데이터수집 분석 통계능력을갖춘글로벌통계업체로, IDC 에서발표한통계가일정수준이상의신뢰도및참고가치를보유하고있다며원고가제출한 IDC 데이터를인정하였다. 191

194 17 년 1 분기 IP Trend 보고서 아이콘실행화면에관한핵심특허라는중급인민법원의평가에대하여개인적으론계쟁특허의기 술이기존의이동통신기기와크게차별화되거나혁신적이라고느껴질만큼의새롭고획기적인 것인가에대하여는여전히의문이든다. 더불어손해배상액산정에있어서도, 물론차별화된 UI가제품에대한소비자선호도에일부영향을미칠수도있겠지만, 스마트이동통신기기구매결정시해당 UI의독창성과매력이소비자로하여금계쟁특허기술이적용된제품만을고집하게할만한요소일지는미지수이다. 그러기에중급인민법원이손해배상액산정기준을설시한부분에서 아이콘실행화면 이사용자체험을통해제품을차별화하고스마트이동통신기기의이윤창출에실질적으로공헌을한다고본시각에대하여는고민의여지가있다고생각한다. 더불어중급인민법원이피고1,2,3의공동침해를인정하고연대책임을물어손해배상액을산정한부분에서, 계쟁제품에 삼성상표 가부착되어있고피고3의공식웹사이트주소가표기되어있다는이유로피고3의공동침해를인정한부분은논지가다소빈약하지않았나싶다. 원고는본소송에서승소함으로써, 피고의주력제품판매금지청구를통한경쟁사의시장지배력을견제하는한편, 무엇보다도원고의제품과브랜드가글로벌시장에서의입지를공고히하는계기가되었다. 기존의중국제품이짝퉁이나모조 모방품으로 아류작 에불과하거나, 글로벌일류제품을재빠르게추격하는 Fast Follower 의이미지였다면, 본소송은중국기업이이제는단순제조가아닌기술적인면에서도글로벌기업과어깨를견줄만한수준에다다랐다는신호탄에해당한다는측면에서의의가있다. 그런측면에서이번소송은원고가승소를통해손해배상액을취하고자한목적보다는, 삼성이라는모바일업계강자와의특허분쟁을통해글로벌브랜드가치상승을겨냥하였을수도있으며, 우리기업에게는제2나제3의화웨이가나올수있다는점에서지식재산권관리에더욱유념하고대비해야한다는시사점을준다. 최근국제정세와더불어, 이번삼성의패소판결이사드 (THADD) 배치에대한영향은아닌가하는우려섞인목소리가조심스럽게일고있는가운데삼성의항소여부와앞으로의귀추가주목되며, 중국법원의법리에근거한객관적이고공정한판단을기대해본다. 192

195 VII. 해외판례심층분석 [ 첨부 1] 본소송의계쟁특허및제품정보 특허번호 발명의명칭 출원인및권리자 CN B ( 출원번호 ZL ) Method for displaying and processing assembly and user equipment ( 组件显示处理方法和用户设备 ) Huawei Device Co., Ltd. 등록일 출원일 권리만료예상일 특이사항 계쟁특허는패밀리특허로추가 26 건더존재 대표도면 발명배경 본발명은컴포넌트를디스플레이프로세싱하는방법및장비에관한것으로서, 특히, 컴포넌트의배치위치가컨테이너내의디스플레이스크린상에디스플레이되는디스플레이영역일수있을뿐만아니라, 컨테이너내의디스플레이영역외의숨겨진영역일수있다고사용자에게프롬프트함으로써, 컨테이너내의모든컴포넌트상에서사용자에의한동작을용이하게해줌 발명요약 계쟁제품 Method for displaying and processing assembly and user equipment 에관한것으로본기술은컴포넌트가프로세싱대기상태에있다는것을나타내는표시정보를수신하는단계 ; 및표시정보에따라, 컨테이너의숨겨진영역이디스플레이스크린상에디스플레이되도록, 디스플레이스크린상에디스플레이되는컨테이너의디스플레이영역을축소시키는단계를제공함 갤럭시 S7, 갤럭시 S7 엣지, 갤럭시 J5 등삼성전자스마트폰 태블릿 20 여종 SM-A5100, SM-A7108, SM-5108, SM-7355C, SM-T550, SM-N9200, SM-A7100, SM-G9280, SM-J5108, SM-A8000, SM-T810, SM-G9250, SM-A9000, SM-T715C, SM-J5008, SM-J7008, SM-G9200, SM-C5000, SM-C7000, SM-A9100, SM-G9300, SM-G9350 * 출처 : WIPS ON, 계쟁특허중문명세서 [ 첨부 2] 화웨이 vs. 삼성전자소송경과 소제기일원고피고법원 2016 년 5 월 25 일 캘리포니아북부연방법원 (NDCA) * 16 년 8 월 22 일, 삼성이특허무효및비침해를주장하며, 화웨이가자사의특허를침해한다는이유로반소제기 화웨이 삼성 선전시중급인민법원 (Shenzhen Intermediate Court) 2016 년 7 월 4 일 취안저우시중급인민법원 (Quanzhou Intermediate Court) 선전시중급인민법원 (Shenzhen Intermediate Court) 2016 년 7 월 22 일삼성화웨이베이징지식산권법원 (Beijing IP Court) 193