침해소송관련 특허사법제도 선진화를 위한 소송현황 분석 및 발전방안 연구.hwp

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1 침해소송관련특허사법제도선진화를 위한소송현황분석및발전방안연구 한국지식재산연구원

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3 제출문 특허청장귀하 본보고서를 침해소송관련특허사법제도선진화를위 한소송현황분석및발전방안연구 의최종보고서로제 출합니다 년 9 월 21 일 주관연구기관명 : 한국지식재산연구원 연구기간 : 연구책임자 : 배상철 참여연구자 : 서 경 원미경 김남경 조지은

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5 - 목차 - 목 차 - i -

6 - ii -

7 - 목차 - - iii -

8 - iv -

9 - 목차 - - v -

10 - vi -

11 - 목차 - < 표목차 > - vii -

12 < 그림목차 > - viii -

13 - 목차 - - ix -

14 여백

15 - 요약 - - I -

16 - II -

17 - 요약 - - III -

18 - IV -

19 - 요약 - - V -

20 - VI -

21 - 요약 - - VII -

22 여백 - VIII -

23 - 요약 - - IX -

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25 - 제 1 장서론 - 제 1 장서론 제 1 절연구배경및필요성 기업들은저마다첨단기술분야의지재권을선점하기위해서출원건수를 늘림에따라세계적으로출원이증대되고있고, 등록권리를보호하기위하 여분쟁이갈수록빈발하고있어서 지재권전쟁시대 라고불리고있다 년이후 IT 관련특허출원이해마다증가하면서우리나라는지식재 산권출원 4 위국가로발돋움했지만, 그와함께특허관련소송은매년증가 하고있으며, 특허분쟁의장기화와천문학적인소송비용은기업에막대한 위협이되고있다. 1) 실제로미국, 유럽등선진국가들은앞장서서지재권을통상협상의무기 로사용하고있고, 선진기업들은걸핏하면법원에소송을제기하는추세 가늘어나고있다. 모처럼개발한연구개발의성과를둘러싸고, 그유효성 여부나타인의권리를침해했는지여부를둘러싸고특허심판원이나법원에 서사활을건다툼이벌어지고있다. 이러한특허전쟁시대에일본, 영국, 독일등선진국을비롯한세계각국 들이특허침해소송과정에특허기술전문가인변리사가참여할수있는제 도를운영하고있다. 이러한선진국의추세는우리나라에서도소송대리인 의전문화를통한특허침해소송제도개선을모색하여야한다는점에서시 시하는바가매우크다. 특히우리나라와유사한일본에서도소송보좌인제도이외에특허침해소 송에서변호사대리사건에한정하여변리사에게도소송의공동참여를허용 하는변리사법개정이있었다. 이러한공동소송대리의구상은소송대리인 의공동협력을강제하는것이며, 단독대리제에비추어그중간형태의소송 대리방식이라고할수있다. 한편, 국내에서도특허침해소송에서특허기술의전문가인변리사의참여 를통한분쟁해결시스템도입을위한변리사법개정이추진중에있다. 지 난 4 월, 국회에서는 특허침해소송의변호사ㆍ변리사공동대리 를골자로 하는변리사법개정법률안이소관상임위원회인지식경제위원회를통과하 - 1 -

26 여현재법제사법위원회에계류되어있다. 이법안은이제법제사법위원회와국회본회의를통과하는일만남았다. 17대국회에서도유사한내용의변리사공동소송대리권부여를골자로하는개정안이법제사법위원회소위에서 1년넘게계류하다가임기만료로자동폐기된바가있다. 이 17대자동폐기된개정법률안은변리사의특허침해소송상의소송대리권이사실상허용되지않는현실을안타깝게생각한과학기술계, 산업계, 학계의입법청원으로그당시소관상임위원회인산업자원위원회에서이를수용해서의원입법으로추진했던것이다. 이러한개정법률안이국회에서논의중인가운데변호사업계에서는변리사의소송대리인권한을규정한변리사법제8조를삭제해야한다는주장을하고있다. 지난 7월 20일서울지방변호사회에서개최한 전문변호사제도도입을위한심포지엄 에서이병규변호사는 전문변호사제도가자리잡기위해법조인접직역과의업무영역에대한재검토가필요하다 며 이공계출신의특허전문변호사가활동하는시대가오면변리사법 8조는삭제돼야한다 고주장했다. 2) 아울러서울지방변호사회는변리사법제2 조의일부문구삭제 ( 또는법원 ) 및제8조전체삭제라는개정변리사법안까지마련하였다. 실제로국내에서특허침해분쟁이지속적으로늘어나고그로인해서대다수기업들은특허분쟁으로정상적인기업활동에어려움을겪고있다. 이처럼특허전쟁이가열되다보니특허권만을통해수익을창출하는 특허괴물 (Patent Troll) 까지등장했다. 2004년이후삼성전자를상대로하는지적재산권관련소송은해마다평균 20% 가량증가하고있으며, 이중 50% 이상이특허괴물에의한것으로파악되고있다. 전자산업진흥회특허지원센터는지난 7월 삼성전자와 LG전자만을상대로특허괴물이요구하는금액만 16조 5000억원에달한다 고밝혔다. 3) 그렇지만, 특허침해사건을처리하는사법제도는변한게없다. 특허법원과일반법원으로특허사건관할이이원화되어있으며, 변리사의특허침해소송참여도여전히배제되어있다. 4) 현대고도기술사회에서과학기술발전및발명활동을뒷받침하기위한지 - 2 -

27 - 제 1 장서론 - 식재산권의보호를강화해야할필요성이증대되고있으며, 기술전쟁시대에국가경쟁력강화차원에서지식재산권의중요성이절실해지고있는터에지식재산권보호에중요한제도적장치인소송제도를둘러싸고논쟁이뜨거워지고있다. 그중하나가변리사의특허침해소송대리참여를통한소송대리인의전문화문제인것이다. 지식재산권의중요성이날로증대되고, 특허분쟁이양적으로증가하고한편으로질적으로고도화 난해화되는추세하에서소송대리인의특허기술에대한전문성이현실적으로지극히필요해지고, 그에대한관심이높아지면서필연적으로나타나는과제라고할수있다. 따라서지재의전문가인변리사를어떻게활용할것인가는국가산업정책적으로도중요한의미를갖기때문에, 본연구보고서는특허권침해소송의효율적인수행을위한변리사소송대리참여제도의발전방안을모색해보고자한다. 제 2 절연구범위및연구방법 Ⅰ. 연구범위 특허침해소송은그주된내용이특허침해로인한민사책임을묻는일반적인소송으로볼수도있다. 그렇지만, 그전제된내용은침해 ( 侵害 ) 가이루어졌는지여부이므로이에대한전문적인검토가필요하다. 이처럼특허침해사건의핵심은특허권의범위와권리침해물품이나기술과의동일성여부이기때문에기술과특허법제도를이해하는자의도움이필요하다고할것이다. 현행특허침해소송은 < 일반법원 고등법원 대법원 > 의일반적인사법시스템의구조로이루어지고있으므로변호사는소송대리가가능하나, 변리사는심결취소소송절차인 < 특허심판원 특허법원 대법원 > 의구조하에서만소송대리가가능할뿐이다. 따라서본연구는효율적인특허침해소송수행을위한변리사의소송참여제도의발전적방안의도출이라는목적을이루기위해서특허침해소송과변리사의소송대리권을둘러싼국내논의현황및해외입법추세, 관련당사자를대상으로한실태조사, 국내특허침해소송의특성등을중심으로다음과같이구성하고자한다

28 1. 변리사의소송대리권관련논의현황 변리사의소송대리권과관련하여국내법체계상민사소송법과변리사법의관계, 변리사법제8조를둘러싼변리사의소송대리권에관한국내학계, 변호사업계및산업계등의논의현황, 변리사의소송대리권을규정한변리사법제8조에대한국회에서의논의및경과등을중심으로살펴보고자한다. 2. 해외의변리사소송대리참여추세 본연구에서는우리나라소송대리참여제도의발전방향의주요과제에대한벤치마킹을위해서참고할필요가있는주요 5개국을대상으로해외사례를조사하였다. 미국, 영국, 일본, 중국, 독일등해외국가들은변리사의특허침해소송에참여를어떻게어느정도허용하고있는지에관해서관련자료를수집분석하고그특징및시사점을통해서우리나라가나아가야할바람직한방향을검토해보고자한다. 3. 국내특허침해소송관련실태및수요조사 소송당사자인기업 ( 지식재산협의회 KINPA 소속회원사를중심으로 ) 과특허침해소송에서사실상참여를하고있는변리사 ( 대한변리사회소속변리사를중심으로 ) 를대상으로현재국내특허침해소송실태및향후개선방안에대한수요조사를실시하였다. 4. 국내특허침해소송현황분석 2000년 1월부터 2009년 6월까지선고된본안 1심판결및가처분결정을기준으로특허권분쟁현황의파악과개별판결의분석을시도하였다. 판결의주요인자로고려할수있는제소일, 선고일, 당사자종류, 소송대리인종류, 승패변동, 손해청구액및인용액, 관련사건의연계등을추출하여그인자로부터침해소송의현황을분석하고자한다

29 - 제 1 장서론 - 5. 효율적인특허침해소송수행을위한변리사소송참여제도 발전방안 변리사의소송대리의필요성및그참여형태, 새로운변리사참여제도의 도입실익및문제점, 현행변리사법개정안의법리적검토및새로운입법 안의모색을주된내용으로한다. Ⅱ. 연구방법 1. 서설 본연구에서는우선국내외기존문헌자료검토를중심으로변리사의소송대리권의논의현황및소송대리권부여의기본방향등을정리하였으며, 또한연구를효율적으로추진하기위해서사례조사방법을사용하였는데, 사례조사는국내외지역의사례를분석하여시사점을도출하여우리나라변리사의소송참여를위한방안을모색함. o 문헌조사, 실증적연구 - 실증적연구에서는목적에따라여러방법론을사용하였는데, 필요할 경우기존의통계자료를인용하거나설문조사등을수행하기도함. 2. 국내외변리사소송참여제도분석 국내외문헌고찰및해외동향파악, 국내외제도검토, 기업및변리사의 의견수렴등을실시함. 3. 변리사의소송대리권부여방안조사 변리사의소송대리권부여방안과관련하여의견및관련현황파악을위 해, 기업체를대상으로특허권침해소송에의변리사참여방안에대한의견 을수렴함

30 4. 국내특허침해소송현황분석 국내특허침해소송 ( 가처분포함 ) 관련심급별판결및그와연계된심결및심결취소소송등에관한실증적분석 - 대법원, 특허청, 대한변리사회등이소장하고있는관련자료 ( 내부자료포함 ) 를활용한실증적분석 - 6 -

31 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 제 1 절특허침해소송의증가추세 특허출원건수의증대와함께특허권침해소송도더불어증가추세이다. 특허청의자료에의하면, 우리나라지방법에서선고한특허관련침해사건을보면 2000년 30건에불과하던것이 2007년에는 104건으로대폭증가하였고, 소송제기건수도 2000년 23건에서매년증가하고있다. 특히 2005년에는 57건에이르고있다. < 그림 Ⅱ-1> 국내특허관련침해사건연도별선고현황 5) < 표 Ⅱ-1> 국내특허관련침해사건연도별선고현황 ( 단위 : 건 ) - 7 -

32 < 그림 Ⅱ-2> 국내특허분쟁연도별제소 ( 신청 ) 현황 6) < 표Ⅱ-2> 국내특허분쟁연도별제소 ( 신청 ) 현황 ( 단위 : 건 ) 2009 년초지식경제부무역위원회가 1,049 개업체를대상으로한특허분 쟁실태조사결과에의하면대상기업중 294 개 (28%) 업체가총 1,665 건 ( 업 체당평균 5.7 건 ) 의피해를당한것으로나타났다. 7) IT 분야에서 특허 는기업의생명이라고할만큼중요한부분이기때 문에나날이특허를둘러싼업체들간의분쟁은 전쟁 이라는말이더어 울릴정도로치열해지고있다. 최근글로벌 IT 사업의선두주자로성장하 고있는삼성전자를둘러싼특허소송이빈발하고있으며, 미국, 일본, 중국 등해외경쟁업체뿐만아니라국내업체와도특허권을둘러싼분쟁이끊이 지않고있고, 특허권을둘러싼소송들은글로벌시장진출과경쟁업체들 - 8 -

33 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 과의자리싸움에서피할수없는 필수불가결 한부분이되었다. 8) 따라서 이러한특허분쟁은계속증가할수밖에없다. < 그림 Ⅱ-3> 삼성전자의주요특허소송 * 자료 : 시사포커스 실제로우리나라에서정보기술 (IT) 분야의특허소송건수는 10년간 8배나증가하고있는상황이다. 특허청이펴낸 IT분야특허소송사례연구분석집 ('08.9.2) 9) 에의하면, 우리나라에서 IT 분야의특허소송건수는 1999년 19건에서 2007년 152건으로증대되었다고한다. 한편, 특허권만을매입하여소송을통해막대한이익을추구하는 ' 특허괴물 (Patent Troll)' 들은우리기업들이글로벌위상을높여나갈수록우리기업들을표적으로삼은공세가극심해지고있다. 2007년 8월특허청이노키아, 삼성전자, LG전자등을상대로소송을벌여수억달러의로열티를챙긴인터디지털과같은특허괴물이국내에서도활동하고있다는보도자료를냄으로써국내에서도특허괴물의실체가소개되었다. 특허청은당시 " 인터디지털은삼성및 LG전자와싸우기위해 9) - 9 -

34 2005년 468건의특허를국내에출원했다 " 며 " 다른특허괴물들도국내에서특허를매집하고있는것으로추정되기때문에대책이요구된다 " 고경고했다. 10) 2005년 12월, 삼성전자는 인터디지털 (Inter Digital) 이란특허괴물로부터소송을당했고, 소송의실효성이낮다고판단하여 1억 3400만달러 ( 약 1,636억원 ) 의로열티를지불하였다. 그리고 LG전자는소송이제기되기도전에특허괴물과의싸움에승산이없다고판단하여 2006~2008년까지매년 9,500만달러 ( 약 116억원 ) 씩총 2억 8,500만달러 ( 약 3,480억원 ) 의휴대폰로열티를지불하기로합의했다. 이들두기업이 2005년한해동안로열티로지불한금액만 4억 1,900만달러 ( 약 5,118억원 ) 가넘는다. 인터디지털은 1996~2007년까지 IT분야관련특허 1,092건을출원해 277건을등록했는데, 대부분은 CDMA, 안테나, 네트워크등무선통신관련기술로서이부문의선두주자인우리국내기업을염두에둔조치이다. 11) 미국특허관련단체인 ' 페이턴트프리덤 ' 에따르면 2004년이후특허괴물들로부터소송을당한기업으로는삼성전자 38건으로가장많고, LG도 29건이나되었다. 12) < 그림Ⅱ-4> 2004년이후특허괴물로부터소송당한기업현황 2008 년 12 월 30 일, KAIST 본관회의실에서 발명아이디어경진대 회 시상식이열렸고, 학생, 교수등이제안한 202 개아이디어중 10 건의 10)

35 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 아이디어가수상작으로선정되어거금을상금으로받았다. 그러나이대회후원자는바로세계적 특허괴물 로불리는인텔렉추얼벤처스 (Intellectual Ventures) 로밝혀졌다. 이처럼기술관련특허분쟁은점점증가하는추세이며, 특허괴물처럼특허분쟁이증가할요인들이늘어나고있지만, 특허관련소송사건을처리할사법제도는변한게없다. 따라서이러한특허전쟁에서사법부도공조에나서야하며, 사법소송체계를완비하고소송대리인의전문성을강화하는등후속조치마련이필요하다. 제 2 절특허침해소송에있어서기업의피해사례 특허침해소송에있어서변호사단독소송대리로인해서기업이피해를받은사례가신문지상에보도된바가있었다. 13) 그사례의주요내용은다음과같다. < 사례1> 이른바 부농사건 개요 이른바부농사건의주요진행경과는다음과같다

36 < 사례 2> 이른바 S 전기사건

37 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 신문이나기타매스콤에보도된이러한사례는전형적으로특허기술사건 의경우에변호사와변리사협력이필요함을시사하는좋은사례가될것 이다. 제 3 절특허침해소송의개념및구조적특징 Ⅰ. 개념 1. 특허소송의이원화 현재우리나라는산업재산권에관한분쟁을특허법원이담당하고있는특허권등권리의유 무효를판단하는심결취소소송과일반법원이담당하고있는특허권등에기한금지청구소송, 손해배상청구소송등의침해소송으로이원화되어있다. 특허침해소송은 지방법원-고등법원-대법원 을거쳐진행되고, 특허무효사건등의특허사건은 특허심판원-특허법원-대법원 을거쳐진행된다. 특허법원은특허심판원의심결에대한심결취소를하기때문에이법원의소송을 심결취소소송 이라고한다. 날로증가하고있는지식재산권재판의신속성과적정성확보를위해 1998년출범한법원으로서, 형식적으로는 1심법원이지만준사법기관인특허심판원의심결등에대한소 ( 訴 ) 를담당하고있어실질적으로항소심성격을갖는다. 광의의특허소송은특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권등의산업재산권과관련된소송전부를의미한다. 14) 즉특허에관련된소송은권리의발생에관련된소송 ( 심결취소소송 ), 특허에관련한행정처분에관한소송 ( 행정소송 ), 특허침해소송, 기타특허에관련된소송 ( 형사소송 ) 등으로구분된다. 그중특허침해소송은특허권등의침해에대한구제를구하는특허권침해금지청구소송 ( 특허법제126조 ), 손해배상청구소송 ( 민법제750조, 특허법제128조 ) 등을의미한다

38 이특허침해소송은대개기술 ( 技術 ) 에대한권리인특허권, 실용신안권의침해소송에대해사용되는것이일반적이다. 본보고서의대상은이권리의침해에대한특허침해소송에한정되지만, 특허침해소송이제기되면그전후로해서특허심판원에특허침해소송과관련된무효또는권리범위확인심판등이제기되는것이대부분이라는점에서심판도본연구의대상이기도하다. 15) 특허침해소송은지방법원 1심전 ( 前 ) 단계에서가처분신청이제기되는경우도많고, 형사고소내지형사재판으로까지이어지는사건도있다. 이렇듯하나의분쟁은동시다발적인거대한분쟁으로커질수있다. 2. 특허침해소송과관련된특허심판 특허침해소송과관련한특허심판으로는특허무효심판, 권리범위확인심판, 정정 ( 무효 ) 심판이있는데, 현실적으로침해소송은대개특허무효소송또는 권리범위확인소송의절차와병행해서진행된다. 16) 가. 무효심판 특허무효심판이란일단유효하게설정등록된특허권이특허법 133 조 1 항각호에해당하는경우이해관계인등이그특허권을소급소멸시켜줄 것을청구하는심판을말한다. 무효심결이확정되면원칙적으로특허권은소급적으로소멸함으로특허 분쟁의궁극적해결책으로작용할수있다. 무효심판의경우그무효가확 정되면소급효로민사법원은당연히그결과에구속되게된다. 특허권에신규성, 진보성, 기재불비등의하자가있을경우, 소송내에서 의무효항변등과는별도로심판을청구해서행정적인권리소멸을유도하 16) 본연구보고서의범위와관련성이없는정정심판, 정정무효심판은제외하기로한다

39 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 여사건을종국적으로해결할수있다. 나. 권리범위확인심판 권리범위확인심판은특허권의효력이미치는범위를구체적인 ( 가 ) 호기술과의관계에서공적으로확인하기위하여청구하는심판이다. 이심판은두종류즉적극적권리범위확인심판과소극적권리범위확인심판이있다. 적극적권리범위확인심판은타인의실시기술인 ( 가 ) 호기술이특허권의권리범위에속한다는취지의심결을구하는심판으로권리자가청구하는심판이다. 소극적권리범위확인심판은자신이실시하는발명이특허권의권리범위에속하지않는다는취지의심결을구하는심판으로권리대항을받은자등이청구하는심판이다. 이심판을이용하면특허발명의권리범위를공적으로확인함으로써분쟁의조기해결을도모할수있고, 특허침해소송에서법원의판단에대한실질적기준을제공할수있다. 그러나민사침해소송에서법원이법적으로이심판사건의결과에기속되는것은아니다. 다. 정정심판 특허권자가특허발명의명세서, 도면에불비한사항이있는경우에적극적으로특허심판원에명세서, 도면의정정을청구하는심판이다. 정정인용심결이확정된경우에는그정정후의명세서, 도면에의하여특허출원, 출원공개, 특허결정또는심결및특허권설정등록이된것으로본다 ( 특허법 136조 8항 ). 특허의정정은타인의무효심판청구에대한방어의기회로활용할수있다. 그러나특허의정정은무효심판이계속중인경우에는무효심판내에서만할수있다는것을주의해야한다. 그리고특허정정은이미권리등록후의권리의변경을인정하는것인만큼그인정범위가협소하므로이점에유의하며정정하여야한다. 라. 정정무효심판 특허권자가한명세서또는도면에대한정정이정정범위를벗어나서이 루어진경우에는이해관계인은그정정에관한무효심판을청구할수있 다 ( 특허법 137 조 1 항 ). 따라서침해분쟁과관련해서권리자가정정심판을

40 한경우에는권리대항을받은자는그것에대한견제로정정무효심판을 청구하여다툴수있다. 3. 특허침해소송의흐름 17) 가. 특허침해소송 ( 본안사건 ) 민사소송으로서의특허침해소송은일반민사소송절차에따라진행되게되므로, 민사소송법에따라소송대리권은원칙적으로변호사만이가진다. 다만, 예외적으로법률이인정하는경우등에는그러하지아니하다. (1) 소제기 1 관할민사소송법의관할에대한일반원칙에따른각지방법원에제기할수있다. 또한각지방법원의관할고등법원이있는곳의지방법원에도소제기를할수있도록하였다. 2 소장의제출소장을제출하여소를제기한다. 소장에는일반적으로특허권의특정과피고가제조ㆍ판매하고있는대상제품ㆍ대상방법을특정하고, 이어서대상제품ㆍ대상방법과특허발명의대비즉특허발명의권리범위 18) ( 기술적범위 ) 에포함되는지여부를기재한다. 소장부본이상대방에게송달되면상대방은답변서를제출하여야하며, 그답변서에는상품명등으로특정된대상제품의제조판매등에관한인부 ( 認否 ) 를포함한청구원인에대한인부를적어야한다. (2) 변론 19) 제1회구술변론기일에는원고가소장을, 피고가답변서를각각구술로진술하고, 원고는특허공보등기본적인서증을제출한다. 피고는특허발명의권리범위에속하지않는다는항변과특허발명에무효사유가있다는

41 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 무효항변 ( 권리남용항변 ) 을하는경우가많다. 기술설명회 20) 를포함하는 변론준비기일 이몇차례열리고, 법원이침해론에대해판단하여심증이생기면손해론의심리로넘어가고그렇지않으면변론을종결하고판결선고기일을지정한다. 경우에따라서는화해권고를행하는경우도있다. (3) 판결 변론을종결하고일반적으로 2주내에판결을한다. 원고의청구가정당하면청구인용을하고, 그렇지않으면청구기각을한다. 원고의청구중일부만타탕하면일부인용을할수있는데, 특허권침해에따른손해배상청구소송에서원고의청구액중일부만을인용하는것도일부인용이다. (4) 불복 1 항소 1심의종국판결에불복이있는당사자는사실인정의부당및법령적용의위배를이유로각지방법원을관할하는고등법원에항소할수있다. 항소장은 1심판결송달일로부터 2주내에 1심법원에제출한다. 2 상고항소심인고등법원의판결에대한불복이있는경우에는대법원에상고하는것이가능하다. 2심판결의송달일로부터 2주내에항소심법원에상고장을제출한다. 다만, 대법원의상고이유는극히제한되어있음에유의하여야한다. 상고심에서는당사자는사실인정의새로운증거를제출하거나새로운주장을할수없다. 우리대법원은신속한재판을위해심리불속행기각 21) 과상고이유서부제출기각을하고있다. 22) 나. 특허침해보전소송 (1) 가처분신청 23)

42 1 관할법원본안의관할법원또는다툼의대상이있는곳을관할하는지방법원으로한다. 보전처분의관할은전속관할이다. 2 가처분신청서의제출가처분신청취지에는피보전권리의요지인특허권침해금지청구권에대해적는데금지대상의구체적인내용을명확하게특정해야한다. 가처분채권자는보전의필요성에대하여침해행위의계속성, 침해로인한금전적인손실과산업사회에미치게되는악영향과거래처들에게미치게될영향등을세심하게소명해서보전의필요성에대하여충분하게진술하고소명하여야한다. 가처분의채무자가실시하는물건이나방법이가처분채권자의특허권을침해하는지의여부에대하여신청이유를작성한다. 특허권의권리범위와보호범위를확정하고가처분채무자가업으로하는금지대상물을특정하며당사자의제품을서로비교하여금지대상물이특허발명의보호범위에속하는지여부를판단하여기재한다. (2) 가처분소송비용의담보 채권자의가처분신청서를수령한가처분채무자는동가처분사건에응소하기전에소송비용의담보제공을신청할수있다. 채무자가승소하는경우채무자는채권자로부터소송비용의상환을청구할수있으나, 이러한절차를밟지아니하면후일에채무자는채권자에게소송비용을받기위하여강제할수있는방법이사실상어렵다. 채무자는가처분소송에응소하기전에상대방에대하여소송비용의담보제공을법원에신청하면법원이이를심리하여인용하는경우채권자에게소송비용담보제공을명령하게되며, 채무자는채권자가담보를제공하는경우에한하여해당가처분소송에응소하면된다

43 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - (3) 가처분의심문절차가처분의재판은서면심리, 심문, 구술변론등을모두할수있다. 소송실무에서는법원은당사자에게서면이나구술로의견을진술할기회를주며, 주로법원의심문실에서심문을진행하고있다. 24) (4) 가처분의결정 1 기각가처분의소송요건을결여하거나법원이명령한담보를제공하지아니하면법원은가처분신청을각하하고, 피보전권리또는보전의필요성을결여한경우에는가처분의신청을기각한다. 2 인용가처분은변론을거친경우에는판결로, 그이외에는결정으로재판한다. 법원은채권자에게담보제공명령의고지일로부터통상적으로 7일내에현금, 유가증권또는지급보증위탁계약을체결한문서를제출하는방법에의하여담보를제공할것을명할수있다. 담보를제공하는경우에한하여가처분명령을하게되며담보를제공하지아니하면가처분신청은각하결정하게된다. (5) 가처분결정의불복및구제채권자는가처분신청을각하 기각한결정에대하여는즉시항고 ( 재판의고지가있는날로부터 1주일 ) 로불복할수있으며, 가처분의기각판결에대하여는항소 ( 판결정본송달일로부터 2주 ) 로서불복한다. 한편, 채무자는가처분의인용결정에대하여이의신청으로불복할수있다. 가처분이의사건은가처분을명령한법원의전속관할에속하며, 이의신청의시기는가처분이존재하는한언제든지가능하다. 이의사건은변론을거쳐판결로재판한다. 가처분채무자는가처분의이유가소멸하거나기타특별한사정변경이있는때에는가처분명령을내린후에도가처분의취소를신청할수있다

44 Ⅱ. 특허침해소송의특이성 1. 개요 25) 특허관련된소송은크게특허청처분에대한심결취소소송과민사사건으로서침해소송 2종류가있다. 그절차및방법에있어개별국가간에약간의차이가존재한다. 심결취소소송은소송으로서의구조가비교적간단하고, 재판관할도획일적이며, 소송내용도특허출원에거절이유가있는지여부, 구체적으로신규성이나진보성의유무등특허법특유의기술적인논점에서다투는사건이압도적으로많다. 이소송은기술전문가인변리사에게비교적친숙해질수있는소송으로서, 독일, 일본, 우리나라에서변리사에게소송대리권이부여되어있다. 문제는침해소송에서변리사가소송대리권을갖는가하는점이다. 심결취소소송과비교하면특허침해소송의내용은복잡하고, 단지기술상의문제만이쟁점이되는것은아니므로국가에따라서다른제도가채용되고있다. 침해소송에있어서도현실의쟁점은특허권리범위가중심적이고거기에는기술적인지식이필요하지만, 침해소송에는다양한요소가들어올가능성이있다. 지재권법고유의문제가아닌쟁점도많고특허권의재산으로서의성격이강해질수록다른법영역과의복잡한관계가발생할것이다. 통상의사건과같이고도의소송법지식, 소송기술이요구된다. 이와같이특허침해사건이라고하는것은일반적인통상사건과같이많은법적쟁점을포함하는것으로기술적인판단만으로처리할수있는것도아니며, 다른일반사건과달리고도로기술적인문제가쟁점이되는경우가많기때문에법률전문가만으로처리할수있는것도아니다. 특허침해소송에는깊은법적소양과정확한기술적지식이요구된다. 2. 이원화된사법시스템과법원실무상관행 특허권의침해가발생하면그침해금지청구소송, 손해배상청구소송등은 민사법원에제기하지만, 특허가전문적인기술내용을그권리내용으로 하고있는특수성이있어전문적인판단기관에서판단을받아분쟁을해결

45 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 해야할필요성이있다. 따라서특허분쟁이발생하는경우에는민사법원에 서의다툼과더불어특허무효또는권리범위확인심판사건이수반되는것 이일반적이다. 26) 이처럼특허침해소송이제기되고그사건과관련된심판이제기되는경 우에대부분의침해소송을담당하는일반민사법원들은침해사건과관련된 심판이나심결취소소송이계속중이면특허무효를인정하는심결이나판결 이난후이를재판에참고하는것이일반적이라고할수있다. 27) 이처럼 침해사건을맡은일반민사법원이특허법원의판단을참고하여판결을내리 는것이실무상관행으로이루어져온것이다. 28) 일반민사법원의법관들이기술에대해서는전문적인지식을습득하기가 곤란하기때문에특허를전문적으로취급하는특허심판원이나특허법원의 결과를존중하는측면이있기도하지만이렇게심판의결과를기다려서판 시하는경향이오히려소송기간이장기화되는요인이될수가있다. 29) 2004 년의대법원판결 30) 이후재판지연등의이유를들어침해사건을담 당한일반법원들이특허무효여부를독자적으로판단하기시작하였고 31), 각급법원에서등록특허에대해진보성의흠결이있는경우권리남용으로

46 써적극적으로판단하는경향이증가하게되었다. 종전의법원실무관행과달리일반법원들이특허무효여부를판단함으로써재판이신속히이루어질수있다는장점은있지만, 한사안을두고특허를전문적으로취급하는특허법원과일반민사법원간에상반된결론이내려질수있다는문제가있다. < 표Ⅱ-3> 특허법원과일반법원간상이한판결례 종국적으로는특허분쟁을둘러싼이원화된사법시스템으로인해서최종판결이나오기까지오랜시간을기다려야하고, 이중의소송비용을부담해야하는피해는고스란히당사자가부담하게된다는점에주목할필요가있을것이다. 따라서기업의지재권법률서비스만족도를제고하기위해서는지재권사법시스템의체계를정비하여신속하고일관성있는판결이이루어지도록하는것이다

47 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 제 4 절특허침해소송대리의현황 Ⅰ. 특허침해소송대리인의현황 1. 특허법원판사출신의변호사포진 1998년 3월 1일특허법원이신설됨에따라특허심판원의심결또는결정에대한불복의소를특허법원의전속 ( 專屬 ) 관할로하고, 특허법원의판결에대하여대법원에상고할수있도록함으로써특허 ( 심결취소 ) 소송에관하여는특허법원, 대법원의 2심제가채택되었다. 이러한체계변화속에서 2000년이후특허법원판사들이변호사개업을하면서대형로펌에들어가거나지재권전문로펌 ( 예 ; 법무법인다래 ) 을설립하면서이들이특허침해소송사건의상당부분을대리하게되었다. 2. 이공계출신변호사증가 최근변호사업계는지난 2002년부터연간사법고시합격자 1천명시대를맞이하여급격히변호사수가늘어나고 ('09.6월현재, 전국개업변호사는 1만 946명임 ), 이공계출신졸업자들의변호사합격증가가계속되고있다. 33) 다양한분야의전문가를법조인으로양성하려는로스쿨제도의도입으로이공계전문가의변호사합격률은계속높아질것으로예상된다. 34) 즉, 다양한전공분야를가진인재들이사법시험에합격하고있으며, 각자의전공분야를살려해당전문분야의법률사무로진로를특성화하고있는것이현재의법률시장환경이다. 3. 주요대형로펌에의한소송대리확대 김 & 장법률사무소등대형법무법인들은자체적으로변리사를고용하여

48 특허침해사건을대리하고있다. 이는미국등외국로펌의경우법률자문은 물론관련특허등지식재산권법률서비스까지도한꺼번에해결이가능한 원스톱서비스를하고있지만, 우리의경우변호사에게변리사자격이자 동부여되지만, 실제로는지재권소송사건을책임지고수임할수없기때 문에변리사를별도로채용하고있는것이다. < 표Ⅱ-4> 주요로펌의 IP전문가현황 35) 4. 특허법인의소송대리 한편, 대형특허법인들도사실상개인변호사를고용하는형태또는동업형태로하여특허침해소송을대리하고있다. 36) 최근에는대형법무법인 ( 율촌 ) 과대형특허법인 ( 리앤목 ) 이전략적업무제휴를체결한것이큰화제가되기도했다. 37) 5. 군소법률사무소나변리사무소의소송대리약진 대형로펌들사이에서군소법률사무소나변리사무소의경우특허침해사 건을대리할기회가현저히감소한것이현실이지만, 최근에는 변호사 1 명과변리사 5 명 또는 변호사 1~3 명과변리사 5~6 명 의형태로같은

49 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 사무실을쓰거나업무제휴를맺고협력관계를구축하여 ( 예 ; 스카이특허법 률사무소, AIP 특허법률사무소등 ) 특허침해사건의소송대리에참여하고 있다. 38) Ⅱ. 변호사 변리사의공동분업구조추세 전술한바와같이미국의경우우리나라의변리사와변호사를혼합한형태의특허변호사제도 (Patent Attorney) 가존재하고있어서이특허변호사에의해지적재산권소송을전담하도록하여소송당사자들에게전문적인변리법무서비스를제공하고있다. 그러나이러한특허변호사제도가없는상황에서, 최근우리나라의경우도로펌 ( 법무법인 ) 을중심으로변호사와변리사가한팀을구성해서소송에참가하는것이일반적추세가되고있다. 39) 아래표에서볼수있다시피대형법무법인등이변리사를대거고용하거나, 특허사무소또는특허법인과전략적업무제휴를체결하거나합병하는사례가계속적으로확산되고있다. 이처럼확산되고있는것은의뢰인들의요구를만족시키고, 그들에게종합적인법률서비스를제공할필요성이커지고있기때문이다. 비단이러한확산사례는이들대형법무법인에만한정되는것은아니고, 전술한바와같이군소법률사무소와변리사사무소간에협력관계를구축하는경우도증가하고있다. 40) 이처럼공동분업구조의형태는다양화되고있다. < 표Ⅱ-5> 대형법무법인의변리사영입, 법무법인과특허법인간업무제휴또는합병주요사례 41)

50 실제로변리사를대거고용하고있는법무법인들은회사간에발생하는특허등지적재산권침해관련민 형사소송은변호사가전담하고, 세부적인기술관련항목은변리사들에게맡기면서시너지효과를극대화하고있다. 43) 제 5 절특허침해소송과변리사의소송대리권 Ⅰ. 개설 변리사의소송대리권과관련하여민사소송법제87조 ( 소송대리인의자격 ) 에서는원칙적으로변호사만이소송대리를할수있고, 법률에따라재판상행위를할수있는대리인에게예외적으로소송대리권을인정하고있다. 한편, 변리사법제8조 ( 소송대리인이될자격 ) 는변리사가특허등에관한사항에관하여소송대리가가능함을규정하고있다. 이처럼변리사소송대리권과관련하여국내법체계는민사소송법과변리사법에서규정하고있으며, 이를둘러싸고특허침해소송에서의소송대리권유무에대한논쟁이전개되어오고있다. 예컨대, 민사소송법제87조에서말하는 법률에따라재판상행위를할수있는대리인 이란법률상대리인을말하는것인지, 별도의소송대리자격을인정하는법규정이있는경

51 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 우를의미하는것인지에대한해석상논쟁이있으며, 또한변리사법제8조상 특허 에관한사항 이라는문구속에 침해소송 이포함되느냐가해석상논쟁이전개되고있다. 이처럼변리사법제8조를둘러싸고논쟁이전개되어오고있음에도불구하고현재특허침해소송에대한소송대리는변호사만이단독으로가능하고, 심결취소소송의경우에는변호사와변리사가모두각각소송대리를하고있다. Ⅱ. 변리사법제 8 조를둘러싼해석상논쟁 1. 서 현행변리사법제8조에서는 변리사는특허, 실용신안, 디자인또는상표에관한사항에관하여소송대리인이될수있다 라고소송대리인의자격을규정하고있는데 44), 동규정은 1961년변리사법제정당시에도입된이래지금까지운용되고있다. 이법에의하면변리사는법원에서의특허와관련된소송대리는아무런제한없이할수있는것으로되어있다. 하지만실제로는특허청심결에대한소송대리는이루어지고있으나, 특허침해소송에서의대리를둘러싸고는아직논란이되고있다. 이러한법적현실에대해서수요자격인과학기술계, 산업계는절충적으로공동소송대리로의변리사법개정을청원하기에이른다. 45) 2. 민사소송에있어서변호사대리원칙 다. 민사소송법제 87 조는소송에있어서변호사대리의원칙을나타내고있 45)

52 그런데동규정에서말하는 법률에따라재판상행위를할수있는대리인 의의미가무엇이냐를두고해석상논쟁이있다. 동규정상 법률에따라재판상행위를할수있는대리인 이란법정대리인 ( 예 ; 지배인, 선장 ) 을말하는것이고, 변리사와같은임의대리인을말하는것이아니기때문에변리사에게소송대리권이인정되지않는다는견해, 법률에따라재판상행위를할수있는대리인 에서 법률 은별도의소송대리자격을인정하는다른법률규정을의미하고, 다른법률 ( 예 ; 변리사법제8조 ) 에서소송대리가인정된경우에는해석상당연히소송대리권이있다는견해, 민사소송법제87조상 법률에따라재판상행위를할수있는대리인 의의미와상관없이동규정은소송위임에의한대리인즉, 좁은의미의소송대리인으로서변호사대리의원칙을규정하고있지만, 다른법률에서소송대리를인정하는경우에는특별법으로서변호사대리의예외가인정된다는견해등이있다. 요컨대대부분의민사소송법학자들도변호사대리원칙의법률상예외로서변리사법제8조를그중하나로보고있다. 3. 소송대리권의법적근거로서변리사법제 8 조의해석 변리사법제 8 조에서말하는 특허 에관한사항 이라는문구속에 침해소송 이포함되는지여부와관련하여그범위에대한논란이일고 있다. 가. 소송대리권의법적근거로미약하다는입장 (1) 대한변호사협회입장 46) 기본적으로변리사법제 8 조의규정이침해소송에있어서변리사의소송 대리권을부여한것이아니라는입장이다. 변리사업계가변리사법의입법취지를이해하지못하고포괄적인소송대

53 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 리권을주장하고있다고한다. 변리사법의입법취지는명백히서면심사대리를준것이지변론대리를준게아니고, 입법취지를감안할때변리사법은변리사가일반법원의변론을할수없다고명시하지않았을뿐이지이미이같은내용을함의하고있다는것이다. 특허법원출현으로변리사가실질적으로소송대리를할수있게되면서부터마치변리사법이변리사에게소송대리를준것처럼잘못유권해석되고있다는것이다. 연혁적으로변리사법제정당시특허심판에관한법정변론등을할수있는특허법원이없고 서면대리 만가능한특허심판원과대법원만있었기때문에변리사들이법정소송대리권을요구하지않았다. 그러나특허법원이생기고나서법정변론이가능해지자일반법원의소송대리까지요구하고있다고한다. (2) 위헌론 1 일부민사소송법학자중에는 공업소유권관계사항에관한심판청구에있어서는변리사도소송대리인이될수있다. 그러나이에관한소송사건에서는단독으로소송대리인이될수없다고풀이한다. 만일단독으로소송대리를할수있다고풀이된다면변리사법제8조는위헌이라고본다 는견해가있다. 47) 2 변리사법제8조에대한연혁을설명하면서변리사에게대리권을인정하고있는변리사법제8조는위헌논란을야기하고있다고한다. 48) 즉 1961년제정된변리사법제8조에 변리사는특허, 실용신안, 의장또는상표에관한사항에관하여소송대리인이될수있다 고규정된것은처음부터변리사의법정소송대리권을인정한것이아니었다. 당시특허소송은특허심판원을거친사건에대해대법원에서서면심판을하는것에불과하였기때문에변리사에게대법원에서의소송대리를인정하기위해그와같은규정을두었던것이다. 당시특허소송은대법원에서단심으로이루어졌고이에따라변리사가법정변론을할법원은존재하지않았다. 그런데, 특허소송이 2심구조로바뀌면서특허법원이생기자변리사는변리사법제8조에의해특허법원의법정에서소송을대리하게됐다. 변리사가변호사처럼법정에서변론하게되자변리사에게대리권을인정한변

54 리사법제 8 조가위헌이라는논란이제기되었고이논란은지금도계속되고 있다. 고한다. 나. 소송대리권의법적근거로명확하다는입장 일부헌법학자중에는 변리사의소송대리권의범위는앞에서살펴본것처럼면허제도의본질에비추어특허등에관한소송전체에미치고있다. 즉변리사법제8조는특허등에관한소송전체에대해소송대리권이있음을명시적으로규정하고있다. 이것은변리사의소송대리권이특허심판원과특허법원에특허출원을하는심결소송에그치지않고, 특허권이침해되었을때그침해금지를비롯한손해배상까지도포함하여소송대리를할수있는것이라고보아야한다. 따라서특허등에관한소송을이른바특허침해소송과소위심결취소소송으로구별하면서, 변리사의전자에대한소송대리권을제한하는것자체가변리사의직업의자유를본질적으로침해하는것이된다. 다시말해서특허침해소송에대한소송대리권을제한해온것은변리사의면허내용에대한본질적인내용의침해에해당하며, 이것은헌법제37조제2항을위반한위헌적조치였다 49) 라고한다. 다. 헌법재판소 헌법재판소에제기된변리사에게특허소송의대리를허용하고있는변리사법제2조및제8조에대해서위헌을주장하는헌법소원 ( 변리사법제2조등위헌확인, 헌마666 전원재판부 ) 이있었다. 헌법재판소는변리사에게특허소송의대리를허용하고있는변리사법제 2조및제8조에대해서는재판관전원이각하의견을냄으로써위헌여부에대한판단이이뤄지지는않았다. 51)

55 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 본사건은청구인 ( 변호사 ) 이변리사의특허소송대리를명문으로인정하고있는변리사법제2조, 제8조의변리사업무에대한규정이변호사의고유의업무인법률사무에대한대리권을본질적으로침해하므로동규정은위헌이라고주장한사안이다

56 4. 변리사의형사소송변호가능여부 변리사의소송대리권부여와관련해서일반법원의한판사는 변리사의특허손해배상소송을허용할경우관련형사소송도허용하느냐여부등을고려해야하는등문제가복잡해진다 고하였다. 52) 이러한측면에서변리사가형사소송에있어서변호권이인정되는것인지검토할필요가있다. 변리사법제8조는다음과같이규정하고있다. 여기서 특허 에관한사항 이라는문구속에전술한민사소송이외에형사소송도포함되느냐하는문제가있다. 전술한바와같이민사소송법규정에서는 법률( 法律 ) 에따라재판상행위를할수있는대리인 을인정하여변리사의소송대리를예외적으로인정하고있다 ( 제87조참조 ). 그러나, 형사소송법규정에서는제31조단서의예외만인정할뿐다른법률상예외는규정하고있지않다. 따라서변리사가특별변호인으로서선임여부는법률상규정된바가아니라당해법원의허가사항에해당한다. 변리사법에서규정하는 법원에대한대리 ( 제2조 ), 소송대리인이될자격 ( 제8조 ) 은민사소송의경우에만해당될뿐, 형사소송에서는해당되지않는다고해석하는것이바람직하다. 참고로형사소송법에서는 소송대리인 ( 민사소송법제97조 ) 이라는용어를쓰지않고 변호인 이라는용어를사용하고있다

57 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 대한변호사협회는 " 예컨대甲이乙을상대로특허침해를이유로손해배상을청구하고아울러형사고소를한경우종래대로라면乙을위하여 1인의변호사가민사와형사양측면에서조화로운보호를해줄수있습니다. 그러나변리사는형사적인측면에서의검토는전혀논외의것이될것입니다 라고하여변리사는형사문제에있어서는변호인이될수없다는취지를분명히밝히고있다. 53) Ⅲ. 변리사의소송대리권인정여부관련사례 1. 변리사의소송대리권을인정한사례 일반지방법원에서특허침해소송의가처분사건에대하여변리사에게대 리권의부여를인정하여운영한사례가있다. < 표 Ⅱ-6> 일반법원에서의변리사소송대리현황

58 2. 변리사의소송대리권을인정하지않은사례 실용신안권침해금지가처분신청사건 ( 수원지방법원 2001 카합 1828) 2001년 7월 10일, 위사건의피신청인의대리인으로서변리사가참석하였지만, 재판장으로부터 이사건에대해변리사는소송대리권이없기때문에피신청인이출석하지않은것으로보아야하며, 피신청인을다시직접소환하라 " 라는결정 ( 決定 ) 으로소송대리를하지못하였다. 54) 그러나법원측이뚜렷한법적근거없이구두로대리신청을거부하고있을뿐거부결정이유를서면으로통지하고있지않다. 55) 이에대해당사자본인은여러문제점을지적하고의문을품고있다. 즉 변리사법제2조 ( 업무 ) 에는 ' 변리사는특허, 실용신안, 의장또는상표에관해특허청또는법원에대하여하여야할사항의대리및그사항에관한감정기타의사무를행함을업으로한다 ' 고규정하고있다. 또제8조 ( 소송대리인이될자격 ) 에는 ' 변리사는특허, 실용신안, 의장또는상표에관한사항에관하여소송대리인이될수있다 ' 고명기돼있다. 변리사법규정에따르면변리사는산업재산권에관한사항에관하여소송대리인이될자격을갖고있다. 이러한변리사법의규정에따라변리사는법원에대해소송대리인으로활동해오고있다. 그런데법원은무슨이유로최근들어산업재산권에관한소송절차에서변리사의소송대리권을부정하려는것

59 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 일까. 특허와상표등산업재산권에관한전문가가변리사인것은두말할나위없고, 변리사법에는변리사의소송대리권을명문으로규정하고있다. 그런데도실제소송절차에서변리사의소송대리권을인정하지않는다면변리사법의규정을믿고소송을의뢰하고이를수임한사람은어찌해야하는가 라고이의를제기하고있다. 3. 법원의실무관행 현재와같이특허관련소송이특허법원의전속관할사항인특허심결취소소송과일반법원의관할에속하는특허침해소송으로이원화되어있는상황에서특허침해소송에관하여변리사가소송대리를하고자하는경우민사소송규칙제16조 56) 에의하여변리사의소송대리가불허되고소장은반려되고있다. 일부가처분신청사건에서변리사소송대리가인정된예가있었기는하지만, 특허권침해금지및손해배상을청구하는거의대부분의특허침해소송에서변리사는소송과관련된전문적법률지식이취약하다는등의이유로법원접수창구에서거부되고있는실정이다. 57)58) 이처럼법원은재판실무상특허법원이아닌일반법원에서의변리사소송대리를허용하지않는것이관례화되어있다. 다만, 위에서살펴본바와같이일부지방법원의가처분신청사건을위주로소송대리를인정하고있었다. 이처럼변리사법제2조, 제8조규정에따라변리사는법원에대하여소송대리인으로활동을해오고있는실정이지만, 일선지방법원에따라그적용이통일되지못하고있다. 이러한법원의태도는국회의국정감사에서도지적을받았고, 59) 명확히어떤이유인지는모르나 2000년이후일반법원은민사소송법에따라 소송지휘권 이라는명분으로특허소송대리를관행적으로거부하고있어사실상변리사의소송대리는불가능한상황이다. 60)

60 이처럼법문해석상변리사에게인정된소송대리권을침해소송의경우에는제한함으로써일반법원의침해소송사건에있어서소송대리권의범위를둘러싸고실무상변리사와변호사당사자간에논란은아직도계속되고있으며, 이러한법원의관행적현상은변리사법에어긋나는법운영이라는지적을받고있다. 61)62) Ⅳ. 변리사소송대리권관련주요법개정추진사례 1. 서 현재이종혁한나라당의원이발의한변리사에게소송침해에관한민사소송대리권을인정하는변리사법개정안이국회지식경제위원회전체회의를통과하여법제사법위원회에계류중이다. 이개정안은 변리사의소송대리자격 에관해규정한변리사법제8조에서 특허침해소송의경우변호사와공동으로소송대리인이될수있다 라고단서규정을신설한것이다. 만약이번개정안이국회를통과하면, 현재특허법원에서심결취소소송에한정되어소송대리를하고있는변리사가, 민사소송인특허침해소송에서도변호사와공동으로소송대리를할수있게된다. 본안소송뿐아니라가처분과가압류신청영역까지대리업무를할수있는길이열리게된다. 변리사의특허침해소송의공동소송대리권에관한변리사법개정안은, 앞선제17대국회에서도발의되어, 소관상임위원회인산업자원위원회를통과하여법제사법위원회법안심의제2소위원회까지상정되었지만, 1년이상계류되어국회임기만료에의해자동폐기되었다. < 표 Ⅱ-7> 소송대리와관련된변리사법개정의주요사례

61 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 2. 주요법개정사례 가 년개정민사소송법안 법원행정처 법무부는민사소송법개정안을추진하면서고등법원이상의소송에서는변호사강제주의를규정하고, 그부칙제9조에서변리사법제8 조를개정하여변리사의소송대리권을특허법원의심결취소소송에한정되도록규정하여변리사의소송대리권을보다명확히하고자하였다. 후술하는바와같이 2000년 4월 25일자입법예고되었던민사소송법개정안의부칙은변리사의소송대리를심결에대한소송으로한정하여, 변리사의일반법원에서의특허침해소송의소송대리를명문으로제한하고있었다. 그러나대한변리사회등의강력한반대로변리사의소송대리권제한시도는철회되었다

62 이러한개정시도에대해서변리사들이특허법원의소송대리만하는현실을법제화한것이라는주장도가능하지만, 이는오히려변리사법제8조규정상침해소송에서도변리사가소송대리인이될수있다는법해석이가능하다는점을반증하는일예로볼수있을것이다. 63) 나 년변리사법개정안 (1) 일본식소송대리제도 동개정안은 2004년 9월 13일, 과학기술계등의입법청원을바탕으로발의되었는데, 특허침해소송당사자인국민의권익을보호하고자특허발명과관련기술에대한사실확인을통한특허권의침해여부판단이핵심인특허침해소송에관하여기술전문가인변리사가일정한자격요건을갖출경우법률전문가인변호사와공동으로소송대리인이될수있도록하자 는내용으로서 64), 일정한시험을통해서자격을갖춘변리사는특허침해소송에서이미변호사가선임된사건에동일한의뢰인이요청하는경우에한해서변호사와공동대리를할수있도록하는 65) 이른바일본식공동소송대리제와거의흡사하다. (2) 국회처리경과 동개정안의국회처리과정을살펴보면 2007년 2월 26일, 산업자원위원회 의전체회의를통과하여 법제사법위원회 에회부되었지만, 6월 5 일, 동위원회의 법안심사제2소위 에배당되어 2차례에걸친심의를거쳤으나전체회의에상정되지못한채결국 17대국회에서임기만료로자동폐기되고말았다. 그러나이러한각계각층의노력결과, 변리사의소송대리권부여문제는반드시해결해야할주요현안의하나가되었다

63 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - (3) 반대의견 대한변호사협회는최철국의원이대표발의한개정변리사법안에대해서아 래와같은이유로반대입장을표명하였다. 66)

64 - 40 -

65 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점

66 - 42 -

67 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점

68 다 년변리사법개정안 (1) 서 2008 년 11 월 3 일, 18 대국회에서다시변리사법개정안이의원입법으로

69 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 발의되었는데, 최근국제적으로특허분쟁이점차증가하고이를둘러싼이해관계가첨예하게대립함에따라법률전문가인변호사와기술전문가인변리사가전문성을상호보완하여소송당사자의권리구제를보다효과적으로지원하도록할필요성이절실하다. 따라서기업의기술개발 발명 출원등에관여하여기술개발내용을잘알고있는변리사가변호사와공동으로특허등침해소송대리를할수있도록하자 는내용이다. 67) 이개정안은발의당시 2006년개정안과마찬가지로공동소송대리제도를내용으로하고있다. (2) 국회처리경위 1) 2008년 11월 3일, 변리사에게특허권등침해소송의경우에변호사와공동으로소송대리자격을부여하는취지의변리사법개정안 ( 제8조단서규정의신설 ) 이발의되어, 2009년 4월 16일, 지식경제위원회법안심의소위를통과하고, 4월 20일동위원회전체회의에서일부수정안을의결함으로서통과되었다. 2) 변리사법일부개정법률안 ( 이종혁의원대표발의 ) 에대한수정안 ( 지식경제위원장안 ) 이마련되어지식경제위원회를통과하였다. 그수정된주요내용을보면특허침해소송에서변호사와공동으로소송대리인이되고자하는변리사는대법원규칙이정하는소정의교육을이수토록요건을신설한것이다 ( 안제8조참조 )

70 변리사법일부개정법률안제8조제목외의부분에단서를 다만, 특허등의권리에관한침해소송의경우에는변호사와공동으로소송대리인이될수있다 고신설하여제1항으로하고, 같은조에제2항을 제1항단서에따라변호사와공동으로소송대리인이되는변리사는대법원규칙이정하는소정의교육을이수하여야한다 고신설한것이다. < 표 Ⅱ-8> 수정안조문대비표 (3) 반대의견 1) 대한변호사협회는이종혁의원이대표발의한개정변리사법안에대해 서협회장및대변인명의의성명서를발표하고, 동변리사법안에대해서 반대입장을표명하였다

71 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점

72 - 48 -

73 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 2) 최근에서울지방변호사회는동개정변리사법안에대해서다음과같 이반대하고있다. (4) 소결

74 서울지방변호사회가이종혁의원의개정변리사법안을반대하는근거는크게 4가지로요약된다. 첫째, 소송전문성이없는변리사에게소송대리권을부여하는경우이는현행민사소송법의기본원칙인변호사대리의원칙 ( 같은법제87조 ) 에반한다는점, 둘째, 비전문가의재판개입으로인하여재판의신속성, 적정성및경제성을저해할수있다는점, 셋째, 잘못된소송수행으로당사자의권리보호에역행할수있다는점, 넷째, 다양한학부전공과경험을가진전문법조인양성이라는로스쿨제도의취지에도반하는것이라는점을근거로반대하고있다. 이는변리사의소송대리권을부여하고있는변리사법제8조에대해근원적으로소송대리권을부정하는견해로서, 심결취소소송에서변리사가소송대리를하고있고, 특허침해소송에서도실질적으로변리사가참여하고있다는현실조차도인정하지않으려는태도로판단된다. 위 4가지근거중네번째를제외하고는논거의설득력이부족하며, 우리와유사한환경에있던일본도로스쿨제도를도입한상태에서변리사에게공동소송대리권을부여한사례가있다는점에서로스쿨제도와변리사에대한소송대리권의부여가상호모순되는것이아니다. 오히려 21세기지식기반사회의시대의요구에조화할수있음을시사하는사례가된다고보아야할것이다. Ⅴ. 변리사소송대리권에관한논의의내용과입장 1. 실무계 69) 가. 서 크게변리사업계와변호사업계로나누어볼때, 대한변리사회와특허청은변리사의소송대리권부여에찬성인반면대한변호사협회, 법무부, 대법원은반대하는입장이라고할수있다. 다만, 대법원은최근에들어다소입장의변화를엿볼수있다. 나. 최근논의

75 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - (1) 대법원관계자의견 1) 종전특허침해소송시소송대리권을변호사로제한하는것을골자로하는 1999 년민사소송법개정안추진사례에서볼수있다시피변리사의일반법원에서의소송대리에부정적인입장을유지하고있다. 즉각종신문인터뷰에서대법원관계자는 현재까지민사소송인특허침해소송의대리권을변리사들에게인정하지않았다 며 앞으로도절대인정해줄수가없다 고하거나 70), 또는 부칙 9조를철회하더라도변리사들은특허법원사건만을맡을수밖에없다는대법원의의견에는변함이없다 고밝히고있다. 사실현재도변리사들은특허법원소송대리만을맡을수있기때문에부칙 9 조는이같은현실을법제화한정도라는게법원측의자세이다 71) 라고하였다. 2) 최근 종전과비교해서변리사의소송참여에대해서대법원의태도는전향적인입장으로전환되었다 년 5월 2일개최된산업자원위원회청원 ( 이공계에불평등한제도의개선에관한청원 ) 심사소위원회공청회에서대법원에서추천한재판연구관은변리사에대한소송수행능력검증 ( 대리업무자격시험 ) 및교육실시, 소송대리권대상의한정등일정한요건을구비할경우공동소송대리권부여에긍정적검토로입장전환하였다. 72) 2 최근변리사의침해소송에서의소송대리권부여와관련해서대법원재판연구관은 침해소송은본래민사소송법의규율을받는것으로서, 변호사가소송을대리함이원칙이다. 그러나, 특허관련침해소송은법과기술이만나는영역으로서도출기술에대한전문적이해가필요한점, 일본에서변리사의공동대리를도입하게된유력한근거가실제로변리사의소송관여가광범위하게이루어지고있다는현실에기초한점등을참작하여볼 70) 71)

76 때, 변리사의소송대리권부여의제에대해긍정적으로검토할필요가있다. 다만, 침해소송에서의변호사와의공동대리, 관여기술분야의한정과연수프로그램의부가등의보완조치가부가되어야할것이다 라는입장이다. 73) (2) 대한변호사협회의견특허침해소송에서변리사대리권의불허입장을고수해온대한변호사협회의의견은종전과달라진것이없으며, 오히려로스쿨도입으로인해서그주장이더욱공고하게되었다. 최근한세미나에서밝힌토론문에나온내용을요약해서보면다음과같다. 74) 그내용의골자는특허침해소송에서변리사에게대리권을인정하는것은법률전문가에게만소송대리를맡겨국민의이익을보호하려는변호사소송대리원칙의근간을드는것이라고한다. 이에의하면, ⅰ) 특허침해소송에서 기술의동일성, 신규성, 진보성 등에관한판단은그판단의대상이기술적문제일뿐, 그본질은순수한법률적판단이므로법률전문가인변호사에게맡기는것이당연하다. ⅱ) 특허등침해소송의요건사실은 유효한특허권의존재, 특허권침해행위, 손해의발생과손해배상의범위 등법률적판단에관한것이므로이에대한주장과증거제시는그분야전문가인변호사가맡아야하고, 또한특허등침해사건의경우일단수사기관에고소ㆍ고발을한다음특허등침해소송을제기하거나최소한그와동시에이를진행하는등또다른법률사무인형사사건등과밀접하게연계되어있는경우가대부분이어서법률전문가인변호사가이를전담하는것이적절하다. ⅲ) 변리사 1, 2차시험과목들은모두사법시험이나사법연수원교육과목에반영되어있는법률과목들로변리사가변호사보다전문성을갖고있다고볼수없고, 개별법률에대한해석 적용의문제는순수한법률적판단의문제로서개별법률이다루고있는분야가기술적분야라고하여그법률의해석 적용이기술적판단의대상이라고볼수는없다. ⅳ) 최근다양한분야의전문가를법조인으로양성하기위한법학전문대학원 ( 로스쿨 ) 제도가도입됨에따라, 앞으로는지식재산권분야에관하여보다전문성을갖춘변호사들이양산될것으로예상된다

77 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 변호사에게기술적분야의전문성이부족하다는이유로변리사에게공동소송대리권을허용하겠다는것은다양한전문가들을법률가로양성하여국민에게보다질높은법률서비스를제공하겠다는로스쿨제도의취지와정면으로모순되는처사가될것이다 고한다. 나아가소송대리권부여에따른문제점으로서 ⅴ) 변리사가공동소송대리인이된다고하더라도소송과정에서할수있는것은기술적문제에대한 자문 에불과하므로, 공동소송대리를통하지않고법정외에서기술적자문을제공하는방식으로도얼마든지가능한것이므로굳이변리사에게소송대리권을인정할실익도없고, ⅵ) 변리사도특정기술분야에서만전문성을갖고있을뿐인데, 변리사가모든기술분야에대해소송대리권을갖게되면변리사의능력에대한정보가부족한일반국민에게예상치못한피해를입힐우려도있다. 따라서오히려변리사가담당할수있는기술분야를세분화하는방식으로자격요건을강화할필요가있다 고한다. 이외에도 17대최철국의원의개정변리사법 ( 안 ) 에대한대한변호사협회의의견, 18대이종혁의원의개정변리사법 ( 안 ) 에대한대한변호사협회의성명서및서울지방변호사회의의견등을통해서변리사의소송대리권부여에분명한반대의사를표명하였다. 2. 학계 지재권관련교수들은대체로변리사를배제한변호사의독점적인특허침해소송대리의운영현실에대한문제점을지적하면서변호사와마찬가지로변리사의일반법원에서의소송대리가인정되어야한다는입장이다. 다만, 민사소송법관련교수는변리사의특허침해소송대리권부여의기본방향에대한입장을나타내고있다. 가. 지재권관련전공교수 (1) 백태승교수 특허침해소송은의료소송등다른전문분야의소송과는달리그분쟁의핵심은 기술내용 그자체이다. 예컨대특허권자가침해소송을제기하였을때쟁점은그의권리를확정하는특허청구범위의해석에서부터피고의침해여부를검토하는공지된기술또는상이한기술여부등시종일

78 관기술내용그자체이다. 최근발명의고도화및첨단기술발전의가속화에비추어기술분야에대한기본적인마인드가없는소송대리인은기술의실체접근에도어려울것이다. 또한특허침해소송은그명세서에기재된기술내용에대하여심리되는것이므로그명세서를작성한변리사나그출원발명을정확히이해하고있는자에게의뢰하는것이당사자의이해에접근할것이다. 따라서특허침해소송에서변리사에게처음부터소송대리권을봉쇄하는것은타당하다고볼수없고, 이는과연누구를위한소송대리인인지묻지아니할수없을것이다. 75) 우리나라는일본변리사법과달리특허, 실용신안, 의장또는상표에관한사항에관하여소송대리인이될수있다고규정하고있어침해소송에서도변리사가소송대리인이되는데에는해석상문제가없을것이다. 76) (2) 이상정교수 변리사를민사사건의소송대리에서배제하고운영하는소송현실이잘못되었음은이미지적한바와같다. ( 중략 ) 그러므로차제에모든것을할수있는것같이규정되어있으나현실은아무것도할수없는법과관행이고쳐져야한다. 77) ( 중략 ) 일본변리사법과달리제한없이특허, 실용신안, 의장또는상표에관하여소송대리인이될수있다고규정하고있어침해소송에서의대리가가능함은물론이다. 78) 나. 민사소송법교수 (1) 김용진교수 79) 변리사의소송대리권을특허침해소송의경우로까지확대시킬것인가에대해서는논란이있으나, 당사자의전문적인지식과경험을갖춘변리사를통하여권리구제받을수있도록허용하여야할것이다. (2) 전병서교수 80) 변리사라도특허심결등취소소송에있어서는소송대리인이될수있

79 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 다 ( 변리사법 8조 ). 심결취소소송뿐만아니라특허침해소송에있어서변리사의전문적인지식과경험의도움이없이변호사가단독으로소송수행하는것은거의곤란한상황이므로변리사에게소송대리권을부여하는것이앞으로검토될과제이다. (3) 이시윤교수 81) 변리사라도특허법원이관할하는소송에있어서는소송대리인이될수있다 ( 변리사법 8조 ). 전문사건에서사계의전문가를소송에관여시키는補佐人제도 ( 일민소법 60조 ) 의부활도고려해볼만하다. (4) 송상현 박익환 82), 강현중 83), 호문혁 84), 홍기문 85), 오시영 86) (5) 정동윤 유병현 87) 산업재산권에관한심판청구에서는변리사도소송대리인이될수있 다 86)

80 [ 참고 ] 변리사의소송대리권인정여부에관한학자별견해정리 3. 산업계ㆍ과학기술계 가. 산업계, 과학기술계의요구 산업계및과학계에서는변리사의특허침해소송참여에대한필요성에공감하여이미오래전부터변리사공동대리에대한요구가있어왔다. 변호사와변리사의공동소송대리를중심내용으로한 2006년변리사법개정안이발의된것은지난 2004년 9월 13일전국자연과학대학장협의회 ( 회장김하석외 36명 ) 및전국공과대학장협의회 ( 회장윤대희외 80명 ) 공동으로국회 ( 산업자원위원회 ) 에입법청원서 ( 이공계에불평등한제도의개선

81 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 에관한청원 ) 를제출하였다. 그청원의주된요지는특허침해소송에서현실적으로변호사만이소송대리인이되고있지만, 핵심쟁점은 특허침해여부 인바, 현재변리사가대리하고있는심결취소소송과실질적으로동일하므로변리사가변호사와함께공동대리인으로참여할수있도록제도개선이필요하다는것이다. 2006년 9월, 전국공과대학장협의회 (112명), 전국자연대학장협의회 (74명), 대한상공회의소, 중소기업중앙회, 대덕밸리벤처연합회, 한국과학기술단체총연합회소속학회 (179개), 기타학회및기술연구소등 (39개) 등과 19개대학이공계대학생 8,029명등의특허침해소송에대한공동소송대리제도의도입을요청하는의견서를제출하였다. 이처럼실질적이고직접적인이해관계자인이들단체및개인이국회에현행변리사법제8조개정을통해서변리사가일반법원에서소송대리인으로참여할수있도록해달라는요청을하고있는것이다. 이들의요구는절충안으로써변리사의단독대리가불가능하다면변호사와공동대리라도허용해서특허침해소송에변리사가소송대리인으로참여할수있게하는것이다. 참고로아래의내용은 변리사법일부개정법률안 ( 최철국의원대표발의 ) 에대한대한변호사협회의의견 에대한한국공과대학장협의회의반박의견이다. 3. 다 (1) : 변리사법제8조는애매한조항으로서특허법원이창설될때이미그범위를명확하게하였어야하는조항입니다. 변리사법제8조에는 변리사는특허, 실용신안, 디자인또는상표에관한사항에관하여소송대리인이될수있다. 고되어있는바, 여기에서말하는소송대리는기본적으로특허청에서의심판등절차에서당사자를대리할수있다는의미였습니다. 그리고 소송 대리라는용어를사용한것은특허청에서의위심판절차가일반적인소송절차와같이대칭되는당사자구조를취하게된다는취지에서사용한것이지, 일반적인소송을취급할수있다는것은전혀아니었습니다 변리사법이제정될당시부터위조항이있었으므로

82 이를부정하는사람은아무도없을것입니다. 3. 다. ⑵ : 그런데, 법원조직법의개정으로특허법원이창설되면서미묘한문제가생겼습니다. 그이전에는특허청에서의심판및항고심판을거쳐대법원의판단을받았는데, 특허법원의설치로특허심판원을거쳐특허법원, 대법원의판단을받는구조로변경되자, 변리사는종전에특허청에서사건을처리할때에대법원이외의모든절차에서당사자를대리하던것을근거로특허법원에서의소송대리를요구한것입니다. 그래서특허법원에서의소송대리를인정받게되었습니다

83 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - ⑶ : 그렇게되자변리사는이를토대로 심결취소소송 뿐만아니라 특허등침해소송 에서의소송대리를요구하여근거없이변호사의소송대리권을침해하는시도를함으로써자신들의직역을확대하고, 변호사들의직역을잠식하는시도를하는것입니다. 특허등침해소송 이라함은 특허, 실용신안, 디자인, 상표에관한권리의침해에관련된소송 ( 가처분, 가압류를포함한다.) 을말하므로 ( 개정안제1조의2 제2항 ), 이를변리사에게허용한다면변리사가소송을다할수있다는말이됩니다. ⑷ : 그렇기때문에변리사법제8조는일찍이 변리사는특허, 실용신안, 디자인또는상표에관한사항에관하여 특허청, 특허심판원또는특허법원에서당사자의위임에따라그 소송대리인이될수있다. 고명확하게정리해두었어야하는것입니다

84 3. 나 ⑴ : 소송물이어떤것이건간에소송대리인은타인의중요한재산을다루는것임에는다를바없는데, 변리사는당사자를대리하여민사소송을수행할수있는능력을갖추었다고볼수없습니다. 3. 가 : 그러므로, 변호사로부터일부소송대리권을빼앗아변리사에게부여하는것은, 합리적인이유없이변호사의업무영역을침해함으로써변호사로하여금법률사무를담당하도록하고있는법치주의의근간을훼손하는것이라고아니할수없습니다. 또, 변리사는변리사법에정하여진업무만을한다는전제에서해당시험에합격한사람인데그들에게는예상치않았던업무영역을새로제공해주고, 변호사는변호사법에정하여진

85 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 책무를다하라는전제하에서사법시험을통하여선발한사람 인데그들의업무를빼앗는결과가되어사회적신뢰에도반 한다고아니할수없습니다

86 3. 마 : 개정안은대체적으로일본의관련법을따르는내용인 데, 일본외에세계어느나라도개정안과같은내용으로변리 사의소송대리권을인정하는나라가없습니다

87 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점

88 - 64 -

89 - 제2장 현행 특허침해소송과 법제도적 문제점 - 나. 대한 상공회의소 소속 회원 기업들의 요구 2009년 1월에 대한상공회의소가 소속 국내제조업체 대기업 회원사(111 개 업체)를 대상으로 실시한 설문조사 결과에 의하면89), 특허침해소송에서 변호사 변리사의 공동소송대리에 대한 필요성을 묻는 항목에서 전체 응답 기업의 53.2%가 변리사의 전문지식이 필요한 경우가 많아 꼭 필요하 다 라는 응답을 하였으며, 40.5%가 기업에게 선택권을 줄 필요성은 있 다 라고 하여, 전체 93.7%의 응답 기업이 변리사의 공동소송대리 참여를 원하고 있는 것으로 조사되었다. <그림Ⅱ-5> 특허침해소송시 변호사 변리사 공동소송대리 필요성 <표Ⅱ-9> 국내 제조업체(중견기업) 대상 설문조사 결과 구 분 응답 수 응답율(%) 변리사의 전문지식이 필요한 경우가 많아 꼭 필요하다. 기업에게 선택권을 줄 필요는 있다 현행 제도로도 전문지식에 대한 자문이 충분히 가능하다. 공동 대리인 선임에 따른 기업의 비용부담이 우려된다. 합계 ) 조사기간 : 방 : , 조사 법 설문지를 이용한 E mai - l 및 a F x조사

90 다. 기업대표및담당자 (1) 기업대표 (2) 기업의특허센터담당상무

91 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - (3) 기업의특허담당차장 (4) 정부출연연구원팀장

92 제 6 절현행민사소송법체계하에서공동대리제논의 Ⅰ. 서설 최근변호사와변리사의업무제휴가증가하고있는추세이다. 이처럼증가하는이유는여러가지있을수있지만, 기술의고도화및복잡화에따라특허관련심판 소송등에있어서변호사는변리사의자문등협조없이는업무를제대로수행할수없다는점, 소송의수행을위해서는변호사에게부족한기술전문성을변리사를통하여보완하는체제를구축하는것이필요불가결하다는점등이요인으로판단된다. 특허법원에서의특허관련소송은변리사가대부분대리하지만, 일반민사법원에서이루어지는특허침해소송의경우변리사에게소송대리권이부여되지않아서서면준비또는주장의구성등실질적인일은변리사가하고, 이를법정에출두하는변호사에게설명하거나법정에같이출두하여도와주는형식으로소송이진행되고있는형편이다. 변리사법제2조 ( 업무 ) 는 변리사는특허, 실용신안, 디자인또는상표에관하여특허청또는법원에대하여하여야할사항의대리및그사항에관한감정기타의사무를행함을업으로한다, 제8조 ( 소송대리인이될자격 ) 는 변리사는특허, 실용신안, 디자인또는상표에관한사항에관하여소송대리인이될수있다 라고규정하고있다. 그렇지만현재변호사는모든소송절차를대리할수있지만, 변리사는법원실무관행상특허법원에서이루어지는일부소송절차만을대리할수있을뿐이다. 법원은특허법원을제외하고는변리사가작성한소장 ( 訴狀 ) 을접수해주지않고있다. 현재통상적으로특허침해여부에관한소송이진행될경우에기술적인모든부분에대해서는변리사가담당하여조사 분석하고이를법정에서변

93 - 제 2 장현행특허침해소송과법제도적문제점 - 호사가진행을한다. 그동안에모든기술내용에대해상세히알고있는변리사가객석에앉아서수시로 쪽지 에내용을적어서변호사에게전달하면서진행방향을설명하고협조하는모습을목격할수있다. 95) 공식적이진않지만비공식적으로사실상의기술분야법률해석을전담하고있다고볼수있다. Ⅱ. 현행민사소송법상개별대리의원칙 1. 공동대리의법리상의문제점 : 소송행위의대리권제한사유 로서공동대리약정의효력 동일당사자에대하여수인의소송대리인이있는때에는각자가당사자를대리한다는원칙으로, 민사소송법상소송대리인에관하여는개별대리의원칙이강행되므로공동대리의약정을해도무효 ( 無效 ) 이다 ( 민사소송법제 93조참조 ). 따라서각대리인은단독대리권을행사한다. 96) 이처럼동법제93조가소송대리인이복수일경우각자가당사자를대리한다고정하여각자대리 ( 各自代理 ) 또는개별대리 ( 個別代理 ) 원칙을유지하는관계상법률적인의미에서의소송행위의공동대리제도는취할수가없다고판단된다. 따라서공동소송대리권은법리상민사소송법제93조의개별대리원칙에반하는문제가있다. 97) 2. 공동대리제 의의미 95)

94 이종혁의원이발의한개정변리사법법안에서 변호사와공동으로소송대리인이될수있다 는의미는무엇인가. 법률상에서공동대리라고하면각자라는개념이있고, 공동으로하지않으면못하게하는경우도있는데지금논의되는공동대리의개념이명확하지않다. 공동으로만소송을할수있다는의미인지, 공동으로하지만혼자서개별적으로소송을할수있다는것인지알수없다. 단순히 공동으로 라는문구를볼때민사소송법상개별대리의원칙과충돌되는것이아닌가하는문제도있는데, 이는 공동으로만 대리가가능하다는의미로받아들여질수있기때문이다. 98) 그러나 변호사와공동으로소송대리인이될수있다 는의미는잘음미할필요가있다. 즉첫번째는, 변리사는단독으로소송대리인이될수없다는나타낸것이고, 두번째, 변리사단독으로소송대리인이될수없지만, 이미변호사가선임되어있는사건에한 ( 限 ) 해서변리사도소송대리인의자격이부여될수있다는점을나타낸것이다. 따라서특허침해소송에서의뢰자가변호사를선임한후변리사를선택하는경우에는민사소송법제93조제1항의 여러소송대리인이있는때에는... 에해당하게되는것이다. 이러한점에서볼때본조항은민사소송법상각자대리에위반되는것은아니라고해야한다. 개정안을발의한이종혁의원이주장하는 개정취지 에따르면변호사가선임된사건에대해, 소송당사자의요구에의해선택적으로변리사를대리인으로선임하자는것으로서, 변리사가변호사와함께소송대리인이된다는의미라고밝히고있다

95 - 제2장 현행 특허침해소송과 법제도적 문제점 - 이종혁 의원의 변리사법 개정안 발의 취지 > 개정안에 따르더라도 변호사는 필수, 변리사는 소송당사자의 선택 사항이므로 ( 지식경제위원회 전체회의 발언) 소송당사자의 선택에 의해서, 기술적 다툼의 전문성이 요구되어서 절실 히 필요할 경우 소송 당사자의 요구에 의해서 선택적으로 변리사를 소송에 참가하게끔 하자, 이게 바로 본 개정안의 취지다 저는 이 말씀을 드리겠습니다. ( 지식경제위원회 전체회의 발언) < 참고로 우리와 유사한 일본의 경우 産業構造審議会 知的財産政策部会 는 변리사가 소송대리권을 가질 수 있는 경우를 변호사와 공동수임을 조 건 으로 하고 있는데, 이러한 경우가 바로 공동대리를 의미하고 있다.99) 따라서 공동수임이란 변호사가 소송대리인이 되어 있는 사건에서 동일의 뢰자로부터 변리사가 소송대리인을 위임한 경우 를 말한다고 한다. Ⅲ. 소결 특허 등 침해소송은 특허권 등의 침해여부를 가려 피해자를 구제하기 위 한 것으로 특허권 침해여부는 특허발명과 관련기술에 대한 이해와 사실 확 인을 통한 판단이 핵심이라고 할 수 있다. 최근 국제적으로 특허분쟁이 점차 증가하고 이를 둘러싼 이해관계가 첨 예하게 대립함에 따라 법률전문가인 변호사와 기술전문가인 변리사가 전문 성을 상호 보완하여 소송당사자의 권리 구제를 보다 효과적으로 지원하도 록 할 필요성이 있다. 따라서 기업의 기술개발 발명 출원 등에 관여하여 기술개발 내용을 잘 알 고 있는 변리사가 변호사와 공동으로 특허등 침해소송대리를 할 수 있도록 하는 공동소송대리제도의 도입을 긍정적으로 검토할 필요가 있다. 다만, 일본의 사례에서 볼 수 있다시피, 민사소송법상 소송행위의 각자대 리원칙이 유지되고 있는 한, 법률적인 의미에서 공동대리는 양립할 수 없 다고 할 것이다(민사소송법 제93조 참조). 따라서 지재소송실무상 소송전문가인 변호사와 기술전문가인 변리사가 공동 대리하는 분업(分業) 구조로 소송을 수행하는 추세를 고려하여 변호 99) 理士 の特許 の 産業構造審議会 知的財産政策部会, 弁 成 頁 13년 12월, 10 へ 権等 訟代理 の に 侵害訴 権 付与 ついて, 平

96 사와변리사가협력해서소송을수행할수있도록공동수임사건에한정하되, 변리사가법정에서주도적으로소송을수행할수있는능력 ( 이른바소송실무능력 ) 을제고하여변호사와동등한민사소송수행능력이전제될때까지는 변호사가소송대리인이되고있는사건에한정 하는것이합리적인대안이될수있다. 그러나비록이러한변리사소송대리권부여의제한을둔다고하더라도개별대리의원칙이적용된다는점에서공동대리인간의업무처리와관련하여유의해야한다. 100) 그리고소송팀의일원으로서변리사가소송법등소송절차에관한이해를깊이하는것이바람직하며, 그런의미에서능력담보연수를수료하도록하는것은의미는있다. 또한그러한요건을갖춘변리사가소송대리권을부여받도록하는것이타당하다

97 - 제 3 장변리사의소송대리참여에관한해외동향 - 제 3 장변리사의소송대리참여에관한해외동향 제 1 절서설 특허침해소송에있어서법률전문가이외에기술전문가가필요한데그역할의중심을이루는것이변리사라할것이다. 그러한변리사가침해소송에어떻게관여하고있는지에대해서각국의법제를살펴볼필요가있다. 일본, 영국등주요선진국가들은기존의침해소송체계의문제점을개선하기위하여새로운법원의설립을통한변리사의단독소송참여를가능하게하거나, 변호사와의협업을통한공동소송참여를가능하게끔제도를개선 정비하였다고알려져있다. 또한독일의경우변리사의소송대리권이인정되고있지않지만, 변리사의법정에서의진술권이법적으로보호받고있다는점은우리나라의경우와는상당한차이를보이고있다. 따라서본논문에서는주요선진국들의변리사소송참여형태를살펴보고이를통해서우리나라의변리사소송참여의방향을모색해보고자한다. 제 2 절주요해외입법례 Ⅰ. 일본 1. 특허침해소송공동대리제도도입배경및연혁 101) 민사소송법상의보좌인제도 ( 법원의허가필요 ) 만으로는소송당사자 의권익보호에미흡하다고판단하여법원의허가를필요로하지않는변 리사보좌인제도도입하였다. 전통적으로특허 실용신안 의장 상표에관한심결취소소송에대해서소

98 송대리인이될수있었으나, 특허침해소송에관해서는보좌인 ( 補佐人 ) 이 될수있었다. - 변리사는특허법제178조제1항, 실용신안법제47조제1항, 의장법제 59조제1항, 상표법제63조제1항에규정된소송에관하여소송대리인이될수있는것으로규정하고있었기때문에심결취소소송에서의소송대리권은인정하고있었다. 하지만침해소송에서는보좌인의자격만인정하고소송대리인의자격은인정하지않았다. 102) 일본변리사는산업재산권관련심결취소소송에서의소송대리, 산업재산권과관련하여특허청을상대로한절차, 이의제기등의대리및이와관련한사항에대한감정및기타사무의수행을할수있으며, 아울러산업재산권과관련된사항에대하여법원을상대로 보좌인 으로서당사자또는소송대리인과함께출두하여진술또는심문할수도있었다. 소송보좌인제도만으로는소송당사자의권익이충분히보호되지않는 다고판단하여 2003 년부터특허침해소송의변호사와변리사공동대리제 도를도입 시행되었다. - 그런데일본에서침해소송의실태를조사한결과변호사가대리하는거의모든사건이변리사에게도의뢰하여기술적인부분의조언을받고있는것으로나타남에따라, 침해소송에있어서변호사의기술적대응의부족이심리지연의큰원인중하나로지적되었다. 이에변리사가기술부분을변호사에게설명하고이설명을들은변호사가재판부에진술하는것보다변리사가직접법정에나와재판부에진술하는것이재판의신속화, 충실화에도움이될것이라고결론을내렸다. - 이에따라 2002 년 4 월 17 일산업구조심의회의검토를거쳐국회에제 출된변리사법의일부를개정하는법률안이 법률제 25 호로공 포되어변리사도특허, 실용신안, 의장, 상표또는회로배치에관한권리의

99 - 제 3 장변리사의소송대리참여에관한해외동향 - 침해또는특정부정경쟁에의한영업상의이익의침해에관계된소송인특정침해소송 ( 변리사법제2조제5항 ) 에대하여는일정한조건하에변호사와공동으로소송대리를할수있도록하여 2003년 1월 1일부터시행되고있다. 103) - 이른바부기변리사제도는능력담보연수를수료하고, 특정침해소송대리업무시험에합격한변리사는변리사등록으로특정침해소송대리업무 104) 의부기를받을수있는것으로하고 ( 제27조의2,3), 부기를받은변리사는특정침해소송 ( 제2조제5항 ) 에관해서동일사건에대해서변호사가동일한의뢰자로부터수임하고있는사건에한해서, 소송대리인이되는것을인정하고있다 ( 제6조의2). 또한개정법제6조의2 제3항은법원이인정하면부기변리사의단독출정도가능하도록규정하고있다. 105) 2. 변리사소송대리권부여의제한 우리나라와마찬가지로민사소송법상소송대리행위의각자원칙을규정하고있는일본은 특정침해소송에관해서변호사와동일한의뢰인으로부터수임하고있는사건에한해서그소송대리인이될수있다 라고하여변호사와변리사의공동수임 ( 共同受任 ) 을전제로하고있다 ( 변리사법제6조의2 제1항 ). 그리고공동수임의취지를실질적으로관철하고자 소송대리인이된변리사가기일에출두할때에는, 변호사와함께출두해야한다 고규정하고있다

100 3. 변호사가동일한의뢰자로부터수임하고있는사건에한 하여 의의미 107) 연혁적으로볼때, 변리사에대한침해소송대리권부여문제의검토과정에서일본변리사회측은단독대리제를, 일본변호사연합회측은변호사와의공동대리제를주장하였지만, 사법제도개정심의회의의견서는 변호사가소송대리인이되고있는사건에한정한다 로되었다. 이를수용해서개정변리사법제6조의2는 변호사가동일한의뢰자로부터수임하고있는경우에한하여 라는조건을부과한것이다. 비록공동수임이라하더라도개별대리의원칙이적용된다. 따라서대리인인변호사와대리인인변리사의행위가모순되더라도, 각자본인 ( 本人 ) 이한것과마찬가지의효력이생기기때문에, 시차 ( 時差 ) 가있는소송행위의경우, 후행행위에의해선행행위를취소하거나철회한것이되지만, 선행행위가소송상자백과같이취소, 철회가허용되지않는경우에는, 후행행위가효력이발생하지않고, 동시에모순된행위를한경우에는, 그취지를이해할수없는무의미한행위가된다. 그러나개별대리라고해도공동수임한양대리인의행위가상호모순되는것과같은일은위임의취

101 - 제 3 장변리사의소송대리참여에관한해외동향 - 지나법원의원활한소송진행의기대에반 ( 反 ) 하기때문에, 양자가협력해 통일적인의사 ( 意思 ) 하에소송을수행해야한다. 4. 일본변리사자격요건 일본에서는변리사시험에합격한자, 특허청공무원으로서일정한경력을갖춘자및변호사에대하여변리사의자격을인정하고있다. 변리사는심결취소소송에서는단독으로소송대리인이될수있으며, 일정요건을갖춘변리사의경우특허침해소송에있어서는변호사와함께공동소송대리인이될수있다. < 표Ⅲ-1> 일본변리사의자격및직무 5. 일본변리사의업무영역 산업재산권관련심결취소소송에서의소송대리 ( 변리사법제 6 조 ) 산업재산권과관련된사항에대하여법원을상대로보좌인으로서당사자또는소송대리인과함께출석하여진술또는심문 ( 동법제5조 ) 산업재산권과관련하여특허청을상대로한절차, 이의제기등의대리및이와관련한사항에대한감정및기타사무의수행 ( 동법제4조 ) 특정침해소송대리업무시험에합격하고그취지의부기를받을경우, 특정침해소송에서변호사와공동대리 ( 동법제6조의2) 6. 특정침해소송 ( 공동 ) 대리업무를할수있는자격요건 연수과정수료 - 일본변리사회주관의강의및실습방식교육으로 45 시간이상실시

102 - 특정침해소송에관한법령및실무, 특정침해소송의절차및서면의작성, 소송대리인으로서의윤리및기타특정침해소송에관하여필요한사항 시험 - 특정침해소송에관한소송대리인이되는데필요한학식및실무능력검정을위한논문형으로시행ㆍ주관기관 : 공업소유권심의회 ( 합의제행정기관 ) ㆍ시험과목 : 민법, 민사소송법, 기타특정침해소송에관한법령및실무에관한사항 일본변리사회로부터특정침해소송대리업무시험에합격했다는취지의부기 ( 附記 ) 수령 관련법규정

103 - 제 3 장변리사의소송대리참여에관한해외동향

104 Ⅱ. 영국 1. 개요 영국은소송을수행할수있는소송수행권 (Right to conduct litigation) 과변론을수행할수있는변론권 (Right of audience) 이구분되어있다. - 전통적으로변호사를 Barrister와 Solicitor로구분해서 ' 법정변론 ' 은 Barrister가, 법률자문등비송무분야는 Solicitor가담당하는것으로나뉘어진다

105 - 제3장 변리사의 소송대리 참여에 관한 해외동향 - - 그러나 1990년에 제정된 법원 및 법률서비스에 관한 법(Courts and Legal Services Act 1990) 이후 일정한 자격을 갖춘 Solicitor는 High Court에서 변론권을 가지게 되었고, Access to Justice Act 1999를 통해 Solicitor에게 모든 법원에서의 변론권이 허용된다(변론권 부여의 확대). 2. 변리사 자격요건 영국의 경우는 특허 및 디자인 분야와 상표 분야를 나누고 다음과 같 이 자격을 구분하여 운용하고 있다. <표Ⅲ-2> 영국 특허변리사와 상표변리사의 자격 및 직무110) 구분 특허변리사 자 격 요 건 직 무 영 역 대학졸업자 또는 동등학력자 특허 디자인에 관해 특 로써 Patent Attorney시험 합격 허청 및 특허법원에 대한 (Patent Attorney) 자 대리 대학졸업자 또는 동등학력자 상표에 관하여 특허청 상표변리사 로써 Trademark Attorney시험 및 특허법원에 대한 대리 (Trademark Attorney) 합격자 ㅇ ㅇ ㆍ ㅇ ㅇ 3. 변리사의 소송상 업무영역 변리사의 소송수행권(Rights to Conduct Litigation) - 특허지방법원(Patent County Court; PCC)에서는 변리사가 침해 소송의 대리인으로서 소송을 수행할 수 있지만, 종래 고등법원에서 변리사 에게 침해소송대리인으로서의 자격이 인정되지 않았다. 그래서 2000년에 소송인가증(Litigator Certificate)이라는 제도가 High Court에서 변 리사 소송대리인 자격으로서 도입되었다.111) - 이에 따르면, 영국 변리사회(CIPA)의 결정 기준(소송의 경험, 연수 110) 우 P CI 있다. 111) 명 2006년에 정식 A에서 加藤朝道, : 칭이 주관하는 Pa tent Agent 에서 훈련과 理士のPa i 英国弁 험 시 tents Pa o a ao C unty o tent Att rney 로 을 통과하지 않아도 o m の C urtで, http // ren.gr.jp/m1/ _k t /f100.ht l. a 변경되었다. ao 訟代理 p tent 侵害訴 tt rney의 oi i o S l c t r의 명 の 칭을 権 我が国 경 사용할 수 進むべき方向

106 등의기준 ) 을충족한자는 Litigator 자격을취득할수있어 High Court에서 Solicitor와동등한대리행위를할수있게되었다. CIPA 주관소송교육과정을이수하고 6개월이상실무수습을거친변리사에게 소송인가증 (Litigator Certificate) 부여 3년이상 CIPA 정식회원으로등록된특허변리사중동협회가주관하는소송교육과정을이수 교육과정은대학등외부교육기관에위탁하고, 소송절차ㆍ증거법등소송관련실무지식을습득할수있는과목으로구성 정식소송자격을갖는자의지도하에 6개월이상의실무수습을거치면소송인가증부여 - 소송인가증을받은모든특허변리사에게특허지방법원, 지방법원, 특허법원및항소법원에서의특허, 디자인, 기술정보에관련되는저작권, 상표사건등에대한소송수행권이부여된다. - 특허관련소송에관한한사무변호사 (Solicitor) 와동일한자격이인정되어사무변호사와의공동대리는필요하지않으나특허법원이상의소송시법정변호사 (Barrister) 와의공동대리는여전히필수조건이다. 변리사의변론권 (Rights of audience) - 일정한자격을가진특허변리사는특허지방법원에서단독으로소송수행권및변론권을가진다. 4. 변리사에의한단독소송대리를허용하는특허지방법원 특허침해소송에대하여당사자는특허법원 (Patent Court) 또는특 허지방법원 (Patent County Court) 에소송을제기할수있다. 112) 년고등법원 (High Court) 의형평부 (Chancery Division) 에속하는특허법원 (Patent Court) 이라는전문법원이설립되었고 (Patent Law section 97 참조 ), 현재는특허, 디자인및상표에대한특허청의심결에대한전속항소관할권및특허및디자인과관련한민사소송의 1 심관할권을가지고있다

107 - 제3장 변리사의 소송대리 참여에 관한 해외동향 - 기존 특허법원의 문제점(소송심리기간의 장기화 및 높은 비용)을 해 결하기 위한 방안으로서 1990년 별도의 특허전문법원을 신설하고 그 명칭 을 Patent County Court(특허지방법원)로 정하였다. - 이 법원의 사물관할은 특허청장의 결정에 대한 항소를 제외하고는 High Court와 동일하고, 또한 소가(訴價)의 제한도 없다. 이는 일반적인 군법원(County Court)와는 완전히 다른 법원으로서, 특허 등 지재권에 관한 영국/웨일즈 전역을 관할하는 전문특허법원에 해당한다.113) - 두 법원은 심급, 사물관할 등이 동일하나, 소송절차와 대리권에 있 어서 차이가 있을 뿐이다. <그림Ⅲ-1> 영국의 특허침해소송 구조 특허법원(P.C) 특허지방법원(P.C.C) 항소법원 (Court of Appeal) 사실심> 최고법원 (House of Lord) 법률심> < < 참고> 특허지방법원(PCC)설립근거 및 변리사의 소송대리 1988년 CDPA법(Copyright, Designs and Patents Act 1988 Part, ) 의 Section 287(1)에 의해 설립되었다. - 특허지방법원은 현재 런던에만 소재하고 있으며, 특허법원 이 외에 특허, 디자인, 상표 등과 관련된 법적 소송사건을 관할하는 또 다른 법원이다. 특허지방법원은 고등법원(High Court)보다 더 저렴 하고 간결한 절차로 간결한 사건을 담당하는 법원이 되어야 한다는 취지로 1990년에 설립되었다. 법원 및 법률서비스에 관한 법(The Courts and Legal Services Act 1990) 의 Section 27(9)(c)과 Section 29(2)의 위임에 의해 제정된 The Chartered Institute of Patent Agents Order 1999 SI No.3137 에 따라 특허지방법원에서 Barrister없이 변리사 < Ⅴ Ⅵ 114) 115) 加藤朝道, 英国弁理士のPatents County Courtでの侵害訴訟代理権 我が国の進むべき方向, 특허청, 특허심판제도소개, 39면 41면(1994.1); 113) 행 성낙인, 현 학위논 사 회 특허심판제도와 주요외국의 심판제도, 특허심판제도에 관한 공청 회 22면(대한상공 의소, ). 문, 1999) 홍 준 태 구, 특허심판제도에 관한 연 료 발표자,, 114면 115면(국민대석

108 관련법규정

109 - 제 3 장변리사의소송대리참여에관한해외동향

110 Ⅲ. 독일 116) 1. 변리사자격요건 독일에서변리사의자격을얻으려면우선대학에서자연과학또는공학을전공한후, 기술분야에서 1년간의실무경력을쌓은다음, 변리사사무소또는기업의특허분야에서 2년간산업재산권에관한수습을받아야한다. 그후 4개월간특허청에서의수습과 8개월간특허법원에서의수습을마치고변리사시험 ( 시험과목은산업재산권법 ) 에합격하여야한다. 변리사양성과정 - 변리사는자격허가의전제조건으로기술의한분야에서통달해야하며, 기술분야에서 1년의실무경험을쌓아야한다. 거기에변리사법제7조에서법적으로규율된산업재산권보호영역에서의특별한양성과정을거쳐야하며, 동법제8조에의해필요한법률지식을증명하기위해졸업시험에합격해야한다. 필요한법적지식을획득하기위해변리사는최소한 34개월의국내양성과정을거친다. 26개월은변리사에게서또는기업의특허부

111 - 제 3 장변리사의소송대리참여에관한해외동향 - 서에서, 2개월은독일특허상표청 (DPMA) 에서, 6개월은연방특허법원 (BPatG) 에서수습을해야한다. 어떤경우에도최소한 6개월은변리사에게서수습을해야한다. - 여기에임의적인선택으로서일반법원에서의특허침해소송에대한수습과정이있으며, 필수적인보충과정으로서일반법률영역에서의대학교육과정이있다. 이교육과정은변리사에게서의수습과정과병행하여통신대학교육이나야간대학교육의형태로이루어지며, 졸업시험을통과해야끝난다. 상기법률영역은산업재산권외에도계약법등민법의기초, 노동계약법, 상법, 경제법, 경쟁법, 소송절차법, 헌법, 일반행정법그리고유럽법등을포함한다. 거기에다대부분의변리사들은거의예외없이유럽특허조약에의한절차에서의대리권을보유하고있으며, 이는유럽자격시험을통과할것을그전제로한다. 2. 변리사의소송상업무영역 특허등록거절결정에대해연방특허법원에항소하는사건대리 특허무효심판에있어연방특허법원에항소하는사건대리 이들사건에대한연방특허법원의판결에불복하여연방최고법원에상고하는사건대리 3. 특허침해소송에있어서변리사의법정행위범위 가. 특허침해소송에서변리사의진술권 (1) 진술권을인정받은시기 소장 ( 訴狀 ) 에이름을기재한변리사의경우법정에서변론절차에참여하여진술할수있는권리 (rights to speak or rights to explain) 를가진다. 즉특허침해소송에있어서변리사는소송당사자의신청에의하여변호사처럼자유롭게법정에서진술할수있다. 특허침해소송에서변리사의진술권은현행독일변리사법 (PatAnwO) 제4조제1항에명문으로명시되어있다. 상기법조항에의하면특허법, 실용신안법, 반도체보호법, 상표법, 직무발명에관한법, 디자인법또는품종보호법에서규율하고있는

112 법적관계에서발생한청구권을주장하기위한법적분쟁사건들에서당사자의신청으로변리사에게진술을허용한다고되어있다. 즉변리사는구술변론에서당사자의신청으로진술할권리를가진다는것이다. 117) 현행독일변리사법은 1950년대초에변리사의권리에대한혁신을요구하는사회적분위기에부응하여십여년의준비기간을거쳐 1966년 9월 7일제정되었으며, 1967년 1월 1일발효되었다. 그러나변리사의진술권은현행변리사법에서처음으로규정된것이아니라, 1933년변리사법 (PatAnwG 1933) 에이미규정되어있었다. 118) 특허법, 실용신안법또는상품표지법에서규율하고있는법적관계들로부터발생한청구권들에관한법적분쟁사건에서당사자의신청으로변리사에게진술을허용한다고규정되어있는바, 진술권을행사할수있는권리의범위가확대되었을뿐, 현행변리사법의규정과거의동일하다. 따라서독일에서변리사의진술권이명문으로인정된시기는 1933년이라고보아야할것이다. (2) 진술권을인정받기위한요건 1) 당사자의신청이있어야한다. 이요건을충족하기위해반드시형식적인신청을필요로하지는않는다. 변리사의의견표명을요청하는의사표시로충분하다. 이러한의사표시는당사자, 소송대리인또는변리사스스로에의해서행해져도된다. 뿐만아니라묵시적의사표시, 예를들면대리권을위임받은변리사가구술변론에참석하는것만으로도충분하다. 119) 2) 변리사법제4조에의하여변리사가법정에서의진술권을행사하기위해서는변리사법제3조에의거하여소송의뢰인을그사건에관해법정밖에서자문하고대리할권한이변리사에게있어야한다. 120) 변리사법제3조와제4조는내용적으로연결되어있으며, 2개의조문으로나눈것은단순한편집적인의미를가질뿐이다. 121) 변리사법제3조제1 항 122) 은변리사의총체적인권한을규정하고있고, 동조제2항및제3항및제4조는산업재산권보호의영역에서변리사의권한이미치는범위를제

113 - 제 3 장변리사의소송대리참여에관한해외동향 - 한하여열거하고있다. 123) 동법제3조제2항은변리사의직역을규정하고있다. 즉변리사는특허권등산업재산권의획득, 유지, 보호및불복에관하여타인을자문하고제3자에대해대리한다 ( 제1호 ). 변리사는특허청및특허법원의업무범위에해당하는사안들에있어서특허청및특허법원에서타인을대리한다 ( 제2호 ). 변리사는특허권의무효선언또는특허권의철회또는강제실시권부여등을위한절차에서독일연방대법원에서타인을대리한다 ( 제3호 ). 변리사는품종보호와관련된사안에서연방품종청에서타인을대리한다 ( 제4호 ). 동법제3조제3항은변리사의직역을좀더확장하여규정하고있다. 즉제1호에의하면동법제2항제1호의전제조건이충족되지않는경우라도산업재산권, 디자인, 데이터작업프로그램, 보호되지않는발명또는기술을발전시키는성취등에관한질문에의미가있거나, 이러한질문과직접적으로관련있는법적질문에의미가있는경우, 변리사는타인을대리할수있다. 변리사는디자인보호기간을연장함에있어서지방법원의지원에서타인을대리할수있다 ( 제2호 ). 제1호에규정된사안들에관해중재판정소및제2항에규정되어있는이외의행정관청에서타인을대리할수있다 ( 제3호 ). 변리사가대리권을단독으로제한받지않고행사할수있는범위는동법제3조에규정되어있다. 따라서동법제3조제2항 2호및 3호및제3항제 2호및제3호에서허용되고있는법정에서의대리권외에그밖의법정에서의절차, 즉특허침해소송등에있어서는변리사에게참여권 (Mitwir -kungsrecht) 만주어진다고해석된다. 124) 그리고변리사에게동법제3조에의한대리권이있을때에만제4조에의한진술권이부여된다. 125) 3) 동법제4조에의한진술권의행사를위한요건이충족되지않았다고법원이판단할경우, 법원은민사소송법제157조제1항에의거하여변리사를구술변론에서제외시킬수있다. 126) 법원의이러한제외결정에대해변리사에게는법적으로대응할수단이주어져있지않다. 그러나소송당사자는이의를제기할수있다. (3) 진술권의범위

114 1) 변리사는특허침해소송의구술변론에서제한받지않는전적인범위내에서진술권을가진다. 127) 변리사는실제로변호사처럼그리고변호사와공동으로변론을한다. 변리사는구술변론에서소송자료의기술적이고법률적인측면에대해자신의입장을표명하고, 증거보전절차에서증인과감정인을심문할수있는권한을가진다. 128) 2) 제4조에의한진술권은구술변론및증거보전에만국한된다. 129) 나. 특허침해소송에서변리사의소송참여권 (1) 변리사의특허침해소송참여의법적근거독일변리사법제4조에서는특허침해소송에서변리사의진술권을규정하고있고, 독일특허법제143조제3항은일반법원에서의특허침해소송에참여한변리사에대한비용배상을규율 130) 하고있는바, 이조항에서권리침해시일반법원에서의권리분쟁사건에참여할수있는권한이변리사에게부여된다는것을알수있다. 131) 특허법제143조제3항의비용배상의목적과의미는특허분쟁사건에서당사자는변호사외에도기술적으로전문지식을갖춘변리사를필요로하며, 변리사의업무량은원칙적으로변호사와같은수준과방식으로배상되어야한다는것이다. 132) 변리사의이러한특수지위는변리사법제4조에서규정하고있는일반법원에서의권리분쟁사건에서변리사의참여권한을인정하는것과일치한다. 이권한은법원의모든심급에적용되며, 변리사나법원의소재지와는무관하다. 133) (2) 변리사의소송참여의범위및책임

115 - 제 3 장변리사의소송대리참여에관한해외동향 - 1) 변리사의참여권의범위변리사의참여권은자신의전문지식및기술적인사안의이해로변호사를자문하면서조력하고, 소송을수행함에있어필수적인정보를제공하고또는권리를추구하거나변호하는것을촉진하는행위들을하는데있다. 134) 그리고이러한방식으로변호사가작성하는청구서나신청서를준비하는작업을한다. 또한변리사법제4조에의거한구술변론에서의진술권을가진다. 2) 변리사의의무와책임 135) 변리사가법적분쟁에서자신의소송의뢰인의이익을대변할것을위임받은경우, 변호사와동일하게, 자신의전문영역에속하는질문들에대해위임인을포괄적이고충분히자문할의무를부담한다. 특허침해소송에서변리사의자문은특별히기술및특허법에관한문제들에걸쳐있다. 포괄적이고충분한자문의무에는법적분쟁의위험부담의정도에대해소송의뢰인과논의하는것도포함된다. 만약변리사가소의제기가실제적으로승소가능성이없다고판단될경우그는이러한사실을강력하게부각시키고소를제기하지말것을조언해야하고, 만약승산이없는소가이미제기된경우에는철회할것을조언할의무가있다. 설득력있는강력한조언에도불구하고소송의뢰인이소송을진행하겠다는자신의결정을유지한다면변리사는대리인계약을위반하지않는것이된다. 변리사의자문의무는소송의뢰인이이미변호사에의해대리되고있다는사실에의해면제되지는않는다. 변리사는소송의뢰인이특허법적인문제들에관해이미충분히자문받았을것이라고가정해서는안된다. 변리사는특허법의영역에서의전문가로서소송에참여하게된것이기때문이다. 따라서결정에중대한의미를가지는기술및특허법적질문들에대해소송의뢰인을자문하는것이변리사의최우선의무이다. 변리사가이의무를위반하였을경우, 소송의뢰인에게발생한손해를배상할의무를부담한다. 관련법규정

116 Ⅳ. 중국 136) 1. 변리사자격요건 중국특허대리조례 (1992년공포 시행 ) 137) 제15조에의하면만 18세이상으로서, 대학이공계졸업수준이상의학력을가지고, 하나의외국어에정통하고, 특허법과관계법률지식이깊고, 과학기술또는법률관련업무에 2년이상근무한경력이있는자는중국특허청에변리사자격시험에응시할수있다

117 - 제 3 장변리사의소송대리참여에관한해외동향 - 중국의특허변리사시험제도는특허대리조례가시행된 1992년부터시작되어특허변리사가 2005년 4,400명, 2006년 6,856명이되었다. 138) 중국은특허법과특허대리조례에기초하여 변리사자격시험실시규칙 을공포하고 부터시행하였다. 이 변리사자격시험실시규칙 에의하면, 변리사자격시험은전국적으로통일된시험방식을채택하고 2년에 1회실시한다. 139) 시험과목은 1 특허에관한기초적법률지식,2 특허출원서류작성, 3 특허출원수속, 심사절차및문헌검색, 4 특허심사기준및심판, 무효심판등이다. 변리사자격시험은전국적으로통일된방식으로채점하고, 그결과는변리사심사위원회사무실에서공포한다. 140) 이규칙에따르면변리사자격시험은 변리사심사위원회 가책임지고시행하며, 변리사심사위원회는국가지식산권국, 국무원의관계부문, 중국변리사협회관계인및변리사대표로구성된다. 141) 국가지식산권국은지식재산업무의중요성이날로커지고, 특허출원이급속히증가하여, 현행변리사자격시험방식으로는수요를만족시킬수없다고판단하고변리사자격시험방식을개혁할필요가있다고주장하며 2006년 전국변리사자격시험개혁방안 을제시하였다. - 이개혁방안에따르면, 시험은매년 1회실시하고, 시험과목은 1 중국특허법률지식, 2 관계법률지식 [ 민법총칙, 민사소송법, 계약법, 행정소송법, 기타지식재산권법률, 지식재산권국제조약 (TRIPs, 파리조약, PCT) 등의내용을포함 ], 3 특허실무 ( 특허출원서류, 의견서, 심판청구서, 무효심판청구서와답변서, 특허권침해소송청구서와답변서등의서류작성 ) 로되어있다. 142) 2. 변리사의소송상업무영역 가. 특허대리업무 ( 專利代理條例제 8 조 )

118 - 특허업무분야에대한자문제공 - 특허출원서류의대리작성, 특허출원처리 : 실질심사또는복심청구와관련된사무 - 이의제기, 특허권무효선고청구에관한사무 - 특허출원처리, 특허권의양도및특허허가에관한사무 - 부탁을받고특허대리인을파견하여특허고문을맡는사무 - 기타관련사무처리 나. 특허소송대리 - 관련법령 ( 專利代理條例제8조 ) 에직접적인규정은없으나, 실무적으로특허대리인의소송대리인정 - 소송대리인이변호사로한정되어있지않고, 소송당사자가원하는자를소송대리인으로인정. 자신의권리를가장잘대변할수있는대리인을선임하도록함 - 실무적으로변리사가단독대리인으로선임되고있음 - 우리나라와소송대리인제도가달라단순비교는어려우나, 특허 기술전문가인특허대리인의소송대리권이보장되고단독소송대리인으로선임되고있다는데큰의미가있음 3. 변리사가특허침해소송대리업무를할수있는자격요건 가. 특허소송상변리사 ( 专利代理人 ) 의소송대리인자격 중국법상특허소송은주로상대방당사자를상대로특허관련권리또는손해배상을주장하는것을취지로하는민사소송과특허담당주무부서를상대로제기하는행정소송으로구분할수있는데이러한소송에서당사자로부터위임을받아소송대리인으로활동할수있는자격과관련하여중국 < 민사소송법 > 제58조와중국 < 행정소송법 > 제29조에따르면 1 변호사, 2 당사자의친족 ( 近亲属 ), 3 사회단체또는당사자의근무업체에서추천한자, 4 인민법원에서허가한기타일반인 ( 공민 ) 이소송대리인으로위임될수있다

119 - 제 3 장변리사의소송대리참여에관한해외동향 - 위규정에따르면민사행위능력에결격사유가없는중국공민은모두소송대리인의자격으로특허소송에참여할수있다. 따라서중국변리사는변호사가아닌일반소송대리인의신분으로특허소송에참여할수있고, 이를위하여별도의자격요건 ( 예를들어일정기간소송실무수습등 ) 을갖출필요가없다. 나. 단독대리및공동대리관련 당사자가위임할수있는소송대리인의인수와관련하여중국 < 민사소송법 > 제58조와중국 < 행정소송법 > 제29조에서모두 1~2명의소송대리인을위임하는것을허용하기때문에변리사가특허소송을단독으로대리하거나또는변호사와함께공동으로대리하는것이모두가능하다. 그리고구체적인업무영역및사건범위와관련하여서도당사자와의약정에따라확정하면되고중국법상이에대하여명확하게규율하고있는규정은없다. 다. 변리사의업무범위 중국국무원에서 1991년 3월 4일에발표한 < 특허대리조례 > 제8조의규정에따르면특허대리기구에서취급할수있는업무의범위는 1 특허사무관련자문제공, 2 특허출원서류의대리작성및특허출원취급 ; 실질심사또는복심청구관련사무취급, 3 이의를제기하고특허권무효청구와관련된사무취급, 4 특허권의양도및라이센스관련사무취급, 5 위임에따라변리사를지정하여특허고문직을담임하도록함, 6 기타관련사무취급이다. 이처럼중국에서변리사가취급할수있는본연의업무에는특허소송업무가포함되어있지않다. 최근중국지식산권국에서변리사가실무적으로특허소송을대리하는경우가적지않은실정을감안하여 2000년 1월 12일에발표한 < 변리사개업교육훈련방법 ( 시행 )> 제4조제4항에 특허소송 도교육훈련의범위에포함시켰다. 중국의변리사는특허소송과정에서의소송권리와관련하여민사소송의경우변호사와마찬가지로증거를조사하고수집할권리가있고사건과관련된자료를열람할수있다. 143) 그러나행정소송의경우증거수집및자료열람에있어서변호사는인민법원의별도의허가가필요없이본안과관

120 련된자료를열람할수있고, 관련조직과공민으로부터증거를조사하고수집할수있지만 ( 국가비밀과개인사생활과관련된자료에대하여법률규정에따라비밀을유지하여야함 ), 변리사를포함한기타일반소송대리인은인민법원의허가를받아야만본안법정심리관련자료를열람할수있다 ( 국가비밀과개인사생활과관련된자료제외 ) 144). 관련법규정 Ⅴ. 미국 1. 변리사자격요건 - 미국에서는자연과학ㆍ공학을전공하고특허대리인 (Patent Agent) 의 자격을동시에갖춘특허변호사 (Patent attorney) 에의해대부분의소송 대리가이루어진다. < 표 Ⅲ-3> 미국특허변호사와특허변리사의비교

121 - 제3장 변리사의 소송대리 참여에 관한 해외동향 - 2. Patent Agent 자격시험 미국에서는 변리사 시험에 합격하거나 특허청에서 심사업무에 4년 이상 종사한 자에게 특허변리사(Patent Agent)의 자격을 부여한다. 변리사시 험에 응시하기 위해서는 대학에서 자연과학 또는 공학을 전공해야 한다는 응시자격의 제한이 있다. 변리사 시험과목은 특허법 및 실무ㆍ청구범위작 성ㆍ청구범위해석 등이다. - 응시자격 ㆍ Category A(공학 분야 학위자) ㆍ Category B(공학 분야 일정학점 취득자) ㆍ Category C(실무경력 + 공학기초시험): A, B에 해당하지 않는 과 학, 공학 분야 실무경력자 중 공학기초시험 합격 후 응시자격을 부여 ㆍ 외국인은 원칙상 응시가 불가능하나, 미국거주 영주권자나 미국 내 취업 가능한 VISA 소지자(시험응시확인서를 이민국으로부터 받은 자)는 응시 가능 - 시험의 종류 및 방법 ㆍ 미국의 Patent Agent 시험과목 및 방법은 다음과 같다. 구 분 방 법 시험과목 비 고 70점 이상 득 오전 3시간 실시 특허심사지침 섹션1 다지선다형 50문항 - 특허법령 및 절차 점하면 합격 - 출원서 및 청구범 통과된 section 오후 3시간 실시 다음 회에 면제 섹션2 다지선다형 50문항 위 작성, 해석능력 윤리, 직업 규범 매년 2회 실시 3. 변리사의 소송상 업무영역 변리사의 업무영역과 관련하여 특허변호사(Patent Attorney)와 일반변 호사(Attorney) 그리고 특허변리사(Patent Agent)로 구분된다.145) 가. 특허변호사(Patent Attorney) 145) 정상조, 특허법원의 운영방 안, 지적재산권 논 문집 젠5집, 회 대한변리사 (1998), 면.

122 이공계대학을졸업해서변리사시험에합격하거나특허청에서 4년이상근무하여특허변리사자격이있으면서 Law School을졸업하여변호사시험에도합격한자를말한다. 146) 특허변호사는상기한모든업무를대리할수있는권한을갖는다. 실질적으로특허소송의선 ( 先 ) 기술적실체파악과후 ( 後 ) 법률관계의적용이라는측면에서특허소송은기술적지식과법률적지식을모두겸비한특허변호사에의해소송대리가행해지고있는것이일반적인추세라고한다. 147) - 이공계대학을졸업하고특허대리인의자격과일반변호사의자격을함께갖춘자 - 특허청에대한특허업무의대리와법원에서의소송대리등지식재산에관한모든법률서비스제공가능 - 특허소송의쟁점은신규성ㆍ진보성및침해여부등기술적내용이핵심이므로중요한특허침해소송은대부분특허변호사가소송대리 나. 일반변호사 (Attorney) 일반변호사 (Attorney) 는로스쿨을졸업하고변호사시험에합격한자를말한다. 대부분의주에서는 3년제대학원과정의법과대학을졸업한후각주에서시행하는변호사시험에합격하면변호사자격을취득할수있다. 일반변호사는특허와관련하여법원에대하여소송을대리할권한은가지나, 특허청에대한특허와디자인관련업무에관한대리권은부여되어있지않다. 다만, 상표출원업무는일반변호사에의해서도가능하다. 이처럼일반변호사는특허와관련하여모든법원에대하여소송을대리할권한을갖지만, 특허청에대하여는특허업무를대리할수는없다. - 로스쿨을졸업하고변호사시험에합격한자 - 특허와관련하여법원에대하여소송을대리할권한은가지나, 특허청에대한특허출원, 심판업무등특허업무의대리는불가. 다만, 특허청에대한상표출원업무는일반변호사가대리 - 변리사자격을갖지않는일반변호사는특허침해소송사건을거의담

123 - 제 3 장변리사의소송대리참여에관한해외동향 - 당하지않음 다. 특허변리사 (Patent Agent) - 이공계대학을졸업하고특허청에서실시하는특허대리인시험에합격한자 - 특허청에대하여특허에관한사항을대리할권한을가지나법원에서의소송대리는불가 관련법규정 제 3 절시사점 특허침해소송에있어서기술적전문가가필요한데그역할의중심을이루는것이변리사라할것이다. 그러한변리사가침해소송에어떻게관여할것인지는각국의법제에따라상이하지만, 특허기술을이해하고있는변리사가어떠한형태로든침해소송에관여한다고하는것자체는매우바람직스럽다고할것이다. 주요선진국들은기존의침해소송체계의문제점을개선하기위하여새로운법원의설립을통한변리사의단독소송참여를가능하게하거나, 변호사와의협업을통한공동소송참여를가능하게끔제도를개선 정비하였음을알았다. 영국은기존특허법원 (PC) 의문제점을개선하여이용자들이쉽게이용할수있도록하기위하여 1990년에특허지방법원 (PCC) 을설립하여특허등

124 침해소송1심을담당하도록하고, 변리사가단독으로소송대리를할수있도록하고있다. 그리고일본은소송보좌인제도를운영하다가부기변리사라고하여특허침해소송을대리할수있는소송대리인제도를도입하여, 현재보좌인제도와특허침해소송대리인제도 2개를병행해서실시하고있다. 이공동소송대리인제도는단독대리제도를향한중간다리역할의소송대리형태라고할수있다. 이러한외국사례는우리나라의변리사소송참여형태를모색하는데시사하는바가크다

125 - 제 3 장변리사의소송대리참여에관한해외동향 - < 표 Ⅲ-4> 각국의변리사소송대리관련주요참고사항

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127 - 제4장 특허침해소송 관련 실태 및 수요조사 - 제4장 특허침해소송 관련 실태 및 수요조사 제1절 조사 개요 특허침해소송 관련하여 기본적인 실태파악과 개선사항을 도출할 필요성 이 있기 때문에 당사자 및 사실상 소송에 참여하고 있는 변리사를 대상으 로 소송참여의 실태 및 현황과 향후 개선과제와 관련한 의견수렴을 하기 위하여 실태조사가 필요하다. 그래서 당사자의 경우 지식재산협의회(KINPA)소속 회원사를 대상으로, 변리사법상 소송대리인자격이 있는 변리사의 경우 대한 변리사회 소속 변 리사를 주요 대상으로 하여 설문조사를 실시하였다. 기업의 경우 56개 업 체, 변리사의 경우 111명으로부터 응답을 받았고, 이를 대상으로 설문조사 분석하였다. 특허침해소송에서의 변리사 참여 실태조사 구분 기업의 특허침해분쟁대응현황 및 소송체계 개선방안에 관한 수요조사 1. 조사대상 대한변리사회 소속 변리사 2. 조사기간 2. 표본수 3. 응답수 4. 설문지에 의한 기입식 전수조사로서 대상자에게 이 조사방법 구조화된 메일을 통하여 발송 및 회신(팩스 등 포함) KINPA 소속 86개 기업체 년 5월 22일 ~ 6월 16일 (25일간) 2009 여명 정도 (변리사 등록 변호사 제외) 150명 (유효응답수 : 111명) 1, ) 험 148) 소송참여경 이 없는 변리사의 경우 제외함 명 (1개 기업당 다수 담당자 존재) 명

128 기업의응답자유형은다음과같다. 변리사응답자의유형은다음과같다. 제 2 절주체별특허침해소송관련실태및수요조사 Ⅰ. 당사자인기업

129 - 제 4 장특허침해소송관련실태및수요조사 - 1. 기업의특허침해소송경험 당사자인기업들이최근 10년간국내에서어느정도특허침해소송을경험하고있는지를조사한바에의하면, 전체응답기업 56개업체중 16개업체 ( 약 29%) 는 5건이상소송을경험한것으로조사되었다. 이는 2년에평균 1건이상소송을겪고있는셈이다. < 그림 Ⅳ-1> 최근 10 년간기업의국내특허침해소송건수 < 표 Ⅳ-1> 기업의국내특허침해소송건수 2. 특허침해소송의뢰시선호하는법률사무소의유형 기업이특허침해소송을의뢰할경우선호하는법률사무소는대부분법무법인 (Law Firm) 을이용하고있으며 (75%), 소속변리사가있는법무법인 ( 그중 71.4%) 을선호하고있다. 그리고법률사무소가로펌이든아니든소속변리사가없는법률사무소는

130 잘이용하지않는것으로나타났다. 따라서현재특허침해소송 10건중 7건을소속변리사가있는법무법인이수행하고있다고할것이다. < 그림Ⅳ-2> 소송대리인이속한법률사무소의유형 < 표 Ⅳ-2> 소송대리인이속한법률사무소의유형 3. 특허에대한분쟁발생시분쟁해결방안에대한논의대상자 전체응답기업 56개중특허침해금지경고장을수령받은경험이있다는기업은전체 80%(46개 ) 에해당하고, 경고장수령경험을가진기업을대상으로경고장수령후상담을하는전문가는누구인가하는질문에대하여응답자의 63% 가변리사와단독으로상담하는것으로나타났다

131 - 제 4 장특허침해소송관련실태및수요조사 - < 표 Ⅳ-3> 경고장수령후상담자 4. 특허침해소송과관련된특허무효또는권리범위확인심판 병행실태 가. 경험및빈도 전체대상기업 56개중특허침해소송과관련된특허무효나권리범위확인심판을함께진행한경험이있느냐는질문에 71.4%(40개기업 ) 가 ' 있다 ' 고응답을했고, 그빈도는 90% 가대부분함께진행하는것으로응답하였다. < 그림Ⅳ-3> 특허무효나권리범위확인심판병행진행경험및그빈도

132 나. 심판수행자 특허침해소송과관련된특허무효나권리범위확인심판을함께진행한경험기업 (40개) 을대상으로그심판을누구에게위임했느냐는질문에대부분변리사를선택해서심판을진행한것으로나타났다 (77.5%). 대기업중일부는변리사와변호사공동으로선택해서진행한것으로응답했다. < 표Ⅳ-4> 특허무효등의심판수행자 5. 특허침해소송에서변리사의실질적참여여부 당사자가변호사에게특허침해소송을의뢰한후에도변리사가실질적으로참여하면서소송이진행되고있느냐는질문에대부분 ' 그렇다 ' 고응답하였다 ( 약 84%). 따라서비록소송대리권이없어서법정에서의변론을하지못하지만, 그외나머지소송절차에서는변호사와공동으로또는그에준하는역할을하고있다고할수있다

133 - 제 4 장특허침해소송관련실태및수요조사 - < 그림 Ⅳ-4> 특허침해소송에서변리사참여 < 표 Ⅳ-5> 기업규모별특허침해소송에서변리사의참여 6. 특허침해소송단계에서변호사와변리사의협력체계불비가 특허분쟁대응의장애요인 전체응답대상기업 (56개) 중특허침해소송전까지변리사를대리인으로써활용하다가소송제기이후의절차에서변리사의활용이제한됨으로써기업이특허분쟁에대응함에있어서전문인력의활용에불편함을느낀다는응답기업 (51개기업. 80.4%) 대부분은특허침해소송단계에서변호사와변리사의협력체계의불비가특허분쟁대응에장애요인이된다 (84.3%) 고응답하였다

134 < 그림 Ⅳ-5> 특허침해소송제기이후의절차에서변리사활용의제한으로 분쟁대응의불편 < 그림 Ⅳ-6> 변호사와변리사의협력체계불비가특허분쟁대응의 장애요인이되는지여부 7. 변리사에게소송대리권이부여된다면소송기간이나소송비 용의감소, 또는손해배상액의변동여부 변호사와변리사의협력체계불비가특허분쟁대응의장애요인이된다는 응답기업 (46 개 ) 를대상으로현행변호사와변리사의협력체계하에서변리 사에게소송대리권이부여된다면소송기간이나소송비용이줄어들거나또

135 - 제 4 장특허침해소송관련실태및수요조사 - 는손해배상액에변동이있을것이라고예상하느냐는질문에대부분이 ' 그렇다 '(87.0%) 고응답하였다. 이처럼특허침해소송의경우변리사가변호사와함께법정에출석해서기술적부분을직접변론 ( 辯論 ) 할수있다면승소확률을높일수있다고기업들은믿고있다. 즉변리사 변호사공동소송대리가승소확률의제고방안이될수있다. < 그림Ⅳ-7> 변리사에게소송대리권이부여된협력체계하에서소송기간이나소송비용또는손해배상액의변동 8. 변호사와변리사의활용도 ( 사용빈도 ) 특허권리침해가발생할경우예상되는일반적인절차를크게 ⅰ) 경고장작성 발송 [ 사안검토및경고장작성단계 ], ⅱ) 권리자와침해자간의협상 [ 협상및합의단계 ], ⅲ) 특허심판원에서의특허무효또는권리범위확인심판의청구 [ 심판단계 ], ⅳ) 일반법원에서의침해소송제기와특허법원에서의심결취소소송제기 [ 가처분신청을포함한소송단계 ] 로나눌경우각단계별변호사와변리사의활용도를조사하였다. 아래표에서보는바와같이각단계에서변호사보다변리사의활용도가훨씬높으며, 침해소송단계에있어서도소송대리권을가진변호사와변리사가거의대등하게활용되고있다는점은침해소송에있어서변리사 변호사의공동참여실무관행이유지되고있으며, 소송당사자인기업이소송대리권을부여받지못한변리사에대한의존도는변호사못지않게크다는점을시사하는것이다

136 참고로활용도만점기준을 5점으로했을때 3점을 보통 이라고가정 했을때침해소송단계를제외하고서는기업의변호사활용도는보통수준 도되지않음을나타내고있는것이다. < 표Ⅳ-6> 단계별변호사및변리사의활용도비교 * 활용도 : 5점만점기준 / 100% 만점기준 < 그림 Ⅳ-8> 단계별변호사및변리사의활용도 변리사 변호사 경고장단계 협상단계 심판단계 심결취소소송 단계 침해소송단계

137 - 제4장 특허침해소송 관련 실태 및 수요조사 - <그림Ⅳ-9> 단계별 변호사 및 변리사의 활용도2 침해소송단계 50.1 심결취소소송단계 심판단계 협상단계 경고장 단계 % 10% 20% 30% % 변리사(비율) 50% 60% 70% 80% 90% 100% 변호사(비율) Ⅱ. 변리사 1. 의뢰된 특허침해소송과 관련하여 특허침해금지경고장이 발 송되거나 수령한 경험 및 그 빈도 의뢰된 특허권 침해와 관련하여 경고장을 발송하거나 수령한 경험이 있 는지 있다면 어느 정도인지를 묻는 질문에 응답대상자 111명 전원이 경험 이 있다고 응답을 했고, 그 빈도는 대부분 그러하다 는 응답(82%)이 가끔 이라는 응답(18%)보다 훨씬 우세했다. <그림Ⅳ-10> 경고장 발송 수령 경험 및 빈도

138 2. 특허침해소송과관련된특허무효또는권리범위확인심판 병행진행의실태 가. 특허침해소송과관련된특허무효나권리범위확인심판도함께진행 한경험 전체대상변리사 111명중특허침해소송과관련된특허무효나권리범위확인심판을함께진행한경험이있느냐는질문에 99.1%(110명 ) 가 ' 있다 ' 고응답을했다. < 그림Ⅳ-11> 특허무효나권리범위확인심판과병행해서진행한경험 나. 특허침해소송과관련된특허무효나권리범위확인심판도함께진행 하는빈도수 (1) 특허침해소송과관련된특허무효나권리범위확인심판도함께진행한경험이있는변리사들을대상으로그빈도는어느정도인가라는질문에 96.4% 가 ' 대부분함께진행한다 ' 라고응답하였다. < 그림Ⅳ-12> 특허무효나권리범위확인심판과병행해서진행하는빈도

139 - 제 4 장특허침해소송관련실태및수요조사 - (2) 특허침해소송과관련된특허무효나권리범위확인심판도함께진행하 는경우에변호사와변리사가각각담당하는업무량 특허침해소송과관련된특허무효나권리범위확인심판을병행해서진행하는경우에있어서심판사건을누가얼마만큼업무를담당하느냐는질문에응답자 80.9% 가 거의대부분일을변리사가담당한다 라고응답하였고, 변리사 변호사가반반씩일을분담하는경우는 15.5% 에불과했다. < 표Ⅳ-7> 심판사건에있어서변호사 변리사의담당업무량 3. 특허침해소송에참여의뢰받은경로의주된유형사례 전체응답대상변리사 111 명을대상으로특허침해소송에참여의뢰받는 경로의주된유형 149) 으로는 ' 의뢰인이변리사를선정하고다시변리사가 변호사를추천하는유형 '(72.1%) 으로나타났다

140 < 그림 Ⅳ-13> 특허침해소송에참여의뢰받는경로유형 4. 특허침해소송사건진행과관련된회의등에변리사참여 여부및빈도 특허침해소송절차에서변리사가관련회의등에참석하는가라는질문에참석한다는응답이 97.3% 로나타났고, 참여정도에대해서는항상참여한다는응답이 69.4% 로나타났다. 전술한특허침해소송에참여의뢰받은경로의주된유형사례를고려할때이처럼변리사의특허침해소송절차에서의참여는당연한것이라고할수있다. < 그림 Ⅳ-14> 특허침해소송사건진행과관련된회의등에변리사참여및빈도

141 - 제 4 장특허침해소송관련실태및수요조사 - 5. 법원별변리사진술활동제한사례 특허침해소송준비절차에서판사로부터일부러발언기회가주어지지않거나하는등제한을받은사례가발생하고있는것으로조사되었다. 대부분제한을받는다 는응답이 8%, 해당판사에따라제한을받기도그렇지않기도하다 는응답이무려 58% 에이르고있다. 실제로자유롭게법정에서진술할수있는이른바 제한이전혀없다 는응답은 27% 에불과하였다. 즉특허침해소송에있어서변리사는변호사처럼자유롭게법정에서진술할수있는경우는드물며, 상당수변리사는법정에서의진술이담당판사의자유재량에좌우되고있다. 따라서아예진술을하지못하는경우도발생하고있다. < 그림Ⅳ-15> 준비절차에서담당판사로부터제한을받은경우 6. 특허침해소송에서사건진행과관련하여변리사가담당하는 업무 ( 복수응답 ) 변리사는특허침해소송과관련하여기술설명회발표자료준비를가장많이담당하고있으며, 그외에도특허기술내용관련서류작성, 기술설명회발표, 준비서면작성등변론을제외한대부분의소송업무를담당하고있는것으로파악된다

142 < 그림 Ⅳ-16> 특허침해소송사건진행과관련된변리사업무 7. 변호사단독대리에의한특허침해소송참여시느낀문제점 이나애로사항 특허침해소송경험을가진전체응답대상변리사 111명에게특허침해소송에참여하면서본인들이느낀문제점이나애로사항이무엇이냐는질문에응답자중가장많은 80.2% 가 ' 변호사의기술, 특허지식부족 ' 을응답하였고, 그이외에도변리사에게소송대리권불인정으로인한비효율적인소송절차의진행, 변호사 변리사협력체계를위한법적제도미비, 판사의기술, 특허지식부족등도문제점이나애로사항을지적하였다. 소송체계및재판의전문화가절실하다고할것이다

143 - 제 4 장특허침해소송관련실태및수요조사 - < 표 Ⅳ-8> 변호사단독대리에의한특허침해소송참여시변리사들이느낀 애로사항 특허기술내용을변호사가자체적으로해결할수있는능력의정도에대해서는변리사들은변호사스스로특허기술문제를해결할수있는경우가많지않는것으로나타났고 (49%), 그문제를해결할수있다고하더라도그해결정도는 50% 이하가대부분이다. < 표 Ⅳ-9> 특허기술내용에대한변호사해결능력정도

144 변리사가작성해오는기술적인측면, 클레임해석과관련된주장설명의 초안은아직많은변호사들이그대로이름만바꿔서법원에제출하고있는 실정이다. 150) 8. 변리사의소송대리권부여의전제요건으로서일정한연수 및시험을경유하도록하는방안 특허침해소송참여경험이있는응답대상변리사에게소송대리권부여의전제요건으로서일정한연수와시험을경유하도록하는방안에대한의견을묻는질문에찬성하는견해가 70% 로나타났고, 반대하는견해도 29.7% 가되었다. 전체적으로볼때새로운제도의취지에공감하는견해가많지만, 이른바특허침해소송대리인적격여부시험이라는새로운제도의도입으로말미암아적지않은부담이된다는것을알수있다. 반대하는입장에서있는변리사중특허침해소송참여횟수가 20건이상의경우즉중견이상의변리사를중심으로 ' 바람직하지않다 ' 는부정적인응답비율이 60% 로나타난점도이를반영한것이라고할것이다. 따라서향후변리사소송대리권의부여방안을시행하기에앞서현행변리사특히중견이상의변리사들을대상으로논의를통한의견수렴절차를거쳐서원활한제도시행이될수있도록합리적인방안마련에노력하여야할것이다

145 - 제 4 장특허침해소송관련실태및수요조사 - < 그림 Ⅳ-17> 변리사소송대리권부여방안에대한변리사의의향 제 3 절소결 지식재산에관련되는업무는고도화 다양화 난해화 복잡화하고있고, 관련되는직종도변호사를비롯하여다수존재하지만, 지재만을전문으로하는전문가집단은변리사뿐이라고해도과언이아닐것이다. 지재전문가인변리사가어떻게활약할지, 변리사를어떻게잘활용할지는향후지재제도의중요한포인트이며, 국가의산업정책으로서도매우중요한의미를갖는다. 151) 이러한측면에서우리지재권사법제도에있어서변리사의지위는어떻게정립해야할것인지하는문제가있다. 재판심리과정에서여러기술적인문제등에관해서변호사가직접대답하기곤란한경우법관의양해를구해서법정에같이출정한변리사가재판진술을하고있다. 152) 이처럼법적으로변리사의진술권은법원의재량

146 사항에속한다는점에서독일의경우에비추어볼때에도굉장히차이가나고있다. 따라서법정에서변리사가자유롭게진술할수있도록보장하기위한제도적장치가요구된다고할것이다. 변리사들이실제로특허침해소송에서변호사와의업무분담에있어서도상당업무를담당하고있음에도불구하고법원실무상소송대리권을인정하지않는것에대해서변리업계는개선을요구하고있다. 대형로펌에서변리사로일하는 M씨 (33) 는 ( 특허침해소송에관한 ) 각종서류작성과소송절차준비를변리사들이맡고있다 며 변호사들이하는역할은감수정도에불과해변리사들에게소송대리권을준다해도문제가생길것으로생각하진않는다 고주장했다. 153) 대한변리사회소속 변리사는 " 변호사는사건수임과법정출석만할뿐실상사건파악에서초안작성까지특허사건전과정대부분을변리사가전담하는현실을직시해야한다 " 고한다. 154) 대형로펌에서근무하는대표변리사는 내가소속해있는사무소에서는침해소송시변호사와변리사가같이팀을만들어움직이고있다. 실질적으로경우에따라서는변리사가 90% 이상의일을하고있다. 고한다. 155) 특허권을획득하는단계까지는발명의시작단계부터선행기술의조사및분석, 명확하고실속있는특허권리서의작성, 특허청심사관을설득할수있는자료마련등거의모든단계에서변리사가관여하고있는실정임에도불구하고현행법원실무에서는정작변리사의소송대리권을인정하지않고있다. 즉, 특허권의획득까지는기술및특허에전문성을갖춘변리사가관여하다가, 막상설정된권리의실시단계에서는비전문가에의한특허분석, 침해기술비교분석등이이루어지는기현상이이루어지는것이다 라는지적이있다. 156) 이러한점들을고려할때침해소송에있어서변호사 변리사의공동분업의실무관행을현실로인정할필요가있다고할것이다

147 - 제 5 장국내특허침해소송현황분석 - 제 5 장국내특허침해소송현황의분석 제 1 절개설 전술한바와같이특허분쟁으로야기되는문제는심각한데, 분쟁의실체인특허침해소송에대한종합적인분석자료는전무한실정이다. 심결취소소송에대해서는특허청등에서공식적으로발간하는간행물을통해어느정도정보의정량적, 정성적분석이이루어져있다. 하지만, 특허침해소송의경우종합적인정량적 정성적분석을한경우가없다가, 2008년도에특허청이발간한 국내특허분쟁지도 라는분석보고서가나와있는정도이다. 157) 본연구에서분석하고자하는대상인특허침해소송판결은 2000년 ~2009 년상반기까지선고된 ' 국내 ' ' 특허권 ( 실용신안권포함 ) 침해 ' ' 민사소송 ' 에한정된다. 그리고특허침해소송은그본안소송의전단계로, 신속하고예비적인사전조치를위해가처분신청을하는경우가많기때문에그가처분사건도대상으로포함한다. 그리고일반민사소송과관련된특허사건의심결 ( 특허심판원, 특허법원, 대법원 ) 도대상에포함시켜서민사소송과의연계성을함께검토하고자한다. 158) 본보고서에인용되는판례들은특허청으로부터제공받은사건분류기호 가합 및 카합 에해당하는판결리스트를기초로대법원홈페이지상의 판결문제공신청제도 를이용하여판결문사본을입수하였다. 159) 따라서본보고서에서인용되는판례들은이러한절차에따른판결자료들이기때문에입수환경의한계를가지고있다. 따라서일부판결자료의누락이있을수가있다

148 제 2 절분석대상 Ⅰ. 서 1. 분석대상권리및분쟁유형 지식재산권은크게특허권 ( 실용신안권포함 ), 디자인권, 상표권, 저작권으로구분되는데, 본연구보고서에서는변리사의소송참여와관련하여기술전문가로서의주된역할이요구되는권리인특허권 ( 실용신안권포함 ) 에대한분쟁을그분석대상으로한다. 그리고국내의특허침해소송및관련특허사건을대상으로한다. 따라서특허심판원, 특허법원관련사건도분석으로한다. 2. 분석대상기간 2000년 1월 1일부터 2009년 6월 30일까지지방법원에서선고된사건에한정한다. 2심및 3심은분석의기준이되는 1심사건의상소사건이며, 이에대해서는 2009년 6월 30일까지판단된경우나사건의진행결과가반영되어있다. 따라서기준시점까지아직 2심법원의선고가내려지지않고진행중인사건, 2심법원의판결선고가있지만 3심으로의불복여부를알수없는종국 ( 終局 ) 판결도함께존재하고있다. 이처럼 2심의경우 ( 판결선고전 ) 진행중인사건, 불복여부를알수없는종국판결, 불복판결및확정판결이모두포함되어있다. 한편, 본연구의대상판결에대한분석시점이 2000년 1월 1일선고일기준이므로당해사건의제소일또는신청일의경우 2000년이전사례가포함되어있다. 3. 분석대상건수 본연구보고서에서분석하고자하는판결대상은민사본안사건 650 건, 가 처분사건 392 건합계 1,042 건이며, 심급별로살펴보면 1 심 648 건, 2 심 298 건, 3 심 94 건이다. 그현황은다음과같다

149 - 제 5 장국내특허침해소송현황분석 - 본연구보고서에서는특허침해소송판결 ( 가처분포함 ) 중취하사건을제외 하므로, 2 심및 3 심의건수는 1 심의불복사건으로서현재진행중인사건 만포함하여계산하였다. 아래표는취하사건현황이다. < 표 Ⅴ-1> 소취하사건현황

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151 - 제5장 국내특허침해소송 현황 분석 - 요컨대 본 보고서에서는 2000년 1월부터 2009년 6월 사이에 지방법원에 서 선고된 특허 또는 실용신안 관련 분쟁사건들 중에서 특허 및 실용신안 권 침해에 따른 금지 또는 손해배상에 대한 민사본안사건들과 그 침해에 대한 금지가처분 사건들을 정량적인 조사/분석의 대상으로 하고 있다. <표Ⅴ-2> 판례분석의 대상범위 정리 대상범위 2000년 2009년 상반기까지 선고된 국내 의 특허권(실용신안권 포함)침해 및 손해배상 관련 민사소송 (가처분 포함) 형사사건 제외 상표, 디자인 제외 대법원 이외에 하급심 포함(일반민사지방법원, 고등법원) 가처분사건을 포함한 침해민사소송에 국한되며, 특허권 및 실용신안 구 권에 기한 침해금지청구소송과 손해배상청구소송을 대상으로 함. 사건분류기호인 가합 (민사 제1심합의사건), 카합 체 (민사가압류, 가처분 등 합의사건)을 대상으로 함. 적 특허침해분쟁은 난해한 기술이 권리의 내용을 이루고 분쟁의 쟁점인 권리의 유효여부, 권리범위 속함 여부의 판단시 그 기술 내용의 파 악이 중심이 되므로 일반민사법원에서 판단하는 것은 용이하지 않 범 음. 이로 인해 특허권의 효력 유무, 권리범위 등에 대한 기술적 판단 은 일반법원과는 다른 행정부의 전문가에 의한 전문 기관에서의 별 위 도의 판단 절차가 필요함. 따라서 특허 분쟁의 경우 민사법원과는 별도로 특허심판원, 특허법원에서의 분쟁이 동시에 이루어지는 것이 일반적임. 따라서 일반민사침해분쟁과 관련된 심결 포함(무효심판, 권리범위확인심판) 소취하사건은 본 연구범위에서 제외함. 160) Ⅱ. 분석방법 위 분석대상 판결에서 아래와 같은 기본인자를 추출해서 그 인자를 기초 로 사건의 유형 등을 분석하고자 한다.161) 칙 160) 자세한 것은 대법원예규 "법원재판사무처리규 161) 전술한 바와 같 " 참조. 이 대법원 판결문 제공신청제도에 의해 판결문을 입 수하였는바, 판결문내 용 중 소송관계인의 개인정보에 관한 사항(이름, 주민번호, 주소, 부동산표시, 상호 등) 이 모두 삭제되어 제공됨

152 손해배상청구액은판결문 ( 청구취지등 ) 에서나온금액을원칙으로하되, 불명확할경우대법원 사건검색 코너에서제시된 원고소가 를기준으로작성하였다. 그리고판결문에서손해배상금액을파악할수없는경우에는부득이 ' 불명확 ' 으로처리하였다. 한편, 손해배상인용액도판결문 ( 주문등 ) 에서나온금액으로산출한다. 병합이나본소및반소는 1건으로처리해서대상건수를산출한다. 제 3 절특허분쟁현황개관 Ⅰ. 연도별국내특허분쟁선고현황

153 - 제 5 장국내특허침해소송현황분석 - 1. 특허분쟁의연도별선고현황 1 심민사본안사건과 1 심가처분사건을대상으로선고년도별현황은다 음과같다. 2. 특허분쟁의권리별 ( 특허 / 실용신안 ) 선고현황 1 심민사본안사건과 1 심가처분사건을특허, 실용신안권리별선고현황 을살펴보면다음과같다. Ⅱ. 연도별본안사건의제소또는가처분사건의신청건수동향

154 1. 특허분쟁의연도별제소또는신청현황 2. 특허분쟁의권리별 ( 특허 / 실용신안 ) 제소또는신청현황 3. 지방법원별특허분쟁사건현황 서울중앙지법에가장많은특허침해소송사건이접수되고있고, 가처분사 건의경우수원지방법원에가장많이신청되고있다

155 - 제 5 장국내특허침해소송현황분석 - 가. 전체 나. 지방법원별민사본안사건제소현황 다. 지방법원별가처분사건신청현황

156 Ⅲ. 사건유형별현황 1. 개요 가처분및민사본안 1심을기준으로총 648건에대해서사건별유형을파악하였다. 민사본안사건의경우주요쟁점에따른사건유형화를시도하였으며, 판결문사본상 사건 162) 에서기술된내용을위주로현황을파악하였다. 가처분의경우별다른유형화없이그자체를사건유형으로판단하였다. 2. 유형별현황 민사본안의경우단순히금전적손해배상을요구하는경우 (24.4%) 보다는 기업활동에있어서결정적인피해를주는 침해금지 (22.1%) 또는 침 해금지및손해배상 (13.4%) 을함께요구하는사건이많음을알수있다. 제 4 절특허분쟁사건의분석 Ⅰ. 민사본안사건의법원심급별재판소요기간 1. 민사본안사건법원심급별평균재판기간

157 - 제 5 장국내특허침해소송현황분석 - 2. 지방법원별평균재판기간현황 Ⅱ. 당사자구성 1. 민사본안사건 : 개인, 국내기업, 대기업

158 2. 가처분사건 : 개인, 국내기업, 대기업 Ⅲ. 소송대리인의현황 1. 원 피고의소송대리인현황

159 - 제 5 장국내특허침해소송현황분석 - 가. 전체 나. 국내기업 2. 소송대리인별사건비중 민사본안사건및가처분사건 ( 총 648건 ) 을진행함에있어서원 피고당사자대부분이소송대리인을두고있다 (95.4%. 618건 ). 이는사건의내용이복잡하고어렵기때문에다른민사소송에비해서소송대리인의선임비율이높은것이라는분석이있을수있다. 한편, 원고또는피고중일방당사자가대리인을두지않은경우와원 피고모두대리인을두지않은경우는총 30건 (4.7%) 이다. 일방당사자가대리인을두지않은경우가 25건 (3.9%) 인데, 원고측에대리인이없는경우

160 는 11 건 ( 민사본안 8 건, 가처분 3 건 ) 이고, 피고측에대리인이없는경우는 14 건 ( 민사본안 11 건, 가처분 3 건 ) 이다. 그리고쌍방모두대리인이없는 경우는 5 건 (0.8%. 민사본안 5 건 ) 이다. Ⅳ. 지방법원별원고승소및불복현황 1. 민사본안사건 가. 원고승소현황

161 제 5 장국내특허침해소송현황분석 -

162 나. 불복현황 2. 가처분사건 가. 가처분인용현황

163 - 제 5 장국내특허침해소송현황분석 - 나. 가처분불복현황 Ⅴ. 2 심및 3 심의재판현황 1. 심급진행현황

164 가. 민사본안사건 나. 가처분사건 2. 민사본안사건 원고이외에피고가불복하여소송을제기한경우도포함되어있어서원고승, 원고패로표기하는것이곤란하므로, 기각, ( 일부 ) 인용등으로표기하기로한다. 가. 2심

165 - 제 5 장국내특허침해소송현황분석 - 나. 3 심 3. 가처분사건 가. 2 심 나. 3 심

166 Ⅵ. 승패의변동 ( 變動 ) 1. 민사본안사건 가. 개요 민사본안 1 심사건결과와최종 (2 심결과및 3 심확정 ) 결과의단순비교 를살펴본것이다. 나. 1 심사건결과의변동현황 민사본안 1 심사건의결과가 2 심또는 3 심을경유하면서최종적으로 (2 심 결과또는 3 심확정 ) 어떤변동이일어났는지를살펴본것이다

167 - 제 5 장국내특허침해소송현황분석 - 2. 가처분사건 가. 개요 민사본안 1 심사건결과와최종 (2 심결과및 3 심확정 ) 결과의단순비교 를살펴본것이다. 나. 1 심사건결과의변동현황 가처분 1 심사건의결과가 2 심또는 3 심을경유하면서최종적으로 (2 심확 정또는 3 심확정 ) 어떤변동이일어났는지를살펴본것이다

168 Ⅶ. 손해배상청구액및인용액현황 1. 1 심제소연도별손해배상청구액 가. 제소연도별손해배상청구액

169 - 제 5 장국내특허침해소송현황분석 - 나. 제소지방법원별손해배상청구액 2. 선고연도별손해배상인용액

170 가. 선고법원별최대및최소손해배상인용액 나. 선고연도별최대및최소손해배상인용액 다. 선고연도별손해배상인용율및평균손해배상인용액

171 - 제 5 장국내특허침해소송현황분석 - 3. 원고구성별 1 심손해배상청구액및인용액현황 Ⅷ. 특허침해소송사건의연계성 1. 민사본안사건, 가처분사건및특허심결의연계성 1심민사본안사건 413건과가처분사건 235건을대상으로본안사건의가처분사건과특허심결 163) 의연계현황을살펴보았다. 전체 648건중에서본안사건과심결의연계가 214건으로서 33.1%, 가처분사건과심결의연계가 118건으로 18.2% 를나타냈다. 그외본안사건, 가처분사건및심결사건의연계도 28건 4.3% 를차지했다

172 2. 민사본안사건과특허심결의연계성 지방법원에서선고된민사본안사건 413 건을분석한결과, 214 건 (58.6%) 이특허침해소송진행기간중심결취소소송에해당하는 권리범위확인 심판 또는 무효심판 이동시에제기되어진행되었다. < 표 Ⅴ-3> 특허침해소송과특허심결이함께진행된사건현황

173 - 제 5 장국내특허침해소송현황분석

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175 - 제 5 장국내특허침해소송현황분석

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177 - 제 5 장국내특허침해소송현황분석

178 <표Ⅴ-4> 특허침해소송, 가처분 및 특허심결이 함께 진행된 사건 현황164) 민사본안 2000가합 가합 가합8739(병합) 2001가합2185 가처분 2000카합 카합 카합 카합 카합 가합 카합 카합 가합 카합 카합 가합 카합 카합 가합 카합 카합 가합 카합 가합 카합 가합 카합 가합 카합 카합 가단 카합 가합 카합 가합 카합 가합18890(본소) 2004카합 가합12523(반소) 2004가합 카합 가합 카합 가합 카합 가합 카합 가합 카합 가합 카합218 97가합 카합628 99가합 카합 카합 가합 카합 가합187 99카합 가합 카합 카합 가합 가합1982(병합) 2007카합 카합 카합 가합 카합 카합 카합987 권리범위 확인심판 적극 소극 2000당 당 당 당 당 당 당 당 당 당 당 당 당 당1494 당492 당 당 당2109 당637 당1391 당1178 당1637 당 당 당 취 음 당885 당 당 당 당 당661 당709 당1420 당3334 당 당 당 당 당1289 당2313 당2354 당 당 당17 164) 가처분의 경우 가처분 1심, 특허심결은 특허심판원 및 특허법원 심결 여주고 있 무효심판 당1597 소소송을 모두 보

179 - 제 5 장국내특허침해소송현황분석 - 위본안소송과특허심결이함께진행된 213건중심판이 2건이상동시에청구된사건이전체의 105건 (49.3%) 에달하고있다. 이는특허소송에서해당특허권 ( 실용신안권포함 ) 의권리를분석하는것이얼마나중요한지, 그리고소송에서변리사의역할이왜중요한지를보여주는현실의반증이라고할수있다. 한편, 민사본안사건 413건중순수하게소송만진행된사례는 164건 (39.7%) 에불과하다. 대다수는특허심결이나가처분사건과연계되어있다. 심지어민사본안사건과연계된사건중특허심결및가처분사건까지연계된사례도 28건 (6.8%) 에이른다. * 연계사건은 1심민사본안사건을기준으로한것임. 그리고가처분사건 235 건중순수하게가처분사건만진행된사례는 68 건 (29%) 에불과하다. 대다수는특허심결이나민사본안사건과연계되어있다. * 연계사건은 1심가처분사건을기준으로한것임

180 여백

181 - 제 6 장효율적인특허침해소송수행을위한변리사소송참여제도발전방안 - 제 6 장효율적인특허침해소송수행을위한변리사 소송참여제도발전방안 제 1 절변리사의소송대리의필요성및그참여형태 Ⅰ. 필요성 1. 법률소비자의선택권확보 2005년 6월국회산업자원위원회에서개최된공청회에참석한기업대표는다음과같이진술하였다. 기업은신기술의초기개발단계로부터개발된기술의권리화에이르기까지전과정에걸쳐주로변리사와공동으로작업을수행하고있다. 특허법원에제기되는심결취소소송의경우변리사에게대리하도록하는경우가대부분이나동일한기술내용에대하여민사법원에특허침해소송이제기되는경우에는변리사의소송대리가불가능하여변호사에게맡기고있는실정이다. 소송대리인으로변호사또는변리사만을선임하거나, 변호사ㆍ변리사를공동으로선임하는것은사안에따라기업이선택할문제이다. 그사안에대하여사활이걸린주체는소송대리인이아니라바로이해당사자인기업이기때문이다. 변리사의소송대리참여논의가실수요자인기업과산업계를떠나서관계인의입장에고착되어전개될경우실무상변호사에의한소송대리독점 ( 獨占 ) 의고착화 ( 固着化 ) 로인한피해는이들법률소비자에게고스란히돌아간다는점에서문제의심각성이있다. 2. 건전한선의의경쟁유도 변리사의소송대리권을부정하는입장에서는법률전문가가아닌변리사가민사소송인특허침해소송의대리인이될수없다고하는반면, 변리사의대리권을옹호하는입장에서는변호사가기술전문가가아니어서다툼의핵심인기술을제대로이해하지못해고객 ( 소송당사자 ) 의이익을적절히보호하지못한다고하며서로상반된주장을펼치고있다

182 지식재산관련법률서비스시장에서가장경쟁력있는대리인은특허기술전문가이면서법률전문가인데, 우리의자격시험제도상법률전문가와특허기술전문가를배출하는방식이완전별개이기때문에고객이법률전문가이면서특허기술전문가인대리인으로부터지재법률서비스를받는데에는많은수고가뒤따라야한다. 이러한측면에서침해소송에있어서대리권이없는변리사에게대리권을부여해서변호사와변리사간의건전한내부경쟁을유도하자는견해가있다. 즉 특허침해소송관련법률시장에서고객의선택을받기위한내부경쟁에서이기기위해변호사는더욱더기술적전문성을높이기위해노력할것이고, 변리사또한법률적전문성없이이시장에서생존하기어렵게될것이다. 이런건전하고치열한내부경쟁은국내특허분쟁과관련된법률시장의경쟁력을획기적으로높이게될것이고이는향후국내법률시장개방에따른글로벌법률시장에서우리법률산업이주도권을확보할수있는계기가될것이다 165) 라고한다. 이처럼변리사에게소송대리권을부여할경우법률소비자인고객의선택권이확장될뿐만아니라고객이경쟁력이있는대리인을선택하게함으로써국내의지재법률서비스시장의경쟁력을제고시키는등긍정적효과가도출될것이다. Ⅱ. 참여형태 전술한바와같이해외국가들은단독으로소송대리권을부여하거나, 아니면그중간형태로서변호사와공동으로하는경우에소송대리권을주는경우도있다. 이처럼다양한소송참여형태를인정하고있다. 이는각국이변리사의소송수행능력을특별히고려하여그나라실정에따른변리사소송참여제도를운영하고있는것이다. 1. 단독대리 특허침해소송에있어서변리사가단독대리를할수있는것이가장이상적이라고할수있다. 영국특허지방법원에서의변리사단독대리형태는우리나라변리사가추구하고자하는이상형이될것이다

183 - 제 6 장효율적인특허침해소송수행을위한변리사소송참여제도발전방안 - 만약단독대리에의한소송참여방식을선택한다면이는변호사와같은 수준의소송대리가되며, 현행변리사법제 8 조의개정은불필요할것이다. 2. 공동대리형태 공동대리형태는전술한바와같이단독대리의중간다리역할을하는과도기적대리형태라고할것이다. 일본의경우나우리나라개정변리사법안은변호사대리를원칙으로하되예외적으로변리사의대리를인정하는셈이다. 이는기본적으로변리사의전문성을인정하고이를활용해야한다는인식하에서변리사의소송지식및소송실무의전문성부족등을이유로생겨난일본식변리사소송참여형태로서변리사 ( 단독대리주장 ) 가아닌변호사측에서주장해서관철된형태이다. 이는변리사의소송대리를전혀인정하지않으려는우리변호사측과는사뭇대조되는모습이다. 따라서변호사와의공동대리에의한소송참여방식을선택할경우새로운제도의도입에따른보완측면을고려할때변리사의소송지식및민사소송수행능력을향상시키기위한방안도강구할필요가있다. Ⅲ. 변리사의소송참여의합리적방안 1. 해외입법례의추세 전술한바와같이영국의경우일정한자격을갖춘변리사가변호사와공동으로침해소송대리를할수있도록인정하고있고, 나아가영국사법시스템의개혁을통해서특허전담법원인특허지방법원 (PCC) 에서는변리사의침해소송단독대리를인정하고있다. 일본도기존의보좌인제도이외에일정한자격을갖춘변리사에한해서변호사와의공동대리를허용하고있다. 그리고독일의경우법정진술권을인정하거나판결문에변리사의성명기재를허용하고있다. 여기서하나의공통점은그참여형태를불문하고기본적으로변리사의침해소송참여를인정하고있다는것이다. 그참여수준이어디까지허용되고있는지는국가별로차이가있지만, 그참여를인정한국가에있어서참여폭은낮게는법정진술 / 심문에서공동대

184 리나아가단독대리에이르기까지폭넓게인정하고있다고할수있다. 이러한점들을고려할때침해소송에서변리사의소송참여를전혀인정하지않는것은해외입법추세에비추어역행하는것으로비춰질수있고, 한편으로변리사의침해소송의참여를인정할경우그참여형태를다양하게하는것도고려할필요가있을것이다. 2. 국내과학기술계 산업계등수요자의요구 KINPA 소속기업을대상으로한설문조사에서변리사에게특허침해소송대리권이부여된다면어떠한소송대리형식을원하느냐는질문에대하여 변리사 변호사공동선임 (75%) 을가장선호하고, 그다음으로는변리사단독선임 (19.6%) 을선호하는것으로나타났다. < 그림Ⅵ-1> 기업들이선호하는소송대리의방식 전술한바와같이과학기술계, 학계, 산업계등은 17대국회입법청원에서도변리사의단독대리가불가능하다면절충안으로써변호사와공동대리라도허용해서특허침해소송에변리사가소송대리인으로참여할수있게해달라고요청한바가있다. 166)

185 - 제 6 장효율적인특허침해소송수행을위한변리사소송참여제도발전방안 - 3. 공동분업의실무관행 최근변호사와변리사의전략적업무제휴및합병이확산되고있는추세이다. 전술한바와같이미국의경우우리나라의변리사와변호사를혼합한형태의특허변호사제도 (Patent Attorney) 가존재하고있어서이특허변호사에의해지적재산권소송을전담하도록하여소송당사자들에게전문적인변리법무서비스를제공하고있지만, 특허변호사제도가없는우리나라도법무법인 (law firm) 을중심으로변호사와변리사가한팀을구성해서소송에참가하는것이일반적추세가되고있다. 이는대형법무법인뿐아니라군소변호사와변리사간의업무제휴를통한협력관계구축도증가하고있다. 4. 법원실무의현실 일부에서는기술심리관또는기술조사관운영등법원실무의현실을고 려할때소송대리참여방식에있어서도변호사의단독대리보다는변호사 변 리사의공동대리가필요하다는지적이있다. 국회법제사법위원회소속의원은 " 특허청과장출신의기술심리관이법 정에서특허법원판사와함께심리하는마당에소송을수행하는변호사도 공동으로하는것이맞다 " 면서 " 법률시장개방과과학기술계의어려운형 편들을봐서대국적으로판단해야한다 " 고역설했다. 167) 또한한변리사도 현재서울고등법원이나대법원에서는재판부에특허청의심사경력이있 는기술전문가를조사관으로두어재판부의기술적이해및특허법적판단 에있어서도움을받고있다. 이와같이법원이특허전문가를조사관으로 하여금심리에참석토록하는자체가현행변호사들역시단독으로는특허 침해와관련한대리를하는것이무리임을나타내주는증거이기도하다. 따라서이단계에서는소송당사자로하여금기술의전문성과특허에대한 지식및실무를겸비한변리사를대리인으로선임할수있도록선택권을 주어야한다 168) 라고주장한다. 현재특허전쟁의가속화, 특허괴물 (patent troll) 의출현등의상황하 에서우리기업의특허권을보호하고, 다소폐쇄적인소송대리현실을극복 하기위해서라도최소한침해소송의공동대리는허용되어야할것이다

186 제 2 절새로운소송대리제도도입의실익및보완 Ⅰ. 공동소송대리제도도입의실익 새롭게공동소송대리제도가도입될경우여러실익이있을수있다. 주요 실익으로서고려할수있는것들로는다음과같다. (ⅰ) 변호사와변리사의연계강화특허침해소송은종합적인분쟁해결을요구되는것이많기때문에공동소송대리제도가변호사와변리사의연계를강화시킬것이다. 즉변리사는변호사의낮은기술적이해도를보완하고, 변호사는변리사의소송실무능력을보완하여상호윈윈할수있는계기가될수있다. (ⅱ) 소송의신속화및원활화 소송실무능력등일정한요건을구비한변리사에게소송대리권이부여될경우변리사의소송능력이제고되고, 침해소송사건에서변호사와의협력관계를원만하게진행할수있다는점에서소송절차의신속화및원활화에공헌할수있을것이다. 특히쟁점인특허기술의범위를정확하고신속하게파악될수있다는점에서소송심리기간이단축될수있을것이다. (ⅲ) 특허심판과특허침해소송간연계강화및판결적절성담보 특허침해소송이제기된대부분의사건에서일반법원들은특허권의침해여부판단의전제조건으로서특허의유 무효, 권리범위등에대하여특허심판원또는특허법원의판단을따르고있으며, 특허침해소송시대부분특허무효심판또는권리범위확인심판을청구하고있는실정이다. 이경우특허무효심판또는권리범위확인심판은대부분이변리사가소송대리를하고있다는점에서심판절차와침해소송절차의연계가강화될것으로예상된다. (ⅳ) 기업의소송대응능력강화및경쟁력강화변리사가소송대리인이되는것이기업에게가장이점이되는것은특허출원을담당해서, 해당발명에관해가장잘이해하고있는변리사가소장을작성하고, 소송을담당할수있다는점이라고할것이다

187 - 제 6 장효율적인특허침해소송수행을위한변리사소송참여제도발전방안 - 한편, 소송에서최종재판결과가나오기까지리드타임 (Lead time) 이단축된다면소송관련비용뿐아니라시설투자, 연구개발 (R&D) 등에대한업무공백이감소하여, 분쟁으로발생할수있는경영상의기회비용을줄일수있다. (ⅴ) 의뢰인의권익보호향상특허권의권리분석을정확히할수있는변리사와소송법상절차적인전문성을가지는변호사가동시에대리인이됨으로써, 법률소비자는특허침해소송의핵심인기술의법률적판단과손해입증이라는두가지측면을완벽하게보호받을수있다. (ⅵ) 법률소비자의소송대리인선택권확보 공동소송대리제도의도입은법률소비자가특허침해소송의대리인을선정함에있어기존의소송대리인인변호사에더해서변리사를선택할수있는권리를가지게되어소송대리인의선택권이확대되고, 이에따라소송전략의다각화를꾀할수있을것이다. (ⅶ) 군소변호사, 변리사의사건수임기회증가현재특허권침해소송의대부분은일부대형로펌들이도맡아서진행하고있는실정이다. 이러한점에서공동소송대리제도는기존의대형로펌이외에군소법률사무소들의특허권침해소송수임의기회의확대로이어질수있다. 그래서전체적으로법률서비스시장의확대로인해평균소송비용의안정화를이룰수있을것이다. Ⅱ. 공동소송대리제도도입에따른보완방안검토 공동소송대리라는새로운제도의도입으로인한부작용을방지하는측면에서모든변리사에게무제한적으로소송대리를허용하기보다는소송실무의연수, 능력시험등과같은일정한기준을충족한변리사에한해서변호사와공동으로소송대리를할수있는단계적소송대리허용방안이타당하다고할것이다

188 1. 변리사의민사소송실무수행능력제고 가. 민사소송법의변리사시험과목편입시기 현행변리사배출제도로서변리사자격시험과목에서민사관련법률과목 ( 실체법과소송법 ) 의도입시기를살펴보면민법개론의경우 변리사법을개정하면서필수과목으로처음선정되었고, 민사소송법역시 27 개선택과목중의하나에불과하였다가 변리사법을개정하면서 2차시험의필수과목으로변경되었다. 한편, 침해소송에있어서가처분등이많이활용된다는점을고려할때변리사시험과목이나연수등에서민사집행법관련과목도포함해서시행하는방안에대해서도검토할필요가있다. 나. 변리사의소송참여수준 1998년부터 2008년까지최근 10년간연도별특허 ( 실용신안포함 ) 출원건수와심결취소소송제기건수를파악한결과는다음과같다. 매년특허출원건수에비해서제기되는심결취소소송건수는 0.2%~0.4% 에불과하다. < 그림Ⅵ-2> 최근 10년간연도별특허출원및심결취소소송제기현황 < 그림 Ⅵ-3> 연도별심결취소소송제기현황