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3 - MEXICO - International Intellectual Property Guide Book 우리기업 해외진출을 위한 해외지식재산권보호 가이드북 멕 시 코

4 들어가기 전에 Mexico 는, 중남미의 타 국가들에 비해 민주적으로 정치가 안정된 편이며 중남미에서 브라질에 이은 유력한 신흥 경제대국이다. 1994년 북미자유무역협정(NAFTA)이 발효 된 이후, 경제성장률 상승, 무역량 및 외국인직접투자(FDI) 증가, 고용증가, 기업경쟁 력 강화 등 주요 거시경제지표에서 긍정적인 효과를 거두었다. 그 동안의 장기적인 추 이를 볼 때, 일시적인 경기 후퇴(2008년 리만 사태, 2009년 신형 인플루엔자 확산 등) 는 몇 차례 있었지만, 브라질이나 아르헨티나와 같이 하이퍼인플레이션으로 경기 침체 가 장기화된 적이 없어 중남미 국가들 중에서는 경제가 비교적 튼튼하다고 할 수 있다. 2010년과 2011년의 연간 성장률은 각각 4.5%, 3.8%로 전망되고 있어 지속적 성장이 또 한 이어질 것으로 보고 있다. 는 경제 운영 면에서 볼 때도, 다른 중남미 국가에서 확산된 포퓰리즘과는 선을 긋고 미국류의 신자유주의에 가까운 노선을 밟아 왔으며 이에 따라 에 대한 국제 적인 신인도도 상대적으로 높은 편이다. 이러한 경제적 운영과 친미국의 정치적 성향에 따라 의 지식재산권 보호에 대한 법률규정은 세계적인 수준으로 정비되어 있다. 지식재산권 보호를 위한 법률 집행과 실행에는 비록 많은 문제점을 노출하고 있긴 하지만 최근에는 지식재산권 보호를 위한 인력양성 및 단속활동 강화 등에 투자를 하고 있으며 이에 관련된 지출은 실제로 OECD 평균보다 20%이상 많은 편이다. 의 지식재산권은 크게 특허권, 디자인권, 실용신안권, 상표권, 원산지표시, 영업비밀 등의 산업재산권과 저작권으로 분류된다. 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)에는 1994년 가입하였으며, 특허권은 출원일부터 연장불가 조건으로 20년간 보 호를 받는다. 특허출원 후 18개월 경과 후 출원 내용을 특허청관보(Gaceta del IMPI)에 발표하는 공개제도를 취하고 있다. 특허출원 후 특허증을 획득하기까지는 통상 2 3년 이 소요되고 있다.

5 I n t e r n a t i o n a l I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y G u i d e B o o k 우리나라는 와의 무역수지에서 지속적으로 흑자를 보이고 있으며 그 흑자액 순위는 2006년과 2007년에 각각 4위, 그리고 2008년에는 80억 4천1백만 달러로 미국을 제치고 3위를 기록하였다. 이는 우리나라 기업들의 대 시장진출이 계속적으로 증가하고 있는 것을 의미하며 이러한 지속적 성장세를 유지하기 위해서는, 지식재산권 보호를 위한 최근 의 제도 및 행정적 조치가 지향하고 있는 바에 부응하여 시장에서의 지식재산권 보호막을 철저하게 구축하지 않으면 안 된다. 본 가이드북은, 국내 기업들의 지속적인 진출과 강력한 경쟁적 지위의 확보를 지원하기 위해 의 지식재산권법과 제도에 관한 이해를 넓히도록 하기 위해 제작 되었다. 부디 본 가이드북의 활발한 활용을 통하여, 에서의 지식재산권 지형에 서 우월적 위치를 점함으로써 시장경쟁력을 증대시키고 나아가 국가 경쟁력 향상에 이바지할 수 있기를 기대한다.

6 Mexico I. 국가 일반 현황 1. 정치, 경제, 사회 문화적 특성 사법 행정 체계 및 현황 현지 진출 기업 현황 지식재산권 관련 통계 / 현황 의 유망 산업과 우리기업진출의 중요성 010 Mexico II. 지재권 제도 소개 1. 지식재산권 보호 현황 및 연혁 014 가. 지식재산권 보호 현황 014 나. 지식재산권 보호제도의 연혁 일반 지식 재산 규정 024 가. 특허권(Patent) 024 나. 실용신안권(Utility model) 024 다. 산업디자인권(Industrial Design) 024 라. 상표권(Trademark) 025 마. 저작권(Copyright) 025 바. 상호권(Commercial names) 025 사. 컴퓨터프로그램 저작권 026 아. 집적회로 배치설계권 026 자. 원산지 명칭 026 차. 영업비밀보호 및 부정경쟁방지 027

7 C O N T E N T S I n t e r n a t i o n a l I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y G u i d e B o o k Mexico Ⅲ. 지재권 취득 및 관리 1. 특허의 출원 및 관리 030 가. 특허출원의 대상 030 나. 특허출원 및 출원서류 036 다. PCT 국제출원 043 라. 공동출원 051 마. 우선권주장을 한 특허출원 053 바. 특허분할출원 055 사. 특허변경출원 058 아. 중간처리과정 061 자. 특허출원공개제도 068 차. 기술별 심사경향 070 카. 특허등록 과정, 비용 071 타. 특허권의 의의와 효력 074 파. 실시권 제도 077 하. 특허권의 이전 089 거. 특허권의 공유 092 너. 특허권자의 의무 094 더. 특허권의 소멸 095 러. 거절결정불복청구제도 096 머. 특허무효청구제도 실용신안의 출원 및 관리 105 가. 실용신안출원의 대상 105 나. 실용신안제도는 특허제도와 동일 108

8 Mexico Ⅲ. 지재권 취득 및 관리 3. 산업디자인의 출원 및 관리 109 가. 산업디자인 출원의 대상 109 나. 디자인의 출원과 디자인 도면 상표출원 및 관리 117 가. 상표출원의 대상 117 나. 상표 등록 요건 141 다. 상표의 동일 유사 145 라. 상품의 동일 유사 148 마. 상표등록출원 및 출원서류 151 바. 우선권주장을 한 상표출원 153 사. 상표권 존속기간 갱신출원 155 아. 상품 서비스 분류표 156 자. 우리나라 출원제도와의 대비 158 차. 중간 처리과정(심사 등록) 159 카. 상표권의 의의와 효력 164 타. 사용권 제도 167 파. 상표권의 이전 171 하. 상표권자의 의무 175 거. 상표등록의 무효 176 너. 상표권의 소멸 181 더. 상표등록의 취소 저작권 및 기타 지식재산권 등록 186 가. 저작권 보호제도 186 나. 프로그램 저작권 보호제도 189 다. 라이선싱 190 viii

9 I n t e r n a t i o n a l I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y G u i d e B o o k 6. 영업비밀과 집적회로 배치설계 191 가. 영업비밀 191 나. 집적회로의 배치설계 출원 및 관리 지식재산권 검색 방법 201 가. 기술정보조사 안내 201 나. 인터넷상의 검색방법 202 다. 현지 대리인에게 검색의뢰 211 Mexico IV. 지식재산권 분쟁대응 1. 지식재산권의 침해행위에 대한 대응 214 가. 행정기관(특허청) 이용구제방법에는 어떤 방법이 있나? 214 나. 사법기관에 의한 구제 221 다. 세관에 의한 구제방법 224 라. 2010년도 강화된 지식재산권 법률의 단속 및 처벌 규정 지식재산권 소송 및 협상전략 227 가. 소송분야별 대응전략 227 나. 침해입증부담은 누구에게 있나? 233 다. 의 사법기관의 증거인정 수준 234 라. 기업과의 로얄티 협상의 특징 235 마. 로펌의 참여시기 236 바. 로펌 대리인 등 수수료 지식재산권 분쟁판례 238 가. 침해소송사건 및 손해배상사건 238 나. 세관사건 및 저작권법 위반 사건 240 다. 상표등록여부 및 상표등록무효사건 지식재산권 분쟁 사례 244 가. 법원 가처분 사례 244

10 나. 분쟁 사례 246 다. 손해 배상 청구 소송 247 라. 형사 소송 사례 249 마. 분쟁 조정 사례 250 바. 세관 사례 252 사. 합의 253 아. 라이선싱 255 자. 기타 256 V. 기타 Mexico 1. 비 용 260 가. 특허 및 실용신안출원수수료 연차료 260 나. 디자인 및 상표출원 관련 비용 263 다. 특허 상표등록여부 조사료 265 라. 불복 청구 수수료 265 마. 침해 소송 수수료 대리인 정보 267 가. 대형로펌 267 나. 특허전문로펌 268 다. 세관 기타 저작권 전문로펌 유관기관정보 279 가. 의 특허청 279 나. 저작권 관리청 281 다. 법원 282 라. 관세청 284 마. 주 한국대사관 및 KOTRA 사무실 지역별 협약 286 가. NAFTA 조약 286 나. WIPO 국제조약가입현황 287 다. 한국과 체결한 국제조약 가입현황 288 x

11 I n t e r n a t i o n a l I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y G u i d e B o o k 5. 지식재산권 보호 질의 응답 및 체크리스트 290 가. 출원 절차에 관한 질의응답 290 나. 지재권 분쟁에 관한 질의응답 292 다. 상표 등 기타 질의응답 295 라. 체크리스트 296 그림차례 Mexico 그림 1 : 우리나라 특허출원에서 특허부여 될 때까지의 절차도 042 그림 2 : 특허출원에서 특허부여 될 때까지의 절차도 043 그림 3 : PCT 절차도 047 그림 4 : PCT 국제출원 절차와 일반해외 출원절차 비교도 048 그림 5 : 국제예비심사기관 업무절차도 049 그림 6 : 국제조사기관 업무절차도 050 그림 7 : 강제실시권 등록 절차도 081 그림 8 : 공익상 필요에 의한 실시권신청 절차도 087 그림 9 : 특허거절불복 청구 절차도 099 그림 10 : 특허 무효 청구 절차도 102 그림 11 : 실용신안등록출원에서 등록 될 때까지의 절차도 106 그림 12 : 산업디자인등록출원에서 등록 될 때까지의 절차도 113 그림 13 : 산업디자인 도면의 예 115 그림 14 : 상호등록 신청에서 등록 될 때까지의 절차도 128 그림 15 : 원산지 명칭 보호 신청에서 등록까지의 절차도 137 그림 16 : 원산지 명칭사용 허가 신청 절차도 162 그림 17 : 상표등록출원신청에서 등록될 때까지의 절차도 179 그림 18 : 상표등록 무효 청구 절차도 181 그림 19 : 상표등록 취소 청구 절차도 184 그림 20 : 집적회로 배치설계 등록출원등의 절차도 197 그림 21 : 특허청에 의한 구제절차(법 188조) 217 그림 22 : 형사상 구제절차도 223 그림 23 : 민사상 구제절차도 224 그림 24 : 통관보류 절차도 225 PART I 국가일반현황 xi

12 표차례 Mexico 표1 : 지식재산권 출원건수 009 표2 : 의 한국내 지식재산권 출원 건수 009 표3 : 특허제도 요약 015 표4 : 실용신안제도 요약 017 표5 : 디자인제도 요약 018 표6 : 상표제도 요약 020 표7 : 상표서비스 분류표 156 표8 : 특허출원 대리인 비용 260 표9 : 특허 중간사건 대리인 비용 261 표10 : 특허 연차료 261 표11 : 실용신안 출원 수수료 및 연차료 261 표12 : 실용신안 중간사건 수수료 262 표13 : 실용신안 연차료 262 표14 : 디자인 등록출원 수수료 263 표15 : 디자인 중간처리 수수료 263 표16 : 디자인 연차료 263 표17 : 상표 출원 수수료 264 표18 : 상표 중간처리 수수료 264 표19 : 상표권 존속기간 갱신출원 수수료 264 표20 : 상표 중간처리 수수료 265 표21 : 특허 상표 등록여부 조사료 265 표22 : 불복 청구 수수료 265 표23 : 특허청 본청 조직 279 표24 : WIPO 국제조약가입현황 287 표25 : 한국과 체결한 국제조약 가입현황 288

13 I n t e r n a t i o n a l I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y G u i d e Part B o o k I 국가 일반 현황 1. 정치, 경제, 사회 문화적 특성 2. 사법, 행정 체계 및 현황 3. 현지 진출 기업 현황 4. 지식재산권 관련 통계 / 현황 5. 의 유망 산업과 우리기업진출의 중요성

14 Part 0 I. 국가 일반 현황 1. 정치, 경제, 사회 문화적 특성 가. 정치 경제 현황 (1) 의 정치상황 (가) 1810년 9월 16일 독립 는 1810년 9월 16일 스페인으로부터 독립하였다. (나) 살리나스 정부시대 는 미국과 가장 근접해 있는 중남미 국가이고, 중남미 국가에서도 정치적, 경제적으로 우위에 있는 국가이다. 중남미 국가 대부분이 그러하듯 대통령의 권력 강화와 장기집권 등 독재국가로 회기하면서 민주주의는 찾아 볼 수 없었다. 그러나 에도 80년대에 외채위기를 겪으면서 외채위기 타결을 위해 시작된 경제개혁은 높은 경제사회적 비용으로 인해 얼마 가지 않아 실패하였으며, 본격적인 개혁은 1988년 12월 살리나스 정부(1988년 12월 1994년 12월)의 출범부터이다. 살리나스 정부는 강력한 의지와 결단으로 경제 개혁을 어느 정도 달성 하는 데는 성공을 하였지만 정치적 개혁, 개방은 최소화함으로써 민주화의 과제를 달성하는 데는 실패하였다. 이렇듯 민주화의 필요성에도 불구하고 살리나스 정부는 경제개혁의 필요성만을 앞세워 민주적 정치개혁을 뒤로하고 절대권력을 향유한 나머지, 정부여당인 제도혁명당은 세계 정치사상 유례없 002

15 는 선거를 통한 70년 이상의 장기집권을 하기에 이르렀다 1. (다) 1994년 12월 페소화 위기 1994년 12월에 일어난 페소화 위기는 실제로 자유시장 경제개혁을 보다 공고히 하는 방향으로 나아가기 시작하였다. 대신 신 자유주의 정책으로 인한 모든 사회적 불만, 갈등이 정치적으로 해소 되도록 유도되어졌다. 살리나스는 시장경제 개혁을 실시하고 페소화의 평가절상을 유지하여 중산층에 싼 값으로 수입품을 제공하고, 정치적 협력자에게 사용할 정부의 지원을 위해 외자의 대량유입이 불가피 했다. 이러한 여러 가지 경제정책으로 한 때 신흥시장에서 개혁의 모범국가로 인정받기도 하였으나, 한편으로 페소화 위기는 살리나스 대통령의 경제개혁 모범국가의 꿈은 실패로 끝이 나고, 살리나스 또한 외국망명의 길을 떠나지 않을 수 없었다 2. (라) 1995년 세디요 정부 이후 1995년 1월 3일 세디요 정부는 경제난국을 타개하기 위해 여러 가지 경제정책을 발표하여 실행 에 옮겼으나, 이에 대한 시장의 반응은 매우 부정적이었고, 심지어 는 위기극복 불능상태에 빠지고 말았다. 그러나 세디요 정부는 미국 등 선진국의 구제금융과 긴축재정 등으로 경제가 회복 되고 동시에 정치도 안정되었으나, 과다한 외채부담으로 또 다른 외채위기의 불씨를 여전히 안고 있었다. 정치기반이 취약한 세디요 대통령은 과감하게 자기의 권한을 대폭 포기하면서 모든 정치는 민주적으로 운영하는 데 초점을 맞춘 결과 대통령 권력중심주의의 약화와 선거개혁을 통해 민주화를 시도하였다. 이 사이 비센테 폭스(Vicente Fox)를 비롯한 강경파들이 국민행동당의 주도권을 잡으면서 세디요 정부는 약화되기 시작하고, 심지어 2000년 대통령 선거에서 패배하고 말았다. 2000년 대통령 선거는 마침내 민주주의 역사에 새로운 장을 여는 사건이었다. 또한 세디요는 역사상 가장 공정하고 깨끗한 선거로 최초의 평화적 정권교체를 가능하게 하였다 3. (마) 현 펠리페 칼데론 대통령 (i) 2006년 12월 1일 취임 펠리페 칼데론 현 대통령은 2006년 12월 1일 취임하여 오늘에 이르고 있다. 현 대통령 역시 민주개혁과 경제개혁에 역점을 두고, 특히 빈부격차 해소와 미국을 비롯한 서방국가와의 외교관계를 돈독히 유지하는 데 최선을 다하고 있다. 현 대통령은 친미 친 기업 정책을 고수하고 있다. 1 김기현, 페소화위기 이후 의 정치, 경제변동, 297면, 한국라틴아메리카 학회 2000년 2 앞의글, 8면 3 이 글은 김기현씨의 학술 논문인 페소화 위기 이후 의 정치,경제변동 에서 발췌하여 썼음을 밝혀둔다. PART 01 국가일반현황 003

16 (ii) 외교정책 는 UN을 통한 국제분쟁의 평화적 해결 원칙을 고수하며, 북미경제 통합강화, 중남미지역에 서의 맹주 역활, 아시아 및 유럽과의 협력증진을 도모하고 있다. 또한 소원했던 쿠바, 베네수엘라와의 외교관계도 노력하고 있다. (바) 한국과의 외교관계 는 한국의 6.25전쟁 때 UN 정 회원국으로서 많은 물자지원을 하였다. 와 우리 나라는 1962년 정식 수교하여 외교관계를 맺고 있으며, 북한과도 1980년에 수교하였다. (사) 반정부 세력 (i) 사파티스타 민족해방군 반정부 세력으로 사파티스타 민족해방군이 있으며, 의 치아파스 주에 기반을 둔 무장혁명 단체이다. 이 단체는 1994년부터 정부에 전쟁을 선포한 상태다. 이들의 사회적 기반은 주로 원주민이고, 도시지역에서도 일부 지지가 있다. 이들의 주 대변인은 부사령관 마르코스이다. (ii) 민족해방군의 이념 사파티스타 민족해방군의 이념은 자유사회주의, 자유자치주의, 자유마르크스주의, 마야 원주민의 정치사상이 결합되어 있다. 또한 이 민족해방군은 반세계화, 반신자유주의 사회운동과 연대하며, 원주민 지역내의 자원 특히 토지를 통제한다. 이 민족해방군은 의 정부군과 대치하고 있어서 사회불안이 가중되고 있다. 특히, 정부는 다음 대통령 선거 때와 양원의원 총선 때에 사회 혼란이 우려되어 초긴장하고 있다. (2) 경제 현황 (가) 교역현황 2009년도 수출액 : 71.3억$ / 수입액 : 9.7억$ / 무역흑자 : 61.6억$ 2010년도 수출액 : 8,845,549,442$ / 수입액 : 1,521,026,525$ 주요 수입품 : 평판디스플레이, 칼라TV, 무선전화기, 자동차 및 그 부품 등 주요 수출품 : 동괴, 아연광, 유선통신기기, 무선통신기기, 소금 등 004

17 (나) 일반 경제현황 4 (i) 대미 의존형 교역 대외 수출의 75% 이상이 미국에 의존하고 있다. (ii) 주요 수출산업 및 수입산업 수출산업은 자동차, 건설업, 제조업 및 자동차부품, 원유, 은, 과일, 채소, 커피, 면화 수입산업은 금속기기, 철강제품, 농기계, 전자부품, 자동차부품, 항공기 및 그 부품 등 1인당 GDP는 1만 700$ 실업율은 3.2%이고, 불완전 취업률은 25%에 달한다. (iii) 빈곤율 2003년 기준 빈곤층이 전 인구의 40% 차지한다. 칼 데론 현 대통령은 빈곤층 감소와 일자리 창출을 역점정책으로 하고 있다. (iv) 주요 농산물 옥수수, 밀, 쌀, 면화, 커피, 과일, 토마토, 소고기 등 (v) 산업 식품 음료, 담배, 화학제품, 철강, 석유, 광업, 섬유, 의류, 차량, 내구소비재, 관광업 등 석유산업은 국가재정의 주요 수입원이다. 2005년 원유생산국 6위(하루 342만 배럴) 2004년 석유수출 세계 8위 광물자원도 풍부하며, 은 생산량은 세계 1위, 납 4위, 수은 및 안티몬은 4위 임산원료는 남부에서 마호가니, 삼목 나무 등 가구재가 많이 생산된다. 제철업과 석유화학공업이 발달되고 있다. (vi) 냉장고, 세탁기 시장 점유율 엘지전자와 삼성전자는 냉장고, 세탁기가 시장에서 25%의 점유율을 기록 하고 있다. 4 네이버 백과사전 경제편 PART I 국가일반현황 005

18 나. 사회 문화적 특성 5 (1) 사회적 특성 (가) 인종 분포 백인과 원주민의 혼혈인 메스티소가 약 60% 아메린디아인이 30% 원주민이 9% 그 외 영국인, 독일인, 이탈리아인, 프랑스인 등이 1% (나) 언 어 언어는 스페인 언어이며 영어도 사용된다. 원주민은 마야어, 나우아틀어를 사용한다. (다) 종 교 스페인 식민지의 영향으로 대부분 토착화된 로마 가톨릭교를 믿는다. 이 교는 1911년 혁명 전까지 기득권층의 일부를 형성하였으나 혁명정부의 사회개혁으로 기득권을 잃었으며, 20세기 초 성공회와 개신교가 들어와서 문맹 퇴치사업 등 활동으로 영역을 넓히고 있다. (라) 사회 계급간의 격차 심화 는 1917년경 혁명에 의해서 다소 사회평준화를 보였으나, 아직도 사회계급의 격차가 심하고, 더욱 빈부격차가 오히려 증가하는 추세에 있다. 또 900만 명이나 되는 원주민 인디언과의 갈등이 심하여 가 안고 있는 가장 큰 사회문제로 대두되고 있다. (마) 교육문제 성인들의 문맹률은 1910년 77%에서 현재는 8%로 대폭 감소하고 있다. 초등학교와 중학교는 무상교육이고, 국공립의 고등학교, 대학교의 학비는 어느 나라보다도 현저히 저렴하고, 특히 국립 대학의 한 학기 등록금은 U$30밖에 되지 아니한다. 5 네이버 백과사전 사회 문화편 참조 006

19 (2) 문화적 특성 혁명과 경제개혁에 의거 문화 수준이 많이 향상되었으며, 문학에서도 혁명 후 사실주 의적 기법에 의해 현실의 모순을 파헤친 작품들이 많이 나와 문화 발전에도 크게 기여하였다. 또 정부는 인류학 박물관을 건설하여 과거와 현재의 민족 발자취를 되돌아 볼 수 있도록 하였다. 언론 활동은 자유로이 할 수 있고, 언론사도 많은 편이며, 중앙일간지가 10개, 지방지가 4개 이며, 그 외 신문의 종류는 다양하다. 의 전통의상으로는 우아필이 있고 레보소도 있다. 모자는 솜브레로를 많이 쓴다. 대표 요리 타코는 말린 옥수수 가루를 반죽해 만든 토리티야에 다진 고기 등 음식을 넣어서 된 요리이다. 주요 음료는 오르차타 쌀 음료가 주 음료이며, 이는 계피향이 조금 난다. PART I 국가일반현황 007

20 Part 0 I. 국가 일반 현황 2. 사법 행정 체계 및 현황 가. 사법체계 대법원에는 대법원 판사 11명이 있고, 연방차원의 소송을 심리하며 다른 사법기관으로는 선거재판소, 단일/지방재판소, 연방사법재판소가 있다. 나. 행정입법체계 연방은 31개 주와 1개의 특별구로 되어 있고, 연방국가로서 대통령 중심제 국가이다. 헌법은 3단계의 정부를 규정하고 있으며, 그것은 연방정부, 주정부, 지방정부이다. 대통령은 행정수반이자 국군통수권자이며 막강한 권력을 가지고 있다. 입법부는 양원제이며 연방법 제정, 외교합의 비준, 국제조약 비준, 국가 예산승인 등을 담당 한다. 3. 현지 진출 기업 현황 엘지전자, 엘지 디스플레이, 삼성전자, 삼성물산(건설), 대우, 현대정공, 포스코, 현대자동차, 기아자동차 등 008

21 4. 지식재산권 관련 통계 / 현황 가. 지식재산권 출원건수 6 표1 : 지식재산권 출원건수 종별 년도 출원건수 12,207 13,198 14,435 15,505 16,599 16,581 14,281 특허 해외 11,739 12,633 13,851 14,931 15,970 15,896 13,439 한국인 출원건수 53,724 58,553 63,899 69,781 83,216 84,287 72,250 상표 해외 18,961 20,239 22,219 24,620 28,606 27,695 21,845 한국인 NA 출원건수 1,982 2,457 2,777 3,023 2,882 3,181 2,930 디자인 해외 1,162 1,555 1,790 1,982 1,939 1,993 1,689 한국인 (WIPO 자료에서) 나. 의 한국내 지식재산권 출원 건수 표2 : 의 한국내 지식재산권 출원 건수 년도 특허출원 실용신안출원 디자인출원 상표출원 합계 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 (한국 2010년 특허청 연보) 6 World Intellectual Property Indicators 2010, WIPO ( ) PART I 국가일반현황 009

22 Part 0 I. 국가 일반 현황 5. 의 유망 산업과 우리기업진출의 중요성 가. 의 유망산업 국내 총생산(GDP)은 세계 제 13위(2008년)이며, 중남미에 있어서 브라질에 버금가는 규모로 되어 있다. 의 대기업은 세계 3위의 시멘트 기업인 세멕스(Cemex); 그루포 모델로(Grupo Modelo) 와 같은 세계적으로 유명한 알콜 음료 산업; FEMSA(세계 2위의 코카 콜라 제조자)와 같은 대기업, 옥수수 가루와 또띨라의 세계 1위 기업인 그루마(Gruma); 기타 Grupo Bimbo, Telmex, Televisa 등이 있다 7. 특히, 는 석유, 석탄은 세계적인 생산지이며, 석유가 큰 외화획득원으로 되어 있다. 또한 은이나 오팔의 산지로 유명하며, 수산업이나 관광업, 제염(소금)이나 맥주가 큰 외화획득원이다. 더욱이, 자동차나 제철, 가전제품의 생산도 번성하게 행해지고 있다. 그 외 주요 유망기업으로 사탕, 석유정제, 유리, 제지 및 화학산업 등이 유망하다. 는, 미국, 캐나다와의 사이에서 북미자유무역협정(NAFTA: North American Free Trade Agreement) 을 체결하고 있는 외, 경제협력개발기구(OECD: Organization for Economic Cooperation and Development), 아시아 태평양 경제협력(APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation)의 구성국 으로 되어 있다. 7 특허 로펌 Basham 사무소 제공 010

23 나. 우리기업 진출의 중요성 는 인구도 1억명이 넘고, 농산물과 석유, 석탄, 은 등 지하자원이 풍부하여 공업화 등 산업화하는데 최적의 조건을 갖추었다고 할 수 있으나, 다민족으로 구성된 국가인데다 공식적으로 무장한 반정부세력과 충돌내지 전쟁발발, 또 수시로 발생하는 아편 전쟁 등으로 국민은 물론 기업 인들도 안전하게 기업을 경영할 수 있는 여건이 타국에 비해 현저히 낮다고 할 수 있으므로 기업이 적극적으로 를 공략하면 수출량도 늘어나는 등 경제 활성화가 기대된다. PART I 국가일반현황 011

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25 I n t e r n a t i o n a l I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y G u i d e Part B o o k II 지식재산권 제도의 소개 1.지식재산 보호 현황 및 연혁 2. 일반 지식 재산 규정

26 Part I I 지식재산권 제도의 소개 1. 지식재산권 보호 현황 및 연혁 가. 지식재산권 보호 현황 지식재산권 보호제도는 크게 산업재산법과 연방저작권법으로 대별하여 보호하고 있다. (1) 지식재산권 보호 방안 마련 모든 국가는 자국의 기술을 보호하기 위하여 지식재산권 제도를 활용해야 하고 지식재산권 취득 없이 해외 시장 진출이 어려우므로 먼저 지식재산권 보호방안이 선행되어야 한다. 정부도 이런 점을 감안하여 각 기업에 특허 등 출원장려, 직무발명제도의 활성화, 지식 재산권 보호를 위한 인력양성과 지식재산권 침해 단속 강화 등의 투자를 늘리고 있으며 지식재산권 지출의 경우에는 OECD 평균보다 20% 이상이나 되는 등 선진국 못지않게 지식재산권 보호제도를 강화하고 있다. 또한, 파리협약, PCT조약, 상표법조약, 저작권조약, 미생물기탁에 관한 부다페스트조약, 표장 등록에 관한 마드리드 협정, 국제특허분류에 관한 스트라스부르그조약 등 국제조약에 가입하여 지식 재산권 보호에 최선을 다하고 있다. 014

27 (2) 지식재산권 보호제도의 종류 지식재산권 보호제도는 크게 산업재산법과 저작권법으로 대별된다. (가) 산업재산법 산업재산법에는 특허법, 실용신안법, 상표법, 산업 디자인법, 영업비밀, 집적회로배치설계에 관한 법, 원산지 명칭, 상호 등이 포함되어 있다. (나) 저작권 저작권법은 저작권, 컴퓨터프로그램저작물, 저작인접권을 포함하고 있다. (다) 산업재산권 보호제도의 요약 8 특 허 1 국 가 명 특 허 제 도 제도 법 한국법 2 지리적 효력의 범위 국내만 대한민국 영토 3 출원인 자격 발명자 및 승계인(자연인, 법인)(산재법 제11조, 제13조) 발명자 및 그 정당 한 승계인 4 현지대리인의 필요성 및 대리인의 자격 5 출원언어 6 특허권의 존속기간 및 기산일 필요. 국내에 거처를 가지고 있지 않은 출원인은, 국내에 송달처를 정해야 하며, 대리인을 선임해야 한다. (산재법 제181조) 스페인어(스페인어 이외라도 출원할 수 있으나, 20일 이내에 스 페인어로의 번역문을 제출해야 한다) (산재법 제179조) 출원일로부터 20년 (산재법 제23조) 표3 : 특허제도 요약 필요. 특허관리인을 선임해야 한다. 국어 특허권의 설정등록 이 있는 날부터 특 허출원일 후 20년 7 신규성의 판단기준 내외국 공지, 내외국 간행물 (산재법 제12조) 국내외 공지, 공연 실시, 간행물 게재, 특정 전기통신회선 을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명 8 일본 JETRO 및 일본 AIPPI자료에서 참조 PART II 지식재산권 제도의 소개 015

28 8 신규성상실예외 유. 다음의 경우가 있다(산재법 제18조) (1) 발명자 또는 그 승계인에 의한 개시일부터 12월 (2) 국내 또는 국제박람회에 있어서 전시일부터 12월 유. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 공지, 공용 등 되거나, 그 에 반하여 공지, 공 용 등 된 경우, 그 로부터 6개월 특 허 제 도 9 특허될 수 없는 사유 (1) 이론적 또는 과학적원리 (2) 자연계에 이미 존재하고 있으나 미지였던 것을 개시 또는 명 백히하는 발견 (3) 정신활동, 게임, 사업활동을 실행하기 위한 도해, 계획, 규칙 및 방법 그리고 수학적 방법 (4) 컴퓨터 프로그램 (5) 정보제공의 방법 (6) 미술적 창조 및 미적 또는 문학적 작품 (7) 인간 및 동물의 수술, 치료 또는 진단방법 (8) 공지발명의 단순나열 (공지물의 혼합물, 또는 그들의 용도, 형 태, 치수 또는 재료의 변경. 단, 당업자에 있어 자명하지 않은 공업상 효과 또는 용도를 산출할 정도로, 개별적으로 기능할 수 없도록 결합 또는 융합되고, 또한 그들의 특정한 성질 또는 기능이 변경된 경우를 제외한다. (9) 식물 또는 동물을 생산하고, 번식시키며, 또는 유전시키기 위 한 본질적 생물학적 방법 (10) 자연계에 존재하는 생물학적 및 유전학적 물질 (11) 동식물의 품종 (12) 인체 및 인체를 구성하는 요소 (13) 미풍양속에 반하는 것(산재법 제16조, 제19조, 제4조) 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문 란하게 하거나, 공 중의 위생을 해할 염려가 있는 발명 11 실체심사의 유무 및 심 사사항 유 (산재법 제53조) 유 12 심사청구제도의 유무 무 유 13 우선 심사제도 및 조기 심사제도의 유무 14 출원 공개제도의 유무 무 유. 출원공개는 출원일부터 1년 6개월 경과 후 공개, 조기공개제 도도 있음 (산재법 제53조) 유 유 15 이의신청제도의 유무 무 무 16 무효심판제도의 유무 17 실시의무 유. 누구라도, 언제라도 특허의 무효를, 특허청에 청구할 수 있다. (산재법 제78조, 제79조) 등록일부터 3년 또는 출원일부터 4년 중 어느 늦은 쪽의 기일, 이기간의 경과 후에 있어서 불실시의 경우는, 강제실시권 설정의 대상이 된다(산재법 제70조) 유. 무효심판은 특허 심판원에 대하여 청구할 수 있다. 유 016

29 실용신안제도 표4 : 실용신안제도 요약 1 국 가 명 제도 법 한국법 2 지리적 효력의 범위 국내만 대한민국 영토 3 출원인 자격 4 현지대리인의 필요성 및 대리 인의 자격 발명자 및 승계인(자연인, 법인) (산재법 제11조, 제13조) 필요. 국내에 거처를 가지고 있지 않은 출원인은 국내 에 송달처를 정해야하며, 대리인을 선임해야 한다. (산재법 제181조) 고안자 및 그 정당 한 승계인 필요. 관리인을 선임 해야 함. 5 출원언어 스페인어(스페인어 이외라도 출원할 수 있으나, 20일 이내에 스페인어로의 번역문을 제출해야 한다) (산재법 제179조) 국어 6 실용신안권의 존속기간 출원일로 부터10년 (산재법 제29조) 실용신안권의 설정 등록을 한 날부터 실용신안등록출원 일 후 10년 실 용 신 안 제 도 7 신규성의 판단기준 8 신규성상실예외 내외국 공지, 내외국 간행물 (산재법 제12조) 유. 다음의 경우가 있다 (산재법 제18조) (1) 고안자 또는 그 승계인에 의한 개시일부터 12개월 (2) 국내 또는 국제박람회에 있어서 전시일부터 12개월 국내외 공지, 공연 실시, 간행물 게재, 특정 전기통신회선 을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명 실용신안등록을 받 을 수 있는 권리를 가진자에 의하여 공 지, 공용 등 되거나, 그에 반하여 공지, 공용 등 된 경우, 그 로부터 6개월 9 등록요건 (1) 신규성 (2) 산업상 이용 가능성 (1) 신규성, 특허보 다 저도한 진보성 (2) 산업상 이용 가능성 10 등록될 수 없는 사유 (1) 신규성이 없는 고안 (2) 산업에 적용할 수 없는 고안 (3) 미풍양속에 반하는 고안(산재법 제28조) 국기 또는 훈장과 동일하거나 유사한 고안, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공 중의 위생을 해할 염려가 있는 고안. 11 실체심사의 유무 유(산재법 제53조) 유 12 심사청구제도의 유무 무 유 PART II 지식재산권 제도의 소개 017

30 13 우선 심사제도의 유무 무 유 14 출원 공개제도의 유무 무. 출원 공개제도는 없으나, 출원은 등록 후에 공보에 의해 공고(공개)된다. 15 이의신청제도의 유무 무 무 16 무효심판제도의 유무 17 실시의무 유. 누구라도, 언제라도 실용신안의 무효를 특허청에 청구할 수 있다.(산재법 제78조, 제79조) 등록일부터 3년 또는 출원일부터 4년 중 어느 늦은 쪽의 기 일... 이 기간의 경과 후에 있어서 불실시의 경우는 강제실시 권 설정의 대상이 된다(산재법 제70조) 유 유. 무효는 특허심 판원에 대하여 청구 할 수 있다. 유 디자인제도 표5 : 디자인제도 요약 1 국 가 명 제도 법 한국법 2 지리적 효력의 범위 국내만 대한민국 영토 3 출원인 자격 창작자 및 승계인(자연인, 법인)(산재법 제11조) 창작자 및 정당한 승계인 4 현지대리인의 필 요성 및 대리인 의 자격 필요. 맥시코 국내에 거처를 가지고 있지 않은 출 원인은, 국내에 송달처를 정해야 하며, 대리인을 선임해야 한다.(산재법 제181조) 필요. 디자인관리인을 선임해야 한다. 5 출원언어 스페인어(산재법 제179조) 국어 디 자 인 제 도 6 디자인권의 존속 기간 및 기산일 7 신규성의 판단 기준 8 신규성상실예외 출원일로부터 15년간(산재법 제36조) 설정등록이 있는 날부터 15년. 내외국 공지, 내외국 간행물 (산재법 제12조) 유. 다음의 경우가 있다 (산재법 제18조) (1) 창작자 또는 그 승계인에 의한 개시일부터 12월 (2) 국내 또는 국제박람회에 있어서 전시일부터 12월 국내외 공지, 공연실시, 간행물 게재, 특 정 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가 능하게 된 디자인 유. 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가 진 자의 디자인이 신규성을 상실하게 된 경우 그 날로부터 6개월 9 등록요건 (1) 신규성 (2) 공업상 이용가능성 (1) 신규성 (2) 창작성 (3) 공업상 이용가능성 018

31 10 등록될 수 없는 사유 11 실체심사의 유무 12 심사청구제도의 유무 (1) 디자인의 정의에 해당하지 않는 디자인 창작 및 (2) 신규성이 없는 디자인의 창작 및 (3) 공업화 할 수 없는 디자인의 창작 및 (4) 미풍양속에 반하는 디자인의 창작 (산재법 제31조, 제4조) 유(산재법 제53조, 제37조) 무 1. 국기 국장 군기 훈장 포장 기장 기타 공공기관등의 표장과 외국의 국 기 국장 또는 국제기관등의 문자나 표 지와 동일 또는 유사한 디자인 2. 디자인이 주는 의미나 내용 등이 일반 인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍 속에 어긋나거나 공공질서를 해칠 우 려가 있는 디자인 3. 타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동 을 가져올 염려가 있는 디자인 4. 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 디자인 심사제도와 무심사제도를 병행. 무 디 자 인 제 도 13 우선권 심사제 도 및 조기심사 제도의 유무 14 부분디자인제도 의 유무 15 관련 디자인제 도의 유무 16 한벌물품 유사 의 디자인제도의 유무 무 무 유. 무 무 우선심사제도 있음. 무. 다만, 개정법에서 관련디자인제도 도 입예정. 유 17 디자인분류 18 출원공개제도의 유무 국제분류(로컬분류)를 채용하고 있다. 무. 출원공개제도는 없으나, 출원은 등록 후에, 공보 에 의해 공고(공개)된다. 지식경제부령이 정하는 물품의 구분. 다만, 개정안은 이를 포함할 예정임. 유. 19 비밀디자인제도 의 유무 무 유. 20 이의신청제도의 유무 무효심판제도의 유무 등록표시 의무 무 유. 누구라도, 언제라도 디자인의 무효를, 특허청에 청구할 수 있다. (산재법 제78조, 제79조) 유. 디자인등록에 따라서 보호되고 있는 제품에 적 정한 표기가 행하여 지지 않으면, 민사 및 형사소 송을 제기할 수 없다. 유. 디자인무심사등록출원에 의한 디자인 권의 설정등록이 있는 날부터 디자인무심 사등록공고일 후 3개월이 되는 날까지. 유. 무. PART II 지식재산권 제도의 소개 019

32 상표제도 1 국 가 명 표6 : 상표제도 요약 제도 법 한국법 2 지리적 효력의 범위 국내 대한민국 영토 3 상표법의 보호 대상 상표, 서비스마크, 단체표장, 광고 슬로건, 상호, 원 산지 명칭, (산재법 제88조, 제96조) 상표, 서비스표, 단체표장, 지리적 표시, 업무표장. 4 상표의 종류 5 출원인 자격 문자상표, 도형상표, 기호상표, 입체상표, 결합상 표, (산재법 제88조, 제96조) 상품을 식별하기 위하여 표장을 사용 혹은 표장 의 사용을 희망하는 자(자연인, 법인) 기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 색제, 홀로 그램, 동작 또는 이들을 결합한 것 및 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용 하고자 하는 자. 6 권리부여의 원칙 선출원주의(산재법 제42조) 선원주의 7 등록요건 식별력 존재 식별력 존재 8 현지대리인의 필요성 및 대리 인의 자격 필요. 국내에 거처를 가지고 있지 않은 출 원인은 국내에 송달처를 정해야 하며, 대리인을 선 임해야 한다.(산재법 제183조) 필요. 상표관리인을 선임해야 함. 상 표 제 도 9 출원언어 스페인어 (산재법 제179조) 국어 10 연합상표 유무 유 무 11 상표권의 존속 기간 출원일로부터 10년. 10년 마다 갱신할 수 있다. (산재법 제95조) 상표권설정등록이 있는 날부터 10년. 10 년마다 갱신할 수 있다. 12 등록될 수 없는 사유 (1) 움직이는 표장 (2) 상품 또는 서비스에 대하여 보통으로 사용되고 있는 표장(보통 명칭화한 표장) (3) 보통으로 사용될 수 있도록 되어 있는 3차원형 상, 상품의 보통형상, 또는 상품의 성질이나 강 의 요약기능에 의하여 정하는 형상. (4) 상품 또는 역무( 役 務 )의 종류, 질, 목적, 출소, 제조일 등을 표시하는 데 불과한 표장. (5) 1개 만의 문자, 기호, 색으로 이루어지는 표장 (6) 다른 언어로의 번역인 표장 (7) 승인을 얻지 않은 나라 등의 문장( 紋 章 : 무늬) 을 복제, 또는 모방한 표장 (8) 국가가 채용하는 품질보증 마크, 경화( 硬 化 ) 등 을 복제, 또는 모방한 표장 (9) 공인된 박람회, 스포츠ㆍ이벤트 등의 명칭, 심 벌마크, 메달 등을 복제, 또는 모방한 표장 (10) 출처의 혼동이나 오해를 생기게 하는 지리적 명칭, 지도로 이루어지는 표장 1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하 는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 2. 그 상품에 대하여 관용하는 상표 3. 그 상품에 산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형상(포장의 형상을 포함 한다) 가격 생산방법 가공방법 사 용방법 또는 시기를 보통으로 사용 하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 4. 현저한 지리적 명칭 그 약어 또는 지 도만으로 된 상표 5. 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 6. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표 7. 제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인 가를 식별할 수 없는 상표 020

33 (11) 어떤 제품의 제조지로서 알려져 있는 마을 등 의 명칭으로 이루어지는 표장 (12) 사람의 이름, 필명, 서명 및 초상(권리소유자 의 승락을 얻은 경우를 제외한다) (13) 지적 또는 예술적 저작물의 명칭으로 이루어 지는 표장. (14) 공중을 속이거나 또는 오인시킬 우려가 있는, 도형 또는 형상으로 이루어지는 표장 (15) 에서 주지한 상표와 동일 또는 유사한 명칭, 도형, 형상의 표장을 비유사한 상품 또 는 역무( 役 務 )에 부정한 목적을 가지고 사용하 는 표장 (16) 선출원 또는 선등록의 상표와 동일 또는 유사 하게, 동일 또는 유사의 상품 또는 역무에 사 용하는 표장 (17) 상호와 동일 또는 유사표장(산재법 제90조Ⅰ ~ⅩⅦ) 13 소리상표 향 기 맛 등 제도 의 유무 무 무 상 표 제 도 14 주지상표제도의 유무 유. 주지상표에는 다음의 요건이 요구된다. (1) 상표를 사용하는 개인 또는 법인이 국 내 또는 기타의 나라에서 전개하는 사업활동의 결과로서, 또는 그 선전 혹은 광고의 결과로서, 의 소비자 또는 상업부문의 특정 일부에 있어서 알려져 있는 것. (2) 상표가 소비자의 대부분에게 알려져 있으며, IMPI에 의한 인정 또는 선언을 얻고 있는 것 유 15 1 출원 다구분제 도의 유무 무(산재법 규칙 제57조Ⅰ,) 유 16 실체심사의 유 무 및 심사사항 유. (산재법 제122조,) 유 17 심사청구제도의 유무 18 우선심사제도 및 조기심사제 도의 유무 19 출원공고제도의 유무 무 무 무. 출원공고제도는 없으나, 출원은 등록 후에, 공 보에 의해 공고(공개)된다. 무 유 유. 출원공고제도 채용 20 이의 신청제도 의 유무 무 유. 출원공고일로부터 2월. 무효심판제도의 유무 유. 이해관계자만 청구할 수 있다. (산재법 제151조, 제188조) 유 PART II 지식재산권 제도의 소개 021

34 상 표 제 도 불사용 소멸제 도의 유무 상품 서비스 분류 유. 계속하여 3년 (산재법 제130조, ) 국제분류(니스분류)를 채용하고 있다(니스 협정가 맹국). 그러나, 는 상품이 34류, 서비스 8류 인 독자분류를 채용하고 있다(산재법 규칙 제59조) 유. 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정 상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하 여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아 니한 경우 국제분류(니스분류)를 채용하고 있다. 양도와 영업과 의 관계 무. 상표권의 양도는 영업과 같이 양도하지 아니하 여도 됨 무. (3) 우리나라의 산업재산법 체제와의 비교 (가) 특허 실용신안 디자인법 체제 위에서 상세히 언급한 바와 같이 의 산업재산법 체제는 특허, 실용신안, 상표 등 산업재 산권 전반을 단일법전에 규정, 커버하고 있으므로 우리나라의 법체계와 완전히 다르다. 우리나라의 산업재산법 체제는 권리 별로 분류하여 규정하고 있다. 즉, 특허법, 실용신안법, 상표법, 디자인보호법, 반도체집적회로배치설계법 등 각각 분류하여 개별 법 체제를 형성하고 있다. 특허법은 특허법 독립의 법이 있고, 실용신안법은 실용신안법 독립의 법이 각각 존재하고 있다. (나) 광고슬로건 상호 상표의 법 체제 의 산업재산법에 상호 및 광고슬로건에 관한 규정이 포함되어 있고, 특이한 것은 산업재 산법에 상호 및 광고슬로건에 관한 규정을 부( 部 )를 달리하여 규정하고 있는 점이 특이하며 상표법 을 적용하고 있다. 이는 광고슬로건, 상호 등이 상표적인 성격을 가지고 있기 때문에 상표법을 적용 하고 있다. 우리나라는 상호를 규율 하는 법으로 상법이 있으나, 의 상호 보호는 산업재산법에서 규정 하고 있다. (다) 연방저작권법 의 저작권법에는 통상의 저작권, 저작인접권, 컴퓨터프로그램저작물을 포함하고 있으며, 022

35 이러한 제도는 우리나라의 제도와 동일하다. 그러나 그 소관기관은 교육성 산하의 저작권관리청에서 담당하고 있다. 우리나라의 저작권 관리부서는 문화체육관광부에서 관리하고 있다. 나. 지식재산권 보호제도의 연혁 (1) 1832년 발명자를 위한 소유권법 는 특허를 비롯한 산업재산권을 보호하기 위한 최초의 법으로 1832년에 제정된 발명자 를 위한 소유권법 이 있다. 이 법은 주로 발명 및 아이디어 보호에 관한 내용이 규정되어 있다. (2) 1890년 특허 및 특권에 관한 법 발명자를 위한 소유권법을 개정하여 오늘의 산업재산법의 골격을 형성한 법이 1890년에 제정한 특허 및 특권에 관한 법 이다. 이 특허 및 특권에 관한 법 내용은 1943년에 개정된 산업재산법 에 이르기까지 그 골격은 거의 변경되지 않고 유지하였다. (3) 1903년 상표 및 상호에 관한 내용 규정 는 1903년에 이르러 브뤼셀조약과 파리협약(1883년)에 의거 1943년의 산업재산법에 상표 및 상호보호에 관한 규정을 포함시켜 규정하였다. (4) 1943년부터 1944년까지의 법 1943년에 이르러 산업재산법은 1934년의 파리협약의 런던회의의 영향을 받아 약간의 변경이 있었다. 1976년부터 1991년까지의 법은 특허 및 상표에 관한 내용의 변경이 있었으나 약간의 변경 만이 있었고, 1991년 산업재산권 촉진 및 보호법이 발효되고, 그 후 1994년에 개정된 산업재산법을 현재까지 시행하고 있으며, 그 사이 몇 번 극히 부분적인 개정이 있었다. (5) 1994년 이후의 개정 현재 시행하고 있는 법은 1994년에 개정된 법이며, 그 후 개정되어 2004년 1월 1일 시행된 법은 제77조 강제실시권 일부개정, 2005년에 개정되어 2005년 7월 17일 시행된 법은 주지상표의 효력 (법6조 3항), 무효, 소멸, 취소 등의 일부개정, 무효수리 후의 절차(법193조), 그리고 2006년 1월 1일에 시행된 법 일부(프랜차이즈 절차, 운영, 가맹점의 비밀보존 등)의 개정이 있었다. PART II 지식재산권 제도의 소개 023

36 Part I I 지식재산권 제도의 소개 2. 일반 지식 재산 규정 가. 특허권(Patent) 특허의 대상은 발명이다. 특허는 자연물 또는 자연현상을 이용한 것으로서 신규성이 있고 산업 상 유용한 발명에 대하여 일정기간 주어진 독점권을 가지는 권리이다. 하나의 예를 들면, 이 세상 에 없는 물건이나 장치를 창작하였거나, 이미 제조. 판매하고 있는 물건에 새로운 기술내용을 추가 하여 현저한 기술적 효과를 나타내었을 경우에도 발명이라고 할 수 있고 이 발명이 특허를 취득하 였으면 특허권이 형성된다. 나. 실용신안권(Utility model) 실용신안의 대상은 실용신안 고안이며, 실용신안 고안은 발명과 같이 기술 수준이 높은 창작을 의미하지 아니하고, 발명보다 기술 수준이 높지 않다 하더라도 실용적이고, 어느 정도의 기술적 내용 에 대해 창작성이 있으면 실용신안의 고안이라고 할 수 있다. 통상, 발명은 대 발명, 큰 발명이라 하고, 실용실안 고안은 소 발명, 작은 발명이라고 한다. 미국, 영국 등 실용신안제도가 없는 국가에 서는 실용신안 고안에 대해서 전부 발명으로 인정하고 있다. 다. 산업디자인권(Industrial Design) 산업디자인(industrial design)은 물품의 형상 모양 색채 또는 이들을 결합한 것으로 제품의 장식적 또는 심미적인 외관을 보호대상으로 한다. 이러한 디자인에 대하여 권리를 취득한 디자인을 024

37 디자인권이라고 한다. 디자인의 대상은 발명이나 실용신안과 같이 기술에 관한 창작이 아니고, 어디까지나 물품의 외관에 표현된 형상 모양 색채 등에 창작이 가하여진 고안이다. 따라서, 시계를 예로 들면, 시계 의 겉 형태는 디자인의 대상이 되고, 시계 속에 있는 구조나 각 부품은 발명이나, 실용신안의 대상 이 되며, 디자인의 대상은 되지 아니한다. 라. 상표권(Trademark)) 상표권의 대상은 상표와 서비스이며, 상표권은 이들 상표. 서비스에 대해 권리가 형성된 권리를 상표권이라고 한다. 이 상표는 상품 및 서비스의 이름이다. 상표는 업을 하는 사람(생산업자. 제조 업자. 판매업자. 가공업자 등)이 자기가 생산 판매하는 상품에 표시한 마크이며, 이 상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 구별하기 위해서 상품에 표시하는 명칭이다. 이 상표와 상호는 다르다. 상호는 기업 등이 영리이든, 비영리이든 업을 하는 사람의 이름이며, 즉 기업의 이름을 말한다. 마. 저작권(Copyright) 저작권은 문학, 학술, 예술의 범위에 속하는 창작물을 창작한 저작자의 권리를 말하는 것으로, 창작과 동시에 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 않는다. 저작권도 특허 실용신안과 같이 창작성에 대해 권리가 주어지지만, 특허 실용신안은 기술에 관한 창작인 데 반하여, 저작권의 창작은 문학, 예술, 학술에 대한 창작을 보호대상으로 한다. 바. 상호권(Commercial names) 상호는 상행위를 하는 사람의 이름 즉 명칭이며 업을 행하는 사람이나 기업 은 상호를 가지고 있다. 상호는 일반적으로 어느 한 회사와 그 회사의 영업 활동을 다른 회사들의 영업 활동과 동일 여부를 확인해 주고 구별해 주는 이름이나 용어 혹은 명칭을 말한다. 그러므로 상호는 기업의 명성 PART II 지식재산권 제도의 소개 025

38 과 신용을 상징하는 중요한 재산이라 할 수 있다. 상호는 대부분 국내법으로 보호되므로 국가마다 법과 제도가 상이하다. 사. 컴퓨터프로그램 저작권 컴퓨터프로그램 저작권은 저작권법에서 보호하는 국가도 있고, 별도의 법을 만들어 보호하는 국가(종전의 우리나라 컴퓨터 프로그램 보호법)도 있다. 컴퓨터프로그램저작물 이라 함은 특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치(이하 컴퓨터 라 한다) 안에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시 명령으로 표현된 창작물을 말한다. 프로그램저작자 라 함은 컴퓨터프로그램저작물(이하 프로그램 이라 한다)을 창작한 자를 말한다. 아. 집적회로 배치설계권 이는 반도체 집적회로의 배치설계에 대해 주어지는 권리이며 등록된 배치설계를 영리목적으로 이용할 수 있는 권리이다. 배치설계를 이용한다는 것은 배치설계를 복제하는 행위, 배치설계에 의하여 반도체집적회로를 제조하는 행위, 배치설계, 그 배치설계에 의하여 제조된 반도체집적회로 또는 그 반도체 집적회로를 사용하여 제조된 물품을 양도, 대여하거나 전시 또는 수입하는 행위를 의미한다. 자. 원산지 명칭 원산지 명칭은 제품이 어디에서 생산되는지를 표시하고 그 제품의 특질이 지리적 환경, 다시 말해서 자연적, 인적 요소에 배타적으로 혹은 본질적으로 기인하는 국가, 지역 혹은 특별장소의 명칭으로 구성된다. 026

39 차. 영업비밀보호 및 부정경쟁방지 산업재산법은 영업비밀 및 부정경쟁방지에 관한 내용을 포함하여 보호하고 있다(산업 재산법 82조). 영업비밀은 개인이나 법인이 보유하고 있는 영업상, 기술상의 비밀을 총칭한 의미 이다. 이를 구체적으로 설명하면 부정경쟁에 이르고 산업재산법에 의해 적용되는 문제에 관련된 산업, 상업, 또는 서비스에서 선의의 실무 및 관습에 반하는 행동에 관여하는 것은 행정적인 침해를 구성한다. 법에 의하여 보호되는 타인의 제품에 유사한 생산품 또는 서비스를 혼동스럽게 인식하게 하는 특이한 싸인, 요소 및 이미지의 조합을 사용하고, 그 사용 결과로서, 지식재산권자 및 미권한 사용자 사이의 관계를 믿게하거나 추정하게 함으로써, 공중이 혼동, 오인, 사취 당하도록 야기 또는 유도하는 것은 부정경쟁행위가 된다. PART II 지식재산권 제도의 소개 027

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41 I n t e r n a t i o n a l I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y G u i d e Part B o o k III 지식재산권 취득 및 관리 1. 특허출원 및 관리 2. 실용신안출원 및 관리 3. 산업디자인의 출원 및 관리 4. 상표출원 및 관리 5. 저작권 및 기타 지식재산권 등록 6. 영업비밀과 집적회로 배치설계 7. 지식재산권 검색 방법

42 Part III 지식재산권 취득 및 관리 1. 특허의 출원 및 관리 가. 특허출원의 대상 (1) 발명이란 발명의 정의는 국가마다 그 뉴앙스가 다르지만 근본 개념은 동일하다고 할 수 있다. 산업재산법 제15조에서는 자연계에 존재하는 물질 또는 에너지 중 하나를 인간의 특정 욕구를 만족할 수 있도록 이용할 수 있는 형태로 변경시키는 사람의 창작을 의미한다 자연계에 존재하는 물질(예컨대, 자연 속에 있는 화학물질, 자연물인 금광석, 구리 철 등)이나 에너지를 이용해서 인간의 욕구를 충족할 수 있도록 새로이 창작한 것이 발명이다. (2) 발명의 정의 발명이 발명의 정의에 해당하기 위해서는 다음과 같은 사항을 충족하여야 한다. (가) 자연계에 존재하는 물질이나 에너지 이용 발명은 사람의 힘이 가해지지 아니한 자연 그대로의 물질이나 에너지를 이용한 것이어야 한다. 030

43 자연 그대로의 물건, 물질 등은 자연물이지 인간이 새로운 기술을 더하여 만들어진 것이 아니기 때문에 발명이 될 수 없다. 발명은 자연계의 물질이나 에너지를 이용한 것이어야 하므로 문학, 학문 을 이용한 것이거나, 경제법칙, 수학법칙, 게임의 규칙 등은 발명으로서 성립할 수 없다. (나) 발명은 인간의 특정 욕구를 충족 발명자가 발명을 창작하는 최종의 목적은 수익을 창출하기 위한 것이며, 발명이 실시 불가능하 거나 산업상 이용할 수 없는 발명은 발명으로서 성립할 수 없다. 최근 신문지상이나 선전 카다로그 등에 게재된 문구 중에는 초 절전 전기냉장고 출시, 수요자의 입맛 맞춤형 가전제품, 생산재료를 대폭 줄여 만든 가격파괴 제품 등 이러한 선전문구는 수요자의 수요를 만족시킬 수 있는 제품이어야만 많은 수익을 창출시킬 수 있기 때문이다. (다) 발명은 기술적 창작 발명은 자연물을 이용한 기술적 창작이며 이 기술의 수준이 높으냐에 따라 발명과 디자인, 발명 과 실용신안을 구별 할 수 있다. 창작은 3가지 요소를 갖추고 있어야 한다. 창작은 만들어 낸 것 새로운 것 자명하지 아니한 것 이다. (3) 1 발명 1 출원주의에 해당 (발명의 단일성) (가) 의 의 1발명 1출원주의는 하나의 발명에 대해서 하나의 특허출원만 할 수 있는 것을 의미한다. 하나의 특허출원에는 1발명만 포함하여야 하며 하나의 특허출원에 2이상의 발명을 포함시켜 출원하면 발명의 단일성에 위배되어 거절이나 정정사유가 될 수 있다. 따라서, 산업재산법 제43조에서 특허출원은 단일발명 또는 서로 관련하여 단일발명 개념을 구성하는 1군( 一 群, 여러개의 발명)의 발명에 관한 것이 아니면 아니 된다. 라고 규정하여 1특허출원의 범위를 규정하고 있다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 031

44 (나) 단일발명과 관련발명 1특허출원의 범위를 1발명 1특허출원으로 고집하면 발명이 2이상인 경우, 무조건 각각 출원을 해야 하며, 이럴 경우 밀접한 관련있는 발명이 2이상인 경우에 이를 각각 특허출원 하는 것은 특허 출원인에게 경제적 부담이 될 뿐만 아니라 심사가중으로 인한 심사지연은 물론 행정절차도 복잡해 지는 폐단이 있다. 따라서 법은 이런 문제점을 해소하기 위해서 2이상의 발명이 포함된 발명이라 하더라도 발명의 단일성을 충족하는 관련있는 발명에 대해서는 1특허출원으로 할 수 있게 하였다. 산업재산법 제43조에서 서로 관련하여 단일발명 개념을 구성 이라는 의미는 산업재산법 제45조에서 관련발명의 범위를 찾아야 한다. 1개의 특허출원에는 다음에 열거하는 복수의 클레임(청구항)을 포함할 수 있다. - 어느 물건에 관한 클레임 및 그 물건의 제조 혹은 사용을 위하여 특별히 고안된 방법에 관한 특허청구범위 - 어느 방법에 관한 클레임 및 그 방법의 사용을 위하여 고안된 장치 혹은 수단에 관한 클레임 - 어느 물건에 관한 클레임 및 그 물건의 제조를 위하여 특별히 고안된 방법에 관한 클레임 및 그 방법의 사용을 위하여 특별히 고안된 장치 혹은 수단에 관한 클레임 (다) 1발명 1출원주의에 위반한 경우 1발명 1출원주의에 위반한 특허출원은 거절된다. 특허청으로부터 거절이유통지가 송달되면 특허출원인은 거절이유를 정확히 판단하여 특허출원 에 상이한 카테고리 발명이 포함되었다고 판단하면 분할출원하여야 하고, 그렇지 아니하면 특허출 원이 1발명 1출원주의에 합치된다는 의견서를 특허청에 제출하여 거절이유를 극복하도록 노력하여야 한다. (4) 특허를 받을 수 있는 요건 (가) 특허출원이 전에 여러 사람에게 알려지지 아니한 발명(신규성) (i) 의 의 발명이 특허출원 하기 전에 국내외에서 여러 사람에게 알려졌거나 알 수 있는 상태에 있는 발명 이거나 공공연히 실시하고 있는 경우에는 신규성이 없다 해서 특허를 인정하지 아니한다. 발명이 특허출원 하기 전에 국내외에서 반포된 간행물(책, 카다로그, 팜프렛 등 도서)에 게재 032

45 되었거나 여러 사람이 이용 가능한 상태에 있는 발명은 특허를 받을 수 없다. (ii) 특허출원 전 알려지지 아니한 발명으로 보는 경우 이는 특허출원 전 국내에서 알려지고, 여러 사람이 공공연히 실시된 발명이라 하더라도 예외적 으로 특허를 인정하는 경우가 있다. 그것은 특허출원 전 국내외에서 개최되는 박람회, 전시회 등에 출품된 발명은 예외로서 출원 전 알려지지 아니한 발명으로 인정한다. 물론 이 경우에 해당하는 발명을 특허출원할 경우에는 발명이 국내외에서 개최하는 박람회, 전시회에 출품되었다는 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다( 산업재산법 18조 ) 발명자, 발명의 승계인이 특허출원하기 전 12개월 이내에 어떤 전달수단에 의하여 알려졌거나 발명을 실시한 경우에는 알려지지 아니한 발명으로 인정한다. (iii) 우리나라 특허법과의 대비 우리나라 특허법 제30조 제1항에서는 특허출원 전 발명이 알려졌거나 국내외에서 반포된 간행 물에 게재되었다 하더라도 이러한 사실이 발명자의 의사에 반해서 알려진 경우에도 알려지지 아니 한 발명으로 인정하고 있으나 의 법은 이에 대한 규정이 없는 점에서 상이하다. (나) 용이하게 창작할 수 없는 발명(진보성) (i) 의 의 진보성은 종래의 발명보다도 개량 발전하여 용이하게 창작할 수 없는 발명이라는 의미이므로 그 발명과 관련한 기술분야에 종사하는 사람이 용이하게 창작할 수 있는 발명은 용이 창작에 해당 하여 특허를 받을 수 없다. 따라서 용이하게 창작할 수 없는 발명을 진보성이라 한다. (ii) 진보성 유무 판단의 일반적 기준 심사관의 독선적이고 자의적인 판단 금지 정확한 기술 내용 파악 (iii) 진보성의 판단요소 특허출원서에 첨부된 명세서에는 발명의 목적, 구성, 효과 등을 기재하기로 되어 있으므로 이들 의 내용을 주 판단요소로 해서 진보성을 판단하여야 한다. 발명은 발명을 하게 된 목적이 특이하여야 한다. 발명의 구성은 특허를 받고자 하는 범위 중에서 가장 중요한 부분이므로 명세서 중에서도 PART III 지식재산권 취득 및 관리 033

46 매우 중요하다. 발명의 구성이 용이하게 구성되어 있으면 용이 창작이 되어 특허 받기가 곤란하다. 따라서 발명의 구성은 종래의 발명보다도 구성이 특이하고 용이하지 아니하여야하며 구성의 곤란 성이 있어야 한다. 출원발명의 효과와 종래의 발명을 대비 판단한 결과 특이성이 있거나 기술수준이 현저하게 증대된 경우에는 효과에 현저성이 있다고 판단될 것이고, 그렇지 아니하고 예측 가능의 범위 내의 효과라면 진보성이 부정될 것이다. (iv) 진보성이 있는 경우의 효과 발명이 종래의 발명보다 진보성이 있으면 특허가 주어질 것이고, 그렇지 아니하면 그 특허출원 은 거절될 것이다. (다) 산업상 이용가능성 (i) 의 의 산업재산법 제12조 IV항에서 산업상 이용가능성이란 어느 발명이 경제활동의 어느 분야에서 생산되고 또는 사용될 가능성을 의미한다 라고 규정하고 있다. 발명은 산업상 이용가능성이 있어야 하고, 실시불가능한 발명은 산업상 이용가능성이 없다. (ii) 산업상 이용가능성이 없는 경우의 효과 발명이 신규성, 진보성이 있다 하더라도 산업상 이용가능성이 없는 발명은 특허될 수 없다. 이러한 발명이 특허되었다 하더라도 무효사유가 되어 특허권이 소멸된다. (라) 특허될 수 없는 발명 (i) 산업재산법 제16조 후단의 특허 받을 수 없는 사유(특허 받을 수 없는 사유) 동식물의 발생, 복제 또는 번식을 목적으로 하는 본질적인 생물학적 방법 자연계에서 발견되는 생물학적 및 유전학적 물질 동물의 품종 인체 또는 인체를 구성하는 생명 물질 식물의 품종 (ii) 산업재산법 제19조의 특허 받을 수 없는 사유(불특허사유) 이론상 또는 과학상의 원리 지금까지 사람에게 알려지지 않아도, 자연계에 이미 존재하고 있던 것을 개시 혹은 분명히 하는 발견 034

47 정신작용을 실행하여 게임을 실시하고, 또는 사업 활동을 행하기 위한 정책, 계획, 규칙 및 방법 및 계산방법 컴퓨터프로그램 정보 제공의 방법 미적 창조물, 예술작품 및 문학작품 인체 또는 동물에 적용 가능한 외과 수술, 치료 또는 진단 처치 방법 알려진 발명의 단순한 나열, 알려진 제품의 혼합 또는 그들의 사용법, 형상, 치수 또는 재료의 변경. 단, 현실에 그들의 결합 혹은 일체화의 정도가 많이 개선된 경우 및 그들 구성요소의 특징적인 품질 또는 기능이 크게 변화하고 있어 해당 분야의 기술에 종사하고 잘 알고 있다 하더라도 산업상의 효과가 이용 방법을 변경하고 있는 경우는 제외한다. (iii) 산업재산법 제4조의 특허 받을 수 없는 사유 이 규정의 내용은 우리나라의 특허받을 수 없는 사유( 한국특허법 제30조 )에 해당한다. 발명이 공공질서에 위반하거나 공서양속에 반하는 경우는 특허될 수 없다. (마) 제일 먼저 출원한 발명(선출원주의)에 해당하는 발명 (i) 의 의 선출원주의는 발명을 가장 먼저 특허청에 출원한 사람에게 특허를 허여하는 주의이다( 산업재산법 10조의2 ). 특허제도는 동일 내용의 발명에 대하여 하나의 특허만을 허여하여야 하는 1발명 1특허의 원칙 또는 이중특허 배제의 원칙이 적용된다. (ii) 동일발명을 같은 날에 2인 이상이 출원한 경우 선출원주의는 동일발명을 같은 날( 同 日 字 )에 2인 이상이 출원하였을 경우에는 적용하지 아니한다. (iii) 다른 날에 2 이상의 동일 발명을 2인 이상이 출원한 경우 선출원주의는 다른 날에 2 이상의 동일발명을 2인 이상이 출원한 경우에 적용한다. 출원일이 다른 경우에는 제일 먼저 출원한 사람에게 특허를 허여한다. (iv) 선후출원의 판단 내용의 동일성 여부를 대상으로 하여 판단한다. 출원일을 기준으로 판단하여야 한다. 선후출원의 판단은 출원일을 기준으로 하여 판단한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 035

48 나. 특허출원 및 출원서류 (1) 특허출원 (가) 특허출원인이 될 수 있는 사람 발명자와 그 승계인( 산업재산법 11조, 13조 ), 승계인은 특허 받을 수 있는 권리를 발명자로부터 양도받은 사람 이다. 공동 발명자의 경우( 산업재산법 10조의 2 )는 공동으로 출원하여야 한다. 외국인은 우리나라와 외국인 나라 사이에 지식재산권 조약이나 협정, 또는 상호 지식재산권 을 인정한다는 약정 등이 있어야 한다. (나) 특허출원의 적법요건 출원이 유효한 것일 것, 출원인이 특허출원을 할 수 있는 자격이 있어야 하고, 국내에 주소나 영업소를 가지지 아니한 외국인은 특허출원 자격이 없다. 특허출원인은 발명자 또는 그 승계인이어야 한다. 출원의 대상물이 특허 판단의 대상이 될 수 있을 것 특허출원에 대하여 특허청 심사관이 판단할 수 있는 출원이어야 한다. (다) 특허출원서에 기재할 사항 특허출원서에 기재할 내용은 다음과 같다( 산업재산법 38조 ) 특허출원인 및 발명자의 성명 주소 특허출원인의 국적, 발명의 명칭 대리인이 있는 경우 대리인의 성명 및 주소 특허출원이 외국인의 출원일 경우 우선권주장 여부 (우선권을 주장하려면 최초 출원국가 및 출원번호, 최초 출원년월일을 표시하여야 한다) 특허 출원년월일을 기재 (2) 특허출원서류 특허출원서에는 다음의 서류가 첨부되어 있어야 한다. 명세서 036

49 명세서는 발명의 상세한 설명서이다. 명세서는 발명의 목적, 발명의 구성, 발명의 효과를 구체 적으로 기재하여야 한다. 필요한 경우 도면 1 또는 2 이상의 특허청구범위 특허청구범위는 발명을 보호받고자 하는 범위이고, 발명의 구성을 중심으로 간단하고, 명확하 게 기재하여야 하고, 독립청구범위와 종속청구범위로 나누어 기재하여야 한다. 명세서의 요약서 대리인이 있는 경우 위임장 출원인이 외국인인 경우는 현지 변리사를 통해 출원해야 하고 그에 따른 위임장을 제출 해야 한다. 위임장에는 출원인 국가의 영사관 확인 및 공증사무소의 공증을 받아야 하고, 국민의 2명이 증인으로 서야 한다. 출원인이 법인인 경우는 이사회의 결의서가 있어야 한다. 특허출원료 영수증 (3) 명세서 도면 및 요약서 (가) 명세서 (i) 의 의 명세서는 특허를 받고자 하는 발명을 발명의 명칭에서부터 특허청구범위에 이르기까지 상세히 기재한 기술문서이고, 특허권의 권리범위를 명확히 하는 권리서이다. 또 기술의 내용을 제3자에게 전달하는 기술문헌으로서의 역할을 하므로 명세서의 내용은 상세하고, 명료하며, 발명의 내용을 제3 자가 이해할 수 있게 구체적으로 표현하여 기재하여야 한다. (ii) 명세서에 포함할 내용 발명의 명칭 도면의 간단한 설명(도면이 필요한 경우) 도면이 여러 개인 경우의 기재방법은 제1도는 정면도, 제2도는 측면에서 그린 도면, 제3도의 확대도 등과 같이 설명한다. 발명의 상세한 설명 발명의 상세한 설명에는 다음 내용이 포함되어야 한다. 발명의 목적, 발명의 구성 및 작용, 발명의 효과 PART III 지식재산권 취득 및 관리 037

50 특허청구범위 특허청구범위는 특허출원인이 발명 중에서 보호받고자 하는 발명만을 선정하여 명확하게 기재 한 범위이다. 우수한 발명이라 해도 특허청구범위에 포함되어 있지 아니하면 권리를 주장할 수 없다. (나) 도 면 (i) 의 의 도면은 발명의 내용을 용이하게 파악할 수 있도록 선과 선을 연결해서 그린 설계 그림이다. 특허청에 제출하는 모든 서류는 서면으로 작성해서 제출하여야 하며 발명도 명세서라는 서면에 작성 해야 하고 발명품과 같은 현물을 제출하지 아니한다. 특허청에서 특허출원 내용을 심사 할 때 참고 로 현물, 견본, 사진을 제출하라는 경우도 있으나 이 경우는 드물다. 따라서 특허출원 발명이 기구, 장치 등 물건인 경우에는 도면을 작성해서 제출하여야 한다. (ii) 도면이 첨부되지 아니한 경우 보정지시 ( 산업재산규칙 30조 ) 발명의 이해를 돕기 위하여 도면이 필요함에도 불구하고 특허출원서에 도면이 첨부되어 있지 않은 경우, 특허청은 2개월내에 도면을 제출하도록 특허출원인에게 지시하여야 한다. (iii) 보정불응시 포기로 본다. 출원인이 그 기간 내에 요구에 응하지 아니한 경우, 그 특허출원은 포기한 것으로 본다( 동규칙 30조 ). (iv) 도면의 언급이 없었던 것으로 보는 경우 특허출원서, 명세서 또는 특허청구범위에서 도면이 언급되어 있는데도 그 도면이 특허출원서와 같이 제출되지 아니한 경우, 실제로는 발명의 이해를 위하여 필요로 하지 아니한 경우에도 특허청 은 2개월내에 도면의 제출을 특허출원인에게 명령하여야 한다. 특허출원인이 그 기간 내에 요구에 응하지 아니한 경우 도면의 언급은 없었던 것으로 본다. (v) 보정된 도면에 추가 내용이 있는 경우의 출원일 특허출원일 후에 특허청의 요구에 응하여 도면이 제출된 경우에 보정된 도면에 새로운 내용을 추가 한 경우 특허청은 그 특허출원에 대하여 먼저 부여한 일( 日 )을 특허출원일로 인정하지 아니하고 추가도면이 제출된 일을 특허출원일로 인정한다. (vi) 도면 대신 사진 도면이 발명의 특징을 충분히 또는 적당하지 않은 경우에는 도면에 대신하여 사진을 제출할 수 있다. 038

51 (vii) 임시도면(가도면) 제출 특허출원서에 첨부된 도면이 다른 경우 특허출원인은 제3조에 기초하여 특허청장이 정한 요건 을 충족하지 않은 가도면을 제출할 수 있다. 이 경우, 특허출원인은 특허청으로부터의 요구를 기다리고, 특허출원일로부터 2개월내에 소정 의 요건을 충족한 최종 도면을 특허청에 제출하여야 한다( 산업재산규칙 31조 ). 만약, 그 기간 내에 최종도면이 제출되지 아니한 경우, 그 특허출원은 포기된 것으로 본다. (viii) 최종 제출일이 출원일 소정기간 내에 제출된 최종도면은 먼저 제출된 가도면에 대하여 새로운 요소를 추가하지 않았 더라도 또는 만일 신규요소가 추가되어 있는 경우 특허청장은 최종도면이 제출된 일자를 그 특허 출원의 출원일로 인정한다. 우리나라는 이 경우 보정각하사유가 된다. (다) 요약서 요약서(abstract)는 기술정보의 용도로서 사용하기 위해 제출을 의무화한 것으로서 요약서는 출원서에 첨부하도록 되어 있다. 요약서 제도는 출원건수의 증가 및 기술 내용의 복잡화 추세에 대응하여 특허정보의 효율적 이용을 위한 대책으로 도입되었다. 이러한 요약서는 그 기재가 매우 간략히 표현되고 있기 때문에 기술정보로서의 용도로 사용하여야 하며 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다. 요약서는 요약, 대표도, 도면부호 중 중요부호 를 기재하며 i) 요약 은 발명의 기술적 내용 을 요약하되 그 발명의 기술적 관점에서 진보성과 발명의 단일성을 고려하여 발명의 기술 분야, 해결 하고자 하는 과제와 해결의 요점과 주요한 용도를 간결하게 10줄 내지 20줄 정도로 기재한다(스페 인 언어의 숫자로 하면 100단어 이상 200단어 이하가 바람직하다). 성질상 기술업계에 종사하는 자 가 그 발명의 기술적인 내용을 금방 알 수 있게 함으로써 선행기술의 조사(search) 또는 기술정보의 분류에 편리하게 작성하여야 한다. ii) 대표도 는 도면이 있는 경우 발명의 내용을 가장 잘 표현하고 있는 도면을 기재한다. (라) 특허청구범위(Claim) (i) 의 의 특허청구범위는 특허출원인이 권리로서 보호받고자 하는 범위 내지 보호구역이므로 명세서 중에서도 가장 중요한 부분이다. 명세서에 의해 뒷받침되어야 하고 또 명확하면서도 간결하여야 한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 039

52 산업재산법 제21조에서 규정하기를 특허에 의해 주어지는 권리는 승인된 특허청구범위 에 의해 결정된다 라고 규정한 바와 같이 특허청구범위는 곧 발명권리범위인 것이다. (ii) 단항제와 다항제 특허청구범위는 단항제와 다항제로 기재할 수 있다. 단항제는 특허청구범위의 항수가 1항만으로 기재된 청구항을 말한다. 다항제는 특허청구범위의 항수가 1이상의 항으로 기재한 청구항을 말한다. 복잡해진 기술을 하나의 특허청구범위로 기재하기란 매우 곤란하고 또 기재하더라도 발명을 보호 받기가 쉽지 않다. 따라서 복잡다기한 기술을 여러 청구항으로 구분하여 기재하면 권리보호를 두터이 할 수 있고, 제3자도 권리범위를 용이하게 파악할 수 있어서 사전에 특허침해 예방을 할 수 있다. (iii) 독립특허청구범위와 종속특허청구범위 특허청구범위의 기재는 독립특허청구범위와 종속특허청구범위로 구분해서 기재할 수 있다. 독립 특허청구범위는 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 기재하는 부분이다. 이에 대해 종속특허청구범위는 독립특허청구범위를 기술적으로 한정하고 구체화하기위해 기재하여야 한다. 또 종속특허청구범위는 필요한 경우 그 종속항을 기술적으로 한정하거나 구체화 하는 종속항을 기재할 수 있다. (iv) 복수의 특허청구범위 1개의 특허출원에는 아래와 같이 복수의 클레임이 포함된다. 어느 물건에 관한 클레임 및 그 물건의 제조 혹은 사용을 위하여 특별히 고안된 방법에 관한 클레임 어느 방법에 관한 클레임 및 그 방법의 사용을 위하여 창작된 장치 혹은 수단에 관한 클레임 어느 물건에 관한 클레임, 그 물건의 제조를 위하여 특별히 창작된 방법에 관한 클레임 및 그 방법의 사용을 특별히 고안된 장치 혹은 수단에 관한 클레임 (v) 특허청구범위의 기재시 유의할 점 특허청구범위를 작성할 때 다음의 점에 유의하여야 한다.( 산업재산규칙 29조 ) 특허청구범위의 수는 청구범위의 대상인 발명의 성질에 적정한 수로 하여야 한다. 복수의 특허청구범위를 기재할 경우에는 아라비아 숫자로 일련번호를 붙여야 한다. 특허청구범위에는 명세서 또는 도면의 인용( 引 用 )을 포함해서는 아니 되며, 단지, 그의 인용 이 필요 불가결한 경우에는 그러하지 아니 하다. 특허청구범위는 출원발명의 기술적 특징에 040

53 따라 기재하여야 한다. 출원이 도면을 포함한 경우 특허청구범위의 이해에 도움이 된 경우 특허청구범위에 기재되어 있는 기술적 특징에 대응하는 도면을 나타내는 참조표시를 그들의 기술적 특징 기재 후에 붙일 수 있다. 그와 같은 참조표시는 괄호 안에 표시하여야 한다. 제1번 특허청구범위는 독립청구범위로서 제1번에서 보호를 요구하는 물(물건) 또는 방법의 본질적 특징을 특허청구범위로 하지 아니하면 아니 된다. (4) 특허청의 구비서류 첨부여부심사 (가) 특허출원서가 적법한 경우 특허청은 특허출원인으로부터 특허출원서를 접수하면 특허출원서류가 적법하게 구비되어 있는지 방식심사를 한다. 특허청은 특허출원서에 기재되어 있는 사항, 특허출원서에 첨부해야 할 구비서류가 전부 갖추었다고 판단되면 출원번호증을 특허출원인에게 부여한다. (나) 특허출원서가 부적법한 경우 (i) 정정명령 특허청은 특허출원서를 심사(방식심사)한 결과 특허출원서의 기재사항 누락, 잘못된 기재사항 이라든가, 특허출원서에 첨부되어야 할 서류가 미흡, 누락된 경우에는 특허출원인에게 이를 정정 보충하도록 보정명령하여야 한다. 이 때 보정서 제출은 정정서를 발송한 날로부터 2개월내에 정정 하여야 한다. 특허출원서에 첨부된 서류가 외국문서인 경우는 자진해서 특허출원일로부터 2개월내 에 번역문을 제출하여야 한다. (ii) 정정이 적법하지 아니한 경우 특허청은 특허출원에 대한 정정명령이 있는데도 정정을 하지 아니하거나 적법하지 아니한 정정인 경우 이를 거절(각하) 한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 041

54 그림 1 : 우리나라 특허출원에서 특허부여 될 때까지의 절차도 공 출원인 특허증 1년 6개월 경과 개 출원서 심사청구서 의견서 보정서 거 절 이 유 통 지 거 절 결 정 출 원 심 사 청 구 심 사 재심사청구 (선택) 심사청구서 특 허 결 정 특 허 등 록 등 록 공 고 등록료납부(3월) 심사청구 5년이내 일반인 042

55 그림 2 : 특허출원에서 특허부여 될 때까지의 절차도 출원후 18개월 후 출원공개 특허출원서 제출 특허청에서 접수 구비서류완비 구비서류 심사 서류 부적합 심사관지정 보정 적합 보정지시 실체 심사 거절이유 통지 보정불응, 부적합 의견 보정서 제출 보정 이유없음. 출원포기하기 서류보정 재출원가능 특허결정 재심사 거절결정 출원인에게 통지 연방세금 행정법원 항소 특허료납부 3개월 내 특허증 다. PCT 국제출원 (1) 해외 출원방법 PART III 지식재산권 취득 및 관리 043

56 (가) 개별국에 출원하는 방법 국내 특허출원 후 12개월 이내에 파리협약에 의한 우선권을 주장하여 특허획득을 원하는 모든 나라에 각각 개별적으로 특허출원하는 방법이다. 지금도 이 출원방법을 많이 이용하고 있으며, PCT에 가입하기 전에는 모든 해외출원을 이 방법을 이용하였다. (개월) 0 12 국내 특허출원 해외 특허출원 (나) PCT에 의한 출원방법 (PCT System) 이 방법은 특허협력조약에 의한 출원방법이다. 국내 특허출원 후 12개월 이내에 파리협약에 의한 우선권을 주장하여 조약가맹국의 특허청(수리관청)에 하나의 PCT 국제출원서를 제출하고 20~30개월 후에 특허획득을 원하는 국가(지정국가)에서 심사하여 특허를 취득할 수 있도록 하는 출원이며, PCT 출원 일자는 PCT출원을 수리한 특허청의 특허 출원일로 인정된다. (개월) 국내 특허출원 국제공개 PCT출원 국제조사 예비심사 국내단계 진입 (2) PCT 국제출원절차 및 심사 (가) PCT 국제특허출원서 제출 PCT 국제출원 절차는 출원인이 특허권을 획득하고자 하는 가맹국들을 지정하여 국제출원서를 특허청 또는 가맹국 특허청에 제출하여야 한다. 각 지정국에서 특허권을 획득하거나 거절됨 으로써 국제특허출원절차가 종료된다. PCT 국제출원절차는 해외에서 이루어지는 절차를 국제단계라 하고, 출원인이 를 지정하여 특허청에 출원내용(명세서)을 기간내에 스페인 언어로 번역한 번역문을 제출하면 특허청에서 심사할 수 있다. 이 절차단계를 국내단계라 한다. 044

57 PCT 국제출원 번역문 제출시점(20내지 30개월 특허) 수리관청 국제단계 지정 선택관청 국내단계 (나) 출원서류 국제출원을 하고자 하는 자는 출원서(Request), 명세서(Description), 청구범위(Claim), 요약서 (Abstract), 필요한 경우 도면(Drawings) 및 서류목록(Sequence listing) 등을 특허청장에게 제출 하여야 한다. 이외에도 수수료계산서(Fee Calculation), 대리인이 있는 경우 위임장 기타 필요한 서류를 첨부할 수 있다. (다) 국가지정 출원인은 출원시 출원서의 지정국란에 1개 이상의 국가를 지정하여야 한다. 지정이 되지 않으면 국내단계로 진입할 수 없고, 그 나라에서 특허를 받을 수 없다. 출원인이 국제출원 후에 지정의 누락 또는 잘못된 부분이 있거나, 추가적으로 출원대상국을 지정 하고자 하는 때에는 추가지정을 할 수 있는데, 이를 예비지정확인이라고 한다. 예비지정확인은 우선 일로부터 15개월이 만료되기 전에 하여야 하며, 지정료와 지정료의 50%에 해당하는 확인료를 납부 하여야 한다. (라) 우선권주장 파리협약 당사국에서 가장 먼저 출원한 출원을 기초로 하여 우선권주장을 할 수 있다. 먼저 출원한 출원이 무효, 취하, 포기 또는 거절 되더라도 영향을 미치지 않는다. (3) 구비서류첨부여부심사 수리관청은 출원된 PCT출원에 대한 첨부서류가 첨부되어 있는지 여부 심사를 한다. 출원인의 출원인 적격유무 소정의 언어로 작성여부 출원인 인적사항 명세서 및 특허청구범위(클레임) 첨부여부 PART III 지식재산권 취득 및 관리 045

58 국제출원이라는 표시여부 등 (4) 실체심사 산업재산법에 의해 심사가 진행된다. 일반 심사절차와 동일함. (5) 국제조사 국제공개 (가) 국제조사 국제조사는 반드시 거쳐야 할 사항이며, 특허출원 발명에 대하여 국제조사기관이 외국에서 이미 특허되고 공개된 기술인지, 이미 알려진 기술인지 조사하고 그 결과는 국제조사보고서로 작성되어 출원인 및 WIPO 국제사무국에 송부된다. 이 국제조사보고서는 출원인이나 지정관청을 구속하지 않으며, 각 지정국의 특허청에 대한 본심사를 하기 전에 출원인에게 자신의 출원과 관련된 이미 존재하는 기술의 존재여부를 미리 알려주어 절차진행의 계속 여부를 결정하는 데 참고자료로 활용 할 수 있다. (나) 국제공개 국제공개제도는 출원 후 1년 6개월이 지나면 모든 PCT 국제출원에 대하여 그 내용을 강제적으로 공개하는 제도이다. WIPO 국제사무국은 수리관청이 송부한 국제출원서류와 국제조사기관이 조사 하여 보내온 국제조사보고서를 종합하여 국제공개공보를 발행하고, 이를 출원인 및 각 지정관청에 송부한다. (다) 국제예비심사 청구 국제예비심사는 국제출원에 관하여 본 심사가 아니고 예비적으로 심사하는 경우이며 출원인이 임의로 선택할 수 있는 절차로 국제출원서의 제출과는 별도로 국제예비심사기관에 국제예비심사 청구서를 제출하고 수수료를 납부하여야 한다. 국제예비심사는 구속력이 없고, 단지 지정국가의 특허청에서 실체 심사시 참고자료로 활용된다. 046

59 그림 3 : PCT 절차도 필수적 절차 선택적 절차 출원인 PCT국제출원 수리관청 조사용사본 송부 기록원본 송부 국제조사기관 국제사무국 출원인 선행기술조사 국제예비심사청구 국제조사보고서 작성 국제예비심사기관 국제공개 특허성 유무판단 국제출원 국제조사보고서 송달 국제예비심사보고서작성 지정 선택관청 각국 특허청의 국내법에 의해 개별적으로 심사 PART III 지식재산권 취득 및 관리 047

60 그림 4 : PCT 국제출원 절차와 일반해외 출원절차 비교도 출원인 일반해외출원 PCT국제출원 국제출원 조약에서 정하는 방식 및 언어로 지정국이 기재된 출원서 등을 수리관청이나 국제사무국에 제출 국제조사 선행기술조사 국제공개 국제출원서류 및 국제조사보고서를 팜플릿 형태로 공개 국제예비심사 특성성 유무에 관한 예비적 판단 해외출원 각국 국내법에서 정하는 방식 및 언어로 작성된 출원서류를 각국 특허청에 제출 번역문 제출 우선일로부터 20개월(30개월) 이내에 각 지정국이 요구하는 언어로 작성된 번역문을 각 지정관청에 제출 A국 특허청 B국 특허청 C국 특허청 지정관청 A 지정관청 B 지정관청 C 심사 심사 심사 심사 출원공개 출원공개 특허 특허 특허 특허 특허 특허 048

61 그림 5 : 국제예비심사기관 업무절차도 출원인 DEMAND 제출 방식심사 수리일 통지 DEMAND 사본보관 국제예비심사 국제예비심사보고서 작성 출원인 통지 국제사무국 번역문 제출 선택국 PART III 지식재산권 취득 및 관리 049

62 그림 6 : 국제조사기관 업무절차도 조사용 사본 수령 조사 제외대상 여부확인 발명의 단일성 확인 선조사 확인 발명의 명칭, 요약서 누락 여부확인 국제조사 국제조사보고서 작성 국제사무국 출원인 국제공개 지정관청 번역문 제출 050

63 라. 공동출원 (1) 공동출원제도의 의의 2인 이상의 사람이 공동으로 발명한 경우 특허출원도 공동이름으로 특허출원하여야 한다. 공동 출원을 타인에게 양도하는 경우에는 다른 공동출원자의 동의를 얻어야 한다. 이는 이들 공유자 사이 에는 신뢰관계, 자본관계 등 긴밀한 관계가 형성되어 있기 때문이다. 따라서 공동발명은 반드시 공동 발명자가 공동으로 출원하여야 하며( 산업재산법 10조의 2 ), 그렇지 아니하면 특허를 받을 수 없다. (2) 공동출원의 형태 (가) 2인 이상의 발명자 공동출원의 계기는 첫째 공동으로 발명한 것이다. 최근에 이르러 기술의 발전과 기술의 복잡화, 고도화로 발명을 단독으로 창작하는 데는 어려운 점이 많으므로 각자가 발명의 일부분씩 분담하여 창작하게 되면 발명의 창작도 용이하고 또한 우수한 발명을 창작할 수 있다. (나) 발명자와 그 승계인 공동출원 형태는 공동발명자 사이에만 발생하는 것이 아니고 발명자와 기업 또는 기업과 기업과의 경우도 흔히 존재한다. 기업은 발명능력을 인정하고 있지 아니하므로 발명자로부터 승계받아 승계인으로 된 후 특허 받을 수 있고, 또 특허출원 후에 특허를 받을 수 있는 권리의 일부를 승계 받아 공동출원으로 되는 경우도 있다. (다) 공동발명자는 반드시 공동으로 출원 공동발명자는 특허출원도 공동으로 하지 아니 하면 안된다. 공동발명은 특허를 받을 수 있는 권리 가 공동 발명자 전원에게 속하기 때문이다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 051

64 (3) 공동발명자의 자격 공동발명자는 실질적으로 발명 과정에 관여한 자만을 가리키고, 자금의 제공자, 발명을 하도록 입안하고 지시한 자 또는 발명의 비밀이 제3자에게 누설되지 않도록 관리한 사람들은 공동발명자가 될 수 없다. 그러나 발명도 재산권이기 때문에 제3자도 발명을 양도받아 특허 받을 수 있고 공동출원 인으로 될 수 있다. (4) 공동출원인 경우 대표자 지정 1개의 특허출원이나 신청이 2인 이상의 공동출원인 경우에는 대표자를 지정하여야 하며, 만약 대표자의 지정이 없는 경우에는 맨 처음 기재되어 있는 사람이 대표자로 이해되는 것으로 한다( 산업재산법 182조 ) (5) 공동출원 위반의 효과 공동발명은 공동으로 출원해야 하는데 공동발명자 중 1인만이 특허출원한 경우 그 특허출원은 거절된다. 특허청은 공동으로 출원된 것이 공동발명자 전원에 의한 출원인가 아닌가, 하는 것은 실질 적인 심사는 매우 어렵고 일단 형식적으로 심사의 대상이 되겠지만 이의신청이 없는 한 특허청에서 이러한 점을 심사하는 것은 곤란하기 때문에 특허청의 절차에 있어서 출원인은 적법한 출원인이라는 사실상의 추정을 받게 되는 것에 불과하다. (6) 우리나라와의 대비 우리나라 특허법은 공동출원에 위반하여 특허출원된 경우는 심사과정에서 거절되고, 착오로 특허된 경우에도 무효심판청구에 의해 무효되도록 규정되어 있으나, 산업재산법은 10조의 2에서 공동 발명은 공동으로 출원하여야 한다고 규정하고 있지만, 공동출원에 위반하여 출원된 경우에는 거절 사유가 된다든가 하는 규정은 없는 점이 우리 특허법과 다르다. 052

65 마. 우선권주장을 한 특허출원 (1) 우선권의 의의 외국인이 자국 등 파리가맹국에 최초로 특허출원하면서 1년 이내에 동일 출원 내용을 제2국인 에 출원하면 에 출원한 일자를 자국등 파리가맹국에 특허출원한 일자로 거슬러 올라가서 인정해주는 출원이다. (2) 우선권의 성립요건 (가) 정식으로 출원된 발명 우선권을 주장하기 위해서는 특허청에 정식으로 출원된 것이어야 한다. 출원은 정상적으로 특허 출원으로 인정된 출원이며, 이 출원이 중간에 취하 포기되어도 출원 자체는 출원으로서 인정된다. (나) 최초의 출원 우선권이 인정되기 위해서는 동맹국에 최초 출원한 것을 근거로 하여 우선권이 인정된다. (다) 주체의 동일성(출원인의 동일) 우선권이 인정되기 위해서는 동맹국에 최초로 출원한 출원인과 에 출원한 출원인이 동일하 여야 한다. (라) 내용의 동일성 우선권을 주장하기 위해서는 2번째 국가()에 한 특허출원과 최초의 제1국 특허출원의 내용 이 동일하여야 한다. 특허출원 내용이 동일하지 아니하면 우선권이 인정되지 아니하고 특허청 에 출원한 날이 특허출원일이 된다. (마) 제1국 특허출원일로부터 1년 이내에 출원 우선권을 주장하기 위해서는 파리가맹국에 제일먼저 특허출원한 날로부터 12개월 이내 동일발명 을 제2국 특허청에 특허출원하여야 한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 053

66 (3) 우선권주장 절차 (가) 우선권주장 제1국 파리가맹국에 최초로 출원한 날부터 1년 이내에 국가에 특허출원하면서 우선권주장 하고자 할 경우에는 특허출원서에 우선권주장 취지와 최초 출원 국가명, 최초 특허출원 연월일을 표시하 여야 한다. 에 특허출원하면서 우선권주장 할 경우 주의할 점은 파리가맹국에 최초에 한 특허 출원보다 더 넓은 권리부여를 청구해서는 아니 된다( 산업재산법 41조 ) 만약, 특허청에 청구된 특허출원의 내용이 최초 출원국가의 권리보다 넓은 권리를 청구하 고 있을 경우의 우선권은 해당 외국 특허출원과 일치하는 범위의 한도 내에서 부분적으로 승인된다. 초과적인 권리의 클레임에 대해서는 우선권의 승인을 추가 신청할 수 있다. (나) 우선권 증명서류 제출 특허청에 특허출원하면서 우선권을 주장하기 위해서는 특허청에 특허출원한 날로 부터 3개월 이내에 우선권 증명서류를 제출하여야 한다( 산업재산법 41조 IV ). 이 증명서류는 파리가맹국에 최초 특허출원한 사본이며 여기에는 출원번호, 출원일시 등이 기재 된 서류를 제출하여야 한다. 이 서류는 통상 특허출원 사실증명서를 말한다. (다) 우선권 증명서의 번역문 제출 동맹국에 최초로 출원한 출원서류는 전부 파리가맹국의 국어로 특허출원한 것이므로 이를 제2국 출원인 특허청에 출원할 경우에는 당연히 의 국어인 스페인 언어로 번역하여 제출하여 야 한다. 제1국 최초 출원내용(명세서 도면 등)과 특허청에 특허출원한 내용(명세서 도면 등)이 동일한 경우에는 번역문을 생략한다는 서류를 제출하여야 한다. 복합우선권을 주장한 경우에는 최초 출원과 특허청에 출원한 내용이 상이하므로 우선권 번역문을 제출하여야 한다. (4) 우선권주장의 효과 (가) 적법한 우선권주장을 한 경우 (i) 출원일은 최초 제1국에 출원한 일자로 인정 054

67 우선권주장 내용이 적법한 것으로 인정되면 산업재산법 제16조의 특허요건과 제42조의 선출원 주의 규정을 적용함에 있어서, 특허출원은 최초 출원국인 제1국 출원일에 특허출원한 것으로 인정된다. (나) 적법하지 않은 우선권주장의 경우 (i) 우선권주장 절차의 무효 우선권주장이 적법하지 아니하면 그 우선권주장은 주장이 없었던 것으로 보고, 그 특허출원은 의 특허출원일을 기준으로 해서 특허요건 등을 판단한다. (ii) 복합우선권주장의 경우(일부분의 무효) 특허청에 출원하면서 제1국 파리가맹국의 여러 개 특허출원을 근거로 우선권주장(복합 우선)한 경우, 이 여러 개의 특허출원 중 1개 또는 2개의 특허출원이 특허청으로부터 적법하지 않은 출원으로 인정되면 그 1개 또는 2개의 특허출원에 대해서는 우선권주장이 인정되지 아니한다. 바. 특허분할출원 (1) 의 의 특허분할출원은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 나누 어 출원하는 제도이다( 산업재산법 44조 ) 도 1발명 1출원주의를 채용하고 있으므로 법 제43조의 1발명 1출원주의 규정에 적합하지 아니하고 1출원에 2이상의 발명이 포함되어 있는 경우에는 특허출원인에게 서면으로 2개월내에 해당출원을 2이상의 특허출원으로 분할 할 것을 특허출원인에게 통지하기로 되어 있다. (2) 분할출원이 되기 위한 요건 최초출원이 특허청에 적법하게 계속 중이어야 한다. 여기에서 최초출원이란 분할 하기전의 최초 출원을 의미하며, 그 원출원이 취하 포기 출원절차의 무효가 되어서는 아니 된다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 055

68 분할출원은 특허청이 분할출원 지시한 날로부터 2개월내에 분할하여야 한다. 분할출원인은 분할 하기전의 최초출원인과 동일인이어야 한다. 만약 양자가 다른 경우 보정 에 의하여 일치시켜야 하며, 일치시키지 못하면 거절된다. 분할출원은 분할출원하기 전 최초의 출원(원출원)서에 첨부된 명세서와 도면에 기재된 범위 내에서 하여야 하고, 최초출원에 기재된 발명을 변경하여서는 아니 된다. 최초출원에는 2이상의 발명이 포함되어 있어야 한다. 여기에서 2이상의 발명은 법 제43조 1 발명 1출원주의의 관련발명이 아니고 상호 관련 없는 발명을 말한다. (3) 분할출원의 절차 (가) 분할특허출원서 제출 분할출원 하기 전 최초특허출원인은 분할하고자 하는 부분의 발명을 원 특허출원과 분리하여 새로운 명세서, 클레임(특허청구범위), 도면, 요약서를 작성한 특허출원서를 특허청에 제출하여야 ). 이 분할출원서에는 원출원의 출원일자, 출원번호, 국가명을 기재하여야 한다. 한다( 산업재산법 48조 (나) 최초출원은 정정 최초출원의 일부가 떨어져 나간 발명이 분할출원이고 남아있는 최초출원은 명세서나 도면, 요약서를 바로 잡는 정정을 정확히 해서 특허청에 제출하여야 한다. (다) 첨부서류의 생략 최초출원(원출원)시에 제출된 우선권주장에 관한 서류 및 그 번역문, 또 필요한 경우 양도증서 및 위임장을 재차 제출할 필요 없다. (4) 분할출원의 효과 (가) 적법한 분할출원의 경우 (i) 분할출원 출원일은 최초출원일자로 인정 분할출원에 의해 분할된 특허출원일은 분할되기 전 최초출원의 출원일자가 분할출원자가 된다. 이는 변경출원과 동일하게 선출원주의 예외이다. 또 신규성 진보성 등 판단도 최초출원시를 기준으로 판단한다. 056

69 (ii) 최초특허출원과의 관계 분할출원에 의해 생긴 분할출원과 최초출원은 상호 별개로 독립된 출원이고 상호 종속관계도 아니다. (나) 적법하지 않은 분할출원의 경우 분할출원이 적법하지 않은 경우 출원일이 최초출원일로 소급하지 아니하고 에 분할출원 한 날이 출원일로 인정된다. (다) 분할출원 지시에 불응한 경우 특허출원이 1발명 1출원주의에 적합하지 아니하고 하나의 출원에 2이상의 발명이 포함된 경우, 특허청은 출원인에게 2개월 이내에 원출원을 2이상의 특허출원으로 분할출원할 것을 지시하고, 출원인은 이 기간 내에 분할 출원해야 하며 그렇지 아니하고 분할출원의 지시에 응하지 아니한 때에는 그 특허출원은 포기한 것으로 본다. (5) 우리나라 분할출원과의 대비 (가) 거절이유와 보정지시 우리나라 분할출원제도는 하나의 출원에 2이상의 발명이 포함된 경우에 특허청은 출원인에게 분할출원하도록 지시하지 아니하고 출원에 2이상의 발명이 포함되어 있기 때문에 거절한다는 제1 차 거절이유통지서를 특허출원인에게 통지한다. 그러나 는 특허청에서 판단한 결과 1출원에 2이상의 발명이 포함된 경우는 특허출원인에 게 분할출원 지시를 하는 점에서 우리와는 좀 다르다. (나) 분할 출원일이 최초출원일로 인정되지 않는 경우 우리나라는 특허법 제30조 제2항(신규성 인정 받기위한 증명서 제출기간), 동법 제54조 제3항 (조약우선권을 인정 받기위한 취지, 내용 등), 동법 55조 제2항(국내 우선권을 인정받기 위한 취지, 출원번호 기재 등)을 적용하는 경우는 분할출원일이 최초출원일로 인정되지 아니한다( 한국특허법 52조 2항 ). 이에 대해 법은 이런 규정이 없다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 057

70 사. 특허변경출원 (1) 의 의 특허출원한 내용이 특허출원인의 의사와 보호방식이 일치하고 있지 않다고 생각될 때에, 출원 인은 특허출원을 실용신안등록출원으로 또는 디자인등록출원으로 변경할 수 있고 또 그 반대도 가능하다( 산업재산법 49조 ). 법은 우리 나라와 같이 특허법 실용신안법, 디자인법, 상표법 등 각 권리별로 되어 있지 않고 산업재산법에 전부 포함시켜 규정하고 있기 때문에 변경출원에 관한 규정의 내용이 약간 상이 하나 근본적 의의와 취지는 동일하다. 따라서 특허변경출원을 특허제도에서 설명하면 실용신안이나 디자인등록출원을 특허출원으로 변경하는 것을 말하고, 이는 출원 내용을 변경하는 것이 아니고 산업재산권의 종류를 변경하는 것 이다. (2) 변경출원 유형 (가) 실용신안등록출원을 특허출원으로의 변경 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있고, 반대로 특허출원을 실용신안등록출원으로 도 변경할 수 있다. (나) 디자인등록출원을 특허출원으로 변경 디자인등록 대상과 특허등록 대상은 많은 차이가 있기 때문에 디자인등록출원을 특허출원으로 변경할 시는 디자인의 내용(형상, 모양, 색채)이 특허의 대상이 되는지 판단하여야 한다. 디자인은 물품의 외형적인 형상이나 모양을 주 대상으로 하고, 특허의 대상은 자연계에 존재하 는 물품이나 에너지를 이용해야 하고, 또 기술에 관한 창작임을 고려하여 변경출원을 하여야 한다. (3) 변경출원을 할 수 있는 요건 변경출원 대상이 특허출원이든, 실용신안등록출원이든 디자인등록출원이 특허청에 계속 중 이어야 하며, 원출원이 취하 포기 무효가 되어서는 아니 된다. 058

71 변경출원은 출원 내용 변경이 아니라 출원 종류의 변경이므로 변경 전의 출원인과 변경 후의 출원인이 동일하거나 타인에게 양도된 경우 그 권리의 승계인이어야 한다. 내용이 동일하여야 한다. 특허출원을 실용신안등록출원으로, 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경하는 경우에는 출원 내용의 동일성이 요구된다. 발명이나 실용신안은 다 같이 기술에 관한 창작이기 때문이다. 특허출원을 디자인등록출원으로 변경하기 위해서는 특허출원 도면에 디자인 대상 도면이 명확히 표시되어야 하고 특허출원 도면이 과연 디자인등록 대상이 되는지를 판단하여 변경출원하여야 한다. 또 디자인등록출원을 특허출원으로 변경할 경우에도 도면으로만 도시되어 있는 디자인 내용 이 과연 기술의 창작인 특허출원으로 변경해서 특허를 받을 수 있는지도 판단해서 변경출원 하여야 한다. 따라서, 변경 전의 출원 내용과 변경 후의 출원 내용이 동일성이 있어야 한다. 출원변경은 출원 포기되어 있지 않은 것을 조건으로 출원일로부터 3월 이내 또는 특허청이 출원인에게 출원변경을 요구하는 날로부터 3월 이내에 변경출원하지 아니하면 아니 된다. (4) 변경출원의 절차 (가) 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경 (i) 새로운 특허출원서 및 명세서, 도면, 요약서 제출 특허출원서를 새로 작성하여 실용신안 출원일자와 출원번호를 표시하고, 명세서, 요약서 및 필 요도면을 첨부하여 특허청에 제출하면 된다. (ii) 새로운 출원번호 발급 특허청장은 첨부서류 구비여부심사를 거쳐 구비서류가 갖추어져 있다고 판단되면 새로운 출원 번호를 출원인에게 부여한다. (나) 특허출원을 실용신안등록출원으로의 변경 위의 내용과 동일한 절차를 밟으면 되며, 이 경우에도 새로운 실용신안등록출원서에 특허출원 일자와 출원번호를 표시한다. 그 외는 위와 같다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 059

72 (다) 특허출원, 실용신안등록출원을 디자인등록출원으로의 변경 디자인등록출원에 첨부되는 필수서류는 도면이기 때문에 특허출원이나 실용신안등록출원의 필수 서류인 명세서는 필요하지 않다. 또 디자인 도면은 특허 및 실용신안 도면과 상이하므로 디자인 설계 도면에 적합하게 그려 그 물품의 형태를 용이하게 파악할 수 있게 해야 한다. 그 외는 위와 같다. (라) 디자인등록출원을 특허출원 및 실용신안등록출원으로의 변경 디자인등록 출원서에는 명세서가 필요 없으므로 디자인의 도면을 보고 명세서를 작성하여야 하며, 이 명세서는 디자인등록 출원서에 첨부된 도면을 상세히 검토하여 내용을 추가하거나 변경하여 명세서를 작성해서는 아니 된다. 그 외는 위와 같다. (마) 첨부서류의 생략 변경출원은 그 변경출원 유형에 따라 필요한 서류를 제출해야 한다. 단 변경되기 전의 최초의 원출원 출원시에 제출된 우선권주장에 관한 서류 및 그 번역문도 해당하는 경우 양도증서 및 위임 장은 재차 제출할 필요없다. 기본적으로 제출하는 명세서, 도면은 어느 경우에도 원출원에서 언급 하는 내용을 변경하는 것이어서는 아니 된다. (5) 변경출원의 효과 (가) 출원일은 변경되기 전의 출원일로 인정 변경출원된 출원일은 변경되기 전의 원출원일로 거슬러 올라가서 인정되고, 특허요건의 판단도 변경되기 전의 원출원시를 기준으로 판단한다( 산업재산규칙 41조 ). (나) 원출원은 취하 변경출원이 있는 경우에는 변경출원되기 전의 원출원은 취하된 출원으로 본다. 그렇지 않으면 원출원이 살아있는 출원으로 보게 되어 2중 출원으로 되기 때문이다. (6) 우리나라 변경출원과의 대비 변경출원에 대한 산업재산법은 특허청의 변경 지시가 있는 경우 3월 이내에 변경출원하지 않은 경우에 그 출원은 포기된 것으로 본다는 규정( 법 49조 )과 산업재산규칙 제41조에는 변경출원의 효과인 출원일의 소급에 관한 규정만 있을 뿐 우리나라 특허법 제53조와 같은 구체적인 규정은 없다. 060

73 즉, 우리나라의 변경출원은 출원인 자신이 변경해야 하고 특허청에서는 변경출원 지시를 하지 아니하고 거절이유통지서에 특허출원, 디자인등록출원 등의 대상이 되지 아니하여 등록을 받을 수 없다는 거절이유통지서를 출원인에게 통지하면, 출원인은 자신이 알아서 변경 출원한다. 또 우리 특허법 제53조 1항 뒤에서 원출원의 거절결정등본을 송달 받은 날로부터 30일을 경과 한 때에는 변경할 수 없도록 되어 있는데 법에는 이런 규정이 없다. 아. 중간처리과정 (1) 특허출원실체심사 전 단계 특허청 심사관은 특허출원 당시 구비서류 첨부여부심사를 거친 특허출원에 대해서 다시 첨부서류 구비여부심사와 실체심사를 진행한다. (가) 구비서류 첨부여부심사 특허청 실체심사 심사관도 특허출원의 구비서류가 갖추어져 있는가 여부, 명세서, 도면, 클레임 및 요약서 등이 첨부되어 있는가 여부를 심사한다. 이 방식심사는 기초적인 심사라고 한다. (나) 실체심사 전 먼저 특허여부조사 (i) 특허심사와 공개된 특허 기술조사 특허청의 주 임무는 특허출원에 대한 실체적인 심사이며, 이 심사에서 특허허여 여부를 판단 하게 된다( 산업재산법 53조 ). 심사관은 해당 특허출원이 특허요건이나 특허 받을 수 없는 사유에 해당하는지 여부를 심사하고, 심사를 하기 위해서는 국내외의 특허관련 정보문헌을 철저하게 조사하여야 한다. 즉, 특허출원 실체심사에 착수하기 전에 먼저 비치된 공개 특허 등 기술조사를 하여야 하며, 특허 허여 여부는 관련 공개 및 먼저 특허된 특허조사, 문헌조사에 의해 좌우된다. (ii) 조사자료 각국의 특허청의 서치자료조사는 특허청에 비치된 특허문헌을 주로 조사한다. 그 외 기술문헌, 연구논문 등을 들 수 있다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 061

74 (iii) 외부전문기관에 조사의뢰 도 특허출원의 실체심사를 실시하기 위하여 적당하다고 판단하는 경우, 특허청은 전문국립 기관에 심사를 의뢰할 수 있다( 산업재산법 53조 후미 ). 외부전문기관에 조사의뢰를 하는 이유는 심사인력의 부족과 첨단기술에 관련 출원을 철저하게 조사하기 위함이다. (2) 실체심사의 착수 (가) 거절이냐 특허허여냐 특허청은 특허출원 내용과 관련한 공개되고, 먼저 특허된 특허 기술조사를 철저히 행한 후 특허 출원 발명과 조사한 문헌이 동일, 유사한가를 대비하여 특허출원을 거절할 것인가 특허를 허여할 것인가를 결정하여야 한다. 특허출원의 실체심사는 특허출원이 법 제4조의 공공질서 및 선량한 공서 양속에 저촉되는지, 발명이 1발명 1출원을 충족하고 있는지 여부도 심사하여야 함은 물론, 명세서, 클레임, 첨부된 도면 등을 심사하여 특허허여 여부를 결정하여야 한다( 산업재산규칙 42조 앞부분 ). (나) 외국 특허청이 행한 심사자료 요청 특허청은 외국 특허청이 행한 실체심사의 보고서도 특허허여 여부에 관한 기술적 자료문헌으로 참조하여야 한다( 동규칙 44조 ). 이 경우, 특허출원인은 해당 외국특허청에서 발행한 특허내용을 스페인 언어로 번역하여 제출 하여야 한다. 이는 하나의 발명을 한국에 출원하고 이를 다시 특허청에 출원하여 이를 멕시 코 특허청에서 실체심사 과정에 한국에 특허출원한 발명이 특허가 허여되었는지 여부를 특허증이 발급된 경우에 이를 특허청에서 심사하는데 참고 하기 위한 것이다. 따라서 이 제도는 출원인을 위한 제도이고 특허청도 이러한 사실이 있으면 특허출원인 에게 관련 자료를 요청할 수 있다( 법 54조 ). 한국 특허법에도 위와 같은 제도가 있다. (다) 거절이유 한국 특허법 제62조에는 거절이유가 구체적으로 명시되어 있으나, 산업재산법에는 우리 나라와 같이 상세한 거절이유 명시 규정이 없다. 따라서 법에서 특허출원에 대한 거절이유 를 든다면 다음과 같다. 062

75 산업재산법 제16조의 특허받을 수 있는 요건(특허요건)을 위반한 경우 산업재산법 19조 특허를 받을 수 없는 사유에 해당하는 경우 산업재산법 제42조의 선출원주의에 위반한 특허출원인 경우 산업재산법 제43조의 1발명 1출원주의에 위반된 경우 (라) 거절이유 통지 특허청은 특허출원의 심사결과 특허거절결정을 할 경우에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지 하고 2개월 내에 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다( 동 규칙 45조 ) (마) 의견서 제출 특허청의 거절이유 통지서에 대하여 특허출원인은 거절이유와 특허출원 발명이 기술적으로 동일 유사한가 여부를 발명의 목적, 발명의 구성 및 효과를 상세히 검토하여 차별화된 기술 내용을 부각 시킨 의견서를 소정기간 내에 작성하여 제출하여야 한다( 동 규칙 45조 ) 즉, 의견서는 특허청의 거절이유에 대한 반박서이고, 해당 발명의 특허부여를 요구하는 문서이 므로 의견서는 거절이유에 명시된 거절이유를 극복할 수 있도록 분야별로 나누어 작성할 필요가 있다. (바) 특허청구범위의 정정 특허출원인은 특허청으로부터 거절이유통지서를 접수하면 특허출원 발명과 거절이유와 대비한 결과 양자간에 동일 유사한 점이 있고, 또 차이점이 있다고 판단하거나, 클레임을 변경, 수정하면 특허가 될 수 있다고 판단되면 특허청에 클레임(특허청구범위)을 변경, 수정하는 보정서를 제출하 여야 한다( 동규칙 45조 후단) 이 때 보정서는 최초의 출원서에 첨부된 명세서나 도면의 범위내의 변경, 수정이어야 한다. (사) 의견서 제출기간 연장 가능 거절이유에 대한 의견서는 2개월 이내에 제출해야 하나, 2개월 정도의 기간 연장이 가능하다 ( 법 58조 ). 의견서 제출기간을 연장하려면 소정의 수수료를 납부해야 하고 수수료를 납부하지 아니하면 법 그 특허출원은 포기된 것으로 본다( 58조 후단). (아) 의견서를 제출하지 아니한 경우 특허출원인은 특허청으로부터 거절이유통지서를 받고 2개월 내에 의견서를 제출하지 아니한 경우, 그 특허출원은 포기한 것으로 본다( 동 규칙 45조 후단 ). 우리 나라의 특허청도 거절이유에 대한 특허출원인의 의견서 제출이 없는 경우에도 재심사하여 PART III 지식재산권 취득 및 관리 063