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3 - MEXICO - International Intellectual Property Guide Book 우리기업 해외진출을 위한 해외지식재산권보호 가이드북 멕 시 코

4 들어가기 전에 Mexico 는, 중남미의 타 국가들에 비해 민주적으로 정치가 안정된 편이며 중남미에서 브라질에 이은 유력한 신흥 경제대국이다. 1994년 북미자유무역협정(NAFTA)이 발효 된 이후, 경제성장률 상승, 무역량 및 외국인직접투자(FDI) 증가, 고용증가, 기업경쟁 력 강화 등 주요 거시경제지표에서 긍정적인 효과를 거두었다. 그 동안의 장기적인 추 이를 볼 때, 일시적인 경기 후퇴(2008년 리만 사태, 2009년 신형 인플루엔자 확산 등) 는 몇 차례 있었지만, 브라질이나 아르헨티나와 같이 하이퍼인플레이션으로 경기 침체 가 장기화된 적이 없어 중남미 국가들 중에서는 경제가 비교적 튼튼하다고 할 수 있다. 2010년과 2011년의 연간 성장률은 각각 4.5%, 3.8%로 전망되고 있어 지속적 성장이 또 한 이어질 것으로 보고 있다. 는 경제 운영 면에서 볼 때도, 다른 중남미 국가에서 확산된 포퓰리즘과는 선을 긋고 미국류의 신자유주의에 가까운 노선을 밟아 왔으며 이에 따라 에 대한 국제 적인 신인도도 상대적으로 높은 편이다. 이러한 경제적 운영과 친미국의 정치적 성향에 따라 의 지식재산권 보호에 대한 법률규정은 세계적인 수준으로 정비되어 있다. 지식재산권 보호를 위한 법률 집행과 실행에는 비록 많은 문제점을 노출하고 있긴 하지만 최근에는 지식재산권 보호를 위한 인력양성 및 단속활동 강화 등에 투자를 하고 있으며 이에 관련된 지출은 실제로 OECD 평균보다 20%이상 많은 편이다. 의 지식재산권은 크게 특허권, 디자인권, 실용신안권, 상표권, 원산지표시, 영업비밀 등의 산업재산권과 저작권으로 분류된다. 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)에는 1994년 가입하였으며, 특허권은 출원일부터 연장불가 조건으로 20년간 보 호를 받는다. 특허출원 후 18개월 경과 후 출원 내용을 특허청관보(Gaceta del IMPI)에 발표하는 공개제도를 취하고 있다. 특허출원 후 특허증을 획득하기까지는 통상 2 3년 이 소요되고 있다.

5 I n t e r n a t i o n a l I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y G u i d e B o o k 우리나라는 와의 무역수지에서 지속적으로 흑자를 보이고 있으며 그 흑자액 순위는 2006년과 2007년에 각각 4위, 그리고 2008년에는 80억 4천1백만 달러로 미국을 제치고 3위를 기록하였다. 이는 우리나라 기업들의 대 시장진출이 계속적으로 증가하고 있는 것을 의미하며 이러한 지속적 성장세를 유지하기 위해서는, 지식재산권 보호를 위한 최근 의 제도 및 행정적 조치가 지향하고 있는 바에 부응하여 시장에서의 지식재산권 보호막을 철저하게 구축하지 않으면 안 된다. 본 가이드북은, 국내 기업들의 지속적인 진출과 강력한 경쟁적 지위의 확보를 지원하기 위해 의 지식재산권법과 제도에 관한 이해를 넓히도록 하기 위해 제작 되었다. 부디 본 가이드북의 활발한 활용을 통하여, 에서의 지식재산권 지형에 서 우월적 위치를 점함으로써 시장경쟁력을 증대시키고 나아가 국가 경쟁력 향상에 이바지할 수 있기를 기대한다.

6 Mexico I. 국가 일반 현황 1. 정치, 경제, 사회 문화적 특성 사법 행정 체계 및 현황 현지 진출 기업 현황 지식재산권 관련 통계 / 현황 의 유망 산업과 우리기업진출의 중요성 010 Mexico II. 지재권 제도 소개 1. 지식재산권 보호 현황 및 연혁 014 가. 지식재산권 보호 현황 014 나. 지식재산권 보호제도의 연혁 일반 지식 재산 규정 024 가. 특허권(Patent) 024 나. 실용신안권(Utility model) 024 다. 산업디자인권(Industrial Design) 024 라. 상표권(Trademark) 025 마. 저작권(Copyright) 025 바. 상호권(Commercial names) 025 사. 컴퓨터프로그램 저작권 026 아. 집적회로 배치설계권 026 자. 원산지 명칭 026 차. 영업비밀보호 및 부정경쟁방지 027

7 C O N T E N T S I n t e r n a t i o n a l I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y G u i d e B o o k Mexico Ⅲ. 지재권 취득 및 관리 1. 특허의 출원 및 관리 030 가. 특허출원의 대상 030 나. 특허출원 및 출원서류 036 다. PCT 국제출원 043 라. 공동출원 051 마. 우선권주장을 한 특허출원 053 바. 특허분할출원 055 사. 특허변경출원 058 아. 중간처리과정 061 자. 특허출원공개제도 068 차. 기술별 심사경향 070 카. 특허등록 과정, 비용 071 타. 특허권의 의의와 효력 074 파. 실시권 제도 077 하. 특허권의 이전 089 거. 특허권의 공유 092 너. 특허권자의 의무 094 더. 특허권의 소멸 095 러. 거절결정불복청구제도 096 머. 특허무효청구제도 실용신안의 출원 및 관리 105 가. 실용신안출원의 대상 105 나. 실용신안제도는 특허제도와 동일 108

8 Mexico Ⅲ. 지재권 취득 및 관리 3. 산업디자인의 출원 및 관리 109 가. 산업디자인 출원의 대상 109 나. 디자인의 출원과 디자인 도면 상표출원 및 관리 117 가. 상표출원의 대상 117 나. 상표 등록 요건 141 다. 상표의 동일 유사 145 라. 상품의 동일 유사 148 마. 상표등록출원 및 출원서류 151 바. 우선권주장을 한 상표출원 153 사. 상표권 존속기간 갱신출원 155 아. 상품 서비스 분류표 156 자. 우리나라 출원제도와의 대비 158 차. 중간 처리과정(심사 등록) 159 카. 상표권의 의의와 효력 164 타. 사용권 제도 167 파. 상표권의 이전 171 하. 상표권자의 의무 175 거. 상표등록의 무효 176 너. 상표권의 소멸 181 더. 상표등록의 취소 저작권 및 기타 지식재산권 등록 186 가. 저작권 보호제도 186 나. 프로그램 저작권 보호제도 189 다. 라이선싱 190 viii

9 I n t e r n a t i o n a l I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y G u i d e B o o k 6. 영업비밀과 집적회로 배치설계 191 가. 영업비밀 191 나. 집적회로의 배치설계 출원 및 관리 지식재산권 검색 방법 201 가. 기술정보조사 안내 201 나. 인터넷상의 검색방법 202 다. 현지 대리인에게 검색의뢰 211 Mexico IV. 지식재산권 분쟁대응 1. 지식재산권의 침해행위에 대한 대응 214 가. 행정기관(특허청) 이용구제방법에는 어떤 방법이 있나? 214 나. 사법기관에 의한 구제 221 다. 세관에 의한 구제방법 224 라. 2010년도 강화된 지식재산권 법률의 단속 및 처벌 규정 지식재산권 소송 및 협상전략 227 가. 소송분야별 대응전략 227 나. 침해입증부담은 누구에게 있나? 233 다. 의 사법기관의 증거인정 수준 234 라. 기업과의 로얄티 협상의 특징 235 마. 로펌의 참여시기 236 바. 로펌 대리인 등 수수료 지식재산권 분쟁판례 238 가. 침해소송사건 및 손해배상사건 238 나. 세관사건 및 저작권법 위반 사건 240 다. 상표등록여부 및 상표등록무효사건 지식재산권 분쟁 사례 244 가. 법원 가처분 사례 244

10 나. 분쟁 사례 246 다. 손해 배상 청구 소송 247 라. 형사 소송 사례 249 마. 분쟁 조정 사례 250 바. 세관 사례 252 사. 합의 253 아. 라이선싱 255 자. 기타 256 V. 기타 Mexico 1. 비 용 260 가. 특허 및 실용신안출원수수료 연차료 260 나. 디자인 및 상표출원 관련 비용 263 다. 특허 상표등록여부 조사료 265 라. 불복 청구 수수료 265 마. 침해 소송 수수료 대리인 정보 267 가. 대형로펌 267 나. 특허전문로펌 268 다. 세관 기타 저작권 전문로펌 유관기관정보 279 가. 의 특허청 279 나. 저작권 관리청 281 다. 법원 282 라. 관세청 284 마. 주 한국대사관 및 KOTRA 사무실 지역별 협약 286 가. NAFTA 조약 286 나. WIPO 국제조약가입현황 287 다. 한국과 체결한 국제조약 가입현황 288 x

11 I n t e r n a t i o n a l I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y G u i d e B o o k 5. 지식재산권 보호 질의 응답 및 체크리스트 290 가. 출원 절차에 관한 질의응답 290 나. 지재권 분쟁에 관한 질의응답 292 다. 상표 등 기타 질의응답 295 라. 체크리스트 296 그림차례 Mexico 그림 1 : 우리나라 특허출원에서 특허부여 될 때까지의 절차도 042 그림 2 : 특허출원에서 특허부여 될 때까지의 절차도 043 그림 3 : PCT 절차도 047 그림 4 : PCT 국제출원 절차와 일반해외 출원절차 비교도 048 그림 5 : 국제예비심사기관 업무절차도 049 그림 6 : 국제조사기관 업무절차도 050 그림 7 : 강제실시권 등록 절차도 081 그림 8 : 공익상 필요에 의한 실시권신청 절차도 087 그림 9 : 특허거절불복 청구 절차도 099 그림 10 : 특허 무효 청구 절차도 102 그림 11 : 실용신안등록출원에서 등록 될 때까지의 절차도 106 그림 12 : 산업디자인등록출원에서 등록 될 때까지의 절차도 113 그림 13 : 산업디자인 도면의 예 115 그림 14 : 상호등록 신청에서 등록 될 때까지의 절차도 128 그림 15 : 원산지 명칭 보호 신청에서 등록까지의 절차도 137 그림 16 : 원산지 명칭사용 허가 신청 절차도 162 그림 17 : 상표등록출원신청에서 등록될 때까지의 절차도 179 그림 18 : 상표등록 무효 청구 절차도 181 그림 19 : 상표등록 취소 청구 절차도 184 그림 20 : 집적회로 배치설계 등록출원등의 절차도 197 그림 21 : 특허청에 의한 구제절차(법 188조) 217 그림 22 : 형사상 구제절차도 223 그림 23 : 민사상 구제절차도 224 그림 24 : 통관보류 절차도 225 PART I 국가일반현황 xi

12 표차례 Mexico 표1 : 지식재산권 출원건수 009 표2 : 의 한국내 지식재산권 출원 건수 009 표3 : 특허제도 요약 015 표4 : 실용신안제도 요약 017 표5 : 디자인제도 요약 018 표6 : 상표제도 요약 020 표7 : 상표서비스 분류표 156 표8 : 특허출원 대리인 비용 260 표9 : 특허 중간사건 대리인 비용 261 표10 : 특허 연차료 261 표11 : 실용신안 출원 수수료 및 연차료 261 표12 : 실용신안 중간사건 수수료 262 표13 : 실용신안 연차료 262 표14 : 디자인 등록출원 수수료 263 표15 : 디자인 중간처리 수수료 263 표16 : 디자인 연차료 263 표17 : 상표 출원 수수료 264 표18 : 상표 중간처리 수수료 264 표19 : 상표권 존속기간 갱신출원 수수료 264 표20 : 상표 중간처리 수수료 265 표21 : 특허 상표 등록여부 조사료 265 표22 : 불복 청구 수수료 265 표23 : 특허청 본청 조직 279 표24 : WIPO 국제조약가입현황 287 표25 : 한국과 체결한 국제조약 가입현황 288

13 I n t e r n a t i o n a l I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y G u i d e Part B o o k I 국가 일반 현황 1. 정치, 경제, 사회 문화적 특성 2. 사법, 행정 체계 및 현황 3. 현지 진출 기업 현황 4. 지식재산권 관련 통계 / 현황 5. 의 유망 산업과 우리기업진출의 중요성

14 Part 0 I. 국가 일반 현황 1. 정치, 경제, 사회 문화적 특성 가. 정치 경제 현황 (1) 의 정치상황 (가) 1810년 9월 16일 독립 는 1810년 9월 16일 스페인으로부터 독립하였다. (나) 살리나스 정부시대 는 미국과 가장 근접해 있는 중남미 국가이고, 중남미 국가에서도 정치적, 경제적으로 우위에 있는 국가이다. 중남미 국가 대부분이 그러하듯 대통령의 권력 강화와 장기집권 등 독재국가로 회기하면서 민주주의는 찾아 볼 수 없었다. 그러나 에도 80년대에 외채위기를 겪으면서 외채위기 타결을 위해 시작된 경제개혁은 높은 경제사회적 비용으로 인해 얼마 가지 않아 실패하였으며, 본격적인 개혁은 1988년 12월 살리나스 정부(1988년 12월 1994년 12월)의 출범부터이다. 살리나스 정부는 강력한 의지와 결단으로 경제 개혁을 어느 정도 달성 하는 데는 성공을 하였지만 정치적 개혁, 개방은 최소화함으로써 민주화의 과제를 달성하는 데는 실패하였다. 이렇듯 민주화의 필요성에도 불구하고 살리나스 정부는 경제개혁의 필요성만을 앞세워 민주적 정치개혁을 뒤로하고 절대권력을 향유한 나머지, 정부여당인 제도혁명당은 세계 정치사상 유례없 002

15 는 선거를 통한 70년 이상의 장기집권을 하기에 이르렀다 1. (다) 1994년 12월 페소화 위기 1994년 12월에 일어난 페소화 위기는 실제로 자유시장 경제개혁을 보다 공고히 하는 방향으로 나아가기 시작하였다. 대신 신 자유주의 정책으로 인한 모든 사회적 불만, 갈등이 정치적으로 해소 되도록 유도되어졌다. 살리나스는 시장경제 개혁을 실시하고 페소화의 평가절상을 유지하여 중산층에 싼 값으로 수입품을 제공하고, 정치적 협력자에게 사용할 정부의 지원을 위해 외자의 대량유입이 불가피 했다. 이러한 여러 가지 경제정책으로 한 때 신흥시장에서 개혁의 모범국가로 인정받기도 하였으나, 한편으로 페소화 위기는 살리나스 대통령의 경제개혁 모범국가의 꿈은 실패로 끝이 나고, 살리나스 또한 외국망명의 길을 떠나지 않을 수 없었다 2. (라) 1995년 세디요 정부 이후 1995년 1월 3일 세디요 정부는 경제난국을 타개하기 위해 여러 가지 경제정책을 발표하여 실행 에 옮겼으나, 이에 대한 시장의 반응은 매우 부정적이었고, 심지어 는 위기극복 불능상태에 빠지고 말았다. 그러나 세디요 정부는 미국 등 선진국의 구제금융과 긴축재정 등으로 경제가 회복 되고 동시에 정치도 안정되었으나, 과다한 외채부담으로 또 다른 외채위기의 불씨를 여전히 안고 있었다. 정치기반이 취약한 세디요 대통령은 과감하게 자기의 권한을 대폭 포기하면서 모든 정치는 민주적으로 운영하는 데 초점을 맞춘 결과 대통령 권력중심주의의 약화와 선거개혁을 통해 민주화를 시도하였다. 이 사이 비센테 폭스(Vicente Fox)를 비롯한 강경파들이 국민행동당의 주도권을 잡으면서 세디요 정부는 약화되기 시작하고, 심지어 2000년 대통령 선거에서 패배하고 말았다. 2000년 대통령 선거는 마침내 민주주의 역사에 새로운 장을 여는 사건이었다. 또한 세디요는 역사상 가장 공정하고 깨끗한 선거로 최초의 평화적 정권교체를 가능하게 하였다 3. (마) 현 펠리페 칼데론 대통령 (i) 2006년 12월 1일 취임 펠리페 칼데론 현 대통령은 2006년 12월 1일 취임하여 오늘에 이르고 있다. 현 대통령 역시 민주개혁과 경제개혁에 역점을 두고, 특히 빈부격차 해소와 미국을 비롯한 서방국가와의 외교관계를 돈독히 유지하는 데 최선을 다하고 있다. 현 대통령은 친미 친 기업 정책을 고수하고 있다. 1 김기현, 페소화위기 이후 의 정치, 경제변동, 297면, 한국라틴아메리카 학회 2000년 2 앞의글, 8면 3 이 글은 김기현씨의 학술 논문인 페소화 위기 이후 의 정치,경제변동 에서 발췌하여 썼음을 밝혀둔다. PART 01 국가일반현황 003

16 (ii) 외교정책 는 UN을 통한 국제분쟁의 평화적 해결 원칙을 고수하며, 북미경제 통합강화, 중남미지역에 서의 맹주 역활, 아시아 및 유럽과의 협력증진을 도모하고 있다. 또한 소원했던 쿠바, 베네수엘라와의 외교관계도 노력하고 있다. (바) 한국과의 외교관계 는 한국의 6.25전쟁 때 UN 정 회원국으로서 많은 물자지원을 하였다. 와 우리 나라는 1962년 정식 수교하여 외교관계를 맺고 있으며, 북한과도 1980년에 수교하였다. (사) 반정부 세력 (i) 사파티스타 민족해방군 반정부 세력으로 사파티스타 민족해방군이 있으며, 의 치아파스 주에 기반을 둔 무장혁명 단체이다. 이 단체는 1994년부터 정부에 전쟁을 선포한 상태다. 이들의 사회적 기반은 주로 원주민이고, 도시지역에서도 일부 지지가 있다. 이들의 주 대변인은 부사령관 마르코스이다. (ii) 민족해방군의 이념 사파티스타 민족해방군의 이념은 자유사회주의, 자유자치주의, 자유마르크스주의, 마야 원주민의 정치사상이 결합되어 있다. 또한 이 민족해방군은 반세계화, 반신자유주의 사회운동과 연대하며, 원주민 지역내의 자원 특히 토지를 통제한다. 이 민족해방군은 의 정부군과 대치하고 있어서 사회불안이 가중되고 있다. 특히, 정부는 다음 대통령 선거 때와 양원의원 총선 때에 사회 혼란이 우려되어 초긴장하고 있다. (2) 경제 현황 (가) 교역현황 2009년도 수출액 : 71.3억$ / 수입액 : 9.7억$ / 무역흑자 : 61.6억$ 2010년도 수출액 : 8,845,549,442$ / 수입액 : 1,521,026,525$ 주요 수입품 : 평판디스플레이, 칼라TV, 무선전화기, 자동차 및 그 부품 등 주요 수출품 : 동괴, 아연광, 유선통신기기, 무선통신기기, 소금 등 004

17 (나) 일반 경제현황 4 (i) 대미 의존형 교역 대외 수출의 75% 이상이 미국에 의존하고 있다. (ii) 주요 수출산업 및 수입산업 수출산업은 자동차, 건설업, 제조업 및 자동차부품, 원유, 은, 과일, 채소, 커피, 면화 수입산업은 금속기기, 철강제품, 농기계, 전자부품, 자동차부품, 항공기 및 그 부품 등 1인당 GDP는 1만 700$ 실업율은 3.2%이고, 불완전 취업률은 25%에 달한다. (iii) 빈곤율 2003년 기준 빈곤층이 전 인구의 40% 차지한다. 칼 데론 현 대통령은 빈곤층 감소와 일자리 창출을 역점정책으로 하고 있다. (iv) 주요 농산물 옥수수, 밀, 쌀, 면화, 커피, 과일, 토마토, 소고기 등 (v) 산업 식품 음료, 담배, 화학제품, 철강, 석유, 광업, 섬유, 의류, 차량, 내구소비재, 관광업 등 석유산업은 국가재정의 주요 수입원이다. 2005년 원유생산국 6위(하루 342만 배럴) 2004년 석유수출 세계 8위 광물자원도 풍부하며, 은 생산량은 세계 1위, 납 4위, 수은 및 안티몬은 4위 임산원료는 남부에서 마호가니, 삼목 나무 등 가구재가 많이 생산된다. 제철업과 석유화학공업이 발달되고 있다. (vi) 냉장고, 세탁기 시장 점유율 엘지전자와 삼성전자는 냉장고, 세탁기가 시장에서 25%의 점유율을 기록 하고 있다. 4 네이버 백과사전 경제편 PART I 국가일반현황 005

18 나. 사회 문화적 특성 5 (1) 사회적 특성 (가) 인종 분포 백인과 원주민의 혼혈인 메스티소가 약 60% 아메린디아인이 30% 원주민이 9% 그 외 영국인, 독일인, 이탈리아인, 프랑스인 등이 1% (나) 언 어 언어는 스페인 언어이며 영어도 사용된다. 원주민은 마야어, 나우아틀어를 사용한다. (다) 종 교 스페인 식민지의 영향으로 대부분 토착화된 로마 가톨릭교를 믿는다. 이 교는 1911년 혁명 전까지 기득권층의 일부를 형성하였으나 혁명정부의 사회개혁으로 기득권을 잃었으며, 20세기 초 성공회와 개신교가 들어와서 문맹 퇴치사업 등 활동으로 영역을 넓히고 있다. (라) 사회 계급간의 격차 심화 는 1917년경 혁명에 의해서 다소 사회평준화를 보였으나, 아직도 사회계급의 격차가 심하고, 더욱 빈부격차가 오히려 증가하는 추세에 있다. 또 900만 명이나 되는 원주민 인디언과의 갈등이 심하여 가 안고 있는 가장 큰 사회문제로 대두되고 있다. (마) 교육문제 성인들의 문맹률은 1910년 77%에서 현재는 8%로 대폭 감소하고 있다. 초등학교와 중학교는 무상교육이고, 국공립의 고등학교, 대학교의 학비는 어느 나라보다도 현저히 저렴하고, 특히 국립 대학의 한 학기 등록금은 U$30밖에 되지 아니한다. 5 네이버 백과사전 사회 문화편 참조 006

19 (2) 문화적 특성 혁명과 경제개혁에 의거 문화 수준이 많이 향상되었으며, 문학에서도 혁명 후 사실주 의적 기법에 의해 현실의 모순을 파헤친 작품들이 많이 나와 문화 발전에도 크게 기여하였다. 또 정부는 인류학 박물관을 건설하여 과거와 현재의 민족 발자취를 되돌아 볼 수 있도록 하였다. 언론 활동은 자유로이 할 수 있고, 언론사도 많은 편이며, 중앙일간지가 10개, 지방지가 4개 이며, 그 외 신문의 종류는 다양하다. 의 전통의상으로는 우아필이 있고 레보소도 있다. 모자는 솜브레로를 많이 쓴다. 대표 요리 타코는 말린 옥수수 가루를 반죽해 만든 토리티야에 다진 고기 등 음식을 넣어서 된 요리이다. 주요 음료는 오르차타 쌀 음료가 주 음료이며, 이는 계피향이 조금 난다. PART I 국가일반현황 007

20 Part 0 I. 국가 일반 현황 2. 사법 행정 체계 및 현황 가. 사법체계 대법원에는 대법원 판사 11명이 있고, 연방차원의 소송을 심리하며 다른 사법기관으로는 선거재판소, 단일/지방재판소, 연방사법재판소가 있다. 나. 행정입법체계 연방은 31개 주와 1개의 특별구로 되어 있고, 연방국가로서 대통령 중심제 국가이다. 헌법은 3단계의 정부를 규정하고 있으며, 그것은 연방정부, 주정부, 지방정부이다. 대통령은 행정수반이자 국군통수권자이며 막강한 권력을 가지고 있다. 입법부는 양원제이며 연방법 제정, 외교합의 비준, 국제조약 비준, 국가 예산승인 등을 담당 한다. 3. 현지 진출 기업 현황 엘지전자, 엘지 디스플레이, 삼성전자, 삼성물산(건설), 대우, 현대정공, 포스코, 현대자동차, 기아자동차 등 008

21 4. 지식재산권 관련 통계 / 현황 가. 지식재산권 출원건수 6 표1 : 지식재산권 출원건수 종별 년도 출원건수 12,207 13,198 14,435 15,505 16,599 16,581 14,281 특허 해외 11,739 12,633 13,851 14,931 15,970 15,896 13,439 한국인 출원건수 53,724 58,553 63,899 69,781 83,216 84,287 72,250 상표 해외 18,961 20,239 22,219 24,620 28,606 27,695 21,845 한국인 NA 출원건수 1,982 2,457 2,777 3,023 2,882 3,181 2,930 디자인 해외 1,162 1,555 1,790 1,982 1,939 1,993 1,689 한국인 (WIPO 자료에서) 나. 의 한국내 지식재산권 출원 건수 표2 : 의 한국내 지식재산권 출원 건수 년도 특허출원 실용신안출원 디자인출원 상표출원 합계 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 없음 (한국 2010년 특허청 연보) 6 World Intellectual Property Indicators 2010, WIPO ( ) PART I 국가일반현황 009

22 Part 0 I. 국가 일반 현황 5. 의 유망 산업과 우리기업진출의 중요성 가. 의 유망산업 국내 총생산(GDP)은 세계 제 13위(2008년)이며, 중남미에 있어서 브라질에 버금가는 규모로 되어 있다. 의 대기업은 세계 3위의 시멘트 기업인 세멕스(Cemex); 그루포 모델로(Grupo Modelo) 와 같은 세계적으로 유명한 알콜 음료 산업; FEMSA(세계 2위의 코카 콜라 제조자)와 같은 대기업, 옥수수 가루와 또띨라의 세계 1위 기업인 그루마(Gruma); 기타 Grupo Bimbo, Telmex, Televisa 등이 있다 7. 특히, 는 석유, 석탄은 세계적인 생산지이며, 석유가 큰 외화획득원으로 되어 있다. 또한 은이나 오팔의 산지로 유명하며, 수산업이나 관광업, 제염(소금)이나 맥주가 큰 외화획득원이다. 더욱이, 자동차나 제철, 가전제품의 생산도 번성하게 행해지고 있다. 그 외 주요 유망기업으로 사탕, 석유정제, 유리, 제지 및 화학산업 등이 유망하다. 는, 미국, 캐나다와의 사이에서 북미자유무역협정(NAFTA: North American Free Trade Agreement) 을 체결하고 있는 외, 경제협력개발기구(OECD: Organization for Economic Cooperation and Development), 아시아 태평양 경제협력(APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation)의 구성국 으로 되어 있다. 7 특허 로펌 Basham 사무소 제공 010

23 나. 우리기업 진출의 중요성 는 인구도 1억명이 넘고, 농산물과 석유, 석탄, 은 등 지하자원이 풍부하여 공업화 등 산업화하는데 최적의 조건을 갖추었다고 할 수 있으나, 다민족으로 구성된 국가인데다 공식적으로 무장한 반정부세력과 충돌내지 전쟁발발, 또 수시로 발생하는 아편 전쟁 등으로 국민은 물론 기업 인들도 안전하게 기업을 경영할 수 있는 여건이 타국에 비해 현저히 낮다고 할 수 있으므로 기업이 적극적으로 를 공략하면 수출량도 늘어나는 등 경제 활성화가 기대된다. PART I 국가일반현황 011

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25 I n t e r n a t i o n a l I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y G u i d e Part B o o k II 지식재산권 제도의 소개 1.지식재산 보호 현황 및 연혁 2. 일반 지식 재산 규정

26 Part I I 지식재산권 제도의 소개 1. 지식재산권 보호 현황 및 연혁 가. 지식재산권 보호 현황 지식재산권 보호제도는 크게 산업재산법과 연방저작권법으로 대별하여 보호하고 있다. (1) 지식재산권 보호 방안 마련 모든 국가는 자국의 기술을 보호하기 위하여 지식재산권 제도를 활용해야 하고 지식재산권 취득 없이 해외 시장 진출이 어려우므로 먼저 지식재산권 보호방안이 선행되어야 한다. 정부도 이런 점을 감안하여 각 기업에 특허 등 출원장려, 직무발명제도의 활성화, 지식 재산권 보호를 위한 인력양성과 지식재산권 침해 단속 강화 등의 투자를 늘리고 있으며 지식재산권 지출의 경우에는 OECD 평균보다 20% 이상이나 되는 등 선진국 못지않게 지식재산권 보호제도를 강화하고 있다. 또한, 파리협약, PCT조약, 상표법조약, 저작권조약, 미생물기탁에 관한 부다페스트조약, 표장 등록에 관한 마드리드 협정, 국제특허분류에 관한 스트라스부르그조약 등 국제조약에 가입하여 지식 재산권 보호에 최선을 다하고 있다. 014

27 (2) 지식재산권 보호제도의 종류 지식재산권 보호제도는 크게 산업재산법과 저작권법으로 대별된다. (가) 산업재산법 산업재산법에는 특허법, 실용신안법, 상표법, 산업 디자인법, 영업비밀, 집적회로배치설계에 관한 법, 원산지 명칭, 상호 등이 포함되어 있다. (나) 저작권 저작권법은 저작권, 컴퓨터프로그램저작물, 저작인접권을 포함하고 있다. (다) 산업재산권 보호제도의 요약 8 특 허 1 국 가 명 특 허 제 도 제도 법 한국법 2 지리적 효력의 범위 국내만 대한민국 영토 3 출원인 자격 발명자 및 승계인(자연인, 법인)(산재법 제11조, 제13조) 발명자 및 그 정당 한 승계인 4 현지대리인의 필요성 및 대리인의 자격 5 출원언어 6 특허권의 존속기간 및 기산일 필요. 국내에 거처를 가지고 있지 않은 출원인은, 국내에 송달처를 정해야 하며, 대리인을 선임해야 한다. (산재법 제181조) 스페인어(스페인어 이외라도 출원할 수 있으나, 20일 이내에 스 페인어로의 번역문을 제출해야 한다) (산재법 제179조) 출원일로부터 20년 (산재법 제23조) 표3 : 특허제도 요약 필요. 특허관리인을 선임해야 한다. 국어 특허권의 설정등록 이 있는 날부터 특 허출원일 후 20년 7 신규성의 판단기준 내외국 공지, 내외국 간행물 (산재법 제12조) 국내외 공지, 공연 실시, 간행물 게재, 특정 전기통신회선 을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명 8 일본 JETRO 및 일본 AIPPI자료에서 참조 PART II 지식재산권 제도의 소개 015

28 8 신규성상실예외 유. 다음의 경우가 있다(산재법 제18조) (1) 발명자 또는 그 승계인에 의한 개시일부터 12월 (2) 국내 또는 국제박람회에 있어서 전시일부터 12월 유. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 공지, 공용 등 되거나, 그 에 반하여 공지, 공 용 등 된 경우, 그 로부터 6개월 특 허 제 도 9 특허될 수 없는 사유 (1) 이론적 또는 과학적원리 (2) 자연계에 이미 존재하고 있으나 미지였던 것을 개시 또는 명 백히하는 발견 (3) 정신활동, 게임, 사업활동을 실행하기 위한 도해, 계획, 규칙 및 방법 그리고 수학적 방법 (4) 컴퓨터 프로그램 (5) 정보제공의 방법 (6) 미술적 창조 및 미적 또는 문학적 작품 (7) 인간 및 동물의 수술, 치료 또는 진단방법 (8) 공지발명의 단순나열 (공지물의 혼합물, 또는 그들의 용도, 형 태, 치수 또는 재료의 변경. 단, 당업자에 있어 자명하지 않은 공업상 효과 또는 용도를 산출할 정도로, 개별적으로 기능할 수 없도록 결합 또는 융합되고, 또한 그들의 특정한 성질 또는 기능이 변경된 경우를 제외한다. (9) 식물 또는 동물을 생산하고, 번식시키며, 또는 유전시키기 위 한 본질적 생물학적 방법 (10) 자연계에 존재하는 생물학적 및 유전학적 물질 (11) 동식물의 품종 (12) 인체 및 인체를 구성하는 요소 (13) 미풍양속에 반하는 것(산재법 제16조, 제19조, 제4조) 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문 란하게 하거나, 공 중의 위생을 해할 염려가 있는 발명 11 실체심사의 유무 및 심 사사항 유 (산재법 제53조) 유 12 심사청구제도의 유무 무 유 13 우선 심사제도 및 조기 심사제도의 유무 14 출원 공개제도의 유무 무 유. 출원공개는 출원일부터 1년 6개월 경과 후 공개, 조기공개제 도도 있음 (산재법 제53조) 유 유 15 이의신청제도의 유무 무 무 16 무효심판제도의 유무 17 실시의무 유. 누구라도, 언제라도 특허의 무효를, 특허청에 청구할 수 있다. (산재법 제78조, 제79조) 등록일부터 3년 또는 출원일부터 4년 중 어느 늦은 쪽의 기일, 이기간의 경과 후에 있어서 불실시의 경우는, 강제실시권 설정의 대상이 된다(산재법 제70조) 유. 무효심판은 특허 심판원에 대하여 청구할 수 있다. 유 016

29 실용신안제도 표4 : 실용신안제도 요약 1 국 가 명 제도 법 한국법 2 지리적 효력의 범위 국내만 대한민국 영토 3 출원인 자격 4 현지대리인의 필요성 및 대리 인의 자격 발명자 및 승계인(자연인, 법인) (산재법 제11조, 제13조) 필요. 국내에 거처를 가지고 있지 않은 출원인은 국내 에 송달처를 정해야하며, 대리인을 선임해야 한다. (산재법 제181조) 고안자 및 그 정당 한 승계인 필요. 관리인을 선임 해야 함. 5 출원언어 스페인어(스페인어 이외라도 출원할 수 있으나, 20일 이내에 스페인어로의 번역문을 제출해야 한다) (산재법 제179조) 국어 6 실용신안권의 존속기간 출원일로 부터10년 (산재법 제29조) 실용신안권의 설정 등록을 한 날부터 실용신안등록출원 일 후 10년 실 용 신 안 제 도 7 신규성의 판단기준 8 신규성상실예외 내외국 공지, 내외국 간행물 (산재법 제12조) 유. 다음의 경우가 있다 (산재법 제18조) (1) 고안자 또는 그 승계인에 의한 개시일부터 12개월 (2) 국내 또는 국제박람회에 있어서 전시일부터 12개월 국내외 공지, 공연 실시, 간행물 게재, 특정 전기통신회선 을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명 실용신안등록을 받 을 수 있는 권리를 가진자에 의하여 공 지, 공용 등 되거나, 그에 반하여 공지, 공용 등 된 경우, 그 로부터 6개월 9 등록요건 (1) 신규성 (2) 산업상 이용 가능성 (1) 신규성, 특허보 다 저도한 진보성 (2) 산업상 이용 가능성 10 등록될 수 없는 사유 (1) 신규성이 없는 고안 (2) 산업에 적용할 수 없는 고안 (3) 미풍양속에 반하는 고안(산재법 제28조) 국기 또는 훈장과 동일하거나 유사한 고안, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공 중의 위생을 해할 염려가 있는 고안. 11 실체심사의 유무 유(산재법 제53조) 유 12 심사청구제도의 유무 무 유 PART II 지식재산권 제도의 소개 017

30 13 우선 심사제도의 유무 무 유 14 출원 공개제도의 유무 무. 출원 공개제도는 없으나, 출원은 등록 후에 공보에 의해 공고(공개)된다. 15 이의신청제도의 유무 무 무 16 무효심판제도의 유무 17 실시의무 유. 누구라도, 언제라도 실용신안의 무효를 특허청에 청구할 수 있다.(산재법 제78조, 제79조) 등록일부터 3년 또는 출원일부터 4년 중 어느 늦은 쪽의 기 일... 이 기간의 경과 후에 있어서 불실시의 경우는 강제실시 권 설정의 대상이 된다(산재법 제70조) 유 유. 무효는 특허심 판원에 대하여 청구 할 수 있다. 유 디자인제도 표5 : 디자인제도 요약 1 국 가 명 제도 법 한국법 2 지리적 효력의 범위 국내만 대한민국 영토 3 출원인 자격 창작자 및 승계인(자연인, 법인)(산재법 제11조) 창작자 및 정당한 승계인 4 현지대리인의 필 요성 및 대리인 의 자격 필요. 맥시코 국내에 거처를 가지고 있지 않은 출 원인은, 국내에 송달처를 정해야 하며, 대리인을 선임해야 한다.(산재법 제181조) 필요. 디자인관리인을 선임해야 한다. 5 출원언어 스페인어(산재법 제179조) 국어 디 자 인 제 도 6 디자인권의 존속 기간 및 기산일 7 신규성의 판단 기준 8 신규성상실예외 출원일로부터 15년간(산재법 제36조) 설정등록이 있는 날부터 15년. 내외국 공지, 내외국 간행물 (산재법 제12조) 유. 다음의 경우가 있다 (산재법 제18조) (1) 창작자 또는 그 승계인에 의한 개시일부터 12월 (2) 국내 또는 국제박람회에 있어서 전시일부터 12월 국내외 공지, 공연실시, 간행물 게재, 특 정 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가 능하게 된 디자인 유. 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가 진 자의 디자인이 신규성을 상실하게 된 경우 그 날로부터 6개월 9 등록요건 (1) 신규성 (2) 공업상 이용가능성 (1) 신규성 (2) 창작성 (3) 공업상 이용가능성 018

31 10 등록될 수 없는 사유 11 실체심사의 유무 12 심사청구제도의 유무 (1) 디자인의 정의에 해당하지 않는 디자인 창작 및 (2) 신규성이 없는 디자인의 창작 및 (3) 공업화 할 수 없는 디자인의 창작 및 (4) 미풍양속에 반하는 디자인의 창작 (산재법 제31조, 제4조) 유(산재법 제53조, 제37조) 무 1. 국기 국장 군기 훈장 포장 기장 기타 공공기관등의 표장과 외국의 국 기 국장 또는 국제기관등의 문자나 표 지와 동일 또는 유사한 디자인 2. 디자인이 주는 의미나 내용 등이 일반 인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍 속에 어긋나거나 공공질서를 해칠 우 려가 있는 디자인 3. 타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동 을 가져올 염려가 있는 디자인 4. 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 디자인 심사제도와 무심사제도를 병행. 무 디 자 인 제 도 13 우선권 심사제 도 및 조기심사 제도의 유무 14 부분디자인제도 의 유무 15 관련 디자인제 도의 유무 16 한벌물품 유사 의 디자인제도의 유무 무 무 유. 무 무 우선심사제도 있음. 무. 다만, 개정법에서 관련디자인제도 도 입예정. 유 17 디자인분류 18 출원공개제도의 유무 국제분류(로컬분류)를 채용하고 있다. 무. 출원공개제도는 없으나, 출원은 등록 후에, 공보 에 의해 공고(공개)된다. 지식경제부령이 정하는 물품의 구분. 다만, 개정안은 이를 포함할 예정임. 유. 19 비밀디자인제도 의 유무 무 유. 20 이의신청제도의 유무 무효심판제도의 유무 등록표시 의무 무 유. 누구라도, 언제라도 디자인의 무효를, 특허청에 청구할 수 있다. (산재법 제78조, 제79조) 유. 디자인등록에 따라서 보호되고 있는 제품에 적 정한 표기가 행하여 지지 않으면, 민사 및 형사소 송을 제기할 수 없다. 유. 디자인무심사등록출원에 의한 디자인 권의 설정등록이 있는 날부터 디자인무심 사등록공고일 후 3개월이 되는 날까지. 유. 무. PART II 지식재산권 제도의 소개 019

32 상표제도 1 국 가 명 표6 : 상표제도 요약 제도 법 한국법 2 지리적 효력의 범위 국내 대한민국 영토 3 상표법의 보호 대상 상표, 서비스마크, 단체표장, 광고 슬로건, 상호, 원 산지 명칭, (산재법 제88조, 제96조) 상표, 서비스표, 단체표장, 지리적 표시, 업무표장. 4 상표의 종류 5 출원인 자격 문자상표, 도형상표, 기호상표, 입체상표, 결합상 표, (산재법 제88조, 제96조) 상품을 식별하기 위하여 표장을 사용 혹은 표장 의 사용을 희망하는 자(자연인, 법인) 기호, 문자, 도형, 입체적 형상, 색제, 홀로 그램, 동작 또는 이들을 결합한 것 및 그 밖에 시각적으로 인식할 수 있는 것 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용 하고자 하는 자. 6 권리부여의 원칙 선출원주의(산재법 제42조) 선원주의 7 등록요건 식별력 존재 식별력 존재 8 현지대리인의 필요성 및 대리 인의 자격 필요. 국내에 거처를 가지고 있지 않은 출 원인은 국내에 송달처를 정해야 하며, 대리인을 선 임해야 한다.(산재법 제183조) 필요. 상표관리인을 선임해야 함. 상 표 제 도 9 출원언어 스페인어 (산재법 제179조) 국어 10 연합상표 유무 유 무 11 상표권의 존속 기간 출원일로부터 10년. 10년 마다 갱신할 수 있다. (산재법 제95조) 상표권설정등록이 있는 날부터 10년. 10 년마다 갱신할 수 있다. 12 등록될 수 없는 사유 (1) 움직이는 표장 (2) 상품 또는 서비스에 대하여 보통으로 사용되고 있는 표장(보통 명칭화한 표장) (3) 보통으로 사용될 수 있도록 되어 있는 3차원형 상, 상품의 보통형상, 또는 상품의 성질이나 강 의 요약기능에 의하여 정하는 형상. (4) 상품 또는 역무( 役 務 )의 종류, 질, 목적, 출소, 제조일 등을 표시하는 데 불과한 표장. (5) 1개 만의 문자, 기호, 색으로 이루어지는 표장 (6) 다른 언어로의 번역인 표장 (7) 승인을 얻지 않은 나라 등의 문장( 紋 章 : 무늬) 을 복제, 또는 모방한 표장 (8) 국가가 채용하는 품질보증 마크, 경화( 硬 化 ) 등 을 복제, 또는 모방한 표장 (9) 공인된 박람회, 스포츠ㆍ이벤트 등의 명칭, 심 벌마크, 메달 등을 복제, 또는 모방한 표장 (10) 출처의 혼동이나 오해를 생기게 하는 지리적 명칭, 지도로 이루어지는 표장 1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하 는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 2. 그 상품에 대하여 관용하는 상표 3. 그 상품에 산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형상(포장의 형상을 포함 한다) 가격 생산방법 가공방법 사 용방법 또는 시기를 보통으로 사용 하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 4. 현저한 지리적 명칭 그 약어 또는 지 도만으로 된 상표 5. 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 6. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표 7. 제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인 가를 식별할 수 없는 상표 020

33 (11) 어떤 제품의 제조지로서 알려져 있는 마을 등 의 명칭으로 이루어지는 표장 (12) 사람의 이름, 필명, 서명 및 초상(권리소유자 의 승락을 얻은 경우를 제외한다) (13) 지적 또는 예술적 저작물의 명칭으로 이루어 지는 표장. (14) 공중을 속이거나 또는 오인시킬 우려가 있는, 도형 또는 형상으로 이루어지는 표장 (15) 에서 주지한 상표와 동일 또는 유사한 명칭, 도형, 형상의 표장을 비유사한 상품 또 는 역무( 役 務 )에 부정한 목적을 가지고 사용하 는 표장 (16) 선출원 또는 선등록의 상표와 동일 또는 유사 하게, 동일 또는 유사의 상품 또는 역무에 사 용하는 표장 (17) 상호와 동일 또는 유사표장(산재법 제90조Ⅰ ~ⅩⅦ) 13 소리상표 향 기 맛 등 제도 의 유무 무 무 상 표 제 도 14 주지상표제도의 유무 유. 주지상표에는 다음의 요건이 요구된다. (1) 상표를 사용하는 개인 또는 법인이 국 내 또는 기타의 나라에서 전개하는 사업활동의 결과로서, 또는 그 선전 혹은 광고의 결과로서, 의 소비자 또는 상업부문의 특정 일부에 있어서 알려져 있는 것. (2) 상표가 소비자의 대부분에게 알려져 있으며, IMPI에 의한 인정 또는 선언을 얻고 있는 것 유 15 1 출원 다구분제 도의 유무 무(산재법 규칙 제57조Ⅰ,) 유 16 실체심사의 유 무 및 심사사항 유. (산재법 제122조,) 유 17 심사청구제도의 유무 18 우선심사제도 및 조기심사제 도의 유무 19 출원공고제도의 유무 무 무 무. 출원공고제도는 없으나, 출원은 등록 후에, 공 보에 의해 공고(공개)된다. 무 유 유. 출원공고제도 채용 20 이의 신청제도 의 유무 무 유. 출원공고일로부터 2월. 무효심판제도의 유무 유. 이해관계자만 청구할 수 있다. (산재법 제151조, 제188조) 유 PART II 지식재산권 제도의 소개 021

34 상 표 제 도 불사용 소멸제 도의 유무 상품 서비스 분류 유. 계속하여 3년 (산재법 제130조, ) 국제분류(니스분류)를 채용하고 있다(니스 협정가 맹국). 그러나, 는 상품이 34류, 서비스 8류 인 독자분류를 채용하고 있다(산재법 규칙 제59조) 유. 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정 상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하 여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아 니한 경우 국제분류(니스분류)를 채용하고 있다. 양도와 영업과 의 관계 무. 상표권의 양도는 영업과 같이 양도하지 아니하 여도 됨 무. (3) 우리나라의 산업재산법 체제와의 비교 (가) 특허 실용신안 디자인법 체제 위에서 상세히 언급한 바와 같이 의 산업재산법 체제는 특허, 실용신안, 상표 등 산업재 산권 전반을 단일법전에 규정, 커버하고 있으므로 우리나라의 법체계와 완전히 다르다. 우리나라의 산업재산법 체제는 권리 별로 분류하여 규정하고 있다. 즉, 특허법, 실용신안법, 상표법, 디자인보호법, 반도체집적회로배치설계법 등 각각 분류하여 개별 법 체제를 형성하고 있다. 특허법은 특허법 독립의 법이 있고, 실용신안법은 실용신안법 독립의 법이 각각 존재하고 있다. (나) 광고슬로건 상호 상표의 법 체제 의 산업재산법에 상호 및 광고슬로건에 관한 규정이 포함되어 있고, 특이한 것은 산업재 산법에 상호 및 광고슬로건에 관한 규정을 부( 部 )를 달리하여 규정하고 있는 점이 특이하며 상표법 을 적용하고 있다. 이는 광고슬로건, 상호 등이 상표적인 성격을 가지고 있기 때문에 상표법을 적용 하고 있다. 우리나라는 상호를 규율 하는 법으로 상법이 있으나, 의 상호 보호는 산업재산법에서 규정 하고 있다. (다) 연방저작권법 의 저작권법에는 통상의 저작권, 저작인접권, 컴퓨터프로그램저작물을 포함하고 있으며, 022

35 이러한 제도는 우리나라의 제도와 동일하다. 그러나 그 소관기관은 교육성 산하의 저작권관리청에서 담당하고 있다. 우리나라의 저작권 관리부서는 문화체육관광부에서 관리하고 있다. 나. 지식재산권 보호제도의 연혁 (1) 1832년 발명자를 위한 소유권법 는 특허를 비롯한 산업재산권을 보호하기 위한 최초의 법으로 1832년에 제정된 발명자 를 위한 소유권법 이 있다. 이 법은 주로 발명 및 아이디어 보호에 관한 내용이 규정되어 있다. (2) 1890년 특허 및 특권에 관한 법 발명자를 위한 소유권법을 개정하여 오늘의 산업재산법의 골격을 형성한 법이 1890년에 제정한 특허 및 특권에 관한 법 이다. 이 특허 및 특권에 관한 법 내용은 1943년에 개정된 산업재산법 에 이르기까지 그 골격은 거의 변경되지 않고 유지하였다. (3) 1903년 상표 및 상호에 관한 내용 규정 는 1903년에 이르러 브뤼셀조약과 파리협약(1883년)에 의거 1943년의 산업재산법에 상표 및 상호보호에 관한 규정을 포함시켜 규정하였다. (4) 1943년부터 1944년까지의 법 1943년에 이르러 산업재산법은 1934년의 파리협약의 런던회의의 영향을 받아 약간의 변경이 있었다. 1976년부터 1991년까지의 법은 특허 및 상표에 관한 내용의 변경이 있었으나 약간의 변경 만이 있었고, 1991년 산업재산권 촉진 및 보호법이 발효되고, 그 후 1994년에 개정된 산업재산법을 현재까지 시행하고 있으며, 그 사이 몇 번 극히 부분적인 개정이 있었다. (5) 1994년 이후의 개정 현재 시행하고 있는 법은 1994년에 개정된 법이며, 그 후 개정되어 2004년 1월 1일 시행된 법은 제77조 강제실시권 일부개정, 2005년에 개정되어 2005년 7월 17일 시행된 법은 주지상표의 효력 (법6조 3항), 무효, 소멸, 취소 등의 일부개정, 무효수리 후의 절차(법193조), 그리고 2006년 1월 1일에 시행된 법 일부(프랜차이즈 절차, 운영, 가맹점의 비밀보존 등)의 개정이 있었다. PART II 지식재산권 제도의 소개 023

36 Part I I 지식재산권 제도의 소개 2. 일반 지식 재산 규정 가. 특허권(Patent) 특허의 대상은 발명이다. 특허는 자연물 또는 자연현상을 이용한 것으로서 신규성이 있고 산업 상 유용한 발명에 대하여 일정기간 주어진 독점권을 가지는 권리이다. 하나의 예를 들면, 이 세상 에 없는 물건이나 장치를 창작하였거나, 이미 제조. 판매하고 있는 물건에 새로운 기술내용을 추가 하여 현저한 기술적 효과를 나타내었을 경우에도 발명이라고 할 수 있고 이 발명이 특허를 취득하 였으면 특허권이 형성된다. 나. 실용신안권(Utility model) 실용신안의 대상은 실용신안 고안이며, 실용신안 고안은 발명과 같이 기술 수준이 높은 창작을 의미하지 아니하고, 발명보다 기술 수준이 높지 않다 하더라도 실용적이고, 어느 정도의 기술적 내용 에 대해 창작성이 있으면 실용신안의 고안이라고 할 수 있다. 통상, 발명은 대 발명, 큰 발명이라 하고, 실용실안 고안은 소 발명, 작은 발명이라고 한다. 미국, 영국 등 실용신안제도가 없는 국가에 서는 실용신안 고안에 대해서 전부 발명으로 인정하고 있다. 다. 산업디자인권(Industrial Design) 산업디자인(industrial design)은 물품의 형상 모양 색채 또는 이들을 결합한 것으로 제품의 장식적 또는 심미적인 외관을 보호대상으로 한다. 이러한 디자인에 대하여 권리를 취득한 디자인을 024

37 디자인권이라고 한다. 디자인의 대상은 발명이나 실용신안과 같이 기술에 관한 창작이 아니고, 어디까지나 물품의 외관에 표현된 형상 모양 색채 등에 창작이 가하여진 고안이다. 따라서, 시계를 예로 들면, 시계 의 겉 형태는 디자인의 대상이 되고, 시계 속에 있는 구조나 각 부품은 발명이나, 실용신안의 대상 이 되며, 디자인의 대상은 되지 아니한다. 라. 상표권(Trademark)) 상표권의 대상은 상표와 서비스이며, 상표권은 이들 상표. 서비스에 대해 권리가 형성된 권리를 상표권이라고 한다. 이 상표는 상품 및 서비스의 이름이다. 상표는 업을 하는 사람(생산업자. 제조 업자. 판매업자. 가공업자 등)이 자기가 생산 판매하는 상품에 표시한 마크이며, 이 상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 구별하기 위해서 상품에 표시하는 명칭이다. 이 상표와 상호는 다르다. 상호는 기업 등이 영리이든, 비영리이든 업을 하는 사람의 이름이며, 즉 기업의 이름을 말한다. 마. 저작권(Copyright) 저작권은 문학, 학술, 예술의 범위에 속하는 창작물을 창작한 저작자의 권리를 말하는 것으로, 창작과 동시에 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 않는다. 저작권도 특허 실용신안과 같이 창작성에 대해 권리가 주어지지만, 특허 실용신안은 기술에 관한 창작인 데 반하여, 저작권의 창작은 문학, 예술, 학술에 대한 창작을 보호대상으로 한다. 바. 상호권(Commercial names) 상호는 상행위를 하는 사람의 이름 즉 명칭이며 업을 행하는 사람이나 기업 은 상호를 가지고 있다. 상호는 일반적으로 어느 한 회사와 그 회사의 영업 활동을 다른 회사들의 영업 활동과 동일 여부를 확인해 주고 구별해 주는 이름이나 용어 혹은 명칭을 말한다. 그러므로 상호는 기업의 명성 PART II 지식재산권 제도의 소개 025

38 과 신용을 상징하는 중요한 재산이라 할 수 있다. 상호는 대부분 국내법으로 보호되므로 국가마다 법과 제도가 상이하다. 사. 컴퓨터프로그램 저작권 컴퓨터프로그램 저작권은 저작권법에서 보호하는 국가도 있고, 별도의 법을 만들어 보호하는 국가(종전의 우리나라 컴퓨터 프로그램 보호법)도 있다. 컴퓨터프로그램저작물 이라 함은 특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치(이하 컴퓨터 라 한다) 안에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시 명령으로 표현된 창작물을 말한다. 프로그램저작자 라 함은 컴퓨터프로그램저작물(이하 프로그램 이라 한다)을 창작한 자를 말한다. 아. 집적회로 배치설계권 이는 반도체 집적회로의 배치설계에 대해 주어지는 권리이며 등록된 배치설계를 영리목적으로 이용할 수 있는 권리이다. 배치설계를 이용한다는 것은 배치설계를 복제하는 행위, 배치설계에 의하여 반도체집적회로를 제조하는 행위, 배치설계, 그 배치설계에 의하여 제조된 반도체집적회로 또는 그 반도체 집적회로를 사용하여 제조된 물품을 양도, 대여하거나 전시 또는 수입하는 행위를 의미한다. 자. 원산지 명칭 원산지 명칭은 제품이 어디에서 생산되는지를 표시하고 그 제품의 특질이 지리적 환경, 다시 말해서 자연적, 인적 요소에 배타적으로 혹은 본질적으로 기인하는 국가, 지역 혹은 특별장소의 명칭으로 구성된다. 026

39 차. 영업비밀보호 및 부정경쟁방지 산업재산법은 영업비밀 및 부정경쟁방지에 관한 내용을 포함하여 보호하고 있다(산업 재산법 82조). 영업비밀은 개인이나 법인이 보유하고 있는 영업상, 기술상의 비밀을 총칭한 의미 이다. 이를 구체적으로 설명하면 부정경쟁에 이르고 산업재산법에 의해 적용되는 문제에 관련된 산업, 상업, 또는 서비스에서 선의의 실무 및 관습에 반하는 행동에 관여하는 것은 행정적인 침해를 구성한다. 법에 의하여 보호되는 타인의 제품에 유사한 생산품 또는 서비스를 혼동스럽게 인식하게 하는 특이한 싸인, 요소 및 이미지의 조합을 사용하고, 그 사용 결과로서, 지식재산권자 및 미권한 사용자 사이의 관계를 믿게하거나 추정하게 함으로써, 공중이 혼동, 오인, 사취 당하도록 야기 또는 유도하는 것은 부정경쟁행위가 된다. PART II 지식재산권 제도의 소개 027

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41 I n t e r n a t i o n a l I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y G u i d e Part B o o k III 지식재산권 취득 및 관리 1. 특허출원 및 관리 2. 실용신안출원 및 관리 3. 산업디자인의 출원 및 관리 4. 상표출원 및 관리 5. 저작권 및 기타 지식재산권 등록 6. 영업비밀과 집적회로 배치설계 7. 지식재산권 검색 방법

42 Part III 지식재산권 취득 및 관리 1. 특허의 출원 및 관리 가. 특허출원의 대상 (1) 발명이란 발명의 정의는 국가마다 그 뉴앙스가 다르지만 근본 개념은 동일하다고 할 수 있다. 산업재산법 제15조에서는 자연계에 존재하는 물질 또는 에너지 중 하나를 인간의 특정 욕구를 만족할 수 있도록 이용할 수 있는 형태로 변경시키는 사람의 창작을 의미한다 자연계에 존재하는 물질(예컨대, 자연 속에 있는 화학물질, 자연물인 금광석, 구리 철 등)이나 에너지를 이용해서 인간의 욕구를 충족할 수 있도록 새로이 창작한 것이 발명이다. (2) 발명의 정의 발명이 발명의 정의에 해당하기 위해서는 다음과 같은 사항을 충족하여야 한다. (가) 자연계에 존재하는 물질이나 에너지 이용 발명은 사람의 힘이 가해지지 아니한 자연 그대로의 물질이나 에너지를 이용한 것이어야 한다. 030

43 자연 그대로의 물건, 물질 등은 자연물이지 인간이 새로운 기술을 더하여 만들어진 것이 아니기 때문에 발명이 될 수 없다. 발명은 자연계의 물질이나 에너지를 이용한 것이어야 하므로 문학, 학문 을 이용한 것이거나, 경제법칙, 수학법칙, 게임의 규칙 등은 발명으로서 성립할 수 없다. (나) 발명은 인간의 특정 욕구를 충족 발명자가 발명을 창작하는 최종의 목적은 수익을 창출하기 위한 것이며, 발명이 실시 불가능하 거나 산업상 이용할 수 없는 발명은 발명으로서 성립할 수 없다. 최근 신문지상이나 선전 카다로그 등에 게재된 문구 중에는 초 절전 전기냉장고 출시, 수요자의 입맛 맞춤형 가전제품, 생산재료를 대폭 줄여 만든 가격파괴 제품 등 이러한 선전문구는 수요자의 수요를 만족시킬 수 있는 제품이어야만 많은 수익을 창출시킬 수 있기 때문이다. (다) 발명은 기술적 창작 발명은 자연물을 이용한 기술적 창작이며 이 기술의 수준이 높으냐에 따라 발명과 디자인, 발명 과 실용신안을 구별 할 수 있다. 창작은 3가지 요소를 갖추고 있어야 한다. 창작은 만들어 낸 것 새로운 것 자명하지 아니한 것 이다. (3) 1 발명 1 출원주의에 해당 (발명의 단일성) (가) 의 의 1발명 1출원주의는 하나의 발명에 대해서 하나의 특허출원만 할 수 있는 것을 의미한다. 하나의 특허출원에는 1발명만 포함하여야 하며 하나의 특허출원에 2이상의 발명을 포함시켜 출원하면 발명의 단일성에 위배되어 거절이나 정정사유가 될 수 있다. 따라서, 산업재산법 제43조에서 특허출원은 단일발명 또는 서로 관련하여 단일발명 개념을 구성하는 1군( 一 群, 여러개의 발명)의 발명에 관한 것이 아니면 아니 된다. 라고 규정하여 1특허출원의 범위를 규정하고 있다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 031

44 (나) 단일발명과 관련발명 1특허출원의 범위를 1발명 1특허출원으로 고집하면 발명이 2이상인 경우, 무조건 각각 출원을 해야 하며, 이럴 경우 밀접한 관련있는 발명이 2이상인 경우에 이를 각각 특허출원 하는 것은 특허 출원인에게 경제적 부담이 될 뿐만 아니라 심사가중으로 인한 심사지연은 물론 행정절차도 복잡해 지는 폐단이 있다. 따라서 법은 이런 문제점을 해소하기 위해서 2이상의 발명이 포함된 발명이라 하더라도 발명의 단일성을 충족하는 관련있는 발명에 대해서는 1특허출원으로 할 수 있게 하였다. 산업재산법 제43조에서 서로 관련하여 단일발명 개념을 구성 이라는 의미는 산업재산법 제45조에서 관련발명의 범위를 찾아야 한다. 1개의 특허출원에는 다음에 열거하는 복수의 클레임(청구항)을 포함할 수 있다. - 어느 물건에 관한 클레임 및 그 물건의 제조 혹은 사용을 위하여 특별히 고안된 방법에 관한 특허청구범위 - 어느 방법에 관한 클레임 및 그 방법의 사용을 위하여 고안된 장치 혹은 수단에 관한 클레임 - 어느 물건에 관한 클레임 및 그 물건의 제조를 위하여 특별히 고안된 방법에 관한 클레임 및 그 방법의 사용을 위하여 특별히 고안된 장치 혹은 수단에 관한 클레임 (다) 1발명 1출원주의에 위반한 경우 1발명 1출원주의에 위반한 특허출원은 거절된다. 특허청으로부터 거절이유통지가 송달되면 특허출원인은 거절이유를 정확히 판단하여 특허출원 에 상이한 카테고리 발명이 포함되었다고 판단하면 분할출원하여야 하고, 그렇지 아니하면 특허출 원이 1발명 1출원주의에 합치된다는 의견서를 특허청에 제출하여 거절이유를 극복하도록 노력하여야 한다. (4) 특허를 받을 수 있는 요건 (가) 특허출원이 전에 여러 사람에게 알려지지 아니한 발명(신규성) (i) 의 의 발명이 특허출원 하기 전에 국내외에서 여러 사람에게 알려졌거나 알 수 있는 상태에 있는 발명 이거나 공공연히 실시하고 있는 경우에는 신규성이 없다 해서 특허를 인정하지 아니한다. 발명이 특허출원 하기 전에 국내외에서 반포된 간행물(책, 카다로그, 팜프렛 등 도서)에 게재 032

45 되었거나 여러 사람이 이용 가능한 상태에 있는 발명은 특허를 받을 수 없다. (ii) 특허출원 전 알려지지 아니한 발명으로 보는 경우 이는 특허출원 전 국내에서 알려지고, 여러 사람이 공공연히 실시된 발명이라 하더라도 예외적 으로 특허를 인정하는 경우가 있다. 그것은 특허출원 전 국내외에서 개최되는 박람회, 전시회 등에 출품된 발명은 예외로서 출원 전 알려지지 아니한 발명으로 인정한다. 물론 이 경우에 해당하는 발명을 특허출원할 경우에는 발명이 국내외에서 개최하는 박람회, 전시회에 출품되었다는 서류를 특허청장에게 제출하여야 한다( 산업재산법 18조 ) 발명자, 발명의 승계인이 특허출원하기 전 12개월 이내에 어떤 전달수단에 의하여 알려졌거나 발명을 실시한 경우에는 알려지지 아니한 발명으로 인정한다. (iii) 우리나라 특허법과의 대비 우리나라 특허법 제30조 제1항에서는 특허출원 전 발명이 알려졌거나 국내외에서 반포된 간행 물에 게재되었다 하더라도 이러한 사실이 발명자의 의사에 반해서 알려진 경우에도 알려지지 아니 한 발명으로 인정하고 있으나 의 법은 이에 대한 규정이 없는 점에서 상이하다. (나) 용이하게 창작할 수 없는 발명(진보성) (i) 의 의 진보성은 종래의 발명보다도 개량 발전하여 용이하게 창작할 수 없는 발명이라는 의미이므로 그 발명과 관련한 기술분야에 종사하는 사람이 용이하게 창작할 수 있는 발명은 용이 창작에 해당 하여 특허를 받을 수 없다. 따라서 용이하게 창작할 수 없는 발명을 진보성이라 한다. (ii) 진보성 유무 판단의 일반적 기준 심사관의 독선적이고 자의적인 판단 금지 정확한 기술 내용 파악 (iii) 진보성의 판단요소 특허출원서에 첨부된 명세서에는 발명의 목적, 구성, 효과 등을 기재하기로 되어 있으므로 이들 의 내용을 주 판단요소로 해서 진보성을 판단하여야 한다. 발명은 발명을 하게 된 목적이 특이하여야 한다. 발명의 구성은 특허를 받고자 하는 범위 중에서 가장 중요한 부분이므로 명세서 중에서도 PART III 지식재산권 취득 및 관리 033

46 매우 중요하다. 발명의 구성이 용이하게 구성되어 있으면 용이 창작이 되어 특허 받기가 곤란하다. 따라서 발명의 구성은 종래의 발명보다도 구성이 특이하고 용이하지 아니하여야하며 구성의 곤란 성이 있어야 한다. 출원발명의 효과와 종래의 발명을 대비 판단한 결과 특이성이 있거나 기술수준이 현저하게 증대된 경우에는 효과에 현저성이 있다고 판단될 것이고, 그렇지 아니하고 예측 가능의 범위 내의 효과라면 진보성이 부정될 것이다. (iv) 진보성이 있는 경우의 효과 발명이 종래의 발명보다 진보성이 있으면 특허가 주어질 것이고, 그렇지 아니하면 그 특허출원 은 거절될 것이다. (다) 산업상 이용가능성 (i) 의 의 산업재산법 제12조 IV항에서 산업상 이용가능성이란 어느 발명이 경제활동의 어느 분야에서 생산되고 또는 사용될 가능성을 의미한다 라고 규정하고 있다. 발명은 산업상 이용가능성이 있어야 하고, 실시불가능한 발명은 산업상 이용가능성이 없다. (ii) 산업상 이용가능성이 없는 경우의 효과 발명이 신규성, 진보성이 있다 하더라도 산업상 이용가능성이 없는 발명은 특허될 수 없다. 이러한 발명이 특허되었다 하더라도 무효사유가 되어 특허권이 소멸된다. (라) 특허될 수 없는 발명 (i) 산업재산법 제16조 후단의 특허 받을 수 없는 사유(특허 받을 수 없는 사유) 동식물의 발생, 복제 또는 번식을 목적으로 하는 본질적인 생물학적 방법 자연계에서 발견되는 생물학적 및 유전학적 물질 동물의 품종 인체 또는 인체를 구성하는 생명 물질 식물의 품종 (ii) 산업재산법 제19조의 특허 받을 수 없는 사유(불특허사유) 이론상 또는 과학상의 원리 지금까지 사람에게 알려지지 않아도, 자연계에 이미 존재하고 있던 것을 개시 혹은 분명히 하는 발견 034

47 정신작용을 실행하여 게임을 실시하고, 또는 사업 활동을 행하기 위한 정책, 계획, 규칙 및 방법 및 계산방법 컴퓨터프로그램 정보 제공의 방법 미적 창조물, 예술작품 및 문학작품 인체 또는 동물에 적용 가능한 외과 수술, 치료 또는 진단 처치 방법 알려진 발명의 단순한 나열, 알려진 제품의 혼합 또는 그들의 사용법, 형상, 치수 또는 재료의 변경. 단, 현실에 그들의 결합 혹은 일체화의 정도가 많이 개선된 경우 및 그들 구성요소의 특징적인 품질 또는 기능이 크게 변화하고 있어 해당 분야의 기술에 종사하고 잘 알고 있다 하더라도 산업상의 효과가 이용 방법을 변경하고 있는 경우는 제외한다. (iii) 산업재산법 제4조의 특허 받을 수 없는 사유 이 규정의 내용은 우리나라의 특허받을 수 없는 사유( 한국특허법 제30조 )에 해당한다. 발명이 공공질서에 위반하거나 공서양속에 반하는 경우는 특허될 수 없다. (마) 제일 먼저 출원한 발명(선출원주의)에 해당하는 발명 (i) 의 의 선출원주의는 발명을 가장 먼저 특허청에 출원한 사람에게 특허를 허여하는 주의이다( 산업재산법 10조의2 ). 특허제도는 동일 내용의 발명에 대하여 하나의 특허만을 허여하여야 하는 1발명 1특허의 원칙 또는 이중특허 배제의 원칙이 적용된다. (ii) 동일발명을 같은 날에 2인 이상이 출원한 경우 선출원주의는 동일발명을 같은 날( 同 日 字 )에 2인 이상이 출원하였을 경우에는 적용하지 아니한다. (iii) 다른 날에 2 이상의 동일 발명을 2인 이상이 출원한 경우 선출원주의는 다른 날에 2 이상의 동일발명을 2인 이상이 출원한 경우에 적용한다. 출원일이 다른 경우에는 제일 먼저 출원한 사람에게 특허를 허여한다. (iv) 선후출원의 판단 내용의 동일성 여부를 대상으로 하여 판단한다. 출원일을 기준으로 판단하여야 한다. 선후출원의 판단은 출원일을 기준으로 하여 판단한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 035

48 나. 특허출원 및 출원서류 (1) 특허출원 (가) 특허출원인이 될 수 있는 사람 발명자와 그 승계인( 산업재산법 11조, 13조 ), 승계인은 특허 받을 수 있는 권리를 발명자로부터 양도받은 사람 이다. 공동 발명자의 경우( 산업재산법 10조의 2 )는 공동으로 출원하여야 한다. 외국인은 우리나라와 외국인 나라 사이에 지식재산권 조약이나 협정, 또는 상호 지식재산권 을 인정한다는 약정 등이 있어야 한다. (나) 특허출원의 적법요건 출원이 유효한 것일 것, 출원인이 특허출원을 할 수 있는 자격이 있어야 하고, 국내에 주소나 영업소를 가지지 아니한 외국인은 특허출원 자격이 없다. 특허출원인은 발명자 또는 그 승계인이어야 한다. 출원의 대상물이 특허 판단의 대상이 될 수 있을 것 특허출원에 대하여 특허청 심사관이 판단할 수 있는 출원이어야 한다. (다) 특허출원서에 기재할 사항 특허출원서에 기재할 내용은 다음과 같다( 산업재산법 38조 ) 특허출원인 및 발명자의 성명 주소 특허출원인의 국적, 발명의 명칭 대리인이 있는 경우 대리인의 성명 및 주소 특허출원이 외국인의 출원일 경우 우선권주장 여부 (우선권을 주장하려면 최초 출원국가 및 출원번호, 최초 출원년월일을 표시하여야 한다) 특허 출원년월일을 기재 (2) 특허출원서류 특허출원서에는 다음의 서류가 첨부되어 있어야 한다. 명세서 036

49 명세서는 발명의 상세한 설명서이다. 명세서는 발명의 목적, 발명의 구성, 발명의 효과를 구체 적으로 기재하여야 한다. 필요한 경우 도면 1 또는 2 이상의 특허청구범위 특허청구범위는 발명을 보호받고자 하는 범위이고, 발명의 구성을 중심으로 간단하고, 명확하 게 기재하여야 하고, 독립청구범위와 종속청구범위로 나누어 기재하여야 한다. 명세서의 요약서 대리인이 있는 경우 위임장 출원인이 외국인인 경우는 현지 변리사를 통해 출원해야 하고 그에 따른 위임장을 제출 해야 한다. 위임장에는 출원인 국가의 영사관 확인 및 공증사무소의 공증을 받아야 하고, 국민의 2명이 증인으로 서야 한다. 출원인이 법인인 경우는 이사회의 결의서가 있어야 한다. 특허출원료 영수증 (3) 명세서 도면 및 요약서 (가) 명세서 (i) 의 의 명세서는 특허를 받고자 하는 발명을 발명의 명칭에서부터 특허청구범위에 이르기까지 상세히 기재한 기술문서이고, 특허권의 권리범위를 명확히 하는 권리서이다. 또 기술의 내용을 제3자에게 전달하는 기술문헌으로서의 역할을 하므로 명세서의 내용은 상세하고, 명료하며, 발명의 내용을 제3 자가 이해할 수 있게 구체적으로 표현하여 기재하여야 한다. (ii) 명세서에 포함할 내용 발명의 명칭 도면의 간단한 설명(도면이 필요한 경우) 도면이 여러 개인 경우의 기재방법은 제1도는 정면도, 제2도는 측면에서 그린 도면, 제3도의 확대도 등과 같이 설명한다. 발명의 상세한 설명 발명의 상세한 설명에는 다음 내용이 포함되어야 한다. 발명의 목적, 발명의 구성 및 작용, 발명의 효과 PART III 지식재산권 취득 및 관리 037

50 특허청구범위 특허청구범위는 특허출원인이 발명 중에서 보호받고자 하는 발명만을 선정하여 명확하게 기재 한 범위이다. 우수한 발명이라 해도 특허청구범위에 포함되어 있지 아니하면 권리를 주장할 수 없다. (나) 도 면 (i) 의 의 도면은 발명의 내용을 용이하게 파악할 수 있도록 선과 선을 연결해서 그린 설계 그림이다. 특허청에 제출하는 모든 서류는 서면으로 작성해서 제출하여야 하며 발명도 명세서라는 서면에 작성 해야 하고 발명품과 같은 현물을 제출하지 아니한다. 특허청에서 특허출원 내용을 심사 할 때 참고 로 현물, 견본, 사진을 제출하라는 경우도 있으나 이 경우는 드물다. 따라서 특허출원 발명이 기구, 장치 등 물건인 경우에는 도면을 작성해서 제출하여야 한다. (ii) 도면이 첨부되지 아니한 경우 보정지시 ( 산업재산규칙 30조 ) 발명의 이해를 돕기 위하여 도면이 필요함에도 불구하고 특허출원서에 도면이 첨부되어 있지 않은 경우, 특허청은 2개월내에 도면을 제출하도록 특허출원인에게 지시하여야 한다. (iii) 보정불응시 포기로 본다. 출원인이 그 기간 내에 요구에 응하지 아니한 경우, 그 특허출원은 포기한 것으로 본다( 동규칙 30조 ). (iv) 도면의 언급이 없었던 것으로 보는 경우 특허출원서, 명세서 또는 특허청구범위에서 도면이 언급되어 있는데도 그 도면이 특허출원서와 같이 제출되지 아니한 경우, 실제로는 발명의 이해를 위하여 필요로 하지 아니한 경우에도 특허청 은 2개월내에 도면의 제출을 특허출원인에게 명령하여야 한다. 특허출원인이 그 기간 내에 요구에 응하지 아니한 경우 도면의 언급은 없었던 것으로 본다. (v) 보정된 도면에 추가 내용이 있는 경우의 출원일 특허출원일 후에 특허청의 요구에 응하여 도면이 제출된 경우에 보정된 도면에 새로운 내용을 추가 한 경우 특허청은 그 특허출원에 대하여 먼저 부여한 일( 日 )을 특허출원일로 인정하지 아니하고 추가도면이 제출된 일을 특허출원일로 인정한다. (vi) 도면 대신 사진 도면이 발명의 특징을 충분히 또는 적당하지 않은 경우에는 도면에 대신하여 사진을 제출할 수 있다. 038

51 (vii) 임시도면(가도면) 제출 특허출원서에 첨부된 도면이 다른 경우 특허출원인은 제3조에 기초하여 특허청장이 정한 요건 을 충족하지 않은 가도면을 제출할 수 있다. 이 경우, 특허출원인은 특허청으로부터의 요구를 기다리고, 특허출원일로부터 2개월내에 소정 의 요건을 충족한 최종 도면을 특허청에 제출하여야 한다( 산업재산규칙 31조 ). 만약, 그 기간 내에 최종도면이 제출되지 아니한 경우, 그 특허출원은 포기된 것으로 본다. (viii) 최종 제출일이 출원일 소정기간 내에 제출된 최종도면은 먼저 제출된 가도면에 대하여 새로운 요소를 추가하지 않았 더라도 또는 만일 신규요소가 추가되어 있는 경우 특허청장은 최종도면이 제출된 일자를 그 특허 출원의 출원일로 인정한다. 우리나라는 이 경우 보정각하사유가 된다. (다) 요약서 요약서(abstract)는 기술정보의 용도로서 사용하기 위해 제출을 의무화한 것으로서 요약서는 출원서에 첨부하도록 되어 있다. 요약서 제도는 출원건수의 증가 및 기술 내용의 복잡화 추세에 대응하여 특허정보의 효율적 이용을 위한 대책으로 도입되었다. 이러한 요약서는 그 기재가 매우 간략히 표현되고 있기 때문에 기술정보로서의 용도로 사용하여야 하며 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다. 요약서는 요약, 대표도, 도면부호 중 중요부호 를 기재하며 i) 요약 은 발명의 기술적 내용 을 요약하되 그 발명의 기술적 관점에서 진보성과 발명의 단일성을 고려하여 발명의 기술 분야, 해결 하고자 하는 과제와 해결의 요점과 주요한 용도를 간결하게 10줄 내지 20줄 정도로 기재한다(스페 인 언어의 숫자로 하면 100단어 이상 200단어 이하가 바람직하다). 성질상 기술업계에 종사하는 자 가 그 발명의 기술적인 내용을 금방 알 수 있게 함으로써 선행기술의 조사(search) 또는 기술정보의 분류에 편리하게 작성하여야 한다. ii) 대표도 는 도면이 있는 경우 발명의 내용을 가장 잘 표현하고 있는 도면을 기재한다. (라) 특허청구범위(Claim) (i) 의 의 특허청구범위는 특허출원인이 권리로서 보호받고자 하는 범위 내지 보호구역이므로 명세서 중에서도 가장 중요한 부분이다. 명세서에 의해 뒷받침되어야 하고 또 명확하면서도 간결하여야 한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 039

52 산업재산법 제21조에서 규정하기를 특허에 의해 주어지는 권리는 승인된 특허청구범위 에 의해 결정된다 라고 규정한 바와 같이 특허청구범위는 곧 발명권리범위인 것이다. (ii) 단항제와 다항제 특허청구범위는 단항제와 다항제로 기재할 수 있다. 단항제는 특허청구범위의 항수가 1항만으로 기재된 청구항을 말한다. 다항제는 특허청구범위의 항수가 1이상의 항으로 기재한 청구항을 말한다. 복잡해진 기술을 하나의 특허청구범위로 기재하기란 매우 곤란하고 또 기재하더라도 발명을 보호 받기가 쉽지 않다. 따라서 복잡다기한 기술을 여러 청구항으로 구분하여 기재하면 권리보호를 두터이 할 수 있고, 제3자도 권리범위를 용이하게 파악할 수 있어서 사전에 특허침해 예방을 할 수 있다. (iii) 독립특허청구범위와 종속특허청구범위 특허청구범위의 기재는 독립특허청구범위와 종속특허청구범위로 구분해서 기재할 수 있다. 독립 특허청구범위는 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 기재하는 부분이다. 이에 대해 종속특허청구범위는 독립특허청구범위를 기술적으로 한정하고 구체화하기위해 기재하여야 한다. 또 종속특허청구범위는 필요한 경우 그 종속항을 기술적으로 한정하거나 구체화 하는 종속항을 기재할 수 있다. (iv) 복수의 특허청구범위 1개의 특허출원에는 아래와 같이 복수의 클레임이 포함된다. 어느 물건에 관한 클레임 및 그 물건의 제조 혹은 사용을 위하여 특별히 고안된 방법에 관한 클레임 어느 방법에 관한 클레임 및 그 방법의 사용을 위하여 창작된 장치 혹은 수단에 관한 클레임 어느 물건에 관한 클레임, 그 물건의 제조를 위하여 특별히 창작된 방법에 관한 클레임 및 그 방법의 사용을 특별히 고안된 장치 혹은 수단에 관한 클레임 (v) 특허청구범위의 기재시 유의할 점 특허청구범위를 작성할 때 다음의 점에 유의하여야 한다.( 산업재산규칙 29조 ) 특허청구범위의 수는 청구범위의 대상인 발명의 성질에 적정한 수로 하여야 한다. 복수의 특허청구범위를 기재할 경우에는 아라비아 숫자로 일련번호를 붙여야 한다. 특허청구범위에는 명세서 또는 도면의 인용( 引 用 )을 포함해서는 아니 되며, 단지, 그의 인용 이 필요 불가결한 경우에는 그러하지 아니 하다. 특허청구범위는 출원발명의 기술적 특징에 040

53 따라 기재하여야 한다. 출원이 도면을 포함한 경우 특허청구범위의 이해에 도움이 된 경우 특허청구범위에 기재되어 있는 기술적 특징에 대응하는 도면을 나타내는 참조표시를 그들의 기술적 특징 기재 후에 붙일 수 있다. 그와 같은 참조표시는 괄호 안에 표시하여야 한다. 제1번 특허청구범위는 독립청구범위로서 제1번에서 보호를 요구하는 물(물건) 또는 방법의 본질적 특징을 특허청구범위로 하지 아니하면 아니 된다. (4) 특허청의 구비서류 첨부여부심사 (가) 특허출원서가 적법한 경우 특허청은 특허출원인으로부터 특허출원서를 접수하면 특허출원서류가 적법하게 구비되어 있는지 방식심사를 한다. 특허청은 특허출원서에 기재되어 있는 사항, 특허출원서에 첨부해야 할 구비서류가 전부 갖추었다고 판단되면 출원번호증을 특허출원인에게 부여한다. (나) 특허출원서가 부적법한 경우 (i) 정정명령 특허청은 특허출원서를 심사(방식심사)한 결과 특허출원서의 기재사항 누락, 잘못된 기재사항 이라든가, 특허출원서에 첨부되어야 할 서류가 미흡, 누락된 경우에는 특허출원인에게 이를 정정 보충하도록 보정명령하여야 한다. 이 때 보정서 제출은 정정서를 발송한 날로부터 2개월내에 정정 하여야 한다. 특허출원서에 첨부된 서류가 외국문서인 경우는 자진해서 특허출원일로부터 2개월내 에 번역문을 제출하여야 한다. (ii) 정정이 적법하지 아니한 경우 특허청은 특허출원에 대한 정정명령이 있는데도 정정을 하지 아니하거나 적법하지 아니한 정정인 경우 이를 거절(각하) 한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 041

54 그림 1 : 우리나라 특허출원에서 특허부여 될 때까지의 절차도 공 출원인 특허증 1년 6개월 경과 개 출원서 심사청구서 의견서 보정서 거 절 이 유 통 지 거 절 결 정 출 원 심 사 청 구 심 사 재심사청구 (선택) 심사청구서 특 허 결 정 특 허 등 록 등 록 공 고 등록료납부(3월) 심사청구 5년이내 일반인 042

55 그림 2 : 특허출원에서 특허부여 될 때까지의 절차도 출원후 18개월 후 출원공개 특허출원서 제출 특허청에서 접수 구비서류완비 구비서류 심사 서류 부적합 심사관지정 보정 적합 보정지시 실체 심사 거절이유 통지 보정불응, 부적합 의견 보정서 제출 보정 이유없음. 출원포기하기 서류보정 재출원가능 특허결정 재심사 거절결정 출원인에게 통지 연방세금 행정법원 항소 특허료납부 3개월 내 특허증 다. PCT 국제출원 (1) 해외 출원방법 PART III 지식재산권 취득 및 관리 043

56 (가) 개별국에 출원하는 방법 국내 특허출원 후 12개월 이내에 파리협약에 의한 우선권을 주장하여 특허획득을 원하는 모든 나라에 각각 개별적으로 특허출원하는 방법이다. 지금도 이 출원방법을 많이 이용하고 있으며, PCT에 가입하기 전에는 모든 해외출원을 이 방법을 이용하였다. (개월) 0 12 국내 특허출원 해외 특허출원 (나) PCT에 의한 출원방법 (PCT System) 이 방법은 특허협력조약에 의한 출원방법이다. 국내 특허출원 후 12개월 이내에 파리협약에 의한 우선권을 주장하여 조약가맹국의 특허청(수리관청)에 하나의 PCT 국제출원서를 제출하고 20~30개월 후에 특허획득을 원하는 국가(지정국가)에서 심사하여 특허를 취득할 수 있도록 하는 출원이며, PCT 출원 일자는 PCT출원을 수리한 특허청의 특허 출원일로 인정된다. (개월) 국내 특허출원 국제공개 PCT출원 국제조사 예비심사 국내단계 진입 (2) PCT 국제출원절차 및 심사 (가) PCT 국제특허출원서 제출 PCT 국제출원 절차는 출원인이 특허권을 획득하고자 하는 가맹국들을 지정하여 국제출원서를 특허청 또는 가맹국 특허청에 제출하여야 한다. 각 지정국에서 특허권을 획득하거나 거절됨 으로써 국제특허출원절차가 종료된다. PCT 국제출원절차는 해외에서 이루어지는 절차를 국제단계라 하고, 출원인이 를 지정하여 특허청에 출원내용(명세서)을 기간내에 스페인 언어로 번역한 번역문을 제출하면 특허청에서 심사할 수 있다. 이 절차단계를 국내단계라 한다. 044

57 PCT 국제출원 번역문 제출시점(20내지 30개월 특허) 수리관청 국제단계 지정 선택관청 국내단계 (나) 출원서류 국제출원을 하고자 하는 자는 출원서(Request), 명세서(Description), 청구범위(Claim), 요약서 (Abstract), 필요한 경우 도면(Drawings) 및 서류목록(Sequence listing) 등을 특허청장에게 제출 하여야 한다. 이외에도 수수료계산서(Fee Calculation), 대리인이 있는 경우 위임장 기타 필요한 서류를 첨부할 수 있다. (다) 국가지정 출원인은 출원시 출원서의 지정국란에 1개 이상의 국가를 지정하여야 한다. 지정이 되지 않으면 국내단계로 진입할 수 없고, 그 나라에서 특허를 받을 수 없다. 출원인이 국제출원 후에 지정의 누락 또는 잘못된 부분이 있거나, 추가적으로 출원대상국을 지정 하고자 하는 때에는 추가지정을 할 수 있는데, 이를 예비지정확인이라고 한다. 예비지정확인은 우선 일로부터 15개월이 만료되기 전에 하여야 하며, 지정료와 지정료의 50%에 해당하는 확인료를 납부 하여야 한다. (라) 우선권주장 파리협약 당사국에서 가장 먼저 출원한 출원을 기초로 하여 우선권주장을 할 수 있다. 먼저 출원한 출원이 무효, 취하, 포기 또는 거절 되더라도 영향을 미치지 않는다. (3) 구비서류첨부여부심사 수리관청은 출원된 PCT출원에 대한 첨부서류가 첨부되어 있는지 여부 심사를 한다. 출원인의 출원인 적격유무 소정의 언어로 작성여부 출원인 인적사항 명세서 및 특허청구범위(클레임) 첨부여부 PART III 지식재산권 취득 및 관리 045

58 국제출원이라는 표시여부 등 (4) 실체심사 산업재산법에 의해 심사가 진행된다. 일반 심사절차와 동일함. (5) 국제조사 국제공개 (가) 국제조사 국제조사는 반드시 거쳐야 할 사항이며, 특허출원 발명에 대하여 국제조사기관이 외국에서 이미 특허되고 공개된 기술인지, 이미 알려진 기술인지 조사하고 그 결과는 국제조사보고서로 작성되어 출원인 및 WIPO 국제사무국에 송부된다. 이 국제조사보고서는 출원인이나 지정관청을 구속하지 않으며, 각 지정국의 특허청에 대한 본심사를 하기 전에 출원인에게 자신의 출원과 관련된 이미 존재하는 기술의 존재여부를 미리 알려주어 절차진행의 계속 여부를 결정하는 데 참고자료로 활용 할 수 있다. (나) 국제공개 국제공개제도는 출원 후 1년 6개월이 지나면 모든 PCT 국제출원에 대하여 그 내용을 강제적으로 공개하는 제도이다. WIPO 국제사무국은 수리관청이 송부한 국제출원서류와 국제조사기관이 조사 하여 보내온 국제조사보고서를 종합하여 국제공개공보를 발행하고, 이를 출원인 및 각 지정관청에 송부한다. (다) 국제예비심사 청구 국제예비심사는 국제출원에 관하여 본 심사가 아니고 예비적으로 심사하는 경우이며 출원인이 임의로 선택할 수 있는 절차로 국제출원서의 제출과는 별도로 국제예비심사기관에 국제예비심사 청구서를 제출하고 수수료를 납부하여야 한다. 국제예비심사는 구속력이 없고, 단지 지정국가의 특허청에서 실체 심사시 참고자료로 활용된다. 046

59 그림 3 : PCT 절차도 필수적 절차 선택적 절차 출원인 PCT국제출원 수리관청 조사용사본 송부 기록원본 송부 국제조사기관 국제사무국 출원인 선행기술조사 국제예비심사청구 국제조사보고서 작성 국제예비심사기관 국제공개 특허성 유무판단 국제출원 국제조사보고서 송달 국제예비심사보고서작성 지정 선택관청 각국 특허청의 국내법에 의해 개별적으로 심사 PART III 지식재산권 취득 및 관리 047

60 그림 4 : PCT 국제출원 절차와 일반해외 출원절차 비교도 출원인 일반해외출원 PCT국제출원 국제출원 조약에서 정하는 방식 및 언어로 지정국이 기재된 출원서 등을 수리관청이나 국제사무국에 제출 국제조사 선행기술조사 국제공개 국제출원서류 및 국제조사보고서를 팜플릿 형태로 공개 국제예비심사 특성성 유무에 관한 예비적 판단 해외출원 각국 국내법에서 정하는 방식 및 언어로 작성된 출원서류를 각국 특허청에 제출 번역문 제출 우선일로부터 20개월(30개월) 이내에 각 지정국이 요구하는 언어로 작성된 번역문을 각 지정관청에 제출 A국 특허청 B국 특허청 C국 특허청 지정관청 A 지정관청 B 지정관청 C 심사 심사 심사 심사 출원공개 출원공개 특허 특허 특허 특허 특허 특허 048

61 그림 5 : 국제예비심사기관 업무절차도 출원인 DEMAND 제출 방식심사 수리일 통지 DEMAND 사본보관 국제예비심사 국제예비심사보고서 작성 출원인 통지 국제사무국 번역문 제출 선택국 PART III 지식재산권 취득 및 관리 049

62 그림 6 : 국제조사기관 업무절차도 조사용 사본 수령 조사 제외대상 여부확인 발명의 단일성 확인 선조사 확인 발명의 명칭, 요약서 누락 여부확인 국제조사 국제조사보고서 작성 국제사무국 출원인 국제공개 지정관청 번역문 제출 050

63 라. 공동출원 (1) 공동출원제도의 의의 2인 이상의 사람이 공동으로 발명한 경우 특허출원도 공동이름으로 특허출원하여야 한다. 공동 출원을 타인에게 양도하는 경우에는 다른 공동출원자의 동의를 얻어야 한다. 이는 이들 공유자 사이 에는 신뢰관계, 자본관계 등 긴밀한 관계가 형성되어 있기 때문이다. 따라서 공동발명은 반드시 공동 발명자가 공동으로 출원하여야 하며( 산업재산법 10조의 2 ), 그렇지 아니하면 특허를 받을 수 없다. (2) 공동출원의 형태 (가) 2인 이상의 발명자 공동출원의 계기는 첫째 공동으로 발명한 것이다. 최근에 이르러 기술의 발전과 기술의 복잡화, 고도화로 발명을 단독으로 창작하는 데는 어려운 점이 많으므로 각자가 발명의 일부분씩 분담하여 창작하게 되면 발명의 창작도 용이하고 또한 우수한 발명을 창작할 수 있다. (나) 발명자와 그 승계인 공동출원 형태는 공동발명자 사이에만 발생하는 것이 아니고 발명자와 기업 또는 기업과 기업과의 경우도 흔히 존재한다. 기업은 발명능력을 인정하고 있지 아니하므로 발명자로부터 승계받아 승계인으로 된 후 특허 받을 수 있고, 또 특허출원 후에 특허를 받을 수 있는 권리의 일부를 승계 받아 공동출원으로 되는 경우도 있다. (다) 공동발명자는 반드시 공동으로 출원 공동발명자는 특허출원도 공동으로 하지 아니 하면 안된다. 공동발명은 특허를 받을 수 있는 권리 가 공동 발명자 전원에게 속하기 때문이다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 051

64 (3) 공동발명자의 자격 공동발명자는 실질적으로 발명 과정에 관여한 자만을 가리키고, 자금의 제공자, 발명을 하도록 입안하고 지시한 자 또는 발명의 비밀이 제3자에게 누설되지 않도록 관리한 사람들은 공동발명자가 될 수 없다. 그러나 발명도 재산권이기 때문에 제3자도 발명을 양도받아 특허 받을 수 있고 공동출원 인으로 될 수 있다. (4) 공동출원인 경우 대표자 지정 1개의 특허출원이나 신청이 2인 이상의 공동출원인 경우에는 대표자를 지정하여야 하며, 만약 대표자의 지정이 없는 경우에는 맨 처음 기재되어 있는 사람이 대표자로 이해되는 것으로 한다( 산업재산법 182조 ) (5) 공동출원 위반의 효과 공동발명은 공동으로 출원해야 하는데 공동발명자 중 1인만이 특허출원한 경우 그 특허출원은 거절된다. 특허청은 공동으로 출원된 것이 공동발명자 전원에 의한 출원인가 아닌가, 하는 것은 실질 적인 심사는 매우 어렵고 일단 형식적으로 심사의 대상이 되겠지만 이의신청이 없는 한 특허청에서 이러한 점을 심사하는 것은 곤란하기 때문에 특허청의 절차에 있어서 출원인은 적법한 출원인이라는 사실상의 추정을 받게 되는 것에 불과하다. (6) 우리나라와의 대비 우리나라 특허법은 공동출원에 위반하여 특허출원된 경우는 심사과정에서 거절되고, 착오로 특허된 경우에도 무효심판청구에 의해 무효되도록 규정되어 있으나, 산업재산법은 10조의 2에서 공동 발명은 공동으로 출원하여야 한다고 규정하고 있지만, 공동출원에 위반하여 출원된 경우에는 거절 사유가 된다든가 하는 규정은 없는 점이 우리 특허법과 다르다. 052

65 마. 우선권주장을 한 특허출원 (1) 우선권의 의의 외국인이 자국 등 파리가맹국에 최초로 특허출원하면서 1년 이내에 동일 출원 내용을 제2국인 에 출원하면 에 출원한 일자를 자국등 파리가맹국에 특허출원한 일자로 거슬러 올라가서 인정해주는 출원이다. (2) 우선권의 성립요건 (가) 정식으로 출원된 발명 우선권을 주장하기 위해서는 특허청에 정식으로 출원된 것이어야 한다. 출원은 정상적으로 특허 출원으로 인정된 출원이며, 이 출원이 중간에 취하 포기되어도 출원 자체는 출원으로서 인정된다. (나) 최초의 출원 우선권이 인정되기 위해서는 동맹국에 최초 출원한 것을 근거로 하여 우선권이 인정된다. (다) 주체의 동일성(출원인의 동일) 우선권이 인정되기 위해서는 동맹국에 최초로 출원한 출원인과 에 출원한 출원인이 동일하 여야 한다. (라) 내용의 동일성 우선권을 주장하기 위해서는 2번째 국가()에 한 특허출원과 최초의 제1국 특허출원의 내용 이 동일하여야 한다. 특허출원 내용이 동일하지 아니하면 우선권이 인정되지 아니하고 특허청 에 출원한 날이 특허출원일이 된다. (마) 제1국 특허출원일로부터 1년 이내에 출원 우선권을 주장하기 위해서는 파리가맹국에 제일먼저 특허출원한 날로부터 12개월 이내 동일발명 을 제2국 특허청에 특허출원하여야 한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 053

66 (3) 우선권주장 절차 (가) 우선권주장 제1국 파리가맹국에 최초로 출원한 날부터 1년 이내에 국가에 특허출원하면서 우선권주장 하고자 할 경우에는 특허출원서에 우선권주장 취지와 최초 출원 국가명, 최초 특허출원 연월일을 표시하 여야 한다. 에 특허출원하면서 우선권주장 할 경우 주의할 점은 파리가맹국에 최초에 한 특허 출원보다 더 넓은 권리부여를 청구해서는 아니 된다( 산업재산법 41조 ) 만약, 특허청에 청구된 특허출원의 내용이 최초 출원국가의 권리보다 넓은 권리를 청구하 고 있을 경우의 우선권은 해당 외국 특허출원과 일치하는 범위의 한도 내에서 부분적으로 승인된다. 초과적인 권리의 클레임에 대해서는 우선권의 승인을 추가 신청할 수 있다. (나) 우선권 증명서류 제출 특허청에 특허출원하면서 우선권을 주장하기 위해서는 특허청에 특허출원한 날로 부터 3개월 이내에 우선권 증명서류를 제출하여야 한다( 산업재산법 41조 IV ). 이 증명서류는 파리가맹국에 최초 특허출원한 사본이며 여기에는 출원번호, 출원일시 등이 기재 된 서류를 제출하여야 한다. 이 서류는 통상 특허출원 사실증명서를 말한다. (다) 우선권 증명서의 번역문 제출 동맹국에 최초로 출원한 출원서류는 전부 파리가맹국의 국어로 특허출원한 것이므로 이를 제2국 출원인 특허청에 출원할 경우에는 당연히 의 국어인 스페인 언어로 번역하여 제출하여 야 한다. 제1국 최초 출원내용(명세서 도면 등)과 특허청에 특허출원한 내용(명세서 도면 등)이 동일한 경우에는 번역문을 생략한다는 서류를 제출하여야 한다. 복합우선권을 주장한 경우에는 최초 출원과 특허청에 출원한 내용이 상이하므로 우선권 번역문을 제출하여야 한다. (4) 우선권주장의 효과 (가) 적법한 우선권주장을 한 경우 (i) 출원일은 최초 제1국에 출원한 일자로 인정 054

67 우선권주장 내용이 적법한 것으로 인정되면 산업재산법 제16조의 특허요건과 제42조의 선출원 주의 규정을 적용함에 있어서, 특허출원은 최초 출원국인 제1국 출원일에 특허출원한 것으로 인정된다. (나) 적법하지 않은 우선권주장의 경우 (i) 우선권주장 절차의 무효 우선권주장이 적법하지 아니하면 그 우선권주장은 주장이 없었던 것으로 보고, 그 특허출원은 의 특허출원일을 기준으로 해서 특허요건 등을 판단한다. (ii) 복합우선권주장의 경우(일부분의 무효) 특허청에 출원하면서 제1국 파리가맹국의 여러 개 특허출원을 근거로 우선권주장(복합 우선)한 경우, 이 여러 개의 특허출원 중 1개 또는 2개의 특허출원이 특허청으로부터 적법하지 않은 출원으로 인정되면 그 1개 또는 2개의 특허출원에 대해서는 우선권주장이 인정되지 아니한다. 바. 특허분할출원 (1) 의 의 특허분할출원은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 나누 어 출원하는 제도이다( 산업재산법 44조 ) 도 1발명 1출원주의를 채용하고 있으므로 법 제43조의 1발명 1출원주의 규정에 적합하지 아니하고 1출원에 2이상의 발명이 포함되어 있는 경우에는 특허출원인에게 서면으로 2개월내에 해당출원을 2이상의 특허출원으로 분할 할 것을 특허출원인에게 통지하기로 되어 있다. (2) 분할출원이 되기 위한 요건 최초출원이 특허청에 적법하게 계속 중이어야 한다. 여기에서 최초출원이란 분할 하기전의 최초 출원을 의미하며, 그 원출원이 취하 포기 출원절차의 무효가 되어서는 아니 된다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 055

68 분할출원은 특허청이 분할출원 지시한 날로부터 2개월내에 분할하여야 한다. 분할출원인은 분할 하기전의 최초출원인과 동일인이어야 한다. 만약 양자가 다른 경우 보정 에 의하여 일치시켜야 하며, 일치시키지 못하면 거절된다. 분할출원은 분할출원하기 전 최초의 출원(원출원)서에 첨부된 명세서와 도면에 기재된 범위 내에서 하여야 하고, 최초출원에 기재된 발명을 변경하여서는 아니 된다. 최초출원에는 2이상의 발명이 포함되어 있어야 한다. 여기에서 2이상의 발명은 법 제43조 1 발명 1출원주의의 관련발명이 아니고 상호 관련 없는 발명을 말한다. (3) 분할출원의 절차 (가) 분할특허출원서 제출 분할출원 하기 전 최초특허출원인은 분할하고자 하는 부분의 발명을 원 특허출원과 분리하여 새로운 명세서, 클레임(특허청구범위), 도면, 요약서를 작성한 특허출원서를 특허청에 제출하여야 ). 이 분할출원서에는 원출원의 출원일자, 출원번호, 국가명을 기재하여야 한다. 한다( 산업재산법 48조 (나) 최초출원은 정정 최초출원의 일부가 떨어져 나간 발명이 분할출원이고 남아있는 최초출원은 명세서나 도면, 요약서를 바로 잡는 정정을 정확히 해서 특허청에 제출하여야 한다. (다) 첨부서류의 생략 최초출원(원출원)시에 제출된 우선권주장에 관한 서류 및 그 번역문, 또 필요한 경우 양도증서 및 위임장을 재차 제출할 필요 없다. (4) 분할출원의 효과 (가) 적법한 분할출원의 경우 (i) 분할출원 출원일은 최초출원일자로 인정 분할출원에 의해 분할된 특허출원일은 분할되기 전 최초출원의 출원일자가 분할출원자가 된다. 이는 변경출원과 동일하게 선출원주의 예외이다. 또 신규성 진보성 등 판단도 최초출원시를 기준으로 판단한다. 056

69 (ii) 최초특허출원과의 관계 분할출원에 의해 생긴 분할출원과 최초출원은 상호 별개로 독립된 출원이고 상호 종속관계도 아니다. (나) 적법하지 않은 분할출원의 경우 분할출원이 적법하지 않은 경우 출원일이 최초출원일로 소급하지 아니하고 에 분할출원 한 날이 출원일로 인정된다. (다) 분할출원 지시에 불응한 경우 특허출원이 1발명 1출원주의에 적합하지 아니하고 하나의 출원에 2이상의 발명이 포함된 경우, 특허청은 출원인에게 2개월 이내에 원출원을 2이상의 특허출원으로 분할출원할 것을 지시하고, 출원인은 이 기간 내에 분할 출원해야 하며 그렇지 아니하고 분할출원의 지시에 응하지 아니한 때에는 그 특허출원은 포기한 것으로 본다. (5) 우리나라 분할출원과의 대비 (가) 거절이유와 보정지시 우리나라 분할출원제도는 하나의 출원에 2이상의 발명이 포함된 경우에 특허청은 출원인에게 분할출원하도록 지시하지 아니하고 출원에 2이상의 발명이 포함되어 있기 때문에 거절한다는 제1 차 거절이유통지서를 특허출원인에게 통지한다. 그러나 는 특허청에서 판단한 결과 1출원에 2이상의 발명이 포함된 경우는 특허출원인에 게 분할출원 지시를 하는 점에서 우리와는 좀 다르다. (나) 분할 출원일이 최초출원일로 인정되지 않는 경우 우리나라는 특허법 제30조 제2항(신규성 인정 받기위한 증명서 제출기간), 동법 제54조 제3항 (조약우선권을 인정 받기위한 취지, 내용 등), 동법 55조 제2항(국내 우선권을 인정받기 위한 취지, 출원번호 기재 등)을 적용하는 경우는 분할출원일이 최초출원일로 인정되지 아니한다( 한국특허법 52조 2항 ). 이에 대해 법은 이런 규정이 없다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 057

70 사. 특허변경출원 (1) 의 의 특허출원한 내용이 특허출원인의 의사와 보호방식이 일치하고 있지 않다고 생각될 때에, 출원 인은 특허출원을 실용신안등록출원으로 또는 디자인등록출원으로 변경할 수 있고 또 그 반대도 가능하다( 산업재산법 49조 ). 법은 우리 나라와 같이 특허법 실용신안법, 디자인법, 상표법 등 각 권리별로 되어 있지 않고 산업재산법에 전부 포함시켜 규정하고 있기 때문에 변경출원에 관한 규정의 내용이 약간 상이 하나 근본적 의의와 취지는 동일하다. 따라서 특허변경출원을 특허제도에서 설명하면 실용신안이나 디자인등록출원을 특허출원으로 변경하는 것을 말하고, 이는 출원 내용을 변경하는 것이 아니고 산업재산권의 종류를 변경하는 것 이다. (2) 변경출원 유형 (가) 실용신안등록출원을 특허출원으로의 변경 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있고, 반대로 특허출원을 실용신안등록출원으로 도 변경할 수 있다. (나) 디자인등록출원을 특허출원으로 변경 디자인등록 대상과 특허등록 대상은 많은 차이가 있기 때문에 디자인등록출원을 특허출원으로 변경할 시는 디자인의 내용(형상, 모양, 색채)이 특허의 대상이 되는지 판단하여야 한다. 디자인은 물품의 외형적인 형상이나 모양을 주 대상으로 하고, 특허의 대상은 자연계에 존재하 는 물품이나 에너지를 이용해야 하고, 또 기술에 관한 창작임을 고려하여 변경출원을 하여야 한다. (3) 변경출원을 할 수 있는 요건 변경출원 대상이 특허출원이든, 실용신안등록출원이든 디자인등록출원이 특허청에 계속 중 이어야 하며, 원출원이 취하 포기 무효가 되어서는 아니 된다. 058

71 변경출원은 출원 내용 변경이 아니라 출원 종류의 변경이므로 변경 전의 출원인과 변경 후의 출원인이 동일하거나 타인에게 양도된 경우 그 권리의 승계인이어야 한다. 내용이 동일하여야 한다. 특허출원을 실용신안등록출원으로, 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경하는 경우에는 출원 내용의 동일성이 요구된다. 발명이나 실용신안은 다 같이 기술에 관한 창작이기 때문이다. 특허출원을 디자인등록출원으로 변경하기 위해서는 특허출원 도면에 디자인 대상 도면이 명확히 표시되어야 하고 특허출원 도면이 과연 디자인등록 대상이 되는지를 판단하여 변경출원하여야 한다. 또 디자인등록출원을 특허출원으로 변경할 경우에도 도면으로만 도시되어 있는 디자인 내용 이 과연 기술의 창작인 특허출원으로 변경해서 특허를 받을 수 있는지도 판단해서 변경출원 하여야 한다. 따라서, 변경 전의 출원 내용과 변경 후의 출원 내용이 동일성이 있어야 한다. 출원변경은 출원 포기되어 있지 않은 것을 조건으로 출원일로부터 3월 이내 또는 특허청이 출원인에게 출원변경을 요구하는 날로부터 3월 이내에 변경출원하지 아니하면 아니 된다. (4) 변경출원의 절차 (가) 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경 (i) 새로운 특허출원서 및 명세서, 도면, 요약서 제출 특허출원서를 새로 작성하여 실용신안 출원일자와 출원번호를 표시하고, 명세서, 요약서 및 필 요도면을 첨부하여 특허청에 제출하면 된다. (ii) 새로운 출원번호 발급 특허청장은 첨부서류 구비여부심사를 거쳐 구비서류가 갖추어져 있다고 판단되면 새로운 출원 번호를 출원인에게 부여한다. (나) 특허출원을 실용신안등록출원으로의 변경 위의 내용과 동일한 절차를 밟으면 되며, 이 경우에도 새로운 실용신안등록출원서에 특허출원 일자와 출원번호를 표시한다. 그 외는 위와 같다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 059

72 (다) 특허출원, 실용신안등록출원을 디자인등록출원으로의 변경 디자인등록출원에 첨부되는 필수서류는 도면이기 때문에 특허출원이나 실용신안등록출원의 필수 서류인 명세서는 필요하지 않다. 또 디자인 도면은 특허 및 실용신안 도면과 상이하므로 디자인 설계 도면에 적합하게 그려 그 물품의 형태를 용이하게 파악할 수 있게 해야 한다. 그 외는 위와 같다. (라) 디자인등록출원을 특허출원 및 실용신안등록출원으로의 변경 디자인등록 출원서에는 명세서가 필요 없으므로 디자인의 도면을 보고 명세서를 작성하여야 하며, 이 명세서는 디자인등록 출원서에 첨부된 도면을 상세히 검토하여 내용을 추가하거나 변경하여 명세서를 작성해서는 아니 된다. 그 외는 위와 같다. (마) 첨부서류의 생략 변경출원은 그 변경출원 유형에 따라 필요한 서류를 제출해야 한다. 단 변경되기 전의 최초의 원출원 출원시에 제출된 우선권주장에 관한 서류 및 그 번역문도 해당하는 경우 양도증서 및 위임 장은 재차 제출할 필요없다. 기본적으로 제출하는 명세서, 도면은 어느 경우에도 원출원에서 언급 하는 내용을 변경하는 것이어서는 아니 된다. (5) 변경출원의 효과 (가) 출원일은 변경되기 전의 출원일로 인정 변경출원된 출원일은 변경되기 전의 원출원일로 거슬러 올라가서 인정되고, 특허요건의 판단도 변경되기 전의 원출원시를 기준으로 판단한다( 산업재산규칙 41조 ). (나) 원출원은 취하 변경출원이 있는 경우에는 변경출원되기 전의 원출원은 취하된 출원으로 본다. 그렇지 않으면 원출원이 살아있는 출원으로 보게 되어 2중 출원으로 되기 때문이다. (6) 우리나라 변경출원과의 대비 변경출원에 대한 산업재산법은 특허청의 변경 지시가 있는 경우 3월 이내에 변경출원하지 않은 경우에 그 출원은 포기된 것으로 본다는 규정( 법 49조 )과 산업재산규칙 제41조에는 변경출원의 효과인 출원일의 소급에 관한 규정만 있을 뿐 우리나라 특허법 제53조와 같은 구체적인 규정은 없다. 060

73 즉, 우리나라의 변경출원은 출원인 자신이 변경해야 하고 특허청에서는 변경출원 지시를 하지 아니하고 거절이유통지서에 특허출원, 디자인등록출원 등의 대상이 되지 아니하여 등록을 받을 수 없다는 거절이유통지서를 출원인에게 통지하면, 출원인은 자신이 알아서 변경 출원한다. 또 우리 특허법 제53조 1항 뒤에서 원출원의 거절결정등본을 송달 받은 날로부터 30일을 경과 한 때에는 변경할 수 없도록 되어 있는데 법에는 이런 규정이 없다. 아. 중간처리과정 (1) 특허출원실체심사 전 단계 특허청 심사관은 특허출원 당시 구비서류 첨부여부심사를 거친 특허출원에 대해서 다시 첨부서류 구비여부심사와 실체심사를 진행한다. (가) 구비서류 첨부여부심사 특허청 실체심사 심사관도 특허출원의 구비서류가 갖추어져 있는가 여부, 명세서, 도면, 클레임 및 요약서 등이 첨부되어 있는가 여부를 심사한다. 이 방식심사는 기초적인 심사라고 한다. (나) 실체심사 전 먼저 특허여부조사 (i) 특허심사와 공개된 특허 기술조사 특허청의 주 임무는 특허출원에 대한 실체적인 심사이며, 이 심사에서 특허허여 여부를 판단 하게 된다( 산업재산법 53조 ). 심사관은 해당 특허출원이 특허요건이나 특허 받을 수 없는 사유에 해당하는지 여부를 심사하고, 심사를 하기 위해서는 국내외의 특허관련 정보문헌을 철저하게 조사하여야 한다. 즉, 특허출원 실체심사에 착수하기 전에 먼저 비치된 공개 특허 등 기술조사를 하여야 하며, 특허 허여 여부는 관련 공개 및 먼저 특허된 특허조사, 문헌조사에 의해 좌우된다. (ii) 조사자료 각국의 특허청의 서치자료조사는 특허청에 비치된 특허문헌을 주로 조사한다. 그 외 기술문헌, 연구논문 등을 들 수 있다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 061

74 (iii) 외부전문기관에 조사의뢰 도 특허출원의 실체심사를 실시하기 위하여 적당하다고 판단하는 경우, 특허청은 전문국립 기관에 심사를 의뢰할 수 있다( 산업재산법 53조 후미 ). 외부전문기관에 조사의뢰를 하는 이유는 심사인력의 부족과 첨단기술에 관련 출원을 철저하게 조사하기 위함이다. (2) 실체심사의 착수 (가) 거절이냐 특허허여냐 특허청은 특허출원 내용과 관련한 공개되고, 먼저 특허된 특허 기술조사를 철저히 행한 후 특허 출원 발명과 조사한 문헌이 동일, 유사한가를 대비하여 특허출원을 거절할 것인가 특허를 허여할 것인가를 결정하여야 한다. 특허출원의 실체심사는 특허출원이 법 제4조의 공공질서 및 선량한 공서 양속에 저촉되는지, 발명이 1발명 1출원을 충족하고 있는지 여부도 심사하여야 함은 물론, 명세서, 클레임, 첨부된 도면 등을 심사하여 특허허여 여부를 결정하여야 한다( 산업재산규칙 42조 앞부분 ). (나) 외국 특허청이 행한 심사자료 요청 특허청은 외국 특허청이 행한 실체심사의 보고서도 특허허여 여부에 관한 기술적 자료문헌으로 참조하여야 한다( 동규칙 44조 ). 이 경우, 특허출원인은 해당 외국특허청에서 발행한 특허내용을 스페인 언어로 번역하여 제출 하여야 한다. 이는 하나의 발명을 한국에 출원하고 이를 다시 특허청에 출원하여 이를 멕시 코 특허청에서 실체심사 과정에 한국에 특허출원한 발명이 특허가 허여되었는지 여부를 특허증이 발급된 경우에 이를 특허청에서 심사하는데 참고 하기 위한 것이다. 따라서 이 제도는 출원인을 위한 제도이고 특허청도 이러한 사실이 있으면 특허출원인 에게 관련 자료를 요청할 수 있다( 법 54조 ). 한국 특허법에도 위와 같은 제도가 있다. (다) 거절이유 한국 특허법 제62조에는 거절이유가 구체적으로 명시되어 있으나, 산업재산법에는 우리 나라와 같이 상세한 거절이유 명시 규정이 없다. 따라서 법에서 특허출원에 대한 거절이유 를 든다면 다음과 같다. 062

75 산업재산법 제16조의 특허받을 수 있는 요건(특허요건)을 위반한 경우 산업재산법 19조 특허를 받을 수 없는 사유에 해당하는 경우 산업재산법 제42조의 선출원주의에 위반한 특허출원인 경우 산업재산법 제43조의 1발명 1출원주의에 위반된 경우 (라) 거절이유 통지 특허청은 특허출원의 심사결과 특허거절결정을 할 경우에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지 하고 2개월 내에 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다( 동 규칙 45조 ) (마) 의견서 제출 특허청의 거절이유 통지서에 대하여 특허출원인은 거절이유와 특허출원 발명이 기술적으로 동일 유사한가 여부를 발명의 목적, 발명의 구성 및 효과를 상세히 검토하여 차별화된 기술 내용을 부각 시킨 의견서를 소정기간 내에 작성하여 제출하여야 한다( 동 규칙 45조 ) 즉, 의견서는 특허청의 거절이유에 대한 반박서이고, 해당 발명의 특허부여를 요구하는 문서이 므로 의견서는 거절이유에 명시된 거절이유를 극복할 수 있도록 분야별로 나누어 작성할 필요가 있다. (바) 특허청구범위의 정정 특허출원인은 특허청으로부터 거절이유통지서를 접수하면 특허출원 발명과 거절이유와 대비한 결과 양자간에 동일 유사한 점이 있고, 또 차이점이 있다고 판단하거나, 클레임을 변경, 수정하면 특허가 될 수 있다고 판단되면 특허청에 클레임(특허청구범위)을 변경, 수정하는 보정서를 제출하 여야 한다( 동규칙 45조 후단) 이 때 보정서는 최초의 출원서에 첨부된 명세서나 도면의 범위내의 변경, 수정이어야 한다. (사) 의견서 제출기간 연장 가능 거절이유에 대한 의견서는 2개월 이내에 제출해야 하나, 2개월 정도의 기간 연장이 가능하다 ( 법 58조 ). 의견서 제출기간을 연장하려면 소정의 수수료를 납부해야 하고 수수료를 납부하지 아니하면 법 그 특허출원은 포기된 것으로 본다( 58조 후단). (아) 의견서를 제출하지 아니한 경우 특허출원인은 특허청으로부터 거절이유통지서를 받고 2개월 내에 의견서를 제출하지 아니한 경우, 그 특허출원은 포기한 것으로 본다( 동 규칙 45조 후단 ). 우리 나라의 특허청도 거절이유에 대한 특허출원인의 의견서 제출이 없는 경우에도 재심사하여 PART III 지식재산권 취득 및 관리 063

76 특허허여 여부를 결정한 후 특허출원 거절결정한다. (3) 출원보정(정정) (가) 출원보정의 대상 출원보정(정정)은 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면, 클레임 및 요약서의 내용에 대해 오자, 탈자, 기재누락, 추가로 보충할 사항 등이 있는 경우에 하는 보정이다( 산업재산법 55조 ). 다음사항의 경우 특허청은 출원인에 대해서, 외국특허청에 의하여 이루어진 조사 혹은 심사에 관한 것을 포함하여 필요하다고 여겨지는 추가적 또는 보충적인 정보 또는 서류를 2개월 이내에 제출 하게 함으로써, 클레임, 명세서 혹은 도면을 보정 또는 적절한 명확화를 실시하도록 출원인에게 서면 으로 요구할 수 있다. 실체심사를 위하여 필요하다고 특허청에서 판단하는 경우 실체심사 중 혹은 실체심사의 결과로서 특정된 발명이 특허요건을 충족하고 있지 않는 것 또는 제16조(특허요건)및 제19조(특허될 수 없는 사유)에 규정하는 사유의 어느 쪽인가에 해당하는 것이 밝혀졌을 경우 본조에 규정하는 기간 내에 출원인이 특허청에 의한 요구에 응하지 않는 경우 해당 출원은 포기 된 것으로 간주된다. (나) 보정범위 (i) 중요부분변경 금지 법 제50조(첨부서류 구비여부심사 보정) 및 제55조(명세서 등 보정)에 규정되는 요구에 따라 또는 출원인의 자발적 행위에 의하여 제출되는 서류에는 전체적으로 최초의 출원에 포함되지 아니한 발명을 추가하거나 또는 클레임(청구항)을 추가적으로 보충할 수 없다( 산업재산법 50조의 2 ). (ii) 보정할 수 있는 범위 다음의 경우에는 보정할 수 있다. 특허청구범위를 감축(축소)하는 경우 잘못된 기재를 정정하는 경우 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우 명세서 또는 도면의 보정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것 보정 후 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원한 때에 특허를 받을 수 있을 것 064

77 (다) 보정시기 특허출원의 내용을 보정할 수 있는 시기는 특허결정 또는 거절결정이 날 때까지 보정할 수 있다. (라) 명세서, 도면, 클레임을 보정한 일자가 출원일 특허청은 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면, 클레임을 첨부하기로 되어 있고 또 에 신청 하는 모든 서류는 스페인 언어로 작성하여 제출하기로 되어 있으며, 외국어로 된 서류는 번역문을 제출하기로 되어있다( 산업재산법 179조 ). 이에 위반한 특허출원서를 출원인이 누락된 요건을 충족하는 서류 등을 제출하든지 또는 그 외의 방법으로 미비요건을 보정한 경우 그 보정 일자가 출원일로 인정한다( 산업재산규칙 38조 ). (마) 보정기간 내에 보정하지 않는 경우는 포기로 인정 특허청으로부터 보정지시 받은 날부터 2개월 이내에 출원인이 특허청에 의한 요구에 응하지 않은 경우, 해당 특허출원은 포기한 것으로 본다( 산업재산법 55조 후미 ). (바) 보정의 효과 (i) 절차 계속 진행 특허청의 지시에 의한 보정이 적법한 보정이라고 인정되면 절차가 계속 진행된다. 또 특허출원에 대한 보정이 적법할 경우에 그 특허출원은 보정된 내용에 따라 이루어진 것으로 보고 심사절차 등이 진행된다. (ii) 보정 내용은 특허출원일까지 소급 보정은 원출원을 명확화, 분명하지 아니한 것을 명확화하는 것이므로 원 출원과 일체적인 것으로 보고 보정은 특허출원시까지 소급된다. (4) 우리나라 보정제도와의 대비 (가) 명세서 등의 누락에 대한 보정과 반려 는 명세서 도면, 클레임의 누락과 외국어 서류의 번역문 누락 등이 있는 특허출원서류 에 대하여 상기 누락된 서류를 보충하든지 또는 그외 방법으로 미비요건을 보정한 경우 그 보정 일자를 특허출원일로 인정한다( 산업재산규칙 38조 ). 우리나라 특허법시행규칙 제11조 제1항 5호, 5의 2호에서 명세서의 누락, 클레임의 누락이 있는 PART III 지식재산권 취득 및 관리 065

78 특허출원인 경우에는 이 특허출원서를 특허출원인에게 되돌려 주기로 되어 있다. 이 경우 특허출원 인은 반환된 특허출원서를 완전히 재 작성하여 특허청에 특허출원서를 제출하면 된다. (나) 중요한 사항 변경의 경우와 보정할 수 있는 범위 산업재산법 제50조의 2에서 특허출원인은 보정의 내용이 원 출원을 변경하거나 새로운 사항을 추가하는 보정은 인정되지 아니한다. 이에 대해 우리 나라 특허법의 규정은 출원서에 첨부된 최초의 명세서, 도면의 범위 내에서의 보정은 요지변경(중요한 사항의 변경)이 아니다라고 하였으며, 발명의 상세한 설명에 있는 내용을 추후에 클레임에 추가하는 경우에도 요지변경이 아니다라고 하였다. 또 우리나라 특허법 제47조에서 특허출원인이 보정할 수 있는 범위와 보정시기에 대해 상세히 규정하고 있다. 즉 우리나라는 법으로 보정의 범위(청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 아니한 것을 명확하게 하는 보정, 보정된 명세서 등이 특허청구범위를 실질적으로 확장하지 말 것, 명세서 보정 후 클레임에 기재된 사항이 특허출원한 때에 특허를 받을 수 있을 것)를 규정하고 있다. 그러나 산업재산법은 막연히 보정서류에 전체적으로 원출원의 내용을 초과하는 범위의 재료 또는 클레임을 추가적으로 포함할 수 없다고 하였다( 산업재산법 56조의 2 ). (5) 특허부여하기 위한 결정과 거절하기 위한 결정 (가) 특허부여하기 위한 결정 특허결정은 심사관이 거절이유를 발견할 수 없거나 거절이유에 대한 의견서를 검토결과 특허결 정하는 행정처분이다. 출원인은 해당 거절이유에 대해서 보정서 또는 의견서를 제출한 결과 거절 이유를 해소시킨 경우에는 특허결정을 하여야 한다( 법 57조 ). (나) 특허거절 하기 위한 결정 특허청은 특허출원을 실체 심사한 결과 거절이유가 있거나 특허출원인의 의견서에도 거절이유 를 극복할 수 없다고 판단한 경우에는 특허출원을 최종적으로 거절한다는 결정을 하여야 하고, 이를 특허출원인에게 서면으로 통지하여야 한다. 이 거절결정서에는 거절의 법적근거 및 이유를 명시 하여야 한다( 동법 56조 ). 066

79 (6) 특허공고 특허청은 특허허여를 위한 특허결정을 하고 동시에 2개월 내에 특허공고를 해야 하고 특허증을 발행하기 위한 수수료를 납부하도록 특허출원인에게 서면으로 통지하여야 한다( 법 57조 ). 본다( 특허출원인이 2개월 기간 내에 수수료를 납부하지 않은 경우 그 특허출원은 포기한 것으로 법 57조 후단 ). (7) 한국의 특허출원 심사와의 대비 (가) 거절이유에 관한 명시여부 산업재산법은 특허출원심사에 관한 법 체제뿐만 아니라 산업재산법 전반에 걸쳐 우리 한국 특허법에 비해 구체적으로 규정되어 있지 않다. 우리 법에서는 거절이유가 명시되어 있는데 비해 법은 법에서 거절이유로 규정되어 있지 않는 것은 공동출원에 위반된 출원, 조약에 위반된 경우, 클레임이 명료하지 않는 등 규정에 위반한 경우, 보정의 범위를 벗어난 경우, 분할출원 및 변경출원 규정에 위반한 경우 등을 들 수 있다. (나) 심사를 실제로 하는 사람에 대한 대비 우리 특허법은 특허출원 심사를 실제로 하는 사람을 특허청 심사관이라고 명시하고 있는데 비해, 산업재산법은 전반적으로 심사를 실제로 하는 사람을 심사관이 아닌 특허청으로 명시하고 있는데 차이점이 있다. (다) 보정의 범위에 대한 대비 우리 특허법은 특허출원 심사과정에 있어서 명세서나 도면, 청구범위를 특허출원인이 보정할 경우 보정의 범위를 구체적으로 명시하고 있으나 법은 원 명세서, 도면, 청구범위를 추가변경 할 수 없다고만 규정되어 있다. (라) 특허결정 후에 있어서의 대비 우리 특허법은 특허청 심사관으로부터 특허허여 하겠다는 특허결정서가 특허출원인에게 송부 되고 특허출원인이 소정기간(특허결정서를 받은 날로부터 3개월 이내)내에 특허료 3년분을 납부하면 특허청은 특허증을 발급하고 이를 특허출원인(특허권자)에게 송부하여 특허출원 심사가 종료된다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 067

80 특허공고는 특허증이 발급되면 순차적으로 특허공보에 공고한다. 이에 대해 는 특허결정서를 특허출원인에게 송부함과 동시에 특허공고에 필요한 수수료와 특허증 발행 수수료를 납부하면 특허증을 발급하고, 특허 공고된다. 자. 특허출원공개제도 (1) 의 의 특허출원공개제도는 특허출원일로부터 또는 우선일로부터 18개월이 경과한 특허출원 내용을 특허공보에 게재하여 일반 국민에게 공개하는 제도이다. 특허출원공개는 특허되기 전, 또는 심사에 착수하기 전에 특허공보에 게재하는 것이 일반적이다. (2) 특허출원공개제도의 종류 (가) 특허출원일로부터 1년 6개월 경과한 경우 산업재산법도 출원공개 기간에 관계없이 출원인의 신청에 의해 특허출원을 조기에 공개 하는 조기공개제도와 특허출원일로부터 또는 우선일로부터 18개월 경과한 특허출원에 대해 공개하 는 제도로 나눌 수 있다( 산업재산법 52조 ) (나) 조기공개제도(자기공개제도) 조기공개제도는 특허출원 후 18개월이 경과하기 전이라도 특허출원인이 필요한 경우에 언제든지 특허출원을 조기에 공개해 달라는 공개 신청이 있는 경우에 특허공보에 공개하는 제도이다. (3) 공개시기 (가) 특허출원일로부터 18개월 경과한 특허출원 특허청은 특허출원일로부터 18개월이 경과하면 그 특허출원에 관하여 특허공보에 출원공개를 하지 아니하면 아니 된다. 068

81 (나) 우선권주장 출원인 경우 18개월의 기산점 산업재산법 제40조의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원에 있어서는 그 우선권 주장의 기초가 된 출원일 2이상의 우선권주장을 수반하는 특허출원은 해당 우선권주장의 기초가 된 출원일 중 최선일 (다) 조기공개제도의 공개시기 특허출원의 조기공개제도는 출원일로부터 18개월이라는 기간에 관계없이 특허청은 특허출원인이 언제든지 원하는 기간을 정하여 공개 신청하면 조기에 특허공보에 공개한다. (4) 출원공개의 대상과 예외 (가) 출원공개의 대상 특허출원공개의 대상은 특허청에 절차가 진행 중인 모든 특허출원이다. (나) 출원공개의 예외(출원공개를 하지 아니하여도 되는 출원) 특허출원일로부터 18개월이 경과되기 전에 취하 포기 절차가 무효가 된 출원 출원공개 전에 이미 특허권이 설정되어 등록공고가 된 경우 출원발명이 공공질서에 위반되거나 선량한 풍속을 문란 또는 공중의 위생을 해할 염려가 있는 경우 (5) 출원공개의 효과 (가) 손해배상청구권의 발생 특허출원이 특허공보에 공개된 후 제3자가 특허출원인의 승낙을 얻지 아니하고 특허출원 발명과 동일 유사한 발명을 실시하고 있는 사이 해당 특허출원이 심사에 의거 특허권이 부여되면 특허권 자는 특허 대상발명을 실시한 제3자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다( 산업재산법 24조 ). 이 손해배상청구제도는 우리나라의 보상금청구제도와 동일 유사한 제도이다. (나) 정보 제공 이 정보 제공은 민간인의 심사협력이고 심사의 완전성과 공정성을 기하며 심사의 신속, 심사의 질을 높일 수 있다. 특허청에 정보 제공할 수 있는 사람은 누구든지 할 수 있다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 069

82 (6) 우리나라 제도와의 대비 (가) 특허출원공개제도의 미흡 이 특허출원공개에 관한 규정도 다른 제도와 마찬가지로 산업재산법 제52조에서 특허출원을 출원 공개할 수 있고 출원 후 18개월이 경과되지 아니한 출원에 대해서도 조기공개 신청할 수 있다는 내용만 있을 뿐이지, 정보 제공을 하면, 그 처리는 어떻게 하는지에 대한 규정이 없다. (나) 한국의 출원공개의 효과에 대한 규정과의 대비 우리 나라 특허법 제65조에서는 출원공개 후 타인이 업으로 특허출원 발명과 동일 유사한 제품을 제조 판매하는 자에게 사용중지 요청 즉 경고장을 발송할 수 있도록 규정하고 있는데 비해 법은 위의 규정이 없다. 차. 기술별 심사경향 는 미국과 접경하고 있는 국가로서 미국의 특허제도의 개정과 특허심사경향에 대해 민감 하게 작용한다. 이는 우리나라도 마찬가지이다. 왜냐하면 우리나라나 는 다 같이 미국에 수출하는 물량이 다른 나라에 비해 많은 양을 차지하고 있기 때문이다. 따라서 한 때는 미국의 심사 완화경향에 따라 도 이의 영향을 받아 가급적이면 특허를 부여하는 쪽으로 흐르는 경향 이 있었다. 한편, 출원절차나 서류의 완전성을 위해 심사관의 거절 지시나 보정 지시하는 횟수가 우리나라 에 비해 많은 점이 또 하나의 특징이다. 우리나라의 심사경향은 가급적이면 보정지시보다도 거절이 유를 통지하여 출원인 자신이 거절이유를 해결하도록 하는 경향이 있다. 뿐만 아니라 산업재산법은 우리나라 산업재산법보다 구체적으로 규정되어 있지 아니하 여 심사관의 주관적 판단에 의해 심사하는 경향이 많다. 또, 의 심사경향은 유럽특허제도의 영향도 많이 받아 유럽제도의 심사 경향에 민감하고, 특히 유럽 중에서도 스위스의 포맷을 따르는 경우가 많다. 예를 들면, 만일 클레임을 제기할 약학적 사용이 전문가가 보기에 분명하지 않은 산업적 결과인 경우, 이들 약학적 사용은 성분이 새로운 것인지의 여부에 관계없이 MIPL에 따라 보호를 받을 수 있다. 이러한 클레임은 스위스 스타일의 포맷 이 되어야 한다. 즉, 성분 X 를 특정 질병을 치료하기 위한 약물로 만들기 위해 사용한다 는 형식이어야 한다. 성분 X 를 단순히 약물로 사용하기 위한 070

83 용도 혹은 그와 유사한 것들을 나열한 클레임은 보통 받아들여지지 않는다. 9 카. 특허등록 과정, 비용 (1) 특허권을 형성하기 위한 등록(특허권의 설정등록) 특허권의 발생은 특허청의 특허결정에 의거하여 소정기간 내에 특허청에 특허설정 특허료를 납부하면 납부한 날로부터 특허권이 발생하고 그 증표로서 특허출원인(특허권자)에게 특허증이 발급 된다. 이때부터 특허출원이 아니고 특허권이라고 한다. 특허권의 설정은 특허출원 심사의 종료이고, 특허출원인의 최대의 목표인 특허권이 발생하였으 므로 타인의 특허실시를 방지하고 특허침해자를 상대로 적극적으로 권리 방어할 수 있는 지위에 있다. (2) 특허를 부여하기 위한 결정 특허청은 특허출원에 대한 심사결과 거절이유를 발견하지 못할 때에는 특허출원인에게 특허허 여 하겠다는 특허결정서를 발송한다. 따라서, 이 특허결정서는 설정등록의 전제가 된다. (3) 특허료 납부 (가) 특허권 발생 특허출원인은 특허청으로부터 특허부여하기 위한 결정서를 받으면 소정기간 내에 특허료를 납부 하여야 하며, 이 특허료의 납부에 의해 특허청은 직권으로 설정 등록하여야 한다. 따라서 특허료의 납부와 동시에 특허권이 발생한다. (나) 특허료를 납부하지 않은 경우 포기로 인정 특허출원인이 특허결정에 의한 특허료를 납부기간, 추가 납부할 기간 내에 납부하지 아니하면 9 Becerril, coca & Becerril, S.C 특허사무소의 자료 61면 PART III 지식재산권 취득 및 관리 071

84 그 특허출원은 포기한 것으로 본다. (4) 특허증 (가) 의 의 특허증은 특허출원 발명을 특허청에서 특허 받을 수 있는 요건, 특허 받을 수 없는 사유 등을 철저히 심사한 후 특허출원에 대하여 거절이유를 발견하지 못할 경우에 특허청이 최종적으로 특허 출원인에게 특허가 되었다는 증거이며, 그 증서로 특허증이 발급된다. 따라서, 특허증은 특허의 증서이기 때문에 발명자가 가장 가지고 싶어하는 증서이다. (나) 특허증에 명세서 등 첨부 특허청은 특허권자에 대해서 기록 및 공적 승인으로서 각 특허에 대해 특허증을 발행하여야 하고, 특허청은 특허증에 명세서 클레임 및 도면(있는 경우) 각 1부를 첨부한다( 산업재산법 59조 ). (5) 특허공고 (가) 의 의 특허공고라 함은 특허 내용을 일반 국민에게 널리 알리기 위한 목적으로 특허청에서 발행하는 특허공보에 게재하여 여러 사람에게 알리는 제도이다. 특허권이 부여된 후 특허공고를 하지 아니하면 특허권자 이외의 일반 국민은 특허가 되었는지 여부, 어느 부분이 특허되어 있는지 전혀 알 수 없어 특허권을 침해하게 되고, 또한 제3자는 특허 내용과 동일 유사한 발명을 특허청에 출원함으로써 제3자는 이중연구, 이중투자, 이중출원을 하게 되므로 여러 폐단이 뒤따른다. 따라서 특허공고는 위와 같은 효과가 있으므로 필요한 제도이다. (나) 특허공고의 대상 특허공고에는 명세서 클레임(특허청구범위) 도면(있는 경우) 그리고 법 제47조 4항의 요약서, 법 제59조 특허증의 기재사항도 포함되어야 한다( 산업재산법 60조 ). (다) 특허공고의 효과 (i) 내용의 열람에 제공 특허공고는 특허공보에 게재하여 누구나 열람할 수 있게 제공하여야 하며 일반인이 열람함으로써 072

85 기술개발을 촉진시키고 여러 가지 자료에 활용할 수 있다. (ii) 공지기술로 활용 특허공고는 세계 각국의 특허청 심사관 심판관들의 심사에 적극적으로 활용되는 심사 자료로서, 심판 증거자료로서, 소송 자료로서 널리 이용된다. (6) 특허의 정정 특허증에 명백한 오류가 있거나 잘못이 있는 것을 그대로 방치할 경우 제3자에게 미칠 영향이 크므로 이를 바로 정정한다. (7) 우리나라와의 대비 (가) 특허청장의 직권으로 정정 우리 나라 특허법은 특허권이 발생하면 어느 누구도 특허권자 자신도 함부로 특허 내용을 수정, 변경하지 못한다. 그러나 명백한 오기, 오자, 명확하지 아니한 부분은 특허청장의 직권으로 정정 할 수 있다. (나) 특허정정청구, 정정심판청구 만약 특허권자가 특허 내용을 정정(수정)하고자 할 경우에는 정정심판에 의해 정정할 수 있고, 또 제3자로부터 특허무효심판이 청구되어 계류 중에 있을 때 특허권자가 무효심판청구 이유에 대한 답변서를 제출할 때 같이 특허 정정서를 제출할 수 있다. 그러나 는 산업재산법 제61조에서 방식의 명백한 오류의 정정과 특허청구범위의 한정 의 범위에서 정정할 수 있도록 하고, 정정된 경우에는 특허공보에 공고하여야 한다. (8) 비 용 특허설정 등록료는 관납료 50 USD, 제1년차 내지 5년차 연차료 USD 합계 USD 를 납부해야 하며, 납부하지 아니하면 특허등록이 되지 아니하고 포기한 것으로 본다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 073

86 타. 특허권의 의의와 효력 (1) 특허권의 의의 특허권은 특허청의 특허결정서가 특허출원인에게 송달되고 소정의 기간 내에 특허료를 납부함 으로써 발생하며, 특허청은 특허료의 납부가 있으면 이를 특허등록원부에 기재하고 특허권자에게 특허증을 발급한다. 특허료의 납부는 특허권의 발생의 원천이다. 특허권은 특허된 발명을 업으로서 특허권자만이 법률의 범위와 존속 기간 내에서 독점 배타적 으로 실시할 수 있는 권리이다. 따라서, 법은 특허권자에게 특허발명을 독점 배타적으로 실시할 수 있는 독점권과 배타권을 부여하는 대신, 일반 제3자는 특허권을 특허권자의 허락 없이 실시하지 않을 의무가 있다. 만약 제3자가 특허권을 특허권자의 허락 없이 실시하게 되면 민사상 형사상 제재를 받게 되고 여러 가지 불이익을 받게 되므로 주의할 필요가 있다. (2) 특허권의 효력 (가) 특허권의 존속기간 특허권의 존속기간은 특허출원일로부터 20년이며 연장은 되지 아니한다. 특허권의 존속기간은 특허청에 특허료를 납부하는 조건으로서 출원일로부터 기산한다( 산업재산법 23조 ). (나) 특허권의 효력범위 (i) 특허권의 지역적 범위(속지주의 원칙) 특허권의 효력은 국가에만 미친다. 이는 전 세계적으로 공통적이며, 이는 파리협약의 3대 기본이기도 하다. (ii) 시간적 범위 특허권은 특허출원일로부터 20년간 존속하고, 이 기간이 경과하면 특허권이 소멸한다. (iii) 내용적 범위 특허의 권리범위는 명세서상의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이 세계 각국 074

87 의 공통적인 기준이므로 도 특허청구범위에 기재된 사항으로 한정된다. 그러나 특허권의 보호범위가 특허청구범위에 기재된 사항으로 확정된다 해도 특허청구범위는 명세서의 발명의 상세 한 설명에 의해서 뒷받침 되어야 하고, 보호범위를 확정하기 위한 특허청구범위의 해석에는 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재 내용을 참고하여야 한다( 산업재산법 21조 ). (다) 특허권 효력의 내용 (i) 특허권자의 독점적 배타적 권리 특허권자는 특허발명을 독점적 배타적으로 실시할 수 있는 권리를 가진다( 산업재산법 25조 ). (ii) 업으로의 실시 업( 業 )이란 영리, 비영리를 불문하고 사업적이라고 해석한다. 따라서 업으로의 실시란 계속 반복의 의사를 가지고 사업적으로 경제적 행위를 하는 것을 의미한다. 따라서, 영리, 비영리를 떠나서 특허발명을 가정에서, 개인의 용도로 사용하는 행위는 여기의 사업적으로 사용하는 것이 아니므로 업의 사용으로 볼 수 없다. (iii) 제 조 (생산) 제조란 특허발명을 이용하여 동일한 물건을 제작하는 행위이며, 이 제조행위는 특허권자만이 가지는 권리이다. (iv) 사 용 사용은 생산된 물건, 방법에 의해 제조된 물건을 발명 본래의 목적대로 사용하여 작용 효과를 실현하도록 하는 행위이다. (v) 판 매 판매는 제조된 물건이나 방법에 의해 제조된 물건을 타인에게 유상이든 무상이든 양도하는 것을 말한다. (vi) 판매의 신청 이는 특허된 물건을 타인에게 판매하기 위해 신청한 상태, 즉 판매하기 위해 예약 상태에 있는 것을 말한다. (vii) 수 입 외국에서 특허에 의해 제조된 물건을 영토에서 사용 또는 판매할 목적으로 반입하는 것을 말한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 075

88 (라) 특허권 효력의 제한 (i) 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위 특허에 의하여 주어지는 권리는 다음의 경우에는 효력이 미치지 않는다( 산업재산법 22조 ). 개인적 혹은 학술적 목적으로 비영리 목적으로 사용하는 경우, 순수하게 실험적, 시험적 또는 교육적인 목적으로의 과학 혹은 기술적인 연구 활동에 종사하고, 그와 같은 목적을 위하여 특허 된 물건 혹은 방법과 동일한 물건 또는 방법을 제조 혹은 사용하는 제3자 특허물건, 또는 특허방법을 사용하여 얻을 수 있던 물건을 이들이 합법적으로 시장에 나온 후에 판매하고, 취득 또는 사용하는 자 특허출원일 또는 해당하는 경우, 승인되는 우선일에 앞서, 특허 방법을 사용하고, 특허물건을 제조, 또는 그와 같은 사용 혹은 제조의 준비를 하는 자 특허발명이 다른 국가의 수송기관의 일부를 구성하는 동시에 해당 수송기관이 우리 나라의 영역을 단순히 통과하는 경우에 그와 같은 수송기관에서의 해당 특허발명의 사용 생물에 관한 특허의 경우로, 다른 물건을 얻기 위하여 원종의 변종 혹은 증식의 출발 재료로 서 특허물건을 사용하는 제3자(그와 같은 사용이 이미 행해지고 있었을 경우를 제외한다.) 생물로 구성되는 물건에 관한 특허의 경우에 있어서, 특허물건이 특허권자 또는 실시권자에 의하여 적정하게 시장에 나온 후에 증식 혹은 번식 이외의 목적으로 그들을 사용하고, 유통하 는, 또는 판매하는 제3자 본 조에 규정되는 행위는 누구도 본 법의 의미에 있어서의 행정상의 법규위반 및 범죄를 구성하지 않는다. (ii) 실시권에 의한 제한 특허권자는 허락에 의한 실시권이든, 강제실시권이든, 공익을 위한 실시권이든 이들의 권리로 인해 권리행사의 제한을 받는다. 특허권자는 제3자에게 실시권을 부여하였을 경우에 실시허락의 범위에서 제한을 받는다. (iii) 특허권의 공동소유 및 담보권에 의한 제한 특허 공동소유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고 다른 공동소유자의 동의 없이도 특허발명을 실시할 수 있다. 그러나 공동소유자 중 1인이 자기가 가지고 있는 지분을 타인에게 이전하거나 담보권을 설정할 경우에는 타 공동소유자의 동의를 얻어야 한다. 또 각 공동소유자는 타 공동소유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 실시권을 허락할 수 없다. 076

89 파. 실시권 제도 (1) 허락에 의한 실시권 제도 (가) 의 의 이는 특허발명을 특허권자의 허락에 의하여 제3자가 실시할 수 있는 실시권이고 실시권자의 수 에 대해서는 제한이 없으며, 특허권자의 허락이 있는 한 누구든지 그 특허발명을 정당하게 실시할 수 있다( 산업재산법 63조 ). 이에 대해 정부의 강제에 의해 특허발명을 실시할 수 있는 강제실시권과 상이하다. (나) 실시권 발생과 신청 (i) 실시권 발생 허락에 의한 실시권 제도는 특허권자와 특허 실시를 희망하는 제3자와의 계약에 의해 발생한다. 허락에 의한 실시권을 특허청에 등록함으로써 제3자에게 대항할 수 있다. (ii) 실시권 등록 신청 허락에 의한 실시권은 특허청에 신청하여야 하며, 특허청은 서류 등이 구비되어 있는가 여부, 적법한 서류인가 여부 등을 심사하여 서류에 흠이 없는 경우에는 특허원부에 등록한다. 특허청은 서류의 일부가 미비하거나 흠이 있는 경우에는 2개월 내에 정정, 보충할 것을 명하여 야 하며 이에 불응하는 경우에는 포기한 것으로 본다. (iii) 계약서에 포함할 사항 실시허락에 의한 실시권에는 반드시 특허권자의 실시허락서 또는 계약서가 있어야 하며 이들 계약서나 허락서에는 최소한 다음의 사항이 포함하여야 한다. 실시지역 실시기간 실시료의 금액, 실시료 지급방법, 실시료 지급시기 계약일자 특허권자와 실시권자의 싸인 (다) 허락실시권의 효력 (i) 업으로의 실시 PART III 지식재산권 취득 및 관리 077

90 허락에 의한 실시권자는 특허권자와 같이 특허발명을 영업적으로 실시할 수 있다. 여기의 업은 영리이든, 비영리이든 불문하며, 계속 반복하여 실시할 수 있으면 족하다. 단 1회의 실시행위도 업이다. (ii) 실시권이 침해된 경우 허락 실시권자로 등록된 자는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 허락 실시권자가 특허권자인 것과 마찬가지로 해당 특허권을 방어하기 위하여 법원에 민 형사 소송을 제기할 수 있다( 산업재산법 68조 ). (iii) 특허권자도 실시 가능 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고, 라이선스의 부여는 해당 특허 혹은 등록의 특허권자 혹은 등록권자가 다른 사람에게 라이선스를 부여하거나 또한 동시에 스스로 특허를 실시하는 것을 방해 하는 것은 아니다 ( 산업재산법 67조 ). (iv) 실시권의 발생시기 특허권자와 실시를 희망하는 자와의 실시권 설정을 계약한 날이 실시권의 발생시기이다. (v) 실시권을 타인에게 이전한 경우 실시권자는 자기의 실시권을 타인에게 이전할 수 있는가? 실시권은 특허권자의 동의를 얻으면 실시권을 이전할 수 있다. (vi) 특허권 이전의 경우 실시권이 인정된 특허권이 타인에게 이전된 경우에는 실시권도 자동적으로 이전한다. 실시권을 등록한 때에는 그 등록일 이후에 특허권을 취득한 자에 대하여도 그 효력을 가진다. (vii) 실시권자의 실시는 특허권자의 실시로 인정 라이선스가 부여되어 특허청의 등록을 받은 자에 의한 특허실시는 강제실시권을 제외하고 특허 권자에 의한 실시로 본다( 산업재산법 69조 ). (viii) 실시료 지급 실시권자는 특허권자와의 계약에 의해 정해진 실시료를 지급기간 내에 지급하여야 한다. (ix) 특허권이 소멸한 경우 실시권이 설정등록된 특허권이 존속기간 만료, 무효 등 사유에 의하여 소멸하였을 경우에는 실시권도 소멸한다. 이는 실시권이 특허권에 따라다니는 권리이기 때문이다. 078

91 (라) 실시권의 소멸 (i) 특허권 자체의 소멸원인( 산업재산법 65조 ) 특허권 존속기간 만료 특허무효 및 취소 특허권의 포기 상속인이 없는 경우 법원의 명령이 있는 경우 (ii) 실시권 자체에서 오는 소멸 실시권 유효기간 만료 실시권의 포기 설정계약의 해제 설정계약의 해제시는 특허권자와 실시권자가 설정계약 해제 신청을 공동으로 하여야 한다. (iii) 실시권 등록 거부 실시권 설정기간이 특허권의 존속기간보다 장기인 경우에는 실시권 설정등록이 되지 아니한다 ( 산업재산법 66조 ). (마) 우리 나라와의 대비 우리 나라의 실시권에는 법정실시권도 존재하는데 는 이들의 법정실시권 제도가 존재하지 아니한다. 또 허락에 의한 실시권에 관한 실시료 지급에 관한 규정이 없으나 실시권자는 특허권자에게 소정의 실시료를 지급하여야 할 것이다. (2) 강제실시권제도 (가) 의 의 특허권자가 특허발명을 정당한 이유 없이 실시하지 않은 경우, 특허 부여일로부터 3년간 또는 출원일부터 4년간의 어느 쪽인지 늦은 쪽이 경과한 후, 누구나 해당 특허발명의 강제 라이선스 (실시권)를 요구하는 신청을 특허청에 할 수 있다( 산업재산법 70조 ). 이 실시권은 특허권자의 실시허락에 관계없이 특허발명을 정당한 이유 없이 장기간 실시하지 아니하는 경우에 특허발명 실시를 희망하는 제3자가 특허청에 실시권을 요청함으로써 발생한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 079

92 즉, 이 실시권은 특허권자의 실시 요청 거부에도 불구하고 특허청에서 제3자에게 강제적으로 실시권을 부여하는 점에서 허락에 의한 실시권 제도와 다르다. 강제실시권 제도는 기본적으로 파리협약의 강제실시권 허여의 취지와 그 이념이 같다. (나) 성립요건 (i) 특허권자와의 협의가 성립하지 않은 경우 특허발명에 대하여 실시를 희망하는 제3자는 특허청에 강제실시권을 신청하기 전에 먼저 특허 권자에게 실시권 요청을 해야 하고, 특허권자가 실시권 요청을 거절하거나 또는 특허권자가 행방불명이 되어 협의를 할 수 없는 상태에 있을 경우에는 부득이 특허청에 실시권을 신청함으로써 절차가 진행 된다. (ii) 특허권자가 장기간 사용하지 아니한 경우 특허발명이 정당한 이유 없이 실시하지 아니한 경우, 특허부여일로부터 3년간 또는 특허출원일 로부터 4년간 어느 쪽인지 늦은 쪽이 경과하여야 한다( 산업재산법 70조 ). 이 규정 내용은 파리협약 제5조 A의 내용과 동일 내용의 규정으로써 산업재산법도 파리 협약 규정을 도입하여 시행하고 있다. 따라서, 법은 산업발전에 이바지해야 할 발명특허가 장기간 사용되지 않고 방치되는 것은 특허권 자의 경제적인 측면에도 좋지 않으므로 실시를 희망하는 사람들에게 실시의 길을 열어 줌으로써 산업화에 기여하도록 한 것이다. (iii) 실시하지 않은 행위가 정당한 이유가 없는 경우 특허권자가 실시하고 있지 아니한 이유가 정당하지 않아야 한다. 물론 정당한 이유가 존재하면 강제권을 발동할 수 없다. 다음의 사유는 특허권자의 특허를 실시하지 않은 정당한 이유가 있다. 080

93 그림 7 : 강제실시권 등록 절차도 특허권자와 협의 안됨 강제실시권 신청 특허청 접수 서류 적합 구비서류 심사 서류 부적합 신청이유없음 결정 특허권자에게 1년이내에 실시기회 부여 특허권자에게 답변기회 부여 신청인의 의견제출 실시권부여 여부결정 보정 적합 실시권부여 결정 보정지시 보정불응, 부적합 신청기각 포기 재 신청가능 연방세금 행정 법원불복 실시권등록 실시부여후 2년내 실시하지 않을 경우 실시권 취소 실시부여후 2년내 특허권자에 의한 불실시 경우 특허취소 특허권자가 심신장애로 인한 활동불능으로 그 특허발명을 실시하지 못한 경우. 다만, 의료기관 의 장이 증명한 경우에 한한다. 특허발명의 실시에 있어서 정부기관이나 타인의 허가 인가 동의 또는 승낙을 필요로 할 경우에 그 허가 인가 동의 또는 승낙을 받지 못함으로 인하여 그 특허발명을 실시하지 못한 경우 특허발명의 실시가 법령에 의하여 금지 또는 제한되어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우 특허발명의 실시에 필요한 원료 또는 시설이 국내에 없거나 수입이 금지되어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우 특허발명의 실시에 따른 물건의 수요가 없거나 그 수요가 적어 이를 영업적 규모로 실시할 수 없어 그 특허발명을 실시하지 못한 경우 (iv) 특허권자 등이 특허된 물건을 수입한 사실이 없는 경우는 예외 특허권자 또는 실시권자가 특허된 물건 또는 특허방법에 의해 얻은 물건을 수입한 사실이 없어 PART III 지식재산권 취득 및 관리 081

94 야 한다( 산업재산법 70조 후단 ). (다) 강제실시권 신청 (i) 신청인 자격 강제실시권을 신청할 수 있는 자는 특허발명을 유효히 적절하게 실시하는 데 만족해야 하고, 기술적으로 실시하는 데 뒷받침이 되도록 경제적인 능력을 보유하고 있어야 한다( 산업재산법 71조 ). (ii) 신청서 제출 특허권자와 신청인간에 특허실시에 관한 협의가 이루어지지 않거나 협의를 할 수 없을 때에는 특허청에 실시권 신청을 할 수 있다. 신청은 문서로서 하되 정 부본 2통을 특허청에 제출하여야 한다. 특허권자가 2인 이상인 경우는 권리자 수에 상응한 부본을 제출하여야 한다. 실시권을 청구하는 자는 특허청에 청구취지와 청구이유를 작성하여 제출하여야 한다. (iii) 특허권자에게 실시기회 부여 특허청은 강제실시권의 신청서가 특허청에 신청되었다 해도 즉시 이에 대한 절차를 진행하는 것이 아니고 강제실시권을 부여하기 전에 먼저 특허권자에게 직접 통지일부터 1년 이내에 해당 특 허를 실시할 기회를 부여하여야 한다. 이 기간이 경과한 경우 특허청은 당사자들의 특허발명 실시 허여 여부에 대한 의견청취 진행에 들어간다. (iv) 답변서 제출 등 1 답변기회 부여 특허청은 강제실시권 신청이 있는 경우에 신청서의 부본을 특허권자 기타 그 특허에 관하여 등록한 권리를 가지는 자에게 송달하고 상당한 기간을 정하여 답변서 제출의 기회를 주어야 한다. 여기 특허에 관하여 등록한 권리를 가지는 자라 함은 실시권자로 등록된 사람, 담보권이 설정된 사람 등을 말한다. 2 기존 강제실시권이 존재하는 경우 강제 라이선스가 이미 설정 등록되어 있는 특허에 대해 다른 라이선스의 신청이 있는 경우에, 기존 강제실시권자에 대해서도 통지 및 당사자의 의견을 청취하여야 한다. 즉 답변의 기회를 주어야 한다. 3 특허권자의 신청서 검토 강제라이선스가 신청되는 동시 신청인이 법 제71조에 규정되는 자의 기술적 및 경제적 능력을 특허청에 증명했을 경우, 특허권자에게 그 내용을 통지하여야 하며, 특허권자는 해당 신청에 대한 조사를 실시하고 통지일부터 2월 이내에 자기의 이익을 보호하는 의견을 제출할 수 있다( 산업재산규칙 50조 ). 082

95 4 신청인의 의견서 제출 강제실시권은 특허권자의 실시 반대로 발생한 실시권이기 때문에 신청인이 기술적, 경제적으로 능력이 있음을 증명했다 해서 실시권 허락을 쉽게 하지 않을 것이기 때문에 특허청은 최대한 양 당사자의 의견을 청취하고 제출된 서류를 상세히 검토하여야 한다. 특히, 특허권자가 강제 라이선스를 적극적으로 반대하는 경우 강제 라이선스 신청자는 해당 특허권자의 반대에 대한 조사를 실시하여 15일 이내에 자기의 이익에 적합한 의견서를 제출해야 한다. (v) 특허청의 결정 1 서류로 결정문 통보 특허청은 위 조사기간이 경과되고, 양 당사자로부터 자기의 주장과 의견이 어느 정도 특허청에 전달되었다고 판단되면 지금까지의 양 당사자의 의견과 증거를 기초로 하여 강제실시권을 부여할 것인가를 결정하여야 한다. 강제실시권이 결정되면 그 결정문을 특허권자, 신청인 및 특허권에 이해관계인으로 등록된 사람에게 서류로 통지하여야 한다. 2 결정문에 기재할 사항 강제실시권이 결정된 경우, 그 결정문에는 다음의 내용이 포함되어야 한다. 결정취지 및 결정 이유 강제실시권의 범위 및 기간 강제실시권의 대가, 그 지급방법 및 지급시기 등이 명시되어야 한다. (라) 강제실시권의 효과 (i) 업으로 실시 신청인에게 강제실시권이 부여되면 실시권자는 실시권의 범위 내에서 해당 특허발명을 업으로 실시할 수 있다. 이 실시는 독점 배타적 실시가 아니라 비독점적 실시이다. (ii) 실시권 발생시기 특허청의 강제실시 결정이 있고, 그 결정문이 특허권자 및 신청인에게 송달되었을 때이다. (iii) 특허권의 이전의 경우 강제실시권이 설정되면 그 내용을 특허원부에 기재하여 등록해야 하고 이 등록으로 제3자에게 대항 할 수 있다. 따라서, 특허권이 타인에게 이전되면 강제실시권도 이전된다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 083

96 (iv) 실시료 지급 강제실시권자는 정해진 실시료를 지급시기에 지급하여야 한다. 그렇지 아니하면 강제실시권이 취소되는 경우가 있다. (v) 강제실시권자의 실시료 지급 의무면제 다음의 경우는 강제실시권자의 실시료 지불 의무는 없다. 즉 특허가 무효로 되거나 혹은 존속기간이 만료하던지, 또는 본 법에서 규정하는 그 외의 사유가 있는 경우 등이다( 산업재산법 73조 후미 ). (vi) 강제 실시권 조건 정정 필요한 경우 또는, 특히, 특허권자가 강제 라이선스의 조건보다 유리한 조건으로 계약에 의한 라이선스를 주었을 경우, 특허청은, 특허권자 혹은 강제실시권자의 요청에 의해 강제 라이선스 조건의 개정을 명할 수 있다. 특허청이 강제 라이선스 조건을 개정하려면 사전에 당사자의 의견을 청취하지 않으면 안 된다( 산업재산법 74조 ). (vii) 강제실시권 취소 강제실시권자는, 라이선스 부여일로부터 2년 이내에 특허 실시를 하여야 한다. 이 요건에 따르지 않는 경우 특허청은 실시하지 않고 있는 정당한 이유가 있다고 판단하는 경우를 제외하고, 특허권 자의 청구 또는 직권에 의해 해당 라이선스를 취소할 수 있다( 산업재산법 75조 ). (viii) 강제 실시권은 비독점적 실시 강제 실시권은 독점적으로 실시할 수 있는 것이 아니고, 특허권자 기타 특허권자로부터 실시권 허락을 받은 자 등은 특허권을 실시할 수 있다( 산업재산법 76조 앞부분 ). (ix) 강제 실시권의 양도 강제 라이선스는 독점적이 아닌 실시권이다. 강제실시권자는, 특허청의 승인이 있고 또한 해당 특허가 사용되는 생산 설비와 함께 이전하는 경우에 한해서, 라이선스를 양도할 수 있다( 산업재산법 76조 ). (바) 특허권의 취소 최초의 강제 실시권 부여일로부터 2년이 경과한 시점에서, 해당 강제 실시권의 부여에 의해서도 특허권자에 의한 특허 불실시가 해소되지 않고 또한 해당 특허권자가 특허청에 정당하다고 인정할 수 있는 인정의 이유를 증명하지 않는 경우 특허청은 해당 특허 취소의 결정을 할 수 있다( 산업재산법 73조 ). 특허권 취소는 파리협약 제5조 A(3)에 규정된 원칙이다. 084

97 (사) 강제실시권의 소멸 강제실시권은 다음의 사유가 발생하면 소멸한다. (i) 특허권 자체에서 오는 소멸 원인 특허권의 존속기간의 만료 특허권의 무효 또는 취소 특허권의 포기 (ii) 실시권 자체에서 오는 소멸 강제실시권의 설정기간 만료 실시권자의 실시권 포기 강제실시권의 취소 (아) 우리나라의 강제실시권 제도와의 대비 (i) 강제실시권 성립 사유 상이 의 강제실시권은 특허발명을 정당한 이유 없이 장기간 사용하지 아니한 경우에 한하여 성립하나, 우리나라의 강제실시권 제도에 관한 특허법의 규정은 특허발명을 천재지변 등 불가피한 사유로 3년 이상 사용하지 아니한 경우 특허발명을 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 사용하지 아니하는 경우 행정 사법절차에 의해 불공정 행위로 판정된 경우 이를 시정하기 위해 필요한 경우 공익을 위한 경우 등에 해당하면 강제실시권을 특허청에 신청할 수 있다고 규정하고 있다( 특허법 107조 ). (ii) 강제실시권 신청인 자격 상이 법은 강제실시권 신청인의 자격을 기술적. 경제적 능력을 보유한 자만이 신청인이 될 수 있도록 제한하고 있으나, 우리 특허법은 누구나 신청할 수 있다는 점에서 차이가 있다. (iii) 대가의 공탁제도의 상이 우리 특허법은 특허권자가 실시 대가수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁 법 하기로 되어있으나( 112조 ), 법에는 공탁제도 규정이 없다. (iv) 강제실시권 취소 사유 상이 법은 강제실시권자가 강제실시권 부여일로부터 2년 이내에 특허발명을 실시하지 아니하는 PART III 지식재산권 취득 및 관리 085

98 경우에만 강제실시권을 취소하기로 되어 있으나( 취소사유로 법 75조 ), 우리 특허법은 제114조에서 강제실시권 강제실시권을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우 강제실시권 사유가 없어지고 그 사유가 다시 발생하지 않을 것이라고 인정되는 경우 정당한 사유 없이 결정서에 명시된(실시권자가 공급하는 의약품 등에 표시할 내용, 실시권자가 준수할 사항) 사항을 위반한 경우에는 강제실시권을 취소할 수 있다. (v) 우리법에만 존재하고 법에 없는 제도 한국 특허법 통상실시권허여심판제도( 138조 ) 한국 특허법 전용실시권제도( 100조 ) 한국 특허법 선사용에 의한 통상실시권( 103조 ) 한국 특허법 무효심판청구등록전의 실시에 의한 통상실시권( 104조 ) 한국 특허법 디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권( 105조 ) 한국 특허법 질권행사로 인한 디자인권의 이전에 따른 통상실시권( 122조 ) (3) 공익상 필요에 의한 실시권 (가) 의 의 이 실시권은 정부가 국가의 위기 또는 안전상의 고려를 이유로 하고, 또한 그러한 이유가 존재 하는 한 특허청은 공공의 이익에 관계하는 일정한 특허 라이선스가 주어지지 않으면 주요한 상품 및 서비스의 생산이나 그들의 공중에의 공급 및 분배를 방해할 수 있고, 또한 해를 끼치거나 가격상 승을 가져 온다고 판단하는 경우에 특허발명을 강제로 실시할 수 있는 제도이다.(산업재산법 77조) (나) 강제실시권과 공익상 필요한 실시권 이 강제실시권은 p109에서 설명한 강제실시권과 다른 강제실시권이다. 즉, 앞에서 설명한 실시 권은 특허권자가 특허발명을 장기간 실시하지 않는 경우에 실시를 희망하는 제3자에게 강제로 실시하게 하는 강제실시권제도이고, 여기의 강제실시권은 국가가 위기에 처하여 국가의 안전성을 해칠 우려 가 있거나 국민건강생활, 국민경제생활에 지대한 영향을 미칠 가능성이 있는 경우에 정부가 특허발명을 실시하기 위해 취해지는 실시권이라는 점에서 양 실시권제도는 상이하다. (다) 성립요건 (i) 국가의 위기 및 안전성 고려 086

99 이 실시권은 국가가 천재지변 등 불가항력에 의한 국가가 위기에 처해 있거나 국가의 안전성을 고려하여 특허발명을 정부가 실시할 수 있도록 한 것이다. (ii) 공공의 이익에 필요 특허발명의 종국적인 목표는 국가산업발전인 데 특허권자가 공공의 이익을 외면하고 개인의 이익을 추구하게 되면 공익과 개인의 이익이 충돌하게 되고 오히려 특허권자에게 불리하게 되고, 소비자인 국민이 특허권자의 제품을 외면해 버리면 특허권자에게는 지대한 손해를 입힐 뿐만 아니라 회사 발전도 어렵게 된다. 그림 8 : 공익상 필요에 의한 실시권신청 절차도 특허권자와 협의 성립안됨 실시권 신청 특허청 접수 서류 적합 구비서류 심사 서류 부적합 특허권자에게 답변기회 부여 신청인의 의견제출 실시권부여 결정 연방대통령과 경제성장관과 합의후 특허청이 발령 보정 적합 보정지시 보정불응, 부적합 신청 포기 재 신청가능 실시권등록 또한 특허권자는 공중에게 공급 및 분배를 방해하거나 제품의 폭등 등 가격상승을 유발하는 행위 를 금하고 어디까지나 국민경제생활 및 국민건강생활에 충족이 되도록 노력하여야 한다. 또 국가는 특허의 공공성을 감안하여 국민의 생활안전과 건전한 국민경제질서를 확립하기 위해 PART III 지식재산권 취득 및 관리 087

100 필요한 경우 특허발명을 실시하도록 한 것이다. (iii) 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시 특허권자는 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시할 수 있는데도 불구하고 실시를 기피하거나 적당한 정도와 조건으로 국내 수요를 충족할 수 있는데도 이를 시행하지 아니한 경우에는 부득이 강제실시권이라는 카드를 이용할 수 밖에 없을 것이다. (라) 청구절차 (i) 특허권자와의 협의 공익상 필요한 실시권이 정부가 특허발명을 실시하기 위한 것이라도 특허권자와 실시여부에 대한 협의를 해야 하고, 최종적으로 협의가 되지 아니하는 경우에한해 정부가 실시권을 결정한다. (ii) 구체적인 청구절차는 강제실시권 규정을 준용하기로 함. (마) 결 정 (i) 연방 대통령과 경제성 장관과 합의 법 제77조(공익상 필요한 실시권)에 규정되는 선언은, 경제성장관과 연방 대통령과의 사이의 합의를 조건으로 특허청에 의해서 발하게된다( 산업재산규칙 51조 ). 법 제77조에서 정하는 선언이 공보에 공고 되었을 경우 공공의 이익을 위한 라이선스 부여가 선언된 특허의 특허권자는, 공고일부터 2월 이내에 해당 선언에 대하여 자기의 이익을 보호하기 위한 의견을 특허청에 신청할 수 있다. 그러한 신청이 되면 특허청은 검토 후 선언을 확인할 것인지 해제 할 것인지에 대한 최종결정을 하여야 한다. 공익상 필요한 실시권이 성립하기 위해서는 우선 연방대통령과 경제성의 합의를 전제조건으로 하며 이는 이 실시권제도가 그만큼 국가의 안위와 국민경제생활에 미치는 영향이 크기 때문에 연방 대통령과 경제성의 합의를 조건으로 한 것이다. (ii) 결정사항은 특허공보에 공고 특허청은 특허발명이 공익상 필요하다고 판단하면 최종적으로 실시권 결정을 내리고, 그 내용을 특허공보에 공고하여야 한다. (iii) 실시권인정 원인이 종결한 경우 특허청은 법 제77조(공익상 필요한 실시권)에 기초하는 선언을 발표하는 원인이 된 국가 긴급사태 또는 국가 안전상의 문제가 종결했을 경우, 그 종결을 선언하는 결정을 공보에 공고하여야 한다. 088

101 (바) 효 과 (i) 연방정부가 업으로 실시 앞에서 설명한 강제실시권은 강제실시권 신청인이 특허발명을 실시하기 위한 것이고, 공익상 필요한 실시권은 정부가 직접 실시하거나 타인(기업)에게 실시할 수 있는 권리를 위탁하여 실시하 게 할 수 있다. 또 이 실시의 주체는 연방정부이기 때문에 해당 특허권자에 의한 실시행위로 보지 아니한다 ( 산업재산규칙 52조 ). (ii) 기간 내에 사용하지 않는 경우는 무효 공익상 필요에 의한 실시권이 결정된 경우, 특허청은 이용 개시까지의 제한 기간을 실시권자에게 부과하는 것으로 하고 그 기간 내에 해당 발명의 실시가 개시되지 않는 경우 해당 라이선스는 무효 가 되는 것을 선언한다. 그 기간은 라이선스 부여일부터 1년을 넘어서는 안 된다. (iii) 실시권 해제 특허권자의 신청 또는 직권에 의하여 특허청이 라이선스 또는 공공의 이익을 위한 라이선스를 해제하는 결정을 하는 경우, 실시권자는 특허권자에게 자기의 이익에 적합한 의견을 신청하는 동시 에 적당하다고 생각하는 증거를 제출하도록 요구 할 수 있다. (iv) 기타 효과 여기에 열거하지 아니한 효과는 강제실시권제도의 효과와 같으므로 생략한다. 하. 특허권의 이전 (1) 의의 특허권의 이전은 특허권의 소유자인 특허권자를 변경하여 특허권을 다른 사람에게 양도 즉 넘겨주는 것을 말한다( 산업재산법 62조 ). 특허권도 다른 일반 재산권과 마찬가지로 개인의 재산권이고, 개인의 재산권의 자유이전은 사유재산권의 기본 원칙이다. 따라서 특허권의 이전은 특허권자의 재산적 취득의 하나이고 법은 이를 자유로이 허용하고 있다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 089

102 (2) 이전 유형 (가) 특정승계( 特 定 承 繼 ) 특허권의 특정승계는 매매 증여 교환 등과 같이 개개의 권리가 개개의 취득원인에 의하여 특허권의 소유자가 변경되는 경우이다. 특정승계의 유형은 다음과 같다. (i) 매 매 매매는 유상이든 무상이든 불문하며, 특허권의 이전유형 중에서 가장 많이 거래된다. (ii) 교환 판결 교환은 특허권과 다른 재산권과 서로 주고 받고 하는 형태로 이루어 지는 이전방식이다. 판결은 특허에 대한 소유권 이전소송이 있는 경우 법원의 판결에 의해 특허권이 제3자에게 이전되는 방식 이다. (iii) 증여 경매 증여는 특허권을 제3자에게 넘겨주면서 어떤 대가도 받지 아니하고 넘겨주는 형태의 이전방식 이다. 경매는 특허권이 특허권자의 채무불이행(빚)이 있는 경우 경매법에 의해 제3자에게 이전되는 방식이다. (나) 일반승계 특허권의 일반승계는 상속 포괄유증 회사의 합병 등과 같이 하나의 취득원인에 의하여 다수 의 권리가 일괄해서 취득되는 것을 말한다. (i) 상 속 상속은 일정한 친족적 신분관계가 있는 사람 사이에서 그 한쪽이 사망하거나 또는 일정한 법률 상의 원인이 발생하였을 때에 재산적 권리 또는 의무의 일체를 이어받는 일을 의미한다. (ii) 회사합병 둘 이상의 기업이 일정한 계약에 의하여 하나의 기업으로 합병하는 것을 말하며 상법상 기업의 합병에는 신설합병과 흡수합병 두 가지가 있다. 신설합병은 합병할 때 모든 당사자 회사가 해산하고 동시에 신회사를 설립하는 것이며, 흡수합 병은 한 당사자 기업만이 존속하고 다른 당사자 기업은 해산하여 존속기업에 흡수되는 것을 말한다. 090

103 (iii) 포괄유증 이는 유산의 전부 또는 일부의 재산을 특정하지 않고 일정비율로 특정인에게 유증하는 것, 즉, 유언으로 재산을 증여하는 것이다. 목적물을 특정하여 유증하는 특정유증과 대비, 포괄수유자는 유산의 전부 또는 일부를 일정비율로 취득하기 때문에 그 지위는 상속인과 유사하다. 그래서 포괄 수유자는 상속인과 동일한 권리의무를 가지며 유언자 일신에 전속한 권리의무를 제외하고 유언자 의 재산에 속한 일체의 권리의무를 승계한다. 포괄유증의 승인 포기에 대해서는 상속의 승인 포기 규정이 그대로 적용된다. 재산분리, 상속분회복권, 유산분할에 대해서도 동일하다. 포괄유증은 유류 분을 침해할 수 없고 이 경우에는 유류분 권리자는 감소 청구할 수 있다. (다) 이전절차 특허 이전절차는 이전의 유형에 따라 상이하다. (i) 매매 등 특정승계의 경우 1 구비서류 매매는 매매계약서(양도증), 교환 증여는 특허권자와 특허권을 인수하는 자와의 문서(예컨 대, 교환증서 증여증명서 등) 등이 필요하다. 판결은 법원의 판결문이 필요하고, 경매는 경매 담당기관이 증명하는 서류 등이 필요하다. 2 이전 신청 매매 등 특정승계는 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 이전 신청 할 수 있다. (ii) 일반승계의 경우 1 구비서류 상속은 상속받았다는 증명서 즉 제적등본이나 기타 증거서류가 필요하고, 회사합병의 경우는 합병된 법인증명서(법인등기부등본)가 필요하다. 포괄유증은 공적인 확인서나 증명서 또는 증인이나 녹음기록 등이 필요하다. 2 이전신청 (라) 이전의 효과 (i) 특허권 소유자가 변경 특허권 이전절차가 완료되면 특허권의 소유자는 특허권을 이전 받은 자가 된다. (ii) 등 록 특허권 이전은 등록을 하여야만 제3자에게 대항할 수 있으며( 산업재산법 62조 ) 등록은 효력 발생요건이다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 091

104 (iii) 특허권 이전과 실시권 특허권이 제3자에게 이전되면 특허권에 등록된 실시권 기타 담보권도 동시에 이전된다. 실시권 담보권 등은 특허권에 따라다니는 권리이기 때문이다. 거. 특허권의 공유 (1) 의 의 특허권의 공유는 하나의 특허권에 특허권자가 2인 이상이 공동으로 소유하고 있는 경우이며 각 특허권자는 그 특허발명에 대하여 각 지분(몫)이 있으나, 지분에 따라 권리변동이 발생하는 것이 아니다. (2) 공유관계의 발생유형 공동으로 발명하고 이를 공동으로 출원하여 특허가 부여된 경우 특허출원은 1인이 특허출원 하였으나, 출원 계속 중에 특허를 받을 수 있는 권리 일부를 제3 자에게 이전한 결과 공동출원인에게 특허된 경우 특허권이 발생한 후 특허권자의 일부를 제3자에게 이전하여 공유특허권이 된 경우 특허권이 공유인 데 이 중 일부 특허권자의 지분이 경매로 인해 이전되어 새로운 특허권자가 있는 경우 (3) 공유특허권의 내용 (가) 공유특허권자의 권리 공유특허권자라고 해서 특별한 권리가 있는 것이 아니고 단독 특허권자의 권리와 동일하고, 단지 공유특허권자의 일부가 권리 행사시에는 일정한 제한이 있다. (나) 특허발명의 실시 (i) 각 공유자는 각자 자유로이 실시 092

105 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 지분비율에 관계없이 그 특허발명 전체를 자신이 실시할 수 있다. (ii) 각 공유자의 실시에 따른 이익 분배 특허권이 2인 이상의 공유인 경우에는 그 특허발명을 자유로이 실시할 수 있으며, 특허발명 실시에 의해 발생한 이익은 실시한 공유자의 이익이기 때문에 배분문제가 발생하지 않는다. (iii) 특허권의 처분, 실시권 설정으로 인한 이익배분 공유특허권 자체를 처분하여 발생한 수익이 있는 경우 또는 특허권을 타인에게 실시권을 부여 함으로써 얻어진 수익은 지분의 비율로 분배하여야 한다. (iv) 공유특허권자가 이용발명을 한 경우 공유특허권자 일부가 특허발명을 개량하여 새로운 이용발명을 하여 특허권을 취득한 경우 다른 공유자도 특별한 약정이 없는 한 그 이용발명을 실시할 수 있다. (4) 특허권의 지분양도와 실시권 설정의 제한 (가) 특허권의 지분양도의 제한 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하 거나 그 지분을 목적으로 하는 담보권을 설정할 수 없다. 지분의 변동에 의해 새로운 권리자의 자본 력, 기술력, 신용력 등에 따라 다른 공유자의 이해관계에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 공유자는 자신의 지분 비율과 관계 없이 특허발명 전체를 실시할 수 있다. (나) 실시권 설정의 제한 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 타인에게 그 특허권에 대하여 실시권을 부여할 수 없다. 이의 제한 이유도 특허권의 지분양도의 제한양도와 동일 취지이다. (5) 특허를 받을 수 있는 권리의 양도 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 이의 지분을 타인에게 이전할 경우에도 위의 내용과 마찬 가지로 다른 공유자의 동의를 얻어야 한다. 특허를 받을 수 있는 권리는 출원 중에 있는 권리 PART III 지식재산권 취득 및 관리 093

106 를 말한다. 너. 특허권자의 의무 (1) 특허표시의 의무 특허권자는 특허발명에 의해(또는 방법에 의해) 제조 생산 판매 수입하고 있는 물건에 특허 표시를 할 의무가 있다( 산업재산법 26조 ). 특허권자는 물건의 특허발명에 있어서는 그 물건에, 물건을 생산하는 방법의 특허발명에 있어 서는 그 방법에 의하여 생산된 물건에 특허표시를 할 수 있으며, 물건에 특허표시를 할 수 없을 때 에는 용기나 포장에 특허표시를 할 수 있다. 특허권자 등 지식재산권자는 특허된 제품에 특허표시 를 하지 아니하면 특허청에, 법원, 검찰청에 특허침해에 따른 구제신청을 해도 구제를 받지 못한다. 우리나라는 특허제품 등에 특허표시를 하지 아니하여도 경고장을 침해자에게 발송하고, 그 후에도 계속하여 실시하면 법적절차를 밟을 수 있다. (2) 실시의무 (가) 의 의 특허제도는 기술발전을 촉진시켜 산업발전에 이바지 하기 위한 제도이기 때문에 특허된 발명을 실시하여 소기의 목적을 달성할 의무가 있다. 특허가 사유재산권이지만 반면에 국가의 산업발전이 라는 공공적인 성격도 강하므로 공익에 이바지하여야 한다. (나) 실시하지 않는 경우 제재조치 정부는 특허권자가 특허발명을 정당한 이유 없이 장기간 사용하지 아니하거나, 특허발명이 공익상 필요한데도 타인에게 실시권을 부여하지 아니하여 국민 경제생활이나 국민 건강생활에 지대한 영향을 미치는 경우에는 이의 제재수단으로 제3자에게 강제로 실시권을 부여할 수 있고, 정부가 직접 실시할 수 있도록 하였다( 산업재산법 70조, 77조 ). (다) 특허료 납부의무 특허권이 개인의 재산권이지만 산업발전에 지대한 영향을 미치기 때문에 특허의 공공성을 배제 094

107 할 수 없다. 따라서 특허에 의해 제조된 물건이 외국으로 수출이 잘 되도록 하기 위해서도 특허권의 존속은 필연적이다. 따라서 특허료의 납부의무는 특허권자의 의무이다. 그런데 특허료를 납부하지 않아 특허권이 소멸하였을 경우 법 제80조(2)에 규정하는 추가 납부 기간이 경과한 후 6개월 내에 회복신청을 하고 또한 미납부 수수료를 추가요금과 함께 납부함으로 써 해당 특허를 회복할 수 있다( 산업재산법 81조 ). 더. 특허권의 소멸 (1) 소멸제도의 의의 특허권은 무한한 권리가 아니고 유한적인 권리이기 때문에 언젠가는 권리가 소멸하게 된다. 특허의 소멸원인에는 특허권의 존속기간 만료, 특허료의 불납, 특허의 포기, 특허의 무효 및 취소 등이 있다. (2) 소멸원인 (가) 특허권의 존속기간 만료 (i) 의 의 특허권의 존속기간은 특허 출원일부터 20년이므로 이 기간이 만료되면 특허권은 소멸되어 특허 권을 행사할 수 없는 공중의 공동재산이 된다. (ii) 연장불가 특허권의 존속기간은 연장되지 아니한다. 우리나라 특허법은 의약품, 화학품 등 국가의 허가를 요하는 일정품목에 대해서 특허권의 존속 기간을 5년의 범위 내에서 연장을 인정한다. (나) 특허료를 납부하지 않은 경우 특허권자가 특허권 존속기간 중에 특허료를 납부하지 아니하면 특허권은 당연히 소멸된다. 특허료는 매년 납부해도 되고 전 특허료를 일괄 납부해도 된다. 특허권 소멸원인 중에 가장 많이 발생하는 소멸원인이다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 095

108 (다) 특허 무효 특허권이 특허청의 무효선언이 있으면, 그 특허는 소멸되어 효력이 발생하지 않는다. 무효의 사 유는 특허등록이 되지 않는 경우에 위반하여 특허된 경우, 특허등록이 그 시점에서 효력이 가지고 있는 다른 법의 규정에 위반하여 특허된 경우, 기타 특허부여가 중대한 착오 또는 과실에 의한 하자 가 있는 경우 등은 특허청에서 무효선언을 하여 그 특허를 소멸할 수 있다. 무효선언의 효과는 출원일에 거슬러 올라가 특허의 효력을 잃게 한다( 산업재산법 79조 ). (라) 강제실시권자가 사용하지 않음으로 인한 특허권의 취소 특허권자가 장기간 사용하지 않았다고 해서 제3자에게 강제실시권이 부여되었는 데도 불구하고 해당 강제실시권 부여에 의해서도 특허권자에 의한 특허 불실시가 해소되지 아니하고, 또 특허권자가 특허청에 대해 불실시에 대한 해명도 아니하였을 경우에 특허청은 해당 특허의 취소를 할 수 있다. (마) 일부권리 무효선언 무효가 복수클레임의 하나 또는 수개의 클레임의 일부에만 관련되는 경우의 무효선언은 관계하는 클레임 또는 클레임의 일부에 대해서만 무효선언을 할 수 있다( 산업재산법 78조 후단 ) 러. 거절결정불복청구제도 (1) 의의 거절결정불복재청구제도는 특허출원인이 특허청으로부터 특허출원에 대한 특허거절결정을 받은 날로부터 30일 내에 특허청에 불복하여 특허거절결정을 취소시키고 특허결정을 요구하는 제도이다 ( 산업재산법 200조 ). 이 재심사청구는 실용신안 디자인에도 그대로 적용된다( 산업재산법 200조 ). (2) 청 구 (가) 청구인 청구인은 특허청으로부터 특허거절결정서를 통보받은 특허출원인이다. 특허출원이 공동출원인인 경우에는 공유자 전원이 청구하여야 한다. 096

109 (나) 청구기간 청구는 해당 특허 거절결정에 대한 통지가 송달된 때부터 30일 이내에 청구 하여야 한다. (다) 청구 대상 특허거절결정을 받은 특허출원 내용이 청구 대상이다. 특허출원심사 계속 중에 제출된 보정서, 의견서 등도 청구 대상이 된다. (라) 청구서 제출 청구인은 청구서를 특허청에 제출하여야 한다. 이 청구서에는 다음의 내용이 기재되어야 한다. 청구인 및 대리인이 있는 경우 대리인 성명 출원일자 및 출원번호 통지의 송달 및 서류를 받을 주소 명확하고 정확한 용어로 표현된 청구의 대상 청구사실의 상세한 설명 청구의 법적 근거 (마) 심 사 특허청은 청구서에 기술된 주장 및 제출된 서류를 심사한 후 보정지시 사항이 있으면 청구인에게 지시한다. (바) 결 정 특허청은 서류를 심리한 후 적정한 결정을 내리고, 그것을 서면으로 청구인에게 통지한다( 산업재산법 201조 ). (3) 결정의 효과 청구에 대한 심결은 거절결정과 특허결정으로 나누어진다. (가) 거절하기로 결정을 할 경우 특허청의 결정이 불복청구를 거절하는 경우, 그 결정을 청구인에게 서면으로 통지하고, 동시에 특허공보에 공시한다( 산업재산법 202조 ). PART III 지식재산권 취득 및 관리 097

110 (나) 특허부여 하기로 결정을 할 경우 (i) 특허결정서 통지 특허청의 결정이 청구를 이유 있다고 받아드리는 경우 특허결정서를 청구인에게 서면으로 통지 하여야 한다. (ii) 특허공고, 특허증 발급( 산업재산법 59조 ) (4) 우리나라제도와의 대비 (가) 명세서 도면의 보정 우리나라는 거절결정서를 받은 날부터 30일 내에 명세서나, 도면을 보정하고 재심을 청구하면 특허청 심사관이 재심사하여 특허허여를 결정하여 특허출원인에게 서면으로 통지하는 제도가 있으 나 는 이런 제도가 없다. (나) 명세서 도면의 보정이 없는 경우 우리나라도 명세서나 도면을 보정하지 아니하고 거절결정불복심판을 청구하면 의 불복 청구제도와 동일하다. 098

111 그림 9 : 특허거절불복 청구 절차도 특허 상표등 거절불복 청구서 장부에 기재 구비서류 심사 구비서류 완비 구비서류 부족 심판관 지정 보정적합 보정지시 청구인은 수시로 보정서 제출 보정 불응, 부적합 심사(심판) 착수 보정이유 없음 특허결정 심사(심판) 종결 거절결정 청구인에게 통지 청구인에게 통지 특허료 납부 특허등록 청구인에게 통지 연방세금 행정법원에 불복 기간내인 경우 재작성 제출 머. 특허무효청구제도 (1) 의 의 특허의 무효란 유효하게 설정 등록된 특허발명이 산업재산법에 명시된 법정 무효사유에 해당하는 경우 그 특허권의 효력을 특허 부여시까지 거슬러 올라가서 소멸시키는 제도이다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 099

112 이 특허의 무효는 소급적으로 권리를 소멸시키는 제도라는 점에서 특허권의 효력을 장래에 향하여 소멸시키는 특허의 취소와 다르다. (2) 무효사유 (가) 산업재산법 제78조 1 특허등록이 산업재산법 제16조의 특허요건에 위반하여 특허된 경우 특허요건은 발명이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 있어야 하는데 이를 갖추지 못한 발명이 특허된 경우이다. 2 특허 혹은 등록이, 그 시점에서 효력을 가지고 있는 다른 법률 규정에 위반해 주어졌을 경우 본 호에 기초하여 특허 혹은 등록의 무효를 주장하는 소( 訴 )는, 해당 특허출원인의 인격 대표자에 대한 하자에 기초하는 것이어서는 안된다. 3 심사의 과정에 해당 특허출원이 포기되었을 경우 4 특허 부여 혹은 등록에 중대한 착오 또는 과실에 의한 하자가 있었을 경우, 또는 특허 등록이 특허 받을 자격이 없는 자에게 부여된 경우 5 심사의 계속 중에 있는데 특허출원이 포기된 경우 6 특허부여에 중대한 착오 또는 과실에 의한 하자가 있었을 경우 또는 특허를 받을 자격이 없는 자에게 특허된 경우 (나) 실용신안 디자인 무효사유 특허의 무효사유와 동일하다. (3) 무효청구 (가) 무효청구인 특허 무효청구인은 이해관계인이면 누구나 청구할 수 있다. 청구인이 개인이든, 법인이든, 특허청도 청구할 수 있고 또 연방정부가 이해관계를 가지는 특정의 경우는 연방 검찰관도 특허무효를 청구할 수 있다. (나) 무효청구기간 (i) 무효사유 중 1, 2는 언제든지 청구 100

113 무효사유 중 1, 2는 특허 무효 청구할 수 있는 기간은 없으며, 특허발명이 특허 공고된 때부터 언제든지 무효청구 할 수 있다( 산업재산법 78조(IV) ) (ii) 공고된 때부터 5년 이내 그러나 특허무효 사유 중 특허발명이 심사계속 중에 특허출원이 포기되었을 경우 특허부여가 중대한 착오 또는 과실에 의한 하자가 있었을 경우 특허등록을 받을 자격이 없는 자에게 특허가 되었을 경우에는 특허공보에 등록공고가 발효한 날로부터 5년 이내에 무효 청구할 수 있다. (다) 무효청구서 제출 (i) 특허청에 무효청구서 제출 특허 무효청구서는 특허청에 제출하여야 한다. 특허 무효청구서에는 다음의 사항이 기재되어야 한다( 산업재산법 189조 ). 청구인 및 그 대리인(있는 경우)의 성명 통지의 송달 및 서류를 받을 주소 상대방 당사자(특허권자 등) 또는 그 대리인의 명칭과 주소 명확하고 정확한 용어로 표현된 청구의 대상(특허번호 및 청구의 목적) 청구 사실의 상세한 설명(청구이유) 청구의 법적 근거 PART III 지식재산권 취득 및 관리 101

114 그림 10 : 특허 무효 청구 절차도 특허 무효 청구 장부에 기재 구비서류여부 심사 구비서류완비 심판관 지정 청구서에서 부본을 상대방에게 송달 구비서류부족 보정적합 보정지시 보정 불응, 부적합 보정이유없음 상대방으로부터 답변서 접수 청구인에게 통지 답변서 부본을 청구인에게 송달 재작성 청구 청구인 상대방은 종결시까지 서류제출 가능 심사(심판) 착수 무효결정 심사(심판) 종결 무효가 될 수 없음으로 결정 당사자에게 통지 불복안할 경우 무효확정 이에 불복할 경우 연방 세금 및 행정법원에 불복 순회법원 항소 (ii) 청구서 보정 위 청구서에 기재된 내용이 충족하지 않는 경우 특허청은 해당 청구인에 대해서 1회에 한해 누락된 내용을 보충 또는 적절한 명확화를 기하도록 8일 이내에 보정하도록 청구인에게 명령하여 야 한다. 이 기간에 보정하지 아니하면 청구가 이유 없음이라고 청구인에게 통지하여야 한다. (iii) 공고가 무효인 경우 각하 심판청구인의 지위를 증명하는 서류가 제출되지 아니하는 경우, 특허공고가 무효인 경우도 이유 없음이라고 청구인에게 통지하여야 한다. 102

115 (라) 피청구인(상대방)에게 답변서 제출기회 부여 특허청은 특허 무효청구서가 제출되면 소정절차(구비서류 심사 등)를 거쳐 청구인의 상대방인 피청구인(특허권자)에게 서류 부본 일체를 송달하여야 하고, 1개월 이내에 답변서를 제출하도록 명령 하여야 한다( 산업재산법 193조 ). 이는 특허권자로 하여금 무효청구에 대하여 방어의 기회를 주기 위함이다. (마) 특허청구범위의 전부 및 일부 무효청구 특허청구범위가 복수인 경우 이중 무효이유가 특허청구범위 수개 또는 일부에만 관련되는 경우 무효청구는 해당하는 클레임을 지정 또는 그것을 한정하는 형태로 무효청구 할 수 있다( 산업재산법 78조 후단 ) 또 무효이유가 특허청구범위 전부에 걸쳐 있는 경우 전( 全 )클레임을 상대로 특허 무효청구할 수 있다. (4) 무효의 효과 (가) 무효는 특허등록일에 소멸 특허발명이 무효청구에 의해 특허청으로부터 무효가 되면 그 특허는 특허된 일자에 거슬러 올라가 특허의 효력을 잃게 된다( 산업재산법 79조 ) (나) 무효의 대세적 효력 무효는 무효청구 당사자뿐만 아니라 제3자에 대해서도 대세적 효력이 있다. (5) 우리나라와의 대비 (가) 무효사유의 차이 우리 나라의 무효사유에는 조약에 위반한 경우, 외국인의 권리능력, 보정의 범위를 벗어난 경우, 분할출원 및 변경출원 범위를 벗어난 경우 등도 있으나 에는 위의 내용은 없다. 대신에 는 심사 중에 포기된 출원이 특허된 경우, 특허청의 중대한 착오나, 과실에 의한 경우 등이 무효사유에 포함되어 있다. (나) 연방검찰관도 무효신청 연방정부가 이해를 가지는 특정의 경우는 연방검찰관의 청구에 의해 무효시키는 경우도 있다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 103

116 (i) 청구인의 이해관계 여부 우리나라는 무효신청할 수 있는 자는 그 특허에 이해관계인에 한해 인정하고 있으나, 는 무효사유 중 몇 개를 제외하고 누구나 무효청구인이 될 수 있다. (ii) 연방검찰관도 무효청구 는 특허가 연방정부에 이해관계 있는 특정의 경우는 연방정부 검찰관도 무효청구할 수 있으나 우리나라는 필요한 경우 특허청 심사관이 청구할 수 있다. 104

117 Part III 지식재산권 취득 및 관리 2. 실용신안의 출원 및 관리 가. 실용신안출원의 대상 (1) 실용신안의 정의 실용신안으로 등록하기 위한 실용신안의 법적 정의는 성질, 모양, 구조 혹은 형태의 변경을 통해 그 일부나 실용적 측면에서 다른 기능을 지니게 된 물체기구, 장치 혹은 도구를 말한다. 실용신안등 록을 위해서는, 실용신안이 새로운 것이어야 하며, 산업적으로 이용 가능해야 한다( 산업재산법 27,28조 ). (2) 실용신안과 디자인 (가) 기술적인 면과 물품의 외관 실용신안의 대상은 기술에 관한 창작이므로 물품의 구조, 장치, 형상 및 이들의 조합에 관한 기술을 대상으로 한다. 이에 대하여 디자인의 대상은 물품의 외관의 형상, 모양(그림), 색채 및 이의 결합을 대상으로 한다. (나) 장식적인 면 실용신안은 기술에 관한 창작이므로, 장식적인 형상, 모양은 대상이 되지 아니하고 디자인의 보호 대상이 된다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 105

118 (다) 미감의 면과 실용적인 면 디자인은 물품의 형상, 모양, 색채 그리고 이들이 결합된 것이 아름다운 느낌을 나타내야 하나 실용신안은 같은 형상이라도 미적 감각은 없어도 되나, 물품의 형상, 구조 및 이들의 결합된 것이 실용적이고 편리한 기능적이어야 한다. 그림 11 : 실용신안등록출원에서 등록 될 때까지의 절차도 실용신안등록출원서 제출 특허청에서 접수 구비서류완비 구비서류심사 서류 부적합 심사관지정 보정 적합 보정지시 실체 심사 거절이유 통지 보정불응, 부적합 실용신안등록 요건 1. 신규성 2. 산업상 이용가능성 3. 불등록 사유 의견 보정서 제출 보정 이유없음. 출원포기하기 서류보정 재출원가능 실용신안등록결정 재심사 거절결정 출원인에게 통지 실용신안등록료납부 3 月 내 연방세금 행정법원 항소 실용신안등록증 106

119 (3) 실용신안 등록요건과 등록될 수 없는 사유 (가) 신규성/산업상 이용가능성 산업재산법 제27조에서 실용신안등록을 받으려면 신규성과 산업상 이용가능성만 요구하고 있으므로 실용신안은 진보성이 없어도 실용신안으로 등록 받을 수 있다. (나) 등록될 수 없는(불등록) 사유 실용신안의 정의에 합치하지 않는 실용신안( 산업재산법 28조 ) 신규성이 없는 실용신안(출원 전에 국내에서 널리 알려진 실용신안, 간행물에 게재된 실용 신안 등) 산업상 이용가능성이 없는 실용신안 공공질서에 위반 하거나 공서양속에 반한 실용신안 (4) 우리나라규정과의 대비 (가) 등록될 수 없는(불등록) 사유의 차이 우리 나라 실용신안법 제6조 중 국기 또는 훈장과 동일하거나 유사한 고안은 불등록 사유인 데 비해 법에는 이런 규정이 없고 법은 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하거나 공중의 위생을 해할 우려가 있는 고안은 실용신안등록을 받을 수 없다. 는 내용만 불등록 사유로 규정하고 있는 점에서 는 우리나라와 약간의 차이가 있다. (나) 진보성의 유무 (i) 우리나라 실용신안법의 규정 법은 실용신안의 등록요건으로 진보성을 요구하지 아니한다. 이에 비해 우리나라의 실용신안은 발명의 하위개념으로 규정하고 있는 국가가 대부분이며 우리 나라도 발명의 정의에 실용 신안보다 고도성 을 더 요구하고 있고, 특허요건의 진보성 규정에서도 용이하게 창작 이라고 규정 한 데 대해, 실용신안법 제5조의 실용신안 요건의 진보성 규정에서는 극히 용이하게 창작 이라고 표현한 것에 의해서도 실용신안의 대상은 발명보다 기술이 낮은 것, 단순히 출원하기 전에 알려졌 거나 공공연히 실시되고 있지 아니하면 실용신안으로 등록 받을 수 있다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 107

120 (ii) 우리나라는 진보성도 실용신안 등록요건 우리나라는 출원하기 전에 알려지지 않았거나, 공공연히 실시되지 않았다는 사유만으로는 부족 하고, 신규성이 있다 해도 동업계에 종사하는 사람에 의해 용이하게 창작(진보성)할 수 있는 경우에는 진보성의 결여로 특허나 실용신안으로 등록 받을 수 없다. (iii) 검토의견 우리나라는 특허요건과 실용신안 등록요건을 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성을 요구하고 있고, 단순히 진보성 내용 중 용이하게 창작 과 극히 용이하게 창작 만 차이만 있을 뿐 동일하게 규정하고 있어서 발명과 실용신안을 법에서 구별하기가 어려운 점이 있고, 심사시 심사관의 견해차가 생겨 심사의 적절성, 공정성을 잃을 우려가 있으므로 우리나라도 실용신안 등록요건 중에서 진보성을 삭제하는 것이 바람직하다. (5) 실용신안제도에 없는 제도(법 30조) 다음의 사항은 실용신안제도에 없다( 30조). 동법 다항제 제도(복수클레임 제도) 특허출원 공개제도 (특허출원 공개제도는 없지만 등록 후 공보에 공고한다) 나. 실용신안제도는 특허제도와 동일 실용신안제도는 특허등록 될 수 있는 요건만 약간 차이가 있을 뿐 동일하다. 출원서에 첨부하는 서류의 동일(명세서, 도면, 요약서, 청구범위) 특허출원 심사절차 동일 특허권의 효력 동일 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위 동일 권리의 공동소유제도, 이전제도 동일 강제실시권제도, 공익상 필요에 의한 실시권제도, 허락에 의한 실시권제도의 동일 특허무효청구제도, 소멸제도 동일 거절결정불복청구제도 동일 108

121 Part III 지식재산권 취득 및 관리 3. 산업디자인의 출원 및 관리 가. 산업디자인 출원의 대상 (1) 디자인의 의의 디자인은 물품의 외형에 나타난 물품의 형상, 모양 선, 색채 및 이들이 결합한 것으로써 시각을 통하여 판단한 결과 미적( 美 的 )감각을 일으키는 것을 말한다. 디자인은 물품 외관에 나타난 장식적이고 미적 처리된 부분에 대하여 권리를 부여하는 점에서 기술에 관한 창작인 실용신안, 특허제도와 다르다. (2) 디자인의 내용 (가) 산업재산법 제32조의 내용(디자인 보호대상) 산업재산법 제32조에 장식을 목적으로 하여 공업제품에 형성된 형상, 선, 또는 색채의 조합이며 해당 제품에 특유의 외관을 나타내는 평면의 디자인 공업제품 제조를 위한 모형 혹은 패턴으로서 작용하는 어떠한 기술적 효과에도 연관되지 않는 특유의 외관을 해당 제품에 나타내는 입체 형상에 의하여 구성되는 입체의 디자인 혹은 모형 PART III 지식재산권 취득 및 관리 109

122 (나) 디자인의 설명 (i) 디자인과 물품(공업제품)과의 관계 디자인은 물품의 외형에 표현된 형상, 모양 색채 또는 이들이 결합한 것이 장식적으로 처리된 미감을 일으키는 것을 말하므로, 물품과는 불가분의 관계에 있다. 물품은 유체동산에 한하며, 부동산, 가스 액체, 분말류 등 물품은 디자인의 대상이 되지 아니 한다. 동산이라 해서 모두 디자인의 대상이 되는 것은 아니며, 액체 분말류, 유동체 등은 동산 이지만 제외된다. 디자인의 물품은 공업적으로 양산된 공업제품 즉 물품이어야만 한다. 따라서, 나무, 광물질 등 천연자원 등 자연물은 디자인의 물품에서 제외된다. 디자인의 물품은 평면물품이든, 입체물품이든 불문한다. (ii) 물품의 형상 형상은 공간을 차지하고 있는 물품의 형태이며, 물품을 형성하고 있는 평면적 또는 입체적 외형적인 형태이다. 모든 물품은 반드시 형상을 구비하고 있다. 이 형상은 입체적인 형상과 평면적인 형상으로 대별되며, 평면적인 형상은 벽지 장판지 종이 비닐지 수건 피복지 등과 같이 면이 타면보다 현저히 넓고 뚜렷한 입체를 이루지 않는 형상이다. (iii) 물품의 모양 물품에 나타난 선( 線 )들이 모여 모양을 형성하며, 이 모양, 선은 물품의 형상 내에 표시된 그림 이나 선, 도형 등을 말한다. 물품의 모양은 물품을 아름답게 장식하고, 이러한 장식은 그 표면에 선도 또는 색채에 의하여 평면적으로 표현된 것을 말한다. (iv) 물품에 표현된 색채 색채는 color이며, 받은 빛( 光 ) 중 반사하는 빛에 의하여 인간의 강막( 綱 膜 )을 자극하는 물체 의 성질의 하나이다. 색채에는 유채색과 무채색이 있으며 유채색은 빨강색, 청색, 녹색, 황색 등을 말하고, 무채색 은 백색, 회색, 흑색을 말하며, 유채색은 무채색을 제외한 색채를 말한다. 색채를 표현 시는 균일하게 채색되어야 한다. (v) 물품의 형상, 모양, 색채의 결합(조합) 1 물품의 형상과 모양의 결합 110

123 형상과 모양의 결합은 물품의 형상 내에 선이나, 모양, 그림, 도형 등이 표현된 경우이다. 예를 들면 커피 컵에 꽃이 그려진 경우, 화분에 새가 그려진 경우 등이다. 2 물품의 형상과 색채의 결합 물품의 형상에 하나의 색채를 칠한 경우는 보호받지 못하는 경우도 있다. 따라서, 색채를 보호 받으려면 물품에 그려진 그림이나 무늬에 2색정도 칠하면 색채와 모양이 결합한 디자인이라고 할 수 있다. 물품의 형상 모양 색채의 결합 물품의 형상, 모양, 색채가 결합하여 하나의 물품을 형성하는 디자인이 많다. 예를 들면 장난감, 장신구, 도자기 등은 색채를 가미해야만 눈에 잘 띄고, 아름답게 하여야만 구매욕을 일으키게 된다. (vi) 시각성 디자인은 물품의 외관을 주 대상으로 하여 보호하므로, 사람의 눈으로 파악할 수 있어야 한다. 시각으로 인식할 수 있을 것 육안으로 식별할 수 있을 것, 육안으로 구별할 수 없는 물품은 디자인의 대상이 될 수 없다. 외부에서 보일 것, 보이지 않는 부분은 디자인의 대상이 될 수 없다. (vii) 장식성 디자인은 어떠한 기술적 효과에도 연관되지 않는 특유의 외관을 해당 물품에 표현하여야 한다. 장식은 물품의 외관을 사람들에게 아름답게 보고 돋보이도록 꾸미는 것을 말하며, 우리나라는 디자인의 정의에서 장식성이라고 표현하지 아니하고, 미감을 일으키는 것이라고 표현하고 있다. 미감은 물품에 어떠한 형태이든지 부착하거나 표현하면 미적 감각을 일으키게 된다. 장식은 미술이라는 개념에 대하여 장식예술이라는 개념을 대립시켜서 공예나 디자인 등 실용품의 외관은 이에 속한다고 보고 있다. 물품에 장식이 잘 되어 있는 물품으로서는 완구, 도자기 등 그릇, 벽지, 직물지 등이다. 이러한 물품은 장식이나 미적 처리를 떠나서는 존재할 수 없을 정도로 장식이 보편화 되어 있다. (3) 디자인이 등록되기 위한 요건 디자인 등록요건은 디자인이 등록되기 위해서 갖추어야 할 요건을 말하며 이 디자인 등록요건이 갖추어져 있지 아니하면 등록될 수 없다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 111

124 (가) 디자인의 정의에 합치 디자인은 법에서 정의하고 있는 디자인의 정의에 합치하지 아니하면 등록되지 아니한다. (나) 신규성(출원 전에 알려지지 아니한 디자인) 신규성은 디자인등록 출원하기 전에 국내외에서 알려지지 아니한 디자인, 국내외에서 반포된 간행물에 게재되지 아니한 디자인을 신규의 디자인이라 한다. (다) 공업상 이용가능성 공업상이란 공업적으로 동일 물품을 양산 할 수 있는 것을 말한다. 공업적으로 물품을 만들어 낼 수 있어야 하므로 농업적 생산 방법이나, 상업적 및 어업적 생산 방법 및 자연현상에 의해 생산되는 것은 배제된다. 1 물품만을 만드는 것을 목적으로 하는 회화나 조각 같은 것은 공업성이 없다고 하여야 한다. 이 법에 의해 보호되는 디자인은 동일한 물품이 다수 생산되어야 하고 하나의 작품을 제작하는 것을 목적으로 하거나 그 하나의 작품 제작에 의하여 완수되는 저작물은 대상이 되지 아니한다. (라) 공업성이 없는 경우 천연물(광물, 돌, 나무, 과일 등)은 공업적으로 대량 생산하는 것이 아니고 자연 그대로 존재 하는 물품이고, 인공이 가하여진 물품이 아니다. 1개의 작품만 만들어지는 회화나 조각은 공업적으로 양산할 수 없어서 공업성이 없다. 회화나 조각은 인간의 사상, 감정을 표현한 것, 즉 개성의 표현으로 보는 것이다. 개성의 표현은 표현 하나의 유형으로서 회화나 조각의 제작을 끝냈을 때 완료되고 다시 이것을 실시하여 대량 생산으로 옮긴다는 것을 목적으로 하고 있지 않다. (마) 제일 먼저 출원된 디자인에 해당 선출원주의라 함은 동일 디자인을 특허청에 제일 먼저 출원한 자에게 권리를 부여하는 주의를 말하며, 선고안주의란 제일 먼저 고안한자에게 등록을 부여하는 주의를 말한다. (바) 등록될 수 없는 사유에 해당하지 아니하는 출원 공공질서에 위반하거나 공서양속을 문란하게 할 염려가 있는 디자인은 등록될 수 없다. 112

125 (4) 우리나라의 요건과의 대비 (가) 창작성의 유무 우리 나라의 디자인이 등록 받을 수 있는 요건은 공업상 이용가능성, 신규성, 창작성을 3대 요건으로 하고 있으나 법의 디자인요건은 공업상 이용가능성과 신규성만 규정되어 있고, 창작성에 대해서는 규정하고 있지 않다. (나) 등록받을 수 없는 사유의 차이 법에서 등록될 수 없는 사유는 공공질서에 위반하거나 선량한 풍속을 문란하게 하는 것은 디자인의 불등록 사유로 규정하고 있으나 우리 나라는 디자인보호법 제6조에서 다음과 같이 규정 하고 있다. 국기 국장 군기 훈장 포장 기장 기타 공공기관 등의 표장과 외국의 국기 국장 또는 국제기관 등의 문자나 표지와 동일 또는 유사한 디자인 공공의 질서나 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 디자인 타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인 물품의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상만으로 된 디자인 그림 12 : 산업디자인등록출원에서 등록 될 때까지의 절차도 산업디자인등록출원서 제출 특허청에서 접수 구비서류완비 심사관지정 실체 심사 구비서류심사 보정 적합 거절이유 통지 서류 부적합 보정지시 보정불응, 부적합 산업디자인등록 요건 1. 신규성 2. 공업상 이용가능성 3. 불등록 사유 산업디자인등록결정 출원이에게 통지 산업디자인등록료납부 3 月 내 산업디자인등록증 의견 보정서제출 재심사 보정 이유없음. 출원포기하기 서류보정 재출원가능 거절결정 연방세금 행정법원 항소 PART III 지식재산권 취득 및 관리 113

126 나. 디자인의 출원과 디자인 도면 (1) 디자인 출원 디자인의 출원은 특허와 실용신안출원제도와 상이하며, 특허나 실용신안을 출원할 때 필요한 서류로서 명세서, 필요 도면, 요약서 및 특허청구범위가 필수서류이고, 디자인은 물품의 외관만을 주 대상으로 해서 보호하는 제도이기 때문에 명세서, 요약서, 특허청구범위가 필요하지 않는다. 따라서, 디자인은 디자인 등록출원서에 도면이나 사진을 디자인 작도법에 적합하게 그려 출원 서에 첨부하면 된다. (2) 디자인 도면 (가) 도면의 의의 디자인의 도면은 디자인의 출원의 필수 도면이며 특허청에서 디자인출원을 심사시 도면과 디자인의 간단한 설명을 대상으로 심사하고 등록여부를 판단한다. (나) 디자인 도면의 특징 (i) 출원이 용이 디자인은 기술적 구성에 관한 실험이 필요하지 아니하고 아이디어만으로 출원이 가능하여 출원이 용이하다. (ii) 실물사진이나 견본 등으로도 출원 가능 114

127 그림 13 : 산업디자인 도면의 예 디자인 명칭 : 색연필용 필심 사시도 정면도 배면도 좌측면도 우측면도 평면도 저면도 3) 우리 나라에만 존재하고 에 없는 제도 한국 디자인법 부분디자인제도( 2조, 1호 ) 한국 디자인법 복수디자인등록출원제도( 11조의 2 ) 한국 디자인법 한벌물품디자인제도( 12조 ) 한국 디자인법 비밀디자인제도( 13조 ) 한국 디자인법 디자인 무심사에 의해 등록된 디자인에 대하여 이의신청하는 제도( 29조의 2 ) 한국 디자인법 유사디자인제도( 7조 ) 한국 디자인법 권리범위확인심판제도( 19조 ) 한국 디자인법 선사용에 의한 통상실시권( 50조 ) 한국 디자인법 선출원에 따른 통상실시권( 50조의 2 ) 한국 디자인법 무효심판청구등록전의 실시에 의한 통상실시권( 51조 ) 한국 디자인법 디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권( 52조 ) 한국 디자인법 질권행사로 인한 디자인권의 이전에 따른 통상실시권( 58조 ) PART III 지식재산권 취득 및 관리 115

128 (4) 특허제도의 적용 디자인의 심사절차, 등록절차, 디자인권의 의의 및 효력, 디자인권의 이전 및 실시권, 특허의 무효, 소멸 등은 특허제도와 동일하여 설명을 생략한다. 116

129 Part III 지식재산권 취득 및 관리 4. 상표출원 및 관리 가. 상표출원의 대상 (1) 상 표 (가) 의 의 상표란 생산업자, 판매업자, 가공업자 등 영업을 하는 업자 및 서비스 업자가 자기의 업무에 관련된 상품 또는 서비스를 타인의 상품 또는 서비스와 구별하기 위하여 사용하는 표시이다. 상표는 자기의 상품이나 서비스를 타인의 상품이나 서비스와 오인 혼동하지 않도록 표시하는 것이므로 상품, 서비스의 얼굴이자 심볼이다. (나) 상품 또는 서비스의 이름 상표는 상품의 얼굴이므로 상품을 전제로 하여 성립된다. 상품은 매매의 대상이 될 수 있고, 교환가치 있는 모든 물품을 의미한다. 서비스는 사람이 특별히 보유하고 있는 기술이나, 아이디어, 정보를 타인에게 제공함으로써 성립되는 업이다. 예컨대, 변리사는 지식재산에 관한 전문가이므로 타인에게 지식재산에 관한 정보나 기술, 지식을 출원인에게 제공하는 업무를 서비스하는 사람이다. (다) 상품의 거래업자나 서비스 제공자가 사용 거래업자는 판매업자, 가공업자, 증명업자 등 상품을 거래하는 모든 사람을 지칭한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 117

130 전문가는 특별한 기술, 지식, 아이디어를 가지고 있으므로 이 전문지식인 서비스를 타인에게 제공하면 그 대가로 금전적인 이익을 취득할 수 있다. (라) 자타상품식별력 상표는 자기의 상품, 서비스와 타인의 상품, 서비스를 구별할 수 있는 특별 현저한 상표여야 한다. (마) 상표의 구성 (i) 문 자 문자만으로 구성된 상표이며, 문자는 아랍어, 러시아어든 또는 영어이든 불문한다. 상표 중에 문자만으로 구성된 상표가 제일 많다. 문자상표의 예 미에로화이바 토끼표 토돌이 (ii) 도 형 도형상표는 도형이나 그림으로 된 상표이다. 도형이란 점, 선, 면의 집합으로 이루어진 것으로 특히 점, 선, 면, 입체의 4개를 기초도형이라 한다. 물체의 무게 빛깔은 문제 삼지 않고, 물체의 크기, 모양, 위치만 생각할 때 도형이라는 말을 사용한다. 평면 위에 있는 도형을 평면도형, 공간에 있는 도형을 공간도형, 또 공간도형 중에서 위치, 모양, 길이, 폭 두께를 가지는 것을 입체도형이라 한다. 도형상표의 예 118

131 (iii) 입체형상 입체상표는 3차원적인 입체형상이 상표의 구성을 형성한 상표이며 입체상표 출원시는 상표등록 출원서에 그 취지를 설명하여야 하고, 상표 견본은 입체상표의 특징을 충분히 나타낸 도면 또는 사진으로 제출하여야 한다. 입체상표의 예 (iv) 문자 도형 및 색채 등의 결합 문자와 도형, 문자와 색채, 문자와 입체형상, 또는 문자 도형 색채가 결합한 상표를 결합상표라 한다. 결합상표의 예 돼지 토끼 강아지 (v) 상호, 단체명 또는 기업명 1 상호 등도 상표로 인정 산업재산법 제 89조에서 상표로 인정되는 경우는 문자, 도형, 명칭, 입체형상 이외에 상호, 단체명 또는 기업명도 포함하며, 산업재산법 제90조(등록 받을 수 없는 사유)에 해당하지 아니하면 상표로 인정한다. 이들 상호, 단체명 또는 기업명도 자타상품(또는 서비스) 식별력이 있어야 한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 119

132 2 자연인의 고유명 자연인의 고유명은 상표로 인정하지 아니하며, 자연인의 고유명은 자연인의 성명을 말한다. 자연인의 고유명, 성명이라 해도 타인이 이미 상표등록 되었거나 또는 공시되고 있는 상호와 같은 것은 타인에게 상표등록이 되지 아니한다. (vi) 상표는 표장 표장은 특정의 물품이나 내용을 표시하기 위해 이용되는 일체의 감각적 표현수단을 의미하며, 이 표현수단 방법으로는 문자, 도형, 색채뿐만 아니라 소리상표, 맛 상표, 향기 등의 상표로 자타상품 식별력을 가지고 있으면 상표로서 인정된다. (vii) 상표는 상품에 사용 상표의 진가는 상품에 표시하여 사용하는 데 있다. 등록 상표를 장기간 사용하지 아니하면 상표 법에 의해 제재 받게 된다. 상표 사용은 상품의 동일성을 나타내기 위하여 상품에 사용하는 모든 수단이 해당하며 상표 사용에 대하여 특별히 제한하는 규정은 없다. (viii) 상표의 시각성 1 산업재산법의 규정 산업재산법 제89조 (I) 후미에 다른 상품 또는 서비스로부터 구별이 가능하게 하는 시각적인 명칭 또는 도형 이라고 규정하고 있으므로 상표로서 인정받으려면 시각성도 있어야 한다. 2 시각성의 요건 시각으로 인식할 수 있을 것 육안으로 식별할 수 있는 것 외부에서 보일 것 3 입체상표의 경우 입체상표는 디자인의 대상도 되므로 입체형상이 외부에서 보이지 아니하거나 시각적으로 판단 할 수 없으면 입체상표가 될 수 없다. 4 우리나라 상표법과의 대비 법에서는 상표의 정의와 상표의 등록요건에서 시각적인 표지, 시각적인 명칭(산업재산 법 89조) 등으로 표현하고 있는 사실에 비추어 볼 때 상표의 시각 성을 강조한 것이 눈에 띈다. 120

133 우리나라도 상표의 시각 성을 부인하는 것이 아니라 단지 상표법 어디에도 시각 성이라는 용어를 사용하지 아니한 것일 뿐 법과 같다고 생각한다. (2) 입체상표 (가) 의 의 입체란 3차원 공간에서 여러 개의 평면이나 곡면으로 둘러싸인 부분을 말한다. 입체상표는 3차원적인 입체형상이 상표의 구성요소가 된 상표를 의미한다. 예를 들면 해태상, 빵집입구에 서 있는 할아버지 상, 패스트푸드점의 마스코트 인형, 건물의 외관, 주류나 향수의 병모양 등이 있다. (나) 입체상표의 범위 산업재산규칙 제53조에서는 포장, 곤포(포상, 왕등 사람의 어깨에 걸처 입는 옷 등), 콘테나(직사각형 용기, 과일용기 등) 및 상품의 형태는 입체의 형상으로 본다 고 하였으므로 입체상표의 대상에는 포장, 곤포, 콘테나 및 상품의 형태도 포함된다. (다) 입체상표 등록요건 (i) 상표의 구성 요소의 하나 입체상표는 도형 문자와 같이 독자적으로 상표의 구성 요소이며, 이 점에서 색채상표와 다르다. (ii) 상표의 등록요건 자기의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있는 능력이 존재하여야 한다. 등록받을 수 없는 사유에 해당하지 않는 상표 산업재산법 제90조의 등록받을 수 없는 사유에 해당하여서는 아니 된다. 비 기능성 입체상표가 등록되기 위해서는 기능적이 아니어야 한다. 디자인을 사용함으로써 실용적, 경제적 이익을 가져오는 기능을 가지고 있는 경우에는 이를 기능적이라 하여 상표로서 등록될 수 없다. 상품의 오인 혼동이 없는 상표 상표로서 등록되기 위해서는 상품의 오인 혼동이 없어야 한다. 상품의 오인 혼동의 판단은 상표자체 상품자체의 오인혼동도 문제되지만 모방하는 자의 품질 여하도 문제된다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 121

134 (라) 입체상표의 출원 (i) 물품을 비스듬이 높이고 그린 도면(사시도) 1매 입체상표는 외형이 다른 상표에 비해 형태를 가지고 있어서 이를 도면으로 작성해서 출원하여 야 한다. 도면도 그 물품을 한 눈에 알아볼 수 있게 물품형상의 높이, 폭, 길이를 그리는 법에 맞게 묘사한 사시도면 족하다. (ii) 입체상표 표시 상표등록 출원서의 상표 설명란에 입체상표임을 표시하여야 한다. (iii) 입체상표의 설명 입체상표는 입체형상으로 된 상표이므로 입체형상을 알 수 있도록 상세히 설명하여야 한다. 예를 들면 다음과 같다. 호박 색깔의 유리로 만들어진 병으로, 정사각형 바닥에 직사각형의 평행 6면체 형태의 몸체 부분과 매우 짧은 목으로 이루어져 있다. 병의 어깨부분은 둥글려지고 네 개의 수직 가장자리의 모서리는 깎아내어 홈이 파여 있다. (iv) 실물견본 제출불가 입체상표등록출원시 입체상표의 대상이 되는 실물 견본을 제출해서는 아니되고 그 대신에 사진을 제출하여도 된다. (마) 입체상표의 등록효과 (i) 독점 배타적인 권리 입체상표가 등록되면 일반 상표권과 동일한 독점 배타권이 발생한다. 문제는 입체상표권자가 입체상표를 평면적으로 사용할 경우 독점 배타권의 범위에 속하는가 여부이다. 상표권의 전용권 내지 독점, 배타권은 등록상표와 동일성이 인정되는 상표에 한하여 인정되고, 입체상표는 입체형상에만 독점 배타권이 형성되어 있는데 유사상표에 불과한 평면적 상표는 입체 상표의 사용이라고 볼 수 없다. (ii) 금지권과의 관계 일반 상표권은 타인이 등록상표와 동일 유사하게 사용할 경우, 이를 사용 금지시키는 권리가 있듯이, 타인이 등록된 입체상표를 평면적으로만 사용하는 경우 사용금지를 요청할 수 있는가에 대하여 문제되나, 금지권의 범위는 유사범위에도 미치며 또한 타인이 평면으로 된 입체상표를 출원 하면 선등록된 입체상표로 인해 등록이 배제된다. 122

135 (바) 우리나라와의 대비 (i) 입체형상의 범위 유무 법 규칙 제53조에서 입체상표의 범위를 포장, 곤포, 콘테나 및 상표의 형태를 입체의 형상으로 본다 고, 규정하고 있는데 대해 우리나라 상표법은 입체상표의 범위에 대한 규정이 없다. (ii) 입체상표에 문자결합 여부 (iii) 법은 입체상표에 언어로 된 문자를 포함해서 출원해도 되나, 입체상표자체가 자타상품 식별력이 존재하여야 한다. (3) 단체표장 (가) 의 의 단체표장은 합법적으로 인정된 생산자, 제조자, 거래업자 또는 서비스업자의 조직 또는 단체 구성원이 사용하기 위한 표장이며, 이 단체표장도 타인의 상품 또는 서비스와 식별할 수 있어야 한다. 여기 합법적으로 인정된 생산자, 제조자 등은 정부로부터 등록받은 법인을 말하며, 이 법인은 회원으로 구성되어 있고, 단체표장은 법인을 구성하고 있는 회원이 사용하기 위한 표장이다. (나) 파리협약 파리협약 제7조 2에 의하면 동맹국은 본국의 법령에 반하지 아니하는 한 범위에 속하는 단체표장의 등록을 인정하며 또한 보호할 것을 약속한다. 그 단체가 산업상 또는 상업상의 영업소를 가지지 않은 경우에도 같다. 각 동맹국은 단체표장의 보호에 대하여 특별한 조건을 정할 수 있는 것으로 보며 또한 공공의 이익에 반하는 단체표장에 대하여는 그 보호를 거절할 수 있다. 그러나 본국의 법령에 반하지 아니 하는 한 단체표장에 대하여는 보호를 요구하는 동맹국에 아직 설립되고 있지 아니한 것 또는 보호를 요구한 동맹국의 법령에 적합하게 구성되지 아니한 것을 이유로 이 단체에 속하는 단체표장의 보호를 거절할 수 없다. (다) 단체표장과 상표 (i) 단체소속원의 사용과 권리자만이 사용 단체표장은 단체 소속원의 회원만이 사용하기 위한 표장인 데 대하여, 상표는 등록된 상표권 자만이 사용할 수 있고, 상표권자가 개인이든 법인이든 불문한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 123

136 단체표장은 그 소속원 전원이 하나의 표장을 공동으로 사용할 수 있어서 표장의 희소성이 떨어질 우려가 있다. (ii) 상표제도에 관한 규정 적용 단체표장에 관한 규정은 상표에 관한 규정을 적용한다(산업재산법 98조). (라) 단체표장의 성립요건 (i) 단체표장은 합법적으로 설립된 법인이 출원 법인이 아닌 단체나 재단은 단체표장을 출원할 수 없다. 따라서 단체표장은 합법적으로 성립한 단체만이 소유할 수 있다. (ii) 단체표장은 그 단체의 소속원이 사용 단체표장은 단체가 등록을 받고, 사용은 그 단체의 소속원만이 사용하여야 한다(산업재산법 98조). (마) 단체표장의 출원 (i) 단체표장 등록출원서 에 정관첨부 단체표장 등록출원서에는 반드시 정관(단체표장에 대한 사용규칙)을 첨부하여야 한다. 단체표장은 단체의 구성원이 공동으로 사용하는 상표인 데 그 구성원이 사용하다 보면 여러 가지 문제점이 나타날 우려가 있어서 그 문제점을 사전에 제거하기 위해 정관에 단체원의 사용에 대한 조건과 제한을 두고 있다. (ii) 출원절차 및 심사절차 출원절차는 상표등록출원 절차와 동일하다. (바) 단체표장 등록의 효력 (i) 독점 배타적인 권리 단체표장권자인 법인은 법률의 범위 내에서 단체표장권을 독점 배타적인 권리를 가지고 있다. (ii) 단체표장권을 방어할 권리 권리자만 방어 가능 단체표장권자는 타인이 단체표장권을 침해할 경우 민 형사 제재를 가할 수 있다. 124

137 (iii) 단체표장권의 양도 여부 1 양도불가 단체표장권은 제3자에게 양도할 수 없다(산업재산법 98조). 또한 출원 중에도 제3자에게 양도 할 수 없다. 2 법인 합병의 경우 법인이 합병되는 경우 특별한 합의가 있는 경우를 제외하고, 모든 상표권(단체표장권 포함)이 양도된다(산업재산법 144조). (iv) 단체표장권의 사용권 1 구성원만 사용 단체표장권이 발생한 경우 그 사용권은 단체를 구성하고 있는 구성원(회원)만 사용할 수 있고, 법인 자신은 사용할 수 없다. 이는 단체표장 제도는 소상공인, 중소기업인을 보호하기 위한 제도이기 때문이다. 2 외국의 경우 미국 독일의 법도 단체는 그 단체표장의 사용을 금지하고 있다. (사) 우리나라와의 대비 (i) 우리나라 상표법에만 존재하고 법에는 없는 제도 다음은 우리나라에만 존재하는 제도이다. 1 지리적표시 단체표장의 등록 지리적표시 단체표장 등록을 받고자 하는 자는 그 취지를 단체표장 등록출원서에 기재하여야 한다(한국 상표법 9조 3항), 또 지리적 표시의 정의에 합치하는 입증서류를 제출하여야 한다. 2 출원변경 단체표장은 상표, 서비스표 등록출원 상호간 출원 변경할 수 있다(한국상표법 19조 1항). 3 법인도 사용 가능 4 정관이 수정된 경우 수정된 정관을 특허청에 제출 단체표장 등록출원인은 정관수정이 있는 경우에는 수정된 정관을 특허청에 제출하여야 한다 PART III 지식재산권 취득 및 관리 125

138 (한국 상표법 17조). (ii) 상표권자의 등록 취소 신청 시 공증요구 법은 단체표장권자는 언제든지 서류로 해당 등록의 취소를 요구할 수 있고, 특허청은 본 법에 기초하는 규칙에서 규정하는 경우에는, 그와 같은 신청서에 첨부된 서명에 대해 공증을 요구 할 수 있다(산업재산법 154조) 이에 대해 우리나라는 법인의 이사회 결의서, 이사들의 인감증명 등 이 있어야 한다. (iii) 단체 표장권자의 합병의 경우 우리나라 상표법 제54조 9항에 단체표장권은 이를 양도할 수 없다. 단 법인의 합병의 경우에는 특허청장의 허가를 받아야만 이전 가능하나 법은 특허청장의 허가가 필요 없다. (4) 광고슬로건 (가) 의 의 법에 의하면 상업, 공업 혹은 서비스의 사업소(영업소) 혹은 기업 또는 상품 또는 서비스를, 다른 동종의 것과 구별되도록 공중에 알리는 것을 목적으로 하는 문장 혹은 표현은 광고슬로건으로 간주된다(법 100조). (나) 광고슬로건이 등록되기 위한 요건 광고슬로건은 수요자에게 선전하기 위한 것이어야 한다. 광고슬로건은 기업이나 단체가 기업의 이미지를 일반 공중에게 널리 알리기 위한 것이다. 상표는 상품에 표시하여 공중을 상대로 광고하나, 광고슬로건은 상품에 표시하여 사용하는 것이 아니고, 기업 전체의 이미지를 제고하기 위한 광고이다. 광고슬로건은 문장이나 다른 표현으로 구성하여야 한다. 일반적으로 상표나 서비스 표는 글자 수가 2자내지 5자 이내가 보통인데 광고슬로건은 문장이나 특징된 명칭으로 구성되어 있어서 글자 수가 상표에 비해 많은 것이 보통이다. 예를 들면, 국민의 건강을 지키는 기업, 최첨단 기술로 제조된 냉장고 등 짧은 문장으로 구성되 거나 표현으로 이루어진 것이 광고슬로건이다. 자타상품, 서비스의 식별력이 있어야 한다. 광고슬로건도 상표, 서비스표와 같이 광고, 선전하여 기업이미지를 제고함에 있으므로 상품 및 서비스를 다른 동종의 것과 식별되도록 공중에게 알리는 것을 목적으로 한다. 126

139 따라서 광고슬로건도 자타 상품 식별력이 있어야 한다. 상표의 등록받을 수 없는 사유에 해당하지 않는 광고여야 한다. 광고슬로건이 권리로 인정받기 위해서는 산업재산법 제90조(등록 받을 수 없는 사유)에 해당 하여서는 안 된다. (다) 상품이나 서비스를 지정 광고슬로건의 목적이 상품이나 서비스를 선전하는 것인 경우, 이를 등록 받기 위해서는 등록 출원서에 상품이나 서비스를 특정(지정)해야 한다(법 101조). (라) 광고슬로건의 존속기간 광고슬로건 등록의 존속 기간은 출원일부터 10년으로 하고, 동일한 존속 기간을 몇 번이라도 갱신할 수 있다(동법 103조). (마) 상표규정을 적용 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고, 광고 슬로건에 관한 법 규제는 상표에 관한 본 법의 규정을 적용한다. 등록출원서에 기재할 사항, 광고슬로건 견본부착 광고슬로건의 심사 등록절차 광고슬로건 권리효력 무효, 소멸, 취소, 거절불복 청구 라이선스 등 제반 사항은 상표규정을 적용하기로 되어 있다. (5) 상 호 (가) 의 의 상호는 상행위를 하는 업소나 기업의 이름, 명칭이며, 상호도 자기의 업소나 기업을 다른 업소나 다른 기업의 이름과 구별하기 위하여 사용하는 명칭이다. 상인이 영업활동을 함에 있어서 자기를 대외적으로 표시하기 위해 사용하는 명칭이고 또한 기업 이나 업소는 상호에 의해 거래한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 127

140 (나) 상호의 내용 (i) 상호를 국내에서 실제로 사용 상호는 국내에서 실질적으로 사용하여야 하며, 사용도 하지 아니한 상호는 보호받지 못한다. (ii) 등록의무 배제 상호는 공업, 상업 등 영업 또는 서비스업을 영위하는 기업이나, 영업의 상호 및 그들을 사용하는 배타적 권리는 등록을 하지 않아도 보호된다(산업재산법 105조). (iii) 지리적 지역을 대상으로 보호 상호는 특허청에 등록하지 아니하여도 보호되지만, 그 보호는 회사 혹은 영업소가 상호를 사용 하는 지역에 대해서만 보호된다. 이 지역에는 이 상호를 이용하는 실재적인 고객이 존재하여야 한다 (산업재산법 105조). (iv) 주지 저명의 상호 상호가 오랫동안 특정지역(또는 지방)에서 장기간 또는 광고 선전으로 주지, 저명한 상호인 경우에는 연방에서 전국적으로 보호된다. 이는 주지상품, 저명상표와 같은 취지이다. 그림 14 : 상호등록 신청에서 등록 될 때까지의 절차도 상호 등록 신청 장부에 기재 구비서류여부 심사 구비서류완비 구비서류부족 보정지시 심사관 지정 심사 착수 보정적합 선등록 상호유무 불등록 사유등 자료 조사 보정 불응, 부적합 보정이유없음 등록(공시)결정 의견 보정서 제출 거절 신청인에게 통지 재작성 청구 등록료 납부 공시(등록) 이에 불복할 경우 연방 세금 및 행정법원에 불복 128

141 (다) 상호의 신청 및 심사 (i) 등록(공시)신청 1 신청서 제출 상호를 사용하는 자는 특허청에 상호등록신청서를 제출하여야 한다(산업재산법 106조). 2 사용증명서 첨부 상호등록신청서에는 기업의 업무와 관련된 내용(예컨대, 전기회사인 경우 전등, 콘센트 등)에 유효하게 사용하고 있다는 증명서를 서면으로 제출하여야 한다. 또한 상호를 특정지역에서 사용하고 있다는 내용도 사용증명서에 포함되어야 한다. (ii) 심 사 1 동일 유사 상호 존재여부 심사 특허청은 신청서가 정식으로 접수되면 등록여부의 심사를 하여야 한다. 특허청은 신청 전에 먼저 특허청에 다른 상호가 신청되어 있는가, 또는 이미 등록이 끝난 상태인 동일 유사한 상호가 존재하고 있는가를 심사한다. 2 동일 유사상품의 존재여부 심사 신청인인 1회사 혹은 사업소의 주된 사업에 관계한 동일 혹은 유사한 상품 또는 서비스를 보호 하는 것으로 현재 등록(공시)신청이 계속 중인가 또는 이미 등록(공시)가 끝난 동일 혹은 혼동시킬 정도로 유사한 상호가 존재하고 있지 않는가를 판정하기 위한 실체 심사를 한다. 그들이 존재하지 않는 것으로 판정되면, 등록절차가 진행된다. (iii) 심사의 결과 1 신청이 적합한 경우 신청 내용을 심사한 결과 특허청에 신청 상호와 타인의 동일 유사한 상호가 신청 중에 없거나, 기타 신청을 거절할만한 이유가 없다고 판단되면 소정의 절차를 걸쳐 공시된다. 2 신청이 부적법한 경우 신청하기 전에 타인이 먼저 상호와 동일, 유사한 상호를 신청한 사실이 있거나 이미 등록이 끝난 동일 유사한 상호가 있는 경우에는 등록을 거절한다. 또 산업재산법 제90조의 등록될 수 없는 사유가 있는 경우에도 신청이 거절된다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 129

142 (iv) 등록상표와 동일, 유사한 상호는 등록 불가 1 상표권과 유사한 상호 등록상표 또는 등록상표와 혼동 시킬 정도로 유사한 표장은, 사업소 또는 법인의 상호 혹은 단체명 또는 기업명으로서 또는 그 일부로서 사용할 수 없다(산업재산법 91조). 2 상표권자의 허락의 경우 해당 영업소 혹은 법인이 해당 상표가 사용되는 대상과 동일 혹은 유사한 상품 혹은 서비스의 생산, 수입 또는 판매에 종사하고, 또한 해당 상표의 상표권자 혹은 그 외의 권한 있는 자에 의한 서류상의 동의를 얻은 경우에는 사용할 수 있다. 3 상표권자의 동의를 얻지 못한 경우 위와 같이 위반했을 경우는, 등록상표 혹은 등록상표와 혼동시킬 정도로 유사한 표장을 상호 혹은 단체명 또는 기업명으로부터 제거하고, 또한, 손해배상의 청구대상이 되고 또한 본 법에서 규정하는 독자적인 제재의 대상이 된다. 4 상표권의 효력이 미치지 아니하는 경우 산업재산법 제91조의 규정은, 등록상표의 출원일 또는 그 최초의 사용의 선서일보다 먼저 상기 의 표장을 구성하고 있는 상호 및 단체명 혹은 기업명에 대해서는 적용하지 않는다. (v) 상호양도 및 존속기간 1 회사의 양도 회사나 영업소가 타인에게 양도되었을 경우, 특별한 규정이 없는 한 상호를 사용하는 배타적 권리도 양도된다(산업재산법 111조). 2 존속기간 상호의 공시(등록)는 신청일로부터 10년간 존속하며, 동일한 존속기간 내에 얼마든지 갱신 할 수 있으며, 존속기간을 갱신하지 아니한 경우, 등록(공시)의 효력은 소멸한다(산업재산법 110조). (vi) 상호 관련규정은 상표제도 규정을 적용 상호 편에 규정되지 아니한 내용은 상표제도에 규정된 내용을 적용한다(산업재산법 112조). 물론 특별한 규정이 있는 경우는 제외한다. 상호 편에 적용할 상표규정은 다음과 같다. 신청절차에 관한 내용 130

143 심사절차에 관한 내용 상호권의 효력, 사용권에 관한 내용 무효 및 취소에 관한 내용 등 등록에 관한 내용 (라) 우리나라 제도와의 대비 (i) 법 적용 상이 의 상호제도의 보호는 산업재산법에 의해 신청하고, 등록에 의해 상호의 배타적 권리가 발생된다. 이에 대해 우리나라의 상호는 상법에 의해 법원에 등록 신청하고 심사를 거쳐 등기된다. (ii) 존속기간 유무 상호는 특허청에 의해 등록(공시)되면, 신청일로부터 10년간 유효하고, 계속 갱신할 수 있다. 우리나라의 상호의 존속기간은 없고, 회사나 업소가 소멸되지 않는 한 계속 존속한다. (iii) 회사양도의 경우 법은 회사를 타인에게 양도하면 상호를 사용하는 배타적 권리도 전부 양도된다. 우리나라는 상호를 타인에게 양도한 경우, 회사의 모든 설비, 장치, 채권, 채무도 동시에 이전하 여야 한다. (6) 주지 저명 상표 (가) 의 의 (i) 주지상표 상표가 그의 상품 또는 서비스에 표시하여 상표를 사용하는 자에 의해 또는 해외에서 영업 활동의 결과로 또는 홍보 또는 광고의 결과로 해당 분야의 일반수요자에게 또는 국내 영업 단체에게 상표로서 인식되어 공지되면 주지한 것으로 간주된다(산업재산법 98조 1). (ii) 저명상표 특허청에 의한 평가와 선언의 목적을 위해, 상표가 소비자의 대다수가 상표로서 인식하면 에서 저명한 것으로 간주된다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 131

144 (iii) 주지상표 등의 증거 이 법에 의해 인정되는 증거 형식은 상표가 주지 또는 저명한 것을 나타내기 위한 목적으로 사용된다. (나) 세계적인 공통규정 주지상표는 세계 각국이 공통적으로 보호하고 있고, 법도 주지상표를 타인에게 등록을 인정하지 않는다. (다) 주지 저명상표의 요건 상표가 주지 저명하다는 인정을 받기 위해서 출원인은 다음의 정보를 제공해야 한다 : 시장 조사 또는 분석 또는 법에 허용된 다른 방법에 기초하여 보호받고자 하는 상품 또는 서비스와 함께 상표를 인식하는 실제 또는 잠재적 소비자를 포함하는 공중 분야 ; 시장 조사 또는 분석 또는 법에 허용된 다른 방법에 기초하여 보호하고자 하는 상품 또는 서비스와 함께 상표를 인식하는 실제 또는 잠재적 소비자를 제외하는 타 공중 분야 ; 시장 조사 또는 분석 또는 법에 허용된 다른 방법에 기초하여 보호받고자 하는 물건 또는 서비스와 함께 상표를 인식하는 상품 또는 서비스 종류와 관련된 영업자, 산업 종사자 또는 서비스 제공자를 포함하는 상업 집단; 에서 적용 가능한 경우, 해외에서 상표를 최초 사용한 날짜 ; 에서 적용 가능한 경우, 해외에서 상표를 지속적으로 사용한 기간 ; 에서 적용 가능한 경우, 해외에서의 유통 경로 ; 에서 적용 가능한 경우, 해외에서 상표를 배포한 방법 ; 에서 적용 가능한 경우, 해외에서 상표를 실제 광고한 기간 ; 에서 적용 가능한 경우, 해외에서 상표를 광고 및 홍보한 지난 3년간의 투입된 투자 ; 상표의 영향이 미치는 실제 지리적 영역 ; 지난 3년간 상표에 의해 보호되는 서비스의 공급에 따른 이익 또는 물건의 판매량 ; 기업 평가에 따른 또는 상표를 소유하는 기업의 채권자의 순익에 의해 나타나는 경제적 가치 ; 에서 적용 가능한 경우, 해외에서의 상표등록 ; 상표에 대해 허락된 사용권 또는 판매권 ; 및 관련 시장 또는 분야에서 상표의 점유율 (라) 주지 저명상표의 등록신청 (i) 서류로 신청 상표가 주지 하다는 효력을 인정받기 위한 신청은 적어도 다음을 포함하는 신청이 기초하는 132

145 증거 요소와 함께 이 법과 그 하위 법령에 따른 신청과 제출을 위해 제정된 형식에 따라 서류로 신 청하여야 한다(산업재산 98조 1(4)). 신청인 및 적용 가능한 경우 그 대리인의 이름, 국적, 주소, 전화 번호, 팩스 번호 및 이메일 상표 신청서에 첨부된 증거 문서와 요소 수수료 납부 영수증 (ii) 심 사 1 내용 검토 특허청이 신청을 접수하고 관련 비용이 납부되면, 제출된 요건, 자료 및 문서를 심사하여야 한다 (동법 98조의 2(5)). 특허청의 의견에서 상기 요건, 자료 및 문서가 법적 요건을 만족하지 않거나 신청의 요건을 이해하고 분석하는 데 불충분한 경우, 신청인은 4개월 이내에 이를 위해 필요한 정정 또는 보충 하여야 한다. 2 거절결정 허여된 기간 동안 신청인이 제출한 요건을 만족하지 못한 신청은 거절된다. 주지 저명상표로 결정 상표의 주지성이 인정되면 등록결정서를 신청인에게 통지한다. 상표의 주지성이 결정되면 공보에 게재된다(동법 98조 의 2(7)). 3 등 록 주지상표 소유자는 특허청으로부터 주지상표 결정서가 송달되면 특허청에 등록료를 납부함으 로써 등록된다. (마) 무효청구 (i) 무효사유 다음의 경우는 주지상표의 등록이 무효로 된다(동법 98조의 2(8)). 규정에 위배되어 등록된 경우 결정을 뒷받침하는 증거가 위증인 경우; 증거의 잘못된 평가에 기초하여 등록된 경우; 권한이 없는 자에게 등록된 경우 PART III 지식재산권 취득 및 관리 133

146 (ii) 무효신청 무효를 위한 행정 처분은 그 신청이 기초하는 근거를 증명하는 법적 이해 관계인의 신청에 따라 특허청에 의해 결정된다(동법 98조의 2(8)). (사) 주지상표의 보호 (i) 타인에게 등록 불허 주지상표는 타인이 등록 받을 수 없고, 출원한다 해도 거절된다(산업재산법 90조 (XV)). (ii) 독점 출원할 수 있는 권리 주지상표는 주지상표 소유자만 상표 출원하여 등록 받을 수 있다. 주지상표를 타인이 상품 및 서비스에 사용하면 부정경쟁행위에 해당하여 처벌받게 된다. (7) 연합상표 (가) 의 의 연합상표( 聯 合 商 標 )라 함은 자기의 등록상표 또는 출원한 상표출원이 상호 유사하고 지정상품 이나 서비스가 동일 유사한 상표를 말한다. 2이상의 등록상표권자가 동일인이고, 2이상의 등록상표의 지정상품이 동일 유사하고, 또 상표도 동일 유사한 경우에는 연합상표로 간주한다(산업재산법 145조). (나) 연합상표의 요건 (i) 상표의 유사(서비스의 유사) 연합상표로서 인정되기 위해서는 등록상표 또는 출원상표와 유사하여야 한다. 상표와 상표가 유사하지 아니하면, 연합상표가 될 수 없고 독립상표로 출원하면 된다. (ii) 상품 및 서비스의 유사 연합상표는 상표 및 서비스뿐만 아니라 상품(서비스)도 유사하지 않으면 아니 된다. 예컨대 먼저 등록된 상표의 지정상품이 TV이면 후출원 하려고 하는 상품이 TV인 경우에는 연합상표가 된다. (다) 연합 해제신청 및 심사 (i) 신 청 여러 개의 등록상표가 연합상표로 되어 있는 경우, 연합상표 권리자는 특허청에 연합해제 신청 134

147 서를 제출할 수 있다. (ii) 해제 이유 연합상표권자가 특허청에 연합해제 신청서를 제출할 경우에는 등록상표의 지정상품(서비스)에 관해서 다른 사람이 사용하여도 상품의 오인이나 출처의 혼동을 일으킬 염려가 없다고 하는 구체적 사유를 제출하여야 한다(산업재산법 146조). (iii) 심 사 특허청은 연합해제 신청이 있으면 이에 관한 타당성을 심사하여 적절한 최종결정을 신청인에게 통지하여야 한다. (라) 연합상표의 양도 연합상표의 양도는 연합상표 전부 동일한 사람에게 양도하여야 한다. 연합상표 중 1이나 2개의 등록상표만 다른 사람에게 양도하면 상표권자의 상이로 수요자로 하여금 상품의 오인 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있어서 양도되지 아니 한다. (마) 우리나라제도와의 비교 우리나라 구상표법에는 연합상표제도를 존치하여 시행해왔으나, 이를 폐지 하였으며, 연합상표의 규정은 없지만 상표권 이전 시 동일 유사한 지정상품 및 서비스는 동일인에게 이전해야 하고, 그렇지 아니하면 취소 사유가 된다. (8) 원산지 명칭 (가) 의 의 원산지 명칭이란, 그 나라의 지리학상의 지역의 명칭이며, 해당 지역을 출처로 하는 생산물을 표시하기 위하여 사용되며, 또한 해당 생산물의 품질 및 특성이 오로지 자연적 및 인간적 요인을 포함한 해당 지역의 지리학상의 환경에 유래하는 것을 의미한다(산업재산법 156조). 원산지는 생산물의 생산지를 말하며, 원산지 명칭은 생산물이 생산되는 지역의 이름 내지 명칭 이다. (나) 원산지 명칭의 보호 본 법에 의해 주어지는 원산지 명칭의 보호는, 특허청이 발하는 그 취지의 선언에 의해 보호된다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 135

148 따라서 원산지 명칭을 위법하게 사용하면 처벌을 받으므로 법이 정하는 방법에 의해 허가를 얻어 사용해야 한다. 이 위법한 사용의 예를 들면, kind, type, style, 또는 imitation 또는 그 외의 유사어 같은 소비자의 마음을 혼동시키게 하거나 또는 부정 경쟁을 암시하는 표시를 수반하는 사용도 위법한 사용으로서 처벌된다. (다)원산지 명칭 보호 신청 (i) 신청인 원산지 명칭 보호의 신청은, 직권으로, 또는 그것에 법적 이해관계를 가지는 자가 신청하여야 한다. 다음은, 본 조에 있어서의 법적 이해관계를 가지는 자로 본다(산업재산법 158조). 해당 원산지 명칭의 대상이 되는 1 혹은 복수의 생산품의 추출, 생산 또는 제조에 직접 관련되는 자연인 또는 법인 제조자 혹은 생산자의 회의소 또는 협회 연방정부의 부처 및 연방의 주 정부 (ii) 신청서에 기재할 사항 원산지 명칭 보호 신청은 서류로 하고, 신청인이 의거 하는 증거를 제출해야하며, 다음과 같은 사항을 명시해야 한다(산업재산법 159조). 출원인의 명칭, 주소 및 국적, 출원인이 법인의 경우는, 그 업종 및 업무 범위도 기재하여야 한다. 출원인의 법적 이해관계 원산지 명칭의 표시 특성, 구성요소, 추출 방법, 생산 혹은 제조의 방법을 포함하여, 원산지 명칭의 대상이 되는 1 또는 복수의 완성 생산품의 상세한 설명, 해당 생산품, 그 추출 방법, 생산 혹은 제조 방법, 및 포장 혹은 곤포( 梱 包 )의 형태가 대상이 되는 경제성이 정한 공식 기준의 원산지 명칭과 생산품의 관계를 결정하는 경우에는 기재해야 한다. 원산지 명칭의 대상이 되는 생산품이 추출, 생산 또는 제조되는 1 혹은 복수의 장소, 및 지리적 특징 및 정치상의 구분에 적정한 고려를 하여 기재되어야 할 원산지 영역의 경계 원산지명칭, 생산품 및 영역 사이에 관련된 상세한 설명 신청인에게 필요 혹은 관계가 있다고 보는 그 외의 정보 (라) 특허청의 심사 (i) 보정지시 특허청이 신청서를 접수하고 소정의 수수료가 납부되면, 제출된 서류 및 정보에 대한 심사가 136

149 진행된다(산업재산법 160조). 제출 서류가 법적 요건을 구비하고 있지 아니하거나 신청요소를 이해하고 분석 하는데 있어서 불충분하다고 특허청이 판단하는 경우, 신청인은, 2월 이내에 추가 자료 혹은 명확화를 위한 자료를 제출하도록 요구할 수 있다. (ii) 보정하지 않는 경우 포기 신청인이 상기 기간 내에 요구에 따르지 않는 경우, 신청은 포기된 것으로 간주된다. 단, 특허청은 적당하다고 생각하는 경우, 직권으로 해당 신청의 심사를 계속 할 수 있다. (iii) 공보에 공시 제출된 서류가 법정 요건을 충족 하고 있는 경우, 특허청은 공보에 신청의 중요사항을 공시한다. 직권으로 절차를 시작하는 경우, 특허청은 제159조(III)로부터 (VII)(원산지 명칭의 표시, 경제성의 공식기준, 원산지 영역의 경계, 명칭 생산품관련기술, 기타 정보)까지 규정하는 사항의 중요사항을 공보에 공시한다. 그림 15 : 원산지 명칭 보호 신청에서 등록까지의 절차도 원산지 명칭보호 신청 신청인 : 협회, 연방정부, 주정부 특허청 접수 서류적합 구비서류심사 서류 부적합 심사관지정 실체 심사 원산지 명칭 보호 결정 보정 적합 의견제출지시 보정지시 보정서 제출 의견서 제출 재심사 보정지시 보정불응, 부적합 보정 이유없음. 신청포기 서류보정, 재신청가능 보호등록 공보에 게재 이의신청 접수 2 月 이내 보호신청거절 이의신청 이유없음 보호 결정 원산지 명칭소유자 국가 공보에 게재 PART III 지식재산권 취득 및 관리 137

150 (마) 이의 신청 (i) 이의 신청은 2개월 내 어느 쪽의 경우에 있어서도, 특허청은 공시일로부터 2월의 기간을 지정하고, 정당한 법적 이해 관계를 가지는 제3자에게 의견 혹은 이의를 신청할 수 있는 기회와 또한 상당하다고 판단하는 증거를 제출할 기회를 주어야 한다. (ii) 증거자료 조사 개인적인 진술 및 증언을 제외하고 모든 종류의 증거가 받아들여진다. 전문가 증언은, 특허청 또는 동 청이 지정하는 자의 책임으로 한다. 특허청은 보호 선언을 실시하기 전 언제라도, 동 청에 있어서 상당하다고 판단되는 조사 및 필요하다고 생각하는 자료 수집을 실시할 수 있다(산업재산법 162조). (iii) 결 정 이의신청의 기간이 경과하고, 조사를 실시하는 동시에 모든 테스트가 완료했을 경우, 특허청은 적정한 결정을 하여야 한다(산업재산법 163조). (iv) 내용 확정 결정이 원산지 명칭을 보호하는 것으로 결정한 경우, 특허청은 공시 선언을 하고, 그것을 공보에 공시한다. 특허청에 의한 원산지 명칭의 선언은, 제159조에 규정되는 사항을 최종적으로 판단한다 (산업재산법 164조). (바) 원산지 명칭보호의 존속기간 원산지 명칭 보호 선언의 존속 기간은 해당 선언이 이루어지는 근거의 존재에 결정되며 특허청의 또 다른 선언에 의해서만 효력을 상실한다(산업재산법 165조). (사) 내용추정, 변경 원산지 명칭 보호 선언의 조건은, 직권 또는 관계 당사자의 신청에 의해 언제라도 수정할 수 있다. 수정신청서에는 제159조(I)로부터 (III)(신청서에 기재하는 사항)까지 요구되는 사항을 명시하고, 또한 요구하는 수정과 수정의 근거를 상세하게 기재하지 않으면 안된다(산업재산법 166조). (아) 원산지 명칭의 소유자 원산지 명칭의 소유자는 국으로 한다. 원산지 명칭은, 특허청의 허가가 있는 경우에만 사용할 수 있다(산업재산 167조). 138

151 (자) 원산지 명칭의 사용허가 (i) 허가 신청인의 자격 원산지 명칭 사용 허가의 신청은 특허청에 하여야 한다. 사용 허가는, 다음과 같은 요건을 구비한 자연인 및 법인에게 허가 할 수 있다. 원산지 명칭으로 보호되는 생산품의 추출, 생산 혹은 제조에 직접 종사하는 자인 것 선언으로 특정된 영역 내에서 해당 활동에 종사하고 있는 것 관계 생산품에 적용되는 관련법에 따라 경제성이 정하는 공식 기준에 따르는 것 해당 선언에 정하는 그 외의 자연인 또는 법인 (ii) 신청서에 기재할 사항 허가 신청서에는 다음의 사항을 기재하여야 한다(산업재산규칙 68조). 신청인의 명칭, 국적 및 주소 원산지 명칭의 대상으로 되는 물품이 생산되는 사업소의 장소 위 사업소가 행정적 선언으로 특정된 지역 내에 있는 것을 증명하는 관할지역 당국의 증명서 관계 상품이 공식 품질 기준에 적합하고 있는 것을 증명하는 성( 省 )의 증명서 및 본 호에 규정 하는 증명서는 신청서 제출일 전 6개월 이내에 발행된 것이어야 한다. 대리인이 있는 경우 위임장 (iii) 사용허가 원산지 명칭 사용 허가의 신청을 받는 대로, 특허청은 심사절차를 진행시키고 법적 요건이 구비한 경우는 사용 허가를 하여야 한다(산업재산법 171조). (iv) 허가기간 원산지 명칭 사용의 권리는 그 신청이 특허청에 제출된 날로부터 10년간 존속하고, 그 후도 10년 간씩 계속적으로 갱신할 수 있다(산업재산법 172조). (v) 사용하지 않는 경우 원산지 명칭의 사용자는 선언에 따라 소정의 보호 형태에 따라 해당 명칭을 사용해야 한다. 소정의 형태로 사용하지 않는 경우는, 사용 허가의 취소 원인이 된다(산업재산법 173조). (vi) 사용 권리의 양도 원산지 명칭의 권한이 있는 사용자는, 일반 법령의 규정에 따라 해당 명칭 사용의 권리를 양도 할 수 있다. 그러한 양도는, 그것이 특허청에 등록되었을 때부터 효력을 발생한다. 단, 특허청의 PART III 지식재산권 취득 및 관리 139

152 등록을 받기 위해서는 사전에 원산지 명칭 사용의 권리의 부여에 관하여 본 법이 정하는 요건을 신 사용자가 구비하고 있다는 증거가 제출되지 않으면 안된다(산업재산법 174조). (vii) 명칭사용 양수인의 자격 원산지 명칭의 권한이 있는 사용자는 스스로 합의서에 의하여 해당 명칭의 사용을 허가할 수 있다. 단, 그 상대방은, 사용자의 상호를 교부한 생산품의 배급자 혹은 판매자에게 한정된다. 그러한 합의 서는 특허청의 인가를 받아야 하며, 특허청에 의하여 등록되었을 때부터 효력을 발생한다(산업재산 법 175조). 상기의 합의서는 그 배급자 또는 판매자가 제169조(III) (경제성이 정하는 공식기준) 및 (IV) (해당 선언에 정하는 그 외의 자연인, 법인) 및 본 법에 기초하는 규칙의 요건에 따르는 것을 요구하는 조항을 포함하지 않으면 안된다. 해당의 배급자 또는 판매자가 그러한 요구를 준수하지 않는 경우는 등록 취소의 원인이 된다. 원산지의 명칭의 사용자에게 인정한 허가는, 다음과 같은 경우에는 효력을 정지한다(산업재산 법 176조). 다음의 어느 쪽인가의 경우에 있어서의 무효 사용 허가가 본 법의 규정에 위반하여 주어졌을 경우 사용 허가가 허위의 정보 혹은 서류에 기초하여 주어졌을 경우 권한 있는 사용자가 지정된 방법과 다른 방식으로 원산지 명칭을 사용했을 경우의 취소 존속 기간이 만료했을 경우 (viii) 사용허가의 무효, 취소 무효 또는 취소의 행정적 선언은, 직권으로, 또는 관계자 혹은 연방 검찰관의 청구에 의해 특허청이 발표한다(산업재산법 177조). (ix) 관보에 공시 원산지명칭 관련 규정되는 공시에 부가하여 특허청에 의하여 발( 發 )하는 혹은 주어지는 선언 및 허가, 더욱이 원산지 명칭에 관해서 주어지는 권리를 종료시키는 일체의 조치도 공보에 게재된다 (산업재산법 178조). 140

153 나. 상표 등록 요건 (1) 자타상품 및 서비스 식별력 상표는 상품 및 서비스에 표시하는 명칭이고, 이 명칭은 자기의 상품 및 서비스를 타인의 상품 및 서비스와 구별하기 위한 것이다. 이 자타상품식별력의 존재에 의해 수요자가 상품 및 서비스의 혼동이나, 오인을 일으키지 아니 하고, 수요자를 보호할 수 있다(산업재산법 89조). (2) 등록되지 않은 사유에 해당하지 않는 상표 상표는 다음의 등록받지 못할 사유에 해당하면 상표등록이 되지 아니한다(산업재산법 90조). 시각적이어도 움직임으로 표현되는, 입체의 동태적 혹은 변형적인 명칭, 도형 또는 형상 상표의 보호가 요구되는 상품 또는 서비스의 기술적 명칭 혹은 보통으로 이용되는 명칭 및 일상의 용어나 영업 관행에 의해 해당 상품 혹은 서비스의 보통명칭 또는 일반적 호칭이 되어 있는 말 공공의 재산인 또는 일반 공중이 이용할 수 있는 입체의 형상, 다른 것과의 구별을 용이하게 하는 독자성이 부족한 입체형상, 및 상품의 보통 혹은 일상적인 형상 또는 성질 혹은 공업적 기능에 의하여 정해지는 형상 거래에 있어서, 상품의 종류, 품질, 수량, 구성, 용도, 가격, 원산지 명칭 또는 생산 시기를 특정 하는 기능을 달성하는 설명적 혹은 지시적인 용어를 포함한다. 문자, 숫자 또는 색채. 단, 그들이 그들에 특별 현저성을 주는 기능을 하는 부호, 도형 혹은 명칭 등의 요소와 결합하고 있는지 또는 그들을 수반하고 있는 경우는 달리한다. 다른 언어로 번역한 번역문이며, 등록할 수 없는 말에 대한 자의( 恣 意 )적으로 변경할 수 있는 철(파일) 또는 인공적인 구성 승인을 얻는 일 없이 외국, 국, 지방 자치체 그 외의 행정 주체의 문장( 紋 章 ), 기( 旗 ) 혹은 기장을 복제 또는 모방한 표지, 및 정부계 혹은 비정부계의 국제 조직 그 외 공인된 조직의 명칭을 포함한 모든 명칭( 全 稱 ) 혹은 약칭, 표장, 또는 문장( 紋 章 ) 관할 관청의 허가 없이 국에서 채용하는 관리 혹은 보증용의 공적 표지 혹은 공인( 公 印 )을 복제 또는 모방한 표지, 또는 동전, 은행권, 기념 동전 그 외 국내 혹은 외국의 법화( 法 貨 )를 복제 혹은 모방한 표지 PART III 지식재산권 취득 및 관리 141

154 공인의 박람회, 물품전시회, 집회, 문화행사 또는 스포츠 대회에 있어서 수여되는 훈장, 메달 그 외의 상장의 명칭 또는 도식 표시를 복제 또는 모방하는 표지 고유 또는 보통의 지리학상의 명칭 및 지도, 또는 나라를 나타내는 명사( 名 詞 ) 또는 형용사로, 상품 또는 서비스의 출처(소)를 표시하고 그와 같은 출처(소)에 관한 혼동 혹은 오인을 일으키게 할 가능성이 있는 것 어느 상품의 제조로 알려져 있는 도시 혹은 장소의 명칭으로, 그들 상품을 보호하기 위하여 붙여져 있는 것. 단, 특이성이 있는 동시 혼동의 우려가 없는 개인의 명칭으로, 그 소유자의 동의를 받고 있는 것은 제외한다. 사람의 성명, 필명, 서명의 초상으로, 그 자 혹은, 그 자가 고인인 경우는, 그 생존 배우자, 직계 혈족 및 양자손자 또 방계친족(모두 4촌수 뒤에까지의 것)의 동의를 얻지 않은 것 지적 혹은 예술적 작품의 표제, 정기간행물 그 외의 출판물의 표제, 혹은 상징적 캐릭터 또는 실제인 초상의 명칭, 예명, 및 연예 그룹의 명칭으로, 대응하는 권리의 소유자로부터 그들의 등록에 대한 명시의 승인을 얻지 않은 것 공중을 속이는 또는 오인시킬 우려가 있는 입체의 명칭, 도형 또는 형상이며, 보호하려고 하는 상품 혹은 서비스의 성질, 구성성분 또는 품질에 대한 허위표시를 구성한다고 이해되는 것 상품 혹은 서비스에 사용되는 것으로서 에서 잘 알려져 있다고 특허청이 판단하는 표장과 동일 혹은 유사한 입체의 명칭, 도형 또는 형상. 먼저 출원이 이루어져 등록을 기다리고 있던지 또는 이미 등록되어 효력을 가지는 다른 상표와 동일 혹은 혼동시킬 정도로 유사하고, 또한 동일 혹은 유사한 상품 또는 서비스에 사용되는 표장. 단, 이미 등록되어 있는 것과 동일한 표장이어도, 유사한 상품 혹은 서비스의 사용을 위하여 동일 소유자에 의하여 출원되는 경우는 제외한다. 해당 상표에 의하여 보호하려고 하는 상품 혹은 서비스의 제조 혹은 판매 또는 제공을 주된 업무로 하는 회사 또는 공업, 상업 혹은 서비스의 사업소에 의하여 사용되는 상호로, 해당 상표의 등록 출원일 또는 최초의 사용의 선서일보다 전에 사용되고 있는 것과 동일 혹은 혼동 시킬 정도로 유사하고 있는 표장. 단, 이 규정은, 해당 상호의 소유자에 의한 상표등록출원의 경우에는, 동일한 상호가 다른 자에 의하여 공시되지 않은 한 적용되지 않는다. (3) 상표등록 요건에 위반한 상표 (가) 거절 이유 상표등록출원이 자타 상품 및 서비스를 식별할 수 없는 상표 및 서비스이거나, 등록될 수 없는 사유에 해당하면 상표(또는 서비스) 등록의 거절이유가 된다. 142

155 (나) 무효사유 또한 상표등록 요건에 해당하지 아니한 상표가 등록되면 무효사유가 된다. (4) 제일 먼저 특허청에 출원한 상품 (선출원) (가) 선출원주의의 의의 선출원주의는 상표를 특허청에 제일 먼저 출원한 사람에게 상표등록을 부여하는 제도이다(산업 재산법 121조). (나) 선후출원의 판단 기준 (i) 타인간의 출원에만 적용 선출원주의는 타인간의 출원에만 적용되고, 동일인의 경우에는 적용되지 아니한다. 동일인은 유사상표를 사용해도 상품의 오인이나 출처의 혼동을 일으킬 염려가 없기 때문이다. (ii) 출원일을 기준 누가 특허청에 제일 먼저 출원하였는가의 여부의 판단은 출원일을 기준으로 하여 판단한다. (iii) 상표와 지정상품의 동일 유사시 적용 선출원의 적용은 상표와 지정상품이 동일 유사한 경우에 적용되고, 상표와 그 지정상품이 다른 경우에는 선출원주의가 적용되지 아니한다. (다) 2인 이상의 상표출원의 경우 (i) 출원일이 다른 경우 동일상표를 2인 이상이 다른 일( 日 )에 출원한 경우는 제일 먼저(최선의) 상표등록 출원한 사람 만이 상표등록을 받을 수 있다. (ii) 출원일이 동일한 경우 2인이 동일상표를 같은 날짜에 출원한 경우는 시간이 빠른 사람에게 상표등록이 부여된다. 우리나라는 위의 경우 2인의 상표 출원인이 협의에 의해서 1인만이 상표등록을 받도록 하고, 협의가 성립되지 않은 경우에는 특허청장의 추첨에 의하여 1인에게만 상표등록을 부여한다(한국 상표 법시행규칙 3조 3항) PART III 지식재산권 취득 및 관리 143

156 (라) 선출원을 인정받지 못하는 경우 출원절차의 무효, 포기, 취하 거절결정이 확정된 출원, 불복청구의 심결이 확정된 출원 지정상품 및 서비스의 일부 포기 (마) 선출원주의의 예외와 선사용주의의 가미 (i) 선출원주의의 예외 우선권주장을 한 출원 상표 및 지정 상품을 보정한 경우 상표등록 후 상표나 지정상품을 보정한 경우에는 보정된 내용은 원 상표출원 일로 인정된다. (ii) 선사용주의의 가미 1 주지저명 상표보호 상품 혹은 서비스에 사용되는 것으로서 에서 널리 알려져 있다고 특허청이 판단하는 표장과 동일 혹은 유사한 입체의 명칭, 도형 또는 형상은 타인에게 상표등록되지 아니하고, 상표등록 출원인이 주지상표의 소유자인 경우에는 예외이다(산업재산법 90조). 2 에서 먼저 성실하게 사용한 상표 내에서 동일 혹은 유사한 상품이나 서비스를 위하여 동일 혹은 혼동시킬 정도로 유사한 표장을 성실하게 사용하는 제3자가 그 사용을 해당 상표의 출원일 혹은 최초의 사용 선서일보다 먼저 평온하게 사용하고 있는 경우에 제3자는 해당 상표등록의 공고일로부터 3년 이내에 자기가 사용하고 있는 표장의 상표등록출원을 할 수 있다(산업재산법 92조(1). 단, 미리 해당상표의 무효선언을 신청하여 그 선언을 얻어 둘 필요가 있다(산업재산법 92조(1)). 3 등록상표의 출원일보다 먼저 사용한 경우 제3자는 등록상표 또는 등록상표와 혼동시킬 정도로 유사한 표장을 영업소 또는 법인의 상호, 단체명 혹은 기업명으로서 또는 그 일부로서 사용할 수 없다(산업재산법 91조 앞부분). 그러나 본 조는 제3자가 등록상표의 출원일 또는 그 최초의 사용선서일보다 먼저 상기의 표장 을 구성하고 있는 상호, 단체명 또는 기업명에 대해서는 적용하지 않는다(동조 후미). (바) 선출원위반의 효과 거절이유 무효사유 특허청에 정보제공 144

157 (사) 우리나라제도와의 대비 우리나라는 선출원의 적용에 있어서 상표출원보다 먼저 사용한 사실이 있다 해도 이를 인정(그 러나 박람회에 출품한 상표는 예외) 하지 않으나 는 이러한 경우 사용선서일보다 먼저 표장을 구성하고 있는 상호, 단체 등 명칭에 대해서는 선출원 규정이 적용되지 아니한다. 다. 상표의 동일 유사 (1) 의 의 상표권은 동일 유사상표까지 그 효력이 미치므로 상표의 동일 유사개념은 상표권의 발생, 보호범위, 침해, 권리범위확인 등 상표제도 전반적으로 관련된 중요한 개념이다. (2) 상표의 동일 유사 상표의 동일은 2개의 상표를 대비한 결과 외관, 발음, 이미지 등이 동일한 상표를 말한다. 상표의 유사는 2개의 상표를 대비한 결과 발음, 이미지, 외관이 비슷하여 일반수요자와 거래자로 하여금 상품의 오인이나 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우를 말한다. (3) 판단의 3요소 상표 유사 여부 판단 유형은 3가지 측면에서 판단하는 것이 일반적이며, 이 3가지는 칭호(발음) 의 유사, 외관의 유사, 관념(이미지)의 유사 등 3가지 면에서 유사여부를 판단한다. (가) 칭호의 유사 상표의 칭호유사는 상표의 발음이 동일, 유사한가 여부의 문제이며, 이 발음이 유사하면 칭호는 유사하다고 판단한다. 문자로 된 상표는 발음이 유사하면 유사상표로 인정하고, 유사하지 아니하면 유사하지 아니한 상표로 인정된다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 145

158 상표칭호 유사의 예 등록상표 SINGER POLYSMA AMORE 모방상표 유사상표 SINCO HIGH POLYSMA S AMOREX (나) 관념유사 (i) 의 의 관념유사는 상표의 의미, 이미지가 동일 유사한가 여부를 판단하는 방법이다. 상표의 외관이나 칭호가 유사하지 않더라도 관념이 유사하면 그 상표는 유사하다고 판단된다. 상표의 관념은 수요자로 하여금 용이하게 그 의의를 이해할 수 있을 정도가 아니면 아니 된다. 관념유사의 판단은 상표의 구성 요소로부터 생기는 관념보다도 수요자 등 거래계통의 객관적 입장 에서 판단하여야 한다. (ii) 관념유사 판단시 주의점 상표의 관념유사는 2개의 상표를 대비한 결과 관념을 직접적으로 또는 직감적으로 느낄 수 있 는가 여부를 판단하여야 한다. 직접적 직감적이라 함은 중간에 어떠한 사실을 개입시키지 아니해도 그 어의나 이미지를 곧바로 느낄 수 있는 것을 말한다. 따라서 간접적인 이미지나 우회방법에 의해서 관념이 유사하다면 그 2개의 상표는 유사하지 않다. 관념유사의 예 등록상표 LION TIGER 종 강아지 돼지 모방상표 유사상표 사자 호랑이 BELL 개 도야지 (다) 외관유사 이는 2개의 상표가 각각 구성하고 있는 외관이 동일 유사한가의 여부를 판단하는 방법이다. 146

159 상표의 구성이 도형, 입체형상, 그림, 배열방법 또는 결합방법 등은 외관에 중점을 두어서 판단해야 하며, 수요자로 하여금 상품의 오인이나 혼동을 야기할 염려가 있다고 인정되면 유사상표이다. 외관이 유사한 상표 등록상표 모방상표 유사상표 CCC REVLON TERAMYICIN 꿈돌이 REVILLON TERRA MYCIN 껌돌이 (4) 동일 유사 판단의 기준 (가) 일반수요자의 기준 대비되는 2이상의 상표가 동일 또는 유사한지 여부는 이를 판단하는 심사관이나 심판관의 입장 에서 판단하는 것이 아니라 그 상표를 보고 상품 또는 서비스를 선택하거나 구매하는 일반수요자의 입장에서 판단한다. (나) 실체적 기준 상표의 유사 여부 판단은 출원서에 첨부된 상표를 기준으로 하여 이와 대비되는 상표와 유사 여부를 판단한다. (5) 상표의 동일 유사판단의 방법 (가) 전체 대비 판단과 중요부분 판단 상표의 구성이 문자, 도형, 색채 등 여러 가지가 결합된 결합상표는 상표 전체를 대상으로 하여 유사여부를 판단하여야 한다. 중요부분(요부부분)을 대상으로 하는 판단방법은 결합상표 중에서도 중요(요부)부분이 동일 유사하면 유사상표로 인정한다. 즉, 중요부분을 대상으로 하여 판단한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 147

160 (나) 일반수요자의 입장에서 판단(객관적 입장에서 판단) 상품이나 서비스는 일반수요자와 직접적으로 연관되어 있으므로 일반수요자의 입장에서 상표의 동일유사 여부를 판단하여야 한다. (다) 분리해서 판단 분리관찰은 결합상표 중에서 상품식별력이 있는 중요한 부분이가 2 이상 존재하는 경우 그 저촉되는 요부를 분리하여 타 상표와 대비하는 방법이다. 예를 들면 참새 상표와 참새 도형 오리 문자 중에서 참새와 참새 도형은 관념이 동일하기 때문에 유사상표라고 할 수 있으나, 참새와 참새 도형 뱀을 전체적으로 볼 때 반드시 유사상표라고 단정할 수 없다(여기에는 이론이 있다). (라) 시간과 장소를 달리하여 판단 이 판단방법을 이격적 판단 방법이라고도 하며, 이 판단 방법은 시간과 장소를 달리하여 2 상표를 판단하는 경우 수요자가 양 상표를 유사하게 인식하는지 여부에 의하여 판단하는 방법이다. (6) 동일 유사 판단의 효과 (가) 거절이유 무효사유 출원상표와 먼저 등록된 상표와 칭호, 관념 및 외관의 면에서 유사하면 그 출원은 거절되고, 착오로 등록되었다 해도 무효사유가 된다. (나) 상표권 침해 타인의 등록 상표와 동일, 유사한 상표를 사용하거나 주지 저명상표와 동일 유사하게 사용할 경우에는 타인의 상표권 침해가 된다. 라. 상품의 동일 유사 (1) 상품의 동일 상품의 동일은 2개의 상품을 대비한 경우 동일한 상품을 말하며, 상품의 동일이라 해서 그 크기, 148

161 무게, 형태까지 동일하다는 의미는 아니고, 상품의 용도와 기능이 동일하면 동일상품이다. (2) 상품의 유사 상품의 유사함은 2개의 상품을 대비한 경우 2개의 상품이 비슷하여 상품의 오인, 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있는 상표를 상품의 유사라고 한다. (3) 상품 및 서비스의 구분 (가) 분류표 상표 등록출원 하고자 하는 자는 반드시 상표를 사용하고자 하는 상품 및 서비스를 지정하여야 한다(산업재산법 113조 IV). 상품이나 서비스를 지정할 때에는 포괄명칭이나 명확하지 아니한 상품을 지정하여서는 아니 되고, 산업재산규칙 제59조에 명시된 분류표에 의거, 구체적인 상품을 지정하여야 한다. 분류표는 상품 및 서비스의 용도, 생산부분, 판매부분, 성질 등을 종합하여 분류한 표이다. (나) 니스의 국제분류(ITC) 상품 및 서비스는 니스협정에 의한 국제분류표를 대다수 국가가 적용하고 있다. 니스분류는 상품을 34개류로, 서비스는 8개류로 분류하고 있다(산업재산규칙 59조). (4) 상품의 유사여부 판단 (가) 원 칙 지정상품의 동일 또는 유사성은 어디까지나 그 품질 용도 형상 거래의 실정 등을 고려하여 거래의 통념에 따라 결정하여야 할 것이므로 상품 분류표 중 같은 유( 類 )별에 속해 있다 하여 바로 동종 또는 유사한 상품이라고 단정할 수 는 없다. (나) 판단요소 상품 유사여부 판단에 관하여 고려해야 할 요소는 수요자 층이 동일인가의 여부, 상품이 동일한 가의 여부, 완성품과 부품이 동일한가의 여부를 고려하되 용도 판매점 재료 생산 부분이 동일 PART III 지식재산권 취득 및 관리 149

162 유사한가를 대비하여 판단하여야 한다. (다) 판단시점 상품이 유사한가의 여부에 관한 판단시점은 출원시가 아니라 등록시를 기준으로 한다. 출원시에 비유사한 상품이라 하더라도 거래사정의 변화나 상품유사판단기준 변경, 상품의 동일 유사에 관한 분류표의 변동 등에 의하여 변경되었다 해도 등록시에 유사한 상품이라고 판단하면 그 상품은 유사 하다고 본다. (라) 상품분류표와 유동성 특허청은 각 상품 및 서비스가 귀속하는 종류를 명시한 상품 및 서비스의 알파벳 순서 리스트를 상표공보, 기타관보에 공표한다(산업재산규칙 59조). 알파벳순서 분류리스트에 포함되는 상품과 서비스는 유사상품으로 인정하며 분류표에 열거되어 있는 상품과 서비스는 모든 상품과 서비스를 포함한 것이 아니고, 특허청은 분류의 해석과 적용에 관한 기준을 정하기로 되어 있다(동규칙 후단). (5) 상표 동일 유사 판단의 효과 (가) 거절이유 무효사유 판단시 선행상표와 동일 유사한 상표는 거절되거나 무효심판의 대상이 된다. (나) 상표권 존속기간 갱신등록시 상표권의 존속기간 갱신등록의 지정상품이 등록상표의 지정상품과 일치하지 아니할 때에는 상표권 존속기간 갱신등록이 되지 아니한다. (다) 상표등록의 취소 판단시 등록상표를 사용한 것이 지정상품과 동일한 상품이 아닌 다른 명칭으로 변경시켜 사용한 경우와 상표권자가 상표를 사용하면서 자타상품식별력을 현저히 떨어지게 사용하는 경우에는 상표등록 취소사유가 된다. (라) 상표권 침해여부 판단시 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우에는 타인의 등록상표침해가 된다. 150

163 (마) 연합상표가 인정되는가 여부 판단시 등록상표와 출원 중인 상표가 동일인인 경우 상표, 상품(서비스)이 유사한 경우에는 이를 연합 상표로 인정한다(산업재산법 145조). 연합상표로 인정되느냐 아니 되느냐 여부의 판단시에도 상품의 동일 유사판단의 실익이 있다. 연합상표를 타인에게 양도할 경우에는 연합상표 전부 동일한 사람에게 양도하여야만, 상표의 오인 혼동을 일으키지 아니한다. 마. 상표등록출원 및 출원서류 (1) 상표등록출원 상표등록 출원서에는 다음 사항이 기재되고 첨부물이 첨부된 상표등록출원서 3통을 특허청에 제출하여야 한다(산업재산법 113조) 출원인의 성명, 국적 및 주소(법인은 명칭, 및 영업소의 소재지) 상표를 구성하는 식별성 있는 상표견본이 언어적 요소로 구성된 것인지 또는 그와 같은 요소를 포함하지 않은지, 입체의 것인가, 그들의 결합인 것인 지를 명시할 필요가 있다. 해당 상표가 최초로 사용된 날(이것은 후에 정정할 수 없다), 또는 그것이 아직도 사용된 것이 아닌 것의 기재. 아무런 기재도 되어 있지 않은 경우는, 해당 상표는 아직도 사용되어 있지 않은 것으로 본다. 해당 상표가 사용되는 상품 혹은 서비스와 그 류 구분 나. 출원서류 대리인이 있는 경우 위임장 상표견본(문자 이외 상표인 도형, 입체상표, 또는 이들과 결합한 상표) 단체표장은 정관 출원료, 등록료 및 등록증 발행에 따른 수수료 납부 영수증 타인이나 타 기관의 인증이나 동의를 필요로 하는 경우 인가서 또는 동의서 첨부 PART III 지식재산권 취득 및 관리 151

164 (2) 상표등록 출원서는 팩시밀리로 신청 가능 (가) 모든 출원서 및 신청서류 상표등록 출원서 등 특허나 실용신안 등, 그리고 양도신청서 등은 직접 특허청에 제출해도 되고, 또한 팩시밀리에 의해 신청해도 된다(산업재산규칙 5조(IX)). (나) 원본은 송신 다음날 특허청에 제출 상표등록 출원서 혹은 신청서의 원본, 첨부서류, 소정 수수료 납부 영수증 및 팩시밀리 송신 영수증은 팩시밀리 송신의 다음날에 특허청에 제출해야 한다(산업재산규칙 5조(IX)). (3) 상표등록 출원시 유의할 사항 (가) 도형상표 입체상표의 경우 상표출원서와 함께 제출되는 상표의 견본은 공중을 속이고 또는 공중에 오인을 일으키는 어구를 포함하고 있어서는 안된다. 출원이 언어적 요소를 포함하지 않는 상표 또는 입체의 상표의 보호를 요구하는 것인 경우는, 해당 출원서에 수반하는 견본에는 상표를 구성하는 또는 구성할 가능성이 있는 어구를 포함해서는 안된다. 단, 그 취지의 명시의 유보가 이루어지고 있는 경우는 별개로 한다 (산업재산법 115조). (나) 2인 이상의 공동출원인 경우 상표등록의 출원이 2인 이상의 공동출원인 경우, 해당 상표의 사용과 라이선스 허락 및 해당 상표권의 양도에 대한 출원인 사이의 합의서가 출원서와 함께 제출되지 않으면 안된다(산업재산법 116조). 이 공동출원인 사이의 합의서는 관계 상표출원인 사이의 합의문서의 형태도 정하지 않으면 아 니 된다. 이 합의서는 상품의 지정 또는 서비스의 한정, 라이선스의 허여, 법 제154조에 규정하는 등록의 취소 및 그 외의 사항에 대한 합의도 포함하여야 한다(산업재산규칙 58조). (다) 도형 등의 사용을 유보하지 아니한 경우 해당 상표의 디자인 중의 표현 및 도형에서 사용을 유보하지 않는 것 이것에 대해 아무 지적도 없이 출원서를 제출하는 경우, 출원인은 출원서에 첨부된 견본 그대로 해당 상표를 사용하는 배타적 권리를 유보하는 것으로 한다(산업재산규칙 56조). 152

165 (라) 상표의 서체, 사이즈의 경우 문자상표의 경우, 상표 출원인은 모든 서체 및 문자 사이즈에 있어서의 해당 문자 상표를 사용 하는 배타적 권리를 유보한다. (마) 지정상표 및 지정 서비스의 경우 출원서에 기재하는 상품 및 서비스의 지정은 다음의 규칙에 따라야 한다(산업재산규칙 57조). 동일한 종류에 속하는 상품 및 서비스만을 지정할 수 있다. 그들의 공시규칙에 사용되고 있는 명칭에 따라서 지정해야 한다. 해당 분류표는 관보에 공시된다. 바. 우선권주장을 한 상표출원 (1) 의 의 우선권이라 함은 한국에 상표등록 출원한 자가 동일한 상표를 에 상표등록출원을 하는 경우에 국제조약에 규정된 기간 내에 또는 최초의 상표등록출원을 한 날로부터 6월 이내에 출원하면 의 출원은 최초의 나라 한국에 상표등록 출원한 일에 출원된 것과 동일하게 취급해 주는 것을 말하고, 이러한 우선권을 주장할 수 있는 권리를 우선권주장이라 한다(산업재산법 117조). (2) 우선권 요건 (가) 정식의 출원 우선권주장은 조약 당사국에 최초의 출원한 것으로써 정식으로 출원한 것이어야 한다. (나) 출원인의 동일 최초의 나라인 한국에 출원한 출원인과 에 출원한 출원인이 동일하여야 한다. (다) 상표의 동일 최초의 나라인 한국에 출원한 상표와 에 출원한 상표는 동일하여야 한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 153

166 (라) 상품 또는 서비스의 동일 최초의 나라에 출원한 지정상품과 에 출원한 지정상품 또는 서비스가 동일하여야 한다. (마) 제일 먼저 출원인 경우 우선권주장의 기초로 할 수 있는 출원은 조약의 당사국에서 제일 먼저 출원한 출원에 한한다. 만약 두 번째, 세 번째에 한 출원을 가지고 우선권주장의 기초로 할 경우 우선권을 주장할 수 있는 기간이 실질적으로 연장되는 결과가 되기 때문에 최초 출원한 출원에 한한 것이다. (바) 우선권 기간 내의 출원 우선권을 주장할 수 있는 기간은 조약당사국에 최초 출원한 날로부터 6월내에 에 출원하 여야 한다. 이 기간 경과한 후에 출원한 것은 우선권을 주장할 수 없으며 이 경우에는 에 출원한 날이 출원 일이 된다. (3) 우선권을 인정받기 위한 절차 (가) 출원서에 원 출원 국의 출원번호, 출원일자 등 명시 등록 출원시에, 우선권을 주장하는 동시에 최초출원 국가명과 출원번호, 출원일자를 명시하고 최초 출원 국에서 발급한 출원에 대한 증거인 출원 사실증명서를 제출하여야 한다. (나) 최초 출원 국의 상품 및 서비스 내의 출원 에서의 출원에 있어서, 최초 출원한 국가에서 지정한 상품 및 서비스를 초과한 것에 대한 우선권주장은 인정받지 못한다. 이와 같은 주장이 이루어졌을 경우, 우선권은 최초출원국의 출원서에 기재된 상품 및 서비스에 대해서만 우선권이 인정된다. (다) 우선권주장서류 3월내에 제출 국제 조약, 본 법 및 본 법에 기초하는 규칙에서 규정하는 요건이 갖추어진 서류는 출원일부터 3월 이내에 제출하여야 한다. 여기의 요건은 우선권 주장하기 위한 서류이며, 최초 출원 국에서 발부한 상표등록출원사실증명서를 특허청에 제출하여야 한다(산업재산 118조). (라) 소정의 수수료 납부 영수증 첨부 154

167 (4) 우선권주장의 효과 (가) 출원일은 최초의 출원국가의 출원일 우선권은 주장한 출원은 최초의 국가에서 출원한 출원일에 출원한 것으로 본다. (나) 선출원의 예외 사. 상표권 존속기간 갱신출원 (1) 존속기간 만료 전 6개월 이내 상표권의 존속기간의 갱신출원은, 그 존속기간 만료의 6월 전까지 상표권자에 의하여 되지 않으면 안 된다. 단, 이 규정에 구애 받지 않고, 특허청은 등록의 존속 기간 만료 후 6월 이내에 갱신출 원을 심사한다. 그 기간 내에 갱신 출원이 이루어지지 않는 경우, 해당 상표등록은 소멸한다(산업재 산법 133조). (2) 구비 서류 (가) 사용선서서 제출 상표권 존속기간 갱신 출원시 구비서류는 해당 등록상표의 대상인 상품 혹은 서비스의 적어도 1개에 대해 상표권자가 해당 등록상표를 사용한 것을 증명하는 선서표명을 서면으로 제출하는 경우에만 갱신 출원서를 심사한다. (나) 갱신출원 수수료 납부 영수증 (다) 등록상표를 정당한 이유 없이 3년 이상 사용하지 않은 상표 등록상표를 정당한 이유 없이 3년 이상 사용하지 아니한 경우에는 갱신되지 않는다(산업재산법 134조 130조). PART III 지식재산권 취득 및 관리 155

168 아. 상품 서비스 분류표 (1) 니스협정 가맹국 맥시코도 니스협정에 가입한 가입국으로서 국제분류(니스분류)를 채택하고 있다. 따라서 는 상품 34개류, 서비스 류 8개류의 독자분류를 채용하고 있다(산업재산법 93조, 산업재산규칙 59조). (2) 상표 서비스 분류표 표7 : 상표서비스 분류표 상품 제1류 상품 제2류 상품 제3류 상품 제4류 상품 제5류 상품 제6류 상품 제7류 상품 제8류 상품 제9류 사진, 원예 및 임업에 사용되는 화학물질, 비가공 인공수지, 비가공 플라스틱, 비료 그림물감, 니스, 래커, 녹방지제 및 목재 부식 방지제, 착색제, 매염제 표백제 그 외의 세탁용제, 청소, 향료, 정유, 화장품, 이발용 로션, 치약제 공업용 유지, 윤활제, 흡진, 습윤 및 결합제, 연료(자동차 연료를 포함한다.) 및 발광제, 양초, 심지 의약품, 수의용 의약품 및 위생용제, 소독제, 살충제, 살균제, 제초제 합금, 금속성 건물, 선로용 금속재료 기계류 및 공작기계, 모터 및 엔진(육상 차량용의 것을 제외한다.) 수작업용 기구, 칼날류, 휴대 무기, 면도칼 과학, 항해, 측량, 전기, 사진, 영화, 광학, 계량, 측정, 신호, 금전 등록기, 계산기, 데이터 처리 장치 및 컴퓨터, 소화기 상품 제10류 외과, 내과, 치과 및 수의과용의 기구 장치, 의지( 義 肢 ) 상품 제11류 상품 제12류 상품 제13류 상품 제14류 상품 제15류 상품 제16류 상품 제17류 상품 제18류 조명, 가열 난방, 증기발생, 요리, 냉각, 건조, 환기구 차량, 육상, 공중 및 수중 이동용 장치 화기, 탄약, 탄환 로케트 발사장치, 폭발물, 불꽃 귀금속, 그들 합금, 귀금속제 상품 및 귀금속으로 코팅한 상품으로 다른(종)류에 포함되지 않 는 것, 보석류, 귀석( 貴 石 ), 측시계 크로노미터 악기 종이 골판지류, 인쇄물, 제본 재료, 사진, 문구 탄성 고무, 굿타페르카(Gutta Percha), 점성 고무, 아스베스토(asbestos) 피혁, 모조 피혁, 트렁크 그 외의 여행용 가방, 우산, 파라솔 156

169 상품 제19류 상품 제20류 상품 제21류 상품 제22류 상품 제23류 상품 제24류 상품 제25류 상품 제26류 상품 제27류 상품 제28류 상품 제29류 상품 제30류 상품 제31류 상품 제32류 상품 제33류 상품 제34류 서비스 제35류 서비스 제36류 서비스 제37류 서비스 제38류 서비스 제39류 서비스 제40류 서비스 제41류 서비스 제42류 건축재료(비금속성의 것), 비금속제의 건물용 경관( 硬 管 ), 아스팔트, 피치 가구, 거울, 액자, 골, 상아, 경골, 조개, 호박 귀금속제, 빗, 스펀지, 브러쉬(그림붓 외), 브러쉬용 재료, 청소용품 스틸 울 로프, 끈, 망, 텐트, 차양, 타르도방수포( 塗 防 水 布 ),돛 직물용의 방적사 및 재봉실 직물, 침대 커버 및 테이블 커버 의류, 입는 것 류, 헤드 기어 레이스, 자수, 리본, 및, 버튼, 후크, 작은 구멍, 핀 카페트, 융단, 매트 깔개류 게임 및 완구, 체조 그 외 스포츠 용품 식용 동물육, 어육, 젤리, 잼, 후르츠 소스, 알(란), 밀크 및 유제품, 식용유지방 커피, 차, 코코아, 설탕, 쌀(미), 타피오카 농업, 원예 및 임업 제품 산(업)품으로 다른 종류에 포함되지 않는 것, 생체 동물, 생과일 및 야채, 종자, 식물 및 꽃, 동물용 사료, 맥아( 麥 芽 ) 맥주, 미네럴워터, 탄산수 및 그 외의 비알콜성 음료 알코올성 음료(맥주 이외) 담배, 흡연도구, 성냥 선전 광고, 사업관리, 사업경영, 오피스 기능 보험, 재무, 금융업, 부동산업 건물 건설, 수선 보수, 설비 설치 통신 운송, 상품의 포장, 보관, 여행 원재료 취급 교육, 훈련, 오락, 스포츠 문화활동 식품 음료의 제공, 일시적 숙박시설, 의학, 법률 서비스, 과학상 및 공업상의 연구, 컴퓨터프로그래밍 PART III 지식재산권 취득 및 관리 157

170 자. 우리나라 출원제도와의 대비 우리나라에는 존재하고 법에는 존재하지 아니하는 제도는 다음과 같다. (1) 색채출원에 관한 규정 법은 색채상표를 존치하고 있지 아니하므로 색채상표 출원에 관한 규정이 없다. 우리나라는 색채상표를 두고 있으므로 색채상표 출원요령에 대해 규정하고 있다. (2) 업무표장 출원제도 유무 우리나라는 업무 표장 제도를 존치하고 있어서 이에 대한 출원절차 규정이 있으나 법은 업무 표장 제도가 없다. (3) 지정상품 추가출원제도 유무 우리나라는 추가상품 출원제도가 있으나, 법은 이런 제도가 없다. (4) 2 이상의 상품 류 구분에 속하는 상품을 1 상표출원서로 출원 가능 이는 1상표 1출원주의의 예외로 인정되는 제도인데, 우리나라는 하나의 상표 출원서에 상품 제2류, 제3류, 제4류, 제7류 등 여러 구분에 속하는 상품을 지정할 수 있으나, 법은 이런 출원이 인정되지 않는다. 출원서에 기재하는 상품 및 서비스는 동일 류에 속하는 상품 및 서비스만을 지정하기로 되어 있다. (5) 사용선서서 제출 는 상표권 존속기간 갱신등록출원시 최소한 지정상품 1개에 대해 사용했다는 선서서를 158

171 제출한 것에 대해서만 심사한다. 우리나라는 상품에 사용한 사실이 없어도 등록된다. (6) 상표 변경출원제도 우리나라는 상표로 출원할 것을 서비스표로 출원 변경할 수 있고, 또 상표갱신출원이나 지정 상품 추가출원을 상표등록출원으로 변경할 수 있으나(한국상표법 19조) 는 출원변경제도가 없다. (7) 출원분할제도 유무 우리나라는 2이상의 상품을 지정 상품으로 하여 상표등록출원 한 경우에는 보정기간 내에 2 이상의 상표등록출원으로 분할할 수 있고(한국상표법 18조), 상표권의 분할출원도 인정한다. 이에 대해 는 분할출원제도가 없다. (8) 상표를 표시한 상품을 박람회에 출품한 경우 상표등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 박람회에 출품한 상품에 사용한 상표를 그 출품한 날로부터 6월 이내에 그 상품을 지정상품으로 하여 상표등록출원을 한 때에는 당해 상표등록출원 은 그 출품을 한 때에 한 것으로 본다(상표법 21조 1항). 이에 대해 법은 이런 제도가 없다. 차. 중간 처리과정(심사 등록) (1) 심사 (가) 특허청 심사관의 심사 특허청의 상표 심사관은 상표등록출원을 심사한다. 심사관은 상품분류표 별로 심사관으로 지정되었으므로 출원순서에 따라 심사하여야 한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 159

172 (나) 심사자료 특허청 심사관은 비치된 심사자료를 조사하여 등록여부를 결정한다. 심사자료는 주로 특허청에서 등록된 상표공보, 주지, 저명 상표집등, 심사기준, 판례 등을 참고자료로 활용한다. (2) 첨부서류구비여부심사 (가) 출원서 및 첨부물 검토 특허청은 상표등록 출원서를 접수하면 상표등록출원서의 기재사항이 적합한가, 첨부된 구비서류가 명확한지, 아닌지에 대한 방식심사를 한다(산업재산법 119조). (나) 출원일로 인정되는 경우 상표등록 출원서에 출원인의 성명, 주소 및 국적의 기재가 정확하고, 상표의 견본이 부착되어 있고, 수수료 영수증(법 114조)이 첨부되어 있고, 출원서가 스페인언어로 기재되어 있고, 출원이나 또는 대리인의 서명이 되어 있는 출원서의 출원일이 원출원일로 인정된다. (다) 보정한 일자가 출원 일이 되는 경우 상표등록출원서의 방식심사 결과 출원서 및 구비서류에 보정할 사항이 있는 경우 특허청은 출원인에게 출원 내용을 정정, 보충할 것을 서류로 통지하고 이 보정지시에 의거 보정한 경우 보정일자가 출원일로 인정된다(산업재산 121조). (라) 보정하지 아니한 경우 포기로 인정 상표등록 출원인은 특허청의 보정지시에 불응하거나, 추가기간에도 소정의 요건을 충족하지 않는 경우 또는 수수료를 납부하지 않는 경우, 해당 상표등록출원은 포기한 것으로 본다(산업재산법 122 조의 2). (3) 실체심사 (가) 심사착수 특허청 심사관은 상표등록출원의 내용 중 상표 및 지정상품에 대하여 흠이 있는가 여부, 상표출원과 동일, 유사한 먼저 출원한 출원이 있는가 여부, 이미 먼저 등록된 상표가 있는가 여부 등 상표등록 160

173 요건, 등록받을 수 없는 사유에 해당여부를 철저히 심사하여야 한다. (나) 보정서, 의견서 제출 지시 (i) 보정지시 상표출원의 심사 결과 상표가 상표등록요건에 해당하지 아니하고, 등록받을 수 없는 사유에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는 경우가 있거나, 상표등록출원서나 첨부서류 등에 보정할 사항이 있는 경우에는 거절이유통지서나 보정할 것을 지시하여야 한다. (ii) 보정서, 의견제출 특허청은 상표등록 출원인에게 보정지시나 의견서를 제출 지시할 경우에는 통지일로부터 2월의 유예기간을 주어 이 기간 내에 의견서나 보정 서를 제출하도록 하여야 한다. (iii) 보정을 불응한 경우 특허청의 보정기간 내에 출원인이 보정지시나 의견서 제출지시 등 지시에 불응하거나, 적절한 보정을 하지 아니하는 경우에, 그 출원은 포기한 것으로 본다(산업재산법 122조). (다) 보정기간 내 상표의 수정, 변경한 경우 보정기간 내에 특허청의 지시에 따라 출원인이 해당 상표를 수정 혹은 변경했을 경우, 그 상표에 대해 재차 심사를 한다. 단, 출원인이 수정 혹은 변경한 상표에 대한 수수료를 납부함과 동시에 제 113조 및 제114조 및 본 법에 기초하는 규칙의 해당 규정의 요건을 충족 하는 것을 조건으로 한다. 그러한 경우, 보정서를 제출한 날을 출원일로 한다(산업재산법 123조). (라) 출원의 심사 중지 특허청은 상표심사시 먼저 등록된 상표가 무효나 취소청구가 계류 중일 경우 심사를 중지하여야 한다(동법 123조)). PART III 지식재산권 취득 및 관리 161

174 그림 16 : 원산지 명칭사용 허가 신청 절차도 원산지 명칭소유자 : 국가 원산지 명칭사용허가 신청 신청인 : 원산지 명칭 생산물 제조자 등 특허청 접수 서류적합 구비서류심사 서류 부적합 심사관지정 보정 적합 보정지시 실체 심사 사용허가 결정 보정지시 의견제출지시 보정 의견서 제출 보정불응, 부적합 보정 이유없음. 포기 재심사 서류보정, 재신청가능 사용허가등록 공보에 게재 존속기간 10년, 갱신가능 (마) 상표심사 경향 특허청은 상표출원을 한가지류별로 구성되어 있는 상품과 서비스만을 지정해야 하며, 여러류별을 지정한 출원은 인정되지 아니한다. 특허청은 지정된 상품이나 서비스의 명칭이 명확하지 아니하거나 상품이나 서비스의 의미 내용을 이해하지 못하면 상표출원인에게 이에 대한 설명을 요구하며, 만약 이 설명요구에 따르지 아니하면 거절한다. 상표의 유사성 여부 심사시 가장 중요시 하는 기준은 출원상표와 유사상표가 어느정도 혼동을 일으키냐에 중점을 두고 있다. (바) 거절을 위한 결정 특허청의 실체심사결과 상표등록요건에 적합하지 아니하거나 상표출원이 상표 등록받을 수 없는 사유에 해당하면, 특허청 심사관은 상표등록 출원인에게 상표등록출원을 거절한다는 거절결정서를 서면으로 송부 하여야 한다. (사) 등록을 위한 결정 특허청은 상표등록출원에 대하여 거절 이유를 발견하지 못한 경우 상표등록 출원인에게 상표 등록증이 발행된다. 162

175 (아) 상표등록 (i) 등록의 의의 상표등록이라 함은 상표권 설정등록, 사용권 및 담보권 설정등록, 주소 등 변경등록 등 상표권의 변동사항에 따라 등록이 발생한다. 따라서, 등록은 상표등록 사항에 대하여 변동이 있을 경우 상표등록장부에 변동사항을 기재해 놓는 것을 말한다. (ii) 상표등록증 특허청은 상표등록의 증거로써 각 상표에 대해 등록증을 발행한다. 등록증에는 해당 상표의 견본이 첨부됨과 동시에, 다음에 같은 사항이 기재된다(산업재산법 126조). 상표의 등록번호 상표를 구성하는 식별성 있는 표지, 해당 표지는 언어적인가, 비언어적인가, 입체 형상의 것 인가, 또는 그들의 혼합한 것인가가 명시된다. 상표가 사용되는 상품 혹은 서비스 상표권자의 명칭 및 주소 출원일, 승인된 우선일, 있으면 최초의 사용일, 및 등록증 발행일 상표의 존속기간 (iii) 등록상표의 변경사용 가능 공보에 공시 등록상표는 등록된 형상으로 또는 자타상품식별력을 보유하고 또 특별 현저성 있는 부분을 변경하지 않는 한도 내에서 등록상표를 변경한 형상으로 국내에서 사용할 수 있다(산업재산법 128조). (iv) 상표등록은 관보에 공시 상표의 등록 및 그 갱신의 결정은 관보에 공시된다. (4) 우리나라 상표출원 심사제도와의 대비 우리나라에는 존재하고, 법에는 존재하지 아니하는 제도는 다음과 같다. (가) 출원공고제도 유무 법은 출원공고제도가 없으나, 우리나라는 심사 후 거절이유가 없으면 상표출원 내용을 출원공고 하여야 한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 163

176 (나) 이의신청제도 유무 법은 출원공고제도가 없기 때문에 상표등록 이의신청제도도 없다. (다) 부적합한 보정 우리나라는 부적법한 보정인 경우 이를 이유 없다고 보정 각하하고 있으나 는 그 보정을 지시한 것에 대하여 보정을 하지 아니하거나 적절한 대응을 시행하지 아니한 경우, 그 상표출원은 포기한 것으로 본다(산업재산법 122조). 카. 상표권의 의의와 효력 (1) 상표권의 의의 상표권은 법률의 범위와 존속기간 내에서 등록상표를 독점 배타적으로 사용할 수 있는 권리이다. 상표권은 상표설정등록에 의해 독점 배타적으로 사용할 수 있는 권리가 발생하므로 타인은 등록 상표를 상표권자의 허락 없이 사용해서는 아니 되며, 만약 허락 없이 등록상표를 사용하면 민형사상의 문제가 발생한다. (2) 상표권의 효력 상표권의 효력은 크게 적극적 효력과 소극적 효력으로 대별된다. 적극적 효력을 상표의 전용권이라 하고, 소극적 효력을 상표의 금지권이라 한다. (가) 등록상표권의 적극적 효력(전용권) (i) 등록상표의 독점적 사용권 상표권자는 지정상품 및 서비스에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 이 독점권은 등록상표 또는 지정상품이 동일한 경우에 한하며, 유사한 상표 및 유사한 상품에는 전용권이 미치지 아니한다. (ii) 사용의 의미 등록상표는 상품 혹은 서비스에 표시하여 국내에서 유통하거나, 상표의 대상으로 되어 164

177 있는 상품 또는 서비스가 국내에서 해당 등록상표를 표시하여 상업상의 관습이나 실무에 대응 하는 수량 및 모양으로 시장에 나왔거나 또는 시장에서 입수 가능한 상태에 있는 경우는 해당 등록 상표는 사용되고 있는 것으로 본다(산업재산규칙 62조). 등록상표가 표시된 상품이 해외로 수출되고 있는 경우는 상표 사용으로 본다. (iii) 등록상표의 수익 처분권 상표권자는 등록상표를 전용적으로 사용할 권리가 있어서 이를 타인에게 이전하거나 사용권을 허락하여 수익을 얻을 수 있고 또는 담보권을 설정할 수 있다. 또한 상표권자는 상표권을 포기할 권리와 스스로 사용권을 제한할 수 있는 권리도 가진다. (나) 상표권의 소극적 효력(금지권) 상표권의 전용권을 실질적으로 보호하고 상품출처에 대한 수요자의 오인, 혼동을 방지하기 위하여 상표권의 배타적 효력이 미치는 범위를 등록상표 및 지정상품과 유사한 범위까지 확장하고 있다. (3) 상표권 효력의 범위 (가) 지역적 범위 상표권의 효력은 속지주의 원칙에 의거 국내에만 미친다. (나) 시기적 범위 상표권의 효력은 상표등록 출원일로부터 10년 존속하며, 10년간씩 갱신할 수 있다(산업재산법 133조). (다) 상표 및 상품의 유사범위 까지 상표권의 범위는 상표 및 상품의 동일 유사범위까지 미친다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 165

178 (4) 상표권의 효력 제한 (가) 상표사용의 왜곡 및 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우 특허청은 특정의 상품 혹은 서비스에 대해 상표의 등록과 사용을 의무적인 것으로 하고, 또한 다음과 같은 경우에는, 직권으로 혹은 대리기관의 청구에 의해, 등록된 것과 아닌 것을 불문하고 상표의 사용을 금지 혹은 규제할 수 있다(산업재산법 129조). 해당 상표의 사용이 특정의 상품 혹은 서비스의 생산, 유통 혹은 판매에 중대한 왜곡을 일으키게 하는 독점적 혹은 과점적인 산업 관행 또는 부정경쟁에 관련하는 요소로 되어 있는 경우 해당 상표의 사용이 상품 및 서비스의 효율적인 유통, 생산 혹은 판매를 방해하는 경우 해당 상표의 사용이 국가의 긴급사태에 있어서, 또한, 그러한 상황이 존재하는 한에 있어서 주요한 상품 또는 서비스의 생산, 공급 및 그들의 공중에의 배분의 저해 혹은 비용 증대를 가져오는 경우 (나) 상표권에 사용권이 설정된 경우 상표권자 또는 상표 출원인은 계약에 의거 해당 상표의 대상인 상품 혹은 서비스의 전부 혹은 일부에 대하여 해당 상표의 사용권을 제3자에게 허락할 수 있다(산업재산법 136조). 따라서, 상표권자는 사용권설정에 의해 권리효력의 제한을 받는다. (다) 공동소유상표인 경우 상표가 공동소유인 경우, 상표권자는 다른 공동소유자에 의해 효력의 제한을 받는다. (라) 상표무효 및 취소신청이 계류 중인 경우 등록상표에 무효나 취소청구가 특허청에 계류 중에 있는 경우에는 상표권자에게 여러 가지 효력의 제한이 발생한다. (마) 담보권에 의한 등록상표에 상표권자의 채무관계로 인해 담보권이 설정되어 있으면, 이 담보권에 의해 효력이 제한된다. 여기의 담보권은 질권을 의미한다. 166

179 타. 사용권 제도 (1) 의 의 등록상표의 상표권자 혹은 등록 출원 중의 상표의 출원인은, 계약에 의해 해당 상표의 대상인 상품 또는 서비스의 전부 혹은 일부에 대하여 해당 상표의 사용권을 1인 또는 2인 이상에게 허락할 수 있다(산업재산법 136조). (2) 사용권 신청 (가) 사용권 신청서 제출 상표사용권 신청서는 소정의 내용을 기재한 상표사용권신청서를 특허청에 제출하여야 한다 (산업재산규칙 10조). (i) 신청서에 기재할 사항 상표권자 또는 사용권자 명칭, 사용형태, 국적 및 주소 계약조건 상표권자, 권한 있는 사용자 보호를 위하여 소송을 제기할 권한이 해당 계약서에 명시되어 있는지 여부 상표사용이 허락되는 상품 또는 서비스 신청에 기재하지 아니하여도 되는 사항 사용대가 사용료, 대가에 관한 내용, 비밀유지조항, 관계상품의 배급, 판매방식 혹은 수단에 관한 조항 및 기술정보에 관한 내용은 첨부서류에서 제외할 수 있다. (ii) 사용권 신청 사용권 등록 신청인은 상표권자이든, 사용권자이든 불문한다. (나) 2개 이상의 등록상표에 대한 사용권 등록신청의 경우 (i) 단일의 신청 2이상의 계속 중의 출원 또는 2이상의 등록상표에 대한 권리의 사용권 허락의 등록을 신청하려고 하는 상표권자 및 사용권자가 이들 모두에 있어 동일한 경우는, 단일의 신청으로 할 수 있다. 단, 신청 인은 등록의 기재가 이루어지는 출원 또는 등록을 개별적으로 명시해야 한다(산업재산법 137조). PART III 지식재산권 취득 및 관리 167

180 (ii) 수수료는 등록의 수에 따라 납부 2이상의 출원 또는 등록상표에 관하여 사용권을 등록시는 관계하는 출원 또는 등록의 수에 따른 수수료를 납부하여야 한다. (다) 첨부서류 (i) 상표사용권 허락서 또는 사용 계약서 이 허락서 혹은 계약서에는 다음의 사항이 기재되어야 한다. 상표권자, 사용권자의 성명, 주소 및, 국적이 기재되어야 하고, 허락서 또는 계약서에는 사용지역, 사용기간, 지정상품 및 서비스를 기재하여야 한다. (ii) 기타서류 대리인이 있는 경우 위임장 소정의 수수료 납부 영수증 상표견본 허가나 인가, 동의를 요하는 경우는 허가서, 동의서 등 (라) 상표권이 공유인 경우 상표권이 공유인 경우, 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 상표권에 대하여 사용권을 설정할 수 없다. (마) 단체표장의 경우 등록 단체표장에 대해서는 단체의 회원에게만 그 사용이 인정되므로 단체 회원이 아닌 제3자 에게는 상표사용권을 허락할 수 없다. (3) 상표사용권의 발생 (가) 권리의 발생 사용권은 상표권자와 상표사용을 희망하는 제3자와의 사용권 설정 계약에 의해 발생한다. (나) 사용권 설정 등록 사용권을 제3자에게 대항하기 위해서는 특허청에 사용권을 등록하여야 한다. 168

181 (4) 사용권 등록의 효과 (가) 사용할 권리 (i) 계약의 범위 내에서 사용 등록상표 사용권자는 상표권자와의 계약에 의해서 정해진 범위 내에서 등록 상표를 지정상품에 관하여 사용할 권리를 가진다. (ii) 상표권자와 같은 품질로 사용 사용권자가 판매 혹은 제공하는 상품 또는 서비스는, 상표권자가 제조 혹은 제공하는 상품 또는 서비스와 같은 품질을 가지는 것이 아니면 안 된다. 그러한 상품에 또는 서비스를 제공하고 혹은 서비스 제공 계약을 실시하는 사업소에, 사용권자의 명칭 및 본 법에 기초하는 규칙이 요구하는 그 외의 사항을 명시할 필요가 있다(산업재산법 139조). (나) 상표보호하기 위해 소송제기 특허청에 라이선스를 등록한 자는, 특별한 합의가 있는 경우를 제외하고, 마치 자기가 상표권 자인 것과 마찬가지로 해당 상표에 대한 권리를 보호하기 위한 소송을 제기할 수 있다(산업재산법 140조). (다) 사용권자의 사용은 상표권자의 사용으로 인정 특허청에 사용권이 등록된 자에 의한 해당 상표의 사용은 상표권자에 의하여 사용된 것으로 본다(산업재산법 141조). (라) 상표권이 이전된 경우 사용권이 특허청에 등록된 때에는 그 등록 후에 상표권을 취득한자에게도 사용권의 효력이 발생한다. (5) 상표권자 사용권자의 의무 (가) 상표권자의 의무 사용권자를 감독 관리할 의무 사용계약서의 준수의무 PART III 지식재산권 취득 및 관리 169

182 (나) 사용권자의 의무 품질동일성 유지의무 상품에 사용권자의 성명 또는 명칭을 표시할 의무 정당사용 의무 사용계약서 준수의무 상품에 등록상표임을 표시할 의무 (6) 사용권의 소멸 (가) 상표권자체에서 오는 소멸원인 상표등록의 무효, 존속기간의 만료 또는 취소(산업재산법 138(II)) 상표등록의 출원이 계속 중이었지만 등록이 부여되지 않았던 경우(동법(II)) 법원의 판결에 의해 상표등록의 취소결정이 있었을 경우(동법(III)) (나) 사용권자체에서 오는 소멸 사용권 유효기간 만료 사용권자의 사용권 포기 (다) 상표권자와 사용권자가 공동으로 사용권 계약해제 한다. 이 경우에는 특허청에 사용권 설정 계약해제 신청을 상표권자와 사용권자가 공동으로 신청하여야 (7) 우리나라 사용권제도와의 비교 (가) 우리나라는 전용사용권 제도와 통상사용권제도로 구분 우리나라의 사용권제도는 전용사용권제도와 통상사용권제도로 구분하여 규정하고 있으나, 의 사용권제도는 우리나라의 전용 및 통상사용권제도를 혼합하여 규정하고 있다. 즉, 법은 사용권 설정을 1인 또는 2인 이상에게 설정할 수 있고, 또 사용권자는 상표권자와 같이 해당 상표에 대한 권리를 보호하기 위해 민 형사상 소송을 제기할 수 있다. 그러나 우리나라의 통상 사용권자는 사용권 침해 시 법원에 손해배상청구나 침해금지청구소송을 제기할 수 없다. 170

183 (나) 사용권자의 상품의 오인 출처의 혼동의 야기의 경우 우리나라의 전용 사용권자 및 통상 사용권자는 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품품질의 오인 또는 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에는 상표등록의 취소사유가 된다(상표법 73조 1항 8호). 이에 대해 법은 이런 제도가 없다. (다) 출원 중에 있는 권리의 사용권 설정제도 유무 법은 상표출원 중에도 제3자에게 사용권을 설정하는 제도가 있으나 우리나라는 없다. 파. 상표권의 이전 (1) 의 의 상표권의 이전은 상표권의 동일성을 유지하면서 소유주체만을 변경하는 것이며, 상표권 이전시 영업과 같이 이전하지 아니하여도 자유로이 이전이 허용된다. 상표등록출원 중에도 상표등록을 받을 수 있는 권리를 타인에게 이전할 수 있다. (2) 파리협약 제6조 4 상표의 양도가 동맹국의 법령에 의하여 그 상표가 속하는 기업 또는 영업권과 동시에 이전하는 경우에 한하여 유효한 때에는 그 상표의 양도를 유효한 것으로 인정받기 위해서는 양도된 상표를 표시한 상품을 당해 동맹국에서 제조 또는 판매할 배타적 권리와 더불어 당해 동맹국에 있는 기업 또는 영업권의 구성부분을 양수인에게 이전함으로써 족하다. 위의 규정은 양수인에 의한 상표의 사용이 당해 상표를 표시한 상품의 원산지, 성질, 품질 등에 대하여 실제로 공중을 오인시킬 우려가 있는 경우에 그 상표의 양도를 유효한 것으로 인정해야 할 의무를 동맹국에 부과하는 것은 아니다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 171

184 (3) 상표권 이전의 유형(특허권의 이전과 동일) (가) 특정승계 특정승계에는 매매, 증여, 교환, 법원의 판결 등에 의해 상표권이 이전된다. (나) 일반승계 일반승계에는 상속, 회사의 합병 및 포괄유증에 의해 상표권이 이전된다. (4) 상표권의 이전 절차 (가) 상표권 이전등록 신청서 제출 상표권의 이전은 상표권 이전등록신청서를 특허청에 제출하여야 하고, 신청서에는 양도인 양수인의 인적 사항, 등록번호 지정상품 등을 기재하여야 한다. (나) 첨부서류 (i) 양도증 상표권을 이전할 때에 가장 중요한 서류는 양도증이며, 이는 자기의 상표권을 타인에게 이전한 다는 증서이다. 이 양도증에는 양도일자, 양도인의 주소, 성명, 양수인의 주소, 성명, 양도한다는 문구가 기재되어야 한다. (ii) 동의서 등 상표권에 수인의 공동소유자가 있는 경우에는 그들의 승낙을 얻어야 하며 신청서에 모든 공동 소유자의 동의서를 첨부하고 동의자의 서명이 있어야 한다. (iii) 대리인이 있는 경우 위임장 (다) 2이상의 등록상표를 동시에 이전하는 경우 복수의 등록상표 혹은 등록출원 중의 상표에 대한 상표 양도의 경우에, 양도인과 양수인이 그들 상표의 전부에 대해 동일한 경우, 그들의 양도의 등록은 1개의 신청에 의하여 할 수 있다. 단, 신청인은 양도 등록이 이루어져야 할 등록상표 또는 출원 중 상표를 개별적으로 명시해야 한다. 상기의 경우, 관계의 등록상표 또는 출원 중의 상표의 수에 따른 수수료를 납부 하여야 한다 172

185 (산업재산법 143조). (라) 상표권 일부 이전 이는 상표권의 일부를 다른 사람에게 이전하는 경우이며, 현재 상표권자가 가지고 있는 지분 일부를 타인에게 양도하는 경우이다. 즉, 1인의 상표권자였던 것이 2인 이상의 상표권자로 공동소유가 된 경우이다. 상표권의 일부를 타인에게 이전하는 경우에 양도증(또는 공유계약서)에는 그 지분의 표시를 하거나, 지분의 표시 없이 일부를 양도한다는 문구가 있으면 된다. (5) 상표권 이전의 제한 (가) 유사 지정상품의 분할이전 금지 상표권은 그 지정상품마다 분할이전 할 수 있으나, 이 경우 그와 유사한 지정상품을 반드시 함께 이전하여야 한다. 이는 유사상품에 대하여 각기 다른 사람에게 이전됨으로써 별개의 상표권이 발생되는 것을 방지하여 상품출처의 혼동을 방지하기 위한 것이다. (나) 연합상표는 타인에게 이전금지 연합상표의 양도는 모든 연합상표가 동일인에게 양도되는 경우에 한해서 등록되는 것으로 한다 (산업재산법 147조). 연합상표를 양도 시 양수인이 각각 다르면 각기 다른 사람에 의한 별개의 상표권이 발생하는 것 으로 되기 때문에 이를 방지하여 상품출처의 혼동을 방지하기 위한 것이다. (다) 단체표장의 이전금지 단체표장은 단체의 구성원이 사용하기 위한 표장이므로 타인에게 이전할 수 없다. 단, 법인이 합병하는 경우에는 예외이다(산업재산법 144조). (라) 공동소유상표(공유상표)의 이전제한 하나의 상표권에 2인 이상의 권리자가 있는 공동소유상표권의 이전은 다른 공동소유자의 동의를 얻지 아니하면 이전할 수 없다. 이는 공동소유자 사이의 신뢰문제, 자본문제, 경영문제 등에 대해 큰 변화를 방지하여 경영전반에 걸쳐 안전성을 확보하기 위한 것이다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 173

186 (마) 상표권의 등록이 효력을 가지지 않은 경우 양도의 거부 특허청은 상표의 등록이 효력을 가지지 않은 상표(상표등록이 무효되거나, 취소된 경우)에 대하여 권리이전 신청이 있는 경우 이를 거부하여야 한다(산업재산법 150조). (6) 이전의 효력발생 (가) 등록에 의해 발생 상표권의 이전은 등록에 의해 발생한다. 이는 권리관계의 변동을 공시하여 상표권자의 명확화를 기하기 위한 것이다. (나) 상표권에 설정된 사용권, 담보권도 동시 이전 상표권에 이미 설정 등록된 사용권, 담보권도 그대로 이전되어 변동사항이 없다. (다) 승계인에게 이전 상표권자가 밟은 절차는 그 권리의 승계인에게 미친다. (7) 우리나라와의 대비 (가) 우리나라 상표법에만 존재하고 법에 없는 제도 (i) 손실보상청구권 이전문제 상표출원 중에 있는 상표를 타인이 모방하고 있는 경우 출원인은 모방자에게 사용중지를 청구 한 경우, 출원인은 등록 후 모방자에게 손실보상청구권(한국상표법 24조의 2)을 행사할 수 있는데, 이 권리도 상표권 이전 시에는 신 권리자 에게 이전하는 것으로 생각한다. (ii) 업무 표장의 이전금지(한국상표법 54조 7항) 174

187 하. 상표권자의 의무 (1) 상표사용 의무 (가) 단체표장은 정관대로 사용의무 단체표장에 있어서 소속 단체원은 정관의 규정에 의하여 사용해야 할 의무가 있고, 또 정관을 변경해서 사용하지 않을 의무가 있다. (나) 사용하지 않는 경우 소멸사유 등록상표가 그 소멸의 행정적 선언을 청구하기 전 3년간 사용하지 아니한 경우에는 등록상표의 소멸사유가 된다(산업재산법 152조(II)). (2) 상표권자의 주의 감독의무 상표권자는 자기 자신의 사용에 대해서도 최선을 다 해야하지만, 사용권자가 등록상표를 정당 하게 사용하고 있는가에 대해서도 감독할 의무가 있고, 또한 타인의 상품 및 서비스와 혼동을 야기할 우려가 있는 경우 사용권자에게 주의를 환기시켜야 한다. (3) 상표권 이전시 최선을 다할 의무 상표권자는 상표권을 타인에게 전부 또는 일부를 이전할 경우에는 상품출처의 혼동을 야기하지 않을 의무가 있다. 즉, 상표권을 분할 이전할 경우에는 그와 유사한 상품을 함께 이전하여야 한다. 또 공유상표권을 이전할 경우에는 타 공유자의 동의를 얻어야 한다. (4) 등록상표의 표시의무 (가) 등록표시 상표권자는 등록상표 표시를 명확하게 하여야 한다. 등록표시는 원으로 둘러싼 R이나 M, R의 문자로 표시하여야 한다(산업재산법 131조). PART III 지식재산권 취득 및 관리 175

188 (나) 허위표시 금지 상표등록이 되지 아니한데도 등록표시하거나, 상표등록이 무효, 취소, 소멸 된 후부터 1년이 경과 한데도 등록 표시하는 경우는 행정위반이 성립되어 처벌받는다(산업재산법 213조(III)) (5) 상표권 존속기간 갱신의무 등록상표에 사용권, 담보권 등이 설정 등록된 경우에는 상표권이 소멸되지 않도록 상표권 존속 기간 갱신출원할 의무가 있다. (6) 상표권 소멸 방지 의무 등록상표에는 사용권, 담보권 등 권리가 등록된 경우, 이 등록상표가 상표권자의 고의 과실로 소멸되면 사용권자, 담보권자 등에게 경제적 손실이 크므로 상표권 소멸을 방지할 의무가 있다. 거. 상표등록의 무효 (1) 의 의 상표등록의 무효라 함은 특허청의 심사를 거쳐 등록된 상표에 대하여 법에 규정된 상표등록 무효사유에 해당하는 경우 특허청에 의해 상표권의 효력을 소멸시키는 제도이다. (2) 상표등록 무효사유 상표등록 무효사유는 다음과 같다(산업재산법 151조). 등록이, 본 법 혹은 등록시에 효력을 가지고 있던 다른 법 규정에 위반하여 등록된 경우 본 호의 규정에 구애받지 않고, 상표등록 무효 청구는 해당 등록의 출원인의 인격 대표자의 부존재를 이유로서 청구할 수 없다. 등록상표가 그 등록 출원일이 전에 또는 외국에서 동일 혹은 유사한 상품 또는 서비스 176

189 에 관해서 사용되고 있던 것과 동일 혹은 혼동시킬 정도로 유사한 경우 단, 그러한 선사용에 의한 우선적 권리를 주장하는 자가 해당 등록의 출원일 또는, 해당하는 경우는, 해당 등록을 받은 자에 의한 최초의 사용일보다 전에 먼저 그 상표를 계속적으로 사용하고 있음을 증명해야 한다. 상표등록 출원서에 기재된 허위의 사유에 기초하여 상표등록이 부여되었을 경우 등록이 중대한 착오, 과오 또는 판단 차이에 따라 부여되어 그것이 동일 혹은 유사한 상품 또는 서비스에 사용함으로써 혼동시킬 정도로 유사한 상표에 대한 등록이기 때문에 기존의 다른 등록상표가 침해된다고 생각할 수 있는 경우 외국에서 등록되어 있는 상표의 상표권자의 대리인, 대표자, 사용권자 또는 배급자가, 해당 상표 혹은 그것과 혼동시킬 정도로 유사한 상표의 등록을 해당 외국 등록상표의 상표권자의 명시의 동의를 얻지 않고 자기의 이름으로, 출원하여 등록을 얻었을 경우. 이러한 경우, 해당 등록은 악의로 이루어진 것으로 본다. 상표를 등록 못할 사유에 해당하는 경우 (3) 상표등록 무효청구 (가) 무효심판 청구인 특허청의 직권 상표등록무효를 청구할 수 있는 자는 특허청의 직권, 이해관계인이 청구할 수 있다(산업재산법 151조). 연방정부 검찰관 상표권이 연방정부의 이익에 관련있는 경우에는 연방검찰관이 상표등록무효청구 할 수 있다. (나) 무효청구기간 (동법 151조) (i) 공보에 공시된 날로부터 5년 이내 본조에 기초하는 무효청구는 공보에 의한 해당 상표등록의 공시가 효력을 발생한 날로부터 5년 이내에 청구할 수 있다. (ii) 공보에 공시한 날로부터 3년 이내에 청구 상표등록무효 중 상표등록출원일 이전에 나 외국에서 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스에 관해서 사용되고 있던 것과 동일하거나 혼동시킬 정도로 유사한 경우에는 공보에 공시한 날로부터 3년 이내에 청구할 수 있다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 177

190 (iii) 언제든지 무효 청구할 수 있는 경우 상표등록무효사유 중 상표등록이 본 법 혹은 등록시에 효력을 가지고 있던 다른 법 규정에 위반 하여 등록된 경우, 외국에서 등록되어 있는 상표의 상표권자의 대리인, 대표자, 사용권자 또는 배급 자가 해당 상표 혹은 그것과 혼동 시킬 정도로 유사한 상표의 등록을 해당 외국 등록상표의 상표권 자의 명시의 동의를 얻지 않고 자기의 이름으로, 출원하여 등록을 얻었을 경우, 이러한 경우, 해당 등록은 악의로 이루어진 것으로 간주된다. (다) 상표등록 무효청구서 제출과 답변서 제출 (i) 청구서 제출 상표등록 무효심판 청구인은 특허청에 상표등록 무효청구서를 제출하여야 한다. (ii) 상표권자는 답변서 제출 상표권자는 무효청구인으로부터 무효청구서를 받으면 소정의 기간 내에 답변서와 증거자료를 특허청에 제출하여야 한다. (iii) 심사착수 특허청은 심판청구인, 상표권자(피청구인)로부터 각각 무효청구 관련주장, 답변 등 의견진술이 충분히 있다고 판단할 경우 상표등록을 무효로 할 것인가 여부를 결정하여야 한다. (iv) 결정문 송달 특허청은 상표등록 무효청구를 심사한 최종적인 결정문을 무효청구인, 피청구인(상표권자)에게 송달하여야 한다. (4) 상표등록무효의 효과 (가) 상표등록소멸은 상표등록시부터 소멸 상표등록 무효결정이 확정되면 그 상표등록은 상표등록시까지 거슬러 올라가서 소멸된다. 즉, 상표권의 효력이 등록시부터 상실된다. (나) 사용권 담보권의 소멸 상표등록무효는 상표권에 설정된 사용권 담보권 등 여러 권리도 동시에 소멸한다. 178

191 (다) 상표권 존속기간 갱신등록 출원의 거절 상표권 존속기간 갱신출원이 특허청에 계류 중에 있는 경우 상표등록무효로 인해 이 갱신출원은 거절된다. (라) 손해배상청구 등 등록상표의 사용권자, 담보권자 등 상표권에 대하여 이해관계 있는 자는 상표권자에게 상표등록 무효로 인한 손해가 발생한 경우 손해배상을 청구할 수 있다. 그림 17 : 상표등록출원신청에서 등록될 때까지의 절차도 출원공고제도 없음 이의신청제도 없음 상표 등록 출원 장부에 기재 구비서류여부 심사 구비서류완비 구비서류부족 보정지시 심사관 지정 심사 착수 보정적합 선등록 상표유무 불등록 사유등 자료 조사 보정 불응, 부적합 보정이유없음 등록(공시) 결정 의견 보정서 제출 거절 결정 신청인에게 통지 등록료 납부 이에 불복할 경우 연방세금 및 행정법원에 불복 재작성 청구 공시(등록) 등록일로부터 10년간존속 10년간씩 갱신가능 (5) 우리나라와의 대비 (가) 무효사유의 대비 우리나라는 상표등록 무효사유에 상표등록이 조약에 위반한 경우, 외국인의 권리능력 존재하지 않는 경우 등이 포함되어 있으나, 법은 상표등록 무효에 포함되어 있지 않다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 179

192 (나) 일부지정상품 무효제도 유무 우리나라는 일부 지정상품 및 서비스에 대해 무효청구 할 수 있으나 (한국상표법 71조 1항) 법은 일부무효청구제도가 존재하지 아니한다. (다) 상표권이 소멸된 경우 무효청구 여부 우리나라는 상표권이 소멸된 후에도 상표등록 무효 청구할 수 있으나(한국상표법 71조 2항) 법은 존재하지 아니한다. (라) 존속기간 갱신등록 무효청구제도 유무 우리나라는 상표권 존속기간 갱신등록무효청구제도가 존재하나 법은 존재하지 아니한다. (마) 권리범위확인심판제도 유무 우리나라는 권리범위확인심판제도가 존재하나, 법에는 존재하지 아니한다. (바) 상표등록이 무효인 경우 소급효가 되지 않는 경우 우리나라 상표법, 특허법은 외국인의 권리능력이 있어서 등록되었다 해도 등록 후 조약개폐 등의 외국인의 권리능력이 상실된 것을 이유로 무효된 경우는 상표등록시까지 소멸되는 것이 아니고, 외국인의 권리능력이 상실된 때부터 효력이 없어진다. 이에 대해 법은 이런 규정이 존재하지 아니한다. 180

193 그림 18 : 상표등록 무효 청구 절차도 상표등록 무효 청구 장부에 기재 구비서류여부 심사 구비서류완비 심사관 지정 청구서 부본을 상대방에게 송달 구비서류부족 보정적합 보정지시 보정 불응, 부적합 보정이유없음 상대방으로부터 답변서 접수 답변서 부본을 청구인에게 송달 청구인에게 통지 재작성 청구 청구인 상대방은 종결시까지 서류제출 가능 심사 착수 심사 종결 당사자에게 송달 이에 불복할 경우 연방 세금 및 행정법원에 불복 순회법원 항소 너. 상표권의 소멸 (1) 상표권 소멸의 의의 상표권의 소멸이라 함은 상표등록에 의해 유효하게 발생한 상표권이 일정한 사실을 이유로 그 효력을 상실하는 것을 말한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 181

194 (2) 상표권의 소멸원인(산업재산법 152조) 본 법의 규정에 따라 갱신되지 않는 경우 등록상표를 정당한 이유 없이 3년 간 사용하지 않은 경우 상표가 그 소멸의 행정적 선언을 요구하는 청구 전 3년동안 사용되어 있지 않은 경우. 단, 상표 를 사용하지 않은 것에 대해 정당한 사유가 존재한다고 판단하는 경우는 예외이다. 상표권자는 자기의 등록상표를 포기할 수 있으며, 포기하면 상표등록은 포기한 때부터 소멸 한다. 등록상표가 산업재산법 제151조에 해당하여 무효된 경우에는 상표권의 효력이 소멸된다. 상표등록이 상표법 제153조의 취소사유에 해당하여 취소된 때에는 상표권의 효력이 상실되어 소멸된다. 더. 상표등록의 취소 (1) 의 의 상표등록의 취소는 산업재산법 제153조의 취소사유에 해당하여 취소가 확정되면, 그 등록상표는 상표권이 소멸된다. (2) 상표등록 취소사유 (가) 등록상표가 일반명칭화한 경우 상표권자가 타인의 상표 사용을 묵인하여 일반명칭화 된 경우 상표권자는 등록상표를 계속 사용 하여야 함에도 사용하지 아니하고 방치하는 사이 상업적 업자나 일반공중이 사용 하는 것을 방치 또는 묵인함으로써 등록상표가 일반명칭화 되어 등록상표의 자타상품식별력을 상실한 경우에는 상표등록취소사유가 된다(산업재산법 153조). (나) 상표권자의 취소신청에 의한 취소 상표권자는 언제든지 서면으로 등록상표의 취소를 특허청에 신청할 수 있다. 등록상표가 공유 182

195 인 경우와 단체표장인 경우에는 등록상표 취소 확인서가 첨부되어야 하고 공증을 받아야 한다(산업 재산규칙 63조). (3) 상표등록 취소청구 (가) 청구인 상표등록 취소청구인은 특허청의 직권, 이해관계인이 취소청구할 수 있다. 상표권자가 자기의 등록을 취소청구시는 상표권자가 상표등록취소청구할 수 있다. (나) 취소청구 기간 취소사유가 발생하였을 경우에는 언제든지 취소청구할 수 있다. (다) 상표등록 취소청구서 제출 취소청구인은 상표등록 취소청구서를 특허청에 제출하여야 한다. 취소청구서에는 신청목적 및 신청이유를 기재하고, 이에 따른 증거를 제출하여야 한다. (라) 답변서 제출 피신청인인 상표권자는 청구인의 취소신청에 대한 답변서를 제출해야 하고, 그에 따른 증거를 제출하여야 한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 183

196 그림 19 : 상표등록 취소 청구 절차도 취소사유 : 등록상표가 일반명칭화하여 자타상품 식별력을 상실한 경우 상표등록 취소 청구 장부에 기재 청구인 : 특허청 직권, 이행관계인 구비서류여부 심사 구비서류완비 심판관 지정 청구서 부본을 상대방에게 송달 상대방으로부터 답변서 접수 답변서 부본을 청구인에게 송달 구비서류부족 보정적합 보정지시 보정 불응, 부적합 보정이유없음 청구인에게 통지 재작성 청구 청구인 상대방은 종결시까지 서류제출 가능 심사(심판) 착수 취소결정 심사(심판) 종결 취소가 될 수 없음으로 결정 당사자에게 통지 불복안할 경우 취소확정 이에 불복할 경우 연방 세금 및 행정법원에 불복 순회법원 항소 (마) 심리착수 특허청은 청구인, 피청구인이 제출한 자료를 심리하여 당사자로부터 충분한 주장이 있었다고 판단한 경우, 취소여부를 결정하여야 한다. (바) 결정문 송달 한다. 특허청은 최종적으로 상표등록 취소결정을 할 경우 결정문을 청구인, 피청구인에게 송달하여야 184

197 (4) 상표등록취소의 효과 (가) 취소결정은 취소된 때부터 소멸특허청의 상표등록 취소결정의 효과는 소급해서 상표권이 소멸 되는 것이 아니고 장래에 향하여 상표권이 소멸된다. 이 점에서 상표등록의 무효의 효력과 차이가 있다. (나) 사용권 담보권도 소멸 상표권이 취소되면 상표권에 설정된 사용권 담보권도 소멸된다. (다) 갱신출원은 거절 해당 상표권존속기간갱신출원이 특허청에 계류 중에 있는 경우에는 이 갱신출원은 거절된다. (5) 우리나라제도와의 대비 우리나라 등록상표 취소사유는 상표권자, 통상사용권자, 전용사용권자가 정당한 이유 없이 사용 하지 아니한 경우, 전용 및 통상 사용권자가 유사상표를 유사상품에 사용함으로써 상품의 오인, 출처의 혼동을 야기한 경우, 상표권 이전시 유사한 상표는 동시에 동일인에 이전해야 하는데, 그렇지 아니한 경우, 그리고 상표권자가 고의로 등록상표를 변경, 부가하여 사용하는 경우 등을 취소사유로 하고 있다(한국상표법 73조). 이에 대해 는 상표등록 후 정당한 이유 없이 3년 이내 사용하지 아니한 경우에는 취소사 유가 아니고, 소멸원인으로 규정하고 또 위와 같은 우리나라의 상표등록 취소사유와 같은 규정은 존재하지 아니한다. 단지, 의 상표등록 취소사유로는 일반 공중이 사용함으로써 일반명칭이 되고 자타상품식 별력을 상실한 경우에 취소사유가 되도록 규정하고 있다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 185

198 Part III 지식재산권 취득 및 관리 5. 저작권 및 기타 지식재산권 등록 사법체계 가. 저작권 보호제도 (1) 저작권이란 저작권이라 함은 문학, 학술, 및 예술에 관한 권리이며, 저작권자는 저작물을 독점 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가진다. (2) 저작물의 대상 보호대상으로서, 1문학, 2뮤지컬, 3연극, 4무용, 5그림 도면, 6조각 3차원예술, 7패러 디 단편소설, 8건축, 9영화, 기타의 AV작품, 10라디오, TV 프로그램, 11컴퓨터 프로그램 12사진작품, 13응용미술 그래픽 섬유디자인, 14백과사전, 데이터베이스와 같이, 그 콘텐츠 혹은 어떤 주체에 기초하여 선택하여 배열된 것이 지적창작에 의하여 구성된 수집물 등이 저작물의 대상 이 된다(저작권법 13조). (3) 저작물과 저작물로 인정받기 위한 조건 (가) 저작물 186

199 저작물은 문학, 예술, 학술의 범위에 속하는 창작물을 말하며, 저작물은 인간의 정신적 두뇌활 동에 의해 창작된 것으로써, 저작자의 사상 및 감정을 표현한 것이다. (나) 저작물로 인정받기 위한 요건 (i) 문학, 예술 및 학술의 범위 내 저작물은 문학, 예술, 학술의 범위에 속하는 것이어야 한다. (ii) 창작성 창작성은 사상 및 감정을 표현한 것이 어느정도 새롭고, 만들어진 것이어야 한다. (iii) 유체물에 고정 저작물이 원고, 도면 CD 등에 고정되어야 하느냐 문제에 대하여 이론이 있으나, 반드시 고정물에 고정될 필요는 없다. 왜냐하면 그 표현수단에 불과한 그 유체물이 저작물은 아니기 때문이다. 영미법, 프랑스법은 저작물이 유체물에 고정되어질 것을 요구하고 있다. (iv) 사상이나 감정을 표현 저작물은 저작자의 사상이나 감정을 표현한 것이어야 한다. (4) 저작권의 발생 저작권은 저작물의 완성과 동시에 권리가 발생하는 무방식주의( 無 方 式 主 義 )와 저작물을 완성하 였다 하더라도 저작권 관리청에 등록을 하여야 저작권이 발생하는 방식주의가 있다. 는 무방 식주의를 채택하고 있다. (5) 저작자의 권리 (가) 저작 인격권 (i) 일신전속적인 권리, 양도 불가 이는 저작권자만이 저작물에 대하여 가지는 고유의 인격에 관한 권리이며, 이 인격은 일신전속적 이며 영구적인 권리이고, 다른 사람에게 이를 양도하거나 처분할 수 없다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 187

200 (ii) 존속기간 저작인격권은 존속기간이나 시효가 없으며, 취소불능하고 압류가 불가능한 특성을 지니고 있다. 따라서, 저작자는 저작물에 대한 공표권, 성명표시권 및 동일성 유지권이 있다. (나) 저작재산권 (i) 저작권은 하나의 재산권 저작권도 하나의 재산권이므로 이 재산권으로 인해 저작권의 경제적 가치가 높기 때문에 이를 이용하려고 한다. 이 저작재산권에는 복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포 및 대여권, 2차적 저작물 작성권을 포함한다. (ii) 양도 저작재산권은 이를 다른 사람에게 전부 또는 일부를 양도할 수 있고, 담보권(질권)도 설정할 수 있다. 뿐만 아니라 저작재산권에 타인에게 사용권을 허락할 수 있고, 사용권자는 저작재산권자의 동의 없이 사용권을 타인에게 양도할 수 없다. (iii) 저작재산권의 보호기간 저작재산권의 보호기간은 저작권자의 일생동안, 그리고 사후 100년간 존속하며 보호기간이 경과하면 그 권리는 소멸한다. 또한 사후 출판된 작품에 대한 저작권은 첫 출판일로부터 100년간 지속된다. (다) 저작인접권 (Derechos conexas) 저작인접권은 저작권의 가까운 곳(이웃에)에 있는 권리라 해서 저작인접권이라고 하며, 저작인 접권은 저작물의 창작자는 아니지만 저작물을 여러 사람에게 전달하는데 중요한 역할을 하는 실연자, 음반제작자, 방송사업자 등에게 인정되는 권리이다. (6) 저작권의 보호 방법 (가) 분쟁의 조정 이 분쟁조정은 법원의 소송절차를 거치지 아니하고 저작관리청 내에 있는 저작권위원회나 중재 위원회가 간이한 절차에 따라 당사자간의 분쟁을 조정하는 방식이다. 188

201 (i) 저작권 위원회 1 조정권고 저작권 위원회는 당사자들로부터 저작권에 대한 분쟁조정신청이 있는 경우, 분쟁당사자로부터 각자의 주장을 듣고 그들에게 서로 양보하고 타협하여 합의를 하도록 주선하고 권고함으로써 이들로 하여금 종국적으로 화해에 이르게 하는 법적 절차를 말한다. 우선 저작권 관리청은 저작권위원회를 통하여 분쟁당사자들에게 조정을 권고하며 합의나 조정이 이루어지지 않을 경우 중재위원회에 회부한다. 중재는 위원회가 중재과정 중 합의된 사항을 조서에 기재함으로써 성립된다. 2 조정결정은 화해와 동일 이 위원회에서 합의된 사항은 재판상의 화해와 동일한 효력이 있다. 나. 프로그램 저작권 보호제도 (1) 저작권법에 의해 보호 프로그램에 관한 보호는 대부분 저작권법에 의해 보호되고 있으며, 도 저작권법에 의해 보호되고 있다. (2) 프로그램저작권의 내용이란 (가) 프로그램 저작물이란 프로그램저작물은 특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치(컴퓨터) 안에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시 명령으로 표현된 창작물을 말한다. (나) 프로그램 저작권 프로그램저작자는 프로그램저작물을 공표할 수 있는 권리, 성명표시권, 동일성유지권을 가지며, 또 프로그램을 제작할 수 있는 권리, 개작하여 다시 제작할 수 있는 권리, 공중에게 배포할 수 있는 권리, 프로그램을 발행 및 전송(FAX 등으로 보내는 것) 할 수 있는 권리를 가진다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 189

202 (다) 프로그램저작물의 사용권제도란 프로그램의 저작권자는 프로그램저작물을 타인에게 그 프로그램의 사용을 허락할 수 있다. 프로그램의 사용을 허락받은 자는 허락된 사용방법 및 조건의 범위 내에서 해당 프로그램을 사용할 수 있으며, 프로그램저작권자의 동의 없이는 사용할 권리를 제3자에게 양도할 수 없다. 다. 라이선싱 (1) 저작재산권의 사용권 저작재산권자는 다른 사람에게 그 저작물의 이용을 허락할 수 있다. 저작재산권자로부터 이용 허락을 받은 사용권자는 허락받은 이용방법 및 조건의 범위 안에서 그 저작물을 이용할 수 있다. 저작재산권이 공동저작권인 경우에는 다른 공동저작권자의 동의를 얻어야만 사용권을 설정할 수 있다. 사용권자는 저작물 사용권을 다른 사람에게 양도할 경우에는 저작재산권자의 동의를 얻지 아니하면 양도할 수 없다. (2) 저작인격권 저작인격권은 저작자의 일신전속적인 권리이므로 이를 다른 사람에게 양도할 수 없고, 또 이를 다른 사람에게 사용권을 허락할 수 없다. 저작인격권은 저작자의 인격, 품격을 나타내는 고유의 인격권이므로 이를 거래의 대상으로 할 수 없다. 190

203 Part III 지식재산권 취득 및 관리 6. 영업비밀과 집적회로 배치설계 가. 영업비밀 (1) 의 의 영업비밀은 개인이나 법인이 보유하고 있는 영업상, 기술상의 비밀을 총칭한 의미이다. 개인적 으로 또는 기업에서 보유한 산업적 또는 상업적 적용가능한 정보로서 경제적 활동에 있어서 제3자 보다 경쟁 또는 경제적 우위를 차지하거나 확보하기 위해서는 특성상 비밀이어야 하고 해당 개인 또는 기업이 충분한 수단 또는 조직을 투자하여 그 비밀을 유지하고 다른사람의 접근을 통제하는 경우, 영업 비밀로 인정한다(산업재산법 82조). (2) 영업비밀을 구성하는 정보 영업비밀을 구성하는 정보는 개인 또는 기업이 가지고 있는 영업상, 기술에 관한 노하우 등 전반적인 비밀을 포함하고, 이를 좀 더 구체적으로 설명하면 영업비밀을 구성하는 정보는 물건의 특성, 특징 또는 목적, 제조 방법 또는 방식, 또는 서비스를 제공하거나 물건을 유통 또는 판매하는 방식 또는 수단 과 필수적으로 관련되어야 한다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 191

204 (3) 영업비밀이 될 수 없는 경우는? 법의 규정에 의해 공개된 것이거나 법원의 명령 또는 기존의 공지된 정보를 기초로 기술 분야의 지식을 가진 자에게 명백하거나, 공공의 영역에 속하는 정보는, 영업 비밀로 보지 않는다. 영업 비밀의 보유에 의해 취득된 사용권, 허가, 승인, 등록 또는 기타 공식 문서를 취득하기 위해 당국에 제공된 정보는 공개된 것으로 보지 아니한다. (4) 보유형태 정보는 문서, 전자 또는 자기 매체, 광디스크, 마이크로 필름, 필름 또는 기타 유사한 물질로 구성된다(산업재산법 83조). (5) 영업비밀의 양도 영업비밀을 보유하는 자는 제3자에게 사용을 허가하거나 이전할 수 있다. 사용자는 어떠한 경우에도 제3자에게 영업 비밀을 공개하지 않을 의무를 가진다(동법 84조). 위반시는 민형사상 문제가 발생한다. (6) 영업비밀을 취급하는 자 영업비밀을 취급하거나 영업비밀업무에 종사하는 자, 또는 공인된 영업 비밀을 취급하는 자는 누구든지 정당한 이유 없이 상기 영업 비밀을 보유하는 자 또는 그 공인된 자의 동의 없이는 공개하지 않도록 하여야 한다(동법 85조). (7) 신약물질을 사용하는 경우 신약물질을 사용하는 의약 및 농산물의 안정성과 효용을 결정하는 특별법에 의해 요구되는 정보는 가 참여하는 국제 조약의 규정 하에 보호된다(산업재산법 86조1). 192

205 (8) 법에 의해 공개하도록 요구받은 경우 법적 또는 행정적 절차에 참여하는 당사자가 영업 비밀을 공개하도록 요구받은 경우, 절차에 대해 알게 된 당국은 분쟁과 관련 없는 제3자에 대한 공개를 막기위해 필요한 조치를 취해야 한다(산업 재산법 86조 2). 이해 관계자는 어떤 경우에도 앞에서 언급된 영업 비밀을 공개하거나 사용할 수 없다. (9) 영업비밀의 보호방법은 어떤 것이 있나 영업비밀을 제외한 특허권, 실용신안권, 산업디자인, 저작권, 상표권 및 반도체 집적회로 배치 설계권을 침해하거나 권리자의 동의 없이 이용하는 경우에는 민사상, 형사상 조치 이외에 특허청의 행정조치 대상에도 포함시켜 특허청의 엄한 처벌을 받도록 되어 있다. 그러나, 영업비밀은 그 중요성을 고려하여 처벌수위가 한 단계 낮은 특허청의 행정조치에 의한 보호방법은 없고, 오로지 사법당국에 의해서만 엄하게 처벌할 수 있도록 하였다. (가) 민사상 보호 (i) 손해배상청구 타인을 위해 서비스를 제공했거나 제공하는 자문위원 또는 컨설턴트, 전문가, 또는 개인 또는 기업에 참여하여 근로자로서 업무를 수행했거나 수행하는 자는 타인으로부터 습득한 영업비밀에 대하여 타인에게 끼친 손해를 배상할 책임이 있다(산업재산법 86조). (ii) 가처분 신청 영업비밀을 보유하는 자는 영업비밀을 침해하거나 이용하는 사람을 상대로 법원에 가처분신청을 할 수 있다. (나) 형사상 보호 다음의 행위는 영업비밀에 대한 범죄에 해당하는 행위가 된다. 고용 관계, 직위, 직무, 혹은 직무 수행이나 사업 관계 등으로 알게 된 영업상의 비밀 혹은 라이선스 취득으로 인해 알게 된 영업 비밀을 이 비밀이 기밀 정보라는 사실을 인지하였음에 도 불구하고 이 비밀을 보유하고 있는 사람의 동의 없이 자신이나 제3자의 이득을 위해, 혹은 영업 비밀을 보유하고 있는 사람에게 해를 입힐 목적으로 제3자에게 공개하는 행위; (산업재산법 PART III 지식재산권 취득 및 관리 193

206 223조(IV) 영업상의 비밀을 자신이나 제3자의 이득을 위해 혹은 이 영업비밀을 소유하고 있는 사람에게 해를 입힐 목적으로 이 비밀을 소유하고 있는 사람이나 이 비밀의 합법적 사용자의 동의 없이 이 비밀을 다른 사람에게 이용할 수 있는 권한이 없음에도 불구하고, 이를 다른사람에게 이용 하게 한 행위; 고용, 직무 혹은 직위, 직무 수행이나 사업 관계 상 알게 된 영업 비밀 상의 정보를 이용하거나 혹은 제3자에게 공개되어 알게 된 영업 비밀상의 정보를 이 제3자가 영업비밀의 보유자나 합법적 사용자에게 해를 입히기 위한 목적으로 이 정보를 공개했다는 사실을 알면서도 이 정보를 이용하는 행위; (산업재산법 223조 (V, VI) 처벌내용은 다음과 같다. 2년 내지 6년의 징역형에 처한다(산업재산법 224조) 시티에서 통용되는 일일 최저임금의 ,000배에 달하는 벌금을 부과한다. (10) 우리나라 영업비밀 보호제도와의 대비 의 영업비밀은 산업재산법에 의해 보호되고, 우리나라는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의해 보호된다. 나. 집적회로의 배치설계 출원 및 관리 (1) 출원의 대상 (가) 집적회로 배치설계란? 집적회로 란, 그 소자(그들의 적어도 하나는 능동 소자인 것), 및 그들의 상호 접속부의 일부 혹은 전부가 반도체 팁 표면이나 내부에 수만 개의 소자가 한데 모여 형성되어 전자회로의 기능을 달성 하도록 제조된 중간 및 최종단계의 제품을 의미한다(산업재산법 178조의 2(1). 배치설계(layout design 또는 topography) 란, 집적회로를 제조하기 위하여 각종 회로소자 및 그들을 연결하는 도선(전기 통하는 전선)을 평면적 또는 입 체적으로 배치한 설계를 의미한다. 194

207 보호배치설계 란, 법에 규정된 보호 요건이 충족되어 있는 집적회로의 배치설계를 의미한다. 독창적 배치설계 란, 그 창작자의 지적 노력의 성과인 동시에 그 창작시에 집적회로의 배치 설계 창작자나 집적회로 제조자들에게 알려졌거나 일반적인 것이 아니고 창작적인 집적회로 의 배치설계를 의미한다. (나) 등록될 수 있는 요건은 어떤 것이 있나? (i) 국내외적으로 사용하지 않은 경우 독창적 배치설계는 그것이 집적회로에 구성된 것인지 아닌지를 불문하고, 세계의 어느 장소에 서도 산업적, 상업적으로 사용되고 있지 않은 경우에는 등록을 받을 수 있다. (ii) 처음 통상의 방법으로 사용 독창적 배치설계는 이미 또는 외국에서 통상의 방식으로 상업적 이용이 이루어지고 있어도, 등록 출원인이 세계의 어느 장소에서 처음으로 그러한 통상의 상업적 이용을 실시한 날로부 터 2년 이내에 특허청에 등록 출원을 하였을 경우에는 등록을 받을 수 있다(산업재산법 178조의 2(2) 창작시에 집적회로의 배치설계 창작자나 집적회로 제조자들에게 알려졌거나 일반적인 소자 또는 상호 접속의 결합으로 구성된 배치설계는 그러한 결합이 전체적으로 이루어진 경우에 독창적이고 동시에 집적회로의 배치설계에 관한 정의와 조건을 갖춘 경우에만 등록을 받을 수 있다(산업재산법 178조의 2(2)). (2) 출원 및 출원서류 (가) 출원 및 서류는 어떤 것이 있나? (i) 특허출원서의 기재와 동일 집적회로의 배치설계를 등록받고자 하는 자는 특허청에 출원서를 제출하여야 한다. (ii) 특허출원서 등 기재사항 이외의 기재사항 출원서에는 특허출원서에 기재하는 사항과 동일하고, 그 이외에 다음의 사항을 기재하여야 한다. 국내외 어느 장소에서 해당 배치설계가 최초로 통상의 상업적 이용이 이루어졌을 때와 장소, 또는 아직도 그와 같은 이용은 행해지지 않은 것을 명시하는 선서 표명서(동법 178조의 2(6)). 해당 배치설계를 표시한 도면 또는 사진 해당 배치설계를 사용한 집적회로의 전자적 기능을 간단하게 설명하는 문서 출원인은, 상기의 도면 또는 사진 중, 집적회로의 제조 방법에 관계하는 부분을 생략할 수 있다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 195

208 단, 나머지의 부분에서 해당 배치설계를 충분히 인식할 수 있는 경우에 한정한다. (3) 심사는 어떻게 하나? 집적회로의 배치설계의 심사는 특허나 실용신안의 심사와 같이 엄격하지 아니하고, 어느 정도 의 창작성이 존재하면 등록을 부여한다. 그렇지만, 출원서에 기재할 사항이 적법하게 기재되어 있는지, 첨부서류가 첨부되어 있는지 여 부를 방식 심사한다. 특히, 앞에서 언급한 등록요건에 해당하는지를 심사하여 등록여부를 결정한다. (4) 등록 및 존속기간 특허청의 등록결정에 의하여 소정의 수수료를 납부하면 등록증이 출원인에게 발급된다. 배치설계 등록의 존속기간은 등록출원일로부터 10년이며 갱신되지 아니한다(동법178조의 2(3). 마. 출원제도, 도면작도법은 특허 및 디자인제도와 동일 집적회로의 출원절차는 특허출원절차와 동일(산업재산법 178조의 2(7)) 집적회로 배치설계의 도면은 디자인 도면 그리는 법과 동일(산업재산법 34조, 35조, 178조의 2(7)) (5) 집적회로 배치설계권이란 무엇인가? 집적회로배치설계권은 등록된 집적회로 배치설계를 독점적으로 실시할 수 있는 권리를 말한다. 또한 이 권리도 특허권, 상표권 등과 같이 타인이 등록권자의 동의를 얻지 않고 사용할 경우에 는 민 형사상, 행정상 제재를 받는다. (6) 등록권의 효력 (가) 권리의 독점적 사용권 196

209 (나) 수익 처분권 등록권자는 권리를 독적적으로 실시하여 수익을 취득할 수 있고, 이를 양도, 담보설정, 사용권 설정 등 권리를 이용 처분할 수 있다. (다) 동일 유사한 권리에도 적용 이 권리는 등록된 집적회로의 배치설계와 동일한 것 뿐만 아니라 유사 범위에 까지 미친다. 따라서, 타인이 등록권을 동일 유사하게 제조하여 침해하거나 모방하면 침해를 구성하여 제재를 받는다. 그림 20 : 집적회로 배치설계 등록출원등의 절차도 집적회로 배치설계등록출원서 제출 특허청에서 접수 서류적합 구비서류심사 서류 부적합 심사관지정 보정 적합 보정지시 의견제출지시 보정지시 보정불응, 부적합 실체 심사 보정서 제출 의견서 제출 보정 이유없음. 신청포기 서류보정 재신청가능 배치설계등록결정 재심사 출원인에게 통보 등록료납부 등록 공보에 게재 존속기간 10년 갱신 않됨 PART III 지식재산권 취득 및 관리 197

210 (7) 집적회로 배치설계권의 보호 방법은 어떤 것이 있나? (가) 민사상의 보호 (i) 등록권자의 권리침해금지 청구할 수 있는 권리 배치설계의 등록을 받았을 경우, 그 등록권자는 자기의 승낙 없이 타인이 다음에 드는 행위를 실시하는 것을 금지할 권리를 가진다(동법 178조의 2(4)). 보호배치설계의 전체 또는 그 일부에서 그 자신이 제178조의 2(1)(IV)에 규정하는 의미로의 독창성을 갖추고 있는 부분을 집적회로에의 구성 혹은 그 외의 방법으로 사용하는 것 상업적 목적으로 다음을 수입, 판매 또는 어떠한 형태로 배급하는 것 보호 배치설계 보호 배치설계를 사용한 집적회로, 또는 보호 배치설계를 위법으로 사용하고 있는 집적회로를 구성한 제품 (나) 형사상 보호 집적회로 배치설계권을 침해한 자는 검찰청에 고소할 수 있다. (8) 권리의 효력이 미치지 아니하는 범위는 어떤 것이 있나? 회로 배치의 등록에 의하여 주어지는 권리는, 다음의 경우 제3자에게 효력이 미치지 않는다(산 업재산법 178조의 2(5)). 개인적 목적 또는 평가, 분석, 조사 혹은 교육의 목적으로, 등록권자의 승낙 없이 보호 회로 배치를 사용하는 자 보호 배치 설계의 평가 혹은 분석의 결과로서 독창성 요건을 갖춘 배치설계를 창조하는 자 이러한 2차적 배치 설계의 창작자는, 본래의 보호 배치 설계의 등록권자의 승낙을 받지 않고, 자기가 창작한 배치 설계에 관해서 제178조의 2(4)에 규정하는 행위를 실시할 수 있다. 공보에 등록의 공시일보다 전에 보호 배치설계와 동일한 배치설계를 독자적으로 창작하고 있었던 자 행정적 선언의 절차에 있어서 권리가 미치지 아니함을 주장하는 자는, 그 사실에 대한 증거를 제출하여야 한다. 198

211 다음의 어느 쪽인가에 대해서 등록권자의 승낙을 얻지 않지만, 등록권자에 의해 또는 그 동의 하에 합법적으로 혹은 외국의 시장에 나온 후에 제178조의 2(4)(II) (상업적 목적으로 수입, 판매하는)에 규정하는 행위의 어느 쪽인가를 실시하는 자 (i) 보호 배치설계 (ii) 보호 배치설계를 사용한 집적 회로, 또는 보호 배치설계를 사용하고 있는 집적회로를 구성한 제품 등록권자의 승낙을 받지 않고, 보호 배치설계를 위법으로 사용한 집적회로를 판매 혹은 배급 하고 또는 이러한 행위를 명하는 자가 해당 집적회로를 취득한 시점에 그들이 보호 배치설계를 위법으로 사용한 것인 것을 알지 못하고 또한 합리적인 수단도 가지지 않았던 경우에 그들의 판매 또는 배급의 행위자 성실하게 실시하고 있는 제3자는, 보호 배치설계가 위법으로 사용되고 있다는 충분한 통지를 받은 시점으로부터, 기존의 상품 재고의 처분 또는 권리자의 통지 전에 받은 주문을 이행하는 것의 대가로서 해당 배치설계에 대하여 등록권자와의 합의에 의해 정해지는 라이선스 계약이 체결된 경우, 등록권자에게 실시료를 지급할 의무를 진다. 본 조에 규정되는 행위를 실시하는 것은, 본 법의 의미로의 행정상의 법규 위반이나 범죄를 구성하지 않는다. (9) 집적회로 배치설계권 양도, 사용권설정이란? 특허제도와 동일(산업재산법 178조의 2(7)) 강제 사용권제도는 인정되지 않음 (10) 집적회로의 배치설계권 무효제도란? 무효사유는 특허의 무효사유와 동일(산업재산법 178조의 2(2), 178조의 2(8)) 무효청구인 및 무효효과도 특허와 동일(산업재산법 178조의 2(2), 79조) 산업재산법 제80조(특허 등록의 소멸원인)에 반하여 등록된 경우도 무효사유이다. 산업재산법 제81조(특허의 회복)의 규정에 반하여 등록된 경우도 무효사유이다(산업재산법 178조의 2(8)) 기타 무효청구 절차 효과는 특허무효제도와 동일 PART III 지식재산권 취득 및 관리 199

212 (11) 우리나라제도와의 비교 우리나라는 반도체 집적회로의 배치설계에 관한 법률이 별도로 제정되어 있는데 대하여, 멕시 코는 산업재산법에 규정하여 집적회로 배치설계를 보호하고 있다. 200

213 Part III 지식재산권 취득 및 관리 7. 지식재산권 검색 방법 가. 기술정보조사 안내 (1) 기술 특허 정보 검색이란? 연구 및 개발 목적으로 선행 기술을 알기 위해 특허문서에 포함되어 있는 정보를 찾는 것을 기술 검색이라고 한다. 특허는 특허 소유자에게 보호를 제공해줄 뿐 아니라 발명가들에게는 단서와 유용한 정보를 제공해주기도 한다. 특허 소지자들은 자신의 발명품에 대한 정보를 출판함으로써 지식성장에 기여한다. (2) 기술 정보를 어디서 찾을 수 있나? 이 정보는 기술 정보 서비스 부서인 SDSIT(Subdirección Divisional de Servicios de Información Tecnológica)에서 찾을 수 있으며, 이곳에서 참고문헌과 전 세계 주요 산업재산권 사무소로부터의 발명품 및 고유사인(distinctive sign)에 대한 문서들을 이용할 수 있다. SDSIT의 문서DB는 일반인 에게 공개되어 있으며, 여기에는 독립적인 발명가들과 기업, 고등교육 기관 및 연구 센터 및 관련자 등에 대한 정보가 포함되어 있다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 201

214 (3) 기술 정보 서비스 부서의 서비스 제공 내용 무료 서비스 셀프서비스 (i) SDSIT 하드 카피 문서 DB 검색 (ii) SDSIT 마이크로 형식의 문서 DB 검색 SDSIT 검색 요원이 제공하는 무료 기반 서비스 (i) 국제 기술 특허 정보 검색 (ii) 국제 DB에서 참고문헌 및 특허 문서 검색 (iii) 문서 복사 서비스 (4) 검색 서비스의 요청 방법 IMPI(특허청) 본부, 지역 사무소 및 지역 경제 사무소 혹은 무역 박람회나 전시회 등에서 제공되는 IMPI 부스 등에서 양식 IMPI (기술 특허 정보 요청서)와 서비스 비용 지불 양식(Service Payment Form) 을 작성해 제출할 것. 양식 IMPI 는 웹사이트 양식(Formatos) 메뉴에서 출력할 수 있다. 또한, IMPI의 비용 지불 및 전자 서비스 웹 포털 을 통해 신청서를 접수할 수 있다. 양식 IMPI 에 필요한 정보를 기록해서 원하는 서비스를 표시해 제출하면 된다. 해당 금액을 지정된 은행에 납부하고, 이 양식을 IMPI본부, IMPI 지역 사무소 혹은 지방 경제 사무소에 제출 할 것. 특정 정보 요청 각각에 대해 별도의 양식을 작성할 것. 특허 기술 정보 검색을 신청하려는 분들은 IMPI 검색 요원에 연락하여 제공되는 정보가 원하는 정보인지를 확인 할 것 나. 인터넷상의 검색방법 IMPI는 온라인 서비스를 통해 특허 데이터베이스의 웹 액세스를 제공한다. 안타깝게도 모든 데이터베이스는 스페인어로 제공된다. 202

215 (1) SIGA IMPI에 의해 관리되는 SIGA (산업 재산권 공보 정보 시스템)로 알려진 이 시스템은, 산업 재산권 공보 전건의 다운로드 제공을 위한 산업 재산권 공보의 공식 웹사이트로서, 2008년도에 구축되어 무료로 서비스를 제공한다. SIGA를 통해, 1873년도부터 현재까지의 상표, 상호 및 슬로건, 1890년도부터 현재까지의 특허 정보, 실용신안, 산업디자인 및 직접회로 배치설계, 그리고 1991년 12월부터 현재까지의 특허출원을 포함하여 200만건 이상의 공개된 산업재산권 정보를 검색할 수 있다. 또한, SIGA는 소송과 행정법 관련 각종 통지 및 행정 선언에 대한 데이터를 포함하며, 특허 및 상표에 대한 권리 양도 등도 포함 한다. 하기는 SIGA의 웹페이지( 왼쪽 중간의 Búsqueda(검색) 항목에서 검색서비스가 제공된다. SIGA는 simple, advance, structured, 그리고 volume, 이 네가지 검색 옵션을 가진다. 검색(Búsqueda)을 선택하면 기본창으로 Simple 검색(Búsqueda simple)이 뜨며, 키워드 등을 통해 빠른 검색을 수행할 수 있다. 검색 대상 키워드나 문구는 결과 리스트에 강조된 폰트로 보여진다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 203

216 Advance 검색(Búsqueda avanzada)의 경우, 논리 연산자(and, or, not 등)을 사용하여 검색을 할 수 있으며, 와일드카드($, * 등)도 사용할 수 있다. 204

217 Structured 검색(Búsqueda estructurada)은 공보의 특정 종류의 코드로 구별되는 불리언 항목에 논리 연산자를 사용하여 검색이 가능하다. Volume 검색(Búsqueda por ejemplar)은 공보종류와 공고연도에 따른 모든 공보를 보여준다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 205

218 검색예 206

219 Simple 검색(Búsqueda simple)을 예로 들어보면, 우선 공보종류(Gaceta)에서 검색할 공보를 선택한다. 검색할 수 있는 공보는 다음과 같다. todas marcas solicitudes de patente patente proteccion a la propiedad intelectual juridico licencias, trasmisiones y cambios en patente invenciones y marcas patentes vigentes de medicamentos solicitudes de marcas, n.c y a.c. abandonos notificados requisitos forma y fondo, y abadonos notificados marcas extinguidas 모두 상표 특허출원 특허 지재권보호 관할 특허의 실시권, 양도, 변경 특허 및 상표 유효한 약학 특허 상표 및 포기통지 서식, 양식 및 포기 통지 저명 상표 예를 들어 특허공보(patente)를 선택하여 particle이란 단어가 들어간 공보를 검색하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 207

220 해당 공보를 보기 위해선 ver detalle de la Ficha (see the detail sheet)을 클릭하면 된다. 공보는 별도의 창에서 다음과 같이 제공된다. 208

221 결과화면의 상단 탭에서 Gaceta를 선택하면 표지, 특정페이지 및 전문을 다운로드 할 수 있다. (2) ViDoc IMPI는 특허, 상표, 판례, 위임장정보 등 공개정보로 판단된 약 150만건의 산업 재산권 문헌 기록을 다운받을 수 있는 문헌 뷰어인 ViDoc를 개발하였다. ViDoc는 SIGA와 병행하여 운용되며, SIGA웹페이지를 통해 접속하거나 통해 접속할 수 있다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 209

222 (3) Marcanet Marcanet은 등록되거나 출원중인 상표, 상호, 슬로건에 대한 정보를 제공한다. 예를 들어, 등 록번호, 출원일, 권리자, 로고/디자인, 중간사건 정보 또는 가장 최근의 법적 상황에 대한 정보를 포함한다. Marcanet은 Phonetic Search를 제공하며, 웹페이지는 mx/marcanet/controler/home이다. (4) OMPI, EPO, OEPM 및 라틴아메리카 국가의 특허청들이 스페인어 및 포르투갈 어로 이루어진 기술정보 및 특허 공보 문헌의 폐기를 막고 활용을 도모하고자 2003년도에 합의하여 만든 Latipat 프로그램에 의해 구축된 플랫폼이 영어를 사용하여 검색할 수 있다는 장점이 있으며, 2011년 현재 아르헨티나, 볼리비아, 브라질, 칠레, 컬럼비아, 코스타리카, 쿠바, 에콰도르, 엘살바도르, 스페인, 과테말라, 온두라스,, 니카라구아, 파나마, 파라과이, 페루, 도미니카 공화국, 우루과이, 및 베네주엘라 특허를 포함한 150만건 이상의 서지정보를 에서 활용할 수 있다. (5) Pymetec Pymetec은 중소기업이 에 특허되지 아니한 기술을 검색할 수 있도록 하기 위하 여 구축되었다. 따라서, 에서 무료로 제공되며, IMPI의 한 부서인 Technology Information Center(스페인어로 CTI)에 의해 관리된다. 즉, 이외의 국가의 특허청에서 공개된 특허 문서를 포함하고 있으며, 이같은 해외특허들의 진입에 대한 정보를 알려주고 있다. 예를 들어, Pymetec에서 특정 PCT 특허를 검색하는 경우, Pymetec은 녹색, 노란색 또는 빨강 색의 신호를 병기하여 표시해주는데, 녹색의 경우 해당 특허는 에 진입하지 아니하였으므로 내에서 자유롭게 사용할 수 있고, 노란색의 경우 에 진입할 수 있는 기간이 남은 특허 임을, 빨간색의 경우 에 진입한 특허임을 표시한다. 210

223 PCT출원과 관련한 데이터베이스의 신뢰도가 아직은 높지 않아 추가의 개발과 운용이 필요하지만, 영어검색이 가능하므로 유리한 점도 있다. Pymetec은 제공된다. 다. 현지 대리인에게 검색의뢰 현지 특허사무소에 검색을 의뢰를 할 수 있다. 검색데이터 베이스를 이용한 검색에 비하여 비용적으로 비싸지만, 검색하고자 하는 특허의 기술 내용의 분석을 특허 전문가에게 맡김으로써 보다 전문적이고 신뢰할 만한 결과를 볼 수 있다. 특히, 신규성 판단, 진보성 판단 기타 무효성 판단 등 현행 지식재산권 제도에 근거한 법률적 판단을 구할 수도 있다. 비용은 소요시간에 따른 time charge가 기본이나, 검색의 범위, 분석 내용에 따라 대리 인과 사전 협의하여 정하는 것이 일반적이며, 비용 문의시 목적 및 범위를 알려주면 소요 비용의 범위 및 납품 기한 정도를 알려준다. PART III 지식재산권 취득 및 관리 211

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225 I n t e r n a t i o n a l I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y G u i d e Part B o o k IV 지식재산권 분쟁대응 1. 지식재산권 침해행위에 대한 대응 2. 지식재산권 소송 대응 및 협상전략 3. 지식재산권 분쟁 판례 4. 지식재산권 분쟁 사례

226 Part IV 지식재산권 분쟁대응 1. 지식재산권의 침해행위에 대한 대응 가. 사법체계 행정기관(특허청) 이용구제방법에는 어떤 방법이 있나? (1) 법 제188조에 의한 행정상의 구제 (행정선언제기) 행정상의 구제는 특허청의 직권에 의하여, 또는 특허권자, 상표권자 등 이해관계인의 신청에 의해 조사가 진행된다(산업재산법 188조). (가) 행정상의 구제신청서에 기재할 사항 행정상의 구제 제기 서류에는 다음사항을 기재하여야 한다(동법 189조). 신청인의 성명, 주소, 대리인이 있는 경우 대리인의 성명, 주소 침해자의 성명, 주소 대리인이 있는 경우 성명 및 주소 신청이유, 증거 및 법적 근거 침해자 또는 행정 위반자에게 전달할 사본도 첨부 (나) 서류보충지시내용 특허청은 신청된 서류를 심사한 결과 누락된 서류나 증거를 제출하지 않은 신청인에게 누락된 서류나 증거를 보충하거나 사유서를 제출하도록 서류를 받은 날로부터 8일이내에 제출하도록 명한다 (동법 191조). 214

227 (다) 침해협의자의 답변기회부여 침해자는 특허청으로부터 송달된 행정구제관련서류에 대해 특허권, 상표권 등을 침해하지 않았 다는 설명서와 증거서류(특허공정과 다르다는, 구조가 상이하다는)를 제출하여야 한다(동법 192조 의 2). (라) 판결은 어떻게 하나? 특허청은 양 당사자에게 주어진 기간경과 후에 특허권자, 상표권자 등과 침해자로부터 진술받은 내용과 증거를 중심으로 행정판결을 하여야 하고(동법 199조), 판결문을 양 당사자에게 송달하여야 한다. (마) 특허청의 조치는 어떤 것이 있나? 특허청은 침해와 관련된 행정구제신청의 판결에 의거 다음과 같은 조치를 취할 수 있다(동법 192조의 2). 침해품 유통금지 명령 불법으로 제조된 물건이나 사용된 물건유통금지 침해한 상품의 마케팅 등 금지, 표시, 라벨사용금지 침해행위 중단 명령 침해한 물건 몰수, 침해품 회수 명령 (바) 특허권자가 행할 조치 특허청은 조치명령을 하기 전에 특허권자, 상표권자 등 지식재산권자에게 다음 사항을 요청하 여야 한다(동법 199조의 2(1)). 1 일반 조치사항 권리침해 발생하였다는 사실 침해의 급박함의 이유 회복불응의 손실가능성과 증거인멸가능성의 설명 2 담보 및 역담보제공 침해자에게 손해발생에 대한 커버용으로 담보제공명령 침해자는 조치가 해제될 것에 대비 조치를 취하는 사람(특허권자)에게 발생할 수 있는 손해 배상으로 역담보 제공 명령 PART IV 지식재산권 분쟁대응 215

228 (사) 침해자가 이의제기하는 방법은? 조치 명령이 취해진 침해자는 10일 내에 자신의 의견을 특허청에 제출할 수 있다(동법 199조의 2(2)). 특허청은 이의제기에 의해 조치기간을 변경할 수 있다. (아) 권리자의 손해배상 책임 신청인인 특허권자, 상표권자, 지식재산권자 등은 다음의 경우 침해자에게 발생할 수 있는 손해 배상 책임이 있다(동법 199조의 2(3)). 침해사실을 발견하지 못한 경우 예방조치 등 가처분조치가 행하여 졌고, 분쟁조정을 위해 조치시행개시 후 20일 내에 해당 관청이나 특허청의 권리침해에 대한 행정소송 등 이의신청 등을 청구하지 않은 경우(동법 199조의 2(3)(II)). (자) 최종판결시 취할 조치는 어떤 것이 있나? (i) 담보물 반환 행정구제절차가 해결된 경우 특허청은 예치된 담보물이나 역담보를 관련 당사자에게 반환하여 야 한다(동법 199조의 2(4)). (ii) 해제할 것인지 최종판결 특허청은 권리침해에 대한 행정구제제기 최종 판결에서 이미 취해진 조치들을 해제할 것인지 여부를 결정하여야 한다(동법 199조의 2(4)). (iii) 화해유도 권리침해에 관한 행정구제절차에 있어 특허청은 항상 관련 당사자간에 화해 조정하도록 노력 하여야 한다(동법 199조의 2(8)). 216

229 그림 21 : 특허청에 의한 구제절차(법 188조) 특허청(IMPI)에 행정 구제 신청 권리자 및 침해 협의자의 진술 증거제출 특허청 조치 - 침해품 유통금지 명령 - 불법 제조 물건 or 사용된 물건 유통금지 - 침해 상품의 마케팅 등 금지 라벨사용금지 - 침해 행위 중단 명령 - 침해물건 몰수 명령 10일 이내에 침해자의 이의 제기 있는가? No Yes 조치기간 변경 최종 판결 (2) 산업재산법 203조에 의한 구제방법 (가) 특허청의 조사에 의한 절차 이는 권리자가 아닌 제3자가 특허침해, 상표침해 등 행정위반을 한 경우 특허청의 조사활동에 의거 특허나 상표권 등을 침해할 침해품의 단속활동을 벌여 권리자를 구제하는 경우이다. 이 경우 의 목표는 침해품의 몰수에 있다. (나) 특허청의 조사, 단속활동 특허청은 특허품이나 상표 위조나 침해여부에 관한 조사와 단속활동을 벌여 상거래질서를 확립 하여 거래안전을 도모하여야 한다. 이런 차원에서 특허청은 수시로 단속활동을 벌이고 있다(동법 203조). PART IV 지식재산권 분쟁대응 217

230 (다) 침해자는 자료제출 의무 특허청으로부터 행정위반협의가 있어서 산업재산법의 준수여부와 관련하여 보고서와 정보제출 의 요청을 받은 사람은 이러한 요청이 있은후 15일이내에 특허청에 이를 제출할 의무가 있다(동법 204조). (라) 조사는 특허청 직원 조사직원은 신분증을 지참해야 하고, 때로는 영장을 제시해야 한다(동법 205조). (마) 조사시는 증인입회 조사 계획한 사람이 증인 지명을 거부한 경우 조사자가 2명의 증인이 입회한 상태에서 구체적 으로 조사해야 한다(동법 208조). (바) 침해협의자는 의견 진술 침해협의자는 조사관에게 협의에 대해 의견을 진술할 수 있고 증거도 제출할 수 있다(동법 210조). (사) 명백한 증거가 있는 경우 이 경우 제품을 몰수할 수 있다. (아) 조사 후 협의자에게 서명요구 조사서에 서명을 요구하고 이를 거부한 경우라도 이 문서의 효력은 유지된다(동법 212조). (자) 몰수품의 처분은 어떻게 하나? 특허청의 조사결과 행정위반이라는 최종판결이 있는 경우, 특허청은 당사자의 의견을 들은 뒤 몰수 물품의 처분을 결정하며, 이러한 결정은 다음 사항에 따른다(동법 212조의 2(2)). 법원이 손해배상산정시 이용할 수 있게 한다. 당사자간에 합의가 있으면 합의조건에 의거 처분할 수 있게 한다. 어떻게 처리할 것인가를 서면으로 제출하게 한다. (차) 합의가 이루어지지 아니한 경우 특허청 이사회는 당사자간 최종 합의가 성립되지 않는 경우 다음의 결정을 할 수 있다(동법 212조의 2(2)(VI)). 연방행정기관, 주, 시 등 단체에 기부 몰수품의 파기 218

231 (3) 산업재산법 213조 행정위반에 따른 구제 (가) 행정위반사항 (i) 특허행정위반의 경우 본법이나 본법을 기초로 한 다른 조항에 대한 행정위반은 다음과 같다(동법 213조). 특허를 받지 않을 것을 특허받은 것처럼 가장하거나, 특허가 소멸하고 또는 무효가 확정된 경우는, 소멸일 또는 무효 확정일부터 1년이 경과한 후에 행정상의 법규위반이 성립된다(산업 재산법 213조(II)). 특허권이나 실용 신안권 혹은 디자인권에 의해 보호되고 있는 상품을 이들 권리 소유자의 동의나 적절한 라이선스 없이 제조하거나 개발하는 경우(동법 213조 (탸)XI). 특허권이나 실용 신안권, 디자인권에 의해 보호되고 있는 상품이 이들 권리의 소유자의 동의 없이 제조되었거나 개발되었다는 사실을 인지하고 있었음에도 불구하고 이들 상품의 판매 혹은 유통에 관여한 행위(동조(XII)). 특허권자의 동의 없이 혹은 적절한 라이선스 허락을 받지 않고 특허 공정을 사용하는 행위(동 법 213(XIII)). 특허권자나 사용 라이선스를 소유하고 있는 사람의 동의 없이 특허공정의 결과로 생겨난 상품이라는 사실을 알고 있었음에도 불구하고 이 상품을 판매하거나 유통시키는 일에 관여한 행위(동법 213조 (XIV)). (ii) 상표의 행정위반 행위(산업재산법 213조)는 다음과 같다. 등록된 상표권에 의해 보호되고 있는 제품이나 서비스가 아님에도 불구하고 등록된 상표권에 의해 보호되는 것처럼 제품을 유통시키거나 서비스를 제공한 경우; 상표권 등록이 만료되었 거나 무효, 혹은 취소된 경우, 취소나 무효 이후 1년 후에 침해행위가 있어야 한다(산업재산법 213조 (III) 등록된 다른 상표권에 의해 보호되고 있는 제품이나 서비스와 동일하거나 혹은 유사한 제품 이나 서비스를 보호하기 위해 다른 등록된 상표와 혼동을 일으킬 수 있는 상표를 사용하는 경우; 등록된 상표를 상표권자의 동의나 해당 라이선스 없이 이 등록 상표권이 적용되는 제품이나 서비스와 동일 혹은 유사한 제품이나 서비스에 사용하는 경우(산업재산법 213조(XVIII)). 등록 상표권자의 동의 없이 이 등록 상표가 상품에 사용되었다는 것을 알고 있었음에도 불구 하고, 이 상품을 판매하거나 유통시키는 일에 관여한 행위; 등록상표가 적용되는 상품을 변경한 상품을 판매 혹은 유통시키는 행위; PART IV 지식재산권 분쟁대응 219

232 등록 상표가 적용되는 상품을 일부 혹은 전체를 변경한 뒤 등록 상표를 삭제하거나 혹은 다른 상품을 대신하여 놓은 상품을 판매 혹은 유통시키는 일에 관여하는 행위(동법 213조(XX)). (나) 행정위반신청인은 누가 될 수 있나? 행정위반에 관한 조사는 해당 기관의 직권이나 이해 관계인의 요청에 의해 실시한다(산업재산 법 215조). (다) 정상참작의 경우 행정위반사실이 조사를 벌일 정도의 중대 사안이 아닌 경우, 특허청은 침해 혐의자에게 침해 혐의에 관한 증거와 혐의 구성 요소와 함께 이 사실을 통지해서 10일간의 기간을 주어 자신의 이익을 최대한 대변할 수 있는 진술과 이를 뒷받침 할 수 있는 증거를 제시하도록 해야 한다(산업재산 216조). (라) 판결은 어떻게 하나? 특허청은 침해협의자에게 진술 보충기간 및 추가 기간이 만료되면, 특허청은 조사기록에 의거해 판결을 내리며, 만일 침해 사안의 특성상 조사기록이 없는 경우에는 파일에 있는 내용에 기초해 관계 당사자들이 제시한 진술과 증거를 고려해 판결을 내려야 한다(산업재산법 217조). (마) 과태료 3배 초과금지 두 번째 위반행위나 혹은 연이은 위반 행위에 대해서는 이전에 부과된 벌금의 두 배의 벌금이 부과되지만, 214조에 정한 최대 과태료 액수의 3배를 초과할 수는 없다(산업재산법 218조). 본 법과 본 법에 기초한 다른 조항의 취지상, 두 번째 혹은 연이은 위반 행위는 동일한 조항을 연이어 위반한 경우를 가리키며, 이 반복 위반이 첫 번째 위반행위에 대한 판결이 내려진 이후 2년 이내에 다시 위반한 경우에 한한다(동법 218조). (바) 처벌내용은 어느 정도인가? (i) 과태료 등 부과 본 법이나 본 법을 기초로 한 다른 조항에 대한 행정 위반은 다음과 같은 처벌을 받게 된다(산업 재산법 214조). 시티에서 일반적으로 통용되는 일일 최소 임금의 최대 20,000배에 해당하는 과태료 추가적으로 침해 행위가 지속된 일 수 각각에 대해 시티에서 일반적으로 통용되는 일일 최소 임금의 최대 500배에 달하는 과태료 최대 90일간의 휴업 처분; 영구 휴업 처분; 220

233 최대 36시간에 달하는 행정 구류 처분 (ii) 휴업명령 벌금이 부과되었거나 부과되지 않은 위반 행위에 대한 판결에서 휴업을 명할 수 있다. 위반 장소가 달라졌는지의 여부와 상관없이 2년 동안 위반 행위가 반복되어 두 번의 일시 휴업 명령을 위반한 경우, 영구 휴업의 대상이 된다(산업재산법 219조). (iii) 하나 이상이 침해된 경우 과중처벌 본 법에 따라 산업재산권 하나 이상이 침해된 사건에 대해 본 법이 정한 권리 침해에 따른 피해 배상이나 물질적 손해의 보상은 어떤 경우라도 제품 각각의 판매가 혹은 서비스 공여 금액의 40% 이하이어서는 안된다(동법 221조). 나. 사법기관에 의한 구제 (1) 형사상 구제방법 (가) 지식재산권 침해죄로 고소 특허권자 등 지식재산권자는 지식재산권을 특허권리자의 허락도 받지 아니하고 사용하거나 모방 할 경우에 경찰서나 검찰청에 권리침해죄로 고소할 수 있다. 최종적인 판결은 연방법원에서 한다. (나) 침해된 물건 몰수 지식재산권의 침해행위에 의하여 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다. (다) 산업재산법 제223조의 범죄행위에 따른 구제 (i) 지식재산권의 범죄행위란? 산업재산법 제223조(II) (특허된 제품도 아닌데도, 특허제품인양 속이는 경우) 에 제시된 행위로 인해 행정처벌이 부과된 이후에도 이를 반복적으로 범하는 행위를 범한 자는 2-6년의 징역형과 시티에서 통용되는 일일최저임금 10~10,000배에 달하는 벌금을 부과한다. PART IV 지식재산권 분쟁대응 221

234 (ii) 상표의 범죄행위 1 상표의 범죄행위 213조 II~XXII(행정위반행위)조항에 제시된 행위로 인해 행정 처벌이 부과된 이후에도 이를 반복적으로 범하는 경우(산업재산법 223조 (I)). 본 법에 의해 보호되고 있는 상표를 상업적 용도 및 고의로 위조하는 행위; 본 법에 의해 보호되고 있는 상표를 위조한 상표를 표시한 물품을 상업적 용도 및 고의로 생산, 보관, 운반, 국내에 반입, 유통, 판매하는 행위와 본 법에 의해 보호되고 있는 상표를 위조한 상표를 표시한 물건을 생산할 목적이라는 것을 알면서도 이를 위한 원료나 재료를 제공 혹은 공급하는 행위(산업재산법 223조) 2 처 벌 3년내지 10년이하의 징역 시티에서 통용되는 일일 최저임금의 2,000-20,000배의 벌금을 부과한다(동법 224조) (iii) 상표를 고속도로 등에서 위조하여 사용하는 경우의 처벌 본 법에 의해 보호되는 상표를 위조한 상표가 표시되어 있는 물품을 고속도로나 공공장소에서 상업적 목적및 고의로 최종 사용자에게 판매하는 자에게는 최소 2년에서 최대 6년까지의 징역과 시티에서 통상적으로 통용되는 일일 최저 임금의 최대 10만 배에 달하는 벌금을 부과할 수 있다. 만일 그러한 판매 행위가 상업적 시설에서 조직적 혹은 지속적인 방식으로 이루어졌다면, 본 법의 223조(범죄행위구성)와 224조(벌금)에 따라 대한 처벌이 이루어진다(산업재산법 223조의 2). (라) 연방 법원의 관할 연방 법원은 범법 행위에 대한 사법권을 지니며, 본 법률의 시행과 관련하여 발생한 상업적, 민사적 분쟁이나 사전 예방 조치에 대해서도 사법권을 가진다(산업재산법 227조). 222

235 그림 22 : 형사상 구제절차도 권리자의 고소(연방 검찰청 PGR) (위법 사용 금지하기 위한 신고서류 제출) 권리자, 대리인으로부터 증거자료 수령 침해품 회수 압수 침해자 기소여부 판단 불기소 결정 기소 결정 민사 구제 방안검토 불기소 결정에 불복 연방법원에서 최종판결 최종판결문 송달 산업재산법 22조(II)에 의한 처벌내용 포함하는 조치 (2) 민사상 구제방법 (가) 지식재산권 침해금지 청구소송 지식재산권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 사용권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. (나) 손해배상청구 지식재산권자 또는 사용권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 지식재산권 또는 사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해배상을 청구할 수 없다. (다) 가처분 신청 지식재산권자 또는 사용권자는 타인이 지식재산권자나 사용권자의 동의 없이 침해하는 경우에는 PART IV 지식재산권 분쟁대응 223

236 침해한 물건을 상대로 법원에 가처분을 신청할 수 있다. (라) 침해물 폐기청구 그림 23 : 민사상 구제절차도 특허 침해 확인 경고장 발송 소송 제기 결정 (침해금지 청구 or 손해배상 청구 or 가처분 신청) 소명자료, 감정자료, 심문자료 제출 판결(가처분 결정) 불복(가처분 결정에 대한 이의신청) 다. 세관에 의한 구제방법 관세법은 외국으로 반입되는 위조상품을 적발하는데 필요한 법적 규정이 없기 때문에 비공식적으로 미리 지식재산권으로부터 정보(예컨대 지식재산권자 성명, 주소, 특허 상표 등, 등록번호, 명칭, 연락처, 전화 등)를 받아 데이터 베이스를 구축하고 있다가 위조상품이 적발되면 통관보류나 유치( 留 置 )하고, 이를 지식재산권자에게 신속히 연락하여 압류 등 조치를 취할 수 있도록 하여야 한다. 관세청은 위조상품을 압류조치할 권한이 없기 때문이다. 이에대해 우리나라 관세법 제235조에는 지식재산권을 침해한 물품을 효율적으로 단속하기 위하여 필요한 경우 지식재산권자 224

237 등으로 하여금 해당 지식재산권에 관한 사항을 신고하게 할 수 있다. 세관장은 신고 된 지식재산권을 침해하였다고 인정하였을 때에는 그 지식재산권을 신고한 자에 게 해당 물품의 수출입, 보세주역반입, 보세운송 또는 일시 양육의 신고사실을 통보하여야 한다. 이 경우 통보를 받은 자는 세관장에게 담보를 제공하고 해당물품의 통관보류나 유치를 요청할 수 있으며, 세관장은 특별한 사유가 없으면 해당물품의 통관보류나 해당물품을 유치할 수 있다. 이 경우 세관 장은 해당물품의 수출입신고 등을 한 자에게 그 사실을 즉시 통보하여야 한다. 지식재산권자는 신속히 세관으로부터 통보받은 즉시 압류조치 등 법적 조치를 취하여야 한다. 그림 24 : 통관보류 절차도 문제발생통보(권리자 및 수입자) 권리자가 통관보류요청(담보 제공) Yes 통관보류 통보 No 통관 권리자가 법원제소 사실입증 또는 법원의 가처분 결정사실 통보 Yes 수입자가 통관 요청(역담보 제공) Yes 관계기관과 협의하여 결정 No No 통관 보류 라. 2010년도 강화된 지식재산권 법률의 단속 및 처벌 규정 내의 지재권 침해의 문제가 심각해지고, 통상국가 및 기업들의 압력에 따라, 정부는 지식재산권법률의 처벌규정 및 형법의 직권기소에 관한 개정안을 상정하여, 2010년 4월 6일 의회에서 승인받았으며, 2010년 6월29일 발효하였다. PART IV 지식재산권 분쟁대응 225

238 지식 재산권 법 223 bis조는 위조상표 판매자의 처벌규정이다. 위조 상표를 표시한 물품을 거리 또는 공공장소에서 상업적 목적 및 고의로 최종사용자에게 판매하는자에 대한 처벌을 최소 2년에 서 최대 6년의 징역 및 일일 최저임금의 최소 100배에서 10000배에 달하는 벌금을 부과하게 되어 처벌규정을 보다 강화하였다. 또한 형법 429조의 경우, 위조 상표를 표시한 물품을 거리 또는 공공장소에서 상업적 목적 및 고의로 최종사용자에게 판매하는 경우, 저작권자로부터 승인받은 복제본 수량을 초과하여 생산하는 경우, 및 타인의 이름을 위조한 저작물을 발행한 경우는 직권으로 기소하여 죄를 물 수 있도록 강화 하였다. 물론, 모든 지재권침해행위에 해당하지는 아니한다. 예를 들어, 기 형성된 비즈니스거래에 의하여 위조된 물품의 판매, 수입, 배포, 저장, 및 운송이 이루어질 때 이를 형사처벌하기 위해서는 상표권자 및/또는 사용권자가 고소장을 제출하여야 함은 개정되지 않았다. 상기 두 법령의 개정은 상표권자나 저작권자가 침해행위의 증거를 직접 채증하기 어려운 경우에 대해 대한 단속 및 기소를 정부에서 직권으로 함으로써 지재권 침해에 대한 보호장치를 보다 신속 하고 효과적으로 하겠다는 방침이 반영된 것으로 볼수있다. 하지만, 한국의 경우, 상표법위반 및 영리적 목적이나 상습적인 저작권 위반의 경우 비친고죄인 점을 감안하면, 지재권법은 보다 강력하게 개정되어야 할 것으로 보인다. 226

239 Part IV 지식재산권 분쟁대응 2. 지식재산권 소송 및 협상전략 가. 소송분야별 대응전략 (1) 근본적 대응 전략 외국에 수출을 많이 하는 기업일수록 특허분쟁이 언제, 어떻게 발생할련지 예정해 두지 않으면 아니된다. (가) 연구개발투자 확대 연구개발투자는 국내 기업 간은 물론 국제 기업 간의 경쟁력에서 우위를 선점하는 하나의 지표가 되며, 이 연구개발에 의해 얻어진 개발품을 지식재산권화하여 특허권을 많이 확보하는 것이 가장 시급한 과제라 할 것이다. 10 (나) 특허전문가 양성 선진국의 강력한 특허공세에 유효히 대처하기 위해서는 지식재산권전문가 양성 및 확보이다. 전문가를 3가지 측면에서 살펴보면 기술전문가, 특허법률 전문가, 외국어를 자유자재로 구사할 수 있는 외국어 능통자 등을 들 수 있다. 특허전문가 확보는 외부에서 영입하는 경우와, 자사에서 양성하는 경우가 있는데, 장기적인 관점 에서 특허전문가를 양성하는 길이 경제적이고 능률적인 효과를 가져온다고 본다. 우리나라 기업도 적극적으로 전문가를 양성하기 위해 해외에 장기간 연수파견하는 등 어느 정도 10 국제산업재산권분쟁- 특허분쟁을 중심으로 479면, 국제분쟁연구회 PART IV 지식재산권 분쟁대응 227

240 전문가를 확보하고 있는 기업이 상당수에 이른다. (다) 특허분쟁 대응체제 구성 전담부서를 설치하여 국제특허분쟁에 대비하여야 한다. 특히, 수출품목의 특허동향, 수출대상국의 특허조사, 분쟁가능성에 대한 대비, 상대국가의 특허 제도, 법률제도, 관세제도 등 자료의 확보, 특히, 분쟁이 예견되는 품목에 대해서는 모의재판을 통해 쟁점파악능력 및 협상력을 강화시킬 필요가 있다. (2) 사전 대응 전략 국제특허분쟁의 예방은 뭐니뭐니해도 사전에 미리 대응책을 강구하는 것이 피해를 최소화시키는 길이다. 국제특허분쟁예견되는 품목에 대해서는 미리 다음의 점에 유의하여야 한다. (가) 선행 기술 조사 선행 기술의 조사 결과 저촉가능성이 있는 경우에는 회피설계를 적극적으로 개발하고, 이것이 여의치 아니할 경우에는 라이선스의 협상이 필요하다. 과거의 패턴이 선생산, 후특허 관행이 특허 분쟁을 촉발하여 많은 피해를 입은 점을 고려하여 선특허, 후생산 의 원칙이 철저히 지켜져야 할 것 이다. 11 (나) Patent Map (PM)활용 특허기술별로 체계적으로 정리한 정보를 가공분석하는 P.M활용이 필요하다. 12 (다) 특허권자의 특허약점 이슈화 13 (i) 특허약점의 발굴 침해협의자는 특허권자의 특허약점을 발굴하여 이를 무기로 삼아 적극적으로 활용할 필요가 있다. 특허권자는 특허취득과정에서 IDS제출여부, 이의 위반여부, 선서서 위반, Un-clean Hands4), 표준특허공개의 의무위반, 시효 경과여부, 해태, 표준특허공개의무위반, 선발명 여부, 특허의 남용 11 김주섭, 박사학위논문 기업의 지식재산권에 관한 연구 188면 12 앞의 글, 189면 13 김정중, Power Patenting 전략 11면, 한국전자산업진흥회 228

241 여부, 독점금지 품목 여부 등을 검토하여 특허권자의 공격에 대응하여야 한다. 14 Un-clean Hands는 특허취득과정에서 신의성실위반, 공정하지 못한 방법으로 특허를 취득 했기 때문에 공평한 구제, 공평한 방어를 주장할 수 없다는 것으로 그러한 당사자를 Un-clean Hands라고 하며, 공평하고, 신의성실원칙에 위반한 자로 판단하면 특허권을 행사할 수 없게 된다. (ii) 무효자료 발굴 특허의 최대약점은 특허와 동일 유사한 자료를 발굴하는 데 있다. (라) 특허권자의 의중조기 입수 국제특허분쟁의 예방은 특허권리자의 의중을 조기에 입수하는 것이다. 미국 등 선진국들은 경고장에 대한 응답기간이 짧기 때문에 대응할 시간이 많지 않다. 따라서 특허권자의 의중을 조기에 파악하여 대응전략을 세워야 한다. (3) 사후 대응전략 (가) 경고장 분석 특허분쟁은 특허권자로부터 경고장을 받았을 때부터 시작된다. 경고장 분석을 통해 대응전략을 세워야 한다. 자사제품이 특허권에 저촉되는가 여부 특허무효자료 조사하여 특허유효성 판단 특허권자의 의중이 무엇인가 (나) 침해협의자의 제품과 특허권 저촉여부 판단 경고장을 받은 자는 객관적이고, 제3자적인 입장에서 냉철히 자사제품이 과연 특허권에 저촉되 는가를 파악해야 한다. 특허권자가 경고장을 발송할 정도라면 어느 정도 특허권을 침해했다고 보고 경고장을 보낸 것 이므로 회신내용은 앞으로 진행될 가능성이 있는 소송내용과 일관성을 유지하도록 신중을 기해야 한다. 14 김정중, Power Patenting 전략 11면, 한국전자산업진흥회 PART IV 지식재산권 분쟁대응 229

242 (다) 전담팀 구성 국제특허분쟁은 국내 특허분쟁에 비해 규모가 크고 외국에서 이루어지므로 분쟁대응에 어려운 점이 많다. 따라서 국제특허분쟁 전담팀을 국내와 국외에서 각각 구성하여 대응하여야 한다. 대응은 전문 변리사나 전문 변호사가 수행해야 하므로 전문적이고, 경험이 많고, 변리사가 많은 대형 로펌을 선정하는 것이 유리하다. (라) 특허의 무효여부판단 확보한 자료와 특허내용을 검토하여 특허의 유효성여부를 판단하여야 한다. (마) 영업적인 측면에서 검토 침해협의자는 특허권자로부터 경고장을 받으면 당황할 수 밖에 없고, 특히 침해 소송이 제기되면 영업적으로나 경제적으로 타격을 받을 수 밖에 없다. 따라서, 침해소송이 제기하기 전에 중요고객에 미치는 영향을 검토해야 한다. 고객은 분쟁에 휘말리는 것을 원치 않으므로 특허분쟁이 해결될 때 까지 구매를 중단할 수 있다. 따라서, 고객의 동향을 예의주시해야 하고, 특히 분쟁으로 고객이 떨어지지 않도록 노력해야 한다. (바) 경제적인 측면에서 검토 침해 협의자는 특허권자와의 협상에서 경제적 측면을 가장 중요시 해야한다. 소송비용, 특허권자의 요구액, 제품원가 및 영업손익에 미치는 영향을 검토해야 하고, 협상가능 수준의 특허료를 어느 정도로 산정할 것인가 여부는 특허권자가 수용할 수 있는 수준이 될 것이다. 또한 특허권자가 이미 다른 협의자와 라이선스 계약을 맺고 있는 경우는 이것이 협상에 하나의 참고가 될 것이다. 15 (사) 특허권자의 의도 파악 (i) 로얄티에 관한 경우 특허 분쟁 해결의 또 하나는 특허권자의 의도 파악이다. 물론 누구나 최종목표는 손해배상금 수령에 있지만, 다음의 점에 유의할 필요가 있다. 로얄티 액에 의도가 있다면 적정한 로얄티 협상을 통해 소송을 피하는 것이 유리하다. (ii) 시장 독점이 의도인 경우 회피설계 특허권자의 의도가 시장독점에 목적이 있는 경우에는 특허권의 효력이 미치지 않도록 회피설계를 신속히 개발하여 대응하거나 Close License로 대응하여야 한다. 15 김정중 앞의글, 15면 230

243 (아) 최종 대응 방안 결정 경고장을 수령한 자는 지금까지 조사 분석한 지료를 종합적으로 판단하여 특허분쟁을 재판에 응소할 것인지, 협상에 의해 종결할 것인지를 조기에 파악하여 결정하는 것이 소송비용의 면이나, 로얄티 등 비용을 최소화하는데 유리하다. (4) 협상의 전략 (가) 전문가가 앞에서 주도한다. 협상의 주체는 1인이어서는 아니되고, 최소 3명 이상으로 구성해서 특허권자와의 협상에 대응 하여야 한다. 협상자는 기술전문가이자 특허전문가, 법률전문가, 언어 능통자 등 3인이 주체가 되어 협상에 응해야 한다. (나) 지금까지 수집한 자료를 암기한다. 협상의 가장 큰 무기는 특허의 약점을 특허권자에게 제시하는데 있다. 침해협의자는 특허권자 에게 특허의 약점을 조목, 조목 제시하여 강력하게 주장을 펴서 특허권자가 대응 못하도록 하여야 한다. (다) 특허권자의 주장내용을 미리 체크한다. 협상 전략은 미리 특허권자의 침해주장논리를 구체적으로 1문 1답식으로 만들어 특허권자의 주장을 약화시켜야 한다. 미리 특허권자가 주장할 내용을 미리 체크하여 공격할 때마다 준비한 자료로 정면으로 맞받아 치면 특허권자의 기를 약화시킬 수 있기 때문이다. (라) 대응은 집요하고 논리정연하게 특허분쟁은 항상 특허권자에게 유리하게 진행되는 것이 일반적이나, 특허권자의 구체적 논리에 빠져들게 되면 특허권자의 요구가 한층 강해지는 점을 고려하여 침해협의자도 지금까지 준비한 자료를 가지고 강력하고 집요하게 특허권자를 공격해서 기를 죽여야 한다. 비록 승산이 적다 하더라도 끈질기게 약점을 공격하다 보면 상대방도 당황하게 되는 경우도 많고, 강력한 대응수단이 상대방의 자신감을 약화시키고 리스크를 증대시키기 때문에 해결의 실마리를 찾을 수 있다. PART IV 지식재산권 분쟁대응 231

244 (마) 승산이 높은 사건일수록 더욱 철저히 침해협의자는 승산이 높다고 판단되면 될수록 리스크를 고려하지 않는 경우도 있을 수 있으므로 소송비용문제, 고객이 입는 피해문제, 장기간 진행으로 인한 자신감 상실 문제, 다른 일의 지연으로 인한 리스크문제 등을 고려하여 아주 적은 액수로 협상을 종결하는 것도 고려해야 할 것이다. (5) 다른 법률에 의한 특허규제의 전략 (가) 독과점법에 의한 특허규제방안 (i) 독과점법과 특허법의 충돌 독과점법은 사업자의 시장지배적 지위의 남용과 과도한 경제력의 집중을 방지하고 부당한 공동 행위 및 불공정거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진함으로써 창의적인 기업활동을 조장하고 나아가 소비자를 보호함과 동시에 국민경제의 균형있는 발전을 도모함에 있다. 이에 대해 특허권은 독과점법과 정반대의 성격인 독점배타적으로 권리를 실시하는 권리라는 점에서 양 법은 항상 충돌하고 있고 또한 헌법 제28조에 저작권과 특허권에 부여된 권리행사는 독점에 해당하지 않는다. 으로 규정되어 있어서 이의 조화를 여하히 운영하느냐도 하나의 문제라고 할 수 있다. (ii) 국가 및 공익이 우선이냐, 사익이 우선이냐 양법의 충돌을 규제 조정하는 방법은 법원의 판결에 의존할 수 밖에 없다고 보여지지만, 독과 점법의 최종목적은 국민과 기업을 보호하여 국민경제의 균형있는 발전을 도모함에 있고, 특허법 등 지식재산법은 특허권자의 사익을 보호하는 법이라는 점에서 양자의 합의점을 찾아야 한다. 물론 특허에 있어서는 국가의 빅 카드로 강제실시권을 활용할 수 있으나, 이 실시권제도도 여러 가지 제약이 있어서 양법의 조정자 역할을 하는데 한계가 있다. 그러나, 국가의 이익이냐, 개인의 이익이 우선이냐 하는 명제를 가지고 그 보호범익이 어느 정도인가에 초점을 맞춰 합의점을 찾는 것도 고려해야 한다. (나) 부정경쟁방지법에 의한 특허규제 16 부정경쟁법도 위의 독과점법의 목적과 마찬가지로 부정경쟁행위를 방지하여 건전한 상거래질 서를 유지하기 위한 것이라는 점에서 독과점법의 목적과 같다. 특허권자, 지식재산권의 권리를 독점 사용할 수 있는 권리를 이 부정경쟁 및 영업 비밀 보호에 관한 법률(이하 부정법)로 규제하는 데도 여러 가지 한계가 있다. 16 김주섭 앞의 글 190면 232

245 부정 경쟁방지법도 공익을 보호하기 위한 법인데 대하여 특허법은 특허권자 개인의 사익을 보호 하는 점에서 양자의 차이가 극명하게 나타나나, 이를 여하히 조정하느냐가 관건이다. (6) Patent trolls 특허에 대한 대응 전략 (가) Patent trolls의 행태 Patent trolls 회사는 통상의 기업과 같이 종업원이 창작하여 얻어진 특허를 소유하고 있는 기업이 아니고, 부동산 투기꾼과 같이 자금력을 이용하여 사용하고 있지 아니한 특허들을 저렴한 가격으로 매입하고 유사하게 제조 판매하고 있는 기업을 조사하여 이들에게 압박을 가하여 많은 실시료, 손해배상금을 받아내는 회사들이기 때문에 현실적으로 많은 문제점을 안고 있다. (나) Patent troll에 대한 대응 전략 Patent troll회사도 특허권자이고 침해물품을 강제집행 할 권한도 있으므로 이 권리를 제한하는 데에는 앞의 독과점법에서 설명한 바와 같이 어려운 점이 많다. 그러나 이 문제에 있어서도 권리행사가 합리적이냐, 국가 및 공익이 우선이냐 기술개발저해냐 등 제반사항을 고려하여 Patent troll의 권리행사를 규제할 필요가 있는가도 검토해야 할 것이다. 여하한, 분쟁이 발생하면 침해 협의자는 분쟁 방지에 최선의 노력을 경주해야 하고, Patent troll 회사에 적은 금액을 지급하고 화해하는 등 협상능력을 총동원하여 손해를 줄이는 방법을 택해야 할 것이다. 나. 침해입증부담은 누구에게 있나? 침해입증부담은 침해의 형태에 따라 다르다. 따라서 이에 대하여 설명하면 다음과 같다. (1) 지식재산권이 유효하다는 주장은 특허권자 등이 입증부담 특허 등 지식재산권 침해입증부담은 원칙적으로 침해주장한 지식재산권자가 침해사실을 입증 하여야 한다. 특허권 등 권리자가 특허청, 법원 등에 권리구제 소송을 제기하면서 침해했다는 증거를 제출하지 않으면 관계기관으로부터 받아드리지 아니하고, 오히려 패소하게 된다. PART IV 지식재산권 분쟁대응 233

246 (2) 침해협의자가 입증해야할 사항 한편, 상대방(침해자 등)은 권리자가 제출한 침해 증거자료를 검토한 결과 신뢰할 수 없다고 주장할 경우에는 그에 따른 입증을 하여야 한다. 예컨대 지식재산권이 출원전 공지, 공연되었다든가, 특허나 등록될 수 없는 사유에 해당되는 경우 등의 침해입증부담은 침해자에게 있다. (3) 특허청의 침해입증부담의 경우 (법192조의 2) 특허청은 직권으로 지식재산권을 침해하였는지 또는 특허권의 행사가 법률의 범위내에서 행하 고 있는지 수시로 조사할 수 있다. 이 경우에는 특허청이 침해하였다는 사실을 입증하여야 한다. 다. 의 사법기관의 증거인정 수준 (1) 일반적인 수준 의 사법기관의 증거인정수준은 사안에 따라 다르나, 우리나라의 사법기관에 비해 증거인 정수준이 높다고 할 수 있다. 우리나라는 침해를 주장하는 권리자의 입증책임에 전적으로 의지하는 경우가 대부분이고, 권리자와 침해협의자가 제출한 증거자료를 기준으로 판결한다. 도 증거 주의를 채택하고 있으므로 우리나라와 비슷하거나, 특허청은 우리나라보다 더 강력한 행정 위반에 대한 준사법권을 가지고 있으므로, 특허청에서 조사한 증거자료들을 사법기관에서 그대로 받아드리는 경우가 많기 때문이다. (2) 의 증거인정 수준 17 (가) 개인의 증언, 증인의 진술에 대해 행정위반에 따르는 침해, 지산재산권 무효, 취소 청구에 있어서 개인의 증언이나 개인 진술은 17 Becerril coca & Becerril, S.C 특허사무소 자료 제140면 234

247 증거로 인정되지 아니하며, 또 도덕이나 법에 위배되는 증거는 인정되지 아니한다. (나) 모든 증거는 공증을 받아야 하는가 국가나 공공단체에서 발행한 문서이외의 증거는 원본 또는 사본을 제출하되 최초 소장에 첨부 하여 제출해야 하며 또 이들 원본이나 사본은 공증을 받아야 한다. (다) 모든 증거는 소장과 함께 제출 우리나라는 증거자료를 소송이 종결되기 전까지 법원 등에 제출하면 되지만 는 소장 제 출하기 전에 증거자료를 철저히 수집하여 소장과 함께 제출해야 한다. 물론 연방민사소송법 제324 절에는 예외가 있다. 즉, 소장제출시에는 원고가 미처 알지 못했던 증거, 소장제기 후 최고의 주장을 반박할 수 있는 증거 등은 소송 중에 제출해도 된다. 라. 기업과의 로얄티 협상의 특징 18 는 국제특허분쟁이 가장 빈번하게 발생하는 미국과 접경하고 있고, 또 거기에다 수출의 70%를 미국에 의존하는 나라이기 때문에 미국의 협상전략과 비슷한 특징을 가지고 있다해도 과언이 아니다. 기업이 특허권자인 경우 최대한 로얄티를 받아내려고 모든 수단방법을 동원할 것이고, 그러하지 아니하고 기업이 침해협의자인 경우는 그 반대의 특징이 나타날 것이다. 세계 모든 지식재산권자나 지식재산권 침해협의자는 지식재산권 분쟁이 공식적으로 소송제기 전에 당사자의 사전접촉에 의해 분쟁을 해결하려고 노력 하고 있다. 이는 당사자의 노력과 소송에 관련한 불필요한 비용을 줄일 수 있기 때문이다. 이와 관련하여 에서 일반적으로 실시되고 있는 3가지 협상 형태가 있다. (1) 당사자 간의 공생을 위한 계약서 체결 이러한 종류의 협상은 상표 출원과 관련된 기소를 하기 전에 혹은 기소 중에 시도해볼 수 있는 협상으로서, 그 목적은 기존의 등록 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 상표의 사용과 등록을 허용 하는 서면 문서(동의서 혹은 공존 합의서)를 체결하고자 하는 것이다. 일단 이러한 문서를 얻게 되면 18 Becerril coca & Becerril, S.C 특허사무소 자료 제140면 PART IV 지식재산권 분쟁대응 235

248 (법이 정하는 형식에 따라 합법적으로 작성된 경우), 이를 MIIP에 제출해야하고, MIIP는 이의 적합 성을 판단해서, 그 결과에 따라 해당 등록을 인정할 것인지를 결정한다. (2) 권리자와 라이선스 계약체결 지식재산권 관련 분쟁을 사전에 방지하기 위한 최선책의 하나는 지식재산권자와 지식재산권과 동 일 유사한 제품을 제조 판매하려고 하는 자 사이의 라이선스 계약을 체결하여 법적으로 실시 사용하는 길이 가장 안전한 길이기는 아나, 로얄티 등 문제가 있어 이 방법을 이용하는 데에는 일정 한 한계가 있다. (3) 분쟁의 원만한 해결 이는 소송전후를 통하여 당사잔 간 협상을 통해 분쟁을 원만하게 해결하기 위해 소송을 하지 아니 하거나 소송중이라 해도 소송취하하여 해결하는 방법이다. 그러나 이 방법도 로얄티 등 문제가 있어 당사 간에 합의를 이끌어 내는 데에는 여러 가지 난관이 있다. 이상 위에서 언급한 3가지 방법은 지식재산권자의 의중에 달려 있어, 당사자 간 서로 1보씩 양보하면 분쟁협상도 쉽게 풀릴 수 있다. 마. 로펌의 참여시기 뿐만 아니라 모든 국가도 마찬가지로 생각된다. 국제특허분쟁이 발생하기 전부터 로펌이 국제특허분쟁에 깊숙이 관여하여 소속기업에게 유리한 방향으로 소송전략이나 협상전략을 기획 하여 대체할 수 있어야 한다. 236

249 바. 로펌 대리인 등 수수료 (1) 특허청에 침해소송을 제기할 경우 대리인의 수수료 : US$ 5,000 (2) 법원에 특허, 상표권침해에 따른 손해배상청구 대리인 수수료 : 1시간 당 US$ (3) 세관에 수입물품에 대해 압류조치 등 대리인 수수료 : 1시간 당 US$ PART IV 지식재산권 분쟁대응 237

250 Part IV 지식재산권 분쟁대응 3. 지식재산권 분쟁판례 19 가. 침해소송사건 및 손해배상사건 (1) 판례 1 (가) 사건 내용 산업재산법 위반에 따른 손해배상 20 (나) 판결요지 손해 인정을 위해 재산권 침해가 존재해야 한다는 MIIP의 선고 산업재산권 제 187, 188, 192, 193, 198, 199의 2, 199조의 2(5), , 221, 221의 2, 조에 따라, 산업재산권에 관한 무효, 소멸 및 행정 침해의 선언 절차를 입증할 수 있으며, 또한 결의안을 발령하고, 그에 해당하는 선고를 할 수 있다; 동 법 제 6조 9항이 허용한 바에 의거 동법 에 따라 관련 당사자가 해당 기관을 산업 재산권법 위반으로 인한 손해 보상에 관한 분쟁 심판관으 로 MIIP를 지명하지 않았을 경우, 기타 221조는 피해를 입은 당사자가 민법 이외의 관습법에 따라 해당 손해보상을 요구할 수 있다. 따라서, MIIP는 이 문제를 전문적으로 담당하는 관청이고 위에 언급한 특별법의 성격 상 MIIP가 해당 선고 절차에 있어 위에서 언급한 배상 조치를 시정하라는 선고를 할 수 있는 기관이기 때문에, MIIP는 사전에 위반 행위가 있었다는 것을 선고할 필요가 19 지식재산권 분쟁사례는 Becerril, Coca. S.C. 특허사무소 및 Basham 특허사무소에서 제공한 것임 20 제9기, 제1법정, 민사사건 - Judicial Weekly of the Federation 및 관보 2004년 5월 19일 p 년 3월 17일 1차 순회 법원 민사 238

251 있으며, 이는 위반행위를 입증하는 유효한 법적 조치가 된다. 이를 위해 산업 재산권 위반으로 인한 손해 배상 청구를 심판하는 판사는 MIIP가 선고한 행정위반의 직접적인 결과가 있었는지를 심사 숙고 해야 하지만 그 사람이 상기 위반행위를 초래했는지 심문하지는 않을 수 있는데, 그 이유는 행정 당국 이 최종 판결에서 이미 이를 선고했기 때문이다. 이렇듯 이는 위에서 언급한 위반행위와 밀접하게 관련되어 있기 때문에, 손해에 대한 민사 재판은 MIIP가 발령한 선고와 별개의 것이 될 수 없다. (2) 판례 2 (가) 사건 내용 등록상표 침해 21 (나) 판결요지 위반 선고의 진정인이 해당 위반자가 위반한 상표에 대해 법적으로 유효한 상표 등록을 했다는 가정 하에, 산업 재산권법 213조 B항과 C항의 4~5에 따른 산업재산권 위반 아무런 근거 없이 인가, 라이선스, 혹은 제 3자의 지명이 있는 것으로 믿게 만든 제품이나 서비 스의 제조/제공 혹은 판매에 관한, 그리고 등록 상표에 의해 보호되고 있는 제품이나 서비스에 대해 혼동을 일으킬 정도로 유사한 등록 상표의 사용에 관한 산업 재산권법 213조 b항과 c항 4~5 는 위반 선고의 진정인이 해당 등록 상표가 해당 위반자가 이를 사용하기 이전에 등록되어 완전한 법적 효력을 지니고 있었다는 사실을 입증해야 효력이 발효된다. 따라서 해당 위반자가 위반 선고 의 진정인이 해당 상표를 등록하기 이전에 최초로 해당 상표를 사용해 위반자가 상표 등록 사용에 관해 신의 성실의 원칙을 지켰다는 점이 인정되어 산업 재산권법 92조 I에 따라 위반 선고를 부인 한 반대 의결의 경우, 진정인은 자신의 등록 상표가 위반자의 사용 이전에 완전한 법적 효력이 있었 다는 사실을 입증해야 하며, 그렇지 못한 경우, 반대 결의안은 위반 행위가 입증되지 않았기 때문에 합법적인 것으로 인정된다. 21 재판 번호 8674/ /835/02-PL 년 3월 5일 열린 회기에서 연방 조세 및 행정 법원 PART IV 지식재산권 분쟁대응 239

252 (3) 판례 3 (가) 사건 내용 산업 재산권법 위반사건 22 (나) 판결요지 산업 재산권 위반 행정 선고. 이는 한 기업이 등록 상표 소유자 혹은 라이선스 소지자 없이 제품 을 상 거래한 사건 산업 재산권법 92조 2항에 상표 등록은, 등록 상표나 라이선스 소지자에 의해 합법적으로 상 거래 될 경우, 상표 등록은 이 등록 상표가 적용되는 제품을 거래, 유통, 구매 혹은 사용하는 사람에 반하는 효력이 발생하지는 않는다. 다른 한편, 산업 재산권법 규정 54조, 1항과 2항은 어떤 국가의 해당 제품 등록 상표권 소지자 혹은 라이선스 소지자가 이 제품을 수입하는 경우나 혹은 의 등록 상표권 소지자나 외국의 등록 상표권 소유자가 수입일 기준 해당 등록 상표의 유일한 경제적 이해관계자이거나 혹은 유일 한 라이선스 소지자 혹은 2차 라이선스 소지가인 경우 이 제품의 수입은 합법적이라고 규정하고 있다. 따라서, 외국 제품을 마케팅 하는 회사가 등록 상표권 소지자나 라이선스 소지자, 혹은 등록 상표권 소지 자와 동일한 경제적 이해관계집단에 속한 사람이 아닌 경우, 거래에 이 제품을 도임한 기업은 합법적이지 않으며, 산업 재산권법 213조 조항이 적용되지 않고, 해당 위반 사항을 행정적으로 선고해야 한다. 나. 세관사건 및 저작권법 위반 사건 (1) 판례 4 (가) 사건 내용 저작권 연방법 위반 23 (나) 판결요지 저자의 승인 없이 작품 캐릭터를 복제한 제품의 상용화. 연방 저작권법에서 규정한 거래 위반에 22 재판 번호18981/ /1137/02-PL 년 10월 24일 연방 조세 및 행정 법원 최고 법원 23 재판 번호12168/ /651/02-PL 년 3월 31일 회기에서 찬성 7, 반대 3으로 연방 조세 및 행정 법원 최고 법원에 의해 의결 240

253 해당하는 영리 행동에 적용된다. 연방 저작권법 231조, 3항에 따르면, 저작권법의 보호를 받고 있는 작품의 상용화는 저작권 소지자의 허가 없이 영리 목적으로 사용되었을 경우, 거래 위반에 해당한다; 따라서 작품에 포함되어 있는 캐릭터를 이용해 경제적 이익을 얻기 위한 목적으로 이 캐릭터를 재생산 하는 것은 바람직하지 않다. 이는 생산자 혹은 제조사와 최종 소비자 간의 중간 단계인 경우에도 마찬가지인데, 그 이유는 그러 한 중간단계를 통할 경우 상업적 수입이 발생하기 때문이다. (2) 사례 5 (가) 사건 내용 저작권법 위반 24 (나) 판결요지 저작권. 사법 조치에 있어 손해 보상의 정확성은 연방 저작권법 229조 혹은 231조에 의해 규정 된 행정 사건이나 상 행위와 관련된 위반 행위로 인해 분쟁이 발생했을 경우의 이전 행정 당국의 선고에 따라 결정된다. (다) 내용 연방 저작권법은 국가 저작권 협회(National Institute of Copyright)에 해당하는 법은 이 법의 229조가 정한 저작권을 위반했을 경우에 적용되며, 이 법의 231조가 규정하는 상업, 산업 혹은 불 공정 거래를 위반했을 경우에는 MIIP에 해당하는 법이 적용된다. 따라서, 이러한 기관의 권한은 행 정 통지와 행정 벌금에 국한되며, 저작권법에 관한 거래 위반은 이 법의 213, 216, 216bis 조항에 따 라 연방 법원과 연방 기관이 통지하는 행정 혹은 거래 위반에 의한 것이 아닌 민사나 형사 소송으 로 확장되지는 않는다. 따라서 사법 조치에 있어 손해 배상 행동의 정확성은 분쟁이 연방 저작권법 229조와 231조가 규정하는 행정 및 거래 위반에서 비롯된 경우에만 해당되며, 기타의 경우 손해 배 상은 사법 당국에 의해 취해질 수 있으며, 사전 선고가 필요하지 않다. 24 직접 암파로(Direct Amparo) 11/2010. Cinemex Altavista, S.A. de C.V. et al. 2010년 12월 1일 PART IV 지식재산권 분쟁대응 241

254 다. 상표등록여부 및 상표등록무효사건 (1) 판례 6 (가) 사건 내용 상표등록여부 25 (나) 판결요지 상표권. 상표 등록은 이전에 신청해서 등록 과정에 있는 다른 상표 혹은 등록되어 효력이 발효 된 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사한 상표이지만, 동일 혹은 유사 제품이나 서비스에 적용되지 않는 경우에는, 상표 등록이 인정된다. 산업 재산권법 90조 16항은 이전에 신청해서 등록 과정에 있는 다른 상표 혹은 등록되어 효력 이 발효된 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하며, 동일 혹은 유사 제품이나 서비스에 적용되는 상표는 등록할 수 없다. 이렇듯, 두 개의 등록 상표가 음이나 아이디어 면에서 혼동을 유발할 정도로 유사하지만, 서로 다른 부류로 분류된 제품에 적용되는 경우, 위에 언급된 제한 기준은 적용되지 않는데, 그 이유는 이 둘의 상표가 서로 다른 상품이나 서비스에 적용되고, 소비자가 혼동을 일으킬 우려가 없으며, 제조사나 서비스 제공업자 간 불공정 거래가 발생하지도 않을 것이기 때문이다. (2) 판례 7 (가) 사건 내용 상표등록 무효사건 26 (나) 요점 등록 상표 무효. 혼동을 일으킬 정도로 유사한 음성이나 시각적 유사성을 고려해야 하지, 차이 점을 고려해서는 안된다. 25 재판 번호1677/ /212/03-PL 년 3월 26일 회기에서 연방 조세 및 행정법원 최고 법원 26 재판 번호10201/ /173/02-PL 년 2월 10일 연방 조세 및 행정 법원 최고 법원 242

255 (다) 판결 내용 동일한 범주에 속하는 등록 상표에 있어서는, 혼동을 일으킬 정도의 유사성이 존재하는지의 여부를 결정하는데 있어, 등록 상표 간에 발견된 유사성을 고려해야지 차이점을 고려해서는 안된 다. 이러한 목적을 위해, 상표 분석을 통해 상표가 동일한 강조 위치에 있어 동일한 접두사 및 접미 어를 사용해 시작과 끝부분이 동일한 것으로 간주되는 것과 같은 음운이나 시각적 면에 있어 혼동을 일으킬 정도의 유사성이 발견된 경우, 비 강조 부분에 차이가 있다 하더라도, 그러한 차이가 이 두 상표 간에 혼동을 일으키지 않을 정도로 충분히 차이가 난다고 할 수 없다. 따라서, 행정 당국이 비록 두 상표 간에 처음과 끝 문자에 공통점이 있지만 상표를 이루고 있는 핵심 철자에 차이가 있기 때 문에 상표 간의 구분이 충분하다는 근거로 상표 무효 소송을 기각하는 경우, 이러한 결정은 합법 적 근거가 없으며, 산업 재산권 151조, I항과 90조 16항에 관한 헌법 16조 조항을 위반하는 것이라 할 수 있는데, 그 이유는 동일 범주에 속하는 제품에 적용되는 등록 상표와 혼동을 일으킬 정도 로 유사하고, 두 상표를 봤을 때 핵심 요소에 있어 혼동을 유발할 정도의 유사성이 있고, 차이점은 비핵심 요소에 있어 소비자가 차이점을 구분할 수 없으며, 소비자는 이 두 상표를 동일한/유사한 상표로 여길 것이기 때문에 이는 물질법(Law of Matter)을 위반하는 것으로서, 해당 당국이 내린 결정과는 달리, 이는 무효 사유에 해당한다. PART IV 지식재산권 분쟁대응 243

256 Part IV 지식재산권 분쟁대응 4. 지식재산권 분쟁 사례 27 가. 법원 가처분 사례 지식 재산권법은 지식 재산 소유자들에게 침해 소송 제기와 동시에, MIIP 직원이 지식 재산권 침해자의 사업장을 조사하면서 명백한 침해 증거를 발견했을 경우에 채택되게 될 가처분 신청을 요청할 수 있는 기회를 제공하고 있다. MIIP가 지식 재산권 침해자에게 가처분 명령을 내린 상황에서 MIIP가 지식 재산권 소유자가 제 기한 침해 소송을 기각한 경우 피고가 입을 수 있는 잠재적 피해로부터 보호를 해주는 것을 주 목적 으로, 지식 재산권법은 원고로 하여금 공탁금을 내걸 것을 요구하고 있다. 지식 재산권법에 따라, 공탁금 금액은 가처분 신청 채택으로 인해 피고에게 발생할 수 있는 모든 피해를 보상할 수 있는 범위로 정하고 있다. 에서의 법률 적용에 대한 이해를 돕기 위해 예를 들어 보면, 가처분 신청 내용이 침해 대상 상품의 압류 처분인 경우, 지식 재산권 소유자가 예치해야 하는 공탁금은 MIIP가 압류하는 침해 대상 상품의 총비용(total cost)에 달하는 금액이어야 한다. 따라서, 지식 재산권 소유자인 원고가 침해 대상 상품의 비용 및/혹은 압류 상품의 총 금액을 알지 못해서 원고가 예치한 공탁금이 압류 상품의 총 액수에 미치지 못하는 경우, 일단 MIIP가 조사 방문을 27 는 침해 등 분쟁사건사례 인정사항(원고, 피고 등 이름, 판시한 법원 등 이름)을 일반에 공개하지 아니하고, 이를 공개하고자 할 경우에는 법원 등의 허가 를 얻어야 한다고 해서 인적사항은 생략하였음 244

257 벌인 뒤 최초 공탁금으로 커버되지 않는 상품 금액을 커버할 수 있게 추가 공탁금을 원고에게 요청 하도록 되어 있다. 지식 재산권법에 규정된 침해 소송 절차에서는 MIIP가 소송을 제기한 원고에 의해서가 아니라 지식 재산권법의 199조Bis에서 정한 바와 같이 가처분 적용으로 인해 발생할 수 있 는 가능한 손해 혹은 손실에 근거해 공탁금을 정하도록 한다. 는 내용의 제 13차 연방 순회 법원이 판결한 기준 번호 I.13o.A.141 A에 따라 MIIP는 가처분 신청을 채택하기 위해서는 이 가처분 조치 로 인해 발생할 수 있는 가능한 손해에 근거해 정확한 공탁금 액수를 정할 의무가 있다. 이로 인해, 원고가 압류 대상인 상품의 총 금액을 커버하기 위해 MIIP가 요구한 추가 공탁금 예치에 따랐을 경우에는, 행정 소송 절차가 진행되는 동안과 최종 판결이 내려질 때까지 모든 압류 상품에 대해 가처분 조치의 효력이 유지된다. 원고가 추가 공탁금 예치에 따르지 않았을 경우, MIIP는 초기 공탁금으로는 커버되지 않은 액수에 해당하는 물품을 압류 해제하며, 가처분 조치는 최초 공탁금으로 커버되는 물품에 대해서만 효력이 유지된다. 사례 1 : 가처분 관련 공탁금을 예치한 사례 등록 상표 X 의 소유자는 이의 권리 침해자 W 가 자신의 사업장 내에서 등록 상표 X 를 침해하는 제품을 생산하고 있다는 사실을 발견했다. 이를 이유로 등록 상표권 소지자는 MMIP에 침해 소송을 제기했고, 동시에 가처분 신청을 청구해서 침해 상품의 압류를 요청했다. W 가 등록 상표 X 를 침해해서 상품화한 제품의 정확한 금액을 등록 상표 X 소지 자가 모르기 때문에, 이 소지자는 W 의 사업장에서 눈으로 확인할 수 있는 제품만을 커버할 수 있는 공탁금을 예치했다. 일단 MIIP가 침해자의 사업장에 조사를 벌이고 난 뒤, MIIP 직원은 W 가 상품화한 제품의 금액이 등록 상표 X 소지자가 예치한 공탁금의 범위를 넘어선다는 것을 발견했다. 따라서 MIIP는 등록 상표 소지자에게 최초 공탁금으로 커버되지 않는 상품을 압류할 가능 성이 있기 때문에 이에 대해 추가로 공탁금을 예치할 단기의 기한을 제시하였다. PART IV 지식재산권 분쟁대응 245

258 시사점 : 가처분시 공탁금을 예치하는 데 있어, 추가 공탁금이 필요한 경우가 많은 바, 초기 공탁금 예치시 압류될 물품에 대하여 적정한 액수를 산정하여 야 불필요한 추가절차 또는 일부 물품의 압류 해지를 막을 수 있다. 나. 분쟁 사례 지식 재산권법은 다른 문제에 우선해 침해에 대한 법률적 가정, 소송 절차 및 침해자에게 부과할 수 있는 처벌(침해 행위가 입증된 경우)을 정해놓고 있다. MIIP에 침해 소송이 제기되어 접수되면, MIIP는 피고의 침해 행위가 입증되었는지의 여부 혹은 이 침해 소송을 기각할 것인지의 여부를 결정할 의무가 있다. MIIP가 침해자의 행위가 입증된 것으로 인정하면, MIIP는 피고에게 다음의 처벌 중 하나를 부과해야 할 의무가 있다: 벌금, 행정 조치, 혹은 임시/영구 사업 폐쇄. 의 법률 집행에 있어, MIIP는 보통 침해자 행위의 고의성, 심각성과 피고의 경제적 환경 등을 고려해 침해자에게 벌금형을 부과하고 있다. 이로 인해, 지식 재산권 침해자들은 MIIP의 판결에 따라 부과된 벌금 중 일부를 불공평하거나 과도하다고 여기는 경우가 있으며, 이런 이유로 에서는 지식 재산권 침해자들이 MIIP가 피고의 경제적 상황을 제대로 고려하지 않고 벌금을 부과했다는 취지의 항소를 제기하는 것이 일반 적이다. 하지만, 지식 재산권 법의 행정 침해 소송에서의 벌금 부과. 당사자가 해당 당국이 벌금 부과 시 고려한 요소들이 경제적 상황을 정확히 반영하는 것이 아니기 때문에 과도한 벌금 부과라고 주장하려면 침해자가 그러한 벌금을 감당할 수 있는 경제적 여건에 처해있지 않다는 사실을 입증하는 증거를 제시해야 한다. 는 내용의 제 9차 연방 순회 법원이 판결한 기준 번호 I.9o.A.118 A에 의거 해, 지식 재산권 침해자가 그러한 불공평한 처벌을 감당할 수 없는 경제적 여건에 처해있기 때문에 MIIP가 부과한 벌금이 합법적이지 않다는 사실을 증명할 수 있는 증거를 통해 이를 입증해야 한다. 사례 2 : 등록상표 침해에 대한 벌금 부과 및 이에 대한 이의 제기 사례 등록 상표 X 의 소지자는 침해자 W 가 자신의 사업장에서 등록 상표 X 를 복제한 소위 자동차 열쇠를 상품화했다는 사실을 발견했고, 침해자 W 가 사업장에 얼마 나 많은 자동차 키를 보유하고 있는지를 알아보기 위한 조사를 실시한 결과, 침해자 W 246

259 는 최소 50개의 자동차 키를 보유하고 있으며, 이를 금액으로 환산하면 제품 한 개당 미화 60달러에 달하는 금액의 복제품을 보유하고 있었다는 사실을 발견했다. 이에 따라, 등록 상표 X 의 소유자는 W 에 대해 침해 소송을 제기했으며, 이 소송 결과 MIIP는 침해자에게 미화 1만 달러에 달하는 벌금을 부과하였다. 이러한 판결 결과, W 는 자신의 경제적 여건이 이러한 금액의 벌금을 감당할 수 있는 상태가 아니기 때문에 MIIP가 부과한 벌금이 불공평하거나 과도하다고 주장하며 MIIP의 처분에 이의를 제기했다. 하지만 MIIP의 판결을 뒤집을 수 있는 판결을 얻어내려면, W 는 자신의 경제적 여건 이 MIIP가 부과한 벌금을 감당할 수 있는 상태가 아니기 때문에 이 벌금 부과가 합법적이지 않다는 사실을 입증할 수 있는 증거를 제출해야 한다. 시사점 : 침해 소송시 침해자에 타격을 주기 위한 벌금 부과에 있어서, 대부분 벌금이 불공평하거나 과도하다는 방어를 하는 피고가 많은 바, 권리행사자는 침해소송 전에 침해 자의 경제 상태에 대한 정보를 충분히 확보하여 제시할 것이 요구된다. 다. 손해 배상 청구 소송 지식 재산권법은 지식 재산권을 위반한 결과로 인해 발생한 물질적 손해에 대해 보상을 청구할 수 있는 범위를 침해자가 판매하거나 제공한 각각의 침해 대상 제품 혹은 서비스 판매 가격의 40% 미만으로 정하고 있다. 이로 인해, 지식 재산권을 침해 당한 지식 재산권 소유자는 침해자가 행정 소송 절차 내에서 MIIP가 부과한 행정제재에 따를 것을 주장하는 청구를 제기할 수 있으며, 침해자가 판매하거나 제공한 각각의 침해 대상 제품 혹은 서비스 판매 가격의 40% 미만의 범위 내에서 독립적인 별도의 민사 소송을 통해 보상금을 청구할 수 있다. 지식 재산권법이 피해를 입은 당사자가 손해 배상 민사 소송을 청구할 수 있는 적절한 시기에 대해 적절한 규정이 수립되어 있지 않기 때문에, 이는 지식 재산권 소유자들 사이에 혼동을 유발하고 있으며, 일부 원고의 경우 침해 사실을 인정하는 행정 소송 판결이 있기 전에 손해 배상 PART IV 지식재산권 분쟁대응 247

260 민사 소송을 청구하는 사례가 발생하기도 하였다. 의 지식 재산에 관한 입법에 있어 이러한 규정의 부재로 인해, 2004년 대법원은 산업 재산. 손해 배상 청구를 할 수 있도록 하기 위해 침해 사실의 존재 여부를 MIIP가 미리 판결해주는 것이 필요하다 는 내용의 의무 기준 번호 1a./J. 13/2004,를 발령하였고, 이 기준은 지식 재산권 소유자가 침해자에게 손해 배상 청구를 하기 위한 민사 소송 청구의 자격을 갖추기 위해서는 소송 상의 행정 소송이 명백한 판정(침해 사실의 존재 선언)이 있을 때까지 기다려야 할 것을 요구하고 있다. 이로 인해, 산업 재산권 위반 사례의 경우, MIIP가 지식 재산권의 위반 행위가 존재한다는 사실을 인정하는 침해 소송 판결을 내려야 민사 소송을 통해 손해 배상 청구를 제기할 자격을 갖출 수 있게 되어 있다. 사례 3 : 손해 배상 소송을 위해 침해 소송을 먼저 제기한 사례 특허 X 의 소지자는 침해자 W 가 자신의 사업장에서 특허 X 의 적용 범위에 해당하는 제품을 상품화하고 있다는 사실을 발견했다. 이로 인해 특허 X 소지자 는 고객들이 원래 오리지널 제품과 특허를 침해한 제품 간에 혼동을 일으켜 특허를 침해한 상품을 구매하였기 때문에 특허 소지자에게 상당한 피해를 입히고 있었다. 이와 관련해, 특허 X 의 소지자는 침해 상품의 상품화로 인해 발생한 피해를 보상받기 위한 소송을 계획하고 있다; 하지만, 의무 기준 번호 1a./J. 13/2004로 인해, 특허 X 의 소지자는 침해자를 대상으로 피해 보상 소송을 청구하기 위해 우선 침해 소송을 제기해야 했고, 이 소송에서 침해 사실의 존재가 인정될 때까지 기다렸다가 손해 배상 청구를 해야 했다. 시사점 : 손해 배상 소송을 제기하기 위해서는 반드시 침해 소송 등의 침해사실입증에 대한 결론이 난 소송이 선행해야한다. 248

261 라. 형사 소송 사례 지식 재산권 법에 의거 상표 등록 위반에 대한 형사 소송을 제기할 수 있기 위해 서는 표시 (marking)가 의무적이다. 따라서 형사 소송을 제기할 수 있는 권한을 지니기 위해서는, 등록 상표 소유자는 제품, 용기 혹은 포장지에 상표 등록 표시인 Marca Registrada (등록 상표)나 M.R. 이라는 글자, 혹은 기호와 함께 상표를 표시해서 해당 제품이나 서비스가 지식 재산권의 보호를 받고 있는 제품과 서비스라는 사실을 대중에게 알려야 한다. 이러한 요구 사항은 2003년 산업 재산권. 산업 재산권 위반 행위에 대한 형사 소송 청구를 위 한 요구 사항. 을 내용으로 하는 2차 순회 법원 의무 기준 번호 XV.2o. J/12에서 확정되었으며, 이 의무 기준은 검찰이 상표 등록 위반 혐의로 형사 소송을 제기하기 위해서는 상표권 소유자가 지식 재산권법이 정한 표시 의무를 준수해야 한다는 점을 규정하고 있다. 자신의 상품, 용기 혹은 포장지에 지식 재산권법이 요구하는 표시를 하지 않은 일부 등록 상표 소유자들의 경우, 등록 상표에 대해 형사 소송을 제기할 수 있는 권한을 지니기 위해서는 상표 등록의 존재를 대중에게 알리기 위해 등록 상표에 대한 자료(등록 번호, 신청 번호, 국제 등급, 보호 제품, 소유자 이름 등의 자료)를 유력한 매체(Diary)에 발표함으로써(제품, 용기, 포장지에 표시를 하는 것 대신에) 이 요구사항을 충족시킬 수 있다. 이러한 발표가 있는 경우, 의무 기준 번호 XV.2o. J/12, 에 의거 검찰은 등록 상표 소유자의 지식 재산권 행사를 위해 상표 등록에 관한 형사 소송을 제기할 수 있는 자격이 생기게 된다. 사례 4 : 형사 소송을 제기하기 위하여 표시 의무를 수행한 사례 등록 상표 X 의 소유자는 에서 자동차 열쇠를 상품화하기 시작하였고, 지식 재산권에 의거한 적절한 표시 없이 5만개의 제품을 생산하였다. 이로 인해 등록 상품 소유자는 에서 자신의 제품을 복제하는 제 3자들에 대해 지식 재산권을 행사할 수 없을지도 모른다는 우려를 갖게 되었고, 자신의 제품을 이 미 생산하였기 때문에 지식 재산권법에 규정된 요구 사항에 따라 이들 제품에 적절 한 표시를 하기에는 이미 때가 늦었다는 사실을 알게 되었다. PART IV 지식재산권 분쟁대응 249

262 따라서 이미 생산한 제품을 수정하는데 드는 불필요한 비용을 줄임과 동시에 지식 재산권법이 요구하는 표시 의무를 따르고 자신의 제품을 복제하는 자에 대해 형사 소 송을 제기할 수 있는 자격을 갖추기 위해, 등록 상표 X 의 소유자는 유력 매체에 등록 상표 X 에 관한 자료를 발표함으로써 자신의 등록 상표의 존재를 대중에게 알리기로 결정하였다. 시사점 : 에서 사용하지 않는 상표임에도 불구하고 상표 침해자에 대한 형사 소 송 제기시엔 반드시 상표 사용의무를 다한 점을 입증하여야 하며, 그 방법으로서는 일반적 으로 유력 매체(TV, 잡지, 신문 등)에 등록 상표에 대한 자료(등록 번호, 신청 번호, 국제 등급, 보호 제품, 소유자 이름 등의 자료)를 발표하는 경우가 많다. 마. 분쟁 조정 사례 IPR 중재 사례는 상업적 문제들과 동일한 규칙에 따른다. 따라서 지식 재산권 사례를 중 재 규칙에 따라 해결할 필요가 있는 경우, 중재 판정과 절차는 상법(Commercial Code: 연방 규정) 과 민법이 제시하는 규정에 따라야 한다. 33개의 민법에 포함되어 있는 민법 규정을 참고하 기 바란다(각 주 당 하나의 민법과 연방 민법). 지식 재산에 관한 문제는 일반적으로 연방 민법에 의 거 판결하고 해결되는데, 그 이유는 산업 재산권법과 연방 저작권법이 연방 법률이기 때문이다. 중재에 의해 해결되는 지식 재산권과 관련된 문제들은 일반적으로 세계 지식 재산기구(WIPO)의 중재안에 의거 해결되며, 일부의 경우 ICC 혹은 CAM (CentrodeArbitrajedeMéxico)에 의거해 해결 한다. 세계 지식 재산권 기구의 중재 기준은 세계적으로 통용되고 있기 때문에 판례법에 관한 장에서 이 문제를 중점적으로 다룰 것이다. 이 문제에 있어, 상법 1416조에 의거, 당사자들이 상호 간에 상업적 합의를 원하는 경우, 당사자들은 사법부 관할 법원이나 중재 절차를 통해 원하는 방식으로 자유롭게 갈등을 해결할 수 있다. 뿐만 아니라 브라질, 콜럼비아, 파라과이, 우루과이 등과 같은 일부 다른 남미 국가들과는 달리, 민법 13조(민법을 보완하는 조항으로 적용 가능)는 당사자들이 자신의 합의를 규정할 해당 법령을 정할 수 있게 허용하고 있다(중재 조항 포함). 이에 따른 중재 절차 및 이에 적용되는 법( 법이든 아니면 당사자들이 선택한 법이든)은 일반적으로 인정된다. 이러한 내용은 법원 이 법령의 선택이 소송이 행해지는 나라의 법률인 법정지법(LexFori)에 의거해 이루어졌는지를 250

263 검토하며, 법정지법에 따르지 않았을 경우에는 중재 판정이 무효가 되기 때문에 당사자 한 쪽이 중 재 판정을 시행하길 원하는 경우에는 유리하게 작용할 수 있다. 즉, 만일 계약 관계가 와 연 관이 있거나 내에서 계약 관계가 시행되는 경우, 당국은 당사자 쌍방이 이에 사전에 합의한 경우 중재 조항을 갈등 해결의 유효한 수단으로 인정한다는 것이다. 하지만 판례법(기준 번호 I.3o.C.943 C, 2011년 5월 자. 당사자 한 쪽의 무능 상태 혹은 합의가 법에 반하는 내용인 것으로 인한 중재 판정의 무효화 에 관한 내용)은 다음의 경우 법원은 내에서 시행되는 중재 판정을 무효로 판결할 수 있다고 규정하고 있다: (a)중재조항이당사 자들이선택한법에의거무효인; (b)만일 당사자 한 쪽이 중재 조항을 적용할 수 있는 능력이 없는 무 능 상태인 경우; (c) 법에의거, 어떠한 중재 조항도 합의에 도달하지 못한 경우. 상기 3가지 경우 중 어느 경우에도 해당하지 않는 경우, 중재 판정은 인정된다. 위의 (b) 조항에 따라, 중재 판 정을 에서 시행할 경우(즉, 면허 사용 허가를 받은 당사자가 기업이며, 특허권, 저작 권 및/혹은 상표권이 에서 등록되었고(거나), 계약이 내에서 이행되는 경우) 우리는 항상 중재 절차에 적용되는 법률로 법을 추천하는데, 그 이유는 법원이 이를 쉽게 인정 해줄 것이기 때문이다. 그렇지 않은 경우, 사법부 법원은 법정지법에 더 익숙할 것이기 때문에 중재 판정의 시행이 지연될 소지가 있다. 이와 마찬가지로, 당사자들은 중재 조항에 합의할 때 중재의 대상이 되는 문제의 본질이 민법에 해당하는 것인지 상법에 해당하는 것인지를 고려해야 하는데, 그 이유는 형사 상의 문제(예를 들면, 무단 도용, 위조, 영업 비밀의 불법 공개 등)는 법 상 중재의 대상이 아니기 때문이다. 이와 관련해, 상법 2부 1457조는 이러한 형사 상의 문제들을 중재 판정의 무효화 요건으로 규정하고 있다. 뿐만 아니라 2011년 5월 자의 중재, 개념 및 요소(외국 중재 판정의 인정 및 시행에 관한 조약 II.1 조의 해석) 을 그 내용으로 하는 기준 번호 I.3o.C.937 C와 2011년 5월 자 법률을 준수하는 한 중 재 문제는 당사자의 자율에 맡긴다 는 내용의 기분 번호 I.3o.C.947 C는 규정은 당사자 자율이 중 재의 기본이기 때문에 중재자는 당사자 자율의 일부인 갈등만을 해결할 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 내용에도 불구하고, 일부 형사 사건의 경우, 당사자들이 민사 합의롤 통해 형사 상의 분쟁을 해결할 수도 있다. 이에 대한 보다 자세한 내용은 앞에서 논의한 형사법 소송 절차(criminal law process) 를 참고하기 바란다. 이와 관련해, 그리고 2011년 5월 자 중재 판정. 두 절차에 있어 문제의 구분 및 주장 을 내용 으로 하는 기준 번호 I.3o.C.951 C이 정하는 것과 같이, 법은 합의에 있어 쟁점의 세분화 (depe age)을 허용하기 때문에, 당사자들이 법이 허용하는 한도 내에서 분쟁을 중재를 통해 해결하고 중재의 대상으로 포함될 문제와 그렇지 않을 문제를 구분하는 것은 타당한 일이라 할 수 PART IV 지식재산권 분쟁대응 251

264 있다. 이 경우 당사자들은 일부 다른 문제(형사 상의 문제 혹은 계약 외의 문제)가 발생하더라도 분쟁을 중재에 의해 해결할 수 있는 기회가 더 많아지게 된다. 최근에 당사자들이 분쟁 조항에 합의한 일부 사례에 있어, 당사자들이 분쟁 조항에 합의했다 하더라도 이는 곧 법원이 법정 소송을 자동적으로 기각할 것이란 것을 의미하는 것은 아니다. 즉, 당사자 한쪽이 법원에 소송을 제기했다면, 법원은 이 청구를 받아들일 것이라는 것이다(소 송이 관련 법원의 규정에 의거한 경우에 한해). 하지만 상법 1424조에 따르면 법원은 한쪽 당사자가 중재를 요청했을 경우에만 당사자들에게 중재를 의뢰해야 한다고 규정하고 있다. 즉, 계약서에 중재 조항이 포함되어 있다 하더라도, 당사자 쌍방 중 어느 누구도 이를 요청하지 않으면, 법원은 문제 전체를 법정에서 해결하도록 하고 있다. 바. 세관 사례 위조된 제품의 수입이 세관에서 적발되게 되면, 등록 상표 소유자는 단기 간의 기한 동안에 MIIP에 행정 소송 및/혹은 검찰에 형사 소송을 제기할 수 있는 권한이 생긴다. 형사 소송은 동일한 상표를 복제한 상품에 대해서만 제기할 수 있기 때문에, 지식 재산 권법과 세관법은 세관에서 적발된 외국의 위조 상표 제품(동일하거나 충분히 혼동을 불러일으킬 정도로 유사한 제품)에 대해 이러한 제품이 영토 내에 유입되는 것을 막고자 하는 목적에서 이러한 제품의 유통을 정지시킬 수 있는 행정 소송 절차를 규정하고 있다. 등록 상표 소유자가 해당 법적 소송을 제기해서 영토 내로 수입되려는 해당 제품을 압류 하기 위해 신속하게 조치를 취해야 하기 때문에, 등록 상표 소유자는 세관에서 자신의 등록 상표와 동일하거나 혼동을 일으키기에 충분할 정도로 유사한 상표를 복제한 제품이 확인되면 해당 법적 소송을 제기하기 전에 이를 확인하는 작업이 필수적이다. 이러한 확인 작업을 거쳐야 하는 이유는 이러한 확인 작업이 없으면 등록 상표 소유자가 자신의 등록 상표와 혼동을 일으키기에 충분할 정도로 유사한 상표로 위조한 제품의 수입에 대해 형사 소송을 제기하는 경우, 검찰이 이를 기각할 수도 있기 때문이다. 따라서 형사 소송 제기가 기각 당하는 것을 피하기 위해서는 등록 상표 소유자는 세관에서 자신의 등록 상표와 동일하거나 혹은 혼동을 일으킬 정도로 유사한 상표로 위조한 제품이 세관에서 252

265 적발되었을 시 법적 소송을 제기하기 전에 신속하게 움직여 이를 확인하는 작업이 반드시 필요하다. 사례 5 : 세관절차에서 확인이 부족하여 형사 소송이 기각당한 사례 면도기를 상품으로 하는 등록 상표 X 의 소유자는 콜리마 주 만자닐로의 세관 에서 등록 상표 X 를 복제한 면도기 제품을 포함하고 있는 컨테이너를 적발했다는 연락 을 받았다. 위조 상품을 압류하기 위해 해당 법적 소송을 제기하는데 주어진 시간이 짧은 관계로, 이 등록 상표 X 의 소유자는 적발된 상품에 대한 형사 소송을 검찰에 제기했다. 형사 소장이 접수되고 나자 검찰은 컨테이너에 대한 조사를 벌였고, 일시적으로 압류 된 제품이 등록 상표 X 와 혼동을 일으키기에 충분할 정도로 유사한 상표로 모조된 제품 이라는 사실을 발견했다. 이에 따라, 검찰은 가압류한 상품의 샘플과 등록 상표 X 가 표시되어 있는 오리지널 면도기를 전문가에게 보낸 결과, 수입된 제품이 등록 상표 X 를 위조한 것이 아니라는 결론을 내리게 되었다. 시사점 : 세관 절차의 경우 신속하고 간편하며 효과적인 반면, 짧은 시간내에 침해라는 점을 입증하는 문제가 발생한다. 이것이 잘못 판단되는 경우, 상대방의 손해를 고스란히 배상해야하는 문제가 발생한다. 사. 합의 합의 협약(Settle Agreement)을 통해 내 지식 재산권 소유자들은 소송을 제기하는 것을 피하고 문제를 해결할 수 있다. 에서는 지식 재산권 소유자들이 소송 청구를 피하기 위해 지식 재산권 침해자에게 침해 중단 및 중지 서한(cease and desist letter) 을 보내 원만한 합의 의사가 있음을 침해자에게 알리고, 침해 사건을 해결하기 위한 합의를 도모하는 것이 일반적이다. PART IV 지식재산권 분쟁대응 253

266 경고장을 받은 직시 지식 재산권 위반 행위를 중단하고 지식 재산권 소유자가 제안한 조건에 따르는 지식 재산권 침해자들이 있는 반면, 대부분의 지식 재산권 침해자들은 위반 행위를 멈추지 않아, 그 결과로 지식 재산권 소지자들은 어쩔 수 없이 그러한 침해자에 대해 법적 소송을 제기하는 경우가 많다. 이로 인해 지식 재산권 소유자들은 지식 재산권 위반 행위를 입증할 수 있는 증거를 수집해야 하며, 침해 소송을 제기하기 위해 변호사 비용을 들여야 하는 경우가 많다. 이러한 일로 인해, 에서는 소송이 이미 제기된 경우 지식 재산권 침해자들이 지식 재산권 소유자들에 접촉해 화해를 시도하기도 하며, 지식 재산권 소유자들은 침해자와 침해 중단 및 중지 서한 에 제시한 조건과는 다른 조건으로 협상을 벌이고자 하며, 이 경우 최소한 소송으로 인해 든 비용을 커버할 수 있는 조건을 제시하기도 한다. 사례 6 : 침해 소송중에 합의하면서 소송비용도 합의금에 포함시킨 사례 특허 X 의 소유자는 회사 W 가 특허 X 의 범위에 해당하는 제품을 상품화 하고 있다는 사실을 알고, W 에게 침해 중단 및 중지 서한 을 보내 소송을 제기하기에 앞서 원만한 합의 조건으로 이 문제를 해결하고자 하였다. 이에 대해 W 는 침해 중단 및 중지 서한 에 대해 반응을 보이지 않았으며, 그 결과 특허 X 의 소유자는 W 에 대해 침해 소송을 제기하였다. MIIP로부터 특허 X 소유자가 침해에 대해 소송을 제기했다는 통지를 받은 W 는 특허 소지자에 접촉해서 침해 중단 및 중지 서한 에서 제시한 조건으로 이 문제를 합의하고자 하였다. 하지만, 특허 X 소유자는 침해 중단 및 중지 서한 에서 제 시했던 조건에서는 예상하지 못했던 소송 제기 비용이 추가로 들었기 때문에, 특허 X 의 소유자는 W 에게 침해 중단 및 중지 서한 에서 제시한 조건 외에 소송 제기에 든 비용을 추가로 지불한다는 조건에 원만하게 합의할 것을 요청하였다. 시사점 : 지재권 분쟁에 있어 소송이라는 해결방법은 양측 모두 상당한 비용이 사용되 므로 분쟁전 합의로 가는 것이 바람직하다. 하지만 합의시도에도 불구하고 침해가 지속 되는 경우라면 소송을 제기하고 차후 합의시 소송비용까지 보전하여 합의금으로 받아내는 전략을 사용할 수 있다. 254

267 아. 라이선싱 1991년 6월 27일 이후 의 지식 재산권 규정에 일부 수정이 가해져서 라인선스를 MIIP에 등록하는 것이 이제는 의무 사항이 아니게 되었다. 즉, 라이선스 계약은 유효하며, 계약 당사자 쌍방이 계약을 체결한 날을 기준으로 계약 당사자 쌍방 간에는 유효하다. 하지만, 산업 재산권법 62조에 의거 모든 라이선스는 등록을 해야 유효하며 제 3자에 대해 법적 효력을 지닐 수 있게 되었다. 라이선스에는 MIIP에 제출할 목적의 축약 버전(short version) 혹은 시행 버전(executive version) 을 포함시키는 것이 일반적이며, 이 축약 버전에는 일부 중요하고 기밀 사항인 문제들이 생략되어 있다(예를 들면, 로열티, 선불 수수료 문제 등). 하지만, 시행 버전이라 하더라도 영토나, 2차 라이선싱에 대한 권한 혹은 분야나 조건과 같은 중요한 문제들은 포함시켜야 한다. 앞의 내용과는 별개로, 또한 판례법이 드물다 하더라도, 라이선싱에 관한 가장 중요하면 서도 논쟁이 되었던 판례법은 2002년 7월에 발표된 상표. 해당 라이선스를 소지하고 이를 등록해 야 하는 의무는 상품, 제품 혹은 서비스의 생산과 관련된 것이어야 하며, 이의 상품화와는 무관하다 (산업 재산권법). 을 내용으로 하는 기준 번호 I.8o.A.24 A XVI 일 것이다. 이 기준은 여러 상이한 해석을 낳았으며, 이들 해석 모두는 타당한 논쟁을 계속해 불러일으키고 있다. 한편으로는 제 3자가 등록 상표에 적용을 받는 일부 상품을 유통시기기 위한 목적으로 상표 소유자로 부터 라이선스를 받을 필요는 없다는 것이 이해가 될 수도 있다; 이 기준은 당국이 상표 소유자를 위해 제공해주는 보호 조치는 등록 상표가 적용되는 제품을 독점적으로 생산할 수 있는 권리와 다른 사람에게 이 권리를 승인해 줄 수 있는 독점적 권리이다. 따라서, 제 3자가 상표 소유 주로부터 혹은 합법적인 인허가를 지니고 있는 사람으로부터 제품을 합법적으로 구입해서 영토 안에서 이를 유통시켰다는 것만 증명하면 된다는 해석이 이해될 수도 있다. 우리는 이러한 해석이 내에서 모든 개인들은 법이 허용하는 한도 내에서 상 행위를 영위 할 수 있다고 규정하는 헌법 5조에 부합한다는 사실을 이해하고 있다. 이와 관련해 제 3자가 제품 을 합법적으로 구입했다는 증거를 대면 이 제품을 자유롭게 재판매 하거나 상품화 할 수 있다. 다른 한편으로, 이러한 해석은 등록 상표 소유자에게 유리한 해석이라 할 수 있는데, 그 이유는 이 기준이 라이선스를 부여하는 것이 생산을 위한 요건이지 상품화의 요건은 아니기 때문에, 또한 PART IV 지식재산권 분쟁대응 255

268 법이 규정하는 의무는 상표를 등록해서 사용하도록 하는 것이지 상표 사용을 증명하기 위해 라이선 스를 등록하라는 것이 아니기 때문에, 상표 사용을 입증하기 위해 영토 내에 라이선스를 받 은 사람이 있을 필요는 없다고 규정하고 있기 때문이다. 이와는 별개로, 지식 재산권과 관련해 등록 상표 소유자 및 이 상표 라이선스 소지자에 대한 지식 재산권 보호는 연방 헌법 28조의 위반을 의미하는 것이 아니다. 는 내용의 기준 번호 No. 1a. LXXIX/2001이 2001년 8월에 발표되었다. 이 28조는 에서 독점은 허용되지 않으며, 산업 재산권은 상표 소유자를 이 상표를 복사하거나 남용하는 제 3자로부터 상표 소유자를 보호하 고자 하는 것이라 규정하고 있다. 이 기준은 분명하게 이러한 규제가 시장을 위축시키지 않을 것이며 제 3자가 동일 시장에 진입해 상품 소유자와 경쟁하는 것을 억제하지도 않으며 등록 상표의 남용을 막아 제 3자가 다른 상표를 이용해 경쟁 제품으로 시장에서 경쟁하도록 할 것이라는 점을 밝히고 있다 자. 기타 지식 재산권 법에 따라, 상표 소유자나 이 상표의 라이선스 소지자가 취소 소송을 제기 하기 전 3년 연속 이 상표를 사용하지 않는 경우 상표 등록이 취소될 수도 있다. 따라서, 지식 재산권법은 상표 소유자 혹은 상표 라이선스 소지자가 취소 소송에 대한 기각 결정을 받기 위해서는 에서 등록 상표를 사용했다는 것을 입증할 수 있는 기록을 MIIP 에 남겨야 한다. 그렇지 않으면, 상표 등록이 취소될 수 있다. 이와 관련해, 이러한 소송에서 계열 회사와 같이 MIIP에 합법적으로 기록된 라이선스가 부족한 지식 재산 소유자와 관련된 누군가가 에서 등록 상표를 사용하는 사람인 경우가 흔하다. 위에 언급한 내용과 관련해, 에서는 지식 재산 소유자 외의 다른 사람이 상표를 사용하는 것을 MIIP가 인정해줄 것과 그러한 사용은 지식 재산 소유자의 통제하에 두어야 할 것을 규정하고 있는 북미 자유 무역 협정(NAFTA)나 무역관련 지식 재산권에 관한 협정(TRIPS)의 조건에 의거 계열 회사가 상표를 사용하였다는 것을 입증하는 것이 통상적이다. 2004년 세금과 행정 업무에 관한 연방 법원 최고 회의(Superior Chamber of the Federal 256

269 Court for Tax and Administrative Affairs)는 상표. 최소 소송은 상표 사용이 소유자에 의해 통제되었다는 것이 입증되는 경우 기각해야 한다 는 내용의 기준 번호 V-P-SS-660를 통해 MIIP 는 소송 과정에서 상표 사용이 지식 재산권 소유자의 통제 하에 있었다는 사실이 입증된 경우, 지식 재산권 소유자 외의 다른 사람이 상표를 사용한 것을 인정해야 한다고 규정함으로써 위의 내용을 확증하였다. 따라서, 상표 등록에 대해 과거의 사용 내용을 근거로 제기된 취소 소송은 내에서 지식 재산권 소유자 이외의 다른 사람에 의한 그러한 상표 사용이 지식 재산권 소유자의 통제 하에 있었 다는 사실이 소송 과정에서 밝혀지는 경우, 이 소송은 기각될 수 있다. 사례 7 : 불사용 취소 소송에 있어 내의 상표 사용이 통제하에 이루어졌다는 사실을 소명하여 취소를 방어한 사례 W 는 Y 의 소유인 등록 상표 X 를 사용하지 않았다는 근거로 등록 상표 취소 소송 을 제기하였다. Y 는 전 세계에 여러 회사를 거느리고 있는 기업이었다. 따라서 이 기업 은 에서 등록 상표 X 를 사용하지 않고 있었는데, 그 이유는 등록 상표 X 를 계열 사인 Ymx 가 내에서 사용하고 있었기 때문이었다. Y 가 MIIP에 Y 와 Ymx 간 등록 상표 X 에 관한 라이선스 계약 내용을 기록으로 남기지 않았기 때문에, Y 는 이 취소 소송에서 다음 사항을 입증해야 했다: (i) 등록 상표 X 를 에서 사용한 것은 Ymx 였다는 사실과, (ii) Y 와 Ymx 간 법적 관계 와 Ymx 가 Y 에 의해 통제되었다는 사실. 시사점 : 내 등록상표에 대한 불사용 취소 심판이 제기된 경우 직접 사용한 사례가 없다해도 상표권자의 통제하에 제3자가 사용함을 입증하면 불사용이 아니라고 판단된 경우가 많으므로 이점 유의하여야 한다. PART IV 지식재산권 분쟁대응 257

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271 I n t e r n a t i o n a l I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y G u i d e Part B o o k V 기타 1. 비 용 2. 대리인 정보 3. 유관기관 정보 4. 지역별 협약 5. 지식재산권 보호 질의 응답 및 체크리스트

272 Part V 기 타 1. 비 용 가. 특허 및 실용신안출원수수료 연차료 (1) 특허 출원수수료 및 연차료는 얼마? (가) 출원비용 에서 PCT 또는 파리 조약에 따른 특허 출원과 관련된 대략의 대리인 비용은 다음과 같다. 기준은 2011년도이다. 수수료항목 명세서 청구항 및 요약을 영어에서 스페인어로 번역. 10개를 초과하는 각 청구항에 대해: USD $15.00 위임장의 인증 등본: USD $16.00 출원을 위한 서비스료: USD $ 양도증: USD $50.00 조약 우선권 주장(각각): 각 우선권 주장을 위한 관납료 USD $75.00 USD $97.00 공식 문서(위임장, 양도증) 누락에 의한 사후 보충 의견 제출 USD $ 관납료(PCT 출원. 챕터 I): (PCT 출원. 챕터 II): 파리 조약 출원 참고 표8 : 특허출원 대리인 비용 수수료 스페인어 25줄의 장당 USD $30.00 (영문 각 페이지의 스 페인어 번역은 대략 스페인어로 한 장 반이 됨) USD $555 (대략) USD $365 (대략) USD $ (대략) 1994년 10월 1일 발효된 법 개정에 따른 실체 심사 비용을 포함하는 관납료는 출원과 동시에 납부되 어야 한다. 260

273 (나) OA(중간사건)의 대리인 비용 및 수수료 출원서 제출일로부터 최종 결정(허여 또는 거절)에 이르기까지 자진 보정의 제출과 행정적 및 실체적 심사를 보고하고 대응하기 위한 대략의 비용은 아래와 같다. 표9 : 특허 중간사건 대리인 비용 항목 수수료 행정적 심사 의견 통지 보고: 실체적 심사 의견 통지 보고: 행정적 심사 의견 통지 답변: 실체적 심사 의견 통지 답변: 자진 보정: 등록료: USD USD 형식적 요구사항의 번역 비용 추가 (영어 페이지 당 75 USD) USD 관납료 25 USD (대략) USD 관납료 50 USD (대략) USD (대략) 자진 보정 준비 및 제출과 번역료 또는 준비 비용 (시간당 220 USD) 관납료 50 USD (대략)$285 USD (대략) 해당 5년 연차료 추가 (다) 연차료 (매년 납부하는 특허유지료) 특허의 효력을 유지하기 위한 연차료는 특허 허여 시에만 납부하며 매 5년마다 납부하여야 한다. 연차료의 관납료는 다음과 같다. 표10 : 특허 연차료 년차 연차료 서비스 수수료 제1차 내지 제5차까지 USD $ (대략) USD $100 제6차 내지 제10차까지 USD $ (대략) USD $100 제11차 내지 제20차까지 USD $ (대략) USD $100 (2) 실용신안출원수수료 및 연차료 (매년 납부하는 등록 유지료) (가) 실용신안등록출원 표11 : 실용신안 출원 수수료 및 연차료 수수료항목 명세서 청구항 및 요약을 영어에서 스페인어로 번역. 10개를 초과하는 각 청구항에 대해: USD $15.00 위임장의 인증 등본: USD $16.00 출원을 위한 서비스료: USD $ 수수료 스페인어 25줄의 장당 USD $30.00 (영문 각 페이지의 스 페인어 번역은 대략 스페인어로 한 장 반이 됨) PART V 기 타 261

274 양도증: USD $50.00 조약 우선권 주장(각각): 각 우선권 주장을 위한 관납료 USD $75.00 USD $97.00 공식 문서(위임장, 양도증) 누락에 의한 사후 보충 의견 제출 USD $ 관납료(PCT 출원. 챕터 I): (PCT 출원. 챕터 II): 파리 조약 출원 참고 USD $555 (대략) USD $365 (대략) USD $ (대략) 1994년 10월 1일 발효된 법 개정에 따른 실체 심사 비용을 포함하는 관납료는 출원과 동시에 납부되 어야 한다. (나) 중간처리 수수료 항목 행정적 심사 의견 통지 보고: 실체적 심사 의견 통지 보고: 행정적 심사 의견 통지 답변: 실체적 심사 의견 통지 답변: 자진 보정: 등록료: 표12 : 실용신안 중간사건 수수료 수수료 USD USD 형식적 요구사항의 번역 비용 추가 (영어 페이지 당 75 USD) USD 관납료 25 USD (대략) USD 관납료 50 USD (대략) USD (대략) 자진 보정 준비 및 제출과 번역료 또는 준비 비용 (시간당 220 USD) 관납료 50 USD (대략) $65 USD (대략) 해당 5년 연차료 추가 (다) 연차료 (매년 납부하는 등록유지료) 권리의 효력을 유지하기 위한 연차료는 등록시에만 납부하며 매 5년마다 납부하여야 한다. 연차료의 관납료는 다음과 같다. 표13 : 실용신안 연차료 년차 연차료 서비스 수수료 제1차 내지 제5차까지 제6차 내지 제10차까지 제11차 내지 제20차까지 USD $ (대략) USD $ (대략) USD $ (대략) 262

275 나. 디자인 및 상표출원 관련 비용 (1) 디자인출원 수수료 연차료 (매년 납부하는 등록유지료) (가) 디자인등록출원 수수료 표14 : 디자인 등록출원 수수료 수수료항목 수수료 관납료: USD $ 양도증: USD $50.00 출원을 위한 서비스료: USD $ 위임장의 인증 등본: USD $16.00 공식 문서(위임장, 양도증) 누락에 의한 사후 보충 의견 제출 USD $ 우선권 주장을 위한 당소 비용: 우선권 주장을 위한 관납료: 참고 US $75.00 US $97.00 (대략) 1994년 10월 1일 발효된 법 개정에 따른 실체 심사비용을 포함하는 관납료는 출원과 동시에 납부되 어야 한다. (나) 중간처리 수수료 항목 행정적 심사 의견 통지 보고: 실체적 심사 의견 통지 보고: 행정적 심사 의견 통지 답변: 실체적 심사 의견 통지 답변: 자진 보정: 등록료: 표15 : 디자인 중간처리 수수료 USD 수수료 USD 형식적 요구사항의 번역 비용 추가 (영어 페이지 당 75 USD) USD 관납료 25 USD (대략) USD 관납료 50 USD (대략) USD (대략) 자진 보정 준비 및 제출과 번역료 또는 준비 비용 (시간당 220 USD) 관납료 50 USD (대략) $65 USD (대략) 해당 5년 연차료 추가 (다) 연차료 (매년 납부하는 등록유지료) 표16 : 디자인 연차료 년차 제1차 내지 제5차까지 연차료 USD $ (대략) PART V 기 타 263

276 제6차 내지 제10차까지 제11차 내지 제20차까지 USD $ (대략) USD $ (대략) (2) 상표출원 수수료 및 등록료 (가) 상표출원수수료 표17 : 상표 출원 수수료 수수료항목 수수료 출원을 위한 서비스료. USD $ 관납료: USD $ (대략) 위임장의 인증 등본: USD $16.00 복사 USC $5.00 공식 문서(위임장, 양도증) 누락에 의한 사후 보충 의견 제출 USD $ 우선권 주장을 위한 당소 비용: 우선권 주장을 위한 관납료: US $75.00 US $97.00 (대략) (나) 중간처리 수수료 자진 보정의 제출과 심사 의견 통지를 보고하고 대응하기 위한 비용이 아래에 제시되었다. 표18 : 상표 중간처리 수수료 항목 수수료 심사 의견 통지 보고: USD $ 심사 의견 통지 답변: USD $ (다) 상표권 존속기간 갱신출원 수수료 및 중간처리 수수료 (i) 상표권 존속기간 갱신출원 수수료 표19 : 상표권 존속기간 갱신출원 수수료 항목 수수료 출원을 위한 서비스료. USD $ 관납료: USD $25.00 (대략) 복사 USD $

277 공식 문서(위임장, 양도증) 누락에 의한 사후 보충 의견 제출 USD $ (ii) 중간처리 수수료 표20 : 상표 중간처리 수수료 항목 수수료 심사 의견 통지 보고: USD $ 행정적 심사 의견 통지 답변: USD $ 다. 특허 상표등록여부 조사료 표21 : 특허 상표 등록여부 조사료 항목 수수료 상표 검색: USD $120 및 각종 기록 보고에 대해 USD $15 부가 특허 상대 검색: USD $300 특허 기술 검색: USD $500 라. 불복 청구 수수료 특허청 결정에 대한 불복의 경우 사안의 예측이 어느정도 가능하기 때문에 고정피 형태로 진행 한다. 표22 : 불복 청구 수수료 항목 대리인 수임료 IMPI fee 거절 결정 이유에 대한 불복 청구 USD 2,300 상표 취소 청구 USD 5,300 USD 상표관련 연방지역법원/항소법원에 항소 제기(비용포함) USD 6,700 IMPI에 대한 특허, 실용신안 디자인 무효 청구 USD 8,000 USD 특허, 실용신안, 디자인관련 연방지역법원/항소법원에 대한 항소제기 USD 9,200 PART V 기 타 265

278 마. 침해 소송 수수료 침해소송 등의 경우는 미국식 로펌 시스템의 영향으로 고정 피(fixed fee)가 아닌 시간청구방식 (time-base)의 수임료 청구 방식이 관행화되어 있다. (1) 지불방식 소송비용에 관하여 로펌들은 착수금/성사금 베이스의 방식을 선호하지 아니하며, 사건 의 성격 및 규모에 따라 별도의 사전협의를 하여 결정하는 방식을 선호한다. 사건에 착수하기전에 주로 리테이너(retailner : 사전 지불금)를 지불할 것을 요구하기도 하며, 사건 진행에 따라 리테이너가 소진되는 경우 2차 3차 등의 추가 리테이너를 지불하는 것이 관례이다. 리테이너는 사안에 따라 다르나 미화기준으로 최하 5만불부터 시작하며 차후 정산해서 남는 경우 돌려준다. 지불 화폐는 미국달러화로서 사전 협의 가능하다. (2) 평균 비용 예측 일반적으로 1사건에 대한 1심 진행시 통상 USD $30,000~100,000 수준이다. (3) 소송비용절감과 관련하여 고려해야 할 점 소송 진행에 따른 로펌의 비용항목을 살펴보면 증거 조사, 사건 분석 등의 항목에서 상당한 액수가 청구된다. 따라서, 침해를 입증할 증거를 사전에 요약해 놓고 침해 분석과 관련한 클레임 챠트를 미리 준비하는 경우 비용 디스카운트를 논의할 근거가 될 수 있다. 이러한 사전 준비는 인건비가 비교적 저렴한 한국의 변리사에 의뢰하는 경우 비용 절감을 할 수 있다. 266

279 Part V 기 타 2. 대리인 정보 가. 대형로펌 (1) 사무소 명 : Basham, Ringe y Correa S.C. 사무소 Offica Name Contact Person INFORMATION Basham, Ringe y Correa S.C. 사무소 José Hinojosa Cuellar [email protected] Phone (전화) (5255) Fax. (5255) Address Paseo de Los Tamarindos 400A 9, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa, Mexico City, , Mexico Branch Office Basham, Ringe y Correa S.C. Location Monterrey [email protected] Phone(전화) (52 81) Fax. (52 81) Address Batallón de San Patricio No. 109, piso 16, Valle Oriente, San Pedro Garza García N.L., 66269, Mexico Branch Office Location Basham, Ringe y Correa S.C. Queretaro [email protected] PART V 기 타 267

280 Phone(전화) (52 44) Fax. (52 44) Address Privada de los Industriales No , Industrial Benito Juárez Zona Jurica, Santiago de Querétaro, Qro., 76100, Mexico, Mexico 직원수 변리사 변호사 총인원 전기 전자 기계 바이오/ 화학 상표 국내 국외 Korean Staff 한국어 구사 직원 없음 Main Client The Coca-Cola Company / Basf AG Brief Comment & Introduction (100 words) Basham, Ringe y Correa S.C는 라틴 아메리카에서 규모가 가장 큰 종합 로펌입니다. Basham은 1912년에 설립되어, 거의 1세기에 걸쳐 전역에서 고객의 비즈니스를 지원하고 있습니다. 우리 펌의 고객들은 유수의 국제 기업들을 포함하고, 그들 중 상당수가 포춘(fortune) 500대 목록에 포함되어 있습니다. 우리 펌은 또한 중소 기업, 금융 기관 및 개인에게 자사의 서비스를 제공할 수 있습니다. 나. 특허전문로펌 (2) 사무소 명 : Becerril, Coca & Becerril, S.C. 사무소 Offica Name Contact Person INFORMATION Becerril, Coca & Becerril, S.C. 사무소 Fernando Becerril / Héctor Chagoya [email protected] Phone (전화) + (5255) Fax. + (5255) Address Thiers 251, 9th to 14th floors, Col. Anzures, Del. Miguel Hidalgo, Mexico City, 11590, MEXICO Branch Office Location Becerril, Coca & Becerril, S.C. Guadalajara, Jalisco, Mexico [email protected] 268

281 Phone(전화) + (52 33) Fax. + (52 33) Address Av. Lázaro Cárdenas , Fracc. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, MEXICO 직원수 변리사 변호사 총인원 전기 전자 기계 바이오/ 화학 상표 국내 국외 Korean Staff 한국어 구사 직원 없음 Main Client Confidential information. BC&B works with major representatives of the pharma, biotech, IT, Telecom, and Oil sectors. Brief Comment & Introduction (100 words) 우리는 BC&B에서, 우리가 제공하는 서비스를 혁신하고, 최고 품질의 서비스를 제공하기 위해 40년 이상 노력해왔습니다. 우리는 지식 재산권, 기술이전과 관련된 다양한 규모의 서비스를 개발해왔습니다. 우리가 보유하는 인적 자원은 기업 및 소송에서부터 라이선싱 및 IP 절차 업무까지 필수적이고 종합적인 상담을 제공할 수 있습니다. 상기와 같은 사항들 은 우리 클라이언트의 아이디어를 종합적으로 보호하는 우리의 주된 목적에 대한 우리의 열정을 지원하고 있습니다. (3) 기타 대리인 정보 1) BAUDELIO HERNANDEZ & ASSOCIATES, S.C. Firm Name Contact Person Designation Physical Address Postal Address City State BAUDELIO HERNANDEZ & ASSOCIATES, S.C Mr. Baudelio Hernàndez Domìnguez Dr. Cerro San Andres No st. floor, Col. Campestre Churubusco, Deleg. Coyoacan, Mexico D.F. P.O. Box C.P , Mexico D.F., Mèxico City Mexico D.F. Zip Code Country Mexico PART V 기 타 269

282 Phone Fax [email protected] Web Practice Area Trade Mark, Patent, Copyright, Design 2) Jalife, Caballero, Campuzano & Vázquez Firm Name Contact Person Designation Physical Address City Jalife, Caballero, Campuzano & Vázquez Mr. Mauricio Jalife Partner Zip Code Country Beta # 92, Col. Romero de Terreros Mexico City Mexico Phone Fax Web Practice Area [email protected] Trade Mark, Patent, Copyright, Design 3) OGARRIO DAGUERRE, S.C. Firm Name Contact Person Designation Physical Address Postal Address City State OGARRIO DAGUERRE, S.C. Mr. MIGUEL ANGEL CARPIO ASSOCIATE AV. CONSTITUYENTES 345 7TH. FLOOR, COL. DANIEL GARZA, DEL. MIGUEL HIDALGO, MEXICO, D.F. P.O. Box C.P , Mexico D.F., Mèxico City Mexico Mexico Zip Code Country Mexico Phone

283 Fax [email protected] Web Practice Area Trade Mark, Patent, Copyright, Design 4) Juridico Corporativo Bautista Fernandez, S.C. Firm Name Juridico Corporativo Bautista Fernandez, S.C. Contact Person Mr. Juan Carlos Bautista Designation Attorney Physical Address Guillermo Nelson A City Mazatlán State Sinaloa Zip Code Country Mexico Phone Fax [email protected] Web Practice Area Trade Mark, Patent, Copyright, Design 5) Martínez & Núñez, S.C Firm Name Martínez & Núñez, S.C. Contact Person Mr. Daniel Núñez Designation Director - General Physical Address Aniceto Ortega 817, despacho 201, City Colonia del Valle, México 03100, D.F., México Zip Code Mexico city Country Mexico city Phone Fax Mexico Web ext 14 Practice Area [email protected] PART V 기 타 271

284 Web Practice Area Trade Mark, Patent, Copyright, Design Mexican law firm.- Intellectual Property 6) PRIETO & ASOCIADOS CONSULTORES, S.C. Firm Name PRIETO & ASOCIADOS CONSULTORES, S.C. Contact Person Mr. Mario Martínez Designation Director Physical Address Moliere No. 39-5, Polanco City Mexico State D.F. Zip Code Country Mexico Phone Fax [email protected] Web Practice Area Trade Mark, Patent, Copyright, Design 7) Baker & McKenzie, S.C Firm Name Baker & McKenzie, S.C. Contact Person Abraham Alegria-Martinez Designation Director Physical Address 12th Floor, Col. Lomas de, Blvd. Manuel Avila Camacho #1, Chapultepec City Maxico City Country Mexico Phone Fax [email protected] Web Practice Area Trade Mark 272

285 8) Arochi, Marroquin & Lindner S.C. Firm Name Arochi, Marroquin & Lindner S.C. Contact Person Roberto Arochi Physical Address Suite 301, Carr. Picacho-Ajusco #30, Col. Jardines en la Montana City Mexico City State Mexico Zip Code Country Mexico Phone Fax [email protected] Web Practice Area Trade Mark 9) Bourgoing, Leon & Lozano Firm Name Bourgoing, Leon & Lozano Contact Person Edgardo Bourgoing Physical Address Col. Romero de Terreros, Epsilon No. 181, City Coyoacan Country Mexico Phone Fax [email protected] Web Practice Area Trade Mark, 10) ALDECOA & ELIAS SRL Firm Name Contact Person Physical Address City State ALDECOA & ELIAS SRL Rafael Aldecoa Ave. de las Torres, 39, 401-B, Col. Valle Escondido, Tlalpan Mexico DF Mexico PART V 기 타 273

286 Zip Code Country Mexico Phone Fax Web Practice Area Trade Mark, Patent, Copyright, Design Experience in nationalizing PCT applications. 11) Propiedad Industrial & Desarrollo Tecnologico Firm Name Contact Person Physical Address City Propiedad Industrial & Desarrollo Tecnologico Norma García-Calderon Prol. Corregidora Norte 1088 Col. Arboledas Queretaro State Queretaro Zip Code Country Mexico Phone Fax Web Practice Area Trade Mark, Patent, Copyright, Design Experts in biotechnology and chemistry patents 12) 0FFICES OF PATENT ATTORNEY SERGIO SILVA. MEXICO. Firm Name Contact Person Designation Physical Address 0FFICES OF PATENT ATTORNEY SERGIO SILVA. MEXICO. SERGIO SILVA PATENT ATTORNEY PATENT ATTORNEY Lic. Sergio Silva Managing Partner Silva & Asociados Intellectual Property Torre del Angel Piso 11 Av. Paseo de La Reforma No. 350 Col. Juárez, 274

287 City State Zip Code Country Delegación Cuauhtémoc México D.F. MEXICO MEXICO CITY Mexico Phone 52 (55) Fax 52 (55) Web Practice Area Trade Mark, Patent, Design 13) SLC Law Firm Name Omer Salom Contact Person SERGIO SILVA PATENT ATTORNEY Designation Partner Physical Address Bosque de Alisos , Colonia Bosques de las Lomas City Mexico City State Mexico City Zip Code Country Mexico Phone 52 (55) Fax 52 (55) Web Practice Area Trade Mark, Patent, Copyright, Design 14) HINOJOSA ALVAREZ & ASOCIADOS Firm Name Contact Person Designation Physical Address City HINOJOSA ALVAREZ & ASOCIADOS Gerardo Ramirez Partner Millet No Colonia Nochebuena Mexico PART V 기 타 275

288 State Distrito Federal Zip Code Country Mexico Phone Fax Web Practice Area Trade Mark, Patent, Copyright, Design 15) Intellect & Trade Protection Firm Name Contact Person Designation Physical Address City State Intellect & Trade Protection Cesar Ayala CEO Paseo de los Nogales no. 805 Col. Paseo San Miguel Guadalupe, N.L., México Guadalupe NL Zip Code Country Mexico Phone Fax Practice Area Trade Mark, Patent, Copyright, Design 16) Estrategia en Propiedad Intelectual, S.A de C.V. Firm Name Contact Person Designation Physical Address Country Estrategia en Propiedad Intelectual, S.A de C.V. Gerardo Lopez Cisneros Phone +(52) Fax +(52) General Director Cruz de Valle Verde N 14, Int. 201, Sta. Cruz del Monte, Naucalpan de Juárez Estado de México, México, C.P Mexico 276

289 Web Practice Area Trade Mark, Patent, Copyright, Design 17) A&G Abogados Firm Name A&G Abogados Contact Person Orlando Gonzalez Designation General Director Physical Address Calle Estado de MExico, #106, Col. Quintas Martha City Cuernavaca State Morelos Zip Code Country Mexico Phone Fax Web Practice Area Trade Mark, Patent, Copyright, Design 18) CAMPILLO GOMEZ Y ASOCIADOS, S. C. Firm Name CAMPILLO GOMEZ Y ASOCIADOS, S. C. Contact Person Roman Campillo Gomez Designation Director & Partner Physical Address Rafael Alducín 30 Col. Del Valle City Mexico City Zip Code Country Mexico Phone (52) [email protected] Web Practice Area Trade Mark, Patent, Copyright, Design PART V 기 타 277

290 19) PGV Intellectual Property Consulting Services Firm Name PGV Intellectual Property Consulting Services Contact Person Porfirio Garcia Designation General Director Physical Address Osa Mayor 5096 Col. La Calma City Zapopan State Jalisco Country Mexico Phone Fax Web Practice Area Trade Mark, Patent, Copyright, Design 20) Rubio Villegas Y Asocs, S.C. Firm Name Rubio Villegas Y Asocs, S.C. Contact Person Bjorn Basilio Vadillo P. Physical Address Colonia Cuauhtemoc, Rio Duero No. 31, City Mexico City Country Mexico Phone Fax [email protected] Web Practice Area Trade Mark 다. 세관 기타 저작권 전문로펌 세관 등 저작권소송로펌은 전문로펌이 없고 대형로펌이나 부록 변리사 명단을 참고하기 바람 278

291 Part V 기 타 3. 유관기관정보 가. 의 특허청 (1) 특허청 본청 조직 표23 : 특허청 본청 조직 본부 및 부서명 세부과명 업무내용 장관실 비서과 장관보좌 및 비서일반 지방사무소 본부 법무본부 관리본부 산업재산권부속본부 지원업무부속본부 전략적 기획조정부 내부감사국 특허부 상표부 산업재산권보호부 시스템정보기술부 정보기술서비스촉진 부 국제관계업무부 지방사무소 조직, 운영, 감독, 지방사무소에서 처리내용을 정리, 본청 에 이관 법무일반행정, 특허법 등 개정, 행정위반사항, 검찰에 고발 등 재무, 회계, 총무 및 인사업무 특허, 실용신안, 디자인, 집적회로배치설계에 관한 출원 접수, 심사, 등 록 등 업무 상표, 광고슬로건, 상호, 원산지명칭 등 접수, 심사, 등록 등 업무 지식재산권 무효, 소멸, 취소 등 절차업무, 심리, 결정 등의 업무, 저작 권위반조사, 행정위반 조사하는 업무 지식재산권 일반 정보, 인쇄물 및 전자메체에 의한 공개 등 업무 지식재산권제도를 일반에게 보급하고, 조사활동 참가, 민간, 타기관과 의 협력, 조정하는 업무 국제업무, 특허청의 대표업무, 절차처리업무창구로서의 역활 특허청의 정책결정하고, 그 수행을 감독한다 공무원의 직무감사, 공무원의 고충, 민원처리업무, 공무원의 부정행위 조사하여 검찰청에 고발한다 PART V 기 타 279

292 (2) 특허청 지방 사무소 (가) 서부 사무소 (Guadalajara, Jalisco) Boulevard Puertade Hierro # 5200, 1erpiso, Fraccionamiento Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. C.P 이 사무소는 다음과 같은 주를 관할하고 있다. Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora (나) 북부사무소 (Nuevo León) Av. Fundidora # 501, 1er piso, local 66, Edificio Cintermex, Col. Obrera, Monterrey, Nuevo León, C.P 이 사무소는 다음과 같은 주를 관할하고 있다. Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas (다) Bajío 지역 사무소 (León, Guanajuato) Av. Paseo del Moral # 106, 3er piso, Col. Jardines del Moral, León, Guanajuato, C.P 이 사무소는 다음과 같은 주를 관할하고 있다. Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Qerétaro, San Luis Potosí, Zacatecas (라) 남부 사무소 (Mérida, Yucatán) Calle 33 # 501-A, Dept. 3, Col. Gonzalo Guerrero, Mérida, Yucatán, C.P 이 사무소는 다음과 같은 주를 관할하고 있다. Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán (마) 중부사무소 (Puebla, Puebla) Torre JV II, Boulevard Atlixcayotl No. 5208, Piso 25 (PH), Col. Unidad Territorial Atlixcayotl, San Andres Cholula, Puebla, C.P 이 사무소는 다음과 같은 주를 관할하고 있다. Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz 이들 도시 근처나 주 근처에 살고 있으면, 경제부의 대표 사무소 혹은 대표 사무소 지부를 방문 해도 된다. 이들의 주소는 에서 찾아볼 수 있다. 280

293 (3) 특허청 안내 (가) 주소 Periferico Sur No Col. Jardines del Pedregal Mexico, D.F.C.P (나) 전화 (52) (다) 팩스 (52) (라) 이메일주소 (마) 웹페이지 나. 저작권 관리청 (1) 이메일 (2) 전화 , ext PART V 기 타 281

294 다. 법원 28 (1) 연방 대법원 (가) 중요 업무 이 법원은 최고 단계의 법원이다. 연방 대법원은 다음과 같은 문제에 대해 독점적인 사법권을 행사한다: 연방 정부와 주 정부 혹은 연방 지역 간; 연방과 시 간; 연방 행정부와 의회 간; 한 주와 다른 주 간; 일반 법률과 헌법 간의 상충으로 인한 위헌성 여부 등 (나) 대법원 정보: 주소 Avenida Pino Suarez, #2 Colonia Centro Historico Delegacion Cuauhtemoc C.P , México D.F. 웹사이트 전화: ext & 2258 / (2) 연방 사법부 선거 중재 재판소(Electoral Tribunal of the Federal Judiciary) (가) 업무 연방 사법부 선거 중재 재판소는 사법부의 일환으로서, 특히 선거와 관련된 문제를 전문 적으로 담당한다. 이 기관의 기능에는 연방 선거와 관련된 분쟁을 해결하고, 대통령 선거를 포함해, 선거의 유효성을 결정하는 업무가 포함되어 있다. (나) 정보 주소 Calle Carlota Armero, #5000 Colonia CTM Culhuacán C.P , México D.F. 웹사이트: 28 법원정보는 특허사무소인 Becerril, coca & Becerril, S.C와 Basham, Ringe y Correa S.C. 사무소가 제공한 것임 282

295 전화: / (3) 대학 순회 재판소 (Collegiate Circuit Court) (가) 업 무 대학 순회 재판소는 3명의 치안 판사로 구성되어 있으며, 특정 문제(형법, 행정, 민법, 상법 혹은 노동법)을 전문으로 담당하거나 이들 문제 모두를 담당할 수 있다. 연방의 사법부 조직법 37조에 의거 다음과 같은 문제에 대해 사법권을 행사한다: 판결에 대한 직접적인 암파로(Amparo) 소송, 암파로 소송에 대한 판정 및 판결, 지방 법원이 판결한 내용에 대한 상소, 통합 순회 재판소 혹은 해 당 고등 중재 재판소, 청원, 지방 법원 판사에 의한 심리에서의 판결에 대한 항소, 통합 순회 재판소 혹은 해당 고등 중재 재판소, 법에 의한 항소, 통합 순회 대학 재판소 혹은 지방 법원 간 암파로 소송에 있어서의 사법적 불일치, 지방 법원 판사 간 암파로 문제에 있어 자격 상실 및 해명, 기타 순회 재판소 치안 판사 간 문제; 청원, 기타 법에 의해 명시적으로 정해진 문제나 대법원이 제시한 일반적 합의. (나) 정보 주소 Insurgentes Sur, #2417 Colonia San Ángel Delegación Álvaro Obregón C.P , México D.F. 웹사이트: 전화: (4) 통합 순회 재판소(Unitary Circuit Court) (가) 업무 통합 순회 재판소는 한 명의 치안 판사로 구성된다. 연방 사법부 조직법 29조에 따라 통합 순회 재판소는, 최종 판결이 아닌 다른 통합 순회 재판소의 판결에 대한 암파로 소송, 지방 법원에 의한 첫 판결에 대한 항소, 항소 기각의 경우, 지방 법원 판사의 자격 상실, 해명 및 기피 결정, 지방 법원 판사 간 논쟁 (암파로 소송 제외), 기타 법이 정한 문제에 대해 사법권을 행사한다: (나) 정보 주소 Insurgentes Sur, #2417 Colonia San Ángel Delegación Álvaro Obregón PART V 기 타 283

296 C.P , México D.F. 웹사이트: 전화: (5) 지방 법원 (가) 업무 연방 사법부 조직법 50조, 51조, 53조, 54조에 따라, 지방 법원 판사는 형사, 형사 암파로 사건, 민사 사건, 민사 암파로 사건, 노동 문제 등을 전문으로 담당할 수 있으며, 아니면 일반적인 사건을 다루는 지방법원 판사 업무를 볼 수도 있다. 연방 법원에 제소된 모든 연방 소송은 민사 절차에 관한 연방법의 규정에 따르며, 암파로 사건 의 경우 연방 암파로 법의 규정에 따른다. (나) 정보 주소: Insurgentes Sur, #2417 Colonia San Ángel Delegación Álvaro Obregón C.P , México D.F. 웹사이트: 전화: 라. 관세청 (1) 관세청 안내 주소: Avenda Hidalgo, # 77, Colonia Guerreo, C.P , Mexico D.F 웹사이트 Site: 전화:

297 (2) 업무 일반 세관 사무소는 금융 및 공공 신용부(Secretary of Finance and Public Credit)의 분권적 조직인 공납 행정 사무소(Tributary Administration Service: SAT)의 분과이다. 일반 관세 사무소는 SAT가 지정한 통관 업무의 규제 입법을 적용하는 일과 세관 문제에 적용되는 시스템, 방법, 절차 등을 책임지고 있는 기관이다. 이 기관이 담당하고 있는 기능에는 외국과의 거래에 있어 세금 프로젝트, 보상 수수료 및 기타 규정 및 규제 수단 등에 대한 연구와 이의 개발에 참여하는 것, 협약과 조약을 준수하는 것, 외국 거래 상품의 운송을 명령하고 이를 확인하는 업무, 외국 영토로 진입하는 차량의 확인, 외국 거래 관세 및 기타 부과세를 정하는 것, 관세법에 따라 통관요금을 정하는 것 등이 포함되어 있다. 현재 멕시 코에 49개의 세관이 있으며, 이중 19개는 북쪽 국경선에, 2개는 남쪽 국경선에, 17개는 해양 지역에 11개는 내륙에 위치해 있다. 마. 주 한국대사관 및 KOTRA 사무실 (1) 주 한국대사관 주소: Lo pe de Armen Dariz # 110, Lomas de Virryes C.P Mexico D.F. 전화: 001 (52 55) 대표 팩스: (52 55) 대표 이메일: [email protected] (2) KOTRA 사무소 주소: Paseo de la Reforma # 265 Col. Cuauhtemoc. Mexico D.F 전화: (52 55) , 3174 팩스: (52 55) 이메일: [email protected] PART V 기 타 285

298 Part V 기 타 4. 지역별 협약 가. NAFTA 조약 북미자유무역협정은 미국, 캐나다, 가 체결한 협정으로서, 북미에서의 3방향 무역 블록 을 구성하는 내용을 골자로 하고 있다. 북미자유무역협정은 두 개의 보완 협정인 북미환경협력협약 (North American Agreement on Environmental Cooperation: NAAEC)과 북미 노동협력협약 (North American Agreement on Labor Cooperation: NAALC)을 두고 있다. 북미자유무역협정 은 1994년 1월 1일부터 시행되었다. 이 협정은 미국과 캐나다, 간 무역 및 투자에 장애가 되었던 거의 대부분의 장애물을 제거하게 될 것이다. 북미자유무역협정에 따라 미국과 간에 모든 비관세 장벽이 즉시 허물어졌으며, 다른 장벽들도 5~15년에 걸쳐 점차적으로 제거 되었다. 이로 인해 2008년 1월 1일부로 협정의 완전 발효와 함께 와의 자유 무역이 활발하게 이루어지고 있다. 와 캐나다는 농업 제품에 대한 시장 접근에 있어 양국간 별도의 북미자유무역협정을 체결하였다. -캐나다 협약은 발효 즉시 거의 대부분의 관세 장벽을 허물어뜨렸고, 나머지는 5, 10, 15년의 기간 동안 점차 모두 제거 될 것이다. 낙농제품, 가금류, 계란 및 설탕 등에 영향을 미치고 있는 양국 간 관세 장벽은 아직도 남아 있다 이 자료는 Becerril, coca & Becerril, S.C 특허사무소가 제공한 것임 286

299 나. WIPO 국제조약가입현황 표24 : WIPO 국제조약가입현황 INFORMATION Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 예술적 저작물의 보호를 위한 베른 협약 Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme- Carrying Signals Transmitted by Satellite 통신위성에 의해 전달되는 프로그램 송신부호 배분에 관한 협약 (브뤼셀 협약) Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol 올림픽심볼 보호에 관한 나이로비 조약 Paris Convention for the Protection of Industrial Property 산업재산권 보호를 위한 파리협약 Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms 음반의 무단복제로부터 음반제작자를 보호하기 위한 협약 Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations 실연가, 음반제작자, 방송사업자의 보호에 관한 로마 협약 Singapore Treaty on the Law of Trademark 상표법에 관한 싱가폴 협약 Trademark Law Treaty 상표법 조약 Wipo Copyright Treaty Wipo 저작권 조약 Wipo Performance and Phonograms Treaty WIPO 실연 및 음반조약 (WPPT) Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration 원산지 명칭 보호와 국제등록에 관한 리스본협정 Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정 Treaties and Contracting Parties(조약과 계약 당국) Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs 산업디자인의 국제적 분류에 관한 로카르노 협정 Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 표장의등록을 위한 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 니스 협정 Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification 국제특허분류에 관한 스트라스부르그 조약 Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks 도형요소의 국제분류 제정을 위한 비엔나협정 (체결일) 1967년 5월 9일 1974년 5월 21일 1981년 10월 24일 1903년 7월 20일 1971년 10월 29일 1961년 10월 26일 2006년 3월 28일 1994년 10월 28일 1997년 12월 18일 1997년 12월 18일 2000년 12월 21일 1964년 2월 21일 1934년 6월 2일 1994년 10월 1일 2000년 10월 26일 2000년 12월 21일 2000년 10월 26일 2000년 10월 26일 PART V 기 타 287

300 다. 한국과 체결한 국제조약 가입현황 표25 : 한국과 체결한 국제조약 가입현황 Name of the Treaty (조약명) Date of approval in the Senate (승인일) Entry into force (시행일) Cultural Agreement between the United Mexican States and the Republic of Korea, signed at Mexico City on April 29, 대한민국 정부와 공화국 정부간의 문화협정 Trade Agreement between the Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Korea, signed in Mexico City on 12 December 1966 대한민국 정부와 공화국 정부간의 무역협정 Air Services Agreement between the Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Korea signed in Seoul City, Korea, July 21, 1988 대한민국 정부와 공화국 정부간의 국제항공협정 1966 년 12월 29일 1969년 3월 17일 1966 년 12월 29일 1969년 3월 17일 1988 년 12월 27일 1989년 11월 9일 Economic Cooperation Agreement, Scientific and Technical Cooperation between the Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Korea signed in Seoul City, Korea on November 9, 1989 대한민국 정부와 공화국 정부간의 경제, 과학 기술협력 협정 Agreement between the United Mexican States and the Republic of Korea for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, signed at Mexico City, on October 6, 1994 대한민국 정부와 공화국 정부간의 이중과세 방지 와 탈세예방에 관한 협정 Final Acts of the XXI Congress of the Universal Postal Union, adopted by the City of Seoul, Korea, September 14, (만국우편협회의 21조 최종시행) Extradition Treaty between the United Mexican States and the Republic of Korea signed in Seoul City, Korea, November 29, 대한민국 정부와 공화국 정부간의 범죄인 인도 조약 Tourism Cooperation Protocol between the Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Korea signed in Seoul City, Korea, November 29, 1996 대한민국 정부와 공화국 정부간의 관광협력 프로토콜 Agreement between the Government of the United Mexican States and the Republic of Korea for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, signed in the city of Badar Seri Begawan, Brunei Darussalam, November 14, 2000 대한민국 정부와 공화국 정부간의 투자의 상호 증진 및 보호에 관한 조약 1990년 6월 19일 1994년 12월 16일 1996년 4월 17일 1997년 4월 16일 1997년 4월 28일 2002년 4월 16일 1990년 8월 21일 1995년 2월 11일 1997년 12월 11일 1997년 12월 27일 1997년 6월 10일 2002년 6월 28일 288

301 Agreement to Amend and Add the Air Services Agreement between the Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Korea, signed on July 21, 1988, adopted in the City of Seoul, Korea, June 4, 2001 대한민국 정부와 공화국 정부간의 국제항공협정(수정 및 추가) Agreement between the Government of the United Mexican States and the Government of the EPUBLIC of Korea on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, signed at Mexico City on September 9, 2005 대한민국 정부와 공화국 정부간의 관세에 관한 상호지원 및 협조 협정 2002년 9월 26일 2006년 2월 21일 2003년 1월 3일 2006년 5월 12일 PART V 기 타 289

302 Part V 기 타 5. 지식재산권 보호 질의 응답 및 체크리스트 가. 출원 절차에 관한 질의응답 질문1 : 특허 상표 등 출원과정이 어떻게 진행되고 얼마나 오래 걸리나요? <답변> 모든 특허 신청, 산업 디자인 혹은 실용신안 등록은 출원자 처리를 위해 IMPI에 제출하 거나 혹은 법무 대리인을 통해 제출해야 합니다. 출원서는 공식적인 실질 심사 과정을 거치게 됩니다. 출원서를 제출한 날로부터 최종 판정이 내려질 때까지의 평균 특허 처리 기간은 3~5년 입니다. 산업 디자인의 경우 평균 처리 기간은 1년이고, 실용신안은 2년 입니다. 상표 상호 및 광고슬로건은 6개월 정도 걸립니다. 질문2 : 특허, 산업 디자인 혹은 실용신안으로 얼마 동안이나 보호를 받을 수 있습니까? <답변> 특허를 통해 보호를 받을 수 있는 기간은 제출일로부터 20년간이며, 연장은 불가합니다. 실용신안은 출원일로부터 10년간, 디자인은 출원일로부터 15년입니다. 질문3 : 특허출원 과정에 어느 정도의 비용이 드나요? <답변> 국가 특허 출원 비용은 $7,577.39페소입니다. 30 PCT를 통해 특허 출원을 하려면, 비용은 신청서 길이 30페이지까지는 1,400 스위스 프랑이며, 30페이지가 넘으면 초과되는 페이지 한 장 당 15스위스 프랑을 추가로 지불하여야 하며. 최대 30페 이지까지 초과가 가능합니다. PCT 신청의 경우, 수수료는 필요한 검색 및 예비 조사를 위한 국가적 년 9월 현재 290

303 단계에 접어들 때까지 지불해야 합니다(IMPI 비용은 참조). 질문4 : 저의 발명을 사용한 제3자에 대해 소송을 제기할 수 있습니까? <답변> 특허권이나 산업 디자인 혹은 실용신안 등록에 따른 권리에는 입증된 클레임에 의해 결정 되는 독점적 사용권이 포함되어 있습니다. 만일 제 3자가 보호 하에 있는 발명, 산업 디자인 혹은 실용신안을 이용하거나, 제조, 사용 혹은 판매한 경우, 이 제 3자는 소유주 의 독점적 권리를 침해한 것이며, 소유주는 자신의 권리 침해에 따른 피해에 대해, 특허 권 혹은 등록 유효 기간 동안에 혹은 제출일에 소급해서, 소송을 제기할 수 있습니다. 질문5 : 산업재산법에도 심사청구제도가 있는지요, 또한 출원절차에 있어서 법과 우리나라 법과 큰 차이점은? <답변> 산업재산법에는 심사청구제도는 없고, 또 출원시 출원료와 심사료를 납부해야 합니다. 이것이 우리나라와의 큰 차이점이라 하겠으며, 또 차이점을 간단히 설명하면 다음과 같습니다. 1. 는 출원공개제도가 있는데 보상금을 청구할 수 있는 규정이 없고, 우리나라는 보상금 을 청구할 수 있는 제도가 있습니다. 2. 는 의견서, 보정서 제출기간을 통지서를 받은 날로부터 2개월 내에 제출하기로 되어 있으나, 우리나라 법에는 명시규정이 없고, 심사관이 언제까지 제출하라는 지정기간을 정하면 그 기간까지 제출하면 됩니다. 3. 는 요약서, 도면이 착오로 누락된 상태에서 출원하면 그 출원이 정식으로 인정되지 아니하고, 후에 보정에 의해 요약서나 도면을 제출하면 요약서나 도면을 보정한 때에 출원 일이 인정됩니다. 그러나 우리나라는 위의 경우 보정지시하고, 보정지시에 불응하면 출원 서류를 출원인에게 되돌려 줍니다. 4. 는 변경출원, 분할출원하면 출원일이 원출원시까지 소급해서 인정되고, 예외로 소급 되지 아니하는 경우가 없습니다. 이에 대해 우리나라는 출원일이 소급되지 아니하는 경우가 있습니다. 5. 에는 공동출원시 대표자를 정하지 않고 출원할 경우 첫 번째에 명시된 출원인을 대표 자로 인정하나, 우리나라는 그런규정이 없습니다. 질문6 : 실용신안등록요건과 우리나라 등록요건의 차이점은? <답변> 의 실용신안등록요건은 신규성과 산업상 이용가능성이며, 우리나라는 진보성이 더 추가되어야 합니다. PART V 기 타 291

304 질문7 : 산업디자인 제도와 우리나라제도와의 큰 차이점은? <답변> 1. 의 산업디자인 등록요건은 신규성과 공업상 이용가능성이며, 우리나라는 창작성을 더 요구하고 있습니다. 2. 는 산업디자인 도면작성을 정면도, 배면도, 좌우측면도 등 4개 도면을 제출해야 합니다. 우리나라는 상기도면 이외에 평면도, 저면도, 사시도를 반드시 제출해야 합니다. 질문8 : 상표제도와 우리나라 상표제도와의 큰 차이점은? <답변> 1. 는 출원공고제도와 이의신청제도가 없으며, 이에 대해 우리나라는 있습니다. 2. 는 출원 중에 있는 상표도 타인에게 사용권을 줄 수 있으나, 우리나라는 등록된 후에 만 사용권이 인정됩니다. 3. 는 프랜차이즈 등록제도가 있으나, 우리나라는 없습니다. 4. 는 상표권의 보호기간을 출원일로부터 10년이고, 우리나라는 등록일로부터 10년입니다. 나. 지재권 분쟁에 관한 질의응답 질문1 : 행정 위반 클레임을 제기하기 위한 요건은 무엇인가요? <답변> 산업재산권법 189조의 조항에 근거해, 행정 위반 클레임에 필요한 요건은 다음과 같습 니다. 청원자의 이름 혹은 법적 대리인의 이름, 통지를 받을 주소, 관련자 혹은 관련자의 법적 대리인의 이름과 주소, 모호하지 않은 명료한 용어로 클레임 제기의 세부적 이유, 사실 기술 및 이의 법적 근거, 189조를 준수하는 것 외에, 신청자는 산업 재산권법 행정 조치의 신청에 관한 규정 5조를 준수해야 합니다. 질문2 : 스페인어가 아닌 다른 언어로 어떻게 신청을 할 수 있습니까? <답변> 그러한 문서는 스페인어로 번역한 뒤에 신청해야 합니다. 질문3 : 행정적 위반 이 무엇입니까? 산업재산권 위반과 관련된 처벌과 해당 범죄는 무엇입니까? <답변> 1. 산업재산권법 213조의 행정위반사항 (1) 불공정 경쟁에 해당하고 본 법률이 규정하는 문제에 해당하는 산업, 상업 활동 및 서비스 상의 최선의 행동에 반하는 행위를 한 경우. 292

305 (2) 특허권, 상표권이 있지 않으면서 있는 것처럼 보이게 하는 행위. 만일 특허가 만료되었거나 소멸되었거나 혹은 무효인 것으로 선언된 경우, 소멸 혹은 무효 선언일 이후 1년 후부터 효력을 발휘하는 경우에 처벌받습니다. 2. 범죄 구성 요건에 해당하지 않는 본 법 조항에 대한 위반 사항. Article A본 법규 및 기타 조항에 대한 행정 위반은 다음과 같은 처벌을 받는다: (1) 시티의 최소 일일 임금의 최대 20,000배에 달하는 벌금 (2) 위반이 계속되는 날 기준, 위반 일일 당 현 시티 최소 일일 임금의 500배에 달하는 추가 벌금. (3) 최대 90일간의 임시 휴업 조치. (4) 영구 폐업 조치 (5) 최대 36시간까지의 행정 구금 조 다음의 경우는 범죄 구성 요건에 해당함. 가. 위반내용 (1) 본 법규 213조, 2호~22조까지에 기술된 행동으로 인해 최초 행정 처벌이 부과된 이후에도 해당 행위를 반복한 경우. (2) 본 법규에 의해 보호되고 있는 상표를 고의적으로 상업적으로 위조한 경우 등 (3) 영업비밀을 침해하거나 누설한 경우 (4) 저작권을 침해한 경우 등 나. 처벌내용 (1) 특허 상표 디자인 등 범죄구성요건에 해당하면 징역형 또는 벌금을 부과한다. (2) 영업비밀을 침해하거나 누설하는 경우 등은 징역형을 부과한다. 질문4 : 특허청은 우리나라 특허청과 달리 지식재산권 관련 행정위반 단속의 결과에 의하 거나 지식재산권자의 조사요청이 있을 경우 조사하여 행정위반자를 처벌하고, 손해배상 등 행정조치를 할 수 있는지요? <답변> 특허청은 지식재산권 관련 행정위반단속 뿐만 아니라 행정위반(특허침해위반 사항 등) 여부를 조사하여 행정위반이 있는 경우 침해물을 폐기 압류할 수 있고 침해 자에게 손해배상을 청구할 수 있다. 그러나, 우리나라 특허청은 단속활동을 벌여 행정위반 있는 경우 경찰청이나 검찰청에 고발할 수 있다. PART V 기 타 293

306 질문5 : 특허청의 특허무효결정에 대한 불복은 어디에 하나요? <답변> 특허청에서 결정한 모든 불복항소는 연방 조세 및 행정법원에 불복할 수 있고, 이 법원의 판결에 대한 불복은 연방 순회법원에 불복할 수 있다. 질문6 : 는 특허권자 등이 특허청에 특허침해 등으로 고소할 수 있는데, 법원에도 손해배상 청구할 수 있는지요? <답변> 법원에도 별도 손해배상 청구할 수 있으며, 특허청에서 결정한 사항을 많이 참고하여 결정합니다. 질문7 : 는 등록된 상표, 특허인 경우 해당상품에 상표등록표시, 특허표시를 하기로 되어 있 는데, 등록표시, 특허표시를 하지 아니하면 어떻게 합니까? 또 우리나라와의 차이점은? <답변> 는 특허표시, 상표등록표시가 의무사항으로 되어 있기 때문에 반드시 등록번호, 특허번호를 표시해야 하며, 표시하지 아니하고 특허 등 침해소송을 제기하면 권리자(원 고)가 패소할 우려가 있습니다. 우리나라는 상표등록표시, 특허표시를 하지 아니해도 되나, 소송을 제기하기 전에 침해자에게 경 고장을 발송하고 경고장을 발송하였는데도 계속 불응하거나 침해하면 소송을 제기할 수 있습니다. 질문8 : 는 특허침해금지 청구소송을 제기할 경우 소장에 모든 증거자료를 첨부해야 하는지, 우리나라제도와의 차이점은? <답변> 1. 는 원칙적으로 소장에 관련 증거자료를 제출해야 합니다. 단, 소장제출시 발견 하지 못한 자료 등은 소송과정에서 추가제출도 허용됩니다. 그러나 우리나라는 소장에 전부 증거자료를 제출하지 아니하여도 되며, 소송진행과정에서 추가 제출할 수 있습니다. 질문9 : 의 특허침해금지청구와 손해배상청구소송 대리인 비용은 얼마입니까? <답변> 1. 특허청에 침해소송을 제기할 경우 대리인의 수수료 US$ 5, 법원에 특허상표권 침해에 따른 손해배상 청구 대리인 수수료: 1시간 당 US$ 세관에 수입물품에 대해 압류조치 등 대리인 수수료: 1시간 당 US$ 우리나라의 소송비용은 각 로펌마다 상이하여 일률적으로 말하기 어렵습니다. 질문10 : 는 관세청에 수입되는 물품 중 특허 상표침해물품이 있을시 공식적으로 조치할 수 있는 방법이 있는지, 우리나라제도와의 차이점은? 294

307 <답변> 관세법에는 공식적인 규정은 없고, 비공식적으로 제재하는 방법이 있고, 이에 대하여 우리나라 관세법에는 수입물품 중 특허법, 상표법에 위반된 물품을 수입시에는 제재규정이 상세히 규정되어 있습니다. 질문11 : 영업비밀보호에 있어서 타인이 영업비밀을 침해할시 어떤 제재방법이 있나요? 우 리나라제도와의 차이점은? <답변> 의 영업비밀을 침해, 누설하는 경우는 범죄를 구성하는 행위이기 때문에 징역형이 부과됩니다. 질문12 : 는 지식재산권 분쟁시 입증책임은 누가 부담합니까? 우리나라와의 차이점은? <답변> 1. 특허 침해소송시에는 다음과 같이 입증책임을 져야 합니다. 2. 특허의 유효성입증은 특허권자가 부담하고, 3. 특허의 무효주장입증책임은 침해자가 입증하여야 합니다. 다. 상표 등 기타 질의응답 질문1 : 나는 지방에 살고 있는데 특허출원을 하려면 시티에 있는 특허청에 출원하 나요? <답변> 시티에 거주하지 않아도 지방에 4개의 지역사무소가 있으며 집주소와 가까운 지역사무소에 특허출원서를 제출해도 됩니다. 질문2 : 팩스나 이메일로 서류를 제출할 수 있습니까? <답변> 이메일로는 제출할 수 없습니다. 다음날 원본을 IMPI에 제출하는 경우, 팩스를 통해 서류를 제출할 수 있습니다; 이 경우 법적 날짜는 팩스를 제출한 날을 기준으로 합니다. 질문3 : 상표 등록 유효 기간이 얼마나 되나요? <답변> 출원서 제출 날짜부터 10년간 유효하며, 동일 기간 동안 갱신할 수 있습니다. 산업재산권법 95조: 상표 등록은 10년간의 기간을 가지며, 이 기간은 출원서 접수일로부터 시작되며, 동일한 기간만큼 갱신할 수 있음. PART V 기 타 295

308 질문4 : 신청서에 있는 상품 혹은 서비스를 표시하는데 실수를 했는데, 이를 다시 고칠 수 있나요? <답변> 아니요, 왜냐하면 실수를 한 경우 산업 재산권법 규정 61조에 따라, 신청서를 새로 작성 하여야 하며, 그에 따른 비용을 다시 지불해야 합니다; 또한 법적 날짜도 해당 납부 영수 증을 제출한 날로부터 적용됩니다. 산업 재산권법 규정 61조: 등록 신청서를 제출한 이후, 신청자가 고유 사인을 수정하거나, 등록 대상인 제품이나 서비스의 수를 늘리거나, 출원 중에 있는 제품이나 서비스를 교체 혹은 변경하는 경우, 신청자는 새로운 출원서를 제출한 것으로 간주하고 새로운 처리 과정을 밟아야 함. 해당 수수료도 다시 완납해야 하며, 규정 상의 요구사항도 충족해야 한다. 이 경우, 수정 출원서를 제출한 날짜를 원래의 출원서를 출원 자가 수정한 날과 동일한 날로 봅니다. 라. 체크리스트 1) 특허 체크사항 확인여부 비고 1 에 진출하기 전에 관련된 권리의 확보를 위한 특허 출원을 수행하였는가? III.-1 2 에 진출하기 전에 관련된 에서 선출원된 또는 선 등록된 권리에 대한 조사를 수행하였는가? III.-7 3 특허 출원 전에 박람회, 전시회 등에 공개하지는 않았는가? III.-4-나 4 특허출원 등의 심사과정에서 적극적인 권리화 노력을 기울였는가? III.-1-아 5 한국에서 출원 또는 등록된 특허를 에서 출원하기 위한 기한 요건은 만족 하는가? III.-1-마 6 라이선싱 계약의 체결에 있어서, 지식재산권 관련한 손해배상 규정을 적절히 기재 하였는가? III.-5-다 7 현지업체와의 계약종료 후, 현지업체가 라이선스 계약제품의 생산을 완전히 중단 하였는가 확인하였는가? III.-5-다 8 위조품의 생산, 유통을 지속적으로 모니터링 하였는가? IV.-1-나 9 지식재산권 침해행위 발생시 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 의 사범, 행정 기관 등을 사전에 파악하고 있는가? IV.-1-나 296

309 2) 상표 체크사항 확인여부 비고 1 에서 보호받을 상표와 지정삼품, 지정 서비스업을 결정하였는가? III.-4-마 2 지정상품, 지정서비스업은 국제 상품류 구분을 이용하여 류지정을 하였는가? III.-4-마 3 제품의 상표가 어로 부정적인 의미나 어감을 내포하는가에 대한 검토를 수행 하였는가? III.-4-나 4 에서 상표출원 업무를 대리할 해외 상표 출원 전문 한국 변리사와 대리인을 선정하였는가? III.-4-나 5 현지 대리인의 선임을 위한 위임장 양식을 현지 대리인으로부터 제공받아 날인 하여 회신하였는가? III.-7 6 출원하고자 하는 상표가 에서 등록 가능한 것인지 상표 검색을 해보았 는가? III.-7 7 한국어 상표의 경우 해당 상표에 대한 설명을 스페인어 또는 영어로 번역하였는가? III.-4-바 8 보유하고 있는 상표가 저명 상표인 경우 비유사 영역 상품류에 대한 방어출원을 준비 중에 있는가? III.-4-가 3) 디자인 체크사항 확인여부 비고 1 에 진출하기 전에 관련된 권리의 확보를 위한 디자인 출원을 수행하였는가? III.-3 2 에 진출하기 전에 관련된 선권리에 대한 조사를 수행하였는가? III.-7 3 는 디자인 출원에 대한 실체 심사가 있는가? III.-3 4 디자인이 출원 전에 박람회, 전시회 등에 공개하지는 않았는가? III.-3 5 에서 국제 등록 출원을 통하여 디자인 등록을 할 수 있는가? III.-3 6 에서는 우선심사 제도를 통해 디자인 등록을 앞당길 수 있는가? III.-3 7 에서는 관련 디자인을 출원하야 등록받을 수 있는가? III.-3 8 선행 디자인 출원, 등록에 대하여 이의신청을 할 수 있는가? III.-3 PART V 기 타 297

310 4) 분쟁발생 체크사항 확인여부 비고 1 에 진출하기 전에 관련된 권리의 확보를 위한 특허 출원을 수행하였는가? III.-1 2 에 진출하기 전에 관련된 선권리에 대한 조사를 수행하였는가? III.-7 3 분쟁 발생시 현지 및 한국 정부 기관의 도움을 통해 분쟁을 원활하게 해결할 수 있는가? V.-4,5 4 분쟁 발생시 동일 또는 유사한 사건의 판례를 검색할 수 있는가? V.-2,3 5 분쟁 발생시를 대비하여 라이선싱 과정에서 상대방에게 제시할 권리를 얼마나 보 유하고 있는지를 체크하였는가? V.-2 6 라이선싱 계약의 체결에 있어서, 지식재산권 관련한 손해배상 규정을 적절히 기재 하였는가? V.-2 7 현지업체와의 계약종료 후, 현지업체가 라이선스 계약제품의 생산을 완전히 중단 하였는가 확인하였는가? V.-2 8 위조품의 생산, 유통을 지속적으로 모니터링 하였는가? IV.-1-나 9 지식재산권 침해행위 발생시 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 의 사범, 행정 기관 등을 사전에 파악하고 있는가? IV.-1-나 298

311 참 여 인 력 Mexico 편찬기관 특허청 문삼섭 팀장 산업재산보호팀 김기룡 서기관 산업재산보호팀 김영근 사무관 산업재산보호팀 정경희 주무관 산업재산보호팀 집필기관 특허법인 로얄 이수웅 박경완 박래봉 박성준 박병천 변리사 변리사 변리사 변리사 변리사 Hector E. Chagoya C Patent Attorney Becerril, Coca & Becerril, S.C Martin Pereyra Basham Patent Attorney Ringe y Correa, S.C. 주관기관 한국지식재산보호협회 이민재 사업본부장 허종필 팀장 IP기반정보팀 서정기 대리 IP기반정보팀 이준호 대리 IP기반정보팀

312 해외지식재산권 보호가이드북 전문,부록 및 관련 법령은 한국지식재산보호협회의 국제 지재권 분쟁정보 제공 사이트 ( 열람 가능합니다. 해외지식재산권가이드북 편 발 행 특허청 산업재산보호팀 주 소 l 대전시 서구 선사로 139번지 전 화 l 팩 스 l 홈페이지 l 한국지식재산보호협회 IP 기반정보팀 주 소 l 서울시 강남구 역삼동 647-9번지 전 화 l 팩 스 l 홈페이지 l ISBN : 무단전재 및 재배포 금지 본 보고서는 특허청 용역사업의 결과입니다. 본 보고서의 내용 인용시 반드시 특허청 연구사업의 결과임을 밝혀주시기 바랍니다.