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3 일러두기 1. 본책자는심판관의전문성을제고하고심판품질을향상하기위한심판관보수교육교재로편찬한것으로써먼저권리별 ( 상표, 디자인, 특허 실용신안 ) 로대별하고, 특허 실용신안에대하여는기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 통신분야로구분하여발간하였습니다. 2. 본책자에게재된판결문은 2010 년 4 ~ 6 월까지대법원및특허법원에서 선고된판결중특허심판원의심결이취소된사건을중심으로수록하였으며, 심판의종류별로구분하여수록하였습니다. 3. 사건별부호문자의부여에관한대법원예규에의하여판례번호중 후 자는특허상고사건을, 허 자는특허법원사건을, 심판사무취급규정제9조제2항에의하여 당 자는특허심판원사건중당사자사건을, 원 자는특허심판원사건중거절불복사건을표시한것입니다. 4. 판결문의각주와밑줄은강사가편의상붙인것으로서원본에는없는것입니다. 5. 아무쪼록본책자가심판업무수행에조금이나마도움이되기를바라며, 앞으로도계속보완 발전시켜나가도록하겠습니다.

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5 목차 CONTENTS Ⅰ. 거절불복 허500 ( 거절불복 ) 3 이사건국제출원상표 coreshield 는그지정상품의구성이나용도를간접적으로연상시키는정도에불과할뿐만아니라, 이사건국제출원상표가등록되기전후로원고이외에이사건국제출원상표와같은상표를위지정상품에사용하였다거나 용접용와이어전극봉 의품질, 효능, 용도등을나타내는용어로 coreshield 라는용어가사용되었다고볼자료가없다 허1107 ( 거절불복 ) 7 이사건출원상표 는일반수요자에게그구성전체에의하여 쇼린지켐포 로호칭되거나, 혹은분리호칭되더라도앞부분인 쇼린지 에의하여호칭될것으로봄이상당하다 허 8287 ( 거절불복 ) 15 이사건출원상표 는전체로 디 히스테릭엑스엑스엑스 또는문자부분에의하여 디히스테릭 으로 호칭될수있다고할것이고, 선등록상표들은 디 로호칭되므로두표 장들은호칭이서로다르다. - i -

6 허 8850 ( 거절불복 ) 21 이사건출원상표 는이를분리하여 관찰하는것이자연스럽지못하거나, 문자와문자의결합으로독자적 인의미를가지는경우에해당한다고봄이상당하므로이를전체로서 관찰하여그유사여부를판단하여야할것이다 허 272 ( 거절불복 ) 27 이사건출원서비스표는 및 부분으로인하여 신정골 혹은 에스제이푸드 로호칭되거나, 와 또는 와 부분이결합되어 돼지신정골 혹은 돼지에스제이푸드 로호칭될것이라고보이며, 이에비하여, 선등록서비스표는그자체로 신정 으로호칭된다고할것인데, 이사건출원서비스표가 에스제이푸드 로호칭되거나, 돼지신정골 혹은 돼지에스제이푸드 로호칭될경우에는선등록서비스표와호칭의면에서도현저한차이가있다 허9617 ( 거절불복 ) 34 지정상품인데스크탑컴퓨터와관련하여볼때이사건출원상표중 Art 는 예술또는기술 의의미로지정상품의품질을나타내고, PC 는개인용컴퓨터를의미하는 personal computer 의두문자어로지정상품의보통명칭이므로이들부분은모두식별력이없거나식별력이약하다고할것이고, 나머지스페인의예술가 피카소 를의미하는 Picasso 만이식별력이있어일반수요자의주의를끈다고할것이다. - ii -

7 허340 ( 거절불복 ) 41 이사건출원상표는 wise 와 walker 가하이픈으로분리되어있을뿐만아니라이들의결합에의하여새로운관념을형성하는것도아니어서 wise 와 walker 부분을분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지않다고여겨질정도로불가분적으로결합하였다고볼수도없으며, 그중 wise 는 walker 라는단어를꾸미거나그앞에부가된단어정도에불과하므로상대적으로식별력이강한 walker 부분만으로분리되어관찰될수있다 허9327 ( 거절불복 ) 46 이사건출원상표중 수맥 은수맥차단효과가있다는점을직감하게하고, 돌 은지정상품의원재료를, 침대 는지정상품의용도를각표시하고있으므로, 이사건출원상표가지정상품에사용될때일반거래자나수요자에게그효능, 원재료, 용도등을표시하는것으로인식될것이다 허1213 ( 거절불복 ) 55 그지정서비스업인 램프및조명설비소매판매대행업 등과관련하여볼때이사건출원서비스표중 WILLIAMS 는외국인의이름에주로쓰이는단어로서 ( 갑제5, 9, 10, 11호증 ) 위지정서비스업과별다른관계가없는단어이므로위지정서비스업에대하여는식별력이있다고할것이다. Ⅱ. 권리범위확인 허8546 ( 권리범위확인 ) 63 확인대상표장이적법하게특정되지않은이사건권리범위확인심판청구는확인의이익이없어부적법하므로이와결론을달리하여이사건권리범위확인심판청구를각하하지않고본안에나아가판단한이사건심결은위법하다. - iii -

8 허8829 ( 권리범위확인 ) 69 확인대상표장은자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시한상표에는해당되지아니하나, 이사건등록상표와표장이유사하지아니하여그권리범위에속한다고할수없으므로, 결국이와결론을달리한이사건심결은위법하다 허8997 ( 권리범위확인 ) 74 피고의이사건심판청구는원고의선등록서비스표를대상으로삼아이사건등록상표와사이에권리범위확인을적극적으로청구한경우에해당하게되어부적법한것인바, 이사건심결은이와결론이달라위법하다 허8553 ( 권리범위 ) 80 확인대상표장을살펴보면, 이는원고가대표총회장으로있다고하는단체의약칭을표시한것으로서, 업무의출처를표시하고자타업무의식별기능을하기위한것이라기보다그단체의전반적인소개를위한항목과그내용에서그단체를지칭하기위하여사용된것에불과하다. 따라서확인대상표장은위인터넷홈페이지에서업무표장으로사용되었다고할수없다. Ⅲ. 등록무효 허9143 ( 등록무효 ) 87 이사건등록상표는그지정상품의원재료를보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표로서상표법제6조제1항제3호에해당하며, 이사건등록상표의지정상품중 오징어 를원재료로쓰지않는상품이있다고하더라도, 그경우에는이사건등록상표가일반수요자나거래자로하여금그지정상품이 오징어 성분이함유된상품인것으로품질을오인하게할염려가있으므로상표법제7조제1항제11 호에해당한다. - iv -

9 허9334 ( 등록무효 ) 92 이사건등록상표는그문자인 dansko 에의하여 단스코 내지 댄스코 로호칭되고, 선등록상표들은그영문자나한글음역에따라 단코 내지 댄코 로호칭되므로양상표의호칭은가운데에 스 가포함되었는지아닌지의차이가있을뿐나머지두음절이동일하고, 이사건등록상표의 스 다음에오는음절의첫소리가 ㅋ 이어서 스 의소리가다음음절에연음되지않아아주짧고약하게발음되며, 양상표모두첫음절인 단 내지 댄 에강세가있으므로, 전체적으로극히유사하게청감된다 허1060 ( 등록무효 ) 98 테이트 와 태트 는첫번째발음중모음인 ㅔ 와 ㅐ 의구별이어렵고 테이트 의중간발음인 이 는약하게발음될것이므로전체적으로비슷하게들린다. 또한, 테이트 와 티에이티 는앞부분모음이 에 와 이에 로, 끝부분모음이 으 와 이 로각발음되는점이다르지만모음부분이약하게들리는데다가강하게발음되는부분인자음이 ㅌ 으로동일하고빠르게발음될경우구별이쉽지않아서전체적으로유사하게들린다 허1176 ( 등록무효 ) 106 비록원고가이사건심결당시이사건등록상표의지정상품을생산하고있지는아니하나, 이사건등록상표의지정상품중 햄버거 와원고가생산하고있는초코파이뿐만아니라, 원고가보유하고있는상표들인 몽쉘통통 과 몽실통통 의지정상품의일부인 카스테라빵, 식빵 등은일반인들이즐겨찾는간식류로서그수요자, 생산자, 유통경로등이다르지않다고할것이어서서로밀접한관련이있는상품들이라할것이므로이해관계가있다. - v -

10 허7567 ( 등록무효 ) 110 이사건등록상표는상표법제7조제1항제7, 9, 10, 11호, 구상표법제7조제1항제12호에해당하지아니하여이와결론을같이한이사건심결은적법하다 허9433 ( 등록무효 ) 121 이사건등록상표는그출원당시에국내또는외국의수요자사이에피고의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는선사용상표를모방한유사한상표로서, 부당한이익을얻으려고하거나피고에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용되는상표로인정되므로, 구상표법제7조제1항제12호에해당된다 허746 ( 등록무효 ) 129 이사건등록상표는전체적으로 테디베어곰인형을수집, 전시하는박물관 정도로인식되어테디베어곰인형을그전시및수집의대상으로삼고있는것으로인식된다하더라도, 그와같은사정만으로는이사건등록상표가그지정상품인 포제완구 가본래가지고있는성질과다른성질을갖는것으로일반수요자를오인하게할염려가있다고보기어렵다. Ⅳ. 등록취소 허9136 ( 등록취소 ) 137 원고는이사건등록상표와매우유사한라는상표 / 서비스표를사용하여이사건심결일이전부터외국에서이사건등록상표의지정상품및지정서비스업과동일, 유사한상품과서비스를제공하고있는자에해당하고, 나아가위표장을이사건등록상표 / 서비스표의지정상품과유사한지정상품에관하여상표를출원한자에해당하므로이해관계가있다. - vi -

11 Ⅰ. 거절불복 허 허 허 허 허 허 허 허 허

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13 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2010허500 거절결정 ( 상 ) 원 고 알로이로드스글로발, 인크. (Alloy Rods Global, Inc.) 미국사우스캐롤라이나, 플로렌스, 사우스에베네져로드 411 (411 South Ebenezer Road, Florence, South Carolina, U.S.A.) 대표자리차드커쉬너 (Richard Kershner) 소송대리인변호사황영주 피 고 특허청장소송수행자김경욱 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 9450 호사건에관하여한심결을취소 한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 - 3 -

14 이 유 1. 기초사실 가. 이사건국제출원상표 (1) 표장 : (2) 국제등록일 / 국제등록번호 : / 제920719호 (3) 국제등록명의인 : 원고 (4) 체약국 ( 締約國 ) : 미국 (5) 마드리드의정서 (The Madrid Protocol) 에기한지정국 : 대한민국등 (6) 지정상품 : 국제상품분류제9류의 Welding wire electrode( 용접용와이어전극봉 ) 나. 이사건거절결정및심결의경위 (1) 특허청은 이사건국제출원상표는 사물의가장중요하거나중심적인부분의보호 (the protection of the most important or central part of something) 라는의미로인식되므로그지정상품과관련하여볼때품질, 효능, 용도를나타내는기술적표장에해당하여상표법제6조제1항제3호에의하여상표등록을받을수없다 는이유로거절결정을하였다. (2) 이에원고는위거절결정에대한불복심판을청구하였고, 특허심판원은위사건을 2008원 9450호로심리한다음 위거절결정과같은이유로원고의청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1 내지 4호증, 변론전체의취지 2. 이사건심결의적법여부피고는이사건국제출원상표는용접업계에서흔히쓰이는 CORE 와 SHIELD 를단순결합한것으로서 용접봉의용접물질등을대기와차단하여보호한다 는의미로직감되어그지정상품과관련하여볼때품질, 효능, 용도 - 4 -

15 를보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표에해당한다는취지의주장을한다. 그러므로, 이사건국제출원상표가기술적표장에해당하여상표법제6조제1항제3호에의하여등록받을수없는것인지여부에관하여본다. 가. 판단기준상표법제6조제1항제3호가상품의산지, 품질, 효능, 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표를등록받을수없도록한것은그와같은기술적상표는통상상품의유통과정에서필요한표시여서누구라도이를사용할필요가있고그사용을원하기때문에이를특정인에게독점배타적으로사용하게할수없다는공익상의요청과이와같은상표를허용할경우에는타인의동종상품과의관계에서식별이어렵다는점에그이유가있는것이므로, 어느상표가이에해당하는지의여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하고, 그상표가지정상품의품질, 효능, 용도를암시또는강조하는것으로보인다고하더라도전체적인상표의구성으로볼때일반수요자나거래자가지정상품의단순한품질, 효능, 용도등을표시하는것으로인식할수없는것은이에해당하지아니한다 ( 대법원 선고 2005후 2595 판결, 선고 2005후 2786 판결참조 ). 나. 판단이사건국제출원상표는 중심부, 핵심 이라는뜻을가지는 CORE 와 방패, 보호물, 차폐 라는뜻을가지는 SHIELD 가결합된조어상표이고 ( 갑제6 내지 8호증 ), 그지정상품인 용접용와이어전극봉 은 용접에사용되는코일모양으로감겨있는길고가는금속선으로그자체가전극이되는것 인바 ( 갑제5 호증 ), 비록 용접봉 의일반수요자나거래자들인용접업계의종사자들이 CORE 는 용접봉을만드는쇠줄인심선 ( 心線 ) 을뜻하는것으로, SHIELD 는 열에의하여녹는심선과용접대상금속을보호물질로대기와차단하는것 을 - 5 -

16 뜻하는것으로인식하여 [ 을제1 내지 3호증 ( 가지번호포함 ) 참조 ] 이사건국제출원상표를전체적으로 용접봉의용접물질등을대기와차단하여보호한다 는의미로인식한다고하더라도, 이러한의미는이사건국제출원상표의지정상품의성질 ( 구성의일부와용접의방식 ) 을암시또는강조하는것으로보일뿐일반수요자나거래자들이이사건국제출원상표를볼때 용접용와이어전극봉 의품질, 효능, 용도등을직접적으로표시하는것으로인식한다고할수없다. 따라서이사건국제출원상표는그지정상품의구성이나용도를간접적으로연상시키는정도에불과할뿐만아니라, 이사건국제출원상표가등록되기전후로원고이외에이사건국제출원상표와같은상표를위지정상품에사용하였다거나 용접용와이어전극봉 의품질, 효능, 용도등을나타내는용어로 coreshield 라는용어가사용되었다고볼자료가없는점등을보태어전체적으로관찰하여보면, 이사건국제출원상표는기술적표장만으로된상표로서공익상특정인에게배타적으로독점시키는것이적당하지않은상표라고볼수없어상표법제6조제1항제3호에해당하는상표라고할수없으므로, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를 인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김용섭 판사 이상균 판사 박태일 - 6 -

17 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2010허1107 거절결정 ( 상 ) 원 고 잇반샤단호우징쇼린지켐포유니티 ( 一般社團法人 SHORINJI KEMPO UNITY) [ 변경전명칭 : 유겐세키닌츄칸호우징쇼린지켐포유니티 ( 有限責任中間法人 SHORINJI KEMPO UNITY)] 대표자종유귀 ( 宗由貴 ) 일본국도쿄도토시마구키타오오츠카 2쵸메 17반 5 고 ( 日本國東京都豊島區北大塚二丁目 17 番 5 號 ) 소송대리인변리사김량은, 김용인, 박영복 피 고 특허청장소송수행자강경호, 김경욱 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 호사건에관하여한심결을취소 한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 - 7 -

18 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제 1, 2 호증, 을제 1 호증, 을제 2 호증의 1, 2 의각기재, 변론전체의취지 가. 이사건출원상표 (1) 출원번호 / 출원일 : 제 호 / (2) 구성 : (3) 지정상품 : 상품류구분제25류의속내의 (Underwear), 운동용유니폼 ( 골프용장갑및헬멧은제외 /Sports uniforms, other than golf gloves or helmets), 스포츠용저지 (Sports jerseys), T셔츠 (T-shirts) (4) 출원인 : 원고 나. 선등록상표 (1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표등록제 호 / / (2) 구성 : (3) 지정상품 : 상품류구분제25류의수영모자, 수영복, T셔츠등 ( 구체적인지정상품은별지선등록상표의지정상품기재와같다 ) (4) 등록권리자 : 주식회사나스켐 다. 절차의경위 (1) 원고의이사건출원상표등록출원에관하여, 특허청은 이사건출원상표는선등록상표와그표장및지정상품이서로동일또는유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로거절결정을하였다

19 (2) 원고가이에불복하여위거절결정의취소를구하는심판을청구하 였으나, 특허심판원은이를 2008 원 호로심리한후, 위거 절결정과같은이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 2. 이사건출원상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부에대한판단가. 표장의유사여부에대한판단 (1) 판단기준상표의유사여부판단은상표의구성요소인외관, 호칭, 관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그각지정상품의거래에서일반수요자가두개의상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로그지정상품의출처에대한인식, 혼동을일으킬우려가있는지에의하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 88후1410 판결등참조 ). 상표의유사여부는상표의외관, 호칭, 관념을일반수요자나거래자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여판단하여야하는것이므로, 외관, 호칭, 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의상표가일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자나거래자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다 ( 대법원 선고 2001후 3415 판결등참조 ). 상표는구성부분전체에의하여타인의상표와식별하게끔고안된것이므로상표구성부분의일부를추출하여그부분만을타인의상표와비교함으로써상표자체의유사여부를가리는것은허용될수없으나, 상표의각구성부분이이를분리하여관찰하는것이부자연스럽다고느껴질정도로불가분적으로결합되어있지않는한상표를구성부분전체의명칭과형상에의하여호칭하거나인식하지아니하고그중주의를끌기쉬운특정부분만으로간략하게호칭하거나인식하고그로인하여한개의상표로부터여러가지의호칭, 관념이생겨나 - 9 -

20 게되는경우에는특정부분에의한호칭, 관념이타상표의호칭, 관념과동일내지유사하면다른부분이전혀다르더라도양상표는유사한것으로봄이상당하다 ( 대법원 선고 86후136 판결등참조 ). 그러나상표의유사여부를판단함에있어문자와문자또는문자와도형이결합된상표의경우에도원칙적으로상표의구성전체를외관, 호칭, 관념등의점에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여거래상일반수요자나거래자가그상품의출처에대하여오인 혼동할우려가있는지의여부에의하여판별되어야하고, 그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭 관념될수있다고보기어렵거나당해상표가실제거래사회에서전체로서만사용되고인식되어져있어일부분만으로상표의동일성을인식하기어려운경우에는분리관찰이적당하지않다 ( 대법원 선고 2004다 판결등참조 ). (2) 구체적판단이사건출원상표 와선등록상표 를대비하면, 우선, 양상표의표장은서로철자의개수, 서체와기재방식등에서차이를보이고있어외관이상이하다. 또한, 이사건출원상표는조어상표로서특정한관념을형성할수없어 ( 원고는이사건출원상표가일반수요자에게 소림사권법 으로인식될것이라고주장하나, 우리나라의일본어보급수준등에비추어보면, 일반수요자들이이사건출원상표를 소림사권법 을의미하는일본어의영어음역이라고용이하게인식하기는어렵다고보인다 ) 이사건출원상표를선등록상표의관념과서로대비할수없으므로, 양상표의표장이갖는관념도서로유사하지않다. 나아가, 이사건출원상표 의국어음역인 쇼린지켐포 는다섯음절로이루어져길지않은발음으로호칭될수있는점, KEMPO 부분이지정상품과의관계에서특별히일반수요자의주의를끌만한요소를갖고있지는않은점, SHORINJI 가앞부분에있고그국어음역이세음절로이루어져있어, 뒷부분에있고두음절의국어음역을가지는 KEMPO 에비하여상대적으로강하고길게발음될수있는점등에비추어보면, 이사

21 건출원상표는일반수요자에게그구성전체에의하여 쇼린지켐포 로호칭되거나, 혹은분리호칭되더라도앞부분인 쇼린지 에의하여호칭될것으로봄이상당하다. 이에비하여, 선등록상표 는그자체로 캠포우, 캄포우 또는 캠포 정도로호칭될수있다고할것이어서, 양상표의표장은그호칭에서도차이가있다. 나. 소결론따라서이사건출원상표와선등록상표의표장은서로외관이다르고, 관념과호칭에서도차이가있어전체적으로유사하지않다고할것이므로, 양상표의지정상품의유사여부에관하여더나아가살펴볼필요도없이, 양상표는서로유사하지않은것이다. 3. 결론 그렇다면이사건심결은이와결론이달라위법하므로, 그취소를구하는 원고의청구를인용한다. 재판장판사김용섭 판사 이상균 판사 박태일

22 [ 별지 ] 선등록상표의지정상품 상품류구분제25류의수영모자, 신발, 수영복, 신발의부품및부속품, 가죽신, 스웨터, 가죽제슬리퍼, 조끼, 고무신, 폴로셔츠, T셔츠, 고무장화덧신, 골프화, 방수피복, 구두창, 깔창, 나막신, 낚시용화 ( 靴 ), 농구스니커즈, 농구화, 단화, 덱슈즈, 뒷굽, 뒷축, 등산부츠, 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 모터사이클선수용부츠, 목욕용샌들, 목욕용슬리퍼, 뮬 (Mules), 반부츠, 발레용슬리퍼, 발레용신발, 방한화, 배구화, 복싱화, 볼링화, 부츠, 부츠용갑피, 비닐화, 비치슈즈, 사보 ( 나막신 ), 사이클용신발, 샌들, 샌들나막신, 수선용신발안창, 숙녀용부츠, 스키화, 스포츠용부츠, 스포츠화, 슬리퍼, 슬리퍼용안창, 승마화, 신발은못, 신발고정쇠, 신발깔창, 신발안창, 신발용갑피, 신발용깔창, 신발용대다리, 신발용뒷굽, 신발용미끄럼방지구, 신발용앞굽, 신발용철제장식, 앵글부츠, 야구화, 에스파토신발또는샌들, 여성용신발, 오버슈즈, 운동화, 유아용신발및부츠, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 축구화용바닥징, 테니스화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 스포츠전용의류, 검도복, 사이클복 ( 전문선수용 ), 수상스키복 ( 전문선수용 ), 스포츠용낙하복 ( 점프슈트 ), 스포츠전용아노락, 승마바지, 승마복, 승마코트, 아이스하키복 ( 전문선수용 ), 야구복, 에어로빅복 ( 전문선수용 ), 유도복, 체조복 ( 전문선수용 ), 축구복 ( 전문선수용 ), 태권도복, 테니스복 ( 전문선수용 ), 펜싱복, 핸드볼복 ( 전문선수용 ), 겉옷, 외투 ( 스포츠전용의류와한복은제외 ), 가면무도회복, 가죽옷, 가죽제바지, 가죽제슈트, 가죽팬츠, 간호사용가운, 개버딘제옷, 골프바지, 골프복, 골프용스커트, 골프용잠바, 교복, 그레이트코트, 기모노, 기성복, 낚시복, 낚시용바지, 낚시용재킷, 남성정장, 더스트코트, 데님제코트, 드레스, 드레스슈트, 등산바지, 등산복, 레인코트, 롱재킷, 롱코트, 리버리 (Liveries), 망토, 면제코트, 모닝코트, 모직재킷, 모피제의류, 무용복, 바람막이재킷, 바람막이용조끼, 반바지, 반코트, 발레복, 발한용바지, 방수용재킷, 방한복, 방한재킷, 버뮤다쇼츠, 블레이

23 저, 블루존 (Blouson), 사리 (Saris), 사이클복, 사파리, 숙녀용바지, 숙녀용슈트, 슈트, 스노보드복, 스노우보드바지, 스노우보드재킷, 스노우보드용슈트, 스모킹재킷, 스목 (Smocks), 스웨이드재킷, 스커트, 스커트정장, 스케이트보드바지, 스케이트보드복, 스케이트복, 스키재킷, 스키복, 스키용바지, 스포츠외투, 스포츠재킷, 슬랙스 (Slacks), 신사복, 신생아용옷, 아노락 (Anorak)( 운동용은제외 ), 아동복, 양복바지, 어부용재킷, 여성용예복, 예복, 오버롤 (Overall), 오버코트, 오버트라우저, 원피스, 웨딩가운, 웨딩드레스, 윈드코트, 유아복, 유아용바지, 의사용가운, 이브닝드레스, 인라인스케이트복, 인조가죽옷, 작업복, 작업용오버롤, 작업용유니폼, 잠바 ( 점퍼 ), 재킷, 종이옷, 채저블 (Chasuables), 청바지, 커버롤, 케이프 (Cape), 코트, 콤비, 탑코트, 턱시도 (Tuxedo), 털재킷, 테니스반바지, 테니스복, 테니스용스커트, 토가 (Togas), 투피스, 튜닉 (Tunic), 트렌치코트, 트윈세트, 파카 (Parkas), 팬츠, 펠리스 (Pelisses), 프록 (Frocks), 피혁제드레스, 헤비재킷, 한복, 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 내의 ( 속옷 ), 가운, 거들, 골프셔츠, 골프용조끼, 긴팔셔츠, 나이트가운, 낚시용조끼, 남방셔츠, 남성용수영복, 네글리제, 농구복, 농구팬츠, 니커, 니트속옷, 니트웨어, 드레스가운, 드레스셔츠, 드레싱가운, 등산용조끼, 땀복, 땀흡수내의, 런닝복, 런닝셔츠, 레슬링복, 롬퍼즈, 리어타드, 마라톤복, 만틸라 (Mantillas), 메리야스제품, 목욕가운, 바디스, 박서쇼츠, 반팔또는긴팔셔츠, 반팔셔츠, 배구복, 배드민턴복, 베이비돌파자마, 보디셔츠, 보디스 ( 코르셋 ), 분리형칼라, 브래지어, 블라우스, 비치웨어, 샤워캡, 셔어츠요크, 셔츠, 셔츠요크, 셔츠프런트, 소매없는저지, 속내의 ( 속옷 ), 속바지, 속셔츠, 속치마, 속팬티, 수영팬츠, 슈미젯 (Chemisettes), 슈미즈, 슈트용셔츠, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 스포츠용저지, 슬립 ( 속옷 ), 어깨끈없는브래지어, 여성수영복, 여성용속옷, 오픈넥셔츠, 와이셔츠, 운동용유니폼, 워밍업용운동복, 유니타드, 의류용칼라, 잠옷, 저지 (Jerseys), 조깅팬츠, 조깅슈트, 짜거나뜬속옷, 짧은소매스포츠셔츠, 짧은조끼, 체조복, 카디건, 칼라, 칼라보호대 (Collar protectors), 칼라커프스, 커프스, 케미솔 (Chamisoles), 코르셋 ( 속옷 ), 코슬렛 (Corselets), 콤비네이션내의, 탱

24 크탑, 테디 (Teddies), 트랙슈트, 트레이닝복, 트레이닝슈트, 트리코제파자마, 파레우, 파자마, 팬티, 팬티스타킹, 페티코트 (Petticoats), 풀오버 (Pullover), 피켓셔츠, 해변용의류, 각반 ( 脚絆 ), 기성복안감, 나비넥타이, 남성양말, 네커치프, 넥타이, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스 (Leggings), 머리띠 ( 의복 ), 머프 (Muffs), 모피머프, 모피스톨, 목도리, 반다나 (Bandana)( 목도리 ), 발목양말, 발싸개, 발한방지양말, 방한용귀마개, 방한용장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일 ( 의복 ), 보아 ( 모피목도리 ), 비전기식보온용발싸개, 비종이제턱받이, 서라피 (Serapes), 손목밴드, 숄, 숄및스톨, 숄더랩 (Shoulder wraps), 숄더스카프, 수녀용머리수건, 수대 ( 手帶 ), 수면안대 ( 수면용눈가리개 ), 스웨트밴드, 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를덧댄부분, 스톨 (Stoles), 실크스카프, 애스콧타이 (Ascots), 양말, 양말커버, 양모양말, 양복장식용손수건 (Pocket squares), 에이프런, 여성용모피목도리, 옷커버, 운동용스타킹, 유아용직물제기저귀, 의류용소맷부리, 의류용장식띠, 의류용호주머니, 의복용장갑, 직물제기저귀, 크라바트, 타이츠 (Tights), 트리코제숄, 파레오, 퍼러린 (Pelerines), 헤드스카프 ( 의복 ), 모자, 가죽제모자, 골프용모자, 관 ( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 니트모자, 망건, 모자챙 (Sun visors), 모자틀, 모피모자, 베레모, 사교관 ( 司敎冠 ), 야구모자, 양모제모자, 어린이용모자, 의류용후드 ( 두건 ), 종이모자, 챙달린모자, 터번, 테없는모자, 톱햇 (Top hat), 방한용마스크, 의복용벨트, 가죽제허리띠 ( 혁대 ), 가터 (Garters), 각반용 ( 脚絆用 ) 대님, 남성용서스펜더벨트, 대님, 바지용대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 여성용서스펜더벨트, 의류용멜빵, 의류용벨트, 직물제벨트, 턱시도벨트, 허리끈, 혁대 ( 의복용 ) 끝

25 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2009허8287 거절결정 ( 상 ) 원 고 가부시키가이샤오존커뮤니티 (Ozone Community Corporation) 일본국도쿄도시부야쿠센다가야 3초메 12방 6고대표자사이토노부오소송대리인변리사신관호 피 고 특허청장소송수행자정숙채 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원상표 1) 국제등록번호 / 국제등록일 : 제 호 /

26 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제9류의 gloves for protection against accidents( 사고방지용장갑 ) 등, 상품류구분제14류의 cuff links( 커프스단추 ) 등, 상품류구분제16류의 Paper and cardboard( 종이및판지 ) 등, 상품류구분제18류의 umbrellas and their parts( 우산및그부품 ) 등, 상품류구분제20류의 Furniture( 가구 ) 등, 상품류구분제 24류의 table napkins of textile( 직물제냅킨 ) 등, 상품류구분제25류의 sweaters( 스웨터 ), shirts( 셔츠 ), socks and stockings( 양말및스타킹 ), neckties( 넥타이 ), shoes and boots( 신발및부츠 ) 등, 상품류구분제26류의 shoe laces( 신발끈 ) 등, 상품류구분제28류의 Game machines and apparatus( 게임기및기구 ) 등, 상품류구분제34류의 Tobacco( 담배 ) 등 4) 출원인 : 원고 나. 선등록상표들 1) 선등록상표 1 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 : 제 호 / / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제9류의사고방지용장갑, 상품류구분제10 류의의료용장갑, 상품류구분제14류의넥타이핀 ( 귀금속제 ), 커프스단추, 상품류구분제17류의절연용고무장갑, 상품류구분제18 류의유아용멜빵, 상품류구분제21류의가사용장갑, 상품류구분제24류의직물제손수건, 상품류구분제25류의스웨터, 스포츠셔츠, 양말, 넥타이등라 ) 등록권리자 : 제일모직주식회사

27 2) 선등록상표 2 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 : 제 호 / / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제18 류의우산, 상품류구분제25류의단화등라 ) 등록권리자 : 제일모직주식회사 다. 이사건심결의경위 1) 원고는이사건출원상표를국제등록하였으나, 특허청은 이사건출원상표가선등록상표들과관련하여상표법제7조제1항제7호에해당하므로상표등록을받을수없다는등의이유로거절결정을하였다. 2) 원고는 특허심판원에위거절결정의취소를구하는심판을청구하였고, 특허심판원은이를 2008원12169호로심리한다음, 이사건출원상표가선등록상표들과표장및지정상품이유사하여상표법제7조제1항제7호에해당하므로상표등록을받을수없다는이유로원고의위심판청구를받아들이지아니하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1, 2호증, 을제1, 2호증, 변론전체의취지 2. 이사건심결의적법여부에관한판단가. 당사자주장의요지 1) 원고의주장이사건출원상표는전체적으로관찰할때선등록상표들과표장이달라두상표가함께사용되더라도일반수요자나거래자로하여금상품의출처에관한오인 혼동을하게할우려가없으므로상표법제7조제1항제7호에해당하지아니함에도, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다

28 2) 피고의주장이사건출원상표는 과같은문자부분과 와같은도형부분으로결합되어있고, 문자부분은두영문자부분이한칸떨어 져있을뿐만아니라그결합으로인하여특별한관념을낳는것도아니어서두 영문자부분을분리하여관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불 가분적으로결합되어있지않다. 그러므로이사건출원상표는 와같은 영문자부분, 와같은영문자부분및 와같은도형부분으 로분리되어관찰될수있고, 와같은영문자부분으로분리되어관찰되는 경우선등록상표들과호칭및관념이동일또는유사하므로, 이사건출원상표는 선등록상표들과표장및지정상품이동일또는유사하여상표법제 7 조제 1 항제 7 호에해당하므로, 이와결론을같이한이사건심결은적법하다. 나. 이사건출원상표가선등록상표들과관련하여상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부 1) 표장의대비가 ) 판단기준상표의유사여부는그외관, 호칭및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 2005후 2908 판결등참조 ). 나 ) 외관의대비 이사건출원상표는영문자 Thee 를흘림체로쓴 및영문자

29 Hysteric 을흘림체로쓴 과같은문자부분과영어알파벳 X 또는숫 자 96 을나비모양으로도안화한것으로보이는 와같은도형부분이 결합된표장이고, 선등록상표들은 와같은영문자로된표장이다. 따라서 두표장들은그표장을구성하는글자체, 와같은부분의 유무등이달라서외관이서로다르다. 다 ) 호칭및관념의대비이사건출원상표는 과같은문자부분과 와같은도형부분이결합된표장인바, 그중 와같은영문자부분은영어고어 thou 의목적격으로서 디 로인식되고 그대를 ( 에게 ) ( 을제3호증 ) 의뜻을가지고있으며, 과같은영문자부분은 히스테릭 으로인식되고 히스테리환자, 히스테리에걸리기쉬운사람 ( 을제4호증 ) 의뜻을가지고있으며, 와같은도형부분은 엑스엑스엑스 로인식될수있다. 그런데문자부분은 5음절의비교적짧은 디히스테릭 으로인식되므로상표를간략하게호칭하려는일반수요자의경향을감안하더라도 디 와 히스테릭 으로분 리하여호칭한다고보기는어려운점, 비록이사건출원상표의 와같은영 문자부분이선등록상표들과서로동일또는유사하다고하더라도이사건출원상 표에서 와같은영문자부분이차지하는비중, 다른구성요소들과결합되어 있는위치등표장의전체적인구성에비추어이부분만으로분리인식될가능성이희박하다고보이는점등을종합하면, 이사건출원상표는전체로 디히스테릭엑스엑스엑스 또는문자부분에의하여 디히스테릭 으로호칭될수있다고할것이고, 선등록상표들은 디 로호칭되므로두표장들은호칭이서로다르다. 나아가이사건출원상표는 그대 ( 를 ) 히스테리에걸리기쉬운사람 이라고관념되고, 선등록상표들은 그대를 이라고관념되므로, 두표장들은관념도서로다르다

30 라 ) 대비의결과이와같이이사건출원상표와선등록상표들의각표장은그외관, 호칭및관념이모두달라서, 두표장이함께사용되더라도일반수요자나거래자로하여금지정상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가없다고할것이므로, 두표장들은동일또는유사한표장에해당하지않는다. 2) 소결따라서이사건출원상표와선등록상표들은그표장이유사하지않으므로그지정상품의동일또는유사여부에관하여는더나아가살펴볼필요없이, 상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다할것이어서, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이 를받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장 판사 김의환 판사 성창익 판사 박종학

31 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2009허8850 거절결정 ( 상 ) 원 고 주식회사이미지스톤서울구로구구로동 이앤씨벤처드림타워 6차 9층 907호대표이사이장환소송대리인변리사정용기 피 고 특허청장소송수행자김경욱 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 9227 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원상표 (1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호

32 (2) 표장 : (3) 지정상품 : 상품류구분제 9 류의 축전기 ( 콘덴서 ), 건전지, 피복전선, 전 화기, 녹음기계기구, 휴대용전자계산기, 전극 등 나. 이사건선등록상표 (1) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제 호 (2) 표장 : (3) 지정상품 : 상품류구분제9류의 축전기, 건전지, 피복전선, 전화기, 녹음기계기구 ( 영화용은제외 ), 휴대용전자계산기, 전지용탄소전극, 상품류구분제11류의 형광등, 회중전등, 전기이불, 전기장판, 전기스토브 (4) 상표권자 : 더질레트컴퍼니 다. 절차의경위 (1) 특허청심사관은 이사건출원상표는지정상품중축전기 ( 콘덴서 ), 건전지, 피복전선, 전화기, 녹음기계기구, 휴대용전자계산기, 전극등과관련하여이사건선등록상표와주요부의칭호, 관념이동일또는유사한것을비롯하여타인의선등록상표들과표장및지정상품이동일또는유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로거절결정을하였다. (2) 이에대하여원고는 2008원9227호로특허심판원에거절결정불복심판을청구하였으나, 특허심판원은 이사건출원상표는 로켓 으로호칭 관념될개연성이높고, 그경우이사건선등록상표등과호칭, 관념이동일하여표장이유사하고지정상품도일부동일또는유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로위심판청구를받아들이지아니하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1호증, 갑제2호증의 1 내지 3, 을제1호증, 변론전체의취지

33 2. 당사자들의주장가. 원고의주장이사건출원상표는 ROCKET 과 BOY 가불가분적으로결합된문자상표로서, 그결합에의하여새로운관념을형성하고, 호칭도 4음절로짧아, 그전체로서이사건선등록상표등과의유사여부를판단하여야한다. 그와같은전체관찰에의할경우이사건출원상표는이사건선등록상표등과외관, 호칭, 관념에서모두다르므로상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다. 따라서이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 나. 피고의주장이사건출원상표는어두부분인 ROCKET 만으로분리약칭될가능성이크고, 그경우이사건선등록상표와표장이유사하고지정상품또한동일 유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다. 따라서이와결론을같이한이사건심결은적법하다. 3. 이사건심결의적법여부에관한판단피고는이사건심결및거절결정에서제시된선등록상표들중에서이사건선등록상표만을들어이사건출원상표가상표법제7조제1항제7호에해당한다고주장하므로, 이사건심결의적법여부를판단하기위하여이사건출원상표와이사건선등록상표와의유사여부에관해서만살펴보기로한다. 가. 판단기준상표의유사여부는동종의상품에사용되는두개의상표를외관, 관념및호칭의점에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여상품의출처에대한오인, 혼동을가져올염려가있는지의여부에따라결정하여야하고, 문자와문자가결합된상표는언제나반드시그구성부분전체의명칭이나모양에의하여호칭, 관념되는것이아니고그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭,

34 관념될수도있으나그것은어디까지나각구성부분을분리하여관찰하는것이사회통념상자연스러운경우에한하고이를분리하여관찰하는것이자연스럽지못하거나, 문자와문자의결합으로독자적인의미를가지는경우에는이를전체로서관찰하여그유사여부를판단하여야한다 ( 대법원 선고 94후647 판결등참조 ). 나. 이사건출원상표에대한분리관찰이가능한지여부 (1) 인정사실다음각사실은갑제4호증의 1 내지 4, 갑제5, 6호증의각 1 내지 3, 갑제8호증의 1 내지 8, 갑제9호증의 1 내지 6, 갑제10호증의 1 내지 4, 갑제 11호증, 갑제12호증의 1 내지 16, 갑제13호증의 1 내지 5, 갑제14호증의 1, 2 의각기재및영상에변론전체의취지를종합하여이를인정할수있다. ( 가 ) 다른영어단어의뒤에 boy 가결합됨으로써새로운관념을형성하는예로 playboy ( 바람둥이 ), ball boy ( 공줍는소년 ), tomboy ( 사내같은계집아이 ), mama s boy ( 나약한남자 ), gameboy ( 게임기의명칭 ), old boy ( 정정한노인, 졸업생 ) 등이있다. ( 나 ), 와같은상표들이그각지정상 품과동일또는유사한지정상품에관하여이사건선사용상표와표장이같은 등의상표가먼저출원 등록되어있었음에도상표등록된예 가있다. ( 다 ) 동일한상품류의지정상품에관하여, 와, 와, 와, 와, 와 등의등록상표가공존한다. ( 라 ) 원고는 2003년경부터한국문화콘텐츠진흥원의지원아래 로켓보이

35 와토로 (RocketBoy & Toro) 라는애니메이션캐릭터를개발하였고 ( 로켓보이 는주인공으로서얼굴이로켓형태인소년이다 ), 에는영국의 BBC 와, 에는국내의 EBS와위제목의애니메이션방영계약을각체결한다음, 영국에서는 경부터, 국내에서는 경부터위각방송사를통하여이를방영하였다. 원고는그이후에도국내외에서위캐릭터를이용하여애니메이션및상품화사업을하고있는데, 캐릭터의이름으로일관되게 로켓보이 또는 RocketBoy 라고쓰고있다. 한편, 원고는 라는상표를상품류구분제9류의지정상품등에관하여출원하여 등록을받았다. (2) 판단위인정사실에나타나는다음과같은사정, 즉 l 다른영어단어의뒤에 boy 를결합하여새로운관념을형성하는활용례가많고, 그러한예에따라다른영어단어의뒤에 boy 를붙여상표로등록하는사례가많으며그러한결합상표가그다른영어단어로만된상표와공존하는점, 2 Rocket 으로된선등록상표가있음에도 ROCKET 이다른단어와결합하여된문자상표등이동일 유사한지정상품에관하여등록된예가있는점, 3 원고가이사건출원상표의출원전부터 로켓보이 또는 RocketBoy 라는이름으로애니메이션캐릭터를개발하였고, 이사건출원상표의출원전후로그애니메이션판매사업을시작하였으며, 그이후에도일관되게위와같은이름으로캐릭터상품화사업등을하고있는점등에다가, 4 이사건출원상표는 ROCKET 과 BOY 가띄어쓰기없이결합되어있고, 그음절수도 로켓보이 로읽으면 4음절이고 로케트보이 로읽더라도 5음절에불과한점을더하여보면, 일반수요자나거래자는이사건출원상표를보면그전체로서 로켓처럼빠르고힘센소년 이라는관념을떠올려일체로호칭할것으로보인다. 따라서이사건출원상표는이를분리하여관찰하는것이자연스럽지못하거나, 문자와문자의결합으로독자적인의미를가지는경우에해당한다고봄이상당하므로이를전체로서관찰하여그유사여부를판단하여야할것이다

36 다. 이사건출원상표와이사건선등록상표의유사여부이사건출원상표를전체로서이사건선등록상표와대비하여보면, 우선외관에서두상표는 BOY 의포함여부, 철자수, 대소문자의혼용여부, 글자체와굵기등에서차이가있다. 다음으로, 관념에서도이사건출원상표는전체로서 로켓처럼빠르고힘센소년 이라는관념을형성하여단순히 로켓 이라는관념을가지는이사건선등록상표와차이가있다. 마지막으로, 호칭에서도이사건출원상표는 로켓보이 또는 로케트보이 로호칭될것으로보여 로켓 또는 로케트 로만호칭되는이사건선등록상표와차이가있다. 따라서이사건출원상표와이사건선등록상표는외관, 관념, 호칭이모두달라서, 지정상품의유사여부에관하여더살펴볼필요없이서로유사하지않다할것이다. 라. 소결론이상살펴본바와같이, 이사건출원상표는이사건선등록상표와유사하지않으므로상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다. 따라서이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를 받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김의환 판사 성창익 판사 박종학

37 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2010허272 거절결정 ( 상 ) 원 고 김인배 (******-*******) 아산시음봉면소송대리인변리사김성헌 피 고 특허청장소송수행자김경욱 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 호사건에관하여한심결을취소 한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제 1, 2 호증, 을제 1 호증, 을제 2 호증의 1, 2 의각기재, 변론전체의취지

38 가. 이사건출원서비스표 (1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 (2) 구성 : (3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제43류의간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 극장식주점업, 다방업, 레스토랑업, 무도유흥주점업, 바 (bar) 서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 일본음식점업, 제과점업, 주점업, 중국음식점업, 카페업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 패스트푸드식당업, 한국식유흥주점경영업, 한식점업, 항공기기내식제공업, 휴게실업 (4) 출원인 : 원고 나. 선등록서비스표 (1) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제 호 (2) 구성 : (3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제43류의한식점경영업 ( 진기스칸요리, 통오리구이, 등심구이, 국수전골요리, 곱창전골요리전문 ), 관광음식점업, 식당체인업 (4) 등록권리자 : 주식회사신우정, 주식회사신정 다. 절차의경위 (1) 원고의이사건출원서비스표등록출원에관하여, 특허청은 이사건출원서비스표는선등록서비스표등과그표장및지

39 정서비스업이서로동일또는유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로거절결정을하였다. (2) 원고가이에불복하여위거절결정의취소를구하는심판을청구하였으나, 특허심판원은이를 2008원14080호로심리한후, 위거절결정과같은이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 2. 이사건출원상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부에대한판단가. 표장의유사여부에대한판단 (1) 판단기준서비스표의유사여부판단은서비스표의구성요소인외관, 호칭, 관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그각지정서비스업의거래에서일반수요자가두개의서비스표에대하여느끼는직관적인식을기준으로그지정서비스업의출처에대한인식, 혼동을일으킬우려가있는지에의하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 88후1410 판결등참조 ). 서비스표의유사여부는서비스표의외관, 호칭, 관념을일반수요자나거래자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여서비스업의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여판단하여야하는것이므로, 외관, 호칭, 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의서비스표가일반수요자나거래자가서비스표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자나거래자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사서비스표라고보아야한다 ( 대법원 선고 2001후 3415 판결등참조 ). 서비스표는구성부분전체에의하여타인의서비스표와식별하게끔고안된것이므로서비스표구성부분의일부를추출하여그부분만을타인의서비스표

40 와비교함으로써서비스표자체의유사여부를가리는것은허용될수없으나, 서비스표의각구성부분이이를분리하여관찰하는것이부자연스럽다고느껴질정도로불가분적으로결합되어있지않는한서비스표를구성부분전체의명칭과형상에의하여호칭하거나인식하지아니하고그중주의를끌기쉬운특정부분만으로간략하게호칭하거나인식하고그로인하여한개의서비스표로부터여러가지의호칭, 관념이생겨나게되는경우에는특정부분에의한호칭, 관념이타서비스표의호칭, 관념과동일내지유사하면다른부분이전혀다르더라도양서비스표는유사한것으로봄이상당하다 ( 대법원 선고 86후136 판결등참조 ). 그러나서비스표의유사여부를판단함에있어문자와문자또는문자와도형이결합된서비스표의경우에도원칙적으로서비스표의구성전체를외관, 호칭, 관념등의점에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여거래상일반수요자나거래자가그서비스업의출처에대하여오인 혼동할우려가있는지의여부에의하여판별되어야하고, 그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭 관념될수있다고보기어렵거나당해서비스표가실제거래사회에서전체로서만사용되고인식되어져있어일부분만으로서비스표의동일성을인식하기어려운경우에는분리관찰이적당하지않다 ( 대법원 선고 2004다 판결등참조 ). (2) 구체적판단 ( 가 ) 양서비스표의표장의구성 이사건출원서비스표 는,,,,,, 및 이결합되어구성된표장이고, 선등록상표 은 신정 이라는문자만으로구성된표장이다

41 ( 나 ) 외관의대비양서비스표의표장은서로색채, 도형의유무, 구성요소의개수, 한글의서체와기재방식등에서확연히차이를보이고있어, 외관은현저히다르다고할것이다. ( 다 ) 호칭의대비이사건출원서비스표의표장을구성하고있는요소가운데,, 및 은이사건출원서비스표의지정서비스업과의관계에서지정서비스업인간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업등의성질이나품질을나타내는것이어서식별력이미약한부분이고, 은식별력은가질수있는부분이지만전체표장에서차지하는크기와위치등에비추어볼때특징적인부분으로인식되기에는어려운부 분이며, 은강한식별력을가지는부분이지만역시식별력을가지는 문자부분인 및 부분을압도할정도의독립적이고 독특한호칭을도출할만한부분이라고보기는어렵다. 결국, 이사건출원서비스표는 및 부분으로인하 여 신정골 혹은 에스제이푸드 로호칭되거나, 와 또는 와 부분이결합되어 돼지신정골 혹은 돼지에스제이푸드 로호칭될것이라고보인다. 이에비하여, 선등록서비스표는그자체로 신정 으로호칭된다고할것인데, 이사건출원서비스표가 에스제이푸드 로호칭되거나, 돼지신정골 혹은 돼

42 지에스제이푸드 로호칭될경우에는선등록서비스표와호칭의면에서도현저한차이가있다. 한편, 이사건출원서비스표가 신정골 로호칭되는경우에도, 신정골 과 신정 은각각 3음절및 2음절로이루어진매우짧은단어이고, 아래관념의대비에서보는바와같이 골 부분이없는 신정 은 신정골 과는달리다양한관념을떠올릴수있게하므로, 일반수요자나거래자의입장에서양서비스표를 신정 부분만으로분리하여호칭할만한개연성은낮다고할것이어서, 양서비스표는역시그호칭에서차이가있다. ( 라 ) 관념의대비우선, 이사건출원서비스표가 에스제이푸드 로호칭될경우에는그자체로특정한관념을형성할수없고, 에스제이 가반드시 신정 의영문약자로인식될것이라고볼수도없을것인데비하여, 선등록서비스표 신정 은 새로지은정자, 양력설, 전국각지에존재하는지명으로서의신정 ( 동, 리, 호수 ) 등을관념케할것이므로, 양서비스표는그관념의면에서도현저한차이가있다. 다음으로, 이사건출원서비스표가 신정골 로호칭되는경우에도, 골 부분이없는 신정 은위와같이다양한관념을가질수있는데비하여, 신정골 은 지명으로서의신정 이라는관념만을형성하게하므로, 양서비스표는역시그관념에서차이가있다. 나아가, 이사건출원서비스표가 돼지신정골 혹은 돼지에스제이푸드 로호칭될경우, 돼지 는 신정 과는아무런관계가없는새로운관념이므로더더욱양서비스표는그관념이상이한것이된다. 나. 소결론따라서이사건출원서비스표와선등록서비스표의표장은서로외관이현저히다르고, 호칭과관념에서도차이가있어전체적으로유사하지않다고할것이므로, 양서비스표의지정서비스업의유사여부에관하여더나아가살펴보기에앞서, 양서비스표는서로유사하지않은것이다

43 3. 결론 그렇다면이사건심결은이와결론이달라위법하므로, 그취소를구하는 원고의청구를인용한다. 재판장판사김용섭 판사 이상균 판사 박태일

44 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2009허9617 거절결정 ( 상 ) 원 고 엘지전자주식회사 (******-*******) 서울영등포구여의도동 20 대표이사남용소송대리인변리사허용록소송복대리인변리사김민희 피 고 특허청장소송수행자정숙채 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 9207 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 갑제 1 내지 5 호증, 을제 1 호증

45 가. 원고의출원상표 1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류구분제9류의 데스크탑컴퓨터 (Desktop Computer) ( 이하, 원고의출원상표를 이사건출원상표 라고한다.) 나. 선등록상표들 1) 선등록상표 1 가 ) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제 호 나 ) 표장 : 다 ) 지정상품 ( 상품분류전환등록된것 ) : 상품류구분제9 류의 TV게임세트 등라 ) 등록권리자 : 다윈인터내쇼날리미티드 2) 선등록상표 2 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제696920호나 ) 표장 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제9류의 TV수상기전용오락장치 등라 ) 등록권리자 : 다윈인터내쇼날리미티드 다. 이사건심결의경위 1) 특허청심사관은 이사건출원상표는선등록상표들과그표장및지정상품이유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로, 거절결정을하였다

46 2) 원고가위거절결정에불복하여심판청구를하였으나, 특허심판원은 원 9207 호로위거절결정과같은이유로원고의심판청구를 기각하는이사건심결을하였다. 2. 이사건출원상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 표장의유사여부 1) 법리둘이상의문자들의조합으로이루어진결합상표는상표를구성하는전체문자에의해생기는외관, 호칭, 관념에의해상표의유사여부를판단하는것이원칙이라할것이나, 각구성부분이결합하여자타상품의식별표지로기능할수있는정도의외관, 호칭또는관념이형성되었거나각구성부분이불가분하게결합되어있다고보는것이거래상자연스럽게여겨지는경우등이아니라면, 그전체구성중요부를이루는일부만을분리내지추출하여그요부에서생기는외관, 호칭, 관념에의하여상표의유사여부를판단할수있다 ( 대법원 선고 92후254 판결, 대법원 선고 2006후 3502 판결등참조 ). 어느문자부분이독립하여자타상품의식별기능을할수있는구성부분인지여부는그부분이지니고있는관념, 지정상품의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야할것이다 ( 대법원 선고 2003후 137 판결, 대법원 선고 2005후 1134 판결등참조 ). 2) 이사건출원상표중 Picasso 부분이독립하여자타상품을식별할수있는구성부분에해당하는지여부이사건출원상표는 Art, PC, Picasso 의영어단어세개를띄어쓴문자와문자의결합상표로서, 이사건출원상표를이루는각단어의첫알파벳은대문자이고나머지는소문자로구성되어있으며, 이들이결합하여각단어가가지는의미이상의새로운특별한의미를낳지않고, 아트피씨피카소 의일곱음절로이루어져일반수요자나거래자가전체로서호칭하기에는너무길며, 달리이사건출원상표가항상전체문자로서만거래사회에서인식되고통용되

47 었다고볼아무런자료가없으므로, 이사건출원상표는요부만으로서거래에놓일수있다고봄이상당하다. 그런데그지정상품인데스크탑컴퓨터와관련하여볼때이사건출원상표중 Art 는 예술또는기술 의의미로지정상품의품질을나타내고, PC 는개인용컴퓨터를의미하는 personal computer 의두문자어로지정상품의보통명칭이므로이들부분은모두식별력이없거나식별력이약하다고할것이고, 나머지스페인의예술가 피카소 를의미하는 Picasso 만이식별력이있어일반수요자의주의를끈다고할것이다. 따라서이사건출원상표는 Picasso 로서요부관찰될수있다고할것이다. 3) 외관 호칭 관념의대비이사건출원상표는이나그요부인 Picasso 에의해요부관찰되어그로부터생기는외관, 호칭또는관념에의해유사여부를 판단할수있는바, 이를선등록상표들인나와대비하여보면, 양상표는그외관이유사하고, 호칭, 관념에있어 피카소 로서동일하다. 4) 소결결국, 이사건출원상표는독립하여자타상품의식별기능을가지는 Picasso 만으로간략하게호칭 관념될수있고, 그경우양상표는외관이유사하고호칭과관념이동일하여동일 유사한지정상품에함께사용될경우수요자들로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있다고할것이므로, 양표장은유사한표장에해당한다. 나. 지정상품의유사여부 1) 법리지정상품의유사여부는대비되는상품에동일또는유사한상표를사용할경우동일업체에의하여제조또는판매되는상품으로오인될우려가있는가여부를기준으로하여판단하되, 지정상품의유사여부는상품의속성인

48 품질, 형상, 용도와생산부문, 판매부분, 수요자의범위등거래의실정을종합적으로고려하여일반거래의통념에따라판단하여야한다 ( 대법원 선고 2004후3225 판결, 대법원 선고 2008후5045 판결등참조 ). 2) 판단가 ) 이사건출원상표의지정상품인 데스트탑컴퓨터 ( 이하, 이사건지정상품 이라고한다 ) 는사무용이나가정용으로책상위에올려놓고사용하는개인용컴퓨터이고, 선등록상표들의지정상품인 TV게임세트 나 TV수상기전용오락장치 ( 이하, 선등록상표들의지정상품 이라고한다 ) 는 TV 수상기에사용하기에적합한비디오게임기나오락기로서, 양지정상품은모두상표법시행규칙제6조 1항의상품류구분제9류및특허청의유사상품 서비스업심사기준의유사군코드중 G3908 에속한다 ( 을제2-1 내지 3-2호증 ). 나 ) 양지정상품의속성중먼저 1 형상을보면, 이사건지정상품은넓게는키보드나마우스로이루어진입력장치, CPU, 메인보드, 주기억장치, HDD, 파워서플라이, 그래픽카드등으로이루어진컴퓨터본체, 모니터, 프린터등으로이루어지는출력장치로구성되는하드웨어와하드웨어가동작할수있도록지시하는일련의프로그램인소프트웨어로구성되고, 좁게는하드웨어중컴퓨터본체만으로구성되는데 ( 갑제11호증의 1, 변론전체의취지 ), 선등록상표들의지정상품들도넓게보면, 입력장치인조이스틱등으로이루어진게임컨트롤러, CPU, GPU, 시스템메모리 / 비디오메모리등으로이루어진게임기내지오락기본체, 출력장치인 TV 수상기로구성되는하드웨어와게임을할수있도록하여주는게임소프트웨어로구성되고, 좁게보면하드웨어중게임용컨트롤러와게임기내지오락기본체로구성되므로 ( 갑제11호증의 2, 갑제17호증, 변론전체의취지 ), 양지정상품의형상은크게다르지않다. 다음으로, 2 용도를보면, 이사건지정상품은문서작성, 인터넷, 게임, 영화나음악감상등다양한용도에사용되는데 ( 갑제8호증의 1 내지 3, 갑제15호증 ), 선등록상표들의지정상품도주로는게임에사용되나인터넷, 영화나음악

49 감상등으로그용도가넓어지고있으므로 ( 갑제10호증, 변론전체의취지 ), 양지정상품은게임, 인터넷, 영화나음악감상의용도에사용된다는점에서는유사하다. 다음으로, 3 원재료및사용방법을보면, 양지정상품모두반도체칩과기판, 이들을연결하는케이블을주재료로하는전자응용기기로서, 하드웨어를구성하는각기기를케이블로연결하고전원코드를연결하여초기설정을한후에사용하는점에서유사하다 ( 갑제11호증의 3, 4). 다 ) 양지정상품의거래실정을보면, 이사건지정상품은삼성전자, LG 전자, 소니등종합가전업체나삼보컴퓨터, HP, IBM 등컴퓨터전문제조업체가생산하고 ( 갑제12호증의 1, 갑제16호증 ), 컴퓨터전문쇼핑몰이나옥션, G 마켓등종합인터넷쇼핑몰의디지털 가전 컴퓨터카테고리에서판매되고있으며 ( 갑제13호증의 1, 2), 그용도의다양성으로인하여남녀노소의모든사람이수요자가될수는있으나주된수요자는학습, 업무, 인터넷등의용도로컴퓨터를필요로하는청소년부터 40대까지의사람들이고 ( 갑제15호증 ), 한편, 선등록상표들의지정상품은소니등종합가전업체나닌텐도, MS, SEGA 등비디오게임기전문제조업체가생산하고 ( 갑제12호증의 2), 비디오게임기전문쇼핑몰이나옥션, G마켓등종합인터넷쇼핑몰의디지털 가전 컴퓨터카테고리에서판매되고있으며 ( 갑제13호증의 1, 3), 그용도의다양성으로인하여남녀노소의모든사람이수요자가될수는있으나주된수요자는게임과영화나음악감상또는인터넷등의용도로비디오게임기를필요로하는청소년부터 40 대까지의사람들이다 ( 갑제17, 20호증 ). 따라서양지정상품의생산자는소니를제외하고개별적으로는다르나모두전자제품제조업체라는점에서는같아사업의다각화등으로장래같아질가능성을배제할수없고, 판매자또한전문쇼핑몰의경우는다르나종합쇼핑몰의경우같은카테고리에서판매되고있으며, 수요자는거의유사하다고할것이므로, 양지정상품의거래실정이크게다르다고보기는어렵다

50 3) 소결위에서본바와같이양지정상품의형상, 용도, 사용방법등상품의속성과생산자, 판매자, 수요자등거래의실정이유사하여, 양지정상품에동일 유사한표장이사용될경우수요자들로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있다고할것이므로, 양지정상품은서로유사한상품에해당한다. 다. 소결론결국, 이사건출원상표는선등록상표들과그표장이유사하고, 그지정상품또한유사하므로, 상표법제7조제1항제7호에해당하여등록될수없는상표라고할것이다. 3. 결론그렇다면, 이사건심결은이와결론을같이하여적법하고, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유없으므로, 이를기각하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사노태악 판사 김병식 판사 김승곤

51 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2010허340 거절결정 ( 상 ) 원 고 노마딕크가부시키가이샤일본국도쿄도쿠니타치시후지미다이 대표자요시자키노부유키소송대리인변리사최정연 피 고 특허청장소송수행자안영백 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실가. 심결의경위원고는 아래나. 항기재이사건출원상표를출원하였는데, 특허청심사관은 이사건출원상표가아래다. 항기재선등록상

52 표및라. 항기재선출원상표와그표장및지정상품이유사하여상표법제7조제1항제7호및같은법제8조제1항에해당한다는이유로거절결정을하였고, 특허심판원은위거절결정에대한원고의불복심판청구에대하여위와동일한이유로심판청구를기각하는내용의청구취지기재이사건심결을하였다. 나. 이사건출원상표 (1) 구성 : (2) 출원번호 : 제 호 (3) 지정상품 : 상품류구분제18류의가방, 지갑, 배낭, 휴대용화장품케이스 { 내용물이없는것 }, 휴대용화장도구케이스 { 내용물이없는것 } 다. 선등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 (3) 지정상품 : 상품류구분제18류의가방, 가죽제여행가방, 등산용배낭, 학생가방, 등산지팡이, 골프용우산, 지갑, 숄더백상품류구분제25류의방수용재킷, 등산바지, 등산화, 스포츠화, 등산복, 방한용장갑, 양말, 골프용모자 라. 선출원상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 (3) 지정상품 : 상품류구분제03류의과자용향미료 ( 精油 ), 가정용정전기방지제, 리퀴드루즈, 마스카라, 마스크팩, 매니큐어, 모발염색제, 배스

53 파우더, 선밀크, 아이라이너, 아이섀도, 콜드크림, 피부미백크림, 핸드크림, 페이스파우더, 파운데이션크림, 화장분, 화장용착색제, 가울세리아유, 목향, 가발고정용접착제, 인조속눈썹, 가정용석유계합성세제, 헤어린스, 화장비누, 구강청량용스프레이, 구두약, 가구용및마루용광택제, 금강사 ( 金剛砂 ), 금강사지 ( 金剛砂紙 ) [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제1 내지 3호증, 을제1 내지 3호증 ] 2. 이사건출원서비스표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 이사건출원상표와선등록상표의표장대비 (1) 판단기준상표의유사여부는두개의상표를놓고그외관, 호칭, 관념등을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여거래상일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에대한오인 혼동의우려가있는지의여부에의하여판별되어야하고, 문자와문자또는문자와도형의각구성부분이결합한결합상표는반드시그구성부분전체에의하여호칭, 관념되는것이아니라각구성부분을분리하여관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합한것이아닌한그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭, 관념될수도있으며, 또하나의상표에서두개이상의호칭이나관념을생각할수있는경우에그중하나의호칭, 관념이타인의상표와동일또는유사하다고인정될때에는두상표는유사하다 ( 대법원 선고 2003후 1871 판결참조 ). (2) 구체적판단이사건출원상표는 영리한, 현명한 등을의미하는 wise 라는영어단어와 walker 라는영문자가하이픈 (-) 으로분리되어있는문자상표이고, 선등 록상표는 walkers 라는영문자와 와같은도형이결합된결합상표로서 일응외관상차이가있다

54 그런데이사건출원상표는 wise 와 walker 가하이픈으로분리되어있을뿐만아니라이들의결합에의하여새로운관념을형성하는것도아니어서 wise 와 walker 부분을분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지않다고여겨질정도로불가분적으로결합하였다고볼수도없으며, 그중 wise 는 walker 라는단어를꾸미거나그앞에부가된단어정도에불과하므로상대적으로식별력이강한 walker 부분만으로분리되어관찰될수있고, 한편이사건선등록상표는도형부분과문자부분으로분리하여관찰할수있고, 그중도형부분은특별한관념을가진다거나호칭이되지아니하므로 walkers 로관념되고호칭된다할것이다. 그렇다면이사건출원상표와선등록상표는그요부가각각 walker 와 walkers 가될것이고, 이들은호칭의면에서는각각 워커 와 워커스 로유사하고, 관념의면에있어서도 보행자 와 보행자들 로서유사하다할것이다. 나. 이사건출원상표와선등록상표의지정상품대비이사건출원상표의지정상품중 가방, 지갑, 배낭 은선등록상표의지정상품중 가방, 가죽제여행가방, 등산용배낭, 학생가방 과동일또는유사하다할것이다. 다. 소결따라서이사건출원상표는선등록상표와비록외관은상이하나, 각상표의요부를분리하여관찰하면그관념과호칭이유사하여결국양표장은유사하다할것이고, 지정상품또한동일 유사하므로, 이사건출원상표는상표법제7조제1항제7호에해당하여상표등록을받을수없다. [ 인정근거 : 제1항의각증거, 경험칙, 변론전체의취지 ] 3. 결론 그렇다면이사건출원상표는등록거절되어야할것인바, 이와결론을같이

55 한이사건심결은적법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유 없어이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사변현철 판사 박창수 판사 김용덕

56 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2009허9327 거절결정 ( 상 ) 원 고 이경복 (******-*******) 서울송파구송파1동소송대리인변리사이경호 피 고 특허청장소송수행자안영백 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 갑제 1 내지 4 호증 가. 원고의출원상표 1) 출원번호 / 출원일 : 제 호 /

57 2) 구성 : ( 색채상표 ) 3) 지정상품 : 돌침대 ( 수맥차단효과가있는돌소재를사용제품에한함 ) ( 상품류구분제20류, 이하원고의출원상표를 이사건출원상표 라고한다 ) 나. 이사건심결의경위 1) 원고는 이사건출원상표에관하여등록출원을하였는데, 특허청은 이사건출원상표는기술적표장인데다가식별력이없다는이유로상표법제6조제1항제3호및제7호를적용하여거절결정을하였다. 2) 원고가위거절결정에불복, 2008원 호로심판청구를함에따라, 특허심판원은이를심리한후 이사건출원상표는기술적표장이고전체적으로식별력이없는상표로서상표법제6조제1항제3호및제7호에해당하며, 상표법제6조제2항에의하여사용에의한식별력을취득하지도못했으므로위거절결정은정당하다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 2. 이사건의쟁점이사건의쟁점은 1 이사건출원상표가기술적표장내지식별력없는상표로서상표법제6조제1항제3호내지제7호에해당하는지여부와, 2 상표법제6조제1항제3호에해당하더라도상표등록출원전에상표를사용한결과상표법제6조제2항소정의식별력을취득하였는지여부이다. 3. 상표법제 6 조제 1 항제 3 호내지제 7 호에해당하는지여부 가. 판단기준 상표법제 6 조제 1 항제 3 호는상품의품질, 원재료, 효능, 용도등을보통

58 으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표는그상표등록을받을수없다고규정하고있는바, 어느상표가이에해당하는지의여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야할것이다 ( 대법원 선고 2002후1140 판결등참조 ). 나. 판단이사건출원상표는앞부분세글자가빨간색, 뒷부분두글자가파란색으로된 수맥돌침대 라는문자상표이고, 그지정상품은수맥차단효과가있는돌소재를사용하는돌침대이다. 그런데지정상품과관련하여보면, 이사건출원상표중 수맥 은수맥차단효과가있다는점을직감하게하고, 돌 은지정상품의원재료를, 침대 는지정상품의용도를각표시하고있으므로, 이사건출원상표가지정상품에사용될때일반거래자나수요자에게그효능, 원재료, 용도등을표시하는것으로인식될것이다. 따라서이사건출원상표는전체적으로그지정상품의성질을보통으로사용하는방법으로표시한기술적표장으로서상표법제6조제1항제3호에해당한다. 4. 상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였는지여부가. 판단기준상표법제6조제2항에의하면위와같이기술적표장에해당하는상표라도상표등록출원전에상표를사용한결과수요자간에그상표가누구의업무에관련된상품을표시하는것인지현저하게인식되어있는것은그상표를사용한상품을지정상품으로하여상표등록을받을수있다. 그런데위규정의취지는원래특정인에게독점사용시킬수없는표장에대세적인권리를부여하는것이므로, 그기준은엄격하게해석 적용되어야할것인바, 수요자간에그상표가누구의상표인지현저하게인식되었다는사실은그상표가어느정도선전

59 광고된사실이있다는것만으로는이를추정할수없고, 구체적으로그상표자체가수요자간에현저하게인식되었다는것이증거에의하여명확하게되어야할것이며, 이와같은사용에의한식별력의구비여부는상표등록결정시또는거절결정시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2002후 1768 판결, 선고 2006후 3397, 3403, 3410, 3427 판결등참조 ). 나아가, 위와같은사용에의한식별력의취득을인정하기위하여는상표의사용기간, 사용횟수및사용의계속성, 그상표가부착된상품의생산 판매량및시장점유율, 광고 선전의방법, 횟수, 내용, 기간및그액수, 상품품질의우수성, 상표사용자의명성과신용, 상표의경합적사용의정도및태양등을종합적으로고려하여, 당해상표가사용된상품에대한거래자및수요자대다수에게특정인의상품을표시하는것으로인식되어있을것을요한다 ( 대법원 선고 2006후 2288 판결등참조 ). 나. 인정사실 [ 인정근거 ] 갑제1, 5 내지 44호증, 변론전체의취지 1) 원고는 1990년 7월경 수맥돌침대 라는상호로주로이사건지정상품을생산, 판매하는사업체를창립하여이사건거절결정일인 까지 18 년이상이를운영하고있었다. 원고는 위사업체의상호를 명품을만드는수맥돌침대 로변경하여사업자등록을하였으나, 그후로도계속하여위사업체를 수맥돌침대 로약칭하여표시하고있었다. 2) 원고는 수맥차단돌침대 에관하여, 특허등록을출원하여 특허등록 ( 제 호 ) 을받고 실용신안등록을출원하여 실용신안등록 ( 제 호 ) 을받은외에, 동종의발명내지고안들에관한다수의특허등록내지실용신안등록을받았으며, 미국과독일에서도위발명에관하여특허등록을받았다. 원고는이와별도로 2005년경이사건지정상품에대하여 [ 별지 ] 기재와같이 수맥돌침대 라는문구가삽입된상표들의등록을출원하여상표등록을받았다

60 3) 원고는이사건지정상품을개발한공로를인정받아 장영실과학문화상, 2003년경일본세계발명가집회금상, 한국최고브랜드대상, 자랑스런한국인대상을수상하는등다수의수상경력이있으며, 이사건지정상품은 중소기업청장으로부터우수제품마크인증을받고 미국식약품관리청 (FDA) 에건강기기 (Physical Medicine) 로등록되는등국내외에서그품질을인정받고있다. 4) 방송이나신문등에서도원고의사업체및이사건지정상품이여러차례소개되었는데, 수맥돌침대 라는문구가포함되어원고와원고의사업체를소개하는화면이수차례방송되었고 ( 갑제21호증 ), 2001년경부터 2007년경까지 수맥돌침대 ( 대표이경복 ) 는기능성돌침대를생산하는돌침대전문기업이다..., 집안수맥을차단하는수맥돌침대도가구가아닌의료기기성격이짙다. 라는등의기사가한국경제신문등여러신문에 100여회이상게재되었으며 ( 갑제22호증 ), 뉴스저널, 신동아등의정기간행물에 수맥돌침대, 수맥돌침대-이경복대표, 이경복수맥돌침대사장 등원고또는원고의사업체를소개하는기사들이게재되었다 ( 갑제23, 24호증 ). 5) 한편, 원고는위사업체를운영하여 2005년에 3,058,654,882 원, 2006 년에 4,778,188,223 원의매출을각달성하였고, 2005년에 719,777,939 원, 2006년에 1,004,46 4,116원의광고선전비를각지출하였다. 6) 원고는자신의사업체와이사건지정상품을알리기위하여이사건거절결정일인 까지꾸준히공중파, 케이블및라디오방송등과신문, 잡지, 간행물등에광고를하였다. 구체적으로보면, 1 공중파텔레비전에이사건지정상품사진과함께 수맥돌침대 라는문구가기재된정지화면이주로프로그램협찬광고형식으로 150여회방송되었고 ( 갑제21호증 ), 년경부터 2007년경까지뉴스저널, 신동아등의정기간행물에원고또는이사건지정상품사진등과함께 올여름은시원한수맥돌침대, 푹신푹신한수맥돌침대, 명품을만드는 SM 수맥돌침대 (SM 우측상단에타원형의도형포함 ),

61 OBO 수맥돌침대 ( 하얀색문자인 OBO를검은색타원형이감싼도형포함 ) 등의기재가들어있는광고가게재되었으며 ( 갑제23, 24호증 ), 경부터 경까지주요일간지에 수맥돌침대 가해결! 잠안오고몸이찌뿌둥한사람 ( 갑제39호증 ), 수맥돌침대 는의료기!! 통증 근육통완화! 공장직판 50~200만원할인!... SM 수맥돌침대 ( 검은색문자인 SM을하얀색타원형이감싼도형포함 ) ( 갑제40호증 ), 수맥돌침대는다릅니다! 통증완화! 공장직판 50~200만원할인!... SM 수맥돌침대 ( 검은색문자인 SM을하얀색타원형이감싼도형포함 ) ( 갑제41호증 ), 여름은시원하게 수맥돌침대 어버이날효도선물, 결혼예물특가판매... SM 수맥돌침대 (SM 우측상단에타원형의도형포함 ) ( 갑제42호증 ), 푹신푹신한 수맥돌침대... SM 수맥돌침대 (SM 우측상단에타원형의도형포함 ) ( 갑제43호증 ) 등의기재가있는광고가게재되었다. 7) 인터넷포털사이트인네이버등에서 수맥돌침대 를검색어로입력하면, 원고의사업체, 이사건지정상품을판매하는쇼핑몰사이트, 이사건지정상품에대한질문, 응답, 자료및사진등이검색된다. 다. 판단원고가출원전에이사건출원상표를사용하였는지여부에대하여보건대, 상표의사용에는상품에관한광고에상표를표시하고전시또는반포하는행위도포함되는바 ( 상표법제2조제1항제6호참조 ), 원고가 수맥돌침대 라는문구를삽입하여방송, 신문, 간행물등여러매체를통해이사건지정상품을선전, 광고한사실은앞서인정된바와같다. 그러나위각선전, 광고에삽입된문구인 수맥돌침대 는주로 수맥돌침대 가해결, 수맥돌침대는다릅니다! 통증완화!, 수맥돌침대 는의료기!, 푹신푹신한 수맥돌침대 등과같이이사건지정상품의품질과효능을선전, 광고하는문구의일부로사용됨으로써, 수맥차단효과가있는돌침대라는상품자체의일반적인명칭을표시하는것으로사용된것일뿐, 자타상품의식별표지인상표로서사용되었다고보기는어렵다

62 또한, 사용에의한식별력을취득하는상표는실제로사용한상표그자체에한하고그와유사한상표에대하여까지식별력취득을인정할수는없는바 ( 대법원 선고 2005후 339 판결, 선고 2007후 3318 판결등참조 ), 위 명품을만드는 SM 수맥돌침대 ([ 별지 ] 제1번기재등록표장과동일 ), SM 수맥돌침대 ([ 별지 ] 제2번기재등록표장과유사 ), OBO 수맥돌침대 등의표장이광고에사용되었더라도, 다음과같은사정즉, 수맥돌침대 가이사건지정상품과관련하여기술적표장에불과하여식별력이없는점, 위각영문자부분이 수맥돌침대 부분과연속적으로이어져있거나큰글자로되어있어전체에서차지하는비중이상당한점, 문자외에도형이추가되어있는점, 원고가위각표장중일부표장과동일내지유사한표장을출원하여등록한점등에비추어, 이사건출원상표와동일하다고볼수없는위각표장의사용을들어이사건출원상표인 수맥돌침대 가사용되었다고볼수도없다. 다만, 공중파텔레비전에이사건지정상품사진과함께이사건지정상품의품질과효능을나타내는문구없이오로지 수맥돌침대 라는문구만이기재되어정지화면으로광고된경우 ( 갑제21호증 ) 는자타상품을식별하기위하여상표로서사용된것이라고할것이나이와같이주로방송프로그램협찬광고형식으로몇년에걸쳐간헐적으로짧게 150여회방송된정도만으로는상표의사용에의한식별력을취득하기에는부족하다. 가사 수맥돌침대 라는문구가포함된모든선전, 광고에서위문구가상표로서사용된것이라고하더라도, 상표의사용기간, 광고 선전의내용, 품질의우수성, 원고의명성과신용외에이사건지정상품의생산 판매정도및범위, 광고 선전의기간및액수, 위문구를돌침대의일종으로보는수요자들의인식등을모두종합하여보면, 비록그등록거절결정일무렵일부거래자및수요자간에이사건출원상표가이사건지정상품의일반명칭이아닌특정인의상품을표시하는것으로어느정도인식되어있었다고볼여지는있으나, 더나아가이사건지정상품의거래자및수요자대다수에게특정인의상품을표시하는것으로인식되기에이르렀다고보기는어렵다. 결국, 원고가제출한모든증거를살펴보더라도출원전에이사건출원상표

63 를상표로서사용함으로써수요자간에그상표가누구의상표인지현저하게인 식되었다는점을인정하기에부족하고달리이를인정할증거가없다. 따라서 이사건출원상표는상표법제 6 조제 2 항에의하여식별력을취득하지못하였다. 5. 결론그렇다면, 이사건출원상표는상표법제6조제1항제3호에해당하여등록할수없는바, 이사건심결은이와결론을같이하여적법하고, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유없으므로, 이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사노태악 판사 김병식 판사 김승곤

64 [ 별지 ] 1. 등록상표 가. 등록번호 / 등록일 : 제 호 / 나. 구성 : 2. 등록상표 가. 등록번호 / 등록일 : 제 호 / 나. 구성 : 3. 등록상표 가. 등록번호 / 등록일 : 제 호 / 나. 구성 : 끝

65 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010허1213 거절결정 ( 상 ) 원 고 윌리암즈-소노마인코포레이티드 (Williams- Sonoma, Inc.) 미합중국캘리포니아샌프란시스코반네스애비뉴 3250 (3250 Van Ness Ave. San Francisco, CA 94109, U.S.A.) 대표자세쓰알제이프 (Seth R. Jaffe) 소송대리인법무법인케이씨엘담당변호사정종국 피 고 특허청장소송수행자박미영, 김경욱 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 갑제 1 내지 4 호증, 을제 1 호증 ( 가지번호포함 )

66 가. 원고의출원상표 / 서비스표 1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 2) 표장 : 3) 지정상품 / 서비스업 : 상품류구분제21류의 비귀금속제사발, 비귀금속제과일컵 등, 서비스업류구분제35류의 램프및조명설비소매판매대행업, 목욕용오일소매판매대행업, 스킨케어로션소매판매대행업, 스킨케어오일소매판매대행업, 램프및조명설비소매판매알선업, 목욕용오일소매판매알선업, 스킨케어로션소매판매알선업, 스킨케어오일소매판매알선업 등 ( 이하, 원고의출원상표 / 서비스표를 이사건출원서비스표 라고만한다.) 나. 선등록상표들 1) 선등록상표 1 가 ) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 상표등록제205410호나 ) 표장 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제11류의 백열전구 등라 ) 등록권리자 : 윌리엄즈일렉트로닉스게임즈인코포레이팃드 2) 선등록상표 2 가 ) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 상표등록제132305호나 ) 표장 : 다 ) 지정상품 ( 상품분류전환등록된것 ) : 상품류구분제3 류의 화장비누, 면도비누, 비누의성질을가진면도크림, 가루비누 ( 비누의성질을가진면도용분말 ), 세이빙스틱, 세이빙리퀴드 라 ) 등록권리자 : 버트레스비브이

67 다. 이사건심결의경위 1) 특허청심사관은 이사건출원서비스표는선등록상표들과그표장및지정서비스업과지정상품이유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로, 상표등록거절결정을하였다. 2) 원고가이에불복하여심판청구를하였으나, 특허심판원은 원10260호로위상표등록거절결정과같은이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 2. 이사건출원서비스표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 표장의유사여부 1) 법리각구성부분을분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있다고인정할수없는서비스표는언제나그구성부분전체에의하여호칭 관념되는것은아니고 독립하여자타서비스의식별기능을할수있는구성부분 만으로간략하게호칭 관념될수있고, 또하나의서비스표에서 2개이상의호칭이나관념이생기는경우에그중하나의호칭 관념이타인의서비스표와동일또는유사한때에는양서비스표는유사하다고할수있다. 서비스표의구성중식별력이없거나미약한부분은그부분만으로요부가된다고할수없으므로일반수요자나거래자들이식별력이없거나미약한부분만으로간략하게호칭하거나관념하지않는다고봄이상당하고, 이는그부분이다른문자등과결합하여있는경우라도마찬가지인데, 그부분에식별력이없거나미약한지여부는그부분이지니고있는관념, 지정서비스업과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야한다 ( 대법원 선고 2005후 1134 판결참조 ). 2) 이사건출원서비스표중 WILLIAMS 부분이독립하여자타상품을식별 할수있는구성부분에해당하는지여부 ( 가 ) 이사건출원서비스표는 WILLIAMS, SONOMA 의두개의영어단

68 어가하이픈 (-) 으로연결된문자와문자의결합서비스표로서, 전체로서는인터넷포탈사이트다음의영어사전에는등재되어있지아니하고 ( 을제3호증 ), 이들단어를결합하여각단어가가지는의미이상의새로운관념이형성되지않으며, 윌리암즈소노마 의비교적긴일곱음절로이루어져일반수요자가전체로서호칭하기에는불편하고, 달리이사건출원서비스표가항상전체문자로서만거래사회에서인식되고통용되었다고볼아무런자료가없으므로, 이사건출원서비스표는요부만으로서거래에놓일수있다고봄이상당하다. 그런데그지정서비스업인 램프및조명설비소매판매대행업 등과관련하여볼때이사건출원서비스표중 WILLIAMS 는외국인의이름에주로쓰이는단어로서 ( 갑제5, 9, 10, 11호증 ) 위지정서비스업과별다른관계가없는단어이므로위지정서비스업에대하여는식별력이있다고할것이다. 따라서, 이사건출원서비스표의 WILLIAMS 는독자적으로서비스업표지로서의역할을하기에충분하므로, WILLIAMS 로서요부관찰될수있다고할것이다. ( 나 ) 이에대하여원고는먼저, WILLIAMS 는우리나라일반수요자들에게매우익숙한성이므로자타상품의식별력이없다고주장하나, 외국인의성의경우에는외국에서흔한성이라고하더라도우리나라에서흔히볼수있는성이아닌한흔한성에해당한다고할수없는것인데 ( 대법원 선고 97 후1238 판결참조 ), 이사건에서원고가제출한갑제5 내지 16호증만으로는 WILLIAMS 가우리나라에서흔히볼수있는성이라고인정하기에는부족하고, 달리이를인정할만한증거가없다. 원고는또, 하이픈은낱말을합칠때사용하는것이므로이사건출원서비스표는 WILLIAMS 와 SONOMA 로분리하여인식되지않고전체로서인식된다고주장하나, 하이픈 (hyphen, 우리말의붙임표에해당한다 ) 이두낱말을결합할때사용하는문장부호라고하더라도하이픈으로인하여두낱말이합쳐져반드시하나의새로운관념을가지게된다고할수없고, 하이픈으로이사건출원상표의각구성부분이불가분하게결합된다고인정할만한아무런자료도없으므로, 위주장은받아들일수없다

69 3) 외관 호칭 관념의대비 이사건출원서비스표는 이나그 요부인 WILLIAMS 에의해요부관찰되어그로부터생기는외관, 호칭또는관념에의해유사여부를판단할수있는바, 이를선등록상표들인나와대비하여보면, 양서비스표 / 상표는그외관이유사하고, 호칭, 관념에있어 윌리암즈 로서동일하다. 4) 소결결국, 이사건출원서비스표는독립하여자타상품의식별기능을가지는 WILLIAMS 만으로간략하게호칭 관념될수있고, 그경우양서비스표 / 상표는외관이유사하고호칭과관념이동일하여동일 유사한지정서비스업 / 지정상품에함께사용될경우수요자들로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있다고할것이므로, 양표장은유사한표장에해당한다. 나. 지정서비스업 / 지정상품의유사여부이사건출원서비스표의지정서비스업중 램프및조명설비소매판매대행업, 램프및조명설비소매판매알선업 은선등록상표 1의지정상품인 백열전구 과유사하고, 목욕용오일소매판매대행업, 스킨케어로션소매판매대행업, 스킨케어오일소매판매대행업, 목욕용오일소매판매알선업, 스킨케어로션소매판매알선업, 스킨케어오일소매판매알선업 은선등록상표 2의지정상품인 세이빙리퀴드 와유사하다 ( 이점에대하여는원고도다투지아니한다 ). 다. 소결론결국, 이사건출원서비스표는선등록상표들과그표장이유사하고, 그지정서비스업또한선등록상표들의지정상품과유사하므로, 상표법제7조제1항제7호에해당한다

70 3. 결론그렇다면, 이사건출원서비스표는등록될수없는상표 / 서비스표인바, 이사건심결은이와결론을같이하여적법하고, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유없으므로, 이를기각하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사노태악 판사 김병식 판사 김승곤

71 Ⅱ. 권리범위확인 허 허 허 허

72

73 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2009허8546 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 1. 조용목 (******-*******) 경기도안양시만안구안양5동 2. 박한근 (******-*******) 고양시일산서구주엽1동원고들소송대리인변리사조현석 피 고 재단법인기독교대한하나님의성회서울종로구평동대표자이사박광수소송대리인변리사이경호 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 798 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

74 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록업무표장 (1) 표장 : (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제891호 (3) 업무표장권자 : 피고 (4) 지정업무 : 종교선교업, 종교교육업, 구호사업, 사회복지업, 종교시설운영업 나. 확인대상표장 (1) 표장 : (2) 사용업무 : 종교선교업, 종교교육업, 구호사업, 사회복지업, 종교시설운 영업 다. 이사건심결의경위 (1) 피고는 원고들을상대로, 원고들이확인대상표장을위사용업무에관하여업무표장으로사용하였음을전제로, 확인대상표장은이사건등록업무표장과외관 칭호 관념이동일 유사하여이사건등록업무표장과표장이유사하고, 그사용업무도이사건등록업무표장의지정업무와동일 유사하여이사건등록업무표장의권리범위에속한다고주장하면서적극적권리범위확인심판을청구하였다. (2) 특허심판원은위심판청구사건을 2009당 798호로심리한다음, 확인대상표장은종교선교업무등에관하여, 원고조용목에의하여그가대표총회장으로표시된인터넷홈페이지에업무표장으로사용되었고, 원고박한근에의하여그가발행인 편집인으로표시된 목양신문 에업무표장으로사용되었으며, 그표장및사용업무가이사건등록업무표장의표장및지정업

75 무와동일 유사하여이사건등록업무표장의권리범위에속한다 는취지의이 유로위심판청구를받아들이는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제 1 내지 3 호증, 변론전체의취지 2. 원고들주장의이사건심결위법사유의요지 원고들은다음과같은이유로이사건심결이위법하다고주장한다. 가. 확인대상표장을인터넷홈페이지나 목양신문 에사용한주체는비법인사단으로서원고조용목이대표총회장으로있는 기독교대한하나님의성회 등의타인이므로, 원고들을피청구인으로삼은이사건권리범위확인심판청구는부적법하여각하되었어야한다. 나. 이사건등록업무표장은자타업무의식별력이없고특정인에게독점시키는것이적당하지않은표장으로서상표법제6조제1항제1, 2, 6, 7호에해당하여그등록이무효이므로, 확인대상표장은그권리범위에속하지않는다. 다. 이사건등록업무표장은국호를포함하고있고그출원전부터특정교단의명칭으로주지 저명한것인데도이를특정인에게독점토록한것이어서상표법제7조제1항제1, 4, 6, 9, 10, 12호에해당하여그등록이무효이므로, 확인대상표장은그권리범위에속하지않는다. 라. 확인대상표장의사용은상표법제51조제1항제1호에의해 자기의성명또는상호를보통으로사용하는방법으로표시하는 경우에해당하므로이사건등록업무표장권의효력이미치지않는다. 마. 이사건등록업무표장권의행사는권리남용에해당한다. 3. 이사건심결의적법여부에관한판단 상표권의적극적권리범위확인심판사건에서확인대상표장은실제사용되는 표장과동일성이있어야하고, 유사한표장에그칠때에는확인의이익이없어

76 서심판청구가각하되어야한다 ( 대법원 선고 2001후 577 판결참조 ). 그리고이와같이확인대상표장이적법하게특정되었는지여부는상표심판의적법요건으로서당사자의명확한주장이없더라도의심이있을때에는특허심판원이나법원이이를직권으로조사하여밝혀보아야할사항이다 ( 대법원 선고 2003후 656 판결참조 ). 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여업무표장의경우에도마찬가지로적용된다. 아래에서는확인대상표장이실제사용되는표장과동일성이있는표장인지에관하여먼저살펴본다. 가. 확인대상표장이실사용표장과동일성이있는지여부피고는을제2호증 ( 인터넷출력물 ), 을제3호증의 1( 자목양신문 ), 2( 자목양신문 ) 를들면서원고조용목이대표총회장으로표시된인터넷홈페이지 ( 와원고박한근이발행인 편집국장으로표시된 목양신문 에확인대상표장이사용되었다고주장하는바, 피고가구체적으로지적하는부분을발췌하면아래와같다 ( 피고는위인터넷홈페이지또는 목양신문 의문장내용중에 기독교대한하나님의성회 라고호칭된것까지확인대상표장의사용이라고주장하는것은아니다 ). 1 인터넷홈페이지왼쪽윗부분 : 2 인터넷홈페이지왼쪽아랫부분 : 자목양신문 1 면왼쪽윗부분 : 자목양신문 11 면오른쪽아랫부분 : 피고는위각발췌부분에서 기독교대한하나님의성회 부분이그형태나기

77 능상독자적으로업무표장으로사용되었기때문에이를주변부와별개로확인대상표장으로특정한것은적법하다고주장한다. 그러나위각발췌부분을살펴보면, 위 1, 2의경우에는로고부분및영문부분 ( THE ASSEMBLIES OF GOD OF KOREA ) 이 기독교대한하나님의성회 부분과거의붙어있고그크기도작지않으며기술적 ( 記述的 ) 부분도아니어서이를단순한부기적부분이라거나 기독교대한하나님의성회 부분과별개로분리된부분이라고할수없다 ( 위 1의경우로고부분과문자부분사이에실선이있다고해서달리볼정도는아니다 ). 또한, 위 3, 4의경우에는 총회신문 부분이 기독교대한하나님의성회 부분과같은크기및글자체로거의붙어있고 ( 한편, 위 3의경우에는 기독교대한하나님의성회 부분자체도확인대상표장과다른구성으로배치되어있다 ) 관념상으로도 기독교대한하나님의성회 와일체로결합되어새로운관념을형성한다고보이므로이역시단순한부기적부분이라거나 기독교대한하나님의성회 부분과별개로분리된부분이라고할수없다. 따라서위각발췌부분에서확인대상표장에해당하는 기독교대한하나님의성회 부분이로고부분및영문부분 ( 위 1, 2의경우 ), 또는 총회신문 부분 ( 위 3, 4의경우 ) 등의주변부와별개로독립된표장으로사용되었다고볼수없다. 나아가, 위와같은주변부를포함한실사용표장들은전체적으로확인대상표장과외관또는관념등이달라서사회통념상확인대상표장과동일성이있다고할수없다. 그밖에달리원고들이확인대상표장과동일성이있는표장을업무표장으로실제로사용한다는점에관한피고의주장 입증이없으므로, 확인대상표장은적법하게특정되었다고할수없다. 따라서피고의위주장은받아들일수없다. 나. 소결론 결국, 확인대상표장이적법하게특정되지않은이사건권리범위확인심판 청구는확인의이익이없어부적법하다. 따라서원고들의위주장들에관하여

78 더판단할필요없이, 이와결론을달리하여이사건권리범위확인심판청구를각 하하지않고본안에나아가판단한이사건심결은위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고들의청구는이유있으므로이 를받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김의환 판사 성창익 판사 박종학

79 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2009허8829 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 주식회사미화산업대구북구침산동 868 대표이사정영숙 피 고 심덕진 (******-*******) 대구수성구범어동 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 321 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 (1) 표장 : (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호

80 (3) 상표권자 : 피고 (4) 지정상품 : 상품류구분제 9 류의 배전함, 배전판, 배전반, 배선함 나. 확인대상표장 (1) 표장 : (2) 사용자 : 원고 (3) 사용상품 : 전기기구사출품 ( 계기함, 배전함, 심야전력용전력계함등 ) 다. 이사건심결의경위원고는특허심판원에피고를상대로, 원고가사용하는확인대상표장은원고의상호를보통으로사용하는방법으로표시한상표로서상표법제51조제1항제1호에해당하여이사건등록상표의효력이미치지아니한다 는이유로소극적권리범위확인심판을청구하였다. 이에특허심판원은위심판청구사건을 2009당 321호로심리한다음 확인대상표장은상표법제51조제1 항제1호에해당하는상표가아닐뿐만아니라, 미화 로분리호칭 관념되므로이사건등록상표와유사하고그사용상품도이사건등록상표의지정상품과동일 유사하여이사건등록상표의권리범위에속한다 는이유로원고의청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1 내지 3호증, 변론전체의취지 2. 이사건심결의적법여부가. 당사자들주장의요지원고는확인대상표장은원고의상호를보통으로사용하는방법으로표시한상표로서상표법제51조제1항제1호에해당하여이사건등록상표의효력이미치지아니함에도이와결론을달리한이사건심결은위법하다고주장한다. 이에대하여, 피고는확인대상표장은원고의상호와표장이서로달라상표법

81 제51조제1항제1호에해당하지아니할뿐만아니라, 확인대상표장은이사건등록상표와표장이유사하고, 그사용상품도이사건등록상표의지정상품과동일 유사하여확인대상표장이이사건등록상표의권리범위에속하므로, 이와결론을같이한이사건심결은적법하다고다툰다. 나. 확인대상표장이자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시한상표에해당하는지여부 (1) 판단기준상표법제51조제1항제1호본문에의하면, 자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는상표에대하여는그것이상표권설정등록이있은후에부정경쟁의목적으로사용하는경우가아닌한등록상표권의효력이미치지아니하는바, 여기에서 상호를보통으로사용하는방법으로표시한다 는것은상호를독특한글씨체나색채, 도안화된문자등특수한태양으로표시하는등으로특별한식별력을갖도록함이없이표시하는것을의미할뿐만아니라, 일반수요자가그표장을보고상호임을인식할수있도록표시하는것을전제로한다할것이므로, 표장자체가특별한식별력을갖도록표시되었는지이외에도사용된표장의위치, 배열, 크기, 다른문구와의연결관계, 도형과결합되어사용되었는지여부등실제사용태양을종합하여거래통념상자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시한경우에해당하는지여부를판단하여야한다 ( 대법원 선고 2006다 판결참조 ). (2) 판단확인대상표장의 부분은원고의상호중회사의종류를나타내는 주식회사 를 ( 주 ) 라고약칭하여사용하고있을뿐전체적으로볼때원고의상호를그대로사용하고있다고보아야할것이나, 그앞에는 타원안에 M 자를도안화한 을뒷부분의 보다크게 구성하여배치함으로써확인대상표장은일반수요자에게상호라기보다는주

82 로상표로서사용되고있다고인식될것이고, 확인대상표장중 부분 이 부분앞에배치되어부수적으로사용된것에불과하여일반수요자의주의를끌지못하는부분이라고보기도어려우므로, 확인대상표장은거래통념상자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시한상표에해당한다고할수없다. 다. 확인대상표장과이사건등록상표의유사여부 (1) 판단기준상표의유사여부는그외관 호칭 관념을객관적 전체적 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자들이상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 2005후2908 판결등참조 ). (2) 판단 이사건등록상표와확인대상표장을대비하여보면, 미화 부분이 확인대상표장전체에서차지하는비중이크지아니한점과 이라는문자앞에타원안에 M 자를도안화한 을크게구성하여 배치한확인대상표장의전체적인구성등에비추어보면, 확인대상표장이 미화 만으로분리되어호칭 관념된다고보기어려울뿐만아니라, 이사건등록상표와확인대상표장은글자의수와색의차이, 도형의유무등으로인하여그외관에있어서서로확연히구별되므로, 비록이사건등록상표

83 와확인대상표장이같은종류의상품에사용된다고하더라도그출처에관 하여오인 혼동을일으킬염려가있다고보기어렵다. 따라서이사건등 록상표와확인대상표장은유사한표장이라할수없다. 라. 소결론확인대상표장은자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시한상표에는해당되지아니하나, 이사건등록상표와표장이유사하지아니하여그권리범위에속한다고할수없으므로, 결국이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를 인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김용섭 판사 이상균 판사 박태일

84 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2009허8997 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 주식회사강동오케익전주시덕진구팔복동1가 대표자이사강동오소송대리인특허법인세하담당변리사김준규, 송윤기, 박길님 피 고 주식회사풍년제과전주시완산구평화동2가 대표이사강현희소송대리인변리사고만호 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 3806 호사건에관하여한심결을취소 한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

85 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제 1 내지 4 호증의각기재, 변론전체의취지 가. 이사건등록상표 (1) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제 호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 상품류구분제30류의단팥빵, 건과자, 아이스케이크, 도우넛, 식빵, 과당, 유당, 떡, 쿠키, 강정 (4) 권리자 : 피고 나. 확인대상표장 (1) 구성 : (2) 사용상품및서비스업 : 빵과자 의포장지, 포장박스, 간판, 거래서류, 쇼핑몰 (3) 사용자 : 원고 다. 원고의선등록서비스표 1 (1) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제 호 (2) 구성 : (3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제36류의오파업 / 서비스업류구분제 37류의실내장식업 / 서비스업류구분제41류의제과제빵기술지도업, 제과학원경영업, 세미나업 / 서비스업류구분제42류의제과제빵개발업 /

86 서비스업류구분제 43 류의제과점업, 제과점체인업, 휴게실업, 음식준 비조달업 (4) 권리자 : 원고 라. 원고의선등록서비스표 2 (1) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제 호 (2) 구성 : (3) 지정서비스업 : 구서비스업류구분 ( 통상산업부령제83호로개정되기전의것 ) 제112류의제과점업, 제과점체인업, 제과제빵기술지도업, 음식준비조달업, 카페테리아업, 실내장식업, 제과학원경영업, 파티용역업, 제빵학원경영업, 휴게실업, 레스토랑업, 오파업, 제과제빵개발업, 세미나업, 포장디자인업, 요리지도업, 식품소개업, 음식조리대행업, 요리학원경영업 (4) 권리자 : 원고 마. 이사건심결의경위 (1) 피고는 원고를상대로원고가사용하고있는확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속한다고주장하면서적극적권리범위확인심판을청구하였다. (2) 특허심판원은이를 2008당 3806호로심리한후 확인대상표장은원고의선등록서비스표들과동일성있는표장이라할수없고, 확인대상표장의사용상품역시위선등록서비스표들의지정서비스업과동일하지않은반면, 확인대상표장은이사건등록상표와유사하고, 확인대상표장의사용상품이이사건등록상표의지정상품과동일하다는이유로, 피고의심판청구를인용하는이사건심결을하였다

87 2. 당사자의주장원고는, 원고가확인대상표장을사용하는것은원고의선등록서비스표들을동일성범위내에서사용하는경우에해당하고, 나아가, 이사건등록상표는본래원고의선등록서비스표들과동일 유사하여상표법제7조제1항제7, 9호의등록무효사유를갖고있는상표임에도그무효심판의제척기간도과로인하여부득이원고의선등록서비스표들과공존하고있는것이므로, 피고가확인대상표장이이사건등록상표의권리범위에속한다고주장하는것은권리남용에해당한다고주장한다. 이에대하여피고는, 확인대상표장이원고의선등록서비스표들을동일성범위내에서사용한것으로볼수없고, 확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속하는것이라고주장한다. 3. 확인대상표장이원고의선등록서비스표 2의동일성범위내에있는지여부가. 판단기준등록서비스표를그지정서비스업에사용하는경우라함은등록서비스표와동일한서비스표를사용한경우를말하고, 동일한서비스표라고함은등록서비스표그자체뿐만아니라, 거래사회의통념상등록서비스표와동일하게볼수있는형태의서비스표를포함하나, 유사서비스표를사용한경우는포함되지않고, 위사용에는등록된서비스표와동일한서비스표를사용하는경우는물론거래통념상식별표지로서서비스표의동일성을해치지않을정도로변형하여사용하는경우도포함한다 ( 대법원 선고 2004후622 판결등참조 ). 또한, 이경우등록서비스표가반드시독자적으로만사용되어야할이유는없으므로다른표지와함께등록서비스표가표시되었다고하더라도등록서비스표가서비스표로서의동일성과독립성을지니고있어다른표장과구별되는식별력이있는한등록서비스표의사용이아니라고할수는없다 ( 대법원 선고 97후2118 판결등참조 )

88 나. 구체적판단 확인대상표장 와원고의선등록서비스표 2 를서로대비하면, 확인대상표장은선등록서비스표 2의 한글 부분은글자체를거의그대로유지하면서글자의색상정도만을바꾸었고, 영문 부분은글자체와색상을바꾸었으며, 문자표장의앞부분에는, 뒷부분에는 형태의도형을각각부기한것이다. 이가운데, 우선, 한글 부분글자색상의차이와 영문 부분글자체및색상의차이에관하여보건대, 이러한변형에도불구하고, 확인대상표장과원고의선등록서비스표 2는모두동일하게 풍년제과 로호칭되고인식될것으로보이므로, 위와같은변형이표장의호칭이나관념에영향을미칠만한요소라고볼수없다. 또한, 문자표장의앞 뒷부분에부기된도형의크기, 형태, 이들도형이전체확인대상표장의구성에서차지하는위치와비중등에비추어보면, 위와같은도형의부기가확인대상표장을 풍년제과 라는문자로서인식할수있도록하는문자의인식력을압도할정도의변형이라고보기도어렵고, 위와같은도형의부기로인하여확인대상표장에전체적으로새로운호칭이나관념이발생한다고볼수도없다. 따라서확인대상표장은원고의선등록상표 2를중심적요부로서동일성을유지한채로가지고있으면서, 위요부의독립성을해치지않을정도의부가적인변형만이가해진것이어서, 확인대상표장은거래통념상원고의선등록서비스표 2의동일성을해치지않는범위내에있다고봄이상당하다. 4. 확인대상표장의사용이원고의선등록서비스표 2 의사용에해당하는 지여부 상표법상 서비스표의사용 의개념에는서비스를제공하는장소에부착한

89 간판에서비스표를표시하는행위, 지정서비스업에관한광고전단, 정가표또는거래서류에서비스표를붙여서배포 사용하는행위가이에포함되고, 나아가서비스제공시수요자에게제공하는물건에서비스표를붙이는행위, 서비스제공시수요자에게제공하는물건에서비스표를붙인것을사용하여서비스를제공하는행위, 서비스의제공시그제공에수반되는등필수적으로관계된물건에서비스표를붙이는행위도이에포함된다. 이사건에관하여보건대, 확인대상표장은 빵과자 의포장지, 포장박스, 간판, 거래서류, 쇼핑몰에표시되어사용되었는바, 이는원고의선등록서비스표 2의지정서비스업인 제과점업 의서비스제공시그수요자인소비자에게제공하는 빵과자 의포장지및포장박스에서비스표를붙여서사용하는행위, 서비스를제공하는장소에부착한간판에서비스표를표시하는행위, 서비스에관한거래서류에서비스표를붙여서사용하는행위, 서비스를제공하는쇼핑몰에서비스표를표시하는행위에해당하므로, 위와같은확인대상표장의사용은원고의선등록서비스표 2를서비스표로서사용하는행위에포함된다고할것이다. 5. 결론그렇다면피고의이사건심판청구는원고의선등록서비스표를대상으로삼아이사건등록상표와사이에권리범위확인을적극적으로청구한경우에해당하게되어부적법한것인바, 이사건심결은이와결론이달라위법하므로, 그취소를구하는원고의청구를인용한다. 재판장판사김용섭 판사 이상균 판사 박태일

90 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2009허8553 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 조용목 (******-*******) 안양시만안구안양5동소송대리인변리사조현석 피 고 재단법인기독교대한하나님의성회서울종로구평동대표자이사박광수소송대리인변리사이경호 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당800 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록업무표장 (1) 표장 :

91 (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제1117호 (3) 업무표장권자 : 피고 (4) 지정업무 : 종교선교업, 종교교육업 ( 비영리업무에한정함 ), 구호사업, 사회복지업, 종교시설운영업 ( 비영리업무에한정함 ). 나. 확인대상표장 (1) 표장 : (2) 사용업무 : 종교선교업, 종교교육업, 구호사업, 사회복지업, 종교시설운영업 다. 이사건심결의경위 (1) 피고는 원고를상대로, 원고가확인대상표장을위사용업무에관하여업무표장으로사용하였음을전제로, 확인대상표장은이사건등록업무표장의한요부인 과외관 호칭 관념이동일 유사하여이사건등록업무표장과표장이유사하고, 그사용업무도이사건등록업무표장의지정업무와동일 유사하여이사건등록업무표장의권리범위에속한다고주장하면서적극적권리범위확인심판을청구하였다. (2) 특허심판원은위심판청구사건을 2009당 800호로심리한다음, 확인대상표장은원고에의하여종교선교업무등에관하여그가대표총회장으로표시된인터넷홈페이지에업무표장으로사용되었고, 그표장및사용업무가이사건등록업무표장의표장및지정업무와동일 유사하여이사건등록업무표장의권리범위에속한다 는취지의이유로위심판청구를받아들이는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1 내지 3호증, 변론전체의취지 2. 원고주장의이사건심결위법사유의요지 원고는다음과같은이유로이사건심결이위법하다고주장한다

92 가. 확인대상표장을인터넷홈페이지에사용한주체는비법인사단으로서원고가대표총회장으로있는 기독교대한하나님의성회 등의타인이므로, 원고를피청구인으로삼은이사건권리범위확인심판청구는부적법하여각하되었어야한다. 나. 이사건등록업무표장은자타업무의식별력이없고특정인에게독점시키는것이적당하지않은표장으로서상표법제6조제1항제1, 2, 6, 7호에해당하여그등록이무효이므로, 확인대상표장은그권리범위에속하지않는다. 다. 이사건등록업무표장은그출원전부터특정교단의로고및명칭으로주지 저명한것인데도이를특정인에게독점토록한것이어서상표법제7조제1항제4, 6, 9, 10, 11, 12호에해당하여그등록이무효이므로, 확인대상표장은그권리범위에속하지않는다. 라. 확인대상표장의사용은상표법제51조제1항제1호에의해 자기의성명또는상호를보통으로사용하는방법으로표시하는 경우에해당하므로이사건등록업무표장권의효력이미치지않는다. 마. 이사건등록업무표장권의행사는권리남용에해당한다. 3. 이사건심결의적법여부에관한판단상표권의권리범위확인심판사건에서확인을구하는표장이등록상표의권리범위에속한다고하려면상표로사용될것이전제되어야하는바, 어떤표장의사용이여기에해당하기위해서는사회통념상수요자에게상품의출처를표시하고자기의업무에관계된상품과타인의업무에관계된상품을구별하는식별표지로기능하고있어야한다 ( 대법원 선고 2007다 판결, 선고 2006후 2295 판결등참조 ). 이러한법리는상표법제2조제 3항에의하여업무표장의경우에도마찬가지로적용된다. 따라서업무표장권의권리범위확인심판사건에서확인을구하는표장이등록업무표장의권리범위에

93 속한다고하려면그표장이업무의출처를표시하고자타업무의식별기능을하는업무표장으로사용될것이전제되어야한다. 아래에서는피고가주장하는확인대상표장의사용이업무표장으로서의사용인지에관하여먼저살펴본다. 가. 확인대상표장이업무표장으로사용된것인지여부피고는을제2호증 ( 인터넷출력물 ) 을들면서원고가대표총회장으로표시된인터넷홈페이지 ( 에확인대상표장이사용된것은업무표장으로사용된것이라고주장한다. 살피건대, 을제2호증의기재에변론전체의취지를종합하면, 원고가 기독교대한하나님의성회 라는명칭을쓰는단체의대표총회장으로표시된인터넷홈페이지 ( 의메뉴와그내용에서아래그림과같이 기독교대한하나님의성회 의약칭으로확인대상표장인 을사용하고있는사실 ( 기하성안내 메뉴를클릭하면웹페이지왼쪽의 대표총회장인사말 아래에도같은항목의메뉴가표시된다 ) 을인정할수있다. 위그림등에나타나는확인대상표장을살펴보면, 이는원고가대표총회장으로있다고하는단체의약칭을표시한것으로서, 업무의출처를표시하고자타업무의식별기능을하기위한것이라기보다그단체의전반적인소개를위한항목과그내용에서그단체를지칭하기위하여사용된것에불과하다. 따라서확인대상표장은위인터넷홈페이지에서업무표장으로사용되었다고할수없으므로피고의위주장은받아들일수없다. 그밖에달리원고가확인대상표장을업무표장으로사용한다는점에관한피고의주장 입증이없으므로, 확인대상표장은업무표장으로사용된것이라고할수없다

94 나. 소결론결국, 확인대상표장이업무표장으로사용되었음이인정되지않는이상이사건등록업무표장의권리범위에속한다고할수없다. 따라서원고의위주장들에관하여더판단할필요없이, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를 받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김의환 판사 성창익 판사 박종학

95 Ⅲ. 등록무효 허 허 허 허 허 허 허

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97 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2009허9143 등록무효 ( 상 ) 원 고 러브타이주식회사고양시일산서구덕이동 대표이사윤미남소송대리인특허법인아주양헌담당변리사박대진 피 고 목현숙 (******-*******) 고양시일산서구대화동소송대리인변리사정상섭 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당2823호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호

98 (2) 표장 : (3) 상표권자 : 피고 (4) 지정상품 : 상품류구분제30류의 소스, 국수, 만두피, 곡물수프, 샐러드드레싱, 양념용수프, 올스파이스, 고추장, 된장 나. 이사건심결의경위 (1) 원고는 피고를상대로, 이사건등록상표는 l 오징어 라는관념으로직감되기때문에그지정상품에사용될경우일반수요자나거래자가원재료를표시하는것으로인식할수있어서상표법제6조제1항제3호에해당하고, 2 이사건등록상표가 오징어 성분이전혀포함되지않은지정상품에사용될경우에는일반수요자나거래자로하여금상품의품질을오인, 혼동케할우려가있으므로상표법제7조제1항제11호에해당하며, 3 국내또는외국의수요자사이에태국회사 THAI FISHSAUCE FACTORY CO., LTD. 의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표와동일또는유사한상표로서부당한이익을얻으려하거나그특정인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는상표이므로구상표법제7조제1항제12호 ( 법률제8190호로개정되기전의것, 이하같다 ) 에도해당하여그등록이무효로되어야한다고주장하면서이사건등록상표에대하여등록무효심판을청구하였다. (2) 특허심판원은위심판청구사건을 2008당2823호로심리한다음, l 이사건등록상표는 오징어 로관념된다고하더라도지정상품을구성하는원재료중의하나쯤으로암시되는정도에그칠뿐원재료의의미로직감된다고할수없으므로상표법제6조제1항제3호및제7조제1항제11호에해당하지않고, 2 THAI FISHSAUCE FACTORY CO., LTD. 의상표가국내또는외국의수요자사이에특정인의상표라고현저하게인식된주지상표에해당한다고볼만한증거가없으므로구상표법제7조제1항제12호에해당하지

99 않는다는이유로원고의위심판청구를받아들이지아니하는이사건심결을 하였다. [ 인정근거 ] 갑제 3, 4 호증, 변론전체의취지 2. 원고주장의이사건심결위법사유의요지이사건등록상표는 l 실수요자들이그지정상품의원재료를나타내는것으로충분히인식할수있는상표여서, 이를특정인에게독점배타적으로사용하도록하는것은공익상바람직하지않으므로상표법제6조제1항제3호에해당하고, 2 이를오징어나오징어먹물이전혀포함되지않은지정상품에사용한다면일반수요자나거래자로하여금오징어나오징어먹물성분이함유된것으로상품의품질을오인, 혼동케할우려가있으므로상표법제7조제1항제11호에해당하며, 3 국내또는외국의수요자사이에태국회사 THAI FISHSAUCE FACTORY CO., LTD. 의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표와동일또는유사한상표로서부당한이익을얻으려하거나그특정인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는상표이므로구상표법제7조제1항제12호에도해당하여그등록이무효로되어야한다. 따라서이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 이사건심결의적법여부에관한판단 가. 상표법제 6 조제 1 항제 3 호및제 7 조제 1 항제 11 호해당여부 (1) 이사건등록상표 는한글병기없이영어로만구성되어있고중등영어수준이상의다소생소한단어이기는하다. 그러나그단어의뜻인 오징어 는국내에서자주거래되는해산물로서국내일반수요자나거래자에게매우친숙한말이다. 그리고갑제7, 8호증의각기재에변론전체의취지를종합하면, 오징어먹물이오래전부터염모제, 샴푸등의원료로사용되면서그광고나포장용기등에오징어먹물이함유된것을알리기위하여 오징어

100 를뜻하는 squid 또는 스퀴드 라는문자가표시되는예가많은사실을인정할수있다. 한편, 염모제, 샴푸등의주수요층이라할수있는성인여성은이사건등록상표의지정상품인 소스, 국수, 만두피, 곡물수프, 샐러드드레싱, 양념용수프, 올스파이스, 고추장, 된장 등과같은식품의주수요자이기도하다. 이러한점들에비추어보면이사건등록상표의지정상품의일반수요자나거래자는이사건등록상표의관념을충분히이해할수있을것으로보인다. 나아가, 갑제5, 6, 16호증의각기재에변론전체의취지를종합하면, 오징어는예전부터그자체로액젓의재료로쓰이거나김장김치등을만들때영양및풍미강화를위하여첨가물로쓰이고, 그먹물은스파게티등의재료로도많이쓰이는사실을인정할수있다. 이에비추어보면일반수요자나거래자는이사건등록상표를보고주로음식의맛을돋우기위한식품에관련된그지정상품의원재료중의하나를표시하는것으로쉽게인식할것으로보인다. 따라서이사건등록상표는그지정상품의원재료를표시하는기술적 ( 記述的 ) 문자상표에해당한다할것이다. 한편, 이사건등록상표는다소도형화되어있기는하지만그도안화정도가일반인의특별한주의를끌정도에이르러문자의기술적또는설명적의미를직감할수없을만큼문자인식력을압도할정도는아니다. 그러므로이는 보통으로사용하는방법으로표시하는 표장에해당한다 ( 대법원 선고 2000후2569 판결등참조 ). 결국, 이사건등록상표는그지정상품의원재료를보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표로서상표법제6조제1항제3호에해당한다. (2) 설령이사건등록상표의지정상품중 오징어 를원재료로쓰지않는상품이있다고하더라도, 그경우에는이사건등록상표가일반수요자나거래자로하여금그지정상품이 오징어 성분이함유된상품인것으로품질을오인하게할염려가있으므로상표법제7조제1항제11호에해당한다 ( 대법원 선고 97후457 판결, 선고 98후928 판결참조 )

101 나. 소결론이상살펴본바와같이, 이사건등록상표는상표법제6조제1항제3호또는제7조제1항제11호에해당하는상표여서그등록이무효로되어야한다. 따라서원고의나머지주장에관하여더판단할필요없이, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를 받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김의환 판사 성창익 판사 박종학

102 특허법원 제 3 부 판 결 사 건 2009허9334 등록무효 ( 상 ) 원 고 단스코인코포레이티드 (Dansko, Inc.) 미국펜실바니아웨스트그로브페데럴로드 8 (8 Federal Road, West Grove, Pennsylvania 19390, U.S.A.) 대표자제임스폭스 (James Fox) 소송대리인특허법인화우담당변리사이덕재 피 고 헤리사나게엠베하 (Herisana GmbH) 스위스루체른체하-6005 아이히발드스트라쎄 7 (Eichwaldstrasse 7, CH-6005, Luzern, Switzerland) 대표자토비아스헤이네 (Tobias Heine) 소송대리인변호사황영주 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 3201 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

103 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 갑제 1 내지 4 호증, 을제 1 내지 4 호증 ( 가지번호포함 ) 가. 피고의등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 국제등록번호 / 등록번호 : / / 제 호 / 제 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의 Leather shoes, rubber shoes, go lf shoes, hiking shoes, half-boots, vinyl shoes, sandals, slipper s, boots, laced boots( 가죽신, 고무신, 골프화, 하이킹화, 반부츠, 비닐화, 샌들, 슬리퍼, 부츠, 레이스부츠 ) ( 이하, 피고의등록상표를 이사건등록상표 라고한다.) 나. 선등록상표들 1) 선등록상표 1 가 ) 출원일 / 등록일 / 소멸일 / 등록번호 : / / ( 특허심판원 자 2006당 3104호심결에의하여 3년이상국내에서정당한이유없이사용되지아니하였다는이유로등록이취소되고, 그심결이확정됨으로써소멸되었다.)/ 제393869호나 ) 표장 : 다 ) 지정상품 : 구상품류구분제27류의 단화, 가죽신, 골프화, 작업화, 샌들, 구두창, 등산화, 구두주걱, 우산, 부채 라 ) 등록권리자 : 원고 ( 위특허심판원 2006당 3104호불사용취소심판계류중인 권리를양수함 )

104 2) 선등록상표 2 가 ) 출원일 / 등록일 / 소멸일 / 등록번호 : / / ( 특허심판원 자 2006당 3105호심결에의하여선등록상표 1과같은이유로소멸되었다.)/ 제397636호 나 ) 표장 : 다 ) 지정상품 : 구상품류구분제27류의 단화, 가죽신, 골프화, 작업화, 샌들, 구두창, 등산화, 구두주걱, 우산, 부채 라 ) 등록권리자 : 원고 ( 위특허심판원 2006당 3105호불사용취소심판계류중인 권리를양수함 ) 다. 이사건심결의경위 1) 원고는 특허심판원에이사건등록상표는선등록상표들과그표장이유사하고지정상품이동일하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로, 상표의등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은 당 3201호로양상표는표장의외관 호칭이상이하고관념은대비할수없어전체적으로표장이유사하지아니하다는이유로, 원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 2. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 상표의유사성판단기준상표의유사여부는동종의상품에사용되는 2개의상표를그외관 호칭 관념의 3가지면에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여그어느한가지에있어서라도거래상상품의품질이나출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여결정하여야되는것이므로, 외관 칭호 관념중에서어느하나가유사하다하더라도다른점도고려할때전체로서는수요자들로하여금명확히품질이나출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한

105 것이라고할수없고, 다만서로다른부분이있더라도외관이나호칭또는관념이유사하여전체적으로일반수요자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사한것이라고하여야한다 ( 대법원 선고 96후1194 판결, 선고 99후1850 판결등참조 ). 나. 양상표의표장대비 1) 외관대비 이사건등록상표는 와같이평행사변형, 그안에 비스듬하게쓴영어소문자 dansko, d 자위의왕관 ( ) 으로구성된도형과문 자의결합상표이고, 선등록상표 1 은 와같이정자로쓴영어 대문자 DANKO 로구성된문자상표이며, 선등록상표 2 는 와같이 정자로쓴영어대문자 DANCO 와한글 단코 가상 하 2단으로구성된문자와문자의결합상표이다. 양상표는대, 소문자여부, 알파벳의갯수, s 자의유무, 도형의유무, 글씨체등이서로달라서이를전체적 객관적 이격적으로관찰할경우그외관은유사하지않다. 2) 호칭대비이사건등록상표는그도형에특별한의미가없으므로그문자인 dansko 에의하여 단스코 내지 댄스코 로호칭되고, 선등록상표들은그영문자나한글음역에따라 단코 내지 댄코 로호칭된다. 양상표의호칭은가운데에 스 가포함되었는지아닌지의차이가있을뿐나머지두음절이동일하고, 이사건등록상표의 스 다음에오는음절의첫소리가 ㅋ 이어서 스 의소리가다음음절에연음되지않아아주짧고약하게발음되며, 양상표모두첫음절인 단 내지 댄 에강세가있으므로, 전체적으로극히유사하게청감된다 ( 대법원 선고 96후1194 판결, 대법원 선고 97후2026 판결등참조 ). 따라서, 양상표의호칭은서로유사하다고할것이다

106 3) 관념대비 양상표는모두조어로서특별한의미를가진것으로보이지아니하므로 관념은서로대비할수없다. 4) 대비결과양상표는비록그외관에있어서로다르다고하더라도, 그호칭이유사하고관념도뚜렷이구별되지아니하므로, 양상표가동일또는유사한지정상품에다같이사용될경우일반수요자나소비자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있다고할것이다. 따라서양상표는유사한표장에해당한다. 다. 지정상품의대비이사건등록상표의지정상품중 가죽신, 골프화, 샌들 은선등록상표들의지정상품과동일하고, 나머지지정상품들인 고무신, 하이킹화, 반부츠, 비닐화, 슬리퍼, 부츠, 레이스부츠 도선등록상표들의지정상품인 단화 등과유사하다. 라. 소결따라서, 이사건등록상표는선등록상표들과그표장이유사하고, 그지정상품또한동일하거나유사하므로, 상표법제7조제1항제7호에해당한다 { 덧붙여보건대, 피고는변론종결후에제출한참고서면을통하여상표법제7조제1 항제7호의입법취지와기능, 선등록상표들이불사용을이유로한불사용취소심판의심결에의하여등록취소된사정등을고려하여보면이사건등록상표를위조항에기하여무효로하는것은부당하다는취지이나, 선등록상표들이비록이사건등록상표의출원후에불사용을이유로등록취소되었다고하더라도그등록취소의효력은소급하지아니하고그때부터발생하는것이므로 ( 상표법제 73조제7항 ) 이사건등록상표의상표법제7조제1항제7호해당여부를판단함에있어선등록상표들을그대비대상으로삼는것이부당하다고는할수없다 }

107 3. 결론그렇다면, 이사건등록상표의등록은무효로되어야할것인바, 이사건심결은이와결론을달리하여위법하고, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있으므로, 이를인용하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사노태악 판사 김병식 판사 김승곤

108 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010허1060 등록무효 ( 상 ) 원 고 평안엘앤씨주식회사 ( 변경전상호평안섬유공업주 ] 식회사 ) (******-*******) 서울동대문구휘경동대표이사김형섭소송대리인변리사정동영 피 고 주식회사인디에프 (******-*******) 서울강남구대치동 대표이사김기명소송대리인변리사김중효 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당427호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 갑제 1 내지 3 호증

109 가. 피고의등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 상표등록제 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : [ 별지 ] 기재와같다. 나. 선등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의단화, 운동용아노락, 승마바지, 잠바, 한복바지, 카디건, T셔츠, 양말, 모자, 혁대 4) 등록권리자 : 원고 다. 이사건심결의경위 1) 원고는 특허심판원에이사건등록상표는선등록상표와그표장및지정상품이유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로, 등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은 당 3201호로양상표는표장의외관, 호칭및관념이상이하여전체적으로표장이유사하지아니하다는이유로, 원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 2. 이사건등록상표가상표법제 7 조제 1 항제 7 호에해당하는지여부 가. 상표의유사성판단기준 상표의유사여부는상표의외관 호칭 관념을일반수요자나거래자의

110 입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여판단하여야하는것이므로, 외관 호칭 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의상표가일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나외관이유사하여일반수요자나거래자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다 ( 대법원 선고 2001후 3415 판결, 대법원 선고 2008후 1395 판결등참조 ). 나. 지정상품의대비이사건등록상표의지정상품중 단화, 운동용아노락 (Anorak), 승마바지, 잠바, 한복바지, 카디건, T셔츠, 양말, 모자, 혁대 는선등록상표의지정상품과동일하다. 다. 표장대비 1) 외관대비 이사건등록상표는 로서알파벳 4 글자로이루어진문자상표 이고, 선등록상표는로서알파벳 3글자로이루어진문자상표이다. 양상표는알파벳의개수와 E 자의유무에서차이가있고세부적인글자체와글자간의간격에서약간씩달라외관상서로유사하지않은면이있기는하지만, 그보다는앞 3글자인 TAT 가대문자알파벳으로동일하고글자체도고딕체계열로서비슷하게인식되는데다가이와같은유사점이그차이점을압도할정도로지배적이어서, 전체적으로보아그외관이유사하다고할것이다. 2) 호칭대비 이사건등록상표의문자인 TATE 는우리나라거래자및수요자에게

111 비교적잘알려진영문자인 TAKE, DATE, MATE 등이 테이크, 데이트, 메이트 등으로발음되는것에비추어볼때, TATE 중 A 는 에이 로, TE 는 트 로발음되어주로 테이트 로호칭될것이다. 이에반하여, 선등록상표의문자인 TAT 는한글음역상 태트 또는 탯 으로간략히호칭되거나한글자씩발음되어 티에이티 로호칭될것이다. 먼저, 테이트 와 태트 는첫번째발음중모음인 ㅔ 와 ㅐ 의구별이어렵고 테이트 의중간발음인 이 는약하게발음될것이므로전체적으로비슷하게들린다. 다음으로, 테이트 와 탯 은발음의길이에서차이가나고 테이트 가모음으로약하게마무리되는데비하여 탯 은자음으로강하게끝나는점에있어서차이가있어비교적다르게청감된다. 마지막으로, 테이트 와 티에이티 는앞부분모음이 에 와 이에 로, 끝부분모음이 으 와 이 로각발음되는점이다르지만모음부분이약하게들리는데다가강하게발음되는부분인자음이 ㅌ 으로동일하고빠르게발음될경우구별이쉽지않아서전체적으로유사하게들린다. 결국, 양상표는선등록상표가 탯 으로발음되면그호칭이유사하지않지만, 태트 나 티에이티 로발음되는경우에는그호칭이유사하다고볼것이다. 3) 관념의대비 TATE 는외국인의성 ( 姓 ) 이나영국런던에소재한미술관의이름으로쓰이고있고, TAT는 가볍게치기, 싸구려물건들 등의의미를가지고있으므로, 양표장의관념은서로다르다. 하지만두단어모두우리나라의일반적인거래자나수요자들에게잘알려져있지않은단어들이므로, 양상표가관념의차이로구별될가능성은희박하다. 4) 대비결과결국, 양상표는비록그호칭에서일부다른경우가있다고하더라도, 전체적으로그외관이유사하고호칭도유사하게청감될경우가더많으며, 관념도뚜렷이구별되지아니하므로, 양상표가동일한지정상품에다같이사용될경우일반수요자나소비자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일

112 으키게할우려가있다고할것이다. 따라서이사건등록상표는선등록상표와 유사한표장에해당한다. 라. 피고의주장에대한판단피고는, 이사건등록상표가 3년넘게사용되면서일반수요자나거래자들사이에서널리알려져상당한인지도를구축하고있으므로, 선등록상표와의관계에서상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가없다고주장한다. 피고가제출한증거를모아보면, 이사건등록상표가부착된상품이 2007년처음으로의류시장에판매되기시작하여 2010년 3월기준으로전국 100개이상의매장과다수의온라인쇼핑몰에서판매되고있고, 위상품이출시첫해인 2007년도에 200억여원, 2008년도에 376억여원, 2009년도에 1000억여원상당이판매되는등급속한매출신장세를보이고있으며, 이사건등록상표가 2008년도에어패럴뉴스선정올해의브랜드로선정되고패션 경제관련매체에성공한브랜드로평가받는기사가게재되는등호평을받고있는사실을알수는있다. 그러나더나아가선등록상표와의유사여부를판단하는시점으로상표법제7 조제3항에서정한출원시인 당시거래사회에서이사건등록상표가상품의출처에오인 혼동의염려가없을정도로일반수요자들에게알려졌다고인정하기에부족하고, 달리이를인정할증거가없으므로, 피고의주장은받아들이지아니한다. 마. 소결따라서, 이사건등록상표는선등록상표와그표장이유사하고, 그지정상품또한동일하므로, 상표법제7조제1항제7호에해당하여상표등록을받을수없다고할것이다. 3. 결론 그렇다면, 이사건등록상표의등록은무효로되어야할것인바, 이사건심

113 결은이와결론을달리하여위법하고, 그취소를구하는원고의이사건청구는 이유있으므로, 이를인용하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사노태악 판사 김병식 판사 김승곤

114 [ 별지 ] 이사건등록상표의지정상품 상품류구분제25류의머니벨트 ( 의류 ), 가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용화 ( 靴 ), 농구화, 단화, 뒷축 (Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용샌달, 목욕용슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용갑피, 신발용뒷굽, 신발용미끄럼방지구, 신발용앞굽, 신발용철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발또는샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 사이클선수운동복, 수상스키복, 운동용아노락 (Anorak), 에어로빅복, 유도복, 체조복, 태권도복, 승마바지, 승마화, 가면무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리 (Liveries), 망토, 반바지, 반코트, 블루존 (Blouson), 사리 (Saris), 사파리, 슈트, 스목 (Smocks), 스커트, 슬랙스 (Slacks), 신사복, 아노락 (Anorak - 운동용은제외한다 ), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤 (Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 종이옷, 채저블 (Chasuables), 청바지, 케이프 (Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도 (Tuxedo), 토가 (Togas), 투피스, 튜닉 (Tunic), 파카 (Parkas), 펠리스 (Pelisses), 프록 (Frocks), 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타드, 만틸라 (Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯 (Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용유니폼, 유니타드, 의류용칼라, 잠옷, 저지 (Jerseys), 조끼, 카디건, 칼라보호대 (Collar protectors), 칼라커프스, 케미솔 (Camisoles), 코르셋, 코슬렛 (Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디 (Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹, 페티코트 (Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버 (Pullover), T셔츠, 각반 ( 脚絆 ), 넥타이, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레

115 깅스 (Leggings), 머프 (Muffs), 목도리, 반다나 (Bandana), 방한용귀마개, 방한용장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일, 보아 (Boas), 비전기식보온용발싸개, 숄, 숄더랩 (Shoulder wraps), 수녀용머리수건, 수대 ( 手帶 ), 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를덧댄부분, 스톨 (Stoles), 양말, 양말커버, 양복장식용손수건 (Pocket squares), 에스콧타이 (Ascots), 에이프런, 운동용스타킹, 유아용직물제기저귀, 의류용호주머니, 타이츠 (Tights), 퍼러린 (Pelerines), 관 ( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 망건, 모자, 모자챙 (Sun visors), 베레모, 사교관 ( 司敎冠 ), 의류용후드, 터번, 톱햇 (Top hat), 방수피복, 가터 (Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용멜빵, 혁대끝

116 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2010허1176 등록취소 ( 상 ) 원 고 롯데제과주식회사서울영등포구양평동 4가 23 대표이사김상후소송대리인한라특허법인담당변리사장태화 피 고 해태제과식품주식회사천안시서북구성거읍천흥리 대표이사신정훈소송대리인변리사김중효 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1706 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표

117 (1) 표장 : (2) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제173739호 (3) 상표권자 : 피고 (4) 지정상품 : 상품류구분제29류의 돈까스, 스테이크, 햄버거, 치킨너켓, 햄 나. 이사건심결의경위원고는 특허심판원에피고를상대로, 권리자인피고등이이사건등록상표를그지정상품에대하여이사건취소심판청구일전계속하여 3 년이상국내에서사용하지아니하였다고주장하면서이사건등록상표의등록취소심판을청구하였다. 이에특허심판원은위심판청구사건을 2009당1706호로심리한다음 원고는이사건등록상표의소멸에직접적이고현실적인이해관계가없다는이유로원고의위심판청구를각하하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1, 2호증, 변론전체의취지 2. 이사건심결의적법여부원고는이사건등록상표의소멸에직접적이고현실적인이해관계가있음에도이와달리판단한이사건심결은위법하다고주장함에대하여, 피고는원고에게이사건등록상표의소멸에관하여이해관계가없으므로이사건심결은적법하다고다툰다. 그러므로원고가이사건취소심판청구에있어서이해관계인에해당하는지여부에관하여본다. 가. 판단기준 상표법제73조제1항제3호에따라상표등록의취소심판을청구할수있는같은조제6항소정의 이해관계인 이라함은취소되어야할등록상표의존

118 속으로인하여상표권자로부터상표권의대항을받아그등록상표와동일또는유사한상표를사용할수없게됨으로써피해를받을염려가있거나법률상자신의지위에영향을받을것이객관적으로명백하여그등록상표의소멸에직접적이고현실적인이해관계가있는사람을말한다 ( 대법원 선고 2001후188 판결참조 ). 나. 인정사실 (1) 원고는 1 식품제조 가공 판매및수입판매업, 2 낙농과유제품의제조및판매업, 3 음식점및기타서비스업, 4 농수축산물가공 처리 판매업등을영위할목적으로설립된주식회사로서 부터과자류, 빙과류등을제조하여오고있다. (2) 한편, 피고도과자류등식품의제조업등을영위할목적으로설립된주식회사이다. (3) 원고는 1989년경 비스켙, 아이스크림, 식빵, 떡등 을지정상품으로하여 몽쉘통통 이라는상표 ( 상표등록번호 : 제179068호 ) 를, 2004년경에는 비스킷, 건과자, 크래커, 쿠키, 카스테라빵등 을지정상품으로하여 몽실통통 이라는상표 ( 상표등록번호 : 제 호 ) 를각등록받았다. (4) 원고는 1991년경부터초코파이관련제품에 몽쉘통통 또는 몽쉘 이라는상표를사용하여오면서 2000년경부터 2007년경까지사이에합계 65억원이넘는광고비를지출하는등지속적인광고를하였고, 2001년경부터 2009년경까지사이에합계 1930억상당의위상표들이부착된초코파이관련제품을판매하였다. [ 인정근거 ] 갑제3호증, 제4호증의 1, 2, 제9호증의 1 내지 9, 제10호증의 1 내지 7, 제11호증, 변론전체의취지 다. 판단위인정사실에의하면, 비록원고가이사건심결당시이사건등록상표의지정상품을생산하고있지는아니하나, 이사건등록상표의지정상품중 햄버거 와원고가생산하고있는초코파이뿐만아니라, 원고가보유하고있는상

119 표들인 몽쉘통통 과 몽실통통 의지정상품의일부인 카스테라빵, 식빵 등은일반인들이즐겨찾는간식류로서그수요자, 생산자, 유통경로등이다르지않다고할것이어서서로밀접한관련이있는상품들이라할것이므로, 초코파이나카스테라빵등에이사건등록상표와유사한 몽쉘통통 등의상표가사용되고, 햄버거등에이사건등록상표가사용될경우일반수요자나거래자는위햄버거와초코파이등이동일한사업자에의하여생산되고있는것으로오인 혼동할염려가있다할것이고, 또한원고와피고는모두과자류등을제조하는식품업체로서서로경쟁관계에있다고할것이다. 따라서원고는피고로부터이사건등록상표권의대항을받을가능성을배제할수없어법률상자신의지위에영향을받을것이객관적으로명백하여이사건등록상표의소멸에직접적이고현실적인이해관계가있는자라고봄이상당하다. 라. 소결론원고는이사건등록상표의등록취소심판을청구할수있는이해관계인에해당하므로, 이와달리판단하여원고의위심판청구를각하한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를 인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김용섭 판사 이상균 판사 박태일

120 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2009허7567 등록무효 ( 상 ) 원 고 포뮬러원라이센싱비. 브이. (Formula One Licensing B.V.) 네덜란드, 암스테르담, 1012 케이케이, 로킨 55 (Rokin 55, 1012 KK, Amsterdam, The Netherlands) 대표자바스티안요한벡스 (Bastiaan Johan Becks) 소송대리인변호사장훈소송복대리인법무법인청진담당변호사유주영 피 고 변택주 (******-*******) 구리시인창동 삼보아파트 303동 1903호 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 3939 호사건에관하여한심결을취소한다

121 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 이 유 (1) 표장 : (2) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제619386호 (3) 상표권자 : 피고 (4) 지정상품 : 상품류구분제25류의 반바지, 잠바, 남방셔츠, 스포츠셔츠, T셔츠, 양말, 모자, 운동화, 청바지, 아동복 나. 선등록상표 (1) 표장 : (2) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제320687호 (3) 상표권자 : 원고 (4) 지정상품 : 1 상품류구분제24류의 직물제손수건, 직물제수건 2 상품류구분제25류의 아노락 ( 운동용은제외 ), 스웨터, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, 운동용유니폼, 스웨터셔츠, 트랙슈트, T셔츠, 모자 다. 선사용표장 (1) 표장 : (2) 사용태양 : 포뮬라원세계참피언쉽대회 에서표장, 깃발, 로고등으로사용 (3) 사용자 : 원고

122 라. 이사건심결의경위 (1) 원고는특허심판원에피고를상대로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제4, 7, 9 내지 12호에해당하여무효로되어야한다는이유로등록무효심판을청구하였다. (2) 이에특허심판원은위심판청구사건을 2008당 3939호로심리한다음 이사건등록상표가선등록상표와유사하지아니할뿐만아니라, 선사용표장이주지 저명하다거나특정인의상표라고인식할수있는정도로알려져있다고볼수없다는이유로원고의위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 자백간주 2. 원고주장의요지원고는이사건등록상표는아래와같은이유로상표법제7조제1항제7, 9, 10, 11호와구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것, 이하 구상표법 이라한다 ) 제7조제1항제12호에해당하여무효로되어야함에도이와달리판단한이사건심결은위법하다고주장한다. 가. 이사건등록상표는선등록상표와그표장이유사할뿐만아니라, 그지정상품또한동일 유사하다. 나. 선사용표장은이사건등록상표의출원당시와등록결정당시에이미주지 저명한상태에이르렀는바, 이사건등록상표는 1 주지 저명상표인선사용표장과유사한상표로서피고가의류, 모자등에이사건등록상표를사용하는경우그출처의오인 혼동을일으킬염려가있고, 2 상품의출처의오인을초래함으로써수요자를기만할염려가있으며, 3 피고가부당한이익을얻거나원고에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지는상표이다

123 3. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 판단기준상표의유사여부는그외관 호칭 관념을객관적 전체적 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자들이상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 2005후2908 판결참조 ). 나. 표장의유사여부 (1) 외관의대비이사건등록상표는영어철자 F 와숫자 1 을 and 의뜻을가진특수기호 & 로연결하여구성한상표이고, 선등록상표는굵고기울어진글자체의 F 옆에크고작은빗형상의도형 2개를위아래로배치하고그아래에 공식, 문구 라는의미를가진 Formula 와 1 을작게하여좌우로배치함으로써상단의 F 와도형사이의빈공간이 1 로보이도록구성한상표로서, 문자의구성과배열, 도안화여부에의하여그외관은서로다르다할것이다. (2) 관념의대비이사건등록상표는조어상표로서일반수요자가그표장으로부터어떠한관념을인식할수있다고보기어려우므로, 이사건등록상표와선등록상표를그관념에있어서서로대비할수없다할것이다. (3) 호칭의대비이사건등록상표는 에프앤드원 또는 에프앤원 으로호칭되고, 선등록상표는크게구성된 F1 부분에의하여 에프원 으로호칭되거나 Formula 1 에

124 의하여 포뮬러원 이라고호칭될것인바, 비록선등록상표가 에프원 으로호칭될경우이사건등록상표와발음이같은부분이있다고하더라도일반수요자들은위상표들의음절수의차이등으로인하여상품출처의혼동을피할수있을것으로판단되므로, 이사건등록상표와선등록상표는호칭에있어서유사하다고볼수없다. (4) 종합판단위와같은대비결과를종합하면, 비록이사건등록상표와선등록상표는일부발음이같은부분이있다고하더라도호칭에있어서그출처의혼동을일으킬염려가있다고볼수없고, 그외관에있어서도서로다르며, 관념또한대비할수없어이사건등록상표와선등록상표는유사한표장이라할수없다. 다. 소결론 따라서이사건등록상표는선등록상표와표장이유사하지아니하여상표 법제 7 조제 1 항제 7 호에해당하지아니한다할것이다. 4. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제11호에해당하는지여부가. 판단기준수요자를기만할염려가있는상표는상표등록을받을수없고, 등록되었더라도등록이무효로되어야하는바 ( 상표법제7조제1항제11호, 제71조제1항제1호 ), 수요자를기만할염려가있는상표 라고하기위하여는그등록상표나지정상품과대비되는타인의상표나그사용상품이반드시주지 저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로는알려져있어야할것이고, 이러한경우그상표와동일 유사한상표가그사용상품과동일 유사한지정상품에사용되거나이에못지아니할정도로그상표권자에의하여사용되는것이라고오인될만한특별한사정이있으면일반수요자로하여금출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고

125 보아야하며, 한편수요자를기만할염려가있는상표인지의여부는그상표에대한등록결정시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2001후 1884, 1891 판결, 선고 2001후3187 판결, 선고 2005후70 판결참조 ). 나. 판단 (1) 선사용표장의알려진정도 ( 가 ) 인정사실원고가주장하는다음의각사실은민사소송법제150조제3항, 제1 항에의하여피고가이를자백한것으로본다. 1) 국제자동차연맹산하포뮬라원어드미니스트레이션리미티드 (Formula One Administration Limited) 가주관하는포뮬라원세계챔피언십대회 (FIA Formula 1 World Championship, 이하 F1 대회 라한다 ) 가 1950년이래매년유럽, 아시아, 호주, 북남미등약 17개국가에서개최되고있다. 2) 선사용표장은 Formula 1 과함께 F1 대회의표장, 깃발, 로고등으로사용되고있다. 3) 원고는 F1 대회와관련된모든상표권을소유하고있으며, 라이센싱등을통하여이를관리하고있는회사로서, 이사건등록상표의출원전에우리나라를비롯한세계수십개국가에서 F1과관련된선등록상표등의표장을상표등록출원하거나상표등록을받았다. 4) 원고는세계의여러업체들에게선사용표장에대한상표사용권을부여함으로써위업체들을통하여선사용표장이부착된의류, 모자, 스포츠백, 각종차량미니어쳐등많은상품을공급하고있다. 5) 선사용표장의사용권자중의하나인 Kitbag Ltd. 가온라인판매점 Fomula 1 store 를통하여선사용표장이부착된의류, 지갑, 모자, 신발, 시계,

126 앨범, 달력, 책, DVD, 게임용컴퓨터프로그램, 장난감등의다양한상품을전세계에판매하고있다. 6) 매년약 200개에달하는 F1 대회의스폰서업체들이선사용표장을이용하여마케팅을하고있고, 우리나라의 LG전자도 F1 대회의공식스폰서로활동하고있다. 7) F1 대회는 180여개국에걸쳐방송되고있고, 매년관중수가 만을넘으며, TV를통하여매년 20억명이상시청하고있다. 8) 우리나라에서는 1990년대케이블방송이나위성방송을통하여 F1 대회가방송된것을시작으로 2000년부터는 KBS나 MBC를통하여방송되고있고, 스포츠전문채널인 MBC ESPN이 2002년도 F1 챔피언쉽브리티시그랑프리 를국내에방송하였고, 모터스포츠잡지인 GPKorea 는 2002년이래 F1 대회에관한소식을전하고있다. ( 나 ) 위인정사실을종합하여보더라도, 1 이사건등록상표의출원당시나등록결정당시까지선사용표장을부착된제품의매출액이얼마인지, 그중국내에서의매출액이얼마인지를알수없는점, 2 F1 대회의유래와개최상황등만을알수있을뿐선사용표장의사용실태등에관한구체적인내용을알수없는점, 3 선사용표장에대한국내와외국의광고규모를알수없는점등의제반사정을고려하여보면, 선사용표장이이사건등록상표의출원일인 이나등록결정일인 당시국내에서주지 저명한상표라거나특정인의상품또는서비스업을표시하는표지로서알려져있었다고보기어렵다. (2) 이사건등록상표와선사용표장의유사여부뿐만아니라, 이사건등록상표는영어철자 F 와숫자 1 을 and 의뜻을가진특수기호 & 로연결하여구성한상표이고, 선사용표장은굵은글자체의 F 와 1 이좌우로단순히병기되어있는상표로서, 글자의수등에차이가있어그외관은서로다르다할것이고, 관념에있어서도서로대비할수없으

127 며, 호칭에있어서도이사건등록상표는 에프앤드원 또는 에프앤원 으로호칭되는반면, 선사용표장은 에프원 으로호칭되어구별되므로, 이사건등록상표와선사용표장은객관적, 전체적, 이격적으로관찰할때그출처의혼동을피할수있어유사한표장이라할수없다. 다. 소결론 따라서이사건등록상표는어느모로보나상표법제 7 조제 1 항제 11 호에 해당한다고할수없다. 5. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제9호에해당하는지여부가. 판단기준타인의상품을표시하는것이라고수요자간에현저하게인식되어있는상표와동일또는유사한상표로서그타인의상품과동일또는유사한상품에사용하는상표는상표등록을받을수없고, 등록되었더라도등록이무효로되어야하는바 ( 상표법제7조제1항제9호, 제71조제1항제1호 ), 위규정의수요자라함은소비자나거래자등거래관계자를의미한다고할것이고, 위규정에따른주지상표로서타인의상표등록을배제하려면그상표가특정인의상표에사용되는것임이수요자또는거래자간에널리인식되어있을것이필요하며, 구체적으로그상표가국내의주지상표인가의여부는그사용, 공급, 영업활동의기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위등과거래실정이나사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부가일응의기준이된다고할것이다 ( 대법원 선고 93후268 판결, 선고 2004후592 판결참조 ). 한편위규정에의하여상표등록이배제되는상표에해당하는지여부는그상표에대한출원시를기준으로판단하여야한다 ( 상표법제7조제2항참조 ). 나. 판단 위에서본바와같이선사용표장이이사건등록상표의출원일인 당시국내에서수요자간에현저하게인식되어있는주지상표에이르렀다고

128 보기어려울뿐만아니라, 이사건등록상표와선사용표장은객관적, 전체적, 이격 적으로관찰할때그출처의혼동을피할수있어유사한표장이라할수없다. 다. 소결론 따라서이사건등록상표는어느모로보나상표법제 7 조제 1 항제 9 호에 해당한다고할수없다. 6. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제10호에해당하는지여부수요자간에현저하게인식되어있는타인의상품이나영업과혼동을일으키게할염려가있는상표는상표등록을받을수없고, 등록되었더라도등록이무효로되어야하는바 ( 상표법제7조제1항제10호, 제71조제1항제1호 ), 위규정의 수요자간에현저하게인식되어있는타인의상품이나영업 은저명상표등을말하고, 저명상표등에해당하는지여부는그상품이나영업에사용되는상표또는상호등의사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의거래량또는영업의범위및상표나상호에관한광고선전의실태등제반사정을고려하여거래실정과사회통념상그상품의출처또는영업주체에관한인식이객관적으로널리퍼져있다고볼수있는지의여부에따라판단하여야하고 ( 대법원 선고 2006후 3526 판결참조 ), 그판단기준시는등록출원시이다 ( 대법원 선고 2002후 1362 판결참조 ). 위에서본바와같이선사용표장이이사건등록상표의출원일인 당시저명상표에이르렀다고보기어려우므로, 나아가살필필요없이이사건등록상표는상표법제7조제1항제10호에해당한다고할수없다. 7. 이사건등록상표가구상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부가. 판단기준국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표와동일또는유사한상표로서부당한이익을얻으려하

129 거나그특정인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는상표는상표등록을받을수없고, 등록되었더라도등록이무효로되어야하는바 ( 구상표법제7조제1항제12호, 제71조제1항제1호 ), 등록상표가위규정에해당하기위해서는타인의상표가국내또는외국의수요자사이에특정인의상표라고현저하게인식되어있는주지상표이어야하고, 그상표가주지상표인지의여부는그등록상표의출원당시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2002후1362 판결참조 ). 또한주지상표에해당하는지여부는타인의상표의사용기간 방법 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부등을기준으로하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 2005후70 판결참조 ). 나. 판단위에서본바와같이선사용표장이이사건등록상표의출원일인 당시국내에서수요자간에현저하게인식되어있는주지상표에이르렀다고보기어려울뿐만아니라, 설령위인정사실에의하여선사용표장이외국에서주지상표에이르렀다고평가한다고하더라도위에서본바와같이이사건등록상표와선사용표장은객관적, 전체적, 이격적으로관찰할때그출처의혼동을피할수있어유사한표장이라할수없다. 다. 소결론따라서피고가부당한이익을얻거나원고에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고이사건등록상표를사용하였는지에관하여나아가살필필요없이이사건등록상표는구상표법제7조제1항제12호에해당한다고할수없다. 8. 결론 그렇다면이사건등록상표는상표법제 7 조제 1 항제 7, 9, 10, 11 호, 구상표 법제 7 조제 1 항제 12 호에해당하지아니하여이와결론을같이한이사건심결

130 은적법하므로, 그취소를구하는원고의청구는이유없어이를기각하기로 한다. 재판장판사김용섭 판사 이상균 판사 박태일

131 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2009허9433 등록무효 ( 상 ) 원 고 한경원 (******-*******) 오산시원동소송대리인변리사김동진 피 고 아깐뽀라지오반니 (Acanfora Giovanni) 이탈리아, 아이 폼페이 ( 엔에이 ), 비아두까다오스타, 67 소송대리인변리사박윤원 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 3743 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표등록제 호 / /

132 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제18류의모피, 원피, 원혁, 유혁, 스펀지레더, 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더, 신용카드케이스, 가죽제열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비금속제지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 여행가방, 핸드백, 여행용트렁크, 학생가방, 오페라백, 패스포트케이스, 고삐, 눈가리개, 마구용가죽등자, 말굴레, 말안장패드, 머리마구, 브리둔, 승마용안장, 채찍, 재갈, 가죽끈 4) 상표권자 : 원고 나. 선사용상표 1) 구성 : 및 2) 사용상품 : 가방, 의류, 신발, 스포츠용품 3) 사용자 : 피고 다. 이사건심결의경위 1) 피고는 원고를상대로특허심판원에, 이사건등록상표는선사용상표와관련하여구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제7조제1항제4, 12호및상표법제7조제1항제6, 11호에해당한다고주장하면서상표등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은이를 2008 당3743 호로심리한다음, 이사건등록상표는선사용상표와관련하여구상표법제7조제1항제12호에해당하므로피고의나머지주장에대하여더나아가살펴볼필요없이그등록이무효로되어야한다는이유로피고의위심판청구를받아들이는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1, 2호증, 변론전체의취지

133 2. 이사건심결의적법여부에관한판단가. 당사자주장의요지 1) 원고의주장선사용상표는이사건등록상표의출원일당시국내또는외국의수요자사이에주지 저명한상표가아니었을뿐만아니라, 원고는피고의국내시장진입계획을전혀몰랐고피고에게이사건등록상표의양수나대리인계약의체결등을강요한적도없는등이사건등록상표를부정한목적을가지고출원 등록한것이아니므로, 이사건등록상표는선사용상표와관련하여구상표법제7조제1항제4, 12호및상표법제7조제1항제6, 11호에해당하지아니하여그등록이무효로되지아니함에도, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 2) 피고의주장이사건등록상표는국내또는이탈리아를포함한유럽의수요자사이에주지 저명한선사용상표와관련하여구상표법제7조제1항제4, 12호및상표법제7조제1항제6, 11호에해당하므로그등록이무효로되어야할것이어서, 이와결론을같이한이사건심결은적법하다. 나. 이사건등록상표가구상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부 1) 판단기준구상표법제7조제1항제12호의취지는국내또는외국의수요자사이에특정인의상표라고현저하게인식되어있는상표가국내에서등록되어있지않음을기화로제3자가이를모방한상표를등록하여사용함으로써주지상표에화체된영업상의신용이나고객흡인력등의무형의가치에손상을입히거나주지상표권자의국내에서의영업을방해하는등의방법으로주지상표권자에게손해를가하거나이러한모방상표를이용하여부당한이익을얻을목적으로사용하는상표는그등록을허용하지않는다는것이므로, 어떤상표가위규

134 정에해당하기위하여는그특정인의상표가국내또는외국의수요자사이에특정인의상표라고현저하게인식되어있는주지상표이어야할뿐만아니라상표출원인이부당한이익을얻으려하거나타인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는상표라야하고, 그요건에대한판단시점은상표의출원당시를기준으로하여야한다 ( 대법원 선고 2002후1362 판결참조 ). 2) 인정사실성립에다툼이없는갑제2호증, 을제1호증의 1 내지 12, 을제2호증의 1 내지 4, 을제4호증의 1, 2, 을제7호증, 을제9호증의 1 내지 22, 을제14호증의 1 내지 12, 을제21호증, 변론전체의취지에의하여진정성립이인정되는을제3호증, 을제10호증, 을제11호증의 1 내지 3, 을제19호증의 1 내지 8, 을제20호증의각기재에변론전체의취지를더하여보면, 다음과같은사실이인정된다. 가 ) 선사용상표는 이탈리아에서 가방, 의류, 신발, 스포츠용품 등을지정상품으로하여상표등록되었고, 이사건등록상표의출원일 ( ) 이전인 국제지적재산권기구, 스위스, 미국, 유럽상표청, 캐나다, 브라질, 푸에르토리코, 콜롬비아, 아랍에미리트등다수의국가에서상표등록이되었다. 나 ) 피고는 legea.com 을국제도메인네임으로등록하고피고가운영하는레게아에스알엘 (LEGEA SRL) 의홈페이지로사용하면서선사용상표를표시한의류, 신발등을광고하였으며, 레게아에스알엘은 경세계축구연맹 (FIFA) 의홈페이지에도등재되어있었다. 다 ) 피고는이탈리아에 70여개의판매대리점을개설하고, 독일, 알바니아, 스페인, 스위스, 폴란드, 포르투칼, 영국등에도판매대리점을개설하여선사용상표가표시된가방, 의류, 신발, 스포츠용품등을판매함으로써, 경

135 23,615,625 유로 ( 약 300억원, 부터이사건등록상표의출원일무렵까지 1유로의기준환율은 원이었다. 이하같다 ), 경 26,637,433 유로 ( 약 350억원 ), 경 31,775,605 유로 ( 약 400억원 ), 경 37,000,870 유로 ( 약 480억원 ) 의판매액을기록하였고, 광고 / 선전비로 경 1,199,015 유로 ( 약 16억원 ), 경 609,662 유로 ( 약 8억원 ), 경 314,654 유로 ( 약 4억원 ), 경 1,520,000 유로 ( 약 20억원 ) 를지출하였다. 라 ) 피고는선사용상표에대한스포츠마케팅의일환으로 경부터이사건등록상표의출원일무렵까지 ( 괄호안은후원계약기간이다 ) 이탈리아프로축구세리에 A의 CALCIO CATANIA(2005.~2009.), F.C. MESSINA (2003.~2011.), 세리에 B의 S.S. CALCIO NAPOLI(2003.~2004.), U.C. ALBINOLEFFE(2001.~2006.), 세리에 C의 S.S. LANCIANO(2001.~2009.) 와프로농구팀, 배구팀, 사이클링팀, 럭비팀등의다수의스포츠팀등을후원하였고, 그후원비로 경 1,698,913유로 ( 약 22억원 ), 경 2,412,718유로 ( 약 31억원 ), 경 3,089,694유로 ( 약 40억원 ), 경 5,673,467유로 ( 약 74억원 ) 를각지출하였다. 마 ) 선사용상표는 2003/2004 시즌이탈리아챔피언십 ( 리그결승전 ) 기사에, 2004/2005 시즌벨기에프로축구기사에, 경 Giovanni Campioni 2004 대회포스터및사진에, 크로아티아일간지기사에, 경체코잡지기사에, 경부터 경까지포르투칼신문기사에, 경부터 경까지이탈리아신문및잡지의기사에, 경폴란드잡지기사에, 경러시아잡지기사에각게재되었다. 바 ) 피고는 경독일뮌헨에서개최된 ISPO 스포츠용품박람회에선사용상표가표시된 의류 등을출품하였다. 사 ) 보스니아헤르체고비나축구대표팀은 서울에서한국축구대표팀과선사용상표가소매등에표시된유니폼을입고독일월드컵평가전을치렀다

136 3) 선사용상표가알려진정도위인정사실에나타난바와같이, 선사용상표는이사건등록상표가출원되기훨씬이전부터이탈리아를비롯한다수의국가에상표등록되었고, 국제도메인네임으로등록되어그홈페이지에서선사용상표가표시된의류, 신발등을광고하였을뿐만아니라, 세계축구연맹의홈페이지에도선사용상표를사용하는 LEGEA SRL 이등재되어있었던점, 피고는이탈리아및유럽에다수의판매대리점을개설하여 경부터이사건등록상표의출원일무렵까지불과 3년 6개월동안에약 1,300억원에이르는판매액을기록하였고, 같은기간동안에약 40억원에이르는광고 / 선전비를지출하여선사용상표를널리알렸던점, 피고는선사용상표에대한스포츠마케팅의일환으로 경부터다수의이탈리아프로축구팀등을후원하면서 경부터이사건등록상표의출원일무렵까지약 130억원에이르는후원비를지출하였던점, 선사용상표는 경부터이사건등록상표의출원일무렵까지이탈리아및유럽각국의신문및잡지의기사에수회에걸쳐각게재되었고, 독일에서개최된스포츠박람회에도선사용상표가표시된상품이출품되었던점등을종합하여보면, 선사용상표는이사건등록상표의출원일당시적어도이탈리아의수요자사이에서는피고의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어주지한정도에이르렀다고할것이다 ( 원고는피고가운영하는회사인레게아에스알엘의자본금이 101,400유로에불과하여국내의소규모의류점포에상당할뿐인점에서선사용상표가표시된상품의판매액이허위라고주장하나, 회사의자본금과판매액이절대적인상관관계에있다고볼수없으므로위주장은받아들일수없다 ). 4) 표장의동일또는유사여부이사건등록상표 는선사용상표 와색 채 ( 분홍색, 회색 ) 만다를뿐, ( ) 와같은도형부분과 LEGEA 라는영문 자부분이동일하여서로동일또는유사한표장에해당한다. 또한이사건등

137 록상표는선사용상표 와색채 ( 분홍색, 회색 ), ( ) 와같은 도형부분, 도형과문자의배열등이달라외관은다르지만, 두표장은모두 LEGEA 라는영문자부분에의하여 레게아 라고동일하게호칭되므로서로유사한표장에해당한다. 5) 부정한목적이있는지여부 이사건등록상표와선사용상표의 (, ) 와같은도형부분은음각또는양각의굵은선이새겨져있고, LEGEA 라는영문자부분은조어로서모두창작성이높은점, 이사건등록상표는그출원당시적어도이탈리아의수요자사이에주지되어있는선사용상표와동일또는유사한점, 이사건등록상표의지정상품은상품류구분제18류의모피, 신용카드케이스, 배낭, 여행가방, 승마용안장, 가죽끈등주로가죽, 가방및스포츠관련상품이고, 선사용상표의사용상품은가방, 의류, 신발, 스포츠용품등가방, 의류및스포츠관련상품으로서, 최근토털패션 (Total Fashion) 화의경향으로자신의개성을표출하는데가죽, 가방및스포츠관련상품이함께이용되고있어동일업체에의하여생산되고판매되는등상품의제공주체가중복될가능성이높고, 수요자도이들을함께구입할가능성이높아이사건등록상표의지정상품과선사용상표의사용상품은서로동일또는유사하거나밀접한경제적견련관계에있어서상품출처의오인이나혼동을일으킬염려가있는점, 이사건등록상표는국내에서보스니아헤르체고비나축구대표팀과한국축구대표팀사이의평가전이있었던 로부터불과 2주후에출원되었던점등에비추어보면, 원고는선사용상표를모방하여그것이가지는양질의이미지나고객흡인력에편승하여부당한이익을얻거나선사용상표의가치를희석화하여피고에게손해를입히려고하는등의부정한목적을가지고이사건등록상표를출원 등록한것이라고봄이상당하다

138 다. 소결이와같이이사건등록상표는그출원당시에국내또는외국의수요자사이에피고의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는선사용상표를모방한유사한상표로서, 부당한이익을얻으려고하거나피고에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용되는상표로인정되므로, 구상표법제7조제1항제12호에해당되어그등록이무효로되어야할것이다. 따라서피고가주장하는나머지무효사유에대하여더나아가살펴볼필요없이, 이와결론을같이한이사건심결은적법하다. 3. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유없으므로이를 받아들이지아니하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김의환 판사 성창익 판사 박종학

139 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2010허746 등록무효 ( 상 ) 원 고 원명희서울강남구논현동소송대리인변리사김영옥 피 고 주식회사제이에스앤에프서울동대문구장안동 대표이사김정수, 전인학특허법인신세기담당변호사김종윤 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 3621 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 심결의경위 피고는아래나항기재이사건등록상표의권리자인바, 원고는이사건

140 등록상표가그지정상품중 포제완구 와관련하여상표법제6조제1항제3호및제6호또는상표법제7조제1항제11호에해당한다는이유로등록무효심판을청구하였으나, 특허심판원은원고의심판청구를기각하는내용의청구취지기재이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 (3) 지정상품 : 상품류구분제28류의금속제완구, 패러글라이더, 스키용왁스, 야구배트케이스, 낚시대, 고적대지휘봉, 플라스틱제완구, 포제완구, 퍼즐용그림조각, 라켓, 곤충채집용채, 애완동물용장난감, 크리스마스트리용벨, 잠수용오리발 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제 1, 2호증 ] 2. 이사건등록상표가상표법제6조제1항제3호및제7호에해당하는지여부가. 원고주장의요지이사건등록상표중 TEDDY BEAR 부분은 손바느질로만든곰인형 을뜻하는보통명사로서일반화된것으로식별력이없고, MUSEUM 부분은 박물관, 미술관, 전시관, 기념관 등의의미의공공장소적개념의보통명칭으로서이사건등록상표에서도 봉제장난감곰 의산지적보통명칭으로사용되었으므로식별력을인정할수없어, 결국이사건등록상표는그지정상품중 포제완구 에관하여는기술적표장만으로이루어진상표이거나수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표에해당한다. 나. 판단 (1) 판단기준상표법제6조제1항제3호가상품의산지, 품질, 효능, 용도등을보통

141 으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표를등록받을수없도록한것은그와같은기술적상표는통상상품의유통과정에서필요한표시여서누구라도이를사용할필요가있고그사용을원하기때문에이를특정인에게독점배타적으로사용하게할수없다는공익상의요청과이와같은상표를허용할경우에는타인의동종상품과의관계에서식별이어렵다는점에그이유가있는것이므로, 어느상표가이에해당하는지의여부는그상표가지니고있는관념 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야한고, 어떤상표가기술적표장에해당하기위해서는일반수요자나거래자가당해상표를그지정상품의품질, 효능, 형상등의성질을표시하고있는것으로직감할수있어야한다.( 대법원 선고 2002후 1140 판결등참조 ) 또한, 상표법제6조제1항제7호소정의 제1호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 라함은같은조항의제1호내지제6호에해당하지아니하는상표라도자기의상품과타인의상품사이의출처를식별할수없는, 즉특별현저성이없는상표는등록을받을수없다는의미인데, 어떤상표가특별현저성을가진상표인지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야한다 ( 대법원 선고 96후979 판결참조 ). (2) 구체적판단이사건등록상표는 장난감곰인형 을뜻하는영어 TEDDY BEAR 와 박물관, 미술관 을뜻하는영어 MUSEUM 이결합하여구성된표장으로서, 그중 TEDDY BEAR 부분은그지정상품인 포제인형 의보통명칭중의하나에지나지않는기술적표장으로서식별력이인정되지않지만, MUSEUM 부분은 포제인형 과직접연관시키기어려워서, 지정상품의품질, 효능, 형상등의성질을표시하는것으로보기어렵고, 이사건등록상표전체적으로는 테디베어곰인형을수집, 전시하는박물관 정도로인식될것인바, 그지정상품인 포제인형 과관련하여보면암시적인정도에머물러서전체적으로식별력이있다고인정된다고할것이다

142 이에대하여원고는이사건등록상표가봉제장난감곰을주로전시 판매하는곳을의미하므로지정상품인 포제완구 의 산지 를표시한기술적표장이라고주장하나, 상표법제6조제1항제3호에서 산지 라함은지정상품이생산되는지역의지리적명칭을의미하는데 ( 대법원 선고 88후1137 판결참조 ) 박물관등은위에서말하는지리적명칭에해당하지아니하므로원고의주장은이유없다. (3) 소결론이사건등록상표는그지정상품중 포제완구 와관련하여상표법제6 조제1항제3호또는제7호에해당하지아니한다. 3. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제11호에해당하는지여부가. 원고주장의요지이사건등록상표는봉제곰완구와무관한지정상품에사용할경우에는일반수요자로하여금 봉제장난감곰인형박물관 과관련된상품으로오인, 혼동될가능성이있어서상표법제7조제1항제11호에서정한상품의품질을오인하게하거나수요자를기만할염려가있는상표에해당한다. 나. 판단기준상표법제7조제1항제11호에서정하고있는상품의품질의오인을일으키게할염려가있는상표란그상표의구성자체가그지정상품이본래적으로가지고있는성질과다른성질을갖는것으로수요자를오인하게할염려가있는상표를말하고, 어느상표가품질오인을생기게할염려가있는지의여부는일반수요자를표준으로하여거래통념에따라판단하여야할것이고, 특정의상표가품질오인을일으킬염려가있다고보기위하여는, 당해상표에의하여일반인이인식하는상품과현실로그상표가사용되는상품과의사이에일정한경제적인견련관계내지부실관계, 예컨대양자가동일계통에속하는상품이거나재료, 용도, 외관, 제법, 판매등의점에서계통을공통히함으로써그상품의

143 특성에관하여거래상오인을일으킬정도의관계가인정되어야한다 ( 대법원 선고 94후623 판결, 선고 99후628 판결등참조 ). 또한상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는수요자를기만할염려가있는상표에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는다른상표나그사용상품이반드시저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로는알려져있어야하고, 여기서말하는특정인의상표나상품이라고인식된다고하는것은기존의상표에관한권리자의명칭이구체적으로알려져야하는것은아니며, 누구인지알수없다고하더라도동일하고일관된출처로인식될수있으면충분하다 ( 대법원 선고 2006후3113 판결참조 ) 다. 구체적판단앞서본바와같이이사건등록상표는전체적으로 테디베어곰인형을수집, 전시하는박물관 정도로인식되어테디베어곰인형을그전시및수집의대상으로삼고있는것으로인식된다하더라도, 그와같은사정만으로는이사건등록상표가그지정상품인 포제완구 가본래가지고있는성질과다른성질을갖는것으로일반수요자를오인하게할염려가있다고보기어렵다. 또한상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는수요자를기만할염려가있는상표에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는다른상표나그사용상품이제시되어야할것인데이에관하여원고는아무런주장을하지않고있으므로, 이사건등록상표는 수요자를기만할염려가있는상표 라고할수없다. 라. 소결론 이사건등록상표는그지정상품중 포제완구 와관련하여상표법제 7 조 제 1 항제 11 호에해당하지아니한다

144 4. 결론 그렇다면이와결론을같이한이사건심결은적법하므로, 원고의이사건 청구를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사변현철 판사 박창수 판사 김용덕

145 Ⅳ. 등록취소 허

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147 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2009허9136 등록취소 ( 상 ) 원 고 더티디엘그룹코포레이션 (The TDL Group Corporation) 캐나다, L6K 2Y1, 온타리오오크빌신클레어로오드 874 대표자윌리엄에이. 모와 (William A. Moir) 소송대리인변리사남호현 피 고 심황보서울서대문구홍제1동 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 367 사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 / 서비스표

148 (1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표 / 서비스표등록제 3682 호 / / (2) 구성 : (3) 지정상품 / 서비스업 : 상품류구분제 30 류의커피, 서비스업류구분제 4 2 류의다방업, 셀프서비스식당업, 카페업, 카페테리아업 나. 이사건심결의경위원고는이사건등록상표 / 서비스표가이사건등록취소심판의청구일전계속하여 3년이상국내에서정당한이유없이그지정상품및서비스업전부에대하여사용된사실이없으므로상표법 73조 1항 3호에의하여그상표 / 서비스표의등록이취소되어야한다고주장하면서이사건상표 / 서비스표등록취소심판을청구하였으나, 특허심판원은원고가상표법 73조 6항에서정한상표등록취소심판을청구할수있는이해관계인이아니라는이유로원고의심판청구를각하하는이사건심결을하였다. 인정근거 : 다툼없는사실, 갑1, 2호증, 변론전체의취지 다. 이사건의쟁점 원고가이사건상표등록취소심판을청구할수있는이해관계인에해당하 는지의여부이다. 2. 판단가. 판단기준상표법 73조 6항에서규정하고있는상표등록취소심판을청구할수있는이해관계인이라고함은, 그취소를구하는등록상표의지정상품과동종의상품을제조, 판매하는영업에종사하는자, 등록상표와동일, 유사한상품을지정