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3 E WIPO PCT/GL/ISPE/2 ORIGINAL: 영어 DATE: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION GENEVA PATENT COOPERATION TREATY(PCT) PCT 국제조사및예비심사가이드라인 (PCT 국제출원을위한국제조사및예비심사기관의임무수행가이드라인 ) 2011 년 11 월 1 일부로효력발생 1. 본문서는 WIPO 국제사무국이특허협력조약 (PCT) 하에서국제조사및예비 심사기관과의협의를거쳐제정한 2011 년 11 월 1 일자로효력이발생된 PCT 국제조사및예비심사가이드라인의내용을담고있다. 2. 본가이드라인은 PCT 공보특별호 No. S-02/2004( ) 에공개되고 2004년 3월 25일자로효력이발생된 PCT 국제조사및예비심사가이드라인 (document PCT/GL/ISPE/1) 을대체한다. 본가이드라인은제21 장을수정하며, 따로명시되지않았을경우 2004 년 3월 25일부터효력이발생된이전가이드라인과동일하다. 가이드라인원문

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5 목 차 목 차 제 1 부 서론및개관 제1장서론 ( ) 3 본지침서의목적및현황 ( ) 3 본지침서의구성및전문용어 ( ) 5 국제출원절차의개요 ( ) 6 - 국제단계 ( ) 6 - 국내 ( 또는지역 ) 단계 (1.12) 7 국제기관 ( ) 8 제2장국제조사단계의개요 ( ) 10 목적 ( ) 10 예비사항 ( ) 10 - 조사용사본의수령 ( ) 10 - 국제조사기관의인지및할당 ( ) 11 국제조사절차 ( ) 12 국제조사보고서작성기한 (2.13) 14 국제조사보고서, 견해서등의송부 (2.14) 14 출원인의선택 (2.15) 14 국제조사보고서와견해서의추후절차 ( ) 15 - 비밀유지 (2.16) 15 i

6 목 차 - 조사보고서의공개 (2.17) 15 - 특허성에관한국제예비보고서의송부와이용 (2.18) 16 국제조사기관의추가책임 (2.19) 16 국제형조사 (2.20) 17 제3장국제예비심사단계의개요 ( ) 18 서론 ( ) 18 예비사항 ( ) 19 - 국제예비심사청구서의제출 ( ) 19 - 국제예비심사청구서의점검및수령의통지 ( ) 20 - 국제예비심사의착수 ( ) 21 국제예비심사절차 ( ) 23 - 견해서및국제예비심사보고서의기초 ( ) 24 - 추가고려사항 (3.21) 24 국제예비심사보고서의성격 (3.22) 24 국제예비심사보고서작성기한 (3.23) 25 국제예비심사보고서의송부 (3.24) 25 국제예비심사보고서의추가절차 ( ) 25 - 비밀유지 (3.25) 25 - 국제예비심사보고서의사용 (3.26) 26 - 선택관청에국제예비심사보고서송부 (3.27) 26 - 국제예비심사보고서의번역 (3.28) 26 국제예비심사기관의추가책임 (3.29) 26 ii PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

7 목 차 제 2 부 국제출원 제4장국제출원의내용 ( 청구범위제외 ) ( ) 29 일반사항 (4.01) 29 명세서 ( ) 29 - 기술분야 (4.04) 30 - 배경기술 (4.05) 30 - 발명의개시 ( ) 31 - 도면의간단한설명 ( ) 31 - 최적의실시형태 (4.10) 32 - 구조와기능 (4.11) 33 - 충분성 ( ) 33 - 산업상이용가능성 (4.14) 34 - 핵산염기또는아미노산서열목록 (4.15) 34 - 생물학적물질의기탁 ( ) 34 - 명세서의일부로서기탁된미생물또는다른생물학적물질에대한인용 (4.19) 35 - 기탁미생물또는다른생물학적물질을인용하고있는용지의언어요건 (4.20) 36 - 일반사항 ( ) 36 도면 (4.28) 39 사용할수없는표현 ( ) 39 제 4 장부록 40 배경기술 40 iii

8 목 차 제5장청구범위 ( ) 42 일반사항 ( ) 42 청구범위의형식및내용 ( ) 42 청구항의종류 ( ) 46 - 카테고리 ( ) 46 - 독립항과종속항 ( ) 47 청구범위의해석 ( ) 49 - 용도 청구항 (5.21) 49 - 전제부 ( ) 49 - 개방형또는폐쇄형청구항 (5.24) 51 - 수단 + 기능청구항 (5.25) 52 - 방법적물건청구항 ( ) 52 - 방법적청구항에있어서물건과장치의한정 (5.28) 53 청구범위와명세서간의불일치 ( ) 53 명확성 ( ) 54 - 상대적용어의명확성 ( ) 55 - 기타용어의명확성 ( ) 57 간결성, 청구항의수 (5.42) 59 명세서에의한뒷받침 ( ) 59 청구발명의명확하고완전한개시 ( ) 60 - 청구범위에상응하는충분성 ( ) 61 - 청구범위와개시의관계 ( ) 62 제 5 장부록 64 다중종속항 64 iv PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

9 목 차 청구범위의해석 65 용도청구항 65 방법적물건청구항 66 간결성 66 제6장우선권 ( ) 68 우선권 ( ) 68 우선일의결정 ( ) 70 우선권의주장 ( ) 72 제7장국제출원의분류 ( ) 75 정의 (7.01) 75 국제출원의확정분류 ( ) 75 - 다중분류 (7.03) 75 - 출원시의개시내용에따른분류 (7.04) 75 추후공개되는국제조사보고서에서의분류변경 (7.05) 76 범위가불명료한경우의분류 (7.06) 76 발명의단일성결여 (7.07) 76 국제조사에서제외되는국제출원의분류 (7.08) 76 제8장규칙제91조 - 서류상의명백한오류 ( ) 77 다른국제기관으로의정정신청서송부 ( ) 77 정정신청의통지 (8.06) 78 국제조사기관에제출된정정신청서 ( ) 78 국제예비심사기관에제출된정정신청서 ( ) 79 v

10 목 차 제 3 부 국제조사기관과국제예비심사기관에공통된심사관의고려사항 제9장국제조사와국제예비심사의제외대상및제한사항 ( ) 83 서론 (9.01) 83 제외대상 ( ) 84 - 과학및수학의이론 (9.05) 85 - 동식물의변종또는동식물의생산을위한방법으로서미생물학적인방법이아닌본질적으로생물학적인방법 (9.06) 85 - 영업, 순수한정신적작용의행위또는게임을하기위한계획, 규칙또는방법 (9.07) 86 - 수술또는치료에의한인체또는동물의치료및진단방법 ( ) 87 - 정보의단순한제시 ( ) 88 - 국제기관이국제조사또는국제예비심사를수행할수없는컴퓨터프로그램 (9.15) 90 발명의성질평가시일반적으로고려할사항 ( ) 90 - 청구항의형식 (9.16) 90 - 일부청구항에서만제외되는발명 (9.17) 91 - 의문이있는경우 (9.18) 91 특별한경우에있어서국제조사와국제예비심사의범위 ( ) 91 - 견해서에서흠결을지적하면서조사와예비심사를수행할수있는예 ( ) 92 - 청구범위전체또는일부에대하여조사할수없는예외적인경우의예 ( ) 97 - 비선행기술문제 ( ) 98 - 산업상이용가능성 (9.33) 98 - 출원인의비공식적해명 ( ) 99 - 불명확한청구항 ( ) 100 vi PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

11 목 차 - 영구기관 (9.38) 서열목록 (9.39) 101 국제조사보고서의부작성선언 (9.40) 101 다중종속항 (9.41) 102 제 9 장부록 102 영업, 정신적작용또는게임을위한계획, 규칙또는방법과관련하여제외되는발명 102 컴퓨터프로그램에관련하여제외되는발명 103 제10장발명의단일성 ( ) 106 발명의단일성결정 ( ) 106 특별한경우의예시 ( ) 다른카테고리의조합 ( ) 마쿠쉬 형식 (10.17) 중간체및최종생성물 ( ) 113 발명의단일성에관한사례 ( ) 다른카테고리의청구항 ( ) 동일한카테고리의청구항 ( ) 마쿠쉬청구항 ( ) 중간체및최종생성물 ( ) 생명공학관련발명 ( ) 131 국제조사단계에서의절차 ( ) 추가수수료납부통지서 ( ) 추가수수료가납부되지아니한경우의추가발명에대한조사 ( ) 이의신청절차 ( ) 142 국제예비심사단계에서의절차 ( ) 이의신청절차 (10.78) vii

12 목 차 제11장선행기술 ( ) 148 선행기술개요 (11.01) 148 개시일 (11.02) 국제조사보고서의기준일 (11.03) 견해서및국제예비심사보고서의기준일 ( ) 149 국제출원의우선권주장에의문을제기하는문헌 (11.06) 149 관련가능성은있으나선행기술에속하지않는문헌 ( ) 이후에공개된특허출원 ( 국제조사목적을위하여 )(11.07) 이후에공개된특허출원 ( 국제예비심사목적을위하여 ) ( ) 동일날짜의출원 (11.10) 발명의이해와관련된문헌 (11.11) 151 개시의형태 ( ) 공중의서면개시의이용가능성 (11.12) 인터넷을통한개시 ( ) 특허및비특허문헌의차이 (11.21) 선행구두공개내용을기재한문헌 (11.22) 155 문헌날짜결정의어려움 (11.23) 156 청구항의기준일 ( ) 156 제12장신규성 ( ) 158 신규성의의미 ( ) 158 신규성판단시고려사항 ( ) 방법론 (12.03) 내재적또는암시적개시 (12.04) 청구범위의해석 (12.05) 문헌의조합 (12.06) 선택사항 (12.07) 161 viii PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

13 목 차 - 일반개시와특정개시 ( ) 범위 (12.10) 162 제 12 장부록 163 제13장진보성 ( ) 165 진보성의의미 ( ) 165 진보성결정시고려사항 ( ) 자명성 의의미 (13.03) 사후지식의관점 (13.04) 전체로서의발명 ; 공지되거나자명한구성요소의조합 ( ) 선행기술에대한기여의평가 ( ) 당해기술분야에서통상의지식을가진자 (13.11) 개시내용의조합 ( ) 169 사례 (13.14) 170 기타고려사항 ( ) 사후분석 (13.15) 기술적가치, 오랜숙원 ( ) 상업적성공 (13.18) 종속항 (13.19) 177 제 13 장부록 178 과제-해결방안접근방법 178 하나의문헌에의하여진보성에의문을제기하는예 180 제 14 장산업상이용가능성 ( ) 181 산업상이용가능성의의미 ( ) 181 방법론 ( ) ix

14 목 차 제14장부록 182 실용성 182 특정하거나특별한실용성 182 실질적또는실제적으로유용할것 183 신뢰할수있는실용성 184 산업상이용가능성 185 특정목적 185 명확하고완벽한개시 186 특정목적을실현할가능성 186 요건이만족되어야하는날짜 187 제 4 부 국제조사 제15장국제조사 ( ) 191 국제조사의목적 ( ) 비서면개시 (15.05) 개시의위치, 언어, 시대및방법 ( ) 192 심사관 ( ) 193 조사의기초 ( ) 193 국제조사의범위 ( ) 195 국제조사의방향과조사대상 ( ) 청구범위의분석 ( ) 수수료가납부되지아니한발명 (15.20) 모든청구항에대하여조사 (15.21) 추상적청구항 (15.22) 종속항 ( ) 197 x PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

15 목 차 특정형태의청구항및특징에대한조사 ( ) 구성요소의조합 (15.27) 카테고리 (15.28) 199 유효한조사를할수없는경우 ( ) 명백한잘못, 공서양속위반 ( ) 200 조사전략 ( ) 예비단계 (15.33) 요약서및발명의명칭 (15.34) 분류 (15.35) 조사전의공개 (15.36) 조사계획서 ( ) 203 조사분야 ( ) 유사분야 ( ) 205 조사의수행 ( ) 인터넷을이용한조사의안전성 ( ) 인용문헌이발견되지않은경우 (15.56) 조사의중지 (15.57) 조사에대한기록유지 (15.58) 209 선행기술의평가 ( ) 관련선행기술에대하여의문이있는경우 ( ) 국제조사제외대상 (15.62) 인용문헌의선택과관련부분에대한기재 ( ) 211 조사후의절차 ( ) 국제조사보고서작성 (15.68) 국제조사보고서의수정 (15.69) 잘못접수된조약제19조보정서의수령 (15.70) xi

16 목 차 제16장국제조사보고서 ( ) 215 일반사항 ( ) 215 국제조사보고서작성기한 (16.03) 215 국제조사보고서의완성 ( ) 서식에불필요한사항 (16.05) 216 국제조사보고서의유형 (16.06) 216 국제조사보고서서식및언어 ( ) 국제조사보고서의서식 ( ) 국제조사보고서의언어 (16.09) 팜플렛에포함되는용지 (16.10) 218 국제형조사 (16.11) 218 국제조사보고서 ( 선언서 ) 송달통지서 ( 서식PCT/ISA/220) 의작성방법 ( ) 주소 (16.12) 출원인또는대리인의참조번호 (16.13) 국제출원번호 (16.14) 국제출원일 (16.15) 출원인 (16.16) 부분적인국제조사보고서가작성되거나국제조사보고서가작성되지않는경우 ( ) 220 국제조사보고서 ( 서식PCT/ISA/210) 작성방법 ( ) 최선의우선일 ( 최선일 )(16.20) 총용지매수 (16.21) 조사보고서인용문헌사본첨부관련박스 (16.22) 보고서의기초 (16.23) 221 xii PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

17 목 차 - 핵산염기또는아미노산서열목록및관련표 (16.24) 국제조사대상의제한 ( ) 요약서, 발명의명칭및대표도면 ( ) 분류 (16.48) 조사분야 (16.49) 조사한최소문헌 (16.50) 최소문헌이아닌문헌에대한조사 (16.51) 참조한 e-데이터베이스 ( ) 선행조사 (16.56) 관련문헌 ( ) 인용문헌의범주 ( ) 문헌과청구항간의관계 (16.71) 문헌의인용방법 ( ) 조사보고서의마무리 ( ) 237 국제조사보고서에인용된문헌의사본 ( ) 237 제 5 부 견해서및국제예비심사보고서의내용 제17장견해서및국제예비심사보고서의내용 ( ) 241 서론 ( ) 241 견해서및보고서의형태 ( ) 국제조사기관의견해서 ( ) 국제예비심사기관의견해서 ( ) 국제예비심사보고서 (17.08) xiii

18 목 차 견해서또는보고서의내용 ( ) 내용개관 (17.09) 견해서및보고서의서식 (17.10) 기재사항 ( ) Box No.1: 견해서의기초 ( ) Box No.2: 우선권 ( ) Box No.3: 신규성, 진보성및산업상이용가능성에대한견해의부작성 ( ) Box No.4: 발명의단일성결여 ( ) Box No.5: 신규성, 진보성또는산업상이용가능성에대한진술및인용문헌 ( ) Box No.6: 관련인용문헌 ( ) Box No.7: 국제출원의하자 (17.47) Box No.8: 국제출원에대한소견 (17.48) 보고서의마무리 (17.49) 견해서및국제예비심사보고서의언어 (17.50) 이의 (Objection) 의형태 ( ) 유용한보고서의작성 (17.53) 257 정정또는보정의통지 ( ) 257 견해서가부분적으로작성되거나작성되지않는경우 ( ) 심사제외대상 (17.58) 발명의단일성결여 ( ) 주요거절사례를우선취급 (17.64) 260 기타고려사항 ( ) 국제조사보고서에기재된문헌의인용 (17.65) 추가문헌의검토 (17.66) 명세서와청구항사이의불일치 (17.67) 보정의권유 (17.68) 견해서에대한대응의검토 ( ) 263 xiv PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

19 목 차 제 6 부국제예비심사단계 ( 국제예비보고서제외 ) 제18장국제예비심사청구서의수령에관한예비절차 ( ) 267 팩스, 전신, 텔레프린터등의사용 (18.01) 267 국제예비심사의기초 ( ) 보정에관한진술 ( ) 국제예비심사언어 ( ) 269 국제예비심사기관을위한문서등 ( ) 국제출원과국제예비심사청구서의언어 ( ) 우선권서류와그번역문 (18.16) 핵산염기또는아미노산서열목록 ( ) 274 제19장국제예비심사기관의심사절차 ( ) 275 일반사항 ( ) 275 국제예비심사의착수및기한 ( ) 국제예비심사의착수 (19.07) 국제예비심사보고서의작성기한 ( ) 277 국제예비심사의첫단계 ( ) 일반사항 ( ) 견해서가불필요한경우 ( ) 추가견해서를발행하는경우 (19.15) 국제조사보고서가작성되지않은청구항 (19.16) 280 국제예비심사의추후단계 ( ) 281 국제예비심사보고서의수정 ( ) 283 국제예비심사의각단계에대한일반사항 ( ) 보정서작성 ; 일반사항 (19.27) xv

20 목 차 - 명백한오류의정정 ( ) 출원인과의비공식적대화 ( ) 285 국제예비심사보고서의작성 ( ) 일반사항 ( ) 286 기한의결정 ( ) 출원인이지정기간내에대응하지않은경우 (19.41) 288 국제예비심사청구서또는모든선택의취하 (19.42) 288 제20장보정 ( ) 290 국제예비심사착수전의보정 ( ) 조약제19조의규정에따른청구범위의보정 (20.01) 조약제34조의규정에의한보정 ( ) 290 보정 : 일반사항 ( ) 291 보정의평가 (20.09) 292 기술내용 (subject matter) 의추가 ( ) 293 뒷받침의결여 ( ) 297 번역된출원의보정 (20.22) 297 제 20 장부록 298 신규사항 298 제 7 부 품질 제 21 장국제조사및국제예비심사에대한공통품질체계 ( ) 301 서론 ( ) 301 xvi PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

21 목 차 품질경영시스템 ( ) 리더십과정책 ( ) 자원 ( ) 행정업무관리 (21.15) 품질보증 (21.16) 커뮤니케이션 ( ) 문서화 ( ) 조사절차문서화 (21.24) 내부검토 ( ) 해당기관들의국제기관회의보고준비 ( ) 향후발전 (21.31) 309 제 8 부 사무및행정절차 제22장사무및행정절차 ( ) 313 국제예비심사청구서의수리 (22.01) 313 관할국제예비심사기관의결정및이에대한국제예비심사청구서기재 ( ) 313 국제출원의확인 (22.06) 315 출원인의국제예비심사청구서를제출할권리 ( ) 출원인의변경 (22.10) 316 국가의선택 (22.11) 316 수리일에영향을미치는사항의검토 ( ) 317 국제예비심사청구서의기한내제출여부의검토 ( ) xvii

22 목 차 국제예비심사기관파일의작성 ( ) 318 국제예비심사청구서의국제사무국으로의송부 ( ) 319 국제예비심사청구서의흠결 ( ) 320 언어 (22.27) 322 서명 ( ) 322 출원인에관한사항의기재 ( ) 324 대리인에관한기재 ( ) 325 국제예비심사청구서상의흠결에대한정정명령 ( ) 326 수수료의납부및반환 ( ) 327 국제사무국으로의취급료송금 (22.50) 329 팩스, 전신등의사용 ( ) 330 우편업무의중단 (22.53) 330 기한의계산 (22.54) 330 조약제19조에의한보정 (22.55) 331 견해서에대한대응 ( ) 331 국제예비심사보고서의송부 (22.59) 332 국제예비심사청구서또는모든선택의취하 (22.60) 332 xviii PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

23 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인 제 1 부 서론및개관

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25 제 1 장서론 >>> 제 1 부서론및개관 제 1 장서론 본지침서의목적및현황 1.01 본지침서는국제조사와심사의각단계에서국제기관이준수하여야하는실무에관한지침을제시하기위한것이다. 지침서는 2002년 9월개최된총회에서특허협력조약규칙개정안이승인됨에따라이를반영하기위하여개정되었으며, 주된개정내용은국제조사단계에서심사관의견해서작성이포함된다는점이다 본지침서는각국제조사기관과국제예비심사기관의심사관을위한것이나, 출원인및특허대리인에대해서도도움이되기를바란다. 또한본지침서는가능한경우국제형조사에도적용된다 ( 문단 2.20 참조 ). 아울러본지침서는국내단계에서지정관청및선택관청이국제출원에대하여조사또는심사하는데에유용할뿐만아니라, 지정관청과선택관청이국제조사보고서및예비심사보고서를보다쉽게이해하는데에유용할것이다. 본지침서는국제출원에관한것이나, 국내관청 ( 특허청 ) 이자국의국내법이허용하는한국내출원에관하여도이를준용할수있으며, 각국특허청은현재의실무관행을통일하기위하여자국의국내법을개정하기위한자료로본지침서를활용할수있다. 그러나본지침서는수리관청이국제조사기관또는국제예비심사기관과동일관청이라하더라도수리관청의조치에대해서는일반적으로다루지않는다. 3

26 제 1 부서론및개관 Articles 16(3)(b), 32, 본지침서는국제조사및심사에관한일반규칙으로서국제조사및심사업무에관한특허협력조약, 동조약규칙및동조약시행세칙의규정의적용을보조한다. 본지침서는전형적인경우를다루기위한것이므로일반적지침으로서만참고하여야하며, 예외적인경우에심사관은본지침서의범위를벗어나야할것이다. 그러나본지침서가개정되기전까지는출원인은일반적으로국제조사기관및국제예비심사기관이지침서에따라처리할것으로기대할것이다. 심사관은지침서전반에걸쳐서각각의상황에따라적절한방식으로청구항을해석하여야한다. 본지침서는지정관청또는선택관청이심사관이내린신규성, 진보성 ( 비자명성 ) 및산업상이용가능성에대한결론의근거를이해할수있도록하기위한것이나, 국제기관의심사관의결론과유사한해석을하도록지정관청또는선택관청을구속하는것은아니다. 본지침서는또한조사및심사단계에서발행된결과물이국제기관에따라다르게되는것을최소화하기위하여국제조사기관및국제예비심사기관이준수해야하는품질에대한기준도포함하고있다 상기의기준은국제조사및국제예비심사의목적을위해서적용될뿐이며, 각체약국은당해국가에서청구된발명에대한특허허여여부를결정하기위하여상기기준과다른기준을적용할수있다. 지침서는법적구속력이없으며, 국제조사기관및국제예비심사기관이특허협력조약제17조및제18조의규정에따른국제조사보고서및심사보고서, 동조약제34조및조약규칙 43bis의규정에따른견해서및동조약제35조의규정에따른국제예비심사보고서의작성을지원하기위한것이다. 국제조사와심사에관한의문이있는경우, 그의문에대한최종근거로서특허협력조약자체를참조하여야하며, 필요한경우워싱턴외교회의의사록및 PCT 총회에의한해석을참조할필요가있다. 국내법및국내실무관행에규정되어있는경우를제외하고는국제조사기관또는국제예비심사기관이지침서를준수하지못하였다고하여당연히국제기관이취한조치를재검토하여야하는근거가되는것은아니다. 4 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

27 제 1 장서론 본지침서의구성및전문용어 1.05 본지침서는먼저국제조사단계와국제예비심사단계에서준수하여야하는개괄적인사항에대하여기술한다음, 각각의단계와개념에대하여더욱상세하게기술한다. 지침서는모두 8부로나누어져있다. 제1부에서는국제조사단계및국제예비심사단계에서의절차에대하여간단히개관하고, 제2부에서는국제출원에대한상세한사항에대하여기술하며, 제3부에서는국제조사단계와국제예비심사단계에서심사관이유념하여야할사항에대하여상세히기술한다. 제4부에서는국제조사에있어서의상세한사항에대하여설명하고, 제5부에는견해서와국제예비심사보고서의내용에관한사항을기술하고있으며, 제6부에서는국제예비심사가진행되는동안의절차에대하여논한다. 제7부에서는국제단계에서의공통품질체계에대하여기술하고, 제8부에서는행정절차에대하여다룬다. 여러부 (Part) 에서일부의장 (Chapter) 은국제조사단계또는예비심사단계중어느하나에만관련되어있으나, 국제조사기관및국제예비심사기관의심사관은특정문제를다룰때지침서에명시된예외적경우를제외하고는동일한기준을적용하여야하며, 대부분의장이국제조사단계및국제예비심사단계에서의업무모두에관련된다 본지침서에서달리규정하지않는한, 심사관 은국제조사기관에서근무하는심사관또는국제예비심사기관에서근무하는심사관을지칭하며, 또한 조사 와 심사 는조약과조약규칙에따른국제조사와국제예비심사를의미한다 본지침서에서달리규정하지않는한, the Treaty( 특허협력조약 ) 은특허협력조약 (PCT) 을, Articles( 조약 ) 은동조약의규정을, Rules( 규칙 ) 은특허협력조약의조약규칙의규정을, Sections( 섹션 ) 은시행세칙의규정을의미하고, 장 (Chapter) 및 문단 (Paragraph) 은지침서의장및문단을말한다. 특허협력조약하의시행세칙의부 (Part) 및부속서 (Annex) 를인용하는경우에는 AI 를접두어로사용하여표시한다. 5

28 제 1 부서론및개관 1.08 국내 관청또는법이라함은다수의국가가정부간기구 (intergovernmental authority) 에지역특허 (regional patent) 를허여하는업무를위임한경우의지역시스템도포함한다. 국제출원절차의개요 1.09 출원서를제출하면서부터특허를획득 ( 또는거절 ) 하기까지진행되는특허협력조약하에서의국제출원의절차는통상두단계, 즉, 국제단계 와 국내단계 ( 또는국제출원이국내특허청이아닌지역적기관에서행해지는경우 지역단계 ) 로이루어져있다. 문단 1.01에기재된바와같이국제출원절차에있어서개정된주요내용은국제예비심사기관보다는오히려국제조사기관이제1차견해서를작성 (PCT 규칙 43bis) 한다는점이며, 이에따라국제조사와국제예비심사절차가이전보다훨씬더통합되게된다. 다음의문단 1.10 및 1.11과본장의마지막에기재된국제출원의일반적처리흐름도는국제단계에대한간략한개요를보여주며, 상세한사항은지침서의제2부내지제8부에서다룬다. 국제단계 Articles 22, 국제단계는출원서를수리관청에제출하면서시작되고, 국제출원이취하되지않는한방식심사, 국제조사, 견해서작성, 출원의공개및선택적인국제예비심사로이루어진다. 이단계동안출원인이특별히요청한경우를제외하고는국내관청또는지역관청은당해출원에대하여절차를진행하거나심사할수없다 국제단계는시간상다소의중복은있으나본질적으로명확하게구분되는다음의행위를포함한다. (a) 국제출원을수리관청에제출 : 국제출원에는 출원서 ( 출원인, 발명자, 대리인등서지사항관련정보, 발명의명칭, 우선권주장등의출원사항및당해국제출 6 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

29 제 1 장서론 원이조약에따라처리되어야한다는취지의요청 ), 명세서, 청구범위, 필요한도면및요약서가포함된다. (b) 방식심사를거친후국제출원일이부여되며, 이후당해출원의사본을국제사무국 ( 기록사본 ) 과국제조사기관 ( 조사용사본 ) 에송부한다. (c) 국제조사기관의국제조사수행 : 이단계에서는청구된발명의신규성및진보성과관련된조기공개를위한조사가이루어지며, 우선일부터 16개월이내에조사보고서및신규성, 진보성, 산업상이용가능성에관한견해서가작성된다. 이에대한사항은추후상세히다룬다. ( 제2장및제4, 5부참조 ) (d) 국제사무국은우선일부터 18개월에국제출원, 국제조사보고서및조약제19 조에의한보정서 ( 보정이있는경우 ) 를공개한다. (e) 출원인이 국제예비심사청구서 (PCT 제2장 ) 를제출하여예비심사를청구한경우국제예비심사기관은국제예비심사를수행하며, 이때심사관은조약제19조또는제34조의규정에의한보정서가제출된경우이를고려하여신규성, 진보성및산업상이용가능성문제에대하여한층더검토한다. 이에대해서는추후상세하게다룬다. 이단계는 특허성에관한국제예비보고서 (PCT 제2장 ) 라는제목의국제예비심사보고서를작성함으로써종료된다. ( 제17장참조 ) (f) 출원인이국제조사기관의견해서에대응하여국제출원에관한심사를청구하지아니한경우, 국제사무국은국제조사기관을대신하여 특허성에관한국제예비보고서 (PCT 제1장 ) 를발행하며, 특허성에관한국제예비보고서는국제조사기관이작성한견해서와동일한내용으로되어있다. (g) 국제사무국은출원의사본, 보정서및특허성에관한국제예비보고서 ( 국제조사기관의견해서또는국제예비심사보고서 ) 를포함한문서를지정관청또는선택관청에배포한다. 국내 ( 또는지역 ) 단계 1.12 우선일부터 30 개월후 ( 어떤국가에서는유보조항에의해 20 개월 ; 체약국의 7

30 제 1 부서론및개관 선택에따라 30개월이후로명시할수도있음 ) 국제출원은각지정관청 ( 국제예비심사가청구되지않고조약제1장이적용되는경우 ) 또는선택관청 ( 국제예비심사가청구되고조약제2장이적용되는경우 ) 에서국내 ( 또는지역 ) 단계가시작된다. 이단계에서실제적으로관련국내법이나지역절차에따라특허가허여되거나거절된다. 국내관청또는지역관청은출원의형식이나내용에대하여조약또는규칙의범위를넘어서는추가요건을규정하지못하지만, 국내또는지역단계에서당해출원을심사할때이미행하여진국제조사나심사의결과에구속되지는않는다. 국제기관 Articles 16, 32; Rules 35, 국제조사기관및국제예비심사기관은조약의규정에의한사무를위임받은국내관청 (national office) 또는정부간기구 (intergovernmental organization) 로서, 특히국제조사보고서와국제예비심사보고서를작성하는임무를가진다. 하나의국제출원에대하여 1이상의국제기관이조사또는심사할수있는자격을갖출수있다. 개별수리관청에제출된국제출원과관련하여어느국제기관이처리할수있는자격이있는가에대하여는각수리관청이국제사무국에통보한결정과국제기관과국제사무국간의협정에의하여결정된다. 1이상의국제기관이특정출원에대하여조사또는심사를수행할수있는경우출원인은출원서또는국제예비심사청구서에희망하는국제기관을선택하여기재한다 국제예비심사기관은당해국제출원에대한국제조사기관과동일기관인경우가일반적이나꼭그러한것은아니다. 출원인이다른국제기관을선택할수있으며, 국제기관에따라국제출원에대하여조사는할수있으나심사는할수없는경우가있다. 결과적으로국제조사기관은국제조사보고서및견해서를출원인, 지정관청및타국제기관이효과적으로사용할수있도록일관된기준에따라작성하는것이매우중요하다. 8 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

31 제 1 장서론 월 ( 우선일기준 ) 12 국제출원의일반적처리흐름도 조약제 1 장 ( 모든국제출원 ) RO 에 IA 제출 16 ISA 에의한작성 : ISR + WO/ISA 18 IB 에의한국제공개 : IA+ISR (+ 조약제 19 조보정 ) 22 ( 또는 WO/ISA 송부후 3 개월 ) * DEMAND 미제출 : 계속된조약제 1 장처리절차 조약제 2 장 ( 국제예비심사 ) IPEA 에 DEMAND 제출 WO/ISA 를 1 차 WO/IPEA 로간주 (IPEA 가철회하지않은경우 ) 출원인은보정서또는의견서를제출할수있음 WO/ISA 에대하여 IB 에출원인의의견서제출 ( 비공식절차 ) IPEA 의 IA 심사 ( 보정및의견반영 ) IPEA 의추가적견해서작성및대응기회부여 28 IB 의 IPRP( 제 1 장 ) 작성 ( 내용 =WO/ISA) IPEA 의 IPRP( 제 2 장 ) 작성 (=IPER) 30 DO 에 IPRP ( 및의견서 ) 송부및일반에공개 국내단계진입 EO 에 IPRP 송부및일반에공개 (EO 의요청시 ) 국내단계진입 RO 수리관청 IA 국제출원 IB 국제사무국 ISR 국제조사보고서 ISA 국제조사기관 WO/ISA 국제조사기관의견해서 IPEA 국제예비심사기관 WO/IPEA 국제예비심사기관의견해서 DO 지정관청 IPE 국제예비심사 EO 선택관청 IPRP 국제예비보고서 IPER 국제예비심사보고서 * 실제로, 조약제22조유보국가에대해서는국제예비심사청구서가 19개월까지제출되어야한다. 9

32 제 1 부서론및개관 제 2 장국제조사단계의개요 목적 2.01 본장에서는국제조사단계에대한개요를간단히소개한다. 국제조사단계에서의절차에관한상세한사항은지침서의제2장및제4장에서다룬다. Article 15(2); Rule 33.1(a) 2.02 국제조사의목적은청구된발명의신규성과진보성의존재여부및그정도를결정하기위하여관련선행기술을발견하는것이다. 국제조사기관은청구범위가매우불명확하거나출원이조사제외대상을포함하고있는경우 ( 제9장참조 ), 또는 1이상의발명이청구된경우에청구된발명의일부또는전부에대하여조사를할필요가없다. ( 제10장참조 ) Rule 43bis 2.03 심사관은국제조사보고서작성과동시에청구된발명의신규성, 진보성및산업상이용가능성의존재여부와조약의다른요건의충족여부에대하여견해서를작성하여야한다 조사보고서와견해서는국제예비심사단계에서의기준과동일한기준에따라수행되어야한다. 조사보고서에는또한신규성및진보성과관련되지않은사항에관하여도기재할수있으며, 이는문단 2.10에상세하게기술되어있다. 예비사항조사용사본의수령 Rule 국제출원이국제기관이인정하는언어로제출되었다면, 수리관청은출원번호를 10 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

33 제 2 장국제조사단계의개요 부여하고, 조약제11조및제14조의규정에의한방식심사를실시하고, 국제조사료납부를확인한즉시국제조사기관에조사용사본을송부 ( 동시에국제사무국에기록사본을송부 ) 하여야한다. Rule 국제조사를수행할국제조사기관이인정하지않는언어로국제출원이제출된경우출원인은다음각호의요건을모두만족하는언어로된국제출원의번역문을수리관청에제출하여야한다. (a) 국제조사기관이인정하는언어 (b) 공개언어 (c) 국제출원이공개언어로제출되지아니한경우, 규칙 12.1(a) 의규정에의하여수리관청이인정하는언어그러나출원서및명세서의서열목록부분에대한번역문은필요로하지않는다. 출원인이번역문을제출할필요가있는경우당해출원에대한국제조사는그번역문에기초하여수행된다. Rule 23.1(b) 2.07 국제출원의번역문이규칙 12.3에의하여수리관청에제출된경우번역문사본과출원서의사본을합쳐서조사용사본으로간주하며, 수리관청은조사료가납부되지않은경우를제외하고는조사용사본을받는즉시이를국제조사기관에송부하여야한다. 조사료가납부되지않은경우에는조사료납부후즉시송부한다. 국제조사기관의인지및할당 Rule 국제조사기관은 PCT/ISA/202 서식을사용하여출원인에게조사용사본의접수사실을통지하고, 국제사무국 ( 국제조사기관과수리관청이다른경우 ) 에당해통지서사본을송부한다. 11

34 제 1 부서론및개관 2.09 그리고나서, 국제조사기관은국제조사를기한내에수행할수있는조사심사관에게가능한한신속히국제조사를할당한다. 또한, 예비적특허분류는신속히결정되어야한다. 국제조사절차 2.10 국제조사기관의역할은다음과같으며, 세부사항은아래에언급된장에서상세히설명한다. (a) 당해출원에대한분류를결정한다. 특히적절한조사가수행되도록다른기술분야에전문적인지식을가진심사관과협의할필요가있는지여부를결정한다. 충분히검토한다는관점에서이러한분류는재검토할필요가있을지모르나, 국제출원이공개될때까지는확정적인분류가부여되어야한다 ( 제7장참조 ). Article 17(3); Rule 40 (b) 당해출원이발명의단일성요건을충족하고있는지여부를검토하고, 충족하고있지못한경우나머지발명에대해서추가수수료를납부할것을출원인에게통지한다 ( 제10장참조 ). Rule 39 (c) 발명의일부또는전부가조사할필요가없는대상과관련되어있는지여부를검토한다 ( 제9장참조 ). Rules 4.11, 16.3, 41 (d) 국제조사보고서를작성하는데에출원서서식에출원인이기재한선조사결과를활용할지여부를판단하고, 이에따른수수료의반환여부를결정한다. Rule 13ter (e) 국제출원이 1 이상의핵산염기또는아미노산서열목록에대한개시를포함하고있으나시행세칙에규정된서면형태또는컴퓨터판독이가능한서열목록표준에맞는서열목록을포함하고있지아니한경우, 출원인에게표준에맞는서열목록을제출하도록통지할것인지여부를결정한다 ( 문단 및 참조 ). 12 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

35 제 2 장국제조사단계의개요 Articles 15, 17(2) (f) 관련선행기술 ( 제11장참조 ) 을발견하기위하여국제조사를수행한다. 이때출원발명이당해국제기관이조사하지않아도되는발명인경우 ( 제9장참조 ), 명세서, 청구범위또는도면이유효한조사를수행할수없을정도로규정된요건을만족하고있지못한경우 ( 제9장및문단 참조 ), 또는청구범위가여러다른발명과관련되어있고국제기관이출원인에게추가수수료를납부할것을통지하였으나추가수수료가납부되지않은경우 ( 제10장참조 ) 에국제기관은해당범위내에서조사할의무가없다. Rules 37, 38 (g) 요약서와발명의명칭이적합한지여부를검토하여필요한경우적절한대안을제시한다 ( 문단 내지 참조 ). Rule 43 (h) 조사결과및기타정보 ( 제16장참조 ) 가기재된조사보고서를작성하거나, 또는조사가필요하지않거나의미없음을선언한다 ( 제9장참조 ); Rule 43bis (ⅰ) 국제출원에대한신규성, 진보성및산업상이용가능성의존재여부와당해국제조사기관이검토한범위내에서조약과규칙에규정된기타요건을충족하는지여부에관하여견해서를작성한다 ( 제17장참조 ) 상기사항들중에서특히발명의단일성은조사결과에의해좌우되므로계속검토하여야하는사항이다. 그럼에도불구하고, 출원인이정정과추가수수료를납부하는데이용할수있는시간이제한되어있다는점을감안하여초기단계에서이러한사항을검토하는것이중요하다 국제조사기관은국제조사보고서작성을완료하기까지의상황에서, 예를들어국제출원의발명의단일성이결여 ( 제10장참조 ) 되어추가수수료납부를요구할경우에, 출원인이진술서와함께이의신청을하거나또는이의신청을하지않는등의 13

36 제 1 부서론및개관 대응을하도록구체적으로권유할수도있다. 또한국제조사기관은이의신청에대한심사에대하여이의신청료를납부할것을요구할수있다. 국제조사보고서작성기한 Rules 42.1, 43bis 국제조사기관은국제조사보고서 ( 또는국제조사기관이조사를수행할필요가없거나유효한조사를수행할수없다는취지의선언서 ) 와견해서를 (ⅰ) 조사용사본을수령한날부터 3개월, 또는 (ⅱ) 우선일부터 9개월중늦게만료하는때까지작성하여야한다. 국제조사보고서, 견해서등의송부 Rule 국제조사보고서와견해서가일단작성되면국제조사기관은같은날에국제사무국과출원인에게각각이들문서의사본 1부씩을송부한다. 출원인의선택 2.15 일반적으로출원인은국제조사기관이송부한국제조사보고서와견해서를수령한후다음중하나를선택한다. (a) 국제조사기관의견해서에관한 ( 비공식적 ) 의견을국제사무국에송부 ; 국제사무국은견해서가특허성에관한국제예비보고서 (PCT 제1장 ) 의형태로준비된경우비공식적의견과함께지정관청및일반공중이이용할수있도록한다 ( 문단 2.18 참조 ); Rule 46 (b) 조약제19조 (1) 에의한청구범위의보정서및보정내용을설명하는간단한진술서 ( 필요한경우 ) 를국제사무국에제출 ; 14 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

37 제 2 장국제조사단계의개요 Articles 31, 34(2)(b); Rule 53 (c) 국제예비심사를청구하면서의견서나보정서를제출 ; (d) 규칙 90bis의규정에따라당해출원을취하 ; (e) 국제단계에서추가적인조치를취하지아니하고지정관청에진입할때까지대기 국제조사보고서와견해서의추후절차비밀유지 Article 30; Rules 44ter.1, 출원절차의진행을위하여조약과규칙의규정에따라정보를송부하는경우를제외하고는국제공개전에는당해출원과관련된모든사항에대하여비밀이유지되며, 출원인의요청이나승인없이는누구도또는어떤기관도접근이허용되지않는다. 국제예비심사청구가있는경우, (a) 국제조사기관의견해서 (b) 특허성에관한국제예비보고서 (PCT 제1장 ) ( 문단 2.18 참조 ) (c) 그번역문및 (d) 출원인이제출한국제조사기관의견해서에관한의견서는출원인의승인이없는한우선일부터 30개월까지비밀이유지된다. 출원인이조기절차진행을요청한경우지정관청또는선택관청은당해국제출원의공개후자국의국내법에규정된한도내에서송부된문서에대한접근을허용할수있다. 조사보고서의공개 Article 21(3); Rules 48.2, 44ter 2.17 국제사무국이국제출원을공개할때국제조사보고서는팜플렛형식으로공개되어공중이이용가능하도록된다 ( 국제조사보고서작성이지연되는경우에는추후에별도의팜플렛형식으로공개된다 ). 15

38 제 1 부서론및개관 국제예비심사청구서가제출되지않은경우특허성에관한국제예비보고서의송부와이용 Rule 44bis 2.18 만약출원인이국제예비심사청구서를제출하지않았거나청구서가철회되어국제예비심사보고서가작성되지않으면, 국제사무국은견해서와동일한내용으로된특허성에관한국제예비보고서 (PCT 제1장 ) 를작성한다. 출원인이조약제19조의규정에의한보정서를제출하더라도그보정서는특허성에관한국제예비보고서를작성할때에고려되지않는다. 또한어떤경우에는규칙 44bis.3(a) 와 (d) 의규정에따라국제사무국이견해서나보고서를영어로번역할수있다. 이러한보고서와번역문은지정관청에송부되며, 지정관청은우선일부터 30개월이경과한후에공중이접근하는것을허용할수있으나, 출원인이조약제23조 (2) 의규정에의거하여자신의출원에대하여조기국내절차진행을요청한경우에는이기간경과전이라도공중의접근을허용할수있다. 또한국제사무국과국제조사기관은우선일로부터 30개월경과후에공중이보고서, 견해서또는그번역문을이용할수있도록할수있다. 국제조사기관의추가책임 Article 20(3), Rule 출원인또는지정관청은국제출원의국제출원일로부터 7년이내에는언제든지국제조사기관에게조사보고서에인용된문헌의사본을송부하여줄것을요청할수있다. 이경우국제조사기관은사본을준비하는데에소요되는비용과우편비용의지불을요구할수있다. ( 국제조사보고서와함께자동적으로인용문헌의사본이송부되는경우도있음 ) 16 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

39 제 2 장국제조사단계의개요 국제형조사 Article 15(5) 2.20 국제조사기관은조약제15조 (5) 의규정에의하여국내출원에대한 국제형조사 를수행할수있는권한이부여될수있다. 이러한조사는개념상국제조사와유사하며, 조사보고서작성시국제조사와동일한사항을검토한다. 그러나당해출원에대한조사만수행하고견해서는작성하지않는다. 17

40 제 1 부서론및개관 제 3 장국제예비심사단계의개요 서론 3.01 본장은국제예비심사단계에대하여간단히소개한다. 국제예비심사단계의절차에대한상세한사항은본지침서의제5부및제6부에기술되어있다. Article 국제출원에대한국제예비심사는출원인이국제예비심사청구서를제출하는경우에수행되는선택적절차로서국제출원의청구범위에기재된발명이신규성, 진보성 ( 비자명성 ) 및산업상이용가능성이있는지여부에대하여예비적이고비구속적인견해를제시하는것을첫번째목적으로한다. 두번째목적은청구범위가국제출원의형식과내용에있어서흠결이있는지여부, 청구범위, 명세서및도면이명확한지여부또는청구범위가명세서에의하여충분히뒷받침되는지여부를확인하는것이다. 국제예비심사결과는국제예비심사보고서 ( 특허에관한예비보고서 (PCT 제2장 ) ) 에기록되고그사본은국제사무국과출원인에게송부되며, 국제사무국은각선택관청 ( 일반적으로모든체약국의특허청 ) 에국제예비심사보고서를송부한다. Article 31(4); Rule 국제예비심사가청구되면, 국제출원당시지정되어그지정이취하되지않았고, 예비심사를청구할당시조약제2장의규정에귀속되는모든체약국이자동적으로선택된것으로된다. 선택 은국제예비심사결과를그 ( 선택한 ) 국가에서활용할것임을표시하는것이나, 국제예비심사의결과는그국가들을구속하지않는다는것을명심하여야한다. 18 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

41 제 3 장국제예비심사단계의개요 3.04 국제예비심사를이용함으로써출원인과국내관청은 PCT를이용하지않은경우보다상당히유리한조건하에서국내절차를시작할수있는실질적인효과를가진다. 제1장에서작성된견해서덕분에출원인은특허획득가능성에대하여좀더일찍, 보다강한확신을얻을수있다. 아울러견해서에대응하여국제단계에서행한보정서는국제예비심사보고서에반영될수있으며, 각선택관청에이를별도로제출할필요가없다. 선택관청은심사노력을상당히줄일수있으며, 심사노력의절감정도는선택관청의국내법과실무관행에좌우된다 심사관의자세는아주중요하다. 심사관은항상건설적이고협조적이어야한다. 조약의규정에따라국제출원의명세서와청구범위를작성할책임은출원인또는그대표자에게있음을심사관은명심하여야한다 모든국제출원은출원국가및작성언어에관계없이동등하게취급되어야한다. 예비사항 국제예비심사청구서의제출 Article 31(6); Rule 54bis 3.07 출원인은다음기간중늦게만료하는때이전에국제예비심사청구서를제출하여야한다. (a) 규칙 43bis.1의규정에의하여작성된국제조사보고서와견해서, 또는조약제17조 (2)(a) 에의한부작성선언서를출원인에게송부한날부터 3개월, 또는 (b) 우선일로부터 22개월 3.08 개정조약제22조 (1)( 발효 ) 규정의적용을유보한체약국에대하여우선일부터 30개월에국제단계에진입하고자하는경우출원인은우선일부터 19개월까지국제예비심사를청구하여야한다. 상기개정조약규정의적용을유보한국 19

42 제 1 부서론및개관 가는 PCT 공보 08/2002( ) 에게재되어있으며, 그이후에적용유보철회도 PCT 공보에게재된다. 최신정보는세계지식재산권기구 (WIPO) 의웹사이트 ( 에서얻을수있다. 국제예비심사청구서의점검및수령의통지 Rules 54bis, 59, 60, 국제예비심사기관은당해출원에대하여국제기관으로서역할을수행할수있는기관 ( 관할국제기관 ) 인지여부, 국제예비심사청구서가적법한형식과언어로작성되었는지여부및문단 3.07에명시된기간내에청구되었는지여부를확인한다. 관할국제기관이아닌경우당해기관은그청구서를국제사무국에송부하고 ; 청구서에흠결이있는경우출원인에게이를정정할것을통지하고 ; 청구서가문단 3.07에기재된기간만료후에제출된경우청구되지않은것으로간주하고출원인에게이러한사항을통지한다. 청구서가적법하게제출된경우, 국제예비심사기관은청구서수령일을기재하고국제사무국에사본을송부하며, 출원인에게청구서를수령하였음을통지한다. 이러한절차는제18장에서상세하게다룬다. Rule 이후에국제사무국은국제예비심사기관에다음을송부한다. (a) 국제조사기관에의해작성된견해서사본 ( 국제조사기관의역할을수행한국내관청이나정부간기구가국제예비심사기관의역할은수행하지않는경우에한한다 ), 및 (b) 조약제19조의규정에의한보정서, 보정내용을설명하는진술서및명세서와도면에영향을줄수있는사항의사본 ( 국제기관이이들문서를이미수령하였음을통지하지아니한경우에한한다 ) Rule 62bis 국제조사기관의견해서가영어또는국제예비심사기관이인정하는언어로작성되지아니한경우, 당해국제예비심사기관은국제사무국에견해서를영어로번역 20 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

43 제 3 장국제예비심사단계의개요 하여줄것을요청할수있다. 국제사무국은 2달이내에번역문을작성하여국제예비심사기관과출원인에게그사본을송부한다. 출원인은번역의정확성에관하여서면으로된의견서 (written comments) 를국제사무국과국제예비심사기관에제출할수있다. Article 31(7); Rule 국제사무국은국제예비심사기관으로부터국제예비심사청구서를수령한후즉시선택관청에당해관청이선택되었음을통지하고, 공보 (Gazette) 에상기청구서에관한정보를공개한다. 국제예비심사의착수 Rule 국제예비심사기관은통상다음의경우에국제예비심사를착수한다. (a) 다음의경우 (ⅰ) 국제예비심사청구서 ; (ⅱ) 취급료및국제예비심사청구료 ( 해당하는경우규칙 58bis.2의규정에의한가산료포함 ); (ⅲ) 국제출원의번역문 ( 규칙 55.2의규정에의하여출원인이번역문을제출할필요가있는경우 ); 및 (ⅳ) 규칙 43bis.1의규정에의하여작성된국제조사보고서및견해서, 또는조약제17조 (2)(a) 의규정에의하여국제조사보고서를작성하지아니한다는취지의부작성선언서를입수하고, (b) 국제예비심사청구서를제출할수있는기간 ( 문단 3.07 참조 ) 이만료하였거나출원인이명시적으로조기착수를요청한때 3.14 상기의착수시기에대한예외 (a) 국제조사기관의역할을수행하는국내관청또는정부간기구가국제예비심 21

44 제 1 부서론및개관 사기관의역할도수행하는경우 ( 국제조사기관과국제예비심사기관이동일한경우 ), 당해국제예비심사기관은국제조사와동시에국제예비심사에착수할수있다. 다만, 이경우국제예비심사청구서의보정에관한기재부분에서심사가연기되어야한다는취지의기재가없는경우에한한다. ( 아래문단 (c), (d) 참조 ) (b) 보정에관한기재부분에조약제19조의규정에의한보정이고려되어야한다 ( 규칙 53.9(a)(ⅰ)) 는취지의기재가있는경우, 국제예비심사기관은당해보정서의사본을접수하기전에는국제예비심사를착수할수없다. (c) 보정에관한기재부분에국제예비심사가연기되어야한다는취지 ( 규칙 53.9(b)) 의기재가있는경우, 다음의사항이발생하기까지국제예비심사를착수하지아니한다. (ⅰ) 조약제19조의규정에의한보정서사본을수령한때 ; (ⅱ) 출원인으로부터조약 19조의규정에의한보정을할의사가없음을기재한서면을수령한때 ; 또는 (ⅲ) 국제조사보고서및견해서또는국제조사보고서를작성하지아니한다는취지의부작성선언서의송부일부터 3개월또는우선일부터 22개월중늦게도달하는날이경과한때 (d) 보정에관한기재부분에는조약제34조의규정에의한보정서가국제예비심사청구서와함께제출되었음을표시 ( 규칙 53.9(c)) 하고있으나실제로는보정서가제출되지아니한경우, 국제예비심사기관은당해보정서수령일또는규칙 60.1(g) 의규정에의한명령서에기재된제출기한 ( 문단 참조 ) 중먼저도래하는날이전에는국제예비심사를착수하지아니한다. 이러한국제예비심사기관의심사절차에대해서는제19장에서상세히다룬다 심사가시작되면국제예비심사보고서를작성할책임이있는심사관에게즉시국제출원을이송한다. 국제조사를수행한국제조사기관과국제예비심사기관이동일한경우, 국제조사를한심사관이국제예비심사도수행하는것이바람직하다. 22 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

45 제 3 장국제예비심사단계의개요 국제예비심사절차 Article 34(2) 3.16 국제출원이다음의사항모두를충족하는것으로판단되지않는한, 출원인은국제예비심사보고서가작성되기전에적어도 1회이상견해서 ( 특히, 청구된발명이신규성, 진보성및산업상이용가능성이있는지여부에관한사항 ) 를받아볼수있는권리를갖는다. (ⅰ) 발명이조약제33조 (1) 에규정된기준을충족 ( 즉, 발명에신규성, 진보성, 산업상이용가능성이있음 ); (ⅱ) 국제출원이조약및규칙에규정된요건을충족 ( 규칙 및제17장참조 ); 및 (ⅲ) 당해국제기관이다른소견을제시할의도가없음 Rule 66.1(e) 3.17 그러나국제예비심사기관은국제조사보고서가작성되지아니한청구항에관하여는견해를제시할의무가없다. Rule 66.1bis 3.18 또한, 규칙 43bis.1의규정에따라국제조사기관이작성한견해서 ( 문단 2.10 (ⅰ) 참조 ) 는통상국제예비심사기관의제1차견해서로간주한다. 그러나국제예비심사기관이국제사무국에특정국제조사기관 ( 국제조사기관과국제예비심사기관이동일한경우는제외 ) 에의하여작성된견해서는제1차견해서로간주하지아니한다는것을국제사무국에통지한경우는예외로한다. 이경우, 당해국제예비심사기관은출원인에게이러한사실을서면으로통지하여야하며, 또한견해서작성시국제조사기관이제시한견해를고려하여야한다. 23

46 제 1 부서론및개관 견해서및국제예비심사보고서의기초 Rule 출원인은조약제34조의규정에의하여보정을할수있으며, 조약제19조의규정에의한보정이조약제34조의규정에의한보정에의하여대체되지않은한조약제19조의규정에의한보정까지를고려하여견해서및국제예비심사보고서를작성하여야한다. 보정에관한세부사항은제20장문단 이하에기술되어있다 규칙 43bis.1의규정에의하여작성된국제조사기관의견해서에는당해견해서가국제예비심사기관의제1차견해서로취급되는경우에출원인이대응할수있는기한만료일을기재한다. 그결과, 출원인은통상국제예비심사시고려될수있도록국제예비심사청구서제출과동시에보정서또는의견서를제출할것이다. 추가고려사항 Rules 66.4, 시간이충분한경우출원인이심사관의이의 (objection) 를해소할수있도록, 또국제예비심사기관이추가견해서를발행할수있는충분한자원이있는경우국제예비심사기관은추가견해서를발행할수있다. 국제예비심사기관은또한전화, 서면또는면담에의하여비공식적으로출원인과의견을교환할수있다. 국제예비심사보고서의성격 Article 35(2); Rule 국제예비심사기관이발행한보고서에는청구범위에기재된발명이특정국가의국내법에의하여특허를받을수있는지여부또는특허를받을가능성이있는지여부에관해서는어떠한것도기재하지아니하며, 보고서에는단지각각의청구항에대하여세가지기준 ( 신규성, 진보성및산업상이용가능성 ) 을충족하는지여부를간단히 Yes 또는 No 로표시하고, 인용문헌과기타설명을함께기재한다. 24 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

47 제 3 장국제예비심사단계의개요 국제예비심사보고서작성기한 Rules 69.2; 70.15(b) 3.23 국제예비심사기관은 특허성에관한국제예비보고서 (PCT 제2장 ) 라는제목의보고서를다음중늦게만료하는때까지작성하여야한다. (ⅰ) 우선일부터 28개월 (ⅱ) 국제예비심사착수에관한규칙 69.1에규정된날부터 6개월 ( 문단 3.13 및 3.14 참조 ) (ⅲ) 규칙 55.2의규정에의하여국제예비심사기관에제출된번역문의수령일부터 6개월 ( 문단 및 참조 ) 국제예비심사보고서의송부 Rule 국제예비심사기관은국제예비심사보고서를출원인과국제사무국에송부한다. 국제예비심사보고서의추가절차 비밀유지 Article 38; Rule 국제예비심사보고서가작성될때까지동보고서는비밀이유지된다. 그러므로국제사무국및국제예비심사기관은출원인의요청또는승낙없이는국제예비심사파일에접근할수없도록하여야한다. 국제예비심사기관은국제예비심사보고서작성후선택관청이요청하는경우에이들관청에게관련서류를제공하여야하며, 출원인의요청이있거나출원인의승낙을얻은제3자가비용을지불하는경우관련서류의인증사본을제공하여야한다. 25

48 제 1 부서론및개관 국제예비심사보고서의사용 Rule 94.1(c) 3.26 국제예비심사보고서가우선일부터 30개월까지선택관청에송부되면국제사무국은공중에의열람서비스를요청한선택관청을대신하여번역문및번역문에대한출원인의소견서와함께이보고서를공중이이용할수있도록한다. 선택관청에국제예비심사보고서송부 Rules 73.2, 93bis 국제사무국은우선일부터 30개월경과후, 또는조약제40조 (2) 의규정에의하여출원인이당해국제출원에대하여조기국내절차진행을요청한경우에는 30 개월이전에국제예비심사보고서를선택관청에송부한다. 이경우, 국제사무국의국제예비심사보고서송부는선택관청의요청이있는경우에한하여당해기관이명시한시기에시행한다. 국제예비심사보고서의번역 Rule 국제예비심사보고서가영어이외의언어로작성된경우, 국제사무국은보고서를영어로번역하여번역문을제공하여줄것을요청한선택관청과출원인에게번역문사본을송부한다. 출원인은국제예비심사보고서번역문의정확성에대한소견서 (written observation) 를작성하여그사본을국제사무국과선택관청에송부할수있다. 국제예비심사기관의추가책임 Article 36(4); Rule 출원인또는선택관청은국제출원일부터 7년이내에언제든지국제조사보고서에는인용되지않았으나국제예비심사보고서에인용된인용문헌의사본을송부하여줄것을국제예비심사기관에요청할수있다. 이경우, 국제예비심사기관은사본의준비및우송비용을납부할것을요구할수있다. ( 국제예비심사보고서와함께자동적으로인용문헌의사본이송부되는경우도있음 ) 26 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

49 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인 제 3 장국제예비심사단계의개요 제 2 부 국제출원 27

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51 제 4 장국제출원의내용 ( 청구범위제외 ) >>> 제 2 부국제출원 제 4 장국제출원의내용 ( 청구범위제외 ) 일반사항 Article 3(2) 4.01 국제출원의내용은조약제3조 (2) 에규정되어있으며, 다음의사항을포함하여야한다. (ⅰ) 출원서 (PCT 수리관청지침서참조 ) (ⅱ) 명세서 ( 문단 4.02 내지 4.27 참조 ) (ⅲ) 1 이상의청구항 ( 제5장참조 ) (ⅳ) 1 이상의도면 ( 필요한경우, 문단 4.28 참조 ) (ⅴ) 요약서 ( 제16장참조 ) 본장에서는국제조사기관과국제예비심사기관의관심사가되는한도내에서상기 (ⅱ) 및 (iv) 에대하여논한다. 명세서 Article 국제출원은 당해기술분야에서통상의지식을가진자가발명을실시할수있을정도로충분히명확하고완벽하게 (sufficiently clear and complete) 발명을 29

52 제 2 부국제출원 개시 하여야한다. 당해기술분야에서통상의지식을가진자 는문단 에서논한다. 상기개시요건은도면의보조하에명세서에의하여충족되어야한다. 명세서의내용과관련한사항은규칙 5에규정되어있으며, 이규정의취지는 (ⅰ) 당해기술분야에서통상의지식을가진자가발명을실시하는데에필요한모든기술정보가국제출원에포함되도록하고, (ⅱ) 독자가기술에대한발명자의기여를이해할수있도록하려는것이다. Rule 명세서는출원서 ( 서식 PCT/RO/101) 상의발명의명칭과동일한명칭으로시작하여야한다. 명세서는섹션 204에규정된제목 ( 기술분야, 배경기술, 발명의상세한설명, 도면의간단한설명, 발명의최적실시예, 산업상이용가능성, 서열목록 ( 필요한경우 ), 서열목록프리텍스트 ) 에상응하는부제를포함한다. 국제출원공개시일관성을유지하고국제출원에포함된정보에원활하게접근할수있도록하기위하여이들부제의사용을강력히권고한다. 기술분야 4.04 출원은관련기술분야를특정하여야한다. Rule 5.1(a)(ⅰ) 배경기술 Rules 51(a)(ⅱ), 6.3(b)(ⅰ) 4.05 명세서에는출원인이인식하고있고발명및발명의선행기술에대한관계를이해하는데에유용할것으로판단되는배경기술을기재하여야한다. 배경기술을반영하고있는문헌, 특히해당특허문헌을가급적기재하여야한다. 선행기술의기재와관련한사항은본장의부록을참조한다. 이는조합하여선행기술의일부를구성하지만, 청구된기술요지를정의하는데필요한발명의기술적특징에대응하는배경기술에특히적용된다. ( 규칙 6.3(b)(ⅰ) 및문단 5.05 참조 ) 30 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

53 제 4 장국제출원의내용 ( 청구범위제외 ) 발명의개시 Rules 5.1(a)(ⅲ), 9.1(ⅲ) 4.06 출원인은기술적과제의평가및해결방안의이해가가능하도록청구범위에기재된발명을개시하여야한다. 이요건을충족하기위해서는발명의설명에필요한구체적사항만을포함하여야한다. 발명이해결과제가무엇인가를인식하는데있는경우에는 ( 제13장참조 ) 이것이분명하여야하며, ( 이미인식된 ) 과제에대한해결수단이명백한경우에는해결수단에대한구체적사항은실무상최소로기재할수있다 그러나구체적사항이필요한지여부에대하여의문이있는경우에는심사관은이를삭제할것을요청하여서는안된다. 또한명시적으로발명을과제 - 해결수단의형태로기재할필요는없다. 출원인은선행기술과관련하여발명이가지는유리한효과를반드시기재하여야하나, 선행의물건 (product) 또는방법 (process) 을비방하는식으로기재하여서는안된다. 또한선행기술과출원인의발명은오해의소지가있도록기재하여서도안된다. 선행기술이실제보다과제를미흡하게해결하였다는인상을주는모호한표현이그예이다. 그러나, 문단 4.30에서언급한바와같이공정한비평은허용된다. 해결과제에관한기재의보정또는추가에관해서는문단 20.18을참조한다. 도면의간단한설명 4.08 도면이있는경우다음과같이먼저도면에대하여간단히설명한다 : 도면 11은변압기하우징의평면도, 도면2는측면도, 도면3은도면2의 X 방향으로본배면도, 도면4는도면1의 AA단면도이다. 도면의요소를명세서에서인용할필요가있는경우도면부호는물론명칭도함께인용하여야한다. 다시말하면, 3은 4를통하여 5와결합된다. 와같은형태가아닌 레지스터 3은스위치 4를통하여커패시터 5와결합된다. 와같은형태로인용하여야한다. 31

54 제 2 부국제출원 4.09 명세서와도면은서로일치되어야하며, 특히도면부호와기타기호에있어서는더욱그러하다 ( 문단 4.28 참조 ). 그러나, 명세서를보정한결과명세서일부분이삭제된경우도면에서필요없는도면부호를삭제할필요가없으므로, 이경우심사관은명세서와도면간의도면부호가일치하는지여부를너무엄격하게따질필요가없다. 그러나, 이와반대의경우가발생하여서는안된다. 즉, 명세서또는청구범위에사용된도면부호나기호는반드시도면에기재되어있어야한다. 최적의실시형태 (Best Mode for Carrying Out the Invention) Rule 5.1(a)(v) 4.10 국제출원에는청구된발명을실시하기위한최적의실시형태 (best mode) 를기재하여야한다. 이는적절한경우실시예 (example) 의형태로이루어지며, 도면이있다면도면을인용한다. 출원인은구현예중에서어느것이최적인지를밝힐필요는없다. 최적실시예에대한요건을만족하는지여부를결정하는일은두가지의조사를필요로한다. 첫번째는출원당시에출원인이당해발명을실시하는데에최적으로생각하였는지여부를결정하는것이며, 이는출원인의출원시의내면상태에따르는주관적사항이다. 두번째는출원인이최적의실시형태로생각한경우당해기술분야에서통상의지식을가진자가그것을실시할수있을정도로명세서에개시하고있는지여부를결정하는일이며, 이는청구된발명의범위와당해기술분야의기술수준에기준을둔객관적인사항이다. 심사관은명백한증거가없는한출원에최적실시형태가기재되어있는것으로가정한다. 그러므로, 국제출원에서최적실시형태에대한기재가결여되어있다는이유로이의 (objection) 가제기되는경우는극히드물것이다. 최적실시형태기재요건과관련하여현재국제기관과지정기관에다양한실무관행이존재한다. 지정기관의국내법이최적실시형태가아닌다른형태의실시형태에대한기재 ( 최적으로생각하였는지여부를불문하고 ) 로충분한경우에는최적의실시형태를기재하지않더라도당해국가에있어서는영향을미치지아니한다. 32 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

55 제 4 장국제출원의내용 ( 청구범위제외 ) 구조 (structure) 와기능 (function) 4.11 조약제5조와규칙 5.1(a)(ⅲ) 과 (v) 의요건을충족하기위해서는발명을구조의형식뿐만아니라구성요소의기능을즉시알수없는한기능의형식으로도기재할필요가있다. 특정기술분야 ( 예컨대컴퓨터 ) 의경우에는기능에대하여명확하게기재하는것이구조에대하여지나치게상세하게기재하는것보다훨씬더적절할수있다. 충분성 (sufficiency) 4.12 국제출원의최초출원시에충분하게개시할책임, 즉청구범위의발명이조약제5조의요건을충족하도록기재할책임은출원인에게있다 ( 문단 5.43 내지 5.53 참조 ). 개시가심각하게불충분한경우, 추후에실시예또는특징을부가하게되면국제출원의개시범위를벗어날수없음을규정하고있는조약제34조 (2)(b) 의규정을위반하게되므로이러한불충분한개시를치유할수없다 ( 문단 및 이후참조 ). 당해기술분야에서통상의지식을가진자가청구된발명을실시하기에충분한정도로개시되어있지아니한경우당해청구항은너무범위가넓어서명세서및도면에의하여뒷받침되지아니할수도있다. 그러므로, 이러한경우청구항은충분한개시요건과명세서에의한지지요건모두를충족하지못할수있다 ( 문단 5.54 내지 5.58 참조 ) 간혹당해기술분야에서통상의지식을가진자에의하여실시될수없다는의미에서근본적으로개시가불충분한국제출원이제출되는경우가있다. 이런경우조약제5조의요건을충족할수없으며, 이는근본적으로돌이킬수없다. 이중에서 2가지경우에대하여특별히언급한다. (a) 첫번째는발명의성공적인실시가우연에의존하는경우이다. 즉, 당해기술분야에서통상의지식을가진자가기재된바대로발명을실시하였을때출원인 33

56 제 2 부국제출원 이주장하는발명의결과를재현할수없거나, 이러한결과가전적으로신뢰할수없는방식으로달성되는경우이다. 돌연변이를포함하고있는미생물학적방법이이러한경우의예이다. 이러한경우는소형자기코어또는전자부품의제조에있어서와같이부분적실패는수반하지만반복적인성공이보장되는경우와는구별되어야한다 ; 후자의경우에는비파괴검사로만족스러운부분을용이하게선별할수있는한조약제5조의위반문제는발생하지않는다. (b) 두번째경우는발명의성공적실시가물리법칙에위반되어본질적으로불가능한경우이다. 예를들면영구기관이이에해당한다 ( 문단 참조 ). 산업상이용가능성 Article 33(1) and (4); Rule 5.1(a)(vⅰ) 4.14 발명의산업상이용가능성에대해서는제 14 장을참조한다. 핵산염기또는아미노산서열목록 Rules 5.2, 13ter.1(a), (c) and (e); Sections 208, 801; AI Annex C 4.15 국제출원이 1이상의핵산염기또는아미노산서열에대한개시를포함하고있는경우명세서에는시행세칙부록 C에있는표준에의거하여기재된별도의서열목록부분이포함되어있어야한다. 서열목록은서면형태또는컴퓨터판독이가능한형태이어야하며, 부록 C에기술되어있는표준을만족하여야한다. 서면형태대신에시행세칙섹션801에기재된요건에따른전자적매체형태의서열목록을제출할수도있으며, 이경우국제출원이제출된수리관청은전자적매체로제출된서열목록을수리한다. 국제조사기관은이러한형태의서열목록에기초하여국제조사를수행한다. 핵산염기또는아미노산서열목록의취급에대해서는문단 및 15.12( 조사단계 ) 와문단 및 18.18( 심사단계 ) 를참조한다. 생물학적물질의기탁 Rule 13bis 4.16 생물학적물질 이라는용어는유전정보를포함하는물질을의미하며, 그 34 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

57 제 4 장국제출원의내용 ( 청구범위제외 ) 자체를재생산할수있거나생물학적시스템내에서재생산될수있는물질을의미한다. 조약제5조의충분한개시요건을만족하기위하여달리기술할수없는생물학적물질을출원에서언급하고있는경우, 이들요건이충족되는지여부를결정할때물질의기탁에관한사항을고려한다 조약제 5조의규정에따른충분한개시와관련한요건이달리충족될수없는한도내에서물질의기탁을명세서의일부로간주하며, 이에따라개시요건을만족시키는지여부를판단할때기탁도고려한다. 그러므로출원에서기탁된물질을단순히인용하는것만으로당해물질의명시적개시를대신하여개시의충분성요건을충분히만족시키지못할수도있다. 그러나출원에서기탁을인용하고있다고해서이러한개시요건을만족하기위하여기탁이필요하다거나요구된다는것을의미하는것은아니다 문단 4.16 및 4.17에따라조약제5조의충분한개시요건을만족하는지여부를판단할때생물학적물질의기탁을고려한다. 또한몇몇국제기관에서는조약제6조에규정된명세서에의한지지요건이충족되고있는지여부를결정할때생물학적물질의기탁을고려한다. 명세서의일부로서기탁된미생물또는다른생물학적물질에대한인용 Rule 13bis 일부국가의국내법은규칙 13bis.3(a) 의규정에따라명세서에기탁된미생물또는다른생물학적물질을인용할것을요구하고있다 (PCT 출원인지침서, Volume I/B, Annex L). 이러한국가가지정되었고서식 PCT/RO/134(PCT-EASY 를사용하여작성할수도있다 ) 와같은별도의용지에이러한사항이기재되어있는경우, 당해용지는명세서용지로일련번호가부여되기는하지만, 이문제는국제기관이고려할사항은아니다. 35

58 제 2 부국제출원 기탁미생물또는다른생물학적물질을인용하고있는용지의언어요건 Articles 11(1)(ⅱ), 14(4); Rules 29.3, 기탁된미생물또는다른생물학적물질을용지에서인용하고있고이용지가명세서의일부를형성하는경우명세서의언어와동일한언어로작성되어야한다. 이는국제출원일부여의요건이다 ( 조약제11조 (1)(ⅱ), PCT 수리관청지침서의문단 41참조 ). 국제출원일이부여되었음에도불구하고국제출원일로부터 4개월이경과하기전에이러한용지가명세서와동일한언어로작성되어있지않음을국제조사기관이알게된경우, 당해국제기관은서식 PCT/ISA/209 를사용하여조약제 14조 (4) 에따라국제출원이취하간주되어야함을수리관청에통보한다. 수리관청이국제출원일부터 4개월이내에이러한사항을발견하지못한경우당해국제출원은취하된것으로간주하지않고이를견해서에기재한다 ( 문단 참조 ). 그러면출원인은적절한정정을신청하거나 ( 국제예비심사가청구된경우 ) 보정서를제출할것이다. 일반사항 Rule 5.1(b); Section 명세서각부분의기재방법과순서는규칙 5.1(a) 와섹션 204( 문단 4.03 참조 ) 에규정된바에따른다. 다만, 발명의특성상당해발명을보다용이하게이해하고경제적으로기술할수있는경우 에는이와다른기재방법과순서로명세서를작성할수있다. 발명에대하여명확하고완벽하게기재할책임은출원인에게있으므로심사관은명세서의기재에대한이의제기여부에대하여심사숙고하여야한다. 명세서가명확하고정연하며필요한모든정보가포함되어있는한, 규칙 5.1(a) 의요건으로부터어느정도일탈할수있다. 예를들면, 발명이우연한발견또는유용한응용에근거하고있거나전적으로개척발명인경우규칙 5.1(a)(ⅲ) 의요건 ( 문단 4.06 참조 ) 을적용하지않을수도있다. 또한기술적으로단순한발명인경우에는명세서를최소한으로기재하고선행기술에대하여간단히언급하는것만으로도발명을충분히설명할수있다. 36 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

59 제 4 장국제출원의내용 ( 청구범위제외 ) Rule 명세서는명확하고직접적이어야하며, 불필요한기술은어의사용은피하여야한다. 당해기술분야에서일반적으로허용되는기술용어, 기호및부호를사용하여야한다. 거의알려져있지않거나특별히만들어진기술용어라할지라도적절히정의되고일반적으로인정되는동의어가없는경우에는사용할수있다. 국제출원언어로된적절한동의어가없는경우외래어의경우에도마찬가지로적용된다. 이미다른뜻으로알려진용어는혼동의우려가있으므로사용할수없다. 그러나유사기술분야의용어를적절하게차용하여사용할수도있다. 용어와기호를사용하는경우당해국제출원전반에걸쳐서일관되게사용하여야한다 컴퓨터분야의발명과같이특별한경우에는프로그래밍언어로작성된프로그램목록에만의존하여발명을개시할수없다. 다른기술분야에서와같이당해기술분야에서통상의지식을가진자가이해할수있도록명세서를통상의언어로작성하여야하며, 가능하면흐름도등이해하는데도움이되는것을부가하여야한다. 통상의프로그래밍언어로작성된프로그램의간결한요약문으로당해발명의구현예를설명할수있다면, 그요약문도인정될수있다. Rule 10.1(a), (b), (d) and (e) 4.24 물질의특성이기재된경우정량적인사항이포함되어있으면관련단위를기재하여야한다. 공지된표준 ( 예컨대체크기에대한표준 ) 을사용하여물건의특성을기술하면서머리글자의조합또는유사약어로표현하는경우에는명세서에서이를알수있도록기재하여야한다. 무게와길이의단위는미터법을사용하여야하며, 다른도량형을사용하는경우에는미터법단위를추가로표시하여야한다. 마찬가지로온도는섭씨로표시하며, 다른단위로표시하는경우섭씨를병기한다. 기타의물리량 ( 즉, 길이, 질량, 시간및온도로부터직접적으로유도된단위가아닌것 ) 은국제적으로인정되는단위로표시하여야한다. 예컨대전기에관한단위는 MKSA(Meter, Kilogram, Second, Ampere) 또는 SI(Systeme International) 단위 37

60 제 2 부국제출원 를사용하여야한다. 화학기호와수학기호, 원자량및분자식은일반적으로사용하는것이어야하며기술용어, 부호및기호는 당해기술분야에서일반적으로인정된 것을사용하여야한다. 특히당해기술분야에서합의된국제기준이있는경우에는가능하면이를사용하여야한다 재료또는물품을나타내기위하여명칭또는유사단어를사용하는경우그단어가단순히출처를나타내거나일정범주의여러물품과관련된것이면이를사용하는것은바람직하지않다. 이러한단어가사용되는경우조약제5조에규정된요건을충족하기위해서는그단어에의존하지않고서도당해기술분야에서통상의지식을가진자가발명을실시할수있을정도로충분히그물품의식별이가능하여야한다. 그러나그단어가국제적으로표준용어로인정되어정확한의미를가지게된경우 ( 예를들면 Bowden Cable, Bellville washer) 에는그단어와관련된물품의부가적확인이없이도그단어를사용할수있다 국제출원에서배경기술또는발명의개시의일부로서참고문헌을인용할수있다. 참고문헌이발명의배경기술에관한것일경우출원시에명세서에서인용하거나추후에추가할수있다 ( 문단 참조 ). 참고문헌이발명의개시에직접적으로관련되는경우 ( 예를들면청구된장치의구성요소에관한상세내용 ) 에는, 조약제5조와관련하여이러한사항이고려되도록하려면출원당시의출원에당해참고문헌이포함되어있어야하고그참고문헌을쉽게찾을수있도록그문헌을명확하게밝혀야한다. 참고문헌에기술되어있는사항이조약제5조의요건을충족시키는데에필수적인경우에는명세서에이를구체적으로기재하여야한다. 왜냐하면발명의필수적특징에관한사항은발명의상세한설명에충분히기재되어있어다른문헌을참고하지않아도이해할수있어야하기때문이다 국제출원의공개일이전에공개되지않는한, 국제출원에인용된국제출원일전미공개선출원의내용은개시의일부로간주하여서는안된다. 국제출원의공 38 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

61 제 4 장국제출원의내용 ( 청구범위제외 ) 개일이전에공중이입수할수있는출원을인용하는경우관련부분은인용된실제문장 (text) 으로대체될수있으며, 심사관은이를고려할수있다. 마찬가지로교과서및정기간행물을참고문헌으로인용하는것도당해내용이국제출원일이전에확정되었다는것이입증될수있다면가능하다. 국제출원의공개일후에공중이입수할수있거나전혀공개되지않은문헌 ( 예를들면공개전에취하된출원 ) 을인용하는경우에는심사관은국제예비심사목적으로당해문헌을고려하여서는안된다. 다만, 이는국제단계에서만적용되고출원시의국제출원의개시내용과관련하여지정관청또는선택관청이관련국내법령을적용하는것을배제하지는않는다는점에유의하여야한다. 도면 Rule 도면에관한방식요건은규칙 내지 11.13에규정되어있다. 도면과관련하여검토할사항은도면에포함되어있는문자 (text) 가꼭필요한가하는점이다. 회로도면, 블록도 (block schematics) 및흐름도의경우에있어서복잡한시스템의기능을밝히는표제어 ( 예를들면 magnetic core store, speed integrator ) 는그표제어가도면을신속하고명료하게이해하는데에필요하다면실무적으로꼭필요한것으로간주할수있다. 그러나이러한표제어를숫자나문자로표시한후명세서에서이를설명하는경우가많다. 사용할수없는표현 Rule 9.1(ⅰ) and (ⅱ) 4.29 국제출원에포함될수없는네가지범주의표현이있으며, 이범주는규칙 9.1에규정되어있다. 첫째및둘째범주의표현의예 ( 공공질서및윤리에반하는표현 ( 공서양속 )) 는폭동또는무질서행위의선동, 범죄행위의선동, 인종적 종교적또는이와유사한차별을조장하는선동, 외설적인사항등이다. 규칙 9의목적 39

62 제 2 부국제출원 은폭동, 무질서, 범죄및기타공격적행위의유발을금지하기위한것이나, 심사관이이규칙을적용하는경우는매우드물다. Rule 9.1(ⅲ) 4.30 세번째범주의표현 ( 비방성표현 ) 에있어서는허용되지않는명예훼손성또는비방성표현과허용되는 ( 예컨대명백하거나일반적으로인정되는단점또는출원인이발견한단점과관련된 ) 정당한비평을구분할필요가있다. Rule 9.1(iv) 4.31 네번째범주의표현은국제출원의기재내용과관련이없는사항이다. 그러나이러한사항은 명백하게관련성이없거나불필요한 때에만 ( 예컨대발명의요지또는관련선행기술의배경과관계가없을때에만 ) 특히금지된다는점에유의한다 ( 본장의부록의문단 A4.05[2] 참조 ). 삭제되어야하는사항이출원당초부터명백하게무관하거나불필요한것일수도있으나, 수개의대안중의하나로청구범위를감축하는등심사처리과정에서무관하거나불필요하게될수도있다 일반적으로수리관청 (PCT 수리관청지침서참조 ) 또는국제조사기관 ( 문단 참조 ) 이규칙 9.1의규정과관련된사항을취급한다. 그러나이들관청에서먼저이러한사항을인지하지못한경우에는국제예비심사기관이출원인에게이를삭제할것을요청할수있다. 이때삭제되어야하는사항이속하는표현범주의종류를출원인에게통지하여야한다. 제 4 장부록 배경기술 A4.05 국제예비심사기관이출원인에게선행기술과관련한참고문헌을국제출원에 40 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

63 제 4 장국제출원의내용 ( 청구범위제외 ) 삽입할것을통지하는것이적절한지여부에관하여여러가지실무관행이있으며, 국제기관은다음의지침을참고한다. A4.05[1] 최초출원시의국제출원에개시된사항의범위을넘지않는한도내에서조사보고서등에의하여나중에확인된문헌의언급을선행기술에관한기재부분에추가할수있다. 예를들면당초출원의선행기술에대한설명부분은발명자가어떤관점에서당해발명을개발하였다는인상을주고있으나, 인용된문헌에는발명자가주장하는개발의일부단계또는측면이이미잘알려진공지기술임을보여줄수도있다. 심사관은출원인에게이러한문헌을인용할것과관련내용에대하여간단히요약하여기재할것을요구할수있다. 이때이러한사항을추가함으로써조약제34조 (2)(b) 의규정을위반하지않도록주의하여야한다 ( 문단 내지 참조 ). A4.05[2] 출원내용에대한독자는당해기술분야의일반적인배경지식과기술지식을가지고있는사람으로추정되고어떤한경우에도출원시의개시범위를벗어난보정은허용되지않으므로, 심사관은출원인에게논문, 연구보고서또는교과서로부터얻을수있거나기타잘알려진내용을삽입할것을요구하여서는안된다. 마찬가지로심사관은출원인에게인용된선행기술문헌의내용에대하여상세히기술할것을권유하여서도안된다. 청구범위의발명에대한이해를돕기위하여보다상세한설명이특히필요하지않는한, 인용문헌을포함하고있는이유가기재된것으로충분하다. 선행기술의동일한특징또는측면과관련한여러참고문헌의목록이중복적으로요구되지아니하며, 가장적절한것만인용하는것이필요하다. 반면에심사관은아주광범위한경우를제외하고는불필요한문헌을삭제하도록출원인에게권유해서는안된다. 41

64 제 2 부국제출원 제 5 장청구범위 일반사항 5.01 국제출원은 1 이상의청구항을포함하여야한다. Article 3(2) 5.02 청구범위는 (ⅰ) 보호받고자하는사항을정의하여야하고, (ⅱ) 명확하고간결하여야하며, (ⅲ) 명세서에의하여충분히뒷받침되어야한다. Article 본장에서는청구항이정의하는발명에대하여신규성및진보성을평가하고이러한결정에관련되는선행기술을조사하기위하여청구항을어떻게해석하여야하는가에대하여기술하며, 아울러청구범위의적절한형식과내용에대하여도기술한다. 청구범위의형식및내용 Rule 6.3(a) 5.04 청구범위는 발명의기술적특징 의형식으로기재하여야한다. 이것은청구범위에상업적이익또는비기술적사항에관한기재가포함되어서는안된다는것을의미하며, 목적에대한기재는발명의정의에도움이되는경우허용된다. 모든특징이구조를한정하는형식으로표현될필요는없다. 기능적청구항에대한사항은각국의국내법상의문제이므로, 당해기술분야에서통상의지식을가진자가창의적인기술을사용하지않고도이러한기능을수행하는수단을제공하는데어려 42 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

65 제 5 장청구범위 움이없거나그수단이출원에충분히개시되어있는한, 심사관은일반적으로청구항이기능적형식으로기재되어있다고하여이의를제기할수없다. 기능적한정은당해청구항이기타한정과마찬가지로그것이사용되는정황에서당해기술분야에서통상의지식을가진자에게그것이전달하는바가무엇인가에대하여평가되고판단되어야한다. 발명의기술적응용이란의미에서발명의용도에관한청구항도허용되며, 이에대해서는문단 5.21을참조한다. Rule 6.3(b)(ⅱ) and (c); Section 규칙 6.3(b) 의규정은 적절한경우 에따라야하는 2부분형식 (two-part form) 의청구항에대하여정의하고있다. 첫번째부분에는발명의요지에관한기재즉, 청구범위에기재된발명이관련되는장치, 방법등의일반적기술분야를기재하고난다음, 청구된발명을정의하는데에필요하지만조합하여선행기술의일부를구성하는 기술적특징을기재하여야한다. 이로부터당해발명과관련있는선행기술의특징만을기재할필요가있음을알수있다. 예컨대발명이카메라에관련되어있으나진보성을주장하는부분이셔터에만관련되는경우에는청구항의첫부분은 평면초점셔터를구비하는카메라에있어서... ( 여기서공지되어있는특징의조합을기재한다 ) 로충분하며, 렌즈및뷰파인더와같은공지의카메라의기타특징을언급할필요는없다. 두번째부분, 즉 특징부 에는첫번째부분 ( 규칙 6.3(b)(ⅰ)) 에기재된특징과조합하여보호받고자하는기술적특징, 즉선행기술에추가된발명의특징을기재하여야한다. 조사결과또는조약제33조 (6) 의규정에따라서다른문헌으로부터청구항의두번째부분에기재된어떤특징이청구항의첫번째부분의모든특징과조합한것이사실상이미공지되어있음을알수있고, 그효과또한청구된발명의효과와동일한효과를가지고있음을알수있는경우심사관은출원인에게그특징을청구항의첫번째부분으로옮겨기재할것을요구할수있다. 그러나청구항이새로운조합에관한것인경우와청구항의특징을여러가지방법에의하여선행기술부분과특징부분으로정확하게구분할수있고그중출원인이선택하여기재한특징의구분이부정확하지않은경우에는 43

66 제 2 부국제출원 심사관은이에대하여이의를제기하여서는안된다. 심사관이제1차견해서에서출원인에게다르게구분하여기재할것을요구하였으나출원인이이에따르지않은경우, 심사관은청구항의기재방법은선택관청의국내법상의문제임을감안하여이에대하여더이상의조치를취하지아니한다 출원인의발명이종래의부품또는공정단계의조합에있어서의명백한개선에그특징이있는경우에는심사관은출원인에게청구항을상기의 2부분형식에따라기재할것을요구할수있다. 그러나발명또는선행기술을왜곡하거나잘못이해하도록할수있기때문에발명의성격상이러한형식의청구항이부적절할수도있다. 따라서이러한형식의청구항은규칙 6에규정되어있는바와같이적절한경우에만사용한다. 청구항을다른형식으로기재할필요가있는발명의종류를예로들면, (ⅰ) 진보성이조합에만있는동등한공지의요소또는공정단계의조합 (ⅱ) 하나의물질을생략하거나다른물질로대체하는등에의한공지의화학공정의추가와는구별되는변경 (ⅲ) 진보성이여러부품또는부품간상호관계를변경하는것에있는, 기능적으로상호연관되어있는복수부품의복합시스템 5.07 규칙 6.3(b) 의규정에따라상기 (ⅰ) 및 (ⅱ) 의예를 2부분형식청구항으로기재하면인위적이고부적합하며, 반면에 (ⅲ) 은청구항을너무길고복잡하게할우려가있다. 이와같은청구항기재형식이적절하지않은또다른예로는새로운화합물또는화합물군의발명이청구된경우이며, 이외에도다른형식으로청구항을작성하는것이더욱적절한경우가있을수있다 출원인에게청구항을규칙 6.3(b) 의규정에따른 2부분형식으로작성할것을요구할지여부를판단할때이러한기재형식이 적절한가 를평가하는것이중요하며, 이때청구항의 2부분기재형식의목적은청구된발명을정의하는데에필요한 44 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

67 제 5 장청구범위 특징들중어느것이조합하여선행기술에해당하는가를독자가명확하게알도록하는것임을명심하여야한다. 명세서의선행기술에대한기재로부터이것이규칙 5.1(a)(ⅱ) 의요건을충족할만큼충분히명확한경우에는, 규칙 6.3(b) 에규정된 2 부분형식이아닌다른형식으로청구항을기재하는것이적절하다. Rule 11.10(a), (b) and (c) 5.09 명세서뿐만아니라청구항은 화학공식또는수학공식을포함할수있으나 도면을포함하여서는아니되며, 청구항은표를포함 할수있으나 청구항의기술내용으로보아표를사용하는것이바람직한경우 에한한다. 바람직한경우 에사용할수있으므로심사관은표를사용하여청구항을기재하는것이편리한경우에는이를허용하여야한다. Rule 6.2(a) 5.10 발명의기술적특징과관련하여청구항은 절대적으로필요한경우를제외 하고는명세서또는도면의인용에의존하지말아야한다. 특히, 명세서의... 부분에기재된바와같이, 도면2에도시한바와같이 와같은인용에의존하지말아야한다. 그러므로심사관은이러한경우가발생하였을때출원인에게명세서또는도면을인용하여기재하는것이 절대적으로필요 하다는것을입증하도록요청하여야한다. 절대적으로필요한경우에대한하나의예로서청구된발명이도면에표시된독특한형상을포함하고있으나이를글이나간단한수학공식으로쉽게정의할수없는경우를들수있다. 또다른예로서도표나다이어그램에의해서만정의될수있는특징을가지는화학물질발명을들수있다. Rule 6.2(b) 5.11 국제출원에도면이포함되어있고이도면의특징과연계시킴으로써청구항의기술적특징을보다명료하게알수있는경우에는청구항의특징뒤에괄호형태로적절한인용부호를기재하는것이바람직하며, 청구항이규칙 6.3(b) 에규정된 2부분형식으로기재된경우에는전제부와특징부모두에대하여이와같이기재한다. 그러나이들인용부호가청구범위를한정하는것으로해석하여서는아니되며, 기재된발명의요지에대한이해를돕기위한것으로만해석하여야한다. 45

68 제 2 부국제출원 청구항의종류카테고리 Rule 13; Section 206; AI Annex B 5.12 청구항에는기본적으로 2종류의청구항, 즉물리적실체 ( 물건 (product), 장치 (apparatus)) 에대한청구항과행위 ( 방법 (process), 사용 (use)) 에대한청구항이있다. 첫번째종류의청구항 ( 물건청구항 (product claim) ) 은물질또는조성물 ( 예 : 화합물또는화합물의혼합물 ) 은물론인간의기술에의하여만들어진물리적실체 ( 예 : 물건, 물품, 장치, 기계또는상호작동하는장치로된시스템 ) 를포함한다. 예로서 자동피드백회로를포함하는조향장치, 로구성되는직물의상, X, Y, Z 로구성되는살충제 또는 복수의송신반및수신반을가지는통신장치 를들수있다. 두번째종류의청구항 ( 방법청구항 (process claim) ) 은당해방법을실시하기위하여물건의사용을포함하는한모든종류의행위에대하여적용할수있으며, 그행위는물건, 에너지, 다른공정 ( 제어공정에서와같이 ) 또는생물에실행될수있다 ( 국제조사및국제예비심사에서제외되는사항에대해서는문단 9.04 내지 9.15 참조 ) 표현이다른청구항이실제로는같은카테고리에속하고결과적으로같은보호범위를갖게되는경우가있음에유의하여야한다. 예를들면, 시스템 에관한청구항과 장치 에관한청구항이둘다 장치 의카테고리에속할수있다. 규칙 13.1의요건을충족하는경우에는서로다른카테고리의청구항이하나의국제출원에포함될수있다는점에도유의하여야한다 ( 제10장참조 ). 특허침해는각국의국내법에의하여다루어지므로여러청구항을기재하는것은출원인이나중에모든지정관청 / 선택관청에서발명의충분한보호를받을수있도록하는데도움이된다는것을명심하여야한다. 따라서심사관은독립항 ( 문단 5.42 참조 ) 이불필요하게증가하는것에주의를기울여야하지만, 표현만다를뿐유사한효과를갖는청구항이많다는것에대하여지나치게이론적이거나엄격한접근을하여서는안된다. 46 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

69 제 5 장청구범위 5.14 규칙 13.3은 1군의발명이하나의총괄적인발명개념을형성하도록연관되어있는지여부는여러청구항으로기재되었는지또는하나의청구항내에서선택적으로청구되었는지와는상관없이이루어져야한다. 고규정하고있다. 이는심사관이독립항이불필요하게증가하는것에대하여이의를제기하여야하지만, 발명의단일성을충족하고청구항이 간결하여야한다 ( 문단 5.42 참조 ) 는조약제6조의요건을전체적으로충족하고있는경우에는동일한카테고리의 2이상의독립항에대하여이의를제기하여서는안된다는것을의미한다. 이러한원칙을적용할때심사관은유사한보호범위의청구항에관한문단 5.13의기재내용을참고하여야한다. 그러나특정카테고리의하나의독립항만으로발명의기술요지를모두포함할수없는경우가있다. 예를들면 (1) 전기플러그와소켓, 또는송신기와수신기와같이발명이서로분리되어있으나상호관련되어있고별도로판매될수있는물품을개선한것에관한것인경우, (2) 발명이전기브릿지정류회로에관한것인경우당해회로를구비하는단상및다상배열에대하여단상또는다상에필요한회로의수가다르기때문에각배열 ( 단상및다상 ) 마다각각의독립항을기재할필요가있는경우, (3) 발명이일군의신규화합물에관한것이고그화합물을제조하는다수의공정이존재하는경우등이다. 독립항과종속항 Rule 모든국제출원은발명의필수적특징에관한 1 이상의독립된주청구항을포함하고있다. 이러한주청구항은당해발명의구체적인형태에관한 1 이상의청구항을수반할수있다. 구체적인형태에관한청구항은발명의모든필수적인특징을포함하며, 따라서최소한하나의독립항의모든특징을포함하여야한다. 구체적인형태의청구항은주청구항에서기재된내용보다더구체적으로발명을정의하거나특별히다른실시예를의미하는것으로넓게해석하여야한다. 규칙 13.1의규정을따를것을전제로종속항의특징이그자체로서하나의발명을구성하는것으로간주되는경우에도독립항의발명에대한구체적인형태를청구하고있는다수의종속항을포함하는것이허용된다. 47

70 제 2 부국제출원 Rules 6.4(a) and (b), 66.2(a) 5.16 종속항은그것이종속하는청구항을인용하여야하며인용되는청구항에포함된모든한정을포함하는것으로해석한다. 다중종속항은당해다중종속항과관계되는청구항에기재되어있는모든한정을포함하는것으로해석한다. 청구항과관련하여더상세한지침은본장의부록및문단 9.41을참고한다. Rule 6.4(c) 5.17 모든종속항은가능한범위에서가장실제적인방법으로그룹을이루도록기재하여야한다. 따라서출원인은관련된청구항의조합 (association) 을쉽게발견할수있고, 조합에서의청구항의의미를쉽게파악할수있도록청구항을배열하여야한다. 보호받고자하는사항이불명확하도록청구항이배열되어있는경우심사관은출원인에게적절히보정할것을통지하여야한다 선택사항이동일한속성을지니고서로대체될수있으며, 선택사항의개수나존재로인하여청구항이불명료하게되거나해석이어렵게되지않는한하나의청구항 ( 독립항이든종속항이든상관없이 ) 은여러개의선택사항을포함할수있다 ( 문단 및 참조 ) 청구항은규칙 6.4에정의된종속항이아닌경우에도다른청구항을인용할수있다. 그하나의예로서다른카테고리의청구항을인용하는청구항을들수있다 ( 예 : 청구항 1의방법을수행하기위한장치..., 또는 청구항 1의물건을제조하기위한방법으로서... ). 마찬가지로플러그와소켓의경우와같이대응부품을인용하는부품에대한청구항 ( 예 : 청구항 1의소켓과결합하는플러그에있어서... ) 이이청구항이의존하는선행청구항에기재된사항을명시적으로포함하고있지아니하고, 선행청구항에대하여기능적관계만가지고있는경우에는종속항이아니다. 48 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

71 제 5 장청구범위 청구범위의해석 Article 청구범위는조사와심사단계에서동일한방법으로해석하여야한다. 명세서에서명시적으로정의하거나다른방법에의하여단어에특별한의미를부여하지않는한, 심사관은관련기술분야에서통상의지식을가진자에게통용되는의미와범위를단어에부여하면서각청구항을해석하여야한다. 청구범위의해석에대한상세한지침은본장의부록을참조한다. 용도 청구항 ( Use Claims) 5.21 특별한용도를위한물질또는조성물에대한청구항은그용도에실제적으로적합한물질또는조성물을의미하는것으로해석한다. 청구항에기재된물질또는조성물과본질적으로동일하나그용도로사용하기에는부적합한공지의물질은청구항의신규성을상실시키지않으나, 공지의물질이용도에실제적으로적합한형태인경우에는그용도에대해기재되어있지않더라도청구항의신규성을상실시킨다. 예를들면, 약물로사용되는, 항균제로서 또는 Y라는질병을치료하는 등의용도를나타내는말이앞에붙는 물질또는조성물 X 등과같은형식으로기재된수술, 치료또는진단방법에처음사용되는공지의물질또는조성물청구항은그용도를위하여제시되거나포장될때의물질또는조성물을한정하는것으로간주한다. 문단 5.22를참조한다. 용도청구항에관한구체적사항과국제기관이 용도 청구항을 방법 (process) 청구항으로간주할때에대한설명은본장의부록을참조한다. 전제부 (Preamble) 5.22 조사및심사를목적으로청구항의전제부가청구항의구성요소를평가하는데에미치는효과는각각의경우에따라서결정되어야한다. 조사와심사를하는 49

72 제 2 부국제출원 동안발명의목적이나용도를기술하고있는전제부를평가할때청구된발명과선행기술사이에이러한목적이나용도로인하여구조상의차이 ( 또는방법청구항의경우공정단계상의차이 ) 가생기는지여부를판단한다. 만일그러한차이가발생하는경우, 전제부는청구항을한정하는것으로해석한다. 규칙 6.3(b) 에정의된 2부분청구항에있어서전제부는청구항의범위를한정하는것으로간주한다 청구항이 방법등을수행하기위한장치로서 와같이시작하는경우에이는당해방법을실시하는데에적합한장치만을의미하는것으로해석한다. 청구범위에기재된모든특징을가지고있으나기재된목적에부적절하거나기재된목적에사용하려면수정이필요한장치는일반적으로청구항의범위에속하는것으로간주해서는안된다. 예를들어, 청구항이장치의한정으로이루어진육류절단용기계에관한것이고 육류절단용기계 라는청구항의용어가적극적인구조의한정없이본장치의기능 ( 즉, 육류절단용 ) 만을규정하고있는경우에는선행기술인절단기가육류를절단할수있는한, 신규성과진보성을판단함에있어서이러한용어는중요하지않다. 이경우에있어서 육류절단용 이라는용어는단순히육류를절단하기에적합한기계로한정하는것으로취급한다. 따라서선행기술을통하여절단기가본래부터육류를절단할수있는가와선행기술명세서에이절단기에의하여절단되는물질의종류가기재되어있는지를살펴보아야한다. 특정용도를위한물질에대한청구항에도이와유사한기준을적용할수있다. 예로서 용융된강철의몰드 에관한청구항은몰드에대한한정을내포하고있다. 그러므로용융점이강철보다훨씬낮은플라스틱얼음얼림통은청구항의보호범위에속하지않는다. 마찬가지로특별한용도를위한물질또는조성물에대한청구항은기재된용도에실제적으로적합한물질또는조성물을의미하는것으로해석한다. 청구항에기재된물질또는조성물과본질적으로동일하지만그용도에사용하기에는부적합한형태의공지의물질은청구항의신규성을부정하지않는다. 50 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

73 제 5 장청구범위 개방형또는폐쇄형청구항 (Open and Closed Claims) 5.24 신규성또는진보성을판단할때에심사관은어떤형태의이행 (transition) 문구 ( 예를들면, consisting of, comprising, characterized by 등 ) 가사용되고있는가를고려하여야한다. 조사대상은사용된이행문구의형태에따라다르다. (a) 청구항의이행문구에폐쇄형 (closed type) 이사용된경우에청구항에기재되지않은구조적구성요소또는공정단계를포함하는물건또는방법으로청구항을해석할수없다. 예를들면, 청구항이 A, B, C 만으로구성되는물건 (a product consisting only of A, B and C) 으로기재되어있는경우에는 A, B, C와 D 또는다른부가적특징이나구성요소를포함하는물건에대한것으로해석할수없으며, A, B, C와 D 또는다른부가적특징이나구성요소를포함하는물건을개시하는선행기술에대하여신규성이있다. 이행문구 consisting of 를폐쇄형이행문구로해석하는국제기관이있는가하면아래 (c) 에기재된것처럼 consisting essentially of 와동등하게취급하는국제기관도있다. (b) 청구항에개방형 (open type) 이행문구가사용된경우에는청구항에기재되지않은구조적구성요소또는공정단계를포함하는물건또는방법에관한것으로청구항을해석할수있다. 예를들면, 청구항이 A, B, C 로구성되는물건 (a product comprising A, B and C) 으로기재되어있는경우 A, B, C와 D 뿐만아니라다른부가적특징이나구성요소를포함하는물건을개시하는선행기술에의하여신규성이부정된다. (c) 청구항의이행문구에 consisting essentially of 가사용되고있는경우이이행문구는폐쇄형과완전개방형의중간형태로취급된다. 이문구는청구항의범위를특정된물질또는공정단계와청구된발명의기본적이고신규한특징에실질적으로영향을미치지않는것들로한정한다. 조사와심사목적으로는명세서또는청구항에실제로기본적이고신규한특징이실제로무엇인지에대한명시가없다면, consisting essentially of 는개방형 ( 예를들어 comprising ) 이행문구와동일하게해석한다. 51

74 제 2 부국제출원 수단 + 기능청구항 (Means Plus Function Claims) 5.25 청구항의한정이구조, 물질또는행위를특정하지않은채기능또는특징에의하여수단또는단계를정의하는경우그러한한정은기재된수단이청구항에서더욱특정되지않는한, 특정기능을수행할수있거나특정성질을갖는구조, 물질또는행위를정의하는것으로해석하여야한다. 만약수단이더욱특정되어있다면당해청구항은더욱특정된한정을포함하는것으로해석한다. 예를들면, 만약청구항이유량을제한하는밸브수단으로기재되어있으면심사관은이를유량을제한하는모든수단으로해석하지않고밸브수단으로한정하여해석한다. 또다른예로 열을단열하는층을포함하는건축물재료 에대한청구항은 열을단열하는층 인 물질 을포함하는건축물재료로해석한다. 그러나이러한수단 + 기능청구항이명확하고간결한지여부와청구항의발명이당해기술분야에서통상의지식을가진자에게충분하게개시되고있는지여부의문제는별도로결정하여야할문제임을유념한다. 방법적물건청구항 (Product by Process Claims) 5.26 제조방법의형식으로물건을정의하고있는경우당해청구항은전체로서물건에관한것이다. 이러한청구항은비록공개되지않은방법으로만들어졌다하더라도선행기술의물건이청구항의발명과근본적으로동일하거나분간할수없는것으로보이는경우신규성이부정된다. 방법적물건청구항에대한사항은본장의부록에서상세히설명한다 물건이그물건이만들어지는공정단계에의해서만정의될수있는경우또는제조방법에의하여최종물건에각별한특징이부여될것으로예상되는경우심사관은공정단계를고려하여조사의대상을결정하고선행기술에대한특허성을평가한다. 예를들어청구항이 철로된패널과니켈로된패널을용접한 2층구조의 52 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인

75 제 5 장청구범위 패널 로기재되어있는경우용접방법에의한최종물건은용접이외의방법 ( 공정 ) 으로생산된최종물건과다른물리적특성을가지므로심사관은 용접 이라는방법을고려하여조사의대상을결정하고선행기술과대비한특허성을평가한다. 즉, 당해물건은공정단계에의해서만정의될수있다. 선행기술중에서용접방법에의한동일한 2층구조의패널이발견되지않는한, 청구항의신규성은부정되지않는다. 방법적청구항에있어서물건과장치의한정 5.28 조사와심사시방법적청구항에있어서물건과장치의한정을고려하여야한다. 청구항해석에관한전제부의효력에대해서는문단 5.22를참조한다. 청구범위와명세서간의불일치 5.29 청구범위와명세서간에중대한불일치가있는경우출원인에게이러한불일치를해소하도록보정을통지하여야한다. 예를들어청구범위에기재되어있지않은기술적특징이발명을실시하는데에필수적임을명세서에기재하거나시사한경우가있다. 이경우심사관은청구범위에이특징을포함하도록보정을통지하여야한다. 그러나출원인이답변서를통하여이특징이필수적이지않다는것이당해기술분야에서통상의지식을가진자에게명백하다는것을보여주는경우에는청구범위가아닌명세서를보정할것을통지하여야한다. 또다른형태의불일치는청구범위에기재된범위를벗어난것으로보이는발명의구체적예가명세서와도면에있는경우이다 ( 예 : 청구범위전부가전자튜브를사용한전기회로에관한것이고그구체적예중의하나는전자튜브대신반도체를사용하고있는경우 ). 이경우에도불일치한점을제거하여청구범위의의미에관하여추후에발생할수있는불확실성을사전에제거할수있도록출원인에게청구범위또는명세서및도면을보정할것을통지하여야한다. 그러나청구범위의의미에대하여의문이없는불일치점에대해서는간과할수있다. 53

76 제 2 부국제출원 5.30 모호하고불특정한방법으로보호범위가확장될수있음을암시하는일반적기재가명세서에포함되어있는경우, 이에대하여조약제6조의위배를이유로이의를제기하여야한다. 특히, 발명의 사상 을보호하기위하여보호범위가확장될것을언급하는기재에대해서는이의를제기하여야한다. 청구범위가특징들의조합에관한것인경우조합전체뿐만아니라개별적특징또는개별적특징의부분적조합도보호되어야한다는것을암시하는기재내용에대하여도이의를제기하여야한다. 명확성 (Clarity) Article 청구범위가명확하여야한다는요건은각각의청구항뿐만아니라전체로서의청구범위에도적용되어야한다. 청구범위가명확하여야한다는것은보호받고자하는사항을정의하는청구항의기능에비추어청구항의발명의신규성 진보성및산업상이용가능성에대한견해를형성하기위한목적에있어서가장중요하다. 그러므로청구항에기재된용어의의미는가능한한당해기술분야에서통상의지식을가진자에게청구항자체의기재로부터명확하여야한다 ( 문단 5.20 참조 ) 각청구항은보호받고자하는발명의범위를명확하게밝혀야한다. 청구항의표현의명확성에대한분석은개시내용, 선행기술의교시및당해기술분야에서통상의지식을가진자가발명이이루어진때에내리는청구항의해석에비추어이루어져야한다. 당해기술분야에서통상의지식을가진자가청구된발명의범위를확실하게결정할수있는경우, 당해청구항은명확성의요건을만족한다. 청구항의범위가광범위하다고해서당해청구항의명확성이결여되었다는의미는아니다. 청구범위에기재된발명의범위가명확하고출원인이청구범위에정의된것과다른범위의발명을의도한것이라고달리나타내지않은한, 당해청구범위는명확성의요건을만족한다. 54 PCT 국제조사및국제예비심사가이드라인