한국 IPG INFORMATION 한국 IPG 의활동 [ 세션 1: 한국에서의지식재산실무요령과최신법개정현황 ( 특허 되도록클레임을전개해야합니다. 편 ) ] 강연자 : 김앤장법률사무소김진백변리사 4 프로그램클레임의범위 일본에서는프로그램클레임을사물의범위로인정하고있지만한국

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다민 시
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한국 IPG I N FO R M AT I O N 한국 Intellectual Property Group 2013.03 ISSUE. 발행_한국IPG 사무국(일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 지재팀) 전화_02-3210-0195 전자우편_kos-jetroipr@jetro.go.

1 한국 IPG I N FO R M AT I O N 한국 Intellectual Property Group ISSUE. 발행_한국IPG 사무국(일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 지재팀) 전화_ 전자우편_kos-jetroipr@jetro.go.jp 책임편집_岩谷一臣(이와타니 가즈오미) 019 편집_曺恩実(조은실), 文炯逸(문형일), 李永熲(이영경) (일본특허청 수탁사업) INDEX 한국IPG의 활동 한국 지식재산 실무 세미나 를 오사카와 도쿄에서 개최 01 IP를 알자 중요 판례 판결사례 소개 04 한국 IP뉴스 06 신 지재최전선은 지금 - 디자인을 활용하라 07 - 지식재산 관리비용을 절약하는 요령 08 한국IPG 회원 등록 한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운 한국IPG 영되며, 회비는 없습니다. 사무국으로부터 한국IPG의 활동 2012년도 사업도 얼마 남지 않았습니다. 금년도 사업 한국 지식재산 실무세미나 (일본특허청 위탁사업)를 개최하였습니다. 으로 한국IPG는 한국IPG 세미나 를 도쿄(7월, 11월, 3월), 오사카(2월), 서울(5월, 12월)에서 개최하였고, 세관직원과 상표권 특별사법경찰대를 대상으로 진위 판정 세미나 (8월,10월)도 개최하여 좋은 평가를 받았 습니다. 일본기업의 한국에서의 지재권 확보와 보호 등에 미력하나마 도움을 드릴 수 있게 되었습니다. 내 한국 기업의 기술력 향상과 제3의 전성기라고 불리는 일본 기업의 한국 진출 러쉬에 따 라 한국에서 지식재산을 확실하게 보호하는 것이 시급한 과제로 떠오르고 있는 반면, 한국과 일본의 지식재산 제도 및 실무상의 차이점으로 인해 중요한 발명이 특허로 인정 년도에도 한국IPG 사업을 추진함에 있어 회원 여러분 되지 못하는 문제도 발생하고 있습니다. 따라서 지난 2월 26일과 27일 이틀간 김앤장 들의 많은 지원과 협력부탁드립니다. 법률사무소의 특허 전문가 김진백 변리사님과 디자인 상표전문가 류창오 변리사님을 강사로 모시고 도쿄와 오사카에서 한국에서의 특허 디자인 상표에 관한 실무 요령과 CAUTION 앞으로의 관련 법개정 동향을 소개하는 한국 지식재산 실무세미나 를 개최하였습니다. <한국IPG INFORMATION>에 게재된 기고 번역문 등은 이번 세미나는 도쿄와 오사카에서 약165명이 참가하여 성황리에 개최되었습니다. 다시 모두 권리자의 허락을 받아 게재된 것이므로 무단 전재 한번 참가해 주신 모든 기업 관계자분들께 감사의 말씀을 전하며 이번 세미나에 대해 및 무단 복제를 금합니다. 다음과 같이 보고드리는 바입니다. 01

2 한국 IPG INFORMATION 한국 IPG 의활동 [ 세션 1: 한국에서의지식재산실무요령과최신법개정현황 ( 특허 되도록클레임을전개해야합니다. 편 ) ] 강연자 : 김앤장법률사무소김진백변리사 4 프로그램클레임의범위 일본에서는프로그램클레임을사물의범위로인정하고있지만한국 (1) 특허법개정현황에대한소개먼저 2014년1월시행을목표로특허법조약 (PLT) 의취지를반영한특허법개정안이국회에서심의중임을소개해주셨습니다. 현재예정된주요개정내용은다음과같습니다. 그중에는한국IPG가한국정부에지속적으로건의해온내용도포함되어있어이번법개정을환영하는바입니다. 1 출원서와함께논문등발명내용에대한기재로보는 외관상명세서 의제출에의해특허출원일을인정 2 명세서의외국어 ( 당분간은영어 ) 출원허용 3 명세서를청구범위와발명설명으로구분 4 의약품허가등에의한특허권존속기간의 1회연장신청가능을명문화 에서는프로그램클레임을 컴퓨터로읽을수있는기록매체 라는표현으로변경할필요가있습니다. 이때이러한기록매체가명세서에기재되어있는지의여부, 다시말해서포트요건이문제가되는경우도적지않다고합니다. 이외에도 1) 클레임의임의적인기재의적합여부, 2) 청구항마다통지되는거절이유, 3)Office Action 응답기간 ( 통상2개월로원칙적으로는 4개월까지연장가능 ), 4) 최후거절이유통지의보정적합여부, 5) 재심사청구제도도입, 6) 분할시기요건등에대해한국과일본의차이를예를들어구체적으로설명해주셨습니다. 마지막으로출원인이필요에따라심사기간을선택하는 3트랙심사시스템의활용과심사관과의면접활용등도움이되는실무적인방법에대한설명으로세션1을마쳤습니다. 5 신규성상실의예외적용주장가능기간확대 [ 세션 2: 한국에서의지식재산실무요령과최신법개정현황 ( 디자인 (2) 특허에관한실무의요령 적절한권리설정과불필요한비용을줄이는방법에대해실무자입 상표편 ) ] 강연자 : 김앤장법률사무소류창오변리사 장에서설명을해주셨습니다. 그중주요내용에대해아래와같이소개합니다. 1 명세서번역일본어와한국어는비교적번역이용이하나명세서의번역에는주의가필요합니다. 원문을근거로한보정은인정되지않으므로오역으로인해원래권리화가능한발명이권리화되지않거나의도했던것과는다른발명으로권리화되는등의폐혜가발생할가능성이있습니다. 따라서 1) 주어를생략하지말것, 2) 한국대리인에게일문과영문을함께제공할것, 3) 충분한번역기간을확보할것, 4) 인과관계등의문장구조를명확히할것, 5) 가타카나로표기된전문용어는영어를병기할것등이중요합니다. (1) 디자인보호법개정현황에대한소개세션2에서는디자인과상표에대해설명해주셨습니다. 먼저디자인보호법의개정동향에대한설명으로, 2010년경부터디자인보호제도를전면개정하는법개정이예정되어있었는데, 많은반대로결국전면개정은미루어졌습니다. 이개정안에대해서는한국IPG에서도반대입장의건의사항을제출해놓은상태입니다. 현재예정된개정내용은 1)2014년 1월1일발효를목표로한헤이그협정가입및국제디자인출원제도도입, 2) 창작성판단기준의국제주의해석, 3) 디자인권존속기간의연장, 4) 유사디자인제도폐지와관련한디자인제도의도입, 5) 동일출원인에대한확대선출원의적용배제, 6) 복수디자인출원범위확대, 7) 신규성상실의예외주 2 ~ 로부터이루어지는 의클레임에주의한국에서는이것을이른바 오픈 (open) 클레임 이아닌 클로즈 (close) 클레임 으로해석되는경우가많습니다. 때문에 ~ 를포함하는 이라는표현으로변경하거나, 현지대리인과반드시상의해야합니다. 3 다중항인용클레임이인정되지않는다. 한국은일본과달리다종류을인용한청구항을또다시다수인용하는이른바다중항인용클레임이인정되지않습니다. 따라서한국에출원할때에는필요한청구항을한정하여다중항인용청구항이안 02

3 한국 IPG 의활동 한국 IPG INFORMATION 장가능한기간확대등이며, 2013 년 9 월시행을목표로국회에서 를지켜보아야겠습니다. 심의중에있습니다. (4) 상표에서의실무요령 (2) 디자인에관한실무요령대다수의일본기업은특허출원은중시하지만아쉽게도디자인은중요시하지않는경향이있습니다. 그러나한국에서는특히중소기업이디자인권을취득하여지식재산분쟁에이르는경우도적지않기때문에일본기업이한국에진출시에는디자인권을반드시취득해야한다고설명해주셨습니다. 디자인출원에관한실무요령은아래와같습니다. 1 한국진출전에권리침해유무에대한조사를할것! 한국에서는디자인침해소송이적지않고, 포장용구나일반물품등무심사등록의분류도있기때문에한국진출전에권리침해가능성에대해조사를해두는것이필요하다고하셨습니다. 2 디자인의설명, 도면제출등에대한주의가필요하다! 디자인의보호대상은대부분디자인의설명이나도면에통해이루어지기때문에일본에서의출원을그대로한국에출원하지말고현지변리사등과상의할필요가있다고하셨습니다. 3 전체디자인과부분디자인의출원일에대한주의가필요하다! 한국에서는선출원의지위가동일출원인에게도영향이미치므로전체디자인의출원을한후에부분디자인의출원을하면거절됩니다. 선후출원을일본에서의우선일을기준으로판단하기때문에한국에서출원할예정이라면일본등의제1국에서의출원순위도고려할필요가있다는것입니다. 4 디자인에대한설명등의심사가엄격하다! 한국의디자인심사는공업상의이용가능성, 재질, 용도등의심사가엄격한편입니다. 현지대리인은일본어가가능한경우가많으므로메일이아닌전화등으로긴밀히직접상담하여적절한출원서를작성하도록하는것이좋습니다. 이외에도무심사디자인에대한이의신청, 서체에관한디자인, 심사기간등, 여러주의점에대해설명해주셨습니다. 한국에서는중국등에비해위조상품피해가감소되었다고는하나한국특허청에따르면어패럴관련상표이의신청의 70% 가위조상표가의심이된다고하므로위조상품출원에대한주의가필요하다고설명해주셨습니다. 그외에아래와같이실무요령에관해설명해주셨습니다. 1 홀로그램 동작상표 업무표장, 소리 냄새상표, 위치상표등에주의할것! 작년에개정된소리 냄새상표, 지난번대법원에서인정받은위치상표등, 일본에는없는상표가있기때문에이러한상표에대한출원방법이나권리화 활용에유의할필요가있다는것입니다. 2 사용의사확인제도, 지정상품수수료가산제도에주의할것! 사용의사확인제도의취지는일본과같으나허용범위가다릅니다. 또한사업계획서나상표사용의계획서제출등심사운용이엄밀합니다. 지정상품수수료가산제도도마찬가지로필요한상품등을엄선해출원할필요가있습니다. 3 특허사무소의상표심사수준에주의할것! 출원이나사업을추진할때타인의등록상표를조사할필요가있습니다. 한자나로마표기등한국어와일본어의차이를이해한후상표조사를실시할필요가있습니다. 또한상품의명칭도한국과일본에서의차이가있으므로특허사무소의경험과실력이중요합니다. 4 상표포트폴리오를재점검하자! 다류출원이나분할출원, 추가출원등을잘선택하여출원함으로서상표관리의부담과권리유지비용등을줄일수있습니다. 특히상품을나중에추가하는추가출원을활용하거나한국분류에서니스분류로의이행에따른상품분류가다수중복될경우에는상표갱신출원이아닌신규출원하는등일본과다른전략이필요하다는것입니다. 이외에도지식재산과관련한한일의비지니스문화의차이와한국특허청의심사특징 ( 결합상표심사가엄격하고유사범위가넓다 ) 등에 대해간단하게설명해주셨습니다. (3) 상표법개정현황에대한소개 상표법도 2014년 1월시행을목표로국회에서심의중이며불사용취소심판의개선, 상호와서비스마크의조정등이예정되어있습니다. 특히불사용취소심판에서취소된등록상표에대해서는해당상표와의유사판단시기를출원일이아닌심사결정시로한다는개정내용이포함되어있습니다. 이개정안도한국IPG가오랜기간한국 이번세미나에서는제도, 법률이라는관점만이아닌실무적인요령으로불필요한거절를회피하고권리유지 관리를용이하게하는요령을알려주셔서최전선에서활략하고있는실무자들에게매우유익한정보가되었습니다. 지면을빌려강연자두분께감사의말씀을드립니다. 정부에건의해온내용으로, 앞으로이개정안이어떻게될지그결과 03

4 한국 IPG INFORMATION IP 를알자 중요판례 판결사례를소개합니다. - 아디다스위치상표사건과삼성전자직무발명사건 최근한국에서이루어진중요판례 판결사례에대해다음과같이소개합니다. 판결문에대한전문번역내용은 JETRO 서울사무소홈페이지 라이센스 -사업진출 - 조달등 란의 한국기업동향 에게재되어있으며, 위치상표에관한한국특허청의심사지침은홈페이지 법령 - 심사기준등 란에게재되어있으므로참조바랍니다.( 홈페이지주소 : 는그결합 을상표로보는취지는공통으로포함되어있다. 이와같은상표의정의규정은기호 문자 도형또는그결합을사용하여시각적으로인식할수있도록구성된모든형태의표장을상표의범위로포함시키고있다고볼수있다. 따라서이러한규정에따르면 각각의기호 문자 도형, 또는그결합이일정한형상이나모양을형성하여이러한 일정의형상이나모양이지정상품의특정위치에부 < 아디다스위치상표사건 ( 대법원2010후2339호, 판결선고 )> 지난해 12월20일, 한국대법원은상표법의상표정의규정에비춰일정의형상이나모양등이지정상품의특정위치에부착됨에따라자타의상품을식별할수있게된표장 ( 이른바 위치상표 ) 을상표로인정하는판결을내렸습니다. 지금까지한국에서는위치상표자체를인정하지않았습니다. 예를들면도형이상품의특정위치에부착되어그것을사용등에의해자사제품을표시하여식별력을가질수있다고하더라도그표장이매우단순한도형일경우등은상표등록을인정하지않았습니다. 그러나이번판결에의해과거의판례가뒤집혀위치상표로등록할수있는길이열렸습니다. 본판결은일본기업에게매우중요한것으로판결에대한개요등을소개하고자합니다. 일본에서는현재위치상표도입을위한법개정이논의되고있습니다. 착되어자타의상품을식별할수있는표장 도상표의한종류로인정된다.( 이러한표장을이하 위치상표 라고한다 ) 2) 위치상표에는지정상품에일정형상이나모양등이부착된특정위치를설명하고있기때문에지정상품의형상을표시하는부분이필요하다. 이때표장의전체적인구성, 표장의각부분에사용된선의종류, 지정상품의종류및그특성등에비춰, 출원인의의지로지정상품의형상을표시하는부분에상기와같이설명의의미를부여한것뿐임을쉽게파악할수있다는것에한하여이부분은위치상표의표장자체의외형을이루는도형이아니라고이해해야한다. 3) 또한위치상표가일정의형상이나모양등이그자체로식별력을가지고있지않다하더라도지정상품의특정의위치에부착되어사용됨에따라해당상품에대해거래자및수요자등의대다수의특정인의상품을표시하는것으로인식되고있다면사용에의한식별력을취득한것으로인정되어상 표로등록할수있다. 판결내용에대한개요 1) 상표법상, 상표의정의규정은 ( 생략 ) 수차례개 정되었으나 자신의상품을타인의상품과식별되 도록하기위해서사용되는기호 문자 도형또 또한한국특허청은 2 월 22 일자로 특수상표의등 록출원심사에관한지침 을발표하면서위치상표 에관한심사방침등을발표했습니다. 04

IP 를알자 한국 IPG INFORMATION < 삼성전자직무발명사건 ( 서울중앙지방법원2010가합 41527 2012.11.23판결선언 )> 앞서주요판례를소개했습니다만또한가지의주목할판례를소개합니다. 삼성전자의전직원이소송을제기한직무발명보상에관한재판으로삼성전자를상대로 60억원 ( 약6억엔 ) 이넘는거액의보상금을지불하라고판결한사례입니다.

5 IP 를알자 한국 IPG INFORMATION < 삼성전자직무발명사건 ( 서울중앙지방법원2010가합 판결선언 )> 앞서주요판례를소개했습니다만또한가지의주목할판례를소개합니다. 삼성전자의전직원이소송을제기한직무발명보상에관한재판으로삼성전자를상대로 60억원 ( 약6억엔 ) 이넘는거액의보상금을지불하라고판결한사례입니다. 직무발명보상에관한재판은일본에서도과거수백만엔부터 2백억엔까지이르는매우높은금액의판결이이어져관련법개정도이루어졌으며최근에도재차법개정에대한논쟁이이루어지고있습니다. 향후한국에서도이와같은고액의직무발명보상에관한재판이빈발할지에대해매우관심이높은사항입니다. 단, 본판결은서울중앙지방법원의판결이고현재항소사건이며한국의개정전특허법 (2006년3월개정전법률 ) 이적용된사건이라는점에유의해야합니다. 대한보상금청구권까지포기했다고보기어렵다. 3) 보상금청구권의소멸시효는일반채권과동일한 10년이며, 그기산점은일반적으로사용자가종업원이직무발명에관한권리를승계한시점으로보아야하나회사의근무규칙등에직무발명보상금지불시기가규정되어있을때는그시기가도래할때까지보상금청구권을행사함에있어법률상장애가발생하므로근무규칙등이규정된보상금지불시기가소멸시효의기산점이된다. 또한본건과같이해외의기반특허로고액의실시료수익을올린발명일경우에는종업원은그발명이표준기술로채택되기전까지자신에게지불되어야할정당한보상금을산정하는것이사실상불가능하므로본건에서는발명이표준기술에채택되어피고에게실질적인실시료수입이발생하였을때부터기산되어야한다고 본다. 판결내용에대한개요 1) 피고회사의직무발명보상지침에직무발명보상금지불시에는심의위원회의의결이필요하다고규정되어있다하더라도이규정에의해심의위원회의의결이없으면직무발명보상금은발생하지않는다고해석하는것은강행규정이며개정전특허법제40조제1항에위반한다. 2) 직무발명에대한보상금이종업원에게지불되었을당시추가적인보상청구권을포기한다는내용에합의하였다하더라도본건에서는실제지불한보상금이회사의보상지침에따른보상금지불기준에미치지못하며회사가종업원에게종업원의발명에의한구체적인수익금을알려준사실도없고해당합의는무효또는취소가능한하자가있는 4) 종업원에게지불해야할직무발명보상금액은사용자의근무규칙등에사용자가지불해야할대가에관한조항이있어도그대가의금액이개정전특허법의규정에의해정해진정당한보상금에미치지못할경우에는그부족한금액에상당하는대가의지불을요구할수있고, 해당근무규칙등의조항은지불에대한하나의기준으로만참작할수있는것으로종업원과사용자가해당법조항에구속되는것은아니다. 이때직무발명보상금액은 1 직무발명에의해사용자가얻은수익금액 ( 사용자이익금액 ) 2발명에대한사용자및종업원의공헌도 ( 발명자보상율 ) 3공동발명일경우의발명자개인의기여도 ( 발명자기여율 ) 등의요소를종합하여산정해야한다. 법률행위이기때문에실제지불된보상금을초월 하는부분또는당시발생하지않은실시료부분에 05

한국 IPG INFORMATION IP 를알자 일본무역진흥기구서울사무소지적재산팀홈페이지에서매일제공되고있는지적재산권관련뉴스중에서, 위조품, 권리침해를중심으로한국 한국 IP 뉴스 의지재동향정보을게재했습니다. 상세한기사및기타뉴스에대해서는홈페이지의 뉴스속보 를참고해주시기바랍니다. 원천 핵심특허확보가능한 30대유망기술나왔다 ( 한국특허청 2012.

6 한국 IPG INFORMATION IP 를알자 일본무역진흥기구서울사무소지적재산팀홈페이지에서매일제공되고있는지적재산권관련뉴스중에서, 위조품, 권리침해를중심으로한국 한국 IP 뉴스 의지재동향정보을게재했습니다. 상세한기사및기타뉴스에대해서는홈페이지의 뉴스속보 를참고해주시기바랍니다. 원천 핵심특허확보가능한 30대유망기술나왔다 ( 한국특허청 ) 한국특허청은지식경제부, 보건복지부, 국토해양부, 방송통신위원회등정부 R&D 부처가참여하여바이오, 로봇, 이동통신 3대산업분야에대한특허분석을통해향후 금속 7000여점 ( 정품시가 39억원상당 ) 을압수했다. 일본미쓰비시화학, LED관련특허소송승소 ( 디지털타임스 ) 일본미쓰비시화학측에따르면지난 5 일서울중앙지방법원 3~5년이내에원천 핵심특허선점이가능한유망기술로 성체줄기세포기술 인간모사매커니즘기술 모바일증강현실기술등 30개기술이선정했다고 4일밝혔다. 한국특허청은선정한 30개의미래유망기술을관련부처에제공하여 2013년정부R&D과제기획에활용하도록했다. IP경쟁력강화위해정부가나선다 ( 전자신문 ) 한국정부는지식재산 (IP) 산업육성을위해올해 2조4400 억원을투입한다. 김황식국무총리주재로열린국가지식재산위원회제7차회의에서 2013년국가지식재산시행계획 이확정됐다. 20 개부처가수립한 256개관리과제와 17개광역지방자치단체가수립한 866개관리과제로구성됐다. 국가지식재산인력양성종합계획 도수립되어앞으로 5년간지식재산전문인력 5만명을양성하고기업인력 30만명에게전문교육을실시한다. 5년간총 3145억원예산을투입해창의인재와 IP관리 서비스를담당할전문인력을양성한다. 정부는또연구비를부담하는기업도연구를수행하는대학 연구소간특허갈등을해소하기위해 산학연협력연구협약가이드라인 를만들어협력연구성과물의소유권귀속, 실시권, 수익배분등을기준으로 6 개의계약유형과판단기준을제시했다. 짝퉁명품액세서리제조업자적발 ( 디지털타임스 ) 한국특허청상표권특별사법경찰대는남대문및동대문일대도소매상, 제조업자등을대상으로추적수사를벌여해외유명상표를도용해가짜액세서리용귀금속을제조유통시킨김모씨 (49세) 를상표법위반협의로구속영장을신청했다고 24일밝혔다. 또한김모씨가서울중구소재제조공장에보관중이던샤넬, 루이뷔똥등짝퉁액세서리귀 은미국인터매틱스와국내판매업체인 GVP를상대로제기한특허침해소송에서미쓰비시화학의주장을인정해인터매틱스의형광체제품에대해국내수입및판매금지를명하는판결을내렸다. 미쓰비시화학은지난 2011년 11월인터매틱스가자사의질화물계적색형광체특허 ( 한국특허제 호 ) 를침해했다면서인터매틱스와 GVP를상대로형광체수입및판매금지소송을서울중앙지방법원에제기했었다. 특사경, 속칭짝퉁운동화제조 유통시킨일당적발 ( 디지털타 임스 ) 특허청 상표권특별사법경찰대는유명운동화 뉴발란스 상표를도용한짝퉁운동화및부자재등총 7900여점을제조 유통한혐의로박모씨등 2명을상표권위반으로구속했다고밝혔다. 압수된짝퉁운동화는 7942점으로정품시가 5억여원에상당하는물량이다. 구속된박모씨는지난해단속에걸린부산시의지하공장을인수해또다시짝퉁제품을제조하는대담함을보였으며인근별도비밀창고를마련해짝퉁을대규모로보관 판매한것으로드러났다. 박근혜정부, 지식재산생태계구축에나선다 ( 전자신문 ) 14일대통령직인수위원회에따르면 창조경제구현을위한지식재산생태계구축 이새정부의 100대국정과제에포함되는것으로파악됐다. 생태계구축은지식재산위원회전략기획단이속하는미래창조과학부 문화체육관광부 특허청의주도로지식재산의창조 보호 활용체계마련을위한다양한정책을추진할전망이다. 지식재산생태계구축은박당선인이대선공약에서언급했던사안이다. 관가에선국정과제포함은 5년간지속사업추진과범부처의원활한협조지원측면에서의미가크다는설명이다. 상세한기사, 그외의뉴스에관한것은 한국지적재산뉴스 을참고하시기바랍니다. URL: 06

과연 일본기업은 디자인 전략이 충분하다 할 수 있을까? 저조한 일본의 디자인출원 단위=건, 자료: 미 특허상표청 일본 특허청에 대한 디자인출원 건수는 최근 정체상태에서 약간 감소 하는 경향에 있다. 한편 한국은 정체상태였던 것이 약간 증가경향으로 등록하지 않았다.

7 IP를 알자 한국IPG INFORMATION File No.50 <The Daily NNA 한국판 지면으로 매월 두 번째 수요일에 연재> 디자인을 활용하라 - 디자인으로 고전을 면치못하는 삼성전자 <그림 2. 삼성전자와 일본기업의 미국 디자인 등록> 글로벌 기업들의 무한경쟁시대에 같은 기술과 기능의 제품에 결국 차이 를 만드는 것은 디자인이다 삼성전자 홈페이지에는 이런 말이 있다. 실재 로 삼성전자는 미국에 많은 디자인권을 가지고 있는 상태다. 그러나 이렇 게 디자인을 강조하는 삼성전자조차 애플과의 소송에서 디자인때문에 애 를 먹고 있다. 과연 일본기업은 디자인 전략이 충분하다 할 수 있을까? 저조한 일본의 디자인출원 단위=건, 자료: 미 특허상표청 일본 특허청에 대한 디자인출원 건수는 최근 정체상태에서 약간 감소 하는 경향에 있다. 한편 한국은 정체상태였던 것이 약간 증가경향으로 등록하지 않았다. 그러나 2005년경부터 갑자기 등록건수가 급격히 늘 돌아섰으며 실재 건수만 보더라도 한국 특허청에 대한 출원건수는 일 어났다. 참고로 2005년은 삼성전자가 No Patent, No Future 를 내 본보다 약 1만 수천건 정도 많은 수준을 유지하고 있다.(그림 1) 걸고 지식재산의 질적 강화, 미국 중시, 지식재산관련 조직 등을 추구 하기 시작한 시기이므로 이 시기에 갑자기 미국에 대한 디자인등록이 <그림 1. 한일 디자인출원 상황> 증가한 것은 지식재산 전략의 전환에 따른 것이라 할 수 있다. 애플 삼성 전자소송의 영향 이처럼 적어도 동종업계의 일본기업보다는 디자인을 중요하게 생각한 삼성전자도 애플과의 특허전쟁에서는 애플의 디자인때문에 고전을 면 치 못하고 있다. 때문에 지금까지 지나치게 기술과 특허에만 쏠려있었 단위=건, 자료: 한국특허청 일본특허청 다는 반성의 목소리도 나온다. 이번 애플과의 특허전쟁으로 디자인의 중요성을 더욱 강하게 인식한 삼성전자가 앞으로 디자인을 비롯한 지식 한국의 디자인제도는 물품에 따라서 실체요건의 일부를 생략한 이른바 재산 전략을 재구축할 것이라는 것은 쉽게 상상할 수 있다. 무심사 제도가 심사제도와 병존하고 있다는 점이 일본과는 다르기 때문 물론 출원건수와 등록건수만으로 지식재산전략을 논의할 수 있는 것은 에 직접비교는 어려우나 한국의 인구가 일본의 절반인 약 5천만명이고 산 아니지만 이러한 상황을 봤을때, 반대로 일본기업들은 글로벌 시장에서 업구조가 비슷하다는 점을 고려했을 때 한국이 일본보다 디자인출원이 위조상품 대책 이외에도 제대로 된 디자인 전략 및 브랜드와 특허권을 약 1만수천건이나 많다는 것은 한번 집고 넘어가야 할 문제라 생각된다. 조합한 지식재산 포트폴리오 재정비 등을, 세계 어느곳에서도 통용될만 한 매력적인 디자인의 개발력 향상과 함께 다시한번 검토할 필요가 있 삼성전자의 디자인 출원 상황 지 않을까. 앞서 소개한 바와 같이 삼성전자는 디자인을 강조하고 있는데, 그 출원 상황을 일본기업과 비교해보고자 한다. 삼성전자는 특히 미국시장에 힘을 쏟고 있기 때문에 미국에서의 디자인 등록건수를 비교해 그래프 <이번 해설자> 일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 부소장 이와타니 가즈오미(岩谷一臣) (특 허청 파견자) 로 나타내었다.(그림 2) 92년 특허청입사. 96년에 심사관으로 승진 후 특허정보과, 특허심사조사실, 조정 그래프에서 보는 바와 같이 삼성은 2000년 초반에는 디자인을 거의 과인사담당, 유럽특허청 파견, 주임상석심사관 승진을 거쳐 2011년 6월부터 현직 07

8 한국 IPG INFORMATION IP 를알자 File No.51 <The Daily NNA 한국판 지면으로매월두번째수요일에연재 > 지식재산관리비용을절약하는요령 기업의지식재산관리는필요한업무로인식되어정착되어왔지만특허등의출원, 심사, 등록후의권리유지에는상당한비용이든다. 이에출원에서부터권리유지까지의각단계별로비용절감을생각하고자한다. 단순히의견서안의검토를위한지출비용이되므로낭비일수도있다. 출원인측은보정이나주장하고자하는요점만을정확히대리인에게전달하고그후의절차에대해서는대리인에게맡기는것이좋다고본다. 심사단계2 ( 분할출원활용 ) 심사관은의견제출통지서에등록가능한청구항과거절대상인청구항을 출원단계일본기업이한국에특허출원하는경우, 출원시에명세서의한국어번역이필수이다. 번역프로그램을이용할수도있지만심사를거친후에권리서로되는것이기에명세서의번역에대한비용절감을고려하기보다는질적인면을더중요시하는것이결과적으로비용을더줄일수있다고본다. 또한명세서 특허청구범위를작성할시, 일본제도와의차이점으로인하여특히청구항의다중종속에대한기재가문제가되는경우가종종있다. 그래서한국제도에맞는지에대해대리인과사전에확인한후 명시한다. 이때에분할출원을활용하여등록가능한청구항만을미리등록받을필요가있다. 이는거절대상의청구항이남아있으면등록가능한청구항이있어도출원전체가거절결정된다. 물론거절결정에대해재심사청구나심판청구를할수있으나, 이와같은경우에는모든청구항을대상으로청구하여야하므로결과적으로많은비용을지출하게된다. 이러한경우일반적으로등록가능한청구항을원출원에남겨두고거절대상이된청구항에대해분할출원을한다. 분할출원에대한심사청구료를납부해야하므로청구항수가적은쪽을분할출원하면비용절감이될수있다. 출원하면사후심사시에불필요한절차보정을회피할수있어비용을절 감할수있다고본다. 심판단계 거절결정후재심사또는거절결정불복심판청구에는일반적으로심사 심사청구단계한국특허청의심사청구료는청구항수에따라산정된다. 그러므로출원시한국에서의권리행사에불필요한청구항은없는지확인해야한다. 또한한국은심사청구기간이출원시부터 5년이므로다른국가에서의심사결과도고려하여거절될만한청구항은심사청구전에삭제하는것도바람직하다. 시보다많은비용이소요된다. 재심사를할경우, 위에서언급한분할출원이나보정을함으로써필요한최소한의청구항만남겨두는것이비용을절감할수있다. 또한재심사에서재차거절결정을받았을경우에는보정이불가능한상태에서거절결정불복심판을청구해야하므로특별한경우를제외하고는거절결정불복심판청구를하지않고등록가능한청구항에대한분할출원만하여심사부터다시진행하는것이효과적이며 비용절감에도도움이된다. 심사단계 1 ( 의견서제출통지서에대한대응 ) 심사착수후대부분한번은의견제출통지서 ( 거절이유통지서 ) 를받게된다. 어휘수정정도의간단한거절이유에대하여는 그사실을출원인에게통지하고구체적인절차는대리인에게위임한다 라는내용지시를대리인에게미리해두면의견제출통지서의전문번역등의비용을줄일수있다. 또한신규성 진보성위반등선행기술문헌 ( 인용사례 ) 과함께통 등록, 권리유지단계특허결정후등록료도청구항수에따라결정이되므로불필요한청구항은삭제하는것이바람직하다. 또한등록후 4년차분이후부터는권리유지비가연차에따라상승되므로해당특허권의필요여부를매년점검하는것이바람직하다. 지되는거절이유는청구항과인용사례의기술적인이해 대비등에많은 시간이걸린다. 대리인은발명내용에대해발명자만큼상세히알지못하는경우가많기때문에출원인또는발명자가기술대비지원을하면시간절감은물론효과적인대응이이루어져그만큼비용절감도할수있다. 가끔외국출원인은심사관의거절이유에대한반론안 ( 의견서안 ) 을변리사에게요구할경우가있는데, 한국대리인은의견서안을한글로작성한후번역하게되므로번역에상당한비용이든다. 특별한경우를제외하고는 < 이번해설자 > 최달용국제특허법률사무소최달용변리사 1945 년생 년한양대학전자공학과졸업 년변리사시험합격 년최달룡국제특허법률사무소개소. 일본기업의출원등을전문으로취급. 한국지재관련법령번역등을 HP 에게재 ( 현재일본특허청신흥국등지재정보데이터뱅크 ( 의 한국 원고작성담당. ( 감수 : 일본무역진흥기구 =JETRO 서울사무소부소장이와타니카즈오미 ) 08

뉴스95호

뉴스95호 인도 특허 절차의 주요 내용 1 특허 해설 2 특허 해설 지식재산권 관련 정보 11월말 국내 최대의 지식재산권 통합 전시회 개최 7월 20일부터 2015 대한민국지식재산대전 출품작 접수 시작 미국특허, 빨리 받는데 비용은 줄어... - 한-미 협력심사 프로그램(CSP, Collaborative Search Pilot Program) 시행 - 3 지식재산권 관련