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1 발 간 등 록 번 호 년 국 제 지 재 권 분 쟁 동 향 연 차 보 고 서 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 대전시 서구 청사로 189(둔산동) 정부대전청사 4동 전화 042) 팩스 042) 홈페이지 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 6층 전화 02) 팩스 02) 홈페이지 ISBN : 년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서

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3 목차 Ⅰ. 서 론 1 1. 배경 및 목적 3 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 5 1. 우리기업의 분쟁 동향 분석 7 가. 우리기업의 분쟁 동향 분석 7 나. 우리기업의 NPEs와의 분쟁 동향 분석 미국지역에서의 우리기업 분쟁 동향 분석 년 지재권 분쟁 주요 이슈 15 가. 스마트폰 시장의 특허전쟁 15 나. GUI 전쟁 32 다. 미국 지재권 법의 이해 36 라. 미국 사법 체계의 이해 39 마. 보호무역주의 48 바. 미국 국제무역위원회(U.S. ITC; International Trade Commission) 51 사. 특허전문관리기업 (NPE; Non-Practicing Entity) 53 아. 국제 분쟁에 대한 대처 방향 60 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 산업별 분쟁 동향 분석 67 가. 산업별 분쟁 동향 67 나. 산업별 기술별 분쟁 동향 68 Ⅳ. 판결 동향 분석 분쟁 판결 동향 분석 125 가. 분쟁 판결 분쟁 동향 125 Ⅴ. 결 론 203

4 표목차 <표 2-1> 지방법원에 의한 평균 판결 기간: <표 2-2> 지방법원 순위:1995~ <표 2-3> 특허권자가 NPE로 가장 많이 확인된 지방법원: 1995~ <표 2-4> 연방법원 대 ITC 52 <표 2-5> NPEs에 의한 특허소송 피소기업 TOP <표 2-6> AIA 전후 7개월간의 NPEs 소송 당 평균 피고수 55 <표 2-7> 연도별 NPEs 소송사건 빈도 56 <표 2-8> 연도별 NPEs 연관 ITC 조사신청 현황 57 <표 2-9> 연도별 ITC 조사대상침해자(피고) 수 현황 57 <표 2-10> 연도별 NPEs 소송 사건 빈도 57 <표 3-1> 기술분야별, 권리별 세부 현황(기타산업) 69 <표 3-2> 기술분야별, 권리별 세부현황(전기전자) 76 <표 3-3> 기술분야별, 권리별 세부현황(정보통신) 84 <표 3-4> 기술분야별, 권리별 세부현황(화학 바이오) 98 <표 3-5> 기술분야별, 권리별 세부 현황 108 <표 3-6> 기술분야별, 권리별 세부현황(기계소재) 117 그림 차례 <그림 1-1> ʻ12년 우리기업 대 해외기업의 분쟁발생 현황 3 <그림 2-1> ʻ12년 우리기업 대 해외기업의 특허 소송 현황 7 <그림 2-2> 기업국적별 특허 소송 현황 8

5 <그림 2-3> 기업형태별 국제 특허 소송 현황 8 <그림 2-4> 법원관할 지역별 국제 특허 소송 현황 9 <그림 2-5> 산업분야별 국제 특허 소송 현황 10 <그림 2-6> 국제 특허 소송의 NPEs 관련사건 10 <그림 2-7> NPEs 기업 국적현황 11 <그림 2-8> 기업 형태별 NPEs 분쟁 현황 11 <그림 2-9> 산업분야별 NPEs 분쟁 현황 12 <그림 2-10> 우리기업의 국제 특허 소송 현황(미국지역) 13 <그림 2-11> 기업국적별 국제 특허 소송 현황(미국지역) 13 <그림 2-12> 기업형태별 국제 특허 소송 현황(미국지역) 14 <그림 2-13> 산업형태별 국제 특허 소송 현황(미국지역) 14 <그림 2-14> 삼성전자 대 애플 특허소송 주요 쟁점 17 <그림 2-15> US 도면 18 <그림 2-16> US 도면 19 <그림 2-17> US 도면과 삼성 스마트폰 매뉴얼 20 <그림 2-18> US 도면 21 <그림 2-19> US 도면 22 <그림 2-20> 맥오에스 9의 컨트롤 바 22 <그림 2-21> US 도면 23 <그림 2-22> US 도면 23 <그림 2-23> D618677과 갤럭시 S 4G 비교 24 <그림 2-24> D593,087 도면 25 <그림 2-25> D604,305의 디자인 비교 25 <그림 2-26> D504,889 도면 26 <그림 2-27> D 도면 26

6 <그림 2-28> D 도면 27 <그림 2-29> 애플의 트레이드 드레스 항목 27 <그림 2-30> US 도면 28 <그림 2-31> US 도면 28 <그림 2-32> 한국 제품에 대한 세계 각국별 신규 수입규제 조사개시 건수 50 <그림 2-33> AIA 전후 7개월간의 NPEs 소송 발생 건수 56 <그림 2-34> AIA 전후 우리나라 기업의 피소 현황 58 <그림 2-35> 산업별 AIA 전후 NPEs 전체 제소 현황 58 <그림 2-36> 산업분야별 AIA 전후 NPEs 전체 제소 현황 59 <그림 2-37> 기술분야별 AIA 전후 NPEs 전체 제소 현황 59 <그림 2-38> AIA 전후 우리기업 피소법원 유형별 현황 60 <그림 3-1> 특허 대 전체 지재권(특허, 디자인, 상표) 분쟁 동향 68 <그림 3-2> 전체 지재권(특허, 디자인, 상표) 대 특허 산업별 분쟁 동향 68 <그림 3-3> 기술별 분쟁 현황(기타산업) 69 <그림 3-4> 기술분야별 분쟁현황(전기전자) 75 <그림 3-5> 기술분야별 분쟁 동향(정보통신) 84 <그림 3-6> 기술분야별 분쟁현황(화학 바이오) 98 <그림 3-7> 기술분야별 세부현황(장치산업) 107 <그림 3-8> 기술분야별 분쟁 현황(기계소재) 116 <그림 4-1> 연도별 판례 데이터 구축 현황 125 <그림 4-2> 판례 현황(국가별) 126 <그림 4-3> 판례 현황(산업별) 126 <그림 4-4> 판례 구축 현황(전체 법률 쟁점별) 127

7 <그림 4-5> 판례 현황(상위 8개 법률 쟁점별) 127 <그림 4-6> 산업별 판례 현황(한국지역) 128 <그림 4-7> 법률쟁점별 판례 현황(한국지역) 128 <그림 4-8> 산업별, 법률 쟁점별 판례 현황(한국지역) 129 <그림 4-9> 산업별 판례 현황(미국지역) 138 <그림 4-10> 법률쟁점별 판례 현황(미국지역) 139 <그림 4-11> 산업별, 법률쟁점별 판례 현황(미국지역) 139 <그림 4-12> 산업별 판례 현황(일본지역) 151 <그림 4-13> 법률쟁점별 판례 현황(일본지역) 152 <그림 4-14> 산업별, 법률쟁점별 판례 현황(일본지역) 152 <그림 4-15> 산업별 판례 현황(중국지역) 164 <그림 4-16> 법률쟁점별 판례 현황(중국지역) 165 <그림 4-17> 산업별, 법률쟁점별 판례 현황(중국지역) 165 <그림 4-18> 산업별 판례 현황(독일지역) 176 <그림 4-19> 법률쟁점별 판례 현황(독일지역) 177 <그림 4-20> 산업별, 법률쟁점별 판례 현황(독일지역) 177 <그림 4-21> 산업별 판례 현황(영국지역) 188 <그림 4-22> 법률쟁점별 판례 현황(영국지역) 189 <그림 4-23> 산업별, 법률쟁점별 판례 현황(영국지역) 189

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9 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 Ⅰ. 서 론

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11 Ⅰ. 서 론 Ⅰ. 서 론 1. 배경 및 목적 2012년은 국내 대기업과 글로벌 기업간의 분쟁과 그 결과로 많은 논란과 이슈가 발생한 한 해 였다. 특히, 스마트 폰과 관련된 판정결과 및 손해배상액에 대한 논쟁, 그리고 트레이드 드 레스 1) 라는 새로운 분야가 분쟁의 중심이 되었으며, 영업비밀 또한 중요한 문제로 대두되었다. 2011년 9월 미국 특허법 개정으로 인해 특허 분쟁이 급감할 것이라고 판단된 것과는 달리 2012 년도에도 NPEs로 인한 분쟁은 지속적으로 증가하였고, 우리기업의 분쟁 역시 증가 추세를 보인 한해였다. <그림 1-1> ʻ12년 우리기업 대 해외기업의 분쟁발생 현황 2012년 지속적으로 발생하는 지재권 분쟁 속에서 우리기업과 관련된 주요 분쟁이 어떠한 형 식으로 이뤄졌는지 다각도로 살펴보고자 한다. 국가별, 산업별, NPEs 별로 구분하여 분쟁의 현 황을 자세히 살펴보고, 2012년의 주요 발생한 이슈 및 주요 사건과 과거 발생한 분쟁 및 판례사 건을 중심으로 지식재산권 분쟁에 대해 조사 및 분석을 수행하고자 하다. 1) 트레이드 드레스(Trade dress) : 신 지식재산권의 한 분야로, 색채 크기 모양 등 제품의 고유한 이미지를 형성하는 무형의 요소 3

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13 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서

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15 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 1. 우리기업의 분쟁 동향 분석 분쟁 동향 데이터 선정 2012년 1월 1일부터 10월 31일까지 발생한 분쟁 사건을 중심으로 작성하였음 분쟁사건 선정 기준 : 우리기업이 원고 및 피고 주체로 편입된 사건으로 제한하였고, 행정절차(ITC, KTC), 가처분, 손해배상 사건을 제외한 특허침해 사건으로 한정 권리범위 : 특허로 한정 심급 : 지방법원사건 1심, 2심, 고등법원 및 대법원 사건으로 한정 가. 우리기업의 분쟁 동향 분석 본 사업을 통해 총 191건의 특허 분쟁 사건을 조사 분석하였다. 우리기업의 제소 사건은 10건, 우리기업의 피소 사건은 181건으로 피소건이 95%로 압도적으로 많았다. <그림 2-1> ʻ12년 우리기업 대 해외기업의 특허 소송 현황 7

16 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 기업 국적별 특허 소송 현황을 살펴보면 다음과 같다. 아래 그림에서 보는 것처럼 미국국적의 기업과 관련된 사건이 전체 사건 중 92% 이상을 차지하며 가장 많은 분쟁이 발생한 것을 확인 할 수 있다. <그림 2-2> 기업국적별 특허 소송 현황 우리기업의 형태별 제 피소 현황을 분석해 보면 다음과 같다. 아래의 그림에서 보는 것처럼 대기업과 관련된 사건이 주를 이루고 있는 것을 확인할 수 있다. 총 191건 중에서 대기업과 관 련된 사건이 153건, 중소기업과 관련된 사건이 38건으로 대기업 관련 사건이 전체 사건 중 80% 를 차지하고 있다. 대기업의 피소율은 97%, 중소기업의 피소율은 87%로 ʻ12년도는 우리기업이 외국기업으로부터의 공격을 방어해야만 하는 한해였다. <그림 2-3> 기업형태별 국제 특허 소송 현황 8 한국지식재산보호협회

17 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 특히, ʻ11년도 우리기업의 전체 제소건이 83건인 것에 반해 ʼ12년도 제소건은 10건으로 급격히 감소하였는데, 그 이유는 2가지로 분석된다. 첫째, 한국관할법원지 사건의 정보가 미반영 2) 되어 통계 수치가 감소하였고 둘째, 과거 제소를 이끈 삼성전자와 LG전자 등 대기업의 제소가 감소 하였다. 특히, 삼성전자의 경우 지재권 소송 상대였던 애플과의 확전을 자재하고 있으며, LG전 자의 경우는 백색가전, LED 등 과거 주요 소송 분야 이외 추가적인 소송 이슈가 부재했던 것이 전체 제소건이 감소한 이유로 분석되었다. 법원관할 지역별 분쟁 현황은 미국이 188건, 한국 1건, 독일 1건, 대만 1건으로 우리기업과 관련된 대부분의 특허 분쟁은 미국에서 발생하고 있음을 알 수 있다. (단, 미국지역의 경우 유 료 DB를 활용한 전수조사를 진행했으며 한국법원 사건의 경우 13년도에 추가됨에 따라 증가될 가능성 있음) <그림 2-4> 법원관할 지역별 국제 특허 소송 현황 산업별 191건의 분쟁 사건을 분석해 보면 다음과 같다. 정보통신 126건, 전기전자 32건, 기계 소재 13건, 장치산업 11건, 기타산업 5건, 화학 바이오 4건으로 정보통신 및 전기전자의 분쟁 이 158건으로 전체 사건 중 83%를 차지하며 가장 많은 사건이 발생했음을 알 수 있다. 이는 올 해 분쟁의 중심에 있었던 삼성전자, LG전자, 팬택 등 정보통신 및 전기전자 산업분야의 기업을 중심으로 분쟁이 발생되고 있음을 확인할 수 있다. 2) ʻ13년도 연초에 대법원 데이터를 제공 받기 때문에 상당기일 도과 후 반영 가능함 9

18 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 <그림 2-5> 산업분야별 국제 특허 소송 현황 나. 우리기업의 NPEs와의 분쟁 동향 분석 우리기업과 해외기업간의 분쟁은 제조기업보다 NPEs와의 분쟁이 많은 부분을 차지하고 있다. 아래 그림과 같이 5월~9월까지의 분쟁 사건을 보면 전체 분쟁사건에서 NPEs가 차지하는 비중 이 최소 83%~최대 100%의 비중을 차지하고 있음을 확인 할 수 있다. <그림 2-6> 국제 특허 소송의 NPEs 관련사건 10 한국지식재산보호협회

19 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 이러한 NPEs의 기업국적을 살펴보면 미국 137건, 대만 4건으로 미국 국적의 NPEs가 97%를 차지하고 있으며 NPEs와의 모든 분쟁은 미국 법원관할지역에서 발생하고 있는 것으로 조사되었다. <그림 2-7> NPEs 기업 국적현황 기업형태별 분쟁현황은 NPEs 대 대기업이 116건, NPEs 대 중소기업 25건으로 대기업의 분쟁 비율이 전체 141건 중 82%로 높은 비중을 차지하고 있다. <그림 2-8> 기업 형태별 NPEs 분쟁 현황 조사된 NPEs 분쟁 자료를 산업분류별로 분석해보면, 전체 분쟁 동향과 유사한 모습을 보이고 있다. 정보통신 103건, 전기전자 18건, 장치산업 10건, 기계소재 6건, 기타산업 4건으로 정보통 신과 전기전자가 전체 사건 중 86%를 차지고 있다. 11

20 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 <그림 2-9> 산업분야별 NPEs 분쟁 현황 이상의 자료를 살펴보면 올해 발생한 우리기업 분쟁은 제조기업과의 분쟁도 있었으나, NPEs와 관련된 분쟁이 상당 부분을 차지한 것을 확인할 수 있다. 12 한국지식재산보호협회

21 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 2. 미국지역에서의 우리기업 분쟁 동향 분석 본 사업을 통해 분석한 191건의 분쟁 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 미국 지역 분쟁을 집중 분석하여, 올해의 미국지역에서 국내 기업 관련 특허 분쟁 동향을 파악하고자 한다. ʻ12년 10월까지 미국 관할법원에서 발생한 국내 기업 분쟁은 총 188건으로 조사되었고, 10월에 가장 높은 분쟁 발생률을 보이고 있다. <그림 2-10> 우리기업의 국제 특허 소송 현황(미국지역) 미국 법원 관할지역에서 발생한 사건을 기업국적별로 분석하면 다음과 같다. 미국기업 175건, 일본기업 6건, 대만기업 4건, 영국기업 1건, 스위스기업 1건, 이탈리아기업 1건으로 미국기업과 의 분쟁이 93% 이상을 자치하는 것을 확인 할 수 있다. <그림 2-11> 기업국적별 국제 특허 소송 현황(미국지역) 13

22 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 국내 기업이 소를 제기한 사례는 9건인 것으로 조사되었으며, 대기업이 4건의 소를 제기하였 고, 중소기업은 5건의 소를 제기하였다. ʻ11년 대기업이 21건, 중소기업이 1건이었던 경우와 비 교해 보았을 때 3), 대기업의 적극적인 제소는 줄고, 중소기업의 제소는 소폭 상승한 것을 확인 할 수 있다. 반면 피소의 경우 총 179건으로 대기업이 147건 중소기업이 32건으로 제소와는 상 반되게 대기업이 중소기업에 비해 4.5배 이상의 소송을 당한 것으로 확인되었으며, ʼ12년도에서 국내기업은 방어적 입장에서 미국 시장을 헤쳐 나간 것으로 분석된다. <그림 2-12> 기업형태별 국제 특허 소송 현황(미국지역) 산업별 분쟁 사건을 분석한 결과 정보통신 126건, 전기전자 29건, 기계소재 13건, 장치산업 11건, 기타산업 5건, 화학 바이오 4건으로 미국관할지 분쟁사건 역시 정보통신과 전기전자 분 야에서 가장 많은 분쟁 발생했음을 확인 할 수 있다. <그림 2-13> 산업형태별 국제 특허 소송 현황(미국지역) 3) 2011년 국제 IP 분쟁동향 및 소송사례 조사 분석, 특허청 한국지식재산보호협회 14 한국지식재산보호협회

23 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 년 지재권 분쟁 주요 이슈 가. 스마트폰 시장의 특허전쟁 2012년 지재권 분쟁에서 가장 큰 이슈는 삼성전자와 애플의 특허 전쟁이라고 할 수 있다. 2011년 4월부터 애플의 개전을 시작으로, 삼성전자의 확전이 이뤄지며 현재까지도 전 세계에서 특허전쟁은 진행 중인 상황이다. 이렇게 지속되는 상황속에서 올해의 사건을 정리해보고 주요 문제가 되는 특허가 무엇이며, 양측에서 주장하는 것은 무엇인지 분석해 보자. 1) 주요 경과 4) 2011년 4월 15일 2011년 4월 21일 2011년 4월 21일 2011년 4월 27일 2011년 6월 16일 2011년 6월 17일 2011년 6월 23일 2011년 6월 24일 2011년 6월 30일 2011년 7월 5일 2011년 7월 28일 2011년 8월 4일 2011년 8월 9일 2011년 8월 16일 애플, 디자인특허 침해 혐의로 캘리포니아 북부 지방법원에 삼성전자 제소 - 애 플은 삼성이 디자인을 비롯해 UI, 아이콘, 심지어 포장까지 표절이라고 주장 삼성전자, 통신특허 침해 혐의로 서울중앙지방법원에 애플 제소 - 아이폰의 HSPA 통신관련 기술이 삼성의 특허를 침해했다는 내용으로 서울지방법원에 특 허침해 제소 삼성전자, 독일 만하임 지방법원, 일본 동경지방법원에 애플에 대하여 특허침해 제소 삼성전자, 통신특허 침해 혐의로 미국 캘리포니아 북부지방법원에 애플 고소 (서울중앙지방법원 고소 내용과 동일). 애플, 독일 만하임지방법원에 삼성전자 특허침해 제소 애플, 일본 동경지방법원에 삼성전자 특허침해 제소 및 가처분 신청 애플, 네덜란드 헤이그지방법원에 삼성전자 특허침해 제소 애플, 서울지방중앙법원에 삼성전자 특허권 침해금지와 손해배상 소송 청구 삼성전자, 애플의 4월 제소에 대한 반소제기, ITC에 애플 제품 미국 내 수입금 지조치 신청, 네덜란드, 프랑스, 이탈리아 추가 제소 애플, 미국 ITC에 삼성제품 수입금지 신청 애플, 호주 뉴사우스웨일즈 지방법원에 가처분 신청 애플, 독일 뒤셀도르프 지방법원에 가처분 신청 독일 뒤셀도르프 지방법원, 갤럭시탭 10.1 독일서 판매 금지조치 독일 뒤셀도르프 지방법원, 애플의 갤럭시탭 10.1 판매금지 가처분 신청에 대한 삼성전자의 1차 이의신청을 법원이 받아들여, 갤럭시탭 10.1 판매 허용 4) 삼성-애플 특허전쟁 1년5개월 발자취. Bloter.NET 재가공 15

24 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 2011년 8월 24일 2011년 9월 9일 2011년 9월 12일 2011년 10월 4일 2011년 10월 5일 2011년 10월 13일 2011년 10월 17일 2011년 10월 17일 2011년 10월 28일 2011년 12월 2일 2012년 1월 27일 2012년 3월 6일 2012년 3월 7일 2012년 3월 14일 2012년 6월 1일 2012년 6월 5일 2012년 6월 8일 2012년 6월 20일 2012년 7월 2일 2012년 7월 9일 2012년 7월 18일 2012년 7월 24일 2012년 7월 26일 네덜란드 헤이그 법원, 애플의 판매금지 가처분 신청 받아들여 갤럭시S, 갤럭시 S2, 갤럭시 에이스 3종, 네덜란드 판매 금지. 독일 뒤셀도르프 지방법원, 갤럭시탭 10.1 독일서 판매금지 - 삼성전자가 갤럭 시탭 10.1에 내린 판매금지 가처분신청에 대해이의를 신청했으나 기각 애플, 영국고등법원에 삼성전자 디자인 특허 침해 혐의로 제소 애플, 아이폰 4S 공개 삼성전자, 프랑스와 이탈리아에서 애플 아이폰 4S 판매금지 가처분 신청 호주 뉴사우스웨일즈지방법원, 갤럭시탭10.1 판매금지 처분 삼성전자, 독일에서 디자인 바꾼 갤럭시탭10.1N 출시 삼성전자, 일본과 호주에서 아이폰4S 판매금지 가처분 신청 추가 애플, 독일 뒤셀도르프 지방법원에 갤럭시탭 10.1N도 특허침해 혐의로 제소 미국 산호세 지방법원, 애플이 삼성전자를 상대로 낸 판매금지가처분 신청을 기각, 삼성의 미국 법원 첫 승리 독일 만하임 지방법원, 애플은 삼성전자의 특허를 침해하지 않았다고 판결 삼성전자, 서울중앙지방법원에 아이폰4S, 아이패드2 특허침해 소송 추가 애플, 뉴 아이패드 공개 네덜란드 헤이그 법원, 아이폰4S 침해대상제품에서 제외 - 삼성전자는 퀄컴의 모뎀을 쓴 아이폰4S 통신특허로 애플을 제소할 수 없다고 판결, 다만 인피니언의 칩을 쓴 3GS와 4는 침해여부 판단 시사 삼성전자, ITC에 애플에 대한 특허침해 소송 철회 요청 애플, 미국 법원에 갤럭시S3 수입 판매 금지 요청 미국 법원, 애플의 갤럭시S3 수입 판매 금지 요청 기각 네덜란드 헤이그 법원, 애플의 아이폰4S, 아이패드2가 삼성전자 무선통신 특허 중 1건 침해했다고 판결 미국 산호세 지방법원, 삼성전자 갤럭시탭10.1 미국 내 판매금지 가처분 효력정지 신청 기각 영국 법원, 삼성전자의 갤럭시탭10.1이 아이패드와 혼동할 만큼 멋지지 않다는 이유로 디자인특허를 침해하지 않았다고 판결 애플, 10년 전 디자인한 아이패드 미 법원에서 공개 - 애플이 아이패드를 2002년부터 개발하고 있었다는 증거 사진 제출 애플, 삼성에 25억 달러 손해배상 요구 삼성, 애플 디자인도 소니의 디자인을 베낀 것이고, 삼성은 애플 디자인을 베끼 지 않았다고 주장 16 한국지식재산보호협회

25 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 2012년 7월 30일 2012년 8월 24일 애플, 소니스타일 디자인 이전, 아이폰 디자인 했다는 증거로 프로젝트 퍼플 공개 서울중앙지방법원은 애플이 삼성전자의 통신특허 2건을 침해했고 삼성전자는 애플의 인터페이스 특허 1건을 침해했다고 판결 2012년 8월 25일 미국 산호세 지방법원 평결, 삼성은 애플의 디자인을 침해했다고 판단, 한편 삼 성의 통신 특허는 침해가 인정되지 않았음 2012년 10월 1일 삼성전자, 애플 추가로 제소한다는 소장을 미국 연방 산호세 지방법원에 제출 삼성전자는 애플의 최신 스마트폰 ʻ아이폰5ʼ를 추가로 제소한 데 이어 추수감사 절 기간 아이패드 미니와 4세대 ʻ아이패드ʼ, 5세대 ʻ아이팟터치ʼ를 추가로 제소 2012년 10월 24일 2012년 11월 23일 2013년 2월 25일(예정) 미국 국제무역위원회(ITC), 삼성전자가 애플의 특허를 침해했다고 예비판결 - ʻ 전자장비의 외형적 디자인과 장식ʼ특허 1건을 포함해 ʻ휴리스틱스 명령을 적용해 동작하는 터치스크린 장치의 화면과 그래픽 사용자 조작환경ʼ, ʻ컴퓨터 디스플레 이에 반투명 이미지를 제공하는 방법 및 기술ʼ, ʻ오디오 입출력 헤드셋 플러그와 플러그 감지 회로ʻ특허 등 기술 관련 특허 3건 애플, 삼성전자의 새 모바일 기기를 추가로 제소 - 구글 안드로이드 젤리빈 OS 가 탑재된 삼성전자 ʻ갤럭시S3ʼ와 ʻ갤럭시노트2ʼ, ʻ갤럭시탭8.9ʼ 와이파이 버전, ʻ 갤럭시탭2 10.1ʼ, ʻ삼성전자 럭비 프로ʼ, ʻ갤럭시S3 미니ʼ 등 6가지 미국 ITC 최종 판결 2) 특허 소송 주요 쟁점 5) <그림 2-14> 삼성전자 대 애플 특허소송 주요 쟁점 5) 그림 출처 : 조선일보 17

26 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 3) 애플 측과 관련된 주요 이슈 특허 US Application programming interface for scrolling operation (so called ʻʻ915 patentʼʼ) 이 특허는 사용자가 손가락 하나로 스크롤하는 경우와 손가락 두 세 개로 확대/축소를 하는 경우를 다룬다. 소위 싱글 핑거 스크롤링 및 투 핑거 줌 기술에 관한 특허이다. 애플이 주장한 청구항 제8항을 보면, <상략> 사용자 입력에 따라 이벤트 오브젝트 형성, 이벤 트 오브젝트가 스크롤을 불러올지 제스처를 불러올지 판단하는 데 있어 터치 기반 디스플레이에 서 단일 입력이 들어올 경우 스크롤로 해석하고, 터치 기반 디스플레이에서 두 개 이상의 입력 이 들어올 경우 제스처 행위로 해석한다.<후략> 는 기재가 있다. <그림 2-15> US 도면 이는 핀치투줌을 하기 위한 하나의 방법일 뿐, 핀치투줌 그 자체가 아니다. 따라서 핀치투줌 기술을 쓴다고 반드시 애플특허에 대한 침해를 구성하는 것은 아니며, 애플이 특허청구범위에서 주장한 부분에 대해서만 침해를 구성한다. 18 한국지식재산보호협회

27 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 애플의 주장을 반박하기 위해, 삼성전자 변호인단은 재판 과정에서 자신들의 디바이스는 915 특허와는 달리 두 손가락으로 스크롤한다고 주장한 바 있으나, 증거로 법정에서 제시한 영상에 서 두 손가락으로 터치하자 핀치-투-줌이 작동하였기 때문에 당시 증인으로 나왔던 전문가가 해당 문제를 지적한 바 있고, 에이스 인터셉트와 리플레니시를 제외한 모든 기기들이 침해했다 고 배심원단은 평결하였다. US List scrolling and document translation, scaling and rotation on a touch-screen display (381 patent) <그림 2-16> US 도면 애플이 최초로 ios에 관련된 특허 중 하나로서, 최상단이나 하단으로 스크롤할 때 스크롤이 "튀어 올라오는(bounce)" 효과를 다루고 있다. 381 특허는 잠재적 안드로이드 킬러라고도 알려 져 있다. 6) 삼성전자는 네덜란드와 호주 등에서 이 기능 때문에 판매금지 가처분을 당하자 튀어 오르는 대신, 갤럭시 s이후로는 가장자리가 푸르스름하게 바뀌는 우회 기술을 적용하였다. 판결 19

28 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 문에서 애플은 381 특허를 노키아와 IBM에 라이센스를 체결했고, 2010년 11월 합의협상 중에 삼성에게도 라이센스를 제의했던 사실이 있었음이 밝혀졌다. 그러나 삼성은 무슨 이유에서인지 는 몰라도 이를 거부한 것으로 나타났다. 배심원단은 삼성의 침해대상으로 주장된 모든 기기(21개)들이 침해했다고 판정했고, 삼성 본 사가 삼성 미국법인에 침해한 제품들을 팔도록 권유했다고 판정을 내렸다 한국 내 법원에서도 삼성의 침해가 인정된 부분이다. 매우 강력하면서도 이해가 쉬워 애플의 주 무기이기도 하다. 다만, USPTO는 381 특허에 대 해 특허 무효 예비 판결을 하여, 현재 애플의 반론을 기다리고 있다. 381 특허가 무효화되면 삼 성전자에게 배심원 없이 배심원 평결을 무효화 하는 룰50(Rule 50)을 부여하는데 영향을 미칠 수 있고, 배상액 상당부분이 삭감될 것으로 보인다. US Portable electronic device, method, and graphical user interface for displaying structured electronic documents (163 patent) <그림 2-17> US 도면과 삼성 스마트폰 매뉴얼 모바일 기기에서 웹서핑을 편하게 할 수 있도록 도와주는 발명으로서, 탭한 부분이 속하는 콘 6) 20 한국지식재산보호협회

29 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 텐츠 박스를 화면에 꽉 채워서 보여주는 이른 바 탭-투-줌(Tap-to-zoom)을 특징으로 한다. 삼성의 8개 스마트폰이 이 특허를 침해한 것으로 평결하였다. 상기 세 건에 대해서는 SEA(Samsung Electronics America, Inc.)가 고의적으로 침해했다고 평결하여, 배상액 액수가 급증하였다. <그림 2-17> 오른쪽 이미지는 삼성 측 스마트폰 매뉴얼 중 일부이다. 탭-투-줌이 이뤄지는 것을 설명하고 있다. US Ellipse Fitting for Multi-Touch Surface <그림 2-18> US 도면 이 특허는 타원형으로 매핑을 하는 터치 영역을 다루고 있으며, 대 모토로라 소송에서도 애플 이 주장한 특허가 이것이다. US Method and Apparatus For displaying information during an instant messaging session 21

30 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 <그림 2-19> US 도면 타임라인상의 대화 세션 중에 오고 가는 가로형의 메시지를 다루고 있다. 간단하게 말한다면, 아이챗과 ios의 만화 같은 말풍선 인터페이스를 의미한다. 삼성의 TouchWiz 채팅 인터페이스 가 이와 비슷하다. US method and apparatus for displaying and accessing control and status information in a computer system <그림 2-20> 맥오에스 9의 컨트롤 바 애플/안드로이드 소송에서 처음 등장하였다. 애플이 1997년에 출원하여 2002년에 인정받은 22 한국지식재산보호협회

31 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 특허로서, 창을 열어서 다중의 인터랙티브 컨트롤 위젯을 보여주는 시스템을 다루고 있다. <그 림 2-20>은 예전 맥오에스 9의 컨트롤 바를 나타내고 있다. US Method and apparatus for displaying a window for a user interface <그림 2-21> US 도면 US Cantilevered push button having multiple contact and fulcrums <그림 2-22> US 도면 아이폰 3G/3GS의 볼륨 조정바(volume rocker)를 다룬다. 디자인 특허 D Electronic device (D677 patent) 23

32 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 <그림 2-23> D618677과 갤럭시 S 4G 비교 전화음성을 듣기 위한 스피커부, 깨끗한 정면부의 엣지-투-엣지 유리, 디스플레이 경계를 가 지는 아이폰의 전반적인 디자인 특허에 해당한다. 오직 실선으로 그려진 부분만이 애플이 청구 한 부분이며, 점선으로 그려진 부분은 제품의 설명을 위한 부분이다. 애플은 여기서 홈버튼에 대한 청구를 하지 않았다. 배심원단은 삼성의 갤럭시 에이스를 제외한 전 제품들이 침해하였다 고 평결하였다. 다만 D677 특허와 D087 특허가 서로 유사해, 삼성은 이중특허(double patenting)이므로 무 효화되어야 한다고 주장했다.(D677 특허가 D087특허보다 출원일이 늦다.) 그러나 애플은 D087 특허의 존속기간만료일을, D677 특허의 존속기간만료일로 앞당기는 ʻ권리 포기ʼ(terminal disclaimer) 신청을 하여, 하자를 치유할 것으로 보인다. 24 한국지식재산보호협회

33 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 D593,087 Electronic device <그림 2-24> D593,087 도면 D807 특허는 홈 버튼이나 둥근 코너 (rounded corners), 좁은 베젤에 대한 특허이다. 이때 실선으로 표시된 부분이 애플이 청구한 부분이고, 점선 부분은 전체적인 모습을 설명하기 위해 그려진 것이다. 따라서 홈 버튼이 존재하기는 하나, 그 모양이 반드시 원일 필요는 없으며, 둥 근 모서리를 가진 사각 디자인일 것을 요구한다. 침해가 인정된 삼성제품은 둥근 모서리를 가진 사각 디자인 중에서 모서리가 휘어진 정도인 R값이 거의 일치하고, 홈 버튼이 삽입되어 있었다. 배심원단은 삼성의 4개의 스마트폰이 침해한 것으로 판단하였다. D604,305 Electronic device <그림 2-25> D604,305의 디자인 비교 25

34 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 스마트폰 화면 중앙에 검은 배경 위의 둥근 모서리를 가진 사각 아이콘이 바둑판처럼(grid) 놓여 있는 형태의 디자인에 관한 특허이다. 각 아이콘에 해당하는 기능까지 매칭될 필요는 없고, 오직 디자인적 관점에서만 이를 바라봐 야 한다. 이에 관해 배심원단은 삼성의 모든 기기들이 침해했다고 판정하였다. D504,889 Electronic device <그림 2-26> D504,889 도면 삼성전자는 D889 특허는 ipad가 아니고, ipad의 초기 프로토타입에 해당하는 특허에 해당 한다고 주장했다. 배심은 유일하게 D889 ipad의 에지-투-에지 특허만 삼성 갤럭시 탭 10.1과 갤럭시 탭 G LTE가 침해하지 않았다고 판정했다 (ipad의 에지-투-에지 유리, 둥근 코너 들 및 좁은 베젤) 또한, 선행 기술로 제시 된 1994 Knight Ridder 태블릿이 쟁점 중 하나인 D889 특허와 유사한 시각적 인상을 구비하고 있다는 의견이 수용된 것도 유력하게 작용하였다. D 디스플레이 스크린용 그래픽 사용자 인터페이스 <그림 2-27> D 도면 26 한국지식재산보호협회

35 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 D Electronic device <그림 2-28> D 도면 트레이드 드레스 US iphone의 전체적인 외관(사각형 모양, 둥근 모서리, 실버 테두리, 검정색 표면, 16개의 컬러풀 아이콘 디스플레이) <그림 2-29> 애플의 트레이드 드레스 항목 27

36 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 트레이드 드레스의 침해가 인정되기 위해서는, 해당 트레이드 드레스의 식별력과 비기능성이 인정되어야 한다. 즉, 아이폰을 직감할 수 있게 하는 특징부분들의 비기능성, 특히 심미적 기능 이 없어야 한다. 삼성은 983 상표에 대해 무효를 주장했으나, 이는 받아들여지지 않았고, 삼성 제품이 애플의 트레이드 드레스를 희석화시켰다고 평결하였다. US 둥근 모서리를 구비한 사각형 모양의 휴대용 디지털 전자장치 <그림 2-30> US 도면 US 중앙에 회색 사각형 모양 부분이 있고, 회색 사각형 상단과 하단 그리고 굴곡진 모서리에 검은색 밴드가 있고, 은색의 바깥 경계 부분과 가장자리를 구비한 사 각형의 휴대용 디지털 전자장치 <그림 2-31> US 도면 28 한국지식재산보호협회

37 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 상표 가. 2,935,038호 : 9류 (컴퓨터소프트웨어 등) 나. 3,457,218호 : 9류 (모바일 전자기기 등) 다. 3,470,983호 : 9류 (모바일 전자기기 등) 라. 3,475,327호 : 9류 (모바일 전자기기 등) 마. 3,886,169호 : 9류 (컴퓨터소프트웨어 등) - 메모 아이콘 바. 3,886,196호 : 9류 (컴퓨터소프트웨어 등) - 통화 아이콘 사. 3,886,197호 : 9류 (컴퓨터소프트웨어 등) - 주소록 아이콘 아. 3,886,200호 : 9류 (컴퓨터소프트웨어 등) - 사진 아이콘 자. 3,889,642호 : 9류 (텍스트/멀티미디어 메시지 소프트웨어 등) - 메시지 아이콘 차. 3,889,685호 : 9류 (컴퓨터소프트웨어 등) - 설정 아이콘 29

38 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 4) 삼성전자 측과 관련한 주요 이슈 - FRAND 규정과 관련하여 삼성전자 측 주장 삼성전자는 애플이 삼성의 3G 통신기술 특허를 침해했다고 주장했다. 주 논점은 삼성의 통신 특허가 표준특허이기 때문에 FRAND규정에 따라야 하는데, 이 때 FRAND 규정 하에서의 인정 받을 수 있는 특허권자의 권리보호범위가 쟁점이었다. FRAND 규정의 의의 FRAND(Fair Reasonable And Non Discriminatory terms) 규정은 공정한 업계경쟁과 시장 발전을 위해 제정된 것으로, 특허권자는 표준기술로 채택된 특허에 대해 공정하고 합리적이며 차별 없이 라이선스를 부여해 한다는 규정이다. 특허권자는 표준기술을 특정 경쟁사에게 사용하 지 못하도록 강제할 수 없으며 원칙적으로 라이선스 협상에 의해 분쟁을 해결해야 한다. 반독점법과의 관계 특허법은 기본적으로 권리자에게 독점적인 지위를 보장해 준다. 그리고 그와는 반대로 반독점 법은 독점을 금지하여 경쟁을 활성화시킨다. 각국의 반독점법을 집행하는 경쟁당국은 사전적으 로 표준화기구의 표준화와 관련된 특허정책에 대하여 관여할 수 있다. 미국 경쟁당국은 사전에 이러한 표준화기구들의 특허정책에 대해서 경쟁, 효율성, 효과, 집행 등 4가지요소를 고려하여 사전심사를 하기도 한다. 또한, 특허권의 행사라고 하더라도 그 행사가 권리남용에 해당하면 그 권리행사는 정당한 행사로 인정되지 않고 반독점법의 적용을 받게 된다. 다시 말하면, 표준특허 권자가 표준화기구가 정한 특허정책 즉, FRAND 조건을 위반할 경우 이는 특허권의 정당한 행 사가 아니라 권리남용으로 해석될 수 있어 경쟁당국의 개입이 가능하게 된다. 7) 삼성-애플 소송에 있어 FRAND 규정에 대한 네덜란드 법원의 판단 네덜란드 법원은2011년 10월 14일 애플이 삼성의 통신특허를 침해한 사실은 인정하지만 표준 특허의 FRAND 규정에 따라 로열티만 양 당사자가 공정하고 정당한 수준으로 협상하면 누구나 쓸 수 있다고 하면서 삼성의 판매금지 가처분 신청을 기각하였다. 또 법원은 삼성의 통신칩 가 격의 2.4%라는 로열티가 너무 높아서 불합리하기 때문에 애플과 재협상하라고 했다. 7) 표준특허와 FRAND조건, 그리고 반독점법. 지식재산정책 IP Policy. 2011년 11월 9호. 30 한국지식재산보호협회

39 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 삼성-애플 소송에 있어 FRAND 규정에 대한 독일 법원의 판단 2011년 11월 11일 독일 만하임 지방법원은 네덜란드 법원과 달리FRAND 기술이라고 해도 그 기술을 사용하기 위한 협상의 우선적인 책임이 기술 사용자에게 있다고 했다. 즉 FRAND 기술 을 사용하고자 하는 측이 기술 보유자 측에 라이선스를 요청해야 하기 때문에 표준기술특허를 사용하고자 하는 애플이 삼성에 FRAND 기술사용 허가를 얻어내야 하는 책임이 있다는 것이다. 애플은 그 동안 표준특허는 FRAND 방식으로 사용할 수 있으므로 소송을 제기해서는 안 된다 는 입장을 견지해 왔다. 그러나 독일 법원은 오렌지북 판례를 언급하며, 표준특허인 경우라도 특허 사용자가 특허권 소유자에게 먼저 사용권을 요청하고 적절한 사용료를 지급하거나 사전 예 치하는 경우에만 특허침해에 따른 판매금지를 피할 수 있음을 지적했다. 또한, 2011년 11월 5일 독일 만하임 법원에서 모토로라가 애플을 상대로 판매금지 가처분 판 결을 얻어 냈고, 2003년 4월 19일 이후 애플이 침해한 모토로라의 손해를 배상하라는 명령을 내렸다. 모토로라가 애플을 상대로 승소한 특허도 3G관련 표준특허였다. 삼성-애플 소송에 있어 FRAND 규정에 대한 미국 법원의 판단 미국 법원에서는 FRAND위반을 따지기 전에, 특허 소진론이 쟁점이 되었다. 애플이 아이폰을 제조하기 시작했을 때 사용한 것은 삼성이 라이센스를 준 통신칩 인피니온(Infineon)이었는데, 인텔이 인피니온을 인수한 후, 애플은 계속해서 인피니온 칩을 사용한 것이다. 삼성과 인피니온 간의 계약기간이 끝난 후, 애플은 삼성과 별도로 라이센스계약을 체결해야 하는데 아무런 협상 없이 인피니온 칩을 사용해 왔기 때문에 삼성은 특허침해라고 주장했다. 이에 대해 애플은 삼성 이 매복특허로 부당하게 공격한다고 주장했으나, 삼성은 특허전쟁이 시작되기 전까지는 이에 대 해 이의를 제기한 적이 없음을 지적했다. 아무튼 이번 미국 법원의 판결에서는 FRAND 위반을 따지기도 전에 특허 소진론이 전적으로 받아들여져 애플의 삼성 특허권 침해가 전혀 인정되지 않기에 이르렀다. 삼성-애플 소송에 있어 FRAND 규정에 대한 한국 법원의 판단 법원은 FRAND 선언 이후 표준특허를 실시하였다고 하여 라이선스 계약이 성립된 것으로 볼 수 없고, FRAND 선언을 향후 표준특허침해에 대한 금지청구권을 포기한다는 의사표시로 보기 어려우므로 금반언 원칙의 위반이라고 볼 수 없으며, 나아가 표준특허의 실시 과정, 소 제기의 목적과 경위, 실시료율과 관련한 그간의 협상 경과 등을 종합해 볼 때 삼성의 권리남용에 해당 31

40 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 한다고 볼 수 없다고 판단하였다. 나아가 법원은 부당한 거래거절행위에 해당한다고 볼 수 없고 위계에 의한 고객유인행위에 도 해당되지 않는다며 애플이 주장한 삼성의 공정거래법 위반을 인정하지 않았다. 한국 법원의 판단의 기준 한국 법원의 판결이 주목 받는 이유 중 하나는 표준특허에 근거한 침해금지청구를 인용했다는 점이다. FRAND 선언이 있었던 경우 어떻게 침해 판단을 할 것인지에 대해서는 국가마다 다소 다른 기준을 적용해 왔다. 예컨대, 독일 법원의 경우 피고(잠재적 침해자)에게 FRAND 조건에 따라 원고에게 실시권 허여를 제안했다는 점에 대한 입증을 요구하는 반면, 네덜란드 법원의 경 우 원고(특허권자) 및 피고 모두에게 그러한 입증을 요구한다. 즉, 각자 자신들이 FRAND 조건 에 따른 제안을 상대방에게 하였다는 점을 보여야 한다. 한국 법원에서는 권리남용 항변의 내용 으로 다루어졌는데 입증책임의 법리상 애플에게 입증책임이 부여된다고 볼 수 있고, 그러한 측 면에서는 독일 법원과 유사한 입장이라고 할 수 있다. 그러나 실제 판단에 있어서는 네덜란드 법원과 유사하게 법원이 인정한 전체 사실관계를 토대로 판단하였다. 8) 나. GUI 전쟁 9) 1) 서막 애플 vs MS 애플이 MS와 HP를 상대로 한 저작권침해소송으로 시작 지금으로부터 24년 전인 1988년, 미국에서는 애플이 MS와 HP를 상대로 한 5.5억 달러의 배 상을 구한 저작권 침해소송, 이른바 룩앤필 (look and feel) 소송이 시작되었다. 1980년대 초반 애플은 GUI(Graphic User Interface)를 갖춘 리사와 매킨토시라는 획기적인 개인용 컴퓨터를 출시한 거물급 기업이었고, MS는 IBM 호환 PC의 OS인 DOS를 출시하면서 주목을 받기 시작한 기업이었다. MS가 1983년에 GUI를 갖춘 윈도우 개발을 발표하고 2년 후에 ʻ윈도우1.0 을 내놓자, 애플은 윈도우1.0이 나오자 리사와 매킨토시의 GUI 저작권을 침해하였 다며 강하게 반발하였다. 협상 끝에 애플은 MS에 GUI 사용에 대한 라이선스를 주고 MS는 응 8) [삼성과 애플의 특허권 분쟁] 한국과 미국 법원의 서로 다른 판결과 그 시사점. Legalinsight co.kr/archives/ ) 애플 특허 소송과 ʻ혁신의 비용ʼ. Bloter.net 윤종수 한국지식재산보호협회

41 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 용프로그램 공급을 계속하는 것으로 일은 마무리가 되었다. 그러나 그 후 윈도우2.0과 3.0이 출시되면서 다시 저작권 침해문제가 불거졌고, 결국 애플이 MS와 그로부터 라이선스를 받은 HP를 상대로 소송을 제기하기에 이르렀다. 1994년이 되어서야 항소심 판결이 나왔을 정도로 오랫동안 치열한 공방을 벌인 사건이다. 제록스의 반격 당시 또 하나의 아주 의미심장한 소송이 바로 제록스가 애플을 상대로 제기한 저작권 소송이 다. 제록스는 1970년대 후반 이미 애플의 리사나 매킨토시처럼 마우스 조작 아이콘 등 그래픽 인터페이스, 비트맵으로 구현된 매력적인 화면을 갖춘 스타(Star)를 개발한 상태였다. 애플은 스타와 관련해서는 아무런 라이선스도 얻은 바 없는 상태에서 연구를 진행해, 스타의 GUI보다 개선된 GUI를 갖춘 리사와 매킨토시를 출시하였다. 애플이 MS와 HP를 상대로 리사와 매킨토 시의 GUI가 자신의 저작물임을 주장하면서 소를 제기하자 제록스는 기다렸다는 듯이 문제의 그 GUI는 원래 자신의 제품인 스타를 베낀 것이라며 애플을 상대로 소를 제기하였다. 이 소송은 제록스의 패배로 막을 내렸다. 저작권 침해 대상 애플이 저작권 침해로 주장한 건 작성된 코드가 아닌 화면에 보이는 GUI 이었는데, 당시 소 프트웨어의 저작권 침해는 텍스트 저작물인 소스코드 자체에 대한 것이 일반적(지금도 대체로 그렇다)이었지, 보이는 화면 자체를 저작권 보호 대상으로 인정하는 경우는 드물었다. 저작권은 표현에 대한 것인데, GUI 화면은 기능 저작물인 소프트웨어를 작동하기 위한 방법에 관한 것으 로 표현과 아이디어의 구별이라는 점에서 논란이 될 수 있었다. 게다가 애플에겐 결정적인 불리함이 있었다. 윈도우 GUI에 구현된 상당 부분이 애플이 라이 선스를 주었던 1.0 버전에 포함된 것들이었다. 애플은 라이선스를 준 것은 윈도우 1.0의 인터페 이스 자체이지 그 GUI에 사용된 요소들이 아니라고 주장하였으나 계약 내용은 애플에 불리하게 해석되었다. 이런 상황에서 애플이 주장하던 저작권 침해의 논거는 ʻ화면을 전체적으로 봤을 때 유사성이 인정된다(substantial similarity)ʼ는 것이었다. 보면 느껴지는 것, 바로 룩앤필(look and feel)이 애플의 주장하는 저작권 침해의 근거였다. 법원의 판단 33

42 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 그냥 화면 전체를 놓고 봐서 실질적으로 유사성이 인정되면 된다는 게 애플의 주장이었으나, 법원은 GUI가 저작물인 건 맞지만 GUI를 구성하는 요소들 중 저작권에 의해서 보호받을 수 없 는 부분, 애플이 라이선스를 줬던 부분, 애플이 원저작자가 아닌 부분들은 비교 대상에서 제외 한 후 나머지에 한해서 표현 사이의 실질적 동일성(virtual identity)이 인정되어야 침해로 볼 수 있는데, 이를 인정할 수 없다고 판시하였다. 10) 결과는 애플의 완패였다. 2) 제 2 막 - 새로운 GUI의 등장 스마트폰 조작 GUI 스마트폰이 대중화됨에 따라, 멀티터치 GUI를 갖추고 매력적인 화면과 외관을 구비한 아이폰 과 아이패드라는 모바일 기기가 제공하는 사용자경험은 마우스 GUI를 갖추고 매력적인 화면과 외관을 구비한 리사와 매킨토시가 제공하던 사용자 경험과 마찬가지로 엄청난 파장을 가져왔다. 데자뷰, ios vs. 안드로이드 그로부터 약 20년이 지난 지금, 애플은 스마트폰 제조업체인 한국 삼성전자, 대만 HTC, 미국 모토로라를 상대로 소송을 제기하고 있고, 최종 타깃은 그 회사들 뒤에 있는 안드로이드라는 모 바일 OS를 만든 구글이다. 애플은 위 회사들의 제품이 아이폰과 아이패드라는 모바일 기기의 GUI 또는 제품의 외관을 베꼈다고 주장하면서 거액의 손해배상과 판매 중지 등을 요구하고 있다. 안드로이드 진영의 주장과 애플의 반박 애플의 소송 상대방은 애플의 혁신은 새로운 것이 아니라 역시 그 이전의 것들을 모방한 것이 라고 주장한다. 아이폰이라는 스마트폰이 제공하는 사용자경험과 화면, 외관은 기존의 모바일폰과 PDA 등이 구현하고자 했던 콘셉트와 기능, 인터페이스 및 그들의 외관에 기초한 것이며, 아이 패드라는 태블릿 역시 이전의 태블릿 PC 등의 휴대기기, 심지어는 영화의 한 장면에서 이미 선 보인 것이라고 주장했다. 이에 대해 애플은 다시 한 번 룩앤필(look and feel)을 주장하고 있다. 3) 특허를 무기로 10) 그 밖에 아이디어와 표현의 합체이론, 표준적 삽화의 원칙 등 소프트웨어의 기능성에 의해서 저작권의 보호 범위가 상당히 제한된다고 판시 34 한국지식재산보호협회

43 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 20년 전 룩앤필을 주장하며 저작권 침해를 주장했던 애플은 여전히 룩앤필을 주장하지만 저 작권 대신 특허권 침해를 내세우고 있다. 특히 삼성과의 소송에서는 GUI의 전체적 또는 부분적 외관뿐만 아니라 하드웨어 자체의 외관에 대해서도 권리 침해를 주장하고 있는데, 그 권리가 디 자인 특허권이다. 디자인 특허는 저작권과 보호의 영역이 일부 겹칠 수도 있는데, 물품을 전제로 하지 않고 등록 이나 아무런 요건을 요구하지 않으며 남의 것을 베끼지 않았다는 창작성(originality)만 있으면 보호되는 저작권 11) 과 달리, 공업상 이용 가능한, 즉 물품을 전제로 하고 심사를 거쳐 등록을 요하며 단순한 창작성이 아니라 이미 잘 알려진 형상이 아니어야 하고 잘 알려진 형상으로부터 용이하 게 창작할 수 있는 것이 아니어야 하는 등 엄격한 요건을 갖추어야 한다는 점에서 차이가 있다. 이 사건에서 등장하는 또 하나의 중요한 특허가 있다. 멀티터치 GUI의 조작에 관한 특허이다. 즉 잠금 해제를 위한 조작, 스크롤하다 문서 가장자리로 넘어갔을 때 다시 끝부분으로 튕기는 동작, 아이콘을 일정시간 터치했을 때 재구성모드로 진입하게 하는 조작 등 멀티터치 GUI의 조작에 관한 특허가 애플의 강력한 무기로 등장한다. 미국법상 유틸리티 특허에 해당하고 우리 법에서는 특허법이 보호하는 본래의 특허에 해당한다. 마우스 조작 아이콘 등 그래픽 인터페이스, 비트맵으로 구현된 매력적인 화면을 갖춘 스타 (Star)를 개발한 제록스가 그토록 혁신적인 아이디어에 대해 특허를 받지 않은 이유에 대해서, 당시에는 그러한 기술, 즉 컴퓨터 UI 관련 기술, 다시 말해 소프트웨어에 특허를 받는 것이 아직 본격화되지 않았기 때문이다. 소프트웨어는 수학적 알고리즘에 불과하다 하여 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작인 발명에 해당하지 않는 것으로 보는 것이 유력했으나, 1980년대 이후 미국은 친특허정책으로 특허의 외연이 급격히 늘어나 ʻ인간이 만든 것 가운데 특허의 대상이 되지 않는 것은 없다ʼ는 말까지 등장하게 된다. 소프트웨어에 특허를 부여할 수 있는지는 지금도 논란의 대상이지만 여전히 특허가 주어지고 있다. 최근 들어서는 특허를 부여하는데 신중론이 힘을 받 11) 애초 텍스트 저작물의 보호로부터 출발한 저작권은 구성요소들을 추상화해서 걸러내고 비교(abstraction-filtrationcomparison)함으로써 유사성을 비교하는 분석적 비교가 우세하나, 물품의 외관이라는 일체의 표현을 보호대상으로 하는 디자인 특허에 있어서는 전체적인 맥락에서 유사성을 판단하는 방식이 우세하다. 국내 판례도 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 외관을 전체 적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 다른 심미감을 느끼게 하는지에 따라 판단해야 하고, 그 구성요소 중 물품의 기능을 확보하는데 필요한 형상 또는 공지의 형상 즉 디자인권의 대상이 아닌 부분이 포함되어 있다 하여도 그것이 특별한 심미감을 불러일으키는 요소가 되지 못하는 것이 아닌 한 그것까지 포함하여 전체로서 관찰하여 느 껴지는 심미감에 따라 판단해야 한다고 하고 있다. 다만 공지의 형상까지 배타적인 권리를 줄 수는 없으므로 비록 공지 부분을 제외하고 비교하지는 못하더라도 유사성 판단 시 중요도에 있어서는 그 부분을 낮게 평가하여야 한다 는 정도로 제한을 가한다. 이러한 접근이 룩앤필을 주장하는 애플에게 유리함은 당연하다. 35

44 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 고 있지만 1998년 State Street Bank 사건 이래 영업방법모델 마저 특허의 대상이 되어버린 세 상이다. 특허가 없었기 때문에 제록스의 위협으로부터 벗어날 수 있었던 애플은 이제 특허로 무 장하고 후발업체를 위협하고 있다. 다. 미국 지재권 법의 이해 1) 법체계 분류 미국의 지적재산권은 일반적으로 인정되는 분류방법에 의하면 특허권 ʻʻPatentʼʼ, 상표권 ʻʻ Trademarkʼʼ, 저작권 ʻʻCopyrightʼʼ 등으로 나뉜다. 한국의 디자인권에 해당하는 미국의 디자인 특허 ʻʻDesign Patentʼʼ는 일종의 특허권으로서 취급된다. 단 존속기간 등의 차이가 있다. 12) 이하 에서 용어의 혼란을 막기 위해, 디자인 특허로 용어를 통일한다. 특허권은 특허법(35 U.S.C)에 의해 규정되며, 특허법은 발명이나 발견들을 보호하며, 특허요건을 충족하여야 특허권을 허여한다. 특허법에 의해 타인이 권한 없이 미국 내에 서 특허 제품의 제조, 사용, 판매 청약, 판매, 미국 내로의 수입하는 것이 금지된다. 디 자인 특허는 특허법(35 U.S.C. 171)에 의해 특허절차를 준용하며, 새롭고, 독창적이며 장식적인 디자인을 보호한다. 상표권은 상표법(15 U.S.C.)에 의해 규정되며, 상표법에 의해 타인으로 하여금 혼동가 능성이 있는 유사상표를 사용하는 것은 금지되고, 당사자의 제품이나 서비스의 출처를 밝히거나 다른 출처와 구별시킬 수 있는 단어, 구절, 상징, 디자인 등을 보호한다. 저작권은 저작권법(17 U.S.C.)에 의해 규정되며, 저작물은 저작자의 창작성에 의한 독 창성과 표현이 유형 매체에 고정되어야 한다는 두 가지 요건을 충족해야 저작권법에 의 해 보호가 가능하다. 부정경쟁방지법은 불공정한 상거래행위를 규제하여 허위 광고, 제품 비방, 상거래상 비 방, 영업비밀 침해, 광고권 침해와 남용 등을 금지하는데, 여기서 남용은 누군가 상품이 나 서비스와 관련시키기 위해 다른 제품을 실질적으로 훔치는 경우를 말한다. 12) 미국의 특허는 실용특허 (Utility Patent), 디자인특허 (Design Patent), 식물특허 (Plant Patent)로 분류된다. 국내에서 통용되는 일반적인 의미의 특허는 실용특허에 해당한다. 36 한국지식재산보호협회

45 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 2) 디자인 특허와 트레이드 드레스(Trade Dress) 양자의 차이 디자인 특허는 특허법에 의하여, 트레이드 드레스는 상표법에 의하여 보호를 받는다. 미국은 특허법의 특칙으로 디자인 보호를 하고 있기 때문에, 디자인 특허로서 보호받기 위해서는 특허 법의 엄격한 요건을 갖추어야 한다. 그러나 상표법에 의하면 상품에 대한 식별방법으로 자리 잡 은 특징적인 제품의 ʻ외관 디자인ʼ에 대하여 트레이드 드레스로 등록받을 수 있기 때문에 보호 받을 수 있는 인정 범위가 디자인 특허보다 넓고, 이러한 이유로 미국에서는 트레이드 드레스에 의한 디자인 보호가 활발하게 일어나고 있다. 디자인 특허의 특징 디자인 특허는 미국 특허법과 특허 규칙(37 C.F.R.)에 의해 작성된 미국 디자인 특허 심사 기준(Manual of Patent Examining Procedure(Design Patents), MEPE)에 따라 심사를 받는다. ʻ디자인ʼ이란, 물건에 화체되거나 적용된 디자인을 말하며 물건 그 자체는 아니다.(35 U.S.C 171) 즉 물건을 대상으로 한 디자인을 특허법상 디자인으로 보호되는 객체로 설정하고 있으며, 이는 외관으로 명확하게 드러나므로 물건의 구성이나 형상, 물품에 적용된 표면 장식 또는 구성과 표면 장식의 조합에 관한 것이다. 그러므로 디자인은 물건과 떨어져서 생각할 수 없으며, 장식적 요소만으로 독자적인 디자인 보호를 받을 수 없다.(MEPE 1502.) 트레이드 드레스의 특징 트레이드 드레스는 우리말로는 상품외장 정도로 번역된다. 사람이 옷을 통해 자신만의 이미지 를 구축하듯, 상품도 외관을 통해 독특한 이미지를 구성하여 고유의 식별력을 갖게 되고, 이를 통해 출처표시기능을 하기도 한다. 이렇게 타상품 또는 타서비스와 구별하게 해주는 상품전체의 시각적인 이미지(visual image)와 그것이 만들어 내는 종합적인 인상을 트레이드 드레스(Trade Dress)라 한다. 13) 캐릭터 데이터베이스 등과 함께 전통적인 지적재산권(지적소유권)으로 분류 하기 어려운 신 지적재산권(new intellectual property) 중의 하나로, 사업자가 자신이 취급하는 상품을 타인의 상품과 식별하기 위하여 상품에 사용하는 표지인 상표나 의장과는 약간 다르다. 13) Two pesos, Inc,v. Taco cabana, inc., 505 U.S. 764,764 n.1(1992) 37

46 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 트레이드 드레스의 인정 대상 전통적으로 트레이드 드레스는 상품의 포장지나 레이블, 용기 등을 가리키는 말이었으나 그것이 발전되어 판례에 의하여 트레이드 드레스의 범위가 확장되었고 오늘날 광의의 트레이드 드레스는 상품의 전체적인 이미지, 즉 상품과 포장의 전체적인 외관과 심지어 상품자체의 디자인과 모양 (상품의 크기, 모양, 색채, 색채의 혼합, 제질, 그래픽) 혹은 특색 있는 판매기술까지 포함하게 되었다. 14) 트레이드 드레스 인정 요건 미국은 주 판례법이나 연방 상표법과 부정경쟁방지법에서 보호요건, 보호 대상을 명확히 하고 비교적 체계적인 보호를 제공하고 있다. 이러한 트레이드 드레스는 기본적으로 식별력이나 2차적 의미를 지니며, 기능적이지 않아야 한다. 15) 식별력 2차적 의미: 상품 외관의 독특한 모양이나 디자인으로써 그 자체가 식별력을 지니고 있어야 한다. 미국 상표법상 트레이드 드레스가 침해당했다고 주장하기 위해서 원고는 그들의 제품이 생성될 당시부터 고유의 식별력을 지니거나, 트레이드 드레스 사 용으로 2차적 의미를 획득했다는 것을 증명해야 한다. 16) 비기능성: 특히 ʻ디자인ʼ에 대하여는 심미적 기능성(Aesthetic Functionality)을 판단하 여야 하고, 심미적 기능성으로 인하여 디자인이 상표로서 적합한지 여부는 심미적 기능 성이 있는 디자인을 상표로 허용하는 경우에 다른 상표와의 경쟁을 상당히 제한하는지 여부에 따라 판단한다. 17) 희석화 이론 미국에서도 상표권 침해의 유형으로 ʻ희석화 이론(Dilution Theory)ʼ을 주장할 수 있다. 이는 상표가 가지는 상품에 대한 신용 및 품질 보증기능을 해치는 희석화 행위, 즉 상품의 혼동을 야 기하는 행위를 금지하여야 한다는 이론이다. 미국은 희석화 이론을 반영하여, 1996년 미국 ʻ연 방 상표희석화법(Federal Trademark Dilution Act, FTDA)ʼ과 2006년 ʻ상표희석화 개정법 (Trademark Dilution Revision Act of 2006, TDRA)ʼ에 의하여 상표 보호를 확대하고 있다. 14) John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966(11 cir.1983) 15) Lanham Act 43(a)) 16) WAL-MART STORES, INC. V. SAMARA BROTHERS, INC. (99-150) 529 U.S. 205 (2000) 165 F.3d ) Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159 (1995) 38 한국지식재산보호협회

47 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 트레이드 드레스를 인정한 배심원단의 판결 미국 캘리포니아 북부지방법원의 배심원단은 삼성전자의 Galaxy S 등의 제품들이 애플의 iphone 등의 디자인을 침해했다고 판단하였다. 중요한 점은 배심원단은 애플의 디자인은 트 레이드 드레스로 보호되며, 삼성전자의 제품들이 애플의 트레이드 드레스를 희석화시켰으므로 디자인 침해라고 판단한 것이다. 배심원단은 애플 디자인을 분석적으로 보기보다는 전체적으로 애플 디자인이 선행 디자인과 유사한 정도보다 삼성전자의 디자인이 애플 디자인과 더 유사하다 고 판단한 것인데, 이는 통상의 일반 소비자들이 삼성전자의 제품과 애플의 제품을 비교하였을 때 실질적으로 두 제품이 동일하고, 소비자를 기만할 수 있기 때문에, 삼성전자의 제품들이 애 플 제품들의 디자인을 침해했다고 해석한 것이다. 즉, 배심원은 iphone 제품 자체로 식별력을 가지며, 트레이드 드레스 희석화 이론에 의하여 삼성의 침해를 인정한 것이다. 18) 라. 미국 사법 체계의 이해 1) 지방법원 현황 및 지방법원 별 판결의 특징 지방법원 (연방지방법원으로서 각 주에 배치된 법원) 연방 지방법원은 일반관할권을 가진 1심 법원으로서, 50개 주 및 자치령에 걸쳐 94개가 설치되어 있으며, 총 800여 명의 판사가 배치되어 있다. 각각의 주와 컬럼비아 특별구는 적어도 1개의 연방지방법원을 갖고 있으며 인구가 많은 주는 1개 이상(최대한 4개)을 운영할 수도 있다. 푸에르토리코에도 각 주의 지방법원에 비견될 수 있는 지방법원이 있다. 각 지방법원은 적어도 1명의 지방법원 판사를 보유하 고 있으며 20명 이상이 될 수도 있다. 또한 서기 연방검사 연방집행관 연방치안판사 (1명 이상) 파산재판관 보호관찰관 법정속기사와 그 밖의 직원이 있다. 연방지방법원의 판결은 미국연방상소법원에 상소할 수 있다. 다만 특정 금지명령과 연 방의회의 제정법을 위헌이라고 판시한 특정 판결들은 예외적으로 연방대법원에 비약상 고( 飛 躍 上 告 )할 수 있다. 특히 연방정부가 일방 당사자가 되는 계약 특허 및 기타 관계 를 비롯한 일정한 상소는 연방순회재판구 관할 연방상소법원이 맡는다. 18) 지식재산정책(IP Policy) 삼성전자와 애플의 분쟁으로 보는 국내 디자인 보호 제도. 김송이 연구원. 39

48 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 지방법원 별 판결의 특징 19) 평균 판결 기간 순위 동부 버지니아와 서부 위스코신 지방법원의 판결기간이 가장 짧게 조사되었으며 지난연구에 비해 평균 판결 기간은 0.16 년 정도 증가되었다. <표 2-1> 지방법원에 의한 평균 판결 기간: 순위 지역 총 확정판결 수 소요기간(년) 1 Virginia Eastern District Court Wisconsin Western District Court Florida Middle District Court Delaware District Court Texas Southern District/Bankruptcy Courts Texas Eastern District Court California Central District Court Florida Southern District Court Texas Northern District Court Minnesota District Court New York Southern District Court California Northern District Court New Jersey District Court Illinois Northern District Court Massachusetts District Court Overall(All decisions identified) 특허권자가 선호하는 지방법원 순위 동부버지니아, 델라스, 동부 텍사스 지방법원은 짧은 판결기간, 높은 성공률, 높은 평균손해 배상액수로 인해 특허권자들이 선호하는 곳이다. 19) 자료 출처 : 2012 Patent Litigation Study, pwc 40 한국지식재산보호협회

49 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 전체 순위 지역 <표 2-2> 지방법원 순위:1995~2011 재판소요 기간(년) 순위 전체 승소율(%) 순위 평균 평균 손해배상액수($) 순위 1 Virginia Eastern District Court ,025, Delaware District Court ,636, Texas Eastern District Court ,782, Wisconsin Western District Court ,730, Florida Middle District Court , California Central District Court ,728, Texas Southern District/Bankruptcy Courts ,042, Texas Northern District Court ,756, New Jersey District Court ,976, New York Southern District Court ,269, California Northern District Court ,848, Florida Southern District Court ,836, Massachusetts District Court ,088, Minnesota District Court ,590, Illinois Northern District Court ,768, Overall(All decisions identified) ,302,861 전체승소율 상위 5개 지방법원 상위 5 지방법원 전체승소율(%) 법정승소율(%) 1 Florida Middle District Court Texas Eastern District Court Delaware District Court California Central District Court Virginia Eastern District Court Overall(All decisions identified)

50 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 전체승소율 하위 5개 지방법원 하위 5 지방법원 전체승소율(%) 법정승소율(%) 1 Florida Southern District Court New Jersey District Court Texas Southern District/Bankruptcy Courts Wisconsin Western District Court California Northern District Court Overall(All decisions identified) 특허권자가 NPE로 가장 많이 확인된 지방법원 36%의 특허괴물 판결은 5개 연방지방법원에 집중되어있다. 일리노이 북부지방법원와 텍사스 동부지방법원은 특허괴물과 관련한 판결수가 가장 많으며 플로리다 중부지방법원에서는 가장 높 은 특허괴물 소송 승소율을 보이고 있다. <표 2-3> 특허권자가 NPE로 가장 많이 확인된 지방법원: 1995~2011 지역 NPE와 관련한 판결 수 확정판결 총 수 총 판결의 NPE 비율(%) NPE 승소율(%) Texas Eastern District Court Illinois Northern District Court New York Southern District Court California Northern District Court Delaware District Court California Central District Court Florida Southern District Court Massachusetts District Court Pennsylvania Eastern District Court Minnesota District Court Texas Southern District/ Bankruptcy Courts US Court of Federal Claims Virginia Eastern District Court Colorado District Court DC District Court 한국지식재산보호협회

51 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 지역 NPE와 관련한 판결 수 확정판결 총 수 총 판결의 NPE 비율(%) NPE 승소율(%) Florida Middle District Court Kansas District Court Maryland District Court Michigan Eastern District Court All Identified Decisions 361 1, 배심 제도 민사사건에서의 배심원은 영국에서 폐지되었고, 미국에서도 폐지하라는 압력을 받고 있다. 배 심원을 사용하는 것은 시간 소모적이고, 평범한 사람들이 민사소송에서 제기된 기술적이고 복잡 한 문제를 결정할 수 있다고 보지 않는다. 그러나 몇 가지 연구에 기초한 경험적 자료는 배심원 의 능력에 대한 본질적으로 긍정적인 면을 제시하고 있다. 의의 배심제란 법률전문가가 아닌 사회인사(배심원)들이 재판 또는 기소에 참여하여 사실문제에 대 한 평결을 하는 제도를 말한다. 배심제는 크게 소배심과 대배심으로 나눌 수 있다. 우선 사실문 제를 인정하고 심판을 하는 것을 소배심이라 하고, 기소를 행하는 것을 대배심이라 한다. 배심재판이라는 말은 판사와 배심원에 의한 재판을 의미한다. 판사는 법률관계에 관한 판결을 내리고 배심원은 사실관계에 관한 판단을 내리도록 하는 공판제도이다. 즉, 배심원은 판사와 같이 재판을 행하는 것이 아니라 독립된 기관의 구성원자격으로 판사와는 별도의 의무를 부담한다. 배심제의 기원 미국의 배심원제도는 9세기 프랑스로 소급될 수 있으며, 이것은 정복자 윌리엄(William the Conqueror)에 의해 영국에 유입되었다. 배심원은 그 초기의 형태에 있어서 피고의 이웃들의 집 단이었는데, 그들은 자신이 알고 있는 것에 대해 질문에 대답하도록 되어 있었다. 이러한 배심 원들은 사건에 대한 증인이자 심문자로서 기능하였다. 식민지였던 미국에서 배심원은 대중적인 명분의 결정자였다. 혁명 이후 배심원에 의한 재판을 받을 권리는 연방헌법과 분리된 주 헌법에 의해 보장되었다. 43

52 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 미국배심제의 기능 첫째, 국민주권의 구체적 실현기구로서의 의미를 가진다. 미국헌법상의 배심제 규정은 배심제 를 통한 국민의 사법체제에의 참여를 구현할 수 있게 하였다. 배심제의 특성은 배심제도의 본질 인 정치적 자치공동체의 운영을 위한 공적 제도라는 의미를 가지며 결국 국민 스스로가 국가공 권력 등으로부터 자신을 보호하고자 하는 일종의 자위체제를 확보한다는 의미를 갖는다. 둘째, 배심제는 사법권한을 판사와 배심으로 나누어 상호견제와 균형유지를 모색하여 관료사 법에 대한 견제기능을 한다. 즉, 판사와 배심으로 구성되는 사법부에서도 민주 정치적 원리에 입각하여 민주적 정당성이 강한 기관으로 하여금 상대적으로 약한 다른 기관을 견제하도록 한다 는 원리다. 셋째, 개별적 배심의 평결은 때때로 정치적 공동체에 중요한 의미와 결과를 초래한다. 공적제 도로서의 배심은 헌법의 기본골격을 이룬다. 배심이 정치적 원리에 의해 구성되는 공적이 기관 인 이상, 배심의 판단은 정치적 공동체의 정의감을 대변할 수 있다. 배심재판을 받을 권리는 개 인적 권리의 성격이 강하나, 배심재판에 참여할 국민적 권리는 주권자의 자격에서 국민이 보유 하는 집단적 권리로 이해된다. 넷째, 헌법에 보장된 국민의 기본권 확보에의 기능이 있다. 미연방수정헌법 해당 조항에 명시 된 배심 관련 규정은 국민의 기본권이 침해당하지 않게 하기 위한 노력이 엿보인다. 미국배심제의 특징 첫째, 배심원은 법률문제에 대한 판단을 하지 않고 사실문제에만 국한하여 판단한다. 둘째, 배심재판의 청구는 헌법상 명시된 기본권이다. 따라서 배심제의 폐지는 미국 헌법의 개 정을 통해서만 가능하다. 셋째, 배심재판재도는 미국적 민주주의의 구성요소로 파악되고 있다. 배심원간의 의견교환을 통한 배심결정은 이러한 배심원간의 의견교환을 통해 자치 공동체의 운영을 위한 합의점 모색을 목표로 하여 궁극적으로는 대화를 통한 민주주의 정신의 구현을 목표로 한 공적 제도로서의 특 징을 가진다. 넷째, 미국배심재판제도는 영국의 배심제를 그대로 계승하지 않고 미국 문화에 맞게 토착화시 킨 특징이 있다. 결국 영, 미간의 지리적 격리 및 권리장전의 천명 등은 미국적 배심제 성립의 배경이 된 셈이다. 44 한국지식재산보호협회

53 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 다섯째, 미국 배심재판제도는 국가권력에 대한 견제의 의의가 있다. 배심후보 선정절차 배심원은 최소 18세 이상이 되어야 하고 미국 시민권자여야 자격이 주어진다. 배심원이 되기 위해서는 관할 지역법원에서 발송한 배심원출두통지서를 받은 후 특별한 경제적 혹은 육체적 사 유가 없는 한 2주간 배심원으로서의 임무를 수행해야 한다. 배심원은 일반시민 가운데서 선출되는데 대부분 선거인 명단에서 선출한다. 컴퓨터에 들어있 는 선거인 명단에서 추첨식으로 약 40명의 이름을 발췌한다. 이 중에서 특별한 이유가 있어서 배심원으로 임무를 수행할 수 없는 사람, 소송 당사자와 이익이 얽혀 있는 사람들을 제외하고 20명의 예비명단을 양쪽변호사에게 제출한다. 명단을 받은 변호사는 자기편에 불리하다고 생각되는 배심원 4명을 제외시킴으로써 최종 12 명의 배심원이 확정되는데 양쪽 변호사의 합의에 따라서 배심원 숫자가 12명 이하로 내려갈 수 도 있으나 형사사건에 있어서 6명 이하로는 내려 갈 수는 없다. 장기간을 요하는 재판일 경우 배심원 유고 시에 보충하기 위해 후보 배심원을 선출해 두는 것이 상례이다. 이러한 절차에 의해 선정된 12명의 배심원과 2명의 예비 배심원은 한 형사 피고인에 대해 유 죄냐 무죄냐를 결정하는 재판판결을 내리게 된다. 또한 배심원은 살인사건과 같은 살인사건과 같은 중요한 재판에서 사형을 부과해야 하느냐를 결정하는 중대한 임무를 지닌다. 배심재판의 risk 미국 판결에 대한 비난의 초점은 배심재판에 두어지고 있다. 그 복잡한 법적 쟁점을 어떻게 일반인들이 판단할 수 있겠느냐는 것이다. 삼성-애플 소송에서 한국 법원의 판결문은 총 500페 이지 넘는 방대한 분량이나, 미국의 배심원 평결은 20페이지에 불과했다. 그리고 미국 배심원이 아무래도 애플에 우호적으로 판단했을 것이라는 의견도 많다. 모두 적절한 지적이고, 그것이 미 국 특허소송이 가지는 불합리함이다. 배심원의 편향적 판단은 익히 잘 알려져 있는데, 미국 기 업들이 텍사스 동부지방법원에서 특허소송을 다수 진행했던 것은 바로 이러한 배심원의 경향 때 문이었다. 미국 기업들이 가급적 본사가 소재해 있는 법원에 소를 제기하는 것도 같은 이유이 다. 이 사건에서 애플이 그랬고, 고액의 배심원 평결로 떠들썩했던 듀폰과 코오롱 사건의 법원 도 듀폰의 최대 사업장이 있는 버지니아 동부지방법원이었다. 45

54 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 한국 기업이 미국소송을 진행함에 있어서 가장 큰 과제는 어떻게 배심원의 편향적 판단을 최 소화하느냐의 문제이다. 중립적 배심재판이 가능한 법원의 선택도 중요하며, 쟁점의 선정과 변 론의 진행도 최대한 배심원에게 친숙하도록 하는 것도 과제이다. 미국 배심원들의 경우 통역을 통한 증언보다 영어로 증언하는 것을 신뢰하는 경향이 있다고 하며, 이 사건 관련 기사를 보면 배심원이 삼성의 영상 증언을 부정적으로 보았다는 내용이 있다. 2) 미국 특허소송의 일반적 특징 절차 미국에서의 특허소송 절차는 기본적으로 일반 민사소송 절차와 동일하다. 따라서 일반 민사소 송에서 채택하고 있는 배심재판도 가능하나, 고도의 기술성과 전문성이 요구되는 특허사건의 성 격상 대부분의 특허소송사건은 당사자가 배심에 의한 재판을 요구하고 있지 않다. Discovery (증거개시) 제도 미국의 소송과정에서 가장 중요하게 인식되고 있으면서도 우리에게는 생소한 증거개시 (Discovery) 절차가 있다. 이는 양측 당사자에게 사건과 관련된 모든 정보를 상호 교환토록 의무화 시킴으로써 공정한 재판이 이루어질 수 있도록 함을 목적으로 채택된 제도로서, 미국 소송대리인은 이 절차에서 매우 다양한 소송전략을 구사할 뿐만 아니라 가장 많은 노력을 경주하고 있다. 특허침해소송에 대한 방어수단 일반적으로 특허침해소송은 특허의 유효성과 침해사실이 함께 제소되어야 하므로 특허무효소 송과 같은 독립된 소송제도는 없다. 그러나 이해관계인은 당해 특허가 무효라든가 침해한 사실이 없음을 확인하기 위한 특허무효 또는 특허 비침해 확인판결(Declaratory judgement)을 반소의 형태로 연방지방법원에 구할 수 있으며, 특히 1971년 판례(Blonder-Tongue Lab. v. University of Illinoise, 402 U.S. 313)에 따라 누구라도 종전의 소송사건에서 확인된 무효판결을 동일 특 허권에 대한 침해사건에서 방어수단으로 주장할 수 있게 되었다. 46 한국지식재산보호협회

55 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 침해에 대한 손해배상 특허침해에 대한 손해배상에서, 법원은 침해자의 침해행위가 고의적이라고 인정되면 손해액을 3배까지 증액시켜 배상시킬 수 있는 재량권이 있으며, 특히 악질적인 경우에는 대리인의 수수료와 경비, 소요비용까지 배상시킬 수 있다. 3) Discovery 제도 의의 20) 영미법 소송법상의 제도로 당사자 서로가 가진 증거와 서류를 상호 공개를 통해 쟁점을 정리 명확히 하는 제도이다. 특징 미국 민사소송절차에 있어서 배심원에 의한 정식재판을 변론(trial)이라고 하는데, 95%이상의 사건이 정식 변론 이전 단계(pre-trial settlement)인 증거개시(discovery)절차에서 조정(mediation) 이나 화해(conciliation) 등의 대체적 분쟁해결 절차(alternative dispute resolution)에 의하여 처리된다. 변론(trial)이전 단계에서 그와 같이 높은 비율의 사건이 처리될 수 있는 이유는 변론 에 의할 경우의 소송비용증가, 소송지연 등을 감안하여 당사자들이 화해나 조정을 수용하는 점 도 있지만 가장 중요한 이유는 소송의 초기단계에서 즉, 소송의 제기와 동시에 이루어지는 디스 커버리 제도에 있다고 보인다. 증거 인멸 (spoilation of evidence) 증거인멸은 증거를 파괴하거나 바꾸어서 다른 사람이 현재 진행되고 있는 소송이나 향후의 소 송에서 증거로 사용하지 못하도록 하는 것으로 특히 소송이 한창 진행 중에 관련 서류, 자료, 물건 등을 숨기거나 제거하거나 바꾼 사실이 밝혀질 경우는 실제 증거내용과 무관하게 불리하게 작용할 수 있다. 이디스커버리 (e-discovery) 종이문서보다 이메일, 워드, PDF 등 전자문서가 회사 내 문서의 대부분을 차지하는 상황에서 디스커버리 제도는 전자문서를 포함하는 '이디스커버리 제도'로 진화했다. 20) 디스커버리(법), 위키백과 47

56 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 이디스커버리는 기업, 기관이 산업이나 업무에 적용되는 규정에 대해 준수하고, 내부조사나 법적 대응의 증거자료로 활용하기 위해 전자적으로 저장된 정보를 구분, 수집, 보관, 조회, 생 산하는 일련의 절차로 미국에서만 적용된다. 일단 미국 내에 특허 관련 민사소송이 벌어지면 각 기업 변호사들은 법적 소송 과정에서 상대 변호사에게 소송쟁점과 관련, 언제까지 어떤 데이터를 내놓으라고 요청한다. 이런 내용이 받아 들여지면 두 기업은 자신들이 확보하고 있는 데이터에서 요청한 사항을 수집해 제공해야 한다. 실제 디스커버리 명령은 "당해 기술의 개발 및 생산에 관련되는 조직도 및 관련 직원들이 주 고받은 메일 등 모든 관련 정보를 제출하라ʼʼ와 같은 방식으로 포괄적으로 정보를 요구하기 때문 에 제출해야 할 전자문서의 분량이 폭증, 수백 기가바이트(GB)나 되고 제출 자료의 보전, 수집, 분류처리, 검토 등에 어마어마한 비용이 소요된다. 이런 엄청난 비용 때문에 특허침해 경고를 받거나 소송이 걸리면 서둘러 화해를 하거나 사운을 걸고 소송에 매달려야 하는 경우가 많다. 또한, 미국 내 특허 소송 과정에서 필요한 3년 치 특허관련 자료를 분실하면 이디스커버리 제도 에 따라 증거불충분으로 소송에서 불리하게 작용하는 일이 발생할 수도 있다. 간혹 이디스커버리 제도에 대비해야 한다는 말을 두고 소송에서 불리한 자료는 흔적 없이 잘 지워야 한다는 인식도 있으나, 실제로 특허 분쟁과 같은 이슈가 터졌을 때 필요한 자료를 잘 찾 아 낼 수 있도록 관리해야 함을 의미한다. 마. 보호무역주의 1) 세계 보호무역조치의 동향 글로벌 금융위기 유로지역 재정위기 등 글로벌 경기불황이 예상보다 장기화함에 따라 세계적 으로 보호무역조치가 증가 추세에 있으며 특히 최근 무역제한조치의 성격이 위기대응을 위한 일 시적 조치가 아닌 자국 산업 보호를 통해 해당 산업을 주요 성장 동력으로 육성하려는 장기 정 책으로 변질되면서 보호무역주의의 고착화가 우려되고 있다. 21) 특히 지난 7개월간 건의 신규 무역제한조치가 취해졌으며 이는 세계총수입의 0.9%에 해당하 는 교역에 영향을 미쳤다(2009년 11월 이후 누적조치는 세계 총수입의 2.9%에 해당하는 교역에 영향을 미침) 22). 21) 사무총장 보고서 6. 29, WTO 48 한국지식재산보호협회

57 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 2) 주요국 별 보호무역주의 사례 잠재적 무역제한조치 잠재적 무역제한조치란 자국의 특정 산업에 대한 지원을 비롯해서 수입승인과 검사증명 등 무 역활성화를 가로막을 우려가 있는 조치들을 지칭한다. 반덤핑 23), 세이프가드 24) 등 전통적 무역제한조치는 물론 기술표준이나 통관, 특허 등 잠재적 무역제한조치가 증가하는 가운데 특히 한국 제품을 대상으로 한 수입제한조치와 한국 기업을 상 대로 한 특허분쟁이 증가 추세를 보이고 있다. 각국의 보호무역조치 미국은 2010년 제조업 증강법을 승인하였다. 25) 민주당과 공화당 양당의 지지를 받아 통과된 제조업 증강법은 수입 원자재에 부과하는 관세 감출, 폐지 또는 자국 제조업 보 호를 위한 관세 부과를 핵심 내용으로 한다. EU는 제품에 대해 안전, 건강, 환경, 소비자보호 관련된 지침이나 유럽표준규격의 필수 요구사항을 준수하고 있다는 의미의 CE (conformite europeenne) 마크 부착을 의무화 하고, CE 마크가 없는 제품의 역내유통을 금지하기에 이르렀다. 일본은 글로벌 금융위기 이후 부호무역조치에 대해 반대 입장을 표명하였으나, 환경규 제를 강화하는 추세다. 2009년 화학물질 심사제조 규제법 개정안을 마련하여 신규 화학 물질 제조 또는 수입 시 사전신고를 의무화하였다. BRICS(Brazil, Russia, India, China and South Africa) 중국은 최근 희토류를 국가전략지원으로 규정하고, 환경보호 등의 명분을 들어 희토류의 생산, 유통, 수출에 대한 전면적인 관리(수출제한)를 시행하고 있다. 또한, 기술표준이나 포장, 라벨 22) WTO(2012), Report on Trade-related Developments 23) 반덤핑 관세(Anti-Dumping Duty)는 외국의 물품이 정상가격 이하로 수입되어 국내산업이 실질적인 피해를 받거나 받을 우려가 있거나 또는 국내산업의 확립이 실질적으로 지연되었음이 조사를 통하여 확인되고 당해 국내산업을 보호할 필요가 있다고 인정될 때에 그 물품과 수출자 또는 수출국을 지정하여 당해 물품에 대하여 관세 외에 정상 가격과 덤핑가격과의 차액(덤핑차액)에 상당하는 금액 이하의 관세(덤핑방지관세)를 추가하여 부과하는 것을 말한다. 24) 세이프 가드(Safeguard)는 WTO 협정에 근거한 수입제한조치로써 수입 증가로 인하여 국내 생산자에게 중대한 손실이 생기는 경우에 발동할 수 있다. 긴급히 발동하지 않으면 회복하기 어려운 손실이 발생하는 경우 우선 200일 이내의 범위에서 관세 인상 등의 잠정 조치를 취할 수 있다. 25) Manufacturing Enhancement Act

58 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 링, 안전규정 등에서 중국기업들에 유리한 조건을 적용하고 있다. 인도는 복잡한 행정절차 도입 하여 사실상의 수입제한조치로 작용하고 있고, 브라질은 수입차에 대한 공업제품세를 30% 포인 트 인상하고 적용기간을 2012년 말에서 2017년까지 연장하였으며, 러시아는 환경분담금으로 자 동차 사용세를 추가하는 등 세계 각국에서 다양한 보호무역조치가 취해지고 있다. 각국의 보호무역조치의 한국에 대한 영향 무역상 기술장벽(TBT; Technical Barriers to Trade)의 경우 중국, 인도, 동남아, 중동 국가들의 기술규제가 증가하면서 인증획득 등에 따른 시간, 비용 증가로 국내 수출업계 에 부담으로 작용하고 있다. 한국 제품에 대한 세계 각국의 신규 수입규제 조사개시 건수가 증가 추세를 보이고 있 다. 유형별로 반덤핑 96건, 반덤핑, 상계관세 공동 4건, 세이프가드 20건으로, 반덤핑이 규제의 대부분(80%)을 차지하고, 26) 국가별로는 인도 24건, 중국 18건, 미국 12건, 터키 11건 등 4개국 규제가 과반을 차지한다. 또한, 품목별로는 화학 46건, 철강 36건, 섬유 17건으로 전체 규제의 81.7%를 차지한다. <그림 2-32> 한국 제품에 대한 세계 각국별 신규 수입규제 조사개시 건수 출처 : 조선일보 26) 외교통상부 통상교섭본부 50 한국지식재산보호협회

59 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 한국기업과 외국기업 간 소송 심화 한국제품이 각국의 주요 견제 대상으로 부상하면서, 한국기업과 해외기업 간 특허소송건수는 2009년 154건에서 2011년 말 278건으로 2년 만에 80.5%가 증가했다. 현재 삼성과 애플 간의 소송은 9개국에서 50여 건이 진행 중이고, 코오롱과 듀폰 간 특허소송 (영업비밀관련)의 경우, 미국 버지니아 지방법원이 코오롱의 아라미드 섬유에 대해 20년간 전 세계 생산 판매 금지 판결을 내렸다. ( ) 다만 코오롱이 제기한 집행정지 가처분 신청이 받아들여져 최종 판결까지 아라미드 섬유의 생산과 판매가 가능해진 상태이다. ( ) 바. 미국 국제무역위원회(U.S. ITC; International Trade Commission) 1) ITC의 역할 27) 미국 국제무역위원회(ITC)는 대외무역이 국내의 생산, 고용, 소비에 미치는 영향에 관한 모든 요인을 조사하는 미국의 대통령 직속의 준사법적 독립기관으로, 특허 침해와 반덤핑 규제 등 국 제적인 통상 분쟁을 다룬다. 즉 ITC는 수입급증으로 인한 국내산업피해 여부의 조사와 판정 그리고 이에 따른 관세인상 등의 피해구제 조치를 대통령에게 권고하며, 무역과 관세에 관한 연구 및 수입수준에 대한 감시 등의 업무를 수행한다. ITC 요구에 따라 대통령이 취할 수 있는 수입제한조치로서는 관세율 인상, 수입할당제 적용, 관세할당제 적용, 과징금 부과, 수입허가서 발급정지, 수출자율규제 체결, 시장질서협정 체결, 산업조정 지원 등을 들 수 있다. 대통령은 당해 품목에 대해 최장 5년까지 일시적인 수입제한 조치를 취할 수 있고, 미국 대통령이 최종 재가를 맡기 때문에 특허침해 여부를 중점적으로 다 루는 연방법원의 판결에 비해 영향력과 파급력이 훨씬 크다. 2) 특허 관련 ITC에 제소 건수의 증가 최근 원천특허를 보유한 선진 외국 기업의 특허공세가 강화되면서 후발기업의 시장진입을 원 천적으로 봉쇄하기 위한 국제 특허분쟁수가 증가하고 있다. 27) 시사용어사전,

60 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 특히, 특허 관련 ITC 제소 건수는 1990년 13건, 2010년에는 56건으로 대폭 증가하여, 글로벌 기업 간 특허분쟁뿐만 아니라 소송을 통해 수익을 창출하는 특허전문관리기업(NPE) 에 의한 특 허분쟁도 크게 증가하였다. 미국 관세법 제1337조(이하ʻʻSEC 337ʼʼ이라 칭함)는 수입 시 지적재산권 침해를 비롯한 불공정 행위에 대해 ITC에 준사법적 조사권을 부여하는데, ITC가 SEC 337 위반이라 판정하면 일반적 으로 수입배제명령과 중지명령을 발동하고, 일정한 경우 압류조치를 행할 수 있다. ITC의 결정 은 최종적인 효력을 갖고, 법원의 제1심 판결과 같이 취급되어 미국 연방항소법원(CAFC, US Court of Appeals for the Federal Circuit)의 사법심사 대상이 된다. 28) <표 2-4> 연방법원 대 ITC 항목 연방법원 ITC 구제요건 구제내용 사법관할권 및 관할 법정 유효한 특허권의 침해 피고에 대한 금지처분, 손해배상 피고에 대한 인적 관할권 및 적정 관할법정을 필요로 하기 때문에 피고가 다수 있는 경우 주 및 법정이 나누어질 수 있다. 유효한 특허권의 침해외에 미국 국내산업의 존재 및 공익성 고려 세관에서 일반적 또는 제한적 수입금지, 피제소인에 대한 침해행위 중지명령, 압류 등. 단 손해배상은 불가 워싱턴 DC 에 위치하는 ITC가 모든 수입품에 대해 전국 관할권을 행사한다. 판단자 판사 또는 배심원 ALJ 및 ITC 위원 기간제한 절차기간의 제한이 없다. 가능한 한 가장 이른 시기내.(통상적으로 조사기간이 1년에서 18개월 소요) ITC는 연방지방법원에 제소한 경우에 발생할 수 있는 관할권과 판결집행 문제가 발생하지 않 고, 특허의 유효성이나 특허침해의 인정에 있어서 통상적으로 일반법원보다 특허권자에게 유리 한 입장으로 판결을 내리는 경향을 보여, 외국기업을 상대로 하는 특허분쟁 시 ITC는 매력적인 법정이 된다. 또한, 해당 사건이 실제적으로 결론이 나기도 전에 오랫동안 제품의 수입을 금지 할 수가 있어서, 주기가 짧은 IT 관련 업체에 큰 타격을 줄 수 있다. 이러한 장점으로 인해, ITC에 의한 보호무역의 주요수단으로서 반덤핑 제소에서 지식재산권 침해를 근거로 한 수입금 지로 변화하고 있는 것이다. 28) 미국 ITC 특허분쟁과 우리 기업의 대응방안. 전자진흥 2004년 9월호. 52 한국지식재산보호협회

61 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 특허 관련 ITC 제소 중 IT 분야 제소 비중은 2007년 80.0%, 2008년 65.9%, 2009년 64.5% 로 감소하였으나 2010년 81.0%로 전년대비 16.5%p 급증하였다. 글로벌 IT 기업들의 특허분쟁 은 미래 IT기술 확보를 위한 전쟁으로 이전보다 훨씬 광범위하고 복잡하게 전개되고 있으며, 우 리 IT 기업에 대한 국제 특허소송도 증가 추세이다. 세계적으로 우수한 기술력을 보유한 우리 기업의 활발한 해외시장 진출 견제하려는 목적과, 특히 휴대폰, 반도체, 디스플레이 등 우리 주력 수출 품목을 중심으로 특허공세가 집중적으로 이루어지고 있으며, 이러한 국제 특허분쟁은 계속 증가할 것으로 예상된다. 사. 특허전문관리기업 (NPE; Non-Practicing Entity) 29) 1) NPE의 타겟 <표 2-5> NPEs에 의한 특허소송 피소기업 TOP 10 (단위 : 건) 순위 기업 ʻ07 ʻ08 ʻ09 ʻ10 ʻ11 ʻ 합계 1 Apple Hewlett Packard Samsung AT&T Dell Sony Microsoft LG Verizon HTC * 출처 : 美 Patent Freedom LLC ( 29) 특허 라이선스 전문기업으로서, 자신이 연구개발한 특허 또는 매입한 특허를 자신이 직접 제조하거나 생산 또는 서비스 활동에 이용하지 않고, 그 기술을 이용하여 생산활동하는 업체로부터 기술료, 소송합의금 등을 통해 수익을 얻는 지적재산관리회사를 말한다. '부정적인 의미에서 특허괴물(Patent Troll)' 이라고도 하며, IV(Intellectual Ventures) 등 220 여 개의 기업이 있다. 53

62 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 애플 단기간에 급성장하면서 특허가 상대적으로 부족했고 이 때문에 NPE의 집중 공격 대상 이 됐다. 애플은 2007년부터 2012년 사이에 NPE로부터 무려 165건의 소송을 당했고 이는 세계 글로벌 기업 가운데 톱 수준이다. 30) 지난해 NPE들은 총 1150개 기업에 5842건의 소송을 제기했으며, 이에 대응하기 위해 해당 기업은 1년간 약 290억 달러가량을 지출했다. 2005년에 NPE들이 제기한 소송건수는 약 1401건 이고, 기업들이 약 66억 달러를 지출한 것에 비해, 7년 새 특허소송 건수와 기업들의 대응 비용 지출이 4배가량 늘어난 셈이다. 문제의 심각성은 NPE이 먹잇감으로 겨냥했던 기업들이 상당수 중견, 중소기업이었다는 데 있 다. 지난해 특허소송에 대상이 된 기업 중 연간 매출이 10억 달러 이하인 중견 중소기업 비중 이 59%에 달한 것으로 나타났다. 소송에 대응력이 떨어진다는 점이 되레 주공격 대상이 됐다는 것이다. 소송에 휘말린 중소기업은 수익의 상당수를 비용으로 쏟아 부었다. 31) 국제 특허분쟁은 기업기밀에 속하여 대부분의 경우는 알려지지 않은 상태로 마무리된다. 따라 서 실제 특허분쟁은 알려진 것보다 훨씬 많은 것으로 추정되며, 특히 글로벌 IT 기업의 특허분 쟁은 갈수록 치열해지는 양상이다. 최근 글로벌 IT 기업 간 특허분쟁은 역사상 최대 규모로 기 업의 생사를 건 전면전 양상으로 전개되고 있으며, IT 기업들의 특허 확보가 가속화되면서 특허 침해 소송도 크게 증가하고 있는 추세이다. 2) 미국 특허법 개정 이후의 NPE의 움직임 특허법 개정의 요지 2011년 9월 8일 미국 의회는 1952년 개정 이래 미국 특허법에 대한 개정안을 ʻʻthe Leahy-Smith America Invents Actʼʼ라는 법률로 통과시켰으며, 오바마 미국 대통령이 9월 16일자 개정 법안에 서명함으로써 법률적 효력을 발휘하게 되었다. 금번 특허법 개정의 배경에는 출원 수 증가에 따른 심사적체 문제로 인해 발생하는 여러 가지 문제점들을 해결하지 못하여 근본적인 해결책 제시를 위한 목적과 특허전문관리회사(Non- 30) [애플 특허괴물 본색] 아이피니스에 뒤늦게 눈 떠 MS 구글과 특허 사재기 전쟁. 인터넷한국일보 31) 지난해 특허괴물 소송 대응에 기업들 34조원 날려. etnesws.com 54 한국지식재산보호협회

63 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 Practicing Entity) 또는 소위 특허괴물(Patent Troll)의 소송남발로 연구, 개발 활동에 투입되 어야 할 기업의 인력과 예산이 과도하게 특허분쟁에 소진되어 특허법이 오히려 기술개발을 저해 하는 단계에 이르렀으므로, 특허법의 개정을 통하여 이러한 문제점을 시정하기 위한 목적을 포 함되어 있었다. 이러한 개정법에 대해 대기업을 포함한 많은 기업들과 단체들은 무분별한 특허소송을 줄이고 저질특허를 무효화하는 과정이 쉬워졌다고 환영하는 분위기인데 반해, 일부 중소기업과 개인 발 명가들은 특허를 받고 유지하는데 더욱 투자비용이 늘어나게 되었다고 반발하고 있는 실정이다. 개정법의 가장 중요한 내용 중 하나로서, 선발명주의(First to Invent)를 포기하고 선출원주의 (First to File)를 취하기에 이르렀다(2013년 3월 17일부터 적용). 개정특허법 상 NPE의 활동 억제 규정 신설 NPE에 관하여는 특허소송의 효율성을 높이기 위하여 한 건의 소송에 있어 다수의 피고인들 을 한꺼번에 제소 할 수 있는 미국 민사소송법의 공동피고규정(Joinder)을 악용하지 못하도록 하는 조항이 신설되었다. 즉 다수 피고인들 사이가 납품-제조-판매 공급체이거나, 서로 기술(표준)-제품 간의 연계성 등의 공통점을 증명해야 하는 요건을 추가해, 소송비용이 증가되고 소송 진행이 어려워져 결과 적으로 특허소송의 남발을 억제하겠다는 취지이다. 개정특허법 발효 이후 NPE의 소송동향 32) NPE 소송이 큰 폭으로 증가하였던 2009년~10년까지 소송당 평균 피고 수는 약 6개 업체였 으나, 개정법 이후 NPE소송의 평균 피고 수는 1.9개로 감소하였다. <표 2-6> AIA 전후 7개월간의 NPEs 소송 당 평균 피고수 특허침해소송 제조기업간 소송 2005년 2010년 월 (Avg) 2개 피고 (Avg) 6개 피고 (Avg) 1.9개 피고 (Avg) 1.9개 피고 32) 미국 개정특허법 발효 후 NPE 소송동향. IP-NAVI 55

64 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 2005년 평균 2개에서 2010년 6개로 증가한 현상과 정반대의 현상으로 미국특허법 개정 이후 NPE 소송건수는 증가하였지만, 역으로 평균 피고 수는 2개사 미만으로 감소하였다. 33) 이는 제 조기업 소송사건의 평균 피고수 1.9개와 동일한 수준으로 감소한 것이다. 결국 개정법 규제 법 안을 기점으로 NPE의 무분별한 공동피고 소송행위는 실질적으로 감소한 것으로 조사되었다. 반 대로 개별피고를 대상으로 한 소송 건수를 증가하였다. 개정법 발효일 이전 7개월간 발생한 NPE 소송은 655건인 반면, 개정법 발효일 이후 발생한 사건은 1,027건으로 약 57%가 증가한 것으로 조사되었다. <표 2-7> 연도별 NPEs 소송사건 빈도 연도 CAGR 전체사건 % 우리기업 % <그림 2-33> AIA 전후 7개월간의 NPEs 소송 발생 건수 33) 05-10년 통계, 삼성경제연구소 11년 통계. 56 한국지식재산보호협회

65 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 개정특허법 발효 이후 NPE의 US-ITC 행정기관 조사 신청 동향 34) 과거 6년간 US-ITC 행정기관에 NPE이 SEC 337를 신청한 건수는 총 36건이나 2011년 16건 으로 상승하였다. <표 2-8> 연도별 NPEs 연관 ITC 조사신청 현황 연도 CAGR SEC337 조사신청건 % 특이할 점은 2010년까지 100개 미만의 조사 대상 신청에 비해 2011년은 총 235개 제조기업이 피소되었단 점이다. <표 2-9> 연도별 ITC 조사대상침해자(피고) 수 현황 연도 CAGR 조사대상 침해자(피고)수 % 개정법 발효 이후, 미국 지방법원 민사사건 발생 건수도 증가하였지만 비특이적으로 US-ITC 사건의 제소건수 및 그에 따른 조사대상(피고)수가 급증하였다. 비교적 조사 기간이 짧고 공동피고 규정이 적용되지 않는 US-ITC 행정소송의 특성상 향후 지속적으로 NPE이 조사를 신청할 것으로 전망된다. 3) 국내기업의 미국 분쟁 현황 35) <표 2-10> 연도별 NPEs 소송 사건 빈도 연도 CAGR 전체사건 % 우리기업 % 34) 미국 개정특허법 발효 후 NPE 소송동향. IP-NAVI 35) 미국 개정특허법 발효 후 NPE 소송동향. IP NAVI. 57

66 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 NPE 관련 특허 소송은 2009년 이후 급격하게 증가하여 연평균 72%의 급격한 연평균 소송증 가율을 나타냈다. 우리나라 기업과 관련된 사건은 2010년 큰 폭으로 상승한 후 2011년 피소건 수가 전체 100건을 초과하여 발생하였으며, 우리나라 기업과 NPE 간 소송은 전체 사건 중 약 7.5% 비중을 차지한다. <그림 2-34> AIA 전후 우리나라 기업의 피소 현황 전체적으로 미국특허법(American Invent Act) 개정 직전 주춤하던 NPE 소송이 2011년 법 개정 이후 급격하게 증가하였다. <그림 2-35> 산업별 AIA 전후 NPEs 전체 제소 현황 58 한국지식재산보호협회

67 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 AIA 전후 산업별 NPE의 소송 현황을 살펴보면 전기전자, 정보통신의 경우는 발효 후 70% 이상 소송 증가하였다. <그림 2-36> 산업분야별 AIA 전후 NPEs 전체 제소 현황 우리기업 피소 사건의 경우, 대기업은 정보통신과 전기전자 산업분야의 피소가 증가하였으며, 중소기업은 전기전자 분야에서만 NPE에 의한 피소가 증가 <그림 2-37> 기술분야별 AIA 전후 NPEs 전체 제소 현황 기술 분야별로는 컴퓨터, 전기통신, 디지털통신 기술 분야가 AIA 발효 이후 NPE 소송 증가 하였다. 59

68 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 <그림 2-38> AIA 전후 우리기업 피소법원 유형별 현황 특히 우리기업의 경우 개정법 발효 이후 NPE로부터 행정소송을 제기당하는 건수가 급증하였 다. ITC 제소 건 수의 경우 발효 전에는 0건이었으나, 발효 후에는 11건으로 급증하였다. 비교적 조사 기간이 짧고 공동피고 규정이 적용되지 않는 US-ITC 행정소송의 특성상 향후 NPE의 지속적인 조사 제기가 발생할 것으로 전망된다. 2004~2011년 8월 동안 우리나라의 국제 특허소송 중 IT분야의 비중은 2004년 58.5%, 2008 년 78.3%, 2011년 87.7%로 급증하는 추세이며, 2004~2011년 8월 동안 우리나라의 IT 분야별 특허소송 비중은 휴대폰 18.6% > 반도체 16.2% > 디스플레이(PDP, LCD) 13.6% > PC 9.7% 등 의 순이다. 아. 국제 분쟁에 대한 대처 방향 1) 보호무역주의 돌파 세계 각국의 보호무역조치에 효과적으로 대응하기 위해서는 사전 예방책 마련과 관련 인프라 구축이 필요하며, 지속적인 수출시장 다변화 한류 등 문화요소를 결합한 수출 마케팅 혁신과 함 께 다양한 현지화 전략을 통해, 수입규제조치를 원천적으로 극복할 필요가 있다. 60 한국지식재산보호협회

69 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 일본이 현지 생산설비 건설 등 해외직접투자를 통해 통상마찰을 해소한 사례와 최근 우리 기 업들의 해외 진출 성공사례에서 보듯이 이제는 수출을 통한 판매 극대화를 넘어 전략적 생산거 점을 활용한 현지화를 통해 수출과 현지생산을 병행하는 구조적 변화를 모색하고 기업의 사회적 책임(CSR) 을 활용한 제품의 친밀도 제고 등, 현지화 마케팅 전략을 적극 활용할 필요가 있다. 2) 분쟁 시 침해 대상 특허(디자인)의 특정 특허나 디자인은 국가별로 등록 여부가 달리 판단되고 출원 과정에서 권리범위가 변경되는 경 우가 많으므로 특정 국가에서 침해가 인정되었다고 하여 다른 국가에서도 침해가 인정되리라고 단정하기는 어렵다. 그래서 침해소송에 있어서는 무엇으로 공격을 할 것인지를 판단하는 것이 매우 중요하고, 승패의 절반은 여기에 좌우된다고 볼 수도 있다. 3) 분쟁 국가에 대한 고려 미국의 경우 삼성-애플 소송에 있어, 미국 소송 초기부터 애플의 특허나 디자인이 단순한 반면, 삼성의 특허는 복잡하다는 지적이 있었다. 배심재판으로 진행되는 경우 삼성에 불리할 것이라는 예상이 었다. 또한 미국의 경우 금지명령(injunction)의 인정이 엄격하고, 특허침해에 대한 항변(예컨대 Antitrust 위반)이 매우 발달되어 있음도 충분히 고려되어야 한다. 특히, 표준특허와 같이 다양한 항변이 제기될 수 있는 특허는 사건을 복잡하게 만드는 경향이 있고 이는 배심재판에서 결코 유리하지 않다. 결국 침해 대상의 특정은 단순히 권리범위 포함 여부만을 가지고 결정되어서 아니 되며, 배심재판의 특수성이나 항변의 가능성 등 해당 법제에 대한 충분한 고려를 통해 이루어져야 한다. 국제적 분쟁은 침해 대상의 특정을 더욱 어렵게 만 드는 것이다. 중국의 경우 중국은 세계의 공장이라 불린다. 다국적 기업 대부분이 중국에 공장을 두고 제품을 생산하고 있다. LG전자가 Hella를 상대로 중국에서 소송을 제기한 배경에는 오스람이 자리하고 있지만, 전략 적인 측면을 분석해 보면 침해 제품의 생산 자체를 차단하려는 의도가 숨어 있는 것으로 볼 수 있다. 61

70 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 중국에서 특허 침해로 인해 생산이 중단되면 다른 국가로의 제품 공급에 차질이 발생하는 점 을 노리고 LG는 미국에 앞서서 중국에서 소송을 제기한 것이다. 그리고 다음 수순으로 Hella에 대한 압박 수위를 강화하고자 10월에 미국 무역위원회에도 Hella를 상대로 소송을 제기하고 침 해 제품의 수입 금지 및 판매 금지를 요청했다. 즉, 특허 소송을 통해 중국에서 생산을 중단시 키고, 중국 다음으로 LED 시장 규모가 큰 미국에서의 유통을 차단하겠다는 것이 LG전자의 의 도인 것이다. 또한, LG전자는 Hella의 고객사 중 주요 완성차 제조업체도 제소함으로써, 생산에 서 최종 수요기업에 이르기까지 광범위하게 특허 소송에 끌어들여, 생산 및 판매 모두에서 제동 을 건 것이다. LG전자가 Hella를 중국 법원에 제소한 것은 침해 제품의 생산기지를 직접적으로 공략하여 원 초적 차단을 꾀했다는 점이 주목할 부분이다. 이런 논리에서 볼 때, 향후 중국에 생산기지를 두 고 있는 다국적 기업들이 중국에서 많은 수의 소송을 진행할 가능성이 상당히 높다고 할 수 있 다. 따라서 자사 제품 보호를 위해 중국에 다수의 특허를 출원하는 것은 장기적으로 필요한 부 분이다. 중국에서 피고의 입장에서 소를 진행하는 경우, 능동적 대응 방안으로 전리권(특허권)비침해 확인청구의 소를 제기하는 방안과 전리복심위원회에 전리권에 대한 무효심판을 청구하는 방안이 있다. 그리고 수동적 대응 방안으로는 비고의 행위에 해당한다는 항변, 선사용권 항변, 비침해 항변 및 금반언원칙에 반한다는 항변 등으로 대응할 수 있다. 독일의 경우 독일의 특허 침해 소송 절차는, 영국이나 프랑스와 달리 심리전에 증거 조사 절차가 따로 없 고, 특허 침해 소송과 특허 무효 소송이 분리되어 있어 절차의 진행이 빠르고, 소송비용도 저렴 하며, 특허 침해 행위를 중지시키고자 하는 특허권자에게 유리한 판결을 내리는 경향이 있어, 유럽 전체 특허 침해 소송 사건 중 약 50% 정도가 독일에서 진행되고 있다. 특히 뒤셀도르프법 원은 침해입증이 용이한 경우, 특허권자가 선호하는 법원이다. 이 법원은 특허권자의 승소율이 높고, 피고의 무효 항변을 받아들이지 않는 특징이 있다. 독일 법원에 피소된 경우, 우리 기업이 취할 수 있는 대응 방안으로 자유기술의 항변, 선사용 권 주장, 특허권 침해의 예외 주장, 특허권 소진 주장, 토피도(Torpedo) 소송을 이용한 소송 절 차의 지연 및 강제실시권의 신청 등이 있다. 이 중 선사용권의 주장은 독일의 경우, 침해 피의 62 한국지식재산보호협회

71 Ⅱ. 우리기업의 지재권분쟁 동향 분석 자는 계쟁특허의 출원일(우선일)당시에 특허 청구된 발명을 독일에서 사용하였거나, 이에 필요 한 모든 준비를 마친 경우, 침해 피의자에게는 선사용에 기초하여 특허 발명을 사용할 권리, 즉 선사용권이 주어진다. 이러한, 개인적인 선사용권은 계쟁특허의 우선일 당시에 사용되었던 실시 예에 한정될 뿐, 이에 대한 개량품까지 확장되는 것은 아니다. 또한, 이러한 선사용권은 실시 사업과 함께 이전될 수 있다. 이러한 선사용권을 이용한 방어 수단은 좁게 해석되기 때문에, 침 해 피의자가 발명에 대한 착안을 하였고, 평가 및 연구를 하였다는 것만으로는 계쟁특허의 우선 일 당시에 특허 발명을 사용하였다는 것을 입증하기는 부족하고, 도면이나 모형(시제품)에 기초 하여 이것을 증명할 수 있다. 네덜란드의 경우 대부분의 유럽의 관할권에서 침해금지에 대한 가처분명령을 받아내기란 비교적 쉬운 일로 네 덜란드의 경우 가처분명령을 내리는데 매우 관대한 편이다. 특히 오스트리아의 경우 긴급성을 표명할 필요조차 없다. 미국의 경우, 가처분 명령에 대해 보수적 성향을 가진 것과 견주어, 침 해 업체를 압박하기 위한 차원에서 유럽에서 가처분 소송을 제기하는 것이 전략적으로 유리하다 고 할 수 있다. LG전자는 소니사와의 분쟁에 있어, 전략적으로 네덜란드 법원에 가처분명령을 신청했는데 첫 번째 이슈는 바로 앞서 언급했던 것처럼, 네덜란드 법원은 가처분 명령에 관대한 편이라는 점이 다. 또한 결정이 빠르게 내려지기 때문에 LG전자가 소니를 압박하기 위한 수단으로 최적의 법 원인 셈이다. 또한, 소니의 물류기지가 네덜란드에 위치하고 있어, 네덜란드를 통해 유럽에 유 통되는 PS3 제품을 네덜란드에서 판매금지 가처분으로 차단한다면 유럽 전역에 걸쳐 PS3 제품 공급에 상당한 차질을 가져오게 되는 효과를 LG전자는 노린 것이다. 한-EU FTA의 체결을 통해 유럽과의 교역이 증가하고 있는 현 시점에서 국내 기업들은 유럽 법원의 이와 같은 특징을 활용하여 특허 분쟁에 대비해야 한다. 63

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73 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 Ⅲ. 분쟁 동향 분석

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75 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 1. 산업별 분쟁 동향 분석 분쟁 동향 데이터 선정 2012년 1월 1일부터 10월 31일까지 발생한 분쟁 사건을 중심으로 작성하였음 분쟁사건 선정 기준 : ʻ국제 IP 분쟁 현황(일일 속보)ʼ자료를 바탕으로 국내외 모든 기업이 원고 및 피고 주체로 편입된 사건으로 선정. 행정절차(ITC, KTC), 가처분, 손해배상 사건을 제외한 특허침해 사건으로 한정 권리범위 : 특허, 디자인, 상표 분쟁발생지역 : 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽(독일, 네덜란드, 영국) 가. 산업별 분쟁 동향 2012년 1월부터 10월까지 조사된 분쟁건수는 총 594건으로 산업별로 기타산업 160건, 전기전자 151건, 정보통신 136건, 화학 바이오 77건, 장치산업 47건, 기계소재 23건으로 기타산업, 전기 전자, 정보통신 순으로 분쟁이 많이 발생한 것을 알 수 있다. 그러나 권리에서 디자인, 상표를 제외하고 특허로 한정한다면 특허분쟁 469건 중 전기전자 150건, 정보통신 134건으로 61%의 비중을 차지하고 있는 것으로 조사되는 반면, 기타산업의 경우 41건으로 9%에 그치는 상반된 결과를 보였다. 즉, 기타산업에서는 상표관련 분쟁이 큰 비중을 차지하고 있는 것을 알 수 있다. 67

76 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 <그림 3-1> 특허 대 전체 지재권(특허, 디자인, 상표) 분쟁 동향 <그림 3-2> 전체 지재권(특허, 디자인, 상표) 대 특허 산업별 분쟁 동향 나. 산업별 기술별 분쟁 동향 1) 기타산업 현황 기술별 분쟁 동향을 보면 기타소비재 132건, 게임 및 생활가구 18건, 토목공학 기술 10건으로 기타소비재 기술이 전체 중 83%로 가장 많은 분쟁이 발생한 것을 확인할 수 있다. 68 한국지식재산보호협회

77 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 <그림 3-3> 기술별 분쟁 현황(기타산업) 기타산업분야에서 발생한 총 160건의 분쟁 중 권리에 대한 분포도는 상표가 111건, 특허 41건, 디자인 8건으로 상표가 차지하는 비중은 69%로 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 기술분야별 세부현황을 보면, 다음과 같다. <표 3-1> 기술분야별, 권리별 세부 현황(기타산업) 구분 특허 디자인 상표 총합계 기타소비재 게임 및 생활가구 토목공학 기술 총합계 기타소비재의 경우 상표가 75%로 그 비중이 가장 높았으며, 게임 및 생활가구의 경우 역시 상표의 비중이 67%인 반면 토목공학기술의 경우 모두 특허와 관련된 분쟁인 것을 확인 할 수 있다. 사례 기타소비재 기타소비재와 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 25건, 디자인 8건, 상표 99건으로 총 132건의 사건이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. 69

78 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 (1) 구찌 아메리카 대 Cheapguccihandbagsusaoutlet.com 그 외 다수 간의 기타소비재 관련 상표 분쟁 발생일자 사건번호 1:12cv23061 법원국가 UNITED STATES OF AMERICA 법원유형 지방법원 관할법원명 D.C.S.D.Florida 침해권리 상표 원고명 구찌 아메리카 원고기업형태 대기업 피고명 Cheapguccihandbagsusaoutlet.com 그 외 다수 피고기업형태 외국기업 소송유형 침해금지 분쟁결과 분쟁중 산업대분류 기타산업 산업중분류 기타소비재 계쟁제품 Handbags, wallets, watches, belts, shoes, caps, jewelry, and sunglasses 지재권번호 상표분류 UST / UST / UST / UST / UST / UST / UST / UST / UST / UST / UST / UST / UST 제14류 귀금속및그합금과귀금속제품또는귀금속도금제품{다른류에 속하는 것은 제외한다};보석류,귀석( 貴 石 );시계용구 사건번호 1:12cv23061에 따르면 원고 Gucci America, Inc.는 피고 Cheapguccihandbagsusaoutlet. com et al.이 자사의 등록 상표 ʻʻGUCCIʼʼ (Reg. No , , , ) 외 ʻʻGUCCI Design markʼʼ (Reg. No , , , , , 등)를 침해하여 소비자들에게 오인 혼동을 주고 불공정 거래를 야기 시켰다는 이유로 미국 플로 리다 남부 지방 법원에 소를 제기하였다. 70 한국지식재산보호협회

79 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 (2) 코치 대 아메리칸 패션 기프트/ 앤디 웡/ 그 외 간의 기타소비재 관련 상표 발생일자 사건번호 2:12cv7647 법원국가 UNITED STATES OF AMERICA 법원유형 지방법원 관할법원명 D.C.C.D.California 침해권리 상표 원고명 코치 원고기업형태 외국기업 피고명 아메리칸 패션 기프트/ 앤디 웡/ 그 외 피고기업형태 외국기업 소송유형 침해금지 분쟁결과 분쟁중 산업대분류 기타산업 산업중분류 기타소비재 계쟁제품 핸드백, 지갑, 벨트, 열쇠 걸이, 귀걸이, 신발, 스카프, 선글라스, 모자 지재권번호 상표분류 UST /UST /UST /UST /UST /UST 제18류 가죽과 모조가죽 및 그 제품{다른류에 속하는 것은 제외한다};동물가 죽( 獸 皮 );트렁크및여행용가방;우산과양산;지팡이;채찍,마구( 馬 具 ) 사건번호 2:12cv7647에 따르면 원고 Coach Inc et al.은 피고 American Fashion Gift et al.이 원고의 상표 "CC mark"와 "CC Design" (Reg. No , , , , , )을 피고의 판매 상품에 표시하여 유통시킴으로써 자사의 등록 상표를 침해 하였으며 소비자들에게 오인 혼동을 유발시켰고 불공정 거래를 야기 시켰다는 이유로 미국 캘리 포니아 중앙 지방 법원에 소를 제기하였다. 게임 및 생활 가구 게임 및 생활가구 기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 6건, 상표 12건으로 총 18건의 사건이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. 71

80 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 (1) 상표 (가) 알앤알 게임즈 대 펀덱스 게임스 등 다수 간의 게임 및 생활가구 관련 상표 분쟁 발생일자 사건번호 8:12cv1957 법원국가 UNITED STATES OF AMERICA 법원유형 지방법원 관할법원명 D.C.M.D.Florida 침해권리 상표 원고명 알앤알 게임즈 원고기업형태 외국기업 피고명 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 펀덱스 게임스/ 스마트 토이즈 앤 게임즈/ 스마트/ 코닝클리케 점보/ 캘리포니아 게스트 서비스/ 디 인티그레이션 웍스/ 시어스 로벅 앤 코/ 케이마트/ 퍼즐토이 스토어닷컴/ 러셀 A. 패로우 외국기업 침해금지 분쟁중 기타산업 게임 및 생활가구 SAFARI HIDE & SEEK and/or HIDE & SEEK SAFARI games UST 사건번호 8:12cv1957에 따르면 원고 R & R Games, Inc.는 피고 Fundex Games, Ltd. et al.을 상대로 자사의 등록 상표인 ʻʻHIDE & SEEK SAFARI Markʼʼ (Reg. No )를 침해 하였다는 이유로 미국 플로리다 중부 지방 법원에 소를 제기하였다. (2) 특허 (가) SHFL 엔터테인먼트 대 디지딜 간의 게임 및 생활가구 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 2:12cv1782 UNITED STATES OF AMERICA 72 한국지식재산보호협회

81 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 지방법원 D.C.Nevada 특허 SHFL 엔터테인먼트 미국 외국기업 디지딜 미국 외국기업 Patent Infringement 분쟁중 기타산업 게임 및 생활가구 사건번호 2:12cv1782에 따르면 원고 SHFL entertainment, Inc.는 피고 Digideal Corporation을 상대로 카드 셔플링 장치에 관한 특허 US 와 US 를 침해하였다는 이유로 미국 네바다 지방 법원에 소를 제기하였다. 토목공학기술 토목공학기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 모두 특허와 관련된 분쟁사건으로 총 10 건의 사건이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) 에스코 대 캐터필러 글로벌 마이닝/ 캐쉬맨 이큅먼트 컴패니/ 캐터필러/ 랩터 마이닝 프로덕츠 간의 토목공학기술 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 2:12cv1545 법원국가 UNITED STATES OF AMERICA 법원유형 지방법원 관할법원명 D.C.Nevada 침해권리 특허 원고명 에스코 73

82 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 원고기업형태 피고명 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 외국기업 캐터필러 글로벌 마이닝/ 캐쉬맨 이큅먼트 컴패니/ 캐터필러/ 랩터 마이닝 프로덕츠 외국기업 침해금지 분쟁중 기타산업 토목공학기술 CapSure system and/or MAWPS, Predator system US /US /US /US /US 사건번호 2:12cv1545에 따르면 원고 ESCO CANADA LTD et al.은 피고 CATERPILLAR GLOBAL MINING LLC et al.을 상대로 지지 구조에 마모된 것을 고정하기 위한 토크 잠금 시 스템에 관한 특허 US , 커플링 배열에 관한 특허 US 와 US , wear assembly에 관한 특허 US , wearable structure를 위한 lock assembly에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 네바다 지방 법원에 소를 제기하였다. (2) 오일 스테이츠 에너지 서비시스 대 트로얀 웰헤드 프로텍션/ 그린즈 에너지 그룹 간의 토목공학기술 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고기업형태 피고명 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 6:12cv611 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.E.D.Texas 특허 오일 스테이츠 에너지 서비시스 외국기업 트로얀 웰헤드 프로텍션/ 그린즈 에너지 그룹 외국기업 침해금지 분쟁중 기타산업 74 한국지식재산보호협회

83 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 토목공학기술 wellhead isolation tools US 사건번호 6:12cv611에 따르면 원고 Oil States Energy Services, L.L.C.는 피고 Trojan Wellhead Protection, Inc. et al.을 상대로 작업중에 맨드릴(선반( 旋 盤 ), 밀링 머신, 기어 커터 등에서 중앙에 구멍이 뚫려 있는 공작물을 가공할 때 그 구멍에 끼우는 심봉( 心 棒 ))을 단단하게 하기 위한 도구 장치에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방 법원에 소를 제기하였다. 2) 전기전자 현황 전기전자분야에서 발생한 분쟁사건을 산업별로 살펴보면 컴퓨터기술 139건, 반도체 8건, 광학 기술 6건으로 컴퓨터기술이 전체 151건 중 92%의 높은 비중을 차지하고 있다. <그림 3-4> 기술분야별 분쟁현황(전기전자) 전기전자 산업분야에서 발생한 총 151건의 분쟁 중 권리에 대한 분포는 특허가 150건, 상표가 1건으로 특허와 관련된 분쟁이 주를 이루고 있음을 알 수 있다. 기술분야에 따른 권리별 세부현 황을 보면 다음과 같다. 75

84 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 <표 3-2> 기술분야별, 권리별 세부현황(전기전자) 구분 특허 디자인 상표 총합계 컴퓨터기술 반도체 광학조절기술 총합계 사례 컴퓨터 기술 컴퓨터 기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 138건, 상표 1건으로 총 139건의 사 건이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) 블루 스파이크 대 구글 간의 특허 관련 침해금지 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고기업형태 피고명 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 6:12cv558 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.E.D.Texas 특허 블루 스파이크 외국기업 구글 외국기업 침해금지 분쟁중 전기전자 컴퓨터기술 YouTube, Content ID, Video Identification, Google Play, Google Music software, applications, websites, systems, technology US , US , US , US 한국지식재산보호협회

85 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 사건번호 6:12cv558에 따르면 원고 Blue Spike, LLC는 피고 Google Inc.를 상대로 Signal 모니터링과 분석 신호를 위한 방법 및 장치에 관한 특허 US , US , US , US 를 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방 법원에 소를 제기하였다. 원고 Blue Spike, LLC는 또한 동일 특허 침해를 이유로 Yahoo! Inc., Umami Co., Civolution USA, Inc., Civolution B.V., Adobe Systems, Inc.를 상대로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다. 원고 Blue Spike, LLC는 지난 14일 동일 특허 침해를 이유로 Peer Media Technologies, Inc., Free Stream Media Corp., The Echo Nest Corporation를 상대로 동일 법원에 소를 제기한 바 있다. (2) 서프캐스트 대 마이크로소프트 간의 컴퓨터기술 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 2:12cv333 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.Maine 특허 서프캐스트 미국 외국기업 마이크로소프트 미국 외국기업 Patent Infringement 분쟁중 전기전자 컴퓨터기술 Windows Phone 7 Operating System, Microsoft Surface with the Windows RT Operating System, Microsoft Windows RT, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8 Pro, Microsoft Windows 8 Enterprise Operating System, personal computers implementing the Microsoft Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise Operating System US

86 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 사건번호 2:12cv333에 따르면 원고 SURFCAST INC는 피고 MICROSOFT CORPORATION을 상대로 다중 정보를 디스플레이 장치에 동시에 구현하기 위한 시스템 및 방법에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 메인 지방 법원에 소를 제기하였다. (3) TQP 디벨롭먼트 대 삼성전자 간의 컴퓨터기술 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 2:12cv581 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.E.D.Texas 특허 TQP 디벨롭먼트 미국 NPEs 삼성전자 한국 대기업 침해금지 분쟁중 전기전자 컴퓨터기술 RC4 encryption algorithm in combination with either the Secure Sockets Layer or Transport Layer Security encryption protocol US 사건번호 2:12cv581에 따르면 원고 TQP Development, LLC는 피고 Samsung Electronics America, Inc. et al.을 상대로 암호화 키를 변경하기 위한 암호화 된 데이터 전송 시스템에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방 법원에 소를 제기하였다. 원고 TQP Development, LLC는 또한 동일 특허 침해를 이유로 Victoria's Secret Direct Brand Management, LLC를 상대로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다. 지난 8월 31일 원고 TQP Development, 78 한국지식재산보호협회

87 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 LLC는 Adobe Systems Incorporated, BNSF Railway Company, Craigslist, Inc., Dick's Sporting Goods, Inc., JetBlue Airways Corporation, MLB Advanced Media, L.P.를 상대로도 동일 특허 침해를 이유로 동일 법원에 소를 제기한 바 있다. (4) EPL 홀딩스 대 애플 간의 특허 관련 침해금지 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고영문명 원고기업형태 피고명 피고영문명 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 5:12cv4306 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.N.D.California 특허 EPL 홀딩스 EPL Holdings, LLC 외국기업 애플 Apple, Inc. 외국기업 침해금지 분쟁중 전기전자 컴퓨터기술 Apple iphone, ipod Touch, ipad US , US 사건번호 5:12cv4306에 따르면 원고 EPL Holdings, LLC는 피고 Apple, Inc.를 상대로 신호 의 시간 스케일 수정을 위한 방법에 관한 특허 US 와 가변 속도 프레젠테이션 기능이 있는 디지털 미디어 프레젠테이션 시스템의 프레젠테이션 시간 관리에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 캘리포니아 북부 지방 법원에 소를 제기하였다. 79

88 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 반도체 반도체 기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 6건과 관련된 사건만이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) 트러스티스 오브 보스톤 유니버시티 대 서울반도체 간의 반도체 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 1:12cv11938 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.Massachusetts 특허 트러스티스 오브 보스톤 유니버시티 미국 대학 서울반도체 한국 대기업 Patent Infringement 분쟁중 전기전자 반도체 STW8Q2PA-S5-EA (gallium nitride thin film semiconductor device) US 사건번호 1:12cv11938에 따르면 원고 Trustees of Boston University는 피고 Seoul Semiconductor Company, Ltd. et al.을 상대로 Monocrystalline Gallium Nitride Thin Films을 고도로 절연 하는 것에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 메사츄세츠 지방 법원에 소를 제기 하였다. 원고 Trustees of Boston University는 또한 동일 특허 침해를 이유로 대만 기업인 Everlight Electronics Co., Ltd. et al. (계쟁제품: ELYI-K62C5-0LPGS-P5700)을 상대로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다. 80 한국지식재산보호협회

89 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 (2) 올플렉스/ 데스트론 피어링 대 RFID 솔루션즈/ 웨스트 포크 인바이런멘탈 간의 특허 관련 Patent Infringement 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 3:12cv5834 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.W.D.Washington 특허 올플렉스/ 데스트론 피어링 미국 외국기업 RFID 솔루션즈/ 웨스트 포크 인바이런멘탈 스페인, 미국 외국기업 Patent Infringement 분쟁중 전기전자 반도체 Injectable glass transponders (9mm & 12mm) - PT300, PT400 tags US 사건번호 3:12cv5834에 따르면 원고 Allflex USA, Inc. et al.은 피고 RFID Solutions S.L. et al.을 상대로 단일 안테나 코어를 가진 수동 통합 트랜스 폰더 태그에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 워싱턴 서부 지방 법원에 소를 제기하였다. 광학조절기술 광학조절기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 6건과 관련된 사건만이 발생하였 다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. 81

90 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 (1) 블루스톤 이노베이션즈 대 LG 전자 간의 특허 관련 침해금지 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 2:12cv503 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.E.D.Virginia 특허 블루스톤 이노베이션즈 미국 외국기업 LG 전자 한국 대기업 침해금지 분쟁중 전기전자 광학조절기술 LG 47LW6500 LED backlit television US 사건번호 2:12cv503에 따르면 원고 Bluestone Innovations, LLC 는 피고 LG Electronics, Inc.et al.을 상대로 Mesa(메사)위의 III-V족 질화물 제작 및 구성에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 버지니아 동부 지방 법원에 소를 제기하였다. 원고 Bluestone Innovations, LLC 는 또한 동일 특허 침해를 이유로 Best Buy Co., Inc., Best Buy Stores, L.P., BestBuy.com, LLC를 상대로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다. 82 한국지식재산보호협회

91 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 (2) 커먼웰스 리서치 그룹 대 B&B 일렉트로닉스 매뉴팩쳐링/ IMC 네트웍스 간의 광학조절 기술 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 1:12cv8274 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.N.D.Illinois 특허 커먼웰스 리서치 그룹 미국 NPEs B&B 일렉트로닉스 매뉴팩쳐링/ IMC 네트웍스 미국 외국기업 Patent Infringement 분쟁중 전기전자 광학조절기술 SFP Transceivers ( IMC IE-SFP/1250-ED, SSLX-SM1310-LC (1310xmt/1550rcv) 15dB) US 사건번호 1:12cv8274에 따르면 원고 Commonwealth Research Group, LLC는 피고 B&B Electronics Manufacturing Company, Inc. et al.을 상대로 양방향 광 데이터 전송을 위한 광 전자 모듈에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 일리노이 북부 지방 법원에 소 를 제기하였다. 83

92 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 3) 정보통신 현황 정보통신분야은 이동통신 기술이 94건, AV(Audio-Video)기술 19건, 디지털통신기술 14건, 매니징을 위한 IT기술 8건, 기초통신프로세스기술 1건으로 이동통신 기술이 전체 136건 중 69% 를 차지하고 있다. <그림 3-5> 기술분야별 분쟁 동향(정보통신) 권리별 세부사항을 보면 특허가 134건, 상표 2건으로 특허관련 분쟁이 전체 사건 중 98%를 차지하고 있음을 알 수 있다. <표 3-3> 기술분야별, 권리별 세부현황(정보통신) 구분 특허 디자인 상표 총합계 이동통신기술 AV(Audio-Video)기술 디지털통신기술 매니징을 위한 IT기술 기초통신프로세스기술 총합계 한국지식재산보호협회

93 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 사례 이동통신기술 이동통신 기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 92건, 상표 2건과 관련된 사건이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) 소프트뷰 대 삼성/LG/모토로라/애플/AT&T/델/HTC/EXEDEA/후아웨이/퓨져웨이/ 교세라/소니 간의 특허 관련 침해금지 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 1:12cv987 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.Delaware 특허 소프트뷰 미국 NPEs 삼성/LG/모토로라/애플/AT&T/델/HTC/EXEDEA/후아웨이/퓨져웨이/교세라/소니 한국, 미국, 대만, 중국, 일본 대기업, 외국기업 침해금지 분쟁중 정보통신 이동통신기술 Apple Safari web browser, Dell Streak and Venue, HTC Amaze 등, Huawei Ascend 등, LG Optimus 등, Motoloa's Razr 등, Samsung Galaxy, Galaxy Tab 등, Sony's Live with Walkman and Xperia US US

94 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 사건번호 1:12cv987에 따르면 원고 SoftView LLC 는 피고 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. et al.을 상대로 모바일 장치에서 인터넷 콘텐츠의 확장성 표시에 관한 특허 US 과 US 를 침해하였다는 이유로 미국 델라웨어 법원에 소를 제기하였다. (2) 모토로라 대 애플 간의 특허 관련 침해금지 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 1:12cv1053 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.Delaware 특허 모토로라 미국 외국기업 애플 미국 외국기업 침해금지 분쟁중 정보통신 이동통신기술 Apple iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, ipad, ipad2, ipad3, Mac Pro, imac, Mac mini, MacBook Pro, MacBook Air US , US , US , US , US , US , US 사건번호 1:12cv1053에 따르면 원고 Motorola Mobility LLC et al.은 피고 Apple Inc.를 상 대로 지리-시간적 중요한 메시지에 관한 특허 US , 멀티미디어 제어 및 통신을 위한 장 치, 방법 및 시스템에 관한 특허 US , 통신 장치의 다양한 적용을 위해 보낸 메세지를 처리하기 위한 장치 및 방법에 관한 특허 US , 상호간의 서비스와 그 방법에 대한 마크 86 한국지식재산보호협회

95 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 업 언어에 관한 특허 US , 메세징 클라이언트 및 그 방법 사이에서 연속성을 제공하기 위한 시스템에 관한 특허 US , 무선으로 컨텐츠를 전달하는 것의 취득 및 관리를 위한 방법 및 장치에 관한 특허 US , 다양한 도메인들의 장치들 간 컨텐츠를 관리하기 위한 시스템 및 방법에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 델라웨어 지방 법원과 ITC에 소를 제기하였다. (3) 페이스북 대 미텔 네트웍스 간의 특허 관련 침해금지 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 4:12cv4230 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.N.D.California 특허 페이스북 미국 외국기업 미텔 네트웍스 캐나다 외국기업 침해금지 분쟁중 정보통신 이동통신기술 Mitel Unified Communicator Advanced product US , US 사건번호 4:12cv4230에 따르면 원고 Facebook, Inc.는 피고 Mitel Networks Corp. et al.을 상대로 사용자 정의 온라인 동시 사용자 리스트에 관한 특허 US 와 전화 상태 알림 시 스템에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 캘리포니아 북부 지법에 소를 제기 하였다. 87

96 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 (4) 커먼웰스 사이언티픽 앤 인더스트리얼 리서치 오거니제이션 대 삼성전자/ 삼성 텔레커 뮤니케이션즈/ 미디어텍/ 라링크 테크놀로지/ 이얼텍 세미컨덕터/ 텍사스 인스트루먼츠 / 아마존닷컴/ 반스 앤 노블/ 노키아 간의 특허 관련 침해금지 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 6:12cv578 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.E.D.Texas 특허 커먼웰스 사이언티픽 앤 인더스트리얼 리서치 오거니제이션 오스트레일리아 NPEs 삼성전자/ 삼성 텔레커뮤니케이션즈/ 미디어텍/ 라링크 테크놀로지/ 이얼텍 세 미컨덕터/ 텍사스 인스트루먼츠/ 아마존닷컴/ 반스 앤 노블/ 노키아 한국, 대만, 미국, 핀란드 대기업, 외국기업 침해금지 분쟁중 정보통신 이동통신기술 Integrated circuit (IC) chips US 사건번호 6:12cv578에 따르면 원고 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation은 피고 Samsung Electronics Co. Ltd. et al.을 상대로 무선 랜에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방 법원에 소를 제기하였다. AV(Audio-Video)기술 AV(Audio-Video) 기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 19건과 관련된 사건만이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. 88 한국지식재산보호협회

97 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 (1) 니씸 대 삼성전자 간의 특허 관련 침해금지 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 9:12cv80813 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.S.D.Florida 특허 니씸 미국 외국기업 삼성전자 한국 대기업 침해금지 분쟁중 정보통신 AV(Audio-Video)기술 DVD players, Blu-ray Disc players US , US , US , US , US , US 사건번호 9:12cv80813에 따르면 원고 NISSIM CORP.은 피고 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. et al.을 상대로 비선형 비디오 세그먼트의 끊김없는 전송에 관한 특허 US 과 US , 컴퓨터 주제별 플레이 시스템에 관한 특허 US , 프레임의 중복 내에 포 함되는 모션 픽처에 관한 특허 US , 비디오 재생의 방해로 부터 조절 기능을 억제하는 것에 관한 특허 US , 사용자 인터페이스를 갖는 가변-콘텐츠-비디오 재생에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 플로리다 남부 지방법원에 소를 제기하였다. 89

98 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 (2) LG 전자 대 도시바 삼성 스토리지 테크놀로지 간의 특허 관련 침해금지 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 1:12cv1063 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.Delaware 특허 LG 전자 한국 대기업 도시바 삼성 스토리지 테크놀로지 일본, 한국 외국기업 침해금지 분쟁중 정보통신 AV(Audio-Video)기술 DVD+RW, DVD-RAM standards US , US , US , US 사건번호 1:12cv1063에 따르면 원고 LG Electronics Inc. et al.은 피고 Toshiba Samsung Storage Technology Corporation et al.을 상대로 재기록 기록 미디어를 초기화하기 위한 방법 및 장치에 관한 특허 US , 광학 기록 매체를 기록하는 데이터의 방법 및 장치에 관한 특 허 US 와 US , 광 기록 매체 및 빈 공간 구역의 지정 방법에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 델라웨어 지방 법원에 소를 제기하였다. 90 한국지식재산보호협회

99 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 (3) 터치스크린 제스쳐스 대 구글 간의 특허 관련 침해금지 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 6:12cv601 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.E.D.Texas 특허 터치스크린 제스쳐스 미국 외국기업 구글 미국 외국기업 침해금지 분쟁중 정보통신 AV(Audio-Video)기술 Nexus One, Galaxy Nexus smartphones, Google Nexus 7 tablet US , US , US , US 사건번호 6:12cv601에 따르면 원고 Touchscreen Gestures LLC는 피고 Google Inc.를 상대 로 드래그 동작을 확인하기 위한 방법 및 컨트롤러에 관한 특허 US , 터치 장치에서 단 일 탭의 이동을 확인하기 위한 방법에 관한 특허 US , 더블 탭 제스처를 식별하기 위한 방법 및 컨트롤러에 관한 특허 US , 전자 장치를 제어함으로써 윈도우 스크린을 스크롤 하는 방법에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방 법원에 소를 제기하였다. 원고 Touchscreen Gestures LLC는 또한 동일 특허 침해를 이유로 Sony Corporation, Sony Corporation of America and Sony Electronics, Inc., ViewSonic Corporation를 상대 로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다. 91

100 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 (4) 이.디지털 대 디아소닉 테크놀로지/ 섹 테크 엔터프라이시스 간의 특허 관련 Patent Infringement 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 3:12cv2543 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.S.D.California 특허 이.디지털 미국 NPEs 디아소닉 테크놀로지/ 섹 테크 엔터프라이시스 한국, 미국 중견기업, 외국기업 Patent Infringement 분쟁중 정보통신 AV(Audio-Video)기술 Diasonic DDR-4000, DDR-5000, DDR-6000, DDR-7000 series (DDR-4100, 4300, 4500, 4600, the DDR-5000, 5300, the DDR-6000, the DDR-7000) US , US , US , US 사건번호 3:12cv2543에 따르면 원고 e.digital Corporation는 피고 Diasonic Technology Co., LTD et al.을 상대로 Hand-held 기록 및 재생 장치에서 플래시 메모리 파일 시스템에 관 한 특허 US , Hand-held 레코더를 편집하는 방법에 관한 특허 US , Hand-held 레코더 안의 플래시 메모리에 음성 메시지를 녹음하는 방법에 관한 특허 US , 플래시 메모리를 갖는 핸드 헬드 레코드 및 재생 장치에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 캘리포니아 남부 지방 법원에 소를 제기하였다. 92 한국지식재산보호협회

101 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 디지털통신기술 디지털통신 기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 14건과 관련된 사건만이 발생 하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) TQP 디벨롭먼트 대 트위터 간의 특허 관련 침해금지 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고기업형태 피고명 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 2:12cv503 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.E.D.Texas 특허 TQP 디벨롭먼트 NPEs 트위터 외국기업 침해금지 분쟁중 정보통신 디지털통신기술 RC4 encryption algorithm in combination with either the Secure Sockets Layer or Transport Layer Security encryption protocol US 사건번호 2:12cv503에 따르면 원고 TQP Development, LLC는 피고 Twitter, Inc.를 상대로 무작위로 암호화 키를 변경하기 위한 수단을 도입한 암호화 된 데이터 전송 시스템에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방 법원에 소를 제기하였다. 원고 TQP Development, LLC는 또한 동일 특허 침해를 이유로 The Weather Channel, LLC, Simply Hired, Inc., Net-a-Porter LLC, NBA Media Ventures LLC, Turner Digital Basketball Services Inc.,Dow Jones & Company Inc.를 상대로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다. 93

102 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 (2) 와이-랜 대 도시바 간의 특허 관련 Patent Infringement 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 1:12cv23744 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.S.D.Florida 특허 와이-랜 캐나다 NPEs 도시바 일본 외국기업 Patent Infringement 분쟁중 정보통신 디지털통신기술 L6200 series of flat panel televisions US , US 사건번호 1:12cv23744에 따르면 원고 WI-LAN USA, INC. et al.은 피고 TOSHIBA CORPORATION et al.을 상대로 비 인터레이스 모니터에 인터레이스 비디오를 표시하기 위한 방법 및 시스템에 관한 특허 US 와 디지털 TV 시스템을 위한 신호 처리 장치 및 방법에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 플로리다 남부 지방 법원에 소를 제기하였다. 매니징을 위한 IT기술 매니징을 위한 IT 기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 8건과 관련된 사건만이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. 94 한국지식재산보호협회

103 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 (1) 클리어 위드 컴퓨터스 대 메르세데스-벤츠 간의 특허 관련 Patent Infringement 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 6:12cv677 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.E.D.Texas 특허 클리어 위드 컴퓨터스 미국 외국기업 메르세데스-벤츠 독일 외국기업 Patent Infringement 분쟁중 정보통신 매니징을 위한 IT기술 configuration engine US 사건번호 6:12cv677에 따르면 원고 Clear With Computers, LLC는 피고 Mercedes-Benz USA, LLC et al.을 상대로 재고 판매를 촉진하기 위한 TES(Technology Enabled Selling)시스 템을 연계한 재고조사 정보 컴퓨터 시스템 및 방법에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이 유로 미국 텍사스 동부 지방 법원에 소를 제기하였다. 원고 Clear With Computers, LLC는 또 한 자사의 특허 침해를 이유로 The Finish Line, Inc., Foot Locker, Inc., Footlocker.com, Inc., Dick's Sporting Goods, Inc.를 상대로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다. 95

104 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 (2) 크레딧 카드 프라우드 컨트롤 대 사이버소스 간의 특허 관련 Patent Infringement 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 9:12cv81141 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.S.D.Florida 특허 크레딧 카드 프라우드 컨트롤 미국 외국기업 사이버소스 미국 외국기업 Patent Infringement 분쟁중 정보통신 매니징을 위한 IT기술 IP Address Blocking US 사건번호 9:12cv81141에 따르면 원고 Credit Card Fraud Control Corporation은 피고 Cybersource Corporation을 상대로 컴퓨터 네트워크를 활용한 구매 결제 방식에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 플로리다 남부 지방 법원에 소를 제기하였다. 원고 Credit Card Fraud Control Corporation은 또한 동일 특허 침해를 이유로 Paypal, Inc.를 상 대로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다. 기초통신프로세스기술 매니징을 위한 IT 기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 1건과 관련된 사건만이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. 96 한국지식재산보호협회

105 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 (1) 미도우스 파이낸셜 시스템즈 대 파파존스 간의 특허 관련 Patent Infringement 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 6:12cv782 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.E.D.Texas 특허 미도우스 파이낸셜 시스템즈 미국 외국기업 파파존스 미국 외국기업 Patent Infringement 분쟁중 정보통신 기초통신프로세스기술 a method for providing the capability to use internet-based applications to a telephone user US 사건번호 6:12cv782에 따르면 원고 Meadows Financial Systems LLC는 피고 Papa Johns USA Inc를 상대로 전화 사용자에게 인터넷 서비스를 제공하기 위한 방법에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방 법원에 소를 제기하였다. 4) 화학 바이오 현황 화학 바이오산업 관련 분쟁은 의약품이 59건, 생명공학기술 7건, 화학공학기술 6건, 표면코 팅기술 3건, 기초재료화학기술 2건으로 의약품관련 분쟁이 전체 77건 중 77%를 차지하고 있다. 97

106 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 <그림 3-6> 기술분야별 분쟁현황(화학 바이오) 권리별 세부 현황을 보면 모두 특허와 관련된 분쟁이 발생하였다. 이는 화학 바이오 산업 특 성상 고도 기술과 관련된 분야이기에 권리에서도 특허에 한정된 분쟁현황을 보이고 있다고 할 수 있다. <표 3-4> 기술분야별, 권리별 세부현황(화학 바이오) 구분 특허 디자인 상표 총합계 의약품 생명공학기술 화학공학기술 표면코팅기술 기초재료화학기술 총합계 사례 의약품 의약품 기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 59건과 관련된 사건만이 발생하였 다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. 98 한국지식재산보호협회

107 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 (1) 선오비온 파마수틱컬스 대 왓슨 파마/왓슨연구소 간의 특허 관련 침해금지 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 1:12cv993 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.Delaware 특허 선오비온 파마수틱컬스 미국 중소기업 왓슨 파마/왓슨연구소 미국 대기업 침해금지 분쟁중 화학 바이오 의약품 XOPENEX HFA Inhalation Aerosol US 사건번호 1:12cv993에 따르면 원고 Sunovion Pharmaceuticals Inc.는 피고 Watson Pharmaceuticals Inc et al.을 상대로 Levalbuterol Salt에 관한 특허 US 를 침해하였 다는 이유로 미국 델라웨어 법원에 소를 제기하였다. (2) 앨러간 대 산도즈 간의 특허 관련 침해금지 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 2:12cv500 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 99

108 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 D.C.E.D.Texas 특허 앨러간 미국 대기업 산도즈 스위스 외국기업 침해금지 분쟁중 화학 바이오 의약품 녹내장치료제 및 안압저하제 (Brimonidine Tartrate and Timolol Maleate Ophthalmic Solution 0.2%/0.5%) US 사건번호 2:12cv500에 따르면 원고 Allergan Inc.는 피고 SANDOZ, INC. et al.를 상대로 안과의 국소적 사용을 위한 brimonidine과 timolol의 결합에 관한 특허 US 을 침해하였 다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방 법원에 소를 제기하였다. (3) 노바티스 대 아포텍스 간의 의약품 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 2:12cv5574 법원국가 UNITED STATES OF AMERICA 관할법원명 D.C.NewJersey(지방법원) 침해권리 특허 원고명 노바티스 원고기업형태 외국기업 피고명 아포텍스 소송유형 침해금지 분쟁결과 분쟁중 산업분류 화학 바이오 > 의약품 계쟁제품 Amlodipine besylate and benazepril hydrochloride capsules (고혈압 치료제) 지재권번호 US 한국지식재산보호협회

109 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 사건번호 2:12cv5574에 따르면 원고 NOVARTIS PHARMACEUTICALS CORPORATION은 피 고 APOTEX INC.를 상대로 심장 혈관 장애의 치료를 위한 Benazepril과 Amlodipine을 조합한 시너지 효과를 나타내는 치료와 그것의 조성에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 뉴저지 지방 법원에 소를 제기하였다. (4) 넵튠 테크놀로지스 앤 바이오리소시스 대 에이커 바이오마린/ 쉬프 뉴트리션 간의 의 약품 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 관할법원명 침해권리 원고명 원고기업형태 피고명 소송유형 분쟁결과 산업분류 계쟁제품 지재권번호 1:12cv1252 UNITED STATES OF AMERICA D.C.Delaware(지방법원) 특허 넵튠 테크놀로지스 앤 바이오리소시스 외국기업 에이커 바이오마린/ 쉬프 뉴트리션 Patent Infringement 분쟁중 화학 바이오 > 의약품 Superba Krill Oil, MegaRed US 사건번호 1:12cv1252에 따르면 원고 Neptune Technologies & Bioressources Inc.는 피고 Aker BioMarine ASA et al.을 상대로 고도 불포화 지방산 및 그것의 어플리케이션을 포함하는 자연 해양 원천 인지질에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 델라웨어 지방 법 원에 소를 제기하였다. 원고 Neptune Technologies & Bioressources Inc.는 또한 동일 특허 침해를 이유로 Enzymotec Limited, Enzymotec USA Inc., Mercola.com Health Resources LLC를 상대로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다. 101

110 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 생명공학기술 생명공학 기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 7건과 관련된 사건만이 발생하였 다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) 게보 대 부타맥스 어드맨스트 바이오퓨엘스/ E.I. 뒤퐁 드 느무르앤컴퍼니 간의 특허 관련 Patent Infringement 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 1:12cv1202 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.Delaware 특허 게보 미국 외국기업 부타맥스 어드맨스트 바이오퓨엘스/ E.I. 뒤퐁 드 느무르앤컴퍼니 미국 외국기업 Patent Infringement 분쟁중 화학 바이오 생명공학기술 Method of producing isobutanol (through the deletion, mutation, and/or substitution of either of the endogenous genes Grx3 and/or Grx4 in recombinant yeast strains) US 사건번호 1:12cv1202에 따르면 원고 Gevo Inc.는 피고 Butamax (TM) Advanced Biofuels LLC를 상대로 연료, 화학물질, 아미노산 생산을 향상시키기 위한 Dihydroxy Acid Dehydratase의 활성화를 증가시키는 방법에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미 국 델라웨어 지방 법원에 소를 제기하였다. 102 한국지식재산보호협회

111 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 (2) 에소테릭스 제네틱 연구소/ 존스홉킨스 대학교 대 라이프 테크놀로지스/ 어플라이드 바 이오시스템즈/ 이온 토렌트 시스템즈 간의 특허 관련 Patent Infringement 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 1:12cv1173 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.M.D.NorthCarolina 특허 에소테릭스 제네틱 연구소/ 존스홉킨스 대학교 미국 연구소 라이프 테크놀로지스/ 어플라이드 바이오시스템즈/ 이온 토렌트 시스템즈 미국 외국기업 Patent Infringement 분쟁중 화학 바이오 생명공학기술 SOLiD system, 5500 Genetic Analyzer, Personal Genome Machine, Ion Proton Sequencer US , US , US 사건번호 1:12cv1173에 따르면 원고 ESOTERIX GENETIC LABORATORIES, LLC et al.은 피고 LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION et al.을 상대로 중합효소 연쇄반응(PCR)을 디지 털 신호로 증폭하는 방법에 관한 특허 US , US , US 를 침해하였다는 이 유로 미국 노스캐롤라이나 중부 지방 법원에 소를 제기하였다. 화학공학기술 화학공학 기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 6건과 관련된 사건만이 발생하였 다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. 103

112 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 (1) 에코노바 대 DPS 유타/ 콜리어 그룹/ 케빈 E. 콜리어 간의 특허 관련 침해금지 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고기업형태 피고명 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 1:12cv174 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.Utah 특허 에코노바 외국기업 DPS 유타/ 콜리어 그룹/ 케빈 E. 콜리어 외국기업 침해금지 분쟁중 화학 바이오 화학공학기술 HydroLoc separator US , US , US , US , US 사건번호 1:12cv174에 따르면 원고 ECONOVA, INC.는 피고 DPS Utah et al.을 상대로 원심 가압 구분 기호와 그것과 같은 제어 방법에 관한 특허 US , 압력차 하에서 유체 스트림 의 혼합 구성 요소를 원심 분리하기 위한 방법에 관한 특허 US 과 US , 원심 분 리기에 관한 특허 US , 유체 스트림에서 미립자를 분리하기 위한 방법에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 유타 지방 법원에 소를 제기하였다. (2) 하베스트 테크놀로지스 대 써모제네시스 간의 특허 관련 Patent Infringement 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 1:12cv1354 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 104 한국지식재산보호협회

113 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 관할법원명 침해권리 원고명 원고영문명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고영문명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 D.C.Delaware 특허 하베스트 테크놀로지스 Harvest Technologies Corporation 미국 외국기업 써모제네시스 Thermogenesis Corporation 미국 외국기업 Patent Infringement 분쟁중 화학 바이오 화학공학기술 Res-Q 60 System US , US 사건번호 1:12cv1354에 따르면 원고 Harvest Technologies Corporation은 피고 Thermogenesis Corporation을 상대로 혈액 성분 디스크 세퍼레이터(회전원판 위에 공급된 비중이나 무게가 다른 혼합물을 원심력에 의해 분리하는 장치)에 관한 특허 US 과 US 를 침해하였다는 이유로 미국 델라웨어 연방 지방 법원에 소를 제기하였다. 표면코팅기술 표면코팅 기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 3건과 관련된 사건만이 발생하였 다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) 파라곤 필름 대 말팩 간의 특허 관련 Patent Infringement 분쟁 발생일자 사건번호 3:12cv970 법원국가 UNITED STATES OF AMERICA 법원유형 지방법원 관할법원명 D.C.M.D.Tennessee 105

114 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 침해권리 특허 원고명 파라곤 필름 원고투자국적 미국 원고기업형태 외국기업 피고명 말팩 피고투자국적 캐나다 피고기업형태 외국기업 소송유형 Patent Infringement 분쟁결과 분쟁중 산업대분류 화학 바이오 산업중분류 표면코팅기술 계쟁제품 Malpack V-Max Film 지재권번호 US 기사게재일 사건번호 3:12cv970에 따르면 원고 Paragon Films, Inc.는 피고 Malpack LTD et al.을 상 대로 접이식 필름 엣지를 위한 장치 및 방법에 관한 자사의 등록 특허 US 를 침해하였 다는 이유로 미국 테네시 중부 지방 법원에 소를 제기하였다. 기초재료화학기술 기초재료화학 기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 2건과 관련된 사건만이 발생 하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) 더 다이얼 코포레이션 대 코튼 워시/ 빅 3 패키징 간의 특허 관련 Patent Infringement 분쟁 발생일자 사건번호 2:12cv1977 법원국가 UNITED STATES OF AMERICA 법원유형 지방법원 관할법원명 D.C.Arizona 침해권리 특허 원고명 더 다이얼 코포레이션 원고투자국적 미국 원고기업형태 외국기업 106 한국지식재산보호협회

115 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 코튼 워시/ 빅 3 패키징 미국 외국기업 Patent Infringement 분쟁중 화학 바이오 기초재료화학기술 Dropps, PAK-IT US 사건번호 2:12cv1977에 따르면 원고 The Dial Corporation는 피고 Cot'n Wash Incorporated et al.을 상대로 살균 세제 패킷에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 아리조나 지방 법원에 소를 제기하였다. 5) 장치산업 현황 장치산업 관련 분쟁은 전자 에너지장치기술 22건, 진단측정기술 9건, 의료장치기술 8건 조 정기술 6건, 생체물질 모니터링 기술 2건으로 전체 47건 중 전자 에너지장치 기술이 47%로 가 장 많은 분쟁 사건이 발생한 것으로 파악되었다. <그림 3-7> 기술분야별 세부현황(장치산업) 107

116 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 권리별 세부적 사항을 살펴보면 아래와 같다. 장치산업의 경우 모두 특허와 관련된 분쟁이 발 생했음을 알 수 있다. <표 3-5> 기술분야별, 권리별 세부 현황 구분 특허 디자인 상표 총합계 전자 에너지장치기술 진단측정기술 의료장치기술 조정기술 생체물질 모니터링기술 총합계 사례 전자 에너지장치기술 전자 에너지장치기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 22건과 관련된 사건만이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) ABB 테크놀로지 대 현대중공업 간의 특허 관련 Patent Infringement 분쟁 발생일자 사건번호 6:12cv1610 법원국가 UNITED STATES OF AMERICA 법원유형 지방법원 관할법원명 D.C.M.D.Florida 침해권리 특허 원고명 ABB 테크놀로지 원고투자국적 스위스 원고기업형태 외국기업 피고명 현대중공업 피고투자국적 한국 피고기업형태 대기업 소송유형 Patent Infringement 108 한국지식재산보호협회

117 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 분쟁중 장치산업 전자 에너지장치기술 Hyundai Type 145 SP-1 Switchgear, Hyundai Type 170 SR Switchgear US 사건번호 6:12cv1610에 따르면 원고 ABB Technology, Ltd. et al.은 피고 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.를 상대로 캡슐화된 금속, 가스-절연식의 고전압 개폐기 조립체를 위한 아 이솔레이터(isolator)에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 플로리다 중부 지방 법원에 소를 제기하였다. (2) LED 테크 디벨롭먼트 대 삼성 전자 간의 특허 관련 Patent Infringement 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 1:12cv1325 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.Delaware 특허 LED 테크 디벨롭먼트 미국 외국기업 삼성 전자 한국 대기업 Patent Infringement 분쟁중 장치산업 전자 에너지장치기술 Series 7 Slate Tablet PC and Series 7 NP700G7C-S01US notebook computer US , US , US , US

118 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 사건번호 1:12cv1325에 따르면 원고 LED Tech Development LLC는 피고 Samsung Electronics America Inc. et al.을 상대로 LED 회중 전등을 위한 방법 및 장치에 관한 특허 US , LED 펄스 조명의 지속적인 빛 출력을 위한 방법 및 장치에 관한 특허 US , 펄스 LED 조명 소스를 위한 방법 및 장치에 관한 특허 US , 색상 조정 카메라 빛과 방법에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 델라웨어 지방 법원에 소를 제기하였다. (3) 로버트손 트랜스포머 대 제너럴 일렉트릭/ GE 라이팅/ H.B. 에틀린/ ARN 인더스트 리스/ 해치 트랜스포머/ 호워드 인더스트리스/ 키스톤 테크놀로지스 간의 특허 관련 Patent Infringement 분쟁 발생일자 사건번호 1:12cv8094 법원국가 UNITED STATES OF AMERICA 법원유형 지방법원 관할법원명 D.C.N.D.Illinois 침해권리 특허 원고명 로버트손 트랜스포머 원고투자국적 미국 원고기업형태 외국기업 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 제너럴 일렉트릭/ GE 라이팅/ H.B. 에틀린/ ARN 인더스트리스/ 해치 트랜스포머/ 호워드 인더스트리스/ 키스톤 테크놀로지스 미국, 캐나다 외국기업 Patent Infringement 분쟁중 장치산업 전자 에너지장치기술 GEC213-MVPS, GEC218-MVPS, GEC226-MVPS, GEC242-MVPS, EB-226- UV-TP-PSD, EB-242-UV-TP-PSD, EB-239HO-UV-TP-PS, EB-254HO- UV-TP-PS, EB-454HO-UV-TP-PS, EP2CF13PS, EP2CF18PS, EP2CF26PS, EP2CF42PS, EP228/PS/MV, EP239HO/PS/MV, EP254HO/PS/MV, HC213PS, HC218PS, HC226PS, HC242PS, HL224HO/PS/UV, HL228HE/PS/UV, HL239HO/ PS/UV, HL254HO/PS/UV, HL454HO/PS/UV, EP2/13CF, EP2/18CF, EP2/26CF, EP2/42CF, EP2/28T5/PRS/MV, EP2/39HO/PRS/MV, EP2/54HO/PRS/MV, KTEB-213-UV-TP-PSD, KTEB-218-UV-TP-PSD, KTEB-226-UV-TP-PSD, KTEB-242-UV-TP-PSD, KTEB-224HOUV-TP-PS, KTEB-228HE-UV-TP-PS, KTEB-428-HE-UV-PS, KTEB-239HO-UV-TP-PS, KTEB-454HO-UV-TP-PS US , US 한국지식재산보호협회

119 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 사건번호 1:12cv8094에 따르면 원고 Robertson Transformer Co.는 피고 General Electric Company et al.을 상대로 집적 회로를 가지는 형광 램프 밸러스트에 관한 특허 US 과 US 를 침해하였다는 이유로 미국 일리노이 북부 지방 법원에 소를 제기하였다. 진단측정기술 진단측정기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 9건과 관련된 사건만이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) 인벤시스 시스템 대 에머슨 일렉트릭/ 마이크로 모션 간의 특허 관련 Patent Infringement 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 6:12cv799 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.E.D.Texas 특허 인벤시스 시스템 미국 외국기업 에머슨 일렉트릭/ 마이크로 모션 미국 외국기업 Patent Infringement 분쟁중 장치산업 진단측정기술 Coriolis Meters (Micro Motion enhanced core processor, Micro Motion Model 2400S transmitters, Micro Motion transmitter Models 1700, 2700 and Series 3000, Micro Motion Elite Coriolis Meters) US

120 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 사건번호 6:12cv799에 따르면 원고 Invensys Systems, Inc.는 피고 Emerson Electric Co. et al.을 상대로 콘듀트를 갖는 디지털 유량계(Digital flowmeter)에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방 법원에 소를 제기하였다. (2) 어라이벌스타/ 멜비노 테크놀로지스 대 앱솔루트 소프트웨어/ 폴 스타 스페이스 어플 리케이션즈 간의 특허 관련 Patent Infringement 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고투자국적 원고기업형태 피고명 피고투자국적 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 1:12cv8288 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.N.D.Illinois 특허 어라이벌스타/ 멜비노 테크놀로지스 미국, 영국 NPEs 앱솔루트 소프트웨어/ 폴 스타 스페이스 어플리케이션즈 미국, 영국 외국기업 Patent Infringement 분쟁중 장치산업 진단측정기술 Fleet Information System, Purplefinder tracking system US , US , US , US , US 사건번호 1:12cv8288에 따르면 원고 ArrivalStar S.A. et al.은 피고 Absolute Software, Inc. et al.을 상대로 차량의 이동을 모니터링하고 특정 위치에 따른 차량의 상태를 리포팅 하는 시스템과 방법에 관한 특허 US 과 US , 스케줄 모니터, 통신 handler, 루트 handler를 포함 하는 자동차 모니터링 & 통지 시스템에 관한 특허 US , 이동하는 차량을 모니터링 하기 위한 장치와 방법에 관한 특허 US , 사전 알림 시스템에서 차량 일정 정보를 얻기 위한 112 한국지식재산보호협회

121 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 시스템 및 방법에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 일리노이 북부 지방 법원 에 소를 제기하였다. 원고 ArrivalStar S.A. et al.은 또한 동일 특허 침해를 이유로 GPS International Technologies, Inc., Loc-Aid Technologies, Inc., SmartDrive Systems, Inc., ZOS Communications, LLC를 상대로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다. 의료장치기술 의료장치기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 8건과 관련된 사건만이 발생하였 다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) 노스게이트 테크놀로지스 대 스트라이커 코포레이션/ W.O.M. 월드 오브 메디슨 간의 의료장치기술 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 관할법원명 침해권리 원고명 원고기업형태 피고명 소송유형 분쟁결과 산업분류 계쟁제품 지재권번호 1:12cv7032 UNITED STATES OF AMERICA D.C.N.D.Illinois(지방법원) 특허 노스게이트 테크놀로지스 외국기업 스트라이커 코포레이션/ W.O.M. 월드 오브 메디슨 침해금지 분쟁중 장치산업 > 의료장치기술 TAP US B1 사건번호 1:12cv7032에 따르면 원고 Northgate Technologies, Inc.는 피고 Stryker Corporation et al.을 상대로 복강경 취입기(Laparoscopic Insufflator)에 관한 특허 US B1을 침해하 였다는 이유로 미국 일리노이 북부 지방 법원에 소를 제기하였다. 113

122 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 (2) 시네론 메디컬 대 엔디메드 메디컬/ 이클립스 에스테틱스 간의 의료장치기술 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 관할법원명 침해권리 원고명 원고기업형태 피고명 소송유형 분쟁결과 산업분류 계쟁제품 지재권번호 3:12cv4087 UNITED STATES OF AMERICA D.C.N.D.Texas(지방법원) 특허 시네론 메디컬 외국기업 엔디메드 메디컬/ 이클립스 에스테틱스 Patent Infringement 분쟁중 장치산업 > 의료장치기술 EndyMed Pro system, Fractional Skin Resurfacing handpiece, the GLOW system US /US 사건번호 3:12cv4087에 따르면 원고 Syneron Medical Ltd는 피고 EndyMed Medical Ltd et al.을 상대로 피부를 통한 약물 전달 및 분석 대상물 추출에 관한 특허 US 와 US 를 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 북부 지방 법원에 소를 제기하였다. 조정기술 조정기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 6건과 관련된 사건만이 발생하였다. 이 와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) 아메리칸 비히큘러 사이언시스 대 현대 자동차 간의 조정기술 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 관할법원명 6:12cv775 UNITED STATES OF AMERICA D.C.E.D.Texas(지방법원) 114 한국지식재산보호협회

123 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 침해권리 원고명 원고기업형태 피고명 소송유형 분쟁결과 산업분류 계쟁제품 지재권번호 특허 아메리칸 비히큘러 사이언시스 NPEs 현대 자동차 Patent Infringement 분쟁중 장치산업 > 조정기술 Santa Fe (includes SRS Safety System, Blue Link system), Elantra, Genesis Coupe, Genesis sedan, Azera, Sonata, Sonata Hybrid, Veloster (includes Blue Link system) US B2/US B2 사건번호 6:12cv775에 따르면 원고 American Vehicular Sciences LLC는 피고 Hyundai Motor Company et al.을 상대로 차량 안정성을 바탕으로 한 자동차 부품 제어 방법 및 시스템 에 관한 특허 US B2와 점유자 보호 시스템 제어 기술에 관한 특허 US B2를 침 해하였다는 이유로 미국 텍사스 동부 지방 법원에 소를 제기하였다. 생체물질 모니터링기술 생체물질 모니터링기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 2건과 관련된 사건만이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) 베리나타 헬스/ 더 보드 오브 트러스티스 오브 더 리랜드 스탠포드 주니어 유니버시티 대 아리조나 다이아그노스틱스/ 레버러토리 코포레이션 오브 아메리카 홀딩스 간의 생 체물질 모니터링기술 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 관할법원명 침해권리 원고명 3:12cv5501 UNITED STATES OF AMERICA D.C.N.D.California(지방법원) 특허 베리나타 헬스/ 더 보드 오브 트러스티스 오브 더 리랜드 스탠포드 주니어 유 니버시티 115

124 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 원고기업형태 피고명 소송유형 분쟁결과 산업분류 계쟁제품 지재권번호 외국기업 아리조나 다이아그노스틱스/ 레버러토리 코포레이션 오브 아메리카 홀딩스 Patent Infringement 분쟁중 장치산업 > 생체물질 모니터링기술 Harmony Prenatal Test US 사건번호 3:12cv5501에 따르면 원고 Verinata Health, Inc. et al.은 피고 Ariosa Diagnostics, Inc et al.을 상대로 시퀀싱에 의한 태아 염색체 이수성의 비침습적 검사(인체에 고통을 주지 않고 실시하는 검사)에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 캘리포 니아 북부 지방 법원에 소를 제기하였다. 6) 기계소재 현황 기계소재 산업의 경우 기타기계장치 10건, 기계소재 기술 6건, 기계조작 기술 3건, 운송기계 2건, 공작기계 1건, 엔진 펌프 터빈기술 1건으로 기타기계장치 기술이 전체 23건 중 43%의 비중을 자치하고 있음을 알 수 있다. <그림 3-8> 기술분야별 분쟁 현황(기계소재) 116 한국지식재산보호협회

125 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 권리별 세부 현황을 살펴보면 특허 20건, 디자인 2건, 상표 1건으로 대부분의 분쟁이 특허권 에서 발생하고 있음을 알 수 있다. <표 3-6> 기술분야별, 권리별 세부현황(기계소재) 구분 특허 디자인 상표 총합계 기타기계장치 기계소재기술 기계조작기술 운송기계 공작기계 엔진 펌프 터빈기술 총합계 사례 기타기계장치 생체물질 모니터링기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 9건, 디자인 1건과 관련 된 사건이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) 아메리칸 헌팅 이노베이션즈/ 제임스 J 켐프 대 세비지 스포츠 코포레이션/ 익스 트림 테크놀로지스 간의 기타기계장치 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 3:12cv96 법원국가 UNITED STATES OF AMERICA 관할법원명 D.C.S.D.Iowa(지방법원) 침해권리 특허 원고명 아메리칸 헌팅 이노베이션즈/ 제임스 J 켐프 원고기업형태 외국기업 피고명 세비지 스포츠 코포레이션/ 익스트림 테크놀로지스 소송유형 침해금지 분쟁결과 분쟁중 산업분류 기계소재 > 기타기계장치 계쟁제품 Stryker 지재권번호 US

126 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 사건번호 3:12cv96에 따르면 원고 American Hunting Innovations, L.L.C. et al.은 피고 Savage Sports Corporation et al.을 상대로 '활'에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이 유로 미국 아이오와 남부 지방법원에 소를 제기하였다. (2) HVAC 모듈레이션 테크놀로지스 대 레녹스 인더스트리스 간의 기타기계장치 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 관할법원명 침해권리 원고명 원고기업형태 피고명 소송유형 분쟁결과 산업분류 계쟁제품 지재권번호 0:12cv2529 UNITED STATES OF AMERICA D.C.Minnesota(지방법원) 특허 HVAC 모듈레이션 테크놀로지스 외국기업 레녹스 인더스트리스 Patent Infringement 분쟁중 기계소재 > 기타기계장치 Lennox Global, Armstrong, Heatcraft US 사건번호 0:12cv2529에 따르면 원고 HVAC Modulation Technologies, LLC는 피고 Lennox Industries, Inc.를 상대로 가스 발사 연소실 (Gas-Fired Combustors)을 제어하는 방법 및 장치에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 미네소타 지방 법원에 소를 제기하였다. 원고 HVAC Modulation Technologies, LLC는 또한 동일 특허 침해를 이유로 Carrier Corporation, Goodman Global, Inc., Nordyne LLC, Trane US, Inc.를 상대로도 같은 날 동일 법원에 소를 제기하였다. 기계소재기술 생체물질 모니터링기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 5건, 상표 1건과 관련된 사건만이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. 118 한국지식재산보호협회

127 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 (1) 크라우즈 인더스트리 대 스미스-블레어/ 센서스 간의 기계소재기술 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 4:12cv187 법원국가 UNITED STATES OF AMERICA 관할법원명 D.C.E.D.NorthCarolina(지방법원) 침해권리 특허 원고명 크라우즈 인더스트리 원고기업형태 외국기업 피고명 스미스-블레어/ 센서스 소송유형 침해금지 분쟁결과 분쟁중 산업분류 기계소재 > 기계소재기술 계쟁제품 421 Top Bolt 지재권번호 US 사건번호 4:12cv187에 따르면 원고 Krausz Industries Ltd. 는 피고 Smith-Blair, Inc. et al.을 상대로 동일하거나 다른 직경의 파이프와 함께 사용되는 결합 및 연결하기 위한 Seal에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 북 캐롤리나 동부 지방법원에 소를 제기하였다. 기계조작기술 생체물질 모니터링기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 3건과 관련된 사건만이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) 오르비스 대 레리그 퍼시픽 간의 기계조작기술 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 2:12cv1073 법원국가 UNITED STATES OF AMERICA 관할법원명 D.C.E.D.Wisconsin(지방법원) 침해권리 특허 원고명 오르비스 119

128 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 원고기업형태 피고명 소송유형 분쟁결과 산업분류 계쟁제품 지재권번호 외국기업 레리그 퍼시픽 Patent Infringement 분쟁중 기계소재 > 기계조작기술 SLBT180 bakery tray US 사건번호 2:12cv1073에 따르면 원고 Orbis Corporation는 피고 Rehrig Pacific Company를 상대로 제과, 제빵, 번(burn)과 같은 빵류 제품의 보관과 이동을 위한 novel container에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 위스콘신 동부 지방 법원에 소를 제기하였다. 운송기계 생체물질 모니터링기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 1건, 디자인 1건과 관련 된 사건만이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) ATI 대 로게링 매뉴팩쳐링 간의 특허 관련 침해금지 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 법원유형 관할법원명 침해권리 원고명 원고기업형태 피고명 피고기업형태 소송유형 분쟁결과 산업대분류 0:12cv1765 UNITED STATES OF AMERICA 지방법원 D.C.Minnesota 특허 ATI 외국기업 로게링 매뉴팩쳐링 외국기업 침해금지 분쟁중 기계소재 120 한국지식재산보호협회

129 Ⅲ. 분쟁 동향 분석 산업중분류 계쟁제품 지재권번호 운송기계 QTS product (modular track system) USRE36284, US 사건번호 0:12cv1765에 따르면 원고 ATI, Inc.는 피고 Loegering Manufacturing, Inc.를 상대로 자동차의 추적 시스템에 관한 특허 USRE36284와 바퀴를 장착한 캔틸레버를 통합한 추적 장치에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 미네소타 지방 법원에 소를 제기하였다. 공작기계 생체물질 모니터링기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 1건과 관련된 사건만이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) NU테크 벤쳐스 대 노르만 노블 간의 공작기계 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 법원국가 관할법원명 침해권리 원고명 원고기업형태 피고명 소송유형 분쟁결과 산업분류 계쟁제품 지재권번호 1:12cv2326 UNITED STATES OF AMERICA D.C.N.D.Ohio(지방법원) 특허 NU테크 벤쳐스 외국기업 노르만 노블 Patent Infringement 분쟁중 기계소재 > 공작기계 femtosecond laser cut stents, medical devices US 사건번호 1:12cv2326에 따르면 원고 NUtech Ventures는 피고 Norman Noble, Inc.를 상대로 펨토세컨드 레이저 (Femtosecond Laser) 이용 방법 및 나노 입자를 생산하는 장치와 방법에 관한 특허 US 를 침해하였다는 이유로 미국 오하이오 북부 지방 법원에 소를 제기하였다. 121

130 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 엔진 펌프 터빈기술 생체물질 모니터링기술과 관련된 분쟁사건의 권리 현황을 보면 특허 1건과 관련된 사건만이 발생하였다. 이와 관련된 주요 분쟁 사례를 살펴보면 다음과 같다. (1) 컴프레서 프로덕츠 인터네셔널 대 그래코 간의 엔진 펌프 터빈기술 관련 특허 분쟁 발생일자 사건번호 4:12cv3008 법원국가 UNITED STATES OF AMERICA 관할법원명 D.C.S.D.Texas(지방법원) 침해권리 특허 원고명 컴프레서 프로덕츠 인터네셔널 원고기업형태 외국기업 피고명 그래코 소송유형 Patent Infringement 분쟁결과 분쟁중 산업분류 기계소재 > 엔진 펌프 터빈기술 계쟁제품 Manzel GBL 7500 지재권번호 US 사건번호 4:12cv3008에 따르면 원고 Compressor Products International LLC는 피고 Graco Inc.를 상대로 주유 펌프용 교체 가능한 실린더 피스톤 조립에 관한 특허 US 을 침해하였다는 이유로 미국 텍사스 남부 지방 법원에 소를 제기하였다. 122 한국지식재산보호협회

131 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 Ⅳ. 판결 동향 분석

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133 Ⅳ. 판결 동향 분석 Ⅳ. 판결 동향 분석 1. 분쟁 판결 동향 분석 분쟁 동향 데이터 선정 2005년 1월 1일부터 2012년 6월 31일까지 발생한 판례를 중심으로 작성하였음 판례 선정 기준 : IP-NAVI에 게재된 ʻ판례ʼ자료를 바탕으로 국내외 모든 기업이 원고 및 피고 주체로 편입된 사건으로 선정하였음 권리범위 : 특허로 한정 관할법원 : 한국, 미국, 일본, 중국, 유럽(독일, 영국) 판례자료는 판례 구축사업으로 인해 선정된 판례자료로 판례사례가 모든 경우 및 흐름, 방향을 반영한다고 할 수 없음 가. 분쟁 판결 분쟁 동향 ʻ05년부터 ʼ12년까지 6,073건의 판결문을 가지고 산업별 동향을 파악하였다. 판결연도별 판결 건수는 2008년에 1,322건으로 가장 많은 판결건수가 구축이 되어 있고, 최근 판결건에 대해서는 지속적으로 구축 중에 있다. <그림 4-1> 연도별 판례 데이터 구축 현황 125

134 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 국가별로 판결건수는 한국 2,373건, 미국 1,945건, 일본 616건, 독일 600건, 중국 463건, 영국 76건으로 주로 우리기업의 진출이 활발한 IP 5국가 판례 가운데 지재권 분쟁발생 빈도가 높은 한국과 미국 관할지역의 판결문을 중심으로 6개국의 판례 DB를 활용하였다. <그림 4-2> 판례 현황(국가별) 전체 사건의 산업별 분표현황을 분석하면 다음과 같다. 화학 바이오 1,412건, 정보통신 1,318건, 기타산업 1,279건, 기계소재 855건, 장치산업 851건, 전기전자 358건으로 화학 바이오 산업, 정보통신산업, 기타산업순으로 판례 현황을 확인 할 수 있다. <그림 4-3> 판례 현황(산업별) 126 한국지식재산보호협회

135 Ⅳ. 판결 동향 분석 법률쟁점별 판례 현황을 살펴보면 다음과 같다. 주요 법률 쟁점은 특허성, 특허침해, 청구범 위해석, 방어, 기타, 구제수단, 입증 등이며 특허성이 3,071건으로 전체 6,073건 중 51%의 비중 을 차지하고 있는 것으로 확인 되었다. 그래프에서 볼 수 있듯, 특허성, 특허침해, 청구범위해 석, 방어, 기타, 구제수단, 입증, 정당방위 등의 법률쟁점을 가지는 판례사건의 비중이 95%로 향 후 자료 분석에서는 상위 8개 분쟁 사건에 대해서 분석하기로 한다. <그림 4-4> 판례 구축 현황(전체 법률 쟁점별) 상위 8개 법률쟁점별 판례 현황을 자세히 살펴보면 특허성 53%, 특허침해 20%, 청구범위해석 10%, 방어 6%, 기타 6%, 구제수단 2%, 입증 2%의 비중을 확인 할 수 있다. <그림 4-5> 판례 현황(상위 8개 법률 쟁점별) 127

136 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 1) 국가별 분쟁 판결 동향(산업별, 법률 쟁점별) - 한국 한국관할지역의 판결 사건은 2,304건으로 산업별로 살펴보면 기타산업 630건, 화학 바이오 509건, 정보통신 444건, 기계소재 394건, 장치산업 277건, 전기전자 119건으로 기타산업과 화학 바이오 산업분야에서 주로 사건이 발생했음을 알 수 있다. <그림 4-6> 산업별 판례 현황(한국지역) 법률쟁점별 분쟁현황을 살펴보면 특허성 1,621건, 특허침해 334건, 방어 135건, 청구범위해석 88건, 기타 82건, 입증 29건, 구제수단 9건, 정당방위 6건의 분포를 보였다. 한국 관할지역에서 발생한 과거 특허 분쟁의 경우 특허성과 관련된 사건이 많이 발생했음을 알 수 있다. <그림 4-7> 법률쟁점별 판례 현황(한국지역) 128 한국지식재산보호협회

137 Ⅳ. 판결 동향 분석 각 산업별 법률쟁점의 현황을 살펴보면 다음과 같다. 한국에서 발생한 분쟁사건은 6대 산업 모두 특허성과 관련된 분쟁이 가장 많았으며 그 뒤를 따른 법률 쟁점은 특허침해와 관련된 분쟁 이었다. <그림 4-8> 산업별, 법률 쟁점별 판례 현황(한국지역) 각 산업분야별 주요 법률쟁점에 대한 주요 판례를 살펴보면 다음과 같다. 기타산업 - 특허성 사건명 사건번호 특허 등록무효(특) 2009허9488 (특허 제796241호) 인공암시공방법 원고 김 피고 주식회사 법원명 특허법원 판결일 요약제목 판결결과 참조판례 이 사건 특허발명인 인공암 시공방법의 방수처리 단계 등은 비교대상발명에 비해 진보성 이 없어서 그 등록이 무효로 되어야 한다고 본 사례 원고패소 2009당 후

138 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 참조법령 - (일본특허 제 호) 擬 岩 構 築 工 法 관련특허 (일본실용신안 평 호) 景 観 修 景 用 擁 壁 ブロック 構 造 (특허 제1767호) P.R.C재로시공하는인공조경공법 (특허 제91226호) 인공폭포의시공방법 및 인공폭포 이 사건 특허발명은 인공 폭포나 인공 바위 등을 다양한 형태로, 또한 손쉽고 견고하게 조성 할 수 있는 인공암 시공방법에 관한 것이다. 구성요소 1의 철근과 비교대상발명 1의 기본조형망이 기능, 망 구조 여부 등에서 차이가 있다 는 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 철근과 철망에 의하여 공간부를 형성하는 구성은 비교대상발명 1의 대응구성과 비교대상발명 3의 와이어 메시 또는 비교대상발명 4의 메시 형상의 망의 결합에 의하여 용이하게 도출되므로, 결국 구성요소 4도 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 비교대상발명 3 또는 4를 결합하여 용이 하게 생각해 낼 수 있다고 할 것이다. 이 사건 제1항 발명은 공정 순서의 한정으로 인하여 기술적 특이성이 있다고 볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 이상 살펴본 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 기술분야가 같은 비교대상발명 1에 비하여 목적 의 특이성이 없다. 또한, 이 사건 제1항 발명의 구성은 통상의 기술 자가 비교대상발명 1의 대 응구성에 기술분야가 같은 비교대상발명 3 또는 4의 대응구성을 결합하여 용이하게 생각해 낼 수 있고, 그 효과도 통상의 기술자가 위 비교대상발명들로부터 충분히 예측할 수 있는 범위 내 의 것에 불과하다. 이 사건 제2항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1과 3의 결합에 의하여, 또는 비교대상 발명 1과 4의 결합에 비교대상발명 2 또는 3을 더 결합하여 용이하게 생각해 낼 수 있는 것이 어서 진보성이 없다. 이 사건 제3 내지 5항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1과 3의 결합에 의하여, 또는 비교대상발명 1과 4의 결합에 비교대상발명 3을 더 결합하여 용이하게 생각해 낼 수 있는 것이 어서 진보성이 없다. 130 한국지식재산보호협회

139 Ⅳ. 판결 동향 분석 화학 바이오 - 특허성 사건명 사건번호 특허 등록무효(특) 2009허1675 (특허 제755525호) 두족류의 먹물추출물을 포함한 염모제조성물 원고 이 피고 이 법원명 특허법원 판결일 요약제목 판결결과 판결구분 참조판례 참조법령 관련특허 이 사건 특허발명은 기술분야가 동일한 비교대상발명들에 비하여 목적의 특이성이 없고, 구성에 있어서도 비교대상발명들을 단순히 결합하여 쉽게 도출할 수 있으며, 수치한정에 있어서도 임계적 의의가 있을 정도로 현저한 효과의 상승이 있다고 볼 수도 없으므로 진보성이 없어 그 등록이 모두 무효로 되어야 한다고 본 사례 원고패소 판결 2007당2980 특허법 제29조 (일본특허 평5-9395호) イカ 墨 粉 及 びイカ 墨 粉 の 成 形 方 法 (특허 제239877호) 두피보호용염모제조성물 (특허 제35235호) 염모제조성물 (특허 제13115호) 피피지키토산을 함유하는 염모제조성물 이 사건 제1항 발명은 화학적 염료에 의한 모발 손상을 줄여주고 알칼리제에 의한 부작용을 최소화하는 염모제를 제공하는 것을 목적으로 하고 있다. 이 사건 제1항 발명은 위 비교대상발명들에 비하여 목적의 특이성도 없다. 이 사건 제1항 발명의 구성은 통상의 기술자가 산화형 염모제의 통상적인 주성분 및 부성분에 비교대상발명 1, 2에 개시된 두족류 먹물을 염모제로 사용하는 기술을 단순히 결합하여 쉽게 도 출할 수 있는 것이고, 그 작용효과에서도 비교대상발명들로부터 통상의 기술자가 예상할 수 있 는 범위를 넘어서는 특별한 점이 없다. 이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서 먹물추출물의 함량을 조성물 전체 중량 대비 0.01~10중량%로 한정한 것이고, 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제2항 발명의 종속 항으로서 위 먹물추출물의 함량을 0.1~3중량%로 더욱 한정한 것이다. 그런데 이 사건 특허발명의 명세서에는 위와 같이 먹물추출물 함량을 한정하는 기술적 의의와 관련하여 '바람직' 또는 '더욱 바람직' 정도로만 기재되어 있을 뿐이고(갑 제2호증, 5면 밑에서 131

140 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 3~10행), 이와달리 위 먹물추출물 함량에 대한 수치 한정으로 임계적 의의가 있을 정도로 현저 한 효과의 상승이 있다고 볼 만한 자료도 없어, 결국 위와 같은 수치 한정은 통상의 기술자가 통상의 염모제 조성물에 두족류의 먹물추출물을 첨가하는 단계에서 반복된 실험을 통해 최적 함량의 범위를 선택한 것일 뿐 이로부터 구성상의 곤란성 또는 효과상의 현저성을 찾아 볼 수 없다. 정보통신 - 특허성 사건명 사건번호 특허 등록무효(특) 2009허9624 (특허 제396337호) 인터넷상에서의 발행번호를 이용한웹페이지 검색 및 광고방법 원고 이 피고 주식회사 법원명 특허법원 판결일 요약제목 판결결과 판결구분 참조판례 참조법령 관련특허 인터넷상에서의 발행번호를 이용한 웹 페이지 검색 및 광고방법에 대한 특허발명은 진 보성이 인정되지 아니하여 무효심판 인용이 정당하다고 본 사례 원고패소 판결 2008당2752 특허법 제29조 특허법 제133조 특허법 제186조 (일본특허 평 호) インターネットへのアクセス 方 法 およびシステム ならびに インターネットへのアクセス 処 理 を 記 憶 した 記 憶 媒 体 (특허 제30847호) 인터넷통합서비스시스템 및 이시스템에 접근하는 것을 용이하게 하 기 위한 사용자 인터페이스 장치 (특허 제42911호) 전자상거래지원방법 및 장치 (일본특허 평 호) ホームページ 作 成 登 録 方 法 およびシステムと 対 話 型 マルチ メディア 情 報 入 力 装 置 並 びに 対 話 型 マルチメディア 情 報 入 力 プログラムを 記 録 した 記 録 媒 体 특허발명은 인터넷상에서의 웹 페이지 검색방법 및 광고방법에 관한 것인데, 비교대상발명 1 은 URL을 이용한 액세스 기술에 매우 적합한 인터넷에의 액세스 방법에 관한 것이고, 비교대상 발명 2는 인터넷상에서 제공되는 모든 서비스를 효율적으로 이용할 수 있도록 하는 인터넷 통 합 서비스시스템에 관한 것이며, 비교대상발명 3은 통신 네트워크를 이용한 전자 상거래 지원 방법 및 장치에 관한 것이고, 비교대상발명 4는 유저가 서비스 제공자의 서버에 홈페이지의 작 성 등록을 할 수 있도록 하는 방법에 관한 것으로서, 이들 발명들은 모두 인터넷을 효과적으로 이용하기 위한 기술에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야가 동일하다. 132 한국지식재산보호협회

141 Ⅳ. 판결 동향 분석 특허발명의 기술적 목적은 비교대상발명 1, 4 각각이 가지는 기술적 목적을 단순히 모아놓은 것에 불과하고, 이 사건 특허발명에 비교대상발명 1, 4가 가지고 있지 아니한 기술적 문제에 대 한 인식이 있다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 4에 비하여 기술적 목적의 특이성이 인정되지 아니한다. 제1항 발명의 구성은 비교대상발명 1, 4로부터, 제2항 발명의 구성은 비교대상발명 1로부터, 제3항 발명의 구성은 비교대상발명 1, 3, 4로부터, 제5항 발명의 구성은 비교대상발명 1, 2로부 터 용이하게 도출될 수 있다고 할 것이다. 특허발명은 비교대상발명들과 기술분야가 동일하고, 그 목적에 있어서도 비교대상발명 1, 4에 비하여 특이성이 없으며, 그 구성들은 비교대상발명 1 내지 4의 대응구성에 개시된 것이거나 그 대응구성으로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것으로 이들을 결합함에 어떠한 어려움도 없고, 그 효과에 있어서도 비교대상발명들에 비해 현저한 점이 없어, 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있는 것들이므로 진보성이 인정되지 아니한다. 그렇다면 특허발명은 진보성이 인정되지 아니하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 원 심 결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각한다. 기계소재 특허성 사건명 사건번호 특허 등록무효(특) 2009허8812 (특허 제630423호) 축사용냉온 안개분무기 원고 김 피고 우 법원명 특허법원 판결일 요약제목 판결결과 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들과 대비하여 구성상의 차이점이 존재하고 이로 인하여 비교대상발명들로부터는 기대할 수 없는 현저한 효과를 가지므로 진보성이 인정 되고, 제1항 발명이 진보성이 부정되지 않는 이상, 종속항인 제2, 3항 발명 역시 진보 성이 부정되지 않는다. 원고패소 참조판례 참조법령 2009당 후2001 특허법 제29조 133

142 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 (실용신안 제11648호) 시설하우스의 냉난방장치 (실용신안 제319837호) 원예 및 축사용 안개분무장치 관련특허 (특허 제24490호) 수막난방용 용수공급장치 (실용신안 제263476호) 농축산물하우스용 냉난방공기조화장치 (특허 제6837호) 오존발생장치를 이용한 축사의 냄새제거방법 이 사건 특허발명과 비교대상발명의 구성들을 서로 대비하면, 비교대상발명 1에서는 '지하수 가 온수와 혼합되지도 않고 별도의 공급관을 통해 공급되며 가열장치(3)를 거치지 않는다는 점' 에서 이 사건 제1항 발명의 '지하수와 수돗물이 물탱크에 함께 저장되고 가열되는 것'과 차이가 있고, 또한, 비교대상발명 1에서는 이 사건 제1항 발명의 '물탱크 내에 수위감지센서(211)를 포 함하는 구성'이 나타나 있지 않다는 점에서도 차이가 있다. 비교대상발명 1에는 가축 사육공간으로 물을 분사시키는 구성 자체가 결여되어 있고, 비교대 상발명 2 및 5에는 '용수를 가온시키는 구성'이 결여되어 있으며, 비교대상발명 3에는 '농작물 생육공간으로 직접 물을 분사시키는 구성'이 결여되어 있고, 비교대상발명 4에는 '동절기에 가온 된 온수를 고압펌프로 다량 끌어올려 가축 사용공간으로 직접 분사시키는 구성'이 결여되어 있 어, 비교대상발명들로부터는 위와 같은 이 사건 제1항 발명의 효과를 기대할 수 없다. 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들과 대비하여 기술분야가 동일하고 목적에 공통점은 있지 만, 구성상의 차이점이 존재하고 이로 인하여 비교대상발명들로부터는 기대할 수 없는 현저한 효과 또한 가지는 것이다. 이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서, 제1항 발명이 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는 이상, 당연히 이 사건 제2항 발명 역시 비교대상발명들에 의 하여 그 진보성이 부정되지 않는다. 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1, 2항 발명의 종속항으로서, 제1, 2항 발명이 비교대상발명 들에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는 이상, 당연히 이 사건 제3항 발명 역시 비교대상발명들 에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다. 134 한국지식재산보호협회

143 Ⅳ. 판결 동향 분석 장치산업 - 특허성 사건명 사건번호 특허 등록무효(특) 2010허1473 (특허 제874388호) 모듈화된 블록식 전원분배장치의 연결구조 원고 주식회사 피고 주식회사 법원명 특허법원 판결일 요약제목 판결결과 참조판례 참조법령 관련특허 이 사건 제1, 5항 발명은 비교대상발명 3의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 실질적으로 동일하므로 특허법 제29조 제3항에 해당하고, 이 사건 특허 발명은 비교대상발명들과 기술분야가 동일하고, 그 목적 및 효과에 있어서도 특이성이나 현저성이 없으며, 이들을 결합함에 어떠한 어려움도 없어 진보성이 없으므로 특허법 제29조 제2항에 해당한다고 본 사례 원고승소 2009당 후 후 후1452 특허법 제29조 (실용신안 제427176호) 모듈식전원분배장치 (특허 제25540호) 전자회로 기판부스바 및 그부착방법 (특허 제30417호) 부스바모듈을 이용한 조립식 분배전반제조방법 및 그를 이용한 조립식 분배전반 이른바 확대된 선원에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성 여부의 판단은 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여야 할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에 있어서 주지 관용기술의 부 가 삭제 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 하여야 한다. 비교대상발명 3 명세서의 '상기와 같이 기출원된 분배전반의 경우에는 보조차단기(5)들 및 분 기차단기(8)들에 적용되어 있는 다수의 상(R상, S상, T상, N상)을 자선부스바를 이용하여 서로 대응하여 결선하기가 매우 어려웠고, (중간 생략) 즉, 주차단기의 좌우로 배열되어 있는 한 쌍의 보조차단기의 4상을 서로 맞추려는 경우 상의 위치 배열이 서로 바뀌어져 있으므로 자선 부스바를 연결하기가 매우 어려웠고, (갑 제7호증 27-8면 [0030]~[0031])라는 기재에 비추어 보면, 비교대상발명 3에서도 주차단기용 단자의 순서는 왼쪽에서 오른쪽으로 R, S, T, N상 순 135

144 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 으로 배치되어 있으며, [도 10] 실시 예에서도 동일한 방법으로 단자배열이 되어 있음은 분명하 다. 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 3의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재 된 발명과 구성 및 효과가 같아 실질적으로 동일하다. 이 사건 특허발명의 목적과 효과는, 비교대상발명 1의 그것과 유사하거나 통상의 기술자가 일 반적으로 고려해야 하는 사항 또는 당연히 채택하여야 하는 사항에 불과한 것으로, 그 목적이 특이하다거나 효과가 이질적이거나 현저하다고 할 수 없다. 이 사건 제1항 발명의 각 구성은 비교대상발명 1에 개시된 구성이거나 통상의 기술자가 비교 대상발명 1의 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있는 구성에 해당하고, 비교대상발명 1에는 이 사건 제1항 발명의 각 대응구성이 결합되어 있으므로 이들을 결합함에 어떠한 기술적 어려움 이 있다고 보이지 않는다. 이 사건 제4항 발명의 각 구성은 비교대상발명 1에 개시된 구성이거나 통상의 기술자가 비교 대상발명 1의 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있는 구성에 해당하고, 비교대상발명 1에는 이 사건 제4항 발명의 각 대응구성이 결합되어 있으므로 이들을 결합함에 어떠한 기술적 어려 움이 있다고 보이지 않는다. 이 사건 제5항 발명의 각 구성은 비교대상발명 1에 개시된 구성이거나 통상의 기술자가 비교 대상발명 1의 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있는 구성에 해당하고, 비교대상발명 1에는 이 사건 제5항 발명의 각 대응구성이 결합되어 있으므로 이들을 결합함에 어떠한 기술적 어려움 이 있다고 보이지 않는다. 전기전자 - 특허성 사건명 사건번호 특허 등록무효(특) 2010허593 (특허 제574584호) 반도체 패키지 제조공정용 절단 및 핸들러시스템 원고 윤 피고 주식회사 법원명 특허법원 판결일 요약제목 판결결과 참조판례 당해 등록특허에는 특허청구범위 기재불비의 등록무효사유가 없다는 전제하에, 특허청 구범위 중 제8항 발명만이 선행발명인 비교대상발명 1에 의해서 구성의 곤란성 및 효 과의 현저성이 인정되지 않아 진보성 흠결의 등록무효사유가 존재한다고 판시한 사례 원고일부승소 2009당 한국지식재산보호협회

145 Ⅳ. 판결 동향 분석 2010후 후 후 후3360 참조법령 관련특허 특허법 제42조 (특허 제49954호) 반도체 패키지 장치절단용 핸들러시스템 (특허 제57914호) 피가공물의 분할시스템 및 펠릿의 이체장치 (특허 제35193호) CSP기판분할장치 따라서 이 사건 제8항 발명과 이를 인용하는 제9 내지 12항 발명은 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있고, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 각 영역에 배치된 각각의 장치들이 포함하는 구성이 명확히 개시되어 있어 각 영역의 범위도 명확하게 파악되므로, 이 사건 제8 내지 12항 발명은 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되면서, 또한, 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있다고 할 것이다. (가) 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들에 비하여 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정 되므로, 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다. (나) 이 사건 제2 내지 4항 발명은 제1항 발명의 종속항으로서 그 구성을 부가 한정한 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는 이상 위 발명들의 진보성도 당연히 부정되지 않는다. 이 사건 제8항 발명은 '다수의 반도체 스트립을 수용하는 온로드영역과, 상기 온로드영역으로 부터 전달된 반도체 스트립을 개별의 반도체 패키지로 절단하는 절단영역과, 상기 절단영역에서 절단된 반도체 패키지를 세척하는 세척영역과, 상기 세척영역에서 세척된 반도체 패키지를 건조 하는 건조영역과, 상기 건조영역에서 건조된 반도체 패키지의 불량여부를 검사하는 비젼 검사영 역과, 상기 비젼 검사영역에서의 비젼 검사결과에 따라 반도체 패키지를 소트하여 적재하는 오 프로드영역을 포함하도록 구성되되, 상기 온로드영역, 절단영역, 세척영역, 건조영역, 비젼 검사 영역 및 오프로드영역은 순차적으로 배치되며, 상기 반도체 스트립이 상기 온로드영역으로부터 인출되어 상기 절단영역, 세척영역 및 건조영역으로 공정진행방향을 따라 순차적으로 전달되면 서 개별의 반도체 패키지로 절단, 세척 및 건조된 후 비젼 검사결과에 따라 상기 오프로드영역 에 적재되는 것을 특징으로 하는 반도체 스트립 절단 및 핸들러시스템'이다. 이에 대응하여, 비 교대상발명 1에는 '온로더장치(10), 절단장치(D), 패키지 클리닝장치(40), 패키지 드라이장치 (48), 비젼검사수단(90), 패키지 트레이 적재장치(80)가 일정한 순서에 따라 차례대로 배치되어 137

146 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 있고, 반도체 스트립이 온로더장치(10), 절단장치(D), 패키지 클리닝장치(40), 패키지 드라이장 치(48), 비젼 검사수단(90), 패키지 트레이 적재장치(80) 순서로 차례대로 전달되면서 개별의 반 도체 패키지로 절단, 세척 및 건조된 후 비젼 검사결과에 따라 패키지 트레이 적재 장치에 적재 되는 구성'(갑 제4호증 중 제5쪽, 도 1)이 나타나 있다. (중략) 따라서 이 사건 제8항 발 명은 비교대상발명 1에 의하여 그 진보성이 부정된다고 할 것이다. 이 사건 제9항 발명은 비교대상발명들에 비하여 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되므로, 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다. 결국, 이 사건 제1 내지 4, 9항 발명은 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정되지 않으나, 이 사건 제8항 발명은 비교대상발명 1에 의하여 그 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다. 2) 국가별 분쟁 판결 동향(산업별, 법률 쟁점별) - 미국 미국관할지역의 판결 사건은 1,945건으로 산업별로 살펴보면 정보통신 571건, 화학 바이오 500건, 장치산업 312건, 기타산업 298건, 기계소재 172건, 전기전자 92건으로 정보통신과 화 학 바이오산업분야에서 많은 판결사건이 있음을 확인 할 수 있다. <그림 4-9> 산업별 판례 현황(미국지역) 법률 쟁점별 분쟁현황을 살펴보면 특허침해 533건, 특허성 431건, 청구범위해석 415건, 기타 154건, 구제수단 93건, 방어 81건, 입증 78건, 정당방위 66건 등의 분포도를 보였다. 분포도를 보면 특허침해, 특허성, 청구범위해석 등의 법률 쟁점에서 주로 발생하고 있는 것으로 확인된다. 138 한국지식재산보호협회

147 Ⅳ. 판결 동향 분석 <그림 4-10> 법률쟁점별 판례 현황(미국지역) 각 산업별 법률쟁점의 현황을 살펴보면 다음과 같다. 정보통신산업의 경우 특허침해 31%, 화학 바이오산업의 경우 특허침해 29%, 장치산업은 청구범위해석 29%, 기타산업은 특허침해 29%, 기계소재산업은 특허성 32%, 전기전자산업은 특허침해 37%로 각 산업별 법률쟁점에서 차이를 보이고 있으나, 공통적으로 특허침해, 특허성, 청구범위해석과 관련된 분쟁이 주를 이루고 있는 것을 아래 그림을 통해 알 수 있다. <그림 4-11> 산업별, 법률쟁점별 판례 현황(미국지역) 139

148 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 정보통신산업 특허침해 사건명 사건번호 콜댄스 코퍼레이션 대 아마존 닷 컴 주식회사와 아마존 웹 서비시즈 유한책임회사 MPT 원고 콜댄스 코퍼레이션 피고 아마존 닷 컴 주식회사 법원명 미국지방법원 델라웨어지법 판결일 요약제목 판결결과 판결구분 참조판례 참조법령 - 관련특허 아마존 웹 서비시즈 유한책임회사 특허침해 소송에서 양측 당사자가 청구한 약식판결들을 일부 인용, 일부 기각한 사례 일부 승인, 일부 부인 판결 497 F.3d F.3d 1167 (US PAT 6,757,710) Object-basedon-linetransactioninfrastructure 사실관계 2006년 8월 8일 원고(Cordance)는 피고(Amazon)가 US Patent No. 6,757,710을 비롯한 일 련의 특허를 침해하였다며 소송을 제기하였다. 이에 2006년 10월 23일 피고는 원고를 특허 US Patent No. 6,269,369에 대한 침해로 반소하는 등 반소와 방어를 주장하였다. 본안쟁점 (1) 비침해와 비고의침해 약식판결 신청 (가) 고의침해: 피고가 해당 특허에 대해 객관적으로 부주의하게 행동하였는가? (나) 비침해: 피고는 피고의 구매자/판매자 피드백과 상품 리뷰가 원고의 특허가 규정하고 있 는 것과 상당히 다르므로 해당 특허를 침해하지 않았다고 주장하나, 원고는 전문가의 증 언을 인용해 피고의 서비스가 원고의 특허를 포함한다고 주장했다. 140 한국지식재산보호협회

149 Ⅳ. 판결 동향 분석 (2) 특허 ʻ710 B2에 대한 서면서술부족에 대한 약식판결 신청: 피고는 원고의 특허 ʻ710이 35 U.S.C 122(1)의 규정대로 서술되지 않았으므로 무효라고 주장했다. 원고는 피 고가 특허 청구항을 정확하게 이해하지 못했다며 전문가의 반박 의견을 제출했다. (3) 특허 ʻ710 B2의 예견에 의한 무효성에 대한 약식판결 신청 : 원고의 특허 ʻ710이 두 가지 선행기술(아마존의 1995년 Shopping Cart System, First Virtual System)에 의해 예견된 것인가? 법원의 판단 (1) (가) 최근 연방항소법원의 Seagate판례에 따라 기존의 ʻ주의의무ʼ가 아닌 ʻ객관적 부주 의성ʼ 여부가 고의침해에 대한 새로운 기준이 되었다. 원고는 피고가 ʻʻ자신의 행동이 객관적으로 유효한 특허를 침해할 가능성이 매우 높다는 것을 알면서도 그러한 행동을 했다ʼʼ는 데 대한 설득력 있는 증거를 제시하지 못했다. 또한 피고의 특허 유효성과 비 침해와 관련된 합당한 방어는 특허침해 행동에 대한 객관적 가능성이 낮음을 의미한 다. 따라서 피고의 비고의침해 약식판결 신청을 승인한다. (나) 양측이 제시한 증거는 피고의 피드백 시스템이 원고의 ʻʻ피드백 정보ʼʼ를 포함하는 것인가 하는 데 대한 사실 문제를 불러일으킨다. 약식판결에서는 사실 관계에 대한 판단을 할 수 없으므로, 피고 의 비침해신청을 기각한다. (2) 피고가 부적절하다고 제시한 청구항에 대한 전문가들 간의 의견이 나뉘어 사실 문제 가 존재한다. 따라서 서면서술부족으로 인한 특허 무효 약식판결 신청을 기각한다. (3) 아마존의 1995년 Shopping Cart System은 출원날짜와 관련해 특허 ʻ710의 선행기 술인가에 대한 사실 문제가 존재한다. First Virtual System이 원고의 특허 ʻ710에 드러난 모든 한정적 기능을 갖고 있는가에 대한 사실 문제가 존재한다. 따라서 피고의 특허 유효성에 대한 약식판결을 기각한다. 화학 바이오 특허침해 사건명 포즌 주식회사 대 파 파마수티컬 주식회사 사건번호 800 F.Supp.2d

150 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 원고 포즌 주식회사 피고 파 파마수티컬 주식회사 닥터 레디스 랩스 주식회사 테바 파머수티컬스 유에스에이 주식회사 알파팜 주식회사 법원명 텍사스 동부 지방법원, 타일러 지원 판결일 요약제목 판결결과 참조판례 참조법령 관련특허 피고가 제네릭 의약품의 미국 식약청 승인을 받기 위한 약식 신약 신청서 제출에 기초 하여 원고가 자사 특허 침해를 이유로 한 소제기가 있었고, 법원에서 특허권의 침해가 인정되어 피고의 제네릭 복제약 제조 및 판매가 금지된 사안 원고 승 537 F.3d U.S F.3d U.S.C U.S.C U.S.C U.S.C U.S.C. 112 (USPAT6,060,499) Anti-migrainemethodsandcompositionsusing5-HTagonistswithlong-actingNSAIDs (USPAT6,586,458) Methodsoftreatingheadachesusing5-HTagonistsincombinationwithlong-actingNSAIDs (USPAT7,332,183) MultilayerdosageformscontainingNSAIDsandtriptans 사실관계 원고 포즌 주식회사(Pozen Inc.)는 미국 식약청(FDA)에 "트렉시멧(Treximet)"이란 명칭의 약품에 대한 신약 출원(NDA)을 하면서 US PAT 6,060,499(이하, '499 특허), US PAT 6,586,458(이하, '458 특허) 및 US PAT 7,332,183(이하, '183 특허)를 "트렉시멧"에 관련된 특허 목록으로 작성한 바 있다. 이후, 미국 식약청은 급성 편두통 치료제로서 "트렉시멧"을 승인하였다. 피고들 파 파마 수티컬 주식회사(Par Pharmaceutical, Inc., etc.), 알파팜 주식회사(Alphapharm Pty Ltd.), 테바 파머수티컬스 유에스에이 주식회사(Teva Pharmaceuticals USA Inc.), 닥터 레디스 랩스 주식회사 (Dr. Reddy's Labs., Inc.).는 '499 특허, '458 특허, '183 특허의 존속기간 만료 전 "트렉시멧"에 대한 제네릭 의약품의 제조를 승인 받기 위하여 미국 식약청에'499 특허, '458 특허, '183 특허의 비침해 또는 무효를 주장하는 인증서와 함께 약식 신약 신청서(ANDAs)를 제출하였다. 142 한국지식재산보호협회

151 Ⅳ. 판결 동향 분석 원고는 피고의 약식 신약 신청서 제출에 기초하여 30개월간의 제네릭 의약품의 승인을 지연 시키기 위해 피고의 제네릭 의약품이 '499 특허, '458 특허, '183 특허의 침해임을 이유로 텍사스 동부 지방법원, 타일러 지원에 소송을 제기하였다. 본안쟁점 (1) 이 사건에서는 '499 특허의 침해 여부와 관련하여 '499 특허 전제부의 "치료 패키지 (therapeutic package)"라는 용어가 청구범위 해석 시 한정적으로 해석되는 것인지 여부가 주된 쟁점이 되었다. (2) 피고는 "치료 패키지"라는 전제부의 한정은 관련 기술분야에서 일반적으로 통용되는 용 어가 아니고, 적정한 사용을 도모하여 환자의 치료를 증진시키기 위한 패키징 수단으 로 한정해석되어야 하며, 피고가 일반적인 약제 용기 이상의 것을 요구하고 있어 상기 한정사항에 저촉되지 않으므로, '499 특허를 침해하지 않았음을 주장하였다. (3) 원고는 "치료 패키지"라는 전제부는 치료제의 운송을 위한 패키지의 관습적인 의미로 해석되어야 하므로, 피고의 제네릭 의약품은 '499 특허를 침해하였다고 주장하였다. 법원의 판단 법원은 수마트립탄(sumatriptan)과 나프록센(Naproxen)의 단위 복용량, 단위 복용량과 편두통 치료를 위한 사용법 지시를 위한 라벨이 포함된 완성된 약제 용기를 청구하고 있는 청구항의 본문과 출원인의 의도를 살펴볼 때, '499 특허 청구항의 "치료 패키지"라는 전제부의 기재로부터 '499 특허의 청구범위를 한정해석 할 수 없다고 판단하였다. 그리고 피고는 '499 특허, '458 특허, '183 특허가 각각 무효함을 입증하지 못하였고, 법원 또한 '499 특허, '458 특허, '183 특허가 무효가 되기 위한 선행기술을 발견하지 못한바, '499 특허, '458 특허, '183 특허는 유효하다고 보았다. 법원은 피고의 제네릭 의약품이 단일 정제의 형태로 수마트립탄과 나프록센을 제공하고 있으며, 피고의 약제품이 '499 특허의 15번 청구항에 기재된 한정사항을 모두 포함하고 있으므로 '499 특허를 직접 침해하였다고 판단하였다. 143

152 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 따라서 법원은 피고의 '499 특허, '458 특허, '183 특허 유효기간 만료전 미국내의 제네릭 의약품의 제조, 수출, 판매를 금지하였다. 장치산업 청구범위해석 사건명 마이클 P. 캘리크레이트 대 워즈워스 매뉴팩처링 주식회사 사건번호 427 F.3d 1361 원고 마이클 P. 캘리크레이트 피고 워즈워스 매뉴팩처링 주식회사 법원명 미연방순회항소법원 판결일 판결결과 참조판례 참조법령 - 관련특허 파기, 환송 217 F.Supp.2d F.3d 1250 (US PAT 5,236,434) Method and apparatus forligatingabodypart (US PAT 5,997,553) Methodandsystemforraisingandcastratingcattle (US PAT 5,681,329) Methodandapparatusforcastrationusinganendlesselasticloop 사건개요 원고는 동물 거세기술에 대한 특허(이하 ʻ434 특허ʼ, ʻ553 특허ʼ 및 ʻ329 특허ʼ라 함)를 보유하 고 있다. 동물거세 기구를 판매하는 경쟁회사인 피고 회사에 대해 원고는 특허침해 소송을 제기 하였다. 지방법원에서 특허가 신규성 및 진보성이 없으며, 비침해라는 평결을 내렸고, 원고의 법률문 제로서의 판결(JMOL) 청원에도 불구하고 법원은 비침해 판결을 내렸다. 이에 원고가 항소하였다. Issue에 대한 법원의 판단 연방순회항소법원은 지방법원에서 청구항 해석에 대하여 다시 검토하였다. 항소법원은 특허 청구항에 ʻʻcutting meansʼʼ와 ʻʻpulling meansʼʼ가 measn-plus-function 한정으로서 특허법 제 112조 6가 적용되는 추정을 받게됨을 지적하면서 해당 기능을 수행하는 명세서에 기재된 구조 및 그 균등물로서 한정하여 해석해야 한다고 판단하였다. 144 한국지식재산보호협회

153 Ⅳ. 판결 동향 분석 그러나 항소법원은 피고가 해당 특허 청구항의 모든 구성요소를 피고 제품이 갖고 있음을 인 정하였으므로 지방법원이 청구항 해석에 있어서 오류가 있었으나 그것이 침해 판단에 대해 영향 을 미치지는 못한다고 지적하여 침해라는 판단을 하였다. 주요 인용판례 - Micro Chem., Inc. v. Great Plains Chem. Co., 194 F.3d 1250 (Fed. Cir. 1999) 승/패소 요인 분석 원고는 지방법원에서의 청구항 해석이 잘못되었음을 지적하였고, 항소법원도 이를 일부 인정 하였다. 그러나, 본 소송에서 항소법원이 침해를 인정한 결정적인 이유는 피고가 재판 전에 자 신의 제품이 특허의 모든 구성요소를 가지고 있음을 인정하였기 때문이었다. 기타산업 특허침해 사건명 에브리씽 베이스볼 대 윌슨 스포팅 굿즈 컴퍼니 사건번호 611 F.Supp.2d 832 원고 에브리씽 베이스볼 피고 윌슨 스포팅 굿즈 컴퍼니 윌슨 헌트 인터내셔널 리미티드 슈트 스포츠 인코퍼레이티드 이스튼-벨 스포츠 인코퍼레이티드 힐러리치 앤드 브래즈비 코퍼레이션 노코나 애슬레틱 굿즈 컴퍼니 롤링스 스포츠 굿즈 인코퍼레이티드 아디다스 아메리카 인코퍼레이티드 리복 인터내셔널 리미티드 리델 스포츠 인코퍼레이티드 다이아몬드 스포츠 인코퍼레이티드 앰팩 엔터프라이즈스 인코퍼레이티드 법원명 일리노이 북부 지방법원, 동부 지원 판결일 요약제목 원고의 특허에 대해 판결결과 원고 승 참조판례 246 F.3d F.3d F.3d 1351 참조법령 145

154 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 관련특허 (US PAT 6,161,226) Baseballchestprotector (US PAT 5,530,966) Protectivegarmentforbaseballumpireshavinganinnercushionedlayerandanouterlayerofi nterconnectedplates 사실관계 원고(Everything Baseball)는 미국특허 제6,161,226호(이하, '226특허)의 양수인으로서, 피고들 (WILSON SPORTING GOODS COMPANY, Wilson Hunt International Ltd., Schutt Sports, Inc., Easton-Bell Sports, Inc., Hillerich & Bradsby Co., Ampac Enterprises, Inc., Rawlings Sporting Goods, Inc., Adidas America, Inc., Reebok International Ltd., Riddell Sports, Inc., Diamond Sports Co., Inc., and Nocona Athletic Goods Company)에게 그들이 판매한 "야구 가슴보호대(baseball chest protectors)"가 '226특허의 침해에 해당한다고 주장하였다. 피 고들은 원고의 특허가 선행기술 미국특허 제5,530,966호(이하, '966특허), 더글러스(Douglas)로 부터 '966특허의 실현으로 판매되고, 제조된 "가슴 보호대"로부터 층분히 예견 가능함을 근거로 특허의 무효를 주장하며 약식판결을 청구하였다. 본안쟁점 피고의 약식판결 청구가 타당한지 여부는 다음과 같은 쟁점을 중심으로 논의되었다. [1] 더글러스 가슴 보호대와 관련하여, 피고들은 복부에 적용될 수 있는 "더글러스 가슴 보호대"는 보기만 해도 바로 그 자체가 증거가 될 수 있다고 하면서, 간단히 해당 사진만을 제출하였다. [2] 선행기술 '966 특허로부터의 예견가능성에 대해, 피고들은 '966특허는 플라스틱 판(명세서 에 "딱딱한(stiff)"으로 명시되어 있음.)의 층이 있는 아우터 쉘(outer shell) 레이어를 가 지는 보호용 의류이지만, 1)의류의안쪽 부분이 유연한 "유연한 메인패드(flexible main pad)"를 포함하는 요구를 만족할 수 있다는 점, 2)플라스틱 판은 이들을 모두 조합하면, 안쪽에서 분해할 때 접힐 수 있도록 힌지결합(hingedly linked) 되고, 그들 자체로 유연 하기 때문에 충분히 예견 가능하다고 주장하였다. 법원의 판단 [1] 피고들이 제시한 두 개의 실시 예를 참고하고, 사전(Random House Dictionary 2009 edition) 에 "복부(abdomen)"의 의미를 검색한 결과 "포유류의 흉부와 골반 사이의 신체의 일부"를 146 한국지식재산보호협회

155 Ⅳ. 판결 동향 분석 의미한다고 기재되어 있지만 더글러스의 가슴보호대가 복부를 포함하는지 여부에 대해 배 심원들이 의문을 가지고 있으며, 따라서, 이는 법률문제로서 특허의 예견가능성을 가져오 지 않는다고 판단한다. [2] 피고의 주장을 수용하면, '966특허는 외부 쉘은 단단하고, 내부에서는 유연하다는 것이 되므로 논리적으로 일관성이 있다고 볼 수 없고, 유연한 힌지 존재의 주장은 외부의 쉘이 정확하게 "딱딱한"것이 특징지어 질 수 없다는 것을 의미하게 된다고 본다. [3] '226특허에서 사용된 용어인 메인패드의 "유연한"의 의미의 합리적인 해석에 의할 때 기본 패드가 단순히 특정 축 또는 중심에서 다양한 방향으로 유연하게 움직여야 한다는 것이고, '966특허는 "딱딱한 플라스틱 판"에 관한 것이라 볼 수 있고, '226특허에 있는 "유연한" 판에 관한 정보를 제공하고 있다고 볼 수 없으므로 피고의 주장은 타당하지 않다고 판단한다. 기계소재 특허성 사건명 사건번호 417 F.3d 1203 GM 코퍼레이션의 전동부문 대 GE의 교통시스템 부문과 다이도 인더스트리얼 베어링 유한회사 원고 GM 코퍼레이션의 전동부문 피고 GE의 교통시스템 부문 법원명 미연방순회항소법원 판결일 요약제목 판결결과 참조판례 참조법령 관련특허 1심 확인 124 F.3d F.3d F.3d 1336 다이도 인더스트리얼 베어링 유한회사 (US PAT 5,169,242) Turbochargerassemblyandstabilizingjournalbearingtherefor (US PAT 5,567,056) Turbochargerdriveandplanetbearingtherefor 사건개요 원고는 디젤기관차 엔진의 터보과급기세서 사용되는 압축베어링(ʻ242 특허ʼ. 1990년 11월 27일 출원)과 유성기어방식 기차의 터보과급기에서 사용되는 유성베어링(ʻ056 특허ʼ. 1994년 9월

156 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 일 출원)에 대해서 특허를 보유하고 있다. 원고는 이러한 기술을 이용하여 기관차, 기관차 엔 진 및 부품을 설계 또는 제작하고 있었는데, 이 사건에서 문제된 것은 두 종류의 베어링이었다. 두 베어링 모두 터보과급기에 장착되어 원고가 판매하는 기관차의 엔진에 탑재되었다. 새 베어링을 개발하면 원고는 시판 전에 두 단계의 테스트 프로그램을 실시한다. 첫 번째 단 계에서는 실내에서 새 베어링의 내구성과 신뢰성을 테스트하고, 두 번째 단계에서는 실제로 기 관차의 운전에 사용하여 그 내구성을 확인한다. 피고에 대해서 위의 두 특허의 침해를 근거로 소송을 제기하였다. 피고는 35 U.S.C. 102(b)의 on-sale bar를 근거로 원고의 특허가 무효라는 내용의 약식청 원을 한 반면, 원고는 특허발명의 판매는 시험을 위한 것이었으므로 on-sale bar가 적용되지 않아 특허는 유효라는 내용의 약식청원을 하였다. 1심법원은 피고의 약식청원을 인용한 반면 원 고의 약식청원은 거절하였다. 특히 1심법원은 다음을 이유로 원고의 시험적 사용 주장을 부인하였다: 1원고와 원고의 고객 모두 테스트 데이터, 진척보고서 기타 기록을 가지고 있지 않다. 2원고가 주장하는 시험기간 동안 원고는 많은 수의 압축베어링과 유성베어링의 신제품을 판매하였다. 3원고는 시험에 실패 한 터보과급기를 시험규약의 일부로서가 아닌 일상적인 영업과정에서 검사하였다. 이에 원고는 항소하였다. Issue에 대한 법원의 판단 이 사건에서의 쟁점은 원고의 판매행위가 35 U.S.C. 102(b)의 on-sale bar에 해당하는지 의 여부와 관련해서, 특허발명이 상업적 판매의 목적물이었는지의 여부다. 원고의 판매행위가 on-sale bar에 해당하는지의 여부와 관련해서 법원의 해석기준은 다음과 같다: on-sale bar의 적용여부는 사실관계를 바탕으로 하는 법률해석의 문제이다. 그리고 특허 출원일의 전일로부터 1년 이전이 되는 날(이하 ʻ기준점ʼ이라 한다.) 이전에 미국 내에서 특허발명 의 판매가 있었으면 그 특허는 무효인 것을 내용으로 하는 35 U.S.C. 102(b)의 on-sale bar 를 적용하려면 1그 발명이 상업적 판매의 목적물이고 2당시 그 발명이 특허출원 준비가 되어 있었어야 한다. 이 사건에서 원고는 두 번째 요건은 인정하였으므로 이 사건에서는 첫 번째 요 건의 충족 여부만 쟁점이 되었다. 법원은 첫 번째 요건인 상업적 판매의 존재 여부를 판단할 때 148 한국지식재산보호협회

157 Ⅳ. 판결 동향 분석 에는 전통적인 계약법 원칙을 적용하며, 상업적 판매(를 위한 청약)이 단 1회만 존재하였어도 인정된다고 하였다. 우선 압축베어링과 관련해서, 다음과 같은 사실관계를 바탕으로 해서 상업적 판매가 인정되었 다: 원고가 철도회사인 Norfolk Southern의 주문에 따라 원고의 새 압축베어링을 기관차에 교 체하기로 한 지 몇 달 후인 1989년 7월, 원고는 Norfolk Southern에게 위의 주문에 포함되지 아니하였던 여분의 압축베어링도 공급하기로 계약하였다. 이 거래를 위해서 원고는 기준점보다 3개월 전인 1989년 8월 25일에 ʻʻ원고는 Norfolk Southern사의 GP59 기관차의 여분의 부품(터 보과급기 부품번호 포함)을 공급한다.ʼʼ는 내용의 추가 내역서를 작성하였다. 그런데 1989년 7월의 터보과급기 제품번호 의 조립을 위한 부품명단에 원고가 새로 개발한 압 축베어링이 포함되어 있었다. 유성베어링의 경우에도 원고회사는 기준점 이전에 Daido사( 社 )로부터 100개 이상의 유성베어 링을 납품받았으므로 상업적 판매가 인정되었다. 주요 인용판례 - Phaff v. Wells Elecs., 124 F.3d 1429 (Fed. Cir. 1997). - EZ Dock, Inc. v. Schafer Sys., Inc., 276 F.3d 1347 (Fed. Cir 2002). - Allen Eng'g Corp. v. Bartell Indus., Inc., 299 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2002). - Atl. Thermoplastics Co. v. Faytex Corp., 970 F.2d 834 (Fed. Cir. 1992). 승/패소 요인 분석 이 사건에서 피고는 원고의 압축베어링과 유성베어링의 판매가 on-sale bar의 적용을 받아 원고의 특허가 무효라는 것을 성공적으로 입증하였다. 원고는 자신이 개발한 베어링을 몇몇 철도회사에 납품하였는데, 법원에 따르면 이 중 하나의 경우만이라도 상업적 판매로서 인정받으면 원고의 특허권은 무효가 될 수 있었다. 그런데 원고의 공급이 상업적 판매의 목적물이라는 결정적 근거는 원고와 원고의 고객인 철도 회사간의 공급계약서와 그 계약에 따라 원고가 납품한 부품의 명단이었는데, 그 명단에 원고가 특허권을 가진 베어링이 포함되어 있었다. 결국 원고는 on-sale bar의 적용을 받게 되었다. 149

158 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 전기전자 특허침해 사건명 허니웰 인터내셔널 대 니콘 사건번호 672 F.Supp.2d 638 원고 하니웰 인털렉츄얼 프로퍼티즈 주식회사 하니웰 인터내셔널 주식회사 피고 니콘 코퍼레이션 등 법원명 델라웨어 지방법원 판결일 요약제목 판결결과 판결구분 원고의 침해 소송에 대하여 피고는 on-sale bar에 근거한 무효의 약식 판결을 신청하 였고, 법원을 이를 인용한 사례이다. 신청인 승 판결 44 F.3d 195 참조판례 475 U.S U.S. 242 참조법령 35 U.S.C. 102 관련특허 (USPAT5,280,371) Directionaldiffuserforaliquidcrystaldisplay 사실관계 두 개에 렌즈를 가지는 방향성 확산체에 관한 특허권(US 이하, '371')의 소유자 원고 주식회사 허니웰 인터네셔널(HONEYWELL INTERNATIONAL INC)는, 해당 특허권이 침해되었 다고 주장하며, 피고 주식회사 니콘(NIKON CORPORATION)을 상대로 소송을 제기하였다. 이 에 대하여 피고는 원고의 '371' 특허권에 대하여 'on-sale bar' 에 의하여 무효의 확인을 구하는 약식 판결을 신청하였다. 본안쟁점 35 U.S.C. 102(b)특허법 제102조 제(b)항에 따르면 "발명이 미국 특허출원일로부터 1년을 초과하는 기간 전에 미국 내에서 판매된 경우"에는 특허를 거절하여야 한다. on-sale bar의 해 석은 법률문제인데, 특허는 유효하다고 추정되므로(35 U.S.C. 282) 특허의 무효를 주장하는 자가 다음의 사항에 대한 명확하고 확실한 증거를 제시하여야한다. 이와 관련하여 본안에서는 1 원고에 의해 '371' 특허의 출원일의 전일로부터 1년 이전에 명확한 판매 또는 청약한 사실이 존재하는지 여부가 쟁점인데, 특히 ⅰ) 원고의 AIMS 청약이 상업적 판매의 청약인지 여부, ⅱ) 그 판매 또는 청약의 목적물로부터 '371' 특허 발명을 완전히 예견할 수 있는지 여부, ⅲ) 본원 발명이 '371'특허를 위해서 준비되어 있었는지 여부가 쟁점이다. 150 한국지식재산보호협회

159 Ⅳ. 판결 동향 분석 법원의 판단 본 사안에서는 RCA 판례에서 제시하는 어떠한 유형의 상업적 행동이 나타나지 않았지만, 계 약 측면에서 명백한 청약과 승낙이 존재하고, 이러한 원고의 AIMS 청약은 on-sale bar를 야기 할 만한 충분한 상업적 청약이다. 원고는 청약을 하면서 오직 하나의 렌즈로 구성된 방향성 확산체를 제시하였으므로, 이것으로 부터 '371' 특허 발명을 예견할 수 없다고 주장하지만, 양 당사자에 의해 제출된 증거를 근거로 살펴보면, 원고가 보잉사에 제시한 AIMS 청약서로부터 '371' 특허 발명이 충분히 예견된다. 기준점 이전에 본원 발명을 실시하였는지 여부에 대한 입증은 on-sale bar의 본원발명이 특 허를 위해서 준비되어 있었을 것의 요건을 충족시킨다. 이에 대하여 원고는 자백하였으므로, 상 기 조건도 만족된다. 'on-sale bar'를 성립시키기 위한 모든 요건이 충족되므로, 원고의 '371' 특허권은 무효이다. (피고의 약식 판결 신청을 인용) 3) 국가별 분쟁 판결 동향(산업별, 법률 쟁점별) - 일본 일본지역에서 판결 사건은 616건으로 산업별로 살펴보면 화학 바이오 167건, 정보통신 127건, 전기전자 95건, 기타산업 94건, 장치산업 73건, 기계소재 60건으로 화학 바이오산업과 정보통 신산업 분야에서 많은 판결사건이 있음을 확인 할 수 있다. <그림 4-12> 산업별 판례 현황(일본지역) 151

160 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 법률 쟁점별 분쟁현황을 살펴보면 특허성 437건, 특허침해 43건, 청구범위해석 26건, 기타 41건, 방어 24건, 구제수단 7건, 입증 2건, 정당방위 2건 등의 분포도를 보였다. 분포도를 보면 특허성, 특허침해, 청구범위해석 등의 법률 쟁점에서 주로 발생하고 있는 것으로 확인된다. <그림 4-13> 법률쟁점별 판례 현황(일본지역) 각 산업별 법률쟁점의 현황을 살펴보면 다음과 같다. 일본에서 발생한 분쟁사건은 6대 산업 모두 특허성과 관련된 분쟁이 가장 많았으며 세부적 현황은 아래 그림과 같다. <그림 4-14> 산업별, 법률쟁점별 판례 현황(일본지역) 152 한국지식재산보호협회

161 Ⅳ. 판결 동향 분석 화학 바이오 사건명 심결취소청구사건 사건번호 平 成 20( 行 ケ)10304 号 원고 미쓰비시가스화학주식회사 피고 토요세이칸주식회사 법원명 지적재산고등법원 판결일 요약제목 실시가능요건 및 서포트요건을 충족하기 위한 명세서의 기재불비로 심결을 취소한 사례 판결결과 원고 승 판결구분 판결 참조판례 참조법령 特 許 法 36 条 관련특허 ( 特 許 第 号 ) 樹 脂 配 合 用 酸 素 吸 収 剤 及 びその 組 成 物 사실관계 특허권자인 피고 토요세이칸주식회사가 소유한 본건특허 중 본건발명에 관한 특허(환원성 철 과 산화촉진제를 함유하고 철에 대한 구리의 함유량이 150ppm이하 및 유황의 함유량이 500ppm이하라고 하는 것을 특징으로 하는 수지배합용 산소흡수제)에 대해 원고 미쓰비시가스 화학 주식회사는 특허 무효심판을 청구한다. 이에 특허청은 동 청구는 성립하지 않는다고 심결 하여 원고가 그 취소를 요구한 사안이다. 본안쟁점 (1) 원고는, 본건발명은 수지배합용 산소흡수제로 모든 수지에 적용 가능하므로 에틸렌비 닐알코올 공중합체에 대하여 본건발명이 가져오는 효과가 확인되었더라도, 다른 수지에 대한 효과는 발명의 상세설명에 전혀 기재되어 있지 않다고 주장하였다. 또한 수지의 화학 반응성 및 물리화학적 변화가 수지의 화학구조에 의해 현저하게 달라지는 것은 당업자의 기술상식이므로, 발명의 상세설명에 에틸렌비닐알코올 공중합체(수산기를 가 지는 극히 특수한 화학구조로 이루어지는 수지)에 대해서만 본건발명의 작용효과가 인 정된 취지의 기재가 있더라도, 당업자가 그 외의 수지일반에도 본건발명의 효과가 동일 하게 나타난다고는 도저히 예측할 수 없다고 주장하였다. (2) 피고는, 본건명세서에는 실시예로서 에틸렌비닐알코올 공중합체의 경우만 기재하고 있 으나 다른 수지에서 구리 및 유황에 의한 상관성이 전혀 없다는 근거는 없으므로, 다 153

162 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 른 실시예가 없다고 해서 본건발명의 작용효과가 없는 수지를 포함한다는 이유로 명세 서의 기재에 불비가 있다고는 볼 수 없다고 하였다. 법원의 판단 (1) 실시가능요건(특허법 36조 4항)을 충족하기 위해서는 발명의 상세설명에 해당 용도의 유용성을 뒷받침할 정도의 해당 발명의 목적, 구성 및 효과에 대한 기재가 요구된다. 그러나 발명의 상세설명에 접한 당업자가, 본건발명의 산소흡수제를 에틸렌비닐알코올 공중합체 이외의 수지일반에 적용한 경우에 본건발명과 동등한 작용효과를 가져오는 것 으로 이해할 수 있다고는 인정되지 않는다. (2) 본건발명의 해결과제는 산소흡수제를 수지에 적용했을 때의 수지의 겔화 및 분해, 이 미( 異 味 ) 이취( 異 臭 )성분의 발생으로 인정된다. 본건발명의 산소흡수제를 적용하는 수지 가 에틸렌비닐알코올 공중합체인 경우는 별개로, 그 외의 수지일반의 경우에까지 본건 과제가 해결된다고 인식할 수 있을 정도의 기재 내지 시사가 있다고는 볼 수 없다. 또 한 본건 출원 시의 기술상식에 비추어 당업자에게 있어서 본건과제가 해결 가능한 것 으로도 인식할 수 없다고 인정된다. 따라서 실시가능요건의 흠결, 서포트요건의 흠결이라는 점에서 이유가 있으므로 심결을 취소 하며 소송비용은 피고가 부담한다. 정보통신 사건명 심결취소청구사건 사건번호 平 成 21( 行 ケ)10082 号 원고 주식회사제네스 피고 주식회사덴소웨이브 법원명 지적재산고등법원 판결일 요약제목 원고 특허에 대한 특허무효심결 취소를 요구하였으나 진보성 결여로 패소한 사건 판결결과 원고 패 참조판례 平 成 18 年 ( 行 ケ) 第 号 참조법령 ( 特 許 第 号 ) 認 証 方 法 および 装 置 관련특허 ( 特 開 H 号 ) 発 券 システム 券 発 行 装 置 及 び 券 使 用 装 置 154 한국지식재산보호협회

163 Ⅳ. 판결 동향 분석 사실관계 원고 주식회사 제네스는 인증방법 및 장치의 특허권자인데, 2005년 3월 31일 피고 주식회사 덴소웨이브 로부터 본건 특허에 대한 무효 심판이 청구되어 청구항의 수를 줄이는 정정 청구(제 1차 심결 때 정정)를 했으나, 2006년 3월 22일 특허청으로부터 정정을 인정하나 특허를 무효로 하는 심결(제1차 심결)을 받았다. 피고는 같은 해, 지적재산 고등재판소에 심결취소를 청구( 平 成 18 年 ( 行 ケ) 第 号 )하여, 심결 취소 판결을 받았고, 이에 의해 제1차 심결 때 정정에 의한 청 구항의 무효도 확정되었다. 피고는 2008년 11월 25일 제1차 심결 때 정정에 의해 정정된 후의 청구항 가운데, 무효가 확정된 부분을 제외하고 청구항 1 내지 6에 대해 제1차 심결 때 정정과 동일내용의 정정 청구(본건심결 때 정정)를 했고, 이에 특허청은 특허무효심결을 내렸다. 본건 심결은, 본건 발명은 선행 발명 및 주지 기술에 근거해 당 업자가 용이하게 발명할 수 있었던 것이므로, 무효가 되어야 한다는 것이다. 본건은, 심결이 인용 발명과 본건 발명의 상이 점을 간과하여 잘못된 판단을 내렸다며 원고가 심결의 취소를 요구하는 사안이다. 본안쟁점 (1) 쟁점은, 본건 심결에는 인용 발명과 본건 발명에 대한 잘못된 인정과 이에 따른 취소 사 유가 존재하는가의 여부이다. (2) 원고는, 인용 발명에는 바코드에 의해 개인 인증을 한다는 발명이 존재하지 않으므로 본건 발명과 상이하나, 심결이 이를 잘못 인정하여 본건 발명과 일치한다고 판단하였으 므로 잘못이라고 주장한다. 또한, 본건 발명에서는 발신자 번호가 고객 데이터베이스에 기록될 때 바코드가 생성되는 것에 반해, 인용 발명에서는 발권을 위한 과금처리가 되 고 원하는 티켓의 내용이 특정된 후에야 바코드가 생성되므로, 이와 같은 상이점을 간 과하고 결론에 도달한 심결은 취소되어야 한다는 입장이다. (3) 이에 대해 피고는, 인용 발명에는 사용자 코드 정보를 바코드로 하는 것이 명확히 기재 되고 있으므로, 이에 대한 심결의 인정에 잘못은 없다고 맞선다. 또한, 본건 발명에는 과금의 유무에 관한 구성이 없기 때문에, 피인증자의 발신자 번호가 고객 데이터베이스에 기록된 후 과금하는 구성이 포함될 수 있으므로, 원고의 주장은 부당하다고 주장한다. 155

164 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 법원의 판단 (1) 본건 발명과 인용 발명은 생체인증 등의 방법이 아닌, 송신으로 받은 식별 표식과 특정 인이 소지하고 제시한 식별 표식의 동일성을 대조한다는 간접적인 대조 방법을 사용한 다는 점에서 공통된다. 따라서 이를 상이점으로 하는 원고의 주장에는 이유가 없고, 본 건 심결의 상이점 인정에 잘못은 없다. (2) 인용 발명이 과금 처리를 포함한다는 기재는 없으므로, 이를 전제로 한 원고의 주장은 채용할 수 없다. 또한, 티켓의 내용을 특정하는 정보의 송신 유무는 사용자 코드 정보의 송신과 직접 연관되지 않으므로, 그 상이점에 간과는 본건 심결에 영향을 끼치지 않는다. (3) 이에 따르면 원고가 주장하는 심결 취소 사유는 모두 이유가 없으므로 원고의 본소 청구를 기각하고, 소송비용은 원고가 부담한다. 전기전자 사건명 특허권 침해금지 청구사건 사건번호 平 成 20 年 (ワ) 第 号 원고 삼성전자 주식회사 피고 샤프 주식회사 법원명 토쿄 지방재판소 판결일 요약제목 인용발명과 비교하여 진보성이 없으므로 특허성을 인정할 수 없다고 한 사례 판결결과 인용 판결구분 판결 참조판례 特 許 法 29 条 1 項 特 許 法 29 条 2 項 特 許 法 36 条 4 項 特 許 法 36 条 6 項 1 号 참조법령 特 許 法 36 条 6 項 2 号 特 許 法 68 条 特 許 法 70 条 特 許 法 100 条 1 項 特 許 法 100 条 2 項 156 한국지식재산보호협회

165 Ⅳ. 판결 동향 분석 特 許 法 104 条 の3 第 1 項 特 許 法 123 条 1 項 2 号 特 許 法 123 条 1 項 4 号 관련특허 ( 特 許 第 号 ) 液 晶 表 示 装 置 の 製 造 方 法 사실관계 주식회사 휴넷( 訴 外 會 社 ) 및 원고 X가 ʻʻ네마틱 액정의 고속화 구동방법ʼʼ이라 하는 후발명을 출원하여 2005년 1월 20일자로 수속보정을 했으나 거절사정을 받았다. 이에 불복하여 심판청구를 했지만 그 후 소외 회사로부터 회사분할의 방법에 의해 출원인 지위를 승계한 원고 주식회사 HDT와 원고 X가 특허청으로부터 받은 청구불성립의 취소를 구하였다. 본안쟁점 (1) 보정 후 본원발명이 인용발명과 동일한가(특허법 제29조1항 3호) 여부 네마틱 액정에서 전압을 액정(화소)에 인가할 때 전압을 인가한 후, 액정의 광투과율에 따라 투과되기까지는 일정 시간을 요하는 것으로 기재되어 있다. 인용발명에 그러한 기술내용이 포함되고 있다고 인정하는데 상당하는지의 여부다. (2) 심결이 인용발명은 ʻ영상 데이터에 따라 전압의 인가에 의해 변화한 네마틱 액정 투과 율의 1포램 내로 다시 돌아간다.ʼ라고 하는 사항을 대비하고 있다고 인정한 점에는 오인이 없는가? 이 인정에 근거하여 인용발명과 본원발명과는 동일하다고 인정하는 데 오인이 없는가? 법원의 판단 (1) 발명의 의의 본원발명은 ʻʻ네마틱 액정에 인가하는 전압을 화상데이터에 응하는 제1의 전압과 전기화상 데 이터와 관계없는 일정기간 계속하는 일정한 제2의 전압의 기간 내에 변화시키는 스텝과, 전기 네마틱액정에 전기 제1의 전압을 인가하여 전기네마틱 액정의 광투과율을 전기화상데이터에 응 답한 값으로 하여 전기 네마틱 액정에 전기 제2의 전압을 인가하여 전기 화상데이터에 응한 값 157

166 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 으로 변화한 전기광투과율을 변화전의 원래의 값으로 전기소정의 기간 내로 되돌리는 스텝을 포 함ʼʼ 하는 것이므로 종래의 구동방법에 비교하여 응답속도가 빠르고, 콘트라스트 비율이 좋은 네 마틱 액정을 실현하는 것이 인정된다. (2) 인용발명의 의의 인용발명을 접해본 사람이라면, ʻ화소가 대부분 비투과(흙색)ʼ 상태로 구동되도록 하는 기준전압 VB가 인가되어 있기 때문에, 기준전압이 인가됨으로써 화소의 투과율이 화상데이터에 따라 전압 인가개시 타이밍에 의한 투과율로 돌아가는 기술내용을 포함하고 있다고 인정하는 것이 타당하다. (3) 취소사유에 대해서 판결이 본원발명과 인용발명과는 ʻʻ전기네마틱 액정에 전기 제1의 전압을 인가하고, 전기 네마틱 액정에 전기 제2의 전압을 인가하여 전기광투과율을 변화전의 원래 값에 전기소정의 기간 내로 다시 되돌아간다.ʼʼ고 하는 사항을 구비하고 있다는 점에서 일치한다고 인정한 점에는 착오가 없다. 이 인정을 전제로, 인용발명과 본원발명과는 동일하다고 인정한 점에도 착오가 없기 때문에 원고들의 주장에는 이유가 없다. 기타산업 사건명 심결취소청구사건 사건번호 平 成 21( 行 ケ)10191 원고 주식회사타카라기재 피고 주식회사카무이넷 유한회사리터그 법원명 지적재산고등법원 판결일 요약제목 판결결과 판결구분 참조판례 참조법령 관련특허 심결이 인용한 실용신안공보의 주지성을 인정되고, 본건 발명의 진보성이 인정되지 않 는다고 판시하면서, 이와 결론을 같이한 심결에는 오인이 없어 원고의 심결취소청구를 기각한 사례 원고 패 판결 特 許 法 29 条 ( 特 許 第 号 ) グレーチング ( 特 開 H 号 ) 騒 音 の 発 生 しない 側 溝 158 한국지식재산보호협회

167 Ⅳ. 판결 동향 분석 ( 実 開 S 号 ) グレーチング ( 実 開 H 号 ) グレーチング 사실관계 원고( 株 式 会 社 宝 機 材 )는 발명의 명칭을 '쇠창살'로 한 특허(이하 본건 특허, 그 발명은 본건 발명이라 한다)의 특허권자이다. 피고( 有 限 会 社 リタッグ, 株 式 会 社 カムイネット)들은 본건 특허는 NHK 뉴스 프로그램에서 개시된 발명(이하 인용발명) 및 리본측구설명회에서 공개된 상기 프로 그램의 비디오 영상에 게시된 발명과의 관계에서 진보성이 인정되지 않는다고 주장하며 본건 특허에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 이후 특허청은 본건 특허의 청구항1에 관련된 발명에 관한 특허는 무효로 하고, 청구항2에 관해서는 기각심결을 내렸다. 이에 원고가 상기 청구항 1에 관한 심결에 불복하여 심결취소소송을 제기하였다. 본안쟁점 (1) 심결이 주지성을 인정한 것에 오인이 있는지 여부 (2) 심결이 진보성을 판단함에 있어 오인이 있었는지 여부 법원의 판단 (1) 원고는 심결이 실용신안공보(이하 갑35공보)에 관하여 주지성을 인정한 것은 오인이라 고 주장한다. 그러나 심결은 '그레이팅에서 격자 무늬 부재의 하부에 파이프로 된 둑돋 기용 각부를 마련하는 것'이 갑35공보 등에서 주지적이라는 것이고, 연관된 인정 자체, 원고도 다투지 않는 바이다. 따라서 이 점을 인정한 심결에 오인이 있다고는 할 수 없다. (2) 그레이팅에서 격자 무늬부재의 하부에 파이프재로 된 둑돋기용 각부를 설치하는 것은 본건 특허출원 전에 주지적이었던 것이고, 파이프재는 압출성형 당시 틀구조의 형태에 따라 임의 단면형상으로 하는 것이 가능하며, 용이하게 임의의 곡면을 형성하는 것이 가능하다는 것도 주지적이라 할 것이다. 그리고 인용 발명은 협곡된 판상 각부가 그 접면부에서 접면을 형성하는 측구의 받음부에 '대응'한 형태에 형성되어 있다면, 소음을 방지하는 작용효과를 얻을 수 있다는 것이 제시되어 있다. 따라서 인용 발명에서 주철 159

168 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 덮개를 바꾸어 파이프재로 구성된 둑둗기용 각부를 마련한 주지 그레이팅을 채택하고, 이 파이프재로 구성된 다리의 일부를 측구 받음부의 곡면에 대응한 국면에 형성하여 접면부로 한다는 것은 당업자가 용이하게 생각할 수 있는 것이라 할 것이다. 그 밖에 원고는 접면충의 구성이나 작용은 인용발명 개시발명 등에 시사, 교사가 없고, 이것이 주지적이라는 것의 입증도 되지 않고 있다고 주장하나, 상기 언급한 바에 비추어보면 채택될 수 없는 주장이라 판단된다. (3) 살펴본 바와 같이 원고의 주장에는 이유 없어 청구를 기각하고 소송비용은 원고가 부 담하는 것으로 판결한다. 장치산업 사건명 사건번호 심결취소 청구사건 平 成 20 年 ( 行 ケ) 第 号 원고 Oakland Uni-Services Limited 피고 Assist Technologies Japan 주식회사 신코전기 주식회사 법원명 지적재산 고등재판소 판결일 요약제목 판결결과 참조판례 참조법령 관련특허 기술 분야와 구성이 인용발명과 같아 진보성이 없다고 한 원심에 오류는 없다고 한 사례 기각 無 効 号 平 成 20 年 ( 行 ケ) 第 号 平 成 17 年 ( 行 ケ) 第 号 平 成 15 年 (ワ) 第 号 特 許 法 29 条 2 項 ( 特 許 第 号 ) 誘 導 電 力 分 配 システムおよび 車 両 ( 米 国 特 許 第 号 ) Regulator for inductively coupled power distribution system 사실관계 유도전력분배시스템 및 차량 에 대한 특허를 가지고 있는 원고(오클랜드 유니서비시즈 리미티드)에 대해 피고( 神 網 電 機 주식회사, 어시스트테크노로지즈 재팬 주식회사)들이 특허무효심 판을 청구하여 본건특허가 무효심결을 받아, 원고가 이 무효심결의 취소를 청구하였다. 160 한국지식재산보호협회

169 Ⅳ. 판결 동향 분석 본안쟁점 (1) 특허청은 본건발명이 미국특허 제 호 명서세에 기재된 발명 및 주지기술과 일치하거나 이에 근거하여 쉽게 발명할 수 있는 것이라 하여 무효 심결을 하였다. 그러나 원고는 특허청이 심결한 일치점에 대해, 인용발명의 전환동작은 교류전압의 주 기에 동기하여 온, 오프의 동작을 행하는 입상제어로서, 분압전력과 조정기준전압의 비 교에 의해서 전환동작을 행하는 본건발명과는 다르며, 인용발명의 발명의 배경 및 기술 분야 등이 본건발명에 해당하지 않는다며 일치점에 대한 심결의 판단을 부정했다. (2) 또한 정류회로를 전파정류회로로 할지 반파정류회로로 할지는 당업자의 필요에 의해 선택하여 설계할 사항일 뿐 각별히 기술적 곤란성 등이 인정되는 것이 아니라는 심결의 판단에 대해, 인용발명은 공진회로의 전압, 전류를 일정하게 유지하는 것과 EMI의 발생 을 회피하는 것을 기술과제로 삼아 그 해결을 위해 공진회로에서 부하측에 전류가 흐 르지 않게 공진교류전압의 음극의 반파기간에 분로용 스위치를 켜도록 한 것이므로, 인용발명에 있어 반파정류회로를 채용하는 것은 필요에 의해 설계할 사항에 지나지 않 는 것이 아닌, 발명의 기술적 근간을 이루게 하는 중요한 요소이므로 심결의 판단에 오류가 있다고 주장하였다. 법원의 판단 (1) 인용발명 명세서에 의하면 먼저 인용발명은 급전선에 유도결합한 복수의 부하에의 배 전시스템, 특히 분산부하의 조정기에 대한 기술 분야에 속하는 발명으로서, 인용발명의 적용대상으로서 항공기 객실의 급전시스템이 제시되어 있으나, 인용발명의 적용대상이 상기 항공기의 분야에 한정되어있는 것은 아니다. 따라서 본건발명의 차량 은 인용발 명의 피전력공급체 의 개념에 해당될 수 있다. 또한 인용발명은 실질적으로 본건발명 의 부하전력이 픽업코일에서 출력할 수 있는 최대전력일 때에는 픽업수단에 순환하는 순환전류를 공진상태에서의 전류로써 1차 도전로에서 이 픽업수단으로 전력을 전송하 는 구성을 갖추었다고 인정할 수 있다. 때문에 심결에서 판단한 일치점에 오류는 없다. (2) 또한 원고가 주장한 바와 같은 인용발명이 공진회로의 전압, 전류를 일정하게 유지한 다는 기재는 어디에도 없으며, 심결이 인정한 인용발명은, 인용례에 기재된 발명 중 161

170 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 EMI대책이 필요하지 않은 실시모양이므로 원고가 인용발명의 기술과제로서 주장한 것 은 전부 잘못된 것이다. 따라서 원고가 주장한 심결의 일치점과 상이점 판단에 대한 오류, 본건발명의 진보성 판단에 대한 오류에는 그 어느 것도 이유가 없으므로 원고의 청구를 기각한다. 기계소재 사건명 심결취소청구사건 사건번호 平 成 20( 行 ケ)10475 원고 주식회사제이텍트 피고 니혼세이코주식회사 법원명 지적재산고등법원 판결일 요약제목 특허무효심결 취소를 청구했으나 실시 가능 요건을 충족하지 않아 기각된 사건 판결결과 원고 패 참조판례 - 改 正 前 特 許 法 36 条 改 正 前 特 許 法 123 条 참조법령 特 許 法 29 条 特 許 法 36 条 ( 特 許 第 号 ) トロイダル 型 無 段 変 速 機 관련특허 ( 特 開 号 ) トロイダル 型 無 段 変 速 機 の 制 御 方 法 사실관계 원고 주식회사제이텍트는 트로이달 무단변속기의 특허권자이나, 피고 니혼세이코주식회사가 2007년 10월 16일 무효심판을 청구하여 특허무효심결을 받았다. 심결은, 본건 발명의 상세설명은 당 업자가 실시할 수 있을 만큼 명확하고 충분하지 않으므로, 2002년 법률 제24호에 의한 개정 전 특허법 제36조 4항에 규정하는 실시 가능 요건을 충족하지 않는다는 것과, 수단에 따라서는 과제 해결이 불가능하여, 실제로 명확히 실시할 수 있는 발명이 아닌 바, 동법 제29조 1항에 위반한 다는 것이다. 본건은, 심결에는 실시 가능 요건 및 서포트 요건에 관한 판단의 잘못, 즉 취소 사유가 존재하므로 원고가 그 취소를 청구하는 사안이다. 162 한국지식재산보호협회

171 Ⅳ. 판결 동향 분석 본안쟁점 (1) 쟁점은, 본건 발명의 실시 가능성 및 본건 명세서의 서포트 요건 충족성 등이다. (2) 원고는, 트로이달 무단변속기는 경계윤활 영역에서도 통상 운전되며, 그 트랙션 계수 가 표면 거칠기와 대응하는 것은 당 업자의 기술 상식이므로, 본건 발명은 단지 접촉 면의 주방향 트랙션 계수가 경방향 트랙션 계수보다 커지도록 접촉면의 거칠기를 설정 하는 것으로 실시할 수 있는 것이라고 주장한다. 또한, 심결은 토크 전달 로스의 대소 를 비교할 경우 동일한 토크 용량에서 비교해야 한다는 본건 명세서의 문맥, 합리성에 위배해 본건 발명을 잘못 인정했으므로 취소되어야 한다는 입장이다. (3) 이에 대해 피고는, 원고의 주장은 공지문헌 및 심결의 인정을 잘못 이해한 것으로, 심 결의 판단 오류는 입증되고 있지 않으며, 본건 발명은 본건 명세서에 실시 예가 전혀 기재되지 않은 발명으로, 당 업자의 기술 상식으로 실시 불가능한 발명이라고 맞선다. 또한, 원고는 토크 용량의 기준에 대한 합리성을 제시하고 있지 않고, 발명 상세설명에 기재되지 않은 내용이 청구항에 포함되었다는 판단은 타당하다고 주장한다. 법원의 판단 (1) 경계윤활은 유막을 포함한 이면간의 윤활 상태를 말하는 것으로, 트로이달 무단변속기 가 경계윤활상태가 되면 전동면끼리는 국부적으로 금속 접촉을 하게 된다. 또한, '경계 윤활'은 트랙션 곡선의 '경계영역'과는 그 의미가 다른 것으로, 원고와 같은 해석은 부 적절하다. (2) 원고가 지적하는 각 증거를 검토해도 트로이달 무단변속기는 금속접촉이 생기지 않도 록 사용되고 있었다고 인정되므로, 금속 접촉을 수반하는 경계윤활상태로 통상 운전되 지 않는다는 심결의 판단에 잘못은 없고, 원고의 주장에는 이유가 없다. (3) 트로이달 무단변속기에 있어, 표면 거칠기의 단순 제어로 트랙션 계수를 조절하는 것 이 기술 상식이었다고 인정할 수 없고, 금속 접촉을 수반하지 않는 범위에서는 표면 거칠기의 대소관계와 트랙션 계수의 대소관계가 완전히 일치하지는 않으므로, 이에 대한 원고의 주장은 이유가 없다. 163

172 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 이와 같이 본건 발명은 발명의 상세 설명에 당 업자가 실시할 수 있도록 명확하고 충분하게 설명되어 있지 않으므로 개정 전 특허법 제36조 4항의 규정을 충족시키지 않는 바, 동법 제123조 1항 4호의 규정에 의해 특허를 받을 수 없는 것으로 이와 같은 심결의 판단에 잘못은 없다. 따라서 서포트 요건에 대해 판단할 것도 없이 원고의 본소 청구를 기각하며, 소송비용은 원고가 부담한다. 4) 국가별 분쟁 판결 동향(산업별, 법률 쟁점별) - 중국 중국관할지역의 판결 사건은 428건으로 산업별로 살펴보면 기타산업 131건, 화학 바이오 104건, 기계소재 95건, 장치산업 88건, 정보통신 35건, 전기전자 10건으로 기타산업과 화학 바이오산업 분야에서 많은 판결사건이 있음을 확인 할 수 있다. <그림 4-15> 산업별 판례 현황(중국지역) 법률 쟁점별 분쟁현황을 살펴보면 특허침해 210건, 방어 90건, 기타 31건, 특허성 29건, 입증 24건, 청구범위해석 23건, 구제수단 21건등의 분포도를 보였다. 분포도를 보면 특허성, 특허침해, 청구범위해석 등의 법률 쟁점에서 주로 발생하고 있는 것으로 확인된다. 164 한국지식재산보호협회

173 Ⅳ. 판결 동향 분석 <그림 4-16> 법률쟁점별 판례 현황(중국지역) 각 산업별 법률쟁점의 현황을 살펴보면 다음과 같다. 중국에서 발생한 분쟁사건은 6대 산업 모두 특허침해와 관련된 분쟁이 가장 많았으며 세부적 현황은 아래 그림과 같다. <그림 4-17> 산업별, 법률쟁점별 판례 현황(중국지역) 165

174 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 기타산업 사건명 사건번호 진민하이와 상하이스펑궁마오유한회사의 발명특허 침해 소송 사건 (2010) 沪 一 中 民 五 ( 知 ) 初 字 第 21 号 원고 진민하이 피고 상하이스펑궁마오 유한회사 법원명 상하이시 제1중급인민법원 판결일 요약제목 판결결과 참조판례 참조법령 관련특허 원고가 주장한 침해상품이 특허 침해로 인정되었고 손해배상금 부분에서 증거 부족으로 일부가 인정되어 원고가 일부 승소한 사례 원고 승 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 第 五 十 六 条 中 华 人 民 共 和 国 民 法 通 则 第 一 百 三 十 四 条 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 第 十 一 条 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 第 五 十 六 条 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 专 利 纠 纷 案 件 适 用 法 律 问 题 的 若 干 规 定 第 二 十 一 条 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 专 利 纠 纷 案 件 适 用 法 律 问 题 的 若 干 规 定 第 二 十 二 条 中 华 人 民 共 和 国 民 事 诉 讼 法 第 二 百 二 十 九 条 (ZL ) 反 向 地 面 刨 毛 机 사실관계 원고 진민하이( 金 民 海 )는 지면 평삭기 (특허번호: ZL )의 특허권 자로서, 피고 상하 스펑궁마오유한회사( 上 海 始 峰 工 贸 有 限 公 司 )에서 판매하고 있는 지면 먼지 청소기가 원고의 발명 특허권을 침해하여 여러 번 판매 정지를 요구하였음에도 불구하고, 계속 판매활동을 진행하여, 2010년 1월 29일 상하이시 제일중급인민법원( 上 海 市 第 一 中 级 人 民 法 院 )에 소송을 제기하였다. 본안쟁점 원고 진민하이( 金 民 海 )는 피고 상하스펑궁마오유한회사( 上 海 始 峰 工 贸 有 限 公 司 )에서 판매하고 있는 지면 먼지 청소기가 원고 특허범위에 저촉되었기에 즉시 생산, 판매활동을 중지하고, 경제 손실 및 피고의 침해행동을 중지하기 위해 지불한 조사비용을 포함한 위안화 50만 원을 지불할 것을 요구하였다. 피고 상하스펑궁마오유한회사( 上 海 始 峰 工 贸 有 限 公 司 )는 원고의 발명특허권을 침범한 제품을 생산, 판매 한 적이 없으며, 칭다오지모스청바이신건축기계공장 ( 青 岛 即 墨 市 诚 佰 信 建 筑 机 械 厂 )에 서 제조한 성심표( 诚 信 牌 ) 먼지 청소기를 판매하지 않았다고 반박하였다. 166 한국지식재산보호협회

175 Ⅳ. 판결 동향 분석 법원의 판단 법원은 원고가 2003년 12월 17일에 국가지식상권국( 国 家 知 识 产 权 局 )부터 취득한 지면 평삭기 특허가 법적 보호를 받고 있다고 판단하였다. 법원은 원고가 제공한 자료부터 피고가 판매한 지 면 먼지 청소기의 기술(지면 먼지 청소기 기술특징: 전동기, 전동 장치, 몸통, 바오판 ( 刨 盘 )으 로 조성 되었으며, 몸통 위 앞뒤에 2개의 회전 할 수 있는 바오판( 刨 盘 )이 있고, 모두 약간의 톱날을 포함)은 원고 특허기술 요구 1의 기술특징과 동일하기에 원고의 특허를 침해하였음을 인 정하였다. 법원은 2010년 3월 20일 원고가 피고로부터 구매한 영수증과, 제품으로부터 피고가 특허권 침해 제품 판매자임을 판단하고, 즉시 생산, 판매활동을 중지하며, 손해배상금 위안화 15만 원 을 지불하라고 판정하였다. 기계소재 사건명 상하이진디금속제조공장과 상하이건위안금속제품유한회사의 발명특허권 침해 소송사건 사건번호 (2010) 沪 一 中 民 五 ( 知 ) 初 字 第 31 号 원고 상하이진디금속제조공장 피고 상하이건위안금속제품유한회사 법원명 상하이시제1중급인민법원 판결일 요약제목 판결결과 판결구분 참조판례 참조법령 관련특허 동박 압연 방법에 관한 발명특허침해소송에서 피고가 원고 특허와 같은 수단, 기능, 효과를 갖는 방법을 사용하였으나, 당해 영역 일반 기술자가 창조적 작업을 거치지 않고 바로 연상해 낼 수 있는 정도를 넘어서는 응용을 하여 원고 패소한 사안 원고 패 판결서 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 第 五 十 九 条 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 专 利 纠 纷 案 件 适 用 法 律 问 题 的 若 干 规 定 第 十 七 条 ( ) 一 种 纯 铜 箔 压 延 的 方 法 사실관계 원고 상하이진디금속제조공장( 上 海 金 地 金 属 制 品 厂, 이하 원고)은 전기케이블, 전기분야 차폐 재료를 전문적으로 생산하는 공장으로, 2009년 특허번호 의 동박 압연 방법에 관한 특허(이하 "본건 특허")를 취득한다. 디졘쥔( 狄 建 军 )은 2000년부터 2005년까지, 야오인( 姚 167

176 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 银 )은 2002년부터 2004년까지 원고 공장에 근무하여 원고의 본건 특허 핵심 기술을 알고 있다. 디졘쥔과 야오인은 2007년 금속제품 가공 및 판매를 하는 상하이건위안금속제품유한회사( 上 海 亘 元 金 属 制 品 有 限 公 司, 이하 피고)를 설립한다. 원고는 피고가 본건 특허 기술을 이용하여 침해 제품을 생산, 판매 한다는 사실을 알고, 피고에게 수 차례 침해행위의 중지를 요구하였으나 성 과를 얻지 못하자, 상하이시제1중급인민법원( 上 海 市 第 一 中 级 人 民 法 院 )에 피고의 특허 침해 행위 의 중지 및 특허 침해 상품의 폐기, 손해배상, 신문에 특허 침해사실 게재 등을 청구한다. 본안쟁점 (1) 피고의 동박 생산 기술이 원고의 발명특허권을 침해하는지 여부 (2) 원고 주장: 피고의 생산 방식이 원고의 본건 특허와 소둔 온도 및 시간상 약간의 차이 가 있으나, 이는 간단한 치환일 뿐 실질적 변화가 아니고, 따라서 피고는 원고의 본건 특허를 침해한 것이라고 주장 (3) 피고 주장: 피고의 동박 생산 기술은 공지기술을 이용하여 고객의 요구에 따라 피고 가 연구개발을 거쳐 개발한 것으로 본건 특허와 같지 않다고 주장 법원의 판단 본건 특허의 특허청구범위 독립항으로 기재된 필요적 기술특징을 분석하여 보면 다음과 같다: 1, mm의 순동띠를 소둔로에 넣어 소둔 처리, 2, 소둔로 온도 , 3, 소둔 시간 6-8시간, 4, 소둔 후 보온, 적출, 실온까지 냉각, 5, 순동띠를 냉간압연기에 냉간압연. 피고의 기술특징을 분석하면 다음과 같음: 1, mm의 순동띠를 소둔로에 넣어 소둔 처리, 2, 소 둔로 온도 , 3, 소둔 시간 3시간 30분, 4, 소둔 후 보온, 적출, 실온까지 냉각, 5, 순동띠를 냉간압연기에 냉간압연. 본건 특허와 침해 제품의 기술특징은 1, 4, 5는 같으나 2, 3 에 차이가 있음. 기술 특징의 동일함이란 같은 수단을 사용하여, 같은 기능을 실현시켜, 같은 효과에 도달하고, 당해 영역의 일반 기술자가 창조성을 발휘하지 않고 생각해 낼 수 있는 것을 의미한다. 본건 특허 기술과 침해 제품의 기술은 가열 온도에 차이가 있고, 피고의 동박 제조방 법상의 가열 시간은 본건 특허상의 가열시간의 절반에 불과하다. 비록 피고의 기술이 본건 특허 와 같은 수단, 같은 기능, 같은 효과가 있으나, 당해 영역 일반 기술자가 창조성을 발휘하지 않 고 바로 생각해 낼 수 있는 것은 아니다. 따라서 피고의 동박 제조 기술은 본건 특허의 보호범 위에 해당하지 아니한다. 168 한국지식재산보호협회

177 Ⅳ. 판결 동향 분석 화학 바이오 사건명 두페이얼 국제개발 유한회사와 항조우 오우캉화공 주식유한회사 등의 특허 침해분쟁안 사건번호 (2008) 二 中 民 初 字 第 7956 号 원고 두페이얼 국제개발 유한회사 피고 항저우 오우캉화공 주식유한회사 천지원 법원명 베이징시 제2중급인민법원 판결일 요약제목 판결결과 참조판례 참조법령 관련특허 피고들 홈페이지에서 판매 허락된 제품에 대하여 특허침해를 주장한 소송이 일부 인용된 사례 원고 일부승 中 华 人 民 共 和 国 民 法 通 则 第 134 条 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 第 11 条 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 第 56 条 (ZL ) 新 的 哌 嗪 和 哌 啶 化 合 物 사실관계 피페라진과 피페리딘의 새로운 화합물( 新 的 哌 嗪 和 哌 啶 化 合 物 ) 특허권자 원고 두페이얼 국제 개발 유한회사( 原 告 杜 菲 尔 国 际 开 发 有 限 公 司 )는 피고 천지원( 陈 继 文 )이 운영하는 홈페이지에서 판매 및 판매 허락하는 피고 항저우 오우캉화공 주식유한회사( 被 告 杭 州 欧 康 化 工 股 份 有 限 公 司 )(이하 오우캉회사)의 제품 '파두오루누오( 帕 多 卢 诺 )'가 자신의 특허를 침해하였다며 법원에 소송을 제기하였다. 본안쟁점 원고의 주장 : 원고는 조사를 통해 피고가 온라인 주소 홈페이지에서 판매허락 및 판매하고 있는 '파두오루누오'제품을 발견하였다. 정보산업부를 통해 ICP/IP주소, 도메인 이름 정보, 정보관리 계통을 조사하였고 홈페이지의 스폰서는 피고 천 지원임을 알게 되었다. 또한 피고 오우캉회사 계열의 리안회사( 离 岸 公 司 )가 '파두오루누오' 제품 의 생산, 판매허락, 판매행위를 하는 것을 발견하였다. 피고 천지원 역시 직접 그 제품의 생산, 판매허락 및 판매행위에 종사하였다. '파두오루누오'제품은 원고의 특허권리요구 1,2,3,4의 보호범위를 침범하였고 두 피고의 '파두오 루누오'제품에 대한 생산, 허락판매, 판매행위는 특허권리 침해가 성립되어 법률적 책임을 져야 한다. 169

178 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 두 피고는 응소하지 않았다. 법원의 판단 피고 오우캉회사가 홈페이지에 '파두오루누오'제품을 공개적으로 허락판매 하였고 비록 그 화 학구성을 공개하지는 않았지만 등록번호 ' '의 화학품의 화학 요약문을 공개하였다. 그 화학요약문 등록번호를 근거로 '파두오루누오'제품의 화학구성을 조회하여 알게 되는 제품의 화합물의 화학구성과 원고 특허권리요구1에서 4에 기재된 화학구성은 완전히 일치한다. 그러므 로 피고의 제품은 원고 특허권리의 보호범위를 침범하였음을 인정한다. 피고 오우캉회사는 홈페이지를 통해 '파두오루누오'제품의 판매허락 행위를 하였고 원고가 소 유한 특허권을 침해 하였으므로 피고 오우캉회사는 당연히 권리침해 행위에 상응하는 법률적 책 임을 져야 한다. 원고는 피고 오우캉회사가 홈페이지에서 제품의 판매허락 행위 이외에 기타 권 리침해 행위와 권리침해로 야기된 손실 등을 증명할 증거를 제공하지 못하였으므로 원고가 피고 오우캉회사에게 요구한 제품의 제조, 판매 행위에 대한 경제적 손실배상 청구는 받아들일 수 없 다. 그러나 원고가 피고 오우캉회사에 요구한 합리적인 소송비용 지불 청구를 인정하며 원고의 피고 오우캉회사에 요구한 변호사 선임비용 지불에 대한 주장을 받아들인다. 피고 천지원은 피고 오우캉회사 홈페이지( 책임자이며 그 개설된 홈페이지 에 권리침해 제품의 허락판매 정보를 등재하였으므로 피고 오우캉회사와 권리침해에 대한 법률 적 공동책임이 있다. 이에 법원은 아래와 같은 판결을 내린다. (1) 두 피고는 본 판결의 효력이 발생하는 일로부터 즉각 원고의 특허를 침범한 '파두오루 누오'제품의 판매허락 행위를 중지하라. (2) 두 피고는 본 판결의 효력이 발생되는 일로부터 10일 내에 원고가 소송에 지불한 비 용 인민폐 6,320위안을 공동으로 원고에게 배상하라. (3) 원고의 기타 소송청구를 기각한다. 170 한국지식재산보호협회

179 Ⅳ. 판결 동향 분석 장치산업 사건명 사건번호 베이징푸위안징뎬커지유한회사와 선전시안타이신전자유한회사 등의 특허침해 소송사건 (2008) 二 中 民 初 字 第 号 원고 베이징푸위안징뎬커지유한회사 피고 선전시안타이신전자유한회사 베이징리가오신다상마오유한회사 법원명 베이징시 제2중급인민법원 판결일 요약제목 판결결과 참조판례 참조법령 관련특허 원고가 주장한 침해상품이 특허 침해로 인정되었고 손해배상금은 증거 부족으로 인정 되지 않아 원고가 일부 승소한 사례 원고 일부승 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 第 十 一 条 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 第 五 十 六 条 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 第 六 十 三 条 中 华 人 民 共 和 国 民 法 通 则 第 一 百 三 十 四 条 最 高 人 民 法 院 第 十 七 条 最 高 人 民 法 院 第 二 十 一 条 中 华 人 民 共 和 国 民 事 诉 讼 法 第 二 百 二 十 九 条 (ZL ) 用 于 数 字 示 波 器 的 视 频 触 发 装 置 사실관계 원고 베이징푸위안징뎬커지 유한회사( 北 京 普 源 精 电 科 技 有 限 公 司 )는 '숫자 오실로그래프에 쓰는 동영상 촉발 장치'( 用 于 数 字 示 波 器 的 视 频 触 发 装 置 )의 실용신안 특허권 자로서, 피고 선전스안타 이신전자 유한회사( 深 圳 市 安 泰 信 电 子 有 限 公 司 )와 베이징리가오신다상마오 유한회사( 北 京 力 高 新 达 商 贸 有 限 公 司 )가 침해제품을 생산, 판매함으로써 원고의 특허권을 침해하였다고 주장하며, 2008년 10월 8일 베이징시 제2중급인민법원( 北 京 市 第 二 中 级 人 民 法 院 )에 소송을 제기하였다. 본안쟁점 원고 베이징푸위안징뎬커지 유한회사( 北 京 普 源 精 电 科 技 有 限 公 司 )는, 피고 선전시안타이신전자 유한회사에서 ( 深 圳 市 安 泰 信 电 子 有 限 公 司 ) 제조한 ADS7062SA,ADS7022S 숫자 오실로그래프에는 원고의 침해 특허의 기술이 포함되었다고 주장하면서, 피고에게 침해 제품의 제조, 판매를 중지 하며, 침해제품의 도구 및 기타 설비와 재료를 폐기해야 한다고 하였다. 또 피고는 경제적 손해 비용 위안화 50만 원과 피고의 침해행위를 중지하기 위해 지불한 비용 위안화 8만 원을 배상하며, 신문과 잡지를 통해 공개사과를 해야 하며 침해제품 판매를 중지해야 한다고 요구하였다. 171

180 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 피고 선전스안타이신전자 유한회사( 深 圳 市 安 泰 信 电 子 有 限 公 司 )에서는 사법검정기구( 司 法 鉴 定 机 构 )에서 두 가지 관련된 기술문제에 대해 검정한 결과, 특허침해 범위에 저촉되지 않기에, 피 고가 제조한ADS7062SA, ADS7022S 숫자 오실로그래프는 침해행위에 속하지 않는다고 반박하 였다. 피고 베이징리가오신다상마오 유한회사( 北 京 力 高 新 达 商 贸 有 限 公 司 )는 자신이 판매한 제품 ADS7062SA, ADS7022S 숫자 오실로그래프는 피고 선전스안타이신전자 유한회사( 深 圳 市 安 泰 信 电 子 有 限 公 司 )의 제품이며, 침해제품의 판매를 중지하겠다고 하였다. 법원의 판단 법원은 원고의 수자 오실로그래프에 쓰는 동영상 촉발 장치'( 用 于 数 字 示 波 器 的 视 频 触 发 装 置 )의 실용신안 특허는 법적 보호를 받고 있다고 하였다. 원고 베이징푸위안징뎬커지 유한회사( 北 京 普 源 精 电 科 技 有 限 公 司 )의 제품과 피고 선전스안타이신 전자 유한회사에서 ( 深 圳 市 安 泰 信 电 子 有 限 公 司 )에서 생산한 제품의 동영상 촉발 장치는 같으며 모두RC56, RC57, UC8B 3개 원기로 구성된 기능 모듈이라고 판정하였다. 또 법원은, 원고의 특허 기술특징을 모두 구비하고 있으며, 피고의 ADS7062SA, ADS7022S 두 가지 모델 숫자 오실로 그래프에 쓰는 동영상 촉발 장치 기술은 원고의 특허권리 요구 1, 2에 저촉하였다고 판정하였다. 피고는 즉시 원고의 특허침해 제품의 생산, 판매를 중지하며, 원고는 피고로 인한 정확한 경 제손실금액수와 증거를 제출하지 못하여 피고의 침해성질, 기간 등등 요소를 고려한 합리적인 손해배상금 위안화 30만 원과, 소송비용 위안화 9600원을 원고와 피고가 함께 부담하도록 책정 하였다. 원고가 요구한 공개사과와 침해제품의 도구 및 기타 설비의 폐기에 관련하여서는 법원 이 지지하지 않는다고 하였다. 정보통신 사건명 사건번호 왕궈차이와 펑화시광야컴퓨터제조유한회사의 특허침해 분쟁소송 (2007) 甬 民 四 初 字 第 297 号 원고 왕궈차이 피고 펑화시광야컴퓨터제조유한회사 법원명 저장성 닝보시 중급인민법원 판결일 요약제목 일종의 쌍지침전자계수장치에 대한 특허침해 분쟁소송에서 특허침해 및 손해배상이 172 한국지식재산보호협회

181 Ⅳ. 판결 동향 분석 판결결과 인정된 사건 원고 일부승 참조판례 中 华 人 民 共 和 国 民 法 通 则 第 一 百 三 十 四 条 참조법령 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 第 十 一 条 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 专 利 纠 纷 案 件 适 用 法 律 问 题 的 若 干 规 定 第 二 十 一 条 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 专 利 纠 纷 案 件 适 用 法 律 问 题 的 若 干 规 定 第 二 十 二 条 관련특허 (ZL ) 双 指 针 电 磁 计 数 装 置 사실관계 원고 왕궈차이( 王 国 才 )는 일종의 쌍지침전자계수장치( 一 种 双 指 针 电 磁 计 数 装 置, ZL )에 대한 특허발명 특허권자로서 피고 펑화시광야컴퓨터제조 유한회사( 奉 化 市 光 亚 计 数 器 制 造 有 限 公 司 )가 생산 및 판매한 JJ-8A(쌍침식)방전계수기가 자신의 특허권을 침해하였다고 주장하며 2007년 10월 25일, 저장성 닝보시 중급인민법원에 침해행위 중지 및 10만 위안의 손해배상 소송을 제기하였다. 본안쟁점 (1) 본안의 쟁점은 피고가 제조 판매한 방전 계수기에 포함된 기술이 원고 특허기술과 동일하여 침해가 성립하는지 여부이다. (2) 특허 ZL 는 장치선반( 装 置 架 ), 전자코일( 电 磁 线 圈 ), 발차( 拔 叉 ) 및 발차함철 ( 拔 叉 衔 铁 ), 눈금반( 读 数 盘 ), 장침( 长 针 ), 단침( 短 针 ), 계수치륜( 计 数 齿 轮 ), 중간치륜( 中 间 齿 轮 ) 및 진위치륜( 进 位 齿 轮 )로 구성되었다. (3) 원고는 피고가 2004년부터 2005년까지 4차례에 걸쳐 사천성자공시쿵룽전자기기제조공 장( 四 川 省 自 贡 市 恐 龙 电 器 制 造 厂, 이하 쿵룽전자기기공장)이 제조 및 판매한 JJ-8A(쌍 침식)방전계수기에 포함된 기술적 특징이 원고 특허의 원리와 구조, 효과 및 기술수단 등과 동일하다고 주장였다. 이를 증명하기 위해 ( 四 川 省 成 都 市 中 级 人 民 法 院 (2006) 成 民 初 字 第 26 号 ) 민사판결문을 증거자료로 제출하였다. 173

182 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 (4) 피고는 쿵룽전자기기공장에 부품( 散 件 )을 제공한적이 있으나 제공한 부품으로 특허를 침해하지 않는 방전계수기를 조립하였으며 부품 중 특허의 필수 부품인 코일, 발차륜 ( 拔 齿 轮 ), 중간륜( 中 间 论 ), 한위륜( 限 位 轮 ) 등이 없다고 주장하였다. 또한 실물 증거자 료도 없으므로 원고의 주장을 받아들일 수 없으며 특허를 침해하지 않는다고 주장하였 다. 그리고 방전계수기와 전자계수장치는 서로 다른 기술이며 방전계수기는 공지기술에 속한다고 주장하였다. 법원의 판단 (1) 법원은 원고가 제출한 ( 四 川 省 成 都 市 中 级 人 民 法 院 (2006) 成 民 初 字 第 26 号 ) 민사판결문으 로부터 피고가 제공한 부품은 특허를 침해하는 제품을 조립할 수 있음을 확인하였고, 피고의 제품과 특허의 기술적 특징을 비교하여 원고의 특허청구범위를 저촉한 것으로 확인하였다. 그리고 피고는 이미 발효 된 민사판결( 成 民 初 字 第 26 号 )을 반박할 수 있는 증거자료를 제시하지 못하였다고 보았다. (2) 법원에 판단에 따르면, 피고는 쿵룽전자기기공장에 제공한 부품으로 특허를 침해하지 않는 방전계수기를 조립할 수 있다고 항변하였으나 주장을 입증할 수 있는 증거자료 를 제시하지 못하였다. 또한 피고가 쿵룽전자기기공장에 부품을 제외하고도 JJ-8A (쌍침식)방전계수기 완성품도 판매하였고 제품포장에 피고의 회사명칭이 명시되어 있다. 법원은 증거자료 및 제품의 기술특징 비교를 통하여 피고의 제품은 전자계수장치가 아니므로 특허와 연관성이 없다는 주장을 본 법원은 받아 들일 수 없으므로 피고는 원고의 특허권을 침해한다고 판단하였다. (3) 따라서 본 법원은 피고의 특허 침해를 인정하고 특허 침해 중지를 명령하는 동시에 판 매금액 및 특허권의 분류에 근거하여 35000위안의 손해 배상을 책정하였다. 원고의 기타 청구를 기각하였다. 174 한국지식재산보호협회

183 Ⅳ. 판결 동향 분석 전기전자 사건명 멍판샤오와 항주 상박 전기 유한회사의 특허권 침해 소송안 사건번호 (2007) 杭 民 三 初 字 第 188 号 원고 멍판샤오 피고 항주 상박 전기 유한회사 법원명 절강성 항주시 중급 인민법원 판결일 요약제목 특허권자가 충분한 증거를 제시하지 못해 특허침해 청구소송을 기각한 사례 판결결과 원고패소 참조판례 참조법령 中 华 人 民 共 和 国 民 事 诉 讼 法 第 六 十 四 条 第 一 款 最 高 人 民 法 院 关 于 民 事 诉 讼 证 据 的 若 干 规 定 第 二 条 第 七 十 三 条 第 二 款 관련특허 (ZL ) 电 力 半 导 体 自 由 集 成 架 사실관계 원고 맹번효( 孟 繁 敩 )는 1997년 2월 3일 國 家 智 識 産 權 局 (중국특허청)에 ʻ전력반도체자유집성가 ( 电 力 半 导 体 自 由 集 成 架 )ʼ에 대한 발명특허를 출원하였으며, 2005년 8월 17일 특허권(등록번호: ZL )을 받았다. 원고는 피고 상박( 祥 博 )회사가 SS12-10산열기를 생산 판매한 사실을 발견하고, 동 제품이 본 인이 보유한 특허기술을 사칭 모조한 것으로 본인의 특허권이 침해되었다고 주장하며 법원에 침 해소송을 제기하였다. 본안쟁점 원고 맹번효는 법원에 특허증서, 특허설명서, 권리요구범위, 특허료 지불기록 등 본인의 특허 권을 증명하는 증거서류 외에, 피소제품의 영수증, 피고 제품의 설명서, 원피고의 담화녹음 등 증거를 제출하였다. 본안의 쟁점은 피고가 원고보유 특허를 사칭한 행위가 있는지의 여부, 피고가 특허제품을 모 조한 침해행위를 행하였는지 여부의 판단에 있다. 법원의 판단 법원은 법정심리를 거쳐, 원고가 보유한 '전력반도체자유집성가' 발명특허의 유효상태를 확인 하고, 다음과 같이 판단하였다. 175

184 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 (1) 본 안에서 원고 맹번효가 제공한 유효증거는 상박회사가 서안태천설비처전원유한회사 에게 SS12-10산열기를 판매한 사실을 표명할 뿐, 영수증에서 그 SS12-10산열기가 본 안 특허를 사칭한 제품이라는 것은 확인할 수 없고, 원고가 제시한 설명서, 담화녹 음기록 등은 증거효력의 결여로 인해 증거력이 없으므로 상박회사의 사칭행위의 존재를 증명할 수 없다. (2) 상박회사가 특허제품을 모조한 행위가 존재한다는 주장에 대해서도 원고는 마찬가지 로 입증책임이 있지만, 원고 맹번효가 상박회사에서 생산 판매한 피소제품을 제공하지 아니하였기에 본 안 특허에서 확립한 특허보호범위와 비교할 수 없으므로 모조행위의 존재를 증명할 수 없다. 결국, 법원은 증거부족을 이유로 원고 맹번효의 소송청구를 기각하였다. 5) 국가별 분쟁 판결 동향(산업별, 법률 쟁점별) - 독일 독일관할지역의 판결 사건은 551건으로 산업별로 살펴보면 기계소재 130건, 정보통신 120건, 기타산업 115건, 장치산업 98건, 화학 바이오 96건, 전기전자 41건으로 전기전자를 제외한 전 분야 산업에서 많은 판결사건이 있음을 확인 할 수 있다. <그림 4-18> 산업별 판례 현황(독일지역) 법률 쟁점별 분쟁현황을 살펴보면 특허성 504건, 기타 12건, 특허침해 7건, 방어 12건, 청구 범위해석 6건, 구제수단 5건 등의 분포도를 보였다. 분포도를 보면 특허성의 법률 쟁점에서 대 부분의 사건이 주로 발생하고 있는 것으로 확인된다. 176 한국지식재산보호협회

185 Ⅳ. 판결 동향 분석 <그림 4-19> 법률쟁점별 판례 현황(독일지역) 각 산업별 법률쟁점의 현황을 살펴보면 다음과 같다. 독일에서 발생한 분쟁사건은 6대 산업 모두 특허성과 관련된 분쟁이 가장 많았으며 세부적 현황은 아래 그림과 같다. <그림 4-20> 산업별, 법률쟁점별 판례 현황(독일지역) 정보통신 사건명 - 사건번호 20 W (pat) 348/05 원고 비공개 피고 비공개 177

186 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 법원명 연방특허법원 판결일 요약제목 판결결과 판결구분 참조판례 참조법령 관련특허 휴대용 TV-전화기의 수신정보 표시방법 특허에 대한 이의신청 기각 이의신청인 패 판결 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG 34 PatG (US ) Radio telephone set with broadcast receiving functions (DE ) VISUELLES ANZEIGESYSTEM FUER SIGNALINFORMATION (EP ) Radiotelephone user interface for broadcast short message service (DE ) Display of received information for portable TV telephone during viewing of TV program, with TV unit for reconstruction of TV image signal 사실관계 이 발명은 한국 특허출원(제 호)에 입각하여 우선권주장을 하여 독일특 허청에 특허출원한 ʻʻ휴대용 TV-전화기의 수신 정보를 표시하기 위한 방법ʼʼ에 관한 발명이다. 독일특허청은 특허를 부여하였고, 특허부여 공개일은 이다. 이의신청인(IGR e.v.)은 에 특허발명이 특히 선행문헌(D3, D4)에 의거하여 진보성 이 결여되어 독일 특허법 제21조 제1항 제1호에 따라 특허권이 취소되어야 한다고 주장한다. 특허권자는 이의신청을 기각하고, 구두심리에서 특허권의 제한적 유지를 주장한다. 본안쟁점 이 발명은 수신 SMS-정보를 표시하기 위한 방법에 관한 발명으로, 특히 이 발명의 청구항 1 에서 특징 g4(저장된 표시제조조정신호를 디스플레이에 표시하는 것을 특징으로 함)가 이 발명 에 속하는지 여부 선행문헌(D3)은 라디오와 TV 수신기가 통합된 휴대전화에 관한 발명으로, 수신, 검파, 해독, 화면표시를 위해 TV-단위로 TV-전화에 정보를 표시하는 방법이 기재되어 있고, 선행문헌(D4) 은 휴대전화에서 SMS-정보를 수신하는 방법에 관한 발명이다. 178 한국지식재산보호협회

187 Ⅳ. 판결 동향 분석 TV 프로그램을 시청하면서 수신된 SMS-정보를 화면에 표시하고, 이용자가 자판을 이용하여 수신된 SMS-정보를 전후로 움직일 수 있도록 한 이 발명이 선행발명에 비해 신규성 및 진보성 을 가지는지 여부 법원의 판단 이 특허발명의 청구항 1에는 수신정보의 첫 번째 줄에 해당하는 비디오시그널을 호면에 표시 하는 것을 기재하고 있으며, 따라서 특징 g4는 이 발명에 속한다. 이 특허발명은 선행문헌에 없는 특징들을 가지고 있어서 신규성은 인정된다. 이 특허발명에서 수신된 SMS-정보 중에서 앞줄과 뒷줄에 있는 문자들을 화면에 표시할 목적 으로 휴대전화로 TV-프로그램을 시청하면서 SMS-정보를 표시하도록 하고, 이용자가 휴대전화 의 자판을 이용하여 수신된 SMS-정보를 앞뒤로 움직일 수 있는 방법에 관한 발명은 선행발명 에 비해 진보성이 있는 발명으로 인정된다. 선행문헌(D1, D2)은 전화에 관한 발명이 아니므로 구두심리에서 참조되지 않는다. (이의신청 기각 - 특허 유지) 기타산업 사건명 - 사건번호 >6 W (pat) 21/07 원고 비공개 피고 비공개 법원명 연방특허법원 판결일 요약제목 판결결과 참조판례 참조법령 관련특허 천장성분에 대한 특허거절에 대한 항소를 인용한 사례 항소인 승 DE A1 DE U1 EP A1 1-5 PatG (DE ) Prefabricated ceiling has two reinforced concrete shells, separated by an insulating layer with a bonding carrier grid, where the reinforcement tubes act as heat 179

188 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 사실관계 이 발명은 2002년 4월 4일에 특허출원 되었으나, 독일특허청은 2003년 7월 16일 결정에 의 해 신규성 결여를 이유로 특허 거절하였다. 이에 출원인은 특허청 결정에 불복하여 2007년 9월 9일 항소를 제기하였고, 2007년 9월 28일 보정된 서류를 제출하면서 특허를 부여할 것을 요구 하였다. 본안쟁점 (1) 이 발명은 사전 제작된 천장성분에 관한 발명으로, 이 발명이 선행기술에 비해 신규성 이 있는지 여부가 쟁점이다. (2) 선행기술(D1)로부터는 이 발명 청구항 1의 상위 개념 특징을 가진 사전 제작된 천장성 분이 공지되어 있는데, 이 발명이 진보성이 있는지 여부가 쟁점이다. 법원의 판단 (1) 보정된 청구항 1은 최초 청구항 1 및 10에서, 청구항 2는 최초 청구항 1 및 11에서 작성된 항으로, 보정된 청구항 1은 기존의 선행기술 중 어떠한 발명들도 이 특허발 명의 청구항 1의 특성을 가진 천장성분을 기재하고 있지 않기 때문에 이 발명은 선행 기술에 비해 신규성이 있다. (2) 선행기술(D1)로부터 이 발명의 청구항 1의 상위개념 특징을 가진 사전제작된 천장성 분이 공지되어 있기는 하지만, 선행기술(D1)에는 이 발명의 청구항 1에 따라 천장성 분의 테두리에 배치된 격자 들보가 다른 격자 들보에 대하여 강화되어 있지도 않고, 또한 청구항 2에 따라 천장성분의 테두리에 배치된 격자들보의 말단부에 강화된 격자 대각선이 보이지도 않으므로, 당업자가 선행기술(D1)로부터 용이하게 이 발명을 할 수 없으며, 따라서 이 발명의 진보성이 인정된다. 이 발명은 신규성 및 진보성이 있으며, 따라서 특허출원인의 항소를 인용한다. 180 한국지식재산보호협회

189 Ⅳ. 판결 동향 분석 기계소재 사건명 - 사건번호 12 W (pat) 6/08 원고 비공개 피고 비공개 법원명 연방특허법원 판결일 요약제목 판결결과 참조판례 참조법령 관련특허 뒤벨 삽입장치와 프로세스 특허 출원 거절 결정에 대한 항고심에서 진보성이 없음을 이유로 기각된 사례 항고인 패 (DE ) Automated assembly machine with tool changer for product mfg. processes (AT271860) Tragbare pneumatische Holzd bel -Einschiessvorrichtung 사실관계 출원인이 2003년 4월 25일에 '뒤벨(Duebel) 삽입장치와 프로세스(과정)'의 특허를 출원 하였 으나, 2007년 11월 6일에 독일 특허 상표청이 독창성 및 진보성 없음을 이유로 출원을 거절하 기로 결정하였다. 이에 출원인은 2007년 12월 17일에 기존의 주된 청구 문서에 보조 청구 문서 를 보충하여 항고를 제기하였다. 본안쟁점 출원인이 출원한, 즉 뒤벨이 개체 별로X, Y, 그리고/또는 Z 방향으로 움직일 수 있도록 하고, C축을 기준으로 회전할 수 있게 하는 장치 및 이에 자극을 주어 타격하는 방식으로 뒤벨을 삽입하는 프로세스가 신규성과 진보성을 갖는지의 여부와, 뒤벨이 최종 위치에 장착되기 전에 장치에 대한 자극을 멈추는 방식이 신규성을 갖는지, 이러한 방식에 있어서 발생할 수 있는 문제 점에 대한 해결가능성이 있는지의 여부, 그리고 구조재 고정장치 및 뒤벨이 개체 별로 삽입과정에 이를 수 있도록 하는 운반장치(콘베이어)가 독창성 또는 진보성을 갖는지의 여부가 쟁점이 된다. 법원의 판단 관련 선행 지재권 문서 D2(이하 D2)에는 주된 청구의 청구항 1의 첫 번째 특징인 구조재의 관통공에 뒤벨을 삽입하는 장치와 그 장치의 작동방식 및 프로세스에 대해서 이미 기술이 되어 181

190 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 있다. D2의 피스톨 원리의 뒤벨 발사 장치는 압축공기로 움직이는 격철(Schlagbolzen)을 통해 각각의 관통공에 뒤벨을 삽입하는 방식으로서, 본 안의 주된 청구 청구항 1의 네 번째 특징인 "타격 방식"에 상응한다.주된 청구의 청구항 1의 대상이 이와 구별되는 점은 적어도 X, Y 그리고 /또는 Z 방향으로 작동할 수 있다는 점과 C축 주위를 회전할 수 있다는 점이고, 이에 반해 D2의 장치는 수동조작을 요한다는 점이다.그러나 D2의 장치를 기존의 산업로봇에 접합시키는 방식으로 수동 조작 문제를 해결할 수 있고,주된 청구의 청구항 1의 특징에 상응하게 X, Y 그리고/또는 Z 방향으로 작동하게 할 수 있으며, C축 주위의 회전도 가능하게 할 수 있다. 즉 이렇게 해서 주된 청구의 청구항 1에 상응하는 프로세스를 수행할 수 있게 되므로, 주된 청구의 청구항 1의 대상은 독창적인 발명에 근거한 것이라 볼 수 없다. 이렇게 접합된 장치의 작동 시에는 보조 청구 1의 청구항 1의 특징 H1-4.1과 마찬가지로, 뒤 벨의 삽입을 위해 충분한 자극이 격철을 통해 주어지며, 보조 청구 1에 상응하게 처리가 될 수 있다. 따라서 보조 청구 1의 청구항 1의 대상물도 독창적인 발명이라 할 수 없다. 보조 청구 2의 청구항 1은 보링 시에 뒤벨이 최종 위치에 닿기 전에 그 자극이 멈추게 되는 특징을 기술하고 있으나, D2는 관통공 내에서 뒤벨의 과중 증가로 인한 뒤벨의 마찰 상승도가 너무 커지면, 격철이 중지된 후에 뒤벨의 움직임이 계속되지 않을 경우를 뒤벨 발사장치의 문제 점으로 들고 그 해결책까지 제시하고 있다. 즉 발사된 뒤벨이 격철의 움직임이 끝난 뒤에도 관 통공에서 계속 움직이도록 하는 것이다. 이를 기존의 산업로봇에 접합하여 만든 장치는 뒤벨에 자극을 조달하고, 보링 시에 뒤벨이 그 최종 위치에 닿기 전에 그 자극이 종료되도록 한다. 따 라서 보조 청구 2의 청구항 1의 특징은 진보성이 없다. 4) D2의 뒤벨 발사장치와 산업로봇을 접합하고, 구조재 고정장치와 뒤벨의 삽입을 위한 개체 별 자동 콘베이어를 통해 작업에 최적화 하는 것은 전문가라면 누구나 할 수 있는 작업이다. 주된 청구 및 보조 청구 1과 2의 독립적 청구 대상들은 신규성이 있으나, 독창적인 혹은 진보 성 있는 발명에 기인한 것은 아니므로 항고 이유 없음으로 해서 기각한다. 화학 바이오 사건명 - 사건번호 3 Ni 6/08 (EU) 원고 비공개 피고 비공개 182 한국지식재산보호협회

191 Ⅳ. 판결 동향 분석 법원명 연방특허법원 판결일 요약제목 판결결과 칼시포트리올 일수화물이라는 새로운 결정형태의 생성과정에 관한 언급 누락에 근거 한, '비타민 D 아날로그의 새로운 결정 형태' 특허권의 무효화 원고 승 참조판례 Art. 138 EP Art. II 6 IntPat G 1 PatG 참조법령 관련특허 84 PatG 91 ZPO 99 PatG 709 ZPO (EP ) NEW CRYSTALLINE FORM OF A VITAMIN D ANALOGUE (EP227826) NOVEL VITAMIN D ANALOGUES (WO ) USE OF VITAMIN-D ANALOGUES IN THE TREATMENT OF ACNE 사실관계 피고는 유럽연합 우선권을 행사하여 독일 영토에 대해 영향력을 행사하는 특허(논쟁 특허)의 소유자로서, 이 특허의 명칭은 '비타민 D 아날로그의 새로운 결정 형태'이다. 이에 대해 원고는 논쟁 특허의 신규성과 발명창조 활동의 결여를 이유로 독일에 대한 특허권 무효 소송을 제기하 였다. 본안쟁점 원고는 본 특허가 크림과 로션에 들어 있는 칼시포트리올(Calcipotriol)-일수화물에 관한 것 으로서, 선행기술에 따라 형성, 생산되고, 또 일수화물 결정은 어떠한 경우에도 무수 칼시포트 리올과, 크림 및 로션의 가공 과정에서 추가되는 물로 이루어진다는 고유성(inherency)을 갖고 있어 신규성이 없다고 지적한다. 또한 다른 비타민 D 아날로그의 일수화물과 유사하게 칼시포 트리올 일수화물 역시 선행문서에서 이미 언급된 일반적인 작업과정으로 생산된다는 점도 신규성 결여의 한 증거라고 주장한다. 이에 대해 피고는 원고가 주장한 고유성과 크림 및 로션의 가공 과정과는 아무런 관계가 없다 183

192 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 고 반박한다. 선행문서에서는 칼시포트리올의 경우 습식 볼밀링(ball milling)하는 방법을 적용 하고 있지만, 이 방법은 분쇄과정에서 폼(foam)이 형성됨으로써 적당하고 일정한 입자 크기를 만들기가 어렵고 또 이 결정에 습기를 가하는 데 기술적으로 매우 어렵다는 단점을 지적하면서, 본 특허에서 말하는 일수화물 결정은 칼시포트리올 출발제제에서 비롯된 것으로서, 이미 일수화 물의 형태로 존재하고 있었다는 신규성을 내세우고 있다. 법원의 판단 독일연방특허법원은 양 당사자들의 주장을 놓고 볼 때 결국 핵심이 되는 것은, 칼시포트리올 일수화물의 생성과정이라고 판단한다. 본 논쟁 특허에서는 지금까지 알려지지 않은, 칼시포트리올의 새로운 결정 형태, 즉 칼시포트 리올 일수화물이 언급되고 있고, 이 결정은 무수 형태로서 보다 쉽게 습기를 머금을 수 있고 또 보다 쉽게 습식 볼밀링 방법으로 가공할 수 있다는 장점이 언급되어 있다. 또한 매우 놀라운 온 도 안정성을 보여 현대 치료법에 적용하기에도 뛰어난 특성이 있다는 점이 강조되고 있다. 그러나 선행 기술의 문제를 어떻게 해결해서 이 결정이 존재하게 되는지 그 과정에 대한 언급 이 없으므로, 발명창조 활동이 결여된 것으로 법원은 보고 있다. 이에 따라 법원은 독일 영토에 대한 특허권을 무효화하였다. 장치산업 사건명 인피네온 테크놀로지 주식회사 사건번호 23 W (pat) 313/06 원고 비공개 피고 비공개 법원명 연방특허법원 판결일 요약제목 판결결과 참조판례 참조법령 관련특허 참조문헌에 의해 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 없다고 판시한 사례 원고 패소 (DE ) In zwei Halbleiterk rpern integrierte Schaltungsanordnung mit einem Leistungsbauelement und einer Ansteuerschaltung 184 한국지식재산보호협회

193 Ⅳ. 판결 동향 분석 사실 관계 이 사건 발명은 2개의 반도체에 적어도 하나의 활성성분과 이러한 활성성분을 위한 하나의 트리거 회로를 가지고 있는 회로 어셈블리에 관한 것이다. 2005년 6월 2일에 특허가 부여되었고, 동년 11월 3일에 공고되었다. 이에 이의신청인은 2006년 1월 20일에 계쟁 특허가 참고문헌(D1 및 D3)에 의해 신규성이나 진보성이 없다는 이유로 이의 신청을 제기하였다. 특허권자는 2009년 1월 29일자 서면에서 및 동년 2월 10일자 구두변론에서 계쟁 특허의 권리 범위를 제한하여 계속 유지할 것을 주장하였고, 이의신청인은 청구항 1이 선행기술에 구체적인 관련을 가지는 것으로 특허 받을 수 없다고 주장하였다. 독일연방특허법원은 이의신청인의 주장을 인용하여 2009년 2월 10일자로 계쟁 특허권을 취소 하는 판결을 내렸다. 본안 쟁점 (1) 특허발명은 적어도 1개의 활성성분과 1개의 트리거회로를 가진 회로 어셈블리 또는 적 어도 1개의 활성성분을 위한 보호회로를 제공하는 것으로, 이는 활성성분과 트리거 회 로의 성분이 목적하는 특성 및 제조비용 관점에서 최적이라는 설명을 하고 있다. (2) 특허발명은 제1 반도체칩에 트리거 회로의 CMOS 성분, 저항성분 및 용량성분이 통합 되어 있고, 제2 반도체칩에 최소한 1개의 활성성분과 트리거 회로의 추가 성분이 통합 되어 있는 회로 어셈블리라는 특징을 가지고 있다. (3) 이의신청인은 제1 및 제2의 반도체칩에 적어도 1개의 활성성분과 1개의 트리거 회로 를 가진 회로 어셈블리는 이미 비교대상발명(D1)[1]에 공개되어 있고, 여기에서는 트리거 회로가 활성성분을 조정한다고 기재하고 있어 계쟁 특허에 진보성이 없다고 주 장하였다. 185

194 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 법원의 판단 (1) 참고문헌(D1)[1]의 경우에 제1의 칩에 트리거 회로의 CMOS성분이 통합되어 있고, 마 이크로칩은 높은 통합도, 적은 활성소비, 높은 프로세스 속도 때문에 통상적으로 CMOS 기술에서 제조되고 있으며, 제2의 칩에도 추가로 트리거 회로의 성분 및 1개 이상의 활성성분이 통합되어 있다는 사실이 이미 기재되어 있다. (2) 펄스 변조현상은 제1 반도체칩에서 마이크로프로세서의 조정 명령과 함께 조정되어 이 명령에 따라 작동되고, 제2 반도체칩에 통합된 드라이버를 트리거하는데 필요한 트 리거 회로의 펄스 모듈레이터는 제2의 반도체칩에 통합되며, 이는 이미 참조문헌 (D3)[2]에 의해 용이하게 알 수 있다. 따라서 청구항 1은 진보성이 없다. (3) 제1 및 제2 반도체칩은 모두 공동 유닛으로 작성하고, 1개의 공동 트리거 및 공동 칩 하우스에 조정하는 것은 당업자에게 용이하므로 청구항 1은 진보성이 없다. 참조 (1) (D1) 산업용 조정장치를 위한 저렴한 E/A 컨셉트, eletronik industrie, 10/2002, Dachroth, Martin (2) (D3) ic-haus Product Guide 2001, 제5장, 제6장 및 제8장 전기전자 사건명 사건번호 23 W (pat) 13/06 원고 비공개 피고 비공개 법원명 연방특허법원 판결일 요약제목 판결결과 참조판례 참조법령 본 발명에는 선행문헌에 언급되지 않은 특징이 있어 진보성이 인정되어 특허거절이 취 소되고 특허권이 부여된 사례 항소인 승 80 PatG 186 한국지식재산보호협회

195 Ⅳ. 판결 동향 분석 (DE ) DRAM cell array region for consumer, commercial and industrial applications, has nodes that are laterally offset from respective source regions along one direction and placed on substrate including MOS transistors 관련특허 (DE ) Dynamicrando(DE ) Dynamic random access memory (DRAM) cell capacitor fabricating methodmaccessmemory(dram) cell capacitor fabricating method (US ) Methodforform(US ) Method for forming a cell capacitor in DRAM deviceing a cel lcapacitor in DRAM device 사실관계 이 발명은 2002년 7월 8일자의 한국 특허청 KR 우선권을 행사하여 2003년 7월 3일 독일 특허청에 특허 출원되었지만 2004년 12월 1일 독일특허청은 원래 청구항 1의 내용이 불확실하다고 출원인에게 전하였다. 이에 대해 출원인은 2005년 10월 10일 새로운 청구항 1에서 14를 다시 제출하였지만 독일특 허청은 같은 이유로 2005년 10월 24일 특허를 거절하였고, 2005년 11월 11일 출원인에게 전달 하였다. 하지만 출원인은 2005년 12월 9일 항소 하였고, 2006년 2월 23일 항소이유를 제출하 며 특허청의 결정을 취소해야 한다고 주장한다. 본안쟁점 독일 특허청은 이 발명이 선행문헌(D1,D2,D3,D4)에 근거하여 신규성과 진보성이 없고 원래 청구항 1에 나타나는 "저장소 마디의 중축"과 "불순물영역의 중심점"이란 말들이 정확히 이해되지 않으며, 명확하게 정의되어있지 않는다고 주장하며 특허를 거절하였다. 하지만 항소인(출원인)은 자신이 제출한 새로운 청구항에 정확한 정의가 나타나므로 독일특허 청의 결정이 올바르지 않다고 주장한다. 또한 이 발명은 종전의 단점으로 나타나는 기술문제를 해결하기 위해 스프레드시트 칸의 트랜지스터(Speicherzellentransistor)의 줄 안에 잘 정리된 구역을 보여주는 DRAM-저장소를 만드는 데에 목적을 두고, 선행문헌(D5, D6, D7)과 비교하여 진보성이 있다고 주장하면서, 특허유지와 항소비용 환불을 요청한다. 법원의 판단 법원은 독일 특허청이 주장하는 불분명한 표현들이 서술을 통해 설명되어 있으므로 정확하게 이해 할 수 있다고 판단한다. 그 외에 선행문헌(D5)과 이 논쟁특허의 차이점은 한 줄 안에 있는 저장소 마디의 칸의 특징에서 나타나는데 전문가들은 선행문헌(D6)에서 선행문헌(D5)에 나타나 187

196 2012년 국제지재권 분쟁동향 연차 보고서 지 않는 특징들을 알아차릴 수 있지만 이 줄 안에 있는 칸들 사이의 간격이 가지각색으로 다르 게 나타나는 것은 선행문헌(D6)에도 언급되지 않으므로 이 발명의 진보성이 확인된다고 판단한 다. 또한 선행문헌(D1, D2, D3, D4)에도 자료출처영역(Source-Gebiet)에 관계하여 전극의 칸 과 움직임에 관한 내용이 나타나지 않고, 선행문헌(D7)에도 한 줄 안의 칸들이 같은 방향으로 되어 있지만 서로 다른 간격을 보여준다는 내용이 언급되지 않는다. 결과적으로 법원은 독일 특 허청이 올바르게 이 논쟁특허를 검토하였다면 특허거절을 공포하지 않았을 테고 항소도 필요 없 었을 것이라고 하며 항소비용을 항소인에게 환불해주어야 한다고 판단한다. 따라서 법원은 2009년 9월 29일 구두변론을 근거로 독일 특허청의 특허거절을 취소하고 본 발명에 대한 특허권을 부여하며 항소인에게 항소비용을 돌려주도록 결정한다. 6) 국가별 분쟁 판결 동향(산업별, 법률 쟁점별) - 영국 영국관할지역의 판결 사건은 76건으로 산업별로 살펴보면 화학 바이오 36건, 정보통신 21건, 기타산업 11건, 기계소재 4건, 장치산업 3건, 전기전자 1건으로 화학 바이오, 정보통신, 기타산 업에서 대부분의 판결사건이 발생하였음을 확인 할 수 있다. <그림 4-21> 산업별 판례 현황(영국지역) 법률 쟁점별 분쟁현황을 살펴보면 특허성 49건, 방어 5건, 구제수단 5건, 기타 5건, 청구범위 해석 5건, 특허침해 5건, 입증 1건, 정당방위 1건 등의 분포도를 보였다. 분포도를 보면 특허성 의 법률 쟁점관련 사건이 주로 발생하고 있는 것으로 확인된다. 188 한국지식재산보호협회

197 Ⅳ. 판결 동향 분석 <그림 4-22> 법률쟁점별 판례 현황(영국지역) 각 산업별 법률쟁점의 현황을 살펴보면 다음과 같다. 영국에서 발생한 분쟁사건은 6대 산업 모두 특허성과 관련된 분쟁이 가장 많았으며 세부적 현황은 아래 그림과 같다. <그림 4-23> 산업별, 법률쟁점별 판례 현황(영국지역) 189