세계지적재산권기구중재조정센터 행정패널결정문 KBA North America Inc. 대 Jeong Ki Yong 사건번호 : D2004-0045 1. 당사자신청인 : KBA North America Inc., Williston, Vermont, United States of America. 신청인의대리인 : Peter B. Kunin, United States of America. 피신청인 : Jeong Ki Yong, JisanDong, DongGu Gwangju, Republic of Korea. 2. 도메인이름및등록기관 분쟁의대상이된도메인이름은 <kba.com> 이고, 분쟁도메인이름은 Korea Information Certificate Authority Inc. d/b/a DomainCa.com 에등록되어있다. 3. 행정절차개요 신청인은분쟁해결신청서를 2004 년 1 월 20 일과 1 월 22 일각각전자서면및일반서면양식으로세계지적재산권기구 (WIPO) 중재조정센터 ( 이하 센터 라고약칭함 ) 에제출하였으며센터는 2004 년 1 월 21 일해당서류의수령을. 통지하였다. 센터는본건분쟁해결신청서의접수에따라 2004 년 1 월 21 일등록기관에게등록인의정보를요청하는전자우편을발송하였고, 등록기관은 2004 년 1 월 24 일자센터에보낸답변을통해서 (1) 신청서사본의수신, (2) 분쟁도메인이름의등록사실, (3) 피신청인이현재의등록인이라는점을확인하고, (4) 분쟁도메인이름의등록인에관한연락처등의세부정보를제공해주고, (5) 규정의적용가능성을확인하고, (6) 행정절차가진행되는동안분쟁도메인이름을사용할수없도록한다는점을확인하고, (7) 등록약관에사용된언어가한국어라는사실과, (8) 등록약관에서, 등록인과등록기관과의분쟁의재판관할에대하여만등록기관의본사의소재지에따르기로했다는점을확인해주었다. 1
센터는 2004 년 1 월 26 일신청인에게행정절차상의언어가한국어이며따라서한국어로수정번역된신청서를 2004 년 1 월 31 일까지제출하여야함을통지하였다. 신청인은행정절차상의언어가영어이어야한다고이의를제기했으나센터는행정절차상의언어가한국어임을다시통보하였고, 이에따라한국어로된신청서를 2004 년 2 월 21 일까지제출하도록통지하였다. 이에따라신청인은한국어로수정번역된분쟁해결신청서를 2004 년 2 월 12 일에전자양식으로그리고 2004 년 2 월 16 일에일반양식으로제출하였다. 센터는 2004 년 2 월 19 일에분쟁해결신청서가통일도메인이름분쟁해결규정 ( 규정 ), 본규정에대한절차규칙 ( 절차규칙 ) 및통일도메인이름분쟁해결규정에대한 WIPO 보충규칙 ( 보충규칙 ) 에따른형식적요건의충족여부를점검하였다. 센터는절차규칙제 2 조 (a) 항및제 4 조 (a) 항에따라 2004 년 2 월 19 일 분쟁해결신청서및행정절차개시통지문 을분쟁해결신청서와함께전자우편양식으로피신청인에게발송하는동시에그문서를국제특급운송수단을통하여피신청인에게발송하였다. 절차규칙제 5 조 (a) 항에의거피신청인이답변서를제출할수있는마감기일은 2004 년 3 월 10 일임을통지함에따라, 피신청인은답변서를 2004 년 3 월 8 일에전자서면양식으로센터에제출하였다 신청인의단독패널지명의사에따라서, 센터는본건의분쟁해결을위한행정패널의패널위원으로김영위원을위촉하였고패널위원으로서의승낙및공평성과독립성의선언문을접수하여절차규칙제 7 조에따라 2004 년 3 월 22 일에패널을적법하게구성하였다. 4. 사실관계 신청인은매엽지인쇄기, 두루마리인쇄기, 디지털옵셋인쇄기, 석판인쇄, 플렉스인쇄및그라비어요철인쇄제조분야의세계적인선도업체인 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft(KBA) 의전액지분소유자회사이다. KBA 는거의 200 년동안사업을수행해왔으며, 각종인쇄기분야의세계적인업체이다. 신청인은매엽지옵셋및디치털옵셋인쇄기분야에서공급업체로서, 독일에서제조되는 KBA Rapida 와 Karat 인쇄기의독점적인공장소유공급업체이다. 신청인은북미시장에서부속제품및관련서비스도제공한다. KBA 는자사제품에그리고자사의서비스를표시하기위하여 KBA 마크를 1990 년최초로사용하였다. KBA 는인쇄기와관련상품을표시하기위하여 KBA 라는문자마크로구성된몇개의등록상표를미국, 독일, 캐나다등지에서소유하고있다. KBA 는또한특정디자인바로옆에 KBA 를위치시키고, 자사인쇄기제품과관련서비스를표시하기위한합성마크의등록상표도미국, 독일, 일본, 캐나다등지에서소유하고있다. 또한, KBA 는 KBA COMMANDER, KBA RAPIDA, 그리고 KBA COLORA 와같이 KBA 를포함하는마크에대한등록상표를여러해당지역에서소유하고있다. 2
5. 당사자들의주장 A. 신청인의주장 본건에있어신청인의주장은다음과같다 : (1) 분쟁도메인이름은신청인이소유하고있는상표또는서비스표와동일또는유사하다. KBA 회사는 KBA 의등록상표를소유하고있다. 도메인이름 <kba.com> 과상표와의유일한차이점이라곤 www 과.com 으로아주근소한차이일뿐이다. 따라서, 분쟁도메인이름은 KBA 와동일한것으로간주되어야한다. 도메인이름은또한상표와혼동할정도로유사하다. 도메인이름의주요부분은 kba 이며, 이는등록상표 KBA 와모양과발음에있어혼동할정도로유사하다. 따라서분쟁도메인이름은최소한 KBA 와혼동할정도로유사한것으로간주되어야한다. (2) 피신청인은분쟁도메인이름에대하여어떠한권리나정당한이해관계가없다. 규정제 4(c) 항에따라, 피신청인이다음사항들을제시하는경우, 권리와정당한이해관계를가졌다는것을증명할수있다. (i) (ii) (iii) 본분쟁에대한통보가있기전에, 피신청인은제품이나서비스의성실한제공을위하여도메인이름이나도메인이름에상응하는이름을사용했거나, 사용할준비를했다. 피신청인 ( 개인, 비즈니스또는다른조직체 ) 이상표나서비스표에대한권리를획득하지않았더라도일반적으로도메인이름으로알려져있다. 피신청인은소비자들을현혹시키거나문제의상표나서비스표를손상시켜상업적이익을얻으려는의도없이도메인이름을적법하게비영리적으로사용하거나정당하게사용하고있다. 그러나, 피신청인은이러한상황이존재한다는것을아직까지증명하지않았으며증명할수도없을것이다. 피신청인이 <kba.com> 을 사용 한것은신청인이그에게 KBA 에대한신청인의기존의권리와도메인이름분쟁해결통일규정에의거하여조치를취할가능성을통보한후였다. 나아가, 이러한 사용 이라는것도도메인이름을정당하게사용한다는것을보여주기위한허구적이고거짓된웹사이트를통해서였다. 피신청인이도메인이름을정당하게사용한적이있다는증거는없다. 피신청인은 KBA 에대한아무런라이센스권리도가지고있지않다. 즉, KBA 는피신청인에게어떤방식으로든지 KBA 를사용할허가나동의를허여한적이없다. 그리고, 미국특허청데이터베이스의검색결과 KBA 와동일하거나유사한어떠한상표나서비스표에대해피신청인이 3
상표등록출원을하거나등록했다는기록이없다. 상기사실로미루어, 피신청인이도메인이름에대하여아무런권리나정당한이해관계가없다는것이명백하다. (3) 분쟁도메인이름은악의로등록되었고사용되고있다. 첫째 2003 년 12 월 31 일자로신청인이피신청인에게보낸이메일에는, 신청인의사업이 KBA 을오래사용해왔고, KBA 에대한다수의등록상표를소유하고있으며 KBA 를통해영업권을획득했다는점들을들어 <kba.com> 이신청인에게아주중요하다는것을명시했다. 신청인은피신청인이이러한사실을알고있으면서기만적인웹사이트를사용하여신청인이나다른잠재적구매자로부터거액의돈을뜯어낼목적으로만이도메인이름을보유하고있다고본다. 신청인의이메일에대한피신청인의시기적절한답신거부로비추어보아, 피신청인이단지도메인이름과직접관련된지출금액을초과하는액수로도메인이름을신청인에게판매, 임대또는이전하기만을원한다는결론을내릴수있다. 둘째, <kba.com> 을보유하고, 신청인의이메일에응답하거나어떤식으로든신청인과연락을취하는데실패함으로써, 피신청인은현재신청인이사업추진의일환으로도메인이름을적법하게사용하는것을방해하고있다. 아울러, 이와관련한피신청인의행동은한국에서벌어지는비슷한행위와틀을같이하고있는듯보인다. 위에언급한바와같이, 피신청인은 <kba.com> 에현재판매중인다른 11 개의웹사이트와거의동일한허위웹사이트를올려놓았다. 더욱중요한것은, 이러한허구적웹사이트와관련된도메인이름들이세계시장의주요비즈니스및상업조직들의이름과유사하다는것이다. 이외에도피신청인은 <kba.com> 을단지 소극적으로사용 함으로써악의로행동하고있다. 신청인이아는바에의하면, 피신청인은 <kba.com> 을정당하게사용한적이없다. 뿐만아니라, 본사건에서피신청인의소극적사용은사람들로하여금신청인이웹사이트가없다고잘못생각하게하거나또는사람들이신청인을인터넷에서찾으려는노력을방해할수있다. 셋째, 피신청인은기만적인방법으로 <KBA.COM> 을사용하고있다. 피신청인은이도메인이름을 KBA Consulting 이라고하는온라인마케팅회사의것이라고주장하는웹사이트에링크시켰다. 그렇지만, 이웹사이트는 11 개다른웹사이트와어떤면에서보더라도사실상동일하다. 이는 KBA Consulting 이실제로존재하지않으며, 피신청인이통일도메인이름분쟁해결규정에따른조치를피하기위해허구적인고판에박은듯한웹사이트들을사용하여도메인이름이진정으로사용된것같은거짓된인상을준다. 넷째, 피신청인은분쟁도메인이름의이전과관련하여신청인이보낸이메일에응답하지않았다. 그대신신청인이피신청인에게 2003 년 12 월 31 일자이메일에서 KBA 의 KBA 에대한사업적사용, KBA 에대한상표권, 통일도메인이름분쟁해결규정에의거한분쟁도메인이름에대한권리그리고피신청인이이도메인이름을사용하고있지않다는것을신청인이알고있다는사실을알린후얼마되지않아피신청인은 <KBA.COM> 에가상적웹시이트를올려놓았다. 피신청인의사이비웹사이트는통일도메인이름분쟁해결규정에따른조치에대처할목적으로 4
<KBA.COM> 을적법하게 사용 하고있다는것을공공연하고기만적으로나타내기위한것이다. 다섯째, 피신청인은도메인이름을악의로보유하고있던이전등록자에게서 <KBA.COM> 을인수했다. 피신청인에앞선보유자 ( 크라이스트씨 ) 도도메인이름을소극적으로만사용하고있었으며, 엄청나게부플린가격에그이름을신청인에게팔려고했었다. 그리고크라이스트씨의악의는피신청인에게전가될수있다. 피신청인은신청인이크라이스트씨에게 KBA 에대한신청인의정당한권리와그러한권리를주장하기위한추가적조치에대한의도를통보한후 2-3 일만에분쟁도메인이름을인수했다. 그직후에, 피신청인은 <KBA.COM> 에단하나의페이지를올려놓아, 그사이트가 under construction( 개설중 ) 이며 coming soon( 곧개설될것 ) 임을기재했다. 2003 년 12 월 31 일, 신청인은피신청인에게 KBA 에대한신청인의정당한권리를통보했다. 신청인은또한그전에크라이스트씨와의일들과, 크라이스트씨가분쟁도메인이름을악의로사용했다는것에대한사실에입각한신청인의믿음을통보했다. 그렇지만, 이러한통보에대응해, 피신청인은분쟁도메인이름에대한가상적인웹사이트를제작했다. 이모든사실들을종합해볼때합리적으로내릴수있는결론은크라이스트씨가악의적으로분쟁도메인이름을사용했으며다른기관 ( 예, 신청인 ) 이분쟁도메인이름에대한권리가있다는것을피신청인이알고있었거나마땅히알았어야했다는것이다. B. 피신청인의주장 본건에있어피신청인의주장은다음과같다 : (1) 신청인이권리를가지고있는상표또는서비스표와도메인이름이동일하거나혼동을일으킬정도로유사한지여부 <kba.com> 중에서뒤의확장자인닷컴 (.com) 을뺀앞의알파벳 3 자인 KBA 가신청인의상표와유사할수있다. 그렇지만 KBA.COM 중앞의 3 자의알파벳이신청인의상표와유사하다고해서도메인이름인 <kba.com> 의소유권까지권리를주장하는것은부당하다. 피신청인은신청인의존재나이름을전혀알지못하며신청인의명칭이나상표는피신청인의거주국가인대한민국에서는전혀알려진바가없다. 오히려대한민국에서는대한농구협회 (Korea Basketball Association) 의약어로서의 KBA 가저명하다. 또한 KBA 는대한민국내에서많은단체의약어로사용되어지고있다. 대표적인곳이대한농구협회 (Korea Basketball Association) 이며그외에한국풍선협회 (Korea Balloon Association), 한국생체인식협의회 (Korea Biometrics Association), 대한배드민턴협회 (Korea Badminton Association), 대한야구협회 (Korea Baseball Association) 등과같이열거하기힘들정도로 KBA 를약어로사용하는단체의수는많다. 신청인은대한민국에서 KBA 에대한등록상표권이없다. 특허청 (kipris.or.kr) 에서의검색결과신청인이상표등록출원한 1 건을포함한총 6 건의검색결과가나왔다. 신청인은 2001 년 8 월 28 일상표등록출원을하였으나 2003 년 7 월 4 일에최종적으로상표권등록거절결정서를통보 5
받았다. 또한신청인이외의 5 건중에서 4 건에대해서도최종적으로등록거절결정이났으며, 나머지 1 건은현재출원이계류중이다. KBA 는식별력이없다. 신청인은인쇄기를제작, 판매하는기업이며 KBA 가여러나라에서저명하게사용되고있다고주장했다. 하지만신청인이서비스하는인쇄기는제품의특성상일반인들이접하거나사용하기힘든소수의해당분야의종사자들만이알고있는 ( 있을 ) 비대중적이며비일반적인제품이므로일반인들에게익숙하지못한제품이다. 상표등록에대한적용에앞서신청인의 KBA 를관습법 (common law) 에적용할어떠한명성과증거가없다. 신청인이서비스하는인쇄기는소수의관련종사자만이접하고인식할수있는제품으로서일반인들에게친숙하지못하다. 이런제품의상표명이관습법에적용받을수는없을것이다. (2) 피신청인이그도메인이름에대한권리또는정당한이익을가지고있는지여부 피신청인은본분쟁도메인이름인 <kba.com> 을 Korea Business Architects 의약어로등록 ( 구입 ) 하였다. 인터넷을통하여사업을영위하고있는개인이나소규모기업들에게부족한부분인이메일, 웹사이트제작등을저렴하게제공하는비즈니스를하려고준비중이었으나신청인의분쟁조정신청으로인하여현재중단상태다. 피신청인은신청인이취급하는서비스인인쇄기와관련하여같거나비슷한제품에대해서웹사이트에서다루지않았으며과거에다룬적도없고앞으로도다룰생각과이유도없다. 또한 <kba.com> 의웹사이트는신청인의웹사이트와유사하거나혼동을줄만한어떠한단어나이미지를사용하지않았다. (3) 도메인이름이부정한목적으로등록및사용되고있는지여부 본분쟁도메인을합법적으로등록 ( 구입 ) 했다. 피신청인은이전등록자인 Evan Christ 에게서본분쟁도메인을구입하여 2003 년 11 월 28 일에소유권변경과함께대한민국에소재하는등록기관인한국정보인증 ( 주 )(DomainCA.com) 으로이전하였다. 신청인은부정한목적의자료로신청인과이전등록 ( 소유 ) 자인 Evan Christ 와의이메일을증거자료로제시하고있으나이는 Evan Christ 의행위를피신청인에게부당하게전가하는행위이다. 피신청인은 <kba.com> 의구입후신청인과신청인의경합자에게판매제의나유사한행위를한적이없다. 또한피신청인의비즈니스를위한웹사이트제작을알리고자웹사이트에공사중 (under construction) 과 coming soon 을기재했다. 그리고피신청인은도메인을판매목적으로구입하지않았기때문에신청인의이메일에답변하지않았다. 나아가, 피신청인은본분쟁조정이신청인에의한역강탈행위임을주장한다. 신청인은상업적인용도로사용되고있는 gtld 인닷컴 (.com), 닷넷 (.net), 닷비즈 (.biz), 닷인포 (.info) 중에서유독피신청인의소유인닷컴 (.com) 에만분쟁조정을제기했다. 또한, 신청인은 KBA.DE 를소유하고있지못하다. 이는본사소재지인독일내에서도신청인의 KBA 가식별력이 6
없기때문이며상표권적으로나관습법적으로나신청인의 KBA 에문제가있음을시사하는바이다. KBA 는일반적으로사용되고있는알파벳 3 자의조합일뿐이다. 신청인만이 KBA 를사용하고있는것이아니라신청인이외에수많은곳에서약어로 KBA 를사용하고있다. Yahoo.com 에서의검색결과총 284,000 건의검색결과나왔으며, 검색결과내의수많은웹사이트들은 KBA 를자신들의단체명이나사명의약어로사용 ( 포함 ) 하고있음을확인해볼수있다. 이와같이신청인의 KBA 는전혀식별력이없다. 6. 검토및판단 A. 신청인의상표와분쟁도메인이름과의동일 유사여부 분쟁도메인이름 <kba.com> 과상표 KBA 는인터넷사용상차이가전혀없는소문자 (kba) 와대문자 (KBA) 의차이및식별력이없는.com 의추가라는차이만있을뿐이므로양자혼동을일으킬정도로유사하다고본다. 상표 KBA 는 Koenig & Bauer Aktiengesellschaft 라는독일회사 ( 이하 KBA 회사 ) 가자사제품및서비스를표시하기위하여 1990 년부터사용하여온것으로서미국, 독일, 캐나다등지에상표등록이되어있다. 상표권은 KBA 회사명의로등록되어있다. 그런데신청인은독일 KBA 회사의전액지분소유자회사이다. 자회사는모회사와별개의개체로언제든지모회사로부터분리해나갈수있다. 따라서, 상표 KBA 에대한권리는신청인에게있는가에대하여는논의의여지가있을수있으나, 이하에서살펴보는바와같이신청인은피신청인이분쟁도메인이름에대한권리나정당한이해관계가없음을그리고피신청인이부정한목적으로도메인이름을등록, 이용하고있음을입증하지못하였으므로, 상표 KBA 에대한신청인의권리존부에대한판단은본사건에서는요구되지않는다. B. 분쟁도메인이름에관한피신청인의권리또는정당한이해관계 피신청인은피신청인에게분쟁도메인이름에대한권리또는정당한이해관계가있다는근거로인터넷을통하여사업을영위하고있는개인이나소규모기업들에게이메일, 웹사이트제작등을저렴하게제공하는비즈니스를하려고 Korea Business Architects 의약어로서분쟁도메인이름을구입했으나신청인의분쟁조정신청으로인하여현재는중단상태라고주장하고있다. 피신청인의주장을뒷받침해주는증거는없으나, 피신청인이분쟁도메인이름을취득한지얼마지나지않았기때문에신청인의연락을받고서야웹사이트에 under construction 및 coming soon 이라는문구를올렸다는것만으로피신청인의사용이허구적이라고판단할수는없다. C. 피신청인의부정한목적 상표 KBA 는알파벳 3 자로구성되었고대한민국내여러단체의약자로사용되고있으므로특정인이나기업과연계되어인식된것은아니다. 이러한이유로 KBA 에대한여러개의상표등록출원이거절된것이다. 또한 KBA 회사는 200 여년이상비즈니스를해왔으나 KBA 상표는 1990 년부터사용하기시작하였으며소비제품이아닌인쇄기등에 7
사용되었으므로 KBA 상표가신청인이나신청인의모회사인 KBA 회사의소유라고일반대중에게인식되어있다고볼수없다. 신청인은피신청인이전에분쟁도메인이름을소유했던크라이스트씨의악의가피신청인에게전가되어야한다고주장하고있으나피신청인과크라이스트씨사이에악의적인거래가있었다는입증이없다. 신청인이크라이스트씨에게행정절차를신청하겠다는의사를통지한후 2-3 일만에피신청인이분쟁도메인이름을인수했다는사실만으로는악의적인거래라고결론지을수없다. 신청인이신청인과크라이스트씨사이의일들을피신청인에게통지한것은피신청인이분쟁도메인이름을인수한이후이며, 상기한바와같이 KBA 상표는신청인이나 KBA 회사의소유라고일반대중에게인식되어있는상태가아니므로, 피신청인이분쟁도메인이름에대한신청인의권리를알고이를인수한것이라고볼수없다. 7. 결정 앞에서검토한바와같이, 신청인은분쟁도메인이름에대하여규정제 4 조 (a) 항에열거된세가지사항모두를입증하는데에실패한것으로판단한다. 따라서, 본행정패널은분쟁도메인이름의등록을말소하고신청인에게이전하라는신청인의신청을기각한다. 김영단독패널위원 일자 : 2004 년 4 월 12 일 8