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발 간 등 록 번 호 11-1430000-000484-08 심판관 보수교육 교재 Ⅰ ISSN 1975-3446 상 표 판 례 (통권 제17호) 2008. 12 특 허 심 판 원

목 차 제6조 제1항 제2호 1. 2008허6642(등록무효) 3 제6조 제1항 제3호 1. 2008원(취소판결)34 11 2. 2008허5878 16 3. 2008허6468 23 4. 2008허7539 29 제6조 제1항 제4호 1. 2008허5397 37 제6조 제1항 제6호 1. 2008허2824 45 제6조 제1항 제7호 1. 2008허5663 53 제6조 제2항 1. 2006후2288(2005허9930) 61 제7조 제1항 제6호 1. 2007허14257 85 - i -

제7조 제1항 제7호, 제8조 제1항 1. 2008허1562 95 2. 2008허2312 101 3. 2008허2633 107 4. 2008허5885 114 5. 2008허6796 118 6. 2008허3605 123 7. 2008허6055 132 8. 2008허6123 137 9. 2008허6765 143 10. 2007허4762 150 11. 2007허13049 154 12. 2008후1739(2008허767) 160 13. 2007허13674 170 14. 2008후2213(2008허1814) 176 15. 2007허13605 185 16. 2008허3704 195 17. 2008허4639 200 18. 2008허6451 205 지정상품 1. 2008허4165 213 2. 2008허6789 219 제7조 제1항 제10호 1. 2007허11883 227 2. 2008허4905 237 3. 2008허5212 247 - ii -

제7조 제1항 제11호 1. 2007허10804 257 2. 2007허13292 266 3. 2008허1111 274 4. 2008허4479 282 5. 2008후1258(2007허10583) 291 6. 2007허7792 302 7. 2008허477 312 8. 2007허14011 318 제7조 제1항 제12호 1. 2008후1586(2007허13001) 327 2. 2007허10651 337 3. 2008허1838 344 4. 2008허3841 354 제73조 제1항 제3호 1. 2008후507 363 2. 2008후750(2007허8078, 2001후2689) 366 제73조 제1항 제8호 1. 2008허7003 383 권리범위확인심판 1. 2006후2295(2006허3458) 393 2. 2007허13155 402 3. 2008허2794 406 4. 2008허5991 412 - iii -

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제6조 제1항 제2호 - 1 -

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특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2008허6642 등록무효(상) 원 고 신형서 (******-*******) 안동시 노하동 소송대리인 변리사 전 준 피 고 배재한 (******-*******) 안동시 금곡동 변 론 종 결 2008. 9. 4. 판 결 선 고 2008. 9. 25. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 4. 22. 2007당1459호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번호 제0608556호 등록상표의 지정상품을 떡 으로 하는 부분을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 3 -

이 유 1. 기초사실 [인정근거] 갑 제1, 2, 30호증의 각 기재 가. 피고의 등록상표와 선등록상표 (1) 피고의 등록상표 1 출원일 / 등록결정일 / 등록번호 : 2003. 11. 13. / 2005. 1. 18. / 제0608556호 2 구성 : 벙어리찰떡 3 지정상품 : 상품류 구분 제30류의 빈대떡, 호떡, 떡(이하, 피고의 등록상표를 이 사건 등록상표 라 한다) (2) 선등록상표 1 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2000. 5. 19. / 2001. 10. 17. / 제0503850호 2 구성 : 3 지정상품 : 상품류 구분 제30류의 쌀, 식빵, 국수, 메주, 만두, 간장, 고추장, 된장, 고춧가루, 전과 나. 이 사건 심결의 경위 (1) 원고는 2007. 6. 5. 특허심판원에 2007당1459호로 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제1, 2호 또는 구 상표법(2004. 12. 31. 법률 제7290호로 개정되기 전의 것, 이하 구 상표법 이라 한다) 제7조 제1항 제7호에 해당하여 그에 대한 상표등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 상표등록무효심판을 청구하였다. - 4 -

(2) 특허심판원은 2008. 4. 22. 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제1, 2호 에 규정된 보통명칭, 관용표장에 해당하지 아니하고, 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 규정된 타인의 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일하거나 유사한 상표에 해당하지 아니한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 2. 당사자들 주장의 요지와 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 이 사건 등록상표 중 지정상품을 떡으로 하는 부분은 상표법 제6조 제1항 제2호에 규정된 관용표장에 해당하거나, 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 규정된 타인의 선등록 상표와 표장 및 지정상품이 동일하거나 유사한 상표에 해당하므로, 그에 대한 상표등록 이 무효로 되어야 한다. 나. 피고 주장의 요지 이 사건 등록상표 중 지정상품을 떡으로 하는 부분은 상표법 제6조 제1항 제2호에 규정된 관용표장에 해당하지 아니하고, 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 규정된 타인의 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일하거나 유사한 상표에도 해당하지 아니하므로, 그에 대한 상표등록이 무효로 될 수 없다. 다. 이 사건의 쟁점 그렇다면, 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표 중 지정상품을 떡으로 하는 부분이 상표법 제6조 제1항 제2호 또는 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 규정된 등록을 받을 수 없는 상표에 해당하는지 여부에 있는바, 아래에서는 먼저 이 사건 등록상표가 상표 법 제6조 제1항 제2호에 규정된 관용표장에 해당하는지 여부에 관하여 본다. - 5 -

3. 이 사건 등록상표의 상표법 제6조 제1항 제2호 해당 여부 판단 가. 판단기준 상표법 제6조 제1항 제2호에 규정된 그 상품에 대하여 관용하는 상표, 즉 관용표 장 은 특정 종류의 상품을 취급하는 거래업계에서 그 상품의 명칭 등으로 일반적으로 사용된 결과 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것이 아니라 그 상품 자체를 가리 키는 것으로 인식되는 표장을 말한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2003후243 판결 참조). 상표법 제6조 제1항 제1호에 규정된 보통명칭의 경우에는 거래업계의 동업자들뿐만 아니라 일반 소비자들에 의해서도 특정 종류의 상품의 일반명칭으로 사용될 것을 요하 나, 상표법 제6조 제1항 제2호에 규정된 관용표장은 거래업계의 동업자들 사이에 자유 롭게 사용된 표장이면 족하고(대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후2246 판결 참조), 전국 적 범위가 아닌 특정 지역 거래업계의 동업자들 사이에 자유롭게 사용된 표장도 이에 해당한다. 또한, 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제2호에 규정된 관용표장에 해당하 는지 여부는 그 상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다. 나. 판단 (1) 갑 제3, 7, 9, 18, 21 내지 23, 32, 40호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종 합하면, 1 벙어리찰떡 또는 버버리찰떡(버버리는 벙어리의 안동지역 사투리이다, 이하 벙어리찰떡과 버버리찰떡을 통틀어 벙어리찰떡 이라 한다)은 물에 불린 찹쌀을 찌고 절구에 오래 치댄 뒤 큼직하게 썰어 양쪽에 팥고물, 콩고물, 깨고물을 묻힌 안동지역의 별미떡을 가리키는 명칭으로서, 안동지역에서 떡을 생산, 판매하는 동업자들에 의하여 이 사건 등록상표가 등록결정되기 오래 전부터 위와 같은 종류의 떡을 가리키는 제품명 - 6 -

으로 사용되어 온 사실(갑 제3, 18호증, 원고의 2008. 9. 19.자 참고서면에 첨부된 사실 확인서들), 2 벙어리찰떡은 김노미가 1920년경 안동시 안흥동에 차린 떡집에서 판매 한 떡이 시초로서, 그 명칭은 고객들이 김노미의 둘째아들 권봉필이 벙어리인 것을 보 고 김노미의 떡집을 벙어리네 떡집 이라 부른 것에서 유래된 것인데(갑 제3, 18호증, 갑 제23호증, 46면), 김노미나 그로부터 영업을 승계한 자가 이 사건 등록상표의 등록 결정일 이전에 벙어리찰떡에 관하여 지정상품을 떡으로 하여 상표등록을 받아 이를 관 리하여온 바 없고(다툼 없는 사실), 김노미 이외에도 민죽희 등이 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 안동에서 벙어리찰떡이란 명칭의 떡을 생산, 판매하였던 사실(갑 제 21호증, 갑 제23호증, 49면), 3 1988년 발간된 계간지 안동 의 봄호에는 안동하면 생각나지요, 버버리찰떡 이라는 제목으로 벙어리찰떡에 대하여 다룬 글이 실렸고(갑 제 32호증), 2004. 11. 22.자 한겨레 신문과 2004. 11. 23.자 연합뉴스 및 2004. 12. 6.자 조선일보에는 벙어리찰떡이 안동지역에서 오랫동안 서민들의 간식으로 사랑받아온 음식 이라는 내용의 기사가 실렸던 사실(갑 제7, 9, 21호증), 4 또한, 2002. 2. 발간된 학술 지 안동개발연구 에는 향토지적재산소재의 평가-선정 이라는 제목으로 벙어리찰떡에 대하여 상표등록을 하여 안동시의 지적재산권으로 관리하여야 한다는 내용의 논문이 발표되기도 하였던 사실(갑 제22호증)을 각 인정할 수 있다. (2) 위의 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표인 벙어리찰떡 은 1920년경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2005. 1. 18.경까지 약 80년간 안동지역에서 떡을 생산, 판매하는 동업자들 사이에 특정 종류의 떡을 가리키는 제품명으로 자유롭게 사용되어 왔다고 할 것이므로, 상표법 제6조 제1항 제2호에 규정된 관용표장에 해당한다 할 것 이다. - 7 -

다. 소결론 따라서, 이 사건 등록상표 중 지정상품을 떡으로 하는 부분은 상표법 제6조 제1항 제2호에 규정된 관용표장에 해당하여 식별력이 없으므로, 원고의 나머지 주장에 관하 여 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 그에 대한 상표등록이 무효로 되어야 한다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 심결 중 이 사건 등록상표의 지정상품을 떡으로 하는 부분은 이 와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 하고, 이를 구하는 원고의 청구는 이유 있 어 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 이태종 판사 김제완 판사 박원규 - 8 -

제6조 제1항 제3호 - 9 -

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특 허 심 판 원 제 1 부 심 결 심 판 번 호 사 건 의 표 시 2008원(취소판결)34 2008 후(원) 2084 (2006년 서비스표출원 제 13747호 거절결정불복심판) 환송사건 청 구 인 구글 잉크. 미국 캘리포니아 마운틴 뷰 앰피씨어터 파크웨이 1600 (우편번호 94043) 대리인 변리사 양영준 서울 종로구 내자동 세양빌딩 (김.장법률사무소) 대리인 변리사 위혜숙 서울 종로구 신문로 1가 226 흥국생명빌딩 9층 (김.장법률사무소) 원 결 정 2007. 6. 28.자 거절결정 원 심 결 2008.01.17.자 2007원8105 심결 취 소 판 결 취소확 정판결 특허법원 2008.05.28.자 선고 2008허(원)2060 판결 대법원 2008.08.28.자 선고 2008후(원)2084 판결 - 11 -

주 문 원 결정을 취소하고 이 사건을 특허청 심사국에 환송한다. 주문과 같다. 청구의 취지 이 유 1. 이 사건 출원서비스표 가. 출원번호/출원일 : 제41-2006-13747호/2006. 5. 29. 나. 구 성 : 다. 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제38류의 전자우편업(Electronic mail services), 컴퓨터 네트워크를 통한 워크그룹 통신업 (workgroup communications services over computer networks), 텔레커뮤니케이션 수단을 통한 데이터전송/수신업 (data transmission and reception services via telecommunication means), 컴퓨터 및 텔레커뮤니케이션네트워크를 통해 접근 가능한 데이터의 전자교환업(electronic exchange of data accessible via computer and telecommunication networks), 카 페환경의 인터넷에 대한 인터넷이용자 접속제공업, 카페환경의 인터넷에 대한 인터넷 통신 접속제공업, 인터넷을 이용한 커뮤니티사이트 제공업, 음성/데이터/그래픽의 단거 리 및 장거리 전송업(local and long distance transmission of voice, data, graphics), 글로벌 컴퓨터정보네트워크에 대한 다중사용자 접속제공업(providing multi- - 12 -

ple-user access to a global computer information network), 컴퓨터통신업 (computer communication services), 무선통신업(wireless communication services), 전화통신업(telephone communication services), 휴대폰 통신업(mobilephone communication services), 컴퓨터를 이용한 인스턴트 메시징서비스업(instant messaging services using computer), 온라인대화방/게시판 서비스업(online chatroom and bulletin board services), 화상/음성회의 서비스업(video and audio conferencing services) 2. 원 심결의 요지 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지를 살펴보면, 이 사 건 출원서비스표는 영문 알파벳 G 와 이보다 작은 글자체로 이 결합하 여 과 같이 구성된 표장임을 알 수 있는데, 어떤 서비스표가 기술적 표 장인지 여부를 판단함에 있어 그 외관상 문자 크기의 차이로 G 와 이 쉽게 구분되어지고, 부분은 편지봉투 모양으로 도형화되어 있지만, 이 사건 출 원서비스표의 지정서비스업인 전자우편업, 텔레커뮤니케이션수단을 통한 데이터전송/ 수신업 등 통신업과 관련하여 볼 때, 굵은 선에 의하여 영문 알파벳 M 으로 쉽게 인식되어져, 그 도형화의 정도가 문자부분의 관념을 상쇄시키지 아니하는 부수적 또는 보조적인 것에 불과하다 할 것이어서, 이 사건 출원서비스표는 그 전체적인 호칭인 지 메일 또는 쥐메일 로부터 알파벳 G 와 우편, 통신 등의 뜻을 가진 영문자 Mail 이 결합된 서비스표라고 직감되는 표장이라고 할 것이고, G 는 여전히 간단하고 흔한 표장에 불과하다. - 13 -

또한, Mail 이 통신, 우편 을 의미함은 우리나라의 영어교육 수준에서 볼 때 국 내의 일반수요자나 거래자 사이에 널리 알려져 있다고 인정되는바, 이 사건 출원서비 스표의 지정서비스업이 통신업, 전자우편업임을 고려하면 이 사건 출원서비스 표의 부분은 일반수요자나 거래자들이 위 서비스표에 의하여 그 서비스 업의 출처를 인식할 수 없으므로 식별력이 없다고 할 것이다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 간단하고 흔한 표장과 서비스업의 제공목적, 수단 등 을 나타내는 기술적 표장만의 결합으로 이루어진 것이어서 상표법 제6조 제1항 제3호, 제6호에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조의 규정을 적용하여 그 상표등록을 거절한 원결정은 정당하다 할 것이고, 이와 상반된 청구인의 주장은 이유 없다. 3. 특허법원 판결의 요지 이 사건 출원서비스표는 영문자 G, 영문자 M 을 편지봉투 모양으로 도형화한 및 영문자 ail 이 띄어쓰기 없이 일체로 결합된 표장으로서, 위 도형에서 영 문자 M 부분이 굵게 처리되고 편지봉투 모양이 전자우편인 e-mail 서비스에서 흔히 사용되는 도형이어서 이 mail로 직감된다는 점 등에 비추어 볼 때, Gmail로 호 칭, 관념되는 표장이라 할 것이다. 그런데 위 Gmail로부터는 G의 메일 또는 G와 관련된 메일 등의 관념이 직관적으로 도출될 뿐이므로, 이 사건 출원서비스표의 전체적인 구상에 비추어 볼 때 일반 수요자 나 거래자가 그 지정서비스업인 전자우편업 등의 단순한 목적, 수단 등 성질을 표시하 는 것으로 인식한다고 보기 어렵다. - 14 -

따라서 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당한 다고 할 수 없다. 4. 판단 심결의 취소판결이 확정된 때부터 특허심판원에 새로운 주장사실 및 증거제출이 없 었으므로 특허법원의 판단의 이유와 같이 이 사건 출원상표는 그 서비스업의 제공목 적, 제공수단 등을 직감키는 서비스표이므로 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제6호에 해당한다는 이유로 상표법 제23조의 규정을 적용하여 거절한 원결정은 타당하지 아니 하다. 5. 결론 그러므로 원 결정을 취소하고, 이 사건을 다시 심사에 부치기 위하여 특허청 심사국에 환송하기로 하여 주문과 같이 심결한다. 2008. 10. 27. 심판장 심판관 김종안 주 심 심판관 임준호 심판관 모효신 - 15 -

특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2008허5878 거절결정(상) 원 고 세이코 엡슨 가부시키가이샤 일본 도쿄도 신주쿠구 니시신주쿠 2초메 4-1 대표이사 세이지 하나오카 소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 김영철 소송복대리인 변리사 김재혜 피 고 특허청장 소송수행자 윤희식 변 론 종 결 2008. 9. 4. 판 결 선 고 2008. 9. 25. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 4. 1. 2007원9308호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 16 -

이 유 1. 기초사실 [인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 을 제1호증의 1, 2, 3] 가. 심결의 경위 (1) 원고는 2006. 11. 3. 아래 나항 기재 상표(이하 이 사건 출원상표 라고 한다)를 출원하였으나, 특허청 심사관은 2007. 7. 31. 이 사건 출원상표는 1 수요자가 판단할 때 다른 상품보다 더 작게 디자인 된 의 뜻으로 쉽게 인식되어지므로, 지정상품의 품 질, 형상 등의 의미를 직감시키는 성질표시로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하 고, 2 아래 다항 기재 선등록상표/서비스표와 호칭 및 관념이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 것을 이유로 하여 거절결정을 하였다. (2) 원고의 위 거절결정에 대한 불복심판청구에 대하여, 특허심판원은 이를 2007원 9308호로 심리하여 2008. 4. 1. 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당 한다는 이유로 원거절결정을 유지하고 원고의 심판청구를 기각하는 주문 기재의 이 사 건 심결을 하였다. 나. 이 사건 출원상표 (1) 구 성 : (2) 출원번호/ 출원일 : 제40-2006-55600호/ 2006. 11. 3. (3) 지정상품 : 디지털 카메라, 디지털 오디오 플레이어, 디지털 비디오 카메라, 디 지털 비디오 디스크 레코더, 디지털 비디오 디스크 플레이어, 셀룰러 폰, 집적회로, 고 밀도 집적회로, 컴퓨터프로그램, 잉크젯 프린터, 레이저 프린터, 스캐너, 컴퓨터용 액정 - 17 -

프로젝터, 컴퓨터, PDA, 영화용 액정프로젝터, 휴대용 네비게이션, 반도체, 디지털 텔레 비전(상품류 구분 제9류) 다. 선등록상표/서비스표 (1) 구 성 : (2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2001. 8. 7./ 2003. 6. 20./ 제7633호 (3) 지정상품/서비스업 : 유량계(flow meters), 수도계량기(water meters), 다운로드 할 수 있는 전자서적, 전기 케이블, 전선, 전기와이어, 음향과 영상의 기록/전송/재생용장치 등 (이상 상품류 구분 제9류), 직업상담업, 신상품에 관한 연구개발업, 기계생산 및 기계공학 분야의 연구업, 건축설계업, 기술프로젝트기획업 등(이상 서비스업류 구분 제42류) 2. 당사자의 주장 및 쟁점 원고는 이 사건 출원상표는 문자 부분뿐만 아니라 표장 전체로서 지정상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이 아니므로, 상표법 제6조 제1항 제3호의 규 정에 해당하지 않는다고 주장하고, 피고는 이 사건 출원상표는 지정상품의 품질, 형상 을 직접적으로 표시하는 표장만으로 된 것이므로 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 해당되어 등록될 수 없는 상표라고만 주장하고 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 는 여부에 관하여는 주장하지 아니하므로, 이하에서는 이 사건 출원상표가 상표법 제6 조 제1항 제3호에 해당하는지 여부에 관하여만 살펴본다. 3. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부 [인정근거 : 갑 제3, 4호증(가지번호 포함), 경험칙, 변론 전체의 취지] - 18 -

가. 법리 상표법 제6조 제1항 제3호는 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법 또는 시기를 보통으로 표시하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다 고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 그와 같은 기술적 표장은 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고, 또한 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점 배타적으 로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있다 할 것인바, 어느 상표 가 등록을 받을 수 없는 기술적 상표인지의 여부는 국내에 있어서의 당해 상품의 거래 실정에 따라서 결정하여야 할 것인바, 상표가 그 지정상품의 품질 효능 용도 등을 암시 하거나 강조하는 것으로 보인다고 하더라도, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 일반수 요자나 거래자들에게 지정상품의 단순한 품질 효능 용도 등을 표시하는 방법으로 인식 되지 않는 것은 기술적 상표에 해당하지 않는다고 할 것이다. 그리고 문자, 도형, 기호 등이 결합되어 있는 상표에 있어 도형이나 기호 등이 부수적 또는 보조적인 것에 불과 하다고 볼 여지가 없는 한, 기술적 상표에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서, 문자, 도형, 기호 등이 결합된 전체 상표의 구성을 기준으로 판단하여야 하고, 그 상표를 구 성하고 있는 각 부분을 하나 하나 떼어서 판단할 것은 아니라고 할 것이다(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후1208 판결 참조). 나. 이 사건 출원상표의 경우 (1) 이 사건 출원상표는 그 외관에 있어, 수학기호인 + 와 영어 소문자로 이루어진 영문 less 가 서로 인접하여 상단에 위치하고 그 아래에 가로로 수학식에서 나누기를 - 19 -

의미하는 이 위치하고, 그 아래에 영어 소문자인 design 을 상단의 less 에 대응하 는 위치에 보다 가는 글씨체로 구성하여 이를 검은 색의 사각형 모양의 도형 내에 배 치한 것으로서 검은 색 바탕에 흰 색으로 된 글씨를 대비하여 그 색채감이 강하고, + 와 를 영문자인 less 와 design 사이에 적절히 배치함으로써 일종의 수학식과 같은 이미지를 도입한 형태의 결합상표이다. (2) 이 사건 출원상표는, 를 기준으로 상단 부분은 + less 로 이루어진 것인데, 수학기호인 + 는 더하기 의 의미를 가진 부호로서, 영문으로 플러스(plus), 한글로는 더하기 로 호칭 및 관념된다. 그리고 less 에 관하여 보건대, 일반적으로 국내에 발행 된 영어사전에는 어휘의 중요도에 따라 중학교 기본 어휘에는 표를, 고등학교 기본 어휘에는 표를, 대학교양정도의 어휘에는 *표를 붙이는데, 1ess 는 표가 표시되어 있 으므로 중학교 기본 어휘에 해당하고, 양 또는 수에 있어서 더 적은, 보다 적은 또는 크기, 무게, 가치 따위에 있어 한층 작은, 보다 작은 의 뜻을 가지고 있으므로 그와 같 이 관념되고, 레스 로 호칭된다. 다만, less 는 명사에 붙어서 사용될 경우에는 이 없는, 무한한, 무수의 의 뜻을 가지고 있고, 리스 로 호칭된다. 마지막으로 의 하단의 영문 소문자로 된 design 은 디자인 으로 호칭되고, 기본적인 의미인 디자인, 도안, 모형, 무늬 등으로 관념된다. 그런데, + 의 경우 ink plus, ADD+plus, copy mate +, Medical + 에서 보는 바와 같이 그 영어발음인 plus 또는 + 의 형태로 문자에 결합되어 주로 사용되어 있고, 여러 개의 도형 및 기호와 혼합되어 사용되거나 크기 등에서 상표의 전체적인 구성에서 차지하는 위치가 미미하여 부수적, 보조적으로 사용되었다는 등의 사정이 있지 않는 한 독자적인 식별력을 가지며, 일반적으로 + 는 더한다는 의미를 가지므로 무엇인가를 부 - 20 -

가, 추가한다는 뜻을 강조한다는 점에서 볼 때 결합된 문자와 분리되어 인식되는 것이 아 니라 결합된 문자와 함께 호칭, 관념된다고 보는 것이 타당하다. 따라서 이 사건 출원상표의 경우에도 의 상단 부분은 less 만으로 분리되어 호 칭, 관념되는 것이 아니라 + less 로 전체적으로 인식되어, 플러스 레스 또는 플러 스리스 로 호칭되고(+ 뒤에 영어단어가 온 점에 비추어 한글인 더하기 로는 호칭될 가 능성이 희박하다), 그 관념에서도 더하거나 적은 또는 더함이 없는 등으로 인식될 것이다. 다만, 하단 부분의 design 은 +less 와 위치상 이격되어 있으나, + less 가 상단에 위치하고 있고, 좀 더 선명한 글씨체로 구성된 점에 비추어 볼 때 design 부분은 제외하고 +less 만으로 인식될 여지는 있으나, design 만으로 인식될 가능성은 지극히 낮을 것으로 보인다. (3) 앞에서 인정한 바에 의하면, 이 사건 출원상표는 그 상표를 구성하는 외관의 경 우, 수학적 기호와 영문자를 결합한 독창적인 형태로 구성되어 있어 그 지정상품의 품 질 효능 용도 등을 보통으로 표시하는 방법으로 표시되어 있다고 보기 어렵고, 호칭 이나 관념에 있어서도 + 와 less 의 결합에 있어 여러 가지 다양한 호칭이나 관념 을 가지고 있어 하나의 통일된 호칭이나 관념을 도출하는 것이 자명하다고 하기 어 려운데, 일반 소비자나 거래자들이 이와 같은 여러 가지 형태의 상표의 구성 중 유독 less 만을 추출하여, 여러 가지 의미 중 특별히 크기, 무게, 가치 따위에 있어 한층 작 은, 보다 작은 의미만으로 인식하고, 이를 그 지정상품인 디지털 카메라, 레이저 프린 터 등의 상품과 관련하여 다른 상품보다 보다 작게 디자인된 디지털 카메라, 보다 작게 디자인된 레이저 프린터 라는 의미로만 직감적으로 인식한다고 볼 만한 특별한 사정이나 이를 뒷받침할만한 자료도 없는 상태에서 일반 소비자나 거래자들의 인식을 - 21 -

그와 같이 단정할 수 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 지정상품의 성질(형상)을 보통 으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 기술적 표장에 해당한다고 할 수 없 다. 다. 소결론 따라서, 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 해당된다는 이유 로 원 거절결정을 유지한 이 사건 심결은 부적법하다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 원유석 판사 우라옥 판사 김종석 - 22 -

특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2008허6468 거절결정(상) 원 고 주식회사 아모레퍼시픽 서울 용산구 한강로2가 181 대표이사 서경배 소송대리인 변리사 김종득 피 고 특허청장 소송수행자 유병덕 변 론 종 결 2008. 8. 22. 판 결 선 고 2008. 9. 5. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 4. 18. 2007원10214호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 23 -

이 유 1. 심결의 경위 등 가. 이 사건 출원상표 ⑴ 출원일/출원번호 : 2007. 1. 10./제40-2007-1387호 ⑵ 구성 : ⑶ 지정상품 : 별지와 같다. 나. 이 사건 심결의 경위 이 사건 출원상표의 출원에 대하여 특허청 심사관은 2007. 8. 31. 이 사건 출원상표 는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결 정을 하였다. 원고는 위 거절결정불복심판을 청구하였는바, 특허심판원은 이를 2007원10214호로 심리한 다음, 2008. 4. 18. 이 사건 출원상표인 순생 중 순 은 순수한, 순전한, 진 짜의 등의 뜻으로, 생 은 신선한, 살아있는, 가공하지 않은 등의 뜻으로 쉽게 인식 되어 그 지정상품인 식용 쌀가루, 녹차, 꿀, 봉밀, 식용 포도당, 건강기능식품 등에 사 용되는 경우 전체적으로 일반 수요자나 거래자가 매우 신선한, 싱싱한 의 의미로 쉽게 직감할 수 있어 지정상품의 성질(품질)을 표시한 상표이므로 상표법 제6조 제1항 제3 호에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 갑 제1, 2호증, 을 제1호증의 1 내지 3, 변론 전체의 취지 2. 원고의 주장 이 사건 출원상표는 국어사전에도 없는 한글로 된 조어 상표로서 그 지정상품과 관 련하여서 매우 신선한, 가공하지 않은 순수한 등의 의미로 직감되지 않으므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다. 따라서 이 사건 심결은 취소되어야 한다. 3. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 해당하는지 여부 - 24 -

가. 판단기준 어떤 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표인지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 일 반 수요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도, 거래사회의 실정 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시 또는 강조하는 것으로 보여진다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수 요자나 거래자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다(대법원 1997. 5. 23. 선고 96후1729 판결 참조). 나. 판단 이 사건 출원상표는 과 같이 한글로만 구성된 조어 상표인바, 그 중 순 은 한 자 純 으로 연상되어 순수한, 진짜의 등의 의미로, 생 은 한자 生 으로 연상되어 신 선한, 살아있는, 가공하지 않은 등의 의미로 인식될 수 있으므로, 이 사건 출원상표인 순생 은 수요자가 이를 분리하여 인식할 경우 그 지정상품인 식용 쌀가루, 녹차, 꿀, 봉밀, 식용 포도당, 건강기능식품 등 식품류와 관련하여 볼 때 매우 신선한, 가공하지 않은 순수한 등의 의미로 인식될 수도 있다. 그러나 순생 이라는 단어는 일상생활에서 일반적으로 사용되지 않는 조어로서 순 과 생 을 분리하여 각각에 대하여 純 이란 한자와 生 이란 한자의 의미를 떠올려야만 위와 같이 매우 신선한, 가공하지 않은 순수한 등의 의미로 인식될 수 있고, 순생 이 란 단어는 한자로 純 生 외에도 順 生 등으로 인식될 수 있는바, 그러한 경우 순생이 란 단어는 매우 신선한, 가공하지 않은 순수한 등으로 인식되지 않고 순하게 태어난 등으로 인식될 것으로도 보인다. 따라서, 위와 같은 점들에 비추어 보면, 일반 수요자나 거래계에서 이 사건 출원상표 - 25 -

인 순생 은 그 지정상품 중 식용 쌀가루, 녹차, 꿀, 봉밀, 식용 포도당, 건강기능식품 등 식품류에 사용되더라도 위 지정상품의 품질, 효능, 용도를 어느 정도 암시 또는 강 조하는 것으로 보일 뿐 매우 신선한, 가공하지 않은 순수한 등의 의미로 직감된다거 나, 상품의 성질 또는 효능을 보통의 방법으로 표시하는 것이라고 보기 어렵고, 또한 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반하는 것이라고 볼 아 무런 근거도 없다. 결국, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다. 4. 결론 그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용한다. 재판장 판사 성기문 판사 강경태 판사 이종우 - 26 -

별지 이 사건 출원상표의 지정상품 상품류 구분 제30류의 뮤즐리, 쌀, 탈곡한 귀리, 탈곡한 보리, 식용 갈분( 葛 粉 ), 식용 감자가루, 식용 고구마가루, 식용 들깨가루, 식용 메밀가루, 식용 밀가루, 식용 보리가 루, 식용 사고(Sago), 식용 세몰리나, 식용 쌀가루, 식용 옥수수가루, 식용 율무가루, 식용 콩가루, 식용 타피오카(Tapioca)가루, 식용 현미가루, 프라이분, 아몬드페이스트, 케이퍼(Capers), 곡물소시지, 곡물수프, 곡분제 페이스트, 국수, 귀리플레이크, 냉면, 당면, 도시락밥, 라면, 라비올리(Ravioli), 리본버미첼리(Ribbon vermicelli), 마카로니, 만두피, 밀기울, 버미첼리(Vermicelli), 빈대떡, 샌드위치, 스파게티, 오트밀, 전, 초밥, 콘플레이크, 쿠스쿠스(Couscous), 키쉬(Quiches), 타불레(Tabboulea), 타코(Tacos), 토스트, 파스타(Pasta), 피자, 핫도그, 누룩, 메주, 베이킹파우더, 이스트파우더, 효모, 식용맥아, 각설탕, 골덴시럽, 과당( 果 糖 ), 꿀, 맥아당, 물엿, 봉밀, 분말엿, 비의료용 식 용 로얄젤리, 설탕, 식용 당밀, 식용 포도당, 떡, 간장, 고추장, 된장, 자장, 청국장, 춘 장, 글루타민산소다, 복합화학조미료, 핵산조미료, 화학조미료, 마리네이드, 마요네즈, 맥아식초, 샐러드드레싱, 소스, 식초, 케첩, 프렌치드레싱, 겨자가루, 계피가루, 고춧가 루, 과자용 향미료( 精 油 는 제외한다), 깨소금, 냉이가루, 마늘가루, 바닐라(향신료), 바 닐라대용 바닐린, 버섯가루, 사프론(Saffron-조미료), 산초가루, 생강가루, 양념용 수 프, 올스파이스(Allspice), 육계가루, 음료용 향미료( 精 油 는 제외한다), 차우차우(Chow -chow), 카레가루, 후추가루, 처트니(Chutneys), 맛소금, 샐러리(Celery)소금, 식품보 존용 소금, 요리용 소금, 구기자차, 녹차, 맥엽차, 보리차, 석창포차, 오가피차, 원기차, 인삼차, 차의 잎, 오룡차, 홍차, 대용커피, 밀크커피, 밀크코코아, 초콜릿음료, 커피음료, - 27 -

코코아음료, 커피, 코코아, 얼음, 그레이비(Gravies), 가정용 식육연화제, 아이스크림응 고제, 휩크림용 안정제, 쌀을 주성분으로 하는 건강기능식품, 현미를 주성분으로 하는 건강기능식품, 식용포도당을 주성분으로 하는 건강기능식품, 녹차를 주성분으로 하는 건강기능식품, 옥수수에서 추출한 식이섬유를 주성분으로 하는 건강기능식품. (끝) - 28 -

특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2008허7539 거절결정(상) 원 고 시빔, 인코포레이티드 미국 캘리포니아 94085 써니베일 노쓰 마틸나 에비뉴 555 대표자 존 레몬첵 소송대리인 특허법인 신성 담당변리사 최종식 피 고 특허청장 소송수행자 윤희식 변 론 종 결 2008. 9. 11. 판 결 선 고 2008. 9. 25. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 5. 15. 2007원10501호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 29 -

이 유 1. 기초사실 가. 원고는 2007. 1. 11. 표장을 로, 지정상품을 상품류 구분 제9류의 컴퓨터 하드웨어 등 으로 한 상표(이하 이 사건 출원상표 라 한다)를 출원(출 원번호 : 제2007-1627호)한 후 2007. 7. 20. 지정상품을 별지 상품으로 보정하였다. 나. 특허청은 2007. 9. 5. 이 사건 출원상표는 기술적 표장만으로 된 상표 또는 수요 자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표이므로 상 표법 제6조 제1항 제3, 7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다 는 이유로 거절결정 을 하였다. 다. 이에 원고는 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 사건을 2007원10501호로 심리한 후 2008. 5. 15. 위 거절결정과 같은 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 갑 제1호증, 을 제1호증의 1, 2, 3, 변론의 전취지 2. 이 사건 심결의 적법 여부 피고는 이 사건 출원상표의 wireless 부분은 기술적( 記 述 的 ) 표장으로서 식별력이 없고, 나머지 HD 부분은 부수적이고 보조적인 부분으로 식별력이 미약하므로, 이 사 건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3, 7호에 해당하여 등록받을 수 없다는 취지의 주장을 한다. - 30 -

그러므로 살피건대, 이 사건 출원상표는 무선의, 무선 전신(전화) 이라는 의미를 가 지는 영문 단어인 wireless 와 영문자의 대문자를 도형과 결합하여 도안화한 HD 부 분이 결합된 상표인바, 그 중 wireless 부분은 원고도 인정하는 바와 같이 무선의, 무선 전신(전화) 이라는 의미를 가지고 그 외관 또한 특별히 시각적으로 주의를 끌만한 글씨체로 도안되어 있지 아니하므로 무선용 컴퓨터 주변기기 등 의 지정상품과 관련하 여 볼 때 그 지정상품의 용도와 기능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장이라 할 것이나, HD 부분은 1 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 형성된 검은색의 타원 안에 영 문자 HD 를 왼쪽에 배치되어 있는 wireless 보다 다소 큰 흰색의 굵은 대문자로 처 리하고, 2 H 자의 아래 부분에 파도치는 형상 또는 비상하는 새의 한쪽 날개와 같은 형상을 배치하여 그 끝단이 D 자의 왼쪽 가운데 부분에 이르도록 구성하고, 3 D 자 의 오른쪽 어깨 부분을 타원형 바깥과 연결되게 하여 타원형의 흑백 경계선이 없도록 구성함으로써 시각적으로 두드러져 보이므로, 위 HD 부분은 거래상 자타상품의 식별 력을 가지는 표장이라 할 것이다. 따라서 이 사건 출원상표에 일부 기술적 표장으로 식별력이 없는 부분이 있다 하더 라도 식별력을 갖는 HD 부분을 보태어 전체적으로 관찰하여 보면, 기술적 표장만으 로 된 상표라거나 기타 식별력이 없는 상표로서 공익상 특정인에게 배타적으로 독점시 키는 것이 적당하지 않은 상표라고 볼 수 없으므로 피고의 위 주장은 이유 없다. 결국 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3, 7호에 해당하는 상표라고 할 수 없으므로, 위 거절결정이 적법하다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다. - 31 -

3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기 로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 원유석 판사 이상균 판사 김종석 - 32 -

이 사건 출원상표의 지정상품 상품류 구분 제9류의 컴퓨터 하드웨어(computer hardware), 반도체(semiconductors), 반도체 칩(semiconductor chips), 반도체메모리장치(semiconductor memory devices), 반도체 파워 엘레먼트(semiconductor power elements), 컴퓨터 칩(computer chips), 집적회로(integrated circuits), 중앙처리장치와 데이터를 주고받는데 사용되는 컴퓨터칩셋(computer chipset for use in transmitting data to and from a central processing unit), 음성/영상 및 멀티미디어 콘텐츠를 전송하고 전달하는데 사용되는 컴퓨터칩셋시스템(computer chipset systems for use in transmitting and delivering audio, video and multimedia content), 컴퓨터주변기기(computer peripherals), 컴퓨터메모리(computer memories), 무선콘텐츠전달용 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨 어(computer hardware and software for wireless content delivery), 음성 및 영상 콘텐츠의 스트리밍을 위한 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어(computer hardware and software for streaming of audio and video content between source devices and high-definition displays), 컴퓨터통신용 서버(communications hardware, namely, communications servers), 네트워킹용 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어(computer networking hardware and software), 무선용 컴퓨터 주변기기(wireless computer peripherals), 컴퓨터소프트웨어(computer software).끝. - 33 -

제6조 제1항 제4호 - 35 -

특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2008허5397 등록무효(상) 원 고 프라다 에스.에이 (Prada S.A.) 룩셈부르크 엘-1118 뤼 알드린젠 23 (23 Rue Aldringen L-1118 Luxembourg) 대표자 뮤리엘 빈센티 (Murielle Vincenti) 소송대리인 변리사 백덕열 피 고 김선혜 (******-*******) 서울 중랑구 신내2동 소송대리인 변리사 이기성 변 론 종 결 2008. 7. 24. 판 결 선 고 2008. 8. 14. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 3. 26. 2007당2099호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 37 -

이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 1 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2006. 4. 14./2007. 5. 28./2007. 5. 31./ 제711621호/ 2 구 성 : 3 지정상품 : 가죽신, 골프화, 등산화, 운동화, 신사복, 아동복, 오버코트, 원피스, 재킷, 청바지, 블라우스, 스웨터, 와이셔츠, 티셔츠, 방한용 장갑, 스카프, 스타킹, 모자, 혁대 등(상품류 구분 제25류) 4 상표권자 : 피고 나. 선등록상표(나머지 선등록상표의 기재는 생략한다) 1 출원일/등록일/등록번호 : 1995. 7. 31./1998. 12. 21./제434504호 2 구 성 : 3 지정상품 : 연미복, 신사복, 양복바지, 이브닝드레스, 스커트, 오버코트, 청바지, 재킷, 스웨터, 와이셔츠, 티셔츠, 블라우스, 장갑, 스카프, 모자, 혁대 등{구 상품류 구 분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제45류} 4 상표권자 : 원고 - 38 -

다. 절차의 경위 원고는 피고를 상대로, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호 및 제11호에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 위 심판 청구사건을 2007당2099호로 심리한 후, 2008. 3. 26. 이 사건 등록상표는 선등록상표 등과 그 표장이 유사하지 않아서 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호 및 제11호에 해당 하지 않는다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 증거 갑 제1, 3호증, 갑 제2호증의 1 내지 3, 변론의 전취지 2. 이 사건 심결의 적법여부에 대한 판단 가. 원고 주장의 요지 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호 및 제11호에 해당할 뿐만 아니라 상표법 제6조 제1항 제4호에도 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 나. 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하는지 여부 (1) 판단 기준 상표법 제6조 제1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표를 상표등록의 소극적 요건으로 규정한 취지는 이와 같은 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 특별현 저성을 인정할 수 없어 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정인에게 독점사 용권을 부여하지 않으려는데 있고(대법원 1997. 8. 22. 선고 96후1682 판결 참조), 이와 같은 취지에 비추어 보면 단지 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표는 물론이고 여 기에 다른 식별력 있는 문자, 기호, 도형 등이 결합되어 있더라도 이들이 부수적 또는 보조적인 것에 불과하다거나 또는 전체적으로 볼 때 현저한 지리적 명칭 등 표시상표 - 39 -

로 인식된다면 이는 위 법조 소정의 상표로 보아야 할 것이다(대법원 1994. 6. 24. 선 고 93후1698 판결 참조). (2) 구체적 판단 이 사건 등록상표 는 도형 와 영문자 PRAHA 로 구성된 결합상표이다. 이 사건 등록상표 중 PRAHA 는 체코의 수도이어서(을 제1호증의 1, 2, 을 제 2호증), 현저한 지리적 명칭에 해당하고, 이에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없다. 이 사건 등록상표 중 도형부분은 알파벳 y 자를 변형시킴으로서 다소 독특한 모 양을 하고 있지만, 위 도형의 결합으로 인하여 어떤 새로운 관념이 형성된다거나 영문 자 부분의 인식력을 압도한다고 보기 어려우며, 표장의 표시방법, 구도 등을 전체적으 로 관찰할 때 위 도형 부분은 부수적이거나 보조적인 부분에 불과하다. 따라서 이 사건 등록상표는 전체적으로 볼 때 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표 로서 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당한다. 다. 소결론 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하여 나머지 등록무효사유 에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결 론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하 기로 하여 주문과 같이 판결한다. - 40 -

재판장 판사 원유석 판사 이상균 판사 김종석 - 41 -

제6조 제1항 제6호 - 43 -

특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2008허2824 거절결정(상) 원 고 차로엔 폭핸드 그룹 컴퍼니 리미티드 (Charoen Pokpha Group, Co. Ltd,) 태국, 방콕 10500, 방락 디스트릭트, 실롬 서브-디스트릭트, 실롬 로드, 313 씨.피. 타워 (313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500, Thailand) 대표자 완롭 치아라바농 (Wanlop Chiaravanont) 치라유트 피타-이사라쿨 (Thirayut Phitya-Isarakul) 소송대리인 변리사 김정현 피 고 특허청장 소송수행자 이영권 변 론 종 결 2008. 7. 10. 판 결 선 고 2008. 7. 24. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 1. 31. 2006원11195호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. - 45 -

청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 기초사실 [인정근거] 갑 제1 내지 3호증, 갑 제9호증, 을 제1호증의1의 각 기재 가. 원고의 출원상표/서비스표 1 출원일/출원번호 : 2005. 10. 11./제45-2005-0004037호 2 구성 : 3 지정상품/서비스업 : 상품류 구분 제29류의 신선한 오리고기, 가공된 오리고기 등, 상품류 구분 제31류의 신선한 감자, 신선한 토마토 등 및 서비스업류 구분 제 35 류의 신선하고 가공되고 냉동된 고기, 닭고기, 돼지고기, 생선, 새우의 판매에 관한 기업 경영업 등(나머지 지정상품 및 지정서비스업에 관한 기재를 생략함, 이하 원고의 출원상 표/서비스표를 이 사건 출원상표/서비스표 라고 한다) 나. 이 사건 심결의 경위 (1) 특허청은 2006. 10. 16. 이 사건 출원상표/서비스표가 상표법 제6조 제1항 제 6호에 규정된 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 식별력 없는 상표/서비스표에 해당하 여 등록을 받을 수 없다는 이유로, 이 사건 출원상표/서비스표의 등록출원을 거절하는 결정을 하였다. 이에 원고는 2006. 12. 27. 특허심판원에 2006원11195호로 위 거절 결정에 대한 불복심판을 청구하였다. - 46 -

(2) 특허심판원은 2008. 1. 31. 이 사건 출원상표/서비스표가 상표법 제6조 제1항 제6호에 규정된 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 식별력 없는 상표/서비스표에 해당 하여 등록을 받을 수 없다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 2. 당사자들 주장의 요지와 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 이 사건 출원상표/서비스표는 도형 의 중앙에 영문자 를 결합시킨 문 자와 도형의 결합상표/서비스표로서, 일반 수요자나 거래자가 누구의 업무에 관련된 상품/서비스업을 표시하는 것인가를 식별하기에 충분한 식별력을 갖는다. 따라서, 이 사건 출원상표/서비스표는 상표법 제6조 제1항 제6호에 규정된 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표/서비스표에 해당하지 아니한다. 나. 피고 주장의 요지 이 사건 출원상표/서비스표를 구성하는 도형 와 영문자 는 각각 간단하고 흔한 표장에 해당하고, 이들을 결합하더라도 새로운 식별력이 형성되는 것도 아니다. 따라 서, 이 사건 출원상표/서비스표는 상표법 제6조 제1항 제6호에 규정된 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표/서비스표에 해당한다. 다. 이 사건의 쟁점 그렇다면, 이 사건의 쟁점은 이 사건 출원상표/서비스표가 상표법 제6조 제1항 제 6호에 규정된 간단하고 흔한 표장만으로 된 상표/서비스표에 해당하는지 여부에 있다. - 47 -

3. 이 사건 출원상표의 상표법 제6조 제1항 제6호 해당 여부 판단 가. 판단기준 출원상표/서비스표가 상표법 제6조 제1항 제6호에 규정된 간단하고 흔히 있는 표 장만으로 된 상표/서비스표 에 해당하는지 여부는 그 상표/서비스표를 구성하는 각 부 분을 분리하여 관찰할 것이 아니라 당해 상표/서비스표를 전체적으로 살펴, 그것이 일 반 수요자나 거래자가 누구의 업무에 관련된 상품/서비스업을 표시하는 것인가를 식별 하기에 충분한 식별력을 갖는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 2004. 11. 26. 선고 2003후2942 판결 참조). 나. 판단 이 사건 출원상표/서비스표인 는 사각형의 검은색 바탕에 흰색 원을 2중으 로 표시한 도형 과 검은색 바탕에 영문 대문자 C 와 P 를 흰색으로 표시한 문 자 의 결합표장으로서, 위 도형 의 중앙 부분에 문자 를 위치시켜 결 합함으로써 각각의 도형 및 문자가 갖는 이미지와 다른 새로운 이미지를 느낄 수 있도 록 구성되어 있을 뿐만 아니라, 위와 같은 도형과 문자를 결합한 표장의 전체적인 구 성이 간단하고 흔히 있는 것이라고 볼 수도 없다. 따라서, 이 사건 출원상표/서비스표는 전체적으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 누구의 업무에 관련된 상품/서비스업을 표시하는 것인가를 식별하기에 충분한 식별력 을 갖는다 할 것이므로, 상표법 제6조 제1항 제6호에 규정된 간단하고 흔히 있는 표 장만으로 된 상표/서비스표 에 해당한다고 볼 수 없다. - 48 -

다. 소결론 결국, 이 사건 출원상표/서비스표가 상표법 제6조 제1항 제6호에 규정된 간단하 고 흔히 있는 표장만으로 된 상표/서비스표 에 해당한다는 이유로 등록을 받을 수 없 다고는 볼 수 없다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 하고, 이를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 이태종 판사 김제완 판사 박원규 - 49 -

제6조 제1항 제7호 - 51 -

특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2008허5663 등록무효(상) 원 고 로얄 돌턴 (유케이) 리미티드 [Royal Doulton (UK) Limited] 영국 에스티 12 9이에스 스태포드샤이어 스토크 온 트렌트 발라 스톤 대표자 데보라 제인 베이츠 (DEBORAH JANE BATES) 소송대리인 변리사 박장원, 김성택 소송복대리인 변리사 지민경 보조참가인 주식회사 길무역 성남시 수정구 복정동 대표이사 한동민 소송대리인 변리사 노태정, 김병진, 백명자 피 고 주식회사 백산상사 광주시 태전동 대표이사 이충관 소송대리인 변리사 김남정 변 론 종 결 2008. 9. 5. 판 결 선 고 2008. 9. 26. - 53 -

주 문 1. 특허심판원이 2008. 2. 28. 2007당1846호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 참가로 인한 비용을 포함하여 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 심결의 경위 등 가. 이 사건 등록상표 1) 출원일/등록일/등록번호 : 2005. 10. 18./2007. 1. 10./제693404호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류 구분 제21류의 비귀금속제 접시 등(상세내역은 별지와 같 다). 4) 권리자 : 원고 나. 이 사건 심결까지의 경위 원고는 이 사건 등록상표의 권리자인데, 피고가 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제7호의 규정에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허 심판원은 위 심판청구 사건을 2007당1846호로 심리한 후, 2008. 2. 28. 이 사건 등 - 54 -

록상표가 그 지정상품인 비귀금속제 찻잔, 비귀금속제 커피잔, 비귀금속제 접시, 비귀 금속제 찻받침대, 비귀금속제 버터접시 등에 사용되는 경우 특별한 사정이 없는 한 그 릇의 일면을 이루는 장식에 불과할 뿐 상품출처를 표시하기 위하여 사용되는 표장은 아니므로 이 사건 등록상표 그 자체만으로는 식별력이 없는 상표에 해당된다. 라는 이 유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 : 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단 가. 이 사건의 쟁점 1) 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 식별력이 없는 것으로서 상표법 제6조 제1 항 제7호의 규정에 해당하는지 여부이다. 2) 쟁점에 관한 피고 주장의 요지 이 사건 등록상표는 장미꽃을 사실적으로 묘사한 자연물로서, 접시 등에 표현된 꽃무늬 도형은 특별한 사정이 없는 한 그릇의 일면을 이루는 디자인에 불과할 뿐 상품 의 출처를 표시하기 위하여 사용되는 표장이 아니므로 그 지정상품인 비금속제 찻잔 등과 관련하여 볼 때 이 사건 등록상표 자체만으로는 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상표인지 알 수 없어 식별력이 없을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표 의 등록을 허용할 경우 오랫동안 도자기류에 장미꽃을 사실적으로 묘사하여 디자인으 로 사용하던 행위에 대하여까지 독점권을 인정하게 되어 공익에 반하므로, 이 사건 등 록상표는 그 등록이 무효로 되어야 한다. - 55 -

나. 판단 이 사건 등록상표는 와 같이 와 같은 장미 꽃더미와 이 보다 작은 장미 꽃더미를 상호 교차하면서 원형으로 배치하여 구성한 것으로서, 구체 적인 장미꽃송이와 장미넝쿨 및 나뭇잎은 사실적으로 묘사되어 자연 상태와 큰 차이가 없으나, 이 사건 등록상표는 위와 같은 인위적인 배치가 가미되어 자연 그대로의 모습 이라고 보기 어렵다. 뿐만 아니라 상표의 등록 가부는 그 등록출원서에 기재된 내용에 의하여 결정되는 것이고 실제의 사용상태를 고려하여서는 아니 되므로(대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결), 이 사건 등록상표의 표장이 접시의 표면 테두리에 표시 될 경우를 전제로 이 사건 등록상표의 식별력 유무를 판단해서는 안 된다. 그리고 접 시 등 그릇류의 표면 테두리에 이 사건 등록상표의 표장을 사용할 경우에는 디자인적 사용에 불과하고 상표적 사용이라고 보기 어려운 경우도 있을 수 있으나, 이 사건 등 록상표가 접시의 밑바닥에 별도로 표시될 경우에는 그 출처를 표시하는 것으로 충분히 기능할 수 있으므로 이 사건 등록상표 자체의 식별력이 없다고 할 수 없으며, 비록 이 사 건 등록상표가 그 효력을 유지한다 하더라도 위와 같이 장미꽃을 디자인으로 사용하는 것 에 대하여까지 권리범위를 주장할 수는 없을 것이어서 이 사건 등록상표를 원고에게 독점시키는 것이 공익에 반한다고 할 수도 없다. 다. 소결론 따라서 이 사건 등록상표는 식별력이 없는 표장이라고 볼 수 없음에도 이와 결론을 달리하여 피고의 심판청구를 인용한 이 사건 심결은 위법하다. - 56 -

3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용한다. 재판장 판사 성기문 판사 강경태 판사 김태현 - 57 -

별 지 (이 사건 등록상표의 지정상품) 상품류 구분 제21류의 비귀금속제 찻잔, 비귀금속제 커피잔, 비귀금속제 접시, 비귀 금속제 찻받침대, 비금속제 밥그릇, 비귀금속제 버터접시, 비귀금속제 술잔, 매니큐어 세트케이스, 머리솔, 분첩, 분통, 비귀금속제 콤팩트, 향수분무기, 화장도구케이스, 화장 용 솔, 화장용스펀지, 휴대용 화장품케이스(내용물이 채워진 것을 말한다), 비건축용색 판유리, 비건축용 석영유리, 비건축용 섬유유리, 내열도기(유리)냄비, 냄비, 비귀금속제 비전기식 차달이는 기구, 비귀금속제 비전기식 커피포트, 비귀금속제 비전기식 포트, 비귀금속제주전자, 비귀금속제 찻주전자, 비전기식 가열냄비, 비전기식 솥, 비전기식 압력솥, 비전기식 약탕기, 비전기식 프라이팬, 찜통, 비귀금속제 공기, 비귀금속제 과일 컵, 비귀금속제 달걀컵, 비귀금속제대접, 비귀금속제 머그컵, 비귀금속제 받침접시, 사 발, 오팔유리잔, 유리사발, 유리컵, 휴대용 식기, 가정용 비전기식 거품기, 가정용비전 기식 믹서, 가정용 여과기, 가정용 체, 교자상, 김치통, 도마, 반찬용 식품저장용기, 밥상, 밥통, 비귀금속제 냅킨링, 비귀금속제냅킨홀더, 비귀금속제 양념통, 비귀금속제 쟁반, 비 귀금속제 차여과기, 비전기식 커피여과기, 비전기식 커피퍼컬레이터(Percolators), 셰 이커(Shakers), 소스팬, 솥솔, 수동식 커피분쇄기, 식기커버, 요리용스푼, 자기제 또는 유리제 간판, 종이컵, 유리제 또는 자기제밀봉캡, 유리제 또는 자기제 병뚜껑, 유리제 또는 자기제 병마개, 유리제 또는 자기제 포장용 뚜껑, 플라스틱병, 화장품용 병, 쌀통, 도자기, 마욜리카도자기, 백자기, 비귀금속제 수반, 비귀금속제 화병, 청자기, 비귀금속 제 촛대, 비귀금속제 촛불링, 유리제 조각, 자기제조각. - 58 -

제6조 제2항 - 59 -

대 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2006후2288 등록무효(상) 원고, 상고인 1. 케이투코리아 주식회사 서울 성동구 성수동2가 278-30 대표이사 정영훈 2. 정영훈 서울 서초구 방배동 원고들 소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 박준서, 이규홍, 서무송, 김경태 피고, 피상고인 이성열 부산 동래구 사직동 피고보조참가인 주식회사 케이투스포츠 부산시 해운대구 우동 1434 선프라자 오피스텔 628호 대표이사 김대봉 소송대리인 법무법인 태평양 (유) 담당변호사 정상철, 민창식 소송대리인 법무법인 한별 담당변호사 백창수, 김원중, 변정일, 문성근, 윤덕근, 박동균 소송대리인 법무법인 화우 담당변호사 양삼승, 김원일, 임철근 - 61 -

원 심 판 결 특허법원 2006. 7. 7. 선고 2005허9930 판결 판 결 선 고 2008. 9. 25. 주 문 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 이 유 상고이유(기간이 지난 후 제출된 보충이유는 이를 보충하는 범위에서)를 본다. 1. 제1 내지 3점에 관하여 가. 상표법 제6조 제2항이 상표를 등록출원 전에 사용한 결과 수요자 사이에 그 상 표가 누구의 상품을 표시하는 상표인가 현저하게 인식되어 있는 것은 제6조 제1항 제3 호 내지 제6호의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 식별 력이 없는 표장이어서 특정인에게 독점사용토록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하 여 대세적 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 할 것이지 만(대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결 참조), 상표의 사용기간, 사용횟 수 및 사용의 계속성, 그 상표가 부착된 상품의 생산 판매량 및 시장점유율, 광고 선 전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 그 액수, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신 용, 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사 용된 상품에 관한 거래자 및 수요자의 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것 으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다. 그리 고 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만(대법원 2006. - 62 -

5. 12. 선고 2005후339 판결 등 참조), 그와 동일성이 인정되는 상표의 장기간의 사 용은 위 식별력 취득에 도움이 되는 요소라 할 것이다. 나. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채택 증거를 종합하여 판시와 같은 사실을 인정한 다음, K2를 도안화한 다수의 상표가 등록되어 사용되고 있고, 원고회사는 도안 화된 K2 관련상표를 주로 사용하다가 2004년 무렵에 이르러 K2 상표만을 사용하기 시 작하였으므로 사용에 의한 식별력 취득과 관련한 K2 상표의 의미 있는 사용은 6개월 남짓에 불과하다는 점을 주된 이유로 하여 상표의 사용에 의한 식별력 취득을 부정하였다. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍이 되지 않는다. 기록에 의하면, 원고 케이투코리아 주식회사(이하 원고회사 라고 한다)의 전신( 前 身 ) 인 정동남 경영의 케이투 상사와 원고회사는 2000년경까지 K 2,, K2 등 상표와 동일성 범위 내에 있는 상표들을 20여 년 동안 등산화 등의 상품과 그에 대한 광고에 사용하여 왔고, 등산화에 쌓인 원고회사 제품의 명성과 신용을 바탕으로 1995 년경부터 등산 레저용 자켓, 점퍼, 바지 등 등산용 의류와 안전화, 배낭 등을 제조 판 매하는 것으로 사업을 확장하였으며, 2001년 경부터 K2 상표를 전면에 내세운 텔레 비전 광고를 전국적으로 방송한 것을 비롯하여 라디오, 지하철역 광고판 및 버스 외벽 등의 다양한 광고수단을 이용하여 K2 상표를 중점적으로 광고하였고 2002년부터는 고딕화된 형태의 상표를 본격적으로 사용하기 시작한 점, 1997년부터 2000년까 지 동안 원고회사의 매출액 합계가 400억 원 상당, 광고비 합계가 15억 원 상당이었는 데, 2001년 이후 그 매출액이 2001년 약 257억 원, 2002년 약 330억 원, 2003년 534억 원, 2004년 743억 원 등 지속적으로 가파르게 증대하였으며, 광고비도 2001년 약 9억 3-63 -

천만 원, 2002년 약 6억 3천만 원, 2003년 약 11억 2천만 원, 2004년 40억 2천만 원 등 상당액을 지출한 점, 그 결과 2003년 4월경 이미 원고회사의 제품은 국내 등산화 시장 의 약 40%, 국내 안전화 시장의 약 80%의 점유율을 차지하게 되었고, 그 무렵 각종 언론매체 등에서 K2 를 원고회사 또는 원고회사의 제품을 지칭하는 것으로 사용하는 등 원고회사의 등산화 등 등산 관련 제품의 품질에 대한 언론기관의 호의적인 보도가 잇따른 점, 반면에 이 사건 등록상표를 포함한 K2 관련 표장을 등록사용하고 있던 박 해영과 주식회사 케이투스포츠의 경우 그 생산 판매량과 광고량이 미미하고 주로 상 표사용권설정계약을 통하여 수익을 올리고 있으며, 주식회사 케이투스포츠 등과 상표 사용권설정계약을 체결한 상표사용자들은 그 등록상표를 그대로 사용하지 아니하고 상표만을 부각시켜 사용하는 등 형식적으로 등록상표를 사용한 점 등을 알 수 있다. 그렇다면 원고회사는 K2 와 동일성이 인정되는 상표들을 장기간에 걸쳐 사용하였 을 뿐만 아니라 2002년경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일까지 상표를 3년 6개월간 계속적 중점적으로 사용함으로써 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2004. 10. 16. 무렵 등산화, 안전화 및 기타 등산용품에 관한 거래자 및 수요자의 대다수에게 상표는 원고회사의 상표로 인식되기에 이르렀다고 할 것이어서, 사용에 의 한 식별력을 취득하였다고 할 것이다. 다. 그럼에도 불구하고, 원심은 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시까지 수요자들 사이에 상표가 원고회사의 상표로 식별력을 취득하였다고 보기 어렵다고 판단 하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표의 식별력 판단에 대한 법리오해, 채증법칙위배 등 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유는 이유 있다. - 64 -

2. 결론 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 고현철 대법관 김지형 주 심 대법관 전수안 대법관 차한성 - 65 -

특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2005허9930 등록무효(상) 원 고 1. 케이투코리아 주식회사 서울 성동구 성수동2가 278-30 대표이사 정영훈 2. 정영훈 서울 서초구 방배동 원고들 소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 권광중, 서무송 피 고 이성열 부산 동래구 사직동 소송대리인 법무법인 태평양 담당변호사 민창식 피고보조참가인 이진환 부산 금정구 구서동 소송대리인 변리사 공석균 변 론 종 결 2006. 5. 19. 판 결 선 고 2006. 7. 7. - 66 -

주 문 1. 원고들의 청구를 모두 기각한다. 2. 소송비용은 원고들의 부담으로 한다. 청 구 취 지 특허심판원이 2005. 10. 31. 2005당432호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 이 유 1. 상표의 내용 및 심결의 경위 등 가. 상표의 내용 (1) 이 사건 등록상표 (가) 출원일/등록결정일/등록일(등록번호) : 2003. 1. 9./2004. 10. 16./2004. 11. 5. (제598475) (나) 표장의 구성 : (다) 지정상품 : 등산화, 안전화, 낚시용화, 자켓, 등산바지, 조끼, 양말, 모자, 혁대, 청바지(상품류 구분 제25류) (라) 상표권자 : 피고 (2) 선등록상표 1 (가) 출원일/등록일 : 1998. 6. 16./2000. 11. 9. (나) 표장의 구성 : - 67 -

(다) 지정상품 : 단화, 편상화, 방한화, 육상경기용화, 골프화, 등산화, 작업화, 구두 창, 안전화, 장화, 가죽신, 야구화, 샌들, 농구화, 승마구두(상품류 구분 제25류) (라) 상표권자 : 원고 정영훈 (3) 선등록상표 2 (가) 출원일/등록일/갱신등록 :1992. 9. 2./1994. 2. 17./2004. 9. 11. (나) 표장의 구성 : (다) 지정상품 : 우산(상품류 구분 제18류), 등산화, 안전화, 단화, 편상화, 방한화, 육상경기용화, 골프화, 작업화, 구두창(제25류), 구두끈 등(제26류) (라) 상표권자 : 원고 정영훈 (4) 선등록상표 3 (가) 출원일/등록일 : 1996. 3. 20./1997. 8. 27. (나) 표장의 구성 : (다) 지정상품 : 단화, 평상호, 방한화, 육상경기용화, 골프화, 등산화, 작업화, 구두 창, 구두끈, 우산, 안전화, 장화, 가죽신, 야구화, 농구화, 비이치파라솔, 지팡이, 부채, 샌들, 양산{구 상품류 구분(1998. 2. 23 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제 27류} (라) 상표권자 : 원고 정영훈 (5) 선등록상표 4 (가) 출원일/등록일 : 1996. 3. 20./1998. 9. 10. (나) 표장의 구성 : - 68 -

(다) 지정상품 : 버클, 멜빵, 위생마스크, 모자, 스타킹, 장갑, 방한복, 등산복, 스포 오츠셔어츠, 작업복(구 상품류 구분 제45류) (라) 상표권자 : 원고 정영훈 나. 심결의 경위 원고들은 2005. 2. 25. 이 사건 등록상표가 수요자에게 널리 알려진 선등록상표들 과 유사하여 오인 혼동의 우려가 있고, 부정한 목적이 있는 상표이며, PINATUBO 부 분은 현저한 지리적 명칭에 해당할 뿐 아니라 지정상품에 대한 성질표시이고, 저명한 원고의 상표의 약칭인 케이투 를 포함하고 있으므로 상표법 제6조 제1항 제3호, 제4 호, 제7조 제1항 제6호, 제7호, 제9호 내지 제12호에 위반하여 등록된 것이라는 이유 로 특허심판원에 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구를 2005당432호로 심리한 다음, 2005. 10. 31. 아래 다. 와 같은 이유로 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 다. 심결 이유의 요지 (1) 원고 케이투코리아 주식회사(이하 원고 회사라고 한다)의 상호는 일부 케이투 로 약칭되기도 하나 대부분 케이투코리아 로 약칭 사용되었고, 국내에서 저명한 상호 라고 단정하기 어렵다. 또한 선등록상표들을 포함하여 원고가 사용한 K2 관련 상표는 국내에서 등산용품 관련 거래자 또는 수요자들 사이에 널리 인식된 상표로서 부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률이 보호하는 상품 표지에 해당한다고 할 수는 있으 나, K2 자체는 간단하고 흔히 있는 표장이거나 현저한 지리적 명칭으로서 자타 상품 을 식별할 수 없는 표장에 불과하고, 사용에 의하여 식별력을 취득한 정도와 같이 지 정상품 중 등산화, 등산의류 등에 현저하게 인식되었다고 볼 수 없어 주지 저명하다고 할 수 없다. - 69 -

(2) 이 사건 등록상표는 간단하고 흔히 있는 표장과 지리적 명칭 등이 결합된 상표 로서 그 의미나 내용이 단순히 산이나 산봉우리의 명칭에 불과하여 지정상품인 등산 화, 의류와 관련하여 상품의 품질이나 용도를 표시하는 기술적 표장이라고 할 수 없고, PINATUBO 부분도 현저한 지리적 명칭이라고 단정할 수 없으므로, 이 사건 등록상 표는 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제4호에 해당하지 않는다. (3) 이 사건 등록상표는 그 구성 중 삼각형과 K-2 는 식별력이 없으므로 PINATUBO 가 요부인데, 선등록상표들과 외관, 호칭 및 관념이 상이하므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 대항하지 않는다. (4) 원고 회사의 상호가 저명하다고 할 수 없고 원고의 선등록상표들도 주지 저명하 다고 할 수 없을 뿐 아니라 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 동일 또는 유사하지 아니하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제6호, 제9호 내지 제12호에도 해당하지 않는다. 증거 다툼없는 사실, 갑1, 3, 4호증(각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지 2. 심결의 적법 여부 가. 원고들의 주장 (1) K2 상표의 사용에 의한 식별력 취득 원고들은 등산화, 안전화, 등산복 등 관련 제품을 판매함에 있어서 제품 및 광고에 선등록상표들을 부착하거나 표시하여 사용하기도 하였으나 그보다 영문 대문자 K와 숫자 2를 결합하여 고딕체 형태로 나타낸 상표(즉, 이하 K2 상표라고 한다)를 더 자주 사용하였는바, 이에 따라 관련 거래계 및 소비자들은 원고의 상표들을 등록 여부 - 70 -

와 무관하게 단순히 K2로 이해하게 되었으므로, 원고 회사의 관련 상표의 사용기간, 등산화 및 안전화 부문의 시장점유율, 매출액, 광고 활동, 인지도 등을 고려하면 K2 상표는 1990년대 후반부터는 등산화 및 안전화 분야에서 사용에 의하여 식별력을 취 득한 주지상표에 해당한다. (2) 이 사건 등록상표의 무효사유 위와 같이 K2 상표가 최소한 1990년대 후반부터 국내에서 등산화 및 안전화 부문 의 대표적인 주지상표가 되었고 그 주지성이 갈수록 강화되어 왔는바, 이를 감안하면 이 사건 등록상표에서 PINATUBO 는 식별력에 있어서 특별한 의미를 갖지 못하고 K-2 PINATUBO 는 간단히 K2 로 호칭될 것이기 때문에 이 사건 등록상표와 K2 상 표는 서로 동일 유사한 상표이고, 그 지정상품 및 사용상품도 동일 유사하므로, 이 사 건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제9호에 의하여 등록이 무효로 되어야 한다. 그리고 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 K2 상표는 거래계에서 원고들의 상표로 어느 정도 알려져 있는 정도의 인식을 얻었고, 그 지정상품 및 사용상품도 등산화로서 동일한바, 등산화 시장에서 서브 상표 사용이 빈번한 현실을 감안할 때 양 상표가 부 착된 등산화가 시장에서 공존할 경우 상품출처의 혼동이 불가피하게 될 것이므로, 이 사건 등록상표는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 또한 이 사건 등록상표의 등록 명의자, 등록경위, 실제 사용실태 등을 종합적으로 고 려하면 이 사건 등록상표는 자기의 상품의 출처를 정당하게 표시하여 여타 상품과 자 기 상품을 구별시킬 목적으로 등록한 것이 아니라 부정경쟁행위 및 상표법 위반행위를 하는 데 도구로 사용하기 위하여 등록된 것임이 분명하여 건전한 상거래질서를 문란케 - 71 -

할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제4호에 의하여 등록무효로 되어야 한다. 한편 선등록상표들은 선등록상표 1과 같이 도안화의 정도가 미약하거나 선등록상표 3, 4와 같이 한글 발음을 그대로 상표로 구성한 것이고, 원고에 의한 대규모적인 사용 으로 인하여 널리 알려지게 된 사정을 고려할 때 상품출처의 혼동을 초래할 범위는 넓 게 인정되어야 할 것인데, 이 사건 등록상표는 요부에 해당하는 K-2 가 선등록상표들 과 동일 또는 유사하고 K-2 와 PINATUBO 가 일체불가분적으로 결합된 것이 아니어 서 소비자들로서는 간략하게 케이-투 로 호칭될 가능성이 높다는 점에서 이 사건 등 록상표는 선등록상표들과 유사한 상표이고 지정상품도 등산화, 안전화로서 동일하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여도 등록이 무효로 되어야 한다. 나. 피고의 주장 (1) K2 상표의 식별력 취득에 관한 주장 사용에 의한 식별력 취득이 인정되기 위하여는 상표사용결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식되어 있어야 하고, 실제 로 사용한 상표와 상품의 사용에 의한 식별력 취득을 주장하는 상표 및 그 지정상품과 동일하여야 하는데, 원고들은 단순 고딕체 형태의 K2 상표를 사용하였다기보다는 대부 분 이를 도안화하거나 다른 문자와 결합한 형태의 상표를 사용하였으므로, K2 상표는 식별력을 취득하였다고 할 수 없다. 또한 현재 K2, K-2 등의 표장이 식별력이 없다는 대법원의 판결에 따라 이들을 포 함하여 도안화하거나 다른 문자와 결합시킨 다수의 상표가 출원 및 등록되어 있는 상 태이고, 원고측만 K2라는 표장을 이용하여 상품을 판매하거나 광고한 것이 아니라, 박 해영이 설립한 K-2 영신상사 도 1992년부터 1997년까지 지속적으로 K2를 이용한 - 72 -

등산용품을 판매 광고하였으며 원고측이 K2 관련 상표를 사용하기 이전인 1960년부터 셀파스포츠 의 대표이사 이창재가 1980년대 중반까지 K2 상표를 등산용품에 사용하 다가 잠시 중단한 후 다시 1990년대 초까지 사용한 점 등을 감안하면, K2 상표를 원 고들만이 독점할 수 있는 식별력 있는 표장이라고 할 수 없다. (2) 등록무효사유에 관한 주장 K2 상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 사용에 의한 식별력을 취득하지 않았으므 로 수요자들 간에 현저하게 인식되어 있는 상표에 해당할 여지가 없고, 따라서 이 사 건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제9호에 해당하지 않는다. 그리고 K2 상표는 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 식별력 있는 표장에 해당하지 않았으므로 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 원고의 상표로 인식될 수 있는 정도로 알려져 있었다고 할 수 없고, 이 사건 등록상표는 K-2 와 PINATUBO 가 삼각형의 내부에 결합되어 배치된 형태로서 분리관찰할 수 없어 K2 상표와 전체적으로 유사하지 않은 표장이므로 수요자 기만의 우려가 없으며, 따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11항의 무효사유에 해당한다고 할 수 없다. 또한 K2 상표가 이 사건 등록상표의 등록결정시에 주지 저명한 상태가 아니었므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당할 수 없다. 한편 K2 와 케이-투 는 간단하고 흔히 있는 표장이고 현저한 지리적 명칭에 해당하 여 식별력이 없으므로 선등록상표와 이 사건 등록상표는 호칭이나 관념으로 대비할 수 없고 도안화된 외관으로 대비하여야 하는데, 그 외관이 전체적으로 상이하고, 특히 선 등록상표 4와는 지정상품도 상이하므로, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7 호의 무효사유에 해당한다고 할 수도 없다. - 73 -

다. 판단 (1) K2 상표의 사용에 의한 식별력 취득 여부 (가) 상표법 제6조 제2항은 상표를 같은 조 제1항 제3호 내지 제6호에 해당하는 상표라도 상표등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품 을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있는바, 이는 원래 특정인 에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적 권리를 부여하는 것이어서 그 기준은 엄격 하게 해석 적용되어야 할 것이므로, 위 규정에 의하여 상표의 식별력이 인정되기 위하 여는 특정인이 거래계에서 오랜 기간 실질상 독점적 및 계속적으로 당해 상표를 특정 상품에 사용한 결과 그 상품의 유통망에 속하는 거래자와 수요자 등 거의 모든 구성원 이 당해 표장을 특정인의 상품 표지로 승인하게 되었어야 하고(여기에서 특정인이란 구체적인 출처가 아니라 익명의 존재로서의 추상적 출처를 의미한다), 사용에 의하여 식별력을 취득하는 표장은 실제로 사용된 표장 그 자체이지 그에 유사한 표장까지 식 별력을 취득하는 것은 아니며, 사용에 의하여 식별력이 취득되는 상품도 실제로 상표 가 사용된 상품에 한한다고 할 것이다. 한편 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표 에 의한 상품이 어느 정도 수입 판매된 실적이 있다거나 어느 정도 선전 광고된 사실 이 있다는 것 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명 확하게 되어야 하는바, 상표 그 자체의 고유한 성격 내지 구성 여하, 당해 표장이 일반 인 또는 경업자가 자유롭게 사용할 필요가 큰 것인지 여부, 사용기간, 사용횟수, 지역 - 74 -

적 범위, 사용의 방법, 상품의 생산 판매량, 광고 선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 비 용, 상품품질의 우수성, 상표사용자의 명성과 신용 등 제반 사정을 종합하여 결정되어 야 한다. (나) 갑2, 6, 8, 9, 14, 17 내지 122, 125, 129 내지 136, 144호증, 을8, 9호증(각 가지번호 포함)에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음 각 사실이 인정된다. 1) 원고 정영훈의 부친인 정동남은 1972년경 한국특수제화 라는 상호로 등산화 생산을 시작하였고, 1981년경 케이투상사 를 설립하였으며, 1996. 5. 7. 원고 회사를 설립하여 운영하다가 2002. 6.경 사망하여, 원고 정영훈이 망 정동남의 재산을 상속하 고 원고 회사의 대표이사로 취임하였다. 한편 정동남 및 원고 회사는 1995년경부터 등산레저용 자켓, 점퍼, 바지 등 등산용 의류와 안전화, 배낭 등을 제조 판매하는 것으로 사업영역을 확장하였다. 2) 정동남은 K2 상표의 등록을 출원하려 하였으나 K2 자체로는 상표등록이 쉽지 않다는 변리사의 조언에 따라 1980. 2. 27. 등산화 등을 지정상품으로 한 상표 를 출원하여 1986. 8. 6. 등록받아 사용한 것을 시작으로 선등록상표 1 내지 4 등 K2를 도안화한 상표들을 등록받아 사용하였다. 3) 정동남 및 원고 회사가 등산용품, 안전화 및 의류 등을 생산 판매하여 올린 매 출액은 1997년 약 56억원, 1998년 약 54억 원, 1999년 약 108억 원, 2000년 약 183억 원, 2001년 약 257억 원, 2002년 약 330억 원, 2004년 약 743억 원 정도이 었고, 시장점유율은 2002년 또는 2004년을 기준으로 경쟁업체인 (주)코오롱 스포츠, NORTHFACE와 함께 과점상태를 형성하였다. 4) 정동남 및 원고 회사는 제품의 광고를 위하여 잡지, 신문, 텔레비전, 라디오, 버 - 75 -

스 외부, 지하철 광고판, 입간판 등에 광고비로 1997년 약 1억 5천만 원, 1998년 약 1억 7천만 원, 1999년 약 4억 9천만 원, 2000년 약 7억 2천만 원, 2001년 약 9억 3 천만 원, 2002년 약 6억 3천만 원, 2003년 약 11억 2천만 원, 2004년 약 40억 2천 만 원을 지출하였다. 5) 정동남 및 원고 회사는 위와 같은 광고를 함에 있어서 대체로 2001년도까지는 K2 관련 등록상표를 중심으로 하되 선별적으로 광고 문구 안에 K2라는 표현을 보조 적으로 삽입하는 형태의 광고를 하다가, 2002년 무렵부터 K2 관련 등록상표와 함께 고딕체 형태의 K2를 대등한 크기로 배치하는 등 K2 표장을 등록상표와 병행시키는 형태의 광고를 하기 시작하였고, 2004. 4. 무렵부터는 광고를 하거나 제품에 표시를 함에 있어서 대부분 등록상표를 배제하고 K2 상표만을 부각시켜 사용하는 경향을 보 였다. 6) 한편 이창재는 1960년 중반 무렵부터 1980년 중반 무렵까지 셀파스포츠 라는 등산장비제조업체를 운영하면서 배낭, 텐트 등에 K2 상표를 사용하였고, 박해영은 1985년 K-2 영신상사 (1991년에 사업자등록)를 설립하여 1992년부터 1997년 무렵 까지 침낭, 텐트, 등산의류 등을 제조 판매하면서 업체 또는 제품을 지칭하기 위하여 K2 혹은 K-2의 표장을 사용하였다. 7) 종래 특허청은 K2(또는 K-2) 자체는 간단하고 흔히 있는 표장에 불과할 뿐만 아니라 세계에서 두 번째로 높은 산의 이름으로서 등산인에게는 현저한 지리적 명칭에 해당한다고 보아 등산용품을 지정상품으로 하는 경우 상표등록을 허용하지 않았는데, 대법원과 특허법원도 같은 취지의 판결들을 선고함으로써(대법원 2000. 5. 30. 선고 98후2955 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1078 판결, 특허법원 2002. 11. 1. - 76 -

선고 2002허5265 판결 등) 위 실무관행은 정착되기에 이르렀고, 이에 따라 이 사건 등록상표와 같이 K2를 도안화한 다수의 상표가 등산용품을 지정상품으로 하여 등록되 었다. (다) 우선, 사용에 의하여 식별력을 취득하는 표장은 실제로 사용된 표장 그 자체이 지 그에 유사한 표장까지 식별력을 취득하는 것은 아니므로, 정동남 및 원고들이 광고 를 함에 있어서 K2 관련 등록상표에 보조적으로 K2라는 표현을 삽입하거나 K2 관련 등록상표와 병행하여 고딕체 형태의 K2를 사용하여 광고하였다고 하더라도 이는 케이 투상사 또는 원고 회사의 상호를 가리키는 것이거나 당해 K2 관련 등록상표를 지칭하 는 것으로 수요자들에 의하여 인식될 가능성이 크다는 점을 감안하면, K2의 위와 같은 사용은 가사 그것이 상표적 사용이라고 하더라도 식별력을 취득하는 데 필요한 수요자 의 인식에 별다른 영향을 미치지 못한다고 보아야 할 것이니, K2 상표의 식별력 인정 에 있어서는 등록상표를 배제한 채 K2 상표만을 단독으로 사용하는 경향이 뚜렷이 나 타난 2004. 4. 무렵 이후의 사용을 비중 있게 고려하여야 할 것이다. 그런데 이창재나 박해영 등이 상당히 오랫동안 상호로 또는 상품지칭을 위하여 K2 와 관련한 표장을 사용한 이상 정동남 및 원고들이 등산용품과 관련한 거래계에서 실 질상 독점적 및 계속적으로 K2 상표를 사용하였다고 볼 수 없는 점, K2가 현저한 지 리적 명칭으로서 등산용품과 관련하여 경업자들이 매우 선호하는 상표이지만 그 자체 로는 상표등록을 허용하지 아니하는 특허청의 실무관행 및 법원의 판결에 따라 K2를 도안화한 다수의 상표가 등록되어 사용되고 있는 점, 정동남 및 원고들도 K2 상표가 간단하고 흔히 있는 표장 또는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 해당하여 식별력 이 없어 상표등록이 되지 않는 현실을 인정하고 선등록상표 1 내지 4를 비롯한 도안 - 77 -

화된 상표들을 사용하다가 피고 등과의 분쟁이 심화된 2004년 무렵에 이르러 K2 상 표만을 사용하기 시작한 점, 사용에 의한 식별력 취득과 관련한 K2 상표의 의미 있는 사용이 2004. 4. 무렵부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2004. 10. 16.까지 6개 월 정도에 불과한 점 등을 감안하면, 앞서 인정한 바와 같은 정동남 및 원고 회사의 매출액, 시장점유율, 광고비 지출액 등을 고려하더라도, 이 사건 등록상표의 등록결정 일 당시까지 K2 상표가 등산화, 등산복 등의 등산용품과 안전화에 관하여 거래자 및 수요자의 거의 모든 구성원이 그 표장을 특정인의 상품 표지로 승인하기에 이르렀다고 단정하기는 어렵다. 그러므로 앞의 증거만으로는 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일 당시 K2 상표가 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 인정하기에 부족하다고 할 것이고 달리 이를 인정할 증거도 없다. (2) 이 사건 등록상표의 등록무효 여부 (가) 상표법 제7조 제1항 제9호 해당 여부 상표법 제7조 제1항 제9호는 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하 게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유 사한 상품에 사용하는 상표는 등록받을 수 없다고 규정하고 있는바, 여기에서 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표 즉 주지상표라고 인정하기 위하여는 상표법상 식별력이 인정되는 것으로서 상표등록출원시를 기준으로 당해 상표품에 관한 거래자와 수요자 등 거래관계자의 압도적인 다수가 당해 상표를 특정 출처의 상품표지로 인식하고 있어야 할 것이고, 그 주지성의 정도는 적어도 사용 에 의한 식별력을 인정받기 위한 인식의 정도 이상이어야 한다고 할 것이다. - 78 -

그런데 K2 상표는 단순하고 흔히 있는 표장 또는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상 표에 해당하여 원래 식별력이 없는 것인데 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 출 원일 당시 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 인정되지 아니하고 따라서 주지상표 라고 할 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 K2 상표와 표장 및 상품의 동일 유사를 대비할 필요도 없이 상표법 제7조 제1항 제9호의 등록무효사유에 해당된다고 할 수 없다. (나) 상표법 제7조 제1항 제11호 후단 해당 여부 상표법 제7조 제1항 제11호 후단은 수요자를 기만할 염려가 있는 상표를 등록받을 수 없는 상표로 규정하고 있는바, 그 취지는 이미 특정인의 상표로 인식된 상표를 사 용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인 혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 것이므로, 위 법 규정에서의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당한다고 하기 위하여는 그 상표와 대비되는 상표나 상호 등의 표장이 타인의 것이 어야 하고, 그 표장이나 그 사용상품이 반드시 주지 저명하여야 하는 것은 아니지만 등 록 당시를 기준으로 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 표장이 나 그 표장이 사용된 상품이라고 하면 특정인의 표장이나 상품이라고 인식될 수 있는 정도로 알려져 있는 등의 사정이 있어, 대비되는 양 표장을 동시에 사용할 경우에 거 래관념상 일반 수요자들이 상품의 출처의 오인 혼동을 일으킬 염려가 있어야 하며(대 법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결 참조), 또한 대비되는 상표는 상표법상 식별 력이 인정되는 것이어야 한다. 그런데 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 K2 상표는 식별력 있는 표장에 해당하 지 아니하므로 상품 출처의 오인 혼동을 일으킬 염려가 있는지를 따질 필요 없이 이 - 79 -

사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에 해당한다고 할 수 없다. (다) 상표법 제7조 제1항 제4호 해당 여부 상표법 제7조 제1항 제4호는 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표를 등록무효사유로 규정하고 있는바, 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란 하게 할 염려가 있는 상표 라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 그 지정상품에 사용하는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 또는 고의로 주지 저명 한 타인의 상표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것처럼 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질 서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 포함한다고 할 것이다 (대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결 참조). 그런데 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 K2 상표가 국내에서 주지 저명한 것이었 다고 인정되지 아니하므로, 가사 이 사건 등록상표가 K2 상표를 모방하여 등록된 것이 라고 하더라도 상표법 제7조 제1항 제4호의 등록무효사유에 해당한다고 할 수 없다. (라) 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부 상표법 제7조 제1항 제7호는 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록받을 수 없다 고 규정하고 있다. 그런데 K2 자체는 이 사건 등록상표의 출원 당시 식별력이 인정되지 아니하므로 이 사건 등록상표를 선등록상표들과 비교함에 있어서는 K2 부분을 제외하고 대비하여야 할 것인바, 이 경우 선등록상표들은 특별한 호칭이나 관념이 있다고 볼 수 없는 한편 - 80 -

외관에 있어서 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 현저하게 상이하여 전체적으로 동 일 또는 유사하다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호의 등록무효사유에도 해당하지 아니한다. (3) 소결 따라서 이 사건 심결은 이 사건 등록상표가 상표법 소정의 등록무효사유에 해당하지 않는다는 점에서 결론을 같이 하였으므로 적법하다. 3. 결론 그렇다면 원고의 청구는 부당하다. 재판장 판사 황한식 판사 한동수 판사 곽민섭 - 81 -

제7조 제1항 제6호 - 83 -

특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2007허14257 등록무효(상) 원 고 주식회사 지에프스포츠 서울 서초구 서초3동 1485-7 알지비빌딩 4층 대표이사 권오룡 소송대리인 법무법인 바른 담당변호사 유영석 피 고 박주봉 서울 강남구 대치동 소송대리인 변리사 고영회 변 론 종 결 2008. 4. 25. 판 결 선 고 2008. 5. 16. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 11. 28. 2007당848호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 85 -

이 유 1. 기초사실 가. 심결의 경위 피고는, 원고의 아래 나.항의 이 사건 등록상표가 배드민턴 국가대표 선수, 코치 및 감독으로 활동하면서 셔틀콕의 황제 등의 별칭과 함께 국내외에서 주지 저명한 피 고의 성명, 약칭을 무단으로 모방하여 출원, 등록받은 것으로 상표법 제7조 제1항 제4 호 제6호 제11호에 각각 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원 은 이 사건 등록상표가 배드민턴과 관련하여 저명한 피고의 성명, 약칭을 포함하고 있 어 상표법 제7조 제1항 제4호 제11호에 각각 해당한다는 이유로, 피고의 청구를 인용 하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 : 2005. 2. 21./ 2006. 3. 3./ 2006. 4. 4./ 제657417호 ⑶ 지정상품 : 상품류 구분 제28류의 배드민턴라켓, 배드민턴공, 배드민턴라켓 케 이스, 배드민턴공 케이스, 배드민턴용 손목보호대, 배드민턴줄, 금속 완구, 트럼프, 낚 시대 [인정근거 : 다툼 없는 사실] 2. 이 사건의 쟁점 이 사건 등록상표에 포함되어 있는 영문자 "joobong"이 저명한 타인의 성명 약칭인 - 86 -

지 여부, 만약 저명한 성명 약칭이라면 타인의 승낙을 얻은 경우에 해당하는지 여부 및 피고 성명의 주지성으로 인하여 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호 소정 의 모방상표나 같은 항 제11호 소정의 수요자기만상표에 해당하는지 여부이다. 3. 판단 가. 판단기준 ⑴ 상표법 제7조 제1항 제6호는 저명한 타인의 성명 명칭 등이나 이들의 약칭을 포함하는 상표는 그 타인의 승낙을 얻은 경우를 제외하고는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 그 저명성은 사회통념상 또는 지정상품과 관련한 거래사 회에서 널리 인식될 수 있는 정도를 의미하는 것으로, 같은 항 제9호 소정의 주지 성보다도 훨씬 주지도가 높을 뿐 아니라 나아가 오랜 전통 내지 명성을 지닌 경우 를 가리킨다고 볼 것이며(대법원 1984. 1. 24. 선고 83후34 판결 등 참조), 그 판 단은 그 성명 등의 사용 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등을 고려하여야 하고(대법원 2005. 8. 25. 선고 2003후2096 판결 등 참조), 그 판단시기는 등록상표의 출원시 를 기준으로 할 것이며, 본 호의 규정취지는 상품이나 서비스의 출처의 오인 혼동 을 방지하기 위한 것이 아니라 타인의 인격권을 보호하기 위한 것이므로, 타인의 성명 약칭 등은 그 자체로서 저명한 것이어야 하고 이미 상표로 사용되어 저명하게 되었다면 이에 해당하지 않는다고 할 것이다. ⑵ 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문 란하게 할 염려가 있는 상표라 함은, 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품 - 87 -

에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하 거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우 또는 고의로 저명한 타인의 상표 또는 서비스표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것처럼 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 일반적으로 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 말한다(대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후1267 판결 등 참조). ⑶ 등록무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표ㆍ서비스표나 그 사용상품ㆍ서비스업이 반드시 저 명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자 에게 그 상표ㆍ서비스표 또는 상품ㆍ서비스업이라고 하면 곧 특정인의 상표ㆍ서비 스표나 상품ㆍ서비스업이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 등 참조). 나. 상표법 제7조 제1항 제6호에 관한 판단 ⑴ 인정사실 [인정근거 : 갑 제4 내지 9호증, 을 제1 내지 20호증(각 가지번호 포함), 경험칙, 변 론 전체의 취지] 박주봉 (피고의 성명)은 우리나라 배드민턴 국가대표 선수, 코치 및 감독 출 신으로서, 1982년 덴마크 오픈선수권대회에서 처음으로 입상한 뒤 1996년 선수생 활을 은퇴할 때까지 국제대회에서 우승한 경력이 약 72회에 달하였고, 특히 1992-88 -

년 바르셀로나 올림픽의 남자 복식경기에서 김문수와 함께 금메달을, 1996년 애틀 랜타 올림픽의 혼합복식 부문에서 나경민과 함께 은메달을 각각 획득하였으며, 이 에 배드민튼 분야의 공로를 인정받아 국제배드민턴 영예의 전당에 올랐고, 1991. 5.경에는 배드민턴 세계 최다 우승으로 기네스북에 등재되기도 하는 등 셔틀콕의 황제, 셔틀콕의 귀재( 鬼 才 ) 라는 별칭과 함께 배드민턴계에서 그 명성을 떨쳤다. 박주봉 은 선수생활 은퇴 후에도 우리나라 국가대표 코치뿐만 아니라 배드민 턴 종주국인 영국의 국가대표 코치, 배드민턴이 국기( 國 技 )라고 할 수 있는 말레이 시아의 국가대표 코치, 아시아연맹 및 세계배드민턴연맹의 순회 코치 및 일본 국 가대표팀 감독 등으로 계속 활동하는 한편, 배드민턴의 대중화를 위하여 배드민턴 교습서인 박주봉의 배트민턴 을 출간하기도 하였다. 우리나라 배트민턴 동호인 수는 약 300만명 정도에 이르고, 이 사건 등록상 표 출원일인 2005. 2. 21.까지 박주봉 에 대한 각종 매체의 기사는 인터넷 포털사 이트인 네이버 에 196건, 파란(Paran) 뉴스에 88건, 일간신문인 스포츠조선 에 27건, 배드민턴 전문잡지인 월간 배드민턴 에 100건, 인터넷 배트민턴 동호회인 민턴클럽 에 19건 등이 게재되었다. ⑵ 판단 위 인정사실에서 나타나는 박주봉 의 활동분야, 활동기간 및 수상경력 등과 함께, 상표법 제7조 제1항 제6호의 저명성은 주지도가 높을 뿐만 아니라 나아가 오랜 전 통 내지 명성을 지닌 경우에 인정되는 점, 우리나라 스포츠계에서 배드민턴은 비교 적 비인기 종목에 속하는 점, 일반적으로 스포츠 스타나 연예인의 경우 그 전성기가 짧고 세대교체가 빠른 점 및 이 사건 등록상표는 박주봉의 주지성이 가장 높다고 할 - 89 -

수 있는 선수생활에서 은퇴한 후 약 10년 정도가 지난 시점에서 출원된 점 등을 종합 하여 고려할 때, 비록 박주봉 이라는 성명이 배드민턴 분야에서 널리 알려져 있다고 볼 수는 있을지라도, 위 인정사실과 피고 제출의 증거들만으로는 이 사건 등록상표의 출원일 무렵에 박주봉 또는 그의 약칭으로서의 주봉 이 상표법 제7조 제1항 제6호 소정의 저명성까지 획득하였다고 인정하기에 부족하다. 따라서 박주봉 의 저명성을 전제로 하는 이 부분 피고의 주장은, 이 사건 등록 상표가 위 박주봉 의 약칭에 해당하는지, 타인의 승낙을 얻은 경우에 해당하는지 등에 대하여 나아가 살필 필요도 없이 이유 없다. 다. 상표법 제7조 제1항 제4호(모방상표) 제11호(수요자기만상표)에 관한 판단 위 무효사유들은 박주봉 의 성명 약칭이 원고 이외 특정인의 상품출처표시로서 요구되는 주지성을 획득한 경우에 인정될 수 있을 것인데, 앞서 나.항에서 살핀 바 와 같이 배드민턴 분야에서 알려져 있는 박주봉 은 상품출처표지로서가 아니라 인격 권에 속하는 성명으로서일 뿐이고, 피고 제출의 증거만으로는 위 박주봉 이 원고 이 외 특정인의 상품출처표시로 널리 알려져 있음을 인정하기에 부족하므로, 이에 관 한 피고의 주장들도 모두 이유 없다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 등록상표는 피고의 성명이나 약칭과의 관계에서 상표법 제7조 제 1항 제4호 제6호 제11호 소정의 무효사유에 해당하지 않는다고 할 것이고, 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용한다. - 90 -

재판장 판사 성기문 판사 강경태 판사 김태현 - 91 -

제7조 제1항 제7호, 제8조 제1항 - 93 -

특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2008허1562 거절결정(상) 원 고 가부시키가이샤 모모노야혼포( 株 式 會 社 桃 乃 屋 本 舖 ) 일본국 오카야마켄 오카야마시 짓코신마치 1초메 24반 21고 ( 日 本 國 岡 山 縣 岡 山 市 築 港 新 町 一 丁 目 24 番 21 號 ) 대표자 오카다 다쿠시( 岡 田 拓 士 ) 소송대리인 변리사 이지연 피 고 특허청장 소송수행자 이호관 변 론 종 결 2008. 4. 11. 판 결 선 고 2008. 5. 2. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 12. 24. 2007원7584호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 95 -

이 유 1. 심결의 경위 등 가. 이 사건 출원상표 ⑴ 출원일/출원번호 : 2006. 10. 9./제40-2006-50751호 ⑵ 구성 : ⑶ 지정상품 : 상품류 구분 제30류의 화과자, 아이스크림, 카스텔라 빵, 스폰지 케이 크, 쿠키, 비스킷, 후르츠 젤리, 단팥빵, 크림빵, 떡 나. 선등록상표 ⑴ 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : 1987. 12. 21./1989. 1. 25./1999. 8. 9./ 제167244호 ⑵ 구성 : ⑶ 지정상품 : 상품류 구분 제30류의 건과자, 비스켓, 카스텔라, 드롭프스, 아이스크 림, 얼음 사탕, 크래커, 크림빵, 설탕, 떡 ⑷ 등록권리자 : 주식회사 농심 다. 이 사건 심결의 경위 특허청 심사관은 2007. 6. 15. 이 사건 출원상표는 선등록상표와 동일 또는 유사한 상표이므로 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다.) 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였 - 96 -

다. 이에 원고는 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2007원7584호로 심리한 다음, 2007. 12. 24. 위 거절결정과 같은 이유로 원고의 심 판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 갑 제1 내지 3호증, 을 제1, 2호증, 변론 전체의 취지 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단 가. 이 사건의 쟁점 이 사건의 쟁점은 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부이다. 나. 이 사건 출원상표와 선등록상표의 동일 유사 여부에 대한 판단 ⑴ 판단의 기준 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭 관념되는 것이 아니라, 각 구성부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부 만에 의하여 간략하게 호칭 관념될 수도 있다(대법원 2004. 10. 15. 선 고 2003후1871 판결 등 참조). 한편, 상표의 구성부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로는 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 대상상표를 그 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 일체불가분하게 결합된 것이 아닌 한 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라 도 마찬가지라 할 것이다(대법원 2005. 1. 28. 선고 2003후236 판결 등 참조). - 97 -

⑵ 양 상표의 동일 유사 여부에 대한 판단 먼저, 외관의 동일 유사 여부에 대하여 본다. 이 사건 출원상표는 와 같이 도형과 한자, 영문자로 구성된 결합상표로서, 우측 상단부가 개방된 원형 내부에 源 吉 兆 庵, 宗 家 란 한자가 2단 흘림체로 표기된 도형이 와 같이 상하 2단으로 배치되어 있고, 도형 우측 상단 에는 宗 家 源 吉 兆 庵 이란 한자가 글자 크기를 달리하여 흘림체로 과 같이 표기되어 있으며, 도형 우측 하단에는 의 일본 음역인 미나모토 키초안 의 영문 표기인 이 배치되어 있는 상표이고, 선등록상표는 와 같이 상단에 한자로 와 그 하단에 한글 음역인 가 상하 2단으로 결합된 상표이다. 양 상표는 宗 家 라는 한자를 공통으로 포함하고 있기는 하나, 그 글자체나 글자의 크기가 다르고, 전체적으로 도형과 영문자의 유무, 문자의 구성 및 배치방법, 서체 등 에 있어서 많은 차이가 있으므로, 양 상표의 외관은 유사하지 않다. 다음으로, 호칭 관념의 유사 여부에 대하여 본다. 이 사건 출원상표는 도형과 문자의 결합상표로서 각 구성부분이 분리관찰하면 거래 상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있다고 보기 어려우므로 문자부분으로 분리 호칭 관념될 수 있고, 문자부분도 상단의 과 하 - 98 -

단의 으로 분리 호칭 관념될 수 있다. 한편, 이 사건 출원상표가 상 단의 문자부분 중 만으로 분리 호칭 관념된다면 선등록상표와 호칭 관념이 유사 하여 유사한 상표로 볼 여지가 많으므로, 이 사건 출원상표가 만으로 분리 호칭 관념될 수 있는지 여부에 관하여 본다. 1 이 사건 출원상표의 상단의 문자부분 중 부분은 일본인의 성명에 해당하는바, 그 크기에 비추어 문자부분에서 차지하는 비중이 매우 커서 쉽게 눈에 띄 는 반면, 라는 부분은 그보다 훨씬 작게 그 앞에 표기되어 있어 그 의미와 함께 고려하면 일반 수요자나 거래자 사이에서 를 을 수식하는 용어로 이해할 가능성이 많은 점, 2 갑 제5 내지 8호증, 을 제3호증의 1의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 종가( 宗 家 )란 한 문중에서 맏이로만 이어온 큰 집 을 의미하 는 말로, 음식점, 식품점의 상호나 상표 등에 흔히 사용되어 종갓집에 전해 오는 맛이 가장 좋은 음식 또는 음식점, 종갓집의 전통을 이어온 음식 또는 음식점 등의 의미 로 널리 사용되는 표현임을 알 수 있는바, 위 라는 부분은 지정상품의 품질을 직감케 하는 것이어서 자타상품 구별을 위한 식별력이 없거나 미약해 보이는 점, 3 오히려 이 한자 흘림체로 표기되어 있어 가독성이 떨어지므로 일 반 수요자나 거래자 사이에서 그 하단에 있는 원길조암의 일본 음역의 영문표기인 미 나모토 키초안, 미나모토, 키초안 등으로 인식 호칭될 가능성이 많은 점 등을 종 합해 보면, 이 사건 출원상표가 로만 분리되어 호칭 관념된다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 출원상표는 종가 원길조암, 원길조암, 미나모토 키초안, 미나 - 99 -

모토, 키초안 등으로 호칭 관념될 것이므로 선등록상표와 호칭 관념에 있어서 동일 유사하지 않다고 할 것이다. 다. 소결 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관에 있어서 현격한 차이가 있고, 호칭 관념에 있어서도 동일 유사하지 아니하여 동일 유사한 상표가 아니므로 그 지정상품의 동일 유사 여부에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없는바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. 3. 결론 그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용한다. 재판장 판사 성기문 판사 강경태 판사 김태현 - 100 -

특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2008허2312 등록무효(상) 원 고 하이트맥주 주식회사(******-*******) 서울 강남구 청담동 132-12 대표이사 박문덕 소송대리인 특허법인 아주 담당변리사 김혜인 피 고 이기영(******-*******) 현재 소재불명 최후주소 고양시 일산서구 덕이동 변 론 종 결 2008. 8. 28. 판 결 선 고 2008. 9. 11. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 1. 28. 2007당1980호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 101 -

이 유 1. 기초사실 [인정근거] 갑 제1, 2호증, 갑 제3호증의 3의 각 기재, 변론 전체의 취지 가. 이 사건 등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/등록일/등록번호 : 2003. 12. 9./2005. 1. 4./제604813호 ⑶ 지정상품 : 음료용 야채주스, 맥주제조용 홉엑기스, 감주( 甘 酒 ), 과실분말, 과실 시럽, 과실액( 果 實 液 ), 땅콩우유음료, 레모네이드, 레모네이드용 시럽, 밀감수, 발포성 음료용 분말, 발포성 음료용 정제, 비알콜성 과일넥타, 비알콜성 아페리티프(Aperitifs), 비알콜칵테일음료, 사과주스, 사이다, 셀처탄산수(Seltzer water), 소다수, 아몬드시럽, 아몬드 우유음료, 아이소 토닉음료, 맥아음료, 맥주를 함유한 탄산수, 오렌지주스, 유장 ( 乳 漿 )음료, 음료용 사르사파릴라(Sarsaparilla), 음료용 셔벗, 인삼분말, 인삼엑기스, 인 삼주스, 진저에일(Ginger ale), 커피시럽, 콜라시럽, 탄산수, 탄산수제조제, 파인애플주 스, 포도액, 포도주스, 토마토주스, 광천수, 생수, 인공광천수, 맥주, 저알콜성 맥주, 무 알콜성 맥주, 맥주용 맥아즙, 스타우트, 합성맥주, 흑맥주(상품류 구분 제32류) 나. 선등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/등록일/등록번호 : 2000. 3. 24./2001. 7. 11./제3359호 - 102 -

⑶ 지정상품 : 사과주스, 사이다, 탄산수, 오렌지주스, 비의료용생수, 맥주, 스타우 트, 흑맥주, 비의료용광천수, 포도주스(상품류 구분 제32류, 나머지 지정상품은 생략한다) 다. 절차의 경위 원고는 2007. 7. 26. 특허심판원에 2007당1980호로, 이 사건 등록상표가 구 상표 법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제4호, 제7호, 제9호 내지 제12호에 해당하여 그 등록이 무효라고 주장하면서 등록무효심판 을 청구하였다. 이에 특허심판원은 2008. 1. 28. 이 사건 등록상표가 선등록상표 등과 유사하지 아니하여 일반수요자로 하여금 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 없다는 이유 로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 2. 원고 주장의 요지와 이 사건의 쟁점 원고는, 이 사건 등록상표가 선등록상표와 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하거나 또는 맥주 분야에서 주지 저명한 원고의 선사용표장과 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제10호에 해당하여 그 등록이 무효라고 주장하는 바, 먼저 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부에 관하여 살펴 본다. 3. 이 사건 등록상표의 구 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부 가. 판단의 기준 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등 의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표 - 103 -

에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인 혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고(대법원 1993. 7. 13. 선고 92후2120 판결 등 참조), 외관이 유사하다는 것은 대비되는 두 개의 상표에 표시된 문자 도형 기 호 등 상표의 외관상의 형상을 시각에 호소하여 관찰하였을 경우 그들이 상품의 식별 표지로서 서로 혼동되기 쉬운 경우를 말하는 것이므로, 외관이 유사한 것인지의 여부 를 판단할 때는 특히 이격적 직관적인 관찰이 필요하다(대법원 1993. 9. 14. 선고 92 후544 판결 참조). 나. 상표의 동일 유사 여부(이 사건 등록상표와 선등록상표의 대비) ⑴ 표장의 대비 이 사건 등록상표는 영문자 Htio 로 구성된 문자상표이고, 선등록상표는 와 같이 산 정상에 산으로 둘러싸인 호수가 있는 도형 위에 영문자 Hite 가 있고 도형의 하단 부분과 영문자 Hite 아래에 작은 글씨가 있는 결합상표이다. 그런데, 선등록상표는 1993년경 천연 암반수 맥주상품을 출시하면서 사용되기 시작한 상표로 선풍적인 인기를 끌어 1996년경부터 맥주업계 1위에 올라 유명해지기 시작하였고, 2002년경에도 시장점유율 56.5%로 1위를 차지하고 있는 우리나라 대표적 인 맥주 브랜드로 일반 수요자들에게는 문자 부분인 에 의하여 널리 알려지고 인식되어 있을 뿐만 아니라{갑 제5 내지 7호증, 갑 제10 내지 13호증(각 가지번호 포 함)의 각 기재}, 선등록상표를 직관적으로 관찰할 경우에 문자 부분인 Hite 부분이 뚜 렷하게 눈에 들어오므로, 선등록상표는 Hite 부분에 의하여 관찰될 수 있을 것이다. - 104 -

먼저, 양 상표의 호칭과 관념을 대비하여 보면, 이 사건 등록상표는 에이치 티 아이 오 또는 에이치 티오 로 호칭되지만, 선등록상표는 하이트 로 호칭되고, 이들 상 표 모두 조어상표로 별다른 관념을 생각할 수 없으므로, 양 상표는 호칭에 있어서 일 응 서로 다르고, 관념은 서로 대비할 수 없다. 그러나 선등록상표 중 직관적으로 관찰되는 Hite 부분과 이 사건 등록상표의 외관을 대비하여 보면, 영문자 알파벳의 배열위치와 글자 구성에서 다른 점이 있지만, 모두 첫글자 H 를 대문자로 하고 나머지 세 글자를 소문자로 하여 전체적으로 네 글 자의 영어 알파벳으로 구성되어 있는 점, 전체적인 알파벳의 구성에서도 H, i, t 를 가지고 있으면서 끝 글자의 e 와 o 도 시각적으로 유사한 것으로 보일 수 있는 점,, 등과 같이 각 글자에 외곽선을 두어 입체적으로 표현함으로써 시각적으로 거의 동일하게 보이도록 하고 있는 점 등에 비추어, 양 상표의 문자 부분은 시각적으 로 매우 유사하게 인식된다고 할 것이다. 따라서, 양 상표는 이격적 직관적 관찰에 의 할 경우 문자 부분이 시각적으로 매우 유사하여 전체적으로 외관이 매우 유사하다고 할 것이다. 그러므로, 양 상표는 비록 호칭에 있어 서로 다른 점은 있으나 외관이 매우 유 사하여 양 상표를 동일, 유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인 혼동을 일으킬 염려가 매우 높은 서로 유사한 상표에 해당한다 할 것이다. ⑵ 지정상품의 대비 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록상표의 지정상품 중 사과주스, 사이다, - 105 -

탄산수, 오렌지주스, 비의료용생수, 맥주, 스타우트, 흑맥주, 비의료용광천수, 포도주스 는 상품류 구분 제32류에 속하는 맥주, 광천수, 탄산수, 과실음료와 과실주스 및 시럽 과 기타 음료용 조제품( 調 製 品 )으로 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등이 거의 일치하므로, 이 사건 등록상표의 지정상품은 선등 록상표의 지정상품과 동일하거나 유사하다고 할 것이다. ⑶ 대비결과 정리 이 사건 등록상표는 선등록상표와 외관이 유사하고, 그 지정상품에 있어서도 동 일하거나 유사하므로, 양 상표가 함께 사용될 경우에 일반 수요자나 거래자들로 하여 금 상품 출처에 대한 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 할 것이다. 다. 소결 이 사건 등록상표는 선등록상표와 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당 하여 원고의 나머지 주장에 관하여 더 살펴 볼 필요도 없이 그 등록이 무효이므로, 이 와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 이태종 판사 김제완 판사 박원규 - 106 -

특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2008허2633 등록무효(상) 원 고 주식회사 장수산업 (******-*******) 서울 강남구 삼성동 159 대표이사 최주환 소송대리인 변리사 이선행 피 고 박은자 (******-*******) 부산 해운대구 우동 송달장소 부산 영도구 봉래동 소송대리인 변리사 박용환 변 론 종 결 2008. 7. 10. 판 결 선 고 2008. 7. 24. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 1. 29. 2007당1075호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. - 107 -

청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 기초사실 [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재 가. 피고의 등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2005. 3. 17. / 2006. 9. 29. / 제680297호 (3) 지정상품 : 상품류 구분 제20류의 경대, 벤치, 소파, 침대, 탁자, 화장대, 안락 의자, 팔걸이의자, 비의료용 물침대(이하 피고의 등록상표를 이 사건 등록상 표 라 한다) 나. 선등록상표 (1) 구성 : (색채상표) (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1999. 7. 5. / 2000. 11. 10. / 제481020호 (3) 지정상품 : 상품류 구분 제20류의 매트리스, 방석, 베개, 요람, 쿠션, 침대, 소 파, 의자 - 108 -

다. 이 사건 심결의 경위 (1) 원고는 2007. 5. 1. 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동 일 또는 유사하여 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 구 상표법 이라 한다) 제7조 제1항 제7호에 의해 등록될 수 없는 것임에도 불구하고 등록이 되었으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 특허심판원에 2007 당1075호로 등록무효심판을 청구하였다. (2) 특허심판원은 2008. 1. 29. 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 서로 달 라 그 등록이 무효로 될 수 없다는 이유로, 원고의 심판 청구를 기각하는 심결을 하였다. 2. 당사자들 주장의 요지와 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 구 상표 법 제7조 제1항 제7호에 위반되어 등록된 것이므로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 나. 피고 주장의 요지 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장이 유사하지 않아 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 위반되어 등록된 것이 아니므로 그 등록이 무효로 되어서는 안 된다. 다. 이 사건의 쟁점 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 선등록상표와 표장이 유사하여(피고는 이 사건 등록상표와 선등록상표의 지정상품들이 서로 유사하다는 점에 대해서는 다투지 않는다) 그 등록이 무효로 되어야 하는지 여부에 있다. - 109 -

3. 판단 가. 표장의 유사 여부 (1) 판단 기준 상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전 체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직 관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인 혼동의 우려가 있는지 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결 합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부 분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결 합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있 으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표 는 유사하다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 참조). (2) 구체적 판단 (가) 이 사건 등록상표는 위쪽을 향해 있는 검은색의 잠자리 모양의 도형이 상 단에 위치하고, 하단에는 장수잠자리 란 문자가 띄어쓰기 없이 가로로 기재되어 있는 2단으로 이루어진 문자와 도형의 결합상표이다. 그리고 선등록상표는 진한 파란색의 둘레가 있는 파란색의 타원형 도형 안의 왼쪽에 흰색의 날개, 꼬리, 앞머리와 진녹색의 몸통을 가지면서 왼쪽을 향하고 있는 잠자리 모양의 도형이 위치하고, 그 오른쪽으로 바로 이어서 독특한 글자체의 잠자리 라는 문자가 타원형 도형의 약간 왼쪽 중앙에서 부터 오른쪽까지 빨간색으로 기재되어 있으며, 잠자리 도형의 꼬리 끝 부분 오른쪽에 - 110 -

서부터 타원형 도형의 오른쪽 끝 부분까지 위 잠자리 문자를 가로로 관통하면서 진 한 파란색의 점선이 가늘게 그어져 있는 문자와 도형이 결합한 색채상표이다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 외관에 있어서는 일응 차이가 있다. (나) 한편, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 모두 문자 부분과 도형 부분이 외 관상 분리되어 있을 뿐 아니라 이들의 결합에 의하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아 니어서 문자 부분과 도형 부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못할 정 도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로, 문자 또는 도형 부분만으로 분리 되어 관찰될 수 있다. 이들 상표가 문자 부분만으로 분리되어 관찰되는 경우, 우선 선등록상표는 잠 자리 로 호칭, 관념될 것임이 명백하다. 그런데 갑 제4, 8호증, 을 제1호증의 각 기재 에 의하면, 장수잠자리 라는 곤충은 잠자리목 장수잠자리과 또는 왕잠자리과에 속하는 곤충으로서 우리나라에서 서식하는 잠자리류 중 가장 큰 잠자리인 사실을 인정할 수 있으므로, 이에 의하면 이 사건 등록상표의 문자 부분은 일응 장수잠자리 전체로 호 칭, 관념될 가능성도 없지는 않은 것으로 보인다. 그러나 한편, 장수잠자리 로 불리는 특정 곤충의 이름은 일반 수요자들에게 그리 익숙하지 않은 것으로 보일 뿐만 아니라, 위 곤충은 일반 잠자리에 비하여 특히 크기가 큰 특징 등이 있기는 하지만 이 역시 잠 자리의 일종에 불과하고, 잠자리 란 단어는 곤충으로서의 의미 이외에도 누워서 잠을 자는 곳 등의 의미가 있는 다의어이며, 이 사건 등록상표의 문자 부분은 비록 그 상단 에 잠자리 형상의 도형이 있다 할지라도 그것은 뒤에서 보는 바와 같이 장수잠자리의 특징을 묘사하였는지가 불분명한 일반 잠자리에 불과한 것이므로, 일반 수요자들 사이 에서 오래도록 삶, 군사를 거느리는 우두머리, 또는 장사하는 사람 등의 뜻이 있는 - 111 -

장수 라는 단어와 분리되어 잠자리 만으로 약칭될 수도 있다. 결국, 이 사건 등록상표 와 선등록상표는 문자 부분만으로 분리관찰되어 모두 잠자리 만으로 동일하게 호칭, 관념될 수 있다고 할 것이다. 또한, 이들 상표가 도형 부분만으로 분리되어 관찰되는 경우, 이 사건 등록상표 의 도형 부분은 그 모양이 일반적인 잠자리 모양으로 단순화되어 있을 뿐이어서 일반 수요자들이 이를 일반 잠자리에 비하여 특히 크기가 큰 특징 등이 있는 장수잠자리 를 나타내는 것으로 인식하기는 어려워 단순히 잠자리 로 호칭, 관념될 것으로 보이고, 선등록상표의 도형 부분 역시 잠자리 로 호칭, 관념될 것으로 보이므로(선등록상표의 도형 부분 중 타원형 또는 점선 부분의 도형은 간단하고 흔히 있는 표장에 지나지 않 아 중심적 식별력을 가진다고 보기 어려우므로 그 요부는 잠자리 모양의 도형 부분이 다), 이 경우에도 이들 상표는 그 호칭 및 관념이 서로 동일하다. (다) 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 외관에 있어서는 일응 차이 가 있으나 분리관찰 결과 그 호칭 및 관념이 서로 동일하게 되므로, 구 상표법 제7조 제1항 제7호가 규정한 유사한 표장에 해당한다. 나. 지정상품의 유사 여부 이 사건 등록상표의 지정상품 중 벤치, 소파, 침대, 안락의자, 팔걸이의자, 비의 료용 물침대 는 선등록상표의 지정상품 중 침대, 소파, 의자 와 동일하거나 그 일종에 해당하는 상품들이다. 그리고 이 사건 등록상표의 지정상품 중 나머지인 경대, 탁자, 화장대 도 선등록상표의 지정상품으로 되어 있는 위 침대, 소파, 의자 와 함께 가구의 일종으로서, 그 상품의 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거 래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념으로 볼 때, 이들은 서로 유사 - 112 -

한 상품에 해당한다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품들은 모두 선등 록상표의 지정상품 중 특히 침대, 소파, 의자 와 동일하거나 유사하다(지정상품들이 서로 유사하다는 점에 대하여 당사자들 사이에 다툼이 없다). 다. 소결론 결국, 이 사건 등록상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 위반되어 등록된 것이라고 할 것이므로, 그 등록이 무효로 되어 야 한다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론이 달라 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 받아들이기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 이태종 판사 김제완 판사 유영선 - 113 -

특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2008허5885 등록무효(상) 원 고 주식회사 교원 서울 종로구 관철동 258 대표이사 이정자 소송대리인 특허법인 원전 담당변리사 임성태 피 고 주식회사 클애들교육 원주시 판부면 금대리 1121 송달장소 서울 서초구 양재동 대표이사 이종철 변 론 종 결 2008. 8. 20. 판 결 선 고 2008. 9. 3. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 3. 21. 2005당923호 사건에 관하여 한 심결 중 상표등록 제 598707호 상표의 지정상품 가운데 상품류 구분 제16류의 정기간행물, 카탈로그, 팜플렛, 학습지, 핸드북, 만화책, 소책자, 서적, 신문, 잡지에 관한 부분을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. - 114 -

청 구 취 지 주문과 같다(원고는 소장의 청구취지에서 주문 기재 이 사건 심결 전부의 취소를 구하 는 듯이 표시하였으나 이 사건 심결 중 원고의 주장을 받아들여 피고의 청구를 기각한 부분까지 취소를 구할 수는 없는 것이므로 이 부분은 오기로 보인다). 이 유 1. 기초사실 [인정근거 : 자백간주] 가. 심결의 경위 피고는 원고의 아래 나항 기재 이 사건 등록상표가 아래 다, 라항 기재 선출원상표 1, 2와 호칭이 유사하고 상품류 구분 제9류, 제16류의 각 지정상품들에 관하여는 그 지정상품도 동일 유사하여 상표법 제8조 제1항에 해당한다는 이유로 위 각 지정상품들 에 관하여 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 양 상표의 호칭이 유사하고 상품류 구분 제16류의 각 지정상품들에 관하여는 그 지정상품도 유사하지만 상품류 구분 제9류의 각 지정상품들에 관하여는 그 지정상품이 유사하다고 볼 수 없다는 이유로, 위 심판청구 중 상품류 구분 제16류 의 각 지정상품들에 관한 부분을 인용하고 상품류 구분 제9류의 각 지정상품들에 관한 부분을 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2003. 5. 30./ 2004. 11. 9./ 제598707호 - 115 -

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 녹음된 테이프(음악이 아닌 것), 녹음된 테이 프(음악인 것), 녹화된 테이프(음악이 아닌 것), 녹화된 테이프(음악인 것), CD-ROM, 자기식 전화카드, 비디오테이프, 비디오디스크플레이어, 만화영화, 제16류의 서적, 소 책자, 잡지, 학습지, 신문, 정기간행물, 카탈로그, 팜플렛, 핸드북, 만화책, 제28류의 꼭 두각시인형, 마스코트인형, 손가락인형, 가면, 고무제 완구, 마네킹인형, 금속제 완구, 인형집, 플라스틱제 완구, 지제 완구 다. 선출원상표 1 (1) 구성 : (2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2001. 12. 12./ 2003. 9. 8./ 제558945호 (3) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 서적, 핸드북, 학습지, 소책자, 일기장, 잡지, 그림, 사진 라. 선출원상표 2 (1) 구성 : (2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2001. 12. 12./ 2003. 9. 8./ 제558946호 (3) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 서적, 핸드북, 학습지, 소책자, 일기장, 잡지, 그림, 사진 2. 판단 원고가 이 사건 등록상표와 선등록상표 1, 2의 외관, 호칭, 관념이 상이하여 이 사건 등록상표가 상표법 제8조 제1항에 해당한다고 할 수 없으므로 이와 달리 판단한 이 - 116 -

사건 심결 부분은 위법하다고 주장하고 있음에 대하여, 피고는 이 사건 등록상표에 대 한 무효심판 청구인으로서 그 등록무효사유의 주장 입증책임이 있음에도 불구하고, 이 사건 변론종결시까지 아무런 주장 입증을 하지 아니하였다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 상품류 구분 제16류에 속하는 지정상 품들에 관하여 상표법 제8조 제1항의 등록무효사유가 있다고 할 수 없는바, 이와 결론 을 달리한 이 사건 심결 부분은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 김명수 판사 오충진 판사 심준보 - 117 -

특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2008허6796 등록무효(상) 원 고 다께다 야꾸힝 고교 가부시키가이샤 일본 오사까시 쥬오쿠 도쇼마찌 4쵸메 1-1 대표이사 하세가와 야스치카 소송대리인 변리사 나영환 소송복대리인 변리사 이미정 피 고 현대약품 주식회사 천안시 풍세면 남관리 200 대표이사 윤창현 변 론 종 결 2008. 9. 4. 판 결 선 고 2008. 9. 25. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 3. 27. 2007당2074호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. - 118 -

청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 기초사실 [인정근거 : 의제자백] 가. 심결의 경위 원고는 아래 다항 기재의 선등록상표의 권리자인데, 피고를 상대로 아래 나항 기재 의 상표(이하 이 사건 등록상표 라고 한다)가 선등록상표와 유사하여 상표법 제7조 제 1항 제7호에 해당한다는 이유로 상표등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2007당2074호로 심리하여 2008. 3. 27. 이 사건 등록상표와 선등록상표는 외관에서 상이하고, 호칭에 있어서도 그 지정상품의 주된 취급자가 의사, 약사 등으로 전문가에 해당하므로 발음상의 차이를 구분할 수 있어 서로 유사하지 아니하여, 그 외관 및 호 칭에서 상이하므로 유사한 상표에 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 청구를 기각하 는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 등록상표 (1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2006. 3. 20./ 2007. 6. 4./ 제712159호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 순환기관용 약제, 감각기관용 약제, 말초신경계용 약제, 대사성 약제, 중추신경계용 약제, 중추치료용 약제, 진정제, 진통제, 강장제, 신경안정제(상품류 구분 제5류) - 119 -

다. 선등록상표 (1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 1997. 11. 10./ 1998. 12. 24./ 제435403호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 소화기관용약제, 호흡기관용약제, 알레르기용약제, 중추신경계용약 제, 말초신경계용약제, 감각기관용약제, 혈액용제, 대사성 약제, 항생물질제제, 순환기 관용약제(출원시 상품류 구분 제10류) 2. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 유사 여부 가. 판단기준 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 놓고 그 외관 호칭 관 념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 거래상 상품 출처에 대하여 오인 혼동을 일으킬 우려 가 있는지의 여부에 의하여 판별하여야 하고, 외관 호칭 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에 는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자가 오인 혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법 원 2000. 4. 25. 선고 99후1096 판결 참조). 나. 외관 호칭 관념의 유사 여부 먼저 1 외관에 있어서, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 모두 영문대문자로 구성 되어 있는데, 영문대문자를 구성하는 알파벳 및 음절수가 동일하고 그 배치에 있어서 도 AT 와 ACT 가 앞 부분에 위치하고, 가운데에 O 가 위치하며, 마지막 부분에 - 120 -

SC 와 S 로 유사하다. 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표는 동일한 알파벳을 그 순서만 달리 배치한 것으로 그 외관에 있어 유사하다. 2 호칭에 관하여 보건대, 이 사 건 등록상표는 아토스크 또는 애토스크 로 호칭되는데 반하여 선등록상표 는 악토스 또는 액토스 로 호칭될 것인 바, 호칭되는 전체 음절수가 4 음절과 3음절로 구분되고, 선등록상표가 영문자 -C- 의 존재로 인해 악 또는 액 으 로 호칭되는데 비해 이 사건 등록상표는 아 로 발음되고, 마지막 음절 또한 -크 와 - 스 로 구분되는 차이점은 있다. 그러나 이 사건 등록상표와 선등록상표는 첫 음절의 모 음이 아 로 유사하고, 둘째 음절 및 셋째 음절이 토스 로 동일하며, 나머지 선등록상 표의 크 는 그 파열음의 특성상 약하게 발음될 가능성이 많으므로 아토스 만으로 청 감될 가능성도 배제할 수 없다. 따라서 양 상표는 그 청감에 있어 유사하여 호칭에 있 어서도 유사하다고 할 것이다. 뿐만 아니라 양 상표의 지정상품이 일반 수요자나 거래 자가 절대로 접할 수 없는 성질의 상품이라고 볼 만한 사정이 없는 이 사건에서는 오 인 혼동의 기준이 되는 수요자나 거래자를 약사, 의사 등의 전문가로 한정할 수 없다. 마지막으로 3 관념에 있어서, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 모두 조어상표로서 특별한 관념을 가지지 않는 것이라 할 것이므로 서로 대비할 수 없다. 다. 지정상품의 동일 유사 여부 이 사건 등록상표의 지정상품인 순환기관용약제, 감각기관용약제, 말초신경계용약 제, 대사성약제, 중추신경계약제 는 선등록상표의 지정상품과 동일하고, 중추치료용약 제, 진정제, 진통제, 강장제, 신경안정제 는 선등록상표의 중추신경계약제, 항생물질제 제 와 서로 유사하다. 따라서 위 양 상표의 지정상품들은 일반거래의 통념상 동일 유사 한 상품에 속한다. - 121 -

라. 소결론 이 사건 등록상표는 선등록상표와 대비할 때 외관 및 호칭이 유사하여 그 지정상품 에 다 같이 사용될 경우 상품 출처에 대한 오인 혼동을 초래할 우려가 있으므로 상표 법 제7조 제1항 제7호에 해당한다. 3. 결론 그렇다면, 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 위법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 원유석 판사 우라옥 판사 김종석 - 122 -

특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2008허3605 거절결정(상) 원 고 크라이테크게엠베하(Crytek GmbH) 독일, 60386 프랑크푸르트 암마인, 하나우어 랜드스트리트 523 대표자 아브니 예를리(AVNI YERLI) 소송대리인 변호사 황영주 피 고 특허청장 소송수행자 이호관 변 론 종 결 2008. 6. 27. 판 결 선 고 2008. 8. 22. 주 문 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 2008. 1. 23. 2007원2250호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. - 123 -

이 유 1. 심결의 경위 등 가. 이 사건 출원상표 ⑴ 출원일/출원번호 : 2006. 2. 28./제40-2006-10190호 ⑵ 구성 : ⑶ 지정상품 : 별지 기재와 같다. 나. 선등록 선출원 상표들 ⑴ 선등록상표 1 출원일/등록일/등록번호 : 1997. 12. 26./1999. 2. 18./상표등록 제441733호 구성 : 지정상품 : 구 상품류구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제39류의 코인작동식 또는 자기카드작동식 오락기계기구, 가정용 비데오게임기 등 상표권자 : 가부시키가이샤 반다이 나무꼬 게임스 ⑵ 선등록상표 2 출원일/등록일/등록번호 : 1999. 8. 10./2001. 2. 12./상표등록 제487514호 구성 : (색채상표) 지정상품 : 상품류구분 제9류의 코인작동식 또는 자기카드작동식 오락기계기구, 가정용 비디오게임기, 가정용 비디오게임기용 프로그램이 기억된 롬(ROM) 카트리지, - 124 -

가정용 비디오게임기용 프로그램이 기억된 자기디스크 등 ; 동 제28류의 액정게임장난 감, 액정게임장난감용 프로그램이 기억된 롬카트리지 등 상표권자 : 가부시키가이샤 반다이 나무꼬 게임스 ⑶ 선등록상표 3 출원일/등록일/등록번호 : 2001. 9. 4./2003. 10. 24./상표등록 제563505호 구성 : 지정상품 : 상품류구분 제9류의 영화필름용 편집기, 판매기(전기식 또는 전자식 은 제외), 비디오게임카트리지, 슬롯머신 등 상표권자 : 가부시키가이샤 카프콤 ⑷ 선출원상표서비스표 1 출원일/등록일/등록번호: 2004. 10. 25./2006. 7. 12./상표서비스표등록 제167 40호 구성 : 지정상품/서비스업 : 상품류구분 제9류의 컴퓨터게임 소프트웨어, 비디오게임소 프트웨어 등 ; 동 제16류의 컴퓨터게임 전략 안내책자, 비디오게임 전략 안내책자 등 ; 동 제28류의 꼭두각시인형, 관상용 인형, 마스코트 인형 등 ; 서비스업류구분 제41류 의 온라인 컴퓨터게임/비디오게임의 제공업, 컴퓨터 네트워크 및 글로벌 통신네트워크 를 통한 컴퓨터게임/비디오게임 전략에 관한 정보제공업 등 상표서비스표권자 : 가부시키가이샤 스퀘어 에닉스 ⑸ 선출원상표서비스표 2-125 -

39호 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 7. 28./2006. 7. 12./상표서비스표등록 제167 구성 : 지정상품/서비스업 : 선출원상표서비스표 1과 같음 상표서비스표권자 : 가부시키가이샤 스퀘어 에닉스 다. 이 사건 심결까지의 경위 ⑴ 원고의 이 사건 출원상표의 등록출원에 대하여 특허청 심사관은 2007. 2. 1. 이 사건 출원상표와 선등록 선출원상표서비스표들(이하 선등록상표들 이라고 한다.)은 유 사한 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제7호, 제8조에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다. ⑵ 원고는 2007. 2. 27. 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였고, 특허심판원 은 이를 2007원2250호로 심리한 후 2008. 1. 23. 이 사건 출원상표와 선등록상표 2 는 호칭이 크라이시스 또는 크리시스 로 유사하여 전체적으로 유사한 상표에 해당하 고 지정상품도 유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 갑 제1호증의 1 내지 5, 갑 제2호증, 을 제1, 2호증, 변론 전체의 취지 2. 원고의 심결 취소사유 주장의 요지 선등록상표들은 그 지정상품의 거래업계에서 그 표장의 일부를 구성하는 CRISIS 부분의 식별력이 미약하므로 단지 CRISIS 만으로 분리 호칭되지 않을 것이므로, 이 사건 출원상표 CRYSIS 와는 유사 판단에 있어서 전체로서 관찰되어야 하는바, 양 표 - 126 -

장은 그 외관, 칭호, 관념이 유사하지 아니하므로 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제8조에 해당하지 않는다. 따라서 이 사건 심결은 취소되어야 한다. 3. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 동일 유사 여부 가. 판단기준 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관 호칭 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인 혼동의 우려 가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구 성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가 분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호 칭 관념될 수도 있는 것이고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정 될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 2000. 10. 27. 선고 2000후815 판결 참조). 나. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 대비 ⑴ 외관의 대비 선등록상표 2, 3, 선출원상표서비스표 1, 2(이하 이 사건 선등록상표들 이라 한다)는 영문자 CRISIS 및 이를 도형화한 것을 하나의 구성부분으로 포함하고 있는 문자와 문자 또는 문자와 도형의 결합상표이고, 이 사건 출원상표는 영문 대문자 CRYSIS 로 만 구성된 문자상표인바, 이 사건 선등록상표들 중 CRISIS 라는 문자 부분이 이 사건 - 127 -

출원상표인 CRYSIS 와는 중간 영문자 Y 만 다를뿐 나머지는 동일하여 일부 유사해 보이는 측면이 없지 아니하나, 이 사건 선등록상표들과 이 사건 출원상표는 다른 문자 부분의 유무, 도형의 유무, 글자체 등에 있어 많은 차이가 있으므로 전체적으로 보면 외관은 유사하지 않다. ⑵ 호칭, 관념의 대비 이 사건 출원상표는 영문자 CRYSIS 로 구성되어 있으므로, 크라이시스 또는 크 리시스 로 호칭된다. 한편, 이 사건 선등록상표들은 (색채상표),,, 와 같이 CRISIS 또는 이를 도형화한 부분을 포함하고 있는 문자와 문자 또는 문자 와 도형의 결합상표로서, 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려우므로 이 사건 선등록상표들 은 CRISIS 만으로 분리하여 호칭, 관념될 수 있다고 할 것이고, 선등록상표들이 CRISIS 만으로 호칭되는 경우에는 크라이시스 또는 크리시스 로 호칭, 관념될 것이 므로 이러한 경우 이 사건 출원상표와 호칭, 관념이 동일 유사하다. 이에 대하여 원고는, 컴퓨터/비디오 게임과 관련하여 CRISIS 는 다른 단어와 결합 하여 게임 명칭으로 다수 사용되거나 등록된 점, CRISIS 는 위기, 결정적 단계, 중대 국면, 위험한 고비 등의 의미를 가진 단어로 컴퓨터 또는 비디오게임의 타이틀의 일부 로서 사용되는 경우 그 해당 게임의 주제가 되는 전쟁, 전투를 비롯하여 각종 정치, 경 제, 사회적인 위기 상황을 설명하는 단어로 사용되는 것이 일반적인 점 등에 비추어 보면, CRISIS 는 게임프로그램 등과 관련하여서 식별력이 없으므로 이 사건 선등록상 - 128 -

표들은 CRISIS 만으로 분리 호칭되거나 관념되지 않는다고 주장하므로 살피건대, 갑 제3호증의 1, 2, 갑 제4호증의 1 내지 5, 갑 제5호증의 1 내지 4, 갑 제6호증의 1 내 지 23, 갑 제7호증, 갑 제8호증의 1 내지 3의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하 면, 게임프로그램 등에 있어서 CRISIS 가 다른 단어와 결합하여 게임 타이틀로 20여 개 이상 사용되고 있고, CRISIS 라는 문자가 결합된 상표가 선등록상표들 외에도 TIME CRISIS 라는 상표로 후출원 등록되어 있으며, 앞서 CRISIS 라는 문자가 포함 된 타이틀의 게임들에 있어서 CRISIS 라는 의미가 해당 게임의 주제가 되는 전쟁, 전 투를 비롯하여 각종 정치, 경제, 사회적인 위기 상황을 설명하는 단어로 사용되고 있는 사실은 인정되나, 이와 같은 점들만으로 게임프로그램 등의 지정상품에 있어서 CRISIS 라는 부분이 식별력이 없는 부분이라고 보기 어렵고, 달리 원고 제출의 증거 들만으로 이를 인정하기 부족하므로, 원고의 위 주장은 이유 없다. ⑶ 지정상품의 대비 이 사건 출원상표의 지정상품 중 휴대용 게임기용 프로그램이 기록된 전자회로, 게 임 콘솔, 버추얼 게임용 컴퓨터프로그램, 비디오 게임 카세트, 비디오 게임 카트리지, 비디오게임 프로그램, 독립형 비디오출력게임기, 롤플레잉게임용 장치로서 판매되는 게 임기구 와 선등록상표 2의 지정상품 중 코인작동식 또는 자기카드작동식 오락기계기 구, 가정용 비디오게임기, 가정용 비디오게임기용 프로그램이 기억된 롬(ROM) 카트리 지, 가정용 비디오게임기용 프로그램이 기억된 자기디스크, 선등록상표 3의 지정상품 중 비디오게임카트리지, 선출원상표서비스표 1, 2의 지정상품/서비스업 중 컴퓨터게 임 소프트웨어, 비디오게임소프트웨어, 온라인 컴퓨터게임/비디오게임제공업, 컴퓨터 네트워크 및 글로벌 통신네트워크를 통한 컴퓨터게임/비디오게임 전략에 관한 정보제 - 129 -

공업 등은 모두 게임과 관련한 전자응용기기 내지 컴퓨터소프트웨어 및 그 영업으로 서 생산자, 판매자, 수요자층 등을 같이 하므로 유사한 상품이라 할 것이다. 다. 대비 결과 이 사건 출원상표와 이 사건 선등록상표들은 외관은 다르지만 크리시스 또는 크 라이시스 로 호칭, 관념되는 경우 호칭, 관념이 동일 유사하므로 유사한 상표이고, 양 상표/서비스업들의 지정상품/서비스업들도 유사한 상품/서비스업들이므로, 이 사건 출 원상표와 이 사건 선등록상표들은 동일 유사한 지정상품/서비스업에 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 상품/서비스업의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있 다고 할 것이므로 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호, 제8조에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다고 할 것이다. 4. 결론 그렇다면, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다. 재판장 판사 성기문 판사 강경태 판사 이종우 - 130 -

별지 이 사건 출원상표의 지정상품 상품류구분 제9류의 영화필름(코메디, 드라마, 액션, 어드벤쳐, 애니메이션이 녹화된 것임), 기록된 오디오테이프(코메디, 드라마, 액션, 어드벤쳐, 애니메이션이 녹음된것 임), 기록된 오디오-비디오테이프(코메디, 드라마, 액션, 어드벤쳐, 애니메이션이녹화된 것임, 휴대용게임기용 프로그램이 기록된 전자회로, 휴대용뷰어, 게임콘솔(gameconsol es), 컴퓨터 게임프로그램, 콘솔게임용 컴퓨터프로그램, 버추얼게임용 컴퓨터 프로그램, 비디오게임 프로그램, 비디오게임 카트리지, 비디오게임 카세트, 조이스틱, 비디오게임 제어기 등 상품류구분 제28류의 형상완구, 형상완구용 완구카스튬(toy costumes foraction fig ures), 휴대용 전자비디오게임기 (TV 수상기에 부착되는 오락기계는 제외), 보드게임 용장치로서 판매되는 게임기구, 타겟게임용장치로서 판매되는 게임기구 등 (끝) - 131 -

특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2008허6055 등록무효(상) 원 고 주식회사 장수산업 (******-*******) 서울 강남구 삼성동 159 대표이사 최주환 소송대리인 변리사 방상호 피 고 이석안 (******-*******) 부산 금정구 남산동 소송대리인 특허법인 중앙 담당변리사 박희식 변 론 종 결 2008. 8. 14. 판 결 선 고 2008. 8. 28. 주 문 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 2008. 4. 11. 2007당2356호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. - 132 -

이 유 1. 기초사실 [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제1호증의 각 기재 가. 원고의 등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2005. 7. 30. / 2007. 2. 9. / 제697503호 (3) 지정상품 : 상품류 구분 제11류의 전기돌침대(이하 원고의 등록상표를 이 사 건 등록상표 라 한다) 나. 선등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록일 / 무효확정일 / 등록번호 : 1999. 6. 16. / 2001. 10. 30. / 2004. 10. 15. / 제505004호 (3) 지정상품 : 상품류 구분 제20류의 침대, 비의료용 돌침대, 보료, 매트리스, 베 개, 방석, 팔걸이의자, 요람, 이미용의자, 침낭(이상 모두 옥돌로 만든 제품에 한함). 다. 이 사건 심결의 경위 (1) 피고는 2007. 8. 25. 이 사건 등록상표는 그 출원 당시에 상표권이 소멸한 날 로부터 1년을 경과하지 않았던 상표인 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유 사하여 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 구 상표법 이 - 133 -

라 한다) 제7조 제1항 제8호에 의해 등록될 수 없는 것임에도 불구하고 등록되었으므 로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 특허심판원에 2007당2356호로 등록 무효심판을 청구하였다. (2) 특허심판원은 2008. 4. 11. 이 사건 등록상표는 그 출원 당시에 상표권이 소 멸한 날로부터 1년을 경과하지 않았던 상표인 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사 하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로, 피고의 심판청구를 받아들이는 심결을 하였다. 2. 당사자들 주장의 요지와 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 이 사건 등록상표의 출원 당시에 상표권이 소멸한 날로부터 1년을 경과하지 않았 던 상표인 선등록상표가 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이상 사용되지 않았기 때문에, 구 상표법 제7조 제4항 제1호에 의하여 이 사건 등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제8호의 등록무효사유가 있는지 여부와 관련하여 선등록상표를 그 대비대상으 로 삼아 판단할 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제8호에 위 반되어 등록된 것이 아니어서 그 등록이 무효로 되어서는 안 된다. 나. 피고 주장의 요지 선등록상표는 그 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이내에 사용되었기 때문 에 이 사건 등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제8호의 등록무효사유가 있는지 여부 와 관련하여 선등록상표를 그 대비대상으로 삼아 판단할 수 있는데, 이 사건 등록상표 는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 위 상표법 규정에 위반되어 등록된 것이므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다. - 134 -

다. 이 사건의 쟁점 이 사건의 쟁점은 선등록상표가 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이상 사용 되지 않아 구 상표법 제7조 제4항 제1호에 의하여 이 사건 등록상표에 구 상표법 제7 조 제1항 제8호의 등록무효사유가 있는지 여부와 관련하여 선등록상표를 그 대비대상 으로 삼아 판단할 수 없는지 여부에 있다(원고는 이 사건 등록상표와 선등록상표의 표 장 및 지정상품이 서로 유사하다는 점에 대해서는 다투지 않는다). 3. 판단 가. 선등록상표가 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이상 사용되지 않았는지 여부 단일사업자도 복수의 상표를 사용할 수 있는 점에 비추어 갑 제3호증, 갑 제4호 증의 1 내지 10, 갑 제5호증의 각 기재만으로는 선등록상표가 상표권이 소멸한 날부 터 소급하여 1년 이상 사용되지 않았다는 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인 정할 증거가 없다. 오히려 을 제2호증의 기재에 의하면, 선등록상표는 그 상표권자가 그 상표권이 소멸한 날인 2004. 10. 15.로부터 소급하여 1년 이내인 2004. 5. 17.경 현대백화점에서 그 지정상품 중 하나인 비의료용 돌침대(옥돌로 만든 제품에 한함)를 광고 및 판매하면서 사용한 사실을 인정할 수 있다. 나. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 표장 및 지정상품의 유사 여부 (1) 표장의 유사 여부 이 사건 등록상표와 선등록상표는 각각 그 요부로 장수 라는 문자 부분을 공 통으로 가지고 있음이 인정되고, 이들 표장이 그 요부인 장수 만으로 약칭되는 경우 에는 그 호칭 및 관념이 동일하게 되므로, 이 사건 등록서비스표와 선등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제8호가 규정한 유사한 표장에 해당한다고 할 것이다(당사자들 사이에 다툼이 없다). - 135 -

(2) 지정상품의 유사 여부 이 사건 등록상표의 지정상품인 전기돌침대 는 선등록상표의 지정상품 중 침 대, 비의료용 돌침대(각 옥돌로 만든 제품에 한함) 등과 함께 침대의 일종으로서, 그 상품의 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념으로 볼 때, 서로 유사한 상품에 해당한다고 할 것이다(당사자들 사이에 다툼이 없다). 다. 소결론 결국, 선등록상표는 그 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이내에 사용되었기 때문에 이 사건 등록상표에 구 상표법 제7조 제1항 제8호의 등록무효사유가 있는지 여부와 관련하여 선등록상표를 그 대비대상으로 삼아 판단할 수 있는데, 이 사건 등록 상표는 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 위 상표법 규정에 위반되어 등록된 것이라고 할 것이므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 이태종 판사 김제완 판사 유영선 - 136 -

특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2008허6123 등록무효(상) 원 고 김동갑 (******-*******) 울산 남구 신정3동 소송대리인 변리사 김원식 피 고 씨에스유통 주식회사 오산시 외삼미동 516 대표이사 노찬식 소송대리인 변리사 이재정 변 론 종 결 2008. 9. 3. 판 결 선 고 2008. 9. 24. 주 문 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 2008. 4. 8. 2007당1327호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. - 137 -

이 유 1. 기초사실 가. 심결의 경위 원고는 2007. 5. 21. 피고를 상대로 특허심판원에 아래 나. 기재의 이 사건 등록서 비스표가 아래 다. 기재의 선등록서비스표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해 당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는데, 특허 심판원은 위 심판청구를 2007당1327호로 심리한 다음, 2008. 4. 8. 위 심판청구를 기 각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 등록서비스표 (1) 출원일/등록일/등록번호 : 2000. 6. 20./2002. 5. 30./제76282호 (2) 표장 : (3) 지정서비스업 : 야채판매대행업, 청과판매대행업, 식육판매대행업, 수산물판매대 행업, 양곡판매대행업, 주방용품판매대행업, 가전제품판매대행업, 내의류판매대행업, 문 구류판매대행업, 야채판매알선업, 식육판매알선업, 수산물판매알선업(이상 서비스업류 구분 제35류) (4) 서비스표권자 : 피고 다. 선등록서비스표 (1) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : 1994. 3. 16./1997. 7. 14./2007. 10. 23./제37231호 - 138 -

(2) 표장 : (3) 지정서비스업 : 슈퍼체인업, 편의점모집가맹업, 일용품연쇄점업, 농수산물유통업, 편의점업 등(이상 1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 구 서비스업류 구분 제112류) (4) 서비스표권자 : 원고 [증거] 다툼 없거나 갑 제1, 2, 3호증 2. 쟁점 및 당사자의 주장 가. 쟁점 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표의 표장이 유사한지 여부 이다(지정서비스업이 유사하다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없다). 나. 원고의 주장 이 사건 등록서비스표는 비둘기 도형과 문자 굿모닝마트 가 결합된 것인데, 도형과 문자가 불가분적으로 결합된 것이 아니므로 분리관찰할 수 있다. 이 사건 등록서비스 표의 문자 부분은 모닝마트 에 굿 이 부가된 것인바, 굿 은 일반적으로 좋은 등의 뜻 을 가진 형용사로서 식별력이 없으므로, 양 표장은 서로 유사하다. 다. 피고의 주장 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표에서 마트 는 mart 의 국문표기로서 시장, 거래장소, 상점 등을 의미하여 지정서비스업과 관계에서 식별력이 없으므로, 양 표장 은 굿모닝 과 모닝 을 대비하여 유사 여부를 판단하여야 한다. 그런데 굿모닝 의 영어 - 139 -

표기인 good morning 은 good 과 morning 이 결합하여 아침(오전)에 하는 인사 라 고 하는 새로운 관념을 형성하므로 이 사건 등록서비스표는 굿모닝 으로 호칭 및 관념 되는 반면, 선등록서비스표는 모닝 으로 호칭 및 관념되므로, 양 표장은 호칭 및 관념 이 상이하고 또한 외관도 다르다. 한편 피고는 이 사건 등록서비스표를 상당 기간 간판으로 사용하고 지속적으로 광 고, 선전하여 이 사건 등록서비스표의 자타 서비스업 식별력이 증대되었으므로 이 사 건 등록서비스표와 선등록서비스표를 동종의 지정서비스업에 사용하더라도 서비스 출 처에 관하여 오인 또는 혼동을 일으킬 염려가 없다. 3. 쟁점에 대한 판단 가. 이 사건 등록상표에 대한 관찰 방법 일반적으로 문자와 도형 또는 둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상 표를 구성하는 전체에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 도형 또는 문자들의 결합상태 등에 따라 독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구성의 일부 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인 정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결 참조). 변론 전체의 취지에 의하면, 마트 는 mart 의 국문 표기로서 상업 중심지, 시장, 경 매실 등을 뜻하고, 굿모닝 은 good morning 의 국문 표기로서 안녕하십니까?(오전 중의 인사) 를 의미하는 사실, 우리나라 국민들의 영어 보급 수준에 비추어 위 영어 단 - 140 -

어들은 수요자와 거래자들이 그 의미를 비교적 쉽게 이해할 수 있는 사실이 각각 인정 되므로, 이 사건 등록상표의 문자 부분은 수요자와 거래자들 사이에 일응 굿모닝 과 마트 로 구분되어 인식될 것이다. 그러나 마트 는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업이 이루어지는 장소를 의미하 는 것으로 인식될 것이므로 서비스업 출처의 식별력이 있다고 할 수 없고, 굿모닝 은 영어 단어이기는 하나 우리의 생활 주변에서 흔히 사용되는 인사말로서 그 지정서비스 업에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들이 이를 특정인의 업무의 출처를 나타내는 것으로 인식하기 어려울 뿐 아니라 다수의 사람들이 상호 등으로 사용하고자 하는 용 어에 해당하여 그 사용을 특정인에게 독점시키는 것이 바람직하지도 않다. 따라서 이 사건 등록서비스표 중 굿모닝 이나 마트 는 독립하여 자타 상품의 식별력을 가진 구 성의 일부 즉 요부에 해당한다고 할 수 없다. 그러므로 이 사건 등록서비스표는 수요자와 거래자들 사이에 도형 부분과 문자 부분 을 포함한 전체로서 인식되거나 문자 부분인 굿모닝마트 만으로 인식될 수 있을 뿐, 문자 부분이 다시 굿모닝 과 마트 로 분리되어 거래에 놓일 수 있다고 할 수 없다. 나. 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표의 대비 먼저 양 표장의 외관을 대비하면, 이 사건 등록서비스표는 비둘기가 날아가는 형태 의 도형 부분이 부가되어 있고, 문자 부분에 굿 이 추가되어 좌우로 배치된 점에서 그 렇지 아니한 선등록서비스표와 외관이 다르다. 다음으로 양 표장의 호칭과 관념을 대비하면, 이 사건 등록서비스표는 굿모닝마트 로 호칭 및 관념되는 데 비하여 선등록서비스표는 모닝마트 로 호칭 및 관념될 것이므 로(선등록서비스표가 모닝 과 마트 로 분리 관찰되지 않는 이유는 이 사건 등록서비스 - 141 -

표에서 살핀 바와 같다), 양 표장은 호칭 및 관념도 다르다. 그러므로 양 표장은 외관, 호칭 및 관념이 모두 달라 동종의 영업에 사용되더라도 서비스표출처를 오인 혼동하게 할 염려가 없으므로 유사하다고 할 수 없다. 4. 결론 그렇다면 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 할 수 없는바 이 사건 심결은 위와 결론을 같이하여 적법하므로, 이 사건 심결의 취소를 구 하는 원고의 청구는 이유 없다. 재판장 판사 김명수 판사 오충진 판사 곽민섭 - 142 -

특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2008허6765 거절결정(상) 원 고 아놀도 몬다도리 에디토레 에스피에이 이탈리아 (엠아이) 밀라노 비아 비안카 디 대표자 푸리오 게찌 소송대리인 변리사 황의만 소송복대리인 변리사 황성필 피 고 특허청장 소송수행자 이호관 변 론 종 결 2008. 8. 28. 판 결 선 고 2008. 9. 11. 주 문 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다. 청 구 취 지 특허심판원이 2008. 4. 29. 2007원8501호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. - 143 -

이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 출원상표/서비스표(이하 이 사건 출원상표 라고 한다) 1 국제등록일/국제등록번호 : 2005. 2. 2./제861243호 2 구성 : 3 지정상품/서비스업 : 상품류 구분 제9류, 제16류 및 서비스업류 구분 제38류에 속하는 상품, 서비스업으로 별지 기재와 같다. 4 출원인 : 원고 나. 선등록상표들 (1) 선등록상표 1 1 출원일/등록일/등록번호 : 1999. 4. 15./2000. 6. 22./제472371호 2 구성 : 3 지정상품 : 그림엽서, 만화책, 서적, 인쇄된 서식용지, 잡지, 정기간행물, 카탈 로그, 팜플렛, 포스터, 핸드북(상품류 구분 제16류) 4 등록권리자 : 주식회사 시공사 (2) 선등록상표 2 1 출원일/등록일/등록번호/존속기간만료소멸일 : 1994. 8. 20./1995. 11. 22./제3 27051호/2006. 9. 9. 2 구성 : GRACIA 3 지정상품 : 직류발전기, 백열전구, 광섬유케이블, 전기냉장고, 자동그릇세척기, - 144 -

전자레인지, TV수신기, 레코드플레이어, 컴퓨터전자오락기구, 전기절연용애자{구 상품류 구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 39류} 4 최종 권리자 : 주식회사 대우일렉트로닉스 다. 절차의 경위 원고는 이 사건 출원상표에 관하여 국제출원을 하였으나, 특허청 심사관은 2007. 5. 16. 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 그 표장 및 지정상품이 서로 유사하여 상표 법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였다. 원고가 이에 불복하여 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2007원8501호 로 심리한 후, 2008. 4. 29. 이 사건 출원상표는 선등록상표 1과 그 표장 및 지정상품 이 서로 유사하다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 증거 갑 제1 내지 4호증, 을 제2, 5, 7호증, 을 제4호증의 1 내지 3, 변론의 전취지 2. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부에 대한 판단 가. 표장의 유사여부 (1) 판단 기준 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도 로 불가분하게 결합되어 있다고 인정할 수 없는 상표는 언제나 그 구성부분 전체에 의 하여 호칭 관념되는 것은 아니고 독립하여 자타 서비스의 식별기능을 할 수 있는 구성 부분 만으로 간략하게 호칭 관념될 수 있고, 또 하나의 상표에서 2개 이상의 호칭이나 관념이 생기는 경우에 그 중 하나의 호칭 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사한 때에 는 양 상표는 유사하다고 할 수 있다(대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 참조). - 145 -

(2) 구체적 대비 (가) 이 사건 출원상표 는 이탈리아어로 우아함, 사랑스러움, 호의, 자 비, 여자이름(그라치아) 등의 뜻을 가진 GRAZIA (갑 제5호증의 1, 2)와 이탈리아어 로 집, 건물, 가족 등의 뜻을 가진 Casa (갑 제6호증의 1, 2)가 결합되어 구성된 문 자상표이다. 그런데, 일반수요자나 거래자들은 이 사건 출원상표의 문자가 위와 같은 의미를 가진 것이라는 점을 정확히 알 수 없다고 하더라도, 이 사건 출원상표 중 Casa 부분은 GRAZIA 부분의 우측 하단에 중첩적으로 배치되어 있고, 그 크기와 굵 기도 GRAZIA 부분에 비해 매우 작고 가늘게 구성되어 있으며 그 서체도 서로 달라 서, 이 사건 출원상표가 GRAZIA 와 Casa 가 결합된 것임을 쉽게 알 수 있고, 이 사 건 출원상표는 위와 같은 글자의 배치관계, 크기와 굵기 및 서체 등에 비추어 볼 때, GRAZIA 부분이 눈에 잘 띄는 중요부분이라고 할 것이다. 또한 위 문자들의 결합으 로 인하여 어떤 특별한 관념을 낳는 것도 아니고 위 문자들이 분리관찰되면 거래상 자 연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기도 어려우며, GRAZIA 가 가지는 의미가 이 사건 출원상표의 지정상품/서비스업인 비디오카메라, 모뎀, 달력, 핸드폰통신업 등과 관련하여 식별력이 부족하거나 없다고 할 수도 없다. 결국 이 사건 출원상표는 그 구성부분 중 일부인 GRAZIA 부분만으로 분리되어 관찰 될 수 있고, GRAZIA 부분으로 분리되어 관찰될 경우 그라치아, 그라지아 등으로 호 칭될 것이다. 한편, 선등록상표 2 GRACIA 는 여자이름인 gracia (을 제8호증의 1, 2)가 대문자로 다소 굵게 구성된 상표로서, 그라시아, 그라치아, 그래키아 등으로 호칭 될 것이다. - 146 -

(나) 이 사건 출원상표 는 선등록상표 2 GRACIA 와 그 외관은 유사 하지 않고, 관념을 서로 대비할 수 없다. 그러나 위 (가)에서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원상표는 GRAZIA 부분만으로 분리 관찰될 수 있어서, 이 사건 출원상표와 선등록 상표 2는 그 호칭이 그라치아 등으로 서로 동일 유사하다. 따라서 이 사건 출원상표가 선등록상표 2의 지정상품과 동일 유사한 상품/서비스업에 사용될 경우 일반수요자나 거 래자로 하여금 그 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 염려가 충분히 있으므로, 이 사건 출원상표는 선등록상표 2와 유사하다. 나. 지정상품/서비서업의 유사여부 이 사건 출원상표의 지정상품/서비스업 중 비디오카메라 등은 선등록상표 2의 지 정상품 중 TV수신기, 레코드플레이어 등과 생산자, 판매처 및 소비자가 공통되므로 일반 거래의 통념에 비추어 볼 때 서로 유사한 상품이다. 다. 소결론 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표 2와 그 표장이 유사하고, 그 일부 지정상 품/서비서업도 선등록상표 2의 일부 지정상품과 유사하여, 상표법 제7조 제1항 제7호 에 의하여 상표등록을 받을 수 없으므로(지정상품 중 일부에 등록무효사유가 있다면 출원의 단일성 원칙에 따라 출원상표 전부에 관하여 거절결정을 하여야 한다), 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하 - 147 -

기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 원유석 판사 우라옥 판사 김종석 - 148 -

별지 이 사건 출원상표의 지정상품/서비스업 - 상품류 구분 제9류 : DVDs or diskettes, anti-glare glasses, camera, dustproof glasses, exposed cinematographic film for education, exposed cinematographic film for entertainment, eyeglasses, glasses with a handle, goggles for sports, modems, motion picture cameras, optical inspection apparatus, pince-nez, spectacle cases, spectacle frames, sun glasses, swimming goggles, video camera - 상품류 구분 제16류 : books, calendars, catalogs, diaries, instruction manuals, magazines, newspapers, pamphlets, periodicals, posters, reference guides - 서비스업류 구분 제38류 : cellular telephone communication, communications by computer terminals, computer-aided transmission of messages, data communicatio n, direct satellite radio broadcasting whose signal can be rebroadcast from televisi on aerials via cable and tertiary radio and television transmitters or by means of on line services via data transmission or computer networks, distribution and transmis sion of data and mail by electronic means, electronic bulletin board services, elect ronic mail, electronic transmission of data and documents by computer, in particula r, information about telecommunication, information and images, news agencies, providing telecommunications connections to a global computer network, provid ing user access to a global computer network/service providers, radio and televisio n broadcasting, remote screen communication, wireless communication - 149 -

특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2007허4762 등록무효(상) 원 고 이광열 (******-*******) 서울 강서구 화곡동 소송대리인 변리사 백승남 피 고 이재명 (******-*******) 서울 종로구 혜화동 소송대리인 특허법인 원전 담당변리사 임성태 변 론 종 결 2007. 9. 5. 판 결 선 고 2007. 10. 4. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 4. 25. 2006당1189호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 150 -

이 유 1. 기초사실 [인정근거 : 다툼 없는 사실] 가. 심결의 경위 피고는 원고의 아래 나.항 기재 이 사건 등록상표가 은행잎을 모티브로 하여 국 내에 널리 알려진 다.항 기재 선등록상표와 동일 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7, 11호에 각각 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 같은 이 유로 양 상표가 동일 유사하여 위 제7호 사유에 해당한다는 이유로 피고의 청구를 인 용하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2004. 11. 26./ 2006. 1. 25./ 제648576호 ⑶ 지정상품 : 냄비, 비금속제주전자, 교자상, 양동이, 김치통, 요리용 스푼, 젓가 락, 찬합, 밥상(상품류 구분 제21류) 다. 선등록상표 ⑴ 구성 : 18류) ⑵ 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 1996. 5. 16./ 1997. 11. 6./ 제381164호 ⑶ 지정상품 : 공기, 술잔, 교자상, 밥상, 함지박, 수저 등(출원시 상품류 구분 제 - 151 -

2. 이 사건 등록상표와 선등록상표의 유사 여부 가. 법리 상표는 자타 상품을 식별시켜 상품출처의 오인, 혼동을 방지하기 위해 사용하는 것으로서 그 기능은 통상 상표를 구성하는 전체가 일체로 되어 발휘하게 되는 것이므 로 상표를 전체로서 관찰하여 그 외관, 칭호, 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함 이 원칙이고, 다만 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특 히 수요자의 주의를 끌고 그런 부분이 존재함으로써 비로소 그 상표의 식별기능이 인 정되는 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상표를 기능적으로 관찰하고 그 중심적 식별 력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상표를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것은 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로서 필요할 따름이다(대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결 등 참조). 나. 양 상표의 대비 [인정근거 : 갑 제1, 2, 3호증, 경험칙, 변론 전체의 취지] 위 법리에 비추어 이 사건 등록상표가 은행잎 도형 부분으로 인하여 선등록상표와 서로 유사한가에 관하여 살펴보면, 우선 이 사건 등록상표는 상단에 은행잎 도형과 해 가 뜨는 모양의 도형이 나란히 결합되어 있고, 중간 부분에 한자와 한글의 결합표장인 東 元 공예 가, 하단에는 한글 동원 의 영어발음 표기인 DONG WON 이 각각 배치되 어 도형과 문자가 상하 3단으로 결합되어 있는 데 반하여, 선등록상표는 마름모 도형 내에 은행잎을 도안화한 의 도형을 배치한 도형상표로서 양 상표의 외관은 크 게 다르다. - 152 -

그리고 호칭, 관념의 유사 여부에 관하여 살펴보면, 이 사건 등록상표는 일응 상단의 은행잎 도형, 해가 뜨는 도형 및 동원공예를 나타내는 문자 부분으로 분리할 수 있으 나, 문자 부분은 3단 중 2단을 차지하고 있을 뿐만 아니라, 지정상품의 생산자 및 판 매자를 나타내는 의미로 직감될 수 있는 기술적 표장인 공예 를 붙여 그 출처표시기능 을 분명히 하고 있어 식별력이 강한 데 비하여, 도형 부분은 지정상품과 관련하여 특 별히 출처표시기능을 할 수 있는 의미가 직감되지 않아 문자 부분을 보조하는 역할을 수행하고 있을 뿐만 아니라, 달리 중심적 식별력을 가지는 요부임을 인정할 자료도 없 어, 상대적으로 식별력이 미약한 부분이라 할 것이므로, 전체적으로 관찰할 때 식별력 이 강한 부분인 동원 이나 동원공예 로 호칭, 관념될 수 있을 뿐이라고 보인다. 다. 소결 따라서 은행잎 도형 부분이 요부일 수 없는 이 사건 등록상표와 간단하고 흔한 표장으로 식별력이 미약한 마름모와 은행잎 도형으로 구성되어 있어 은행잎 으로 호 칭, 관념될 선등록상표는 그 표장이 서로 달라 상품 출처의 오인 혼동을 초래할 우려가 없으므로, 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 동일 유사 상표에 해당하지 않는다. 3. 결론 그렇다면, 이 사건 등록상표의 무효사유를 인정할 수 없는바, 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 부적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 이기택 판사 오충진 판사 김태현 - 153 -

특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2007허13049 거절결정(상) 원 고 시에라 엔터테인먼트 인코포레이티드 (Sierra Entertainment, Inc.) 미국 캘리포니아 90045 로스 엔젤레스 피프쓰 플로어 센터 드라 이브 6060 대표자 로드 에이 리골르 소송대리인 변호사 황영주 피 고 특허청장 소송수행자 윤희식 변 론 종 결 2008. 3. 26. 판 결 선 고 2008. 4. 8. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 9. 27. 2006원7586호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 154 -

이 유 1. 기초사실 [인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증의 1, 2, 3, 변론 전체의 취지] 가. 심결의 경위 원고는 2005. 10. 7. 아래 나항 기재 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 특허청은 2006. 7. 28. 이 사건 출원상표는 아래 다, 라, 마항 기재 선등록상표들 및 선출원상표 와 그 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호, 제8조 제1항에 해당 하므로, 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다. 특허심판원은 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여 위 거절결정과 같 은 이유로 원고의 청구를 기각하는 내용의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 출원상표 (1) 출원번호 : 제2005-46777호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 컴퓨터게임 소프트웨어(computer game software), 배경음악/ 악보/ 대사가 수록된 DVD(pre-recorded DVD s featuring musical scores and dialog), 배 경음악/ 악보/ 대사가 수록된 CD(pre-recorded CD s featuring musical scores and dialog), 배경음악/ 악보/ 대사가 수록된 CD-ROM(pre-recorded CD-ROM s featuring musical scores and dialog), 개인용 컴퓨터/ 텔레비전 게임시스템/ 휴대용 게임시스템 / 글로벌 컴퓨터 네트워크/ 이동전화기에서 실행 가능한 게임 성격의 오락소프트웨어 - 155 -

(entertainment software in the nature of game capable of being played on a personal computer, television gaming system, portable gaming system, global computer network, or mobile phone), 이동통신기구/ 개인용 디지털어시스턴트/ 무선 통신기구 사이에 데이터를 전송하게 하는 소프트웨어(software enabling transfer of data between mobile communication devices, personal digital assistants or wireless communication device), 컴퓨터게임 소프트웨어가 수록된 데이터카드(data cards containing computer game software), 내려 받기 가능한 전자회보, 내려 받기 가능한 전자잡지, 내려 받기 가능한 전자카탈로그, 비디오게임 카트리지(video game cartridges), 비디오게임카세트(video game cassettes)(상품류 구분 제9류) 다. 선등록상표 1 (1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2003. 2. 19./ 2004. 7. 27./ 제588705호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 녹화된 테이프(음악이 아닌 것), 녹음된 테이프(음악이 아닌 것), 내려 받기 가능한 전자서적, 내려 받기 가능한 전자신문, 내려 받기 가능한 전자학습지 (상품류 구분 제9류) 라. 선등록상표 2 (1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2003. 2. 19./ 2004. 7. 27./ 제588704호 제16류) (2) 구성 : (3) 지정상품 : 서적, 소책자, 잡지, 정기간행물, 학습지, 핸드북, 신문(상품류 구분 - 156 -

마. 선출원상표 (1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2005. 3. 23./ 2006. 6. 19./ 제666992호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 내려 받기 가능한 전자음악, 녹음된 테이프(음악이 녹음된 것을 말 한다), 녹화된 테이프(음악이 녹화된 것을 말한다), 레코드판, 음악이 녹음된 컴팩트디 스크 등(상품류 구분 제9류) 2. 이 사건 출원상표가 등록거절사유에 해당하는지 여부 가. 판단기준 둘 이상의 문자로 구성된 결합상표의 경우 그 구성부분의 결합이 부자연스럽고 일련 불가분적이라고 할 수 없는 경우에는 그 구성부분을 분리 추출하여 대비하는 것이 허 용되나, 상표의 유사 여부는 동일 유사한 상품에 사용되는 두 개의 상표를 전체로서 관 찰하여 그 외관, 호칭 및 관념을 비교 검토하여 판단하는 것이 원칙이라고 할 것이다 (대법원 2001. 11. 13. 선고 2001후1198 판결 등 참조). 나. 표장의 유사 여부 이 사건 출원상표는 붉은 등의 뜻을 지닌 "RED", 남작 등의 뜻을 지닌 "BARON"이라는 영단어가 일정 간격을 두고 연결되어 구성된 표장이고, 선등록상표들 은 바르고 올곧다 는 의미로 여겨지도록 한글 고어체로 만든 조어표장들로 보이며, 선출원상표는 특별한 관념이 없는 한글 조어표장인바, 이 사건 출원상표는 선등록상표 들 및 선출원상표와 그 외관이 다르고, 그 관념에 있어서도 서로 다르거나 대비할 수 없다. - 157 -

이 사건 출원상표의 경우 "RED" 부분과 "BARON" 부분이 붙어 있지 아니하고 약간 띄워져 있기는 하지만, 우리말로 레드바론, 레드배런 등으로 발음되어 그 전체 호 칭이 네 음절에 불과하여 발음상 전체로 호칭하기에 어려움이 없고, 그 의미도 붉은 남작 으로서 "RED" 부분이 "BARON" 부분을 수식하는 구조이어서 양 단어가 서로 밀 접한 관련을 맺고 있으므로, 수요자나 거래자들이 이 사건 출원상표를 전체로서 인식 하고 호칭할 것으로 보일 뿐, 구태여 이를 "RED" 부분과 "BARON" 부분으로 분리 인 식하여 레드 나 바론 등으로 분리 호칭할 것으로 보이지 아니한다. 따라서 이 사건 출원상표와 선등록상표들 및 선출원상표는 그 외관이 다르고, 그 관 념도 다르거나 대비할 수 없으며, 그 호칭에 있어서도 차이가 있으므로, 그 표장이 유 사하지 아니하다. 다. 소결 위에서 본 바와 같이 이 사건 출원상표의 표장이 선등록상표들 및 선출원상표의 그 것들과 유사하지 아니하므로, 이들 상표의 지정상품에 관하여 더 대비할 것 없이, 이 사건 출원상표는 선등록상표들 및 선출원상표와 유사하지 아니하다고 할 것이어서, 상 표법 제7조 제1항 제7호, 제8조 제1항 소정의 등록거절사유에 해당한다고 할 수 없다. 3. 결론 그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하다고 할 것인바, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. - 158 -

재판장 판사 김명수 판사 오충진 판사 노갑식 - 159 -

대 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2008후1739 거절결정(상) 원고, 상고인 주식회사 이니플래닝 서울 강남구 역삼동 775-1 대표이사 김경희 소송대리인 한양 특허법인 담당변리사 김연수, 이권희, 서수진, 김종수 피고, 피상고인 특허청장 소송수행자 이영권 원 심 판 결 특허법원 2008. 5. 1. 선고 2008허767 판결 판 결 선 고 2008. 9. 11. 주 문 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 이 유 상고이유를 판단한다. - 160 -

상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부 에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼 동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 1982. 6. 8. 선고 81후 29 판결, 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조). 위 법리와 기록에 비추어 여행가방, 핸드백, 양산, 우산 등을 지정상품으로 하고 로 구성된 이 사건 출원상표(출원번호 제40-2006-47998호)와 여행 가방, 핸드백, 양산, 우산 등을 지정상품으로 하고 로 구성된 선등록상 표 1(등록번호 제450884호) 및 여행용 가방, 핸드백 등을 지정상품으로 하고 PARK AVENUE 로 구성된 선등록상표 2(등록번호 제482914호)를 대비해 보면 다음과 같이 판단된다. 이 사건 출원상표는 일반 수요자나 거래자에게 쉽게 이해되는 POPS, 팝스 와 AVENUE, 애비뉴 의 단어가 각각 간격 없이 연속되어 있고 우리나라 영어교육수준과 언어적인 특성을 고려할 때 AVENUE 라는 단어는 일반 수요자나 거래자에게 통상 그 앞 에 나오는 단어와 결합하여 가( 街 ), 거리 라는 일체화되고 한정적인 의미가 있는 하 나의 단어로 인식될 것이므로 이 사건 출원상표는 일반 수요자나 거래자에게 POPSAVENUE, 팝스애비뉴 와 같이 전체적으로 인식된다고 봄이 자연스럽다. 따라서 이 사건 출원상표는 POPS, 팝스 및 AVENUE, 애비뉴 로 각각 분리되어 그것들에 - 161 -

의하여 호칭되거나 관념되지 않고 POPSAVENUE, 팝스애비뉴 전체로 호칭, 관념된 다고 할 것이고, 한편 선등록상표들은 AVENUE, PARK AVENUE 등에 의하여 호칭 되고 관념된다. 나아가 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 외관에서 현저하게 상이하고, 호칭에서 이 사건 출원상표는 팝스애비뉴 로, 선등록상표들은 애비뉴, 파크 애비뉴 등으로 호칭되어 전체적으로 상이하게 청감되며, 관념에서도 이 사건 출원상표는 대중가요 거리, 음악 거리 로 관념되는 데 비해 선등록상표들은 거리, 공원 거리 로 관념되므 로 유사하다고 보기 어려우며, 설령 이들 상표가 관념에서 어느 정도 연관성이 있다고 보더라도 그러한 관념의 연관성이 앞서 본 바와 같은 외관 호칭의 상이함을 압도할 수 있는 정도에까지 이르렀다고 할 수 없다. 따라서, 비록 이 사건 출원상표와 선등록상표들이 AVENUE 부분에서 서로 동일하다 고 하더라도, AVENUE 부분이 이들 상표에서 차지하는 비중, 다른 구성요소에 결합되어 있는 정도와 위치, 이들 상표의 전체적인 구성, 형태 및 관념 등에 비추어 볼 때, 이 사건 출원상표가 선등록상표들과 동일 유사한 지정상품에 다 같이 사용된다고 하여도 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있다 고 보기 어려워 이들 상표는 서로 유사하지 않다고 할 것임에도, 이와 달리 판단한 원 심에는 상표의 유사 여부에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 원심법원 에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. - 162 -

재판장 대법관 김지형 대법관 고현철 대법관 전수안 주 심 대법관 차한성 - 163 -

특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2008허767 거절결정(상) 원 고 주식회사 이니플래닝 서울 강남구 역삼동 775-1 대표이사 김경희 소송대리인 한양특허법인 담당변리사 김종수 피 고 특허청장 소송수행자 이영권 변 론 종 결 2008. 4. 17. 판 결 선 고 2008. 5. 1. 주 문 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다. 청 구 취 지 특허심판원이 2007. 12. 7. 2007원5950호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. - 164 -

이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 출원상표 1 출원일/출원번호 : 2006. 9. 19./제2006-47998호 2 구성 : 3 지정상품 : 애완동물용 의류, 모피, 원피( 原 皮 ), 배낭, 서류가방, 여행가방, 학생 가방, 핸드백, 양산, 우산, 지팡이, 피혁제 밸브, 가죽끈 등(상품류 구분 제18류) 4 출원인 : 원고 나. 선등록상표들 (1) 선등록상표 1 1 출원일/등록일/등록번호 : 1998. 7. 6./1999. 7. 15./제450994호 2 구성 : 3 지정상품 : 휴대용화장품케이스, 모피, 인조모피, 가죽제열쇠케이스, 배낭, 보스 턴백, 지갑, 서류가방, 여행가방, 여행용트렁크, 핸드백, 양산, 우산(상품류 구분 제18류) 4 등록권리자 : 주식회사 브이네스 (2) 선등록상표 2 1 출원일/등록일/등록번호 : 1998. 12. 15./2000. 12. 6./제482914호 2 구성 : PARK AVENUE 3 지정상품 : 여행용가방(TRAVELINGBAGS), 서류가방(BRIEFCASE), 트렁크 (TRUNKCASE), 핸드백(HANDBAG) 등(상품류 구분 제18류) 4 등록권리자 : 레이몬드 리미티드 - 165 -

다. 절차의 경위 원고는 2006. 9. 19. 이 사건 출원상표에 관하여 등록출원을 하였으나, 특허청 심사 관은 2007. 5. 2. 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 그 표장 및 지정상품이 서로 유 사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였다. 원고가 이 에 불복하여 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2007원5950호로 심리한 후, 2007. 12. 7. 이 사건 출원상표가 AVENUE 부분만으로 분리되어 호칭될 수 있어 선등록상표들과 표장이 유사하고, 지정상품도 동일 유사하므 로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 원고의 심판 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 증거 갑 제1, 4, 7, 10호증, 을 제1호증의 1 내지 5, 변론의 전취지 2. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부에 대한 판단 가. 표장의 유사여부 (1) 판단 기준 상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인 식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인 혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하 여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상 표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, - 166 -

또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나 의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사 하다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 참조). (2) 구체적 대비 (가) 이 사건 출원상표는 로 영문자 POPSAVENUE 와 한글 팝스애비뉴 가 2단으로 구성된 문자상표로서, 영문자 부분과 한글 부분이 분리 관찰되 면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않으므로 영문자 부분과 한글 부분으로 분리관찰될 수 있다. 이 사건 출원상표의 영문자 부분 POPSAVENUE 는 영문자 10자가 띄어쓰기 없이 하나의 단어로 구성된 상태이나, 우 리나라의 영어보급수준에 비추어 보면, 일반수요자나 거래자들은 유행가 등의 뜻을 가 진 POPS (을 제2호증의 1)와 큰 길, 거리 등의 뜻을 가진 AVENUE (을 제2호증의 2)가 결합된 것임을 쉽게 알 수 있고, 위 문자들의 결합으로 인하여 어떤 특별한 관념 을 낳는 것도 아니고 위 문자들이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정 도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기도 어려우며, POPS 와 AVENUE 가 가지는 의미가 이 사건 출원상표의 지정상품인 모피, 배낭, 서류가방, 핸드백, 양산 등과 관련 하여 식별력이 부족하거나 없다고 할 수도 없다. 결국 이 사건 출원상표는 그 구성부 분 중 일부인 POPS 부분과 AVENUE 부분으로 분리되어 관찰될 수 있다. 선등록상표 2 역시 그 구성부분인 PARK 와 AVENUE 부분이 서로 분리되어 관찰 되는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것 이 아니고 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성한다고 보기도 어려워 그 구성부분 중 PARK 와 AVENUE 부분으로 분리되어 관찰될 수 있다. - 167 -

(나) 이 사건 출원상표인 는 선등록상표 1인 및 선등록상표 2인 PARK AVENUE 와 그 외관은 유사하지 않다. 그러나 위 (가)에 서 살펴본 바와 같이 이 사건 출원상표와 선등록상표 2는 AVENUE 부분만으로 분리 관찰될 수 있어서, 이 사건 출원상표와 선등록상표들은 그 호칭 및 관념이 동일 유사하 다. 따라서 이 사건 출원상표가 선등록상표들의 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용될 경우 일반수요자나 거래자로 하여금 그 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 염려가 충분 히 있으므로, 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 유사하다. (3) 원고는, 이 사건 출원상표의 구성부분인 AVENUE 를 포함하는 여러 상표들이 이미 등록되어 있는 점에 비추어 보면, 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 유사 여부 를 대비함에 있어서 AVENUE 부분을 요부로 볼 수 없고, 전체적으로 대비할 때 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 유사하지 않다고 주장한다. 살피건대, 갑 제11호증의 1, 3 내지 9의 각 기재에 의하면, AVENUE 를 공통으로 포함하는 유사한 상표들(,,,,, Avenuel, )이 등록되어 있는 사실을 인정할 수 있으나, 그 와 같은 사정만으로 위 AVENUE 부분이 그 지정상품과의 관계에서 식별력을 상실하 였다거나 이 사건 출원상표와 선등록상표 2가 AVENUE 부분으로 분리 관찰될 가능 성이 낮다고 볼 수 없고, 상표의 등록적격성 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 - 168 -

따라 개별적으로 판단되어야 하며, 다른 상표나 서비스표의 등록례에 구애받는 것은 아 니므로(대법원 2006. 5. 12. 선고 2005후339 판결 참조), 원고의 위 주장은 이유 없다. 나. 지정상품의 유사여부 이 사건 출원상표의 지정상품 중 서류가방, 여행가방, 핸드백 은, 선등록상표들의 지정상품 중 서류가방, 여행(용)가방, 핸드백 과 동일하다. 다. 소결론 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표들과 그 표장이 유사하고, 그 일부 지정상 품도 선등록상표들의 일부 지정상품과 동일하여, 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 상표등록을 받을 수 없으므로(지정상품 중 일부에 등록무효사유가 있다면 출원의 단일 성 원칙에 따라 출원상표 전부에 관하여 거절결정을 하여야 한다), 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하 기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 원유석 판사 우라옥 판사 김종석 - 169 -

특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2007허13674 거절결정(상) 원 고 주식회사 영신물산 양주시 남면 경신리 191-3 대표이사 조창섭 소송대리인 변리사 신동준, 이재준 피 고 특허청장 소송수행자 이호관 변 론 종 결 2008. 4. 25. 판 결 선 고 2008. 5. 16. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 11. 21. 2007원1029호 사건에 관하여 한 판결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 170 -

이 유 1. 심결의 경위 등 가. 이 사건 출원상표 1 출원일/출원번호 : 2006. 3. 27./제40-2006-15925호 2 구성 : 3 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 반바지, 아동복, 유아복, 잠바, 남방셔츠, 스 포츠셔츠, 폴로셔츠, T셔츠, 모자, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 양말, 운동용 유니폼, 청바지 나. 선출원상표 1 출원일/등록일/등록번호 : 2006. 2. 14./2006. 12. 6./제688308호 2 구성 : 3 지정상품 : 별지와 같다. 4 등록권리자 : 서양물산 주식회사 다. 이 사건 심결까지의 경위 원고의 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은 2006. 12. 29. 이 사건 출 원상표는 선등록상표와 지정상품 및 표장이 유사하여 상표법 제8조에 해당하므로 상표 등록을 받을 수 없다. 는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 원고가 거절결정 불복심판을 청구하자 특허심판원은 이를 2007원1029호로 심리한 후, 2007. 11. 21. 이 사건 출 원상표는 선출원상표와 유사하다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결 을 하였다. 인정근거 : 다툼 없거나 갑 제1 2호증, 을 제1 2호증, 변론 전체의 취지 - 171 -

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단 가. 이 사건의 쟁점 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 선출원상표와 유사하여 상표법 제8호에 해 당하는지 여부이다. 나. 이 사건 출원상표와 선출원상표와의 대비 (1) 피고 주장의 요지 이 사건 출원상표는 도형과 문자가 결합된 상표이나 양자는 서로 분리하여 관찰 할 수 있고, 그 중 도형 부분의 호칭과 관념은 검정 강아지 또는 꼬리를 치켜든 검 정 강아지 로 호칭 관념될 것이고, 선출원상표 역시 이 사건 출원상표의 도형과 동일한 호칭 관념이 생기므로, 양자는 표장이 유사하며, 양 상표는 그 지정상품 중 의류, 신발, 모자 를 모두 포함하고 있으므로 지정상품 또한 유사하다. (2) 판단기준 두 개 이상의 상표가 서로 유사한지 여부를 판단하기 위해서는 상표의 외관, 호 칭, 관념을 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우 려가 있는지의 여부에 의하여 결정하여야 되는 것이므로 외관 호칭 관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 수요자들로 하여금 명확히 출처의 오인 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없다(대법원 1990. 10. 16. 선 고 90후588 판결 참조). (3) 표장 대비 (가) 이 사건 출원상표의 표장은 도형 과 문자 가 결합된 상표 - 172 -

이고, 선출원상표는 도형 만으로 구성된 상표이므로, 이 사건 출원상표를 전체 적으로 관찰할 경우 양 표장은 외관이 다르고, 호칭의 면에서도, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 출원상표는 문자 부분에 의하여 푸 라고 호칭될 것이므로 유사하다고 볼 수 없다. (나) 다음으로, 이 사건 출원상표의 표장 중 도형 부분만을 분리하여 선출원상표와 대비하여 보면, 우선 외관에 있어서, 양자는 모두 앞쪽을 바라보고 서 있으며 짧은 꼬 리를 치켜 든 개의 형상을 띠고 있다는 점에서 유사하나, 머리 모양에 있어서 이 사건 출원상표는 단순화된 선처리로 뭉툭하게 표현되어 있는데 비하여, 선출원상표는 입 부 분이 뚜렷하게 튀어나와 보다 세밀하게 표현되어 있는 차이가 있다. 그런데 동물 특히 개는 그 종에 따라 머리, 몸통, 다리, 꼬리, 털 등의 형상이 현저하게 다르고, 갑 제3호 증의 기재에 의하면, 이 사건 출원상표의 지정상품과 같은 상품류 구분에 속하는 제25 류에 있어서 다양한 형상의 개 도형이 상표로 출원되어 등록되고 있는 사실을 인정할 수 있으며, 이 사건 출원상표가 출원된 2006. 2. 14.경 개, 고양이, 곰 등 동물의 특징 을 단양하게 표현한 캐릭터가 많이 사용되고 있는 점(경험칙)에 비추어 보면, 도형의 유사범위를 좁게 보아야 할 것이므로 위와 같은 양 표장의 외관상 차이가 적다고 볼 수 없다. 다음으로 호칭에 관하여 보면, 이 사건 출원상표가 도형만으로 분리하여 관찰된다 하더라도, 1 도형과 함께 문자 foo 가 기재되어 있어 푸 로 쉽게 호칭할 수 있는 점, 2 오늘날 동물의 도형을 표장으로 사용하는 상표들은, 단순히 그 동물의 대표적인 명 칭에 따라 개표, 곰표, 돼지표, 고양이표 등으로 호칭되는 경우는 드물고 오히려 - 173 -

동물 표장에 독특한 호칭을 붙이거나, 상표권자의 상호로 호칭되는 경우가 적지 않은 점(경험칙), 3 위에서 살펴본 바와 같이 개는 그 종에 따라 머리, 몸통, 다리, 꼬리, 털 등이 현저하게 다르고, 이 사건 출원상표의 출원 전에 개 형상의 도형이 상표로 많 이 사용되고 있어, 단순히 개, 검정 강아지 또는 꼬리를 치켜든 검정 강아지 만으로 호칭하여서는 다른 개 형상의 도형상표와 구별을 할 수 없는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표를 접하는 일반 수요자 또는 거래자가 문자 foo 를 무시하고 굳이 식별 력이 부족한 검정 강아지 또는 꼬리를 치켜든 검정 강아지 만으로 호칭할 가능성은 거의 없다고 할 것이다(대법원 1990. 10. 16. 선고 90후588 판결, 대법원 1993. 3. 23. 선고 92후1370 판결, 대법원 1995. 2. 10. 선고 94후1800 판결, 대법원 1995. 6. 30. 선고 95후57 판결 등 참조). 이에 비하여 선출원상표는 특별한 호칭이 없거나 검정 강아지 또는 꼬리를 치켜든 검정 강아지 로 호칭되거나, 선출원상표의 권리자인 서양물산 주식회사가 1999. 3. 25. 출원하고, 2001. 3. 16. 등록하여 사용하고 있는, 선출원상표와 동일한 도형과 문자 BLUEDOG 을 결합한 상표 의 호칭인 블루독 이라고 호칭될 가능성이 크므로, 양 표장의 호칭이 서로 유사하다고 볼 수 없다. 마지막으로 관념에 있어서, 양 표장은 모두 동물 개를 연상시키므로 동일 또는 유사 하다. (4) 대비결과 이 사건 출원상표와 선출원상표는 관념에 있어 동일 유사하나, 외관상 차이가 있 고, 호칭이 현저히 달라 양 상표를 같은 지정상품에 사용하다 하더라도 수요자들로 하 - 174 -

여금 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보이지 아니하므 로, 양 상표의 지정상품 유사 여부에 관하여 나아가 판단할 필요 없이 서로 유사하지 아니하다. 다. 소결론 이 사건 출원상표는 선출원상표와 유사하지 아니하여 상표법 제8조에 해당하지 아니함에도, 이와 결론을 달리하여 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용한다. 재판장 판사 성기문 판사 강경태 판사 김태현 - 175 -

대 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2008후2213 거절결정(상) 원고, 상고인 한국방송공사 서울 영등포구 여의도동 18 대표자 사장 이병순 소송대리인 변리사 박종진 피고, 피상고인 특허청장 소송수행자 이호관 원 심 판 결 특허법원 2008. 5. 29. 선고 2008허1814 판결 판 결 선 고 2008. 9. 25. 주 문 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 이 유 1. 상표의 유사 여부는 상표의 외관 호칭 관념을 전체적 객관적 이격적으로 관 찰하여 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부에 따라 결정되 어야 하므로, 외관 호칭 관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 일반 수요자가 - 176 -

전체적으로 보았을 때 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우려가 없는 경우에 는 유사한 것이라고 할 수 없다(대법원 1997. 3. 28. 선고 96후1163 판결, 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조). 살피건대, 이 사건 출원상표 가 한글 부분인 슛돌이 로 호칭되고 선등록상 표 가 한글 부분 숯도리 또는 영문 부분 SHOOTDORI 로 호칭될 경우 그 호칭에 있어서 유사한 점이 있으나, 이 사건 출원상표는 검은색 바탕에 흰색 의 FC 부분과 황토색의 슛돌이 부분이 결합한 구성인 반면, 선등록상표는 상단에 큰 글자로 된 숯도리 부분과 하단에 작은 글자로 된 SHOOTDORI 부분이 결합한 구성이므로 그 외관에 있어서 서로 다르고, 이 사건 출원상표는 Football Club 의 약 칭인 FC 와 공차는 사내아이 라는 의미인 슛돌이 가 결합하여 공차는 사내아이 또는 공차는 사내아이들의 모임 이라는 관념이 떠오르는 반면, 선등록상표는 한글 숯도리 에 그 영문 음역을 나타내는 SHOOTDORI 가 결합하여 숯과 관련한 어떤 것 이라는 관념이 떠오르므로, 그 관념에 있어서 확연히 다르다 할 것인바, 그렇다면 양 상표를 전체적으로 볼 때 외관이 다르고, 관념이 현저하게 달라 일반 수요자에게 출처의 오인 혼동을 일으킬 우려가 있다고 할 수 없다. 그럼에도 원심이, 이 사건 출원상표의 요부인 슛돌이 와 선등록상표가 호칭에 있어 서 매우 유사하고, 선등록상표의 영문자 부분 SHOOTDORI 에 공을 차다는 의미의 SHOOT 가 포함되어 있다는 이유로 서로 유사하다고는 보았음은 상표의 유사 여부에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. - 177 -

2. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 원심법 원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 차한성 대법관 고현철 주 심 대법관 김지형 대법관 전수안 - 178 -

특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2008허1814 거절결정(상) 원 고 한국방송공사 서울 영등포구 여의도동 18 대표자 사장 정연주 소송대리인 변리사 박종진 피 고 특허청장 소송수행자 이호관 변 론 종 결 2008. 5. 15. 판 결 선 고 2008. 5. 29. 주 문 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다. 청 구 취 지 특허심판원이 2007. 12. 27. 2007원2272호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. - 179 -

이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 출원 및 심결의 경위 (1) 원고는 2006. 4. 19. 표장을, 지정상품/서비스업을 상품류 구분 제 9, 16, 18, 25류, 서비스업류 구분 제41류 로 한 상표서비스표(이하 이 사건 출원상 표 라 한다.)를 출원(출원번호 : 제2006-1389호)하였으나, 특허청은 2007. 1. 30. 이 사건 출원상표는 제25류 중 별지 기재의 상품들과 관련하여 볼 때 아래의 선등록상표 와 칭호ㆍ관념이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록을 받을 수 없다 는 등의 취지로 거절결정을 하였다. (2) 이에 원고는 2007. 2. 27. 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구한 후 2007. 3. 26. 위 지정상품의 상품류 구분 제25류 중 별지 기재의 상품들만을 남기고 나머지 지 정상품/서비스업에 대하여 분할출원을 하였고, 특허심판원은 위 사건을 2007원2272호 로 심리한 후 2007. 12. 27. 위 거절결정과 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. (3) 결국 이 사건 출원상표의 지정상품은 별지 기재와 같다. 나. 선등록상표 (1) 표장 : (2) 출원일/등록일/등록번호 : 1999. 8. 9./2001. 3. 28./제490385호 (3) 지정상품 : 상품류 구분 제10류의 복대, 복부패드, 임산부용벨트, 정형외과용벨 - 180 -

트, 탈장대, 탈항치밴드, 하복부용벨트, 의료용공기베개, 의료용쿠션, 환자욕창예방용패 트, 제25류의 신발깔창, 운동용아노락, 한복속옷, 거들, 브레지어, 조끼, 레깅스, 유아 용직물제기저귀, 모자, 자켓, 제28류의 도미노놀이용구, 골프장갑, 무릅보호대, 복근 대, 엑스밴드 (4) 상품권자 : 권호석 [인정근거] 갑 제1 내지 6호증, 변론의 전취지 2. 이 사건 심결의 적법 여부 이 사건 출원상표가 선등록상표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 지 여부에 관하여 본다. 가. 판단기준 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대 하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인 혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부 분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니 라, 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적 으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관 념될 수도 있고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경 우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 해야 할 것이다(대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2627 판결 참조). - 181 -

나. 표장의 유사 여부 (1) 외관 대비 이 사건 출원상표는 FC 라는 영문자와 슛돌이 라는 한글문자가 결합된 상표로서 흰색의 FC 는 외곽에 황토색이 둘러져 있고, 이와는 달리 황토색의 슛돌이 는 외곽이 흰색으로 처리되어 검은색의 바탕과 대비하여 두드러져 보이게 구성되어 있음에 반하 여 선등록상표는 숯도리 라는 한글과 그 아래 SHOOTDORI 라는 영문으로 이루어진 결합상표이므로, 그 외관은 서로 다르다 할 것이다. (2) 호칭 대비 이 사건 출원상표는 문자 부분에 의하여 FC 슛돌이 라고 호칭될 가능성도 배제할 수 없으나, 슛돌이 부분이 FC 부분보다 글자체가 크고 검은색 바탕과 대비되는 황 토색으로 이루어져 있어 눈에 두드러지는 점, FC 는 영문자로서 일반 수요자의 주의 를 끌기에 부족해 보이는 점 등에 비추어 보면, 슛돌이 만으로 호칭될 가능성이 매우 높고, 그 발음 또한 슏도리 나 슏또리 로서, 선등록상표의 발음인 숟도리 와 매우 유 사하다.(선등록상표의 영문자의 발음은 슏도리 로서 이 사건 출원상표의 슛돌이 부분 의 발음과 같다.) (3) 관념 대비 이 사건 출원상표의 슛돌이 는 공차는 사내아이 라는 의미로, 선등록상표의 숯도 리 는 숯과 관련한 어떤 것 또는 숯 굽는 아이 라는 의미로 이해되어 그 관념에 있어 서 다소 다르게 인식될 수 있지만, 선등록상표의 영문자 부분인 SHOOTDORI 와 대비 하여 보면 영문자 SHOOT 은 공을 차다 라는 뜻을 가지고 있고 일반 수요자도 그러 한 뜻으로 이해할 수 있다 할 것이므로, 그 관념에 있어서도 이 사건 출원상표와 선등 록상표는 혼동될 가능성이 있다. - 182 -

(4) 비록 이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관에 있어서는 서로 다르다 하더라도 호칭이 매우 유사하고, 관념에 있어서도 혼동의 가능성이 있어서 두 상표가 동일ㆍ유 사한 지정상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자들로 하여금 상품 출처에 관하여 오인 ㆍ혼동을 일으킬 염려가 있다고 할 것이므로, 두 상표는 유사한 표장에 해당한다. 다. 지정상품의 유사 여부 두 상표의 지정상품은 모두 상품류 구분 제25류의 신발깔창, 운동용 아노락, 자켓, 한복속옷, 거들, 브레지어, 조끼, 레깅스, 유아용 직물제 기저귀, 모자 등 의류, 신발, 모자에 속하는 상품들로서 서로 동일ㆍ유사하다. 라. 소결론 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장이 유사하고, 지정상품 또한 선등록 상표의 지정상표와 동일ㆍ유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록될 수 없 는 상표라 할 것이므로, 위 거절결정이 적법하다고 판단한 이 사건 심결은 적법하다. 3. 결 론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기 로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 원유석 판사 우라옥 판사 이상균 - 183 -

이 사건 출원상표의 지정상품 상품류 구분 제25류의 가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용 화( 靴 ), 농구화, 단화, 뒷축(Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용 샌달, 목욕용 슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔 창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발 또는 샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 사이클선수운동 복, 수상스키복, 운동용 아노락(Anorak), 에어로빅복, 유도복, 체조복, 태권도복, 가면 무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리(Liveries), 망토, 반바지, 반코트, 블루존(Blo uson), 사리(Saris), 사파리, 슈트, 스목(Smocks), 스커트, 슬랙스(Slacks), 신사복, 아 노락(Anorak - 운동용은 제외한다), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤(Overall), 오버코 트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 종이옷, 채저블(Chasuables), 청바지, 케이프(Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도(Tuxedo), 토가(Togas), 투피스, 튜닉(Tun ic), 파카(Parkas), 펠리스(Pelisses), 프록(Frocks), 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저 고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가 운, 롬퍼즈, 리어타드, 만틸라(Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블라 우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영 복, 수영팬츠, 슈미젯(Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠 셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용 유니폼, 유니타드, 의류용 칼라, 잠옷, 저지(Jerseys), 조 끼, 카디건, 칼라보호대(Collar protectors), 칼라커프스, 케미솔(Camisoles), 코르셋, 코슬렛(Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디(Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스 타킹, 페티코트(Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버(Pullover), T셔츠, 각반( 脚 絆 ), 넥타이, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스(Leggings), 머프(Muffs), 목도리, 반다나(Bandana), 방 한용 귀마개, 방한용 장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일, 보아(Boas), 비전기식 보온용 발싸개, 숄, 숄더랩(Shoulder wraps), 수녀용 머리수건, 수대( 手 帶 ), 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 스톨(Stoles), 양말, 양말커버, 양복장식용 손수건 (Pocket squares), 에스콧타이(Ascots), 에이프런, 운동용 스타킹, 유아용 직물제 기저 귀, 의류용 호주머니, 타이츠(Tights), 퍼러린(Pelerines), 관( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 망 건, 모자, 모자챙(Sun visors), 베레모, 사교관( 司 敎 冠 ), 의류용 후드, 터번, 톱햇(Top hat) 끝. - 184 -

특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2007허13605 거절결정(상) 원 고 주식회사 제일상호저축은행 서울 송파구 가락동 99-3 대표이사 이용준 소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 문용호, 송재섭 피 고 특허청장 소송수행자 이호관 변 론 종 결 2008. 7. 25. 판 결 선 고 2008. 9. 5. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 11. 21. 2007원3756호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 185 -

이 유 1. 기초사실 가. 심결의 경위 특허청은 2007. 3. 15. 원고가 출원한 아래 나.항의 이 사건 출원서비스표가 아래 다. 내지 사.항의 선등록상표/서비스표들 및 아.항의 선출원서비스표(이하 다. 내지 아. 항의 상표/서비스표들을 총칭할 때는 단순히 이 사건 선등록서비스표들 이라고 한다) 와 호칭이 동일 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호, 제8조 제1항에 각각 해당한다는 이유로 거절결정을 하였고, 특허심판원도 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 출원서비스표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/ 출원번호 : 2005. 11. 29./ 제2005-27146호 ⑶ 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 개발금융업, 국제금융업, 금융투자 주선업, 대부업, 보증업, 상호신용기금업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 은행업, 저축은행업, 할부판매금융업, 환전업, 홈뱅킹업, 건강보험업 등 다. 선등록상표/서비스표 1 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2002. 2. 5./ 2003. 10. 29./ 제8535호 ⑶ 지정상품/지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 개발금융업, 국제금융업, 금융투자주선업, 대부업, 상호신용기금업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 은행업, 저축은행업, 할부판매금융업, 환전업, 홈뱅킹업, 건강보험업 등 - 186 -

⑷ 상표/서비스표권자 : 주식회사 한국스탠다드차타드제일은행 라. 선등록상표/서비스표 2 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2002. 2. 5./ 2003. 9. 24./ 제8227호 ⑶ 지정상품/지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 개발금융업, 국제금융업, 금융투자주선업, 대부업, 상호신용기금업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 은행업, 저축은행업, 할부판매금융업, 환전업, 홈뱅킹업, 건강보험업 등 ⑷ 상표/서비스표권자 : 주식회사 한국스탠다드차타드제일은행 마. 선등록서비스표 3 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2005. 6. 16./ 2006. 9. 14./ 제137561호 ⑶ 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 재무관리업(financialmanagement), 은행업(banking), 신용대부업(credit bureaux), 신용조사업(credit inquiry), 보험대리업 (insurance agency) 등 ⑷ 서비스표권자 : 스탠더드 차터드 피엘씨 바. 선등록서비스표 4 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2005. 6. 16./ 2006. 9. 14./ 제137560호 ⑶ 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 재무관리업(financialmanagement), 은행업(banking), 신용대부업(credit bureaux), 신용조사업(credit inquiry), 보험대리업 (insurance agency) 등 - 187 -

⑷ 서비스표권자 : 스탠더드 차터드 피엘씨 사. 선등록서비스표 5 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2004. 10. 26./ 2005. 11. 17./ 제123646호 ⑶ 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 개발금융업, 국제금융업, 금융투자 주선업, 대부업, 상호신용기금업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 은행업, 저축은행 업, 할부판매금융업, 환전업, 홈뱅킹업, 건강보험업 등 ⑷ 서비스표권자 : 주식회사 한국스탠다드차타드제일은행 아. 선출원서비스표 6 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2005. 4. 14./ 2006. 12. 11./ 제141433호 ⑶ 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 재무관리업(financialmanagement), 은행업(banking), 신용대부업(credit bureaux), 신용조사업(credit inquiry), 보험대리업 (insurance agency) 등 ⑷ 서비스표권자 : 스탠더드 차터드 피엘씨 [인정근거 : 다툼 없는 사실] 2. 이 사건의 쟁점 이 사건 출원서비스표가 제일 부분으로 인하여 이 사건 선등록서비스표들과 서로 동일 유사한 서비스표에 해당하는지 여부이다. - 188 -

3. 이 사건 출원서비스표와 이 사건 선등록서비스표들의 동일 유사 여부 가. 판단기준 서비스표의 유사 여부는 그 외관, 칭호 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관 찰하여 그 지정서비스업의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 서비스표에 대하여 느끼 는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 서비스업의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 서비스표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사서비스표라고 할 수 없다 고 할 것이다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조). 그리고 서비스표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으 로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지라고 할 것이며, 서비스표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정서비스업과 의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념 상 자타서비스업의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시 키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 식별력 있는 요부 에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결, 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판 결 등 참조). 나. 표장 자체에서의 대비 위 법리에 비추어 이 사건 출원서비스표가 제일 부분으로 인하여 이 사건 선등록서 비스표들과 유사한가에 관하여 살펴본다. - 189 -

우선, 이 사건 등록서비스표는 第 一, 순서상 첫째, 으뜸 이라는 의미를 가진 제일 과 제2금융업의 업종 표시의 하나인 저축은행 을 붙여쓴 문자상표이고, 이 사건 선등록서 비스표들은 위 제일 또는 그 영문 음역인 Jeil 이나 CHEIL 을 공통으로 포함하면서 금융업의 업종 표시인 카드, 은행, Bank 나 지정서비스업의 품질 등을 표시하는 단 어인 빠른대출 및 으뜸을 암시하는 엄지손가락을 도안화한 도형 을 부가하여 배 치한 결합상표이므로, 그 전체적인 외관은 일부 다르다. 다음, 호칭과 관념의 유사 여부에 관하여 살펴보면, 위 서비스표들은 모두 금융 관련 업종에서 제일 또는 그 영문 음역인 Jeil 이나 CHEIL 을 포함하고 있는데, 금융 관 련업에서는 선등록서비스표 5와 같이 제일 빠른 대출을 하는 은행, 제일 나은 금융 서비스업을 제공하는 저축은행 등 그 지정서비스업의 우수한 품질 등을 나타내는 용 어로 이를 흔히 사용하고 있을 뿐만 아니라, 누구나 사용하고 싶어하는 일반적인 표현 으로서 특정인에게 독점시키기 곤란한 측면도 있으므로, 금융 관련 서비스업에서 제 일 은 식별력이 미약하여 위 부분만으로 호칭, 관념되기는 어렵다고 할 것이다. 따라서 위 서비스표들은 위 제일 부분에 의하여 호칭, 관념되기보다는 전체적으로 제일저축은행, 제일은행, 제일카드 등으로 호칭, 관념된다고 할 것이고, 이 경우 호 칭은 앞 부분의 제일 로 인하여 일부 유사한 면이 있을 뿐 전체적으로는 다르다고 할 것이며, 관념에 있어서도, 금융 관련업에 대하여는 관계 법규와 거래실정상 여러 기준 에 따라 업종이 세분되어 있는바, (상호)저축은행 은 주로 제2금융권에서 예금이나 대 출 등의 금융업무를 하는 기관임에 비하여, 은행 은 제1금융권으로서 여ㆍ수신, 외환 등 종합적인 금융서비스를 제공하고, 카드 는 신용카드 관련 금융서비스를 제공하는 의미를 가지고 있으므로, 일반 수요자나 거래자들이 인식하는 위 서비스표들의 관념 - 190 -

은 서로 다르다고 할 것이므로, 표장 자체로서는 위 서비스표들이 제일 이라는 부 분으로 인하여 서로 유사하다고 볼 수는 없다. 다. 거래실정에서 출처에 관한 오인 혼동의 염려가 있는지 여부 ⑴ 판단기준 비록 2개의 서비스표가 서비스표 자체의 외관 칭호 관념에서 서로 유사하여 일반적 추상적 정형적으로는 양 서비스표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 당해 서비스업을 둘 러싼 일반적인 거래실정, 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 서비스업의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 서비스표의 현존 및 사용상황, 서비스표의 주지 정도 및 당해 서비스업과의 관 계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적 전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들 이 구체적 개별적으로는 서비스업의 품질이나 출처에 관하여 오인 혼동할 염려가 없을 경우에는 양 서비스표가 공존하더라도 당해 서비스표권자나 수요자 및 거래자들의 보 호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 서비스표의 등록을 금지하거나 등록된 서비스표 를 무효라고 할 수는 없다(대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 등 참조). ⑵ 이 사건 출원서비스표에 관한 거래실정 원고는 1968. 6. 22. 삼호상역 주식회사로 설립되어 할부상환방법에 의한 소액 신 용대출을 취급하다가 1972. 12. 29. 주식회사 제일상호신용금고로 상호를 변경하여 상 호를 브랜드명으로 하여 상호신용금고(현재의 상호저축은행 또는 저축은행) 업무를 수 행하여 오다가 2002. 3. 1. 상호신용금고법의 개정에 따라 제일상호저축은행 으로 상 호변경하였는바, 1997. 2. 12. 상장회사가 되었고, 자회사로 주식회사 제일Ⅱ상호저축 은행을 두고 있으며, 현재의 상호로 변경한 후인 2003. 7. 1.부터 2007. 9. 30.까지 - 191 -

사이에 경제일간지 등을 통하여 약 113억원의 광고비를 지출하였고, 2007. 9. 30. 현 재 9개 점포에 400여명의 직원들이 근무하고 있으며, 총 자산 약 2조 816억원, 수신 약 1조 8,333억원, 여신 약 1조 8,395억원, 수신거래는 105,646명의 161,683구좌, 여신거래는 70,496명의 73,317구좌에 이르고 있고, 그에 따라 업계 2위의 상호저축은 행으로 평가받고 있는 사실을 각각 인정할 수 있고, 반증이 없는바, 위 인정사실에 나 타나는 이 사건 출원서비스표 및 그와 실질적으로 동일한 서비스표의 사용경과와 광고 현황, 영업점 수, 영업실적, 업계 순위 등을 종합하여 보면, 이 사건 출원서비스표는 원고의 사용에 의하여 이 사건 심결일 무렵에는 그 지정서비스업인 금융 관련 업종의 일반 수요자 및 거래자들에게 제2금융권인 원고의 서비스업이라는 출처를 인식하기에 이르렀다고 할 것이다. ⑶ 이 사건 선등록서비스표들에 관한 거래실정 주식회사 한국스탠다드차타드제일은행은 1929. 7. 1. 조선저축은행으로 설립되어, 1958년 주식회사 제일은행으로, 2005. 9. 12. 현재와 같이 각각 상호변경되었고, 주식 회사 제일카드 등을 자회자로 거느리면서 제일은행 등 이 사건 선등록서비스표들을 브 랜드명으로 주로 제1금융권 업무를 수행하였는바, 2005. 12. 31. 현재 점포 348개, 출 장소 49개에 총 수신 약 40조 3,343억원, 여신 약 33조 4,593억원의 7대 시중은행의 하나(시장점유율 8.36%)인 사실을 각각 인정할 수 있고, 반증이 없는바, 위 인정사실 에 나타나는 이 사건 선등록서비스표들 및 그와 실질적으로 동일한 서비스표의 사용경 과와 영업점 수, 영업실적 등을 종합하여 보면, 이 사건 선등록서비스표들은 위 은행의 사용에 의하여 이 사건 심결일 무렵에는 그 지정서비스업인 금융 관련 업종의 일반 수 요자 및 거래자들에게 제1금융권인 위 은행 및 그 자회사들의 서비스업이라는 출처를 인식하기에 이르렀다고 할 것이다. - 192 -

⑷ 판단 위와 같이 이 사건 출원서비스와 이 사건 선등록서비스표들이 각각 그 지정서비스 업인 금융 관련 업종의 일반 수요자 및 거래자들에게 각각 제2금융권과 제1금융권의 대표적인 금융기관의 하나로 인식되고 있으므로, 위 서비스표들은 거래사회에서 구체 적으로 서비스업의 품질이나 출처에 관하여 오인 혼동할 염려가 없는 경우에 해당한다 고 할 것이다. 라. 소결 그렇다면, 금융 관련 지정서비스업에 사용될 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스 표들은 전체적으로 관찰할 때 표장이 유사하지 않다고 할 것이고, 설령, 표장이 일부 유사한 면이 있다고 하더라도 구체적인 거래실정에서 서로 구분하여 인식됨으로 인하 여 서비스업 출처의 오인 혼동을 초래할 우려가 없으므로, 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제8조 제1항 소정의 동일 유사 상표에 해당하지 않는다. [인정근거 : 갑 제1 내지 16호증, 을 제1 내지 5호증(각 가지번호 포함), 경험칙, 변론 전체의 취지] 4. 결론 그렇다면, 이 사건 선등록서비스표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제8조 제1항을 이유로 이 사건 출원서비스표의 등록이 거절될 수는 없고, 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 부적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있 어 인용한다. - 193 -

재판장 판사 성기문 판사 강경태 판사 김태현 - 194 -

특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2008허3704 거절결정(상) 원 고 정백규 (******-*******) 서울 성북구 정릉4동 1029 한일아파트 101동 706호 소송대리인 변리사 박지호 피 고 특허청장 소송수행자 이영권 변 론 종 결 2008. 6. 13. 판 결 선 고 2008. 7. 25. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 3. 3. 2007원4605호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 195 -

이 유 1. 기초사실 가. 심결의 경위 특허청은 2007. 3. 30. 원고가 출원한 아래 나.항의 이 사건 출원상표가 그 요부 의 하나인 B 부분으로 인하여 아래 다., 라.항의 선등록상표들과 호칭 등이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였고, 특허심판원도 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 출원상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/ 출원번호 : 2006. 5. 11./ 제2006-25203호 ⑶ 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 고무신, 등산화 등 다. 선등록상표 1 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 1996. 12. 30./ 1999. 3. 9./ 제443529호 ⑶ 지정상품 : 출원시 상품류 구분 제27류의 고무신, 등산화 등 ⑷ 상표권자 : 더 버튼 코포레이션 라. 선등록상표 2 ⑴ 구성 : ⑵ 최초 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 1996. 12. 30./ 1998. 11. 10./ 제428847호 - 196 -

⑶ 지정상품 추가 출원일/ 등록일/ 지정상품 : 1997. 10. 24./ 1998. 11. 26./ 출 원시 상품류 구분 제43류의 스노우보드 부츠 ⑷ 상표권자 : 더 버튼 코포레이션 [인정근거 : 다툼 없는 사실] 2. 이 사건의 쟁점 이 사건 출원상표가 B 부분만으로 분리 호칭됨으로써 선등록상표들과 서로 동일 유 사한 상표에 해당하는지 여부이다. 3. 이 사건 출원상표와 선등록상표들의 유사 여부 가. 판단기준 상표의 유사 여부는 그 외관, 칭호 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하 여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인 식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라 도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처 의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다고 할 것이다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조). 그리고 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다 고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문 - 197 -

자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지라고 할 것이며, 상표의 구성 부분이 식별력 이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념상 자타상품 의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당 하지 않다고 인정되는 경우에는 식별력 있는 요부 에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결, 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등 참조). 나. 상표의 대비 위 법리에 비추어 이 사건 출원상표가 B 부분으로 인하여 선등록상표들과 유사한 가에 관하여 살펴본다. 우선, 이 사건 출원상표는 검은색 직사각형 도형 안에 도안화된 영문자 B 와 도안화 된 BANC 를 상하로 배치한 도형과 문자의 결합상표임에 비하여, 선등록상표들은 영 문자 B 를 도안화한 상표로서 그 외관은 서로 다르다. 그리고 호칭, 관념의 유사 여부에 관하여는, 이 사건 출원상표가 선등록상표들이 포 함하고 있는 B 부분만으로 분리 호칭, 관념될 수 있는지가 문제된다. 살피건대, 이 사건 출원상표는 일응 상하로 배치되어 있는 B 부분과 BANC 부분 으로 분리될 수 있다고 할 것이나, BANC 는 각종 신발류 등의 지정상품과 관련하여 서는 조어로서 식별력이 강한 부분임에 비하여, B 부분은 비록 도안화되었다고는 하 나 그 도안화의 정도가 문자인식력을 압도할 정도는 아니어서 간단하고 흔한 표장에 해당하는 영문자 B 정도로 인식되어 상대적으로 식별력이 미약한 부분이라고 할 것 이다. 따라서 이 사건 출원상표는 전체적으로 비 방크 또는 비 뱅크 로 호칭되거나, 가능 - 198 -

하면 줄여서 호칭하려는 경향이 있는 일반 수요자들에 의하여 식별력이 강한 부분인 BANC 에 의하여 방크 나 뱅크 로 호칭될 수 있을 뿐, 앞서 본 바와 같이 식별력이 상대적으로 미약한 B 만으로 호칭될 것으로 보이지는 않고, 따라서 이 사건 출원상표 와 선등록상표들의 호칭도 서로 다르다고 할 것이다(양 상표 모두 대비될 만한 특별한 관념은 없다). [인정근거 : 갑 제1 내지 5호증, 을 제1, 2호증(가지번호 포함), 경험칙, 변론 전체의 취지] 다. 소결 따라서 B 부분만으로 호칭될 수 없는 이 사건 출원상표와 이 부분을 제외하고는 동일 유사한 점을 찾아 보기 어려운 선등록상표들은 그 표장이 서로 달라 상품 출처의 오인 혼동을 초래할 우려가 없으므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 의하여 그 상표등록이 거절될 수는 없다고 할 것이다. 4. 결론 그렇다면, 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 부적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 인용한다. 재판장 판사 성기문 판사 강경태 판사 김태현 - 199 -

특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2008허4639 거절결정(상) 원 고 장재식 (******-*******) 서울 영등포구 여의도동 55-1 대우트럼프월드(1) B동 1001호 소송대리인 변리사 이혜진, 장두령, 최덕규 소송복대리인 변리사 한태근 피 고 특허청장 소송수행자 김경욱 변 론 종 결 2008. 7. 3. 판 결 선 고 2008. 7. 17. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 3. 14. 2007원7405호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 200 -

이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 출원 및 심결의 경위 (1) 원고는 2006. 7. 25. 표장을 동원미즈한의원, 지정서비스업을 서비스업류 구 분 제44류의 한의원업, 한의원체인업 으로 한 서비스표(이하 이 사건 출원서비스표 라 한다)를 출원(출원번호 : 제2006-18800호)하였으나, 특허청은 2007. 6. 11. 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업 전부와 관련하여 볼 때 아래의 선등록서비스표의 요부인 동원 과 칭호ㆍ관념이 동일 또는 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 등록 을 받을 수 없다 는 취지로 거절결정을 하였다. (2) 이에 원고는 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 사건 을 2007원7405호로 심리한 후 2008. 3. 14. 위 거절결정과 같은 이유로 원고의 청구 를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 나. 선등록서비스표 (1) 표장 : (2) 출원일/등록일/등록번호 : 1997. 11. 11./1998. 12. 9./제50585호 (3) 지정서비스업 : 구 서비스업류 구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정 되기 전의 것) 제112류의 산부인과의료업, 임상의료업, 의원업, 건강진단업, 병리실험 서비스업, 조사원업, 병원업, 물리치료업 (4) 권리자 : 김상현 [인정근거] 갑 제1, 2, 3호증, 을 제1, 2호증, 변론의 전취지 - 201 -

2. 이 사건 심결의 적법 여부 이 사건 출원서비스표가 선등록서비스표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해 당하는지 여부에 관하여 본다. 가. 판단기준 서비스표의 유사 여부는 두 개의 서비스표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 여러 측 면에서 종합적으로 관찰하여 거래상 일반수요자나 거래자가 서비스표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 서비스업의 출처에 대한 오인 혼동을 일으키게 할 우 려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 서비스표 사이에 유사한 부분 이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰 할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 서비스표라고 할 수 없다 고 할 것이다(대법원 2002. 11. 26. 선고 2001후3415 판결 참조). 나. 표장의 유사 여부 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표는 모두 동원 이라는 단어가 첫머리에 위치 하고 있으므로, 먼저 이들 서비스표들이 동원 으로 분리인식될 가능성이 있는지 여부 에 관하여 본다. 이 사건 출원서비스표는 동원 이라는 단어 뒤에 미즈한의원 이 부가되어 있고, 선등 록서비스표는 동원 이라는 단어 뒤에 산부인과의원 이 부가되어 있는바, 1 한의사와 양의사는 그 면허 요건이 다를 뿐만 아니라 그 진료 내용이 다른 점, 2 양의는 보통 그 진료과목이 전문화되어 전문진료과목이 구분되어 있는 반면 한의는 전문진료과목으 로 구분되어 있지 않은 점, 3 일반수요자들은 양의로부터 진료를 받을 것인지 아니면 한방치료를 받을 것인지 여부를 결정한 다음 (양)의원이나 한의원을 구분하여 방문하 고, (양)의원을 방문할 때에도 그 진료과목에 따라 전문의원을 찾는 것이 일반적인 점 - 202 -

등에 비추어 보면, 일반수요자들이 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표를 동원 으 로만 분리하여 인식한다고 보기 어렵고 오히려 동원미즈한의원, 동원산부인과의원 으 로 불가분하게 결합된 표장 전체로서 인식한다고 봄이 상당하다. 물론 이 사건 출원서비스표에 있어 한의원 은 지정서비스업의 성질을 표시한 것으로 서 보통의 경우라면 식별력이 없는 부분으로 분리하여 호칭ㆍ관념될 수도 있겠지만, 선등록서비스표와 대비함에 있어서는 위에서 살펴본 바와 같은 이유로 이 사건 출원서 비스표는 동원미즈한의원 으로, 선출원서비스표는 동원산부인과의원 으로 전체로서 호 칭ㆍ관념되고 그 출처의 혼동을 피할 수 있을 것으로 판단된다. 그렇다면, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표를 전체적으로 관찰하여 그 유사 성 여부를 판단하여야 할 것인바, 위 서비스표들은 동원 이라는 첫머리의 단어를 제외 하고는 그 외관과 호칭이 다르다 할 것이고, 그 관념에 있어서도 이 사건 출원서비스 표는 한방진료서비스를 제공하는 의원을 나타내는 반면 선등록서비스표는 출산이나 산 부의 건강에 대한 진료서비스를 제공하는 의원을 나타내므로 서로 다르다 할 것이다 (동원이라는 첫머리의 단어는 특별한 의미를 가지지 않는다). 위와 같은 사정을 종합하면, 비록 두 서비스표는 동원 이라는 동일한 단어를 그 표 장에 포함하고 있다 하더라도 전체적으로 관찰할 때 그 서비스업의 출처에 대한 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 할 수 없다. 다. 소결론 따라서 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 표장이 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심 결은 위법하다. - 203 -

3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기 로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 원유석 판사 우라옥 판사 이상균 - 204 -

특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2008허6451 거절결정(상) 원 고 한연아 (******-*******) 서울 강남구 삼성동 7-3 래미안 삼성2차아파트 103동 2301호 소송대리인 변리사 허남정 피 고 특허청장 소송수행자 윤희식 변 론 종 결 2008. 8. 21. 판 결 선 고 2008. 9. 4. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 4. 21. 2007원8950호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 205 -

이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 출원상표 1 출원일/출원번호 : 2006. 12. 7./제2006-62094호 2 구성 : 3 지정상품 : 잠옷, 저지(Jerseys), 조끼, 카디건, 칼라커프스, 캐미솔(Chamisole s), 코르셋, 코슬렛(Corselets), 콤비네이션내의 등(상품류 구분 제25류) 4 출원인 : 원고 나. 선등록상표 1 출원일/등록일/등록번호 : 2001. 2. 15./2002. 12. 2./제536134호 2 구성 : MARTINE SITBON 3 지정상품 : 목걸이(necklaces), 반지(rings) 등 - 상품류 구분 제14류 속내의(underwear), 팬티스타킹(hosiery), 카디건(cardigans) 등 - 상품류 구분 제25류 4 등록권리자 : 엠 에스 에 빼 다. 절차의 경위 원고는 2006. 12. 7. 이 사건 출원상표에 관하여 등록출원을 하였으나, 특허청 심 사관은 2007. 7. 26. 이 사건 출원상표는 선등록상표 및 상표등록번호 제277042호 상 표(구성 : ), 제838577호 상표(구성 : )와 그 표장 및 지정상품이 서로 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였다. 원고는 위 거절결정에 대한 불복심판을 제기하는 한편, 2007. 8. - 206 -

22. 이 사건 출원상표의 지정상품 중 가죽신, 고무장화덧신 등을 삭제하는 보정서를 제출하였으나, 특허심판원은 이를 2007원8950호로 심리한 후, 2008. 4. 21. 이 사건 등록상표는 선등록상표와 그 표장 및 지정상품이 서로 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 증거 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증의 1 내지 3, 을 제2호증, 변론의 전취지 2. 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부에 대한 판단 가. 판단 기준 상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하 여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인 식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라 도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처 의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 참조). 나. 표장의 유사여부 (1) 외관 및 관념의 대비 이 사건 출원상표 와 선등록상표 MARTINE SITBON 은 그 외 관이 상이하고, 관념을 서로 대비할 수 없다. - 207 -

(2) 호칭의 대비 이 사건 출원상표 는 영문자 PINKMARTINI 부분과 이의 한 글 발음인 핑크마티니 부분이 상하 2단으로 구성된 문자상표로서 영문자 부분과 한글 부분으로 분리하여 관찰될 수 있다. 이 사건 출원상표의 영문자 부분 중 PINK 는 분 홍색, 핑크색 등의 뜻을 가진 쉬운 영어단어이고, MARTINI 는 칵테일의 일종(갑 제5 호증) 등의 뜻을 가진 단어이다. 그런데 이 사건 출원상표의 영문자 부분 PINKMARTINI 와 한글 부분 핑크마티니 는 영어사전이나 국어사전에 나오지 않는 조어이고, 띄어쓰기 없이 밀접하게 배치되어 외관상 일체적으로 구성되어 있으며, 그 호칭이 핑크마티니 로 그다지 길지 않아서, 이 사건 출원상표를 PINK 와 MARTINI 또는 핑크 와 마티니 로 분리하여 관찰하는 것은 거래상 자연스럽지 못할 뿐만 아니 라, 간이 신속하게 호칭하고자 하는 일반 상거래의 실정 등을 감안한다 하더라도 영문 자 부분과 한글 부분의 뒷부분인 MARTINI 또는 마티니 부분만으로 분리되어 호칭 된다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 핑크마티니 로 호칭된다고 할 것이어 서 마틴 싯봉 또는 마틴 등으로 호칭될 선등록상표와 그 호칭이 서로 상이하다. (3) 이 사건 출원상표는 선등록상표와 외관과 호칭이 서로 다르고 관념을 대비할 수 없으므로, 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰해 볼 때 그 표장이 서로 유사하지 않다. 다. 소결론 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 표장이 상이하여 지정상품의 동일 유 사 여부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. - 208 -

3. 결론 그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 정당하므로 이를 인용하기 로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 원유석 판사 이상균 판사 김종석 - 209 -

지 정 상 품 - 211 -

특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2008허4165 등록무효(상) 원 고 북경아경과기개발 유한회사( 北 京 婀 景 科 技 開 發 有 限 公 社 ) 중국 북경시 조양구 북원루 만흥원 172호 20호루 801실 대표자 남호근 소송대리인 변리사 안광석 피 고 안진홍 (******-*******) 서울 강북구 번1동 소송대리인 변리사 정동영 변 론 종 결 2008. 6. 13. 판 결 선 고 2008. 7. 25. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 1. 30. 2007당1653호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 213 -

이 유 1. 기초사실 가. 심결의 경위 피고는 원고의 아래 나.의 ⑶항 기재 지정상품에 관한 이 사건 등록상표가 다.항 기재 선등록상표와 동일 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 등 록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 같은 이유로 피고의 청구를 인용하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 최초 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 / 지정상품 : 2000. 7. 5./ 2002. 4. 9./ 2002. 4. 25./ 제518695호/ 상품류 구분 제25류 의 가죽신, 검도복, 승마바지, 교복, 동정, 넥타이, 모자, 방수피복 ⑶ 지정상품 추가 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 지정상품 : 2002. 5. 6./ 2006. 4. 28./ 2006. 5. 22./ 상품류 구분 제25류의 신사복, 양 복바지, 잠바, 사파리, 티셔츠, 남방셔츠, 와이셔츠, 오버코트, 롱코트, 반코트, 반바지, 양말, 파카 다. 선등록상표 ⑴ 구성 : - 214 -

⑵ 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 1997. 7. 24./ 1998. 9. 29./ 제423790호 ⑶ 지정상품 : 출원시 상품류 구분 제45류의 혁대 ⑷ 상표권자 : 안진홍 [인정근거 : 다툼 없는 사실] 2. 당사자의 주장 피고가, 이 사건 등록상표는 의류 또는 신변용품의 수요자들에게 널리 알려진 선등 록상표와 표장이 동일하고 지정상품도 신변용품의 토탈패션화의 경향에 따라 동일 유 사할 뿐만 아니라 타인의 상표를 모방하여 그 신용에 편승함으로써 부당이득을 얻으려 는 수요자 기만 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호에 각각 해당한다고 주 장함에 대하여, 원고는, 이 사건 등록상표의 표장이 선등록상표와 동일 유사하기는 하 지만, 양 상표의 지정상품이 다르고, 선등록상표의 알려진 정도가 위 제11호를 적용할 수준은 아니기 때문에 어느 무효사유에도 해당하지 않는다고 다툰다. 3. 상표법 제7조 제1항 제7호에 관한 판단 가. 지정상품 유사 여부에 관한 판단기준 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는가 여부를 기준 으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수 요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하 여야 한다(대법원 2006. 6. 16. 선고 2004후3225 판결 등 참조). 나. 판단 위 기준에 따라 양 상표의 지정상품의 유사여부를 대비하여 본다. 우선, 양 상표의 지정상품들은 모두 상표법 시행규칙상 상품류 구분 제25류(의류, - 215 -

신발, 모자)에 속하나, 상품군에 있어서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 양말은 제8군 (기타 피복류)에, 티셔츠, 남방셔츠, 와이셔츠는 제7군(스웨터류 와이셔츠류 내의 및 잠 옷류)에, 신바복 등 나머지 지정상품들은 제5군(양복)에 각각 속함에 비하여, 선등록상 품의 혁대는 제11군(혁대류)에 속하여 그 상품군이 다르다. 그리고 선등록상표의 지정상품인 혁대는 가죽으로 만든 허리띠 로서 주로 구두, 지 갑, 핸드백 등 피혁제품을 생산 판매하는 기업 매장에서 생산 판매가 이루어짐에 비하여, 이 사건 등록상표의 지정상품들인 의류나 기타 피복류는 주로 직물 제품을 제조 판매 하는 기업 매장에서 생산 판매가 이루어지는 것으로 보이므로 양 상품의 생산 판매 부문 은 대체로 구분된다고 보아야 한다. 따라서 비록, 피고 주장과 같은 토탈패션화 경향과 수요자 범위의 중첩 부분을 감안 하더라도, 위와 같은 상품군, 상품의 용도, 생산 및 판매 부문의 차이 등을 종합적으로 고려하여 볼 때, 양 상표의 지정상품들은 거래통념상 서로 유사한 상품이라고 보기는 어렵다고 할 것이다. [인정근거 : 갑 제1 내지 6호증, 을 제1, 2호증(각 가지번호 포함), 경험칙, 변론 전체 의 취지] 다. 소결 그렇다면, 양 상표의 지정상품들이 서로 달라 상품 출처의 오인 혼동을 초래할 우려 가 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다. 4. 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자 기만 상표에 관한 판단 가. 판단기준 등록무효심판 청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 - 216 -

규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표ㆍ서비스표나 그 사용상품ㆍ서비스업이 반드시 저 명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자 에게 그 상표ㆍ서비스표 또는 상품ㆍ서비스업이라고 하면 곧 특정인의 상표ㆍ서비 스표나 상품ㆍ서비스업이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 등 참조). 나. 판단 ⑴ 먼저, 선사용상표가 위 판단기준에서 제시된 정도로 알려져 있지 않더라도, 타인 의 상표를 모방하여 그 신용에 편승함으로써 부당이득을 얻으려는 상표는 위 제11호 소정의 수요자 기만 상표에 해당한다는 취지의 피고 주장은, 앞서 본 판단기준에서 살 핀 법리와는 상이한 피고의 독자적인 주장에 불과하여 받아들이기 어렵다. ⑵ 한편, 피고는 선등록상표가 알려진 정도를 입증할 자료들, 즉, 그 사용상품의 판 매기간, 매출액, 판매장소, 광고지출비 및 광고방법 등에 관한 구체적인 자료를 제 출하지 않고 있는바, 을 제1, 2호증(가지번호 포함)의 기재만으로는 선등록상표가 이 사건 등록상표의 지정상품 추가 등록결정일인 2006. 5. 22. 당시 국내의 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 널리 알려진 상표 라고 보기에는 부족하므로, 지정상품 사이의 경제적 견련관계 등에 관하여는 더 나아가 살필 필요도 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하지 아니한다. - 217 -

5. 결론 그렇다면, 이 사건 등록상표에 대하여 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호에 의한 무 효사유를 인정할 수 없는바, 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 부적법하므로, 그 취소 를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 인용한다. 재판장 판사 성기문 판사 강경태 판사 김태현 - 218 -

특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2008허6789 거절결정(상) 원 고 코디스 코포레이션(Cordis Corporation) 미합중국, 플로리다, 마이애미 래이크스, 14201 엔 더블유 식스 티쓰 애비뉴(14201 N.W. 60th Avenue, Miami Lakes, Florida, U.S.A.) 대표자 셰릴 포이틀린(Cheryl Foytlin) 소송대리인 변리사 박경재 소송복대리인 변호사 이혜민 피 고 특허청장 소송수행자 이호관 변 론 종 결 2008. 9. 4. 판 결 선 고 2008. 9. 25. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 4. 16. 2007원11751호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. - 219 -

청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 기초사실 [인정근거] 갑 제1호증, 갑 제3호증, 을 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 가. 이 사건 출원상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/출원번호 : 2007. 1. 18./2007-3136호 ⑶ 지정상품 : 스텐트, 스텐트 운반시스템(stent and stent delivery systems)(상 품류 구분 제10류) 나. 선등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/등록일/등록번호 : 1997. 7. 4./1998. 8. 20./제417341호 ⑶ 지정상품 : 피하주사바늘, 주사기{구 상품류 구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제11류} 다. 절차의 경위 ⑴ 특허청은 2007. 10. 16. 원고의 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일 또는 유사하여 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7 조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였고, 이에 원고는 2007. 11. 15. 특허심판원에 2007원11751호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. - 220 -

⑵ 특허심판원은 2008. 4. 16. 이 사건 출원상표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사 건 심결을 하였다. 2. 당사자의 주장과 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 이 사건 출원상표는 선등록상표와 표장이 유사하지 않을 뿐만 아니라, 그 지정상 품에 있어서도 혈관에 삽입되는 고가의 전문 의료기계기구로 일반 의료기구인 선등록 상표의 지정상품과 달라 오인 혼동의 염려가 없으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하지 아니하여 상표로 등록되어야 한다. 나. 피고 주장의 요지 이 사건 출원상표와 선등록상표는 표장뿐만 아니라 지정상품에 있어서도 모두 의 료기구로 동일하거나 유사하여 오인 혼동의 염려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 상표로 등록될 수 없다. 다. 이 사건의 쟁점 따라서, 이 사건의 쟁점은 이 사건 출원상표가 선등록상표와 동일하거나 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부에 있다. 3. 이 사건 출원상표의 구 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부 가. 판단의 기준 출원상표가 선등록상표와 동일 유사하다 하더라도 그 등록상표의 지정상품과 동일 - 221 -

또는 유사한 지정상품에 사용되는 경우가 아니면 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해 당한다고 할 수 없고, 상표법과 상표법시행규칙에 의한 상품류 구분은 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니므로, 상품구분표 의 같은 유별에 속한다고 하여 곧바로 동일 또는 유사한 상품이라고 단정할 수는 없으 며, 지정상품의 동일 유사 여부는 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단하여 야 할 것이다(대법원 1997. 5. 16. 선고 96후1583 판결 등 참조). 나. 지정상품의 동일 유사 여부 이 사건 출원상표의 지정상품인 스텐트, 스텐트 운반시스템 은 혈관, 위장관, 담 도 등 혈액이나 체액의 흐름이 악성 혹은 양성질환의 발생으로 순조롭지 못할 때 외과 적 수술을 시행하지 않고 X-선 투시하에 좁아지거나 막힌 부위에 삽입하여 그 흐름을 정상화시키는데 사용되는 스테인레스 등으로 만든 원통형의 의료용 재료인 스텐트와 이를 인체 내에서 운반하는 시스템에 관한 것으로 스텐트는 소수의 전문적인 제조회사 에 의하여 생산 및 판매되고 있고, 통상 개당 100~300만원 정도의 고가의 의료기구로 주로 심혈관 시술을 전문적으로 하는 의사들에 의하여 사용되고 있다(갑 제10호증, 을 제4호증의 1, 2). 그런데, 선등록상표의 지정상품인 피하주사바늘, 주사기 는 약액 또는 백신류를 피하조직 내에 주사하는 의료기로 의료기상뿐만 아니라 약국 및 인터넷 쇼핑몰을 통해 서도 일반인이 개당 700~900원 정도의 가격으로 쉽게 구입할 수 있는 의료 소모품의 일종이다(갑 제11호증). 양 상표의 지정상품을 대비하여 보면, 모두 상품류 구분 제10류의 의료기계기구에 - 222 -

속하지만(선등록상표도 출원 당시에는 상품류 구분 제11류에 속하는 상품이었으나, 그 이후에 개정된 상품류 구분에 의하면 제10류에 속하는 상품이다), 구체적인 용도와 기 능, 형상, 생산부문과 판매부문에서 서로 달라 일반거래의 통념상 서로 동일 또는 유사 한 상품이라고 할 수 없다고 할 것이다. 따라서, 이 사건 출원상표의 지정상품은 선등록상표의 지정상품과 동일하거나 유 사하다고 할 수 없다. 다. 소결 이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 지정상품에 있어서 서로 달라 표장의 유사 여부에 관하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하 지 않아 상표등록을 받을 수 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 이태종 판사 김제완 판사 박원규 - 223 -

제7조 제1항 제10호 - 225 -

특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2007허11883 등록무효(상) 원 고 인텔 코오퍼레이션(Intel Corporation) 미국, 캘리포니아 산타클라라 미션칼리지 블러바드 2200 (2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA, U.S.A.) 대표자 제포 러비(Ruby A. Zefo) 소송대리인 변리사 송봉식, 박종혁, 최정연 소송복대리인 변리사 서희원 피 고 김일로 (******-*******) 고양시 덕양구 토당동 변 론 종 결 2008. 4. 11. 판 결 선 고 2008. 4. 25. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 10. 4. 2006당3367호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. - 227 -

청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 기초사실 [인정근거 : 다툼 없는 사실] 가. 심결의 경위 원고는, 피고의 아래 나.항 기재 이 사건 등록서비스표가 원고의 상호이자 선등록 되고 주지 저명한 아래 다.항 기재 비교대상상표/서비스표들에 대한 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4호, 제6호, 제7호, 제9 내지 12호에 해당하는 무효사유가 있다는 이유 로 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은, 이 사건 등록서비스표와 비교대상상표 /서비스표들의 표장이 동일 유사하지 않으므로 비교대상상표/서비스표들의 주지 저명성 에 대하여는 살필 것 없이 위 무효사유들에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 등록서비스표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2005. 4. 11./ 2006. 12. 6./ 제141200호 ⑶ 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제37류의 통신공사업, 민생용 전기기계기구 수리업, 전선케이블수리업, 전화기가설업 ⑷ 서비스표권자 : 피고 - 228 -

다. 비교대상상표/서비스표들 ⑴ 비교대상상표 1 구성 : 출원일/ 등록일/ 존속기간 갱신등록일/ 등록번호 : 1977. 4. 28./ 1979. 8. 17./ 1990. 8. 30. 및 1999. 12. 15./ 제64112호 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 집적회로, 반도체메모리 등 상표권자 : 원고 ⑵ 비교대상상표 2 구성 : 출원일/ 등록일/ 존속기간 갱신등록일/ 등록번호 : 1984. 5. 4./ 1985. 11. 21./ 2005. 1. 21./ 제120022호 지정상품 : 출원시 상품류 구분 제39류의 초소형 전자기기 자동제어장치, 컴 퓨터, 마이크로프로세서, 마이크로컴퓨터 상표권자 : 원고 ⑶ 비교대상상표/서비스표 3 구성 : INTEL 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 1998. 4. 2./ 1999. 7. 31./ 제289호 지정상품/서비스업 : 상품류 구분 제9류의 전화기, 제38류의 전화통신업, 통신 사업, 제42류의 통신장비의 기술적 어드바이스 제공 및 상담업 등 상표/서비스표권자 : 원고 - 229 -

⑷ 비교대상상표 4 구성 : 인 텔 출원일/ 등록일/ 존속기간 갱신등록일/ 등록번호 : 1995. 7. 26./ 1997. 7. 14./ 2007. 4. 2./ 제368687호 지정상품 : 출원시 상품류 구분 제39류의 마이크로프로세서, 마이크로컴퓨터 등 상표권자 : 원고 ⑸ 비교대상서비스표 5 구성 : 인 텔 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2001. 3. 9./ 2003. 4. 2./ 제85046호 지정서비스업 : 상품류 구분 제38류의 전화선을 통한 원격통신업, 통신사업 등 서비스표권자 : 원고 ⑹ 비교대상상표 6 구성 : 출원일/ 등록일/ 존속기간 갱신등록일/ 등록번호 : 1991. 6. 14./ 1992. 7. 10./ 2002. 4. 17./ 제243028호 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 마이크로프로세서 상표권자 : 원고 2. 쟁점 이 사건의 쟁점은, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제4호, 제6호, 제7 호, 제9 내지 12호에 해당하는 무효사유가 있는지 여부이다. - 230 -

3. 상표법 제7조 제1항 제10호에 의한 무효사유 해당 여부 가. 판단기준 상표법 제7조 제1항 제10호는 수요자에게 널리 알려져 있을 뿐 아니라 그 상품이 갖는 품질의 우수성 때문에 상표의 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 양질감을 획 득하고 있어 상품의 출처뿐만 아니라 그 영업주체를 표시하는 힘까지 갖게 된 이른바 저명상표 를 보호하기 위한 것으로서, 상표 자체로서는 유사상표라고 할 수 없는 상표 라도 저명상표와의 사이에 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있 는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인, 혼동을 일으키는 상표는 이에 해당된다 할 것이다(대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1173 판결 등 참조). 즉, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 등록상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 사용 상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표권자의 사업다각화의 정도, 양 상 표의 수요자 층의 중복 정도 등을 비교 종합한 결과, 등록상표의 수요자가 그 상표로부 터 타인의 저명상표나 상품 등을 쉽게 연상하여 혼동을 일으키게 되는 경우를 의미한 다고 할 것이다(대법원 2007. 12. 27. 선고 2006후664 판결 등 참조). 나. 비교대상상표/서비스표들이 알려진 정도 [인정근거 : 갑 제1 내지 23호증(가지번호 포함), 경험칙, 변론 전체의 취지] ⑴ 원고 회사는 1968년 창립되어 1971년부터 마이크로프로세서 등 컴퓨터 칩을 제조 판매하여 왔고, 1981년경 IBM사의 마이크로프로세서 공급업자로 선정된 이 후 급성장을 하여 1993년 당시 이미 세계 마이크로프로세서 시장의 74%를, 1996 년에는 95%를, 2000년에는 80%를 각각 점유하고 있었을 뿐 아니라, 총 매출액도 - 231 -

1994년 115억 달러, 2000년 337억 달러, 2001년 2,654억 달러 등으로 우리나라 를 비롯하여 전 세계적으로 반도체 판매실적이 세계 1위로, 1993년 이후 현재까지 퍼스널 컴퓨터의 두뇌역할을 하는 최첨단 마이크로프로세서 시장에서 거의 독점적 인 위치에 있다. ⑵ 이와 함께 원고 회사는 사업영역을 확장하여, 1994년에는 AT&T와 합작하여 화상회의를 위한 벤처기업을 설립하였고, 1998년부터는 텔레커뮤니케이션 분야로 본격 진출하여 1999년에 약 60억 달러를 투자하여 다이얼로직 등 12개의 네트워 크 업체를 인수하였고, 마이크로소프트 등과 공동으로 데이터와 음성을 동시에 전 송하는 단일전송망 기술을 개발하였으며, 통신장비 생산업체인 휴렛패커드 및 노 르텔과의 제휴도 선언하였고, 수천 대의 고성능 컴퓨터 서버로 구성된 서버팜 (server farm) 이라는 데이터센터를 세계 곳곳에 구축하여 전자상거래 처리와 웹 사이트호스트 사업을 포함한 향후 확장계획을 발표하였으며, 2000년에 일본 미쓰 비시 전기와 차세대 휴대전화(IMT-2000) 사업분야 제휴에 합의하였고, 대규모 전 자상거래를 가능케 하는 통신망 구축을 위하여 덴마크의 광데이터 통신회사인 기 가(GIGA)사를 인수하였으며, 웹기반 서비스 제공을 발표하는 등 인터넷과 광통신 분야 및 휴대용 통신서비스 분야 등에도 진출하였다. ⑶ 원고 회사는 창립 이래 현재까지 우리나라를 비롯한 세계 각국에 자신의 상 호 Intel Corporation 의 약칭인 Intel(INTEL) 을 그대로 또는 그 일부 알파벳 을 약간 도형화하거나 한글화한 비교대상상표/서비스표 등을 상표나 서비스표로 등록하고 그 지정상품/서비스표에 사용하여 왔는데, 원고 회사의 상호의 약칭이면 서 상표이기도 한 Intel 의 브랜드 가치는 1993년에 이미 178억 달러 상당으로 - 232 -

서 Philip Morris사의 Marlboro와 Coca-Cola에 이어서 세계 3위였고, 2000년 INTERBRAND의 국제브랜드 가치조사에서도 세계 4위를 기록하였다. ⑷ 원고 회사는 1985년경부터 우리나라에서 비교대상상표/서비스표 등이 첨부된 마이크로프로세서 등 지정상품/서비스업을 판매하기 시작하여, 1990년에 약 9,880 만 달러의, 1997년에 약 2억 8,000만 달러의, 2000년에 약 16억 3,000만 달러 의, 2001년에 약 10억 9,000만 달러의 각 매출액을 기록하였고, 우리나라에서의 직접 광고비로는 1993년에 약 96만 달러를, 2000년에 약 900만 달러를, 2001년 에 약 1,040만 달러를 각각 지출하였으며, 국내의 라이센시들이 "Intel"이 포함된 표장을 부착하여 제품 판매나 광고를 한 경우 일부를 보상하여 준 금액만도 1998 년에 약 148만 달러, 2000년에 약 287만 달러, 2001년에 약 367만 달러에 이르 렀고, 위와 같은 광고비로 조선일보, 동아일보, 전자신문, 한국경제신문, 매일경제 신문, PC Line, 시사저널, 월간 경영과 컴퓨터 등 컴퓨터 관련 잡지 및 전문지는 물론이고 일반 잡지 및 일간지를 통하여 꾸준히 비교대상상표/서비스표들을 광고 하여 왔으며, 위 잡지 및 일간지 등에 원고 및 비교대상상표/서비스표에 대한 수많 은 기사가 게재되었고, 그로 인하여 국내 증권업계에서조차 원고의 실적이 전망치 보다 높게 발표되는 날에는 전세계 주가가 동반 상승하는 이른바 인텔효과 라는 용어를 사용하기에 이르렀다. ⑸ 한편, 1990년대 전세계 컴퓨터 산업계에서 마이크로소프트의 윈도 운영체계와 원고의 마이크로프로세서가 중요시되자, 두 회사는 전략적 제휴를 맺고 양사의 핵심 제품들인 MS 운영체계(OS)와 마이크로프로세서를 중앙집권화 방식을 통해 중앙전산망 에 통합하였고, 이에 마이크로소프트의 윈도(Window)와 인텔(Intel)을 아울러 이르는 - 233 -

컴퓨터 산업용어로 윈텔(Wintel) 이 사용되기 시작하여, 2003년경에는 컴퓨터 용어 사 전은 물론이고 국립국어원 발간 신어자료집이나 백과사전 등에도 등재되었다. ⑹ 위 인정사실에 나타나는 원고의 성장 과정, 비교대상상표/서비스표들의 사용기간, 광고현황, 이를 부착한 상품의 종류와 매출액 및 브랜드 인지도 등을 종합하여 보면, 비교대상상표/서비스표들은 이 사건 등록서비스표의 등록출원 당시 세계적으로는 물 론이고 우리나라에서도 저명한 정도에 이르렀다고 할 것이다. 다. 표장 및 지정상품/지정서비스업의 관련성 여부 ⑴ 이 사건 등록서비스표는 영문 단어 WINTEL SYSTEM"과 그 한글 발음 윈 텔시스템 이 상하로 배치, 결합된 문자상표로서, 각 구성 부분을 분리하여 관찰하는 것 이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있지는 않은데, 시스템(SYSTEM) 부분은 통신 및 컴퓨터 관련 업계에서 체계, 조직망, 방식 등의 의 미로 흔히 사용되는 단어로 지정서비스업과 관련하여 식별력이 미약하므로, 전체적으 로 윈텔시스템 또는 식별력이 상대적으로 강한 윈텔(WINTEL) 로 호칭, 관념될 수 있다고 보이고, 후자로 호칭, 관념되는 경우에는 원고의 상호나 비교대상상표/서비스표 에서 유래하여 이 사건 등록서비스표의 출원 전에 이미 각종 사전까지 등재되어 있던 윈텔(WINTEL) 과 동일하므로, 그 구성이나 모티브 등에서 상당한 정도의 연관성이 있다고 할 것이다. ⑵ 한편, 저명한 상표/서비스표와 유사하거나 상당한 정도의 연관성이 있는 서비스 표를 사용하여 서비스업을 제공하는 경우, 비록 그 서비스업이 저명 상표/서비스표의 상품/서비스업과 유사하지 않다 하더라도, 한 기업이 여러 가지 이질적인 산업분야에 걸쳐 여러 가지 다른 상품/서비스업을 판매 제공하는 것이 일반화된 현대의 산업구조에 - 234 -

비추어, 일반 수요자들로서는 거래상황 등에 따라 저명 상표/서비스표의 소유자나 그 와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품/서비스업이 판매 제공되는 것으로 인식하여 상품/서비스업의 출처에 혼동을 일으킬 수가 있다 할 것이다. 설령, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 통신공사업, 전화기 가설업 과 비교 대상상표/서비스표들의 지정상품/서비스업인 마이크로프로세서 컴퓨터, 전화기, 전화 통신업, 통신사업, 통신장비의 기술적 어드바이스 제공 상담업 이 동일 유사하다고 보지 않더라도, 현대 생활에 보편화된 인터넷통신 등의 경우 컴퓨터 환경이 필수적으로 전 제되어야 하는 사정 등에 비추어, 통신공사업, 전화기 가설업 등은 컴퓨터나 전화기 및 전화통신업, 통신사업, 통신장비의 기술적 어드바이스 제공 상담업 등과 밀접한 관련이 있고, 일반 소비자들로서는 원 피고 사이에 자회사 또는 제휴 원조 관계가 있다고 오인 할 가능성이 충분히 있다 할 것이므로, 위와 같은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스 업 및 비교대상상표/서비스표들의 지정상품/서비스업의 속성 및 거래의 실정 등에 비 추어 보면, 위 지정상품/서비스업들은 서로 밀접한 경제적 견련관계를 가지고 있다고 할 것이다. 라. 소결 따라서 이 사건 등록서비스표는 그 등록출원 무렵에 이미 그 지정서비스업의 국내 거래자 및 일반 수요자 사이에 저명한 상표/서비스표로 알려져 있는 원고의 비교대상 상표/서비스표의 상품/서비스업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있어 상표법 제7조 제1 항 제10호에 해당한다고 할 것이므로, 원고 주장의 다른 무효사유에 대하여 나아가 살 필 필요 없이 등록무효되어야 할 것이다. - 235 -

4. 결론 그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하므로, 그 취소를 구하는 원고 의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용한다. 재판장 판사 성기문 판사 강경태 판사 김태현 - 236 -

특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2008허4905 등록무효(상) 원 고 주식회사 한국갤럽조사연구소(******-*******) 서울 종로구 사직동 208 대표이사 박무익 소송대리인 변리사 정태호 피 고 갤럽 인코포레이티드(Gallup, Inc.) 미합중국 네브라스카 68102 오마하 갤럽 드라이브 1001 (1001 Gallup Drive, Omaha, Nebraska 68102, U.S.A.) 대표자 켄 엘 앤더슨(Ken L. Andersen) 소송대리인 특허법인 화우 담당변리사 송영주 변 론 종 결 2008. 9. 4. 판 결 선 고 2008. 9. 25. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 3. 24. 2007당192호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. - 237 -

청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 기초사실 [인정근거] 갑 제1호증, 갑 제10호증, 갑 제12호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 가. 이 사건 등록서비스표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 12. 31./2006. 12. 27./제142170호 ⑶ 서비스표권자 : 피고 ⑷ 지정서비스업 : 교육지도업 등으로 별지 기재와 같다(상품류 구분 제41류) 나. 선사용표장 ⑴ 구성 : ⑵ 사용서비스업 : 여론조사업 등 ⑶ 사용자 : 원고 다. 이 사건 심결의 경위 원고는 2007. 1. 24. 특허심판원에 2007당192호로, 이 사건 등록서비스표가 구 상 표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호, 제10호, 제11호, 제12호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였고, 이에 특 허심판원은 2008. 3. 24. 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. - 238 -

2. 당사자들의 주장과 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 이 사건 등록서비스표는 저명한 선사용표장의 서비스업과 혼동을 일으키게 할 염 려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하거나, 또는 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 해당하여 그 등록이 무효이다. 나. 피고 주장의 요지 선사용표장이 저명하다고 할 수 없어 이 사건 등록서비스표는 선사용표장의 서비 스업과 혼동을 일으킬 염려가 없으므로 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하지 않 을 뿐만 아니라 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에도 해당하지 않는다. 다. 이 사건의 쟁점 따라서, 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제10호, 제11호 및 제12호에 해당하는지 여부에 있는데, 먼저 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부에 관하여 살펴본다. 3. 구 상표법 제7조 제1항 제10호 해당 여부 가. 판단의 기준 구 상표법 제7조 제1항 제10호 소정의 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타 인의 상품이나 영업 은 저명상표 등을 말하고, 저명상표 등에 해당하는지 여부는 그 상 품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거 래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려 하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 - 239 -

널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 하고(대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 등 참조), 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부 는 타인의 선사용표장의 저명 정도, 등록상표와 타인의 선사용표장의 각 구성, 사용상 품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용표장 사용자의 사업다각화의 정도, 양 상표의 수요자 층의 중복 정도 등을 비교 종합한 결과, 등록상표의 수요자가 그 상표로 부터 타인의 저명상표나 상품 등을 쉽게 연상하여 혼동을 일으키게 되는 경우를 의미 한다고 할 것이며(대법원 2007. 12. 27. 선고 2006후664 판결 등 참조), 이러한 법리 는 서비스표에도 그대로 적용된다. 나. 선사용표장의 알려진 정도 ⑴ 인정사실 갑 제2 내지 7호증, 갑 제10 내지 18호증, 갑 제24호증, 갑 제26호증, 갑 제29 호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 모아보면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다. 원고는 1974. 6. 17. 여론조사를 업으로 하는 우리나라 최초의 법인형태의 조사전문회사로 창립되었고, 1979.경에는 세계 최대의 조사네트워크인 갤럽국제조사기 구(Gallup International Association)에 가입하였으며, 그 동안 정치, 경제, 사회, 교 육, 문화, 종교 등에 관한 각종 조사 프로젝트를 진행하여 오면서 월 20여회 이상의 전국규모 조사를 실시하고 이를 데이터베이스화 하여 정보를 제공하고 있다. 원고가 여론조사, 마케팅조사 등에 관한 사업을 하면서 주로 사용한 표장은 선사용표장인 을 비롯한 GALLUP KOREA 및 한국갤럽 이고, 그 외에도 - 240 -

(등록일/등록번호 : 1992. 12. 30./제18520호), (등록일/ 등록번호 : 1992. 12. 30./제18521호), (등록일/등록번호 : 1992. 12. 30./제18524호) 등을 서비스표(지정서비스업 : 여론조사업 등)로, (등록일/ 등록번호 : 1992. 8. 13./제246785호), (등록일/등록번호 : 1992. 8. 13./제246790호), (등록일/등록번호 : 1995. 11. 29./제328089호) 등을 상표(지정상품 : 서적 등)로 각 등록하여 사용하고 있으며, 1996. 12. 6.경부터 인터넷 도메인으로 gallup.co.kr 을 등록하여 사용하고 있는데, 각 언론기관을 비롯한 거래계 에서는 주로 한국갤럽 과 GALLUP KOREA 로 인식되고 있다. 원고의 각종 조사 프로젝트는 삼성, 엘지, 현대, 에스케이 등 국내 대기업과 해외의 다국적 기업, 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 한국일보, MBC 등 국내 언론기관 과 마이니치신문 등 해외 언론기관, 한국정부와 미국, 일본 정부 등 세계 각국 정부와 함께 진행하여 왔고, 그 조사결과는 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 한국일보 등 국내 거의 모든 언론기관에 게재되어 발표되었다. 원고는 위와 같은 여론조사, 마케팅조사뿐만 아니라, 최신 마케팅조사기 법 (1994), 한국의 투표형태 (1996), 제16대 대통령 선거 투표형태 (2003), 제3회 지 방 선거 투표형태 (2003), 제17대 국회의원 선거 투표형태 (2004) 등의 각종 서적을 발행하였고, 한국갤럽 학술논문상 (2003.경부터), 한국갤럽 박사학위논문상 (2004.경 부터)을 제정하여 매년 수상하고 있는 등 사업 분야의 영역을 넓히고 있는데, 여론조 사 연구자문 및 교육, 학술연구 용역업, 교육사업 등 관련 연구 및 교육 사업도 그 업 무 내용으로 하고 있다. - 241 -

우리나라 일반 국민들 중 1996.경에는 52.8%, 2002.경에는 65.1% 정도가 여론조사기관으로서 원고를 인식하고 있다(2006.경에는 71%). ⑵ 판단 위 인정사실에 의하면, 선사용표장인 과 그 구체적 사용실태로 보이 는 GALLUP KOREA 및 한국갤럽 은 국내의 일반 수요자에서 원고의 서비스업인 여론조사업을 표시하는 것으로 널리 알려져 이 사건 등록서비스표의 출원시인 2004. 12. 31.경에는 이미 저명한 정도에 이르렀다고 할 것이다. 다. 이 사건 등록서비스표와 선사용표장의 혼동 여부 이 사건 등록서비스표와 원고의 저명한 표장인 과 GALLUP KOREA 는 모두 영문자 2단어를 결합하여 구성한 문자표장인데, 1936년 미국 대통령선거에서 루스벨트의 당선을 예측 발표하여 적중하면서 오늘날 실시되는 여론조사의 선구적 역 할을 한 G. H. Gallup 박사의 이름을 딴 GALLUP 을 첫 번째 단어로 사용하고 있어 이 사건 등록서비스표와 선사용표장은 매우 밀접한 관련이 있는 것으로 보인다. 그리고, 이 사건 등록서비스표는 GALLUP 과 UNIVERSITY 가 시각적으로 구분 되어 있고, 그 지정서비스업인 교육지도업, 기업경영에 관한 교육훈련업, 교육정보제 공업 등 교육 및 훈련과 관련된 지정서비스업에 있어서 대학교 의 의미를 가지는 UNIVERSITY 는 식별력이 부족하며, 두 단어가 불가분적으로 결합되어 있다거나 결 합으로 인하여 새로운 관념을 형성한다고 할 수도 없어서 GALLUP 만으로 호칭 및 관념될 수 있을 것인데, 원고의 저명한 표장인, GALLUP KOREA 및 한국갤럽 도 그 중 KOREA 와 한국 이 우리나라를 의미하는 지명으로 식별력이 부 족하고, 원고가 사용하는 도메인 이름도 gallup.co.kr 로 되어 있을 뿐만 아니라 - 242 -

GALLUP 이 원고의 등록한 다른 상표로 사용되기도 하며, 갤럽 은 GALLUP 의 우리 말 발음에 불과하여서, 비록 원고의 표장이 주로 저명한, GALLUP KOREA 및 한국갤럽 으로 일반 수요자들에게 인식된다고 하더라도 GALLUP 과 갤 럽 만으로 약칭하고 관념할 수도 있을 것이므로, 그럴 경우에는 이 사건 등록서비스표 와 선사용표장은 그 호칭과 관념에서 완전히 일치하게 된다. 또한 지정서비스업과 관련하여, 원고는 여론조사업 뿐만 아니라 서적 등을 지정상 품으로 하는 상표를 등록하여 사용하고 있고, 여론조사 연구자문 및 교육, 학술연구 용 역업, 교육사업 등 관련 연구 및 교육 사업에도 진출하고 있는데, 이러한 원고의 사업 영역은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 각종 교육, 훈련 관련 사업 및 정보제 공업 등과 일치하거나 경제적 관련이 밀접하고, 그렇지 않더라도 각종 서비스업과 상 품으로 사업영역을 확대하고 있는 원고 또는 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 제공 되는 서비스업으로 인식된다. 따라서, 이 사건 등록서비스표는 일반 수요자가 그 서비스표로부터 원고의 저명상 표나 서비스업 등을 쉽게 연상하여 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 할 것이다. 라. 소결 이 사건 등록서비스표는 일반 수요자가 그 서비스표로부터 원고의 저명상표나 서 비스업 등을 쉽게 연상하여 혼동을 일으키게 할 염려가 있어 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하므로 원고의 나머지 주장에 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 그 등록이 무효인 바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. - 243 -

4. 결 론 그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 이태종 판사 김제완 판사 박원규 - 244 -

[별지] 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 교육지도업(education instruction), 기업경영에 관한 교육훈련업, 브랜드평가에 관한 교육훈련업, 고객관리에 관한 교육훈련업, 리더쉽에 관한 교육훈련업, 자아발견에 관한 교육훈련업, 자기수양에 관한 교육훈련업, 통계학연구지도업, 사학연구지도업 (education and training of students and clients namely in the fields of management, brand measurement, customer relations, leadership instruction, self-discovery, self -improvement, statistical study, historical research), 컴퓨터 지원훈련서비스업(computer assisted training services), 교육정보제공업(provision of educational information), 훈련정보제공업(provision of information relating to training), 교육관련정보제공업, 연예정보제공업(information relating to education and entertainment services), 컴퓨터데이터베이스 또는 인터넷을 통하여 온라인으로 제공되는 연예정보제공업, 컴퓨터데이터베이스 또는 인터넷을 통하여 온라인으로 제공 되는 교육정보제공업(information relation to entertainment or education, provided on-line from a computer database or the internet), 회의준비 및 진행업, 세미나준 비 및 진행업, 전람회 또는 전시회 준비 및 진행업, 심포지엄준비 및 진행업, 연수회준 비 및 진행업, 강의준비 및 진행업(arranging and conducting of conferences, seminars, exhibitions and symposiums, training courses, lectures), 사업 산업 및 정보기술 분야에 있어서의 교육훈련업(teaching and training in business, industry and information technology), 경영 또는 관리 지도훈련에 관한 상담업(management - 245 -

training consultancy services), 채용자지도훈련에 관한 상담업(consultancy services relating to the training of employees), 판매직원지도훈련서비스(sales personnel training services), 판매관련 훈련업(training relating to sales), 실무수행지도업 (executive performance coaching), 인터넷을 통한 디지털음악 제공업(다운로드되지 않는 것, digital music-not downloadable-provided from the internet), 인터넷상의 MP3 웹사이트를 통한 디지털음악 제공업(다운로드되지 않는 것, digital music -not downloadable-provided from MP3 web sites on the internet), 컴팩트디스크대여업 (rental of compact discs), 교육훈련업의 일환으로 제공되는 경력정보제공업, 교육훈 련업의 일환으로 제공되는 경력자문업(career information and advisory services/ education and training advice) 끝. - 246 -

특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2008허5212 등록무효(상) 원 고 주식회사 케이티 성남시 분당구 정자동 206 대표이사 남중수 소송대리인 변호사 서영철 피 고 회생채무자 케이티건설 주식회사의 관리인 김봉식 충남 예산군 예산읍 산성리 647 소송대리인 법무법인 씨에스 담당변호사 전영하 변 론 종 결 2008. 8. 21. 판 결 선 고 2008. 9. 25. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 4. 1. 2007당789호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. - 247 -

청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록서비스표 1 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2003. 11. 21./2004. 12. 10./2004. 12. 28./제110302호 2 구성 : 3 지정서비스업 : 건설엔지니어링업, 도로건설공사업, 목공사업, 석공사업, 배관공 사업, 상하수도공사업, 아스팔트포장공사업, 냉난방공사업, 수중건설업, 철근콘크리트공 사업, 택지공사업, 통신공사업, 상업용 건물건축업, 주택건축업, 아파트건축업, 건축물 하자보수업, 경기장건설공사업, 철도건설공사업, 옥내외도장업, 원자로건설업, 창고건설 업, 건축장비임대업, 건축정보제공업, 건축감리업, 토목건축기계기구수리업, 실내장식업 (서비스업류 구분 제37류) 4 등록권리자 : 케이티건설 주식회사 나. 선출원서비스표(선사용서비스표, 이하 선사용서비스표 라고 한다) 1 출원일/등록일/등록번호 : 2003. 11. 19./2006. 6. 19./제133694호 2 구성 : 3 지정서비스업 : 전기기기의 간섭(유해전파)차단업, 전기설비설치공사업, 전기통 - 248 -

신기계기구수리업, 전선케이블수리업, 전자응용기계기구수리업, 전화기가설업, 전화기 수리업, 통신공사업(서비스업류 구분 제37류) 원고는 2001.경부터 선사용서비스표에 관하여 정보통신공사업, 전기설비설치공사 업, 전화기가설업, 부동산업 및 주택사업 등에 사용하여 왔다. 4 등록권리자 : 원고 다. 절차의 경위 원고는 케이티건설 주식회사를 상대로, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제 1항 제4호, 제6호, 제9호 내지 12호 및 제8조 제1항에 해당한다는 이유로 등록무효 심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 위 심판청구사건을 2007당789호로 심리한 후, 2008. 4. 1. 선사용서비스표 등은 이 사건 등록서비스표와 그 표장이 유사하지 않고, 저명한 서비스표에 해당한다고 볼 수 없어서 상표법 제7조 제1항 제4호, 제6호, 제9호 내지 12호 및 제8조 제1항에 해당되지 않는다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다(대전지방법원은 2008. 1. 21. 2007회합11호로 케이티건설 주식회 사에 대해 회생절차 개시결정을 하였고, 김봉식을 관리인으로 선임하였다). 증거 갑 제1, 2, 4호증, 변론의 전취지 2. 이 사건 심결의 적법여부에 대한 판단 가. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부 (1) 판단기준 상표법 제7조 제1항 제10호에 규정된 저명상표(서비스표)의 경우 상표 자체로서 는 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상 - 249 -

표에서 타인의 저명상표 또는 상품(서비스업) 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인 혼동을 일 으키는 경우에는 등록될 수 없고(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 참조), 타인의 상표가 저명상표인지 여부는 등록상표의 등록출원시를 기준으로 판단한다. (2) 선사용서비스표가 저명한지 여부 아래와 같은 사실은 갑 제3 내지 29호증(각 가지번호 생략)의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 이를 인정할 수 있다. (가) 원고는 1981. 12. 10. 한국전기통신공사법 에 따라 전기통신 서비스의 전문 화 및 사업의 효율적 경영을 위해 체신부에서 통신 부분을 분리하여 공사로 전환되어 설립되었고, 1991.부터 한국통신 으로 약칭되어 오다가, 2001. 12. 민영화에 대비하고 창립 20주년을 맞아 현재와 같이 주식회사 케이티 로 상호를 변경하고 로 새로 이 CI(Corporate Identity)를 제정하였다. (나) 원고는 1997. 1. 22. www.kt.co.kr 이라는 도메인으로 인터넷 홈페이지를 개설 운영해 왔고, 1997. 2.경 국제전화선불카드로 KT카드 를, 1997. 6.경 LG카드와 제휴하여 스카이패스-KT-LG카드 를 각 출시하였다. 2000. 11. 27.자 매일경제신문, 2000. 12. 28.자 머니투데이 신문 등에는 원고를 KT 로 호칭하여 기사를 게재하고 있 고, 2001. 4. 30.자 한국경제신문에는 원고회사가 KTF, KT아이컴 등 KT의 자회사에 도 모두 KT라는 단일 CI를 적용함으로써 기업비전을 KT그룹으로 정하였다. 라는 내용 의 기사가 게재되어 있다. (다) 원고는 2001. 5.경부터 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지 등을 통해 KT(Let's KT라는 문구 등) 에 대해 홍보 활동을 하였는데, 2001년에는 약 441억 원, 2002년에 - 250 -

는 약 1,026억 원, 2003년에는 약 1,141억 원 등 2001.경부터 2003.경까지 약 2,600 억 원을 광고비로 지출하였다. (라) KT 는 국내 브랜드 자산가치 순위에 있어서 2001.에는 4위, 2002.에는 3위 (평가액 약 2조 8,570억 원), 2003.에는 4위(평가액 약 4조 3,280억 원)를 차지하였다. (마) 원고는 2003. 1. 23.에는 정보통신사업, 뉴미디어사업, 콘텐츠 및 소프트웨 어 개발 및 판매 사업, e-금융업, 부동산 및 주택 사업 등을 사업목적에 추가한다고 공시하였고, 2003. 3. 14. 정관을 변경하여 부동산업 및 주택사업 을 원고의 목적으로 추가시켰다. 원고는 2003. 5.경 부산망 건설국 부지에 가야 KT e-편한세상 아파트 라는 명칭으로 아파트 299가구를 분양하는 등 아파트 건설사업 등으로 2003년에 약 484억 원의 매출을 올렸다. 위 인정사실에 의하면, 원고는 체신부의 통신 부분에서 분리되어 공사로 전환, 설 립된 지 20년이 넘었고, 1997. 1.경부터 인터넷 홈페이지, 카드출시 등을 통해 KT 라 는 용어를 사용하였으며, 2001. 5.경부터 Let's KT 라는 문구 등을 통해 홍보 활동을 하였고, 2001. 12. 상호를 주식회사 케이티 로 변경하고 라는 기업CI로 상당한 정도의 광고비를 지출한 점, 그 결과 KT 의 국내 브랜드 가치는 2003년에 국내 4위 의 약 4조 3,280억 원에 이르는 점 등에 비추어 볼 때, 선사용서비스표는 이 사건 등 록서비스표의 출원 당시에 수요자간에 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 저명서비스표라고 할 것이다. (3) 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표의 표장의 유사 여부 (가) 이 사건 등록서비스표 는 도형 부분과 문자 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 - 251 -

않으므로 도형 부분과 문자 부분으로 분리관찰될 수 있다. 이 사건 등록서비스표의 문 자부분 중 건설 은 지정서비스업의 업종을 나타내는 것이고, 주식회사 는 회사의 형태 를 나타내며, 부분은 건설주식회사 부분을 단지 영문으로 표기한 것에 불과하여 식별력이 미약한 반면, 부분은 영문자 KT 를 약간 기울여서 청색으로 표기한 다음 K 자의 I 부분에만 하늘색을 더하여 도안화 하였고, 다른 글자 부분에 비해 크게 표기되어 있으며, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 건설엔지 니어링업, 도로건설공사업, 통신공사업, 아파트건축업 등과 관련하여 식별력이 부족하 다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표의 요부는 부분이라고 할 것이다. (나) 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표는 외관에서 차이가 있지만, 이 사 건 등록서비스표의 요부인 와 선사용서비스표 는 그 호칭과 관념이 동일하므로, 일반 수요자들이 이 사건 등록서비스표를 보거나 들었을 때 저명서비스표 인 선사용서비스표를 용이하게 연상하거나 선사용서비스표와 밀접한 관련성이 있는 것 으로 인식함으로써 서비스표의 출처에 오인 혼동을 일으킬 염려가 있다고 할 것이다. (4) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선사용서비스표의 사용서비스업과의 관계 (가) 저명한 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 상품을 생산, 판매하는 경우 비록 그 상품이 저명상표의 상품과 유사하지 않다 하더라도, 한 기업이 여러 가 지 이질적인 산업분야에 걸쳐 여러 가지 다른 상품을 생산, 판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조에 비추어 일반 수요자들로서는 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표의 소유자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산, 판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처에 혼동을 일으킬 수가 있다 할 것이다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후1151 판결 참조). - 252 -

(나) 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 건설엔지니어링업, 도로건설공사 업, 통신공사업, 주택건축업, 건축장비임대업, 건축정보제공업 등은 선사용서비스표의 사용서비스업인 정보통신공사업, 전기설비설치공사업, 전화기가설업, 부동산업 및 주택 사업 등과 전기 통신 토목 건축공사업으로서 동일 유사하거나 서로 경제적인 견련의 정 도가 밀접하므로, 이 사건 등록서비스표가 위 지정서비스업에 사용된다면 선사용서비스 표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다. 나. 소결론 따라서 이 사건 등록서비스표는 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 선사용서비 스표의 서비스업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 서비스표에 해당하여 상표법 제7 조 제1항 제10호에 의하여 서비스표등록을 받을 수 없는바, 나머지 무효사유에 대해 더 나아가 살필 것도 없이, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소를 면할 수 없다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 정당하므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 원유석 판사 이상균 판사 김종석 - 253 -

제7조 제1항 제11호 - 255 -

특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2007허10804 등록무효(상) 원 고 에스.에스.타리스 제이틴 베 제이틴야기 타림 사티스 코퍼라티프 레리 비르리기(S.S. TARIS ZEYTIN VE ZEYTINYAGI TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI) 터키 이즈미르 1492 소칵 넘버:14 알산칵 대표자 무거렘 케스킨, 에스 군고르 사르만 소송대리인 변리사 김태규 피 고 김례나 (심결문상 표시 : 파인웰빙 주식회사) 서울 강서구 화곡본동 변 론 종 결 2008. 8. 22. 판 결 선 고 2008. 9. 5. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 9. 20. 2006당1317호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. - 257 -

청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 심결의 경위 등 가. 이 사건 등록상표 ⑴ 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 4. 2./2005. 9. 26./상표등록 제632628호 ⑵ 구성 : ⑶ 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 식용 들기름, 식용 땅콩기름, 식용 면실유, 식 용 소맥유, 식용 아마인유, 식용 옥수수기름, 식용 올리브유, 식용 참기름, 식용 코코넛 지방팜유, 식용 콩기름, 식용 팜핵유, 식용 펙틴(Pectin), 식용 평지기름, 식용 해바라 기유, 식용 고래기름(경지), 식용 골유, 식용 라놀린, 식용 라드(Lard), 식용 어유( 魚 油 ), 식용 우지( 牛 脂 ), 쇼트닝, 식용 경화유( 硬 化 油 ), 식용 분말유지 ⑷ 권리자 : 피고(원래 권리자는 심판 청구 당시 피청구인인 파인웰빙 주식회사 였 으나, 심결 이전인 2007. 7. 13. 피고가 파인웰빙 주식회사로부터 권리 전부를 이전받 아 등록을 마쳤다.) 나. 선사용상표 ⑴ 구성 : TARIS ⑵ 사용상품 : 올리브유 - 258 -

⑶ 사용자 : 원고 다. 이 사건 심결의 경위 원고는, 최초 등록권리자인 파인웰빙 주식회사를 상대로, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호 내지 제12호에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하 였다. 특허심판원은 이를 2006당1317호로 심리한 후, 2007. 9. 20. 선사용상표가 국내 또 는 국외에서 주지, 저명하다거나 특정인의 상표로 인식되어 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호 내지 제12호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 갑 제1 내지 4호증, 변론 전체의 취지 2. 원고의 심결취소 주장의 요지 이 사건 등록상표는 국내의 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려져 있을 뿐만 아니 라 국내외에서 주지, 저명한 선사용상표와 그 표장이 동일 유사하고, 그 지정상품 또한 서로 동일 유사하거나 경제적 견련성이 있으며, 선사용상표의 주지, 저명성에 편승할 목적 또는 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목 적으로 등록된 것인바, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호 내지 제 12호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다. 상표법 제23조 제1항 제3호는 조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로 서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아 - 259 -

니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지 정상품으로 상표등록출원을 한 경우 상표등록을 거절하도록 규정하고 있는바, 심결 당 시 피청구인이었던 파인웰빙 주식회사는 원고로부터 올리브유를 수입한 원고의 대리인 이었으므로, 이 사건 등록상표는 위 상표법 규정에 위반된 것이므로 등록이 무효로 되 어야 한다. 따라서, 이 사건 심결은 취소되어야 한다. 3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하는지 여부 가. 상표법 규정 ⑴ 상표법 제7조 제1항 제11호 상표법 제7조 제1항 제11호는, 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염 려가 있는 상표 를 상표등록을 받을 수 없는 상표로 규정하고 있는바, 여기서 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표 란 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표 를 말하고, 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 란 지정상품과의 관계에서 타인의 상표 를 모방하여 자기 상표로 등록출원 또는 등록한 것 같이 하거나 국내 상품을 외국 상 품으로 혼동하게 하는 등 수요자를 속이는 것을 말하고, 여기에는 품질과 관계없이 상 품의 출처의 오인을 초래함으로써 수요자를 기만하는 것도 포함된다(대법원 1991. 1. 11. 선고 90후311 판결 참조). 한편, 수요자를 기만할 염려가 있는 상표를 등록받을 수 없다고 규정한 취지는 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품 질, 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인 혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 - 260 -

함에 그 목적이 있으므로, 특정인의 상표라고 인식된 상표와 동일 유사한 상표를 그 사 용상품과 동일 유사한 지정상품에 대하여 등록하는 경우에도 제11호가 적용되며(대법 원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884호 판결 참조), 여기서 특정인의 상표라고 인식된 상 표란 주지 저명한 상태에는 이르지 않더라도 적어도 국내의 일반 거래에 있어서 수요 자나 거래자에게 그 상품이나 상표라고 하면 특정인의 상품이나 상표라고 인식할 수 있 는 정도로 알려져 있어야 한다(대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 등 참조). ⑵ 상표법 제7조 제1항 제12호 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표 시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다.)와 동일 또는 유사한 상 표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표 를 상표등록을 받을 수 없는 상표로 규정하고 있는바, 상 표법 제7조 제1항 제12호에 해당하기 위하여는 특정인의 상표가 국외 또는 국내에서 주지상표이어야 하고, 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지 저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일 유사성의 정도, 출원상표와 특 정인의 상표의 지정상품의 동일 유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 나. 선사용상표의 주지 저명성 ⑴ 인정사실 다음의 사실은 피고가 민사소송법 제150조 제3항에 의하여 이를 자백한 것으로 본다. 원고는 터키 국적의 회사로서 선사용상표를 사용하여 올리브 및 올리브유 관련 상품을 생산 판매하는 회사이다. - 261 -

터키에서는 무화과, 포도, 코튼, 올리브가 가장 대표적인 농산물인데, 이들 농산 물은 1900년대 초기부터 각각 유니온을 성립시켜 생산, 판매가 이루어지고 있다. 그 중 원고가 올리브유 및 올리브 생산 유통 및 판매 유니온이고, 나머지 세 개의 유니온 이 각각 무화과, 포도, 코튼을 대표하는 유니온으로, 그 명칭은 1 에스.에스.타리스 파 묵 타림 사티스 코페라티프레리 비르리기(S.S. TARIS PAMUK TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI), 2 에스.에스.타리스 우즘 타림 사티스 코페라티프레리 비르리기(S.S. TARIS UZUM TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI), 3 에스. 에스.타리스 인시르 타림 사티스 코페라티프레리 비르리기(S.S. TARIS INCIR TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI)이다. 위 4개의 유니온은 일찍부터 합리적인 농업 연대를 구성하기 위해 논의가 계속되 어 오던 중 그 논의가 결실을 보아 1957년 타리스 유니온 이라는 터키 전체 농업 유 니온을 형성하게 되었으며, 당시 이들 유니온들을 공통적으로 지원하고 있는 터키의 은행 Tarim Bankasi(영어로 Bank of Agriculture)에서 이름을 따 TARIS 유니온이라 하였으며, 그렇게 하여 공식적으로 TARIS INCIR UZUM PAMUK ZEYTIN VE ZEYTINYAGI TARIM SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI라는 농업연대를 성립시키 게 되었다. 위 4개의 유니온은 연대를 구성하기 이전부터 개별적으로 taris라는 상표를 사용 하여 왔으나 통일적으로 사용한 것은 타리스 유니온이 성립된 1957년 이후인데, 타리 스 브랜드 사용의 공통성을 확보하기 위해 상표 사용의 규칙을 수시로 정하였다. 원고를 비롯한 타리스 유이온은 터키 내에서 선사용상표인 Taris라는 용어가 사 용된 수많은 상표를 등록하여 사용해 오고 있는바, 선사용상표는 터키에서 유명한 상 - 262 -

표일뿐만 아니라 유럽으로 대량 수출되는 관계로 이 사건 등록상표가 등록되기 이전부 터 유럽 전역에서 매우 유명한 상표가 되었다. 선사용상표는 터키 텔레비전에서 2003. 6. 27.부터 2004. 10. 3.까지 방송 광고 되었고, 잡지 등 인쇄매체를 통해 수많은 광고가 이루어졌으며, 선사용상표가 부착된 제품이 대량으로 생산 판매됨에 따라 터키 내의 대다수 사람은 선사용상표가 부착된 제품을 원고 회사의 제품으로 인식하고 있다. 우리나라에서는 1980년경부터 건포도를 재료로 한 과자 등에 선사용상표가 부착 되어 수입 판매되기 시작하였고, 1986년경부터는 대량으로 수입되어 광고 판매되었는 데, 원고가 주로 생산하는 올리브 및 올리브유는 국내에서 처음 솔로몬이라는 회사가 소량 수입하여 판매하다가 매플원(나중에 심결 당시 피청구인인 파인웰빙 주식회사로 회사 명칭이 변경되었다)이라는 회사가 수입량을 늘려 수입 판매하게 되었고, 파인웰 빙 주식회사는 원고로부터 수입 판매하는 물량이 늘어나게 되자 이 사건 등록상표를 출원하여 상표등록을 하였다. ⑵ 판단 위 인정사실을 통해 알 수 있는 터키에서의 선사용상표가 만들어진 경위, 선사용상 표의 사용 현황 및 사용 기간, 선사용상표에 대한 방송 및 언론 매체를 통한 광고 정 도, 선사용상표가 부착된 상품의 판매 규모 및 선사용상표 및 상품에 대한 인지도 등 과 국내에서의 선사용상표의 사용 기간, 선사용상표가 부착된 상품의 판매 규모, 선사 용상표의 선전 광고 현황 등을 종합적으로 고려해 보면, 선사용상표는 이 사건 등록상 표의 등록결정 당시 국외(터키)에서 주지의 상표이고, 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내에서 주지 저명하지는 않더라도 특정인의 상표라고 인식할 수 있는 정도로 알려져 있는 상표라고 할 것이다. - 263 -

다. 이 사건 등록상표와 선사용상표의 동일 유사 여부 등 ⑴ 표장의 동일 유사 여부 이 사건 등록상표 중 TARIS 부분과 선사용상표 TARIS 는 문자가 동일하므로 외 관이 유사하고, 이 사건 등록상표와 선사용상표 모두 타리스 로 호칭될 것이므로 호칭 이 동일하므로 전체적으로 표장은 유사하다. ⑵ 지정상품의 동일 유사 여부 및 부정한 목적의 존재 여부 먼저, 지정상품의 동일 유사 여부에 대하여 보면, 이 사건 등록상표의 지정상품들 중 식용 올리브유는 선사용상표의 사용상품인 올리브유와 동일하고, 이 사건 등록상표의 지정상품들 중 나머지 지정상품들은 모두 식용 기름에 속하는 것들로서 제조 판매자와 수요자가 공통되는 등 경제적 견련관계가 있어 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사 용하는 경우 선사용상표와의 관계에서 상품 출처의 오인 혼동을 가져올 염려가 있다. 다음으로, 피고에게 부정한 목적이 있는지 여부에 대하여 보면, 선사용상표는 터키에 서 주지 상표이고, 이 사건 등록상표와 선사용상표는 영문자 부분이 동일하고 호칭이 동일하여 극히 유사해 보이며, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표의 사용상품 이 동일 유사하거나 경제적 견련관계가 있어 상품 출처의 오인 혼동의 염려가 있고, 피 고가 원고로부터 선사용상표가 부착된 상표를 수입 판매함을 기회로 원고의 주지한 상 표에 대해 이 사건 등록상표를 등록받은 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면 피고는 국외에서 주지한 선사용상표를 모방하여 선사용상표가 가지는 양질의 이미지와 고객흡 인력에 무상으로 편승하여 부당한 이익을 얻으려하거나 선사용상표의 사용자인 원고에 게 손해를 가할 목적으로 이 사건 등록상표를 출원 등록하여 사용하는 것으로 보아야 할 것이다. - 264 -

라. 소결 따라서, 선사용상표는 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 널리 알려져 있고, 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우 선사용상표와 관계에서 상품 출처의 오인 혼동을 일으킬 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하고, 또한 선 사용상표는 국외에서 주지의 상표이고 피고가 부정한 목적을 가지고 출원 등록한 것이 므로 상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당한다. 4. 결론 그렇다면, 원고의 나머지 주장에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상 표는 등록이 무효로 되어야 하는바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 하고, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용한다. 재판장 판사 성기문 판사 강경태 판사 이종우 - 265 -

특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2007허13292 등록무효(상) 원 고 주식회사 엠유스포츠 서울 강남구 논현동 234-20 동보빌딩 2층 대표이사 권태원 소송대리인 변리사 권용남 피 고 안병천 (******-*******) 서울 성북구 장위동 소송대리인 변리사 이민웅 소송복대리인 변리사 박만순 변 론 종 결 2008. 6. 27. 판 결 선 고 2008. 8. 8. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 10. 31. 2006당1389호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. - 266 -

청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 심결의 경위 등 가. 이 사건 등록상표 ⑴ 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 3. 12./2006. 2. 17./제651753호 ⑵ 구성 : ⑶ 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 골프화, 운동화, 잠바, 투피스, 아동복, T셔츠, 가디건, 방수피복 나. 선사용상표 ⑴ 구성 : "M U S", "M. U. S" ⑵ 사용상품 : 상품류 구분 제25류의 골프 관련 용품 다. 이 사건 심결까지의 경위 원고는, 피고의 이 사건 등록상표가 선사용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4, 11, 12호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2006당1389호로 심리한 다음, 2007. 10. 31. 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4, 11, 12호에 해당하지 아니한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 갑 제1 내지 2호증, 변론 전체의 취지 - 267 -

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단 가. 이 사건의 쟁점 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4, 11, 12호에 해당하는지 여부이다. 나. 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부 ⑴ 법리 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하 고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인 의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 기존의 상표와 동일 유사한 상표가 그 사용상품과 동일 유사한 상품에 사용되고 있거나, 이에 못지아니할 정도로 기존의 상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만 할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 등 참조). ⑵ 선사용상표의 주지 정도 인정사실 1 원고는 1996. 12. 26. 엠유에스코리아 주식회사 라는 상호로 설립되었다가 2002. 1. 8. 그 상호가 주식회사 엠유스포츠로 변경되었다. 원고의 상호인 엠유에스코 리아, 엠유스포츠 는 일본 소재 주식회사 쭈안도완의 부사장이자 디자이너인 미에꼬 우에사꼬가 디자인하여 일본 및 국내에서 판매되던 의류 및 골프용품 브랜드인 미에 꼬 우에사꼬 스포츠(MIEKO UESAKO SPORTS) 의 약칭인 엠유에스(MUS) 내지 엠 유(MU SPORTS) 를 기초로 한 것이다. - 268 -

2 원고는 회사 설립 이후 위 주식회사 쭈안도안과 원고의 대표이사가 별도로 운영 하던 주식회사 삼조로부터 공급받은 골프의류 및 골프채, 골프백, 골프화, 골프채 헤드 커버, 모자 등 골프용품 등에 M U SPORTS, MIEKO UESAKO SPORTS, M U S, M U S,, MU S" 상표와 강아지 캐릭터 상표 등의 다양한 상표를 부착 하여 자신의 직영점들을 비롯한 롯데, 신세계, 현대, 갤러리아 등 유명백화점 매장에서 고가의 제품으로 판매해 오고 있다. 3 1999. 8.경부터 이 사건 등록상표의 등록 무렵인 2006. 2.경까지 사이에, 골프전 문잡지인 골프매거진 2003년 6월호(갑 제11호증의 36)에 MUS 골프클럽 신상품의 기 능적 특징과 사용법을 소개하는 기사가 실린 것을 비롯하여 국제골프, 파골프, 골프월 드, 골프가이드, 골프매거진 등의 골프전문잡지, 코리아태틀러, 오뜨, 라비도르, 뱅생 칸, 더퍼스트 등의 명품전문잡지, 패션비즈, 패션지아이오, 패션리뷰, 벨르 등의 패 션전문잡지 등에 100회 이상 원고의 다양한 상표가 부착된 상품을 소개하는 기사가 실렸고, 1999. 5. 17.자 세계섬유신문(갑 제12호증의 2)에 M U S가 96년 말 현지 법 인 형태로 설립된 후 97. 5월 M U S 용품 판매를 시작하였고 99년 3월부터 주요백화 점을 중심으로 골프웨어를 동시에 전개하고 있다 라는 기사가, 2002. 4. 29.자 세계섬 유신문(갑 제12호증의 11)에 MUS코리아에서 롯데 신세계 현대백화점 등 A급 유통망 을 포함 백화점 24개 점과 직영점 2개 점을 통해 3월 한 달간 18억 원의 매출을 올려 당초 계획한 목표를 초과했다 라는 기사가 각 게재된 것을 비롯하여 서울경제신문, 문 화일보, 스포츠서울, 세계섬유신문 등 신문에 20회 이상 원고 회사 및 원고의 상품들 을 소개하는 등의 기사가 게재되었는데, 위 잡지 또는 신문들에서는 원고의 상호 또는 제품 상표를 M.U.S 코리아, MUS코리아, MU코리아, MU스포츠코리아, M.U.S, MUS, - 269 -

M U S, 엠.유.스포츠, MU, MU스포츠, M.USports, M.USPORTS, M U SPORTS, M.U SPORTS, MU SPORTS 등으로 다양하게 지칭하거나 표현하였다. 4 원고는 골프잡지인 골프라이프 98년 6월호(갑 제13호증의 5)에 MUS라는 상표가 부착된 골프백 등을 광고한 것을 비롯하여 1998. 5.경부터 2005. 10.경까지 60회 이 상 골프잡지 등에 원고의 다양한 상표인 M.U SPORTS, MUS, M U S, MUS, MIEKO UESAKO SPORTS,, MU S 등이 부착된 골프의류, 골프백, 핸드백, 모자 등을 광 고하였고, 1999. 5. 12.자 매일경제신문(갑 제14호증의 1)에 MUS가 부착된 골프화 등을 광고한 것을 비롯하여 2003. 1. 3.까지 사이에 15회가량 조선일보, 중앙일보, 동 아일보, 한국일보 등의 중앙일간지 등에 위 상표들이 부착된 제품을 광고하였으며, SBS 골프채널 프로, 아마추어 골프 최강전 등에 여러 번에 걸쳐 원고의 도형 상표 등 이 부착된 의류를 협찬하기도 하였다. 5 원고의 골프화는 서울경제신문이 선정한 2003년도 베스트히트 상품으로 선정되 었고, 2004년도와 2005년도에는 원고의 골프웨어가 베스트히트 상품으로 각각 선정되 었으며, 원고의 상표인 M U SPORTS는 코리아헤럴드 독자들이 뽑은 2005년도 골프웨 어 분야 베스트브랜드에 선정되기도 하였다. 6 특허청이 2002년도에 발간한 주로 도용되는 국내 외 상표집 에 원고 (MUSPORTS)의 등록상표들 중 3개가 등재되었고, 원고의 상호 주식회사 엠유스포 츠 는 서비스품질우수기업 인증제도 심사기관인 한국서비스경영진흥원에 의해 2003. 10. 23. 골든 브랜드로 선정되었다. 7 원고의 연 매출액은 2003년 158억 원, 2004년 144억 원, 2005년 155억 원, 2006년 166억 원에 이르렀다. - 270 -

인정근거 갑 제3호증, 갑 제4호증의 1 내지 24, 갑 제6호증의 1, 2, 갑 제10호증의 1 내지 23, 갑 제11호증의 1 내지 15, 17, 20, 23, 27 내지 30, 34 내지 39, 42 내 지 47, 49 내지 52, 54 내지 58, 60 내지 75, 77 내지 80, 82, 84, 87 내지 96, 97, 99, 100, 102, 103, 105, 109, 111, 113 내지 115, 117 내지 124, 126, 128, 129, 132 내지 136, 139 내지 141, 143 내지 148, 152, 153, 155 내지 159, 161, 갑 제 12호증의 1 내지 13, 17, 19 내지 25, 30, 31, 갑 제13호증의 1 내지 21, 23 내지 36, 38 내지 49, 51 내지 53, 56 내지 66, 68, 72 내지 78, 갑 제14호증의 1 내지 13, 16, 17, 갑 제15호증의 1, 23, 갑 제16호증의 1 내지 3, 갑 제17호증의 1 내지 4, 갑 제18, 19호증, 변론 전체의 취지 판단 위 인정사실에 의하면, 비록 골프잡지나 신문기사, 원고의 매장 등에서 선사용상표인 MUS 또는 M.U.S라는 상표가 사용된 빈도가 M U SPORTS 또는 다른 원고의 도형 상 표 등에 비해 적다고는 하나, MUS 또는 M.U.S는 M U SPORTS와 마찬가지로 MIEKO UESAKO SPORTS의 앞글자를 딴 상표로 원고 회사의 상호로도 사용된 관계 로 위 잡지들이나 신문들에서 원고 회사의 상호나 제품 상표를 지칭하거나 나타낼 때 M U SPORTS와 동시에 MUS 또는 M.U.S라는 용어를 사용하였고, MUS 또는 M.U.S 는 M U SPORTS 등과 같이 원고의 골프용품에 부착되어 전시 판매됨에 따라 MUS 또 는 M.U.S는 일반 거래계나 수요자들 간에 널리 원고 회사를 지칭하거나 원고 회사 제 품의 상표로 인식되었다고 할 것이고, 이와 같은 점에다가 선사용상표 및 사용상품을 비롯한 원고의 제품 및 상표의 광고기간, 광고매체, 광고횟수, 매출액, 잡지나 일간신 문기사에 게재된 횟수 내용 등에 비추어 보면, 선사용상표인 MUS나 M.U.S는 M U - 271 -

SPORTS와 마찬가지로 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2006. 2. 17. 당시 이미 일 반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표 및 그 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려 져 있었다고 할 것이다. ⑶ 이 사건 등록상표와 선사용상표의 유사 여부 이 사건 등록상표는 영문자 M U S"와 한글 머스 가 상하 2단으로 결합된 상표로 그 중 머스 부분이 매우 작은 글자로 M U S 와는 간격을 두고 표기되어 있으므로 M U S 부분이 하나의 요부라 할 것인데, 이는 선사용상표인 "M U S", "M. U. S" 와 외관 및 호칭이 동일 또는 유사하므로 양자는 유사한 상표이다. 나아가 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표의 사용상품을 대비해 보면, 선사 용상표의 사용상품인 골프 관련 용품은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 골프화 를 포함하므로 골프화와는 동일한 상품이고, 운동화, 잠바, 투피스, 아동복, T셔츠, 가디 건, 방수피복 등은 동일 유사한 상품이라고는 할 수 없지만, 선사용상표가 사용된 골 프 관련 용품 은 골프 의류를 포함하는 것이고, 골프의류는 반드시 골프경기만을 위하 여 입는 것이 아니라 착용의 편안함으로 인하여 일상생활에서 외출복 또는 일상복으로 자연스럽게 착용하는 경우가 많아 골프 의류 제조업체에서 일반 의류까지 제조 판매하 는 추세에 있으며, 골프 의류와 일반 의류의 수요자가 다르다고 할 수 없고, 골프 의류 를 포함한 골프용품과 일반 의류가 같은 매장에서 함께 진열, 판매되고 있는 실정을 고려해 보면, 골프 관련 용품과 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품은 상당한 경제적 견련성이 있다고 할 것이다. ⑷ 소결 따라서 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 선사용상표가 특정인의 것으로 인식될 - 272 -

정도로 알려져 있었고, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표의 지정상품은 동 일 유사하거나 경제적 견련관계가 있어, 선사용상표와 표장이 유사한 이 사건 등록상 표가 그 지정상품에 사용될 경우, 일반 소비자나 거래자가 그 지정상품들이 선사용상 표권자에 의하여 생산되거나 판매되는 것으로 그 출처를 오인 혼동할 염려가 있으므 로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다. 3. 결론 그렇다면, 원고의 나머지 주장에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상 표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것인바, 이와 결 론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인 용한다. 재판장 판사 성기문 판사 김태현 판사 이종우 - 273 -

특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2008허1111 등록무효(상) 원 고 주식회사 아이올리 (******-*******) 서울 강남구 논현동 2-10 대표이사 최윤준 소송대리인 변리사 조휘건 피 고 최상렬 (******-*******) 성남시 분당구 수내동 51 파크타운 107동 1004호 소송대리인 변호사 김동현 변 론 종 결 2008. 7. 3. 판 결 선 고 2008. 7. 17. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 12. 27. 2007당958호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번호 제0677067호 등록상표의 지정상품 선글라스 및 스포츠용고글 에 대한 부분을 취 소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. - 274 -

청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 기초사실 [인정근거] 갑 제1, 2호증의 각 기재 가. 피고의 등록상표와 원고의 선사용상표 (1) 피고의 등록상표 1 출원일 / 등록결정일 / 등록번호 : 2005. 11. 14. / 2006. 8. 29. / 제 0677067호 2 구성 : EGOIST 3 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 방진안경, 방현안경, 보안용챙, 보통안경, 선글라스, 손잡이안경, 수중안경, 스포츠용 고글, 안경알, 안경줄, 안경집, 안경테, 코안 경, 코안경줄, 코안경집, 코안경테, 콘택트렌즈, 콘택트렌즈 세척기, 콘택트렌즈용 용기 (이하, 피고의 등록상표를 이 사건 등록상표 라고 한다) (2) 원고의 선사용상표 1 구성 : EGOIST 2 사용상품 : 의류 3 사용자 : 원고(이하, 원고의 선사용상표를 선사용상표 라고 한다) 나. 이 사건 심결의 경위 (1) 원고는 2007. 4. 18. 특허심판원에 2007당958호로 이 사건 등록상표는 구 - 275 -

상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 구 상표법 이라 한다) 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 규정된 등록을 받을 수 없는 상표에 해당하여 그에 대한 상표등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 상표등록무효심판을 청구하였다. (2) 특허심판원은 2007. 12. 27. 이 사건 등록상표는 그 출원일 또는 등록결정일 당시 국내의 일반 수요자에게 특정인의 의류에 관한 상표로서 널리 알려진 선사용상표 와 표장은 동일하나, 이 사건 등록상표의 지정상품은 선사용상표의 사용상품과 동일 유 사하거나 경제적으로 밀접한 견련관계가 없어, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 규정된 등록을 받을 수 없는 상표에 해당하지 아니한다는 이유로, 원고의 심 판청구를 기각하는 심결을 하였다. 2. 당사자들 주장의 요지와 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 이 사건 등록상표는 그 출원일 또는 등록결정일 당시 국내의 일반 수요자에게 특 정인의 의류에 관한 상표로서 널리 알려진 선사용상표와 표장이 동일하고, 이 사건 등 록상표의 지정상품 중 선글라스와 스포츠용 고글(이하, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 선글라스와 스포츠용 고글을 이 사건 지정상품 이라고 한다)은 선사용상표의 사용 상품인 의류와 경제적으로 밀접한 견련관계가 있다. 따라서, 이 사건 등록상표 중 이 사건 지정상품에 대한 부분은 구 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 규정된 등록을 받을 수 없는 상표에 해당하므로, 그에 대한 상표등록이 무효로 되어야 한다. 나. 피고 주장의 요지 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일 당시 국내의 일반 수요 - 276 -

자나 거래자에게 특정인의 의류에 관한 상표로 인식될 정도로 알려지지 아니하였고, 이 사건 지정상품은 선사용상표의 사용상품인 의류와 동일 유사하지 아니하고 경제적 으로 밀접한 견련관계도 없다. 따라서, 이 사건 등록상표 중 이 사건 지정상품에 대한 부분도 구 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 규정된 등록을 받을 수 없는 상 표에 해당하지 않으므로, 그에 대한 상표등록이 무효로 될 수 없다. 다. 이 사건의 쟁점 그렇다면, 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표 중 이 사건 지정상품에 대한 부분 이 구 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호에 규정된 등록을 받을 수 없는 상표에 해당하는지 여부에 있다고 할 것인바, 아래에서는 먼저, 이 사건 등록상표 중 이 사건 지정상품에 대한 부분이 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 등록을 받을 수 없 는 상표에 해당하는지 여부에 관하여 본다. 3. 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 해당 여부 판단 가. 판단기준 어떤 상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당하기 위하여는 다른 사람이 이미 사용하고 있는 선사용상표나 사용 상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요 자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 선사용상표와 동일 유사한 상표가 선사 용상품과 동일 유사한 지정상품 또는 그에 못지않을 정도로 경제적으로 밀접한 견련관 계가 있는 상품에 사용됨으로써 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인, 혼동을 일으 - 277 -

킬 수 있다면, 그 상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 규정된 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 보아야 한다. 또한, 어떤 상표가 구 상표법 제7조 제1 항 제11호에 규정된 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표 에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후 1884,1891 판결 참조). 나. 선사용상표가 특정인의 상표로 알려졌는지 여부 (1) 인정사실 갑 제4호증의1 내지 28, 갑 제6 내지 11호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래와 같은 사실을 인정할 수 있다. (가) 원고는 2001. 초경부터 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전인 2005. 말 경까지 국내에서 선사용상표를 사용하여 청바지, 재킷 등 각종 의류를 판매하였고, 패 션전문잡지인 VOGUE girl, ELLE girl, In style, AnAn 등에 선사용상표의 의류에 관 한 광고를 게재하거나, KBS, MBC, SBS 등의 여러 방송 프로그램에 선사용상표의 의 류를 협찬, 제공하는 등의 방법으로 광고, 선전하였는바, 선사용상표의 의류에 대한 연 도별 매출액과 광고선전비는 아래 표 기재와 같다(백만 원 이하는 버림). 연도 국내 매출액 국내 광고선전비 2001 85억 8천 4백만 원 4억 6백만 원 2002 225억 5천 3백만 원 6억 1천 7백만 원 2003 257억 4천 3백만 원 7억 5백만 원 2004 329억 6천 2백만 원 5억 3천 8백만 원 2005 434억 4천만 원 4억 8천만 원 - 278 -

(나) 선사용상표의 의류를 판매하는 매장의 수는 2005. 말 당시 원고의 전국 29개 대리점, 롯데백화점 본점과 전국 22개 지점, 갤러리아백화점 압구정점 등을 포함 하여 총 65개에 이른다(갑 제6호증, 원고가 2008. 7. 9. 제출한 참고자료 4). (다) 패선 전문잡지인 패션인사이트 2000년 11월호, 2002년 5월호, 월간섬유 2001년 8월호, 패션비즈 2002년 6월호, 같은 해 11월호, 2004년 12월호, 패션채널 2005년 11월호에는 선사용상표의 의류에 대한 소개와 일반소비자의 반응 및 판매량 등을 내용으로 하는 글이 실렸고(갑 제4호증의1, 5, 7, 8, 10, 11, 22), 2005. 9. 27. 자 서울경제신문과 2006. 6. 28.자 매일경제신문에는 선사용상표를 사용한 의류의 판 매량을 다룬 기사가 게재되었으며(갑 제4호증의15, 28), 섬유업계의 소식을 전하는 국 제섬유신문, 세계섬유신문, 한국섬유신문, 어패럴뉴스 등에도 2001. 7.경부터 2006. 6. 까지 여러 차례에 걸쳐 선사용상표의 의류에 관한 기사가 게재되었다(갑 제4호증의2 내지 4, 6, 9, 12, 13, 19, 21, 23, 25, 26). (2) 판단 위 인정사실에 의하면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2006. 8. 29. 무렵에는 국내의 일반 수요자와 거래자에게 특정인의 의류에 관한 상표로 인식 될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 할 것이다. 다. 이 사건 등록상표와 선사용상표의 동일 여부 이 사건 등록상표인 EGOIST 와 선사용상표인 EGOIST 는 모두 이기주의자 라는 의미를 갖는 영어단어인 egoist 를 대문자로 표시한 문자상표로서 활자체만 다소 상이할 뿐이므로, 그 외관이 거래사회의 통념상 동일하다. 또한, 이들 상표는 모두 위 영어단어의 한글식 발음에 따라 에고이스트 라고 호칭되고, 위 영어단어의 의미에 따 - 279 -

라 이기주의자 로 관념될 것이므로, 그 호칭 및 관념도 동일하다. 따라서, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 외관, 호칭 및 관념이 모두 동일하므로, 전체적으로 볼 때 표장이 동일하다. 라. 이 사건 지정상품과 선사용상표 사용상품의 경제적 견련관계 여부 갑 제12호증의1 내지 17, 갑 제16호증의1 내지 6, 갑 제17호증의1 내지 4의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 의류 및 이와 함께 착용하는 선글라스, 스포츠용 고글 등을 조화롭게 연출하여 패션을 완성하려는 이른바 토탈패션화 경향에 따라 선 사용상표의 사용상품인 의류와 이 사건 지정상품인 선글라스 및 스포츠용 고글이 동일 한 사업자에 의하여 생산, 판매되는 경우가 있고, 일반 소비자가 동일한 매장에서 이들 상품을 함께 구입하기도 하는 사실을 인정할 수 있으므로, 이들 상품은 그 생산, 판매 부문 및 수요자의 범위가 서로 중복된다고 할 것이다. 따라서, 이 사건 지정상품과 선사 용상표의 사용상품은 경제적으로 밀접한 견련관계가 있는 상품에 해당한다 할 것이다. 마. 소결론 따라서, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 국내의 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 의류에 관한 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다 할 것 인데, 이 사건 등록상표가 선사용상표와 표장이 동일하고, 이 사건 지정상품이 선사용 상표의 사용상품과 경제적으로 밀접한 견련관계가 있음은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 오인, 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 할 것이다. 결국, 이 사건 등록상표 중 이 사건 지정상품에 대한 부분은 구 상표법 제7조 제1 항 제11호에 규정된 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하여 그에 대한 등록이 무효로 되어야 한다. - 280 -

4. 결론 그렇다면, 이 사건 심결 중 이 사건 등록상표의 이 사건 지정상품에 대한 부분은 원 고의 나머지 주장에 관하여 더 따져볼 필요 없이 위법하므로 취소되어야 하고, 이를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 이태종 판사 김제완 판사 박원규 - 281 -

특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2008허4479 등록무효(상) 원 고 주식회사 네티션닷컴 서울 송파구 오금동 23-1 대표이사 박성경 소송대리인 변리사 정문영 피 고 이선순 (******-*******) 구리시 인창동 소송대리인 변호사 이동준 소송복대리인 변리사 이재성 변 론 종 결 2008. 6. 27. 판 결 선 고 2008. 8. 8. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 3. 11. 2006당3060호 사건에 관하여 한 심결 중 상표등록 제 556765호 상표의 지정상품 중 별지 제1항, 제2의 나. 내지 바.항 기재 상품들에 관 한 부분을 취소한다. 2. 원고의 나머지 청구는 기각한다. 3. 소송비용 중 1/5은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다. - 282 -

청 구 취 지 특허심판원이 2008. 3. 11. 2006당3060호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 이 유 1. 심결의 경위 등 가. 이 사건 등록상표 (1) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2001. 2. 28./ 2003. 8. 13./ 2003. 8. 19./ 제556765호 (2) 지정상품추가등록출원일/등록결정일/등록일 : 2002. 8. 22./ 2004. 8. 26./ 2004. 9. 1. (3) 구성 : (4) 지정상품 : 별지와 같다. (5) 권리자 : 피고 나. 선사용상표 (1) 구성 : (2) 사용상품 : 자켓, 청바지, 잠바, 티셔츠, 조끼, 모자, 혁대, 반바지, 운동화 (3)사용자 : 원고 다. 이 사건 심결까지의 경위 피고는 이 사건 등록상표의 권리자인데, 원고가 이 사건 등록상표는 이 사건 등록 상표의 출원시 및 등록결정일 당시 국내에서 주지 저명한 원고의 선사용상표와 유사하 - 283 -

고, 그 지정상품도 선사용상표의 사용상품과 동일하거나 경제적으로 견련성이 있으므 로 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 수요자 기만상표에 해당한다고 주장하면서 등 록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2006당3060호로 심 리한 후, 2008. 3. 11. 이 사건 등록상표 중 A6 부분은 식별력이 없거나 미약하여 중심적 식별력을 가질 수 없으므로 전체적으로 선사용상표와 대비하면 양 상표는 유사 하지 않다. 라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 : 다툼 없거나 갑 제1, 2호증 2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단 가. 이 사건의 쟁점 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부이다. 나. 판단기준 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규 정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상 품과 대비되는 다른 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적 어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표 또는 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그 판 단은 등록상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 하며, 이러한 경우 그 선사용상표 와 동일 유사한 상표가 그 사용상품과 동일 유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일 유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사 - 284 -

용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래 실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수 요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한 다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결, 대법원 2006. 6. 9. 선고 2004후 3348 판결 등 참조). 다. 판단 (1)선사용표장의 주지저명성 (가) 사실인정 1) 원고 회사(변경 전 상호 : 주식회사 대하패션)는 1985. 11.경 설립되어 의류사 업을 하는 회사이다. 2) 원고 회사는 2000. 2.경 그 해 가을, 겨울에 선보일 신규 상표로 10대와 20대 고객을 주요 대상으로 하는 브랜드로 선사용상표를 창안한 다음, 2000. 5.경 제품생산 에 들어가는 한편, 2000. 7.경부터 국내 유명 의상잡지 광고, 극장 광고, 신문 광고, 텔레비전 연속극이나 연예인 의상협찬 광고 등을 통하여 선사용상표의 홍보를 지속적 으로 하였다. 3) 원고 회사는 선사용상표에 대한 광고비로 2000년에 약 2억 2,812만 원, 2001 년에 약 6억 4,540만 원, 2002년에 약 7억 164만 원, 2003년에 12억 7,060만 원을 각 지출하였다. 4) 원고 회사는 2000. 7.경부터 10, 20대 여성들이 많이 보는 잡지인 휘가로, 보 그, 엘르, 키키, 신디, 쎄씨 등에 매달 선사용상표를 게재하여 왔다. 또한 의상 관련 언 - 285 -

론에 2000. 6.경부터 선사용상표의 출시에 관한 기사가 실리기 시작하였다. 2001. 2. 12.에는 갤러리아 백화점 내의 인기상품 중 하나로 선사용상표가 선정되었다. 그 후에 도 의상 관련 언론에 선사용상표에 관한 기사는 계속하여 실렸으며, 2002. 6.경부터 선사용상표를 사용한 제품의 판매량이 계속적으로 증하였고, 2002. 9.경에는 일부 백 화점에서 선사용상표의 제품이 평상복 부분 매출액 1위를 차지하기도 하였다. [ 인정근거 : 갑 제61 내지 68호증, 변론 전체의 취지 ] (나) 판단 위에서 인정한 원고 회사의 선사용상표의 창안 및 사용경위, 광고비 지출액, 매출 액의 크기와 증가 추이 등에 비추어 보면, 선사용상표는 이 사건 등록상표가 등록결정 된 2003. 8. 13. 및 지정상품 추가등록 결정일인 2004. 8. 26. 무렵 국내 거래자나 일 반 수요자들에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 널리 알려져 주지성을 취 득하였음을 인정할 수 있다. (2) 표장의 동일유사 여부 선사용상표는 영문자 A 와 숫자 6 이 결합한 상표이고, 이 사건 등록상표는 와 같이 A 와 6 를 둘러싼 원 두 개가 일부 겹쳐지면서, 문자는 파란색으로, 원은 노란색 그리고 두 개의 원이 겹쳐지는 부분은 파란색과 노란색이 얼룩지게 채색 되어 있는 색채상표인바, 양 상표는 문자 부분이 동일하므로 양 상표의 호칭 및 관념 이 동일 유사하여 양 상표는 전체적으로 유사한 상표이다. 이에 대하여 피고는, 선사용상표와 이 사건 등록상표 중 문자 부분은 간단하고 흔한 표장으로서 식별력이 없어 양 상표의 유사 여부 판단을 위한 대비시에 이를 제외하고 대비하여야 하므로, 이를 제외하면 양 상표는 서로 유사하지 않다고 주장한다. - 286 -

살피건대, 선사용상표 는 영문자 하나와 숫자 하나가 결합한 것으로서 간단 하여 식별력이 없거나 매우 약한 표장으로 볼 여지도 있으나, 위 (1)항의 사실인정에 의하면, 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 이미 사용에 의하여 식별력을 취득하였 음을 인정할 수 있으므로, 선사용상표와 이 사건 등록상표의 유사 여부 판단을 위한 대비에 있어서 이를 제외하여서는 안 된다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다. (3) 상품의 유사에 관한 판단 이 사건 등록상표의 지정상품 중 상품류 구분 제25류의 반바지 등 의류와 단화, 양말, 모자, 혁대, 슬리퍼, 샌달, 반부츠 는 선사용상표의 사용상품인 자켓 등 의류와 모자, 혁대, 반바지, 운동화 와 동일 유사한 상품이다. 이 사건 등록상표의 지정상품 중, 상품류 구분 제09류에 속하는 안경류, 제14류에 속하는 지갑, 키홀더, 시계, 수정, 목걸이, 귀금속제벨트장식, 제18류에 속하는 휴대용 화장품케이스, 지갑, 등산백, 인조모피, 핸드백, 패스포트케이스, 양산, 우산, 지팡이, 제 25류에 속하는 스카프, 대님, 가터, 의류용멜빵, 벙어리장갑, 목도리, 제26류에 속하는 머리핀, 배지, 스팽글장식, 버클, 브로치, 장식용리본, 헤어그립, 헤어밴드, 단추 등은 선사용상품과 상품의 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등이 일치한다고 보기 어려워 서로 유사한 상품이라고 볼 수는 없다. 그러나 앞서 거시한 증거에 의하면, 선사용상표는 의류, 가방, 신발과 같은 개별적인 상품에 대하여 광고하기도 하였지만, 주로 SPORTIVE UNSEX CASUAL, SPORTS 와 같이 특정한 상품을 겨냥하지 않고, 스포츠 또는 캐쥬얼 종합패션브랜드 로서의 이미지 광고를 주로 하면서 위와 같은 브랜드가 취급하는 품목에 의류뿐만 아 니라 신발, 가방, 장신구 등 의류와 함께 사람을 치장하는 패션용품 전부가 포함되는 - 287 -

것임을 나타내 온 점을 알 수 있고, 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 이미 거래 사 회에서는 의류, 가방, 신발 등을 한 기업에서 생산하거나 이들 제품을 한 점포에서 다 같이 진열하여 판매하는 이른바 토탈패션화의 경향이 일반화된 상황이었음이 경험칙상 명백하므로, 선사용상표와 유사한 이 사건 등록상표가 위 일부 지정상품에 사용된다면 가방류나 의류 등과 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 그것이 선사용상표 권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 있는 특별한 사정이 있는 경우에 해 당한다. 다만, 이 사건 등록상표 중 상품류 구분 제03류에 속하는 나리싱크림, 매니큐어, 선 스크린크림, 약용화장수, 크린싱크림, 향수, 조합향료, 화장용로션처리티슈, 물비누, 샴 푸 의 경우 의류, 장신구 등과 함께 사람을 치장하는 패션용품으로 보기도 어려울 뿐만 아니라 토탈패션을 추구하는 기업에서 의류, 장신구 등과 함께 생산 판매하는 경우를 보기도 어려우므로 이 사건 등록상표가 이들 지정상품에 사용된다 하더라도 선사용상 표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 가능성이 없다. 라. 소결론 이 사건 등록상표와 선사용상표는 표장이 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 상품류 구분 제03류에 속하는 지정상품을 제외한 나머지 지정상품들(별지 제1항, 제2의 나. 내지 바.항 기재 지정상품)은 이에 선사용상표와 유사한 이 사건 등록상표를 사용할 경우 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정 이 있으므로 위 지정상품에 관한 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다. 따라서 이와 결론을 달리하여 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결 부분 은 위법하다. - 288 -

그리고 이 사건 등록상표의 지정상품 중 상품류 구분 제03류에 속하는 지정상품(별 지 제2의 가.항 기재 상품)은 선사용상표와 출처를 오인할 만한 특별한 사정을 인정할 수 없어 이에 관한 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 아니하 므로 이와 결론을 같이하여 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결 부분은 적법하다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구 중 이 사건 등록상표의 지정상 품 중 별지 제1항, 제2의 나. 내지 바.항 기재 상품들에 관한 심결 부분은 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각한다. 재판장 판사 성기문 판사 강경태 판사 김태현 - 289 -

별 지 1. 이 사건 등록상표의 출원 당시 지정상품 상품류 구분 제25류의 반바지, 단화, 양말, 청바지, 모자, 스포츠셔츠, T셔츠, 혁대, 폴로셔츠, 자켓 2. 추가등록된 지정상품 가. 상품류 구분 제03류의 나리싱크림, 매니큐어, 선스크린크림, 약용화장수, 크린싱 크림, 향수, 조합향료, 화장용로션처리티슈, 물비누, 샴푸 나. 상품류 구분 제09류의 보통안경, 선글라스, 손잡이안경, 수중안경, 스포츠용고글, 안경알, 안경줄, 안경집, 안경테, 코안경 다. 상품류 구분 제14류의 귀금속제지갑, 키홀더, 스톱워치, 전기시계, 전자시계, 팔목 시계, 수정, 금조제품, 귀금속제벨트장식, 목걸이 라. 상품류 구분 제18류의 휴대용화장품케이스(내용물이 채워지지 않은 것), 인조모 피, 등산백, 비귀금속제지갑, 오페라백, 패스포트케이스, 핸드백, 양산, 우산, 지팡이 마. 상품류 구분 제25류의 반코트, 오버코트, 리버리, 샌달, 양복바지, 한복바지, 블라 우스, 카디건, 레인코트, 롱코트, 탑코트, 자켓, 잠바, 스카프, 슬리퍼, 대님, 가터, 의류 용멜빵, 반부츠, 양말서스팬더, 스타킹서스팬더, 조끼, 탱크탑, 수영모자, 운동용유니폼, 운동화, 수영복, 방한용장갑, 벙어리장갑, 머프, 목도리 바. 상품류 구분 제26류의 머리핀, 비귀금속제배지, 비귀금속제핀, 스팽클(Spangles) 장식, 의류액세서리용비귀금속제버클, 의류액세서리용비귀금속제브로치, 장식용리본, 헤어그립, 헤어밴드, 단추 - 이상 - - 290 -

대 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2008후1258 등록무효(상) 원고, 피상고인 겸 상고인 주식회사 슈페리어 서울 강남구 대치동 996 대표이사 김성열 소송대리인 변리사 안영길 피고, 상고인 겸 피상고인 1. 장상훈 (******-*******) 2. 김순이 (******-*******) 피고들 주소 대구 중구 대신동 피고들 소송대리인 변리사 박용환 원 심 판 결 특허법원 2008. 4. 8. 선고 2007허10583 판결 판 결 선 고 2008. 7. 24. - 291 -

주 문 원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 피고들의 상고를 모두 기각한다. 이 유 원고와 피고들의 상고이유(제출기간이 지난 후 제출된 보충이유는 이를 보충하는 범 위에서)를 함께 판단한다. 1. 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 "수요자를 기만할 염려가 있는 상표"라고 하 기 위해서는 비교대상상표(선사용상표)나 그 사용상품이 반드시 주지 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라 고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌어야 하고, 이러한 경우에는 비교대상상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용될 경우에 위 규정에 의하여 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관 하여 오인 혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있으며, 한편 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인 혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 위 규정의 목적에 비추어 보면 만일 어떤 상표가 비교대상상표와 동일 또는 유사하고, 비교대상상표의 주지도, 비교대상상표의 구체적인 사용실태, 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반 적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 비교대상상표의 사용상품과 동일 또는 유사 한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 비교대상상표권자에 의하여 사용되는 - 292 -

것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면, 비록 그것이 비교대상 상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일 반 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결, 대법원 1998. 2. 24. 선고 97후1306 판결 등 참조). 2. 원심판결 이유 및 기록에 의하면, 원고회사는 1983년경부터 원심 판시 선사용상 표들이 부착된 골프의류, 골프가방, 골프장갑, 골프양말, 골프모자 등의 상품을 전국 각지의 대리점 및 백화점을 통하여 판매한 점, 원고회사는 골프화에도 선사용상표들을 부착하여 판매하다가 피고들로부터 등록상표권을 침해한다는 경고를 받고서 골프화에 대하여 선사용상표들의 사용을 중단한 점, 원고회사의 골프의류 등의 매출액은 1995 년부터 1999년까지 3,076억 원, 2000년 745억 원, 2001년 850억 원, 2002년 1,128 억 원, 2003년 1,135억 원 등 위 기간 합계액이 6,934억 원에 이르고, 지출 광고비는 1995년부터 1999년까지 82억 원, 2000년 25억 원, 2001년 21억 원, 2002년 37억 원, 2003년 34억 원 등 위 기간 합계액이 199억 원에 이른 점, 원고회사는 프로골프 선수 최경주와 사이에 스폰서계약을 체결하였는데 최경주가 2002년 미국 PGA에 우승 함으로써 선사용상표들 및 그 사용상품에 대한 인지도가 크게 상승한 점 등을 알 수 있는바, 선사용상표들은 그 사용상품 중 골프의류, 골프가방 등에 있어서 이 사건 등록 상표(등록번호 제583230호)의 등록결정 당시인 2004. 4. 30. 무렵 국내의 수요자 사 이에서 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 주지성을 획득하였다고 할 것이다. 또한, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품을 대비하여 보면, 이 사건 등록상표의 지정상품인 테니스화, 축구화, 야구화, 부츠, 골프화, 농구화, 스키화, 우화, 작업화, 방한화(이하 이 사건 지정상품 이라 한다) 등 신발류와 선사용상표들의 - 293 -

지정상품인 골프의류, 골프가방 등이 동일 유사한 상품이라고는 할 수 없지만, 선사용 상표들이 사용된 골프의류 란 반드시 골프경기만을 위하여 입는 것이 아니라 착용의 편안함으로 인하여 일상생활에서 외출복 또는 일상복으로 자연스럽게 착용하는 경우가 많고, 의류 및 가방제조업체는 의류, 가방뿐만 아니라 신발류까지 사업을 다각화하여 제조 판매하는 추세에 있으며, 골프의류를 비롯한 일반 의류의 수요자와 골프화, 테니 스화, 축구화 등의 신발의 수요자가 다르다고 할 수 없고, 일반 의류, 가방류 및 신발 류 등이 같은 매장에서 함께 진열, 판매되고 있는 실정에 있는 점을 고려할 때, 그 경 제적 견련성 역시 상당하다. 따라서 위와 같이 선사용상표들이 국내에서 수요자 사이에서 주지성을 획득하였고, 선사용상표들의 사용상품 골프의류, 골프가방 등 과 이 사건 등록상표의 지정상품 중 골프화 사이에는 밀접한 경제적 견련성이 있으며, 위 사용상품과 테니스화, 축구화, 야구화, 부츠, 농구화, 스키화, 우화, 작업화, 방한화 사이에서도 상당한 경제적 견련성 이 있으므로, 피고들이 이 사건 지정상품에 이 사건 등록상표를 사용한다면, 일반 수요 자들은 선사용상표들의 사용상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한 경우에 못지않을 정도로 이 사건 지정상품이 선사용상표들의 상표권자에 의하여 사용되는 것으로 상품 출처의 오인 혼동을 불러 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다. 그렇다면 원심판결 중 선사용상표들이 골프화 에 대하여도 특정인의 상표로 널리 알 려졌다고 판시한 부분은 다소 적절하지 않으나, 원심이 이 사건 등록상표가 그 지정상 품 중 골프화 에 사용된다면 골프의류, 골프가방 등과 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 있어 상품의 출처에 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 판단한 것은 - 294 -

결론에 있어서 정당하고, 피고들이 상고이유에서 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영 향을 미친 법리오해, 사실오인 등의 위법이 없으나, 원심이 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품인 테니스화, 축구화, 야구화, 부츠, 농구화, 스키화, 우화, 작업화, 방한화 등 은 전문화이고, 제조업체, 유통경로, 수요자층이 달라 선사용상표의 사용상품인 골프의 류, 골프가방 등과 경제적 견련관계를 인정하기 부족하다는 이유로, 이 사건 등록상표 가 이 사건 지정상품 중 골프화를 제외한 나머지 상품에 사용되더라도 수요자를 기만 할 염려가 없다고 판단한 것은 상표법 제7조 제1항 제11호에 관한 법리를 오해한 위법 이 있고, 이 점을 지적하는 원고의 상고이유는 이유 있다. 3. 그러므로 원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리 판 단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하며, 피고들의 상고를 모두 기각하기로 하여 관 여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 고현철 대법관 김지형 주 심 대법관 전수안 대법관 차한성 - 295 -

특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2007허10583 등록무효(상) 원 고 주식회사 슈페리어 서울 강남구 대치동 996 대표이사 김성열 소송대리인 변리사 안영길 피 고 1. 장상훈 (******-*******) 2. 김순이 (******-*******) 피고들 주소 대구 중구 대신동 피고들 소송대리인 변리사 박용환 변 론 종 결 2008. 3. 26. 판 결 선 고 2008. 4. 8 주 문 1. 특허심판원이 2007. 9. 19. 2006당3405호 사건에 관하여 한 심결 중 골프화 부 분을 취소한다. 2. 원고의 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용 중 50%는 원고가, 나머지는 피고들이 각 부담한다. - 296 -

청 구 취 지 특허심판원이 2007. 9. 19. 2006당3405호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 심결의 경위 원고는, 피고들의 아래 나항 기재 이 사건 등록상표가 아래 다항 기재 선사용상표들 과 수요자기만의 우려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구에 대하여, 이 사건 등록상표에 원고 주장과 같은 등록무 효사유가 존재하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 주문 기재 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2001. 8. 14./2004. 4. 30./2004. 5. 22./제583230호 (3) 지정상품 : 테니스화, 축구화, 야구화, 부츠, 골프화, 농구화, 스키화, 우화, 작 업화, 방한화 다. 선사용상표들 - 297 -

(1) 구성 :,, (2) 사용상품 : 골프의류, 골프모자, 골프화 등 [인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제2 내지 5호증의 각 기재] 2. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부 가. 판단기준 어느 등록상표가 다른 상표에 대한 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에 규정되 어 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당하려면 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표 또는 사용상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 사용상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그러 한 사용상표와 동일 유사한 상표가 그 사용상품과 동일 유사한 지정상품에 사용될 경 우 일반 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 경 우에 해당하며, 이때 등록상표가 수요자 기만의 염려가 있는 상표에 해당하는지의 여 부는 그 상표의 등록 여부에 대한 결정시를 기준으로 판단하여 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 참조). 나. 인정사실(이 사건 등록상표의 등록결정일인 2004. 4. 30.까지의 인정사실) (1) 원고회사는 1983년경부터 2004. 4.경 현재까지 선사용상표들이 부착된 골프 의류를 비롯한 골프화, 골프가방, 골프장갑, 골프양말, 골프모자 등을 생산 판매하여 왔다. (2) 원고회사는 1995. 6. 슈페리어 오픈 골프대회를 주최하였고, 이후 2000. - 298 -

11.경까지 5회에 걸쳐 슈페리어 오픈 골프대회를 주최하였다(5차례 대회 모두 SBS 서울방송 이 후원하였다). (3) 원고회사는 1996. 4.경 소외 최경주와 사이에 프로골퍼 스폰서계약(3년)을 체 결하였고, 이후 2차례 갱신하여 2004. 4.경 현재까지 최경주와의 위 스폰서계약을 유 지하였다. (4) 최경주는 2002년 미국 PGA 골프대회에서 한국인 최초로 우승을 차지하였다. (5) 원고회사의 연도별 매출액과 연간 광고비지출액은 아래 표 기재와 같다(억 미만 버림). 연도 매출액 광고비 연도 매출액 광고비 1995 644억 원 18억 원 2000 745억 원 25억 원 1996 730억 원 20억 원 2001 850억 원 21억 원 1997 605억 원 22억 원 2002 1128억 원 37억 원 1998 459억 원 10억 원 2003 1135억 원 34억 원 1999 638억 원 12억 원 2004 1139억 원 42억 원 [인정근거 : 위 거시증거, 갑 제6 내지 18, 21, 24호증(각 가지번호 포함)의 각 기재] 다. 판단 (1) 선사용상표들의 알려진 정도 위 인정사실에 의하면, 적어도 2002년 최경주가 미국 PGA대회에서 한국인 최초로 우승을 차지한 무렵 이후 선사용상표들이 부착된 원고회사의 골프의류 등의 매출이 급 격히 상승하였고, 그 이후의 매출액도 꾸준히 유지되고 있었으므로, 선사용상표들은 모 두 골프의류, 골프화, 골프모자 등에 대하여 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2004. 4. 30.경 현재 국내의 일반 거래에서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식되었 다고 할 것이다. 이에 대하여 피고들은, 상표등록 286446호 등록상표(을 제1호증)에 대한 등록무효 - 299 -

심판청구사건인 94당1381호 확정심결(을 제12호증)에서 원고들의 선사용상표들이 일 반수요자들에게 특정인의 상표로 인식될 정도에 이르지 못하였다고 판단되었으므로, 위 94당1381호 심결과 실질적 쟁점이 동일한 이 사건에 있어서도, 일사부재리의 원칙 상 동일한 판단이 이루어져야 한다고 주장한다. 살피건대, 피고들 주장에 의하더라도 위 94당1381 심결은 이 사건 등록상표에 대한 심결이 아니어서 일사부재리 원칙이 적용되지 아니할 뿐만 아니라, 이 사건에 있어서 특정인의 상표로 알려졌는지 여부는 이 사건 등록상표의 등록결정시를 기준으로 판단 하여야 하는 것이므로, 그와 다른 전제에 선 피고들의 위 주장은 이유 없다. (2) 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 유사 여부(유사) 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 도형 부분이 유사하고, 문자부분이 동일하여 전 체적으로 유사하다(양 당사자도 이 사건 등록상표가 선사용상표들과 유사하다는 점에 대해서는 다투지 않는다). (3) 지정상품과의 관계 1 골프화 : 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에(적어 도 최경주가 우승한 2002년 무렵 이후에는), 선사용상표들은 골프의류, 골프화, 골프모 자 등에 대하여 특정인의 상표로 널리 알려졌다고 할 것이므로(가사 골프의류에 대하 여만특정인의 상표로 알려진 것이라고 할지라도, 원고는 이미 선사용상표들이 부착된 골프화를 생산 판매하고 있었을 뿐만 아니라 토털패션화 등의 경향에 비추어 일반수요 자들도 골프의류와 골프화가 골프관련 전문생산업체에 의해 생산된다는 사정을 인식할 수 있었고, 그 유통경로도 골프관련 전문매장에서 이루어져 유통경로와 수요자층이 중 첩되므로, 골프의류와 골프화는 그 경제적 견련관계가 인정된다), 이 사건 등록상표가 골프화에 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 선사용상표들의 권리자에 의한 것으로 출 처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다. 2 골프화 이외의 부분(테니스화, 축구화, 야구화, 부츠, 농구화, 스키화, 우화, - 300 -

작업화, 방한화) : 이들은 모두 각각의 운동종목의 특성 또는 특별한 용도에 사용되는 전문화라 할 것이어서, 그 제조업체, 유통경로, 수요자층이 선사용상표들의 그것과 중 첩된다고 보기 어렵고, 그 외 골프의류 등과의 경제적 견련관계를 인정할 별다른 자료 도 없다. 따라서 이 사건 등록상표가 골프화 이외의 부분에 사용된다고 할지라도 일반 수요자 로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보기는 어렵다. 라. 소결론 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 골프화에 사용될 경우 선사용상표들와 출처의 오 인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 의해 그 등록이 무효로 되어야 한다. 3. 결 론 그렇다면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 골프화 에 대하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 일부 달리한 이 사건 심결을 일부 취소하기로 하여 주 문과 판결한다. 재판장 판사 김명수 판사 오충진 판사 심준보 - 301 -

특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2007허7792 등록무효(상) 원 고 조기숙 (******-*******) 서울 관악구 봉천동 소송대리인 변리사 공석균 피 고 인터내셔널 마케팅 비브이 네덜란드, 1062 케이알 암스테르담, 코닝긴 빌헤르미나플라인 30 대표자 잉그리드 쿠퍼스 소송대리인 특허법인 화우 담당변리사 송영주 변 론 종 결 2008. 3. 13. 판 결 선 고 2008. 5. 1. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 7. 27. 2006당2397호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 302 -

이 유 1. 기초사실 [인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증] 가. 심결의 경위 피고는, 아래 다항 기재 선사용상표는 국내외에 널리 알려진 주지저명상표인데, 원 고의 아래 나항 기재 상표(이하 이 사건 등록상표 라고 한다)는 선사용상표를 모방하 여 출원한 것으로서 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당한다는 것을 청구원인 으로 하여 원고를 상대로 상표등록무효심판을 제기하였다. 특허심판원은 이를 2006당 2397호로 심리한 다음, 선사용상표는 국외에서 수요자들에게 현저히 알려진 상표이고, 이 사건 등록상표는 선사용상표를 모방한 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해 당하고, 이에 기하여 그 등록을 무효로 하는 취지의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일/ 등록일(등록결정일)/ 등록번호 : 2005. 3. 8./ 2006. 7. 10.(2006. 6. 29.)/ 제670013호 (3) 지정상품 : [토륨광석, 금속제 간판, 금속제 기념패, 금속제 인식표, 금속제 저 금통, 금속제 방향제용기, 금속상자, 금속제 포장용 뚜껑, 지팡이용 금속제테, 도어 락, 크롬철, 동조제품, 화이트메탈(모조은), 금속제 도로표지, 키, 금속제 텐트펙, 금 - 303 -

속제 버클, 청동체 조각](이상 상품류 구분 제6류), [가스렌지가방, 가죽제 열쇠케 이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스톤백, 비귀금속제 지갑, 비 치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여 행용 트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제 상자, 포장용 가죽제 포대, 가구용 가죽제 커버, 양산, 등산지팡이](이상 상품류 구 분 제18류) 다. 선사용상표 (1) 구성 : Y-3 (2) 사용상품 : 스포츠 용품(스포츠 의류, 스포츠용 가방, 혁대 등 토탈패션 관련 상품) 2. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하는지 여부 가. 법리 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당하기 위해서는 그 등록상표나 지정상품 과 대비되는 타인의 상표나 그 사용상품이 등록상표의 등록결정 당시에 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라 고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 같은 항 제12호에 해당하기 위해서는 등록상표와 대비되는 타인의 상표가 등록상표의 출원 시에 국내 또는 외국의 수요자 간 에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있어야 하며, 여기에 해당하는 지 여부는 타인의 상표의 사용기간 방법 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 - 304 -

객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등을 기준으로 하여 판단하여야 할 것이다(대법원 2006. 7. 13. 선고 2005후70 판결). 나. 선사용상표가 국내 또는 국외에서 주지 저명한 상표인지 여부 [인정근거 : 을 제2 내지 7호증, 을 제9 내지 27호증, 을 제29 내지 53호증, 을 제56 내지 60호증, 을 제63 내지 91호증, 을 제149호증] (1) 인정사실 (가) 선사용상표가 국외의 수요자에게 알려진 정도 1) 아디다스 살로몬 그룹(Adidas-Salmon AG, 이하 아디다스 라고만 한다)의 설립자인 독일인 아디 아슬러는 1차 세계대전 후인 1920년 전쟁물자인 천막용 캔버스 천으로 달리기용 운동화를 만든 것을 시초로 하여, 1930년대 중반에 이미 테니스 등 11개 스포츠 종목을 위한 30종의 신발로 세계시장을 선도하는 신발제조업자가 되었는 데, 1948년 자신의 성과 이름을 조합해 아디다스 로 회사명을 정하고, 이듬해 세줄 무 늬의 회사 트레이드마크를 등록하였다. 1963년 첫제품 산티아고 가 등장한 이래 아디 다스 축구공은 주요경기의 공식 지정공이 되었고, 1998년에 프랑스월드컵에서는 아디 다스가 스포츠기업 최초의 공식스폰서가 되었다. 1920년 이래 아디다스가 확보한 특허 권은 700개, 시즌마다 아디다스가 생산하는 스포츠신발은 600여종, 의류는 1500여종 으로 160개국에서 판매되었으며, 2002년 4월에는 경영전문지 포브스에서 선정한 소비 재부문에서 세계최고기업으로 선정되었으며, 미국의 리복을 38억달러에 인수하였고, 순매출액이 2002년 65억 유로, 2003년 62억 유로, 2004년 58억 유로, 2005년 66억 유로, 2006년 100억 유로에 이르렀다. 피고는 아디다스가 전체지분을 소유하고 있는 계열사로서 아디다스의 상표권을 관리, 총괄하고 있는 회사이다. - 305 -

2) 아디다스는 2002년 세계적으로 유명한 디자이너인 요지 야마모토와 함께 Y-3 브랜드를 개발하였는데, 유럽, 북미, 아시아의 패션중심지에서 한정판매하고, 2010년까지 확장하되, 스포츠스타일 사업부를 통해 아디다스 전 매출의 1%만 창출한 다는 계획 하에 2002. 10. 8. 파리의 스타드 드 샤를티에서 1000여명의 스포츠웨어업 체, 기자들 및 유명인사를 초대하여 제품을 선보인 것을 시작으로 2003년 봄/여름 시 즌부터 소매점을 통해 판매되었다. 2003. 4. 28.을 기준으로 라벨을 붙인 컬렉션은 바 니스 뉴욕, 뉴욕의 제프리, 엘에이의 맥스필드 등 3곳에서만 취급하였고, 그 외 삭스 5TH AVENUE, 니만 마커스, 버그돌프 굿맨과 30여개 전문 소매점을 통해 2003년 가 을부터 판매되었다. 선사용상표의 전세계를 기준으로 한 총매출액은 2003년 약 1,500 만 유로, 2004년에는 약 1,800만 유로, 2005년에는 약 1,900만 유로였는데, 이는 아 디다스의 총매출액의 1%에 못 미치는 것이었으며, 광고비로는 2004년 1,800,000 유 로, 2005년 1,700,000유로를 지출하였다. 3) 아디다스는 선사용상표에 관하여 2002. 7. 12.부터 12. 16. 사이에 독일, 중국 등 20여 개국에 상표를 등록하였고, 그 외 미국, 캐나다, 브라질 등 세계 각국에 상표를 출원하고 있다. (나) 선사용상표가 국내의 수요자에게 알려진 정도 1) 국내에서는 1 2002. 5. 6.자 Fashion insight 지에 최근 갤러리아 데얼스 매장 에 요지 야마모토가 디자인한 아디다스 제품을 찾는 내국인이 있다는 취지의 기 사, 2 2003. 5. 8.자 동아일보에 일본 디자이너 요지 야마모토가 아디다스를 컬렉션 에 도입하였다는 취지의 기사, 3 2003. 8. 25. 자 Fashion insight 지에 소비자인터뷰 를 한 기사에 요지 야마모토가 아디다스와 함께 선보인 Y-3 가 스포티하면서 트렌디 - 306 -

해서 추천하고 싶다는 내용의 기사, 4 2003. 10. 27.자 파이낸셜 뉴스에 아디다스도 지난 봄, 여름 시즌 아디다스컬러스 를 런칭한데 이어 내년에도 일본의 디자이너 요지 야마모토의 스포츠스타일 을 선보일 계획이라는 취지의 기사, 5 2004. 2. 26.자 문화 일보에 유니폼 논란과 나이키의 전략 이라는 제목의 기사에서 요지 야마모토와 아디 다스의 만남 을 예로 언급한 내용의 기사, 6 2004. 4. 6.자 매일경제신문에 아디다스 Y-3 도 아웃트로형 패션을 선보인다는 내용의 기사, 7 2004. 5. 18.자 네이버 블로 그에 2001년 요지 야마모토가 아디다스의 운동화를 디자인한데 이어 2002년 Y-3 를 시장에 선보였다는 취지의 내용, 8 2004. 9. 8.자 매일경제신문에 라이딩룩은 Y-3 브랜드를 중심으로 모터 사이클에 영향을 받은 스타일이 함께 제시되고 있다는 내용의 기사, 9 2004. 11. 4.자 한국일보에 전형적인 트레이닝복 브랜드였던 아디다스는 요 지 야마모토와 손잡고 디자이너 컬렉션 라인을 선보이고 있다는 내용의 기사, 10 2004. 12. 29.자 패션채널에 신세계 강남점은 남성 해외멀티숍안에 의류와 수입잡화 브랜드를 코디해 구성하는데, 요지 야마모토와 아이다스가 공동브랜딩한 Y-3 등이 물망에 오르고 있다는 내용의 기사, 11 2005. 1. 2.자 Fashionbiz 에 많은 산업체들이 패션업계와의 협력을 통해 스타일, 기능성과 기술 모두를 일거에 확보하려고 하는데, 아디다스는 일본 디자이너 요지 야마모토와의 협력을 통해 기존 라인보다 더 트랜디한 Y-3 라인을 만들어 냈다는 내용의 기사, 12 2005. 2. 2.자 LG 주간경제에 아디다스는 요지 야마모토의 Y-3 를 한정생산판매함으로써, 디자이너의 명성과 개성을 존중함은 물론, 아디다스만의 차별적 동양적 감성을 구현하는데 성공할 수 있었다는 취지의 기 사, 13 2005. 3. 14.자 네이버 블로그에 디자이너와 브랜드의 만남 이라는 제하에, Y-3 는 국내에는 유로인포커머스를 통해 3개의 백화점 편집매장에 입점되어 있으나, - 307 -

현재 단독점은 진행하지 않고 있다는 내용의 기재, 14 미디어 다음에 게시된 2005. 4. 25.자 조선일보에 아디다스는 디자이너 요지 야마모토와 공동작업을 통해 2003년 Y-3 라인을 선보였고, Y-3 라인은 스포츠 브랜드와 디자이너의 협업이라는 새로운 유행을 만들어 내었다는 취지의 기사, 15 2005. 5. 3.자 Fashionbiz 에 요지 야마모토 가 디자인한 Y-3 를 선두로 전세계 패션과 스포츠에 깊은 영향을 미친 스포츠 브랜드 아디다스가 스탤라 맥카트니와 손잡았다는 내용의 기사, 16 2005. 7. 26.자 파이낸셜 뉴스에 2003년 아디다스도 Y-3 를 내놓았다는 내용의 기사, 17 2005. 9. 5.자 한경비 즈니스에 아디다스는 이전에도 일본 국적의 세계적 디자이너 요지 야마모토와 함께 처 음 시작한 이래 미국 힙합가수인 미시 엘리엇 라인을 내놓는 등 브랜드에 활력을 불어 넣는 작업을 지속해 왔다는 내용의 기사, 18 2005. 9. 21.자 한겨레 신문에 요지 야마 모토가 아디다스의 스니커즈를 컬렉션에서 발표했을 때에 관한 내용의 기사, 19 2005. 9. 26.자 헤럴드경제에 스포츠 브랜드 아디다스가 세계적인 패션디자이너 요지 야마모 토와 손잡고 Y-3 라는 이름으로 캐주얼브랜드를 선보인 것이 대표적인 경우이며, 아 디다스는 요지 야마모토와의 협업을 통해 멋쟁이 패션브랜드 로 환골탈태해 큰 파란을 일으켰다는 내용의 기사, 20 2005. 10. 24.자 Fashion insight 지에 동대문 도매시장에 간혹 최신 신상품인 Y-3 가 눈에 띈다는 내용의 기사, 21 2006. 5. 26.자 한겨레 신 문에 아디다스는 요지 야마모토와 손잡고 명품 스니커즈를 만들어 내었다는 내용의 기 사 등에서 선사용상표 Y-3 혹은 요지 야마모토가 언급되었다 2) 2004년 유로인포커머스는 블러썸 이라는 매장을 갤러리아 명품관에 개점하 였으며, 신세계백화점은 강남점 6층에 유럽직수입 프리미엄 브랜드로 구성된 멀티샵 MSF 꼴레지오니 를 2005, 2. 18. 오픈하였는데 위 매장에서 선사용상표가 수입판매 - 308 -

되었으며, 신세계인터내셔날이 선사용상표가 부착된 상품을 수입한 수량은 2003. 8. 1.부터 2005. 8. 26.까지 1,536개, 수입가액은 미화 110,704.43달러 상당이고, 유로인 포커머스가 2004. 6. 28.부터 2006. 2. 1.까지 수입한 수량은 5,670개, 수입가액은 미 화 403,441.55달러 상당이다(을 제63, 64호증). 3) 선사용상표는 2002년 11월호 VOGUE, 2003년 1월호 The Style, 2003 년 7월호 Haute, 2003년 10월호 VOGUE, 2003년 12월호 COSMOPOLITAN, 2004년 2월호 Haute, 2004년 3월호 Korean Tattler, 2004년 4월호 Viewlet, 2004년 봄 여름호 Collection SSO4 에 게재되었다. 4) 2003년부터 선사용상표의 신상품 카달로그가 국내에서 발행되었고, 그 외 네이버의 블로그에 선사용상표 Y-3 를 검색하면, 2006. 6. 29.전을 기준으로 50여건 정도가 검색되었다. (2) 판단 위 인정사실에 의하면, 선사용상표 Y-3 가 이 사건 등록상표의 출원일인 2005. 3. 8. 당시나 등록결정일인 2006. 6. 29. 당시에 국내외 수요자들에게 어느 정도 알려 진 사실은 인정된다. 그러나 이 사건 등록상표의 출원일인 2005. 3. 8. 당시를 기준으 로 할 때 선사용상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 현저하게 인 식되었는지 여부에 관하여 보건대, 선사용상표가 2002년 가을 파리 패션쇼에 선보인 후, 고급화 전략으로 인하여 극소의 고급 매장위주로만 상품을 판매한 점, 비록 세계적 으로 저명한 아디다스 및 세계적으로 저명한 디자이너인 요지 야마모토와의 결합인 점 에서 언론의 주목을 받은 사실은 있으나, 광고액이나 매출액은 아디다스의 전체 매출 액의 1% 정도에 불과하여 언론에 노출된 정도에 비하여 전세계를 기준으로 할 경우 - 309 -

그다지 높다고 보기 어려운 점, 특히 광고비 지출의 경우에는 신문기사 외에 어떤 종 류의 광고를 실시하였는지에 관한 자료도 없어 어느 정도의 수요자에게 인식되어 있는 지 알 수 없는 점 등에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표의 출원시인 2005. 3. 8. 당시 에는 선사용상표는 국외의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있다고 할 수 없고, 국내의 경우에도 2003년 이후에야 국내에 수입된 것으로 서 비교적 기간이 짧고, 매출액도 미화 514,000달러(100달러 단위 이하 생략)에 불과 하며, 2003년경부터 소개된 신문기사의 내용도 주로 아디다스와 요지 야마모토의 관계 에 집중되어 있고, 선사용상표 Y-3 를 직접 언급한 기사는 드문 점 등을 고려하면, 이 사건 등록상표의 등록결정 당시인 2006. 6. 29. 당시에 선사용상표가 특정인의 상 품이라고 국내의 수요자에게 현저하게 인식된 상표라고 보기 어렵다. 그 밖에 피고가 제출한 을 제8, 28, 54, 55, 61, 62, 150, 151, 152호증의 각 기재는 선사용상표의 주 지성 여부를 판단하는 기준 시점 이후의 자료들이거나 진술서 등에 불과하여 선사용상 표가 국내외의 수요자에게 널리 알려진 점을 인정하기 부족한 증거들이라고 할 것이다. 이에 대하여 피고는 선사용상표를 모방한 상표에 대하여 상표취소소송을 하여 승 소한 사실, 선사용상표를 모방한 상품이 인터넷몰 등에서 거래되고 있는 사실, 원고가 주지 저명한 타인의 수많은 상표를 등록 또는 출원하고 있는 사실을 들어, 선사용상표 가 주지 저명상표라거나 원고에게 선사용상표의 주지저명성에 편승할 의도가 있다는 점을 주장하나, 위와 같은 사실이 인정된다고 하더라도 그 전제가 되는 피고의 선사용 상표가 기준시점인 이 사건 등록상표의 출원시점이나 등록결정 시점에 국내외에서 수 요자에게 현저하게 인식된 사실이 인정되지 아니한 이상, 위 주장들에 대하여는 더 나 아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다고 할 것이다. - 310 -

다. 소결론 한다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하지 아니 3. 결론 그렇다면, 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 원유석 판사 우라옥 판사 이상균 - 311 -

특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2008허477 등록무효(상) 원 고 김병욱(******-*******) 고양시 일산동구 백석동 1299 현대밀라트1 A-1410 소송대리인 변리사 우광제 피 고 믹 서폰테인 (Mik Serfontein) 미국 캘리포니아 90245 엘 세군 도 이스트 홀리 애비뉴 1720 유미특허법인 담당변리사 김진희 소송복대리인 팬코리아특허법인 담당변리사 김동균 변 론 종 결 2008. 4. 23. 판 결 선 고 2008. 5. 14. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 11. 30. 2006당3202호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 312 -

이 유 1. 기초사실 가. 심결의 경위 피고는, 원고의 아래 나항 기재 이 사건 등록상표가 세계적으로 유명한 아래 다항 기재 선사용상표와 동일 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구에 대하여, 선사용상표가 미국 등에서 주지상표로 알려졌 고, 이 사건 등록상표의 출원에 부정한 목적이 인정되는 등 이 사건 등록상표에 상표 법 제7조 제1항 제12호의 등록무효사유가 있다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 주문 기재 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2004. 5. 14./ 2005. 9. 29./ 2005. 11. 29./ 제640856호 (3) 지정상품 : 청바지 등(상세는 별지 기재와 같다) 다. 선사용상표 (1) 구성 : (2) 사용상품 : 청바지 등 의류 2. 이 사건 심결의 적법 여부 가. 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부 (1) 판단기준 어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에서 규정하는 부정한 목적의 사용상표에 - 313 -

해당하기 위하여는 그 대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표이어야 하고, 대상상표가 주지상표인가의 여부는 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2007. 3. 16. 선고 2006후 268 판결 참조) (2) 과연 이 사건 등록상표의 출원시인 2004. 5. 14.경 무렵 선사용상표가 국내 또는 해외에서 주지상표로서 알려졌는지에 대하여 보건대, 을 제5호증, 제6호증의 1 내지 3, 제7호증의 1 내지 28, 제11호증의 2, 3, 5 내지 15, 제12호증의 1 내지 16, 제13호증의 1 내지 11, 제14호증의 12, 제17호증의 1 내지 5, 제18호증의 9 내지 12 의 각 기재 및 영상만으로 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 또는 외 국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식된 주지상표에 해당한다고 보기 어 렵고(위 각 거시증거들의 내용을 보건대, 세계적인 검색전문기관이라는 LexisNexis 에 의한 자료검색결과에 의하더라도 선사용상표에 관하여 소개되었던 기사가 28회 정 도에 불과하여 선사용상표가 주지상표라고 하기에는 그 검색결과 수가 매우 적다고 할 뿐만 아니라 위 자료들로부터는 대체적인 판매량조차 확인할 수도 없고, 외국에서 상 표등록된 사례들도 이 사건 등록상표의 출원일 직전에야 출원된 것에 불과하며, 미국 잡지에 13회 정도, 일본잡지에 11회 정도 광고된 것에 불과한데, 그마저도 해당 지면 의 일부분에 이루어져 눈에 잘 띄지도 않고, 출원일 이전에 국내에 수입된 물량도 금 액기준으로 1만 달러 정도에 불과하며, 청바지를 입은 연예인 사진들도 촬영일자를 알 수도 없을 뿐만 아니라 선사용상표가 부착된 청바지인지 여부도 확인할 수도 없고, 가 사 유명 연예인이 그 청바지를 착용하였다고 하더라도 위와 같은 판매량, 광고정도에 비추어 볼 때 해외에서 주지상표로서 알려질 정도라고는 보기 어렵다. 그 외 피고가 제출한 나머지 서증들은 모두 이 사건 등록상표의 출원일 이후의 자료이거나 그 발행 - 314 -

일 및 발행주체를 확인할 수 없는 것에 불과하다), 달리 선사용상표가 주지상표에 해 당한다는 점을 인정할 증거가 없다. 따라서 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식된 주지상표에 해당한다고 보기 어려운 이상 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 살필 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제12호에 해 당하지 않는다. 나. 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부 (1) 판단기준 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하 고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표 또는 상품이라고 하면 곧 특 정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004 후1304 판결 참조). (2) 과연 이 사건 등록상표의 등록결정시인 2005. 9. 29. 무렵 선사용상표가 국내 에서 특정인의 상표로 알려졌는지 여부에 대하여 보건대, 위 각 거시증거 및 피고가 제출한 모든 서증에 의하더라도 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 국 내의 수요자들에게 청바지와 관련하여 특정인의 표장으로 인식될 수 있을 정도로 널리 알려진 상표라고 보기 어렵고(이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵까지 국내에 수입된 물량이 금액기준으로 총 85,514달러에 불과하여, 그 정도의 물량으로 국내의 수요자들 에게 특정인의 상표로 인식될 정도에 이르렀다고는 볼 수 없고, 미국, 일본 잡지에 선 - 315 -

사용상표에 관한 광고가 게재되었다고 할지라도 그러한 광고가 국내의 수요자들에게 전파될 가능성은 크지 않을 뿐만 아니라 그 광고자체도 해당지면의 일부분에 이루어져 눈에 잘 띄지도 않는다), 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 선사용상표가 이 사건 등록상표의 등록결정시 무렵 국내에서 특정인의 상표 로 알려졌다고 볼 수 없는 이상, 나머지 점에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다. 다. 소결론 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호, 제12호에 해당하는 등록무효사유 가 없음에도 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다. 3. 결론 그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부적법하므로, 이를 취소하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 김명수 판사 오충진 판사 심준보 - 316 -

별 지 이 사건 등록상표의 지정상품 머니벨트(의류), 가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용화( 靴 ), 농구화, 단화, 뒷축(Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용 샌달, 목욕용 슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발 안창, 신발용 갑피, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발 또는 샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 사이클선수운동복, 수상스키 복, 운동용아노락(Anorak), 에어로빅복, 유도복, 체조복, 태권도복, 승마바지, 승마화, 가면무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리(Liveries), 망토, 반바지, 반코트, 블루존 (Blouson), 사리(Saris), 사파리, 슈트, 스목(Smocks), 스커트, 슬랙스(Slacks), 신사복, 아노락(Anorak -운동용은 제외한다), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤(Overall), 오버코 트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 종이옷, 채저블(Chasuables), 청바지, 케이프(Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도(Tuxedo), 토가(Togas), 투피스, 튜닉 (Tunic), 파카(Parkas), 펠리스(Pelisses), 프록(Frocks), 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱 가운, 롬퍼즈, 리어타드, 만틸라(Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블 라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영 복, 수영팬츠, 슈미젯(Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠 셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용 유니폼, 유니타드, 의류용 칼라, 잠옷, 저지(Jerseys), 조 끼, 카디건, 칼라보호대(Collar protectors), 칼라커프스, 케미솔(Chamisoles), 코르셋, 코슬렛(Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디(Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스 타킹, 페티코트(Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버(Pullover), T셔츠, 각반( 脚 絆 ), 넥타이, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스(Leggings), 머프(Muffs), 목도리, 반다나(Bandana), 방 한용 귀마개, 방한용 장갑, 버선, 버선커버,벙어리장갑, 베일, 보아(Boas), 비전기식 보 온용 발싸개, 숄, 숄더랩(Shoulder wraps), 수녀용 머리수건, 수대( 手 帶 ), 스카프, 스타 킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 스톨(Stoles), 양말, 양말커버, 양복장식용손수건 (Pocketsquares), 에스콧타이(Ascots), 에이프런, 운동용 스타킹, 유아용 직물제 기저 귀, 의류용 호주머니, 타이츠(Tights), 퍼러린(Pelerines), 관( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 망 건, 모자, 모자챙(Sunvisors), 베레모, 사교관( 司 敎 冠 ), 의류용 후드, 터번, 톱햇(Top hat), 방수피복, 가터(Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용멜빵, 혁대 끝. - 317 -

특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2007허14011 등록무효(상) 원 고 최병길 성남시 분당구 분당동 소송대리인 변리사 이정익 피 고 주식회사 더갤러리 서울 강남구 논현동 37-3 상정빌딩 2층 대표이사 김용완 소송대리인 특허법인 필앤온지 담당변리사 류완수 변 론 종 결 2008. 5. 15. 판 결 선 고 2008. 5. 29. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 11. 26. 2007당357호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. 청 구 취 지 주문과 같다. - 318 -

이 유 1. 기초사실 [인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증] 가. 심결의 경위 아래 다항 기재의 상표(이하 선사용상표 라고 한다)의 국내 독점사용권자인 피고는, 선사용상표는 미국 및 국내에서 주지저명한 상표인데, 원고가 아무런 권한 없이 아래 나항 기재의 상표(이하 이 사건 등록상표 라고 한다)로서 등록한 것인바, 이 사건 등록 상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호 내지 제12호에 위배되어 등록된 것으로서 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 원고를 상대로 등록무효심판을 제기하였 다. 특허심판원은 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정 당시에 국내의 일반거래 에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라 고 인식될 정도로 알려져 있다는 이유로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 하 여 피고의 청구를 인용하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 : 2005. 12. 29./ 2006. 10. 26/ 2006. 12. 27./ 제691408호 (3) 지정상품 : 가대, 강의대, 거울, 걸상, 경대, 다이밴, 뒤주, 로커, 모자걸이, 벤치, 병풍, 붙박이찬장, 비귀금속제 보석상자, 비의료용 물침대, 삼면경대, 서가, 서류캐비닛, 선반, 세티, 소파, 식탁, 신문진열대, 신장, 실험대, 안락의자, 안마대, 열쇠걸이판, 오디 오랙, 옷걸이, 우산걸이, 의약품캐비닛, 의자, 의장(옷장), 이미용품보관대, 장롱, 장의 - 319 -

자, 진열대, 진열장, 찬장, 찻장, 책괘, 책꽂이, 책상, 책장, 체경, 침대, 탁자, 테이프꽂 이, 팔걸이의자, 피아노의자, 화분대, 화장대(상품류 구분 제20류) 다. 선사용상표 (1) 구성 : (2) 사용상품 : 침대, 테이블, 찬장 등을 포함한 가구류 (3) 사용자 : 원고 2. 당사자의 주장 피고는 선사용상표는 1952년 로렌스 케이 쉬나딕(Lawrence K. Schnadig)이 설립 한 미국 가구전문업체인 SCHNADIG사의 상호상표로서 미국에서 주지저명한 상표이 고, 국내에서는 2001년부터 피고가 독점판매권을 가지고 수입하여 판매, 광고하여 온 결과 이 사건 등록상표의 등록결정 당시인 2006. 10. 26. 경에는 국내에서도 특정인의 상품의 출처로서 일반 수요자에게 알려진 상표인데, 원고가 아무런 권한 없이 이 사건 등록상표를 출원하여 등록한 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4 호, 제9 내지 12호에 해당한다고 주장한다. 3. 판단 가. 법리 상표법 제7조 제1항 제4호에서 규정한 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표 라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통 - 320 -

상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말하는바, 상표의 구성 자체가 공공 의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 경우가 아닌 상표의 출원 등록이 위 규정에 해당 하기 위해서는 상표의 출원 등록과정에 사회적 타당성이 현저히 결여되어 그 등록을 인정하는 것이 상표법의 질서에 반하는 것으로서 도저히 용인할 수 없다고 보이는 경 우에 한하고, 고의로 저명한 타인의 상표 서비스표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하 여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것이 아닌 이상, 주지 저명하 지 아니한 타인의 상표를 모방하여 출원 등록한다거나 또는 상표를 등록하여 사용하는 행위가 특정 당사자 사이에 이루어진 계약을 위반하거나 특정인에 대한 관계에서 신의 성실의 원칙에 위배된 것으로 보인다고 하더라도 그러한 사정만을 들어 곧바로 위 규 정에 해당한다고 할 수 없다. 그리고 어떤 상표가 상표법 제7조 제1항 제9호 또는 제 10호에 해당하려면 타인의 상표가 국내에서 주지 또는 저명하여야 하고, 같은 항 제 11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당하기 위해서는 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 타인의 상표나 그 사용상품이 등록상표의 등록결정 당시에 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고(대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후1884, 1891 판결 참조), 같은 항 제12호에 해당하기 위해서 는 등록상표와 대비되는 타인의 상표가 등록상표의 출원 당시에 국내 또는 외국의 수 요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있어야 하며, 여기 에 해당하는지 여부는 타인의 상표의 사용기간 방법 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등을 기준으로 판단하여야 할 것 이다(대법원 2006. 7. 13. 선고 2005후70 판결 참조). - 321 -

나. 선사용상표의 국외 및 국내에서 알려진 정도 [인정근거 : 을 제2 내지 15호증(가지번호 포함), 변론 전체의 취지] (1) 미국 내에서 알려진 정도 (가) 미국 SCHNADIG사는 1952년에 설립되었는데, 그 상호는 설립자인 로렌스 케이 쉬나딕(Lawrence K. Schnadig)의 이름에서 유래되었다. (나) 미국 SCHNADIG사는 1952년 이래로 현재까지 미국 전역에서 가구를 제조 및 판매하고 있는데, 제조공장이 캘리포니아주와 미시시피주에 있고, 본사는 시카고 부 근의 데스 플레인스에 있으며, 판매, 마케팅, 판촉사무소는 노스캘리포니아주 하이포인 트에 자리잡고 있으며, 아시아 지역에 있어서는 홍콩에 그 지사를 운영하고 있다. (다) 미국 SCHNADIG사의 대표이사는 1981년 당시 국제가구제조협회(NAFM)의 대표로 취임한 적이 있고, 미국 SCHNADIG사의 제품 및 기술에 대한 내용이 1970년 부터 1980년대 사이에 신문 및 잡지 등 언론에 보도되었으며, 2003년경 미국특허청에 상표등록이 되었다. (2) 국내에서 알려진 정도 (가) 피고는 현대백화점을 비롯하여 100여 개 정도의 가구취급점에 수입가구들을 판매하고 있는 회사로서, 미국 SCHNADIG사의 대리인인 CFX사로부터 2001. 8. 17. 경 19,136달러 상당의 가구를 수입한 것을 비롯하여 2006. 2. 8.경까지 사이에 6회에 걸쳐 95,596 달러 상당의 가구를 수입하였다(피고 제출 참고자료 3). (나) 피고는 선사용상표가 게재된 카다로그 2,000부 상당을 피고의 각 매장에 배 치하거나 배포하였고, 월간 행복이 가득한 집 에 2001년 9월호부터 약 20여 회 이상, 월간 스타일 H 에 2005년 2월호부터 약 19회, 월간 가구가이드 에 2004년 11월호 - 322 -

이후 약 12회, 월간 CURO 의 2005년 11월호에 1회, 2003년 이후 조선일보, 문화일 보, 중앙일보, 부산일보, 국제신문, 매일신문 등에 10여 회 정도 광고하였다. 다만 그 광고의 형태는 선사용상표를 독자적으로 광고한 경우는 드물고, 대부분의 경우 피고의 상호 아래에 가구 매장 사진 또는 가구의 사진을 크게 싣고 광고면의 제일 하단에 피 고가 수입하는 10여 개 정도의 여러 가구의 상표명과 함께 선사용상표가 나타나는 형 태를 취하였다. 다. 판단 이상과 같은 사실을 종합하면, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 전에 미국의 SCHNADIG사의 설립자의 성으로 이루어진 성명상표로서 독창적인 표장인 점, 국내에 서도 피고에 의하여 수입된 가구에 사용된 상표인 점, 원고가 이 사건 등록상표를 독 자적으로 창작하여 사용하였다고 볼 만한 사정이 없는 점에 비추어 볼 때, 원고가 선 사용상표의 존재를 알고서 상표법상 선등록제도를 취하고 있는 점을 이용하여 이 사건 등록상표를 먼저 출원하여 등록한 점은 인정된다. 그러나 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호 내지 제12호에 해당되어 그 등록이 무효가 되기 위해서는 선사용상표가 이 사건 등록상표의 출원 또는 등록결정 당시에 국내 또는 외국의 수요 자나 거래자 사이에서 그 사용상품과 관련하여 주지 저명하다거나 적어도 특정인의 상 표라고 인식될 정도에 이르러야 할 것인데, 선사용상표의 미국 내에서의 매출액, 광고 액에 관한 자료나 미국 내 소비자들이 선사용상표를 알고 있는 비율 등에 관한 자료가 전혀 제출되어 있지 않은 점, 국내에의 수입된 가액, 수량, 광고의 회수 및 태양(광고 의 형태가 대부분 피고의 상호와 매장을 광고한 것으로 보이고 선사용상표에 초점을 맞추어 광고한 것으로 보이지 않는다) 등에 비추어 볼 때, 선사용상표가 국내 또는 외 - 323 -

국에서 주지저명하거나 특정인의 상표라고 인식될 정도에 이르렀다고는 보기 어렵다. 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호 내지 제12호에 해당한 다고 할 수 없다. 3. 결론 그렇다면, 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 위법하므로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 원유석 판사 우라옥 판사 이상균 - 324 -

제7조 제1항 제12호 - 325 -

대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2008후1586 거절결정(상) 원고, 피상고인 전민철 (******-*******) 부천시 원미구 중4동 소송대리인 특허법인 맥 담당변리사 이은욱, 박천수, 김현호 피고, 상고인 특허청장 소송수행자 김경욱 피고보조참가인 바디와이즈 (유케이) 리미티드 {Bodywise (UK) Limited} 영국 비에스32 4디엑스 브리스톨 알몬즈버리 로우어 코트 로드 14 (14 Lower Court Road, Almondsbury, Bristol BS32 4DX, U.K.) 대표자 세븐 로우 (Seven Lowe) 소송대리인 변리사 나영환 원 심 판 결 특허법원 2008. 4. 17. 선고 2007허13001 판결 판 결 선 고 2008. 9. 25. 주 문 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다. - 327 -

이 유 상고이유를 판단한다. 기록에 비추어 살펴보면, 피고보조참가인은 1989. 7.경 영국에서 다이옥신이 없는 여 성용 위생용품과 환경친화적인 아기용품을 개발 생산하기 위하여 설립되고, 이 사건 선사용상표는 그 무렵부터 생리대 등 여성용 위생용품에 사용되어 위 위생용품이 이 사건 출원상표(제40-2004-48087호)의 출원 당시인 2004.에는 한국을 비롯한 36개국에서 판매되고 있는 점, 이 사건 선사용상표가 부착된 여성용 위생용품은 2001년부터 2003 년까지 영국에서 총 1,057,754팩이 판매되고, 북미(캐나다, 미국)에서 총 4,640,632팩이 판매되었으며 아이슬란드에서는 총 194,024팩이 판매되고, 2002년 발행된 자연식품 머 천다이저 라는 잡지에는 미국에서 가장 잘 팔리는 상위 40개 상품 중 하나로 선정되기 도 한 점, 미국에서 이 사건 선사용상표가 부착된 제품이 전체 위생제품 시장의 1%를 차지하고 있고 아이슬란드에서는 이 사건 선사용상표가 부착된 제품이 세 번째로 인기 있는 위생용품이며 이 사건 선사용상표가 부착된 여성용 위생용품은 슈퍼마켓에서 판 매되고 있기는 하지만 주로 친환경제품전문점에서 판매되고 있다는 내용이 신문기사에 게재되어 있는 점을 알 수 있는바, 피고보조참가인이 전 세계에 걸친 판매망을 15년간 에 걸쳐 유지하고 확대하면서 이 사건 선사용상표를 사용한 상품을 대량으로 판매하여 온 실정에 비추어 보면, 이 사건 선사용상표가 부착된 여성용 위생용품의 생산량과 매 출액 등의 사용실적이 구체적으로 특정되지 않았다고 하더라도 이 사건 선사용상표가 외국의 수요자 간에 널리 인식시킬 수 있을 정도의 생산량과 매출액임을 추정하기에 어렵지 않다. 그리고 원심에서 이 사건 선사용상표가 부착된 위생용품의 판매국가, 판 매량이 상당하다는 취지의 자료가 이미 제출되어 있는 이상, 이 사건 출원상표의 출원 일 당시의 이 사건 선사용상표를 사용한 여성용 위생용품에 관한 광고의 정도와 광고 - 328 -

비 지출액에 대한 구체적인 내용을 확인할 자료가 없다고 하여 가볍게 배척할 것이 아 니다. 결국, 원심이 이 사건 선사용상표가 이 사건 출원상표의 출원 당시 외국의 수요자간 에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있지 않다고 판단한 것에는 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호 소정의 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 상표 의 판단에 관한 법리오해 및 심리미진으로 판결에 영향 을 미친 위법이 있으므로 이 점을 지적하는 상고이유에서의 주장은 이유 있다. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 원심법원 으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 박일환 주 심 대법관 양승태 대법관 박시환 대법관 김능환 - 329 -

특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2007허13001 거절결정(상) 원 고 전민철 (******-*******) 부천시 원미구 중4동 피 고 특허청장 소송수행자 김경욱 보조참가인 바디와이즈 (유케이) 리미티드{Bodywise (UK) Limited} 영국 비에스32 4디엑스 브리스톨 알몬즈버리 로우어 코트 로드 14 (14 Lower Court Road, Almondsbury, Bristol BS32 4DX, U.K.) 대표자 스테판 로우(Stephen Lowe) 소송대리인 변리사 나영환 소송복대리인 변리사 배소정 변 론 종 결 2008. 4. 3. 판 결 선 고 2008. 4. 17. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 10. 30. 2007원2093호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. - 330 -

2. 소송비용 중 보조참가로 인한 부분은 피고 보조참가인이, 나머지 부분은 피고가 각 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 [인정근거] 갑 제7호증, 을 제1호증의 1 내지 3, 을 제2 내지 4호증, 을 제9호증의 1, 을 제10호증의 2, 을 제11호증의 1의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지 가. 이 사건 출원상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일/출원번호 : 2004. 10. 22./2004-48087호 ⑶ 지정상품(2007. 2. 23. 보정된 것) : 실금환자용기저귀, 실금환자용팬티 또는 흡수제, 위생팬티(상품류 구분 제5류) 나. 선사용표장 ⑴ 구성 : ⑵ 사용상품 : 생리대 ⑶ 사용자 : 피고 보조참가인 - 331 -

다. 이 사건 심결의 경위 ⑴ 피고 보조참가인은 2006. 3. 8. 이 사건 출원상표에 대하여 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제4호, 제11호 및 제12호에 해당한다는 이유로 상표등록 이의신청을 하였고, 특허청은 2007. 1. 26. 이 사건 출원상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 피고 보조참가 인의 이의신청을 인용하는 결정과 함께 이 사건 출원상표에 대한 거절결정을 하였다. ⑵ 이에 원고는 2007. 2. 23. 특허심판원에 2007원2093호로 위 거절결정에 불복 하는 심판을 청구하였고, 특허심판원은 2007. 10. 30. 이 사건 출원상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결 을 하였다. 2. 당사자들의 주장과 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 선사용표장이 영국 또는 북아메리카(미국과 캐나다)에서 주지 저명하다고 할 수 없 어서, 이 사건 출원상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않으므로 상표 등록되어야 한다. 나. 피고 주장의 요지 이 사건 출원상표는 영국 또는 북아메리카(미국과 캐나다)에서 주지 저명한 선사용 표장과 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 사용하고 있어서 구 상표법 제7조 제1 항 제12호에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다. - 332 -

다. 이 사건의 쟁점 따라서, 이 사건의 쟁점은 선사용표장이 영국 또는 북아메리카(미국과 캐나다)에서 주 지 저명하여 이 사건 출원상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부이다. 3. 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부에 대한 판단 가. 판단의 기준 구 상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것 이라고 현저하게 인식되어 있는 상표 는 주지 저명상표를 말하고, 주지 저명상표에 해당 하는지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관 한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 하고 (대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 참조), 그 판단기준시는 등록출원시이다 (대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 참조). 나. 인정사실 을 제8 내지 17호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 모아보면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다. ⑴ 피고 보조참가인은 1989. 7.경 영국에서 다이옥신이 없는 여성용 위생용품과 환경친화적인 아기용품을 개발 생산하기 위하여 설립되었고, 그 무렵부터 생리대 등 여 성용 위생용품에 선사용표장이 사용되었으며, 선사용표장은 영국에서 1992.경(1989. 7.경 출원), 미국에서 1993.경(1990.경 출원), 캐나다에서 1992.경(1990.경 출원) 상표 로 등록되었다. - 333 -

⑵ 선사용표장은 생리대 등 여성용 위생용품의 브랜드로 Natural Product Expo West (2001년 미국 캘리포니아 및 2003년 미국), Natural Product Expo East (2002 년 미국 워싱턴 DC), Biofach (2004년 독일 뉘른베르그) 등의 박람회에 참가하여 소개 되었고, organic business (2001년 7월호), WOMEN'S HEALTH (2002년 5월호), organic life (2002년 11/12월호), organic products (2003년 1월호) 등의 영국 잡지 와 Natural Health (2002년 7월호), Women's Health&Fitness (2002년 8/9월호), Organic PRODUCTS RETAILER (2003년 1/2월호) 등의 미국 잡지에 광고되었으며, The Independent(London) (1995. 9. 3.), Sunday Times (1998. 8. 2.), The Mirror (2000. 10. 26.), EXPRESS NEWSPAPERS Sunday Express (2000. 12. 10.), North Devon Journal (2003. 9. 4.), Bristol Evening Press (2003. 9. 5.), The Guardian (2003. 11. 7.) 등의 신문에 기사로 소개되기도 하였다. ⑶ 선사용표장이 부착된 생리대 등 여성용 위생용품은 한국을 비롯한 세계 38개 국에서 판매되고 있는데, 2002년부터 2004년까지 사이의 판매량에 관하여 보면 영국 에서 매년 약 33만 팩에서 약 42만 팩 정도, 미국과 캐나다를 포함한 북아메리카에서 약 158만 팩에서 약 170만 팩 정도이고, 영국 최대 슈퍼마켓에 입점하여 판매되고 있 고 2002년 발행된 자연식품 머천다이저에서 미국에서 가장 잘 팔리는 상위 40개 상품 중 하나로 선정되기도 하였다. 다. 구체적 판단 위 인정사실에 의하면, 선사용표장이 1989. 7.경부터 2004. 10.경까지 약 15년 동안 사용되었고, 영국과 북아메리카에서 각종 잡지와 신문에 광고되고 소개되었으며, 특히 선 사용표장이 부착된 상품이 영국과 북아메리카에서 어느 정도 판매되고 있다는 사정을 알 - 334 -

수 있지만, 영국에서 판매된 42만 팩은 4만 6천여명{42만 팩 팩당 개수 20개/여성 1 명당 년간 사용 생리대 수 180개(원고 주장에 따른 기준으로 계산한 수치임)}의 여성이 사용할 수 있는 정도로 그 당시의 영국 인구 6,000만여명을 기준으로 할 경우 생리여 성인구(총 인구의 1/4 정도로 봄)의 약 0.3% 정도이고, 북아메리카에서 판매된 170만 팩은 18만 8천여명의 여성이 사용할 수 있는 정도로 그 당시의 북아메리카(미국과 캐 나다) 인구 3억 2,000만여명을 기준으로 할 경우 생리여성인구의 약 0.23% 정도에 불 과하며, 미국에서 가장 잘 팔리는 상위 40개 상품의 하나로 선정된 것도 자연식품과 같 은 친환경제품 중에서 차지하는 정도를 알 수 있을 뿐, 생리대 등 여성용 위생용품 시 장에서 차지하는 비율을 전혀 알 수 없으므로, 위 인정사실만으로는 선사용표장이 이 사건 출원상표의 출원일(2004. 10. 22.) 무렵에 영국과 북아메리카의 수요자들에게 특 정인의 상표라고 인식될 정도로 널리 알려진 주지 저명상표라고 하기는 어렵다. 그리고, 영국과 북아메리카에서 이 사건 출원상표의 출원일 무렵에 선사용표장을 사용한 생리대 등 여성용 위생용품의 생산량과 거래금액 등의 사용실적, 시장점유율, 광고의 정도와 광고비 지출액 등을 알 수 있는 아무런 증거도 없다. 그렇다면, 이 사건 출원상표는 나머지 요건들이 구비되었는지 여부에 나아가 판단 할 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제12에 해당한다고 볼 수 없다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 출원상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 본 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. - 335 -

재판장 판사 이태종 판사 김제완 판사 박원규 - 336 -

특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2007허10651 등록무효(상) 원 고 가부시키가이샤 다마스 ( 株 式 會 社 タマス) 일본 도쿄도 스기나미구 아사가야 미나미 1쵸메 7반 1고 대표자 야마다 슌사쿠 소송대리인 특허법인 아주 담당변리사 김혜인 피 고 이종원 (******-*******) 파주시 광탄면 마장3리 소송대리인 변리사 김 유 변 론 종 결 2008. 3. 26. 판 결 선 고 2008. 4. 23. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 8. 29. 2006당2509호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 337 -

이 유 1. 기초사실 [인정근거 : 갑 제1, 2호증] 가. 심결의 경위 원고는 피고의 아래 나항 기재 이 사건 등록상표가 추가등록된 지정상품들에 관하 여 아래 다항 기재 비교대상상표 1과 사이에 수요자 기만의 염려가 있으므로 구 상표 법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제11호 에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다(원고는 이 사건 소송에 이르러서 이 사건 등록상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 주지 저명한 비교대상상표 1, 2와 유사한 상표로서 추가등록된 지정상품들에 관하여 구 상표법 제7조 제1항 제11호, 제 12호에 각각 해당한다는 취지로 주장을 확장하였다). 특허심판원은 비교대상상표 1이 이 사건 등록상표의 지정상품 추가등록결정시에 국 내의 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 인정할 수 없어 원고의 주장과 같은 등록무효사유가 존재하지 않는다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 내용의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 : 1997. 5. 21./ 1998. 8. 25./ 1998. 10. 26./ 제426680호 - 338 -

(3) 지정상품 : 청바지{구 상품류 구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정 되기 전의 것) 제45류} (4) 지정상품 추가등록 (가) 출원일/ 등록결정일/ 등록일 : 2004. 11. 25./ 2005. 12. 26./ 2005. 12. 29. (나) 지정상품 : 운동용 유니폼, 트랙슈트, T셔츠, 스포츠셔츠, 양말, 방한용 장갑, 스타킹, 모자, 폴로셔츠(상품류 구분 제25류) 다. 비교대상상표들 (1) 구성 : (비교대상상표 1), (비교대상상표 2) (2) 사용상품 : 탁구라켓, 러버, 탁구공, 탁구대, 탁구용 네트, 탁구복, 탁구화, 양 말, 가방 등 탁구용 액세서리 2. 이 사건 등록상표가 추가등록된 지정상품들에 관하여 구 상표법 제7조 제1항 제 12호에 해당하는지 여부 가. 판단기준 구 상표법 제7조 제1항 제12호는, 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라 고 현저하게 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이 를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객 흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해 하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 것이므 로, 어떤 상표가 위 규정에 해당하기 위하여는 그 대상상표가 국내 또는 외국의 수요 - 339 -

자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표이어야 하고, 대상상표가 주지상표인가의 여부는 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 참조). 나. 인정사실 [인정근거 : 갑 제2 내지 40호증(각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지] (1) 원고는 1950년 12월에 일본에서 창립된 탁구용품 종합 메이커로서, 창립 이 래 현재까지 비교대상상표 1을 사용하고, 또한 1991년부터는 비교대상상표 2도 사용 하면서, 일본은 물론 국내에서도 위 각 상표들이 부착된 탁구라켓, 러버 등 탁구용품을 판매하여 왔고, 1990년대부터는 탁구복, 탁구화, 양말, 가방 등 탁구용 액세서리에도 위 각 상표들을 부착, 판매하여 왔다. (2) 원고는 비교대상상표 1에 관하여 1951. 5. 21. 일본에서, 1973. 1. 17. 국내 에서 각각 상표등록을 마치고, 비교대상상표 2에 관하여도 1993. 10. 21. 국내에서 상 표등록을 마친 것을 비롯하여, 전 세계 40여 개국에서 비교대상상표들에 관한 상표등 록을 마쳤으며, 특히 비교대상상표 1은 일본의 유명상표집과 우리 특허청에서 1986년 에 발행한 등록외국유명상표집에도 등재된 바 있다. (3) 원고는 국내에서 주식회사 신남무역, 버터플라이코리아를 통해 비교대상상표들 이 부착된 상품을 전국의 운동용품 도소매업자 등의 거래처를 거쳐 판매하여 왔는바, 1998. 3. 13.부터 2003. 12. 18.까지 약 73억 원 상당의 탁구라켓, 러버, 탁구복, 탁 구화, 양말, 가방 등 탁구용 액세서리 등이 수입, 판매되었다. 주식회사 신남무역, 버터 플라이코리아에서는 2004년 이전부터 비교대상상표들이 부착된 상품에 관한 카탈로그 를 제작, 반포하고, 김택수, 유승민 등 정상급 선수들을 후원하는 활동을 해 왔다. 주 - 340 -

식회사 신남무역에서는 2001년 9월부터 지속적으로 탁구전문잡지인 월간탁구 에 비 교대상상표들이 부착된 탁구용품에 관한 광고를 하는 등으로 1999년부터 2004년까지 약 2억5천만 원 가량의 광고비를 지출하였다. 그리하여 1982년의 제2회 서울오픈 국 제 탁구선수권대회 를 비롯하여 그 무렵부터 2004년까지 국내에서 개최된 각종 탁구 대회에서 비교대상상표들이 부착된 탁구용품이 사용된 바 있다. (4) 원고의 연 매출액은 1999년 10월 기준 34억 엔, 2003년 10월 기준 46억 엔, 2004년 10월 기준 49억 엔에 달하는바, 대부분 비교대상상표들이 부착된 상품에 관련 된 것이다. 비교대상상표들이 부착된 원고의 탁구라켓과 러버는 2002년에 일본에서 선수용과 일반 애호가용 부문 모두 약 50%의 시장점유율을 보였고, 세계시장에서도 선수용 부문에서 약 50%의 시장점유율을 보였다. 원고는 1960년대부터 일본에서 세 계의 탁구 관련 정보와 기술 동향을 소개하고, 비교대상상표들이 부착된 상품을 홍보 하는 월간지인 탁구리포트 를 발행하여 왔는데, 2002년에는 그 발행부수가 약 3만 부에 달하한다. 원고는 1984년 유럽탁구대회 등을 비롯하여 일본과 세계 각지에서 개 최되는 각종 탁구대회를 협찬하면서 비교대상상표들을 홍보하여 왔고, 일본, 중국, 유 럽 등 전 세계의 정상급 선수들과 후원계약을 체결하여 각종 대회에서 비교대상상표들 이 부착된 탁구라켓을 사용하도록 하였으며, 특히 일본에서는 1973년부터 현재까지 일반인을 대상으로 하는 탁구교실과 각종 탁구대회 등을 개최하여 탁구 보급 활동에 힘써 왔다. (5) 원고는 2003. 4. 21. 피고를 상대로 이 사건 등록상표가 주지 저명한 비교대상 상표 1과 동일하거나 유사한 상표로서 그 지정상품 사이에 경제적 견련성이 있어 수요 자를 기만할 염려가 있다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 사건 - 341 -

을 2003당760호로 심리하여 2003. 9. 30. 비교대상상표 1이 국내에서 특정인의 상품 이나 상표라고 인식될 정도로 알려져 있고, 이 사건 등록상표가 비교대상상표 1과 유 사하며, 청바지 를 제외한 지정상품들인 스포츠셔츠, 유니폼(운동용), 트랙슈트, 추리 닝, 양말(운동용), 장갑(운동용), 모자(운동용), 벨트(운동용) 가 비교대상상표 1의 지정 상품인 탁구용품들과 경제적 견련성이 있어 상품출처의 오인 혼동을 일으켜 일반 수요 자를 기만할 우려가 있다는 이유로 원고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였으며, 위 심결은 2004. 5. 7. 확정되었다. 그런데 피고는 2004. 11. 25. 위 등록무효심결이 확 정된 지정상품들과 동일 또는 유사한 지정상품들인 운동용 유니폼, 트랙슈트, T셔츠, 스포츠셔츠, 양말, 방한용 장갑, 스타킹, 모자, 폴로셔츠 에 관하여 또다시 지정상품 추 가등록 출원을 하였고, 2005. 12. 26. 등록결정을 받기에 이르렀다. 다. 판단 위 인정사실을 종합하여 보면, 비교대상상표들은 이 사건 등록상표의 지정상품 추 가등록출원 당시인 2004. 11. 25.경 국내 또는 일본에서 일반 수요자나 거래자에게 원 고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표에 해당한다고 봄이 상당하다. 나아가 비교대상상표들과 이 사건 등록상표의 요부는 모두 영어 단어 butterfly 를 변형한 분자부분으로서 그 호칭과 관념이 동일한 점, 피고가 원고로부터 이 사건 등록 상표에 관한 등록무효심판을 청구당하고, 운동용 유니폼 등 지정상품에 관하여 비교대 상상표 1의 사용상품과 경제적 견련성이 있어 수요자를 기만할 염려가 있다는 이유에 서 등록무효의 심결을 받았음에도, 등록무효심결이 확정된 지정상품과 동일 또는 유사 한 지정상품들에 관하여 또다시 지정상품 추가등록출원을 하였던 점, 이 사건 등록상 - 342 -

표의 추가등록된 지정상품들은 모두 운동용으로 사용될 수 있는 것으로서 비교대상상 표들의 사용상품들과 마찬가지로 스포츠용품 매장에서 판매되는 것이어서 그 수요자와 판매처에 있어서 공통되어 경제적인 견련관계 또한 넉넉하게 인정되는 점 등의 여러 사정을 종합해 보면, 피고는 국내 또는 일본의 주지상표인 비교대상상표들을 모방하여 비교대상상표들에 축적된 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으 려는 등 부정한 목적으로 이 사건 등록상표의 지정상품 추가등록출원을 하였다고 봄이 상당하다. 라. 소결 따라서 이 사건 등록상표는 추가등록된 지정상품들에 관하여 구 상표법 제7조 제1 항 제12호에 해당한다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 등록상표는 추가등록된 지정상품들에 관하여 그 등록이 무효로 되 어야 할 것인바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원 고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 김명수 판사 오충진 판사 심준보 - 343 -

특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2008허1838 등록무효(상) 원 고 알파인스타스 에스.피.에이. 이탈리아 트레비소 아솔로 31011 비알레 이. 페르미 5 (Viale E. Fermi 5, Asolo 31011 TV, Italy) 대표자 지오반니 마자롤로 (Giovanni Mazzarolo) 소송대리인 변리사 정태련 피 고 신재영 (******-*******) 서울 은평구 신사동 소송대리인 변리사 이재준 변 론 종 결 2008. 8. 14. 판 결 선 고 2008. 8. 28. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 11. 29. 2006당1865호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. - 344 -

청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 기초사실 [인정근거] 갑 제1, 2호증의 각 기재 가. 피고의 등록상표와 선사용상표들 (1) 피고의 등록상표 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2004. 2. 24. / 2005. 11. 29. / 제0640823호 3 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 머니벨트(의류), 사이클선수운동복, 운동 화, 잠바, 반바지, 운동용 유니폼, 방한용 장갑, 양말, 타이츠(tights), 모자(이하, 피고의 등록상표를 이 사건 등록상표 라고 한다) (2) 선사용상표 1 1 구성 : ALPINESTARS 2 사용상품 : 모터사이클용 부츠, 모터사이클용 슈트 3 선사용자 : 원고 (3) 선사용상표 2 1 구성 : 2 사용상품 : 모터사이클용 부츠, 모터사이클용 슈트 3 선사용자 : 원고 - 345 -

나. 이 사건 심결의 경위 (1) 원고는 2006. 7. 21. 특허심판원에 2006당1865호로 이 사건 등록상표가 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 구 상표법 이라 한다) 제7조 제1항 제4호, 제11호, 제12호의 규정에 해당하여 그에 대한 상표등록이 무효로 되어야 한다는 이유로, 상표등록무효심판을 청구하였다. (2) 특허심판원은 2007. 11. 29. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제4 호, 제11호, 제12호의 규정에 모두 해당하지 아니한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 2. 당사자들 주장의 요지와 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 이 사건 등록상표는 이탈리아 또는 미국에서 모터사이클용 부츠 또는 모터사이 클용 슈트 에 관한 주지상표인 선사용상표들과 동일하거나 유사한 상표로서, 선사용상 표들에 축적된 양질의 이미지나 선사용상표들이 갖는 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등 부정한 목적으로 사용하기 위하여 등록된 것이다. 따라서, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 규정된 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하여, 그에 대한 상표등록이 무효로 되어야 한다. 나. 피고 주장의 요지 선사용상표들은 이탈리아 또는 미국에서 모터사이클용 부츠 또는 모터사이클용 슈트 에 관한 주지상표에 해당하지 아니할 뿐만 아니라, 선사용상표들에 축적된 양질의 이미지나 선사용상표들이 갖는 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등 - 346 -

부정한 목적으로 사용하기 위하여 등록된 것도 아니다. 따라서, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 규정된 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하지 아니하여, 그에 대한 상표등록이 무효로 될 수 없다. 다. 이 사건의 쟁점 그렇다면, 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 규정된 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하는지 여부에 있다. 3. 이 사건 등록상표의 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부 판단 가. 판단기준 구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일하거나 유사한 상표로서 부당 한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적으로 사 용하기 위하여 출원된 상표는 등록될 수 없다고 규정하고 있는바, 여기서 특정인의 상 품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있는 상표 라고 함은 주지상표를 가리키고, 특정인의 선사용상표가 주지상표인지 여부는 당해 상표의 출원시를 기준으로 판단하여 야 한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 참조). 또한, 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 부정한 목적 은 선사용상표의 주지 정도, 선사용상표와 등록상표의 동일, 유사의 정도, 선사용상표의 창작성의 정도, 상표권자의 등록상표 사용실태, 선사 용상표의 사용상품과 등록상표의 지정상품의 동일, 유사 내지 경제적인 견련관계 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. - 347 -

나. 선사용상표들이 주지상표인지 여부 먼저, 선사용상표들이 이탈리아 내의 일반 수요자들 사이에 원고가 생산하여 판 매하는 모터사이클용 부츠 의 출처를 표시하는 상표로서 현저하게 인식된 주지상표에 해당하는지 여부에 관하여 본다. (1) 인정사실 갑 제11 내지 44호증(각 가지번호 포함), 갑 제67 내지 69호증, 갑 제75 내지 96호증, 갑 제183호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래와 같은 사실을 인정할 수 있다. (가) 원고는 1963년 이탈리아에서 설립된 스포츠용품 전문업체로서 이탈리아를 비롯한 미국, 영국, 프랑스, 멕시코 등 세계 여러 나라에 선사용상표들을 사용하여 모 터사이클용 부츠를 판매하고 있다(갑 제11호증, 갑 제14호증의1). (나) 원고가 2000년부터 이 사건 등록상표의 출원일 무렵인 2003년까지 선사 용상표들을 사용하여 생산, 판매한 모터사이클용 부츠의 생산량과 판매액 및 이들 생 산량과 판매액이 이탈리아 업계 전체의 생산량과 판매액에서 차지하는 비율은 아래 표 와 같다(갑 제183호증, 원고의 2008. 8. 22.자 참고서면에 첨부된 첨부자료 4; 아래 표에 기재된 판매액은 해당 연도 말의 기준환율로 환산한 원화 금액이다, 이하 같다). 연도 원고의 생산량 이탈리아 업계 전체의 생산량 원고가 차지하 원고의 국내외 판매액 는 비율 이탈리아 업계 전체의 국내외 판매액 원고가 차지하 는 비율 2000 322,000켤레 1,122,699켤레 28.68% 43,149,039,093원 102,524,838,023원 42.08% 2001 336,898켤레 1,143,450켤레 29.46% 44,334,944,609원 93,803,502,214원 47.26% 2002 340,603켤레 1,259,624켤레 27.04% 45,392,222,435원 108,045,945,659원 42.01% 2003 385,000켤레 1,529,093켤레 25.18% 47,530,976,353원 151,005,754,813원 31.48% - 348 -

(다) 원고는 이탈리아를 비롯한 세계 각국에서 모터사이클용 부츠를 포함한 원 고의 제품을 광고하기 위하여 2001년에 약 64억원, 2002년에 약 85억원, 2003년에 약 72억원을 광고비로 지출하였으며(갑 제67호증의 번역문), 이탈리아 내에서 선사용 상표들이 사용된 모터사이클용 부츠를 판매하는 매장의 수는 약 570개에 이른다(갑 제96호증, 원고의 2008. 8. 22.자 참고서면에 첨부된 참고자료 2). (2) 판단 위 인정사실에 의하면, 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 당시인 2004. 2. 24.경 이탈리아 내에서 일반 수요자 사이에 원고가 판매하는 모터사이클용 부츠 를 표시하는 것으로 현저하게 인식된 주지상표에 해당한다고 할 것이다. 다. 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 유사 여부 (1) 판단기준 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분을 분리하여 관찰하 면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 있으므로, 그 구성부분 중 일 부의 호칭, 관념이 타인 상표의 호칭, 관념과 유사하여 상품출처에 오인 혼동을 일으킬 염려가 있는 때에는 두 상표는 표장이 유사하다고 보아야 한다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 참조). (2) 이 사건 등록상표와 선사용상표 1의 유사 여부 이 사건 등록상표인 는 영문 소문자 a 와 별모양의 도형 을 결 - 349 -

합하여 도안화한 것으로 인식될 수 있는 도형부분 와 알프스 산맥의 또는 스키 활강의 를 의미하는 영어단어 alpine 과 별 을 의미하는 영어단어 star 를 결합 한 조어로 인식될 수 있는 영문자 ALPINESTAR 를 상하로 배치한 도형과 문자의 결 합표장이고, 선사용상표 1인 ALPINESTARS"는 영문자로만 이루어진 문자표장이므 로, 이들 표장은 외관이 상이하다. 그런데, 이 사건 등록상표는 도형과 문자의 결합표장으로서 각 구성부분을 분리 하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되었다고 볼 수 없어, 그 구성부분 중 문자부분인 ALPINESTAR 에 의하여 분리하여 호칭, 관 념될 수 있다고 할 것인데, 그 경우에는 위 영문자의 한글식 발음에 따라 알파인스타 로 호칭되고, 위 영문자를 구성하는 alpine 과 star 의 의미에 따라 알프스 산맥의 별 또는 스키 활강의 별 로 관념될 것이다. 한편 선사용상표 1은 위 영문자의 한글식 발음에 따라 알파인스타스 로 호칭되고, 위 영문자를 구성하는 alpine 과 stars 의 의 미에 따라 알프스 산맥의 별들 또는 스키 활강의 별들 로 관념될 것이다. 따라서 이 들 상표는 호칭과 관념이 매우 유사하다. 결국, 이 사건 등록상표는 선사용상표 1과 외관은 상이하나 문자부분만으로 분 리관찰되는 경우 호칭과 관념이 매우 유사하여 상품출처에 오인, 혼동을 초래할 우려 가 있으므로, 유사한 표장에 해당한다 할 것이다. (3) 이 사건 등록상표와 선사용상표 2의 유사여부 이 사건 등록상표인 가 도형 와 영문자 ALPINESTAR 를 상하로 배치한 도형과 문자의 결합표장임은 앞서 본 바와 같고, 선사용상표 2인 는 도형만으로 이루어진 표장이므로, 이들 표장은 외관이 상이하다. - 350 -

그런데, 이 사건 등록상표는 도형과 문자의 결합표장으로서 각 구성부분을 분리 하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되었다고 할 수 없어, 그 구성부분 중 도형 에 의하여 분리하여 호칭, 관념될 수 있다고 할 것이고, 위 도형부분이 영문 소문자 a 와 별모양의 도형 을 결합하여 도안화한 것으로 인식될 수 있음은 앞서 본 바와 같다. 따라서, 이 사건 등록상표는 부분만으로 분리하여 호칭, 관념되는 경우, 영문 소문자 a 와 별모양의 도형 를 의미하는 영어단어 star 또는 한글단어 별 을 결합한 한글식 발음에 따라 에이스타 또는 에이별 로 호칭될 수 있고, 위 단어들 의 의미에 따라 영문자 a와 별 또는 에이 등급 별 등으로 관념될 수 있다고 할 것 이며, 한편 선사용상표 2인 는 이 사건 등록상표의 도형부분과 도형이 배치된 각도만 조금 상이할 뿐 실질적으로 동일한 형상으로 이루어져 있으므로, 일반 수요자 나 거래자에 의하여 이 사건 등록상표와 동일하게 호칭, 관념될 것이다. 결국, 이 사건 등록상표는 선사용상표 2와 외관은 상이하나 도형부분만으로 분 리관찰되는 경우 호칭과 관념이 동일하여 상품출처에 오인, 혼동을 초래할 우려가 있 으므로, 유사한 표장에 해당한다 할 것이다. (4) 소결론 그렇다면, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 표장이 유사하다 할 것이다. 라. 부정한 목적 여부 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원 당시 이탈리아 내에서 일반 수요자 사이 에 원고가 생산하여 판매하는 모터사이클용 부츠 를 표시하는 상표라고 현저하게 인식 되고 있는 주지상표임은 앞서본 바와 같다. - 351 -

또한, 이 사건 등록상표의 도형부분인 와 선사용상표 2인 는 도형 을 배치한 각도만 조금 상이할 뿐 실질적으로 동일한 형상으로 이루어져 있는바, 위 도형은 영문 소문자 a 와 별모양의 도형 을 결합하여 독창적으로 도안화한 것이어 서 다른 것을 참조함이 없이 쉽게 창작해 낼 수 있는 형태가 아니므로, 이 사건 등록 상표의 도형부분은 선사용상표 2를 모방한 것으로 보이고, 한편 이 사건 등록상표의 문자부분인 ALPINESTAR 는 선사용상표 1인 ALPINESTARS"에서 복수를 나타내 는 어미 S 를 뺀 것이어서 실질적으로 동일한 단어라 할 것인데, 위 ALPINESTAR 는 영어사전에 등재되어 있지 아니한 조어로서 다른 것을 참조함이 없이 쉽게 창작해 낼 수 있는 것이 아니므로, 이 사건 등록상표의 문자부분 역시 선사용상표 1을 모방한 것으로 보이므로, 결국 이 사건 등록상표는 선사용상표들을 모방한 상표라 할 것이다. 나아가, 피고가 이 사건 등록상표를 사용하여 판매하고 있다고 주장하는 각종 운 동복에는 이 사건 등록상표의 문자부분에 해당하는 ALPINESTAR 가 아니라 선사용 상표 1인 ALPINESTARS"가 표시되어 있다(을 제9호증의1 내지 17). 또한, 선사용상표들의 사용상품인 모터사이클용 부츠 는 스포츠용품에 해당하고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 사이클선수운동복, 운동화, 운동용 유니폼은 스포츠용 품이며, 나머지 지정상품인 머니벨트, 잠바, 반바지, 방한용 장갑, 양말, 타이츠, 모자도 스포츠용품으로 제조, 판매될 수 있는 상품인바, 스포츠용품 제조, 판매업체들이 사업 다각화를 통하여 다양한 종류의 스포츠용품을 함께 제조하여 판매하고 있는 추세에 비 추어 보면, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품인 모터사이클용 부츠 는 모두 스포츠용품 제조, 판매업자에 의하여 제조, 판매될 수 있는 것이어서 경 제적으로 밀접한 견련관계가 있다고 할 것이다(원고도 모터사이클용 부츠 이외에 스 포츠용 의류, 모자, 벨트 등 다양한 종류의 스포츠용품을 제조, 판매하고 있다, 을 제1 호증). - 352 -

따라서, 앞서 본 선사용상표들의 주지 정도, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 유사 정도, 선사용상표들의 창작성의 정도, 피고가 이 사건 등록상표를 사용하고 있는 실태 및 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상품인 모터사이클용 부츠 사이의 경 제적 견련관계 등을 종합하여 보면, 피고는 이탈리아 내의 주지상표인 선사용상표들을 모방하여 선사용상표들에 축적된 양질의 이미지나 선사용상표들이 갖는 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 사용하기 위하여 이 사건 등록상표 를 출원하여 등록받았다고 보아야 할 것이다. 마. 소결론 결국, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 규정된 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하므로, 그에 대한 상표등록이 무효로 되어야 할 것이다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 하고, 이를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 이태종 판사 김제완 판사 박원규 - 353 -

특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2008허3841 등록무효(상) 원 고 스탠리 퍼니처 컴퍼니 인코포레이티드 (Stanley Furniture Company, Inc) 미국 버지니아주 24168 스탠리 타운 페어리스톤 파크 하이웨이 1641 대표자 글렌 프릴러맨 소송대리인 변호사 황영주 피 고 최병길 성남시 분당구 분당동 현대맨선 1동 302호 소송대리인 변리사 이정익 변 론 종 결 2008. 7. 23. 판 결 선 고 2008. 8. 20. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 2. 26. 2007당1387호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. - 354 -

청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 기초사실 가. 심결의 경위 원고는, 피고의 아래 나항 기재 이 사건 등록상표가 국내외에서 주지 저명한 비교대 상상표를 모방하여 등록받은 것이어서 상표법 제7조 제1항 제4, 11, 12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 위 심판청구에 대하여, 이 사건 등록상표에 원고 주장과 같은 등록무 효사유가 존재하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 주문 기재 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일/등록일/등록번호 : 2005. 10. 6. /2006. 9. 19./제678859호 (3) 지정상품 : 가대( 架 臺 ), 강의대, 거울, 걸상, 경대( 鏡 臺 ), 다이밴(Divans), 뒤주, 로커(Lockers), 모자걸이, 벤치, 병풍, 붙박이찬장, 비귀금속제 보석상자, 비의료용 물침대, 삼면경대, 서가, 서류캐비닛, 선반, 세티(Settees), 소파, 식탁, 신문진열대, 신장, 실험대, 안락의자, 안마대, 열쇠걸이판, 오디오랙, 옷걸이, 우산걸이, 의약품 캐비닛, 의자, 의장(옷 장), 이미용품 보관대, 장롱, 장( 長 )의자, 진열대, 진열장, 찬장, 찻장, 책괘, 책꽂이, 책상, 책장, 체경( 體 鏡 ), 침대, 탁자, 테이프 꽂이, 팔걸이의자, 피아노 의자, 화분대, 화장대. - 355 -

다. 비교대상상표 (1) 구성 : (2) 사용상품 : 어린이용 가구류 [인정근거 : 다툼 없는 사실] 2. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부 가. 판단기준 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시 하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이 익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사 용하는 상표는 등록될 수 없다고 규정하고 있는바, 위 규정은 국내 또는 외국의 수요 자 간에 현저하게 인식되어 있는 이른바 주지상표에 대하여, 제3자가 이를 모방하여 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방 법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 위 규정에 해당하기 위해서는 제3자가 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정 인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적으로 사용하여야 하는바, 그 중 특정인의 상표가 주지상표에 해당하는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으 로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 되고, 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 - 356 -

상표의 주지 저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 제3자의 상표의 동일 유사성의 정도, 제3자와 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자 의 관계, 제3자가 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표 와 특정인의 상표의 지정상품의 동일 유사성 내지 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등 을 종합적으로 고려하여 판단하여야 하며, 위 규정에 해당하는지 여부는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후592 판결, 2005. 4. 14. 선고 2004후3379 판결 등 참조). 나. 비교대상상표가 알려진 정도(이 사건 등록상표의 출원일까지) (1) 인정사실 - 원고회사는 1924년경부터 가구를 제조, 판매하기 시작한 이래, 2005년 현재 2,500여 명의 직원이 근무하는 회사로 성장하였고, 미국 증권거래시장(나스닥, Nasdaq)에도 상장되어 있다. - 원고회사의 비교대상상표를 비롯한 전체 가구제품에 대한 연간 총 매출액(미 국 달러화 기준, 이하 같다)은 아래 표와 같다. 연도 매출액(USD) 연도 매출액(USD) 1995 174,179,000 2001 234,322,000 1996 201,905,000 2002 239,485,000 1997 211,905,000 2003 260,641,000 1998 247,371,000 2004 305,815,000 1999 264,717,000 2005 333,646,000 2000 283,092,000 - 원고회사는 1993년 이래 2005년까지 줄곧 미국 내 전체 가구업체 중 15위 정도의 매출액 규모를 유지하고 있다. - 비교대상상표가 부착된 상품에 대한 2001년 이후 미국 내 매출액은 아래 표 와 같다. - 357 -

연도 매출액(USD) 연도 매출액(USD) 2001 102,306,472 2004 119,018,711 2002 109,180,298 2005 124,588,240 2003 112,548,336 - 원고회사는 비교대상상표에 관한 미국 내 광고비로 2004년에는 1,287,000달 러, 2005년에는 1,474,000달러를 지출하였다. [인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제3, 5, 7, 8, 24, 25호증(가지번호 포함)의 각 기 재, 변론 전체의 취지] (2) 위 인정사실에서 알 수 있는 바와 같이, 원고회사는 미국 내 전체 가구업체 중 에서 매출액 규모로 15위권 정도를 유지하고 있는 점, 원고회사의 전체 매출액 중에서 비교대상상표가 부착된 상품의 미국 내 매출액 비중이 1/3 내지 1/2 정도에 이를 만큼 비교대상상표는 원고회사의 주요 브랜드인 점, 비교대상상표가 부착된 가구제품의 매 출액이 연간 1억 달러 이상 꾸준히 유지되고 있는 점, 원고회사의 비교대상상표에 대 한 광고비로 상당한 금액이 지출되고 있는 점, 비교대상상표는 주니어용 가구라는 특 화된 영역에 사용됨으로써 미국 내 일반수요자들에게도 특색있는 브랜드로 쉽게 인식 되었을 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 비교대상상표는 이 사건 등록상표의 출원 일인 2005. 10. 6.경 미국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식된 주지상표라고 함이 상당하다. 다. 부정한 목적이 있는지 여부 비교대상상표의 문자 구성이 독특하다고는 할 수 없지만, 이 사건 등록상표와 비교 대상상표는 그 문자구성이 완전히 동일한 점, 그 지정상품도 가구류로서 비교대상상표 의 사용상품과 유사한 점, 이 사건 등록상표의 권리자인 피고는 우리나라에서 미국 스 타일의 가구를 직접 제조, 판매하고 있으면서, 그 출원 전에 이미 미국에서 주지한 비 - 358 -

교대상상표의 존재를 알고 있었을 것으로 보이는 점, 피고는 미국 스타일의 가구를 독 자적으로 제조, 판매하는 것일뿐 원고회사의 가구를 수입 판매하는 것이 아님에도, 각 종 광고 지면에서는 스스로를 수입전문회사라고 표시하면서 원고회사의 상호도 아울러 표시함으로써, 마치 원고회사로부터 비교대상상표가 부착된 가구를 수입하여 판매하는 것처럼 광고하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 주지상표인 비교대상 상표에 축적된 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 그 가치 를 희석화하여 원고에게 손해를 가할 목적으로 비교대상상표를 모방하여 출원한 것이 라고 할 것이다. 라. 소결론 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하므로, 원고 주장의 나머지 등록무효사유에 대하여 살펴볼 필요 없이, 그 등록이 무효로 되어야 한다. 3. 결 론 그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법한바, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 김명수 판사 심준보 판사 노갑식 해외연수로 서명날인 불능 재판장 판 사 - 359 -

제73조 제1항 제3호 - 361 -

대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2008후507 등록취소(상) 원고, 상고인 주식회사 비쥬얼아이덴티티시스템 고양시 덕양구 행신동 707 남정시티빌 603호 대표이사 정상호 소송대리인 법무법인 다비다 담당변호사 김종규 피고, 피상고인 유주열(******-*******) 서울 동작구 상도5동 원 심 판 결 특허법원 2008. 1. 9. 선고 2007허6539 판결 판 결 선 고 2008. 9. 25. 주 문 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 이 유 상고이유를 판단한다. 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 등록서비스표(등록번호 제44034호)는 지정서비스 업을 출판업 등으로 하여 으로 구성되고, 출판업 에 실제로 사용된 실사용표 - 363 -

장은 으로 구성되어 있는데, 실사용표장 중 위 부분은 구성이 특이하여 문자부분 못지않게 일반 소비자들의 주의를 끌고 부분과 거의 같은 크기로 연 속적으로 이어져 있어서 실사용표장 전체에서 차지하는 비중이 상당하므로 문자부분의 단순한 부기적인 부분에 불과하다고 할 수 없다. 또한, 주식회사 교연컨설팅은 이 사건 등록서비스표를 출원하여 사용하기 이전에 실사용표장과 동일한 표장을 이 사건 등록 서비스표와는 별개의 독립된 서비스표임을 전제로 특허청에 출원하여 등록(등록번호 제31979호)하였고, 실사용표장 중 부분에 대하여도 이 사건 등록서비스표와는 별개의 독립된 서비스표임을 전제로 특허청에 출원하여 등록(등록번호 39770호)한 점 등을 종합하여 볼 때 실사용표장은 그 중 부분의 식별력이 부정될 수 없어 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록서비스표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식 될 것이므로, 위 표장의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장의 사용이라고 할 수 없다. 그렇다면 피고가 실사용표장을 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에 사용한 사실 이 있다고 하더라도 이를 이 사건 등록서비스표와 동일한 형태의 표장의 사용이라고 할 수 없음에도, 이와 달리 판단한 원심에는 서비스표의 사용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유에서의 주장은 이유 있다. 그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. - 364 -

재판장 대법관 김능환 대법관 양승태 주 심 대법관 박시환 대법관 박일환 - 365 -

대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2008후750 등록취소(상) 원고, 상고인 1. 박군석 (******-*******) 서울 금천구 독산2동 2. 김계태 (******-*******) 서울 금천구 시흥동 원고들 소송대리인 변리사 박진호 원고들 소송대리인 특허법인 다래 담당변호사 박승문, 조용식, 이명규, 윤정열, 김정국, 이인종, 김희근, 배순구, 이훈구, 정해곤, 양진, 안정환, 이정은, 이준호 피고, 피상고인 주식회사 이마이크로 시흥시 정왕동 1247-4 시화공단 1라 305호 대표이사 윤창식 소송대리인 변리사 오세중, 김영주 원 심 판 결 특허법원 2008. 1. 25. 선고 2007허8078 판결 판 결 선 고 2008. 9. 25. - 366 -

주 문 원심판결을 파기하고, 이 사건 소를 각하한다. 소송총비용은 원고들이 부담한다. 이 유 직권으로 판단한다. 기록에 의하면, 로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 : 제105501 호)는 이 사건 소가 상고심에 계속 중 그 상표권의 1996. 2. 3.자 존속기간갱신등록을 무효로 한다는 심결이 확정되었으므로, 이 사건 등록상표에 대한 위 상표권의 존속기 간갱신등록은 처음부터 없었던 것으로 되었고, 따라서 이 사건 심판의 심결은 결과적 으로 존속하지 않는 상표권을 대상으로 판단한 셈이 되어 위법한 것이라 하겠으나, 한 편 이 사건 상표권이 소멸한 결과 이 사건 심판의 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 할 것이어서, 이 사건 소 자체가 부적법하게 되었다. 나아가 상표법 제7조 제5항, 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전 의 것, 이하 같다) 제8조 제5항은 상표법 제73조 제1항 제3호 사유를 원인으로 상표 등록취소심결이 확정된 경우 3년간 상표권자에 대하여 그와 동일 유사한 상표의 등록 을 금지하는 한편, 3개월간은 취소심판청구인만이 상표등록출원을 하여 소멸된 등록상 표와 동일 유사한 상표의 등록을 받을 수 있도록 하고 있으나, 위 규정들은 상표법 제 73조 제1항 제3호 사유에 의한 상표등록취소심결의 확정에 따라 그 상표권이 소멸하 는 경우에만 적용되는 것이어서(대법원 2004. 2. 26. 선고 2001후2689 판결 등 참 - 367 -

조), 이 사건에서와 같이 상표권 소멸 당시에 이 사건 등록상표의 등록취소심결이 확 정된 바가 없는 이상 상표권 소멸 후에 상표법 제73조 제1항 제3호 사유에 의한 상표 등록취소심결이 확정된다 하더라도 그 적용이 없다고 할 것이므로, 상표법 제7조 제5 항, 구 상표법 제8조 제5항의 적용을 받기 위하여 이 사건 소가 유지되어야 할 이익이 있다고 볼 수도 없다. 그러므로 원심판결을 파기하고, 이 법원이 직접 심판하기로 하여 이 사건 소를 각하 하며, 소송총비용은 원고들이 부담하게 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주 문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 양창수 대법관 김영란 주 심 대법관 이홍훈 대법관 안대희 - 368 -

특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2007허8078 등록취소(상) 원 고 1. 박군석 (******-*******) 서울 금천구 독산 2동 2. 김계태 (******-*******) 서울 금천구 시흥동 원고들 소송대리인 변리사 박진호 피 고 주식회사 이마이크로 시흥시 정왕동 1247-4 시화공단 1라 305호 대표이사 윤창식 소송대리인 변리사 오세중 변 론 종 결 2008. 1. 11. 판 결 선 고 2008. 1. 25. 주 문 1. 원고들의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고들이 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 2007. 7. 31. 2006당2846호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. - 369 -

이 유 1. 심결의 경위 가. 이 사건 등록상표 (1) 출원일/등록일(최종 존속기간갱신 등록일)/등록번호 : 1983. 10. 14./1984. 10. 2.(2005. 5. 18.)/제105501호 (2) 구성 : (3) 지정상품(2005. 8. 5. 상품분류전환등록된 것임) : 상품류 구분 제2류의 그림물 감, 제16류의 샤프펜슬, 연필, 볼펜, 만년필, 싸인펜, 연필깍기, 필갑, 지우개, 크레 용 (4) 상표권자 : 원고들(조청길에게서 2005. 3. 8. 원고들 및 조영만으로 양도되었다 가 이 사건 소송 계속 중인 2007. 11. 16. 조영만이 자신의 공유지분을 원고들에게 양 도하였다) 나. 불사용취소심판의 청구에 대한 인용심결 피고는 2005. 1. 11. 원고들 및 조영만을 상대로 이 사건 등록상표가 상표법 제73 조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 상표등록의 취소심판을 청구하였다. 특허심판원 은 이를 2006당2846호로 심리하여 2007. 7. 31. 상표권자인 원고들 및 조영만이 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에 서 정당하게 사용하였다는 점을 인정할 증거가 없어서 이 사건 등록상표는 그 등록이 취소되어야 한다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. 갑 1, 2호증, 변론 전체의 취지 - 370 -

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단 가. 원고들 주장의 심결취소사유의 요지 이 사건 등록상표의 공유자 중의 한 사람인 원고 김계태가 2005년 3월경 대형전자 를 운영하는 김형택에게 이 사건 등록상표의 지정상품인 볼펜 등을 제작 의뢰하고 그 제품과 포장에 이 사건 등록상표를 표시하도록 하였고, 그 거래서류인 계약서와 발주 서에 이 사건 등록상표를 표시하고 이를 반포하였다. 그리고 원고 김계태는 2005. 4. 11.경 아트모아 를 운영하는 황병초에게 이 사건 등록상표가 표시된 볼펜과 포장을 양 도하였고, 거래서류인 거래명세표와 세금계산서에 이 사건 등록상표를 표시하고 이를 반포하였다. 따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내 에서 정당하게 사용되었다. 나. 판단 (1) 판단기준 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항 본문의 규정은 상표권자 등이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내 에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 그 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있는바, 어느 지정상품과의 관계에서 등록상표가 정당하게 사용되 었는지의 여부를 결정함에 있어서는 그 지정상품이 교환가치를 가지고 독립된 상거래 의 목적물이 될 수 있는 물품으로서의 요건을 구비하고 있는지의 여부 및 국내에서 정 상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는지의 여부를 기준으로 하여 판단 하여야 할 것이다. 한편, 상표의 사용이라 함은 상표법 제2조 제1항 제6호 각 목 소정 의 행위를 의미하는 것으로서, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등 지 정상품에 직접적으로 사용하는 행위(가, 나 목)뿐만 아니라, 상품에 관한 광고 정가표 - 371 -

거래서류 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위(다 목), 즉 상표 에 관한 선전, 광고행위를 포함한다. 그런데 이와 같은 상표에 대한 선전, 광고행위가 상표법 제2조 제1항 제6호 다 목의 사용행위가 되기 위해서는, 지정상품과 관련하여 행하여진 것이어야 하고 그 지정상품이 국내에서 현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하고 있는 상태에서 행하여진 것이어야 함은 물론이며, 나아가 위 다 목에서 규정하고 있는 바와 같이 단순히 광고 정가표 거래서류 등에 상표를 표시한 것 만으로는 부족하고 상표가 표시된 광고 정가표 거래서류 등이 불특정 다수인이 볼 수 있도록 전시하거나 어느 정도 시중에 보급되어 불특정 다수인이 볼 수 있는 상태가 될 수 있도록 반포하여야 한다(대법원 2006. 9. 22. 선고 2005후3406 판결, 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결, 1994. 12. 27. 선고 93후893 판결, 대법원 1992. 8. 18. 선고 92후209 판결, 1989. 12. 12. 선고 89후759 판결 등 참조). (2) 구체적 판단 (가) 상표법 제2조 제1항 제6호 가, 나 목에 따른 정당한 사용이 있었는지의 여부 원고들은, 상표권의 공유자인 원고 김계태가 김형택으로 하여금 원고 김계태에게 납 품하는 볼펜과 그 포장에 이 사건 등록상표를 표시하도록 하고, 그와 같이 이 사건 등 록상표가 표시된 볼펜과 포장을 황병초에게 양도함으로써 이 사건 등록상표를 정당하 게 사용하였다고 주장한다. 살피건대, 갑 5, 6, 8, 9호증(해당 가지번호 포함)의 각 기재와 증인 김형택의 증언 에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록상표의 공유자인 원고 김계태가 2005 년 3월경 대형정밀 을 운영하는 김형택에게 이 사건 등록상표와 원고들 공유의 등록 번호 제105502호(구성 : )가 표시된 샤프펜슬 또는 볼펜, 합계 500개를 개당 400원으로 정하여 제작할 것을 의뢰하였고, 김형택은 2005. 4. 4.경 원 - 372 -

고 김계태에게 이 사건 등록상표가 표시된 샤프펜슬 480개와 위 등록번호 제105501 호 상표가 표시된 볼펜 480개, 합계 금 422,400원 상당을 납품한 사실, 원고 김계태 는 2005. 4. 11.경 아트모아 를 운영하는 황병초에게 위와 같이 이 사건 등록상표 및 등록번호 제105501호 상표가 각 표시된 샤프펜슬과 볼펜 전량을 개당 450원으로 정 하여 합계 금 432,000원에 공급한 사실은 인정된다. 그러나 상표권의 공유자인 원고 김계태가 김형택으로 하여금 원고 김계태에게 납품 하는 볼펜과 그 포장에 이 사건 등록상표를 표시하도록 하고, 그와 같이 이 사건 등록 상표가 표시된 볼펜과 포장을 황병초에게 양도함으로써 이 사건 등록상표를 그 지정상 품 중 하나에 사용한 사실이 인정된다 하더라도, 나아가 이 사건 등록상표를 사용한 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 적어도 유통될 것을 예정하고 있는 상태였다는 점이 인정되어야 하는바, 이 점에 부합하는 듯한 갑 5 내지 18호증(해당 가지번호 포함)의 각 기재 및 증인 김형택, 이병학의 각 증언은, 갑 1, 5, 6호증, 갑 8 호증의 1, 2, 을 16호증의 1, 2, 을 22호증의 각 기재와 증인 김형택의 일부 증언에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 즉, 1 원고 김계태는 2005. 1. 11. 이 사건 등록 상표의 종전 상표권자인 조청길을 상대로 이 사건 등록상표에 대한 불사용취소심판을 청구하였다가 2005. 3. 9. 조청길로부터 원고 박군석 및 조영만과 함께 이 사건 등록 상표를 양도받고 2005. 3. 31. 위 불사용취소심판 청구를 취하하였는데, 위와 같이 이 사건 등록상표에 대한 불사용취소심판이 계속 중에 취소심판의 대상이 된 등록상표가 표시된 지정상품을 제작 의뢰한다는 것은 실제로 상거래를 위한 준비라기보다는 차후 에 제3자로부터 청구될 지도 모르는 불사용취소심판에 대비하여 거래의 외형을 의식적 으로 만들었다고 볼 여지가 많은 점, 2 우리나라에서 볼펜을 제조하는 43개 사업체의 - 373 -

2005년 출하금액은 1,242억 6,300여 만 원에 이르는 거액인데, 원고가 김형택에게 제 작 의뢰한 금액은 볼펜 이외에 샤프펜슬을 합치더라도 422,400원에 불과하고, 황병초 에게 판매한 금액 역시 432,000원에 지나지 않아 볼펜에 관한 일반적인 거래실정에 비추어 극히 소량일 뿐만 아니라, 여기에 이 사건 심판절차에서 원고측이 위 샤프펜슬 과 볼펜은 단순히 시범적으로 만든 것이라는 취지로 진술한 사정을 덧붙여 보면, 이와 같은 볼펜의 제작 및 판매 행위가 국내에서 통상적인 상거래를 통하여 유통될 것을 전 제로 한 것이라고 볼 수 없는 점, 3 이 사건 등록상표가 표시된 볼펜은 다른 제조회 사가 생산, 판매하는 제품과 포장을 그대로 사용하면서 단지 이 사건 등록상표만을 바 꿔서 표기한 것에 불과한 것이므로 위 볼펜이 일반 수요자 사이에 정상적으로 판매될 것을 예정으로 한 상품으로 보기 어려운 점, 4 이 사건 등록상표를 표시한 샤프펜슬 과 볼펜을 제작한 김형택은 원고 김계태와 친인척관계에 있는 데다가, 위 샤프펜슬 등 과 관련된 제조비용에 대해서도 동일한 증언 기회에 진술이 번복되고 있어 그 신빙성 이 떨어지는 점 등에 비추어 볼 때, 이를 그대로 믿을 수 없고 달리 이를 인정할 만한 아무런 증거가 없다. 따라서 원고 김계태가 김형택으로 하여금 볼펜과 그 포장에 이 사건 등록상표를 표 시하도록 하고, 이 사건 등록상표가 표시된 볼펜과 포장을 황병초에게 양도한 것은 국 내에서 정상적으로 유통되거나 유통될 것을 예정하고 있는 상태에서 이루어진 것이라 기보다는 불사용취소를 회피하기 위한 명목적인 사용이라 할 것이어서, 이 사건 등록 상표가 그 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 상표법 제2조 제1항 제6호 가, 나 목에 따라 정당하게 사용되었다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다. - 374 -

(나) 상표법 제2조 제1항 제6호 다 목에 따른 정당한 사용이 있었는지의 여부 원고들은 이 사건 등록상표가 표시된 거래서류인 계약서, 발주서 및 거래명세표, 세금 계산서가 각 반포되었으므로 이 사건 등록상표가 정당하게 사용되었다고 주장한다. 그러나 설사 위와 같은 거래서류에 이 사건 등록상표가 표시되었다고 하더라도 앞서 살펴본 바와 같이, 이 사건 등록상표를 거래서류에 표시할 당시에 이 사건 등록상표를 사용한 지정상품이 국내에서 현실적으로 유통되고 있거나 적어도 유통을 예정, 준비하 고 있는 상태였다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이러한 거래서류가 국내에서 반포되었다 는 점을 인정할 만한 증거도 없으므로, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 상표법 제2조 제1항 제6호 다 목에 따라 정당하 게 사용되었다고 할 수 없는 것이어서, 원고들의 위 주장은 이유 없다. 다. 소결론 원고들이 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 그 취소심판청구일 전 3년 이내 에 국내에서 정당하게 사용하였거나, 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유를 증명하 지 못하지 못하고 있어서, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 상표등록이 취소되어야 하므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법 하다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 없어 기각한다. - 375 -

재판장 판사 성기문 판사 강경태 판사 한동수 - 376 -

대 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2001후2689 등록무효(상) 원고, 피상고인 주식회사 슈페리어 서울 강남구 대치동 996 대표이사 김성열 소송대리인 변리사 안진석 피고, 상고인 장병도 (******-*******) 부산 사하구 당리동 소송대리인 변리사 박용환 원 심 판 결 특허법원 2001. 7. 26. 선고 2001허201 판결 판 결 선 고 2004. 2. 26. 주 문 원심판결을 파기하고, 원고의 청구를 기각한다. 소송총비용은 원고의 부담으로 한다. 이 유 1. 원심은 다음과 같이 판단하였다. 즉 구 상표법(1998. 7. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73 조 제1항 제1호 사유에 해당함을 이유로 피고의 등록번호 제286446호 상표(이하 제 - 377 -

286446호 상표 라고만 한다)의 등록을 취소한 심결(특허심판원 97당157호) 및 같은 항 제3호 사유에 해당함을 이유로 제286446호 상표의 등록을 취소하는 심결(특허심판 원 97당257호)은 그 각 심결등본이 같은 날인 1998. 7. 6. 피고의 적법한 대리인에게 송달되었는데, 그 후 97당157호 심결에 대한 취소소송은 당사자 쌍방의 2회 불출석으 로 인한 취하간주로 종료되었고, 97당257호 심결에 대한 취소소송은 2000. 11. 10. 대법원이 소 각하 판결을 선고함으로써 종료되었으므로, 97당157호 심결과 97당257 호 심결은 각각 심결 등본의 송달일(1998. 7. 6.)로부터 30일이 경과한 1998. 8. 6.로 소급하여 동시에 확정되었다고 할 것이다. 따라서 제286446호 상표는 구 상표법 제 73조 제1항 제1호 및 제3호 사유에 의하여 소멸한 것이고, 이 사건 등록상표(등록번호 제467875호)는 제286446호 상표와 유사한 상표로서 그 상표의 지정상품과 동일 유사 한 상품을 지정상품으로 하여 제286446호 상표의 등록취소심결 확정일(1998. 8. 6.) 부터 3년이 경과하기 전인 1998. 11. 2. 출원되어 2000. 4. 10. 등록된 것이므로 이 사건 등록상표에는 상표법 제7조 제5항의 등록무효사유가 있다는 것이다. 2. 이 법원의 판단 그러나 원심의 판단은 다음의 이유로 수긍하기 어렵다. 구 상표법 제73조 제1항 제3호 사유를 원인으로 한 상표등록취소심결이 확정된 경우 3년간 그와 동일 유사한 상표의 등록을 금지하고 있는 구 상표법 제7조 제5항은 구 상표법 제73조 제1항 제3호 사유에 의한 상표등록취소심결의 확정에 따라 그 상표 권이 소멸하는 경우에만 적용되는 것이고, 별도의 원인으로 등록취소를 구하는 등록상 표 자체가 소멸하고 이에 따라 위 제73조 제1항 제3호 사유를 원인으로 상표등록취소 심결의 효력을 다툴 이익이 없어져 소가 각하됨으로써 상표등록취소심결이 형식적으로 - 378 -

확정된 데 불과한 경우에는 그와 같은 심결 확정을 근거로 상표법 제7조 제5항이 적 용될 수 없다고 보아야 한다. 기록에 의하면, 대법원 2001. 11. 10. 선고 98후2696 판결이 97당257호 심결의 취소를 구하는 소를 각하함에 따라 97당257호 심결이 97당157호 심결과 같은 날 확 정되었음은 원심이 판시한 바와 같지만, 위 98후2696 판결은, 상표법 제73조 제1항 제1호 사유를 원인으로 하는 상표등록취소심결인 97당157호 심결이 확정됨으로써 제 286446호 상표가 소멸함에 따라 피고가 더 이상 97당257호 심결의 효력을 다툴 이익 이 없어졌고, 달리 이 사건 소송의 대상인 심결이 외형상 잔존함으로 인하여 피고의 어떠한 법률상의 이익이 침해되었다고 볼 만한 사정이 없다는 이유로 97당257호 심결 의 취소를 구하는 소를 각하하였을 뿐, 제286446호 상표에 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 등록취소사유가 있는지 여부에 대하여는 심리 판단한 바 없으므로, 위 97당 257호 심결은 제286446호 상표에 구 상표법 제73조 제1항 제3호의 등록취소사유가 있음을 확정하는 심결에 해당하지 아니하는 것이어서, 97당257호 심결의 확정일이 97 당157호 심결의 확정일과 같다고 하더라도, 제286446호 상표는 97당157호 심결의 확 정에 의하여 등록이 취소된 것으로 보아야 하지, 97당257호 심결에 의하여 그 등록이 취소된 것이라고 볼 수는 없다. 그럼에도 불구하고, 원심이 소 각하 판결로 심결이 확정되는 경우에 그 소 각하 판결의 이유에 관계없이, 그 확정된 심결이 그 심결의 내용 그대로의 효력을 갖는다는 이유로, 제286446호 상표가 상표법 위 97당257호 심결에 의하여 취소된 것으로 볼 수 있다면서, 이 사건 등록상표에 상표법 제7조 제5항이 적용된다고 판단한 것은 소 각하로 확정되는 심결의 효력에 관한 법리를 오해한 위법이 있고 이를 지적하는 상고 이유의 주장은 이유 있다. - 379 -

3. 그러므로 나머지 상고이유에 대하여는 살필 것도 없이 원심판결을 파기하고, 이 사건에 대하여는 자판하기에 충분하므로 대법원이 자판하기로 하는바, 이 사건 등 록상표에 구 상표법 제7조 제5항의 등록무효사유가 없다고 판단한 특허심판원 2000. 11. 30.자 2000당1021호 심결은 정당하고 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없 으므로 이를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 이용우 대법관 조무제 대법관 이규홍 주 심 대법관 박재윤 - 380 -

제73조 제1항 제8호 - 381 -

특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2008허7003 등록취소(상) 원 고 주식회사 슈페리어 서울 강남구 대치동 대표이사 김성열 소송대리인 변리사 안영길 피 고 1. 장상훈(******-*******) 2. 김순이 (******-*******) 피고들 주소 대구 중구 대신동 피고들 소송대리인 변리사 박용환 환송전 판결 특허법원 2007. 12. 27. 선고 2007허7099 판결 환 송 판 결 대법원 2008. 5. 29. 선고 2008후408 판결 변 론 종 결 2008. 7. 10. 판 결 선 고 2008. 7. 24. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 7. 11. 2006당2065호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고들의 부담으로 한다. - 383 -

청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일/등록일/등록번호 : 1998. 11. 2./2000. 4. 10./제467875호 (3) 지정상품 : 단화, 비닐화, 샌들화, 슬리퍼, 골프화, 육상경기용화, 방한화, 신발 안창, 스키화, 신발용 뒷굽(상품류 구분 제25류) (4) 상표권자 : 피고들 나. 대상상표 (1) 구성 1 대상상표 1 :, 2 대상상표 2 : 3 대상상표 3 : (2) 사용자와 사용상품 : 원고는 1983년경부터 대상상표들이 부착된 골프의류, 골 프화, 골프가방, 골프장갑, 골프양말, 골프모자 등을 생산, 판매하여 왔다. - 384 -

다. 실사용상표 (1) 구성 1 실사용상표 1 :, 2 실사용상표 2 : 3 실사용상표 3 : (2) 사용자와 사용상품 : 주식회사 스톤필드(이하 스톤필드 라고 한다)가 2005. 2. 1. 피고들과 이 사건 등록상표에 관하여 2005. 2. 1.부터 2007. 1. 31.까지 통상사용 권을 갖는 계약을 체결하고, 2005. 2.경부터 2005. 10.경까지 2005년 2월호 golfmania 라는 잡지에 골프화를 광고하는 등 실사용상표 1, 2를 사용하였고, 주식회 사 타크가 2005. 5. 1. 피고들과 이 사건 등록상표에 관하여 2005. 5. 1.부터 2007. 4. 30.까지 통상사용권을 갖는 계약을 체결하고, 2005. 8.경부터 2005. 10.경까지 이 철우 등에게 실사용상표 3이 부착된 단화 등을 판매하였다. 라. 절차의 경위 (1) 원고는 2006. 8. 10. 특허심판원에, 이 사건 등록상표는 심판청구일 전 계속하 여 3년 이상 국내에서 상표권자 등에 의하여 그 지정상품에 대하여 사용된 사실이 없 어서 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서, 상표등록취소심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2006당2065호로 심리한 후, 2007. 7. 11. 이 사건 등록상표가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품에 대하여 사용되었다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. (2) 원고가 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 및 제8호에 해당된다 고 주장하면서 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였는데, 특허법원은 이를 2007허 - 385 -

7099호로 심리한 후, 2007. 12. 27. 이 사건 등록상표와 실사용상표들은 동일성이 있 는 형태의 표장이라고 할 수 없어서 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다는 이유로 이 사건 심결을 취소하는 판결을 하였다. (3) 이에 다시 피고들이 상고를 제기하였는데, 대법원은 위 상고사건을 2008후408 호로 심리한 후, 2008. 5. 29. 실사용상표 2는 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일성 을 상실하기에 이르렀다고 할 수 없어서, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제 3호에 해당되지 않는다는 이유로 위 2007허7099호 판결을 파기하고 특허법원에 환송 하는 판결을 하였다. 증거 갑 제1, 2호증, 갑 제4 내지 19호증(각 가지번호 생략), 을 제1 내지 14호증 (각 가지번호 생략), 변론의 전취지, 현저한 사실 2. 이 사건 심결의 적법여부에 대한 판단 원고는, 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당된다는 주장을 철회 하고, 같은 항 제8호에 해당된다고만 주장하므로, 이에 관하여 살펴본다. 가. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당되는지 여부 (1) 법리 상표법 제73조 제1항 제8호는, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우를 상 표등록의 취소사유로 규정하고 있는바, 위 규정에 따라 상표등록이 취소되기 위해서는, 첫째 전용사용권자 또는 통상사용권자가 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상 - 386 -

품에 등록상표나 이와 유사한 상표(실사용상표)를 사용하여야 하고, 둘째 그 결과 혼 동의 대상이 되는 상표(대상상표)를 사용하는 타인의 상품과 품질의 오인을 생기게 하 거나 또는 상품출처에 관하여 대상상표와 혼동을 생기게 하여야 한다. (2) 실사용상표 1이 이 사건 등록상표와 동일 유사한지 여부 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 스톤필드가 2005. 2.경부터 2005. 10.경까지 실사용상표 1을 사용한 사실은 앞서 인정한 바와 같으므로, 실사용상표 1이 이 사건 등록상표와 동일 유사한지 여부에 대하여 살펴본다. 실사용상표 1( )과 이 사건 등록상표( )를 대비 하면, 실사용상표 1은 이 사건 등록상표에 비해 도형부분이 작아지면서 삼등분된 원 내의 셋째 단이 검은색이 되고, 영문자부분이 커지면서 글자체가 달라지며, 일곱 번째 문자 O 의 폭이 다른 영문자보다 넓어지고, 검은 배경색에 한글과 영문자를 흰색으로 배치하고, 영문자 위쪽에 골프화의 명가 라는 문구가 부기되어 있는 등의 변형으로 인 하여, 실사용상표 1은 이 사건 등록상표와 동일한 상표라고 보기는 어렵고 유사한 상 표라고 할 것이다. (3) 대상상표와 혼동이 생기게 하는지 여부 (가) 대상상표의 알려진 정도 1) 갑 제4 내지 20호증(각 가지번호 생략)의 각 기재에 변론의 전취지를 종합 하면, 아래와 같은 사실을 인정할 수 있다. 1 원고회사는 1983년경부터 대상상표들이 부착된 골프의류, 골프화, 골프가 방, 골프장갑, 골프양말, 골프모자 등을 생산, 판매하여 왔는데, 원고회사의 연도별 매 출액과 연간 광고비지출액은 아래 표 기재와 같다(억 미만 버림). - 387 -

연도 매출액 광고비 연도 매출액 광고비 1995 644억 원 18억 원 2000 745억 원 25억 원 1996 730억 원 20억 원 2001 850억 원 21억 원 1997 605억 원 22억 원 2002 1128억 원 37억 원 1998 459억 원 10억 원 2003 1135억 원 34억 원 1999 638억 원 12억 원 2004 1139억 원 42억 원 2 원고회사는 1995. 6. 슈페리어 오픈 골프대회를 주최하였고, 이후 2000. 11.경까지 5회에 걸쳐 슈페리어 오픈 골프대회를 주최하였다(5차례 대회 모두 SBS 서울방송 이 후원하였다). 3 원고회사는 1996. 4.경 최경주와 프로골퍼 스폰서계약(3년)을 체결하였고, 이후 2차례 갱신하여 2004. 4.경 현재까지 최경주와의 위 스폰서계약을 유지하였고, 최경주는 2002년 미국 PGA 골프대회에서 한국인 최초로 우승을 차지하였다. 4 1998. 2. 12.자 한국경제신문에는 최경주 발굴 후원 대회개최 등 스포츠마 케팅도 활발, 국내 최초의 골프웨어 전문브랜드로 꼽히는 슈페리어는 IMF 때문에 그 명성이 한결 높아지고 있다. 라고, 1998년 3월호 섬유저널에는 슈페리어는 이미 작년 도에 기존대리점 60개점, 백화점 40개점에 달하던 매장을 대리점 50개점, 백화점 35 개점으로 효율 위주 정리를 완료해 놓기도 했다. 올해 물량은 7백 50억 원을 계획 하고 있다. 라는 내용과 함께 대상상표들이 표시된 기사가 여러 차례에 걸쳐 국내 주요 신문과 섬유전문신문에 게재되었다. 2) 위 인정사실에 의하면, 적어도 2002년 최경주가 미국 PGA대회에서 한국인 최초로 우승을 차지한 무렵 이후 대상상표들이 부착된 원고회사의 골프의류 등의 매출 이 급격히 상승하였고, 그 이후의 매출액도 꾸준히 유지되고 있었으므로, 대상상표들은 골프의류, 골프화 등에 대하여 실사용상표 1이 사용될 무렵인 2005. 2.경 현재 국내의 일반 거래계에서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식되었다고 할 것이다. - 388 -

(나) 혼동 여부 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 스톤필드가 사용한 실사용상표 1은 이 사 건 등록상표와 유사한 상표이고, 실사용상표 1( )은 대상상표 1, 3 (, )과 비교할 때, 도형부분이 작은 원을 가 로로 삼등분하여 그 중 가운데 부분에는 오른쪽으로 펄럭이는 깃발이 그려져 있고, 밑 부분은 검은색으로 배치하고(대상상표 3은 흰색), 원 아래쪽 밑에는 가운데 부분부터 원의 좌우측 위쪽으로 나뭇가지와 잎이 서로 얽혀져 원의 주위를 감싸 올라가듯이 그 려져 있으며, 도형의 우측부분에 영문자 SUPERIOR 가 가로방향으로 띄어쓰기 없이 쓰여져 있고, 영문자 중 일곱 번째 문자 O 의 폭이 다른 영문자보다 넓어져 있고, 영 문자 위쪽에 한글(실사용상표 1은 골프화의 명가 라고, 대상상표 1, 3은 레저패션의 명품 라고 되어 있어서 그 관념이 매우 유사하다)이 부기되어 있는 등 도형과 문자의 상대적 크기, 글자체, 글자크기 등 그 구성이 매우 유사하고, 실사용상표 1의 사용상품 과 대상상표의 사용상품은 골프화 등으로 동일 유사하다. 따라서 실사용상표 1이 위와 같이 사용되는 경우 일반수요자들은 실사용상표 1 이 사용된 골프화가 대상상표의 권리자 또는 그와 특별한 관계에 있는 자에 의하여 생 산, 판매되는 것으로 오인 혼동을 일으킬 염려가 매우 크다고 할 것이다. (4) 피고들은, 이 사건 등록상표는 실사용상표들과 같이 동일성의 범주 내에서 그 지정상품에 정당하게 사용되었으므로, 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당되지 않는다 고 주장한다. 그러나 위에서 살펴본 바와 같이 실사용상표 1은 이 사건 등록상표와 유 사한 상표이기는 하나, 동일성의 범위를 벗어난 상표라고 할 것이고(위 대법원 2008후 - 389 -

408호 판결에서는 실사용상표 2가 이 사건 등록상표와 동일성을 상실하기에 이르렀다 고 할 수 없다고 판단하였다), 이와 다른 전제에 선 피고들의 위 주장은 이유 없다. 나. 소결론 따라서 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 스톤필드가 이 사건 등록상표를 변형하 여 실사용상표 1을 사용한 것은 거래계의 일반 수요자로 하여금 대상상표들과 오인 혼동 을 생기게 한 경우에 해당하고, 피고들이 상표권자로서 상당한 주의를 하였다고 볼 사정 도 없어서, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 그 등록이 취소되어 야 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소를 면할 수 없다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하 기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 원유석 판사 우라옥 판사 김종석 - 390 -

권리범위확인심판 - 391 -

대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2006후2295 권리범위확인(상) 원고, 피상고인 박경재 (******-*******) 서울 강동구 암사동 소송대리인 변호사 신영한 피고, 상고인 리플렉사이트 코오퍼레이션 (Reflexite Corporation) 미국 코네티컷 6001 에이번 다알링 드라이브 120 (120 Darling Drive, Avon, CT 6001, U.S.A.) 대표자 스티븐 엠. 스콧 (Steven M. Scott) 소송대리인 변호사 이정일 원 심 판 결 특허법원 2006. 7. 7. 선고 2006허3458 판결 판 결 선 고 2008. 7. 10. 주 문 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다. 이 유 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 준비서면들의 기재는 상고이유 - 393 -

를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 상표권의 권리범위확인심판 사건에서 확인을 구하는 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 하려면 상표로 사용할 것이 전제되어야 할 것인바, 그 표장이 상표의 본질적 인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다(대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후 2027 판결, 대법원 2007. 10. 12. 선고 2007다31174 판결 등 참조). 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고가 이 사건 등록상표(등 록번호 제185812호)의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 오른쪽 그림의 표장(이하 확인대상표장 이라 한다)은 빛을 비춘 상 (확인대상표장) 태에서 사용되는 상품인 반사원단제품 을 일정한 각도로 기울여 살펴볼 때 식별할 수 있는 것으로 특정된 것인데, 그 사용상품은 빛이 반사되는 성질을 가지고 있어서 안전 표지판이나 안전복 등 각종 안전용품의 원재료로 사용되는 것이므로, 이러한 사용상품 의 특성상 상표를 그 상품 자체에 표시할 경우에 상품의 반사기능을 해치지 않으면서 완제품의 외관에는 나타나지 않도록 상표를 표시할 것으로 보이고, 실제 거래계에서 사용상품의 수요자인 안전용품의 제조업자들은, 확인대상표장이 일반인이 쉽게 식별할 수 없도록 사용상품에 표시되었다 하더라도, 사용상품을 빛에 비추어 보는 방법 등을 통 하여 그 표시된 표장을 자타상품의 출처표시로 사용하고 있다고 보는 것이 합리적이다. 그럼에도 원심이, 확인대상표장은 상표로 사용된 것이 아니어서 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 데에는 상표적 사용에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니한 잘못이 있다 할 것이고, 이는 판결의 결과에 영향을 미쳤음이 분명하다. 이 점을 지적하는 피고가 상고이유서에서 한 주장은 이유 있다. - 394 -

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 원심법원 으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 박일환 주 심 대법관 양승태 대법관 박시환 대법관 김능환 - 395 -

특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2006허3458 권리범위확인(상) 원 고 박경재 (******-*******) 서울 강동구 암사동 소송대리인 변호사 신영한 피 고 리플렉사이트 코오퍼레이션 (Reflexite Corporation) 미국 코네티컷 6001 에이번 다알링 드라이브 120 (120 Darling Drive, Avon, CT 6001, U.S.A.) 대표이사 스티븐 엠. 스콧(Steven M. Scott) 소송대리인 변리사 이정일, 장수현 소송복대리인 변리사 선종철 변 론 종 결 2006. 6. 16. 판 결 선 고 2006. 7. 7. 주 문 1. 특허심판원이 2006. 3. 13. 2005당2530호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. - 396 -

청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 심결의 경위 가. 원고는 아래 다항 기재 등록상표(이하 이 사건 등록상표라고 한다)의 권리자인 피고를 상대로, 원고가 사용하는 아래 라항 기재 확인대상표장이 상표법상 상표의 사 용에 해당되지 않고, 확인대상표장의 사용상품이 이 사건 등록상표의 지정상품과 상이 하다는 이유 등을 들어 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한 다는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 나. 특허심판원은 확인대상표장의 사용상품이 야간에 안전을 위해서 사용되는 상품 으로 빛을 비추어야 그 기능이 발휘되고, 사용상품에 빛을 비추었을 때 상품에 표시되 어 있는 표장이 일반 수요자에게 식별될 수 있으므로 확인대상표장을 사용상품에 표시 하는 행위는 상표법상 상표의 사용에 해당되며, 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 구성상 동일, 유사하고, 확인대상표장의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품이 모 두 빛의 반사를 이용하고 야간에 안전을 위하여 도로 교통표지판, 야간 현장 근로자의 안전복, 안전시설물 등에 사용되는 원단으로서 그 품질, 형상, 용도, 생산, 판매경로 및 수요자가 일치하여 거래의 통념에 따라 판단할 때 유사하므로, 확인대상표장이 이 사 건 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 주문 기재의 심결을 하였다. - 397 -

다. 이 사건 등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일/등록일/존속기간갱신등록일 : 1989. 1. 14./1989. 12. 20./1999. 9. 20. (3) 등록번호 : 제185812호 (4) 지정상품 : 반합성섬유직물, 직물용유리섬유직물, 화학섬유교직물, 고무직물, 밴드지, 합성섬유직물, 피복고무사직물, 테이프직물, 밴드직물, 부직포{구 상표 법 시행규칙(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 별표 1 상품류 구분 제24류에 해당하고, 구 상표법 시행규칙(1990. 9. 4. 상공부령 제753호로 전문개정되기 전의 것) 제10조 제1항의 별표 1 상품류 구분 제49류의 반합성섬유직물 등이 동일성을 유지하면서 상품류 전환등록된 것임} 라. 확인대상표장 (1) 구성 : (2) 사용상품 : 반사원단제품 인정근거 : 당사자 사이에 다툼 없음 2. 심결의 적법 여부에 대한 판단 가. 당사자 주장 (1) 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지 - 398 -

사용상품에 표시된 확인대상표장은 빛 반사시 일정각도로 기울일 때만 보이게 되어 일반 수요자가 식별하기 곤란하므로 상표법상 상표의 사용이라 볼 수 없고, 확인 대상표장의 사용상품이 이 사건 등록상표의 지정상품과 품질, 용도, 생산, 판매경로 및 수요자가 서로 달라 비유사하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속 하지 않는다. (2) 피고 주장의 요지 확인대상표장은 빛을 사용상품에 비추고 일정 각도로 기울일 때 일반 수요자에 게 식별될 수 있어 이를 사용상품에 표시한 행위는 상표법상 상표의 사용에 해당되고, 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 그 표장 및 지정상품과 사용상품이 유사하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다. 나. 판단 (1) 상표는 특정한 영업주체의 상품을 표창하는 것으로서 그 출처의 동일성을 식 별하게 함으로써 그 상품의 품위 및 성질을 보증하는 작용을 하며, 상표법은 이와 같 은 상표의 출처 식별 및 품질 보증의 기능을 보호함으로써 당해 상표의 사용에 의하여 축조된 상표권자의 기업신뢰이익을 보호하고 유통질서를 유지하며 수요자의 이익도 보 호하는 것이므로, 상품에 이러한 상표의 기능을 갖지 않는 표장을 사용하는 것은 상표 법에서 말하는 상표의 사용이라고 할 수 없다(대법원 2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결 참조). 따라서 어느 표장이 사용상품에 표시되고 설령 그 표장이 등록상표와 유사하다고 하 더라도 위와 같은 상표의 기능을 다하고 있지 않다면, 상표법에서 말하는 상표의 사용에 해당하지 않아 그 표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 않게 되므로, 먼저 확인대상표 - 399 -

장이 상표법에서 말하는 상표 및 상표의 사용에 해당하는지 여부에 관하여 살펴본다. (2) 갑 제1호증, 갑 제3호증의 1, 2의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 확인대상표장은 와 같이 특별한 외관, 호칭 및 관념을 낳는 추가적인 기호나 문자 없이 2개의 삼각프리즘을 상하로 접합시킨 다이아몬드 도형만으로 구성되 어 사용상품인 반사원단제품 자체에 일정 간격으로 표시되어 있고, 사용상품이 평면 또는 정면상태에 놓여 있을 때에는 확인대상표장이 전혀 보이지 않으며 빛이 반사되는 상태에서 사용상품을 일정한 각도로 기울여 주의깊게 살펴 볼 때에만 육안으로 식별되 는 사실을 인정할 수 있는바, 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 지정상품에 표시된 것과 유사한 태양으로 사용상품에 표시되어 있으나, 자연스럽게 보일 수 있는 부분에 표시되어 있지 않아 거래자나 일반 수요자가 그 상품의 유통이나 통상적인 사용 또는 유지행위에 있어서 그 표장의 존재조차 알 수 없고, 오로지 빛을 반사시킨 상태에서 일정한 각도로 기울여 볼 때에만 인식될 수 있으며, 설령 그와 같이 인식할 수 있다고 하더라도 사용상품에 표시된 표장의 크기가 매우 작고 희미하여 자세히 들여다보지 않 고서는 그 표장을 제대로 식별해 낼 수 없고, 확인대상표장의 외관 및 관념이 사용상 품의 속성과 밀접한 관련이 있다고 보기 어려우며, 확인대상표장이 사용상품 자체에 표시되어 있는 것 외에 생산, 판매, 유통 등에도 사용되고 있다고 인정할 자료가 없는 사정 등을 더하여 보면, 확인대상표장이 거래자나 일반 수요자에게 사용상품의 출처를 표시하고 자타상품의 식별을 위한 표지로서 인식되고 기능을 하고 있다고 보기 어려우 므로, 상표법 제2조 1호의 자기 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하 기 위하여 사용된 표장 및 6호의 상표의 사용 에 해당되지 않는다고 봄이 상당하다. - 400 -

(3) 그렇다면 사용상품에 표시된 확인대상표장은 상표법에서 말하는 상표 및 상표 의 사용에 해당되지 아니하므로, 이 사건 등록상표와 표장 및 지정상품 등의 유사 여 부 판단에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니함에도 확인대상표장이 상표법상 상표의 사용에 해당됨을 전제로 이 사건 등록상 표와 유사하다는 이유로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단한 이 사건 심 결은 위법하다. 3. 결론 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 이성호 판사 윤태식 판사 심준보 - 401 -

특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2007허13155 권리범위확인(상) 원 고 송현수 (******-*******) 서울 송파구 방이동 소송대리인 변리사 최석원 피 고 주식회사 한국보건교육연구 서울 중구 을지로6가 18-17 밀링레빌딩 1811호 대표이사 반승환 소송대리인 변리사 신민숙 변 론 종 결 2008. 4. 8. 판 결 선 고 2008. 4. 23. 주 문 1. 특허심판원이 2007. 10. 30. 2007당1001호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 402 -

이 유 1. 기초사실 [인정근거 : 갑 제1, 2호증] 가. 심결의 경위 피고는 원고의 아래 다항 기재 확인대상서비스표가 피고의 아래 나항 기재 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다고 주장하면서 권리범위확인심판을 청구하였는데, 특허심판원은 양 서비스표의 표장이 유사하고 지정서비스업도 동일하므로 확인대상서 비스표는 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다는 이유로, 위 심판청구를 인용하 는 내용의 주문 기재 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 등록서비스표 (1) 구성 : (2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 1999. 11. 3./ 2001. 2. 6./ 제66235호 (3) 지정서비스업 : 간호사학원경영업, 조무사학원경영업(서비스업류 구분 제41류) 다. 확인대상서비스표 (1) 구성 : (2) 지정서비스업 : 간호사학원경영업, 조무사학원경영업 - 403 -

2. 확인대상서비스표가 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속하는지 여부 가. 판단기준 서비스표의 유사 여부는 동종의 서비스업에 사용되는 두 개의 서비스표를 외관, 칭 호, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 서비스표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 서비스업의 출처에 대한 오 인 혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 서비스표를 전체적으로 관 찰하는 경우에도 지정서비스업의 보통명칭, 관용표장, 기술적 표장, 업종표시나 기타 식별력이 없는 부분은 제외하고, 수요자의 주의를 끌기 쉬운 식별력 있는 요부를 대 비하여 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2000. 1. 28. 선고 97후3272 판결 등 참조). 나. 표장의 유사 여부 [인정근거 : 갑 제2호증, 을 제1, 2호증, 변론 전체의 취지] (1) 이 사건 등록서비스표와 확인대상서비스표는 모두 좌측의 도형부분과 우측의 문자부분이 결합된 표장인데, 우측의 문자부분은 메디칼간호학원 의 한글과 그 영문에 해당하는 MEDICAL NURSING SCHOOL 또는 Medical Nursing School 이 상하로 결합된 것으로서, 국내의 일반수요자들에게 의료간호학원 또는 내과간호학원 등으로 관념되는 기술적 표장 내지 업종표시에 해당하므로, 그 지정서비스업인 간호사학원경 영업 등과 관련하여 자타 서비스업을 구분하는 식별력이 없고 또한 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것은 공익에도 반한다고 할 것인바, 따라서 이러한 식 별력 없는 부분은 양 서비스표의 유사 판단에서 제외하고 식별력이 부정되지 아니하고 요부에 해당하는 도형부분을 대비하여 그 유사 여부를 판단함이 상당하다. - 404 -

(2) 나아가 도형부분을 대비하여 보건대, 양 서비스표의 도형부분은 하얀색 십자가 가 중앙에 배치된 점에서 공통되지만, 이와 같은 십자가 형상은 병원 등 의료기관의 표시로서 널리 관용되는 형상이므로 그 지정서비스업과 관련하여 자타 서비스업을 구 분하는 식별력이 극히 미약하다고 할 것이어서 서비스표의 유사 판단에 큰 비중을 둘 수 없는 반면, 양 서비스표의 도형부분은 십자가를 둘러싼 방패의 형상과 그 상부의 책, 약상자, 비둘기 및 왕관의 형상, 방패를 좌우로 감싸는 나뭇잎과 독수리 날개의 형 상, 하부 리본의 형상과 문자 기재 여부 등의 점에서 그 외관에 현저한 차이가 있다. (3) 결국 양 서비스표의 표장을 그 요부에 해당하는 도형부분을 중심으로 전체적, 객관적, 이격적으로 살펴볼 때 동일한 서비스업에 사용되더라도 수요자로 하여금 그 서비스업의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로 서로 유사하다고 할 수 없다. 다. 소결 따라서 확인대상서비스표는 이 사건 등록서비스표와 표장이 상이하여 그 권리범위 에 속하지 아니한다. 3. 결론 그렇다면 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고 그 취소를 구하는 원고의 청 구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 김명수 판사 오충진 판사 심준보 - 405 -

특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2008허2794 권리범위확인(상) 원 고 씨앤앤코스메틱 주식회사 부천시 오정구 내동 186-4 대표이사 김영숙 소송대리인 변리사 이덕록 피 고 김영애 (******-*******) 서울 은평구 갈현동 380-8 소송대리인 변리사 정병호 변 론 종 결 2008. 7. 24. 판 결 선 고 2008. 8. 28. 주 문 1. 특허심판원이 2008. 2. 1. 2007당2692호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 406 -

이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일/등록일/등록번호 : 2003. 12. 12./2005. 6. 7./제620398호 (3) 상표권자 : 원고 (4) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 애완견 샴푸, 애완견 린스, 애완견 린스겸용샴 푸, 제5류의 애완견 구강청량제, 애완견 아이크리너, 애완견 이어크리너, 애완견 탈 취제, 제31류의 애완 동물용 사료 및 간식 나. 확인대상표장 (1) 구성 : (2) 사용자 : 피고 (3) 사용상품 : 얼룩 및 냄새 제거제{애완동물로부터 발생한 모든 냄새 및 얼룩을 제거할 수 있을 뿐만 아니라 일반 얼룩제거(의류, 침구 및 쇼파) 및 악취발생장소(씽크 대, 배수구 및 쓰레기통)의 냄새를 제거하는데 사용됨} 다. 이 사건 심결의 경위 피고는 특허심판원에 원고를 상대로, 피고가 사용하는 확인대상표장은 간단하고 흔 히 있는 표장만으로 된 상표에 해당하여 식별력이 없는 상표이므로 이 사건 등록상표 - 407 -

의 권리범위에 속하지 아니한다 는 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이 에 특허심판원은 2008. 2. 1. 2007당2692호로 피고의 청구를 인용하는 이 사건 심결 을 하였다. [인정근거] 갑 제1, 2호증, 변론의 전취지 2. 이 사건 심결의 적법 여부 가. 확인대상표장이 관용상표에 해당하는지 여부 피고는 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 출원일 이전부터 애완동물용 얼룩 및 냄새제거제에 관용적으로 사용되어 왔으므로 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는 다는 취지의 주장을 한다. 그러므로 살피건대, 관용상표라 함은 특정종류에 속하는 상품에 대하여 동업자들 사이에 자유롭고 관용적으로 사용되고 있는 표장을 말하는바(대법원 1999. 11. 12. 선 고 99후24 판결 참조), 을 제19 내지 35호증의 각 기재에 의하면 2001. 6.경부터 2003. 3.경까지 확인대상표장이 부착된 애완동물용 얼룩 및 냄새제거제가 애견인( 愛 犬 人 )이라는 월간지에 17회에 걸쳐 광고된 사실과 그 광고는 동일인에 의하여 이루어진 사실을 인정할 수 있으나, 위 인정사실만으로 확인대상표장이 이 사건 심결 당시 관용 상표가 되었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 나아가 확인대상표장이 동업자들 사이에 자 유롭고 관용적으로 사용되고 있다는 점을 인정할 다른 증거도 없으므로, 피고의 위 주 장은 이유 없다. 나. 확인대상표장이 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표인지 여부 피고는 확인대상표장은 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표에 해당하여 식별력 - 408 -

이 없는 상표이므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 주장을 한다. 그러므로 살피건대, 확인대상표장은 N과 S의 영문자 사이에 구두점을 둔 구성으로 되어 있으나 문자와 구두점 모두 다소 두껍게 처리하고 검정색 실선으로 된 테두리 안 에 황색( 黃 色 )을 채우고 황색부분과 테두리 사이에 여백을 둠으로써 시각적으로 두드 러져 보이므로, 이를 두고 식별력이 없는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표라 할 수 없을 뿐만 아니라 기타 식별력이 없는 표장으로서 공익상 특정인에게 배타적으 로 독점시키는 것이 적당하지 않는 상표라고 볼 별다른 이유도 발견할 수 없다. 따라 서 피고의 위 주장 또한 이유 없다. 다. 표장의 유사 여부 (1) 판단 기준 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등 의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표 에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인 혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 이러한 상표의 오인ㆍ혼동 가능성은 각 지정상품의 거래실정을 고려하여 판단하되 그 지정상품들이 그와 관련된 전문가 등 에 의하여서만 수요되거나 거래되는 특수한 상품에 해당한다고 볼 특별한 사정이 없는 한 일반 수요자의 평균적인 주의력을 기준으로 판단하여야 하며, 문자와 문자 또는 문 자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다 고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만 - 409 -

에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있는 것이고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이다(대법원 1999. 11. 23. 선고 97후2842 판결 참조). 또한, 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에 서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌기 쉬운 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상품표지를 기능적으로 관찰하고, 그 중심적 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상품표지를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰의 결론을 유도 하기 위한 수단으로 필요하다(대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결 참조). (2) 판단 이 사건 등록상표는 확인대상표장과 같은 아래 라는 한글 이 결합되어 있는 결합상표로서 영문자 부분과 한글 부분을 분리관찰하면 거래상 자연 스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분으로 결합되어 있다고 보기 어렵고, NㆍS 는 내쳐스 솔브 의 영문인 Nature's Solve 의 약자로서 위에서 본 바와 같이 시각적으로 두드러져 보여 식별력이 있는 점, 글자의 크기와 채색의 형태 등에 비추어 보면, Nㆍ S 부분의 식별력이 뒤지지 않는다고 할 수 있으므로, 이 사건 등록상표를 접하는 수요 자들은 영문자 부분인 NㆍS 부분만으로 인식할 가능성이 매우 높다. 이 사건 등록상표가 위에서 본바와 같이 NㆍS 부분만으로 인식될 경우 확인대상 표장과 동일하므로 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 서로 유사한 표장이라 할 것이다. 라. 지정상품의 유사 여부 이 사건 등록상표의 지정상품인 애완견 샴푸, 애완견 린스, 애완견 린스겸용샴푸, - 410 -