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현준 서
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1 제 3 차중국특허법개정에따른우리기업의대응방안 서기관정덕배 *1) 특허청국제지식재산연수원교육기획과 목차 Ⅰ. 들어가는글 Ⅱ. 주요개정내용 1. 유전자원에관한규정신설 2. 직무발명 3. 중복출원허용 4. 특허출원권및특허권양도제도개선 5. 공유규정신설 6. 섭외대리기구폐지 7. 중국에서완성한발명의중국우선출원강제 8. 특허및실용신안의신규성및진보성요건강화 9. 디자인특허요건및보호강화 10. 평가보고서제도개정및신설 11. 공지기술항변규정신설 12. 행정구제강화 13. 손해배상액계산방법개선 14. 특허권임시보호제도개선 15. 기타 Ⅲ. 맺는글 * 법학박사 ( 중국무한대학 ) 지식재산 년 4 월 159

2 지식재산동향 Ⅰ. 들어가는글 중국은 1985 년 4월특허법 ( 中华人民共和国专利法 ) 을제정 시행한이래 1992 년과 2000 년두차례의개정이어, 2005년 4월특허권의보호강화및자주기술개발을장려하고특허기술의실시를촉진시기위하여제3차특허법개정을추진하였고, 동법개정안은 2008 년 12월 27일제11회전국인민대표회의상무위원회제6차회의를통과되어 2009 년 10월 1일부터시행되고있다. 개정특허법의시행에따라하위법령인특허법실시세칙 ( 中华人民共和国专利法实施细则 ) 은 2009 년 12월 30일국무원상무위원회제95차회의를통과하여 2010 년 2월 1일부터시행되고있으며, 개정특허법을반영한특허심사지침 ( 专利法审查指南 ) 도 2010년 1 월 21일공포되어 2010 년 2월 1일부터시행되고있다. 또한, 특허분쟁사건재판실무에적용하는 특허권침해분쟁사건심리적용법률에관한약간의문제해석 ( 关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 ) 도최고인민법원이 2009 년 12월 28일공포하여 2010 년 1월 1일부터시행하고있다. 이번개정은 1992년과 2000년의미국의압력및 WTO 가입을위한피동적개정과달리중국정부의필요에의한능동적개정으로중국정부가국가발전을위하여특허권등지재권을중시하고있다는반증이기도하다. 이하에서는개정된중국특허법의조문순서에따라관련규정들을종합하여우리기업의대중국진출에영향을미칠수있는제3차중국특허법의주요개정사항을살펴보고우리기업의대응방안에대하여살펴보고자한다. Ⅱ. 주요개정내용 1. 유전자원에관한규정신설생물다양성협약 (Convention on Biological Diversity) 이국제적으로논의 ( 중국은 1992 년에가입 ) 되고, 생물및유전과학기술이신속히발전함에따라유전자원은생물기술 제약 농업 식품가공 환경기술등의다양한영역에서이용되고있으며, 오늘날한국가의지속적발전을위한중요한전략자원으로이해되고있다. 그러나중국은풍부한유전자원을보유한국가임에도불구하고기존의법률 1) 로는충분하게보호하지못한다 160 Intellectual Property 21 April 2010

3 는주장이제기되었고, 특히 90년대에들어와일부선진국들이개발도상국의유전자원을이용하여기술을개발하고해당개발도상국을포함한세계각국에특허를출원하여시장을독점함에따라중국은자국의유전자원을보호하기위하여현행법에규정하게되었다. 관련내용을구체적으로살펴보면, 법률또는행정법규의규정에위반하여유전자원을획득또는이용하고그유전자원에의존하여완성한발명창조 2) 는특허권을수여하지아니하고 ( 법제5조제2항 ), 유전자원에의존하여완성한발명창조는출원인이특허출원서류에그유전자원의직접출처와원시출처를설명해야하고출원인이원시출처를설명할수없는경우이유를설명해야한다고규정하고있다 ( 법제26조제5항 ). 여기서 법률또는행정법규의규정에위반 이란유전자원의획득또는이용이축목법 ( 中华人民共和国畜牧法 ) 및가금유전자원수출입및대외협력연구이용심사판법 ( 中华人民共和国畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用审批办法 ) 규정 3) 에위반하여관련정부기관의허가를받지않았거나관련권리자의허가를받지않은경우를말한다 ( 심사지침 Ⅱ.Ⅰ-3.2). 그리고 유전자원 이란인체 동물 식물또는미생물등으로부터채취한유전기능의단위를함유하고있는실질적또는잠재적가치를구비한재료를말하고, 유전자원에의하여완성한발명창조 란유전자원의유전기능을이용하여완성한발명창조를말하며, 유전자원에의하여완성한발명창조에대하여특허를출원할경우출원인은출원서에설명을하고국무원특허행정부서가제정한형식을작성해야한다고규정하고있다 ( 실시세칙제26조 ). 이러한규정에위반하여출원된발명 실용신안또는디자인은심사단계에서는거절사유가되고 ( 실시세칙제44조및제53조 ), 등록된경우무효사유가된다 ( 실시세칙제65조 ). 2. 직무발명 중국은특허출원건수의증가와함께직무발명출원건수가꾸준히증가하여 2008 년에는중국이특허법을실시한후처음으로전체내국인의직무발명출원건수가비직무 1) 중국의주요관련법률로는축목법 ( 中华人民共和国畜牧法 ), 종자법 ( 中华人民共和国种子法 ), 환경보호법 ( 中华人民共和国环境保护法 ), 야생동물보호법 ( 中华人民共和国野生动物保护法 ) 등이있다. 2) 발명창조란발명 실용신안및디자인을말한다 ( 특허법제 2 조참조 ). 3) 현재에는동규정밖에없으나현행법은 2009 년 10 월 1 일부터시행되었으므로향후관련법률및행정법규의제정및개정에따라추가될수있다고중국특허청관련인사가전언 지식재산 년 4 월 161

4 지식재산동향 발명출원건수를초과 (50.8%) 하여, 중국의기업 연구소등의발명및기술개발관리의식이제고되고있음을알수있다. 따라서현행법의관련규정 ( 법제6 조 4) ) 을개정하지않았으나동법실시세칙을개정하여 본단위의임무를집행하여완성한발명창조 에대하여아래와같이규정하고있으며, 본단위 란임시적으로근무하는단위를포함한다 ( 실시세칙제12조 ). 1 자기직무중에한발명창조 2 본단위가부여한자기직무외의임무수행중에한발명창조 3 퇴직 원래의단위를이직하거나노동또는인사관계종료후 1년내에한경우, 원래의단위에서담당한자기직무또는원래의단위가부여한임무와관련있는발명창조그리고직무발명의보상에대한규정도개정하여아래와같이상세하게규정하고있다 ( 실시세칙제76조내지제78조 ). 1 특허권을수여받은단위는발명자또는설계자와약정하거나또는단위가법에의하여제정한규정중에특허법제16 조규정의장려 보수의방식과금액을규정할수있다. 2 특허권을수여받은단위가발명자또는설계자와약정하지아니하고단위가법에의하여제정한규정중에도특허법제16 조 5) 규정의장려의방식과금액을규정하지아니한경우, 특허공고일로부터 3개월내에발명자또는설계자에게장려금을지급해야하며 1항발명특허의장려금은최소 3,000 위옌보다적어서는아니되고 1항실용신안특허또는디자인특허의장려금은최소 1,000 위옌보다적어서는아니된다. 4) 제 6 조 1 본단위의임무를집행하거나주로본단위의물질기술조건을이용하여완성한발명창조는직무발명창조이다. 직무발명창조에대한특허를출원할권리는그단위에속하며, 출원이비준된후에는그단위가특허권자이다. 2 비직무발명창조에대한특허를출원할권리는발명자또는설계자에속하고, 출원이비준된후에는그발명자또는설계자가특허권자이다. 3 단위의물질기술조건을이용하여완성한발명창조에대하여, 단위와발명자또는설계자가체결한계약이있고특허를출원할권리와특허권의귀속에대한약정이있을경우, 그약정에따른다. 5) 제 16 조특허권을수여받은단위는직무발명창조의발명자또는설계자에게장려를지급하여야하며, 발명창조특허를실시한후에는응용확산의범위및취득한경제적이익에근거하여발명자또는설계자에게합리적인보수를지급하여야한다. 162 Intellectual Property 21 April 2010

5 3 특허권유효기간내에실시한경우매년실시에의한영업이윤중발명또는실용신안특허는최소한 2%, 디자인특허는최소한 0.2% 를보수로서발명자또는설계자에게지급하거나, 또는상술한비율을참고하여발명자또는설계자에게일회성보수를지급해야하고, 특허권실시를허가한경우취득한실시료에서최소한 10% 를보수로서발명자또는설계자에게지급해야한다. 4 발명자또는설계자의건의를그의소속단위가채택하여완성한발명창조에대하여특허권을수여받은단위는우대하여장려금을지급해야한다. 현행중국특허법규정에의하면, 종업원이한발명 실용신안또는디자인이전술한 본단위의임무를집행 하거나주로 본단위의물질기술조건을이용 하여완성한경우에직무발명에속한다 ( 법제6조 ). 여기서 본단위의물질기술조건 이란본단위의자금 설비 부속품 원재료또는대외로공개가되지아니한기술자료등을말하므로 ( 실시세칙제12조제2항 ), 종업원이회사에서한발명 실용신안또는디자인은모두직무발명에해당한다고해도무방할것같다. 그러나 본단위의물질기술조건을이용 하여완성한경우단위와발명자또는설계자가체결한계약이있고특허를출원할권리와특허권의귀속에대한약정이있을경우그약정에따른다 ( 법제6조제3항 ) 고규정하고있으므로평소에직무발명규정을제정하여직원들에게수시로주지시키는일이중요하다할것이다. 특히현행특허법은특허권을수여받은단위는직무발명창조의발명자또는설계자에게장려를지급하여야하며실시한후에는응용확산의범위및취득한경제적이익에근거하여발명자또는설계자에게합리적인보수를지급해야하고 ( 법제16조 ), 구체적지급방식에대하여전술한바와동법실시세칙에상세하게규정되어있다. 따라서중국에서우리기업들이직무발명으로인한소모적분쟁을피하기위해서사규로서직무발명에관한규정을제정하여종업원이기술또는디자인을개발한경우경영자에게반드시신고하도록하는체계를확립하는한편, 회사의사정및실시세칙규정에맞는보상금제도를제정하여종업원의직무발명을장려하고이를통한기업의발전을도모하는것이중요하다할것이다. 지식재산 년 4 월 163

6 지식재산동향 3. 중복출원허용중국은특허출원에대해서는심사주의를채택하고실용신안과디자인출원에대해서는무심사주의를채택하고있는결과, 특허권의수여기간은장기인반면실용신안과디자인특허권수여기간은비교적단기 (2007 년평균심사처리기간 6) : 특허 26개월, 실용신안및디자인 7개월 ) 로서, 기술개발에대하여권리를허여하는특허출원과실용신안출원에대한형평성문제가제기되었고일부출원에대해서는심사지침에의하여중복출원을허용하고있었다. 따라서현행법은원칙적으로 1발명 1특허주의를채택하되, 동일출원인이동일한날동일한발명창조에대하여실용신안특허와발명특허를출원하고, 발명특허권허여시먼저취득한실용신안특허권이아직종료하지않았고출원인이실용신안특허권의포기를성명할경우, 발명특허권을수여할수있다고규정하고있다 ( 법제9조제1항 ). 여기서 동일한발명창조 란 2건또는 2건이상의특허출원에동일한특허청구범위가존재하는것을말하고 ( 심사지침 Ⅱ.Ⅲ-6), 중복출원의구체적처리절차에대하여동법실시세칙은아래와같이규정하고있다. 동일한출원인이동일한날 ( 출원일을말함 ) 동일한발명창조에대하여실용신안특허를출원하고발명특허도출원한경우동일한발명창조에대하여다른특허도출원하였음을각각설명해야하고, 설명하지아니한경우특허법제9조제1항의동일한발명창조에관하여단지 1항의특허권만수여한다는규정에따라처리하며 ( 실시세칙제41조제2항 ), 국무원특허행정부서가심사를거쳐발명특허출원의거절이유를발견하지못한경우출원인에게실용신안특허권을포기하는성명을하도록통지하고, 출원인이포기를성명한경우발명특허권의수여를결정하고실용신안특허권은발명특허권의수여를공고한날로부터종료한다. 그러나출원인이포기에동의하지아니한경우국무원특허행정부서는발명특허출원을거절 ( 출원인이기한내답변하지아니한경우그발명특허출원은취하한것으로간주 ) 하도록규정하고있다 ( 실시세칙제41조제4항및제5항 ). 따라서특허와실용신안을동시에출원할수있는기술은특허와실용신안을동시에출원하여권리허여가빠른실용신안특허권을먼저취득하여발명특허권수여시까지권리행사를하고, 중국특허청의실용신안특허권포기성명을받을경우실용신안특허권을포기하여장기간권리를행사하는것이바람직하다고할수있다. 6) 평균심사처리기간 이란발명특허의경우실질심사에진입한날로부터심사가완료된날을말한다. 164 Intellectual Property 21 April 2010

7 4. 특허출원권및특허권 7) 양도제도개선구특허법은중국의단위 8) 또는개인이외국인에게특허출원권또는특허권을양도할경우국무원유관주관부서 ( 상무부 ) 의비준을받도록규정하고있으나, 상무부의관련규정에는수출금지및수출제한기술외의자유수출기술에대한비준규정이없어특허법규정과불일치하였다. 따라서현행법은외국인의범위를외국기업또는외국의기타조직으로확대하고관련법률및행정법규의규정에따라절차를밟도록규정하였다 ( 법제10 조 ). 구체적인절차를살펴보면, 양도인이중국의단위또는개인이고양수인이외국인 외국기업또는외국의기타조직일경우, 국무원상무주관부서 ( 상무부 ) 가발급한기술수출허가증 ( 技术出口许可证 ) 또는자유수출기술계약등기증서 ( 自由出口技术合同登记证书 ) 9), 또는지방정부의상무주관부서가발급한자유수출기술계약등기증서 ( 自由出口技术合同登记证书 ) 및쌍방이서명 날인한양도계약서를제출하도록규정하고있다 ( 심사지침 Ⅰ.Ⅰ ). 따라서중국현지법인명의로출원한특허출원권또는특허권을한국본사명의로양도받기위해서는, 서면으로계약을체결하고겸용물질및기술수출입허가관리판법 ( 两用物项和技术进出口许可证管理办法 ) 의관련규정에의하여중국정부의허가를받아야한다. 그러나중국특허법은특허받을수있는권리에관한양도는규정하고있지않기때문에중국현지법인이개발한관련기술을한국본사명의로출원한다면특허출원후의복잡한양도절차는피할수있을것으로생각된다. 7) 특허출원권 이란특허청에출원한후당해출원에대한소유권을말하며, 특허권 이란특허출원에대한심사를거쳐등록된권리를말한다. 8) 중국의단위 란중국법에의하여설립된단위를말하므로외국기업의현지법인 합자기업및연구기관들도여기에포함된다. 9) 겸용물질및기술수출입허가관리판법 ( 两用物项和技术进出口许可证管理办法, 商务部海关总署 2005 年第 29 号令 ) 에규정한겸용물질및기술목록 ( 两用物项和技术进出口许可证管理目录 ) 과수출금지및제한기술목록 ( 中国禁止出口限制出口技术目录 ) 에해당 ( 이에속하는물질및기술로는원자핵 탄도 생물 독극물등의관련물질및기술 ) 하지아니한물질및기술로서중앙및지방정부의상무관련주관부서의수출허가를받은것을말한다. 지식재산 년 4 월 165

8 지식재산동향 5. 공유규정신설구특허법은특허출원권및특허권의공유에관한규정이없어특허권등무체재산권의특성을간과하고현실에부합하지못하다는비판이제기되었고, 중국계약법 ( 中华人民共和国合同法 ) 에도이에관한규정이없어논란이있었다. 따라서현행법은특허출원권또는특허권의공유자가권리의행사에관하여약정한경우그약정에따르고, 약정이없는경우공유자는단독으로실시하거나보통허가방식 10) 으로타인에게그특허의실시를허락할수있으나취득한실시료는공유자간에분배해야하며, 기타사항에대해서는공유자전원의동의를얻도록규정하였다 ( 법제 15조 ). 6. 섭외대리기구폐지중국은 1984 년특허법제정시부터중국에계속적인거소나영업소가없는외국인 외국기업또는외국의기타조직이중국에특허출원또는기타특허업무를처리하거나중국인이외국에특허를출원할경우, 중국특허청이 지정한특허대리기구 에위탁하여처리하도록규정하여섭외사건을담당하는대리인들이외국인의대중국출원및중국인의대외국출원을독점하여왔다. 그러나중국의특허대리인자질이향상되고섭외대리기구의수가증가됨에따라 법에의하여설립된 특허대리기구에위탁하여처리토록하고, 중국인이외국에특허를출원할경우에도섭외대리기구를통한출원규정을삭제하여사실상모든특허대리사무소가섭외사건을담당할수있도록개정하였다 ( 법제19 조 ). 따라서중국에계속적인거소나영업소가없는우리나라기업이중국에출원할경우반드시중국의특허대리기구에위탁하여특허출원또는기타특허업무를처리 11) 해야하지만, 중국정부가지정한섭외대리기구를통하지않아도되므로특허대리기구선택의폭이넓어졌다고할수있다. 10) 우리나라의통상실시권에해당한다. 11) 특허법실시세칙은현저하게특허법제 19 조규정에위반될경우불수리사유로규정 ( 제 39 조제 5 호 ) 하고있으며, 심사지침은불수리사유로서중국에계속적인거소나영업소가없는외국인 외국기업또는외국의기타조직이제 1 출원인으로출원하였으나특허대리기구에위임하지아니한경우및외국에서직접우편으로중국특허청에송부한경우에는수리하지아니한다고규정 ( 심사지침 Ⅴ.Ⅲ-2.2) 하고있다. 166 Intellectual Property 21 April 2010

9 7. 중국에서완성한발명의중국우선출원강제 구특허법은 중국의단위또는개인이국내에서 완성한특허 실용신안및디자인을외국에출원할경우중국특허청의허가를받도록규정하고있으나, 외국기업의현지법인 합자기업및연구기관들은이를위반하여본국및기타외국에먼저출원하는사례가빈번히발생하고있고, 이를위반하여외국에먼저출원하더라도이에대한구체적인제재규정이없어동규정의실효성이없다는문제점과함께중국에서완성한발명은중국에먼저출원하여중국의산업발전에이용되어야한다는출원주권문제가제기되었다. 따라서현행법외국출원허가대상을확대 ( 중국의단위또는개인 누구라도 ) 및축소 ( 특허 실용신안및디자인 발명및실용신안 ) 하여, 외국에특허를출원할경우먼저국무원특허행정부서의비밀유지심사를거치도록하는한편, 이를위반할경우중국에출원한특허에대해서는권리를수여하지아니하는것으로규정하였다 ( 법제20 조제1 항및제4항 ). 여기서 중국에서완성한발명또는실용신안 이란기술의실질적내용이중국내에서완성된발명또는실용신안을말하며, 누구든지중국에서완성한발명또는실용신안을외국에먼저특허출원을할경우아래방식중의하나를선택하여출원하여야한다 ( 실시세칙제8조 ). 1 직접외국에특허를출원하거나또는관련외국기구에특허국제출원을하는경우 12) 국무원특허행정부서에외국특허출원비밀유지심사청구서 ( 向外国申请专利保密审查请求 ) 와기술설명서를제출해야하고, 기술설명서는외국에특허를출원할기술과일치해야하며특허출원서류의설명서 13) 를참고하여작성할수있다 ( 심사지침 Ⅴ.Ⅴ-6.1.1). 심사관은외국특허출원비밀유지심사청구서류에대한방식심사후제출된서류가규정에부합하지아니한경우청구인에게외국특허출원비밀유지심사청구서가제출하지않은것으로간주하는통지를해야하고, 청구인은규정에부합하는외국특허출원비밀유지심사청구서류를다시제출할수있다. 심사관은제출된기술이명백히비밀을유지할필요가없는경우즉시청구인에게외국에특허를출원할수있다는통지를해야한다. 비밀유지가필요한것으로판단하는경우청구인에게임시중단외국특허출원 ( 暂缓向外国申请专利 ) 심사의견을통지하고비밀유지여부가필요한지여부에대하여심사를진행하고필 12) 외국에특허를출원 이란외국국가또는외국정부간특허협력기구가설립한특허기구에특허를출원하는것을말하며, 관련외국기구에특허국제출원 이란 PCT 수리국의외국국가 외국정부간특허협력기구가설립한특허기구또는 WIPO 국제국에특허국제출원을하는것을말한다 ( 심사지침 Ⅴ.Ⅴ-6). 13) 우리나라특허법규정의명세서를말한다. 지식재산 년 4 월 167

10 지식재산동향 요시관련기술전문가의협조를얻어심사할수있다. 심사관이외국특허출원비밀유지심사의견서를발송할경우심사결과를청구인에게통지해야한다. 심사관이비밀유지심사결론에근거하여외국특허출원비밀유지심사결정을발송할경우청구인에게외국특허출원의심사결과에동의하는지여부에대하여통지해야한다 ( 심사지침 Ⅴ.Ⅴ-6.1.2). 2 국무원특허행정부서에특허출원을한후외국에특허를출원하거나또는관련외국기구에특허국제출원을할경우외국에특허출원과동시에또는그후 ( 관련외국기구에특허국제출원을하기전 ) 에국무원특허행정부서에외국특허출원비밀유지심사청구서를제출해야하며, 외국에특허를출원하는내용은중국에특허를출원하는내용과일치해야한다 ( 심사지침 Ⅴ.Ⅴ-6.2.1). 3 국무원특허행정부서에특허국제출원을한경우비밀유지심사를청구한것으로간주한다. 국무원특허행정부서는비밀유지심사청구를접수한후, 심사하여그발명또는실용신안이국가의안전또는중대한이익에관련되어비밀유지가필요한것으로판단한경우즉시출원인에게비밀유지심사를통지해야하고, 출원인이청구일로부터 4개월내에비밀유지심사통지를받지못한경우외국에특허출원을하거나관련외국기구에특허국제출원을할수있다. 그러나국무원특허행정부서는출원인에게비밀유지심사를통지한경우즉시비밀유지가필요한지여부에대하여결정하여출원인에게통지해야하고, 출원인이청구일로부터 6개월내에비밀유지가필요한지여부에대한통지를받지못한경우외국에특허를출원하거나관련외국기구에특허국제출원을할수있다 ( 실시세칙제9조 ). 중국에서완성한발명또는실용신안을특허법제20조규정에위반하여외국에먼저출원한경우중국에출원한특허또는실용신안은거절사유 14) 및무효사유로규정하고있으며 ( 실시세칙제44조 제53 조및제65조 ), 외국에특허를출원하여국가기밀을누설한경우소속단위또는상급주관기관이행정처분을하고범죄를구성하는경우법에의하여형사책임을추궁한다 ( 법제71조 ). 14) 심사지침은심사관이초보심사중에규정에위반하여외국에먼저출원하였다고판단할경우출원된특허또는실용신안에대하여심사의견통지서를발송하고출원인이제출한이유가충분하지않은경우거절하도록규정하고있다 ( 심사지침 Ⅰ.Ⅰ-7.3). 168 Intellectual Property 21 April 2010

11 현행법제20조규정은전술한법제8조및제10조와함께우리나라의중국현지법인이중국에서개발 완성한특허및실용신안과밀접한관련이있는규정으로서, 한국본사가중국현지법인과공동으로추진하는기술개발또는한국본사가중국현지법인에게기술개발을위탁하는경우이들규정및중국의계약법관련규정들과함께살펴볼필요가있다. 먼저현행법제8조는둘이상의단위또는개인이합작하여완성한발명창조 하나의단위또는개인이기타단위또는개인의위임을받아완성한발명창조는별도의협의가있는경우를제외하고, 특허를출원할수있는권리는완성또는공동완성한단위또는개인에속하며, 출원이비준된후출원한단위또는개인이특허권자라고규정하고있다. 따라서한국본사는중국현지법인과기술개발결과완성된기술에대한소유권및특허를출원할권리등을명확히한협의서 ( 계약서 ) 를작성해야하고, 기술개발완성시중국에먼저출원해야한다 ( 법제20 조 ). 만약협의서에완성된기술에대한소유권및특허를출원할권리를명시하지않아발명을완성한현지법인이특허를출원할수있는권리자 15) 가된경우, 현지법인명의의특허출원권또는특허권을한국본사가양도받기위해서는겸용물질및기술수출입허가관리판법 ( 两用物项和技术进出口许可证管理办法 ) 의관련규정에의하여중국정부의허가를받아야한다 ( 법제10 조 ). 그러나중국계약법및특허법관련규정 16) 들을종합해보면, 순수하게현지법인이단독으로개발한기술외에한국본사가자금등을지원하고관여하여개발한기술은중국에서완성 ( 중국현지법인이완성 ) 했다하더라도중국에특허를출원할수있는권리는한국본사명의로출원이가능하므로한국본사의명의로출원하면번거로운절차를피할수있을것으로생각된다. 그리고중국특허법제20 조는사실상중국에서완성한특허및실용신안은중국에먼저출원하도록강제하고있으나, 비밀유지심사의대상이되는중국에서완성한발명또는실용신안은국가의안전또는중대한이익에관련되는기술이므로우리기업에게는큰 15) 중국계약법에규정된기술개발에관한권리귀속규정을보면, 기술개발을위탁하여완성한특허 실용신안및디자인은당사자간별도의약정이있는경우를제외하고, 특허를출원할권리는연구개발자에게속한다 ( 제 339 조 ). 기술개발을합작하여완성한특허 실용신안및디자인은당사자간별도의약정이있는경우를제외하고특허를출원할권리는합작한당사자의공유에속하고, 당사자일방이특허출원을동의하지아니한경우다른일방또는기타상대방은특허를출원할수없다 ( 제 340 조 ). 16) 특히중국특허법제 10 조제 1 항및제 3 항은특허출원권과특허권의양도에대해서만규정하고있으며, 특허를출원할수있는권리에대해서는양도규정이없다. 지식재산 년 4 월 169

12 지식재산동향 영향이없을것으로생각된다. 그이유는오늘날정보통신의발달로지역적개념이희박해지고있는실정에서 완성 의개념을단지물리적인지역에한정한다는것은무리가있으며, 한국본사의기술자와중국현지법인의기술자간메일로또는상호방문하여정보를교류하고발명을완성한경우중국에서완성한발명으로볼수있는지에대한해석의여지가있고, 등록된후누구라도 17) 특허권무효를청구할수있으나당사자간묵인으로외국에먼저출원할경우당사자가아닌이상기술의실질적내용이중국에서완성되었다는사실을알수없으므로해당규정위반으로거절또는무효가될가능성은희박하다고생각된다. 그러나사후의소모적이고복잡한절차를피하기위해서연구개발초기에해당기술이국가의안전또는중대한이익에관련되는기술인지여부를판단하여연구개발지역을선정해야하며, 사후에중국에서완성한기술이해당기술에속하는것으로판명되고우리나라를포함한외국에반드시출원해야할필요가있을경우중국에특허국제출원을하여번거로운절차를피해야할것으로생각된다. 8. 특허및실용신안의신규성및진보성요건강화구특허법은특허및실용신안의신규성개념을국제간행물주의및국내사용주의를채택하고있으며, 진보성개념을출원일이전에공지된기술과비교하여판단하도록규정하여, 국외의출판물에공개되지않았으나외국에서이미사용중이거나사용되었던기술을중국에출원하여특허를받는사례가발생하였다. 따라서현행법은이들요건을강화하여, 신규성에대해서는발명또는실용신안이현존기술에속하지않아야하며, 출원일이전에국무원특허행정부서에동일한발명또는실용신안이출원되지않아야하고, 출원일이후공개된특허출원서류또는공고된특허서류중에기재되지않은것을말한다고규정하였다 ( 법제22조제2항 ). 그리고진보성에대해서도현존기술 18) 과비교하여발명은돌출한실질적특징과현저한진보를구비하고있고, 실용신안은실질적특징과진보를구비하고있는것을말한다고규정하였다 ( 법제22조제3항 ). 17) 중국특허법은특허권무효를청구할수있는자로우리나라와달리심사관을특정하지않고있으며 ( 심사지침 Ⅳ.Ⅲ-3.2), 중국특허청관계자는심사관의무효심판청구적격에대한논의는있었으나중국의현실을볼때아직까지는곤란하다는입장이다. 18) 현존기술 이란출원일이전국내외에서공중이알고있는기술을말한다 ( 법제 22 조제 5 항 ) 로서우리나라의공지기술에해당한다. 170 Intellectual Property 21 April 2010

13 이규정에위반하여출원된발명 실용신안또는디자인특허는심사단계에서는거절사유 ( 실시세칙제44조및제53조 ) 가되고, 등록된경우무효사유로규정 ( 실시세칙제65 조 ) 하고있다. 9. 디자인특허요건및보호강화중국은 WTO 가입 (2001 년 12월 ) 후디자인출원이연평균 26.4%( 01년 : 60,647건 08년 : 312,904 건 ) 로급증하였으나, 무심사주의를채택하고있는관계로많은디자인출원들이타인의출원을변형 모방한것으로지적되어중국의디자인제도발전을저해하였다. 또한디자인은유행성에민감한권리이지만, 구특허법은판매를위한전시행위를실시행위로규정하지않아각종전시회에서디자인침해품을발견하더라도보호받을근거가없어특허권및실용신안권에비하여보호가미흡하다는지적이많았다. 따라서현행법은이러한현실을감안하여디자인에대한권리수여조건및디자인특허권을보호를강화하는방향으로개정하였다. (1) 디자인특허권의수여조건강화구특허법은디자인특허권의수여조건으로국내외출판물공개주의와국내사용주의를채택하였으나, 현행법은현존디자인 19) 개념을도입하여디자인특허권의수여조건을아래와같이규정하고있다 ( 법제23조 ). 1 출원일이전국내외에서공중에게알려지지않아야한다. 2 타인이출원일이전에동일한디자인을출원하지않아야하며, 출원일이후에공고된특허서류중에기재되지않아야한다. 3 현존디자인또는현존디자인의특징적조합과상호비교하여명백한구별이있어야한다. 4 표지로서작용을하는평면디자인 20) 에대해서는권리를허여하지아니한다. 21) 19) 현존디자인 이란출원일이전국내외에서공중이알고있는디자인 ( 특허법제 23 조제 4 항 ) 으로서우리나라의공지디자인에해당한다. 20) 중국에출원되는전체디자인출원건수중약 40% 가병등에부착하는평면디자인인것으로이야기되고있다. 21) 따라서표지로서작용을하지아니하는평면디자인 ( 에를들면, 벽지, 커튼천, 포장지등 ) 은디자인특허를받을수있다. 지식재산 년 4 월 171

14 지식재산동향 이규정에위반하여출원된디자인특허는심사단계에서는거절사유 ( 실시세칙제44조 ) 가되고, 등록된경우무효사유로규정 ( 실시세칙제65 조 ) 하고있다. (2) 유사디자인제도신설구특허법은유사디자인제도를채택하지않아 1물품 1디자인원칙에의하여 1건마다출원해야하고심사관은매건에대한초보심사후등록여부를결정하지만, 구특허법실시세칙제13조제 1항 22) 규정에의하여거절될가능성이농후하였다. 따라서현행법은유사디자인제도를신설하여동일물품에대한 2항이상의유사한디자인에대해서는 1건으로출원할수있도록규정하여 ( 제31 조제2항 ), 1물품 1디자인제도및한벌디자인제도와함께운영하도록규정하고있다. 구체적인내용을살펴보면동일제품에대한다항의유사한디자인을 1건으로출원하는경우, 기타디자인은간단한설명중에지정한기본디자인과유사해야하고 1건디자인출원중에는유사디자인은 10항을초과할수없다 ( 실시세칙제35조제1항 ). 그리고 1건디자인특허출원이 2항이상의디자인을포함하고있는경우출원인은국무원특허행정부서가발송한특허권수여결정통지를받은날로부터 2개월내에분할출원을제출할수있다 ( 실시세칙제42조제 1항 ). 이규정에위반하여출원된디자인특허는심사단계에서는거절사유로규정 ( 실시세칙제44조 ) 하고있으나등록된후에는무효사유로규정하고있지않다. (3) 디자인의간단한설명제출의무화 구특허법은출원디자인의간단한설명은 필요시 제출하도록하고, 디자인특허권의보호범위는도면또는사진에표시된당해디자인제품을기준으로한다고규정하고있다. 그러나현행법은출원디자인에대한간단한설명의제출을의무화하고, 도면또는사진에표시된디자인제품을해석하는데이용할수있다고규정하여 ( 법제27조및제59조제2항 ), 디자인의간단한설명을디자인특허권의보호범위에대한판단기준으로제공하고있다. 이규정에위반하여출원된디자인특허는심사단계에서는거절사유로규정 ( 실시세칙제44조 ) 하고있으나등록된후에는무효사유로규정하고있지않다. 22) 구특허법실시세칙제 13 조제 1 항은동일한발명창조는단지하나의특허만받을수있다고규정하고있으며, 이를위반할경우거절및무효사유로규정하고있다 ( 구특허법실시세칙제 44 조 제 53 조및제 65 조 ). 172 Intellectual Property 21 April 2010

15 (4) 디자인특허권보호강화구특허법은특허권및실용신안권의실시행위에대해서는제조 사용 판매를위한전시 판매 수입행위를규정하고있으나, 디자인특허권에대해서는제조 판매 수입행위만규정하고있어유행에민감한디자인특허권의보호가미흡하다는지적이제기됨에따라, 현행법은디자인특허권의실시행위에판매를위한전시행위를추가로규정 ( 제59조제 2항 ) 하여디자인특허권의보호를강화하였다. 10. 평가보고서제도개정및신설중국은실용신안및디자인출원에대한무심사주의를채택한결과, 등록권리의안정성및신뢰에영향을미치고침해소송에서등록권리에대한유효성확인이중요한문제로등장하였으나, 구특허법은실용신안권자에게만특허청이작성한검색보고서제출을요구할수있다고규정하여, 실용신안및디자인제도의정상적인운영에악영향을초래하였다. 따라서현행법은실용신안또는디자인특허관련침해분쟁시, 인민법원또는특허업무를관리하는부서 23) 는특허권자또는이해관계인에게국무원특허행정부서가관련실용신안또는디자인에대하여검색 분석및평가를실시하고작성한특허권평가보고를요구할수있고, 특허권침해분쟁을처리 심리하는증거로할수있도록규정하였다 ( 제 61조제 2항 ). 특허권자또는이해관계인이특허권평가보고작성을청구할경우특허번호를명확히기재하고 1항의특허권에한정하여청구해야하며 ( 실시세칙제56 조제2항 ), 국무원특허행정부서는특허권평가보고청구서를받은날로부터 2개월내에특허권평가보고를작성해야하고, 동일항의실용신안또는디자인특허권에대하여여러명이특허권평가보고작성을청구한경우국무원특허행정부서는단지 1부의특허권평가보고만작성하고누구든지그특허권평가보고를열람또는복사할수있도록규정하고있다 ( 실시세칙제57조 ). 특허권평가보고는이미특허권의수여를공고한실용신안또는디자인특허권으로서존속기간만료로권리가종료하였거나권리자가포기한경우에도청구가가능하지만, 이미 23) 특허업무를관리하는부서 란지방정부의지식산권국을말하며, 전국에 90 개의지식산권국이설치되어있다. 지식재산 년 4 월 173

16 지식재산동향 특허복심위원회에서전부무효가된경우에는특허권평가보고청구를하여도청구서를제출하지아니한것으로간주한다 ( 심사지침 Ⅴ.Ⅹ-2.1). 특허권평가보고청구주체로서 이해관계인 이란특허권분쟁의당사자로서법원에소송을청구하거나또는특허업무를관리하는부서에처리를청구할권리가있는자를말하며, 구체적으로는독점실시허가계약의피허가권자및특허권자로부터법원의소송청구권을부여받은보통실시허가계약의피허가권자를말한다. 청구인이특허권자또는이해관계인이아닌경우특허권평가보고청구를제출하지아니한것으로간주하며, 특허권이공유인경우공유특허권자중의 1인도특허권평가보고를청구할수있다 ( 심사지침 Ⅴ.Ⅹ-2.2). 11. 공지기술항변규정신설현행법은특허권의침해분쟁중, 권리침해혐의자가그가실시하는기술또는디자인이현존기술또는현존디자인에속한다는증거및증명이있는경우특허권침해행위를구성하지아니한다고규정하여 ( 법제62조 ), 특허권분쟁에있어무효심판을거치지않더라도법원또는특허업무를관리하는부서가공지기술의해당여부에대한판단에의하여침해행위여부를판단할수있도록하였다. 최고인민법원의특허권침해분쟁사건심리적용법률에관한약간의문제해석 ( 关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 ) 은현존기술및현존디자인의판단에대하여, 특허권보호범위의기술특징전부에속하는침해기술이 1항의현존기술중의상응한기술특징과동일하거나실질적차이가없을경우침해자가실시한기술은현존기술에해당한다고인정해야하며, 권리를침해한디자인이 1건의현존디자인과동일하거나실질적인차이가없을경우침해자가실시한디자인은현존디자인에해당한다고인정해야한다고규정하고있다 ( 해석제14조 ). 전술한바와같이구특허법의신규성규정과실용신안및디자인출원에대한무심사제도로인하여우리나라에서는이미사용중인기술또는디자인이중국에서는새로운기술또는디자인으로인정받아특허권을받는사례가발생하고있다. 따라서우리나라 ( 또는외국 ) 에서이미알려진기술에대하여특허권이수여되고동특허권침해로소송을당할경우공지기술항변규정을이용하여무효심판을거치지않고도구제받을수있다. 174 Intellectual Property 21 April 2010

17 12. 행정구제강화 중국은상표권 저작권침해행위및부정경쟁행위에대해서는행정기관이조사 봉인및압류할수있는권한을부여하고있으나, 발명 실용신안및디자인특허권에대해서는분쟁을처리또는조정권한만규정하여특허권침해및분쟁해결에중요한관련당사자심문, 관련상황조사, 현장검사실시등의실질적인권한을규정하지않아집행력의부실및행정기관간의권한의불균형을초래한다는문제점이제기되어왔다. 따라서현행법은특허업무를관리하는부서가이미취득한증거에근거하여특허허위표시행위에대하여조사 처리할경우, 관련당사자를심문하고위법행위혐의와관련된상황의조사, 당사자의위법행위혐의장소에대한현장검사실시, 위법행위혐의와관련된계약 영수증 장부및기타관련자료의조사 열람및복사, 위법행위혐의와관련된제품을검사할수있으며, 특허허위표시제품에대한증거및증명이있는경우조사 봉인및압류를할수있는권한을부여하고, 당사자는이에협조및협력해야하며거절또는방해해서는안된다고규정하였다 ( 법제64 조 ). 여기서 특허허위표시행위 란허가를받지아니하고제품또는제품의포장에타인의특허번호를표기하는행위또는표기한제품을판매하는행위, 제품설명서등의자료에허가받지아니하고타인의특허번호를사용하여공중으로하여금관련된기술또는설계가특허기술또는설계로오인하도록하는행위등을말한다 24). 따라서중국에서우리기업이발명 실용신안또는디자인특허권의침해를받은경우절차가복잡하고고비용 저효율적인사법구제를신청하기보다행정구제를신청하는것 24) 특허허위표시행위에대하여특허법실시세칙제 84 조는아래와같이규정하고있다. 제 84 조 1 아래의행위는특허법제 63 조규정의허위의특허표시행위에해당한다. 1. 특허권을수여받지아니한제품또는그포장에특허표시를하거나, 특허권이무효선고가된후또는종료후에계속하여제품또는그포장에특허표시를하거나, 또는허가를받지아니하고제품또는제품의포장에타인의특허번호를표기하는행위 2. 제 1 호의제품을판매하는행위 3. 제품설명서등의자료에특허권을수여받지아니한기술또는설계를특허기술또는특허설계로칭하거나특허출원을특허로칭하거나또는허가받지아니하고타인의특허번호를사용하여, 공중으로하여금관련된기술또는설계가특허기술또는설계로오인하도록하는행위 4. 특허증서 특허서류또는특허출원서류를위조또는변조하는행위 5. 기타공중을혼동하게하거나, 특허권을수여받지아니한기술또는설계를특허기술또는특허설계로오인하게하는행위 2 특허권종료전에법에의하여특허제품 특허방법에의하여직접획득한제품또는그포장에특허표시를하고, 특허권종료후에그제품을허락판매및판매를한경우허위의특허표시행위에속하지아니한다. 3 판매가허위의특허표시제품이라는것으로몰랐고그제품의합법적출처를증명할수있는경우, 특허업무를관리하는부서는판매정지명령을하되과태료처분은면제한다. 지식재산 년 4 월 175

18 지식재산동향 이효율적이라고판단되며, 특히행정구제를신청하고 ( 또는동시에 ) 사법구제를신청할있으나사법구제를먼저신청한경우행정구제는신청할수없으므로사법구제신청시행정구제의신청여부도신중하게고려해야할것이다. 13. 손해배상액계산방법개선구특허법은침해로인한손해배상액의계산을권리자가침해행위로인하여받은손실또는침해자가침해행위로인하여얻은이익에의하여확정하고, 권리자의손실또는침해자의이익확정이곤란한경우특허허가사용료의배수를참고하여합리적으로확정하도록규정하고있다. 현행법은손해배상금액에권리자가침해행위를제지하기위하여지급한합리적비용도포함하되아래의순서로확정하도록규정하고있다 ( 법제65조 ). 1 권리자가받은침해행위로인하여받은실제손실에의하여확정 2 권리자의손실을확정하기곤란한경우침해자가침해행위로인하여얻은이익에의하여확정 3 권리자의손실또는침해자가얻은이익의확정이곤란한경우당해특허허가실시료의배수를참고하여합리적으로확정 4 권리자의손실 침해자가얻은이익및특허허가실시료모두확정하기곤란한경우, 특허권의종류 침해행위의성질및상황등의인수에따라 1만위옌이상 100만위옌이하의배상을확정그리고최고인민법원의특허권침해분쟁사건심리적용법률에관한약간의문제해석 ( 关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 ) 은손해배상액의확정에관하여아래와같이규정하고있다 ( 해석제16조 ). 1 인민법원은특허법제65조제1 항규정에근거하여침해자가권리침해로얻은이익을확정할경우침해자가특허권침해행위로얻은이익에한정해야하며기타권리로얻은이익은합리적으로제외해야한다. 2 발명또는실용신안특허권을침해한제품이다른제품의부속품인경우인민법원은해당부속품자체의가치및그부속품이완성품의이윤중에기여한작용등의인수에근거하여합리적으로배상액을확정해야한다. 176 Intellectual Property 21 April 2010

19 3 디자인특허권을침해한제품이포장물인경우인민법원은포장물자체의가치및그포장물이포장제품의이윤중에기여한작용등의인수에근거하여합리적으로배상액을확정해야한다. 따라서침해자가침해행위로인하여얻은이익에의하여배상액을확정할경우권리자가실제로받는손해배상액은그리많지않을것으로생각되므로, 권리자는침해행위로인하여받은실제손실에의하여배상액을확정할수있도록관련증거를충분히구비해야할것이다. 14. 특허권임시보호제도개선구특허법은소를제기하기전발명 실용신안및디자인특허권의침해에대한침해행위정지명령및재산보전조치를법원에신청할수있도록규정하고있으나, 현행법은소제기전재산보전조치를삭제 25) 하고소제기전증거보전조치규정을신설하였다 ( 법제 66조및제67조 ). 침해행위정지명령에대한구체적인내용을보면, 특허권자또는이해관계인은타인이특허권침해행위를실시하고있거나곧실시하려고하는증거와증명이있고이를즉시에제지하지아니하면그의합법적권익에보충하기어려운손해가발생할경우, 소를제기하기전에인민법원에관련행위의정지를명하는조치를신청할수있다. 신청인은신청시담보를제공해야하며담보를제공하지않을경우신청을기각한다. 인민법원은신청을접수한때로부터 48시간내에재정을해야하며, 특수상황이있어연장이필요한경우 48시간을연장할수있다. 인민법원이관련행위의정지를명한경우즉시집행하여야한다. 당사자가재정에대하여불복할경우한차례재심을신청할수있으나재심기간중에집행을중지하지아니한다. 신청인이인민법원의침해행위정지를명령을채택한날로부터 15일내에소를제기하지아니한경우인민법원은조치를해제하여야하며, 신청에착오가있는경우신청인은피신청인이관련행위의정지로인하여입은손실을배상해야한다. 그리고증거보전조치에대한구체적인내용을보면, 특허권침해행위를제지하기위하여증거가멸실또는이후에취득하기곤란한경우, 특허권자또는이해관계인은 25) 따라서, 특허침해소송중재산보전조치가필요한경우민사소송법관련규정에의하여신청해야한다. 지식재산 년 4 월 177

20 지식재산동향 소제기전인민법원에증거보전을신청할수있다. 인민법원이보전조치를채택할경우신청인에게담보제공을명할수있고, 신청인이담보를제공하지않을경우신청을기각한다. 인민법원은신청을접수한때로부터 48시간내에재정을해야하고, 보전조치를채택한경우즉시집행하여야하며, 신청인이인민법원의증거보전조치를채택한날로부터 15일내에소를제기하지아니한경우, 인민법원은보전조치를해제하여야한다. 15. 기타기타아래의내용에대한신설및개정이있었다. 1 특허청의특허정보전파의무를신설 ( 제21조제2항 ) 2 구특허법은강제실시허가대상 조건및불복방법등에대하여간단하게규정하고있으나, 현행법은구체적으로규정 ( 제48조내지제58조 ) 3 구특허법의타인의특허허위표시행위에대한과태료금액을 5만위옌이하로규정하고있으나, 현행법은 20만위옌이하로상향조정 ( 제63조 ) 4 특허권침해에속하지아니하는행위에병행수입행위와행정심사에필요한정보제공을위한특허약품및특허의료기기제조 사용 수입행위도포함 ( 제69 조 ) 5 손해배상면책규정에판매를위한전시행위도포함시켜그범위를확대 ( 제71조 ) 등 Ⅲ. 맺는글 현행특허법은총 76개조문으로구특허법 69개조문중 25개조문이개정되었고 7개조문이신설하였으며, 동법실시세칙은총 123개조문으로구실시세칙 122개조문에서 8개조문이특허법에규정되거나삭제되었으며 39개조문이개정되었고 9개조문이신설되었다. 개정된조문으로는큰개정이없는것처럼보이지만, 전술한바와같이중국의제3 차특허법개정목적은특허권보호강화및중국의자주기술개발을장려하기위해서이며, 이러한개정목적에따라전술한바와현행법은섭외대리기구제도의폐지 중복출원허용및유사디자인제도신설등을통하여출원인의편의를도모하고특허요건 178 Intellectual Property 21 April 2010

21 을강화하여특허권의질을제고하는한편, 공지기술항변규정및특허권평가보고제도를신설하여무심사제도로인한실용신안및디자인특허권의문제점을개선및권리의안정성을도모하고있다. 또한집행기관의압류권한을규정하여특허권보호를강화하고있다. 한편, 현행법의개정과정에서가장우려되었던중국에서완성한특허및실용신안의중국에의우선출원강제규정도전술한바와같이사전에철저한대응책을세운다면크게우려할수준은아닌것으로생각된다. 따라서현행법의관련규정들을최대한활용하여우리기업의대중국특허권확보및유지에이용해야할것이다. 지식재산 년 4 월 179

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