세계지적재산권기구중재조정센터 행정패널결정문 Volkswagen AG 대김동진 사건번호 : D 당사자 신청인 : Volkswagen AG, Wolfsburg, Germany, 대리인 HK2 Rechtsanwälte, Germany. 피신청인 : 김동

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소율 좌
5 years ago
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1 세계지적재산권기구중재조정센터 행정패널결정문 Volkswagen AG 대김동진 사건번호 : D 당사자 신청인 : Volkswagen AG, Wolfsburg, Germany, 대리인 HK2 Rechtsanwälte, Germany. 피신청인 : 김동진 (Kim Dong-Jin), 대한민국인천광역시부평구부개 3 동. 2. 도메인이름및등록기관 분쟁의대상이된도메인이름은 2000 년 12 월 31 일에등록된 <vwbank.com> 과 2002 년 2 월 8 일에등록된 <vwag.com> 으로서 Netpia.com, Inc. 에등록되어있다. 3. 행정절차개요 신청인이제출한분쟁해결신청서는 2003 년 7 월 24 일에세계지적재산권기구중재조정센터 ( 이하 센터 라고약칭함 ) 에접수되었다. 센터는 2003 년 7 월 25 일, Netpia.com, Inc. 에분쟁대상인도메인이름의등록기관확인 (registrar verification) 을전자우편으로요청하였다 년 7 월 28 일에 Netpia.com, Inc. 은피신청인이등록인으로기재되어있음을확인하고, 도메인이름의행정 (administrative), 수수료 (billing), 기술 (technical contact) 담당자에관한세부접촉정보를포함한답변을전자우편을통해센터에제공하였다. 센터가행정적인하자를통지함에따라신청인은 2003 년 8 월 1 일에수정본 (amendment) 을제출하였다. 센터는분쟁해결신청서가통일도메인이름분쟁해결규정 (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 규정 ), 통일도메인이름분쟁해결규정에관한규칙 (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 규칙 ), 통일도메인이름분쟁해결규정에관한 WIPO 의보충규칙 (WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 보충규칙 ) 에서요구하는형식요건을충족시켰음을확인하였다. 1

2 규칙제 2(a) 조와제 4(a) 조에따라센터는피신청인에게신청서가접수되었음과절차가 2003 년 8 월 6 일에개시됨을통지하였다. 규칙제 5(a) 조에따라답변서제출기한은 2003 년 9 월 4 일이었으며, 답변은 2003 년 9 월 4 일에제출되었다. 센터는 2003 년 9 월 26 일, 정상조교수를단독패널위원으로위촉하였으며패널위원은규칙제 7 조에따라센터가요청하는패널위원직의승낙및공평성과독립성보장을위한선언서 (Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence) 를제출하였다. 사용언어와관련하여 2003 년 8 월 1 일에제출한청원서 (petition) 에서신청인은영어를절차사용언어로할것을요청하였으며, 센터는 2003 년 8 월 5 일의답변을통해영어로신청된본사건을계속진행해나갈것이나규칙제 11(a) 조와 (b) 에따라절차와자료에사용되는언어를결정하는권한이패널위원에게있음을확인하였다. 절차상언어가규칙에따라서한국어이고피신청인이한국어와다른언어즉영어를절차상언어로사용하는데명백히반대하고있음을고려해서, 패널위원은한국어가절차상언어라는점을확인하되신청인의편의를고려해서신청인이영어로제출한서류는번역본의첨부없이수리하기로했다. 패널위원은신청서와답변서를검토한결과, 신청인이이전을신청한도메인이름가운데 <vwbank.com> 은신청인의자회사 Volkswagen Bank 의권리에영향을미칠수있다고판단하고, 신청인의신청내용에관한 Volkswagen Bank 의동의나도메인이름에관한권리의이전을확인받을수있는지여부를신청인에게질의하는내용의절차상명령제 1 호 (Administrative Panel Procedural Order No. 1) 를발하였고, 그에따라서신청인은그자회사 Volkswagen Bank 로부터분쟁도메인이름 <vwbank.com> 의신청인에의이전에동의한다는확인서를받아서 2003 년 12 월 8 일에제출하였다. 피신청인은 2003 년 12 월 3 일에신청인을상대로해서분쟁도메인이름에관한소송을한국에서제기했다고주장했고, 분쟁도메인이름에관한소송이제기되었다면본건행정절차의중지여부를검토해야할것으로판단하고, 패널위원은피신청인으로하여금소송을제기했다고하는사실을증명할문서를그제기일자와함께제출해줄것을요청하는절차상명령제 2 호 (Administrative Panel Procedural Order No. 2) 를발하였고, 그에따라서피신청인은 2004 년 1 월 10 일에소송제기에관한사실을입증하기위한답변을제출하였다. 4. 사실관계 신청의원인이되는상표는 VW 로신청인은대한민국에세로로나열된 VW 가원안에들어있는서비스표를보유하고있다. 분쟁도메인이름 <vwbank.com> 과 <vwag.com> 은피신청인이보유하고있다. 5. 당사자들의주장 A. 신청인의주장 신청인은세계적인자동차제조업체로서전세계에걸쳐자동차를판매하고있다. 신청인회사의이름은 Volkswagen AG 이지만일반적으로 VW 로알려져있으며이러한약칭은회사설립초기부터사용되어왔다. 전설적인자동차 beetle 과 2

3 VW Golf 는신청인의대표적생산품으로서특히 Golf 는세계에서가장빈번하게판매된자동차중의하나이다. 신청인의시장점유율은독일에서 30%, 아시아지역에서도 6.4% 를차지한다. 신청인은상표 VW 를등록하였으며자신이생산하는자동차의앞면에이 VW-sign 을부착하고있다. 분쟁도메인이름과신청인의상표, 서비스표의동일 유사성 ( 규정제 4(a)(i) 조, 규칙제 3(b)(ix)(1) 조 ) 신청인의상표 VW 은세계적으로저명한상표이다. 이는신청인이세계적으로유명한자동차제조회사로서 1974 년이래 2 천 150 만대이상의차를생산했으며 2002 년동안에만 2 백만대이상을판매한사실이증명한다. 도메인이름 <vwbank.com> 의앞부분인 vw 는신청인의상표와동일하며뒷부분은보통명사이다. 이처럼유명한상표에단순히보통명사를결합한이도메인이름은상표와혼동을일으킬정도로유사하다. 도메인이름 <vwag.com> 도 AG 가 Aktiengesellscahft 의공식적인축약형으로서단순한보통명사이므로역시유사성이인정된다. 또한신청인이은행과재정서비스를제공한다는사실은이러한오인, 혼동의가능성과유사성을증가시키고있다. 신청인의자회사인 VolkswagenBank Gmbh 는 < < < < < 이라는도메인이름으로이러한서비스를제공하고있다. 분쟁도메인이름에관한피신청인의권리또는정당한이익 ( 규정제 4(a)(ii) 조, 규칙제 3(b)(ix)(2) 조 ) 신청인은분쟁도메인이름에관하여피신청인이권리또는정당한이익을가지지않는다고주장하면서, 대부분의경우필요한정보가피신청인의통제하에있으므로신청인의입증책임은보다가벼워야한다고주장한다. 1 (1) 규칙제 4(c)(i) 조 -(iii) 에서정하고있는특권들은피신청인의경우에적용되지않으므로피신청인은어떠한권리도지니지못한다. (a) (b) (c) 제4(c)(iii) 조 : 피신청인은 Virtual World Bank 를위해도메인이름 <vwbank.com> 을등록하였으므로적법한비영리적 fair use을그목적으로한다고볼수없다. 또한상표 VW의저명성을고려할때 <vwag.com> 도비영리적 fair use를목적으로한다고볼수없으며피신청인은이미 1년이상이도메인이름을비영리적으로이용하려는노력을하지않고있다. 제4(c)(ii) 조 : 피신청인은 vwbank 혹은 <vwbank.com>, VW AG, <vwag.com> 이라는이름으로알려져있지않다. 제4(c)(i) 조 : 피신청인은신청인으로부터상표 VW를도메인이름에이용할수있는어떠한동의나허락도받지못했다. (2) 피신청인은분쟁도메인이름에대하여정당한이익을가지지않다. 특히그는선의적인상품제공을위해서이도메인이름을이용하거나그이용을준비하고있지않다. 그근거로서신청인은다음과같이주장한다. 1 Europay International S.A. v. Eurocard.com, Inc., EuroCard.org and Chad Folkening, WIPO 사건번호 D

4 (a) (b) (c) (d) (e) 신청인의상표는저명한상표이므로피신청인은도메인이름을취득할당시상표의존재를알고있었음이분명하다. 특히 <vwag.com> 을등록할때에는이미몇차례 <vwbank.com> 과관련하여사용중지를요청하는신청인의편지를받았기때문에, 신청인의상표에대해분명히인지하고있었다. 이처럼타인의상표를침해하면서상품이나서비스를제공하였으므로피신청인은선의 (bona fide) 가아니다. 신청인의상표를침해하지않으면서문제의도메인이름들을상업적으로적법하게사용하는것은불가능하며이는피신청인이정당한이익을가질수없음을뒷받침한다. 피신청인은도메인이름의권리를주장한후거의 1년동안, 총기간으로는 2년간 <vwbank.com> 상에웹사이트를개설하지않았고 <vwag.com> 상에는 1년이상웹사이트를개설하지않고있으므로도메인이름을사용하거나선의적영업을위해서명확히그사용을준비하고있다고볼수없다. 도메인이름 Virtual World Bank를위해 <vwbank.com> 를등록했다는피신청인의주장은근거없다. <google.com> 에서 Virtual World Bank를검색한결과어떠한결과도얻지못했으며, 피신청인은 Virtual World Bank를좀더명확히반영하는다른도메인이름들 ( 예컨대 <virtualworldbank.net>, <virtualworldbank.org>, <virtualworldbank.biz>, <virtual-world-bank.com>, <virtual-world-bank.net>, <virtual-world-bank.org>, <virtual-world-bank.biz>) 은전혀등록하지않고있다. 반면에 Virtual World Bank의축약명칭도아닌 <vwag.com> 을등록하였다. 또한피신청인은은행을운영하기위해필요한국내적, 국제적허가를받지않았다. 또한피신청인은 <skeleton.com> 이라는도메인이름과관련된다른사건에서 skeletons 와관련된웹사이트를개설할계획이라고주장한바있으나그후얼마지나지않은현재에다시은행영업을계획중이라고하고있다. 피신청인이다수의도메인이름들을등록하고있다는사실은피신청인이정당한이익을가질수있는여지를부정한다. 도메인이름의악의적 (bad faith) 등록, 사용 ( 규정제 4(a)(iii) 조, 규칙제 3(b)(ix)(3) 조 ) 신청인은피신청인이도메인이름을악의 (bad faith) 로등록, 사용하고있다고주장하며그근거는다음과같다. (1) 악의적등록 : 상표 VW 의저명성을고려할때피신청인은도메인이름등록시이상표의존재를알고있었을것이다. 또한 <vwbank.com> 사용중지를요청하는첫번째편지를 2001 년 1 월에보냈으므로 <vwag.com> 등록시에는확실히신청인의상표에대해알고있었다. 이는타인의상표를침해하려는피신청인의등록의도를보여준다. (2) IPProtecter 에따르면피신청인은자신이보유하고있는 <tvwiz.com> 의판매제의를받아들였으며이는피신청인이도메인이름을영업적으로판매하고있음을보여준다. 또한피신청인은과거에도상표를침해하는도메인이름 <skeleton.com> 을등록하고, 분쟁에서승리한후이를신청인 (Mattel) 에게이전한적이있다. (3) <vwbank.com> 보다좀더명확하게 Virtual World Bank 를나타내는다른도메인이름들을등록하지않은사실도악의적이용과등록을뒷받침한다. 4

5 (4) 도메인이름의악의적사용은적극적행위뿐아니라등록후상당기간내에사용하지않는부작위도포함하는개념이다. 2 피신청인은 <vwbank.com> 을 2 년이상, <vwag.com> 을 1 년이상사용하지않았으며이는악의적사용의근거가된다. (5) 만일피신청인의주장대로 <vwbank.com> 이실제로 Virtual World Bank 를위한것이라고하더라도역시명백한상표 VW 침해가된다. 신청인이이상표를가지고은행, 보험업무를수행하기때문이다. 이경우, 피신청인은 <vwbank.com> 을이용함으로써신청인의상표 (VW) 와혼동을유발하여인터넷사용자들을의도적으로자신의웹사이트로유인하고상업적이익을얻으려하고있다. 피신청인이상표 VW 가가지고있는가치를이용하려는의도외에 VW 이라는명칭을자신의도메인이름들에사용한다른이유를발견할수없으며, 이는피신청인이본도메인이름을신청인에게판매하거나상표 VW 의가치를이용하려는악의에서등록, 사용한다는결론에도달하게한다. (6) 신청인의상표전체를포함하는도메인이름은이에대한정당한사용을어렵게하며, 상표사용에대한정당한사용이익이없다는사실은나아가서악의적사용에대한증거가된다. 3 (7) 피신청인은 <vwag.com> 과관련하여 IPProtector 의중지요청편지에응답하지않았고, 적어도한번은잘못된이메일주소를제공하였고이용가능한팩스번호도제공하지않았다. B. 피신청인의주장 본분쟁제기이전에신청인은 2001 년 10 월 5 일부터 11 월초까지도메인 <vwbank.com> 에대하여 2002 년 5 월과 6 월에는 <vwbank.com>, <vwag.com> 에대하여피신청인모르게등록기관이전을신청하면서등록인의이름과주소, 연락처등모든정보를신청인의것으로변경하려고시도하였다 분쟁도메인이름과신청인의상표, 서비스의동일 유사성 ( 규정제 4(a)(i) 조, 규칙제 3(b)(ix)(1) 조 ) 피신청인은신청인이알파벳 VW 에대한독점적권리가없다고주장한다. 그이유로서대부분의국가에서단순히연속된영어알파벳 2 글자를상표로인정하고있지않고, 독일내에서등록된문자상표 VW 는제한된지정상품에한해서만독일내에서등록되어있을뿐이며자료가독일어로되어있어이를신뢰할수없음을들고있다. 또한대한민국내에서는문자 VW 에대한상표가등록되어있지않고오직세로로나열된 V 와 W, 원으로구성된원형의로고가서비스표로등록되어있다. 이서비스표와피신청인의도메인이름인 <vwag.com> 과 <vwbank.com> 은혼동을일으킬정도로유사하지않다. 또한신청인이독일에서가지고있다는 VW 에대해상표가인정된다고하더라도,.com 을제외하고도 <vwbank.com> 과는 33% 에한해서, <vwag.com> 과는 50% 에한해서유사하므로혼동을일으킬정도로유사하다고볼수없다. 또한피신청인은등록시 AG 가독일어로회사를의미하는지몰랐다. 이는한국내에서영어인 INC 나 CO 는알려져있어도독일어인 AG 가회사를의미한다는것은알려져있지않기때문이다. 2 3 World Wrestling Federation Entertainment Inc (WWFE) v. M. de Rooij, WIPO 사건번호 D Cellular One Group v. Paul Brien, WIPO 사건번호 D

6 분쟁도메인이름에관한피신청인의권리또는정당한이익 ( 규정제 4(a)(i) 조, 규칙제 3(b)(ix)(2) 조 ) 피신청인은 1999 년초부터 Virtual Reality Architecture 를줄인 VRARCH 를 Yahoo.com ID 로사용해오면서가상현실 (Virtual Reality) 기술을이용한가상세계구축 (Virtual World Architecture) 에관심을가져왔으며이에따라장기적인계획으로전문적인정보와자료를제공하는정보은행으로서 Virtual World Bank 를의미하는 <vwbank.com> 을등록하였고또한초보자를위한가상세계구축안내 (Virtual World Architecture Guide) 사이트를위해 <vwag.com> 을등록하였다. 등록당시 <vrbank.com> <virtualworldbank.com> 은다른회사에이미등록되어있었다. 피신청인은본분쟁이전에신청인의상표가실제로등록되어있는지모르고있었다. 신청인의주장과달리피신청인은 IPProtector 로부터 2002 년 7 월 24 일자메일만을받았으며본메일에서도 IPProtector 는신청인이상표를가지고있다고만했지어떠한상표를가지고있다는것인지언급이없었다. 비록피신청인은 2003 년 5 월 20 일자신청인으로부터의메일에서신청인이 VW 라는상표를가지고있다는통보를최초로받았으나기존에 VW 라는상표에대해들어본적이없고온라인상표검색사이트인 NameProtect.com 에서도본상표를찾을수없었다. 신청인의주장과달리 <vwbank.com> 을등록한이후사이트를구축할예정임을알리는안내페이지를제공하고있었으므로도메인이름을사용하기위한준비행위가있었다. 그러나신청인이반복적으로등록기관이전을통해도메인소유자및등록정보변경등을시도함에따라피신청인은도메인이해킹되어도난당하는것이아닌가하는불안감에시달렸으며, 만약사이트운영중에도메인이도난당하면그피해가막심할것이라예상하여사이트운영계획을보류하였다. 또한비록 IPProtector 의 2002 년 7 월 24 일자메일을신뢰하지는않았지만일단사용을중지하라는요청을받아들여이에대한사용을중지하고계획을보류하였는데, 이러한사실을피신청인이도메인에대한권리가없는증거라고주장함은정당하지못하다. 분쟁도메인이름의악의적 (bad faith) 등록, 사용 ( 규정제 4(a)(iii) 조, 규칙제 3(b)(ix)(3) 조 ) (1) 피신청인은 2003 년 5 월 20 일자신청인이발송한메일을받을때까지상표 VW 에대해몰랐으며본분쟁에대해알고난후 NameProtect.com 을통해 VW 을검색하였으나알파벳 2 글자는검색조차되지못하고 3 글자이상을입력하라는답변을얻었다. 또한유사한상표도검색하였으나유사한상표도검색되지않았다. 피신청인은상표 VW 에대해모르고분쟁이된도메인이름을등록하였으므로선의이다. 본분쟁이전에피신청인은 Volkswagen 을어떻게발음해야하는지알지못했으며폭스바겐이라는한국어이름은들어본적이있으나그스펠링은알지못했다. 대부분의한국인이이스펠링에익숙치못하며더욱이 VW 이그약자라는사실은더욱알수가없을것이다. 또한 AG 가독일어로회사를의미하는지도알수없었다. 조사결과 Volkswagen 사의한국지사는없으며이는그차량이한국내에서많이판매되지않음을나타낸다. 따라서신청인의상표는한국내에서유명상표가아니다. (2) 피신청인의 vwbank 은금융업을위한도메인이아니다. 6

7 (3) 피신청인은 <vwag.com> 등록이전에신청인또는 IPProtector 로부터메일이나연락을받은적이없다. 또한 IPProtector 로부터 <tvwiz.com> 에대한메일을받은적도없으며이를판매하려한적도없다. Mattel Inc. 가신청했던사건에서는피신청인이선의로 <skeleton.com> 등록한것이인정되어신청이기각되었고다만이후 Mattel 이피신청인의손해를보상할만한조건을제시하였고더이상분쟁으로시간과비용을낭비하고싶지않아이를받아들였을뿐이다. (4) 신청인은짧은도메인을원하고 <virtualworldbank.com> 이이미다른회사에의해등록되어있어서 <vwbank.com> 을등록하였다. 또한피신청인뿐만아니라대부분의사이트들이.com 을선호하므로따라서피신청인은신청인이제시한다른도메인이름들을등록할이유가없다. (5) 250DRY 를보유한다는사실이다수의도메인이름을악의적목적으로보유하려는의도를나타내지못한다. 신청인의악의적절차남용 ( 규칙제 15(e) 조 ) 본분쟁신청이전부터이미신청인은 2001 년 10 월부터 11 월초, 2002 년 5,6 월에걸쳐피신청인의도메인이름 <vwbank.com>, <vwag.com> 을등록기관이전을통해무단으로절취하려고반복적으로시도하였다. 또한신청인은다음의사실들에대해서허위로주장하면서이를뒷받침할증거를제시하지못하고있다. - 피신청인이 <tvwiz.com> 의판매를제의하였다고주장하나실제로피신청인은제의를받고이를거절하였다. - 피신청인은 2003 년 5 월 20 일전에누구로부터도 VW 에대한권리를주장받은바없다. 6. 검토및판단 절차상언어 절차규칙제 11 조에따라서행정절차상의언어는한국어라고판단된다. 절차규칙제 11 조에의하면, 피신청인과도메인이름등록기관과의사이에체결된등록약관 (registration agreement) 에이용된언어가행정절차상의언어로된다. 그러나, 등록약관자체가행정절차상의언어에관해서달리규정하고있거나, 분쟁당사자들이등록약관의언어와상이한언어를행정절차에서이용하기로합의하거나, 또는행정패널이행정절차상의여러가지상황을고려해서등록약관의언어와상이한언어를행정절차상의언어로채택하는것이바람직하겠다고판단하는경우에는, 등록약관의언어와상이한언어가행정절차상의언어로될수있다. 본건에서분쟁도메인이름의등록기관이채택해서그도메인이름등록인들과의사이에체결하는등록약관은한국어로되어있으므로본행정절차상의언어는한국어라고판단된다. 피신청인은센터와의통신및답변서를통해서한국어사용을선호한다는점을분명히하고있다. 다른한편, 신청인은행정절차상의언어를영어로채택해줄것을신청한바있고, 신청서도영어로제출했다. 행정절차상의언어가한국어라고판단되기때문에, 엄격히말하자면신청인은신청서를한국어로번역해서제출해야하겠지만, 7

8 피신청인이이미영어로된신청서를독해하고답변서를상세하고충실하게작성해서제출한바있고, 행정패널도영문으로된신청서와증거를독해함에아무런지장이없기때문에, 번역문제출이없는상태에서 WIPO 로부터행정패널로사건서류가이송된현재로서신청인에게번역문제출을요구할필요성은없다고판단된다. 따라서, 행정패널에영문신청서와한글답변서가이송되어온현단계에서행정절차상의언어가문제되는것은결정문을한국어와영어가운데어느언어로작성해야하는것인가의문제로좁혀진다. 본행정패널이결정문에서제시한결정의내용은피신청인의주장을받아들이지않는것이어서, 피신청인이행절패널의결정에불복하여법원에소송을제기하는경우결정문의내용을정확히파악할필요성이절실하고, 따라서, 행정패널의결정문은한국어로작성하는것이형평에도합치된다고판단된다. 예컨대, 본행정패널은신속한해결을목표로삼고있는통일도메인이름분쟁해결규정에따른분쟁해결을담당하고있어서, 신청인이제출한자료와피신청인의답변서만을토대로해서살펴보면신청인의문자상표 vw 이저명한상표라고판단된다는것일뿐이고, 본행정패널이피신청인으로하여금그러한저명성을부인할수있는적절한기회를부여해줄수도없는상황이기때문에, 신청인의문자상표 vw 의저명성을판단하기위한적법절차와그에관한충분한증거를토대로해서이루어지는사법적판단과일치하지않을수도있고, 따라서피신청인으로서는본행정패널의결정에대해서불복의소송을법원에제기할수도있는바, 이러한경우에피신청인이적절한불복의기회를가지기위해서는결정문의내용을신속하고정확하게파악할필요가절실하기때문에, 본결정문은규정에따른절차상언어즉한국어로작성된것이다. 분쟁도메인이름과상표와의동일 유사성 신청인은대한민국에서도형으로된서비스표만을등록했고, 동도형서비스표와분쟁도메인이름이혼동을초래할정도로유사한지에대해서는용이하게판단하기어렵다. 그러나, 신청인이주장하는상표또는서비스표는등록된상표나서비스표에제한될필요는없고, 등록여부와관계없이문자상표 vw 가저명성을획득해서상표로보호할가치가있는지여부를기준으로판단해야한다. 4 대한민국의부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제 2 조도상표의등록여부에관계없이주지또는저명한상표와동일또는유사한표지를사용하는행위를부정경쟁행위로규정하고있다. 따라서, 분쟁도메인이름과의동일 유사성을비교할대상은신청인의대한민국에서의등록서비스표도형에한정되지않고국내외에서저명성을획득한신청인보유의문자상표 vw 도포함해서비교대상으로삼고판단해야한다. 신청인이보유한도형상표및문자상표와분쟁도메인이름을비교해보면, 수요자간에널리인식되고있는신청인출처표시로서의 vw 가분쟁도메인이름에포함되어있다는점에서분쟁도메인이름은신청인보유상표와혼동을초래할정도로유사하다고판단된다. 우선분쟁도메인이름 <vwbank.com> 과신청인보유상표를비교해보면, 분쟁도메인이름은신청인보유의문자상표 vw 에 bank 와.com 을결합시킨것이다. Bank 는은행을의미하는보통명사로서저명상표 vw 에결합시킨다고해서신청인보유상표와전혀상이한출처를표시하는것으로보기어렵고오히려 4 Serena Williams and Venus Williams v. Eileen White Byrne and Allgolfconsultancy, WIPO 사건번호 D ; Newman/Haas Racing v. Virtual Agents, Inc., WIPO 사건번호 D

9 vwbank 는신청인이경영하거나신청인의지배를받고있는서비스의출처표시라고인식될가능성이높다. 통일도메인이름분쟁해결규정하에서도신청인보유상표에보통명사를결합하는것만으로는혼동가능성을피할수없다고하는선례가다수있다. 5 또한, 피신청인이 vw 를 virtual world 의약자로생각했는지여부는동일 유사성의판단에아무런영향을미치지않는다. 6 피신청인이어떻게생각했는지보다는수요자들에게동일하다고인식되거나혼동을초래할정도로유사하다고인식되는지여부만이판단의기준이될뿐이기때문이다. 분쟁도메인이름 <vwag.com> 은신청인의상표표시인 Aktiengesellschaft 의약칭 ag 를결합시킨것이다. 피신청인이 vw 는 virtual world 의약자라고설명하면서도 ag 는무엇의약자를의미하는단어로추가했는지에대해서는설명하고있지않고, 피신청인이무슨의미로추가했는지에관계없이수요자간에신청인보유상표와혼동을초래할정도로유사하다는점에는판단의어려움이없다. 더욱이도메인이름의경우에최상위도메인을표시하는.com 은제외하고비교하는것이수요자들의인식에부합되므로, 7 본건의분쟁도메인이름 <vwag.com> 은신청인보유상표와혼동을초래할정도로유사하다고판단된다. 피신청인이 vw 을어떠한의미로사용하고자했는가의문제는피신청인이분쟁도메인이름을사용해서어떠한사업을수행했거나수행할준비를했는가의문제와밀접히관련된것으로, 피신청인의권리와이익의문제에관한다음항목의판단에서다시검토하도록한다. 도메인이름에관한피신청인의권리또는정당한이익 우선, 분쟁도메인이름 <vwbank.com> 에대한피신청인의권리또는이익에대해서살펴보면, 피신청인은분쟁도메인이름 <vwbank.com> 에대해서어떠한권리나정당한이익도가지고있지못한것으로판단된다. 피신청인은 vwbank 이라는표지에대한사용허락을받은바도없고 <vwbank.com> 이라는도메인이름으로수요자간에알려진바도없다. 피신청인이주장하는바와같이, vw bank 는신청인의보유상표와동일한것이아니고오직신청인의자회사의상표와동일하다고말할수있을뿐이다. 그러나, 최근의자동차판매와할부금융서비스의밀접한관계를고려해보면, 신청인의허락없이 vwbank 라는표지를사용하는경우에수요자들로하여금 <vwbank.com> 이라는웹사이트또는그영업주체가신청인과동일인이거나그후원을받는다고생각하게만들고, 궁극적으로신청인보유상표의식별력을약화시킬수있다고볼수도있다. 전세계적으로출처혼동의방지뿐만아니라저명상표의식별력의약화도금지하고있는경향이있고, 대한민국의부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제 2 조도저명상표의식별력을약화시키는행위를부정경쟁행위로열거해서규정하고있다. 더욱이, 피신청인은 <vwbank.com> 을사용한어떠한영업도수행하고있는바가없고, 그영업을위한준비를하고있다는명확한증거도제출하지못했다. 따라서, 피신청인이분쟁도메인이름 <vwbank.com> 에대해서어떠한권리나정당한이익도가지고있지못한것으로판단된다 Wal-Mart Stores, Inc. v. Excel Stock Exchange, WIPO 사건번호 D ; Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG v. Takeda, Jim, WIPO 사건번호 D LG Chemical Ltd. v. ChangHwan, OH, WIPO 사건번호 D VAT Holding AG v. Vat.com, WIPO 사건번호 D

10 다른한편 bank 는보통명사로서신청인만이배타적으로지배할수있는단어는아니다. 또한 vwbank 는신청인의상표나상호에유사하기보다는신청인의자회사 Volkswagen Bank BmbH 와상호와더유사한단어라는점을고려해보면, 신청인이분쟁도메인이름 <vwbank.com> 에대한배타적이익과유일한권리의보유자라고단언하기도어렵다. 요컨대, bank 가보통명사라는점과신청인및그자회사는각각독립한법인격을가진별도의법인이므로분쟁도메인이름 <vwbank.com> 에대해서피신청인과신청인모두배타적인이익이나권리를주장하기곤란하다는점은후술하는바와같이구제수단의종류를판단함에영향을미치게된다. 다음으로, 분쟁도메인이름 <vwag.com> 에대한피신청인의권리또는이익에대해서살펴보면, 피신청인은분쟁도메인이름 <vwag.com> 에대해서어떠한권리나정당한이익도가지고있지못한것으로판단된다. 피신청인은 vwag 이라는표지에대한사용허락을받은바도없고 <vwag.com> 이라는도메인이름으로수요자간에알려진바도없다. 또한, 피신청인은 <vwag.com> 을사용한어떠한영업도수행하고있는바가없고, 그영업을위한준비를하고있다는명확한증거도제출하지못했다. 따라서, 피신청인이분쟁도메인이름 <vwag.com> 에대해서어떠한권리나정당한이익도가지고있지못한것으로판단된다. 피신청인의악의적등록, 사용 신청인보유상표 VW 가저명하기때문에피신청인은등록시그존재를알고있었다고추정되고따라서피신청인은신청인보유상표의명성에편승하기위해서분쟁도메인이름을등록했다고하는악의가있다고판단된다. 특히, 분쟁도메인이름의등록이그실질적인사용목적을위해서가아니고, 등록이후상당기간동안그사용이나사용을위한준비도한바없이판매의기회만을기다리면서저명한상표와동일 유사한도메인이름을등록해서보유하고있었다는점을고려해볼때, 8 피신청인은부정한목적으로분쟁도메인이름을등록 사용한것이라고판단된다. 또한, 상표권자의상표가저명하고분쟁도메인이름의보유자가도메인이름을선의로사용한점을입증하지못한경우에는도메인이름의소극적보유만으로도동규정하에서부정한목적의사용이있다고보는선례에비추어볼때, 9 본건의피신청인은부정한목적으로분쟁도메인이름을등록 사용한것이라고판단된다. 피신청인이사용의의사도없이다수의도메인이름을등록해서판매하려고했다는것은피신청인이보유했던도메인이름 <skeleton.com> 의판매를통해서도확인된다. 신청인은피신청인이 <tvwiz.com> 를판매하려했다고주장하고, 피신청인은그러한신청인의주장을부인하고있으나, 여러가지정황에비추어, 피신청인이타인의상표와유사한도메인이름을등록해서판매해온경향이있다고판단된다. 피신청인에의한과거의판매경험과다수의도메인이름의보유사실과분쟁도메인이름에대해서피신청인이아무런권리나이익도가지고 8 9 피신청인은분쟁도메인이름이외에 <vwhonda.com>, <travelnippon.com>, <ejiry.com> 의도메인이름을등록 보유하고있는데, 이들모두저명한기업들의상표와동일하거나유사한것이다. 유사취지의선례로는 Nicole Kidman v. John Zuccarini d/b/a Cupcake Party, WIPO 사건번호 D 참고 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO 사건번호 D ; J.P. Morgan & Corporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York, Inc. v. Resource Marketing, WIPO 사건번호 D

11 있지못하다는점을고려해보면, 피신청인의분쟁도메인이름의등록및소극적사용은부정한목적을위한것이라고판단된다. 10 이전또는취소 분쟁도메인이름 <vwag.com> 은신청인의상호및서비스표와혼동을초래할정도로유사하고, 피신청인이분쟁도메인이름에대한권리나이익을가지고있지않을뿐만아니라부정한목적으로등록사용하고있다는점에관해서신청인이모두입증했기때문에, 규정제 4 조및절차규칙제 15 조에따라서, 분쟁도메인이름 <vwag.com> 은신청인에게이전되어야한다고판단된다. 그러나, 분쟁도메인이름 <vwbank.com> 과같이신청인이규정제 4 조에규정된사항을모두입증했지만신청인도분쟁도메인이름 <vwbank.com> 에대해서배타적인지위와분쟁도메인이름의이전을주장할수있는지위를가지고있는지의문시되는경우에는그이전이아니라취소를차선책으로검토해볼필요가있다. 분쟁도메인이름의이전과취소는커다란차이가있다. 이전은신청인에게직접적이고계속적인만족을가져다주는데반해서, 취소의경우에는피신청인명의의분쟁도메인이름등록을취소함으로간접적이고소극적으로신청인이만족을얻을뿐이고등록기관이정한내부규칙에별도의정함이없는한취소직후피신청인이다시동일한도메인이름을재등록하게되면신청인의만족은사라지게된다는점에서일시적인만족에그칠수도있기때문이다. 도메인이름등록취소의이러한제한적효과로인해서취소신청이나등록취소가인용된사례는아주드문실정이다.11 분쟁도메인이름 <vwbank.com> 의취소를검토하게된주된이유는분쟁도메인이름 <vwbank.com> 의이전이신청인의자회사 Volkswagen Bank 의권리에영향을미칠수있기때문이라고판단하고, 패널위원은신청인의신청내용에관한 Volkswagen Bank 의동의나도메인이름에관한권리의이전을확인받을수있는지여부를신청인에게질의하는내용의절차상명령제 1 호 (Administrative Panel Procedural Order No. 1) 를발하였고, 그에따라서신청인은그자회사 Volkswagen Bank 로부터분쟁도메인이름 <vwbank.com> 의신청인에의이전에동의한다는확인서를받아서 2003 년 12 월 8 일에제출하였다. 이와같이, 분쟁도메인이름 <vwbank.com> 에관해서가장밀접한이익과권리를가지고있다고보여지는신청인자회사 Volkswagen Bank 가분쟁도메인이름 <vwbank.com> 의신청인에의이전에동의했기때문에, 분쟁도메인이름 <vwag.com> 뿐만아니라 <vwbank.com> 도신청인에게이전하는것이본건의종국적인분쟁해결이라고판단된다. 피신청인에의한제소주장이본건행정절차에미치는영향 피신청인은 2003 년 12 월 3 일에신청인을상대로해서분쟁도메인이름에관한소송을한국에서제기했다고주장했고, 분쟁도메인이름에관한소송이제기되었다면본건행정절차의중지여부를검토해야할것으로판단하고, 패널위원은피신청인으로하여금소송을제기했다고하는사실을증명할문서를그제기일자와함께제출해줄것을요청하는절차상명령제 2 호 (Administrative Nabisco Brands Company v. The Patron Group, Inc. WIPO 사건번호 D ; Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd., WIPO 사건번호 D ; ISL Marketing AG, and The Federation Internationale de Football Association v. J.Y. Chung, Worldcup2002.com, W Co., and Worldcup 2002, WIPO 사건번호 D ISL Marketing AG, and The Federation Internationale de Football Association v. J.Y. Chung, Worldcup2002.com, W Co., and Worldcup 2002, WIPO 사건번호 D

12 Panel Procedural Order No. 2) 를발하였고, 그에따라서피신청인은 2004 년 1 월 10 일에소송제기에관한사실을입증하기위한답변을제출하였다. 절차상명령제 2 호에대한피신청인의답변에첨부된자료를보면, 피신청인이작성한것으로주장되는신고서가있는데, 동신고서는 도메인절도미수혐의신고및도메인이전금지요청 이라는제목으로 2003 년 12 월 3 일인천지방검찰청컴퓨터수사반에제출한것으로표기되어있다. 그러나, 동신고서는피신청인이작성한것으로주장되는문서로추정될뿐이고, 그러한신고서가인천지방검찰청에제출되었다는사실을입증하는문서라고보기는어렵다. 절차상명령제 2 호에서요청한문서는단순히피신청인이작성했다고주장하는문서가아니라법원이나검찰청이솟장이나고소장을접수했음을표기한접수증이나담당공무원이접수사실을확인해준문서와같이피신청인이소송을제기했다고하는사실을객관적으로증명할수있는문서를의미하는것이기때문이다. 절차상명령제 2 호에대한피신청인의답변에첨부된신고서가진정으로검찰청에제출된것이라고믿는다고가정하더라도, 신고서가 도메인절도미수혐의신고및도메인이전금지요청 에관한신고로되어있으나, 대한민국대법원은무형재산을형법상재물로보지않고있어서, 12 도메인에관한절도가범죄로성립하기도어렵고, 검찰청은범죄에대한공소를제기하고소송을수행할뿐이지도메인이름을이전하도록명할수있는권한까지가지고있는기관은아니기때문에, 검찰에대한 도메인절도미수혐의신고및도메인이전금지요청 은본건행정절차를중지할것인지여부를검토할만한가치를가진제소행위라고보기어렵다. 피신청인이주장하는바와같이 도메인절도미수혐의신고및도메인이전금지요청 이검찰에의해서받아들여지고검찰의공소에대해서법원이유죄판결을내릴수있다고가정하더라도, 그러한형사소송및판결은본건행정절차에아무런영향도미치지않는다고판단되고, 오히려본건행정절차에의해서분쟁도메인이름이신청인에게신속히이전되어야비로소피신청인이신고서에서주장하는절도사실에관한고소내용이완성되는것이라는의미에서, 본건행정절차를중지하는것보다는신속히진행해서결정에이르도록하는것이피신청인이제기했다고주장하는소송의진행을도와주는것이라고말할수도있을것이다. 요컨대, 피신청인이제기했다고주장하는소송은객관적으로제기되었는지여부가충분히입증되지도못했고, 피신청인이주장하는바와같은내용의고소장이검찰청에제출되었다하더라도그고소내용이현재의대법원판결에의하면범죄를구성하지못하는사실로구성되어있으며, 피신청인의고소내용이범죄사실을구성하고유죄로될수있는사실을주장하고있다고가정하더라도본건행정절차의진행에는아무런영향을미치지않는내용으로구성되어있다고판단되어서, 패널위원은본건의행정절차를계속진행하고본결정을내리게되었다. 12 대법원 선고 2002 도 745 판결 12

13 7. 결정 앞에서검토한바와같이, 본행정패널은규정제 4 조및절차규칙제 15 조에따라서, 분쟁도메인이름 <vwag.com> 및 <vwbank.com> 은신청인의상호및서비스표와혼동을초래할정도로유사하고, 피신청인이분쟁도메인이름에대한권리나이익을가지고있지않을뿐만아니라부정한목적으로등록사용하고있다는점에관해서신청인이모두입증했다고판단하고, 본행정패널은분쟁도메인이름 <vwag.com> 및 <vwbank.com> 을신청인 Volkswagen AG 에이전할것을명한다. 정상조패널위원 일자 : 2004 년 1 월 14 일 13

WIPO Domain Name Dispute: Case No. D

WIPO Domain Name Dispute: Case No. D 세계지적재산권기구중재조정센터 행정패널결정문 ACCOR 대황미애 (Miae Hwang) 사건번호 : D2004-0523 1. 당사자신청인 : ACCOR, Société Anonyme, Evry, France. 신청인의대리인 : Cabinet Dreyfus & Associés, Nathalie Dreyfus, Paris, France. 피신청인 : 황미애 (Miae