세계지적재산권기구중재조정센터 행정패널결정문 Zippo Manufacturing Company & Zippmark, Inc. 대김은수 사건번호 : D2002-0444 1. 당사자 신청인 : Zippo Manufacturing Company, 33 Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701, United States of America. Zippmark, Inc., 103 Springer Building, Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, United States of America. 신청인의대리인 : Paul I. Perlman 변호사 피신청인 : 김은수, 대한민국서울시금천구독산 2 동 378-195 2. 도메인이름및등록기관 분쟁의대상이된도메인이름 ( 이하 " 분쟁도메인이름 " 이라고약칭함 ) 은 <japanzippo.com> 이고, 분쟁도메인이름은대한민국서울특별시동작구신대방동 395-70 전문건설회관 17 층에소재한한강시스템 ( 이하 " 등록기관 " 이라고약칭함 ) 에등록되어있다. 3. 행정절차개요 신청인에의하여제출된분쟁해결신청서는 2002 년 5 월 7 일에전자양식 ( 영문 ) 을통하여그리고 2002 년 5 월 13 일에일반양식 ( 영문 ) 으로 WIPO 중재조정센터 ( 이하 " 센터 " 라고약칭함 ) 에접수되었다. 센터는 2002 년 5 월 13 일에등록기관에대해서다음사항을요청하는이메일을발송했다 : (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을위한 WIPO 보충규칙 ( 이하 " 보충규칙 " 이라고약칭함 ) 제 4 조 (b) 항의규정에따라서, 신청인이신청서사본을등록기관에도발송했는지여부확인, (2) 분쟁도메인이름이등록기관에등록된것인지여부확인, (3) 피신청인이현재의분쟁도메인이름등록인인지여부확인, 1
(4) 등록기관의인명검색데이터베이스 (WHOIS database) 에서확인할수있는분쟁도메인이름등록인, 그기술적연락담당자 (technical contact), 그행정담당자 (administrative contact), 수수료담당자 (billing contact) 에관한세부정보 ( 즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 이메일주소 ) 의제공, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정 ( 이하 " 규정 " 이라고약칭함 ) 이분쟁도메인이름에적용된다는점의확인, (6) 행정절차가진행되는동안분쟁도메인이름을사용할수없도록한다는점의확인, (7) 등록약관에사용된언어의기재, 그리고 (8) 등록인이분쟁도메인이름의사용에의하여유발되는분쟁의재판관할에대하여등록약관에서등록기관의본사의소재지에따르는지여부. 등록기관은 2002 년 5 월 15 일의답변을통해서, (1) 신청서사본의수신, (2) 분쟁도메인이름의등록사실, (3) 피신청인이현재의등록인이라는점을확인하고, (4) 분쟁도메인이름의등록인등에관한연락처등의세부정보를제공해주고, (5) 규정의적용가능성을확인하고, (6) 행정절차가진행되는동안분쟁도메인이름을사용할수없도록한다는점을확인하고 (7) 등록약관에사용된언어가한국어라는사실과, (8) 등록인이등록약관에서분쟁도메인이름의사용에의하여유발되는분쟁의재판관할에대하여등록인과등록기관사이의분쟁의경우에만등록기관의본사의소재지에따르기로했다는점을확인해주었다. 통일도메인이름분쟁해결규정을위한절차규칙 ( 이하 " 절차규칙 " 이라고약칭함 ) 제 4 조 (a) 항및보충규칙제 5 조에따라서, 센터는분쟁해결신청서의규정, 절차규칙, 및보충규칙에따른형식적요건의충족여부를검토하였고, 재판관할에대한기재에형식적흠결이있음을발견하였다. 신청인이제출한분쟁해결신청서에서는재판관할을등록기관의본사의소재지로기재하고있으나, 절차규칙제 1 조에의하면등록인이등록약관에서분쟁도메인이름의사용에의하여유발되는분쟁의재판관할에대하여등록기관의본사의소재지에따를것을제출하지아니한경우에는재판관할은등록인의주소지이어야한다. 한편, 도메인이름 <japanzippo.com> 의등록기관의등록약관이한국어로되어있고, 양당사자간에한국어이외의언어를사용하는것에대해합의하거나, 기타피신청인이영어를사용하기를희망하는것으로간주할만한사정이신청서에언급되어있지않음에따라, 통일도메인이름분쟁해결규정을위한절차규칙 ( 이하 " 절차규칙 " 이라고약칭함 ) 제 11 조에따라서행정절차상의언어는한국어로확정되었다. 따라서, 센터는 2002 년 5 월 17 일재판관할과관련된분쟁해결신청서의형식적결함및행정절차상의언어가한국어라는사실을신청인에게통지하였고, 수정된분쟁해결신청서가한국어로번역되어 2002 년 5 월 28 일전자양식으로 2002 년 5 월 31 일일반양식으로센터에접수되었다. 더이상의형식적결함이발견되지아니함에따라서, 센터는 2002 년 6 월 6 일에신청내용및행정절차개시의통지 ( 개시통지 ) 를피신청인에게발송했다. 센터는동개시통지에서피신청인이답변할수있는마감기한이개시통지일로부터 20 일즉 2002 년 6 월 26 일임을명시적으로기재했다. 동개시통지는신청서및등록기관의인명검색데이터베이스에표시된피신청인연락처를토대로해서피신청인에게이메일과그리고우편을통해서이루어졌다. 동개시통지의사본은신청인, 등록기관및 ICANN 에도발송되었다. 2
피신청인이발송한답변서가전자양식으로 6 월 25 일에접수되었으나, 흠결이있어이를 6 월 27 일통지하였고, 수정된답변서가 2002 년 7 월 3 일전자양식으로 2002 년 7 월 11 일일반양식으로센터에접수되었다. 신청인이한명의패널의선정을희망하고피신청인도이에동의함에따라, 센터는본건의분쟁해결을위하여본행정패널을선임하였고, 센터는 2002 년 7 월 11 일에당사자들에게행정패널의구성과결정예정일을통지했다. 4. 사실관계 신청의원인이되는상표는 "zippo"( 이하 " 본건상표 ") 이고, 본건상표는신청인에의해 1934 년경이래미국및한국을포함한세계각국에서등록되어있으며, 본건상표에관한상품이세계각국에서판매되고있다. 5. 당사자들의주장 A. 신청인의주장 도메인이름과상표와의동일 유사성 신청인은본건상표가한국과일본을비롯한세계여러나라에상표등록되어있고전세계에광범위하게알려져있는유명한상표이며, 영업의경로가인터넷판매등다양하다고주장한다. 또한, 등록된상표에지역표시를더하는것은사소한변경일뿐이고따라서분쟁도메인이름은본건상표와유사하다고주장한다. 도메인이름에관한피신청인의권리또는정당한이익 신청인은피신청인이본건상표에관한제품이나용역의공인배급인이아니며, 본건상표를사용하도록허가받지않았으며, 분쟁도메인이름으로알려진바도없다는점에비추어피신청인은분쟁도메인이름에대하여아무런권리나정당한이익도가지고있지않다고주장한다. 신청인은, 비록피신청인이그의웹사이트에서진짜 zippo 제품을팔것이라고주장하지만, 피신청인이신청인에게서제품을구매하지않았고, 또한피신청인이분쟁도메인이름을등록하는것에동의하지않았으므로논란이되고있는도메인이름의주소에있는웹사이트에서신청인의진짜상표가있는물건을파는것은진정한의미의상품의판매가아니라고주장한다. 피신청인의부정한목적 신청인은피신청인의웹사이트가 zippo 상표제품이라고주장하는제품을팔고있으므로피신청인에의하여등록된도메인이름이신청인과연결되어있다는것이명백하며, 피신청인이등록기관에제공한연락정보가불완전하고, 신청인의변호사가피신청인에게편지를쓰기하루전인 2002 년 3 월 7 일에는피신청인의웹사이트가신청인의 "zippo.com" 웹사이트로연결되어있는하이퍼링크가있어서, 마치피신청인의웹사이트가신청인과연관이있는것처럼되어있었으며, 신청인이일본과한국을비롯한전세계 125 개국이상의국가에서사업을하고있으므로피신청인의웹사이트가신청인의일본및한국에서의 3
사업과연관이있다는, 사실과다른혼란을야기할수있다는점이악의의근거라고주장한다. B. 피신청인의주장 신청인의상표권 피신청인은분쟁도메인이름이본건상표와유사하다는것에대하여다투지않고있다. 도메인이름에관한피신청인의권리또는정당한이익 피신청인이판매하고있는상품들은모두미국지포사및일본대리점의보증서가첨부된정품으로, 피신청인이정당한대가를지불하고구입한것들이므로피신청인이구입한제품에대해서는상표권에대한이익이있으며, 영어권나라를중심으로 zippo 라는명칭이포함된 zippo 전문쇼핑몰이운영되고있으므로, 피신청인의웹사이트에대해서도상표명의사용을인정하여야한다고주장한다. 피신청인의부정한목적 Zippo 라는상표명과관련된수많은도메인이름이이미등록되어운용되고있는상황에서피신청인의도메인이름만이부정한목적으로등록되었다고주장하는것은부당하고, 신청인의변호사가피신청인에게서한을보낼때영어로만기재되고서명까지복사되어있는사본만을보내어서류의진실성이의심되었으며, 피신청인이등록기관에제공한연락정보도정확한주소가주어져있으므로부정한목적이인정되어야할만큼불충분한것은아니라고주장한다. 6. 검토및판단 절차상언어 절차규칙제 11 조에따라서행정절차상의언어는한국어라고판단되었기때문에본행정패널의결정문도한국어로작성되었다. 절차규칙제 11 조에의하면, 피신청인과도메인이름등록기관과의사이에체결된등록약관 (registration agreement) 에이용된언어가행정절차상의언어로된다. 그러나, 등록약관자체가행정절차상의언어에관해서달리규정하고있거나, 분쟁당사자들이등록약관의언어와상이한언어를행정절차에서이용하기로합의하거나, 또는행정패널이행정절차상의여러가지상황을고려해서등록약관의언어와상이한언어를행정절차상의언어로채택하는것이바람직하겠다고판단하는경우에는, 등록약관의언어와상이한언어가행정절차상의언어로될수있다. 본건에서분쟁도메인이름의등록기관이채택해서그도메인이름등록인들과의사이에체결하는등록약관은한국어로되어있으므로본행정절차상의언어는한국어라고판단되고, 신청인이제출한한국어신청서가그이전에신청인이제출한영문신청서의내용을충실히반영하고있는점등을고려해볼때, 신청인이한국어로행정절차가진행됨에따른커다란불이익이없다고판단되어, 본행정패널은행정절차상의언어가한국어이외의다른언어로되어야할예외적인사유가존재하지않는다고판단하고, 본행정절차상의언어는한국어라고확정하고본행정패널결정문도한국어로작성하게되었다. 신청인의입증책임 4
신청인이신청한구제를받기위해서신청인은규정제 4 조 (a) 항에따라서다음과같은사실모두를입증해야한다. (i) 신청인이권리를갖고있는상표또는서비스표와등록인의도메인이름이동일하거나혼동을일으킬정도로유사하다는것, 그리고 (ii) 등록인이그도메인이름의등록에대한권리또는정당한이익을가지고있지아니하다는것, 그리고 (iii) 등록인의도메인이름이부정한목적으로등록및사용되고있다는것. 상표와도메인이름의동일 유사성 신청인은본건상표가전세계적으로널리알려져있는상표이고우리나라에서도일반인에게널리알려져있는상표임을입증하였다. 분쟁도메인이름은본건상표에지역을나타내는 "Japan" 및식별력이없는부분인 ".com" 을부가한것을제외하고는본건상표와동일하며, 등록된상표에지역표시를보태는것은사소한변경에불과하다 (The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Vidudala Prasad, WIPO 사건번호 D2001-1493, 2001 년 2 월 27 일결정참조 ). 따라서, 신청인은분쟁도메인이름이본건상표와혼동을일으킬정도로유사하다는점을입증하였다. 피신청인의권리또는정당한이익 피신청인은신청인과의본건분쟁이통지되기이전에분쟁도메인이름을이용한웹사이트를개설하여 zippo 제품을판매하고있고이 zippo 제품은정품이라고주장하고있고신청인도피신청인의판매행위사실을부인하고있지않다. 그렇다면상기와같은피신청인의판매행위가규정제 4 조 (c)(i) 항에서규정하고있는바와같이상품의진정한 (bona fide) 제공에해당하는지여부를살펴보기로한다. 피신청인이신청인의정품을판매하는행위와관련하여신청인의제품을표시하거나설명하기위해신청인의상표를사용하는것은 " 정당한사용 " 으로보고있으며 (Adaptive Molecular Technologies, Inc. v. Priscilla Woodward & Charles R. Thorton, WIPO 사건번호 D2000-0006, 2000 년 2 월 28 일결정참조 ), 이러한경우신청인이달리입증하지않는한피신청인에게정당한이익이결여되었음을입증하지못한것으로본다 (Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc., WIPO 사건번호 D2000-0017, 2000 년 3 월 14 일결정참조 ). 그러나, 피신청인이신청인의정품들을판매한다고하여반드시규정제 4 조 (c)(i) 항에서규정하는상품의진정한 (bona fide) 제공에해당하는것은아니다. 피신청인이신청인의정품이외에도위조상품이나다른제품을함께판매하고있다거나신청인과의관계를왜곡하는표현 ( 예를들어, 신청인의정식대리점이아님에도불구하고정식대리인인것으로표시 ) 을사용한다면이는상품의진정한판매에사용한것이아니라고본다 (National Collegiate Athletic Association and March Madness Athletic Association, L.L.C. v. Mark Halpern and Front & Center Entertainment, WIPO 사건번호 D2000-0700, 2000 년 12 월 10 일결정참조 ). 5
본건의피신청인이분쟁도메인이름을이용하여개설한웹사이트에는 " 일본재가공지포전문점 " 이라는소개와함께각종지포제품들을사진과함께소개하고있으며, 공지사항, 추천상품, 문의사항등을통해지포제품의선전과판매에관한내용들이제공되고있다. 이에대해신청인은피신청인의제품이신청인의정품이아니라거나피신청인이다른제품도함께판매하고있다거나, 나아가피신청인이마치신청인의공식판매대리점인것처럼허위표시하고있다는사실을주장하거나입증한바없으며, 단지피신청인이신청인에게서제품을구매하지않았고분쟁도메인이름을등록하는것에동의하지않았기때문에진정한의미의상품의판매가없다고주장하고있다. 결국, 신청인은피신청인이분쟁도메인이름을상품의진정한제공에사용하지않음을근거로분쟁도메인이름에대해정당한이익이없는점을입증하는데실패하였다고판단된다. 7. 결정 앞에서검토한바와같이, 본패널은신청인이분쟁도메인이름에대해서피신청인이정당한이익이없음을입증하지못한것으로판단한다. 따라서규정제 4 조및절차규칙제 15 조에따라서, 본행정패널은분쟁도메인이름 <japanzippo.com> 을이전하라는신청인의청구를기각할것을결정한다. 김영패널위원 일자 : 2002 년 7 월 25 일 6