K O R E A N I N T E L L E C T U A L P R O P E R T Y O F F I C E
총 목 차 Ⅰ. 상 표 심 사 편 람 1 권말자료 1. 표준문자일람 287 2. 세계무역기구(WTO) 가맹국의 포도주 또는 증류주의 산지를 표시하는 표장 297 Ⅱ. 권리화의 긴급성을 요하는 상표등록출원의 조기심사 및 조기심리를 위한 가이드라인 337
Ⅰ 상표심사편람 권말자료 1. 표준문자일람 2. 세계무역기구(WTO) 가맹국의 포도주 또는 증류주의 산지를 표시하는 표장
상표심사편람 3 상 표 심 사 편 람 <상표심사편람에 관한 문의처> 특허청 심사업무부 상표과 상표심사기준실 주 소 : 동경도 치요타구 카스미가세키 3-4-3 전 화 : 03(3581)1101 내선 2807 FAX : (3580)5907 E-Mail : PAITOO@jpo.go.jp 상표심사편람 은 상표제도의 원활한 운용을 도모하기위해 상표심사를 일정한 기준에 따라 공평 신속하게 할 필요가 있다는 관점에서 1981년 3월에 처음 작성된 후, 여러 걸쳐 개정되었다. 이번 의장법 등의 일부를 개정하는 법률 (평성18년법률 제55호) 및 관련 정성령이 개정됨에 따라 먼저 상표심사기준은 개정하고, 이에 대응하여 소매 등 서비스 상표의 원활한 심사운영 등에 이바지하도록 상표심사편람을 개정하였다. 이에 따라 개정 후의 상표심사편람을 아래와 같이 공표한다. 2006년 3월 28일 심사업무부 상표과 상 표심 사 기 준 실
목 차 5 목 차 범 례 13. 대리인 13. 71 <12KB> 국제상표등록출원에 국내 대리인이 없는 경우의 기안 15. 우선권 15. 01 <11KB> 우선권이 인정되지 않는 출원의 처리 15. 02 <12KB> 우선권주장을 동반한 상표등록출원에 있어 입체상표의 상표의 일치 에 대한 판단 15. 03 <12KB> 우선권주장을 동반한 상표등록출원에 있어 표준문자의 상표의 일치 에 대한 판단 17. 분할, 출원변경, 보정각하의 신 출원 17. 01 <12KB> 분할출원으로 인정되지 않는 경우의 통지 17. 02 <12KB> 변경에 관련되는 새로운 출원으로 인정되지 않는 경우의 통지 17. 03 <12KB> 출원의 변경이 있을 때 최초에 한 출원에 관한 처리 19. 표준문자 등에 관한 절차 19. 01 <15KB> 상표법 제5조 제3항에 규정하는 표준문자의 지정 19. 71 <13KB> 국제상표등록출원에 대해 standard characters 라는 취지의 선언이 있은 경우의 처리 20. 심 사 20. 01 <31KB> 면접심사 등의 실시에 관한 처리 20. 02 <14KB> 조기심사제도
6 Ⅰ. 상표심사편람 25. 상표등록을 받으려는 상표 25. 01 <26KB> 상표를 기재한 부분이 아닌 부분에 대해 상표법 제5조 제4항 단서규정의 적용을 주장하는 경우의 처리 25. 71 <13KB> 국제상표등록출원에 있어 상표의 음역 상표의 번역 또는 상표의 기술 에 대해 기재가 있는 경우의 처리 25. 72 <11KB> 국제상표등록출원에 있어 색채가 결합되어 있는 상표에 대한 처리 26. 방호표장 26. 01 <18KB> 방호표장등록출원 및 방호표장갱신등록출원의 심사 26. 02 <13KB> 방호표장갱신등록출원의 원서와 등록원부와의 대조결과, 출원인이 방호표장등록의 권리자와 상위한 경우의 처리 (26. 51) 방호표장등록에 의거하여 권리의 존속기간 갱신등록출원이 중복된 경우의 처리 27. 단체상표 27. 01 <32KB> 단체상표의 처리 27. 02 <21KB> 지역단체상표의 처리 27. 71 <33KB> 국제상표등록출원에 있어 Collective mark, certification mark, or guarantee mark 의 기재가 있는 경우의 처리 28. 소매 등 서비스업상표 28. 01 <30KB> 상표법시행규칙 별표의 표시에 따르지 않은 서비스업표시에 대한 처리 28. 02 <19KB> 소매 등 서비스업에 관련되는 상표등록출원의 박람회 출전 우선권 절차의 처리 (부칙 제5조 관계) 28. 03 <26KB> 특례소매상표등록출원의 선행출원에 관한 심사의 특례 (부칙 제7조 관계) 28. 04 <54KB> 사용에 근거한 특례의 적용주장과 그 요건 (부칙 제8조 제1항 및 제2항 관계) 28. 05 <34KB> 사용특례상표등록출원의 심사
목 차 7 28. 06 <26KB> 소매 등 서비스업에 관련되는 사용에 근거하여 특례의 적용 주장의 전후에 있어 출원인의 명의변경이 있는 경우의 처리 28. 07 <32KB> 특례소매상표등록출원인의 자회사, 계열회사, 조합구성원, 가맹점 등의 업무에 관련되는 소매 등 서비스업 상표사용을 상표등록 출원인의 업무에 관련되는 소매 등 서비스업상표 사용으로 인정하는 경우의 처리 28. 08 <32KB> 의장법 등의 일부를 개정하는 법률의 시행에 따른 경과조치를 정하는 정령 제4조의 취지 31. 요지변경 31. 01 <19KB> 상표법 제5조 제2항의 입체상표 라는 요지의 기재에 관한 보정의 취급 31. 02 <15KB> 상표법 제5조 제3항의 표준문자 라는 요지의 기재에 관한 보정의 처리 31. 71 <13KB> 국제사무국에서 통보된 상품 등에 관한 한정(limitation) 이 요지변경으로 되는 경우의 처리 40. 거절이유의 통지 40. 01 <14KB> 선출원을 미등록상표에 근거한 거절이유의 통지 40. 02 <12KB> 상표법 제4조 제1항 제11호에 관련되는 거절이유의 명시 40. 03 <14KB> 정령으로 정한 기간 내에 있어서의 거절이유의 통지 41. 제 3 조 41. 100 제3조 제1항 주서 1) 41. 100. 01 출원인 명의변경이 있는 경우 상표법 제3조 제1항 주서의 처리 <12KB> 41. 100. 02 입체상표의 식별력 심사에 관한 운용 <518KB> 41. 100. 03 상표의 사용 또는 상표의 사용의사를 확인하기 위한 심사에 <55KB> 관한 운용 1) 조목별로 나누어 쓴 글이 있는 조문에서 조목별로 나누어 쓴 글의 앞부분
8 Ⅰ. 상표심사편람 (41. 101. 51) 외국지명 등에 관한 상표 41. 103. 01 <20KB> 41. 103 제3조 제1항 제3호 41. 103. 01 외국지명 등에 관한 상표 <20KB> 41. 103. 02 산악명, 하천명, 건조물의 명칭 등에 관한 상표 <27KB> (41. 103. 51) 입체상표의 식별력 조사에 관한 운용 41. 100. 02 <518KB> 41. 105 제3조 제1항 제5호 (41. 105. 51) 입체상표의 식별력 심사에 관한 운용 41. 106. 제3조 제1항 제6호 41. 106 제3조 제1항 제6호 (41. 106. 51) 입체상표의 식별력 심사에 관한 운용 41. 100. 02 <518KB> 41. 200 제3조 제2항 (41. 200. 51) 입체상표의 식별력 심사에 관한 운용 41. 100. 02 <518KB> 42. 제 4 조 42. 101 제4조 제1항 제1호 42. 101. 01 외국국기의 처리 <20KB> 42. 103 제4조 제1항 제3호 42. 103. 01 상표법 제4조 제1항 제3호 및 동 제5호의 해석 <14KB>
목 차 9 42. 104. 제4조 제1항 제4호 42. 104. 01 상표법 제4조 제1항 제4호에 규정된 적십자 등의 표장 <106KB> 42. 105. 제4조 제1항 제5호 (42. 105. 51) 상표법 제4조 제1항 제3호 및 동 제5호의 해석 42. 103. 01 <20KB> 42. 106. 제4조 제1항 제6호 42. 106. 01 유니버시아드 대회표장 등의 처리 <66KB> 42. 107. 제4조 제1항 제7호 42. 107. 01 차별적 혹은 타인에게 불쾌한 인상을 주는 문자, 도형등으로 <14KB> 된 상표의 처리 42. 107. 02 국가자격 등을 상징하는 또는 국가자격 등으로 오인을 일으킬 <32KB> 우려가 있는 상표( 사 박사 등)의 처리 42. 107. 03 폭력단과 관련되는 표장(대문 2) 등)의 처리 <16KB> (42. 107. 51) 외국지명 등에 관한 상표 41. 103. 01 <20KB> (42. 107. 52) 외국표장 등의 보호에 관한 처리 42. 119. 02 (24KB> 42. 108 상표법 제4조 제1항 제8호 (42. 108. 51) 외국지명 등에 관한 상표 41. 103. 01 <20KB> 42. 110 상표법 제4조 제1항 제10호 42. 110. 01 지역단체상표를 포함하는 통상상표의 출원에 대한 상표법 <44KB> 제4조 제1항 제10호 등의 적용 2) 代 紋 : 야쿠자 일가를 상징하는 문장(폭력단을 대표하는 표시)
10 Ⅰ. 상표심사편람 (42. 110. 51) 외국지명 등에 관한 상표에 대하여 41. 103. 01 <20KB> (42. 110. 52) 수요자 사이에 널리 인식되고 있는 상표 에 관련되는 자료의 처리 42. 119. 01 <17KB> (42. 110. 53) 외국표장 등의 보호에 관한 처리 42. 119. 02 (24KB> (42. 110. 54) 타인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표 (지역단체상표) 47. 101. 08 <24KB> 42. 111 상표법 제4조 제1항 제11호 42. 111. 01 출원인(신청인) 동일 인정에 관한 처리 <18KB> 42. 111. 02 제4조 제1항 제11호의 심사의 경우 인용상표권자에 의한 <18KB> 거래실정설명서 및 증거에 대하여 (42. 111. 51) 수요자 사이에 널리 인식되어 있는 상표 에 관련된 자료의 처리 42. 119. 01 <17KB> (42. 111. 52) 외국표장 등의 보호에 관한 처리 42. 119. 02 <24KB> (42. 111. 53) 타인의 상표와의 유사여부 판단(지역단체상표) 47. 101. 06 <24KB> 42. 115 상표법 제4조 제1항 제15호 (42. 115. 51) 외국지명 등에 관한 상표 41. 103. 01 <20KB> (42. 115. 52) 산악명, 하천명, 건조물의 명칭 등에 관한 상표 41. 103. 02 <27KB> (42. 115. 53) 수요자 사이에 널리 인식되어 있는 상표 에 관련된 자료의 처리 42. 119. 01 <17KB>
목 차 11 (42. 115. 54) 외국표장 등의 보호에 관한 처리 42. 119. 02 <24KB> (42. 115. 55) 타인의 업무와 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있는 상표가 아닐 것(지역단체상표) 47. 101. 09 <24KB> (42. 115. 56) 지역단체상표를 포함하는 통상 상표의 출원에 관한 상표법 제4조 제1항 제10호 등의 적용 42. 110. 01 <44KB> 42. 116 상표법 제4조 제1항 제16호 (42. 116. 51) 외국지명 등에 관한 상표에 대하여 41. 103. 01 <20KB> (42. 116. 52) 산악명, 하천명, 건조물의 명칭 등에 관한 상표 41. 103. 02 <27KB> (42. 116. 53) 지역의 명칭 과 관계되는 지정상품(지정서비스업)의 기재 <27KB> (지역단체상표) 47. 101. 07 42. 117 상표법 제4조 제1항 제17호 42. 117. 01 TRIPS 협정을 근거로 한 상표법 제4조 제1항 제17호의 해석 <15KB> 42. 117. 02 상표법 제4조 제1항 제17호의 규정에 의한 산지지정 <38KB> 42. 117. 03 세계무역기구(WTO) 가맹국의 포도주 또는 증류주의 산지를 <24KB> 표시하는 표장 42. 118 상표법 제4조 제1항 제18호 42. 118. 01 상품 또는 상품포장의 기능을 확보하기 위하여 불가결한 입체적 <13KB> 형상(상표법 제4조 제1항 제18호)에 관한 처리 42. 119 상표법 제4조 제1항 제19호 42. 119. 01 수요자 사이에 널리 인식되어 있는 상표 에 관련된 자료의 <17KB> 처리
12 Ⅰ. 상표심사편람 42. 119. 02 외국표장 등의 보호에 관한 처리 <24KB> 42. 119. 03 상표법 제4조 제1항 제19호에 관한 심사 <16KB> 44. 동일자 출원 44. 01 상표법 제8조 제2항, 제4항 및 제5항에 규정한 동일자에 2이상의 <17KB> 상표등록출원이 있는 경우의 처리 45. 중복출원 45. 01 방호표장등록에 근거한 권리의 존속기간의 갱신등록출원이 <42KB> 중복된 경우의 처리 45. 02 상품분류전환 대상이 되는 상표권과 중복하는 상표등록출원의 <42KB> 처리 45. 71 상표법 제68조의 10에서 규정하는 국제상표등록출원의 출원시 <20KB> 특례에 대한 처리 46. 제 6 조 46. 01 불명확한 지정상품 또는 지정서비스업의 심사에 관한 운용 <30KB> 47. 제 7 조의 2 47. 101. 01 지역단체 상표등록출원에 관련되는 주체요건 <18KB> 47. 101. 02 구성원에게 사용하게 하는 상표 <17KB> 47. 101. 03 지역단체상표등록출원에 관련되는 주지성 <17KB> 47. 101. 04 상표가 지역명칭 및 상품(서비스업)명칭 등의 문자로 된 것 <18KB> 47. 101. 05 상표 중 지역명칭이 상품(서비스업)과 밀접한 관련성을 가진것 <15KB> 47. 101. 06 타인의 상표와 유사여부 판단 <32KB>
목 차 13 47. 101. 07 지역의 명칭 과 관계되는 지정상품(지정서비스업)의 기재 <14KB> 47. 101. 08 타인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표 <18KB> 47. 101. 09 타인의 업무와 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있는 상표가 아닌 것 <15KB> 47. 101. 10 지역단체상표에 관련되는 단체의 구성원 <15KB> (47. 101. 51) 지역단체상표를 포함하는 통상상표의 출원에 대한 상표법 제4조 제1항 제10호 등의 적용 42. 110. 01 <15KB> 48. 갱 신 48. 01 중복등록상표에 관련되는 상표권의 존속기간 갱신등록 출원에 <38KB> 대한 처리 (48. 51) 출원인(신청인)동일 인정에 관한 처리 42. 111. 01 <18KB> 49. 상품분류전환 49. 01 상품분류전환 심사의 처리 <71KB> 49. 02 상품분류전환 등록신청자와 등록원부와의 대조결과, 갱신 <13KB> 등록신청자가 상표권자와 상위한 경우의 처리 (49. 51) 상품분류전환의 대상이 되는 상표권과 중복되는 상표등록출원의 처리 45. 02 <26KB> 85. 출원공개 85. 01 출원공개에 따라 공서양속을 해할 우려가 있는 상표 및 <17KB> 공서양속을 해할 우려가 있는 지정상품 또는 지정서비스업 85. 71 국제상표등록출원에 관련되는 지정상품 또는 지정서비스업의 <15KB> 번역문 작성과 공보게재에 관한 처리
14 Ⅰ. 상표심사편람 89. 정보의 제공 89. 01 상표등록출원에 관한 정보제공 <38KB> 89. 02 국가, 지방공공단체 또는 공익적 사업 등을 표시하는 표장에 <22KB> 관한 정보제공 A1. 기초등록 또는 기초출원 A1. 01 둘이상의 기초로 되는 상표등록 또는 상표등록출원에 관한 <12KB> 처리 A2. 국제등록출원에 관련되는 상표 A2. 01 국제등록출원에 관련되는 상표와 기초등록 또는 기초출원에 <15KB> 관련되는 상표의 동일성에 관한 처리 A2. 02 기초등록 또는 기초출원이 입체상표인 경우 상표의 동일성에 <18KB> 관한 처리 A2. 03 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 상표가 표준문자에 의한 <15KB> 것일 경우 국제등록출원에 있어서 표준문자의 선언과 상표의 동일성에 관한 처리 A2. 04 색채를 구성요소로 하는 상표의 동일성에 관한 처리 <15KB> A2. 05 국제등록출원에 관련되는 상표(라틴문자, 아라비아숫자, 로마숫자 <16KB> 이외의 표기)의 음역에 대한 처리 A2. 06 국제등록출원에 관련되는 상표의 번역에 대한 처리 <13KB> A2. 07 국제등록출원에 관련되는 상표의 기술에 대한 처리 A3. 국제등록출원에 관련되는 상품 또는 서비스업 A3. 01 국제등록출원에 관련되는 상품 또는 서비스업의 동일성에 <18KB> 관한 처리 A3. 02 국제등록출원에 관련되는 류의 기재에 관한 처리 <15KB>
목 차 15 A3. 03 국제등록을 원하는 상품 및 서비스업의 기재에 관하여 국제 <36KB> 사무국으로부터 결함통보가 있는 경우의 처리 A8. 국제사무국에의 통보 A8. 01 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 지정상품 또는 지정서비스업의 <43KB> 전부 혹은 일부가 소멸된 경우 국제사무국에의 통보 A8. 02 기초등록 또는 기초출원의 분할이 있는 경우 국제사무국으로 <12KB> 통보 자 료 권말자료1 <115KB> 권말자료2 표준문자일람 ( 19. 01 <15KB>) 세계무역기구(WTO)가맹국의 포도주 또는 증류주의 산지를 표시하는 표장 ( 42. 117. 03 <16KB>) [갱신일 2007. 11. 1]
범 례 17 범 례 1. 이 상표심사편람은 사용을 용이하게 하고, 금후의 개정, 보충 등을 용이 하게 하기 위하여 상표심사편람분류표에 표시한 분류를 사용하고 있다. 또한, 이 분류는 특허 실용신안심사편람에 준한 분류구분으로 되어 있다. 이를테면, 분류표에 표시한 것처럼, 상표심사에 있어서 실무상 절차순서 에 입각하여 분할한 11개의 그룹을 기본 골격으로 그 그룹을 다시 10개로 분할하여 관계 깊은 사항을 그 사항의 중요도, 실무상의 사용빈도 등에 따라 적의 배열하여 합계 110개의 분류로 구성하였다. 또한, 상기 분류에 따르지 않는 것은 적의 배열하고 있다. 또, 분류표 중에 표제가 없는 란은 장래의 보충을 대비하여 구비하였지만 보충할 사항을 미리 예상하여 공란을 둔 것은 아니다. 2. 분류표 수에 대하여 에서 9에 이르는 110개의 2절의 숫자를 분류의 기본 표수로 하여 이 기본 표수는 각각 하나의 통합된 사항을 표시하는 것으로 하였다. 이 기본 표수에 이어진 2절의 숫자는 설명사항의 게재순서를 나타내는 표수로 전후 각각 2절의 숫자 사이에. 를 써서 1개의 분류표수를 구성 하였다. (3조 및 4조는 조문 순으로 게재하고 기본표수에 이어진 3절의 숫자 중 1절 째가 항을 2절 및 3절 째가 호수를 표시하고 이에 계속하여. 2절의 숫자가 설명사항의 게재 순서를 나타내는 표수로 구성되어 있다.) 3. 적용된 출원의 종류에 대하여 (1) 국제등록출원에만 적용되는 것은 A1. 01 <PDF 12KB>와 같이 기본 표 수 A1부터 A9로 시작하는 분류표수를 부여하고 있다. (2) 국제상표등록출원에만 적용하는 것은 예를 들면 13. 71<PDF 12KB>와 같이 70번대로 시작하는 분류표수를 부여하고 있다. (3) 상표등록출원에만 적용하고 국제상표등록출원에는 적용되지 않는 처리 등의 마지막 행에는 [비고]란을 두어 본 처리는 국제상표등록출원에는 적용하지 않는다. 는 취지를 기재한다. 4. 목차에 따라 분류표수에 괄호를 붙인 것은 달리 분류된 사항을 원용하는 것 또는 개정 등에 의해 삭제된 항 혹은 개정 전의 내용이 다른 곳으로 이항된 것이다.
18 Ⅰ. 상표심사편람 또한 내용을 원용하는 것은 그 원용원을 또 내용이 다른 항으로 이항된 것은 그 이항처를 분류표수 로 표시한다. 5. 목차 및 본문 중 ( 분류표수) 는 그 자리를 참조하라는 표시이며, 그 사항에 관한 주된 기재부분임을 나타낸다. 또한, 상기의 괄호안의 표수가 기본표수의 2절만으로 표시되어 있는 것 은 그 기본표수의 항 전체를 참조하라는 표시임을 나타낸다. 6. 방식심사편람 등 다른 편람을 참고문헌으로 게재하는 경우에는 그 해당 부분에 있어 괄호를 사용하여 편람명칭 및 분류표수를 표시하고 있다. 7. 법령 등의 약기표시중 주요한 것은 다음과 같다. (예시) 상 제 조 상표법 제 조 상시법 제 조 상표법시행법 제 조 상시령(정령) 제 조 상표법시행령 제 조 상시규(성령) 제 조 상표법시행규칙 제 조 상등령 상표등록령 상등시 상표등록령시행규칙 특(실 의) 제 조 특허 (실용신안 의장)법 제 조 (이외 다른 관련법령은 상표관계의 경우에 준한다.) 특례법 공업소유권에 관한 절차 등 특례에 관한 법률 (상 동) 민소 제 조 민사소송법 제 조 불경법 제 조 민사소송법 제 조 부경법 제 조 부정경쟁방지법 제 조 파리조약 1900년 12월 14일에 브르셀에서, 1911년 6월 2일에 워싱턴에서, 1925년 11월 6일에 헤이그에서, 1934년6 월 2일에 런던에서, 1958년 10월 31일에 리스본에 서, 1967년 7월 14일에 스톡홀름에서 개정된 공업 소유권 보호에 관한 1883년 3월 20일 파리조약 TRIPS협정 지적소유권의 무역관련 측면에 관한 협정 (세계무역기구을 설립하는 마라케쉬협정 부속서1C) 니스협정 1967년 7월 14일에 스톡홀름에서 1977년 5월 13일에 제네바에서 개정되고 또 1979년 10월2일에 수정된
범 례 19 공통규칙 기준 표장의 등록을 위한 상품 및 서비스업의 국제분류 에 관한 1957년 6월 15일의 니스협정의정서 표장의 국제등록에 관한 마드리드협정의 1989년 6월 27일에 마드리드에서 채택된 의정서 표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정 및 동 협정 의정서에 근거한 공통규칙 상표심사기준 법령명의 약기가 아닌, 단지 조문수 만으로 기재되어 있는 것은 원칙적으로 상표법의 조문수를 가리킨다.
20 Ⅰ. 상표심사편람 13. 71 국제상표등록출원에 국내대리인이 없는 경우의 기안 국제상표등록출원의 출원인에게 국내 대리인이 없는 경우에는 당청에서의 절차는 출원인 본인에 대하여 한다. 설명 상표등록출원에 있어 출원인이 재외자(일본국내에 주소 또는 거주지(법인 에 있어서는 영업소)가 없는 자)인 경우에는 상표법 제77조 제1항에서 준용 하는 특허법 제8조의 규정에 의해 일본국 특허청에 직접 절차를 진행할 수 가 있다. 국내에 거주하는 대리인(상표관리인)을 선임하여 절차를 진행할 수 도 있지만, 마드리드 협정의정서에 의한 국제등록 제도를 이용한 국제상표등 록출원은 출원인이 재외자라도 일본국 특허청에 직접 출원한 경우와 동등한 효과가 발생되므로 국제상표등록출원인에게 국내에 거주하는 대리인(상표관 리인)이 없는 경우가 있다. 이와 같은 경우에는 사정등본의 송달 등 당청에서의 절차는 직접 국제상 표등록출원인 본인에 대하여 한다.(상표법 제77조 제5항에서 준용하는 특허 법 제192조 제2항 참조) 단, 재외자인 국제상표등록출원인이 상표법 규정에 근거한 국내의 절차(의 견서 절차보증서의 제출 등)를 하는 경우에는 상표법 제77조 제2항에서 준 용하는 특허법 제8조의 규정에 의해 일본국특허청에 직접 절차를 진행할 수 는 없고 국내에 거주하는 대리인(상표관리인)을 선임하여 절차를 진행해야 한다.
15. 우선권 21 15. 01 우선권이 인정되지 않는 출원의 처리 출원인이 우선권을 주장하여 상표등록출원을 한 경우에는, 우선권주장의 증명서에 기재한 상품 또는 서비스업이 그 출원에 관련되는 상품 또는 서비 스업 중에 포함되지 않는 경우, 또는 우선권 주장의 증명서에 첨부한 상표가 그 상표등록출원의 상표와 일치하지 않는 경우에는 그 출원은 우선권을 가 진 상표등록출원이라고는 인정되지 않기 때문에 그 우선권 주장에 관련되는 상표등록출원을 통상의 상표등록출원으로 처리하고 상표등록출원인에게 당 해 우선권의 효과를 인정하지 않는다는 취지 및 그 이유를 통지한다. 또한 이 통지는 반드시 단독으로 할 필요는 없고 최초로 보내는 거절이유 등 다른 통지(등록사정을 포함한다)를 할 때 덧붙여 써도 좋다.
22 Ⅰ. 상표심사편람 15. 02 우선권주장을 동반하는 상표등록출원에 관한 입체상표의 상표의 일치 의 판단 우선권의 기초가 되는 제1국 출원이 평면상표에 관련된 것임에도 불구하 고 우리나라에 입체상표로 상표등록출원하고 있음이 명백한 경우, 또는 우선 권의 기초가 되는 제1국 출원이 입체상표에 관련되는 것임에도 불구하고 우 리나라에 평면상표로 상표등록출원하고 있음이 명백한 경우에는 상표가 일 치하지 않는 것으로 당해 우선권의 효과를 인정하지 않는다. 설명 우선권을 주장하여 상표등록출원을 하는 경우에 있어서는 우선권의 기초 가 되는 제1국 출원에 관련되는 상표와 우리나라에 한 상표등록출원에 관련 되는 상표가 일치해야 한다. 그러므로 가령 출원서중의 상표등록을 받으려는 상표를 기재하는 란의 기재가 동일해도 그것이 평면상표와 입체상표로서 다 른 경우에는 상표가 일치 한다고 할 수 없다. 그러나 제외국에서는 입체상표에 대하여 상표등록을 받으려는 경우에 보 통 그 취지를 반드시 기재해야 하도록 되어있다고는 할 수 없으며 그 우선 권 증명서도 반드시 평면상표와 입체상표의 구별이 되어있다고 할 수 없다. 그래서 제1국 출원에 관련되는 상표에 대해서 평면상표와 입체상표의 구 별을 출원인에게 항상 명확히 하게하고, 게다가 우리나라에 한 상표등록출원 에 관련되는 상표와의 일치를 판단하지 않는 다고해도 평면도면과 입체도면 이 다른 것이 명확한 경우에는 우선권의 효과를 인정하지 않는다.
15. 우선권 23 15. 03 우선권주장을 동반하는 상표등록출원에 있어 표준문자의 상표의 일치 에 대한 판단 우선권의 기초가 되는 제1국 출원 또는 우선권 주장을 동반하는 우리나라 에의 출원이 표준문자에 의한 것인 경우 상표의 일치 에 관한 판단은 제1 국 출원이 표준문자에 의한 것인지 여부에 관계없이 우선권증명서에 표시된 상표와 우리나라에의 출원서에 기재된 상표(우리나라에의 출원이 표준문자에 의한 경우는 표준문자로 바꿔 표현된 상표)를 대비하여 하도록 한다. 설명 우선권을 주장하여 우리나라에 상표등록출원 하는 것 중에는 우선권의 기 초가 되는 제1국 출원이 표준문자에 의한 것인 경우도 있을 수 있다. 그러나 당해 제 1국의 표준문자와 우리나라의 표준문자와는 표준문자로서 인정되는 문자의 범위나 태양이 다르기 때문에 우리나라로의 상표등록출원이 표준문 자에 의한 것인 경우에도 제1국 출원도 표준문자에 의할 것을 상표의 일치 의 조건으로 할 수 없다. 한편, 우리나라 상표등록출원이 표준문자에 의한 것인 경우에는 상표등록 출원에 관련되는 상표는 출원서에 기재된 것이 아닌 표준문자로 바꿔 표현 된 것(상표심사기준 제4(제5조)의 4)이다(상표법 제12조의 2 제2항 제3호, 제 18조 제3항 제3호, 제27조 제1항 참조). 따라서, 우선권주장에 관한 상표의 일치 에 대한 판단은 우선권의 기초가 되는 제1국 출원이 표준문자에 의한 것인지의 여부에 상관없이 우선권증명 서에 표시된 상표를 기본으로 하는 전제로 우리나라에의 상표등록출원이 표 준문자에 의하지 않은 경우에는 출원서에 기재된 상표와 대비하고, 또, 우리 나라에의 상표등록출원이 표준문자에 의한 경우에는 표준문자로 바꿔 표현 된 상표와 대비하여 각각 판단하도록 한다.
24 Ⅰ. 상표심사편람 17. 01 분할출원으로 인정되지 않는 경우의 통지 상표법 제10조 제1항 또는 동법 제68조 제1항의 규정에 의한 분할출원이 있는 경우에는 분할출원과 그 최초에 한 출원을 대조하여, 상표의 동일 내지 분할할 수 있는 지정상품 또는 지정서비스업과 상표법시행규칙 제22조 제4항 (특허법시행규칙 제30조 준용)에서 규정하는 최초에 한 출원에 대한 필요한 보정이 분할출원과 동시에 이루어졌는지 여부를 확인하여, 여기에 불일치 또 는 불비가 있을 때에는 출원일 소급이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유 를 통지한다. 또한 이 통지는 반드시 단독으로 할 필요 없이 거절이유통지 등 다른 통 지(등록사정을 포함한다.)를 할 때 첨서하여 해도 된다. 비고 본 처리는 국제상표등록출원에는 적용하지 않는다.
17. 분할, 출원변경, 보정각하의 신 출원 25 17. 02 변경에 관련되는 새로운 출원으로 인정되지 않는 경우의 통지 상표법 제11조 제1항 또는 제2항, 제12조 제1항 또는 제65조 제1항의 규정 에 의한 출원변경이 있은 때에는 변경에 관련되는 새로운 출원(이하 변경출 원 이라고 한다) 과 최초에 한 출원을 대조하여 양자 상표(표장) 및 지정상 품 또는 지정서비스업을 확인한 결과 최초에 한 출원의 요지를 변경했다고 인정되는 변경출원에 대해서는 출원일 소급이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유를 통지한다. 단, 보정에 의해 최초에 한 출원의 요지를 변경하지 않은 것으로 인정되는 경우에는 이 통지 후에라도 출원일 소급을 인정한다. 이 경우 보정은 변경출 원에서 봐도 요지 변경이어서는 안 된다. 또한, 이 통지는 반드시 단독으로 할 필요 없이 거절이유통지 등 다른 통 지를 할 때 이것에 첨서하여도 된다. (주) 상표법시행규칙 제8조에는 변경출원을 하려는 경우, 상표(표장)의 변 경을 요하지 않을 때는 그 취지를 출원서에 표시하고 상표(표장) 출 원서에의 기재를 생략할 수 있다는 취지가 규정되어 있다. 그러므로 이 규정에 의한 상표(표장)의 출원서에의 기재를 생략한 변경출원에 관계되는 상표(표장)는 최초에 한 출원에 관련되는 상표(표장)와 동 일한 것이다. 비고 본 처리는 국제상표등록출원에는 적용하지 않는다.
26 Ⅰ. 상표심사편람 17. 03 출원변경이 있을 때 최초에 한 출원에 대한 처리 출원 변경이 있을 때 최초에 한 출원은 취하된 것으로 간주하는바(상표법 제11조 제4항, 동법 제12조 제3항, 동법 제65조 제3항), 이는 변경에 관련되 는 새로운 출원에 대하여 그 출원일 소급이 인정되지 않는 경우에 있어서도 동일하다. 설명 출원 변경이 있을 때 최초에 한 출원이 취하된 것으로 보는 것은 변경에 관련되는 새로운 출원이 출원일을 소급하기 때문이 아니라 출원인이 최초에 한 출원을 포기하고 새로운 출원으로 바꾸려는 의사표시를 한 효과라고 해 석하여 위와 같이 처리한다. (참고 소화51년 (행ウ) 제93호 동경지방재판소판결 52. 9. 21 판례 공업소유권법 (현행 법편16) 실용신안법 2513의 6) 비고 본 처리는 국제상표등록출원에는 적용하지 않는다.
19. 표준문자 등에 관한 절차 27 19. 01 상표법 제5조 제3항에 규정하는 표준문자의 지정 상표법 제5조 제3항에서 규정하는 표준문자는 1997. 3. 25발행, 2003. 7. 25 발행 및 2005. 1. 25 발행의 특허청공보(공시호)에 지정되어 있다(권말자료 1 참조). 또한 표준문자는 당해 자료에 나타나있는 서체(태양)에 의한 문자를 지정 한 것으로, 표준문자로 바꿔 표현한 것은 당해자료에 나타나있는 서체(태양) 문자를 일렬 횡서 이른바 베타우찌 3) 했다고 한다. 비고 본 처리는 국제상표등록출원에는 적용되지 않는다. 3) 행을 바꾸지 않고 오로지 문자만을 입력하는 작업
28 Ⅰ. 상표심사편람 19. 71 국제상표등록출원에 대하여 standard characters 라는 취지의 선언이 있는 경우의 처리 국제상표등록출원에 관련되는 상표에 대하여 standard characters 라는 요 지의 선언이 있어도, 다음 이유에서 우리나라 상표법상에 규정하는 표준문자 로서는 처리하지 않는다. 1. 국제등록부상의 표장구성과 특허청장관이 지정하는 문자에 의해 표시되는 우리나라의 표준문자제도에 근거한 등록상표와는 구체적구성이 상위하다. 2. 제외국의 표준문자(standard characters)제도에 대하여 보면, 당 제국의 법률 등으로 그 의의나 효과를 명시하고 있는 나라는 눈에 띄지 않고 standard characters 라는 취지의 선언이 기재되어 있는 공보로 판단하는데 그 운용 에 관해서는 우리나라의 제도와는 내용을 크게 달리한다. 3. 우리나라의 표준문자제도는 문자상표에 있어서 구성문자에 대해서는 특허 청장관이 지정하는 문자에 의해 그 태양의 표준화를 도모하고, 상표견본 의 작성 첨부를 요하지 않는 것으로서 주로 상표등록출원에 관련되는 절 차의 간편화를 도모할 목적에서 도입된 것이지만 standard characters 라는 취지의 선언을 하고 있는 국제등록출원에 있어서는 이 같은 편리성의 효 과는 기대할 수 없다. 4. 우리나라에서는 표준문자로서 등록되는지 여부에 관계없이 그 상표권의 미치는 범위에 영향을 주는 것은 아니므로 출원인에게 하등 불이익을 주 지 않는다.
20. 심 사 29 20. 01 면접심사 등의 실시에 관한 처리 면접 가이드라인 상표심사편 참조 (2007. 11 개정)
30 Ⅰ. 상표심사편람 20. 02 조기심사제도 권리화의 긴급성을 요하는 상표등록출원의 조기심사 및 조기심리를 위한 가이드라인 참조
25. 상표등록을 받으려는 상표 31 25. 01 상표를 기재한 부분이 아닌 부분에 대하여 상표법 제5조 제4항 단서규정의 적용을 주장하는 경우의 처리 1. 출원인에게 상표법 제5조 제4항 단서 규정의 적용을 받으려는 의사가 있 는 것으로 인정되지만 상표를 기재한 부분이 아닌 부분까지 그 적용을 주 장하는 경우는 아래와 같이 처리한다. (1) 상표법 제5조 제4항 단서규정의 적용을 받으려는 취지를 기재한 설명 서중 상표를 기재한 부분이 아닌 부분부터 인출선을 삭제하도록 보정 (즉, 같은 부분에 대하여 상표법 제5조 제4항 단서에 의한 색채의 지 정을 하지 않을 것)을 지시한다. (2) 상기 보정지시의 취지에 반하는 보정(예를 들어, 상기 인출선 부분을 상표를 기재한 부분으로 하기 때문에 실선 파선 등을 가필하거나 당 해 출원에 대하여 상표법 제5조 제4항 단서규정 적용의 주장을 철회 하는 등)을 내용으로 하는 절차보정서의 제출이 있을 때는 전부 당해 출원의 요지를 변경하는 것으로 그 보정을 각하 결정한다. 설명 상표법 제5조 제4항(1996년 개정 전에 있어서는 동법 제5조 제3항)은 동법 제2조 제1항의 상표의 정의 와의 관계에 있어 색채 가 상표 구성요소(부수 적 요소)로 되기 때문에 상표등록을 받으려는 상표를 기재한 부분에 결합시 킨 색채의 의미를 명확하게 하기 위하여 만들어진 규정이다. 상표를 기재한 부분 중 상표기재 란의 색채와 동일한 색채인 부분을 상 표의 일부로 생각하는지는 출원인의 의사표시가 없으면 판단할 수 없다. 그래서 출원인이 그 부분도 상표의 일부로 생각하고 있는 경우에는 색채 를 결합해야 할 범위를 명확하게 하고 상표 기재 란의 색채와 동일한 색채 를 결합한다는 취지를 설명서에 기재한 때에 한하여 이를 상표의 일부 로 하여 처리코자 함이 본 항의 취지이다. 이 취지에서 볼 때, 본 항 단서규정의 적용을 받는 부분은 대체로 상표를 기재한 부분 이어야함은 당연하다.
32 Ⅰ. 상표심사편람 별지 사안의 문제 부분에 대해 보면 당해 부분은 상표등록을 받으려는 상 표 중 상표를 기재한 부분을 제외한 부분과 동일한 색채결합이라는 점에서 볼 때 출원인의 의도에 상관없이 상표를 기재한 부분이라고는 판단할 수 없 기 때문에 (イ)에 대하여 삭제토록 보정을 지시한다. 또한 상표를 기재한 부분이 아닌 부분을 상표의 일부로 하는 보정이나 색 채의 지정이 확정된 부분에 대하여 이를 해제하는 보정은 출원시 확정된 상 표의 구성(동일성)을 바꾸는 것이기 때문에 인정되지 않는다. 그런데 별지 사안에 대하여 1 보정지시 없이 상표법 제5조 제4항 단서의 적용을 인정하여 처리 2 보정지시 없이 상표법 제5조 제4항 단서의 적용을 하지 않고 처리 등의 방법은 1에 있어서는 이를테면 실체심사 대상이 되는 상표 자체를 특정하지 않은 채(불명확한 상태대로) 그 권리화를 도모하고 또 2에 있어 서는 상표를 기재한 부분 중 색채를 결합한 범위가 명확한 부분도 존재하 고 있어 그 부분의 색채지정은 전부 확정되어 있다고 볼 수 있으므로 그 색채의 지정을 해제하는 취급은 출원의 요지를 변경하는 것이라고 판단되 기 때문에 양자 모두 채용하기 어렵다. 2. 국제상표등록출원에 있어서, 상표법 제5조 제4항 단서에서 규정하는 표시 에 해당하는 기술이 있을 경우에는 색채가 결합되어 있는 상표와 대비하 여 그 내용이 다르지 않는 것에 한해 상표법 제5조 제4항 단서규정의 적 용을 받으려는 취지를 기재한 설명과 동일하게 처리를 한다.
25. 상표등록을 받으려는 상표 33 별 지 설 명 서 상표법 제5조 제4항 단서의 적용 + 서면 용지의 색채와 동일한 색채를 결합한다.
34 Ⅰ. 상표심사편람 25. 71 국제상표등록출원에 있어 상표의 음역, 상표의 번역 또는 상표의 기술 에 대하여 기재가 있는 경우의 처리 1. 상표의 음역 또는 상표의 번역 의 기재가 있는 경우, 심사관은 심 사의 참고자료의 하나로 이용할 수 있다. 또한 당해상표에 대한 칭호 또는 관념은 우리나라 수요자의 인식정도를 고려할 필요가 있기 때문에 이의 기재 내용에 대하여는 심사관의 판단에 맡긴다. 2. 상표의 기술 의 기재가 있는 경우에는 내용을 확인하고 다음과 같이 처리한다. (1) 우리나라 상표법에서 상표로서 처리하지 않는 상표인 음향상표, 냄새상표, 색채상표 등의 기재가 있는 경우는 당해 출원은 상표 법 제3조 제1항 주서의 요건을 구비하지 않은 것으로 거절한다. (2) 복수상표를 하나의 출원으로 하였음이 명확하게 기재되어 있는 경우 (예를 들면, 영국 상표법에서는 복수상표를 하나의 출원으로 할 수 있 는 시리즈마크 제도가 채용되고 있고, 그 시리즈마크가 기초등록 또는 기초출원 대상이 되어 국제 등록되어 있는 경우도 있다.)는 복수상표 를 하나의 출원으로 하고 있는 것이므로 상표법 제6조 제1항 요건을 구비하지 않은 것으로 거절한다. (3) 입체상표의 설명, 상표에 결합한 색채 조합의 설명 등 상표의 구성 태양에 대하여 기재가 되어 있는 경우는 필요에 따라 심사에 참고한다. (4) 권리불요구, 연합 상표 등 우리나라에서 상표보호의 본질에 영향을 주 지 않는 기재가 되어 있는 경우 그 취지로서는 처리하지 않는다.
25. 상표등록을 받으려는 상표 35 (주) 권리불요구에 관한 기재가 있는 경우의 유의점 일반적으로 권리불요구는 그 상표의 자타상품(서비스업)의 식별력이 부족한 부분 등을 표시하여 권리불요구로하기 때문에 그 출원의 심 사함에 있어서는 상표의 해당부분이 지정상품 (지정서비스업)과 관 계에 있어서 식별력 없는 부분 또는 품질(질)의 오인을 일으킬 우 려가 있는 부분에 해당하는 경우가 있음에 유의할 필요가 있다. 그밖에 권리불요구의 예로서 상표 중에 국기를 포함하는 경우에 그 국기부분에 대하여 권리불요구라는 취지의 기재가 되어 있는 경 우도 있다. 그 경우에는 그 상표 일부에 국기 또는 외국국기의 도 형이 현저한 것으로 인정될 때는 상표법 제4조 제1항 제1호에 해당 하는 것으로 거절한다.
36 Ⅰ. 상표심사편람 25. 72 국제상표등록출원에 있어 색채가 결합되어 있는 상표에 대한 처리 1. 색채가 결합되어 있는 상표에 대하여 보호를 구하고 있는 국제상표등록 출원의 경우에 색채가 결합되지 않은 상표(흑색으로 기재되어 있는 상표) 와 그 상표에 색채가 결합되어 있는 상표(흑색으로 기재되어 있는 상표에 색채를 결합한 것)의 2종류가 기재되어 있는 경우에 우리나라 국제상표등 록원에 있어서는 색채가 결합되어 있는 상표로 한다. 따라서 그 색채가 결합되어 있는 상표에 근거하여 심사한다. 2. 국제상표등록출원에 있어서 상표 색채에 관한 기재는 그 색채가 결합되어 있는 상표를 설명하고 있으므로 이를 심사에 참고할 수 있다.
26. 방호표장 37 26. 01 방호표장등록출원 및 방호표장갱신등록출원의 심사 1. 방호표장등록출원 심사는 아래와 같이 한다. (1) 방호표장등록출원 심사는 부정경쟁방지에 중점을 두고, 특히 저명한 상표에 대해서는 방호표장등록을 하는 상품 또는 서비스업의 범위를 넓게 인정한다. (2) 법해석으로서 상표법 제64조와 상표법 제4조 제1항 제15호의 혼동 범 위는 동일하다고 보아, 방호표장등록을 인정하는 상품 또는 서비스업 의 범위는 당해 등록상표가 동호에 의해 보호되는 범위를 초과하지 않는 것으로 한다. (3) 상표법 제4조 제1항 제15호는 경제실상에 상응하여 탄력적으로 하고 있는바, 방호표장 등록에 있어서도 동일하다. 또한 소위 저명상표 로 충분하게 적격성이 있는 것은 혼동 폭을 최 대한 인정할 수 있다. (혼동의 개연성에 대해서는 수요자 측의 관점에 서 견해를 충분히 수용한다). (4) 이상의 관점에서 심사방침을 다음과 같이 정한다. 1 방호표장등록출원 심사에 있어서는, 그 기본이 되는 등록상표(이하 원등록상표 라고 한다)의 주지도와 해당산업부문과의 관계를 충분 히 검토한다. 심사의 방법으로는 현행 45의 류별을 수개의 산업부문 (예를 들면 화학, 기계, 섬유, 잡화, 식품, 서비스업)으로 정리 통합하 여, 출원에 관련되는 지정상품 또는 지정서비스업이 원등록 상표에 관련되는 지정상품 또는 지정서비스업과 동일 산업부문에 속하는지 여부에 따라 구분하고 여기에 주지 정도를 조화시켜 혼동 가능성을 판단한다. ᄀ 원등록상표가 국민 간에 널리 인식되어 있는 정도에 미치지 않 지만 당해 산업부문 수요자간에 널리 인식되어 있는 경우에 있어 그 등록상표에 관련되는 지정상품 또는 지정서비스업이 속하는 산업부문을 초과하지 않는 상품 또는 서비스업에 대하여 방호표 장등록을 인정할 수 있다. ᄂ 원등록상표가 국민 간에 널리 인식되어 있는 경우에는 그 상품 또는 서비스업이 속하는 산업부문을 초과하는 상품에 관련되는 지정상품 또는 지정서비스업에 대해서도 방호표장을 인정할 수 있다.
38 Ⅰ. 상표심사편람 2 상호간 특별하게 밀접한 관계가 있는 상품 또는 서비스업 간에 있어 서는 전항의 규정에 상관없이 동일 산업부문에 속한다고 간주할 수 있다. (5) 방호표장의 등록은 원 등록상표와 동일한 상표에 대하여 실시하고 있 으므로, 그 전제로 원 등록상표가 널리 인식되어 있을 필요가 있다. 이 경우 출원에 관련되는 방호표장, 원 등록상표 및 그 주지상표의 3가지 가 동일할 때도 있지만 특히 후의 2자 관계에 있어서는 시간의 경과에 따라 여러 가지 사유로 인해 현재 사용되고 그 결과 오늘날 세인에게 인식되어 있는 표장의 태양이 반드시 그 원등록상표와 동일하지 않은 경우도 자주 보여 진다. 이 같은 점을 포함하여 3자의 관계에 있어 다 음과 같이 생각한다. 1 등록하려는 방호표장은 원등록상표와 동일해야 한다(원등록상표와 동일하지 않은 것은 등록할 수 없다). 2 원등록상표가 현실로 인식되고 있는 주지상표인지 여부를 판단함에 있어서는 일반인의 인식을 기준으로 동일성이 있다고 인정되는 정도 이면 족한 것이다. 예를 들면, 외관에 대해서는 엄밀한 상이성을 요구하지 않고 또 가령 당해상표가 외관보다 칭호 없는 관념에 의해 주지되어 있는 경우, 그 칭호 없는 관념을 포함하는 한 동일성이 있다는 것 같이 실태에 접 근한 유연한 대응을 취할 수 있다. 2. 방호표장등록에 근거한 권리존속기간의 갱신등록을 받을 때는 방호표장등 록출원에 관련되는 원등록상표의 경우와 동일하게 방호표장갱신등록출원 에 관련되는 등록방호표장이 상표법 제64조의 요건을 만족시켜야 하기 때 문에 방호표장갱신등록 출원에 대한 저명성 등의 심사는 전술한 방호표장 등록출원 처리에 따르되 이것은 원등록상표 사용상황을 충분히 감안하여 야 한다.
26. 방호표장 39 26. 02 방호표장 갱신등록출원의 출원서와 등록원부와의 대조결과, 출원인이 방호표장등록 권리자와 상위한 경우의 처리 1. 방호표장등록에 근거한 권리존속기간의 갱신등록출원의 출원서와 등록원 부의 대조결과, 출원인이 방호표장등록에 근거한 권리를 가진 자와 상위 한 경우에는 상표법 제65조의 4 제1항 제2호의 규정에 해당하는 취지의 거절이유를 통지한다. 2. 방호표장등록에 근거한 권리의 존속기간 갱신등록출원을 할 때는 이전등 록신청서 또는 등록명의인 표시변경(경정) 등록신청서를 제출한 취지의 상신이 있는 경우, 등록원부 조회결과, 출원인이 방호표장등록 권리자와 상위한 경우에 있어서도 즉시 거절이유를 통지하지 않고 상당기간(이전등 록 등의 처리기간)을 두고 등록원부와 대조하여 다음과 같이 처리한다. (1) 이전등록 등을 하였음에도 불구하고 출원인이 방호표장등록 권리자와 상위한 경우, 또는 이전등록 신청서 등의 각하에 의해 이전등록이 되 지 않았을 경우에는 상기 1.의 거절이유를 통지한다. (2) 이전등록 등에 의해 출원인이 방호표장등록에 근거한 권리자와 일치한 다고 인정되는 경우에는 윗글 1.의 거절이유는 통지하지 않는다. 3. 방호표장등록에 근거한 권리 존속기간의 변경등록출원 후에 이전등록이 이루어진 경우, 이전등록후의 방호표장등록 권리자를 출원인으로 하여 당 해 출원의 절차를 속행한다는 취지를 통지한 후 심사를 속행한다. (상기 1.의 거절이유는 통지하지 않는다.) 4. 방호표장등록에 근거한 권리의 존속기간 갱신등록출원 후에 등록명의인의 표시변경(경정) 등록이 이루어진 경우에는 출원인의 주소(거주지) 및 성명 (명칭)은 표시 변경된 것으로 그 후의 절차를 계속한다.(상기 1.의 거절이 유는 통지하지 않는다.)
40 Ⅰ. 상표심사편람 27. 01 단체상표의 처리 1. 단체상표제도의 도입 단체상표는 사업자를 구성원으로 하는 단체가 그 구성원에게 사용케하는 상표로, 상품 또는 서비스업의 출처가 당해단체의 구성원에 관련되는 것으로 명확한 것이어야 한다. 단체상표의 보호에 대하여, 파리조약 제7조 2에서 의무화되어 있고, 우리 나라 상표법에서도 대정10년법(1921년)에 단체표장제도 로서 명문화되었었 지만 소화34년법(1959년)에서 새롭게 도입된 사용허락 제도 에 의한 실질적인 보호가 가능해져 단체표장제도가 삭제된 경위가 있다. 1996년의 개정상표법에서 단체표장이 통상상표와는 다른 특질(a. 개개의 사업자가 등록하는 것이 적절치 않아 단체가 등록하지만, 그 단체 자체가 상 품 생산, 서비스업 제공 등 업무를 수행함을 필요로 하지 않으며 b. 당초부 터 상표권자(단체)가 아닌 다른 자(구성원)에 의해 사용이 예정되어 있어 그 구성원에게는 구성원으로서의 지위를 가지는 한 상품사용을 하는 권리가 인 정되어야 한다.)을 가진 점, 그 밖에 다른 외국의 제도와의 국제조화의 관점 에서 단체상표제도를 개정하여 명문화하였다. 더욱이, 상공회의소 등 사단에서도 그 구성원에게 상표를 사용케 하는 실 정이다. 또, 상표법 제7조 제1항에서 인용하는 민법 제34조의 사단법인은 일 반사단법인으로의 이행이 예정되어있는바*, 당해 일반사단법인에는, 공익성을 가진 종래의 사단법인에 더하여 공익성 없는 중간법인도 인정되기 때문에 2006년 의장법 등의 일부를 개정하는 법률(평성18년법률 제55호)에는 종래의 주체에 더하여 상공회의소, 상공회, 특정비영리활동 법인 등의 구성원을 가 진 사단도 단체상표의 주체로 할 수 있게 되었다. * 일반사단법인 및 일반재단법인에 관한 법률(평성18년법률 제48호)이 2008년 시행예정. 여기에 동반하여, 상표법 제7조 제1항의 일반사단법인 및 일반 재단법인에 관한 법률 및 공익사단법인 및 공인사단법인의 인정 등에 관한 법률시행에 따른 관계 법률의 정비 등에 관한 법률(평성18년법률 제50호) 에 의해 일반사단법인 으로 개정되었다.
27. 단체상표 41 (참고) 단체표장 아닌 단체상표 로 한 이유 대정10년법에서는 단체상표 가 아닌 단체표장 으로 규정되었었지만, 결 국 업으로서 상품생산 등을 하는 자가 그 상품 등에 대한 사용을 함에는 변 함이 없고 더욱이 단체 자신이 상품생산 판매 등을 통일 관리함과 동시에 상표를 사용하는 사례도 적지 않다고 하는 상거래의 실상을 감안하여 1995년 개정에서는 단체 자신에 의한 상표사용의 인정을 명기하였기 때문에 단체 표장 이 아닌 단체상표 로 규정하여 계속하여 상표로서 보호하기로 하였다. 2. 단체상표의 등록요건 상표법 제7조는 그 등록 요건으로서 1 상표등록출원인이 민법 제34조의 규정에 의해 설립된 사단법인 그 외 의 사단(법인격이 없는 것 및 회사를 제외) 또는 사업협동조합 그 외 특별한 법률에 의해 설립된 조합(법인격이 없는 것을 제외) 또는 이들 에 상당하는 외국법인일 것. 2 상표등록을 받으려는 상표가 그 구성원에게 사용케 하는 상표일 것. 3 상표등록출원인이 상표법 제7조 제1항에 규정된 법인임을 증명하는 서 류를 제출할 것을 규정하고 있다. 그 외의 등록요건은 통상의 상표와 동일하다. (1) 단체상표의 등록을 받을 수 있는 단체 (뒤의 도표참조) (2) 상표법 제3조 제1항 주서의 실무운용 상표법 제3조 제1항 주서(상표법 제7조 제2항에 의한 준용)에서 말하 는 단체상표의 상표등록을 받으려는 상표가 그 구성원에게 사용케 하는 것이 아닐 경우 란 그 단체 및 구성원 쌍방이 사용하지 않는 경 우뿐만 아니라 그 단체가 지정상품 또는 지정 서비스업에 대하여 사용 할 뿐 그 구성원이 사용을 하지 않는 경우도 여기에 해당하며, 이 경 우 상표등록을 받을 수 없다. 3. 출원의 변경 상표등록출원인은 단체상표의 상표등록출원을 통상의 상표등록출원 또는 지역단체상표의 상표등록출원으로 상호간 출원변경 할 수 있다(상표법 제11조). 또한, 상표법 제11조 제1항의 규정에 의해 단체상표의 상표등록출원을 지 역단체상표등록출원으로 변경할 경우에는 동법 제7조의 2 제4항에 규정하는
42 Ⅰ. 상표심사편람 상표등록출원인이 조합 등임을 증명하는 서면 및 상표등록 출원에 관련되 는 상표가 제2항에 규정하는 지역명칭을 포함하는 것임을 증명하기 위해 필 요한 서류 의 제출, 동법 제1조 제3항의 규정에 의해 통상의 상표등록 출원 을 단체상표의 상표등록출원으로 변경할 경우에는 동법 제7조 제3항에 규정 하는 서면(출원인이 동조 제1항에 규정하는 법인임을 증명하는 서면)의 제출 이 필요하다. 단, 국제상표등록출원에 있어서는 출원 변경은 할 수 없다.(상 표법 제68조의 13) 4. 단체상표에 관련되는 상표권의 처리 단체상표에 관련되는 상표권이라도 그 권리내용이나 범위는 기본적으로 통상의 상표권과 동일하지만 그 특수성(상표법 제7조에 규정된 권리주체의 요건)때문에 권리의 이전(상표법 제24조의 3)이나 구성원이 등록상표를 사용 하는 권리(타인의 사용을 금지하는 권리는 아니다. 상표법 제31조의 2)처럼 통상의 상표권과는 다른 처리규정을 두고 있다. 또한, 국제등록에 근거한 단체상표에 관련되는 상표권에 대해서는 앞에서 와 같은 특례규정(상표법 제68조의 24)을 두고 있다.
27. 단체상표 43 도표 단체상표의 등록을 받을 수 있는 일본의 법인 (굵은 선 안) 법인격 없음 법인격 있음 재단 사단 민법에 의한 공익법인 영리법인 재단법인 사단법인 (일반사단법인으로 이행예정) 중간법인 특별한 법률에 의해 설립된 재단 등 (의 료 법인(재단), 직업 특별한 법률 에 의해 설 립된 사단 (일반사단법인 으로이행예정) 상공회의소, NPO법인등 주식회사, 합자회사 등 훈련법인,학교법인, 종교법인 등) 특별한 법률 사업협동조합, 에 의해 설 농업협동조합 립된 조합 등 (주) 학교법인 등은 민법 제34조의 규정에 의해 설립된 사단법인 그 외 사단 (법인격이 없는 것 및 회사를 제외) 또는 사업협동조합 그 외 특별한 법률에 의해 설립된 조합(법인격이 없는 것을 제외)에 해당하 지 않으므로 상표법 제7조에 의해 단체상표등록을 받을 수 있는 단체 가 될 수 없다.
44 Ⅰ. 상표심사편람 27. 02 지역단체상표의 처리에 대하여 1. 지역단체상표제도의 도입 최근에 지역산업의 활성화 또는 지역 활기를 도모하고자 하는 관점에서 지역브랜드에 대한 관심이 높아지고 있다. 지역브랜드화의 대처는 지역의 자 연적 조건을 활용한 농림수산물이나 식품 등의 특산품, 지역에 역사적인 관 련이 있는 전통적 공예품, 지역에서 제공되는 특색 있는 서비스 등을 지역의 복수사업자가 지역 명을 붙인 공통 브랜드명을 이용하여 판매 제공하고, 타 지역의 상품이나 서비스와의 차별화를 도모하여 그 부가가치를 높이고자 함 에 있다. 그러나 지역 브랜드가 수요자 사이에 지명도 있게 되어 브랜드명에 대한 수요자의 신용이 높아지면 그 신용에 편승하려는 다른 사람이 지역 외의 상 품이나 서비스, 혹은 품질이 낮은 상품이나 서비스에 같은 브랜드명을 사용 함에 따라 지역브랜드의 신용을 훼손시키는 사태가 발생한다. 이와 같은 타인에 의한 신용의 편승을 방지하고 배제하기 위해서는 브랜 드명에 대해 상표등록을 받는 것이 유효한 방책이지만, 상표법 하에서는, 지 역브랜드에 많이 이용되는 지역명칭과 상품(서비스업)의 명칭을 결합한 상표 등록을 받는 것이 반드시 용이하지 않다는 문제가 있었다. 즉, 지역 명칭과 상품(서비스업)을 결합한 문자 상표에 의해서는 출처를 식별할 수 없고 사업 자가 널리 사용을 바라는 상표이며 어느 한 사업자에 의한 독점으로 적절치 않다는 이유에서 이러한 상표는 상품의 산지, 판매지, 품질 또는 서비스업의 제공 장소, 질 등을 보통으로 이용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상 표 등에 해당하는 것으로서 이는 원칙적으로 등록을 받을 수 없다(상표법 제 3조 제1항). 이와 같이 상표등록을 받기위해서는 실무상 출원인의 상표로서 전국적인 인지도를 획득하여, 수요자가 누구의 업무에 관련되는 상품 또는 서비스업 임을 인식할 수 있다(상표) 고 인정되는 것이 필요하기 때문에(상표법 제3조 제2항), 전국적인 인지도를 획득하기까지 타인의 편승사용을 배제할 수 없다. 또 타인에 의해 사용됨에 따라 출원인의 상표로서의 지명도 획득이 우선 곤 란하다는 문제가 있다.
27. 단체상표 45 한편, 지역의 명칭이나 상품(서비스업)명을 포함하는 상표에 있어서도 특 징 있는 도형이 첨가된 상표에 대해서는 당해 도형부분에 있어 자기 상품(서 비스업)을 타인의 상품(서비스업)으로부터 식별할 수 있기 때문에 상표 전체 로서 식별력이 있는 것으로 상표법 제3조 제1항에 해당하지 않고 다른 등록 요건을 충족하는 한 상표등록을 받을 수 있다. 그러나 이와 같이 도형이 결 합된 상표에 대해서는 타인이 문자부분은 동일해도 도형부분이 다른 상표를 사용한 경우에는 원칙적으로 이들 상표가 유사하다고 인정되지 않기 때문에 타인의 편승사용을 유효하게 배제할 수 없다는 문제가 있다. 이상과 같은 문제로 지역브랜드에 많이 사용되는 지역 명칭과 상품(서비스 업)의 명칭을 결합한 문자 상표에 대해서는 상표법에 의한 보호가 한정되어 있어 발전단계에 있는 지역 브랜드의 보호에 있어 관계사업자의 기대에 충 분히 대응하지 못하고 있다는 지적이 있다. 이 때문에 전국적인 수요자와의 관계에서는 충분히 출처식별기능이 있다고 까지는 말할 수 없는 단계라 하 더라도 상표등록을 받을 수 있도록 제도를 정비하는 것이 과제로 되어 있다. 그래서 지역명칭 및 상품(서비스업)의 명칭으로 이루어진 상표에 대하여, 지역과의 밀접한 관련성이 있는 상품(서비스업)에 사용되고, 수요자 사이에 널리 인식되어 있는 경우에는 사업협동조합 그 밖에 특별 법률에 의해 설립 된 조합에 의한 지역단체상표의 등록을 가능하게 하는 지역단체상표 제도를 도입했다. 2. 지역단체 상표의 등록요건 상표법 제7조의 2는 그 등록의 요건으로서 1 지역단체상표등록출원에 관련되는 주체 요건을 충족시킬 것. 2 단체가 그 구성원에게 사용케 하는 상표일 것, 3 상표가 주지성을 가질 것. 4 상표가 지역명칭 및 상품(서비스업)의 명칭 등의 문자로 된 것일 것 5 상표 중 지역명칭이 상품(서비스업)과 밀접한 관련성이 있음을 규정하 고 있을 것. 그 외의 등록요건은 통상의 상표와 동일하다.(단, 상표법 제3조 제1항 제3호 또는 제6호 및 동조 제2항의 적용을 배제)
46 Ⅰ. 상표심사편람 3. 출원의 변경 상표등록출원인은 지역단체상표의 상표등록출원에 대하여 통상상표등록출 원 또는 단체상표등록출원으로 상호간 출원의 변경을 할 수 있다.(상표법 제 11조) 또한 상표법 제11조 제1항 또는 제3항의 규정에 의한 통상의 상표등록 출 원 또는 단체상표의 상표등록출원을 지역단체상표의 상표등록출원으로 변경 할 때에는 상표법 제7조의 2 제4항에 규정하는 상표등록출원에 관련되는 상 표가 제2항에서 규정하는 지역의 명칭을 포함하는 것을 증명하기 위해 필요 한 서류 의 제출이 필요하다. 단, 국제상표등록출원에 있어서는 출원변경은 할 수 없다.(상표법 제68조의 13) 4. 지역단체 상표에 관련되는 상표권의 처리 지역단체 상표에 관련되는 상표권에 있어서도 그 권리의 내용 및 범위 는 기본적으로 통상의 상표권과 같다. 그러나 그 제도의 취지 상(상표법 제7조의 2 제1항) 권리의 이전(상표법 제24조의 2 제4항), 전용사용권의 설정 제한(상표법 제30조 제1항), 구성 원의 등록상표를 사용하는 권리(상표법 제31조의 2), 선사용권의 요건완화 (사용상표가 주지한지 여부를 불문한다 : 상표법 제32조의 2), 무효심판의 제척기간(주지성의 요건에 관련되는 하자의 치유 : 상표법 제47조 제2항) 과 같이 통상의 상표권과는 다른 처리규정을 두고 있다.
27. 단체상표 47 27. 71 국제상표등록출원에 있어 Collective mark, certification mark, or guarantee mark 의 기재가 있는 경우의 처리 1. 국제상표등록출원에 관련되는 국제등록일(사후지정의 경우는 사후지정일) 이 2006년 3월 31일 이전인 경우에는 아래와 같이 처리한다. 국제상표등록출원에 있어서 Collective mark, certification mark, or guarantee mark 의 기재가 있는 경우에는 상표법 제7조 제3항에 규정하는 증 명서(상표법 제7조 제1항에 해당함을 증명하는 서면)의 제출이 없으면 단체 상표로 상표법 제3조 제1항 주서(상표법 제7조 제2항에 의해 준용)의 규정에 의해 등록을 받을 수 없다. 2. 국제상표등록출원에 관련되는 국제등록일(사후지정의 경우는 사후지정일)이 2006년 4월1일 이후인 경우에는 아래와 같이 처리한다. (1) 기본적인 고려 1 단체상표로서 보호를 요청하는 경우 상표법 제7조 제3항에 규정하는 서면(출원인이 동조 제1항에 규정 하는 법인임을 증명하는 서면)의 제출이 없는 경우는 상표법 제3조 제1항 주서(상표법 제7조 제2항에 의해 동격으로 적용)의 규정에 의해 등록을 받을 수 없다. 2 지역단체상표로서 보호를 요청하는 경우 상표법 제7조의 2 제4항에 규정하는 상표등록출원인이 조합에 해 당함을 증명하는 서면 및 상표등록출원에 관련되는 상표가 제2 항에 규정하는 지역의 명칭을 포함하고 있음을 증명하기 위해 필요 한 서류 의 제출이 없는 경우는 상표법 제7조의 2 제1항의 규정에 의해 등록을 받을 수 없다. 3 증명상표 또는 보증상표로서 보호를 요청하는 경우 우리나라 상표법에 그와 같은 규정이 없기 때문에 상표법 제3조 제 1항 주서의 규정에 의해 등록을 받을 수 없다.
48 Ⅰ. 상표심사편람 (2) 구체적인 처리 1 Collective mark, certification mark, or guarantee mark 라고 기재되어 있는 국제상표등록출원에 관련되는 상표의 구성이 지역단체 상표의 보호 대상이 되는 경우(상표법 제7조의 2 제1항 각호의 요건을 구비 하는 경우)로 동시에 상표법 제7조 제3항에 규정하는 증명서(상표법 제7조 제1항의 법인임을 입증하는 서면) 및 상표법 제7조의 2 제4항 에 규정하는 증명서 및 필요한 서면을 제출하지 않은 경우 지역단체상표, 단체상표, 증명상표 및 보증상표의 어느 것에 의한 보호를 요청하고 있는지 불명하기 때문에 다음과 같이 거절이유를 통지한다. 1) 지역단체상표로서 보호를 요청하고 있는 것에 대하여는 상표법 제7조의 2 제1항의 요건을 갖추지 않았다는 취지의 거절이유를 통지한다. 또한 그 경우 상표법 제7조의 2 제4항에 의해 제출의 무를 부여한 증명서 및 서면의 제출이 없고 그 외에 상표법 제7 조의 2 제1항의 등록요건을 구비하지 않은 때는 각각의 요건에 대해서도 통지한다. 2) 단체상표로서 보호를 요청하고 있는 것에 대하여는 제3조 제1항 주서의 거절이유를 통지한다. 또 상표의 구성이 제3조 제1항 제 3호 등에 해당하면 당해 해당이유도 통지한다. 3) 증명상표 및 보증상표로서 보호를 요청하고 있는 것에 대하여는 제3조 제1항 주서의 거절이유를 통지한다. 2 Collective mark, certification mark, or guarantee mark 라고 기재되어 있는 국제상표등록출원에 관련되는 상표의 구성이 지역 단체상표의 보호대상이 되지 않는 경우(상표법 제7조의 2 제1항의 요건을 구비 하지 않는 경우)로서 또한 상표법 제7조 제3항에 규정하는 증명서 (상표법 제7조 제1항의 법인임을 입증하는 서면)의 제출이 없는 경우 단체상표, 증명상표 및 보증상표의 어느 것에 의한 보호를 요청하고 있는지 불분명하기 때문에 제3조 제1항 주서의 거절이유를 통지한다. 3 또한, 단체상표 또는 지역단체상표에 의한 보호에 필요한 증명서가 제출되어, 단체상표 또는 지역단체상표의 어느 것에 의한 보호를 요 청하는지 분명한 경우는 당해상표로서 처리한다.
27. 단체상표 49 한편, 증명서가 제출되지 않거나 또는 불비의 경우에는 아래의 (1)내지 (5)와 같이 처리한다. 1) 제7조의 2 제4항에 규정하는 주체요건에 대한 증명서만 제출된 경우에는 지역단체상표로서의 보호를 요청하는 것으로 처리한다. 또, 제7조의 2 제4항에 규정하는 지역의 명칭을 포함하는 것을 증명하기위해 필요한 서류만 제출된 경우에는 지역단체상표로서 의 보호를 요청하고 있는 것으로 처리한다. 2) 제7조 제3항에 규정하는 주체요건에 대한 증명서만 제출된 경우 에는 단체상표로서 보호를 요청하고 있는 것으로서 처리한다. 3) 의견서(상신서)에 명시적으로 단체상표 또는 지역단체상표의 어 느 것인가가 선택되어 있는 경우에는 상기 (1), (2)에 관계없이 그 의견표시에 의해 보호를 요청한 것으로 판단한다. 4) 일정기간 유예(의견서등에서 제출준비중인 언급이 있는 경우)해 도 증명서 등이 완비되지 않은 경우에는 재차 거절이유의 통지 없이 거절사정을 한다. 또한, 의견서(상신서)에서 의사 표시한 보호내용과 제출하고 있 는 증명서 등이 합치하지 않은 경우에도 일정기간 내에 적절한 증명서 등의 제출이 없으면 거절사정을 한다. 5) 어떤 응답도 없는 경우는 어느 것의 보호를 구하고 있는지가 불 분명하므로 제3조 제1항 주서, 제3조 제1항 제3호 (또는 제6호) 및 제7조의 2 제1항 위배(다른 거절이유가 있으면 당해 다른 거 절이유도 포함하여)로 거절사정을 한다. 4 상기 1 및 2의 경우에, 그 밖의 거절이유가 있는 경우에는 당해 거절 이유도 동시에 통지한다. 3. 상기 처리에 대한 설명 (1) 출원 종류의 특정에 관하여 1 국제등록은, collective mark(단체상표), certification mark(증명 상표) 또는 guarantee mark가 (보증상표)의 어느 것에든 해당하는 경우에 공통으로 Collective mark, certification mark, or guarantee mark 의 표 시가 되어 지정국에 통보된 것이다. 그러므로 지정국에서는 이 표시가 있는 경우 상기 어느 것의 상표 에 대하여 보호를 요청하고 있는지를 판별할 수 없다.
50 Ⅰ. 상표심사편람 2 우리나라 상표법에서 단체상표 및 지역단체상표(2006년 4월 1일 시 행)는 통상상표와 구별하여 등록하고 있다, 증명상표 또는 보증 상 표에 대하여는 그 같은 규정을 하고 있지 않다. 그래서 통보된 국제등록에 관련되는 국제상표등록출원에 대하여 Collective mark, certification mark, or guarantee mark 라고 기재되어 있는 경우 우리나라에서는 Collective mark 에 해당하는 것이 단체 상표 또는 지역단체상표로서 보호가 가능하기 때문에 단체상표 또 는 지역단체상표 중 어느 것의 보호를 요청하고 있는지에 대하여 확인할 필요가 있다. 3 단체상표로서 등록을 받기 위해서는 상표법 제7조 제3항에 규정하 는 증명서(상표등록출원인이 상표법 제7조 제1항의 법인임을 증명하 는 서면)의 제출이 필요하고, 지역단체상표로서 등록을 받기 위해서 는 상표법 제7조의 2 제4항에 규정하는 증명서(상표등록출원인이 조 합 등에 해당함을 증명하는 서면)의 제출이 필요하다. 4 그런데, 상기의 증명서 제출이 있으면 Collective mark, certification mark, or guarantee mark 라고 기재되어 있는 국제상표등록출원도 그 증명서에 의해 단체상표등록출원 또는 지역단체상표등록출원임 을 확인할 수 있는 것으로 처리한다. 5 우리나라 국내 안건의 운용에서는 상표법 제7조 제3항에 규정하는 증명서의 제출 없는 단체상표등록출원 및 상표법 제7조의 2 제4항 에 규정하는 증명서의 제출 없는 지역단체상표등록출원은 절차보정 명령의 대상이 되고 당해증명서의 제출 없는 출원은 각하처분의 대 상이 된다. 그러나 국제상표등록출원은 이 같은 절차를 할 수가 없다. 6 그런데, 국제상표등록출원에 대하여는 출원에 관련되는 상표가 상표 법상의 보호대상인지가 명확하지 않기 때문에 상표법 제3조 제1항 주서(상표법 제7조 제2항에 의해 준용)에서 규정하는 자기 또는 그 구성원의 업무에 관련되는 상품 또는 서비스업에 대하여 사용하는 상표 의 요건을 구비하지 않았다는 취지의 거절이유 및 상표법 제 7조의 2 제1항에서 규정하는 조합 등의 요건을 구비하지 않았다는 취지의 거절이유(상표의 구성이 상표법 제7조의 2 제1항 제1호 내지 제3호에 해당하는 경우)를 기재한 잠정적 거절의 통보를 한다. 그리고, 상표법 제7조 제3항에 규정하는 증명서의 제출이 있는 경우는 단체표장으로 출원된 것으로, 상표법 제7조의 2 제4항에 규
27. 단체상표 51 정하는 증명서의 제출이 있는 경우는 지역단체상표로 출원된 것으 로 하여 거절이유가 해소된 것으로 한다. 7 또 상표의 구성이 상표법 제7조의 2 제1항 제1호에서 제3호에 해당 하고 상표법 제7조의 2 제4항에 규정하는 상표등록출원에 관련되 는 상표가 제2항에 규정하는 지역명칭을 포함하는 것을 증명하기 위하여 필요한 서류 의 제출이 없는 경우는, 상표법 제87조의 2 제1 항의 요건을 충족시키지 못한다는 취지의 거절이유를 기재한 잠정 적 거절의 통보를 한다. (2) 상표구성 태양에 의한 처리를 다르게 하는 것 1 지역단체상표에 관련되는 상표는 상표법 제7조의 2 제1항 제1호부터 제3호에 규정되어 있는 구성 태양과 같은바, 이 같은 구성의 상표는 상표법 제3조 제1항 제3호에 해당하여, 제3조 제2항의 요건을 구비 하는 경우를 제외하고는 단체상표(통상상표)로 등록을 받을 수 없다. 2 그런데, 상표법 제7조의 2 제1항 제1호 내지 제3호에 규정되어 있 는 구성태양과 같은 상표이고, 단체상표 및 지역단체상표 각각 필 요한 증명서의 제출이 없어 출원인이 우리나라에서 단체상표 또는 지역단체상표 어느 것의 보호를 요청하고 있는지 명확하지 않은 경우에, 단체상표로서 보호를 요청하는 경우는 당해상표는 상표법 제3조 제1항 제3호 등에 해당하기 때문에 당해거절이유를 기재한 잠정적 거절이유의 통보를 할 필요가 있다. 3 그러나, 지역단체상표는, 그 구성이 상표법 제7조의 2 제1항 각호에 한정되기 때문에 이에 해당하지 않는 상표에 대해서 까지 출원인이 지역단체상표로서 보호를 요청하는 것이라고 가정하여 상표법 제7 조의 2의 요건(주체요건, 주지성, 상표의 구성 태양, 지역과의 연관 성)을 충족시키지 않는다는 취지의 거절이유를 통지하는 것은 출원 인의 대응 및 심사처리의 양방면에 있어 부담이 크므로 반드시 적 절하다고 할 수 없다. 따라서, 상표의 구성 태양이 상표법 제7조의 2 제1항 각호에 해당 하지 않는다고 인정할 수 있는 Collective mark, certification mark, or guarantee mark 라고 기재되어 있는 국제상표등록출원에 대하여는 상표법 제7조의 2 제1항의 요건을 충족시키지 않는다는 취지의 잠 정적 거절이유의 통보를 하지 않는다.
52 Ⅰ. 상표심사편람 28. 01 상표법시행규칙 별표의 표시에 따르지 않은 서비스업표시에 대한 처리 [총설] 상표법시행규칙 별표 및 유사상품 서비스업심사기준에 게재되어 있는 소 매 등 서비스업은 예시에 불과하고 거기에 게재되어 있지 않은 소매 등 서 비스업도 존재하는 바, 예를 들면 다음과 같은 서비스업을 지정한 상표등록 출원에 대하여는 다음과 같이 처리한다. 또한 그 경우의 유사군 코드는 같은 유형의 상품을 처리하는 소매 등 서 비스업의 유사군 코드(35K 02~35K 21) 및 그 취급상품에 상당하는 상품의 유 사군 코드를 부여하고 상당하는 소매 등 서비스업이 없는 경우에는 35k 99 및 그 취급상품에 상당하는 상품의 유사군 코드를 부여한다. 1. 소매 등 서비스업에 포함되는 서비스(편익)의 일부를 지정서비스업으로 표시하는 경우(예를 들면, 의 소매 또는 도매의 업무에서 행해 지는 고객에 대한 물품구비 진열 고객서비스의 제공. 은 상품 명이다. 이하 동일)는 의 소매 또는 도매 업무에서 행해지는 고 객에 대한 편익의 제공 으로 보정된다. [설명] 소매 등 서비스업은 소매 및 도매 업무에서 행해지는 종합적인 서비스 활 동을 하나의 서비스업으로 취급하는 것이고, 개개의 편익 제공을 하나의 서 비스업으로 하는 것은 아니다. 따라서 위의 종합적인 서비스 활동의 개개요소를 소매 등 서비스업의 편익 으로 바꿔 표시하는 것은 소매 등 서비스업의 적절한 표시라고 할 수 없다. 그러므로 서비스 활동의 개개요소를 편익 으로 바꿔놓아, 의 소매 또 는 도매 업무에서 행해지는 고객에 대한 편익의 제공 과 같이 보정토록 한다. 2. the bringing together, for the benefit of others. of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods. 또는 타인의 편의를 위해 각종상품 구비 (운반을 제외), 고객이 이들 상품을 보고 또 구입하기 위한 편의를 도
28. 소매 등 서비스업상표 53 모하는 것 은 개정 후 상표법에서는 사업지원을 위한 서비스업인지, 소매 등 서비스업인지가 명확하지 않기 때문에 상표법 제6조의 거절 이유 통지를 하여 그 의도를 확인한다. 그 결과, 위의 표시가 사업지원의 서비스업인 경우는, (other than retail services and/or wholesale services) (소매 또는 도매의 업무에서 행해지는 경우는 제외.) 같은 문언을 부가한 표시를 보정토록하고, 소 매 등 서비스업인 경우는, Retail services and/or wholesale services for. 또는 의 소매 또는 도매 업무에서 이뤄지는 고객에 대 한 편익의 제공 과 같이 보정토록 한다. [설명] 2007년 3월 31일 이전에는 국제출원의 영문표시 the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods(excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods. 및 이에 대 응한 일본어 표시 타인의 편의를 위해 각종상품 구비(운반을 제외), 고객이 이들 상품을 보고 또 구입하기 위한 편의를 도모하는 것 이 서비스업의 표 시로서 채용되어 있는바, 이들은 소매 등 서비스업을 상표법상의 서비스업으 로 하고 있지 않은 2007년 3월 31일 이전 상표법 아래에서는 위의 서비스업 표시중의 others, 타인 은 상품판매자를 의미하는 것으로서 이들 서비스업 을 사업지원 서비스업으로서의 위치에서 채용하고 있는 것이다. 그런 이유로 유사군 코드도 35B01 을 부여하여 취급하고 있다. 그러나 소매 등 서비스업이 상표법상 서비스업에 포함된 2007년 4월 1일 부터는 others, 타인 이 반드시 상품 판매업자 만이라고 할 수 없고, 상품 구입자의 의미도 들어있다고 할 수 있다. 따라서 2007년 4월 1일 이후 출원 에 있어서, 위의 표시로 지정된 경우에는 소매 등 서비스업이 사업지원 서비 스업인지 여부가 명확하지 않으므로 우선 어떤 서비스업을 의도한 것인지를 확인하도록(상표법 제6조의 적용) 한다. 그 결과, 소매 등 서비스업인 경우는 Retail services and/or wholesale services for. 의 소매 또는 도매 업무에서 이뤄지는 고객에 대한 편익의 제공 과 같이, 상표법시행규칙 별표의 예시에 의거한 표시로 보 정토록 한다. 한편, 사업지원서비스업인 경우는 (other than retail services and / or wholesale services), (소매 또는 도매의 업무에서 행해지는 경우를 제외.) 와 같은 문언을 첨가한 표시로 보정토록 한다.
54 Ⅰ. 상표심사편람 3. 기타 (1) 의 소매, 의 도매 의 표시에 대하여 의 소매, 의 도매 의 표시는, 그것이 상품을 지정한 것 인지, 소매 등 서비스업을 지정한 것인지가 명확하지 않으면, 상표법 제6조의 요건을 충족시키지 못한 것으로 하여 어느 것을 의도한 것인 지 확인토록 한다. 그 결과, 위의 표시가 소매 등 서비스업인 경우에는 의 소매 또 는 도매의 업무에 있어 행해지는 고객에 대한 편익의 제공 으로 보정토 록 한다. 또, 위의 표시가 상품인 경우에는, 상품으로서의 으로 보정토록 한다. (2) 의 소매 등 서비스업, 의 소매스토어 서비스 의 표시 에 대하여 의 소매 등 서비스업 의 소매스토어 서비스 는 소매 등 서비스업을 의도한 것임은 명확하지만 적정한 표시라고는 인정되지 않기 때문에 상표법 제6조의 통지를 한다. 의 소매 또는 도매 의 업무에서 행해지는 고객에 대한 편익의 제공 으로 보정토록 한다. 또한 위의 표시를 상품으로 보정하는 것은 요지의 변경이므로 인정하 지 않는다. (3) 마드프로 4) 출원에 대한 retail store services 의 표시에 대하여 retail store services 의 표시를 가진 소매 등 서비스업을 표시하는 것은 그 취급상품이 불명확하고, 소매 등 서비스업의 내용이 명확하지 않기 때문에 상표법 제6조의 통지를 하여, 취급상품을 명확하게 한 소 매 등 서비스업으로서 retail services and/or wholesale services for. 으 로 보정토록 한다. 또한, 상기표시를 상품으로 보정하는 것은 요지변경 이므로 인정하지 않는다. (4) 소매 또는 도매 업무에 있어 행해지는 고객에 대한 편익의 제공에 관 한 정보의 제공 의 표시에 대하여 이 같은 표시는 그 서비스업의 내용을 명확하게 하기 위하여 상표법 제 6조의 통지를 하여, 다음의 1또는 2의 어느 하나로 보정토록 한다. 4) 마드리드협정 의정서
28. 소매 등 서비스업상표 55 1 정보의 제공 목적이 타인이 하는 소매 등 서비스업에 관한 정보를 업으로서 정리하여 제공하는 것이라고 이해되는 경우에는 상품판매에 관한 정보의 제공(35B01) 에 포함되는 서비스업으로 취급되기 때문에 당해 표시로 보정토록 한다. 2 자기가 하는 소매 등 서비스업의 판매 촉진을 목적으로 하는 경우에는, 자기 서비스업에 관한 광고라고 보아 이 같은 표시는 인정되지 않으므로 취급상품을 명확하게 한 의 소매 또는 도매 업무에서 행해지는 고객에 대한 편익의 제공) 으로 보정토록 한다. (5) 종합소매 등 서비스업의 표시에서 섬유 식 음료품 또는 생활용 품 등 어느 것인지를 기재하지 않은 소매 등 서비스업의 표시에 대하여 예를 들면, 섬유 생활용품에 관련되는 각종상품을 일괄하여 취급하 는 소매 또는 도매의 업무에 있어서 행해지는 고객에 대한 편익의 제 공 은, 변경된 내용이 종합소매 등 서비스업이 아니고 특정 소매 등 서비스업이기 때문에 상표법 제6조의 통지를 하여, 특정 소매 등 서비 스업으로 명확한 표시(예를 들면, 피복 가구의 소매 또는 도매 업무 에서 행해지는 고객에 대한 편익의 제공 )로 보정토록 하다. 또한, 위의 표시에 취급상품을 추가하여 종합소매 등 서비스업으로 보 정하는 것은 요지의 변경이므로 인정하지 않는다. (6) 취급상품에 대신하여 그 업태를 표시하는 소매 등 서비스업 표시에 대 하여 예를 들면, 슈퍼에 있어서 소매 또는 도매 업무에서 행해지는 고객에 대한 편익의 제공, 홈센타에 대한 소매 또는 도매 업무에서 행해 지는 고객에 대한 편익의 제공 등은, 상표법 제6조의 통지를 하지 않고, 취 급상품을 명확하게 한 의 소매 또는 도매의 업무에서 행해지는 고객에 대한 편익의 제공 으로 보정토록 한다.
56 Ⅰ. 상표심사편람 28. 02 소매 등 서비스업에 관련되는 상표등록출원의 박람회출전 우선권 절차의 처리 (부칙 제5조 관계) [처리] (1) 소매 등 서비스업에 관련되는 상표등록출원의 출원 시 특례(상표법 제9조)에 있어 그 박람회 출전일이, 2007년 3월 31일 이전인 경우에는 2007년 4 월 1일을 출전일로 간주한다(개정법 부칙 제5조 제3항). (2) 소매 등 서비스업에 관련되는 상표등록출원의 파리조약의 예에 의한 우선권주장(상표법 제9조의 2, 동법 제9조의 3, 동법 제13조 제1항에서 준용하는 특허법 제43조의 2 제2항)에 있어 그 제1국 출원일이 2007년 3월 31일 이전인 경우에는. 2007년 4월 1일을 출원일도 간주한다. (개정법 부칙 제5조 제4항). (3) 상기 (1), (2)의 처리는 소매 등 서비스업에 관련되는 상표등록출원에 대하여는 적용하지 않는다. 그 때문에, 하나의 상표등록출원에 소매 등 서비스업과 그 이외의 상품 또는 서비스업(소매 등 서비스업을 제외)이 지정되어 있는 경우 에는 출원일 또는 우선일의 판단에 유의할 필요가 있다. 설명 1. 박람회의 출전에 근거한 특별 적용에 관한 경과조치 박람회출전 일을 출원일로 간주한다는 것은 출원시의 특례 적용을 받는 경우에 있어서, 출원일이 소매 등 서비스상표제도의 시행일 이전에는 의장법 등 일부를 개정하는 법률(평성 법률 제55호) (이하, 편람 28. 02내지 28. 08에 있어서(개정법)이라고 한다.) 부칙 제5조 제1항의 규정에 의해, 그 출원은 종 전의 예에 의한 것으로 소매 등 서비스업으로서의 보호를 받을 수 없게 된다. 이 때문에 개정법의 경과조치에서는 소매 등 서비스업에 대한 출원시의 특례를 받고자 하는 출원인의 권익을 확보하면서, 시행 전부터 소매 등 서비 스업에 관련되는 상표등록출원을 허용하는 것 같은 모순을 회피하기 위해 출전일이 시행일 이전인 경우에는, 시행일을 출전일로 간주한다.(개정법 부 칙 제5조 제3항).
28. 소매 등 서비스업상표 57 2. 우선권 주장에 관한 경과조치 출원시의 특례와 동일하게, 개정법의 경과조치에 있어서는 소매 등 서비 스업 상표에 대하여 파리조약의 예에 의한 우선권 주장을 하는 출원인의 권 익을 확보하면서, 시행 전부터 소매 등 서비스업에 관련되는 상표등록 출원 을 허용하는 것 같은 모순을 회피하기 위해 제1국 출원일이 시행일 이전인 경우에는, 시행일을 제1국 출원일로 간주한다.(개정법 부칙 제5조 제4항). 3. 상품 또는 서비스업(소매 등 서비스업을 제외)과의 적용관계 위 (1), (2)의 규정은 소매 등 서비스업 상표를 보호하는 개정법의 시행에 따른 경과조치이므로, 상품 또는 서비스업(소매 등 서비스업을 제외)에 대한 상표등록출원에는 적용하지 않는다. 또, 하나의 상표등록출원 중에 복수의 상품 또는 서비스업이 지정된 경우 에는 소매 등 서비스업에 관련되는 상표와 상품 또는 서비스업(소매 등 서비 스업을 제외.)에 관련되는 상표와는 출원일 또는 우선일이 다른 것이 있을 수 있으므로 하나의 상표등록출원이 복수의 출원일 또는 우선 일을 가진 경 우가 있음에 유의하여 심사를 할 필요가 있다.
58 Ⅰ. 상표심사편람 28. 03 특례소매상표등록출원의 선후원에 관한 심사의 특례 (부칙 제7조 관계) [처리] (1) 소매 등 서비스업에 관련되는 상표등록출원에 대한 선후원의 심사는 다음과 같이 처리한다. (가) 2007년 4월 1일부터 3개월간에 있은 상표등록출원에 있어서, 소매 등 서비스업에 대하여 사용하는 상표에 관련되는 출원(이하, 편람 28. 03 내지 28. 07에 있어서 특례소매상표등록출원 이라고 한다.) 에 대하여는 소매 등 서비스업에 대하여 사용하는 상표를 인용상 표로 하는 경우에는 상표법 제4조 제1항 제11호, 제13호 및 제8조 제1항을 적용하지 않는다. (나) 특례기간 내에 동일 또는 유사한 소매 등 서비스업에 대하여 사용 하는 동일 또는 유사한 상표에 대하여 2이상의 특례소매상표등록 출원이 있는 때는, 특례소매상표등록출원은 개정법 부칙 제7조 제4 항에 의해 동일출원으로 보기 때문에 상표법 제8조 제4항의 협의 명령을 할 때에도 동조 제2항 및 제5항의 거절이유를 통지한다. (다) 특례소매상표등록출원에 대하여, 상품에 대하여 사용하는 상표 또 는 소매 등 서비스업 이외의 서비스업에 대하여 사용하는 상표를 인용상표로 하는 경우에는 출원일을 기준으로 선후원을 판단하고, 상표법 제4조 제1항 제11호, 제13호 및 제8조 제1항, 제2항을 적 용한다. (2) 특례기간 내의 상품 또는 소매 등 서비스업 이외의 서비스업에 관련 되는 상표등록출원에 대하여는, 소매 등 서비스업에 대하여 사용하는 상표를 인용상표로 하는 경우를 포함, 출원일을 기준으로 선후원을 판단하고, 상표법 제4조 제1항 제11호, 제13호 및 제8조 1항, 제2항을 적용한다. (3) 특례기간 중에 출원된 상표 중, 선후원 심사의 특례(개정법 부칙 제7조 및 제8조)가 적용되는 것은, 소매 등 서비스업에 대하여 사용하는 상 표만으로, 동일 상표등록출원에 있어서 소매 등 서비스업 외에 상품이 나 소매 등 서비스업 이외의 서비스업이 지정되었다 해도, 상표에 관 련되는 상표나 소매 등 서비스업 이외의 서비스업에 관련되는 상표 부분에 대해서까지 선후원 심사의 특례가 적용되지는 않는다.
28. 소매 등 서비스업상표 59 설명 1. 소매 등 서비스업에 관련되는 상표등록출원에 대한 선후원의 심사 개정법 제4조의 규정에 의한 상표법 개정(상표법 제2조 제2항의 개정부분) 의 시행일인 2007년 4월 1일부터 소매 등 서비스업(상표법 제2조 제2항에 규 정하는 서비스업을 말한다. 이하 동일)에 관련되는 상표등록출원에 대하여, 시행 당초부터 선원주의에 근거한 심사를 하면, 시행당일에 출원이 집중될 것이 예상되어 출원인 및 특허청의 출원사무에 지장을 초래할 우려가 있으 므로 그 부담을 완화할 필요성이 있다. 한편, 소매 등 서비스업에 관련되는 상표는 개정법 시행 전에는, 상품에 관련되는 상표의 범위 내에서는 이미 보호되고 있었는데, 이러한 기존 처리 질서를 유지하는 관점에서 본다면, 시행 당초부터 상품에 관련되는 상표와 소매 등 서비스업 이외의 서비스업에 관련되는 상표와의 사이에서는 출원일 선후에 따른 타인의 상표와 경합하는 경우의 조정을 하지 않으면 안 된다. 이 때문에 개정법 부칙 제7조에서는 개정법의 시행일부터 3월 이내에 한 소매 등 서비스업에 관련되는 상표등록출원에 대하여서는 타인의 소매 등 서비스업에 관련되는 상표등록출원과 동일자에 출원된 것으로 간주하여, 상 표법 제8조 제2항을 적용토록 하고, 또한 상표법 제4조 제1항 제11호, 제13호 및 제8조 제1항은 소매 등 서비스업에 관련되는 상표를 인용상표로 하는 경 우에는 적용하지 않는다. 단, 타인의 상품에 관련되는 상표나 소매 등 서비스업 이외의 서비스업에 관련되는 상표출원과의 사이의 경과조치는 개정법부칙에 두고 있지 않으므 로 본칙대로 제1항 및 제2항이 적용된다. 2. 상품 또는 소매 등 서비스업 이 외의 서비스업에 관련되는 상표등록출원 에 대한 선후원 심사 개정법부칙 제7조와 같은 경과조치를 두고 있지 않은 특례 기간 중에 출 원된 상품에 관련되는 상표등록출원이나 소매 등 서비스업 이외의 서비스업 에 관련되는 상표등록출원에는 통상대로, 본칙의 규정이 그대로 적용된다. 이 때문에 이들의 상표등록출원에 대하여는 소매 등 서비스업에서 사용하는 상표를 인용상표로 하는 경우를 포함하여 출원일을 기준으로 선후원을 판단 하여 상표법 제4조 제1항 제11호, 제13호 및 제8조 제1항, 제2항을 적용한다.
60 Ⅰ. 상표심사편람 3. 특례소매상표등록출원의 범위 개정법부칙 제7조 제1항은, 이 법률의 시행일부터 기산하여 3월을 경과 하는 날까지의 사이에 있은 상표등록출원으로, 소매 등 서비스업에 대하여 사용을 하는 상표에 관련되는 것 을 특례소매상표등록출원으로 정의한다. 그리고, 개정법 부칙 제7조에는 위와 같은 선후원 심사의 특례가 규정되어 있다. 또 개정법 부칙 제8조의 사용에 근거한 특례의 적용도 특례 소매상표 등록출원을 전제로 한 규정이다. 그런데, 특례기간 중에 있어서도 예를 들면, 다구분에 걸쳐 상품 또는 서 비스업을 하나의 출원으로 지정하여 출원하는 것은 가능한 바, 그 출원들은 소매 등 서비스업 이외의 상품이나 소매 등 서비스업 이외의 서비스업을 지 정한 출원도 있다.(다시 말하면, 하나의 상표등록출원 중에 특례소매상표등 록출원 과 그 외의 상품 또는 서비스업(소매 등 서비스업을 제외)에 관련되 는 상품 출원의 쌍방이 포함된다고 할 수 있는 상태이다.) 그러나, 선후원의 심사 특례를 적용하는 것은 소매 등 서비스업에 대하여 사용하는 상표이기 때문에 비록 동일출원에 있어서 소매 등 서비스업 이외 의 상품이나 소매 등 서비스업 이외의 서비스업이 지정될지라도 상품에 관 련되는 상표나 소매 등 서비스업 이외의 서비스업에 관련되는 상표 부분에 대해서 까지 선 후원 심사의 특례는 적용되지 않음이 명확하다. 이 때문에, 상표법 제4조 제1항 제11호, 제13호 및 제8조 제1항, 제2항의 심사에 있어서는 하나의 상표등록출원일지라도, 그 지정상품 또는 지정서비 스업과 경합하는 출원의 지정상품 또는 지정서비스업에 의해 동일자 출원으 로 간주되어 심사하는 부분과 출원일 선후를 가지고 심사하는 부분이 생기 게 된다.
28. 소매 등 서비스업상표 61 28. 04 사용에 근거한 특례의 적용 주장과 그 요건 (부칙 제8조 제1항 제2항 관계) Ⅰ. 사용에 근거한 특례의 적용요건 (1) 사용에 근거한 특례의 적용에 관한 판단에 있어서, 그 특례소매상표등록 출원이 다음의 1 및 2에 해당하는지 여부는 개정법 부칙 제8조 제2 항에 따라 협의명령의 지정기간 내에 제출된 서류에 의해 판단한다. 1 출원에 관련되는 상표가 시행 전부터 일본 국내에서 자기의 업무에 관련되는 소매 등 서비스업에 대하여 사용되고 있을 것. 2 출원에 관련되는 지정서비스업이 1의 소매 등 서비스업일 것. 설명 사용에 근거한 특례의 적용을 받는 특례소매상표등록출원에 대하여는 개 정법 부칙(이하, 부칙 이라고 한다.) 제8조 제3항에 사용에 근거한 특례적 용의 주장을 동반한 상표등록출원에 있어, 전항 각호의 어느 것에도 해당하 는 것 (이하, 편람 28. 04내지 28. 08에 있어 사용특례상표등록출원 이라고 한다.)이라고 규정하고, 이를 증명하기 위하여 필요한 서류(이하, 편람 28. 04 내지 28. 08에 있어 증명서류 라고 한다.)를 제출할 의무를 출원인에게 부여 하고 있다. (개정법부칙 제8조 제2항). 구체적으로는 카탈로그, 팸플릿, 광고, 거래서류, 상표사용 상황을 찍은 사 진, 공적기관 증명서 등의 서류를 제출하는 것으로 한다.(상세한 것은 후술 한다.) 그런데, 사용에 근거한 특례적용의 전제로 되는 전항 각호의 어느 것에도 해당하는 것 인지의 여부는 경합하는 타인 출원의 처분에 크게 관련되기 때 문에 무기한으로 서면 등의 제출을 인정할 수 없고, 반면에 사용하고 있는 본인이 이를 증명하기 위해 카탈로그 등의 서류를 준비하는 것은 비교적 용 이한 일이기 때문에 필요한 증명서류의 제출을 상표법 제8조 제4항의 협의 명령에서 지정된 기간 내로 한정하고 있다. (개정법 부칙 제8조 제2항). 이 때문에, 전항 각호의 어느 것에도 해당하는 것 인지의 여부는 위 지정 기간 내에 제출된 서류에 의해 판단하며 지정기간을 경과한 후에 제출된 서 류에 대해서는 판단하지 않는다.
62 Ⅰ. 상표심사편람 (2) 개정법부칙 제8조 제2항의 규정에 의한 서류가 형식적으로는 제출되 었어도, 그 특례소매상표등록출원이 다음의 1 또는 2의 어느 것에 해당한다고 인정될 때는 사용에 근거한 특례의 적용을 인정하지 않는다. 그 결과, 그 특례소매상표등록출원이 상표법 제8조 제5항에 의해 상표 등록을 받을 수 있는 출원으로 인정되지 않는 경우에도, 곧바로 추첨 실시의 통지, 상표법 제8조 제5항에 의한 거절사정을 할 것이 아니라, 그 특례소매상표등록출원이 다음 1 또는 2의 어느 것에 해당하기 때문에 사용에 근거한 특례의 적용을 인정하지 않는다는 취지를 통지 하고, 출원인에게 반론의 기회를 주고, 그 반론을 가진다해도, 다음의 1또는 2의 어느 것에 해당한다고 판단될 때에 추첨실시의 통지 또 는 상표법 제8조 제5항에 의한 거절사정을 한다. 1 개정법 부칙 제8조 제2항에 따라 제출된 서류에 의해 그 특례소매 상표등록출원이 개정법 부칙 제8조 제2항 각호(상기(1)의 1 및 2) 에 해당한다고 인정된 경우 2 출원인에 의한 소매 등 서비스업에 대한 그 상표의 사용이 부정경쟁 의 목적에 의한 것으로 인정되는 경우 설명 1. 개정법부칙 제8조 제3항의 취지 가. 사용에 근거한 특례의 적용을 받는 특례소매상표등록출원에 대하여는 개정법 부칙 제8조 제3항이 사용에 근거한 특례적용의 주장을 동 반 한 상표등록출원에 있어, 전항 각호의 어느 것에도 해당하는 것 이라 고 규정하고 있으므로 형식적으로 사용에 근거한 특례의 적용을 주장 하는 서면과 증명서류가 제출되는 것만으로 족한 것은 아니다. 나. 1은 형식적으로 증명서류가 제출되어 있다고 해도 그 서류로서는, (가)출원상표가 시행 전부터 일본국내에서 자기업무에 관련되는 소매 등 서비스업에 대하여 사용되고 있을 것. (나)출원에 관련되는 지정서 비스업이 출원상표의 사용에 관련되는 소매 등 서비스업일 것.의 쌍방 을 증명하는 데 충분하지 않을 때에는, 전항 각호의 어느 것에도 해 당하는 것 에 맞지 않기 때문에, 사용에 근거한 특례의 적용을 인정하 지 않는다. 다. 2는 출원인에 의한 사용이 부정경쟁의 목적에 의한 것인 경우에 사용 에 근거한 특례의 적용은 인정하지 않는다. 사용에 근거한 특례적용을
28. 소매 등 서비스업상표 63 주장하는 요건으로 개정법 부칙 제8조 제1항은 부정경쟁의 목적에 의 하지 않는 것임을 규정하고 있기 때문이다. 개정법 부칙 제8조 제2항에서는 부정경쟁의 목적이 아님을 증명하는 서류의 제출은 요하지 않지만, 이는 부정경쟁목적이 아님을 출원인에 게 적극적으로 서류로서 증명토록 하는 것이 사실상 극히 곤란하기 때 문이다. 그러나, 심사관의 조사에 의해 판명된 경우는 물론 별도 정보의 제공 (상표법시행규칙 제19조)에 의해 부정경쟁의 목적임이 분명한 경우에 는 비록 출원상표의 사용이 입증되었다 할지라도 실체적으로 사용에 근거한 특례의 적용을 주장하는 요건을 만족한다고 할 수 없기 때문에 사용에 근거한 특례의 적용을 인정하지 않는다. 또한, 부정경쟁목적의 사용이라 함은 거래상의 경쟁관계를 가진 자(동 업자)에 의한 이익을 도모하려는 목적, 가해목적 그 밖에 거래상의 신 의칙에 위반하는 등과 같은 사용을 말한다. 2. 사용에 근거한 특례적용을 인정할 수 없는 경우의 처리 사용에 근거한 특례 적용의 주장을 할 수 있는 것은, 협의명령이 있은 경 우, 말하자면 동일 출원에 관련되는 동일 또는 유사 소매 등 서비스업에 대하여 사용하는 동일 또는 유사 상표가 달리 존재하는 경우이고, 이 경우 에는 통상 협의명령과 동시에 상표법 제8조 제2항 및 제5항의 거절이유도 통지된다. (상표심사기준 제8조 (선원) 1.). 이 때문에, 특례소매상표등록출 원에 대하여 사용에 근거한 특례적용을 인정할 수 없다는 심증을 얻은 경 우, 다음의 절차로서는 경합하는 타 출원도 사용에 근거한 특례가 인정될 수 없다면, 상표법 제8조 제5항의 전제가 되는 특허청장관에 의한 추첨 실시를 통지한다. 또 경합하는 다른 출원이 사용에 근거한 특례가 인정되 는 것이라면, 개정법부칙 제8조 제4항에서 준용하는 상표법 제8조 제5항 에 위반하는 것으로 거절사정을 함을 생각할 수 있다. 그러나 사용에 근거한 특례의 적용 인정을 하는지 여부의 심사에 있어서 는 지정한 소매등 서비스업에 대하여 출원상표의 사용이 인정되고 있는지 아닌지, 부정경쟁의 목적에 의한 것인지 아닌지 등의 판단에 대하여 출원인 과 심사관의 사이에 견해가 다를 수도 당연히 있을 수 있고, 게다가 이들 견 해의 차이는 상표법 제8조 제5항의 거절이유의 유무에 결부되기 때문에 상 표등록출원의 처분을 직접 좌우하게 된다. 그 때문에 사용에 근거한 특례의 적용을 인정하지 않음에 대하여는 출원
64 Ⅰ. 상표심사편람 인에게 반론의 기회를 주어 적정한 절차를 확보하는 관점에서 곧바로 추첨 의 실시통지나 상표법 제8조 제5항에 의한 거절사정을 하지 아니하고 그 특 례소매상표등록출원이 사용에 근거한 특례 적용이 인정되지 않는 이유를 통 지토록 한다. 그 결과, 그 통지에 대한 출원인의 반론이 있어도 사용에 근거 한 특례는 적용할 수 없다는 심증에 변화가 없을 때는 추첨의 실시를 통지 하거나 또는 기 통지한 상표법 제8조 제5항의 거절이유에 의한 거절사정을 하도록 한다. 또한, 이 처리는 위의 통지에 대하여, 반론의 대체나 또는 반론과 함께 사 용특례 서류 추가를 인정함을 뜻하는 것은 아니다. (3) 사용에 근거한 특례의 적용을 받는 요건을 충족시키고 있는지 여부는 그 특례소매상표등록출원에 있어서 지정한 소매 등 서비스업 중, 타 인의 특례소매상표등록출원과 경합하고 있는 소매 등 서비스업의 부 분에 대하여 판단한다. 또한, 타인의 특례소매상표등록출원과 경합하고 있는 소매 등 서비스 업이 2이상 있을 때에는, 개개의 소매 등 서비스업을 (2)의 처리에 따 라 판단한다. 설명 1. 사용에 근거한 특례적용은 다른 경합하는 특례소매상표등록출원이 존재하 는 경우, 그 타인의 특례소매상표등록출원에 우선 혹은 중복하여 상표등 록을 받을 수 있기 때문에, 사용에 근거한 특례를 적용하기위한 요건을 구비하고 있는지 여부는 특례소매상표등록출원에서 지정한 소매 등 서비 스업 중에서도 타인의 특례소매상표등록출원과 경합하고 있는(타인의 특 례 소매상표등록출원의 지정서비스업인 소매 등 서비스업과 동일 또는 유 사한 관계에 있다) 소매 등 서비스업에 대하여 판단한다. 예를 들면, 아래 A, B의 특례소매상표등록출원이 존재한다고 가정한다. A : 상표 달밤의 토끼, 지정서비스업 피복의 소매 등 서비스업 B : 상표 月 夜 의 兎, 지정서비스업 양복의 소매 등 서비스업, 화장품의 소매 등 서비스업 이 경우, A의 피복의 소매 등 서비스업 과 B의 양복의 소매 등 서비스 업 은 동일 또는 유사한 관계로 경합하는 소매 등 서비스업이기 때문에 양 자는 당해 소매 등 서비스업에 대하여 사용에 근거한 특례적용을 주장할 수 없지만, B의 화장품의 소매 는 A의 지정서비스업과는 유사하지 않는 소매
28. 소매 등 서비스업상표 65 등 서비스업이기 때문에 경합하는 소매 등 서비스업은 아니므로 사용특례의 적용의 주장이나 그에 대한 판단을 할 필요가 없다. 또한, 경합하지 않는 소매 등 서비스업에 대해서까지 증명서류를 제출한 경우에 이로 인해 당해 출원의 처분 자체에 이익 또는 불이익 어느 것이라 도 발생시켜서는 안 된다. 2. 지정한 소매 등 서비스업 중, 타인의 특례소매상표등록출원과 경합하고 있는 소매 등 서비스업이 2이상 있을 때는, 시행 전부터 소매 등 서비스 업에 대하여 사용하고 있는 상표를 우선적으로 보호한다는 부칙 제8조의 취지를 근거로 당연히 개개의 소매 등 서비스업이 1. (2) 의 처리에 의 해, 개정법부칙 제8조 제2항 각호에 해당하는지 여부, 부정경쟁의 목적인 지 여부를 판단해야 한다. 그 결과, 경합하는 일부의 소매 등 서비스업이 사용에 근거한 특례의 적용의 요건(1. (2)에 있어서 1 및 2 참조)를 구 비하지 않을 때는 당해 일부 소매 등 서비스업에 대하여는 사용에 근거 한 특례의 적용이 인정되지 않는다. Ⅱ. 사용에 근거한 특례의 주장이 인정되기 위한 증명사항 (1) 특례소매상표등록출원이 사용특례상표등록출원이라고 하기 위해서는, 개정법 부칙 제8조 제2항에 따라 제출된 서류에 의해 다음 사항이 증명되어야 한다. 1 출원에 관련되는 상표가 사용되고 있을 것. 2 출원에 관련되는 상표가 2007년 3월 31일 이전부터 사용되고 있을 것. 3 출원에 관련되는 상표가 일본국내에서 사용되고 있을 것. 4 출원에 관련되는 상표가 출원인의 업무에 관련되는 소매 등 서비스 업에 대하여 사용되고 있을 것 5 출원에 있어서 지정한 소매 등 서비스업이 4의 소매 등 서비스업일 것 6 위의 1~4의 상표사용이 변경전의 출원인에 의한 것일 것. (특례소매상표등록출원에 대하여 출원인의 명의변경이 있을 때는 1~4의 상표사용이 변경전의 출원인에 의한 것이고, 그 명의변경이 4 및 5의 소매 등 서비스업에 관련되는 업무와 함께 승계한 것 일 것(편람 28.06 참조) 또 출원인과 사용자가 상위해도 일정관계에 있는 자(예를 들면, 친자회사)일 것.(편람 28. 07 참조).
66 Ⅰ. 상표심사편람 설명 특례소매상표등록출원이 사용에 근거한 특례적용을 받기위해서는, 위의Ⅰ. (1)에서 기술한대로 개정법부칙 제8조 제2항 각호의 어느 것에도 해당되어야 하는 바 그 요건은 구체적으로는 1 내지 6과 같다. 1. 출원에 관련되는 상표가 사용되고 있는 것에 관한 요건 가. 출원상표와 사용상표의 동일성 여부를 판단하기 위한 증명서류에 의 해 사용상표가 명확한지 여부를 판별할 필요가 있다. 예를 들면 사진 등에 있어서 상표가 너무 작아 사용상표의 구성태양 을 확인할 수 없는 경우에는 증명서류에 의해 출원에 관련되는 상표 가 사용되고 있음이 증명된다고 말할 수 없다. 또, 소매 등 서비스업에 관련되는 상품의 거래서류(예를 들면 납품 서, 송장 등)를 증명서류로 하는 경우에는 사용상표가 명확하게 표시 되어 있고, 그것이 거래상 실제로 사용된 사실을 파악할 수 있어야 한다. 나. 출원상표와 사용상표가 동일 상표라고 할 수 있는지 여부는 상표심사 기준(제2 제3조 제2항(사용에 의한 식별성) 2. (2), (3)에 의한다. 또한, 상표가 동일하다고 할 경우에는 그 색채도 동일해야하지만, 예 외로서 사용되고 있는 상표가 문자와 색채(단일한 것에 한함)가 결합 되어 있을 때, 색채이외는 동일한 것을 조건으로 출원상표가 흑색으로 문자를 표시한 것일 때(표준문자를 포함한다.)는 동일 상표라고 인정된다. 다. 증명서류에 복수의 상표가 표시되어 있는 경우에 그 중 하나의 상표가 구성 태양을 변경하지 않은 출원상표인 경우는 동일한 것으로 인정 된다. 2. 상표의 사용기간에 관한 요건 2의 사용기간에 관한 요건에 대하여는 개정법부칙 제8조 제1항이 사 용을 하고 있는 상표에 대하여 상표등록을 받으려고 할 때 라고 규정하 고 있고 2007년 3월 31일 이전에 사용하고 있다는 사실뿐만 아니라 그 사용이 사용에 근거한 특례의 적용을 받으려고 하는 특례소매상표출원의 사정 시에도 계속되고 있는 것이 필요하다. 그러므로 가령, 증명서류에서 명확하게 사용시기가 너무 오래된(불사용 취 소심판과 동일하게 시행 전 3년 이내정도가 기준이라고 생각할 수 있다.)경 우나 사정 시에 당해상표의 사용이 종결되어 사용하지 않음이 명확한 경우 에는 이 요건을 충족시키지 못한 것이 된다.
28. 소매 등 서비스업상표 67 또한, 상표의 사용시기는 현실적으로는 예를 들면 전단지 등의 광고에서 본다면 반포 날짜, 카탈로그에 있어서는 인쇄납품 날짜, 사진에 있어서는 촬 영날짜 등을 통하여 명확하게 해야 할 것으로 생각된다. 3. 상표의 사용지역에 관한 요건 3의 사용지역에 관한 요건은 당연히 일본국내에서 사용하여야 하는 것 으로, 이는 국제상표등록출원에 있어서도 동일하다. 또한, 인터넷에 의한 통신판매의 경우에도 그 운영자가 일본 국내를 대상 으로 하고 있는 사이트일 것, 혹은 상품 판매가 일본 국내를 대상으로 하는 것과 같다(예를 들면, 사이트내의 표시가 일본어로 기재되어 있고 일본에의 매출 상품의 배송이 가능한 것 등이 권장된다.). 4. 출원인의 업무에 관련되는 소매 등 서비스업에 관한 요건 4의 출원인의 업무에 관련되는 소매 등 서비스업에 관한 요건에 대하여 는, 구체적인 고객에 대한 편익의 제공 내용에 머무르지 않고 특히, 소매 등 서비스업의 전제로 되는 소매업 또는 도매업을 하고 있는지 어떤지, 또 그 소매업 또는 도매업의 취급상품은 구체적으로 어떤 것인지가 입증되어야 한다. 소매 등 서비스업에 대하여는, 상표법 제2조 제2항에서 소매 및 도매 의 업무에 있어 행해지는 고객에 대한 편익의 제공 이라고 정의되어, 소매 및 도매 업무가 전제되어 있고, 유사한 소매 등 서비스업이나 상품의 범위에 대하여는 유사상품 서비스업 심사기준 에 소매 등 서비스업의 취급상품에 착안하여 정하고 있다. 특히 종합소매 등 서비스업은 하나의 사업소에서 일괄하여 의식주에 걸친 상품을 취급하고 있는 점에서, 다른 소매업 등 서비스업과 상위하기 때문에 점포의 외관, 그 점포내의 각 매장 등의 사진에 의해 의, 식, 주에 걸친 각종 상품을 취급하고 있음을 명확히 하는 외에 의, 식, 주의 어느 하나에 특화시 킨 사업운영이 아닌 것(예를 들면 어느 것도 소매판매액의 10%이상 70%미만 정도의 범위 내에 있을 것)도 중요하다. 소매 등 서비스업에 대한 상표의 사용이 구체적으로 어떠한 것인가에 대 하여는 후술한다. (2. (2)). 5. 지정서비스업과 사용서비스업의 동일성에 관한 요건 5의 지정서비스업과 사용서비스업에 관한 요건에 대해서는, 지정 서비 스업인 소매 등 서비스업과 사용서비스업인 소매 등 서비스업이 동일한
68 Ⅰ. 상표심사편람 지 아닌지 여부를 판단하는 것이기 때문에 증명서류에 의해 사용서비스 업이 구체적으로 어떤 소매 등 서비스업인지 명확하게 판단할 필요가 있 으므로 특히 4.에서 기술한 것처럼 그 취급상품과 사용서비스업의 업태 등을 근거로 동일성을 판단한다. 또한, 사용서비스업의 입증은 그 소매 등 서비스업에서 취급하는 상표법시 행규칙 별표의 가장 세분화된 소매 등 서비스업의 표시를 기준으로 판단한 다. 상표법시행규칙 별표 중, 음식료품의 소매 등 서비스업처럼 포괄적인 표 시(소매 등 서비스업으로서 포괄적이라는 의미이다.)로 되어 있는 것은 사용 서비스업의 업종, 업태 등을 알 수 있는 매장 상황 등도 포함하여 소매업 등 업종이나 업태를 특정할 수 있을 정도로 취급상품의 범위를 알 수 있도록 명확하게 하여(상품의 유사군단위로 취급상품의 범위가 입증되어 있는 것이 바람직하다.), 상표사용을 하고 있음을 입증할 필요가 있다. 그 포괄적인 표 시에 포함되는 개별의 일부 소매 등 서비스업에 대한 상표사용을 입증한 것 만으로 그쳐, 지정한 소매 등 서비스업에 관련되는 업종이나 업태에 합치하 는 소매 도매업으로는 인지되지 않는 경우(예를 들면, 음식료품의 소매 등 서비스업을 지정하고 있음이 증명서에 의해서는 식품종합슈퍼 등으로 인정 되지 않는 경우.)는 식음료품의 소매에 대하여 상표사용을 한 것이 입증된 것으로는 판단되지 않는다. 6. 상표의 사용자에 관한 요건 가. 6의 상표사용자에 관한 요건에 대하여는, 시행 전부터 상표사용은 출 원인이여야 한다는 것이 원칙이다. 나. 단, 사용에 근거한 특례 적용에 있어서 보호해야할 상표에 축적된 신 용은 업무상의 신용임을 근거로, 사용특례상표등록출원에 대하여 출원 인의 명의변경이 있을 때는, 1~4의 상표사용이 명의변경전의 출원 인에 의한 것이고, 그 명의변경이 4 및 5의 소매 등 서비스업에 관 련되는 업무와 함께 승계된 것이 입증되어 있을 때는 사용에 근거한 특례 적용을 인정한다. 개정법 개정 전의 상표사용자가 양도인인 경우는 소매 등 서비스업에 관련되는 사용에 근거한 특례 적용을 주장하는 때의 업무에 관하여 소 정의 기재를 하고, 업무를 승계하였음을 증명하는 서면을 제출한 경우 에는 특례소매상표등록출원의 양수인도 사용에 근거한 특례 적용을 인 정할 수 있다. (편람 28. 06 참조) 다. 출원인의 자회사, 계열회사, 조합구성원, 프랜차이즈시스템에 있어서
28. 소매 등 서비스업상표 69 가맹점 등의 소매 등 서비스업의 상표사용도 출원인에 의한 상표사용 으로 인정될 수 있다. 이 경우에는 상표등록출원인과 상표의 사용자와 의 관계를 증명하는 서면을 제출할 필요가 있다. (편람 28. 07 참조) (2) 출원에 관련되는 상표가 상품이나 상품의 포장, 상품의 가격표, 거래 서류, 광고자체에 표시되어 있는 경우는 그 표시태양에 따라서 소매 등 서비스업에 대한 사용인지 아닌지의 여부를 판단한다. 설명 1. 소매 등 서비스업에 대한 상표사용 상표법상의 서비스업의 상표사용은 서비스업 자체가 무형재산으로, 부착 할 수 없는 것이기 때문에 유형물로 개입시켜 상표 사용 의 정의로 되어있 다(상표법 제2조 제3항 제3호 내지 제8호). 소매 등 서비스업에 대하여도 서 비스업의 제공을 받는 자의 이용에 제공하는 물건, 서비스업 제공의 이용 에 제공하는 물건, 서비스업의 광고, 가격표시 또는 거래서류 등에 표시하 는 것을 통하여 상표의 사용을 하고 있는(상표법 제2조 제3항 제3호 내지 제 5호, 동 제7호 및 제8호)바, 소매 등 서비스업에 대하여 예를 들면, 다음과 같은 것이 있다(상표법 제2조 제3항 제6호의 사용행위에 대하여 예시하고 있 지 않다고 하여 소매 등 서비스업의 사용이 아니라고 하는 것은 아니다.). 1 서비스업 제공에 대해 그 제공을 받는 자의 이용에 제공하는 물건 (상표법 제2조 제3항 제3호 및 제4호) 소매 등 서비스업에 대하여 서비스업 제공에 대해 그 제공을 받는 자의 이용에 제공하는 물건(양도 시 또는 대여하여 주는 물건을 포함한다.) 으로는 예를 들면, 점포 내 각층 매장의 안내판, 판매 코너를 표시 하는 간판, 쇼핑카트, 장바구니, 진열책, 쇼-케이스, 접객하는 점원의 제복 제모 명찰, 탈의실 상품 카탈로그(통신판매), 판매 상품. 판매상품의 포장, 포장지, 쇼핑봉투 등이라 할 수 있다. 2 서비스업 제공의 이용에 제공하는 물건(상표법 제2조 제3항 제5호) 소매 등 서비스업에 대하여 서비스업 제공의 이용에 제공하는 물건(서 비스업의 제공에 대해 그 제공을 받는 자의 이용에 제공하는 물건을 포함한다.) (서비스업제공에 대해 그 제공을 받는 자의 이용에 제공하 는 물건에 대해서는 1을 참조)으로서는 예를 들면, 매장에 전시된 상 품의 견본, 상품의 회계용의 금전등록기 등이라 할 수 있다.
70 Ⅰ. 상표심사편람 3 전자적 방법에 의한 영상화 (상표법 제2조 제3항 제7호) 소매 등 서비스업에 대하여 전자적 방법(전자적 방법, 자기적 방법 그 외의 사람의 지각에 의해 인식할 수 없는 방법을 말한다.)에 의해 한 영상화를 삽입한 서비스업의 제공 에 대한 영상화로서는, 예를 들 면, 인터넷을 이용한 통신판매에 있어 그 사이트를 표시하고 있는 고 객이 조작하는 컴퓨터의 디스플레이 화면 등이라 할 수 있다. 4 서비스업에 관한 광고, 가격표 혹은 거래서류 또는 이들을 내용으로 하 는 정보(상표법 제2조 제3항 제8호) 소매 등 서비스업에 관한 광고, 가격표 또는 거래서류 로서는 예를 들면, 전차 내에 매다는 광고, 신문광고, 신문에 넣는 전단지, 상품 카탈로그 등이라 할 수 있고, 또 이들을 내용으로 하는 정보로 서는 예를 들면, 인터넷 사이트상에서 정보를 표시할 때 상표를 표시하 는 고객이 조작하는 컴퓨터의 디스플레이 화면 등이라 할 수 있다. 2. 소매 등 서비스업에 관련되는 상표의 사용과 상품에 관련되는 상표의 사 용과의 정리 위의 (1)에서 서술한 것처럼 사용에 관련되는 물건 중, 예를 들면 소매 점 점원의 제복 명찰, 쇼핑카트, 장바구니 등에 대하여는 상품에 대한 사용 의정의(상표법 제2조 제3항 제1호, 동 제2호)를 근거로 하면, 그들의 상표를 표시해도, 상품에 대한 상표를 사용하는 행위에 해당한다고 하기 어려운 반 면 이 같은 행위는 소매 등 서비스업에 대한 상표의 사용이라고 생각할 수 있다. 그러나, 상품, 상품의 포장, 광고, 가격표 또는 거래서류에 대해서는 상품 또는 서비스업에 대한 사용 정의를 근거로 하면, 그것들에 표시한 상표가 소매 등 서비스업에 대한 사용뿐 아니고, 상품에 대한 사용일 가능성이 있 다. 이 같은 경우에는 예를 들면, 다음과 같이 그 상표의 표시태 양에 따라 어느 쪽의 상표사용인지를 판단한다. 1 상품, 상품의 포장 상품자체나 개별의 상품전용의 포장(용기를 포함.) 에 상표가 직접 각 인되어 있거나, 인쇄되어 있는 것처럼 용이하게 분리할 수 없는(또는 사후적으로 표시할 수 없는)태양으로 상표가 표시되어 있는 경우에는 그 상품의 생산(제조)자의 상표로서, 각 상품의 출처를 표시하는 상표
28. 소매 등 서비스업상표 71 의 사용이라 해야 하고 소매 등 서비스업에 대한 상표의 사용으로는 인정되기 어렵다. 한편, 상품 자체나 개별 상품전용의 포장(용기를 포함.)에 라벨 등을 붙이거나, 매달아놓거나 하는 태양이라면, 소매 등 서비스업에 대한 상 표사용이라고 인정할 수 있다. 또 예를 들면, 백화점 포장지처럼 범용 적인 상품의 포장에 인쇄되어 있는 상표도 소매 등 서비스업에 대한 상표 사용이라고 인정할 수 있다.(다만, 이들이 소매 등 서비스업에 대 한 사용이라 하여 상품에 대한 사용이 부정되는 것은 아니다. 2 상품의 광고, 거래서류 또는 가격표 광고 등에 대해서는 예를 들면, 상품의 전단지에 구체적인 판매상품 을 나타내는 것은 상품에 대한 사용이지만, 판매점을 나타내는 태양인 것은 소매 등 서비스업에 대한 사용이라 할 수 있다. 또 카탈로그처럼 그 상품의 제조자가 작성한 자사제품의 판매촉진을 위하여 소매점에 비치해 놓고 고객에게 반포, 교부하고 있는 경우도 일반적으로 상품의 제조자의 상표사용이라고 보여 진다. 예를 들면, 에어컨의 카탈로그를 전기양판점의 매장에 전시 반포하는 경우에 그 상품의 메이커로서 인식되는 상표의 표시태양은 소매 등 서비스업의 사용이 아니다. 단지, 그 카탈로그 중 상품의 취급 란(소매점이 사용 할 수 있는 공백 란)에 소매업자의 상표를 표시하는 태양으로 있다면 소매 등 서비스업에 대한 사용이라고 할 수 있는 경우도 있다.
72 Ⅰ. 상표심사편람 28. 05 사용특례상표등록출원의 심사 1. 사용특례상표등록출원의 심사 (개정법부칙 제8조 제3항 및 제4항 관계) (1) 사용특례상표등록출원 에 대하여는, 그 출원에 관련되는 상표가 타 인의 주지상표와 동일 또는 유사한 관계(동일 또는 유사한 상품 또는 서비스업에 대하여 사용하는 동일 또는 유사한 상표인 것)에 있다고 해도, 사용특례상표등록출원에 관련되는 상표가 출원인의 업무에 관 련되는 소매 등 서비스업을 표시하는 것으로서 주지할 때는 상표법 제4조 제1항 제10호의 규정은 적용하지 않는다. 다만, 당해 사용특례상표등록출원에 관련되는 상표보다 타인의 주지 상표 쪽이 저명하다고 인정될 때는 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있 는 상표로서 당해사용특례상표등록출원에 상표법 제4조 제1항 15호의 규정을 적용한다. (2) 복수의 특례소매상표등록출원에 대한 상표법 제8조 제4항의 규정에 의한 협의명령이 있는 경우에는 다른 거절이유가 존재하지 않는 한, 사용특례상표등록출원을 우선적으로 등록한다. 그 경우에 사용특례상 표등록출원이 2이상 있을 때는, 각각의 사용특례상표등록출원을 중복 하여 등록할 수 있다. 또한, 사용에 근거한 특례의 적용이 없는 특례소매상표등록출원에 대 해서는 원칙적으로, 사용특례상표등록출원을 등록한 후에 개정법 부 칙 제8조 제4항의 규정에 의해 준용하여 적용하는 상표법 제8조 제5 항의 규정에 위반함을 이유로 거절사정을 한다. 설명 (1) 개정법부칙 제8조 제3항에는 사용특례상표등록출원에 대하여 그 출원에 관련되는 상표가 자기업무에 관련되는 소매 등 서비스업을 표시하는 것으 로서 수요자 사이에 널리 인식되어 있는 상표이고 그 서비스업에 대하여 사 용하는 것 일 때는 상표법 제4조 제1항 제10호에 해당하지 않는다는 취지가 규정되어 있다. 당해경과조치의 취지는, 사용특례상표등록출원에 관련되는 상표의 모두에 상표법 제4조 제1항 제10호를 그대로 적용하면, 동일 또는 유사한 관계에 있 는 주지한 소매 등 서비스업에 관련되는 상표가 복수병존하고 있는 경우 양
28. 소매 등 서비스업상표 73 방 모두 상표등록을 받을 수 없는 우려가 있고 동시에 사용특례상표등록출 원에 관련되는 상표 중 자기업무에 관련되는 소매 등 서비스업을 표시하는 것으로서 수요자 사이에 널리 인식되어 있는 상표는 상표법 제4조 제1항 제 10호에 해당하지 않고 상표법 제4조 제1항 제15호의 적용이 가능하기 때문이 다(상표법 제4조 제1항 제15호의 괄호안의 규정에 의해, 상표법 제4조 제1항 제10호에 해당하는 상표에 대하여는 상표법 제4조 제1항 제15호의 적용이 없 지만, 상표법 제4조 제1항 제10호에 해당하지 않는 상표에 대하여는 상표법 제4조 제1항 제15호의 적용이 있을 수 있다.). 이때, 상표법 제4조 제1항 제 15호의 혼동을 일으킬 우려 는 상표법 제4조 제1항 제10호의 유사 와 달리 개개의 상표의 주지정도 등을 감안한 구체적인 혼동을 일으킬 우려를 말하 는 것이라고 이해되기 때문에, 주지정도에서 크게 못 미치는 상표는 상표법 제4조 제1항 제15호에 의해 거절된다고 생각되고, 그런 사정이 아닌 구체적 인 혼동을 일으킬 우려가 없는 상표는 중복하여 등록할 수 있다(이 같은 해 석은 평성 3년 개정법(평성 법률 제65호)의 경과조치에도 채용되어 있다.(상 표 천일 사건. 평성 13년(ケ행) 제253호. 동경고판 2002년 5월 29일)). 위 (1)는 위에서 말한 것처럼 경과조치의 취지를 근거로 이를 명확하게 하 려고 한 것이다. 이 경우 수요자 사이에 널리 인식되어 있는지 아닌지를 판단함에 있어서 는 상표심사기준 제2 제3조 제2항(사용에 의한 식별성)의 3.을 준용한다. 또한, 상기(1)와 다음에서 설명하는 (2)의 취급의 결과, 사실상 우선 혹은 중복 등록되는 사용특례상표등록출원은 다음과 같이 생각할 수 있다. (도표) 상표등록의 가부 경합하고 있는 출원 저명 주지 사용 미주지 미사용 저명 중복등록 심사대상의 출원 주지 중복등록 사용 미주지 중복등록 미사용 협의와 추첨 단독등록 거절 중복등록은 2이상 상표등록의 중복 경우를 포함
74 Ⅰ. 상표심사편람 설명 (2) 개정법부칙 제8조 제4항은 상표법 제8조 제4항의 규정에 의한 협의 명령을 받 은 특례소매상표등록출원의 어느 것이 사용특례상표등록출원인 경우에는 상표법 제8조 제5항을 제2항의 협의가 성립하지 않고, 또는 전항의 규정에 의해 지정한 기간 내에 동항의 규정에 의한 신고가 되지 않은 때는, 개정법부칙 제8조 제3항 에 규정하는 사용특례상표등록출원의 상표등록출원인 (당해사용특례상표등록출원 이 둘 이상 있을 때는 그것들의 사용특례상표등록출원의 상표등록출원인)만이 상 표등록을 받을 수 있다. 라고 준용하고 있다. 위의 처리는, 그 경과조치를 근거로 사용특례상표등록출원을 우선 혹은 중복등록할 수 있음을 명확하게 한 것이다. 또한 이 처리에 의하면, 예를 들어, A가 음식료품의 소매 등 서비스업 을 지정서비스업으로 하는 특례소매상표등록출원이고, 그 소매 등 서비스업에 포 함되는 과자의 소매 등 서비스업 만이 사용특례상표등록출원이고, 일방의 B가 음식료품의 소매 등 서비스업 을 지정 서비스업으로 하는 특례소매상표등록출 원이고, 그의 소매 등 서비스업에 포함되는 식육의 소매 가 사용특례상표등록 출원인 경우에는 A 및 B는 사용특례상표등록출원이외의 상대방과 경합하는 소매 등 서비스업을 보정(출원의 분할)으로 삭제함으로써 중복등록이 인정될 수 있다. 이 경우 A의 지정서비스업을 과자의 소매 등 서비스업 으로, 또 B의 지정 서비스업을 식육의 소매 등 서비스업 으로 감축 보정할 필요가 있다. A 및 B의 지정서비스업은 전부 동일 또는 유사한 관계에 있는바, 개정법부칙 제8 조 제4항의 규정에 의해 준용 적용하는 상표법 제8조 제5항의 취지를 근거로 삼는다면 다른 사용특례상표등록출원과 경합하는 사용에 근거한 특례가 적용되 지 않는 소매 등 서비스업에 대해서 까지 등록을 인정할 수 없기 때문이다. 한편, 사용에 근거한 특례의 적용이 아닌 특례소매상표등록출원은 부칙 제8조 제4항의 규정에 의해 준용 적용하는 상표법 제8조 제5항을 이유로 하여 거절 된다. 통상, 상표법 제8조 제5항을 이유로 한 거절사정은 경합하는 다른 출원을 등록한 후에 하는(상표심사기준 제8조(선두) 3.) 것으로, 사용에 근거한 특례의 적용이 없는 특례소매상표등록출원의 거절사정도 원칙적으로는 이에 따른다. 또한, 여기에 원칙적으로 라고 한 것은 편람 28. 08의 경우처럼 예외로서 경합하는 다른 출원의 등록을 기다리지 않고 거절사정을 하게 되는 경우가 있기 때문이다. 또, 협의명령의 대상으로 되는 출원 전부에 대하여 사용에 근거한 특례의 적용을 주장하지 않거나 또는 주장해도 적용이 인정되지 않는 결과, 어느 것 의 특례소매상표등록출원도 사용에 근거한 특례의 적용대상이 아닌 경우에 는 추첨의 실시에 의해 상표등록을 받을 수 있는 출원인을 정하게 된다.
28. 소매 등 서비스업상표 75 28. 06 소매 등 서비스업에 관련되는 사용에 근거한 특례적용 주장의 전후에 있어서 출원인의 명의변경이 있는 경우의 처리 [처리] 특례소매상표등록출원인(사용특례상표등록출원인을 포함.)이 출원에 의해 발생한 권리의 승계인인 경우에, 양도인의 업무도 승계와 동시에 양도받고 있는 경우에는, 양도인의 업무에 관련되는 소매 등 서비스업의 상표사용을 승계인의 자기업무에 관련되는 소매 등 서비스업의 상표사용으로 인정한다. 설명 1. 사용에 근거한 특례적용의 주장을 하기 전에 명의 변경한 경우 (1) 양도인의 업무에 관련되는 소매 등 서비스업에 대한 상표의 사용에 근 거한 특례적용의 주장을 승계인에게 인정할 수 있는 경우는 다음과 같다. 상표법 제13조 제2항에서 준용하는 특허법 제34조 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승계의 신고(이하 승계의 신고 라고 한다.)가 되어 있는 경우에 있어서 개정법의 시행일(2007년 4월 1일)보다 이전의 상표사용 자가 양도인일 때는 소매 등 서비스업에 관련되는 사용에 근거한 특 례의 적용주장서 에 소정의 기재를 하고 사용에 관련되는 소매 등 서 비스업의 업무를 출원에 의해 발생한 권리와 함께 승계하였음을 증명 하는 서류를 제출할 경우에 한하여 인정한다. (참조 : 의장법 등의 일부를 개정하는 법률의 시행에 따른 관계성령의 정비 및 경과조치 등에 관한 성령(평성 19년 경제산업성령 제14호(이하 경과조치성령 이라고 한다.) 제14조, 동양식 제1 비고 20) (2) 업무와 함께 승계가 되지 않은 경우에는 다음과 같이 한다. 시행일전의 상표사용자가 양도인인 것에 관계없이 업무와 함께 승계가 되지 않은 경우에는, 승계인이 사용에 근거한 특례적용의 주장을 하고 필요한 서류를 제출한 경우에도 사용특례상표등록출원(개정법 부칙 제 8조 제3항)으로 인정되기 위한 요건인 시행 전부터(중략)자기 업무에 관련되는 소매 등 서비스업에 대하여 사용을 하고 있다 (개정법 부칙 제8조 제2항)는 요건을 충족시킨 것이라고 인정되지 않으므로 사용특 례적용을 받을 수 없다.
76 Ⅰ. 상표심사편람 2. 사용에 근거한 특례의 적용주장을 한 후에 명의 변경한 경우 (1) 사용특례상표등록출원(개정법부칙 제8조 제3항)에 대하여, 승계인에게 사용특례를 인정할 수 있는 경우는 다음과 같다. 승계신고가 된 경우에 당해 사용특례상표등록출원에 관련되는 지정소 매 등 서비스업에 관련되는 업무와 함께 승계되었음을 증명하는 사용 특례 상표등록출원에 관한 지정서비스업에 관련되는 업무를 승계하였 음을 입증하는 서면 등을 제출한 경우에 한하여 인정한다. (참조 : 경과조치성령 제18조, 동양식 제2 비고27) (2) 업무와 함께 승계가 되지 않은 경우에는 다음과 같이 한다. 업무와 함께 승계가 되지 않은 경우에는 일단은, 사용특례상표등록 출 원으로 인정된 경우에도 그 상표등록출원에 관련되는 상표가 이 법률 의 시행 전까지(중략) 자기업무에 관련 되는 소매 등 서비스업에 대하 여 사용을 하고 있다 (개정법부칙 제8조 제2항)는 사용의 특례요건을 결여한 결과, 사용에 근거한 특례적용을 인정할 수 없다. 가령 등록사정 전의 승계가 업무와 함께 된 것이 아님에도 상관없이 등록된 경우에 (개정법부칙 제8조 제4항에서 준용하는 상표법 제8조의 2 제1항 제1호) 등록무효심판(상표법 제46조 제1항 제1호)의 대상으로 된다. [참고] 1. 경과조치성령 제14조 제1항 (사용에 근거한 특례적용의 주장을 하는 경우의 절차) 제14조 의장법 등의 일부를 개정하는 법률(이하 개정법 이라고 한다.)부칙 제8조 제1항의 규정에 의한 사용에 근거한 특례적용의 주장은 양식 제1에 의 한다. 2. 경과조치성령 양식 제1 비고20 상표법 제13조 제2항에서 준용하는 특허법 제34조 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승계의 신고가 되어 있는 경우에 있어서 개정법의 시행일 (2007년 4월 1일)보다 전의 상표사용자가 양도인일 때는 상표등록출원 인과의 관계 의 란에 양도인 이라고 기재하고, 또한 상표 사용에 관련되는 소매 등 서비스업명 의 란에 기재된 서비스에 관련되는 업무 를 승계하였음을 증명하는 서류를 제출해야 한다.
28. 소매 등 서비스업상표 77 3. 경과조치성령 제18조 (사용특례상표등록출원에 관련되는 승계의 신고) 제18조 상표법 제13조 제2항에서 준용되는 특허법(소화34년법률 제21 호) 제34조 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 사용특례상표등록출원에 대한 승계의 신고는 그 승계가 당해 사용특례상표등록에 관련되는 지정서비스 업에 관련되는 업무와 함께 되어 있는 경우는, 양식 제2에 의한다. 4. 경과조치성령 양식 제2 비고27 27 권리의 승계를 증명하는 서면 은 판매, 증여 등에 의할 때는 양도증 서 및 사용특례상표등록출원에 관련되는 지정서비스업에 관련되는 업무를 승계하였음을 입증하는 서면 등, 상속에 의할 때는 호적등본, 주민표 및 사용특례상표등록출원에 관련되는 지정서비스업에 관련되는 업무를 승 계하였음을 입증하는 서면 등, 법인의 합병에 의할 때는 등기사항증명서 등으로 하고 양도증서를 다음 문례에 의해 작성한 경우에는, 사용특례상표 등록출원에 관련되는 지정서비스업에 관한 업무를 승계하였음을 입증하는 서면 의 제출을 필요로 하지 않는다. 다만, 양도인만으로 신고 된 경우는 양 도인 및 양수인이 기명 날인해야한다.
78 Ⅰ. 상표심사편람 (문 례) 양 도 증 서 년 월 일 주 소 (거주지) 양수인 귀하 주 소 (거주지) 양도인 (인) 하기 상표등록출원에 의해 발생한 권리를 사용특례상표등록출원에 관련되는 지정서비스업에 관한 업무와 함께 귀하에게 양도하였음에 상위 없습니다. 기 상표등록출원 번호
28. 소매 등 서비스업상표 79 28. 07 특례소매상표등록출원인의 자회사, 계열회사, 조합구성원, 가맹점 등의 업무에 관련되는 소매 등 서비스업의 상표 사용이 상표등록출원인의 업무에 관한 소매 등 서비스업의 상표사용으로 인정되는 경우의 처리 특례소매상표등록출원에 있어서는, 그 출원에 관련되는 상표가 자기업 무 에 관한 소매 등 서비스업에 대하여 사용하고 있음을 증명해야 하는바, 그것이 실제로는 출원인의 자회사, 계열회사, 조합구성원, 가맹점 등의 사업 활동이 사실상 출원인의 지배하에 있는 것, 즉 출원인과 출원에 관련되는 상표 사용자가 일정한 관계에 있음이 증명된다면 이를 출원인의 자기업 무 에 관련되는 서비스업에 사용하고 있는 것으로 인정한다. 설명 1. 출원인과의 관계가 회사법상 자회사인 경우 회사법(평성17년법률 제86호)상의 자회사로는 회사가 그 총 주주의결권의 과반수를 가진 주식회사 그 외의 당해 회사가 그 경영을 지배하고 있는 법 인으로서 법무성령으로 정하는 것을 말한다. (회사법 제2조 제1항 제3호). 위의 법무성령으로 정하는 것 은 다음과 같다. 회사가 다른 회사 등(회사(외국회사를 포함), 조합(외국에 있어서 조합에 상당하는 것을 포함) 그 밖에 이에 준하는 사업체)의 재무 및 사업 방침을 지배하고 있는 경우에는 당해 다른 회사 등(회사법시행규칙 (평성 18년 법무 성령 제12호) 제3조 제1항, 동 제2조 제3항 제2호) (별지1) 참조.) 이 같은 회사법상의 자회사인 경우에는 그 사실을 객관적인 증거에 의해 증명해야 한다. 2. 출원인과의 관계가 회사법의 자회사인 요건을 충족시키지 않지만 1자본 제휴의 관계가 있고 또한 2그 회사의 사업 활동이 사실상 출원인의 지배 하에 있는 경우 위 1의 사실은 이를 객관적으로 파악할 수 있는 증거를 제출하여 증명 해야 한다. 이 증거는 자본제휴의 존재가 확인되면 충분하다. 위 2의 사실은, 이를 객관적으로 파악할 수 있는 회사안내, 카탈로그, 정
80 Ⅰ. 상표심사편람 관, 팸플릿, 주주총회관계자료 등의 증거를 제출하여 증명해야 한다. 이 경우의 증명서류는 그 회사 사업 활동이 사실상 출원인의 지배하에 있을 것, 예를 들면, 출원인은 그 회사에 임원을 파견 또는 그 회사 경영 을 일상적으로 지도하고 있을 것 등이 인정될 수 있도록 해야 한다. 또한, 2의 사실을 증명하는 자료는(별지 2)의 자기업무에 관한 사정 설명서 를 제출하는 것으로 대신할 수 있다. 3. 출원인과의 관계가 단체 구성원인 경우 단체가 구성원에게 사용케 하는 상표를 출원하는 경우에는 구성원의 업무 에 관련되는 소매 등 서비스업의 상표사용을 단체 출원에 관련되는 상표사 용으로 볼 수 있다. 이 경우에는 해당 단체구성원임을 증명하는 서면 제출을 필요로 하다. 4. 출원인과의 관계가 가맹점인 경우 프랜차이즈계약에 근거한 가맹점인 프랜차이즈가 하는 업무에 관련되는 소매 등 서비스 업무를 프랜차이즈가 지정서비스업으로 출원한 경우에는 당 해 가맹점의 업무에 관련되는 소매 등 서비스업에 대하여 사용하는 상표를 출원인의 자기업무 에 관련되는 소매 등 서비스업에 대하여 사용하는 상표 로 볼 수 있다. 이 경우에는 당해 계약서의 사본 제출을 필요로 한다. 5. 자회사 등의 소매 등 서비스업의 상표사용에 대하여 유의해야 할 점 출원인이 타인(자회사 등)의 업무에 관련되는 소매 등 서비스업의 상표 사용을 자기업무에 관련되는 소매 등 서비스업 상표 사용으로 하는 경우에 는 출원인과의 관계를 증명하는 외에, 그 타인이 지정 서비스업에 관련되는 업무에 대하여 상표사용을 하고 있는 사실에 대해서도 증명해야 한다. 6. 출원에 관련되는 상표가 출원인의 명칭과 상위한 경우의 처리 타인의 업무에 관련되는 소매 등 서비스업에 사용하는 상표출원에 있어 서, 그 업무에 관한 소매 등 서비스업에 대한 상표가 출원인의 자기업무 에 관련되는 소매 등 서비스업에 대한 상표사용으로 인정된다 해도, 출원에 관한 상표가 출원인의 명칭과 상위한 명칭인 경우(예를 들면, 출원인 명칭 이 ABC 주식회사 인 경우에, 출원에 관한 상표가 주식회사 DEF 처럼 상호 가 상위한 경우)는 상표법 제4조 제1항 제7호에 해당한다.
28. 소매 등 서비스업상표 81 [별지 1] 회사법시행규칙 (평성18년 법무성령 제12호) 발췌 (제3조 제1항 및 제3항) (자회사 및 모회사) 제3조 법 제2조 제3호에 규정하는 법무성령으로 정하고 있는 것 은 동 호에 규정하는 회사가 타 회사 등의 재무 및 사업 방침의 결정을 지배하고 있 는 경우에 있어서 당해 타 회사 등으로 한다. 2. (생략) 3. 앞의 2항에 규정한 재무 및 사업방침의 결정을 지배하고 있는 경우 로 는 다음에 게재한 경우(재무상 또는 사업상 관계에서 볼 때 타 회사 등 의 재무 또는 사업방침의 결정을 지배하고 있지 않음이 명확하다고 인 정되는 경우를 제외)를 말한다. (아래 항에 있어서 동일). 一 타 회사 등(다음에 게재하는 회사 등에서 유효한 지배 종속관계가 존 재하지 않는다고 인정되는 것을 제외. 이하 아래 항에 있어서 동일)의 협의권의 총수에 대한 자기(그 자회사 및 자법인 등(회사 등이 타 회 사 등의 재산 및 사업방침의 결정을 지배하고 있는 경우에 있어서 당 해 타 회사 등이라 한다.)를 포함. 이하 아래 항에 있어서 동일.)의 계 산으로 소유하고 2있는 의결권 수의 비율이 100분의 50을 초과하는 경우 イ 민사재생법 (평성11년법률 제225호)의 규정에 의한 재생절차개시 결 정을 받은 회사 등 ロ 회사갱생법 (평성14년법률 제154호)의 규정에 의한 갱생절차개시의 결정을 받은 주식회사 ハ 파산법 (평성16년법률 제75호)의 규정에 의한 파산절차개시의 결정 을 받은 회사 등 ニ 그 외 イ부터 ハ까지 게재된 회사 등에 준하는 회사 등 二 타 회사 등의 의결권의 총수에 대해 자기계산으로 소유하고 있는 의결 권수의 비율이 100분의 40이상인 경우 (전호에 게재된 경우를 제외.) 에 있어, 다음에 게재된 어느 하나의 요건에 해당하는 경우 イ 타 회사 등의 의결권의 총수에 대한 자기 소유 등 의결권 수 (다음에 게재된 의결권 수의 합계수를 말한다. 다음호에 있어서 동일.)의 비율 이 100분의 50을 초과하는 것. (1) 자기의 계산으로 소유하고 있는 의결권 (2) 자기와 출자, 인사, 자금, 기술, 거래 등에 있어서 긴밀한 관계가
82 Ⅰ. 상표심사편람 있음으로 인해 자기 의사와 동일한 내용의 의결권을 행사한다고 인 정되는 자가 소유하고 있는 의결권 (3) 자기의 의사와 동일한 내용의 의결권을 행사하는 것에 동의하고 있 는 자가 소유하고 있는 의결권 ロ 타 회사 등의 이사회 그 밖에 이에 준하는 기관의 구성원의 총수에 대 하는 다음에 게재된 자 (해당 타 회사 등의 재무 및 사업방침의 결정에 관하여 영향을 줄 수 있는 자에 한정한다.) 수의 비율이 100분의 50 을 초과하는 것. (1) 자기 서비스업 (2) 자기업무를 집행하는 사원 (3) 자기 사용인 (4) (1)내지 (3)까지에 해당되었던 자 ハ 자기가 타 회사 등의 중요한 재무 및 사업 방침의 결정을 지배하는 계 약 등 존재하는 것. ニ 타 회사 등의 자금 조달액 (대차대조표의 부채 부에 계상되어 있는 것 에 한정한다.)의 총액에 대한 자기의 융자 (채무 보증 및 담보의 제공 을 포함. ニ에 있어서 동일)의 액(자기와 출자, 인사, 자금, 기술, 거래 등에 있어 긴밀한 관계가 있는 자가 하는 융자의 액을 포함.)의 비율 이 100분의 50을 초과하는 것. ホ 그 밖에 자기가 타 회사 등의 재무 및 사업 방침의 결정을 지배하고 있는 것으로 추측되는 사실이 존재하는 것. 三 타 회사 등의 의결권의 총수에 대한 자기 소유 등 의결권수의 비율이 100분의 50을 넘는 경우 (자기 계산에 있어서 의결권을 소유하고 있 지 않은 경우를 포함, 전호 2에 게재한 경우를 제외.)에 있어서 전호 ロ부터 ホ까지에 게재된 어느 하나의 요건에 해당하는 경우.
28. 소매 등 서비스업상표 83 [별지 2] 자기업무에 관한 사정설명서 1. 소매 등 서비스업에 관련되는 사용에 근거한 특례적용 주장서 에 첨부한 상표 사용의 사실을 증명하는 서류 에 있어서 상표의 사용자는 乙 사 이지만, 출원인 甲 사와 乙 사는, 1 甲 社 는, 乙 社 에 대한 발행제주식보유율 ㅇㅇ%의 자본제휴가 있다. 2 甲 社 는, 인사ㆍ자금ㆍ기술ㆍ거래 등의 관계를 통하여, 乙 社 의 재무ㆍ 영업방침에 대하여 중요한 영향을 줄 수 있다. ㆍㆍㆍ (중략) ㆍㆍㆍ 의 사정에 있어 乙 社 의 사업 활동이 사실상 甲 社 의 영향아래 있고 실질적으로는 모자회사와 동등한 관계에 있다. 2. 그러므로 이번 의장법등의 일부를 개정하는 법률 (평성 18년법률 제5 호) 부칙 제8조 제1항에 규정하는 사용에 근거한 특례적용을 주장함에 있어 출원인 甲 社 는, 본 출원상표를 자기업무에 관련되는 서비스업에 사용을 하고 있는 상표로서 위와 같이 주장을 하는 것이다. 3. 이상과 같이 상위 없음. 년 월 일 (갑사) (을사) 주 소 명 칭 대표자 주 소 명 칭 대표자 (인) (인) 4. 첨부자료 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 자본제휴의 존재를 나타내는 서류 1통
84 Ⅰ. 상표심사편람 28. 08 의장법 등의 일부를 개정하는 법률의 시행에 따른 경과조치를 정하는 정령 제4조의 취지 의장법 등의 일부를 개정하는 법률의 시행에 따른 경과조치를 정하는 정 령 (평성 18년정령 제341호) 제4조와 특례소매상표등록출원의 경과조치를 아 래와 같이 정하는바, 그 취지는 아래와 같다. (특례소매상표등록출원에 관한 경과조치) 제4조 개정법부칙 제7조 제1항에 규정하는 특례소매상표등록출원에 있 어, 상표법 제8조 제2항 또는 제5항(개정법부칙 제8조 제4항의 규정에 의해 준용하여 운영하는 경우를 포함한다)의 규정에 의해 상표등록을 받을 수 있는 자(이하 우선상표등록출원인 이라고 한다)에 관련되는 상표가 당해 상표등록출원일 이전에 한 상표등록출원(우선상표등록출원인 이외의 자에 의한 특례소매상표등록출원일 이후로 된 것에 한정한다.)에 관련되는 타인 의 상표 또는 이것에 유사한 상표이고, 그 상표에 관련되는 지정상품 또는 지정서비스업 (소매 등 서비스업을 제외.) 에 유사한 소매 등 서비스업에 대하여 사용하는 것으로 되어 있을 때는 그 우선상표등록출원인에 의한 특 례소매상표등록출원에 대하여는 상표법 제8조 제3항의 규정은 적용하지 않 는다. 다만 우선상표등록출원인 이외의 자에 의한 특례소매상표등록출원에 대하여 사정 또는 심결을 하기 전에, 우선상표등록출원인에 의한 특례소매 상표등록출원이 포기되거나 취하, 또는 각하된 때 및 그 특례소매상표등록 출원에 대하여 사정 또는 심결이 확정된 때는 이에 해당하지 않는다. 설명 의장법 등의 일부를 개정하는 법률 (이하 개정법 이라고 한다.)의 시행 후 3월 이내에 한 소매 등 서비스업에 대하여 사용을 하는 상표에 관련되는 상표등록출원(이하 특례소매상표등록출원 이라고 한다.)은 통상과 다르게 출원일 순으로 선원부터 심사하는 것은 아니고, 특례소매상표등록출원은 같 은 날에 출원된 것으로 간주하고 있다(개정법부칙 제7조 제4항). 한편, 특례 소매상표등록출원과 특례소매상표등록출원 이외의 통상출원과의 사이에서는 출원일을 선후원의 판단기준으로 한다. 동일자에 동일 또는 유사한 상품 또는 서비스업에 대하여 사용하는 동일 또
28. 소매 등 서비스업상표 85 는 유사한 상표의 상표등록출원이 있는 경우에는, 출원인의 협의에 의해 상표 등록을 받을 수 있는 출원(이하 우선상표등록출원 이라고 한다.) 을 정하고(상 표법 제8조 제2항), 그 협의가 성립하지 않은 경우에는, 특허청장관에 의한 공 정한 추첨에 의해 우선상표등록출원을 정하지만(제8조 제5항), 이렇게 우선상표 등록출원이 결정된 경우에도, 당해 우선상표등록출원이 취하 또는 거절 된다면 소급하여 그 출원이 없었던 것으로 되어(제8조 제3항) 일단은 다른 출원이 등 록할 수 있는 여지가 생기기 때문에 운용상(상표심사기준 제8조(선두) 3.)은 우 선상표등록출원이 현실로 등록되었을 때에 그 출원에 대하여 거절한다. (가령, 우선상표등록출원이 결정된 시점에서 다른 출원을 거절하면, 그 후에 우선상표 등록출원이 취하 또는 거절될 경우, 소급하여 없었던 것으로 된 출원의 존재를 이유로 거절한 것이 되어 당해 거절사정처분은 하자를 가지게 되고 만다). 그러나, 동일자 출원으로 간주된 특례소매상표등록출원과 같은 경우에 대 하여, 위와 같은 통상의 운용을 하면, 각 출원의 처분을 할 수 없는 상황이 발생한다. 구체적으로, 현실의 출원일을 달리 하는 복수의 특례소매상표등록출원 사 이에 이들과 동일 또는 유사한 통상상표등록출원이 있은 경우에 문제로 된 다. 상호 관계에 대하여는 아래와 같다. 상표등록출원이 서로 위축되는 케이스 우선출원이 소매 등 서비스업에 관련되는 상표등록출원 (A)이고, A의 뒤에 된 소매 등 서비스업에 관련되는 상표등록출원 (C)와의 사이의 시기에 상품 또는 소 매 등 서비스업 이외의 서비스업에 관련되는 상표등록출원 (B)가 된 경우에 있어 서, A와 C의 협의 또는 추첨의 결과, C만이 상표등록을 받아야할 자로 된 케이스 상품 등 시 행 C보다 선원이지만, 선원인 A가 등록되면 제4조 제1항 제11호로 거절된다. 출원인 B 설명 출원인 A 출원인 C 3월간 B보다 선원이지만, 협의 추첨으로 C에게 졌다. 제8조 제2항 또는 제5 항으로 거절사정을 받은 경우라도 제8조 제3항의 적용에 의해 등록될 가능성이 있다. 협의 추첨으로 A에는 이겼지만, 선원인 B가 등록되면 제4조 제1항 제11호로 거절된다.
86 Ⅰ. 상표심사편람 출원인 A : 최우선출원이지만, 부칙 제7조 제4항에 의해 동일자 출원으로 보 는 C에게 출원인과의 협의 또는 추첨으로 졌다. 그러나 C는 B가 등록되면 제4조 제1항 제11호로 거절될 가능성이 있다. 출원인 B : C보다는 선원이지만 A보다 후원이다. A가 등록되면 제4조 제1항 제 11호로 거절될 가능성이 있다. 그러나 A는 C와의 협의 또는 추첨으로 졌기 때문에, 제8조 제2항 또는 제5항으로 거절될 가 능성이 있다. 출원인 C : 부칙 제7조 제4항에 의해 동일자 출원으로 보는 A의 출원인과의 협의 또는 추첨으로 이겼지만 B가 등록되면 제4조 제1항 제11호 로 거절될 가능성이 있다. 그러나 B와 A가 등록되면 제4조 제1항 제11호로 거절될 가능성이 있다. 그런데, 동일자 출원으로 본 복수의 특례소매상표등록출원 사이에 통상의 상표등록출원이 있는 경우에는, 각 출원의 처분을 원활하게 하기위해, 특례 소매상표등록출원에 대한 심사를 먼저 하여 우선상표등록출원을 확정하고 여기에서 진 특례소매상표등록출원을 즉시 거절한 후, 우선상표등록출원과 통상의 상표등록출원과의 사이에 선후원 심사를 하여 각각에 대하여 확정적 인 처분을 하는 것이 적당하다. 그러나 이 같이 운용하는 경우에 통상의 상표등록출원이 등록사정 된 후 에 우선상표등록출원에 대한 취하, 각하, 거절 등이 발생한 때에 제8조 제3 항이 적용되면 우선상표등록출원이 처음부터 된 것으로 간주하기 때문에 우 선상표등록출원과의 관계에서 거절된 특례소매상표등록출원에 대한 거절사 정의 처분이 위법하게 되어, 거절사정불복심판(제44조)을 통하여 등록할 수 있게 되므로 이 경우 이미 등록되어 있는 통상의 상표등록출원과의 관계에 서 권리의 중복이 발생하여 권리관계에 혼란이 생기게 된다. 예를 들면, 상기의 케이스의 경우, 최초로 A와 C에 대하여 제8조 제2항 또 는 제5항 (협의 또는 추첨)을 적용한 결과 C가 이겼다고 하면, 우선 A의 출 원을 거절하고 그 후에 B와 C사이의 심사를 하여 후원인 C를 거절하고, 최 후에 B를 등록하게 된다. 그러나 C의 거절이 확정되면 C에 대하여 제8조 제 3항이 적용되어 C가 처음부터 없었던 것으로 되어 A의 거절이유가 해소되게 되기 때문에 B가 이미 등록되어있어도 이에 상관없이 B의 선원으로 A가 부 활하고 B는 애써 등록되었어도 이에 관계없이 무효사유(상표법 제46조 제1항 제1호)를 갖게 된다. 이 같은 권리관계의 혼란을 방지하고 B의 권리를 안정시키기 위해서는, C 의 거절이 확정된 후 제8조 제3항의 적용을 회피하여 A가 부활할 수 없도록 할 필요가 있다.
31. 요지변경 87 31. 01 상표법 제5조 제2항 입체상표 라는 요지의 기재에 관한 보정처리 상표법 제5조 제2항의 규정에 의한 입체상표 라는 요지의 출원서의 기 재에 관한 다음의 보정은 상표의 요지변경이 아닌 것으로 처리한다. 1. 상표법 제5조 제2항의 규정에 의한 입체상표 라는 요지의 기재가 되 어 있지만, 출원서중 상표등록을 받으려고 하는 상표를 기재하는 란(이 하 상표기재 란 이라고 한다.)에의 기재에서는, 상표등록을 받으려는 상표가 평면상표로 밖에 인식할 수 없는 경우에, 당해 입체상표인 요지의 기재를 삭제한 보정 2. 상표법 제5조 제2항의 규정에 의한 입체상표 라는 요지의 기재는 없 지만, 상표등록을 받으려는 상표가 입체상표인 요지를 기술한 상표의 설명서가 출원서에 첨부되고(출원과 동시에 제출된 것에 한정.), 또한 상표 기재 란에의 기재도 입체상표의 구성 및 태양을 특정할 수 있다 고 인정되는 경우에, 당해 입체상표 라는 요지의 기재를 출원서에 추가하는 보정. 설명 상표심사기준 제12(제16조의 2 및 제17조의 2)의 1. (2)(ニ)에 있어서는 상 표법 제5조 제2항의 규정에 의한 입체상표라는 요지의 기재를 출원서에 추 가 또는 삭제하는 보정은, 원칙적으로, 상표의 요지변경으로 한다. 한편, 상표심사기준 제1 (제3조 제1항)의 二, 제3조 제1항주서 의 5.에 의 하면, 상표기재 란에 기재가 동 기준의 (2)의 1 또는 2같은 경우에는 상표 법 제3조 제1항 주서의 규정에 의해 상표등록을 받을 수 있는 상표에 해당 하지 않는다. 이는, 입체상표라는 요지의 기재가 되어있어도, 출원 당초부터 입체상표가 아닌 평면상표를 출원한 것으로밖에 인정되지 않기 때문이다. 그러므로 이 같은 경우에는 입체상표라는 요지의 기재를 출원서에 삭제하 는 보정을 해도 그 보정은 실체적으로는 입체상표를 평면상표로 변경하는 것으로는 되지 않는다. 또, 입체상표의 설명서가 출원할 때 반드시 제출해야 하는 것은 아니지만 간혹 상표등록을 받으려는 상표가 입체상표라는 요지를 기술한 상표 설명서
88 Ⅰ. 상표심사편람 가 출원서에 첨부되고 (출원과 동시에 제출된 것에 한정.) 또한, 상표기재 란 의 기재도 입체상표의 구성 및 태양을 특정할 수 있다고 인정되는 경우가 생길 수 있다. 이 같은 경우에는 예를 들면 형식적으로는 입체상표라는 요지 의 기재가 없다고 해도 실체적으로는 출원 당초부터 입체상표출원을 했다고 할 수 있기 때문에, 입체상표라는 요지의 기재를 출원서에 추가하는 보정을 해도, 그 보정은 실체적으로는 평면상표를 입체상표로 변경하는 것으로는 되 지 않는다. 따라서, 이들 보정에 대하여는 상표심사기준 제12의 예외로서 상표의 요지 변경이 아닌 것으로 처리한다. 비고 본 처리는 국제상표등록출원에는 적용하지 않는다.
31. 요지변경 89 31. 02 상표법 제5조 제3항의 표준문자 라는 요지의 기재에 관한 보정의 처리 출원서 중 상표등록을 받으려고 하는 상표를 기재하는 란(이하 상표기 재 란 이라고 한다.)에 기재한 상표가 표준문자로 대체하여 표현된 것과 동일하다고 인정되는 경우에는, 상표법 제5조 제3항의 규정에 의한 표준 문자 라는 요지의 기재를 추가 또는 삭제하는 보정은 상표의 요지변경이 아닌 것으로 처리한다. 설명 표준문자에 의한 것으로 인정되는 상표등록출원에 관련되는 상표는 출원 서에 기재된 것이 아닌 표준문자로 대체해 표현된 것으로 한다. (상표법 제 12조의 2 제2항 제3호, 동법 제18조 제3항 제3호, 동법 제27조 제1항 참조. 또한, 구체적 태양에 대하여는, 권말자료 1을 참조.) 상표법 제5조 제3항의 규정에 의한 표준문자라는 요지의 원서에 기재 유무는 상표등록을 받으려는 상표가 상표기재 란에 기재된 상표 자체인지 또는 표준문자로 대체되어 표 현된 것인지를 정한 것이고, 표준문자라는 요지의 기재를 출원서에 추가 또 는 삭제하는 보정은 일반적으로는 상표의 구성 및 태양의 변경을 동반하게 된다. 이 때문에, 상표심사기준 제12(제16조의 2 및 제17조의 2)의 1.(2)(ホ)에 서는, 상표법 제5조 제3항의 규정에 의한 표준문자라는 요지의 기재를 출원 서에 추가 또는 삭제하는 보정은 원칙적으로 상표의 요지변경으로 한다. 그러나, 상표기재 란에 기재한 상표가, 원래 표준문자로 대체하여 표현된 것과 동일하다고 인정되는 경우에는 표준문자라는 요지의 기재를 추가 또는 삭제해도 상표자체의 구성 및 태양이 변경되는 것으로 되지 않는다. 따라서 상표심사기준 제12의 예외로서 상표기재란에 기재한 상표가 표준 문자로 대체하여 표현된 것과 동일하다고 인정되는 경우에는 상표법 제5조 제3항의 규정에 의한 표준문자 라는 취지의 기재를 추가 또는 삭제하는 보 정은 상표의 요지변경은 아닌 것으로 처리한다. 비고 본 처리는 국제상표등록출원에는 적용하지 않는다.
90 Ⅰ. 상표심사편람 31. 71 국제사무국에서 통보된 상품 등에 관한 한정(limitation) 이 요지변경으로 되는 경우의 처리 국제사무국에서 통보된 상품 등에 관한 한정 이 출원서에 기재된 지정 상품 또는 지정서비스업인 요지를 변경하는 것으로 인정되는 경우는 공통 규칙(제27규칙(5))에 근거, 한정이 효력을 갖지 않는 요지의 선언 (Declaration that a limitation has no effect) 를 하고 있다. 설명 우리나라 상표법에는, 출원서에 기재한 지정상품 혹은 지정서비스업 또는 상표등록을 받으려는 상표에 대하여 한 보정이 이들 요지를 변경하는 것인 때는, 심사관은 결정으로 그 보정을 각하해야 한다. (상표법 제16조의 2)라고 규정되어 있기 때문에 국제상표등록출원에 있어서 요지를 변경하는 내용의 한정 을 용인하는 것은 우리나라 상표제도의 운용과 균형을 결여하게 되어 적당하지 않다. 그래서, 당해 한정 이 통보된 경우에는 한정이 효력을 갖지 않는 요지의 선언 을 한다.
40. 거절이유의 통지 91 40. 01 선출원을미등록상표에 근거한 거절이유의 통지 상표등록출원에 있어서는, 사회정세를 반영하여 동일 또는 유사한 상표에 관련되는 출원이 한시기에 집중되는 경우가 적지 않다. 이러한 경우는, 최선 의 출원이 최종적으로 처리되기까지 후원인 것은 처리를 기다리는 상태가 되어 전체적으로 처리가 지체된다. 또, 출원인도 선원미등록상표의 존재를 조기에 알 수 있다면 조기에 지정 상품 또는 지정 서비스업을 보정하거나 별도의 상표를 새로이 채택하여 출 원하는 등 여러 가지 대응이 가능하지만, 선원미등록상표의 처리가 최종적으로 결정될 때까지 그 존재를 알지 못하므로 사업전개상 극히 부적합하게 된다. 이 같은 상황을 감안하여, 평성8년의 상표법개정에서는 선원미등록상표에 근거한 거절이유의 통지에 관한 규정을 신설, 그 근거를 명확하게 하여 심사 처리의 촉진을 도모하였다. 1. 거절이유의 통지 심사관은, 상표등록출원에 관련되는 상표가 선원에 관련되는 타인의 상표 또는 이와 유사한 상표이고 그 상표에 관련되는 지정상품 또는 지정서비스업 또는 이와 유사한 상품 혹은 서비스업에 대하여 사용 하는 것으로서 선원에 관련되는 상표가 상표등록됨으로 인해 상표법 제15조 제1호에 해당하게 되는 경우에는 사전에 그 요지를 통지(거절이유의 통지)하여, 상당한 기간을 지정 하여, 의견서를 제출하는 기회를 줄 수 있도록 한다.(상표법 제15조의 3 제1항) 또, 이 거절이유의 통지가 이미 되어 있는 경우에 타인의 상표가 상표 등 록된 때는 재차 거절이유의 통지를 할 필요는 없다. (동조 제2항). 2. 거절이유통지서의 내용 선원미등록상표에 근거한 거절이유의 통지를 하는 경우는, 그 거절이유통 지서에 선원미등록상표(인용상표)의 출원번호(국제상표등록출원의 경우는 국 제등록번호(사후지정의 경우는 년 월 일에 사후지정이 기록 된 국제등록제 호 ))를 기재한다. 또, 거절이유에서 인용한 선원미등록상표의 지정상품 또는 지정서비스업에 대하여 보정이 있었다 해도 재차 거절이유의 통지를 할 필요는 없다.
92 Ⅰ. 상표심사편람 3. 거절사정 선원미등록상표에 근거한 거절이유의 통지를 한 경우에, 상표법 제15조 제1항에 의해 당해거절이유에 근거한 거절사정을 할 때는, 거절이유의 통지 에서 인용한 선원에 관련되는 상표가 등록된 후에 그 내용 중에 당해인용에 관련되는 상표의 등록번호를 명시한다.
40. 거절이유의 통지 93 40. 02 상표법 제4조 제1항 제11호에 관련되는 거절이유의 명시 상표법 제4조 제1항 제11호에 관련되는 거절이유의 인용상표 표시는 다음 의 방침에 의한다. 1. 상표법 제4조 제1항 제11호에 관련되는 거절이유통지에서 이미 상표공보 에 게재되어 출원 공개되어 있는 상표 또는 등록 시의 상표공보에 게재되 어 있는 상표를 거절이유에 인용하는 경우에는 원칙적으로 인용상표를 특 정하는 출원번호 또는 등록번호만을 표시하고 상표 및 지정상품 또는 지정서비스업 은 기재하지 않는다. 2. 거절이유통지에 있어서 인용상표의 구체적 표시방법에 대하여는 아래와 같다. (1) 2000년 1월 이후에 출원된 것으로 등록되지 않고 상표공보(출원공보) 에 게재되어 있는 상표(국제상표등록출원을 포함)를 인용하는 경우에 는 등록번호( )만 표시한다. (2) 2000년 12월 1일 이후에 출원된 것으로서 등록된 상표(국제상표등록 출원에 근거한 등록을 포함.)를 인용하는 경우에는, 등록번호( )와 함 께 출원번호를 병기한다. (3) 1999년 12월 이전에 출원된 것으로서 등록되어 있지 않은 경우 또는 등록되어 있지만 상표공보의 발행이 되어 있지 않은 경우의 상표를 인 용하는 경우에는, 출원번호 또는 등록번호와 함께, 인용하는 상표 및 지정상품 또는 지정서비스업 을 표시한다. (4) 1999년 12월 이전에 출원된 것으로서 이미 상표공보가 발행되어 있는 상표를 인용하는 경우에는 등록번호와 함께 출원번호 또는 출원공고 번호를 병기한다. ( ) 국제상표등록출원 또는 국제상표등록출원에 근거한 등록의 경우에는 그 국제등록번호를 표시한다. 또 사후지정의 경우에는 국제등록번호와 함 께 사후지정 일을 병기한다. 참고 본 처리는 국제상표등록출원에는 적용하지 않는다.
94 Ⅰ. 상표심사편람 40. 03 정령으로 정한 기간 내에 있어서의 거절이유의 통지 1. 상표등록출원에 대하여, 상표법 제16조에 규정하는 정령에서 정하는 기 간 (상표법시행령 제2조 제1항 또는 제2항) 내에 거절이유를 발견하지 않는 한, 그 출원은 거절할 수 없는 것인바, 심사관이 정령에서 정하는 기간 내에 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견했는지 못했는지는 그 사실의 객관성을 고려하여 당해 출원에 관련되는 거절이유 통지서를 특허 청이 발송한 날을 기준으로 하는 것이 적절하다. 따라서, 그 거절이유통지서를 발송한 날이 정령 제2조 제1항 또는 제2 항에서 정하는 기간 내라면 그 통지서에서 통지한 거절이유가 해소되지 않는 한 그 이유를 가진 당해 출원을 거절할 수 있는 것이다. 2. 국제상표등록출원에 대하여 거절의 이유를 발견한 때는 그 거절의 이유를 기재한 잠정적 거절의 통보에 관련되는 문서를 작성하여, 국제사무국으로 발송한다. 이 잠정적 거절의 통보에 관련되는 문서의 국제사무국으로 발송은 의 정서상의 절차로서 일본국특허청으로부터 직접출원인에게 송부되는 것은 아니지만, 거절이유가 기재되고, 국제사무국으로부터 출원인에게 송부되는 점 등에서 상표법 제15조의 2 또는 동법 제15조의 3의 규정에 근거한 거 절이유의 통지로서의 효과를 포함하는 것이므로 별도로 출원인에게 거절 이유 통지서의 송부는 하지 않는다. 3. 거절이유통지서가 출원인 등의 명칭 또는 주소의 변경 등으로 인해 출원 인 등에 전해지지 않고 반려되어 재 발송된 경우에도, 심사관은 당해출원 에 대하여 거절이유를 발견하여 그 거절이유를 명시한 통지서를 발송한 것은 사실이기 때문에 그 거절이유통지서를 최초로 발송한 날이 위1.에서 말하는 정령에서 정하는 기간 내라면 이는 기간 내에 거절이유를 발견한 때에 해당하는 것으로 봄이 타당하다. 4. 상표법 제16조의 규정에서, 정령에서 정하는 기간 내에 거절이유를 발견 하지 않은 때는, 등록사정을 해야만 하고 거절이유를 통지하는 기간이 한 정되어 있으므로 심사결과, 거절이유를 복수발견한 때는 원칙적으로 그
40. 거절이유의 통지 95 거절이유를 동시에 통지한다. 다만, 지정상품 또는 지정서비스업이 불명확하다는 이유로 상표법 제6 조 제1항 또는 제2항의 거절이유를 통지한 경우에, 그 거절이유통지에 대하여 출원인이 실질적으로 상품 또는 서비스업의 설명만을 내용으로 하는 의견서 또는 물건제출서의 제출을 한 경우에 다른 거절이유를 발견 할 때는 앞의 거절이유를 해소하는 보정서의 제출을 지시하지 않고 또는 지시와 동시에 당해 다른 거절이유를 통지하기로 한다. 상표법 제16조에서 규정하는 정령에서 정하는 기간 1 국내출원에 있어 거절이유를 통지할 수 있는 기간은 출원일로부터 1년 6월로 되지만, 상표법 제6조 제1항 또는 제2항의 거절이유를 통지한 경우에 그 거절이유를 해소하는 절차보정서 제출이 있은 때는 그 절 차 보정서가 제출된 날로부터 당해출원의 거절이유를 통지할 수 있는 기간 (1년 6월)이 기산된다. 2 국제상표등록출원에 있어 잠정적 거절통보 할 수 있는 기간은 국제등 록에 근거한 영역지정의 통보가 행해진 날로부터 1년 6월로 한정한다. (상시령 제2조 제2항) (주) 본 처리는 2000년 3월 14일 이후의 출원에 적용된다.
96 Ⅰ. 상표심사편람 41. 100 상표법 제3조 제1항 주서 [제3조 제1항 주서] 제3조 자기의 업무에 관련된 상품 또는 서비스업에 대하여 사용하는 상표는, 다음에 게재하는 상표를 제외하고 상표등록을 받을 수 있다. 1. 자기업무에 관련된 상품 또는 서비스업에 대하여 사용 을 하지 않는 것이 명확할 때는 원칙적으로 제 3조 제 1항 주서에 의해 등록을 받을 수 있는 상표에 해당하지 않는다. (예) 1 출원인의 업무 범위가 법령상 제한되어 있기 때문에 출원인이 지정 상품 또는 지정서비스업에 관련되는 업무를 하지 않는 것이 명확한 경우 2 지정상품 또는 지정 서비스업에 관련된 업무를 할 수 있는 자가 법령상 제한되어있기 때문에 출원인이 지정상품 또는 지정서비스 업에 관련되는 업무를 하지 않는 것이 명확한 경우 2. 출원서에 기재된 지정상품 또는 지정 서비스업이 다음의 (1) 또는 (2) 에 해당될 때에는 원칙적으로 상표사용의 전제로 된 지정상품 또는 지정 서비스업에 관련되는 업무를 출원인이 하고 있는지 또는 할 예정이 있는 지에 대하여 의심스러운 경우에는, 제3조 제1항 주서에 의해 등록을 받을 수 있는 상표에 해당하지 않는다는 취지의 거절이유를 통지하고 출원인 의 업무를 통하여 상표 사용 또는 사용의사를 확인 한다. 단, 출원 당초부터 후기 3. 에 근거한 자료가 제출되어 상표사용 또는 사용의사를 확인할 수 있는 경우를 제외 (1) 상표법 제2조 제2항에 규정된 서비스업(이하 소매 등 서비스업 이라고 한다)에 대하여 (イ) 섬유, 식 음료품 및 생활용품에 관련된 각종 상품을 일괄하여 취급하는 소매 또는 도매 업무에서 행해지는 고객에 대한 편익의 제공 (이하, 종합소매 등 서비스업 이라고 한다)에 해당하는 서비 스업을 개인(자연인을 말한다.)이 지정해 온 경우
41. 제3조 97 (ロ) 종합소매 등 서비스업에 해당하는 서비스업을 법인이 지정해 온 경우에 있어, 자기의 업무에 관련되는 상품 또는 서비스업에 대 하여 사용 을 하고 있는지 여부를 조사한 결과 출원인이 종합소매 등 서비스업을 하고 있다고 인정되지 않을 때. (ハ) 유사한 관계가 없는 복수의 소매 등 서비스업을 지정해 온 경우 (2) 상품 서비스업의 전반에 대하여 1 구분 내에서 상품 또는 서비스업의 지정이 광범위하기 때문에 지정 상품 또는 지정서비스업에 대하여 상표의 사용 또는 사용의사가 의심스러운 경우 3. 상기 2 에 의한 거절이유의 통지를 한 경우, 상표 사용 또는 사용의사 의 확인은 다음과 같이 한다. (1) 자기업무에 관련되는 상품 또는 서비스업에 대하여 사용 함을 명 확히 하기위해서는 적어도 유사군의 지정상품 또는 지정 서비스업에 관련되는 업무를 출원인이 하고 있는지 또는 할 예정이 있는지를 명 확히 할 필요가 있는 것이다. (2) 지정상품 또는 지정 서비스업에 관련되는 업무를 출원인이 하고 있 다는 사실의 증명은 다음 예시의 증거방법에 의한다. 1 인쇄물(신문, 잡지, 카탈로그, 전단지 등) 2 점포 및 점내 사진 3 거래서류(주문전표, 납품서, 청구서, 영수증 등) 4 공적기관 등(국가, 지방공공단체, 재일외국대사관, 상공회의소 등) 의 증명서 5 동업자, 거래처, 수요자 등의 증명서 6 인터넷 등의 기사 7 소매 등 서비스업에 관련되는 상품의 매상고를 밝힐 자료 등 (3) 소매 등 서비스업에 관련되는 업무를 하고 있다는 사실의 증명은 다 음과 같이 한다. (イ) 종합소매 등 서비스업에 속하는 소매 등 서비스업에 대해서는 다 음 예시의 자료에 의해 종합적으로 증명된다. 1 소매업 또는 도매업을 하고 있을 것 2 그 소매 등 서비스업의 취급상품의 품목이 섬유, 식 음료품 및 생활용품의 각 부류에 걸쳐 상품을 일괄해서 1개사업소에서 취 급하고 있을 것.
98 Ⅰ. 상표심사편람 3 섬유, 식 음료품 및 생활용품의 각 부류 전부가 총 매상고의 10%~70%정도의 범주 내일 것. (ロ) 종합소매 등 서비스업 이외의 소매 등 서비스업에 대하여는 다음 예시의 자료에 의해 종합적으로 증명된다. 1 소매업 또는 도매업을 하고 있을 것. 2 그 소매업 또는 도매업이 소매 등 서비스업에 관련되는 상품을 취급할 것. (4) 지정상품 또는 지정서비스업에 관련되는 업무를 출원인이 할 예정으 로 있다는 사실의 증명에 대해서는 대체로 출원 후 3~4년 이내(등록 후 3년에 상당하 는 시기까지)에 상표의 사용을 개시할 의사를 명기한 문서 및 그 준비상황을 나타내는 서류(사업계획서)의 제출을 요한다. 전자에 대해서는 1 출원에 관련되는 상표를 사용할 의도 2 지정상품의 생산, 양도(판매를 포함)의 어느 사업을 구체적으로 할 것인지(지정서비스업의 경우는 그 제공 계획) 3 상표사용의 개시시기를 명기하고 출원인이 기명 및 날인(법인의 경 우에는 적어도 해당사업의 담당책임자의 기명 및 날인)한 것일 것. 후자에 대해서는 사용개시에 이르기까지의 구체적인 사업의 준비 상황이나 계획(상품 또는 서비스업의 계획 결정, 공장이나 점포의 건설 등)을 기재한 것일 것. 또한, 상표의 사용의사가 명확하지 않은 경우나 해당사업계획에 의 심이 있는 경우에는 필요에 따라 그 사업의 실시나 계획을 증명하 는 서류의 제출을 요한다. (주) 상기 2. 및 3. 의 기준은 2007년 4월 1일 이후에 한 상표등록 출원에 대해 시행한다. 4. 국제상표등록출원에 있어서 국제등록에 관련되는 상표가 제2조 제1항에 규정된 상표에 해당하지 않음이 명확한 때에는 제3조 제1항 주서에 의해 등록을 받을 수 있는 상표에 해당하지 않는다. (예) 1 Sound mark(소리상표) 2 Olfactory mark(냄새상표) 3 Color mark(색채상표) 색채만으로 되어, 문자, 도형, 기호 또는 입체적 형상과 결합하지 않은 것.
41. 제3조 99 5. 단체상표의 상표등록출원에 있어 해당단체 및 그 구성원 쌍방이 사용을 하지 않을 뿐 아니라, 해당 단체가 지정상품 또는 지정 서비스업에 대하여 사용할 뿐, 그 구성원이 사용 하는 것이 아닐 때에도 제3조 제1항 주서(제 7조 제2항의 규정에 의해 준용하여 적용)에 의해 등록을 받을 수 있는 상 표에 해당하지 않는다. 6. 단체상표 에 해당하는 상표라는 취지의 기재가 된 국제상표등록출원에 있어, 제7조 제3항에 규정하는 증명서(제7조 제1항의 법인인 것을 증명하 는 서면)의 제출이 없을 때에는, 제3조 제1항 주서의 규정에 의해 상표등 록을 받을 수 있는 상표에 해당하지 않는다. 또한, 단체상표의 상표등록출원(국내출원)에 있어서는 보정명령(방식)의 대상이 된다. 7. 단체상표라는 취지의 기재가 있더라도 원서 중의 상표등록을 받으려는 상 표를 기재하는 란(이하 상표기재란 이라고 한다) 의 기재가 입체상표로 서 상표의 구성 및 태양을 특정한 것으로 인정받지 못하면 제3조 제1항 주서의 규정에 의해 상표등록을 받을 수 있는 상표에 해당하지 않는다. 또, 국제상표등록출원에 있어서도 마찬가지로 처리한다. (1) 입체상표의 구성 및 태양을 특정 한 것으로 인정되는 예
100 Ⅰ. 상표심사편람 (2) 입체상표의 구성 및 태양을 특정 한 것으로 인정되지 않는 예 1 상표기재 란에 3차원 물품의 외관으로서의 입체적 형상이 기재되 어 있지 않은 경우 (주) 입체적 형상이 두께 등 3차원 물품의 외관으로서의 형상으로 표시되지 않아, 입체상표로 인식할 수 없다. 2 상표기재 란에 입체적형상과 평면표장이 분리된 구성 및 태양으로 기재되어 있는 경우 (주) 평면표장이 입체적 형상에 관련된 물품의 표면에 부착된 구성 및 태양이 아니고 분리된 구성 및 태양이기 때문에 전체로서 3차원 물품의 외관으로의 형상이 표시되어 있다고 할 수 없 어 입체상표로 인식할 수 없다.
41. 제3조 101 3 상표 기재 란에 복수의 도면이 기재되어 있으며, 각 도면이 나 타내는 표장이 합치하지 않는 경우 (주) 각 그림이 나타내 보이는 입체적 형상, 도형, 문자, 색채의 결 합방법 등 표장이 합치하지 않는다.
102 Ⅰ. 상표심사편람 41. 100. 01 출원인 명의변경이 있는 경우의 상표법 제3조 제1항 주서의 처리 명의변경 이전의 출원인(양도인)의 업무에 관계없이, 명의변경 후의 출 원인(양수인)의 업무에 대하여, 상표법 제3조 제1항 주서의 요건을 구비하 는 것인지 아닌지 여부를 판단하는 것이다. 설명 상표법 제3조 제1항 주서에 규정하는 자기업무 는 출원인의 영업활동에 근거하여 결정된 출원인의 속성이며, 출원인과 일체분리 되지 않는 관계이다. 따라서, 출원인의 명의변경이 있은 경우에는 제3조 제1항 주서에 규정하는 자기업무 도 변경되기 때문에 위와 같이 처리한다. 또한, 상표법 제3조 제1항 주서의 요건을 구비하지 않으면 거절이유통지 를 받은 출원인이 그 요건을 구비하는 자에게 상표등록출원에 의해 발생한 권리를 양도하여 출원인 명의를 변경한 경우에는 위의 거절이유는 해소된다.
41. 제3조 103 41. 100. 02 입체상표의 식별력 심사에 관한 운용 Ⅰ. 입체상표의 식별력 심사의 기본적인 고려 상표등록출원에 관련되는 입체상표가 지정상품(그 포장도 포함.) 또는 지 정 서비스업 제공의 이용에 제공하는 물건 (이하 지정상품 등 이라고 한 다.)의 입체적 형상으로부터 된 경우, 또는 그 형상에 특징적인 변경, 장식 등이 더해지거나 또는 문자, 도형 등이 더해진 경우 등의 식별력에 관한 심 사는 아래 방침에 따라 실시한다. [기본적인 고려] 1. 수요자가 지정상품 등의 형상 그 자체의 범위를 넘지 않는다고 인식하 는데 불과한 형상만으로 된 입체상표는, 식별력을 가지지 않는 것으로 한다. 이 경우, 지정상품 등과의 관계에 있어서, 동종의 상품(그 포장을 포함). 또는 서비스업제공의 이용에 제공하는 물건 (이하 상품 등 이라고 한다.)이 채용할 수 있는 입체적 형상에 특징적인 변경, 장식등 이 가해진 것이라도, 전체로서 지정상품 등의 형상을 표시하게 된 것으 로 인식하는데 그치는 한 그 같은 입체상표는 식별력을 가지지 않는 것으로 한다. 2. 식별력을 가진 것으로 인식되지 않는 입체적 형상에 식별력을 가진 문 자, 도형 등의 표장이 붙어 있고, 또한 그 표장이 상품 또는 서비스업 의 출처를 표시하는 식별상표로서의 사용태양으로 이용되고 있는 것으 로 인식할 수 있는 입체상표는 식별력을 가진 것으로 한다. 3. 극히 간단하고, 또한 흔히 있었던 입체형상의 범위를 넘지 않는 것으로 인식되는 형상만으로 된 입체상표는 식별력을 가지지 않는 것으로 한다. 4. 위1. 및 3. 에 해당하는 입체상표라도 상당히 장기간에 걸쳐 사용되었거 나 또는 단기간이라도 강력한 광고, 선전 등에 의한 사용 결과, 동종의 상품 등의 형상으로부터 구별할 수 있을 정도의 주지로 되어, 수요자가 누구의 업무에 관련되는 상품인 것을 인식할 수 있게 된 입체상표는 식별력을 가진 것으로 한다.
104 Ⅰ. 상표심사편람 [기본적인 고려의 설명] 1. 수요자가 지정상품 등의 형상 그 자체의 범위를 넘지 않는다고 인식 하는데 불과한 형상만으로 된 입체상표는 식별력을 가지지 않는 것으 로 한다. 이 경우, 지정상품 등과의 관계에 있어서, 동종의 상품(그 포장을 포 함). 또는 서비스업제공의 이용에 제공하는 물건 (이하 상품 등 이 라고 한다.)이 채용할 수 있는 입체적 형상에 특징적인 변경, 장식등이 가해진 것이라도, 전체로서 지정상품 등의 형상을 표시하는 것으로 인 식하는데 그치는 한 그 같은 입체상표는 식별력을 가지지 않는 것으로 한다. 설명 1. 동종의 상품 등 으로는, 그 상품 등과 외관을 대체로 공통으로 하는 것 으로 거래업계, 용도, 기능 및 효과 등을 종합적으로 관찰한 결과 같은 종류에 속한다고 인식되는 것을 말한다. 예를 들면, 버스라면 버스, 카메라라면 카메라라고 하는 같은 종류의 상품을 말하고, 상표법상의 유사상품을 가리키는 것은 아니다. 또, 동종의 상품 등이 채용할 수 있는 입체적 형상 으로는 그 상품 등의 형상 그 자체를 인식시키는 것으로 예를 들면 공통되는 특유의 기 능, 효과 등을 발휘하기 위하여 필요한 형상을 말한다. 2. 동종의 상품 등이 채용할 수 있는 입체적 형상의 범위를 넘는 것이라고 인식할 수 없는 형상만으로 된 경우에는 원칙적으로 식별력을 가지지 않 는 것으로 한다. 예를 들면, 상표등록출원에 관련되는 지정상품이 카메라 인 경우, 출 원에 관련되는 입체상표가 피사체를 촬영하기위하여 필요한 기능인 일정 의 본체와 렌즈 등의 형상의 조합을 가지게 된 것이라면, 수요자는 지정 상품 카메라 가 채용할 수 있는 입체적 형상을 나타내게 되는 것, 즉 카메라 라고 인식할 것이므로 생각되기 때문에 식별력을 가지지 않는 것으로 한다.
41. 제3조 105 [구체적 예] (다음은 식별력을 가진 것으로는 인정되지 않는 예이다.) 제 9류 제 14류 제 21류 카메라 손목시계 향수 제 5류 제 30류 제 30류 제 33류 스프레이식약제 과자 과자 브랜디 3. 입체상표의 형상이 동종의 상품 등이 채용할 수 있는 입체적 형상에 특 징적인 변경, 장식 등이 가해진 것이라도 수요자가 그 상품 또는 서비스 업의 거래업계에 있어서 채용할 수 있는 범위에서의 변경, 장식 등이라고 인식하게 되는 경우에는 그 입체상표의 전체를 관찰해도 지정상품 등의 형상의 범위를 넘지 않는 것으로 판단되기 때문에 원칙적으로 식별력을 가지지 않는 것으로 한다.
106 Ⅰ. 상표심사편람 (예) 상표등록출원에 관련되는 지정상품이 자동차 인 경우에 있어서, 출 원에 관련되는 입체적 형상으로는 동종의 상품과는 상위한 특징적인 변경, 장식 등이 가해져 있다고 해도 예를 들면, 수요자가 그 같은 변 경, 장식등은 단순하게 미감을 향상시키기 위하여 가해진 것이라고 인식하게 되는 것인 경우에는 그 같은 입체상표는 결국, 지정상품인 자동차 형상의 범위를 넘지 않는 것으로 인식되기 때문에 원칙적 으로 식별력을 가지지 않는 것으로 한다. 여기에서 동종의 상품 등에 대하여 채용할 수 있는 범위에서의 변 경, 장식 등 동종의 상품 등에 대하여 동일한 변경, 장식 등이 가해 진 상품 등이 시장에서 실제로 존재하고 있지 않아도, 또 상대적으로 본다면 외관상은 각각 특징적인 형상으로 된 것으로 인정된다 해도 그 상품 또는 서비스업의 거래업계에 있어서는 변경, 장식 등이 채용 될 수 있는 것이라고 인정된다면 족한 것이다. 따라서, 채용할 수 있는 변경, 장식 등의 범위 는 그 상품 등의 거 래실정, 수요자층 등을 종합적으로 감안하여 판단되는 것이고, 지정 상품마다 판단된다. 예를 들면, 지정상품 등의 형상을 그 상품 등의 기능, 효과 등에서 특정 형상으로 해야 할 필요성이 적은 분야에서는 상품 등의 외관상 의 특징이 수요자의 구매심리, 선택의욕, 소비행동 등으로 중요한 영 향을 주는 상품 등으로 그 상품 또는 서비스업의 시장에서 유행이나 수요자의 용도, 기호 등에 맞춰 각종 특징적인 변경, 장식 등이 가해 진 실정이 인정된다. 그 경우, 입체적 형상에 가해진 변경, 장식 등은, 외관상 동종의 상품 등의 형상과 비교하여 특징적인 것으로 인정된다 해도, 이들은 오로 지 수요자가 상품 또는 서비스업을 선택하는 때에 외관상의 미감, 또 는 매력적인 형상이라는 기호상의 이유를 주는 것에 지나지 않고, 그 것은 아직도 그 상품 등의 형상이라고 인식하는데 그치게 되는 것이다. 따라서, 그 같은 변경, 장식 등은 자타상품 또는 서비스업의 출처를 표시하는 식별표시로서 기능하고 있다고는 인정되지 않기 때문에 그 입체상표의 형상의 전체를 관찰하여도 식별력을 가지는 것이라고는 인정되지 않는다. (예) 과자나 양주에 대해서 본다면, 일반적으로 시장에 있어서 유행이나 수요자의 기호에 맞춰, 동종의 상품 등이 채용될 수 있는 입체적 형상 에 각종 무늬를 장식으로 가한 것에 그치지 않고, 그 입체적 형상
41. 제3조 107 자체를 각종 동물이나 식물, 기물 등을 본뜬 형상으로 변경, 장식화가 행해진 실정이 인정되기 때문에 그 범위는 광범위하게 미치는 것이라 고 생각된다. 4. 이상의 고려는 상품 등 포장의 형상으로 된 입체상표에 대하여도 적용되 는 것이고, 특히 지정상품 등이 예를 들면 향수 나 양주 처럼 상품 그 자체가 액체, 기체 또는 분체 등으로 용기에 넣어 거래되는 것이기 때 문에 그 입체상표의 구성이 전체로서 그 상품을 넣는 용기의 형상을 표 시하는 것으로 인식하는데 그치는 한, 동일하게 처리한다. [구체적 예] (다음은 식별력을 가지는 것으로 인정되지 않는 예이다.) 제 33류 제 33류 제 14류 제 3류 위스키 위스키 손목시계 향수류 제 3류 제 30류 제 30류 제 30류 뱡향제 과 자 과 자 과 자
108 Ⅰ. 상표심사편람 2. 식별력을 가진 것으로는 인정되지 않는 입체적 형상에 식별력을 가진 문자, 도형 등의 표장이 붙어있고 그 표장이 상품 또는 서비스업의 출 처를 표시하는 식별상표로서의 사용태양으로 이용되고 있는 것으로 인 식할 수 있는 입체상표는 식별력을 가지는 것으로 한다. 설명 1. 위의 [기본적인 고려] 1.에서 서술한 입체상표에 식별력을 가진 것으로 인식되는 문자, 도형 등이 붙어있을 때는 원칙적으로 입체상표로 하여 식 별력을 가지는 것으로 인정한다. [구체적 예] (다음은 식별력을 가지는 것이라고 인정되는 예이다.) 제 32류 제 21류 제 3류 맥 주 헤어브러쉬 비누류 제 3류 제 29류 제 33류 화장품 유제품 위스키
41. 제3조 109 2. 단, 그 문자, 도형 등의 표시가 명확하게 그 상품 또는 서비스업의 출처 를 표시하는 식별상표로서의 사용태양으로 이용되고 있는 것으로 인식할 수 없을 때는 그 범위에 들지 않는다. 즉, 출원서에 기재된 입체상표 중 문자, 도형 등이 1 거래의 경험칙상, 통상 그 상품 등에 대하여 붙이는 부위에 붙이지 않 은 경우, 2 그 상품 등의 미감을 향상시키기 위한 장식 또는 단순한 모양적 장식 이라고 인식되는데 그치는 경우, 그 같은 입체상표는 식별력을 가지는 것으로는 인정되지 않는다. [구체적 예] (다음은 식별력을 가진 것으로 인정되지 않는 예이다.) 제 33류 포도주 제 3류 향수류 (주) 왼쪽그림은 병의 밑면을 표시하는 것이다. 3. 극히 간단하고, 또한 흔히 있는 입체적 형상의 범위를 넘지 않는 것으로 인식된 형상만으로 된 입체상표는 식별력을 가지지 않는 것으로 한다. [설명] 1. 극히 간단하고, 또한 흔히 있는 형상으로는 예를 들면, 단순한 구형, 정육 면체, 직육면체, 원기둥 등을 말한다. 또, 로마문자 1자 혹은 2자, 또는 숫 자를 단순하게 입체로 표현한 것에 지나지 않는 입체적 형상도 포함된다.
110 Ⅰ. 상표심사편람 또한, 상표등록출원에 관련되는 입체적 형상이 흔히 있는 형상만으로 된 것인지 여부는 그 상품 또는 서비스업 수요자의 인식을 표준으로 판단되 어야 한다. [구체적 예] (다음은 식별력을 가지는 것으로 인정되지 않는다.) 4. 위의1. 및 3. 에 해당하는 입체상표도 장기간에 걸쳐 사용되었거나 단 기간이라도 강력한 광고, 선전 등에 의한 사용 결과, 동종의 상품 등의 형상으로부터 구별할 수 있을 정도의 주지로 되어, 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품 등인 것을 인식할 수 있게 된 입체상표는 식별력을 가진 것으로 한다. Ⅱ. 입체상표의 식별력에 관한 심사의 구체적인 처리 1. 상표법 제3조 제1항 주서 관계 (1) 상표기재 란에 기재된 입체상표의 구성, 태양을 구체적으로 특정할 수 없는 것은, 상표법 제3조 제1항 주서에 규정하는 상표등록을 받을 수 있는 상표 로 볼 수 없기 때문에 그 같은 상표는 동 규정에 반하는 것이고, 등록을 받을 수 있는 상표에는 해당하지 않지만, 입체상표의 형상을 나타내는 복수의 사진 또는 그림 중에 하나의 입체적 형상을 구성하는 것으로는 부적당한 기재(예를 들면, 축척이 상위한 사진, 단 면도 등)가 포함되는 경우의 처리에 대하여
41. 제3조 111 [처리] 상표기재 란에 기재된 상표 중 부기적 부분이 아닌 입체상표의 변경, 삭제 등은 원칙적으로는 요지의 변경이기 때문에 인정되지 않지만, 다음의 경우에 한하여 부적당한 기재를 정정하기 위한 보정은 인정한다(국제상표등록출원에 대하여는, 상표의 보정을 할 수 없다.). 1 상표기재 란에 기재된 입체상표의 구성을 표시하는 복수의 사진 또는 그림의 축척이 상위한 경우, 출원시의 입체상표 형상과 닮은 꼴을 지닌 범위에서 동일한 축척사진 또는 그림으로 정정하더라도 그 입체상표의 형상을 변경하는 것으로 되지 않기 때문에 그 같은 보정은 인정한다. 단, 축척을 확대함으로써 출원 시에는 인식할 수 없었던 문자, 도형, 기호 또는 장식 등으로 인식되는 경우로 되는 보정은 새로운 구성부분 의 추가로 되기 때문에 인정하지 않는다. 2 단면도에 대하여는 입체상표는 외관상, 시각에 호소하는 것이어야 하기 때문에 인정하지 않지만 그 그림을 삭제해도, 출원 시에 있어서의 입체 상표의 구성과 동일성이 유지되는 한, 그 입체상표의 형상을 변경하는 것이 아니기 때문에 그 그림을 삭제하는 보정은 인정한다. 단, 보정을 하는 경우는, 보정후의 상표 전체를 기재할 필요가 있다 (양식 제15의 2 [비고10] 참조). 또한, 그 단면도를 외형도로 보정하는 것은 출원 시에 기재되지 않은 형상을 추가하는 것으로 되어 요지변경으로 되기 때문에 그 같은 보정 은 인정하지 않는다. [구체적 예] (상표법 제3조 제1항 주서에 반하는 예) (축척이 상위한 예) (단면도를 가진 예)
112 Ⅰ. 상표심사편람 (2) 입체상표의 형상을 찍은 사진이 불선명하기 때문에 그 전체를 명확 하게 특정할 수 없는 경우의 처리에 대하여 [처리] 1 상표기재 란에 기재된 입체상표의 형상의 전체가 명확하게 특정할 수 없는 경우에는 그 같은 상표는 상표법 제3조 제1항 주서에 반하는 것 이다. 2 그러나, 그 입체상표가 입체적 형상만으로 되어, 그 사진이 선명하지 않을 때도 대체로 그 전부의 형상에 대하여 특정할 수 있는 경우에는 상표법 제3조 제1항 주서에 반하는 것으로 하지 않고, 그 형상의 전체 를 명확하게 특정할 수 있도록 선명한 사진으로 보정을 하는 것은, 출 원시의 입체상표 구성과 동일성이 유지되는 한에 있어서 인정한다(국 제상표등록출원에 대하여는 상표 보정을 할 수 없다.). 또한, 보정하는 경우에는 보정후의 상표 전체를 기재할 필요가 있다. 3 또한, 입체적 형상은 선명하게 기재되어 있지만, 그곳에 문자, 도형, 기 호 또는 장식이 붙여져 있고 출원 시에는 그 문자, 도형 등의 구성, 태 양이 명확하게 파악할 수 없을 정도로 작게 표시되어 있거나, 용이하게 판독할 수 없을 정도로 불선명한 표시로 된 경우에 그 사진을 명확한 것으로 보정하여 구성, 태양을 명확하게 하는 것은 새로운 구성성분을 추가하는 것으로 되므로 인정하지 않는다. 또한, 그 경우 입체적 형상에 붙여진 이들 문자, 도형 등의 부분은 판독 불가능한 것으로 식별력의 유무 및 유사여부판단시의 심사대상은 아니다. (3) 입체상표의 형상이 지정상품 등의 형상으로 된 경우, 그 출원에 관련 되는 지정상품 등 중에, 본원 상표에 대하여는 명확하게 상표로서의 사용태양은 채택할 수 없다고 생각되는 것이 포함되어 있는 경우, 그 지정상품 등에 대한 처리에 대하여 [처리] 입체상표는 평면상표와 달리, 그 특징으로서 간판, 광고 등으로서의 사용 을 제외하고, 지정상품 등에 대한 실제 사용태양을 표시하는 것으로 출원된 것이 일반적이다.
41. 제3조 113 그러나, 상표 기재 란에 기재된 입체상표가 지정상품 등 중의 일부 상품 등의 형상으로 된 것임에도 불구하고 그 지정상품 중에 그 상품 이외의 것 이 포함되어 있는 경우에 그 형상을 등록했다고 해도(간판, 광고 등으로서의 사용도 포함한다) 명확하게 자타상품의 식별표식 없이는 출처표시로서의 사 용형태로 이용되는 것을 상정할 수 없을 때 그 같은 상표는 자기 업무에 사 용할 수 있는 것으로는 인정되지 않기 때문에 상표법 제3조 제1항 주서에 반하는 것이다. [구체적 예] 지정상품 또는 지정서비스업 과 상품 및 서비스 업의 구분 제 5류 약제, 치과용 재료, 의료용 팔찌, 의료용 유 지, 위생마스크, 거즈, 안대, 탈지면, 반창고, 포대 (주) 파선부 5) 가 상표법 제3조 주서에 반하는 것인 부분 (4) 입체상표의 형상을 나타내는 사진 또는 그림의 거리에 집이나 상점이 즐비하게 늘어선 모양이나 풍경으로 된 경우, 또는 그 구성 중에 건축물, 구축물 등과 함께 예를 들면 정원수나 인물, 보도 등이 그려져 있는 경우의 처리에 대하여 [처리] 1 상표기재 란에 기재된 입체상표가 거리에 집이나 상점이 즐비하게 늘 어선 모양 또는 풍경으로 된 것이나 풍경에서 된 것 또는 구성 중에 건축물 등과 함께 인물이나 보도 등의 표시를 포함한 경우에 있어서, 그 전체를 종합적으로 관찰한 경우, 회화적인 표시 또는 풍경사진이라 고 인식되는 구성으로부터 된 것에 대하여는 입체적 형상으로서의 구 성, 윤곽, 사용태양을 특정할 수 없기 때문에 입체상표로는 인정되지 않고, 상표법 제3조 제1항 주서에 반하는 것이다. 2 다만, 위의 경우 그 같은 표시는 명확하게 평면적인 상표를 표시하는 것으로 인식되기 때문에 원칙적으로 입체상표라는 요지의 주장을 삭제 5) 물결모양 선
114 Ⅰ. 상표심사편람 하고, 평면상표로의 변경을 인정한다. (국제상표등록출원에 대하여는 입체상표라는 요지를 삭제하고 평면상표로 변경하는 것은 인정하지 않 는다.) 또한, 그 경우, 입체상표가 복수의 사진 또는 그림에 의해 기재된 때에 는 이를 어느 하나의 사진 또는 그림에 의한 기재로 보정하는 것은 요 지변경으로 되기 때문에 인정하지 않는다. [구체적 예] (상표법 제3조 제1항 주서에 반하는 예) (5) 입체상표의 형상을 기재한 사진 또는 그림의 구성에서 판단하여, 그 상품 등의 형상에 상당하는 두께가 인정되지 않는 경우의 처리에 대 하여. [처리] 상표기재 란에 기재된 입체상표의 형상에서는 그 상품 등에 상당하는 두 께가 인정되지 않는다 해도 그 형상이 지정상품 등의 형상을 구성하고 있는 이상 3차원적 요소를 가진 입체적 형상으로 인정한다. (6) 입체상표의 형상을 나타내는 사진의 일부분이 잘려져 있기 때문에 그 전체의 윤곽이 명확하게 표시되어 있지 않아 그 입체적 형상의 전체를 특정할 수 없는 경우의 처리에 대하여. [처리] 상표기재 란에 기재된 입체상표를 나타내는 사진의 일부분이 잘려져 있는 경우 등에 있어서, 그 전체를 파악할 수 없는 사진 또는 그림은 보정하는 것
41. 제3조 115 은 원칙적으로는 입체적 형상의 추가 또는 변경으로 요지의 변경이 되기 때 문에 인정될 수 없다. 예를 들면, 그 입체상표가 방의 내부를 표시한 경우처럼, 그 입체적 형상 의 내측을 한 방향에서 묘사한 구성으로 된 경우에는 그 입체적 형상의 윤 곽이 명확하게 나타나지 않기 때문에 입체상표로서의 구성, 태양을 구체적으 로 특정할 수 없는 것이고 또 그 같은 구성으로 된 입체상표는 상품 또는 서비스업의 출처를 표시하는 식별력으로서의 사용태양으로 이용되는 것이라 고는 인정할 수 없기 때문에 상표법 제3조 제1항 주서에 반하는 것이다. [구체적 예] (상표법 제3조 제1항 주서에 반하는 예) 2. 상표법 제3조 제1항 각호 관계 (1) 식별력을 가지지 않은 입체적 형상에, 부조 또는 투조에 의해 문자, 도형 등이 부착되어 있는 경우, 그 입체상표의식별력의 유무에 관한 판단에 대하여. [처리] 1 상표기재 란에 기재된 입체상표 중에 부조 또는 투조 6) 로 문자, 도형 등 이 덧붙여져 있는 경우, 그 부조 또는 투조된 문자, 도형 등이 상품 등 의 외관상 미관을 향상시키기 위한 장식적인 모양으로서 인식되는데 지나지 않고 전체로서 관찰한 경우에서도, 명확하게 그 부분이 자타상 6) 조각에서, 재료의 면을 도려내어서 도안을 나타냄
116 Ⅰ. 상표심사편람 품 또는 서비스업의 출처를 표시하기 위한 식별표시로서의 사용 태양 으로 이용되고 있다고 인정되지 않을 때는 그 입체상표는 식별력을 가 지지 않는 것으로 한다. 2 또한, 입체적 형상에 덧붙여진 변경, 장식 등이 위와 같이 인식되는 한, 그 같은 입체상표는 상표법 제3조 제1항 3호에 해당한다. [구체적 예] 기본적인 고려 1.의 구체 예 참조 (2) 식별력을 가지지 않은 입체적 형상에, 문자, 도형 등의 평면표장이 부 착되어 있는 경우, 그 입체상표의 식별력의 유무에 관한 판단에 대하여. [처리] 1 지정상품 등의 형상, 특히 용기(병) 등에 부착된 문자, 도형 등으로 된 표장(예를 들면 라벨)은 상품 또는 서비스업의 출처를 표시하기 때문에 수요자의 눈에 띄기 쉽도록 부착된 것이 일반적이고 그 표장 중에 표 시된 문자, 도형 등은 그 상품 등의 출처를 표시하는 것이라고 보는 것 이 거래에 있어서 경험칙이다. 따라서, 그 같은 입체상표의 전체 식별력에 관한 심사는 입체적 형상 에 부착된 표장 중에 표시된 문자, 도형 등에 대하여도 평면상표에 관 련되는 심사기준에 따라 판단한다. 2 다만, 그 표장이 명확하게 자타상품 또는 서비스업의 출처를 표시하기 위한 식별표시로서의 사용태양으로 이용되고 있다고 인정할 수 없을 때는 그 같은 입체상표는 전체로서도 식별력은 가지지 않는 것이다. 또한, 그 경우 문자 또는 도형 등의 표장부분이 입체적 형상과 일체화 하고 있는 것이라는 인식에서 상표법 제3조 제1항 제3호를 적용하는 경우와, 그 전체를 관찰한 경우로 수요자가 누구의 업무에 관련되는 상 품 또는 서비스업인지를 인식할 수 없는 것으로서 동 6호를 적용하는 것이 적당하다고 생각되는 경우가 있지만, 어느 것이 적당한지는 지금 까지의 도형상표에 관한 심사운용에 따라 입체상표의 구성전체를 관찰 하여 각각 구체적인 판단을 한다. [구체적 예] 기본적인 고려 2. 의 구체 예 참조
41. 제3조 117 (3) 입체적 형상에 문자, 도형 등이 부착되어 있는 경우, 이들의 표시가 그 상품 등의 거래 경험칙으로 보아 통상 부착되는 부위와는 다른 부 위에 표시되어 있는 경우, 이들의 문자, 도형 등의 식별력에 관한 처 리에 대하여(예를 들면, 그 입체상표가 주류의 용기(병)의 경우, 그 용기(병)의 밑면에 투조된 문자, 도형 등은 주류에 대하여 상표사용 태양이라고 말할 수 있는가?) [처리] 1 입체상표에 부착된 문자, 도형 등이 그 지정상품 등의 상표로서 기능하 는 것은 어디까지나 그 지정상품 등의 실제 처리에 있어서 사용의 실 태를 고려하여 그 상품 등에 대하여 통상 부착되는 부위 또는 그 주변 에 부착되어 있는 경우로 한정되는 것으로 볼 뿐이고, 또한 그 사용이 명확하게 자체상품 또는 서비스업의 출처를 표시하는 식별상표로서의 사용태양으로 이용되고 있는 경우에 한정한다. 2 예를 들면, 양주 용기(병)의 밑면에 표시되는 문자, 도형 등은 일반적으 로 수요자는 그 상품의 내용물 및 그 출처를 표시하는 것으로 인식하 지 아니하고, 또 그 같은 표시에 주목하여 상품을 선택한다는 거래 실 정도 인정되지 않는다. 따라서, 그 같은 부위에 표시된 문자, 도형 등은 용기의 내용물에 관 련 되는 자타상품의 출처를 표시하는 식별상표로서의 사용태양으로 이 용되는 것으로는 인정되지 않는다. (그러나 용기(병)의 밑면에 표시된 문자, 도형 등은 예를 들면 양주, 맥주 등에 있어서, 용기(병) 그 자체의 출처표시로서 사용되고 있는 실 정을 인정할 수 있다.) [구체적 예] 기본적인 고려 2. 의 구체 예 (4) 입체적 형상에 문자, 도형 등이 부착되어 있지만, 그 본래 표시해야 한다고 생각되는 구성, 태양의 전체가 그려져 있지 않은 경우, 그 같 은 문자 도형 등의 표시의 처리에 대하여. [처리] 입체적 형상에 문자, 도형 등이 부착되어 있지만 그 문자, 도형 등의 일부
118 Ⅰ. 상표심사편람 가 표시되어 있지 않기 때문에, 그 구성, 태양의 전체를 파악할 수 없는 경 우에 문자, 도형 등 전체가 표시된 경우의 구성, 태양을 출원인의 명칭 등에 서 추인하여, 식별력의 유무 내지 유사여부 판단의 대상으로 하는 것은 원칙 적으로는 적절한 것으로 인정할 수 없다. 다만, 예를 들면 표시된 문자, 도형 등으로 볼 때 그 전체의 구성, 태양을 파악할 수 없어도 표시된 부분의 외관상의 특징에서 용기의 주지 내지 저명 한 상표의 일부라고 인정되는 경우 또는 특정한 호칭, 관념이 명확하게 생기 는 것으로 인정되는 경우는 예외로 한다. [구체적 예] (특정한 호칭, 관념은 생기지 않 는 것으로 하는 예) (특정한 호칭이 생기는 것으로 하 는 예) 3. 상표법 제3조 제2항 관계 (1) 입체상표가 사용에 의해 식별력을 가지게 되는지 여부의 판단에 있어 서, 상표기재 란에 기재된 입체상표가 입체적 형상만으로 된 것임에 비해, 증명서에 표시된 상표에는 문자, 도형 등의 표장(예를 들면 라 벨)이 붙어있는 경우, 출원에 관련되는 상표와의 동일성의 처리에 대 하여 [처리] 1. 상표법 제3조 제2항을 주장하는 경우, 사용에 의해 식별력을 가지게 된 상표로서 인정되는 것은, 그 상표와 동일 사용 및 그 상표를 사용하고 있 던 상품 등과 동일 상품 등에 한정된다고 하는 것이 원칙이다.
41. 제3조 119 따라서, 출원에 관련되는 상표가 입체적 형상만으로 된 것임에 비해 제 출된 증거 중 사용에 관련되는 상표에는 입체적 형상에 문자, 도형 등의 평면표장이 부착되어 있는 경우, 양 상표의 전체적 구성은 동일하지 않기 때문에 원칙적으로는 그 같은 증거에 근거해 사용에 의한 식별력을 가지 게 된 상표라고 인정할 수 없다. 2. 단, 사용에 관련되는 상표의 형상 전체를 관찰한 경우, ⅰ) 그 입체적 형상부분과 출원에 관련되는 상표와 동일하고, ⅱ) 그 입체적형상이 식별상표로서 기능함에 있어 이에 부착된 평면표장 부분이 불가결하다는 이유가 인정될 수 없고, 오히려 평면표장부분 보다도 입체적 형상에 덧붙여진 변경, 장식 등을 가진 수요자에 강한 인상, 기억을 주는 것이라고 인정되고, ⅲ) 또한, 수요자가 누군가의 업무에 관련되는 상품 등으로 있음을 인식 할 수 있게 된 객관적인 증거(예를 들면, 동업조합 또는 동업자 등, 제3자 기관에 의한 증명)의 제출이 있는 때는 곧 상표의 전체적인 구성이 동일하지 않음을 이유로 상표법 제3조 제2항의 주장을 거절 할 것이 아니라, 제출된 증거에 의해 사용에 관련되는 상표의 입체적 형상부분만이 독립해서 자타상품 또는 서비스업을 식별하기위한 출 처 표시로서의 기능을 가지게 된 것으로 인정되는지 여부에 대하여 판단한다. 3. 또, 입체상표에 대하여 상표법 제3조 제2항을 주장하는 경우에 있어서는 실제 사용에 관련되는 상표가 입체상표라는 것을 표시하는 증거가 필요 한바, 그 경우 사용에 관련되는 입체상표에 대하여는 출원서에 기재된 그 림 또는 사진에 관련되는 하나 또는 다른 둘이상의 방향 전체 면에 있 어서 동일하다는 것을 증명하는 증거가 필요하다.
120 Ⅰ. 상표심사편람 41. 100. 03 상표의 사용 또는 상표의 사용의사를 확인하기 위한 심사에 관한 운용 출원서에 기재된 지정상품 또는 지정서비스업에 대하여, 상표의 사용 또는 상표 사용의사가 있는지에 합당한 의심이 있는 경우 상표법 제3조 제1항 주서를 적용한다. 단, 개별 상표를 어떤 상품 또는 지정 서비스업에 사용하는지를 출원서의 기재를 통해서 판단하는 것은 현실적으로 곤란하다고 할 수 있다. 이 때문에 구체적인 상표 사용 또는 사용의사의 확인은 상표사용의 전제가 되는 지정 상품 또는 지정 서비스업에 관련되는 자기 사업의 확인을 통해서 하도록 한다. 1. 제3조 제1항 주서를 적용하는 경우의 판단 출원서에 기재된 지정상품 또는 지정 서비스업이 다음의 (1) 또는 (2)에 해당할 때에는 원칙적으로 상표 사용의 전제가 되는 지정상품 또는 지정 서비스업에 관련되는 업무를 하고 있는지 또는 할 예정이 있는지에 대해 합당한 의심이 있는 경우 제3조 제1항 주서에 의해 등록을 받을 수 있는 상표에 해당하지 않는다는 거절이유의 통지를 하고, 출원인의 업무를 통 하여 상표사용 또는 사용의사를 확인토록 한다. 단, 출원당초부터 상표사용 또는 사용의사에 관하여 증명서류 등이 제출 된 경우를 제외. 또한, 증명서류 등의 제출에 있어서는 상표등록출원과 동시에 제출할 경 우 증명 서류 등은 서면에 의한 경우가 많기 때문에 절차 보충서에 의한 절차가 된다. (예) (절차보충서의 양식 발췌) [제출물건의 목록] [물건명] 상표사용 또는 사용의사에 관한 증명서류 등
41. 제3조 121 (1) 소매 등 서비스업에 대하여 (a) 의류, 식 음료품 및 생활용품에 관련되는 각종 상품을 일괄하여 취급하는 소매 또는 도매 업무에 있어 고객에 대한 편익의 제 공 (이하, 종합소매 등 서비스업 이라고 한다.)에 해당하는 서 비스업을 개인(자연인을 말한다.)이 지정해온 경우 (b) 종합소매 등 서비스업에 해당하는 서비스업을 법인이 지정해온 경우에 있어, 자기의 업무에 관련되는 상품 또는 서비스업에 대 한 사용 을 하는지 여부에 대하여 직권으로 조사를 해도 출원인이 종합소매 등 서비스업을 하고 있다고 인정되지 않는 경우 (c) 유사한 관계가 아닌 복수의 소매 등 서비스업을 지정해온 경우 [설명] 소매 등 서비스업제도의 도입에 관한 법 개정에 관한, 산업구조심의회 지 적재산 정책부회 보고서 상표제도 본연의 자세에 대하여 에 있어 상표법 에서는 출원에 관련되는 상품 또는 서비스업의 구분에 따라 출원수수료, 상 표권의 등록료를 납부도록 되어있어 국제적인 상품 서비스업의 구분을 정하 는 니스협정에 있어 소매업 등 서비스업은 제35류로 분류되어있다. 이 때문 에 동 협정에 따르면 1구분(제35류)의 요금으로 복수의 소매업 등에 관련되 는 서비스업의 기재가 가능하고, 출원인이 사용의사 없이 서비스업을 다수 지정한 경우에는 이들의 지정 서비스업과 혼동을 일으킬 우려가 있는 상품 에 대하여 망라해서 타인의 등록을 배제하는 것도 가능하다는 점이 우려된 다 고 하여 불사용 상표에 대한 우려를 지적한데다, 소매업 등에 관련되는 서비스상표출원에 대하여는 상표법 제3조 제1항 주서의 규정 운용을 강화하 여 그 사용의사 또는 사용실태 확인을 하는 것이 적절하다고 생각 된다 고 되어있다. 이 때문에 상표심사기준에 있어서는 상기와 같이 소매 등 서비스업의 상 표등록출원에 대하여 제3조 제1항 주서의 적용을 정하고 있다. 그 중에 (a) 및 (b)는 종합소매 등 서비스업에 관한 것이다. 종합소매 등 서비스업은 백화점, 종합슈퍼, 종합상사 등의 사무소가 제공하는 서비스업인 바, 이처럼 소매 등 서비스업에 대하여 개인(자연인)이 상표의 사용 전제가 되는 업무를 한다는 것은 통상 생각하기 어렵다. 그래도 가령 법인의 경우라 도 종합소매 등 서비스업은 취급상품이 의식주에 광범위하게 미치는 등 특 정소매 등 서비스업과 다른 특징이 있기 때문에 누군가가 등록을 원해서 그
122 Ⅰ. 상표심사편람 서비스업을 지정한 출원을 할 염려가 있다. 이 때문에 종합소매 등 서비스업 을 지정한 상표등록출원에 대해서는 (a) 또는 (b)에 해당하는 경우, 합당한 의심이 있는 경우에는 그 지정 서비스업에 관련되는 업무의 확인을 하도록 하였다. 또, (c)는 주로 특정 소매 등 서비스업에 관한 것이다. 유사상품 서비스 업 심사기준 은 각 사업자를 업태에 따라 분류하고 있는 일본 표준산업분류 에 따라서 유사한 소매 등 서비스업 범위를 정하고 있는 바이고, 복수의 유 사군에 걸쳐 다른 소매 등 서비스업을 동일 사업자가 일반적으로 하고 있다 고는 말할 수 없다. 이 때문에 동일 사업자에 의해 유사한 소매 등 서비스업 분야를 넘어 복수의 유사군에 속하는 소매 등 서비스업을 지정해온 경우에 는 합당한 의심이 있다고 할 수 있으므로 그 지정서비스업에 관련되는 업무 의 확인을 하도록 하였다. 또한 유사상품 서비스업 심사기준으로 예시된 소매 등 서비스업 이외의 소매 등 서비스업(35k 99)의 지정이 복수로 된 경우에 있어서는 유사한 것과 비유사한 것이 혼재하는 경우를 생각할 수 있지만 소매 등 서비스업에 관련 되는 소매업 등의 업무를 고려하여 서로 유사하지 않는 소매 등 서비스업 군이 복수이상 있을 때는 상기 (c) 유사 관계가 아닌 복수의 소매 등 서비 스업을 지정해 온 경우 에 포함되는 것으로 처리한다. (2) 상품 서비스업의 전반에 대하여 1구분 내에서 상품 또는 서비스업이 지정이 광범위한 범위에 미치기 때문에 지정상품 또는 지정서비스업에 대하여 상표사용 또는 사용의사 가 있는지에 의심이 있는 경우 (상기의 처리에 맞는 기준) 1. 1구분 내에 8이상의 유사군 코드(이하 유사군 이라고 한다)에 걸쳐 상품 또는 서비스업을 지정하고 있는 경우에는 원칙적으로 상품 또는 서비스업 지정이 폭넓은 범위에 걸쳐 있는 것으로 상표 사용 또는 사용 의사의 확인을 한다. 2. 단, 하나의 상품 또는 서비스업으로 다수의 유사군이 부여되어 있는 상품 또는 서비스업이고, 다른 적당한 표시가 인정되지 않는 경우 에는 그 상품 또는 서비스업이 8이상의 유사군으로 있어도 상표 사용 또는 사용의사의 확인이 필요 없다.
41. 제3조 123 또 그 상품 서비스업인 유사군 이외의 다른 유사군을 가진 다른 상품 서비스업이 있을 때는 1구분에서 8이상의 유사군에 걸쳐 상 품 또는 서비스업을 지정하는 것으로 처리한다. 설명 상품 또는 소매 등 서비스업 이외의 서비스업에 대하여는 소매 등 서비스 업처럼 1구분(제35류) 요금으로 전반적으로 모든 상품에 관한 소매 등 서비 스업을 지정할 수 있는 것은 아니고 많은 상품 또는 서비스업을 지정한다면, 구분에 따라서 요금 부담도 증대하기 때문에 다수의 상품 또는 서비스업을 전반적으로 지정할 염려는 소매 등 서비스업의 경우와는 다르다. 또 상품 또 는 소매 등 서비스업 이외의 서비스업에 대하여는 반드시 각사업자의 업태 에 따라서 유사군을 정한다고 할 수 없는 점에서도 소매 등 서비스업과는 다르다. 그러나 상품 또는 소매 등 서비스업 이외의 서비스업에 대해서도 구분수 가 같고 요금이 같을 경우는 요금부담의 증대가 없기 때문에 1구분으로 지 정 가능한 상품 또는 서비스업을 광범위한 범위에 걸쳐 지정할 우려가 있고 이 점에서는 소매 등 서비스업의 경우와 같은 형태의 불사용상표의 원인이 될 수도 있다고 생각된다. 앞의 산업구조심의회 지적재산정책부회의 보고서에서 상품이나 소매업 이외의 서비스업을 지정하는 상표등록출원에 대해서도 거래의 실정이나 출 원실태 등을 근거로 삼아 상표법 제3조 제1항 주서운용의 자세에 대해 검토 를 하는 것이 적절하다고 생각 된다 고 한다. 이 때문에 상표심사기준에서는 1구분 내에서의 상품 또는 서비스업의 지 정이 광범위한 범위에 미치고 있는 경우 상표사용 또는 사용의사를 확인토 록 하였는바, 심사의 통일성을 확보하는 관점에서 그에 따른 기준으로서 1구 분 내에서 8이상의 유사군에 걸치는 상품 또는 서비스업을 지정하는 경우라 고 한 것이다. 또한 이 기준은 소매 등 서비스업의 경우 상품의 유사군 수와 밸런스 등 을 고려한 것이다. 2. 상표사용 또는 사용의사를 확인하기 위한 서류에 대하여 (1) 상표사용 또는 사용의사의 확인에 대하여 상기 1. 에 의한 거절이유의 통지를 한 경우, 상표의 사용에 관한 증명서류 등은 의견서로서 제출하기로 한다.
124 Ⅰ. 상표심사편람 상표의 사용 사실 등의 확인에 있어서 자기업무에 관련되는 상표 또 는 서비스업에 대하여 사용 을 하고 있음을 명확하게 하기 위해서는 적어도 유사군마다 지정상품 또는 지정서비스업에 관련되는 업무를 출 원인이 하고 있거나 또는 할 예정으로 있음을 명확히 할 필요가 있다. (2) 상표사용을 확인하기 위한 서류에 대하여 구체적으로는 다음 서류에 의해 증명된다. (상표심사기준 제1 二, 3. ) (2) 지정상품 또는 지정서비스업에 관련되는 업무를 출원인이 하고 있 는 사실의 증명은 예를 들어 다음 증거방법에 의하기로 한다. 1 인쇄물 (신문, 잡지, 카탈로그, 전단지 등) 2 점포 및 점내의 사진 3 거래서류(주문전표, 납품서, 청구서, 영수증 등) 4 공적기관 등(국가, 지방공공단체, 재일외국대사관, 상공회의소 등)의 증명서 5 동업자, 거래처, 수요자 등의 증명서 6 인터넷 등의 기사 7 소매 등 서비스업에 관련되는 상품의 매상고를 알 수 있는 자료 등 (3) 소매 등 서비스업에 관련되는 업무를 하고 있는 사실의 증명은 다음에 의한다. (ㄱ) 종합소매 등 서비스업에 속하는 소매 등 서비스업에 대해서는 다음 자료에 의해 종합적으로 증명된다. 1 소매업 또는 도매업을 하고 있을 것. 2 그 소매 등 서비스업의 취급상품의 품목이 섬유, 식 음료품 및 생활용품의 각 범주에 걸쳐 상품을 일괄하여 1 사업소에서 취 급하고 있을 것. 3 섬유, 식 음료품 및 생활용품의 각 범주 전부 총 매상고의 10%~70% 정도 범위 내 일 것 (ㄴ) 종합소매 등 서비스업 이외의 소매 등 서비스업에 대하여는 다 음 자료에 의해 종합적으로 증명된다. 1 소매업 또는 도매업을 하고 있을 것 2 그 소매업 또는 도매업이 소매 등 서비스업에 관련되는 취급상 품을 다루고 있을 것
41. 제3조 125 상기 기준 중, 종합소매 등 서비스업에 있어서 어느 것이나 총 매상 고의 10%~70%정도 범주내 일것 을 증명하는 자료는 상표법 제3조 제1항 주서의 심사가 상표사용의 개연성을 확인하는 것임을 근거로 다른 자료에 의해 섬유, 식음료품 및 생활용품의 각종 상품을 다수 취 급하고 있고, 출원인이 백화점이나 종합슈퍼 등의 사업자임이 명확한 경우에는 당해 자료가 없어도 탄력적으로 인정 할 수 있다. 단 다른 자료에 의한 섬유, 식음료품 및 생활용품의 각종 상품취급에 커다란 차이가 있는 경우에는 그 비율이 중요하게 되는 점에 유의해야 한다. (주) 10%~70%정도의 범주 내 에 대하여는 경제산업성의 상업통계조 사에 있어서 업태분류의 백화점, 종합슈퍼의 정의에 기인한 것 이다. 동 통계에 있어서는 백화점, 종합슈퍼 의 조건으로서 의, 식, 주에 걸쳐 각종상품을 소매하고 그 전부 소매판매액의 10%~70% 미만의 범주 내에 있는 사업소 일 것을 들고 있다. (3) 상표의 사용의사를 확인하기 위한 서류 (상표심사기준 제1 二, 3) (4) 지정상품 또는 지정서비스업에 관련되는 업무를 출원인이 할 예정 으로 있는 사실의 증명에 대해서는 일반적으로 출원 후 3~4년 이 내(등록 후 3년에 상당하는 시기까지)에 상표 사용을 개시할 의사 를 나타낼 필요가 있고, 이를 위해 상표사용 의사를 명기한 문서 및 그 준비상황을 나타내는 서류(사업계획서)의 제출을 요한다. 전자에 대해서는 1 출원에 관련되는 상표를 사용할 의도 2 지정상품의 생산, 양도(판매를 포함) 등 어떠한 사업을 구체 적으로 할 것인지(지정서비스업의 경우는 그 제공 계획) 3 상표 사용의 개시시기를 명기하고, 출원인이 기명 및 날인(법인의 경우는 적어도 해당 사업의 담당책임자의 기명 및 날인)한다. 후자에 대해서는, 사용개시에 이르기까지 구체적인 사업 준비상 황이나 계획(상품 또는 서비스업의 기획의 결정, 공장이나 점포의 건설 등)을 기재한다.
126 Ⅰ. 상표심사편람 상표사용 의사를 명기한 문서는 예를 들면 (별지 1), 또 준비상황을 나타내는 서류는 예를 들면 (별지 2)와 같이 한다. 또한, 상표 사용의사가 명확하지 않은 경우나 당해 사업계획에 의심 스러운 것이 있는 경우에는 필요에 따라 그 사업 실시나 계획을 증명 할 서류의 제출을 요구하고 있는바, 이것들은 상표법 제72조 제1항의 규정에 의해 열람 등이 가능한 것에 근거하여, 준비상황이 증명되는 범위에서 그 외 다른 불필요한 부분을 마스킹 7) 할 것을 인정하고 있다. (4) 동일 출원인에 의한 상표사용 또는 사용의사에 관한 증명서류 등 의 제출 생략 동일 출원인이 먼저 한 다른 출원에서 상표사용 또는 사용의사에 관 관한 증명 서류 등 을 제출한 경우(대개 4년 이내의 것으로 한다), 그 출원번호와 서류명 등을 의견서에 기재하는 것으로 그 제출을 생 략할 수 있다. 또한 동일 지정상품 서비스업뿐만 아니라 동일 유사군 내의 다른 지정상품 서비스업에 대하여 업무가 증명되었을 때도 그 제출을 생략 할 수 있다. 이 경우 심사관은 당해 선출원에서 제출한 서류에 의해 상표사용 또는 사용의사의 확인을 한다. 다만, 당해 자료에 의해서는 출원 후 3~4년 이내(등록 후 3년에 상당하는 시기)까지 상표사용을 하는 것으로 인정되지 않는 경우는 다시 확인한다. 또, 후에 출원할 상표등록원에 있어서, 출원당초부터 그 취지를 기 재해 온 때에도 같은 방법으로 한다. 또한, 출원서에 그 취지의 기재는 아래와 같이 한다. (예) (상표등록원의 기재 예) 아래와 같이 출원서 중에 기타 란을 만들어, 상표사용 또는 사용의사에 관한 증명서류 등 의 문자 및 그것이 제출된 출원번호 와 서류명 및 그 제출일 을 기재한다. 기타 상표사용 또는 사용의사에 관한 증명서류 상원 2007- 의견서(2007년 월 일 제출) 7) masking
41. 제3조 127 3. 상표등록출원인이 자회사, 가맹점, 조합 구성원 등이 하고 있는 업무를 자기업무로 하는 경우의 처리 상표법 제3조 제1항 주서는 상표등록출원에 관련되는 상표가 자기 의 업무 에 관련되는 상품 또는 서비스업에 대하여 사용을 해야 한다 는 취지를 규정하고 있지만 그 운용에 있어서는 인격이 서로 다른 사 람의 업무라는 등 어느 정도 엄밀하게 출원인 자신에 관련되는 업무라 고 말할 수 없어도 그 실질적인 관계에 의해 판단 한다. 또한, 그 경우에는 상표등록출원인과 상표사용자와의 관계를 증명하 는 서류를 제출해야한다. 출원인의 자회사, 가맹점, 조합구성원 등의 업무를 출원인의 자기업무 로 볼 수 있는가는 구체적으로는 다음과 같은 기준에 의하는 것이 적당하다. (1) 출원인과의 관계가 회사법상의 자회사인 경우 회사법(평성17년법률 제86호)의 자회사로는 회사가 그 총주주 의결 권의 과 반수를 가진 주식회사 외 당해회사가 그 경영을 지배하고 있 는 법인으로 법무성령으로 정해진 것을 말한다.(회사법 제2조 제1항 제 3호)(상표심사편람 28. 07 1. 참조) (2) 출원인과의 관계가 회사법의 자회사로서의 요건을 갖추지 않았지만 1 자본제휴의 관계가 있고, 또한 2그 회사의 사업 활동이 사실상 출원 인의 지배하에 있는 경우 (상표심사편람 28. 07 2. 참조) (3) 출원인과의 관계가 단체 구성원인 경우 단체가 그 구성원에게 사용케 하는 상표를 출원하는 경우에 있어서는 구성원의 업무를 출원인인 단체의 자기업무 라고 볼 수 있다. (4) 출원인과의 관계가 가맹점인 경우 프랜차이즈계약에 근거한 가맹점인 프랜차이지가 하는 업무를 출원인 인 프랜차이저의 자기업무 로 볼 수 있다. 상기 (1) 또는 (4)의 사실은 그것이 객관적으로 파악할 수 있는 유가증 권보고서총람, 회사4계보, 회사연감, 주주총회관계자료, 회사안내, 카
128 Ⅰ. 상표심사편람 탈로그, 정관, 팸플릿,당해단체의 구성원임을 증명하는 서면, 프랜차이즈 계 약서 등의 증거를 제출하는 것에 의해 증명돼야 한다. 또한, 상기 (2)2의 그 회사의 사업 활동이 사실상 출원인의 지배하에 있 는 경우의 사실을 증명하는 자료는 자기업무에 관한 사정설명서 (별지 3)을 제출하는 것으로 대체할 수 있다. (주 1) 출원인이 타인(자회사 등)의 업무를 자기업무로 하는 경우에 있 어서는 출원인과의 관계를 증명하는 자료 외에, 그 타인이 지정상 품 서비스업에 관련되는 업무를 하는 것에 대해서도 증명해야 한다. (주 2) 타인의 업무에 관련되는 상품 서비스업으로 사용하는 상표의 출원 에 있어 그 업무에 대하여 출원인의 자기업무 로 인정할 수 있는 것이라도, 출원인에게 관련되는 상표가 출원인과 상위한 명칭(예를 들면 주식회사 유한회사 )인 경우는 상표법 제4 조 제1항 제7호에 해당한다.
41. 제3조 129 [별지 1] 상표사용을 개시할 의사 현재 당사는 본 출원서의 지정상품(서비스업)에 관련되는 업무를 하고 있지 않지만 지정상품 의 생산, 양도(판매를 포함)의 사업 계획(지정서비스업의 경우는 그 제공 사업계획)을 가지고 있고 년 월경부터 상표사용 개시를 할 예정이다. 위와 같이 틀림없음 년 월 일 (출원인) 주소 명칭 대표자 (인) (주) 출원인이 기명 및 날인(법인의 경우는 적어도 당해 사업의 담당책임자의 기명 및 날인)
130 Ⅰ. 상표심사편람 [별지 2] 사 업 계 획 서 (계획의 개요) 년 월 신규 사업 프로젝트팀 설치 년 월 기획 결정 년 월 사업허가신청 년 월 공장(점포)의 건설(착공 차용) 예정 년 월 생산(판매)개시 예정 년 월 일 (출원인) 주소 명칭 대표자
41. 제3조 131 [별지 3] 자기 사업에 관한 사정설명서 1. 상표사용에 관한 증명서류 등에 있어서 상표 사용자는 乙 회사이지만, 출원인 甲 회사와 乙 회사는 1 甲 사는 乙 사에 대한 발행제주식보유율 %의 자본제휴가 있다. 2 甲 사는 인사 자금 기술 거래 등의 관계를 통하여 乙 사의 재 무 영업의 방침에 대하여 중요한 영항을 줄 수 있다. 의 사정에 있어 乙 사의 사업 활동이 사실상 甲 사의 영향아래 있고, 실질적으로는 친자회사와 동등한 관계이다. 2. 그러므로 출원인 甲 사는 상표등록출원에 관계되는 상표를 자기 업 무에 관계되는 상품 또는 서비스업에 사용하는 상표로서 출원하는 것이다. 3. 이상과 같이 다름이 없다. ( 甲 사) 주소 명칭 대표자 (인) 년 월 일 ( 乙 사) 주소 명칭 대표자 (인) 4. 첨부자료 자본 제휴의 존재를 타나내는 서류
132 Ⅰ. 상표심사편람 41. 103. 01 외국지명 등에 관한 상표 1. 국가 명 국가 명, 국가명의 명칭, 현존하는 국가의 구 국가명은 원칙적으로 상품 의 산지, 판매지(거래지) 또는 서비스업의 제공 장소(거래지)를 표시하는 것 으로서 거절한다. 본국에서 사용하는 문자, 일본어 그 밖의 외국어로 표시한 것도 원칙적으 로 대상이 된다. 2. 지명 (ㄱ) 수도명, (ㄴ) 주명, (ㄷ)현명, (ㄹ)주도명, (ㅁ)성명, (ㅂ)성도명, (ㅅ)군명, (ㅇ)현청 소재지(현도), (ㅈ)구 국명, (ㅊ)구 지역명, (ㅋ)지방명, (ㅌ)시, 특별구, (ㅍ)저명한 번화가, (ㅎ)저명한 관광지는 직접 상품의 산 지, 판매지(거래지) 또는 서비스업의 제공 장소(거래지)라는 것이 사전 그 밖의 자료에 기재되어 있지 않아도 산지, 판매지(거래지) 또는 제공지 (거래지)에 결부될 수 있는 요인이 있으면 원칙적으로 산지, 판매지(거래 지) 또는 제공 지(거래지)를 표시하는 것으로서 거절한다. 3. 보통명칭 상품 또는 서비스업의 보통명칭을 외국어(외국문자, 일본문자를 불문한 다.)로 표시한 것은 원칙적으로 일본어로 번역하여 그 외국어가 국내에서 사용되고 있는지 어떤지를 묻지 않고, 제3조 제1항 제1호에 해당하는 것으 로 한다. 4. 품질(질) 표시 상품의 품질 또는 서비스업의 질을 외국어(외국문자, 일본문자를 불문한 다.)로 표시한 것은 원칙적으로 일본어로 번역하여, 그 외국어가 국내에서 사용되고 있는지 어떤지를 요건으로 하지 않고 제3조 제1항 제3호에 해당 하는 것인지 아닌지를 검토한다. 5. 인명 등(제4조 제1항 제8호 관계) 외국의 개인, 법인 등도 전부 대상으 로 하는 것은 아니지만, 외국경우는 불명한 경우가 많기 때문에, 심사에
41. 제3조 133 해당할 수 있는 자료를 정비하고 업계와의 교섭 등에 의한 정보를 수집 하도록 노력하며 또 정보제공이 있으면 그것도 심사 자료로서 판단한다. 재단법인 주식회사 CO. CO. LTD 등을 제외한 부분을 일견하여 특 정인의 명칭으로 이해되는 것은 제4조 제1항 제8호에 해당하는 것으로 거 절한다. 6. 주지상표(제4조 제1항 제10호 관계) 상표등록출원에 대하여, 외국상표를 인용하여 제4조 제1항 제10호를 적 용할 때는 그 외국의 상표가 상표등록출원 전에 우리나라 국내 수요자사이 에 알려져 있어야 한다. (제4조 제3항). 따라서 그 주지성을 인정하는 경우에는 해당상품에 대하여 위의 사실을 입증하는 자료를 필요로 하지만, 예를 들어 외국에서 주지한 것, 여러 나라 에 상품이 수출되고 있는 것 또는 여러 나라에서 서비스업 제공이 행해지 고 있는 것 등을 증명하는 자료 제출이 있을 때는 그 자료도 주지성을 인 정하는 경우의 심증을 형성하는 자료로서 감안하고, 반드시 국내에 많은 자 료가 없더라도 주지성을 인정하는 방향에서 처리한다.(최종소비자까지 알려 져 있지 않아도 괜찮다). 주지성의 인정에 있어서는 상품 또는 서비스업과의 관계, 거래 실정 등을 충분히 고려한다. 예를 들면, 전문적 분야에 속하는 상품 또는 서비스업에 대하여는 반드시 많은 자료의 제출이 없어도 주지성을 인정하는 방향에서 처리한다. (주) 7. 저명상표 (제4조 제1항 제15호 관계) 저명상표를 인용하여, 상표등록출원을 제4조 제1항 제15호에 해당하는 것으로서 거절할 수 있는 상표에는 외국에서 저명한 상표라는 것이 상기 상표등록출원 전(제4조 제3항)에, 우리나라 국내의 수요자에 의해 인식되어 있어, 출원인이 그 출원에 관련되는 상표를 사용하는 경우 당해 타인의 업 무에 관련되는 상품 또는 서비스업과 혼동을 일으킬 우려가 있는 것을 포 함하는 것으로 한다. 타인의 업무에 관련되는 상품 또는 서비스업과 혼동을 일으킬 우려가 있 는지 여부의 인정에 있어서는 상표 및 상품 또는 서비스업과의 관계, 거래 실정 등을 충분히 고려한다. (주) (주) 주지상표 또는 저명상표와 관련하여 제4조 제1항 제19호의 적용에 대하여는 42. 119. 03을 참조한다.
134 Ⅰ. 상표심사편람 8. 국가 명, 지명을 포함하는 상표 국가 명, 지명을 포함하는 상표의 경우는 아래와 같이 처리한다. (1) 상품의 특산지는 말할 필요도 없이, 상품 산지, 판매지(거래지)를 나 타내는 것이라고 인정되는 외국국가 명, 지명을 포함하는 상표에 대 하여는, 그 상표가 당해 국가 또는 당해 지역 이외의 국가 또는 지역 에서 생산된 상품에 사용되고 있을 때는 상품의 품질에 대하여 오인 을 일으킬 우려가 있는 것으로서 거절이유(제4조 제1항 16호)를 통지 한다. (2) 국가명, 지명 등을 포함하는 상표이고 그것이 지정서비스업과의 관 계상 서비스업 내용의 특질 또는 서비스업 제공장소(거래지)를 표시 하는 것으로 인식되는 것은 그 상표가 당해국가 명 또는 지명 등으 로 표시되는 특질을 가진 내용의 서비스업 및 당해 국가 또는 지역 에서 제공되는 서비스업외의 서비스업에 사용되고 있을 때는 서비스 업의 질의 오인을 일으킬 우려가 있는 것으로 거절이유(제4조 제1 항 제16호)를 통지한다. (3) 위 (1), (2)의 경우에 있어서, 상품 또는 서비스업을 보정하는 경우, 예를 들면 샹젤리제 또는 프랑스 등의 문자를 포함할 때는 상품 에 대하여는 프랑스산(제)의 으로, 또 음식물의 제공에 관련 되는 서비스업에 대하여는 프랑스요리의 제공 으로 보정토록 한다. 또한 그 경우에 출원인이 개인이라는 등 대응이 곤란하다고 인정 되는 경우에는 당해거절이유의 통지서에, 예를 들면 단, 본원의 지 정 상품을 산의 으로 보정한때는 이에 해당하지 않는다. 는 요지를 부언한다. (4) 또 국가 명, 지명이 단순히 부기적으로 사용되는 경우(외관상 명확하 게 독립하여 상품 산지, 판매지(거래지) 또는 서비스업 제공의 장소 (거래지)라고 인정되고, 이것을 삭제해도 후원에 영향을 주지 않는 경우에 한함.) 에는 보정에 의해 상표 중에서 그 문자부분을 삭제하 는 것도 가능하고, 당해 거절이유의 통지서에 단, 본원 상표 중에 서 의 문자를 삭제한 때는 이에 해당하지 않는다. 는 요지를 부언한다.
41. 제3조 135 9. 국기, 문장 등 국기, 문장 등의 유사판단에 대하여는, 국제신의상의 관점에서 유사의 범 위를 넓게 판단하는 방향으로 처리한다. 10. 왕가의 유명한 문장, 각국의 심벌마크 왕가의 유명한 문장, 각국의 심벌마크는 국제신의에 반하는 것으로서 제4조 제1항 제7호에 의해 거절한다.
136 Ⅰ. 상표심사편람 41. 103. 02 산악명, 하천명, 건조물의 명칭 등에 관한 상표 상표법 제3조 관계 1. 호수(늪), 산악, 하천, 공원 등의 명칭 또는 도형(이것들의 결합을 포함)을 표현하는 표장만으로 된 상표는, 이것이 저명한 관광지(그 소 재지 또는 주변지역을 포함.)로서 일반의 수요자, 거래자에 인식되어 있고, 사용하는 상품이 해당지에서 생산되어 판매되고 있는 것이라고 인식되는 것인 경우는, 이것을 당해 상품의 생산 또는 판매지를 표시 하는 것으로 취급한다. [설명] 1. 본 항은 호수(늪)명, 산악명 등 자연지명으로 불리는 지명으로 이루어진 출원의 처리에 대하여 규정한다. 즉, 호수(늪)명, 산악명 등은 이들이 저명한 관광지를 표시하는 것으로 일 반 수요자, 거래자에게 인식되게 된 경우에는 당해 지역에서 토산품을 생 산 하여 판매하는 업자 및 점포가 많이 존재하고 있는 실정이다. 그리고, 이들 업자는 이들 지명은 상품의 생산지 또는 판매지를 표시하는 것으로 실제로 사용하고 있거나 혹은 사용하고 있지 않더라도 이를 자유 롭게 사용할 필요성이 있다. 따라서 표기대로 처리해야 한다. 호수의 명칭에 대하여 거절된 사례로는 아칸코 구 제43류 과자 및 빵류 : 1954년 항고심판 제1468호, 삐와코 구 제43류 과자 및 빵류 : 1956년 항고심판 제400호 가 있다. 또한, 도로 명, 역명 등 교통 및 경제상의 지명도 본 항에 정해진 요건을 구비하는 경우에는 자연지명과 같이 처리해야 한다. 2. 본 항 및 2. 3.의 각항에는 문자뿐만 아니라 산악, 건조물 등의 도형도 포함되지만 이들 도형은 저명한 관광지라는 것이 즉시 인식될 수 있을 정도로 묘사되어 있는 것을 그 대상으로 한다. 3. 본 항 및 2. 또는 4.의 각항에 해당하는 명칭에는, 정규 명칭뿐만 아니라 이를 용이하게 상기시키는 명칭(약칭 등)도 포함된다.
41. 제3조 137 2. 기존 공공건조물(국가 또는 지방공공단체 공단 등의 공법인이 소유 또는 관리하는 교량 탑 입상 공항 야구장 등의 건조물)의 명칭 또는 도형(이것들의 결합을 포함)을 표시하는 표장만으로 된 상표는 이것이 저명한 관광지(그 소재지 또는 주변지역을 포함)로서 일반 수 요자, 거래자에게 인식되어 있고, 사용하는 상품이 당해지역에서 생산 되어, 판매되는 것이라고 인식되는 것인 경우는 이를 당해 상품의 산 지 또는 판매지를 표시하는 것으로 처리한다. 설명 1. 본 항은 종래 상품 산지 판매지를 표시하는 표장으로 일정하게 처리되지 않았던 공공건조물의 명칭 또는 그 도형을 표시하는 표장으로 된 출원의 처리에 대하여 규정한다. 즉, 공공건조물이 저명한 관광지를 표시하는 것으로 일반 수요자, 거래자 에게 인식되는 경우 당해지에서 토산품을 생산하고 판매하는 업자 및 점 포 가 많이 존재하고 있는 실정이다. 그리고 이들 업자는 건조물의 명칭 또는 그 도형을 상품 생산지 또는 판 매지를 표시하는 것으로 실제로 사용하고 있든지 혹은 사용하고 있지 않 아도 이것을 자유로이 사용할 필요성이 있다. 그러므로 표기대로 처리해 야 한다 (주) 본 항 및 3. 4.의 각항에서 말하는 건조물 이란 인위적인 노동을 가한 것으로 통상 토지에 고정하여 설비된 물건(공작물)을 말한다. 따라서 건물, 건조물 등의 개념 보다 넓고, 지붕이 없는 교량, 입상 등을 포함한다. (가) 상기에 대하여 공공건조물로서의 교량에 관한 소화62년(ョ) 제29호 상표(세토오오하시) 사용금지 등 가처분 신청사건 의 결정이유(요지) 에서는 세토오오하시가 세토내해의 관광명소의 하나로서 널리 세간 에 알려지게 된 현재, 세토오오하시를 가리키고 또는 상기시키는 상 표를 사용한 경우, 일반 수요자, 거래자가 해당 상품이 세토오오하시 주변지역에서 생산 또는 판매되는 것이라고 인식함이 명확하여, 세토 오오하시는 산지, 판매지에 준하는 것이라고 말할 수 있고, 또 이와 같은 공공건조물의 명칭을 한 개인에게 독점 사용케 하는 것도 적당 하지 않다 라고 하고 있다.
138 Ⅰ. 상표심사편람 (나) 공공건조물에 관련되는 심사사례로서는 1 나리타공항 NARITA AIRPORT : 1971년 심판 제5242호, 제30류 과자, 빵 의 심결(요지)에서는 나리타공항의 문자는 신 동경 국제공항의 별 칭이고, 동 공항 터미널은 과자 등의 토산품을 판매하는 점포도 많이 존재하는 것은 명확하다. 본원 상표는 상품의 판매장소를 표시하고, 자타상품의 식별상표로서는 인식할 수 없다. 또 이 같은 장소는 동 공항에 관계있는 자가 상품의 판매장소로 표시 하기 위하여, 자유로이 사용할 수 있는 것으로 이것을 등록하여 한 개인의 독점으로 맡겨야할 것은 아니다. 본원상표는 상표법 제3조 제1항 제3호의 규정에 해당하여 등록할 수 없다 라고 인정되고 있다. (주. 심결당시, 나리타공항은 신 동경국제공항공단이 설치 관리하고 있 었다.) 2 헤이와다이 만두: 소화 35년(행ナ) 제146호, 구 제43류 만두 의 판결(요지)에서는 헤이와다이의 문자는 후쿠오카 시영경기장 명칭에 서 채택된 것이고, 또 프로야구 구장으로 국내에 널리 알려져 있다. 그러므로 같은 장소 또는 이것이 존재하는 후쿠오카시에서 생산, 판매되는 상품에 사용되는 용기, 포장 등에 헤이와다이 의 명칭을 사용하는 것은 산지, 판매지를 표시하는 것으로서 일반적으로 사용된 다고 인식된다. 본원 상표의 지정상품인 만두는 후쿠오카시내에 있는 경기장에 있어 그 때마다 개설되는 매점에서 판매되는 성질의 상품이고, 또 본원상 표의 태양은 일반적으로 사용되는 정도의 방법으로 표시한 것에 지 나지 않는다. 그러므로 본원상표는 특별히 현저한 요건을 결여한 것 으로 인정 하지 않을 수 없다. 라고 하고 있다. 2. 본원 및 다음 항 3. 에서 대상으로 되는 건조물을 국가 또는 지방 공 단체 공단 등 공법인이 소유 또는 관리하는 건조물 이라고 하는 이유는 당해 건조물의 명칭 또는 도형으로 이루어진 표시는 상품유통 과정에서 필요한 표시로서 누구라도 그 사용을 필요로 하는 성격을 가진 것이라고 판단되기 때문이다. 그러나 사인이 소유하는 건조물은 그 표시 사용도 사인의 전권에 속하고, 일반인의 자유로운 사용에 개방되어 있는 것이 아니기 때문에 그 처리에 차이를 둔 것이다.
41. 제3조 139 3. 미완성 공공건조물(국가 또는 지방공공단체 공단 등의 공법인이 소 유 또는 관리하는 건조물)의 명칭 또는 도형(이것들의 결합을 포함.) 을 표시하는 표장만으로 된 상표는, 당해 건조물의 완성 후에는 당해 건조물의 소재지 또는 주변지역이 저명한 관광지로 일반 수요자, 거 래자에게 인식될 가능성이 있고, 사용하는 상품이 당해지역에서 생산 되어 판매되는 것이라고 인식되는 것인 경우는 이들 당해 상품의 산 지 또는 판매지를 표시하는 것으로 처리한다. [설명] 1. 본 항이 미완성 공공건조물의 명칭 또는 도형을 표시하는 표장을 그 대 상으로 한 것은 오오나루도쿄 세토오오하시 의 사례에서 보는 것 처 럼, 이들이 출원시점에는 저명한 관광지가 아니더라도 그 후 이들이 저명 한 관광지를 표시하는 것으로 된 경우가 있음에 따른 것이다. 이에 따라, 건조물 명칭 또는 도형으로 이루어진 출원에 대해서도, 당해 건조물의 건조계획이 일반에게 공표된 이후에는, 이것이 주지된 것으로 앞에 게재한 2.와 같이 취급한다. 또한 이 점에 관해, 외국사정조사로서, 독일 특허청으로부터의 답장에는 미완성 혹은 건조계획중의 건조물의 명칭 또는 그림에 대하여, 당해 건 조물이 확실한 주지도(certain degree of publicity 에 도달한 것임을 조건으 로 독일 상표법 제4조 제2항(자타상품을 식별할 수 없는 것)으로서 처리 가 된다. 는 취지가 기술되어 있다. [참고] 윗글 양 교량에 대하여는 약 30건의 등록상표가 있지만, 이들의 출원일 을 조사하면, 대부분의 출원은 건설성, 운수성에 의한 공사비, 공사기간의 공표일인 1968년 2월 이후이다. 예를 들면, 앞 글2. (1)의 가처분사건 대상으로 된 상표권(등록 제140599 호, 제30류 과자, 빵. 세토오오하시, 세토오오하시의 각 문자를 세로쓰기로 함.)의 출원일은 건설성, 운수성에 의한 공사비, 공사기간 발표 후인 1972 년 3월 22일이었다. 또한 세토오오하시는 오카야마현과 카가와현을 잇는 6개 교량의 총칭이지 만 이중 남북의 비상세토오오하시(코지마 사카이데 노선)의 공사착공은 1978년 10월, 공사완공(개통)은 1988년 4월이였다.
140 Ⅰ. 상표심사편람 상표법 제4조 관계 4. 공공건조물이라고 인정되지 않는 저명한 건조물의 명칭 또는 도형을 표시하는 표장, 또는 이것을 포함하는 표장이 당해 건조물의 소유자 이외의 자에 의해 출원되어, 이것이 타인의 업무에 관련되는 상품과 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 상표법 제4조 제1항 제15호를 적 용한다. [설명] 본 항은 저명한 사유건조물(예를 들면 동경 돔)의 명칭 또는 도형을 표시 하는 표장에 대하여는 앞에 게재한 2. 3.의 각항에는 해당하지 않는 것으로 처리되지만, 당해 건조물 소유자(위의 예에서는, 주식회사 코라쿠엔 스타디 움) 본인의 출원은 상품 출처의 혼동문제를 일으키지 않는다고 해도 당해 건 조물 소유자가 아닌 자가 출원인인 경우에는 타인 업무에 관련되는 상품과 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우도 예상되기 때문에 그 경우에는 상표법 제 4조 제1항 제15호를 적용한다는 요지를 부기한 것이다. 또한, 영국에서의 실무상 처리에 대한 문의에 대하여, 그 답장에서 당해 건조물 소유자(owner) 이외의 자에 의한 출원에 대하여는 건조물의 소유자의 동의서가 제출되지 않거나 동의가 있어도 상품의 종류에 따라 상품의 출처 에 대하여 혼동할 가능성이 있다고 판단되는 경우에는 등록되지 않는다 는 취지가 기술되어 있다. 5. 앞에 게재한 1. 또는 3.에 해당하는 상표를 포함하는 상표는 이들이 당해지역 또는 당해지역 이외의 지역에서 생산, 판매되는 상품에 사 용됨으로서 품질 오인을 일으킬 우려가 있는 때에는 상표법 제4조 제 1항 제16호를 적용하는 것으로 한다. [설명] 본 항은 출원상표가 전항에 게재된 1. 또는 3.에 해당하는 저명한 관광지 로 일반적으로 인식되는 표장을 포함하는 것으로서 저명한 상품 가치 또는 신용증가가 명확한 경우에는 상표법 제4조 제1항 제16호를 적용하기로 한다. 단, 전항에 게재한 2. 3.에 해당하는 공공건조물의 명칭 또는 도형을 포함 하는 표장은 당해표시가 상품의 산지, 판매지 표시로서 인식하기 쉬운 국명, 행정구획 명, 집락지명 등과 본래적으로 다른 성격을 가진 표시이기 때문에 이들의 표장에 대하여 본 항을 형식적으로 적용하지 않는 것으로 한다(예를
41. 제3조 141 들면, 세토오오하시의 문자를 포함하는 상표에 대하여, 세토오오하시 산의 상품 에 한정시키는 운용은 하지 않는다.). 주 본 처리 방침은 원칙적으로 서비스업에 관련되는 상표등록출원에 대하여 준용한다. 단, 개별구체적인 출원에 대하여 검토한 경우 본 처리방침에 준하는 것이 반드시 적당하다고 인정되지 않을 때는 이에 해당하지 않는다.
142 Ⅰ. 상표심사편람 42. 101. 01 외국 국기의 처리 다음의 (1)(2)에 게재된 구성정도의 상표는 영국 국기를 현저하게 상기시키 는 도형이기 때문에 외국(영국)의 국기에 유사한 것으로 처리되고 상표법 제 4조 제1항 제1호의 규정을 적용한다. (1) (2)
42. 제4조 143 42. 103. 01 상표법 제 4조 제1항 제3호 및 동조 5호의 해석 상표법 제4조 제1항 제3호는 국제연합 그 밖의 국제기관, 그리고 동법 제4조 제1항 제5호는 일본국 또는 파리조약 동맹국, 세계무역기구의 가맹 국 또는 상표법조약 체결국의 정부 등 이 출원인인 경우에 있어서도 위 각 항을 적용한다. [설명] 1. 파리조약과의 관계 상표법 제4조 제1항 제1호 내지 제6호는 공익적 부등록 사유로서 열거되 는 규정이지만, 상표법 제4조 제1항 제3호 및 동조 제5호는 파리조약 제6 조의 3(1)(a) 및 (b)의 규정을 받아서 만들어진 것이고, 당해 조약상 목적으 로 하는 것은 동맹국의 나라 문장, 기장 그 외의 휘장 등 및 동 맹국이 가맹하고 있는 정부 간 국제기관의 문장, 기장 그 외의 휘장 등에 대하여는 공업소유권의 대상으로서의 보호라고 하기보다 는, 국가, 기관 등의 주권의 상징의 사용을 관리하는 당해동맹국, 국제기관 등의 권리와 존엄을 보호하기 위한 것. 이라고 생각된다. 2. 상표법 제4조 제1항 제6호와 동법 제4조 제2항과의 관계 현행의 상표법 규정을 보면, 동법 제4조 제2항에 있어서 상표의 공익적 부등록 사유(동법 제4조 제1항 제1호~제6호) 중, 제6호만에 관하여 본인이 출원을 할 때는 동호의 규정을 적용하지 않는 것은, 공익단체 등의 권위를 보호함과 동시에 이들의 단체에 의해 행해지는 사업을 포함한 공익사업의 저명표장을 출처표시로서 보호한다고 하는 이중의 목적을 가지고 있기 때 문이다. 즉, 당해단체 등이 자기 상품 또는 서비스업에 상표를 사용하는 것도 다 분히 있을 수 있고, 또 당해 표장이 타인에 의해 상품 또는 서비스업에 사 용된 경우에 수요자, 거래자가 상품 또는 서비스업의 출처에 대하여 혼동을 일으킬 우려가 있기 때문에, 일반 공중을 보호할 필요에 따라 만들어진 것 이라고 해석된다. 3. 상표법 제24조의 2 (상표권의 이전), 동법 제30조(전용사용권) 및 동법 제31조(통상사용권)와의 관계
144 Ⅰ. 상표심사편람 상표권의 이전 및 사용권의 설정에 대하여 규정한 상표법 제24조의 2, 동법 제30조 및 동법 제31조에서, 동법 제4조 제2항의 규정에 관련되는 상 표권에 공익유지의 견지에서 일정의 제한을 부과하여, 양도 및 사용권의 설 정은 동 규정의 입법 취지에 반하는 것으로서 금지한다. 그러나 동법 제4조 제1항 제1호 내지 제5호에 관련되는 자기의 휘장, 표 장 등에 대하여 상표등록을 인정하는 경우, 당연히 동법 제24조의 2, 동법 제30조 및 동법 제31조의 상표권의 양도 및 사용권의 설정 제한은 부과되 지 않기 때문에 자유로운 권리이전 및 사용권의 설정이 인정되게 되어, 상 표법 제4조 제1항 제1호 내지 제5호 및 파리조약 제6조의 3 규정의 입법 취지에 반할 뿐만 아니라, 당해 상표가 부착된 상품 또는 서비스업의 출처 에 대하여 공중을 오인시킬 우려가 생긴다. 이상의 여러 문제점을 종합하여 생각하면, 국가, 국제기관 등이 경제산업 장관이 지정하는 자기휘장, 표장 등을 출원할 때는 당해기호, 표장 등은 산 업재산권의 대상으로서 보호해야 할 것으로는 인정되지 않는다고 해석하는 것이 상당하다. 따라서 위와 같이 처리하기로 한다.
42. 제4조 145 42. 104. 01 상표법 제4조 제1항 제4호에 규정하는 적십자 등의 표장 상표법 제4조 제1항 제4호에 규정하는 적십자의 표장 및 명칭 등의 사용 제한에 관한 법률 제1조의 표장 은, 적십자의 표장 및 명칭 등의 사용제한 에 관한 법률 시행상 유의사항 건의 일부개정에 대하여 (2004년 9월 13일자 사원발 제0913027호 후생노동성 사회 원호국장통지)에 명시되어 있다. (별지 참조) 또한 동호의 개정은 2004년 9월 17일 자로 시행되고, 경과조치는 두지 않 았다. [참고] 적십자의 표장 및 명칭 등의 사용 제한에 관한 법률
146 Ⅰ. 상표심사편람 [별 지] 도도부현지사 각 지정도시시장 귀하 중핵시 시장 사원발제 0913027호 2004년 9월 13일 후생노동성사회 원호국장 [관인] 적십자의 표장 및 명칭 등의 사용제한에 관한 법률시행 상 유의사항의 건 일부개정에 대하여 적십자의 표장 및 명칭 등의 사용 제한에 대하여는 적십자의 표장 및 명 칭 등의 사용 제한에 관한 법률시행 상 유의사항의 건 (1948년 2월 27일부 사을제10호 후생성 사회국장통지)에 의한 처리로 있는 바이지만, 무력공격사 태 등에 있어서 국민의 보호를 위한 조치에 관한 법률 (평성16년법률 제112 호)이 2004년 9월 17일 시행되는 것에 동반하여, 적십자의 표장 및 명칭 등 의 사용 제한에 관한 법률시행 상 유의사항의 건 의 일부를 별첨같이 개정 하여 2004년 9월 17일부터 적용하기로 하였으므로, 귀 직에 있어서 귀관내의 관계기관 관계단체에 대한 주지 등 잘 처리해 주시기 바랍니다.
42. 제4조 147 [별 첨] 신 구 대 조 표 적십자 표장 및 각 명칭 사용의 제한에 관련되는 법률시행 상 유의사항 (1948년 2월 27일 사을제10호 후생성사회국장통지) 개 정 후 현 행 一. 유사한 기장 동법 제1조에 규정하는 기장으로는 1. 적색계통의 +문자는 바른+문자이든 기울어진 +인장 또는 도안화시킨 것이 든 불문하고 일체 유사하다고 간주한다. 2. 타 도안의 일부로 이용되는 경우에 있어 서도 적색계통의 + 문자는 바른 + 문 자를 불문하고 일체 유사하다고 간주한다. 3. 지면이 되는 색에 대하여는 완전한 백지 가 아니라도 백색 계통이라면 유사하다 고 간주 한다. 4. 적색계통의 초승달 또는 라이온 및 태양 의 표장에 대해서도 위 1부터 3까지와 동 일하다 또한, 동법 제1조에 규정하는 적십자, 적 초승달 및 적 라이온 및 태양의 표장은 아래와 같다. 一. 유사한 기장 동법 제1조에 유사한 기장으로는 1. 빨간 글자 계통의 +문자는 바른+문자 이든 기울어진+인장 또는 도안화시킨 것이든 불문하고 일체 유사하다고 간주 한다. 2. 타 도안의 일부로 이용되는 경우에 있어 서도 적색계통의+문자는 바른+문자를 불문하고 일체 유사하다고 간주한다. 적+자 빨간초승달 빨간라이온 및 태양 二. 유사한 명칭 동법 제1조에 규정하는 유사한 명칭으로 는 적+자간호부회, 빨간+자문주식회 사, 제네바+자상회, 제네바+자출판회 사 등 그 명칭에 적+자, 제네바+자로 된 문자와 혼동을 일으키는 문자를 사용 한 명칭은 모두 유사하다고 간주한다. 또 그 명칭 등에 빨간초승달 또는 빨간 라이온및 태양으로 된 문자 또는 이것 과 혼동하기 쉬운 문자를 사용한 명칭 에 대해서도 유사하다고 간주한다. 二. 유사한 명칭 동법 제1조에 유사한 명칭으로는 적+자간호부회, 빨간+문주식회사, 제네바+자상회, 제네바+자 출판회사 등 그 명칭에 적+자 또는 제네바+자 또는 이것과 혼동을 일으키는 문자를 사용한 명칭은 총괄하여 유사하다고 간주한다.
148 Ⅰ. 상표심사편람 三. 무단으로 동법 제1조에 규정하는 무단으로는 법 적인 근거없이 원하는대로라고 하는 의미로 왼쪽 글 이외의 장소를 말한다. 1 일본적+자사 2 적+자의 표장 및 명칭 등의 사용 제한 에 관한 법률(소화22년 법률 제159호) 제 3조에 의해 일본적+자사의 허가를 받 은 경우 3 외국적+자 (빨강초승달)사 및 적+자 국제기관의 인원, 자료 등 (국제적 의례 로서) 4 무력공격사태에 있어서 외국의 의료관 계자 및 구호기관, 위생재료 등 5 적+자표장 및 위생요원 등의 신분증명 서에 관한 훈령(1964년 방호청훈령 제32 호)에 따른 자위대 등이 사용하는 경우 6 무력공격사태 등에 있어서 국민 보호를 위한 조치에 관한 법률 (평성 16년 법률 제58호) 제157조의 규정에 근거해 사용 하는 경우 三. 무단으로 동법 제1조에 무단으로에는 법적인 근 거 없이 원하는 대로라는 의미로 왼쪽 글 이외의 경우를 말한다. イ 동법 제1조 제1항의 경우 1 명치45년 조약 제10호 제네바 조약의 원칙을 해적에 응용하는 조약 제5조에 의한 병원선 2 소화10년 조약 제1호 전지군대에 있어 서 부상자 및 병자의 상태개선에 관한 1929년 7월 27일 제네바조약 제24조 제 1항에 규정되고 한편 동 조약에 의한 보호를 규정한 위생사의 부대, 영조물, 인원 및 자료 3 일본적십자사 4 적십자의 표장 및 명칭 등의 사용제한 에 관한 법률 제3조에 의해 일본십자사 의 허가를 받은 경우 5 외국적십자사의 인원, 자료 등(국제적 의례로서의) 6 교전중인외국의 부상병 및 구호기관, 위생재료 등 ロ 동법 제1조 제2항의 경우 1 메이지45년 조약 제10호 제네바조약의 원칙을 해전에 응용하는 조약 제3조에 의한 병원선 2 외국의 군용 또는 사인의 병원선 四. 유사한 표장 동법 제1조 제2항에 이른바 정해진 상 표로는 선박의 외부를 백색칠, 폭1미터 반의 녹색(군용병원선) 또는 적색(사인 의 병원선)의 가로무늬를 쓰는 것이므 로 동법 제1조 제2항에 유사한 표식으 로는 이것에 혼동하기 쉬운 백색 또는 황색 등 허연 선체에 적색 또는 녹색계 통의 가로무늬를 도색하는 것을 말한다. <밑줄부분은 개정부분>
42. 제4조 149 [참 고] 적십자의 표장 및 명칭 등의 사용 제한에 관한 법률 (소화 22년 12월 10일 법률 제159호) 개정 (평성 16년 6월 18일 법률 제112호) 제1조 백지의 적십자, 빨간 초승달 혹은 빨간 라이온 및 태양의 표장 혹 은 적십자, 제네바 +자, 빨간 초승달 혹은 빨간 라이온 및 태양의 명칭 또는 이것들에 유사한 휘장 혹은 명칭은 무단으로 이를 이용 해서는 안 된다. 제2조 일본적십자사는 전조의 규정에 관계없이 백색의 적십자의 표장 및 적십자 명칭을 사용할 수 있다. 제3조 부상자 또는 병자의 무료간호에 전적으로 충당되는 구호 장소를 표시하기위해 백지에 적십자, 빨간 초승달 또는 빨간 라이온 및 태 양의 표장을 사용하려는 자는 일본적십자사에 허가를 받고 이를 사용할 수 있다. 제4조 제 1조의 규정에 위반한 자는 6월 이하의 징역 또는 30만엔 이하 의 벌금에 처한다. 부 칙 이 법률은 1948년 1월 1일부터 시행한다. 부 칙(평성 16년 6월 18일 법률 제112호) 초록 (시행기일) 제1조 이 법률은 공포일부터 기산하여 3월을 넘지 않는 범위 내 에서 정령 으로 정하는 날부터 시행한다.
150 Ⅰ. 상표심사편람 42. 106. 01 유니버시아드대회 표장 등의 처리 별지에 표시하는 유니버시아드 대회, 일본유니버시아드위원회, 아시아 경 기대회, 국민체육대회, 일본스포츠 소년단의 표장과 동일 또는 유사한 표장 을 주된 구성성분으로 한 상표의 등록출원은 상표법 제4조 제1항 제6호의 규 정에 해당하는 것으로서 거절하는 것으로 한다. 즉 위의 각 표장은, 동 호의 공익에 관한 단체이고 영리를 목적으로 하지 않는 것 또는 공익에 관한 사업에 있어서 영리를 목적으로 하지 않는 것을 표시하는 표장 에 해당한다고 인정되고, 각 국제단체 또는 일본 올림픽위원 회 또는 일본체육협회가 소유한 것이고, 더구나 위의 각 표장은 이미 일본 국내에서 저명하게 되어 있다고 인정되기 때문이다.
42. 제4조 151 [별 지] 유니버시아드 대회 표장 일본유니버시아드 위원회 표장(JOC소유) 아시아경기대회표장(OCA소유) 이상 각 표장은 (재)일본올림픽위원회(JOC)가 소유 또는 관리 FISU : Federation Internationale du Sport Unversitaire (국제대회스포츠연맹) OCA : Olympic Council of Asia (아시아 올림픽평의회) 국민체육대회 (국체)의 마크 일본스포츠 소년단표장 국민체육대회마크 및 일본스포츠 소년단표장은 (재)일본체육협회가 소유
152 Ⅰ. 상표심사편람 42. 107. 01 차별적 혹은 타인에게 불쾌한 인상을 주는 문자, 도형 등으로 이루어진 상표의 처리 차별적 혹은 타인에게 불쾌한 인상을 주는 문자, 도형 등 으로 이루 어진 상표는 상표법 제4조 제1항 제7호에 해당한다. [설 명] 상표법 제4조 제1항 제7호는 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표 는 상표등록을 받을 수 없다는 취지를 규정하고 있어 그 같은 상 표등록출원에 대하여는 거절하고, 또 등록된 상표는 무효로 한다(상표법 제 15조, 동 제46조) 그리고, 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표 의 구체적 내용은 심사의 적정과 신속을 도모하기 위해 작성하여 공표하고 있다. 상표 심사기준 (제5판)에는, 1. 출원상표의 구성자체가 심하게 흉포하고, 비속하게 음란한 문자, 도형 그리고 상표 구성자체는 그렇지 않더라도 지정상품 (지정서비스업)에 대 하여 사용하는 것이 사회공공의 이익에 반하거나 또는 사회 일반의 도덕 관념에 반하는 경우도 포함되고, 2. 다른 법률에 의해 그 사용 등이 금지되어 있는 상표, 특정 국가 또는 그 국민을 모욕하는 상표 또는 일반적으로 국제신의에 반하는 상표는 본 호 에 해당한다. 는 취지를 명확히 하고 있다. 또 이점에 관해 출원상표의 구성자체가 인종, 성별, 직업, 환경, 신조 등 에서 차별적 혹은 불쾌한 인상을 주는 언어나 표현으로 통하는 문자 또 는 도형이라고 인식되는 경우, 동 기준에는 이들이 본 호에 해당한다는 구체적인 기재는 없지만, 그 같은 출원상표는 사회 일반의 도덕관념에 위 반하는 것이라는 이유에 의해 거절한다. 그래서 금후 출원상표의 구성자체가 차별적 혹은 타인에게 불쾌한 인상 을 주는 문자 또는 도형 으로 이루어진 것이라고 인식되는 경우에는 제4 조 제1항 제7호에 해당하는 것으로 그 상표등록출원을 거절하도록 그 요
42. 제4조 153 지의 심사기준을 변경하였다 (상표심사기준 [제6판] 제3 五, 제4조 제1항 제7호 참조). 단, 차별적 혹은 타인에게 불쾌한 인상을 주는 문자, 도형 등 의 대상이 된다고 생각되는 것에는 명확하게 차별어 등으로 인식할 수 있는 것뿐만 아니라, 한때 무의식적으로 사용되어온 언어나 표현 중에도 피차별자에 대한 숨겨진 차별의식이나 사회적 약자에 대한 멸시적 의미 등을 포함하 여 사용되어 온 것, 사회정세 변화와 함께 차별어로서 변질된 것 등이 있 어 그 내용을 정의화 하는 것은 대단히 곤란하다. 따라서, 차별적 혹은 타인에게 불쾌한 인상을 주는 문자, 도형 등 의 대상이 되는 것을 구체적이고 명확하게 표시하는 것은 곤란해도, 예를 들 면 관계단체 등에서 정보제공이나 제의가 있을 때는 그 내용을 상세하게 검토하고, 더 필요할 때는 자료 등을 요청해서 신중하게 판단하여야 한다.
154 Ⅰ. 상표심사편람 42. 107. 02 국가자격 등을 상징하는 또는 국가자격 등으로 오인을 일으킬 우려가 있는 상표( 사 박사 등)의 처리 사 박사 등으로 이루어진 상표가, a. 국가, 지방공공단체 혹은 이들의 기관 또는 공익에 관한 단체가 인 정하는 자격 (이하 국가자격 등이라고 한다.)을 표시하는 경우, 또는 b. 일반 세인에 있어, 국가자격 등과 얼핏 보아 혼동하기 쉽게 오인을 일으킬 우려가 있는 경우에는 원칙적으로 상표법 제4조 제1항 제7 호에 해당하는 것으로 거절한다. 다만, 일반 세인에게 있어, 국가자격 등과는 무관한 것으로 이해되는 상표인 경우 또는 당해 출원이 국가자격 등 설정기관 (관계법령 등 에 규정되어 있는 기관, 감독관청이 인정하는 실질적인 인정기관 등 을 말한다.)이 출원인인 경우에는 상기법조에 해당되지 않는다. [설명] 사 박사 등으로 이루어진 상표는, 그 구성문자에 의해, 일반적으로 국가자격 등을 나타내는 것 또는 국가자격 등과 일견하여 혼동하기 쉽게 오 인을 일으킬 우려가 있어, 그 같은 상표를 등록해 상품 또는 서비스업에 사 용하는 것은 국가자격 등의 제도에 대한 사회적 신뢰를 잃게 하고 나아가서 는 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표로서 상표법 제4조 제1항 제7호에 해당하는 것으로 거절한다. 위의 취지로 보아, 일반 세인에게 당해상표가 현존하는 국가자격 등과 오 인을 일으킬 우려가 없는 경우 또는 현존하는 국가자격 등을 표시하는 상표 라 해도 당해 국가자격 등의 인정기관 등(관계법령 등에 규정되어 있는 기관 그 밖에 감독관청이 인정하는 실질적인 기관 등)이 출원인인 경우에는 상표 법 제4조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.
42. 제4조 155 <상표법 제4조 제1항 제7호에 해당하는 것으로 판단된 예> 상 표 관계국가자격 등 판 결 일 사 건 번 호 특허관리사 변리사 1999.11.30판결 평10(행ケ)289 특허이공학박사 1981.8.25 판결 (상고심) 기각 1982.4.13 판결 소55(행ケ) 95 소56(행ツ) 192 공학박사, 특허공학박사 1981.8.25 판결 소55(행ケ) 99 특허철학박사 1981.8.25 판결 소55(행ケ) 119 특허정경학박사 1981.8.31 판결 소55(행ケ) 180 특허건축학박사 등 1981.8.31 판결 (상고심) 기각 1982.4.13 판결 소55(행ケ) 96 소56(행ツ) 193 특허수사 수사 1981.8.25 판결 소55(행ケ) 101 관리식양사 관리영양사 2003.10.29 판결 평15(행ケ) 248 식양사 영양사 200310.29 판결. 평15(행ケ) 250 <해당하지 않는 것으로 인정된 예> 목욕탕 미용사, 매화박사, 기저귀박사, 수타우동박사
156 Ⅰ. 상표심사편람 42. 107. 03 폭력단과 관련되는 표장 (대문 등)의 처리 지정폭력단이 자기를 표시하기 위하여 사용하고 있는 표장 (대문 등)과 동 일 또는 유사한 상표로 된 상표등록출원에 대하여는 아래와 같이 처리한다. 지정폭력단이 자기를 표시하기 위하여 사용하고 있는 표장 (대문 등)과 동일 또는 유사한 상표에 관련되는 상표등록출원에 대하여는 상표법 제4조 제1항 제7호의 규정을 적용한다. 설명 1. 이 유 1992년 3월 1일부터 시행된 폭력단원에 의한 부당한 행위의 방지 등에 관한 법률 (평성3년 법률 제77호) (이하 폭대법 이라고 한다.)의 취지는 폭력단을 반사회적 집단으로서 법적으로 자리매김을 하고, 여기에 더하여, 특히 어느 특정한 폭력단의 폭력단원이 집단적 또는 상습적으로 폭력적불 법행위 등을 조장할 우려가 큰 경우 이를 특정폭력단으로 지정함으로써 폭 력적 불법행위 등의 금지를 위한 강력한 법망의 구축을 목적으로 한다. 그리고, 폭대법 제3조에 근거한 지정을 받은 폭력단 (본 처리에 있어서 지정 폭력단 이라고 한다.)은 극히 악질적 반사회적사회집단임이 법률상 인정된 것 이므로, 그로인해 지정폭력단이 자기를 표시하기 위해 사용하는 대문 등(본 처리에 있어서 표장 (대문) 이라고 한다.)의 지정폭력단원에 의한 사용이 제 한된다. 이는 당해 단체가 자기를 표시하기 위하여 사용하고 있는 표장 (대 문 등) 자체에 반사회성, 일반시민에게 주는 위협효과 등이 부가되어 있기 때문이라고 해석된다. 따라서 지정폭력단이 자기를 표시하기 위하여 사용하고 있는 표장 (대문 등)과 동일 또는 유사한 상표에 대하여 상표등록출원이 있는 경우에는 당해 상표에 부가된 반사회성, 일반 시민에게 주는 위협효과 등의 성질이 있어, 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표 (상표법 제4조 제1항 제7호)에 해당하는 것으로 하여 전부 거절한다.
42. 제4조 157 2. 거절요건의 정리 (1) 표장 (대문 등)의 특징 관보에 의한 지정폭력단 의 공시사항에는 당해 단체의 명칭은 공시 되지만 당해 단체가 자기를 표시하기 위하여 사용하고 있는 표장(대문 등)은 공시되지 않기 때문에 당해 대문의 특정 등에 관해 필요할 경우 에는 경찰청에 정식으로 통지를 요구하여, 당해 통지에 기재된 표장 (대문 등)에 의해 특정 하는 것으로 한다. (주) 표장 (대문 등)에는, 지정폭력단의 명칭도 그 대상에 포함된다. (2) 상표등록출원인의 상위 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려 는 출원인의 속성과는 분리 하여 판단하기 때문에, 전혀 무관계한 제3자로부터의 출원도 동일하게 처리할 필요가 있다. 따라서 상표등록출원인의 상위 (폭력단의 관계자 관련기업 등인지 또는 무관계의 제3자인지 등)에 따라 처리를 다르게 할 이유는 없다. (3) 지정상품 (지정서비스업)의 내용 본건의 경우에는 상표에 부가된 반사회성, 일반시민에게 주는 위협효 과 등의 성질에 의해 당해상표가 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표에 해당한다고 해석하고 있어, 어느 특정한 지정상품 (지정서비스업)에 대하여 사용하는 것이 사회 공공의 이익 등에 반한 다고 해석할 이유는 없기 때문에 지정상품 (지정서비스업)의 내용에 따라 처리를 다르게 할 이유는 없다. (4) 표장 (대문 등)의 주지성의 유무 상표법 제4조 제1항 제7호의 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려 가 있는 상표 에 해당함을 이유로 거절하는 경우, 지정폭력단이 자기 를 표시하기 위하여 사용하는 표장 (대문 등)이라고 소관당국이 인정 한 것은 상당수의 사람에게 위협효과 등을 주는 것이라고 할 수 있음 으로 당해 표장이 주지한지 아닌지를 따로 심사할 필요는 없다. (주 2) 출원자체의 방지를 도모한다고 하는 관점에서 일본 변리사회 에 대해서도 같은 식의 정보제공을 하기로 한다.
158 Ⅰ. 상표심사편람 42. 110. 01 지역단체 상표를 포함하는 통상 상표의 출원에 관한 상표법 제 4조 제1항 제10호 등의 적용 [처리] 지역단체상표는 지역의 명칭+상품의 보통명칭 등 의 문자에 의해 구성 되는 바, 구성 중에 당해 문자 (이하 지역단체상표에 상당하는 문자 라 고 한다.)를 포함하는 통상 상표의 출원에 대하여는, 지역단체상표에 상당 하는 문자가 타인의 업무에 관련되는 상표 또는 서비스업을 표시하는 것 으로서 적어도 한 지방에서 수요자 사이에 널리 인식되어 있을 때는 당해 문자에 관련되는 상표를 인용하여 상표법 제4조 제1항 제10호를 적용하기 로 한다. 또한 동호의 적용은 통상 상표의 지정상품 또는 지정서비스업으로 인용 하는 상표에 관련되는 상품 또는 서비스업이 유사한 경우에 한정되지만, 상품 또는 서비스업이 비유사 관계에 있는 경우에는 제4조 제1항 제15호 의 적용을 고려토록 한다. 설명 1. 검토의 필요성 별지의 (예 1)의 A 및 B와 같은 상표가 출원된 경우, 만일 B의 지역단체 상표에 관련되는 문자부분이 상표법 제3조 제2항에 상당하는 주지성이 없고, 식별력이 없는 것으로서, A의 상표를 등록한다면, 지역단체상표의 출원인의 구성원이 아닌 자나 구성원이라도 단체의 규정에 따르지 않는 자에게도, A에 관계되는 상표권자로서 B의 지역단체상표에 관련되는 문자를 가진 A의 상표 의 사용권이 인정되는 것으로 되어, 지역단체상표제도의 취지를 무시한다는 생각도 있다. 2. 상표법 제4조 제1항 제10호의 적용에 대하여 지역단체상표제도는, 지역의 명칭 및 상품의 보통명칭 등 으로 이루어진 상표에 대하여 상표법 제3조 제2항의 요건을 충족시키지 않아도, 사용을 한 결과, 자기 또는 그 구성원의 업무에 관련되는 상품 또는 서비스업을 표시하
42. 제4조 159 는 것으로 수요자 사이에 널리 인식되어 있는 (상표법 제7조의2 제1항)때에 는 상표등록을 인정하는 제도이다. 상표법 제7조의 2 제1항의 상표 심사기준 에 의하면, 그 주지성은 전국적인 수요자 사이에 인식될 수 있을 정도에는 이르지 않더라도 일정범위의 수요자, 예를 들면 인접 도도부현에 미치는 정 도의 수요자에게 인식되어 있을 것을 필요로 한다. 고 하고 있다. 한편, 별지의 (예 1)같은 경우에 있어서, 미등록의 B상표를 인용하여 A를 거절하는 이유로서는 타인의 업무에 관련되는 상품 또는 서비스업을 표시 하는 것으로서 수요자 사이에 널리 인식되어 있는 상표 를 인용상표라고 하 는 상표법 제4조 제1항 제10호를 생각할 수 있다. 동호의 심사기준에서 그 주지성의 요건으로 하고 있는 수요자 사이에 널리 인식되어 있는 상표 를 최종소비자까지 널리 인식되어 있는 상표뿐만 아니라 거래자 사이에 널 리 인식되어 있는 상표를 포함, 전국적으로 인식되어 있는 상표뿐만 아니라 어떤 한 지방에서 널리 인식되어 있는 상표도 포함 하는 것으로 해, 상표법 제7조의 2 제1항의 주지성의 요건과 거의 같은 형태의 주지성에 의해 동 호 의 적용을 인정한다. 상표법 제7조의 2 제1항, 동법 제4조 제1항 제10호를 적용할 수 있는 주지성을 가지고 있어도 상표법 제3조 제2항의 주지성은 동항의 심사기준 에서 그 상품 또는 서비스업의 수요자 사이에서 전국적으로 인식되어 있 는 것을 말한다. 고 해석되고 있기 때문에 반드시 그 주지성을 가지고 상 표법 제3조 제2항의 요건을 충족시키고 있다고는 말할 수 없으므로 상표등 록을 받을 수 없다. 그러나 적어도 지역단체상표가 주지성을 획득한 한 지 방에 있어서는 당해 상표는 식별기능을 발휘하기 때문에 타인이 당해 상표 를 포함하는 상표를 사용한다면 상품 서비스업의 출처의 혼동을 일으킬 우 려가 있다. 따라서 이 같은 경우에는 미등록의 주지상표와 출처의 혼동을 일으킬 우 려가 있는 상표의 등록을 방지함을 목적으로 하는 상표법 제4조 제1항 제 10호를 적용해야 한다. 또 상표법 제7조의 2 제1항과 동법 제4조 제1항 제10호의 주지성의 요 건이 거의 동일하다는 것을 근거로, 이 처리에 의한 지역단체상표제도의 처 리를 무시한다는 생각도 해소될 것으로 기대할 수 있다. 또한 위와 같이 함으로써 종래의 상표법 제4조 제1항 제10호 해석을 변 경하는 것도 아니다.
160 Ⅰ. 상표심사편람 3. 그 밖의 구체적인 적용범위 (1) 비유사상품 또는 서비스업을 지정하는 출원으로의 상표법 제4조 제1 항 제15호의 적용에 대하여 별지의 (예1)처럼 A와 B의 상표에는 공통상품의 보통명칭 등이 포함되 어 있고, 상표법 제4조 제1항 제16호의 적용 등에 의해 그 지정상품 또 는 지정 서비스업이 상품 또는 서비스업의 보통명칭 등에 상당하는 것 에 한정된다고 생각되는 것을 근거로 하면, 많은 경우 지정상품 또는 지정서비스업은 동일 또는 유사한 관계에 있는 상품 또는 서비스업이 될 것으로 생각된다. 그러나 별지의 (예2)처럼 비유사상품 또는 서비스업 관계의 경우도 있 을 수 있는 바, 그 경우는 상품 또는 서비스업의 관계를 근거로, 상표 법 제4조 제1항 제15호의 적용도 고려하도록 한다. (2) 출원전의 지역단체 상표에 대하여 상기 1.에 있어서는 출원중의 지역단체상표를 사례로 하고 있지만, 상 표법 제4조 제1항 제10호의 취지가 미등록 주지상표의 보호에 있는 것 이라고 한다면, 출원되어 있는지 아닌지에 불문하고 상표법 제4조 제1 항 제10호를 적용하도록 해야 한다. 또, 출원되지 않은 경우에, 이 처리에 의한, 주지상표에 관련되는 사업 자가 상표법 제7조의 2 제1항에 규정하는 조합 등에 해당하는지의 여 부까지 조사를 요하는 것은 아니다. 상표법 제4조 제1항 제10호는 주 지상표의 소유자가 상표법 제7조의 2 제1항의 지역단체상표의 주체 요 건을 충족시키는 것 까지 적용 요건으로는 되어 있지 않기 때문이다. 또한, 위 사항에 있어서는 상표법 제4조 제1항 제15호의 적용에 있어서 도 같은 형태로 생각된다.
42. 제4조 161 [별 지] [예 1] A : 통상의 상표등록출원 지정상품 : 시샤모 8) B : 지역단체상표 지정상품 : 북해도산의 시샤모 (표준문자) [예 2] C : 통상의 상표등록출원 지정상품 : 아오모리현 탓고마찌산 마늘을 이용한 고기만두 D : 통상의 상표등록록출원 지정서비스업 : 아오모리현 탓고마치산 마늘을 이용한 요리제공 E : 지역단체상표 지정상품 : 아오모리현 탓고마치산 마늘 9) (표준문자) 8) 남동부의 연해에서 서식하는 바다빙어과의 작은 물고기 9) 탓코닌니쿠( 田 子 닌니쿠)
162 Ⅰ. 상표심사편람 42. 111. 01 출원인(신청인)의 동일성 인정에 관한 처리 상표등록출원 등의 심사에 있어서는 출원인 (신청인)과 등록되어 있는 권 리 (상표권 또는 방호표장등록에 근거한 권리)를 가진 자 등을 각각 대조하 여 양자가 동일인인지 아닌지를 인정하는 것을 요하는 경우가 있지만 그 인 정에 있어서는 주소, 성명 등의 표시가 전부 동일할 것을 필요로 하지는 않 고 다음과 같이 처리한다. 1. 일치하는 것으로 보는 경우 (1) 명확한 음역상의 상위에 의한 경우 예 1 レファリンク 10) 회사 リファリンク 회사 예 2 カリフォニア주 サソタマリア 11) 501 カリフォルニア주 サソタマリア 501 예 3 オ ストリア 국 オ ストリヤ 국 예 4 コ ポレ ション 12) コ ポレイション 예 5 カンパニ 13) コンパニ コムパニ (2) 행정구획 또는 토지 명칭의 변경에 의한 상위의 경우 (또한, 상표등록령 제10조에서 준용하는 특허등록령 제39조에 있어서 원부에 기록된 명칭은 변경된 것으로 본다) 예 가와사키시 가와사키구 가와사키시 타카쯔구 (3) 국명, 영지의 변경에 의한 상위한 경우 예 독일민주공화국 베를린 독일연방공화국 베를린 10) reference 11) 캘리포니아주 산타마리아 12) corporation 13) company
42. 제4조 163 (4) 구절 기호 (쉼표, 마침표, 중점, 구점, 구두점) 및 연자부호(하이픈)의 유무 또는 상위에 의한 경우 예 1 ア ル, シ, エ, コ ポレ ション ア ル シ エ コ ポレ ション 예 2 エヌ, テ, エス동양ペアリンク エヌ.テ. エス동양ペアリンク 예 3 リチャ ドソン メレル.インコ ポレッド リチャ ドソン メレル インコ ポレッド (5) 그 외 예 1 번지 없음 예 2 동경도 세타가야구 세타가야 2-13번지 동경도 세타가야구 세타가야 2-13 예 3 10036 뉴욕주 뉴욕 뉴욕주 뉴욕 2. 일치하는 것으로 보지 않는 경우 예 1 소화 アルミニュウム 주식회사 소화 アルミニウム 주식회사 예 2 군 동 군 예 3 동경도 동구 아사쿠사 쇼뎅동 2-36 동경도 동구 쇼뎅동 2-36 예 4 동경도 중앙구 긴좌 서7정목 3번지 1 동경도 중앙구 긴좌 서7정목 3번지 예 5 고시 다카기군 일정 138번지 고시 다카기군 138번지 예 6 자
164 Ⅰ. 상표심사편람 42. 111. 02 제4조 제1항 제11호의 심사의 경우 인용상표권자에 의한 거래실정설명서 및 증거 1. 상표법 제4조 제1항 제11호에 관한 상표심사기준에서는 동호의 거절이 유통지에서 인용한 등록상표의 상표권자에 의한 거래의 실정을 나타내는 설명서 또는 증거의 제출이 출원인으로부터 있을 때는 당해 자료를 참작 하여 아래의 1 및 2의 경우에는 본 호에 해당하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 1 인용상표의 지정상품 또는 지정서비스업 과 유사상품 서비스업 심사기 준에 있어 유사하다고 추정되는 지정상품 또는 지정서비스업의 전체에 대하여, 거래실정의 설명 및 증거가 제출되어, 이를 종합적으로 고찰한 결과, 양자의 상표 또는 지정 상품 혹은 지정서비스업이 유사하지 않은 것으로 판단할 수 있는 경우. 2 인용상표의 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권이 설정되어 있는 경우에 있어서는 상표권자, 전용사용권자 및 통상사용권자의 전체 에 대하여, 거래실정의 설명 및 증거가 제출되어 이를 종합적으로 고찰 한 결과, 양자의 상표 또는 지정 상품 혹은 지정서비스업이 유사하지 않은 것으로 판단할 수 있는 경우 2. 이 같은 거래실정을 나타내는 설명서 및 증거의 제출이 있는 경우에는 특히 출원인이 출원에 관련되는 상표를 사용하고 있는 실제 상품 또는 서비스업과 인용한 등록상표의 상표권자가 등록상표의 사용을 하고 있는 실제 상품 또는 서비스업을 비교하여, 양자의 상품 또는 서비스업의 제 공 판매부문이 다른지 아닌지(예를 들면 과자 의 분야에서는 막과자가 게를 위한 비스킷과 다과 자리를 위한 화과자는 생산업자나 유통업자가 다른 경우이다.), 주된 수요자 층이 다른지 아닌지(예를 들면 몸에 두르 는 상품 의 분야에서 말하자면 고급 브랜드 숄과 만화영화 캐릭터의 손 수건은 주된 수요자 층이 다른 경우이다.), 용도가 다른 것이 있는지 없는 지 (예를 들면 화장품 분야에서, 미용실을 위한 파마 용액 과 일반 수 요자를 위한 향수 는 용도 및 수요자가 다른 경우이다.) 등의 관점에서 이들의 재료를 고찰하여 상품 또는 서비스업의 유사를 종합적으로 판단 한다.
42. 제4조 165 3. 또한 거래실정을 나타내는 설명서 및 증거에 대하여는, 유사하다고 추정 되는 개개 상품 또는 서비스업에 관하여 상표권자 또는 출원인 양자가 모 두 상품 또는 서비스업의 거래를 하고 있는 것이 필요하고, 양자의 어느 쪽인가가 실제 거래 실상이 아닐 때는 양자 비교를 할 수 없기 때문에 참 작할 자료로서 유용성에 흠결이 있다고 말할 수 있다. 또 상표심사기준에 있는 대로 다음의 경우도 본 처리 대상 외로 된다. 1 출원서에 기재된 상표가 동일 또는 명확하게 유사하고, 또한 출원서에 기재된 지정상품 또는 지정서비스업도 동일 또는 명확하게 유사한 것 인 경우. 2 제출된 서류가 거래 실정의 객관적인 설명 및 증거가 아닌, 단순히 상 표등록 출원에 관련되는 상표의 등록에 대하여 인용상표의 상표권자가 승낙하고 있는 취지를 나타내는 것인 경우.
166 Ⅰ. 상표심사편람 42. 117. 01 TRIPS 협정을 근거로 한 상표법 제4조 제1항 제17호의 해석 1. 지적소유권의 무역관련 측면에 관한 협정 (이하 TRIPS협정 이라고 한다.) 제23조 2에는 지리적표시를 포함하는 상표 를 거절해야할 요지가 규정 되어 있어, 이 규정의 해석으로 어떤 상표가 이 지리적표시를 포함하는 상표 에 해당하는지 아닌지에 대한 판단기준이 문제가 되지만, 이하의 이 유에 의해 그 기준은 당해상표에 포함되는 표시가 상표의 지리적원산지 를 특정하는 표시와의 일치여부의 형식적 판단에 의하는 것으로 해야 하 고, 그 표시의 사용형태(야마나시산 보르도풍 와인 등)나 그 지리적 표시 의 일본에서의 저명성 여하를 불문으로 하는 취지라고 해석된다. [이 유] 1 TRIPS협정 제23조 1에 있어서 종류, 형, 양식, 모조품 등의 표현을 동반하는 경우에 있어서도 로서, 수요자의 인식의 유무와는 무 관계하게 사용을 방지하는 의무가 부과되기 때문에 동조에 있어서는 당해표시를 포함하는 상표가 어떻게 인식되는지를 요건으로 하는 것은 인정되지 않는다고 해석된다. 2 TRIPS협정 제24조 6에서 일반 명칭화한 경우의 예외를 정하고 있는 것 을 반대 해석한다면, 일반명칭 화하여 지리적 표시로서가 아닌 사용을 하고 있는 경우라도 형식적으로 지리적 표시를 포함하는 것으로 인정 되는 상표는 동 제23조의 적용을 받는다고 하는 것이 원칙이라고 생각 된다. 2. TRIPS협정 제23조를 상기와 같이 해석하기 때문에 이를 담보하는 상표법 제4조 제1항 제17호도 일본국 포도주 혹은 증류주의 산지(중략)를 표시 하는 표장 또는 세계무역기구 가맹국의 포도주 혹은 증류주의 산지를 표 시하는 표장 (중략)을 포함하는 상표 라고 규정하는 것이고, 수요자가 그 표장을 지리적 표시라고 인식하는지 아닌지를 불문하는 규정으로 했다. 따라서 당해 상표가 원산국에서 보호되고 있는 지리적 표시를 포함하는 경우에는 그것이 국내에서 지리적 표시로 인식되고 있는지 아닌지를 불 문하고 거절해야 하는 것이고, 반대로 수요자에게 지리적 표시로 혼동되
42. 제4조 167 는 표시가 있어도 그 표시가 원산국에서 보호되고 있는 지리적 표시가 아닌 경우에는 상표법 제4조 제1항 제16호에는 해당하지만, 동 제17호에 는 해당하지 않는 것이 된다. 3. 단, 지리적 표시포함 여부를 심사함에 있어서는 현행 유사 의 판단기 준인 외관, 칭호, 관념 중의 하나가 유사여부 판단기준이 아니고, 당해표 장이 확실히 원산지 표시와 일치하는지 여부가 기준이 될 뿐이다. 그러므로 지리적표시를 포함 한다고 할 수 있는 것은 원산국어로 원산 지표시가 있는 경우든지, 그 번역으로 된 표시가 있는 경우로 한정한다. 예를 들면 프랑스의 MOULIS 라는 지리적 표시에 대하여 말한다면 한자 로 森 14) 으로 표시된 경우, 통상 그 표시는 프랑스의 지명의 번역이라 고 말하지 않고, 원산지 표시와는 일치하고 있다고 말할 수 없다. 가타가 나로 모리 라고 표시되어 있어도 다른 언어와 병행하여 별도의 의미를 가지고 있는 경우 ( 겡끼모리모리 는 프랑스의 지명 번역이라고 말할 수 없고 원산지의 표시와는 일치하고 있다고 말할 수 없다. 14) 숲이란 뜻으로 모리 라고 읽는다.
168 Ⅰ. 상표심사편람 42. 117. 02 상표법 제4조 제1항 제17호 규정에 의한 산지의 지정 상표법 제4조 제1항 제17호 규정에 의한 산지의 지정은 평성7(1995). 11. 24발행, 평성16(2004). 4. 23발행, 평성18(2006). 1. 25발행 및 평성18(2006). 4. 25발행의 특허청공보(공시호)와 같다. (별지와 같다).
42. 제4조 169 [별 지] 평성18년(2006). 4. 25 발행 특허청공보(공시호) 상표법 제4조 제1항 제17호의 규정하는 포도주 또는 증류주의 산지 지정에 대하여 상기 건에 대하여, 다음에 게재하는 산지를 상표법 제4조 제1항 제17호의 규정에 근거(소화 34년법률 제127호), 2005. 12. 28일에 지정된 포도주 또는 증류주의 산지 지정에 대하여, 산지 란의 가고시마현 (나제시 및 오오시마 군을 제외) 를 가고시마현(아마미시 및 오오시마군을 제외 로 변경, 아래 표와 같이 개정하여, 2005년 8월 16일 총무성고시 제921호의 시군면의 폐치 분합 15) 에 의해 2006년 3월 20일부터 적용한다. 2006년 3월 20일 특허청장관 나카지마 세이 산 지 주 류 산지를 표시하는 표장 가고시마현(아마미시 및 오오시마군을 제외) 소 주 사쯔마 산지를 표시하는 표장의 란에 게재한 사쯔마 는 당해표장의 예시에 지 나지 않는다. 15) 폐지와 설치, 분리와 합치
170 Ⅰ. 상표심사편람 [별 지] 평성18년(2006). 1.25 발행의 특허청공보 (공시호) 상표법 제4조 제1항 제17호에 규정하는 포도주 또는 증류주의 산지 지정에 대하여 상기 건에 대하여 다음에 게재하는 산지를 상표법 제4조 제1항 제17호의 규정에 근거하여 산지로서 지정한다. 2005년 12월 28일 특허청장관 나카지마 세이 산 지 주 류 산지를 표시하는 표장 가고시마현(나제시 및 오오시마군을 제외) 소 주 사쯔마 산지를 표시하는 표장의 란에 게재한 사쯔마 는 당해표장의 예시에 지 나지 않는다.
42. 제4조 171 [별 지] 평성16 (2004). 4. 23 발행의 특허청공보 (공시호) 상표법 제4조 제1항 제17호에 규정하는 포도주 또는 증류주의 산지 지정에 대하여 상표법(소화 34년법률 제127호) 제4조 제1항 제17호 규정에 근거, 1995년 10월 3일에 지정된 포도주 또는 증류주의 산지 지정에 대하여, 산지 란의 나가사키현 이키군 을 나가사키현 이키시 로 변경, 아래 표와 같이 개정하여 2003년 8월 1일 총무성고시 제488호의 시군의 폐치분합 에 의해 2004년 3월 1일부터 적용한다. 2004년 3월 18일 특허청장관 이마이 코우후 산 지 주 류 산지를 표시하는 표장 나가사키현 이키시 소 주 이 키 구마모토현 구마군 히도요시시 소 주 쿠 마 오키나와 현 소 주 류 큐 산지를 표시하는 표장의 란에 게재된 이키, 쿠마, 류큐 는 당해 표 장의 예시에 지나지 않는다.
172 Ⅰ. 상표심사편람 [별지 참고] 평성7년 (1995). 11. 24 발행 특허청공보 (공시호) 상표법 제4조 제1항 제17호 규정에 근거한 산지 지정에 대하여 상기 건에 대하여, 다음에 게재하는 산지를 상표법 제4조 제1항 제17호 규정에 근거해 산지로서 지정한다. 평성 7년 10월 3일 지정 산 지 주 류 산지를 표시하는 표장 나가사키현 이키시 소 주 이 키 구마모토현 구마군 히도요시시 소 주 쿠 마 오키나와 현 소 주 류 큐 산지를 표시하는 표장의 란에 게재된 이키, 쿠마, 류큐 는 당해 표 장의 예시에 지나지 않는다. 특허청장관 쇼우가와 유우니
42. 제4조 173 42. 117. 03 세계무역기구 (WTO) 가맹국의 포도주 또는 증류주의 산지를 표시하는 표장 상표법 제4조 제1항 제17호에 규정하는 세계무역기구(WTO) 가맹국의 포 도주 또는 증류주의 산지를 표시하는 표장의 예로서, 원산지명칭의 보호 및 그의 국제등록에 관한 리스본협정 에 의해 국제 등록되어 있는 포도주 또는 증류주의 원산지명칭은 권말자료 2와 같다. (2005년 6월 23일 발행 특허청공 보(공시호) 참조 권말자료 2-1, 2-2)
174 Ⅰ. 상표심사편람 42. 118. 01 상품 또는 상품포장의 기능을 확보하기 위하여 불가결한 입체적 형상 (상표법 제4조 제1항 제18호)에 관한 처리 상표법 제4조 제1항 제18호는, 상품 또는 상품포장의 기능을 확보하기 위하 여 없어서는 안 되는 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에 대하여 상표등록 을 인정함은 상표권자에게 그 상품 또는 상품포장에 대하여 생산 판매의 독점 을 사실상 반영구적으로 허가하는 것으로 이는 시장에서의 적절한 경쟁을 저해 할 우려가 있기 때문에 이를 배제할 필요가 있음을 근거로 만들어진 규정이다. 본 호에서 말하는 상품 또는 상품포장의 기능을 확보하기 위하여 불가결 한 입체적 형상 이라고 해도, 상품형상 이나 상품포장의 형상 이라는 것에 변화 없이, 그 같은 입체적 형상으로 된 상표는 일반적으로 제3조 제1항 제3 호에 해당하여 거절되는 것이다. 따라서 실제상 본 호의 적용이 문제로 되는 것은 그 입체적 형상이 이미 사용되고 있어 사용된 결과 식별력을 획득하게 된 상표, 즉 제3조 제2항의 적용이 인정되는 상표가 거의 대부분일 것 이라고 생각할 수 있다. 실제 제4조 제1항 제18호의 심사에 있어서는 제3조 제2항의 적용을 위하여 제출된 광고서류나 거래서류 등을 참고로, 주로 그 상품 또는 상품포장의 실 용적인 이점과 좋은 평을 얻는 상품 또는 상품포장의 형상에서 발휘되는 기 능에 착안하여, 본 호 적용 시비의 인정을 하는 것으로 그 경우 상품 또는 상품포장의 형상이 그 기능을 확보하기 위해 불가결한 것인지 여부의 판단 은 본 호의 취지를 근거로 특히 다음 점을 고려한다. (1) 그 기능을 확보할 수 있는 대체적인 형상이 달리 존재하는지 여부. 즉 대체적인 형상이 달리 존재할 때는 그 형상이 불가결한 것이라고 말할 수 없기 때문에 본 호에 해당하는 것이라고는 말할 수 없지만 대 체적인 형상이 존재하지 않을 때는 그 입체적 형상은 불가결한 형상이 라는 유력한 판단재료가 되는 것이기 때문에 본 호가 적용될 수 있다. (2) 상품 또는 상품포장의 형상을 당해 대체적인 입체적 형상이라고 한 경우 에도 같은 정도(혹은 그것 이하)의 비용으로 생산할 수 있는 것인지 여부. 즉 대체적인 형상을 채용한 경우에는 현저하고 높은 비용이 필요하게 된다면 같은 업종에 종사하는 다른 사람이 상거래상의 경쟁에 있어서 극히 불리한 상황이 되며, 결과적으로 상품 등의 시장에서 독점을 허 용할 우려가 있기 때문에 본 호가 적용될 수 있다.
42. 제4조 175 42. 119. 01 수요자 사이에 널리 인식되어 있는 상표 에 관련되는 자료 의 처리 상표법 제4조 제1항 제10호, 제11호, 제15호 또는 제19호의 심사에 있어서 수요자 사이에 널리 인식되어 있는 상표 에 관한 심사를 원활 또는 통일적 으로 하기위해 아래 자료를 이용한다. 자료의 종류 자료의 처리 외국 주지상표 독일편 독일 산업연맹 BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e.v.) 작성 프랑스편 프랑스공업소유권청 작성 이탈리아편 이탈리아상표모방품 대책협회 INDICAM(Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione)작성 중국편 중국국가공상행정관리국 상표국 작성 한국편 AIPPI KOREA 작성 이 자료는 당해국에서 주지 한 상표로서 그 국가(외국정 부 또는 외국정부에 준하는 공익법인)에서 정보 제공된 것이다. 금후, 정보제공이 있을 경우에는 순차적으로 추가한다. 게재되어 있는 상표에 대하여는 원칙적 으로 당해 국에 있어서 수요자 사이에 널리 인식되어 있는 상표라고 추측하여 판단해 처리한다 (관계조문) 제4조 제1항 제19호 FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN 일본유명상표 이 자료는 우리나라의 유명상표로서 사단법인 국제공업소유권보호협회 일본 부회(AIPP JAPAN)에 의해서 작성되어 정보 제공된 것이다. 게재되어 있는 상표에 대하여는 우리나 라에 있어서 주지도, 지정상품 및 지정 서비스업과의 관계 등을 고려하여 처리 한다. (관계조문) 제4조 제1항 제10호, 제11호, 제15호, 제19호
176 Ⅰ. 상표심사편람 42. 119. 02 외국표장 등의 보호에 관한 처리 1. 저명한 고인의 초상화, 성명, 저명한 고인의 저명한 아호, 예명, 필명 또는 이들의 저명한 약칭(이하 사자의 성명 등 이라고 한다). 고인의 성명 등 은 사망 시 배우자가 생존 중이고 그 배우자의 승인을 얻지 않은 경우 등 은 상표법 제4조 제1항 제7호에 해당하는 것으로서 거절한다. (참고 ; 상표 MARC CHAGALL : 소화 62년 심판 제15651호) 2. 주지 저명한 캐릭터 상품 또는 서비스업에 대하여 사용되고 있고, 표장으로 이미 주지 저명한 것 은 상표법 제4조 제1항 제10호 혹은 동 제15호에 해당하는 것으로서 거절한다. [참고] 캐릭터 원 저작물 중 인물 등의 명칭, 자태, 역할을 종합한 인격이라고 할 수 있 는 것으로, 원 저작물을 통하여 또는 원 저작물에서 유출해 형성되어, 원 저 작물로 부터는 독립해 나온 추상개념이며 그것 자체는 사상, 감정을 창작적 으로 표현한 것으로서의 저작물성을 가질 수 없다. (-뽀빠이사건-소화58년(ワ) 오오사카지방재판소판결 1984년 2월 28일) 3. 외국에 있어서만 주지, 저명한 상표 다음 요건을 충족하는 상표등록출원에 관련되는 상표는 타인의 상표와 우 연하게 일치한 것으로는 인정하기 어렵기 때문에 이것을 흔히 말하는 타인 의 주지 저명한 상표를 도용하여 부정목적을 가지고 사용하는 것으로 판단 하여 상표법 제4조 제1항 재19호에 해당하는 것으로 한다( 심사편람 42. 119. 03 : 상표법 제4조 제1항 제19호에 관한 심사 참조). 1 하나 이상의 외국에 있어서 주지, 저명한 상표와 동일 또는 지극히 유 사한 것. 2 그 주지, 저명상표가 조어로 된 것이든지 또는 구성상 현저한 특징을 가지는 것일 것. 또, 그 주지, 저명상표가 사용되고 있는 국가의 정부 등에서, 그 상표등 록 출원에 대하여 국제신의에 반하는 것이라는 요지 등, 누군가의 관심 이 표명되어있는 경우에 그 내용 등은 충분히 감안해야 한다.
42. 제4조 177 또한 본 처리 방침의 취지는 지금까지 상표법 제4조 제1항 제7호에 해 당되어 왔지만, 상표법 등의 일부를 개정하는 법률(평성8년법률68호)에 의해, 동 제19호가 신설됨에 따라 변경된 것이다. 참고 o 상표 LILLYWHITES : 소화58년 심판 제3232호 (제4조 제1항 제7호 적용) o 상표 DROTHEE-BIS : 소화53년(ワ) 제1264호 (코베지방재판소판결 1982년 2월 21일) o 우리나라에서 미등록된 외국주지 저명상표 및 외국인의 명칭 등의 보 호에 대하여 (통지) 별지 1 참조 o 외국상표 등의 보호에 대하여 (통지) 별지 2 참조 4. 주지 명한 상표 소유자 본인으로부터의 출원 (제4조 제1항 제11호의 적 용 관계) 상표법 제4조 제1항 제11호의 적용에 관한 표기출원에 관련되는 상표와 인용상표의 유사판단에 있어서는, 양 상표에 의해 생기는 외관, 칭호, 관념 어느 쪽 하나의 판단요소에 의하지 않음에 특히 유의하여, 지정상품 서비 스업에 관한 처리 실정 중 특히 당해상표의 주지 저명성을 충분히 근거로 삼은 외관, 호칭, 관념의 종합적 고찰에 의해 판단하고 하나의 판단요소에서 근사성을 인정하는 경우에 있어서도 당해 종합적 고찰에 의해 양 상표를 식 별할 수 있다고 인정될 때는 표기출원에 대하여 제4조 제1항 제11호를 적용 하지 않는다. 참고 o 본원 상표 랑방 vs 인용상표 라-방 : 평성3년(행ケ) 제77호 동경 고등재판소판결 1991년 10월 15일 o 본원상표 Dodgers vs 인용상표 로쟈-스 : 평성3년(행ケ) 제198호 동경고등재판소판결 1992년 3월 10일 o 본원상표 LANCEL vs 인용상표 랏세루 : 평성4년(행ケ) 제147호 동경고등재판소판결 1993년 6월 29일
178 Ⅰ. 상표심사편람 별 지 1 외국주지 저명상표 등의 우리나라에서의 미등록상표 및 외국인 명칭 등의 보호 특허청 심사제1부장 1. 최근, 제외국과의 무역마찰이 격심하게 증가하는 가운데, 정부 여당 대외 경제대책추진본부는, 작년 7월30일에 금후 3년간에 걸쳐 실시하는 시장 접근 개선을 위한 액션 프로그램의 골격 을 정식으로 결정하여 발표했다. 이는 자유무역체제를 유지 강화하고 무역의 확대균형을 통하여 조화 있 는 대외경제관계의 유지와 세계경제의 안정화발전을 도모하기 위하여 관 세 수입제한, 기준인증 수입절차, 정부조달, 금융 자본시장 서비스 수 입촉진 등의 6분야에 대한 폭넓은 개선조치를 포함시켜 자유원칙, 예외 제한 의 기본시점에 서서, 정부개입을 될 수 있는 한 적게 하여 소비자의 선택과 책임에 맡기는 것을 내용으로 한 것이다. 서비스 수입촉진 등 분야에 있어서 무역마찰의 일환으로 공업소유권제도 에 관해서도 개선조치의 검토가 요청되어, 상표관련에서는 부정상품의 단 속강화와 함께 말하자면 비관세장벽의 하나로 되어 있는 것으로 외국 주 지상표의 우리나라에서의 모인출원등록의 미연방지 등이 검토과제로 채택 되어 당 청에서도 이를 중시하여 심사 단계에서 적극적으로 대처하도록 한바 있다. 2. 우리나라는 공업소유권의 보호에 관한 파리조약 에 가맹하고 동 조약의 취지에 준거한 상표법의 운용에 의해 외국의 주지 저명상표, 외국인의 명칭 등의 보호에 노력하고 있다. 그러나 최근 우리나라 기업 등이 구미제국의 외국 기업 등의 상표, 명칭, 약칭 등을 무단으로 출원하고 있는 사례가 상당수 보이고, 구미제국에서 우리 나라 출원인, 특히 일류기업의 기업자세 도덕성을 묻는 클레임이 속출하여 이대로는 우리나라 상표제도의 근간에 관계되는 클레임에까지 단계적으로 확대될지 모르는 상황이다. 이는 우리나라 상표가 동남아시아의 일부나라에 있어서 모방 도용을 당 해 우리나라 기업이 그 대응에 고심하고 있는 상황과 동질의 것이다. 변리사회에는 보다 신속하게 해외 유명브랜드를 보호해야할 상황 에 임
42. 제4조 179 하며 소화59년 상표위원회조사연구보고 (빠텐드 1985. 7월호 게재)가 되 어 있지만 그 결론(1)에 명확하게 표시되어있는 것처럼 외국상표를 객체 로 하는 상표등록출원의 수임 때에는 출원의 타당성을 판단하여 지도가 이루어 지도록 부탁드리고 싶다. 한편, 우리나라의 상표제도에 대하여 적절한 이해가 부족한데 따른 것으 로 생각되는 크레임도 있는바, 이에 대하여는 외국출원인에 대해 우리나 라 상표제도에 대한 보급 개발을 강화해 가고자 한다. 이와 같은 조치에 의해 상표마찰을 해소하고 우리나라 상표제도의 원활 한 운용과 발전을 도모하여 국제적인 신용을 높이기 위해 노력해 가고자 한다. 이에 대해서는 변리사회원 여러분들의 가일층의 협력을 기대하는바 이다. (1986년 1월)
180 Ⅰ. 상표심사편람 [별 지 2] 평성3년 특심1 제43호 1991년 10월 25일 귀하 외국상표 등의 보호에 대하여 (통지) 특허청심사제1부장 에도우 1. 우리나라는 공업소유권 보호에 관한 파리조약 에 가맹하여 동 조약의 취 지에 준거한 상표법 운용에 의해 종래보다 외국상표 등의 보호에 노력할 수 있게 되었고 특히 1985년 7월 시장접근 개선을 위한 액션 프로그램 의 골격 의 결정 때에는 특허청에서는 관계단체에의 설명회 실시, 심사기 준 등의 개정, 외국 주지 저명상표집 출간 등의 조치를 강구하여, 외국 주지 저명상표, 외국인의 명칭 등의 보호강화를 도모한바 있다. 2. 이 같은 조치와 출원인 측의 노력이 어우러져, 외국상표 등의 우리나라에 서의 모인출원 상황 등에 대해 그 후 상당한 개선이 보이긴 하였으나, 여 전히 우리나라의 일부 기업이 외국상표 등에 대하여 당해 상표 등을 사용 하고 있는 외국기업에 무단으로 모인출원하는 사례가 보이고, 최근에도 이 같은 사례에 의해 우리나라와 당해국과의 경제마찰로 발전될지 모르는 사태가 발생되고 있다. 이와 같이 우리나라 기업이 외국 상표를 모인 출 원하는 경우에는 곧바로 대외적인 경제마찰로 이어져 우리나라 전체의 이 미지를 손상하게 될 가능성이 있는 것이다. 3. 이와 같은 상황에 더해서 특히 서비스마크 등록제도의 도입을 내년 4월로 보류하고 있는 점을 감안하여,우리나라로서는 현 시점에서 외국 상표 등 에 관한 모인출원을 방지하기 위한 노력을 더한층 강화할 필요가 있다고 생각된다.
42. 제4조 181 4. 따라서 귀회(귀 센타)의 회원(회원기업)에 대하여 외국상표 등 보호의 중 요성에 관한 취지를 철저히 주지시킴과 아울러 외국기업의 상표 등에 대 해서는 당해 외국기업의 명확한 동의 없이는 출원하지 않도록 충분한 지 도를 부탁드리고 싶다. 또한 특허청에서도 법운용에 있어 외국상표 등의 모인출원에 대해서는 현행법이 허용하는 범위에서 엄격한 대응을 할 방침 이다. 별 기 변리사회 회장 사단법인 일본 식품특허센타회장 일본특허협회장
182 Ⅰ. 상표심사편람 42. 119. 03 상표법 제4조 제1항 제19호에 관한 심사 1. 제4조 제1항 제19호의 취지 다년에 걸쳐 기업이 노력을 축적, 많은 선전광고비를 들여서 수요자간에 널리 알려져 높은 명성, 신용, 평판을 획득하기에 이른 주지, 저명상표는 충 분히 고객 흡인력을 구비하여 그것 자체가 귀중한 재산적 가치를 가진 것이 라고 말할 수 있다. 이들 주지, 저명상표는 제3자의 사용에 의해 출처 혼동의 우려까지는 없어 도 출처표시기능을 희석 화시키거나 그 주지, 저명상표가 가진 명성을 훼손 시킬 가능성이 있으므로 이 같은 목적을 가진 부정한 사용으로 부터 충분히 보호할 필요가 있다. 또, 우리나라에서 타인이 외국의 주지, 저명상표를 권리자의 승낙을 얻지 않고 무단으로 출원 등록한 일을 둘러싸고, 외국과의 사이에 국제마찰로 발 전한 사례도 적지 않아, 상품 또는 서비스업의 국제거래 활성화에 따라, 외 국에서 주지, 저명한 상표의 보호에 대한 중요성도 그만큼 높아지고 있다. 이와 관련하여 지금까지는 주지, 저명한 상표의 보호에 대하여는 제4조 제 1항 제15호(출처의 혼동)나 제4조 제1항 제7호 (공서양속 위반)의 규정을 탄 력적으로 적용하여 이들 상표를 보호하도록 운용해 왔지만, 주지, 저명상표 보호의 명확화의 요구가 높아짐에 따라 국내 또는 외국에서 널리 인식되어 있는 상표를 부정한 목적으로 사용하는 것을 방지하기 위한 목적으로, 상표 법의 일부를 개정한 법률 (평성8년법률 제68호)에 의해 제4조 제1항 제19호 의 규정을 새로운 부등록 사유로 명기하였다. 구체적으로, 예를 들면 본 호는 아래와 같은 상표등록출원의 배제를 목적 으로 하는 것이다. (1) 외국에서 널리 인식되어 있는 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 우리나라에서 등록되지 않는 것을 기화로, 고액으로 매입하게 하기위 하여 선취적으로 출원한 것. (2) 외국의 권리자의 국내 참가를 방지하거나 국내 대리점 계약체결을 강 제하는 목적으로 출원한 것. (3) 일본 국내에서 전국적으로 저명한 상표와 동일 또는 유사한 상표에 대 하여 출처 혼동의 우려까지는 아니어도, 출처표시 기능을 희석화시키 거나 그 명성을 훼손시킬 목적을 가지고 출원한 것.
42. 제4조 183 (4) 그 외, 일본 국내 또는 외국에서 널리 알려져 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표를 신의칙에 반하는 부정목적으로 출원한 것. 2. 본 호에 관한 구체적 운용 (1) 부정한 목적 의 인정 부정한 목적 의 인정은 예를 들면, 아래의 1내지 6에 해당하는 자 료가 존재하는 경우에는 당해 자료를 충분히 감안한다. (상표심사기준 제3의 17, 제4조 제1항 제19호 참조). 1 그 타인의 상표가 수요자 사이에 널리 알려져 있는 사실 (사용시기, 사용범위, 사용빈도 등)을 나타내는 자료 2 그 주지상표가 조어로 된 것인지 혹은 구성상 현저한 특징을 가진 것인지를 나타내는 자료 3 그 주지상표의 소유자가 우리나라에 진출하기위한 구체적 계획 (예를 들면, 우리나라로의 수출, 국내에서의 판매 등)을 가지고 있는 사실 을 나타내는 자료 4 그 주지상표의 소유자가 가까운 장래 사업규모의 확대계획 (예를 들 면 신규사업, 새로운 지역에서의 사업실시 등)을 가지고 있는 사실을 나타내는 자료 5 출원인으로부터 상표매입, 대리점계약체결 등의 요구를 받고 있는 사 실을 나타내는 자료 6 출원인이 그 상표를 사용하는 경우, 그 주지상표에 화체 16) 한 신용, 명성, 고객흡인력 등을 훼손시킬 우려가 있음을 나타내는 자료 (2) 단, 부정한 목적 의 유무 인정은 내심의 사항이고, 심사관이 직접 미 루어 아는 것은 곤란하기 때문에 외부에 나타난 객관적 사항에 의해 판단할 필요가 있는바, 이 경우에는 위 (1) 각항의 자료가 없어도 다음 각 요건을 충족할 경우에는 그 같은 상표등록출원에 관련되는 상표가 우연하게주지, 저명한 상표와 일치한 것으로는 인정하기 어렵기 때문 에 이 같은 경우에는 부정한 목적 을 가지고 사용하는 것으로 판단하 여 본 호를 적용한다. 16) 관념적인 사항을 구체적인형태가 있는 것으로 표시하는 것을 말한다. 권리를 유가증권의 형태로 나타내는 것을 말한다.
184 Ⅰ. 상표심사편람 [일본국내에 있어서 주지, 저명한 상표의 경우] 1 그 상표가 상품 또는 서비스업의 분야에 관계없이 그 상표등록출원 이 전부터 전국적으로 저명 혹은 특정 지역에서 지극히 주지한 상표임이 인정되는 것. 2 그 주지, 저명상표가 조어로 이루어진 것 또는 구성상 현저한 특징을 가지는 경우로서 그 상표와 동일 또는 지극히 유사한 것인 것. [외국에 있어서만 주지한 상표의 경우] 1 하나이상의 외국에서 주지한 상표와 동일 또는 지극히 유사한 것인 것 2 그 주지상표가 조어로 이루어진 것 또는 구성상 현저한 특징을 가진 것인 것. 또한, 그 주지상표가 사용되고 있는 국가의 정부 등에서 그 상표등록 출원에 대하여 국제신의에 반하는 것이라는 요지 등, 누군가의 관심이 표명되어 있는 경우에는 그 내용 등을 충분히 감안해야 한다.
44. 동일자 출원 185 44. 01 상표법 제8조 제2항, 제4항 및 제5항에 규정하는 동일자에 2이상의 상표등록출원이 있는 경우의 처리 상표법(이하 법 이라고 한다.) 제8조 제2항, 제4항 및 제5항에 규정하는 동일 또는 유사한 상품 및 서비스업에 대하여 사용하는 동일 또는 유사한 상표에 대하여 동일자에 2이상의 상표등록출원(이하 동일자출원 이라고 한 다.)이 있는 경우에는 다음의 요령에 의해 사무를 처리한다. 1. 상표등록출원 (국제상표등록출원을 포함. 이하 같다.)이 동일자에 동일 또 는 유사한 관계에 있는 타인의 출원과 경합한 때에는, 당해 상표등록 출 원은 법 제8조 제4항의 규정에 근거한 협의명령과 법 제8조 제2항 및 제 5항의 거절이유 통지를 동시에 한다. (국제상표등록출원에 있어서는 국제 사무국에 대하여 거절이유와 협의명령을 내용으로 하는 잠정적 거절통보 를 한다.) 단, 위의 협의명령 및 거절이유 통지에 관련되는 서류의 발송전에 동일자 출원에 관련되는 상표등록의 출원인(국제상표등록출원인을 포함. 이하 같 다.) 사이에 법 제8조 제2항의 규정에 근거한 협의가 성립하여 하나의 상 표등록출원인이 정해진 요지를 제출한 때, 또는 협의가 성립하지 않은 요 지를 제출한 때에는 이에 따르지 않는다. 2. (1) 1.의 거절이유 통지 및 협의명령에 대하여, 상표등록출원인으로부터 등록을 받을 수 있는 하나의 상표등록출원인을 정하는 협의가 성립하 지 않았다는 요지의 서면이 제출된 경우 혹은 특허청장관이 지정하는 기간 내에 협의가 성립한 취지의 서면이 제출되지 않은 경우 또는 1. 의 거절이유 통지 및 협의명령 통지에 관련되는 서류의 발송전에 협 의불성립이라는 취지의 서면이 제출된 경우에는 특허청장관이 실시하 는 추첨의 절차(추첨을 하는 일시 및 장소를 결정, 추첨을 하는 날부 터 2주 이전에 추첨 실시에 관한 통지서를 동일자 출원에 관련되는 상표등록출원인에게 송부한다)를 실시한다. (2) 전항에 게재하는 추첨의 실시에 관한 사항은 추첨을 실시하는 날부터 2주 이전에 청 내에 게시한다.
186 Ⅰ. 상표심사편람 3. (1) 추첨은 상표과장이 실시한다. 단, 사정에 의해 상표과장이 실시할 수 없는 경우에는 상석심사장이 대신하여 실시할 수 있다. (2) 추첨을 실시할 때에는, 입회인 2인 이상의 출석을 요한다. (3) 추첨의 실시에 관련되는 상표등록출원인은 입회인으로 될 수 있다. 단, 추첨의 실시에 관련되는 상표등록출원인의 전부 또는 일부가 출석 하지 않을 때라도, 추첨 실시 자는 다른 사람을 입회인으로 지명하여 추첨을 실시하는 것도 무방하다. (4) 추첨은 공개하여 실시해야 한다. 4. 추첨은 제비뽑기에 의해 한다. 5. 추첨이 완료되어 하나의 상표등록출원인이 결정된 때는 그 결과를 기재한 조서 1통을 작성하여 결정에 관련되는 상표등록출원인의 출원서류에 첨부 한다. 이 경우에 있어서 타출원에 대하여는 조서의 등본을 작성하여 그 출원 서류에 첨부한다. 6. 이 규정 이외의 추첨에 관한 사무는 심사업무부 상표과에서 처리한다. 부칙 : 1. 이 규정은 2000년 3월 14일부터 실시한다. 2.상표법 제8조 제2항내지 제5항에 규정하는 동일자에 2이상의 상표 등록출원이 있을 경우의 처리에 대하여(38특총 제724호) 는 폐지한다. [설명] 1. 지금까지의 절차에서는 동일자에 서로 동일 또는 유사관계에 있는 타인의 상표출원이 경합할 때에는 우선 경합하는 출원의 출원인에 의한 협의를 하기위하여 특허청장관 명의로 협의를 해야 한다는 취지를 명하고, 협의 결과, 정해진 하나의 출원인의 출원은 등록사정을 하고, 타 출원인의 출원 은 법 제8조 제2항의 거절이유를 통지한다. 그러나 협의가 성립되지 않았을 때 또는 협의명령으로 지정한 기간 내에 협의결과의 제출이 없었던 때는 특허청장관이 행하는 추첨을 개최하기 위 한 통지를 하고, 추첨을 실시하여 그 추첨에 의해 정해진 하나의 출원인 의 출원은 등록사정을 하고, 타 출원인의 출원은 법 제8조 제5항의 거절 이유를 통지한다.
44. 동일자 출원 187 평성 11년 개정상표법시행령 제2조에서는, 거절이유 통지를 할 수 있는 기간이 원칙으로 출원일부터 1년 6월이기 때문에 지금까지의 절차에 의해 서는 그 기간 내에 법 제8조 제2항 또는 제5항의 거절이유 통지가 곤란하다. 그래서 지금까지의 절차를 변경, 동일자 출원이 타인의 출원과 경합한 때는 1 우선, 경합한 출원에 관련되는 출원인에 의한 협의에 의해 정해진 하 나의 출원인이 아님을 이유로 법 제8조 제2항의 거절이유(동시에 법 제8조 제4항에 근거한 협의명령을 통지) 및 2 협의에 의해 정해진 하나의 출원인이 아닌 경우 또는 협의명령으로 정 해진 기간 내에 협의 결과를 제출하지 않아 특허청장관이 행하는 추첨의 실시로 정해진 하나의 출원인으로 되지 않을 때는 법 제 8조 제5항에 해당하여 등록을 받을 수 없다는 요지의 거절이유를 동시에 통지한다. 또한 거절이유통지에는, 거절이유의 내용 및 거절할 때의 조건을 명확 하게 기재하여 오해가 일어나지 않도록 할 필요가 있다. 이 경우에 있어서 법 제8조 제5항의 거절이유 통지를 해도 출원인에게 불이익이 되지는 않는다. 2. 법 제8조 제4항의 규정에 근거한 협의명령에 대하여, 그 협의가 성립된 요지의 문서가 제출된 때에는 그 협의에 의해 정해진 하나의 출원인의 출원에 대하여 등록사정을 하고, 그 출원이 등록된 후 경합하는 타 출원인 의 출원은 먼저 통지한 법 제8조 제2항의 거절이유로서 거절사정을 한다. 또, 협의불성립이라는 요지의 서면이 제출된 경우 또는 지정기간 내에 협 의가 성립한 요지의 서면 제출이 없는 경우에는 종래와 같이 특허청장관 이 행하는 추첨을 실시하기 위한 절차를 진행한다. 3. 국제상표등록출원에 있어서도, 국내 상표등록출원과 적용조문, 거절이유를 통지할 수 있는 기간이 같기 때문에 국내의 상표등록출원과 같이 법 제8 조 제2항 및 제5항에 해당하는 요지의 거절이유 통지와 법 제8조 제4항에 근거한 협의명령을 동시에 한다(거절이유와 협의명령을 내용으로 하는 잠 정적 거절이유 통보를 한다.).
188 Ⅰ. 상표심사편람 45. 01 방호표장등록에 근거한 권리의 존속기간의 갱신등록출원이 중복된 경우의 처리 방호표장등록에 근거한 권리의 존속기간 갱신등록출원을 할 수 있는 기간 내에 당해 권리에 대하여 상표권자로부터 둘 이상의 존속기간 갱신등록출원 이 있을 때는 최선출원에 대하여 갱신한 요지의 등록이 있은 후, 후출원을 상표법 제정의 취지에 반 한다 는 이유로 거절한다.
45. 중복출원 189 45. 02 상품분류전환의 대상이 되는 상표권과 중복하는 상표등록 출원의 처리 동일한 상표에 대하여 1959년 구분이전의 구분에 근거한 복수의 상표권(출 원일이 1992년 3월 31일 이전 상표권)을 가진 상표권자가 당해 등록상표와 동일한 상표에 대하여 당해 복수상표권의 지정상품과 동일한 상품을 지정하 여 상표등록 출원한 경우(당해 복수상표권의 지정상품에 더해, 별도의 상품 또는 서비스업을 지정상품 서비스업으로 하는 경우를 포함. 또한 당해 상표 등록출원을 이하 재출원 이라 한다.)에 있어서는 그 상표등록출원을 상표 법제정의 취지에 반 한다 라는 이유로 거절하는 것은 아니다. 단, 그 재출원에 관련되는 지정상품에 속하는 구분의 수가 당해 복수의 상 표권인 지정상품을 상품분류전환한 경우 구분의 수보다도 감소하지 않는 것 이 명확할 때는 이에 따르지 않는다. 설명 1. 본 처리의 배경 1992년 3월 31일까지의 상표등록출원에 관련되는 상표권, 즉 1959년 구분 이전의 구분에 근거해 등록된 상표권에 대하여는 반드시 그 지정상품의 상 품분류전환등록을 받아야 하는(상표법부칙 제2조 제1항)바, 상품분류전환등록 후의 지정 상품이 복수의 구분에 미칠 때는 그 후의 상표권의 갱신등록료는 상품분류전환등록 후의 구분 수에 따라 납부해야한다. 그러나 예를 들면 백화점 등은 동일 상표에 대하여 전 구분 또는 다수의 구분에 속하는 상품에 대하여 상표권을 가지고 있는 것으로 생각되는바, 각 권리마다 상품분류전환 한다면, 각 권리마다 지정상품이 복수의 구분에 미치 기 때문에 동일 상표에 대한 상표권을 합치면, 그 모든 상품에 상응하는 국 제 분류에 근거한구분의 수를 현저하게 상회하는 극히 다수의 구분 수에 따 르는 요금부담이 부과되게 된다. 요금부담의 이 같은 증가를 회피하기 위한 대응책으로서는 상표권자의 선 택에 의해 상품분류전환의 대상이 되는 등록상표(이하 기등록상표 라고 한 다.)와 동일한 상표에 대하여 동일 상품을 지정하여 재출원하는 방법이 고려 될 수 있는바, 이러한 재출원에 대하여는 상표법제정의 취지위배 에 관한 운용을 완화할 필요가 있다.
190 Ⅰ. 상표심사편람 2. 본 처리의 취지 본 처리는 1.과 같은 경위를 근거로 상표심사기준의 기준 제17의 6.의 예 외로서 재출원에 대해 상표법제정의 취지에 반 한다 는 취지의 거절을 하 지 않는다. 이 때문에 기본적으로는 기등록상표의 상표권을 존속시키려면 지 정상품의 상품분류전환등록에 따른 갱신등록료의 부담 증가를 회피할 수 없 는 케이스가 대상으로 되어 있다. 이 같은 케이스에 대하여는 상표법제정의 취지 위배 에 관한 운용을 완화하여 상표등록하는 것으로 해도, 다른 중복하 는 출원인 경우로도 늘어나 장래 적으로는 이중상표등록상태의 해소를 기대 할 수 있을 것으로 생각된다(예를 들면, 기등록상표의 지정상품 상품 분류전 환신청을 하지 않음에 따라, 기등록상표에 관련되는 상표권이 소멸하여 이중 등록 상태가 해소된다.). 한편 갱신등록료의 부담증가를 동반하지 않는 케이스(즉, 재출원에 관련되 는 지정상품에 속하는 구분의 수가 당해 복수 상표권의 지정상품을 상품분 류전환 한 경우의 구분 수 보다 적지 않은 케이스)는 기본적으로는 대상에서 제외되는 것이지만, 복수 상표권의 지정상품을 상품분류전환하는 경우의 구 분수를 엄밀하게 일일이 상세하게 판단하는 것은 용이하지 않음을 근거로 삼아, 구분 수가 감소하지 않음이 명확한 때 라고 했다. 이 결과 기등록상 표가 복수 있고, 구분 수가 감소하는지 아닌지가 명확하지 않은 때도 상표 법제정의 취지 위배 에 관한 운용을 완화하여 재출원을 상표등록 하는 것으 로 된다. 또, 실제 재출원에 있어서는 기등록상표의 지정상품 외에 별도의 상품 또 는 서비스업을 새롭게 추가하여 지정상품(지정서비스업)으로 하는 경우도 있 을 수 있다. 그러나 본 처리의 취지는 위와 같기 때문에 예를 들면, 재출원 의 지정상품 중에 신규의 별도상품이 포함되어 있어도 제외되지 않는다. 또 한, 본 처리는 지정상품의 상품분류전환에 따른 급격한 요금부담 증가를 회 피하기 위하여 대응책으로서 필요한 범위 내에서 처리를 정하기 때문에 그 대상으로 되지 않는 중복출원에 관한 처리에 영향을 주는 것은 아니다. (주) 본 처리는 원칙적으로 방호표장에 대하여 준용한다.
45. 중복출원 191 구체적 예 1 본 처리의 대상이 되는 경우 상품분류전환의 대상이 상품분류전환된 재출원의 경우 되는 상표권 경우 (연장 4구분) (3구분) 등록상표 ABC 9류 지정상품 구 1류 11류 출원상표 ABC 등록상표 ABC 지정상품 구10류 9류 10류 지정상품 9류 10류 11류 2 본 처리의 대상이 되지 않는 경우 상품분류전환의 대상이 상품분류전환된 재출원의 경우 되는 상표권 경우 (연장 4구분) (4구분) 등록상표 DEF 지정상품 구 1류 등록상표 DEF 지정상품 구10류 9류 10류 7류 11류 출원상표 DEF 지정상품 7류 9류 10류 11류
192 Ⅰ. 상표심사편람 45. 71 상표법 제68조의 10에서 규정하는 국제상표등록출원의 출원 시 특례에 대한 처리 1. 제68조의 10에서 규정하는 출원 시 특례에 대하여는 동조에 국제상표등 록출원에 관련되는 국제등록의 기본이 되는 등록상표가 그 상표등록 전에 국내등록에 근거한 등록상표와 동일하고 라고 하고 있기 때문에 당해 국제상표등록출원은 그 사정 시에 유효하게 존속하고 있는 국내등록출원 에 근거하여 등록(국내등록)된 것으로 이하의 요건을 모두 충족시키는 경 우에 그 지정상품 또는 지정서비스업이 중복되는 범위 안에서 국내등록의 출원일(소급일)에 출원한 것으로 본다. 1 국제상표등록출원과 국내등록에 관련되는 지정상품 또는 지정서비스업 이 중복되어 있을 것 2 국제상표등록출원과 국내등록에 관련되는 상표가 동일할 것 3 국제상표등록출원의 출원인과 국내등록 상표권자가 동일인일 것. 2. 국제상표등록출원에 있어서 출원인의 명칭 및 주소는 라틴문자에 의해 표 시되어 있음에 비해, 국내등록에 있어서는 상표권자가 외국인의 경우 상 표등록원부에 그 명칭 및 주소가 음역된 가타가나문자에 의해 등록되어 있기 때문에 명칭 및 주소가 동일한지 아닌지의 인정에 대해서는, 상표심 사편람 42. 111. 01 출원인(신청인)의 동일성 인정에 관한 처리 등을 참 고한다. 예 구절 기호의 유무 등에 의한 상위가 있어도 동일 주소로 인정되는 경우 예 1 R, C, A C o r p o r a t I o n 아루 시 에 코 포래 숀 예 2 10036the state of New York New York 뉴 요 쿠 주 뉴 요 쿠
45. 중복출원 193 3. 국제상표등록출원의 출원시의 특례는 국내등록의 지정상품 또는 지정서비 스업이 중복되고 있는 범위 내에서 적용되는 것이기 때문에 그 적용이 있 는지 없는지는 국제상표등록출원에 관련되는 지정상품 또는 지정서비스업 마다 판단한다. 즉, 예를 들면 아래와 같은 경우는 지정상품 또는 지정서비스업마다 소급 일이 다른 것으로 된다. 예 국제상표등록출원의 지정상품이 a, b, c 인 경우에 국내등록이 아래와 같이 사정 시에 있어서 유효하게 존속하고 있을 때는 그 국제상표등록 출원의 출원일은 다음과 같이 소급하게 된다. 국제상표등록 출원의 지정상품 국 내 등 록 국내등록 상표 지정상품 출원일 국제상표등록 출원 a Ⅰ 동일 a H 311 b Ⅱ 동일 b H 511 국내등록Ⅰ의 출원일 국내등록Ⅱ의 출원일 c 없음 소급하지 않음 4. 제68조의 10에서 규정하는 특례가 적용되는 국제상표등록출원은 제3자에도 이해관계가 생기는 것이기 때문에 그 상표등록원부에 1 본건의 특례가 적용되는 취지 및 2 해당하는 국내등록의 등록번호 를 등록할 필요가 있고, 본건 특례가 적용되는 국제상표등록출원을 등록사정 할 때는 그 사정서에 위의 1 및 2를 기재한다.
194 Ⅰ. 상표심사편람 46. 01 불명확한 지정상품 또는 지정서비스업의 심사에 관한 운용에 대하여 불명확한 지정상품 또는 서비스업의 심사에 관한 고려 출원서에 기재된 지정상품 또는 지정서비스업의 내용 및 범위가 불명확한 경우에 종래에는 물건제출명령에 의해 물건제출서를 요구하거나 또는 절차보 정명령에 의해 명확한 지정상품 또는 지정서비스업으로 보정을 요구하고, 당 해 명령에 대하여 물건제출서 또는 절차보정서의 제출이 없는 경우는 특허청 장관명에 의한 절차보정명령을 거쳐 그 상표등록출원을 각하 처분하였다. 그러나 물건제출명령 등에 의해 물건제출서를 요구하는 종래의 운용에서 는 적확한 상품 또는 서비스업으로 보정되기까지 또는 보정이 없는 경우 최 종처분에 이를 때까지는 심사관명의 기안만으로 완료되지 않고 동 취지의 기안을 특허청장관명으로 재차 되풀이해야 하는 등 상당한 기간을 요하기 때문에 심사처리의 촉진을 도모하는 관점에서 문제가 많았다. 출원서에 기재된 지정상품 또는 지정서비스업의 내용 및 범위가 명확한지 아닌지의 심사는 전문적 식견이 필요하기 때문에 원칙적으로는 특허청장관 에 의한 형식적 심사사항이 아니고, 심사관에 의한 실체적 심사사항이라 할 수 있는 것이다. (같은 취지에서 개정전 제6조 제1항을 적용하여 당해출원을 처리한 심결 예가 있다 (소화59년 심판 제8314호)). 또, 특허청장관에 의한 각하처분에 대한 구제수단은 행정불복심사법에 근 거한 불복신청에 의하지만, 앞에서 기술한대로 전문적 식견이 필요한 지정상 품 또는 지정서비스업의 내용 및 범위의 다툼에 있어서는 일반적 행정처분 을 그 대상으로 하는 행정불복심사법에 의한 처리는 타당하지 않고 그 구제 수단은 심판에 의하는 것이 타당하다. 이상과 같이 출원서에 기재된 지정상품 및 지정서비스업의 내용 및 범위가 불명확한 경우의 처리는 원칙적으로 물건제출명령 절차보정명령이 아닌 거 절이유통지에 의한 것으로 구체적으로는 아래의 방침에 근거하여 심사한다.
46. 제6조 195 [참고] 불명확한 지정상품 또는 지정서비스업의 심사에 관한 처리 흐름도 1. 출원서에 기재된 지정상품 또는 지정서비스업이 불명확하거나 출원서 에 기재된 상품 또는 서비스업 구분이 정령으로 정한 구분에 따른 것 으로 판단할 수 없을 때는 그 상표등록출원은 제6조 제1항 및 제2항의 요건을 구비하지 않은 것으로서 거절이유 통지를 한다. 설명 제6조 제1항 및 제2항의 요건을 구비하지 않는 이유 제6조 제1항은 사용을 하는 상품 또는 서비스업을 지정하여 라고 규정하고 있고, 상표등록출원에 임할 때에는 상표를 사용하는 상품 또는 서 비스업의 지정을 요건으로 한다. 그리고 이 경우 지정 은 출원서에 기재하는 상품 또는 서비스업이 상표 와 함께 상표등록출원 및 상표권의 범위를 정하는 것이기 때문에 그 내용 및 범위는 명확함을 요한다. 따라서 지정상품 또는 지정서비스업이 그 내용 및 범위에 있어서 불명확 한 경우는 상품 또는 서비스업의 지정 에 불비가 있게 되어, 그 상표등록출 원은 본 항의 요건을 구비하지 않는 것으로 된다. 출원서에 기재된 지정상품 또는 지정서비스업이 불명확한 결과 당해 지정 상품 또는 지정서비스업이 출원서 기재의 상품 및 서비스업의 구분에 속하 는지 아닌지 판단할 수 없는 경우도 있는데 이러한 경우도 상품 또는 서비 스업 지정이 정령으로 정한 구분에 따른 것으로 인정할 수 없는 것이기 때 문에 결국 그 상표등록출원은 제6조 제2항의 요건을 구비하지 않는 것으로 된다. (주) 또한 제3조 제1항 주서에는 자기의 업무에 관련된 상품 또는 서비스업 에 사용하는 상표에 대하여 상표등록을 받을 수 있다는 취지의 규정을 하고 있기 때문에 출원서 기재의 지정상품 또는 지정서비스업이 불명확한 경우는 동항 중의 자기의 업무에 관련된 상품 또는 서비스업 이 불명확한 경우로 그 상표등록출원을 제3조 제1항 주서의 요건을 구비하지 않은 것으로서 거 절하는 것도 반드시 위법이라고는 말할 수 없지만 제6조 제1항의 규정에 비 해 직접적인 규정 방식이 아니므로 제6조 제1항의 요건을 구비하지 않는 것 을 이유로 거절함이 타당하다.
196 Ⅰ. 상표심사편람 또 제6조 제2항은, 제1항의 규정을 받아 상품 또는 서비스업의 지정은 정 령으로 정한 구분에 따를 것을 의무화 하는 규정이기 때문에 출원서에 기재 되어 있는 상품 및 서비스업의 구분과 지정되어 있는 상품 또는 서비스업이 속하는 상품 또는 서비스업의 구분이 상위하거나 불명확한 경우에 적용하는 것으로, 지정상품 또는 지정서비스업이 불명확한 경우에 적용하는 규정으로 취급하는 것은 타당하지 않다. (주) 운용상의 요청 지정상품 또는 지정서비스업이 불명확하거나 또는 상품 및 서비스업의구 분이 정령으로 정하는 구분에 따른 것으로 판단할 수 없는 경우에, 제6조 제 1항만의 요건을 구비하지 않은 것으로 거절이유를 통지하면 후에 구분 상위 가 판명된 경우에는 제6조 제2항의 요건을 구비하지 않은 것으로 거절이유 를 통지할 필요가 생기게 된다. 그러나 이 같은 경우에 있어서, 당초부터 제6조 제1항 및 제2항의 양 요건 을 구비하지 않은 것으로 거절이유를 통지한다면 출원인은 지정상품 또는 지정서비스업과 상품 및 서비스업의 구분의 양쪽 보정을 동시에 실시할 것 으로 기대되기 때문에 이 같이 운용하는 것이 신속한 심사처리를 도모하는 관점에서도 바람직하다. 2. 출원서에 기재된 지정상품 또는 지정서비스업은 불명확하지만, 출원서 에 기재된 상품 또는 서비스업의 구분이 정령으로 정하는 구분에 따른 것으로 판단할 수 있을 때는 그 상표등록출원은 제6조 제1항의 요건을 구비하지 않은 것으로 거절이유 통지를 한다. 설명 예를 들면, 지정상품을 제12류 자동차 그 외 본류에 속하는 상품 으로 기 재한 경우, 지정상품의 표시로서는 그 내용 및 범위가 불명확하기 때문에 인 정되지 않지만, 이 경우 지정상품의 범위는 자동차 는 물론, 그 외 본류에 속하는 상품 도 제12류에 속하는 범위내의 상품이 지정되어 있는 것으로 하고 있어 상품의 지정 은 정령으로 정하는 구분에 따른 것으로 운용되고 있다. 이 같은 경우는 제6조 제1항의 요건만을 구비하지 않은 것으로 거절이유 의 통지를 한다.
46. 제6조 197 3. 앞의 1. 또는 2.의 거절이유 통지에 대하여 출원인이 실질적으로 상품 등의 설명만을 내용으로 하는 의견서 또는 물건 제출서를 제출한 경 우, 심사관은 당해 의견서 또는 물건제출서를 참작하여 보정 안을 표시 하는 등 적절한 지정 상품 또는 지정서비스업으로 보정할 것을 지시 한다.(심사관명에 의한 절차보정지시). 출원인이 당해 절차보정지시에 대하여 어떤 대응도 하지 않는 경우 또 는 정확한 보정 등을 하지 않는 경우는 그 상표등록출원은 앞의 거절 이유에 근거하여 거절한다. 설명 예를 들면 출원서에 기재된 지정상품이 지금까지 시장에서 유통되고 있지 않는 신상품 등인 경우, 어떻게 상품의 표시를 할 것인지 곤란한 경우가 있 을 수 있다. 이 같은 경우, 출원인은 그 상품의 용도, 기능, 재료 등에 대한 설명은 가 능하지만 거절이유에 대응하여 즉시 적확한 상품으로 보정하는 것은 실제상 곤란한 경우가 많을 것으로 생각되고, 보정이 되지 않은 이유로 곧바로 출원 인의 책임으로 돌려 거절하는 것은 지나치게 가혹한 것으로도 생각된다. 그래서 출원인이 실질적으로 상품의 설명만을 내용으로 하는 의견서 또는 물건제출서를 제출하고 이에 의하여 거절이유가 해소되는 것이 아니라 해도 즉시 당해 출원을 거절하지 않는다. 이 같은 경우, 심사관은 당해 의견서 또는 물건제출서에 기재된 상품에 관 한 설명 등을 충분히 짐작하여 심사관명에 의해 보정 안을 표시하는 등 적 절한 지정상품으로 보정할 것을 지시한다. 이에 대해 출원인이 어떠한 대응도 하지 않는 경우 또는 적확한 지정상품 으로 보정하지 않는 경우에는 앞의 거절이유에 근거해 거절한다. 또한, 심사관은 필요에 따라 출원인 또는 대리인과 면접 또는 전화에 의해 거절이유 혹은 보정지시 등에 관련되는 사항의 설명 또는 이의 응답에 대해 지도 조언함과 아울러 적절한 보정서 등의 제출을 촉구한다. 4. 출원서에 기재된 지정상품 또는 지정서비스업은 명확하지만, 출원서에 기재된 상품 및 서비스업의 구분이 정령으로 정하는 구분에 따르지 않 았을 때는 그 상표등록출원은 제6조 제2항을 구비하지 않는 것으로 거 절이유의 통지를 한다.
198 Ⅰ. 상표심사편람 [설명] 출원서에 기재된 지정상품 또는 지정서비스업은 명확하지만, 출원서에 기 재된 상품 또는 서비스업의 구분에 착오가 있는 경우, 예를 들면 제30류 과 자 로 지정해야 할 것을 제20류 과자 로 지정한 것처럼 상품 및 서비스업 의 구분이 정령으로 정해진 구분에 따르지 않은 때는 종래대로 그 상표등록 출원은 제6조 제2항의 요건을 구비하지 않는 것으로 거절이유 통지를 한다. 5. 평성8년 개정법시행전의 출원에 대하여는 개정 전 제6조 제1항에 근거 하여 앞의 1. 또는 4와 같은 방식으로 취급한다. 설명 평성8년 개정법시행 전의 출원에 있어서 지정상품 또는 지정서비스업에 관한 심사는 상표법 등 일부를 개정하는 법률(평성8년법률 제68호) 부칙 제3 조에 의해 종전의 예에 의할 것으로 되어 있지만 시행 후의 출원과 운용을 달리 해야 할 이유는 없기 때문에 앞의 1. 또는 4.와 같은 방식으로 취급한 다. 또한 당해 시행 전의 출원에 대하여 이미 물건제출서가 제출된 것 또는 심사관 명에 의한 절차 보정명령이 있었어도 오히려 개정 전 제6조 제1항의 조건을 구비하지 않은 것에 대하여는 원칙적으로 거절이유의 통지를 한다. 6. 국제상표등록출원에 있어서 불명확한 지정상품 또는 지정서비스업 혹 은 상품 및 서비스업의 구분에 관한 처리는 다음과 같이 한다. 1 지정상품 또는 지정서비스업의 표시가 불명확한 것으로 인정되는 때는 제6조 제1항의 요건을 충족시키지 않는 것으로 거절이유를 통 지하고 당해 지정상품 또는 지정서비스업을 명확한 표시로 보정토 록 한다. 단, 각 지정상품 또는 지정서비스업의 표시에 의해 그 상표 또는 서비스업의 내용 및 범위가 명확하다면 지정되어 있는 상품 또는 서비스업이 중복하는 것이라도 원칙적으로 당해출원의 지정상품 또 는 지정서비스업의 표시로 인정한다. 2 상품 및 서비스업의 구분이 지정 통보된 구분에 따른 것으로 명확 한 착오라고 판단되는 것은 국제사무국으로 확인한다. 3 앞의 3. 의 처리은 국제상표등록출원의 경우에 대해서도 준용한다.
46. 제6조 199 [설명] 1. 지정상품 또는 지정서비스업의 표시에 대하여, 국제분류의 류별표, 알파 벳순 일람표에 게재되어 있는 상품 또는 서비스업의 명칭을 포함하는 국 제 상표등록출원에 관련되는 지정상품 또는 지정서비스업의 표시에 의해 그 내용 및 범위가 명확하지 않는 것으로 인정되는 때는 제6조 제1항의 요건을 충족하지 않는 것으로 거절이유를 통지하고, 그 내용 및 범위가 명확하게 되게 그 지정상품 또는 지정서비스업을 보정토록 한다(이 경우 국제분류의 알파벳순 일람표에 게재되어 있는 상품 또는 서비스업으로 표시되어 있어도 명확하지 않으면 인정되지 않는 것으로는, 니스협정에 근거한 상품 서비스업의 국제 분류 알파벳순 일람표 일본어 역(유사군 코드 첨부) 의 비고란에 * 가 붙어 있는 상품 서비스에 해당하는 것으 로 운용한다.). 단, 국제등록에 있어서 지정되어 있는 상품 또는 서비스업은 이미 국제사 무국에서 분류심사가 되어 있는 것이므로 그 국제등록으로 우리나라에 통보되어 국제상표등록출원으로 간주한 것은 기본적으로 그 분류심사를 존중하여 처리하고, 각 지정상품 또는 지정서비스업의표시에 의한 상품 또는 서비스업의내용 및 범위가 명확하다면 지정되어 있는 상품 또는 서 비스업이 중복된다 해도 원칙적으로 당해 출원의 지정상품 또는 지정서 비스업의 표시로 인정한다. 2. 지정상품 또는 지정서비스업이 상품 및 서비스업의 구분에 따른 기재여부 의 심사는 이미 국제사무국에서 하였기 때문에 지정국에서 다시 심사할 필요는 없다. 가령 담당심사관이 지정되어 온 구분에 대한 의심스러운 것 이 있어도 국제사무국에 의한 특정된 구분에 따른 것으로 명확한 착오가 있다고 판단되는 것만 국제사무국으로 확인한다.
200 Ⅰ. 상표심사편람 참 고 불명확한 지정상품 또는 지정서비스업의 심사에 관한 처리 흐름의 개략 (주 ) 지정상품 또는 지정서비스업이 상품 및 서비스업의 구분에 따르지 않는 경우(6조2항)는 종래대로 운영되어 변경은 없음. 상품등록출원(출원서) 지정상품구분 모두 불명확 6조1항 및 2항의 거절이유 통지 지정상품불명확, 구분 명확 6조1항의 거절이유통지 출 다른 거절이유가 있을 때는 동시에 통지한다. 보정서 혹은 의견서, 물건제출서 제출 없음 제출 있음 원 인 지정상품 : 불명확 구 분 : 상 위 의견서 등에 의한 심사 지정상품 : 불명확 구 분 : O K 거절이유의 해소 (6조1항 및 2항의 경우) (6조1항의 경우) 의견서가 실질적으로 상품 등의 설명만으로, 거절이유가 해소되지 않는 것이라도 즉시 거절하지 않는다. 다른 거절 이유에 의해 거절함이 지극히 명확할 때는 보정을 지시하지 않고 당해 다른 거절이유를 통지한다. 보 정 지 시 (심 사 관 명) 보정지시 할 때, 예를 들면 보정안을 지시한다. (또한 필요에 따라 물건 제출 명령을 통지하는 경우가 있다) 제출 없음 보정사항 제출 있음 거절사정 선 거절이유가 해소되지 않으므로 그 이유로 사정한다 사정불복 심판을 청구할 수 있다. 거절이유가 해소됨. 심사를 계속
47. 제7조의 2 201 47. 101. 01 지역단체상표등록출원에 관련되는 주체요건 1. (1) 출원인은 법인격을 가진 사업협동조합 그 외 특별법률에 의해 설립된 조합인 것이 필요하다. 1 상표법 제7조의 2 제1항 주서중의 사업협동조합 으로는 중소기업 등 협동조합법에 규정하는 사업협동조합을 말한다. 2 상표법 제7조의 2 제1항 주서중의 그 외 특별법률에 의해 설립된 조합 으로는 농업협동조합법에 의해 설립된 농업협동조합, 수산업협 동조합법에 의해 설립된 어업협동조합 등을 말한다. (2) 조합의 설립 근거법에 구성원인 자격을 가지는 자의 가입을 부당하게 제한해서는 안 된다는 취지가 규정되는 것이 필요하다. (3) 복수의 자가 공동으로 지역단체상표등록출원을 하는 경우, 출원인 전 원이 주체요건을 구비하고 있는 것이 필요하다. 2. (1) 지역단체상표등록출원시 상표법 제7조의 2 제1항의 조합 등인 것을 증명하는 서면 으로서 1조합 등의 등기사정증명서 2가입의 자유를 나타내는 설립근거법의 사본이 필수 제출서면이다. (상표법 제7조의 2 제4항) 또한 공동출원의 경우는 출원인전원에 대하여 위 서면의 제출이 필요 하다. 당해 서면의 제출이 없는 경우에는 출원이 각하된다. (2) 출원서에 설립근거법에 해당하는 조문 그 외 필요한 사항을 기재하는 것을 위 2의 설립근거법의 사본 의 제출로 교체할 수 있다. (상표법시행규칙 제2조 양식 제3의 2 비고2) (3) 지역단체상표의 주체요건은 방식심사사항이고 또한 실체심사에 있어서는 거절이유의 대상이 된다. 3. 상표등록을 받을 수 없는 자 상표법 제7조의 2 제1항의 주서요건에서 개인, 지방자치단체, 사단법인, 재단법인, 주식회사, 특정비영리활동법인(즉 NPO 법인), 유한책임사업조합(즉 LLP), 프랜차이즈체인 및 상공회의소 등은 지역단체상표의 상표 등록을 받을 수 없다.
202 Ⅰ. 상표심사편람 이러한 자는 지역단체상표의 주체(권리자)로 될 수 없지만 지역단체상표의 권리자에게 사용허락을 얻어 지역단체상표의 사용을 하든지(상표법 제31조) 또는 단체 구성원이 될 수 있다면 그 구성원의 자격으로 지역단체상표를 사 용할 수 있다(상표법 제31조의 2). 4. 이에 상당하는 외국의 법인 으로는 상표법 제7조의 2 제1항에 규정하는 이에 상당하는 외국 법인 으로는 업으로서 상품의 생산이나 서비스업의 제공을 하는 사업자를 구성원으로 하고 설립근거법에 의해 가입 자유가 담보되고 있는 법인격을 가진 외국단 체 를 말한다. 외국법인도 지역단체상표등록출원시에 아래의 증명서 등의 제출이 필요하다. 1 출원인이 법인격이 있음을 증명하는 서면 2 당해법인의 설립근거법을 명시한 서류 3 위 설립근거법에서 구성원인 자격을 가지는 자의 가입을 부당하게 제 한하지 않는다는 취지 가 기재되어 있는 동법의 사본 또한 외국의 경우 우리나라와는 법제가 상위한 것으로 생각되기 때문 에 각국의 법제의 실상을 고려한다.
47. 제7조의 2 203 47. 101. 02 구성원에게 사용하게 하는 상표 1. 지역단체 상표는 사업자를 구성원으로 하는 단체가 그 구성원에게 사용하 게 하는 상표이며, 상품(서비스업)의 출처가 당해 단체의 구성원임을 명확 하게 한 것이다. 그 때문에 지역단체상표로 등록된 상표는 단체가 그 구성원에게 사용 하게 하는 상표일 것이 필요하다 2. 명확하게 지역단체상표를 구성원에게 사용하게 하는 것을 목적으로 하지 않는 단체는 지역단체상표의 등록을 받을 수 없다. 구성원에게 사용하게 하는 것으로 인정되지 않는 구체적 예로서는 소비 생활협동조합 을 들 수 있다. 이 단체는 그 설립 근거법에서 그 구성원에 게 상표를 사용하게 하는 것을 전제로 하는 단체가 아니기 때문이다. [참고조문] 소비생활협동조합법(소화23년법률 제200호) (조합기준) 제2조 소비생활협동조합은 이 법률에 특별히 정한 경우 외에 좌측 각호에 게재된 요건을 구비해야 한다. 二 조합원 생활의 문화적 경제적개선 향상을 도모하는 것만을 목적으 로 할 것. 3. 지역단체상표를 단체 자체가 사용하는 상표라도 그 구성원에게 사용하게 하는 것이 추정되는 경우에는 지역단체상표등록을 받을 수 있다.
204 Ⅰ. 상표심사편람 47. 101. 03 지역단체상표등록출원에 관련되는 주지성 1. 수요자 사이에 널리 인식되고 있는 사항의 판단 (1) 상품 유통경로를 고려하여 주지성을 판단한다. 1 수확지, 생산지에서 소비되는 모든 것, 즉 생산지 소비인 것은 상표 심사기준 제7조의 2 一, 4. (1)에 따라 판단한다. 2 수확지, 생산지에서 소비되지 않고 대소비지로 수송되어 버리는, 생 산지에서 거의 유통되지 않는 상품에 대한 위 심사기준의 적용은 당해 수확지, 생산지의 인접 시도군이 아닌 당해 상품 소비지에 있 어서의 주지성을 가지고 판단한다. 예를 들면, 어획되면 즉시 소비지로 공수되는 성격의 상품(식용 어패류)에 있어서 어획지의 인접 시도군이 아닌 공수처의 소비지에 서의 주지성을 판단한다. (2) 예를 들면 홋카이도 또는 오키나와군 등에 있어서 위 심사기준의 적용 은 지리적으로 인접한 시도군이 아닌 곳에서, 그 도내 또는 군내에 있 어서의 주지성을 충분히 감안하여 판단한다. (3) 외국지명에 관련되는 지역단체상표에 대한 상기 심사기준의 적용은 일 본국내에서의 주지성을 필요로 하고, 구체적으로는 수입에 관련되는 상품인 경우가 많기 때문에 예를 들면, 대소비지(동경도 및 그 인접군) 에 있어서의 주지성으로 충분하다. 또한 상품의 특성상 사용지역이 한정되는 것이라면 그 지역의 인접 시 도군에 있어서의 주지성으로 충분하다. 2. 사용되고 있는 상표와 출원된 상표의 동일성 판단에 대하여 원칙적으로 양상표가 동일할 것을 요한다. 단, 사용되고 있는 상표와 지역단 체상표등록출원에 관련되는 상표는 상표심사기준 제7조의 2 一, 3.에서 준용 하는 동 심시기준 제2 제3조 제2항 2. (2) 및 (3)에 따라 동일성을 판단한다. 또 조합 등의 구성원의 사용에 관련되는 상표가 각각 상위 한 것도 있을 수 있지만 이와 같은 경우에도 동 심사기준에 따라 동일성을 판단한다. 3. 사용되고 있는 상품(서비스업)과 출원된 지정상품(서비스업)의 동일성 판 단에 대하여 원칙적으로 양 상품(서비스업)이 동일할 것을 요하기 때문에 주지성 유무 는 개별 지정상품(서비스업)별로 판단한다.
47. 제7조의 2 205 47. 101. 04 상표가 지역명칭 및 상품(서비스업)명칭 등의 문자만으로 된 것 1. 지역명칭 (1) 지역의 명칭은 지리적 명칭을 넓게 포함하는 것이다. 더욱이 지역명의 애칭이나 아칭은 지역을 특정할 수 있는 것으로 일반적으로 사용되고 있는 것이라면 원칙적으로 지역의 명칭으로 인정된다. (2) 복수의 지역명칭을 포함하는 것 예를 들면, 아래의 경우는 복수의 지명을 그 구성 중에 포함하는 것인 바, 이와 같은 경우도 지역명칭 으로 인정된다. 1 무사시이와쯔키도죠 (지명 : 사이타마현 사이타마시 사이타마구)구 국명인 무사시 의 지역내에 사이타마시 이와쯔키구가 포함되기 때 문에 지역을 특정할 수 있다. 2 이찌가와우라야스노리 (지명 : 치바현 이찌가와시, 도우우라야스시) 3 카와고에다카마사와쮸 (지역 : 사와타마현 이루마군 미요시동 다카마사와) 카와고에 의 문자부분은 에도시대의 카와고에번에서 유래하는 것이 고, 다카마사와 지구는 옛 번령이기 때문에 지역을 특정할 수 있다. 2. 보통명칭 지정상품(서비스업)과의 관계에서, 보통 명칭인 것인지 아닌지를 판단한다. 지정상품(서비스업)의 명칭과 동일 또는 그 약칭 또는 그 속칭의 경우에 보 통명칭으로 판단한다. 예를 들면, 지정상품 사츠마이모 17) 에 대하여 상표 사츠마 18) 이모, 지정 상품 이요칸 19) 에 대하여 상표 이요칸 20) 등은 전부 상표의 보통명칭이고 지역단체상표의 등록을 받을 수 없다(상표법 제3조 제1항 제1호). 전국 각지에서 동일한 명칭으로 재배, 생산되고 있는 상품 및 전국 각지에 서 동일한 명칭으로 제공되는 서비스업은 전부 상품(서비스업)의 보통명칭이다. 17) 고구마 18) 일본의 옛 지명. 현재의 가고시마현 서부 지방. 19) 밀감의 일종 20) 옛 국명
206 Ⅰ. 상표심사편람 3. 종묘법에 근거한 등록품종중의 품종의 명칭 종묘법에 근거한 등록품종의 명칭은 상표법 제4조 제1항 제14호의 규정에 의해 등록되지 않는다. 이 경우 종묘법상의 육성자권을 가진 자와 지역단체 상표등록출원의 출원인이 동일해도 등록을 받을 수 없다. 4. 색채를 결합한 문자만으로 표시한 상표에 대하여 색채도 표장의 구성요소(상표법 제2조 제1항 주서)이기 때문에 문자와 색 채의 조합으로 구성된 것은 지역단체표장으로 등록되지 않는다.
47. 제7조의 2 207 47. 101. 05 상표 중 지역명칭이 상품(서비스업)과 밀접한 관련성을 가진 것 1. 지역명칭은 출원인인 단체 또는 그 구성원이 상표등록출원 전부터 출원에 관련되는 상표를 사용하고 있던 상품(서비스업)과 밀접한 관련성을 가지 고 있어야 한다. 실제로 단체나 구성원이 출원에 관련되는 상표를 어떻게 상품(서비스업) 에 사용하고, 그 상품(서비스업)이 상표중의 지역명칭과 어떤 관련성을 가 지고 있는가에 대하여는 출원인으로부터 서류제출이 없으면 판단할 수 없 기 때문에 서류제출을 요구하고 있다(상표법 제7조의 2 제4항). 또한, 공동출원의 경우는 출원인 전원의 서류제출이 필요하다. 2. 위 1.의 서류의 유무에 대한 확인은 방식심사사항이다. 3. 위 1.의 서류 제출은 있지만, 그 서류에 의한 상표중의 지역명칭이 상품의 산지 또는 서비스업의 제공지 등, 상표사용을 하고 있는 상품(서비스업)과 밀접한 관련성이 인정되지 않아 상표법 제7조의 2 제2항에서 말하는 지 역명칭 에 해당하지 않고 그 결과로서 상표가 지역의 명칭 및 상품(서비 스업)의 명칭 등의 문자만으로 된 것이라고 인정되지 않는 경우는 상표법 제7조의 2 제1항의 요건을 구비하지 않는 것으로 거절이유를 통지 한다.
208 Ⅰ. 상표심사편람 47. 101. 06 타인의 상표와의 유사여부 판단 1. 유사여부 판단에 있어서 지역단체상표의 처리 등록된 지역단체상표는 사용에 의해 상표전체가 불가분 또는 일체인 것으 로 수요자 사이에 널리 인식된 결과, 상표 등록됐다는 사정을 고려하여 상표 전체를 불가분일체로서 상표법 제4조 제1항 제11호의 판단을 하는 것이다. 또한 등록된 지역단체 상표의 유사여부 판단에 있어서도 상표심사기준 제 3 九, 제4조 제1항 제11호 1.의 고려를 변경하는 것이 아니라 최종적으로는 외관, 칭호, 관념의 각각의 판단요소를 종합적으로 고찰하여 타인의 후원 상 표와의 유사여부를 결정한다. 2. 지역단체상표와 동일 또는 유사한 문자부분을 포함하는 타인의 선후출원 상표와의 관계 (1) 타인의 선원상표와의 관계 지역단체상표의 상표등록출원보다 먼저 출원된 상표로 그 지역단체상 표와 동일 또는 유사한 문자로 식별력 있는 도형 또는 문자와의 조합 에 의해 등록된 상표가 존재하는 경우, 원칙적으로 선원의 등록상표는 그 도형 등의 부분이 상표요부로서 지역단체상표와는 유사하지 않다고 판단되는 것이기 때문에 후원의 지역단체상표의 상표등록출원은 상표 법 제4조 제1항 제11호를 적용하지 않는다. 예외로서, 선원의 등록상표 중 지역단체상표와 동일 또는 유사한 문자 부분이 주지로 되어 있고 권리자의 출처를 표시하는 것으로 인정되는 경우에는 그 등록상표와 유사한 후원의 지역단체상표의 상표등록출원 은 상표법 제4조 제1항 제11호를 적용한다. (2) 타인의 후원 상표와의 관계 등록된 지역단체상표보다 후에 출원된 상표로서, 그 지역단체상표와 동일 또는 유사한 문자를 포함하는 상표에 대하여는 지역단체상표가 수요자 사이에서 주지되어 있으므로 등록된 상표이기 때문에 수요자는 후원상표 문자부분에 주목하여 기억하고 거래하는 것이 적지 않을 것 이므로 원칙적으로 후원상표는 지역단체상표와 동일 또는 유사한 상표 로 처리한다.
47. 제7조의 2 209 [구체적 예] ➀ 상표법 제4조 제1항 제11호를 적용하는 예 (지정상품 동경도산의 사과 (지정상품 사과 ) 지역단체상표 東 京 사과 에 대해, 후원상표 東 京 사과 지역단체상표 東 京 사과 에 대해, 후원상표 토쿄 사과 지역단체상표 東 京 사과 에 대해, 후원상표 本 場 東 京 사과 지역단체상표 東 京 사과 에 대해, 후원상표 東 京 의 사과 지역단체상표 東 京 사과 에 대해, 후원상표 東 京 産 사과 지역단체상표 東 京 사과 에 대해 후원상표 (지정상품 동경도산의 사과 ) (지정상품 동경도산 사과 ) 지역단체상표 東 京 産 사과 에 대해, 후원상표 東 京 사과 (지정상품 동경도산의 맥주 ) (지정상품 맥주 ) 지역단체상표 東 京 맥주 에 대해, 후원상표 TOKYO BEER 지역단체상표 東 京 맥주 에 대해, 후원상표 東 京 麥 酒 지역단체상표 東 京 맥주 에 대해, 후원상표 토쿄 맥주 지역단체상표 東 京 맥주 에 대해, 후원상표 東 京 맥주 지역단체상표 東 京 맥주 에 대해, 후원상표 東 京 맥주 지역단체상표 東 京 맥주 에 대해, 후원상표 東 京 맥주구락부 ➁ 상표법 제4조 제1항 제11호를 적용하지 않는 예 (지정상품 동경도산의 사과 ) (지정상품 밀감) 지역단체상표 東 京 사과 에 대해, 후원상표 東 京 밀감 (지정상품 동경도산의 사과 지역단체상표 東 京 사과 에 대해, (지정상품 사과) 후원상표 에도 사과 (지정상품 동경도산의 맥주 ) (지정상품 맥주 ) 지역단체상표 東 京 맥주 에 대해, 후원상표 맥주 東 京 지역단체상표 東 京 맥주 에 대해, 후원상표 東 京 限 定 맥주
210 Ⅰ. 상표심사편람 47. 101. 07 지역의 명칭 과 관계되는 지정상품(지정서비스업)의 기재 지역단체상표는 그 구성상 수요자가 그 지역에서 생산되는 상품 이라든 가 그 장소에서 제공되는 서비스업 등의 인식을 쉽게 일으키게 하는 것이 므로 그 지정상품(지정서비스업)은 지역적인 한정이 필요하다고 생각된다(상 표법 제4조 제1항 제16호). 이 지역단체상표의 지정상품(지정서비스업)의 지 역적인 한정은 지역단체상표등록출원에 관련되는 상표를 사용하고 있는 상 품(서비스업)과 밀접한 관련성을 가진 지역의 명칭에 의해 판단된다. 원칙적으로는 상표중의 지역명칭과 관계에서 지역적인 한정을 하여야 하 지만 반드시 지역단체상표 중의 지역명칭과 동일한 문자에 의해 한정을 할 필요는 없다(예를 들면, 옛 국명의 경우 등). 지역적인 한정은 심사대상이 되는 지역단체상표가 상표법 제7조의2 제1항 의 요건을 충족시키고 있는 지역의 명칭과의 관계에서 적절하다고 생각되는 범위 내에서 상품의 품질(서비스업의 질)의 오인을 일으키지 않을 정도에서 한정하는 것으로 한다(상표법 제4조 제1항 제16호를 적용).
47. 제7조의 2 211 47. 101. 08 타인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표 복수의 단체가 동일 또는 유사한 상표를 사용하고 있고 그 복수의 단체 상표가 양쪽 모두 주지인 경우에는 수요자에게 혼동을 일으킬 우려가 있기 때문에 같은 경우의 통상 상표와 마찬가지로, 상표법 제4조 제1항 제10호의 규정에 의해 지역단체상표의 등록을 받을 수 없다. 단, 공동출원(명의변경을 한 경우를 포함)한 때에는 본 호의 적용은 하지 않는다. 1. 문자의 종류가 동일하지만 서체가 상위한 경우 복수의 단체가 사용하는 상표가 상위한 경우라도 그 상위가 외관상 동일시 할 수 있을 정도로서 출원상표와 동일성이 있는 경우라면 유사상표를 사용하 고 있는 복수단체가 통합하여 공동출원을 함으로써(또는 출원 후에는 공동출 원으로 명의 변경하여), 전체로서 지역단체상표등록요건을 구비한 것으로 판 단되는 경우, 이들 복수의 단체 또는 그 구성원의 업무에 관련되는 상품(서비 스업)을 표시하는 것으로 주지한 것으로 되어 인정 되는 경우도 있다. [구체적 예] 상표 東 京 小 豆 를 상품 팥 으로 갑 농업협동조합이 사용하고, 상표 東 京 小 豆 를 상품 팥 으로 을 농업협동조합이 사용하여 각각 상표법 제7조의 2 제1항의 요건을 구비하는 경우에는 상표법 제4조 제1항 제10호의 규정이 적용되지만, 지역단체상표 東 京 小 豆 로 지정상품 팥 에 대해 갑 및 을 농 업협동조합이 공동 출원하는 경우에는 등록이 인정될 수 있다. 2. 문자의 종류가 상위한 경우 복수의 단체가 사용하고 있는 상표가 각각 한자와 히라가나의 경우처럼 문자의 종류가 상위한 경우에는 이들의 상표는 각각 다른 것이기 때문에 하 나의 지역단체상표등록출원으로 할 수 없고 따라서 지역단체상표의 등록을 받을 수 없다.
212 Ⅰ. 상표심사편람 [구체적 예] 상표 東 京 小 豆 를 지정상품 팥 에 갑 농업협동조합이 사용하고 있고, 상 표 토쿄 팥 을 지정상품 팥 에 을 농업협동조합이 사용하고 있는 경우, 각 각 지역단체상표가 상표법 제7조의2 제1항의 요건을 구비하고 있어도 수요자 의 혼동을 일으키게 할 우려가 있기 때문에 상표법 제4조 제1항 제10호가 쌍 방의 지역단체상표등록출원에 적용되어 등록을 받을 수 없다.
47. 제7조의 2 213 47. 101. 09 타인의 업무와 출처의 혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부의 판단 등록된 지역단체상표는 수요자 사이에 널리 알려진 것으로 상표등록된 것 인 바, 그 주지성에 의해 상표 또는 상품(서비스업)의 동일 또는 유사한 범 위를 넘어 출처의 혼동을 일으키는 경우가 있다. 특히, 지역단체상표제도 도입의 취지는, 전국적인 주지성을 획득해가는 단 계에 있는 상표를 제3자가 편승 사용하는 행위를 배제하려는 것이기 때문에 지역단체상표에 대해 상표법 제4조 제1항 제11호의 적용이 곤란하더라도 출 처의 혼동을 일으킬 우려가 있는 상표에 대하여는 상표법 제4조 제1항 제15 호의 적용을 고려한다. 예를 들면, 아래의 경우에는 상표법 제4조 제1항 제15호를 적용한다. 상품(서비스업)이 비유사하고, 등록된 지역단체상표와 동일한 문자부분을 포함한 후원 상표에 있어서 그 지정상품이 등록된 지역단체상표의 지정상품 과의 관계에서 원자재와 그 가공품 같은 관계에 있는 경우. [구체적 예] 1) 지정상품 동경도산의 밀감 에 대해 등록된 지역단체상표 東 京 밀감, 지정상품 밀감쥬스 에 대해 후원 상표가 東 京 밀감 과육함유 ( 東 京 밀 감 의 문자부분을 포함)의 경우 2) 지정상품 동경도산의 맥주 에 대해 등록된 지역단체상표 東 京 맥주, 지정서비스업 음식물의 제공 에 대해 후원 상표가 東 京 맥주 의 문자 부분을 포함한 경우
214 Ⅰ. 상표심사편람 47. 101. 10 지역단체상표에 관련되는 단체의 구성원 지역단체상표는 자기 또는 그 구성원에 의한 상표의 사용을 등록 요건으 로 하고(상표법 제7조의 2),또 등록 후에는 상표권자인 조합 등이 정하는 바 에 의해, 그 구성원이 등록상표를 사용하는 권리를 가지므로(상표법 제31조 의 2 제1항), 불사용취소심판 등에 있어서는 그 구성원을 통상사용권자로 간 주한다(상표법 제31조의2 제3항). 그런데, 지역단체상표의 출원 중에는 전국 농업협동조합연합회 (이하 전농 이라고 한다.)가 출원인으로 된 것도 있는 바, 전농의 구성원은 개별 지방자치단체인 단위농협이며, 단위농협 조합원인 농업종사자(농가)가 구성원으로 될 수 없는 것이 아닌가, 라는 지적이 있다. 그러나, 전농의 구성원에 대하여는 아래의 기본적 고려에 의해, 지역단체 상표의 심사에서는 농업종사자(전농)도 구성원으로 취급하는 것으로 한다. 또한 전농과 같은 사정에 있는 단체에 대해서도 아래에 준하는 처리를 한다. [기본적인 고려] 1. 지역단체상표는, 단체 또는 그 구성원의 업무에 관련되는 상품 또는 서비 스업으로서의 공통의 성질을 표시하기 때문에 단체가 구성원에게 사용을 하게하는 상표이다. 2. 전농에 있어서는 그 사업을 실시함에 있어 직접구성원인 단위농협 등 뿐 만 아니라 간접구성원인 단위농협 조합원도 구성원인 조합원으로 취급되 는(농업협동조합법 제10조)바, 그 간접구성원에 관하여 연합회에서는 그 직접구성원인 회원 외의 간접구성원인 회원의 조합원인 농업자가 사업이 용에 있어 회원과 같이 취급된다. 고 되어 있다( 농림법규해설전집 농림 수산성 농림법규연구위원회편). 3. 농업자가 구성원으로 취급되는 이유는, 농업의 경영 및 기술의 향상에 관 한 지도, 조합원의 사업에 필요한 물자의 공급, 농작업의 공동화, 조합원 이 생산하는 물자의 운반 가공 저장 또는 판매 등의 사업에 있어서 이 들이 단체의 관리 하에서 단체로서의 공통의 품질을 확보하기 위하여 구
47. 제7조의 2 215 성원에게 상표 사용을 하게하는 지역단체상표의 취지에 밀접한 관계를 가 진다고 말할 수 있어, 이들 사업에 있어서는 농업자도 전농의 구성원으로 취급된다고 할 수 있다. 4. 그러므로 잠정적으로 전농에 있어서는 직접구성원인 단위농협뿐만 아니라 간접구성원인 단위농협의 조합원인 농업자도 전농의 구성원으로써 취급 한다.
216 Ⅰ. 상표심사편람 [참고 1] 농업협동조합법 (발췌) 제10조 조합은 다음 사업의 전부 또는 일부를 집행할 수 있다. 一 조합원(농업협동조합연합회에 있어서는 그 농업협동조합연합회를 직 접 또는 간접으로 구성하는 자. 다음 항 및 제4항, 제11조의 31, 제3 항 및 제5항을 제외. 아래호의 절에 있어서 같다.)을 위해 하는 사업 경영 및 기술 향상에 관한 지도 二 조합원의 사업 또는 생활에 필요한 자금의 대부 三 조합원의 저금 또는 정기예금의 수납 四 조합원의 사업 또는 생활에 필요한 물자의 공급 五 조합원의 사업 또는 생활에 필요한 공동이용시설(의료 또는 노인복지 에 관한 것을 제외.)의 설치 六 농작업의 공동화 그 외 농업 노동의 효율 증진에 관한 시설 七 농업의 목적에 제공되는 토지의 조성, 개량 혹은 관리, 농업의 목적에 제공하기위한 토지의 매도, 대부, 교환 또는 농업수리시설의 설치, 관리 八 조합원이 생산하는 물자의 운반, 가공, 저장 또는 판매 九 농촌공업에 관한시설 十 공제에 관한 시설 十 一 의료에 관한 시설 十 二 노인복지에 관한 시설 十 三 농촌 생활 및 문화의 개선에 관한 시설 十 四 조합원의 경제적 지위의 개선을 위한 단체협약의 체결 十 五 전각호의 사업에 부대하는 사업 [참고 2] 농림법규해설전집(발췌) [농림수산성 농림법규연구위원회편 : 주식회사 대성출판] 종전부터 연합회가 그 회원인 농협 조합원에 대하여 실시하는 서비스의 제공은 회원농협이 실시하는 사업을 보완한다고 하는 입장에서 실시해 왔던 바이고, 2001년 개정에서는 경제사업개혁의 일환으로서 연합회가 생산자료를 일괄발주하여 조합원에게 직접 공급하는 시스템이 확립되는 등이 고려되었 으므로 연합회에 있어서는 그 직접구성원인 회원 외에 간접 구성원 회원인 조합원 농업자가 사업이용에서 회원과 동등하게 취급되는 것을 명확히 하는 바이다.
48. 갱 신 217 48. 01 중복등록상표에 관련되는 상표권의 존속기간 갱신등록출원에 대한 처리 중복등록상표에 관련되는 상표권의 존속기간의 갱신등록출원에 대한 처리는 별지와 같이 한다. 또한 별지 Ⅱ. 2. (2)의 5.의 설명 에 있어서, 명확하게 동일인이라고 인정할 수 있는 경우 는 상표심사편람 26. 03 출원인의 동일성 인정에 관한 처리 와 같이 한다 고 기재되어 있지만, 상표심사편람의 개정에 따라 명확 하게 동일인이라고 인정할 수 있는 경우 는 상표심사편람 42.111.01. 출원인 (신청인)의 동일성 인정에 관한 처리 와 같이 한다. 로 준용한다.
218 Ⅰ. 상표심사편람 [별 지] 중복등록상표에 관련되는 상표권의 존속기간 갱신등록출원의 운용 2003년 12월 26일 상표과 상표심사기준실 방식심사과 방식심사기준실 Ⅰ. 중복등록상표에 관련되는 상표권의 존속기간의 갱신등록출원(이하 갱신 등록출원 이라고 한다)의 절차에 대하여 1. 중복등록상표에 관련되는 상표권의 존속기간의 갱신을 갱신등록 신청 또는 갱신등록출원 의 어느 쪽의 절차에 의해 실시해야 하는가는 원 칙적으로 당해절차를 실시하는 날에 있어서 상표등록원부상의 중복 상 표에 관련되는 상표권이라는 요지의 기록의 유무에 의해 판단한다. 설명 평성8년법률 제68호(이하 평성8년 개정법 이라 한다.) 부칙 제11조 제1항 에, 특례상표등록출원에 관련되는 동일 또는 유사한 서비스업에 대하여 사 용 하는 동일 또는 유사한 2이상의 등록상표가 있는 경우에는 중복등록상표 에 관련되는 상표권의 존속기간의 최초 갱신은 신상표법 제19조 제2항의 규 정에 관계없이 갱신등록출원에 의한다. 고 규정되어 있다. 그리고, 위에 기술한 부칙 제11조 제1항에 규정된 등록상표는 평성3년 통 상산업성령 제71호(상표등록령 시행규칙) 부칙 제4조의 규정에 근거해, 상표 등록원부상에는 중복상표에 관련되는 상표권이라는 요지( 중복상표 )가 기 록되어 있다. 따라서, 중복등록상표에 관련되는 상표권의 존속기간의 변경을 갱신등록 신청 또는 갱신등록출원 어느 쪽의 절차에 의해 실시해야 하는가는 갱신등 록의 절차를 실시하는 날에 해당 상표등록원부상 중복상표 의 기록유무에 의해 판단하고, 중복상표 의 기록이 있는 경우에는 갱신등록출원 의 절차 에 의해 실시한다.
48. 갱 신 219 2. 갱신등록의 출원을 하는 때에는 당해출원에 관련되는 등록상표의 사용 에 관한 자료 및 당해상표의 주지성에 관한 자료의 제출은 불필요하다. 설명 갱신등록출원에 대하여는 평성8년 개정법부칙 제13조 제1항의 규정에 근거 하여 혼동을 일으킬 우려 및 출원인과 상표권자의 일치 에 대하여 심사를 실시하는 것이고, 당해출원에 관련되는 등록상표를 사용하고 있는지 아닌지 는 심사사항이 아니다. 따라서, 갱신등록출원을 하는 때에는 그 출원에 관련되는 등록상표의 사용 에 관한 자료의 제출은 불필요하다. 또, 심사관이 당해출원에 관련되는 등록상표가 당해 출원에 관련되는 등록 상표 이외의 중복등록상표에 관련되는 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사 용권자(이하 상표권자 등 이라고 한다.)의 업무에 관련되는 서비스업과 혼 동을 일으킬 우려가 있다는 심증이 있는 경우에는 거절이유가 통지되어, 이 에 대한 의견을 진술할 때에 주지성 등에 관한 자료를 제출할 수 있기 때문 에 출원절차의 간편성 및 심사처리의 효율성을 고려하여 갱신등록출원을 할 때에는 당해 자료의 제출은 불필요하다. Ⅱ. 갱신등록출원의 심사에 대하여 1. 심사처리의 기본적 방침 1. 갱신등록출원의 심사는, 방호표장등록에 근거한 권리의 존속기간 갱신 등록출원(이하 방호갱신출원 이라고 한다.) 심사에 준하여 실시한다. 설명 갱신등록출원 및 방호갱신출원은 어느 것도 존속기간을 갱신하기 위한 출 원이고, 또한 심사내용에 있어서도 상표의 주지성 판단 및 출원인과 권리 자의 일치 판단 등의 공통되는 부분을 가지고 있기 때문에 위에 기술한 바 와 같이 처리하는 것이 적당하다. 갱신등록출원심사는 방호갱신출원과 같으며 권리의 존부가 조기에 명확하 게 되도록 통상출원에 우선하여 처리한다.
220 Ⅰ. 상표심사편람 2. 갱신등록출원심사는 원칙적으로 당해 출원에 관련되는 등록상표 이외 의 갱신등록의 출원을 기다리지 않고 처리한다. 설명 갱신등록출원의 절차기간은 상표권의 존속기간 만료 전 6월부터 만료일까 지, 또는 만료일 후 6월 이내라고 되어 있고 중복등록상표에 관련되는 각각 의 상표권은 그 존속기간의 만료일이 다른 것도 있다. 그 결과 중복등록상표 에 관련되는 각각의 상표권의 갱신등록출원일이 크게 다른 것이 있을 수 있 기 때문에, 권리 존부의 조기 명확화의 관점에서 당해출원에 관련되는 등록 상표 이외의 갱신등록의 출원을 기다리지 않고 처리한다. 2. 심사처리의 구체적 운용 (1) 평성8년 개정법 부칙 제13조 제1항 제1호에 대하여 3. 갱신등록출원에 관련되는 등록상표가 중복등록상표 중의 등록상표이외 의 등록상표에 관련되는 상표권자 등의 업무에 관련되는 서비스업과 혼동을 일으킬 우려가 있는 상표인지 아닌지 여부의 판단은 1 각 등 록상표의 주지도(주지의 정도), 2 상표의 유사성 정도, 3 서비스업의 유사성 정도, 4 거래 실정 등을 고려하여 당해출원에 관련되는 등록상 표의 지정서비스업의 거래자 및 수요자가 통상 가지는 주의력을 기준 으로 하여 종합적으로 판단한다. 설명 중복등록상표는, 상표가 동일 또는 유사하고, 지정서비스업도 동일 또는 유사한 것이기 때문에 위에 기술한 1~4의 판단요소를 고려하여 혼동을 일 으킬 우려가 있는 상표인지 여부에 대하여 판단하는 것이다. 일반적으로 상표의 주지성의 정도, 또는 상표 혹은 서비스업의 유사성 정 도가 크면 그만큼 혼동을 일으킬 가능성은 높은 것이다. 4. 갱신등록의 출원에 관련되는 등록상표의 주지도가 당해출원에 관련되 는 등록상표 이외의 중복등록상표의 주지도 보다 낮다고 인정될 수 있 는 경우, 원칙적으로 갱신등록의 출원에 관련되는 등록상표는, 당해 출 원에 관련되는 등록상표 이외의 중복등록상표에 관련되는 상표권자 등 의 업무에 관련되는 서비스업과 혼동을 일으킬 우려가 있는 것이다.
48. 갱 신 221 설명 당해출원에 관련되는 등록상표 이외의 중복등록상표의 주지도 보다 낮다 고 인정되는 경우 로는 1 갱신등록의 출원에 관련되는 등록상표가 주지도 에 있어서 당해출원에 관련되는 등록상표 이외의 중복등록상표가 현저 또는 주지의 경우, 2 갱신등록의 출원에 관련되는 등록상표가 주지이고, 당해출 원에 관련되는 등록상표 이외의 중복등록상표가 저명의 경우 등을 말한다. (아래 표 참조) 예를 들면, 중복등록상표 A, A 가 있는 경우, A 가 등록 후에 전국적 으로 지극히 저명하게 되어, 그 주지도가 A 와 크게 다른 것으로 되어 버 린 경우에 A 가 혼동을 일으킬 우려가 있는 상표로 되는 것이다. 또, 설정 등록 때에는 A, A 모두 주지였지만, 그 후 A 만이 미주지로 되어버린 경우도 같다. (참고 : 표) 갱신등록출원에 관련되는 등록상표 이외의 중복등록상표 저명 주지 미주지 갱신등록출원에 관련되는 등록상표 저명 주지 미주지 : 등록 : 거절 (2) 평성8년 개정법부칙 제13조 제1항 제2호에 대하여 5. 출원인의 성명, 명칭 또는 주소, 거주지가 상표등록원부상의 상표권자 와 상위한 때에는 본 호에 해당하는 것이다. 단, 그 상위가 음역상의 상위 등 명확하게 동일인이라고 인정할 수 있는 경우는 이에 해당하지 않는다. 설명 명확하게 동일인이라고 인정할 수 있는 경우 로는, 상표심사편람 26. 03 출원인의 동일성 인정에 관한 처리 와 같다.
222 Ⅰ. 상표심사편람 (3) 갱신등록출원이 심사계속 중에, 당해출원에 관련되는 등록상표가 중복 등록상표에서 말소된 경우에 대하여 6. 갱신등록출원이 심사계속 중에, 당해출원에 관련되는 상표권에 대하여 상표등록원부에 기록된 중복상표에 관련되는 상표권이라는 요지의 기 록이 말소된 경우에 있어서도 그 갱신등록출원에 대하여 갱신등록을 해야 한다는 요지의 사정을 한다. 단, 평성8년 개정법부칙 제13조 제1항 제2호에 해당하는 경우는 이에 해당되지 않는다. 설명 갱신등록출원일의 당해출원에 관련되는 상표권에 대하여, 상표등록원부 상 에 중복상표 의 기재가 있는 것은 당해 절차가 적합하게 되어 있는 이상, 그 출원은 각하할 수 없다. 한편, 출원 후에 중복등록상표에서 말소된 경우는 이미 중복상표등록에 의 한 문제도 해소되어 있기 때문에 평성8년 개정법부칙 제13조 제1항 제2호에 해당하는 경우를 제외하고, 갱신등록을 해야 한다는 요지의 사정을 한다. 또한, 중복등록상표에서 말소된 경우로는 상표권의 이전이나 일부 포기 등 에 의한 경우를 생각할 수 있다.
49. 상품분류전환 223 49. 01 상품분류전환 심사의 처리 상품구분은 명치32년법의 구분이후 1992년 4월 1일 국제분류에 기초를 두 기까지 4회의 개정이 실시되어 5종류가 병존하고 있기 때문에 상표권자 특 허청 그 밖의 제3자에 의한 검색 조사 등의 면에서 지극히 번잡하고, 명치 대정기의 상품구분의 권리범위가 불명확하다는 것 등 문제의 지적이 있었다. 이와 같은 지적에 관련되는 문제를 이대로 방치하면 원활한 상표제도의 운영에 커다란 지장을 초래할 우려가 있고 특히, 금후 국제분류가 변경되어 도 일체 상품분류전환을 하지 않으면 상품구분이 보다 중층적으로 병존하게 되어 상표제도에 부작용이 증대한다. 평성 8년의 상표법 개정에서는 이 같은 문제를 해소하기 위하여 일본고유 의 분류(명치32년법, 동42년법, 대정10년법 및 소화34년법의 각 구분)를 기초 로 하여 등록된 상표권의 지정상품을 국제분류에 근거한 구분으로 상품분류 전환함으로써 구분을 통일하기로 했다. 이 상품분류전환에 관한 규정은 1998년 4월 1일부터 시행되고 있다(평성8 년 개정법부칙 제1조 제3호). 1. 상품분류전환제도의 개요 상품분류전환제도는 다음과 같은 조치를 강구함에 의해 실시하는 것인바, 상품분류전환에 관한 절차흐름은 [자료1]을 참조하기 바란다. 가. 상표권자에 의한 상품분류전환의 의무 1992년 3월 31일까지 된 상표등록출원에 관련되는 상표권(구 구분아래 의 상표권)을 소유한 상표권자는, 그 상표권의 존속만료일 6월 전부터 만료일 후 1년까지의 기간에 그 상표권의 지정상품에 대하여 상품분류 전환등록신청(이하 상품분류전환등록신청 이라고 한다.)을 해야 한다 (소화34년법 상표법 부칙(이하 상부칙 이라고 한다.)제2조, 제3조). 나. 상품분류전환등록을 받아야 하는 상표권의 범위 및 상품분류전환등록 신청의 접수개시일 상품분류전환등록을 받아야 할 상표권의 범위 및 상품분류전환등록신 청의 접수개시일은 특허청장관이 상품분류전환등록 신청 및 그 심사상 황을 감안하여 지정한다. (상부칙 제2조 제2항).
224 Ⅰ. 상표심사편람 다. 상품분류전환등록신청 (1) 상품분류전환등록 신청시기 특허청장관의 접수개시일의 지정이 있으면 당해상표권을 소유한 상 표권자는 그 접수개시일 부터 기산하여 6월에 달하는 날 이후 최초 로 도래하는 상표권의 만료일 전 6월부터 만료일 후 1년까지의 사이 에 상품분류전환등록신청을 해야 한다(상부칙 제3조 제2항). 이 상품분류전환등록신청기간은 상표권의 존속기간갱신등록신청을 할 수 있는 시기와 거의 같기 때문에, 갱신등록신청과 동시에 상품 분류전환등록신청을 하는 것도 가능하다. 단, 갱신등록신청서와과 상 품분류전환등록신청서는 별도로 제출해야 한다. 상품분류전환등록신청 존속기간의 접수개시일 만료일 1년 후 6월 6월 6월 갱신등록신청기간 상품분류전환등록신청기간 단, 접수개시일 부터 기산하여 6월에 달하는 날 전에 존속기간이 만 료하는 상표권에 대하여는 다음번의 갱신등록시기(10년 후)에 상품분 류전환등록신청을 한다. 특허청장관의 지정과 상품분류전환등록신청의 시기를 일괄하여 그림 으로 표시하면 다음과 같다. 법구분 (출원일) 명치32년법 ( ~M42.10.31) 명치42년법 (M11.1~ T11.1.10) 대정10년법 (T11.1.11~ S35.3.31) 접수 개시일 평성10년 4월 1일 평성11년 4월 1일 기준으로되 는존속기간 만료일 다음번의 갱신등 록시기가 상품분 류전환등록 신청 시기로 되는 상 표권 평성10년 9월30일 평성11년 9월30일 평성12년 9월30일 금회의 갱신등록시기가 상품분류전환등록 신청시기 로 되는 상표권 소화34년법 (S35.4.1~ H4.3.31) 평성12년 4월 1일 평성3년법이후 (H4.4.1~) 개 서 대 상 외
49. 상품분류전환 225 상품분류전환등록신청시기 경과 후 6월까지 상품분류전환신청을 인정 하는 이유는 갱신등록신청만 하고 상품분류전환등록 신청을 하지 않은 자에 대하여 상품분류전환 등록을 받을 수 있다는 취지의 통지를 효율 성 있게 하여 상품분류전환을 잊는 것을 방지하기 위해서이다. 또, 상품분류전환등록 신청을 해야 하는 자가 그 책임을 물을 수 없는 사유로 상기 기간 내에 신청을 할 수 없을 때는 그 사유가 없어진 날 로부터 14일(재외자에 있어서는 2월)이내에, 상품분류전환등록 신청기 간 경과 후 6월 이내에 신청할 수 있다. (상부칙 제3조 제3항) [참 고] 특허청장관의 지정에 근거한 각 법구분의 접수 개시일에 상품분류전환등 록신청이 가능하게 되는 상표와 그 상품분류전환등록신청 시기와의 관계는 다음과 같다. 1 명치32. 42년법의 구분에 근거한 상표권 (접수개시일은 1998년 4월 1일) - 특허청고시 제4호 1997년 9월 4일부 관보 제2216호- 만료일 : 1998년 9월 30일이 만료일로 되는 것 상품분류전환등록신청기간 : 1998년 4월 1일부터 1999년 9월 30일까지 * 윗글에서 1998년 9월 30일 이후에 존속기간 만료일이 도래하는 것은 금회 상품분류전환등록신청 대상이 되고, 동년 9월 29일 이전에 존속기간 만 료일이 도래하는 것은 다음 회(10년 후)에 상품분류전환등록신청을 하게 된다. 이것은 다음의 2 및 3에 있어서도 같다. 2 대정10년법의 구분에 근거한 상표권(접수개시일은 1999년 4월 1일) - 특허청고시 제3호 1998년 9월 16일부 관보 제2467호 - 만료일 : 1999년 9월 30일이 만료일이 되는 것 상품분류전환등록신청기간 : 1999년 4월 1일부터 2000년 9월 30일까지 3 소화34년법의 구분에 근거한 상표권(접수개시일은 2000년 4월 1일) - 특허청고시 제3호 1999년 10월 13일부 관보 제2718호 - 만료일 : 2000년 9월 30일이 만료일이 되는 것 상품분류전환등록신청기간 : 2000년 4월 1일부터 2001년 9월 30일까지
226 Ⅰ. 상표심사편람 또한 상품분류전환등록신청의 접수가 개시된 상표권의 권리자 또는 당해 상표권에 대하여 선임된 대리인에 대해서는 접수개시의 2~3월 전에 상품분 류전환등록신청기간의 알림( 자료2 참조) 을, 또 갱신등록신청만 하고 상품 분류전환등록신청을 하지 않은 상표권의 권리자 또는 당해상표권에 대하여 선임된 대리인에 대해서는 신청기한인 3~4월 전에 상품분류전환등록신청기 한의 알림 을 각각 첨서에 의해 통지한다. 단, 이 통지는 어디까지나 서비스로서 하는 것으로 법적인 성격을 가지는 것은 아니다. (2) 상품분류전환등록신청서의 기재사항 상품분류전환등록 신청을 하는 자는 다음에 게재하는 사항을 기재한 신청서에 필요한 설명서를 첨부하여 특허청장관에게 제출해야 한다 (상부칙 제3조 제1항). (상품분류전환등록신청서의 양식은 자료3 참조). ⅰ) 신청자의 성명(명칭) 및 주소(거주지) ⅱ) 상표등록(방호표장등록)의 등록번호 ⅲ) 상품분류전환등록을 받으려는 지정상품 및 상표법부칙 제2조 제 1항에 규정하는 상품 및 서비스업의 구분 또, 상품분류전환등록신청서가 제출된 상표권에 대해서는 상표 등록원부의 등본 란 외에 상품분류전환등록의 신청이 있다는 취 지의 표시를 한다. 라. 사용권자 또는 질권자의 승낙 상품분류전환등록신청에 관련되는 상표권에 대하여 사용권자 또는 질 권자가 있을 때는 이들의 승낙이 필요하며, 그 승낙을 입증하는 서면 (이하 승낙서 라고 한다.)을 상품분류전환신청서에 첨부하여야 한다. (상부칙 제4조 제2항). 또 승낙서는, 상품분류전환등록신청에 대한 지정상품의 감축 유무에 관계없이 일률적으로 요구한다. 이것은 구 구분의 상표권에 관련되는 지정상품과 상품분류전환등록신 청서에 기재된 지정상품과의 동일성 여부에 대하여 상표권자와 사용 권자 등의 사이에서 그 판단을 달리 하는 경우가 생각될 수 있기 때 문이다. (승낙서의 문례에 대하여는 자료 4 참조)
49. 상품분류전환 227 마. 거절이유의 통지 상품분류전환등록신청이 되면 심사관에 의해 심사가 실시된다. 그 신 청이 다음의 어느 하나에 해당할 때는 그 신청을 한 자에 대하여 거절 이유가 통지된다(상부칙 제5조, 제6조, 제7조). ⅰ) 그 신청에 관련되는 상표권의 지정상품의 범위를 실질적으로 넘을때 ⅱ) 그 신청서의 제출일에 효력을 가진 상품 및 서비스업의 구분(상표 법 제6조 제2항이 규정하는 정령에서 정하는 상품 및 서비스업의 구분)에 따르지 않을 때 ⅲ) 그 신청을 한 자가 당해상표권의 상표권자가 아닐 때 바. 사 정 (1) 거절사정 거절이유의 통지에 대하여는 신청인은 의견서(상부칙 제7조)나 절차 보정서 (상부칙 제24조)를 제출하는 것으로 거절이유를 해소할 수 있 는 경우도 있지만, 이것의 제출에 의해서도 거절이유가 최종적으로 해소하지 않는 경우에는 거절을 한다는 취지의 사정을 실시한다(상 부칙 제6조). (2) 상품분류전환등록사정 거절이유를 발견하지 못한 경우, 혹은 의견서나 절차보정서의 제출 에 의해 거절이유가 해소된 경우에는 상품분류전환등록을 해야 한다 는 취지의 사정이 실시된다(상부칙 제8조). 사. 절차 보정 상품분류전환등록신청 등을 한 자는 사건이 심사, 심판 또는 재심에 계속되고 있는 경우에 한하여 그 보정을 할 수 있다(상부칙 제24조). 아. 상품분류전환등록 상품분류전환 등록에 의해 그 효력을 발생, 당해상표권의 지정상품을 상품분류전환한 요지의 등록은 상품분류전환등록을 해야 한다는 취지 의 사정이 있을 때에 당해 상표등록원부 중의 제1표시부(방호표장에 대한 상품분류전환은 제2표시부)에 한다. (상부칙 제12조 제1항 제2항, 제26조). 이 경우 상품분류전환등록신청서에 기재되지 않은 지정상품에 관련되 는 상표권은 등록 시에 소멸한다. (상부칙 제12조 제3항).
228 Ⅰ. 상표심사편람 등록이 있은 때는 다음 사항이 상표공보에 게재( 자료 5 참조)된다. (상부칙 제12조 제4항). 1 신청자의 성명(명칭) 및 주소(거주지) 2 등록상표의 등록번호 3 상품분류전환등록 전의 지정상품 및 상품의 구분 4 상품분류전환등록 후의 지정상품, 상품 및 서비스업의 구분 5 상표등록출원의 연월일 6 상품분류전환등록의 연월일 7 그 외 필요한 사항 자. 심 판 (1) 거절사정에 대한 심판 상품분류전환등록신청에 대하여 거절하는 취지의 사정을 받은 자는 그 사정에 불복할 때, 그 사정 등본의 송달이 있은 날로부터 30일 이 내에 심판을 청구할 수 있다(상부칙 제13조). (2) 상품분류전환등록이 다음 어느 것인가에 해당할 때는 이해관계인은 그 상품분류전환 등록을 무효로 하기위한 심판을 청구할 수 있다(상 부칙 제14조 제1항). 이 경우에 상품분류전환등록에 관련되는 지정상 품이 2이상일 때에는 지정상품마다 청구할 수 있다(동항 후단) 단, 상품분류전환등록일 부터 5년을 경과한 후에는 청구할 수 없다 (상부칙 제14조 2항). 1 그 상품분류전환등록이 신청에 관련되는 상표권의 지정상품 범위 를 실질적으로 넘을 때 2 그 상품분류전환등록이 당해 상표권자가 아닌 자의 신청에 의해 되었을 때 또, 이 상품분류전환등록의 무효심판에 있어서는 상품분류전환등록 에 관련되는 지정상품이 2이상 있어서, 그 일부의 지정상품 만이 무효이유에 해당하는 경우에는 상품분류전환등록 전부에 대하여 무효로 하는 것은 상표권자에 가혹한 것이기 때문에 그 무효이유 에 해당하는 지정상품 만이 무효로 된다. 그 외, 상품분류전환등록에 대한 심판절차에 관해서는 특허법상의 심판절차의 규정을 준용하고 있다(상부칙 제17조).
49. 상품분류전환 229 차. 상표권의 소멸 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 당해상표권은 다음에 도래하는 존속기간의 만료일에 소멸하고(상부칙 제11조), 다음번에 갱신등록신청 을 할 수 없다. 1 상품분류전환등록신청의 기간 내에 그 신청을 하지 않은 경우 2 거절사정 또는 심결이 확정된 경우 3 상품분류전환등록을 무효로 하는 취지의 심결이 확정된 경우 4 상품분류전환등록신청이 각하된 경우 카. 수 수 료 상표권자의 부담경감을 위하여 상품분류전환등록신청 등의 수수료는 부과하지 않는다. 단, 상품분류전환에 관련되는 심판(거절사정에 대한 불복심판 및 상품분류전환 등록의 무효심판)의 수수료는 징수한다. 또한, 상품분류전환등록 후에 도래하는 갱신등록의 신청 때에는 상품 분류전환등록 후의 구분수에 따라서 갱신등록료를 납부해야 한다(상제40조 제2항, 제41조의 2 제2항). 타. 기 타 심결 등에 대한 소송(상부칙 제22조), 상품분류전환에 관한 규정을 방 호표장으로 준용(상부칙 제23조), 특허법상의 기간 기일 및 절차 등에 관한 총칙적인 규정을 상품분류전환등록으로 준용(상부칙 제27조), 벌 칙의 적용(상부칙 제28~30조)등의 규정을 두고 있다. 2. 상품분류전환에 관한 심사의 실무운용 가. 부칙 제6조 제1호(지정상품의 범위를 실질적으로 넘는 경우 등)에 대 한 처리 1 상품분류전환등록을 받으려는 지정상품이 그 상품분류전환등록신 청에 관련되는 상표권의 지정상품 범위를 실질적으로 넘는 경우만 이 아니고, 상품분류전환 등록을 받으려는 지정상품이 상품 및 서 비스업의 구분에 따르지 않는 경우도 부칙 제6조 제1호에서 정하 는 부칙 제4조 제1항에 규정하는 요건을 구비하지 않을 때 에 해 당한다. 2 당해 상품 및 서비스업의 구분 은, 상품분류전환등록신청서의 제 출일에 효력을 가진 상품 및 서비스업의 구분이다.
230 Ⅰ. 상표심사편람 3 상품분류전환등록을 받으려는 지정상품이 그 상표권에 관련되는 상표등록 출원시에 존재하지 않는다고 하는 충분한 심증을 얻은 때는 상표권의 지정상품 범위를 실질적으로 넘는 것으로 거절한다. 4 위 3의 기본에 관계없이, 상품의 품질, 형상, 용도, 기능 및 당해 상품이 속하는 지정상품이 가진 상품개념과 거래의 일반적 개념을 종합적으로 감안하여, 당해 지정상품과 실절적인 동일종류라고 보 이는 경우는 당해지정상품에 속하는 것으로 처리. 단, 예를 들면, 당해 지정상품이 목제책상 처럼 특정되어 있는 경 우에, 금속제책상 까지 상품분류전환등록을 받으려는 지정상품에 속하는 것으로 처리하지 않는다. 나. 상품분류전환등록을 받으려는 상품의 보정 상품분류전환등록을 받으려는 상품에 대하여는 상품분류전환등록신청 서에 기재한 상품(절차보정서의 제출이 있는 경우에는, 당해보정 후의 상품을 포함)을 변경 또는 확대하는 보정도 인정되고 있다. 단, 상품분류전환등록신청에 관련되는 상표권의 지정상품의 범위를 실 질적으로 넘는 상품으로 보정한 때는 부칙 제6조 제1호에 해당하는 것 으로서 당해 상품분류전환등록신청을 거절한다. 다. 상품분류전환등록신청 중인 상표권이 소멸한 경우의 처리 상품분류전환등록신청 중인 상표권이 소멸한 경우(예를 들면, 존속기 간의 갱신신청이 없기 때문에 또는 갱신 신청이 각하되었기 때문에 존 속기간이 갱신되지 않고 만료된 경우, 당해상표권의 전 지정상품에 대 하여 포기, 무효 또는 취소가 있은 경우 등)에는 당해 상품분류전환등 록신청을 각하한다. 라. 상품분류전환등록신청 중인 상표권의 지정상품 일부에 대하여 포기 등 이 있는 경우의 처리 상품분류전환등록 신청 중인 상표권의 지정상품 일부에 대하여 포기, 무효 또는 취소가 있는 경우에 있어서 당해 일부 지정상품의 상품분류 전환등록을 받으려고 하는 상품과 동일하든지, 또는 포함되는 것일 때 는 상표권의 지정상품의 범위를 실질적으로 넘는 것으로서 그 상품분 류전환등록신청을 거절한다. 마. 상품분류전환 가이드라인 상품분류전환을 할 때 상표권자 및 특허청의 부담경감을 적극 도모할
49. 상품분류전환 231 필요가 있기 때문에 특허청에서는 상품분류전환제도의 시행 전에 상품 분류전환을 위한 기본적인 지침이 되는 상품분류전환 가이드라인 (구 구분의 상품과 그 상품분류전환상품 표시를 나타내는 일람표)을 작성 하여 공표하였다(1997년 9월 30일 공표). 상품분류전환등록신청의 심사에 있어서는 기본적으로는 이 상품분류전 환가이드라인에 근거한 상품분류전환등록신청서에 기재된 상품과 당해 상표권의 지정상품의 동일성을 판단하는 것이다. 상품분류전환 가이드 라인에 게재되어 있지 않은 상품이 상품분류전환등록신청서에 기재되 어 있을 때는 앞의 가.의 판단기준 및 상품분류전환가이드라인에 게재 되어 있는 관련 상품 등을 감안하여 그 상품과 당해 상표권의 지정상 품의 동일성에 대하여 개별적으로 판단한다. (사례에 대하여는 별지 참조) 3. 상품분류전환의 대상이 되는 상표권과 중복되는 상표등록출원의 처리 45. 02 4. 상품분류전환신청이 중복되지 않은 경우의 처리 45. 01에 준한다.
232 Ⅰ. 상표심사편람 [별 지] 상품분류전환 가이드라인(국제분류 제8판 대응) 에 따른 주요 처리 예 1. 상품분류전환 등록을 받으려는 지정상품의 표시 방법 상품분류전환 등록을 받으려는 지정상품의 표시(이하 상품분류전환표시 라고 한다)는 권리범위를 명확화하기 위하여 개개의 단위표시로 하는 것이 바람직하지만, 현행 구분에서 대개념 중개념 등의 개념표시에 따른 상품지 정도 인정하고 있기 때문에 상품분류전환등록을 받으려는 지정상품의 내용 범위가 명확하고 또한 상품분류전환표시로서 문제가 없는 경우에는 개념표 시에 의한 상품분류전환등록으로도 인정될 수 있다. 2. 상품분류전환표시의 구체적인 처리 예 다음의 구체적 예 중 는 상품분류전환상품 표시로서 인정되는 예이고 는 인정되지 않는 예를 나타낸다. 단 위 표 시 [예 1] 구 구분의 지정상품의 표시에서는 즉시 그 상품의 내용을 이해하기 어려운 경우 또는 실제로 적합한 상품표시가 별도로 있는 경우 (대정 10년법 구분) (상품분류전환상품표시) 제 1류 : 사리별 제 5류: 시럽제 제32류 : 시럽 제13류 : 토역청 제19류 : 아스팔트 (*주) 대정10년법 구분 제1류의 사리별 은 약제인 시럽제 이기 때문에 현행 구분 제32류 시럽 (청량음료)로의 상품분류전 환은 구 구분의 지정상품의 범위를 실질적으로 넘기 때문 에 인정될 수 없다. [예 2] 구 구분의 지정상품이 그 용도, 원재료 등의 상위에서 현행 구분의 복수 류로 분산되는 경우 (대정10년법 구분) (상품분류전환상품표시) 제 1류 : 교 제 1류 : 아교(사무용 또는 가정용인 것을 제외) 제16류 : 사무용 또는 가정용인 아교)
49. 상품분류전환 233 (소화34년법 구분) (상품분류전환상품표시) 제19류 : 우편함 제 6류 : 금속제우편함 제19류 : 석제우편함 제20류 : 우편함(금속제 또는 석제인 것을 제외) [예 3] 구 구분의 지정상품이 그 재료를 특정한 상품인 것에 대하여 현행 구분에의 상품분류전환 상품표시가 그 재료를 특정하지 않는 경우, 또는 그 재료가 변경되어 있는 경우 (소화34년법 구분) (상품분류전환상품표시) 제21류 : 포제조화 제26류 : 포제조화 제26류 : 조화 제26류 : 지제조화 제26류 : 플라스틱제 조화 [예 4] 구 구분의 지정상품이 목제이고, 상품분류전환상품 표시가 그 재료를 이용한 제품을 포함하는 경우 (대정10년법 구분) (상품분류전환상품표시) 제 50류 : 화지 제16류 : 화지 제16류 : 화지의 종이상자 및 종이봉투 제47류 : 콩 제29류 : 콩 제30류 : 볶은콩 (주) 재료와 그 재료를 이용한 제품은 다른 상품이기 때문에 재 료에서 제품으로의 상품분류전환은 인정 되지 않는다. [예 5] 상품의 품질, 형상, 용도 등에서, 구 구분의 지정상품과 실질적으로 동일 종류인 것이라고 인정되는 경우 (대정10년법 구분) (상품분류전환상품표시) 제69류 : 전화기 제 9류 : 전화기 (주) 등록당시는 회전다이얼 밖에 존재하지 않았던 전화기와 실 질적으로 동일 종류 상품으로 볼 수 있기 때문에 상품분류 전환 후의 전화기 에는 누르는 버튼다이얼식 인 것이 포 함된다.
234 Ⅰ. 상표심사편람 포괄개념 표시 [예 1] 구 구분의 지정상품(개념표시)이 현행 구분의 복수 구분에 분산하는 경우 (소화 34년법 구분) (상품분류전환 상품 표시) 제 18류 : 망류 제 6류 : 금속망 제17류 : 석면망 제22류 : 망류(금속제 또는 석면제인 것을 제외) [예 2] 구 구분의 지정상품(개념표시)에 대하여 현행 구분의 개념표시에 의 한 상품분류전환이 가능한 경우 (대정 10년법 구분) (상품분류전환상품표시) 제48류 : 연초류 제34류 : 담배 (주) 이 경우, 현행구분에서 표시(성령별표)되고 있는 코담배, 씹는담배, 종이말이담배, 절초, 엽초, 권련담배 로의 상품 분류전환도 인정된다. [예 3] 구 구분과 현행구분과의 상품표시가 동일해도 그 상품 개념이 다른 경우 (대정10년법 구분) (상품분류전환상품표시) 제 1류 : 약제 제 5류 : 약제 제 5류 : 약제(모기향 그 외의 모기구제용 훈료 일본약국의 약용비누 약용주를 제외). (주) 현행 구분의 제5류 약제 는 대정10년법 구분의 제1류 약제, 제4류 일본약국의 약용비누, 제38류 약용주 및 제67류 모기향 에서 이행하고, 또 제67류 훈료 에는 모기향 과 같은 상품으로서 모기쫓는 향, 모기 제말향 등이 포함 되어 있기 때문에 현행구분의 약제 에서 이들 상품을 전부 제외하여 그 개념표시에 의한 상품분류전환이 가능하다. [예 4] 구 구분에서 성령별표 게재의 그 외의 의 표시 상품을 상품 분류전환하는 경우
49. 상품분류전환 235 (소화34년법 구분) (상품분류전환상품표시) 제 4류 : 그 외 화장품 제3류 : 화장품(파우더 화장수 크림 연지 두발용화장품 향수류를 제외) (주) 이 케이스의 그 외의 의 표시는 어디까지나 성령 별표에 게재되어 있는 그 외의 를 의미한다. 성령 별표상 소화34년법 구분의 제4류 화장품 은 1. 파우더, 2. 화장수, 3.크림, 4. 연지, 5. 두발용 화장품, 6. 향수류, 7. 그 외의 화장품 으로 구성된 위의 그 외의 화장품 을 가리킨다. 그리고 화장품 은 전부 현행구분의 제3류 만으 로 이행되어 있기 때문에 소화34년법 구분의 제4류 그 외 의 화장품 은 윗글 상품분류전환표시와 같이 제3류 화장 품 에서 1. 파우더, 6. 향수류 의 상품을 제외하는 것으 로 상품분류전환이 가능하다..
236 Ⅰ. 상표심사편람 자료 1 상품분류전환에 관한 절차 흐름도
49. 상품분류전환 237 자료 2 상품분류전환등록신청 시기의 알림 의 엽서 우 편 엽 서 상품분류전환등록 신청시기의 알림 상표등록 제 호 존속기간만료일 년 월 일 주소 상품분류전환등록 신청시기 년 월 일부터 년 월 일까지 テ - 법 구분 명치 32년 법 상표권자 성명 주식회사 주식회사 님 님 テ 100-8915 동경도 치요타구 카스가세키3-4-3 특 허 청 특 허 청 ( 상품분류전환등록 신청기한의 알림 에 대해서도 같은 형식을 예정) [통지엽서의 송부 선순위] 1. 국내권리자의 경우 1 당해상표권에 대하여 선임되어 있는 대리인(대리인 수임계 등) 2 국내 권리자 본인(복수권리자의 경우는 전원에게 송부) 2. 재외권리자의 경우 1 당해 상표권에 대하여 선임된 대리인(대리인 수임계 등) 2 선임된 관리인(원부의 관리인) 3 등록된 최신서류(이전신청, 갱신신청, 갱신출원 등)의 대리인 4 재외권리자 본인(복수권리자인 경우는 전원에게 송부, 내용은 영문)
238 Ⅰ. 상표심사편람 자료 3 상품분류전환등록신청서 의 작성 예 상품분류전환등록신청서는 서면으로 신청하는 경우는 상표법 시행규칙 제 20조에 정한 서식 제21에 의해 작성해 주십시오. [작성 예] 서류명 상품분류전환등록신청서 정리번호 ( 제출일 년 월 일) 수신처 특허청장관 귀하 상표등록 등록번호 상표등록 제 호 상품분류전환등록을 받으려는 지정상품 및 상품, 서비스업의 구분 제 류 지정상품,, 제 류 지정상품, 상품분류전환등록신청자 식별번호 234567890 주소 또는 거주지 성명 또는 명칭 상표주식회사 (인) 또는 식별라벨 ( 국적 ) 대리인 식별번호 234567890 주소 또는 거주지 성명 또는 명칭 쇼효 니지로우 (인) 또는 식별라벨 제출물건의 목록 [상품분류전환 등록신청서 작성상의 주의사항] 1. 상표등록(방호표장등록)의 등록번호 란에 대하여, 상표등록 제 호 와 같이, 상표권의 분할이 있을 때는 상표등록 제 호의 1 과 같이, 방호표장등록일 때는 상표등록 제 호 방호 제 호 와 같이 기재한다. 2. 상품분류전환등록신청자, 대리인의 식별번호를 기재한 때는 주소(거주지) 는 생략할 수 있다.
49. 상품분류전환 239 자료 4 상품분류전환등록 신청에 관련되는 승낙서 의 작성예 승낙서는 다음 문례에 따라 작성하여 주십시오. 승 낙 서 년 월 일 상표권자 주 소 동경도 치요타구구 카스미가세키 3-4-3 명 칭 상 표 주 식 회 사 귀하 상표등록번호 상표등록 제 호 귀하(귀사)가 상기 상표권의 지정상품에 대하여 상품분류전환등록 신청 하는 것을 승낙합니다. 전용(통상) 사용권자(질권자) 주 소 동경도 치요타구 카미가세키 3-4-3 명 칭 상 표 등 록 주 식 회 사 대표자 쇼효 이치로우 (인)
240 Ⅰ. 상표심사편람 자료 5 상품분류전환 등록공보의 게재 이미지 (190) 발행국 일본국 특허청 (J P) (450) 발행일 2002년 9월 22일 공보종별 상품분류전환 등록공보 (111) 등록번호 상표등록 제1234567호 (T 1234567) 상품분류전환 등록일 2002년 7월 12일 (512) 상품분류전환등록전의 지정상품 및 상품의 구분 제 1류 화장품 (500) 상품분류전환 등록 후의 상품 및 서비스업의 구분 수 4 (511) 상품분류전환 등록 후의 지정상품 및 상품, 서비스업의 구분) 제 2류 벽지 박리제, 송근유, 다마르(damar), 매염제, 매스틱. 송지, 목재보존제 제 3류 가정용정전기방지제, 가정용 탈지제, 녹제거제 제 4류 고형윤활제 제19류 타르류 및 핏치(pitch)류 국제분류 제7판 (220) 출원일 1925년 2월 27일 상품분류전환 등록신청번호 개서 21) 2001-501234 (T2001-501234) 상품분류전환 등록신청일 2001년 4월 10일 신청자 식별번호 123456789 성명 또는 명칭 주식회사 특허제작소 주소 또는 거주지 동경도 오오다구 하네다 아사히동 11번지 1호 (740) 대리인 식별번호 987654321 변리사 성명 또는 명칭 돗쿄 지로우 법구분 평성8년법 심사관 신사 타로우 유사군 코드(참고) 제 2류 09A11, 09D01, 09G56 제19류 05D01 21) 상품분류전환
49. 상품분류전환 241 49. 02 상품분류전환등록 신청자와 등록원부와의 대조결과, 상품분류전환등록 신청자가 상표권자와 상위한 경우의 처리 1. 상품분류전환등록신청자와 등록원부와의 대조결과, 상품분류전환등록신청 자가 상표권자와 상위한 경우에는 상표법부칙 제6조 제2호의 규정에 해당 하는 요지의 거절이유를 통지한다. 2. 상품분류전환등록신청 때의 이전등록신청서 또는 등록명의인의 표시변경 (경정) 등록신청서를 제출한 취지의 상신이 있는 경우에는 등록원부조회 결과, 상품분류전환등록 신청자가 상표권자와 상위한때에도 곧바로 거절 이유를 통지하지 않고 상당한 기간(이전등록 등의 필요처리기간)을 두고 재차 등록원부를 대조하여 다음과 같이 처리한다. (1) 이전등록 등이 됐었음에도 불구하고 상품분류전환등록신청자가 상표권 자와 상위한 경우, 또는 이전등록신청서 등의 각하에 의해 이전등록 등이 되어 있지 않은 때에는 위의 1. 의 거절이유를 통지한다. (2) 이전등록 등에 의해 상품분류전환등록신청자가 상표권자와 일치한다고 인정되는 때는 위 1.의 거절이유를 통지하지 않는다. 3. 상품분류전환등록신청 후에 이전등록이 된 경우에는 이전등록 후의 상표권 자를 상품분류전환등록신청자로 하여 당해 상품분류전환등록신청의 절차를 속행한다는 취지를 통지한 후, 이전등록 후의 상표권자를 상품분류전환등 록신청자로 하여 심사를 속행한다(위1.의 거절이유는 통지하지 않는다). 4. 상품분류전환등록신청 후에 분할이전등록 또는 분할등록이 된 경우에는 분할이전 등록 또는 분할등록 전의 상표권에 대해서 된 상품분류전환등 록신청은 분할이전등록 또는 분할등록 후의 새로운 상표권자에 대해서도 역시 그 효력을 가지는 것이고 새로운 상표권에 대해서 상품분류전환등 록 신청이 된 것으로 간주하기 때문에 새로운 상표권의 상표권자를 당해 상표권의 상품분류전환등록신청자로 하여 상품분류전환등록신청의 절차 를 속행한다는 취지를 통지한 후, 새로운 상표권의 상표권자를 당해 상표 권의 상품분류전환등록신청자로 하여 심사를 속행한다(위의1. 거절이유는 통지하지 않는다).
242 Ⅰ. 상표심사편람 5. 상품분류전환등록신청 후에 등록명의인 표시변경(경정) 등록이 된 경우에 는 상품분류전환등록 신청자의 주소(거주지) 또는 성명(명칭)은 표시변경 (경정) 등록 후의 표시로 변경된 것으로 하여 그 후의 절차를 속행한다(위 의1.의 거절이유는 통지하지 않는다). 6. 위의 1.내지 3. 및 5.는 방호표장등록에 근거한 권리의 상품분류전환등록 신청에 적용한다.
85. 출원공개 243 85. 01 출원공개에 따라 공서양속을 해할 우려가 있는 상표 및 공서 양속을 해할 우려가 있는 지정 상품 또는 지정서비스업 상표법 제12조의 2 제2항 단서에서 규정하고 있는 상표공보에의 게재가 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 출원서에 기재한 상표 및 지정상품 또는 지정서비스업 으로 인정되는 것은 다음의 요건에 해당하는 것을 말한다. 1. 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표. 출원상표가 일반 세인을 기준으로 다음의 표시 구성으로 되어 있거나 또 는 그 일부가 포함되는 상표라고 인정될 때에는 공공질서 또는 선량한 풍속 을 해할 우려가 있는 상표로 처리한다. 1 외설, 비속어, 심하게 흉포한 것. 2 특정한 자의 명예를 훼손하는 것. 3 특정한 국가 또는 국민을 모욕하는 등 국제신의에 반하는 것. 4 그 밖에 사회 일반의 도덕관념에 비추어 반사회적 이라고 인정되는 것. 2. 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 지정상품 또는 지정서비스업. 지정상품 또는 지정서비스업이 다음에 표시한 것일 때는, 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 것으로 처리한다. 1 지정된 상품이 명확하게 범죄를 목적으로 한 것, 또는 지정하고 있는 서비스업을 제공함에 의해 명확히 죄를 범하는 것. 2 지정되어 있는 상품 또는 서비스업의 표시가 공공질서 또는 선량한 풍 속을 해할 우려가 있는 언어라는 것은, 위 1. 1내지 4에 해당하는 표 시 및 등록상표(지정상품 또는 지정서비스업의 표시 전체에서 볼 때 등 록상표를 표시하고 있음이 명확한 경우로 한정한다.)를 표시하고 있는 것을 말한다. 설명 출원공개제도는 실제로 상표등록출원된 내용을 출원 후 신속하게 특허청 의 공적인 간행물인 상표공보에 게재하고, 상표등록출원정보의 공시를 도모 하려는 것이기 때문에 출원된 내용은 원칙적으로 공개공보에 게재해야하지
244 Ⅰ. 상표심사편람 만, 공공질서와 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표 및 지정상품 또는 지 정서비스업에 대하여는 공개하지 않는다.(제12조의22항 단서). 즉, 출원된 것 임에도 불구하고 출원 공개하지 않는 상표 및 지정상품 또 는 지정서비스업에 대하여는 출원공개제도의 취지를 고려하여, 이를 상표공 보에 게재하여 공표하는 것 자체가 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려 가 있는 경우로 한정하는 것으로 해석된다(이 공보의 발행에 의해 어떤 법적 효과도 발생하는 것은 아니다). 위의 취지를 고려하여 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상 표 및 지정상품 또는 지정서비스업에 관한 처리를 정한다. 1. 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표에 대하여 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표인지 여부는 위의 취 지를 고려하여, 기본적으로 그 상표의 구성태양 자체에 의해 판단하는 것으 로 여기에서 공개하는 것이 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있 는 이라함은, 구체적으로 형법 제175조에 규정하는 외설적인 문자, 그림 에 해당하는 것, 심하게 흉포한 문자, 비속한 도형 또는 국가의 기본질서를 파 괴하는 반사회적인 문자 등 일반 세인을 기준으로 사회일반의 도덕관념에 비추어 반사회적인 것이 해당된다. 그러므로 그 상표의 사용에 의해 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려 가 있는 상표 또는 제4조 제1항 제7호에 해당하는 상표라도 구성태양 자체가 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 없는 상표라면 제12조의 2 제2항 단서에서 규정하는 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려 에는 해당하지 않는다. 2. 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 지정상품 또는 지정서비 스업에 대하여 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 지정상품 또는 지정서비 스업은, 그 상품이 반사회적으로 사용되는 것을 목적으로 하는 물건임이 명 확한 경우 또는 그 서비스업의 제공이 반사회적임이 명확한 경우, 즉 범죄 수단이 되는 물건 또는 범죄를 구성하는 행위로 되는 것을 말하며 이러한 상품 또는 서비스업은 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 것으 로 처리한다. 또한 지정된 상품 또는 서비스업이 위와 같은 상품 또는 서비스업에 해당 하지 않는 것이라도 그 표시에 있어서 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할
85. 출원공개 245 우려가 있는 용어가 사용(일부에 포함되어 있는 경우도 포함.)되어 있을 때 는 그 지정상품 또는 서비스업은 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 것으로 처리한다. 또, 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 것에는 등록상표(대부 분은 주지 저명한 등록상표)가 기재되어 있는 경우도 포함되지만, 이 처리 는 일반적으로는 등록상표를 기재하였다고 하여 곧 공공질서 또는 선량한 풍속을 해하는 것이라고 할 수 없지만 상품 또는 서비스업을 표시하는 보통 명칭과 같이 등록상표가 사용되고 있는 것이기 때문에 주지 저명상표의 희 석화 등의 폐해를 일으키고, 또 특허명세서 등으로 거절해 없는 등록상표를 사용하고 있는 경우도 공공질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 것으 로 처리되고 있는 점을 고려한 것이다. 단, 등록상표임을 명기한 경우에는 공공질서 또는 선량한 풍속을 해하는 것으로 처리할 필요는 없다. 또한 위에 해당하는 지정상품 또는 지정서비스업은 실체심사의 과정에서 삭제 보정 또는 적절한 다른 표시로 보정하면 등록가능하게 된다.
246 Ⅰ. 상표심사편람 85. 71 국제상표등록출원에 관련되는 지정상품 또는 지정서비스업의 번역문 작성과 공보 게재에 관한 처리 영어로 기재되어 있는 국제상표등록출원에 관련되는 지정상품 또는 지정 서비스업은 그 전부의 지정상품 또는 지정서비스에 대하여 일본어 번역문 (참고 번역으로 한다.)을 작성하여 상표공보에 게재한다. 단, 공개국제상표공보에 번역문을 게재함에 있어 번역문을 작성할 수 없는 상품 또는 서비스업이 있을 때는 당해 공보에는 당해지정상품 또는 지정서 비스업을 원문(영어)그대로 게재한다. [설명] 1. 우리나라를 영역으로 지정하는 국제등록은 국제사무국에서 당해국제등록 에 대하여 영어로 통보되어 오게 된다. 우리나라에서는 그 통보된 국제등 록을 국제상표등록출원으로 공개국제상표공보에 게재한다. 등록 후에는 국제상표공보에 게재하며 지정상품 또는 지정서비스업에 대해서는 일본어 에 의한 번역문을 작성하여 그 번역문도 참고번역으로서 영어표시와 함께 게재한다. 2. 번역문은 마드리드협정의정서에 대응하기 위한 상품 서비스업명 대역 22) 가이드라인 (상품 서비스업의 일본어 명칭과 그 영역 명칭의 리스트) 등 을 참고하여 작성한다. 또한 위의 가이드라인에 게재되어 있는 명칭과 동일한 상품 또는 서비스 업인 경우에는 원칙적으로 그에 따라 번역한다. 위에 해당하지 않는 것은 위의 가이드라인의 본서의 이용에 대하여 중 Ⅱ. 2. 번역문 작성 작업기준 의 기재사항 등을 참고하여 작성한다. 3. 단, 공개국제상표공보에 게재할 때, 신상품에 관련되는 용어 또는 오자 등 에 의해 문헌에서는 조사할 수 없는 단어가 있어 번역할 수 없는 지정상 품 또는 지정서비스업이 있는 경우, 당해 공보에는 번역을 할 수 없는 지 정상품 또는 지정서비스업임을 명확하게 판별할 수 있도록 그 지정상품 또는 지정서비스업을 원문대로 게재한다. 22) 원문과 번역문을 대조할 수 있게 나란히 나타내는 번역문
85. 출원공개 247 참고 <번역할 수 없는 경우의 공개공보 의 게재 이미지> [지정상품 또는 지정서비스업의 표시(원문)] 1 Industrial chemicals 9 Computers, Storage ereciric apparatus [번역] 1 공업용화학품 9 컴퓨터, Storage ereciric apparatus electric 의 철자를 ereciric 로 오기한 것이므로 번역할 수 없다. 참고 1. 실체심사에 있어서는 지정상품 또는 지정서비스업의 내용 및 그 범위를 확인하여 불명확한 것으로 판명된 때는 제6조 제1항의 거절이유를 통지 하여 그 내용 및 범위가 명확하게 되도록 그 지정상품 또는 지정서비스 업을 보정하게 함과 동시에 번역문을 재검토하여 적절하게 보정한다. (상세한 것은 심사편람 46. 01을 참조) 2. 지정상품 또는 지정서비스업의 번역문은 특허청의 심사에서 국제등록에 관련되는 출원에 의해 발생하는 권리 또는 국제등록에 관련되는 상표권 의 권리범위를 용이하게 파악할 수 있는 등의 편의를 도모하는 관점에서 참고 정보로 작성하는 것이다. 또한 이들의 권리범위는 국제등록부에 기재되는 상품 또는 서비스업에 의해 정해진다.
248 Ⅰ. 상표심사편람 89. 01 상표등록출원에 관한 정보제공 1. 정보제공제도의 의의 1996년 상표법개정에 의해 상표권 부여 전의 등록이의신청제도가 폐지되 고 부여 후 등록이의신청제도로 바뀌게 되어, 지금까지 부여 전 등록이의신청 제도가 수행해온, 일반인에게 심사관의 판단에 대한 의견을 개진 23) 할 기회로 서의 역할은 부여후의 상표등록이의신청제도로 인계되었다. 그러므로 이 같은 기회가 일반인에게 주어지는 일없이 상표권이라는 강력 한 권리가 발생한다는 것을 고려하면, 심사주의를 견지하는 상표심사에 있어 서는 더한층 확실한 심사의 수행이 요구되는 것이다. 따라서 지금까지 운용해 왔던 정보제공에 관한 절차를, 새롭게 상표법시행 규칙 중에 규정하는 것으로 제도화하고, 그 이용을 확대함으로써 심사의 정 확성 및 신속성의 향상을 도모함과 아울러 하자있는 상표권의 발생을 미연 에 방지토록 하였다. 정보제공제도는 심사의 정확성 및 신속성의 향상을 도모하기 위하여 유용 한 정보를 원활하게 입수하기 위한 절차로서 자리매김 되어야할 것이다. (상표법시행규칙 제19조(정보의 제공) 참조) 2. 구체적인 운용 1 정보제공자 누구 라도 정보제공을 할 수 있다. 또한 제출자 의 란에 성명 등의 기입은 생략할 수 있다. 그 경우 주소(거주지) 및 성명(명칭) 란에는 생략 이라고 기재한다. 2 정보제공의 대상이 되는 상표등록출원 정보제공은 특허청에 계속하고 있는 상표등록출원에 대해서만 대상으 로 할 수 있다. 그러므로 특허청에 계속되지 않은 상표등록출원(예를 들면 거절사정이 확정된 출원, 설정 등록된 상표권에 관련되는 출원, 취하된 출원)에 대 하여는 정보 제공할 수 없다. 제공에 관련되는 사건을 특정할 수 없는 경우에는 각하처분 대상으로 한다. 23) 주장이나 사실 따위를 밝히기 위하여 의견이나 내용을 드러내어 말하거나 글로 씀
89. 정보의 제공 249 3 제공할 수 있는 정보 그 상표등록출원에 관련되는 상표가 다음의 어느 것인가에 해당하는 요지의 정보를 제공할 수 있다. 상표법제3조 제4조 제1항 제1호, 제6호 내지 제11호, 제13호, 제15호 내지 제19호, 제7조의 2 제1항, 제8조 제2항 또는 제5항의 규정에 의해 등록 할 수 없는 것. 위에 해당하지 않는 정보가 제공된 경우 심사관은 이를 고려하지 않는다. 또, 상표법 제68조의 32(국제등록을 취소한 후의 상표등록출원의 특례) 또는 동법 제68조의33(의정서 폐기후의 상표등록출원의 특례)의 규정이 적용되는 국내출원에 대해서도, 동법 제68조의 34 제2항의 규정에 의해, 제15조 제1호 및 제2호의 규정이 적용되지 않게 되기 때문에 심사관은 이를 고려하지 않는다. 4 제출 가능한 자료 정보제공자는 제공하려고 하는 정보가 옳은 것임을 증명하기 위하여 서류 를 제출할 수 있다. 제출할 수 있는 서류 로는, 간행물 및 그 사본 또는 상표등록출원 등 의 출원서의 사본 외에 상표 사용에 관련되는 카탈로그, 팸플릿, 거래 서류의 사본 등의 증명서류가 포함된다. 단, 서류 에 해당하지 않는 것, 예를 들면 상표 사용상황을 촬영한 비 디오테이프 등은 제출할 수 없다. 5 간행물 등 제출된 서류의 처리 ⅰ) 심사관은 직권에 의한 조사에서는 파악할 수 없었던 정보로서, 객관 적으로 그 제출서류에 의해 증명하려고 하는 사실존재에 대한 확신 을 가질 수 있는 경우에 한하여 거절 이유 유무의 심사에 참고 자 료로서 채용한다. ⅱ) 심사관은 제출서류를 검토한 결과 그 상표등록출원에 대하여 거절이유 가 있는 것으로 심증을 가질 수 있는 경우에는 거절이유를 통지한다. 6 정보제공자의 제공에 관련되는 정보에 관한 석명 면접 등의 기회 정보제공자는 상표등록출원의 심사에 관련되는 당사자가 아니므로 원칙적 으로 제공된 정보에 관한 석명이나 당해 상표등록출원의 등록 가부에 관한 설명, 면접 등을 목적으로 심사관과 연락을 취하는 것은 인정되지 않는다. 또, 심사관은 정보제공자를 상표법 제77조에서 준용하는 특허법 제194 조 제1항(서류 제출 등)에서 말하는 필요한 서류, 그 외의 물건 제출을 요구하는 당사자로 할 수는 없다.
250 Ⅰ. 상표심사편람 7 정보제공자로의 피드백 제공자의 희망에 의해 정보의 이용 상황에 대하여 피드백을 실시한다. 그 내용은 ⅰ) 제공된 정보가 정보제공 전에 한 거절이유 통지에 이미 이용되었는지 ⅱ) 정보제공 후의 거절이유 통지에 이용되었는지 여부이다. (최종적 심사결과에 대하여는 피드백 할 필요는 없다.) 또한, 피드백을 희망하는 취지는 간행물 등 제출서 의 제출이유 의 란에 기재한다. 8 출원인에게 통지 정보제공이 있는 사실은 출원인에게 통지한다. 9 제공된 정보의 열람 제공된 정보는 열람에 제공한다. 10 시 행 일 상표등록출원에 대한 정보제공제도는 1997년 4월 1일부터 시행. 또한 상표법 제7조의2 제1항(추가)에 대한 정보제공제도는 2006년 4월 1일부터 시행 11 정보제공( 간행물 등 제출서 )의 양식 참고 양식 제20(상표법시행규칙 제19조 관계) 참조
89. 정보의 제공 251 참고 상표법시행규칙 양식 제20 (제19조 관계 발췌) (1999년 1월 1일 이후의 제출) 서류명 간행물 등 제출서 ( 제출일 년 월 일) 수신처 특허청장관 귀하 사건의 표시 출원번호 제출자 ( 식별번호 ) 주소 또는 거주지 성명 또는 명칭 대리인 ( 식별번호 ) 주소 또는 거주지 성명 또는 명칭 제출하는 간행물 등 제출이유 [비고] 1. 사건의 표시 란의 출원번호 에는, 상표, 국제등록제 호 같이 출원번호를 기재한다. 심판에 계속 중인 것에 대해서는, 사건의 표시 의 란에 심판번호 의 란을 만들어 불복 와 같이 심판번호를 기재하고 또한, 출원 번호 란에 출원번호를 기재한다. 2. 성명 또는 명칭 은 자연인에 있어서는 성명을 기재한다. 법인인 경 우에는 명칭을 기재하고. 성명 또는 명칭 다음에 대표자 의 란을 만들어 그 대표자의 성명을 기재한다.
252 Ⅰ. 상표심사편람 3. 제19조 제3항에서 준용하는 특허법시행규칙 제13조의2 제4항의 규정에 의해 제출자의 주소, 거주지 또는 성명, 명칭을 생략할 때는 주소 또는 거주 지 또는 성명 또는 명칭 의 란에 생략 이라고 기재한다. 4. 제출자 의 란에 기재해야할 자가 2인 이상 있는 때는 다음과 같이 란을 다시 만들어 기재한다. 제출자 ( 식별번호 ) 주소 또는 거주지 성명 또는 명칭 제출자 ( 식벌번호 ) 주소 또는 거주지 성명 또는 명칭 5. 제출 이유 의 란에는 당해 간행물 등에 의해 그 상표등록출원에 관 련되는 상표가 등록요건을 결여한 것이라는 이유를 기재한다. 6. 그 외는 양식 제2의 비고1 내지 4, 13 내지 15, 20 및 34 내지 37, 그리고 양식 10의 비고 5와 같이 한다.
89. 정보의 제공 253 89. 02 국가 혹은 지방공공단체 등 또는 공익적 사업 등을 표시하는 표장에 관한 정보제공 상표법 제4조 제1항 제6호에 관한 심사를 신속 또는 정확하게 하기 위하여 아래의 요령으로 관계되는 정보의 제공을 받는다. 제4조 제1항 다음에 게재하는 상표는, 전조의 규정에 관계없이 상표등록을 받을 수 없다. 제6호 국가 혹은 지방공공단체 또는 이들의 기관, 공익에 관한 단 체로서 영리를 목적으로 하지 않는 것 또는 공익에 관한 사 업으로 영리를 목적으로 하지 않는 것을 표시하는 표장으로 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표 1. 정보제공의 방법 국가, 지방공공단체 또는 이들 기관, 영리를 목적으로 하지 않는 공익에 관한 단체로서 상표법 제4조 제1항 제6호에 해당하는 상표라는 취지의 정보 를 제공하는 자는 서면으로 다음 사항이 명확하게 기재된 자료 등을 제출한 다(별지 문례 참조). 1 상표법 제4조 제1항 제6호에 해당하는 표장. 2 정보제공에 관련되는 표장이 상표법 제4조 제1항 제6호에 게재된 상표 라는 설명. 3 정보제공에 관련되는 표장이 저명한 것이라는 사실. 4 공익단체를 표시하는 경우에는 그 단체의 설립목적 및 조직, 인원 등. 5 공익에 관한 사업을 표시하는 표장의 경우에는 그 사업의 목적, 내용 또는 사업주체인 단체의 설립목적 및 조직, 인원 등. 2. 제출된 정보의 처리 (1) 본건 정보제공은 상표심사기준실이 접수한다. (2) 상표심사기준실은 표장의 사용상황 등 제공된 정보에 의심이 있을 경우에는 정보를 제공한 자에게 설명 또는 새로운 자료의 제공을 요구할 수 있다. (3) 상표심사기준실은 정보제공에 관련되는 표장을 심사 심판에 계속되고 있는 출원의 심사 심리에 반영시키기 위하여 심사 심판관에게 주지 도모와 함께 관계 자료를 관리토록 한다.
254 Ⅰ. 상표심사편람 [별 지] 정보 제공하는 경우의 문례 특허청 심사업무부 상표과장 앞 년 월 일 (제출자 명칭) ( 1) 책임자 성명 (담당자) 부서 담당자 성명 전화번호, FAX번호 (건 명) ( 2) (제출 이유 등을 기재한다.) ( 3) [첨부자료] ( 4) (1) 상표법 제4조 제1항 제6호에 해당하는 상표의 견본 (2) 사용에 관련되는 표장이 저명하다는 사실을 증명하는 자료 [비고] 1 [제출자 명칭]의 란에는 정보를 제출하는 단체 등의 명칭 및 당해표장에 관하여 사무취급 책임자의 직무 및 성명을 기재하고 날인한다. 그 하단에 본건에 관한 사무담당의 부서, 담당자, 전화번호 팩스번호를 기재한다. 기재예 현 대회실행위원회 위원장 쇼효 이찌로우 2 건명 에는 어떤 표장을 정보 제공하는지를 간결하게 기재한다. 기재예 대회 심벌마크(명칭 애칭 로고마크 마스코트캐릭터등)의 정보제공에 대하여 3 제출이유 등 에서는 표장을 사용하는 단체 사업의 개요, 표장의 사용 방법 기간 등, 당해 표장이 상표법 제4조 제1항 제6호에 규정하는 표 장에 해당하는 것임을 설명한다. 4 [첨부자료]에는 상표법 제4조 제1항 제6호에 해당하는 표장의 견본외에 다음의 자료를 첨부한다. 1 당해표장이 저명한 것임을 입증하는 신문기사 광고지 팸플릿 등의 자료. 2 공익단체를 표시하는 표장의 경우에는 단체의 설립목적 및 조직, 인원 등을 설명한 팸플릿. 3 공익에 관한 사업을 표시하는 표장의 경우에는 그 사업의 목적, 내용 및 사업주체로 되어 있는 단체의 설립목적 및 조직, 인원 등을 설명한 팸플릿. 4 그 외 관련되는 자료(필요한 경우에 첨부한다).
A1. 기초등록 또는 기초출원 255 A 1. 01 둘이상의 기초로 되는 상표등록 또는 상표등록출원에 관한 처리 1. 국제등록출원은 하나의 상표등록 또는 상표등록출원을 기초로 하는 경 우에 한하지 않고 둘이상의 상표 또는 상표등록출원을 기초로 할 수 있다. 2. 둘이상의 상표등록 또는 상표등록출원을 기초로 하여 국제등록출원을 하는 경우에는 그 기초로 되는 상표등록 또는 상표등록출원(이하 기 초등록 또는 기초출원 이라고 한다.)에 관련되는 모든 상표가 국제등록 출원에 관련되는 상표와 동일하고, 국제등록출원에 관련되는 각 상품 또는 서비스업은 어느 하나의 기초등록 또는 기초출원의 지정상품 또 는 지정서비스업에 포함되어야 한다. [설명] 국제등록은 본국 관청에 상표등록 또는 상표등록 출원된 상표를 전제로 실시하는 것이 기본원칙으로, 둘이상의 상표등록 또는 상표등록출원에 관련 되는 상표가 동일한 경우는 이들의 지정상품 또는 지정서비스업을 조합하여 하나의 국제등록으로 하는 것이 가능하다. 국제등록출원이 둘이상의 기초등록 또는 기초출원을 기초로 하는 경우에 는 다음의 조건을 전부 만족하는 것으로 해야 한다. 1 복수의 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 상표가 전부 동일하고, 또 그 상표와 국제등록출원에 관련되는 상표가 동일할 것. 2 국제등록출원에 관련되는 각 상품 또는 서비스업이 복수의 기초등록 또 는 기초출원의 지정상품 또는 지정서비스업에 포함되어 있을 것.
256 Ⅰ. 상표심사편람 A 2. 01 국제등록출원에 관련되는 상표와 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 상표와의 동일성에 관한 처리 1. 국제등록출원에 관련되는 상표와 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 상표와의 동일성 여부의 판단은 다음과 같다. 1 상표가 동일한지 아닌지의 판단은 엄격하게 해석하여 양 상표의 구 성 태양이 동일(서로 유사 형을 포함) 해야 한다. 2 유사한 범위라고 인정되는 상위나 불사용 취소심판에 있어서 사용으로 인정되는 사회통념상의 동일한 범위에서의 상위는 물론, 요지를 변 경하지 않는 것으로 보정이 인정되는 범위에서의 상위도 동일한 상 표로는 인정되지 않는다. 2. 상표가 동일한지 아닌지의 판단은 본국 관청이 국제등록출원에 관한 증명을 하는 때에 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 상표와 대비하 여 실시한다. 3. 국제등록출원에 관련되는 상표가 기초등록 또는 기초출원한 것과 동일 한 것으로 인정할 수 없을 때는 본국 관청은 당해 출원서를 교체하도 록 촉구한다. [설명] 1. 국제등록출원에 관련되는 상표와 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 상 표의 동일성 여부의 판단은 다음 이유에 의해 엄밀하게 해석하여 그 구 성 태양이 동일(서로 유사형도 포함) 해야 한다. 1 마드리드협정 의정서는 마드리드협정과 함께 체약국(본국)에 있어서 상 표의 보호를 다른 체약국(지정국)에도 그대로 확장한다고 하는 구상에 서 체결된 조약이다. 2 의정서 상에 두고 있는 센츄럴어테크 제도(국제등록일로 부터 5년 이내 에 기초등록 또는 기초출원이 소멸한 경우에는 국제등록도 소멸한다는 제도)도 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 상표와 국제등록에 관련되 는 상표가 동일할 것이 전제로 되는 제도이다.
A2. 국제등록출원에 관련되는 상표 257 3 국제등록 출원에 관련되는 상표가 타이프라이터, 인쇄에 의한 기재 또 는 부착 등 어떠한 수단에 의한 복제라도 괜찮은 것으로 여겨지고 있 어 출원서나 공보에 표시된 상표를 그대로 카피한 것을 붙이는 방법도 가능하므로, 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 상표와 엄밀하게 동일 한 것을 요구한다고 해도, 국제등록출원에 관련되는 상표를 표시하는 것이 곤란하다고 하는 사례는 예상할 수 없어 출원인에게 가혹하게 되 는 사태는 생기지 않는다. 4 각 지정국에서 등록된 상표를 사용하는 때에는 그 상표의 식별성에 영 향을 주지 않는 범위 내에서 경미한 변경사용이 인정되는 것이기 때문 에(파리조약 제5조 C(2)), 국제등록출원에 관련되는 상표를 기초등록 또 는 기초출원에 관련되는 상표와 엄격하게 동일한 것밖에 인정되지 않 는다고 해도 출원인에게는 가혹한 것은 아니다. 2. 상표가 동일한지 아닌지의 판단은, 국제등록출원에 관한 증명을 할 때에 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 상표와 대비하여, 그 때에 상표의 동 일성이 인정되는 것으로 족하고(의정서 제3조(1)), 그 후, 기초출원에 관련 되는 상표에 대한 보정이 있어 그 보정 후의 상표가 등록된 경우라도, 국 제등록출원에 관련되는 상표를 당해 보정에 관련되는 상표로 보정하는 것 은 인정되지 않는다. 3. 국제등록출원에 관련되는 상표가 기초등록 또는 기초출원의 상표와 동일 하다고 인정되지 않는 경우에는, 동일하다고 인정될 수 있는 상표로 교체 토록 촉구한다. 이 처리는 상표심사편람 A 2. 02 내지 A 2. 04에 대해서도 같이 적용한다.
258 Ⅰ. 상표심사편람 A 2. 02 기초등록 또는 기초출원이 입체상표인 경우, 상표의 동일성에 관한 처리 1. 입체상표에 관련되는 국제등록출원에 있어서, 그 기초등록 또는 기초출원 에 관련되는 입체상표를 표시하는 그림 또는 사진이 복수인 경우에는, 그 모두의 그림 또는 사진이 동일(전체가 동일한 축척도로 표현되어 서로 유 사한 형태로 되어 있는 것을 포함한다. 그 그림 혹은 사진의 배열은 달라 도 좋다.)해야 하므로 8cm평방의 범위 내에 기재해야 한다. 2. 국제등록출원에서 그림 또는 사진이 기초등록 또는 기초출원에 있는 것으 로, 예를 들면 다음과 같이 상위할 때는 원칙적으로 그 입체상표는 동일 한 것으로 처리하지 않는다. 1 그림 또는 사진의 매수가 같지 않다. 2 그림 또는 사진으로 표시되고 있는 구성 태양의 일부가 일치하지 않는다. 3 그림 또는 사진에 대한 일부 축척도가 상위하다. 4 그림으로 표시되어 있던 것이 사진으로 된 것, 또는 그 역으로 된 것. 3. 기초가 되는 출원이 입체상표인 경우에 있어서의 상표의 동일성 판단에 있어서는 그 입체상표의 구성 태양의 특정여부는 문제 삼지 않는다. [설명] 1. 국제등록출원에 관련되는 상표의 동일성에 대하여는 상표심사편람 A 2. 01과 같이, 본국 관청이 국제등록출원에 대하여 증명할 때에 있어서 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 상표와 그 구성 태양이 동일할 것, 또 는 전체가 동일한 축척도로 표현되어 전체로서 서로 유사한 형태로 되어 있 을 것이 필요하다. 또한 그림 또는 사진의 배열이 달라도 이에 의해 표현된 입체상표의 전체 구성 태양이 변경된 것이라고 할 수 없는 경우에는 동일한 것으로 처리한다. 2. 입체상표가 동일하지 않은 것으로 처리하는 경우로는 예를 들어 다음과 같은 경우가 해당된다.
A2. 국제등록출원에 관련되는 상표 259 1 그림 또는 사진의 매수가 같지 않다. 2 그림 또는 사진으로 표시되어 있는 구성 태양의 일부가 일치하지 않는다. <기초등록 또는 기초출원의 입체상표> <국제등록출원의 입체상표> 국제등록출원의 우측그림의 구성 태양이 기초등록 또는 기초출원의 그림과 상위하다. 3그림 또는 사진에 대한 일부의 축척도가 상위하다. <기초등록 또는 기초출원의 입체상표> <국제등록출원의 입체상표> 국제등록출원의 우측 그림이 기초등록 또는 기초출원의 그림과 축척도가 상위하다. 4 그림으로 표시되어 있던 것이 사진으로 된 것, 또는 그의 역으로 된 것. 3. 또한, 기초로 된 출원과 출원중인 상표와의 동일성 여부는 본국 관청이 국제등록출원에 대하여 증명하는 때에 기초출원의 출원서에 기재된 입체 상표라는 취지의 기재 및 등록을 받으려는 상표(그림 또는 사진)로 판단 하고, 그 출원서의 그림 또는 사진에 의해 입체상표로서의 구성 태양의 특정 여부는 문제 삼지 않는다. 그러므로, 예를 들어 기초로 되는 출원에, 입체상표를 나타내는 그림으로 서 단면도가 있는 경우에는 그 그림을 포함하여, 동일성 여부를 판단하게 된다.
260 Ⅰ. 상표심사편람 A 2. 03 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 상표가 표준문자에 의한 경우의 국제등록출원에 있어서 표준문자의 선언과 상표의 동일성에 관한 처리 1. 국제등록출원에 있어서 출원 제7 란(c) The applicant declares that he wishes the mark to be considered as a mark in standard characters. (이하 표준문 자의 선언 이라고 한다.) 에 대하여는, 기초등록 또는 기초출원에 관련되 는 상표가 표준문자인지 여부에 관계없이 출원인의 임의 기재사항으로 본 국 관청은 확인하지 않는다. 2. 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 상표가 표준문자에 의한 경우, 국제 등록출원의 원서에 기재되어 있는 상표가 상표법 제5조 제3항에 규정하는 특허청장관이 지정하는 문자 또는 그와 동등한 것으로 인정되는 구성 태 양의 문자로 기재되어 있을 때는 그 상표는 동일한 것으로 처리한다. 설명 1. 국제등록출원에 있어서 표준문자의 선언을 한 경우의 법률적 효과는 지정 된 국가의 법제에 따라야 할 것으로 해석되고, 우리나라의 상표법에 규정 한 것처럼 특허청장관이 지정하는 문자와 동일한 구성 태양(서체)의 상표 를 출원한 것으로 제한하지 않기 때문에 국제등록출원의 출원서 제7란(c) 의 표준문자의 선언은 상표의 구성 태양의 동일성 판단 등에 영향을 주 지 않는 것으로 생각된다. 또, 국제사무국에서는 표준문자의 선언의 기재 에 대하여 확인을 하지 않기 때문에 이 선언은 출원인의 의향에 따른 임 의 기재사항으로 본국 관청으로서도 확인하지 않는다. 2. 기초등록 또는 기초출원이 표준문자에 의한 상표인 경우에 상표의 동일성 여부의 판단은 기초등록 또는 기초출원의 출원서에 기재된 문자 또는 기 호로 구성되는 상표는 특허청장관이 지정하는 문자에 의해 표현되어야 하 기 때문에 원칙적으로 그 표준문자에 의한 구성 태양으로 표시된 상표와 비교하는 것이 타당하다고 생각되는바, 다음의 경우에는 상표가 동일한 것으로 처리한다.
A2. 국제등록출원에 관련되는 상표 261 1 등록 시의 상표공보(1999년 12월 이전에 발행된 것)에 기재되어 있는 상표를 첨부한 경우 이것은 상표법에 따라 표준문자의 구성 태양으로 상표공보에 게재된 것을 복사하여 출원서에 첨부한 경우에는 그 상표는 동일한 것으로 처 리한다. 2 상표법 제5조 제3항에 규정하는 특허청장관이 지정하는 문자 또는 그 와 동등한 것으로 인정되는 구성 태양의 문자로 기재된 경우(단 출원 중의 상표인 경우는 당해상표가 표준문자에 의한 상표로 인정되는 경 우에 한한다.) 출원서에 당해상표가 표준문자의 구성 태양으로 기재되는 경우, 또는 당해상표가 예를 들면 각종 명조체 등 표준문자의 구성 태양과 동등한 것이라고 인정되는 구성 태양으로 기재된 경우에는 그 상표와 동일한 것으로 처리한다. 또한, 기초로 되는 것이 출원중인 경우, 출원서에 표준문자에 의한 상표라 는 요지의 기재는 되어있지만 당해상표가 표준문자로 인정되는 구성 태양이 아닌 경우도 예상되는바, 그 같은 경우에는 그 출원은 표준문자에 의한 것으 로 처리할 수 없다. 그러므로, 이와 같은 상표를 국제등록출원의 출원서에 기재할 때는, 기초 출원의 출원서에 기재되어 있는 구성 태양과 같은 구성 태양(서로 유사한 형태를 포함)을 기재되어야 한다. ( 상표심사편람 A 2. 01)
262 Ⅰ. 상표심사편람 A 2. 04 색채를 구성요소로 하는 상표의 동일성에 관한 처리 1. 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 상표가 색채를 구성요소로 할 때는 국제등록출원에 관련되는 상표도 동일한 구성 태양이고, 색채도 동일하 게 결합되어 있어야 한다. 2. 기초등록 또는 기초출원에 있어 상표의 특징으로 색채가 주장되고 있을 때는, 국제등록출원에도 동일한 주장이 되어야 한다. 또 기초등록 또는 기초출원에는 동 주장이 되어 있지 않지만 국제등록출 원에 있어 주장되어 있을 때는 기초등록 또는 기초출원의 상표는 주장대 로 색채 또는 색채의 결합이어야 한다. 설명 국제등록출원에 관련되는 상표와 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 상 표와의 동일성에 대하여는 엄격하게 해석하여, 구성 태양이 동일해야 한다 는 생각은(상표심사편람 A2. 01 참조) 색채에 있어서도 같다. 그러므로, 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 상표가 색채를 결합하고 있 을 때는 국제등록출원에 관련되는 상표도 동일한 구성 태양이고, 색채도 동 일하게 결합되어 있어야 한다. 같은 취지에서 앞의 기초등록 또는 기초출원에서 상표의 특징으로서 색채 에 대한 주장을 할 때는 국제등록출원에도 같은 주장을 해야 한다. 또 기초등록 또는 기초출원에 있어서 색채에 대한 주장이 없지만 국제등 록출원에 있어서 그 주장이 되어 있을 때는 당해 기초등록 또는 기초출원의 상표는 주장대로 색채 또는 색채의 결합이어야 한다. (주) 기초등록 또는 기초출원의 상표와 색채만이 상위한 경우, 그 색채의 상위가 상표법 제70조에서 규정하는 등록상표에 유사한 상표에 대한 특칙 적용을 받는 것이라도, 국제등록출원에서의 상표의 동일성 판 단에 있어서는 적용하지 않는다.
A2. 국제등록출원에 관련되는 상표 263 비고 <명치42년 또는 대정10년 상표법에 근거한 착색한정 되어 있는 등록상표 를 기초로 하는 경우> 예를 들면, 대정10년 상표법 제1조 제3항에는 착색한정 이 규정되어 있고 그 규정은 현재에 있어서도 상표법 시행법 제3조 3항의 규정에 의해 유효하다. 그런데 위의 상표법에 근거한 출원서에 착색한정 을 주장하여 등록되어 있는 상표를 국제등록출원하는 경우는 다음과 같이 한다. 1 국제등록출원의 출원서 제7란 THE MARK (상표)의(a) 란에 기초등록 에 관련되는 출원서에 기재되어 있는 상표를 기재한다. 2 출원서 제8란 COLOR(s)CLAIMED (착색에 관련되는 주장)의 칸에 체크 를 한다. 3 Color or combination of colors claimed (주장에 관련되는 색채 또는 결 합)의 란에 출원서에 기재되어 있는 색채의 명칭만을 기재한다. 기재예 1 기초등록의 착색한정 의 기재 금박색, 금패와 나무의 윤곽, 녹색, 지면, 출원서의 기재예 금박색, 녹색 기재예 2 기초등록의 착색한정 의 기재 상표견본 (가), (나), (다)와 같이 출원서의 기재 예 기재방법은 예1과 같이 상표와 결합한 색채를 열거한다. 또한 흑색 한가지로 표현되는 상표로서 착색한정 의 주장을 하지 않을 때도 같이 기재한다. 4 Indication, for each color of the principal parts of the mark that are in that color(as may be required by certain designated Contracting Parties) (색채표장의 주요부분 각각의 색채표시(특정한 지정체약국이 요구하는 경우) 란에는 기재하지 않아도 된다.
264 Ⅰ. 상표심사편람 A 2. 05 국제등록출원에 관련되는 상표(라틴문자, 아라비아숫자, 로마숫자 이외의 표기)의 음역에 대한 처리 1. 국제등록출원에 관련되는 상표가 라틴문자 이외의 문자로 되거나 당해 문 자를 포함할 때는 라틴문자로 음역하고, 또 아라비아 숫자 또는 로마숫자 이외의 숫자로 표기 되거나 또는 당해 숫자를 포함할 때는 아라비아숫자로 대체하여, 각각 국제등록출원의 출원서 제9란(a) Transliteration of the mark (이하 상표의 음역 이라고 한다.)의 란에 기재되어야 한다. 2. 본국 관청은, 상표의 음역 란을 확인하여 그 기재가 잘못된 때에는 출원 인에게 기재를 촉구한다. 또 라틴문자나 아라비아숫자 또는 로마숫자 이 외의 문자 또는 숫자를 사용하고 있는 등 기재에 명확한 잘못이 있을 때 는 그 기재에 대하여 정정을 촉구한다. 단, 상표의 음역 란의 기재불비 정정은 국제등록출원일(국제등록일)에 영 향을 미치지 않도록 할 것을 고려하여 실시하고, 그 불비가 정정되지 않 는 경우에도 다른 요건을 충족시키는 한 본국 관청은 국제등록출원에 관 한 증명을 하여 국제사무국으로 송부한다. 설명 1. 국제등록출원에 관련되는 상표는, 예를 들면 일본어에 의한 문자(한자, 히 라가나문자, 가타가나문자)등 라틴문자 이외의 문자로 이루어진 경우 또 는 그 문자를 포함하는 경우에는 그 국제등록출원의 언어(우리나라의 경 우는 영어.)의 발음에 따라 음역한 것을 라틴문자로 기재해야한다. 즉, 우리나라의 경우에 음역은 영어발음에 따라 로마자에 의해 쓰게 된다. <상표의 음역 예> 1 상표 앗프루 의 음역 APPURU 2 상표 유리 의 음역 GARASU <상표의 음역으로서 인정되지 않는 예> 상표 특허청 의 음역 TOKKYOCHO CHO 의 문자에 발음기호 를 기입하고 있다.
A2. 국제등록출원에 관련되는 상표 265 또, 숫자의 표시에서 한자 숫자를 포함하는 경우에는 이를 아라비아 숫자로 바꿔 쓴 것으로 기재한다. 2. 상표의 음역 은 국제등록출원에 관련되는 출원서의 기재사항이지만 본국 관청의 증명사항은 아니기 때문에 누락 또는 불비가 있어도 국제등록일 을 확보하기 위하여 본국 관청의 증명을 하여 국제사무국으로 송부한다. 그러나 상표의 음역 의 기재에 결함이 있을 때는 국제사무국에서 출원 인 및 본국 관청 앞으로 그 결함이 통보되고 출원인은 결함의 통보를 받 고 나서 3월 이내에 그 결함을 시정하지 않으면 그 국제등록출원은 포기 한 것으로 처리된다(공통규칙11(2). (본국 관청은 상표의 음역 에 대한 결함에 의한 통보에 대해서는 특단의 조치는 하지 않는다.) 그러나, 본국 관청은 상표의 음역 기재에 관하여 국제사무국에서의 심사 를 고려하여 출원인의 편의를 도모하는 관점에서 누락한 경우 또는 명확 한 착오가 있는 경우, 국제출원일의 확보에 영향을 주지 않는 한도에서 그 시정을 촉구한다. 또 명확한 착오 에는 라틴문자(로마자) 이외의 문자 를 음역 란에 기재 하는 경우 등이 있다.
266 Ⅰ. 상표심사편람 A 2. 06 국제등록출원에 관련되는 상표의 번역에 대한 처리 1. 국제등록출원인은 국제등록하려는 상표에 대한 번역을 국제등록출원에 관 련되는 출원서 제9란(b) Translation of the mark (이하 상표의 번역 이라 고 한다.)의 란에 영어 및 라틴어 또는 쌍방의 언어로 기재할 수 있다. 2. 상표의 번역 란의 기재는 임의사항이기 때문에 본국 관청은 기재의 유무 및 그 기재내용의 정확성에 대한 확인은 하지 않는다. 설명 1. 의정서에 있어서 상표의 번역 의 기재는 의무가 아니기 때문에 임의 기 재사항이다. 기재하는 경우는 출원서 양식에 따라 영어 및 라틴어 또는 쌍방의 언어로 기재할 수 있다. 2. 본국 관청은 당해기재의 유무 또는 기재내용에 불비가 있어도 당해 출원 서에 본국 관청으로서의 증명을 하여 국제사무국으로 송부한다. 상표의 번역에 대하여 확인하지 않는 이유는 다음과 같다. 1 국제사무국은 상표의 번역 에 대한 기재의 누락 또는 그 내용의 정확 성에 대하여 확인을 하지 않는다. 2 상표의 번역 은 본국관청의 증명사항은 아니다.
A2. 국제등록출원에 관련되는 상표 267 A 2. 07 국제등록출원에 관련되는 상표의 기술에 대한 처리 1. 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 출원서에 상표에 대한 기술이 있는 경우에 국제등록출원에도 그 기술을 포함할 때는 그와 동일한 내용이 국 제등록출원의 출원서 제9란(e) Description of the mark(where a description is contained in the basic application or the basic registration (표장의 기술 (기초출원 또는 기초등록에 기술이 포함되어 있는 경우)) (이하 상표의 기술 란 이라고 한다.)에 기재되어야 한다. 또한 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 출원서의 상표에 대하여 상표법 제5조 제4항 단서의 적용이 있는 경우는 이와 동일한 내용이 국제등록출 원의 출원서에 기재되어야 한다. 예 : 제5조 제4항(1996년 개정 전의 상표법에 근거한 출원에 관련되는 등록 또는 출원은 제5조 제3항이 된다.) 단서의 적용에 의한 색채의 설명 제5조 제4항 단서의 적용에 관련되는 설명서에 기재되어 있는 내용이 문장으로 기재되어야 한다. 기재 예 상표기재 란이 백색인 경우의 예 상표 중 의 부분은 백색이다. 라고 기재한다. 2. 기초등록 또는 기초출원에 있어서 다음과 같은 사항은 상표의 기술 란 에 기재할 수 없다. 제3조 제2항의 규정이 적용된 것. 상표채택의 취지에 대한 설명. 분할 또는 변경출원에 관련되는 상표라는 것. 조기심사 조건으로 된 출원 또는 그 신청이 있는 출원에 관련되는 상 표라는 것. 또한 기초등록 또는 기초출원에 입체상표의 설명이 되어 있는 경우 또는 상표의 구성 태양에 대한 설명이 되어 있는 경우는 원칙적으로 상표의 기 술 란 에 기재할 필요는 없지만, 국제등록출원의 출원서에 당해 사항에 대하 여 기재가 되어 있을 때는 그 기재 내용이 실질적으로 동일한 것인지를 확 인 한다.
268 Ⅰ. 상표심사편람 3. 상표의 기술 란 의 기재에 대하여는, 본국 관청이 기초등록 또는 기초출 원에 있어서의 기재와의 동일성에 대한 증명을 해야 하는 사항에 포함되기 때문에, 본국 관청은 국제등록출원의 출원서에 상표에 대한 기재가 기초 등록 또는 기초출원에 관련되는 출원서에 기재되어 있는 내용과 동일한 내용으로 되어 있는지를 확인하고 내용이 동일하다고 인정되지 않을 때 는 출원인에게 정정한 출원서로 교체할 것을 촉구한다. 설명 1. 국제등록출원의 출원서의 상표의 기술 란 에 기재된 내용은 본국 관청이 기초등록 또는 기초출원에 기재되어 있는 것(출원서에 기재되어 있는 사항 에 한정하지 않고, 설명서 등에 기재된 사항도 포함된다고 해석한다.)과의 동일성을 확인하여 증명해야 할 사항에 포함되기 때문에 상표의 기술 란의 기재가 있는 경우에는 기초등록 또는 기초출원에 기재되어 있는 상표에 대한 기재와 동일한 내용이 국제등록출원의 출원서에도 기재되어야 한다. 상표에 대한 구체적인 기재에는 다음과 같은 것이 있다. 제5조 제4항 (1996년 개정 전의 상표법에 근거한 출원에 관련되는 등록 또는 출원에 대하여는 제5조 제3항) 단서에 근거한 색채의 설명 기초등록 또는 기초출원에 있어서 제5조 제4항 단서 규정의 적용을 받고 자 할 때는, 출원서에 첨부한 설명서에 상표법 제5조 제4항 단서의 적용 이 라고 기재하고 그 다음에 상표등록을 받으려고 하는 상표를 기재하고 상표 기재 란의 색채와 동일한 색채를 붙여야할 부분에 인출선을 그어 그 요지를 기재한다. 그러나, 상표의 기술 란에는"국제등록출원의 언어 words "로 기재하게 되어 있기 때문에 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 출원서에 상표법 제 5조 제4항 단서의 적용 에 대한 설명이 있을 때는 그 내용을 문장에 의해 상표기재 란과 동일한 색채를 결합한 부분 및 결합한 색채(상표기재 란과 동 일한 색채)를 간단명료하게 기재할 필요가 있다. 기재 예로서는 상표기재 란(또는 상표를 기재한 서면)이 백색 인 경우에 는 상표 중 부분은, 백색이다 (영어로 기재)와 같이 기재하는 것이 적 당하다.
A2. 국제등록출원에 관련되는 상표 269 또한 제5조 제4항 단서의 규정에 근거한 설명은 상표의 구성요소에 관련 된 기술이기 때문에 출원서 제8 란 COLOR(S)CLAIMED (색채에 관련되는 주 장)에 기재하는 것보다도 상표의 기재 란에 기재하는 것이 적절하다. [참고] 상표법에서는, 기본적으로 상표의 구성요소는 출원서에 기재한 상표에 표 시하는 것이지만, 그 색채가 대지와 같은 경우에도 같은 모양으로 기재해야 한다면, 대지 24) 와 동일한 색채를 덧붙인 부분에 대해서는 사실상 명확하지 않게 되고, 상표의 구성 태양의 확정이 곤란한 경우도 있을 수 있기 때문에 제5조 제4항 단서의 규정은 그 같은 경우에 출원인의 의사를 명확하게 하기 위한 규정이라고 해석된다. 2. 상표의 기술 란에는 ⅰ) 출원서의 양식에 제시되어 있는 것과 같은 종류나 카테고리(입체상표, 음향상표, 단체 증명 보증상표, 표준문자에 의한 상표)는 포함하지 않는다. ⅱ) 상표 사용 또는 저명성에 관한 진술 같은 기술은 포함되지 않으므로, 기초등록 또는 기초출원에 있어서 다음과 같은 사항은 상표의 기술 란에 기재할 수 없다. 1 제3조 제2항의 규정이 적용되어 사용에 의한 식별력이 인정된 등록 상표, 또는 제3조 제2항의 규정이 적용되어야 한다는 취지를 주장하 고 있는 출원에 대한 상표인 것. 2 상표채택의 취지에 대한 설명 3 분할 또는 변경출원에 관련되는 상표인 것. 4 조기심사 건으로 된 출원 또는 그 신청이 있는 출원에 관련되는 상 표인 것. 또한 상표의 기술 란에는 기초등록 또는 기초출원에 기재되어 있는 사항 으로 상표의 구성 태양에 관한 사항 또는 상표의 권리에 직접 관련되는 사 항(출원서의 다른 란에 기재토록 되어 있는 사항을 제외.)은 기재하는 것으 로 해석되기 때문에 ⅰ) 입체상표의 설명이 되어 있는 경우 ⅱ) 상표의 구성태양에 대한 설명이 되어 있는 경우 24) 사진 그림을 붙이는 두꺼운 종이
270 Ⅰ. 상표심사편람 는 원칙적으로 상표의 기술 란에 기재할 필요는 없지만, 국제등록출원의 출 원서에 해당사항에 대하여 기재되어 있을 때는 결함 있는 것으로는 하지 아 니하고, 그 기재의 동일성에 대한 확인을 하여 동일하다고 인정될 때는 당해 기재를 인정한다. 이 처리는 입체상표의 설명이 등록을 받으려고 하는 상표를 직접적으로 설명하는 것이 아니고, 당해입체상표의 구성태양을 이해할 수 있도록 참고로 하는 설명으로, 반드시 필요한 것으로는 해석되지 않지만 지정국 관청이 그 설명을 요구하는 것이라고 할 수 있으므로 출원인의 판단에 따라 기재를 인 정하기로 한다. 또, 상표의 구성태양에 대하여는 출원서 이외의 설명서, 의견서 등에 설명이 되어 있는 경우도 예상되므로 그 경우도 입체상표의 설명과 같이 처리한다. 비고 <명치42년 또는 대정10년 상표법에 근거한 착색한정 되어 있는 등록상표 를 기초로 하는 경우의 상표의 기술 란의 기재에 대하여> 착색한정 에 대한 기재가 있는 등록에 대하여, 그 색채에 대한 기재가 출 원서 제8란에 덧붙여 상표의 기재란 에도 기재되어 있는 경우는 앞의(2) 에 기술한 바와 같이 처리한다. < 방호표장 에 대하여> 상표법상 방호표장에 관련되는 등록 또는 출원을 기초로 하여 국제등록출 원을 할 수 있는데, 방호표장이라는 요지를 상표의 기술 란에 기재하는 것 에 대해서는 그 요지의 기재가 없어도 상표의 기술 란에 대한 동일성은 인 정한다. 이는 방호표장제도는 그 보호를 요구하는 상품 또는 서비스업에 그 표장을 사용하는 것이 아니기 때문에 기초등록 또는 기초출원이 방호표장 인 경우, 반드시 지정국에 의한 방호표장인 것으로 사용하는 상표에 대한 국 제등록은 인정할 수 없어 그 보호를 거절해야 하기 때문에 위와 같이 처리 한다. 3. 본국 관청은, 확인결과 기재해야할 사항이 누락되어 있을 때 또는 동일 기재로는 인정되지 않을 때는 출원인에 대하여 동일한 기재로 되도록 출 원서를 교체할 것을 촉구한다.
A3. 국제등록출원에 관련되는 상품 또는 서비스업 271 A 3. 01 국제등록출원에 관련되는 상품 또는 서비스업의 동일성에 관한 처리 1. 국제등록출원의 출원서 제10란 GOODS AND SERVICES FOR WHICH INTER- NATIONAL REGISTRATION IS SOUGHT (이하 국제등록을 구하는 상품 및 서비스업이라고 한다.)의 Goods and service (이하 상품 및 서비스업 이 라고 한다.)의 란에 기재할 수 있는 상품 또는 서비스업은 기초등록의 상 표원부(실제로 유효하게 존속하고 있는 것으로 한정.)에, 또는 기초출원의 원서(보정되어 있는 경우는 보정후의 것으로 한다.)에 기재되어 있는 지정 상품 또는 지정서비스업과 동일 또는 그 범위에 포함되어있는 것에 한정 하기 때문에 본국 관청은 당해 국제등록출원에 관련되는 상품 또는 서비 스업에 대하여 이를 확인한다. 2. 국제등록출원에 관련되는 상품 또는 서비스업은 기초등록 또는 기초출원 의 지정상품 또는 지정서비스업과 실질적으로 동일 또는 그 지정상품 혹 은 지정서비스업에 포함되는 것으로 인정되고 있을 때는 그 상품 또는 서 비스업은 동일한 것으로 인정한다. 또 그 국제등록출원에 관련되는 상품 또는 서비스업의 표시 상, 상품 또 는 서비스업이 중복하고 있는 경우에도 동일하게 인정한다. 3. 국제등록출원에 관련되는 상품 또는 서비스업의 동일성에 관한 인정에 있어 당해기초등록 또는 기초출원의 지정상품 또는 지정서비스업이 포괄 표시 인 경우의 인정은 그 기초등록 또는 기초출원의 출원시에 효력을 가지는 상품(및 서비스업)의 구분 에 따르고 필요할 경우 상표권의 지정상품의 상품분류전환을 위한 상품분류전환가이드라인 등을 참고한다. 4. 국제등록출원에 관련되는 상품 또는 서비스업의 기재에 다음의 불비가 있어 상품 또는 서비스업에 대하여 동일하다고 인정할 수 없을 때는 본국관청은 당해 출원서를 교체하도록 촉구한다. 기초등록 또는 기초출원의 지정상품 또는 지정서비스업과 비교하여 그 내용을 변경 또는 확대하고 있는 경우 상품 또는 서비스업의 기재가 불명확한 표시인 경우 또한 출원을 기초로 하는 경우, 국제등록을 받고자하는 상품 및 서비
272 Ⅰ. 상표심사편람 스업 의 기재가 기초출원의 지정상품 또는 지정서비스업의 표시와 동일 하다고 인정되는 번역으로 기재되어 있을 때는 원칙적으로 동일한 기재 라고 인정한다. 설명 1. 국제등록을 받고자하는 상품 및 서비스업 의 상품 및 서비스업 의 란에 기재할 수 있는 상품 또는 서비스업은, 기초등록 또는 기초출원의 상표원부 또는 출원서에 기재되어 있는 것과 동일한 경우 또는 그 지정상품 혹은 지정서비스업에 포함되어 있는 경우로 한정되기 때문에, 본국 관청은 국 제등록출원의 원서의 기재가 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 지정상 품 또는 지정서비스업의 기재와 동일 또는 그 지정상품, 지정서비스업에 포함되는 것인지를 확인한다. 2a. 국제등록출원으로서 출원서에 기재할 수 있는 상품 또는 서비스업은 국 제등록출원의 증명을 하는 때에 있어서 이하의 지정상품 또는 지정서비 스업과 실질적으로 동일 또는 그 범위에 포함되고 있는 상품 및 서비스 업으로 한정된다. 1 기초로 된 것이 등록상표인 경우에는 당해 등록에 관련되는 상표원부 에 등록되어 실제로 상표권으로서 유효하게 존속하고 있는 지정상품 또는 지정서비스업 2 기초로 된 것이 출원상표인 경우에는 당해 출원의 출원서에 기재되어 있는 지정상품 또는 지정서비스업(보정되어 있는 경우는 보정후의 지 정상품 또는 지정서비스업) 2b. 국제등록을 받고자하는 상품 및 서비스업 과 기초등록 또는 기초출원의 지정상품 또는 지정서비스업의 동일성에 대하여 확인을 하는 경우에는 다음과 같이 처리한다. 1 국제등록출원에 관련되는 출원서에 기재되어 있는 상품 또는 서비스업 (영어)과 기초등록 또는 기초출원의 지정상품 또는 지정서비스업(일본 어)과의 대응이 마드리드협정의정서에 대응하기 위한 상품 서비스업명 대역 가이드라인 에 게재되어 있는 것은 동일한 것으로 처리한다. 2 위의 1에 해당하지 않는 것은 위 가이드라인의 본서의 이용에 대하 여 중 Ⅱ. 2. 번역의 작성 작업 기준에 대하여 의 기재사항 등을 참고 하여 인정한다.
A3. 국제등록출원에 관련되는 상품 또는 서비스업 273 2c. 국제등록출원에 관련되는 출원서에 기재되어 있는 각 상품 또는 서비스 업이, 기초등록 또는 기초출원의 지정상품 또는 지정서비스업과 동일 또 는 그 범위에 포함될 때는 그 국제등록출원의 상품 또는 서비스업의 표 시 상, 상품 또는 서비스업이 중복하여 기재되고 있는 경우에도 그 출원 의 상품 또는 서비스업의 기재에 불비가 있는 것으로 하지 않는다. 이 처리는 국제사무국이 지정되어 있는 상품 또는 서비스업의 표시가 중 복하여 기재되어 있는 경우에도 당해 기재를 결함이 있는 것으로 처리하 지 않음을 고려한 것이다. <상품 또는 서비스업의 표시가 중복하여 있는 예> cl.9 Television receivers, telecommunication machines and apparatus. (제 9류 텔레비전 수신기, 전기통신기계기구) cl.20 Furniture, dining table. (제20류 가구, 식탁) 3. 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 지정상품 또는 지정서비스업이 포괄 표시인 경우(,, 그 외 본류에 속하는 상품 등을 포함.)의 표기 의 인정은, 그 기초등록 또는 기초출원의 출원시에 효력이 있는 상품 및 서비스업의 구분 에 따라 그 내용을 판단하여야 함을 확실하게 기술한 것 이다. 또 상품분류전환 대상으로 되어 있는 것이 기초등록인 경우에는 필 요에 따라 상표권의 지정상품의 상품분류전환을 위한 상품분류전환 가이 드라인 등을 참고로 한다. 4. 국제등록을 받고자하는 상품 및 서비스업 의 기재가 기초등록 또는 기초 출원의 지정상품 또는 지정서비스업과 비교하여 그 내용을 변경 또는 확 대하고 있는 경우나 상품 또는 서비스업의 기재가 불명확한 표시이기 때 문에 동일하다고 인정할 수 없는 경우 등, 그 기재에 불비가 있을 때는 당해 출원서의 교체를 인정, 출원인에게 시정할 것을 촉구한다. 또한, 출원을 기초로 하는 경우, 국제등록을 받고자하는 상품 및 서비스 업 의 기재가 기초출원의 지정상품 또는 지정서비스업의 표시와 실질적으로 동일하다고 인정되는 번역에 의해 기재되어 있을 때는 그 내용 및 범위의 불명확 여부에 관계없이 그 기재에 불비가 있는 것으로는 하지 않는다. 또, 기초 출원에 대하여 불명확한 지정상품 또는 지정서비스업을 명확하 게 하는 보정이, 본국관청에 의해 국제등록출원의 기재사항과 기초등록 또는 기초출원의 기재사항과 일치하고 있음이 증명되었을 때는, 그 보정 후의 지정상품 또는 지정서비스업과 대비하여 동일 여부를 판단한다.
274 Ⅰ. 상표심사편람 A 3. 02 국제등록출원에 관련되는 류의 기재에 관한 처리 1. 국제등록출원에 관련되는 출원서 제10 란 GOODS AND SERVICES FOR WHICH INTERNATIONAL REGISTRATION IS SOUGHT (국제 등록을 구하 는 상품 및 서비스업)의 Class (이하 류 라고 한다.)는, 당해 국제등록 출원의 출원시에 유효한 국제분류에 따라 기재한다. 2. 본국 관청은 다음의 경우에 해당할 때는 국제등록출원일(국제등록일)에 영향을 미치지 않도록 할 것을 고려하여 출원인에게 정정한 출원서로 교체를 촉구할 수 있다. 1 류의 번호가 기재되어 있지 않은 경우 2 출원시에 유효한 국제 분류에 의한 구분에 따르지 않은 경우 3 국제 분류의 구분 류순으로 기재되어 있지 않은 경우 단, 3만의 불비인 경우에는 정정을 촉구하지 않는다. 설명 1. 국제등록출원에 관련되는 상품 또는 서비스업은 국제 분류(니즈협정)에 의한 구분에 따르지 않으면 국제사무국은 그 국제등록출원에 대하여 결함의 통보를 하고 있으므로 통상 출원서에는 출원시에 유효한 국제분류에 따 라 상품 또는 서비스업을 기재한다. 기초등록 또는 기초출원이 1992년 3월 31일이전의 출원에 관련되는 지정 상품의 표시는 일본 독자 분류에 따른 구분에 근거하고 있기 때문에 국 제등록출원의 출원서에는 그 지정상품을 국제 분류에 따라 기재해야 한 다(참고 자료로는 상표권 지정상품의 상품분류전환를 위한 상품분류전환 가이드라인 이 있다.). 비고 당해 국제등록출원에 적용되는 국제 분류는 국제사무국이 당해 국제등록 출원을 수령한 때에 유효한 국제 분류 판에 의하는 것이므로 국제 분류의 개정의 시행이 명확한 경우는 그 시기를 고려하여 기재할 필요가 있다.
A3. 국제등록출원에 관련되는 상품 또는 서비스업 275 예 97년 1월 1일부터 제7판이 적용된 경우에 96년 12월 31일에 본국 관청 이 국제등록출원을 수령해도, 이를 국제사무국이 97년 1월 2일에 수령한다면 제7판의 적용으로 된다. 2. 류 의 기재에 대하여는, 본국 관청의 증명사항은 아니지만 출원인의 절 차상의 편의를 도모하는 관점에서 출원인에게 그 불비를 정정한 출원서로 교체를 촉구할 수 있다. 1 류의 번호가 붙어 있지 않은 경우 2 국제 분류의 류에 따라 구분되어 있지 않은 경우 3 국제 분류의 구분의 류 순으로 기재되어 있지 않은 경우 단, 3만의 불비인 경우에는 정정을 촉구하지 않는다. 이 처리는 국제 분류의 구분이 류 순으로 기재되어 있지 않은 때는 국제사무국이 직권 으로 시정하는 것이므로 3만의 불비인 경우는 출원인에게 정정을 촉 구할 필요가 없기 때문이다. 또, 본국관청은 위의 게재된 불비의 정정을 출원인에게 촉구하는 경우, 국 제등록출원일(국제등록일)에 영향을 미치지 않도록 할 것을 전제로 실시하고 최종적으로 그 불비가 시정되지 않아도 출원서를 국제사무국으로 송부한다.
276 Ⅰ. 상표심사편람 A 3. 03 국제등록을 받고자하는 상품 및 서비스업의 기재에 관하여 국제사무국으로부터 결함의 통보가 있는 경우의 처리 본국관청이 국제등록출원에 관련되는 출원서 제10란 GOODS AND ERVICES FOR WHICH INTERNATIONAL REGISTRATION IS SOUGHT (이하 국제등록을 받고자하는 상품 및 서비스업 이라고 한다.)에 관하여, ⅰ) 상품 및 서비스업의 분류에 관한 결함(공통규칙12의 규정에 근거한 통 보) 또는 ⅱ) 상품 및 서비스업의 표시에 관한 결함(공통규칙13의 규정에 근거한 통 보)의 통보를 받은 경우의 절차는 원칙적으로 다음과 같다. 1 결함통보에 관한 업무는 국제상표출원실이 실시한다. 단, 그 통보에 대하여 결함의 시정 또는 의견을 기술하기 위한 서면 RESPONSE TO THE IRREGULARITY NOTICE CONCERNING THE INTERNATIONAL APPLICATION (이하 결함시정서 라고 한다)의 작성에 관한 사항은 국제상표출원실의 의뢰에 의해 국제상표 등록출원심사실이 실시한다. 2 국제상표등록출원심사실의 담당심사관은 국제사무국으로 결함 시정 서를 제출할지 여부의 결정 또는 제출할 결함시정서의 작성에 대하 여는 원칙적으로 당해 국제등록출원의 출원인에게 국제사무국이 지 적하는 결함 등(제안 등을 포함)에 있어서 지적 또는 제안되어 있는 사항에 관하여 결함을 시정하기위한 지정상품 또는 지정서비스업에 관한 설명 또는 의견 등을 기술한 서면(이하 결함지적사항설명서 라고 한다.)의 제출을 요구할 수 있다. 또한, 출원인에게 결함지적사항설명서 의 제출을 요구할 때는 상당 기간을 지정하여 실시하고 경우에 따라서는 전화, 면접 등을 병행하 여 활용한다. 3 심사관은 출원인이 제출한 결함지적사항설명서 -자발적으로 제출된 의견서 등을 포함-(이하 결함지적사항설명서 등 이라고 한다.)가 있 는 경우는 그 내용을 감안하여 국제사무국으로 결함시정서를 제출할 지 여부의 결정 또는 국제사무국으로 제출할 결함시정서를 작성 하 여 그 문서를 국제상표출원실로 송부한다. 4 국제상표출원실은 국제사무국에 제출한 결함시정서 서면의 사본을 출원인에게도 송부한다.
A3. 국제등록출원에 관련되는 상품 또는 서비스업 277 설명 본국관청이 국제등록출원에 관련되는 국제등록을 받고자하는 상품 및 서 비스업 의 기재사항에 관한 결함통보를 받은 경우의 절차는 원칙적으로 다 음과 같이 하는 것이 적당하다. 1. 공통규칙12에 근거한 상품 및 서비스업의 분류에 관한 결함 의 통보 또는 공통규칙 13에 근거한 상품 및 서비스업 표시에 관한 결함 의 통보는 상 품 또는 서비스업의 내용 및 범위, 또는 국제 분류에 의한 소속 구분에 관한 사항이고, 이에 대한 결함 시정을 위한 서면(결함시정서)작성 등은 관계되는 전문적 지식을 요구하는 것이므로 그 서면 작성에 관한 사항은 심사관이 처리하는 것이 적당하다. 그러므로 국제상표출원실은 국제사무국으로부터 당해 결함통보가 있을때 는 국제상표등록출원심사실에 국제사무국으로 제출하는 결함시정서 작성 을 의뢰한다. 2. 결함통보에 대한 결함시정서 작성에 관한 업무는 다음과 같다. ⅰ) 결함시정서의 제출여부의 결정 ⅱ) 결함시정서의 작성 ⅲ) 출원인에 대하여 결함통보에 관한 사항에 대한 설명 또는 의견을 기술 한 서면의 제출지시 ⅳ) 결함통보내용에 관한 국제사무국으로의 문의 ⅴ) 그밖에 필요한 서면의 작성에 관한 조사 등 당해 결함통보는 국제등록을 받고자하는 상품 및 서비스업의 범위, 구분의 증가(추가수수료의 지불을 동반)등, 출원인에 대해 중요한 사항이 포함되어 있음을 고려하여 당해 결함통보가 있을 때는 원칙적으로 출원인에게 그 결 함통보에 관한 사항의 설명 또는 의견을 기술한 서면(결함지적사항설명서 등)의 제출을 요구하고, 제출된 결함지적사항설명서 등의 내용을 감안하여 국제사무국으로 결함시정서 등의 제출 여부의 결정, 결함시정서의 작성 등을 하는 것이 필요하다. 출원인에게 결함통보내용에 대한 결함지적사항설명서 등의 제출을 요구할 때에는 국제사무국으로의 결함시정서 제출기한을 고려하여 적절한 기간을 지정한다.
278 Ⅰ. 상표심사편람 결함지적사항설명서 등의 제출기간은 3주간(연장 없음)으로 한다. 이 기간은 국제사무국으로의 결함시정서의 송부가 통보수령 후 2월 정도 를 목표로 하고 있음을 고려한 것이다. 또한, 출원인의 설명 또는 의견 등을 효율적으로 파악하기 위하여 전화, 면접 등을 병행하여 활용한다. 3. 심사관은, 출원인이 제출한 결함지적사항설명서 등이 있을 경우는 제출된 설명서 등에 기재된 내용을 감안하여 국제사무국으로 결함시정서의 제출 여부를 결정 또는 결함시정서의 작성을 한다. 국제사무국으로의 결함시정서 제출 시기는 통보수령 후 2월 이내를 목표 로 한다. 국제사무국으로의 결함시정서 제출기간은 3월 이내로 되어 있지만 2월 을 넘으면 국제사무국으로부터 재통고가 될 가능성이 있다. 4. 국제상표등록출원심사실이 작성한 결함시정서는, 국제상표출원실이 국제 사무국으로 송부함과 함께 그 결함시정서의 사본을 출원인에게도 송부한다. 이것은 국제사무국은 본국관청이 제출한 결함시정서로 결함을 시정시키기 위한 최종 판단을 하는 것으로 상품 또는 서비스업의 표시, 구분수의 추가(구 분수에 추가가 있는 경우는 추가수수료의 지불이 필요하다. 그 추가수수료를 납부하지 않을 때는 그 국제등록출원은 포기한 것으로 간주한다) 등 출원인 에게 중요한 사항이 포함되어 있으므로 본국관청 업무의 투명성을 확보하기 위하여 사무국으로 제출한 결함시정서의 사본을 출원인에게 송부하는 것이 적당하다고 판단되기 때문이다(유사절차로서, 본국관청은 국제사무국으로 송 부하는 출원서의 사본을 당해 출원인에게 송부한다(제68조의 2 제3항).). 비고 국제사무국으로부터 상품 또는 서비스업의 분류 또는 표시에 관한 결함 통보를 받은 경우 본국관청에서의 절차흐름은 별지와 같다. [참 고] 1. 상품 또는 서비스업의 분류 또는 표시에 관한 결함통보에 대하여 국제등록출원에 있어서 국제등록을 받고자하는 상품 또는 서비스업 에는 국제 분류에 따라 Class (류) 및[Goods and services](상품 및 서비스업)을 기
A3. 국제등록출원에 관련되는 상품 또는 서비스업 279 재하도록 되어 있고, 국제사무국은 그들의 기재에 대하여, 예를 들면 아래와 같은 결함이 있을 때는 ⅰ)은 공통규칙12, ⅱ)는 공통규칙 13에 근거, 본국관 청에 통보함과 동시에 출원인에게도 같은 통지를 한다. ⅰ) 상품 및 서비스업의 분류에 관한 결함 ⅱ) 상품 및 서비스업의 표시에 관한 결함 결함통보에 관한 절차의 개략은 다음과 같다. 1 상품 및 서비스업의 분류에 관한 결함 은 국제등록을 구하는 상품 및 서비스업이 예를 들면 다음과 같은 경우 등, 공통규칙9(4)(a)(xiii)의 요 건을 충족시키지 않을 때는 결함이 있는 것이다. 국제 분류(니스협정)에 따라 기재되어 있는 경우 류의 기재가 없는 경우 2 상품 및 서비스업의 표시에 관한 결함 에 대하여는 지정한 상품 또는 서비스업의 표시가 예를 들면 다음과 같은 경우 등일 때는 결함이 있 는 것이다. 지극히 애매하여 불명확 어학적으로 불명확한 용어에 의한 경우 3 상품 및 서비스업의 분류에 관한 결함 의 통보에는 결함의 내용 및 표시의 수정 혹은 삭제의 제한, 구분이 추가되어 있는 경우는 추가 수 수료 액이 표시된다. 또 상품 및 서비스업의 표시에 관한 결함 에는 결함의 내용 및 대표 로 되는 명칭, 명칭의 삭제제안을 포함. 4 위 결함의 통보에 대하여 본국관청은 국제사무국이 통보한 날부터 3월 이내에 국제사무국에 결함시정서 를 제출할 수 있지만 반드시 제출해 야만 한다는 의무는 없다. 또한 국제사무국에 결함을 시정하기 위한 서면의 제출을 할 수 있는 것은 본국관청만이다. 5 출원인에게는 본국관청에 통보된 내용과 같은 것이 통보된다. 그 통보 에는 구분의 수가 추가되어 있는 경우, 추가수수료의 지불통보도 포함 되어 있다.
280 Ⅰ. 상표심사편람 2. 결함의 시정에 대하여 1 상품 및 서비스업의 분류에 관한 결함 에 대하여는 최종적으로 본국 관청의 결함시정서를 고려하여 국제사무국이 결정한다. 이에 대하여 본국관청은 국제 등록된 분류에 대하여 불복을 제기할 수 없다. (의정서 3조(2)). 2 상품 및 서비스업의 표시에 관한 결함 에 대하여는 본국관청이 소정 의 기간 내에 국제사무국이 수리할 수 있는 제안을 제출할 수 없는 경 우, 두 가지 방법이 있다. 본국관청이 용어를 분류해야 한다고 생각하 는 류를 특정한다면, 국제사무국은 국제출원에 표시한 것처럼 국제등록 안에 용어를 포함시키는 것으로 한다. 단, 당해 용어에 대하여 의견을 부가한다. 그러나 류를 특정하지 않았다면, 국제사무국은 용어를 삭제 하여 적절하게 본국관청으로 통보하여 또한 출원인에게 통지한다.
A3. 국제등록출원에 관련되는 상품 또는 서비스업 281 별지 상품 서비스업 또는 분류에 관한 결함 통보를 받은 경우의 절차도
282 Ⅰ. 상표심사편람 A 8. 01 기초등록 또는 기초출원에 관련되는 지정상품 또는 지정서비스업의 전부 혹은 일부가 삭감된 경우에 있어서의 국제사무국으로의 통보 본국관청은 기초등록 또는 기초출원에 대하여 의정서 제6조(3)의 규정 에 관련하는 사실 및 결정이 있을 때는 그 취지를 국제사무국으로 통보 한다. (의정서6조(4). (말하자면 센츄럴어텍 으로서의 효과를 발생한다.) 센츄럴어텍의 대상으로 되는 기초등록 또는 기초출원의 사실과 국제 사무국으로의 통보 시기는 별지와 같다. 설명 1. 의정서에서는 제6조(3)의 실시를 위하여 동조(4)에서, 본국관청은 (3)의 규 정에 근거한 사실 및 결정이 있을 때는 국제사무국으로 통보하도록 규정 하고 있다. 그 통보는 당해 국제등록 번호, 명의인의 성명 또는 명칭, 기초등록 또는 기초출원에 영향을 주는 사실 및 그 결정, 그 사실 및 결정이 유효 로 된 날짜 등을 공통규칙22(1)(a)에 따라 한다. 2. 본국에서 보호를 받지 않는 경우에는 본국관청은 공통규칙22(1)(a)에 근거 하여 다음과 같이 국제사무국으로 통보한다. ⅰ) 국제등록일로부터 5년의 기간이 만료하기 전에 기초등록 또는 기초출 원에 관련되는 지정상품 또는 지정서비스업의 전부 또는 일부가 삭제 되어 그것이 확정한 때는 통보한다. ⅱ) 국제등록일로부터 5년의 기간 만료 전에 의정서 제6조(3)(ⅰ) 내지(ⅲ) 의 절차가 개시된 경우에 있어, 5년의 기간 만료 전에 최종결정에 이 르지 않은 경우는 그 사실을 5년의 기간이 경과하는 때에 통보한다. ⅲ) 위 ⅱ)에 해당하는 경우, 5년의 기간 만료 후 최종결정에 이른 때는 그 취지를 통보한다. ⅳ) 출원인 또는 상표권자 등에 의해 위 ⅲ)에 해당하는 절차의 대상이 되 는 기초등록 또는 기초출원이 취하 또는 포기된 경우에는 ⅲ)의 경우 와 같이 통보한다.
A8. 국제사무국에의 통보 283 3. 센츄럴어텍의 대상으로 되는 기초등록 또는 기초출원의 사실과 국제사무 국으로의 통보 시기는 별지와 같다. [참고] 기초등록 또는 기초출원의 삭감에 대하여 의정서 제6조(3)에서는, 국제등록일로부터 5년의 기간 만료 전에, 기초출원 이 거절, 취하, 포기 등에 의해 소멸한 것이 확정된 때, 또는 기초등록(기초 출원으로 되어 있던 것이 등록된 것을 포함.)이 취소, 무효의 결정, 포기, 권 리기간의 만료 등에 의해 당해 상표권이 소멸한 것이 확정된 때는 당해 소 멸한 지정상품 또는 지정서비스업의 범위에 대하여 국제등록을 주장할 수 없다고 규정하고 있다. 이 규정은 기초등록 또는 기초출원에 대한 국제등록의 종속성, 즉 본국에 있어서 보호를 받지 못하게 된 경우에는 국제등록에 의한 보호를 주장할 수 없다 는 말하자면 센츄럴어텍 에 의한 효과를 규정하고 있는 것이다. 또, 동 규정은 국제등록일로부터 5년의 기간 만료 전에 기초등록 또는 기 초출원에 대하여 국제등록일로부터 5년의 기간 전에 그 효과를 다투는 등의 절차이다. ⅰ) 기초출원의 효과를 부인하는 결정에 대한 불복 신청 ⅱ) 기초출원의 취하를 요구하는 신청 또는 기초출원에 의한 등록 혹은 기 초등록의 말소, 취소 혹은 무효를 요구하는 신청 ⅲ) 기초출원에 대한 이의신청 이들이 개시되어 5년의 기간 만료 후에 보호 효과를 잃게 하는 확정적인 결정이 실시된 경우에 있어서도 국제등록의 효과는 잃는 것이다. 더욱이, 위ⅰ) 또는 ⅲ)의 절차 중에 기초출원, 기초등록이 출원인으로부터 자발적으로 취하 또는 포기된 경우에도 동일하게 국제등록의 효과는 상실된다. 단, 국제등록명의인의 변경은 종속효과에는 영향이 없다. 위ⅰ) 또는 ⅲ)에 게재된 절차를 5년의 기간 만료 후에 최종 결정된 경 우도 포함한 것은 그 절차가 장기화하여 5년 이내에 보호효과가 상실 되지 않는 것으로 국제등록의 효과가 종속하여 상실되는 것을 면하는 것을 인정하지 않는 것이고, 또 권리자 자신이 그 기초등록 또는 기초 출원을 취하 또는 포기한 경우도 센츄럴어텍의 대상으로 하고 있는 것 도 동 취지에 의한 것이다.
284 Ⅰ. 상표심사편람 별 지 기초등록 또는 기초출원에 있어서 대상으로 되는 사실과 국제사무국으로의 통보시기에 대하여 대상으로 되는 사실 출원에 관련되는 지정상 품 또는 지정서비스업의 범위를 감축하는 보정 분할출원에 동반하 는 감축보정 또는 오기의 정정 혹은 기재를 명확하게 하 기 위한 보정은 포 함되지 않는다 등록료 납부와 동시에 제출되는 구분단위의 감축보정 거절하는 요지의 사정 국제사무국으로의 통보시기 5년 이내의 통보 감축하는 보정에 관련되는 출원의 등록 사정(등록심결)의 확정이 5년 이내일 때는 통보한다. 제출된 보정서에 근거한 설정등록이 5년 이내일 때는 통보한다. 거절사정의 확정이 5년 이내일 때는 통 보한다. 5년 경과후의 통보 거절사정에 대한 불복 심판의 청구(44조) 무효심판의 청구 (46조,68조 4항, 8년 부 칙8조, 동9조) 취소심판의 청구 (50조, 51조, 52조의 2, 53조, 53조의 2) 등록이의 신청 (43조의 2, 68조 4항) 심판청구 또는 등록 이의신청이5년 이 내에 된 경우에 있어서 1 지정상품 또는 지정서비스업이 감축 보정된 출원의 등록심결, 출원을 거절 하는 심결 또는 등록을 무효로 하는 (취소) 요지의 심결(결정)의 확정으로 부터 5년 이내일 때는 통보한다. 또는 2 출원을 거절하는 또는 등록을 무효로 하는(취소) 요지의 심결(결정)의 확정 이 5년 이내로 안 될 때는 5년의 기간 경과 후, 신속하게 심판청구(등록 이 의신청)가 있는 요지를 통보한다. 좌기2의 경우에 있어 당해 심판의 청구(등록이의 신 청)에 대한 심결 (결정)이 확정된 때는 통보한다. 또한, 계쟁 중으로 당해 심판청구의 취하, 당해출원의 취하 또는 지정상 품 또는 지정서비 스업을 감축 하는 보정 또는 당해 등 록의 포기가 있는 때에는 그 내용이 통보에 포함된다.
A8. 국제사무국에의 통보 285 존속기간 만료에 의한 상표권의 소멸(갱신이 되지 않은 등록) 존속기간의 만료에 의해 당해 상표권의 소멸(갱신이 되지 않음)부터 5년이내에 있는 때는 통보한다. 또한, 갱신된 것의 확정은 존속기간 만료 후 1년(배액 납부 의 기간 +자기의 책임이 아닌 사유에 의한 기간)으로 되지만, 존속기간의 만 료일부터 5년 이내일 때는 확정 후 통보 한다. 등록료의 분할납부에 의해 전반의 기간 경 과 후 권리가 소멸 후기분 등록료 미납에 의한 상표권의 소멸이 5년 이내일 때는 통보한다. 출원절차의 각하 출원절차의 각하 확정이 5년 이내 일 때는 통보한다. 출원의 취하, 포기, 간주취하를 제외 출원의 취하 또는 포기가 5년 이내 일 때는 통보한다. 보정각하 후의 신출원 에 의해 취하된 것으로 간주된 출원 보정각하후의 신출원으로 인정된 때는 그 원출원(기초출원으로 되어 있는)이 취하된 것으로 간주된 날로부터 5년 이 내일 때는 통보한다. 상표권의 포기(일부 포기를 포함) 상표권에 대하여 포기된 상표원부로의 등록이 5년 이내일 때 통보한다. 방호표장등록의 소멸 (66조) 방호표장등록에 근거한 권리의 소멸이 5년 이내일 때는 통보한다. 상속인의 부존재 등에 의한 상표권의 소멸 상표권에 있어서 상표권자의 상속인이 없는 것에 의해 상표권의 소멸이 5년 이 내일 때는 통보한다.
286 Ⅰ. 상표심사편람 A 8. 02 기초등록 또는 기초출원의 분할이 있는 경우의 국제사무국으로의 통보에 대하여 1. 기초출원에 대하여 분할이 있는 경우, 분할출원에 대하여 상표법 제5조 의 2에서 규정하는 출원의 출원일이 인정되어 동 제10조에 규정는 출 원의 분할의 요건을 충족하였음이 확인된 때에는, 본국 관청은 그 취지 를 국제사무국으로 통보한다. 2. 기초등록에 대하여 분할(이전을 동반하는 것도 포함.)이 있는 경우, 상 표원부에 등록의 분할이 등록된 때에는 본국관청은 그 취지를 국제사 무국으로 통보한다. [설명] 국제등록은, 기초등록 또는 기초출원에 근거하여 인정된 것이므로, 국제등 록일로 부터 5년의 기간 내에 그 기초등록 또는 기초출원이 둘이상의 등록 또는 출원으로 분할된 경우는 그 취지를 국제사무국으로 통보한다면, 그 국 제등록은 유지할 수 있다(공통규칙23). 기초등록 또는 기초출원이 l분할된 때는 기초등록 또는 기초출원은 원등록 과 분할등록 또는 원출원과 분할출원으로 되어 그 사실을 국제사무국으로 통보하는 것에 의해, 그 분할된 복수의 기초등록 또는 기초출원의 사실이 국 제등록부에 기록되어, 그 국제등록은 유지되는 것이 된다. 그러므로, 기초등록 또는 기초출원이 분할된 때는 신속하게 다음 사항에 대하여 국제사무국으로 통보한다. <통보내용> ⅰ) 국제등록의 번호(국제등록이 효력을 발생하지 않을 때는 기초등록 또 는 기초출원의 번호) ⅱ) 명의인 또는 출원인의 성명 또는 명칭 ⅲ) 각 출원의 번호 이들의 통보사항은 상표법 제5조의 2에서 규정하는 출원일을 인정하는 요건에 포함되는 것이다.
권말자료-표준문자일람 287 권말자료 1 상표법 제5조 제3항에 규정하는 표준문자
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