법학박사학위논문 업무상창작에대한지적재산권의귀속에관한연구 - 업무상저작물과직무발명제도간비교를중심으로 년 8 월 서울대학교대학원 법학과지적재산권법전공 이상희

Transcription

1 저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할수없습니다. 변경금지. 귀하는이저작물을개작, 변형또는가공할수없습니다. 귀하는, 이저작물의재이용이나배포의경우, 이저작물에적용된이용허락조건을명확하게나타내어야합니다. 저작권자로부터별도의허가를받으면이러한조건들은적용되지않습니다. 저작권법에따른이용자의권리는위의내용에의하여영향을받지않습니다. 이것은이용허락규약 (Legal Code) 을이해하기쉽게요약한것입니다. Disclaimer

2 법학박사학위논문 업무상창작에대한지적재산권의귀속에관한연구 - 업무상저작물과직무발명제도간비교를중심으로 년 8 월 서울대학교대학원 법학과지적재산권법전공 이상희

3

4 국문초록 이글에서의 업무상창작 이라함은저작권법상업무상저작물또는특허법과발명진흥법의직무발명과같이, 고용관계등에의하여사용자의업무에종사하는종업원이그직무상실질적인창작행위를하고, 사용자는이러한창작과정에필요한설비와원재료또는창작활동에협력할전문인력이나기술등을지원하는것과같은물질적 인적 기술적자원등을투입하는비창작적기여를한경우를말한다. 이처럼과학기술의발전과문화산업의활성화로, 발명과저작물중에서직무발명과업무상저작물이차지하는비중이상당히높으며앞으로도계속증가하게될상황에서, 업무상창작에대한규율을어떻게할것인가라는논의의중요성이점점커지고있다. 업무상저작물에관한현행저작권법에따르면, 사용자의업무에종사하는자가업무상창작한저작물중 사용자의기획 과 사용자명의의공표 가있는경우, 당사자간에별도의계약이없는한사용자를저작자로보아사용자에게저작재산권과저작인격권이모두원시적으로귀속된다. 반면종업원은저작재산권, 저작인격권, 보상청구권등아무런권리도가지지못한다. 그에반해직무발명에대해규율하고있는특허법및발명진흥법에따르면, 종업원이그직무상창작한발명에대한특허받을권리는종업원에게원시적으로귀속되도록하고, 사용자에의승계가확정된경우종업원은보상청구권을가진다. 이렇듯업무상창작에대한지적재산권의원시적귀속에대해, 종업원주의를취하는직무발명과는상반되게업무상저작물에대해서는사용자주의를취하고있고, 그밖에보상청구권이나통상실시권인정여부등 - i -

5 이해관계조정장치등에서도상이하게규정하고있다. 이로인해동일한대상에대한법적규율이달라져지적재산권간충돌을발생시키고형평에반하는결과가일어날수있다는문제점이제기된다. 예를들어발명과저작물로서의성질을동시에가지는컴퓨터프로그램을, 발명진흥법의적용을받는직무발명으로보는경우종업원이그특허받을권리를원시적으로취득하게되며, 이를사용자에승계하는경우종업원은정당한보상을받을수있다. 반면저작권법의업무상저작물로보는경우에는사용자가저작재산권및저작인격권일체를원시적으로취득하면서종업원에게는보상을할의무도없어, 종업원은아무런권리도가지지못한다. 업무상저작물규정은 1946년제정특허법에직무발명에관한규정이입법되고난후인 1986년저작권법개정으로명문화되었음에도, 의도적으로법의형평을취하지않았던이유를유추해보았다. 그결과저작권은등록을요하지않고창작과동시에권리가발생하기에, 외부의이용자가볼때누가창작자인지를판단하기용이한제도가바람직하다는점, 또한저작권법에는특허법에비해훨씬강력한저작인격권이존재한다는점등을짐작해볼수있었다. 그러나이러한차이점들만으로는업무상저작물과직무발명에대한규율에있어, 권리의원시적귀속주체등사용자와종업원간구체적인이해관계조정수단에관하여, 현행과같은정도의상당한차이를둘문제는아니라고본다. 오히려다르게규정함으로인하여또다른문제점을야기하고혼란만가중시킬뿐이다. 이에권리의원시적귀속주체등업무상창작제도의전체적인큰틀에대해서는일원적으로구성하되, 각지적재산권의특징을반영할필요가있는부분에대해서는관련규정을보완하거나일부수정하는방향으로제도를구성하는것이필요하다. - ii -

6 그밖에도현행업무상저작물제도에대해서는 사용자의기획 및 사용자명의의공표 요건의불합리성문제, 저작인격권까지사용자에게귀속되는문제, 창작자의보상청구권이인정되지않는문제등이있고, 직무발명제도에대해서는특허받을권리의이중양도로인한사용자에의승계귀속이불안정하다는문제등이대표적으로제기된다. 업무상저작물과직무발명에대해제기되는각각의문제점을보완하고장점은살릴수있는업무상창작제도에대한기본적인구조를일원적으로살펴보자면, 우선업무상창작의정의와성립요건을 사용자의업무에종사하는자가그업무상창작하는지적산물 로단순화하고, 종업원에게창작물에대한창작자지위를인정하면서지적재산권을종업원에게원시적으로귀속시키도록해야한다. 이와함께사전양도계약의유효성을명문화함과동시에, 사용자가지적재산권을보다간편하고안정적으로승계받을수있도록사용자의승계통지등별도의승계절차를요구하지않고, 업무상창작에대한지적재산권이발생할때자동적으로그권리가사용자에게승계귀속되도록해야한다. 한편일정기간내에사용자가지적재산권의포기의사를알린때에는그승계는무효로한다. 그런데승계시점을앞당기는것만으로는업무상창작에대한지적재산권의이중양도문제를완전히해소하여사용자에의권리의승계귀속의안정성을기하기는어렵다. 이에독일의종업원발명법제7조제2항의상대적처분금지조항을참고하여, 사전양도계약의구속을받는종업원이, 사용자가지적재산권의포기의사를알리기전에, 당해업무상창작에대한지적재산권을임의로처분하는경우, 사용자에대해서는그처분을무효로하는규정을신설하는것이필요하다. 예를들어직무발명의경우설사선의의제3자가사용자보다먼저출원했다고하더라도, 사용자가온당히그특허권을되찾을수있도록하고자함이다. - iii -

7 또한사용자가업무상창작에대한지적재산권을승계하지않겠다는 포기의사를통지하는등의이유로종업원또는제 3 자가업무상창작에 대한지적재산권을취득하기로확정된경우, 사전양도계약의체결여부 를불문하고, 사용자에게업무상저작물의경우에는비배타적이용권을, 직 무발명의경우에는통상실시권을무상으로인정할필요가있다. 그리고 사용자에의지적재산권승계귀속이확정되고, 그창작물을활용한수익 사업을통하여투자비용과임금등을상회하는현저한이익이발생하는 경우, 종업원의보상청구권을인정하는것이타당하다. 한편업무상저작 물의경우에는종업원의저작인격권행사를일부제한할수있음을명문 화하거나그에대한특약의유효성을인정하여, 사용자가저작물을이용 한사업을안정적으로영위할수있도록하여야한다. 이렇게업무상창작에공통되는기본적인구조를토대로업무상저작물 과직무발명에대해각각에제시된구체적인개정안들은현행제도의문 제점을해결하는한편, 현행제도에비하여종업원과사용자는물론이 용자그리고법리적인측면까지모두에이익이될수있을것이다. 이러한개선방안을통하여종업원의창작동기를저해하지않음과동 시에, 지적창작물의특성상종업원이창작을완성했는지여부에대한 정보를얻기힘든사용자도보호하여, 업무상창작에대한사용자의적 극적인투자를유도할수있을것이며, 아울러국가의산업발전과경쟁 력제고라는지적재산권법의궁극적인목적달성에도기여할것으로기 대한다. 주요어 : 업무상창작, 지적재산권, 업무상저작물, 직무발명, 저작권, 특허받을권리, 권리의원시적귀속, 이중양도. 학번 : iv -

8 목차 국문초록 Ⅰ. 서 1 Ⅱ. 업무상발생하는지적재산권에대한규율현황 6 1. 업무상저작물에대한저작권 6 가. 업무상저작물의의의 6 나. 업무상저작물의성립요건 11 1) 사용자의기획 11 2) 사용자의업무에종사하는자가작성한것 14 3) 업무상작성되는저작물일것 18 4) 사용자명의로공표되는저작물일것 19 다. 업무상저작물의효과 직무발명에대한특허받을권리 25 가. 직무발명의의의 25 나. 직무발명의성립요건 26 1) 발명이사용자의업무범위에속할것 26 2) 종업원이과거나현재직무에관하여한발명일것 27 다. 직무발명의효과 30 1) 종업원에발명자지위인정 30 2) 종업원에특허받을권리의원시적귀속 33 3) 사용자의통상실시권 34 - v -

9 4) 직무발명에대한사전양도계약유효성 38 5) 사용자에의권리승계절차 41 6) 종업원의보상청구권 46 7) 공무원및국공립대학교직원에대한특례 49 라. 직무발명규정관련발명진흥법개정안 직무고안에대한실용신안등록을받을수있는권리및직무디자인에대한디자인등록을받을수있는권리 상표권 직무상육성에대한품종보호를받을수있는권리 업무상반도체집적회로의배치설계에대한배치설계권의설정등록을신청할수있는권리 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률상영업비밀 72 Ⅲ. 업무상발생하는지적재산권에대한외국에서의규율현황 미국 78 가. 업무상저작물의규율체제 78 1) 종업원이그업무상작성한저작물 80 2) 특별히주문또는위탁된저작물 82 3) 한국과의제도비교 84 나. 직무발명의규율체제 86 1) 사전양도계약이존재하는경우 86 2) 사전양도계약이존재하지않는경우 87 3) 한국과의제도비교및한국에의시사점 영국 94 가. 업무상저작물의규율체제 94 - vi -

10 1) 일반론 94 2) 한국과의제도비교및한국에의시사점 97 나. 직무발명의규율체제 98 1) 일반론 98 2) 한국과의제도비교 독일 102 가. 업무상저작물의규율체제 102 1) 일반론 102 2) 한국과의제도비교및한국에의시사점 104 나. 직무발명의규율체제 106 1) 일반론 106 2) 한국과의제도비교및한국에의시사점 109 다. 독일지적재산통합모델법내업무상창작물법 프랑스 112 가. 업무상저작물의규율체제 112 나. 직무발명의규율체제 일본 116 가. 업무상저작물의규율체제 116 나. 직무발명의규율체제 117 1) 일반론 117 2) 한국과의제도비교및한국에의시사점 120 Ⅳ. 업무상저작물과직무발명의규율체제가다르게규정된이유에 대한검토 입법형성과정상이유가있었는지여부 vii -

11 가. 업무상저작물제도의입법연혁 124 1) 입법연혁 124 2) 일본업무상저작물규정의입법경위 130 3) 프랑스집합저작물제도의입법이유 134 4) 미국 Works Made For Hire 법리의입법형성과정 종업원귀속원칙에서사용자귀속원칙으로의전환과정 135 나. 직무발명제도의입법연혁 148 다. 검토 업무상저작물과직무발명제도의취지간차이에서비롯된것인지여부 저작권법과특허법간일반적차이에서비롯된것인지여부 161 가. 양법의일반적차이 161 나. 업무상저작물과직무발명간규율차이를가져올만한양법의차이점분석 종합적검토 171 Ⅴ. 업무상창작에대한지적재산권귀속에관한비판적검토 현행업무상저작물관련문제점 176 가. 사용자의기획 및 사용자명의의공표 요건의불합리성 176 나. 저작인격권까지사용자에게귀속 180 다. 창작자에대한보상청구권규정의불비 184 1) 직무발명규정의유추적용가능여부 185 2) 검토 186 라. 저작과실연간형평성 187 마. 계약에의한종업원에의권리귀속이사실상불가능 viii -

12 바. 계약에의한저작자자체의변경 188 사. 2016헌가12 저작권법제9조위헌제청사건심리중 189 1) 저작자ㆍ발명자ㆍ과학기술자의헌법상기본권침해 191 2) 직업선택의자유침해 192 3) 자유시장주의경제원칙훼손 193 4) 검토 현행직무발명관련문제점 195 가. 특허받을권리의제3자에의이중양도 195 1) 특허받을권리양도의효력 196 2) 특허받을권리이중양도에대한법적취급 197 3) 검토 201 나. 묵시적계약여부와관련된분쟁발생가능성 203 다. 보상청구권금액의과잉가능성 205 라. 사전양도계약이없거나승계여부를통지하지않은경우사용자에대한불이익 업무상저작물과직무발명에대한규율차이로인한문제점 207 Ⅵ. 업무상창작제도개선에대한기본방향 업무상창작에관한지적재산권제도간통합적논의의필요성 업무상창작의정의및성립요건의단순화 종업원에창작자지위인정및지적재산권원시적귀속 224 가. 민법상소유권귀속과의구별 225 나. 원시적귀속에관한논의의필요성 228 다. 원시적귀속관련입법유형 231 1) 종업원주의 ( 창작자주의 ) ix -

13 2) 사용자주의 234 3) 공유주의 235 4) 기여자주의 237 라. 종업원주의의타당성 239 마. 당사자간계약으로원시적귀속주체변경불가 업무상창작에대한사전양도계약체결가능 249 가. 사용자의이해관계를고려해야하는이유 250 나. 사전양도계약유효성을인정해야하는이유 250 1) 미국에서의경제학적분석 251 2) 검토 업무상창작에대한지적재산권발생시자동으로사용자에승계귀속간주 사용자의포기의사통지전종업원의처분은사용자에대해서는무효로규정 사용자에비배타적이용권또는통상실시권인정 현저한수익발생시사용자의보상의무부과 업무상저작물경우의특칙 종업원의저작인격권행사제한특약의유효성인정 262 Ⅶ. 각제도별구체적인개정방안 업무상저작물제도 269 가. 현행제도및문제점 269 나. 구체적개정방안 270 다. 개정에따른기대효과 직무발명제도 x -

14 가. 현행제도및문제점 274 나. 구체적개정방안 278 다. 개정에따른기대효과 279 Ⅷ. 결 280 참고문헌 293 Abstract xi -

15 Ⅰ. 서 2016 년 1 월스위스의다보스에서개최된세계경제포럼 (WEF : World Economic Forum) 에서는 4 차산업혁명 (4th Industrial Revolution) 1) 시대 의도래를언급하면서미래산업구조의큰변화를예고하였다. 18세기후반영국에서증기기관의발명으로산업혁명이시작되고, 19세기후반에이르러전기를이용한대량생산이본격화된것이 2차산업혁명의시대였다면, 1969년이후인터넷과컴퓨터정보기술 (IT : Information Technology) 산업이이끌고있는 3차산업혁명에서다시한단계더진화한또다른산업혁명이일어나고있음을언급한것이다. 4차산업혁명은로봇과인공지능 (AI : Artificial Intelligence), 사물인터넷 (IoT : Internet of Things) 과빅데이터 (Big Data) 그리고모바일등첨단정보통신기술 (ICT : Information & Communication Technology) 이경제, 사회전반에융합되어혁신적인변화가나타나는차세대산업혁명을말하며, 미국에서는 AMI(Advanced Manufacturing Initiative), 독일에서는 인더스트리 4.0(Industry 4.0) 이라고하여그개발프로젝트를이미 2012년정부차원에서시작했다고한다. 이러한미래산업의양상과발전상황을볼때, 개인뿐만아니라기업이나국가경쟁력차원에서창작활동의중요성은더욱커져가고있다. 기술의발전및산업의고도화로창작의수준이높아짐에따라, 과거와달리오늘날의창작활동은한개인의천재적인영감과직관에만의존하기보다는기업이가진여러가지축적된전문지식이나기술을이 1) IT 용어사전 ( 한경경제용어사전 ( 등참조 ( 최종검색 )

16 용함은물론, 다른연구인력과의업무분담및협력이필요하기도하고, 특히설비투자와원재료의제공과같은적지않은비용의투자등기업의적극적인기술적 인적 물질적투자가있어야만가능한경우가대부분이다. 그러나연구개발의성공여부가불투명하거나또는일개기업이감당하기에는위험부담이너무큰대규모의연구개발비투자가필요한사업들도등장하면서, 기업으로서는하는수없이포기할수밖에없는상황을맞닥뜨리기도한다. 이러한상황에서그연구개발의필요성이매우절실하고중요한사업인경우에는, 국가적인차원에서막대한비용을투입해서라도대학이나관련연구소또는기업으로하여금이를수행하도록지원해야하는경우가있다. 이렇듯고용관계등에기하여종업원은실질적인창작행위를하고사용자는이러한창작과정에소요되는각종자원등을지원하는비창작적기여를하여완성한창작물에대해서, 특허법및발명진흥법은직무발명 2) 으로, 저작권법은업무상저작물로규율하고있다. 실제 2014년도를기준으로직무발명은전체출원건수의약 77% 를차지 3) 하는등, 현재그비중이상당히높으며앞으로도계속더증가할추세이다. 이렇게순 2) 발명진흥법상발명에는특허법상발명뿐만아니라실용신안법상고안, 디자인보호법상창작을포함하고있고, 2017년 1월에제출된발명진흥법일부개정법률안 ( 의안번호 ) 에따르면식물신품종보호법상품종육성도직무발명의대상이되는것으로보고있다. 3) 2014년전체출원건수 164,065건을출원주체별건수로보면개인은 38,246 건으로전체의 23.3% 가되고, 기업 대학 공공기관등은 125,819건으로전체의 76.7% 를차지한다 ( 특허청, 지식재산통계 FOCUS, 통권제7호, , 3면 ). 위의통계자료는기업등과고용관계에있지않은개인의발명을기업이별도로양도받아출원한경우도일부포함되어있을수있기에, 기업등의출원건이모두직무발명이라고보기에는무리가있을수있으나, 이자료가직무발명의비중이높다는사실을보여준다고해석하는견해가대부분이다

17 전히한개인의지적능력과노력만으로이루어지는창작물보다는, 그창작의완성을위하여사용자에의한다방면의투자를필요로하는창작물이상대적으로증가하고있는현실에서, 직무발명과업무상저작물을떼어놓고는발명이나저작물을논하기힘들정도가되었다. 아울러그창작물에대한권리를누구에게귀속시키고, 또그로부터얻어지는이익은어떻게적절히분배할것인가하는문제에대한분쟁도빈번하게발생하게되었다. 4) 그런데개인의자유창작과달리, 업무상창작은사용자의지원이없으면창작물의완성이어려울정도로사용자의비창작적기여가큰비중을차지하는데, 이러한성격의업무상창작을더활성화시키기위해서는, 지적인노력으로실제창작을하는종업원의창작동기를저해하지않으면서도, 그러한창작활동에사용자가더적극적으로투자할수있도록, 종업원과사용자간이해관계를적절히조화시키는것이중요하다. 이처럼종업원과사용자간에누가저작자또는발명자로인정받고, 업무상창작에대한재산적 인격적이익을누가취득하는것이타당할것인지는당사자간매우민감한문제인동시에, 업무상창작의활성화에따른국가의경쟁력제고와산업발전이라는지적재산권법전반의목적과도연결되는중요한사안이다. 이러한중요성에도불구하고그동안업무상창작에대한지적재산권의귀속에관한논의가상대적으로미흡했었다고생각되나, 근래에는그중요성이대두되면서그에대한논의가여러방면에서이루어지고있다. 대표적인예로는업무상작성된컴퓨터소프트웨어에대한저작권의귀속이문제된사건 (2013가합15964) 과관련하여, 해당법원인인천지방법원제13민사부는 2016년 7월 28일저작권법제9조의위헌여부에대한심판 4) 조영선, 특허법, 제 4 판, 박영사, , 243 면

18 을헌법재판소에제청 (2016헌가12) 하여 2017년 7월현재심리중인상태이다. 또한직무발명에대해서는그완성즉시사용자에게자동적으로승계될수있도록개정하는내용의발명진흥법일부개정안이, 정부에의해 2017년 1월 18일제출 ( 의안번호 ) 되어동년 7월현재관련위원회에서심사중이고, 실제국가지식재산위원회의국가정책계획에도이러한내용의정책과제가포함되어있다. 일본에서도 2015년 7월직무발명제도관련법규정의개정을논의하면서, 그에대한특허받을권리를 사용자와종업원중누구에게원시적으로 5) 귀속시키는것이타당할것 인지가중점적으로논의되었으며, 결국그에대한개정 6) 이이루어지게되었다. 현행업무상저작물제도와직무발명제도는창작적기여를한종업원과비창작적기여를하는사용자간이해관계를조정한다는동일한목적을가지고있음에도불구하고, 권리의귀속, 보상청구권인정여부등에서는서로다른규율을하고있다. 이와같은경우의예로써, 응용미술저작물의경우디자인보호법의적용을받는디자인으로볼것인지, 저작권법의적용을받는저작물로볼것인지에따라그법적효과가크게달라진다. 전자의경우로보면종업원이그디자인등록을받을수있는권리 5) 원시적귀속주체를사용자로보는지또는종업원으로보는지에따라, 지적재산권의이중양도로인한사용자에의지적재산권승계귀속의불안정성등의문제가달라질수있다. 뿐만아니라창작자가아닌사용자가종국적으로지적재산권을취득하게된경우, 창작자인종업원의보상에대하여법이어디까지규정해야하는가라는문제와도연결된다. 그밖에저작권에한정해서보자면, 불가양도성을가진저작인격권의귀속주체가달라진다. 6) 일본은직무발명에대한특허받을권리를종업원에게원시적으로귀속시키던구특허법내용을개정하여, 기존의종업원주의를원칙으로하되사전에사용자와종업원간달리정한계약이있는경우에는특허받을권리를사용자에게원시적으로귀속시킬수있도록하였다

19 를원시적으로취득하는한편, 그권리를사용자에게승계하는경우사용자를상대로정당한보상을청구할수있다. 그에반해후자로보면종업원은아무런권리도가지지못하게된다. 저작권제도와특허권제도간에일반적인차이가있기는하나, 최근그경계가점점허물어지고있을뿐만아니라, 업무상저작물제도와직무발명제도의구성에있어가장중요한핵심이자목적은종업원과사용자간이익의적절한배분과조화라는점에서동일하다. 그럼에도불구하고업무상저작물제도와직무발명제도가상반된규율과방법을취한합당한이유가있었던것인지, 별다른이유가없다면상기와같은혼란을방지하기위해서라도두제도를동일한방향으로구성할필요가있지않은지를검토하면서, 서로다른두제도에대해각각제기되고있는문제점들을살펴보는것을통하여업무상창작제도의목적달성에가장적절한방안이무엇일지연구해보고자한다. 이를위해우선현행업무상창작제도의현황을비교분석 <II> 하고, 외국의입법례를통해그로부터시사점을살펴본다 <III>. 그리고각각에대해제기되고있는문제점 <Ⅳ,Ⅴ> 을고려하여, 각각의문제점을보완하고장점은살릴수있는업무상창작제도의개선에대한기본적인방안을일원적으로살펴본 <Ⅵ> 다음, 이를토대로 <Ⅶ> 에서두제도각각에대한구체적인개정안을제시하고자한다

20 Ⅱ. 업무상발생하는지적재산권에대한규율현황 이글에서는흔히지적재산권법으로분류되고있는저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 식물신품종보호법, 반도체집적회로의배치설계에관한법률, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에서규율하고있는업무상창작제도각각에대해살펴본다. 1. 업무상저작물에대한저작권 가. 업무상저작물의의의 저작권법은업무상저작물 7) 이라함은법인 단체그밖의사용자 ( 이글에서는 사용자 라한다 ) 의기획하에사용자의업무에종사하는자 8) 가업무상작성하는저작물을말한다고정의하고있다 ( 동법제2조제31호 ). 그러면서사용자명의로공표되는업무상저작물의저작자는계약또는근무규칙등에다른정함이없는때에는그사용자가된다고규정한다. 7) 이글에서는현행저작권법에따라 업무상저작물 이라는용어를사용하고자한다. 이전에는 단체명의저작물 ( 구저작권법제9조 ) 이라는용어를사용하였지만, 저작권법전부개정시 업무상저작물 로그명칭이바뀌었다. 일본저작권법 ( 제15조 ) 상용어로여겨지는 ' 직무저작 ', ' 직무상저작 ', 고용저작물 이라는용어도강학 ( 講學 ) 적으로사용되고있다. 한편이와비슷한용어로 ' 법인저작 ' 이라는용어가사용되기도하는데, 이는법인의저작능력을인정한다거나법인이저작자로의제된다는의미로사용되고있다. 8) 업무상저작물과직무발명을상호비교검토함에있어서의편의성을위해, 발명진흥법상 종업원 이라는단어가사용됨을참고하여, 이글에서는 사용자의업무에종사하는자 를 종업원 으로통칭하여사용하고자한다

21 다만, 컴퓨터프로그램저작물 9) 의경우공표될것을요하지않는다 ( 동법제9조 ). 즉정의규정인저작권법제2조제31호에해당하는경우 업무상저작물 이라고칭하고, 그중다시동법제9조의요건을갖춘경우그저작자를사용자로본다. 업무상저작물이라하더라도동법제9조의요건을갖추지못하면사용자가아닌창작자인종업원이저작자가된다. 저작권법은일반적으로창작자원칙을취하고있다. 창작자원칙이란저작물을창작 10) 한자를저작자로인정 ( 동법제2조제2호 ) 하고그에게저작재산권및저작인격권모두를귀속시키는것을말한다 ( 동법제10조제1항 ). 대법원판례 11) 는창작적인표현형식자체에기여한자만이그저작물의저작자가되는것이고, 창작적인표현형식에기여하지않은자는비록저작물의작성과정에서아이디어나소재또는필요한자료를제공하는등의관여를하였다하더라도그저작물의저작자가되는것은아니며, 가사저작자로인정되는자와공동저작자로표시할것을합의하 9) 유사한성질을가지고있음에도일반저작물과컴퓨터프로그램저작물을저작권법과컴퓨터프로그램보호법에서각각규정하고있어정책수립및집행에효율성이떨어진다는지적이있었다. 이에저작권보호정책의일관성을유지하고효율적인집행을도모하기위하여 일반저작물보호등에관한저작권법과컴퓨터프로그램저작물보호등에관한컴퓨터프로그램보호법을통합하는방향으로저작권법이개정 ([ 시행 ] [ 법률제9625호, , 일부개정 ]) 되었다 ( 동법제2조제34호신설등 ). 그와동시에일반저작물과는다른컴퓨터프로그램저작물의특성을고려하여컴퓨터프로그램저작물에대한특례규정 ( 프로그램저작권의제한, 프로그램코드역분석, 프로그램배타적발행권설정, 프로그램의임치규정등 ) 을둠으로써컴퓨터프로그램저작물만의특별한보호범위를유지하고자하였다 ( 동법제 101조의2부터제101조의7까지신설 ). 10) 창작 이란인간의사상이나감정을독창적으로표현하여외부에구체화하는사실행위이다. 11) 대법원 선고 2007도7181 판결

22 였다고하더라도달리볼것은아니라고판시하였다. 12) 일반적인학설이나판례 13) 는창작자원칙을강행규정이라고본다. 따라서저작자의지위및저작권의원시적귀속주체는당사자간계약으로변경할수없다. 즉창작자가아닌다른사람을저작자로보거나저작권을다른사람에게원시적으로귀속시키기로하는당사자간계약이존재한다고하더라도, 그약정은창작자에게원시적으로귀속된저작권중저작재산권만 14) 을타인에게양도한다는의미로해석된다. 15) 반면, 업무상저작물규정은창작자원칙에대한유일한예외이다. 이러한점을고려하여업무상저작물규정은가능한한엄격하게축소해석되어야한다는견해가유력하다. 16) 대법원판례 17) 또한저작권법제9조는 12) 이처럼저작자를확정함에있어서는 인간의사상또는감정의창작적표현 이라는저작물의개념과 저작권은창작성있는표현부분에만한정적으로미친다 는저작권의보호범위를고려하여야한다 ( 이해완, 저작권법, 제3 판, 박영사, , 317면 ). 이런측면에서저작물의창작을의뢰한사람이나구전되어온악보등을단순히채보하거나기록하는사람은저작자가아니다. 다만, 그과정에서불완전한부분을보완하는경우그부분에대해서는그기여정도에따라저작자로인정될수있다 ( 한국저작권위원회, 저작권기초다지기, 20면 ). 13) 대법원 선고 92다31309 판결. 14) 저작권중저작재산권은양도나상속등에의해저작자외의자가취득할수있으나, 저작인격권은일신전속적인권리이기에그권리의주체가변경될수없다 ( 이해완, 앞의책, 316, 320면 ). 15) 위의책, 320면. 16) 정상조 박준석, 지식재산권법, 제3판, 홍문사, , 334면 ( 유럽의입법례와달리사용자가단순히저작재산권을취득하는데그치지않고사용자가저작자가된다고보고있고, 종업원은어떠한권리도가지지못하기때문이다 ).; 박성호, 업무상작성한저작물의저작권귀속, 한국저작권논문선집 (Ⅰ), 저작권심의조정위원회, ) 대법원 선고 92다31309 판결 ( 저작권법은저작물을창작한자를저작자로하고 ( 동법제2조제2호 ), 저작권은저작한때로부터발생하며어떠한절차나형식의이행을필요로하지아니하고 ( 동법제10조제2항 ), 저작 - 8 -

23 제한적으로해석되어야하고확대내지유추해석을할것은아니라고판시한바있다. 업무상저작물에관하여창작자원칙의중대한예외를인정하는규정을특별히둔취지에대해서는다음과같은견해들이있다. 첫째, 업무상저작물의경우사용자는그창작에필요한비용을투자하고일체의위험을부담했기에그에대한정당한이익을보장받을필요가있는반면, 창작자인종업원들은대부분보수 ( 報酬 ) 의형태로대가를수령하고있기에이미적절한이익을보장받았다고보고사용자에게모든권리를귀속시키는것이다. 둘째, 사용자명의로공표하는것을보아종업원이자신의인격적이익을주장할것을처음부터예정하고있지않기에종업원에게저작인격 권을인정하지않는다하더라도가혹하다고할수없다. 18) 또한업무상 저작물은종업원개개인의개성보다사용자의개성을반영하고있다고 인격권은이를양도할수없는일신전속적인권리로 ( 동법제14조제1항 ) 규정하고있다. 위규정들은당사자사이의약정에의하여변경할수없는강행규정이라고할것인바, 비록신청인이제작한너구리도안과같이상업성이강하고주문자의의도에따라상황에맞도록변형되어야할필요성이큰저작물의경우에는재산적가치가중요시되는반면, 인격적가치는비교적가볍게평가될것임은원심이판시한바와같지만, 이러한저작물도제작자의인격이표현된것이고, 제작자가저작물에대하여상당한애착을가질것임은다른순수미술작품의경우와다르지않을것이다. 위법규정의취지또한실제로저작물을창작한자에게만저작인격권을인정하자는것이라고볼수있으므로, 이사건에있어서와같이상업성이강한응용미술작품의경우에도당사자사이의계약에의하여실제로제작하지아니한자를저작자로할수는없다고할것이다. 저작권법제9조를해석함에있어서도위규정이예외규정인만큼이를제한적으로해석하여야하고확대내지유추해석하여저작물의제작에관한도급계약에까지적용할수는없다 ). 18) 金井重彦 小倉秀夫編著, 著作權法コンメンタール, 1 卷, 勤草書房, 2009., 258면 ( 이해완, 앞의책, 355면에서재인용 )

24 볼수있기에저작물의개변은종업원의명성보다는사용자의명예에영향을미친다. 셋째, 사용자에고용된여러사람들의협업에의해창작이이루어지는경우, 자연인들각자의창작관여정도와형태, 즉창작기여도가매우다양해서누가창작자인지구체적으로특정하기가어려운데사용자를저작자로단일화시키면간단하고명쾌하게그러한어려움을해소시킬수있다. 19) 넷째, 설사창작자가몇몇자연인인종업원으로특정된다고하더라도그기여비율에따라저작권이분배된다면권리관계가복잡해지고다수의종업원이저작인격권을행사하는경우사용자가이를관리하고활용함에있어제한이있거나불편할수있다. 이렇듯사용자가자신이투자한저작물에대해충분한통제력을확보할수없게될경우결과적으로사용자는이러한업무상저작물의창작을위한투자에주저하게될것이라는것이다. 20) 더군다나저작권의경우특허등과같이등록을통해창작자가공시되는것이아니기때문에, 외부의이용자가업무상저작물을안전하고원활하게이용할수있게하기위해서라도사용자에게저작재산권및저작인격권모두를원시귀속시키는것이필요하다는것이다. 21) 하지만첫번째와세번째취지의경우직무발명과다르지않고, 두번째와네번째의취지가직무발명제도의취지와다르다고하더라도창작자주의를관철하고있는직무발명과달리업무상저작물에대해서는창 19) 이해완, 위의책, 355면.; 오승종, 저작권법, 전면개정판, 박영사, , 372면.; 半田正夫, 著作権法概説, 第 9 版, 一粒社, 1999., 62면.; 潮诲夂雄, 職務著作制度の基礎理論, 東京大出版会, 2005., 11-16면. 20) 한국저작권위원회, 앞의책, 21면 ( 이러한이유로많은나라에서업무상저작물의경우에는사용자가곧저작자가되도록하고있다고한다 ). 21) 이해완, 앞의책, 355면.; 오승종, 앞의책, 372면.; 半田正夫, 앞의책, 62면.; 斉藤博, 著作権法, 有斐閣, 2000., 103면

25 작자주의에대한예외를굳이두어야만할요인이되는지에대해서는의 문이다. 자세한내용은아래이글의 <Ⅳ-2> 업무상저작물과직무발명 제도의취지간차이에서비롯된것인지여부 에서살펴보고자한다. 나. 업무상저작물의성립요건 1) 사용자의기획 법인 단체그밖의사용자라함은법인격유무를불문하고국가 지 방공공단체 기업 학교그밖의단체뿐만아니라개인 22) 또한모두 포함한다. 23) 법문상개인은제외된다는별도의제한이없을뿐더러, 법인이나단체는사용자의예시에불과하고, 무엇보다업무상저작물의입법취지는사용자와종업원의권리관계를조정하기위한것이기때문이다. 문제는사용자의 기획 의의미를어떻게해석할것인가이다. 저작물의작성에대해사용자의구체적인지시나승낙이있으면문제가없으나, 그러한사용자의지시나승낙없이종업원이스스로판단하여임의로저작물을작성한경우에도이요건을충족한다고볼수있는지가문제된다. 이에대하여그러한지시나승낙이종업원이저작물을작성하기전에이미존재하여야한다는견해 [ 견해1] 24) 와저작물작성후에승낙이 22) 김원오외 3인, 저작권과산업재산권의보호및운영체제상의주요제도비교 업무상저작물과직무발명보호제도의비교를중심으로-, 문화체육관광부 ( 인하대학교산학협력단 ), , 45면. 23) 송영식 이상정, 저작권법개설, 제9판, 세창출판사, 2015., 159면.; 오승종, 앞의책, 374면. 24) [ 견해1] 은 [ 견해2] 와 [ 견해3] 은지나친확대해석으로타당치않다고본다. [ 견해2] 나 [ 견해3] 과같이해석하는경우종업원이창작한저작물대부분이이요건에포섭하게되고, 사용자의기획 이라는독립적인요건을특별히적

26 있는경우또는구체적이고능동적인지시가없었다고하더라도널리사용자의의사에반하지않는경우에는사용자의기획요건을충족하는것으로넓게해석하는견해로, 사용자가법인인경우주주총회, 이사회등법인의의사결정기관이나대표이사등법인의집행기관의기획뿐만아니라종업원에대해지휘 감독권한을갖는상사의기획과동료들사이의의견교환의결과확정한기획도모두포함 25) 하는것으로해석하는견해 [ 견해2] 26), 그리고종업원의직무상당해종업원에의해당해저작물의작성이당연히예정되거나기대되는경우사용자의기획이있었다고볼수있다는견해 [ 견해3] 27) 가있으며, 이외에도종업원의능력에비추어사용자가저작물작성의방법과수단을현실적으로통제한것을의미하고, 필요에따라저작물작성과정에수정이나보완을요구한경우에사용자의기획이있었다고보는견해 [ 견해4] 28) 가있다. 한편대법원판례 29) 는사용자의기획이라함은 사용자가일정한의도에기초하여저작물의작성을구상하고그구체적인제작을피용자에게명하는것 으로명시적은물론묵시적으로도가능하나, 묵시적기획이있었다고하기위해서는창작자주의원칙의예외규정인만큼 사용자의의사가명시적으 극적으로둔취지를상실하게될우려가있다는것이다 ( 송영식 이상정, 위의책, 159면 ).; 斉藤博, 앞의책, 125면. 25) [ 견해1] 과달리사용자의승인이없는단계에서동료들사이의의견교환의결과확정한기획도사용자의기획요건을충족한것으로본다. 26) 박성호, 업무상작성한저작물의저작자지위에관한연구 저작권법제9 조를중심으로-, 서울대학교대학원석사학위논문, 1998., 125면.; 半田正夫, 앞의책, 70-71면. 27) 田村善之, 著作権法槪說, 第 2 版, 有斐閣, 2001., 380면.; 金井重彦 小倉秀夫編著, 앞의책, 면. 28) 정상조 박준석, 앞의책, 면. 29) 대법원 선고 2007다61168 판결.; 이해완, 앞의책, 358면도이견해를지지한다

27 로현출된경우와동일시할수있을정도로그의사를추단할만한사정이있는경우에한정된다 고판시한바있다 [ 견해5]. 대법원의판시는사용자의명시적지시또는승낙이있는경우에한해사용자의기획이있다고보는 [ 견해1] 과구분되고, 널리사용자의의도에반하지않는경우사용자의기획이존재한다고보는 [ 견해2] 와도구별된다. [ 견해3] 처럼종업원의직무상해당저작물의작성이당연히예정되어있는경우특별한사정이없는한묵시적인기획이존재한다고해석할수있으나, 대법원판시의묵시적기획에는그이외의다른사정에의해서도인정될여지가있으므로 [ 견해3] 과도구별된다. 생각건대업무상저작물규정이창작자주의의예외규정이라는점뿐만아니라, 업무상저작물제도의입법취지가종업원과사용자의이해관계를고려하고저작물관리의편의성및이용활성화를위한것이라는점을동시에고려할때, 사용자의기획이있는지여부는너무넓게해석되어서도너무좁게해석되어서도안될것이다. 이를위해서는지나치게완화하거나지나치게엄격하지도않은적절한균형적해석을하고있는대법원판례의입장처럼, 사용자의명시적인기획이없는경우개별적인구체적인사실관계에따라사용자의의사가명시적으로표현된것과동일시할수있을정도의의사를추단할사정이있는경우에한하여기획을인정하여야할것이다. 그런데근본적으로 사용자의기획 이라는요건의충족여부가종업원과사용자중누가저작자로인정되어저작재산권뿐만아니라저작인격권까지모두취득하는지를결정하는매우중요한사항인데, 기획 의의미에대해서이렇게다양한견해가대립한다는것만으로도사용자와종업원간에또다른분쟁을야기할가능성이있으므로, 사용자의기획 이라는요건이업무상저작물제도의구성에반드시필요한요건인지에대

28 해서는논의가필요할것으로보인다. 2) 사용자의업무에종사하는자가작성한것 사용자의업무에종사하는자 의범위, 즉사용관계가존재하는지여부에대해서도논란이있다. 사용자의업무에종사하는자에해당하기위해서는사용자의실질적인지휘감독이있어야함과동시에사용자와고용관계에있는자에한한다고보는견해 [ 견해1] 30) 와널리사용자와종업원간에실질적인지휘 감독의관계 31) 에있으면족하고계약의명칭이위임계약이든도급계약이든불문한다는견해 [ 견해2] 가대립된다. [ 견해1] 은그근거로업무상저작물규정은창작자주의에대한예외이므로그적용범위를가급적제한적으로해석하여야한다는점, 사용자 에대응하는단어는 종업원 으로서그것은본래고용관계를전제로한다는점을그근거로들고있다. 이견해에따르면근로자파견계약 ( 파견근로자보호등에관한법률제2조 ) 32) 에따른파견근로자나도급 ( 민법제66 30) 송영식 이상정, 앞의책, 160면. 31) 구체적인예를들어보면, 일부인터넷언론사의시민기자가기사를작성하는경우업무상저작물규정이적용될수있는지에대해, 시민기자의경우인터넷언론사와의관계에서실질적인지휘 감독관계가있다고보기어려우므로시민기자의기사는업무상저작물에해당되지않는다고본다. 그외에도일반적으로영화감독또한제작사와의관계에서실질적인지휘 감독관계에있다고보기어렵다. 하지만방송사 PD의경우방송자의종업원으로그의실질적인지휘 감독을받는다고보아야할것이다 ( 이해완, 앞의책, 362면 ). 32) 근로자파견 이란근로자파견사업을하는파견사업주가파견근로자 ( 종업원 ) 를고용한후그고용관계를유지하면서파견사업주와사용사업주간근로자파견계약의내용에따라, 파견근로자로하여금사용사업주의지휘 명령을받아사용사업주를위한근로에종사하게하는것을말한다 ( 파견근로자보호등에관한법률제2조 ). 보통파견사업주와파견근로자사이에는고용관계가인정되나, 사용사업주와파견근로자간에는고용관계가존재하지않는다. 그

29 4조 ) 또는위임계약 ( 민법제680조 ) 에따른수급인이나수임인은설사저작물작성에지휘 감독이있었다고하더라도사용사업주 33) 나도급인이나위임인과의관계에서 사용자의업무에종사하는자 에해당하지않는것으로해석한다. 이에반해, [ 견해2] 는그근거로저작권법제9조는단순히 업무에종사하는자 라고만규정하고있을뿐반드시고용관계에있을것을요하지않는다는점, 근로자파견의경우사용사업주의기획하에작성된저작물의창작자가사용사업주가직접고용한직원 34) 인지파견근로자 35) 인지에따라사용사업주가저작자가될수있는지여부가달라지는것은현장상황에서볼때현실적으로불합리한문제가있다는점등을든다. 근로자파견계약에따른파견근로자나도급또는위임계약에따른수급인이나수임인도사용사업주나도급인이나위임인의실질적인지휘 감독을받는관계에있다면 사용자의업무에종사하는자 에해당하는것으로해석한다. 다만이입장에서도통상의위임인이나도급인은저작권법제9조의사용자에해당하지않는다. 위임이나도급계약에있어수임러나파견근로자, 즉종업원은사용사업주의실질적인지휘 감독등을받는다. 즉 [ 견해1] 에따르면파견사업주는고용관계는존재하나실질적인지휘감독을하지않고, 사용사업주는실질적인지휘 감독은하나고용관계는존재하지않기에파견사업주와사용사업주모두저작권법제9조의사용자가될수없다. 따라서파견근로자가작성한저작물의저작자는일반원칙으로돌아가파견근로자가된다. 반면 [ 견해2] 에따르면파견근로자가업무상작성한저작물은사용사업주가저작자가된다. 33) 사용사업주라함은근로자파견계약에의하여파견근로자를사용하는자를말한다 ( 파견근로자보호등에관한법률제2조제4호 ). 34) 저작권법제9조의다른요건을모두갖춘경우자신과고용관계에있는사용사업주가저작자가된다. 35) 파견근로자는사용사업주와고용관계에있지않고, 파견사업주와는실질적인지휘 감독관계가인정되지않아, 고용관계한정설에따르면사용사업주도파견사업주도아닌파견근로자자신이저작자가된다

30 인이나수급인은위임인이나도급인에대해독립적인지위에서게되고 자신의재량에의해활동하는것이원칙 36) 이기때문이다. 판례 37) 또한 사용자의실질적인지휘감독을받으며그업무에종사 하는자 라는표현을사용하여실질적지휘 감독설을취하고있음을명확히함과동시에, 도급등에대해서는원칙적으로실질적인지휘 감독관계를부정 38) 하면서그것을매우엄격하게해석하여예외적인경우 39) 에한해저작권법제9조가적용된다고판시하고있다. 생각건대, 사용자업무에종사하는자 에대한판단도사용자의기획존재여부에대한판단처럼업무상저작물제도의취지를고려할때너무좁게해석되지도않으면서, 업무상저작물의효과가저작권법의대원칙인 36) 오승종, 앞의책, 378면. 37) 서울고등법원 선고 2006나 판결. 38) 대법원 선고 92다31309 판결 ( 저작권법제9조를해석함에있어서는위규정이예외규정인만큼이를제한적으로해석하여야하고확대내지유추해석하여저작물의제작에관한도급계약에까지적용할수는없다.... 제작자가제작하는목적과소재선정에있어주문자의요구사항을따르기로하고, 제작물에관한모든권리를주문자측에귀속시키며, 주문자측에서제작물에대한수정요구를하면제작자가이에응할의무가있다는약정을하였으나, 신청인이제작한롯데월드의상징도안 ( 캐릭터 ) 인너구리도안의기본도안과응용도안은그소재의선정뿐아니라그제작에있어서도전적으로제작자인신청인의재량과예술적인감각및기술에의하였음을인정할수있으므로위너구리도안의저작자는제작자인신청인이라할것이다. ). 39) 대법원 선고 98다60590 판결 ( 업무상창작한프로그램의저작자에관한구컴퓨터프로그램보호법 ( 법률제4712호로개정되기전의것 ) 제7조의규정은프로그램제작에관한도급계약에는적용되지않는것이원칙이나, 주문자가전적으로프로그램에대한기획을하고자금을투자하면서개발업자의인력만을빌어그에게개발을위탁하고이를위탁받은개발업자는당해프로그램을오로지주문자만을위해서개발 납품하여결국주문자의명의로공표하는것과같은예외적인경우에는사용자의업무에종사하는자가업무상창작한프로그램에준하는것으로보아같은법제7조를준용하여주문자를프로그램저작자로볼수있다. )

31 창작자주의의예외에해당한다는점에서너무확대해석하지않고적절 하게균형을이루어야한다. 이러한점에서 사용자업무에종사하는자 에해당하는지여부는계약의명칭이고용계약인지여부에따라결정할 것이아니고, 40) 사용자의실질적인지휘 감독하에서노무를제공하고 있는지여부로결정할필요가있다. 다만그판단은저작물작성에필요한도구와장비등을공급하는자가사용자인지여부, 구체적인저작물작성의작업이이루어진장소가사용자가제공한장소인지여부, 저작물의제작에요구되는기술의숙련도, 사용자가추가적인저작물작성의업무를부과하거나변경 수정작업을요구할수있는지위에있는지여부, 저작물의작성에있어작업자의재량이발휘될여지가있는지여부, 작업자등에게저작물작성업무의시기와기간을자유롭게결정할권한이있는지여부, 임금또는대가지급방법, 저작물작성과정에필요한보조인력의고용및그에대한수당을사용자가지급하는지아니면종업원이지급하는지, 작업자의세금을누가납부하며작업자등에게수당이나기타후생차원의보조가주어지는지여부, 저작물의작성이사용자의일상적인업무범위에속하는지여부등을종합적으로고려하여판단할수있다. 41) 40) 물론도급이나위임계약의경우원칙적으로는저작권법제9조가적용되지않으나실질적인지휘 감독이존재하는예외적인경우이를적용할수있을것이다. 예를들어위탁자가수탁자를완전히자기손발과같이사용하여저작물을작성하게한경우사용관계가존재한다. 41) 도구및재료를공급하는자가사용자인경우, 작업장소가법인내에있는경우, 저작물의제작에요구되는숙련도가비교적낮은경우, 사용자가추가작업이나변경 수정작업을요구할수있는경우, 저작물의작성에있어작업자의재량이발휘될여지가적은경우, 사용자가작업자가저작물을작성하는업무의시기와기간을통제할수있는경우, 보수의지급방식이작업의완성이나진행정도에상관없이월급등정기급여의형식을취하고있는경우, 작업보조자의고용주가사용자인경우, 작업자에게후생복지가주어지

32 계속적인고용관계에있는종업원외에임시로고용되거나시간제종업원또는특정과제의수행을담당한자등도포함되는지여부에대해서도, 상기의요소들을종합적으로고려하여판단하여야할것이다. 42) 임원이 사용자의업무에종사하는자 에해당되는지여부에대해, [ 견해1] 43) 이나 [ 견해2] 44) 둘중어느견해를따른다고하더라도임원도그에해당한다고본다. 그밖에사용자에는국가나지방공공단체도포함되는만큼공무원또한사용자의업무에종사하는자에해당된다고볼것이다. 3) 업무상작성되는저작물일것 저작물작성자체가업무가되어야한다. 그러므로단지업무수행에있어파생적으로작성되거나또는업무와간접적으로만관련되어작성되는데불과한때에는실제창작자의보호를위하여 업무상 작성하는저작물이라는요건에해당되지않는다. 예컨대종업원이업무상얻은지식이나경험에기하여창작한저작물, 종업원이자신의업무를효율적으로처리하기위해자신의계획하에여가시간을이용하여저작물을작성하 는경우그작성물의저작자는종업원이된다. 45) 사용자의업무는사용 자의주된업무를수행하기위해요구되는관련업무까지를포함하는것 으로해석된다. 업무상이란종업원으로서의지위에기하여계속적으로 사무를행하는것을말한다. 종업원이여가를이용하여업무와무관한 는경우, 작업이사용자의일상적인업무범위에속하는경우고용관계일가능성이크다 (Community for Creative Non-Violence. v. Reid, 490 U.S. 730 (1989)). 42) 정상조 박준석, 앞의책, 335면. 43) 斉藤博, 앞의책, 239면. 44) 이해완, 앞의책, 362면. 45) 오승종, 앞의책, 381면

33 저작물을작성한경우에는이에해당되지않지만, 업무수행중에파생적으로작성된저작물의경우에는논란이있긴하나, 실제창작자의보호를위해여기에해당하지않는다고보는것이타당하다고한다. 대학교수의강의안이나연구논문을업무상저작물로볼수있는지에대해서는일괄적으로판단할것이아니라개별적인사안에서구체적으로판단하여야할것이다. 다만일반기업의종업원보다는업무상저작물로인정되는범위가넓지는않을것으로본다. 46) 4) 사용자명의로공표되는저작물일것 사용자명의의공표요건은, 사용자가업무상저작물의저작자가될경우외부의이용자가이를쉽게인식할수있게하기위함과동시에, 사용자명의로공표할것이예정되어있다면실제창작을한종업원이저작인격권을행사하지않는다는전제하에저작이이루어진것으로볼수있을것이라는점에서, 저작인격권을사용자에게귀속시키기위한근거로서의성격을가진다. 47) 1986년 12월 31일전부개정된저작권법 48) 상업무상저작물 49) 에대한규정이처음생겼을때는 다만, 기명저작물의경우에는그러하지아니하다 는단서규정을두었다. 사용자명의와종업원명의가함께저작자로 표시되어있는경우 50) 업무상저작물규정이적용되지않고종업원이저 46) 오승종, 앞의책, 382면.; 교수가만든시험문제의경우에는저작권법제9조의요건을모두충족하는한업무상저작물에해당한다고본견해로, 임원선, 실무자를위한저작권법, 제4판, 한국저작권위원회, 2014., 75면. 47) 이해완, 앞의책, 365면.; 田村善之, 앞의책 (2001), 382면. 48) 구저작권법 [ 법률제3916호, , 전부개정 ] 제9조. 49) 1986년 12월 31일전부개정된저작권법에는 업무상저작물 이아닌 단체명의저작물 이라는용어가사용되었다

34 작자가된다는점을명확하게하기위해서였다. 다만사용자명의와함께기재되어있는종업원명의가책임과평가를종업원에게돌리는저작명의로기재된것이아니라, 단순히업무분담과책임소재를밝히는차원에서기재된것이라면업무상저작물이성립될수있는것으로보았다. 51) 하지만오히려사용자가저작권을빼앗길것을우려하여저작물에종업원의이름을표시하는작은배려마저가로막는역효과를가져올수있다 52) 는평가에따라, 2006년 12월 28일저작권법전부개정 53) 시단서부분을삭제하였다. 그러나현행법하에서도사용자명의와작성자명의가함께표시되어있는경우사용자명의로표시된것으로볼수있을것인지가문제된다. 작성자인종업원의성명표시가종업원에게저작인격권을인정하기위한것이라면저작권법제9조상사용자명의로공표된것으로볼수없고, 단순히업무분담및책임소재를밝히기위해작성자성명이표시된것이라면사용자명의로공표된것으로본다. 54) 또한구저작권법상업무상저작물은사용자명의로 공표된 것에한하였다. 즉 사용자명의로공표된것 이어야하므로문리해석상아직공표되지않은저작물에는동규정이적용되지않는것으로여겨질수있어이에대한권리귀속관계가명확치않았다. 이에 2006년 12월 28일개 50) 당시신문이나잡지등에게재되는기사, 논설, 소설, 시, 만화등은일반적으로실제저작한자의명의가표시되었다. 51) 오승종, 앞의책, 383면.; 이해완, 앞의책, 366면. 52) 이해완, 위의책, 365면. 53) 구저작권법 [ 법률제8101호, , 전부개정 ] 제9조.; 단체명의저작물 이라는용어도 업무상저작물 로변경되었다. 54) 예를들어통상적으로신문기사에기자들의이름이기재되는경우는단순히업무분담을분명히하기위한것으로사용자의공표요건이충족되는것으로보지만, 신문칼럼의경우일반적인기사와달리저자개인의저작물로서의성격을보다많이가지고있다는점에서사용자의공표요건이충족되지않는것으로본다 ( 임원선, 앞의책, 76면.; 이해완, 앞의책, 366면 )

35 정저작권법 55) 은아직공표되지않은상태라하더라도, 사용자가공표를예정하고있는것이라면그저작자를사용자로보는것이바람직하며법적안정성또한지킬수있다는면에서 공표되는 것으로규정하였다. 공표가예정되어있지않지만, 만약공표한다고가정한다면사용자명의로공표될저작물 의경우저작권법제9조의사용자명의의공표요건을충족시킬수있을것인지에대해긍정설과부정설이대립한다. 부정설은 공표하는 이라는문구를위와같은저작물에까지확대해석하게되면, 공표를요하지않는컴퓨터프로그램저작물과아무런차이가없게되어요건자체가무의미하게된다고주장한다. 이에반해긍정설은, 예를들어기업등에서내부문서로작성된저작물의경우부정설에따르면저작자개인의저작물이되어그에게저작권이귀속한다고보는것은현실적으로문제가있고, 사용자명의의공표요건을두고있지않은컴퓨터프로그램저작물의경우, 저작자개인의명의로공표할것이예정되어있는때에도일반저작물과는다르게사용자가저작자가된다는점에서, 긍정설을취하더라도공표요건이완전히무의미한것은아니라고본다. 56) 생각건대긍정설은사용자명의의공표요건을넓게해석한다는면에서, 창작자원칙의유일한예외규정인업무상저작물규정을가능한한엄격하고제한적으로해석하고자하는대법원판례에반한다는문제점이있고, 부정설을취하게되면그견해또한위에서지적된바와같이기업등에서내부문서로작성된저작물에대한저작권이종업원에게귀속하는것으로해석된다는점은현실적으로일반적인인식에부합하지않는다는문제점을지닌다. 근본적으로 사용자명의의공표 를업무상저작물에따른효과를발생시키는요건으로요구하는것자체가필요하고타 55) 구저작권법 [ 법률제 8101 호, , 전부개정 ] 제 9 조. 56) 이해완, 앞의책, 366 면

36 당한지부터따져봐야할것이다. 그밖에 2009년 4월 22일개정저작권법 57) 은해석의명확성을기하기위해, 제9조단서에서 다만, 컴퓨터프로그램저작물의경우공표될것을요하지아니한다. 고명시하였다. 컴퓨터프로그램에대해공표요건을없앤취지는프로그램을개발하는과정에서공표를예정하고있지않은시험용버전들이만들어질수있는데, 사용자명의로공표되지않았다하여업무상저작물의성립을인정하지않게되면종업원의저작물로보게되고, 이에종업원이소스코드를빼내어따로개발한후이를가지고사용자에저작권침해주장을할소지가있다는점 58), 그리고현실적으로컴퓨터프로그램은사용자내부에서사용할목적등으로개발되어, 공표되지않은상태로이용되거나영업비밀로보호받기를원하는경우가많다는점때문이다. 59) 다. 업무상저작물의효과 계약또는근무규칙에다른정함이없는경우에는법인ㆍ단체그밖의사용자를업무상저작물의저작자로본다. 60) 사용자는저작자로간주되기 57) 구저작권법 [ 법률제9625호, , 일부개정 ] 제9조. 58) 이해완, 앞의책, 368면. 59) 오승종, 앞의책, 386면. 60) 생각건대저작권법제9조의규정이법인의저작행위를인정한것으로보기에는무리가있다. 즉, 법인의저작행위를용인한다면, 법인의기관내지수족으로서실제의저작행위를담당한자의모든저작물이법인의저작물이되어종업원은저작자로될여지가없겠지만, 저작권법은사용자명의로공표되지않았거나또는계약이나근무규칙에다른정함이있는저작물에대해서는예외를허용하고있다는점에서, 결국본규정은저작행위를할수있는것은어디까지나자연인이라는전제하에, 다만일정요건을구비한저작물에대해서는저작권거래의편의상처음부터사용자인법인을저작자로의제

37 에저작재산권 61) 뿐만아니라저작인격권 62) 도원시적으로취득한다는 것이다수의견해이다. 이에종업원은저작인격권을포함한아무런권리도가지지못한다. 직무발명과달리종업원의보상청구권에관한규정도없다. 반면저작권법제14조제1항에따른저작인격권의일신전속성을근거로저작인격권은실제창작행위를한종업원에게유보된다는반대견해가있다. 계약또는근무규칙등에 저작권은종업원에게유보된다. 는등의다른정함이있는경우에는계약등의내용에따라저작자가결정된다. 종업원에게유리한내용이라는점에서근무규칙등이라함은근무규칙외에단체협약, 취업규칙또는저작물취급규정등이포함되는것으로사용자가일방적으로정한규정의효력도인정하는취지이다. 63) 하지만아직은종업원이사용자보다교섭력등에있어약자인경우가대부분임을고려할때, 저작권을종업원에게유보시키는계약은실제그리많지않을것이다. 64) 저작권법은업무상저작물 65) 의보호기간에관한규정 66) 도따로두고있 한것에지나지않는다고해석함이타당하다. 이렇게보면본규정은특허법상직무발명에관한규정과유사한데, 특허법은법인발명의개념을부정하여발명자인종업원만이특허받을권리를원시적으로취득하도록하는한편, 종업원과사용자간권리조정의차원에서, 종업원이나그권리의승계인이직무발명에대하여특허를받은경우에사용자는그특허에대하여무상의통상실시권을갖는것으로하고있다. 61) 저작재산권에는복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차적저작물작성권이있다 ( 저작권법제16조내지제22조 ). 62) 저작인격권에는공표권, 성명표시권, 동일성유지권이있다 ( 저작권법제11조내지제13조 ). 63) 이해완, 앞의책, 369면. 64) 송영식 이상정, 앞의책, 162면 ( 그럴예정이었다면차라리저작자명의를창작자인종업원으로했을것이라고본다 ). 65) 업무상저작물에관한저작권법제2조제31호뿐만아니라동법제9조의요

38 다. 업무상저작물의저작재산권은공표한때부터 70 년간존속한다. 다만, 창작한때부터 50 년이내에공표되지아니한경우에는창작한때부터 70 년간존속한다 ( 동법제 41 조 ). 저작인격권은사용자가해산또는소멸하 건을모두갖춘경우적용되는것이다 ( 오승종, 앞의책, 388면.; 이해완, 앞의책, 370면 ). 66) 저작권법의개정으로업무상저작물에대한규정이신설되었을때업무상저작물 ( 저작권법개정전까지의용어는 단체명의저작물 ) 의보호기간 ( ᄀ ) 도함께신설되었다. 그러다가 WTO 체제가출범함에따라회원국으로서의의무이행을위하여 WTO 협정의내용을반영하고, 저작권분야의국제규범인베른협정가입에대비하기위하여저작권등의보호를국제적수준으로하는등급변하는국내외의저작권환경에효율적으로대처하기위한 개정저작권법에서, 창작후공표유예기간을 10년에서 50년으로연장하여국제적인보호수준으로조정 ( ᄂ ) 하였다. 그후 대한민국과유럽연합및그회원국간의자유무역협정 을이행하기위하여 저작권법개정으로저작권의보호기간을 50년에서 70년으로연장 ( ᄃ ) 하였고, 이는현행저작권법 ( ᄅ ) 까지이어져오고있다. 아래는업무상저작물의보호기간에관한입법경과관련저작권법의조문들이다.; ᄀ 구저작권법 ([ 시행 ] [ 법률제3916호, , 전부개정 ]) 제38조 ( 단체명의저작물의보호기간 ) 단체명의저작물의저작재산권은공표한때부터 50년간존속한다. 다만, 창작한때부터 10년이내에공표되지아니한경우에는창작한때부터 50년간존속한다. ᄂ 구저작권법 ([ 시행 ] [ 법률제5015호, , 일부개정 ]) 제38조 ( 단체명의저작물의보호기간 ) 단체명의저작물의저작재산권은공표한때부터 50년간존속한다. 다만, 창작한때부터 50년이내에공표되지아니한경우에는창작한때부터 50년간존속한다. ᄃ 구저작권법 ([ 시행 ] [ 법률제10807호, , 일부개정 ]) 제41조 ( 업무상저작물의보호기간 ) 업무상저작물의저작재산권은공표한때부터 70년간존속한다. 다만, 창작한때부터 50년이내에공표되지아니한경우에는창작한때부터 70년간존속한다. ᄅ현행저작권법 ([ 시행 ] [ 법률제14083호, , 일부개정 ]) 제41조 ( 업무상저작물의보호기간 ) 업무상저작물의저작재산권은공표한때부터 70년간존속한다. 다만, 창작한때부터 50년이내에공표되지아니한경우에는창작한때부터 70년간존속한다

39 는시점까지존속한다. 2. 직무발명에대한특허받을권리 특허법제33조에따라종업원에게원시적으로귀속되는 특허를받을수있는권리 ( 이글에서는 특허받을권리 라한다 ) 가사용자에게양도되어사용자가출원 등록하는경우, 등록된특허권은사용자에게원시적으로귀속할수있다. 이글에서는등록후의 특허권 이아닌, 직무발명완성즉시발생하는 특허받을권리 의원시적귀속을중심으로논하고자한다. 가. 직무발명의의의 직무발명 이란종업원, 법인의임원또는공무원 ( 이글에서는 종업원 이라한다 ) 이그직무에관하여발명한것이성질상사용자 법인또는국가나지방자치단체 ( 이글에서는 사용자 라한다 ) 의업무범위에속하고그발명을하게된행위가종업원등의현재또는과거의직무에속하는발명을말한다 ( 발명진흥법제2조제2호 ). 종업원등이한그외의발명은자유발명 67) 이라한다. 67) 발명진흥법제2조제3호는 개인발명가 란직무발명외의발명을한자를말한다. 고규정하여직무발명외의발명을 개인발명 이라고칭하고있으나, 대부분의특허법교과서나문헌에서는 자유발명 이라는용어를통상적으로사용하고있으므로, 이글에서는직무발명외의발명을 자유발명 으로, 직무창작외의창작물을 자유창작 으로칭하고자한다 ( 정상조 박준석, 앞의책, 152면.; 송영식 이상정, 앞의책, 389면.; 조영선, 앞의책, 250면 )

40 직무발명제도는 1946년군정법령제91호로제정된특허법제32조이래구특허법제39조와제40조에이르기까지비슷하게규정되어오다가, 2006년 3월 3일개정 68) 시구특허법에서관련규정이삭제되고현재는발명진흥법에서통합적으로규율 69) 하고있다. 나. 직무발명의성립요건 1) 발명이사용자의업무범위에속할것 사용자의업무범위는사용자가법인인경우그정관에정해진목적을고려하여판단하여야한다는견해 70) 와사용자가개인인경우와법인인경우를나누어, 사용자가개인일경우그개인의현실적인사업내용을중심으로업무범위를파악해야하고, 사용자가법인일경우에는정관의기재등에상관없이사용자가현재행하고있거나또는장래에행할것으로구체적으로예정하고있는업무를포함한다고보아널리회사의영업방침에부합하는범주에서비교적폭넓게해석하는견해 71) 가있다. 68) 발명진흥법 [ 시행 ] [ 법률제7869호, , 일부개정 ]. 69) 국가과학기술혁신을위한직무발명의역할이증대됨에따라직무발명을활성화하고직무발명에대한보상을강화하기위하여직무발명에대한보상기준및절차등을체계적으로정비하고, 특허법 과 발명진흥법 에각각규정되어있는직무발명관련규정의통합및기타현행제도의운영상나타난일부미비점을개선 보완하기위해서라는것이 2006년 3월발명진흥법의개정이유이다. 70) 정상조 박준석, 앞의책, 148면.; 송영식 이상정 황종환, 지적소유권법, 육법사, 2008., 399면. 71) 정관에기재된회사의목적은주로주주의보호나회사의권리능력을판단함에있어기준이되는것으로직무발명해당여부의기준으로삼기에는적절하지않다고본다. 또한회사의정관상목적에기재되어있지않은사업이

41 국가의경우해당공무원이속한기관의고유한업무범위에속하는지 여부로판단한다. 2) 종업원이과거나현재직무에관하여한발명일것 실무상보다어려운문제는종업원의직무해당성문제이다. 발명의주체는종업원, 법인의임원또는공무원이다. 종업원등이란사용자와의고용계약등에기하여타인의사무에종사하는자를말한다. 직무발명제도는기술적사상의창작행위를한종업원과그에대해인적 물적기반을투자한사용자간이익을조정하기위해마련된것이기때문에, 직무발명이성립되는 사용자와종업원의관계 는민법상고용계약 72) 에한정되지않고, 종업원이누구의지휘 명령 감독하에있었으며, 발명의완성을위하여누가자금이나자재또는보조인력등을제공하였는지등을종합적으로고려하여판단한다. 73) 예를들어근로자파견 74) 의경우에도사용사업주와파견근로자사이에직무발명이성립되는사용자와종업원의관계가존재한다고판단될여지가있다. 종업원이특정발명을위해고용된경우뿐만아니라, 종업원이연구소의연구원이나설계부의 라도회사의방침으로그사업을행하는경우가있을수있고후에정관을개정하는경우도있을수있다는것이다 ( 조영선, 앞의책, 244면 ). 72) 민법제655조. 73) 위의책, 면. 74) 일반적으로파견사업주와파견근로자사이에는고용관계가인정되나사용사업주와파견근로자간에는고용관계가존재하지않는다. 하지만직무발명의성립에요구되는사용자와종업원의관계는누구의지휘 감독이있었고누구의시설등을이용하여종업원이기술적사상의창작에이르렀는지에따라결정되기에, 사용사업주와파견근로자사이에직무발명이적용되는사용관계가존재한다고볼가능성이있다는것이다 ( 위의책, 245면 )

42 설계사또는공장장이나기술담당이사등의직책을가지고있는경우에도그종업원의발명은직무에속하는것으로해석된다. 75) 또종업원등에는임시적으로고용된경우나고문또는기능습득중인양성공및수습공을모두포괄하며, 상근또는비상근인지여부, 보수지급유무와근로기준법상최하연령등을불문한다. 임원에는법인의대표이사 이사 임시이사 감사등과주식회사의이사와감사그리고합자회사의무한책임사원등이포함된다. 대학교수의발명을직무발명으로볼것인지여부와관련하여대학으로부터특정연구과제를지시받고연구자금과시설을제공받는경우직무발명에해당할수있다. 그러나교수가일반적으로자신의전공분야에관해발명을한경우에대해서는, 교수는강의뿐만아니라연구개발을전제로고용되었기에원칙적으로직무발명에해당한다는견해가있는반면, 인류의지식축적에기여하기위해연구결과를널리공개하고교육에활용하는대학교수의연구의무는, 자본을투하한사용자로하여금경제적인이익을얻도록하는목적을가지는민간기업의종업원이가지는연구의무와그성질상동일하게볼수없기에, 대학교수의발명이일률적으로직무발명에해당한다고만은볼수없다는견해 76) 가대립한다. 발명을하게된행위 란발명을착상하고구체화하여완성하기까지의행위일체로, 사색이나문헌조사와같은정신적행위뿐만아니라실험이나제조와같이이러한정신적행위에부수하는구체적인육체적활동도모두포함한다. 종업원의현재또는과거의직무에속하는것 이라함은종업원이담 75) 대법원 선고 91후1113 판결.; 정상조 박준석, 앞의책, 면.; 송영식 이상정 황종환, 앞의책, 면. 76) 정상조 박준석, 앞의책, 149면.; 조영선, 앞의책, 246면.; 송영식 이상정 황종환, 앞의책, 402면

43 당하는직무내용과책임범위로보아, 발명을하는것이일반적으로기대되거나당연히예정되는경우 77) 는물론, 사용자가처음부터특정발명의목적으로고용하지는않았지만후에어떤구체적인발명을하도록임무를부여한경우도포함한다. 발명을의도하지않고직무수행의결과성립된발명도모두직무발명에해당된다. 또한사용자로부터구체적으로지시받은범위에한정되는것은아니며, 기업의방침에따라자발적으로행한발명도직무의범위에포함된다할것이다. 78) 종업원의지위는특허출원시점이아닌발명완성시점을기준으로한다. 종업원이퇴직전에실질적으로발명을완성하였으나이를숨기고있다가퇴직후에출원하더라도직무발명에해당하며, 이때퇴직전에발명을완성하였다는입증책임은사용자가진다. 79) 이렇듯직무발명의정의에서말하는 과거 80) 는동일회사내에서의보 77) 악기회사의공작과기능직사원으로입사하여회사를퇴직할때까지공작과내여러부서에서숙련공으로근무하면서, 금형제작, 센터핀압입기제작, 치공구개발등의업무에종사한자가피아노부품의하나인플랜지의구멍에붓싱을효과적으로감입하는장치를고안한경우, 위사원은근무기간중상기와같은고안을시도하여완성하려고노력하는것이일반적으로기대되므로직무발명에해당한다 ( 대법원 선고 91후1113 판결 ). 78) 송영식 이상정 황종환, 앞의책, 401면. 79) 현실적인입증이매우어려울것이어서, 이를추단케하는간접사실들을종합하여사실인정을하는수밖에없다 ( 조영선, 앞의책, 249면 ). 이에퇴직후일정기간안에이루어진발명은퇴직전사용자에게승계한다는내용의고용계약규정, 즉추적조항 (trailing clause) 은퇴직당시발명의진행정도, 퇴직후경과된기간등을종합적으로고려해볼때, 자유발명에대한사전양도계약과마찬가지로민법제103조상선량한풍속기타사회질서위반으로판단되지않는한, 유효한것으로본다 ( 송영식 이상정 황종환, 앞의책, 402면.; 정상조 박준석, 앞의책, 152면 ). 80) 과거에속하는기간의결정은종업원이근무했던기간과담당직무와관련된기술의변화추세를감안해야할것이다

44 직이동에따른종전직무를지칭하는것으로고용관계가종료된후의과거는포함되지않는다고해석한다. 고용관계가종료된후에발명한것이라면비록재직중의직무에관한것이라고하더라도직무발명으로볼수없다. 다만종업원이발명을완성하기직전에퇴직하였다든지, 재직기간에체득한지식과경험이발명을완성하는데결정적인역할을한경우등과같이특별한사정이있는경우에는퇴직후라도과거의직무에속한다고볼여지가있다. 81) 다. 직무발명의효과 1) 종업원에발명자지위인정 대법원 82) 은특허법제33조제1항본문에서정하고있는 발명을한자 가되기위해서는단순히발명에대한기본적인과제와아이디어만을제공하였거나, 연구자를일반적으로관리하였거나, 연구자의지시로데이터정리와실험만을하였거나또는자금이나설비등을제공하여발명의완성을후원하거나위탁하였을뿐인정도등에그치지않고, 발명의기술적과제를해결하기위한구체적인착상을새롭게제시하거나부가하고보완한자, 실험등을통하여새로운착상을구체화한자, 발명의목적및효과를달성하기위한구체적인수단과방법의제공또는구체적인조언과지도를통하여발명을가능하게한자등과같이기술적사상의창작행위에실질적으로기여하기에이르러야한다고판시하였다. 81) 사용자는연구일지작성의무화등의치밀한연구관리를통해퇴직직원 의발명과관련된분쟁에대비할수있다. 82) 대법원 선고 2009 다 판결참조

45 이에덧붙여이른바실험의과학이라고하는화학발명의경우에는당해발명의내용과기술수준에따라차이가있을수는있지만, 예측가능성내지실현가능성이현저히부족하여실험데이터가제시된실험예가없으면완성된발명으로보기어려운경우가많이있는데, 그와같은경우에는실제실험을통하여발명을구체화하고완성하는데실질적으로기여하였는지여부의관점에서발명자인지여부를결정해야한다고보았다. 83) 종업원이행한직무발명의경우, 사용자가종업원에게단순히발명의과제를제공하거나종업원의직무발명완성에설비의제공등물적 인적 기술적기여를한정도에그치는경우에는사용자는발명자로인정되지않는다. 물론사용자 84) 가그러한비창작적기여정도를넘어발명 83) 대법원 선고 2001후65 판결등. 84) 사용자가자연인인경우종업원과사용자가공동발명자가되어특허받을권리를원시적으로공동으로취득하는경우가발생할수있다. 반면사용자가법인인경우법인이발명의주체가될수있는지가문제된다. 특허법제42조제1항은특허출원서에특허출원인과발명자의명칭을각각기재할것을요구한다. 그런데출원인에관하여는법인이출원인이되는경우를상정하여 특허출원인의성명및주소 ( 법인의경우에는그명칭및영업소의소재지 ) 를기재하도록하는 ( 동법제42조제1항제1호 ) 반면, 발명자에관하여는 발명자의성명및주소 만기재하도록되어있어 ( 동조항제4호 ) 오로지자연인만이발명의주체가될수있음을암시하고있기에, 법인은발명자가될수없으며자연인인발명자가원시적으로취득한특허받을권리를승계받을수있을뿐이다 ( 조영선, 앞의책, 면 ). 특허법원 선고 2002허4811 판결또한 특허법제2조제1호에서는 발명이라함은자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것을말한다. 고정의하고있고, 동법제39조제1항및제2항에서는종업원등의직무발명에관하여규정함에있어서종업원등을발명자로보면서사용자등을발명자로인정하지않고있는바, 위와같은발명의정의와직무발명에관한규정취지에비추어볼때, 동법제33조제1항에서규정하고있는 발명을한자 는창작행위에현실로가담한자연인만을가리킨다고할것이므로

46 을구체화하고완성하는데있어실질적인기여를하였다면사용자와종업원은공동발명자로인정되어특허받을권리를공유할것이다 ( 특허법제33조제2항 ). 발명자인종업원은사전양도계약등에따라직무발명에대한특허받을권리등을사용자또는제3자에게양도하여사용자나승계인이출원하더라도발명자의지위는잃지않으므로, 종업원은특허출원서 특허공보 특허증에발명자로게재된다. 85) 발명자인종업원으로부터특허받을권리를승계한사용자가특허출원시발명자표시를종업원이아닌사용자자신으로한경우, 사용자가종업원으로부터특허받을권리를적법하게양수하였고단지출원서발명자란의기재를사실과다르게하였을뿐이라는점에서, 특허받을권리를정당하게승계하지않은자가자신의이름으로출원하는경우인 모인출원 과는구별된다. 86) 발명자는출원서나등록증등특허와관련된공적문서에자신을발명자로표시할수있는일종의인격적인권리 (the right to be mentioned as such in the patent) 87) 를가진다. 따라서특허가출원단계에있는경우에는출원인을상대로출원서상발명자명의를진정한발명자로보정해줄것을요구할권리가있다 ( 특허법시행규칙제28조 88) ). 이때출원인법인이발명자가될수있는것을전제로하여원고 ( 주식회사삼일기연 ) 가이사건출원발명의발명자라는원고의위주장은더나아가살펴볼필요없이이유없다. 고하여같은취지의판시를하였다. 85) 조광훈, 직무발명의이중양도에관한연구 : 특허를받을수있는권리의이중양도를중심으로, 지식재산21, 제105호, , 73, 82-83면. 86) 조영선, 앞의책, 230면. 87) 파리조약제4조의3. 88) 특허법시행규칙 [ 시행 ] [ 산업통상자원부령제245호, , 일부개정 ] 제28조 ( 발명자의추가등 ) 1특허출원인이착오로인하여특허출원서에발명자중일부의발명자의기재를누락하거나잘못적은때에는그특

47 이이에불응하는경우출원인을상대로발명자표시를보정할것을요구하는소나자신이진정한발명자임의확인을구하는소를제기할수있다. 다만등록이완료된이후에는발명자명의의변경이법에정한정정사유 ( 동법제136조 ) 가아니므로그러한소구 ( 訴求 ) 는허용되지않으며, 불법행위로인한손해배상의여지만남는다. 2) 종업원에특허받을권리의원시적귀속 직무발명에대한특허받을권리는발명을한종업원에게원시적으로귀 속된다 ( 특허법제 33 조 89) ). 아울러자유발명에대한특허받을권리가종업 원에게원시적으로귀속됨은물론이다 ( 동조 ). 허출원의특허여부결정전까지추가또는정정할수있다. 다만, 발명자의기재가누락 ( 특허출원서에적은발명자의누락에한정한다 ) 또는잘못적은것임이명백한경우에는특허여부결정후에도추가또는정정할수있다. < 개정 , > 2특허출원인또는특허권자가제1항에따라발명자를추가또는정정하려면다음각호에따른보정서또는신청서를특허청장에게제출하여야한다. < 개정 , , > 1. 특허권의설정등록전까지는별지제9호서식의보정서 2. 특허권의설정등록후에는별지제29호서식의정정발급신청서 3대리인에의하여절차를밟는경우에는제2항에따른서식에그대리권을증명하는서류를첨부하여야한다. < 신설 > [ 전문개정 ] 89) 특허법제33조 ( 특허를받을수있는자 ) 1 발명을한사람또는그승계인은이법에서정하는바에따라특허를받을수있는권리를가진다. 다만, 특허청직원및특허심판원직원은상속이나유증 ( 遺贈 ) 의경우를제외하고는재직중특허를받을수없다. 2 2명이상이공동으로발명한경우에는특허를받을수있는권리를공유한다

48 종업원에게유리한규정은강행규정이라는법원 90) 의확고한입장에비추어볼때, 특허받을권리는발명자인종업원에게원시적으로귀속된다는특허법제33조및발명진흥법제10조또한종업원에게유리한규정으로강행규정이라고판단된다. 즉, 현행특허법및발명진흥법하에서는당사자간계약으로직무발명에대한특허받을권리의 원시적 귀속주체를변경할수없다고여겨진다. 설사사용자와종업원간에직무발명에대한특허받을권리를사용자에게원시적으로귀속하도록하는계약이있다고하더라도, 미국연방대법원의스탠포드사건 91) 에서의판시처럼그계약은종업원에게원시적으로귀속되는특허받을권리를사용자에게승계귀속시키는내용으로해석되어야할것이다. 3) 사용자의통상실시권 위에서살펴본바와같이직무발명에대한특허받을권리는발명을한 종업원에게원시적으로귀속되고 ( 특허법제 33 조 ), 당해종업원또는승계 인이특허등록을받게되면사용자는일정한경우 92) 그특허권에대하 90) 서울고등법원 선고 2003나52410 판결 ( 사용자의직무발명규정중 사용자명의로 ' 등록된특허권 ' 을양도또는기타의방법으로처분하였을때 ' 직무발명심의위원회의심의를거쳐 ' 보상금을지급하도록 한규정은, 이를특허권설정등록이마쳐지기전에는보상의무가없다는취지로해석할경우발명자인종업원을보호하기위한강행규정으로서직무발명에대하여특허받을권리를사용자로하여금승계하게한때에곧바로종업원의보상금청구권이발생함을규정하고있는특허법제40조제1항에위반되어무효이다 ). 91) Board of Trustees of Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular, 131 S.Ct (2011). 92) 중소기업의경우사전양도계약이없는경우에도사용자인중소기업은무상의법정통상실시권을가지나, 사용자가중견기업이나대기업인경우에는종업원과의협의를거친사전양도계약이있는경우에만무상의법정통상실시

49 여무상의법정통상실시권 ( 通常實施權 ) 을가질뿐이다 ( 발명진흥법제10 조제1항 ). 사용자의통상실시권은종업원의직무발명에대한사용자의적극적인투자를촉진하기위해법이규정하고있는권리이다. 다만자유발명에대해서는독일과달리사용자는종업원과합의하지않는한통상실시권을가지지못한다. 현행발명진흥법제10조제1항에따르면사용자가중소기업기본법제2 조 93) 에따른중소기업인경우와이에해당되지않는중견기업또는대 권을가진다. 사전양도계약이있는경우에도발명자의직무발명완성사실통지를받은날로부터 4개월이내에사용자가승계하지않겠다는의사를통지해야만무상의법정통상실시권을가진다. 그기간내에아무런조치도취하지않은경우에는종업원의의사에반하여통상실시권을가지지못한다. 93) 중소기업기본법 [ 시행 ][ 법률제13086호, , 타법개정 ] 제2조 ( 중소기업자의범위 ) 1 중소기업을육성하기위한시책 ( 이하 " 중소기업시책 " 이라한다 ) 의대상이되는중소기업자는다음각호의어느하나에해당하는기업 ( 이하 " 중소기업 " 이라한다 ) 을영위하는자로한다.< 개정 , , > 1. 다음각목의요건을모두갖추고영리를목적으로사업을하는기업가. 업종별로매출액또는자산총액등이대통령령으로정하는기준에맞을것나. 지분소유나출자관계등소유와경영의실질적인독립성이대통령령으로정하는기준에맞을것 2. 사회적기업육성법 제2조제1호에따른사회적기업중에서대통령령으로정하는사회적기업 3. 협동조합기본법 제2조제1호에따른협동조합중대통령령으로정하는협동조합 4. 협동조합기본법 제2조제2호에따른협동조합연합회중대통령령으로정하는협동조합연합회 2 중소기업은대통령령으로정하는구분기준에따라소기업 ( 小企業 ) 과중기업 ( 中企業 ) 으로구분한다. 3 제1항을적용할때중소기업이그규모의확대등으로중소기업에해당하지아니하게된경우그사유가발생한연도의다음연도부터 3년간은중

50 기업인경우는무상의법정통상실시권을취득할수있는요건이다르다. 중소기업의경우사용자와종업원간에직무발명에대한특허받을권리등에대해사전양도계약이존재하는지여부와상관없이사용자는무상의통상실시권을취득한다. 반면중견기업이나대기업인사용자가무상의통상실시권을취득하기위해서는, 미리종업원과직무발명에대한협의를하여, 사용자에게특허받을권리나특허권등을승계시키거나사용자를위하여전용실시권을설정하도록하는계약의체결, 또는그에관한근무규정의작성이필요하다 ( 동조항단서 ). 사용자가중견기업및대기업인경우사전에승계또는전용실시권설정을목적으로하는계약이나근무규정을체결또는작성하지아니하고는통상실시권을행사할수없게한발명진흥법제10조제1항단서는 2013년 7월 30일발명진흥법개정때신설되었다. 이러한내용을신설한이유는종업원의협상력및절차적권리를강화하여실질적으로보상과정에참여하도록하고, 대기업의직무발명보상제도도입을적극적으로유도함으로써기업전반에정당한보상문화를정착시켜지식산업시대의기업및국가경쟁력을강화하기위함이라고한다. 94) 발명진흥법제10조제1항에규정된통상실시권은종업원또는그로부터특허권을승계한자가사용자에대해특허권을행사할때사용자의 소기업으로본다. 다만, 중소기업외의기업과합병하거나그밖에대통령령으로정하는사유로중소기업에해당하지아니하게된경우에는그러하지아니하다. 4 중소기업시책별특성에따라특히필요하다고인정하면 중소기업협동조합법 이나그밖의법률에서정하는바에따라중소기업협동조합이나그밖의법인ㆍ단체등을중소기업자로할수있다. 94) 정당한직무발명보상문화확산의일환으로 발명진흥법개정당시제10조제1항단서외에도제15조제2항내지제4항, 제17조, 제18조를신설또는개정하였다

51 항변으로유용하게활용될수있다. 95) 통상실시권의발생시점은동조항을보아, 종업원또는승계인이특허등록을한때이다. 통상실시권을취득하게되는사용자는발명완성당시의사용자이지, 특허권등록당시의사용자가아니다. 법정통상실시권이기에종업원또는승계인이특허를등록한때당연히발생하며, 등록하지않더라도후에종업원또는승계인으로부터특허권을양수한자에대해서도효력이발생한다 ( 특허법제118조제1항및제2항 96) ). 사용자의통상실시권을제3자에게양도할수있는지에대해명문의규정은없으나, 실시사업과함께이전하거나또는상속기타일반승계의경우에는특허권자 ( 전용실시권에관한통상실시권의경우에는특허권자및전용실시권자 ) 의동의없이, 그이외의경우에는특허권자의동의를받아야만이전할수있다 ( 특허법제102조제5항 ). 사용자의통상실시권에대한이전 변경 소멸 질권설정등은등록하지않으면제3자에게대항할수없다 ( 동법제118조제3항 ). 97) 종업원은사용자의의사에반하여사용자의실시권을소멸시키거나훼손하는행위를하여서는안된다. 만약종업원이특허권을포기 ( 특허법제119조제1항제1호및제5호 98) ) 하거나정정심판을청구하는경우에는 95) 조영선, 앞의책, 253면. 96) 특허법제118조 ( 통상실시권의등록의효력 ) 1 통상실시권을등록한경우에는그등록후에특허권또는전용실시권을취득한자에대해서도그효력이발생한다. 2 제81조의3제5항, 제103조부터제105조까지, 제122조, 제182조, 제183조및 발명진흥법 제10조제1항에따른통상실시권은등록이없더라도제1항에따른효력이발생한다. 3 통상실시권의이전 변경 소멸또는처분의제한, 통상실시권을목적으로하는질권의설정 이전 변경 소멸또는처분의제한은이를등록하여야만제3자에게대항할수있다. 97) 위의책, 253면.; 송영식 이상정, 앞의책, 403면

52 사용자의동의를받아야한다 ( 동법제 136 조제 8 항 99) ). 4) 직무발명에대한사전양도계약유효성 발명진흥법제10조제3항은종업원의자유발명에대하여미리사용자에게특허받을권리나특허권등을승계시키거나, 사용자를위하여전용실시권을설정하도록하는계약이나근무규정은무효라고규정하고있다. 이는근로계약체결당시사용자에비해상대적으로약한입장에있는종업원이일방적으로불리한근로조건을강요당하는것을방지함으로써종업원의이익을보호하는동시에발명을장려하고자하는점에그입법취지가있다. 100) 이에반해종업원의직무발명에대해서는사용자는사전에계약또는근무규칙 101) 으로그에대한특허받을권리나특허권을사용자에승계하거 98) 특허법제119조 ( 특허권등의포기의제한 ) 1 특허권자는다음각호의모두의동의를받아야만특허권을포기할수있다. 1. 전용실시권자 2. 질권자 3. 제100조제4항에따른통상실시권자 4. 제102조제1항에따른통상실시권자 5. 발명진흥법 제10조제1항에따른통상실시권자 2 전용실시권자는질권자또는제100조제4항에따른통상실시권자의동의를받아야만전용실시권을포기할수있다. 3 통상실시권자는질권자의동의를받아야만통상실시권을포기할수있다. 99) 특허법제136조 8 특허권자는전용실시권자, 질권자와제100조제4항 제102 조제1항및 발명진흥법 제10조제1항에따른통상실시권을갖는자의동의를받아야만제1항에따른정정심판을청구할수있다. 다만, 특허권자가정정심판을청구하기위하여동의를받아야하는자가무효심판을청구한경우에는그러하지아니하다.< 개정 > 100) 대법원 선고 2012도6676 판결

53 나전용실시권을설정하도록할수있다 ( 발명진흥법제10조제3항반대해석 ). 이렇듯직무발명에대해사전양도계약의유효성을인정하는규정을둔이유는직무발명을사업화하고그로부터수익을극대화하고자하는사용자에게직무발명에대한특허받을권리를안정적으로승계시키기 위함이다. 102) 되고있다. 103) 실제로상당수의직무발명에대하여사전양도약정이활용 이렇듯사전양도계약이있는경우사용자가승계하지않 겠다고확정하기전까지종업원은약정등의구속으로부터임의로벗어 날수없고 104) 발명의내용에대해비밀을유지한채사용자의특허권 등취득에협력하여야한다. 105) 이렇듯사용자와종업원간에사전양도또는전용실시권설정계약이존재하지않는경우에는사용자는종업원의의사와다르게그발명에대한권리의승계를일방적으로주장할수없고 ( 발명진흥법제13조제1항단서 ), 반면종업원은자신의명의로출원 등록하거나, 제3자에게특허받을권리또는특허권을자유롭게양도할수있다. 대법원은일반적으로특허받을권리를이전하기로하는계약을묵시적 으로도할수있다고 106) 보지만, 직무발명의경우그에대한종업원의 101) 예를들어, 사용자는 회사에서재직하는기간중종업원들이독자적으로또는타인과함께개발한모든발명은발명즉시회사에서면으로공개하여야하고, 그발명에대한일체의권리는회사에독점적 배타적으로귀속되는것으로한다. 는등의근무규정을둔다 ( 대법원 선고 2012도 6676 판결 ). 102) 특허청, 문답식으로알아보는개정직무발명제도, 2006., 18면. 103) 조광훈, 앞의논문 (2008), 73, 82-83면. 104) 종업원이일방적으로계약을해제할수없다는의미일뿐, 사용자와종업원이승계하지않을것을합의할수있음은물론이다. 105) 대법원 선고 2011다77313 판결. 106) 대법원 선고 2013다77591, 판결, 대법원 선고 2011다67705, 판결등

54 정당한권익을보호하고자하는법취지에비추어, 종업원의의사가명시적으로표시되거나묵시적인의사를추인할수있는명백한사정이인정되는경우이외에는, 특허받을권리나특허권을사용자에게승계시키는합의가성립되었다고쉽게인정하여서는안된다고판시한바있다. 107) 공동발명자상호간특허받을권리를공유하는경우 ( 특허법제33조제2 항 ), 그지분을타에양도하려면다른공유자의동의가필요하지만 ( 동법제37조제3항 ), 발명진흥법제14조가 종업원등의직무발명이제3자와공동으로행하여진경우계약이나근무규정에따라사용자등이그발명에대한권리를승계하면사용자등은그발명에대하여종업원등이가지는권리의지분을갖는다. 고규정하고있으므로, 종업원의직무발명이 107) 대법원 선고 2010도12834 판결 ( 미리사용자등에게특허등을받을수있는권리나특허권등을승계시키거나사용자등을위하여전용실시권을설정하도록하는계약이나근무규정이없는경우에는, 사용자등이종업원등의의사와다르게발명에대한권리의승계를주장할수없다고 ( 발명진흥법제13조제1항단서 ) 규정하는등종업원의보호를꾀하고있는데, 이와같은법조의취지에비추어보면, 종업원등의의사가명시적으로표시되거나혹은묵시적의사를추인할수있는명백한사정이인정되는경우이외에는직무발명에대하여특허등을받을수있는권리나특허권등을사용자등에게승계시키는합의가성립되었다고쉽게인정할수없다. 고판시하면서, 사용자가특허출원비용을부담하고, 해당발명이외의다른발명도그출원을사용자명의로한사실을종업원이알면서도별다른이의를제기하지않았던사정이인정되었음에도, 1심 ( 광주지방법원 선고 2009고정 2940 판결 ) 및 2심 ( 광주지방법원 선고 2010노1194 판결 ) 법원의판단과달리, 사용자와종업원간당해직무발명에대해사용자에게승계하기로하는묵시적합의를인정하지않았다. 사용자가특허출원비용을부담한것은단지사용자자신의이익을위한행위에불과하다고보았다. 참고로이사안에서종업원1은상무이사, 종업원2는기획팀장이었다 ). 그밖에묵시적승계합의를인정하지않은또다른판결로대법원 선고 2011도15093 판결 ( 이사안의종업원은기술개발업무등을담당하였다 ) 이있다

55 제 3 자와공동으로행하여진경우에는사용자는앞서본바와같이그발 명에대한종업원의권리를승계하기만하면공유자인제 3 자의동의없 이도그발명에대하여종업원이가지는권리의지분을갖는다. 108) 5) 사용자에의권리승계절차 가 ) 종업원의직무발명완성사실통지의무 종업원이직무발명을완성한경우에는지체없이그사실을사용자에게문서로알려야한다 ( 발명진흥법제12조전문 ). 2명이상의종업원이공동으로직무발명을완성한경우에는공동으로알려야한다 ( 동조후문 ). 종업원의직무발명완성사실을사용자가보다쉽게인지하도록하고, 이를통해사용자가종업원의기술유출방지를위한비용을줄이고직무발명에대한권리를안정적으로승계하도록하기위해, 2006년 3월 3일발명진흥법개정 109) 시사용자의승계여부통지의무와더불어신설되었다. 하지만종업원의직무발명완성사실통지의무위반에대한벌칙규정은두지않았다. 나 ) 사용자의승계여부통지의무 미리사용자에게특허받을권리나특허권등을승계시키거나사용자를 위하여전용실시권을설정하도록하는계약체결이나근무규정의작성이 있는경우 110), 종업원으로부터직무발명완성사실의통지를받은 111) 사 108) 대법원 선고 2012 도 6676 판결. 109) 발명진흥법 [ 시행 ] [ 법률제 7869 호, , 일부개정 ]. 110) 종업원과사용자간에사전에직무발명에대한특허받을권리또는특허권

56 용자 ( 국가나지방자치단체는제외한다 ) 는통지를받은날로부터 4개월이내에그발명에대한권리의승계여부를종업원에게문서로알려야한다 ( 발명진흥법제13조제1항, 동법시행령제7조 ). 이러한규정을둔것은사용자가종업원의직무발명완성사실통지에대해승계여부통지를일정기간내에하도록하는규정을자발적으로두고있는경우가흔하지않기에, 종업원의입장에서는권리관계가확정되지않음으로인해예측할수없는손해를입을수있다는우려에서직무발명에대한권리관계를조속히확정하기위함이다. 사용자가그기간내에당해발명에대한권리의승계의사를알린경우, 그때부터그발명에대한권리는사용자에게승계된것으로본다 ( 동조제2항 ). 2006년 3월발명진흥법개정이전에는승계시점에대한명시적인규정이없어직무발명에대한권리가승계되는시점에대해정지조건부양도계약설 112), 일방예약설 113), 편무계약설 114) 등의견해대립이있 을사용자에게승계시키거나사용자를위하여전용실시권을설정하는계약을체결하지않은경우에는, 사용자가종업원의의사와다르게그발명에대한권리의승계를주장할수없다 ( 발명진흥법제13조제1항 ). 111) 종업원의직무발명완성사실의통지가없었음에도사용자가다른경위로종업원의직무발명완성사실을알게되어사전양도계약등에따라직무발명에대한권리를승계한다는취지를종업원에게문서로알린경우에는종업원의직무발명완성사실통지없이도발명진흥법제13조제2항에따른권리승계의효과 ( 사용자의승계의사통지시에직무발명에대한권리가사용자에게승계된것으로본다 ) 가발생한다 ( 대법원 선고 2011다77313 판결 ). 112) 정지조건부양도계약설은정지조건충족시특허받을권리가사용자에게당연히양도된다는견해이다. 이견해내에서도첫째, 정지조건으로발명의완성만있으면된다는의견과둘째, 정지조건은직무발명의완성, 직무발명완성사실에관한종업원의통지, 사용자의승계의사확정을모두거친단계에서성취되는것으로보아야한다는의견으로나뉜다. 첫번째견해는, 발명의완성시특허받을권리가사용자에게곧바로양도되는경우뒤에서술할일방예약설이나편무예약설에비해특허받을권리의이

57 었을뿐만아니라실제사용자와종업원간에분쟁 115) 이발생하기도하였다. 이러한불필요한분쟁을사전에방지하기위해 2006년 3월발명진흥법 ( 법률 7869호 ) 은직무발명에대한권리의승계시점을 사용자가문서로승계의사를통지한때 로명확히하였다. 앞에서서술한바와같이이러한개정으로인한장점도있지만현행직무발명에대한권리의승계시점이사용자의승계통지시로경직되었다는단점도존재한다고지적하는견해 116) 도있다. 그러나생각건대현행 중양도문제의발생가능성을줄일수있다는점을그근거로한다. 특허받을권리가이중양도되고제3자가먼저출원하여대항요건을갖춘경우제3자의악의및적극가담이인정되지않는한이중양도계약은유효하므로, 사용자는직무발명에대한특허받을권리또는특허권을회복할수없다. 물론사용자가종업원에대해서는채무불이행에따른손해배상청구 ( 민법제390조 ) 를하거나, 특허권등록을받은제3자에대해서는발명진흥법제10조에따른법정의통상실시권을행사할수있으나, 통상실시권등은배타적인독점권인특허권과는그가치의차이가매우현저하여사용자의입장에서는적지않은손해를입는다는것이다 ( 윤선희, 종업원의발명에대한고찰 ( 상 ), 변시연구, , 12-13면.; 윤선희, 종업원발명, 법조, 제52권제2호 ( 통권제557 호 ), 법조협회, , 면 ). 두번째견해는, 모든직무발명이사용자에게승계될것이라고보지않는것이당사자의사에부합하고, 대부분기업이나대학의직무발명규정들도이러한입장에따라규정하고있다고보았다 ( 김선정, 회사를상대로한직무발명소송의급증과개정법안의쟁점, 기업소송연구, , 136면 ). 113) 일방예약설은사용자가일종의형성권인예약완결권을행사함으로써즉, 사용자의일방적의사표시로특허받을권리가승계된다고보는견해이다 ( 정진옥, 자유발명으로의제된직무발명, 상사판례연구, 제15집, 2003., 120 면.; 임병웅, 이지특허법, 한빛지적소유권센터, 2011., 252면 ). 114) 편무예약설은사용자의예약승계체결신청권에대해, 종업원은단지승낙의무를지고종업원이승낙을하여야비로소승계된다는견해이다. 115) 서울민사지법남부지원 선고 2001가합13977 판결. 116) 정차호, 직무발명승계제도개선방안, 공공분야직무발명보상제도합리화방안연구, , 면

58 직무발명과같이사용자의승계여부통지시라는승계시점에관한규정이존재한다고하더라도, 그것이강행규정이아닌한당사자간계약으로승계시점을달리정할수있다고본다. 현행승계시점에대한규정이강행규정이라는판례도존재하지않을뿐더러승계시점을변경한다고하더라도종업원에게그다지불리하지않기에당사자간계약으로자유롭게승계시점에대해변경할수있다. 반면사용자가종업원으로부터직무발명완성통지를받은날로부터 4 개월이내에승계여부를알리지아니한경우에는, 사용자는그발명에대한권리의승계를포기한것으로본다 ( 동조제3항전문 ). 이경우사용자는동법제10조제1항에도불구하고, 그발명을한종업원의동의를받지아니하고는통상실시권을가질수없다 ( 동조항후문 ). 다 ) 종업원의비밀유지및이전절차협력의무 종업원은사용자가직무발명을출원할때까지그발명의내용에관한비밀을유지하여야한다. 다만, 사용자가승계하지아니하기로확정된경우에는그러하지아니하다 ( 발명진흥법제19조제1항 ). 사용자와종업원간에미리직무발명에대한특허받을권리를승계한다는합의를하지않거나사용자가일방적으로규정한근무규정등에사전양도에관한내용이없는경우에도종업원은직무발명의내용에관한비밀을유지해야하는지의문이다. 생각건대, 사용자가승계하지않기로확정한경우에는종업원에게비밀유지의무가없다는동조제1항단서를보아, 사용자와종업원간에사전양도계약이있거나사용자가일방적으로정한근무규정등에비밀유지의무에대한규정이있지않은이상, 종업원은직무발명의내용에대한

59 비밀을유지할의무가없고종업원자신의명의로자유롭게출원 117) 하여직무발명의내용을공개할수있다고해석될여지가있다. 종업원이비밀유지의무를이행하지아니한채직무발명의내용을공개한것이부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이글에서는 부정경쟁방지법 이라한다 ) 118) 상영업비밀누설에해당하는지여부에대해, 대법원 119) 은직무발명을한종업원에게원칙적으로발명에대한권리가귀속되므로그권리가아직사용자에게승계되기전에는유기적으로결합된전체로서의발명의내용자체가사용자의영업비밀로된다고볼수없고, 따라서직무발명에대한권리를사용자에게승계한다는취지를정한약정또는근무규정의적용을받는종업원이비밀유지및이전절차협력의의무를이행하지아니한채직무발명의내용이공개되도록하더라도특별한사정이없는한이러한직무발명의내용공개가곧바로부정경쟁방지법상영업비밀누설에해당한다고볼수는없다고판시하였다. 다만, 대법원은이경우에도직무발명의내용공개에의하여그에내재되어있었던사용자개개의기술정보등이공개되었음을이유로, 누설된사용자의기술정보등을개별적으로특정하여부정경쟁방지법상영업비밀누설행위에해당할수는있다고보았다. 위에서서술한것처럼종업원의직무발명내용공개가부정경쟁방지법상영업비밀누설에해당하지않는다고하더라도, 이렇듯종업원이비밀유지의무를위반하여부정한이익을얻거나사용자에게손해를가할목 117) 직무발명에대한특허받을권리는종업원에게원시적으로귀속된다 ( 특허법제33조 ). 118) 영업비밀관련조항은 일부개정된 부정경쟁방지법 에처음신설되었다. 그러다가 법률의명칭이 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 로변경되었다. 119) 대법원 선고 2012도6676 판결

60 적으로직무발명의내용을공개한경우에는 3 년이하의징역또는 3 천만 원이하의벌금에처한다 ( 발명진흥법제 58 조제 1 항 ). 다만사용자의고 소가있어야공소를제기할수있다.( 동조항단서 ). 6) 종업원의보상청구권 종업원은직무발명에대한특허받을권리나특허권등을계약이나근무규정에따라사용자에게승계하게하거나전용실시권을설정한경우정당한보상을받을권리를가진다 ( 발명진흥법제15조제1항 ). 종업원을보호하고직무발명을활성화하기위해당사자간계약이아닌발명진흥 법으로정당한보상을강제하고있다. 120) 다만직무발명에대한특허받 을권리나특허권등의승계또는전용실시권설정과위정당한보상금의지급이동시이행의관계에있는것은아니다. 121) 사용자가직무발명에대한특허받을권리를승계받은후출원하지않거나또는출원을포기하거나취하하는경우 ( 동법제16조 122) 전단 ), 특허등록을하지않고영업비밀로보호하는경우에도사용자는종업원에게정당한보상을해주어야한다. 하지만직무발명에대한특허에무효사유가있는경우사용자가이를이유로발명자에대한보상금지급의무를면할수있는지에대해, 특허의무효가확정되어무효사유가공중에알려지기전까지는사용자는특허권자로서사실상독점적인이익을가지므로종업원에게보상금을지급해야하는것이원칙이라는견해와직무발명에대 120) 정상조 박준석, 앞의책, 153면. 121) 대법원 선고 2012도6676 판결. 122) 이경우그발명에대한보상액을결정할때에는그발명이산업재산권으로보호되었더라면종업원등이받을수있었던경제적이익을고려하여야한다 ( 동조후단 )

61 한특허에무효항변또는자유기술항변이가능하여독점배타성을보장받지못하는이상그러한직무발명에보상금을지급하는것은타당하지않다는견해 123) 가있다. 대법원판례 124) 도직무발명특허에등록무효사유가있고경쟁관계에있는제3자도이러한사정을용이하게알수있다면특허권자인사용자는독점배타적인이익이없기에종업원에대한보상금지급의무가없다고판시한바있다. 사용자는직무발명관련보상에대하여그형태및액수를결정하기위한기준, 지급방법등이명시된보상규정을작성하고종업원에게문서로알려야한다 ( 발명진흥법제15조제2항 ). 사용자는그러한보상규정의작성또는변경시종업원과협의하여야한다. 다만, 보상규정을종업원에게불리하게변경하는경우에는해당계약또는규정의적용을받는종업원과반수의동의를받아야한다 ( 동조제3항 ). 사용자는종업원에게보상규정에따라결정된보상액등보상의구체적사항을문서로알려야한다 ( 동조제4항 ). 사용자가이에따라협의하여야하거나동의를받아야하는종업원의범위, 절차등필요한사항은대통령령 125) 으로정한다 ( 동 123) 정상조 박준석, 앞의책, 269면. 124) 대법원 선고 2009다91507 판결. 125) 발명진흥법시행령 [ 시행 ][ 대통령령제25840호, , 타법개정 ] 제7조의2( 협의하거나동의를받아야하는종업원등의범위등 ) 1사용자 법인또는국가나지방자치단체가법제15조제3항에따라협의하거나동의를받아야하는종업원, 법인의임원또는공무원의범위는다음각호의구분에따른다. 1. 협의 : 새로작성하거나변경하려는보상규정의적용을받게되는종업원등 ( 변경전부터적용받고있는종업원등을포함한다 ) 의과반수 2. 동의 : 불리하게변경하려는보상규정의적용을받고있는종업원등의과반수 2사용자등은새로작성하거나변경하는보상규정 ( 불리하게변경하는보상규정을포함한다 ) 을적용하려는날의 15일전까지보상형태와보상액을결

62 조제5항 ). 사용자가제2항부터제4항까지의규정에따라종업원에게보상한경우에는정당한보상을한것으로본다. 다만, 그보상액이직무발명에의하여사용자가얻을이익과그발명의완성에사용자와종업원이공헌한정도를고려하지아니한경우에는그러하지아니하다 ( 동조제6 항 126) ). 이에덧붙여직무발명보상규정과관련한이견을조정하기위해직무발명심의위원회를운영하도록하고있다 ( 동법제17조 ). 직무발명의보상기준과내용이합당하지않을경우종업원이사용자를상대로법원에정당한보상과의차액지급을구하는소를제기할수있다 는점에서발명진흥법제 15 조는강행규정으로본다. 127) 대법원 128) 은근 로계약이나근무규정등에대가에관한조항이없다하더라도, 그계약이나근무규정자체는유효하되종업원은직무발명에대한정당한보상을받을권리가있다고판시하였다. 보상청구권은일반채권과마찬가지로 10년간행사하지않으면소멸시효가완성되고종업원의보상청구권은직무발명이사용자에승계된때에발생하므로, 그소멸시효의기산점 129) 은일반적으로사용자가직무발명에대한특허받을권리를종업원으로부터승계한시점이다. 만약회사의근무규칙등에직무발명보상금지급시기를이와달리정하고있는경 정하기위한기준및지급방법등에관하여종업원등에게알려야한다. 3사용자등은법제15조제3항에따라협의하거나동의를요청하는경우성실한자세로임하여야한다. [ 본조신설 ] 126) 발명진흥법제15조제2항내지제6항은 발명진흥법일부개정 ( 법률제11960호 ) 시신설된조항이다. 이렇듯직무발명보상규정을강화하는추세에있으며, 산업계에서도이를수용하는태도를보이고있다. 127) 서울고등법원 선고 2003나52410 판결 ( 확정 ) 참조.; 조영선, 앞의책, 255면. 128) 대법원 선고 2012도6676 판결. 129) 구체적소송에서언제부터 10년의기간이경과되었는지여부, 즉기산점은실무적으로중요한쟁점이다

63 우그기산점을언제로보아야할것인지에대해, 대법원 130) 은회사의근무규칙등에정해진직무발명보상금지급시기가도래할때까지는보상청구권의행사에법률상장애가있으므로그근무규칙등에정하여진지급시기가소멸시효의기산점이된다고판시한바있다. 직무발명에대한보상의종류를출원보상, 등록보상, 실적보상으로나눌때, 특히실적보상의경우그실시수익이발생하여실적보상의근거가형성된후에야발명자인종업원이그보상을청구할수있으므로그때부터소멸시효가진행되는것이타당하다할것인데, 대법원역시실시수익을받은후보상금을지급한다는회사의규정에따라실제실시수입이들어온때부터소멸시효가기산한다는이러한판결은종업원에게유리한것으로타당하다. 131) 7) 공무원및국공립대학교직원에대한특례 발명진흥법제10조제2항은공무원및국공립대학교직원의직무발명에대해특례를두고있다. 공무원 132) 의직무발명에대한권리는국가나지방자치단체가승계하며, 국가나지방자치단체가승계한공무원의직무발명에대한특허권등은국유 133) 나공유로한다. 다만 고등교육법 제3조 134) 에따른국공립학교, 즉국공립대학교직원의직무발명 135) 에대 130) 대법원 선고 2009다75178 판결. 131) 6. 최종방문 ) 132) 국가공무원법에의한국가공무원및지방공무원법에의한지방자치단체소속공무원을모두포함한다. 133) 이에따라국유로된특허권등의처분과관리 ( 특허권등의포기를포함한다 ) 는 국유재산법 제8조에도불구하고특허청장이이를관장하며, 그처분과관리에필요한사항은대통령령으로정한다 ( 발명진흥법제10조제4항 < 개정 , >)

64 한권리는 기술의이전및사업화촉진에관한법률 제 11 조 136) 제 1 항 후단에따른전담조직 ( 이글에서는 전담조직 이라한다 ) 이승계하며, 전 134) 고등교육법 [ 시행 ] [ 법률제13571호, , 일부개정 ] 제3조 ( 국립ㆍ공립ㆍ사립학교의구분 ) 제2조각호의학교 ( 이하 " 학교 " 라한다 ) 는국가가설립ㆍ경영하거나국가가국립대학법인으로설립하는국립학교, 지방자치단체가설립ㆍ경영하는공립학교 ( 설립주체에따라시립학교ㆍ도립학교로구분할수있다 ), 학교법인이설립ㆍ경영하는사립학교로구분한다.[ 전문개정 ] 고등교육법 [ 시행 ] [ 법률제13571호, , 일부개정 ] 제2조 ( 학교의종류 ) 고등교육을실시하기위하여다음각호의학교를둔다.[ 전문개정 ] 1. 대학 2. 산업대학 3. 교육대학 4. 전문대학 5. 방송대학 통신대학 방송통신대학및사이버대학 ( 이하 " 원격대학 " 이라한다 ) 6. 기술대학 7. 각종학교 135) 기술이전에전문성을갖춘대학의전담조직이이를승계해관리할수있도록함으로써, 산업경쟁력을제고하고자하는취지이다 ( 원세환, 지식재산권리귀속의법리에관한연구, 성균관대학교박사논문, , 142면 ). 136) 기술의이전및사업화촉진에관한법률 [ 시행 ][ 법률제12844 호, , 타법개정 ] 제11조 ( 공공연구기관의기술이전ㆍ사업화전담조직 ) 1 대통령령으로정하는공공연구기관의장은공공연구기관에기술이전ㆍ사업화에관한업무를전담하는조직 ( 이하 " 전담조직 " 이라한다 ) 을설치하여야한다. 이경우 고등교육법 제3조에따른국립학교및공립학교 ( 이하 " 국공립학교 " 라한다 ) 에설치하는전담조직은법인으로하여야한다. 2 국공립학교의전담조직에관하여는이법에서정한것을제외하고는 민법 중재단법인에관한규정을준용한다. 3 정부는전담조직을설치한공공연구기관에대하여그활동에필요한지원을할수있다. 4 제1항에따른전담조직의설치ㆍ운영및제3항에따른지원등에필요한사항은대통령령으로정한다. [ 전문개정 ]

65 담조직이승계한국공립대학교직원 137) 의직무발명에대한특허권등은그전담조직의소유로한다. 138) 공무원 139) 의직무발명에대하여국가나지방자치단체가그권리를승계한경우에는정당한보상을하여야한다 ( 발명진흥법제15조제7항 ). 이경우보상금의지급에필요한사항은국가공무원에대해서는대통령령인 공무원의직무발명의처분 관리및보상에관한규정 ( 이글에서는 공무원보상규정 이라한다 ) 과시행규칙을두고있고, 지방공무원에대해서는각급지방자치단체에서조례나규칙으로공무원보상규정에준하여보상요령을정하고있다. 140) 공무원의직무발명에관하여, 공무원의승계의사표시와상관없이국가에원시적으로귀속되는것으로보는견해 141) 와대통령령에서정하고있는승계절차를근거로일반직무발명의법리는국가가사용자인경우에도동일하게적용된다고보는견해 142) 가있다. 생각건대국가가사용자인경우에도일반직무발명의법리와동일하게창작자인공무원에원시적으로귀속된권리가국가에승계된다고본다. 국가가사용자인경우에도발명진흥법제10조제2항, 제15조제7항, 제16 137) 국공립대학의학생이발명자인경우의귀속은어떠할지의문이다. 138) 공무원직무발명과대학발명의경우공무원또는교직원인발명자가직무발명에대한권리를원시취득하는것은동일하나, 당사자간에미리승계계약을체결하지않았다고하더라도특허권등을국유 공유또는전담조직의소유로한다는것이다. 139) 국공립대학교직원의경우도여기서의공무원에포함된다. 140) 조영선, 앞의책, 248면. 141) 조광훈, 공무원의직무발명에따른특허권의국공유화에관한비판적연구, 지적재산권, 제22호, 한국지적재산권법제연구원, 2007., 14면. 142) 원세환, 앞의논문, 141면 ( 처분수입금의 50% 를처분보상금으로지급하도록하고있는점등은공무원이직무발명을함에있어충분한동기부여가될수있다 )

66 조등에서... 국가나지방자치단체가승계한공무원의직무발명... 이라하여 승계 라는표현을사용하고있고, 국가에원시적으로귀속된다는규정이없는이상일반직무발명의법리와달리종업원에게과도하게불리한해석을해서는안된다. 다만공무원의발명에대해일반적인종업원의직무발명보다엄격하게발명자의권리를제한하여달리특례로정한것은, 직무발명이완성되는즉시사용자의승계통지등별도의승계절차를거치지않더라도사용자인국가가자동적으로 승계 한다는의미에그친다. 사용자의직무발명승계여부통지의무에대해규정하고있는발명진흥법제13조가그러한의무를지는사용자의범위에서 국가또는지방자치단체 가사용자인경우를제외한다고명시적으로규정하고있는점을보아그러하다. 라. 직무발명규정관련발명진흥법개정안 정부가 2017 년 1 월 18 일 143) 제출한발명진흥법일부개정법률안 ( 의안 번호 ) 은동년 7월현재관련위원회 144) 에회부되어심사중이다. 동법개정안의주요내용은다음과같다. 현행발명진흥법 145) 제10조제1항단서는중소기업기본법에따른중소기업이아닌기업의경우, 종업원의직무발명에대하여미리사용자에게특허받을권리또는특허권등을승계시키거나사용자를위하여전용실시권을설정하도록하는계약의체결또는근무규정을작성하지아니한경우에는, 통상실시권을원천적으로가질수없도록규정하고있다. 하지만 143) 제20대 ( ) 제348회. 144) 소관위원회는산업통상자원위원회이고관련위원회는농림축산식품해양수산위원회이다. 145) 발명진흥법 [ 시행 ] [ 법률제14370호, , 일부개정 ]