제출문 재정경제부장관귀하 본보고서를재정경제부에서당기관에의뢰한 병행수입 (paralel imports) 활성화를위한개선방안 의최종보고서로제출합니다 년 4 월 한국경제연구학회 연구책임자 : 이만우고려대학교경제학과연구원 : 류문현고려대학교경제연구소연구보조원 : 곽

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1 최종보고서 병행수입 (paralelimports) 활성화를 위한개선방안 한국경제연구학회

2 제출문 재정경제부장관귀하 본보고서를재정경제부에서당기관에의뢰한 병행수입 (paralel imports) 활성화를위한개선방안 의최종보고서로제출합니다 년 4 월 한국경제연구학회 연구책임자 : 이만우고려대학교경제학과연구원 : 류문현고려대학교경제연구소연구보조원 : 곽창규고려대학교경제연구소김형종고려대학교경제연구소

3 < 목차 > < 요약문 > Ⅰ. 서론 Ⅱ. 병행수입의의미 1. 병행수입의개념 2. 병행수입의발생원인 2.1. 가격차별 2.2. 수직적가격제약 2.3. 정부의가격통제 2.4. 환율의변동 Ⅲ. 병행수입허용여부에관한이론적검토사항 1. 상표권과병행수입 2. 특허권과병행수입 3. 저작권과병행수입 4. 공정경쟁, 지적재산권과병행수입 5. 경제학적모형에의한정책적함의 Ⅳ. 진정상품의병행수입에관한현행법규정및판례 1. 상표법 2. 특허법 3. 저작권법 4. 디자인보호법 5. 실용신안법 6. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 7. 관세법및관세청고시 7.1. 관세법 7.2. 관세청고시 8. 독점규제및공정거래에관한법률및공정거래위원회고시 8.1. 독점규제및공정거래에관한법률 8.2. 공정거래위원회고시

4 8.3. 공정거래위원회심결사례 아디다스코리아 ( 주 ) 의사업활동방해행위등에대한건 한성자동차 ( 주 ) 의부당한병행수입저지에관한건 혼마골프왕도 ( 주 ) 의부당광고행위에대한건 ( 주 ) 팬코및국제무역의부당한광고행위에대한건 ( 주 ) 엘알에스랩의사업활동방해행위에대한건 9. 불공정무역행위조사및산업피해구제에관한법률 9.1. 무역위원회결정사례 ( 주 ) 비엔티와뉴잉튼인터렉티브의 ( 주 ) 한빛소프트지적재산권침해에대한건 10. 관련판례 상표권관련판례 타미야모케이사건 폴로사건 버버리사건 한성자동차사건 특허권관련판례 FarmitaliaCarioErba 대국제약품사건 저작권관련판례 Ⅴ. 주요국의병행수입관련입법례및판례동향 1. 미국의동향 1.1. 관련법규정 연방상표법 특허법 관세법 관세법규칙 1.2. 관련주요판례 K Mart 사건 Osawa 사건 EaudeJoy 사건 LeverBrothers 사건 QualityKing 사건

5 2. 일본의동향 2.1. 관련법규정 상표법 특허법 관세법 대장성의통달 공정거래위원회의지침 2.2. 관련주요판례 파커사건 라코스테사건 BBS 사건 3.EU 의동향 3.1. 관련법규정 로마조약 3.2. 관련주요판례 ParkDavis 사건 SterlingDrug 사건 Ⅵ. 현행제도의개선방향 1. 향후병행수입의운용방식과제도개선 Ⅶ. 결론 < 참고문헌 > < 부록 1> 19CFR < 부록 2> 並行輸入の不当阻害 < 부록 3> 競争減殺効果の分析方法

6 < 요약문 > 연구목적및연구필요성 병행수입은세계적추세로지적재산권이무단사용이나침해가아니므로활성화될필요 특히수입소비재의가격하락을가져올수있다는점에서국민경제안정화에기여 - 환율하락, 관세율인하등최종소비재가격하락요인이실제시장에서반영되지않는문제제기 - 병행수입의허용은시장에서의경쟁을통해, 해당문제를민간자율적으로해결하도록함 따라서병행수입의활성화를위해병행수입의근거, 각국사례, 실행방안등을연구할필요성존재 병행수입의개념및발생원인 병행수입은지적재산권자에의해배포된진정상품을제3자가수입 판매하는행위 - 지적재산권에대한모방등을통한침해나고의적탈세등과는엄격히구분할필요성이있음 병행수입의원인은매우다양하나이를결과적으로파악하면, 병행수입업자에게그행위에대한충분한보상이일어날경우발생 -특히변동환율제하에서환율의변동에따라병행수입이일어날경우에는, 이를실질적으로완전히금지하는것은불가능 - 최근에는전자상거래의발달로개별소비자가병행수입업자를거치지않고직접외국의원지적재산권자로부터진정상품을구매하는일도빈번하게발생

7 병행수입과상표권 상표권은국제적권리소진이론에따라병행수입이그권리를침해하지않는다는것이최근의다수설 이에따르면최초의판매가일어난시점에상표권은소진된것으로봄 병행수입과특허권 특허권은상표권과는달리소비자가아닌특허권자를보호하는것을목적으로함 또한특허권은일반적으로그권리를이전하는데들어가는비용이상표권보다큼 그러나병행수입은특허권이체화된진정상품을적법한절차에따라수입하는행위로, 이를특허권의침해로볼수있는지에대한논란이존재 -특허권이체화된상품의병행수입은병행수입업자가원특허권자에게그권리에상당한금전적대가를지불하고구매한진정상품을다시재판매하는행위를특허권의침해로볼것인지에대한판단이필요 - 본연구에서는특허권이체화된상품의병행수입은원특허권자에게정당한대가가지불되었기때문에, 이는특허권에대한침해가아니라고판단 병행수입과저작권 저작권은상표권, 특허권과는달리저작권이상품에체화된경우에만문제가발생 - 저작권침해행위의대부분은병행수입과는명백히구분되는별개의문제

8 특히저작권이체화된상품은전자상거래를통해활발히거래되고있음 - 저작권이체화된진정상품 ( 저작물 ) 의병행수입을저작권침해로간주하는것은, 해외로부터저작물을개별구매하는행위도저작권의침해로간주하는논리의연장선 - 혹은개별구매행위는용인하나병행수입은인정하지않는다고하면동일한행위에대하여서로다른기준을적용하는모순에직면 -해외로부터의개별구매행위를저작권침해로보는것은현실에부합하지않음 이러한현실에비추어보아저작권이체화된상품의병행수입은저작권침해행위가아니라고보는것이타당 미국의병행수입 미국은세계최대의지적재산권보유국가로진정상품의병행수입에대하여부정적시각을가질유인이존재 그러나관련법규정과판례에서는병행수입에대한일정한입장이없고사안별로판단하고있음 미국은자국산업 ( 생산자 ) 보호와자국소비자보호라는두가지입장에서사안별로병행수입을허용함 - 다만, 진정상품이라도회색시장에서수입된것은라벨을부착하여이를표기하도록하는 'LeverRule' 제도를시행하고있음 일본의병행수입 일본은병행수입에대하여법률로명시하고있는바는없으나, 통달, 지침, 판례등에의해이를허용 - 우리나라의공정거래위원회에해당하는공정취인위원회에서는병행수입의방해및금지를공정거래에반하는것으로해석

9 - 공정취인위원회는지침을통해일본의소비자가병행수입된진 정상품을구매하여도동등한권리를보장받도록함 EU 의병행수입 EU 는역외국가와역내국가사이에병행수입에대한차별적규정을두고있음 - 역외국가로부터의병행수입은해당국가가자국법에따라재량적으로판단 -역내국가로부터의병행수입은대부분인정 그러나이러한차별적규정도병행수입자체를불인정하는것이아니라해당국가가재량적으로판단함 - EU 의경우병행수입을폭넓게인정하고, 일부문제가발생가능한부분에예외를두거나, 재량적으로판단 따라서,EU 전체적으로는병행수입에대해긍정적인입장을취하는것으로보임 우리나라병행수입제도개선방안 병행수입은전면허용하되, 지금과같은고시 판례위주로운용 - 병행수입을법률화하는것은외국과의불필요한통상마찰유발, 정치적이용의소지가있어소비자후생을저해할우려 병행수입전면허용에따른민간의이의제기를처리하기위한기구를설치 - 병행수입을시장자율에맡기되, 행정적으로신속한문제처리를위한기구를두어시장이보다효율적으로기능하도록함 지적재산권관련법에병행수입이지적재산권을침해하는행위가아님을명시혹은그러한행위를예외로하는규정을둘필요

10 Ⅰ. 서론 지속적인경제성장과국내외의여건변화로국내소비자들의소비수요는계속늘어가고있다. 따라서정규수입과더불어병행수입 (paralelimports) 의제도적허용을유통경로다변화를통한공정거래촉진으로소비자편익을증진시킨다는관점에서진지하게검토할필요성이있다. 이를위해우선적으로병행수입의의미와발생의원인에대해서고찰해보아야한다. 경제학적으로는발생의원인이경제주체들의자유로운의사결정에의한최적화행위 (optimizationbehavior) 라면, 그것은어떠한법적제재를가하여도최종소비자가지불해야하는가격을상승시킬뿐그행위자체를근절시킬수는없기때문에, 병행수입을제도권으로수용하여적절한법적의무를수행하게하고소비자편익을증진시키는것이사회적으로는더나은선택이될수도있다. 또한모든제도의시행에서는손해를보는자와이익을보는자가발생하게된다. 병행수입이허용에따라손해를보는자는누구고이익을보는자는누구인지, 손해를막거나그에상응하는보상을하는것이가능한지에대하여검토하고이를위한제도적보완을마련해야한다. 그리고병행수입에대한각국의입법례및판례를검토하여국제기준 (globalstandard) 에부합하도록제도를개선할필요성도존재한다. 기존의병행수입연구가법적인개념간의충돌이나소송절차등에중점을두었던것과는달리본연구는병행수입의허용에대한범위와경제 정책적함의에보다중점을두고있다. 미국,EU, 일본등에서는병행수입에대하여법리적인연구뿐만아니라경제학적으로제조업자의이윤극대화문제, 사회적인후생문제등과결부한논의가지속적으로제기되어왔으나, 국내에서는소수의연구를제외하면그와같은시도가전무한실정이다. 국내의연구는주로 WTO 에서지적재산권 (TRIPs) 의보호문제와관련하여저작권과상표권을중심으로병행수입의허용여부문제를법리적측면에서제한적으로논의하여왔다 ( 박형래,2004). 1) 이는병행수입문제에대해서 TRIPs 가효과적인분석도구를제시하지못하고있는상황에따르는한계점이라고볼 1)TRIPs 협정제 6 조에서병행수입은각회원국의채택여부에달렸으며분쟁해결의대상이되지않음을규정하고있다. 따라서 TRIPs 는진정상품의병행수입에관하여각국의국내문제로남겨두고각국의자율적인판단에따라자국의국내법으로병행수입문제를다룰수있도록하고있다. 이러한입장은진정상품의병행수입문제에있어서는보편타당한법원칙이없는것으로인정한다고할수있다. 그리고 EU 와일본을포함한많은국가들이진정상품의병행수입을원칙적으로허용하고있으며, 미국의경우는진정상품의병행수입이국내법에위반된다는원칙을고수하면서도일정한범위내에서는진정상품의병행수입을허용하고있다

11 수있다. 경제적관점에서병행수입의허용여부를다룬최초의연구는 Malueg & Schwartz(1994) 를들수있는데이는병행수입문제를국제간가격차별 (price discrimination) 로후생을극대화할수있는전략으로분석하였다. 그러나 Maskus& Chen(2004),Seo(2003) 등은병행수입조치허용여부에대한기존통상정책결정과정연구들의한계성을지적하고병행수입을기업의수직적제한거래와관련된속성으로파악하고병행수입에대한기업의정책결정과정이어떠한국내경제적및이윤극대화요인에의해영향을받게되는가에대해논의하고있다. 이런논의는대부분자국제조업자가자신의제품을독립된외국의유통업자에게제시된가격보다낮을때병행수입이발생하는것으로설명하고있다 ( 박형래,2004). 본연구는병행수입에대한기존의법리적차원의고려에더하여경제 정책적인함의를고려할것이다. 또한이를기초로우리나라의병행수입은어떻게이루어져야할것인지에대하여시사점을제시하고자한다

12 Ⅱ. 병행수입의의미 1. 병행수입의개념 병행수입 (paralel imports) 은내 외국에상표권 (trademark), 특허권 (patent), 저작권 (copyright) 등지적재산권 (intelectualproperty rights) 을가지고있는권리자에의하여적법하게외국에배포된진정상품 ( 眞正商品, genuine goods) 을, 권리자와무관한제3자가국내권리자의승인 (authorization) 없이임의로이를수입하여판매하는행위를말한다. 또한권리자의국가이외의국가에서적법하게제조되거나, 복제된특허상품, 저작물, 상표부착물이권리자의국가로다시수입되는것을말하기도한다. 병행수입을통해들어온상품이거래되는시장은일반적으로회색시장 (gray market) 으로불리우며, 현재우리나라에도전자제품을중심으로개인사업자에의한소규모의병행수입이이루어지고있다. 회색시장이라는명칭은병행수입에의해거래되는상품이모조품, 불법복제품, 밀수품과같이불법적인상품으로암시장 (black market) 에서거래되는상품이아니고적법한상표를부착한진정상품이기때문에붙여진것이다. 다만병행수입업자는외국에서적법하게판매된진정상품을구매하여국내로들여오나, 원소유자나국내외전용사용권자의동의없이국내로적법한절차를통하여수입, 판매하기때문에원소유자나국내외전용사용권자와의상표권문제가발생할수있다. 따라서병행수입의허용여부는이해관계자사이의상호경제적영향의문제로귀결되게된다. 2. 병행수입의발생원인 경제학적으로병행수입이발생하는원인은그것이경제주체에게행위에따른충분한보상을가능하게하기때문이다. 대부분은국내와외국의가격차이 (internationalprice diferences) 로인하여동기가부여되게된다. 물론국내와외국의가격차이는해당진정상품을수입하여판매하는회계적비용을차감하고양의값을가질만큼충분히커야한다. 따라서병행수입은차익거래 (arbitrage) 의일종으로간주된다

13 동일하거나거의유사한진정상품이국내시장과외국시장에서서로다른 가격을가지게되는원인에대해서다음과같이살펴볼수있다 가격차별 만약진정상품의제조업자가전세계적으로독점적인지위를가지고있거나어느특정국가에서독점적인지위를가지고있다면리테일러 (retailer) 를통한가격차별 (pricediscrimination) 로이윤극대화 (profitmaximization) 를하려는유인을가지게된다. 제조업자나지적재산권자가독점적인지위를누리고있지않아, 각국의리테일러에게가격통제 (price control) 를행사할수없는경우에도가격차별이일어날수있다. 각국의시장상황에따라해당진정상품의유통을하나의리테일러가담당하고있다면실질적인독점기업처럼가격차별화를할유인이발생한다. 이경우외국과의가격차이가발생하고그이득은리테일러에게귀속된다 수직적가격제약 기업이리테일러에게적극적인판매촉진이나유통기술혁신의유인을제공하기위해서는그에상응하는인센티브를제공하여야할것이다. 따라서기업은독점적인판매권을리테일러에게부여하고효율적인유통망을구축토록하기도한다. 그러나독점판매권을부여받은리테일러는스스로의이윤극대화를시도하기때문에생산자나유통경로전체에있어서바람직한결과가도출된다고는볼수없다. 이러한상황에서는생산기업도이윤극대화를위하여판매업자의행동에일정한제약을가할필요성이존재하는데, 수직적가격제약 (verticalpricingrestraints) 이그대표적인수단이다. 2) Telser(1960) 에따르면, 리테일러가사후서비스와같은특별한서비스를제공하는경우에가격에대한제한이존재하지않는경우, 소비자는보다낮 2) 수직적가격제한은재판매가격유지 (resalepricemaintenance) 정책의한수단이다. 재판매가격유지는효율적인마케팅수단의하나로간주된다. 따라서생산자는재판매가격유지를통해추가적인마케팅비용의지출을수반하지않고판매를촉진시킬수있다. 이는외부로유출될수있었던마케팅비용을내부화하고유통비용을삭감하는효과를가진다. 법률적으로는재판매가격유지가카르텔형성의수단으로간주되는경향이있지만, 경제학적인관점에서는생산자가자신의이윤을극대화하기위해효율적인유통경로를구축하기위한수단이다

14 은가격에재화를구매하여특별서비스를제공하는리테일러에게서서비스를받게된다. 이것은시장에서특별한서비스를구축하는결과를초래하여결국소비자는그러한서비스를받지못하는상황에놓일수도있다. 따라서수직적인가격제약은특별서비스제공의유인으로작용한다. 효율적인유통망구축을통한판매촉진은생산자의이윤극대화에있어서매우중요한문제이다. 따라서리테일러가특별한서비스를제공하는것은마케팅전략차원에서도매우유용하다. 특별서비스를제공하는리테일러를보호하는것은, 생산자가기회주의적인리테일러가특별서비스에무임승차하는것을방지하여유통경로를효율적으로운영하도록해준다. 때문에병행수입이허용되는경우에는사라지는특별서비스에상응하는다른마케팅수단을사용해야하므로전체마케팅비용이상승하여경제후생이저하될지도모른다는우려를발생시킨다. 그럼에도불구하고개별경제주체는자신의이익을극대화하려는동기로인하여병행수입을하려는유인이발생하기때문에, 수직적가격제약의문제는역설적인측면이있다 정부의가격통제 정부의가격통제 (governmentpricecontrols) 도병행수입을발생시키는한요인이된다. 예를들어, 해당진정상품이외국에서가격상한제 (priceceiling) 하에놓인상품이라면, 보다높은가격이형성된시장으로상품이유출되게될것이다. 국내의가격이가격상한제를실시하는외국의경우보다높게형성된경우, 적법한수입이나유통에법적장애물이설치되어있다면암시장이형성될가능성이존재한다 환율의변동 우리나라는 1980 년 2월에 복수통화바스켓제도 채택을시작으로 1990 년 3 월의 시장평균환율제도,1997 년말의외환위기이후에는 자유변동환율제도 를도입하여환율수준이시장에서결정되도록하고있다. 특히 1999 년 4월에는외환거래법시행과함께외환및자본거래에대한규제방식을기존의 원칙규제 / 예외허용체계 (positive system) 에서 원칙자유 / 예외규정체계 (negative system) 으로전환함으로써본격적인외환및자본자유화의틀을 - 5 -

15 마련하였다 ( 김희식,2003). 변동환율제하에서는일시적으로동일상품에대한국내외의큰가격차이가형성될수있다. 제조업자나리테일러는전략적구조적으로환율의변동에따른손익을일시에가격에반영하기보다천천히반영하게된다. 따라서국내가격과외국가격의일치에시차 (timelag) 가발생하게된다. 이경우차익을노린경제주체가재판매또는개인적인소비의목적으로병행수입을하게된다

16 Ⅲ. 병행수입허용여부에관한검토사항 1. 상표권과병행수입 상표권 (trademark) 은상표권자의상품을다른사람의상품과구별되는특수성을부여하는것을목적으로하는지적재산권이다. 따라서상표권자가상품을출하하면상표권자의상품의출처, 특질이정상적이라는것을최종소비자에게알려주는구실을하게된다. 영 미법에서는상표권에대하여권리소진이론 (the doctrine ofexhaustion ofrights) 을적용하고있는데, 이에따르면권리가화체 ( 化體,transubstantiation) 된상품혹은기술등을판매 양도또는라이센스 (license) 한이후에는원권리자의독점적권리에도불구하고이를재판매하거나다른방법으로처분할수있고이러한최초의판매나처분으로원권리자의권리가소진된것 (exhaustion) 으로본다. 최초의판매와권리소진이연결되어있기때문에이를최초판매이론 (first saledoctrine) 으로부르기도하는데, 동이론은상표분야뿐만아니라특허권, 저작권분야에있어서도병행수입허용의대표적인법적논거로사용되고있다. 따라서권리소진이론을병행수입에적용하면, 외국에서상표권을가지고있는외국의제조업자가외국에서상표를적법하게부착하여판매한경우에는이미상표권에내재하는이익이가격에포함되어있어, 판매한상품에대한원권리자의상표권은소진된것으로본다. 그후제3자가제조업자의상품을판매하는데있어재판매가격유지라던가매매지역의제한과같은제약을가할수없다. 다만학자에따라서권리소진의적용범위를지역적소진 (teritorialexhaustion) 과국제적소진 (internationalexhaustion) 으로구분하기도하는데, 지역적권리소진이론을적용하면, 원권리자의지적재산권은판매가이루어진지역 (territory) 에서만보기도한다. 한편, 독일의판례와일본의다수판례에서는상표기능론 ( 商標機能論 ) 이라는이론을따르고있다. 상표의기능은상표권을보호하여줌으로서달성할수있지만상표의사용에관한일체의제한을상표권자에게부여한다면, 상표권자는자기의상품이최초로유통상태에놓일때는물론상품의재판매및최종소비단계에이르는모든유통경로를장악하는역기능이발생할수있다. 따라서상표권자의상표에대한사용권한은유통단계에서는제약을받 - 7 -

17 아야하며, 병행수입의제한은상표의본질적인기능인출처표시및품질보증기능이저해되는경우로한정되어야한다고본다. 상표권보호의목적은상표의본질적인기능인출처표시및품질보증기능보호를통해신용과경업질서를유지하기위한것이지상표권자에게시장에서독점을유지하게하기위한것이아니다. 그렇기때문에진정상품의병행수입은상품의출처표기기능을저해하지않고상품의품질에차이가없다면소비자에게오인이나혼동을줄위험성이없기때문에상표법의목적에위배되지않는것으로간주한다. 다만병행수입시보호가되어야하는상표의출처표시기능에서출처는제조업자를의미하는것인지상표권자를의미하는것인지또는상표권의실질적인관리자를의미하는것인지에대해서계속논란이있으며현재일치된견해는없는상태이다. 출처가의미하는바에따라서병행수입의허용이법리적으로타당한지아닌지가판가름되고소비자및제조업자, 상표권자, 상표권의전용사용권자등의이해관계가엇갈리게되므로해당사항에대해서는심도있게논의할필요성이있다. 우리나라의법체계는일본과가장유사하기때문에, 법률의개정등병행수입을위한법체계의정비를위해서는일본의이론을참고로할필요성이있는것으로생각된다. 현재일본에서는상표기능론이다수설을점하고있으나, 그외의이론도존재한다. 일본의상표권이론을정리하면다음의 < 표 1> 과같다. < 표 1> 상표권과관련한일본의이론 이론명내용결론 상표기능론 ( 商標機能論 ) 상표의출처표시기능이나품질보증기능이저해되지않는경우에는, 소비자에게도해는없고상표권침해가성립되지않는다고하는설. 엄밀하게기능이일치되는진 정상품의병행수입은합법. 적극적용진이론정당한구입등에의한소유 ( 積極的用盡理論 ) 3) 권의이전으로인해서해당 정당한상품구입자가진정상 품 ( 眞正商品 ) 을전매해도상표 - 8 -

18 이론명내용결론 상표의상품에대해서는상표권이소진되었다고보는설. 국제적용진설 ( 國際的用盡說, international exhaustion) 과지역적용진설 ( 國際的用盡說, teritorial exhaustion) 로나뉜다. 권권침해가되지않는것으로 봄 ( 상표권침해를부정 ). 상표권자로부터정당하게구입 한상표제품을자유롭게사용 하거나재판매하거나해도, 원칙적으로처분은자유로간 주하기때문에병행수입역시 합법. 소극적용진이론 ( 消極的用盡理論 ) 상품의소유권은이전해도상표권은이전은없고, 상표의이용은계속되므로상표권이소진되지않는다고보는설. 정당한상품구입자가전매나가공판매를하는행위는원칙적으로상표권침해로간주. 따라서병행수입은상표권침해이므로불법. 묵시허락필요론 ( 黙示許諾必要論 ) 용진이론과는별도로, 정당하게입수한제품을재판매등하는행위등의정당성은상표권자의묵시의허락이있는범위내에서허용된다는설. 따라서사회통념상허용되는묵시의허락의범위를넘으면상표권침해임. 이이론은사회통념상허용되는묵시적허락의범위가명확하지않기때문에, 상황에따라서병행수입은합법일수도불법일수도있음. 2. 특허권과병행수입 특허권 (patent) 에서의병행수입허용여부는상표권의문제보다복잡하다. 3) 용진이론 ( 用盡理論 ) 이란영 미법의권리소진이론 (thedoctrineofexhaustionofrights) 에해당하는일본의번역용어로, 일본에서는이를수용하여적극적용진이론과소극적용진이론의법리논쟁이있는것으로보인다. 다만소극적용진이론에있어서는판매행위가있어도상표권의이전은없다고보기때문에본래의권리소진이론과는차이가있다. 학자에따라소진이론 ( 消盡理論 ) 으로번역하는경우도있다

19 특히특허권은소비자를보호함이목적이아니라발명자를보호함이목적인지적재산권이기때문에병행수입허용의논리적근거가되는소비자의후생증대와상충되는측면이있다. 법률적으로특허권은상표권과다음과같은측면에서기능과목적에차이가있다. 첫째, 상표권보호의목적은상표의본질적인기능인출처표시및품질보증기능보호를통해신용과경업질서를유지하기위한것이나, 특허권은발명의보호와그이용을통한기술발전촉진을통하여권리자를보호하고산업발전에이바지하기위한것이다. 둘째, 상표는특허에비해적은투자와노력으로선점이가능하나특허를얻기위해서는상대적으로긴투자와노력이필요하기때문에, 특허권을소비자의이익을보호하기위한상표권과같이취급하는것은특허권자의이익을심각하게훼손할우려가있다. 셋째, 기술의이전은특허의공개만으로는불가능하고라이센스계약을통해서실제적인노하우전수가같이수반되어야할필요가있다. 따라서병행수입을금지하여특허권을보호하는것은신기술에관한라이센스계약체결의동기를부여하기때문에효율적인기술이전이가능하도록한다. 또한신기술의이전은우리나라의특성에맞도록개량되어다양한신기술을출현시킴으로써기술진보에이바지하는측면이존재한다. 만약병행수입이허용된다면, 특허권자는병행수입으로외부적으로유출되는금액을내부화하기위해서라이센스요금을올릴동기를부여받게된다. 이는기술의이전을저해하는결과를불러올수도있다. 하지만병행수입으로인해서외부적으로유출되는금액보다판매증대로인한이익이크다면특허권자와소비자의이익은상충되지않고모두의후생이증대하는좋은결과를낳을수도있다. 따라서특허권의문제는각사례별로판단하는것이합리적이다. 4) 3. 저작권과병행수입 저작권분야에있어서반포권이부여되어있는영상저작권에대해서특별 4) 외부적으로유출되는금액은본래특허권자에게귀속되어야했을이익이병행수입으로인해리테일러에게귀속되는것을의미한다. 즉, 특허권자가각나라마다가격차별을통해자신의이익을극대화하고있는상황에서병행수입이허용되면, 특허권자에게귀속되었던이윤의일부가리테일러에게귀속되게된다. 따라서가격차별화의무력화로인한이윤의감소분과판매증대로인한이윤증가분의합이양의값을가지는경우에특허권자의후생이증대된것으로볼수있다

20 히그반포권의해석을둘러싸고많은논의가있다. 영화배포권과같은저작권의병행수입을허용한다면어떤영화의독점배포권을가진자가개봉관에서당해영화를배포 상영중에있는데동일한내용의영화를수록한비디오를제3자가수입 배포하는것을단지그것이진정상품이라는이유로허용한다면독점배포권을획득하기위해막대한대금을지불하였을뿐아니라선전광고비를투자한당해영화의국내독점배포권자는막대한영업상의손실을감수하여야할것이기때문에지적재산권의성질에따라신중하게결정되어야할것이다 ( 한덕훈,2002). 음반, 도서와같은경우에는영화의경우와는달리, 반포권의문제가발생하지않는것으로보인다. 음반은현행법상그상품이진정상품이라하더라도, 지적재산권자의승낙없이공중을대상으로하여방송하는행위가금지되어있다. 또한음반, 도서등은구입당시부터그상태에하자가없는경우라면구입후의훼손이나멸실등은전적으로구매한자에게책임이있는것으로간주되기때문에기계장치나의류등에서나타나는 a/s 의문제도없는것으로보인다. 따라서음반, 도서등의경우에는진정상품의병행수입이긍정적인효과를나타내리라생각된다. 5) 또한저작권분야에서는전자상거래의발달로개별소비자가해외로부터진정상품을직접구매하는경우가늘어가고있다. 따라서저작물의병행수입을저작권의침해로보는것은동일한행위에대해다른기준을적용하는논리적모순에직면한다. 아니면해외로부터개별소비자가진정상품을구매하는행위도저작권의침해로간주한다면, 현재전자상거래의규모와그성장속도를가늠할때엄청난수의저작권침해사례를발생시킬것이며이를완전히제한하는것도불가능하다. 4. 공정경쟁, 지적재산권과병행수입 경쟁법이란경제활동에있어서공정하고자유로운경쟁을촉진함으로써 5) 최근음원이체화된상품으로가장활발히거래되고있는 MP3 파일의경우에는수송비용이들어가지않기때문에일반소비자들이손쉽게해외의음원사이트로부터진정상품을구매하고있다. 만약저작권이체화된상품을수입하는행위가저작권을침해한다고하면, 동일한음원을담고있는 MP3 파일을국내에서다운로드하는행위는인정되나해외에서다운로드하는행위는인정하지않는것이다. 해외사이트로부터 MP3 파일을구매하는행위는분명히개별소비자가진정상품을병행수입하는행위로보아야할것이다. 다만그수송비용이 0 이고세관을통과하지않는다는차이가있을뿐이다. 우리나라에서저작권침해로문제가되고있는 MP3 파일의음성적인거래와정당한해외의권리자로부터이를취득하는행위를동일선상에서판단하면안된다는것은너무나자명하다

21 창의적기업활동을장려하고소비자를보호함으로써균형있는국민경제의발전을도모하고자하는목적의법체계를일반적으로말한다. 이는시장지배적지위의남용, 경제력의집중방지, 부당한공동행위의제한, 불공정거래행위의금지를기본적인규제의대상으로하고있다. 우리나라의독점규제및공정거래에관한법률은이러한경쟁법의범주에속하는것으로사업자의시장지배적지위의남용과과도한경제력의집중을방지하고, 부당한공동행위및불공정거래행위를규제하여공정하고자유로운경쟁을촉진함으로써창의적인기업활동을조장하고소비자를보호함과아울러국민경제의균형있는발전을도모함을목적으로한다고밝히고있다. 이에반하여지적재산권법은기술발전의진보, 업무상신용유지의도모, 저작자와저작물의공정한이용을도모하여산업발전및문화의향상발전에이바지함을목적으로한다. 이와같은지적재산권은일정한경우에경쟁을제한하고국가가독점권을제한적으로부여함으로써과학기술및학문과예술의발전을도모하고있어독점의폐해나경쟁제한을막고자하는공정거래법과대립하는것으로보인다. 그러나지적재산권법이인정하는독점은무조건적인것이아니라내용과시기에있어서제한적인것이며, 발명이나저작물또는상표에대한독점의허용은경쟁자에의한부당한모방행위를금지시켜궁극적으로는경쟁질서를유지하게된다는점에서공정거래와지적재산권이양립할수없는것이라고할수는없다. 오히려, 특허법과공정거래법은모두창의적인기업활동의촉진과산업발전및국민경제의발전을추구하는공통의목적을가지고있다. 또, 지적재산권법에의한경쟁제한은산업발전을촉진시키기위한것으로서, 이에서벗어난지적재산권자의시장지배적지위남용, 부당한공동행위, 불공정거래행위등이있는경우에는공정거래를침해한것으로간주하고이를규제할수있어상호보완작용을이룬다고볼수있다. 6) 따라서진정상품의병행수입허용은공정거래와지적재산권사이의관계에따라사안별로살펴판단해야할소지가있다. 만약진정상품의병행수입허용이지적재산권을침해함이상당하다면, 그것은또한공정거래를저해한다고볼수도있다. 역으로지적재산권의엄격한적용으로진정상품의병행수입자체를불허할경우에는공정거래를달성할수없다. 이는진정상품의병행수입이개별지적재산권이가지는특성에따라서공정거래를유도할수있도록이루어져야함을의미한다. 6) 이덕희 진정상품의병행수입에관한법적고찰, 연세대학교법무대학원지적재산권법학과, 석사학위논문

22 5. 경제학적모형에의한정책적함의 Malueg & Schwartz(1994) 는병행수입을국제적차익거래 (international pricearbitrage) 로설명한다. 독점에의한단일가격체계는다국에서의가격차별체계보다더낮은세계후생수준을초래하게되는데, 따라서병행수입이어떤국가에서는더이익이될수있는요소가존재한다. Malueg & Schwartz(1994) 는병생수입을경제후생과연관시킨최초의연구라는점에서의의를가진다. 즉, 병행수입이발생하는것은다국간의가격차별에의한것이라는점을분명히했다. 그래서국외에서판매되는가격이국내가격보다낮은경우에병행수입이발행하게되는데, 국외에서판매되는가격에수입비용등합법적으로재수입을하기위한제반비용과수입업자의이윤을포함한금액이국내가격보다싼경우에는병행수입이발생하게된다. 成生達彦 ディビッド フラス (2002) 에따르면병행수입의허용은다음과같은경제후생의관점에서분석해볼수있다. 타국의기업이국가별로가격차별을실시하고또한환율등의변동에의해동일진정상품에대하여자국과타국의가격차이가발생하는경우, 병행수입의허용은해당상품의국내가격을하락시켜자국의경제후생을증가시키는측면이존재한다. 한편, 지적재산권을소유한타국의기업이유통경로를구축하기위해가격통제를실시하는경우, 병행수입의허용은지적재산권을공여받지않은리테일러에게마케팅비용에대한무임승차를허용하는것과같다. 따라서지적재산권을공여받은자의판매활동을저해하여자국의경제후생을저해할우려가있다. 심각한경우해당지적재산권자가자국시장에서의이익실현을포기하고철수한다면, 그렇지않았을경우발생했을소비자후생이모두사라지는것과같은효과가발생할것이다. 따라서병행수입의허용여부는경제후생의증감과연관시켜분석해야할당위성을가진다. 이러한논리에따라서병행수입허용에따른경제후생의변화를成生達彦 ディビッド フラス (2002) 와 Flath & Nairu(2002) 의방법론으로분석하면다음과같은정책적함의를얻을수있다. 만약지적재산권자가독점기업으로행동하여가격차별이가능한경우에병행수입이허용된다면경제후생을감소시키는결과를초래한다. 따라서이는병행수입금지의논리적근거가될수있다. 하지만이를위해서는다음과같은점을고려하여판단해야한다. 첫째, 지적재산권자의권리가내재된상품의시장은독점시장이어야한다

23 즉, 서로구분되는지적재산권이내재된상품이대체재로존재하는경우에는꼭경제후생이감소한다고볼수는없다. 예를들어, 셀룰러폰과 PCS 는서로다른지적재산권이내재된상품이다. 그러나소비자에게있어셀룰러폰과 PCS 는대체재혹은보다포괄적인범주에서하나의상품으로간주될수도있다. 따라서병행수입의금지가명백히허용될수있는품목은그지적재산권이대체재가존재하지않거나하기힘든독특한상품이어야한다. 둘째, 모형에서는지적재산권자의국가와우리나라사이의무역에서병행수입의허용여부에대하여살펴보았다. 그러나실제의병행수입은지적재산권자의국가를배제한제3국과의사이에서도매우빈번하게일어난다. 즉, 지적재산권자의국가나지적재산권자의권리를공여받은자의국가로부터상품이수입되면, 병행수입상품은그외의국가로부터들어오는경우가많다. 예를들어, 소위명품은주로외국으로부터독점적권한을부여받은자가직접수입하거나, 라이센스계약을통해서판매된다. 그러나명품의병행수입은명품상표권자의국가와우리나라사이에일어난다기보다제3국과우리나라사이에일어난다. 실제의상황에따라서고려하는국가의수가많아질수록, 경제후생의변화를판단하는것은매우어려운일이된다. 이는단순화된 2국가모형이가지는분석의한계라고볼수있다. 따라서지적재산권자국가외의국가사이에서병행수입이일어날경우에는어떤결론이도출될수있는지살펴볼필요성이있다. 상술한바와같이 Malueg& Schwartz(1994) 는병행수입을국제적차익거래로설명하기때문에, 가격이높은국가에서낮은국가로병행수입이이루어지기되는상황을가정한다.Maskus& Chen(2004) 의분석에의하면병행수입이가격이높은국가에서낮은국가로이루어지는것은실증적으로참임이입증되었다. 그러나왜이러한현상이발생하는지에대해서는가격차별의측면이아니라제조업자와리테일러사이의수직적통합 (vertical integration) 과병행수입사이의관계측면에서설명한다. 병행수입의존재는제조업자와외국의리테일러사이의수직적가격통제 (verticalpricecontrol) 를약화시키기때문에, 제조업자의외국리테일러에대한수직적가격통제를유지 강화시키기위해서는병행수입을금지하는것이바람직하다고지적하였다. 그러나 Maskus& Chen(2004) 은세계경제를 2국모형으로단순화하여다국가에서의균형은다른형태로이루어질수도있다는점을간과하고있다. 즉,2국사이의경쟁모형에서각국에하나의라이센스와직접투자만을대상으로제조업자에게가장유리한상품의유통방법에대하여연구했기때문에무역대상이다양화된기업 국가에는일반화하여적용할수없는문

24 제점이있다. 박형래 (2004) 에의하면, 정규수입과병행하여유통경로를가지는병행수입이허용될경우원제조업자가자신의제품을어떤방식으로해외에유통시키는것이유리한가에대한의사결정기준을제조업자의연결이윤의크기로분석하고, 이를위해라이센스를받은다국가리테일러가존재하는경우나라별시장크기의변화에따른변화의손익을게임이론 (Gametheory) 으로분석할수있다. 이에따르면, 기존의연구가다음과같은점들을간과하고있는것으로보인다. 첫째, 병행수입의문제는원천적으로상표권을소유한종주국과라이센스를제공받는 2개국가만의문제가아니라는점이다. 기존의연구들에서는외국의시장에서원제조업자가허용한외국의라이센스업자와병행수입업자가경쟁하는 2국모형을가정하고분석을시도하고있는데실제이런경쟁형태만있는것은아니다. 외냐하면원제조업자는상표권을한국가에만판매하는것이아니라여러국가에판매하기때문에병행수입이문제는원제조업자의국내시장에서뿐만아니라나아가다국에인가된리테일러사이의경쟁문제까지로연결된다. 예를들어일본소니가한국, 인도네시아의각특정인에게상표권을허용하였을경우, 원생산국가로의수출은너무큰비용이소요되거나법적으로금지되어있는경우가많아현실적으로병행수입이발생하지않을수도있으나, 우리나라의기업이일본소니의허가없이인도네시아로수출할수있으며동시에인도네시아의기업이일본소니의허가없이우리나라로수출하여경쟁하는형태를생각할수있을것이다. 7) 둘째, 병행수입과국가규모간의상관관계가어떠한가에대한분석이미흡하다. 우루과이라운드협상의 TRIPs 협정논의과정에서병행수입의허용여부에대한다양한의견이개진되었다. 선진국이나큰경제규모 (large economy) 를가진국가들은병행수입을규제하자는입장임에반해서개도국이나상대적으로작은경제규모 (smaleconomy) 를가진국가들은규제에반대하는입장을취하였다. 이는큰경제규모를가진국가의제조업자나리테일러는병행수입이허용되면가격차별화를통한이윤극대화를실현할수없고, 주요한상품은대부분선진국이나큰경제규모를가진국가에서생산되므로이들의병행수입에부정적인입장이정책적으로반영된결과라고해석할수있다. 8) 7)Makus& Chen(2004) 은수송비용이과도하게큰경우에는병행수입발생의가능성이전혀없다는점을언급하고있다. 8) 즉, 병행수입허용여부는국가별경제규모에따라입장이정해지는것이아니라국가내부의이익집단에의해결정된다는의미이다. 개도국이나작은경제규모를가진국가에서도주요한생산품의

25 셋째, 제조업자가외국시장에진출하는경우에하나의외국에여러리테일러를두는것이좋은지아니면단일한리테일러에게독점적지위를부여할것인지의문제에대한설명이부족하다. 이러한문제점은 Maskus& Chen(2004), 박형래 (2004) 와같은분석방법을사용할경우에는어느정도극복이가능하다. 즉, 최초의지적재산권자는스스로그권리를내재한상품의생산을통하여행사하는원제조업자라고가정한다. 원제조업자는자신의상품을각국의리테일러에게라이센스 (license) 계약으로공급한다고가정하고, 각국의리테일러가속한시장규모는상이한것으로보는것이다. 이러한모형하에서는병행수입의허용과제조업자의이익은어떤관계가있는지또는어떤규모의병행수입이발생할수있는가를분석할수있다. 이러한설정에서병행수입은시장규모에따라서각각다른영향을미치게되는데이는실제의경제현상에서관찰할수있는모습으로상대적으로작은경제규모를가진국가가큰경제규모를가진국가에비해병행수입을더적극적으로허용하려는현상을파악할수있다. 이것은전략적으로큰경제규모를가진국가는병행수입의금지로인해상대적으로더큰이익을보고작은경제규모를가진국가는손해를보게되는것을반영한것이다. Seo(2003),Maskus& Chen(2004) 에서는병행수입의허용에따라서원제조업자가자국시장에서다른외국의리테일러와경쟁을해야되기때문에손해를볼수있다는점을강조하고있다. 그러나박형래 (2004) 는리테일러의수가증가하면판매증가로인한로열티 (royalty) 수입이증가하기때문에경쟁의증가가제조업자의이익을증가시키는측면도존재한다는점을강조하고있다. 다국가모형에서도출된결론은병행수입의허용여부에대해다음과같은정책적함의를가진다. 첫째, 지적재산권자의국가로역수출이되지않고그외의국가에서실제로병행수입이일어나고있는상황에서는지적재산권자가자신의지적재산권행사방식 ( 라이센스계약,FDI) 과지적재산권의가격을설정하여스스로병행수입량을조절할수있다. 둘째, 수송비용의감소는병행수입량을증가시키기때문에, 지속적인기술혁신에의해수송비용이감소된다면그에상응하여병행수입은늘어날수밖에없다. 독점적판매를통해서이윤극대화가가능한경우에는병행수입을규제하기를원할것이나, 현실적으로그러한경우는생산요소의차이 기술격차등으로인하여거의없다

26 셋째, 지적재산권을복수의리테일러에게공여하는것이단수의리테일러에게공여하는것보다열등함에도현실적으로복수의리테일러에게공여되고있는것은, 국가별시장수요의크기차가단수의리테일러에게주어질만큼크지않고, 수송비용이높기때문일수있다. 이와같은경우라이센스공여를받은리테일러들의국가에서사용되는통화가서로다른경우환율변동에의한병행수입의발생은피할수없다. 우리나라의경우에이를대입해보면, 타국의원지적재산권자가병행수입의감소에필요한충분한수단을강구하지않고, 원지적재산권자의국가를제외한국가들에라이센스공여를한상태에서제도적으로병행수입을금지하는것은실효성에문제가있고, 또한병행수입을낮추려는시도를하지않는지적재산권자를위해정부가나서서병행수입을금지해주어야하는당위성도설명하기어렵다. 9) 특히, 병행수입이이루어지고있다고가정하고있는본모형에서는, 상대적으로경제규모가작은국가에라이센스공여를하는것이원지적재산권자의이윤을극대화한다. 따라서법학적검토에의한병행수입허용의기술이전감소가능성과도대비된다. 10) 9) 시장에서병행수입을허용또는묵인하고있는지적재산권자는자신의이윤을극대화하기위해그러한선택을한것일수있다. 만약, 지적재산권자가자신의지적재산권을이용하여최대의이윤을확보하기위해병행수입을허용또는묵인하고있는상황이라면, 정부의개입을통한병행수입의금지는지적재산권자의후생을저해하는결과를초래한다. 따라서지적재산권자의권리보호를위해실시한병행수입의금지가지적재산권자의권리를침해하는모순에직면할수도있다. 10) 즉, 법학적검토사항에서우려하고있는기술이전의저해등은앞절에서살펴본지적재산권자의국가와우리나라사이의 2 국모형에서극한의상황에서일어날수있는경우이다. 그러나본절에서살펴본바와같이지적재산권자의국가로역수출이일어나지않는다면, 그외의국가들이병행수입을하는것은지적재산권자의이익을침해하는것도아니며, 라이센스공여에의해기술이전도일어나게됨을볼수있다. 그리고일반적인생각과는반대로라이센스공여에의한기술이전은경제규모가큰국가보다경제규모가상대적으로작은국가에일어나게되는것이지적재산권자의이윤극대화문제와부합한다. 따라서병행수입의허용에따른지적재산권이전의저해는항상일어나는것이아니라, 특정경우에한정하여일어난다고볼수있다

27 Ⅳ. 진정상품의병행수입에관한현행법규정및판례 1. 상표법 현행상표법 ( 법률제8852 호 ) 제50 조의규정에서는상표권의효력에대하여다음과같이정의하고있다. 상표권자는지정상품에관하여그등록상표를사용할권리를독점한다. 다만, 그상표권에관하여전용사용권을설정한때에는제55 조제3항의규정에의하여전용사용권자가등록상표를사용할권리를독점하는범위안에서는그러하지아니하다. 따라서상표권은상표권자와상표권자의전용사용권설정에의해그권리를독점하는전용사용권자의권리를보호하는효력을지니는것으로규정할수있다. 또한동법제55 조제3항에따르면상표권자로부터전용사용권을설정받은전용사용권자는그설정범위로정한범위안에서지정상품에관하여등록상표를사용할권리를독점한다. 동법제2조제1항제6호에의하면상표를사용할권리에는 (1) 상품또는상품의포장에상표를표시하는행위,(2) 상품또는상품의포장에상표를표시한것을양도또는인도하거나그목적으로전시 수출또는수입하는행위,(3) 상품에관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위가포함된다. 또한동법제66 조제1항에의하면상표권을침해하는행위는 (1) 타인의등록상표와동일한상표를그지정상품과유사한상품에사용하거나타인의등록상표와유사한상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용하는행위,(2) 타인의등록상표와동일또는유사한상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용하거나사용하게할목적으로교부 판매 위조 모조또는소지하는행위,(3) 타인의등록상표를위조또는모조하거나위조또는모조하게할목적으로그용구를제작 교부 판매또는소지하는행위,(4) 타인의등록상표또는이와유사한상표가표시된지정상품과동일또는유사한상품을양도또는인도하기위하여소지하는행위를지칭한다. 11) 이러한독점적권리를침해할경우나혹은침해할우려가있는경우에는상표권자나상표권의전용사용권자는동법제65 조에따라서그침해의금지 11) 지리적표시단체표장권의침해는별도의규정으로되어있어상표법제 66 항 1 조의규정에해당하지않는다

28 또는예방을청구할수있고, 침해행위를조성한물건의폐기, 침해행위에제공된설비의제거, 기타침해의예방에필요한행위도청구할수있다. 따라서상표법은진정상품의병행수입이상표권자혹은상표권의전용사용권자의권리를침해한다면이를제제할충분한법적근거를제공한다. 하지만진정상품을구매한자역시상표권에대하여정당한대가를지불하고그에대한권리를취득한것으로간주하여야하기때문에현행법체계에서는양자의권리가충돌하는모순이발생할수있다. 이는진정상품은상표권의모사나적법한절차를거치지않은상품의유통과는별개로취급되어야함을의미한다. 만약상표법의관련조항에의하여진정상품의병행수입이원천적으로불법이라고간주할경우에는, 해당상품의중고거래역시도불법이되어법률의의도와는달리건전한시장거래를훼손할우려가있기때문이다. 2. 특허법 현행특허법 ( 법률제8852 호 ) 은제2조제3항의규정에의해특허발명의실시를다음과같이정의하고있다. 첫째, 물건의발명인경우에는그물건을생산 사용 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함한다. 이하같다 ) 을하는행위, 둘째, 방법의발명인경우에는그방법을사용하는행위, 마지막으로물건을생산하는방법의발명인경우에는둘째의행위외에그방법에의하여생산한물건을사용 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위이다. 동법제94 조에서는특허권자는업으로서그특허발명을실시할권리를독점하고, 그특허권에관하여전용실시권을설정한때에는제100 조제2항의규정에의하여전용실시권자가그특허발명을실시할권리를독점하는범위안에서는그러하지아니하다라고규정하고있다. 제100 조제2항은전용실시권자는실시사업과같이이전하는경우또는상속기타일반승계의경우를제외하고는특허권자의동의를얻지아니하면그전용실시권을이전할수없도록하고있어전용실시권자의독점적권리를규정한다. 이러한특허권자와특허권의전용실시권자는동법제126 조에의해 (1) 자기의권리를침해한자또는침해할우려가있는자에대하여그침해의금지또는예방을청구할수있고,(2) 그러한청구를할때에는침해행위를조성한물건 ( 물건을생산하는방법의발명인경우에는침해행위로생긴물건

29 을포함한다 ) 의폐기, 침해행위에제공된설비의제거기타침해의예방에필요한행위를청구할수있다. 따라서우리특허법은특허권자나전용실시권자에대해서제3자가자신의권리를침해하는경우에대하여침해금지또는침해예방청구권을분명히인정하고있는것으로볼수있다. 그리고동법제127 조에의하면침해로보는행위는 (1) 특허가물건의발명인경우에는그물건의생산에만사용하는물건을생산 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위와 (2) 특허가방법의발명인경우에는그방법의실시에만사용하는물건을생산 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위로정의된다. 이는문언해석상으로는병행수입을금지하는것으로보인다. 그러나상표법과마찬가지로특허권을침해하지않고적법하게구매한진정상품을다시재판매하는행위가특허권을항상침해한다고간주하기에는규정상의미비함이있다. 특허권이체화된진정상품을적법하게구매한자는분명히특허권자나특허권의전용실시권자의권리를인정한것이기때문에, 재판매를원칙적으로금지하는것은구매한진정상품을판매하는자의권리만을한정하는것으로법적논란의소지가있기때문이다. 3. 저작권법 현행저작권법 ( 법률 8101 호 ) 에서는저작물을인간의사상또는감정을표 현한창작물로, 저작자는저작물을창작한자로규정하고있다. 동법제 2 조 에따르면저작물에관련된행위및대상은다음과같이정의된다. (1)" 공연 " 은저작물또는실연 음반 방송을상연 연주 가창 구연 낭독 상영 재생그밖의방법으로공중에게공개하는것을말하며, 동일인의점유에속하는연결된장소안에서이루어지는송신 ( 전송을제외한다 ) 을포함한다. (2)" 실연자 " 는저작물을연기 무용 연주 가창 구연 낭독그밖의예능적방법으로표현하거나저작물이아닌것을이와유사한방법으로표현하는실연을하는자를말하며, 실연을지휘, 연출또는감독하는자를포함한다. (3)" 음반 " 은음 ( 음성 음향을말한다. 이하같다 ) 이유형물에고정된것 ( 음이영상과함께고정된것을제외한다 ) 을말한다. (4)" 음반제작자 " 는음을음반에고정하는데있어전체적으로기획하고책임을지는자를말한다. (5)" 공중송신 " 은저작물, 실연 음반 방송또는데이터베이스 ( 이하 " 저작물등 "

30 이라한다 ) 를공중이수신하거나접근하게할목적으로무선또는유선통신의방법에의하여송신하거나이용에제공하는것을말한다. (6)" 방송 " 은공중송신중공중이동시에수신하게할목적으로음 영상또는음과영상등을송신하는것을말한다. (7)" 방송사업자 " 는방송을업으로하는자를말한다. (8)" 전송 ( 전송 )" 은공중송신중공중의구성원이개별적으로선택한시간과장소에서접근할수있도록저작물등을이용에제공하는것을말하며, 그에따라이루어지는송신을포함한다. (9)" 디지털음성송신 " 은공중송신중공중으로하여금동시에수신하게할목적으로공중의구성원의요청에의하여개시되는디지털방식의음의송신을말하며, 전송을제외한다. (10)" 디지털음성송신사업자 " 는디지털음성송신을업으로하는자를말한다. (11)" 영상저작물 " 은연속적인영상 ( 음의수반여부는가리지아니한다 ) 이수록된창작물로서그영상을기계또는전자장치에의하여재생하여볼수있거나보고들을수있는것을말한다. (12)" 영상제작자 " 는영상저작물의제작에있어그전체를기획하고책임을지는자를말한다. (13)" 응용미술저작물 " 은물품에동일한형상으로복제될수있는미술저작물로서그이용된물품과구분되어독자성을인정할수있는것을말하며, 디자인등을포함한다. (14)" 컴퓨터프로그램저작물 " 은특정한결과를얻기위하여컴퓨터등정보처리능력을가진장치 ( 이하 " 컴퓨터등 " 이라한다 ) 내에서직접또는간접으로사용되는일련의지시 명령으로표현된것을말한다. (15)" 편집물 " 은저작물이나부호 문자 음 영상그밖의형태의자료 ( 이하 " 소재 " 라한다 ) 의집합물을말하며, 데이터베이스를포함한다. (16)" 편집저작물 " 은편집물로서그소재의선택 배열또는구성에창작성이있는것을말한다. (17)" 데이터베이스 " 는소재를체계적으로배열또는구성한편집물로서개별적으로그소재에접근하거나그소재를검색할수있도록한것을말한다. (18)" 데이터베이스제작자 " 는데이터베이스의제작또는그소재의갱신 검증또는보충 ( 이하 " 갱신등 " 이라한다 ) 에인적또는물적으로상당한투자를한자를말한다. (19)" 공동저작물 " 은 2인이상이공동으로창작한저작물로서각자의이바지

31 한부분을분리하여이용할수없는것을말한다. (20)" 복제 " 는인쇄 사진촬영 복사 녹음 녹화그밖의방법에의하여유형물에고정하거나유형물로다시제작하는것을말하며, 건축물의경우에는그건축을위한모형또는설계도서에따라이를시공하는것을포함한다. (21)" 배포 " 는저작물등의원본또는그복제물을공중에게대가를받거나받지아니하고양도또는대여하는것을말한다. (22)" 발행 " 은저작물또는음반을공중의수요를충족시키기위하여복제 배포하는것을말한다. (23)" 공표 " 는저작물을공연, 공중송신또는전시그밖의방법으로공중에게공개하는경우와저작물을발행하는경우를말한다. (24)" 저작권신탁관리업 " 은저작재산권자, 출판권자, 저작인접권자또는데이터베이스제작자의권리를가진자를위하여그권리를신탁받아이를지속적으로관리하는업을말하며, 저작물등의이용과관련하여포괄적으로대리하는경우를포함한다. (25)" 저작권대리중개업 " 은저작재산권자, 출판권자, 저작인접권자또는데이터베이스제작자의권리를가진자를위하여그권리의이용에관한대리또는중개행위를하는업을말한다. (26)" 기술적보호조치 " 는저작권그밖에이법에따라보호되는권리에대한침해행위를효과적으로방지또는억제하기위하여그권리자나권리자의동의를얻은자가적용하는기술적조치를말한다. (27)" 권리관리정보 " 는다음각목의어느하나에해당하는정보나그정보를나타내는숫자또는부호로서각정보가저작물등의원본이나그복제물에부착되거나그공연또는공중송신에수반되는것을말한다. 가. 저작물등을식별하기위한정보, 나. 저작자 저작재산권자 출판권자 저작인접권자또는데이터베이스제작자를식별하기위한정보, 다. 저작물등의이용방법및조건에관한정보. (28)" 온라인서비스제공자 " 는다른사람들이정보통신망 ( 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률 제2조제1항제1호의정보통신망을말한다. 이하같다 ) 을통하여저작물등을복제또는전송할수있도록하는서비스를제공하는자를말한다. (29)" 업무상저작물 " 은법인 단체그밖의사용자 ( 이하 " 법인등 " 이라한다 ) 의기획하에법인등의업무에종사하는자가업무상작성하는저작물을말한다. (30)" 공중 " 은불특정다수인 ( 특정다수인을포함한다 ) 을말한다

32 (31)" 인증 " 은저작물등의이용허락등을위하여정당한권리자임을증명하 는것을말한다. 이가운데병행수입의대상이될수있는것은음반, 영상저작물, 편집물이다. 응용미술저작물, 컴퓨터프로그램저작물등은실제적인형체가없어도복제 배포 발행 공표등이가능하기때문에병행수입의대상이된다고볼수없다. 병행수입의대상이되려면저작물이면서도물리적인형체를지니고있어야하며또한저작권이물리적인형체와분리될수없는상태, 즉체화되어있어야한다. 저작권법은저작권의형태상차이를구분하지않고일괄적으로보호규정을두고있었으나,2006 년 12 월 28 일전부개정이되면서저작권의형태에따라서로다른보호규정을두게되었다. 동법제123 조에따르면저작권그밖에이법에따라보호되는권리 ( 제25 조 제31 조 제75 조 제76 조 제82 조및제83 조의규정에따른보상을받을권리를제외한다. 이하이조에서같다 ) 를가진자는그권리를침해하는자에대하여침해의정지를청구할수있으며, 그권리를침해할우려가있는자에대하여침해의예방또는손해배상의담보를청구할수있고, 저작권그밖에이법에따라보호되는권리를가진자가청구를하는경우에침해행위에의하여만들어진물건의폐기나그밖의필요한조치를청구할수있도록규정하고있다. 또한형사의기소가있는때에는법원은원고또는고소인의신청에따라담보를제공하거나제공하지아니하게하고, 임시로침해행위의정지또는침해행위로말미암아만들어진물건의압류그밖의필요한조치를명할수있으나, 보호되는권리의침해가없다는뜻의판결이확정된때에는신청자는그신청으로인하여발생한손해를배상하여야한다고규정하여상표법이나특허법과는달리신청자의과실로인한손해배상책임을인정하고있다. 이는진정상품의병행수입으로인하여저작권의침해를입었다는것을명확하게증명할수없는경우, 병행수입된진정상품의폐기, 압류등의신청을할수는있으나배상의책임을두어무분별한청구에한계를두고있는것으로볼수있다. 또한동법제124 조제1항에서는저작권및저작권법에따라보호받는권리의침해를 (1) 수입시에대한민국내에서만들어졌더라면저작권그밖에이법에따라보호되는권리의침해로될물건을대한민국내에서배포할목적으로수입하는행위와 (2) 저작권그밖에이법에따라보호되는권리를침해하는행위에의하여만들어진물건 ( 제1호의수입물건을포함한다 ) 을그사실을알고배포할목적으로소지하는행위로규정하고, 제124 조제2항

33 에서는정당한권리없이저작권그밖에이법에따라보호되는권리의기술적보호조치를제거 변경 우회하는등무력화하는것을주된목적으로하는기술 서비스 제품 장치또는그주요부품을제공 제조 수입 양도 대여또는전송하는행위는저작권그밖에이법에따라보호되는권리의침해로본다고규정하고있다. 따라서진정상품의병행수입이제한되기위해서는우리저작권법에서보호하는권리에명백히위배되는경우에한정되어야하나, 이는사안별로결정하여야되는것으로문언해석상으로는진정상품의병행수입자체를금지하는것으로볼수는없다. 특히진정상품의경우에는동법제124 조제2항에서규정하는권리의기술적보호조치를제거 변경 우회하는등무력화하는것을주된목적으로하는수입행위로볼수없기때문에, 저작권법은상표법이나특허법과는달리병행수입을허용하고있다고보는것이타당할것이다. 4. 디자인보호법 현행디자인보호법 ( 법률 8852 호 ) 은 2004 년 12 월 31 일구의장법으로부터명칭을변경한것이다. 동법제41 조는 디자인권자는업으로서등록디자인또는이와유사한디자인을실시할권리를독점하고, 그디자인권에관하여전용실시권을설정한때에는제47 조제2항의규정에의하여전용실시권자가그등록디자인또는이와유사한디자인을실시할권리를독점하는범위안에서는그러하지아니하다 라고디자인권의효력을규정하고있다. 동법제2 조에따르면 실시 란디자인에관한물품을생산 사용 양도 대여또는수입하거나그물품의양도또는대여의청약 ( 양도나대여를위한전시를포함한다. 이하같다 ) 을하는행위를말한다. 또한동법제62 조에의하면디자인권자또는전용실시권자는자기의권리를침해한자또는침해할우려가있는자에대하여그침해의금지또는예방을청구할수있으나, 지식경제부령이정하는바에따라그디자인에관한사항에대하여특허청장으로부터증명을받은서면을제시하여경고한후가아니면규정에따른청구를할수없도록되어있다. 제63 조에서는등록디자인이나이와유사한디자인에관한물품의생산에만사용하는물품을업으로서생산 양도 대여또는수입하거나업으로서그물품의양도또는대여의청약을하는행위는당해디자인권또는전용실시권을침해한것으로본다고규정하고있다

34 따라서등록디자인이나이와유사한디자인을생산 양도 대여또는수입하는행위가진정상품의경우에해당되지않음은자명하다. 제63 조의규정은진정상품이아닌상품에등록디자인이나이와유사한디자인이체화되었을경우를침해로본다는것이기때문이다. 그러므로우리디자인보호법에서는진정상품의병행수입에대한명문화규정은없고, 금지하는것으로도간주할수없다고본다. 5. 실용신안법 현행실용신안법 ( 법률제8852 호 ) 은제23 조에서 실용신안권자는업으로서그등록실용신안을실시할권리를독점한다. 다만, 그실용신안권에관하여제28 조의규정에의하여준용되는 특허법 제100 조제1항의규정에의하여타인에게전용실시권을설정한때에는동조제2항의규정에따라전용실시권자가그등록실용신안을실시할권리를독점하는범위안에서는그러하지아니하다. 고실용신안권의효력을규정하고있다. 동법제2조제3호에서는 실시 를고안에관한물품을생산 사용 양도 대여또는수입하거나그물품의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함한다. 이하같다 ) 을하는행위로정의한다. 동법제29 조에서는침해로보는행위를 등록실용신안에관한물품의생산에만사용하는물건을업으로서생산 양도 대여또는수입하거나업으로서그물건의양도또는대여의청약을하는행위는실용신안권또는전용실시권을침해한것 으로정의한다. 따라서실용신안법은디자인보호법과동일하게진정상품의병행수입에대한명문화규정이없고, 금지하는것으로도간주할수없다고보는것이타당하겠다. 6. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 현행부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 법률제8767 호 ) 제2조제 1항가목은 국내에널리인식된타인의성명, 상호, 상표, 상품의용기 포장, 그밖에타인의상품임을표시한표지 ( 표지 ) 와동일하거나유사한것을사용하거나이러한것을사용한상품을판매 반포 ( 반포 ) 또는수입 수출하여타인의상품과혼동하게하는행위 를 부정경쟁행위 로정의한다. 정의에따르면동일한상표혹은유사한상표를사용하여타인의상품과혼동하게하는

35 행위가있는경우의수입은부정경쟁행위가된다. 하지만진정상품은동일한상표를사용하나그상품이타인의상품과동일하므로혼동의우려가있는것은아니다. 따라서진정상품의병행수입을 부정경쟁행위 로해석할수는없다. 진정상품의병행수입이부정경쟁행위가되기위해서는타인의상품과병행수입된진정상품에상당한차이가있어야하는것으로보이나, 진정상품의정의상타인의상품과다르면진정상품이될수없기때문이다. 7. 관세법및관세청고시 7.1. 관세법 현행관세법 ( 법률제8833 호 ) 에서는제235 조로지식재산권의보호조항을두고있다. 이에따르면 (1) 상표법 에따라등록된상표권 ( 이하 " 상표권 " 이라한다 ) 을침해하거나 저작권법 에따른저작권과저작인접권또는 컴퓨터프로그램보호법 에따른프로그램저작권 ( 이하이조에서 " 저작권등 " 이라한다 ) 을침해하는물품은수출또는수입할수없다.(2) 관세청장은상표권또는저작권등을침해하는물품의효율적인단속을위하여필요한때에는상표권을등록한자또는 저작권법 및 컴퓨터프로그램보호법 에따라저작권등을등록한자로하여금상표권또는저작권등에관한사항을신고하게할수있다.(3) 세관장은수출입신고된물품이규정에의하여신고된상표권및저작권등을침해하였다고인정되는때에는그상표권및저작권등을신고한자에게수출입신고사실을통보하여야한다. 이경우통보를받은상표권신고자및저작권등신고자는세관장에게담보를제공하고수출입신고된물품의통관보류를요청할수있다.(4) 상표권및저작권등을보호받고자하는자는세관장에게담보를제공하고당해물품의통관의보류를요청할수있다.(5) 규정에의한요청을받은세관장은특별한사유가없는한당해물품의통관을보류하여야한다. 다만, 수출입신고를한자가담보를제공하고통관을요청하는때에는다음각호의물품을제외하고는해당물품의통관을허용할수있다. 이규정은해당법에서규정하는지식재산권에대한보호를명확히하고있으나위에서살펴본바와같이진정상품의병행수입이해당법에따르는지식재산권을침해하는지의여부는불명확하거나침해하지않는것으로보인다. 따라서우리관세법의규정은병행수입의금지여부를명확하게단정하지는않고있으며, 사안별로지식재산권을침해하는경우에이를제한할근

36 거를제시한다고볼수있다 관세청고시 현행지식재산권보호를위한수출입통관사무처리에관한고시 ( 관세청고시제 호 ) 에서는제1-4 조에서상표권침해로보지아니하는경우를정의하고있다. 제1-4 조제2항제1호에서는 상표권자가처분제한없는조건으로양도담보제공한물품을당해상표에대한권리없는자가수입 ( 공매등수입의제되는경우포함 ) 하는경우에는상표권을침해하지않는것 으로정의한다. 따라서원상표권자가진정상품의처분에있어특정한단서조항을달지않는다면, 이의병행수입은상표권을침해하지않는다고볼수있다. 하지만이는행정청의행정규칙이기때문에사법적판단시에는법적효력의문제가발생할수있다. 12) 8. 독점규제및공정거래에관한법률및공정거래위원회고시 8.1. 독점규제및공정거래에관한법률 현행독점규제및공정거래에관한법률 13) ( 법률제8863 호 ), 소위공정거래법은제59 조에서동법의무체재산권 ( 無體財産權 ) 행사범위를 이법의규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법 에의한권리의정당한행사라고인정되는행위에대하여는적용하지아니한다. 고한정하고있다. 14) 이조항의해석에대해서는다양한의견이개진되고있으나, 원칙적으로공정거래법의법익을실질적으로침해하는행위 12) 지식재산권보호를위한수출입통관사무처리에관한고시는 1995 년의 Levis 사건을계기로마련되었다.1995 년 4 월국내의창고형디스카운트점인 프라이스클럽 이기술제휴사인미국의 프라이스코스트코 사로부터리바이스청바지를수입하자리바이스상표권자인 레비스트라우스 사의한국현지법인인 리바이스코리아 사가상표권침해를이유로세관에통관보류를신청하였다. 세관은리바이스코리아사가동상표의국내전용사용권자로특허청에등록되어있음을이유로프라이스클럽의수입청바지통관을보류하였다. 당시리바이스청바지의일반소매가는 8 만원이었으나프라이스클럽의판매가는 3 만 1 천원으로언론에서는이를크게보도하여소비자보호를촉구한바있다 ( 이덕희,2003). 13) 이하에서는 공정거래법 으로지칭한다. 14) 지적재산권, 지식재산권과동일한의미로사용된다. 무체재산권은산업재산권 ( 産業財産權 ) 과저작권 ( 著作權 ) 으로구분할수있다. 무체재산권은무체물 ( 無體物 ) 을대상으로한다는점에서물권 ( 物權 ) 이유체물 ( 有體物 ) 을대상으로하는것에대응한다. 그러나무체재산권도배타적이익을향유할수있는권리라는점에서물권에준하며, 성질이허용하는범위내에서물권의규정이유추적용될수있다

37 에대한적용제외를둔것은아니라고해석하는것이타당하다. 따라서지적재산권문제와결부되는진정상품의병행수입은사안별로공정거래법의법익을실질적으로훼손하고있는지의여부로판단해야할것이다. 또한법리상정당하다고인정되는행위에대해서는관련법의적용을받지않도록하여진정상품병행수입의근거를제시한다고하겠다 공정거래위원회고시 현행병행수입에있어서의불공정거래행위의유형고시 ( 공정거래위원회고시제 호 ) 제3조에서는 본고시는관세청고시인 [ 지적재산권보호를위한수출입통관사무처리규정 ] 제1-3 조제5호단서규정 ( 첨부 ) 에의하여 상표권을침해하지않는것으로보는경우 에해당되어수입이허용되는상품을국내에수입하여판매하는병행수입업자의행위를부당하게저해하는독점수입권자및그판매업자의불공정거래행위를그규제대상으로하며본고시제 5조내지제11 조에서규정한부당한병행수입저지행위에해당되는경우란이를전제로한다 고하여, 병행수입업자의행위를독점수입권자및그판매업자가 상표권을침해하지않는것으로보는경우 에도이를저해하는것을불공정거래행위로보고규제하고있다. 제5조에의하면불공정거래행위에는해외유통경로로부터의진정상품구입방해가포함된다. 이에따르면 (1) 병행수입업자가진정상품을구입하고자하는경우외국상표권자의해외거래처에대하여외국상표권자로하여금제품공급을하지못하게하는행위및 (2) 병행수입품의제품번호등을통하여그구입경로를알아내어동제품을취급한외국상표권자의해외거래처에대하여외국상표권자로하여금제품공급을하지못하게하는행위는불공정거래행위이다. 관세청과공정거래위원회의고시에근거하면우리나라는병행수입을허용하는입장에있으나, 이를행정규칙으로만인정하고법령화하지않는것은국내외이해관계자의첨예한대립으로인해성문화가어렵고외국과의통상마찰이우려되기때문인것으로보인다 공정거래위원회심결사례 아디다스코리아 ( 주 ) 의사업활동방해행위등에대한건 15) 15) 공정거래위원회시정권고제 호사건번호 9711 조이 아디다스코리아 ( 주 ) 의사업활동방해행위등에대한건

38 아디다스코리아 ( 주 ) 는병행수입업자로부터 차후에는절대로아디다스물건에대해수입하지않을것을약속함 " 이라는내용의각서를받아공증함으로써병행수입업자의사업활동을방해한행위를한사실이있다. 공정거래위원회는이와같은행위가일반불공정거래행위의유형및기준제6호라목 ( 불이익제공 ) 및제8호라목 ( 기타의사업활동방해 ) 에해당되어법제23 조제1항제4호및제5호에위반된다고판단하여시정권고를하였다 한성자동차 ( 주 ) 의부당한병행수입저지에관한건 16) 공정거래위원회가병행수입저지행위를금지한대표적사례로는 1998 년의한성자동차사건을들수있다. 독일의메르세데스벤츠 (Mercedes Benz) 사로부터벤츠자동차를수입하는한성자동차 ( 주 ) 는캐나다, 미국등지의자동차판매업자 ( 대리점 ) 로부터벤츠자동차를수입 판매하는병행수입업자인 ( 주 ) 오토월드가 1995 년캐나다판매업자 (ThreePointMotors) 등으로부터수입 판매한벤츠자동차 40 여대의차대번호를추적하여확인한후독일벤츠사와미리체결한 ( 독점적 ) 수입대리점계약서에따르그차대번호를벤츠사에통지하고커미션을청구하여차량가격의 3% 에해당하는금액을지급받았다. 수입대리점계약서는벤츠자동차가다른대리점과한성자동차의독점적판매권을침범하는판매계약을한다면한성자동차가다른대리점으로부터받을수있는보상금액에상응하는금액을벤츠사가한성자동차에지급하는내용을담고있다. 벤츠사가한성자동차에 3% 의커미션을지급한후벤츠사는캐나다현지법인에동금액을청구하고, 후자는이를오토월드에대한판매금액에반영하였으며이러한가격인상의부담으로인해오토월드는캐나다판매업자로부터의수입을포기하게되었다. 이에공정거래위원회는한성자동차의행위와같이병행수입품의제품번호를통하여구입경로를알아내어, 동제품을취급한외국상표권자의해외거래처에대하여외국상표권자로하여금제품공급을하지못하게하는행위는부당한병행수입저지행위로인정되므로공정거래법제23 조제1항제5호 ( 사업활동방해 ) 에위반되는것으로판단하여시정명령을내렸다. 시정명령의내용은한성자동차로하여금자사가공정거래법을위반하였음을중앙일간지에게재하게하는것으로벌금이나형사처벌등이행강제조건을수반하지는 16) 공정거래위원회의결제 호사건번호 9609 경촉 한성자동차 ( 주 ) 의부당한병행수입저지행위에대한건., 이규억 윤미경 (2002) 재인용

39 않고있다. 한성자동차는공정거래위원회의시정조치에대하여상표법상병행수입이상표권을침해하는지불분명한상황에서병행수입을허용하는관세청의고시는행정입법의한계를일탈하는당연무효이고이를근거로한공정위의고시도무효라고주장하고, 계약상권리의행사는공정거래법상부당하지않으며병행수입업자에대한직접적인피해는자사의행위때문이아니라독일벤츠사및캐나다판매업자등제3자의행위에기인한것이라며공정위심결에대해이의를신청하였다. 그러나공정거래위원회는상표법상병행수입허용여부가불분명하다면한성자동차의주장도근거가없으며, 계약상의권리행사도그것이경쟁제한적효과를초래하면공정거래법이적용될수있고, 병행수입자가결과적으로수입을중단하게된경위는한성자동차가벤츠사에커미션을청구한행위로부터연쇄적으로발생하였을뿐아니라수입대리점계약서에외국대리점에의하여이루어지는거래를방지하기위하여가능한필요하다고인정되는조치를취할것이라는취지의내용이약정된상황을감안하여이의신청을기각하였다. 17) 이사건에서피고인한성자동차가상표법상병행수입이허용되는지불명확한상태이기때문에공정위의고시는무효라고주장한것과이에대해공정위가이러한불명확성을인정하면서바로이때문에피고의상표권행사에근거한이의신청또한이유없다고주장한대목은병행수입에대한국내법체계의불일치및불확실성을그대로표출시킨것으로이러한법적불안정성은하루속히시정되어야할문제이다 혼마골프왕도 ( 주 ) 의부당광고행위에대한건 18) 혼마골프왕도 ( 주 ) 는국내에서는유일하게일본혼마골프사와독점수입ㆍ판 매를보장받는계약을체결하였다. 그러나혼마골프용품은병행수입의형태 로도유통될수있는데도불구하고자신만이혼마골프용품을수입할수있 다는내용및경쟁사인부광골프가가짜혼마골프용품을판매하고있다는 취지의광고를하였다. 즉병행수입업자의상품이진정상품임에도불구하고 마치가짜상품인것처럼광고한것이다. 공정거래위원회는사업자가진정상품을병행수입하는경우에는상표권자 의권리를침해하지않음이각급법원의여러판결에서거듭확인이되고 17) 공정거래위원회재결제 호사건번호 9807 심이 한성자동차 ( 주 ) 의이의신청에대한건. 18) 공정거래위원회의결제 호사건번호 2000 광고 혼마골프왕도 ( 주 ) 의부당광고행위에대한건

40 있다고전제하고위행위를표시ㆍ광고의공정화에관한법률제3조제1항의위반으로판단행위중지및법위반사실의공표를명령하였다. 이에혼마골프왕도 ( 주 ) 가이의신청을제기하자공정거래위원회는혼마골프왕도 ( 주 ) 가실제로독점수입계약을맺은점, 광고당시가짜또는밀수혼마골프용품이대량유통되던상황이어서혼마골프왕도의광고가소비자들의피해를예방하는데기여한점, 광고의형태가실제로소비자의오인을유발하기에는어려웠던점등을인정하여기명령중법위반사실공표부분을취소하였다. 19) ( 주 ) 팬코및국제무역의부당한광고행위에대한건 20) ( 주 ) 팬코는 로베르타디까메리노 R 상표 의국내사용권자로동상표를부착한방향제판매광고를함에있어동상표를부착한방향제제품이특허청에상표권등록이되지않아전용사용권이없음에도상표사용에대한법적권리가있는것처럼표현하고, 기존수입업자가병행수입을통하여수입해오던방향제제품은수입금지품목이아님에도수입이금지된제품인것처럼표현함으로써기존수입업자들이수입한방향제가진정상품이아닌가짜상품인것처럼소비자를오인시킬우려가있는허위 과장광고를하였다. 이에대해공정거래위원회는기존수입업자들이수입한진정상품인방향제 ( 일명 : 탈취제 ) 는피심인인 ( 주 ) 팬코가제조한제품과동일한방향제임을특허청이확인하고있고, 수입업자들은이러한동일한방향제제품을일본의 로베르타디까메리노 상표전용권자인미쓰비시상사로부터합법적으로계속수입해온사실을인정하였고, 동방향제에대한상표권등록이되어있지않아 ( 주 ) 팬코는전용사용권이없기때문에동상표권에대한대외적인법적권한이없으므로기존수입업자들이동방향제를일본으로부터수입해오더라도이에대한법적권리를주장할수없을뿐만아니라, 기존수입업자들의합법적인수입행위를상표권침해행위로볼수없다고판단했다. 이에따라해당방향제가수입금지대상도아니었던점을들어피심인들의광고를부당한표시ㆍ광고행위로판단행위중지및법위반사실을일반에공표할것으로명령했다. 19) 공정거래위원회재결제 호사건번호 2000 심일 ( 주 ) 혼마골프왕도 ( 주 ) 의이의신청에대한건. 20) 공정거래위원회의결제 호사건번호 2001 광고 ( 주 ) 팬코및국제무역의부당한광고행위에대한건

41 8.3.5.( 주 ) 엘알에스랩의사업활동방해행위에대한건 21) ( 주 ) 엘알에스랩은연구기자재및특수연구시약관련제품을수입하여판매하는회사로미국케미콘사로부터물품을공급받고있다. 엘알에스랩은병행수입자인유니비젼코리아 ( 주 ) 등이상품취급방법미준수등으로인해상품에문제를일으키고있다며가능하면이러한제품공급경로를차단해줄것을제품공급자인미국케미콘에요청하였고케미콘은 2002 년 1월 16 일이후미국유니비젼 (Univision USA Inc.) 에대한제품공급을중단하였다. 이에따라유니비젼코리아의케미콘제품수입도중단되었다. 이에대해공정거래위원회는엘알에스랩에병행수입업자가진정상품을구입하고자하는경우병행수입업자의구입경로를알아내어동제품을취급한외국상표권자의해외거래처에대하여외국상표권자로하여금제품공급을하지못하도록하는행위를중단토록하는시정조치를명령하였으며독점규제및공정거래에관한법률을위반하였다는이유로공정거래위원회로부터시정명령을받았다는사실을엘알에스랩과유니비젼코리아와거래하는모든소매상들에게서면으로통지할것을주문하였다. 공정거래위원회의논거는병행수입금지행위는다른수입업자들이전용사용권자의마케팅활동에무임승차하는행위를방지하여전용사용권자의마케팅활동동기를증대시키는효과도있지만이러한병행수입에따른마케팅동기감소효과는병행수입금지에따른가격및서비스경쟁제한효과에비해미미하다는것이다. 이판결이한성자동차사건에대한판결과크게다른점은전자의경우단순히독점적공급자지위를유지하기위한한성자동차의목적을문제삼은데비해후자의경우에는고시가규정하는불공정거래행위라하더라도소비자후생및효율성향상의효과가있을수있음을인정하며이를병행수입으로인한경쟁유발효과와비교하고있다는것이다. 즉, 과거보다는좀더적극적으로경제이론에바탕을둔논리에의거하여경제적효과의평가에따른판결을하였다는것이다이것은상당히긍정적인발전이나의결문만가지고는공정거래위원회가양효과를비교하기위하여어떤증거를토대로어떤객관적인기준에의해그리고어떤분석과정을거쳤는지알기어렵다. 한가지단서는케미콘사가 2002 년 30% 판매액증가조건을제시하자이를달성하기위해엘알에스랩이가격을인하한행위를들어공정거래위원 21) 공정거래위원회의결제 호사건번호 2002 경촉 ( 주 ) 엘알에스랩의사업활동방해행위에대한건., 이규억 윤미경 (2002) 재인용

42 회가엘알에스랩이시장에서어느정도자유로이가격과산출량을결정할수있는시장지배력을보유하고있는것으로판단한것을볼때시장지배적사업자로서병행수입금지를통해경쟁을제한하고자했던목적이클수있다는점을특히우려하였음을엿볼수있다. 공정거래위원회의분석이더구체적이지않은것은한성자동차와는달리엘알에스랩이행위사실을인정하고주문의시정조치의견을수락하였던탓에의결이약식으로진행되었던점도한원인이라고판단된다. 9. 불공정무역행위조사및산업피해구제에관한법률 불공정무역행위조사및산업피해구제에관한법률 22) ( 법률제8852 호 ) 은 2001 년 2월 3일에대외무역법에무역진흥등에관한일반적인사항과함께규정되어있던불공정무역행위및산업피해구제에관한조사등의절차를일반국민이쉽게알수있도록하고, 수입물품의증가에따른국내산업의피해구제절차를세계무역기구설립을위한마라케쉬협정에보다부합하도록개선하는한편, 무역위원회의구성에있어서전문성및공정성을강화하고, 불공정무역행위등에관한조사절차를명료화하여산업피해구제제도의공정성및투명성을높임으로써공정무역질서를확립하고개방경제체제하에서의국제경쟁력강화에기여하도록하려는목적으로만들어졌다 ( 이덕희,2003). 산업피해구제법의제4조제1항에서는 대한민국의법령또는대한민국이당사자인조약에의하여보호되는특허권 실용신안권 의장권 상표권 저작권 저작인접권 프로그램저작권 반도체집적회로의배치설계권또는지리적표시및영업비밀을침해하는물품등 ( 이하 " 지적재산권침해물품등 " 이라한다 ) 에관하여지적재산권침해물품등을수입하거나수입된지적재산권침해물품등을국내에서판매하는행위혹은지적재산권침해물품등을수출하거나수출을목적으로국내에서제조하는행위 를 불공정무역행위 로정의한다. 따라서산업피해구제법의불공정무역행위에진정상품의병행수입이해당하는지는전적으로지적재산권을침해여부에달려있어, 산업피해구제법의영역밖에서사안별로판단해야된다고생각된다. 동법제27 조에따라지식경제부에설치되는무역위원회는제28 조의업무를수행하는데이에는병행수입의허용여부도포함되어있다. 무역위원회는 2002 년 6월 27 일제175 차회의에서국내최초로병행수입에대한심판기준을마련하였다. 그기준은 (1) 국내상표권자등에의한해당권리의등록여 22) 이하에서는 산업피해구제법 으로지칭한다

43 부,(2) 외국상표권자와국내상표권자등과의동일성여부,(3) 국내상표 권자등에의한해당상품의제조 판매여부,(4) 국내상품과 (Goodwil) 형성여부이다 무역위원회결정사례 ( 주 ) 비엔티와뉴잉튼인터렉티브의 ( 주 ) 한빛소프트지적재산권침해에 대한건 23) 컴퓨터게임운영 관리업체인 ( 주 ) 한빛소프트는컴퓨터게임소프트웨어인 스타크래프트 (Starcraft) 및 디아블로 (Diablo) 에대하여미국 DAI( 블리자드 사의지적재산권관리회사 ) 로부터국내에상표전용사용권을설정받은회사로 서,( 주 ) 비엔티와뉴잉튼인터랙티브가게임물을외국의유통업자로부터직 수입하여국내에서판매하자그러한행위는 ( 주 ) 한빛소프트의지적재산권을 침해하는불공정무역행위이므로이에대한조사및수입금지조치를무역위 원회에요청하였다. 무역위원회는무역위원회의병행수입허용여부에관한심판기준다섯가 지를가지고사건을판단하였다. 첫째,( 주 ) 한빛소프트는스타크래프트와디 아블로에대하여전용사용권을특허청에등록하였고, 둘째, 한빛소프트와 블리자드사사이에는동일인관계가없으며, 셋째,( 주 ) 한빛소프트는블리자 드사로부터제공받은마스터 CD 를이용하여 LG LCD 청주공장에서 OEM 으 로국내공급용제품을자체제작하여판매하였으므로, 이로인한고용, 생 산유발, 소득창출등의효과를국내에서발생시켰으므로병행수입을금지하 여 ( 주 ) 한빛소프트의투자활동을보호할필요가있고, 넷째,( 주 ) 한빛소프트 의제품은한글용으로제작되고 15 세이용이가능한 틴버젼 (teenversion) 으 로제작 판매되며 A/S 가지원되고있어, 병행수입업자의제품과는품질상 차이가있고, 다섯째,1998 년 4 월이후 ( 주 ) 한빛소프트는게임물의인지도향 상 유지를위해전용웹사이트를개설 운영및전용서버의증설, 콜센터의 운영등다양한투자를하여독자적인신용 (goodwil) 을형성하였다고보고, ( 주 ) 비엔티및뉴잉튼인터랙티브의스타크래프트와디아블로에대한병행수 입이 ( 주 ) 한빛소프트의지적재산권 ( 상표전용사용권 ) 을침해하는행위에해당 한다고판정하였다. 그리고 ( 주 ) 비엔티와뉴잉튼인터랙티브에대하여향후 23) 이덕희 진정상품의병행수입에관한법적고찰, 연세대학교법무대학원지적재산권법학과, 석사학위논문.pp 해당사례는무역위원회의무역구제종합 DB 조사심결자료에공개되어있지않음

44 스타크래프트와디아블로에대한수입행위를중지하도록하는시정조치명 령을부과하였다. 10. 관련판례 상표권관련판례 타미야모케이사건 24) 일본법인인가부시기가이샤타미야모케이 ( 이하 상표권자 라고한다 ) 는플라스틱제완구및완구세트와관련하여일본및대한민국에서상표권자로등록하였으며, 원고인주식회사대성사 ( 이하 대성사 라고한다 ) 는상표권자와한국내독점판매계약을체결하고전용사용권설정등록을하였다. 피고는상표권자의진정상품을일본으로부터병행수입하였다. 이에대성사는전용사용권이침해되었음을이유로피고를상대로상표권침해행위의금지및상표권침해로인한손해배상을청구하였다. 이사건에서서울지방법원은상표권의속지주의원칙을기본적으로상표권의효력은등록된국가의법률에따라규율하여야한다는원리로파악하였으며, 진정상품의병행수입행위가상표권을침해하는위법한행위인가여부를판단함에있어외국에서의사실또는행위를참작하는것은속지주의원칙에반하지않는다고보고, 진정상품의병행수입이일률적으로금지된다고볼수없다고판단하였다. 그리고상표기능론에입각하여진정상품의병행수입이상표권을침해하는것인지여부는출처표시및품질보증등상표의기능에대한수요자들의이익보호에어떠한영향을미치는가등의사정을고려하여합리적으로판단하여야한다고보았다. 본사안에서는대성사가수입판매하는상품과피고가수입판매하는상품의품질이동일하지못하고, 대성사상표권자와구별되는독자적인영업상의신용 (goodwil) 을형성하지못하였으며, 국내일반소비자및수요자의입장에서는이사건등록상표가가리키는출처가상표권자라고인식할것이라고봄이상당하여이사건병행수입은전용사용권을침해한것으로볼수없다고판시하였다. 서울지방법원은이사건에서상표기능론에바팡을두고진정상품의병행수입은상표권을침해하지않는것이라고판단하였다. 다만, 서울지방법원은대성사가독자적으로국내에이사건등록상표내지그상표가부착된제품 24) 서울지방법원 선고 95 가합 판결. 이민호 (2002) 재인용

45 또는판매대리점으로서의자신에관하여선전광고를하였다거나그제품판매와관련하여제품의교환, 사후수리등서비스면에있어서피고와질적인차이를보였다는등의사정에관하여주장 입증을하였으면, 독자적인영업상신용의형성을인정하며진정상품의병행수입이전용사용권을침해하는것으로볼수도있다는취지를설시하였다. 이러한입장을취할경우에는구체적인사안에서수입대리점이어느정도로투자를하는경우에독자적인영업상의신용을형성하였다고볼수있을것인지가문제될것이다. 즉, 이러한경우통상적으로상표의영업상신용은상표권자에의하여형성된부분과수입대리점에의하여형성된부분이공존할것이므로, 어느경우에수입대리점의독자적인영업상신용이형성되었다고볼것인지를판단하는기준이제시될필요가있을것이다 폴로사건 25) 병행수입과상표권침해와의관계에관하여대법원이적극적으로판단한사례는이사건이유일하다. 그러나, 대법원은이사건에서의구체적타당성만을고려하여결론을도출하였을뿐적극적으로진정상품의병행수입과관련하여상표권침해여부를판단하는기준을명확하게제시하고있지는않다. 일경물산주식회사 ( 이하 일경물산 이라고한다 ) 는국내외의상표권자인미국법인더폴로로렌캄파니 ( 이하 상표권자 라고한다 ) 로부터폴로상표에관하여국내에서의전용사용권을설정받아폴로상표가부착된의류를국내에서제조 판매하였다. 그런데피고인은병행수입이허용되는것으로믿고가짜폴로티셔츠를진정상품으로오인하여국내로수입 판매하였다. 이사건에서대법원은 (1) 국내전용사용권자가그등록을마친후폴로상표가부착된의류를국내에서제조 판매하면서많은비용을들여그제품에대한선전 광고등의활동을하여왔고,(2) 국내에서판매되는같은상표가부착된의류중에는미국외에인건비가낮은제3국에서주문자상표 (OEM) 방식으로제조되어판매되는상품들도적지않으며,(3) 국내전용사용권자와국외상표권자와의사이에는국내전용사용권설정에따른계약관계이외에달리동일인이라거나같은계열사라는등의특별한관계가없는경우에는진정상품의병행수입이라고하더라도국내전용사용권을침해하는것으로서허용되지않는다고판시하였다. 즉, 대법원은이러한경우 (1) 25) 대법원 선고 96 도 2191 판결. 이민호 (2002) 재인용

46 국외에서제조 판매되는상품과국내전용사용권자가제조 판매하는상품사이에품질상아무런차이가없다거나,(2) 그제조 판매의출처가동일한것이라고할수없고,(3) 또한국외상표권자와국내전용사용권자가공동의지배통제관계에서상표권을남용하여부당하게독점적인이익을꾀할우려도적기때문에진정상품의병행수입도국내전용사용권에대한침해가된다고판단하였다. 대법원의위판시내용을살펴보면,(1) 국내전용사용권자가선전 광고등의활동을하여독자적인영업상의신용을형성하였다는점,(2) 같은상표를부착한상품들사이에품질의차이가있다는점,(3) 상표권자와전용사용권자사이에특별한관계가없다는점을들어전용사용권의침해를인정하였다. 이러한대법원의판시내용은위세가지요건을모두충종시키는경우에만진정상품의병행수입이상표권침해행위로인정될수있다는취지인지, 아니면그중하나또는두요건만충족시키는경우에도상표권침해행위로인정될수있다는취지인지분명하지아니하다. 또한이사건은상표권의전용사용권자가국내에서제조및판매활동을영위하고있었던경우인데, 만약상표권의전용사용권자가단순히독점적수입대리점이었을경우에도동일한요건을적용하여판단할수있을것인지명확하지아니하다 버버리사건 26) 이사건에서는진정상품의병행수입이상표권을침해하는지여부및병행수입업자가상표를사용할수있는범위가문제가되었다. 국내외의상표권자인영국법인원고버버리리미티드 ( 이하 상표권자 라고한다 ) 는원고유로통상주식회사 ( 이하 유로통상 이라한다 ) 와독점적수입판매대리점계약을체결하고이사건표장을영업에사용할수있는권한을부여하였다. 그런데, 피고주식회사이엠이씨는진정상품을병행수입하여국내에서판매하면서, 영업소나매장전면간판, 매장내부의병, 포장지, 쇼핑백, 직원들의명함에위표장을표시하여사용하고의류잡지에위표장이포함된선전광고를게재하기도하였다. 이에대하여서는고등법원의판결을대법원의판결에앞서살펴본다. 서울고등법원은진정상품의병행수입은상표권의속지주의원칙을관철할때형식적으로는상표권침해를구성하지만경제의촉진을통한상품가격의 26) 서울고등법원 선고 98 나 판결, 대법원 선고 99 다 판결. 이민호 (2002) 재인용

47 하락등긍정적효과를유도할수있어실질적으로는상표권침해가되지않고정당한것으로허용된다는것이오늘날국내외의지배적견해라고밝히고, 병행수입의정당성을뒷받침하기위한대표적논거로소진이론및상표기능론을소개하고있다. 또한관세청고시및병행수입고시를들어현재병행수입그자체는위법성이없는정당한행위로서상표권침해등을구성하지않는다는데거의이견이없다고할수있다고판시하였다. 다음으로서울고등법원은병행수입업자의상표사용과관련하여상표권자의상표가부착된상태에서상품을판매하는행위및병행수입업자의진정상품판매와밀접불가분의관계가있는경우영업상최소한도로필요한범위내에서상표를사용하는것은허용되나, 그범위를넘어서상표권자의신용과고객흡인력을희석화하거나국내독점판매대리점과의관계에서영업주체의혼동을초래할우려가있는상표의사용은금지된다고판시하였다. 그리고, 이사건에서피고가상표권자의상표와똑같은표지를크게부각시켜제작한간판을매장입구또는외부에설치하거나매장의전면외벽에이러한표식을부착하는행위는금지되어야하며, 병행수입업자는자신의고유상호또는영업표지를중심으로구성한간판을설치하고, 간판의여백이나쇼윈도우등매장외부의적절한장소에해당제품을판매한다는취지를명시하여야할것이라고판시하였다. 또한직원의명함에이사건표장을사용하는행위는금지되어야한다고보았다. 그러나, 매장내부, 포장지및쇼핑백, 각종잡지에게재되는선전광고물은병행수입업자의매장이마치대리점인것처럼오인하게할수있는방식으로상표를기재하는것이아닌한허용된다고보았다. 대법원에서는위고등법원의판결을파기환송했는데그판결내용은다음과같다. 대법원은병행수입그자체는위법성이없는정당한행위로서상표권침해등을구성하지아니하므로병행수입업자가상표권자의상표가부착된상태에서상품을판매하는행위는당연히허용될것인바, 상표제도는상표를보호함으로써상표사용자의업무상의산용유지를도모하여산업발전에이바지함과아울러수요자의이익을보호함을목적으로하고, 상표는기본적으로당해상표가부착된상품의출처가특정한영업주체임을나타내는상품출처표시기능과이에수반되는품질보증기능이주된기능이라는점등에비추어볼때, 병행수입업자가위와같이소극적으로상표를사용하는것에그치지아니하고나아가적극적으로상표권자의상표를사용하여광고 선전행위를하더라도그로인하여위와같은상표의기능을훼손할우려가없고국내일반수요자들에게상품의출처나품질에관하여오인 혼동을

48 불러일으킬가능성도없다면, 이러한행위는실질적으로상표권침해의위법성이있다고볼수없을것이므로, 상표권자는상표권에기하여그침해의금지나침해행위를조성한물건의폐기등을청구할수없다고봄이상당하다고하였다. 그리고이사건에서병행수입업자인피고가문제된선전광고물, 명함, 포장지, 쇼핑백, 내 외부간판에부착또는표시하여사용한이사건표장은원고버버리의등록상표들과동일하거나극히유사하여상품출처에오인혼동이생길염려가없고또피고가수입한상품이원고버버리에의하여생산된진정상품인이상국내독점적인수입 판매대리점인원고유로통상이원고버버리로부터수입하여판매하는상품과품질에있어차이가있다고보기도어려우므로, 결국상표제도의목적이나상표의기능등에비추어피고가위선전광고물이나명함및외부간판등에그러한표장을사용한행위는실질적으로위법하다고할수없어원고버버리의상표권을침해한것으로보기어렵다고하였다. 그결과원심이피고가사용한것중선전광고물, 포장지, 쇼핑백, 내부간판부분이원고버버리의상표권을침해하지아니하다고본것은정당하나, 그나머지외부간판및명함부분이위원고의상표권을침해한다고본것은상표법및병행수입에관한법리를오해한위법이있다고판시하였다. 그러나병행수입업자가적극적으로상표권자의상표를사용하여광고 선전행위를한것이실질적으로상표권침해의위법성이있다고볼수없어상표권침해가성립하지아니한다고하더라도, 그사용양태등에비추어영업표지로서의기능을갖는경우에는일반수요자들로하여금병행수입업자가외국본사의국내공인대리점등으로오인하게할우려가있으므로, 이러한사용행위는부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1호 ( 나 ) 목소정의영업주체혼동행위에해당되어허용할수없다고하면서, 매장내부간판, 포장지및쇼핑백, 선전광고물은영업표지로볼수없거나병행수입업자의매장이마치대리점인것처럼오인하게할염려가없다고보아이사건표장의사용이허용되는반면에, 사무소, 영업소, 매장의외부간판및명함은영업표지로사용한것이어서이사건표장의사용이허용될수없다고판단하고이들외부간판및명함에대해서이사건표장의사용금지및그폐기를명한원심의조치는정당하다고판시하였다 한성자동차사건 27) 27) 서울고등법원 선고 99 누 389 판결, 대법원 선고 2000 두 3184 판결. 이민호

49 이사건은공정거래위원회의결제 호사건번호 9609 경촉1353. 한성자동차 ( 주 ) 의부당한병행수입저지행위에대한건 과관련된사건으로, 공정거래위원회의결의사항을법원이판단한최초의사례이다. 이사건에서는진정상품의병행수입이상표의전용사용권을침해하는것인지여부및문제된사례가부당하게병행수입을저지하는행위에해당하는지여부가다투어졌다. 원고한성자동차주식회사 ( 이하 한성자동차 라고한다 ) 는국내외의상표권자인독일법인메르세데스벤츠사 ( 이하 상표권자 라고한다 ) 와국내에서의독점적수입대리점계약을체결하고벤츠상표에대한전용사용권을가지게되었다. 한성자동차는이사건에서 (1) 관세청고시는법령에의하여위임을받은사항을규정하고있으므로행정입법의한계를일탈하여무효이고,(2) 많은비용을투자하여벤츠상표, 벤츠자동차및수입대리점으로서의자신을선전광고하였고, 제품의사후수리등을위하여정비시설및인력을유지함으로써독자적인영업상의신용을형성하였으며,(3) 상표권자와는법적, 경제적으로아무런특별한관계가없음을주장입증하고, 이에따라병행수입업자의진정상품병행수입행위는한성자동차의전용사용권을침해하는행위라고주장하였다. 그러나, 서울고등법원은위와같은원고의주장에대하여구체적인판단은하지아니하고, 비록원고가벤츠상표에대하여독점적인국내전용사용권자라하더라도이러한진정상품의병행수입행위는원고의전용사용권을침해하는것은아니라할것 이라고간략히판시하였다. 즉, 국내외의상표권자가동일인이고병행수입되는상품이진정상품이면, 국내에상표권의전용사용권자가별도로있다고하더라도병행수입을금지할수없다는입장을취하였다. 상고심에서대법원은진정상품의병행수입이전용사용권을침해하는지여부에대해서는아무런판단을하지아니하였다. 이사건에서도서울고등법원과대법원은상표권또는전용사용권을침해하지않는병행수입행위의요건및허용범위에대해서는아무런언급을하고있지않아위판결의내용이어떠한경우까지미치는것인지명확하지않다. 원고는폴로사건에서의대법원판결에근거하여독자적인신용의성립및상표권자와특별한관계가없음을주장입증하였으나, 법원은이를받아들이지않으면서명확한이유를설시하지아니하였다. 따라서, 이러한법원의입장이폴로사건에서의대법 (2002) 재인용

50 원판결내용을사실상번복한것인지, 아니면그요건사실에대한입증자체가불충분하다고본것인지, 품질의차이가없으면병행수입이허용된다는것인지, 또는전용사용권자가국내에서제조 판매하는경우와단순한수입대리점관계는구별되어야한다고본것인지가불분명하게되었다 특허권관련판례 FarmitaliaCarioErba 대국제약품사건 28) 신청인 (Farmitalia Cario Erba,FCE) 은항암제에대하여이탈리아와한국등에특허권을가지고있었고, 한국에서는항암제 아드리아마이신 에대한수입판매권을일동제약에주어한국에서판매중이었다. 그런데, 신청인이이탈리에에서이탈리아도매상에게판매한상품을스위스회사가스위스로수입하였고, 이를다시한국의국제약품이한국의무역상인공성산업 ( 주 ) 를통하여정식수입허가를얻어수입한후판매하였다. 이에대해신청인이한국에가지고있는자신의특허권에의거하여국제약품의수입판매금지를구하는소송과가처분신청을제기하였다. 법원은신청인회사가제조 판매하는위아드리아마이신과아드리브라스티나가상표의표기만다를뿐다같이신청인회사에서제조한동일한항암제약품인데, 피신청인회사가신청인회사의특허권을침해하여제3자가제조한항암제를수입 판매하는것도아니고한국내에서신청인회사의특허권을침해하여신청인회사가제조하는동일또는유사한항암제를국제약품이한국내에서제조 판매하는것도아니므로피신청인의수입판매행위를시급히가처분으로금지하여야할보전의필요성이없다고보았다. 이판례는특허제품의진정상품병행수입을국제적권리소진이론에의해허용한판례로중요성을가진다 저작권관련판례 현행저작권에따르면저작권의종류는매우다양하므로병행수입여부는 각저작권의성질에따라신중하게결정되어야할것이다. 한편저작권과병 행수입의관계를다루고있는우리나라의판례는아직찾아보기어렵다. 28) 서울지방법원동부지원 선고 81 가합 466 판결. 이덕희 (2003) 재인용

51 Ⅴ. 주요국의병행수입관련입법례및판례동향 1. 미국의동향 미국은진정상품의병행수입에대해서는부정적인입장을강하게보이고있다. 세계경제대국으로선진국인미국은당연히지적재산권을많이보유해왔을것이고그러한미국의상황에서는병행수입의허용은막대한경제적손실과직결될것이라는판단에서어쩌면당연한결과라고볼수있을것이다. 후진국들로부터저가의진정상품등이미국으로역수출될경우미국등의원권리자나원권리자로부터사용권을설정받은미국기업은큰타격을입게된다. 29) 병행수입에대한미국의규정및판례의태도를보면상표법에명문의규정을두지않고초기판례에서보편성의원칙에따라진정상품의병행수입을허용하는입장이었으나,1921 년관세법제526 조 (a)( 현행 1526 조 ) 의제정및 1923 년의 Bourjois 사건판결을계기로속지주의원칙에따라병행수입의금지쪽으로전환하였다. 이후미국관세청은관세청규칙 (1972 년공포 ) 제 (c) 에서관세법 1526 조 (a) 의해석기준을제시하며 526(a) 를그대로적용하지않고상표에대한진정한지배자가누구인가를고려하여병행수입의허용범위를확대하였다 관련법규정 연방상표법 미국연방상표법 (Lanham act) 은연방헌법의특허권및저작권조항에근거하여 1870 년에최초로제정되었다. 그러나 1879 년위헌판결을받아폐기되었다가 1905 년연방헌법의상업조항에근거하여다시제정되었다. 현행연방상표법은 Lanham act 라통칭되고있으며 1946 년도에제정된것이다.Lanham act 는연방법임에도불구하고주법이나 Common law 에우선하지는않는이원적인체계를이룬다. 동법의정의규정에의하면미국상표법은상표권자의상품을다른상품으로부터구별하게하는기능과당해상표를부착한모든 29) 백승국 2005, 병행수입과지적재산권충돌에관한비교법적연구, 고려대학교대학원법학과, 석사학위논문,p

52 상품이동일한출처를가지고있다는표시기능을가지고있다. Lanham Act 제42 조는 등록상표를복사또는모방한상표를붙인상품이수입되는경우관세청은상품수입을금지할수있다. 고규정하고있다. 즉, 19U.S.C&1526(d) 항의경우를제외하고, 어떠한수입상품도그상품이어떠한국내제조업또는제조자, 무역업자, 조약이나협약등에의해미국민과동등한보호를받는외국의제조자나무역업자의이름을복제, 모방한것이거나, 이법에의해등록된상표를복제, 모방한것이거나, 공중으로하여금그상품이합중국내에서제조되거나실제제조된곳과다른어느나라나지방에서제조된것으로믿도록의도적으로유도하는이름이나표지를지닌것일때에는, 합중국의세관을통관할수없다. 30) 상표권의침해여부는 혼동가능성 (likelyhoodofconfusion) 이라는단순화된기준에의하여판단된다. Lanham act 에따른미국의판례동향은혼란스러울정도로다양한데, 미국정부와법원은병행수입문제에있어서일관된입장을유지하지않고있는것으로보인다. 이는상표권자가자신의상표를부착한상품을유통시키면그상표에대한상표권자의권리가소진된다는권리소진이론이광범위한지지를받고있기때문이다. 이와같이오늘날미국상표법상으로는상표제도의본질적기능이동일또는유사한상품에관한단순한출처표시기능에그치지않고널리영업자의신용을보호하는제도로규정되고, 그에따라상표권침해행위도폭넓게인정되기에이름으로써상표의출처표시기능에혼동을초래할가능성이없는진정상품의병행수입이라고하더라도널리국내상표권자의신용에혼동을초래할가능성이인정되는경우에는이를상표권침해행위에해당된다고볼여지가커졌다고할수있다. 미국은초기에보편성이론에의하여진정상품의병행수입을넓게인정하였는데보편성이론에의하면상품이어디에서판매되었는가에관계없이상품에부착된상표가그상품의근원을정확히보이기만하면그상표는유효하다. 또한상표권자가자신의상품을유통에내놓으면그상표에대한상표권자의권리는소진된다고하는권리소진이론은오늘날진정상품의병행수입을허용하는이론으로서가장광범위한지지를받고있다. 미국에서의병행수입에대해서는다양한이유로권리자측으로부터의공격이가해지고있는데관계되는법규정은다음과같다. 첫째, 미국에서는 CommanLaw 상상표권의침해를이유로하여병행수입 30) 이광호 2005, 병행수입제도의문제점과개선방안, 고려대학교대학원법학과, 석사학위논문 p

53 자에대하여수입금지및손해배상을청구할수있다. 둘째,Lanham Act 제32 조는상표권자의동의없이상품의판매와관련하여혼동을야기하거나수요자를기만할우려가있는방법으로상표를사용하는것을금지하고있어상표권자가연방등록상표권의침해를이유로병행수입행위의금지를구할수있다. 그러나이조문은진정상품의병행수입에는적용되지않는것으로해석되는경우도있다. 셋째, 독점규제에관한성문법이발달한미국에서는지적재산권의행사를독점규제법에의해규제하여왔다.Sherman Act 제2조,Clayton Act 제2조등에서독점행위를금지하고있는바, 진정상품의병행수입이허용되는경우지적재산권자가상표권침해나관세법위반을주장하며이를저지하려는행위는동법등에위반될수있다. 넷째, 상표권과관련하여병행수입을직접다루고있는미국의관세법령으로는관세법제526 조와 19CFR 을들수있다. 관세법 526 조는만약상표권소유자의서면동의가통관절차시에작성되지않은경우에는 외국제조업자의여하한상품 이라도그상품에 미국국민이나미국에서설립된회사가보유하고있고미국에거주하는자에의하여미국특허상표청등록된상표가부착 된경우이를미국내로수입하는것을금지하고있다. 또한 Lanham Act 제43 조 상품또는서비스와관련하여원산지를허위표시하거나사실을허위로묘사혹은기술하는것을금지한다. 의내용등의규정도병행수입에의한상표권침해주장의근거가된다. 31) 특허법 특허권에관한상품의병행수입에관해서는특허법 35U.S.C 271(a) 항은특허받은발명을정당한권한없이미국내에서제조, 사용, 매도청약, 매도하는행위는특허받은발명을미국내로수입하는행위를특허의침해로규정하고있다. 또한이와같은침해를적극적으로유도하거나, 특허품의주요부품을조합하여특허침해에사용될수있음을알고부품을미국내에서팔거나, 미국내로수입하는것도특허침해로규정한다. 그리고미국내에서특허받은방법이있을경우, 특허받은방법으로제조된제품을미국내로수입하거나, 이를미국내에서판매하거나, 판매를청약하거나, 사용하는행위도특허침해를구성한다. 따라서법규정의문리적해석으로는특허제품을미국내로수입하는것은특허권의침해가되지만, 31) 백승국, 앞의논문,pp

54 진정상품도특허침해로볼것이냐에대해서는판단이필요할것으로보인다. 특허권에관한상품의병행수입에관해서는 Boesch 사건의연방최고법원의판결이선례로되어있다. 이사건에서연방최고법원은미국과독일에서는특허권자는독일에서의선사용에의한법정실시권자에의하여독일에서제조, 판매된특허제품을미국의특허권자의허락없이미국으로수입한피고에대해특허권침해를인정하였다. 그러나최근의미국의판례경향을살펴보면, 미국은법원의특허제품의병행수입을무조건적으로부정하기보다는일정한경우에는특허제품의병행수입을인정하는쪽으로선회하고있다고볼수있다. 최초판매이론 (firstsaledoctrine) 에의해서특허제품이정당한권한있는자에의해최조로판매된경우특허권자의배타권은소진하고구매자는그제품을사용, 수리, 재판매할수있다. 이는국내적권리소진이고이를수입과관련하여보면미국과다른국가에서동일한특허권을특허권자또는특허권자와동일시할수있는자로부터특허제품을구입한자는미국으로수입하여재판매할수있다. 그러나만약그미국에서의특허권이다른국가에서의특허권자와다른자에의해서소유되거나배타적실시권자의소유인경우수입과판매는특허권을침해한다. 미국법원은특히특허권자와라이센서와의계약내용을중시하고있다는점이다. 32) 관세법 33) 1897 년관세법제11 조는등록된상표를복제또는모방한물건은미국으로들어오지못한다고규정하고있으나, 이규정은위조품에만적용되는것으로해석되었으며,1905 년상표법도제27 조에서미국의등록상표를복제또는모방한상표를갖는상품의수입을금했으나병행수입품도정의상어디까지나진정상품이므로동규정이적용될수없었다. 이러한문제점을해결하기위해,A.Bourjois& Co.v.AnnaKatzel(1923) 사건에대한연방대법원의판결이내려지기전에미국의회는입법을통하여병행수입문제를해결하기위해서서둘러서 1921 년 9월 21 일미국관세법제526 조를제정하였다. 새롭게제정된관세법제526 조는 복제 또는 모방 이라는용어를사용하지않고있다. 그내용은다음과같다. 어떤상품에관해미국시민또는미국에서설립된회사, 단체가그상표권자이고 (owned by.) 또그상표가미국에 32) 백승국, 앞의논문,pp ) 최순용 (1993). 진정상품의병행수입에관한연구, 서울대학교대학원법학과, 석사학위논문

55 주소를갖는자에의해등록되어있는때에는그상표를붙인어떤외국제상품 (anymerchandiseofforeignmanufacture) 의수입도상표권자의서면에의한동의가없는한위법이된다. 이규정으로미국에서는회색시장상품의수입은원칙적으로금지되었다. 그러나관세법제 526 조는미국시민이나미국내에서조직된기업에의해소유된상표만을보호하고있기때문에미국상표를소유한외국인은관세법제526 조를이용할수가없다. 이는미국이가입하고있는파리조약의원칙을침해하는것이다. 파리조약은공업소유권의법적보호는회원국간의국적에관계없이적용된다고규정하고있고,Lanham Act 제44 조 (h) 도이원칙의관점에서미국인과외국등록자는동일한구제를받는다고규정하고있다. 34) 관세법은미국상표권자에게오직행정적인구제만을제공하고있는것이기는하지만, 동법제526 조는근본적으로내국민대우의원칙을침해하는것이다 관세법규칙 35) 1988 년 K Mart 사건 에서미국최고법원은진정상품병행수입문제에관하 여중요한판결을내렸다. 36) 즉, 병행수입금지에대한예외를인정하는미국 관세규칙제 조 37) 의규정중 (a) 과 (b) 및 (c) 의 1-2 호는유효하고,(c)3 호는무효라는판결을내렸다. 이판결로진정상품의병행수입의논쟁은일 단의종지를찍게된것이다. 그러나그후무효가된관세청규칙 (c)3 호에해 당하는미국내상표권자의해외자회사등동일인관계에있는외국상표권 자가생산한물품을제 3 자가미국내로수입하는것을허용하자, 그결과개 발도상국에서낮은가격으로생산된물품이미국으로수입되어미국내시장 34) 그러나연방상표법에근거하여진정상품의병행수입을금지한판례는아직존재하지않는다. 35) 최순용 (1993), 진정상품의병행수입에관한연구, 서울대학교대학원법학과, 석사학위논문. 백승국 (2005) 재인용. 36)K MartCorp.v.Cartier,Inc.,108,S.Ct.1811(1988). 37) 사건당시의미연방행정규칙 (CodeofFederalRegulations) 인관세청규칙제 조 (19CFR ) 의규정은다음과같다. (a) 관세당국에기록된등록상표를모방하는상표를붙인물품의수입은위법이고, 그수입은거절되며, 몰수의대상이된다. (b) 미국인에의해소유되고있는등록상표와동일한상표를붙인외국제품은차압또는몰수의대상이된다. 다만,(c) 의경우는제외된다. 1) 외국과미국의상표권및상표명이동일인또는동일기업에의해서소유된경우. 2) 외국과미국의상표권및상표명소유자가모회사와자회사의관계에있거나또는공도의소유권또는지배하에있는경우. 3) 미국상표소유권자의허락에의해서상표가부착된경우. 해당규정은현재의관세청규칙에서는개정되어있다

56 점유율을확대해감에따라국익보호의차원에서동일상표라도미국내에서생산된것과외국에서생산된것을차별화할필요성이제기되었다. 그리하여미국관세청은 1999 년 3월 26 일부터회색시장 (gray market) 에서수입된물품의경우진정상표를부착한경우라도소비자의혼동을방지하기위하여외국에서제조된물품임을나타내는표시 ( 라벨부착 ) 를하도록하는제도를도입하여운용하고있다. 개도국에서낮은가격으로생산된물품이미국으로수입되어미국내시장점유율을확대함에따라국익보호의차원에서동일상표라도미국내에서생산된것과외국에서생산된것을차별화할필요성이제기됨에따라이러한제도를시행하고있다. 즉미국의등록상표를사용하여한국내또는제3국에서생산하여미국으로수출할경우에는상기표시 ( 라벨 ) 를부착하여야만미국내통관이허용되며, 미국세관에적발된날부터 30 일이내에자발적으로라벨을부착하는등의조치를취하지않으면미국세관에압수된다. 38) 이에대한현행관련규정은 19CFR 으로되어있다. 39) 1.2. 관련주요판례 40) K Mart 사건 이사건은미국상표권자협회와그중 2명의회원이미관세청의행정규칙 (regulation) 의무효를구한사건이다.1922 년까지미국정부는회색상품에대하여아무런규제를하지않았으나, 미국회사가외국회사로부터상표권을매입하였으나그해외에서생산되어미국으로수입되어온회색상품에대하여수입금지조치를무효화한항소심판결에고무되어미국의회는 1922 관세법제 526 조에회색상품의수입을금지하는조항을만들었다. 위조항은 19U.S.C.1526(a) 으로편입되게되었다. 그리고미국세관의행정규칙은위관세법에의거하여미국인이나미국내에서설립된회사의상표와동일한외국상품의수입을금지하기위하여압류와몰수를할수있다는규정을두고있었다. 그러나위행정규칙에는일 38) 이광호, 앞의논문,p ) 라벨의내용은다음과같다. 이물품은미국의상표권자에의하여수입이허용된물품이아니며, 미국상표권자가제조한물품과재질과품질면에서다른물품임 (Thisproductisnotaproduct authorized by the United States trademark owner for importation and is physicaly and materialydiferentfrom theauthorizedproduct). 이를관련사건의이름을따라 Lever-rule 이라부른다. 40) 이광호, 앞의논문,pp

57 정한경우에는회색상품이라도수입할수있도록하는예외조항이있었는데, (1) 미국과외국의상표를동일한사람 (person) 이나회사 (businessentity) 가소유한경우, (2) 미국과외국의상표를소유한자가모자회자 (parent-subsidiary company) 나다른일반적소유관계 (common ownership orcontrol) 가있는경우,(3) 외국에서생산된상품이미국의소유자의허락하에상표신청이있는경우등이다. K Mart 를포함한미국의상표권자들은위행정규칙상의회색상품을수입할수있도록하는예외조항인 19CFR (c)(1),(2),(3) 의무효를주장하면서소를제기하였다. 법원은 19CFR (c)(1),(2) 은유효하다고하였으나, 19CFR (c)(3) 의경우에는무효라고하였다.19CFR (c)(3) 에의하면미국의상표권자가독립적인외국의제조업자에게상표권의사용을허락한경우에그외국의제조업자가생산한물품의수입을금지할수없도록하고있었는데이러한경우에대하여관세법상의수입금지를배제할수없다고하였다. K Mart 사건을정리하면 (1) 미국내제조권자가상표권자인외국회사의자회사인경우에그미국내자회사가자신의이름으로미국에서상표권을등록한경우에외국회사에서생산된물품을제3자가수입하는경우와,(2) 상표권자인미국회사가외국에자회사 (foreign-subsidiary) 나생산공장을설립하여상품을생산하여판매하고, 그물품이수입되는경우에는병행수입이허용이되고,(1) 외국회사가독립적인미국회사에상표권에대한라이센스를준경우나 (2) 미국회사가독립적인외국회사에외국에서만생산판매하도록라이센스를준경우에는미국내에서수입이허용되지않는다고하였다. 다만,K Mart 사건을이해하는데구별하여야할점은 K Mart 사건은상표법이아니관세법에관한판결이라는점이다. 미국법원은속지주의원칙을엄격하게적용하는반면, 한편으로소비자의혼동가능성이없는경우에는속지주의원칙을제한한다. 즉미국법원은이사건에서속지주의원칙의예외를인정하고있다.K Mart 사건은속지주의를엄격히한것이라는견해도있으나, 위사건은속지주의의예외를인정한세관의행정규칙을유효로것이다 Osawa 사건 41) 사진장비를판매하는델라웨어주의회사인 Osawa 사는미국내에서 41)Osawa& Companyv.B&H Photoetal.,589F.Supp.1163(S.D.N.Y.1988)