세계지적재산권기구중재조정센터 행정패널결정문 J.P. Morgan Chase & Co. 대안기원 (Ahn, Giwon) 사건번호 : D2002-0246 1. 당사자 신청인 : J.P. Morgan Chase & Co. 270 Park Avenue, New York, New York 10017, United States of America. 신청인의법정대리인 : Patricia M. Kelly, J.P. Morgan Chase Legal Department One Chase Manhattan Plaza, 26th Floor, New York, New York 10081, United States of America. 피신청인 : 안기원 (Ahn Giwon) 대한민국대구시남구대명 5 동새한아파트 8-402. 2. 도메인이름및등록기관 분쟁의대상이된도메인이름 ( 이하 " 분쟁도메인이름 " 이라고약칭함 ) 은 <jpmorganchasebank.com> 이고, 분쟁도메인이름은대한민국서울시영등포구영등포동 8 가 35-1 제 1 별관 2 층의 ( 주 ) 넷피아닷컴 (NETPIA.COM, Inc., 이하 " 등록기관 " 이라고약칭함 ) 에등록되어있다. 3. 행정절차개요 세계지적재산권기구 (WIPO) 중재조정센터 ( 이하 " 센터 " 라고약칭함 ) 는신청인으로부터 2002 년 3 월 13 일전자문서양식으로분쟁해결신청서를접수하였고, 2002 년 3 월 18 일일반문서양식으로신청서를수령하였다. 센터는 2002 년 3 월 19 일에신청서를접수하였다는사실을신청인에게통지하였다. 센터는 2002 년 3 월 20 일등록기관에게다음사항의확인을요청하는서면을전자문서로송부하였다. 1
(1) 통일도메인이름분쟁해결규정을위한 WIPO 보충규칙 ( 이하 " 보충규칙 " 이라고약칭함 ) 제 4 조 (b) 항의규정에따라서, 신청인이신청서사본을등록기관에도발송했는지여부, (2) 본건의도메인이름이등록기관에등록된것인지여부, (3) 피신청인이현재의도메인이름등록인인지여부, (4) 등록기관의인명검색데이터베이스 (WHOIS database) 에서확인할수있는도메인이름등록인, 그기술적연락담당자 (technical contact), 그행정담당자 (administrative contact), 수수료취급담당자 (billing contact) 에관한세부정보 ( 즉, 우편주소, 전화번호, 팩스번호, 이메일주소 ) 의제공, (5) 통일도메인이름분쟁해결규정 ( 이하 " 규정 " 이라고약칭함 ) 이분쟁도메인이름에적용된다는점의확인, (6) 분쟁도메인이름의현재상황의표시, (7) 도메인이름에대한등록약관상의언어의확인, (8) 등록된도메인이름보유자가도메인이름의사용에관한또는그로인하여발생하는분쟁의재판에관해서등록기관의주된사무소소재지의재판관할에대하여등록약관에서동의했는지여부확인. 등록기관은 2002 년 3 월 22 일에답변을통해서 (i) 신청서사본의수령사실, (ii) 분쟁도메인이름이해당등록기관에등록된사실과 (iii) 피신청인이현재의등록인이라는사실을확인해주었다. 또한등록기관은 (iv) 피신청인의주소를확인해주었고피신청인이행정담당자이자기술적연락담당자이며수수료취급담당자로서기재되어있다고확인해주고이메일주소와전화번호등자세한사항을알려주었다. 또한, 등록기관은 (v) 규정이분쟁도메인이름에적용된다는사실을확인해주었다. 등록기관은 (vi) 분쟁도메인이름의현재상태는 2002 년 3 월 15 일자로잠김상태이며, (vii) 등록약관상의언어가한국어이고, (viii) Netpia 등록약관제 7 조에따라도메인이름의사용과관련된분쟁에대한소송의관할지는등록기관의주된영업소소재지의관할법원이라는사실을확인해주었다. 센터는신청서가절차규정의형식적요건을충족시켰다는사실을확인하는 형식상의요건충족여부체크리스트 를 2002 년 3 월 22 일작성하였고, 그모든사항에대해형식적요건이충족되었음을확인하였다. 센터는 2002 년 3 월 25 일전자문서로분쟁해결신청과행정절차개시를당사자들에게통지하였다. 센터는피신청인이전자문서로송부한답변서를 2002 년 4 월 14 일에접수하였다. 2002 년 4 월 15 일센터는피신청인에게답변서의접수를통지하였다. 센터는독립성및공정성의선언확인서를수령한후 1 인행정패널로서장문철교수가선정되었음을당사자들에게 2002 년 4 월 30 일통지하였다. 행정패널의결정예정일이 2002 년 5 월 14 일로정하였다. 4. 사실관계 신청인의회사 J.P. Morgan Chase & Co. 는 2000 년 12 월 31 일에 The Chase Manhattan Corporation ( 이하 Chase 라고약칭함 ) 과 J.P. Morgan & Co. Incorporated ( 이하 J.P. Morgan 이라고약칭함 ) 이합병하여조직된회사이다. 그러나그이전인 2000 년 9 월 12 일에언론기관들은 J.P. Morgan 과 Chase 의합병가능성을발표하였다. 이어서다음날인 2000 년 9 월 13 일에양회사는합병합의사실을 2
공표하였으며, 같은날피신청인은분쟁도메인이름 <jpmorganchasebank.com> 을등록하였다. 한편, 신청인의전신인 Chase National Bank 는 1877 년설립되었으며, 그후해당회사와그자회사는 Chase 를상호로사용해왔으며 (1989 년 1 월 24 일자미국특허및상표국에등록번호 1521765 로됨 ) 현재신청인회사는자사의금융관련서비스업을식별하기위해 JPMorgan Chase Bank 를사용한다. 또한 J.P. Morgan Chase 의전신인 J.P. Morgan & Co. 는 1861 년에설립되었으며해당회사와그자회사는 J.P. Morgan 이란상호를사용해왔으며신청인의자회사이며선도은행인 Morgan Guaranty Trust Company 는미국특허및상표국에 J.P. Morgan 을서비스표로등록하였다. (1989 년 12 월 19 일상표등록번호 1572322) 현재 J.P. Morgan Chase 는 50 개국이상에서사업을하고있으며대한민국을포함한세계각국에상표및서비스표를등록하였으며자사에관한다양한홍보를해왔다. 또한신청인회사은웹사이트 http://www.jpmorganchase,com, http://www.chase.com 및 http://www.jpmorgan.com 를통하여세계각국의인터넷이용자들에게자사에관한정보및서비스를제공하고있다. 합병된조직을나타내는상표권에대한신청은 2001 년 6 월 27 일제출하여현재출원중이다. 5. 당사자들의주장 가. 신청인의주장 도메인이름의동일성또는유사성여부 신청인은합병된기업에대한표시가아닌한상표 2 개를결합하여일반적으로사용하지않으며경제용어 bank 를추가해도새로운별개의상표가만들어지는것은아니며해당도메인이름 <jpmorganchasebank.com> 은자신의상표와동일하거나혼동을일으킬정도로유사하다고주장한다. 또한, 신청인은 실제로합병사실보다발표가선행되는회사합병사건에서합병된회사가사용하리라고예상되는상표를유사성문제와관련하여고려하지않을이유가없다 고판단한 WIPO 사건번호 D2000-1603 (Clifford Chance LLP and Punder Gmbh v. CPIC Inc.) 을지적하고자사의유사사건을 WIPO 사건번호 D2001-0385(J.P. Morgan Chase & Co. v. CPIC Net) 를인용하였다. 피신청인의권리또는정당한이익 신청인은피신청인이저명한상표인 Chase 와 J.P. Morgan 의사용에대해신청인회사나자회사또는전신회사들과어떤관련도없으며라이센스도받은바없다고주장한다. 신청인은회사합병이발표된후일상적검색과정에서해당도메인이름이등록된사실을알게되었으며 2000 년 11 월 16 일자서신으로피신청인에게자신의상표권을통지하며해당도메인이름을이전할것을요구했다. 이에대해피신청인은자신이신청인의사업을방해하거나상표권을침해하기위해도메인이름을등록하지않았다면오히려신청인이주장하는해당도메인이름에대한권리의법적근거그리고피해를입었다면피해의근거및증거를제시할것을요구하였다. 이에대해신청인은대한민국을포함한세계각국에해당상표를등록했다는것을언급하는것만으로충분하다고주장한다. 3
도메인이름등록과사용에부정한목적 신청인은이사건에서피신청인이부정한목적을갖고등록하고사용하고있다고주장하며다음과같은근거를들고있다. (1) 피신청인은 Chase 와 J.P. Morgan 의합병발표가있자즉시해당도메인이름을등록하였다. 신청인이금융서비스업계에서얻은국제적명성에비추어볼때, 피신청인이신청인의합병소식을인식하지않았을가능성은희박하다. (2) 신청인은센터의패널이예전에신청인과동일한합병발표와관련된다른사건에서피신청인의도메인이름등록시기를합병발표날에맞춘것은부정한목적의증거로서인정한바있음을지적한다. (WIPO 사건번호 D2001-0385) (3) JPMorgan Chase Bank 라는이름은합병된조직이결국그선도은행을위해선택한이름이며, 피신청인이해당도메인이름을등록할당시에도 J.P. Morgan 이나 Chase 의집합적사업의성격을고려할때에해당도메인이름이합병된조직에게중요할것이라고는것은어렵지않았다. (4) 피신청인이등록한도메인이름은미국이름에영어단어 bank 를빌려만든것이며, 피신청인이어떻게사용하리라생각하였던간에인터넷이용자들은신청인과관련이있는것으로추정한것은의심의여지가없다. (5) 피신청인이해당도메인이름을이용하여만든웹사이트에는 welcome to jpmorganchasebank.com 이라는문장과함께 이도메인은공사중입니다 라는문구가기재되어있는데, 이들만으로도부정한목적이입증된다고신청인은주장한다. JP Morgan Chase Bank 를인터넷에서찾기위한가장논리적방법은 <jpmorganchasebank.com> 인데피신청인이해당도메인이름을확보하고있기때문에신청인이자신의유명상표를사용하여사업행위를할정당한권리가방해받고있다. (6) 피신청인은자신이해당도메인이름을먼저등록하였다는사실에근거해서잘못된권리주장을하고있으며해당도메인이름을지속적으로보유하려는강한의도를보이고있다. 또한피신청인은아직웹사이트를적극적으로개설하지않았으며해당도메인이름에대한선의의사용을입증하지못하고있다. 피신청인의이러한전체적인행동에서추론할수있듯이피신청인이해당도메인이름을보유하고있는것은부정한목적에해당한다고신청인은주장한다. WIPO 사건번호 D2000-0003 (February 18, 2000), Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallow 에서보듯이패널은신청인의상표의명성과평판을포함하여피신청인의행동과관련된전반적사정들과피신청인이도메인이름에대한정당한사용을입증하지못한점을고려하여부정적목적을판단한사실을신청인을인용한다. (7) 신청인은피신청인의행위가절차규정제 4 조의정신에위배되고미국의반사이버무단점유소비자보호법인 Lanham 법제 1125 조 (d)(1)(a) 에위반한다고주장한다. 즉, 후자에의하면부정한목적을갖고유명상표를도메인이름으로등록한자는그이름으로거래를하거나이익을얻는경우민사처벌을받을수있다고규정되어있으며또한피해를입은자에게해당도메인이름을이전당할수도있다고규정되었다. 4
나. 피신청인의주장 피신청인은위에서열거한신청인의주장에대해다음과같이답변하였다. (1) 피신청인은 2000 년 9 월 13 일상표등록여부를확인한후상표로등록되어있지않음을인지하고해당도메인이름을등록하였다고주장하면서자신은신청인의영업을방해하거나상표권을침해하기위해등록한것이아니며대한민국내에비영리적목적을위한사업을운영하려고등록하였다고주장한다 (2) 피신청인은도메인이름이일반적으로은행과금융서비스와관련된것으로보고자신은 J.P. Morgan 과 Chase 상표를침해한바없다고주장한다. 특히 J.P 는대한민국에서는제 3 당수인유명정치인을의미하는것으로인지되고있으며 Chase 는한국어로 추적 또는 추적하다 라는뜻의일반명사라고지적한다. (3) 신청인이피신청인은해당도메인이름을정당하게사용할정황을상상하기어렵다고한점에대해피신청인은자신의능력을과소평가한것으로억지주장이라고강조한다. (4) Chase 와 J.P. Morgan 의합병발표시점과해당도메인이름등록시점이같았던것은우연한일이며부정한목적이있었던것이아니라고주장한다. (5) 신청인은 <jpmorganchasebank.com> 이해당회사에관한정보를찾고자하는인터넷이용자들에게논리적인목적지라고주장하고있으나, 신청인은 <jpmorganchasebank.net> 과 <jpmorganchasebank.org> 가미등록상태인데도소유하지않고있다. 또한 jpmorganchase 가신청인의정식명칭임에도불구하고 <jpmorganchase.com> 만소유하고있을뿐 <jpmorganchase.net> 과 <jpmorganchase.org> 는타인이소유하고있는데어떤권리행사를했는지분명치않다고반박한다. 따라서 <jpmorganchasebank.com> 이인터넷이용자들로하여금신청인과관련이있을것이라고추정하는것은신청인의억지주장이라고피신청인은강조한다. (6) 신청인은피신청인이웹사이트개설을준비중이라는문귀가포함된화면을올려놓은것만으로도중대한악영향을가져올수있으며부정적목적을입증한것이된다고주장하지만, 피신청인은자신은비영리적목적을위해사용하고자해당도메인이름을등록하였으며고객을오도하려는의도도전혀없다고반박한다. (7) 피신청인은해당도메인이름을등록할당시신청인의상표의존재를알지못했으며한국내에신청인의상표가널리알려져있다는증거도없다고주장한다. 또한신청인의상표가미국내에널리알려진금융서비스분야의유명한회사라면피신청인의비영리적사이트와신청인의상표는서로혼동될우려가전혀없다고피신청인은주장한다. 6. 논점과판단 행정절차의언어 5
절차규칙제 11 조에따르면당사자가달리합의하거나등록약관에달리정하지않은한, 행정절차의언어는등록약관에서사용한언어이다. 이점에있어분쟁도메인이름의등록약관상의언어는등록기관이센터에통지해온바와같이한국어이다. 따라서본패널은행정절차의언어를한국어로정하고본결정문도한국어로작성한다. 입증책임 규정제 4 조 (a) 항에따르면신청인은자신의주장을관철시키기위해서는다음요건을입증하여야한다. (1) 신청인이권리를갖고있는상표또는서비스표와피신청인의도메인이름이동일하거나혼동을일으킬정도로유사하다는것 ; (2) 피신청인이당해도메인이름에대하여권리또는정당한이익을가지고있지아니하다는것 ; (3) 피신청인의도메인이름이부정한목적으로등록되고사용되고있다는것. 따라서상기의사항과관련하여신청인이주장하는논점을판단하면다음과같다. 도메인이름의동일성또는혼동을일으킬정도의유사성여부 신청인은분쟁도메인이름 <jpmorganchasebank.com> 이자신의상표와동일하거나혼동을일으킬정도로유사하다고주장한다. 분쟁도메인이름과상표의동일성또는유사성을판단함에있어서도메인이름에공통요소인접미사를제외하고나머지부분만비교하여판단하는것이일반적인견해이므로.com 의첨부는비교대상에서제외할수있다. 마찬가지로은행이라는의미의접미사인 bank 는도메인이름의동일성여부를결정하는데있어중요한부분은아니다. 본패널은이사건에서처럼 J.P. Morgan 과 Chase 두회사의합병발표가실제로합병된사실보다선행되는경우, 합병된회사인 J.P. Morgan Chase 가사용할것으로예상되는상표 <jpmorganchase> 를유사성여부와관련하여다루어야한다는입장에서분쟁도메인이름과신청인의상표는동일하거나혼동을일으킬정도로유사하다고판단한다. (WIPO 사건번호 D2000-1603, Clifford Chance LLP and Punder Gmbh v. CPIC Inc.; WIPO 사건번호 D2001-0385, J.P. Morgan Chase & Co. v. CPIC Net 참조 ) 도메인이름에관한피신청인의권리또는정당한이익 신청인이자신의주장을관철시키기위해서는규정제 4 조 (a) 항의두번째요건, 즉피신청인이당해도메인이름에대하여권리또는정당한이익을가지고있지아니하다는것을입증하여야한다. 먼저, 신청인은피신청인이유명상표인 Chase 와 J.P. Morgan 의사용에대해신청인회사나그자회사또는전신회사들과어떤관련도없으며승인을받은바없다고주장한다. 또한피신청인은아직웹사이트를적극적으로개설하지않고있으며피신청인은해당도메인이름에대해서아무런권리나정당한이익을갖고있지않다고신청인은주장하고있다. 6
한편, 신청인의주장에대응하여피신청인이도메인이름에대해서권리나정당한이익을가지고있다고주장할경우에는규정제 4 조 (c) 항에예시적으로열거한사항을입증할수있다. 피신청인은자신이신청인의영업을방해하거나상표권을침해하기위해등록한것이아니며대한민국내에비영리적목적을위한사업을운영하려고등록하였으며신청인의상표를희석시킬의도나사실은없다고주장한다. 본패널은신청인의상표가피신청인의주소지인대한민국을포함한세계각국에등록되어있으며국제적으로널리알려져있는유명상표인점과피신청인이해당도메인이름등록한지 1 년수개월이지났음에도구상중인사업계획이나목적을뚜렷히제시하지못하고있는점에주시하고신청인의위의주장에대해피신청인은규정제 4 조 (c) 항에따른충분한입증을다하지못한것으로판단한다. 따라서, 본패널은피신청인이분쟁도메인이름에대해서아무런권리나정당한이익을가지고있지못하다고판단한다. 피신청인의부정한목적 신청인이세번째요건을충족시키기위해서는규정제 4 조 (b) 항에서열거한예시사항만입증하여도된다. 물론피신청인의부정한목적의존재여부를결정짓는기준은해당조항에서열거한사항에만제한되는것이아니라예시적인것에불과하다. 신청인은피신청인이부정한목적으로해당도메인을등록하고사용하고있다고주장한다. 피신청인이 Chase 와 J.P. Morgan 의합병발표가있자즉시해당도메인이름을등록한사실과관련하여피신청인이해당도메인이름을등록할당시해당도메인이름이합병된회사에게중요하리라고예상할수있다. (WIPO 사건번호 D2001-0385, J.P. Morgan Chase & Co. v. CPIC Net 참조 ) 한편, 피신청인은아직웹사이트를적극적으로개설하지않은상태에서등록한도메인이름을소극적이나마사용하고있지만해당도메인이름에대한선의의사용을충분히입증하지는못하고있다. 본패널은신청인의상표가대한민국을포함한세계각국에널리알려져있는상태에서피신청인이신청인의등록상표와혼동을일으킬정도의유사성이있는도메인이름을등록하였고, 신청인측회사의합병소식이알려지자즉시도메인이름을등록한점과피신청인이해당도메인이름을등록할당시해당도메인이름이합병된회사에게중요하리라고예상할수있었을것이라는점을주시한다. 따라서, 본패널은신청인이규정제 4 조 (a) 항의세번째요건인도메인이름등록과사용에대한피신청인의부정한목적을충분히입증한것으로판단한다. 7. 결정 본행정패널은 (i) 분쟁도메인이름이신청인보유의두상표들과동일하거나혼동할만큼유사하고, (ii) 피신청인이분쟁도메인이름에대해서아무런권리나이익도가지고있지않으며, (iii) 분쟁도메인이름의등록과사용이부정한목적으로이루어진것이라고판단한다. 따라서패널은절차규정제 4 조 (a) 항에열거된각각의구성요건을입증하였다고판단한다. 본행정패널은분쟁도메인이름을신청인에게이전할것을명한다. 7
장문철교수패널위원 일자 : 2002 년 5 월 19 일 8