세계지적재산권기구중재조정센터 행정패널결정문 InBev S.A., Anheuser-Busch, Incorporated 대 J S Wook 사건번호 : D2008-1652 1. 당사자 신청인 1: InBev S.A., 브뤼셀, 벨기에 (Brussels, Belgium) 신청인 2: Anheuser-Busch, Incorporated, 세인트루이스, 미주리주, 미국 (St. Louis, Missouri, United States of America) 신청인의대리인 : CMS DeBacker, 벨기에 (Belgium) 피신청인 : J S Wook, 서울, 대한민국 (Seoul, Republic of Korea) 2. 도메인이름및등록기관 분쟁의대상이된도메인이름은 <abinbev.com> 이고, 분쟁도메인이름은 HANGANG Systems, Inc. dba Doregi.com 에등록되어있다. 3. 행정절차개요 신청인은분쟁해결신청서를세계지적재산권기구 (WIPO) 중재조정센터 ( 이하 센터 라고약칭함 ) 에 2008 년 10 월 29 일전자서면양식으로제출하고 2008 년 11 월 4 일일반서면양식으로제출하였으며, 센터는 2008 년 11 월 2 일해당서류의수령을통지하였다. 센터는 2008 년 10 월 30 일 HANGANG Systems, Inc. dba Doregi.com 에게분쟁도메인이름의등록인정보를요청하는이메일을발송하였다. 2008 년 10 월 31 일 HANGANG Systems, Inc. dba Doregi.com 는센터에이메일로보낸답변을통해서피신청인이등록인임을확인하고등록인의연락처를제공하였다. 2008 년 11 월 4 일센터는당사자들에게절차상언어에관한절차상규정을통지하였고피신청인은 2008 년 11 월 4 일그리고신청인은 2008 년 11 월 7 일에이에대한응답을하였다. 2008 년 11 월 13 일센터는당사자들에게절차규칙제 11 조에 1
따라추후선임될패널이절차상언어를결정할권한이있음을통지함과아울러센터가 1) 영문으로제출된분쟁해결신청서를접수하고 2) 영문또는국문으로제출된답변서를접수할것이며 3) 가능한경우, 두언어모두에능통한패널위원을선정하기로결정했다는사실을통지하였다. 센터는 2008 년 11 월 13 일에분쟁해결신청서가통일도메인이름분쟁해결규정 ( 규정 ), 본규정에대한절차규칙 ( 절차규칙 ) 및통일도메인이름분쟁해결규정에대한 WIPO 보충규칙 ( 보충규칙 ) 에따른형식적요건의충족여부를점검하였다. 센터는절차규칙제 2 조 (a) 항및제 4 조 (a) 항에따라 2008 년 11 월 13 일 분쟁해결신청서및행정절차개시통지문 을영문및국문으로분쟁해결신청서와함께전자우편양식으로피신청인에게발송하는동시에그문서를국제특급운송수단을통하여피신청인에게발송하였다. 절차규칙제 5 조 (a) 항에의거센터는피신청인이답변서를제출할수있는마감기일은 2008 년 12 월 3 일임을통지하였으나피신청인의연장요청에따라센터는 2008 년 12 월 13 일까지로연장을허용하였으며, 피신청인은 2008 년 12 월 14 일에답변서를전자서면으로센터에제출하였다 신청인의단독패널지명의사에따라서, 센터는본건의분쟁해결을위한단독행정패널로서장문철패널위원을위촉하였고패널위원으로서의승낙및공평성과독립성의선언문을접수하여절차규칙제 7 조에따라 2009 년 1 월 6 일에패널을적법하게구성하였다. 4. 사실관계 신청인 1 회사인 InBev S.A. 는세계적인맥주양조업체로서 Stella Artois, Leffe, Beck s 등의브랜드맥주를생산하는기업이다. 신청인 1 은전세계 130 여개국에맥주류제품을판매하고있으며세계곳곳에서 89,000 명이상의인원을고용하고있다. 신청인 2 Anheuser-Busch, Incorporated 는 1957 년이래미국의대표적맥주양조업체이며 100 여개의브랜드맥주를생산하며미국에 12 개양조장, 중국에 14 개양조장그리고영국에 1 개의양조장을보유하고있다. 신청인 2 의유명브랜드맥주로는 Budweiser, Bud Light, Rolling Rock 등이다. 신청인 2 역시미국뿐만아니라세계각국에해당맥주등을판매하고있으며세계곳곳에 31,000 여명의인원을고용하고있다. 2008 년 7 월 13 일신청인 1 과신청인 2 는수개월간의협상끝에세계적양조업체를거듭나기위해합병합의소식을발표하였고 2008 년 7 월 14 일언론에공식적으로합병된회사의명칭은 Anheuser-Busch InBev 라고불러질것이라고공포되었다. 또한신청인 1 InBev 는맥주및음료와관련하여세계각국에 INBEV 라는단어가포함된상표를 420 여개출원및등록하였으며대한민국에도 2005 년 10 월 28 일 인베브 라는상표를등록하였다. 2
신청인 2 Anheuser-Busch 는맥주및음료와관련하여세계각국에 ANHEUSER-BUSCH 또는그약자인 AB 라는단어를포함한상표를 115 개출원및등록하였다. 신청인 2 는대한민국내에서도 ANHEUSER-BUSCH 와 ANHEUSER-BUSCH SELECT 라는상표를등록하였다. 5. 당사자들의주장 A. 신청인의주장 신청인의주장을요약하면다음과같다. (1) 분쟁도메인이름 <abinbev.com> 은신청인의 Benelux 등록상표 A-B INBEV (2008 년 9 월 15 일출원, 상표등록번호 0756954) 와동일하다. 굳이차이점이라면하이픈 - 이빠진것인데이는무시해도될만한것이다. 또한분쟁도메인이름 <abinbev.com> 은신청인 1 의등록상표 INBEV 에신청인 2 의등록상표의약자인 AB 와결합된것으로분쟁도메인이름은적어도신청인의등록상표와혼동할만큼유사하다. (2) 피신청인은 ABINBEV 라는명칭에대해어떤권리나이해관계를가지고있지않다. 피신청인은인터넷상에서 ABINBEV 로서알려진바없으며해당명칭에대한상표권을보유하고있지도않다. 다만피신청인이한국에서등록한서비스표는분쟁도메인이름 <abinbev.com> 과는전혀다른 BinB Verification 라는용어가들어있는표장일뿐이다 (2008 년 8 월 4 일출원한상표 41-2008-0021158). (3) 피신청인은분쟁도메인이름을부정한목적으로등록하고사용을하고있다. 우선, 피신청인은신청인들간에합병할사업체의이름과동일한도메인이름을등록함으로써전형적인사이버스쿼팅의예를보여주고있다. 첫째, 신청인 1 InBev 와신청인 2 Anheuser-Busch 간의합병소문이지속적으로언론을통하여알려진후에피신청인은분쟁도메인이름을등록하였으며피신청인은이러한합병소문에도불구하고해당도메인이름을등록하여신청인들의상표권을침해한것이다. 둘째피신청인은신청인들의합병에관한 2008 년 5 월 25 일자블룸버그리포트, 2008 년 5 월 23 일자파이낸셜타임스의합병소문기사등이있은후며칠뒤 2008 년 5 월 26 일분쟁도메인이름을등록하였다. 셋째, 피신청인은신청인들이합병할것이라는것을알고신청인들의상표및상호와일치되는분쟁도메인이름을등록함으로써상표권자와합병될회사가해당도메인이름을사용하지못하게방해하고있다. 넷째, 피신청인은현재분쟁도메인이름은사용하지않고있으며그의변호사는이메일서신을통하여우호적인분쟁해결을제안한바있는데이는분쟁도메인이름의판매를의미하는것으로볼수있다. 이와같이피신청인이분쟁도메인이름을소극적으로보유하고있는것은피신청인의부정적목적을입증하는것이다. 다섯째, 신청인 1 InBev 은판매량에있어세계 2 위의맥주제조업체이고신청인 2 Anheuser-Busch 는세계 3 위에해당하는등신청인들의맥주브랜드는널리알려져있으므로피신청인이신청인들의존재를모른다고할수는없을것이다. 따라서 InBev 의명칭과 Anheuser-Busch 의약칭인 AB 로서결합된분쟁도메인이름을등록한사실은피신청인의부정한목적을입증하는것이다. 3
B. 피신청인의주장 피신청인은답변서의제출마감기일을 1 일경과후에제출하였으나본패널은피신청인의답변서가사건의내용을파악하는데도움이될것으로판단하여재량으로답변서를채택하기로한다. 피신청인의주장을요약하면다음과같다. (1) 피신청인은분쟁해결신청서를접수한후신청인의상호가 Inbev S.A. 에서 Anheuser-Busch Inbev 로변경된것을알게되었다고밝히면서신청인의변경으로분쟁해결신청의무효사유가되는지의문을제기하였다. (2) 피신청인은분쟁도메인이름등록당시에 InBev S.A. 회사와 Anheuser-Busch Incorporated 회사에대해전혀알지못하였다고주장한다. (3) 피신청인은온라인및오프라인상에서미팅및중매서비스사업을추진하는과정에서사업준비의일환으로분쟁도메인이름을 2008 년 8 월중순등록하였고 2008 년 8 월 4 일에는중매에서보증까지의전과정을책임지는토털중매서비스를의미하는 BinB Verification 이라는문자가포함된표장에대해서비스표를출원하였다. BinB 는 Bride 와 Bridegroom 을의미하며 in 은정보 (information) 와인 ( 혼인 ) 을의미한다. (4) 피신청인은위의사업을위하여도메인이름 <Binb.co.kr> 을등록하였으며 <binb.com> 의확보에실패하여그대신분쟁도메인이름 <abinbev.com> 을타인으로부터취득하여 2008 년 8 월중순에등록하였다. 따라서피신청인이분쟁도메인이름을 5 월에등록하였다는신청인의주장은잘못된것이다. 피신청인이분쟁도메인이름으로부터어떤이익을취하기위하여등록한것이아니며실제로신청인의위의사업과관련하여정작중요한도메인이름은분쟁도메인이름은 <binb.com> 이지만취득할수없어그대신 <abinbev.com> 를취득한것뿐이다. 이러한이유에서피신청인은분쟁도메인이름에대해서법적으로정당한권리가있다. 6. 검토및판단 A. 행정절차의언어 절차규칙제 11 조 (a) 에따르면당사자가달리합의하거나등록약관에달리정하지않은한, 행정절차의언어는등록약관에서사용한언어이다. 이점에있어분쟁도메인이름의등록약관상의언어는등록기관이센터에통지해온바와같이한국어이다. 이사건에서신청인은분쟁해결신청서를영어로제출하였다. 신청인은신청서제출전에당사자간에주고받은서신에서피신청인측이영어를이해하고구사할수있었다고주장하면서행정절차진행을영어로할것을요구하였다. 한편피신청인은자신은영어를잘구사할수없고등록약관상의언어인한국어로행정해결절차를진행할것을주장하였다. 센터는당사자들에게언어에관한절차상규정을통지한이후모든절차를영문및국문의이중언어로진행하였다. 4
이러한상황에서본패널은등록약관의언어가한국어라는사실과함께행정절차의공정성을고려하여행정절차의언어를분쟁도메인이름의등록약관상의언어인한국어로판단하고본결정문을한국어로작성한다. 그러나절차지연및번역비용등을고려하여신청인에게신청서를한국어로번역하여수정제출할것을요구하지는않기로한다. B. 당사자적격여부 분쟁해결신청서상에신청인 1 은브뤼셀벨기에에소재하는 InBev S.A. 이며신청인 2 는미국미주리주세인트루이스에소재하는 Anheuser-Busch, Incorporated 으로기재되어있다. 분쟁해결신청서를제출할당시신청인 1 과신청인 2 의합병의결과로서신청인 1 의상호를 Anheuser-Busch InBev 로변경한다고공식적으로공포된사실은인정된다. 그러나기존의두회사의법인격이현재어떤형태로존재하는지여부는별론으로하고신청인이분쟁해결신청서와함께분쟁도메인이름과관련하여신청인 1 과신청인 2 가해당사건관련상표권자로서공동으로분쟁해결절차에참여하기로한다는서면증거 ( 신청인증거 Annex 1.1) 를제출한점과현재신청인들은각각자신의공식웹사이트를종전대로운영하고있고합병의결과새로운상호의웹사이트는준비중에있는점등에비추어본패널은신청인 1 InBev S.A. 와신청인 2 Anheuser-Busch, Incorporated 를본사건의신청인으로적격하다고판단하고이에따라본사건을검토하기로한다. C. 실체적인요건 규정제 4 조 (a) 항에따르면신청인은자신의주장을관철시키기위해서는다음요건을입증하여야한다. (1) 신청인이권리를갖고있는상표또는서비스표와등록인의도메인이름이동일하거나혼동을일으킬정도로유사하다는것. (2) 등록인이당해도메인이름에대하여권리또는정당한이익을가지고있지아니하다는것. (3) 등록인의도메인이름이부정한목적으로등록되고사용되고있다는것. 따라서상기의사항과관련하여양당사자가주장하는논점을판단하면다음과같다. D. 상표와도메인이름의동일 유사성 분쟁도메인이름 <abinbev.com> 의주요부분은국제적으로널리알려진신청인 1 의상표 INBEV 와신청인 2 의상호의약자이자상표인 AB 를결합한용어인 ABINBEV 와동일하다. 또한분쟁도메인이름은신청인 1 InBev S.A. 와신청인 2 Anheuser-Busch, Incorporated 이합병합의를한후 2008 년 9 월 15 일출원한상표 A-B INBEV 와하이픈 (-) 만제외하면동일하다. 본패널은규정제 4 조 (a)(i) 에따라요구하는바와같이분쟁도메인이름은신청인의상표와동일하거나혼동을일으킬정도로유사하다고판단한다. 5
E. 피신청인의권리또는정당한이익 신청인은피신청인이 ABINBEV 라는명칭에대해어떤권리나이해관계를가지고있지않으며피신청인은인터넷상에서 ABINBEV 로서알려진바도없고해당표지에대한상표권을보유하고있지도않다고주장한다. 한편피신청인은온라인및오프라인상에서중매서비스사업을추진하는과정에서사업준비의일환으로분쟁도메인이름을등록하였으며또한토털중매서비스를의미하는 BinB Verification 이라는문자가포함된표장에대해서비스표를출원하였다고주장한다. 피신청인은 BinB 는 Bride 와 Bridegroom 을의미하며 in 은정보 (information) 와인 ( 혼인 ) 을의미한다고주장한다. 본패널은다음과같은점을고려하여피신청인이분쟁도메인이름에대해권리나정당한이익을가지고있지않다고판단한다. 첫째, 분쟁도메인이름 <abinbev.com> 은피신청인이출원한 BinB Verification 이라는문자가포함된서비스표와비교해볼때주요부분에서상당히다르다고판단한다. 둘째피신청인은답변서에서자신의사업상중요한표지는실제로 ABINBEV 가아니라 BinB 라고설명하고이와유사한도메인이름을찾다가분쟁도메인이름을타인으로부터취득하여등록하게되었다고진술하고있으나 ABINBEV 와 BinB 는주요부분에있어유사성을찾기힘들므로피신청인의주장을수긍하기어렵다. 셋째로피신청인이분쟁도메인이름으로인터넷상에서널리알려진사실도발견되지않는다. 따라서본패널은규정제 4 조 (a)(ii) 에따라요구하는바와같이등록인이분쟁도메인이름에대해서아무런권리나정당한이익을가지고있지않는사실을신청인측에서충분히입증한것으로판단한다. F. 피신청인의부정한목적 본패널은이사건에서피신청인의분쟁도메인이름의등록과사용에서부정한목적이있는지여부를판단하기위하여다음과같은사실에서추론하여판단하고자한다. 우선, 피신청인은앞에서본바와같이분쟁도메인이름에대해서어떠한권리나정당한이익도가지고있지않음에도불구하고신청인들의합병합의소문이국제적인언론을통하여알려진후신청인들의상표를결합한표지이자합병될회사의상호와동일하거나유사한분쟁도메인이름을등록한사실로부터피신청인의분쟁도메인이름의등록에서부정한목적이추론된다 (Abertis Infraestructuras S.A. 대 pollack Co., ltd., WIPO Case No. D2006-1062). 피신청인은자신이분쟁도메인이름을등록한시점은합병합의소문이언론에보도된직후인 2008 년 5 월이아니라 2008 년 8 월이라고주장하고있으나이시점은오히려신청인들이공식적으로합병합의사실을발표한시점인 2008 년 7 월이후이므로피신청인이국제적으로널리알려진맥주회사의합병합의사실을알고분쟁도메인이름을취득하였을가능성은더욱크다. 또한피신청인은분쟁도메인이름을이용하여 결혼정보 라는용어그리고 BinB Verification 가포함된표장등이게재된한장짜리웹사이트에연결하여놓고있으며실제로분쟁도메인이름만보유하고있을뿐형식적으로만사용하고있다. 6
타인의상표와동일하거나혼동을일으킬정도로유사한분쟁도메인이름을소극적으로보유하고있는경우상표의주지저명성및기타여러가지정황을고려하여피신청인의분쟁도메인이름의사용에있어부정한목적의존재를추정할수있다 (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003). 본패널은이러한사실에기초하여신청인이규정제 4 조 (a)(iii) 에따라요구하는바와같이피신청인이분쟁도메인이름의등록및사용에부정한목적이있음을충분히입증한것으로판단한다. 7. 결정 앞에서검토한바와같이본행정패널은규정제 4 조 (a) 항에따라 (i) 분쟁도메인이름이신청인보유의상표들과동일하거나혼동할만큼유사하고, (ii) 피신청인이분쟁도메인이름에대해서아무런권리나정당한이익도가지고있지않으며, (iii) 분쟁도메인이름의등록과사용이부정한목적으로이루어진것이라고판단한다. 앞에서검토한바와같이, 본행정패널은규정제 4 조 (i) 항및절차규칙제 15 조에의거하여, 신청인의신청에따라 <abinbev.com> 을신청인 1 InBev S.A. 에게이전할것을결정한다. 장문철단독패널위원 일자 : 2009 년 1 월 19 일 7