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1 정책연구 도메인이름 분쟁해결의 실체법 정찬모/김원오/손승우/최은창/고영국/양인애

2 서 언 1 서 언 인터넷이 활성화되면서 도메인이름이 새로운 경제적 자원으로서 인정받고 있으며, 현실공간의 상표와 유사한 기능을 수행하고 있습니다. 이와 더불어 기 존의 상표권자와 도메인이름등록자간의 분쟁을 포함하여 다양한 유형의 도메 인이름분쟁이 발생하고 있으므로, 이를 법적으로 규율하는 문제가 사이버 공 간에서의 중요한 과제라고 할 수 있습니다. 국제인터넷주소관리기구(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN)는 도메인이름에 관한 분쟁을 신속하고 저렴하게 해결하기 위하여 통 일도메인이름분쟁해결방침(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy; UDRP)을 마련하여 1999년 12월부터 이를 시행하고 있습니다. 이에 대하여 우 리 나라는 상표법 및 부정경쟁방지법 등을 근거로 도메인이름에 관한 분쟁을 해결하여 왔습니다. 이와 관련하여 2003년 12월 29일자로 본회의 의결을 통과한 인터넷주소자원 에관한법률은 도메인이름을 포함한 인터넷주소에 관한 법률이므로, 향후 이 법을 근거로 인터넷주소의 효율적 관리 및 분쟁해결에 대한 법제도적인 시발 점이 될 것입니다. 또한 이 법률은 도메인이름에 관한 실체법적 사항과 분쟁해 결 수단인 조정에 관한 주요 내용을 담고 있으므로, 도메인이름에 관해 선도적 인 입법례로서의 역할을 수행해 나갈 것입니다. 본 연구과제는 도메인이름의 결정들을 주요 논점 별로 유형화하여 연구하였 으며, UDRP의 악의에 의한 도메인이름의 등록과 사용은 프로그램심의조정위 원회 손승우 박사, 도메인이름분쟁해결규범의 적용대상 및 유사 혼동 기준에 대한 검토는 서울대 BK21 최은창 연구원, UDRP의 적용대상 판단에 있어 등 록인의 권리 또는 정당한 이익 의 존부에 관한 고찰은 숙명여자대학교 김원

3 2 오 교수, 도메인이름 등록 사용에 있어 부정한 목적 에 관한 고찰은 한국인 터넷정보센터 고영국 연구원, 도메인이름분쟁에 있어 등록인의 정당화사유는 정찬모 박사가 각각 수고를 해주셨으며, 연구 과제 진행 및 마무리에 양인애 연구원이 도움을 주셨습니다. 또한 11월 도메인이름에 관한 정책토론회에서 실무적인 고견을 주셨던 신세기특허법률사무소의 김종윤 변리사, 특허청의 우 종균 과장, 법무법인 율촌의 조정욱 변호사, 오로라 법률사무소의 이헌묵 변호 사께도 감사를 드립니다. 2003년 12월 정보통신정책연구원 원 장 이 주 헌

4 목 차 3 목 차 서 언 1 요약문 7 제 1 장 UDRP의 악의에 의한 도메인이름의 등록과 사용 25 제 1 절 서 론 25 제 2 절 악의의 병합적 입증요건 28 제 3 절 도메인이름 분쟁 사례분석 33 제 4 절 입법적 시사점 56 제 2 장 도메인이름분쟁해결규범의 적용대상 및 유사 혼동 기준에 대한 검토 60 제 1 절 서 론 60 제 2 절 상표법의 속지주의와 패널결정 집행의 실효성의 문제 66 제 3 절 도메인이름 분쟁대상 및 유사 혼동 기준에 대한 유형별 검토 74 제 4 절 결 론 93

5 4 제 3 장 UDRP의 적용대상 판단에 있어 등록인의 권리 또는 정당한 이익 의 존부 95 제 1 절 서 론 95 제 2 절 선의의 사용 97 제 3 절 등록자가 그 도메인이름으로 일반적으로 지칭되는 경우 121 제 4 절 결 론 125 제 4 장 도메인이름 등록 사용에 있어 부정한 목적 에 관한 고찰 128 제 1 절 서론 128 제 2 절 UDRP상의 부정한 목적 에 관한 해석 131 제 3 절 각국의 도메인이름분쟁해결규정 상의 부정한 목적 에 의한 등록 사용의 정황 138 제 4 절 제정법상 부정한 목적 에 의한 등록 사용의 정황 152 제 5 절 UDRP 결정중 부정한 목적 의 판단사례 158 제 6 절 결론 : 분쟁해결규정상의 부정한 목적 과 법률상의 부정한 목적 은 일치하는가? 167 제 5 장 도메인이름분쟁에 있어 등록인의 정당화사유 177 제 1 절 서 론 177 제 2 절 UDRP의 정당화 사유 178

6 목 차 5 제 3 절 법원판결에서 정당화 사유 186 제 4 절 표현의 자유와 관련한 UDRP 사례 190 제 5 절 도메인이름분쟁조정위원회 결정에서의 정당화 사유 192 제 6 절 결 론 194

7 요약문 7 요 약 문 제 1 장 UDRP의 惡 意 에 의한 도메인이름의 登 錄 과 使 用 제 1 절 惡 意 의 竝 合 的 立 證 要 件 UDRP 제4조 (a)(iii)항에서 UDRP를 적용하기 위해 신청자는 도메인이름 등록 자가 惡 意 로 登 錄 하고 惡 意 로 使 用 하고 있음 을 입증하여야 한다. 동 조항의 문구를 분석해보면 또는(or) 이 아닌 그리고(and) 접속사를 쓰고 있으며, 과 거시제( has been registered )와 현제시제( is being used )를 사용하고 있음을 알 수 있다. 이러한 접속사를 사용하는 중요한 의미는 UDRP의 적용범위를 도메 인이름 점유자가 악의에 의해 등록했을 뿐만 아니라 악의에 의해 사용하고 있 어야 한다는 것을 명확히하고 있다고 할 수 있다. 따라서, 신청자가 피신청인 의 악의에 의한 등록만을 입증한 것만으로는 UDRP의 구제를 받기에는 충분하 지 못한 것이다. UDRP를 적용한 첫 케이스인 worldwrestlingfederation.com v. Michael Bosman의 결정(Administrative Panel Decision)에서 판정부는 악의의 병합적 입증요건에 대 해 역사적 관점에서 설명하였다. 결정문 제6항에서는 1999년 10월 24일 ICANN 이사회에 제출된 UDRP 이행문서에 대한 제2번째 보고서(Second Report) 에 주목하였다. 동 보고서에서 많은 코멘트들(상표권자와 INTA(International Trademark Association))은 濫 用 的 登 錄 (abusive registration of a domain name)의 범 위를 다양하게 확장할 것을 주장하였다. 즉, 남용적 등록의 정의를 확대함으로 써 악의에 의한 등록과 사용 모두를 요구하기 보다는 악의에 의한 등록과 악 의에 의한 사용을 개별적 사건으로 다룰 수 있도록 한다는 것이다. 왜냐하면

8 8 도메인이름의 무단점유자들이 대량으로 도메인이름을 登 錄 한 후 使 用 하지 않 는 경우, 도메인이름의 使 用 요건을 만족하지 못하면 신속하고 간결한 분쟁 해결절차 (streamlined dispute-resolution)는 허용되지 않기 때문이다. 이러한 주장 은 처음에는 설득력이 있었으나 이사회에서 정책으로 채택되어 반영되지는 않 았다. WIPO 보고서, DNSO 권고안, 등록기관그룹(registrars-group)의 권고안은 강제적 행정절차의 신청요건으로 악의에 의한 등록과 사용 모두를 제시할 것 을 담고 있다. 따라서, ICANN은 이러한 요건을 DNSO의 권고 또는 연구없이는 바꿀 수 없다고 밝혔다. ICANN 이사회는 제2번째 보고서에서 당해 접근법을 수용함으로써 당초 제 안된 통일분쟁해결방침(UDRP)을 도입하게 되었다. 따라서, UDRP하에서 ICANN은 악의의 등록만으로는 救 濟 (remedy)를 받을 수 없음을 명확히 하였다. UDRP하에서 구제를 받기 위해서는 신청자는 받드시 도메인이름이 악의에 의 해서 등록되었고, 악의에 의해서 사용되고 있음을 입증하여야만 한다. UDRP는 제4조 (a)(iii)항에서 過 去 時 制 와 現 在 時 制 모두를 사용하는 竝 合 的 接 近 法 을 적용하고 있음을 알 수 있다. 양 시제의 사용은 피신청인에게 악의가 있는지를 결정함에 있어 등록의 시점과 그 이후의 시점에 있어서 적용될 수 있는 제반상황 모두를 판정시에 고려해야만 한다는 점에서 의미가 있다. 다시 말해, 도메인이름이 악의에 의해 등록되었고 사용되고 있어야 한다 는 병합 적 요건은 도메인이름의 등록이 악의에 의해서 행하여졌다는 사실과 피신청인 이 지속적으로 악의를 가지고 행위를 하고 있다는 것을 말해주는 제반상황을 신청인이 제시한 경우에만 만족된다. 그러나 使 用 에 관한 요건에 있어 現 在 性 (present)을 요구하고 있는데, UDRP 판정들은 이를 대단히 광범위하게 해석하고 있음을 알 수 있다. 예컨대, 피신 청인이 등록된 도메인이름을 사용하기 위한 웹사이트를 설치하지 않는 경우와 같이 악의에 기한 실제적인 사용의 현재성이 부재한 경우, 제반여건을 종합적 으로 판단하여 使 用 을 추론하였다. 이후의 지면에서 자세히 논의할 STOP

9 요약문 9 Policy의 특수한 제도하의 분쟁사례에서 보는 바와 같이 피신청인이 등록상표 와 동일한 도메인이름을 등록하기 전에 그 상표에 관하여 이미 인식하고 있었 다면, 비록 사용이 부재하더라도 악의의 목적을 인정하였다. 또한 도메인이름 을 등록한 후 웹사이트를 개설하였으나 아무런 콘텐츠가 없거나(blank site) 단 순한 정보제공만 하는 경우에도 악의의 사용을 인정하고 있다. 한편, 강력한 상표권이 존재하고 구체적 사용이 부재하며 도메인등록인이 연락정보를 은폐 한 경우도 악의의 사용을 구성함을 볼 수 있다. 간단히 정리하면, 피신청인이 惡 意 로 登 錄 을 한 후 그 惡 意 的 要 素 를 제거할 어떠한 적극적 행위 또는 정당 한 사용을 하지 않는 경우, 판정부는 惡 意 的 使 用 이 있는 것으로 추정하였다. 그러므로, 이 경우 악의의 등록과 악의의 사용은 4 互 推 論 的 關 係 에 놓여 있 다고 볼 수 있다. UDRP의 제4조 (b)(i)항은 악의의 등록과 사용을 판단할 수 있는 증거로서, 등 록자가 상표나 서비스표의 소유자인 신청인에게 도메인이름을 판매, 임대 기 타 이전하려는 것을 주된 목적으로 하여 도메인이름을 등록 또는 획득하였다 는 것을 나타내는 정황을 제시하여야 하며, 이때 판매 등이 상표의 소유자로 하여금 도메인이름과 직접적으로 관련된 비용(등록자가 취득시 지불한 비용) 을 상당히 초과하여 획득할 것을 고려하게 만드는 경우이어야한다. 예를 들면, worldwrestlingfederation.com사건에서 피신청인은 도메인이름을 등록한 뒤 3일 후 에 이메일을 통하여 신청인에게 접촉하고, 자신의 도메인이름 등록의 주된 목 적을 도메인이름의 판매, 임대, 또는 이전에 두고, 피신청인의 도메인이름과 관련된 직접 비용(out-of-pocket expenses)보다 높은 가치를 신청인으로부터 얻고 자 하였다. 따라서, 비록 피신청인이 등록된 도메인이름과 관련있는 웹사이트 를 개설하지 않았다고 하더라도, 피신청인은 도메인이름의 취득시 지불한 비 용을 상당히 초과하는 대가를 신청인으로부터 얻고자 하였기 때문에 악의에 의한 사용에 해당된다고 보았다. UDRP 제4조 제(b)항은 이것 이외에도 세가지의 악의의 판단요건을 더 제시

10 10 하고 있다. 즉, 도메인 登 錄 者 가 商 標 權 者 로 하여금 그의 상표에 상응하는 도메 인이름을 사용하는 것을 방해할 목적으로 도메인이름을 등록한 경우; 등록자 가 경쟁자의 사업을 방해할 목적으로 도메인이름을 등록한 경우; 그 도메인이 름의 사용에 의하여, 등록자가 등록자의 웹사이트나 온라인주소 또는 등록자 의 웹사이트나 온라인주소에 있는 제품이나 서비스의 원천, 후원, 제휴 또는 추천에 대하여 신청인의 상표 또는 서비스표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하 게 함으로써 그 웹사이트나 다른 온라인주소로 인터넷 사용자를 유인하려고 의도적으로 시도하는 경우, 惡 意 가 있는 것으로 볼 수 있다. 한편, UDRP 제4조 (b)항을 엄격하게 적용한다면 악의에 대한 증거의 범위가 좁아지게되어 다양한 종류의 사유들을 고려할 수 없게 된다. ICANN의 두 번 째 보고서는 악의의 등록과 사용을 판단할 때, 제4조 (b)항에 예시로서 열거된 사항 이외에도 다른 제반여건에 대해 고려할 것을 제안하였다. 이하에서 보는 바와 같이, 최근 몇몇의 도메인이름분쟁사례에서 사용 의 개념을 보다 확장 하여 적용하는 경향을 볼 수 있다. 제 2 절 소결 UDRP는 惡 意 의 등록과 사용에 대해 병합적 요건을 규정하고 있음에도 불구 하고, 실제 적용에 있어서는 使 用 의 범위를 광범위하게 취급하여 UDRP 본연 의 제정 목적인 신의성실에 반하는 도메인이름의 등록 사용으로부터 상표권을 보호하려고 노력해 오고 있다. UDRP의 惡 意 와 관련된 두가지 요건 중 使 用 이 부재하거나 소극적으로 행해 지는 경우, 패널은 UDRP가 본래 의도한 적용범 위를 넘어 이를 적용하고 있다. 병합적 요건 중 使 用 의 요건이 충분히 만족되 지 않더라도, 패널은 도메인이름의 남용적 등록으로부터 제반여건의 종합적인 고려를 통해 악의적 사용을 추론한다. 다시 말해, 피신청인이 악의로 등록을 한 후 그 악의적 요소를 소거할 어떠한 적극적 행위를 하지 않음으로써 선의

11 요약문 11 의 사용을 기대하기 어려운 경우 판정부는 악의적 사용이 있음을 추정하게 된 다. 그러나 많은 학자와 실무가들은 UDRP의 엄격한 병합적 요건에 대해 비판하 면서 그 요건을 완화할 것을 제안하고 있다. 앞에서 논의한 바와 같이 STOP Policy와 미국의 ACPA는 당해 요건을 惡 意 의 登 錄 또는(or) 使 用 으로 규정하고 있음을 알 수 있다. 도메인이름 보유자가 기존 상표권자의 信 用 을 無 賃 乘 車 하 려는 목적을 가진 악의의 판단은 종합적인 정황을 고려하여 하여야 한다. 악의 의 범위를 명확히 규정하기란 어려운 일이며, 또한 새롭게 나타나는 남용행위 의 유형을 규제하기 위해서도 UDRP와 같이 좁고 엄격한 규정을 두기 보다는 악의적 등록과 악의적 사용을 개별적으로 적용할 수 있는 기준을 마련하는 것 이 바람직할 것이다. 도메인이름은 단순히 인터넷 주소로서의 기능을 넘어 사용자의 표지로서의 역할을 하는 상표와 유사한 기능을 수행하고 있다. 또한 도메인이름은 오직 하 나만을 등록할 수 있는 유일성을 지니고 있는 반면, 국경을 넘어 광범위하게 사용되고 있고, 최근에는 도메인이름에 財 産 權 的 地 位 를 부여함으로써, 상표 와 동일 유사한 명칭을 도메인이름으로 등록 사용할 경우 많은 분쟁은 불가피 하다고 하겠다. 우리나라는 도메인이름의 남용적 이용을 방지하고 이의 건전한 이용과 개발 을 촉진하는 관리체계를 구축하기 위하여 인터넷주소자원에관한법률안을 준 비하고 입법예고를 하고 있다. 인터넷주소자원에관한법률안은 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름의 등록을 방해하거나 전매를 할 부정한 목적으로 도메 인이름 등을 선점하는 사이버 스쿼팅을 금지하기 위한 규정을 두고 있다. 동 규정은 UDRP의 악의의 등록 또는 사용 의 요건과는 달리 도메인이름이 使 用 되고 있어야하는 것을 요건으로 하지 않는다. 즉 동 법률안의 UDRP의 훨씬 광 범위하게 미쳐있음을 알 수 있다. 또한 현재 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률중개정법률안 이 국내에

12 12 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표등에 관한 도메인이름선점행위를 규제대 상으로 하고 있는 반면, 인터넷주소자원에관한법률안은 일반적인 사이버 스쿼 팅을 규제대상으로 하고 있다. 또한 일반적인 도메인이름등록행위의 위법성을 판단함에 있어 정당한 권원을 가진 자가 누구인지 사전에 판단하기 어려움이 있다. 이것은 UDRP가 모든 상표를 대상으로 하고 있는 것보다 넓은 것이라고 하겠다. 이와 같이, 동 법률안의 규제대상이 광범위하여 자유로운 도메인이름 의 등록과 이전을 위축시킬 소지가 있으며 公 共 의 表 現 의 自 由 와 營 業 의 自 由 를 制 限 할 수 있다. UDRP가 성안된 이후 도메인이름 逆 하이재킹(Reverse Domain Name Hijacking) 과 같은 商 標 權 者 에 의한 UDRP 濫 用 事 例 가 늘어나고 있는 것을 볼 때, 인터넷 주소자원에관한법률(안)과 같이 광범위하게 도메인이름의 사용을 금지할 경우 도메인이름 紛 爭 이 더욱 확산될 가능성이 높다. 도메인등록인에게 정당한 이 익이 있음에도 불구하고 상표권자가 경쟁자 또는 등록자로부터 도메인이름을 빼앗거나 보유자의 사업상 이미지와 신용을 실추시킬 목적으로 분쟁을 시도하 는 경우, 이것에 대한 제재도 필요하다고 본다. 원래 입법 예고된 법안은 도메인을 등록해 놓고도 정당한 사유없이 1년 6개 월 이상 실질적으로 사용하지 않으면 해당 도메인에 대해 이해관계가 있는 자 에게 그 등록의 말소를 청구할 수 있도록 하고 1개월간 우선등록권을 주고 있 다. 이는 도메인이름의 악의적 등록을 예방하기 위한 조치의 일환으로서 실제 남용적 등록을 억제하는 효과가 기대되지만, 외국 업체를 통해 등록하는 것보 다 국내 업체를 통해 등록하는 것이 불리한 조건이 되며 국내 도메인이름 산 업에 악영향을 미칠 수 있기 때문에 동 수정된 법안에서는 이를 삭제시켰다. 그리고 기존의 法 案 에서 분쟁조정제도로서 强 制 的 行 政 節 次 를 거치도록 했 었는데 법제처 심의 과정 중에서 다른 분쟁조정제도처럼 당사자가 조정에 불 복할 경우 법원에 제소하도록 하는 任 意 調 停 制 로 변경하였다. 이는 도메인이 름분쟁은 거래관계가 없는 당사자들 간의 분쟁이고 任 意 調 停 制 가 많은 비용이

13 요약문 13 소요된다는 점에서 强 制 的 行 政 節 次 가 유지되는 것이 바람직하다고 하겠다. UDRP 분쟁절차에서 상표권자는 약 65%의 승률을 기록하고 있다. 이는 UDRP 절차가 피신청인에게 불리하게 작용하기 때문인데, 촉박한 대응시간, 빈 약한 통지사항, 上 訴 制 度 나 公 聽 會 의 미비 등이 문제가 된다. 비록 인터넷주소 자원에관한법률안이 몇가지 문제점을 지니고 있지만, 수정된 법안이 국회를 통과하면 UDRP가 지니고 있던 이러한 문제점들을 보완할 것으로 기대된다. 제 2 장 도메인이름분쟁해결규범의 적용대상 및 유사 혼동 기준에 대한 검토 제 1 절 서론 도메인이름분쟁의 양상이 단순한 사이버 스쿼팅의 경우에 해당하는 경우를 넘어서 보다 복잡하고 다양하게 전개돠면서 분쟁해결규범도 보다 정치하게 발 전할 필요성이 대두되게 되었다. 우리나라.kr 도메인분쟁 해결에 관련된 실체 규범의 개선과 정착을 위해서는 일반최상위도메인(generic Top Level Domain ; gtld)에 관한 WIPO(World Intellectual Property Organization)의 패널 결정 및 그 적용기준에 관한 연구와 검토가 필요하다. 이하의 글에서는 도메인이름 분쟁 의 적용대상 에 대한 비판적 검토를 개진해 보고자 한다. 도메인이름의 보호는 상표법등과 밀접하다고 볼 수 있는 데 상표보호 방식이 국가마다 다르게 공존 하는 현실에서 UDRP 규범에 규정된 상표권 에 관한 개념이 모호하다는 것은 문제가 있다고 지적되고 있기 때문에 그 구체적인 사례를 살펴본 후 대안을 제시해보고자 한다. 이를 위해 통일도메인이름분쟁해결규정(Uniform Domain- Name Dispute-Resolution Policy)(4)(a)(i)에 규정된 '신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 등록인의 도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도 로 유사'(your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service

14 14 mark in which the complainant has rights)라는 요건과 관련하여 WIPO 패널 결정 을 검토해보고자 한다. 또한 식별성(distinctiveness)이 없는 일반명칭(generic), 미등록 상표, 기술적 표 장(descriptive), 인명(personal names), 상호(trade name), 지리적 명칭(geographical identifiers)을 사용한 도메인이름에 대하여도 사실상 UDRP가 적용되어 도메인 이름분쟁의 대상이 되고 있는 바 이 경우 신청인이 승소할 수 있는 전제로서 의 유사 혼동 기준은 무엇인가에 대하여도 비교법적 검토를 행하고자 한다. 제 2 절 상표법의 속지주의와 패널결정 집행의 실효성의 문제 지금까지의 UDRP 4(a)(i)의 규정에 대한 패널결정의 해석 경향은 보통명칭 및 식별력없는 명칭을 동 조항상의 권리로 인정할 것인지에 관하여 양분되어 있었다고 할 수 있다. "france info"의 사례의 경우 등에서 밝힌 패널 결정은 중 요한 시사점을 주는 바, 분쟁당사자의 상표법이 상이한 경우, 그 보통명칭에 대하여 신청인이 이른바 권리를 주장하려면 자신의 국가에서 뿐만 아니라 분 쟁 상대방인 도메인이름 등록인의 국가에서도 인지도가 있는가 그럼으로써 2 차적 의미가 획득되어있는 가를 증명하도록 하고 있다. 이는 sex.biz 사건에서 신청인에게 유리하도록 UDRP를 도식적으로만 해석한 NAF의 패널 결정과는 다른 해석으로서 보다 합리적이라고 생각한다. WTO/TRIPs 제21조 및 파리협 약의 취지를 보면 상표의 구체적 보호는 각국에 맡기고 있는 바 이처럼 상표 보호 방식이 국가마다 다르게 공존하는 현실을 해결하는 타당한 해석으로서 앞으로 패널결정이 이와 같은 입증을 요하는 것으로 통일적으로 해석될 것이 바람직하다고 생각한다. UDRP라는 국제적 도메인이름해결규범에 대하여 그 불완전성을 도외시하고 적용범위의 확장만을 추구하는 데만 주안점을 둠으로 써 기존의 상표에 관한 국제법적 규범과 합의를 몰각시키는 결과가 초래되어 서는 아니될 것이다.

15 요약문 15 제 3 절 소결 도메인이름의 보호는 상품의 식별력을 보호하려는 상표법의 취지와 상당부 분 부합한다. 아울러 도메인이름에 대한 분쟁해결 규범 또한 상표법 및 부정경 쟁방지법의 법리를 상당부분 받아들여 분쟁에 대한 조화로운 해결을 도모하였 고 그것이 일반최상위도메인이름분쟁에 적용되는 국제적 도메인분쟁해결규범 인 UDRP인 것이다. 그러나 상표법은 일방적으로 권리자를 보호하기 보다는 미리 등록되어 있는 상표만을 보호하고, 등록자는 해당상품분류에 국한하여서 만 상표권을 주장할 수 있고, 식별력이 없는 일반 명사나 보통명사 등은 보호 하지 않고, 상품의 특성을 나타내는 데 불과한 기술적 명칭등도 보호하지 않고 있는 등 그 보호요건과 권리주장을 위한 전제를 다시 설정하고 있어 적절한 균형을 도모하고 있다. 그러나 이러한 법리가 UDRP등에는 반영되지 않았던 것이 문제점이라고 할 수 있으며 상표권 보호에 있어서 등록주의와 사용주의 국가가 나뉘어져 있는 점, 상호까지 상표로 보호하는 국가가 있는 반면 상호는 상표법에서 따로이 보 호하고 있지 않는 국가가 있는 점 등 상이한 법적 현실을 고려하고 있지 않은 점도 또한 문제점으로 들 수 이다. 이 글에서 살펴본 논점은 바로 식별력이 없 는 일반 명사나 보통명사 및 인명, 기술적 명칭, 지리적 명칭 등을 UDRP가 그 적용대상으로 명문으로 규정하고 있지 않음에도 신청인이 분쟁절차에서 주장 하면 권리로 인정하고 있다는 점이다. 이러한 패널의 UDRP 관행에 따르자면 UDRP의 관할은 비교적 크게 확대될 수 있지만 정당한 도메인 이름 보유자인 일방 당사자의 이익을 해할 위험이 존재한다고 할 수 있다. 이러한 관행과 해 석의 유지는 도메인분쟁규범의 효과적이고 신속한 해결만을 도모한 나머지 명 백하게 일방 당사자에게 불리할 수 있는 여지를 무시한 결과라고 할 수 있다. 이러한 문제점들을 해결하기 위하여서는 UDRP에 보다 세부규정을 두어서 합리적인 분쟁해결을 도모하는 것이 바람직하기는 하지만 상표법적 보호의 내

16 16 용과 범위가 국가 마다 상이한 현실을 고려한 세부규정까지 만드는 것은 사실 상 곤란할 것으로 생각된다. 따라서 1 도메인 이름이 상표로서 분쟁당사자 모 두의 국가에 등록될 수 없는 경우면서 동시에 2 2차적 의미의 획득을 통한 상 표권 주장이 분쟁당사자 일방국가에서만 가능한 경우에는 UDRP가 적용되지 않는 영역으로 남겨두는 것이 보다 타당한 해결책이 될 것이다. 일방 당사자가 패널 결정에 수긍하지 않고 자국의 법체계와 자국 법원의 힘을 빌려 집행을 막는다면 결국 UDRP의 실효성을 제고자하는 의도와는 거리가 멀어지게 될 것 이기 때문이다. 제 3 장 UDRP의 적용대상 판단에 있어 등록인의 권리 또는 정당한 이익 의 존부 제 1 절 서론 도메인이름의 등록이 통일도메인분쟁해결정책(UDRP)의 적용대상인 소위 남 용적인 등록(abusive registration)에 해당하기 위해 충족되어야 할 두 번째 요건 은 피신청인에게 해당 도메인이름에 관한 권리 또는 정당한 이익 (Rights or Legitimate Interests)이 없다는 사실에 관한 것이다. 그동안 이 요건과 관련하여 서도 분쟁조정신청을 가장 많이 접수하고 있는 WIPO 중재조정센터와 NAF에 서 수많은 행정패널 결정이 이루어져 오고 있다. 본 요건사실은 입증책임 일반론에 의하면 신청인이 피신청에게 권리 또는 정당한 이익 이 부존재 함을 입증해야 할 사항이고 입증을 다하지 못할 경우 그 불이익을 신청인이 부담하여야 함이 원칙이다. 하지만 부존재의 사실을 적 극적으로 입증하는 것은 용이하지 않다. 이에 따라 후술하는 바와 같이 UDRP 4(c)에서 반대로 피신청인에게 권리 또는 정당한 이익이 있는 경우로 간주되는 사정들이 제시되어 있음을 근거로 하여, 대부분의 행정패널들은 신청인이 일

17 요약문 17 응 피신청인의 권리 또는 정당한 이익의 부존재를 소명하면 피신청인이 자신 의 권리 또는 정당한 이익의 존재를 분명하게 입증해야 한다고 보거나 더 나 아가 피신청인이 UDRP 4(c)에서 간주하는 도메인이름에 대한 권리 또는 정당 한 이익을 입증하지 못하는 경우 그 부존재가 인정되는 것으로 보아, 피신청인 에게 그 존재사실에 대한 입증책임을 사실상 부담시키고 있다. UDRP는 통상 다음과 같은 경우 중 어느 하나에 해당하게 되면 피신청인에 게 권리 또는 정당한 이익이 있는 것을 입증한 것으로 본다. 그러나 법문상으 로도 이러한 각호의 사정은 제한열거적인 것이 아니라 예시적인 것임을 명시 하고 있어서 다음 각호와 같은 사유만으로 제한되지는 않는다. (ⅰ) 등록인이 도메인이름에 관한 분쟁의 통지를 받기 전에 상품 또는 서비 스의 제공을 위하여 부정한 목적을 가지지 아니하고 당해 도메인이름 또는 이에 대응하는 명칭을 사용하고 있었거나 그 사용을 위한 상당한 준비를 하고 있었던 경우; 또는 (ⅱ) 등록인(개인, 기업이나 기타 단체로서)이 비록 상표권이나 서비스표권을 가지고 있지는 않더라도 당해 도메인이름으로 일반적으로 지칭되고 있 었던 경우; 또는 (ⅲ) 등록인에 의한 그 도메인이름의 사용이 소비자를 오인시켜 상업적 이익 을 얻으려 하거나 문제시된 상표나 서비스표를 희석시키기 위한 의도로 서 사용되고 있는 것이 아니라 정당하게 비상업적으로 사용 또는 공정 하게 사용하고 있는 경우 결국 피신청의 도메인등록이 위 세가지중 어느 하나에 해당함을 피신청인이 적극적으로 입증하게 되면 당해 도메인 등록에 적법한 이해관계를 갖는 것으 로 인정되어 신청인의 청구가 기각 당하게 된다.

18 18 이하에서는 위 세가지 카테고리의 도메인등록자의 정당권리 존재 항변사항 중 (ⅲ)의 경우를 제외하고 (ⅰ)의 경우를 선의의 사용 (bona-fide use)이라는 타 이틀 하에 그 세부 상황별로 다시 구분하여 피신청인의 승 패소 적용사례를 각각 분설 정리해 보고, (ⅱ) 등록자가 그 도메인이름으로 일반적으로 지칭되 는 경우(commonly known by the domain name)도 구체적으로 어떠한 경우에 피신 청인의 항변이 인용 또는 기각되었는지를 패널판정의 관련 요지를 중심으로 살펴보기로 한다. 제 2 절 소결 WIPO 패널결정문을 중심으로 도메인등록이 남용적 등록에 해당하기 위한 두 번째 요건인 피신청인의 권리나 정당한 이익(Rights or Legitimate Interests)의 존부 판단과 관련된 사례에서 그 세부적 판단요소들을 분석해 보았다. 본 요 건과 관련된 사례들을 종합적으로 비교 검토해 보는 작업은 패널판정의 경향 과 방향성을 가늠할 수 있는 중요한 잣대를 제공함으로써 분쟁대상 도메인네 임 당사자들에게 예측가능성을 제공해 주고, 제도적 안정과 판정의 통일성을 기할 수 있다는 점에서 유용하다. 다만 최종 판정에는 여러 가지 중요한 다른 요인들이 복합적으로 작용하므로 이러한 기준이 항시 그대로 통할 것이라는 판단은 커다란 오산이다. 일응 유사한 사안도 구체적 정황이 동일한 사건은 하 나도 없기 때문이다. 또한 UDRP 체제는 패널결정 자체에 대한 불복제도가 없어(논의 중) 패널이 제시한 판단이유가 제대로 리뷰를 받으면서 정리되지 못하는 한계점이 있다. 비록 패널결정과 무관하게 각 국가별 법원에 다시 사법심사를 받을 수 있는 기회가 보장되어 있으나 이러한 사법심사는 패널판정 자체의 자잘못에 대한 사후심이라기보다는 각국의 실체법에 근거한 사실상 새로운 재판이라고 보아 야 한다.

19 요약문 19 그렇다고 보면 UDRP 판정을 통해 기존의 상표법이나 부정경쟁방지법등 법 체계 및 이에 기초한 법원의 판결과는 별도의 법질서가 형성되어 가고 있는 것으로 보인다. 행정패널의 태도도 기존의 사법해석에 의존하여 법원의 판결 내용을 인용하기 보다는 UDRP 선행 판정을 더 많이 인용하는 경향이 있어 이 러한 주장을 뒷받침 하여 주고 있다. 기존의 지적재산권침해 여부는 별론으로 하고 UDRP의 취지와 이념에 기초하여 판정을 내리고 있는 경우도 눈에 띈다. 나아가 법원에서도 UDRP판정에 불복하여 법원에 제소한 사건들에 대한 사 법심사를 함에 있어 관련쟁점 부분에 대해서는 가능한 패널의 결정을 존중하 여 주는 식으로 정착된다면 UDRP의 실체법 부분에 해당하는 위 요건사실들에 대한 판단기준들은 법원에 의해 판례법이 형성되듯 도메인의 국제적 분쟁해결 과 관련하여 독자적인 법규범을 형성하여 갈 것으로 기대 된다. 아울러 분석과 정에서 바로 법원의 판단을 받아야 할 사안으로 이를 조정패널로 가져오기에 적합하지 않은 사건도 다수 발견되고 있는 바, 도메인 분쟁을 대리하는 대리인 의 입장에서도 UDRP에 기초한 판단을 받는 것이 적합한 사안인지에 대한 안 목도 키울 필요가 있는 것으로 보인다. 한편, 도메인등록자인 피신청인에게 권리나 정당한 이익(Rights or Legitimate Interests)이 존재한다는 점은 도메인등록자가 방어수단으로 항변할 수 있는 사 항들로 사실상 입증책임을 피신청인이 부담하는 것으로 운영되고 있다. 이와 관련하여 국내 도메인 분쟁조정위원회의 분쟁조정규정 제8조 제4항 판단에도 피신청인에게 정당사유의 항변을 인정하고 있는데, 아직 축적된 선례가 부족 하여 운영기준이 확립되어 있다고 볼 수 없다. 이에 전술한 UDRP 사례분석에 서 권리나 정당이익의 존부에 관한 내용들은 본 규정의 중요한 해석지침으로 도 참조할 수 있을 것으로 보인다. 다만 UDRP는 악의적 남용적 등록의 경우에 만 적용가능한 것으로 비교적 엄격한 적용요건을 설정하여 두고 있는 것이어 서 기존 실체법의 해석에는 별다른 영향을 미치지 못할 것이라는 분석도 있다. 그러나 악의의 도메인 등록을 규제하기 위한 부정경쟁방지법 개정안의 해석

20 20 및 상표권효력제한 규정인 상표법 제51조의 해석에도 영향을 미칠 수 있을 것 으로 보인다. 특히 향후 국내 현행 도메인분쟁조정 체제를 UDRP체제로 개편 하고, 국제분쟁조정기관의 하나로 위상을 재정립하려는 움직임이 있는 것을 고려하면 UDRP실체법의 경향에 대한 이해는 더욱 긴요한 것이라 생각된다. 제 4 장 도메인이름 등록 사용에 있어 부정한 목적 에 관한 고찰 일자로 국회심의를 위하여 국회에 등록된 부정경쟁방지및영업비 밀보호에관한법률중개정법률안 제2조제1호 아목에서는 정당한 권원이 없는 자가 부정한 이익을 얻거나 타인에게 손해를 가할 목적으로 국내에 널리 인식 된 타인의 성명 상호 상표 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지 와 동일하거나 유사한 도메인이름을 등록 보유 이전 또는 사용하는 행위 를 부정경쟁행위의 유형으로 포함시키고 있다. 아울러, 이미 동년 일자로 국회에 등록된 인터넷주소자원에관한법률안 제13조(부정한 목적의 도메인이 름등의 등록금지) 제1항에서도 누구든지 정당한 권원이 있는 자의 도메인이 름등의 등록을 방해하거나 전매할 목적으로 도메인이름등의 등록을 하여서는 아니된다. 로 규정하고 있다. 두 법안의 제안이유에서 보여지는 바와 같이 주지저명한 표지와 동일 또는 유사한 도메인이름이 등록되었으나 미사용되는 경우 등과 같은 전형적인 싸이 버스쿼팅행위등을 금지하여 현행법의 불비를 시정하고자 하는 데에 동 법안의 목적이 있다. 그러나, 동법이 규제하고자 하는 부정한 목적 에 의한 도메인이 름의 등록이 분쟁해결규정상의 부정한 목적 에 의한 도메인이름의 등록과 동 일 내지 일치하는가는 향후에 많은 해석론을 야기할 것으로 보인다. 특히,.com등 gtld 분쟁에 대한 WIPO등 분쟁해결기관의 UDRP에 따른 도메인이름 의 이전 또는 말소결정에 불복하여 도메인이름 등록인에 의하여 국내 법원에

21 요약문 21 도메인이름에 관한 권원을 주장하는 확인의 소 가 제기되는 경우, 또는 피신 청인(도메인이름 등록인)이 동법안 상의 금지행위의 유형에 해당하지 않는다 는 사실의 확인을 구하는 경우, 말소 내지 이전 결정의 근거가 되는 분쟁해결 규정상의 부정한 목적 에 의한 도메인이름의 등록행위가 제정법상의 금지행 위에 해당하는가의 문제가 법원의 판단상의 쟁점으로 남겨질 것이다. 이미 일본에서는 이러한 문제에 관하여 일본 부정경쟁방지법개정법률이 시 행된 이후에 분쟁해결규정 상의 부정한 목적 과 법률상의 부정한 목적 의 관 계, 즉 도메인이름을 보유 사용 등을 하는 행위가 동법 제2조제1항제12호( 부 정한 이익을 얻을 목적 또는 타인에게 손해를 가할 목적 을 가진 행위)에서 말하는 부정경쟁이 되는지 여부에 관한 법원의 판단이 나왔다. 제 5 장 도메인이름분쟁에 있어 등록인의 정당화사유 제 1 절 서론 UDRP는 도메인이름분쟁에 있어 등록인의 정당화 사유를 다음과 같이 두 군 데에서 규정하고 있다. 첫째, UDRP 제4조(a)(ii)에서 신청인이 입증하여야 할 세 요소 중 하나로서 피신청인에게 당해 도메인이름과 관련하여 아무런 권리나 정당한 이익이 없을 것을 규정하였다. 둘째, UDRP 제4조(c)는 다음과 같은 항변사유를 인정하고 있다. (ⅰ) 분쟁통지 이전에 상품이나 서비스의 선의의(bona fide) 제공을 위해 당해 도메인이름 혹은 그와 상응하는 이름을 사용하였거나 사용을 실질적으 로 준비한 경우; 혹은 (ⅱ) 상표권 혹은 서비스표권은 없지만 통상 그 도메인이름으로 알려진 경 우; 혹은

22 22 (ⅲ) 소비자를 오인시키거나 상표 혹은 서비스표를 손상시켜 상업적 이익을 얻으려는 의도 없이 해당 도메인이름을 적법하게 비상업적으로 사용하 거나 공정사용한 경우. 또한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다.목은 타인의 식별력이나 명성을 손상 하게 하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하면서 비상업적 사용등 대통령령이 정하는 정당한 사유 가 있는 경우는 적용을 제외하고 있다. 나아가 출범한 도메인이름분쟁조정위원회의 도메인이름분쟁조정규 정 제8조제4항은 피신청인의 도메인이름이 그가 정당한 권리를 갖고 있는 성 명, 명칭, 상표, 서비스표 또는 상호와 동일한 것이거나, 자타상품식별력이 없 는 것이거나, 또는 기타 정당한 사용에 해당하는 경우에는, 전항의 규정에 불 구하고 조정부는 신청인의 권리 또는 정당한 이익이 침해받지 않는 것으로 판 단할 수 있다 라고 규정하고 있다. 이하에서는 위와 같은 도메인이름 등록인의 정당화 사유와 관련한 규정이 어떻게 해석, 적용되는 지를 살펴보고 간단한 입법적 제안을 덧붙여 본다. 제 2 절 소결 및 입법적 제안 UDRP의 경우 패널들이 UDRP의 목적이 사이버스쿼팅 방지에 있음에 주목 하고 사이버스쿼팅의 해당요건에 대한 입증을 신청인에게 부과하고 있다. 도 메인이름분쟁이라 할지라도 사이버스쿼팅이 아닌 계약상의 분쟁, 상표법상의 분쟁, 저작권법상의 분쟁은 신청요건을 결하였다고 하여 기각(각하)되었으며 그것이 당연한 UDRP 운용으로 받아들여지고 있다. 반면에 국내 도메인이름분쟁조정위원회의 경우 조정대상이 엄격하게 사이 버스쿼팅에 한정되지는 않는 듯하다. 저작권에 근거한 주장이 관할사항이 아 니라는 이유로 배척되었으나 분쟁당사자간의 계약관계가 심리의 대상이 되고, 상표법 및 부정경쟁방지법의 법리가 깊숙이 영향을 미치고 있으며, 당사자간

23 요약문 23 의 이해가 팽팽히 맞서는 경우에는 UDRP의 경우 부정한 의도가 없다는 이유 로 기각될 사안이나 당사자에 대한 직접구두심리 및 조정을 통한 화해를 유도 하기도 한다. 법원은 엄격한 상표법, 부정경쟁방지법 등 현행법 및 계약 해석으로 분쟁을 해결한다는 입장을 취하고 있다. UDRP 도메인이름분쟁에 있어 입증책임의 배분을 보면 먼저 신청인 측에서 제4조(a)의 세 가지 요건을 모두 입증하여야 한다. 따라서 피신청인 측에서는 신청인이 세 가지 요건 중 어느 하나를 입증하지 못하는 경우 굳이 공정이용 을 포함하여 자신의 권리 또는 정당한 이익 을 입증할 필요가 없다. 실제로 UDRP 사례 중 상당수에서 패널은 공정이용에 해당하는 사건이지만 공정이용 여부를 논하지 않고 신청인에 의한 피신청인의 부정한 의도에 대한 입증이 없 다는 이유로 기각하고 있다(NAF/FA97182 go2statefarm.com). 현재까지 우리 입법 내지 사법의 입장은 적극적으로 정당화 사유를 규정하 는 대신에 표지권자가 입증하여야 하는 요건을 엄격히 적용함으로서 반사적으 로 도메인등록인의 이익을 보호하려는 태도를 취한 것으로 판단된다. 그러나 이러한 태도는 많은 도메인이름이 단순 등록 무사용 되는 결과를 낳았다. 이는 국가 주소자원의 효율적 이용 및 국가지식정보자원의 확충이라 는 차원에서 보면 바람직하지 못한 상황이다. 학술적 측면에서도 도메인이름 의 공정이론에 대한 법리의 발전을 더디게 하고 있다. 공정이용으로 대표되는 등록인의 정당한 이익을 적극적으로 예시하는 것이 건전한 도메인이용을 유도 하며 도메인이름의 등록 이용에 관한 법리의 발전을 도모하는 한 가지 방법 이 될 것이다. 입법안 제00조(도메인이름 등록자의 정당한 이익) 다음 각호의 사항의 경우(단, 이들 에 한정되지 않는다) 도메인이름의 등록 혹은 사용에 정당한 이익이 있는

24 24 것으로 추정한다. 1. 도메인이름등록자가 도메인이름에 대하여 상표권 기타 지적재산권을 갖 고 있는 경우 2. 도메인이름에 도메인이름등록자의 성명, 상호 기타 자신을 나타내기 위하 여 통상적으로 사용되는 명칭이 포함된 경우 3. 등록자가 분쟁의 통지를 받기 전에, 상품 및 서비스 제공을 위해 도메인 이름이나 이에 상응한 명칭을 사용하고 있었거나 사용을 위한 분명한 준 비를 행하고 있었던 경우 4. 등록자가 도메인이름을 비영리목적으로 공정하게 사용한 경우 해설 추정 이라고 하나 사실상 간주와 같이 복멸되기 어려울 정도로 예시사항을 한정하였다. 주지에 이르지 않은 미등록 상표라든지 친족이름, 소유물의 명칭 을 이용하여 등록한 도메인이 다른 저명한 표지와 충돌하는 경우에 등록자의 정당한 이익을 인정할지 여부는 등록자의 구체적인 이용행태를 보고 판단하여 야 할 것이다. 또한 비영리목적의 사용이라고 하여 전부 정당한 이익을 인정할 수는 없으며 표지권자의 이익이 침해되는 정도와 등록인에 의한 당해 도메인 이름 이용의 필요성 등을 형량하여 공정성여부를 판단해야 할 것이다. 마지막 으로 이와 같은 예시규정이 사실상 열거규정으로 해석되는 것을 막기 위하여 정당한 이익이 있는 것으로 인정되는 경우가 이들에 한정되지 않는다는 단서 를 명시함이 좋을 것이다.

25 제 1 장 UDRP의 악의에 의한 도메인이름의 등록과 사용 25 제 1 장 UDRP의 악의에 의한 도메인이름의 등록과 사용 - 악의의 사용이 부재한 경우에 관한 법률적 논의를 중심으로 - 제 1 절 서 론 통일도메인이름분쟁해결정책(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy; 이하 UDRP )에 규정하고 있는 惡 意 의 登 錄 과 使 用 을 판단함에 있어 使 用 과 관련된 구체적 행위가 존재하지 않거나 소극적인 경우에도, 등록전후 사정을 종합적으로 고려하여 도메인이름 점유자가 타인의 신용을 악용하려는 의도가 있는지를 판단하여야 할 것이다. WIPO(World Intellectual Property Organization)가 권고하고 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)이 채택한 UDRP는 도메인이름을 惡 意 (bad-faith) 的 으로 登 錄 하고 使 用 하는 경우에만 한정하여 적용되고 있다. 1) 이 는 기존의 투기적 목적으로 특정 상표와 동일 유사한 도메인이름을 등록하여 되파는 행위인 사이버스쿼팅(cybersquatting) 2) 보다 넓은 개념으로 도메인이름 을 惡 意 (bad-faith) 的 또는 濫 用 的 으로 登 錄 (abusive registration)하고 使 用 하는 다 양한 형태의 행위들을 규제하기 위한 것이다. 3) 1) See UDRP 4 (a)(iii); WIPO, Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, "The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues," (Apr. 30, 1999), at 2) See 美 國 S. REP. NO , at 4-5(1999) (defininf cybersquatting as "registering, trafficking in, or using domain names... that are identical or confusingly similar to trademarks with the bad-faith intent to profit from the goodwill of the trademarks"); Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Mkt., Inc., 202 F.3d 489, 493 (2d Cir. 2000).

26 26 인터넷의 사용이 급속히 확대됨에 따라 국경을 넘어선 도메인이름 분쟁이 날이 갈수록 증가되고, 전문성과 신속성이 요구된다는 점에서 재판외적 방법 에 의한 해결이 필요하게 되었다. 4) UDRP는 도메인이름분쟁해결방법 중 소송 제도에 대한 代 案 的 方 法 (Alternative Dispute Resolution: ADR)으로서 도입된 것 이며 절차상 피신청인에 대하여 迅 速 한 强 制 的 行 政 節 次 (mandatory administrative proceeding)를 규정하고 있다. 5) 신청자가 UDRP절차를 이용하기 위해서는 다음 3가지 요건을 입증하여야 하는데, 첫째 등록된 도메인이름이 분쟁을 제 기하는 자의 상표 또는 서비스표와 同 一 하거나 混 同 을 야기할 만큼 類 似 하여 야 한다. 둘째 등록자는 도메인이름에 대한 權 利 나 정당한 利 害 關 係 가 없어야 한다. 셋째 도메인이름은 惡 意 에 의해서 登 錄 되고 使 用 되고 있어야 한다. 6) 신청인이 UDRP상의 도메인이름분쟁에서 권리구제를 받으려면 반드시 등록 인이 惡 意 로 도메인이름을 登 錄 하였고 使 用 중이라는 것을 모두 입증하여야 한 3) See UDRP General Information, at 4) See ICANN, Statistical Summary of Proceedings Under Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy(Nov. 15, 2001), at ICANN, Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 15(b). 5) 법원에 의한 분쟁해결은 수 개월에서 수 년이 걸릴 때도 있지만, UDRP의 경우 평균 2개월이 소요되며, 비용도 $700에서 $4000정도로 소송제도보다 훨씬 저렴하다. See Stephen Ware, Domain Name Arbitration in the Arbitration-Law Context: Consent to, and Fairness in, the UDRP, 6 J. Small & Emerging Bus. L. 129, 151 n (2002). 6) See Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, at (approved Oct. 24, 1999). The registrant is required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party(a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (ⅰ) the registrant's domain name is "identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights" (ⅱ) the registrant has "no rights or legitimate interests in respect of the domain name" (ⅲ) the domain name "has been registered and is being used in bad faith." UDRP 4 (a).

27 제 1 장 UDRP의 악의에 의한 도메인이름의 등록과 사용 27 다. 다시 말해, 타인이 악의로 도메인이름을 등록했다는 것을 증명하는 것만으 로 신청인은 UDRP상의 강제적 행정절차에 의한 분쟁해결을 기대 할 수 없다. 그러나 도메인이름를 등록한 후 이를 적극적으로 사용하지 않거나 또는 구체 적 사용행위가 부재한 경우도 악의를 인정함으로써 7) UDRP 제4조 (a)(iii)상의 使 用 의 範 圍 가 점차로 확장되고 있어, 여기에 대한 재정의가 필요하다고 하겠 다. 동 조항의 확대해석은 실질적으로 惡 意 에 의한 登 錄 과 惡 意 에 의한 使 用 을 개별적으로 적용하는 효과를 가져오고 있다. 따라서, 本 稿 는 ICANN의 이러한 竝 合 的 要 件 의 도입배경과 문제점에 대해 검토하고, 동 요건과 관련하여 WIPO의 결정 및 국내외 법원에 의한 분쟁해결 사례 등을 소개 분석하고자 한다. 그리고 악의에 의한 등록과 악의의 사용간 의 관계를 소명해보고 각각의 요건을 증명하기 위해 필요한 요소들을 밝혀 보 겠다. 우리나라의 경우 도메인이름의 분쟁에 대한 별도의 법률이 없어 商 標 法 과 不 正 競 爭 防 止 및 營 業 秘 密 保 護 에관한 法 律 (이하 부정경쟁방지법 ) 8) 을 적용하고 있는데 도메인이름을 登 錄 만 하고 使 用 하지 않는 경우에 대해서 현행법의 해 석상 그 적용이 어렵다고 볼 수 있다. 9) 따라서, 이를 위해 마련될 인터넷주소 7) See e.g., World Wrestling Federation, Inc. v. Bosman (WIPO Case No. D ); Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Case No. D (WIPO, Feb ); Ingersoll-Rand Co. v. Gully (WIPO Case No. D ); Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd. (WIPO Case No. D ); Marcus R. Schatte d/b/a Sex v. Personal, Claim No. FA (STOP, November 4, 2002); 도메인 분쟁해결의 사례분석과 평가에 관한 연구, 한국인 터넷정보센터, , 50면 (도메인등록인이 도메인이름을 등록하기 전에 UDRP 신청인의 상표에 관하여 이미 알고 있었다는 사실만으로 부정한 목적을 인정하기도 한다). 8) 정보통신부는 동법 제정안을 마련하여 내년 상반기 중 시행할 예정이며, 도메인 분 쟁 해결을 위한 인터넷주소분쟁조정위원회를 설치할 예정이다. 9) 2003 도메인이름 분쟁백서, 디지털다임스 (2003), 20면.

28 28 자원에관한법률의 제정시 악의의 등록 및 사용과 관련된 문제점을 보완할 수 있도록 시사점을 제시하고자 한다. 제 2 절 악의의 병합적 입증요건 UDRP 제4조 (a)(iii)항에서 UDRP를 적용하기 위해 신청자는 도메인이름 등록 자가 惡 意 로 登 錄 하고 惡 意 로 使 用 하고 있음 을 입증하여야 한다. 동 조항의 문구를 분석해보면 또는(or) 이 아닌 그리고(and) 접속사를 쓰고 있으며, 과 거시제( has been registered )와 현제시제( is being used )를 사용하고 있음을 알 수 있다. 이러한 접속사를 사용하는 중요한 의미는 UDRP의 적용범위를 도메 인이름 점유자가 악의에 의해 등록했을 뿐만 아니라 악의에 의해 사용하고 있 어야 한다는 것을 명확히하고 있다고 할 수 있다. 따라서, 신청자가 피신청인 의 악의에 의한 등록만을 입증한 것만으로는 UDRP의 구제를 받기에는 충분하 지 못한 것이다. UDRP를 적용한 첫 케이스인 worldwrestlingfederation.com v. Michael Bosman 10) 의 결정(Administrative Panel Decision)에서 판정부는 악의의 병합적 입증요건에 대해 역사적 관점에서 설명하였다. 결정문 제6항에서는 1999년 10월 24일 ICANN 이사회에 제출된 UDRP 이행문서에 대한 제2번째 보고서(Second Report) 에 주목하였다. 11) 동 보고서에서 많은 코멘트들(상표권자와 INTA(International Trademark Association))은 濫 用 的 登 錄 (abusive registration of a domain name)의 범 위를 다양하게 확장할 것을 주장하였다. 12) 즉, 남용적 등록의 정의를 확대함으 로써 악의에 의한 등록과 사용 모두를 요구하기 보다는 악의에 의한 등록과 10) worldwrestlingfederation.com 사건, Case No. D (WIPO, Jan. 14, 2000). 11) See id. at 6. Discussion and Findings 12) ICANN Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy (Submitted for Board meeting of October 24, 1999) at 4.5.

29 제 1 장 UDRP의 악의에 의한 도메인이름의 등록과 사용 29 악의에 의한 사용을 개별적 사건으로 다룰 수 있도록 한다는 것이다. 13) 왜냐하 면 도메인이름의 무단점유자들이 대량으로 도메인이름을 登 錄 한 후 使 用 하지 않는 경우, 도메인이름의 使 用 요건을 만족하지 못하면 신속하고 간결한 분 쟁해결절차 (streamlined dispute-resolution)는 허용되지 않기 때문이다. 14) 이러한 주장은 처음에는 설득력이 있었으나 이사회에서 정책으로 채택되어 반영되지 는 않았다. WIPO 보고서, DNSO 권고안, 등록기관그룹(registrars-group)의 권고 안은 강제적 행정절차의 신청요건으로 악의에 의한 등록과 사용 모두를 제시 할 것을 담고 있다. 따라서, ICANN은 이러한 요건을 DNSO의 권고 또는 연구 없이는 바꿀 수 없다고 밝혔다. 15) ICANN 이사회는 제2번째 보고서에서 당해 접근법을 수용함으로써 당초 제 안된 통일분쟁해결방침(UDRP)을 도입하게 되었다. 따라서, UDRP하에서 ICANN은 악의의 등록만으로는 救 濟 (remedy)를 받을 수 없음을 명확히 하였다. UDRP하에서 구제를 받기 위해서는 신청자는 받드시 도메인이름이 악의에 의 해서 등록되었고, 악의에 의해서 사용되고 있음을 입증하여야만 한다. UDRP는 제4조 (a)(iii)항에서 過 去 時 制 와 現 在 時 制 모두를 사용하는 竝 合 的 接 近 法 을 적용하고 있음을 알 수 있다. 양 시제의 사용은 피신청인에게 악의가 있는지를 결정함에 있어 등록의 시점과 그 이후의 시점에 있어서 적용될 수 있는 제반상황 모두를 판정시에 고려해야만 한다는 점에서 의미가 있다. 16) 다 시 말해, 도메인이름이 악의에 의해 등록되었고 사용되고 있어야 한다 는 병 합적 요건은 도메인이름의 등록이 악의에 의해서 행하여졌다는 사실과 피신청 인이 지속적으로 악의를 가지고 행위를 하고 있다는 것을 말해주는 제반상황 13) See id. at 4.5.a; see also WIPO 국가도메인보고서 at cctlds/bestpractices/index.html (last visited ). 14) Id. 15) Id. 16) See Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Case No. D (WIPO, Feb ) at 7.6.

30 30 을 신청인이 제시한 경우에만 만족된다. 그러나 使 用 에 관한 요건에 있어 現 在 性 (present)을 요구하고 있는데, UDRP 판정들은 이를 대단히 광범위하게 해석하고 있음을 알 수 있다. 17) 예컨대, 피 신청인이 등록된 도메인이름을 사용하기 위한 웹사이트를 설치하지 않는 경우 와 같이 악의에 기한 실제적인 사용의 현재성이 부재한 경우, 제반여건을 종합 적으로 판단하여 使 用 을 추론하였다. 18) 이후의 지면에서 자세히 논의할 STOP Policy의 특수한 제도하의 분쟁사례에서 보는 바와 같이 피신청인이 등록상표 와 동일한 도메인이름을 등록하기 전에 그 상표에 관하여 이미 인식하고 있었 다면, 비록 사용이 부재하더라도 악의의 목적을 인정하였다. 19) 또한 도메인이 름을 등록한 후 웹사이트를 개설하였으나 아무런 콘텐츠가 없거나(blank site) 20) 단순한 정보제공만 하는 경우에도 악의의 사용을 인정하고 있다. 21) 한편, 강력 한 상표권이 존재하고 구체적 사용이 부재하며 도메인등록인이 연락정보를 은 폐한 경우도 악의의 사용을 구성함을 볼 수 있다. 22) 간단히 정리하면, 피신청 인이 惡 意 로 登 錄 을 한 후 그 惡 意 的 要 素 를 제거할 어떠한 적극적 행위 또는 17) 정찬모, 안효질, 권헌영, 고영국, 인터넷 도메인네임 관리를 위한 법제도 연구, 정보 통신정책연구원, , 94-95면 참조. ( 문제된 도메인네임이 운영중인 웹사이 트에 결합되어 있지 않는 경우 필수적인 사용 이 현재하지 않는다는 것을 이유로, UDRP가 적용되지 않을 수도 있다. ) 18) See e.g., World Wrestling Federation, Inc. v. Bosman (WIPO Case No. D ); Telsa Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows (WIPO Case No. D ); Ingersoll-Rand Co. v. Gully (WIPO Case No. D ). 19) See Marcus R. Schatte d/b/a Sex v. Personal, Claim No. FA (STOP, November 4, 2002); 도메인 분쟁해결의 사례분석과 평가에 관한 연구, 한국인터넷정 보센터, , 50면. 20) See Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd. (WIPO Case No. D ). 21) 2003 도메인이름 분쟁백서, 디지털다임스 (2003), 20면. 22) See Telsa Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows (WIPO Case No. D ).

31 제 1 장 UDRP의 악의에 의한 도메인이름의 등록과 사용 31 정당한 사용을 하지 않는 경우, 판정부는 惡 意 的 使 用 이 있는 것으로 추정하였 다. 그러므로, 이 경우 악의의 등록과 악의의 사용은 4 互 推 論 的 關 係 에 놓여 있다고 볼 수 있다. 23) UDRP의 제4조 (b)(i)항은 악의의 등록과 사용을 판단할 수 있는 증거로서, 등 록자가 상표나 서비스표의 소유자인 신청인에게 도메인이름을 판매, 임대 기 타 이전하려는 것을 주된 목적으로 하여 도메인이름을 등록 또는 획득하였다 는 것을 나타내는 정황을 제시하여야 하며, 이때 판매 등이 상표의 소유자로 하여금 도메인이름과 직접적으로 관련된 비용(등록자가 취득시 지불한 비용) 을 상당히 초과하여 획득할 것을 고려하게 만드는 경우이어야한다. 24) 예를 들 23) See Educational Testing Service v. TOEFL (WIPO Case No. D ). (도메인이름의 판매에 대한 청약을 악의의 사용으로 보고 이로부터 악의의 등록을 추론하였다.); Man Nutzfahrzeuge AG v. Daumtech Plant Service Co., Ltd. Case No. DBIZ (WIPO, Aug ) (피신청인이 판정당시 분쟁도메인이름을 사용하고 있지 않 는 경우 악의의 판단는 등록만으로 하게 됨을 제시하고 있다.). 24) The following circumstances shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith: (ⅰ) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or (ⅱ) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or (ⅲ) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or (ⅳ) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site

32 32 면, worldwrestlingfederation.com사건에서 피신청인은 도메인이름을 등록한 뒤 3 일 후에 이메일을 통하여 신청인에게 접촉하고, 자신의 도메인이름 등록의 주 된 목적을 도메인이름의 판매, 임대, 또는 이전에 두고, 피신청인의 도메인이 름과 관련된 직접 비용(out-of-pocket expenses)보다 높은 가치를 신청인으로부터 얻고자 하였다. 25) 따라서, 비록 피신청인이 등록된 도메인이름과 관련있는 웹 사이트를 개설하지 않았다고 하더라도, 피신청인은 도메인이름의 취득시 지불 한 비용을 상당히 초과하는 대가를 신청인으로부터 얻고자 하였기 때문에 악 의에 의한 사용에 해당된다고 보았다. UDRP 제4조 제(b)항은 이것 이외에도 세가지의 악의의 판단요건을 더 제시 하고 있다. 즉, 도메인 登 錄 者 가 商 標 權 者 로 하여금 그의 상표에 상응하는 도메 인이름을 사용하는 것을 방해할 목적으로 도메인이름을 등록한 경우 26) ; 등록 자가 경쟁자의 사업을 방해할 목적으로 도메인이름을 등록한 경우 27) ; 그 도메 인이름의 사용에 의하여, 등록자가 등록자의 웹사이트나 온라인주소 또는 등 록자의 웹사이트나 온라인주소에 있는 제품이나 서비스의 원천, 후원, 제휴 또 는 추천에 대하여 신청인의 상표 또는 서비스표와 혼동을 일으킬 정도로 유사 하게 함으로써 그 웹사이트나 다른 온라인주소로 인터넷 사용자를 유인하려고 의도적으로 시도하는 경우 28), 惡 意 가 있는 것으로 볼 수 있다. or location. UDRP 4 (b). 25) worldwrestlingfederation.com, Case No. D (WIPO, Jan. 14, 2000) at 4 Fatual Background. 26) UDRP 4 (b)(ii); Venturum GmbH v. Coventry Investments Ltd., DomainCollection Inc., Case No. D (WIPO, July 30, 2003); Reckitt Benckiser AG v. Nazim Oren, Case No. D (WIPO, Jun 25, 2002). 27) UDRP 4 (b)(iii); Bragg v. Condon, Case No. FA (NAF March 2, 2000) (피신청 인은 경쟁자의 기밀인 영업전략을 알고 난후 경쟁자의 상표를 사용하는 두 개의 도메인이름, plasticdocshop.com과 cosmeticdocshop.com을 등록하였다); Telstra Corporation Limited v. Mr. Jeon, Case No. D (WIPO, Nov. 28, 2001); Easyjet Airline Company Ltd v. Steggles, Case No. D (WIPO, March 17, 2000).

33 제 1 장 UDRP의 악의에 의한 도메인이름의 등록과 사용 33 한편, UDRP 제4조 (b)항을 엄격하게 적용한다면 악의에 대한 증거의 범위가 좁아지게되어 다양한 종류의 사유들을 고려할 수 없게 된다. ICANN의 두 번 째 보고서는 악의의 등록과 사용을 판단할 때, 제4조 (b)항에 예시로서 열거된 사항 이외에도 다른 제반여건에 대해 고려할 것을 제안하였다. 29) 이하에서 보 는 바와 같이, 최근 몇몇의 도메인이름분쟁사례에서 사용 의 개념을 보다 확 장하여 적용하는 경향을 볼 수 있다. 제 3 절 도메인이름 분쟁 사례분석 1. WIPO 분쟁사례 가. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows 30) 1) 사건개요 신청인 Telstra Corporation Limited은 호주에서 설립된 정보통신서비스 회사 로서 호주증권거래소의 상장사들 중 가장 큰 규모를 가진 회사이다. 신청인 은 <TELSTRA> 명칭을 상표로서 사용하여 호주 전역에 걸쳐 주요한 기업활 동을 하고 있으며, 1993년 봄 이후부터 신청인은 기존에 사용하고 있던 회사 명을 Telstra Corporation Limited로 변경하고, Telstra라는 상표로 국내외 사업을 28) UDRP 4 (b)(iv); Sibyl Avery Jackson v. Jan Teluch, Case No. D (WIPO, March 4, 2003); Twiflex Limited v. Industrial Clutch Parts Ltd, Case No. D (WIPO, Oct. 26, 2000); The British Broadcasting Corp. v. Jaime Renteria, Case No. D (WIPO, March 27, 2000). 29) ICANN Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy (Submitted for Board meeting of October 24, 1999) at 4.5.b. 30) Case No. D (WIPO, Feb ) at < html/2000/d html> (last visited June 8, 2003) (피신청인은 신청인의 변호인 에게 이메일로 접촉하여 사안의 도메인이름을 US$1,000.00에 매매하고자 하였다.)

34 34 수행해오고 있다. 신청인은 국내외 통신서비스 사업을 함에 있어 <Telstra> 명칭을 포함하여 구성되어 있는 약 50개의 상표들을 등록하고 소유하고 있 다. 31) 신청인은 <Telstra> 명칭이 포함된 다음의 도메인이름들을 등록하고 웹사이 트를 운영해오고 있다. telstra.com telstra.net telstra.com.au telstra-inc.com telstrainc.com 신청인은 주된 웹사이트인 <telstra.com>을 통해 고정라인과 이동전화 고객 을 위한 전자고객서비스, 뉴스, 오락, 전화번호 검색서비스를 제공하고 있다. 한편, 피신청인은 미확인의 회사로서 등록되지 않은 상호 Nuclear Marshmallows을 사용하고 있으며, 도메인이름 등록소에 기록된 피신청인의 주 소는 호주 고스포드(Gosford)지역의 사서함을 이용하고 있고, 청구서와 관련된 연락처는 Michael Jenkins으로 되어 있다. 본 분쟁의 소재가 된 도메인이름은 피 신청인에 의해 NSI(Network Solutions, Inc.)에 등록된 <telstra.org>이다. 이 도메 인이름은 어떤 웹사이트나 온라인상에서 한번도 사용된 적이 없었다. 32) 신청인은 분쟁해결신청을 하기 이전에 도메인이름 등록기관에 기록된 정보 를 이용하여 피신청인을 확인하고 몇차례 접촉을 시도하였었다. 그러나 접촉 을 시도하는 동안 피신청인의 연락처가 변경된 사실이 발견되어, 신청인은 다 시 변경된 연락처로 접촉을 시도하였으나 피신청인과는 관련없는 사람들의 전 화번호와 주소임이 밝혀졌다. 33) 31) 동 결정, at ) 동 결정, at ) 동 결정, at 4.8.

35 제 1 장 UDRP의 악의에 의한 도메인이름의 등록과 사용 35 신청인은 UDRP 제4조 (a)항 상의 3가지 요건은 동 분쟁에 적용가능하다고 주장하였다. 첫째, 도메인이름과 관련된 부분은 <telstra>이며, 이것은 신청인 의 상표와 정확히 일치하거나 혼동을 일으킬 만큼 유사하다. 34) 둘째, <TELSTRA>는 창작된 단어의 조합이기 때문에 신청인과 관련된 이미지를 만 들어 내려는 노력없이는 타인이 합리적으로 이를 선택할 것이라고 예상하기 힘들다. 35) 한편, 신청인은 동 상표와 관련하여 피신청인에게 라이선스를 주거 나 사용을 허락한 적이 없다. 따라서 피신청인은 도메인이름에 대하여 아무런 권리나 합리적 이해관계를 가지고 있지 않다. 마지막으로, 피신청인은 도메인 이름을 악의에 의하여 등록하고 사용하여 왔다. 36) 이러한 주장에 대하여 피신 청인은 아무런 대응을 하지 않았다. 패널은 신청인의 상표 TELSTRA 처럼 호주에서 상당한 저명성을 지니고 있 는 경우, 타인이 동 상표를 정당하게 사용할 수 없거나 또는 타인이 도메인이 름과 동 상표가 정확하게 일치하는 사실을 숨기기 위하여 고의적으로 어떤 조 치를 취하는 경우, 악의에 의한 도메인이름의 사용의 증거로서 구체적 활동의 부재(inactivity)도 포함될 수 있다고 결정하였다. 2) 악의에 의한 등록 UDRP의 강제적 행정절차를 이용하기 위해서 신청인은 피신청인이 악의로 도메인이름을 등록하였다는 것을 입증하여야 한다. 판정부에 의하면, 피신청 인은 호주에서 상업상 또는 비상업상 적절한 어떠한 활동도 하지 않았음을 지 적하고 있다. 37) 피신청인은 자신의 존재를 숨기기 위한 고의가 있었으며 실제 로 피신청인과 연락을 취할 수 없음을 밝히고 있다. 또한, <TELSTRA> 낱말과 관련된 신청인의 수많은 상표등록과 광범위하게 인식되어진 상표의 저명성으 34) 동 결정, at ) 동 결정, at ) 동 결정, at ) 동 결정, at 7.7.

36 36 로부터, 피신청인이 도메인이름 <telstra.org>을 적법하게 사용할 정황을 인식 하기란 불가능하다. 더욱이, 피신청인이 도메인이름을 등록할 당시 이러한 사 실들을 알지 못했을 거라고 기대하기 어렵다. 이러한 모든 사실과 정황을 고려 해 볼 때, 도메인이름 <telstra.org>은 피신청인의 남용적 의도에서 등록되었음 을 알 수 있다. 38) 3) 악의에 의한 사용 제4조 (a)(iii)항상의 또 하나의 요건으로서 신청인은 피신청인이 악의에 의해 도메인이름을 사용하고 있음을 입증하여야 한다. 도메인이름 <telstra.org>는 웹사이트상에 사용되지 않았을 뿐만 아니라 다른 어떠한 온라인상에도 나타나 지 않았다. 웹사이트나 다른 온라인 운영의 어떠한 과정에도 동 도메인이름의 사용이 존재하였다는 증거를 찾을 수 없다. 분쟁도메인이름을 광고, 프로모션, 공공에 전시한 증거도 없다. 한편, 피신청인은 도메인이름을 신청인, 신청인의 경쟁자, 또는 제3자에게 매매, 임대, 또는 이전하려는 증거도 없다. 간단히 말 해, 피신청인은 도메인이름 사용과 관련해서 어떠한 적극적 행위를 취하지 않 았다. 39) 악의의 사용을 판단함에 있어 중요한 것은 피신청인이 도메인이름과 관련하 여 악의의 적극적 행위가 있었는가가 아니라, 오히려 사건의 모든 제반사정을 고려해서 피신청인이 악의로 행위를 하고 있는가라고 할 수 있다. 악의에 의한 적극적 행위와 악의의 행위를 구별하는 것은 어려운 일이지만 중요하다고 할 수 있다. 이 구별의 실익은 악의의 도메인이름 사용 의 범위가 적극적 활동에 국한되지 않으며 非 活 動 (inactivity) 의 경우도 이 개념 속에 포함된다고 할 수 있다. 40) 본 사안에서 판정부는 피신청인의 非 活 動 이 惡 意 에 의한 行 爲 의 定 度 에 다 38) Id. 39) 동 결정, at ) 동 결정, at 7.9.

37 제 1 장 UDRP의 악의에 의한 도메인이름의 등록과 사용 37 달았음을 말해주는 특별한 상황들을 제시하고 있다. 41) (ⅰ) 호주와 타 국가에서 신청인의 상표는 널리 사용되고 있으며 매우 강한 저명성과 인지도를 가지고 있다; (ⅱ) 피신청인은 도메인이름을 위한 어떠한 사실상 또는 계획된 선의의 사용 을 하였다는 증거를 제시하지 못했다; (ⅲ) 피신청인은 이러한 진실들을 은닉하기 위하여 등록되지 않은 상호를 사 용하였다; (ⅳ) 피신청인은 등록 동의서를 위반하여 의도적으로 거짓의 연락정보를 제 공하였을 뿐만 아니라 이후에 이것을 교정하려 하지 않았다; (ⅴ) 이러한 점들을 모두 고려해볼 때, 피신청인이 사실상 또는 계획적인 도 메인이름의 사용을 사기, 소비자보호법의 위반 또는 상표법상의 신청인 의 권리침해 등과 같이 불법적으로 하지 않으리라 기대하기 어렵다. 4) 분석 동 사건은 UDRP 제4조(a)(iii)상의 병합적 요건 중 악의의 사용이 반드시 적극 적으로 표창되어야 하는가의 문제에 대하여 하나의 중요한 가이드 라인을 제 시해 준다는 점에서 중요하다. 사안에서 등록인은 신청인의 상표와 일치하는 도메인이름을 등록한 뒤 이를 사용하기 위한 어떠한 적극적 행위를 하지 않고 다만 소극적으로 보유하고 있었다. 패널은 소극적 사용 또는 비활동의 경우도 특수한 상황에서는 제4조(a)(iii)상의 악의의 사용을 구성할 수 있다고 하였다. 따라서, 비활동적 사용(inactive use)은 오직 특정한 사건의 특별한 사실과 관련 해서 case-by-case로 판단해야 할 것이다. 다시 말해, 악의의 등록 이후에 도메인 이름의 소극적 점유가 제4조(a)(iii)항을 만족하는지를 판단할 때, 판정부는 피신 청인의 행위의 모든 상황들에 면밀한 분석을 하여 그 비활동적 사용이 악의에 의한 행위의 정도에 미치는지 판단하여야 한다. 41) 동 결정, at 7.12

38 38 UDRP의 제4조 (b)항은 이러한 문제의 해결에 대한 실마리를 제시해주고 있 다. 도메인이름을 악의로 등록하고 악의로 사용하고 있다는 것을 판단함에 있 어 악의의 증거는 동 조항에 나열된 목록에 한정하지 않고 고려해야 한다고 규정하고 있다. 동 조항에 열거된 4가지 예시 중 오직 하나만이 도메인이름 등 록 이후 적극적 악의의 사용과 관련되어 있다. 42) 즉, 도메인이름의 사용에 의 하여, 등록자가 웹사이트나 온라인주소에 있는 제품이나 서비스의 원천, 후원, 제휴 등에 대하여 신청인의 상표 또는 서비스표와 혼동을 일으킬 정도로 유사 하게 함으로써 그 웹사이트나 다른 온라인주소로 인터넷 사용자를 유인하려고 의도적으로 시도하는 경우이다. 한편, 同 條 상의 나머지 세가지 상황들은 적극적 행위 또는 수동적 행위를 고 려한 것이다. 43) 다시 말해, 제4조 (b)(i)(ii)(iii)상의 경우, 도메인이름 등록의 수동 적 보유와 관련된 사항들이라고 할 수 있다. 물론 이 세가지 조항은 추가적 사 실을 요구한다. 즉, 도메인이름을 상표권자 등에게 판매하거나, 임대하거나, 이 전하려는 의도, 44) 상표권자 등이 웹사이트를 개설하지 못하도록 방해하는 등 도메인이름의 사용을 막으려는 행동양식, 45) 경쟁자의 사업을 방해하려는 주요 한 목적 46) 이 있다. 그럼에도 불구하고, 중요한 점은 UDRP 제4조 (b)항은 도메 인이름 등록과 관련된 수동적 행위는 어떤 경우에 있어서 악의의 도메인이름 사용을 구성할 수 있음을 암시하고 있다. 42) UDRP 4 (b)(iv). 43) UDRP 4 (b)(i)(ii)(iii). 44) UDRP 4 (b)(i). Panavision International, L.P. v. Dennis Toeppen, et al., 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998)(법원은 도메인이름을 원고에게 판매하려는 피고의 의도는 원고의 상 표에 대한 사용을 구성한다고 판시하였다. Id. at 1325); Intermatic Inc. v. Toeppen, 947 F. Supp (N.D. III. 1996). 45) UDRP 4 (b)(ii). 46) UDRP 4 (b)(iii).

39 제 1 장 UDRP의 악의에 의한 도메인이름의 등록과 사용 39 나. Man Nutzfahrzeuge AG v. Daumtech Plant Service Co., Ltd. 47) 1) 사건개요 신청인은 독일법에 의하여 설립된 유한책임회사로서 전세계적으로 트럭 및 버스, 디젤엔진 등의 생산 및 판매를 영위하고 있다. 또한 신청인은 독일 및 한 국을 포함하여 50개국이 넘는 국가에서 MAN 명칭을 상표로 등록하여 이에 대한 상표권을 보유하고 있다. 분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <man.biz>이 고, 분쟁도메인이름은 한국에 소재한 등록기관인 (주)가비아에 등록되어 있다. 분쟁도메인이름은 피신청인에 의하여 2003년 3월 27일 등록되어 현재 피신청 인에 의하여 보유되고 있다. 신청인은 문제의 분쟁도메인이름이 신청인의 상표 MAN 과 동일하며, 분쟁 도메인이름에 대해서 피신청인은 어떠한 권리 또는 정당한 이해관계가 없다고 주장하였다. 또한 신청인에 의하면, 그의 상표 MAN 의 세계적인 저명성에 비 추어 볼 때, 피신청인에 의한 분쟁도메인이름의 등록은 신청인이 본 명칭을 자 신의 도메인이름으로 등록시키는 것을 방해하여 고가로 도메인이름을 신청인 에게 양도하려는 것이거나 자신의 상표와 오인을 일으킴으로써 일반 수요자들 을 피신청인의 사이트로 유도하려는 것을 목적으로 하여 악의로 등록되었다. 신청인의 주장에 대하여 피신청인은 man 이란 단어는 신청인의 상표가 아 니라 일반 명사에 불과할 뿐만 아니라, 신청인의 상표인 MAN 은 한국에서 일반인들에게 잘 알려져 있다고 볼 수 없다고 반박하였다. 그리고 분쟁도메인 이름을 등록한 것은 구인 구직 관련 사이트 를 운영하기 위한 정당한 목적으 로 하였다고 주장하였다. 2) 악의에 의한 등록과 사용 패널위원 황보영 변호사는 피신청인이 악의로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하고 있다는 것을 판단함에 있어, 피신청인이 판정당시 도메인이름을 구 47) Case No. DBIZ (WIPO, Aug ).

40 40 체적으로 사용하고 있지 않은 경우, 악의판단은 登 錄 상 惡 意 性 이 있느냐만을 기준으로 판단할 수 있음을 제시하였다. 48) 분쟁당시 피신청인은 문제의 도메 인이름을 직접 사용하지는 않았지만, Telstra 사건에서와는 달리 자신의 비즈니 스나 주소를 은닉하려는 의도는 없다고 할 수 있다. 피신청인이 분쟁도메인이 름과 관련하여 사기나 은닉을 할 것이 예견되지 않는 사정에서, 비록 도메인이 름을 구체적으로 사용하고 있지는 않지만 이와 관련된 正 當 한 使 用 이 기대되 는 정황이 있다면 등록시 악의가 있었다고 볼 수 없다. 사안에서 man 이란 단어는 일반인에게 있어서 신청인이 소유하고 있는 상 표로서 보다는 피신청인이 주장하는 바와 같이 일상에서 흔히 쓰이는 보통명 사로 인식되는 것이 보다 상식에 부합한다. 이런 경우, 신청인이 피신청인의 악의를 주장하기 위하여는 피신청인이 악의에 기한 적극적인 행동을 하였다는 것을 입증하거나 또는 신청인의 등록상표가 보통명사로서의 의미를 넘어 현저 한 저명성을 획득하였다는 것을 입증하여야 할 것이다. 패널위원은 신청인이 입증한 한국에서의 상표 및 서비스표 등록사실, 그리고 추가 답변서를 통하여 주장 및 제출된 일부 기사나 인터넷 검색결과만으로는 신청인의 상표 MAN 이 피신청인이 소재하면서 영업을 주로 영위하는 국가이자 분쟁도메인이름이 등록된 한국에 있어 그와 같은 고도의 저명성을 취득하였다고 보기에는 부족 하며 달리 피신청인이 신청인의 영업을 방해하거나 신청인 상표 MAN 의 저 명성에 무단 편승하기 위한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였다거나 기타 악의임을 추정할 수 있는 어떠한 자료나 근거도 현출된 바 없다고 판정하였 다. 49) 오히려, 피신청인의 주장 및 제출자료에 의하면 피신청인이 플랜트 시운전 전 문용역업무 및 시운전 전문기술인력의 공급을 위한 영업을 영위하고 있음이 인 정되고 이와 관련하여 볼 때, 분쟁도메인이름이 가지는 일반적인 의미와 피신청 48) 동 결정, at 6. 피신청인의 부정한 목적. 49) Id.

41 제 1 장 UDRP의 악의에 의한 도메인이름의 등록과 사용 41 인이 분쟁도메인이름의 등록목적으로 주장하는 구인 구직사이트 간에는 합리 적인 이해관계가 있다고 인정된다. 50) 따라서, 분쟁도메인이름이 악의(bad faith) 로 등록되었다거나 사용되고 있다고 보기에는 부족하다 할 것이다. 51) 동 사건은 악의의 병합적 요건 중 사용과 관련하여 피신청인의 부작위의 경우 동 요건의 예외로서 악의에 의한 등록만으로 이를 판단할 수 있음을 제시하고 있다. 2. Start-up Trademark Opposition Policy("STOP") 분쟁사례: Sex.biz case 52) 가. 사실관계 53) 신청자는 2001년 2월부터 냉장고용 장식자석제품을 생산하고, 의학 전문가 와 일반인을 상대로 인간의 성과 질병에 관한 교육자료를 온라인상 또는 오프 라인(off-line)상에서 서비스를 제공하는 회사이다. 신청인은 2001년 12월 11일에 SEX 용어를 미국 특허 상표청(U.S. Patent and Trademark Office)에 상표로서 등 록하고 이를 자신의 비즈니스에 사용하여 왔다. 피신청인은 한국에 거주하고 있는 개인으로서 2002년 3월 27일 <sex.biz> 도메인이름을 (주) 가비아(Gabia)에 등록하였다. 그러나, 신청인으로부터 STOP 지적재산권에 관한 통지를 받기 이 전까지 피신청인은 동 도메인이름과 관련된 구체적 사업을 하고 있지 않았다. 다만, 피신청인은 2002년 4월 30일 <sex.biz> 도메인이름을 위한 웹사이트의 디자인을 주문하였으며, 관련 사업을 착수하기 위해 필요한 투자자들을 찾고 자 광고를 인터넷을 통해 개재하였다. STOP 절차를 통해 도메인이름 이전을 요구함에 있어 신청인은 피신청인이 50) Id. 51) Id. 52) Marcus R. Schatte d/b/a Sex v. Personal, Claim No. FA (STOP, November 4, 2002). 53) Id.

42 42 惡 意 로 <sex.biz> 도메인이름을 登 錄 하였으며 惡 意 로 使 用 하고 있다고 주장하 였다. 나. UDRP와 STOP의 관계 STOP은 도메인이름과 상표의 분쟁해결을 위해 ICANN에 의해서 도입된 세 가지 정책 54) 중 하나로서 <.BIZ> 등록동의서에 구체화되어 있다. STOP 분쟁 해결절차를 이용하기 위하여 신청인이 입증하여야할 조건들은 UDRP의 절차 상 조건들과 매우 유사하다. 그러나 STOP 정책는 UDRP상의 惡 意 의 竝 合 的 立 證 要 件 을 요구하지 않는다는 점에서 큰 차이가 있다. 55) 따라서, STOP 절차를 이용할 경우, 신청인은 피신청인이 악의로 도메인이름을 登 錄 했거나 또는 使 用 했다는 사실만을 증명함으로써 구제를 받을 수 있다. 한편, UDRP와는 달리 STOP 분쟁절차를 이용하기 위해서는 분쟁도메인이름 과 신청인이 보유하고 있는 권리로서의 상표(또는 서비스표)가 서로 정확히 일 치(identical)하여야 한다. 56) 상표권자는 도메인이름이 단순히 어떤 상표와 혼동 할 정도로 유사한(confusingly similar)것만으로는 상표권자는 STOP 절차를 이용 하여 도메인이름을 이전 받을 수 없다. 57) 이와 같이, 도메인이름과 정확히 일 치하지는 않지만 유사한 상표를 소유하고 있는 자는 UDRP 절차를 이용하여 구제를 받을 수 있다. STOP Policy 제4조 (a)항에서, 강제적 절차를 사용하여 도 메인이름의 이전명령을 받기 위해서 신청인은 다음의 세가지 요건을 반드시 54) Uniform Domain Name Dispute-Resolution Policy(UDRP), Restrictions Dispute Resolution Policy(RDRP), and Start-up Trademark Opposition Policy(STOP). 55) STOP Policy at 4(a)(iii). See Start-up Trademark Opposition Policy For.BIZ at < (last visited this web site Aug ). 56) See STOP Policy at 1. 57) See e.g., Commonwealth Bank v. Rauch, FA (Nat. Arb. Forum Feb. 23, 2002) (도메 인이름 <cominvest.biz>와 상표 COMMINVEST는 동일하지 않기 때문에, 신청인은 STOP 정책 제4조(a)(i)항상의 조건을 만족시키는데 실패하였다).

43 제 1 장 UDRP의 악의에 의한 도메인이름의 등록과 사용 43 입증하여야한다. 58) (ⅰ) 도메인이름은 신청인이 권리로서 가지고 있는 상표나 서비스표와 동일 하여야 한다. (ⅱ) 피신청인은 도메인이름에 대해 어떠한 권리나 합리적 이해관계를 가지 고 있지 않아야 한다. (ⅲ) 도메인이름은 악의로 등록되었거나 또는 악의로 사용되고 있어야 한다. 다. 신청인의 주장 본건에 있어 신청인의 주요 주장을 보면 다음과 같다. 신청인의 도메인이름 <sex.biz>는 신청인이 가지고 있는 SEX 상표 뿐만 아니라 서비스표와 정확히 일치한다. 59) 신청인은 계속적으로 생산해오고 있는 냉장고용 장식자석제품과 인간의 성과 성병에 관한 교육자료의 개발과 배포에 관한 서비스에 SEX 를 상표와 서비스표로 사용해 왔다. 신청인은 사업과 관련된 모든 제품, 편지지, 명함, 프로모션 자료, 매매증서 등에 SEX 상표를 사용하고 있다. 60) 또한 신청 인은 상품과 서비스를 인터넷상에서 판매 제공하고자 도메인이름 <sex.biz>를 사용하고자 하였다. 61) 58) You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a Complainant asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules, that: ⅰ. Your domain name is identical to a trademark or service mark in which the Complainant has rights; and ⅱ. You have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and ⅲ. Your domain name has been registered or is being used in bad faith. In the administrative proceeding, the Complainant must prove that each of these three elements is present. See STOP Policy at 4(a). 59) Marcus R. Schatte d/b/a Sex v. Personal, Claim No. FA (STOP, November 4, 2002) at Parties' Contentions A.2. 60) Id. at Parties' Contentions A.3. 61) Id.

44 44 비록 SEX는 보통명칭(generic mark)이지만, 특허 상표청으로은 동 상표에 식 별력이 있고 특수한 二 次 的 意 味 (secondary meaning)가 존재함을 인정하였 다. 62) 한편, 신청인은 한국과 미국에서 피신청인이 등록한 상표나 서비스표를 조사하였으나 등록된 어떠한 상표도 없다는 것을 확인하였다. 63) IP Claim Service는 상표권자나 서비스표권자에게 자신의 권리와 충돌이 발생 할 수 있는 Second Level 도메인이름이 타인에 의해 등록되었다는 사실을 통지 해주는 등록기관의 서비스이다. 64) 이러한 서비스에 혜택을 받기 위해서 신청 인은 자신이 소유하고 있는 상표의 일련의 수문자(alphanumeric string)가.biz 도 메인이름과 정확히 일치한다는 것을 알리는 IP Claim 신청서를 제출하여야 한 다. 65) STOP 절차하에서 잠재적 도메인이름 등록자는 지적재산권의 충돌이 예 견 된다는 경고로서 事 前 知 的 財 産 紛 爭 申 請 (a pre-filed IP Claim)에 관한 통지를 받게 된다. 본건에서 처럼, 피신청인이 신청인의 IP Claim에 대해 인식하고 있 는 경우, <sex.biz> 도메인이름 등록지원서를 진행하기 위해서는 등록기관인 NeuLevel에 적극적으로 변론했어야 했다. 66) 그러나 도메인이름을 등록하고 상 당기간이 흐른 뒤에야 피신청인은 도메인이름 사용을 위한 준비를 시작하였 다. 더욱이, 피신청인이 분쟁도메인이름을 개인(Personal) 이라는 등록분류하에 둔 것은 선의의 영업에 <sex.biz>를 사용하려는 의도가 있었다고 보기 어렵 다. 67) 따라서, 신청인은 피신청인이 도메인이름을 자신 또는 자신의 경쟁자에 62) Id. at A.4. 63) Id at A.6; 피신청인은 또다른 STOP 분쟁절차에서 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 이해관계를 가지고 있지 않다는 사실을 인정하였다. See Pilatelic.Com v. Peter I. Jeong, FA (Nat. Arb. Forum July 24, 2002). 64) See STOP Policy 1. 65) Id. 66) Marcus R. Schatte d/b/a Sex v. Personal, Claim No. FA at Parties' Contentions A.8. 67) Id.

45 제 1 장 UDRP의 악의에 의한 도메인이름의 등록과 사용 45 게 판매, 임대 기타 이전을 목적으로 등록하였다고 주장하였다. 라. 피신청인의 주장 신청인의 주장에 대해 피신청인은 다음과 같이 반박하였다. 비록 분쟁도메 인이름이 신청인의 상표나 서비스표와 일치한다고 하더라도, 신청인의 상표권 은 미국 내에서만 미치는 것이다. 그러므로, 신청인은 자신의 권리를 한국에 거주하고 있는 피신청인을 상대로 주장할 수 없다. 68) 또한 sex 는 보통명칭으 로 전세계에서 일반적으로 사용되고 있는 것이다. 그렇기 때문에, 많은 국가에 서 sex 에 대한 상표의 등록을 허락하지 않는다. 피신청인이 오직 추측할 수 있는 것은 미국 특허 상표청이 신청인의 "SEX" 마크가 특정상품이나 서비스에 대해 二 次 的 意 味 (secondary meaning)를 획득하였는지를 판단했었다는 것 정도 이다. 69) 만약 그 상표가 이차적 의미를 획득하였다 하더라도, 그 효력은 이차 적 의미가 부여된 특정상품이나 서비스에만 국한되며, 그 효력이 미치는 지역 의 한계를 넘지 못할 것이다. 70) 분쟁도메인이름이 등록된 후 신청인은 비즈니스의 개시를 위한 준비단계로 서 구체적인 계획을 세웠고 투자자를 초청하였다. 71) 다시 말해, 이 분쟁에 관 해 통지를 받기 전에, 피신청인은 이미 동 도메인이름을 적절한 비즈니스에 사 용하기 위한 준비를 하였음은 명백하다. 피신청인은 2002년 4월 27일에 <sex.biz>도메인이름을 위한 웹사이트의 디자인을 주문하였다. 72) 또한 피신청 인은 도메인이름 <sexin> 및 <lovein>의 사용을 위한 사업을 구상하고 있던 네덜란드인 Randolf von Gans와 협력계획을 수립하였다. 그러나 Randolf의 비즈 니스계획은 도메인이름의 판매에 있다는 사실을 알고 난 후, 피신청인은 더 이 68) Id. at B.2. 69) Id. at B.3. 70) Id. 71) Id. at B.4. 72) Id.

46 46 상 그와 접촉을 하지 않았다. 왜냐하면, 피신청인은 분쟁도메인이름을 판매할 의도가 없었기 때문이었다. 73) 피신청인은 웹사이트에 <sex.biz> 도메인이름을 활용한 비즈니스를 하기 위 하여 투자자를 모집하는 광고를 게재하였다. 74) <sex.biz> 도메인이름의 등록한 후, 피신청인은 10차례에 걸쳐 분쟁도메인이름의 판매를 제안 받았으나 계획 하고 있는 비즈니스에 이를 사용할 목적으로 이러한 제안들을 모두 거절하였 다. 75) 한편, 신청인의 상표는 한국에서 상표로서 인식되어 있지 않을 뿐만 아니라 저명한 상표라는 어떠한 증거도 없다. 신청인이 첫 번째 상표등록을 위해지원 서를 제출한 것은 NeuLevel이 IP Claim Service를 시작한지 불과 몇개월 후인 2001년 8월 15일이며, 상표가 등록된 것은 2002년 1월 8일이다. 피신청인이 신 청인을 포함해서 모든 분쟁도메인이름의 판매거래를 거절한 것은 분명한 사실 이다. 76) 이상에서, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 권리 및 합리적인 이해 관계를 가졌다고 주장하였다. 마. STOP의 판정과 분석 동 분쟁해결을 위해, 판정부는 STOP Policy 제4조 (a)상의 세가지 요건을 적 용하여 개별적으로 검토하였다. 첫째, STOP 분쟁절차를 이용하기 위해서는 분 73) Id. at B.6. 74) 광고에 실린 문구를 보면 다음과 같다. Cooperation proposals came in Germany and Italy. A Dutch, who manages around 160 sex-related sites, offered one-to-one cooperation.... In no time, the site development will be launched. If you are interested in it, don t miss this chance. The earlier the participation is, the more advantage you will get. Your share will be guaranteed, it will become a hub site. Investment will be maximum 3000 million won and minimum 50 million won. It is expected to make 200% profits in a year and 400% in two year.... Id. at B.7. 75) Id. at B.8. 76) Id. at B.10.

47 제 1 장 UDRP의 악의에 의한 도메인이름의 등록과 사용 47 쟁도메인이름과 상표 또는 서비스표가 동일하여야 한다. 77) 사안에서 신청인이 미국 특허 상표청에 SEX 용어와 관련하여 5개의 상표등록을 하였는데 이들 모 두 도메인이름 <sex.biz>와 정확히 일치한다. 78) 둘째, 피신청인은 도메인이름에 대해 어떠한 권리나 합리적 이해관계를 가 지고 있지 않아야 한다. 79) STOP Policy 제4조 (c)에서 피신청인이 도메인이름에 대해 권리와 이해관계를 가졌다는 것을 증명하기 위한 세가지의 경우를 제시 하고 있다. 80) (ⅰ) 피신청인이 도메인이름과 동일한 상표나 서비스표의 소유자이거나 수 익자이다; 또는, (ⅱ) 피신청인은 분쟁에 관한 통지를 받기 이전에 제품이나 서비스의 善 意 의 제공과 당해 도메인이름의 사용이나 사용을 위한 명백한 준비를 하였 다; 또는, (ⅲ) 비록 피신청인(개인, 비즈니스 또는 기타 기관)은 상표나 서비스표를 획 득하고 있지 않지만 도메인이름에 의해서 일반적으로 알려져 있다. 판정부의 결정에 의하면, 피신청인은 STOP Policy 제4조 (c)(i) 또는 (ii)상에서 77) STOP Policy 4(a)(i). 78) Marcus R. Schatte d/b/a Sex v. Personal, Claim No. FA at Finding and Conclusions. 79) STOP Policy 4(a)(ii). 80) STOP Policy 4(c). ⅰ. You are the owner or beneficiary of a trade or service mark that is identical to the domain name; or ⅱ. Before any notice to you of the dispute, your use of, or demonstrable preparations to use, the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services; or ⅲ. The Respondent (as an individual, business, or other organization) have been commonly known by the domain name, even if you have acquired no trademark or service mark rights.

48 48 요구하는 입증자료를 제출하지 못하였다. 81) 판정부는 피신청인이 분쟁통지를 받기 전에 도메인이름의 사용을 위한 준비를 하였다는 주장에 대해, 이는 동 분쟁해결절차에 있어서 중요한 사안이 아니라고 하였다. 피신청인이 웹사이트 의 디자인을 주문한 것은 STOP IP 통지를 받은 이후에 취해진 것이다. 또한 네 덜란드인과 협의한 사업계획은 분쟁도메인이름의 판매와 관련된 것이며, Van Gans씨는 피신청인과 합작투자하기를 원하지 않았다. 끝으로, 판정부는 피신청 인이 게재한 광고가 투자자를 위한 진정한 광고였는지 아니면 IP통지에 대한 결과로서 부수적으로 행한 것인지는 분명하지 않다고 하였다. 따라서, 피신청 인은 문제의 도메인이름에 대해 적법한 권리나 이해관계를 가지고 있지 않다 고 할 수 있다. 셋째, STOP Policy를 이용하기 위해서 신청인은 피신청인이 악의로 도메인이 름을 등록했거나 또는 이를 사용하고 있다는 것을 입증하여야 한다. 이와 관련 해서, STOP 분쟁신청은 UDRP 분쟁절차와 매우 중요한 차이가 있다. 즉, 등록 인(피신청인)이 이미 제출된 IP Claim과 관련된 도메인이름을 등록할 경우, 등 록절차가 허용되기 전에 잠재적 상표침해에 대해 통지를 받는다. 다시 말해, 이러한 통지를 받으므로써 등록된 상표에 대한 인식을 함에도 불구하고, 도메 인이름을 등록하는 것은 善 意 로 등록하였다는 사실을 인정할 가능성을 사실상 배제시킨다. 이것은 악의의 판단에 있어서 중요한 요소가 된다. 82) UDRP 제4조 (b)(ii)에서 신청인이 소유하고 있는 상표를 도메인이름으로 등 록하지 못하게 하기 위한 목적으로 피신청인이 도메인이름을 등록한 경우, 피 신청인에게 악의가 있다고 볼 수 있다. UDRP는 이러한 피신청인의 행위패턴 을 요구하지만, STOP Policy 제4조 (b)(ii)에서는 이를 요구하지 않는다. 83) 다시 81) See Marcus R. Schatte d/b/a Sex v. Personal, Claim No. FA at Finding and Conclusions. 82) See id (cited Gene Logic inc. v. Bock, FA (Nat. Arb. Forum Mar. 4, 2002)). 83) See STOP Policy 4(b)(ii) ( You have registered the domain name in order to prevent the

49 제 1 장 UDRP의 악의에 의한 도메인이름의 등록과 사용 49 말해, STOP Policy에 의하면 오직 하나의 도메인이름이 사안에 존재하거나 상 표침해에 대한 과거의 경력이 피신청인에게 존재하지 않은 경우에도 악의가 있음을 발견할 수 있다. Peachtree Software v. Scarponi 84) 에서, 피신청인은 신청인 이 관련 상표를 소유하고 있다는 사실을 알고 있었고 그 상표에 대한 권리나 이해관계가 없기 때문에, 피신청인은 신청인이 상표를 도메인이름으로 등록하 는 것을 방해할 목적으로 <peachtree.biz>을 등록하였다고 할 수 있다. 본 사안에서, 신청인의 상표는 미국 특허 상표청에 등록되어 있고, 피신청인 은 이러한 등록사실을 알고 있었어야 함이 합리적이므로 악의에 대한 법적 추 정을 할 수 있다. 한편, 이를 반증할 충분한 증거가 피신청인부터 제출되지 않 았다. 85) STOP 분쟁해결방법은 절차상의 특수성 때문에 도메인이름을 등록하고자 하 는 자는 등록 전에 잠재적인 상표권과의 충돌을 통지에 의해 알 수 있다. 따라 서, 등록되어 있는 상표에 대한 인식은 피신청인의 악의를 추정하는데 중요한 요소가 된다. 피신청인은 악의의 추정을 반증하기 위해 도메인이름에 대해 정 당한 권리와 이해관계가 있다는 것을 증명하여야만 할 것이다. STOP Policy의 이러한 특수한 제도로부터, 피신청인이 어떤 상표와 동일한 도메인이름을 登 錄 하기 前 에 그 商 標 의 存 在 에 대해 認 識 하였다면 UDRP상 惡 意 의 중대한 判 斷 要 素 로서 활용할 수 있음을 시사해 준다. Complainant from reflecting the mark in a corresponding domain name;... ). 84) FA (Nat. Arb. Forum Jan. 23, 2002). 85) See Marcus R. Schatte d/b/a Sex v. Personal, Claim No. FA at Finding and Conclusions; Interstellar Starship Servs., Ltd. v. Epix, Inc., 184 F.3d 1107, 1111 (9th Cir. Or. 1999).

50 50 3. 국내 법원의 판결분석: grammy.co.kr 사건 86) 가. 사실관계 신청인은 1957년 미국에 설립된 법인으로서, 매년 미국을 비롯한 전세계 음 반시장에서 두각을 나타낸 음악가나 음반제작자 등에게 그래미상(GRAMMY AWARDS) 을 시상하는 행사를 주관하고 있다. 신청인의 GRAMMY 상표 및 서비스표는 신청인 회사가 주관하는 시상 행사 및 음악상을 지칭하는 표장으 로 국내에 널리 알려져 있다. 신청인은 우리 나라에서 1998년 11월에 녹음 및 녹화된 오디오테이프 및 콤팩트디스크를 지정상품으로 하여 GRAMMY 를 상 표로 등록하였고, 또한 라디오방송업, 텔레비전방송업, 유선방송업을 지정서비 스업으로 하여 GRAMMY 를 서비스표로 등록하였다. 1999년에는 음악상시상 쇼 공연 및 프로그램제작업을 지정서비스업으로 하여 GRAMMY 를 서비스표 도 등록하였다. 피신청인은 한국전산원 산하의 한국인터넷정보센터(KRNIC)에 grammy 용어가 포함된 세 개의 도메인이름( Grammy.co.kr, Grammyaward. co.kr, Grammywards.co.kr )을 등록하였다. 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 등록하여 사용함으로써 국내에 널 리 인식된 신청인의 상표권 및 서비스표권을 침해하였다고 주장하였다. 또한 신청인은 피신청인이 동 상표를 피신청인의 도메인이름으로 등록ㆍ사용한 행 위는 국내에 널리 인식된 타인의 표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지 와 동일 또는 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동 을 일으키게 하는 행위 로서 不 正 競 爭 防 止 法 상 부정경쟁행위에 해당한다고 주 장하였다. 신청인은 이에 상호사용금지가처분을 법원에 구하였다. 86) 서울고등법원, 자 2000라452 결정.