전문의약품의상표 디자인관련쟁점분석 최근미국의제약업체화이자 (Pfizer) 의제품 비아그라 와우리나라한미약품의 팔팔정 제품사이의상표 디자인분쟁에대해업계등관련자들의관심이높았음. 1심법원에서는비아그라의상표및디자인이신규성이없다고판단한것과달리, 2심에서는상표의식별력이인정되어한미

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용화 저
6 years ago
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1 ISSUE & FOCUS on IP 지식재산환경변화에능동적으로대비하기위한지식재산동향정보서비스 이슈페이퍼 전문의약품의상표 디자인관련쟁점분석 이명희한국지식재산연구원법제연구팀, 선임연구원

2 전문의약품의상표 디자인관련쟁점분석 최근미국의제약업체화이자 (Pfizer) 의제품 비아그라 와우리나라한미약품의 팔팔정 제품사이의상표 디자인분쟁에대해업계등관련자들의관심이높았음. 1심법원에서는비아그라의상표및디자인이신규성이없다고판단한것과달리, 2심에서는상표의식별력이인정되어한미약품의상표권침해등이인정되었으며, 대법원에서는비아그라상표와팔팔정이유사하지않아혼동가능성이없다고판결하여상표권침해등을인정하지않았음이사건은각급법원의판시사항외에도관련업계의상표및디자인전략에대해시사하는바가있어관련쟁점사안을다루고자함. 그쟁점사안으로먼저, 의약품의상표및디자인과관련이있는의약품국제일반명칭 (INN) 과낱알식별표시제도를먼저고찰하고, 뒤이어의약품상표및디자인에대한특허청의심사기준을알아보기로함. 이들검토내용을바탕으로제약산업에서특히전문의약품에관한상표와디자인관련지식재산전략및이용활성화를위한방안을제시하고자함 * 작성자 : 이명희 ( 한국지식재산연구원법제연구팀, 선임연구원 ) 본보고서의내용은필자의개인적인견해이며한국지식재산연구원의공식적인의견이아님을밝힙니다. Ⅰ 도입 ( 의약품제품명의특수성 ) 다른산업분야보다제약산업은생명과의직접적인관련성으로인해정부의엄격한규제승인이적용되는분야임 즉, 의약품은개별지식재산권법에따른보호를받기위한요건충족과는별개로품목허가 ( 시판승인 ) 신청단계에서의약품관련법령에서부과되는요건및제한사항을충족해야함 - 대표적으로, 허가후판매를위해서는다른약과구별되는식별표시등록이의무사항임 - 의약품의디자인에있어서도의약품의본래적기능상의제약으로모양이나형상에큰변화를주기어려운점이있음 ( 의약품상표ㆍ디자인관련분쟁 ) 최근미국의제약업체화이자 (Pfizer) 의제품 비아그라 와우리나라한미약품의 팔팔정 제품을놓고벌였던상표권등의침해소송에대한대법원판결 * 이있었음 * 대법원 선고 2013다84568 판결 이판결은의약품상표와디자인의기능및권리침해판단기준등에대하여판시하고있어업계와관련자들의관심을모음 ISSUE & FOCUS on IP 2

3 또한한사건에서상표권과디자인권을함께다룸으로써관련업계의지식재산경영전략에 참고할만한시사점을제공하고있음 ( 내용구성 ) 이하에서는먼저일반적인상품분야와는다른의약품네이밍과상표 디자인을이해하기 위해의약품국제일반명칭 (INN) 의절차와의약품낱알식별표시제도를고찰하고자함 다음으로, 의약품상표및디자인출원에대한심사기준을알아본후화이자와한미약품간의 상표권및디자인권침해소송을분석하고자함 - 이를통해제약산업에서, 특히전문의약품을중심으로한상표ㆍ디자인전략수립의방향과 이용활성화방안을모색하고자함 국내제약시장현황개관 ( 제약산업주요현황 ) 우리나라제약시장규모는 19 조원으로세계시장의 1.9% 에해당 ㅇ 2000 년대중반이후다국적제약회사의한국내생산공장철수와수입의약품증가등으로 3 조원대무역수지적자를지속 ㅇ국내의완제품제조회사는 2015 년말기준으로 278 개업체이며, 완제의약품에서전문의약품이차지하는비중은 2013 년기준 83.3% 임 ( 글로벌연구개발수준 ) 국내제약산업은 1987 년물질특허제도도입을계기로연구개발에대한투자를확대해옴 ㅇ상장제약사들의매출액대비연구개발비는평균 8%, 혁신형제약기업 * 의경우는 12% 수준임 * 신약개발연구개발및해외진출역량이우수하다고인증된기업 ㅇ초기제네릭의약품만을생산하는단계에서발전하여이제는연평균 2~3 개의신약 * 을개발하는수준에이름 * 국내신약 1 호로 1999 년 SK 케미칼이개발한항암제 선플라주 가출시됨 년현재미국식품의약국 (FDA) 승인기준으로세계 10 위의신약개발국의지위에있음 ( 글로벌제약산업동향, KPMA Brief, ) Ⅱ 의약품의네이밍과낱알식별표시 1. 의약품의명칭은왜어렵나 ( 다양한목적의의약품명칭존재 ) 의약품은하나의화학물질에대해서도그사용목적에따라화학명, 일반명, 상품명또는상표등다양한형태의명칭이사용되고있음 이들이름은동일성분의약품에대하여포장단위등필요에따라적절한이름을등록하여사용함으로써무수히많은이름이존재할수있음 - 이로인해관련업계에종사자들에게혼동을유발할여지가많아상품명및상표와구별하여누구나편리하고통일되게사용할수있는 의약품의국제일반명칭 (international nonproprietary name, INN) ( 이하 INN 이라함 ) 이제정됨 ( 신규화합물에붙이는이름 INN ) 신약후보물질인신규화합물질의경우전임상시험단계에서는이를화합물번호또는프로젝트코드 (code) 명 * 으로부르며, 이것이임상시험단계로접어들면 INN을획득할필요가있음 ISSUE & FOCUS on IP 3

4 * 약물의개발단계에서개발자가일반명칭 (INN) 또는상품명을부여받기전까지다른화합물과식별이용이하도록 임시로사용되는명칭 INN 은전세계적으로공통으로사용하는명칭이고라틴어와영어를사용하며대체로명칭이 길어친숙하지않아어려움 * * ( 예시 ) 항히스타민제의성분명 클레마스틴 (Clemastine), 진통소염제의성분명 페닐부타존 (Phenylbutazone) 등 - 이러한 INN 이제품명에사용되는경우가많아의약품을구매하는일반소비자에게는 의약품명이어렵게느껴짐 * * 스테로이드성점안액인플루메토론 ( 제품명 ) 은그주요성분이플루오로메톨론이며, 제품명이성분명에서지어졌 음을알수있음 우리나라의의약품국제일반명칭획득사례 ( 사례 1) 일양약품이최근허가를취득한백혈병치료제 N- 페닐 -2- 피리미딘 - 아민유도체 의화합물번호는 IY-5511 이나의약품일반명칭은 라도티닙 (Radotinib) 임 * 일양약품은 'N- 페닐 -2- 피리미딘 - 아민유도체및그의제조방법에대하여 2015 년 2 월특허를획득함 ( 사례 2) LG 생명과학의당뇨치료신약 제미글로 ( 상품명 ) 의의약품일반명칭은 제미글립틴 (Gemigliptin) 임 ( 사례 3) 대웅제약이개발한상피세포성장인자 EGF 의의약품일반명칭은 네피더민 (Nemidermin) 임 * 국내생명공학분야의약품성분중일반명칭을획득한최초의사례 2. 의약품국제일반명칭 (INN) (INN 주관기구 ) 국제적으로통용되는 INN은세계보건기구 (WHO) 가주관하고있으며, 미국, 영국, 프랑스, 이탈리아, 일본은자체적으로일반명지침을제정 운영하고있음 이들국가의지침은대동소이하지만혼동을방지하기위하여 WHO의 INN 위원회와의약정책관리국 (Division of Drug Management and Policies) 이각국가와연계하여통일되게부여하고있음 우리나라도식품의약품안전처에서 의약품명명법가이드라인 을제정및개정하여제시하고있음 이들가이드라인은법적으로효력을가지는것은아니지만성분명칭의일관성의필요에의해관련업계의관행으로받아들여지고있음 (INN 의목적 ) 의료분야전문가들에게보편적으로사용되는고유한명칭을제공함으로써각각의의약물질을구별하도록돕기위함 INN의체계는각물질의명확한구별, 환자에대한안전한처방과조제, 전세계의료전문가및학자들간의소통과정보교환에필수적임 (INN 체계와이용 ) INN은일반명칭으로서고유하게기능하기위해서음과철자에서식별력이있어야하며, 일반적으로사용되는다른명칭과혼동을일으키지않아야함 ISSUE & FOCUS on IP 4

5 또한약리학적으로관련있는물질들의명칭들은공통어간 (common stems) 을이용하여야함 - 이를통해의료분야종사자, 약사, 또는의약품을다루는누구나가그물질이유사한약리학적효과를가지는물질그룹에속한다는것을알수있도록함 * * 예를들어, 콜레스테롤감소제의분류를위한어간은 vastatin" 임. 이러한카테고리에포함된일반명칭에는 simvastatin"( 상품명 ZOCOR), "atorvastatin"( 상품명 LIPITOR), "pravastain"( 상품명 PRAVACHOL) 등이있음 INN은퍼블릭도메인 (public domain) 으로누구나의약물질의구별목적으로보편적으로이용할수있음 - INN은약 7,000개에이르며, 매년 120~150 건씩증가하고있음 (INN 채택과정 ) INN의채택과정 * 은다음과같음 채택된리스트는 WHO에의해매년업데이트되어발표되고있음 * World Health Assembly 결의안 WHA3.11에근거함 제약사또는발명가에의한요청또는신청 신청에대한검토후, 제안 INN(proposed INN) 으로선택및의견수렴을위한공고 의견수렴기간 ( 공고일로부터 4개월 ) 경과후 권고 INN (recommended INN) 상태로변경및명칭공고 ( 상표권자보호 ) 제안 INN(proposed INN) 이공고된이후 4개월의기간동안이해관계에있는자는이의를제기할수있음 제안 INN 이상표와충돌됨을공식적으로이의제기하는경우, WHO 는제안 INN 을재검토하거나또는이의제기를취하하도록하는조치를취할수있음 상표권자의권리를보호하려는노력에도불구하고 INN의건수가증가하고있어상표와상충될가능성은점증하고있음 - 충돌가능성의주요요인은제약사들이 INN 체계에서확립된어간 (stem) 을포함한단어를상표로등록하기때문임 ( 특허청에서의처리 ) 특허청 (KIPO) 은 WHO 결의 (WHA3.11) 에의해채택된권고 * 에근거하여 WHO에서 INN 리스트를송부받아상표심사를위한내부 DB에등록하여심사에참조하고있음 * PROCEDURE FOR THE SELECTION OF RECOMMENDED INTERNATIONAL NONPROPRIETARY NAMES FOR PHARMACEUTICAL SUBSTANCES( 특허청은의약품국제일반명칭과동일 유사한상표가출원될경우성질표시또는일반명칭을이유로거절할수있음 (INN 신청시유의점 ) INN 을신청함에있어서무엇보다도중요한것은국내외의상표및상품명과의충돌여부를조사하는것임 ISSUE & FOCUS on IP 5

6 INN을신청하고상당기간이소요된후 *, 상표및상품명과의충돌로재검토에들어가는경우의약품출시에맞추어의약품의일반명을확정하지못하는경우가생길수도있음 * WHO에 INN 신청서를접수시킨후승인되기까지총 2년이소요 우리나라는아직까지제네릭의약품의비중이높은상황으로, 새로운화학성분을개발하고이에대한 INN을신청 등록하는사례는많지않음 - 그러나앞서표에서기술한바와같이, 우리나라가 INN을획득한사례도있고신약개발이증가되고있는상황이므로향후 INN획득사례는더증가할것으로전망됨 3. 의약품네이밍에서의제한 ( 품목허가와의약품제품명 ) 의약품의제품명은이를상표로출원하는경우가많으며, 이경우상표법상의요건을충족해야하는외에품목허가신청을위해서의약품의제품명관련규정 * 을준수해야함 * 의약품등의안전에관한규칙제11조제2항은의약품의명칭으로적합하지않은경우를정하고있음 다른제품으로오인할우려가있거나, 실제보다과장된명칭은품목허가를받거나신고를받을수없음 - 또한, 의약품의적응증 ( 치료효과가기대되는병이나증상 ) 또는효능 효과를그대로표시하는명칭, 몇가지종류의약재를섞어만든약제인데이중일부분만을나타내는명칭도제한됨 - 이외에도기허가또는신고품목의제품과비슷한이름을신청하는경우와 최고, 최상 이라는표현도제한됨 제품명이한번결정되어허가증또는신고증에기재가되면이를변경하는것은쉽지않으므로처음부터주의가요구됨 - 제품명변경신청을할경우에는마지막생산된제품의유효기간종료시까지생산실적이없을경우에만가능함 - 이는동일한제품이다른제품명으로유통되면소비자가오인, 혼동할수있기때문임 상표권이등록된경우에는상표사용허가에관한증명서류를제출해야만함 4. 의약품낱알식별표시제도및상표제도와의차이 가. 의약품낱알식별표시제도 ( 의의및목적 ) 의약품낱알식별표시란의약품을낱알상태에서육안으로다른의약품과식별할수있도록그낱알의모양또는색깔이나문자ㆍ숫자ㆍ기호또는도안등을제제학적인방법으로드러나게하는것을말함 * * 의약품표시등에관한규정제2조 ISSUE & FOCUS on IP 6

7 의약품낱알식별표시의목적은의약품사용의적정성및안전성을확보하고환자의알권리증진및효율적인의약품관리에있음 - 특히, 잘못된투약및위변조제품유통방지가주요목적임 * 2005년시행된의약품낱알식별표시제도는제도시행초기에는모든전문의약품및비급여일반의약품부터그시행대상이었으나, 2008년 1월 1일부터모든일반의약품이대상에포함됨에따라모든정제ㆍ캡슐제는고유의낱알식별표시가적용되어시판되어야함 ( 약학정보원홈페이지 ) ( 식별표시방법 ) 식별표시는특징적인모양과색상을나타내거나문자ㆍ숫자ㆍ기호ㆍ도안ㆍ마크ㆍ로고또는이들을조합하여인쇄또는각인하는방법으로하여야함 * * 의약품등의안전에관한규칙제49조의2 식별표시는훼손되거나지워지지않고다른의약품의식별표시와중복되지않는방법으로하여야함 ( 식별표시등록 ) 식별표시를위해서는의약품식별표시등록신청서를식별표시등록기관 ( 약학정보원 ) 에제출함 * * 의약품등의안전에관한규칙제49조의3 식별표시등록은의약품의품목허가를받거나또는신고한후판매를위해서의무적으로이행해야하며, 등록수수료는건당 10만원임 ( 식별표시의대상 ) 식별표시대상의약품은국내에서제조되거나수입되어판매되는제제로서캡슐제등내용고형제에해당하는의약품임 방사성의약품, 희귀의약품등은식별표시에서제외할수있음 * * 의약품표시등에관한규정제10조 - 식별표시가모호하거나다른의약품과중복된다고판단되는경우에는식별표시조정협의회의결을거쳐조정할수있음 나. 낱알식별표시제도와상표제도와의비교 ( 유사점과차이점 ) 의약품낱알식별표시제도는제품에대한식별력을부여한다는점에서상표제도와유사점이있음 그러나상표가가지는재산적기능이의약품식별표시에는없으며, 의약품식별표시는의약품제조업자또는수입자가시판승인을받기위한조건으로서의무적이행사항임 ISSUE & FOCUS on IP 7

8 상표제도와의약품식별표시제도의비교 구분상표의약품식별표시 목적 ( 기능 ) 방법 - 자타상품식별기능 - 출처표시기능 - 품질보증기능 - 광고선전기능 - 재산적기능 기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적형상, 홀로그램 동작또는색채등을표시 등록제도운영운영 주체 자기의상품또는서비스를타인의그것과식별하고자하는자 - 의약품사용의적정성및안전성확보 - 환자의알권리증진 - 효율적인의약품관리 특징적인모양과색상을나타내거나문자ㆍ숫자ㆍ기호ㆍ도안ㆍ마크ㆍ로고또는이들을조합하여인쇄또는각인 의약품의제조업자또는수입자 대상지정상품알약, 캡슐제등내용고형제 판단기준 - 식별이가능한고유한것 - 동일ㆍ유사여부판단 - 고유한것 권리법적권리발생권리없음 수수료 강제성 등록및갱신수수료있음 상표출원에강제성없음 - 유사ㆍ중복여부판단 등록수수료있음 ( 건당 10 만원 ) 강제성 ( 허가후판매전신청 등록의무, 위반시벌칙 ) ( 식별표시제도와지식재산전략의연계가능성 ) 식별표시는고유한것이어야하며유사ㆍ중복에대한심의절차가운영되는등, 식별표시를이행하는의약품제조업자등은상표및디자인의출원도동시에감안하는것은자연스러운과정임 의약품관련디자인출원은아직활성화되지않고는있지만업계의인식전환이필요하며, 식별표시제도가어느정도그계기가될수있음 - 제품개발의초기단계부터품목허가절차와지식재산전략을연계하여동시에진행하는것이중요함 ( 식별표시가곧바로상표 디자인으로연결되기어려운점 ) 그러나식별표시제도가상표권및디자인권에대한업계의인식제고에상당한관련이있어도, 식별표시를곧바로상표로출원하는데는한계가있음 식별표시는대개 2글자이상이면등록이가능하므로영문업체명또는업체명의이니셜, 제품명등을사용함 - 그러나영문 2글자는상표로등록할수없음 ISSUE & FOCUS on IP 8

) 외 신촌세브란스병원약무국은 2010 년 9월부터 2011 년 8월까지병원약국에서발생한조제상의오류를분석 발표함 * * [ 기획탐사보도 ] 단순조제실수, 어떻게예방하나2, 약사공론 (16.11.11) - 빈도가높은조제오류의유형에는약품명오류 33.8%, 계수 계량오류 22.0%, 함량오류 19.

9 낱알식별표시의예 좌 화이투벤씨플러스캡슐, 우 사리돈에이정 또한식별표시는동일한식별표시라도다른계열의색깔로확연히구분되는경우는등록이가능함 - 그러나디자인의경우는선행디자인과형상과모양이유사하고색채가상이하다해도유사한디자인으로서등록이거절됨 5. 일선약국의단순조제실수 ( 단순조제실수의원인 ) 일선약국에서약을착각하여발생하는단순조제실수가적지않게발생하고있음 * * 임산부에게엉뚱한약 ' 착각조제 ' 약사형사고발, 연합뉴스 ( ), 늘어나는조제오류 약화사고, 실제사례와예방법은?, 약사공론 ( ) 외 신촌세브란스병원약무국은 2010 년 9월부터 2011 년 8월까지병원약국에서발생한조제상의오류를분석 발표함 * * [ 기획탐사보도 ] 단순조제실수, 어떻게예방하나2, 약사공론 ( ) - 빈도가높은조제오류의유형에는약품명오류 33.8%, 계수 계량오류 22.0%, 함량오류 19.7% 순임 약품명으로인한오류의경우, 성분명으로지어진약품명이워낙많은데다그이름들이별로차이가없이한음정도만상이한데에서조제실수를야기하는것으로판단됨 ( 조제실수예방대책 ) 일선약국에서는 오조제방지시스템 을운영하여각조제단계를기계적으로점검하거나, 충분한설명, 복약안내문배포등의노력을기울이고있음 * * 위와같은개별약국별자체적인방침외에도, 조제오류로인한불만을접수하는전문콜센터의설치도현재제안되고있음 ([ 기획탐사보도 ] 단순조제실수, 어떻게예방하나3, 약사공론 ( )) 의약품명으로인한오류발생을방지하기위해서는성분명과유사하게네이밍하는관행에서벗어날필요가있음 - 제네릭의약품의경우오리지널의약품의제품명과호칭이유사한이름으로네이밍되는사례가많고제네릭의약품이복수인경우유사한제품명이많아이로인한혼동가능성이증가함 - 전문의약품의소비자는의사 약사등전문가여서성분명과유사한약품명들간의오인 혼동의 ISSUE & FOCUS on IP 9

10 우려가없다는해석은현실과는잘맞지않는해석임 - 의약품의이름을식별력이강한이름으로네이밍하는것에대한제약업계의인식전환도필요함 Ⅲ 의약품상표 디자인출원에대한심사 1. 의약품상표에대한심사 ( 의약품상표의특징 ) 의약품상표는특히전문의약품의경우상표구성이대부분외국어의 한글표기로이루어져있음 상표를구성하는외래어는대부분의약품원재료의화학명, 국제일반명칭 (INN) 등을포함하거나, 의학, 약학, 화학에서사용되는전문용어의일부를조합하여구성하는사례가많음 상표법이정한의약품에는인체용, 동물용, 농업용등모든약품을포괄함 - 이로인해상표의지정상품에대해서도약사법, 향정신성의약품관리법, 마약법, 농약관리법, 동물용의약품등의취급규칙등의근거법령이존재함 ( 의약품상표심사의유의점 ) 의약품상표가주로의학, 약학또는화학분야의전문용어가많으므로 업계에서누구나사용하여야하는보통명칭, 또는광고나선전시사용되는기술적상표에 해당하는지에주의를하여심사해야함 외국어로표기된전문용어의의미를파악하기위해외국어사전, 약학사전, 의학용어사전 등각종사전을검색해야함 - 특히, 외국어를단순히음역한한글로출원한상표의심사에는많은시간이소요됨 ( 상표의유사성판단 ) 선등록또는선출원상표와의유사여부판단은거래계에서수요자의 오인 혼동가능성을기준으로함 이때, 전문의약품의최종거래자는사실상전문지식을가진의사나약사이므로이들의입장에서 의약품상표의유사여부를판단함 의약품상표의유사범위는그폭을좁게보아여러글자로이루어진단어에서한글자만달라도 유사성이부인되는경우가많음 상표의유사성관련판례 ( 모티리움 v. 모티리톤 ) 선등록상표인존슨앤드존스의 모티리움 과후등록상표인동아제약의 모티리톤 사이의상표등록무효심판에서두상표사이의혼동가능성부인 ( 특허심판원 당 679 심결 ) ㅇ특허심판원은 모티리움 과 모티리톤 은모두한글 4 자가불가분적으로결합해있어전체적으로조어상표로인식된다고판단 ㅇ이들은모두전문의약품으로의사, 약사가주요소비자라고보아혼동가능성을부인 ㅇ이심결은전문의약품의경우일반인의의약품오 남용을막기위해광고를엄격히제한하고있으며 * 의사가질환에따라적합한효과를가지는의약품을선택하여처방하는거래실정상의사나약사등이주된수요자라고보고표장의유사범위를비교적좁게해석함 * 의약품등의안전에관한규칙제 78 조 ISSUE & FOCUS on IP 10

11 ( 상표의지정상품심사 ) 상표간유사여부판단시상품간의유사가전제되어야하는데의약품의 경우지나치게많은상품을동일 유사군으로분류하고있음 상표법에정한의약품은약사법, 마약법, 향정신성의약품관리법, 농약관리법, 동물용의약품 등취급규칙에규정된품목을포괄하여그범위가광범위하나이들을단일유사군으로분류함 지정상품의유사와관련한판례 ( 농업용 제초제 v. 인체용 진통제 ) 동일유사군에속하고지정상품의품질또는형상을일반소비자들이쉽게구별할수없으므로유사 ( 대법원 선고 96 후 2470 판결 ) ( 인체용 심장영상제 v. 인체용 순환기관용약제 ) 심장영상제는심장촬영시사용하는약제이므로약국에서판매되는일반의약품과사용자, 판매자, 수요자등이상이하므로비유사 ( 대법원 선고 92 후 1745 판결 ) ( 기술적상표심사 ) 상품의산지 품질 원재료 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한 표장만으로된상표는상표등록을받을수없음 외국어사전이나전문용어사전등에성질표시의미로기재되어있거나인터넷등에서성질표시로 널리이용되고있는경우에는원칙적으로기술적표장에해당하는것으로봄 기술적상표관련판례 ( 싸이머린 ) Cymarin 은캐나다삼의뿌리에들어있는배당체이므로지정상품인중추신경계용약제의성분을표시하는기술적표장에해당 ( 대법원 선고 93 후 374 판결 ) (ENZYMUN-TEST) Enzymun 은효소의뜻을가진영어의 Enzyme 또는독일어인 Enzym 과그구성및발음이극히유사하고, 여기에시험, 검사, 시약등의뜻이있는 Test 와결합되어있으므로지정상품인진단용시약의용도를표시하는기술적표장에해당 ( 대법원 선고 94 후 1909 판결 ) (PARADENT) 일반영한사전에미수록되어조어상표에해당 ( 선고 97 후 396 판결 ) (SPEED) 일반의약품의기술적표장이아님 ( 선고 99 허 1959 판결 ) 의약품상표의경우지정상품의거래주체에따라기술적상표에해당하는지의판단이다름 - 처방전의약품 * 의경우의사 약사등전문가를기준으로판단 * 인체용특수의약품및인체용전문의약품 - 비처방전의약품 * 은일반소비자의입장에서판단하며, 일반소비자는고등학교졸업수준의 학력을지닌것으로간주함 * 인체용일반의약품, 동물용의약품및식물용의약품 지정상품의거래주체관련판례 ( 구론산 ) 구론산은 glucronolactone 또는 glucronic acid 의일본식표기로일반수요자입장에서볼때기술적표장이아님 ( 대법원 선고 94 후 1848 판결 ) ISSUE & FOCUS on IP 11

2. 의약품디자인에대한심사 ( 의약품디자인의차별화경쟁 ) 의약품디자인은용기, 포장, 알약자체에대한디자인이있으며, 디자인은적은비용으로마케팅효과를높일수있는수단임

심미감등을주는약의디자인은소비자에게 치료과정상의긍정적인경험을줌 독특한의약품디자인의예 ( 안국약품 레보텐션 ) 하트모양의고혈압치료제는그모양에서심장약임알게되어환자가식별하기좋고복용하기에편안한기분을줌 ( 대웅제약

당뇨병환자들이인슐린투여량을쉽게조절할수있는볼펜모양용기의인슐린제제 ( 의약품디자인의기능 ) 의약품의디자인은의약품의안전성을보장하고정확한용량을투여하기위하여필수적임 알약디자인의경우,

12 2. 의약품디자인에대한심사 ( 의약품디자인의차별화경쟁 ) 의약품디자인은용기, 포장, 알약자체에대한디자인이있으며, 디자인은적은비용으로마케팅효과를높일수있는수단임 최근에는보통의동그랗거나길쭉한모양의흰색알약이아닌하트모양이나, 환자의일정한 감정 ( 편안함등 ) 을불러일으키는다양한색채를적용하는경우등이있음 - 의약품의효능ㆍ효과와함께이러한편안함, 심미감등을주는약의디자인은소비자에게 치료과정상의긍정적인경험을줌 독특한의약품디자인의예 ( 안국약품 레보텐션 ) 하트모양의고혈압치료제는그모양에서심장약임알게되어환자가식별하기좋고복용하기에편안한기분을줌 ( 대웅제약 씨콜드 ) 노란색알약한개를두개의층으로나눠감기약성분과비타민 C 500mg 을넣고밤과낮에먹는알약으로각각구분해포장 - 성분이엇비슷한감기약시장에서차별화된포장과기능으로승부 ( 사노피아벤티스 란투스 ) 당뇨병환자들이인슐린투여량을쉽게조절할수있는볼펜모양용기의인슐린제제 ( 의약품디자인의기능 ) 의약품의디자인은의약품의안전성을보장하고정확한용량을투여하기위하여필수적임 알약디자인의경우, 그용도상의기능으로인해목넘김을쉽게하는원형또는마름모형태등을취하거나또는일반적인알약과는다른독특한형상과색채를지닐수있음 겉포장및속포장에상표를인쇄할수있는식별적기능이있음 - 이러한식별적기능은전문의약품으로분류될경우의사의처방전에의해구매가가능하므로소비자의선택권이없어식별기능은약해진다는특수성을가짐 ISSUE & FOCUS on IP 12

의약품에디자인을강화하는이유는상품의성능이비슷한상황에서차별화로소비자의선택을유인하기위해서임 - 모양이비슷하여발생하는조제사고등의위험성을줄일수있다는측면에서도바람직한양상임 ( 알약의기본적인형태 ) 먹는알약의기본적인디자인은알약을위에서내려다보았을때의모양 (tablet face), 옆에서보았을때기둥형태의부분 (band) 및기둥형태부분의위ㆍ아래로튀어나온부분 (cub)

13 의약품에디자인을강화하는이유는상품의성능이비슷한상황에서차별화로소비자의선택을유인하기위해서임 - 모양이비슷하여발생하는조제사고등의위험성을줄일수있다는측면에서도바람직한양상임 ( 알약의기본적인형태 ) 먹는알약의기본적인디자인은알약을위에서내려다보았을때의모양 (tablet face), 옆에서보았을때기둥형태의부분 (band) 및기둥형태부분의위ㆍ아래로튀어나온부분 (cub) 으로구성 알약의기본적형태는원형, 캡슐형, 활촉형, 삼각형, 둥근삼각형, 정사각형, 직사각형, 둥근직사각형, 다이아몬드형 ( 마름모형 ), 정오각형, 정육각형, 반달형등다양한형태가사용되고있음 - 이러한기본적형태에서위에서내려다본모양 (tablet face) 의장축과단축의비율, 각모서리의곡률, 위ㆍ아래로튀어나온부분 (cup) 의곡률및직경 ( 크기 ) 을조절하거나, 약표면에모양을음각하는방법으로디자인에변화를가져올수있음 알약디자인의예 ( 디자인의유사성심사 ) 디자인의유사여부는구성하는각요소를분리하여개별적으로대비하는것이아니라그외관을전체적으로대비하여관찰함 지배적인특징이유사하다면세부적인점에다소차이가있을지라도유사하다고판단 - 이때보는사람의주의를가장끌기쉬운부분을 요부 ( 要部 ) 로하고, 이를관찰하여일반수요자의심미감에차이가생기게하는지여부의관점에서디자인의유사여부를결정 * * 대법원 선고 2005후1097 판결, 대법원 선고 2010도12633 판결 ( 디자인의유사범위 ) 옛날부터흔히사용되어왔고구조적으로도디자인을크게변화시킬수없으며취미나유행의변화에한계가있는경우 * 에는디자인의유사범위를비교적좁게보는것이판례와실무의태도임 * ( 예시 ) 칼, 식기, 포장용용기등 ( 특허청, 디자인심사기준 ) 반면참신한디자인일수록디자인의유사범위를넓게봄 ISSUE & FOCUS on IP 13

14 ( 의약품디자인전략 ) 의약품디자인도기업경영전략및지식재산전략의일부로서인식하는접근이필요함 제품개발초기단계부터디자인전문가와협업하여적절한의약품디자인전략을수립하는것이필요함 - 의약품의시장지배력획득및연장의관점에서도, 기업에서중ㆍ장기적인디자인전략을수립하는것은매우중요함 - 이는디자인권을이용한적극적인권리행사뿐만아니라침해분쟁에대한방어차원에서도역할이큼 Ⅳ 비아그라 와 팔팔정 의상표 디자인분쟁 1. 사실관계 ( 원고의상표ㆍ디자인출원및등록 ) 이사건은원고화이자등이피고한미약품을상대로디자인권침해, 상표권침해, 부정경쟁행위를주장한소송임 발기기능장애치료제 비아그라 는미국의화이자 (Pfizer) 사가 미국식품의약국 (FDA) 의시판승인을받음 - 한국에서는 경부터판매하도록승인받아서의사의처방전이있는자에한하여약국에서판매되고있음 아래의상표 ( 입체상표, 색채상표 ) 를 출원하여 등록 원고의상표ㆍ디자인출원및등록 상표등록번호제 호 아래의디자인을 출원 ( 우선권주장 ) 하여 등록 디자인등록번호제 호, 사시도 원고의상표ㆍ디자인출원및등록 ISSUE & FOCUS on IP 14

( 피고의상표ㆍ디자인사용 ) 피고한미약품은 비아그라 의제네릭인 팔팔정 50 밀리그램 및 팔팔정 100 밀리그램 에대하여 2012.5.18.

15 ( 피고의상표ㆍ디자인사용 ) 피고한미약품은 비아그라 의제네릭인 팔팔정 50 밀리그램 및 팔팔정 100 밀리그램 에대하여 낱알식별표시등록을하고이를생산ㆍ판매하고 있음 좌팔팔정50, 우팔팔정100 피고의상표ㆍ디자인사용 ( 원고의침해주장 ) 원고는피고의위제품들의판매등의행위가원고의등록상표및디자인을침해한다고주장하며침해금지청구의소송을제기함 두회사제품의포장및형상 좌한미약품 팔팔정, 우화이자 비아그라 비아그라용도특허관련국내특허소송 ㅇ한미약품을비롯한국내의제약회사들은비아그라의물질특허가종료된 2012 년 5 월을기점으로제네릭의약품을출시 - 화이자는비아그라의원료실데나필에대한물질특허외에용도특허를보유하고있음 - 이용도특허에대하여국내한미약품, CJ 제일제당, 일양약품이무효소송을제기하였고, 2015 년 4 월대법원에서무효로판결 ㅇ대법원은의약용도발명에서는약리효과의기재가요구되나, 명세서에실데나필의치료또는예방효과를확인할수있는약리데이터의기재가없어명세서기재요건이충족되지않아특허등록은무효라고판결 ( 대법원 선고 2013 후 730, 2015 후 727 판결 ) ISSUE & FOCUS on IP 15

16 2. 당사자들의주장 ( 디자인권침해관련 ) 양당사자제품의디자인은모두다이아몬드형상으로푸른빛의색상을지니고있고매우유사한심미감을줌 원고는일반적인알약과달리원고디자인은푸른빛의다이아몬드형상을지니고있어식별력이있으며, 피고의제품에서도그러한형상을찾아볼수있어디자인권침해라고주장 피고는원고디자인은푸른색의약간둥근마름모형모양이고, 피고제품은직선중심의육각형에가까운모양으로양디자인은구별되며, 원고의디자인에신규성이없어무효라고주장 ( 상표권침해관련 ) 원고는피고가다음과같이원고상표와유사한피고제품들을제작ㆍ판매및광고하는행위는원고상표권의침해라고주장 1 전체적으로다이아몬드형상인점, 2 전체적으로푸른빛을띠고있는점, 3 다이아몬드의가로길이가세로길이보다긴점등, 전체적인외관이매우유사 피고는피고제품들의형상은전문의약품으로상표의기능인자타상품식별표지나출처표시기능을하지않아상표로서사용된것으로볼수없고, 원고의상표가기술적상표로서무효라고주장 ( 부정경쟁행위관련 ) 원고는피고가원고들제품의명성에편승하고자그외관을그대로모방한피고제품을생산ㆍ판매하고있는것이부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하 부정경쟁방지법 이라함 ) 제2조제1호가목 ( 혼동 ) 및다목 ( 희석화 ) 에해당하는부정경쟁행위라고주장 피고는전문의약품의거래실정상, 피고제품들이푸른색깔의육각형모양을띠더라도의사나약사들은두제품을혼동할가능성이없고원고상품출처기능이분산, 악화될우려가없음을주장 3. 소송경위 가. 서울지방법원판결 서울중앙지방법원 선고 2012가합87022 판결 ( 판결요지 ) 원고의디자인권침해및상표권침해, 부정경쟁행위주장을받아들이지않음 원고의디자인에는신규성이없어권리범위를인정할수없으므로디자인권침해여부를판단할대상으로서의적격을상실함 상표와관련하여, 원고상표는입체상표, 색채상표로서과거부터먹는알약에널리사용되던마름모도형또는다이아몬드도형의형태임 - 전문의약품의특성상원고들제품의식별은의약품의명칭에의하여이루어지는것이 ISSUE & FOCUS on IP 16

17 거래실정이어서제품의형태가갖는차별적특징에대한식별력이현저하게개별화된정도에이르지않음 서울지방법원은이사건관련원고의청구를모두기각하였고, 원고는디자인권침해를제외한상표권침해및부정경쟁행위에대하여항소함 나. 서울고등법원판결 서울고등법원 선고 2013나26816 판결 ( 판결요지 ) 항소심인서울고등법원은피고에의한상표권침해와부정경쟁행위를인정함 마름모도형또는다이아몬드도형의형태와파란색계열의색채를결합한알약이 비아그라 출시이전에도존재했다는증거가없음 - 약사를대상으로한설문조사 * 결과와같이, 비아그라 등의문자상표의주지 저명성에힘입어그상품의형태도상당한출처표시에관한식별력을독립적으로취득함 * 원고들이약사 600명을대상으로한설문조사에서, 전체조사대상자중 75.5% 는 Pfizer 문자가표기되지아니한상태의원고등록상표형태를보고원고들제품이연상된다고응답. 또한문자가표기되지아니한상태의피고제품형태를보고 56.5%( 제품1) 와 75%( 제품2) 가원고들제품을연상하는것으로나타남 - 피고가그형상 색채를상표로사용하여피고제품들을생산 판매 광고하는등의행위는원고등록상표권의침해행위임 또한항소심은원고제품형태의상품출처표시기능및주지성을인정, 피고제품들로인한상품출처의오인 혼동을인정함 - 양제품의수요자층이중복되는경업관계에있다는점에서원고제품형태를그대로모방하여그식별력에편승하려는의도가있었다고봄으로써부정경쟁행위에해당한다고판결 4. 대법원판결 대법원 선고 2013 다 판결 가. 등록상표의명백한무효사유로상표권행사가권리남용에해당하는지 ( 기술적 ( 記述的 ) 표장여부 ) ( 구 ) 상표법제6조제1항제3호는지정상품또는그포장의형상을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표는상표등록을받을수없도록규정 이사건등록상표와같은마름모도형의입체적형상과푸른색계열의색채가알약의본래적인기능을넘어서는기술적요소가발휘된것이라고보기는어려움 - 지정상품의형상을보통으로사용하는방법으로표시한것으로서식별력이없음 ( 사용에의한식별력취득여부 ) 그러나등록상표에대한지속적인광고활동, 언론보도를통한 ISSUE & FOCUS on IP 17

18 노출빈도, 비아그라 라는문자표지의압도적인주지저명성이그상품의형태인이사건등록상표 ( 입체상표, 색채상표 ) 에도상당부분전이됨 이런점들에비추어, 원고의등록상표가상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득했다고판단 ( 기능적표장여부 ) 법률제5355 호개정상표법은제7조제1항제13 호를신설하여상품등의기능을확보하는데불가결한입체적형상만으로된상표등은제6조의식별력요건을충족하더라도상표등록을받을수없도록함 심장혈관용약제, 성기능장애치료용약제가이사건등록상표와같은마름모도형의푸른색색채가아닌다른색채와형상으로도생산 판매되고있어기능적표장이아님 ( 권리남용여부 ) 상표등록이무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는그상표권에기초한침해금지또는손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니함 그러나이사건등록상표는상품의기능을확보하는데불가결한입체적형상만으로된상표에해당하여상표등록이무효로될것임이명백하다고할수없어그상표에기한침해금지청구는권리남용이아님 나. 상표유사여부 ( 판단 ) 원고의등록상표와피고의제품들의형태에공통되는부분이있기는하지만, 형태에차이점도존재 또한피고의의약품은의사의처방에따라약사에의하여투약되고있고포장과제품자체에기재된명칭, 문자상표등에의해원고등록상표와구별되어서로동일또는유사하다고볼수없음다. 부정경쟁행위에해당되는지여부 ( 판단 ) 비록원ㆍ피고제품들의형태에공통되는부분이있기는하지만, 그형태에차이점도존재하고, 투약시문자상표및상호등으로두제품이구별될수있음 따라서수요자에게오인ㆍ혼동을일으킬우려가있다고하기는어려워피고의행위가부정경쟁행위에해당한다고할수없음 5. 판례검토 ( 디자인에서색채 ) 디자인을이루는구성요소에는형상과모양뿐만아니라색채도포함됨 * * 디자인보호법제 2 조 ( 정의 ) " 디자인 " 이란물품 [ 물품의부분 ( 제 42 조는제외한다 ) 및글자체를포함한다. 이하같다 ] 의형상 모양 색채또는이들을결합한것으로서시각을통하여미감 ( 美感 ) 을일으키게하는것을말한다. ISSUE & FOCUS on IP 18

19 본사건에서원고는일반적인알약의경우흰색의원형또는타원형이지만원고의알약은다이아몬드형상의푸른빛의색상이어서식별력을지니고있다고주장 그러나색채가아닌형상과모양의결합으로이루어진디자인의경우어떠한색채도취할수있음 - 따라서형상과모양이유사한디자인은색채가어떠한지를불문하고유사한것으로봄 * * 대법원 선고 2005후1097 판결 원고디자인이제품전체에푸른색을띠고있고별다른모양을가지지않은단색으로이루어진디자인으로색채가주는식별력이인정되지않음 ( 기능적상표 ) 기능적상표는지정상품또는지정상품의포장의기능을확보하는데불가결한입체적형상등으로이러한상표로서등록받을수없음 * * 상표법제34조제1항제15호 본내용은 법률제5355 호개정상표법에서입체상표를도입하면서신설됨 - 원래상품의기술적 기능적효과는상표법의보호대상이될수없고특허권 실용신안권의보호대상임 - 만일기능적상표가등록이가능하다면상표권의존속기간갱신등록을통하여그입체적형상에불가결하게구현되어있는기술적기능에대해서까지영구적인독점권을허용하는결과가됨 - 또한이러한기능을확보하는데불가결한입체적형상을식별력을구비하였다는이유로보호하게된다면시장에서의자유로운경쟁을저해함 입체적형상에기능성이있는지의판단은시장에대체가능한형상이존재하는지, 대체가능한형상보다제조비용낮은지등을고려하여판단함 * * 상표심사기준제13장 ( 기준 ) - 대체성은시장에다른대체할수있는형상등이존재하지않는다면그형상 ( 입체상표 ) 등은기능성이있는것으로봄 - 제조비용의저가성은다른형상으로대체가가능하더라고출원된입체상표의형상이다른것에비해제조비용이상당히낮다면기능성이인정됨 - 또한출원된입체상표의형상에유통과정의편의성및사용효율성이있다는광고선전을하였을경우에는기능성이있는것으로봄 대법원은본건상표와입체적형상과색채가다른형상이생산 판매되고있는점에근거하여대체성이있다고판단, 이사건등록입체상표가기능적상표가아니라고판결함 ( 상표권남용 ) 상표등록이무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는그상표권에기초한침해금지, 손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니함 ISSUE & FOCUS on IP 19

20 우리나라는침해소송절차와무효절차가구분되어있는 2원적소송체계를취하고있음 - 이로인해침해소송에서권리의무효가주장되는경우에법원은이를직접판단하지않고무효심판을제기하도록하거나무효심판계속중에는소송을중지하기도함 - 그러나 2012년대법원판례 * 에서진보성이부정되어특허가무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는침해소송을담당하는법원에서도진보성여부를심리할수있다고판결함 * 대법원 선고 2010다95390 판결. 이판결은일본최고재판소에서 2000년 4월 11일에선고되었던 킬비 (Kilby) 사건 의판결에서영향을받은것으로해석되고있음 - 즉, 무효심판에서무효화될것이명백한특허권에기해침해금지또는손해배상청구를하는것이권리남용에해당된다는피고의항변이있으면민사법원에서도권리의무효여부를심리할수있음 * 본사건에서대법원은원고의상표가지정상품의기능을확보하는데불가결한입체적형상만으로된상표로판단하지않음 - 이에따라상표등록이무효로될것임이명백하다고볼수없다고봄 - 결국원고의침해금지청구가권리남용에해당된다는피고의상고이유는배척됨 ( 디자인의용이창작 ) 용이하게창작할수있는디자인은공지의디자인또는이들의결합에의하거나국내또는국외에서널리알려진주지의형상ㆍ모양등을단순모방한디자인을의미함 * * 상표법제33조제2항 이러한디자인은그분야에속하는통상의지식을가진자가용이하게창작할수있는것으로디자인등록을받을수없음 - 용이창작의유형에는일부분을치환하거나, 복수디자인을조합한하나의디자인, 구성요소의배치변경, 구성요소의비율이나수의증감, 다양한기하도형등이있음 * * ( 용이창작유형예시 ) 시계가부착된라디오에서시계모양만치환, 책꽂이를책상에부착한디자인, 벤치하나에하나를더맞대어창작한디자인, 삼각형등의도형등 ( 특허청, 디자인심사기준 ) 의약품중에특히알약이나캡슐은그형상이복잡하지않고보통의도형에서출발하는입체적형상으로서용이창작디자인에해당되기쉬움 - 그러나알약의디자인은단순한형태로옛날부터여러가지의디자인이많이고안되어왔으며, 기능적으로도그디자인을크게변화시킬수없고취미나유행의변화에한계가있음 - 이러한디자인의경우유사범위는비교적좁게보아종전의디자인과다른미감적가치가인정되는정도면창작성이인정됨 * 대법원 선고 2005후1097 판결 - 본사건에서는출원당시부터외국에서반포된간행물에게재된디자인으로서신규성을상실한것으로보았고, 용이창작성은적용되지않음 ISSUE & FOCUS on IP 20

21 Ⅳ 정리및시사점 1. 전문의약품분야에서식별력이강한상표이용활성화 ( 전문의약품의오인 혼동 ) 전문의약품의주요수요자가의사나약사등의전문가라해도의약품의제품명또는상표의식별력이약하면오인 혼동을초래할수있음 성분명에서따온한음정도만상이한복수의유사한의약품명은관련전문가들에게혼동을줌 - 동일한카테고리에있는의약품일반명칭의유사로인해더많은조제상의오류를가져올수있음 - 오히려약마다독특한상표를이용함으로써보건분야전문가들에게보다올바른처방에대한확신을줄수있음 ( 식별력이강한의약품상표의활성화 ) 보통명칭표장은식별력이없어등록할수없고, 기술적표장은사용에의한식별력획득시에만등록이가능함 암시적표장 (suggestive mark), 임의선택표장 (arbitrary mark), 조어 ( 창작 ) 표장 (coined or fanciful mark) 에서는뒤로갈수록식별력이강함 - 전문의약품분야에서성분명보다식별력이강한독창적인상표의출원및이용이활성화되어야함 - 소비자들은자신에게잘맞는약의브랜드네임을한번접하면다른약으로쉽게바꾸지않는성향이있으므로, 식별력이강하며호칭이입에잘붙은상품명은소비자의선택에도도움을줌 2. 업계의의약품네이밍에대한인식전환 ( 신약의네이밍 ) 제약분야의성분명등을이용한네이밍관행은신약을출시하는경우에도그대로적용하고있어개선이필요함 신약의경우독특한이름의네이밍을통해약에대한인식을심어줄필요성과그에따르는주지성등의효과가큰데도관행적으로성분명과유사하게네이밍하고있는것이업계의현실임 - 이로인해신약의특허만료이후출시되는제네릭의약품의이름도오리지널의약품과유사한네이밍이이어지는것이고, 이는동일ㆍ유사상표를이유로한상표권침해소송의원인이됨 ( 네이밍에대한인식전환 ) 이런가운데, 화이자의 비아그라 는주성분에서파생된상품명이아닌순수한조어로네이밍한예임 * * 비아그라는 정력, 활기, 힘 의뜻을가진영어단어 vigur 와나이아가라폭포 (Niagara Falls), 두단어의합성어로알려짐 ISSUE & FOCUS on IP 21

22 또한실제로비아그라의특허만료후출시된제네릭의약품의이름에도조어상표가많음 우리나라는국가적으로나업계에서신약개발에대한열망이높고관련인프라수준도높아져글로벌수준의신약개발로이어질것으로전망됨 - 신약에어떤이름을붙여서출시하느냐는그제품의출처표시를넘어주지 저명성과도관련되기때문에기업의수익과소송전략에도영향을미침 - 의약품네이밍에있어성분명에의존하는방식이아니라독특하고참신한네이밍으로의과감한인식전환이필요할것임 3. 업계의지식재산전략강화 ( 화이자의전략에서의교훈 ) 화이자는미국에서 비아그라 알약에대해 디자인특허를출원하였고, 국내에는 출원함 화이자의디자인권출원은 비아그라 의물질특허및용도특허의보호기간만료 3~4년전에이루어짐 - 이는지식재산권의가치를극대화하려는에버그리닝전략으로볼수있음 - 특히상표의경우존속기간갱신이반복가능한점을감안할때재산권적가치로서상표전략의중요성은큼 국내제약업체가비아그라용도특허에대한무효소송을제기한것과마찬가지로, 특허와는별개로비아그라의등록디자인및상표에대한무효소송을선제적으로제기할수도있었음 - 하지만의약품디자인과상표의전략적중요성에대한인식부족으로오히려침해금지의소송을당했다고해석할수있음 ( 특허ㆍ상표ㆍ디자인연계전략 ) 신약이나제네릭의약품이개발되었을때특허및상표, 디자인전략을동시에추진하는것이필요함 아직까지는의약품에대한디자인출원이이루어지는예는매우적은것으로파악됨 - 16 년 12월 6일현재의약품디자인출원현황을파악한바에따르면, 한국분류기준 11 년 ~ 16 년조사일현재까지내국인의의약품디자인출원건수는총34 건, 외국인의출원은총 69건으로파악됨 - 내국인의출원은외국인출원의 1/2 수준이어서국내관련업계의관심이요망되는상황임 제품개발시초기단계부터디자인전문가와협업하여적절한지식재산권대응전략을수립하는것이필요할것임 - 제약회사의에버그리닝전략과디자인경영을연계하여특허, 상표, 디자인을일련선상에서전략적으로충분히활용할필요가있음 ISSUE & FOCUS on IP 22

23 4. 보건의료분야전문가의전문의약품상표 디자인에대한인식조사 ( 상표 디자인이용에대한인식조사 ) 보건의료분야에종사하는전문가들을대상으로의약품의상표 디자인에대한인식이어떠한지에대한실태조사를실시할필요가있음 의약품에대한식별로써의약품의성분명, 상표, 디자인, 제조업자등의상호등을어떻게이용하며우선순위가무엇인지, - 그리고단순조제실수와관련하여, 상표, 성상, 재질, 함량, 낱알식별표시등의요소가조제상의오인혼동과관련하여어떻게작용하는지를조사할필요가있음 ( 개선및지원책에대한검토 ) 조사결과에따라서, 전문의약품의주요소비자를의사나약사로보아오인 혼동의가능성을부인하는기존판례의입장에대한재고의여지는없는지에대해서도검토해볼필요가있음 이를통해관련산업에서상표의역할과이용을강화하기위한실질적인방안을마련하고, 법 제도적개선사항또는지원책은무엇인지등을파악해야할것임 ISSUE & FOCUS on IP 23

24 참고문헌 권단, 화이자제약의디자인에기반한지식재산권가치이전경영전략 (2013) 김종균ㆍ이철남ㆍ강민정, 애플사의특허권에비추어본미니멀리즘디자인의법적보호, 지식재산연구 9(2), 박해림, 의약품디자인분쟁사례를통한시사점도출및보호방안연구식품의약품안전평가원, 의약품명명법가이드라인 ( ) 제약산업학교재편찬위원회, 제약산업학, 특허청, 의약품상표심사관련업계와의간담회자료 ( ) 특허청, 상표심사기준 ( 기준 ) 특허청, 디자인심사기준 ( 기준 ) 대법원 선고 2012다84568 판결서울고등법원 선고 2013나26816 판결서울중앙지방법원 선고 2012가합87022 INTA, International Trademark Association Educational Brief-The Importance of Pharmaceutical Trademarks in Protecting Public Health(April 2007) WHO, GUIDELINES ON THE USE OF INTERNATIONAL NONPROPRIETARY NAMES(INNs) FOR PHARMACEUTICAL SUBSTANCES, ISSUE & FOCUS on IP 24

뉴스95호

뉴스95호 인도 특허 절차의 주요 내용 1 특허 해설 2 특허 해설 지식재산권 관련 정보 11월말 국내 최대의 지식재산권 통합 전시회 개최 7월 20일부터 2015 대한민국지식재산대전 출품작 접수 시작 미국특허, 빨리 받는데 비용은 줄어... - 한-미 협력심사 프로그램(CSP, Collaborative Search Pilot Program) 시행 - 3 지식재산권 관련