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1 발간등록번호 이론과판례 TRADEMARK LAW

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3 목차 / Contents 상표법이론과판례 목 차 / Contents TRADEMARK LAW 제1편총칙 3 1. 상표의사용 5 2. 서비스표 상표의동일 유사 상표의동일 유사와관련된식별력 35 제2편등록요건 제6조제1항 제6조제2항 제7조제1항제1호내지제6호 제7조제1항제7호, 제8호 제7조제1항제9호내지제12호 101 제3편상표권의효력과침해 제51조 권리소진이론및진정상품병행수입 권리남용 손해배상등 148 1

4 목차 / Contents 제4편상표법상의심판 / 소송 제73조제1항제2호의취소심판 제73조제1항제3호의취소심판 기타취소심판 권리범위확인심판 202 제5편기타 도메인네임과상표 인터넷상의문제 ( 도메인네임제외 ) 부정경쟁방지법및기타 상표법이론과판례

5 목차 / Contents 제 1편 TRADEMARK LAW 총 칙 3

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7 1. 상표의사용 1 TRADEMARK 상표의사용 LAW 1. 관련법규정 제 2 조정의 1 이법에서사용하는용어의뜻은다음과같다. < 개정 , , , , > 1. 내지 6. 생략 7. " 상표의사용 " 이라함은다음각목의 1에해당하는행위를말한다. 가. 상품또는상품의포장에상표를표시하는행위나. 상품또는상품의포장에상표를표시한것을양도또는인도하거나그목적으로전시 수출또는수입하는행위다. 상품에관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위 2 제1항제7호가목부터다목까지의규정에따른상품, 상품의포장, 광고, 간판또는표찰에상표를표시하는행위에는상품, 상품의포장, 광고, 간판또는표찰을표장의형상이나소리또는냄새로하는것을포함한다. < 신설 , > 2. 관련이론 구분내용 의의 상표란상품에관한출처표시이므로상표법상상표의사용에해당하기위하여는 ⅰ) 형식적으로는 2조 1항 7호에해당하고 ⅱ) 실질적으로는상표의기능이발휘되도록사용하여야한다. 217 표시행위 ( 가목 ) (1) 상품또는상품의포장에상표를표시하는행위 (2) 한편, 본호소정의 표시 란해당상품에대한통상의거래관행에비추어 거래시수요자가인식할수있음 이전제되어야한다. 따라서, 공산품의내부에조립된부품에표시된표장으로서통상적인거래행위에서 5

8 제 1 편총칙 구분내용 는그존재조차알수없고, 오로지상품을분해하여야만거래자나수요자들이인식할수있는표장은상표법에서말하는상표라고할수없다. 유통행위 ( 나목 ) 광고행위 ( 다목 ) 침해에있어서의사용제73조제1항제3호에있어서의사용 상품또는상품의포장에상표를표시한것을양도 인도하거나그목적으로전시 수출또는수입하는행위 (1) 상품에관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위 (2) 광고의내용및형식은상표법에특별히규정된바없으므로상품에관한정보를수요자에게시각적으로알리는정도의그림이나글이면광고에해당하는것이지반드시상품명이나제조원이표시되어야하는것은아니며, 거래서류 인지여부는실제거래에있어서제공되는서류인지여부를기준으로판단하여야한다. (3) 광고행위는표시후이를전시또는반포하여야비로소상표의사용행위에해당한다. (1) ⅰ) 형식적으로는 2조 1항 7호에해당하고 ⅱ) 실질적으로는상표의기능이발휘되도록사용하여야한다. (2) 특정표장이상표로서기능이발휘되는지여부는 ⅰ) 상품과의관계, ⅱ) 사용태양, ⅲ) 주지저명성 ⅳ) 사용자의의도등을종합하여거래실정상판단한다. (1) 73조 1항 3호에서도일반수요자나거래자가등록상표를상품의출처표시로서인식함으로써당해상표가거래계에서식별표지로서기능하여야한다는것이과거의전통적인판례이었으나, 최근대법원은 73조 1항 3호에서의사용은상표권자가자타상품의식별표지로서사용하려는의사에기하여등록상표를사용한것으로볼수있는지여부가문제될뿐 일반수요자나거래자가이를상품의출처표시로서인식할수있는지여부 는등록상표의사용여부판단을좌우할사유가되지못한다고판시하여논란이있음 (2) 위의논의와무관하게불사용취소심판에서는 등록상표가정당하게사용 되어야하므로오로지불사용취소를면하기위한형식적사용이아니어야한다. 한편, 지정상품과의관계에서등록상표가정당하게사용되었는지여부를결정함에있어서는 ⅰ) 그지정상품이교환가치를가지고독립된상거래의목적물이될수있는물품으로서의요건을구비하고있는지여부및 ⅱ) 국내에서정상적으로유통되고있거나유통될것을예정하고있는지여부를기준으로판단하여야한다. 6 상표법이론과판례

9 1. 상표의사용 3. 관련판례 상표법위반 대법원 선고 2005 도 1637 판결 판결요지 [1] 상표는특정한영업주체의상품을표창하는것으로서그출처의동일성을식별하게함으로써그상품의품위및성질을보증하는작용을하며, 상표법은이와같은상표의출처식별및품질보증의기능을보호함으로써당해상표의사용에의하여축조된상표권자의기업신뢰이익을보호하고유통질서를유지하며수요자의이익도보호하는것이므로, 공산품인상품의내부에조립되어기능하는부품에표시된표장으로서그상품의유통이나통상적인사용혹은유지행위에있어서는그존재조차알수없고, 오로지그상품을분해하여야만거래자나일반수요자들이인식할수있는표장은그상품에있어서상표로서의기능을다할수없을것이므로이를가리켜상표법에서말하는상표라고할수없을것이다. 그리고타인의등록상표와유사한표장을이용한경우라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는출처표시를위한것이아니라상품의기능을설명하거나상품의기능이적용되는기종을밝히기위한것으로서상표의사용으로인식될수없는경우에는등록상표의상표권을침해한것이라고할수없을것이다. [2] 원격조정기 ( 리모콘 ) 의내부에조립되어기능하는부품의일종으로서원격조정기의유통이나통상적인사용혹은유지행위에있어서는그존재조차알수없고, 오로지원격조정기를분해하여야만거래자나일반수요자들이인식할수있는내부회로기판위에표기된 SONY 표장을가리켜상표로서사용된상표라고할수없으며, 원격조정기의표면에 만능eZ 소니전용 이라는표장을표기한것은여러가지기기에손쉽게사용될수있는원격조정기로서소니에서나온기기에사용하기에적합한것이라는정도의의미로받아들여질수있어원격조정기의용도를표시하는것으로보일수있을뿐, 등록상표 SONY와동일한상표를사용한것으로볼수는없다. 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2006 후 2295 판결 판결요지 상표권의권리범위확인심판사건에서확인을구하는표장이등록상표의권리범위에속한다고하려면상표로사용할것이전제되어야할것인바, 그표장이상표의본질적인기능이라고할수있는자타상품의출처표시를위하여사용되는것으로볼수있는경우에는상표로서의사용이라고보아야할것이다. 7

10 제 1 편총칙 위법리와기록에비추어살펴보면, 원고가이사건등록상표의권리범위에속하지않는다는확인을구하는 ( 사용상품 : 반사원단 ) ( 이하, 확인대상표장 이라한다 ) 은빛을비춘상태에서사용되는상품인 반사원단제품 을일정한각도로기울여살펴볼때식별할수있는것으로특정된것인데, 그사용상품은빛이반사되는성질을가지고있어서안전표지판이나안전복등각종안전용품의원재료로사용되는것이므로, 이러한사용상품의특성상상표를그상품자체에표시할경우에상품의반사기능을해치지않으면서완제품의외관에는나타나지않도록상표를표시할것으로보이고, 실제거래계에서사용상품의수요자인안전용품의제조업자들은, 확인대상표장이일반인이쉽게식별할수없도록사용상품에표시되었다하더라도, 사용상품을빛에비추어보는방법등을통하여그표시된표장을자타상품의출처표시로사용하고있다고보는것이합리적이다. 그럼에도원심이, 확인대상표장은상표로사용된것이아니어서이사건등록상표의권리범위에속하지않는다고판단한데에는상표적사용에관한법리를오해하였거나심리를다하지아니한잘못이있다. 상표사용금지가처분 대법원 자 2000 마 4424 결정 판결요지 [1] 타인의등록상표와동일, 유사한상표를등록상표권자의허락없이그지정상품과동일, 유사한상품에사용하면그등록상표권의침해가되는바, 여기서상표의 ' 사용 ' 이라함은상표법제2조제1항제7호에서규정하고있는 ( 가 ) 상품또는상품의포장에상표를표시하는행위, ( 나 ) 상품또는상품의포장에상표를표시한것을양도또는인도하거나그목적으로전시, 수출또는수입하는행위, ( 다 ) 상품에관한광고, 정가표, 거래서류, 간판또는표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위를말한다할것인데, 다만문리적으로는상표법이규정하고있는상표의사용행위에해당한다하더라도자타상품의출처를표시하는태양으로사용하지않은상표의경우에는원칙적으로상표권의침해를구성하지않는다할것이다 ( 대법원 선고 96도 1424 판결, 선고 98도2743 판결등참조 ). 또한, 상표법제2조제1항제7호 ( 다 ) 목의 ' 거래서류 ' 는거래에제공되는서류로서주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그등이이에포함된다. [2] 원심의인정사실에의하면, 피신청인이에머랄드를판매하면서자신의명함이면에 " 바이런에머랄드 " 라고수기 ( 수기 ) 로써서구매자에게교부하였다는것인바, 이경우명함의이면은판매된물품을확인해주는거래서류에해당한다할것이므로피신청인이명함의이면에상표를표시하고이를거래상대방에게교부한행위는상표법제2조제1항제7호 ( 다 ) 목이규정하고있는상표의사용행위에해당한다할것이다. [3] 원심의인정사실에의하면, 피신청인은태국회사로부터물품을수입하면서세관에제출한수입신고서의상품란에 "CUT BIRON SYNTHETIC" 이라고기재하였다는것인바, 세관에제출하는수입신고서는거래당사자간에교부되는거래서류라고보기어려우므로수입신고서에 "BIRON" 상표를표시하였다고하여상표법상상표의사용행위라고할수는없다. 8 상표법이론과판례

11 1. 상표의사용 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2002 후 1324 판결 판결요지 [1] 타인의등록상표와유사한표장을이용한경우라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는출처표시를위한것이아니라순전히의장적으로만사용되는등으로상표의사용으로인식될수없는경우에는등록상표의상표권을침해한행위로볼수없다. [2] 가구용문의손잡이로사용된확인대상표장은가구전체의디자인이나장식무늬등과의조화를고려하여결정되는의장적인요소에불과하여상표로서사용된것이라고할수없다. 상표법위반 대법원 선고 2004 도 5034 판결 판결요지 타인의등록상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용하면타인의상표권을침해하는행위가된다고할것이나, 타인의등록상표를이용한경우라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는출처표시를위한것이아니어서상표의사용으로인식될수없는경우에는등록상표의상표권을침해한행위로볼수없다고할것이고, 그것이상표로서사용되고있는지의여부를판단하기위하여는, 상품과의관계, 상품등에표시된위치, 크기등당해표장의사용태양, 등록상표의주지저명성그리고사용자의의도와사용경위등을종합하여실제거래계에서그표시된표장이상품의식별표지로서사용되고있는지여부를종합하여판단하여야하며, 타인의등록상표와유사한표장을이용한경우라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는출처표시를위한것이아니라순전히의장적으로만사용되는등으로상표의사용으로인식될수없는경우에는등록상표의상표권을침해한행위로볼수없다. 원심판결이유에의하면, 원심은그채택증거를종합하여, 이사건금반지는대량생산제품이아닌 1회적가공품으로서보석류의장신구라는그특성상개인의취향을보다많이반영하여제작되며수요자들또한다른무엇보다반지에사용된디자인을주로고려하여그구매여부를결정할것이라는점, 이사건금반지에표시된퓨마문양은금반지의중앙부분에양각으로새겨져있고그모습은등록상표의그것과는달리천천히걸어가는모습이며그크기또한 "Puma" 문자보다상대적으로크게조각되어있는반면 "Puma" 문자는반지의하단부분에음각으로새겨져있고역시등록상표와는달리 "P" 자를제외하고는모두소문자로새겨져있어, 일견하여볼때이사건금반지는퓨마라는동물의문양을디자인하여이를강조함으로써그시각적, 심미적효과를통해소비자의구매욕구를자극하고있음을알수있는점, "PUMA" 상표는주로스포츠웨어및그유사상품에사용되고있는상표이고또그러한 9

12 제 1 편총칙 상표로서널리인식되어져있으며실제거래계에서도위상표가반지의출처식별표지로서사용되고있지는않는점, 이사건등록상표를출처식별표지로서사용하였는가의여부가문제되는반지는이사건금반지한개외에는없는점등을모두고려하여보면, 이사건금반지에새겨진문자및문양은의장적인측면에서개인의취향을발현하기위하여사용된것으로서상품의출처를표시하기위하여사용된것이라고볼수없고, 나아가피고인에게상표권침해의고의도인정하기어렵다는이유로피고인에게무죄를선고한제1심판결을유지하였다. 위에서본법리와기록에비추어살펴보면, 원심의위와같은사실인정과판단은정당한것으로수긍이가고, 거기에주장과같이상표권에관한법리를오해한위법이있다고할수없다. 권리범위확인심판 ( 상 ) 대법원 선고 2003 후 2027 판결 판결요지 [1] 원심은 로구성된피고의이사건등록상표 ( 등록번호제501564호 ) 와원고가침대의머리장식판에사용하고있는표장 ( 이하 ' 원고의사용표장 ' 이라고한다 ) 이동일하고, 원고의사용표장이사용된침대와이사건등록상표의지정상품도동일하다고한다음, 원고의사용표장은장식적기능과함께상품출처의표시기능도하고있다는이유로원고의사용표장이이사건등록상표의권리범위에속한다는취지로판단하였다. [2] 그러나원심의위와같은판단은수긍하기어렵다. 타인의등록상표와유사한표장을이용한경우라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는출처표시를위한것이아니라순전히의장적으로만사용되는등으로상표의사용으로인식될수없는경우에는등록상표의권리범위에속하지않는다 ( 대법원 선고 96도1424 판결, 선고 2002후1324 판결등참조 ). 사임당가구이외의다른가구업체들도 " 쌍학침대 " 라는이름으로이사건등록상표와동일한문양으로장식한침대를제조, 판매하여온사실, 원고의사용표장은이사건등록상표의상표권자가독창적으로창작한것이아니라조선시대에가구에장식으로사용되던쌍학문을거의그대로복원한것이고, 나전칠기등전통가구에학이나거북, 대나무, 매화등과같은자연물을장식으로널리사용하고있는사실이인정되고, 침대의머리판장식에새겨진문양이상품출처로서의기능을전혀하지않는다고단정할수는없지만, 가구를생산, 판매하는업체들은대부분자신의상호를상표로서사용하면서필요한경우별도로가구에상표를부착하고있을뿐, 가구에새겨진문양그자체를상품출처로사용하는경우가드물고그에따라특단의사정이없는한거래자나일반인들이가구에새겨진문양을그상품의출처표시로서인식하기는어렵다고보이므로, 침대의머리판장식에새겨진원고의사용표장은상품의출처를표시하는것으로사용된것이라고할수없다. 상표법이론과판례 10

13 1. 상표의사용 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2004 후 1458 판결 판결요지 [1] 원심판결이유에의하면, 원심은이사건심결문에당사자들이제출한증거, 당사자의주장내용, 특허심판원심판부가이천시, 여주군일원을직접현장조사한결과를기초로하여인정된것으로기재된사실들은특허심판원이직권으로한현장조사결과에의하지않더라도당사자사이에다툼이없는사실이거나당사자가제출한서증및주장전체의취지에의하여충분히인정되는사실들로보이고, 또한그인정사실들에대하여는그내용에비추어볼때실질적으로당사자인원고에게심판절차를통하여의견을진술할기회가주어졌다고봄이상당하다할것이어서, 이사건심결이상표법제77조에의하여준용되는특허법제157조제5항 [ 현행상표법제77조의20 제5항 ] 을위반하였다고할수없다는취지로판단하였는바, 기록에의하면, 원심의위와같은인정ㆍ판단은수긍할만하고거기에위법규정을부당하게해석, 적용하는등의위법이없다. [2] 타인의등록상표와유사한표장을이용한경우라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는출처표시를위한것이아니라순전히의장적으로만사용되는등으로상표의사용으로인식될수없는경우에는등록상표의상표권을침해한행위로볼수없다. 위법리와기록에의하면, 확인대상표장은 ' 척주동해비 ' 비석의 4면에새겨진전체비문을그대로모아도자기에새겨놓은것으로서, 확인대상표장에이사건등록상표와동일한표장이포함되어있고, 확인대상표장이새겨진도자기가 ' 척주동해비 ' 도자기로불리면서판매된다고하더라도이때사용되는 ' 척주동해비 ' 라는표장은장식적 ( 의장적 ), 주술적의미의소재로서그도자기에새겨진비문의내용을나타내는것일뿐상품의출처표시로서기능하는것은아니므로, 위와같이사용된확인대상표장이이사건등록상표의권리범위에속하지않는다. 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2005 후 810 판결 판결요지 [1] 어떤상표가특별현저성을가진상표인지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하므로 ( 대법원 선고 96후979 판결참조 ), 등록상 표 의도형부분이자연물의사진이거나사진과동일할정도로사실적으로묘사되어있다고하여 그지정상품과관계없이자타상품의출처표시기능이없다고단정할만한아무런근거가없으므로, 자타상품의식별력이인정되는이상상표의유사판단시이를제외하여서는안된다. 11

14 제 1 편총칙 [2] 그러나, 타인의등록상표와유사한표장을이용한경우라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는출처표시를위한것이아니라순전히의장적으로만사용되는등으로상표의사용으로인식될수없는경우에는등록상표의상표권을침해한행위로볼수없다할것인바 ( 대법원 선고 96도1424 판결참조 ), 통상접시등의그릇의앞면내지표면의무늬나장식으로각종꽃이나과일등의문양이사실적으로묘사된도형이사용되는경우가많고, 이러한상품의수요자들은접시등을구입함에있어서물건자체의형상과모양뿐만아니라접시에표현되어있는이러한장식등의미적인가치를평가하여상품을선택ㆍ구입하며, 접시등을생산ㆍ판매하는자들도그제조업체를그릇의뒷면에별도로표시하는것이일반적이라고할것이므로, 위와같이접시등의제품에표현된도형은특별한사정이없는한기본적으로그릇의일면을이루는디자인이나장식용의장에불과할뿐상품출처를표시하기위하여사용되는표장은아니라고봄이 상당하다. 그렇다면, 확인대상표장 이이사건등록상표의권리범위에속하지아니한다고본원심 의결론은정당하다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2009 후 665 판결 판결요지 [1] 상표적사용여부디자인과상표는배타적, 선택적인관계에있는것이아니므로디자인이될수있는형상이나모양이라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는자타상품의출처표시를위하여사용되는것으로볼수있는경우에는위사용은상표로서의사용이라고보아야할것이다 ( 대법원 선고 98도2743 판결참조 ). 위법리와기록에비추어살펴보면, 원심판시받침접시등의상품에표시된실사용상표는순전히디자인이나장식용의장으로사용된것이아니라상품의출처표시를위하여사용된것으로서상표의사용으로인정된다 [2] 등록상표와동일한상표를사용하였는지여부 (1) 상표법제73조제1항제3호, 제4항에의하면, 상표권자ㆍ전용사용권자또는통상사용권자 ( 이하 상표권자등 이라한다 ) 중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지아니하였을때에는심판에의하여그상표등록을취소하도록규정되어있는바, 여기에서등록상표를그지정상품에사용하는경우라함은등록상표와동일한상표를사용한경우를말하고, 동일한상표라고함은등록상표그자체뿐만아니라거래사회통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를포함하나, 유사상표를사용한경우는포함되지않는다고할것이다 ( 대법원 선고 93후1834 전원합의체판결참조 ). 상표법이론과판례 12

15 1. 상표의사용 (2) 실사용상표 와등록상표 가단순히특정의단위구성요소가동일한방향으로연속적으로배열된원형의도형상표라는사정만으로는그단위구성요소의형상과모양의차이등으로인하여사회통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표라고할수없다. ( 주 : 실제로는실사용상표와등록상표모두원형의도형상표임 ) 또, 상표법제91조의2 제1항은제73조제1항제3 호의등록상표에는그등록상표와유사한상표로서색채를등록상표와동일하게하면등록상표와동일한상표라고인정되는상표를포함한다고규정하여상표권자등이등록상표와색채만다른상표를사용한경우에도등록상표와동일한상표를사용한것으로보고있으나, 실사용상표가이사건등록상표와동일한녹색계통의색채로되어있다는사정을더고려한다고하더라도, 양상표가동일한상표에해당하지않는다고본앞서의판단이달라지는것은아니다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2011 후 3025 판결 판결요지 [1] 디자인과상표는배타적ㆍ선택적인관계에있는것이아니므로, 디자인이될수있는형상이나모양이라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는자타상품의출처표시를위하여사용되는것으로볼수있는경우에는그사용은상표로서의사용이라고보아야한다. 나아가그와같이상표로서사용되고있는지여부는상품과의관계, 상품등에표시된위치, 크기등당해표장의사용태양, 등록상표의알려진정도및사용자의의도와사용경위등을종합하여, 실제거래계에서그표시된표장이상품의식별표지로서사용되고있는지여부를종합하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 2004도5034 판결등참조 ). 위법리와기록에비추어살펴보면, 원심판시실사용표장들은 ( 실사용표장 6),, ( 실사용표장 7) 등과같이이사건등록상표 의지정상품인 속셔츠, 콤비네이션내의 등의류의표면전체에걸쳐반복적으로 VICTORIA'S SECRET', Victoria's Secret', victoria's secret' 등의문자가상당한크기로표시되어있어의류의장식적심미감을느끼게하는기능도하지만, 또한편으로는일반수요자들은의류내부의라벨을확인하지않고도해당상품의출처를쉽게식별할수있고원고도그러한의도로실사용표장들을의류의표면에표기한것으로보이는점등그지정상품과의관계, 상품에표시된위치, 크기등실사용표장들의사용태양, 원고가실사용표장들을사용한의도와경위등에비추어볼때상품의출처표시를위하여사용된것으로서상표로사용되었다고봄이상당하다. 그럼에도원심은실사용표장들이디자인적으로만사용되었다고판단하였으니, 이러한원심의판단에는상표적사용에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있고, 이점을지적하는상고이유는이유있다. 13

16 제 1 편총칙 [2] 상표법제73조제1항제3호, 제4항에의하면, 상표권자ㆍ전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지아니하였을때에는심판에의하여그상표등록을취소하도록규정되어있는바, 여기에서등록상표를그지정상품에사용한다고함은등록상표와동일한상표를사용한경우를말하고, 동일한상표라고함은등록상표그자체뿐만아니라거래사회통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를말하고유사상표는포함되지않으나, 거래통념상식별표지로서상표의동일성을해치지않을정도로변형하여사용하는경우에는동일한상표의범주에포함된다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 실사용표장 6, 7이표시된사진들은모델이제품을착용한상태로찍은것이어서인체의굴곡에따라상표전체의구성이보이지않는부분도있고재단에의해상표의일부만보이는것도있지만, 실사용표장 6, 7은동일한패턴으로반복되어있고직물지의특성까지감안하여볼때, 실사용표장 6은 VICTORIA'S SECRET 이라는영문자가상하 2단의유사한크기로서로엇갈려색채를달리하는등으로이루어져있고, 실사용표장 7은 Victoria's Secret' 과 VICTORIA'S SECRET' 이라는영문자가상하 2단으로그크기와색채를달리하는등으로이루어져있음을알수있다. 이사건등록상표 과실사용표장 6, 7은그글자체, 알파벳대ㆍ소문자및색채등에서다소차이가있기는하나, VICTORIA'S SECRET 으로된영문자가상하 2단으로구성되어있는점에서동일하여, 위와같은변형으로인하여실사용표장 6, 7이거래통념상이사건등록상표와동일성을상실하기에이르렀다고할수없다. 그럼에도원심은실사용표장들은이사건등록상표와동일성이없다면서이사건등록상표에상표법제73조제1항제3호소정의등록취소사유가있다고판단하였으니, 이러한원심의판단에는상표의동일성에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있고, 이점을지적하는상고이유는이유있다. 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2007 후 2834 판결 판결요지 원심판결이유를기록에비추어살펴보면, 원심이그판시와같은사정을들어 구두 를사용상품으로하고 으로이루어진확인대상표장의도형부분이자타상품의출처를표시하기위한표장으로도사용되었다고본다음, 확인대상표장이 가죽신, 부츠등 을지정상품으로하고 으로이루어진이사건등록상표 ( 등록번호제479649호 ) 와표장및지정상품 ( 사용상품 ) 이서로유사하여그권리범위에속한다고판단하였음은정당하고, 거기에상고이유에서주장하는바와같은표장의상표적사용및상표의유사여부판단에관한법리오해등의위법이없다. 상표법이론과판례 14

17 1. 상표의사용 상표법위반 대법원 선고 2011 도 판결 판결요지 [1] 디자인과상표는배타적 선택적관계에있지아니하므로, 디자인이될수있는형상이나모양이라고하더라도그것이상표의본질적기능인자타상품의출처표시로서기능하는경우에는상표로서사용된것으로보아야한다. [2] 피고인갑주식회사의대표이사인피고인을이피해자인영국병회사 ( 버버리리미티드 ) 의등록상표 와유사한격자무늬가사용된남방셔츠를판매목적으로중국에서수입하였다고하여상표법위반으로기소된사안에서, 병회사의등록상표는의류등의상품에관하여병회사의출처표시로서널리알려져있는점, 병회사의등록상표는격자무늬를형성하는선들의색상및개수 배열순서등에의하여독특한디자인적특징을가지고있고주로의류등상품의표면또는이면의상당부분에표시되는형태로사용되어그상품을장식함과동시에병회사의출처도함께표시하는기능을수행하여오고있는점등제반사정에비추어볼때피고인갑회사가수입한남방셔츠의격자무늬는상품의출처를표시하기위하여상표로서사용되었다고보아야하고, 남방셔츠에별도의표장 (SYMBIOSE) 이표시되어있기는하나, 하나의상품에둘이상의상표가표시될수있는점등을고려할때남방셔츠의격자무늬가디자인적으로만사용되었다고볼수없는데도, 이와달리보아피고인들에게무죄를인정한원심판결에상표의사용에관한법리등을오해한위법이있다고한사례. 상표법위반 대법원 선고 2009 도 310 판결 판결요지 타인의등록상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용하면타인의상표권을침해하는행위가된다고할것이나, 타인의등록상표를이용한경우라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는출처표시를위한것이아니어서상표의사용으로인식될수없는경우에는등록상표의상표권을침해한행위로볼수없다고할것이고 ( 대법원 선고 96도1424 판결참조 ), 그것이상표로서사용되고있는지의여부를판단하기위하여는, 상품과의관계, 당해표장의사용태양 ( 즉, 상품등에표시된위치, 크기등 ), 등록상표의주지저명성그리고사용자의의도와사용경위등을종합하여실제거래계에서그표시된표장이상품의식별표지로서사용되고있는지여부를종합하여판단하여야할것이다 ( 대법원 선고 2002도3445 판결참조 ). 원심은, 피고인의제품인 작업복 은위등록상표의지정상품인 직물, 직물제품, 침대커버, 테이블커버등 ( 제24 류 ) 과유사한상품이아니므로피고인이그등록상표권을침해한것으로볼수없다는이유로이부분공소사실을 15

18 제 1 편총칙 무죄로인정한제1심판결을그대로유지하였다. 그러나위와같은원심의판단은수긍할수없다. 타인의등록상표와동일또는유사한상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용하는행위는타인의등록상표권을침해하는것이다 ( 상표법제66조제1항제1호 ). 제1심및원심이적법하게채택하여조사한증거들에의하면, 피고인은원심판결별지2 기재등록상표 ice coolup 과동일한표장이인쇄된종이태그를피고인이판매하는 MENTIS 상표의작업복에부착하여판매하였음을알수있는바, 그렇다면피고인은위표장을작업복의출처표시로사용한것이아니라작업복의재료가되는직물의출처표시로서사용하였다고보는것이경험칙에부합하고, 작업복의재료인직물은위등록상표의지정상품과동일또는유사한상품에해당함이분명하므로, 피고인이등록상표권을침해하였다고인정할여지가충분하다. 이를지적하는상고이유주장은이유있다. 결국, 이부분원심판결에는상표의사용에관한법리를오해함으로써판결에영향을미친위법이있으므로파기를면할수없다. 상표법이론과판례 16

19 2. 서비스표 2 TRADEMARK 서비스표 LAW 1. 관련법규정 제 2 조정의 1 이법에서사용하는용어의뜻은다음과같다. < 개정 , , , , > 1. 생략 2. " 서비스표 " 라함은서비스업을영위하는자가자기의서비스업을타인의서비스업과식별되도록하기위하여사용하는표장을말한다. 2 생략 3 서비스표 단체표장 증명표장및업무표장에관하여는이법에서특별히규정한것을제외하고는이법중상표에관한규정을적용한다. 2. 관련이론 구분내용 서설등록요건및사용개념 의의 특징 등록요건 서비스업을영위하는자가자기의서비스업을타인의서비스업과식별되도록하기위하여사용하는표장전전유통이불가하므로출처표시기능과품질보증기능의분리가일어나지않고, 사용목적상으로도광고선전기능에중점이있다. (1) 상표에관한규정의적용상표법에서특별히규정한것을제외하고는상표에관한규정적용한다 (2조 3항 ). (2) 등록대상으로서의서비스업 1 ⅰ) 독립한상거래의대상이되어야하고, ⅱ) 타인의이익을위하여제공되는서비스업이어야하며, ⅲ) 상품판매에부수하는서비스업이아니어야한다. 17

20 제 1 편총칙 구분내용 2 특허청은과거도소매업등을등록가능한서비스업으로보지않아거래실정에부합하지못하고많은문제가발생하였으나, 시행상표법시행규칙에서도소매업을등록가능한서비스업으로인정하여서비스표등록을허용함으로써문제점해소하였다. (3) 서비스업의유사판단심사실무는서비스업류에의하지만판례는 서비스의성질이나내용, 제공수단, 제공장소, 서비스업의제공자및수요자의범위등거래의실정등을고려하여판단하여야한다 ( 성 내 수 장 / 제 수 ). 고판시 상표와서비스표와의관계 사용개념개요후출원등록배제의효력 (1) 1 서비스업에관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에서비스표를표시하고이를전시또는반포하는행위, 2 ⅰ) 서비스의제공시수요자의이용에공여되는물건또는 ⅱ) 당해서비스의제공에관한수요자의물건에서비스표를표시하는행위, 3 ⅰ) 서비스의제공시수요자의이용에공여되는물건에서비스표를표시한것을이용하여서비스를제공하는행위또는 ⅱ) 서비스의제공에이용하는물건에서비스표를표시한것을서비스의제공을위하여전시하는행위 (2) 요식업분야에있어 주문자의 1회성주문에따라조리한음식의포장판매 는상표적사용이아닌서비스표적사용으로봄이타당하며, 대법원은 제과점업 에대하여서비스표등록을받은자가서비스표가표시된나무상자등에즉석으로구운빵을담아판매한경우이는유통과정에놓이는것이아니어서상표법상의상품에해당하지않고따라서, 위와같은사용은서비스표로정당하게사용한것이지상표로사용한것이라볼수없다고하였다. 원칙적으로별개의문제이나최근의거래실정상출처의혼동염려가있을수있으므로제도적보완필요하다. (1) 표장이동일 유사하고상품과서비스업간에동종성이인정된다면 7조 1항 7호또는 8조가적용된다. (2) 동종성은 당해상품이없으면당해서비스업이존재할수없을만큼극히밀접한관계가있는경우 를말하며, 판례는동종성을지나치게광범위하게인정하여서는아니된다고판시하였다. (3) 동종성의구체적판단은 양자의밀접한관계유무, 동일사업자에의한영위가일반적인지여부, 용도의일치여부, 제공장소의일치여부, 수요자범위의일치여부, 유사표장사용시출처혼동의염려가있는지여부 를따져거래사회통념상판단한다. (4) 상표와서비스표간에는 7조 1항모두가적용가능 상표법이론과판례 18

21 2. 서비스표 구분내용 등록후효력관계 (1) 등록상표권과등록서비스표권서비스표의상표적사용은서비스표의권리범위를넘는것이므로, 등록서비스표권자가선등록상표와동일 유사한자신의서비스표를선등록상표의지정상품과동일 유사한상품에상표적으로사용하면서비스표권의무효여부와상관없이상표권침해에해당된다. (2) 등록상표권과미등록서비스표 ( 또는등록서비스표권과미등록상표 ) 상품과서비스의제공이동일업자에의하는경우가많은거래실정상표장이동일 유사하고상품과서비스업사이에동종성이인정되는경우상표의서비스표적사용도상표권의침해에해당될수있다. 3. 관련판례 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2012 후 3077 판결 판결요지 [1] 상표법상 서비스표 라함은서비스업을영위하는자가자기의서비스업을타인의서비스업과식별되도록하기위하여사용하는표장을말하는데 ( 상표법제2조제1항제2호 ), 여기서 서비스업 을영위한다고함은독립하여상거래의대상이되는서비스를타인의이익을위하여제공하는것을업으로영위한다는의미이므로, 아무런대가를받지아니하는자원봉사나단순한호의에의한노무또는편익의제공등과같이상거래의대상이되지아니하는용역을일정한목적아래계속적 반복적으로제공하였다고하더라도상표법상의서비스업을영위하였다고할수없다. [2] 원심은, 교육지도업, 문화적및교육적목적의전시회조직업, 회의준비및진행업 등을지정서비스업으로하고 와같이구성된이사건등록서비스표가 서울 WCO 오픈센터 의운영및 WCO 북경대회 개최와관련하여 회의준비및진행, 문화적및교육적목적의전시회조직, 교육지도 등의활동에피고주장과같이사용되었다고하더라도, 피고는미국메릴랜드주 ( 주 ) 법에따라설립된법인으로서그정관에비영리기구임이명시되어있을뿐만아니라위와같은활동에대하여아무런대가도지급되지아니한이상, 피고의이러한활동은상거래의대상이되는서비스의제공을업으로영위한것에해당한다고볼수없으므로, 그러한사용을들어이사건등록서비스표가상표법상 서비스업 에사용되었다고할수없다는취지로판단하였다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 원심의위와같은판단은정당하고, 거기에상고이유의주장과같은서비스업의개념및서비스표사용에관한법리오해등의위법이없다. 19

22 제 1 편총칙 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2010 후 3080 판결 판결요지 [1] 서비스표는통상유형물인상품과는달리수요자에게제공되는무형의서비스를표장의대상으로하는것이므로그서비스자체에서비스표를직접사용할수는없다. 이러한상품과서비스의차이를고려할때, 서비스표의사용에는서비스업에관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에서비스표를표시하고이를전시또는반포하는행위는물론, 서비스의제공시수요자의이용에공여되는물건또는당해서비스의제공에관한수요자의물건에서비스표를표시하는행위, 서비스의제공시수요자의이용에공여되는물건에서비스표를표시한것을이용하여서비스를제공하는행위또는서비스의제공에이용하는물건에서비스표를표시한것을서비스의제공을위하여전시하는행위등이포함된다. [2] 甲이乙제과회사 ( 서비스표권자 ) 를상대로지정서비스업을 제과점업 등으로하는등록서비스표 이등록후 3년이상사용되지않았음을이유로상표법제73조제1항제3호에따라상표등록취소심판을청구한사안에서, 등록서비스표의통상사용권자인丙주식회사가백화점에서제과점업을영위하면서판매대에있는등록서비스표가표시되어있는나무상자등에구운빵들을담아놓았고주변에빵의종류 가격등과함께등록서비스표가표시된나무판들을놓았는데, 등록서비스표가표시된나무상자들은제과점업이라는서비스제공시수요자의이용에제공되는물건에해당할뿐만아니라전면은간판기능도하고있고나무판들은서비스업에대한정가표라고볼수있으므로, 등록서비스표가나무상자들및나무판에표시되어서비스제공이이루어졌다는이유로심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었다고본원심판단을수긍한사례. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2010 후 1121 판결 판결요지 [1] 상표법제2조제1항제7호는, 상표의사용이라함은상품또는상품의포장에상표를표시하는행위, 상품또는상품의포장에상표를표시한것을양도또는인도하거나그목적으로전시ㆍ수출또는수입하는행위, 상품에관한광고ㆍ정가표ㆍ거래서류ㆍ간판또는표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위를말한다고규정하고있고, 같은조제3항은서비스표에관하여는특별한규정이없는한상표에관한규정을적용한다고규정하고있다. 그런데서비스표는통상유형물인상품과는달리수요자에게제공되는무형의서비스를표장의대상으로하는것이므로, 그서비스자체에서비스표를직접사용할수는없다. 이러한상품과서비스의차이를고려할때, 서비스표의사용에는서비스업에관한광고ㆍ정가표ㆍ거래서류ㆍ간판또는표찰에서비스표를표시하고이를전시또는반포하는행위는물론, 서비스의제공시수요자의이용에공여되는물건 상표법이론과판례 20

23 2. 서비스표 또는당해서비스의제공에관한수요자의물건에서비스표를표시하는행위, 서비스의제공시수요자의이용에공여되는물건에서비스표를표시한것을이용하여서비스를제공하는행위또는서비스의제공에이용하는물건에서비스표를표시한것을서비스의제공을위하여전시하는행위등이포함된다고할것이다 ( 대법원 선고 2010후3080 판결참조 ). [2] 원심은, 피고가대구수성구범어동에서 경 백남준미술관 을개관하고, 위개관일부터 경까지개관전시회를개최하면서그방명록에이사건등록상표서비스표 를표기하여위미술관을방문한관람객들이열람할수있도록한사실을인정하고, 위사실관계에의하면이사건심판청구일 ( ) 전 3년이내인 경부터같은해 경까지이사건등록상표서비스표가그지정서비스업인 미술관경영업 의서비스내용에속하는미술품전시서비스의제공시그수요자인관람객의이용에공여되는물건인 방명록 에표시되고국내에서사용되었으므로, 이사건등록상표서비스표는상표법제73조제1항제3호에의하여등록이취소되어야하는것이라고할수없다고판단하였다. 앞서본법리와기록에비추어살펴보면위와같은원심의사실인정과판단은정당한것으로수긍할수있다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2004 후 1304 판결 판결요지 [1] 상표는상품그자체를, 서비스표는서비스의출처를식별시키기위한표장으로서각자수행하는기능이다르므로상품과서비스업사이의동종ㆍ유사성을지나치게광범위하게인정하여서는아니되고, 따라서상품과서비스사이의동종ㆍ유사성은서비스와상품간의밀접한관계유무, 상품의제조 판매와서비스의제공이동일사업자에의하여이루어지는것이일반적인가, 그리고일반인이그와같이생각하는것이당연하다고인정되는가, 상품과서비스의용도가일치하는가, 상품의판매장소와서비스의제공장소가일치하는가, 수요자의범위가일치하는가, 유사한표장을사용할경우출처의혼동을초래할우려가있는가하는점등을따져보아거래사회의통념에따라이를인정하여야한다. [2] 등록상표 LG TRAUM 의지정상품인 인조석재, 비금속제창호시스템유니트 등건축자재의제조 판매와선등록서비스표 의지정서비스업인 아파트건축업, 오피스텔건축업 등건축업의제공이일반적으로동일한사업자에의하여이루어진다고볼수없고, 등록상표지정상품의판매장소와선등록서비스표지정서비스업의제공장소, 수요자등거래실정이서로다르므로, 등록상표의지정상품과선등록서비스표의지정서비스업은서로동종 유사하다고볼수없다. 21

24 제 1 편총칙 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2005 후 650 판결 판결요지 지정서비스업을 신발류판매대행업 으로하고영문자 STORM 으로구성된이사건등록서비스표 ( 등록번호제27101호 ) 의권리자이면서동시에의류혹은신발류를각지정상품으로하고역시영문자 STORM 으로구성된각상표의권리자인원고 ( 甲 ) 가국내의주식회사스톰 ( 乙 ) 에게그각상표를부착한의류등을제조ㆍ판매하는등의사용을허락하여이에따라주식회사스톰 ( 乙 ) 이국내에서그 STORM 상표가부착된제품의판매를위한대리점 ( 이하 스톰대리점 ( 丙 ) 이라한다 ) 을모집하였으며, 그스톰대리점 ( 丙 ) 이주식회사스톰 ( 乙 ) 으로부터공급받은의류등상품을판매하면서매장안팎에영문자 STORM 이들어간표장을전시하여온사실은인정되나, 상표법시행규칙제6조제2항 ( 현행제40조제2항 ) [ 별표 2] 서비스업류구분에서나누고있는지정서비스업중 판매대행업 이란, 타인의상품을대신제3자에게판매해주는서비스를제공하고그에대한수수료를받는서비스업 이라고볼것이므로, 스톰대리점 ( 丙 ) 의위와같은판매행위및 STORM 이들어간표장의사용행위는, 주식회사스톰의입장 ( 乙 ) 에서보면자신이제조한상품의 판매업 을영위한것에불과할뿐타인의상품에관한 판매대행업 을행하였다고할수없는데다가, 나아가스톰대리점 ( 丙 ) 의입장에서보면스톰대리점이원고 ( 甲 ) 로부터이사건등록서비스표의전용사용권이나통상사용권을설정하였다고볼만한아무런증거가없으므로, 어느모로보나이사건등록서비스표가그등록취소심판청구일전 3년이내에적법한사용권자에의하여정당하게사용되었다고할수없다. 따라서이와같은취지로이사건등록서비스표에관하여그지정서비스업중 신발류판매대행업 에대한상표법제73조제1항제3호, 제3항의불사용취소를인정한원심의결론은정당하고, 거기에판결결과에영향을미친법리오해나심리미진등의위법은없다. 상표법이론과판례 22

25 3. 상표의동일 유사 3 TRADEMARK 상표의동일 유사 LAW 1. 관련법규정 없음 2. 관련이론 구분내용 상표의동일상표의유사상표의유사판단 의의상표동일여부의구체적판단의의원칙유사판단의 3요소 물리적동일뿐만아니라거래사회통념상동일한상표라고인식할수있는상표를포함한다. 각규정의취지에따라상대적으로판단되어야하며, ⅰ) 6조 2항, ⅱ) 우선권주장및출원시특례, ⅲ) 요지변경여부등의판단시는엄격히해석할필요가있으나, ⅰ) 73조 1항 3호의불사용취소심판, ⅱ) 상표권의적극적효력범위, ⅲ) 선사용권등에있어서는다소완화된기준으로해석할필요가있다. 외관 칭호 관념중어느하나가비슷하여수요자로하여금출처의혼동을일으킬우려가있는경우를말한다. 양상표의외관 칭호 관념을당해상품에관한수요자의직관적인식을기준으로전체적 객관적 이격적으로관찰하여상품출처의혼동염려가있는지여부에따라판단한다. (1) 1 외관유사 : 시각적요인의유사, 2 칭호유사 : 청각적요인의유사, 3 관념유사 : 지각적요인의유사 3요소중어느하나라도유사하여거래상출처혼동의염려가있다면전체로서유사상표라봄이원칙이다. (2) 문자상표는칭호가가장중요한요소이며, 특히첫음절의비중이가장크다. 다만, 최근에는외관도중요하게고려된다. 도형상표나식별력없는표장이문자인식력을압도할정도로도안화된경우라면외관의유사여부가가장중요한요소라할수있다. 23

26 제 1 편총칙 구분내용 (3) 외국어상표의호칭은일반수요자가자연스럽게하는발음에의하여정하여짐이원칙이나 ( 원어민의대표적호칭도고려 ), 특정한한국어표기등구체적인사용실태가인정되는경우에는그와같은구체적인사정을고려하여결정하여야한다. ( 단, 이러한구체적사정은증거에의하여명확하게인정되어야함 ) (1) 주체적기준 당해상품에관한일반수요자 의보통의주의력을기준으로판단한다. 따라서, 지정상품이특수한계층의전문가에의하여만거래된다면당해전문가의인식을기준으로판단하여야한다. (2) 시기적기준 유사판단의기준 개요 1 등록단계및무효심판가. 각조문의판단시점을기준으로판단. 따라서, 원칙적으로는등록여부결정시이나, 7조 1항 6호내지 10호및 12호의경우에는출원시를기준으로하며 7조 1항 16호및 17호의경우도논란이있을수있으나실무상출원시를기준으로한다. 한편, 출원시를기준으로유사여부를판단하는경우에는상표유사판단의전제로서상표의구성중일부가식별력이없는지여부또한출원상표의출원시를기준으로하여야한다. 나. 다만, 7조 1항 7호 (7호의2) 및 8호 (8호의2) 의경우는예외적으로 취소심판의청구인과출원인이같고청구일이후에 ⅰ) 43조 2항단서경과, ⅱ) 상표권전부또는일부의포기, ⅲ) 7313 취소심결이확정된경우에는 상표등록여부결정시 를기준으로한다. 2 권리범위확인심판 : 심결시, 침해금지청구 : 사실심변론종결시, 손해배상청구 : 침해시전체적 객관적 이격적으로관찰함이원칙이되, 분리관찰및요부관찰을병행할수있다. 관찰방법 전체관찰 (1) 전체관찰의의의 1 상표의구성 을전체로서관찰 ( 判 : 전체관찰을전제하지않고그구성요소의각부분만을추출하여비교하는것은원칙적으로는허용되지않음 ) 2 유사판단의 3요소 를전체로서관찰 ( 判 : 원칙적으로외관 칭호 관념중어느하나가유사하면유사상표이나, 전체로서의상표가수요자들로하여금명확히출처혼동을피할수있는경우에는비유사 ) 상표법이론과판례 24

27 3. 상표의동일 유사 구분내용 (2) 올바른전체관찰을유도하기위한수단으로서의요부관찰 1 요부가아닌부분을제외하고요부만을대비하여관찰한다. 2 상표의구성중식별력없는부분은요부가아니므로일반수요자가식별력이없는부분만으로간략하게호칭 관념하지는아니한다고봄이상당하고, 이는그부분이다른문자등과결합되어있는경우라도 ( 전체가일체불가분적으로결합된것이아닌한 ) 마찬가지이다. 3 상표전체가식별력이없는표장으로이루어진경우에있어서의문제대비대상이되는두상표중하나가자타상품의식별력이없는것이라면양상표의표장자체가일부유사한점이있다하여도일반수요자로하여금상품출처의오인ㆍ혼동을피할수있게하는가능성이크다할것이므로, 오로지기술적표장만으로된상표와다른식별력있는상표의유사여부를판단함에있어서도상표의식별력유무는고려대상이되어야한다. (3) 분리관찰 1 전체관찰이원칙이나분리관찰이자연스럽지못할정도로불가분적으로결합되어있지않는한일요부만을분리하여유사판단을할수있고일요부가동일 유사한경우전체로서유사상표에해당한다. 2 ⅰ) 분리관찰이자연스럽지못하거나 ⅱ) 문자와문자의결합으로독자적인의미를가지는경우, ⅲ) 당해상표가실제거래사회에서전체로서만사용되고인식된경우에는분리관찰이허용되지않는다. 다만, 위 ⅲ) 의경우 특정상품 ( 즉, 실제로사용한상품 ) 에대한거래상황에서분리되지않음을근거로 그와관련이없는상품 에대한거래상황에서도항상전체로서인식된다고볼수는없다. 3 다만, 상표의유사판단에있어서관찰방법은전체관찰이원칙이므로대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다. 객관적관찰이격적관찰 상표자체의구성을기초로하여객관적으로판단하여야함을말한다. 따라서, 상표사용자의주관적사정은원칙적으로고려하지않는다. 상표의유사판단은 별도의기회와장소 에서유사감을불러일으킬수있는지여부에의하여판단하여야한다는것을말하며, 두개의상표를같은시간과장소에서나란히놓고대조하는대비관찰은허용되지않는다. 25

28 제 1 편총칙 구분내용 구체적출처혼동의고려문제 (1) 상표법상의출처혼동은일반적출처혼동을의미하며구체적출처혼동은고려하지않음이원칙이나, 실제적인출처혼동방지및구체적사건에있어서의타당한결론을위해합목적적으로구체적출처혼동유무를고려할수있다. (2) 판례는 양상표가일반적 추상적으로는유사하다하여도, ⅰ) 당해상품의거래실정및관계, ⅱ) 상표의주지도등을종합적으로고려하여구체적출처혼동의염려가없을때에는공존이가능하다 고판시한바있다. 3. 관련판례 3 _1 일반적사안 기본법리 [1] 상표의유사여부는동종의상품에사용되는두개의상표를그외관ㆍ호칭ㆍ관념등을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그어느한가지에있어서라도거래상상품의출처에관하여오인ㆍ혼동을초래할우려가있는지의여부에의하여판단하여야하며, 외관ㆍ호칭ㆍ관념중어느하나가유사하다하더라도다른점도고려할때전체로서는명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자가오인ㆍ혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다. [2] 오늘날방송등광고선전매체나전화등의광범위한보급에따라상표를음성매체등으로광고하거나전화로상품을주문하는일등이빈번한점등을고려할때문자상표의유사여부의판단에있어서는그칭호의유사여부가가장중요한요소라할것이다. 3 _2 외국어로구성된상표의칭호결정법 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2004 후 2093 판결 판결요지 상표의유사판단에있어서외국어로이루어진상표의호칭은우리나라의거래자나수요자의대부분이그외국어를 상표법이론과판례 26

29 3. 상표의동일 유사 보고특별한어려움없이자연스럽게하는발음에의하여정하여짐이원칙이고, 우리나라의거래자나수요자가그외국어상표를특정한한국어로표기하고있는등의구체적인사용실태가인정되는경우에는그와같은구체적인사용실태를고려하여외국어상표의호칭을정하여야한다. "ZEUS" 로구성된이사건출원상표와 " " 로구성된선등록상표 1, " " 로구성된선등록상표 2의경우선등록상표들의문자부분 'ZEISS' 는독일의광학기술자였던 Carl Zeiss(1816~1888) 의이름에서유래하여영한사전에도등재된단어로서, 영한사전의발음기호에따르면 ' 차이스 ' 내지 ' 자이스 ' 로발음이되고, 그단어의뜻은위광학기술자, 그가설립한독일의광학정밀기기제조회사또는그상표라는것이며, 'ZEISS' 라는상표가부착된광학정밀기기제품을국내에서판매하는회사의이름은 ' 칼자이스주식회사 ' 로서, 그홈페이지및카탈로그에도 'ZEISS' 의호칭을 ' 자이스 ' 로표기하고있고, 카메라등의광학기기를사용하는수요자나거래자가위상표를 ' 짜이스 ' 또는 ' 자이스 ' 라고부르고있다는점이인정된다. 따라서, 원심이위와같은사용실태를고려하지아니한채일부영어단어의발음사례만을기초로하여 'ZEISS' 가 ' 제이스 ' 로호칭된다고단정하여양상표가칭호면에서유사하여서로유사한상표라고한것은상표의유사판단에관한법리를오해하고심리를제대로하지아니함으로써판결의결과에영향을미친위법이있다. 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2006 후 954 판결 판결요지 상표의유사판단에있어외국어로이루어진상표의호칭은우리나라의거래자나일반수요자의대부분이그외국어를보고특별한어려움없이자연스럽게하는발음에의하여정하여야할것이되, 다만우리나라의거래자나일반수요자의대부분이실제로그외국어상표를특정한발음으로널리호칭ㆍ인식하고있다는등의구체적ㆍ개별적사정이있는경우에는이를고려하여외국어상표의호칭을정할수있을것이나, 그와같은구체적ㆍ개별적사정은증거에의하여명확하게인정되어야한다. 3 _3 분리관찰 기본법리 [1] 상표의유사여부는동종의상품에사용되는두개의상표를외관, 호칭, 관념등의점에서전체적ㆍ객관적ㆍ이격적으로관찰하여거래상일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에대한오인ㆍ혼동의우려가있는지의여부에의하여판별되어야하고, 문자와문자또는문자와도형이결합된결합상표는반드시그구성부분전체에의하여호칭, 관념되는것이아니라, 각구성부분이분리관찰되면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합되어있는것이아닌한 그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭, 관념될수도있고, 또하나의상표에서두개이상의호칭이나 27

30 제 1 편총칙 관념을생각할수있는경우에그중하나의호칭, 관념이타인의상표와동일또는유사하다고인정될때에는두상표는유사하다고해야할것이며, 성명의결합으로이루어진결합상표의경우에도그이치는마찬가지이다. [2] 두개이상의기호ㆍ문자ㆍ도형ㆍ색채등으로이루어진이른바결합상표의경우에도, 상표의구성전체에서생기는외관, 호칭, 관념에의하여상표의유사여부를판단하는것이원칙이나, 결합상표는언제나반드시그구성부분전체의명칭이나모양에의하여호칭, 관념되는것이아니고그구성부분중일요부에의하여간략하게호칭, 관념될수도있으다. 그러나, 이는어디까지나각구성부분을분리하여관찰하는것이사회통념상자연스러운경우에한하고이를분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하거나, 문자와문자의결합으로독자적인의미를가지는경우등에는원칙으로돌아가전체로서관찰하여그유사여부를판단하여야할것이다. [3] 둘이상의문자들의조합으로이루어진결합상표는상표를구성하는전체문자에의해생기는외관, 호칭또는관념에의해상표의유사여부를판단하는것이원칙이라할것이나, 문자들의결합관계등에따라 독립하여자타상품의식별기능을할수있는구성부분, 즉요부만으로도거래에놓일수있다고인정할수있는경우에는그요부를분리내지추출하여그부분에의해생기는호칭또는관념에의해상표의유사여부를판단할수있다고할것이다 ( 대법원 선고 2006후3502 판결, 대법원 선고 2007후692 판결등참조 ). 어느문자부분이독립하여자타상품의식별기능을할수있는구성부분인지여부는그부분이지니고있는관념, 지정상품의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야할것이다. [4] 상표의유사여부를판단함에있어문자와문자또는문자와도형이결합된상표의경우에도원칙적으로상표의구성전체를외관, 호칭, 관념등의점에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여거래상일반수요자나거래자가그상품의출처에대하여오인 혼동할우려가있는지의여부에의하여판별되어야하고, 그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭 관념될수있다고보기어렵거나당해상표가실제거래사회에서전체로서만사용되고인식되어져있어일부분만으로상표의동일성을인식하기어려운경우에는분리관찰이적당하지않다. [5] 상표의유사여부는그외관, 호칭및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인ㆍ혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다. 3 _4 요부관찰 기본법리 [1] 상표의구성부분중식별력이없거나미약한부분은그부분만으로요부가된다고할수는없으므로일반수요자나거래자들이대상상표를그식별력이없거나미약한부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는 상표법이론과판례 28

31 3. 상표의동일 유사 아니한다고봄이상당하고, 이는그부분이다른문자등과결합되어있는경우라도전체가일체불가분적으로결합된것이아닌한마찬가지이다. [2] 상표의구성중식별력이없거나미약한부분은그부분만으로요부가된다고할수는없으므로일반수요자나거래자들이식별력이없거나미약한부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니한다고봄이상당하고, 이는그부분이다른문자등과결합하여있는경우라도마찬가지이다. 한편, 상표의구성부분이식별력이없거나미약한지여부는그구성부분이지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하는바, 사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나공익상으로보아특정인에게독점시키는것이적당하지않다고인정되는경우에는 식별력있는요부 에해당한다고볼수없다. [3] 상표는자타상품을식별시켜상품출처의오인ㆍ혼동을방지하기위해사용하는것으로서그기능은통상상표를구성하는전체가일체로되어발휘하게되는것이므로상표를전체로서관찰하여그외관, 호칭, 관념을비교검토함으로써판단하여야하는것이원칙이라할것이나, 상표를전체적으로관찰하는경우에도그중에서일정한부분이특히수요자의주의를끌기쉬운경우에는전체적관찰과병행하여상표를기능적으로관찰하고, 그중심적식별력을가진요부를추출하여두개의상품표지를대비함으로써유사여부를판단하는것이적절한전체관찰의결론을유도하기위한수단으로필요하다. 3 _5 기타 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2006 후 4086 판결 판시사항 [1] 결합상표의유사여부에관한판단기준 [2] 출원상표서비스표 는 QUEST 부분만으로도호칭ㆍ관념될수있으므로, 컴퓨터게임소프트웨어와관련된지정상품의거래상황에서분리되지않고전체로서인식되고있음을근거로그와관련없는지정상품의거래상황에서도항상전체로서인식된다고볼수는없다고한사례 판결요지 둘이상의문자들의조합으로이루어진결합상표는상표를구성하는전체문자에의해생기는외관, 호칭또는관념에의해상표의유사여부를판단하는것이원칙이라할것이나, 문자들의결합관계등에따라 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분, 즉요부만으로도거래에놓일수있다고인정할수있는경우에는그요부를분리내지추출하여그부분에의해생기는호칭또는관념에의해상표의유사여부를판단할수있다고할것이다 ( 대법원 선고 2006후3502 판결, 대법원 선고 2007후692 판결등참조 ). 29

32 제 1 편총칙 위법리와기록에비추어살펴보면, 로이루어진이사건출원상표서비스표 ( 출원번호 호 ) 는 DRAGON' 과 QUEST 부분이서로간격을두고떨어져있고호칭도짧지않아이를분리하여관찰함에특별한어려움이없고, 그중 QUEST 부분이그지정상품내지지정서비스업과관련하여독립하여자타상품을식별하는기능을충분히할수있어서이사건출원상표서비스표는 QUEST' 부분만으로도호칭, 관념된다고할것이다. 원심은이사건출원상표서비스표가컴퓨터게임소프트웨어와관련된지정상품의거래상황에서분리되지않고전체로서인식되고있음을근거로항상전체로서인식된다고보았으나, 이사건출원상표서비스표의지정상품에는컴퓨터게임소프트웨어와관련이없는지정상품이다수포함되어있을뿐만아니라, 원심판시의선등록상표등과의유사여부가문제로되는지정상품은컴퓨터게임소프트웨어와관련이없는것들이어서, 이사건출원상표서비스표가 컴퓨터게임소프트웨어와관련된지정상품 의거래상황에서분리되지않고전체로서인식되고있음을근거로 그와관련이없는지정상품이나실제로유사여부가문제로되는지정상품의거래상황 에서도항상전체로서인식된다고볼수는없다. 그렇다면이사건출원상표서비스표는선등록상표등과동일ㆍ유사한상품에함께사용되는경우 QUEST' 부분을모두포함하고있음으로인하여그출처에오인ㆍ혼동이발생할가능성이있어서, 이사건출원상표서비스표와선등록상표등이서로유사하다고할것임에도, 이와달리판단한원심에는상표의유사여부판단에관한법리를오해하여판결에영향을미친잘못이있고, 이점을지적하는상고이유에서의주장은이유있다. 상표사용금지가처분이의 대법원 선고 2003 다 판결 판결요지 간단하고흔한표장이라할지라도그하나만으로는식별력이부족하여등록받을수없다는것에그칠뿐다른것과결합하여전체상표중일부로되어있는경우에도전혀식별력을가지지못하는것은아니므로, 상표의유사여부를판단함에있어이부분을무조건식별력이없다고하여비교대상에서제외할수없다. 상표권침해금지등 대법원 선고 2010 다 판결 판결요지 [1] 상표의유사여부는그외관 호칭및관념을객관적 전체적 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도당해상품을둘러싼일반적인거래실정, 즉, 시장의성질, 수요자의재력이나지식, 주의의정도, 전문가인지여부, 연령, 성별, 당해상품의속성과거래방법, 거래장소, 사후관리여부, 상표의현존및 상표법이론과판례 30

33 3. 상표의동일 유사 사용상황, 상표의주지정도및당해상품과의관계, 수요자의일상언어생활등을종합적, 전체적으로고려하여그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없어그러한상표사용의금지를청구할수없고, 이러한법리는서비스표및부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하 부정경쟁방지법 이라한다 ) 제2조제1호가. 나. 목에서정한상품표지, 영업표지에있어서도마찬가지이다. [2] 위법리와기록에비추어살펴보면, 피고의사용표지중 동부주택브리앙뜨 는 동부주택 과 브리앙뜨 가서로분리하여관찰하면자연스럽지못할정도로불가분적으로결합되어있다고할수없으므로그구성부분의일부인 동부 또는 동부주택 만으로호칭 관념될여지가없지않다. 그러나기록에의하면, 피고는 東部住宅建設株式會社 ( 동부주택건설주식회사 ) 라는상호로설립등기를마치고, 지정서비스업을건물분양업등으로하여문자부분이 브리앙뜨, BRILLIANTE 와같이구성된서비스표를출원하여 등록번호제92829호및제92830호로각서비스표등록을받았는데, 원심변론종결당시에는아파트분양광고나아파트외벽등에그시공사의상호또는그약칭과상표 서비스표를결합한표지를사용하는것이관행화되어있었던사실, 피고가건축 분양한아파트의광고전단및아파트출입구 외벽등에는 동부주택브리앙뜨 와같이 동부주택 과 브리앙뜨 가연이어기재된형태로표시되거나, 브리앙뜨 가크게기재된위에 동부주택 이작게기재되어표시되어있는사실등을알수있다. 더욱이피고의표지가사용된아파트는고가의물건이어서일반수요자나거래자들이충분한주의를기울여이를거래하게될것으로보이는바, 위와같은피고의표지가사용된아파트건축및분양등을둘러싼일반적인거래실정과피고표지의사용상황등을종합적 전체적으로고려하여볼때, 피고의사용표지인 동부주택브리앙뜨 는일반수요자나거래자간에원고의이사건등록상표 서비스표 ( 등록번호제174522호및제9651호 ), 원고의상품표지 영업표지인 동부 와공통되는 동부 나 동부주택 부분만으로분리인식될가능성은희박하고, 표지전체인 동부주택브리앙뜨 또는구성부분중표지전체에서차지하는비중이더큰 브리앙뜨 로호칭 관념될가능성이높다고할것이다. 그렇다면피고의사용표지인 동부주택브리앙뜨 는원고의이사건등록상표 서비스표및상품표지 영업표지와외관은물론호칭 관념에있어서도서로달라일반수요자나거래자에게상품또는서비스나영업의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가없다고할것이고, 이는원고의상품표지 영업표지중 동부센트레빌 의경우에있어서도마찬가지이다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2011 후 2275 판결 판결요지 [1] 甲주식회사가乙을상대로등록상표 가선등록상표 와관계에서상표법 31

34 제 1 편총칙 제7조제1항제7호에해당한다는이유로등록무효심판을청구한사안에서, 녹차 등을지정상품으로하는등록상표와 사과주스 등을지정상품으로하는선등록상표는외관이다르고, 등록상표는 장원 으로호칭될것이나선등록상표는 장원급제 전체로호칭될것이어서호칭도다르며, 등록상표는 베푸는동산 정도의의미를가지는반면선등록상표는 과거에서갑과의첫째로뽑히는일 등을뜻하여관념역시차이가있으므로, 양상표는유사하지않다고본원심판단을수긍한사례. [2] 상표법제76조제1항은상표법제7조제1항제7호에해당하는것을사유로하는상표등록의무효심판은상표등록일로부터 5년이경과한후에는이를청구할수없다고규정하고있는데, 그취지는제척기간을설정하여등록상표권을둘러싼법률관계를조속히확정시킴으로써안정을도모하기위한것이다. 이러한취지에비추어보면제척기간경과전에특정한선등록상표또는서비스표 ( 이하 선등록상표 라고만한다 ) 에근거하여등록무효심판을청구한경우라도제척기간경과후에그심판및심결취소소송절차에서새로운선등록상표에근거하여등록무효주장을하는것은, 비록새로운선등록상표가새로운무효사유가아닌동일한무효사유에대한새로운증거에해당한다고하더라도실질적으로는제척기간경과후에새로운등록무효심판청구를하는것과마찬가지이므로허용되지아니한다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2011 후 3322 판결 판결요지 선등록상표 와등록상표 는외관및호칭에차이가있기는하지만관념의유사를 압도할정도에까지이르렀다고할수없으므로, 관념이유사한양상표를동일 유사한지정상품에함께사용할 경우일반수요자나거래자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있어양상표는서로 유사하다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2012 후 702 판결 판결요지 이사건등록상표 는상단에영문자 MINE 과 HOMME 가영문자 M 을도안화한 을중심으로좌우로외관상명확하게구분하여표기되어있고하단에상단영문자의한글발음인 마인엠옴므 가표기된형태로구성되어있다. 그런데 나의것 이라는등의뜻을가진영어단어와그한글발음인 MINE 과 마인 이이사건등록상표의지정상품과같은의류상품에관하여사용되는경우일반수요자나거래자들은위영어단어의뜻을좇아그상품의소유관계를나타내는것으로인식하기보다는소유관계를포함한상품에관한설명, 묘사나그품질 효능 용도등의성질에대한표시와는아무런관련이없는임의적인것으로인식한다고 상표법이론과판례 32

35 3. 상표의동일 유사 봄이거래사회의실정등에비추어타당하므로, MINE 이나 마인 은이사건등록상표의지정상품과의관계에서충분한식별력을가진다. 반면 HOMME 와 옴므 는 남성 이라는등의뜻을가진프랑스어단어및그한글발음으로서의류상품과관련하여 남성용 을의미하는용어로일반적으로사용되는단어이고, 이나 엠 은간단하고흔한영문알파벳한글자또는그한글발음으로서새로운관념이나식별력을가질정도로특별하게구성되어있지아니하므로, 이사건등록상표의지정상품과관련하여각기식별력이없거나미약한부분에해당한다. 따라서이사건등록상표에서 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분, 즉요부는 MINE 및 마인 부분이므로, 이사건등록상표는 MINE 또는 마인 만으로간략하게호칭 관념될수있고, 이경우선등록상표 과호칭 관념이동일하여, 이사건등록상표와선등록상표를동일또는유사한상품에사용하는경우일반수요자나거래자로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있다. 결국이들상표는서로유사하다고할것이다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 95 후 1821 판결 판결요지 [1] 상표는특정한영업주체의상품을표창하는것으로서그출처의동일성을식별하게함으로써그상품의품위및성질을보증하는작용을하며, 상표법은이와같은상표의출처식별및품질보증의기능을보호함으로써당해상표의사용에의하여축조된상표권자의기업신뢰이익을보호하고유통질서를유지하며수요자로하여금상품의출처의동일성을식별하게하여수요자가요구하는일정한품질의상품구입을가능하게함으로써수요자의이익을보호하려고한다. [2] 비록 2개의상표가상표자체의외관 칭호 관념에서서로유사하여일반적 추상적 정형적으로는양상표가서로유사해보인다하더라도당해상품을둘러싼일반적인거래실정, 즉, 시장의성질, 고객층의재력이나지식정도, 전문가인지여부, 연령, 성별, 당해상품의속성과거래방법, 거래장소, 고장수리등사후관리여부, 상표의현존및사용상황, 상표의주지정도및당해상품과의관계, 수요자의일상언어생활등을종합적 전체적으로고려하여, 거래사회에서수요자들이구체적 개별적으로는상품의품질이나출처에관하여오인 혼동할염려가없을경우에는양상표가공존하더라도당해상표권자나수요자및거래자들의보호에아무런지장이없으므로, 그러한상표의등록을금지하거나등록된상표를무효라고할수없다. [3] 등록상표 "Rolens" 와선출원된인용상표를비교하면등록상표는그출원당시에는시계류의국내일반거래계에서수요자간에널리알려져있었고, 다른한편등록상표의상품들은중저가의상품이어서거래자및일반수요자는일반적인보통수준의사람들인데반하여, 인용상표의상품들은세계적으로유명한고가, 고품질의시계로서그주요거래자는재력이있는소수의수요자에불과하며, 양상표의지정상품들은외형과품위에있어서현저한차이가있고, 기록상국내에인용상표의지정상품들을판매하는대리점이있다는자료도없거니와이들상품들을 33

36 제 1 편총칙 정식으로수입하여판매된자료도나타나있지아니하는등인용상표의지정상품은국내에서는공항등의보세구역면세점에서극히소량거래되고있을뿐이고외국여행객을통하여극소수반입되는정도에불과한바, 위와같은사정과거래실정에비추어보면, 양상표가동일한지정상품에다같이사용될경우라도거래자나일반수요자에게상품의품질이나출처에대하여오인 혼동을일으키게할염려는없고, 이와같이등록상표가상품의품질이나출처에대하여오인 혼동을일으킬염려가없는상표에해당한다면상표법제7조제1항제7호, 제9호, 제10호, 제11호가적용될여지가없다고본사례. 상표법이론과판례 34

37 4. 상표의동일 유사와관련된식별력 4상표의동일 유사와관련된식별력 TRADEMARK LAW 1. 관련법규정 없음 2. 관련이론 구분내용 상표의동일상표의유사 의의상표동일여부의구체적판단의의원칙 물리적동일뿐만아니라거래사회통념상동일한상표라고인식할수있는상표를포함한다. 각규정의취지에따라상대적으로판단되어야하며, ⅰ) 6조 2항, ⅱ) 우선권주장및출원시특례, ⅲ) 요지변경여부등의판단시는엄격히해석할필요가있으나, ⅰ) 73조 1항 3호의불사용취소심판, ⅱ) 상표권의적극적효력범위, ⅲ) 선사용권등에있어서는다소완화된기준으로해석할필요가있다. 외관 칭호 관념중어느하나가비슷하여수요자로하여금출처의혼동을일으킬우려가있는경우를말한다. 양상표의외관 칭호 관념을당해상품에관한수요자의직관적인식을기준으로전체적 객관적 이격적으로관찰하여상품출처의혼동염려가있는지여부에따라판단한다. 상표의유사판단 유사판단의 3요소 (1) 1 외관유사 : 시각적요인의유사, 2 칭호유사 : 청각적요인의유사, 3 관념유사 : 지각적요인의유사 3요소중어느하나라도유사하여거래상출처혼동의염려가있다면전체로서유사상표라봄이원칙이다. (2) 문자상표는칭호가가장중요한요소이며, 특히첫음절의비중이가장크다. 다만, 최근에는외관도중요하게고려된다. 도형상표나식별력없 35

38 제 1 편총칙 구분내용는표장이문자인식력을압도할정도로도안화된경우라면외관의유사여부가가장중요한요소라할수있다. (3) 외국어상표의호칭은일반수요자가자연스럽게하는발음에의하여정하여짐이원칙이나 ( 원어민의대표적호칭도고려 ), 특정한한국어표기등구체적인사용실태가인정되는경우에는그와같은구체적인사정을고려하여결정하여야한다. ( 단, 이러한구체적사정은증거에의하여명확하게인정되어야함 ) (1) 주체적기준 당해상품에관한일반수요자 의보통의주의력을기준으로판단한다. 따라서, 지정상품이특수한계층의전문가에의하여만거래된다면당해전문가의인식을기준으로판단하여야한다. 유사판단의기준 (2) 시기적기준 1 등록단계및무효심판가. 각조문의판단시점을기준으로판단. 따라서, 원칙적으로는등록여부결정시이나, 7조 1항 6호내지 10호및 12호의경우에는출원시를기준으로하며 7조 1항 16호및 17호의경우도논란이있을수있으나실무상출원시를기준으로한다. 한편, 출원시를기준으로유사여부를판단하는경우에는상표유사판단의전제로서상표의구성중일부가식별력이없는지여부또한출원상표의출원시를기준으로하여야한다. 나. 다만, 7조 1항 7호 (7호의2) 및 8호 (8호의2) 의경우는예외적으로 취소심판의청구인과출원인이같고청구일이후에 ⅰ) 43조 2항단서경과, ⅱ) 상표권전부또는일부의포기, ⅲ) 7313 취소심결이확정된경우에는 상표등록여부결정시 를기준으로한다. 2 권리범위확인심판 : 심결시, 침해금지청구 : 사실심변론종결시, 손해배상청구 : 침해시 관찰방법 개요 전체관찰 전체적 객관적 이격적으로관찰함이원칙이되, 분리관찰및요부관찰을병행할수있다. (1) 전체관찰의의의 1 상표의구성 을전체로서관찰 ( 判 : 전체관찰을전제하지않고그구성요소의각부분만을추출하여비교하는것은원칙적으로는허용되지않음 ) 2 유사판단의 3요소 를전체로서관찰 ( 判 : 원칙적으로외관 칭호 관념 상표법이론과판례 36

39 4. 상표의동일 유사와관련된식별력 구분내용중어느하나가유사하면유사상표이나, 전체로서의상표가수요자들로하여금명확히출처혼동을피할수있는경우에는비유사 ) (2) 올바른전체관찰을유도하기위한수단으로서의요부관찰 1 요부가아닌부분을제외하고요부만을대비하여관찰한다. 2 상표의구성중식별력없는부분은요부가아니므로일반수요자가식별력이없는부분만으로간략하게호칭 관념하지는아니한다고봄이상당하고, 이는그부분이다른문자등과결합되어있는경우라도 ( 전체가일체불가분적으로결합된것이아닌한 ) 마찬가지이다. 3 상표전체가식별력이없는표장으로이루어진경우에있어서의문제대비대상이되는두상표중하나가자타상품의식별력이없는것이라면양상표의표장자체가일부유사한점이있다하여도일반수요자로하여금상품출처의오인ㆍ혼동을피할수있게하는가능성이크다할것이므로, 오로지기술적표장만으로된상표와다른식별력있는상표의유사여부를판단함에있어서도상표의식별력유무는고려대상이되어야한다. (3) 분리관찰 1 전체관찰이원칙이나분리관찰이자연스럽지못할정도로불가분적으로결합되어있지않는한일요부만을분리하여유사판단을할수있고일요부가동일 유사한경우전체로서유사상표에해당한다. 2 ⅰ) 분리관찰이자연스럽지못하거나 ⅱ) 문자와문자의결합으로독자적인의미를가지는경우, ⅲ) 당해상표가실제거래사회에서전체로서만사용되고인식된경우에는분리관찰이허용되지않는다. 다만, 위 ⅲ) 의경우 특정상품 ( 즉, 실제로사용한상품 ) 에대한거래상황에서분리되지않음을근거로 그와관련이없는상품 에대한거래상황에서도항상전체로서인식된다고볼수는없다. 3 다만, 상표의유사판단에있어서관찰방법은전체관찰이원칙이므로대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다. 객관적관찰이격적관찰 상표자체의구성을기초로하여객관적으로판단하여야함을말한다. 따라서, 상표사용자의주관적사정은원칙적으로고려하지않는다. 상표의유사판단은 별도의기회와장소 에서유사감을불러일으킬수있는지여부에의하여판단하여야한다는것을말하며, 두개의상표를같은시간과장소에서나란히놓고대조하는대비관찰은허용되지않는다. 37

40 제 1 편총칙 구분내용 구체적출처혼동의고려문제 (1) 상표법상의출처혼동은일반적출처혼동을의미하며구체적출처혼동은고려하지않음이원칙이나, 실제적인출처혼동방지및구체적사건에있어서의타당한결론을위해합목적적으로구체적출처혼동유무를고려할수있다. (2) 판례는 양상표가일반적 추상적으로는유사하다하여도, ⅰ) 당해상품의거래실정및관계, ⅱ) 상표의주지도등을종합적으로고려하여구체적출처혼동의염려가없을때에는공존이가능하다 고판시한바있다. 3. 관련판례 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2005 후 728 판결 판결요지 상표법제41조제1항에서는 상표권은설정등록에의하여발생한다. 라고규정하여일정한요건과절차를거쳐서특허청에등록된상표만을보호하고있고, 상표법제52조제1항에서는 등록상표의보호범위는상표등록출원서에기재된상표에의하여정하여진다. 라고규정하여등록상표의보호범위를정함에있어서상표가실제로사용되고있는태양은고려하지않고있으므로, 등록상표의구성중일부분이등록결정당시식별력이없었다면그부분은상표법이정한일정한요건과절차를거쳐등록된것이아니어서그부분만을분리하여보호할수없고, 그등록상표의등록결정이후그부분만을분리하여사용한실태를고려할수있는것도아니어서, 그부분이등록상표의등록결정이후에사용에의한식별력을취득한경우그부분을부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률소정의주지표지로보호하는것은별론으로하고식별력이없던부분이등록상표에서중심적식별력을가지는부분으로될수있는것은아니다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 와같이이루어져있는색채상표인이사건등록상표 ( 등록번호제522330호 ) 의구성중 A6 부분은알파벳첫글자 A 와아라비아숫자 6 을단순결합한간단하고 흔히있는표장에지나지않아중심적식별력을가진다고보기어려워서 와같이이루어져있는확인대상 상표가이와동일한구성을가지고있다고하여양상표가유사하다고보기어려운반면에, 확인대상상표는색채상표인이사건등록상표의색채를가지고있지않고그도형의모양에서도많은차이가있어서이사건등록상표와전체적으로유사하지않다고할것이다. 그럼에도불구하고, 이사건심결일당시 A6 부분이사용에의한식별력을취득하였다는이유로이사건등록상표의구성중 A6 부분의중심적식별력을인정하여확인대상상표가이사건등록상표의권리범위에속한다고판단한원심에는등록상표의권리범위에대한법리를오해하여판결에영향을미친잘못이있고, 이점을지적하는상고이유에서의주장은이유있다. 상표법이론과판례 38

41 4. 상표의동일 유사와관련된식별력 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2005 후 2977 판결 판시사항 [1] 상표의구성중식별력이없거나미약한부분과동일한표장이거래사회에서오랜기간사용된결과 상표의등록또는지정상품추가등록전부터 수요자간에누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되어있는경우에는그부분은 사용된상품에관하여 식별력있는요부로보아상표의유사여부를판단할수있으나, 그렇다고하더라도그부분이사용되지아니한상품에대해서까지당연히식별력있는요부가됨을전제로하여상표의유사여부를판단할수없다. [2] 간단하고흔히있는표장이라도 그림물감 에관하여오랜기간사용된결과 이사건등록상표의지정상품으로그림물감등이추가로등록되기이전부터 이미수요자들사이에특정인의업무에관련된상품을표시하는것으로현저하게인식되어왔다면 그림물감 과이와거래사회의통념상동일하게볼수 수채물감, 유화물감, 아크릭물감, 포스터칼라, 염색물감 에관하여는독립하여자타상품의식별기능을할수있는부분에해당한다고보아야하고, 이를전제로하여이사건등록상표와확인대상표장을대비하여보면, 확인대상표장은그사용상품중 그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릭물감, 포스터칼라, 염색물감 에관하여이사건등록상표와그표장및상품이동일ㆍ유사하여이사건등록상표의권리범위에속한다. 원심판결 특허법원 선고 2005허124 판결 주문 원심판결중확인대상표장의 그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릭물감, 포스터칼라, 염색물감 을제외한상품에관한부분을파기하고, 이부분사건을특허법원에환송한다. 나머지상고를기각한다. 이유 상고이유를본다. 1. 문자와문자또는문자와도형등이결합된상표는상표를구성하는전체에의해생기는외관, 호칭, 관념등에의해상표의유사여부를판단하는것이원칙이고, 경우에따라서는상표의구성중 독립하여자타상품의식별기능을하는부분 ( 요부 ) 에의해생기는외관, 호칭, 관념, 등을종합하여상표의유사여부를판단할수있다 ( 대법원 선고 2006후3502판결참조 ). 여기에서상표의일부구성부분이독립하여자타상품의식별기능을할수있는부분에해당하는지여부는그부분이지니고있는관념, 지정상품과의관계, 거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하는바 ( 대법원 선고 2004후912 판결, 대법원 선고 2005후1134 판결등참조 ), 상표의구성중식별력이없거나미약한부분은그부분만으로요부가된다고할수없고, 이는그부분이다른문자나도형등과결합하여있는경우라도마찬가지이다 ( 대법원 선고 2001후1808 판결등참조 ). 39

42 제 1 편총칙 상표의구성중식별력이없거나미약한부분과동일한표장이거래사회에서오랜기간사용된결과 상표의등록또는지정상품추가등록전부터 수요자간에누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되어있는경우에는그부분은사용된상품에관하여식별력있는요부로보아상표의유사여부를판단할수있으나, 그렇다고하더라도그부분이사용되지아니한상품에대해서까지당연히식별력있는요부가됨을전제로하여상표의유사여부를판단할수없다. 2. 원심은채용증거를종합하여그판시와같은사실을인정한다음, 지정상품을 그림물감 등으로하고, 로구성된원고의이사건등록상표 ( 등록번호제38139호 ) 와대상상품을 그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릭물감, 포스터칼라, 염색물감, 그림물감통, 목탄연필, 미술용수채화접시 / 칼라점토, 색종이, 색연필, 만년필, 볼펜, 사인펜 등으로하고 로구성된피고의확인대상표 장을대비하여,, ALPHA 또는 알파 는그자체로는간단하고흔히있는표장에해당하나, 적어도그림물감에관련하여서는늦어도이사건등록상표의지정상품으로그림물감등이추가로등록된 경에는원고가생산 판매하는상품임을표시하는표지로서수요자들사이에현저하게인식되어있으므로양상표의구성중 ALPHA, 알파 는양상표의유사여부를판단함에있어독립하여자타상품을식별할수있는부분에해당한다고본다음, 이를전제로하여양상표의위부분으로분리약칭되는경우그호칭이동일하여전체적으로유사하고, 확인대상표장의사용상품은미술용품을비롯한문구류로서이사건등록상표의지정상품중 그림물감 과동일ㆍ유사하므로, 확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속한다는취지로판단하였다. 앞에서본법리와기록에비추어살펴보면,, ALPHA 또는 알파 는간단하고흔히있는표장이나, 그림물감 에관하여오랜기간사용된결과이사건등록상표의지정상품으로그림물감등이추가로등록되기이전부터이미수요자들사이에특정인의업무에관련된상품을표시하는것으로현저하게인식되어왔다고할것이므로,, ALPHA 또는 알파 는 그림물감 과이와거래사회의통념상동일하게볼수있는 수채물감, 유화물감, 아크릭물감, 포스터칼라, 염색물감 에관하여는독립하여자타상품의식별기능을할수있는부분에해당한다고보아야하고, 이를전제로하여이사건등록상표와확인대상표장을대비하여보면, 확인대상표장은그사용상품중 그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릭물감, 포스터칼라, 염색물감 에관하여이사건등록상표와그표장및상품이동일ㆍ유사하여이사건등록상표의권리범위에속한다고할것이므로, 원심판결은위범위내에서정당한것으로수긍이가고, 거기에상고이유에서주장하는바와같은위법이없다. 그러나, 원심이확정한바에의하더라도, ALPHA 또는 알파 는간단하고흔히있는표장에해당하나그림물감에관하여오랜기간사용에의하여수요자들사이에특정인의업무에관련된상품을표시하는것으로현저하게인식되어있다는것이므로, 이러한사정만으로는, ALPHA 또는 알파 가 그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릭물감, 포스터칼라, 염색물감 을제외한다른상품에대해서까 상표법이론과판례 40

43 4. 상표의동일 유사와관련된식별력 지곧바로자타상품의식별기능을할수있는부분에해당한다거나확인대상표장에 ALPHA 또는 알파 부분이포함되어있다고하여곧바로양상표가유사하다고단정하기는어렵다. 그럼에도원심은, ALPHA 또는 알파 는그림물감에관하여수요자들사이에특정인의업무에관련된상품을표시하는것으로현저하게인식되어있다는사정만으로 그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릭물감, 포스터칼라, 염색물감 을제외한다른상품에관해서도 ALPHA 또는 알파 부분이자타상품의식별기능을할수있는부분에해당한다고잘못단정하고, 이를전제로하여확인대상표장이 그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릭물감, 포스터칼라, 염색물감 을제외한다른상품에관하여서도이사건등록상표와유사하다고판단하고말았으니, 원심판결은위범위내에서상표의식별력및상표의유사여부에관한법리를오해함으로써판결에영향을미친위법이있고, 이점을지적하는상고이유의주장은이유있다. 3. 그러므로원심판결중확인대상표장의 그림물감, 수채물감, 유화물감, 아크릭물감, 포스터칼라, 염색물감 을제외한상품에관한부분을파기하고, 이부분을사건을다시심리 판단하게하기위하여원심법원에환송하고, 나머지상고를기각하기로하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2011 후 774 판결 판결요지 [1] 상표의구성중식별력이없거나미약한부분과동일한표장이거래사회에서오랜기간사용된결과 상표의등록또는지정상품추가등록전 부터수요자간에누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되어있는경우에는그부분은 사용된상품 에관하여식별력있는요부로보아상표의유사여부를판단할수있고, 그러한부분은상표법제51조제1항제2호에의한상표권효력의제한을받지않는다. [2] 甲이등록상표 의상표권자乙주식회사를상대로 골프화 를사용상품의하나로한확인대상표장 가등록상표의권리범위에속하지않는다는이유로소극적권리범위확인심판청구를한사안에서, 乙회사는 골프화 가등록상표의지정상품으로추가등록될때까지오랜기간 (1) SUPERIOR 라 는영문자로만구성된상표 ( 이하 SUPERIOR 문자상표 라한다 ) 와 (2),, 와같이월계관도형과 SUPERIOR 문자가결합된상표 ( 이하 SUPERIOR 결합상표 라한다 ) 및 (3) 등록상표를 골프의류, 골프가방, 골프화등각종골프관련상품 의표장으로사용하여왔고, 乙주식회사가 SUPERIOR 결합상표 뿐만아니라 SUPERIOR 문자상표 도장기간사용하여왔던점과 SUPERIOR 결합상표 는등록상표의구성중 문자부분과동일성이인정되는 SUPERIOR 문자부분을포함하고있으며, SUPERIOR 결합상표 및등록상표모두 SUPERIOR 41

44 제 1 편총칙 라는문자부분에의해호칭됨으로써, SUPERIOR 결합상표 및등록상표의사용은등록상표의구성중 문자부분이사용에의한식별력을취득하는데도움이되었을것으로보이는점등을종합하면, 등록상표의구성중 문자부분은 골프화 가등록상표의지정상품으로추가등록결정된 경이미 골프의류, 골프가방뿐만아니라골프화 에관해서도국내수요자나거래자에게누구의업무에관련된상품을표시하는것으로현저하게인식되어있어등록상표의구성중 문자부분은지정상품으로추가등록된 골프화 에관해서는 독립하여자타상품의식별기능을하는부분 즉요부가될수있다. 또한, 앞서본법리에비추어보면등록상표의구성중 문자부분이골프화에관하여사용에의한식별력을취득한이상그이후에지정상품으로추가등록된 골프화 와관련하여서는위문자부분이상표법제51조제1항제2호에의한상표권효력의제한을받지아니하므로, 골프화 와동일ㆍ유사한 상품에 속한다고할것이다. 문자부분과동일ㆍ유사한표장을사용하는것은이사건등록상표의권리범위에 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2006 후 2288 판결 판결요지 [1] 상표법제6조제2항이상표를등록출원전에사용한결과수요자사이에그상표가누구의상품을표시하는상표인가현저하게인식되어있는것은제6조제1항제3호내지제6호의규정에불구하고, 상표등록을받을수있도록규정한것은, 원래식별력이없는표장이어서특정인에게독점사용토록하는것이적당하지않은표장에대하여대세적권리를부여하는것이므로그기준은엄격하게해석ㆍ적용되어야할것이지만, 상표의사용기간, 사용횟수및사용의계속성, 그상표가부착된상품의생산ㆍ판매량및시장점유율, 광고ㆍ선전의방법, 횟수, 내용, 기간및그액수, 상품품질의우수성, 상표사용자의명성과신용, 상표의경합적사용의정도및태양등을종합적으로고려할때당해상표가사용된상품에관한거래자및수요자의대다수에게특정인의상품을표시하는것으로인식되기에이르렀다면사용에의한식별력의취득을인정할수있다. [2] 사용에의한식별력을취득하는상표는실제로사용한상표그자체에한하고그와유사한상표에대하여까지식별력취득을인정할수는없지만, 그와동일성이인정되는상표의장기간의사용은위식별력취득에도움이되는요소라할것이다. [3] 상표와동일성이인정되는 K₂,, K2 등의상표들을장기간사용하고그후 상표를계속적ㆍ중점적으로사용한경우, 상표가사용에의한식별력을취득하였다고볼수있다. 상표법이론과판례 42

45 4. 상표의동일 유사와관련된식별력 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2011 후 835 판결 판결요지 [1] 등록무효심판청구의대상이된등록상표가상표법제7조제1항제11호후단의 수요자를기만할염려가있는상표 에해당하는지를판단하는기준시는등록결정시이므로, 선사용상표가거래사회에서오랜기간사용된결과 등록상표의등록결정시 에선사용상표의구성중애초에는식별력이없었거나미약하였던부분이수요자간에누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되어있는경우에는선사용상표가사용된상품에관하여그부분을식별력있는요부로보아등록상표와선사용상표간의상표유사여부를살피고등록상표가수요자를기만할염려가있는상표에해당하는지여부를판단할수있다. 그리고이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. [2] 갑외국회사가을주식회사의등록상표 가상표법제7조제1항제11호등에위배된다며상표등록무효심판을청구한사안에서, 등록상표가상표법제7조제1항제11호의 수요자를기 만할염려가있는상표 에해당하는지를판단할때에는선사용서비스표 1 과선사용서비스표 2 의구성중등록상표 ( ) 의등록결정시에식별력을취득한 coffee bean 부분을그사용서비스업인 커피전문점경영업, 커피전문점체인업 에관하여요부로보아상표의유사여부를살피고등록상표가수요자를기만할염려가있는상표에해당하는지를판단할수있음에도, 선사용서비스표들을따로살피지아니하였고선사용상표들의구성중 Coffee Bean 부분이등록상표의등록결정시가아니라선사용상표들의등록결정시에식별력이있던부분이아니어서상표의유사판단에서요부로될수없다는이유로등록상표가위규정의 수요자를기만할염려가있는상표 에해당하지않는다고본원심판결에심리미진또는법리오해의위법이있다고한사례. 43

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47 4. 상표의동일 유사와관련된식별력 제 2편 TRADEMARK LAW 등록요건 45

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49 5. 제 6 조제 1 항 5 TRADEMARK 제 6 조제 1 항 LAW 1. 관련법규정 제 6 조 ( 상표등록의요건 ) 1 다음각호의 1에해당하는상표를제외하고는상표등록을받을수있다. < 개정 > 1. 그상품의보통명칭을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표 2. 그상품에대하여관용하는상표 3. 그상품의산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형상 ( 포장의형상을포함한다 ) 가격 생산방법 가공방법 사용방법또는시기를보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표 4. 현저한지리적명칭 그약어또는지도만으로된상표 5. 흔히있는성또는명칭을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표 6. 간단하고흔히있는표장만으로된상표 7. 제1호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 2. 관련이론 (1) 제 6 조제 1 항제 3 호 구분내용 서설 의의 그상품의산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형상 ( 포장의형상을포함한다 ) 가격 생산방법 가공방법 사용방법또는시기를보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표는상표등록을받을수없다. 취지자타상품식별력이없고독점적응성이없기때문이다. 적용요건 그상품의기술적표장 법문상 산지 품질 원재료등 은기술적표장의예시이며, 상품의성질이나특성을표시하는기술적표장의범주에속하는한본호에해당한다. 47

50 제 2 편등록요건 구분내용 판단 취급 보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표판단기준구체적판단상표등록전상표등록후 (1) 그상품의성질등을직감할수있는표시를말하며, 암시하는데지나지않거나특수한방법으로표시한표장은이에해당되지않는다. (2) 따라서, 성질등을암시 강조하는것에불과하거나, 도형화의정도가일반인의특별한주의를끌만큼문자인식력을압도하는경우에는보통으로사용하는방법에해당되지않는다. 단순히부기적표장이결합된경우도만으로보나, 식별력있는표장과결합하여전체로써식별력이있는경우에는해당되지않는다. (1) 당해상품에관한일반수요자의직관적인식. 따라서지정상품이특수한계층의전문가에의하여취급되는경우에는그전문가를기준으로판단한다. (2) 등록여부결정시 / 국내 (1) 지정상품과의관계를고려하여야하며, 본호해당여부는 상표의의미, 지정상품과의관계, 일반수요자의이해력과인식의정도, 거래사회의실정 등을감안하여객관적으로판단하여야한다. (2) 상표의의미는원칙적으로일반수요자가이를직감할수있어야하고심사숙고하거나사전을찾아보고서그뜻을알수있는것은고려대상이되지않는다. 또한, 어떠한상표가상품의성질을표시하는것으로일반수요자가직감할수있다면, 상표가성질표시로서실제로쓰이고있거나장래사용될개연성이있는지여부는고려의대상이되지아니한다. 거절 / 정보 / 이의신청이유 (1) 제척기간없는무효사유 / 51조의효력제한사유 (2) 등록후후발적으로본호에해당하면후발적무효심판의대상이되며, 무효확정시본호에해당하게된때부터없었던것으로보되이를특정할수없는경우에는무효심판청구의예고등록일부터없었던것으로본다. 지리적표시단체표장의경우 지리적표시단체표장의경우에는그특성상지정상품의산지를보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로구성된경우에도등록이가능하며, 산지를보통으로사용하는방법으로표시하는상표에도그효력이미친다. 제6조제2항과의관계 사용에의한식별력취득 62 의해등록된경우효력제한여부 기술적표장이라할지라도 6조 2항소정의사용에의한식별력을취득한경우에는등록이가능하다. 기술적표장이 6조 2항에의하여등록된경우 51조의효력제한을받는지와관련하여학설상다툼이있으나판례는일관하여 6조 2항에의하여식별력을취득한상표 ( 즉, 등록전식별력을취득한상표 ) 는 51조 1항 2호에의한상표권의효력제한을받지아니한다고판시하고있다. 상표법이론과판례 48

51 5. 제 6 조제 1 항 (2) 제 6 조제 1 항제 7 호 구분내용 서설 성격 판단 의의취지견해대립판례판단기준구체적판단 ( 적용범위 ) 구체적예 6조제1항제1호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가식별할수없는상표는상표등록을받을수없다. (1) 자타상품식별력이없고독점적응성이없기때문이다. (2) 식별력이없는상표를유형화하여이를법문에모두나열하는것은불가능한것이므로 6조 1항 1호내지 6호를보충하는취지 (1) 1설 : 6조 1항 1호내지 6호는 7호의예시적열거규정 ( 동시적용가능 ) (2) 2설 : 6조 1항 1호내지 6호와 7호는대등한규정이고, 7호는 1호내지 6호를적용하기에부적절한경우를대비한보충적규정 ( 동시적용불가 ) 6조 1항 7호는 1호내지 6호에는해당되지않으나그각호의취지로보아거절하는것이적당한상표에대하여등록을불허하는취지의보충적규정이라판시하여 2설을지지 [ 단, 실무적으로는거절이유를 1회에통지한다는차원에서 6조 1항 1호내지 6호와 7호를동시적용하는경우가종종있음 ] 당해상품에관한일반수요자 / 등록여부결정시 / 국내 (1) ⅰ) 외관상식별력이없는상표, ⅱ) 다수인이사용하여식별력이없는상표, ⅲ) 공익상특정인의독점이불가한상표등 1호내지 6호에는해당되지않으나그각호의취지로보아거절하는것이적당한상표로서상표의관념 지정상품과의관계및거래실정을감안하여객관적으로판단하여야한다. (2) 색채만의상표라하여본호에해당한다단정할수없으며구체적사안별로개별적으로판단할문제이나, 소리 냄새상표는실무상사용에의한식별력을취득하지못하는한원칙적으로본호를적용한다. (1) 심사기준에따르면 ⅰ) 일반적으로쓰이는구호, 인사말이나인칭대명사또는유행어, ⅱ) 연도 ( 年度 ) 표시, ⅲ) 사람, 자연물및문화재등의사진이나인쇄물, ⅳ) 상품의집합 판매장소등으로사용되는표장을본호의예로들고있다. (2) 다만, 위 ⅰ) 과관련하여단순히여러단어로이루어진문장이라하여본호에해당한다고단정할수없고거래사회에서흔히사용되는구호나광고문안등이를특정인이독점하는것이부적절한경우라야하며, 위 49

52 제 2 편등록요건 구분내용 ⅲ) 과관련하여대법원은도형상표가자연물의사진이거나사진과같이사실적으로묘사되어있다는사정만으로지정상품과관계없이식별력이없다고단정하여서는안된다고판시한바있으므로, 표장의구성, 지정상품과의관계, 거래계의실정과수요자의인식등을종합적으로고려하여개별적으로판단할필요가있다. (3) 지정상품의외부표면의장식적무늬를표시한경우나지정상품의원재료에흔히사용되는무늬형상을연상시키는경우에는식별력이없으나, 간단하고흔한도형의조합이반복되는표장이라도흔히사용될수있는것이라고볼수없고, 지정상품의특성을기술하지않을경우에는식별력이있는것으로본다. (4) 한편, 식별력없는표장상호간의결합으로새로운식별력이인정되지않은경우로서명백한거절근거의선택이곤란한경우에도본호가적용된다. 취급 상표등록전 상표등록후 거절 / 정보 / 이의신청이유 (1) 제척기간없는무효사유 / 단, 51조의효력제한사유는아님 (2) 등록후후발적으로본호에해당하면후발적무효심판의대상이되며, 무효확정시본호에해당하게된때부터없었던것으로보되이를특정할수없는경우에는무효심판청구의예고등록일부터없었던것으로본다. 제6조제2항의적용여부 본호는 6조 2항의대상에서제외되어있으나, 객관적으로는기타식별력없는표장이라도사용에의한식별력을취득한경우에는더이상본호소정의식별력없는표장이아니므로 6조 2항의규정과무관하게등록이가능하다. 3. 관련판례 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2001 후 2283 판결 판결요지 상표법제6조제1항제1호에서규정하는 ' 상품의보통명칭 ' 이라함은그지정상품을취급하는거래계에서그상품을지칭하는것으로실제로사용되고인식되어져있는일반적인명칭, 약칭, 속칭등을뜻하고, 상품의보통명칭에해당하는지여부는상표의등록결정시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 85후130 판결참조 ). 상표법이론과판례 50

53 5. 제 6 조제 1 항 기록에의하면, 장미 를지정상품으로하는이사건등록상표 "Red Sandra" 는이사건등록상표의지정상품을취급하는거래계 ( 생산자, 판매자및수요자 ) 에서장미의한품종의일반적명칭으로사용되고인식되어져있어결국, 이사건등록상표는그지정상품의보통명칭을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표에해당한다할것이다 ( 이사건등록상표의지정상품은장미꽃, 장미나무이외에나무, 화초등도있으나서로포함관계에있거나관련상품으로서이사건등록상표는이들상품모두에대하여식별력이없다고봄이상당하다 ). 또한, 그런이상상표등록사정일이후의상표관리실태는이를고려할여지가없다할것이다. 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2003 후 1314 판결 판결요지 종자산업법의규정내용에따르면같은법소정의품종보호의대상이된품종을상품으로서거래하는경우에거래계에서는그상품에관하여등록된품종명칭외의다른명칭으로그상품을지칭할수는없고, 품종명칭으로등록된표장을그품종의보통명칭으로보지않는다면, 누구든지그표장을그품종의상표로별도로등록할수있게되어, 등록상표와품종명칭의오인ㆍ혼동을방지하려는종자산업법제109조제9호의취지에위배되는결과를가져오게되어부당하므로, 같은법에의하여품종의명칭으로등록된표장은등록이됨과동시에그품종을대상으로하는상품에대하여상표법제6조제1항제1호의보통명칭으로되었다고봄이상당하다. 위법리와기록에의하면, " 화랑 " 이라는표장이종자산업법에의하여사과품종의명칭으로등록된이상, 이사건출원상표의지정상품인 ' 사과, 사과묘목 ' 의거래계에서는위표장을위상품들의보통명칭으로인식한다고봄이상당함에도불구하고, 원심이이와달리판단한것에는상표법제6조제1항제1호에관한법리를오해한위법이있다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2004 후 2246 판결 판결요지 상표법제6조제1항제1호가규정하는상품의보통명칭은그동업자들만이아니라실제거래상일반소비자들까지도지정상품의보통명칭으로서그와같은명칭을보통으로사용하고있는것을말하고, 같은법제6조제1항제2호가규정하는관용상표는동업자들사이에자유롭고관용적으로사용하게된상표를말한다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2003 후 243 판결 판결요지 상표법제 6 조제 1 항제 2 호소정의 상품에대하여관용하는상표 라고함은특정종류의상품을취급하는거래계 51

54 제 2 편등록요건 에서그상품의명칭등으로일반적으로사용한결과누구의업무에관련된상품을표시하는것이아니라그상품자체를가리키는것으로인식되는표장을말한다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2000 후 3401 판결 판결요지 [1] 등록상표 "Linux" 는그지정상품중 ' 컴퓨터프로그램이수록된테이프, 컴퓨터프로그램이수록된디스크, 컴퓨터프로그램이수록된디스켓 ' 에대하여상표법제6조제1항제3호또는제7조제1항제11호에위배되어무효이다. [2] 그러나, 등록상표의지정상품중 ' 모니터, 전자도난방지기, 전자회로학습기, 콤팩트디스크플레이어, 티브이게임세트 ' 에는 ' 리눅스 ' 프로그램이설치되어있다고볼수있는증거가없고또일반수요자가위와같은상품을거래할때그상품의내부에그움직임을조절하는운영체제프로그램이포함될수있고그러한프로그램으로 ' 리눅스 ' 프로그램이사용될수도있다는사정을알고있거나알수있다고볼수있는증거도없으므로위지정상품에대하여는등록상표가지정상품의용도, 효용또는사용방법등을표시하는표장만으로된상표에해당한다고볼수없고또일반수요자로하여금그상품이 ' 리눅스 ' 프로그램을포함하고있거나관련이있는것으로오인하게할염려가있는상표에해당한다고볼수도없다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2004 후 271 판결 판결요지 [1] " 나홀로 " 로구성된원고의이사건등록서비스표 ( 등록번호제74030호 ) 는지정서비스업인 '' 공인노무사업, 법률연구조사업, 법무사업, 변리사업, 변호사업, 저작권관리업, 지적소유권라이선싱업, 지적소유권상담업, 특허이용업, 행정사업 '' 에대하여전문직종사자에게업무를위임하지아니하고도스스로행할수있도록도와주는방식, 즉위지정서비스업의서비스제공의하나의방식을보통으로표시하는표장만으로된서비스표에해당하므로상표법제6조제1항제3호에따라등록무효사유가있다. [2] 상고이유에대한판단에앞서직권으로보건대, 이사건등록서비스표는 출원된것으로서, 법률제6414호로개정된상표법 ( 이하 ' 개정상표법 ' 이라고함 ) 의부칙제4항에의하여그등록무효심판에관하여는위개정전의상표법 ( 이하 ' 구상표법 ' 이라고한다 ) 이적용되어야하고, 구상표법은개정상표법제23 조제1항제4호의 ' 제2조제1항제1호내지제4호의규정에의한표장의정의에합치하지아니하는경우 ' 를 상표법이론과판례 52

55 5. 제 6 조제 1 항 등록무효사유로삼고있지아니하였으므로, 원심이이사건등록서비스표의지정서비스업중 ' 변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업 ' 에개정상표법을적용하여개정상표법제23조제1항제4호가정한등록무효사유가있다고판단한것은잘못이지만, 위지정서비스업에대하여상표법제6조제1항제3호소정의등록무효사유가있음이앞서본바와같은이상원심의위와같은잘못은판결의결론에영향이없다. [3] 구상표법제7조제1항제4호에서규정한 ' 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는 ' 서비스표라함은서비스표의구성자체또는그서비스표가지정서비스업에사용되는경우일반수요자에게주는의미나내용이사회공공의질서에위반하거나사회일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에반하는경우또는고의로저명한타인의상표또는서비스표나상호등의명성에편승하기위하여무단으로타인의표장을모방한서비스표를등록사용하는것처럼그서비스표를등록하여사용하는행위가공정한상품유통질서나국제적신의와상도덕등선량한풍속에위배되는경우를말하는점 ( 대법원 선고 97후3623 판결, 선고 2002후1362 판결등참조 ), 원고가 ' 변호사업, 공인노무사업, 행정사업, 법무사업 ' 에필요한자격을취득하는것이금지되어있는것도아니고, 제3자에게전용사용권이나통상사용권을설정하는방식으로만이사건등록서비스표를사용하기위해서이사건등록서비스를출원, 등록받았다고볼만한자료도없는점을종합하면, 원고가이사건등록서비스표를출원, 등록하는것이공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는경우에해당한다고할수는없다. (* 개정법에서도당연히제7조제1항제4호에해당하지않음 ) 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2005 후 636 판결 판결요지 기록에비추어살펴보면, 와같이구성된이사건출원서비스표 ( 출원번호 호 ) 의 e-' 부분은 전자의, 인터넷의 등을뜻하는영어단어로서실생활에서도그와같은의미로널리사용되고있고, 이사건출원서비스표를그지정서비스업중 인터넷을이용한화상진료서비스업, 인터넷을이용한건강상담업 에사용할경우에는 e-' 부분이그러한의미로쉽게연상되어이사건출원서비스표는전체적으로 인터넷을이용하여편하게해주는화상진료서비스업내지건강상담업 등의의미로인식되어그지정서비스업의사용방법등의성질을직감시킨다고할것이므로, 이사건출원서비스표에는상표법제6조제1항제3호소정의기술적서비스표에해당하는등록거절사유가있다. 한편, 특허청심사관의이사건출원서비스표에대한거절결정이유는이사건출원서비스표가 이 ( 치아 ) 를편하게해주는병원 등의뜻을가지고있어서그지정서비스업인 병원체인점경영업, 병원업, 인터넷을이용한화상진료서비스업, 인터넷을이용한건강상담업 에사용할경우기술적서비스표에해당한다는것이므로, 위에서본 53

56 제 2 편등록요건 이사건출원서비스표가기술적서비스표에해당하는이유와그구체적인내용에있어서일치하지는아니한다. 그러나특허청심사관은이사건출원서비스표가 인터넷을이용한화상진료서비스업, 인터넷을이용한건강상담업 에대한관계에서도기술적서비스표라고보았고, 원고도특허심판원의심판단계에서이사건출원서비스표의 e-' 부분에서 인터넷의 등의의미가우선적으로느껴져이사건출원서비스표가전체적으로위에서본바와같은의미로인식된다고주장을한바있어서, 거절이유의구체적인내용에있어서의위와같은정도의차이가출원인에게별도의의견서를제출할수있는기회를주어야하는새로운거절이유에해당한다고볼수없다. 따라서이와다른견해에서상표법제6조제1항제3호소정의기술적서비스표에해당하는거절이유의구체적인내용을위와같이달리보는것이새로운거절이유가된다고하여이사건출원서비스표가그지정서비스업과관련하여 이 ( 치아 ) 를편하게해주는병원 등의뜻을직감시키는지여부에대하여만심리한다음그러한뜻을직감시키지않는다고하여심결을취소한원심에는상표법제81조제3항소정의의견서를제출할수있는기회를주어야하는새로운거절이유에대한법리를오해하여판결의결과에영향을미친잘못이있다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2005 후 2786 판결 판결요지 어떤상표가지정상품의품질, 효능, 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계, 일반수요자나거래자의그상표에대한이해력과인식의정도, 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하고, 그상표가지정상품의품질, 효능, 용도를암시하는정도에그치는경우에는그에해당하지아니한다 ( 대법원 선고 2005후2595 판결참조 ). 원심판결이유에의하면, 원심은와같이구성된이사건등록상표 ( STAR JEWELRY ) 는그지정상품중 다이아몬드원석, 다이아몬드, 에메랄드, 루비, 진주, 인조보석, 금, 금합금, 은, 은합금, 백금, 백금합금 에관하여볼때, JEWELRY 부분은위지정상품들의보통명칭으로서식별력이없고, STAR 부분은일반수요자나거래자사이에서위지정상품들의성질을암시하거나강조하는정도를넘어 별처럼반짝이거나귀한보석, 별과같이남들이부러워하거나우러르는보석 의의미를직감하게하므로, 결국이사건등록상표는위지정상품들에관하여식별력이없어무효로되어야한다고판단하였다. 그러나이사건등록상표중 STAR 부분은 별 이라는본래의의미와나아가이로부터파생된 인기연예인 이라는의미이고, JEWELRY 부분은보석이라는의미로서, 우리나라의영어보급수준에비추어일반수요자나거래자들이그의미를쉽게알수있는영어단어들인바, 이사건등록상표중 JEWELRY 부분은위지정상품들의보통명칭에지나지않아식별력이없지만, STAR 부분은그의미가곧위지정상품들과직접적으로연관된것이라기보다는간접적으로연상되는정도라고보이고, 거래사회에서의사용실태도그와다르지아니하여위지정상품들의품질이나성질을암시한다고할수있을지언정이를직감하도록한다고는할수없을것이다. 상표법이론과판례 54

57 5. 제 6 조제 1 항 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2005 후 1356 판결, 선고 2004 후 3454 판결 판결요지 어떤상표가상품의원재료를표시하는것인가의여부는그상표의관념, 지정상품과의관계, 현실거래사회의실정등에비추어객관적으로판단하여야할것이므로, 그상표가상품의원재료를표시하는것이라고하기위해서는당해상표가뜻하는물품이지정상품의원재료로서현실로사용되고있는경우라든가또는그상품의원재료로서사용되는것으로일반수요자나거래자가인식하고있는경우이어야할것이다. 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2002 후 192 판결 판결요지 상표법제6조제1항제3호는상품의원재료를보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표는그상표등록을받을수없도록하고있으므로, 어떤상표의지정상품에현실적으로사용하는원재료를뜻하거나, 일반수요자나거래자가그지정상품의원재료로인식하고있는표장은상표등록을받을수없다. 출원상표인 "KERATIN" 은 ' 스킨크림, 샴푸, 헤어컨디셔너 ' 등에대한원재료표시에불과하여상표등록을받을수없다. 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2005 후 3031 판결 판결요지 어떤상표가상표법제6조제1항제3호의상품의품질ㆍ효능등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표인지여부는그상표가가지는관념, 당해지정상품과의관계, 일반수요자나거래자의그상표에대한이해력과인식의정도, 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하되, 일반수요자가그상표를보고직관적으로깨달을수있는것이어야하고심사숙고하거나사전을찾아보고서비로소그뜻을알수있는것은이에해당되지아니하며, 이러한판단도그지정상품이전문가들에의하여수요되고거래되는특수한상품이아닌한평균적일반수요자나거래자를기준으로판단하여야한다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2007 후 1824 판결 판결요지 어떤상표가상표법제 6 조제 1 항제 3 호에서정한상품의품질ㆍ효능ㆍ용도등을보통으로사용하는방법으로 55

58 제 2 편등록요건 표시한표장만으로된상표에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계, 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하며, 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 가사서비스업 에대한 파출박사 는 사람 ( 특히파출부 ) 을보내어집안일을하는데에능통함 이라는의미로인식되어가사서비스업의품질ㆍ용도ㆍ효능등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로구성된기술적표장에해당한다고봄이상당하다. 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2007 후 3042 판결 판결요지 어떤상표가상표법제6조제1항제3호에서정한상품의품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계, 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야한다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 이사건출원상표는지정상품을 가정 / 사무실용물분배기, 산업용물분배기, 냉수기, 음용수디스펜서, 음용분수 로하고, WATER 와 LINE 이결합한 WATERLINE 으로구성된상표인바, WATER 는물을뜻하는단어이고, LINE 은선, 줄, 길, 도관등을뜻하는단어로서우리나라의영어보급수준등을고려하면일반수요자나거래자들이그지정상품인 가정, 사무실용물분배기등 과관련하여위두단어를결합한 WATERLINE 을볼때원심판시의여러사전적의미중 물이흐르는통로또는도관 ( 송수관 ) 의의미로인식할것이어서, 그지정상품의주요부품을나타내거나그주된기능의하나인도관을따라필요한곳으로물을흐르게하는기능을나타내고있으므로, 이사건출원상표는원재료, 효능, 용도등의성질을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로구성된기술적표장에해당한다고봄이상당하다. 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2005 후 452 판결 판결요지 [1] 어떤상표가상표법제6조제1항제3호에서정한지정상품의품질, 효능등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계, 일반수요자나거래자의그상표에대한이해력과인식의정도, 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하고, 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다 ( 대법원 선고 98후386 판결, 선고 2005후2595 판결등참조 ). 상표법이론과판례 56

59 5. 제 6 조제 1 항 [2] 수성도료판매대행업, 페인트판매대행업 을지정서비스업으로한출원서비스표 는 화 재방지ㆍ예방의성질ㆍ효능이있는수성도료, 페인트를판매대행하는업에관한것임을직감 하게할개연 성이농후하여상표법제 6 조제 1 항제 3 호에해당하는등록거절사유가있다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2007 후 555 판결 판결요지 상표법제6조제1항제3호의 상품의산지ㆍ품질ㆍ효능ㆍ용도ㆍ형상등을보통으로사용하는방법으로표시한표장 에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하는바, 수요자가지정상품을고려하여서그품질, 효능, 형상등의성질을표시하고있는것으로직감할수있으면기술적표장이라할수있다. 또한, 상표법제7조제1항제11호의 상품의품질을오인하게할염려가있는상표 라함은그상표의구성자체가그지정상품이본래가지고있는성질과다른성질을갖는것으로수요자를오인하게할염려가있는상표를말한다. 원심이인정한사실과기록에의하면, 지정상품을 모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 보도판, 아스팔트타일, 콘크리트타일, 바닥재, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일 로하고 COLOR CON 으로구성된이사건등록상표의등록결정일인 경에는콘크리트업계또는건축관련업계에서레미콘 (Ready Mixed Concrete의약칭 ), 아스콘 (Asphalt Concrete의약칭 ), 투수콘 ( 투수 Concrete의약칭 ) 이라는용어가광범위하게사용되고있어 콘 이라함은콘크리트의약칭으로인식되고있었던점, 늦어도 1991년경부터기존의흑색, 회색등무채색계열의콘크리트와색채에있어크게다른녹색, 적색등을포함한유채색계열의콘크리트ㆍ아스팔트콘크리트가생산되기시작하여콘크리트업계또는건축관련업계에서는이를기존의무채색계열의콘크리트ㆍ아스팔트콘크리트에대칭되는개념으로각각칼라콘크리트및칼라아스콘이라고부르고있었던점을알수있는바, 이러한사정에비추어볼때, 콘크리트제품의수요자들은 COLOR CON 을기존의무채색콘크리트에대칭되는개념으로서 유채색의콘크리트 를의미하는것으로직감할것으로보이므로, 이사건등록상표가지정상품중 유채색 의콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에대하여사용될경우에는상품의성질을나타낸것으로식별력이없고, 무채색 의콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에대하여사용될경우에는이를유채색의콘크리트제품으로상품의성질을오인할수있으며, 모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 아스팔트타일 에사용될경우에는이를유채색의콘크리트제품으로상품의성질과상품자체모두를오인할우려가있다. 따라서이사건등록상표는위지정상품들에대하여그성질을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로구성된기술적상표이거나상품의품질을오인하게할염려가있는상표에해당한다. 57

60 제 2 편등록요건 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2011 후 33 판결 판결요지 [1] 어떤상표가상표법제6조제1항제3호에서정하는 상품의품질ㆍ효능ㆍ용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표 에해당하는지의여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야한다. [2] 출원상표 SPRINTER 는지정상품인 자동차 (Automobiles) 에사용될경우일반수요자나거래자들에게 가속성능이우수한, 매우빨리달릴수있는 등의의미로쉽게인식되므로, 지정상품의품질ㆍ효능ㆍ용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된기술적상표에해당한다. 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2008 후 4240 판결 판결요지 표장을 으로하는출원상표는그지정상품인 디지털카메라 등과관련하여일반수요자나거래 자에게 다른상품보다작게디자인된디지털카메라 등의의미로직감되지않으므로기술적표장에해당하지 않는다. 거절결정 ( 상 ): 확정 특허법원 선고 2010 허 5895 판결 판결요지 [1] 상표법제6조제1항제3호에는 지정상품의산지ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상 ( 포장의형상을포함한다 ) ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법또는시기를보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표는그상표등록을받을수없다 고규정되어있는바, 그규정의취지는위제6조제1항제3호에열거된내용을표시하는표장은상품의특성을기술하는목적으로써표시되어있는기술적표장으로서자타상품을식별하는기능을상실하는경우가많을뿐만아니라, 가사상품식별의기능이있는경우라하더라도상품거래상누구에게나필요한표시이기에어느특정인에게만독점적으로사용시킨다는것은공익상으로타당하지않기때문이므로 ( 대법원 선고 2002후710 판결참고 ), 어느상표가이에해당하는지의여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야할것이다. 상표법이론과판례 58

61 5. 제 6 조제 1 항 [2] 한편입체상표의경우그입체적형상에나타난형상이나모양이거래사회에서당해지정상품 ( 상품의포장또는용기를포함한다 ) 의일반적형태를나타내는것으로인식될수있는때에는위규정에해당한다고할것이고, 이는그입체적형상이당해지정상품의일반적인형태에일부변형을가하거나추가적인장식을하였더라도전체적인형상이나모양의특징을통하여거래사회에서통상적으로채용할수있는범위를벗어나지않은것으로인식될수있으면마찬가지로보아야할것이다. 따라서, 출원상표 는 테이블게임용구 에대하여카지노등에서사용되는카드분배기로 인식될수있어제 6 조제 1 항제 3 호에해당한다. 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2011 후 1142 판결 판결요지 상표법제6조제1항제3호는상품의원재료를보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표는그상표등록을받을수없도록하고있으므로, 어떤상표의지정상품에현실적으로사용하는원재료를뜻하거나, 일반수요자나거래자가그지정상품의원재료로인식하고있는표장은상표등록을받을수없고 ( 대법원 선고 2002후192 판결등참조 ), 이러한법리는구상표법 ( 법률제11113호로개정되기전의것 ) 제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 또한출원상표나서비스표가상표법제6조제1항각호의식별력요건을갖추고있는지여부에관한판단의기준시점은원칙적으로상표나서비스표에대하여등록여부를결정하는 결정시 이고거절결정에대한불복심판에의하여등록허부가결정되는경우에는그 심결시 라고할것이다. 멕시코음식전문레스토랑업 ( 멕시코식 TACO 요리를주메뉴로하는업종에한함 ) 등을지정서비스업으로하는 甲의출원서비스표 에대해특허청이상표법제 6 조제 1 항제 3 호에해당한다는이유로등록거절결정 을하자이에甲이거절결정에대한불복심판을청구하였으나특허심판원도같은이유로이를기각하는심결을한사안에서, 출원서비스표는 TOMATILLO 로인식될수있는데, 심결시국내의사전등에 토마틸로 (Tomatillo) 가 주로멕시코와미국남부가원산지인가짓과꽈리속의 1년초로서자주색열매가식용으로사용되는식물이고멕시코요리에즐겨사용되는식재료 라는점이나타나있었고, 이외에도인터넷이나국내에시판된서적등을통해 토마틸로가식용열매로서식재료로사용된다 는점이국내에도알려져있었던사정등을보면, 적어도지정서비스업의거래자들이출원서비스표를지정서비스업에서제공되는멕시코음식의원재료를뜻하는 TOMATILLO 로인식하고있다고봄이타당하므로, 출원서비스표가상표법제6조제1항제3호에해당하여서비스 59

62 제 2 편등록요건 표등록을받을수없는데도, 거절결정일이전의자료만으로이와달리본원심판결에법리오해의위법이있다고한사례. 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2012 후 2128 판결 판결요지 상표법제6조제1항제3호가상품의산지 품질 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표를등록받을수없도록한것은그와같은성질표시의상표는상품의유통과정에서통상필요한표시여서누구라도이를사용할필요가있고그사용을원하기때문에이를특정인에게독점배타적으로사용하게할수없다는공익상의요청과그상표를허용할경우에는타인의동종상품과의관계에서식별이어렵다는점에이유가있는것이므로, 어느상표가이에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2002후1140 판결등참조 ). 그리고이러한법리는구상표법 ( 법률제11113호로개정되기전의것 ) 제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 한편출원상표나서비스표가상표법제6조제1항각호의식별력요건을갖추고있는지여부에관한판단의기준시점은원칙적으로상표나서비스표에대하여등록여부를결정하는결정시이고, 거절결정에대한불복심판에의하여등록허부가결정되는경우에는그심결시라고할것이다 ( 대법원 선고 2011후1142 판결등참조 ). 원심판결이유에의하면원심은그채용증거에의하여판시와같은사실을인정한다음, 이사건출원서비스표 ( 출원번호생략 ) 는이사건심결당시각종신문 논문등에 Volatility Index( 변동성지수 ) 의약자로서 S&P 500 지수옵션과관련하여장래 30일간의변동성에대한투자기대지수 또는 공포지수 를가리킨다고소개되어있기는하나, 이는다양한변동성지수중원고가자신의서비스업과관련하여독자적으로창안하여제공하는특정지수에대한고유명칭일뿐이라할것이므로, 그무렵 VIX 가일반수요자나거래자들에게원고가제공하는위와같은특정지수보다넓은의미의일반적인경제용어로 변동성지수 를지칭하는것으로인식되거나사용되고있다고할수없다고판단하였다. 또원고로하여금이를그지정서비스업인 시장변동성을예측하고전자매체혹은인쇄매체를통하여금융상품거래에관한정보를제공하는서비스업 에독점배타적으로사용하게하는것이공익에반하는것이라고도볼수없어, 결국이사건출원서비스표는그지정서비스업의용도, 서비스제공내용등의성질을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된서비스표에해당하지않는다고판단하였다. 앞서본법리와기록에비추어살펴보면, 원심의이러한판단은정당하고, 거기에상고이유의주장과같은상표법제6조제1항제3호에관한법리오해등의위법이없다. 그러므로상고를기각하고, 상고비용은패소자가부담하도록하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 상표법이론과판례 60

63 5. 제 6 조제 1 항 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2004 후 1441 판결 판결요지 [1] 우측도면과같이구성된이사건등록상표 { 등록번호제541425호, '' 陟州東海碑 '' 를고전자체 ( 古篆字體 ) 로표기한것임 } 는도자기의품질, 효능등을표시한표장이아님은명백하며, 이사건등록상표는문화재인 '' 척주동해비 '' 의비문제목을그대로복사하여출원한것인데, 우리상표법이문화재의명칭으로이루어진상표를상표부등록사유로정하고있지않은점등에비추어이사건등록상표가문화재인비문의제목을복사한상표라는점만으로는식별력이없다고볼수없으므로, 이사건등록상표에는상표법제6조제1항제1호내지제4호및제7호의등록무효사유가없다. [2] 특단의사정이없는한문화재의명칭을상표로등록하는것이공서양속에반한다고할수도없을뿐만아니라, ' 척주동해비 ' 란표장이문화재로지정된비석의이름으로널리알려져있다고하더라도위표장이도자기와관련하여품질을표시하는것이아님이앞서본바와같으므로이사건등록상표의사용으로인하여수요자들로하여금상품의품질을오인하게할염려가있다고할수도없다. 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2009 후 3916 판결 판결요지 지정서비스업을냉면전문식당업등으로하고 천진함흥냉면 과같이구성된이사건출원서비스표의구성중 천진 은한자어 天眞 의한글표기로이해하면 세파네물들지아니한자연그대로의참됨 으로, 한자어 天津 의한글표기로이해하면 백과사전등에중국의 3대또는 4대도시의하나로소개되어있고, 우리나라중등사회교과서에도수록되어있는중국허베이성소재중앙직할시의명칭 등으로각인식될수있는다의적인문자이기는하다. 그러나이사건출원서비스표에서는 천진 이 함흥냉면 과함께표기되어있고, 함흥냉면 은이사건거절결정시이미그자체로냉면의한종류를가리키는관용표장으로되었다할것인데, 일반적으로음식이름을포함하는표장에서는지역명칭을함께표기하는경우가흔히있으므로, 비록중국의지명을한글로표기할때원칙적으로중국어표기법에따르도록되어있는외래어표기법에의하면 天津 을중국식발음인 톈진 으로표기한다하더라도, 한자문화권인우리의언어관습상이사건출원서비스표의 천진 부분은일반수요자나거래자들에게현저한지리적명칭인중국의도시명 天津 의한글표기로직감될수있다고봄이상당하다. 그렇다면 함흥냉면 부분은이사건출원서비스표의지정서비스업과관련하여볼때식별력이없고, 천진 과의결합헤의하여새로운관념을낳는다거나전혀다른새로운조어가되었다고할수도없으므로, 이사건출원서비스표는전체적으로상표법제6조제1항제4호가규정하는현저한지리적명칭만으로된표장에해당한다. 61

64 제 2 편등록요건 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2011 후 958 판결 판결요지 [1] 상표법제6조제1항제4호는현저한지리적명칭 그약어또는지도만으로된상표는등록을받을수없다고규정하고있다. 이와같은상표는그현저성과주지성때문에상표의식별력을인정할수없어어느특정개인에게만독점사용권을부여하지않으려는데그규정의취지가있다. 이에비추어보면, 상표법제6조제1항제4호의규정은현저한지리적명칭, 그약어또는지도만으로된표장에만적용되는것이아니고, 현저한지리적명칭등이식별력없는기술적표장등과결합되어있는경우라고하더라도그결합에의하여본래의현저한지리적명칭이나기술적의미등을떠나새로운관념을낳는다거나새로운식별력을형성하는것이아니라면지리적명칭등과기술적표장등이결합된표장이라는사정만으로위법조항의적용이배제된다고할수없다. 한편위규정에서말하는현저한지리적명칭이란단순히지리적, 지역적명칭을말하는것일뿐특정상품과지리적명칭을연관하여그지방특산물의산지표시로서의지리적명칭임을요하는것은아니라할것이다. 따라서그지리적명칭이현저하기만하면여기에해당하고, 지정상품과사이에특수한관계가있음을인식할수있어야만하는것은아니다. [2] 甲외국회사가출원상표 를출원하였으나특허청이출원상표가상표법제6조제1항제4호등에해당한다는이유로등록거절결정을한사안에서, 위표장중문자부분 GEORGIA 는아시아북서부에있는국가인그루지야의영문명칭또는미국남동부주의명칭으로서일반수요자들에게널리알려져있으므로현저한지리적명칭에해당하고, 커피원두도형은커피원두의형상과모양을그대로표시한것에불과하며, 찻잔도형은다소도안화가되어있으나찻잔형상의기본적인형태를유지하고있어일반수요자들이이를출원상표의지정상품중커피의원두와그음용의용도에쓰이는찻잔의형상으로직감할수있으므로이들도형부분은커피와관련하여볼때식별력이없고, 위문자부분과도형부분의결합에의하여출원상표가본래의현저한지리적명칭이나기술적의미를떠나새로운관념을낳는다거나새로운식별력을형성하는것도아니므로, 위출원상표는전체적으로보아일반수요자들사이에주로현저한지리적명칭인 GEORGIA 로인식될것이어서상표법제6조제1항제4호가규정하는현저한지리적명칭만으로된표장에해당된다고한사례. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2004 후 1175 판결 판결요지 [1] 상표의구성중식별력이없거나미약한부분은그부분만으로는요부가된다고할수없고, 이는일체불가분적으로결합된것이아닌한그부분이다른문자등과결합되어있는경우라도마찬가지이다. 상표법이론과판례 62

65 5. 제 6 조제 1 항 [2] 구상표법 ( 법률제6414호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제6조제1항제4호에서현저한지리적명칭ㆍ그약어또는지도만으로된상표를등록불가사유로규정한취지는이러한표장은누구나사용할수있도록보장하고어느특정인에게현저한지리적명칭등을독점ㆍ배타적으로사용하게할수없다는데에있는점, 구상표법제6조제2항은제1항제3호, 제5호, 제6호에해당하는표장에대하여만그사용의결과수요자간에누구의상표인가가현저하게인식되어있는것은등록받을수있다고규정하고있을뿐제1항제4호에서정하는현저한지리적명칭등으로된표장에대하여는규정하고있지아니하므로, 현저한지리적명칭등으로된상표의경우에는그사용의결과수요자간에특정인의상표로현저하게인식되어있다고하더라도그것이부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률등에의하여보호받을수있음은별론으로하고상표법상의상표로는등록받을수없을뿐만아니라, 설사등록받았다하더라도그등록상표권의효력이현저한지리적명칭등으로된타인의상표에대하여는미친다고할수없는점, 법률제6414호로개정되어 부터시행된상표법 ( 이하 개정상표법 이라한다 ) 제6조제2항은현저한지리적명칭등으로된상표의경우에도그사용의결과수요자간에특정인의상표로현저하게인식되어있는것은등록받을수있다고규정하고있으나, 개정상표법부칙제4조는개정상표법시행전에상표등록출원에의한등록상표의심판ㆍ재심및소송에대하여는종전의규정에의한다고규정함으로써그소급적용을배제하고있는점등을종합하여보면, 구상표법하에서의상표의유사여부를판단함에있어서는상표의구성중현저한지리적명칭에해당하는부분은사용의결과수요자간에특정인의상표로현저하게인식되어있는지의여부에관계없이자타상품을식별할수있는요부가된다고할수없다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 구상표법시행당시에출원된 모자 (caps), T-셔츠 (T-shirts) 등을지정상품으로하고 로구성된이사건등록상표와 예복, 신사복 등 을지정상품으로하여 와같이구성된선등록상표의유사여부를판단함에있어서는선등록상표의구성중현저한지리적명칭에해당하는 CAMBRIDGE 부분은사용의결과수요자간에특정인의상표로현저하게인식되어있는지의여부에관계없이식별력있는요부로볼수없음에도불구하고, 원심은선등록상표의구성중 CAMBRIDGE 부분을 사용에의한식별력있는요부 로본나머지양상표에공통으로포함되어있는 CAMBRIDGE 부분이동일하다는이유만으로양상표의표장이유사하다고판단하고말았으니, 원심판결에는상표의식별력및유사여부판단에관한법리를오해하여심리를다하지아니한위법이있고, 이점을지적하는상고이유의주장은이유있다. 대법원 선고 2003도3906 판결 판결요지 비록현저한지리적명칭만으로된상표나서비스표이어서상표법상보호받지못한다고하더라도그것이오랫동안사용됨으로써거래자나일반수요자들이어떤특정인의영업을표시하는것으로서널리인식하게된경우에는부정경 63

66 제 2 편등록요건 쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하 부정경쟁방지법 이라한다 ) 이보호하는영업표지에해당한다고할것이고 ( 대법원 선고 97도322 판결참조 ), 부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ) 목소정의상품표지의유사여부는동종의상품에사용되는두개의상품표지를외관, 호칭, 관념등의점에서전체적ㆍ객관적ㆍ이격적으로관찰하여 구체적인거래실정상 일반수요자나거래자가상품표지에대하여느끼는인식을기준으로하여그상품의출처에대한오인ㆍ혼동의우려가있는지의여부에의하여판별되어야하고, 문자와문자등이결합한상품표지에있어서는언제나반드시그구성부분전체의명칭이나모양에의하여호칭ㆍ관념되는것이아니고각구성부분을분리하여관찰하면자연스럽지못할정도로불가분하게결합하여있지아니하는한그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭ㆍ관념될수도있고, 상품표지를전체적으로관찰하는경우에도그중에서일정한부분이특히수요자의주의를끌기쉬운경우에는전체적관찰과병행하여상품표지를기능적으로관찰하고그중심적식별력을가진요부를추출하여두개의상품표지를대비함으로써유사여부를판단하는것이적절한전체관찰의결론을유도하기위한수단으로필요하다 ( 대법원 선고 98다63674 판결, 자 2004마737 결정참조 ). 위법리와기록에비추어살펴보면, 신사복 등의상품에사용된피해자의상품표지인 캠브리지멤버스, CAMBRIDGE MEMBERS 및그구성중 캠브리지 또는 CAMBRIDGE 부분은거래사회에서오랜기간사용된결과일반수요자나거래자에게피해자가제조ㆍ판매하는신사복등남성의류상품을표시하는것으로현저하게인식되어있고, 피해자의상품표지와 셔츠 등의상품에사용된피고인들의상품표지인 캠브리지유니버시티, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 는문자의각구성부분이분리하여관찰되면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합되어있다고볼만한사정이없으므로문자의각구성부분만으로분리되어호칭ㆍ관념될수있고그중 캠브리지 또는 CAMBRIDGE 만으로분리되어호칭ㆍ관념될경우에는양상품표지는그호칭및관념이동일하여서로유사하다고봄이상당하다. ( 부정경쟁방지법의적용에있어서는 CAMBRIDGE 를식별력있는요부로보아양표장을유사하다고본사안임 ) 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2003 후 2942 판결 판결요지 등록출원한상표가상표법제6조제1항제6호의 ' 간단하고흔히있는표장만으로된상표 ' 에해당하여등록을받을수없는지여부는거래의실정, 그표장에대한독점적인사용이허용되어도좋은가등의사정을참작하여구체적으로판단하여야한다. 거절사정 ( 상 ) 대법원 선고 2002 후 291 판결 판결요지 [1] 알파벳두글자를결합한상표는그구성이특별히사람의주의를끌정도이거나새로운관념이형성되는 상표법이론과판례 64

67 5. 제 6 조제 1 항 경우에는그상표를구성하는문자를직감할수있다고하더라도간단하고흔히있는표장만으로된상표에해당한다고할수없는것인바, " " 와같이구성된이사건출원상표는그표장이 'C' 와 'P' 를가로로붙여놓은것으로인식될수도있기는하지만, 위표장은글자의크기를동일하게하고글자사이에는일정한간격을두는알파벳의일반적인표기방법과달리, 왼쪽의곡선을강조하기위하여 'C' 자의폭을 'P' 자보다훨씬넓게표현하고있으며, 오른쪽의 'P' 는세로선과곡선부의끝이떨어지도록하고그부위에따라선의굵기를달리하는등으로구성되어있기때문에그표장의외관상크기가서로다른반원을세로로된직선에의하여연결한추상적인도안으로여겨질정도이므로위표장은그구성자체가거래상자타상품의식별력이있는것이라고할것이다. [2] 또한, 위표장이상표로등록된다고하더라도 ( 수요자사이에위표장이누구의업무에관련된상품을표시하는것으로현저하게인식되기전까지는 ) 그권리범위가위표장과동일ㆍ유사한외관의표장에만미치고그에따라일반거래계에서 'CP' 를일반적인알파벳표기방법에따라표기하거나그호칭을 ' 씨피 ' 로하는표장을자유롭게상표로사용할수있으므로이사건출원상표의등록을허용하는것이공익에반한다고할수없다. 그럼에도불구하고, 원심이이사건출원상표가간단하고흔히있는표장만으로된상표라고판단한것은상표법제6조제1항제6호에관한법리를오해한위법이있고이점을지적하는상고이유주장은이유있다. 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2006 후 3632 판결 판결요지 흔히사용하는도형을도안화한표장의경우에는그도안화의정도가일반수요자나거래자에게그도형이본래가지고있는의미이상으로인식되거나특별한주의를끌정도에이르러야간단하고흔히있는표장에해당하지아니한다고할것인바, 이사건출원상표 의표장은흔히볼수있는마름모내지다이아몬드도형과비교하여볼때다소옆으로누운모양이기는하나, 마름모내지다이아몬드도형의기본형태를유지하고있고, 그띠의폭또한넓기는하지만같은폭의띠를일정한형태로연결한흔히볼수있는것이어서, 이러한도안화의정도만으로는이사건출원상표의표장이일반수요자나거래자에게마름모내지다이아몬드도형이가지는의미이상으로인식되거나특별한주의를끌정도에이르렀다고보기어려우며, 이는마름모내지다이아몬드도형을그크기를달리하여이중으로배치하였다하여달리볼수있는것도아니다. 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2005 후 2793 판결 판결요지 상표법제 6 조제 1 항은제 1 호내지제 6 호에서상표등록을받을수없는사유를열거하고, 나아가제 7 호에서제 1 호 65

68 제 2 편등록요건 내지제6호에해당하지않더라도수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표는상표등록을받을수없다고규정하고있다. 출원상표나출원서비스표가상표법제6조제1항제7호에해당하여식별력이없는지여부는그지정상품이나지정서비스업과의관계에있어서일반수요자가그출처를인식할수있느냐에따라서결정될것인바 ( 대법원 선고 96후979 판결참조 ), 출원상표나출원서비스표가여러개의단어로이루어진문구혹은문장으로구성되었다는이유만으로식별력이없게되어제7호에해당한다고할수는없을것이고, 나아가지정상품이나지정서비스업과관련하여볼때에그출처를표시한다고하기보다는거래사회에서흔히사용되는구호나광고문안으로인식되는등의사정이있어이를특정인이독점적으로사용하도록하는것이부적절하게되는경우에상표법제6조제1항제7호에의하여그등록이거절되어야할것이다. 원심판결이유를위법리와기록에비추어살펴보면, 원고의이사건출원상표 / 서비스표는 engineering your competitive edge 와같이 4개의영어단어가한데어우러진영어문구로구성된것으로서우리나라의영어보급수준에비추어볼때일반수요자나거래자가그의미를직감할수있다고하기어려워그의미에기하여식별력을부정하기어렵고, 나아가설령일반수요자나거래자가그의미를쉽게인식할수있다고하더라도 당신의경쟁력을가공하여 ( 높여 ) 준다 는정도로인식할것으로보이므로, 그문구내에 날 이나 모서리 를의미하는영어단어 edge 가포함되어있다고하더라도그지정상품중 금속절단공구, 절단공구 나지정서비스업중 도구및절단장치의형상화와관련한기술상담업 등과관련하여지정상품이나지정서비스업의품질, 용도, 형상등을나타내는기술적인표장이라거나혹은거래계에서흔히쓰일수있는구호나광고문안정도로인식될것이라고단정하기어려워지정상품이나지정서비스업등의출처를표시하지못하는사정이있다고하기는어렵다고할것이다. 그럼에도불구하고, 이와다른견해에서서이사건출원상표 / 서비스표는상표법제6조제1항제7호에의하여식별력이부정되므로그에대한거절결정이정당하다고판단한원심판결에는상표의식별력에관한법리를오해하여판결의결과에영향을미친위법이있고이점을주장하는상고이유의주장은이유있다. 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2010 후 3226 판결 판결요지 [1] 상표법제6조제1항제7호가규정한 제1호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 라함은같은조항의제1호내지제6호에해당하지아니하는상표라도자기의상품과타인의상품사이의출처를식별할수없는상표는등록을받을수없다는의미인데, 어떤상표가식별력이있는상표인지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하고, 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. [2] 위법리와기록에비추어살펴보면, 호텔업 (Hotels), 모텔업 (Motels), 레스토랑업 (Restaurants), 관광숙박업 상표법이론과판례 66

69 5. 제 6 조제 1 항 (Tourist homes) 등을지정서비스업으로한이사건출원서비스표 은영문자 SUPER 와아라비아숫자 8 이한칸띄어결합한형태로구성되어있는데, 그중 SUPER 부분은 최고급의, 특등품의 등의뜻을가진영어단어로서지정서비스업과의관계에서그우수성을나타내는것으로직감되므로지정서비스업의품질등을보통으로사용하는방법으로표시한기술적표장에해당하여식별력이없고, 8 부분은아라비아숫자한글자에불과하여간단하고흔히있는표장으로서식별력이없으며, 또한이들각부분의결합에의하여새로운관념을도출하거나새로운식별력을형성하는것도아니다. 그렇다면이사건출원서비스표는전체적으로지정서비스업과의관계에서상표법제6조제1항제7호의수요자가누구의업무에관련된서비스업을표시하는것인가를식별할수없는서비스표에해당하여서비스표등록을받을수없다고할것이다. 거절사정 ( 상 ) 대법원 선고 2001 후 2863 판결 판결요지 상표법제6조제1항제7호는같은조제1항제1호내지제6호에해당하지아니하는상표라도자기의상품과타인의상품사이의출처를식별할수없는, 즉특별현저성이없는상표는등록을받을수없다는것을의미할뿐이므로, 어떤표장이그사용상태를고려하지않고그자체의관념이나지정상품과의관계등만을객관적으로살펴볼때에는특별현저성이없는것으로보이더라도, 출원인이그표장을사용한결과수요자나거래자사이에그표장이누구의업무에관련된상품을표시하는것으로현저하게인식되기에이른경우에는특별한사정이없는한그표장은상표법제6조제1항제7호의특별현저성이없는상표에해당하지않게되고, 그결과상표등록을받는데아무런지장이없으며, 같은조제2항에같은조제1항제7호가포함되어있지않다는사정만으로이를달리볼것은아니다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2005 후 339 판결 원고, 상고인겸피상고인 에스케이텔레콤주식회사 피고, 피상고인겸상고인 주식회사케이티프리텔 원심판결 특허법원 선고 2004허3317 판결 주문 상고를모두기각한다. 상고비용은각자가부담한다. 이유 상고이유를본다. 67

70 제 2 편등록요건 1. 원고의상고이유에대한판단가. 이사건등록서비스표의식별력에관하여원심판결이유에의하면, 원심은 SPEED 011 로구성된이사건등록서비스표 ( 등록번호제51365호 ) 는그지정서비스업중 무선호출서비스업, 전보통신업, 텔렉스통신업, 팩시밀리통신업, 원격화면통신업, 컴퓨터통신업, 통신사업, 공중기업통신망서비스업 ( 이하 무선호출서비스업등 이라한다 ) 과관련하여, SPEED 부분은통신의전송속도및접속속도의측면에서서비스의속성및품질을의미하므로식별력이없고, 011 부분도일반수요자들에게는통신서비스의통신망식별번호로인식될뿐서비스를식별하는표장으로인식된다고보기어려우며, 또한위식별력없는부분들이결합되어새로운관념을형성한다고볼수없어식별력을인정받을수없다고판단하였다. 기록에비추어살펴보면, 이사건등록서비스표중 SPEED 부분은무선호출서비스업등과의관계에서품질이나효능의우수성을직접적으로표시한기술적표장에해당하므로식별력이인정될수없고, 011 부분역시그구성이일상생활에서흔히사용하거나대하게되는이동전화의통신망식별번호와동일하여일반수요자로서는이를통신망식별번호정도로인식할것이어서자타서비스업의식별력이인정된다고보기어려울뿐만아니라, 이사건등록서비스표의등록결정당시시행되고있던구전기통신사업법 ( 법률제5564 호로개정되기전의것 ) 제1조, 제36조, 구전기통신번호관리세칙 ( 정보통신부고시제 호 ) 제1조, 제8조, 제19조내지제22조등의관련규정에비추어보면, 통신망식별번호는국가의소유 관리에속하는유한한자원으로서이를부여받은이동전화사업자는그통신망식별번호에대하여독점적이고배타적인권리를취득하는것이아니라위관련법규의목적달성을위하여필요한경우에는부여받은통신망식별번호를회수 변경당할수있게되어있어, 이러한통신망식별번호를특정이동전화사업자의등록서비스표로허용하여독점시킨다는것은공익상적절하지아니하며, 또한위 SPEED 부분과위 011 부분이결합하여새로운관념을도출하거나새로운식별력을형성한다고볼수도없으므로, 이사건등록서비스표는무선호출서비스업등과의관계에서특별현저성을인정하기어렵다. 그리고서비스표의등록적격성의유무는지정서비스업과의관계에서개별적으로판단되어야하고 ( 대법원 선고 2000후1436 판결참조 ), 다른서비스표의등록례는특정서비스표가등록되어야할근거가될수없으므로 ( 대법원 선고 97후1269 판결, 선고 97후2453 판결등참조 ), 통신망식별번호등으로구성된서비스표들이국내외에다수등록되어있다는점만으로는이사건등록서비스표가무선호출서비스업등과의관계에서식별력이인정되어야한다고볼수없다. 따라서원심이이사건등록서비스표가무선호출서비스업등과의관계에서식별력이인정되지아니한다고판단하였음은정당한것으로옳고, 거기에상고이유로주장하는바와같은서비스표의식별력에관한법리오해, 채증법칙위반, 심리미진및판단누락등의위법이없다. 나. 이사건등록서비스표의사용에의한식별력취득에관하여특별현저성이없는것으로보이는표장이사용된결과수요자나거래자사이에서비스업의출처를표시하는 상표법이론과판례 68

71 5. 제 6 조제 1 항 식별표지로현저하게인식되어식별력을가지게되더라도, 사용에의하여식별력을취득하는것은실제로그서비스표가사용된서비스업에한하므로그서비스표는당해서비스업에대해서만등록을받을수있고그와유사한서비스업에대하여는등록을받을수없다. 원심판결의이유를위법리와기록에비추어살펴보면, 원심이이사건등록서비스표는무선호출서비스업등과의관계에서일반수요자간에원고의서비스업의출처를나타내는식별표지로인식하게되었다고볼수없다고판단한것은정당하고, 거기에상고이유의주장과같은서비스표의사용에의한식별력취득에관한법리오해, 채증법칙위반및심리미진등의위법이없다. 2. 피고의상고이유에대한판단가. 이사건등록서비스표의사용에의한식별력취득에관하여상표법제6조제1항제7호는같은조제1항제1호내지제6호에해당하지아니하는서비스표라도특별현저성이없는상표는등록받을수없다는것을의미할뿐이므로, 어떤표장이그사용상태를고려하지않고그자체의관념이나지정서비스업의관계등만을객관적으로살펴볼때에는특별현저성이없는것으로보이더라도, 출원인이그표장을사용한결과수요자나거래자사이에그표장이누구의업무에관련된서비스업을표시하는것으로현저하게인식되기에이른경우에는특별한사정이없는한그표장은상표법제6조제1항제7호의특별현저성이없는서비스표에해당하지않게되고, 그결과서비스표등록을받는데아무런지장이없으며, 같은조제2항에같은조제1항제7호가포함되어있지않다는사정만으로이를달리볼것은아니다 ( 대법원 선고 2001후2863 판결참조 ). 원심판결이유를위법리와기록에비추어살펴보면, 원심이그채용증거들에의하여그판시와같은사실을인정한다음, 이사건등록서비스표는그구성자체로는식별력이인정되지는아니하지만, 그지정서비스업중 전화통신업, 무선통신업 ( 이하 전화통신업등 이라한다 ) 과의관계에서원고의사용에의하여일반수요자가원고의서비스업의출처를나타내는식별표지로현저하게인식하게됨으로써식별력을취득하였다고판단하였음은정당하고, 거기에상고이유로주장하는바와같이서비스표의사용에의한식별력취득에관한법리오해, 채증법칙위반및심리미진등의위법이없다. 한편, 이사건등록서비스표가전화통신업등과의관계에서사용에의한식별력취득이인정된다고하더라도, 이는영어문자 SPEED 부분과아라비아숫자 011 부분이결합된상태의이사건등록서비스표전체에관하여일체로서식별력취득이인정된다는것일뿐, 그구성요소인 SPEED 부분이나 011 부분에대해서까지독립하여사용에의한식별력취득이인정된다는것은아니므로, 위와같이사용에의한식별력취득을인정하는것에의하여통신망식별번호인 011 부분에대해서까지원고에게독점적인권리를인정하고타인의자유로운사용을금지하는결과를낳게되는것이라고볼수없다. 이점에관한상고논지는이유없다. 나. 상표법제7조제1항제1호, 제4호, 제11호에관하여원심은이사건등록서비스표가전화통신업등에사용되는경우국가의공공기관이사용하는감독용이나 69

72 제 2 편등록요건 증명용인장또는기호에해당한다고할수없을뿐만아니라, 이사건등록서비스표의출원 등록 사용이국가정책과정보통신질서를무력화시켜공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있다거나, 통신망식별번호가특정인의사유재산인것처럼인식되도록수요자를기만하여지정서비스업에관한품질을오인하게할염려가있다고볼수없다는취지로판단하였는바, 관계법령과기록에비추어살펴보면, 원심의위와같은판단은정당한것으로수긍할수있고, 거기에상고이유로주장하는바와같은상표법제7조제1항제1호, 제4호, 제11호에관한법리오해등의위법이없다. 상표법이론과판례 70

73 6. 제 6 조제 2 항 6 TRADEMARK 제 6 조제 2 항 LAW 1. 관련법규정 제 6 조 ( 상표등록의요건 ) 1 생략 2 제1항제3호내지제6호에해당하는상표라도제9조의규정에의한상표등록출원전에상표를사용한결과수요자간에그상표가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되어있는것은그상표를사용한상품을지정상품 ( 제10조제1항및제47조제2항제3호의규정에의하여지정한상품및추가로지정한상품을말한다. 이하같다 ) 으로하여상표등록을받을수있다. < 개정 > 2. 관련이론 구분내용 서설 적용요건 의의취지 613호내지 6호에해당하는상표출원전사용결과 6조 1항 3호내지 6호에해당하는상표라도출원전에사용한결과수요자간에그상표가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되어있는것은그상표를사용한상품을지정상품으로하여상표등록을받을수있다. 독점적사용에의해자타상품식별력및독점적응성을취득한것으로상표등록을허용하는것이상표법의목적에합치되기때문 2001년개정법은 6조 1항 4호를포함하였으며, 6조 1항 1호 2호및 7호는견해대립이있으나특정인의출처로서식별력을취득한경우 6조 2항의규정과상관없이등록이가능하다고봄이타당하다 (7호는판례존재 ). (1) 출원전상당기간에걸쳐독점적 계속적으로사용하여야하며, 상표의기능이발휘되게사용되어야한다. 71

74 제 2 편등록요건 구분내용 특정인의출처로현저하게인식실제로사용한당해상표와상품에대한출원일것판단의원칙 (2) 사용에의한식별력을취득하였다고보기위하여는출원전사용결과수요자간에그상표가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되어야한다 ( 즉, 당해상품의거래자및일반수요자의대다수가당해표장을특정인의출처로인식하고있는상태를의미 ). 다만, 특정인으로서인식은익명의존재로서의추상적출처면족하다. (3) 사용에의한식별력취득은이를추정할수없고구체적증거에의하여명확하게입증되어야한다. (1) 실제로사용한상표를실제로사용한상품에대하여출원한경우만인정되며, 유사범위는인정되지않는다. (2) 다만, 식별력을취득한부분을그대로포함함으로써그이외의구성부분과의결합으로인하여이미취득한식별력이감쇄되지않는경우에는동일한상표로볼수있다. 본호는원래특정인에게독점사용시킬수없는표장에대세적인권리를부여하는것이므로그기준은엄격하게해석적용되어야한다. (1) 주체적기준지정상품에관한일반거래자나수요자들의평균적인인식 판단기준 (2) 시기적기준사용에의한식별력취득의판단시점과관련하여학설은 출원시설 과 결정시설 로대립되나, 판례는출원시를기준으로한다는별도의규정이없는이상 결정시 를기준으로함 판단 (3) 지역적기준상표는일단등록이되면우리나라전역에그효력이미치는것이므로현저하게인식되어있는범위는전국적으로걸쳐있어야한다. 구체적판단식별력취득의귀속주체와사용실적판단의문제 식별력취득여부는그상표의사용기간, 방법, 태양, 광고량및거래범위등을고려하여거래실정상판단한다. 한편, 식별력취득은실제로사용한상표에한하여인정되나, 실사용상표와동일성있는상표의장기간사용은식별력취득에도움이되는요소이다. 사용에의한식별력을취득한경우그효과는실제사용자에게귀속되는것이므로, 사용에의한식별력을구비하였는지는원칙적으로 출원인의상표사용실적 을기준으로판단하여야한다. 다만경우에따라서는출원인이출원전에실제사용자로부터 그상표에관한권리 를양수할수도 상표법이론과판례 72

75 6. 제 6 조제 2 항 구분내용 있는데, 그러한경우에는출원인이외에실제사용자의상표사용실적도고려하여판단할수있다. 일반적등록요건의충족 6조 1항 3호내지 6호의규정에해당하는상표가 6조 2항의요건을만족한경우라면다른거절이유가없는한상표등록을받을수있다. 효과 62에의하여등록된상표권의효력 (1) 일반적효력통상의등록상표와마찬가지로전용권은상표와상품의동일범위, 금지권은상표와상품의유사범위까지인정 (2) 상표유사판단에있어서의문제최근판례는식별력없는표장이 ( 등록전 ) 사용에의한식별력을취득한경우에는 사용상품또는그와동일성있는상품 에한하여상표유사판단시요부가될수있다고판시한바있음 (3) 제6조제2항으로등록된경우제51조의적용이있는지여부기술적표장등이 6조 2항에의하여등록된경우 51조 1항 2호의효력제한을받는지와관련하여학설상다툼이있으나판례는일관하여 6조 2항에의하여식별력을취득한상표 ( 즉, 등록전식별력을취득한상표 ) 는 51조 1항 2호에의한상표권의효력제한을받지아니한다고판시하고있다. 3. 관련판례 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2002 후 1768 판결 판결요지 [1] "NET2PHONE" 으로구성된출원상표ㆍ서비스표를그지정상품인 ' 글로벌컴퓨터네트워크 / 통신시스템 / 네트워크를통해사용되는 PC 전화기 ' 또는그지정서비스업인 ' 인터넷전화서비스업 ' 등에사용할경우, 영어의보급수준및인터넷이생활화된우리나라의실정에비추어볼때일반수요자들은 "NET2PHONE" 을 ' 인터넷통신망에서의전화로의연결 ' 이나 ' 인터넷전화의서비스업 ' 이라는의미로직감하게되므로, 위출원상표ㆍ서비스표는그지정상품ㆍ지정서비스업의효능이나사용방법등을직접으로표시하는표장에해당한다. [2] 상표또는서비스표의등록적격성의유무는지정상품또는지정서비스업과의관계에서개별적으로판단되어야하고, 더욱이출원상표ㆍ서비스표의등록의가부는우리상표법에의하여그지정상품ㆍ지정서비스업과관련하여독립적으로판단할것이지법제나언어습관이다른외국의등록례에구애받을것이아니다. 73

76 제 2 편등록요건 [3] 상표법제6조제2항은원래특정인에게독점사용시킬수없는표장에대세적인권리를부여하는것이므로그기준은엄격하게해석ㆍ적용되어야할것인바, 수요자간에그상표ㆍ서비스표가누구의상표ㆍ서비스표인지현저하게인식되었다는사실은그상표ㆍ서비스표가어느정도선전광고된사실이있다거나또는외국에서등록된사실이있다는것만으로는이를추정할수없고구체적으로그상표ㆍ서비스표자체가수요자간에현저하게인식되었다는것이증거에의하여명확하게되어야할것이며, 한편이와같은사용에의한식별력의구비여부는등록결정시또는거절결정시를기준으로하여판단되어야한다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2006 후 3397,3403,3410,3427 판결 판결요지 [1] 구상표법 ( 법률제4210호로전문개정되기전의것 ) 제8조제2항 ( 현행제6조제2항 ) 에서서비스표를출원전에사용한결과수요자간에그서비스표가누구의서비스표인가가현저하게인식되어있을경우같은조제1항제3, 5, 6호의규정에도불구하고등록을받을수있도록규정한취지는, 원래특정인에게독점사용시킬수없는표장에대세적인권리를부여하는것이므로그기준을엄격하게해석ㆍ적용하여야할것인바, 수요자간에그서비스표가누구의서비스표인지현저하게인식되었다는사실은그서비스표가어느정도선전광고된사실이있다거나또는외국에서등록된사실이있다는것만으로는이를추정할수없고, 구체적으로그상표ㆍ서비스표자체가수요자간에현저하게인식되었다는것이증거에의하여명확하여야하며, 한편이와같은사용에의한식별력의구비여부는 등록결정시 를기준으로하여판단하여야한다. 그리고위와같은법리는상표법제2조제3항에의하여업무표장에대하여도동일하게적용된다. [2] 등록서비스표와등록업무표장인 이기술적표장에해당하고, 등록결정일 (1989년경) 에상표법제6조제2항에정한사용에의한식별력을구비하지못하였으므로상표등록과업무표장등록은무효로되어야한다. [3] 이사건등록3표장들이식별력이없어상표법에규정한등록무효사유를가지고있는지여부는그등록결정일을기준으로판단하여야하므로, 이사건등록표장들이등록결정일이후에부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률에의한보호대상적격을취득하였음을내세워피고들의이사건각심판청구가신의성실의원칙내지권리남용금지에위배되어부적법하다는원고의주장은받아들일수없다. 등록무효 ( 상 ) 선고 2012 후 2951 판결 1. 쟁점 (1) 상표법제6조제2항소정의사용에의한식별력취득여부를판단할때누구의사용실적을고려하여야하는지에관한문제 상표법이론과판례 74

77 6. 제 6 조제 2 항 (2) 사용에의한식별력을취득하였는지를판단할때실사용표장의사용이등록상표의사용으로인정되기위한요건 2. 기초사실가. 이사건등록서비스표 (1) 등록결정일 / 설정등록일 : / (2) 등록번호 : 제51732호 ( 갱신등록 ) (3) 구성 : (4) 지정서비스업 ( 가 ) 서적출판업, 서적편집업, DVD편집업 ( 이하, 지정서비스업 1 이라함 ) ( 나 ) 개인교수업, 홈스쿨교수업, 보육원업, 교육연구업, 교육정보제공업 ( 이하, 지정서비스업 2 라하며, 지정서비스업 2 는 지정서비스업추가등록결정이되어 추가등록되었음 ) (5) 등록권리자 : 甲 ( 대상판례의 피고 임 ) 나. 사건의경위 (1) 원고 ( 주식회사아가월드 ) 는 특허심판원에피고甲을상대로이사건등록서비스표는지정서비스업과관련하여상표법제6조제1항제1호내지제3호, 제7호, 구상표법 ( 법률 8190호로개정되기전의것 ) 제7조제1항제4호, 상표법제7조제1항제11호및제71조제1항제5호 ( 후발적무효 ) 에해당하여그등록이무효라고주장하면서무효심판을청구하였다. (2) 특허심판원은이를 2010당3177호로심리후 이사건등록서비스표는위각무효사유에해당하지않는다는이유로원고의심판청구를기각하였고, 원고는피고甲을상대로심결취소소송을제기하였다. (3) 원심은이를 2012허146호로심리후 이사건등록서비스표가 상표법제6조제1항제7호 에해당한다는이유로원고의청구를인용하여특허심판원의심결을취소하는판결을하였고, 이에피고甲이대법원에상고한것임 3. 대상판례의판단 주문 상고를기각한다. 상고비용은피고가부담한다. 이유 상고이유 ( 상고이유서제출기간이경과한후에제출된상고이유보충서의기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 1. 상고이유제1점에관하여상표법제6조제1항은상표등록을받을수없는경우의하나로제7호에서 제1호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 를규정하고있는데, 이는같은조항의 75

78 제 2 편등록요건 제1호내지제6호에해당하지아니하는상표라도자기의상품과타인의상품의사이의출처를식별할수없는상표는등록을받을수없다는의미이다. 어떤상표가식별력없는상표에해당하는지는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하는데, 사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나공익상특정인에게그상표를독점시키는것이적당하지않다고인정되는경우에그상표는식별력이없다고할것이다 ( 대법원 선고 2008후4721 판결등참조 ). 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 기록에의하면 몬테소리 및 MONTESSORI 라는단어가유아교육관련업계종사자및거래자는물론일반수요자들사이에서도특정유아교육법이론내지그이론을적용한학습교재ㆍ교구를지칭하는것으로널리인식ㆍ사용되고있음을알수있다. 한편이사건등록서비스표 의원심판시이사건지정서비스업은모두유아교육이나유아교육교재ㆍ교구와밀접한관련이있는업종이다. 이러한사정을위에서본법리에비추어살펴보면, 특별히도안화되지아니한한글 로만구성된이사건등록서비스표는이사건지정서비스업과관련하여자타서비스업의출처표시로서식별력이있다고볼수없을뿐만아니라특정인에게독점시키는것이적당하지도아니하므로, 이사건등록서비스표는상표법제6조제1항제7호소정의 수요자가누구의업무에관련된서비스업을표시하는것인가를식별할수없는서비스표 에해당한다. 따라서원심이같은취지로판단한것은정당하고, 거기에상고이유의주장과같이상표법제6조제1항제7호에관한법리를오해하는등의위법이없다. 2. 상고이유제2점에관하여가. 상표법제6조제1항제7호는같은조제1항제1호내지제6호에해당하지아니하는상표라도자기의상품과타인의상품사이의출처를식별할수없는것은등록을받을수없다는것을의미할뿐이므로, 어떤표장이그사용상태를고려하지아니하고그자체의관념이나지정상품과의관계등만을객관적으로살펴볼때에는식별력이없는것으로보이더라도, 출원인이그표장을사용한결과수요자나거래자사이에그표장이누구의업무에관련된상품을표시하는것으로현저하게인식되기에이른경우에는특별한사정이없는한그표장은상표법제6조제1항제7호의식별력이없는상표에해당하지아니하게되고, 그결과상표등록을받는데아무런지장이없다. 이는같은조제2항에같은조제1항제7호가포함되어있지아니하다는사정만으로달리볼것은아니다 ( 대법원 선고 2001후2863 판결등참조 ). 그런데상표법제6조제2항에서상표등록출원전에상표를사용한결과수요자사이에서그상표가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되어있을경우같은조제1항제3, 5, 6호의규정에도불구하고상표등록을받을수있도록규정한취지는원래특정인에게독점사용시킬수없는표장에대세적ㆍ독점적권리를부여하는것이므로그기준을엄격하게해석ㆍ적용하여야한다. 따라서그상표가어느정도선전ㆍ광고된사실이있다거나또는외국에서등록된사실이있다는사정만으로는그상표가수요자사이에서누구의업무에관련된상품을표시하는것으로현저하게인식되었다고볼수없고, 그상표자체가수요자사이에서누구의업무에관련된상품을표시하는것으로현저하게인식되어있다는것을증거에의하여 상표법이론과판례 76

79 6. 제 6 조제 2 항 알수있어야하며, 이와같은사용에의한식별력의구비여부는등록결정시를기준으로하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 2006후3397 등판결등참조 ). 한편상표법제6조제1항제7호소정의 기타식별력없는상표 에해당하여상표등록을받을수없는상표가그상표등록결정또는지정상품추가등록결정전에해당지정상품에관하여수요자사이에서누구의업무에관련된상품을표시하는것으로현저하게인식된경우에그효과는실제사용자에게귀속되는것이므로, 그러한상표가해당지정상품에관하여등록결정또는지정상품추가등록결정당시사용에의한식별력을구비하였는지는원칙적으로출원인의상표사용실적을기준으로판단하여야한다. 다만경우에따라서는출원인이출원전에실제사용자로부터그상표에관한권리를양수할수도있는데, 그러한경우에는출원인이외에실제사용자의상표사용실적도고려하여출원상표가사용에의한식별력을구비하였는지를판단할수있다. 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 나. 피고명의로등록된이사건등록서비스표의사용에의한식별력취득여부를판단할때주식회사한국몬테소리 ( 이하 소외회사 라한다.) 의이사건등록서비스표사용실적을고려할수있는지에관하여본다. (1) 원심판결이유및기록에의하면다음과같은사정을알수있다. 소외회사는 1992년경설립된이후 한국몬테소리, 몬테소리, MONTESSORI 등의표장이나이러한문자부분이다른문자나도형들과결합되어있는표장을사용하여유아교육관련서적의출판ㆍ판매업및홈스쿨교수업등을영위하여왔고, 피고는그의가족들과함께소외회사의발행주식전부를보유한채실질적으로소외회사를경영하여왔을뿐소외회사설립이후자기명의로직접사업을영위하지아니하였다. 한편피고는 그의명의로 편집업, 출판업 등을지정서비스업으로하는이사건등록서비스표 의등록결정을받아 등록하였을뿐만아니라 원심판시지정서비스업 2인 개인교수업, 홈스쿨교수업, 보육원업, 교육연구업, 교육정보제공업 등에관하여지정서비스업추가등록결정을받아 등록하였으며, 최초등록결정당시지정서비스업이던 편집업, 출판업 을원심판시지정서비스업 1인 서적출판업, 서적편집업, DVD 편집업 등으로상품분류전환등록을하였다. 이러한사정을위법리에비추어살펴보면, 이사건등록서비스표의등록결정또는지정서비스업추가등록결정이전에이미소외회사가이사건등록서비스표를해당지정서비스업에상당기간사용하여왔더라도, 그로인한효과는실제사용자인소외회사에귀속된다. 다만위에서본바와같은피고와소외회사의관계등에비추어피고가출원전에이사건등록서비스표에관한권리를소외회사로부터양수하였을가능성을배제할수없는이상, 원심이피고명의로이사건등록서비스표가출원ㆍ등록되거나지정서비스업이추가등록된경위에관하여심리하지도아니한채, 소외회사의이사건등록서비스표사용실적을사용에의한식별력취득의자료로사용할수없다고단정한데에는필요한심리를다하지아니한잘못이있다. (2) 한편기록에의하면, 소외회사는이사건등록서비스표에관하여원심판시지정서비스업 2의추가등록결정일이전부터개인교수업내지홈스쿨교수업에사용되는교재ㆍ교구ㆍ서적등의일부와그광고등에이사건등록서비스표나우측의표장들 ( 이하 실사용표장들 이라한다.) 을계속사용하여왔음을알수있다. 77

80 제 2 편등록요건 그런데소외회사의실사용표장들은이사건등록서비스표와동일성이인정되는 몬테소리 라는문자부분이독립성을유지한채다른문자부분등과결합되어있는것인데, 그와같이결합된다른문자부분은피교습자의나이나교습내용을표시하기위해흔히쓰이는표지에불과하므로그러한결합으로인하여 몬테소리 라는표장이사용되었다고볼수없을정도의새로운관념이형성되는것도아니어서, 실사용표장들은그구성중 몬테소리 라는부분만으로분리되 \ 어인식될수있다. 따라서소외회사가위와같이실사용표장들을사용한것은이사건등록서비스표와실질적으로동일한 몬테소리 라는표장을개인교수업내지홈스쿨교수업에사용한것으로도볼수있으므로, 개인교수업및홈스쿨교수업을지정서비스업으로추가등록결정할당시이사건등록서비스표가개인교수업및홈스쿨교수업에관하여사용에의한식별력을취득하였는지를판단할때소외회사의실사용표장들에관한사용실적을판단자료로삼을수있다. 그럼에도원심이, 이사건등록서비스표사용과관련하여피고가제출한증거들중상당수는 몬테소리 라는구성외에다른구성이결합된표장들로서이사건등록서비스표와동일하지아니하므로이를근거로피고명의로등록된이사건등록서비스표가사용에의한식별력을취득하였다고볼수없다고판단한데에는상표의사용에관한법리등을오해하여필요한심리를다하지아니한잘못이있다. (3) 그러나아래에서보는바와같이이사건등록서비스표가최초등록결정시는물론지정서비스업추가등록결정시에도소외회사의사용으로인하여사용에의한식별력을구비하였다고볼수없어, 같은취지의원심판단은결과적으로정당하므로, 거기에판결에영향을미친위법은없다. ( 가 ) 원심판시지정서비스업 1( 서적편집업, DVD 편집업, 서적출판업 ) 에관하여본다. 기록에의하면, 소외회사는 한국몬테소리,, 몬테소리 또 MONTESSORI 등의표장을사용하여영유아학습교재ㆍ교구등을출판ㆍ제작ㆍ판매하면서이사건등록서비스표의최초등록결정일인 경까지어느정도의광고ㆍ선전비를지출하고, 상당한매출을올린점을알수있다. 반면이사건등록서비스표의최초등록결정당시몬테소리교재ㆍ교구시장에서는소외회사이외에다른업체들도 몬테소리 또는 MONTESSORI 라는문자부분이포함된표장을사용하고있었던점도알수있다. 이러한사정을위에서본법리에비추어보면, 피고가주장하는이사건등록서비스표최초등록결정당시까지소외회사의광고실적및매출실적등을모두고려하더라도그것만으로는특별히도안화되지아니한한글 로만구성된이사건등록서비스표가최초등록결정당시지정서비스업 1에관하여수요자사이에서누구의업무에관련된서비스업을표시하는것으로현저하게인식되었다고할수없다. 상표법이론과판례 78

81 6. 제 6 조제 2 항 ( 나 ) 원심판시지정서비스업 2 중교육연구업, 교육정보제공업, 보육원업에관하여본다. 기록에의하면피고는물론소외회사가이사건등록서비스표를교육연구업, 교육정보제공업, 보육원업에사용하였다고볼만한자료가없다. 따라서이사건등록서비스표는위각지정서비스업에관하여그지정서비스업추가등록결정일인 경수요자사이에서누구의업무에관련된서비스업을표시하는것으로현저하게인식되었다고볼수없다. ( 다 ) 원심판시지정서비스업 2 중개인교수업, 홈스쿨교수업에관하여본다. 기록을위에서본법리에비추어살펴보면, 또는 한국몬테소리 등의표장이 원래식별력있는표장이거나사용에의한식별력을취득하였는지는별론으로하고, 몬테소리 또는 MONTESSORI 라는단어가유아교육관련업계종사자및거래자는물론일반수요자들사이에서도특정유아교육법이론내지그이론을적용한학습교재ㆍ교구를지칭하는것으로널리인식ㆍ사용되고있는이상, 다음과같은이유에서개인교수업및홈스쿨교수업의지정서비스업추가등록결정당시특별히도안화되지아니한한글 로만구성된이사건등록서비스표가일반수요자나거래당사자들에게특정유아교육법이론내지그이론을적용한학습교재ㆍ교구를지칭하는의미를넘어서누구의업무에관련된서비스업을표시하는것으로현저하게인식되었다고단정하기어렵다. 즉소외회사는 1993년경부터 2009년경까지 16년간약 304억원상당의광고선전비를지출하였고, 홈스쿨교재및홈스쿨교수업등과관련하여약 1,892억원상당의매출을올렸으며, 2004년, 2006년, 2008년유아교육부분에서대한민국교육브랜드대상을수상하는등이사건등록서비스표는지정서비스업 2의추가등록결정당시개인교수업내지홈스쿨교수업에관하여상당한사용실적이있었다. 그러나이사건등록서비스표의최초등록결정당시는물론개인교수업및홈스쿨교수업의지정서비스업추가등록결정당시까지도유아용교재ㆍ교구시장에서 몬테소리 또는 MONTESSORI 라는문자를포함하는표장을사용하는업체가여럿있었고, 다수의어린이집이나유치원및영유아교육관련단체도 몬테소리 라는문자를그명칭에포함시켜사용하고있었던점, 소외회사가개인교수업내지홈스쿨교수업과관련하여이사건등록서비스표를사용한것도주로영유아교육부분인점, 피고가제출한설문조사결과는설문의내용등이부적절하여이사건등록서비스표의사용에의한식별력취득의자료로삼기어려운점등기록에서알수있는제반사정을고려하면, 이사건등록서비스표가개인교수업내지홈스쿨교수업에관하여위에서본바와같은상당한사용실적이있었다는점만으로는이사건등록서비스표가개인교수업및홈스쿨교수업의지정서비스업추가등록결정당시수요자사이에서누구의업무에관련된서비스업을표시하는것으로현저하게인식되었다고할수없다. 3. 결론그러므로상고를기각하고상고비용은패소자가부담하도록하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 79

82 제 2 편등록요건 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2011 후 1982 판결 원고, 피상고인 경상대학교산학협력단 피고, 상고인 학교법인한마학원 원심판결 특허법원 선고 2010허8191 판결 판결선고 주문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원에환송한다. 이유 상고이유 ( 상고이유서제출기간경과후에제출된각상고이유보충서의기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 1. 등록무효심판의이해관계인해당여부에관하여기록에비추어살펴보면, 피고는원고를상대로원고의등록서비스표 에대하여이사건등록서비스표와동일 유사하다는이유로등록무효심판을청구하였는데이사건심결당시원고의위등록서비스표의등록무효여부가다투어지고있어서, 원고는이사건등록서비스표의소멸에직접적인이해관계가있다고할것이다. 따라서원고는이사건등록서비스표에대한등록무효심판을청구할수있는이해관계인에해당하므로, 거기에상고이유로주장하는바와같은등록무효심판의이해관계인에관한법리오해등의위법이없다. 2. 이사건등록서비스표의사용에의한식별력취득여부에관하여등록상표의구성중식별력이없거나미약한부분과동일한표장이거래사회에서오랜기간사용된결과상표의등록전부터수요자간에누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되어있는경우에는그부분은사용된상품에관하여식별력을가지게되므로 ( 대법원 선고 2005후2977 판결등참조 ), 위와같이식별력을취득한부분을그대로포함함으로써그이외의구성부분과의결합으로인하여이미취득한식별력이감쇄되지않는경우에는그등록상표는전체적으로볼때에도그사용된상품에관하여는자타상품의식별력이없다고할수없고, 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다고할것이다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 이사건등록서비스표 의구성중 부분은그자체로는현저한지리적명칭인 경상남도 의약어인 경남 과보통명칭인 대학교 를표시한것에지나지않아식별력이있다고할수없으나, 오랜기간이사건지정서비스업에사용된결과이사건등록결정일인 경에는수요자사이에그표장이피고의업무에관련된서비스업을표시하는것으로현저하게 상표법이론과판례 80

83 6. 제 6 조제 2 항 인식되기에이르렀으므로그표장이사용된이사건지정서비스업에관하여식별력을가지게되었다. 따라서 위와같이식별력을취득한 부분을그대로포함한이사건등록서비스표는영문자부분인 KYUNGNAM UNIVERSITY 및한자부분인 와의결합으로인하여이미취득한식별력이감쇄된다고볼수없으므로전체적으로볼때에도그지정서비스업에대해서자타서비스업의식별력이없다고할수없다. 그런데원심은이사건등록결정일인 경 등의표장이일반수요자들에게널리알려져있었음을인정하면서도, 이사건등록서비스표는실제사용된서비스표들과동일한서비스표라고할수없다는이유로식별력이없는표장에해당한다고판단하였으니, 이러한원심판단에는상표의식별력판단에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있고, 이를지적하는상고이유는이유있다. 81

84 제 2 편등록요건 7 내지 제7조제1항제1호제6호 TRADEMARK LAW 1. 관련법규정 제 7 조 ( 상표등록을받을수없는상표 ) 1 다음각호의어느하나에해당하는상표는제6조에도불구하고상표등록을받을수없다. < 개정 , , , , , , , , > 1. 대한민국의국기 ( 國旗 ), 국장 ( 國章 ), 군기 ( 軍旗 ), 훈장, 포장 ( 褒章 ), 기장 ( 記章 ), 대한민국또는공공기관의감독용이나증명용인장 ( 印章 ) 또는기호와동일하거나이와유사한상표 1의2. 공업소유권의보호를위한파리협약 ( 이하 " 파리협약 " 이라한다 ) 동맹국, 세계무역기구회원국또는 상표법조약 체약국 ( 이하이항에서 " 동맹국등 " 이라한다 ) 의국기와동일하거나이와유사한상표 1의3. 국제적십자, 국제올림픽위원회또는저명한국제기관의명칭, 약칭, 표장과동일하거나이와유사한상표. 다만, 국제적십자, 국제올림픽위원회또는저명한국제기관이자기의명칭, 약칭또는표장을상표등록출원한때에는그러하지아니하다. 1의4. 파리협약제6조의3에따라세계지적소유권기구로부터통지받아특허청장이지정한동맹국등의문장 ( 紋章 ), 기 ( 旗 ), 훈장, 포장, 기장또는동맹국등이가입한정부간국제기구의명칭, 약칭, 문장, 기, 훈장, 포장, 기장과동일하거나이와유사한상표. 다만, 동맹국또는동맹국등이가입한정부간국제기구가자기의명칭 약칭 ( 동맹국등이가입한정부간국제기구에한정한다 ), 표장을상표등록출원한때에는그러하지아니하다. 1의5. 파리협약제6조의3에따라세계지적소유권기구로부터통지받아특허청장이지정한동맹국등또는그공공기관의감독용이나증명용인장또는기호와동일하거나유사한상표로서그인장또는기호가사용되고있는상품과동일하거나유사한상품에관하여사용하는것 2. 국가 인종 민족 공공단체 종교또는저명한고인과의관계를허위로표시하거나이들을비방또는모욕하거나이들에대하여나쁜평판을받게할염려가있는상표 상표법이론과판례 82

85 7. 제 7 조제 1 항제 1 호내지제 6 호 3. 국가 공공단체또는이들의기관과공익법인의영리를목적으로하지아니하는업무또는영리를목적으로하지아니하는공익사업을표시하는표장으로서저명한것과동일또는유사한상표. 다만, 국가 공공단체또는이들의기관과공익법인또는공익사업체에서자기의표장을상표등록출원한때에는그러하지아니하다. 4. 상표그자체또는상표가상품에사용되는경우수요자에게주는의미와내용등이일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에어긋나거나공공의질서를해칠우려가있는상표 5. 정부가개최하거나정부의승인을얻어개최하는박람회또는외국정부가개최하거나외국정부의승인을얻어개최하는박람회의상패 상장또는포장과동일또는유사한표장이있는상표. 다만, 그상패 상장또는포장을받은자가당해박람회에서수상한상품에관하여상표의일부로서그표장을사용할때에는그러하지아니하다. 6. 저명한타인의성명 명칭또는상호 초상 서명 인장 아호 예명 필명또는이들의약칭을포함하는상표. 다만, 그타인의승낙을얻은경우에는그러하지아니하다. 7. ~ 17. 생략 2. 관련이론 (1) 제 7 조제 1 항제 4 호 구분내용 서설 의의 (1) 상표그자체또는상표가상품에사용되는경우수요자에게주는의미나내용등이일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에어긋나거나공공의질서를해칠우려가있는상표는등록받을수없다. (2) 구법은본호를추상적이고불명확하게규정하여모방상표에대한적용여부등그적용범위와관련하여많은논란이있었으나, 2007년개정법은특히주지 저명상표의보호와관련하여본호가중복하여적용되지않도록하고재량행위의투명화를위하여그적용범위를명확히하였다. 취지선량한풍속및공공의질서를보호하고자하는공익적규정이다. 1. 상표그자체가선량한풍속또는공공의질서를해칠우려가있는경우 적용범위 (1) 상표그자체가수요자에게주는의미나내용등이선량한풍속등을해칠우려가있는경우를말한다. (2) 자유민주주의의기본질서를부정하는내용의상표, 음란한도형이나문자로된상표등 83

86 제 2 편등록요건 구분내용 (3) 외국어상표의경우그의미가공서양속에반하는상표라하더라도우리나라국민의일반적인외국어지식수준으로보아그러한의미로이해할수없는때에는본호에해당하지않는다 ( 심사기준 ). (4) 다른법률에의하여사용이금지되거나당해상표사용행위가명백히다른법률에위반되는상표는본호에해당한다 ( 심사기준 ). 2. 상표가상품에사용되는경우선량한풍속또는공공의질서를해칠우려가있는경우 (1) 상표자체는문제가없으나상품과의관계에서그의미나내용등이선량한풍속등을해칠우려가있는경우를말한다. (2) 부적을표시한표장이의식주의일부를이루는상품에상표로사용되어미신등을조장할염려가있거나, 종중의공동선조의군호로구성된표장을특정중중원이종중과관련된업무에독점적으로사용하고자출원한경우가이에해당 ( 判 ) (3) 문화재명칭으로된표장을특정인이상표로서독점하고자출원한경우라도본호에해당되지않는다. 3. 상표의출원 등록과정에사회적타당성이현저히결여된경우상표의구성자체가선량한풍속또는공공의질서에반하는경우가아닌상표의출원 등록이위규정에해당하기위해서는상표의출원 등록과정에사회적타당성이현저히결여되어그등록을인정하는것이상표법의질서에반하는것으로서도저히용인할수없다고보이는경우에한한다. 부정경쟁목적의모방상표의경우 1. 구상표법상의해석고의로저명한타인의상표등의신용에편승하는부정경쟁목적의모방상표에대하여는 2007년개정전의구상표법 7조 1항 4호를적용할수있다는것이일반적이었다. 2. 현행상표법상의해석 ⅰ) 상표법은모인출원을위법한것으로규정하고있지않고, ⅱ) 7조 1항 9호내지 12호의규정및 ⅲ) 2007년개정취지를고려할때단순히타인상표나상호등의신용과명성에편승하는부정경쟁목적의모방상표라는이유만으로현행상표법 7조 1항 4호가적용되기는어렵다고본다. 상표법이론과판례 84

87 7. 제 7 조제 1 항제 1 호내지제 6 호 구분내용 판단 취급 판단기준구체적판단방법상표등록전상표등록후 국내일반수요자의평균적인식을기준으로등록여부결정시상표의요부인지여부는불문하며, 거래실정및도덕관념의변화에따라상대적으로상표법의입장에서독자적으로판단하여야한다. 거절 / 정보 / 이의신청이유제척기간없는무효사유 / 단, 후발적무효는없음 (2) 제 7 조제 1 항제 6 호 구분내용 서설 적용요건 의의 취지 저명한타인의성명 명칭또는상호 초상 서명 인장 아호 예명 필명또는이들의약칭을포함하는상표는등록받을수없다. 다만, 그타인의승낙을얻은경우에는그러하지아니하다. 공익적취지에서의출처혼동방지설과사익적취지에서의인격권보호설로대립되나타인의승낙을받은경우에는상표등록이가능하며 5년의제척기간이적용된다는점에서인격권보호설이통설적견해이다. 1. 저명성 (1) 본호의저명성은사안별로구체적으로판단할문제이며, ⅰ) 타인의성명 명칭 : 인격권의훼손이있다고객관적으로인정될정도의저명성이필요 ⅱ) 초상 : 인격권의훼손의염려가크므로저명성을완화하여볼필요가있음 ⅲ) 타인의서명 인장 아호 예명 필명및약칭과같은 2차적명칭 : 성명등보다더높은저명성이요구 (2) 상호의경우는 7조 1항 9호소정의주지성보다훨씬주지도가높고오랜전통내지명성을지닌경우를말한다. (3) 본호의저명성은 타인 그자체가아닌타인의 성명 명칭 상호 등이저명할것을요하는것이다. 2. 타인의성명 명칭 상호등이나이들의약칭을포함하는상표 (1) 타인이라함은현존하는자연인, 법인은물론법인격없는단체와외국인도포함한다. 85

88 제 2 편등록요건 판단 취급 판단시점구체적판단방법상표등록전상표등록후 (2) 타인의성명이라함은특정인의동일성을인식할수있는정도의성과명을말하고, 약칭이란국내일반수요자또는관련거래업계에서그타인으로약칭되고있으면족하다. 한편, 본호는이러한성명등을 포함 하면족하고반드시전체적으로동일또는유사할필요는없다. 3. 적용의예외 (1) 본호에해당하는상표라도그타인의승낙을얻은경우에는예외적으로본호를적용하지아니한다. (2) 한편, 본호단서규정에의하여타인의승낙을얻은경우라도저명한타인의성명등이상표로서도인식된경우로서 7조 1항 9호내지 12호에해당한다면당연히등록을받을수없다. 출원시. 다만, 타인여부는결정시저명한상호인지여부는그상호의사용기간, 방법, 태양, 광고량및거래범위등을고려하여거래실정상판단거절 / 정보 / 이의신청이유 (1) 상표등록무효심판및제7조제1항제8호의예외 5년의제척기간이적용되는무효사유. 본호를이유로무효확정후정당한출원인이출원한경우에는 7조 1항 8호의예외에해당 (2) 상표권의효력제한자기의성명 명칭 상호 초상 서명 인장또는저명한아호 예명 필명과이들의저명한약칭을보통으로사용하는방법으로표시하는상표에대하여는부정경쟁의목적이없는한상표권의효력이미치지아니한다 (51조). 3. 관련판례 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2008 후 4721 판결 판결요지 [1] 구상표법제 7 조제 1 항제 1 호에규정된 기장 이란공적을기념하거나신분, 직위등을표상하는휘장또는 표장을의미하는것으로서, 해군사관학교사관생도의견장 은해군사관학교사관생도로서의신분 상표법이론과판례 86

89 7. 제 7 조제 1 항제 1 호내지제 6 호 과그학년을표상하므로그전체가대한민국의기장에해당하고, 등록상표 는닻줄을휘감은검은 색의닻모양의도형만으로구성되어있는반면위견장은오각형도형의중앙바로윗부분에닻줄이없는닻모양의도형과오각형도형의아랫부분에학년을표시하는띠형상의선등을포함하고있는차이가있어서, 전체적으로관찰하여볼때위등록상표와위견장은그외관이유사하지아니하여상표법제7조제1항제1호에의해등록을받을수없는상표에해당하지않는다. [2] 상표법제6조제1항은상표등록을받을수없는경우의하나로그제7호에 제1호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품인가를식별할수없는상표 를규정하고있는바, 이는제1호내지제6호에해당하지아니한상표라도자기의상표와타인의상표를식별할수없는상표는등록을받을수없다는의미인데, 어떤상표가식별력이없는상표에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하고, 사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나공익상특정인에게그상표를독점시키는것이적당하지않다고인정되는경우에는그식별력이없다. [3] 등록상표 는닻줄을휘감은닻모양의형상이독특하게도안화되어있고, 스웨터, 원피스, 블라우스, 청바지등이그지정상품으로되어있는점에비추어볼때그식별력을쉽게부정하기어렵고, 위등록상표의등록결정일인 경에는달리닻모양만을형상으로한해군의계급장이사용된적이없으며, 닻도형은항구를표시하는일반적지도기호로사용되는등바다와관련이있다는암시를주는표장으로알려졌을뿐해군의각종계급장, 군기등으로널리알려졌다거나닻도형이해군과의특수한관계가있는것으로일반적으로인식되었다고보기어려워위등록상표를특정인이독점적으로사용하도록하는것이적당하지않다고단정할수없으므로, 위등록상표는상표법제6조제1항제7호에서정한자기의상품과타인의상품을식별할수없는상표에해당한다고볼수없다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2011 후 1722 판결 판결요지 [1] 등록상표가상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는수요자를기만할염려가있는상표에해당하려면, 등록상표나지정상품과대비되는선사용상표나사용상품이등록상표에대한등록결정당시에적어도국내의일반거래에서수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로는알려져있어야한다. 여기에서선사용상표나사용상품이국내의일반거래에서수요자나거래자에게어느정도로알려져있는지에관한사항은일반수요자를표준으로하여거래의실정에따라인정하여야하는객관적인상태를말하는것이고, 선사용상표가사용된상품이등록상표의지정상품중특정의재료또는용도등의것에한정되는경우라면그와같은한정이없는지정상품과의관계를충분히고려하여선사용상표 87

90 제 2 편등록요건 가그러한한정이없는지정상품전체의상표등록을배제할수있을정도로수요자나거래자에게특정인의상표나상품으로인식되어있는지판단하여야한다. [2] 선사용상표 의사용자甲주식회사가등록상표 의등록권리자乙주식회사를상대로등록상표가상표법제7조제1항제11호등에해당한다는이유로등록무효심판을청구한사안에서, 등록상표의지정상품인 건축용비금속제타일, 벽돌 ( 시멘트제는제외 ), 비금속제타일, 콘크리트타일 등은일반적으로널리쓰이는건축자재들이므로, 이와대비되는선사용상표나사용상품이등록상표의등록결정당시특정인의상표나상품으로인식될수있을정도로알려져있었는지를판단하기위해선사용상표의사용상품이전체시장에서차지하는비중을참작할때에는등록상표의지정상품또는그와유사한상품의거래시장을기준으로할것이지, 그중 화산석송이로제조되는벽돌이나타일 과같이좁게한정된특정재료의상품만의거래시장을기준으로할것은아니라는전제에서, 선사용상표를사용한상품의판매기간및방법, 매출액, 선사용상표의사용상품이전체지정상품등의시장에서차지하는비중, 광고의방법및횟수등에비추어보면, 甲회사의선사용상표가등록상표의등록결정당시국내수요자나거래자에게특정인의상표나상품으로인식될수있는정도로알려져있었다고단정할수없으므로, 등록상표는상표법제7조제1항제11호의수요자를기만할염려가있는상표에해당하지않는다고본원심판단을수긍한사례. [3] 상표법제7조제1항제4호는 상표그자체또는상표가상품에사용되는경우수요자에게주는의미와내용등이일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에어긋나거나공공의질서를해칠우려가있는상표 는상표등록을받을수없도록규정하고있다. 위규정은본래상표를구성하는표장그자체가선량한풍속또는공공의질서에반하는경우그와같은상표에대하여등록상표로서의권리를부여하지않을것을목적으로마련된규정인점, 상표를등록하여사용하는행위가상표사용자의업무상신용유지와수요자의이익보호라는상표제도의목적이나기능을일탈하여공정한상품유통질서나국제적신의와상도덕등선량한풍속에위배되는경우에대하여는상표법제7조제1항의다른호에개별적으로부등록사유가규정되어있는점, 상표법이상표선택의자유를전제로하여선출원인에게등록을인정하는선출원주의의원칙을채택하고있는점등을고려하여보면, 상표의구성자체가선량한풍속또는공공의질서에반하는경우가아닌상표의출원ㆍ등록이위규정에해당하기위해서는상표의출원ㆍ등록과정에사회적타당성이현저히결여되어그등록을인정하는것이상표법의질서에반하는것으로서도저히용인할수없다고보이는경우에한하고, 타인의상표ㆍ서비스표나상호등의신용이나명성에편승하기위하여무단으로타인의표장을모방한상표를출원하여등록받았다거나, 또는상표를등록하여사용하는행위가특정당사자사이에이루어진계약을위반하거나특정인에대한관계에서신의성실의원칙에위배된것으로보인다는등의사정만을들어곧바로위규정에해당한다고할수없다. 앞서본법리와기록에비추어살펴보면, 등록상표는 송석 이라는한글로만구성된상표로서그구성자체또는상표가상품에사용되는경우수요자에게주는의미와내용등이선량한풍속에어긋나거나공공의질서를해칠우려가있는것이라고볼수없으므로, 비록선사용상표는 소외 1에의하여선등록 상표법이론과판례 88

91 7. 제 7 조제 1 항제 1 호내지제 6 호 되었다가 존속기간의만료로소멸등록되었는데, 그로부터 3년 7개월여가지난 피고乙주식회사가선사용상표와그표장및지정상품이동일ㆍ유사한등록상표를출원하여등록한후, 소외 1로부터소외 2를거쳐선사용상표에대한권리를양수한원고甲주식회사를상대로상표권침해혐의로고소를제기한바있다하더라도, 그러한사정만으로는이사건등록상표가상표법제7조제1항제4호에해당한다고할수없다. 이부분원심판단은그이유설시가다소부적절하나이사건등록상표가상표법제7조제1항제4호에해당한다고할수없다는결론은정당하므로, 거기에상고이유의주장과같이판결에영향을미친상표법제7조제1항제4호에관한법리오해등의위법이없다. [4] 상표등록무효사유는상표법에법정되어있어서상고이유의주장과같이이사건등록상표의출원ㆍ등록및사용행위가원고에대한관계에서민법제103조 ( 선량한풍속기타사회질서에위반한사항을내용으로하는법률행위는무효로한다 ) 에위배된다는사정만으로등록상표가등록무효로될수있는것은아니므로, 등록상표에민법제103조에반하는등록무효사유가있다는상고이유의주장역시받아들일수없다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2003 후 137 판결 판결요지 [1] 라이선스계약을체결한주식회사의대표이사가계약상대방의상호를자신의서비스표의구성의일부로출원ㆍ등록하였다고하더라도그등록서비스표가상표법제7조제1항제4호에해당하지않는다. [2] 자연인이출원ㆍ등록한서비스표에회사임을표시하는문자가포함되었다는사정만으로는이를상법제20조에위반한것으로서상표법제7조제1항제4호의등록무효사유에해당한다고할수는없다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2007 후 3325 판결 판결요지 [1] 서비스표등록의무효심판을청구할수있는이해관계인이라함은그등록서비스표와동일또는유사한서비스표를동일또는유사한지정서비스업에사용한바있거나현재사용하고있는자, 또는등록된서비스표의지정서비스업과동종의서비스업을영위하고있음으로써등록서비스표의소멸에직접적인이해관계가있는자를말하고, 이해관계인에해당하는지여부는심결시를기준으로판단하여야한다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 피고와동종의서비스업을영위하고있는원고들은이사건등록서비스표에대하여등록무효심판을청구할수있는이해관계인에해당하고, 피고가상고이유에서주장하는심결이후의사정은고려할수없으므로, 원고들이이사건등록서비스표에대하여등록무효심판을청구할수있는이해관계인에해당한다고본원심은정당하며, 거기에피고가상고이유에서주장하는바와같은위법이없다. 89

92 제 2 편등록요건 [2] 특허심판절차에서불리한심결을받은당사자는그심결이유효하게존속하고있는이상, 그심결이후의사정에의하여심결을취소할법률상이익이소멸되는등의특별한사정이없는한그심결의취소를구할소의이익이있다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 원고들이특허심판절차에서받은불리한심결이유효하게존속하고있고, 원고들이원심단계에서이사건등록서비스표를사용할의사가없다고명시적ㆍ반복적으로진술한것만으로는당사자간에소송에관한합의가이루어졌다고볼수도없어서심결이후의사정에의하여심결을취소할법률상이익이소멸되었다고보기도어려우므로, 원고들은이사건심결의취소를구할소의이익이있다. 따라서같은취지로판단한원심은정당하고, 거기에피고가상고이유에서주장하는바와같은위법이없다. [3] 이사건등록서비스표의기타식별력없는서비스표해당여부기록에비추어살펴보면, 이사건등록서비스표 은도형과한글 우리은행 이결합된서비스표인바, 그문자부분의식별력을인정하기어렵다 ( 주 : 대법원 선고 2007후3301 판결은 우리은행 이라는문자로구성된표장은제6조제1항제7호에해당하며, 해당사건에서 은행업등 에대하여사용에의한식별력을취득하였다고볼수없다고판시함, 다만, 시험에서는사용에의한식별력을취득하였음을인정할만한사실관계가주어지면당연히달리판단할수있음 ). 그러나위도형은간단하고흔히있는형태도아니어서문자부분과는구별되는독자적인식별력을가진다고할것이므로, 이사건등록서비스표는그도형부분의식별력으로인하여상표법제6조제1항제7호의수요자가누구의업무에관련된서비스업을표시하는것인가를식별할수없는서비스표에해당하지않는다. [4] 구상표법제7조제1항제4호는 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는상표 ' 는상표등록을받을수없다고규정하고있는바, 여기서 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는상표 ' 라고함은상표의구성자체또는그상표가지정상품에사용되는경우일반수요자에게주는의미나내용이사회공공의질서에위반하거나사회일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에반하는경우뿐만아니라, 그상표를등록하여사용하는행위가공정한상품유통질서나국제적신의와상도덕등선량한풍속에위배되는경우도포함되며, 또한그상표의사용이사회공공의이익을침해하는것이라면이는공공의질서에위반되는것으로서허용될수없다고보아야할것이다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 이사건등록서비스표의일부를구성하고있는 우리 라는단어는일반인의일상생활에서지극히빈번하고광범위하게사용되는용어로서우리언어에있어가장보편적이고기본적인인칭대명사로서, 만일이단어의사용이제한되거나그뜻에혼란이일어난다면보편적, 일상적생활에지장을받을정도로일반인에게필수불가결한단어이므로 우리은행 을포함하는이사건등록서비스표의사용은위에서본사회일반의공익을해하여공공의질서를위반하는것이라하겠고, 나아가그와같은서비스표의등록을허용한다면지정된업종에관련된사람이모두누려야할 우리 라는용어에대한이익을그등록권자에게독점시키거나특별한혜택을줌으로써공정한서비스업의유통질서에도반하는것으로판단된다. 따라서이사건등록서비스표는 구상표법제7조제1항제4호 에해당하는것으로서등록을받을수없는서비스표에해당한다고보아야할것이다. 상표법이론과판례 90

93 7. 제 7 조제 1 항제 1 호내지제 6 호 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2010 후 456 판결 판결요지 [1] 상표등록요건에관한상표법의규정이개정되면서그부칙에서개정규정과관련하여별도의경과규정을두지아니하는경우에는특별한사정이없는한그개정전에출원하여등록된상표에대한심판및소송에대하여는종전의규정에의하여형성된상표법질서의안정을손상시키지않도록하기위하여원칙적으로종전의규정이적용되어야하고, 구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것 ) 제7조제1항제4호에관한 법률제8190호의상표법개정은그규정내용과적용범위를종전의규정에비하여구체적이고명확하게한정하고자하는취지에서이루어진것이기는하지만, 위제4호의개정으로인하여달성하고자하는공익적목적이종전의규정에의하여형성된상표법질서의존속에대한제3자의신뢰의파괴를정당화할수있는특별한사정도없다. 그러므로개정상표법시행일전인 출원하여등록된등록상표서비스표의심판및소송에대하여는종전의규정인구상표법제7조제1항제4호가적용된다고봄이상당하다. [2] 구상표법제7조제1항제4호에서 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는상표 ' 라고함은상표의구성자체또는그상표가지정상품에사용되는경우일반수요자에게주는의미나내용이사회공공의질서에위반하거나사회일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에반하는경우뿐만아니라, 그상표를등록하여사용하는행위가공정한상품유통질서나국제적신의와상도덕등선량한풍속에위배되는경우도포함된다 ( 대법원 선고 97후860, 877, 884 판결, 대법원 선고 2004후1267 판결등참조 ). 또한구상표법제7조제1항제4호에해당하는지여부는상표등록결정시를기준으로하여판단하여야한다. 기록에비추어살펴보면, 피고는 경대구지역에서 백남준미술관 을건립한다는명분으로 백남준미술관건립추진위원회 를조직하여 경부터그기금을마련하기위한전시회를준비하는과정에서, 백남준의처인구보타시게코가피고가자금을모집하여 백남준미술관 을건립하는것을반대하고현대갤러리등도피고와별도로 백남준미술관 의건립을고려하자, 백남준성명의명성에편승하여자신만이백남준성명이포함된상표나서비스표를독점적으로사용할의도로, 지정상품ㆍ서비스업을 미술관경영업 등으로하는이사건등록상표서비스표인 을무단으로출원하여등록받았음을알수있고, 한편이사건등록상표서비스표의등록결정일인 당시백남준은우리나라일반수요자들에게저명한비디오아트예술가의성명으로알려져있었다. 이러한이사건등록상표서비스표의출원경위및백남준성명의저명성등에비추어보면, 피고가고의로저명한백남준성명의명성에편승하기위하여무단으로이사건등록상표서비스표를출원ㆍ등록하여사용하는행위는저명한비디오아트예술가로서의백남준의명성을떨어뜨려그의명예를훼손시킬우려가있어사회일반인의도덕관념인선량한풍속에반할뿐만아니라, 저명한백남준성명의명성에편승하여수요자의구매를불공정하게흡인하고자하는것으로서공정한상품유통질서나상도덕등선량한풍속을문란하게할염려가있으므로, 이사건등록상표서비스표는 구상표법제7조제1항제4호 에해당하여그등록이무효라고봄이상당하다. 91

94 제 2 편등록요건 확정 특허법원 선고 2011 허 7560 판결 판결요지 (1) 이사건등록서비스표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표등록제827203호 / / ( 제7조제1항제4호의적용에있어 2007년개정후의개정법이적용되는사안임 ) 2) 구성 : 3) 지정상품 : 쌀, 차 ( 茶 ) 등 (2) 대상판례의판단 [1] 이사건등록상표 는한글 과한문 가결합되어이루어진표장으로서, 저명한고인인 허준 의본가를의미하는것으로인식된다할것인데, 이사건등록상표의등록권리자인원고는 허준 의본가와관련이없으므로, 이사건등록상표는저명한고인과의관계를허위로표시한상표로서상표법제7조제1항제2호에해당한다. [2] 이사건등록상표 의 허준 은조선시대한의학의최고권위자이자한의서동의보감의저자인저명한고인으로서양천허씨 20세손인데, 현재까지그후손들이허준의위덕과업적을기리기위하여제사를봉행해오고있고, 양천허씨종중이나허준기념사업회등문중종친들과단체들이그의사상과정신을이어받아한의학발전등에도노력하면서다양한활동을전개해오고있음에도불구하고, 허준의문중종친들과관련이없는자가허준의문중종친들과밀접한관련이있는것으로인식되는 상표를독점적으로사용할의도로무단으로출원ㆍ등록하여사용하는것은저명한고인인허준의명성을떨어뜨려그의명예를훼손할우려가있어일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에반할뿐만아니라, 이사건등록상표의지정상품들도한의학과적지않은관련이있어이사건등록상표는허준의명성에편승하여수요자의구매를불공정하게흡인하고자하는것으로서공정하고신용있는상품의유통질서나상도덕등선량한풍속을문란하게할염려가있다할것이므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제4호에해당한다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2012 후 2104 판결 판시사항 [1] 상표등록요건에관한상표법규정이개정되고별도의경과규정이없는경우, 개정규정시행전의출원에의하여등록된상표에대하여적용될규정 (= 종전의규정 ) 상표법이론과판례 92

95 7. 제 7 조제 1 항제 1 호내지제 6 호 [2] 저명한타인의성명을모방하여무단으로출원ㆍ등록한상표가구상표법제7조제1항제4호의요건을충족하는경우, 그에대해같은항제6호외에제4호도적용될수있는지여부 ( 적극 ) 전문 원고, 상고인 ᅠ원고 피고, 피상고인 ᅠ재단법인경기문화재단 원심판결 특허법원 선고 2011허6543 판결 주문 상고를기각한다. 상고비용은원고가부담한다. 이유 상고이유 ( 상고이유서제출기간이경과한후에제출된상고이유보충서의기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 1. 상고이유제3점및제4점에대하여가. 심결을취소하는판결이확정된경우에그취소의기본이된이유는그사건에대하여특허심판원을기속한다. 여기서의기속력은취소의이유가된심결의사실적및법적판단이정당하지아니하다는점에관하여발생한다. 따라서그취소후의심리과정에서새로운증거가제출되어기속적판단의기초가되는증거관계에변동이생기는등특단의사정이없는한, 특허심판원은위확정된취소판결에서위법이라고판단된이유와동일한이유로종전의심결과동일한결론의심결을할수없다. 이때 새로운증거 라고함은적어도취소된심결이행하여진심판절차내지는그심결의취소소송에서채택ㆍ조사되지아니한것으로서심결취소판결의결론을번복하기에족한증명력을가지는증거이어야한다 ( 대법원 선고 2001후96 판결등참조 ). 나. 피고는원고를피청구인으로하여특허심판원 2008당2985호로청구한이사건등록상표서비스표 ( 등록번호제2486호 ) 의등록무효심판사건에서, 특허심판원은이사건등록상표서비스표는고소외인의승낙을얻어정당하게등록받은상표로서그구성자체또는지정상품및지정서비스표에사용되는경우에일반수요자에주는의미나내용이공공의질서에위반하거나일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에어긋난다고볼수없어서구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것. 이하같다 ) 제7조제1항제4호에해당하지아니한다는등의이유로피고의심판청구를기각하는심결 ( 이하 종전심결 이라고한다 ) 을하였다. 그러나피고가특허법원 2009허5028호로제기한종전심결의취소소송에서특허법원은 이사건등록상표서비스표는구상표법제7조제1항제4호에해당하여등록무효로되어야한다는이유로종전심결을취소하는판결 ( 이하 종전심결취소판결 이라고한다 ) 을선고하였다. 그에대하여원고가대법원 2010후456호로상고하였다. 대법원은 다음과같은사정을들어이사건등록상표서비스표는구상표법제7조제1항제4호에해당하여그등록이무효라고볼것이라는이유로 93

96 제 2 편등록요건 원고의상고를기각하는판결을선고함에따라종전심결을취소한위특허법원판결은그대로확정되었다. 즉, 이사건등록상표서비스표의출원경위및소외인성명의저명성등을고려하면원고가고의로저명한소외인성명의명성에편승하기위하여무단으로이사건등록상표서비스표를출원ㆍ등록하여사용하는행위는저명한비디오아트예술가로서의소외인의명성을떨어뜨려그의명예를훼손시킬우려가있어서사회일반인의도덕관념인선량한풍속에반한다. 뿐만아니라소외인의명성에편승하여수요자의구매를불공정하게흡인하고자하는것으로서공정한상품유통질서나상도덕등선량한풍속을문란하게할염려가있다는것이다. 그후특허심판원 2010당 ( 취소판결 )81호로다시진행된심판절차에서특허심판원은 확정된종전심결취소판결과같은이유로이사건등록상표서비스표의등록을무효로하는이사건심결을하였다. 그리고원심은종전심결취소판결이후심리과정에서새로제출된증거들은확정된종전심결취소판결의결론을번복하기에족한증명력을가지지아니한다는이유로원고의주장, 즉이사건등록상표서비스표는소외인의승낙을얻어출원ㆍ등록한것이라는주장을배척하고, 이사건등록상표서비스표의출원ㆍ등록이구상표법제7조제1항제4호의 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는경우 에해당한다고판단하였다. 다. 앞서본법리에비추어기록을살펴보면, 원심의위와같은판단은정당하고, 거기에상고이유의주장과같이논리와경험칙에위배하여사실을인정하거나구상표법제7조제1항제4호에관한법리를오해하는등으로판결에영향을미친위법이있다고할수없다. 한편확정된종전심결취소판결에서이미원고가고의로저명한소외인성명의명성에편승하기위하여무단으로이사건등록상표서비스표를출원ㆍ등록하여사용하였음이인정된이상원고가소외인의승낙없이이사건등록상표서비스표를출원ㆍ등록하였다는점은증명되었다고할것이고, 다만이사건에서위와같이확정된종전심결취소판결의기속력을배제하려면원고가종전심결취소판결의결론을번복하기에족한정도의증명력을가진새로운증거를제출하여야할것이다. 같은취지에서원심이피고가증명책임을다하지못하였다는원고의주장을배척한것은정당하고, 거기에상고이유로주장하는바와같은법리오해등의위법이없다. 2. 상고이유제1점에대하여구상표법제7조제1항제4호는 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는상표 를등록할수없는것으로정하고있었는데, 법률제8190호로개정된상표법 ( 이하 개정상표법 이라한다 ) 은위법규정을 상표그자체또는상표가상품에사용되는경우수요자에게주는의미와내용등이일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에어긋나거나공공의질서를해칠우려가있는상표 로개정하면서, 그부칙에서위개정규정에관하여별도의경과규정을두고있지아니하다. 그러나상표등록이무효로되면소급하여효력을상실하는것이므로, 상표등록요건에관한상표법의규정이개정되더라도개정법의부칙에서별도의경과규정을두지아니하는한그개정규정이시행되기전의출원에의하여등록된상표에대하여는그상표에관하여종전의규정에기초하여형성된상표법질서의안정을유지하기위하여종전의규정이적용되어야한다. 또한제7조제1항제4호에관한앞서본바와같은개정은그규정내용과 상표법이론과판례 94

97 7. 제 7 조제 1 항제 1 호내지제 6 호 적용범위를종전의규정에비하여구체적이고명확하게한정하는것을그취지로하여서, 종전의규정에기초하여형성된상표법질서의존속에관한제3자의신뢰를파괴하면서까지위개정규정시행전의출원에의하여등록된상표에대하여개정된제4호를적용하여야할특별한사정도없다. 따라서위개정상표법이시행되기전인 출원하여등록된이사건등록상표서비스표의심판ㆍ재심및소송에대하여는종전의규정인구상표법제7조제1항제4호가적용된다고보아야한다. 같은취지의원심판단은정당하고, 거기에상고이유의주장과같이개정상표법제7조제1항제4호의적용범위에관한법리를오해하는등의위법이있다고할수없다. 원고가상고이유에서들고있는대법원 선고 2005후70 판결은이사건과사안을달리하여이사건에원용하기에적절하지아니하다. 또한대법원 선고 2011후1722 판결역시개정상표법시행일이후에출원된상표에관한것으로서이사건과사안을달리하므로이사건에원용하기에적절하지아니하다. 3. 상고이유제2점에대하여구상표법제7조제1항제4호에서상표등록을받을수없다고정하는 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는상표 라고함은상표의구성자체또는그상표가지정상품에사용되는경우일반수요자에게주는의미또는내용이사회공공의질서에위반하거나사회일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에반하는경우또는고의로저명한타인의상표또는서비스표나상호등의명성에편승하기위하여무단으로타인의표장을모방한상표를등록사용하는것처럼그상표를등록하여사용하는행위가일반적으로공정한상품유통질서나국제적신의와상도덕등선량한풍속에위배되는경우를말한다 ( 대법원 선고 2004후1267 판결등참조 ). 반면구상표법제7조제1항제6호는 저명한타인의성명ㆍ명칭또는상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장ㆍ아호ㆍ예명ㆍ필명또는이들의약칭을포함하는상표 는그타인의승낙없이는상표등록을받을수없다고정하는데, 그입법취지는저명한타인의성명권이나초상권등을보호하려는데있다고할것이다. 이와같이구상표법제7조제1항제4호와제6호는보호하려는이익내지법익및요건이상이하고구상표법에제7조제1항각호의적용순위에관하여특별한규정을두고있지도아니한이상, 저명한타인의성명을모방하여무단으로출원ㆍ등록한상표라고하더라도, 그상표의구성자체또는그상표가지정상품에사용되는경우일반수요자에게주는의미나내용이사회공공의질서나선량한풍속에반하거나, 그상표를등록하여사용하는행위가일반적으로공정한상품유통질서나국제적신의와상도덕등선량한풍속에위배되거나, 그상표의출원ㆍ등록과정에사회적타당성이결여되어그등록을인정하는것이상표법의질서에반하는것으로서용인할수없는경우와같이구상표법제7조제1항제4호의요건을충족하는때에는그상표에대하여같은항제6호외에그제4호도아울러적용될수있다고봄이상당하다. 따라서같은취지로판단한원심판결에상고이유의주장과같은법리오해등의위법이없다. 구상표법제7조제1항제4호는일반규정으로서같은항소정의다른부등록사유가적용되지아니하는범위내에서한정적ㆍ보충적으로만적용됨을전제로저명한타인의성명을무단으로상표등록한경우에는특별규정인구상표법제7조제1항제6호만이적용되고같은항제4호는적용될수없다는상고이유의주장은받아들일수없다. 95

98 제 2 편등록요건 8제7조제1항제7호및제8호 TRADEMARK LAW 1. 관련법규정 제 7 조 ( 상표등록을받을수없는상표 ) 1 다음각호의어느하나에해당하는상표는제6조에도불구하고상표등록을받을수없다. < 개정 , , , , , , , , > 1. ~ 6. 생략 7. 선출원에의한타인의등록상표 ( 지리적표시등록단체표장을제외한다 ) 와동일또는유사한상표로서그지정상품과동일또는유사한상품에사용하는상표 7의2. 선출원에의한타인의지리적표시등록단체표장과동일또는유사한상표로서그지정상품과동일하거나동일하다고인식되어있는상품에사용하는상표 8. 상표권이소멸한날 ( 상표등록을무효로한다는심결이있은경우에는심결확정일을말한다 ) 부터 1년을경과하지아니한타인의등록상표 ( 지리적표시등록단체표장을제외한다 ) 와동일또는유사한상표로서그지정상품과동일또는유사한상품에사용하는상표 8의2. 지리적표시단체표장권이소멸한날 ( 단체표장등록을무효로한다는심결이있은경우에는심결확정일을말한다 ) 부터 1년을경과하지아니한타인의지리적표시등록단체표장과동일또는유사한상표로서그지정상품과동일하거나동일하다고인식되어있는상품에사용하는상표 9. ~ 17. 생략 2. 관련이론 구분내용 서설 의의 선출원에의한타인의등록상표와동일또는유사한상표로서그지정상품과동일또는유사한상품에사용하는상표는등록받을수없다. 상표법이론과판례 96

99 8. 제 7 조제 1 항제 7 호및제 8 호 구분내용선등록상표권자의이익보호라는사익보호설과출처혼동방지를위한공익보취지호설및양자를모두포함한다는절충설이있으나절충설로봄이타당하다. 적용요건 1. 선출원에의한타인의등록상표 (1) 선출원후출원상표의출원시를기준으로선출원에의한타인의등록상표만이본호의인용상표가될수있다. (2) 타인타인이란법률상다른주체를의미한다. 따라서계열회사등도서로타인에해당하며, 선등록권리자가 2인이상인경우구성원전원이일치하지않는때도타인으로취급한다. 한편, 동일인간에는적용이없으나동일인이동일상표를동일상품에대하여출원한경우에는 10조위반으로거절된다. (3) 등록상표 1 후출원상표의출원시인용상표가상표등록전이라면 8조가적용된다. 2 본호는출원시를기준으로하므로출원시인용상표가등록되어있었다면그후인용상표가장래를향하여소멸한경우도 7조 1항 8호가아닌본호가적용된다. 또한, 인용상표가소멸전 1년이상불사용된경우도예외없고, 인용상표에불사용으로인한취소사유가있음이명백한경우라도심판또는판결에의하여그등록이취소되지않는한본호의인용상표가될수있다. 3 다만, 인용상표가 7313 취소심판으로취소확정된경우로서심판청구인과출원상표의출원인이같은경우에는 2013년개정법 7조 3항에따라 상표등록여부결정시 를기준으로판단하므로본호의적용이없을뿐이다. (4) 지리적표시등록단체표장의경우지리적표시등록단체표장은 7조 1항 7호의2에서별도로규정 판단방법 판단시점 2. 상표의동일 유사상표가동일 유사한경우에한하여적용 3. 상품의동일 유사상품이동일 유사한경우에한하여적용 (1) 원칙 1 출원시. 다만, 타인여부는결정시 (7조 2항단서 ) 97

100 제 2 편등록요건 구분내용 2 한편, 7조 2항단서규정에따라본호의적용을면하기위하여는심사단계에서의등록여부결정시또는거절결정불복심판에서의심결시이전에인용상표에대한이전등록이완료되어야하고, 거절결정불복심판에대한심결취소소송이제기된후비로소이전등록이마쳐진경우에는심결의위법성에대한특허법원의판단시점에따라 7조 1항 7호의거절이유를극복할수없음에주의하여야한다. (2) 선등록상표가제73조제1항제3호에의한취소심판으로소멸한경우 ( 제7조제3항 ) 7313 취소심판의청구인과출원인이같고청구일이후에 ⅰ) 43조 2항단서경과, ⅱ) 상표권전부또는일부의포기, ⅲ) 7313 취소심결이확정된경우에는 상표등록여부결정시 를기준으로한다. ( 이후출원부터적용 ) 취급 상표등록전 상표등록후 거절 / 정보 / 이의신청이유 5 년의제척기간이적용되는무효사유 3. 관련판례 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2005 후 674 판결 판결요지 서비스표의구성중그일부분이지정서비스의품질, 제공물건, 제공방법등을암시또는강조하는것으로보인다고하더라도일반수요자나거래자가지정서비스의품질, 제공물건, 제공방법등을표시하는것으로바로인식할수없는것은그식별력을함부로부정해서는아니될것이다 ( 대법원 선고 2005후2595 판결, 선고 2005후2786 판결등참조 ). 그리고서비스표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부의판단기준시점은서비스표등록출원시이고 ( 상표법제7조제3항 ), 이때서비스표의구성중일부분이식별력이있는지여부의판단기준시점도이와같다고할것이다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 원심이 으로구성된이사건등록서비스표 ( 등록번호제 호 ) 중 불닭 부분이 이사건등록서비스표의출원당시 를기준으로볼때그지정서비스업인 닭요리전문간이식당업, 닭요리전문식당체인업등 과관련하여 불을이용한닭요리 등으로암시될가능성은있으나그지정서 상표법이론과판례 98

101 8. 제 7 조제 1 항제 7 호및제 8 호 비스업에서제공되는요리의제조방법및가공방법등을직감시키는것으로보기어려워식별력이없다고할수없고, 따라서이사건등록서비스표가그식별력있는 불닭 으로도간략하게호칭ㆍ관념될수있고이경우이사건등록서비스표는 으로구성된선등록상표 ( 등록번호제2850호 ) 와호칭ㆍ관념이동일하여, 이사건등록서비스표와선등록상표를전체적, 이격적, 객관적으로관찰할경우서로유사하다고판단한것은정당한것으로수긍이가고, 거기에상고이유에서주장하는바와같은상표법제7조제1항제7호및제6조제1항제3호에관한법리오해, 심리미진등의위법은없다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2012 후 2470 판결 판결요지 [1] 상표법제7조제1항제8호는 상표권이소멸한날 ( 상표등록을무효로한다는심결이있은경우에는심결확정일을말한다 ) 부터 1년을경과하지아니한타인의등록상표 ( 지리적표시등록단체표장을제외한다 ) 와동일또는유사한상표로서그지정상품과동일또는유사한상품에사용하는상표 는상표등록을받을수없다고규정하고있고, 같은조제4항제1호는 등록상표가상표권이소멸한날부터소급하여 1년이상사용되지아니한경우 에는위제1항제8호를적용하지아니한다고규정하고있는데, 위제1항제8호의규정은그사용당시종전상표권자내지정당한사용권자 ( 이하 종전상표권자등 이라고한다 ) 가자기상품의출처표시로등록상표를사용함으로써수요자사이에남아있게된그상표에관한기억과신용으로부터기인한상품출처의혼동을방지함과아울러그종전상표권자에게권리회복을할수있는기회를주려는데에그취지가있다. 그런데어떠한상표권이소멸한날부터소급하여 1년이내에그상표에대하여아무런사용권한없는자가이를무단으로사용한경우에는, 그상표와동일또는유사한후출원상표의등록을허용하더라도상표법제7 조제1항제8호가방지하고자하는위와같은상품출처에관한혼동이발생할여지가없고, 종전상표권자에게권리회복의기회를부여할필요도없는것이므로, 위제7조제1항제8호의예외를정하고있는같은조제4항제1호의등록상표의 사용 이라고함은그사용당시종전상표권자등이자기상품의출처표시로등록상표를사용한경우를말하고, 아무런상표사용권한없는자가등록상표를무단으로사용한경우는포함하지않는다고할것이다. [2] 원심판결이유에의하면, 원래비교대상상표 의상표권자였던소외 1 이 사망하였 는데, 소외 1 의상속인들이그로부터 3 년이내에상표권의이전등록을하지않아 위상표권이 소멸하였고, 그로부터 1 년을경과하지아니한 이사건등록상표 ( 등록번호제 99

102 제 2 편등록요건 호 ) 가출원된사실, 소외 1은 경피고회사를설립한다음누나소외 2로하여금피고회사의대표이사로취임하게한후피고회사를실질적으로운영한사실, 피고회사는 2004년경부터비교대상상표와 실질적으로동일한실사용상표 이표시된표장용지를사용한비교대상상표의지정상품들을생산 ㆍ판매하기시작하여, 소외 1이 사망한이후에도, 2011년상반기까지계속하여상당한규모로실사용상표를사용하여비교대상상표의지정상품들을생산ㆍ판매한사실등을알수있는바, 그렇다면소외 1은피고회사에묵시적으로비교대상상표에대하여통상사용권을설정하였다고봄이상당하고, 위와같은소외 1의통상사용권설정계약상의지위는소외 1의사망에따라그상속인들에게그대로승계되었다고할것이다. 이를앞서본법리에비추어살펴보면, 비교대상상표사용당시에통상사용권자인피고회사가자기상품의출처표시로비교대상상표를사용한것은상표법제7조제4항제1호에서규정하고있는등록상표의 사용 에해당한다고할것이다. 따라서비교대상상표가상표권이소멸한날부터소급하여 1년이내에통상사용권자인피고회사에의하여사용된이상, 이사건에는상표법제7조제4항제1호가적용될여지가없고, 위상표권이소멸한날부터 1년이경과되지아니한시점에서등록출원된이사건등록상표는같은조제1항제8호에해당하여그등록이무효로되어야한다. 그렇다면원심이상표법제7조제4항제1호에서규정하고있는등록상표의 사용 에아무런상표사용권한없는자가등록상표를무단으로사용한경우까지포함된다고판단한것은잘못이지만, 피고회사에의한비교대상상표의사용을상표법제7조제4항제1호에서규정하고있는등록상표의 사용 에해당한다고본것은그결과에있어서정당하며, 이부분상고이유의주장은결국이유없다. 상표법이론과판례 100

103 9. 제 7 조제 1 항제 9 호내지제 12 호 9제7조제1항제9호내지제12호 TRADEMARK LAW 1. 관련법규정 제 7 조 ( 상표등록을받을수없는상표 ) 1 다음각호의어느하나에해당하는상표는제6조에도불구하고상표등록을받을수없다. < 개정 , , , , , , , , > 1. ~ 8. 생략 9. 타인의상품을표시하는것이라고수요자간에현저하게인식되어있는상표 ( 지리적표시를제외한다 ) 와동일또는유사한상표로서그타인의상품과동일또는유사한상품에사용하는상표 9의2. 특정지역의상품을표시하는것이라고수요자간에현저하게인식되어있는타인의지리적표시와동일또는유사한상표로서그지리적표시를사용하는상품과동일하거나동일하다고인식되어있는상품에사용하는상표 10. 수요자간에현저하게인식되어있는타인의상품이나영업과혼동을일으키게할염려가있는상표 11. 상품의품질을오인하게하거나수요자를기만할염려가있는상표 12. 국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표 ( 지리적표시를제외한다 ) 와동일또는유사한상표로서부당한이익을얻으려하거나그특정인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는상표 12의2. 국내또는외국의수요자간에특정지역의상품을표시하는것이라고인식되어있는지리적표시와동일또는유사한상표로서부당한이익을얻으려하거나그지리적표시의정당한사용자에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는상표 101

104 제 2 편등록요건 2. 관련이론 (1) 제 7 조제 1 항제 9 호 구분내용 서설 적용요건 의의 취지 타인의상품을표시하는것이라고수요자간에현저하게인식되어있는상표와동일또는유사한상표로서그타인의상품과동일또는유사한상품에사용하는상표는등록받을수없다. ⅰ) 사익적관점에서의사용사실보호설과 ⅱ) 공익적관점에서의출처혼동방지설및 ⅲ) 절충설로견해대립. 통설은본호를기본적으로사용사실보호라는사익적취지가더강한것으로이해하고있으나, 판례는절충설을따른다. 1. 타인의상품을표시하는것타인이란익명의존재로서의추상적출처를의미. 판례에따르면본호의주지상표라함은반드시수요자또는거래자가그상표사용인이누구인가를구체적으로인식할필요는없다하더라도적어도그상표가특정인의상품에사용되는것임을수요자또는거래자간에널리인식되어있음을필요로한다고한다. 2. 수요자간에현저하게인식되어있는상표 (1) 주지성의정도는당해상품에관한거래자및수요자의대다수 ( 압도적다수 ) 가특정출처로인식한경우를의미하며등록여부는불문한다. (2) 본호는 상표 로서주지될것을요건으로하므로캐릭터나영화제명등의경우캐릭터나영화제명등으로주지하다는사실만으로는본호의인용상표가될수없고상품화사업등을통해상표로서주지된경우라야한다. 다만, 판례는상호로서주지성을획득한경우에는본호의보호를받는인용표장으로보고있다. (3) 지리적표시는 7조 1항 9호의2에서별도규정 3. 상표의동일 유사상표가동일 유사한경우에한하여적용 4. 상품의동일 유사상품이동일 유사한경우에한하여적용 판단 판단기준 주체주지여부는당해상품에관한거래자및수요자의인식을기준으로한다. 상표법이론과판례 102

105 9. 제 7 조제 1 항제 9 호내지제 12 호 구분내용 지역 국내 주지한경우에한하나, 외국의주지상표가국내에서실제유통된적이없다하여도외국에서의주지성이국내에전파되어국내의수요자가널리인식하는경우라면본호의주지상표라할수있다. 시기출원시. 다만, 타인여부는결정시 (7 조 2 항단서 ) 판단방법 주지성의취득여부는그상표의사용기간, 방법, 태양, 광고량및거래범위등을고려하여거래실정상판단한다. 다만, 광고에의하여어느상표가주지되었는지여부는 광고내용그자체 에의하여판단되어야하므로, 외국상표권자의국내대리인이대리인자격으로외국상표권자의상품에대한광고를한경우라면특별한사정이없는한이는외국상표권자의출처로인식된것이라할수있고, 광고의비용을국내대리인이부담하였다하여도마찬가지이다. (2) 제 7 조제 1 항제 10 호 구분내용 서설 적용요건 의의 취지 수요자간에현저하게인식되어있는타인의상품이나영업과혼동을일으키게할염려가있는상표는등록받을수없다. 저명상표영업주를보호함을직접의목적으로하는것이아니고부정경쟁을방지하고일반수요자의이익을보호하기위한공익적규정이다. 1. 수요자간에현저하게인식 ( 저명성 ) 저명성의정도는이종상품및이종영업에걸친수요자의대다수 ( 압도적다수 ) 가특정출처로인식한경우를의미하며등록여부는불문한다. 2. 타인의상품이나영업타인이란익명의존재로서의추상적출처를의미하며, 업무표장의주체도포함한다. 3. 혼동의염려가있을것 (1) 혼동의개념 ⅰ) 직접혼동 : 표장의동일성에대한오인 ⅱ) 간접혼동 : 출처의동일성에대한오인 ⅲ) 광의의혼동 : 서로다른출처간에존재하지않는견련관계의오인광의의혼동이라도신용훼손이있고본호가영업에관한혼동까지규 103

106 제 2 편등록요건 구분내용정하고있다는점에서본호의혼동은광의의혼동까지를포함한다고본다. (2) 일반적출처혼동과구체적출처혼동 ⅰ) 일반적출처혼동 : 상품의유통을가정하여거래계의경험칙에따라출처혼동을판단 ⅱ) 구체적출처혼동 : 현실의유통상품을대상으로구체적인거래실정에따라출처혼동을판단부등록사유로서의본호의혼동은일반적출처혼동을의미하나구체적출처혼동이명백히입증된경우에는이를고려할수있다. 판단기준 주체 지역 저명성은당해상품뿐아니라이종상품을포함한거래자및수요자의인식을기준으로한다. (1) 국내 저명한경우에한하나, 외국의저명상표가국내에서실제유통된적이없다하여도외국에서의저명성이국내에전파되어국내의수요자가널리인식하는경우라면본호의저명상표라할수있다. (2) 주지성의지역적범위는전국적이던일정지역이던불문한다. 시기출원시. 다만, 타인여부는결정시 (7 조 2 항단서 ) 판단 혼동가능성의판단 ( 적용범위 ) (1) 본호는당해상표의수요자가그상표로부터타인의저명한상표또는서비스표나그상품또는영업등을쉽게연상하여출처에혼동을일으키게할염려가있는경우를의미한다. (2) 본호의혼동에는광의의혼동을포함하므로저명상표와의혼동가능성은상표와상품이비유사한경우라도광의의혼동이있다면발생할수있다. 1 상표 : 특정상표에서타인의저명상표가용이하게연상되거나타인상품과밀접한관련성이있는것으로인정되어견련관계의오인 혼동이있다면비유사한경우에도적용가능하다. 2 상품 : 양상품사이에경업관계내지경제적유연관계가존재하여견련관계의오인 혼동이있다면비유사한경우에도적용가능하다. (3) 제 7 조제 1 항제 11 호 구분내용 서설 의의 상품의품질을오인하게하거나수요자를기만할염려가있는상표는등록받을수없다. 상표법이론과판례 104

107 9. 제 7 조제 1 항제 9 호내지제 12 호 구분내용 품질오인수요자기만 취지의의태양판단방법의의태양 상표의품질보증기능및출처표시기능을보호함으로써일반수요자의이익을보호하고건전한상거래질서를유지하기위한공익적규정이다. 상표의외관 칭호 관념등으로판단할때지정상품이현실로가지고있는품질과상이한것으로일반수요자에게오인될염려가있는경우는물론상품자체를오인케할경우도포함된다. (1) 상품자체의오인일반수요자로하여금다른상품으로오인케할가능성이있는경우 (2) 상품품질의오인상표가표창하는품질이지정상품의현실적품질과상이하여품질오인의염려가있는경우 (1) 판단의시적기준결정시기준 (2) 구체적판단방법 1 상표자체의구성에의하여전체적으로관찰하되요부인지여부는불문한다. 단, 단순한품질의우열이나품질오인의염려를객관적으로정할수없는경우에는적용없다고봄이타당하다. 2 품질오인의염려가있기위하여는당해상표에의하여인식되는상품과현실로그상표가사용되는상품사이에일정한견련관계가존재하여야하며, 따라서재료 용도 외관 제조방법 판매계통의공통성이인정됨으로써상품특성에관한오인을일으킬정도의관계가인정되어야한다. (NECTAR 사건 ) 3 당해상표가품질등을직감시킬수있는표장에해당되지아니한경우라면 ( 통상의경우 ) 품질오인의염려가있다고보기어렵다. 상품의진정성에대하여수요자에게착오를일으키게하거나상품출처의혼동으로인하여수요자를기만할염려가있는경우를말한다. (1) 순수한수요자기만 1 상표로표시되는상품의진정성 ( 眞正性 ) 에관하여일반수요자에게착오를일으키게하는경우 2 자연인이법인명의의상표를출원한경우 ( 심사기준 ), 개인또는일반법인이공법상의특수법인이나공공연구기관명으로오인가능한상표를출원한경우에는본호에해당 3 법인이타법인명을출원하였다는사정만으로는본호에해당하지않으나, 특정인의상표로알려진타법인명을출원한경우에는본호에해당한다. 105

108 제 2 편등록요건 구분내용 (2) 출처의혼동으로인한수요자기만 1 국내수요자에게특정인의상품표지로인식되어있을것가. 특정인 특정인 이란추상적출처로서인식되면충분하고그상표사용인이누구인가를구체적으로인식할필요는없으며, 선사용상표의권리자 ( 특정인 ) 는출원인이외의타인을말하는데, 선사용상표의권리자가누구인지는선사용상표의선택과사용을둘러싼관련당사자사이의구체적인내부관계등을종합적으로살펴판단하여야하고, 선사용상표의사용자외에사용허락계약등을통하여선사용상표사용자의상표사용을통제하거나선사용상표를사용하는상품의성질이나품질을관리하여온자가따로있는경우에는그를선사용상표의권리자로보아야하며선사용상표사용자를권리자로볼것은아니다. 나. 특정인의상품표지로인식본호의적용을위하여인용상표가반드시주지 저명하여야하는것은아니나적어도국내수요자에게특정인의상품표지 ( 출처 ) 로인식되어야한다. 2 상표의동일 유사상표가동일 유사한경우에한하여적용된다. 3 상품의범위거래실정등에비추어당해상표가인용상표권자에의하여사용되는것이라고오인될만한특별한사정이있다면상품이비유사한경우에도적용이가능하다. (1) 판단의시적기준결정시기준 판단방법 (2) 선사용상표의사용상품이특정의재료또는용도에한정되는경우선사용상표나사용상품이국내의일반거래에서수요자나거래자에게어느정도로알려져있는지에관한사항은일반수요자를표준으로하여거래의실정에따라인정하여야하는객관적인상태를말하는것이고, 선사용상표가사용된상품이등록상표의지정상품중특정의재료또는용도등의것에한정되는경우라면그와같은한정이없는지정상품과의관계를충분히고려하여선사용상표가그러한한정이없는지정상품전체의상표등록을배제할수있을정도로수요자나거래자에게특정인의상표나상품으로인식되어있는지판단하여야한다. 상표법이론과판례 106

109 9. 제 7 조제 1 항제 9 호내지제 12 호 (4) 제 7 조제 1 항제 12 호 구분내용 서설 의의 취지 국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표와동일또는유사한상표로서부당한이익을얻으려하거나그특정인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는상표는등록받을수없다. 모방상표등록이라는사회적폐단과속칭상표브로커의상표제도악용현상에대처하기위한것으로진정한상표사용자의신용을보호하고공정한경쟁질서를확립하고자함이다. ( 속지주의원칙의예외적현상 ) 적용요건 1. 국내또는외국의수요자국내는물론외국에서만특정인의출처로인식된경우도포함되며, 복수의외국일것을요하지않는다. 2. 특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표 (1) 특정인이란익명의존재로서의추상적출처를의미하며, 특정인의상품표지로인식되었다고함은당해상품에관한거래자및수요자의상당부분이특정출처로인식한상태를의미한다. (2) 2007년개정법은본호의인식도를 주지 ( 현저하게인식 ) 에서 특정인의출처로인식 으로완화 (3) 지리적표시는 7조 1항 12호의2에서별도로규정 3. 상표및상품의대상범위상표는동일 유사한경우에한하나, 상품의경우법문의규정상그제한이없다고봄이타당하다. 4. 부정한목적을가지고사용하는상표일것 (1) 법문상부당한이익을얻으려하거나특정인에게손해를가하려고하는것은부정한목적의예시로서, 상표제도를악용하는경우등을포함하고영업상경쟁관계에있을것을요하는것도아니다. (2) ⅰ) 상표제도를악용하는경우, ⅱ) 원상표권자의국내시장진입저지등을목적으로한경우 ⅲ) 특정상표의신용에편승하고자하는경우 ⅳ) 희석화목적의출원인경우는본호의부정한목적이있다. 판단 판단기준 주체 특정인의출처로인식되었는지여부는당해상품에관한거래자및수요자의인식을기준으로한다. 지역국내뿐아니라외국만인식된경우에도적용된다. 107

110 제 2 편등록요건 구분내용 시기 판단방법 명문의규정은없으나판례에따를때출원시부정한목적이있는지여부는특정인의상표의주지성또는창작성의정도, 상표의유사정도, 양당사자의관계, 출원인의사업준비정도, 상품의동일 유사성내지는경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여판단하여야한다. 3. 관련판례 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2006 후 3526 판결 판결요지 상표법제7조제1항제10호소정의 수요자간에현저하게인식되어있는타인의상품이나영업 은저명상표등을말하고, 저명상표등에해당하는지여부는그상품이나영업에사용되는상표또는상호등의사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의거래량또는영업의범위및상표나상호에관한광고선전의실태등제반사정을고려하여거래실정과사회통념상그상품의출처또는영업주체에관한인식이객관적으로널리퍼져있다고볼수있는지의여부에따라판단하여야한다. 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2006 후 664 판결 판결요지 상표법제7조제1항제10호에서규정하는부등록사유란, 타인의선사용상표의저명정도, 출원상표와타인의선사용상표의각구성, 사용상품혹은영업의유사내지밀접성정도, 선사용상표권자의사업다각화의정도, 양상표의수요자층의중복정도등을비교ㆍ종합한결과, 출원상표의수요자가그상표로부터타인의저명상표나상품또는영업등을쉽게연상하여혼동을일으키게되는경우를의미한다고할것이다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 지정서비스업을성형외과업, 미용성형외과업, 피부과업, 의료업으로하고, 로구성된원고의이사건출원서비스표는그중심적식별력을가지는 샤넬, Channel 부분의 호칭이화장품등에사용되는원심판시의저명상표 CHANEL 과동일하여전체적으로위저명상표와유사할 상표법이론과판례 108

111 9. 제 7 조제 1 항제 9 호내지제 12 호 뿐만아니라, 위저명상표는화장품류와관련하여널리알려진상표인점, 그저명상표권자는화장품류외여성의류, 잡화등관련사업을점차확장해온세계적인기업인점, 이사건출원서비스표의지정서비스업은미용에관심이많은여성이주된수요자층으로서위저명상표의사용상품의수요자층과상당부분중복되는점, 이사건출원서비스표의출원당시에는미용목적의진료가주로행해지는일부피부과의원등에서그진료에부수하여치료용화장품의제조ㆍ판매업을겸하기도하였던점등에비추어보면, 이사건출원서비스표는그지정서비스업의수요자로하여금위저명상표를쉽게연상하게하여타인의영업과혼동을불러일으킨경우에해당한다고할것이므로, 여기에는상표법제7조제1항제10호의부등록사유가존재한다고할것이다. ( 대법원 선고 2008후2510 판결 등록무효( 상 ) 은같은취지에서등록상표 토플러스 가수요자들이선사용상표인 TOEFL 이나그에관한영업또는상품등을쉽게연상하여출처에혼동을일으키게할염려가있으므로, 상표법제7조제1항제10호에해당한다고판시함 ) 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2003 후 1192 판결 판결요지 [1] 출원서비스표의지정서비스업인 관현악단운영업, 관현악단공연업, 국악관현악단운영업, 국악관현악단공연업 이선등록서비스표의지정서비스업인 영화제작업, 영화필름임대업, 쇼제작업, 무대장치임대업, 쇼장치임대업 과유사하지않다. [2] 출원서비스표 의한글부분의요부는 서울시립국악관현악단 이아니라 세종문화회관서울시국악관현악단 이어서단어의뜻만으로곧서울특별시에서설립 운영하는국악관현악단이라고인식된다고단정하기어렵고오히려 세종문화회관에서운영하는서울에있는국악관현악단 이라고인식될수있는한편, 재단법인세종문화회관이서울특별시와매우밀접한관련을가지고있어위출원서비스표를등록하여사용함에따라일반수요자들이세종문화회관이운영하는관현악단이나국악관현악단이서울특별시와밀접한관련이있다거나혹은서울특별시에서운영에어느정도관여하는것으로이해한다고하더라도이를가리켜수요자를기만하는것이라고할수없으므로위출원서비스표는상표법제7조제1항제11호에해당하지않는다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 96 후 412 판결 판결요지 [1] 어떤상표가저명한인용상표와의오인 혼동의우려가있다는이유로구상표법 ( 법률제

112 제 2 편등록요건 호로전문개정되기전의것 ) 제9조제1항제10호 ( 현행제7조제1항제10호 ) 의규정을적용함에있어서인용상표가저명상표인지여부를판단하는기준시는그상표의등록출원시라고보아야하나, 같은항제11호후단에서규정하는 " 수요자를기만할염려가있는상표 " 에해당하는지여부는인용상표가현저하게인식되어있는지의여부를불문하고상표등록출원에대하여상표등록사정을할때를기준으로판단하여야한다. [2] 구상표법 ( 법률제4210호로전문개정되기전의것 ) 제9조제1항제11호 ( 현행제7조제1항제11호 ) 에서규정하고있는수요자를기만할염려가있다고하기위하여는인용상표나그사용상품이반드시주지 저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로알려져있어야할것이고, 이러한경우에는인용상표와동일또는유사한상표가위사용상품과동일또는유사한지정상품에사용되어질경우에위규정에의하여일반수요자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게하여수요자를기만할염려가있다고할수있다. [3] 인용상표가그사용상품에대한관계거래자이외에일반공중의대부분에까지널리알려지게됨으로써저명성을획득하게되면그상표를주지시킨상품또는그와유사한상품뿐만아니라이와다른종류의상품이라고할지라도그상품의용도및판매거래의상황등에따라저명상표권자나그와특수한관계에있는자에의하여생산또는판매되는것으로인식될수있고그경우에는어떤상표가인용상표의사용상품과다른상품에사용되더라도수요자로하여금상품의출처를오인 혼동케하여수요자를기만할염려가있는경우에해당한다. [4] 이미특정인의상표라고인식된상표를사용하는상품의출처등에관한일반수요자의오인 혼동을방지하여이에대한신뢰를보호하고자하는구상표법 ( 법률제4210호로전문개정되기전의것 ) 제9조제1항제11호의규정목적에비추어보면, 인용상표가저명성을획득할정도로일반수요자사이에널리알려지지못하고수요자나거래자에게특정인의상표로인식될수있을정도로만알려져있는경우라도, 만일어떤상표가인용상표와동일또는유사하고, 인용상표의구체적인사용실태나양상표가사용되는상품사이의경제적인견련의정도, 기타일반적인거래의실정등에비추어그상표가인용상표의사용상품과동일또는유사한지정상품에사용된경우에못지않을정도로인용상표권자에의하여사용되는것이라고오인될만한특별한사정이있다고보여지는경우라면비록그것이인용상표의사용상품과동일또는유사한지정상품에사용된경우가아니라고할지라도일반수요자로하여금출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고보아야한다. [5] 여성용의류에인용상표 "MARZO, 마르조 " 등을사용하여저명성획득까지는이르지못하였으나수요자나거래자에게특정인의상표로인식될수있는정도로는알려진상태에서, 핸드백등을지정상품으로하는유사상표의등록사정이이루어져그유사상표가등록된경우, 그등록상표의지정상품이인용상표의사용상품과동일 유사하지는아니하나여성용잡화류의토털패션화경향등에비추어그등록상표는 " 수요자를기만할염려가있는상표 " 에해당한다고본사례. 상표법이론과판례 110

113 9. 제 7 조제 1 항제 9 호내지제 12 호 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2004 후 3348 판결 판결요지 등록상표가상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는수요자를기만할염려가있는상표에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는선사용상표나그사용상품이반드시저명하여야할필요까지는없고, 국내수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로알려져있으면되며, 이러한경우그선사용상표와동일ㆍ유사한상표가그사용상품과동일ㆍ유사한상품에사용되고있거나, 또는어떤상표가선사용상표와동일ㆍ유사하고, 선사용상표의구체적인사용실태나양상표가사용되는상품사이의경제적인견련의정도기타일반적인거래실정등에비추어, 그상표가선사용상표의사용상품과동일ㆍ유사한상품에사용된경우에못지않을정도로선사용상표의권리자에의하여사용되고있다고오인될만한특별한사정이있으면수요자로하여금출처의오인ㆍ혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고보아야한다. 등록상표 의지정상품들은대부분 보호용특수장갑 인반면에선사용상표 의사용상품은 그원재료에해당하는아라미드섬유 로서양상품이동일하지는않지만, 경제적견련의정도가상당하므로, 등록상표가그지정상품에사용되는경우, 선사용상표의사용상품과동일ㆍ유사한상품에사용된경우에못지아니할정도로그출처의오인ㆍ혼동을초래할염려가있어, 상표법제7조제1항제11호에정한수요자를기만할염려가있는상표에해당한다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2009 후 3268 판결 판결요지 선사용상표,, 는등록상표 의등록결정일무렵국내의수요자나거래자에게최소한특정인의상표로인식될수있을정도로알려져있었다고봄이상당하고 ( 사용상품 : 의류 ), 등록상표와선사용상표들의표장은그외관ㆍ호칭및관념이동일또는유사하여전체적으로유사한상표이며, 등록상표의지정상품중 선글라스, 스포츠용고글 은선사용상표들의사용상품인 의류 와상품류구분이다르기는하나등록상표가위지정상품들에사용된다면의류와유사한상품에사용된경우에못지않을정도로그것이선사용상표권자에의하여사용되는것이라고오인될소지가있으므로, 등록상표는선사용상표들과출처의오인ㆍ혼동을불러일으켜수요자를기만할염려가있다. 이사건등록상표의지정상품인 방진안경, 보안용챙, 보통안경, 선글라스, 손잡이안경, 수중안경, 스포츠용고글, 안경알, 안경줄, 안경집, 안경테, 코안경, 코안경줄, 코안경테, 콘텍트렌즈, 콘텍트렌즈세척기 가운데 선글라스, 스포츠용고글 은선사용상표들의사용상품인의류와상품류구분이다르기는하나그수요자가공통될뿐만아니라, 이사건등록상표의등록결정일당시이미거래사회에서는어떤기업이특정브랜드를전문화시키고이브랜드를 111

114 제 2 편등록요건 적극사용하여의류, 선글라스, 스포츠용고글, 기타잡화류등을생산하거나이들제품을한점포에서함께진열, 판매하는이른바토털패션의경향이일반화되어있어, 이사건등록상표가 선글라스, 스포츠용고글 상품에사용된다면의류와유사한상품에사용된경우에못지않을정도로그것이선사용상표권자에의하여사용되는것이라고오인될소지가있으므로, 이사건등록상표는선사용상표들과출처의오인ㆍ혼동을불러일으켜수요자를기만할염려가있다고보아야할것이다. ( 같은취지로대법원 선고 2009후3275 판결 등록무효 ( 상 ) 은 괘종시계, 자동차용시계, 자명종, 전기시계, 전자시계, 제어용시계, 탁상시계, 팔목시계 가운데 팔목시계 는선사용상표의사용상품인 의류 와비록유사한상품은아니나유사한상품에사용된경우에못지않을정도로선사용상표권자에의하여사용되는것이라고오인될소지가있다고보아제7조제1항제11호가적용된다고판시함 ) 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2001 후 2306 판결 판결요지 광고에의하여어떤상표가특정인의상표로널리알려져있는지여부는 광고내용그자체 에의하여판단되어야할것인바, 국내수입업자 ( 甲 ) 가광고비용을부담하였다하여도그러한광고의내용이외국본사 ( 乙 ) 의상품에대한출처를표시하는것이라면이들광고가甲의비용부담으로행하여졌다는이유만으로그러한광고에의하여甲이광고되는제품의출처로인식되었다할수없다. ( 주 : 판례의사실관계가지나치게복잡하여간략하게각색함 ; 비슷한취지로대법원 선고 2001후 1884,1891 판결은 甲이외국본사인乙의국내대리인자격으로乙의상표가부착된제품을국내판매하거나그에대한광고를하여해당상표가국내거래계에서특정인의상표로인식이되었다면, 이는甲자신의것이아니라甲을통하여해당상표가부착된상품을국내생산 공급한乙의출처로인식된것이다. 와같은취지의선고를한바있음 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2001 후 3187 판결 판결요지 [1] 등록무효심판청구의대상이된등록상표가상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는수요자를기만할염려가있는상표에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는다른상표 ( 이하 ' 기존의상표 ' 라고한다 ) 나그사용상품이반드시저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로는알려져있어야하고, 이러한경우그기존의상표와동일 유사한상표가그사용상품과동일 유사한상품에사용되고있거나이에못지아니할정도로기존의상표의권리자에의하여사용되고있다고오인될만한특별한사정이있으면일반수 상표법이론과판례 112

115 9. 제 7 조제 1 항제 9 호내지제 12 호 요자로하여금출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고보아야한다 ( 대법원 선고 2001후1884, 1891 판결등참조 ). [2] 한편, 위규정의취지는기존의상표를보호하기위한것이아니라이미특정인의상표라고인식된상표를사용하는상품의출처등에관한일반수요자의오인 혼동을방지하여이에대한신뢰를보호하고자하는데있고, 기존의상표나그사용상품이국내의일반거래에서수요자등에게어느정도로알려져있는지에관한사항은일반수요자를표준으로하여거래의실정에따라인정하여야하는 객관적인상태 를말하는것이며, 위규정을적용한결과기존의상표가사실상보호받는것처럼보인다고할지라도그것은일반수요자의이익을보호함에따른 간접적, 반사적효과 에지나지아니하므로, 기존의상표의사용자가그상표와동일또는유사한제3의상표가이미등록되어있는사실을알면서기존의상표를사용하였다고하더라도그사정을들어위규정의적용을배제할수는없다. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2006 후 3113 판결 판결요지 [1] 상표법제7조제1항제11호에서말하는특정인의상표나상품이라고인식된다고하는것은기존의상표에관한권리자의명칭이구체적으로알려져야하는것은아니며, 누구인지알수없다고하더라도동일하고일관된출처로인식될수있으면충분하다. [2] 기존의상표가국내수요자등에게특정인의상표라고알려져있는지여부를판단함에있어, 기존의상표사용자가그상표와동일또는유사한제3의상표가이미등록또는사용되고있는사실을알면서기존의상표를사용하였다거나기존의상표에대한등록취소심판청구가제기된이후비로소그사용행위를개시하였다는것등과같은주관적인사정은고려할사항이되지못하고, 기존의상표가제3의상표와경합적으로사용되었다거나그제3의상표가국내에서알려진정도등과같은사정 은기존의상표의알려진정도를판단함에있어고려해야할객관적인거래실정의한측면이라할것이나, 그와같은사정이존재한다는것만으로반드시기존의상표가특정인의상표로알려질수없다고단정할수는없으며, 한편이와같은법리는등록무효심판청구의대상이서비스표인경우에도마찬가지라고할것이다. 거절결정 ( 상 ) 대법원 선고 2011 후 1159 판결 판결요지 [1] 상표등록을받을수없는상표를규정하고있는상표법제7조제1항제11호후단의취지는이미특정인의상표로인식된선사용상표를사용하는상품의출처등에관한일반수요자의오인 혼동을방지하여이에 113

116 제 2 편등록요건 대한신뢰를보호하려는것이므로, 어떤출원상표가위규정의 수요자를기만할염려가있는상표 에해당한다고하기위하여는출원상표와대비되는선사용상표의권리자는출원인이외의타인이어야한다. 여기서선사용상표의권리자가누구인지는선사용상표의선택과사용을둘러싼관련당사자사이의구체적인내부관계등을종합적으로살펴판단하여야하고, 선사용상표의사용자외에사용허락계약등을통하여선사용상표사용자의상표사용을통제하거나선사용상표를사용하는상품의성질이나품질을관리하여온자가따로있는경우에는그를선사용상표의권리자로보아야하며선사용상표사용자를권리자로볼것은아니다. [2] 특허청심사관이지정상품을 팔목시계 등으로하고 로구성된갑주식회사의상표출원에대하여, 출원상표가지정상품중 시계류및시계부속품 ' 에사용되는경우갑회사와상표사용계약을체결하고선사용상표 를사용하여온을주식회사에의하여사용된것으로오인, 혼동을일으키게하여수요자를기만할염려가있어상표법제7조제1항제11호에해당한다는이유로거절결정을한사안에서, 선사용상표의권리자는선사용상표를선택하고상표사용계약을통하여을회사의상표사용을통제하고선사용상표를사용하는상품의성질이나품질을관리하는권한을가진갑회사라고할것이고선사용상표사용자인을회사를권리자로볼것은아니므로출원상표는선사용상표의권리자에의하여출원된것이어서상표법제7조제1항제11호의 수요자를기만할염려가있는상표 에해당한다고할수없음에도, 선사용상표의사용자인을회사를권리자로보아출원상표가 수요자를기만할염려가있는상표 에해당한다고본원심판결에법리를오해한위법이있다고한사례. 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2003 후 649 판결 판결요지 지정상품을 ' 건과자, 비스켓, 비의료용추잉검, 캔디, 아이스크림, 초콜릿, 식빵, 떡, 곡물소시지, 과자용향미료 ' 로하여등록된 ' 오리온스타크래프트 ' 와 'ORION STARCRAFT' 가 2단으로병기된이사건등록상표는 컴퓨터게임소프트웨어 의거래자나일반소비자들사이에서현저하게알려진저명상표 "STARCRAFT" 의식별력을약화시키는결과를가져오고, 그에따라이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호소정의등록무효사유가있다 등록무효 ( 상 ) 대법원 선고 2012 후 672 판결 판결요지 [1] 상표법제7조제1항제12호는, 국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표 ( 지리적표시를제외한다 ) 와동일또는유사한상표로서부당한이익을얻으려하거나그특정인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는상표 는상표등록을받을수없다고규정하고있다. 상표법이론과판례 114

117 9. 제 7 조제 1 항제 9 호내지제 12 호 이규정은국내또는외국의수요자에게특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표가국내에등록되어있지않음을기화로제3자가이를모방한상표를등록하여사용함으로써모방대상상표에체화된영업상신용등에편승하여부당한이익을얻으려하거나, 모방대상상표의가치에손상을주거나모방대상상표권자의국내영업을방해하는등의방법으로모방대상상표권자에게손해를끼치려는목적으로사용하는상표는등록을허용하지않는다는취지이다. 따라서등록상표가이규정에해당하려면모방대상상표가국내또는외국의수요자에게특정인의상표로인식되어있어야하고, 등록상표의출원인이모방대상상표와동일또는유사한상표를부정한목적을가지고사용하여야하는데, (1) 모방대상상표가국내또는외국의수요자사이에특정인의상표로인식되어있는지는그상표의사용기간, 방법, 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념상객관적으로상당한정도로알려졌는지등을기준으로판단하여야하고, (2) 부정한목적이있는지를판단할때는모방대상상표의인지도또는창작의정도, 등록상표와모방대상상표의동일ㆍ유사정도, 등록상표의출원인과모방대상상표의권리자사이에상표를둘러싼교섭의유무, 교섭의내용, 기타양당사자의관계, 등록상표의출원인이등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 등록상표와모방대상상표의지정상품간의동일ㆍ유사내지경제적견련성의유무, 거래실정등을종합적으로고려하여야하며, (3) 위와같은판단은등록상표의출원시를기준으로하여야한다. [2] 선사용서비스표,, わらわら 의사용자인甲외국회사가등록상표 ( 지정상품 : 냉동된완두콩 ) 의등록상표권자乙주식회사를상대로등록상표가구상표법 ( 법률제6414호로개정되기전의것 ) 제7조제1항제12호등에해당한다는이유로등록무효심판 을청구한사안에서, 등록상표는乙회사가자신의선등록서비스표, 및실사용 표장 WARAWARA,,,, 에축적된자신의독자적인영업상신용및인지도에기초하여그사업영역을확장하기위해출원한것으로볼수있을지언정甲회사의국내시장진입을저지하거나대리점계약의체결을강제할목적또는甲회사의선사용서비스표들의명성에편승하여부당한이익을얻을목적등부정한목적을가지고출원한것이라고단정할수없는데도이와달리본원심판결에법리오해의위법이있다고한사례. 등록무효 ( 상 ): 확정 특허법원 선고 2011 허 2633 판결 판결요지 [1] 일반적으로상품의형상이나모양은상품의출처를표시하는기능을가진것은아니라할것이나, 디자인과 115

118 제 2 편등록요건 상표는배타적, 선택적인관계에있는것은아니므로디자인이될수있는형상이나모양이라하더라도그것이상표의본질적인기능이라할수있는자타상품의출처표시를위하여사용되는것이라고볼수있는경우, 즉, 어떤상품의형상이나모양등이상품에독특한개성을부여하는수단으로사용되고, 그것이장기간계속적ㆍ독점적ㆍ배타적으로사용되거나지속적인선전광고등에의하여그것이갖는차별적특징이거래자또는수요자에게특정한출처의상품임을연상시킬정도로현저하게개별화되기에이른경우에는상표법상의 상표 에해당된다할것이다. [2] 피고가제작ㆍ판매한선사용상표 와같은형상의장남감 ( 피규어 ) 또는선사용상표와같은형상이표기된제품 ( 가방, 티셔츠등의팬시제품 ) 에독특한개성을부여하는수단으로선사용상표가수년간독점적, 배타적으로사용되어온점, 지속적인선전광고와상당한매출액규모의판매등을통하여그것이갖는차별적특징이거래자와수요자에게특정한출처의상품임을연상시킬정도로현저하게개별화되기에이른점등을 종합하여볼때, 선사용상표는이사건등록상표 ( 지정상품 : 신발, 의류, 완구등 ) 의출원일인 경에이미자타상품의출처표시를위하여사용되었다고봄이상당하다할것이므로, 선사용상표는상표법상의 상표 에해당한다. [3] 따라서, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호에해당하여그등록이무효로되어야한다 ( 기타선사용상표의인식도, 상표의유사여부, 부정한목적등제7조제1항제12호의다른논점은생략함 ). 상표법이론과판례 116

119 9. 제 7 조제 1 항제 9 호내지제 12 호 제 3편 TRADEMARK LAW 상표권의효력과침해 117

120

121 10. 제 51 조 10 제 51 조 TRADEMARK LAW 1. 관련법규정 제 51 조 ( 상표권의효력이미치지아니하는범위 ) 1 상표권 ( 지리적표시단체표장권을제외한다 ) 은다음각호의어느하나에해당하는경우에는그효력이미치지아니한다. < 개정 , , , , , > 1. 자기의성명 명칭또는상호 초상 서명 인장또는저명한아호 예명 필명과이들의저명한약칭을보통으로사용하는방법으로표시하는상표 2. 등록상표의지정상품과동일또는유사한상품의보통명칭 산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형상 ( 포장의형상을포함한다 ) 가격또는생산방법 가공방법 사용방법및시기를보통으로사용하는방법으로표시하는상표 2의2. 제9조제2항의규정에따른입체적형상으로된등록상표에있어서그입체적형상이누구의업무에관련된상품을표시하는것인지식별할수없는경우에등록상표의지정상품과동일하거나유사한상품에사용하는등록상표의입체적형상과동일하거나유사한형상으로된상표 3. 등록상표의지정상품과동일또는유사한상품에대하여관용하는상표와현저한지리적명칭및그약어또는지도로된상표 4. 등록상표의지정상품또는그지정상품의포장의기능을확보하는데불가결한형상, 색채, 색채의조합, 소리또는냄새로된상표 2 지리적표시단체표장권은다음각호의 1에해당하는경우에는그효력이미치지아니한다. < 신설 , > 1. 제1항제1호 제2호 ( 산지에해당하는경우를제외한다 ) 또는제4호에해당하는상표 2. 지리적표시등록단체표장의지정상품과동일하거나동일하다고인식되어있는상품에대하여관용하는상표 3. 지리적표시등록단체표장의지정상품과동일하거나동일하다고인식되어있는상품에사용하는지리적표시로서당해지역에서그상품을생산 제조또는가공하는것을업으로영위하는자가사용하는지리적표시또는동음이의어지리적표시 119

122 제 3 편상표권의효력과침해 4. 선출원에의한등록상표가지리적표시등록단체표장과동일또는유사한지리적표시를포함하고있는경우에상표권자 전용사용권자또는통상사용권자가지정상품에사용하는등록상표 3 제1항제1호는상표권의설정등록이있은후에부정경쟁의목적으로자기의성명 명칭또는상호 초상 서명 인장또는저명한아호 예명 필명과이들의저명한약칭을사용하는경우에는적용하지아니한다. < 신설 > 2. 관련이론 구분내용 5111 의의 적용요건 자기의성명ㆍ명칭또는상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장또는저명한아호ㆍ예명ㆍ필명과이들의저명한약칭을보통으로사용하는방법으로표시하는상표에대하여는상표권의효력이미치지아니한다 ( 5111). 다만, 상표권의설정등록이있은후에부정경쟁의목적으로자기의성명 상호등을사용하는경우에는이를적용하지아니한다 ( 513). 1. 자기의성명 명칭 상호등과저명한아호등및이들의저명한약칭 (1) 자기의성명ㆍ명칭ㆍ상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장은저명할것을요구하지않으나, 아호ㆍ예명ㆍ필명 약칭은저명할것이요구된다. (2) 법인인회사가회사의종류를나타내는부분을생략한경우에는이는단지상호의약칭에불과하고따라서이러한약칭은상호의약칭으로서저명하다는것이전제되는경우에만본호의적용을받을수있다. 2. 보통으로사용하는방법으로표시하는상표 (1) 성명 명칭의경우특수하게표시하는방법이아니고단지자기의성명 명칭등을기재하는방법으로표시하는상표를의미한다. (2) 상호의경우도안화등특별한식별력을갖도록함이없이표시하는것을의미할뿐만아니라, 그표장을보고일반수요자가상호임을인식할수있도록표시하는것을전제로한다. 다만, 당해표장의구성태양및사용태양에비추어거래통념상자기의상호등을나타내기위하여필요한범위내에있어야하며, 오로지상표적사용으로만인식되는경우 에는상호를보통으로사용하는방법으로표시한것이라보기어렵다. 3. 부정경쟁의목적이없을것 (1) 부정경쟁의목적으로사용하는경우에는본호의적용이없다 ( 513). 상표법이론과판례 120

123 10. 제 51 조 구분내용한편, 부정경쟁목적에대항입증책임은상표권자에게있으며, 설정등록후부정경쟁의목적으로사용하는경우뿐아니라설정등록전부터부정경쟁의목적으로사용하여등록후이를계속하여사용하는경우에도당연히 51조 3항의적용이있다. (2) 부정경쟁의목적이란 등록된상표권자의신용을이용하여부당한이익을얻을목적 을말하고단지등록상표라는것을알았다는사실만으로는부족하며, 상표선정의동기, 피침해상표의인식여부등주관적사정과상표의유사성과신용상태, 침해자측의현실의사용상태등객관적사정을고려하여판단하여야한다. (3) 한편, 51조 3항의규정은신용내지명성에편승하려는등의목적으로사용하는것을금지시키는데그취지가있으므로, 등록된상표가신용을얻게된경위는문제로되지않으며그지정상품에대하여주지성을얻어야만부정경쟁의목적이인정되는것도아니다. (4) 등록된상표권자의신용은사용에의하여획득되는것인데, 반드시등록상표가동일성을유지하면서사용된경우에만등록된상표권자의신용이형성되는것인지에대하여는견해대립이있으나, 판례는 등록된상표권자의신용은반드시등록된상표가동일성을유지하면서그대로사용되어국내에널리인식되었을때에만형성되는것으로보아야할것은아니다 라고판시하여동일사용불요설을따른다 의의 적용요건 등록상표의지정상품과동일또는유사한상품의보통명칭ㆍ산지ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상 ( 포장의형상을포함한다 ) ㆍ가격또는생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법및시기를보통으로사용하는방법으로표시하는상표에대해서는상표권의효력이미치지아니한다. 1. 등록상표의지정상품과동일또는유사한상품의보통명칭또는기술적표장보통명칭또는기술적표장은 6조 1항 1호및 3호에서의의미와동일하며, 본호에의해당여부는심결시또는변론종결시를기준으로하여판단한다. 2. 보통으로사용하는방법으로표시하는상표 (1) 보통으로사용하는방법으로표시하는상표라함은상표의 구성태양및사용태양 에비추어상품의보통명칭또는성질등을직감시키거나강조하여단순한보통명칭또는성질을표시하는방법이라고인식되는 121

124 제 3 편상표권의효력과침해 구분내용것을말한다. 한편, 상표가도안화되어있더라도그도안화의정도가새로운식별력을가질정도에는이르지못하여성질등을표시하고있는것으로직감할수있으면본호에해당한다. (2) 본호는상표의구성태양뿐아니라구체적인사용태양을중심으로하여판단하여야한다. 한편, 판례에따르면본호에의해당여부는상표의관념, 사용상품과의관계, 거래실정등을감안하여객관적으로판단하되, 특히수요자가그 사용상품 을고려하여성질표시로직감할수있다면이에해당한다. (3) 또한, 수요자가표장의구체적인의미를직감하기어렵다하여도사용상표의전체적인구성및사용태양에비추어그부분이 품질등을나타내는기술적표장 으로사용되었음을직감할수있다면이에해당할수있다 호의 의의적용요건의의적용요건 9조 2항의규정에따른입체적형상으로된등록상표에있어서그입체적형상이누구의업무에관련된상품을표시하는것인지식별할수없는경우에등록상표의지정상품과동일하거나유사한상품에사용하는등록상표의입체적형상과동일하거나유사한형상으로된상표에는상표권의효력이미치지아니한다. 명문의규정및입법취지상등록상표가입체상표로서등록된경우에한하며, 입체적형상과문자또는도형등이결합된상표의경우상표전체로서의식별력이없어야함을의미하는것이아니라, 당해입체적형상에한하여식별력이없으면족하다. 등록상표의지정상품과동일또는유사한상품에대하여관용하는상표와현저한지리적명칭및그약어또는지도로된상표에는상표권의효력이미치지아니한다. (1) 관용표장및현저한지리적명칭은 6조 1항 2호및 4호에서의의미와동일하며본호에의해당여부또한심결시또는변론종결시를기준으로한다. (2) 상표법 51조 1항 3호는보통으로사용하는방법으로표시된표장으로한정하지아니하므로사용상표가현저한지리적명칭과관용표장을도안화하거나다른문자또는도형과결합된것이라하더라도, 그도안화된부분이특히일반인의주의를끌만한것이아니어서지리적명칭이나관용표장또는그결합표장에흡수되어불가분의일체를구성하고있다면그사용상표는본호에해당한다. 상표법이론과판례 122

125 10. 제 51 조 구분내용 5114 의의 등록상표의지정상품또는그지정상품의포장의기능을확보하는데불가결한형상, 색채, 색채의조합, 소리또는냄새로된상표에는상표권의효력이미치지아니한다. 3. 관련판례 상표법위반 대법원 선고 2005 도 5358 판결 판결요지 [1] 상표법제73조제1항제3호에서정한등록취소사유가있다하더라도심판에의하여취소가확정되기까지는등록상표로서의권리를보유하는것이고, 상표등록무효심결이확정된때와는달리상표등록을취소한다는심결이확정된때에는그상표권은확정된때로부터장래를향하여서만소멸하는것이므로 ( 상표법제73조제7항 ), 등록상표에관하여등록취소의심결이확정되었다고하더라도그심결확정이전에이루어진침해행위에관한상표권침해죄의성립여부에는영향을미치지못한다. [2] 어느상표가지정상품의보통명칭화내지관용하는상표로되었는가의여부는그나라에있어서당해상품의거래실정에따라서이를결정하여야하며, 상표권자의이익및상표에화체되어있는영업상의신용에의한일반수요자의이익을희생하면서까지이를인정해야할만한예외적인경우에해당하는가를고려하여신중하게판단하여야한다. [3] 상표법제51조제1항제1호본문에의하면, 자기의상호또는그상호의저명한약칭을보통으로사용하는방법으로표시하는상표에대하여는그것이상표권설정의등록이있은후에부정경쟁의목적으로사용하는경우가아닌한등록상표권의효력이미치지아니하는바, 여기에서 ' 상호를보통으로사용하는방법으로표시한다.' 함은상호를독특한글씨체나색채, 도안화된문자등특수한태양으로표시하는등으로특별한식별력을갖도록함이없이표시하는것을의미할뿐만아니라, 그표장을보고일반수요자가상호임을인식할수있도록표시하는것을전제로한다할것이므로, 법인인회사가그상호를표시하면서회사의종류를표시하는부분을생략한경우에는그것이널리알려져있지않은이상일반수요자가반드시상호로인식한다고할수없어이를회사의상호를보통으로사용하는방법으로표시한것으로볼수없고, 단지상호의약칭에불과하다고할것이고, 이러한약칭의표시는위법규정에따라그것이저명하지않는한특수한태양으로표시되어있지않다고하더라도상표권의효력이미친다. 123

126 제 3 편상표권의효력과침해 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2000 후 3807 판결 판결요지 [1] 상표법제51조제1호본문은자기의성명, 명칭, 상호등 ( 이하 ' 상호등 ' 이라고만한다 ) 을보통으로사용하는방법으로표시하는상표에대하여는등록상표의효력이미치지않는다고규정하고있는바, 위규정은자기의상호등은자기의인격과동일성을표시하기위한수단이기때문에상호등이상품에관하여사용되는방법이거래사회의통념상자기의상호등을나타내기위하여필요한범위내에있는한그상호등과동일ㆍ유사한타인의등록상표권의효력이위와같이사용된상호등에미치지않고, 이와달리상호등의표시방법으로보아타인의상품과식별되도록하기위한표장으로사용되었다고볼수밖에없는경우에는그표장에타인의등록상표권의효력이미친다는취지라고봄이상당하다. [2] 또한, 사용된상호등의표장이외관상일반인의주의를끌만한특이한서체나도안으로된경우에는자기의상호등을보통으로사용하는방법으로표시하는것에해당하지않을가능성이많기는하지만, 그러한사정만으로단정할것은아니고사용된표장의위치, 배열, 크기, 다른문구와의연결관계, 도형과결합되어사용되었는지여부등실제사용태양을종합하여거래통념상자기의상호등을보통으로사용하는방법으로표시한경우에해당하는지여부를판단하여야할것이며, 이러한법리는서비스표의경우에도동일하게적용된다. 기록에의하면, " " 과같이구성된피고의이사건등록서비스표 ( 등록번호제15902호 ) 와 " " 과같이구성된원고의확인대상표장은유사하고, 이사건등록서비스표의지정서비스업과확인대상표장이사용된북한냉면음식점업도유사하며, 확인대상표장의문자부분은그글자체가일반인의주의를끌만큼특이하게도안화된것은아니지만, 원고의등기된상호를문자부분으로하여사용된확인대상표장은붓글씨체의문자부분중 '( 주 ) 평양 ' 과 ' 옥류관 ' 의글자크기를다르게함으로써 ' 옥류관 ' 이돋보이는형태로되어있고, 원고가광고전단지에 ' 유명한랭면드디어대청역에개점 ', ' 은 랭면전문음식점 입니다.' 라는형태로확인대상표장을사용하여왔을뿐아니라원고를포함하여원고와체인점계약을체결한전국의 12개북한냉면음식점이확인대상표장외에다른표장을북한냉면음식점업의식별표지로사용하지않고있는사실, 확인대상표장이있는광고전단지에 ' 이제는랭면의맛도상표를확인하고먹는시대입니다.' 라는문구가사용되기도한사실이인정되는바, 위인정사실에음식점업과같은서비스업에있어서광고나간판등에상호만을사용하는경우에는일반수요자에게그상호가곧바로서비스표로인식되기쉬운점등을종합하면, 확인대상표장은상표법제51조제1호본문의거래통념상자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시한경우에해당하지아니한다고봄이상당하다. 따라서, 원심이확인대상표장의결합형태나글자체의특이성만을들어확인대상표장이상표법제51조제1호본문의상호를보통으로사용하는방법으로표시한것에해당하지않는다고단정한것은적절하지않지만, 확인대상표장이이사건등록서비스표의권리범위에속한다는취지로판단한것은결과적으로정당하고, 거기에상고이유로지적하는바와같은심리미진내지이유불비의위법이있다고할수없다. 상표법이론과판례 124

127 10. 제 51 조 상표법위반 대법원 선고 2010 도 7352 판결 판결요지 [1] 타인의등록상표와동일ㆍ유사한상표를그지정상품과동일ㆍ유사한상품에사용하면그등록상표권을침해하는행위가되는바, 그것이상표로서사용되고있는지의여부는상품과의관계, 당해표장의사용태양 ( 상품등에표시된위치, 크기등 ), 사용자의의도와사용경위등을종합하여실제거래계에서그표시된표장이상품의식별표지로서사용되고있는지여부를종합하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 2002도3445 판결등참조 ). 위법리및기록에비추어살펴보면, 피고인은가구판매를업으로영위하는사람으로서테이블, 보석함등을판매하면서그가격표의앞, 뒷면에비교적크게 와같은표장 ( 이하 피고인의사용표장 이라한다 ) 을표시하였고, 위가격표에는피고인의사용표장외에는상품의출처를나타내는표지가없어피고인은피고인의사용표장을상품의출처표시로사용하였다고보이고, 위테이블등을구입하는일반수요자로서는위가격표에표시된피고인의사용표장을타인이판매하는상품과구별하기위하여표시한표장이라고인식할것이므로, 피고인의사용표장은상표로서사용되었다고봄이상당하다. [2] 구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제51조제1항제1호에의하면, 자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는상표에대하여는그것이상표권의설정등록이있은후에부정경쟁의목적으로사용하는경우가아닌한등록상표권의효력이미치지아니하는바, 여기에서 상호를보통으로사용하는방법으로표시한다 는것은상호를독특한글씨체나색채, 도안화된문자등특수한태양으로표시하는등으로특별한식별력을갖도록함이없이표시하는것을의미할뿐만아니라, 일반수요자가그표장을보고상호임을인식할수있도록표시하는것을전제로한다. 그러므로표장자체가특별한식별력을갖도록표시되었는지외에도사용된표장의위치, 배열, 크기, 다른문구와의연결관계, 도형과결합되어사용되었는지여부등실제사용태양을종합하여거래통념상자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시한경우에해당하는지여부를판단하여야한다. 위법리및기록에비추어살펴보면, 피고인의사용표장에는피고인의상호인 노블레스 가한글이아닌영문자의평이하지않은서체로표기되어있고, 그왼쪽옆에는신전기둥모양의도형이그려져있어일반인의주의를끌기에충분하도록표시되어있는점, 위영문자끝부분에는등록상표임을표시하는 R 을함께병기하고있는점, 그밖에피고인의사용표장의위치와크기등을고려할때, 일반수요자가피고인의사용표장을상호로인식하지는않을것으로보이고, 따라서피고인의사용표장이거래통념상자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시한상표에해당한다고할수없다. 따라서피고인의사용표장은구상표법제51조제1항제1호에해당한다고할수없으므로, 같은취지로판단한원심은정당하고거기에법리오해의잘못이없다. [3] 둘이상의문자또는도형의조합으로이루어진결합상표는그구성부분전체에의해생기는외관, 호칭, 125

128 제 3 편상표권의효력과침해 관념에의해상표의유사여부를판단하는것이원칙이라할것이나, 문자등의결합관계등에따라 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분, 즉요부만으로도거래에놓일수있다고인정될경우에는그요부를분리내지추출하여그부분에의해생기는호칭또는관념에의해상표의유사여부를판단할수있다 ( 대법원 선고 2003후1871 판결, 대법원 선고 2008후101 판결등참조 ). 위법리및기록에비추어살펴보면, 그지정상품을 침대, 식탁, 책상 등으로하고 로 이루어진이사건등록상표 ( 등록번호제527907호 ) 와피고인의사용표장은그외관이서로상이하나, 일반수요자들은이사건등록상표를 노블레스 부분만으로, 피고인의사용표장을 NOblesse 부분만으로호칭ㆍ관념할수있고, 이경우이사건등록상표와피고인의사용표장은그호칭ㆍ관념이동일ㆍ유사하므로, 두표장이동일ㆍ유사한상품에함께사용되는경우 노블레스 또는 NOblesse 부분을포함하고있음으로인하여그출처에관하여오인ㆍ혼동을일으킬염려가있어이사건등록상표와피고인의사용표장은서로유사하다고보아야한다. 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2010 후 3387 판결 판결요지 [1] 상표법제51조제1항제1호본문에의하면, 자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는상표에대하여는그것이상표권설정등록이있은후에부정경쟁의목적으로사용하는경우가아닌한등록상표권의효력이미치지않는다. 여기에서 상호를보통으로사용하는방법으로표시한다 는것은상호를독특한글씨체나색채, 도안화된문자등특수한태양으로표시하는등으로특별한식별력을갖도록함이없이표시하는것을의미할뿐만아니라, 일반수요자가표장을보고상호임을인식할수있도록표시하는것을전제로하므로, 표장자체가특별한식별력을갖도록표시되었는지이외에도사용된표장의위치, 배열, 크기, 다른문구와의연결관계, 도형과결합되어사용되었는지등실제사용태양을종합하여거래통념상자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시한경우에해당하는지를판단해야하며, 이러한법리는서비스표의경우에도동일하게적용된다. 확인대상표장 은피고의상호인 유화정철학원 을세로로표기한문자표장으로서다른문구나 도형과결합없이오직상호만을평이한서체로표시하고있어인터넷포털사이트내개별정보사이트에서의 상표법이론과판례 126

129 10. 제 51 조 사용태양을감안하더라도일반수요자가이를보고상호임을인식할수있을것으로보이므로확인대상표장은거래통념상자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표에해당한다. [2] 상표법제51조제1항제1호단서에서말하는 부정경쟁의목적 이란등록된상표권자또는서비스표권자의신용을이용하여부당한이익을얻을목적을말하고, 단지등록된상표또는서비스표라는것을알고있었다는사정만으로그와같은목적이있다고보기에는부족하며, 상표권등침해자측의상표등선정의동기, 피침해상표등을알고있었는지아닌지등주관적사정과상표의유사성, 피침해상표의신용상태, 영업목적의유사성및영업활동의지역적인접성, 상표권침해자측의현실사용상태등객관적사정을고려하여판단해야한다. 피고는 과같이구성된원고의이사건등록서비스표의설정등록일인 보다훨씬이전인 경부터안양시에서 유화정철학원 이라는상호로운명감정업등을영위하여왔음을알수있는바, 비록 유화정 이원고의아명이고원고는 경부터이미서울영등포구에서 유화정철학원 이라는상호로운명감정업등을영위하여왔다하더라도, 피고가자기의상호를사용하기시작할당시또는이사건등록서비스표의설정등록이있은후에위와같은원고의아명 상호또는이사건등록서비스표가일반수요자들이나관련업계에널리인식되어있었다고보기어렵고, 원고의영업소가위치한서울영등포구와피고의영업소가위치한안양시가지역적으로인접하여있지도않은이상, 이와같은사정만으로는피고에게이사건등록서비스표의신용을이용하여부당한이익을얻을목적이있었다고단정할수없다. 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2011 후 538 판결 판결요지 (1) 기초사실 구분이사건등록상표확인대상표장 구 성 지정상품 감각기관용약제, 대사성약제등의 완제의약품 원료의약품 ( 의약품원재료 ) 상표권자및사용자원고 ( 메디팜주식회사 ) 피고 ( 미래메디팜주식회사 ) 피고의상호는원래 동호약품주식회사 이었으나, 피고는이사건등록상표의등록이후 미래메디팜주식회사 로상호를변경함 127

130 제 3 편상표권의효력과침해 (2) 대상판례의판단가. 상품의유사여부의점에관하여상품의유사여부는대비되는상품에동일또는유사한상표를사용할경우동일업체에의하여제조또는판매되는상품으로오인될우려가있는가여부를기준으로하여판단하되, 상품자체의속성인품질, 형상, 용도와생산부문, 판매부문, 수요자의범위등거래의실정을종합적으로고려하여일반거래의통념에따라판단하여야한다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 이사건등록상표 ( 등록번호제479728호 ) 의지정상품인 감각기관용약제, 대사성약제 등의 완제의약품 과확인대상표장의사용상품인 원료의약품 ( 의약품원재료 ) 은사람이나동물의질병을진단ㆍ치료ㆍ경감ㆍ처치또는예방할목적으로사용하는의약품이라는점에서그품질및용도에서차이가없고, 제약회사가이를함께제조 판매하는경우가많아생산자와판매자가상당부분일치하며, 의약품도매상을통하여판매되는등유통경로가겹치고, 병원또는약사가수요자또는거래자가되기도하므로, 이사건등록상표의지정상품과확인대상표장의사용상품은그품질과용도, 생산및판매부분, 거래자및수요자의범위등을종합적으로고려하면, 거래통념상동일 유사한표장을위상품들에사용할경우에그출처의오인 혼동을일으킬염려가있는유사한상품에속한다고할것이다. 같은취지의원심의판단은정당하고, 거기에상고이유의주장과같은상품의유사여부에관한법리오해등의위법이없다. 나. 주지성과부정경쟁의목적여부의점에관하여상표법제51조제1항제1호단서에규정된 부정경쟁의목적 이란등록된상표권자의신용을이용하여부당한이익을얻을목적을말하고단지등록된상표라는것을알고있었다는사실만으로그와같은목적이있다고보기에는부족하며, 상표권침해자측의상표선정의동기, 피침해상표를알고있었는지여부등주관적사정과상표의유사성과피침해상표의신용상태, 영업목적의유사성및영업활동의지역적인접성, 상표권침해자측의현실의사용상태등의객관적사정을고려하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 93후411 판결, 대법원 선고 99도3997 판결등참조 ). 그리고위단서규정은어떤명칭이나상호등의신용내지명성에편승하려는등의목적으로이를모방한명칭이나상호등을표장으로사용하는것을금지시키는데그취지가있으므로, 등록된상표가신용을얻게된경위는문제로되지않으며그지정상품에대하여주지성을얻어야만부정경쟁의목적이인정되는것도아니다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 이사건등록상표의표장인 은피고가확인대상표장인 로상호를변경할당시그지정상품에대하여는주지성을얻을정도에이르지못하였다고하더라도국내의약품관련업계에서원고의상호또는서비스표로서는이미널리알려져있었고, 피고도의약품의제조 판매업을하는자로서이를잘알고있었던것으로보이는점, 그럼에도피고는이사건등록상표의등록이후에원래사용하던 동호약품주식회사 에서이사건등록상표의표장이포함된 미래메디팜주식회사 로상호를변경한점, 이사건등록상표와확인대상표장은조어로서식별력이있는 메디팜 부분만으로호칭될수있어서전체적으로서로유사한점, 원고와피고는의약품의제조 판매업을하는자로서 상표법이론과판례 128

131 10. 제 51 조 그영업에상당한관련성이있는점등을종합할때, 피고는이사건등록상표의설정등록이있은후에그상표권자인원고의신용내지명성을이용하여부당한이익을얻을부정경쟁의목적으로확인대상표장을사용하고있다고봄이상당하다. 같은취지의원심의판단은정당하고, 거기에상고이유의주장과같은등록상표의주지성이나상표법제51조제1항제1호단서소정의부정경쟁의목적여부에관한법리오해등의위법이없다. 상표법위반 대법원 선고 2004 도 4420 판결 판결요지 상표법제51조제1항제2호에서말하는상품의 산지 라함은그상품이생산되는지방의지리적명칭을말하고반드시일반수요자나거래자에게널리알려진산지만을말하는것은아니라고할것이며 ( 대법원 선고 88후1137 판결참조 ), 보통으로사용하는방법으로표시하는상표 라함은상표의외관상의태양구성뿐만아니라상품에사용되는그사용방법등이통례에비추어산지표시로서보통으로사용되는것을의미한다할것이다. 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2006 후 1131 판결 판결요지 기록에비추어살펴보면, 와같이이루어져있는원심판시확인대상표장의 INTARSIA 부분을보고수요자가양말에나타나있는기하학적무늬, 패턴및문양등의의미를직감한다고보기는어려우나, 확인대상표장의전체적인구성을보면맨아래쪽에굵은글씨로뚜렷하게기재된 BASIC ELLE 부분이표장으로인식되고, INTARSIA 부분은위 BASIC ELLE 부분과구분되어양말의수요자를나타내는 신사, 양말이발목부분아래까지만편성되었음을나타내는 SNEAKERS, 양말의원자재를나타내는 이태리고급기종사용 등의양말의품질등을나타내는문구와함께사용되어있어서수요자가 INTARSIA 부분의구체적인의미를직감하지는못한다고하더라도그사용태양에비추어이부분이양말의품질등을가리키는것으로사용되었음을직감할수는있다. 한편, 권리범위확인심판은심판청구인이표장과사용상품을특정하여대상물로정한확인대상표장에등록상표의효력이미치는지여부를확정하는것이어서확인대상표장을실제로사용한제품이무엇인가는고려할바가아니다. 따라서확인대상표장의 INTARSIA 부분은양말의품질등을가리키는기술적표장이어서, 확인대상표장이이사건등록상표 와동일한 INTARSIA 부분을가지고있다고하더라도이사건등록상표의권리범위에속하지않는다고본원심은정당하다. 129

132 제 3 편상표권의효력과침해 상표권침해금지등 대법원 선고 2009 다 판결 판결요지 [1] 상표법제51조제1항제2호의 상품의산지ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상 ( 포장의형상을포함한다 ) ㆍ가격또는생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법및시기를보통으로사용하는방법으로표시하는상표 에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 사용상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하는바, 수요자가그사용상품을고려하였을때품질, 효능, 형상등의성질을표시하고있는것으로직감할수있으면이에해당한다. [2] 표장 은전체적으로 고급의매운닭날개요리 로직감될수있고, 특히사용상품인 닭날개튀김 의종류에관하여거래자및수요자에게 고급의매운닭날개튀김 으로직감될개연성이높으므로, 위표장은사용상품과관련하여그품질, 원재료, 효능, 용도, 가공방법등을보통으로사용하는방법으로표시하 는상표에해당하여, 등록상표인 및 의효력이위표장에미치지않는다. ( 대법원 선고 2008 후 4585 판결 권리범위확인 ( 상 ) 도같은취지임 ) 상표법위반 대법원 선고 2010 도 2536 판결 판결요지 [1] 등록상표의지정상품과동일또는유사한상품의품질ㆍ원재료등을보통으로사용하는방법으로표시하는표장에대하여는상표권의효력이미치지아니한다고규정한상표법제51조제1항제2호가적용되는경우로서 상품의품질ㆍ원재료등을보통으로사용하는방법으로표시하는표장 에해당하는지여부는그표장이지니고있는관념, 사용상품과의관계, 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하며, 수요자가그사용상품을고려하였을때품질ㆍ원재료등의성질을표시하고있는것으로직감할수있으면이에해당한다. [2] 보쌈 체인사업을운영하는피고인이특허청에상표등록을마친甲회사의 족쌈 과동일한상표가부착된포스터와메뉴판을제작하여 40여개의체인점에게시한경우, 족쌈 은 족발 의 족 부분과 보쌈 의 쌈 부분을결합하여만든것으로서사전에등재되어있지아니한조어이기는하지만, 그 사용상품 과관련하여볼때수요자에게 족발을김치와함께쌈으로싸서먹는음식 또는 족발을보쌈김치와함께먹는음식 등의뜻으로직감될수있다고봄이상당하고, 따라서피고인이사용한 족쌈 은비록보통명칭화한것이라고는할수없다하더라도그실제의사용태양등에비추어사용상품의품질ㆍ원재료등을보통으로사용하는방법으로표시하는표장에해당하여甲회사의상표권의효력이미치지아니한다. 상표법이론과판례 130

133 10. 제 51 조 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2009 후 3572 판결 판결요지 [1] 상표법제51조제1항제2호의 상품의품질ㆍ효능ㆍ용도등을보통으로사용하는방법으로표시하는상표 에해당하는지는상표가지니고있는관념, 사용상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하고, 상표가도안화되어있더라도전체적으로볼때그도안화의정도가일반인의특별한주의를끌어문자의기술적또는설명적인의미를직감할수없는등새로운식별력을가질정도에이르지못하여일반수요자나거래자들이사용상품을고려하였을때품질ㆍ효능ㆍ용도등을표시하고있는것으로직감할수있으면상표법제51조제1항제2호의상표에해당한다. [2] 확인대상표장 은우리나라의국어교육수준을참작할때 은 참 의고어로일반인들에게어렵지않게인식될것으로보이고, 전체적으로볼때위와같은도안화의정도만으로는일반인의특별한주의를끌어문자의기술적또는설명적인의미를직감할수없는등새로운식별력을가질정도에이르렀다고할수는없으므로일반수요자나거래자들에게 참맑은 이라는문자로서인식된다고할것이고, 참맑은 은확인대상표장의사용상품인 녹차 ( 캔음료 ), 과실음료 ( 캔음료 ), 식혜 ( 캔음료 ) 등에사용될경우에일반수요자나거래자들에게 매우깨끗한, 잡스럽거나더러운것이전혀섞이지않은 과같이사용상품의품질등을나타내는의미로직감될것으로보이므로위확인대상표장은상표법제51조제1항제2호의상표에해당하여 지정상품을 과일주스, 비알콜성음료 등으로하는등록상표 필요도없이그권리범위에속하지아니한다. 와의동일ㆍ유사여부를대비할 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2010 후 3264 판결 판결요지 [1] 등록상표의지정상품과동일또는유사한상품의품질ㆍ효능ㆍ용도등을보통으로사용하는방법으로표시하는표장에대하여는상표권의효력이미친다고할수없는바, 어떤표장이상품의품질ㆍ효능ㆍ용도등을보통으로사용하는방법으로표시한것인가의여부는그표장이지니고있는관념, 지정상품과의관계, 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하며, 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. [2] 확인대상표장 은 S 가 COP 에비하여 2 배정도크게구성되어있을뿐만아니라 S 부분에만 과같은붉은색사선이그어져있고, S 와달리 COP 부분은다소도안화 131

134 제 3 편상표권의효력과침해 되어있으며, 그결합으로새로운관념이생긴다고보기도어려우므로, 일반수요자들은확인대상표장을 S 와 COP 으로구분하여인식함이통상적이라고할것이다. 그런데 COP 은 경찰관, 범인을잡다 등의뜻을가지는영어단어로서우리나라의영어보급수준및그사용실태등에비추어보면확인대상표장의사용서비스업인 보안서비스업 과관련하여국내일반수요자들에게그품질, 용도등을직감하게하고, S 는알파벳한글자에불과한간단하고흔한표장으로별다른식별력이인정되지않으며, 나아가확인대상표장의전체적인구성이나문자를표현한서체등도특별히보는사람의주의를끌어문자부분의관념을상쇄, 흡수하는별도의식별력을인정할정도로도안화되었다고보기도어려우므로, 확인대상표장은전체적으로볼때그사용서비스업의품질, 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한기술적표장에해당한다고할것이어서이사건등록서비스표권의효력이미치지아니한다. 그럼에도원심은확인대상표장이단순한영문자 4글자로이루어져있어새로운조어로인식된다는전제에서확인대상표장은전체로서식별력이인정되므로기술적표장에해당하지않는다고판단하였다. 위와같은원심판단에는상표법제51조제1항제2호해당여부판단에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있고, 이점을지적하는상고이유의주장은이유있다. 상표법이론과판례 132

135 11. 권리소진이론및진정상품병행수입 권리소진이론및진정 11 상품병행수입 TRADEMARK LAW 1. 관련법규정 없음 2. 관련이론 (1) 권리소진이론 구분내용 의의권리소진이론이인정되지않는경우후지필름판례 상표권자등당해상표에대한정당한권한을가진자가국내에서등록상표가표시된상품을양도한경우에는당해상품에대한상표권은그목적을달성한것으로서소진되고, 그로써상표권의효력은당해상품을사용 양도또는대여한행위등에는미치지않는다. (1) 권리소진이론은상표권자등에의하여적법하게양도된 당해상품 에한하여상표권이소진된다는것이므로, 원래의상품과의동일성을해할정도의가공이나수선을하는경우에는실질적으로생산행위를하는것과마찬가지이므로이러한경우에는상표권자의권리를침해하는것이된다. (2) 한편, 동일성을해할정도의가공이나수선으로서생산행위에해당하는가의여부는당해상품의객관적인성질, 이용형태및상표법의규정취지와상표의기능등을종합하여판단한다. 1회용카메라의성능이나품질면에서중요하고도본질적인부분인필름을후지필름이아닌타회사제품으로갈아끼우고새로운포장을한경우, 이러한행위는단순한가공이나수리의범위를넘어상품의동일성을해할정도로본래의품질이나형상에변경을가한경우에해당된다할것이고이는실질적으로새로운생산행위에해당한다고할것이므로, 이사건등록상표의상표권자인후지필름은여전히상표권을행사할수있다고보아야할것이다. 133

136 제 3 편상표권의효력과침해 (2) 진정상품병행수입 구분내용 서설 문제의소재 진정상품병행수입이라함은국내ㆍ외에동일한상표권을소유하고있는상표권자에의해어느 1국에서적법하게상표가부착되어유통된상품 ( 진정상품 ) 을권원없는제3자가타국으로그국가의상표권자또는전용사용권자의허락없이수입하여판매하는행위를말한다. 속지주의원칙상진정상품병행수입은원칙적으로수입국에서의침해를구성할수있으나, 이를무조건적으로침해라보기는어려우므로최근의자유무역증대및수요자선택권등을고려하여어느조건및범위에있어허용할것인지가문제된다. 허용여부에대한견해우리법의해석 학설국제조약상표법의태도판례 허용론과금지론으로대립파리협약은속지주의원칙을규정하고있으나, WTO/TRIPs는각회원국이병행수입허용여부를자국의입법 판례등에따라자유롭게결정할수있음을원칙으로한다. 상표법은진정상품병행수입의허용여부에대한명문의규정이없다. 판례에따르면진정상품병행수입이허용되기위하여는 ⅰ) 수입품이진정상품이어야하고, ⅱ) 국내외상표권자가동일인또는법률적 경제적으로밀접한관계에있는등으로출처의동일성이만족되어야하며, ⅲ) 제품자체의품질에있어실질적인차이가없어야한다. 고판시한바있다. 1. 수입품이진정상품일것병행수입품은외국의상표권자내지정당한사용권자에의하여적법하게상표를부착한진정상품이어야한다. 판례에따른허용요건상세 2. 국내외상표권자가동일인또는법률적 경제적으로밀접한관계에있는등출처의동일성이만족될것 (1) 국내외상표권자가동일인이거나, 국내상표권자가외국상표권자의국내총대리점, 독점적판매업자또는계열회사관계에있는등양자간에법률적 경제적으로밀접한관계가있어병행수입품과국내유통품에부착된상표가국내수요자에게동일한출처를표시하는것으로인식될수있어야한다. 상표법이론과판례 134

137 11. 권리소진이론및진정상품병행수입 구분내용 (2) 한편, 병행수입품이판매지제한약정에위반되어수입된경우라도그러한사정만으로출처가달라지는것이아니므로병행수입이불허되는것은아니다. 3. 제품자체의품질에있어실질적인차이가없을것병행수입품과국내유통품사이에품질에있어서실질적인차이가없어야하나, 이는제품자체의품질의차이가없을것을의미하며, 부수적서비스의차이는무방하다. 상표권침해여부 판례는진정상품수입행위가허용되는사안에서는광고선전으로인하여상표의기능을손상한바없으므로침해가아니라본다. 광고선전의허용여부 부정경쟁방지법위반여부 (1) 병행수입업자의광고선전행위가그사용태양등에비추어영업표지로서의기능을갖는다면일반수요자에게병행수입업자를외국상표권자의국내공인대리점등으로오인케할우려가있으므로, 부정경쟁방지법 2조 1호나목의영업주체혼동행위에해당할수있다. (2) 판례는 ⅰ) 매장내부간판, 포장지및쇼핑백, 선전광고물 은영업표지로서의기능을갖는다보기어렵다는이유로영업주체혼동행위에해당하지않는다하였으나, ⅱ) 사무소, 영업소, 매장의외부간판및명함 은영업표지로서의기능을갖는것으로보아부정경쟁방지법 2 조 1호나목소정의영업주체혼동행위에해당한다고보았다. 상품의소분행위가허용되는지여부 상표권자내지정당한사용권자 ( 이하 상표권자등 이라고한다 ) 에의해등록상표가표시된상품을양수또는수입한자가임의로그상품을소량으로나누어새로운용기에담는방식으로포장한후그등록상표를표시하거나이를양도하였다면비록그내용물이상표권자등의제품이라하더라도상품의출처표시기능이나품질보증기능을해칠염려가있으므로, 이러한행위는특별한사정이없는한상표권내지전용사용권을침해하는행위에해당한다. 따라서, 상표권자등이아닌병행수입업자가진정상품인물감을보다작은용량의용기에재병입하여등록상표를표시하여판매한것은상표권자의권리를침해한것이라고할것이다. 135

138 제 3 편상표권의효력과침해 3. 관련판례 상표법위반ㆍ부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반 대법원 선고 2002 도 3445 판결 판결요지 [1] 타인의등록상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용하면타인의상표권을침해하는행위가된다고할것이나, 타인의등록상표를이용한경우라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는출처표시를위한것이아니어서상표의사용으로인식될수없는경우에는등록상표의상표권을침해한행위로볼수없다고할것이고 ( 대법원 선고 96도1424 판결참조 ), 그것이상표로서사용되고있는지의여부를판단하기위하여는, 상품과의관계, 당해표장의사용태양 ( 즉, 상품등에표시된위치, 크기등 ), 등록상표의주지저명성그리고사용자의의도와사용경위등을종합하여실제거래계에서그표시된표장이상품의식별표지로서사용되고있는지여부를종합하여판단하여야할것이다. 기록에비추어살펴보면, 일본국후지사진필름주식회사 ( 이하 ' 후지필름 ' 이라한다 ) 는우리나라특허청에필름, 렌즈, 프로세서카메라등을지정상품으로하여 'FUJIFILM' 이라는상표를등록한사실, 후지필름은 경필름업계최초로 1회용카메라 " 퀵스냅 " 을개발하였고, 경이를국내에도입하여판매하였으며, 이후대대적인광고를통하여 " 퀵스냅 " 이 1회용카메라의고유명사가될정도로소비자인지도가높은상황이었고, 부터는타사상품이나오기는하였으나 까지 1회용카메라시장의 70% 이상을점유한사실, 후지필름에서 'Quick Snap Super' 또는 'Quick Snap Superia' 라는명칭으로생산된 1회용카메라의몸체에는렌즈의좌측에가로 20mm, 세로 3mm 정도의비교적큰글씨로 1번, 렌즈의둘레에가로 8mm, 세로 1mm 정도의작은글씨로 3번, 플래쉬부분에가로 10mm, 세로 2mm 정도의작은글씨로 1번, 잔여필름표시부분에작은글씨로 1번각 'FUJUFILM' 이라는상표가새겨져있고, 그외에상품명을표시하는 'QuickSnap Super', 'QuickSnap SUPERIA' 의표시가종이상자에여러군데기재되어있는사실, 피고인은후지필름에서생산되었다가사용후회수된 1회용카메라몸체의렌즈둘레와플래쉬부분에위와같이 'FUJIFILM' 이라는상표가새겨져있음을알면서도이를제거하거나가리지아니한상태에서 ( 일부제품에는렌즈좌측부분의상표만을가림 ) 그몸체부분을 'Miracle' 이라는상표가기재된포장지로감싼후새로운 1회용카메라를생산하여이를판매한사실, "miracle" 라는의미는 " 기적, 불가사의한 ( 놀랄만한 ) 사물 ( 사람 )" 을나타내는말로그자체로상품의출처를나타내는기능은없고, 그것이주지저명한것도아니어서피고인의상품임을나타낸다고볼수도없는사실을인정할수있는바, 사정이이와같다면, 비록 'Miracle' 이라는상표를별도로표시하였다거나 'FUJIFILM' 이라는상표가 'Miracle' 이라는상표보다작거나색상면에서식별이용이하지아니하다고할지라도피고인은그가제작ㆍ판매하는이사건 1회용카메라에후지필름의 이사건등록상표를상표로서사용하였다고보아야할것 이고, 또한, 이사건 1회용카메라는후지필름에서생산되는 'Quicksnap' 과마찬가지로후지필름에서생산되는상품의일종인 'Miracle' 이라고혼동할염려가있고이는상품주체의혼동을야기하 상표법이론과판례 136

139 11. 권리소진이론및진정상품병행수입 는행위라고할것이므로, 같은취지에서피고인이이사건등록상표를침해하고혼동을일으키게하였다고본원심의판단은정당하다. [2] 특별한사정이없는한상표권자등이국내에서등록상표가표시된상품을양도한경우에는당해상품에대한상표권은그목적을달성한것으로서소진되고, 그로써상표권의효력은당해상품을사용, 양도또는대여한행위등에는미치지않는다고할것이나, 원래의상품과의동일성을해할정도의가공이나수선을하는경우에는실질적으로생산행위를하는것과마찬가지이므로이러한경우에는상표권자의권리를침해하는것으로보아야할것이다. 그리고동일성을해할정도의가공이나수선으로서생산행위에해당하는가의여부는당해상품의객관적인성질, 이용형태및상표법의규정취지와상표의기능등을종합하여판단하여야할것이다. 기록에비추어살펴보면, 후지필름이제조한 1회용카메라는 1회사용을전제로하여촬영이끝난후현상소에맡겨져카메라의봉인을뜯고이미사용한필름을제거하여이를현상함으로써그수명을다하게되며, 이에따라그카메라포장지에도현상후그몸체는반환되지아니한다고기재되어있는사실, 피고인이이미수명이다하여더이상상품으로서아무런가치가남아있지아니한카메라몸체를이용하여 1회용카메라의성능이나품질면에서중요하고도본질적인부분인새로운필름 ( 후지필름이아닌타회사제품 ) 등을갈아끼우고새로운포장을한사실을인정할수있는바, 피고인의이러한행위는단순한가공이나수리의범위를넘어상품의동일성을해할정도로본래의품질이나형상에변경을가한경우에해당된다할것이고이는실질적으로새로운생산행위에해당한다고할것이므로, 이사건등록상표의상표권자인후지필름은여전히상표권을행사할수있다고보아야할것이다. 의료기기법위반ㆍ상표법위반 대법원 선고 2009 도 3929 판결 판결요지 상표권자등이국내에서등록상표가표시된상품을양도한경우에는특별한사정이없는한당해상품에대한상표권은그목적을달성하여소진되므로, 양수인등이당해상품을사용ㆍ양도또는대여하는행위등에는상표권의효력이미치지않는다. 다만, 양수인등이원래의상품과의동일성을해할정도의가공이나수선을하는때에는실질적으로는생산행위를하는것과마찬가지이어서새로생성된제품에종전상품에표시된상표를그대로유지하게되면상품의출처표시기능이나품질보증기능을해치게되므로이러한경우에는상표권자의권리가침해된다고보아야하는바, 동일성을해할정도의가공이나수선에해당하는지여부는당해상품의객관적인성질, 이용형태및상표법의규정취지와상표의기능등을종합하여판단하여야한다. 타인의등록상표가인쇄된트럼프카드를구입한후그카드의뒷면에특수염료로무늬와숫자를인쇄하여색약보정용콘택트렌즈또는적외선필터를사용하면식별할수있지만육안으로는식별이불가능한카드를제조ㆍ판매하였다하더라도, 피고인들의이사건카드제조ㆍ판매행위가원래의상품과의동일성을해할정도의가공이나수선이라고 137

140 제 3 편상표권의효력과침해 평가되지않는한원래의트럼프카드에사용된상표권은상표권자등이위와같이카드를양도함으로써소진되었다할것인데, 비록피고인들이카드의뒷면에특수염료로무늬와숫자를인쇄하였다하더라도육안으로는그무늬와숫자를식별하기불가능하여이를특수한목적을가진사람이특수한방법으로사용하지않는이상여전히그본래의용도대로사용될수있고, 이사건카드를다시사용ㆍ양도또는판매하는경우에도이를알고서취득하는수요자로서는그원래상품의출처를혼동할염려가없으며이를모르고취득하는수요자들로서도상표권자가제조한그대로의상품을취득한것으로인식하여그본래의기능에따라사용하게될것이므로, 피고인들의위와같은이사건카드제조ㆍ판매행위를가리켜원래의상품과의동일성을해할정도의가공ㆍ수선이라고하거나상표의출처표시기능이나품질보증기능을침해하였다고하기어렵다. ( 권리소진이론이적용되어침해부정 ) 가처분이의 대법원 선고 2002 다 판결 판결요지 국내에등록된상표와동일ㆍ유사한상표가부착된그지정상품과동일ㆍ유사한상품을수입하는행위가그등록상표권의침해등을구성하지않는다고하기위해서는, 외국의상표권자내지정당한사용권자가그수입된상품에상표를부착하였어야하고, 그외국상표권자와우리나라의등록상표권자사이에법적또는경제적으로밀접한관계가있거나그밖의사정에의하여위와같은수입상품에부착된상표가우리나라의등록상표와동일한출처를표시하는것으로볼수있는경우이어야할것이며, 한편외국의상표권자내지정당한사용권자가상표를부착한이후거래당사자사이의판매지제한약정에위반하여다른지역으로그상품이판매내지수출되었더라도그러한사정만으로그상품의출처가변하는것은아니라고할것이어서그러한약정위반만으로외국상표권자가정당하게부착한상표가위법한것으로되는것은아니다. 판매등 대법원 선고 2006 다 판결 판결요지 국내에등록된상표와동일ㆍ유사한상표가부착된지정상품과동일ㆍ유사한상품을수입하는행위가그등록상표권의침해등을구성하지않는다고하기위해서는, 1 외국의상표권자내지정당한사용권자가그수입된상품에상표를부착하였어야하고, 2 그외국상표권자와우리나라의등록상표권자가법적또는경제적으로밀접한관계에있거나그밖의사정에의하여위와같은수입상품에부착된상표가우리나라의등록상표와동일한출처를표시하는것으로볼수있는경우이어야한다. 3 아울러그수입된상품과우리나라의상표권자가등록상표를부착한상품사이에품질에있어실질적인차이가없어야하고, 여기에서품질의차이란제품자체의성능, 내구성등의차이를의미하는것이지그에부수되는서비스로서의고객지원, 무상수리, 부품교체등의유무에따른차이를말하는것이아니다. 상표법이론과판례 138

141 11. 권리소진이론및진정상품병행수입 상표법위반 대법원 선고 2010 도 790 판결 판결요지 [1] 국내에등록된상표와동일ㆍ유사한상표가부착된그지정상품과동일ㆍ유사한상품을수입하는행위가그등록상표권의침해등을구성하지않는다고하기위해서는, 외국의상표권자내지정당한사용권자가그수입된상품에상표를부착하였어야하고, 그외국상표권자와우리나라의등록상표권자가법적또는경제적으로밀접한관계에있거나그밖의사정에의하여위와같은수입상품에부착된상표가우리나라의등록상표와동일한출처를표시하는것으로볼수있는경우이어야하며, 아울러그수입된상품과우리나라의상표권자가등록상표를부착한상품사이에품질에있어실질적인차이가없어야할것이다. [2] 지적재산권보호를위한수출입통관사무처리 는행정청나름의기준을설정한것으로서상표권등지적재산권침해여부나병행수입의허용여부에관한법원의사법적판단을기속한다고볼수는없고, 다만지적재산권침해여부에관한실체법적인판단기준을설정함에있어서참고할수있는사항일뿐이다. [3] 케이스위스인크 라는미국법인이 슬리퍼 를지정상품으로하여국내및외국에등록한상표인 Kㆍ SWISS 에대하여우리나라에서는 주식회사화승 ( 이하 화승 이라고한다 ) 이전용사용권을설정등록하였는데 ( 전용사용권자인화승은국내에서독자적으로 KㆍSWISS 가표시될상품에대한디자인을하여제조한후이에대한광고 판매등을하였다 ), 피고인이 케이스위스인크 가외국에서실제제조하여판매한진정상품을수입한사안에서, 화승은자체디자인팀에서이사건상표가표시될상품에대한디자인을만든뒤미국본사와협의를거쳐상품을생산하고있으며, 화승은주로신문을통해국내에서판매되는이사건상표표시상품에대한종합적인광고를하고있다. 그렇다면, 이사건슬리퍼 ( 피고인이수입한상품 ) 에표시된이사건상표가외국의상표권자내지정당한사용권자가부착한것이라고하더라도, 화승은케이스위스인크와별도로이사건상표를표시한상품을제작하여이를판매하면서그제품에대한선전ㆍ광고를하는등그자신을상품의출처로삼는행위를하고있다고할것이므로, 이사건상표의상표권자인케이스위스인크와국내전용사용권자인화승사이에어떠한법적, 경제적인관계가있다거나그밖의다른사정에의하여피고인이수입한이사건슬리퍼의출처가국내의전용사용권자와실질적으로동일하다고볼수있는사정이있다고할수없다. 따라서피고인이이사건슬리퍼를수입하는행위는화승의전용사용권을침해하는행위라고할것이다. 고한사례 상표법위반 대법원 선고 2006 도 2650 판결 판결요지 [1] 카매트, 차량용시트커버및방석 등과 방석, 이불, 요, 베개, 의자커버 등은그형상, 용도와판매처및수요자의범위등이일치또는중복되므로서로유사한상품이다. 139

142 제 3 편상표권의효력과침해 [2] 외국상표권자와국내상표권자가법적또는경제적으로아무런관계가없어그제조ㆍ판매의출처가전혀다르다면이러한경우에는피고인의이사건상품수입행위가이른바진정상품의병행수입에해당한다고하더라도국내상표권을침해하는것으로서허용되지않는다. 상표법위반 대법원 선고 2011 도 판결 판결요지 [1] 상표권자내지정당한사용권자 ( 이하 상표권자등 이라고한다 ) 에의해등록상표가표시된상품을양수또는수입한자가임의로그상품을소량으로나누어새로운용기에담는방식으로포장한후그등록상표를표시하거나위와같이등록상표를표시한것을양도하였다면비록그내용물이, 상표권자등의제품이라하더라도상품의출처표시기능이나품질보증기능을해칠염려가있으므로, 이러한행위는특별한사정이없는한상표권내지전용사용권을침해하는행위에해당한다. [2] 원심판결이유에의하면, 뉴질랜드국의甲회사 ( 이하 피해회사 라고한다 ) 는국내에 SUPER TEMPERA 에관하여지정상품을그림물감으로하여상표등록을하였고, 위상표에관한전용사용권이乙명의로 등록된사실, 피고인이 경호주국에있는丙회사로부터피해회사의진정상품인그림물감 FAS SUPER TEMPERA PAINT-CLASSIC SET 8 2LT 를수입하여위물감을 250ml 내지 500ml 용기에나누어담으면서임의로제작한 SUPER TEMPERA 표장을위물감을담은용기에부착한사실, 피고인은적어도乙이 SUPER TEMPERA 상표에관하여전용사용권을설정등록한뒤인 월경까지인터넷홈페이지를통하여위와같이 SUPER TEMPERA 표장을부착한제품을판매한사실등을알수있다. 이를위법리에비추어살펴보면, 상표권자등이아닌피고인이위물감을보다작은용량의용기에재병입하면서그용기에임의로제작한위등록상표를표시한것은상표권자의권리를침해한것이라고할것이다. 같은취지에서원심이피고인을유죄로인정한제1심판결을유지한것은정당하고, 거기에상고이유주장과같은상표법에관한법리오해나채증법칙위배등의위법이없다. 평석대상판례는권리소진또는진정상품병행수입에있어서이른바 상품의소분 ( 小分 ) 행위 는상표의기능 ( 특히, 품질보증기능 ) 을손상할염려가있으므로특별한사정이없는한허용되지않는다는것이다. 다만대상판례의법리는위사례와같이이미완제품형태로유통된상품 ( 물감이나화장품, 맥주등 ) 을다시소량으로나누어재병입하는등상표의기능을해칠염려가있는경우에적용되는것으로보아야하고, 예컨대뉴질랜드산제스프리키위를대량으로수입해 10개단위로소량으로포장하여해당상표를부착하여판매하는경우등유통편의상완제품형태의개별상품을대량으로수입하여이들완제품을단순히소량으로포장하여판매하는것과같이단지유통과정에서의편의를위한것으로상표의기능을전혀손상할염려가없다면허용될수있다고할것이다. 상표법이론과판례 140

143 11. 권리소진이론및진정상품병행수입 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반ㆍ저작권법위반 대법원 선고 2008 도 7462 판결 판결요지 병행수입업자가적극적으로상표권자의상표를사용하여광고ㆍ선전행위를한것이실질적으로상표권침해의위법성이있다고볼수없어상표권침해가성립하지아니한다고하더라도, 그사용태양등에비추어영업표지로서의기능을갖는경우에는일반수요자들로하여금병행수입업자가외국본사의국내공인대리점등으로오인하게할우려가있으므로, 이러한사용행위는부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1호나목소정의영업주체혼동행위에해당되어허용될수없는것이다 ( 대법원 선고 99다42322 판결참조 ). 원심은, 피고인들이공소외 1과함께위판매점의외부에설치된현수막등에공소사실기재와같이국내에널리인식된나이키의표장을사용하여영업한것은위표장의상표권자로부터전용사용권을부여받아영업을하는주식회사나이키스포츠의영업상의시설또는활동과혼동하게하는것이라고판단하고있는바, 앞서본법리에비추어보면, 원심의위와같은판단은정당하고, 거기에영업주체혼동행위에관한법리를오해한위법이있다고할수없다. 141

144 제 3 편상표권의효력과침해 12 권리남용 TRADEMARK LAW 1. 관련법규정 없음 2. 관련이론 구분내용 의의상표권의행사가상표제도의근본목적이나기능을일탈한경우등록상표권에무효사유가명백한경우의문제침해시의등록상표권에취소사유가명백한경우의문제 권리의행사가주관적으로오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐이를행사하는사람에게는아무런이익이없고, 객관적으로사회질서에위반된다고볼수있으면, 그권리의행사는권리남용으로서허용되지아니한다. (1) 자타상품식별의사가아닌타인상표의신용에편승할목적으로형식상상표권을취득한경우라면권리남용에해당한다. (2) 상표권의행사가상표제도의목적이나기능을일탈하여법적으로보호받을만한가치가없다고인정되는경우에는주관적요건을불문하고권리남용에해당한다. 등록상표가무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는그상표권에기초한침해금지또는손해배상청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지않고, 침해소송을담당하는법원도권리남용의항변이있는경우그당부를살피기위한전제로서상표등록의무효여부에대하여심리 판단할수있다 ( 전합 ). 상표등록취소심판의효력은장래를향하는것이므로단지취소사유가명백하는사정만으로권리남용에해당한다고보기는어렵다. 상표법이론과판례 142

145 12. 권리남용 3. 관련판례 부정경쟁방지법위반 대법원 선고 92 도 2054 판결 판결요지 [1] 구부정경쟁방지법 ( 법률제4478호로개정되기전의것 ) 제9조의규정 ( 현행제15조 ) 은위법률이시행되기전의구부정경쟁방지법 ( 법률제3897호로개정되기전의것 ) 제7조가상표법등에의하여권리를행사하는행위에대하여는부정경쟁방지법의규정을적용하지아니한다고규정하던것과는달리, 상표법, 상법중상호에관한규정등에부정경쟁방지법의규정과다른규정이있는경우에는그법에의하도록한것에지나지아니하므로, 상표법등다른법률에의하여보호되는권리일지라도그법에저촉되지아니하는범위안에서는부정경쟁방지법을적용할수있다. [2] 상표의등록이나상표권의양수가자기의상품을타업자의상품과식별시킬목적으로한것이아니고, 국내에널리인식되어사용되고있는타인의상표가상표등록이되어있지아니함을알고, 그와동일또는유사한상표나상호, 표지등을사용하여일반수요자로하여금타인의상품과혼동을일으키게하거나타인의영업상의시설이나활동과혼동을일으키게하여이익을얻을목적으로형식상상표권을취득하는경우에는상표의등록출원이나상표권의양수자체가부정경쟁행위를목적으로하는것으로서, 가사권리행사의외형을갖추었다하더라도이는상표법을악용하거나남용한것이되어상표법에의한적법한권리의행사라고인정할수없으므로, 위부정경쟁방지법제9조 ( 현행제15조 ) 에해당하여같은법제2조의적용이배제된다고할수없다. 상표권침해금지가처분 대법원 선고 2004 마 101 결정 판결요지 기록에의하면, 원심이그판시사실을인정한다음, 로구성된이사건등록상표 ( 등록번호제543908호 ) 는신청외 1이채무자의대표이사로재직하면서신청외인디펜던트리쿼리미티드로부터수입ㆍ판매하던제품 ( 이하 KGB 제품 이라고한다 ) 에사용된상표 ( 이하 채무자사용상표 라한다 ) 를모방한것으로, 이사건등록상표의출원이그상표를이용한제품을판매ㆍ생산함으로써자신의상품과다른업자의상품의식별력을가지게하기위한것이아니라 KGB 제품의독점적수입판매권을부여받는내용의계약을강제하거나그러한계약을맺는과정에서유리한입지를확보하여부당한이익을얻기위한부정한의도하에출원한것으로보이고, 또한신청외 1로서는신청외 2에게채무자사용상표가붙은 KGB 제품에관한독점수입판매권과함께영업을양도하였으므로적어도신청외회사와맺은계약기간동안에는위제품에대한독점적인수입판매권이유지ㆍ보장될수있도록협력하고 143

146 제 3 편상표권의효력과침해 이를방해하여서는아니되며, 채무자에대하여영업양도인으로서일정한기간동안동종영업에관한경업금지의무를부담한다고할것인데, 위와같은의도로채무자사용상표와동일ㆍ유사한이사건등록상표를출원ㆍ등록하는것은비록그것이부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률상의부정경쟁행위에는해당하지않는다고하더라도신의칙내지사회질서에반하는것으로서, 그러한상표권의행사는채무자에게손해를가하거나고통을주기위한권리의행사에해당하고, 채권자도신청외 1의위와같은부정한의도에공동으로가담한것으로보이므로, 채권자의채무자에대한이사건가처분신청은사회질서에반하는것으로서상표권을남용한권리의행사로서허용될수없다는취지로판단한것은정당하고, 거기에재항고이유로주장하는바와같이상표권남용에관한법리를오해하는등의위법이없다. 상표권침해금지등 대법원 선고 2005 다 판결 판결요지 [1] 이사건등록상표들 ( 등록상표 1 :, 등록상표 2 :, 등록상표 3 : ) 은그구성중 π WATER 또는 파이워터 는 인간뿐만아니라모든생물들에게존재하고있는생체수로서건강을유지할수있도록도와주는신비한물 등의의미로일반수요자에게인식될것이므로지정상품인가정용정수기등과관련하여식별력이미약해이사건등록상표들의요부는 ACM 또는 에이씨엠 이라할것이고, 이사건도메인이름은 중 www 나.com 은일반적으로사용되는최상위도메인이나 2단계도메인을나타내는표시로서식별력이미약하므로그요부는 acmbnb 라할것인바 ( acmbnb 는일련불가분적으로연결되어있고 acm 이특별한관념을형성하거나주지ㆍ저명한표장이라고보기도어려워위문자가 acm 과 bnb 로분리관찰된다고보기어렵다 ), 이사건등록상표가 ACM 또는 에이씨엠 으로요부관찰되고, 이사건도메인이름이 acmbnb 로요부관찰될경우양표장은외관, 호칭이서로다르고관념에있어서로대비되지아니하므로전체적으로유사하다고보기어렵다. [2] 상표권자가당해상표를출원ㆍ등록하게된목적과경위, 상표권을행사하기에이른구체적ㆍ개별적사정등에비추어, 상대방에대한상표권의행사가상표사용자의업무상의신용유지와수요자의이익보호를목적으로하는상표제도의목적이나기능을일탈하여공정한경쟁질서와상거래질서를어지럽히고수요자사이에혼동을초래하거나상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배되는등법적으로보호받을만한가치가없다고인정되는경우에는, 그상표권의행사는설령권리행사의외형을갖추었다하더라도등록상표에관한권리를남용하는것으로서허용될수없고, 상표권의행사를제한하는위와같은근거에비추어볼때상표권행사의목적이오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐이를행사하는사람에게는아무런이익이없어야한다는주관적요건을반드시필요로하는것은아니다 ( 대법원 선고 2005다67223 판결참조 ). 상표법이론과판례 144

147 12. 권리남용 원심이확정한사실관계및기록에의하면, 원고는상호변경전 ACM' 이라는상표를부착한정수기등을판매하는일본국법인인소외 ACM사의국내총판대리점관계에있었는데, 그총판대리점관계에있던기간중이사건등록상표들을출원ㆍ등록한사실, 원고는위 ACM사와의총판대리점계약이종료된후최근 2, 3년동안은이사건등록상표들을사용하여정수기등을제조, 판매한적은없는사실, 피고는정수기등을제조, 판매하기위하여위 ACM사가출자하여국내에설립한법인인사실을알수있다. 위사실관계에의하면원고는위 ACM사의국내총판대리점관계에있던회사로서위 ACM사가국내에상표등록을하고있지않음을기화로이사건등록상표들 ( ACM, ACM B&B, 에이씨엠 ) 을출원ㆍ등록해놓았다가, 위 ACM사와의총판대리점관계가종료된후, 이사건등록상표들을실제상품에사용하지도아니하면서위 ACM사의국내출자법인인피고를상대로이사건등록상표권을행사하여그동안피고가정당하게사용해오던 ACM 이나이를포함한표장을피고의인터넷도메인이름또는전자우편주소로사용하거나피고의인터넷홈페이지에서사용하는것을금지해달라고청구하는것임을알수있는바, 이는상표사용자의업무상의신용유지와수요자의이익보호를목적으로하는상표제도의목적이나기능을일탈하여공정한경쟁질서와상거래질서를어지럽히고상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배되는행위이어서법적으로보호받을만한가치가없다고인정되므로, 비록원고의이사건상표권행사가권리행사라는외형을갖추었다하더라도이사건등록상표권을남용하는것으로서허용될수없다. 상표권불침해확인등ㆍ상표권침해금지청구등 대법원 선고 2006 다 40461,40478 판결 판결요지 상표권자가당해상표를출원ㆍ등록하게된목적과경위, 상표권을행사하기에이른구체적ㆍ개별적사정등에비추어, 상대방에대한상표권의행사가상표사용자의업무상의신용유지와수요자의이익보호를목적으로하는상표제도의목적이나기능을일탈하여공정한경쟁질서와상거래질서를어지럽히고수요자사이에혼동을초래하거나상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배되는등법적으로보호받을만한가치가없다고인정되는때에는, 그상표권의행사는비록권리행사의외형을갖추었다하더라도등록상표에관한권리를남용하는것으로서허용될수없고, 이경우상표권의행사를제한하는위와같은근거에비추어볼때상표권행사의목적이오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐이를행사하는사람에게는아무런이익이없어야한다는주관적요건을반드시필요로하는것은아니다. 위법리와원심이적법하게채택한증거에의하여인정되는다음과같은사정, 즉, 원고 ( 반소피고, 이하 원고 라고한다 ) 들이이사건등록상표와동일한표장을오피스소프트웨어에사용하리라는것을피고 ( 반소원고, 이하 피고 라고한다 ) 가이사건등록상표의출원전에알고있었던것으로보이는점, 피고가이사건등록상표를사용한영업을한바없고그와같은영업을할것으로보이지도않는점, 피고가원고들이이사건등록상표와동일한 145

148 제 3 편상표권의효력과침해 표장을계속사용하여왔음에도곧바로이를문제로삼지않고있다가이사건등록상표와동일한표장을사용한원고들의영업활동이활발해진시점에서이를문제로삼고, 상당한돈을양도대가로요구한점등에비추어보면, 피고의원고들에대한이사건등록상표권의행사는상표사용자의업무상의신용유지와수요자의이익보호를목적으로하는상표제도의목적이나기능을일탈하여공정한경쟁질서와상거래질서를어지럽히는것이어서비록권리행사의외형을갖추었다하더라도등록상표에관한권리를남용하는것으로서허용될수없다할것이다. 손해배상및상표침해금지 ( 전합 ) 대법원ᅠ ᅠ선고ᅠ 2010 다 ᅠ판결 판결요지 [1] 상표법은등록상표가일정한사유에해당하는경우별도로마련한상표등록의무효심판절차를거쳐등록을무효로할수있도록규정하고있으므로, 상표는일단등록된이상비록등록무효사유가있다고하더라도이와같은심판에의하여무효로한다는심결이확정되지않는한대세적 ( 對世的 ) 으로무효로되는것은아니다. 그런데상표등록에관한상표법의제반규정을만족하지못하여등록을받을수없는상표에대해잘못하여상표등록이이루어져있거나상표등록이된후에상표법이규정하고있는등록무효사유가발생하였으나상표등록만은형식적으로유지되고있을뿐임에도그에관한상표권을별다른제한없이독점ㆍ배타적으로행사할수있도록하는것은상표의사용과관련된공공의이익을부당하게훼손할뿐만아니라상표를보호함으로써상표사용자의업무상신용유지를도모하여산업발전에이바지함과아울러수요자의이익을보호하고자하는상표법의목적에도배치되는것이다. 또한상표권도사적재산권의하나인이상그실질적가치에부응하여정의와공평의이념에맞게행사되어야할것인데, 상표등록이무효로될것임이명백하여법적으로보호받을만한가치가없음에도형식적으로상표등록이되어있음을기화로그상표를사용하는자를상대로침해금지또는손해배상등을청구할수있도록용인하는것은상표권자에게부당한이익을주고그상표를사용하는자에게는불합리한고통이나손해를줄뿐이므로실질적정의와당사자들사이의형평에도어긋난다. 이러한점들에비추어보면, 등록상표에대한등록무효심결이확정되기전이라고하더라도상표등록이무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는상표권에기초한침해금지또는손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다고보아야하고, 상표권침해소송을담당하는법원으로서도상표권자의그러한청구가권리남용에해당한다는항변이있는경우그당부를살피기위한전제로서상표등록의무효여부에대하여심리ㆍ판단할수있다고할것이며, 이러한법리는서비스표권의경우에도마찬가지로적용된다. 이와달리상표등록을무효로한다는심결이확정되기전에는법원이상표권침해소송등에서등록상표의권리범위를부정할수는없다는취지로판시한대법원 자 90마851 결정, 대법원 선고 94도3052 판결및대법원 선고 95도702 판결은이판결의견해에배치되는범위에서이를변경하기로한다. 상표법이론과판례 146

149 12. 권리남용 [2] 어떤상표가상표법제6조제1항제3호에서정하는 상품의품질ㆍ효능ㆍ용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표 에해당하는지는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을고려하여객관적으로판단하여야한다. 또한상표법제7조제1항제11호전단의 상품의품질을오인하게할염려가있는상표 라함은그상표의구성자체가그지정상품이본래가지고있는성질과다른성질을갖는것으로수요자를오인하게할염려가있는상표를말하고, 어느상표가품질오인을생기게할염려가있는지는일반수요자를표준으로하여거래통념에따라판단하여야한다. 그리고이러한법리들은상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. [3],, 와같이구성된등록상표 ( 지정상품 : 건축용비금속제문틀 / 창틀등 ) 또는등록서비스표 ( 지정서비스업 : 건축용문틀판매대행업, 건축용창틀판매대행업등 ) 의상표권자인甲주식회사가乙주식회사를상대로상표권등침해금지및손해배상등을구한사안에서, 위상표또는서비스표가일반수요자나거래자들에게 고급목재, 좋은목재 등의의미로직감되므로 ( 등록상표의구성중도형부분은이들상표또는서비스표의부수적또는보조적부분에불과하여그문자부분의의미를상쇄, 흡수할만한새로운식별력을가진다고볼수없다 ), 그지정상품또는지정서비스업중 목재 로되어있는상품또는이러한상품의판매대행업, 판매알선업에사용될경우에는지정상품또는지정서비스업의품질ㆍ효능ㆍ용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표법제6조제1항제3호의기술적표장에해당하고, 목재 로되어있지아니한상품또는이러한상품의판매대행업, 판매알선업에사용될경우에는지정상품이 목재 로되어있거나지정서비스업이그러한상품의판매대행업, 판매알선업인것으로수요자를오인하게할염려가있는상표법제7조제1항제11호전단의품질오인표장에해당하여그등록이무효로될것임이명백하므로, 위상표권등에기초한甲회사의침해금지, 침해제품의폐기및손해배상청구는권리남용에해당하여허용되지않는다고한사례. 147

150 제 3 편상표권의효력과침해 13 손해배상등 TRADEMARK LAW 1. 관련법규정 제 67 조 ( 손해액의추정등 ) 1 상표권자또는전용사용권자는자기의상표권또는전용사용권을고의또는과실로침해한자에대하여그침해에의하여자기가받은손해의배상을청구하는경우침해한자가그침해행위를하게한상품을양도한때에는그상품의양도수량에상표권자또는전용사용권자가그침해행위가없었다면판매할수있었던상품의단위수량당이익액을곱한금액을상표권자또는전용사용권자의손해액으로할수있다. 이경우손해액은상표권자또는전용사용권자가생산할수있었던상품의수량에서실제판매한상품의수량을뺀수량에단위수량당이익액을곱한금액을한도로한다. 다만, 상표권자또는전용사용권자가당해침해행위외의사유로판매할수없었던사정이있는때에는당해침해행위외의사유로판매할수없었던수량에따른금액을빼야한다. < 신설 > 2 상표권자또는전용사용권자가고의또는과실에의하여자기의상표권또는전용사용권을침해한자에대하여그침해에의하여자기가받은손해의배상을청구하는경우권리를침해한자가그침해행위에의하여이익을받은때에는그이익의액을상표권자또는전용사용권자가받은손해의액으로추정한다. 3 상표권자또는전용사용권자가고의또는과실에의하여자기의상표권또는전용사용권을침해한자에대하여그침해에의하여자기가받은손해의배상을청구하는경우그등록상표의사용에대하여통상받을수있는금액에상당하는액을상표권자또는전용사용권자가받은손해의액으로하여그손해배상을청구할수있다. 4 제3항의규정에불구하고손해의액이동항에규정하는금액을초과하는경우에는그초과액에대하여도손해배상을청구할수있다. 이경우상표권또는전용사용권을침해한자에게고의또는중대한과실이없는때에는법원은손해배상의액을정함에있어서이를참작할수있다. < 개정 > 5 법원은상표권또는전용사용권의침해행위에관한소송에있어서손해가발생된것은인정되나그손해액을입증하기위하여필요한사실을입증하는것이해당사실의성질상극히곤란한경우에는제1항내지제4항의규정에불구하고변론전체의취지와증거조사의결과에기초하여상당한손해액을인정할수있다. < 신설 > 상표법이론과판례 148

151 13. 손해배상등 2. 관련이론 구분내용 의의 요건 당사자 상표권의침해에의하여손해를입은자는민법 750조에근거한손해배상청구를할수있다. ⅰ) 제3자의위법한침해행위, ⅱ) 고의또는과실, ⅲ) 손해발생, ⅳ) 상당인과관계가있어야하며, 등록상표임을표시한타인의상표권을침해한자는고의가추정된다. 한편, 손해배상청구의인정여부는침해행위당시를기준으로한다. 상표권자및전용사용권자. 공유상표권은공유자중 1인이자신의지분에관한손해배상청구를할수는있으나공유자전체에대한손해배상청구를할수는없다. (1) 손해액추정의필요성손해액은청구인이입증하여야함이원칙이나, 상표권침해의경우손해액의입증이극히곤란한경우가많으므로 67조에서손해액추정규정을두고있다. 손해액의산정 (2) 침해자의양도이익에의한손해계산 ( 제67조제1항 ) 상표권자가손해배상청구를하는경우침해자의양도수량에상표권자가그침해행위가없었다면판매할수있었던상품의단위수량당이익액을곱한금액을손해액으로할수있다. 이경우손해액은상표권자가생산할수있었던상품의수량에서실제판매상품의수량을뺀수량에단위수량당이익액을곱한금액을한도로한다. 다만, 상표권자가당해침해행위외의사유로판매할수없었던사정이있는때에는당해침해행위외의사유로판매할수없었던수량에따른금액을빼야한다. (3) 손해액의추정 ( 제67조제2항 ) 1 규정상표권자가손해배상청구를하는경우에는침해자의이익액을손해액으로추정한다. 2 성격손해액의추정 ( 손해발생의추정이아님 ) 3 판례가. 67조 2항은침해자의이익액을손해액으로추정하는규정에불과하고손해발생까지를추정하는것은아니므로상표권자스스로손해발생을 149

152 제 3 편상표권의효력과침해 구분내용입증하여야하나, 그규정의취지상이는손해발생의염려내지개연성의존재를입증하는것으로족하고따라서상표권자가 등록상표를사용하여침해자와동종영업을영위한것 을증명한경우라면손해발생이사실상추정된다. 나. 따라서, 본항에따라손해배상청구를하는경우상표권자는업으로 등록상표를사용 하고있음을입증하여야하는데, 등록상표를사용하고있는경우라함은등록상표를지정상품또는그와동일성있는상품에사용한때를말하고, 지정상품과유사한상품에사용한것만으로는등록상표를사용하였다고볼수없다. 다. 또한, 판례는제67조제2항에의한손해배상청구를하는경우상표권자는침해자가취득한이익을입증하면되고그밖에침해행위와손해발생간의인과관계에대하여는입증할필요가없다고판시하였다. 라. 다만, 본규정은 손해액의추정 에불과하므로침해자의이익액이상표권자의실손해액을초과하는것을침해자가입증한경우또는침해자가자기가얻은이익과침해행위사이에인과관계가없다는것을입증한경우에는추정이복멸되어손해배상액이감액될수있고, 반대로상표권자가실제로입은손해가침해자가받은이익액을초과하였음을상표권자가입증할수있다면실제손해액의배상을청구할수있다. (4) 통상사용료상당액의청구 ( 제67조제3항및제4항 ) 1 규정상표권자가손해배상청구를하는경우에는그등록상표의사용에대하여통상받을수있는금액에상당하는액을손해액으로하여청구할수있다. 다만, 손해액이통상받을수있는금액을초과하는경우에는그초과액에대하여도손해배상을청구할수있고침해자에게고의또는중대한과실이없는경우에는법원은손해배상액을정함에있어서이를참작할수있다. 2 성격손해액간주설 ( 손해발생까지를간주하는것은아니므로침해자에게손해불발생의항변이허용된다 ) 3 판례 67조 3항은손해발생이없는경우까지침해자에게손해배상의무를인정하는취지는아니므로, ( 상표권자는손해발생사실에관하여구체적으로주장 입증할필요는없고침해사실과통상받을수있는금액을 상표법이론과판례 150

153 13. 손해배상등 구분내용주장 입증하면족하지만 ) 침해자도손해발생이있을수없다는것을주장 입증하여손해배상책임을면할수있다. (5) 법원의재량에의한손해액산정 ( 제67조제5항 ) 법원은상표권손해배상청구소송에서손해가발생된것은인정되나그손해액의입증이극히곤란한경우에는변론의취지와증거조사의결과에기초하여상당한손해액을인정할수있다. 3. 관련판례 손해배상 ( 기 ) 대법원 선고 2007 다 22514,22521 판결 판결요지 [1] 상표법제67조제2항, 제5항은같은조제1항과마찬가지로불법행위에기한손해배상청구에있어서손해에관한피해자의주장ㆍ입증책임을경감하는취지의규정이고, 손해의발생이없는것이분명한경우까지침해자에게손해배상의무를인정하는취지는아니므로, 상표권침해행위로인하여영업상의이익이침해되었음을이유로위규정에따라영업상손해의배상을구하는상표권자로서는스스로업으로등록상표를사용하고있음을주장ㆍ입증할필요가있으며, 여기에서등록상표를사용하고있는경우라함은등록상표를지정상품그자체또는거래사회의통념상이와동일하게볼수있는상품에현실로사용한때를말하고, 지정상품과유사한상품에사용한것만으로는등록상표를사용하였다고볼수없다. [2] 상표권자가등록상표를그지정상품인 의류용합성세제, 화장비누, 크림비누등 과유사한상품인 화장품 에만사용하였을뿐지정상품자체또는거래사회의통념상이와동일하게볼수있는상품에현실로사용하여제품을생산ㆍ판매하는등의영업활동을하지아니한경우, 상표권침해자가상표권자의등록상표와유사한상표를 화장품 에사용하여상표권자의등록상표를침해하였다하여도상표권의침해로인하여상표권자에게영업상의손해가있었다고보기어렵다. 손해배상 ( 기 ) 대법원 선고 2003 다 판결 판결요지 [1] 상표법제 67 조제 2 항, 제 3 항, 제 5 항은같은조제 1 항과마찬가지로불법행위에기한손해배상청구에있어서 151

154 제 3 편상표권의효력과침해 손해에관한피해자의주장ㆍ입증책임을경감하는취지의규정이고, 손해의발생이없는것이분명한경우까지침해자에게손해배상의무를인정하는취지는아니라할것이므로상표권의침해행위에도불구하고상표권자에게손해의발생이없다는점이밝혀지면침해자는그손해배상책임을면할수있는것으로해석함이상당하다할것이고, 위와같이상표권자에게손해의발생이인정되지아니하는경우에는민법제750조에기한손해배상청구권역시인정될수없다할것이다. [2] 침해자가얻은이익액을상표권자가입은손해액으로추정하는근거가되는상표법제67조제2항은상표권자가가직접상표를사용하고있는경우에적용된다고할것이므로상표권자가등록상표를대한민국국내에서사용하고있지않는이상위손해액추정규정은적용되지않는다. ( 제67조제3항의경우도특별한사정이없는한마찬가지로해석하여야함 ) 손해배상 ( 지 ) 등 대법원 선고 2002 다 판결 판결요지 상표법제67조제2항이나제5항모두상표권침해가있음을전제로그손해액을산정하기위한규정으로서, 상표법제66조제1호는 ' 타인의등록상표와동일한상표를그지정상품과유사한상품에사용하거나타인의등록상표와유사한상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용하는행위 ' 를, 같은조제2호는 ' 타인의등록상표와동일또는유사한상표를그지정상품과동일또는유사한상품에사용할목적이나사용하게할목적으로교부또는판매하거나위조, 모조또는소지하는행위 ' 를상표권을침해하는행위로보고있는데, 상표권자의승낙없이제3자에게상표를사용하게하는행위는상표법제2조제1항제7호에서규정하고있는상표의사용에해당하지아니하고 ( 대법원 선고98후119 판결참조 ), 상표법제66조제2호의 교부또는판매 의대상이되는것은상표그자체가아니라상표를표시한물건을의미한다고봄이상당하므로, 서브라이선스의금지를약정한전용사용권자가제3자에게등록상표를사용하게한행위는전용사용권계약의해지여부에관계없이상표법제66조제1호나제2호소정의상표권침해행위에해당한다고할수없다. 손해배상 ( 기 ) 대법원 선고 2005 다 판결 판결요지 [1] 상표법제67조제2항은권리를침해한자가그침해행위에의하여이익을받은때에는그이익의액을권리자가받은손해의액으로추정한다고규정하고, 같은조제3항은침해된등록상표의사용에대하여통상받을수있는금액에상당하는액을권리자가받은손해의액으로하여손해배상을청구할수있다고규정하고있으므로, 상표권자혹은전용사용권자로서는침해자의이익액을손해액으로삼아손해배상을청구하거나혹은 상표법이론과판례 152

155 13. 손해배상등 상표권자가다른사람에게침해기간, 침해수량등에상응하는상표의사용을허락하는데대한통상적인대가를손해배상액으로청구할수있다. 그러나한편위규정이손해의발생이없는것이분명한경우에까지침해자에게손해배상의무를인정하는취지는아니므로, 침해자도권리자가동종의영업에종사하지않는다는등으로손해의발생이있을수없다는것을주장ㆍ입증하여손해배상책임을면하거나또는적어도그와같은금액을얻을수없었음을주장ㆍ입증하여위규정의적용으로부터벗어날수있다고할것이다. [2] 상표법제67조제2항은침해행위에의하여침해자가받은이익의액으로권리자가받은손해액을추정하는것으로서, 침해자의상품또는서비스의품질, 기술, 의장상표또는서비스표이외의신용, 판매정책, 선전등으로인하여침해된상표또는서비스표의사용과무관하게얻은이익이있다는특별한사정이있는경우에는위추정과달리인정될수가있고, 이러한특별한사정에침해자가침해한상표또는서비스표이외의다른상표또는서비스표를사용하여이익을얻었다는점이포함될수있으나, 그에관한입증책임은침해자에게있다고할것이다. 전용사용권말소등 대법원 선고 2006 다 판결 판결요지 [1] 상표법제41조제1항과제56조제1항제1호의규정에비추어보면상표법상상표권자라함은상표등록원부상의등록권리자로기재되어있는자를말하고, 한편상표법제65조에의한금지청구를인정할것인지의판단은 사실심변론종결당시 를기준으로하여야한다. ( 따라서, 침해금지청구가인용되기위하여는원고가소제기시가아닌 사실심변론종결당시 상표등록원부상에등록권리자로기재된자이어야함 ) [2] A 라는상표에대하여전용사용권을설정받은자가유사한상표 A 를사용하는경우전용사용권의효력이 A 에까지미친다고볼수없으므로등록상표권의침해행위에해당한다. [3] 상표법제67조에의한손해배상청구를인정할것인지의판단은 침해행위당시 를기준으로하여야한다. 따라서, 甲으로부터乙에게상표권이이전등록된날이전에는甲이상표권자라고할것이므로甲으로부터乙에게상표권이이전등록된날이전에丙이등록상표와유사한상표를사용한행위는乙의상표권을침해한행위에해당한다고볼수없고, 따라서丙은甲으로부터乙에게상표권이이전등록된날이전에등록상표와유사한상표를사용한행위에대하여乙에게손해배상책임을지지않는다. [4] 구부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 법률제8767호로개정되기전의것 ) 제14조의2 제2항은같은조제1항과마찬가지로부정경쟁행위에기한손해배상청구에있어서손해에관한피해자의주장ㆍ입증책임을경감하는취지의규정이고, 손해의발생이없는것이분명한경우까지침해자에게손해배상의무를인정하는취지는아니므로, 부정경쟁행위에도불구하고당해상품표지의주체등에게손해의발생이없다는점이밝혀지면침해자는그손해배상책임을면한다. 따라서, 부정경쟁행위가인정된다고하더라도당해 153

156 제 3 편상표권의효력과침해 상품표지의주체가침해자의상표사용기간동안대한민국내에서해당상표를부착한제품의생산ㆍ판매등영업활동을하지아니하였다면그에따른영업상손해도없었다할것이다. [5] 상표권또는전용사용권의침해행위나구부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ) 목에서정하는상품주체의혼동행위가있었다고하여도그것만으로상표권자또는전용사용권자나상품주체의영업상의신용이당연히침해되었다고단언하기어려우므로, 그와같은경우상표법제69조또는구부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제6조에정한신용회복을위해필요한조치를명하기위하여는상표권또는전용사용권의침해행위나상품주체혼동행위가있었다는것외에그와같은행위에의하여상표권자또는전용사용권자나상품주체의영업상의신용이실추되었음이인정되어야한다. 따라서, 침해자가비록침해행위를하였다하여도침해자가판매한상품의품질이조악하여거래계에서상표권자가제조ㆍ판매한상품의신용이손상되었다는등의특별한사정이있었음을인정할수없다면상표권자의영업상신용이실추되었음을추인하기는어렵다고할것이다. 상표법위반 대법원 선고 2009 도 판결 판결요지 [1] 수개의등록상표에대하여상표법제93조소정의상표권침해행위가계속하여행하여진경우에는 각등록상표 1개 마다포괄하여 1개의범죄 가성립하므로, 특별한사정이없는한상표권자및표장이동일하다는이유로등록상표를달리하는수개의상표권침해행위를포괄하여하나의죄가성립하는것으로볼수없다. [2] 甲은 A 라는상표를 핸드백 에대하여등록 ( 등록상표 1) 받고, 같은표장의상표를 샌들화 에대하여등록 ( 등록상표 2) 받았다. 한편, 乙은이미 등록상표 1 을침해하였다는이유로상표법위반죄로징역 8월에집행유예 2년을선고받아그판결이확정되었는데다시 등록상표 2 를침해하였다는내용으로기소된경우, 이미유죄판결이확정된 등록상표 1 에대한상표권침해죄범죄사실과공소사실중 등록상표 2 에대한상표권침해부분은침해대상이되는등록상표를달리하여각별개의상표권침해죄를구성한다고할것이므로, 비록그상표권자및표장이같다고하더라도위공소사실과위확정판결의범죄사실을포괄하여하나의죄가성립하는것으로볼수없다. 상표법이론과판례 154

157 13. 손해배상등 제 4편 TRADEMARK LAW 상표법상의심판 / 소송 155

158

159 14. 제 73 조제 1 항제 2 호의취소심판 제 73 조제 1 항제 2 호의 14 취소심판 TRADEMARK LAW 1. 관련법규정 제 73 조 ( 상표등록의취소심판 ) 1 등록상표가다음각호의어느하나에해당하는경우에는그상표등록의취소심판을청구할수있다. < 개정 , , > 1. 삭제 < > 2. 상표권자가고의로지정상품에등록상표와유사한상표를사용하거나지정상품과유사한상품에등록상표또는이와유사한상표를사용함으로써수요자로하여금상품의품질의오인또는타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게한경우 3. 내지 13. < 생략 > 제 76 조 ( 제척기간 ) 1 < 생략 > 2제73조제1항제2호 제5호 제6호, 제8호부터제13호까지및제74조제1항에해당하는것을사유로하는상표등록의취소심판및전용사용권또는통상사용권등록의취소심판은취소사유에해당하는사실이없어진날부터 3년이지난후에는이를청구할수없다. 2. 관련이론 구분내용 서설 의의 상표권자가고의로지정상품에등록상표와유사한상표를사용하거나지정상품과유사한상품에등록상표또는이와유사한상표를사용함으로써수 157

160 제 4 편상표법상의심판 / 소송 구분내용 요자로하여금상품의품질의오인또는타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게한경우 취지 등록상표의정당사용을담보하여거래자와수요자의이익및다른상표권자의신용을보호하고자함이다. 1. 상표권자에의한사용일것 (1) 본호는상표권자의부정사용에대하여적용되며, 공유자중 1인만의부정사용으로도해당상표권이취소될수있다. 또한, 상표권의이전이있는경우이전전 ( 前 ) 양도인의부정사용의책임은이전후양수인에게그대로승계되므로비록양수인스스로부정사용을하지않았다하여도본호에따라취소될수있다. (2) 다만, 상표권자가직접변형한경우뿐아니라상표권자가변형사용을적극희망하여변형이용이하게상표를부착하고변형방법을주지시킴으로서실제로대상상표와유사하게변형사용이되었다면본호의적용이가능하다. 적용요건 2. 고의에의한사용일것본호의고의에대하여 ⅰ) 대상상표의존재에대한인식만으로충분하다는견해와 ⅱ) 부정사용의결과오인 혼동의가능성이있다는것을인식하여야한다는견해로대립되나, 주류판례는본호의고의는대상상표의존재에대한인식만으로충분하며나아가그대상상표가주지 저명상표인경우에는고의의존재가추정된다고본다. 3. 등록상표의유사범위내사용일것본호는등록상표의유사범위에속하는상표를사용한경우에한하여적용되며, 전용권의범위나비유사의영역에서상표를사용하는경우에는적용되지않는다. 4. 수요자로하여금품질오인또는출처혼동이생기게하였을것 (1) 품질오인유사범위내에서의사용으로수요자로하여금품질오인을초래할염려가객관적으로존재하여야하며, 전용권영역에서의사용인한설령품질오인이있다하여도본호의적용이없다. (2) 출처혼동 1 본호에있어서의혼동의의미일부다툼이있으나광의의혼동까지를포함한다고봄이일반적견해이다. 상표법이론과판례 158

161 14. 제 73 조제 1 항제 2 호의취소심판 구분내용 2 대상상표의존재및적격성문제가. 출처혼동이있다고보기위하여는대상상표가존재하여야한다. 다만, 대상상표는등록여부또는선등록여부를묻지않으며주지 저명할것도요하지않는다. 나. 한편, 대상상표가등록상표의권리범위에속하는것으로서미등록이거나등록상표보다후에등록된경우라도본호가공익적규정이라는점, 법문이별도로대상상표를한정하지않는다는점에비추어본호의대상상표가될수있다는것이판례이다. 3 대상상표가기술적표장인경우대상상표가기술적표장에불과하여자타상품식별력이없다면실사용상표와대상상표가표장자체로서는서로유사하다고하더라도출처혼동의염려가없어본호의적용이없다. (3) 오인 혼동의염려오인또는혼동은현실적으로생긴경우는물론오인 혼동이생길염려가객관적으로존재하면족하다. 3. 관련판례 등록취소 ( 상 )( 전합 ) 대법원 선고 2002 후 1225 판결 판결요지 [1] 상표법제73조제1항제2호는상표권자가상표제도의본래의목적에반하여자신의등록상표를그사용권의범위를넘어부정하게사용하지못하도록규제함으로써상품거래의안전을도모하고, 타인의상표의신용이나명성에편승하려는행위를방지하여거래자와수요자의이익보호는물론다른상표를사용하는사람의영업상의신용과권익도아울러보호하려는데그취지가있는것으로 ( 대법원 선고 86후51, 52 판결, 선고 98후423 판결참조 ), ⅰ) 누구든지그규정에의한취소심판을청구할수있는공익적규정이며 ( 같은조제6항단서 ), ⅱ) 위제73조제1항제2호는 ' 수요자로하여금상품의품질의오인또는타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게한경우 ' 라고규정하고있을뿐, 상표권자가실제로사용하는상표 ( 이하 ' 실사용상표 ' 라한다 ) 와의혼동의대상이되는타인의상표를특별히한정하고있지도아니하다. 이러한점에비추어보면, 위규정소정의실사용상표와타인의상표사이의혼동유무는당해실사용상표의사용으로인하여수요자로하여금그타인의상표의상품과의사이에상품출처의혼동을생기게할우려가객관적 159

162 제 4 편상표법상의심판 / 소송 으로존재하는가의여부에따라결정하면충분하므로, 그타인의상표가당해등록상표의권리범위에속하거나상표법상의등록상표가아니라고하더라도그혼동의대상이되는상표로삼을수있다. 이와달리상표법제73조제1항제2호에정한오인ㆍ혼동판단의대상상표인지여부가문제된타인의상표가등록상표의권리범위에속하는것으로서미등록또는등록상표보다후에등록된것이라거나, 이미그상표등록무효심결이확정된것이라면, 그사정만으로위의오인ㆍ혼동판단의대상상표로삼을수없다는취지로판시한대법원 선고 87후87, 88 판결과 선고 97후68 판결은이와저촉되는범위내에서변경하기로한다. 원심은피고등이사용하는 " " 상표 ( 이하 ' 이사건대상상표 ' 라한다 ) 가국내에서상표등록을 받지아니한상표로서이사건등록상표 " " 의권리범위에속한다고볼여지가있다고하더라도, 위규정을적용함에있어서상표권자가실제로사용하는상표와의혼동의대상이되는상표로삼을수있다는취지로판단하였는바, 앞서본법리에비추어볼때원심의이러한판단은정당하고거기에상고이유에서주장하는바와같은상표법제73조제1항제2호의규정에관한법리오해의위법이있다고볼수없다. [2] 원심은이사건등록상표의종전상표권자인주식회사한서엔터프라이즈가실제로사용한상표인 " "( 이하 ' 이사건실사용상표 ' 라한다 ) 와이사건대상상표사이의혼동여부에관하여, 수요자들이이사건실사용상표를보고 'ROOTS' 와 'SPORT' 가축약된것이라는인식을가지기매우쉬운점과이사건실사용상표를사용할당시국내에서이사건대상상표가알려진정도에비하여이사건등록상표에대한인식은미미하였던점등을고려하면, 이사건실사용상표가사용됨으로써수요자로하여금이사건대상상표의사용상품과의사이에상품출처의혼동을일으키게할우려가있었다는취지로판단하였는바, 원심판결이유를기록에비추어살펴보면, 원심의판단은정당하고, 거기에상고이유에서주장하는바와같은상표법제73조제1항제2호의규정에관한법리를오해하였거나심리를다하지아니한위법이없다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2009 후 1231 판결 판결요지 지정상품이 작업화, 방한화 인이사건등록상표 의상표권자 ( 원고 ) 가 트레킹화, 등산화 에대하여실사용상표 를사용하는경우, 신발의경우그용도에따라세분화되어제조ㆍ판매되는것이일반적이어서양상품들이거래사회의통념상동일하게볼수있는상품이라고보기어려우므로지정상품과 유사한상품에등록상표를사용하는행위에해당하고, 피고의대상상표인,, 상표법이론과판례 160

163 14. 제 73 조제 1 항제 2 호의취소심판 가미등록이거나이사건등록상표등보다후에등록되었더라도실사용상표와의혼동의대상 이되는상표로삼을수있으므로원고의실사용상표의사용은수요자로하여금피고의대상상표의사용상품인 골프화 등과혼동을생기게하는행위 ( 제 73 조제 1 항제 2 호 ) 에해당한다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2012 후 2227 판결 판결요지 [1] 상표법제73조제1항제2호에서정한상표등록취소사유의하나인, 상표권자가실제로사용하는상표와혼동의대상이되는타인의상표사이의혼동유무를판단함에있어서는, 각상표의외관, 호칭, 관념등을객관적ㆍ전체적으로관찰하되, 그궁극적판단기준은결국당해상표의사용으로타인의상표의상품과사이에상품출처의오인ㆍ혼동이야기될우려가객관적으로존재하는가의여부에두어야할것이다. 원심은이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 의상표권자인피고가실제로사용한상 표인,, 등 ( 이하 실사용상표들 이라한다 ) 과원고가사용 하는, 상표들 ( 이하 대상상표들 이라한다 ) 은전체적인표장의구성이매우유사한점, 대상상표들은실사용상표들의사용당시이미국내에서주지ㆍ저명성을획득하였음에비하여이사건등록상표에대한인식은그에훨씬미달하였던점, 실사용상표들의사용상품인핸드백과대상상표들의사용상품인화장품은경제적으로밀접한관련성이있는점등을종합하여보면, 피고의실사용상표들의사용은대상상표들과의관계에서수요자로하여금원고의업무에관련된상품과혼동을일으키게할우려가있다고보기에충분하고, 실사용상표들과대상상표들에공히포함되어있는꽃무늬도형들이생략된문자 sisley 부분만으로구성된상표의등록례가다수존재한다는사유만으로는위와같은혼동이야기될우려가없다고하기는어렵다는취지로판단하였다. 위법리와기록에비추어살펴보면이러한원심의판단은정당하고, 거기에상고이유의주장과같은상표법제73조제1항제2호의 타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게한경우 에관한법리오해등의위법이없다. [2] 상표권자가오인ㆍ혼동을일으킬만한대상상표의존재를알면서그대상상표와동일ㆍ유사한실사용상표를사용하면상표부정사용의고의가있다할것이고, 특히그대상상표가주지ㆍ저명상표인경우에는그대상상표나그표장상품의존재를인식하지못하였다는등의특별한사정이없는한고의의존재를추정할수 161

164 제 4 편상표법상의심판 / 소송 있다 ( 대법원 선고 2003다54315 판결등참조 ). 위법리와기록에비추어살펴보면, 위와같은대상상표들의주지ㆍ저명성에비추어대상상표들과유사한피고의실사용상표들의사용행위에는상품출처의오인ㆍ혼동을야기시키려는고의가있는것으로추정되고, 피고가대상상표들의존재를인식하지못하였다고볼만한사정도인정되지아니한다. 상표법이론과판례 162

165 15. 제 73 조제 1 항제 3 호의취소심판 제 73 조제 1 항제 3 호의 15 취소심판 TRADEMARK LAW 1. 관련법규정 제 73 조 ( 상표등록의취소심판 ) 1 등록상표가다음각호의어느하나에해당하는경우에는그상표등록의취소심판을청구할수있다. < 개정 , , > 1. 삭제 < > 2. < 생략 > 3. 상표권자 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하고있지아니한경우 4. 내지 13. < 생략 > 제 76 조 ( 제척기간 ) 1 < 생략 > 2제73조제1항제2호 제5호 제6호, 제8호부터제13호까지및제74조제1항에해당하는것을사유로하는상표등록의취소심판및전용사용권또는통상사용권등록의취소심판은취소사유에해당하는사실이없어진날부터 3년이지난후에는이를청구할수없다. 2. 관련이론 구분내용 서설 의의 상표권자ㆍ전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하고있지아니한경우 163

166 제 4 편상표법상의심판 / 소송 구분내용 적용요건 취지 불사용상표에대한제재적의미로등록주의의폐단을줄이고타인상표선택의기회를확대하기위한것이다. 1. 상표권자와사용권자중어느누구도등록상표를사용하지않았을것 (1) 상표권자 사용권자중어느누구도사용하지않아야한다. 공유상표권의경우공유자중 1인만의정당사용이라도무방하다. 미등록전용사용권자또는통상사용권자도포함되나, 미등록사용권자의경우등록상표의양수인이사용중지를촉구한이후의사용은본호소정의정당사용이아니다. 또한, 사용권설정행위자체는본호의사용이아니며법정통상사용권자는포함되지않는다. (2) 자신의상표가아니라주문자가요구하는상표로상품을생산하여주는주문자상표부착생산방식 ( 이른바 OEM 방식 ) 에의한수출의경우품질관리등실질적인통제가주문자에의하여유지되고있고수출업자의생산은오직주문자의주문에만의존하며생산된제품전량이주문자에게인도되는것이보통이므로, 상표법 73조 1항 3호에의한상표등록취소심판에서누가상표를사용한것인지를판단하면서는특별한사정이없는한 주문자인상표권자나사용권자 가상표를사용한것으로보아야한다. (3) 제3자의사용효과와관련하여판례는 제3자의유통행위에의하여사회통념상국내의거래자나수요자에게그상표가상표권자의업무에관련된상품을표시하는것으로인식되는경우에는상표권자의사용으로볼수있다. 고판시한바있고, 나아가최근대법원은 이러한법리는외국에서상표사용권자가등록상표를상품에표시하고그상품이우리나라로수입되어유통되는경우에도마찬가지로적용된다. 고하였다. 2. 상표의불사용에정당한이유가없을것 (1) 정당한이유란상표권자의의사와는관계없이발생한상표사용에대한제한을의미하며상표권자에게귀책사유가없어야한다. ( 질병기타천재지변, 법률에의한규제, 판매금지, 국가의수입제한조치등 ) (2) 상표권의이전이있는경우에는이전등록이전의정당한이유를고려하여야한다. 3. 등록상표를그지정상품에대하여사용하지않았을것 (1) 등록상표 1 등록상표와유사한상표의사용만으로는등록상표의사용이아니나, 동 상표법이론과판례 164

167 15. 제 73 조제 1 항제 3 호의취소심판 구분내용일상표라함은등록상표와동일한상표뿐만아니라거래사회통념상동일한형태의상표를포함한다. (2) 지정상품지정상품과동일한상품에사용을하여야한다. 다만, 취소심판이청구된지정상품중어느하나만이라도사용한사실을입증하면전부에대한취소를면할수있다. 4. 심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하고있지아니한경우일것 (1) 심판청구일전계속하여 3년이상불사용하였을것 1 심판청구일현재계속하여 3년이상불사용상태가진행중이어야하며, 과거에 3년간불사용한경우또는심판청구후심리도중에 3년의기간이완성된경우일지라도본호에해당되지않는다. 2 상표권의이전이있는경우에는전권리자인양도인의불사용기간을산입하여야한다. (2) 국내에서사용하지아니하였을것상표의사용은국내에서의사용에한정되나, 상표의광고가게재된외국간행물의국내반포가입증되는경우, OEM방식에의한수출의경우, 수출자유지역내에서수출목적만으로상품을제조한경우등은국내에서의사용으로인정된다. 다만, 치외법권지역내의사용은국내사용으로보지아니한다. (3) 정당하게사용하지아니하였을것 1 본호의정당한사용에해당하기위하여는그사용이 불사용취소심판을면하기위한형식적사용이아니어야 하며, 정당한사용인지여부는 ⅰ) 그지정상품이교환가치를가지고독립된상거래의목적물이될수있는물품으로서의요건을구비하고있는지여부및 ⅱ) 국내에서정상적으로유통되고있거나유통될것을예정하고있는지여부를기준으로판단하여야한다. 2 따라서, 불사용취소심판에서선전 광고행위가정당사용에해당하기위하여는그지정상품이현실적으로유통되고있거나적어도유통을예정하고있어야한다. 3 행정법규에위반하여상품이유통된경우라도이를들어정당사용이아니라고단정할수없고 ⅰ) 행정법규의목적, ⅱ) 상품의성질및 ⅲ) 수요자의인식등을고려하여개별적으로판단하여야한다. 4 다만, 등록상표의사용이타인의저작권을침해하는경우라도저작권침해를별론으로하고본호소정의정당사용에해당한다. 165

168 제 4 편상표법상의심판 / 소송 3. 관련판례 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2002 후 2273 판결 판결요지 상표법제73조제1항제3호에서불사용에의한상표등록취소제도를마련하고있는것은사용되지아니하는상표를권리자에게독점시켜두는경우다른사람의상표선택의자유를부당하게제한하는결과로되므로이를방지하고자하는데에주된목적이있는점을고려하면, 국내의수입업자가외국에서등록상표가부착된상품을수입하여국내에정상적인방법으로유통시킨경우에는외국에서상표를부착한상표권자 ( 외국법인으로서국내상표등록을받은자 ) 의국내상표사용으로보아야한다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2012 후 740 판결 판결요지 [1] 상표법제2조제1항제1호는 상표 란상품을생산ㆍ가공또는판매하는것을업으로영위하는자가자기의업무에관련된상품을타인의상품과식별되도록하기위하여사용하는다음각목의어느하나에해당하는것을말한다. 라고규정하고있는바, 자신의상표가아니라주문자가요구하는상표로상품을생산하여주는주문자상표부착생산방식 ( 이른바 OEM 방식 ) 에의한수출의경우상품제조에대한품질관리등실질적인통제가주문자에의하여유지되고있고수출업자의생산은오직주문자의주문에만의존하며생산된제품전량이주문자에게인도되는것이보통이므로, 상표법제73조제1항제3호에의한상표등록취소심판에서누가상표를사용한것인지를판단하면서는특별한사정이없는한주문자인상표권자나사용권자가상표를사용한것으로보아야한다. [2] 甲등이등록상표 의등록권리자乙을상대로등록상표가상표법제 73 조제 1 항제 3 호에해당한 다는이유로상표등록취소심판청구를한사안에서, 실사용상표 를사회통념상등록상표와동일 하게볼수있는형태의상표로볼경우등록상표가통상사용권자인丙주식회사에의하여정당하게사용되었다고볼여지가충분한데도, 주문자상표부착생산방식에의한수출에서주문자인丙회사가등록상표의통상사용권자에해당하는지에관하여아무런심리도하지아니한채수출자인丁주식회사가통상사용권자에해당하지않는다는이유로등록상표에취소사유가있다고본원심판결에법리오해의위법이있다고한사례. 상표법이론과판례 166

169 15. 제 73 조제 1 항제 3 호의취소심판 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2002 후 2020 판결 판결요지 [1] 상표권자가외국에서자신의등록상표를상품에표시하였을뿐우리나라에서직접또는대리인을통하여등록상표를표시한상품을양도하거나상품에관한광고에상표를표시하는등의행위를한바없다고하더라도, 그상품이제3자에의하여우리나라로수입되어상표권자가등록상표를표시한그대로국내의정상적인거래에서양도, 전시되는등의방법으로유통됨에따라사회통념상국내의거래자나수요자에게그상표가그상표를표시한상표권자의업무에관련된상품을표시하는것으로인식되는경우에는특단의사정이없는한그상표를표시한상표권자가국내에서상표를사용한것으로보아야한다. [2] 국내의수입업자가외국에서등록상표 가부착된가방을수입하여국내에유통한것이외국에서 위등록상표를부착한상표권자의국내에서의상표사용으로인정된다고한사례. 원고, 상고인 가부시키가이샤레저프로덕츠 ( レジャ-プロダクツ ) 피고, 피상고인 최경림 원심판결 특허법원 선고 2002허2419 판결 주문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원에환송한다. 이유 1. 원심의판단 원심은, " " 로구성된이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 의상표권자인원고가일본국내에서 이사건등록상표를표시한가방을제작하여 경대한민국에있는 ' 트레비엥 ' 사를운영하는윤철에게닛신항공화물코포레이션을통하여항공편으로그가방제품등을수출하여판매한사실을인정한다음, 원고가이사건등록상표의지정상품의하나인가방에이사건등록상표를표시한행위및이사건등록상표를표시한가방에관한권리를타인에게이전하거나, 그상품에대한지배를현실적으로이전한행위는모두일본국내에서이루어진것이므로이를들어원고가국내에서상품또는상품의포장에이사건등록상표를표시하였다거나상품또는상품의포장에이사건등록상표를표시한것을양도또는인도하였다고볼수없고, 위상품의수입행위의주체는원고가아니라윤철인데, 윤철이이사건등록상표의전용사용권자나통상사용권자임을인정할증거는없으며, 원고와윤철사이에윤철에의한이사건등록상표의사용의법적효과를그대로상표권자인원고에게귀속시킬만한관계가있음을인정할증거도없어, 윤철이설령국내의다른업자에게위가방을정상적인거래 167

170 제 4 편상표법상의심판 / 소송 형태로판매하였다고하더라도, 그와같은윤철의수입및판매행위에의한이사건등록상표의사용의법적효과를원고에게귀속시킬수없으므로, 원고가일본국에서이사건등록상표를표시한가방을대한민국내윤철에게판매한행위는어느모로보나구상표법제73조제1항제3호에서말하는상표권자등이국내에서이사건등록상표를사용한것이라고볼수없다는취지로판단하였다. 2. 이법원의판단그러나원심의위와같은판단은수긍하기어렵다. 가. 상표권자가외국에서자신의등록상표를상품에표시하였을뿐우리나라에서직접또는대리인을통하여등록상표를표시한상품을양도하거나상품에관한광고에상표를표시하는등의행위를한바없다고하더라도, 그상품이제3자에의하여우리나라로수입되어상표권자가등록상표를표시한그대로국내의정상적인거래에서양도, 전시되는등의방법으로유통됨에따라사회통념상국내의거래자나수요자에게그상표가그상표를표시한상표권자의업무에관련된상품을표시하는것으로인식되는경우에는특단의사정이없는한그상표를표시한상표권자가국내에서상표를사용한것으로보아야한다 ( 대법원 선고 98후751 판결참조 ). 나. 위법리와기록에의하면, 윤철이원고에의하여이사건등록상표가표시된가방을원고로부터직접수입하여그상표가표시된그대로국내의다른판매업자에게양도한것은정상적인거래행위에해당하고, 이와같은 상품의수입, 양도행위가불사용을이유로하는상표등록취소를회피하기위하여형식적으로이루어진것이라고보기는어려우므로, 일본국에서이사건등록상표를표시한원고는국내에서도이사건등록상표의지정상품에이사건등록상표를정당하게사용한것이라고봄이상당하다. 그럼에도불구하고원심이, 이와달리원고의국내에서의상표사용을인정하지아니한것에는상표의사용에관한법리를오해하여판결결과에영향을미친위법이있다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2012 후 177 판결 판시사항 선글라스수입판매업을영위하는甲이선글라스등을지정상품으로하는등록상표 의통상사용권자아오야마안경주식회사 ( 일본국법인이며, 이하 乙 이라함 ) 주식회사로부터등록상표가부착된선글라스제품을수입하여등록상표를표시한그대로유통시킨사안에서, 등록상표는통상사용권자인乙회사에의하여국내에서지정상품중하나인 선글라스 에정당하게사용되었다고한사례 전문 원고, 상고인 ᅠ원고 피고, 피상고인 ᅠ가부시키가이샤시세이도 ( 丙 ) 상표법이론과판례 168

171 15. 제 73 조제 1 항제 3 호의취소심판 원심판결 특허법원 선고 2011허8877 판결 주문 상고를기각한다. 상고비용은원고가부담한다. 이유 상고이유를판단한다. 1. 상표권자가외국에서자신의등록상표를상품에표시하였을뿐우리나라에서직접또는대리인을통하여등록상표를표시한상품을양도하거나상품에관한광고에상표를표시하는등의행위를한바없다고하더라도, 그상품이제3자에의하여우리나라로수입되어상표권자가등록상표를표시한그대로국내의정상적인거래에서양도, 전시되는등의방법으로유통되고, 그에따라국내의거래자나수요자에게그상표가그상표를표시한상표권자의업무에관련된상품을표시하는것으로사회통념상인식되는경우에는특단의사정이없는한그상표를표시한상표권자가국내에서상표를사용한것으로보아야하는바 ( 대법원 선고 2002후 2020 판결참조 ), 이러한법리는외국에서상표사용권자가등록상표를상품에표시하고그상품이우리나라로수입되어유통되는경우에도마찬가지로적용된다. 한편상표법상통상사용권은 (2012년개정전의구법상의 ) 전용사용권과는달리단순히상표권자와사용자간의합의만에의하여발생하기는하나, 상표법제57조제1항에의하면통상사용권은상표권자혹은상표권자의동의를얻은전용사용권자만이설정하여줄수있을뿐이고통상사용권자가다시이를설정하여줄수는없다. 2. 원심판결이유에의하면, 1 씨앤씨엔터프라이즈라는상호로선글라스수입판매업을영위하던소외인甲은 경및 경일본국회사인乙로부터지정상품을 선글라스 등으로하는피고丙의이사건등록상표 가부착된선글라스를수입한후 경 아이비전 이라는안경소매업체등에이를그대로판매한사실, 2 乙이독일, 한국, 미국, 중국등에이사건등록상표가부착된선글라스, 안경제품등을판매하는것에대하여피고丙이아무런문제제기를하지않고있는사실, 3 피고丙의자회사인주식회사시세이도아메니티굿즈도 乙이이사건등록상표가부착된선글라스제품에관한라이선스를가지고있으며일본을제외한 35개국에판매할권한이있다 고확인하여준사실, 4 乙이위회사에게 한국에서의 SHISEIDO 2009년분안경ㆍ선글라스등에관한판매보고서 를송부한사실등을알수있다. 위와같은사실관계를앞서본법리에비추어살펴보면, 乙은이사건등록상표가부착된선글라스제품등의한국내판매와관련하여정당한통상사용권자에해당한다할것이고, 피고丙과乙사이에 乙이이사건등록상표를부착한안경테, 선글라스, 안경집, 안경닦이수건을제조하여시세이도쇼파즈주식회사에게전량매도한다 라는내용의거래기본계약이체결된바있다고하여이를달리볼것은아니다. 169

172 제 4 편상표법상의심판 / 소송 그렇다면소외인甲이乙로부터이사건등록상표가부착된선글라스제품을수입하여등록상표를표시한그대로국내의안경소매업체에게양도하는방법으로이를유통시킴으로써국내의거래자나수요자에게는이사건등록상표가그상표를표시한통상사용권자인乙의업무에관련된상품을표시하는것으로사회통념상인식되었다고할것이므로, 이사건등록상표는그상표를표시한통상사용권자인乙에의하여국내에서그지정상품중하나인 선글라스 에정당하게사용되었다고보아야한다. 원심이소외인甲이통상사용권자인乙로부터상표사용권을설정받았으므로통상사용권자에해당하고이사건등록상표가통상사용권자인소외인甲에의해사용되었다고판단한부분은잘못이지만, 위에서본바와같이이사건등록상표가그통상사용권자인乙에의하여사용되었다고보는이상, 원심의위잘못은판결결과에영향이없으므로, 이점에관한상고이유는받아들이지아니한다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2010 후 2407 판결 판결요지 상표법제73조제1항제3호는상표권자또는전용사용권자등이정당한이유없이국내에서등록된상표를지정상품에사용하지아니한경우에그상표등록을취소할수있도록규정하고있는바, 위규정의취지는등록상표의사용을촉진함과동시에그불사용에대한제재를가하려는데에있다 ( 대법원 선고 89후1240, 89후1257 판결참조 ). 한편채권자가사해행위의취소와함께수익자또는전득자로부터책임재산의회복을명하는사해행위취소의판결을받은경우그취소의효과는채권자와수익자또는전득자사이에만미치므로, 수익자또는전득자가채권자에대하여사해행위의취소로인한원상회복의무를부담하게될뿐, 채무자와사이에서그취소로인한법률관계가형성되거나취소의효력이소급하여채무자의책임재산으로회복되는것은아니다 ( 대법원 선고 2005다1407 판결참조 ). 위와같은상표법제73조제1항제3호의규정취지및사해행위취소의효력등에비추어볼때, 상표법제73조제1항제3호의불사용을이유로상표등록의취소심판이청구된이후상표권양수인또는전용사용권자를수익자로하여그상표권양도계약또는전용사용권설정계약이사해행위임을이유로이를취소하는판결이확정되었다고하더라도그사해행위취소판결의확정전상표권양수인또는전용사용권자의등록상표의사용을위법조소정의상표권자또는전용사용권자로서의등록상표의사용이아니라고할수는없다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2010 후 1435 판결 판결요지 [1] 기록에의하면, 피고 ( 심판청구인 ) 가이사건등록상표 ( 등록번호제285848호 ) 의지정상품인 김 등을제조 판매하는영업에종사하는자임을알수있으나, 피고가이사건상표권의공유자중 1인인소외 1의지배아래에 상표법이론과판례 170

173 15. 제 73 조제 1 항제 3 호의취소심판 있는자이어서이사건상표권의대항을받을염려가없다고볼자료는없다. 따라서피고는상표법제73조제1항제3호의불사용을이유로이사건등록상표의등록취소심판을청구할수있는이해관계인에해당한다고볼것이다. [2] 민법제406조의채권자취소권의행사로인한사해행위의취소와일탈재산의원상회복은채권자와수익자또는전득자에대한관계에있어서만그효력이발생할뿐이고채무자가직접권리를취득하는것이아니다. 따라서원고 [ 주 : 원고는피고 ( 심판청구인 ) 가제기한불사용취소심판에서상표권자인피청구인 ( 아래소외2 및소외 1임 ) 측에참가한보조참가인으로서해당심판에대한인용심결에불복하여심결취소소송을제기한것이며, 동시에사해행위취소청구소송에서의채권자임 ] 가소외 2 및소외 1 [ 주 : 소외 2 및소외 1은심판청구당시의상표권자 ( 피청구인 ) 임과동시에사해행위취소청구소송에서의수익자임 ] 을상대로한사해행위취소청구소송에서승소확정판결을받고이사건소송이대법원에계속된후에그판결을집행함에따라소외 2 및소외 1의이사건상표등록이말소되었다고하더라도그효력은피고 ( 심판청구인 ) 에게미치지아니하여피고에대한관계에서는소외 2 및소외 1이여전히상표권자로서이사건등록취소심판의피청구인적격을가진다고할것이다. [3] 기록에비추어살펴보면, 이사건등록상표는 로구성되어있고, 원고가이사건심판청구일전 3년이내에상표권자등에의하여사용된사실이있다고주장하는상표들 ( 이하 이사건실사용상표들 이라고한다 ) 은, 으로각구성되어있다. 이사건실사용상표들은이사건등록상표에 소문난 이라는문자부분이부가된것인데, 부가된문자부분은이사건등록상표부분보다글자크기가작고, 그상단에위치하거나일정한간격을두고그좌측에경사지게결합되어있으며, 이사건실사용상표들중일부에서는이사건등록상표부분과색깔에차이가있는등그사용태양자체로일반수요자나거래자에게부기적인부분으로인식될것으로보인다. 나아가 소문난 은 사람들의입에오르내려널리알려져있음 을뜻하는것으로이사건등록상표의인지도나명성등을강조하는부기적인표현에불과하다고할것이므로이사건등록상표와결합하여이사건등록상표와는다른새로운관념이형성된다고볼수도없다. 따라서이사건실사용상표들의사용은거래사회의통념상이사건등록상표와동일하게볼수있는형태의상표의사용에해당한다고할것이다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2003 후 1437 판결 판결요지 영문자와한글이 2단으로구성된등록상표의영문자부분만을 2단으로변형하여사용한것은등록상표와동일성의범위내에있는상표의사용이라고할수없다. 171

174 제 4 편상표법상의심판 / 소송 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2004 후 1588 판결 판결요지 상표법제73조제1항제3호에서규정하는 ' 등록상표의사용 ' 이라함은등록상표와동일한상표를사용한경우를말하고, 동일한상표라고함은등록상표그자체뿐만아니라, 거래사회통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를포함하나유사상표를사용한경우는포함하지않으며, 등록상표가결합상표이고결합상표를이루는기호나문자또는도형들이각기상표의요부를구성하고있는경우에는그중어느한부분만을상표로사용하였다하더라도이를들어등록상표를정당하게사용한것이라고는할수없다. "GUESS BY MAURICE MARCIANO" 로구성된등록상표는그구성중 'MAURICE MARCIANO' 또는 'MAURICE' 와 'MARCIANO' 각각이 'GUESS' 와동등하게그요부를구성한다고보아야하므로, 그구성중하나의요부에해당하는 'MAURICE' 가생략된표장인 " " 를사용한것이등록상표와동일한상표를그지정상품에정당하게사용한 것으로볼수없다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2004 후 622 판결 판결요지 상표법제73조제1항제3호, 제4항에의하면, 상표권자ㆍ전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지아니하였을때에는심판에의하여그상표등록을취소하도록규정되어있는바, 여기에서등록상표를그지정상품에사용하는경우라함은등록상표와동일한상표를사용한경우를말하고, 동일한상표라고함은등록상표그자체뿐만아니라, 거래사회통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를포함하나, 유사상표를사용한경우는포함되지않고, 위사용에는등록된상표와동일한상표를사용하는경우는물론거래통념상식별표지로서상표의동일성을해치지않을정도로변형하여사용하는경우도포함한다. ' 새나라 ' 와 'SAE NA RA' 가상하 2 단으로병기된등록서비스표의전용사용권자가포장상자에 " " 과 " " 두표장을사용한것은그배열위치와글자체의차이에도불구하고거래통념상등록서비스표전체와 동일성이있는서비스표를사용한것으로볼수있다. 상표법이론과판례 172

175 15. 제 73 조제 1 항제 3 호의취소심판 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2005 후 1905 판결 판결요지 [1] 상표법제73조제1항제3호에서규정하는불사용으로인한등록취소심판사건에서지정서비스업은그서비스의목적, 성질은물론구체적거래실정등거래사회의통념에따라해석ㆍ판단하여야한다. [2] 등록서비스표가상표법제73조제1항제3호의불사용취소사유에해당되지아니하려면그소정기간내국내에서등록서비스표와동일한표장을사용하였어야하는데, 여기서의 동일함 이란등록서비스표그자체뿐만아니라거래사회통념상식별표지로서서비스표의동일성을해치지아니할정도로변형하는경우도포함된다. 뉴스공급업 을지정서비스업으로한등록서비스표 의서비스표권자가특정회사에자신의 자동차생활 월간지에게재된기사를퀵파일 (Quark file) 의형태로 CD에저장하여제공하면서그 CD를포장한상자옆부분에는한글 자동차생활 을, 윗면에는영문자 Car Life 를각기재한것은등록서비스표 와동일한범주내에속한다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2012 후 2658 판결 판결요지 [1] 상표법제73조제1항제3호, 제4항에서규정하는 등록상표의사용 에는등록된상표와동일한상표를사용하는경우는물론거래사회통념상식별표지로서상표의동일성을해치지않을정도로변형하여사용하는경우도포함된다할것이고, 이경우등록상표가반드시독자적으로만사용되어야할이유는없으므로상표권자등이등록상표에다른문자나도형부분등을결합하여상표로사용한경우라하더라도등록상표가상표로서의동일성과독립성을유지하고있는한이를들어등록상표의사용이아니라고할수없다 ( 대법원 선고 97후2118 판결등참조 ). [2] 위법리와기록에비추어살펴보면, 피고의이사건등록상표 의통상사용권자인주식회사한국몬테소리 ( 이하 소외회사 라한다 ) 가그지정상품중세트완구에실제로사용한원심판시실사용상표 1, 8은, 와같이 몬테소리 의좌측이나상단에 베이비 부분이결합된것이다. 그런데 베이비 부분은지정상품인세트완구에흔히쓰이는표지일뿐만아니라 몬테소리 부분과는바탕색을달리하는사각형내에배치되어있어, 몬테소리 부분은위 베이비 부분과일체불가분적으로결합되어있다고할수없고그결합으로인하여새로운관념을형성하는것도아니어서그부분만으로분리인식될수있다. 또한이사건등록상표와실사용상표 1, 8에서의 몬테소리 부분은 173

176 제 4 편상표법상의심판 / 소송 그글자체에약간차이가있으나이는거래사회통념상서로동일하게볼수있는정도이다. 결국실사용상표 1, 8에는이사건등록상표인 몬테소리 에 베이비 부분이결합되어있지만, 몬테소리 부분은 베이비 부분과는구별되어그동일성과독립성을유지한채그대로사용되고있으므로, 위실사용상표들은거래사회통념상이사건등록상표와동일성있는상표에포함된다고할것이다. 그렇다면통상사용권자인소외회사는실사용상표 1, 8을사용함으로써이사건등록상표를사용하였다고할것이다. [3] 한편이사건등록상표가애당초식별력없는상표인지여부는상표법제73조제1항제3호, 제4항에서규정하는 등록상표의사용 여부판단을좌우할사유가되지못한다. 또한비록피고가실사용상표 1, 8과역시동일하게볼수있는형태의 를이사건등록상표와는별개의독립된상표로등록하여그에관하여도통상사용권을설정받은소외회사가이를사용하고있다하더라도, 실사용상표 1, 8에이사건등록상표가그동일성과독립성을유지한채그대로사용되고있어위실사용표장들이일반수요자나거래자에게이사건등록상표와구별되는별개의독립된상표로만인식된다고볼수없는이상, 그와같은사정역시위와같은판단에장애사유가되지아니한다. 그럼에도원심은이사건등록상표는식별력이없는상표이고피고가실사용상표 1, 8과동일한상표를이사건등록상표와는별개의독립된상표로등록하여소외회사가이를사용하고있는사정등에비추어위실사용상표들이일반수요자나거래자에게이사건등록상표와구별되는별개의독립된표장으로인식된다는이유로위실사용상표들의사용은거래사회의통념상이사건등록상표와동일하게볼수있는형태의상표의사용에해당하지않는다고판단하였으니, 이러한원심의판단에는상표의동일성에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있다. 이점을지적하는상고이유는이유있다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2008 후 507 판결 판결요지 기록에비추어살펴보면, 이사건등록서비스표 ( 등록번호제44034호 ) 는지정서비스업을출판업등으로하여 으로구성되고, 출판업 에실제로사용된실사용표장은 으로구성되어있는데, 실사용표장중위 부분은구성이특이하여문자부분못지않게일반소비자들의주의를끌고 부분과거의같은크기로연속적으로이어져있어서실사용표장전체에서차지하는비중이상당하므로문자부분의단순한부기적인부분에불과하다고할수없다. 또한, 주식회사교연컨설팅은이사건등록서비스표를출원하여사용하기이전에실사용표장과동일한표장을이사건등록서비스표와는별개의독립된서비스표임을전제로특허청에출원하여등록 ( 등록번호제31979호 ) 하였고, 실사용표장중 부분에대하여도이사건등록서비스표와는별개의독립된서비스표임을전제로특허청에출원하여등록 ( 등록번호 39770호 ) 한점등을종합하여볼때실사용표 장은그중 부분의식별력이부정될수없어일반수요자나거래자에게이사건등록서비스표와구별되는 상표법이론과판례 174

177 15. 제 73 조제 1 항제 3 호의취소심판 별개의독립된표장으로인식될것이므로, 위표장의사용은거래사회의통념상이사건등록상표와동일하게볼수있는형태의표장의사용이라고할수없다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2005 후 2939 판결 판결요지 상표법제73조제1항제3호, 제4항에서규정한 등록상표의사용 은등록상표와동일한상표를사용한경우를말하고, 여기서 동일한상표 는등록상표그자체뿐만아니라거래사회의통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를포함하는것인바, 상표권자등이등록상표에식별력이없거나미약한부분을결합하여상표로사용한경우, 그결합된부분이실제사용된상표에서차지하는비중, 등록상표와결합되어있는정도, 위치및형태와실사용상표의전체적인구성, 형태, 음절수, 문법적결합및그에따른일반수요자나거래자의인식이나언어습관등여러사정에의하여거래사회의통념상그결합전의등록상표와동일하다고볼수없는외관ㆍ호칭ㆍ관념이실사용상표에형성될수있으므로, 그결합된부분이단순히식별력이없거나미약하다고하여실사용상표가거래사회의통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의표장이라고단정할수없다. 지정상품을 건과자, 비스킷 등으로하고, POCA 로구성된등록상표와 감자스낵 제품에실제로사용된실사용상표 POCACHIP 및 을대비하면, 실사용상표들의 CHIP 부분은그자체만으로는일반수요자나거래자의주의를끌기어렵지만실사용상표들의 POCA 부분과아무런간격없이동일한크기와형태로일체불가분적으로결합되어사용하고있고, 그결합으로인한음절수도비교적짧은 3음절에불과하여실사용상표들은일반수요자나거래자에의하여 포카 와 칩 부분으로분리호칭ㆍ관념되기보다는 포카칩 전체로호칭ㆍ관념되어, 실사용상표들은 CHIP 부분의결합으로거래사회의통념상 POCA 로구성된등록상표와동일하다고볼수없는외관ㆍ호칭ㆍ관념을형성하고있으므로, 실사용상표들을등록상표의지정상품에사용한사실이있다하더라도등록상표와동일한형태의표장의사용이라고할수없다. 등록취소 ( 상 )( 전합 ) 대법원 선고 2012 후 2463 판결 판결요지 [1] 일정한요건만구비하면사용여부에관계없이상표를등록받을수있도록하는등록주의를채택함으로써발생할수있는폐해를시정하고타인의상표선택의기회를확대하기위하여, 상표법제73조제1항제3호, 제4항은상표권자또는사용권자에게등록상표를지정상품에사용할의무를부과하고일정기간상표를사용하지아니한경우그에대한제재로상표등록을취소할수있도록규정하고있다 ( 대법원 선고 2011후354 판결참조 ). 위와같은불사용으로인한상표등록취소제도의취지에비추어볼때, 여기서 등록상표를사용 175

178 제 4 편상표법상의심판 / 소송 한다고함은등록상표와동일한상표를사용한경우를말하고유사상표를사용한경우는포함되지아니하나, 동일한상표 에는등록상표그자체뿐만아니라거래통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표도포함된다고할것이다 ( 대법원 선고 93후1834 전원합의체판결, 대법원 선고 2009후 665 판결등참조 ). [2] 그런데상품의특성, 상품이판매되는시장, 시대의변화등에따라등록상표를다소변형하여사용하기도하는것이거래의현실이어서, 영문자와아울러그에대한한글발음을옮긴음역 ( 音譯 ) 이결합된상표를등록한후영문자나그한글음역중어느한부분을생략한채사용하는경우도흔히발생한다. 그리고우리나라의현재영어보급수준을고려하면, 위와같은등록상표에서그한글부분은영문자의발음을그대로표시한것임을일반수요자나거래자가쉽게알수있고, 호칭내지발음이표시하는그영문단어자체의의미로부터인식되는관념외에한글음역의결합으로인하여새로운관념은생겨나지않는경우가있을수있다. 이러한경우에는상표권자또는사용권자가위등록상표에서영문자나그한글음역중어느한부분이생략된형태의상표를사용하더라도, 일반수요자나거래자에게는위등록상표와동일하게호칭? 관념되는같은상표가사용된다고인식되어그에대한신뢰가형성될것이므로, 그상표들사이의동일성을부정한다면일반수요자나거래자의신뢰를깨뜨리는결과가초래된다. 나아가상표법이 법률제5355호로개정되면서연합상표제도를폐지하여, 연합등록된상표들가운에어느하나의상표를사용하는것만으로연합등록된모든상표에대하여불사용으로인한상표등록취소를면할수있었던특례가없어졌음을참작하면, 등록상표사용으로인정되는범위를다소탄력적으로해석하여상표권자의상표사용의자유내지는그상표의동일성인식에관한일반수요자의신뢰를보호할필요도있다. [3] 앞서본법리와이와같은여러사정들에비추어보면, 영문자와이를단순히음역한한글이결합된등록상표에서, 그영문단어자체의의미로부터인식되는관념외에그결합으로인하여새로운관념이생겨나지않고, 영문자부분과한글음역부분중어느한부분이생략된채사용된다고하더라도일반수요자나거래자에게통상적으로등록상표그자체와동일하게호칭될것으로보이는한, 그등록상표중에서영문자부분또는한글음역부분만으로구성된상표를사용하는것은거래통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를사용하는것에해당하며, 이를두고등록상표취소사유인등록상표를사용하지아니한것이라고볼수없다. 이와달리영문자와이를단순히음역한한글이결합된등록상표의불사용으로인한상표등록취소심판에서영문자나그한글음역중어느한부분이생략된채사용되는경우거래통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표사용이아니라는취지로판시한대법원 선고 92후698 판결, 대법원 선고 92후711 판결, 대법원 선고 2001후2542 판결, 대법원 선고 2003후1437 판결, 대법원 선고 2003후1673 판결등을비롯한같은취지의판결들은이판결의견해에배치되는범위내에서이를모두변경하기로한다. [4] 지정상품을 고무브이벨트 로하는이사건등록상표는 과같이영문자 CONTINENTAL 과 상표법이론과판례 176

179 15. 제 73 조제 1 항제 3 호의취소심판 이를단순히음역한한글 콘티넨탈 이이단으로병기되어있는형태로이루어져있고, 원고가 고무브이벨트 에사용하고있다고하는상표 ( 이하 실사용상표 라고한다 ) 는 와같이이사건등록상표중상단의영문자부분만이표시된형태로되어있다. 그런데우리나라의현재영어보급수준을고려하면, 이사건등록상표의상단영문자부분과하단한글음역부분은모두일반수요자나거래자에게 대륙 ( 풍 ) 의 라는의미로관념될뿐그결합으로인하여새로운관념이생겨나지는아니한다고할것이고, 또영문자부분 CONTINENTAL 은그한글음역부분 콘티넨탈 의병기없이도 콘티넨탈 로동일하게호칭될것으로보이므로, 이사건등록상표중상단의영문자부분만으로된실사용상표는일반수요자나거래자에게이사건등록상표그자체와동일한호칭과관념을일으킨다고할것이다. 그렇다면실사용상표의사용은거래통념상이사건등록상표와동일하게볼수있는형태의상표사용에해당한다고봄이타당하다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2002 후 123 판결 판결요지 상표법제2조제1항제7호에의하면 ' 상표의사용 ' 이라함은상품또는상품의포장에상표를표시하는행위, 상품또는상품의포장에상표를표시한것을양도또는인도하거나그목적으로전시ㆍ수출또는수입하는행위, 상품에관한광고ㆍ정가표ㆍ거래서류ㆍ간판또는표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위중어느하나에해당하는행위를말하며, 여기에서말하는 상품 은그자체가교환가치를가지고독립된상거래의목적물이되는물품을의미한다 ( 대법원 선고 98후58 판결참조 ). 원심판결이유에의하면, 원심은그채용증거들을종합하여이사건등록상표 ( 등록번호제320471호 ) 는 보리, 수수, 옥수수 등을곡물마다별도로담은조그만유리병용기 ( 용기 ) 들에표시되어있는데그용기에부착된붙임딱지 ( 스티커 ) 에는이사건등록상표외에그내용물의이름과 제조연월일 및 대리점배포용견본 이라는문구가기재되어있는사실, 원고의대리점들은그곡물이담긴용기들을원고로부터무상으로교부받아그상태대로 2년가까이매장에전시하여두고실제로는여러가지곡물또는야채등의분말을일정한비율로혼합한이른바즉석건조건강식품을일반수요자들에게판매하여온사실을인정하고, 위와같이유리병에담아둔곡물들은원고의대리점에서판매되는즉석건조건강식품의원재료가무엇인지일반수요자들에게보여주기위한견본 ( 견본 ) 에해당하여이사건등록상표가그지정상품에정당하게사용되었다고할수없고, 그밖에원고가제출한증거들에의하더라도이를인정할증거가없으므로, 이사건등록상표는구상표법제73조제1항제3호의규정에의하여그등록이취소되어야한다는취지로판단하였다. 앞에서본법리및기록에비추어보면, 이사건등록상표가표시된유리병에든 ' 보리, 수수, 옥수수 ' 등은판매용물품이아니라원고의대리점에서거래되는즉석건조건강식품을이루는일부성분의견본에불과하며, 성분의 177

180 제 4 편상표법상의심판 / 소송 구성및비율에특징이있는그즉석건조건강식품과거래통념상동일성의범위내에있는상품도아니므로, 원고와그대리점들과의관계에서나원고의대리점들과일반수요자들과의관계에있어서교환가치를가지고독립된상거래의목적물이되는물품이라고볼수없어상표법상상품에해당하지아니하고, 따라서그견본에이사건등록상표를표시하는행위를비롯하여원고가그견본에이사건등록상표를표시한것을원고의대리점에인도한행위및원고의대리점매장에이를전시한행위는모두상표법제2조제1항제7호에서정한상표의사용에해당한다고볼수없으므로, 이와같은취지의원심의판단은수긍이되고, 거기에상고이유에서주장하는바와같은상표법상상표의사용에관한법리오해의위법이없다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 98 후 58 판결 판결요지 상표법상 ' 상표의사용 ' 이라고함은상품또는상품의포장에상표를표시하는행위등을의미하고 ( 상표법제2조제6호각목참조 ), 여기에서말하는 ' 상품 ' 은그자체가교환가치를가지고독립된상거래의목적물이되는물품을의미한다할것이므로, 상품의선전광고나판매촉진또는고객에대한서비스제공등의목적으로그상품과함께또는이와별도로고객에게무상으로배부되어거래시장에서유통될가능성이없는이른바 ' 광고매체가되는물품 ' 은비록그물품에상표가표시되어있다고하더라도, 물품에표시된상표이외의다른문자나도형등에의하여광고하고자하는상품의출처표시로사용된것으로인식할수있는등의특별한사정이없는한, 그자체가교환가치를가지고독립된상거래의목적물이되는물품이라고볼수없고, 따라서이러한물품에상표를표시한것은상표의사용이라고할수없다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2006 후 2967 판결 판결요지 상표법제73조제1항제3호에서등록상표를그지정상품에사용하고있지아니한경우라함은등록상표를지정상품그자체또는거래사회의통념상이와동일하게볼수있는상품에현실로사용하지아니한때를말한다할것이고, 지정상품과유사한상품에사용한것만으로는등록상표를지정상품에사용하였다고볼수없다 ( 대법원 선고 2000후3166 판결참조 ). 한편, 거래사회의통념상동일성있는상품이란양상품의품질ㆍ용도ㆍ형상ㆍ사용방법ㆍ유통경로및공급자와수요자등상품의속성과거래의실정을종합적으로고려하여객관적으로판단하여야한다. 원심이적법하게인정한사실에의하면, 원고가 이사건등록상표 ( 등록번호제347101호 ) 의지정상품중 금강석, 홍옥, 단백석, 진주, 수정, 산호 등에대하여상표법제73조제1항제3호에따라제기한상표등록취소심 상표법이론과판례 178

181 15. 제 73 조제 1 항제 3 호의취소심판 판에서, 피고는산호반지 1개및진주반지 1개를판매하였음을알수있다. 그런데이사건등록상표의지정상품의하나인 진주, 산호 는보석의원석에해당하는원재료이거나또는이를가공처리한것을말하므로그공급자는 진주, 산호 의채집자또는보석가공업자이고그수요자는보석가공업자또는귀금속판매상인반면, 실사용표장이사용된 진주반지, 산호반지 는위와같이가공처리한 진주, 산호 를디자인된반지틀과결합하여심미감을갖는보석장신구로만든것으로서그공급자는귀금속판매상이고그수요자는일반소비자이다. 그렇다면 진주, 산호 와 진주반지, 산호반지 는양상품의품질ㆍ용도ㆍ형상및사용방법이다르고, 그공급자및수요자가다르다고할것이고, 위와같은양상품의속성과거래의실정을고려하면, 피고가보석장신구인 진주반지, 산호반지 에이사건등록상표를사용한것은거래사회의통념상이사건등록상표의지정상품인 진주, 산호 와동일성있는물품에대하여등록상표를사용한것이라고할수없다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2012 후 3718 판결 판결요지 구상표법 ( 법률제11113호로개정되기전의것 ) 제2조제1항제6호 ( 다 ) 목은 상품에관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위 를상표사용행위의하나로규정하고있는바, 비록위 ( 다 ) 목의 광고 에등록상표가표시되어있다고하더라도, 그등록상표가거래사회의통념상지정상품과관련하여표시된것이라고볼수없는경우에는위 ( 다 ) 목에서말하는상표사용행위가있다고할수없다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 주식회사화신이 2009년 2월과 7월, 2010년 3월, 2011년 9월에각발행한카탈로그 ( 이하 이사건카탈로그들 이라고한다 ) 의뒤표지중간에그지정상품을 배전함 등으로하는이 사건등록상표 ( 등록번호 : 제430807호 ) 가와같은형태로표시되어있다하더라도, 이사건카탈로그들앞표지의제목은 로되어있고, 약 60여페이지로구성된이사건카탈로그들의본문에는이사건등록상표의지정상품중하나인 배전함 과동일한 분전함 에관한내용이모두 ( 등록번호 : 제774443호 ) 라는원고의또다른등록상표아래기재되어있으며, 이사건카탈로그들의뒤표지중간에나열된상표중에는이사건카탈로그들본문에실린상품들과전혀관련이 없는상품 ( 피부성형기구등 ) 들을지정상품으로하는등록상표 ( 등록번호 : 제 호 ) 와영문자 부분이동일한 표장도포함되어있으므로, 이사건등록상표는주식회사화신이사용하고있는여러상표중하나로서단순히나열된것으로보이고거래사회의통념상이사건등록상표의지정상품중하나인 배전함 과관련하여표시된것이라고볼수없다할것이어서, 위 ( 다 ) 목에서말하는상표사용행위가있다고할수 179

182 제 4 편상표법상의심판 / 소송 없다. 그럼에도원심은주식회사화신의위와같은행위가위 ( 다 ) 목의 상품에관한광고에상표를표시하고반포하는행위 에해당하여이사건등록상표가통상사용권자에의하여정당하게사용되었다고판단하였으니, 원심판결에는상표의사용에관한법리를오해함으로써판결결과에영향을미친위법이있다. 이를지적하는상고이유주장은이유있다. 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2012 후 3206 판결 1. 대상판례대법원 선고. 2012후3206 판결 권리범위확인( 상 ) ( 관련판례 : 대법원 선고 2011후4004 판결 등록취소( 상 ) ) 2. 쟁점상표법제73조제1항제3호, 제4항에서규정하는 등록상표의사용 여부판단에있어서 일반수요자나거래자가등록상표를상품의출처표시로서인식할수있어야하는지여부 3. 기초사실가. 이사건등록상표 (1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표등록제619251호 / / (2) 구성 : (3) 지정상품 : 상품류구분제21류의 법랑냄비, 비전기식가열냄비, 사발 등 (4) 등록권리자 : 甲나. 확인대상표장 (1) 구성 : (2) 사용상품 : 법랑냄비 (3) 사용자 : 乙다. 甲과乙의사용태양 (1) 甲의등록상표의사용태양, 상표법이론과판례 180

183 15. 제 73 조제 1 항제 3 호의취소심판 (2) 乙의확인대상표장의사용태양 라. 사건의경위 (1) 권리범위확인심판의경위 ( 대상판례 의경위임 ) 1 권리범위확인심판의청구와특허심판원의판단甲은 특허심판원에乙을상대로확인대상표장이이사건등록상표의권리범위에속한다고주장하면서권리범위확인심판을청구하였고, 특허심판원은이를 2010당1562호로심리후 확인대상표장은상품의장식을위하여디자인적으로사용된것으로서출처를나타내기위한상표로사용된것이아니므로이사건등록상표의권리범위에속하지아니한다는이유로甲의심판청구를기각하는심결을하였다. 2 특허법원 ( 원심 ) 의판단이에, 甲은심결취소소송을제기하였으나특허법원은 확인대상표장은체코어로 양파꽃 이라는의미가있는 쯔비벨무스터 (Zwiebelmuster) 라고불리는문양으로, 각종주방용품의표면에널리사용되고있으며특히법랑제품에많이사용되는문양이고, 확인대상표장과매우유사하게구성된다양한종류의문양들이사용된각종주방용품이 쯔비멜무스터법랑 등과같은명칭으로다수거래되고있으며, 쯔비멜무스터 라는단어가이러한문양이사용된각종주방용품을통칭하는보통명사로도사용되고있는점, 확인대상표장이법랑냄비의한쪽손잡이부분에서부터다른한쪽손잡이부분에이르기까지옆면거의전체에넓게배치되어사용되는점, 피고가제품의출처표시를위하여법랑냄비의밑면에 과같이구성된표장을별도로사용하고있는점, 접시나냄비등주방용품의경우출처표시를위한표장은사용시눈에잘띄지않는밑면등에작게표기하는것이일반적인점, 수요자들은 쯔비벨무스터 문양이사용된냄비등주방용품의출처를 쯔비벨무스터 문양이아니라주방용품의밑면등에별도로표시된제조또는판매자의표장을통하여인식할것으로보이는점등을종합하여보면, 확인대상표장은냄비의일면을이루는디자인이나장식용디자인에불과할뿐상품출처를표시하기위하여사용되는표장은아니라고봄이상당하다할것이다. 고판시하면서甲의청구를기각함 [ 甲은상고를제기하였으며대법원은사건번호 2012후3206 ( 대상판례 ) 로심리 ] (2) 불사용취소심판의경위 ( 관련판례 의경위임 ) 1 불사용취소심판의청구와특허심판원의판단乙은 특허심판원에甲을상대로이사건등록상표는심판청구일전계속하여 3년이상사용되지않았으므로상표법제73조제1항제3호에해당하여그등록이취소되어야한다고주장하면서취소심판을청구하였고, 특허심판원은이를 2010당1877호로심리후 이사건등록상표는제품외관의미적가치를높이기위한디자인적사용에불과하다는이유로乙의심판청구를인용하는심결을하였다. 181

184 제 4 편상표법상의심판 / 소송 2 특허법원의판단이에, 甲은심결취소소송을제기하였고특허법원은 상표법제2조제1항제7호는그크기나위치에관하여한정하고있지아니한점, 이사건등록상표가양파무늬를사실적으로표현한것이라하더라도그지정상품과관계없이자타상품의출처표시기능이없다고단정할만한아무런근거가없고, 이사건등록상표의사용이디자인적요소를나타낸다고하여상품식별표지로서의기능을하지않는것이라고볼수는없는점, 일반거래계에서문자상표나도형상표를각종옷이나타월등에크게표시하여사용하는경우가많아상표로서의기능과디자인으로서의기능을동시에가지는경우가적지않으므로, 상표가크게표시되었다거나디자인으로서의기능을가진다고하여상표적사용이아니라고단정할수는없는점, 상표법제73조제1항제3호는업무상의신용이없으면서상표등록만을하였다는사실만으로독점권을가지면서타인의상표선택의자유를침해하는경우와같이, 상표등록주의의폐해를시정하고타인의상표선택의기회를확대하기위하여상표권자또는사용권자에게등록상표를지정상품에사용할의무를부과하고일정기간상표를사용하지아니한경우그제재로서등록취소심판을청구할수있도록함에그입법취지가있는바, 원고가실제이사건등록상표와동일한양파무늬를표시한법랑냄비등을수입하여판매한이상, 원고의상표등록이업무상의신용이없으면서상표등록만이되어있음을근거로독점권을가지고타인의상표선택의자유를침해하는경우에해당한다고보기어려운점등의사정을종합적으로고려해보면, 원고가위법랑냄비, 주전자등에이사건등록상표와동일한양파무늬를사용한것은자타상품의식별표지인상표로서이사건등록상표를사용한것에해당한다. 고판시하면서甲의청구를인용하여심결의취소하였다. ( 특히, 특허법원은甲제품외에도다양한무늬의쯔비벨무스터가사용된식기가시중에수입되어판매되고, 甲이수입판매하는법랑냄비등에양파무늬와별개로제조국, 제조회사등이표시되어있다고하여도이사건등록상표의사용을순전한디자인적사용으로볼수없다고봄 ) 3 대법원 (2011후4004 판결 ) 의판단 ( 관련판례 ) 乙은대법원에상고하였으나대법원은 디자인과상표는배타적, 선택적인관계에있는것이아니므로디자인이될수있는형상이나모양이라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는자타상품의출처표시를위하여사용되는것으로볼수있는경우에는위사용은상표로서의사용이라고보아야할것이다. 라는전제아래乙의상고를기각하여최초乙이청구를인용한심결은취소되고, 甲의상표권은불사용취소를면하게되었다 ( 등록상표의사용인정 ). 4. 대상판례의판단 판결요지 불사용으로인한상표등록취소심판제도는등록상표의사용을촉진하는한편그불사용에대한제재를가하려는데에목적이있으므로, (1) 상표법제73조제1항제3호, 제4항에서규정하는 등록상표의사용 여부판단에서는상표권자또는사용권자가자타상품의식별표지로서사용하려는의사에터잡아등록상표를사용한것으로볼수있는지가문제될뿐일반수요자나거래자가이를상품의출처표시로서인식할수있는지는등록상표의사용여부판단을좌우할사유가되지못한다. (2) 반면에상표권의권리범위확인심판에서는확인대상표장에대하여그표장과 상표법이론과판례 182

185 15. 제 73 조제 1 항제 3 호의취소심판 동일또는유사한등록상표의상표권의효력이미치는가를거래상상품출처의오인 혼동의염려가있는지에의하여확정하는것이므로, 애당초일반수요자나거래자가확인대상표장을장식용디자인으로인식할뿐상품의출처표시로서인식하기어렵다면확인대상표장이상표로서사용된것이라고볼수없다. 주문 상고를기각한다. 상고비용은원고가부담한다. 이유 상고이유를판단한다. 1. 원심은그판시의법랑냄비에표시된확인대상표장은일반수요자나거래자가이를보고장식용디자인으로인식할뿐상품의출처를표시하는것으로인식하기어려워피고가이를상표로서사용한것이라고할수없으므로, 확인대상표장은이사건등록상표 ( 상표등록번호생략 ) 의권리범위에속하지않는다고판단하였다. 기록에비추어살펴보면, 이러한원심의판단은정당한것으로수긍할수있고, 거기에상고이유의주장과같이상표권의권리범위판단에관한법리를오해하여필요한심리를다하지아니한위법이없다. 2. 한편상고이유에서원심판결이이에상반되는판결을하였다고지적한대법원 선고 2011후4004 판결은불사용으로인한상표등록취소심판사건에관한것인바, 불사용으로인한상표등록취소심판제도는등록상표의사용을촉진하는한편그불사용에대한제재를가하려는데에그목적이있으므로, 상표법제73조제1항제3호, 제4항에서규정하는 등록상표의사용 여부판단에있어서는상표권자또는그사용권자가자타상품의식별표지로서사용하려는의사에기하여등록상표를사용한것으로볼수있는지여부가문제될뿐일반수요자나거래자가이를상품의출처표시로서인식할수있는지여부는등록상표의사용여부판단을좌우할사유가되지못한다. 반면에상표권의권리범위확인심판에서는확인대상표장에대하여그표장과동일또는유사한등록상표의상표권의효력이미치는가여부를거래상상품출처의오인 혼동의염려가있는지여부에의하여확정하는것이므로, 애당초일반수요자나거래자가확인대상표장을장식용디자인으로인식할뿐상품의출처표시로서인식하기어렵다면확인대상표장이상표로서사용된것이라고볼수없다. 따라서불사용으로인한상표등록취소심판사건에관한위대법원판결 ( 주 : 사건번호 2011후4004의관련판례를말함 ) 은이와같이상표사용여부의판단방법을달리하는상표권의권리범위확인심판에관한이사건에원용하기에적절하지아니하므로, 원심판결이대법원판례에상반되는판결을하였다고할수없다. 3. 그러므로상고를기각하고상고비용은패소자가부담하도록하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 4. 검토가. 문제의소재제73조제1항제3호에있어서등록상표의사용여부판단시 일반수요자나거래자가등록상표를상품의출처표시로서인식할수있어야하는지여부 가문제된다. 나. 판례의태도과거전통적인판례의태도는비록명시적인판시는없었으나제73조제1항제3호또한침해또는권리범위확인 183

186 제 4 편상표법상의심판 / 소송 심판에서의사용과마찬가지로형식상으로는제2조제1항제7호소정에해당하고실질적으로는출처표시기능과같은상표의기능이발휘되어거래계에서이를출처표시로인식할수있어야한다는전제에있었다. 그러나, 대상판례는 상표법제73조제1항제3호, 제4항에서규정하는 등록상표의사용 여부판단에있어서는상표권자또는그사용권자가자타상품의식별표지로서사용하려는의사에기하여등록상표를사용한것으로볼수있는지여부가문제될뿐 일반수요자나거래자가이를상품의출처표시로서인식할수있는지여부 는등록상표의사용여부판단을좌우할사유가되지못한다. 고판시하여일부선해의가능성에불구하고결과적으로는권리범위확인심판이나침해사건과달리제73조제1항제3호에서의등록상표의사용여부판단에있어서는주관적으로상표권자에게자타상품의식별표지로사용하고자하는의사만있다면, 객관적으로일반수요자가이를거래계에서출처표시로인식할수있는지여부는고려할필요가없다고본것이다. 다. 소결 (a) 판례가인정하는바와같이제73조제1항제3호의취지는 1차적으로등록상표의사용을촉진하는데에있는데, 상표란거래상자타상품의식별표지를말하므로상표권자의사용의무로서의불사용취소심판에있어서도등록상표의사용여부는실제거래계에서일반수요자나거래자의인식을기준으로식별표지로사용되고있는지여부에중점을두어야한다고본다. 즉, 등록상표의사용여부에대한판단은물론 주관적 으로는사용자의식별표지로서의사용의사도고려하여야할것이나, 객관적 으로는식별표지로서의상표의본질을생각할때일반수요자나거래자가거래현실에있어이를상품의출처표시로인식할수있어야할것이다. 따라서, 위판례의법리는 ⅰ) 거래계의식별표지라는상표의본질에맞지아니하고 ⅱ) 판단의객관성을담보할수없으며, ⅲ) 등록상표의사용을촉진하여이른바공권 ( 空權 ) 에의한폐해를막고자하는불사용취소심판의제도적취지에부합하지못한다고생각된다. (b) 결론적으로제73조제1항제3호에있어서도등록상표가사용이되었는지여부에대한판단은거래계에서일반수요자나거래자의인식을기준으로등록상표가상표의본래기능을발휘하여출처표시로서인식될수있는지를주된기준으로하되, 다만침해사건등과달리그사용여부에대한판단에있어상표권자가자타상품의식별표지로서사용하려는의사에기하여사용한것인지를보다적극적으로고려하면족하다고보며, 위판례도이러한선상에서이해될필요가있지않을까생각된다. 향후추가적인판례의축적과법리적발전이필요하다. 부연하자면, 불사용취소심판에서는많은경우출처표시로서의인식여부와별도로 등록상표의취소를면하기위한형식적사용이아닌상표권자의진실한사용의사에의한정당한사용인지여부 가별개로문제되는바, 특히대상판례에서그기준으로제시하고있는 상표권자가자타상품의식별표지로서사용하려는의사에기하여사용한것인지 는 등록상표의정당한사용인지 여부에서충분히별도로판단될수있으므로 ( 불사용취소를면하기위한형식적사용으로보기는어려운사안에있어서 ) 단순히등록상표의사용여부를논하는문제라면상표권자의주관적사용의사보다는거래계에서의수요자의인식상출처표시로인식되는지가더중요한부분이라고보인다. 상표법이론과판례 184

187 15. 제 73 조제 1 항제 3 호의취소심판 참고 - 불사용취소심판에있어 상표의사용 개념에대한일본의학설보충 불사용취소심판에있어 상표의사용 개념에대하여일본은크게 1 사용시에는출처표시로인식된다고보기어려운경우라도그후거래사회에서출처표시로인식될수있어등록상표가지정상품에사용되고있는이상곧바로불사용취소를인정하는것은상표사용자의신용유지라는상표법의목적에맞지않고, 불사용취소심판에서의상표권자의불이익을고려할필요가있다는점등을근거로하여 상표법제2조제3항 ( 우리법제2조제1항제7호 ) 에규정된문언대로의사용이라면불사용취소를면할수있다. 는견해 (1설) 와 2 거래계에서식별표시로서기능하고있지않는이상상표권을유지하여타인의상표선택의자유를제약할필요가없기때문에 불사용취소심판에서의사용도침해등에있어서와마찬가지로출처표시기능을발휘하는사용이어야한다. 는견해 (2설) 로대립되며, 2설의견해가일본에서의학설판례의다수설이다. 한편, 대상판례가일본에서도소수설의입장에있는 1설의견해를직접적으로취한것인지는불분명한점이있으나적어도 1설에가까운판시임을부정하기는어려워보인다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2011 후 354 판결 판결요지 [1] 상표법제73조제1항제3호, 제4항본문은상표권자등이당해등록상표를취소심판청구에관계되는지정상품중 1 이상에대하여그심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음을증명하지아니하는한상표등록의취소를면할수없도록규정하고있는데, 그취지는등록상표의사용을촉진하는한편불사용에대하여제재를가하려는데에있다. 이와같은불사용으로인한상표등록취소심판제도의취지에비추어볼때, 등록상표를지정상품에관하여광고한사실이있다고하더라도지정상품이국내에서정상적으로유통되고있거나유통될것이예정되어있는것이아니고, 단순히불사용취소를면하기위하여명목상으로등록상표에대한광고행위를한데에그친경우에는등록상표를정당하게사용하였다고할수없다. [2] 위법리와기록에비추어보건대, 이사건등록상표의상표권자인원고가이사건심판청구일전인 부터 까지주 1회씩총 5회에걸쳐서울구로구, 금천구및광명시일대에배포되는생활정보지 벼룩시장 의광고란에이사건등록상표를그지정상품인탁구대, 야구용배트와관련하여광고한사실이인정되기는한다. 그러나기록에의하면, 원고는별건등록상표에관하여 소외주식회사삼익스포츠로부터불사용으로인한상표등록취소심판이청구되자그무렵이사건등록상표에관하여단발적으로위와같이광고를하였고, 원고가위광고당시판매하고남은 야구용배트 의사진이라고주장하는증거자료는그촬영일자및사진속 야구용배트 의제조일자를전혀알수없는것들이며, 원고는위 야구용배트 등의제조ㆍ판매및납세등과관련한자료는물론, 원고의기본적인회사운영과관련한어떠한자료도전혀제출하고있지아니하였을뿐만아니라 설립된원고는 이른바 185

188 제 4 편상표법상의심판 / 소송 휴면회사의해산간주규정인상법제520조의2 제1항에의하여해산간주되었다가이사건심판이청구된이후인 에야회사계속등기를경료하였음을알수있다. 위와같은사정에비추어보면, 원고의위와같은광고행위당시그지정상품이국내에서정상적으로유통되었거나유통될것이예정되어있었다고보기는어렵고, 따라서원고의위와같은광고행위는단순히등록상표에대한불사용취소를면하기위하여명목상으로이루어진것에불과하다고할것이므로, 이사건등록상표는이사건심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었다고볼수없다. 등록취소 ( 상 ): 확정 특허법원 선고 2010 허 1480 판결 판결요지 (1) 기초사실가. 이사건등록서비스표 1) 구성 : 2) 지정서비스업 : 돌고래쇼공연업, 동물공연업등 3) 상표권자 : 甲 ( 피고 ) 나. 이사건심결의경위원고 ( 乙 ) 는피고甲의등록서비스표에대하여제73조제1항제3호를이유로한취소심판을청구하였고, 특허심판원은위사건을 2009당189호로심리한다음이사건등록서비스표가취소심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었다는이유로이를기각하는심결을하였다. ( 이에원고 ( 乙 ) 은심결취소소송을제기함 ) (2) 대상판례의판단 [1] 서울조선호텔에서열린캘리포니아관광청한국사무소개소식에서위한국사무소가캘리포니아관광청발간의 2009 캘리포니아방문객을위한공식여행안내서 California 라는제목의여행안내서를참석자들에게배포한사실, 위한국사무소는이와별도로 경위여행안내서를국내의다수여행사에배포한사실, 위여행안내서 6면에는캘리포니아샌디에이고지역의관광명소들중의하나로피고운영의테마파크인 씨월드 (Sea World) 를소개하는글이실려있고, 7면에는아래와같은그광고사진이한면의절반정도를차지하는크기로실려있는사실을인정할수있다. 위인정사실에의하면, 캘리포니아관광청이발간한위여행안내서에실린 씨월드 (Sea World) 의광고사진은그내용 상표법이론과판례 186

189 15. 제 73 조제 1 항제 3 호의취소심판 상피고또는그관계회사가돌고래쇼등을보여주는피고운영의테마파크를광고하기위하여제작한것으로보이고, 캘리포니아관광청은피고의의사에따라위광고사진을위여행안내서에게재한것으로보인다. 그리고위여행안내서는국내에서공개적인행사등을통하여다수의거래자또는수요자에게배포된것이어서반포되었다고할수있다. 그렇다면, 피고는국내에서반포된위여행안내서를통하여돌고래쇼공연업등에관한광고를하였다고봄이상당하다. [2] 원고는, 위와같은이사건등록서비스표에의한광고행위는그지정서비스업이국내에서현실적으로운영되거나적어도운영을준비하고있는상태에서행하여진것이아니기때문에이사건등록서비스표는국내에서사용된것으로볼수없다고주장한다. 살피건대, 피고가이사건등록서비스표의지정서비스업을국내에서현실적으로영위하거나그준비를하고있다고인정할만한증거가없음은원고의주장과같다. 그러나장소적제약없이유통되는상품과달리서비스는통상그제공에필요한시설이있는곳에서만이를제공할수있는장소적제약이있다. 그럼에도불구하고근래에들어서전세계적으로교통의발달과외국여행의자유화등으로인해자국에서제공되는서비스에대한외국수요자들을유치하기위하여외국에서광고, 입장권판매등의영업활동을펼치는경우가점점더빈번해지고있다. 이러한점들을고려할때, 원고의주장과같이, 등록서비스표의지정서비스업이반드시국내에서운영되거나운영준비중이어야만국내에서의등록서비스표를이용한광고행위가등록서비스표의사용으로인정받을수있다고해석하는것은거래현실에맞지않는지나치게편협한해석이라하지않을수없다. 만약그와같이해석한다면외국의서비스업자는국내에서의서비스제공이없는한국내수요자들에대한영업활동을하더라도사실상그서비스표를보호받을방법이없게되는결과가되어불합리하고불평등할뿐만아니라, 외국서비스업자의서비스표등록이없는틈을타국내에서제3자가동일ㆍ유사한서비스표로비슷한영업을할경우출처오인ㆍ혼동의위험이발생할염려도있다. 따라서피고와같이, 비록등록서비스표의지정서비스업을국내에서영위하지않더라도국내수요자들을유치하기위하여국내에서등록서비스표를이용하여그지정서비스업에관하여광고행위를한이상국내에서등록서비스표를사용한것으로보는것이타당하다. 평석 다만, 과거특허법원 선고 99허6428 판결은 미용업 에대하여 VIDAL SASSOON 이라는서비스표를등록받은자가해당표장을 샴푸 등의상품에사용하고, 나아가해당표장을사용하여국내미용실을대상으로 미용기술또는정보를제공하는서비스 를영위한사안에서, (1) 이사건등록서비스표와동일한표장을샴푸등의상품에사용한사실이인정되나이는지정서비스업에대한사용이아니고, 나아가 미용기술또는정보등을제공하는서비스 는이사건등록서비스표의지정서비스업인 미용업 등과는구별되는 미용기술지도업 에속한다고보아야할것이므로, 서비스표권자는이사건등록서비스표를지정서비스업에사용한바없다. 187

190 제 4 편상표법상의심판 / 소송 (2) 또한, 설사이사건등록서비스표를 미용업 에대하여선전 광고한것이라하더라도그지정서비스업이국내에서일반적, 정상적으로유통 ( 주 : 서비스업은유통의대상이될수없음이명백하므로, 본판결문상의 유통 이란 영위또는운영 등을의미함 ) 되고있거나적어도유통을예정, 준비하는것을전제로선전 광고행위가있어야서비스표의사용이있었던것으로볼수있는것인바, 공중위생법에의하면미용업등을하고자하는경우에는시장, 군수, 구청장에게신고하도록하고있는데도, 원고가국내에서미용업등을하기위하여필요한신고를하였거나그영업을위한시설을갖추는등미용업을하기위하여준비하고있었음을인정할아무런증거가없으므로, 이사건등록서비스표를그지정서비스업인 미용업 등에법률상정당하게사용한것이라고볼수없다. 는취지로판시한바있으며, 이러한판례의태도가원칙적인모습이다. 즉, 불사용취소심판에서의선전 광고행위는상품이던서비스업이던 국내에서정상적으로유통 ( 영위 ) 되고있거나적어도유통 ( 영위 ) 을예정 하고있어야상표의사용이있었던것으로볼수있음이원칙이다. 그러나, 위특허법원 선고 2010허1480 판결 (Sea World 사건 ) 은 등록서비스표의지정서비스업을국내에서영위하지않고외국에서만영위하더라도국내수요자들을유치하기위하여국내에서등록서비스표를이용하여그지정서비스업에관하여광고행위를한이상 국내에서등록서비스표를사용한것으로보는것이타당하다고판시하여기존의전통적인판례와는다른전향적인태도를보이고있는것이다. 결과적으로는그러한사용 ( 광고 ) 이 불사용을이유로하는상표등록취소를회피하기위하여형식적으로이루어진것인지 여부에주목하여판단할필요가있다고본다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2005 후 3406 판결 판결요지 [1] 상표법제73조제1항제3호, 제4항본문의규정은상표권자등이당해등록상표를취소심판청구에관계되는지정상품중 1 이상에대하여그심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음을증명하지아니하는한그상표등록의취소를면할수없도록규정하고있는바, 어느지정상품과의관계에서등록상표가정당하게사용되었는지여부를결정함에있어서는그지정상품이교환가치를가지고독립된상거래의목적물이될수있는물품으로서의요건을구비하고있는지여부및국내에서정상적으로유통되고있거나유통될것을예정하고있는지여부를기준으로판단하여야할것이되, [2] 관련행정법규가제조ㆍ판매등의허가또는안전검사ㆍ품질검사등을받지아니하거나일정한기준이나규격에미달하는제품등에관하여그제조ㆍ판매등을금지하고있는경우, 상표를보호함으로써상표사용자의업무상의신용유지를도모하고일반수요자의이익을보호하고자하는상표법의목적과제품등의품질, 유효성및 상표법이론과판례 188

191 15. 제 73 조제 1 항제 3 호의취소심판 안전성을확보하고적절한규제를통하여행정목적을실현하려는행정법규의목적이반드시서로일치하는것은아니므로, 상표권자등이위와같은행정법규에위반하여특정상품을제조ㆍ판매하였다고하더라도그러한사정만으로그상품이독립된상거래의목적물이될수있는물품으로서의요건을구비하고있지않다거나국내에서정상적으로유통되지아니한경우에해당한다고일률적으로결정할수는없고, 그상품의제조ㆍ판매를규율하는행정법규의목적, 특성, 그상품의용도, 성질및판매형태, 거래실정상거래자나일반수요자가그상품에대하여느끼는인식등여러사정을참작하여, 상표제도의목적에비추어그해당여부를개별적으로판단하여야한다. 원심판결이유와기록에의하면, 이사건등록상표 ( 등록번호제230242호 ) 의권리자인피고는 경 ( 상호생략 ) 이라는상호로사업자등록을마치고오락용품제조ㆍ판매업을영위하여오던중 경 ( 상호생략 ) 라는상호로동종ㆍ유사업종에종사하는소외인과완구제품에대한물품제조판매계약을체결하고그이후이사건등록상표가부착된레이싱카완구, 팽이완구등을대량제조하여소외인에게계속적으로판매하여온사실, 위레이싱카완구및팽이완구등의포장용기에는제품명, 사용연령, 재질, 제조원의상호, 소재지및전화번호, 판매원의상호, 주소, 전화번호및제조연원일등이기재되어있는사실을알수있으므로, 이사건등록상표는그지정상품중플라스틱제완구, 세트완구에대하여이사건취소심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었다고할것이다. 그리고피고가레이싱카완구에대하여품질경영및공산품안전관리법 ( 법률제7237호로개정되기전의것 ) 제9조제1항및같은법시행규칙 ( 산업자원부령제235호로개정되기전의것 ) 제4조 [ 별표 2] 에서규정하는안전검사를받지아니한사실이있다고하더라도, 그러한사정만으로레이싱카완구가교환가치를가지고독립된상거래의목적물이될수있는물품으로서의요건을구비하고있지않다거나국내에서정상적으로유통되지아니하였다고볼수없으므로, 이사건등록상표가레이싱카완구에대하여정당하게사용되었음을인정하는데아무런장애가되지아니한다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2005 후 179 판결 판결요지 [1] 상표법제73조제1항제3호, 제4항본문은상표권자등이당해등록상표를취소심판청구에관계되는지정상품중 1 이상에대하여그심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음을증명하지아니하는한그상표등록의취소를면할수없도록규정하고있는바, 여기서등록상표가지정상품에사용되었다고하려면그지정상품이국내에서일반적, 정상적으로유통되고있거나유통될것을예정하고있어야할것이되, 관련행정법규가그지정상품의제조ㆍ판매등의허가또는안전검사ㆍ품질검사등을받지아니하거나일정한기준이나규격에미달하는등의경우에그제조ㆍ판매등을금지하고있는때에는, 상표를보호함으로써상표사용자의업무상의신용유지를도모하고일반수요자의이익을보호하고자하는상표법의목적과제품등의품질, 유효성 189

192 제 4 편상표법상의심판 / 소송 및안전성을확보하고적절한규제를통하여행정목적을실현하고자하는행정법규의목적이반드시서로일치하는것은아니므로, 상표권자등이위와같은행정법규에위반하여특정상품을제조ㆍ판매하였거나그러한행정법규상의의무를이행하지않은상태에서상품에관한광고, 선전행위를하였다고하더라도그러한사정만으로그상품이국내에서정상적으로유통되지아니하거나유통될것을예정하고있지않은경우에해당한다고일률적으로말할수는없고, 그상품의제조ㆍ판매를규율하는행정법규의목적, 특성, 그상품의용도, 성질및판매형태, 거래실정상거래자나일반수요자가그상품에대하여느끼는인식등여러사정을참작하여, 상표제도의목적에비추어그해당여부를개별적으로판단하여야한다. [2] 상표법제2조제1항제7호 ( 다 ) 목에서말하는 광고 에는신문잡지, 팸플릿, 카탈로그, 전단지, 달력, 간판, 가두네온사인, TV 등에의한시각으로인식할수있는것이포함되며, 그 광고 의내용및형식에관하여상표법이특별히규정하는바가없으므로, 상품에관한정보를일반소비자에게시각적으로알리는정도의그림이나글이면위 광고 로서의요건을충족하고, 반드시상품명이나제조원이표시되어야만하는것이라고는할수없다. [3] 구품질경영및공산품안전관리법제9조및같은법시행규칙에의하면이사건 보온냉수통 은 부터 까지사이에위법규에서지정하는안전검사대상품목에해당하기는하였으나, 위제품이위와같이안전검사대상품목으로지정되기이전에는사후검사품목에해당한적도있었으며, 아예안전검사대상품목에서제외된적도있었고, 한편실제거래사회에서제조업체들사이에위제품에관하여안전검사를받아야한다는인식이일반화되어있었다거나일반소비자들이위제품을안전검사없이는유통될수없는품목이라고일반적으로인식하고있었다고보기어렵고, 위제품자체가소비자의생명ㆍ신체상에치명적인위해를가할가능성이높은물품이라고보기도어려운점등에비추어볼때, 이사건 보온냉수통 은위행정법규에서요구하는안전검사를받았는지여부에관계없이시장에서일반적, 정상적으로유통되어왔거나유통될수있는제품이라할것이고, 따라서그안전검사의이행여부가이사건등록상표의사용여부를결정하는데에장애가된다고할수없다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2011 후 2916 판결 판결요지 상표법은제73조제1항제3호에서등록상표를 3년이상국내에서사용하고있지아니함을이유로상표등록의취소심판을청구할수있도록규정하고, 제3항에서는그때등록상표의지정상품이 2 이상있는경우에는일부지정상품에관하여취소심판을청구할수있다고규정하고있으나, 한편제4항에서는 3년이상불사용하였음을이유로상표등록취소심판이청구된경우에는피청구인이당해등록상표를취소심판청구에관계되는지정상품중 1 이상에대하여그심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음을증명하지아니하는한상표권자는취소심판청구와관계되는지정상품에관한상표등록의취소를면할수없다고규정하고있다. 이러한규정으로미루어 상표법이론과판례 190

193 15. 제 73 조제 1 항제 3 호의취소심판 볼때동시에수개의지정상품에대하여심판청구를한경우에는그심판청구의대상인지정상품을불가분일체로취급하여전체를하나의청구로간주하여지정상품중의하나에대하여사용이입증되면그심판청구는전체로서인용될수없다고할것이고, 사용이입증된지정상품에대한심판청구만기각하고나머지지정상품에관한심판청구를인용할것은아니다 ( 대법원 선고 93후718, 725, 732, 749 판결참조 ). 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 위법리와기록에의하면, 원심이이사건등록서비스표에대한취소심판청구의대상인서비스업류구분제36류, 제42류의지정서비스업전부를불가분일체로취급하여그지정서비스업중하나인제42류의 패션정보제공업 에대한사용이입증된결과이사건심판청구는전체로서인용될수없다고판단한것은정당하고, 거기에상고이유에서주장하는바와같은상표법제73조제1항제3호, 제3항, 제4항의서비스표사용여부에관한판단누락등의위법이있다고할수없다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2012 후 3220 판결 판결요지 [1] 동시에수개의지정상품에대하여상표등록취소심판청구를한경우에는심판청구의대상인지정상품을불가분일체로취급하여전체를하나의청구로간주하여지정상품중의하나에대하여사용이증명되면그심판청구는전체로서인용될수없을뿐사용이증명된지정상품에대한심판청구만기각하고나머지에관한청구를인용할것은아니며, 사용이증명된지정상품만에대한심판청구의일부취하가허용되는것도아니다. 그렇다면먼저청구한상표등록취소심판이계속중이라하더라도심판청구인으로서는등록취소요건의일부를이루는상표불사용기간의역산기산점이되는심판청구일이나등록취소를구하는지정상품의범위를달리하여다시상표등록취소심판을청구할이익이있으므로, 이경우공통으로포함된일부지정상품에관하여는상표권자에게중복하여그사용사실에대한증명책임을부담시키는것이된다고하더라도상표권자역시후에청구된등록취소심판에서도지정상품중의하나에대하여사용을증명하면그심판청구의대상인지정상품전체에관하여상표등록의취소를면할수있는이상그러한정도의증명책임부담만으로후에청구된취소심판이상표법제73조제4항의입법취지에반하는것으로서부적법하다고할수없다. [2] 상표법제73조제3항은제1항제3호에해당하는것을사유로하여취소심판을청구하는경우등록상표의지정상품이 2 이상있는경우에는일부지정상품에관하여취소심판을청구할수있다고규정하고있을뿐, 동일 유사지정상품군단위로등록취소심판을청구하여야한다는규정을별도로두고있지아니하다. 이러한규정내용에, 상품류구분은상표등록사무의편의를위해구분한것으로서상품의유사범위를정한것은아니므로상품구분표의같은유별에속한다고하여바로유사상품이라고단정할수없는점, 불사용으로인한상표등록취소심판제도는등록상표의사용을촉진하는한편그불사용에대한제재를가하려는데에입법목적이있고 191

194 제 4 편상표법상의심판 / 소송 이러한불사용에대한제재의실효성을강화하기위해일부지정상품에대한취소심판제도가도입된점등을아울러고려해보면, 등록상표의지정상품이 2 이상있는경우이해관계인은취소를필요로하는지정상품의범위를임의로정하여상표등록의취소심판을청구할수있고, 등록상표의지정상품중유사범위에속하는지정상품을모두포함하여취소심판을청구하지않으면심판청구가인용되어도심판청구인이후에유사상품에관하여등록상표와동일 유사한상표를사용하거나그상표등록을받을수없다는사정을들어유사범위에속하는일부지정상품만에대한등록취소심판을청구할이익이없다고할수없다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2010 후 1213 판결 판결요지 [1] 원심판결이유에의하면원심은, 피고가이사건심판청구일전 3 년이내에국내에서 ( 이하 실사 용상표 라한다 ) 를골프클럽에사용하였는데, 실사용상표는이사건등록상표 와 마찬가지로 도형과영문자 KATANA 및 GOLF 를모두포함하고단지도형과영문자가 2단배열에서 3단배열로변형된정도에불과하여이들상표는거래사회의통념상동일한상표에해당하므로, 이사건등록상표는이사건취소심판청구일전 3년이내에국내에서상표권자인피고에의하여그지정상품인골프클럽에사용되었다할것이어서상표법제73조제1항제3호의상표등록취소사유가없다고판단하였다. 기록에비추어살펴보면, 원심의위와같은판단은정당한것으로수긍이가고, 거기에상고이유로주장하는바와같은상표법제73조제1항제3호에관한법리오해등의위법이없다. [2] 상표법제73조제1항제2호의상표등록취소심판청구는등록상표의지정상품전체에대하여만할수있고그일부에대한청구는허용되지않으므로, 심판절차에서등록상표중 일부지정상품에대하여 상표법제73조제1항제3호의상표등록취소사유를주장하였다가그후의심결취소소송절차에서상표법제73조제1항제2호의상표등록취소사유를추가로주장할수는없다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 원심이같은취지에서, 이사건심판절차에서이사건등록상표의지정상품중일부인상품류구분제28류의지정상품에대하여만상표법제73조제1항제3호의상표등록취소심판을청구하였다가이사건심결취소소송에이르러비로소상표법제73조제1항제2호의상표등록취소사유를추가로주장할수는없다는이유로, 이사건등록상표에위제2호의취소사유가있다는원고의주장은더나아가살펴볼필요없이받아들일수없다고판단한것은정당한것으로수긍이가고, 거기에상고이유로주장하는바와같은상표법제73조제1항제2호에관한법리오해의위법이없다. 상표법이론과판례 192

195 16. 기타취소심판 16 기타취소심판 TRADEMARK LAW 1. 관련법규정 제 73 조 ( 상표등록의취소심판 ) 1 등록상표가다음각호의어느하나에해당하는경우에는그상표등록의취소심판을청구할수있다. < 개정 , , > 1. 내지 6. < 생략 > 7. 제23조제1항제3호본문에해당하는상표가등록된경우에그상표에관한권리를가진자가당해상표등록일부터 5년이내에취소심판을청구한경우 8. 전용사용권자또는통상사용권자가지정상품또는이와유사한상품에등록상표또는이와유사한상표를사용함으로써수요자로하여금상품의품질의오인또는타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게한경우. 다만, 상표권자가상당한주의를한경우에는그러하지아니하다. 9. 내지 13. < 생략 > 제 76 조 ( 제척기간 ) 1 < 생략 > 2제73조제1항제2호 제5호 제6호, 제8호부터제13호까지및제74조제1항에해당하는것을사유로하는상표등록의취소심판및전용사용권또는통상사용권등록의취소심판은취소사유에해당하는사실이없어진날부터 3년이지난후에는이를청구할수없다. 193

196 제 4 편상표법상의심판 / 소송 2. 관련이론 (1) 제 73 조제 1 항제 7 호 구분내용 서설 적용요건 의의 취지 23조 1항 3호본문에해당하는상표가등록된경우그상표에관한권리를가진자가당해상표등록일부터 5년이내에청구하는심판파리협약의규정을준수하고공정한국제거래를확립하기위한것으로속지주의의예외적현상에해당한다. 1. 조약당사국에등록된상표와동일또는유사한상표일것 조약당사국의조약이란상표권자의권리를서로동등하게인정해주는조약을의미하며 ( 파리협약뿐아니라기타다자간또는쌍무적인조약이모두포함됨 ), 법문상 조약당사국에등록된상표 이어야하나파리협약의취지상 사용주의국가의선사용상표 까지를포함한다. 한편, 조약당사국에등록된상표와동일 유사한상표인경우에한하여적용된다. 2. 상표등록출원일현재또는출원일전 1년이내에대리인이나대표자이었던자의출원일것 (1) 본호소정의대리인이나대표자는특약점, 대리점, 위탁판매업자등널리해외에있는수입선인상표권자의상품을수입하여판매 광고하는자를모두포함하는넓은의미로해석된다. 한편, 최근특허법원은조약당사국에등록된상표권자와계속적거래관계를통해특별한신뢰관계를형성하였다면대리점계약체결전이라하여도본호소정의대리인 대표자라고판시한바있다. (2) 다만, 계약당사자가본호의적용을회피하기위하여법인을편의상 형식상설립하였다는특별한사정이없는한별개의법인격을가지는회사가계약당사자의실질적지배를받는다는사정만으로그회사를계약당사자와동일시하여본호소정의대리인으로서의지위를갖게된다고할수는없다. 3. 정당한이유가없을것상표에관한권리를가진자가상표등록에동의를하거나우리나라에서상표등록을받을의사가없음을표명한경우에는정당한이유가있는것으로볼수있다. 상표법이론과판례 194

197 16. 기타취소심판 구분내용 4. 그상표의지정상품과동일ㆍ유사한상품을지정상품으로하여등록받았을것조약당사국에등록된상품과동일 유사한상품인경우에한하여적용된다. 5. 조약당사국의정당한권리자가설정등록일부터 5년이내에취소심판을청구하였을것 (2) 제 73 조제 1 항제 8 호 구분내용 서설 적용요건 의의 취지 전용사용권자또는통상사용권자가지정상품또는이와유사한상품에등록상표또는이와유사한상표를사용함으로써수요자로하여금상품의품질의오인또는타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게한경우. 다만, 상표권자가상당한주의를한경우에는상표등록취소를면할수있다. 사용권자의정당사용의무및상표권자의사용권자에대한감독의무를명확히하여부정경쟁의방지와일반수요자의이익을보호하고자함이다. 1. 사용권자에의한상표사용일것사용권자에의한사용이어야하며, 사용권자가 2인이상인경우에는 1 인에의한사용에도본호가적용 2. 등록상표의동일 유사범위에속하는상표및상품을사용하였을것본호는유사범위뿐아니라등록상표를지정상품에사용하는경우 ( 전용권범위 ) 에도적용될수있다. 3. 수요자로하여금품질오인또는출처혼동이생기게하였을것 (1) 품질오인타인상품의품질과오인을생기게한경우뿐아니라, 그실사용상표의구성으로부터그지정상품의본래성질과다른성질을갖는것으로오인케할염려가있는경우도포함된다. (2) 출처혼동타인의상품과혼동을생기게한경우를말하며, 타인에는상표권자는물론다른사용권자도포함된다. (3) 오인 혼동의염려오인또는혼동은현실적으로생긴경우는물론오인 혼동이생길염려가객관적으로존재하면족하다. 195

198 제 4 편상표법상의심판 / 소송 구분내용 4. 상표권자가상당한주의를하지아니하였을것상당한주의라함은단순한주의 경고만으로는미흡하고, 정기적으로보고를받거나상품의품질을검사하는등실질적으로사용권자를그지배하에두고있는것과같은관계의유지를말한다. 따라서, 사용권자들에게브랜드매뉴얼을교부하고그준수여부를검사하여시정을요청하였다는사정만으로는본호소정의상당한주의를하였다할수없다. 한편, 상표권자가상당한주의를한경우에는 74조의사용권등록취소심판만이문제된다. 3. 관련판례 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2001 후 2146 판결 판결요지 [1] 상표법제73조제1항제7호, 제23조제1항제3호의입법취지에비추어볼때상표법제23조제1항제3호에서말하는 ' 대리인이나대표자 ' 라함은일반적으로국외에있는상표에관한권리를가진자의그상품을수입하여판매ㆍ광고하는대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점등을가리키는것이고, 대리점등계약의당사자가자신과법인격은다르지만그소유와경영을실질적으로지배하고있는자회사의명의로상표등록을하면대리점등이스스로상표를등록한것과동일한결과가초래되어위규정을잠탈하는행위를방지할수없게되고, 나아가공정한국제상거래질서를확보하고수요자사이에혼동을방지하고자하는입법목적을달성할수없는문제가있지만, 그렇다고하더라도계약등에의하여대리인이된자가위상표법규정의적용을회피하기위하여법인을편의상, 형식적으로설립하였다는등의특별한사정이없는한별개의법인격을가지는회사가계약당사자의실질적지배를받는관계에있다는사정만으로그회사를계약당사자와동일시하여당연히그회사가상표소유권자의대리인으로서의지위를갖게된다고할수는없다. [2] 대리점계약당사자인모회사와자회사와의관계및영업형태, 상표사용계약의체결경위등을종합하여위자회사를상표법제23조제1항제3호소정의상표에관한권리를가진자의대리인으로인정한사례. 전문 원고, 상고인 주식회사타임아이엔씨 피고, 피상고인 프레쉬에피스어쏘시에 (FRECHE ET FILS ASSOCIES) 원심판결 특허법원 선고 2000허7458 판결 상표법이론과판례 196

199 16. 기타취소심판 주문 상고를기각한다. 상고비용은원고가부담한다. 이유 가. 원심은, 상표법제23조제1항제3호에서말하는 ' 대리인이나대표자 ' 에는대리점등계약에의하여직접대리인이된계약당사자뿐만아니라그소유와경영에있어서계약당사자의실질적지배를받는회사도포함되는데, 주식회사한섬 ( 다음부터는 ' 한섬 ' 이라고한다 ) 은 "LOFT design by..." 와같이구성된상표를조약당사국인프랑스에등록한피고와의상표사용계약에의하여그국내대리인이되었고, 그뒤 "LOFT" 와같이구성된이사건등록상표를등록한원고는그소유와경영에있어서한섬의실질적인지배를받는자회사이므로이사건등록상표는상표법제73조제1항제7호에따라그등록이취소되어야한다는취지로판단하였다. 나. 상표법제73조제1항제7호, 제23조제1항제3호의입법취지에비추어볼때상표법제23조제1항제3호에서말하는 ' 대리인이나대표자 ' 라함은일반적으로국외에있는상표에관한권리를가진자의그상품을수입하여판매ㆍ광고하는대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점등을가리킨다 ( 대법원 선고 95후1241 판결참조 ). 그리고대리점등계약의당사자가자신과법인격은다르지만그소유와경영을실질적으로지배하고있는자회사의명의로상표등록을하면대리점등이스스로상표를등록한것과동일한결과가초래되어위규정을잠탈하는행위를방지할수없게되고, 나아가공정한국제상거래질서를확보하고수요자사이에혼동을방지하고자하는입법목적을달성할수없는문제가있는것은원심이판시한바와같지만, 그렇다고하더라도계약등에의하여대리인이된자가위상표법규정의적용을회피하기위하여법인을편의상, 형식적으로설립하였다는등의특별한사정이없는한별개의법인격을가지는회사가계약당사자의실질적지배를받는관계에있다는사정만으로그회사를계약당사자와동일시하여당연히상표소유권자의대리인으로서의지위를갖게된다고할수는없다. 따라서이사건에서한섬이위상표법규정의적용을회피하려고원고를형식적으로설립하였다고보기는어려우므로원심이원고가한섬의실질적인지배를받는회사라는이유만으로원고가피고의대리인으로서의지위에있었다고본것은잘못이다. 다. 그러나이사건에서보면, 한섬은 컴퓨터도소매및프로그램개발용역업, 직물의제조ㆍ판매업및디자인개발용역업등을목적으로하여설립된회사이고, 원고는 의류, 구두및장신구의제조ㆍ도소매업등을목적으로하여설립된회사로서, 두회사는본점소재지, 전화번호, 팩스번호등이서로같고, 한섬명의로피고와사이에 체결된독점적상표계약서에정재봉또는문미숙이한섬을대표할권한이있다고기재되어있는데, 정재봉은이사건상표사용계약의체결에앞서 피고에게보낸한섬을소개하는내용의서신에서한섬은매시즌마다각기다양한제품을선보이는 3개의자회사로구성되어있다고기재하면서, 한섬뿐만아니라원고, 주식회사마인에스에이등의설립시기, 매출액, 직원수, 대표이사, 이사에관한사항을기재한 ' 한섬패션그룹 (HANDSOME FASHION GROUP)' 의현황을알리는자료를보낸후한섬이계약서상의상표사용권자가되어 피고와사이에계약기간을 5년간으로하여한섬이국제상품분류제25류에속하는상품에관하여피고의위상표를국내에서독점사용할수 197

200 제 4 편상표법상의심판 / 소송 있는권한과그상표가부착된상품을배타적으로공급받을수있는권한등을부여받고, 그에대한사용료를지급하기로하는내용의독점적인상표사용계약을체결한사실, 위계약체결일무렵원고, 한섬, 주식회사마인에스에이가각각 ' 타임 ', ' 시스템 ' 및 ' 마인 ' 이라는상표로의류제품을제조ㆍ판매하여오고있었음에도, 그상표가부착된상품을모두한섬이제조ㆍ판매하는것처럼일반인들에게소개되고있었고, 위계약을체결한후 에이르러한섬이 'TIME( 원고를가리킨다 )' 명의로 "LOFT" 를상표등록하여두는것이한국에서의장기적인 "LOFT" 영업에도움이될것이라는내용의팩스를피고에게보내면서한섬이아닌 ' 원고 ' 를상표등록명의자로하고자하는이유를별도로설명한바없고, 이에대하여피고는 ' 원고 ' 가상표등록의당사자로지정된것에대하여는별다른의문을제기하지아니한채 ( 그에대하여동의하는의사를표시한것은아니다 ) 원고나한섬이이와같은결정을함에있어피고와상의를하지아니한것에대한놀라움을표시한사실등이인정된다. 이와같은사실등에나타난한섬과원고의관계및영업형태, 위상표사용계약의체결경위및그뒤의경과등이사건상표사용계약과관련된모든사정을종합하면그계약당시이미국내에서이른바한섬패션그룹의일원으로서의류등을제조ㆍ판매하고있었던원고나한섬의다른자회사도피고와사이에위계약내용에따라한국내에서피고의상표를사용하거나피고의상표가부착된제품을수입ㆍ판매하도록하는합의가있었다고보기에충분하고, 그렇다면원고또한피고에대한관계에서는위계약서에당사자로표기된한섬과마찬가지로위법조항의대리인에해당하게된다. 따라서원심이이사건등록상표의등록당시원고가위법조항의대리인이었다는이유로이사건등록상표에등록취소사유가있다고판단한것은결과적으로정당하고, 거기에상고이유로든주장과같은잘못이없다. 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2002 후 2457 판결 판결요지 상표법제73조제1항제8호에서는전용사용권자또는통상사용권자가지정상품또는이와유사한상품에등록상표또는이와유사한상표를사용하여상품의품질의오인또는타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게한경우에는그등록상표를취소하도록규정하고있는바, 상표등록취소에관한그요건들중의하나인, ' 상품의품질의오인을생기게한경우 ' 라함은전용사용권자또는통상사용권자가실제로사용하는상표로인하여혼동의대상이되는상표를부착한타인의상품의품질과오인을생기게하는경우외에도그실사용상표의구성등으로부터그지정상품이본래적으로가지고있는성질과다른성질을갖는것으로수요자를오인하게할염려가있는경우도포함한다고할것이고, 여기에는상품의품질, 원재료, 효능, 용도등의오인뿐만아니라상품의산지의오인도포함된다. 등록상표의통상사용권자가등록상표에 " 포천 " 및 " 막걸리 " 등의문자를병기한실사용상표를등록상표의지정상품과유사한상품인막걸리제품에사용함으로써일반수요자나거래자는실사용상표가사용된그막걸리제품이경기포천군일동면지역에서생산되는것으로상품의산지등품질을오인하였거나오인할염려가있다. 상표법이론과판례 198

201 16. 기타취소심판 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2009 후 3329 판결 판결요지 [1] 상표법제73조제1항제8호는전용사용권자또는통상사용권자가지정상품또는이와유사한상품에등록상표또는이와유사한상표를사용함으로써수요자로하여금상품의품질의오인또는타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게한경우를상표등록취소사유의하나로들면서, 다만상표권자가상당한주의를한경우에는그러하지아니하다고규정하고있는바, 위규정의취지는상표권자에게사용권을자유롭게설정할수있도록하는대신에사용권자에대한감독의무를부과하여사용권자에의한등록상표의부정사용행위에대해서도그등록상표를취소할수있도록함으로써소비자의이익을보호함은물론다른상표를사용하는사람의영업상의신용과권익도보호하려는데있다고할것이다. 이러한취지에비추어볼때, 상표권자가등록상표에대한전용사용권자또는통상사용권자의부정사용행위에대하여상당한주의를하였다고하기위해서는전용사용권자또는통상사용권자에게오인ㆍ혼동행위를하지말라는주의나경고를한정도로는부족하고, 사용실태를정기적으로감독하는등의방법으로상표사용에관하여전용사용권자또는통상사용권자를실질적으로그지배하에두고있다고평가할수있을정도가되어야하며, 그에대한입증책임은상표권자에게있다고보아야한다. [2] 원심판결이유에의하면, 원심은피고 ( 상표권자 ) 가이사건등록상표에서문자부분이빠져있는도형상표를별도로등록하였고, ( 통상사용권자들의 ) 실사용상표가위도형상표에가까운점, 통상사용권자들이제품라벨등에이사건등록상표와동일한표장을부착한점, 피고가통상사용권자들에게브랜드매뉴얼을교부하고그준수여부를검사하여시정을요청한점등을근거로피고가이사건등록상표에대한통상사용권자들의부정사용행위에대하여상당한주의를다하였다고판단하였다. 그러나위법리에비추어볼때, 통상사용권자들이등록상표와동일한표장을사용하더라도그것이부정사용에해당한다면위규정에의한상표등록취소사유에해당하므로, 통상사용권자들이이사건등록상표에서문자부분이빠져있는피고가별도로등록한도형상표에가까운상표를사용하였다는것이피고의사용감독의무이행여부를판단하는데고려할요소가된다고볼수없고, 통상사용권자들이대상상표와혼동을초래하게실사용상표를사용한이상제품라벨등에이사건등록상표와동일한표장을부착하였다고하여대상상표와혼동이생길염려가없어졌다고볼것도아니며, 통상사용권자들에게브랜드매뉴얼을교부하고그준수여부를검사하여시정을요청하였다는사정만으로는상표사용에관하여그들을실질적으로지배하에두고감독하고있었다고보기는어렵다고할것이므로, 원심판결에는상표법제73조제1항제8호소정의상당한주의의무에대한법리를오해하여판결에영향을미친잘못이있고이를지적하는상고이유의주장은이유있다. 199

202 제 4 편상표법상의심판 / 소송 등록취소 ( 상 ) 대법원 선고 2010 후 3462 판결 판결요지 (1) 기초사실가. 이사건등록상표 (1) 등록일 / 등록번호 : / 제 호 (2) 표장 : (3) 지정상품 : 방화피복, 귀금속제넥타이핀, 직물제손수건, 티셔츠, 스포츠셔츠등 (4) 상표권자 : 피고 ( 크로커다일 ) 나. 이사건실사용상표 [ 사용태양에있어티셔츠등의왼쪽앞가슴에사용, 문자부분의색상은배경색인옷감색상과동일하여눈에잘띄지않고악어도형만이부각됨. 한편, 이사건실사용상표는이사건등록상표의통상사용권자등에의하여사용됨 ] 다. 대상상표 [ 티셔츠등을지정상품으로하여등록된원고 ( 라코스테 ) 소유의등록상표임 ] 라. 사건의경위 (1) 원고는피고를상대로특허심판원에, 이사건등록상표인피고의통상사용권자가이사건실사용상표를사용하여대상상표와의관계에서상품의품질이나출처에관하여오인 혼동을일으키게하고있고, 피고는통상사용권자의사용에상당한주의를한바없으므로이사건등록상표는상표법제73조제1항제8호의규정에의하여그등록이취소되어야한다고주장하면서취소심판을청구함 (2) 특허심판원은위심판청구사건을심리한다음, [ 대상상표와의관계에서혼동이없다는이유로 ] 원고의청구를기각하는기각심결을하였으나, 특허법원은 [ 혼동의염려있으며, 상표권자가상당한주의를하지않았다는이유 ] 로심결취소소송을인용하는판결을하였고 ( 아래 4번의원심 ), 이에대하여피고가상고하였으나대상판례에의하여상고기각됨 (2) 원심 ( 특허법원 선고 2010허2667 판결 ) 의주요부분가. 제73조제1항제8호의적용요건 ( 일반론 ) 제73조제1항제8호의규정에따라상표등록이취소되기위해서는, 1 전용사용권자또는통상사용권자의사용행위일것, 2 등록상표의지정상품과동일또는유사한상품에등록상표또는이와유사한상표를사용할것, 3 위사용으로써수요자로하여금상품의품질의오인또는타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게할것, 4 상표권자가상당한주의를하지않았을것등의요건이충족되어야한다. 상표법이론과판례 200

203 16. 기타취소심판 나. 이사건등록상표와실사용상표의유사여부이사건실사용상표의경우악어도형이이사건등록상표에비하여단순화되어있는점, 이사건실사용상표는 악어도형부분 은옷감의색상과현저히다른색상인연두색이나초록색등으로자수를하고 상표의일부인문자부분만 을배경색인옷감의색상과유사한색상의실로자수를하여이사건등록상표와는달리전체적으로 악어도형부분만 을부각시킴으로써다른상표와의출처혼동의위험성이높아진점등을고려할때, 이사건실사용상표는적어도부정사용의관점에서는이사건등록상표의동일성의범위를벗어난것으로보이므로, 이사건실사용상표는이사건등록상표와동일한상표라고할수없고유사한상표라고할것이다. 다. 이사건실사용상표의사용으로대상상표와의관계에서혼동의염려가있는지여부이사건실사용상표와이사건대상상표는그외관에있어서는다소차이가있으나호칭및관념이동일하고, 이사건실사용상표와이사건대상상표가사용된상품이티셔츠로동일하며그부착위치도왼쪽가슴부분으로같고그부착방법도양상표모두옷감에초록색내지연두색실로악어도형을자수를한것으로동일하며 ( 특히, 이사건실사용상표는악어부분만이부각됨 ), 실제거래계에서도일부수요자들이이사건실사용상표와이사건대상상표를혼동하고있고, 이사건대상상표는이사건실사용상표를사용할당시국내에서이미상품표지로서널리알려지게되어있었다고할것이어서, 이사건실사용상표사용행위로인하여이사건대상상표와사이에상품의출처에관하여혼동이발생하거나적어도혼동이생길염려가객관적으로존재한다고할것이다. 라. 상표권자가상당한주의를하였는지여부본호의취지에비추어볼때, 상표권자가등록상표에대한전용사용권자또는통상사용권자의부정사용행위에대하여상당한주의를하였다고하기위해서는전용사용권자또는통상사용권자에게오인ㆍ혼동행위를하지말라는주의나경고를한정도로는부족하고, 사용실태를정기적으로감독하는등의방법으로상표사용에관하여전용사용권자또는통상사용권자를실질적으로그지배하에두고있다고평가할수있을정도가되어야하며, 그에대한입증책임은상표권자에게있다고보아야한다. 따라서, 비록피고가통상사용권자들에게브랜드매뉴얼을교부하고그준수여부를검사하여시정을요청하였고, 이사건실사용상표의사용이원고와피고사이에문제되기시작하면서부터피고가통상사용권자들에게문자부분을뚜렷하게보이게하라고얘기하였다고하더라도, 그와같은사정만으로는상표권자인피고가상표사용에관하여통상사용권자들을실질적으로지배하에두고감독하고있었다고보기는어렵다고할것이고, 달리이사건등록상표의상표권자인피고가이사건실사용상표사용행위에대하여상당한주의를하였다는점을인정할만한증거가없다. 마. 결론그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. (3) 대상판례의태도원심과거의동일한취치로선고로상고기각함 201

204 제 4 편상표법상의심판 / 소송 17 권리범위확인심판 TRADEMARK LAW 1. 관련법규정 제 75 조 ( 권리범위확인심판 ) 상표권자 전용사용권자또는이해관계인은등록상표의권리범위를확인하기위하여상표권의권리범위확인심판을청구할수있다. 2. 관련이론 구분내용 의의 등록된상표권을중심으로확인대상표장이등록상표의권리범위에속하는지여부를확인하는심판을말한다. 취지분쟁을예방하고침해시신속한구제를도모하고자함이다. 서설 종류 적극적 소극적 상표권자 ( 또는전용사용권자 ) 가제3자의사용상표인확인대상표장이자기의등록상표권의권리범위에속한다는확인을구하는심판 이해관계인이자기의사용상표 ( 또는사용예정상표 ) 인확인대상표장이상표권자의등록상표의권리범위속하지않는다는확인을구하는심판 성질및침해소송과의관계 성질및판단대상 (1) 권리범위확인심판은단순히상표자체의기술적범위를확인하는사실확정을목적으로한것이아니라확인대상표장에등록상표권의효력이미치는여부를확인하는권리확정을목적으로한것이나, 침해에대한직접적인판단은아니다. (2) 따라서, 상표적사용여부, 상표와상품의유사여부, 51조해당여부는판단대상이나, 진정상품병행수입, 선사용권 ( 허락에의한사용권 ), 권리남용등은판단대상이아니다. 상표법이론과판례 202

205 17. 권리범위확인심판 구분내용 침해소송과의관계 일반민형사법원은권리범위확인심판의심결에기속되지않는다. 다만, 권리범위확인심판의확정심결은침해소송에서유력한증거자료가된다. 절차 심판의청구 (1) 청구인 1 적극적권리범위확인심판의경우에는상표권자또는전용사용권자 ( 명문의규정有 ) 가청구인이된다. 2 소극적권리범위확인심판에서는이해관계인이청구인이되며, 권리범위확인심판의이해관계인이라함은등록상표와동일 유사한상표를현재사용하고있는자또는사용하리라추측이가는자등당해상표권의권리관계와관련하여직접적인이해관계가있는자를말한다. 즉, 소극적권리범위확인심판에서는장래사용예정인상표를확인대상표장으로특정한경우도적법한청구로인정된다. 다만, 확인대상표장을사용한바도없고앞으로도사용하지아니할것이라면이에대한소극적권리범위확인심판청구는확인의이익이없어부적법각하된다. (2) 피청구인적극적권리범위확인심판의경우에는확인대상표장을사용하고있는자가, 소극적권리범위확인심판에서는상표권자가피청구인이된다. (3) 청구기간판례는일관하여권리범위확인심판청구는현존하는상표권의범위를확정하는것을목적으로하는것이므로상표권소멸후에는소급소멸인지장래소멸인지를묻지않고확인의이익이없어심판청구를할수없다고판시하고있다. 따라서, 심결전상표권이소멸한경우에는심결각하를, 심결취소소송계속중상표권이소멸한경우에는소의이익이부정되므로소를각하하여야한다. (4) 확인대상표장의구체적특정 1 권리범위확인심판에서는확인대상표장이구체적으로특정되어야하므로확인대상표장이특정되지않은경우에는확인대상표장의설명서에대한보정을명하거나심판청구를각하하여야하지그대로심리를진행하여서는안된다. 2 한편, 적극적권리범위확인심판에서피청구인이확인대상표장이자신이사용하는표장과다르다고주장하는경우에는확인대상표장을피청구인이주장하는것과동일하도록보정하는것은요지변경이되더라도허용된다. 203

206 제 4 편상표법상의심판 / 소송 구 분 내 용 (1) 확인의이익유무에대한심리 권리범위확인심판은확인의이익을필요로하므로만일확인의이익 이없으면부적법한심판청구로서심결각하를하여야하며, 이는직 권조사사항으로서심판에서의확인의이익유무는심결시를기준으 로하여야한다. 심결및불복심결확정의효과 심리시특이점심리종결통지심결심결에대한불복권리범위의공적확인일사부재리의적용 (2) 확인대상표장의보정 1 확인대상표장은청구취지의일부를구성하므로그변경은청구취지의변경에해당하게된다. 따라서, 확인대상표장은상표법 77조의2에서규정하는예외 ( 적극적권리범위확인심판에서피청구인이확인대상표장이자신이사용하는표장과다르다고주장하는경우 ) 를제외하고는심판청구의전체적인취지에비추어볼때확인대상표장의동일성이유지되는범위 ( 요지변경이아닌범위 ) 에서만인정된다. 2 다만, 위와같은확인대상표장의보정은심판절차에서만가능할뿐심결취소소송은심결의위법여부만을판단하는것이므로소송단계에이르러서는단순히명백한오기를정정하는경우등을제외하고는확인대상표장의보정이허용되지않는다. 특이사항 : 권리범위확인심판청구에도당사자처분권주의가적용되므로소극적권리범위확인심판청구에있어서확인대상표장이등록상표의권리범위에속하면심판청구를기각하여야하지권리범위에속한다는심결은할수없다. 확인대상표장이등록상표의권리범위에속하는지여부가공적으로확인되나, 일반법원을기속하는것은아니다. 심결이확정된때에는그사건에대하여누구든지동일사실및동일증거에의하여다시심판을청구할수없다. 3. 관련판례 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2011 후 3872 판결 판결요지 [1] 상표권의적극적권리범위확인심판은심판청구인이그청구에서심판의대상으로삼은확인대상표장에대하여 상표법이론과판례 204

207 17. 권리범위확인심판 상표권의효력이미치는지를확인하는권리확정을목적으로한것으로심결이확정된경우심판의당사자뿐만아니라제3자에게도일사부재리의효력이미친다. 그런데적극적권리범위확인심판청구의상대방이확인대상표장에관하여상표법제57조의3의 선사용에따른상표를계속사용할권리 ( 이하 선사용권 이라고한다 ) 를가지고있다는것은대인적인상표권행사의제한사유일뿐이어서상표권의효력이미치는범위에관한권리확정과는무관하므로, 상표권침해소송이아닌적극적권리범위확인심판에서선사용권의존부에대해서까지심리ㆍ판단하는것은허용되지않는다. [2] 등록상표 의상표권자甲이, 乙이사용하고있는확인대상표장 가등록상표와외관, 호칭이동일ㆍ유사하고지정상품도동일하여등록상표의권리범위에속한다며적극적권리범위확인심판을청구한사안에서, 적극적권리범위확인심판에서는상표법제57조의3의 선사용에따른상표를계속사용할권리 ( 이하 선사용권 이라고한다 ) 의존부까지심리ㆍ판단할수없을뿐아니라 전에출원ㆍ등록된등록상표에대해서는위규정이적용되지않는데도, 乙이선사용권을가지고있다는이유를들어 태권도복 에사용한확인대상표장이 검도복, 유도복, 체조복, 태권도복 등을지정상품으로한등록상표의권리범위에속하지않는다고본원심판결에법리를오해한위법이있다고한사례. 참고대법원은과거디자인권관련사건에서권리범위확인심판에서선사용권의존부를고려할수없다고판시한바있으나이에대하여는여전히실무상논란이있었다. 그러나대상판례는상표법상선사용권의존부는 대인적상표권행사의제한사유 일뿐이므로상표권의효력이미치는범위에관한권리확정과무관하고, 따라서권리범위확인심판에서그판단대상이아님을분명히하였다는데의의가있다. 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2003 후 2690 판결 판결요지 1. 원고의사용상표에관하여원심판결이유를기록에비추어살펴보면, 원심이그판시와같은이유로원고는원심판시의 ( 가 ) 호표장 ( 이하 확인대상상표 라한다 ) 을 링클커버리프텐션화장품 의출처를나타내기위한식별표지로사용하였으므로, 확인대상상표에대한피고의이사건심판청구는적법하다는취지로판단하였음은정당한것으로수긍이가고, 거기에상고이유에서주장하는바와같은심리미진등의위법이없다. 원고가들고있는대법원판결은이사건과그사안을달리하므로이사건에원용하기에적절하지않다. 2. 상표권의소멸에관하여가. 상표권의권리범위확인심판의청구는현존하는상표권의범위를확정하려는데에그목적이있으므로, 일단 205

208 제 4 편상표법상의심판 / 소송 적법하게발생한상표권이라할지라도그상표권이소멸된이후에는그에대한권리범위확인을구할이익은없어진다 ( 대법원 선고 2001후2474 판결, 선고 2000후2439 판결등참조 ). 나. 위법리와기록에비추어살펴보면, 다음과같이판단된다. (1) 의류용합성세제, 세액, 클렌저, 물비누, 의류용린스, 변기세정제, 유리용세정제, 칫솔, 화장비누, 크림비누 를지정상품으로하고 IASO 로구성된피고의이사건등록상표 ( 등록번호제325122호 ) 에대한권리범위확인심판에서, 이사건등록상표의표장과확인대상상표의표장이유사하고확인대상상표의사용상품인 링클커버리프텐션화장품 과이사건등록상표의지정상품중 화장비누, 크림비누 등이유사하다는이유로확인대상상표가이사건등록상표의권리범위에속한다는심결이이루어지고, 그심결의취소를구하는이사건소에서같은이유로원고의청구를기각한원심판결에대하여상고가제기되었다. (2) 그런데이사건소가상고심에계속중이던 경이사건등록상표는그지정상품중 화장비누, 크림비누 부분에대하여등록취소심결이확정되어그에대한권리가소멸하였으므로, 이사건등록상표의권리가그지정상품중 화장비누, 크림비누 에대하여존재함을전제로하는이사건심판의심결의취소를구할확인의이익은없게되었고, 그결과이사건심판의심결의당부를판단하기위해서는확인대상상표가이사건등록상표의 화장비누, 크림비누를제외한나머지상품 에대한권리범위에속하는지여부가판단되지않을수없게되었는데, 이부분에대한심리 판단을하지아니한채원고의청구를기각한원심판결은결과적으로필요한심리를다하지아니한위법이있게되었다. 따라서이점을지적하는상고이유의주장은이유있다. 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2007 후 685 판결 판결요지 상표권의권리범위확인에관한청구는현존하는상표권의권리범위를확정하려는데그목적이있으므로일단적법하게발생한상표권이라할지라도그상표권이소멸된이후에는그에대한권리범위의확인을구할이익은없어진다. 기록에의하면, 골프채 등을지정상품으로하고 XTOUR 로구성된피고의이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 에대한권리범위확인심판 ( 이하, 이사건심판 이라한다 ) 에서, 원심판시원고의확인대상표장이그권리범위에속한다는심결이이루어지고그심결의취소를구하는이사건소에서원고의청구가인용되어이사건이상고심에계속되어있던중, 원고가피고를상대로이사건등록상표에대하여제기한별도의상표등록취소심판에서특허심판원 2007당 ( 취소판결 )69호로상표법제73조제1항제3호에해당함을이유로이사건등록상표의등록을취소하는심결이내려지고, 위심결이 확정되었음을알수있다. 그렇다면이사건등록상표에대한권리는소멸하였고, 그로인하여이사건심판의심결취소를구할법률상이익도없게되었으므로, 이사건소는부적법하게되었다. 그러므로원심판결을파기하고, 이사건을이법원이직접심판하기로하여이사건소를각하하며, 소송총비용은각자가부담하도록하여관여법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 상표법이론과판례 206

209 17. 권리범위확인심판 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2010 후 982 판결 상표권의권리범위확인에관한청구는현존하는상표권의범위를확정하려는데그목적이있으므로상표등록이무효로되었다면그에대한권리범위확인심판을청구할이익은물론그심결의취소를구할소의이익도소멸된다. 기록에의하면, 이사건등록상표는이사건소가상고심에계속중그등록이무효로확정되었으므로, 이사건상표권은처음부터없었던것으로되었고, 따라서이사건심판의심결은결과적으로존속하지않는상표권을대상으로판단한셈이되어위법한것이라하겠으나, 한편이사건상표권이소멸된결과이사건심판의심결취소를구할법률상이익도없어졌다고할것이어서이사건소자체가부적법하게되었다. 그러므로원심판결을파기하고, 이법원이직접재판하기로하여이사건소를각하한다. 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2008 후 4486 판결 판결요지 [1] 상표에관한권리범위확인심판의심결이확정된경우그심결이민사 형사등침해소송을담당하는법원을기속하지는못한다고하더라도, 상표법제75조가 상표권자 전용사용권자또는이해관계인은등록상표의권리범위를확인하기위하여상표권의권리범위확인심판을청구할수있다 고규정하고, 상표법제86조제2항에의하여준용되는특허법제186조제2항 [ 현행상표법제85조의3 제2항 ] 은 심결에대한소는당사자, 참가인또는당해심판이나재심에참가신청을하였으나그신청이거부된자에한하여이를제기할수있다 고규정하여권리범위확인심판과그심결취소소송을명문으로인정하고있는이상, 상표에관한권리범위확인심판절차에서불리한심결을받은당사자가유효하게존속하고있는심결에불복하여심결의취소를구하는것은위상표법의규정에근거한것으로서, 상표권이소멸되거나당사자사이의합의로이해관계가소멸하는등심결이후의사정에의하여심결을취소할법률상이익이소멸되는특별한사정이없는한 심결의취소를구할소의이익이있다 ( 대법원 선고 2007후3325 판결참조 ). [2] 甲이乙을상대로특허심판원에상표권에관한소극적권리범위확인심판을제기하였으나특허심판원이확인대상표장이등록상표의권리범위에속한다는이유로청구를기각하는심결을하였는데, 이후乙이위등록상표의상표권침해와관련하여제기한민사소송에서甲의승소판결이선고되었고, 심결취소소송의상고심계속중위민사판결이그대로확정된사안에서, 확정된위민사판결은위심결취소소송을담당하는법원에대하여법적기속력이없으므로위민사판결이확정되었음에도불구하고甲은자신에게불리한위심결을취소할법률상이익이있고, 달리위심결이후위등록상표의상표권이소멸되었다거나당사자사이의합의로이해관계가소멸되었다는등위심결이후심결을취소할법률상이익이소멸되었다는사정도보이지아니하므로, 甲에게위심결의취소를구할소의이익이있다. 207

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211 17. 권리범위확인심판 제 5편 TRADEMARK LAW 기 타 209

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213 18. 도메인네임과상표 18 도메인네임과상표 TRADEMARK LAW 1. 관련법규정 없음 2. 관련이론 구분내용 서설 상표법상취급 의의문제의소재타인의도메인이름을상표로출원한경우의취급타인의등록상표를도메인이름으로사용한경우의취급 도메인이름이란인터넷상에연결되어있는컴퓨터의 IP주소를사람들이기억하기쉽게문자나숫자등으로표현한것을말한다. 최근전자상거래등의발달로인하여도메인이름은거래실정상해당웹사이트에서판매하는상품또는제공서비스업의출처표시로서도기능할수있다. 이에도메인이름과상표의저촉등에관한문제가다수발생하게되었고, 이에대한합리적해결책의도출이필요하다. 현행법제하에서는타인의도메인이름과동일 유사한표장을상표로서출원한경우라도상표법상의등록요건을구비하고있는한상표등록을받는데아무런문제가없다. 다만, 타인의도메인이름이도메인이름그자체로서뿐만아니라상표또는서비스표로서도주지 저명하다면 7조 1항 9호내지 12호의적용이있을수있다. (1) 개요도메인이름을단순히등록 보유한것에불과한경우나해당도메인이름을사용한웹사이트에서등록상표의지정상품과동일또는유사한상품을취급하지않는다면당연히상표권침해가아니나, 도메인이름을사용한웹사이트에서등록상표의지정상품과동일또는유사한상품을취급하는경우상표권침해가성립될수있는지문제되며, 이경우논의의초점은도메인이름이상표 ( 서비스표 ) 적사용에해당하는지여부이다. 211

214 제 5 편기타 구분내용 (2) 도메인이름의사용이상표의사용으로인정될수있는지여부상표의사용이란형식적으로는 2조 1항 7호에해당하고실질적으로는상표의기능이발휘되도록사용하여야하는데, 도메인이름이상표로서기능하는지여부는 ⅰ) 별도의식별표지유무, ⅱ) 도메인이름의사용태양, ⅲ) 웹사이트화면의표시내용등을전체적으로고려하여거래통념상상품의출처표시로서인식되는지를기준으로판단한다. ( 판례 : 특정한도메인이름으로웹사이트를개설하여제품을판매하는영업을하면서그웹사이트에서취급하는제품에독자적인상표를부착 사용하고있는경우에는특단의사정이없는한그도메인이름이일반인들을그도메인이름으로운영하는웹사이트로유인하는역할을한다고하더라도, 도메인이름자체가곧바로상품의출처표시로서기능한다고할수는없다.) 부경법상취급 2조 1호가목내지다목 2조 1호아목 일반론그대로 ( 다만, 도메인이름이단순히 IP주소로사용된것에불과하다면그적용이있기어렵다 ) 국내널리인식된타인의상표등과동일 유사한도메인이름을부정한목적으로등록 보유 이전 사용하는행위를말하며, 특히본규정은도메인이름하에운영되는웹사이트에서상품의판매등이전혀없는경우라도적용이있을수있다는점에그실익이있다. 도메인이름의말소청구가가능한지여부 2004년개정부정경쟁방지법은동법 4조 2항에서부정경쟁행위의대상이된도메인이름의등록말소를청구할수있음을명문으로규정함 3. 관련판례 상표권침해및부정경쟁행위금지등 대법원 선고 2001 다 판결 판결요지 [1] 도메인이름하에운용되는웹사이트에서등록상표권의지정상품과동일또는유사한상품을취급하거나, 등록서비스표의지정서비스업과동일 유사한영업을취급한사실이전혀없다면위웹사이트를통해등록상표권을침해하였거나침해할우려가있다고볼수없고, 등록상표와동일한이름을도메인이름으로사용한것만으로는상표법제66조에서규정하는상표권침해행위에해당한다고보기어렵다. 상표법이론과판례 212

215 18. 도메인네임과상표 [2] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1호 ( 가 ) 목의상품주체혼동행위에해당하는표지의사용은 ' 상품에관련된일체의사용행위 ' 를, 같은호 ( 나 ) 목의영업주체혼동행위에해당하는표지의사용은 ' 영업에관련된일체의사용행위 ' 를, 비상업적사용을그적용대상에서제외하고있는같은호 ( 다 ) 목의식별력이나명성손상행위에해당하는표지의사용은 ' 상업적사용 ' 을, 각의미하는것으로해석하여야할것이고, 도메인이름의양도에대한대가로금원등을요구하는행위는도메인이름을상품또는영업임을표시하는표지로사용한것이라고는할수없어서, 같은법제2조제1호 ( 가 ) 목, ( 나 ) 목의혼동행위나같은호 ( 다 ) 목소정의식별력또는명성의손상행위에해당하지아니한다. 상표권침해및부정경쟁행위금지등 대법원 선고 2002 다 판결 판결요지 [1] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하 ' 부정경쟁방지법 ' 이라고만한다 ) 제4조에의한금지청구에있어서제2조제1호 ( 가 ) 목소정의타인의성명 상호 상표 상품의용기 포장기타타인의상품임을표시한표지가국내에널리인식되었는지여부는사실심변론종결시를기준으로판단하여야하며, 제2조제1호 ( 다 ) 목의경우에도마찬가지라고할것이다. [2] 그러나피고들의행위가위법률제2조제1호 ( 가 ) 목소정의이른바 ' 상품주체혼동행위 ' 에해당하기위해서는피고들이이사건상표들을자신의상품출처를표시하는것으로사용하여야하는바, 이에관한원심의판단은기록에나타난다음과같은이유로수긍하기어렵다. 첫째, 피고들이개설한웹사이트에서 ' 비아그라관련정보 ' 라는제목아래비아그라에관한국내신문기사와원고화이자프로덕츠인크의발표내용을인용하면서 " 제작사인화이저 (PFIZER) 사에따르면비아그라 (viagra) 는 " 이라는표현을사용한것은, 이사건상표들을원고들이생산 공급하는제품을가리키는것으로사용한것일뿐, 피고들이인터넷으로판매하는제품의출처표시로서사용한것이아니고, 둘째피고들이생칡즙, 칡수를판매한다는내용을게재한웹페이지에사용한 " " 와같은형태의표장은, 위표장이화면우측모서리윗부분에작은크기로위치하고있고, 위웹페이지에서판매하는제품인생칡즙, 칡수에는 ' 산에산에 ' 라는독자적인상표가부착되어있으며, 그웹페이지아래부분에는 "' 산에산에 ' 는월유봉의맑은물을상징하는韓一綜合食品 ( 주 ) 의고유브랜드입니다." 라는기재가명확하게되어있는점, 이사건상표들로저명해진발기기능장애치료제는약국에서의사의처방전이있어야만구입가능한제품인데다가, 이러한치료제를생산 판매하는외국의제약업체가생칡즙이나칡수를생산 판매하리라고는예상하기어려운점등을종합하면, "Viagra" 가위와같은형태로사용된피고들의웹페이지를접하는사람들이위표장을그웹페이지에서광고, 판매하고있는제품의출처표시로인식한다고할수는없으며, 셋째피고들이 'viagra.co.kr' 이라는도메인이름아래생칡즙, 재첩국, 건강보조식품의판매영업을하기는하였지만, 도메인이름은원래인터넷상에서로연결되 213

216 제 5 편기타 어존재하는컴퓨터및통신장비가인식하도록만들어진인터넷프로토콜주소 (IP 주소 ) 를사람들이인식 기억하기쉽도록숫자 문자 기호또는이들을결합하여만든것으로, " 상품이나영업의표지로서사용할목적으로한것이아니었으므로 ", 특정한도메인이름으로웹사이트를개설하여제품을판매하는영업을하면서그웹사이트에서취급하는제품에독자적인상표를부착 사용하고있는경우에는특단의사정이없는한그도메인이름이일반인들을그도메인이름으로운영하는웹사이트로유인하는역할을한다고하더라도, 도메인이름자체가곧바로상품의출처표시로서기능한다고할수는없는것인데, 피고들이이사건도메인이름으로개설한웹사이트에서판매하고있는제품에는별도의상품표지가부착되어있고, 그제품을판매하는웹페이지의내용에서는이사건도메인이름이별도의상품표지로서사용되고있지않으며, 달리이사건도메인이름이피고들이판매하는상품의출처표시로인식된다고볼만한사정도없으므로, 이사건도메인이름이피고들이취급하는상품의출처표시로서기능한다고할수도없다. 그럼에도불구하고, 피고들이이사건상표들을자신들이판매하는상품의출처표시로서사용하였다는이유로피고들의행위가위법률제2조제1호 ( 가 ) 목의부정경쟁행위에해당한다고판단한원심에는법리를오해한위법이있다. [3] 부정경쟁방지법제2조제1호 ( 다 ) 목은입법취지와그입법과정에비추어볼때, 위규정에서사용하고있는 ' 국내에널리인식된 ' 이라는용어는 ' 주지의정도를넘어저명정도에이른것 ' 을, ' 식별력의손상 ' 은 ' 특정한표지가상품표지나영업표지로서의출처표시기능이손상되는것 ' 을의미하는것으로해석함이상당하며, 이러한식별력의손상은저명한상품표지가다른사람에의하여영업표지로사용되는경우에도생긴다. 피고들이이사건상표들을상품표지로사용하였다고볼수없음은앞서본바와같으므로, 원심이피고들이이사건상표들을자신들의상품표지로사용함으로써이사건상표들의식별력을손상하였다고판단한것은잘못이나, 기록에의하면, 피고들이이사건도메인이름으로개설한웹사이트에서생칡즙, 재첩국, 건강보조식품등을인터넷상으로판매하는행위를한것은, 원고들의저명상표와유사한표지를영업표지로사용한것에해당하고, 이처럼피고들이위상표들을영업표지로사용함에의하여위상표들의상품표지로서의출처표시기능을손상하였다고할것이며, 원심또한피고들이이사건도메인이름을사용하여생칡즙판매등의영업을한것을식별력손상행위중의하나로들고있으므로, 피고들의행위가위법률제2조제1호 ( 다 ) 목의부정경쟁행위에해당한다고본원심은그결론에있어서정당하다. [4] 위법률제2조제1호 ( 다 ) 목이 "( 가 ) 목또는 ( 나 ) 목의규정에의한혼동을하게하는행위외에 " 라고규정하고있기는하지만, 위 ( 다 ) 목의입법과정에비추어볼때위법률제2조제1호 ( 가 ) 목의혼동행위와 ( 다 ) 목의식별력손상행위는상반된관계에있는것이아니라, 별개의근거로위법률에규정된것이므로, 위규정은 "( 가 ) 목또는 ( 나 ) 목의규정에의한혼동이발생하지않더라도 " 라는취지로해석함이상당하고, 그에따라특정한표지의사용이위법률제2조제1호 ( 다 ) 목과같은호 ( 가 ) 목, ( 나 ) 목에모두해당할수도있으므로, 원심이피고들의행위가위 ( 가 ) 목과 ( 다 ) 목에모두해당하는것으로판단한것에이유모순의위법이있다고할수없다. [5] 기록에의하더라도, 원고한국화이자제약주식회사가원고화이자프로덕츠인크의자회사라고인정할자료가 상표법이론과판례 214

217 18. 도메인네임과상표 없고, 원고화이자프로덕츠인크가국내에주소를두지않고있기때문에 '.kr' 도메인이름을자신명의로등록할수없기는하지만, 원고화이자프로덕츠인크는부정경쟁방지법제4조제2항에따라 " 부정경쟁행위를조성한물건의폐기, 부정경쟁행위에제공된설비의제거기타부정경쟁행위의금지또는예방을위하여필요한조치 " 로서도메인이름의등록말소를구하는것이고, 피고들이도메인이름을사용한것이식별력손상의부정경쟁행위에해당하는이상, 그부정경쟁행위의금지또는예방을위한유효 적절한수단은그도메인이름의등록말소이므로 ( 원심변론종결후인 법률제7095호로개정공포된부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률은제4조제2항의 " 제거기타 " 를 " 제거, 부정경쟁행위의대상이된도메인이름의등록말소그밖에 " 로개정함으로써이러한취지를분명하게하고있다.), 이사건도메인이름의일부로사용된 'viagra' 상표의보유자인원고화이자프로덕츠인크는자신명의로 '.kr' 도메인이름을등록할적격이있는지여부에관계없이이사건도메인이름의등록말소청구를할수있다. 인터넷주소이름사용금지등 대법원 선고 2007 다 판결 판결요지 1. 피고들과인수참가인에대한 jjang0u, Jjang0u, JJANG0U, 이상의문자를포함한문자 의사용금지청구부분및인수참가인에대한도메인이름 (jjang0u.net) 의등록말소청구부분에대한판단기록에비추어살펴보면, 원심이, 그판시와같은사정을들어지정서비스업을 인터넷상에서포털사이트운영업, 인터넷상에서의각종주제별커뮤니티사이트제공업 등으로하고, 로이루어진원고의이사건등록서비스표 ( 등록번호제127576호 ) 는기술적표장에해당하지아니하고, 피고들과인수참가인이 jjang0u.net 이라는도메인이름을등록하고그웹사이트에서게임, 영화, 유틸리티등의파일공유를할수있게하고유머와사진등을제공하고거기에 jjang0u, Jjang0u, JJANG0U 등의표장을사용하는행위는이사건등록서비스표권을침해하는것에해당한다는취지로판단하였음은옳은것으로수긍이가고, 거기에상고이유의주장과같은상표권의효력에관한법리오해등의위법이있다고할수없다. 2. 피고들과인수참가인에대한 짱공유, 짱공유닷컴, 짱공유닷넷, 이상의문자를포함한문자 의사용금지청구부분및인수참가인에대한한글인터넷주소 ( 짱공유, 짱공유닷컴, 짱공유닷넷 ) 의등록말소청구부분에대한판단등록상표의지정상품과동일또는유사한상품의품질ㆍ효능ㆍ용도등을보통으로사용하는방법으로표시하는표장에대하여는상표권의효력이미친다고할수없는바 ( 상표법제51조제1항제2호참조 ), 어떤표장이상품의품질ㆍ효능ㆍ용도등을보통으로사용하는방법으로표시한것인가의여부는그표장이지니고있는관념, 지정상품과의관계, 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하며, 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 피고들과인수참가인이사용한표장중 짱공유 는비록사전에등재되어있지않은조어이기는하지만 짱 은 최고 를뜻하는의미로사람들에게널리사용되고있으므로, 게임, 215

218 제 5 편기타 영화, 유틸리티등파일을공유할수있도록하고유머와사진등을제공하는웹사이트운영업무와관련하여볼때, 그수요자들로서는 짱공유 라는표장으로부터 최고의파일공유 라는관념을직감할수있을것이라고봄이상당하다. 그렇다면피고들과인수참가인들의표장중 짱공유, 짱공유닷컴, 짱공유닷넷 등한글표장은제공되는서비스업의품질ㆍ효능등을보통으로사용하는방법으로표시하는표장에불과하다할것이므로, 이러한표장을사용하는행위는이사건등록서비스표권을침해한다고할수없다. 그럼에도불구하고, 원심은피고들및인수참가인이사용하는표장중위한글표장에대하여이사건등록서비스표권의효력이미치는지여부에관하여면밀히살펴보지아니한채 짱공유 가이사건등록서비스표와동일ㆍ유사하다는이유만으로, 피고들과인수참가인이위한글표장을사용하는행위가이사건등록서비스표권을침해하는것에해당한다고판단하고말았으니, 이러한원심판결에는상표권의효력범위에관한법리를오해한위법이있다할것이고, 이러한위법이판결에영향을미쳤음은분명하다. 상표법위반 대법원 선고 2010 도 7088 판결 판결요지 [1] 상표권침해가인정될수있으려면상표의사용이전제되어야하고, 상표법상 상표의사용 이란상표법제2조제1항제7호각목에서정한행위를의미하는데, 도메인이름의사용이여기에해당하기위해서는도메인이름의사용태양및도메인이름으로연결되는웹사이트화면표시내용등을전체적으로고려하여볼때거래통념상상품의출처표시로기능하고있어야하고, 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. [2] 피고인은 마하몰.kr, 마하몰.com 이라는도메인이름과 마하몰 이라는한글인터넷도메인이름을등록하고 ( 이하이들도메인이름을합쳐 이사건각도메인이름 이라고한다 ), 인터넷사용자가웹브라우저의주소창에이를입력하면피고인의불교정보포털사이트인 사찰넷 으로연결되도록하는한편, 위 사찰넷 에는피고인의불교용품판매사이트인 사찰몰 로링크 (link) 를해놓았는데, 이사건각도메인이름은 사찰넷 웹사이트에접속하는단계에서웹브라우저의주소창에입력하는순간에만잠시나타나있다가 사찰넷 웹사이트로연결되는과정에서사라져버리고, 나아가 사찰몰 웹사이트에접속하기위해서는 사찰넷 홈페이지의링크부분을다시클릭해야하며, 이에따라 사찰넷 과 사찰몰 웹사이트의주소창에는각각의도메인이름인 과 이 표시될뿐이사건각도메인이름은나타나지아니하는반면, 각웹사이트의화면좌측상단에는 과 로된표장이별도로표시되어피고인이제공하는불교용품판매업등서비스업의출처를표시하는 기능을하고있으므로이사건각도메인이름이위각웹사이트를통해제공되는불교용품판매업등서비스업의출처표시로기능하고있다고보기어렵다. 상표법이론과판례 216

219 18. 도메인네임과상표 따라서, 피고인은지정서비스업을 불교용품판매대행업, 불교용품판매알선업 등으로하는타인의등록서 비스표 및지정서비스업을 컴퓨터네트워크상의온라인불교용조각판매대행업등 으로하는 타인의등록서비스표 에관한서비스표권을침해하였다고할수없다. 인터넷주소등록말소 대법원 선고 2007 다 판결 판결요지 [1] 서비스표의침해가인정될수있으려면서비스표의사용이전제되어야할것인데, 상표법상 상표의사용 이라함은상표법제2조제1항제7호각목소정의행위를의미하는것인바, 어떤표지의사용이여기에해당하기위해서는사회통념상수요자에게상품의출처를표시하고자기의업무에관계된상품과타인의업무에관계된상품을구별하는식별표지로기능하고있어야하고, 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다고할것이다. [2] 원심판결이유에의하면원심은그채용증거를종합하여, 피고가 주식회사넷피아닷컴에 파출박사 라는한글인터넷도메인이름 ( 이하 이사건한글인터넷도메인이름 이라한다 ) 을등록하고 이를피고개설의웹사이트 ( 에연결되도록하여그웹사이트에서직업정보제공등의서비스를제공한사실을인정한다음, 피고가이사건한글인터넷도메인이름을서비스표적으로사용하고있다는취지로판단하였다. 그러나도메인이름의사용이사용태양등구체적사정에따라서비스의출처를표시하는서비스표의사용에해당하는때가있음을부정할수없다하더라도, 도메인이름은원래인터넷상에서로연결되어존재하는컴퓨터및통신장비가인식하도록만들어진인터넷프로토콜주소 (IP) 를사람들이인식하기쉽도록숫자ㆍ문자ㆍ기호또는이들을결합하여만들어진것으로서상품이나서비스의출처표시로사용할목적으로만들어진것은아닌점, 이사건한글인터넷도메인이름은최상위도메인이름등을입력할필요없이단순히한글등의키워드를인터넷주소창에입력하여원하는웹사이트에접속할수있도록만든인터넷주소로서, 인터넷주소창에도메인이름을입력하여실행하면그웹사이트의주소창에도메인이름이표시되는일반적인도메인이름과달리접속단계에서피고개설의웹사이트에연결하기위하여사용되고있을뿐이고이사건한글인터넷도메인이름을인터넷주소창에입력하고실행하여연결되는피고개설의웹사이트화면에는이사건한글인터넷도메인이름이표시되지아니하는점, 피고가개설한웹사이트의화면좌측윗부분에는 로된표장이별도로표시되어피고가제공하는직업정보제공등서비스의출처표시기능을하고있는점등기록에나타난여러사정을고려하여볼때, 원심이인정한위와같은사실만으로는이사건한글인터넷도메인이름이서비스의출처표시로기능하고있다고보기어렵다. 217

220 제 5 편기타 그럼에도불구하고원심은 서비스표의사용 의의미를잘못이해한나머지이사건한글인터넷도메인이름이직업정보제공등의서비스의출처표시로기능하고있는지여부에관하여면밀히살펴보지아니한채, 피고가이사건한글인터넷도메인이름을서비스표로사용하고있다고단정하고피고가원고의이사건등록서비스표권 ( 등록번호제75985호, 제75986호 ) 을침해하였다고판단하고말았으니, 원심판결에는서비스표의사용에관한법리를오해함으로써판결결과에영향을미친위법이있다. ( 대법원은다른판결에서 파출박사 는 가사서비스업 에대하여제6조제1항제3호에해당한다고판시하였음 ) 한글인터넷주소사용중지등 대법원 선고 2006 다 판결 판결요지 1. 상표권침해로인한한글인터넷주소 장수온돌 ( 이하 이사건한글인터넷주소 라한다 ) 의사용금지및이전등록청구부분에대하여상표법제66조제1항제1호소정의상표권침해가인정될수있으려면상표의사용이전제되어야할것인데, 도메인이름의경우에는도메인이름의사용태양및그도메인이름으로연결되는웹사이트화면의표시내용등을전체적으로고려하여거래통념상상품의출처를표시하고자기의업무에관계된상품과타인의업무에관계된상품을구별하는식별표지로기능하고있을때에는상표의사용으로볼수있다 ( 대법원 선고 2007다31174 판결참조 ). 한편, 상표법제51조제1항제1호본문에의하면, 자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는상표에대하여는그것이상표권설정등록이있은후에부정경쟁의목적으로사용하는경우가아닌한등록상표권의효력이미치지아니하는바, 여기에서 상호를보통으로사용하는방법으로표시한다 는것은상호를독특한글씨체나색채, 도안화된문자등특수한태양으로표시하는등으로특별한식별력을갖도록함이없이표시하는것을의미할뿐만아니라, 일반수요자가그표장을보고상호임을인식할수있도록표시하는것을전제로한다할것이므로, 표장자체가특별한식별력을갖도록표시되었는지이외에도사용된표장의위치, 배열, 크기, 다른문구와의연결관계, 도형과결합되어사용되었는지여부등실제사용태양을종합하여거래통념상자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시한경우에해당하는지여부를판단하여야한다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 피고가한글인터넷주소서비스를제공하는주식회사넷피아닷컴에이사건한글인터넷주소를등록하고, 인터넷사용자가웹브라우저의주소창에이사건한글인터넷주소를입력하여연결되는피고개설의웹사이트 ( 에서전기침대등상품에관한정보를제공하고판매하는쇼핑몰을운영하는행위는상표의사용에해당하므로, 이사건한글인터넷주소와이사건등록상표 ( 등록번호제524178호 ) 의표장및사용상품이동일ㆍ유사한이상, 이사건한글인터넷주소의등록ㆍ사용은상표법제66조제1항제1호소정의상표권침해행위에해당한다. 상표법이론과판례 218

221 18. 도메인네임과상표 나아가이사건한글인터넷주소는영어로구성된웹사이트의도메인이름대신기억하기쉬운한글을사용하는인터넷주소로서그특성상숫자ㆍ문자ㆍ기호등의결합으로구성되면서계층적구조를가지는일반적인도메인이름보다상품의출처표시내지광고선전기능이더강한점, 이사건한글인터넷주소로연결되는웹사이트의좌측상단에는 와같이이사건한글인터넷주소와동일한문자부분 장수온돌 이다른문자에비하여돋보이는글자체로변형되어빨간색의큰글씨로횡서된채로그왼쪽의도형과결합된일체로서표시되어있을뿐만아니라, 그웹사이트화면의중앙에는상품의명칭으로 장수온돌침대Queen, 장수온돌침대Double 이라고표기되어있는점, 서비스표인위도형과문자부분이외에는상품자체의식별표지로인식될만한다른표장을찾아볼수없는점등의여러사정을종합하여볼때, 이사건한글인터넷주소는일반수요자에게상호라기보다는주로상표로서사용되고있다고인식될것이므로, 이사건한글인터넷주소는거래통념상자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시한상표에해당한다고볼수없다. 이와달리이사건한글인터넷주소가상표적사용에해당한다고하더라도자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시한경우에해당한다고판단한원심의판단에는상표권의효력에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있고, 이를지적하는상고이유의주장은이유있다. 다만, 상표법제65조제2항의 침해의예방에필요한조치 에는 도메인이름의사용금지또는말소등록 등의범위를넘어서도메인이름의이전등록까지당연히포함된다고볼수없으므로, 원심판결중이사건한글인터넷주소의이전등록청구를배척한부분은결과적으로정당하다. ( 즉, 상표권을침해하는도메인이름의 이전등록 을명하는것은상표권침해의예방에필요한조치에포함되지아니하므로상표법상허용되지아니함 ) 2. 결론그러므로원심판결중상표권침해로인한이사건한글인터넷주소의사용금지청구부분을파기하고이부분사건을다시심리ㆍ판단하게하기위하여원심법원에환송하며, 원고의나머지상고는기각하기로하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 219

222 제 5 편기타 19 인터넷상의문제 ( 도메인네임제외 ) TRADEMARK LAW 1. 관련법규정 없음 2. 관련이론 (1) 인터넷키워드광고의문제 구분내용 VSP 판례 판결요지 주의점 인터넷포털사이트운영자로부터특정단어나문구 ( 이하 키워드 라한다 ) 의이용권을구입하여일반인터넷사용자가그단어나문구를검색창에입력하면검색결과화면에그키워드구입자의홈페이지로이동할수있는스폰서링크나홈페이지주소등이나타나는경우에, 그검색결과화면에나타난표장이자타상품의출처표시를위하여사용된것으로볼수있다면, 이는상표권의권리범위확인심판의전제가되는 상표로서의사용 에해당한다할것이다. 그리고상표로서의사용의일종인상품의 광고 에는신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV 등뿐아니라인터넷검색결과화면을통하여일반소비자에게상품에관한정보를시각적으로알리는것도포함된다고할것이다. 키워드검색결과화면을통하여연결되는키워드구입자 ( 광고주 ) 의실제홈페이지에는키워드구입자의독자적인상표가부착되어있고타인의등록상표는표시된바없으나도메인이름과달리키워드검색광고는그자체가이미상표적사용으로볼수있는경우로서키워드구입자의실제홈페이지에비록독자적인상표가부착되어있다하여도이는키워드검색결과화면자체에서이미상표로사용된이후의사정에불과하므로이러한사정을들어단순히인터넷사용자를유인하는역할에불과하다고본원심의견해는적절치않다고보았음에주의할필요가있다. 상표법이론과판례 220

223 19. 인터넷상의문제 ( 도메인네임제외 ) 구분내용 키워드광고의개념키워드광고를상표적사용으로볼수있는지여부 키워드광고란 포털사이트 ( 검색사이트 ) 에서인터넷이용자가특정한검색어를입력하면검색결과가나오는화면에키워드구입자 ( 광고주 ) 의홈페이지나관련광고등이노출되도록하는광고기법 을말한다. (1) 해당키워드검색결과화면에타인의등록상표가직접표시된경우 ⅰ) 해당키워드검색결과화면에타인의등록상표가직접표시된경우통상적으로그화면에는사용상품의명칭도동시에표시되어있는것이일반적이므로이는상품에관하여타인의등록상표를사용한것에해당하고, ⅱ) 이러한키워드검색결과화면내용및전체적인형식에비추어볼때이는상품에관한정보를일반수요자에게시각적으로알리는데에충분하다할것이므로결국 2조 1항 7호다목소정의광고행위로서의상표의사용으로볼수있다. (2) 해당키워드검색결과화면에타인의등록상표가표시되지않은경우해당키워드검색결과화면에타인의등록상표가표시되지않고단순히특정키워드에의한검색에대응하여광고주의광고가나타나는것에불과한경우 ( 이를일반적으로 순수한키워드광고 라함 ) 에는학설상다툼이있으며, 우리나라에는아직이와관련된직접적인판례는없고향후추가적인법리검토가필요하다. (2) 오픈마켓운영자의책임 구분내용 서설 의의 문제의소재 오픈마켓이라함은 온라인서비스제공자가직접판매자가되는것이아니라개별판매자와불특정다수의구매자들간에상품거래가이루어질수있는인터넷상의장터를제공하고판매수수료를받는형태의온라인쇼핑몰 을말한다. 오픈마켓에서상표권침해행위가있는경우이에대한오픈마켓운영자의법적책임과오픈마켓운영자의면책을위한주의의무등을명확히하여상표권자의보호와전자상거래의활성화라는두가지목적이모두달성될수있는합리적인해결방안의도출이필요하다. 우리법의태도 저작권법과달리상표법등산업재산권법에서는어떠한관련규정도존재하지않고, 정보통신망법등일부특별법에관련규정이있으나이또한상표 221

224 제 5 편기타 구분내용 권등에관한내용이아니므로상표권침해시의오픈마켓운영자의법적책임및그면책범위를직접적으로법정한규정은없다. 판례의태도 (1) 최근대법원은현행법상오픈마켓운영자에게정보통신망법등기타법률에의하여상표권침해행위를적극적으로방지하여야할작위의무가부과된것으로볼수는없고, 따라서비록오픈마켓에서상표권침해가있다하여도곧바로운영자에게상표권침해에대한불법행위책임을물을수는없으며, 다만 ⅰ) 침해의위법성이명백하고, ⅱ) 오픈마켓운영자에게침해에대한구체적인식이있으며, ⅲ) 기술적ㆍ경제적으로통제의가능성이있는경우오픈마켓운영자는상표권침해방지를위한조치를취하여야하고, 이를위반한경우침해행위에대하여부작위에의한방조자로서공동불법행위책임 ( 민법 760조 3항소정의방조책임 ) 이성립된다고판시하였다. (2) 그러나, 이러한경우에도오픈마켓운영자에게요구되는조치의무에타인의상표권을침해하는것으로의심되는게시물을게시한판매자의신원정보및판매정보를오픈마켓운영자가임의로상표권자에게제공할의무까지포함되는것은아니다. 3. 관련판례 권리범위확인 ( 상 ) 대법원 선고 2010 후 3073 판결 판결요지 1. 상표적사용여부에대하여 [1] 인터넷포털사이트운영자로부터특정단어나문구 ( 이하 키워드 라한다 ) 의이용권을구입하여일반인터넷사용자가그단어나문구를검색창에입력하면검색결과화면에그키워드구입자의홈페이지로이동할수있는스폰서링크나홈페이지주소등이나타나는경우에, 그검색결과화면에나타난표장이자타상품의출처표시를위하여사용된것으로볼수있다면, 이는상표권의권리범위확인심판의전제가되는 상표로서의사용 에해당한다할것이다. 그리고상표로서의사용의일종인상품의 광고 에는신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV 등뿐아니라인터넷검색결과화면을통하여일반소비자에게상품에관한정보를시각적으로알리는것도포함된다고할것이다. 상표법이론과판례 222

225 19. 인터넷상의문제 ( 도메인네임제외 ) [2] 원심판결이유에의하면, 피고는인터넷포털사이트인 다음 (daum) ( 그도메인이름은 ) 으로부터 VSP 라는키워드를구입하여, 인터넷사용자가그포털사이트의검색창에 VSP 를입력하면검색결과화면에 스폰서링크 로서 VSP 엔티씨 라는표제가나타나고그아래줄에 서지보호기, 순간정전보상기, 뇌보호시스템 이라는상품의종류가표시되며 [ 서지보호기는급격한과전압, 즉서지 (surge) 가생긴경우전류변화를억제하는기계를말하고, 순간정전보상기 (Voltage Sag Protector) 및뇌 ( 雷 ) 보호시스템은낙뢰등에의한순간정전으로부터피해를방지하기위한장치이다 ], 그다음줄에피고가운영하는회사 ( 이하 피고회사 ) 의홈페이지주소인 이나타나고, 그검색결과화면에서다시 VSP 엔티씨 나홈페이지주소부분을클릭하면피고회사의홈페이지로이동하는방식으로되어있는인터넷키워드검색광고를한사실, 그런데원고는지정상품을 전압급승압방지기, 전압안정장치, 차단기 등으로하여상표권등록을한이사건등록상표 VSP 의상표권자인사실을알수있는바, 이사건에서피고는위와같은방식의인터넷키워드검색광고중그검색결과화면에표시되는 VSP 엔티씨 ( 이하 이사건표장 이라한다 ) 가원고의위등록상표에의한상표권의권리범위에속하지않는다는확인을구하였다. 앞에서본법리에비추어이사건표장이표시된인터넷키워드검색결과화면의내용과피고회사홈페이지로연결되는전체적인화면구조등을살펴보면, 위인터넷키워드검색결과화면은이사건표장을붙여상품에관한정보를일반소비자에게시각적으로알림으로써광고한것으로보기에충분하다할것이다. 따라서피고가위와같이인터넷키워드검색결과화면에서이사건표장을표시하여한광고행위는상표법제2조제1항제7호 ( 다 ) 목이정한 상품에관한광고에상표를표시하고전시하는행위 에해당한다할것이니, 이사건표장은자타상품의출처를표시하는상표로사용되었다고할것이다. 한편원심판결이유에의하면, 인터넷사용자가검색결과화면에서다시이사건표장이나홈페이지주소부분을클릭하면이동하게되는피고회사의홈페이지에는피고등이등록한 논트립 (Nontrip), 딥프리 (dipfree), 새그프리 (Sag Free) 등의상표가사용된제품만표시되어있고이사건표장이붙은상품은표시된것이없음을알수있다. 그러나이는위에서본바와같이이사건표장이키워드검색결과화면자체에서이미상표로사용된이후의사정일뿐이므로, 이와같은사정을들어이사건표장이상표로사용되지않았다고볼수는없다. 따라서원심이, 이사건표장은인터넷사용자들을피고회사의홈페이지로유인하는일반적인 스폰서링크 로서기능할뿐자타상품의출처를표시하는상표로사용된것은아니라고보아, 이사건등록상표의권리범위에속하지않는다고판단한데에는상표사용에관한법리를오해한위법이있다. 그러나아래 2항의상고이유주장에관한판단에서보는바와같이이사건표장은등록상표와표장이유사하지아니하여그권리범위에속하지않는다고한원심판단의결론은정당하므로, 이부분원심판결에판결결과에영향을미친위법은없다. 2. 상표의유사여부에대하여상표의유사여부는그상품의거래에서일반적인수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로상품의출처에대하여오인 혼동의우려가있지여부에따라판단하여야하므로두상표사이에유사한부분 223

226 제 5 편기타 이있다고하더라도그요부를이루는부분이서로달라전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 96후2258 판결등참조 ). 그리고상표의구성중식별력이없거나미약한부분은그부분만으로는요부가된다고할수없고, 이는그부분이다른문자등과결합되어있는경우라도마찬가지이다 ( 대법원 선고 2004후1175판결등참조 ). 위법리와기록에비추어살펴보면, VSP 는관련상품들의거래계에서 순간정전보상장치 (Voltage Sag Protector) 의영문약어로통용되고있음을알수있으므로, 이사건표장의 VSP 부분은사용상품들과의관계에서그효능이나용도를표시하는것으로서식별력이미약하여요부가될수없고, 식별력이있어그요부를이루는 엔티씨 부분은이사건등록상표 VSP 와외관, 호칭및관념에서뚜렷한차이가있다. 따라서, 이사건등록상표와이사건표장을동일 유사한상품에사용하더라도일반수요자가거래자로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가없으므로, 이사건표장은이사건등록상표와유사하지않아그권리범위에속하지아니한다. 같은취지의원심판단은정당하고, 거기에상표의유사여부판단에관한법리를오해하거나논리와경험의법칙에반하여자유심증주의의한계를벗어난위법이없다. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반 대법원 선고 2009 도 판결 판결요지 [1] 구부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 법률제8767호로개정되기전의것, 이하 구부정경쟁방지법 이라한다 ) 제2조제1호나목이규정하고있는부정경쟁행위는등록여부와관계없이사실상국내에널리인식된타인의성명 상호 표장기타타인의영업임을표시하는표지와동일하거나이와유사한것을사용하여타인의영업상의시설또는활동과혼동을하게하는일체의행위를의미하는것이다 ( 대법원 선고 97도322 판결등참조 ). 따라서여기서영업표지를사용하는방법및형태등에는특별한제한이없으므로, 인터넷웹페이지상의팝업광고행위가팝업창자체의출처표시유무, 웹페이지내에서의팝업창의형태및구성, 웹페이지의운영목적과내용, 팝업창의출현과정과방식등에비추어웹페이지상에표시된국내에널리인식된타인의영업표지를그팝업광고의출처표시로사용한것으로인식되고이로써팝업광고의영업활동이타인의광고영업활동인것처럼혼동하게하는경우에는위법조소정의부정경쟁행위에해당한다고할것이다. [2] 이사건영업표지 ( 및 ) 는인터넷포털사이트인네이버를통한피해자회사의광고영업을표시하는표지로서국내에널리인식되었다고할것인데, 피고인들은 업링크솔루션 이라는프로그램 ( 이하 이사건프로그램 이라한다 ) 을불특정다수의인터넷이용자들에게배포하여그설치에동의한이용자들의컴퓨터에설치되도록한사실, 이사건프로그램이설치된컴퓨터로네이버에접속할경우네이버화면에 상표법이론과판례 224

227 19. 인터넷상의문제 ( 도메인네임제외 ) 피해자회사의광고가나타나는것이아니라, 피해자회사의배너광고를같은크기의피고인들의배너광고로대체하는방식 ( 이른바 대체광고방식 ), 화면의여백에피고인들의배너광고를노출시키는방식 ( 이른바 여백광고방식 ), 검색창에키워드를입력하면검색결과화면의최상단에위치한검색창과피해자회사의키워드광고사이에피고인들의키워드광고를삽입하는방식 ( 이른바 키워드삽입광고방식 ) 에의하여피고인들의광고가대체혹은삽입된형태로나타나는사실, 피고인들의위광고는그둘레에별도의테두리가없는이른바레이어팝업 (Layer Pop-up) 의형태로나타나고, 이사건프로그램이위와같이동작하는과정에서피고인들의광고자체에는그출처가전혀표시되지아니하는사실등을알수있다. 이러한사정들에의하면, 피고인들은이사건프로그램이설치되어있는컴퓨터화면상에그들이제공하는광고를이사건영업표지가표시되어있는네이버화면의일부로끼워넣어그화면에흡착되고일체화된형태로나타나도록함으로써네이버화면에있는이사건영업표지의식별력에기대어이를피고인들광고의출처를표시하는영업표지로 사용 하였다할것이고, 이로써피고인들의광고가마치피해자회사에의해제공된것처럼오인하게하여피해자회사의광고영업활동과혼동을하게하였다고할것이다. [3] 한편기록에의하면, 네이버화면에원래의광고가나타난다음약간의시간간격을두고피고인들의광고가나타난점, 대체광고와여백광고의한쪽모서리에작은 모양의닫기버튼을두어이용자가이를클릭하면해당광고가화면에서사라지면서네이버의원래광고가보이도록한점을알수있으나, 이것만으로는피해자회사의광고영업활동과의혼동이방지되지않는다. 또한앞서본바와같이피고인들의광고는이사건프로그램이설치된컴퓨터화면에만나타남을알수있으나, 그렇다고하더라도피고인들의광고가반드시이사건프로그램의설치자한테만노출되지는않을것으로보일뿐만아니라, 앞서본바와같이피고인들의광고는네이버화면에흡착되고일체화된형태로나타난이상이사건프로그램의설치당사자도피고인들의광고를피해자회사가제공한광고와구분하여인식하기가쉽지않아보이므로, 이러한사정에도불구하고피해자회사의광고영업활동과의혼동은여전히존재한다고할것이다. 따라서피고인들의이사건프로그램에의한광고행위는구부정경쟁방지법제2조제1호나목이규정하고있는부정경쟁행위에해당한다. 그런데도원심은피고인들이이사건프로그램에의한광고를하면서이사건영업표지를 사용 하지않았다는이유를들어피고인들의광고행위가위법조항소정의부정경쟁행위에해당하지않는다고판단하였으므로, 원심의위와같은판단에는구부정경쟁방지법제2조제1호나목의부정경쟁행위에관한법리를오해하여판결의결과에영향을미친위법이있다. 상표권침해금지가처분 대법원 자 2010 마 817 결정 판결요지 [1] 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률 ( 이하 정보통신망법 이라고한다 ) 제44조제1항은 이용자는사생활침해또는명예훼손등타인의권리를침해하는정보를정보통신망에유통시켜서는아니된다 고 225

228 제 5 편기타 규정하고, 같은조제2항은 정보통신서비스제공자는자신이운영 관리하는정보통신망에제1항에따른정보가유통되지아니하도록노력하여야한다 고규정하고있다. 그런데위규정은, 정보통신서비스이용자수의증가와함께정보통신망에서유통되는정보의영향력이매우커지고있고, 이에따라개인정보의침해나각종명예훼손성정보의유통등으로인한사회적피해도커지고있음을고려하여이에대처한다는취지에서입법된것으로서, 일반적으로 등 이라는표현은그앞에구체적으로열거된단어와유사한것을포괄하는의미로사용되는바, 그럼에도위규정중 등타인의권리 라는문언에집착하여이를제한없이 타인의모든권리 라고해석할경우에는과연위조문이의미하는 타인의권리를침해하는정보 의범위가어디까지인지매우불명확하게되고, 그결과이렇듯불명확한정보의유통을방지하기위하여정보통신서비스제공자가어느정도의노력을기울여야하는지또한모호하게되어정보통신서비스제공자에게지나치게과중한부담을지우게된다. 이런점을고려할때, 위법제44조제1항의 사생활침해또는명예훼손등타인의권리를침해하는정보 는 사생활을침해하는정보 나 명예를훼손하는정보 및 이에준하는타인의권리를침해하는정보 만을의미할뿐, 거기에서더나아가 타인의상표권을침해하는정보 까지포함하지는않는다고보는것이합리적이다. 이사건에서원심이, 정보통신망법제44조제2항이채무자 ( 주식회사이베이코리아 ) 와같은정보통신서비스제공자에게상표권침해행위를적극적으로방지하여야할작위의무를부과하고있는것으로볼수는없고, 달리채무자에게그와같은작위의무가있음을인정할법률상근거가없으므로, 채무자에게조리상일정한범위내에서의작위의무가있음은별론으로하고법률상상표권침해행위를적극적으로방지하여야할작위의무가있음을전제로한방조책임은인정되지아니한다고판단한것은정당하고, 거기에정보통신망법의해석에관한법리오해등의잘못이없다. [2] 온라인쇼핑몰운영자가판매자로서직접소비자들에게상품을판매하는형태가아니라, 판매자와구매자사이에거래가이루어질수있는전자거래시스템을제공하고그대가로판매자로부터서비스이용료를받을뿐판매자와구매자사이의구체적거래에는관여하지않는이른바오픈마켓 (Open Market) 에서는, 운영자가제공한인터넷게시공간에타인의상표권을침해하는상품판매정보가게시되고그전자거래시스템을통하여판매자와구매자사이에이러한상품에대한거래가이루어진다하더라도, 그러한사정만으로곧바로운영자에게상표권침해게시물에대한불법행위책임을지울수는없다. 다만상표권침해게시물이게시된목적, 내용, 게시기간과방법, 그로인한피해의정도, 게시자와피해자의관계, 삭제요구의유무등게시에관련한쌍방의대응태도, 관련인터넷기술의발전수준, 기술적수단의도입에따른경제적비용등에비추어볼때, 1 오픈마켓운영자가제공하는인터넷게시공간에게시된상표권침해게시물의불법성이명백하고, 2 오픈마켓운영자가위와같은게시물로인하여상표권을침해당한피해자로부터구체적ㆍ개별적인게시물의삭제및차단요구를받거나, 피해자로부터직접적인요구를받지않았다하더라도그게시물이게시된사정을구체적으로인식하였거나그게시물의존재를인식할수있었음이외관상명백히드러나고, 3 나아가기술적, 경제적으로그게시물에대한관리ㆍ통제가가능한경우에는, 오픈마켓운영자에게그게시물을삭제하고향후해당판매자가위인터넷게시공간에서해당상품을판매할 상표법이론과판례 226

229 19. 인터넷상의문제 ( 도메인네임제외 ) 수없도록하는등의적절한조치를취할것이요구되며 ( 대법원 선고 2008다53812 전원합의체판결등참조 ), 오픈마켓운영자가이를게을리하여게시자의상표권침해를용이하게하였을때에는위게시물을직접게시한자의행위에대하여부작위에의한방조자로서공동불법행위책임을진다고할것이다 ( 대법원 선고 2009다4343 판결참조 ). 그러나이러한경우에도오픈마켓운영자에게요구되는조치의무에, 타인의상표권을침해하는것으로의심되는게시물을게시한판매자의신원정보및판매정보를오픈마켓운영자가임의로상표권자에게제공할의무까지포함된다고할것은아니다. 원심결정이유에의하면, 원심은, 오픈마켓운영자인채무자가판매회원약관에서판매회원에게이사건쇼핑몰에서상표권침해상품을판매하지아니할의무를부과하고있고, 지적재산권침해또는부정판매자를배제하기위한장치로권리침해신고제도, 상표보호프로그램 (Brand Protection Program, BPP) 을시행하고있으며, 그밖에도판매자관리프로그램 (Gmarket sales manager, GSM) 상경고또는계도공지문게시, 이상거래블랙리스트에대한상시감시 ( 모니터링 ) 제도까지운영하고있는점등에비추어, 이사건쇼핑몰에서이사건상표권을침해하거나침해할개연성이있는상품이판매되고있다는사정만으로채무자가고의또는과실로개별적 구체적사후방지의무를게을리하였다고보기어렵고, 채무자가채권자 ( 아디다스코리아주식회사등 ) 들의상표권내지전용사용권을침해하는것으로의심되는상품판매정보를직접게시한판매자신원정보및판매정보를채권자들에게제공하여야할의무가있다고볼수도없으므로, 채무자가그의의무를위반하여그판매자의불법행위에도움을주었다는채권자들의주장은이유없다고판단하였다. 원심결정이유를앞서본법리와기록에비추어살펴보면, 원심의위와같은판단은정당하고, 거기에방조책임에관한법리오해등의잘못이없다. 227

230 제 5 편기타 부정경쟁방지법및 20 기타 TRADEMARK LAW 1. 관련법규정 제 2 조정의 이법에서사용하는용어의뜻은다음과같다. < 개정 > 1. " 부정경쟁행위 " 란다음각목의어느하나에해당하는행위를말한다. 가. 국내에널리인식된타인의성명, 상호, 상표, 상품의용기 포장, 그밖에타인의상품임을표시한표지 ( 標識 ) 와동일하거나유사한것을사용하거나이러한것을사용한상품을판매 반포 ( 頒布 ) 또는수입 수출하여타인의상품과혼동하게하는행위나. 국내에널리인식된타인의성명, 상호, 표장 ( 標章 ), 그밖에타인의영업임을표시하는표지와동일하거나유사한것을사용하여타인의영업상의시설또는활동과혼동하게하는행위다. 가목또는나목의혼동하게하는행위외에비상업적사용등대통령령으로정하는정당한사유없이국내에널리인식된타인의성명, 상호, 상표, 상품의용기 포장, 그밖에타인의상품또는영업임을표시한표지와동일하거나유사한것을사용하거나이러한것을사용한상품을판매 반포또는수입 수출하여타인의표지의식별력이나명성을손상하는행위라. 상품이나그광고에의하여또는공중이알수있는방법으로거래상의서류또는통신에거짓의원산지의표지를하거나이러한표지를한상품을판매 반포또는수입 수출하여원산지를오인 ( 誤認 ) 하게하는행위마. 상품이나그광고에의하여또는공중이알수있는방법으로거래상의서류또는통신에그상품이생산 제조또는가공된지역외의곳에서생산또는가공된듯이오인하게하는표지를하거나이러한표지를한상품을판매 반포또는수입 수출하는행위바. 타인의상품을사칭 ( 詐稱 ) 하거나상품또는그광고에상품의품질, 내용, 제조방법, 용도또는수량을오인하게하는선전또는표지를하거나이러한방법이나표지로써상품을판매 반포또는수입 수출하는행위사. 다음의어느하나의나라에등록된상표또는이와유사한상표에관한권리를가진자의대리인이나대표자또는그행위일전 1년이내에대리인이나대표자이었던자가정당한사유없이해당상표를그상표의지정상품과동일하거나유사한상품에사용하거나그상표를사용한상품을판매 반포또는수입 수출하는행위 상표법이론과판례 228

231 20. 부정경쟁방지법및기타 (1) 공업소유권의보호를위한파리협약 ( 이하 " 파리협약 " 이라한다 ) 당사국 (2) 세계무역기구회원국 (3) 상표법조약 의체약국 ( 締約國 ) 아. 정당한권원이없는자가다음의어느하나의목적으로국내에널리인식된타인의성명, 상호, 상표, 그밖의표지와동일하거나유사한도메인이름을등록 보유 이전또는사용하는행위 (1) 상표등표지에대하여정당한권원이있는자또는제3자에게판매하거나대여할목적 (2) 정당한권원이있는자의도메인이름의등록및사용을방해할목적 (3) 그밖에상업적이익을얻을목적자. 타인이제작한상품의형태 ( 형상 모양 색채 광택또는이들을결합한것을말하며, 시제품또는상품소개서상의형태를포함한다. 이하같다 ) 를모방한상품을양도 대여또는이를위한전시를하거나수입 수출하는행위. 다만, 다음의어느하나에해당하는행위는제외한다. (1) 상품의시제품제작등상품의형태가갖추어진날부터 3년이지난상품의형태를모방한상품을양도 대여또는이를위한전시를하거나수입 수출하는행위 (2) 타인이제작한상품과동종의상품 ( 동종의상품이없는경우에는그상품과기능및효용이동일하거나유사한상품을말한다 ) 이통상적으로가지는형태를모방한상품을양도 대여또는이를위한전시를하거나수입 수출하는행위 2. 관련이론 구분내용 부정경쟁행위의유형 ( 제2조 ) 서설상품주체혼동행위 ( 2조 1호가목 ) 우리나라의경우 부정경쟁방지법 이라는특별법을제정하여부정경쟁행위를규제하는데, 다만부정경쟁행위를전반적으로규제할수있는일반조항은두지않고단지일정한유형의행위를부정경쟁행위로규율하고있다. (1) 의의국내에널리인식된타인의상품표지와동일 유사한표지를사용하여상품주체의혼동염려가있는경우 (2) 적용요건 ⅰ) 국내주지된상품표지와 ⅱ) 동일또는유사한표지를사용하여, ⅲ) 상품주체의혼동을일으킬것 1 국내주지된상품표지가. 부정경쟁방지법상보호를받기위하여는국내 주지성 을획득하여야하나, 반드시국내전역에걸쳐주지되어야하는것은아니고일정한지역적범위에서인식된것으로족하다. 229

232 제 5 편기타 구분내용나. 국내주지된 상품표지 이어야하므로, 캐릭터등의경우캐릭터로주지하다는사실만으로는본호의인용상표가될수없고상품화사업등을통해상품표지로서주지되어야한다. 또한, 부정경쟁방지법에의한보호를받기위하여는자타상품식별력이있어야하나, 식별력없는표장이라도사용에의한식별력을취득한경우에는부정경쟁방지법이보호하는상품표지에해당한다. 2 동일또는유사한표지의사용가. 유사판단의방법에있어서는상표법상의유사판단과크게다르지않으나상표법상의유사판단에비하여구체적출처혼동의유무가적극적으로고려된다는점에서차이가있다. 나. 본규정소정의이른바 상품주체혼동행위 에해당하기위하여는사용자가국내널리인식된타인의상품표지를자신의상품출처를표시하는것으로사용하여야한다. 3 상품주체의혼동상품주체의혼동은견련관계의오인인광의의혼동을포함하며, 혼동의위험이있는경우까지도포함된다. 또한, 판매당시에는혼동이없었다하여도판매후혼동의염려가있다면본호가적용된다. (3) 선의의선사용자문제부정경쟁행위에있어서는악의등과같은사용자의주관적의사를요건으로하지않고선의의선사용자를예외로보는명문의규정이없으므로, 타인상표가주지성을회득하기전부터그존재를알지못한채해당표장을사용해왔어도타인상표가주지성을획득하고이로인하여혼동의위험이존재한다면부정경쟁행위에해당한다. 영업주체혼동행위 ( 2조 1호나목 ) 저명상표희석화행위 ( 2조 1호 (1) 의의국내에널리인식된타인의영업표지와동일 유사한표지를사용하여영업주체의혼동염려가있는경우 (2) 적용요건 ⅰ) 국내주지된영업표지와 ⅱ) 동일또는유사한표지를사용하여, ⅲ) 영업주체의혼동을일으킬것을요건으로한다. (2조 1호가목과기본적으로동일함 ) (1) 의의국내에널리인식된타인의상품표지또는영업표지와동일 유사한표지를사용하여타인표지의식별력이나명성을손상하게하는행위 상표법이론과판례 230

233 20. 부정경쟁방지법및기타 구분내용 다목 ) (2) 적용요건 1 ⅰ) 국내저명한상품표지또는영업표지와 ⅱ) 동일또는유사한표지를사용하여, ⅲ) 타인표지의식별력이나명성을손상시킬것을요건으로한다. 특히, 본규정은그입법취지상저명한표지에한하여적용된다. 2 식별력의손상 이란특정표지의출처표시기능을손상하는경우를말하는데, 이는타인의저명상표를영업표지로사용하는경우에도생길수있고, 명성의손상 이란부정적이미지의상품에사용하여양질의이미지를손상하는경우를말한다. (3) 적용의예외본규정은표현의자유등을보장하기위하여동법시행령에서비상업적사용등정당한사용에대한예외를인정하고있다. (4) 가목및나목과의중복적용문제희석화행위가반드시상품간혼동이없는경우에만적용되는것은아니므로가목및나목과중복적으로적용될수있다. 원산지허위표시행위 ( 2조 1호라목 ) 출처지오인야기행위 ( 2조 1호마목 ) 대리인등의부당한사용행위 ( 2조 1호사목 ) 도메인이름무단점유행위 ( 2조 1호아목 ) 상품이나광고등에원산지를허위로표시하는경우등을말하며, 본호의적용은기본적으로 허위 의 원산지 표시를한경우에적용되므로, 2 조 1호마목의 출처지오인야기행위 보다좁은개념이라할수있다. 상품이나광고등에출처지의오인을야기할수있는표시를하는경우등을말하며, 본호는원산지뿐아니라가공지등의출처지를포함하고허위표시가아니라도오인을일으키게하면족하다. 조약당사국의등록상표와동일 유사한상표에관한권리를가진자의대리인 대표자또는그행위일로부터 1년이내에대리인 대표자이었던자가정당한사유없이해당상표를동일 유사한상품에사용하는행위를말한다. 국내널리인식된타인의상표등과동일 유사한도메인이름을부정한목적으로등록 보유 이전 사용하는행위를말하며, 특히본규정은도메인이름하에운영되는웹사이트에서상품의판매등이전혀없는경우라도적용이있을수있다는점에그실익이있다. 231

234 제 5 편기타 구분내용 상품형태모방행위 ( 2조 1호자목 ) 타인이제작한상품의형태를모방한상품을양도 대여또는전시하는행위는 ⅰ) 상품의형태가갖추어진날부터 3년이경과된경우 ⅱ) 타인이제작한상품과동종의상품이통상적으로갖는형태를모방한경우를제외하고는부정경쟁행위에해당한다. 3. 관련판례 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반ㆍ상표법위반 대법원 선고 2006 도 8459 판결 판결요지 [1] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1호 ( 가 ) 목소정의 타인의상품과혼동을하게하는 의의미는상품의출처가동일하다고오인하게하는경우뿐만아니라국내에널리인식된타인의상품표지와동일또는유사한표지를사용함으로써일반수요자나거래자로하여금 당해상품표지의주체와사용자간에자본, 조직등에밀접한관계가있지않을까 라고오신하게하는경우도포함하며, 타인의상품과혼동을하게하는행위에해당하는지여부는상품표지의주지성과식별력의정도, 표지의유사정도, 사용태양, 상품의유사및고객층의중복등으로인한경업ㆍ경합관계의존부그리고모방자의악의 ( 사용의도 ) 유무등을종합하여판단하여야한다. [2] 각종 캐주얼의류및스포츠의류 등에관하여국내에널리인식된피해자회사의상품표지인 BANG BANG, 뱅뱅 과동일ㆍ유사한 BAENG, BAENG, 뱅뱅, BANG BANG, 뱅뱅 등의표장을부착한악력기, 스텝퍼, 줄넘기, 훌라후프등을제조하여판매한행위는타인의상품과혼동을하게하는부정경쟁행위에해당한다. 부정경쟁방지법위반 대법원 선고 2011 도 6797 판결 판결요지 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 ( 이하 부정경쟁방지법 이라한다 ) 제2조제1호 ( 가 ) 목소정의 타인의상품과혼동하게하는행위 에는현실적으로상품의출처에관한혼동을초래하는행위뿐만아니라혼동을초래할우려가있는행위도포함되며, 그에해당하는지여부는상품표지의주지성과식별력의정도, 표지의유사정도, 사용태양, 상품의유사및고객층의중복등으로인한경업 경합관계의존부, 그리고모방자의악의 ( 사용의도 ) 유무등을종합하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 2006도8459 판결등참조 ). 따라서비록 상표법이론과판례 232

235 20. 부정경쟁방지법및기타 상품의품질과가격, 판매장소, 판매방법이나광고등판매당시의구체적사정때문에그당시구매자는상품의출처를혼동하지아니하였다고하더라도, 구매자로부터상품을양수하거나구매자가지니고있는상품을본제3자가그상품에부착된상품표지때문에상품의출처를혼동할우려가있는등일반수요자의관점에서상품의출처에관한혼동의우려가있다면그러한상품표지를사용하거나그상품표지를사용한상품을판매하는등의행위는부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ) 목소정의 타인의상품과혼동하게하는행위 에해당한다. 원심과제1심이적법하게채택하여조사한증거들에의하면, 피고인이판매한이사건모조품가방에는피해자 공소외회사의상품표지 와거의동일한표장이부착되어있는점, 피해자도위와같은상품표지를가방이나핸드백등에사용하여온점, 피고인스스로그의인터넷쇼핑몰에 이번에야심차게준비한신상 디자인의숄더백이야 라고상품설명을기재하는등피고인도이사건모조품가방이피해자상품의모조품임을알고있었던점등을알수있다. 이러한사정을위와같은법리에비추어보면, 비록원심판결에서설시한사정때문에피고인으로부터이사건모조품가방을구매한구매자들은그출처를혼동할우려가없다고하더라도, 구매자로부터이사건모조품가방을양수하거나구매자가지니고있는이사건모조품가방을본제3자가그출처를혼동할우려가있는등일반소비자의관점에서는그출처를혼동할우려가있으므로, 피고인이이사건모조품가방을판매한것은부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ) 목소정의 타인의상품과혼동하게하는행위 에해당한다. 그럼에도원심이그판시와같은사정때문에구매자가상품의출처를혼동할우려가없다는이유로피고인에게무죄를선고한제1심판결을유지한조치에는부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ) 목소정의 타인의상품과혼동하게하는행위 에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있다. 이를지적하는상고이유의주장은이유있다. 평석 대상판례는상품의판매당시구매자는그출처를혼동하지않았으나구매자로부터상품을양수하거나구매자가지니고있는상품을본제3자등일반수요자의관점에서혼동할우려가있는경우, 즉판매후혼동이부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ) 목소정의혼동에포함됨을분명히한최초의판례로의의가있음 부정경쟁행위중지 대법원 선고 2002 다 9011 판결 판결요지 부정경쟁방지법제2조제1호 ( 가 ) 목소정의부정경쟁행위에있어서는 ' 부정경쟁행위자의악의 ' 또는 ' 부정경쟁행위자의부정경쟁의목적 ' 등부정경쟁행위자의주관적의사를그요건으로하고있지아니할뿐더러부정경쟁방지법상선의의선사용자의행위를부정경쟁행위에서배제하는명문의규정이없으므로, 가령원고가그상호에관한주지성을획득하기이전부터피고가원고의상호의존재를알지못한채또는부정경쟁의목적이없는상태에서당해상호를 233