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3 >>> 일러두기 1. 본책자는심판관의전문성을제고하고심판품질을향상하기위한심판관보수교육교재로편찬한것으로써먼저권리별 ( 상표, 디자인, 특허 실용신안 ) 로대별하고, 특허 실용신안에대하여는기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 정보 통신분야로구분하여발간하였습니다. 2. 본책자에게재된판결문은 2012년 10 ~ 12월까지대법원및특허법원에서선고된판결중특허심판원의심결이취소된사건과승소사건중심판실무에필요한중요사건을중심으로수록하였으며, 심판의종류별로구분하여수록하였습니다. 3. 사건별부호문자의부여에관한대법원예규에의하여판례번호중 후 자는특허상고사건을, 허 자는특허법원사건을, 심판사무취급규정제9조제2항에의하여 당 자는특허심판원사건중당사자사건을, 원 자는특허심판원사건중거절결정불복사건을표시한것입니다. 4. 아무쪼록본책자가심판업무수행에조금이나마도움이되기를바라며, 앞으로도계속보완 발전시켜나가도록하겠습니다.

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5 목차 CONTENTS Ⅰ. 상표법제 6 조제 1 항제 3 호 후 2339 거절결정불복 3 이사건출원상표 ( ) 의전체적인구성및각부분에사용된선의 종류, 지정상품의종류및그특성등에비추어보면, 세개의굵은선이지정상품의옆구리에서허리까지의위치에부착되는것에의하여자타상품을식별하게되는위치상표에해당하고, 위일점쇄선부분은표장자체의외형을이루는도형이아니라고봄이상당하다. ( 원심판결 : 2010허364) 후2128 거절결정불복 13 원고가개발한이사건출원서비스표 ( ) 는각종신문 논문등에 Volatility Index ( 변동성지수 ) 로소개되어있으나, 이는다양한변동성지수중원고가자신의서비스업과관련하여독자적으로창안하여제공하는특정지수에대한고유명칭이므로, 이를그지정서비스업인 시장변동성을예측하고전자매체혹은인쇄매체를통하여금융상품거래에관한정보를제공하는서비스업 에독점배타적으로사용하게하는것이공익에반하는것이라고볼수없어, 이사건출원서비스표는그지정서비스업의용도, 서비스제공내용등의성질을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된서비스표에해당하지않는다. - i -

6 Ⅱ. 상표법제 6 조제 1 항제 4 호 후 958 거절결정불복 19 이사건출원상표 ( ) 중의영문자 GEORGIA 는아시아북서부에있는국가인그루지야의영문명칭또는미국남동부의주의명칭으로서현저한지리적명칭에해당하고, 커피원두도형과찻잔도형은기본적인형태를유지하고있어커피의원두와그음용의용도에쓰이는찻잔의형상으로직감할수있으므로식별력이없다. Ⅲ. 상표법제 6 조제 1 항제 7 호 후2951 등록무효 25 몬테소리 및 MONTESSORI 는유아교육관련업계는물론일반수요자들도특정유아교육법이론내지그이론을적용한학습교재ㆍ교구를지칭하는것으로널리인식ㆍ사용되고있고, 이사건등록서비스표 ( ) 의지정서비스업은모두유아교육이나유아교육교재ㆍ교구와밀접한관련이있는업종으로, 특별히도안화되지아니한한글 로만구성된이사건등록서비스표는이사건지정서비스업과관련하여식별력이있다고볼수없을뿐만아니라특정인에게독점시키는것이적당하지도아니하므로, 상표법제6조제1항제7호소정의 수요자가누구의업무에관련된서비스업을표시하는것인가를식별할수없는서비스표 에해당한다. Ⅳ. 상표법제 6 조제 2 항 후 1982 등록무효 35 이사건등록서비스표 ( ) 의구성중 부분은그자체 로는현저한지리적명칭인 경상남도 의약어인 경남 과보통명칭인 대 - ii -

7 학교 를표시한것에지나지않아식별력이없으나오랜기간이사건지정서비스업에사용된결과식별력을가지게되었고, 식별력을취득한 부분을그대로포함한이사건등록서비스표는영문자부분인 KYUNGNAM UNIVERSITY 및한자부분인 와의결합으로인하여이미취득한식별력이감쇄된다고볼수없으므로전체적으로볼때에도그지정서비스업에대해서자타서비스업의식별력이있다. ( 원심판결 : 2010허8191) 후 774 권리범위확인 47 약 27 년간하나의골프용품에 SUPERIOR 및이와도형이결합된상표 들 (,, ) 이사용되어문자부분에의하여 호칭되어온결과, 이사건등록상표 ( ) 의구성중문자부분인 가사용에의한식별력을취득하는데도움이되어국내수요자나거래자에게누구의업무에관련된상품을표시하는것인지 현저하게 인식되었다. ( 원심판결 : 2010허9460) 51 Ⅴ. 상표법제 7 조제 1 항제 4 호 후2104 등록무효 61 구상표법제7조제1항제4호와제6호는보호하려는이익내지법익및요건이상이하고구상표법에제7조제1항각호의적용순위에관하여특별한규정을두고있지도아니한이상, 저명한타인의성명을모방하여무단으로출원ㆍ등록한상표라고하더라도, 그상표의구성자체또는그상표가지정상품에사용되는경우일반수요자에게주는의미나내용이사회공공의질서나선량한풍속에반하거나, 그상표를등록하여사용하는행위가일반적으로공정한상품유통질서나국제적신의와상도덕등선 - iii -

8 량한풍속에위배되거나, 그상표의출원ㆍ등록과정에사회적타당성이결여되어그등록을인정하는것이상표법의질서에반하는것으로서용인할수없는경우와같이구상표법제7조제1항제4호의요건을충족하는때에는그상표에대하여같은항제6호외에그제4호도아울러적용될수있다고봄이상당하다. Ⅵ. 상표법제 7 조제 1 항제 6 호 허7338 등록무효 69 하회별신굿탈놀이 가아닌 사단법인하회별신굿탈놀이보존회 라는단체의명칭자체가저명한수준에이르렀다고볼수없고, 하회탈 로약칭된다고할수도없다. Ⅶ. 상표법제 7 조제 1 항제 7 호 후 2425 등록무효 77 영어알파벳대문자 8 글자로구성된이사건등록상표 ( ) 와 영어알파벳대문자 8글자에 ² 을부가한선등록상표 ( ) 는첫번째글자가 L' 과 D' 로다르고, 선등록상표끝에 ² 이부가되어있을뿐나머지 7개글자및그배열순서가그대로일치하고, 그도안화된글자체에도별다른차이가없어외관이서로유사하고호칭도첫음절만이 디 와 엘 로다를뿐이어서전체적인청감에있어서서로유사하다 허3305 등록무효 79 이사건등록상표 는표장전체에의하여 라파엘카루소 로호칭되거나 라파엘 또는 카루소 만으로분리되어약칭될수있고, 이사건등록상표가 카루소 만으로약칭되고관념될경우에는선등록상표 의호칭인 카루소 와는그호칭이동일하고연상되는관념역시유사하게형성된다. - iv -

9 Ⅷ. 상표법제 7 조제 1 항제 8 호 후2470 등록무효 93 어떠한상표권이소멸한날부터소급하여 1년이내에그상표에대하여아무런사용권한없는자가이를무단으로사용한경우에는상표법제7 조제1항제8호규정의 사용 에해당되지않는다. Ⅸ. 상표법제 7 조제 1 항제 10 호 허10597 등록무효 99 피고는한때범현대그룹들과같이구현대그룹의계열사였었지만, 제1, 2차지정상품추가등록일당시에는범현대그룹들의계열사가아니었고, 인지도가그리높지않은중소기업에불과하여일반수요자나거래자들이선사용표장인 현대 가표시하는영업주체로범현대그룹들이외에피고까지도인식하고있었다고보기는어려우므로, 피고는제1, 2차지정상품추가등록일당시를기준으로하는한선사용표장인 현대 가표시하는영업주체에포함되지않는타인이라고봄이타당하다. Ⅹ. 상표법제 7 조제 1 항제 12 호 허5042 등록무효 115 이사건등록서비스표의일요부 TIFFANY 는그출원당시에미국과국내의수요자사이에원고의상품또는서비스업을표시하는것이라고현저하게인식되어있는주지또는저명상표인선사용상표 / 서비스표 및 를모방한유사한서비스표로서, 부당한이익을얻으려고하는등의부정한목적을가지고사용되는서비스표로인정되므로, 상표법제7조제1항제12호에해당되어그등록이무효로되어야한다. - v -

10 Ⅺ. 상표법제 73 조제 1 항제 2 호 후 2227 등록취소 129 이사건등록상표 ( ) 의상표권자인피고가실제로사용한실사용 상표들 (,, ) 과원고가사용하는대상상표들 (, ) 은전체적인표장의구성이매우유사하고, 대상상표들은실사용상표들의사용당시이미국내에서주지 저명성을획득하였으며, 실사용상표들의사용상품인핸드백과대상상표들의사용상품인화장품은경제적으로밀접한관련성이있는점등을종합하여보면, 피고의실사용상표들의사용은대상상표들과의관계에서수요자로하여금원고의업무에관련된상품과의혼동을일으키게할우려가있다고보기에충분하다. Ⅻ. 상표법제 73 조제 1 항제 3 호 후 2036 등록취소 135 이사건등록상표 ( ) 과실사용표장 1( ) 을대비하여보면, 실사용표장 1의구성중 부분이다른문자및도형부분과는구별되어그동일성과독립성을유지한채그대로사용되고있다고할수없으므로거래사회의통념상이사건등록상표와동일하게볼수있는형태의상표의사용이라고할수없다. 그러나실사용표장 2 ( ) 는 부분앞에 오리엔탈헤어사이언스 라는단어를부가한것이기는하지만, 이들문자부분은일체불가분적으 - vi -

11 로결합되어있지아니하고사용상품인 ' 모발두피팩 ' 에대한관계에서식별력이미약한 오리엔탈헤어사이언스 부분의결합으로인하여새로운관념등을형성하는것도아니므로, 실사용표장 2의사용은거래사회의통념상이사건등록상표와동일하게볼수있는형태의상표의사용에해당한다할것이고, 한편실사용표장 2가그사용상품에실사용표장 1과함께표시되었다고하여상표의사용이아니라고할수는없다. - vii -

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13 Ⅰ. 상표법제 6 조제 1 항제 3 호 후 2339 거절결정불복 후 2128 거절결정불복 - 1 -

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15 대법원 판 결 사 건 2010후 2339 거절결정 ( 상 ) 원고, 상고인 아디다스악티엔게젤샤프트 독일헤르쵸겐아우라흐아디-다슬러-슈트라세 1-2 (Adi-Dassler-Str. 1-2, Herzogenaurach, Germany) 대표자가브리엘레디리안, 마르쿠스아. 퀴르텐 소송대리인특허법인화우 담당변리사권성택, 이덕재, 김미성 피고, 피상고인 특허청장 소송수행자정숙채 원심판결 특허법원 선고 2010허 364 판결 판결선고 주 문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원으로환송한다. 이 유 상고이유 ( 상고이유서제출기간경과후에제출된상고이유보충서의기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 1. 상표법상상표의정의규정은 법률제71호로제정된상표법제 1조제1항에서부터이사건출원상표에대하여적용되는구상표법 ( 법률제11113호로개정되기전의것 ) 제2조제1항제1호에이르기까지여러차례개정되어왔으나, 자기의상품을타인의상품과식별되도록하기위하여사용하는기호ㆍ문자ㆍ도형또는그결합 을상표로보는취지는공통적으로포함되어있다. 이러한상표의정의규정은기호ㆍ문자ㆍ도형또는그결합을사용하여시 - 3 -

16 각적으로인식할수있도록구성하는모든형태의표장을상표의범위로포섭하고있다고할것이다. 따라서이러한규정에따르면, 기호ㆍ문자ㆍ도형각각또는그결합이일정한형상이나모양을이루고, 이러한일정한형상이나모양이지정상품의특정위치에부착되는것에의하여자타상품을식별하게되는표장 도상표의한가지로서인정될수있다 ( 이러한표장을이하 위치상표 라고한다 ). 위치상표에서는지정상품에일정한형상이나모양등이부착되는특정위치를설명하기위하여지정상품의형상을표시하는부분을필요로하게된다. 이때표장의전체적인구성, 표장의각부분에사용된선의종류, 지정상품의종류및그특성등에비추어출원인의의사가지정상품의형상을표시하는부분에대하여는위와같은설명의의미를부여한것뿐임을쉽사리알수있는한이부분은위치상표의표장자체의외형을이루는도형이아니라고파악하여야한다. 그에있어서는출원인이심사과정중에특허청심사관에게위와같은의사를의견제출통지에대한의견서제출등의방법으로밝힌바가있는지등의사정도고려되어야할것이다. 한편현재우리나라에서상표의출원및그심사의과정에서출원인이위치상표라는취지를별도로밝히는상표설명서를제출하는절차또는위지정상품의형상표시는상표권이행사되지아니하는부분임을미리밝히는권리불요구절차등에관한규정이마련되어있지아니하다는사유는위와같은위치상표의인정에방해가되지아니한다고할것이다. 또한위치상표는비록일정한형상이나모양등이그자체로는식별력을가지지아니하더라도지정상품의특정위치에부착되어사용됨으로써당해상품에대한거래자및수요자대다수에게특정인의상품을표시하는것으로인식되기에이르렀다면, 사용에의한식별력을취득한것으로인정받아상표로서등록될수있다. 이와달리표장에표시된지정상품의형상부분의구체적인의미를따져보지아니하고일률적으로위부분이표장자체의외형을이루는도형이라고보고, 이를포함하는상표는그지정상품의형상을보통으로사용하는방법으로표시한상표에해당한다는취지로판시한대법원 선고 90후168 판결, 대법원 선고 2003후 1970 판결, 대법원 선고 2003후 1987 판결은이판결의견해에배치되는범위에서이를변경하기로한다

17 2. 위법리에비추어살펴본다. 원심판시이사건출원상표 ( 출원번호제 호 ) 는우측의그림과같이실선이아닌일점쇄선으로표시된상의형상의옆구리에서허리까지의위치에실선으로표시된세개의굵은선이부착되어있는형태의표장으로이루어져그표장중상의형상부분과세개의굵은선부분이서로확연하게구분되어있다. 또한그지정상품은스포츠셔츠, 스포츠재킷, 풀오버로서모두상의류에속하므로실제상품들의옆구리에서허리까지의위치에위표장에도시된바와같은형태로일정한형상이나모양이부착될수있다. 위와같은표장의전체적인구성및표장의각부분에사용된선의종류, 지정상품의종류및그특성등에비추어보면, 이사건출원상표를출원한원고의의사는위와같이지정상품의형상을표시하는부분에대하여는위세개의굵은선이부착되는위치를나타내기위한설명의의미를부여한것뿐임을쉽사리알수있다고할것이다. 뿐만아니라기록에의하면, 원고는이사건출원상표의심사과정에이사건출원상표의표장중점선 ( 원고는일점쇄선을점선으로표현하고있다 ) 으로표시한상의형상은세개의굵은선이정확히어디에표시되는지를나타내기위한부분이라는취지를밝힌바도있었던것으로보인다. 따라서이사건출원상표는위세개의굵은선이지정상품의옆구리에서허리까지의위치에부착되는것에의하여자타상품을식별하게되는위치상표이고, 위일점쇄선부분은이사건출원상표의표장자체의외형을이루는도형이아니라고봄이상당하다. 원심은, 이사건출원상표는점선 ( 원심은일점쇄선을점선으로표현하고있다 ) 으로표시된운동복상의모양의형상에옆구리에서허리까지연결된세개의굵은선이결합된도형상표로서, 점선으로표시된운동복상의모양의형상은그지정상품의일반적인형상을나타낸것에지나지아니하여자타상품의식별력이있다고할수없고또 옆구리에서허리까지연결된세개의굵은선 부분도독립적인하나의식별력있는도형이라기보다는상품을장식하기위한무늬의하나정도로인식될뿐이어서식별력이인정되지아니하므로, 이사건출원상표는상 - 5 -

18 표법제6조제1항제3호에서정한기술적표장및같은항제7호에서정한기타식별력없는표장에해당한다는취지로판단하였다. 나아가원심은이러한상표의구성파악을바탕으로하여이사건출원상표가상표법제6조제2항에서정한사용에의한식별력을취득하였다고할수없다는취지로판단하였다. 이와같이원심은이사건출원상표의일점쇄선으로표시된운동복상의형상부분이표장자체의외형을이루는도형이라고보는잘못된전제에서이사건출원상표의식별력유무및사용에의한식별력취득여부를판단하였다. 이러한원심의조치에는상표의식별력판단에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있다. 이점을지적하는상고이유의주장은이유있다. 3. 그러므로나머지상고이유에관한판단을생략한채원심판결을파기하고, 사 건을다시심리ㆍ판단하게하기위하여원심법원에환송하기로하여, 관여법관 의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법원장양승태 주심대법관양창수 대법관 신영철 대법관 민일영 대법관 이인복 대법관 이상훈 대법관 박병대 - 6 -

19 대법관 김용덕 대법관 박보영 대법관 고영한 대법관 김창석 대법관 김신 대법관 김소영 - 7 -

20 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2010허 364 거절결정 ( 상 ) 원 고 아디다스악티엔게젤샤프트독일헤르쵸겐아우라흐 아디 -다슬러-슈트라세 1-2 대표자티. 지. 제이. 베히안소송대리인특허법인화우담당변리사이덕재 피 고 특허청장소송수행자정숙채 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실가. 심결의경위원고는 아래나항기재이사건출원상표를출원하였는데, 특허청심사관은 이사건출원상표가그지정상품인 스포츠셔츠 의형상 - 8 -

21 을보통으로사용하는방법으로표시한상표에해당하여상표법제6조제1항제3 호및제7호에해당하고, 또한이사건출원상표가사용에의한식별력을취득하였다고볼수도없다는이유로거절결정을하였다. 특허심판원은위거절결정에대한원고의불복심판청구에대하여, 위와동일한이유로위심판청구를기각하는내용의청구취지기재이사건심결을하였다. 나. 이사건출원상표 (1) 구성 : (2) 출원번호 : 제 호 (3) 지정상품 : 상품류구분제25류의 스포츠셔츠 (shirts), 스포츠재킷, 풀오버 (jackets and pullovers for athletics) [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제1호증의 1, 2, 3, 을제1호증, 변론의전취지 ] 2. 이사건출원상표가상표법제6조제1항제3호및제7호에해당하는지여부가. 판단기준어떤상표가상표법제6조제1항제3호에서정한상품의품질 원재료 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계, 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2005후 2595 판결, 대법원 선고 2005후 2786 판결등참조 ). 또한상표법제6조제1항제7호의 ' 제1호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 ' 라함은같은조항의제1호내지제6호에해당하지아니하는상표라도자기의상품과타인의상품사이 - 9 -

22 의출처를식별할수없는, 즉특별현저성이없는상표는등록을받을수없다는의미인데, 어떤상표가특별현저성을가진상표인지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야한다 ( 대법원 선고 96후979 판결참조 ). 나. 구체적판단이사건출원상표는점선으로표시된운동복상의모양의형상에옆구리에서허리까지연결된세개의굵은선이결합된도형상표인바, 점선으로표시된운동복상의모양의형상은그지정상품인 스포츠셔츠, 스포츠쟈켓 등의일반적인형상을나타낸것에지나지않아자타상품의식별력이있다고할수없으며, 옆구리에서허리까지연결된세개의굵은선 부분도독립적인하나의식별력있는도형이라기보다는상품을장식하기위한무늬의하나정도로인식될뿐이므로식별력이인정되지아니하므로, 이사건출원상표는상표법제6조제1항제3호및제7호에해당한다. 3. 이사건출원상표가사용에의한식별력을취득하였는지여부가. 판단기준식별력이없는것으로보이는표장이사용된결과수요자나거래자사이에상품의출처를표시하는식별표지로현저하게인식되기에이르러상표등록적격을인정받게되는경우에는, 원래독점사용시킬수없는표장에대세적인권리를부여하는것이므로그기준은엄격하게해석적용되어야하고 ( 대법원 선고 99후1645 판결참조 ), 일반수요자사이에그상표가누구의상표인지현저하게인식되었다는사실은, 출원인이구체적으로그상표자체를타인의상품과구별시키기위한식별표지로적합한방식으로사용한결과일반수요자들이이를그러한상표로현저하게인식하게되었다는것이증거에의하여명확하게인정되어야한다 ( 대법원 선고 99후3023 판결, 선고 2002후 1768 판결등참조 )

23 나. 구체적판단원고는사용에의한식별력을인정하기위한증거로서갑제273 내지 302호증을비롯한많은증거들을제출하고있으나, 위각증거들의각기재만으로는 옆구리에서허리까지연결된세개의굵은선 을국내에서원고만이독점적으로사용하여원고의상표로널리알려졌다고인정하기부족하고, 특히그지정상품중 풀오버 에대하여는사용사실을거의찾아볼수없다 [ 이에대하여원고는, 운동용상의라면그상의가반팔이건, 민소매건, 어느색상이던또는단추나지퍼가있건없건간에모두하나의운동용상의로인식되고, 원고는운동용상의에대하여사용에의한식별력을취득하였으므로, 풀오버 라는개별적지정상품에관하여사용에의한식별력을취득하였는지여부와상관없이지정상품전부에대하여사용에의한식별력이인정되어야한다는취지로주장하나, 식별력이없는것으로보이는표장이사용된결과수요자나거래자사이에상품의출처를표시하는식별표지로현저하게인식되어식별력을가지게되더라도, 사용에의하여식별력을취득하는것은실제로그상표가사용된상품에한하므로그상표는당해상품에대해서만등록을받을수있고그와유사한상품에대하여는등록을받을수없으므로 ( 대법원 선고 2005후 339 판결참조 ) 원고의위주장은이유없다 ]. 또한 옆구리에서허리까지연결된세개의굵은선 옆구리 3선이사용된경우에도각제품에는위와같은 3선이외에도그출처를표시하는원고의상표가별도로부착되어있는경우가대부분이어서위와같은 옆구리에서허리까지연결된세개의굵은선 의사용이과연상품의출처를표시하기위한상표적사용인가에대한점에도의문이있다. 따라서이사건출원상표는사용에의한식별력을취득하였다고할수없으며, 원고의 3선도형이포함된상표가국내외다수의상표등록이되어있다는사정만으로이사건출원상표가등록되어야하는것도아니라할것이다. 4. 결론 그렇다면이사건출원상표는등록거절되어야할것인바, 이와결론을같이한

24 이사건심결은적법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유없어 이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사변현철 판사 박창수 판사 김용덕

25 대 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2012후 2128 거절결정 ( 상 ) 원고, 피상고인 시카고보드옵션스익스체인지, 인코포레이티드 (CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE, INCORPORATED) 미국 일리노이주시카고사우스래썰스트리트 400 (400 South Lasalle Street, Chicago, Illinois 60605, U.S.A) 송달장소서울종로구내자동 223 세양빌딩 대표자요셉이. 그린 (Joseph E. Green) 소송대리인변호사이회기, 정여순, 김용갑 소송대리인변리사지민경 피고, 상고인 특허청장 소송수행자장인욱 원심판결 특허법원 선고 2011허 판결 판결선고 주 문 상고를기각한다. 상고비용은피고가부담한다. 이 유 상고이유를판단한다. 상표법제 6 조제 1 항제 3 호가상품의산지 품질 효능 용도등을보통으로사용하

26 는방법으로표시한표장만으로된상표를등록받을수없도록한것은그와같은성질표시의상표는상품의유통과정에서통상필요한표시여서누구라도이를사용할필요가있고그사용을원하기때문에이를특정인에게독점배타적으로사용하게할수없다는공익상의요청과그상표를허용할경우에는타인의동종상품과의관계에서식별이어렵다는점에이유가있는것이므로, 어느상표가이에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2002후 1140 판결등참조 ). 그리고이러한법리는구상표법 ( 법률제11113호로개정되기전의것 ) 제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 한편출원상표나서비스표가상표법제6조제1항각호의식별력요건을갖추고있는지여부에관한판단의기준시점은원칙적으로상표나서비스표에대하여등록여부를결정하는결정시이고, 거절결정에대한불복심판에의하여등록허부가결정되는경우에는그심결시라고할것이다 ( 대법원 선고 2011후 1142 판결등참조 ). 원심판결이유에의하면원심은그채용증거에의하여판시와같은사실을인정한다음, 이사건출원서비스표 ( 출원번호제 호 ) 는이사건심결당시각종신문 논문등에 Volatility Index( 변동성지수 ) 의약자로서 S&P 500 지수옵션과관련하여장래 30일간의변동성에대한투자기대지수 또는 공포지수 를가리킨다고소개되어있기는하나, 이는다양한변동성지수중원고가자신의서비스업과관련하여독자적으로창안하여제공하는특정지수에대한고유명칭일뿐이라할것이므로, 그무렵 VIX 가일반수요자나거래자들에게원고가제공하는위와같은특정지수보다넓은의미의일반적인경제용어로 변동성지수 를지칭하는것으로인식되거나사용되고있다고할수없다고판단하였다. 또원고로하여금이를그지정서비스업인 시장변동성을예측하고전자매체혹은인쇄매체를통하여금융상품거래에관한정보를제공하는서비스업 에독점배타적으로사용하게하는것이공익에반하는것이라고도볼수없어, 결국이사건출원서비스표는그지정서비스업의용도, 서비스제공내용등의성질을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된서비스표에해당하

27 지않는다고판단하였다. 앞서본법리와기록에비추어살펴보면, 원심의이러한판단은정당하고, 거기에상고이유의주장과같은상표법제6조제1항제3호에관한법리오해등의위법이없다. 그러므로상고를기각하고, 상고비용은패소자가부담하도록하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관김창석 대법관 양창수 주심대법관박병대 대법관 고영한

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29 Ⅱ. 상표법제 6 조제 1 항제 4 호 후 958 거절결정불복

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31 대 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2011후 958 거절결정 ( 상 ) 원고, 상고인 더코카콜라컴퍼니 미합중국죠오지아주 아틀란타시원코카-콜라 플라자 대표자윌리암디. 호킨스 3세 (William D. Hawkins, Ⅲ) 소송대리인법무법인양헌 담당변호사최경준, 윤지혜 피고, 피상고인 특허청장 소송수행자정진갑, 최정태 원심판결 특허법원 선고 2010허 9088 판결 판결선고 주 문 상고를기각한다. 상고비용은원고가부담한다. 이 유 상고이유를판단한다. 1. 상표법제6조제1항제4호는현저한지리적명칭 그약어또는지도만으로된상표는등록을받을수없다고규정하고있다. 이와같은상표는그현저성과주지성때문에상표의식별력을인정할수없어어느특정개인에게만독점사용권을부여하지않으려는데그규정의취지가있다 ( 대법원 선고 96 후1682 판결등참조 ). 이에비추어보면, 상표법제6조제1항제4호의규정은

32 현저한지리적명칭, 그약어또는지도만으로된표장에만적용되는것이아니고, 현저한지리적명칭등이식별력없는기술적표장등과결합되어있는경우라고하더라도그결합에의하여본래의현저한지리적명칭이나기술적의미등을떠나새로운관념을낳는다거나새로운식별력을형성하는것이아니라면지리적명칭등과기술적표장등이결합된표장이라는사정만으로위법조항의적용이배제된다고할수없다 ( 대법원 선고 2000후181 판결등참조 ). 한편위규정에서말하는현저한지리적명칭이란단순히지리적, 지역적명칭을말하는것일뿐특정상품과지리적명칭을연관하여그지방의특산물의산지표시로서의지리적명칭임을요하는것은아니라할것이다. 따라서그지리적명칭이현저하기만하면여기에해당하고, 지정상품과사이에특수한관계가있음을인식할수있어야만하는것은아니다 ( 대법원 선고 98후 1273 판결등참조 ). 2. 위법리와기록에비추어살펴본다. 이사건출원상표 ( 출원번호제 호 ) 는커피원두를도안화한도형이음영으로여러개그려진검은색바탕의직사각형내부에찻잔을도안화한도형과영문자 GEORGIA 를노란색으로상하 2단으로배치하여구성한표장이다. 그런데그중문자부분 GEORGIA' 는아시아북서부에있는국가인그루지야의영문명칭또는미국남동부의주의명칭으로서일반수요자들에게널리알려져있으므로현저한지리적명칭에해당한다 ( 대법원 선고 85후106 판결참조 ). 그리고커피원두도형은커피원두의형상과모양을그대로표시한것에불과하고, 찻잔도형은다소도안화가되어있으나찻잔형상의기본적인형태를유지하고있어, 일반수요자들이이를이사건출원상표의지정상품중커피의원두와그음용의용도에쓰이는찻잔의형상으로직감할수있으므로, 이들도형부분은커피와관련하여볼때식별력이없다. 그렇다면위문자부분과도형부분의결합에의하여이사건출원상표가본래의현저한지리적명칭이나기술적의미를떠나새로운관념을낳는다거나새로운식별력을형성하는것도아니므로이사건출원상표는전체적으로보아일반수요자들사이에주로현저한지리적명

33 칭인 GEORGIA 로인식될것이어서상표법제6조제1항제4호가규정하는현저한지리적명칭만으로된표장에해당된다고할것이다. 한편상표의등록적격성의유무는지정상품과의관계에서개별적으로판단되어야하고, 다른상표의등록례는특정상표가등록되어야할근거가될수없으며 ( 대법원 선고 2005후 353 판결등참조 ), 더욱이출원상표의등록가부는우리상표법에의하여그지정상품과관련하여독립적으로판단할것이지법제나언어습관이다른외국의등록례에구애받을것도아니다 ( 대법원 선고 2002후 1768 판결등참조 ). 따라서커피등의지정상품에찻잔형상의도형과결합된표장이국내에다수등록되어있다거나일본에서이사건출원상표가등록되었다는점만으로는이사건출원상표가커피등과의관계에서식별력이인정되어야한다고볼수없다. 같은취지의원심판단은정당하고, 거기에상고이유로주장하는바와같은상표법제6조제1항제4호에관한법리오해등의위법은없다. 나아가상표등록출원이상표법제6조제1항제3호, 제4호, 제7호의규정에따라상표등록을할수없는경우에해당한다는거절이유는선택적인관계에있으므로, 이사건출원상표에상표법제6조제1항제4호의거절이유가있다는원심의판단이정당한이상나머지거절이유에관한상고이유의주장에대하여는판단할필요가없어그판단을생략한다. 3. 그러므로상고를기각하고, 상고비용은패소자가부담하도록하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관김창석 대법관 양창수 주심대법관박병대 대법관 고영한

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35 Ⅲ. 상표법제 6 조제 1 항제 7 호 후 2951 등록무효

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37 대 법 원 제 1 부 판 결 사건 2012후 2951 등록무효 ( 상 ) 원고, 피상고인주식회사아가월드서울서초구서초동 대표이사조 소송대리인변호사서영철소송대리인법무법인대륙아주담당변호사박국수소송대리인특허법인이노담당변리사이민형, 권혁성피고, 상고인김 (******-*******) 서울소송대리인변호사노윤종, 이수완소송대리인특허법인다래담당변리사이명규, 박승문, 조용식, 박선원심판결특허법원 선고 2012허 146 판결판결선고 주 문 상고를기각한다. 상고비용은피고가부담한다. 이 유 상고이유 ( 상고이유서제출기간이경과한후에제출된상고이유보충서의기재는 상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다

38 1. 상고이유제1점에관하여상표법제6조제1항은상표등록을받을수없는경우의하나로제7호에서 제1 호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 를규정하고있는데, 이는같은조항의제1호내지제6호에해당하지아니하는상표라도자기의상품과타인의상품의사이의출처를식별할수없는상표는등록을받을수없다는의미이다. 어떤상표가식별력없는상표에해당하는지는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하는데, 사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나공익상특정인에게그상표를독점시키는것이적당하지않다고인정되는경우에그상표는식별력이없다고할것이다 ( 대법원 선고 2008후 4721 판결등참조 ). 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 기록에의하면 몬테소리 및 MONTESSORI 라는단어가유아교육관련업계종사자및거래자는물론일반수요자들사이에서도특정유아교육법이론내지그이론을적용한학습교재ㆍ교구를지칭하는것으로널리인식ㆍ사용되고있음을알수있다. 한편이사건등록서비스표 ( 등록번호제51732 호 ) 의원심판시이사건지정서비스업은모두유아교육이나유아교육교재ㆍ교구와밀접한관련이있는업종이다. 이러한사정을위에서본법리에비추어살펴보면, 특별히도안화되지아니한한글 로만구성된이사건등록서비스표는이사건지정서비스업과관련하여자타서비스업의출처표시로서식별력이있다고볼수없을뿐만아니라특정인에게독점시키는것이적당하지도아니하므로, 이사건등록서비스표는상표법제6조제1항제7호소정의 수요자가누구의업무에관련된서비스업을표시하는것인가를식별할수없는서비스표 에해당한다. 따라서원심이같은취지로판단한것은정당하고, 거기에상고이유의주장과같이상표법제6조제1항제7호에관한법리를오해하는등의위법이없다. 2. 상고이유제 2 점에관하여 가. 상표법제 6 조제 1 항제 7 호는같은조제 1 항제 1 호내지제 6 호에해당하지

39 아니하는상표라도자기의상품과타인의상품사이의출처를식별할수없는것은등록을받을수없다는것을의미할뿐이므로, 어떤표장이그사용상태를고려하지아니하고그자체의관념이나지정상품과의관계등만을객관적으로살펴볼때에는식별력이없는것으로보이더라도, 출원인이그표장을사용한결과수요자나거래자사이에그표장이누구의업무에관련된상품을표시하는것으로현저하게인식되기에이른경우에는특별한사정이없는한그표장은상표법제6조제1항제7호의식별력이없는상표에해당하지아니하게되고, 그결과상표등록을받는데아무런지장이없다. 이는같은조제2항에같은조제1항제7 호가포함되어있지아니하다는사정만으로달리볼것은아니다 ( 대법원 선고 2001후 2863 판결등참조 ). 그런데상표법제6조제2항에서상표등록출원전에상표를사용한결과수요자사이에서그상표가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되어있을경우같은조제1항제3, 5, 6호의규정에도불구하고상표등록을받을수있도록규정한취지는원래특정인에게독점사용시킬수없는표장에대세적ㆍ독점적권리를부여하는것이므로그기준을엄격하게해석ㆍ적용하여야한다. 따라서그상표가어느정도선전ㆍ광고된사실이있다거나또는외국에서등록된사실이있다는사정만으로는그상표가수요자사이에서누구의업무에관련된상품을표시하는것으로현저하게인식되었다고볼수없고, 그상표자체가수요자사이에서누구의업무에관련된상품을표시하는것으로현저하게인식되어있다는것을증거에의하여알수있어야하며, 이와같은사용에의한식별력의구비여부는등록결정시를기준으로하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 2006후 3397 등판결등참조 ). 한편상표법제6조제1항제7호소정의 기타식별력없는상표 에해당하여상표등록을받을수없는상표가그상표등록결정또는지정상품추가등록결정전에해당지정상품에관하여수요자사이에서누구의업무에관련된상품을표시하는것으로현저하게인식된경우에그효과는실제사용자에게귀속되는것이므로, 그러한상표가해당지정상품에관하여등록결정또는지정상품추가등록결정당시사용에의한식별력을구비하였는지는원칙적으로출원인의상표사용실적을기준으로판단하여야한다. 다만경우에따라서는출원인이출원전에실제

40 사용자로부터그상표에관한권리를양수할수도있는데, 그러한경우에는출원인이외에실제사용자의상표사용실적도고려하여출원상표가사용에의한식별력을구비하였는지를판단할수있다. 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 나. 피고명의로등록된이사건등록서비스표의사용에의한식별력취득여부를판단할때주식회사한국몬테소리 ( 이하 소외회사 라한다.) 의이사건등록서비스표사용실적을고려할수있는지에관하여본다. (1) 원심판결이유및기록에의하면다음과같은사정을알수있다. 소외회사는 1992년경설립된이후 한국몬테소리, 몬테소리, MONTESSORI 등의표장이나이러한문자부분이다른문자나도형들과결합되어있는표장을사용하여유아교육관련서적의출판ㆍ판매업및홈스쿨교수업등을영위하여왔고, 피고는그의가족들과함께소외회사의발행주식전부를보유한채실질적으로소외회사를경영하여왔을뿐소외회사설립이후자기명의로직접사업을영위하지아니하였다. 한편피고는 그의명의로 편집업, 출판업 등을지정서비스업으로하는이사건등록서비스표 의등록결정을받아 등록하였을뿐만아니라 원심판시지정서비스업 2인 개인교수업, 홈스쿨교수업, 보육원업, 교육연구업, 교육정보제공업 등에관하여지정서비스업추가등록결정을받아 등록하였으며, 최초등록결정당시지정서비스업이던 편집업, 출판업 을원심판시지정서비스업 1인 서적출판업, 서적편집업, DVD 편집업 등으로상품분류전환등록을하였다. 이러한사정을위법리에비추어살펴보면, 이사건등록서비스표의등록결정또는지정서비스업추가등록결정이전에이미소외회사가이사건등록서비스표를해당지정서비스업에상당기간사용하여왔더라도, 그로인한효과는실제사용자인소외회사에귀속된다. 다만위에서본바와같은피고와소외회사의관계등에비추어피고가출원전에이사건등록서비스표에관한권리를소외회사로부터양수하였을가능성을배제할수없는이상, 원심이피고명의로이

41 사건등록서비스표가출원ㆍ등록되거나지정서비스업이추가등록된경위에관하 여심리하지도아니한채, 소외회사의이사건등록서비스표사용실적을사용에 의한식별력취득의자료로사용할수없다고단정한데에는필요한심리를다하 지아니한잘못이있다. (2) 한편기록에의하면, 소외회사는이사건등록서비스표에관하여원심 판시지정서비스업 2의추가등록결정일 이전부터개인교수업내지홈스쿨교수업 ( 표장 1) ( 표장 2) 에사용되는교재ㆍ교구ㆍ서적등의일부와그광고등에이사건등록서비스표나우측의표장들 ( 이하 실사용표장들 ( 표장 3) ( 표장 4) 이라한다.) 을계속사용하여왔음을알수있다. 그런데소외회사의실사용표장들은 ( 표장 5) ( 표장 6) 이사건등록서비스표와동일성이인정되는 몬테소리 라는문자부분이독립성 ( 표장 7) ( 표장 8) 을유지한채다른문자부분등과결합되어있는것인데, 그와같이결합된다른문자부분은피교습자의나이나교습내용을표시하기위해흔히쓰이는표지 ( 표장 9) ( 표장 10) 에불과하므로그러한결합으로인하여 몬테소리 라는표장이사용되었다고볼 수없을정도의새로운관념이형성되는것도아니어서, 실사용표장들은그구성 중 몬테소리 라는부분만으로분리되어인식될수있다. 따라서소외회사가위 와같이실사용표장들을사용한것은이사건등록서비스표와실질적으로동일한 몬테소리 라는표장을개인교수업내지홈스쿨교수업에사용한것으로도볼수 있으므로, 개인교수업및홈스쿨교수업을지정서비스업으로추가등록결정할당 시이사건등록서비스표가개인교수업및홈스쿨교수업에관하여사용에의한 식별력을취득하였는지를판단할때소외회사의실사용표장들에관한사용실적 을판단자료로삼을수있다

42 그럼에도원심이, 이사건등록서비스표사용과관련하여피고가제출한증거들중상당수는 몬테소리 라는구성외에다른구성이결합된표장들로서이사건등록서비스표와동일하지아니하므로이를근거로피고명의로등록된이사건등록서비스표가사용에의한식별력을취득하였다고볼수없다고판단한데에는상표의사용에관한법리등을오해하여필요한심리를다하지아니한잘못이있다. (3) 그러나아래에서보는바와같이이사건등록서비스표가최초등록결정시는물론지정서비스업추가등록결정시에도소외회사의사용으로인하여사용에의한식별력을구비하였다고볼수없어, 같은취지의원심판단은결과적으로정당하므로, 거기에판결에영향을미친위법은없다. ( 가 ) 원심판시지정서비스업 1( 서적편집업, DVD 편집업, 서적출판업 ) 에관하여본다. 기록에의하면, 소외회사는 한국몬테소리,, 몬테소리 또는 MONTESSORI 등의표장을사용하여영유아학습교재ㆍ교구등을출판ㆍ제작ㆍ판매하면서이사건등록서비스표의최초등록결정일인 경까지어느정도의광고ㆍ선전비를지출하고, 상당한매출을올린점을알수있다. 반면이사건등록서비스표의최초등록결정당시몬테소리교재ㆍ교구시장에서는소외회사이외에다른업체들도 몬테소리 또는 MONTESSORI 라는문자부분이포함된표장을사용하고있었던점도알수있다. 이러한사정을위에서본법리에비추어보면, 피고가주장하는이사건등록서비스표최초등록결정당시까지소외회사의광고실적및매출실적등을모두고려하더라도그것만으로는특별히도안화되지아니한한글 로만구성된이사건등록서비스표가최초등록결정당시지정서비스업 1에관하여수요자사이에서누구의업무에관련된서비스업을표시하는것으로현저하게인식되었다고할수없다. ( 나 ) 원심판시지정서비스업 2 중교육연구업, 교육정보제공업, 보육원업에관하여본다. 기록에의하면피고는물론소외회사가이사건등록서비스표를교육연구업,

43 교육정보제공업, 보육원업에사용하였다고볼만한자료가없다. 따라서이사건등록서비스표는위각지정서비스업에관하여그지정서비스업추가등록결정일인 경수요자사이에서누구의업무에관련된서비스업을표시하는것으로현저하게인식되었다고볼수없다. ( 다 ) 원심판시지정서비스업 2 중개인교수업, 홈스쿨교수업에관하여본다. 기록을위에서본법리에비추어살펴보면, 또는 한국몬 테소리 등의표장이원래식별력있는표장이거나사용에의한식별력을취득하였는지는별론으로하고, 몬테소리 또는 MONTESSORI 라는단어가유아교육관련업계종사자및거래자는물론일반수요자들사이에서도특정유아교육법이론내지그이론을적용한학습교재ㆍ교구를지칭하는것으로널리인식ㆍ사용되고있는이상, 다음과같은이유에서개인교수업및홈스쿨교수업의지정서비스업추가등록결정당시특별히도안화되지아니한한글 로만구성된이사건등록서비스표가일반수요자나거래당사자들에게특정유아교육법이론내지그이론을적용한학습교재ㆍ교구를지칭하는의미를넘어서누구의업무에관련된서비스업을표시하는것으로현저하게인식되었다고단정하기어렵다. 즉소외회사는 1993년경부터 2009년경까지 16년간약 304억원상당의광고선전비를지출하였고, 홈스쿨교재및홈스쿨교수업등과관련하여약 1,892 억원상당의매출을올렸으며, 2004년, 2006년, 2008년유아교육부분에서대한민국교육브랜드대상을수상하는등이사건등록서비스표는지정서비스업 2의추가등록결정당시개인교수업내지홈스쿨교수업에관하여상당한사용실적이있었다. 그러나이사건등록서비스표의최초등록결정당시는물론개인교수업및홈스쿨교수업의지정서비스업추가등록결정당시까지도유아용교재ㆍ교구시장에서 몬테소리 또는 MONTESSORI 라는문자를포함하는표장을사용하는업체가여럿있었고, 다수의어린이집이나유치원및영유아교육관련단체도 몬테소리 라는문자를그명칭에포함시켜사용하고있었던점, 소외회사가개인교수업내지홈스쿨교수업과관련하여이사건등록서비스표를사용한것도주

44 로영유아교육부분인점, 피고가제출한설문조사결과는설문의내용등이부적절하여이사건등록서비스표의사용에의한식별력취득의자료로삼기어려운점등기록에서알수있는제반사정을고려하면, 이사건등록서비스표가개인교수업내지홈스쿨교수업에관하여위에서본바와같은상당한사용실적이있었다는점만으로는이사건등록서비스표가개인교수업및홈스쿨교수업의지정서비스업추가등록결정당시수요자사이에서누구의업무에관련된서비스업을표시하는것으로현저하게인식되었다고할수없다. 3. 결론 그러므로상고를기각하고상고비용은패소자가부담하도록하여, 관여대법관 의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관고영한 주심대법관양창수 대법관 박병대 대법관 김창석

45 Ⅳ. 상표법제 6 조제 2 항 후 1982 등록무효 후 774 권리범위확인

46

47 대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2011후 1982 등록무효 ( 상 ) 원고, 피상고인 경상대학교산학협력단 진주시가좌동 900 대표자단장변 소송대리인특허법인다래 담당변리사박승문, 조용식, 오승종, 이명규, 이인종, 이정은 피고, 상고인 학교법인한마학원 창원시마산합포구월영동 449 대표자이사장이 소송대리인법무법인 ( 유한 ) 태평양 담당변호사고현철, 정상철, 노지성 소송대리인변리사이재성, 최훈 원심판결 특허법원 선고 2010허 8191 판결 판결선고 주 문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원에환송한다. 이 유 상고이유 ( 상고이유서제출기간경과후에제출된각상고이유보충서의기재는 상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다

48 1. 등록무효심판의이해관계인해당여부에관하여기록에비추어살펴보면, 피고는원고를상대로원고의등록서비스표 ( 등록번호제179255호 ) 에대하여이사건등록서비스표 ( 등록번호제 호 ) 와동일 유사하다는이유로등록무효심판을청구하였는데이사건심결당시원고의위등록서비스표의등록무효여부가다투어지고있어서, 원고는이사건등록서비스표의소멸에직접적인이해관계가있다고할것이다. 따라서원고는이사건등록서비스표에대한등록무효심판을청구할수있는이해관계인에해당하므로, 거기에상고이유로주장하는바와같은등록무효심판의이해관계인에관한법리오해등의위법이없다. 2. 이사건등록서비스표의사용에의한식별력취득여부에관하여등록상표의구성중식별력이없거나미약한부분과동일한표장이거래사회에서오랜기간사용된결과상표의등록전부터수요자간에누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되어있는경우에는그부분은사용된상품에관하여식별력을가지게되므로 ( 대법원 선고 2005후 2977 판결등참조 ), 위와같이식별력을취득한부분을그대로포함함으로써그이외의구성부분과의결합으로인하여이미취득한식별력이감쇄되지않는경우에는그등록상표는전체적으로볼때에도그사용된상품에관하여는자타상품의식별력이없다고할수없고, 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다고할것이다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 이사건등록서비스표 의 구성중 부분은그자체로는현저한지리적명칭인 경상남도 의약어인 경남 과보통명칭인 대학교 를표시한것에지나지않아식별력이있다고할수없으나, 오랜기간이사건지정서비스업에사용된결과이사건등록결정일인 경에는수요자사이에그표장이원고의업무에관련된서비스업을표시하는것으로현저하게인식되기에이르렀으므로그표장이사용

49 된이사건지정서비스업에관하여식별력을가지게되었다. 따라서위와같이 식별력을취득한 부분을그대로포함한이사건등록서비스표 는영문자부분인 KYUNGNAM UNIVERSITY' 및한자부분인 와의결합으로인하여이미취득한식별력이감쇄된다고볼수없으므로전체적으로볼때에도그지정서비스업에대해서자타서비스업의식별력이없다고할수없다. 그런데원심은이사건등록결정일인 경 등의표장이일반수요자들에게널리알려져있었음을인정하면서도, 이사건등록서비스표는실제사용된서비스표들과동일한서비스표라고할수없다는이유로식별력이없는표장에해당한다고판단하였으니, 이러한원심판단에는상표의식별력판단에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있고, 이를지적하는상고이유는이유있다. 3. 결론그러므로나머지상고이유에대한판단을생략한채원심판결을파기하고, 사건을다시심리 판단하게하기위하여원심법원에환송하기로하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관민일영 대법관 이인복 주심대법관박보영 대법관 김신

50 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010허 8191 등록무효 ( 상 ) 원 고 경상대학교산학협력단진주시가좌동 900 대표자단장변 소송대리인특허법인다래담당변리사박승문, 조용식, 오승종, 이명규, 이인종, 이정은 피 고 학교법인한마학원창원시마산합포구월영동 449 대표자이사장이 소송대리인변리사최훈, 이재성 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2447 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

51 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록서비스표 1) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제113018호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제41류의 교육지도업, 교수업, 교육시험업, 교육정보제공업, 체육교육업 4) 등록권리자 : 피고 나. 이사건심결의경위원고는 특허심판원에피고를상대로, 이사건등록서비스표는상표법제6조제1항제4호및제7호또는상표법제7조제1항제11호에해당하여서비스표등록이무효라고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 특허심판원은이를 2009당 2447호로심리한후, 이사건등록서비스표는사용에의해식별력을취득하여상표법제6조제2항에해당하므로서비스표등록을받을수있고, 상표법제7조제1항제11호에도해당하지않는다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1, 2호증, 변론전체의취지 2. 이사건의쟁점 이사건등록서비스표가상표법제 6 조제 1 항제 4 호및제 7 호또는상표법제 7 조 제 1 항제 11 호에해당하는지여부이다

52 3. 상표법제 6 조제 1 항제 4 호및제 7 호해당여부 가. 이사건등록서비스표의식별력유무 이사건등록서비스표는 와같이구성된서비스표로서 경남대학교라는문자를한글, 영문, 한자로상하 3단으로표기한문자와문자의결합상표인바, 위각문자부분이분리관찰되면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합되어있거나, 그결합으로새로운관념을형성한다고보기어려우므로위각문자부분은각각분리되어인식될수있다. 먼저경남대학교부분에대하여보면, 그중 경남 은우리나라행정구역의하나인 경상남도 의약칭으로널리알려져있으므로, 상표법제6조제1항제4호에해당하여식별력이없고, 대학교는고등학교다음단계의고등교육기관을가리키는학교를가리키는보통명칭이므로, 상표법제6조제1항제1호또는 7호에해당하여식별력이없다. 다음으로 KYUNGNAM UNIVERSITY' 또는 慶南大學校 부분에대하여보면, 우리나라의영어보급수준이나한자보급수준에비추어보면, 거래일반의수요자들은이를모두 경남대학교 로인식할것인바, 그러한경우 경남대학교 부분에서본바와같이상표법제6조제1항제4호및제1호또는제7호에해당하여식별력이없다. 결국이사건등록서비스표는식별력이없는문자부분이결합된상표이므로전체적으로식별력이없는서비스표에해당한다. 나. 사용에의한식별력취득여부 1) 피고의주장 피고는이사건등록서비스표와동일성있는, 와같은표장을이사건등록서비스표의출원전에

53 수십년간사용해옴으로써이사건등록서비스표의등록결정일무렵이와동일성이인정되는이사건등록서비스표에대하여도사용에의해식별력을취득하였으므로, 이사건등록서비스표는상표법제6조제2항에의해서비표등록을받을수있다고주장한다. 2) 구체적인판단가 ) 법리식별력이없는것으로보이는표장이사용된결과수요자사이에서비스업의출처를표시하는식별표지로현저하게인식되어식별력을가지게되더라도, 사용에의한식별력을취득하는것은실제로사용된서비스표와그서비스표가사용된서비스업에한하고, 그와유사한서비스표및서비스업에대해서까지식별력취득을인정할수는없다 ( 대법원 선고 95후1968 판결, 대법원 선고 2006후 2288 판결, 대법원 선고 2007후 3318 판결등참조 ). 한편, 이와같은사용에의한식별력을취득하였는지여부는등록결정시또는거절결정시를기준으로하여판단되어야한다 [ 대법원 선고 2002후1768 판결, 대법원 선고 2006후3397, 3403( 병합 ), 3410 ( 병합 ), 3427( 병합 ) 판결등참조 ]. 나 ) 인정사실을제1 내지 6, 11 내지 32호증에변론전체의취지를종합하면아래와같은사실을인정할수있으나, 피고가이사건등록서비스표의등록결정시까지이사건등록서비스표를사용한사실에관하여는이를인정할아무런증거가없다. 1 피고산하의경남대학교는 국민대학으로인가받았고 마산대학으로교명을변경하였으며, 교명을경남대학으로변경하였고, 경남대학교로종합대학인가를받은이래이사건등록서비스표의등록결정일 ( ) 무렵까지 경남대학교 를대학명칭으로사용하여왔다. 2 경남대학교가 부터 경까지배출한졸업생수는학사

54 79,467 석사 9,386 박사 810 도합 89,663 명에이르고있으며, 2008년도현재대학의규모는 6개단과대학, 6개대학원을개설하여운영하고있고, 또한극동문제연구소, 경남지역문제연구소, 환경문제연구소등 14개의부설연구소를설립하여운영하고있으며, 부속기관으로박물관, 중앙도서관, 평생교육원, 국제교육원, 과학영재교육원, 정보통신원, 언론출판부, 사범대부설중등교육연수원, 한마생활관, 공동기기원등을설립하여교육시험업무, 학술연구업무, 교육정보제공업무, 교육지도업무, 서적출판등여러가지교육사업을수행하고있다. 3 경남대학교는 2003년부터 2007년까지 5년기간중총 54,261 명의입학지원을받았으며, 이들입학지원자는 2007년기준으로경남, 부산, 울산, 경북지역을중심으로전국 16개시도지역을망라한다수의고등학교에서지원하였고 20명이상의학생이지원한고등학교의숫자도무려 112개교에이르고있다. 4 경남대학교는 2003년부터 2007년까지의 5년간총 5,701 억여원 ( 년평균 1,140 억여원 ) 의수입과지출을기록하였다. 5 경남대학교는 경남대학교 라는교명으로 ' 慶南大學報 대학신문을발간하여교내외에배포해왔으며, 이교보의발행부수는 2003년도 22회 264,000부, 2004 년도 19회 228,000부, 2005년도 22회 264,000부, 2006년도 22회 220,000부, 2007년도 22회 220,000 부가발행되었고, 영자신문 The Kyungnam Times' 도위와같은기간중매년 4회 16,000 부를발행하여 5년동안총 80,000 부를발행하였다. 6 경남대학교소속교원들이 경남대학교 라는교명하에발표한국내외학술논문발표실적을보면, 2003년에 604건, 2004년에 412건, 2005년에 364건, 2006년에 389건, 2007년에 359건에이르고있으며, 2003년부터 2007년까지의 5년동안경남대학교출판부에서발행된도서및간행물발행실적을보면학술및교양도서가 183종 89,430부, 논문집 103종 29,436부, 행정부서간행물 816종 1,227,258 부가각각발행되어교내외에배포되었다. 7 경남대학교부설기관인박물관을교내외인사들에게개방하여관람하도록하고있으며, 또한평생교육원에서는일반인을대상으로교양, 컴퓨터, 예술, 외국어, 건강등다양한분야에대한강좌를 1996년부터개설하여운영하여왔고

55 년부터 2007년까지 5년동안개설강좌수는매년평균 130여개가넘으며위 5년동안수강인원은 13,325 명에이르며, 또한, 외국어등의국제전문교육을위하여국제교육원을 1995년에설립하여운영하여왔는데, 2003년부터 2007년까지 5년동안개설강좌수는매년평균 120여개가넘고, 수강인원은 9,178 명에이르며, 2002년에설립된정보교육원에서도 2008년 2월까지의기간중 63회의 IT교육 ( 정보화컴퓨터교육 ) 강좌를개설운영해왔다. 8 경남대학교는 14개의경남대학교부설연구소를운영하고있으며, 에설립된경남대학교극동문제연구소는북한ㆍ통일및국제정세에관한연구를수행해오면서정기간행물인계간지 Asian Perspective, 한국과국제정치 와 동북아연구 를발행하여왔고, 기타부정기연구보고서, 분야별연구총서를발행하여반포하고있으며, 1981년에는교육부선정사회과학분야우수연구소로선정된바있고, 정기간행물 Asian Perspective 가 1996년에이어 5년연속한국학술진흥재단에의하여사회과학분야최우수국제학술지로선정되었다. 9 경남대학교가극동문제연구소, 경남지역연구소, 환경문제연구소, 인문과학연구소, 기초과학연구소, 교육문제연구소, 법학연구소등 14개의경남대학교부설연구소에서개최한국내외학술세미나및포럼, 강연등학술행사가 1997년부터 2007년까지 478회이상개최되었다 년 8월부터 2008년 8월 29일까지 5년간경남대학교총장의기고문, 대담기사, 관련기사등이문화일보, 서울신문, 한국일보, 경남일보, 국민일보, 중앙일보, 한겨레신문, 매일경제등의일간신문에 60회이상보도되었다. 11 경남대학교는 에경남대학교의홍보를위하여홍보도우미로가수테이, 개그맨정철규를위촉하였고, 경남대학교사격선수출신인진종오선수는 2008 베이징올림픽에서금메달을획득하였으며, 씨름선수이만기는씨름분야천하장사타이틀을 10회, 백두장사 18회, 한라장사 7회, 털보장사이승삼은한라장사 3회, 경남대학교씨름감독모제욱은한라장사 4회를각각획득하였고, 연극배우최종원, 탤런트명세빈이경남대학교교수로활동하고있다. 12 경남대학교가 2005 년부터 2009 년 2월까지기간중에경남대학교홍보를위하여신문광고 75회, TV광고 49회, 라디오광고 21회, 인터넷광고 5회를실시하였다. 13 피고는교명을경남대학으로변경한 이래학교표장으로

56 , 와같은표장을사용해왔다. 다 ) 판단위인정사실에의하여알수있는, 경남대학교의역사, 학교명의사용기간, 입학및졸업자수, 대학시설및활동내역과연구실적, 광고홍보내역등에비추어보면, 경남대학교라는학교명칭또는, 와같은학교표장은이사건등록서비스표의등록결 정일인 무렵일반수요자들에게널리알려져있었을것으로는보인다. 그러나이사건등록서비스표는실사용서비스표인 하면영문 KYUNGNAM UNIVERSITY' 또는한자부분인 와비교 부분 이부가되어있고, 실사용서비스표인 와비교하면도 형부분이없는대신에한자부분이부가되어있어서이사건등록서비스표를위실사용서비스표들과동일한서비스표라고할수없으므로, 위인정사실만으로이사건등록서비스표의등록결정시에위실사용서비스표들이외에이사건등록서비스표도피고의서비스업을표시하는것으로현저하게인식되기에이르러식별력을취득하였다는사실을추인하기어렵고, 달리이를인정할아무런증거가없다. 3) 소결따라서이사건등록서비스표는상표법제6조제2항의사용에의해식별력을취득한서비스표라고보기어렵다. 4. 상표법제7조제1항제11호해당여부가. 원고의주장우리나라에는도 ( 道 ) 별로거점국립대학교가 1개씩설립되어있는데, 대부분서울대학교, 경북대학교, 전남대학교등과같이도명 ( 道名 ) 또는광역지방자치단체명에대학교를결합하여교명 ( 校名 ) 으로사용하고있으므로, 이사건등록서비스표

57 와같이 경남 이라는도명과 대학교 로구성된 경남대학교 를접하는거래일반수요자들로서는경남대학교를국립대학으로오인할염려가있고, 실제일반거래계에서도경남대학교를경남에설립된국립대학교로오인되어사용되고있는바, 경남대학교로구성된이사건등록서비스표는국립대학교로오인할우려가있어상표법제7조제1항제11호에해당한다. 나. 판단 1) 상표법제7조제1항제7호후단의상품의품질의오인을일으키게할염려가있는상표란그상표의구성자체가그지정상품이본래적으로가지고있는성질과다른성질을갖는것으로수요자를오인하게할염려가있는상표를말하며 ( 대법원 선고 99후628 판결, 선고 97후3029 판결등참조 ), 어느상표가품질오인을생기게할염려가있는지여부는상표자체의구성에의해지정상품과의관계에서판단하여야하고, 상표이외의거래의사정이나상표권자의주관적인의도등은등록상표가상표법제7조제1항제11호에해당하는지여부를판단함에있어서는감안하여서는아니되며, 한편상표의구성자체에서상품의품질의오인을생기게할사정이존재하는지여부는일반수요자의인식을기준으로거래통념에따라판단하여야한다. 2) 이사건에서보면, 이사건등록서비스표는경남대학교라는한글 ( 경남대학교 ), 영문 (KYUNGNAM UNIVERSITY), 한자 ( 慶南大學校 ) 를상하 3단으로결합한것이고, 우리나라의영어보급수준이나한자보급수준에비추어보면, 이사건등록서비스표는 경남대학교 로인식된다고할것인바, 상표의구성자체로볼때, 경남대학교에서 경남 이라는표현이국립대학을의미하는단어가아니므로경남대학교를국립대학으로오인할염려가있다고볼수없고, 설사원고주장처럼 도명 과 대학교 를결합한교명이국립대학교의교명으로많이사용되고있고, 일반거래계에서일부경남대학교를국립대학교로혼동하는경우가있다고하더라도이와같은사정만을가지고경남대학교가그서비스표의구성자체로국립대학교로품질을오인할염려가있는서비스표에해당한다고보기어렵다. 따라서이사건등록서비스표는상표법제7조제1항제11호에해당하지않는다

58 5. 결론그렇다면, 이사건등록서비스표는상표법제7조제1항제11호에는해당하지아니하나, 상표법제6조제1항제1호, 제4호또는제7호에해당하여그등록이무효로되어야할것인바, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 이를취소하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사문영화 판사 이종우 판사 김병식

59 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2011후 774 권리범위확인 ( 상 ) 원고, 상고인 주식회사슈페리어 서울강남구대치동 996 대표이사김, 김 소송대리인변리사안영길 피고, 피상고인 1. 장 (******-*******) 2. 김 (******-*******) 피고들주소대구 피고들소송대리인변리사박용환 원심판결 특허법원 선고 2010허 9460 판결 판결선고 주 문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원에환송한다. 이 유 상고이유 ( 상고이유서제출기간이경과한후에제출된상고이유보충서의기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 상표의구성중식별력이없거나미약한부분과동일한표장이거래사회에서오랜기간사용된결과상표의등록또는지정상품추가등록전부터수요자간에누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되어있는경우에는그부분은사용된상품에관하여식별력있는요부로보아상표의유사여부를판단할수있고 ( 대법원 선고 2005후 2977 판결참조 ), 그러한부분

60 은상표법제 51 조제 1 항제 2 호에의한상표권효력의제한을받지않는다 ( 대법원 선고 96 다 판결등참조 ). 기록에의하면, 원고는 1983 년경부터 골프화 가이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 의지정상품으로추가등록결정된 까지약 27 년간 SUPERIOR 라는영문자로만구성된상표 ( 이하 SUPERIOR 문자상표 라한다 ) 와,, 와같이월계관도형과 SUPERIOR 문자가결합된결합상표 ( 이하 SUPERIOR 결합상표 라한다 ) 및이사건등록상표를골프의류, 골프가방, 골프화등원고가생산ㆍ판매하는각종골프관련상품의표장으로사용하여온점, 원고가하나의카탈로그나하나의골프용품에 SUPERIOR 문자상표및 SUPERIOR 결합상표를자주혼용함으로써일반수요자들은 SUPERIOR 문자상표와 SUPERIOR 결합상표의출처가동일하다고인식하였을것으로보이는점, 원고가 1995년부터 2000 년까지 5회에걸쳐방송사후원아래 SUPERIOR OPEN 골프대회를주최하였으며, 1996년 4월경기간을 3년으로정하여프로골프선수최경주와후원계약을체결하고, 이후두차례계약을갱신하여 2004년 4월경까지그후원계약을유지하였는데, 최경주가 2002년미국 PGA 골프대회에서한국인최초로우승을하기도함으로써 2002년경부터 2006년경까지국내각종신문에 SUPERIOR 문자상표가부착된모자를착용한최경주의사진이상당수게재되기도한점, SUPERIOR 결합상표및이사건등록상표와 SUPERIOR 문자상표를사용한원고회사상품의매출액이 1983년경부터 2008년경까지연간적게는 11억여원에서많게는 859억여원에이르는등위기간합계 8,652 억여원에이르고, 같은기간광고비도적게는연간 1억 2,000 여만원에서많게는 55억여원정도를지출하여위기간합계약 543억여원상당의광고비를지출하였으며, 그에따라 SUPERIOR 결합상표중 상표는 1998 년국내골프의류시장에서 5 대

61 상표중하나로자리잡게된점, 원고의매장이 2008년경전국각지의 126개백화점과 22개의골프장에입점하여있는점, SUPERIOR 결합상표및이사건등록상표는모두 SUPERIOR 라는문자부분에의해호칭되어온점등을알수있다. 이러한사정, 특히원고가 SUPERIOR 결합상표뿐만아니라 SUPERIOR 문자상표도장기간사용하여왔던점과 SUPERIOR 결합상표는이사건등록상표의구성중 문자부분과동일성이인정되는 SUPERIOR 문자부분을포함하고있을뿐만아니라그러한문자부분에의해호칭되어왔으므로 SUPERIOR 결합상표및이사건등록상표의사용은이사건등록상표의구성중 문자부분이사용에의한식별력을취득하는데도움이되었을것으로보이는점등을앞서본법리에비추어종합적으로고려하면, 이사건등록상표의구성중 문자부분은 골프화 가이사건등록상표의지정상품으로추가등록결정된 경이미골프의류, 골프가방뿐만아니라골프화에관해서도국내수요자나거래자에게이미누구의업무에관련된상품을표시하는것으로 현저하게 인식되어있었다고보아야할것이다. 따라서이사건등록상표의구성중 문자부분은지정상품으로추가등록된 골프화 에관해서는 독립하여자타상품의식별기능을하는부분, 즉요부가될수있다. 또한, 앞서본법리에비추어보면이사건등록상표의구성중 문자부분이골프화에관하여사용에의한식별력을취득한이상그이후에지정상품으로추가등록된 골프화 와관련하여서는위문자부분이상표법제51조제1항제2호에의한상표권효력의제한을받지아니하므로, 골프화 와동일ㆍ유사한상품에 문자부분과동일ㆍ유사한표장을사용하는것은이사건등록상표의권리범위에속한다고할것이다. 따라서이사건등록상표의구성중 문자부분이지정상품추가등록출원일인 경사용에의한식별력을취득하지못하였음을전제로확인대상표장이이사건등록상표의권리범위에속하지아니한다고판단

62 한원심판결에는사용에의한식별력의취득에관한법리및상표법제51조제1 항제2호에의한상표권효력의제한에관한법리를오해하여필요한심리를다하지아니함으로써판결에영향을미친위법이있다. 이를지적하는원고의상고이유주장은이유있다. 그러므로원고의나머지상고이유에관한판단을생략한채원심판결을파기하고, 사건을다시심리 판단하게하기위하여원심법원에환송하기로하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관김용덕 주심대법관신영철 대법관 이상훈 대법관 김소영

63 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2010허 9460 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 주식회사슈페리어서울강남구대치동 996 대표이사김, 김 소송대리인변리사안영길 피 고 1. 장 (******-*******) 2. 김 (******-*******) 피고들주소대구피고들소송대리인변리사이경호 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를모두기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 416 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호

64 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제9류의선글라스등, 제18류의등산백등, 제24류의직물제수건등, 제25류의에어로빅복, 골프화 ( 추가등록 ) 등, 제 26류의단추등, 제28류의골프가방등 4) 상표권자 : 원고 나. 확인대상표장 1) 구성 : 2) 사용상품 : 별지와같다. 다. 이사건심결의경위 1) 피고들은 원고를상대로, 확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속하지않는다고주장하면서소극적권리범위확인심판청구를하였다. 2) 특허심판원은위심판청구사건을 2010당 416호로심리한다음, 확인대상표장은그사용상품의품질또는효능을보통으로사용하는방법으로표시하는상표로서상표법제51조제1항제2호에해당한다는이유로피고들의위심판청구를받아들이는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 변론전체의취지 2. 이사건심결의당부에관한판단가. 당사자들주장의요지 1) 원고의주장확인대상표장은그사용상품의품질, 효능등을직접적으로표시하는기술적표장이아니므로상표법제51조제1항제2호에해당하지아니하여이사건등록상표권의효력이미치고, 이사건등록상표와확인대상표장은그표장이서로

65 유사할뿐만아니라 골프화 가추가등록됨으로써지정 ( 사용 ) 상품도동일또는유사하다고봄이상당하여확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속한다고할것임에도, 이와달리판단한이사건심결은부당하다. 2) 피고들의주장확인대상표장은이사건등록상표와그표장이서로유사하지않고, 확인대상표장의사용상품에는 골프화 가포함되어있지아니하므로대상상품도유사하다고할수없을뿐만아니라, 확인대상표장은그사용상품인 신발류 의품질, 효능을직접적으로표시하는기술적표장으로서상표법제51조제1항제2호에해당하여이사건등록상표권의효력이미치지아니하므로어느모로보나이사건등록상표의권리범위에속하지않는다할것이어서, 이와결론을같이한이사건심결은정당하다. 나. 판단 1) 먼저, 확인대상표장이기술적표장으로서상표법제51조제1항제2호에해당하는지여부에관하여본다. 가 ) 관련법리상표법제51조제1항제2호의 상품의산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형상 ( 포장의형상을포함한다 ) 가격또는생산방법 가공방법 사용방법및시기를보통으로사용하는방법으로표시하는상표 에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 사용상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하고, 수요자가그사용상품을고려하였을때품질, 효능, 형상등의성질을표시하고있는것으로직감할수있으면이에해당한다고보아야한다 ( 대법원 선고 2008후 4585 판결등참조 ). 나 ) 구체적판단 SUPERIOR 와같은확인대상표장은영어단어 superior 를특별히도안함이없이영어대문자로구성한표장인데, 영어단어 superior 는 ( 소질 품질따위가 ) 우수한, 양질의, 우량한 등을뜻하는고등학교기본어휘 ( 갑제3호증 ) 또는 ( 질 정도등이 ) 우수한, 고급의, 상질의 등을뜻하는중학교정도에서습득해야할

66 단어 ( 을제5호증의 1 내지 4) 이다. 그렇다면, 우리나라의영어보급수준에비추어볼때중학교이상의학력을가진수요자라면영어를상용하지않는우리나라의거래실정을고려하더라도중학교또는고등학교에서배우는기본적인영어단어인 superior 의 우수한, 양질의, 고급의 등의뜻을쉽게인식할수있다할것이어서 SUPERIOR 와같은확인대상표장이그사용상품인 신발류 등에표시되는경우 우수한 ( 양질의, 고급의 ) 신발 등으로그품질또는효능등의성질을표시하고있는것으로직감할수있어, 확인대상표장은수요자가그사용상품의품질, 효능등을보통으로사용하는방법으로표시한기술적표장에해당한다고봄이상당하다. 이에대하여원고는, superior 는 'ior' 로끝나는라틴어계통의비교급영어단어로서흔히사용되는단어가아니어서확인대상표장의사용상품인 신발류 등의품질, 효능을간접적으로암시하는것으로볼수는있지만그품질, 효능등을직접적으로표시한기술적표장에는해당하지아니하므로, SUPERIOR 와같은확인대상표장은상표법제51조제1항제2호에해당하는것으로볼수없다는취지로주장한다. 그러나 superior 는중학교또는고등학교에서배우는기본적인영어단어로서우리나라의영어보급수준에비추어볼때중학교이상의학력을가진수요자라면영어를상용하지않는우리나라의거래실정을고려하더라도 SUPERIOR 와같은확인대상표장이그사용상품인 신발류 등에표시되는경우 우수한 ( 양질의, 고급의 ) 신발 등으로그품질또는효능등의성질을표시하고있는것으로직감할수있다고보아야함은앞서본바와같고, 비록영어단어 superior 가국내일상생활에서사용되는단어를집대성한국어사전 ( 갑제4, 5호증 ) 이나한국외래어대사전 ( 갑제6호증 ) 에는게재되어있지않고, 신경제학사전 ( 갑제7호증 ) 에 superior goods ( 상급재, 上級財 ) 라는용어가게재되어있으나이는소득이증가함에따라수요가증가하는상품을의미하여 superior 가상품의품질이나효능이 우수하다 는의미로쓰이고있지않다고하더라도그러한사정만으로 SUPERIOR 와같은확인대상표장이그사용상품인 신발류 등에표시되는경우상품의품질이나효능등을간접적으로암시하는정도에그친다고보기는어려우므로원고의위주장은받아들일수없다 ( 원고는영어단어 SUPERIOR 가미국에서식별력을인정받아상표로등록되었다는자료로갑제9호증의 1 내지 18을제출하였으나, 위자료들에

67 는해당상표가게재되어있지아니하여원고의주장을뒷받침하는자료로삼기에부족하다 ). 2) 한편원고는, 설령 SUPERIOR 와같은확인대상표장이단순히 신발류 상품의품질또는효능을직접적으로표시한기술적표장에해당한다고하더라도, SUPERIOR 는원고가 경부터 등과같은월계관도형과함께또는 독립하여원고의각종골프관련용품에상표로사용한결과이사건등록상표의지정상품으로 골프화 가추가등록출원된 경에는국내수요자나거래자에게위 SUPERIOR 만으로도원고의골프관련용품을표시하는표장으로현저하게인식되어식별력을취득하게되었으므로이사건등록상표를구성하는하나의요부에해당한다고할것인데, 확인대상표장은이사건등록상표의요부인 SUPERIOR 와동일하므로결국이사건등록상표와확인대상표장은유사한셈이고, 그사용 ( 지정 ) 상품도 골프화 등으로동일또는유사하므로, 확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속하는것이라는취지로주장한다. 살피건대, 갑제11, 12, 13, 15 내지 33호증 ( 가지번호포함 ) 의각기재및영상에 의하면, 원고가 경부터영문자 SUPERIOR 를 등과같은월계관도 형과함께또는독립하여골프가방등각종골프관련용품의표장으로사용하여왔는데, 원고는 1995년부터 2000년까지 5회에걸쳐 SBS서울방송의후원아래 슈페리어오픈 골프대회를주최하여온사실, 원고는또한 경기간을 3년으로정하여프로골프선수최경주와스폰서계약을체결하였고, 이후 2차례계약을갱신하여 경까지그스폰서계약을유지하였고, 최경주는 2002년미국 PGA골프대회에서한국인최초로우승을하기도한사실, 원고는그외에도 1983 년경부터 2009년경까지연간적게는 15억여원에서많게는 1,710 억여원에이르는액수의매출을올리고같은기간동안광고비도적게는연간 1억 2,000 여만원에서많게는 55억여원정도를지출하였는데, 경에는국내주요신문등에원고가제조한상품이나원고의사업현황에관한기사가여러차례실리기도한사실등은이를인정할수있다. 그러나위에서든증거들을포함하여원고가이사건에서제출한모든증거들을

68 종합하더라도월계관모양의도형부분이없는 SUPERIOR 라는문자표장만을사용한골프관련용품의판매량이나광고비는전체에서차지하는비중이비교적적은것으로보여 ( 원고가이사건에서제출한증거들은대부분위월계관모양의도형이포함된것들이고, SUPERIOR 라는문자표장만을사용한상품의판매량이나시장점유율, 그부분에한정된광고비지출정도등에관해서는아무런구체적인입증자료가없다 ) 영문자만으로된위 SUPERIOR 라는표장이국내의수요자나거래자에게원고의각종골프관련용품을표시하는것이라고어느정도알려진정도를넘어그것이 경이미국내의수요자나거래자에게원고의상표로 현저하게 인식되어식별력을취득하였다고단정하기에는부족하고, 달리이를인정할만한충분한자료가없으므로, 원고의위주장도나머지점에관하여더나아가살펴볼필요없이받아들이기어렵다. 다. 소결론위와같이확인대상표장이상표법제51조제1항제2호에해당하고, SUPERIOR 와같은문자표장이원고의사용에의하여원고의상표로 현저하게 인식되어식별력을취득하였다고인정하기도어려운이상, 확인대상표장에는이사건등록상표권의효력이미치지아니하여확인대상표장은이사건등록상표와대비할필요도없이이사건등록상표의권리범위에속하지아니한다. 3. 결론그렇다면, 위와결론을같이한이사건심결은정당하고, 그취소를구하는원고의청구는이유없으므로이를받아들이지아니하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배기열 판사 김용덕 판사 박종학

69 [ 별지 ] 확인대상상표의사용상품 가죽신, 가죽제슬리퍼, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구두창, 깔창, 나막신, 낚시용화 ( 靴 ), 농구스니커즈, 농구화, 단화, 덱슈즈, 뒷굽, 뒷축, 등산부츠, 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 모터사이클선수용부츠, 목욕용샌들, 목욕용슬리퍼, 뮬 (Mules), 반부츠, 발레용슬리퍼, 발레용신발, 방한화, 배구화, 복싱화, 볼링화, 부츠, 부츠용갑피, 비닐화, 비치슈즈, 사보 [ 나막신 ], 사이클용신발, 샌들, 샌들나막신, 수선용신발안창, 숙녀용부츠, 스키화, 스포츠용부츠, 스포츠화, 슬리퍼, 슬리퍼용안창, 승마화, 신발, 신발은못, 신발고정쇠, 신발깔창, 신발안창, 신발용갑피, 신발용깔창, 신발용대다리, 신발용뒷굽, 신발용미끄럼방지구, 신발용앞굽, 신발용철제장식, 신발의부품및부속품, 앵글부츠, 야구화, 에스파토신발또는샌들, 여성용신발, 오버슈즈, 운동화, 유아용신발및부츠, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 축구화용바닥징, 테니스화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 트레킹화. 끝

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71 Ⅴ. 상표법제 7 조제 1 항제 4 호 후 2104 등록무효

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73 대 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2012후 2104 등록무효 ( 상 ) 원고, 상고인 한 (******-*******) 서울 송달장소서울서초구서초동 산우빌딩 402호 소송대리인변리사고영회 피고, 피상고인 재단법인경기문화재단 수원시팔달구인계동 대표자이사권 소송대리인법무법인 ( 유한 ) 태평양 담당변호사김태권, 이후동, 조원희, 황의인 원심판결 특허법원 선고 2011허 6543 판결 판결선고 주 문 상고를기각한다. 상고비용은원고가부담한다. 이 유 상고이유 ( 상고이유서제출기간이경과한후에제출된상고이유보충서의기재는 상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 1. 상고이유제 3 점및제 4 점에대하여 가. 심결을취소하는판결이확정된경우에그취소의기본이된이유는그사건

74 에대하여특허심판원을기속한다. 여기서의기속력은취소의이유가된심결의사실적및법적판단이정당하지아니하다는점에관하여발생한다. 따라서그취소후의심리과정에서새로운증거가제출되어기속적판단의기초가되는증거관계에변동이생기는등특단의사정이없는한, 특허심판원은위확정된취소판결에서위법이라고판단된이유와동일한이유로종전의심결과동일한결론의심결을할수없다. 이때 새로운증거 라고함은적어도취소된심결이행하여진심판절차내지는그심결의취소소송에서채택ㆍ조사되지아니한것으로서심결취소판결의결론을번복하기에족한증명력을가지는증거이어야한다 ( 대법원 선고 2001후 96 판결등참조 ). 나. 피고는원고를피청구인으로하여특허심판원 2008당 2985호로청구한이사건등록상표서비스표 ( 등록번호제2486호 ) 의등록무효심판사건에서, 특허심판원은이사건등록상표서비스표는고백남준의승낙을얻어정당하게등록받은상표로서그구성자체또는지정상품및지정서비스표에사용되는경우에일반수요자에주는의미나내용이공공의질서에위반하거나일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에어긋난다고볼수없어서구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것. 이하같다 ) 제7조제1항제4호에해당하지아니한다는등의이유로피고의심판청구를기각하는심결 ( 이하 종전심결 이라고한다 ) 을하였다. 그러나피고가특허법원 2009허 5028호로제기한종전심결의취소소송에서특허법원은 이사건등록상표서비스표는구상표법제7조제1항제4호에해당하여등록무효로되어야한다는이유로종전심결을취소하는판결 ( 이하 종전심결취소판결 이라고한다 ) 을선고하였다. 그에대하여원고가대법원 2010후 456호로상고하였다. 대법원은 다음과같은사정을들어이사건등록상표서비스표는구상표법제7조제1항제4 호에해당하여그등록이무효라고볼것이라는이유로원고의상고를기각하는판결을선고함에따라종전심결을취소한위특허법원판결은그대로확정되었다. 즉, 이사건등록상표서비스표의출원경위및백남준성명의저명성등을고려하면원고가고의로저명한백남준성명의명성에편승하기위하여무단으로이

75 사건등록상표서비스표를출원ㆍ등록하여사용하는행위는저명한비디오아트예술가로서의백남준의명성을떨어뜨려그의명예를훼손시킬우려가있어서사회일반인의도덕관념인선량한풍속에반한다. 뿐만아니라백남준의명성에편승하여수요자의구매를불공정하게흡인하고자하는것으로서공정한상품유통질서나상도덕등선량한풍속을문란하게할염려가있다는것이다. 그후특허심판원 2010당 ( 취소판결 )81호로다시진행된심판절차에서특허심판원은 확정된종전심결취소판결과같은이유로이사건등록상표서비스표의등록을무효로하는이사건심결을하였다. 그리고원심은종전심결취소판결이후심리과정에서새로제출된증거들은확정된종전심결취소판결의결론을번복하기에족한증명력을가지지아니한다는이유로원고의주장, 즉이사건등록상표서비스표는백남준의승낙을얻어출원ㆍ등록한것이라는주장을배척하고, 이사건등록상표서비스표의출원ㆍ등록이구상표법제7조제1항제4호의 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는경우 에해당한다고판단하였다. 다. 앞서본법리에비추어기록을살펴보면, 원심의위와같은판단은정당하고, 거기에상고이유의주장과같이논리와경험칙에위배하여사실을인정하거나구상표법제7조제1항제4호에관한법리를오해하는등으로판결에영향을미친위법이있다고할수없다. 한편확정된종전심결취소판결에서이미원고가고의로저명한백남준성명의명성에편승하기위하여무단으로이사건등록상표서비스표를출원ㆍ등록하여사용하였음이인정된이상원고가백남준의승낙없이이사건등록상표서비스표를출원ㆍ등록하였다는점은증명되었다고할것이고, 다만이사건에서위와같이확정된종전심결취소판결의기속력을배제하려면원고가종전심결취소판결의결론을번복하기에족한정도의증명력을가진새로운증거를제출하여야할것이다. 같은취지에서원심이피고가증명책임등에관한원고의주장을배척한것은정당하고, 거기에상고이유로주장하는바와같은법리오해등의위법이없다

76 2. 상고이유제1점에대하여구상표법제7조제1항제4호는 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는상표 를등록할수없는것으로정하고있었는데, 법률제8190호로개정된상표법 ( 이하 개정상표법 이라한다 ) 은위법규정을 상표그자체또는상표가상품에사용되는경우수요자에게주는의미와내용등이일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에어긋나거나공공의질서를해칠우려가있는상표 로개정하면서, 그부칙에서위개정규정에관하여별도의경과규정을두고있지아니하다. 그러나상표등록이무효로되면소급하여효력을상실하는것이므로, 상표등록요건에관한상표법의규정이개정되더라도개정법의부칙에서별도의경과규정을두지아니하는한그개정규정이시행되기전의출원에의하여등록된상표에대하여는그상표에관하여종전의규정에기초하여형성된상표법질서의안정을유지하기위하여종전의규정이적용되어야한다. 또한제7조제1항제4호에관한앞서본바와같은개정은그규정내용과적용범위를종전의규정에비하여구체적이고명확하게한정하는것을그취지로하여서, 종전의규정에기초하여형성된상표법질서의존속에관한제3자의신뢰를파괴하면서까지위개정규정시행전의출원에의하여등록된상표에대하여개정된제4호를적용하여야할특별한사정도없다. 따라서위개정상표법이시행되기전인 출원하여등록된이사건등록상표서비스표의심판ㆍ재심및소송에대하여는종전의규정인구상표법제7 조제1항제4호가적용된다고보아야한다. 같은취지의원심판단은정당하고, 거기에상고이유의주장과같이개정상표법제7조제1항제4호의적용범위에관한법리를하는등의위법이있다고할수없다. 원고가상고이유에서들고있는대법원 선고 2005후 70 판결은이사건과사안을달리하여이사건에원용하기에적절하지아니하다. 또한대법원 선고 2011후 1722 판결역시개정상표법시행일이후에출원된상표에관한것으로서이사건과사안을달리하므로이사건에원용하기에적절하지아니하다

77 3. 상고이유제2점에대하여구상표법제7조제1항제4호에서상표등록을받을수없다고정하는 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는상표 라고함은상표의구성자체또는그상표가지정상품에사용되는경우일반수요자에게주는의미또는내용이사회공공의질서에위반하거나사회일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에반하는경우또는고의로저명한타인의상표또는서비스표나상호등의명성에편승하기위하여무단으로타인의표장을모방한상표를등록사용하는것처럼그상표를등록하여사용하는행위가일반적으로공정한상품유통질서나국제적신의와상도덕등선량한풍속에위배되는경우를말한다 ( 대법원 선고 2004후 1267 판결등참조 ). 반면구상표법제7조제1항제6호는 저명한타인의성명ㆍ명칭또는상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장ㆍ아호ㆍ예명ㆍ필명또는이들의약칭을포함하는상표 는그타인의승낙없이는상표등록을받을수없다고정하는데, 그입법취지는저명한타인의성명권이나초상권등을보호하려는데있다고할것이다. 이와같이구상표법제7조제1항제4호와제6호는보호하려는이익내지법익및요건이상이하고구상표법에제7조제1항각호의적용순위에관하여특별한규정을두고있지도아니한이상, 저명한타인의성명을모방하여무단으로출원ㆍ등록한상표라고하더라도, 그상표의구성자체또는그상표가지정상품에사용되는경우일반수요자에게주는의미나내용이사회공공의질서나선량한풍속에반하거나, 그상표를등록하여사용하는행위가일반적으로공정한상품유통질서나국제적신의와상도덕등선량한풍속에위배되거나, 그상표의출원ㆍ등록과정에사회적타당성이결여되어그등록을인정하는것이상표법의질서에반하는것으로서용인할수없는경우와같이구상표법제7조제1항제4호의요건을충족하는때에는그상표에대하여같은항제6호외에그제4호도아울러적용될수있다고봄이상당하다. 따라서같은취지로판단한원심판결에상고이유의주장과같은법리오해등의위법이없다. 구상표법제7조제1항제4호는일반규정으로서같은항소정의다른부등록사유가적용되지아니하는범위내에서한정적ㆍ보충적으로만적용됨을

78 전제로저명한타인의성명을무단으로상표등록한경우에는특별규정인구상표 법제 7 조제 1 항제 6 호만이적용되고같은항제 4 호는적용될수없다는상고이유 의주장은받아들일수없다. 4. 결론 그러므로상고를기각하고상고비용은패소자가부담하기로하여, 관여대법관 의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관고영한 주심대법관양창수 대법관 박병대 대법관 김창석

79 Ⅵ. 상표법제 7 조제 1 항제 6 호 허 7338 등록무효

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81 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2012허 7338 거절결정 ( 상 ) 원 고 류 (******-*******) 안동시소송대리인변리사강경찬, 변창규 피 고 특허청장소송수행자최정태 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 9945호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원상표 (1) 출원번호 / 출원일 : 제 호 / (2) 구성 : (3) 지정상품 : 별지와같다

82 나. 이사건심결의경위원고의출원에대하여특허청심사관은 이사건출원상표는상표법제7조제1항제6호에해당한다는이유로거절결정하였고, 이에원고가 특허심판원에위거절결정에불복하는심판을청구하였다. 특허심판원은위사건을 2010원 9945 호로심리후 이사건출원상표는저명한타인인 사단법인하회별신굿탈놀이보존회 의약칭인 하회탈 을포함하는상표로서그타인의승낙을얻은바가없으므로상표법제7조제1항제6호에해당한다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1, 2호증, 을제1 내지 4호증 ( 각가지번호포함 ), 변론의전취지 2. 이사건쟁점 이사건의쟁점은이사건출원상표가 사단법인하회별신굿탈놀이보존회 와의 관계에서상표법제 7 조제 1 항제 6 호에해당하는지여부이다. 3. 이사건출원상표가상표법제7조제1항제6호에해당하는지여부가. 판단기준상표법제7조제1항제6호는저명한타인의성명 명칭등이나이들의약칭을포함하는상표는그타인의승낙을얻은경우를제외하고는상표등록을받을수없다고규정하고있는바, 그저명성은사회통념상또는지정상품과관련한거래사회에서널리인식할수있는정도를의미하는것으로, 같은항제9호소정의주지성보다훨씬주지도가높을뿐아니라나아가오랜전통내지명성을지닌경우를가리킨다 ( 대법원 선고 83후34 판결참조 ). 나. 구체적판단 을제 7 내지 14 호증 ( 각가지번호포함 ) 의각기재에의하면, 사단법인하회별

83 신굿탈놀이보존회 가 하회별신굿탈놀이의전수보존등을목적으로설립되고 문화공보부장관으로부터중요무형문화재 하회별신굿탈놀이 의보유단체로인정받은사실, 위법인은 1997년부터안동하회마을에있는 하회별신굿탈놀이 전수회관에서 하회별신굿탈놀이 공연을실시하여 1997년부터 2008년까지 761회공연에관람객 118만명 ( 외국인 64,000명포함 ) 이위공연을관람한사실, 엘리자베스 2세영국여왕이하회마을을방문하여위공연을관람한사실, 하회탈 과 하회별신굿탈놀이 를모태로시작된 안동국제탈춤페스티벌 은 1997년첫개최된이래 2010년까지 13회개최되었고문화체육관광부선정최우수축제로 2001년부터 6년연속선정되었으며 2008년부터 3년연속대한민국대표축제로선정되었고 2008년에는 105만명의관람객을유치한사실, 안동시는 2010년위법인에하회별신굿탈놀이상설공연에따른운영보조금 196,000,000원을지급한사실, 안동시문화자산의브랜드자산측정연구용역결과 하회탈춤 이안동의대표브랜드 2위를차지한사실, 위법인의전신인 안동하회가면극연구회 에서 1992년일본국제교류재단의초청으로일본이와타현에서개최된일본문화제에참여한것을시작으로위법인이국내외에서수회 하회별신굿탈놀이 공연을하고일반인과학생들에게수회전수교육을실시한사실은인정할수있다. 그러나 1 사단법인하회별신굿탈놀이보존회 의명칭중 하회별신굿탈놀이 부분은, 일반적으로 안동시풍천면하회리에전승되어온민속탈춤으로서, 1980년중요무형문화재제69호로지정 된 하회별신굿탈놀이 ( 네이버지식백과참조 ) 를지칭하는의미로사용되는것에불과하다고할것인데, 위인정사실과원고가제출한각증거만으로는 하회별신굿탈놀이 가아닌 사단법인하회별신굿탈놀이보존회 라는단체의명칭자체가저명한수준에이르렀다고볼수없고, 달리이를인정할증거가없을뿐만아니라, 2 사단법인하회별신굿탈놀이보존회 라는단체가 하회탈 로약칭된다고할수도없다. 따라서이사건출원상표는저명한타인의명칭의약칭을포함하는상표가아니어서상표법제7조제1항제6호에해당하지아니한다

84 4. 결론 그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원 고의청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배광국 판사 박민정 판사 이헌

85 이사건출원상표의지정상품 O 상품류구분제30류의아몬드페이스트, 케이퍼 (Capers), 누룩, 메주, 베이킹소다 [ 요리용중탄산소다 ], 베이킹파우더, 비의료용이스트정제, 식용이스트엑기스, 식품용이스트, 이스트엑기스, 이스트파우더, 페이스트용효소, 효모, 감초과자, 강정, 건 ( 乾 ) 과자, 건빵, 고기파이, 과일빙과, 과일젤리과자, 과일케이크, 과자, 과자용가루, 껌, 냉동요구르트 { 얼음과자 }, 누가 (Nougat), 눈깔사탕, 다식, 단팥빵, 도넛, 둥근빵, 드롭스, 디저트용푸딩, 땅콩과자, 러스크 (Rusk), 로젠지과자, 롤리팝, 롤빵, 마시멜로, 마지팬 (Marzipan), 마카롱 (Macaroons), 막대형감초과자, 맥아비스킷, 머핀, 모나카용페이스트리껍질, 무발효빵, 바바로아, 박하사탕과자, 버터비스킷, 봉봉과자, 비스킷, 비의료용추잉껌, 빙과용셔벗, 빵, 빵가루, 사탕과자 [ 캔디 ], 사탕조림, 산자, 생강빵, 설탕과자, 설탕입힌단단한캐러멜, 설탕입힌커피콩, 셔벗, 속이채워진초콜릿, 쇼트브레드, 슈크림, 스프링롤 (Spring rolls), 식빵, 식빵용가루반죽, 식용과일빙과, 식용빙과용파우더, 식용웨이퍼스, 식용캔디, 쌀푸딩, 아몬드과자, 아몬드케이크, 아이스캔디 [ 얼음사탕 ], 아이스케이크, 아이스크림, 아이스크림콘, 아이스크림믹스, 아이스크림용파우더, 약과, 양갱, 엿, 와플 (Waffles), 웨이퍼스, 인스턴트도넛믹스, 인스턴트팬케이크믹스, 인스턴트푸딩믹스, 잼빵, 전과, 젤리과자, 참기름으로만들어진사탕과자, 초콜릿, 초콜릿바, 초콜릿캔디, 초콜릿페이스트, 카스타드, 카스텔라빵, 캐러멜캔디, 캔디, 케이크, 케이크반죽, 케이크의식용장식품, 케이크페이스트, 코코아캔디, 콘칩, 콩이들어있는빵, 쿠키, 크래커, 크레이프, 크리스마스트리장식용과자, 크림빵, 타트 (Tarts), 태피 (Taffy), 토르티야 (Tortillas), 통밀가루빵, 파이, 파테, 팝콘, 패스틸 (Pastilles), 팬케이크, 퍼프드라이스, 페이스트리 (Pastries), 페티볼 (Petit-beurre) 비스킷, 페티스포 (Petits fours), 편강, 퐁당 ( 과자 ), 푸딩, 프랄린 (Pralines), 할바 (Halvah), 핫케이크, 햄버거용빵, 호떡, 겨자 ( 향신료 ), 겨자가루, 계피 ( 향신료 ), 계피가루, 고춧가루, 과일향미료, 과자용박하, 과자용향미료 { 정유는제외 }, 그레이비 (Gravies), 깨소금, 냉이가루, 너츠멕 [ 육두구 ], 렐리쉬 ( 향신료 ), 마늘가루, 바닐

86 라 { 향신료 }, 바닐라대용바닐린, 버섯가루 ( 향신료 ), 버터용향미료, 보존처리된재배허브 ( 향신료 ), 사프론 (Saffron) 향신료, 산초가루 ( 향신료 ), 생강 ( 향신료 ), 생강가루 ( 향신료 ), 수프용향미료, 스타아니스열매 ( 향신료 ), 식용심황 { 향신료 }, 식탁용깨소금, 식품용에센스 { 정유는제외 }, 식품용향료, 식품향미료용과일페이스트, 아니스열매 ( 향신료 ), 아몬드향미료, 양념용수프, 올스파이스 (Allspice), 육계가루, 음료용향미료 { 정유는제외 }, 정향 ( 丁香 ) 향신료, 정향 ( 丁香 ) 가루, 제빵용양념, 조미료용잡초, 차용향미료, 차우차우 ( 향신료 ), 처트니 (Chutneys) 향신료, 치즈용향미료, 카레가루, 카레페이스트, 커피향미료, 케이크용향미료, 향미료 { 정유는제외 }, 향미료용바닐라, 향신료, 후추, 후추가루 ( 향신료 ), 끝

87 Ⅶ. 상표법제 7 조제 1 항제 7 호 후 2425 등록무효 허 3305 등록무효

88

89 대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2012후 2425 등록무효 ( 상 ) 원고, 상고인 벨몬트브랜즈리미티드 (Belmont Brands Limited) 세이쉘공화국마헤빅토리아올리아지트레이드센터 퍼스트플로어 (1st Floor, Oliaji Trade Centre, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles) 대표자레인하드쿠르츠 (REINHARD KURZ) 소송대리인변리사이재민 피고, 피상고인 이 서울 소송대리인법무법인드림 담당변호사백현 원심판결 특허법원 선고 2012허 1958 판결 판결선고 주 문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원에환송한다. 이 유 상고이유에대하여판단한다. 기록에비추어살펴보면, 영어알파벳대문자 8글자로구성한이사건등록상 표 ( 제 호 ) 와영어알파벳대문자 8 글자에 ² 을부가 하여구성한원심판시선등록상표 1( 제 호 ) 는

90 첫번째글자가 L' 과 D' 로다르고, 선등록상표 1 끝에 ² 이부가되어있을뿐나머지 7개글자및그배열순서가그대로일치하고, 그도안화된글자체에도별다른차이가없어외관이서로유사하다. 또한호칭에있어서도우리나라의일반수요자나거래자의자연스러운발음에따라이사건등록상표는 엘스퀘어드 로, 선등록상표 1은 디스퀘어드 로호칭될것인바, 두상표는호칭되는음절수가 5음절로서로같고, 5음절중 4음절이 스퀘어드 로같으며, 첫음절만이 디 와 엘 로다를뿐이어서전체적인청감에있어서서로유사하다. 그렇다면외관과호칭이유사한이사건등록상표와선등록상표 1을동일 유사한지정상품에함께사용하는경우에일반수요자나거래자로하여금출처의오인 혼동을일으키게할염려가있으므로, 양상표는서로유사하다고할것이다. 그런데도원심은그판시와같은사정만을들어양상표가그외관, 호칭및관념의면에서유사하지아니하여상품출처에관한오인 혼동을일으키게할염려가없다고판단하였으므로, 이러한원심판단에는상표의유사여부판단에관한법리를오해하고필요한심리를다하지아니하여판결에영향을미친잘못이있고, 이점을지적하는상고이유의주장에는정당한이유가있다. 그러므로원심판결을파기하고, 사건을다시심리 판단하게하기위하여원심법원에환송하기로하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관김신 대법관 민일영 주심대법관이인복 대법관 박보영

91 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2012허 3305 등록무효 ( 상 ) 원 고 장 (******-*******) 서울소송대리인특허법인맥담당변리사이은욱 피 고 라파엘카루소에스. 피. 에이.(Raffaele Caruso S.p.A.) 이탈리아공화국소래나 ( 파마 ) 비아크로스로사 2[Via Croce Rossa, 2, Soragna(Parma), Italy] 대표자움베르토안제로니 (Umberto Angeloni) 소송대리인변호사장훈소송복대리인법무법인청진담당변호사이지훈 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1857 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

92 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 구성 : ( 일반상표 ) 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의슈트 (suits), 재킷 (jackets), 양복바지 (trousers), 드레스 (dresses), 반바지 (shorts), 조끼 (waistcoats), 레인코트 (raincoats), 오버코트 (overcoats), 코트 (coats), 스포츠용자켓 (windcheaters), 셔츠 (shirts), 블라우스 (blouses), 티셔츠 (t-shirts), 넥타이 (neckties), 스커트 (skirts), 카디건 (cardigans), 풀오버 (pullovers), 잠바 (jumpers), 스웨터 (sweaters), 양말 (socks), 스타킹 (stockings), 스카프 (scarves), 숄 (shawls), 헤드스카프 (headscarves), 속내의 (underwear), 수영복 (swimsuits), 의복용벨트 (belts [clothing]), 신발 (footwear), 슬리퍼 (slippers), 샌들 (sandals), 단화 (shoes), 부츠 (boots), 테있는모자 (hats), 테없는모자 (caps), 방한용장갑 (winter gloves), 벙어리장갑 (mittens), 의복용장갑 (gloves [clothing]) 나. 선등록상표및선사용상표들 1) 선등록상표가 ) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제165581호나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 별지와같다. 라 ) 등록권리자 : 원고 2) 선사용상표 1 가 ) 구성 : 나 ) 사용상품 : 신사복, 슈트, 양복바지, 속옷등다 ) 사용자 : 원고

93 3) 선사용상표 2 가 ) 구성 : 나 ) 사용상품 : 신사복, 슈트, 양복바지, 속옷등다 ) 사용자 : 원고 다. 이사건심결의경위 1) 원고는 피고를상대로, 이사건등록상표는선등록상표및선사용상표들과관련하여상표법제7조제1항제4호, 제7호, 제9호내지 12호에해당한다고주장하면서상표등록의무효심판을청구하였다. 2) 이에특허심판원은위심판청구사건을 2011당 1857호로심리한다음, 이사건등록상표는원고가주장하는등록무효사유중어디에도해당하지않는다는이유로원고의위심판청구를받아들이지아니하는내용의이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2, 3호증의각기재, 변론전체의취지 2. 이사건심결의당부에관한판단가. 당사자주장의요지 1) 원고의주장가 ) 이사건등록상표는선등록상표와표장이유사하고그지정상품역시동일 유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다. 나 ) 이사건등록상표는국내유명디자이너인장광효의선등록상표와그표장이유사하여장광효의상표라거나혹은장광효와관련이있다는인상을주어일반수요자에게불측의손해를끼칠수있어결국공정한상품유통질서를해치게될것이므로상표법제7조제1항제4호에해당한다. 다 ) 이사건등록상표는의류와관련하여주지 저명한상표인선사용상표들과그표장이유사하여일반수요자들로하여금상품출처의오인 혼동을일으키게하여수요자를기만할우려가있으므로상표법제7조제1항제9호, 제10호, 제11호

94 에해당할뿐만아니라, 선사용상표들의명성에편승하여부당한이익을얻으려는목적으로출원 등록된상표이므로상표법제7조제1항제12호에도해당한다. 라 ) 따라서이사건등록상표는어느모로보나그상표등록이무효로되어야할것임에도, 이사건심결은이와결론을달리하여부당하다. 2) 피고의주장이사건등록상표는선등록상표및선사용상표들과외관, 호칭및관념이서로달라표장이유사하지아니하므로상표법제7조제1항제7호, 제9호내지 12 호에해당하지않고, 이사건등록상표는선등록상표및선사용상표들과유사하지아니할뿐만아니라피고설립자의성명에해당하여정당한권리를가진자의상표이므로그지정상품에사용될경우수요자에게주는의미등이선량한풍속에어긋나거나공공의질서를해칠우려가있다고볼수없어상표법제7조제1항제 4호에도해당하지않으므로, 결국이사건등록상표는그상표등록이무효로되지는않는다할것이어서, 이와결론을같이한이사건심결은정당하다. 나. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부 1) 표장의대비가 ) 관련법리상표의유사여부는동종의상품에사용되는두개의상표를외관, 호칭, 관념등의점에서전체적 객관적 이격적으로관찰하여거래상일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에대한오인 혼동의우려가있는지의여부에의하여판별되어야하고, 문자와문자또는문자와도형의각구성부분이결합된결합상표는반드시그구성부분전체에의하여호칭, 관념되는것이아니라, 각구성부분이분리관찰되면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합되어있는것이아닌한그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭, 관념될수도있고, 또하나의상표에서두개이상의호칭이나관념을생각할수있는경우에그중하나의호칭, 관념이타인의상표와동일또는유사하다고인정될때에는두상표는유사하다고해야할

95 것이며, 성명의결합으로이루어진결합상표의경우에도그이치는마찬가지이다 ( 대법원 선고 2000다64359 판결등참조 ). 나 ) 구체적판단 ⑴ 외관의대비 이사건등록상표 ( ) 는두영문자가결합된결합상표이 고, 선등록상표 ( ) 는영문자와한글이결합된결합상표로서, 두상표는한글의유무, 글자의수, 글자구성및서체의차이등으로인하여외관은상이하다. ⑵ 호칭및관념의대비선등록상표는이탈리아, 미국, 호주등지에서사용되는성 ( 姓 ) 으로서의관념이있고, 영문자 CARUSO' 와그하단에그우리말표기라고보이는한글 ' 카루소 가병기되어있으므로일반수요자나거래자는이를 카루소 등으로호칭, 인식할수있다. 이에대하여디자이너인 Raffaele Caruso( 라파엘카루소 ) 의성명으로이루어진이사건등록상표는알파벳으로된 부분과 부분이한칸을띄어나란히배열된문자상표로서 라파엘카루소 등으로발음되어한꺼번에발음하기가쉽지않은모두여섯개의긴음절로구성되어있고, 그구성형태에서도 부분과 부분이서로분리되어있다. 또한이사건에제출된증거만으로는 라파엘카루소 가국내에서널리알려져있는디자이너라고보기부족하고, 이사건등록상표의표장가운데 부분은표장의앞부분에위치하는구성부분으로서, 이를영어권나라에서사용되는남성의이름 (first name) 이나성 ( 姓 ) 으로인식한다고하더라도국내에서아주흔하게알려진이름이나성 ( 姓 ) 이라고보기어려워서자타상품의식별력이있는구성부분이다. 한편, 이사건등록상표의표장중 부분역시외국인의성 ( 姓 ) 에해당하는부분으로서우리나라사람들은외국인을부를때성 ( 姓 ) 만으로줄여부르는사용례가많고, 국내에널리알려진외국인의성 ( 姓 ) 이라고단정할수도없어서 ( 피고는 'caruso' 가국내에서널리알려진외국인의성 ( 性 ) 에해당한다고주장하나, 뒤에서

96 보는바와같이피고의위주장은받아들이기어렵다 ) 자타상품의식별력이있는구성부분이다. 더구나갑제7 내지 10호증, 제11호증의 5, 15, 제20호증의각기재에변론전체의취지를종합하면, 이사건등록상표의출원이후에피고의홈페이지 ( 의초기화면과영문초기화면에는피고의상호가 CARUSO 라고만기재되어있고, 위홈페이지에게재된보도자료에서도 'luxury Italian tailoring brand Caruso may soon have its own retail digs, according to chief executive officer and co-owner Umberto Angeloni', Caruso is one of Italy's most prestigious menswear manufacturers' 라고기재되어피고명칭이 Caruso 라고약칭되었으며, 피고의대표자인 Umberto Angeloni 의명함에서도피고명칭이 CARUSO 만으로표기되어있다. 위와같이이사건등록상표에쓰인단어가모두포함되어있는피고의명칭 Raffaele Caruso S.p.A. 가 Caruso 만으로약칭되는이상이사건등록상표도 Caruso 만으로약칭될가능성은충분하다할것이다. 위와같은사정을종합하면, 이사건등록상표는표장전체에의하여 라파엘카루소 로호칭되거나 라파엘 또는 카루소 만으로분리되어약칭될수있고, 이사건등록상표가 카루소 만으로약칭되고관념될경우에는선등록상표의호칭인 카루소 와는그호칭이동일하고연상되는관념역시유사하게형성된다. ⑶ 결국이사건등록상표와선등록상표의표장은그외관이다르더라도거래사회에서중요한역할을하는호칭과관념이유사한이상, 양표장은전체적으로유사하다. ⑷ 이에대하여피고는, 다음과같은이유로이사건등록상표는전체적으로 라파엘카루소 로호칭되고인식되어선등록상표와호칭및관념이유사하지않다고주장한다. 즉, 1 이탈리아, 호주, 미국에 'caruso' 란성 ( 姓 ) 을가진사람이다수있고남자오페라가수 Enrico Caruso( 엔리코카루소 ) 는네이버백과사전, 네이버인물정보, 위키피디아사전등에등재될정도로국내에도널리알려져있어서 'caruso' 는국내에서널리알려진성 ( 性 ) 에해당하여식별력이없다. 2 이사건등록상표는피고를설립한유명디자이너의성명으로서디자이너의성명

97 전체로된상표의사용이일반화되는추세에있어일반수요자나거래자가성과이름이포함된상표전체로써상품의출처를인식하는경향이확립되었다. 3 성명상표는성 ( 姓 ) 과이름이서로결합하여특정자연인을지칭할수있게되는경우가대부분이므로성 ( 姓 ) 과이름이분리되어사용되는등의특별한사정이없는한성 ( 姓 ) 과이름이결합된전체로서특정한상품의출처를지칭하여야한다. 4 피고는디자이너 Raffaele Caruso( 라파엘카루소 ) 가설립한회사로서전세계국가에매장을설치하고있는유명브랜드이고, 피고가생산한의류는국내에수입되어 라파엘카루소 (Raffaele Caruso) 란명칭으로판매되고있으므로, 이사건등록상표는전체적으로 라파엘카루소 로호칭, 인식된다. 살피건대, 다음과같은사정을고려하면피고의위주장은받아들이기어렵다. 즉, 1 갑제4, 6호증, 을제1, 2, 3호증의각기재에변론전체의취지를종합하면 CARUSO' 성 ( 姓 ) 을가진사람이이탈리아전화번호부에 10,545 명등재되었는데이는 2010년기준이탈리아인구약 6,100 만명의약 0.017% 에불과하고, 미국내에서 CARUSO 는전체 88,799 개의성 ( 姓 ) 중 2,472 번째로많은성 ( 姓 ) 이며, 호주특허청 (IP Australia) 에 CARUSO 란성 ( 姓 ) 을가진사람이 1,326 명등재되었는데이는 2008년기준호주인구약 2,100 만명의 % 에불과함을알수있어위증거만으로는 CARUSO 가외국에서흔한성 ( 姓 ) 이라거나국내에서널리알려진성 ( 姓 ) 이라고인정하기에부족하다. 2 을제4호증의기재에변론전체의취지를종합하면네이버 (NAVER) 백과사전이나인터넷백과사전위키피디아 (Wikipedia) 에이탈리아테너인 엔리코카루소 (Enrico Caruso) 에대한인물정보등이수록된사실을인정할수있으나위와같이인물정보등이인터넷백과사전에등재된점만으로는엔리코카루소가국내수요자나거래자사이에서유명한가수여서 CARUSO 가국내에서널리알려진성 ( 姓 ) 이라고인정하기에부족하다. 3 디자이너의성명전체로된상표의사용이일반화되는추세에있어일반수요자나거래자가성과이름이포함된상표전체로써상품의출처를인식하는경향이있다하더라도이러한경향이확립되었다고보기어렵고, 앞서본바와같이이사건등록상표를모두포함하는피고의명칭이이탈리아등에서 CARUSO' 만으로호칭된점에비추어보면이사건등록상표를외국어로호칭하게되는국내수요자나거래자들은이를 CARUSO' 만으로호칭할가능성이외국보다더높다할것이다