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3 >>> 일러두기 1. 본 책자는 심판관의 전문성을 제고하고 심판품질을 향상하기 위한 심판관 보수교육 교재로 편찬한 것으로써 먼저 권리별(상표, 디자인, 특허 실용 신안)로 대별하고, 특허 실용신안에 대하여는 기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 정보 통신 분야로 구분하여 발간하였습니다. 2. 본 책자에 게재된 판결문은 2014년 4 ~ 6월까지 대법원 및 특허법원에서 선고된 판결 중 특허심판원의 심결이 취소된 사건과 승소사건 중 심판실무에 필요한 중요 사건을 중심으로 수록하였으며, 심판의 종류별로 구분하여 수록하였습니다. 3. 사건별 부호문자의 부여에 관한 대법원 예규에 의하여 판례번호 중 후 자는 특허상고사건을, 허 자는 특허법원사건을, 심판사무취급규정 제9조 제2항에 의하여 당 자는 특허심판원사건 중 당사자사건을, 원 자는 특허심판원 사건 중 거절결정불복사건을 표시한 것입니다. 4. 아무쪼록 본 책자가 심판업무 수행에 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 계속 보완 발전시켜 나가도록 하겠습니다.

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5 목 차 CONTENTS Ⅰ. 등록무효 후2869 등록무효 3 엔젤 또는 angel 이라는 표장은 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록 결정일 무렵부터 현재까지 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유 사한 피리, 멜로디언 등의 상품에 관하여 일반 수요자나 거래자들에게 널리 인식되어 있음을 알 수 있으므로, 일반 수요자나 거래자들은 이 사 건 등록상표 중 위와 같이 널리 인식되어 식별력이 강한 엔젤 또는 angel 부분을 분리하여 인식할 가능성이 클 것으로 보인다 허7694 등록무효 6 상표법 제7조 제1항 제6호는 상품이나 서비스업의 출처의 오인 혼동을 방지 하기 위한 규정이 아니라 타인의 인격권을 보호하기 위한 규정이라고 봄이 상당하므로, 해당 상표의 사용으로 인한 상품이나 서비스업의 출처의 오인 혼동의 염려는 상표법 제7조 제1항 제6호의 적용요건에 해당하지 아니[한다] 허8116 등록무효 14 상표 서비스표의 식별력의 유무와 강약은 고정된 개념이 아니라 상표 서비 스표의 객관적 구성뿐만 아니라 상표 서비스표의 사용실적, 거래실정, 해 당 상품 서비스업과의 관계 등의 변화에 따라 끊임없이 변화하는 개념이 라고 할 것인바, 선사용상표 서비스표는 비록 그 사용상품 서비스업과 관 련하여 성질을 직감 또는 암시하는 표장으로서 원래 식별력이 없거나 미 - i -

6 약하였다 하더라도, 이 사건 등록서비스표의 출원 당시에는 초콜릿, 초콜 릿 관련 종합 전시업과 관련하여 특정인의 상품 서비스업을 표시하는 것 으로 인식될 정도의 식별력을 갖추었다고 할 것[이다.] 허1822 등록무효 25 원고 김성두는 고려공예 라는 이름으로 사업자등록을 한 후 전통 민속공 예가구 제조 판매업 등을 영위하다가 원고 회사를 설립한 후 대표이사로 재직해온 사실, 피고는 원고 회사를 상대로 서울북부지방 법원 2013카합220호로 이 사건 등록상표의 침해금지가처분신청을 하여 가처분인용결정을 받은 사실, 피고는 원고 김성두를 상대로 이 사건 등록 상표의 침해로 인한 손해배상청구채권 1억원을 피보전권리로 하여 서울 북부지방법원 2013카단20082호로 원고 김성두 소유의 부동산에 대하여 가압류신청을 하여 가압류결정을 받은 사실, 피고는 경 원고들을 상대로 서울북부지방법원에 이 사건 등록상표의 침해금지 와 이 사건 등록상표의 침해로 인한 손해배상을 구하는 소를 제기한 사실 이 인정되고, 피고는 이 법정에서 원고 김성두가 개인사업자로서도 상표 를 사용하고 있어 원고 회사 및 원고 김성두를 상대로 침해금지청구의 소 를 제기할 필요가 있었고, 이 사건 등록상표의 무효심판을 청구할 이해관 계가 있음을 다투지 않는다 고 진술하였는바, 그렇다면 이 사건 심결당시 원고 김성두는 이 사건 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자인 피고로 부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용 할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있어 그 소멸에 직접적이고 현 실적인 이해관계가 있는 자에 해당한다고 봄이 상당하다. Ⅱ. 권리범위확인 후2296 권리범위확인 35 사용상품을 운동화 로 하고 오른쪽 윗부분과 같이 구성된 확인대상표장 은 지정상품을 우산, 지팡이, 부채, 운동화 로 하고 그 아랫부분과 같이 - ii -

7 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제105186호)와 대비할 수 있으므로 적법하게 특정되었다[.] 이 사건 등록상표의 구성 중 ' 부분은 적어도 이 사건 심결 당시에는 수요자 사이에 상품의 출처를 인식할 수 있게 하는 중심적 식별력을 가진 것으로 보아야 할 것이다 허7403 권리범위확인 39 피고가 석곡면에서 생산되는 흑돼지의 브랜드화 사업을 수행하면서 위 표 장들을 사용한 사실만이 인정될 뿐이다. 따라서 피고는 돼지고기 를 사 용상품으로 하는 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는 지 여부의 판단을 구할 확인의 이익 또는 이해관계가 있다고 할 수 없다 허9577 권리범위확인 45 다이아몬드 도형이 표시된 의류가 다수 존재하는 거래 현실에서, 단순하 고 일반적인 모양의 다이아몬드 도형은 일반 수요자나 거래자들로 하여 금 자타상품을 식별하도록 하는 기능을 이 사건 등록상표의 등록결정 당 시부터 보유할 수 없었거나 이 사건 심결 당시 상실했다고 봄이 상당하다. Ⅲ. 등록취소 허9706 등록취소 57 피고는 김금학(펭귄에이취씨 음료사업부)에게 이 사건 등록상표에 관하여 명시적으로 통상사용권을 설정해주지는 않았지만, 피고로부터 다른 펭귄 관련 10개의 상표에 관해 전용사용권을 설정받은 펭귄에이취씨의 제안을 받고 사업자등록을 한 김금학(펭귄에이취씨 음료사업부)이 이 사건 등록 상표를 사용하는 행위를 알고도 이에 대하여 아무런 이의를 제기하지 아 니함으로써 묵시적으로 김금학(펭귄에이취씨 음료사업부)에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락한 것으로 봄이 상당하므로, 김금학(펭귄에이취 씨 음료사업부)은 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당한다. - iii -

8 Ⅳ. 거절결정 허8208 거절결정 65 이 사건 출원서비스표 는 대중적인, 인기 많은 의 의미가 있는 과 국내에 널리 알려진 온라인 게임의 명칭인 가 띄 어쓰기 없이 결합한 문자표장인바, 그 중 는 그 지정서비스업 중 리니지 게임과 관련된 전자게시판 서비스업 등에 사용되는 경우에는 제공되는 서비스의 내용을 직감하는 것이어서 식별력이 미약하지만, 는 그 의미로 보아 지정서비스업인 전자게시판 서비스업, 인터넷상의 각종 주제별 커뮤니티 제공을 위한 전자게시판서비스업, 온 라인 커뮤니티 접속제공업, 인터넷 대화방 제공업의 내용을 직감할 수 있 을 정도로 서비스업의 용도 등을 표시한 것으로 보기는 어렵다 허9126 거절결정 72 이 사건 출원상표는 이 사건 각 지정상품(텍스트 등의 제작 등의 컴퓨터 소프트웨어, 이동전화기/휴대용미디어플레이어/핸드헬드컴퓨터용 컴퓨터 어플리케이션소프트웨어, 전자게임/소프트웨어어플리케이션의 검색/리뷰 /구매/다운로드용 컴퓨터소프트웨어)의 식별표지로 사용된 것이 아니라, 이 사건 각 기기 등에서만 사용할 수 있는 애플리케이션 등을 다운로드 할 수 있는 애플리케이션 등 장터 의 식별표지로서, 즉 원고의 애플리케 이션 등 제공 판매업의 식별표지로서 사용된 것에 불과한 것으로 [보 인다.] 이 사건 각 기기와 위 각 기기에서 연결할 수 있는 APP STORE 를 전혀 접해보지 못한 안드로이드(Android) 계열의 스마트폰이나 태블릿 PC의 사용자들에게는 앱스토어(App Store) 의 의미에 대하여 애플사가 개발 한 모바일용 온라인 소프트웨어 장터 등이 아니라 스마트폰에 탑재할 수 있는 다양한 애플리케이션을 판매하는 온라인상의 모바일 콘텐츠 장 터 로 인식될 가능성이 상존하고 있는바[국내에서는 안드로이드 계열의 스마트폰의 사용자 점유율이 아이폰(iPhone) 사용자 점유율보다 월등히 높다], 이와 같이 이 사건 출원상표가 두 가지 관념을 떠오르게 할 수 있 - iv -

9 는 점 등을 종합하면, 원고가 제출한 각 증거만으로는 이 사건 출원상표 가 사용된 결과 그 상표등록거절결정시 당시 수요자 간에 위 표장이 누구 의 업무에 관련된 이 사건 각 지정상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식 되어 있었다고 볼 수 없다 허10027 거절결정 79 1 원고와 소외 회사는 영업목적이 동일하고 같은 집합건물 내에 소재하 고 있는 점, 2 원고와 소외 회사는 대표이사(윤홍선)와 사내이사(염부원) 가 동일한 점, 3 원고와 소외 회사는 주주와 소유 지분이 동일한 점(윤 홍선 70%, 염부원 30%), 4 소외 회사는 원고로부터 아무런 대가를 지급 받지 않았을 뿐만 아니라 권리를 양도할만한 특별한 원인관계도 존재하 지 않는 상태에서, 원고에게 이 사건 출원서비스표를 등록받을 권리를 양 도한 점 등을 종합하면, 이 사건 출원서비스표의 출원인을 소외 회사에서 원고로 변경한 것은 위 상표법 규정의 적용을 부당하게 회피하기 위하여 편의적 형식적으로 한 것에 불과하다고 할 것이므로, 위 상표법 규정을 적용함에 있어서는 원고를 참가인의 대리인 또는 대표자 로 봄이 상당하다 허58 거절결정 85 곡성군을 비롯한 전남지역에서 석곡 이라는 행정구역이나 그 종래 명칭 인 돌실 이 어느 정도 인지도를 갖고 있다고 볼 여지는 있으나, 한편 앞 서 든 증거들과 갑 제5, 6호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 석곡면의 인구는 2007년 3,010명에서 2012년 2,702명까지 소폭이나마 점차 감소하고 있는 점, [...] 등을 종합하여 보면, 위 2)항에서 인정한 사실만으로 이 사건 심결 시( )에 이 사건 출원서비스표 중 이 국내의 일반 수 요자나 거래자들에게 즉각적인 지리적 감각을 전달할 수 있는 표장에 해 당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 추단할 만한 사정도 보이지 아니한다 허201 거절결정 92 소녀시대는 이 사건 출원서비스표의 출원일 무렵에 국내의 수요자 사이에 널리 알려져 있어 저명성을 획득하였다고 할 것이다. - v -

10 상표법 제7조 제1항 제6호의 타인의 명칭 등이 저명하지 여부를 판단함에 있어 지정상품과 관련한 거래사회에서 타인의 명칭 등이 널리 인식될 수 있는 정도에 이르렀는지 여부 를 고려하고 있는데, 이는 해당 지정상품과 관련한 거래사회에서 타인의 명칭 등이 저명한지 여부를 고려하는 것일 뿐, 지정상품과의 경업관계 내지 경제적 견련관계가 있을 것을 그 요건으 로 하는 것은 아니라고 할 것[이다.] 허1211 거절결정 102 이 사건 출원서비스표의 구성은 로서 팸셀 로 호칭되고, 패션상표의 이월상품 등을 특별할인하여 싸게 판매하는 것으로 관념되는 바, 그 지정서비스업 중 인터넷을 통한 포털서비스 정보제공업, 인터넷 커뮤니티 서비스 정보제공업 등에 사용될 경우 상품을 싸게 구입하는 정보 를 제공하는 서비스로 직감될 수 [있다.] 허1723 거절결정 108 전북 부분은 우리나라의 도명( 道 名 )으로서 식별력이 없는 현저한 지리적 명칭에 해당하고, 은행 은 일반인들에게도 잘 알려져 있는 서비스 업종 의 표시로서 식별력이 없는바, 그 결합에 의하여 전북 과 은행 을 결합한 것 이상의 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하는 것도 아 니고, 전북은행 부분에 전북 또는 전북은행 의 영문 약자인 JB 를 더 결합하더라도 식별력이 없음은 마찬가지이므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제7호의 수요자가 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 서비스표에 해당한다[.] 이 사건 출원서비스표에 대한 거절결정일인 당시 전북은행 이 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 금융업 등에 관하여 일반수요 자 사이에 원고의 서비스표로 인식되어 있다고 할 수 있을지언정, 나머지 지정서비스업, 즉 상가관리업, 상가분양업, 상가임대업, 시장관리업, 아 파트임대업 등에 관하여도 원고가 실제로 위 서비스표를 사용하였다거나 일반수요자 사이에 원고의 서비스표로 현저하게 인식되었다고 인정하기는 어렵[다.] - vi -

11 Ⅰ. 등록무효 후2869 등록무효 허7694 등록무효 허8116 등록무효 허1822 등록무효 - 1 -

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13 대 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2012후2869 등록무효(상) 원고, 상고인 주식회사 엔젤악기 화성시 송산동 대표이사 조 소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 박승문, 조용식, 이정은 피고, 피상고인 최 (******-*******) 대전 소송대리인 변리사 이재성 원 심 판 결 특허법원 선고 2011허12197 판결 판 결 선 고 주 문 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 이 유 상고이유를 판단한다. 1. 둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전 체 문자에 의하여 생기는 외관, 호칭, 관념을 기준으로 하여 상표의 유사 여부 를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 독립하여 자타 상 품을 식별할 수 있는 구성 부분, 즉 요부만으로도 거래될 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 추출하여 그 부분에 의하여 생기는 호칭 또 는 관념을 기준으로 하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 선고 2006후3335 판결, 대법원 선고 2012후702 판결 등 - 3 -

14 참조). 2. 위 법리와 기록에 비추어, '아코디언, 캐스 [이 사건 등록상표] 터네츠, 탬버린, 하모니카' 등을 지정상품으로 하고 오른쪽과 같이 구성된 이 사건 등록상표(등 록번호 제835626호)와, '피리, 하모니카, 멜로디 언, 탬버린, 캐스터네츠' 등을 지정상품으로 하 고 오른쪽과 같이 구성된 원심 [선등록상표 1] [선등록상표 2] 판시 선등록상표 1 내지 5가 유 사한지 살펴본다. 이 사건 등록상표는 하단에 영 문자 valleyangel 이 필기체로 표기되어 있고, 상단에 한글발음 으로 보이는 배리엔젤 이 표기된 형태로 구성되어 있다. 그런데 영문자 부분의 경우, 우리나라의 [선등록상표 3, 4] [선등록상표 5] 영어보급수준과 함께 valley 의 v 와 angel 의 a 가 상대적으로 큰 글씨체로 시작되어 외관상 서로 구분되어 있는 점을 고려할 때, 일반 수요자나 거래자 들은 계곡 등의 의미를 가지는 영어 단어 valley 와 천사 등의 의미를 가지 는 영어 단어 angel 이 결합되어 구성된 것임을 쉽게 직감할 수 있을 것으로 보이고, 이들 단어의 결합으로 인하여 각 단어가 가지는 의미를 단순히 결합 한 것 이상의 새로운 의미가 형성되는 것도 아니다. 나아가, 원심 판시 사정들 에 비추어 보면, 엔젤 또는 angel 이라는 표장은 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일 무렵부터 현재까지 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 또 는 유사한 피리, 멜로디언 등의 상품에 관하여 일반 수요자나 거래자들에게 널리 인식되어 있음을 알 수 있으므로, 일반 수요자나 거래자들은 이 사건 등 록상표 중 위와 같이 널리 인식되어 식별력이 강한 엔젤 또는 angel 부분을 분리하여 인식할 가능성이 클 것으로 보인다. 위와 같은 점들을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 그 전체에 의해서만 이 아니라 독립하여 자타 상품을 식별할 수 있는 구성 부분 인 엔젤 또는 angel 부분만으로도 거래될 수 있고, 이 경우 엔젤 로 호칭 관념되는 선등록 - 4 -

15 상표들과 호칭 관념이 동일하여 이 사건 등록상표와 선등록상표들을 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자들로 하여금 상품출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 이들 상표는 서로 유사하다 고 할 것이다. 그럼에도 원심은 이와 달리 이 사건 등록상표가 전체로서만 호칭 관념된다는 이유 등을 들어 선등록상표들과 유사하지 않다고 판단하였다. 이러한 원심판 결에는 상표 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위 법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다. 3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판 결한다. 재판장 대법관 조희대 대법관 양창수 주 심 대법관 고영한 대법관 김창석 - 5 -

16 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2013허7694 등록무효(상) 원 고 1. 에스케이네트웍스 주식회사 수원시 장안구 경수대로 795 (영화동) 대표이사 문 2. 전원산업 주식회사 서울 서초구 논현로 79 (양재동) 대표이사 맹 3. 주식회사 씨디엘 호텔 코리아 서울 중구 소월로 50 (남대문로5가) 대표이사 싱가폴국인 웡홍렌 원고들 송달장소 서울 강남구 개포로31길 9-8 만성국 제특허법률사무소 (개포4동) 원고들 소송대리인 변리사 황의만, 황성필 피 고 쉐라톤 인터내셔널 아이피 엘엘씨(Sheraton International IP LLC) 미합중국 커네티컷 스탬포드 원스타포인트 (One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, U.S.A.) 대표자 마샬 도너(Marshall Donat) 소송대리인 법무법인 한얼 담당변리사 김정현 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 원고들의 청구를 모두 기각한다. 2. 소송비용은 원고들이 부담한다

17 청 구 취 지 특허심판원이 당2200호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 1) 출원일/ 등록일/ 상표등록번호: / / 제894257호 2) 표장: 3) 지정상품: 상품류 구분 제9류의 자기식 카드, 자기식 회원제 카드, 상품류 구분 제16류의 비자기식 카드, 비자기식 회원제 카드 4) 등록권리자: 원고들 나. 선등록서비스표들 1) 선등록서비스표 1 가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 서비스표등록번호: / / / 제2773호 나) 표장: 다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제42류의 호텔업, 모텔업, 레스토랑업 라) 등록권리자: 피고 2) 선등록서비스표 2 가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 서비스표등록번호: / / / 제6470호 - 7 -

18 나) 표장: 다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 레스토랑업, 모텔업, 호텔업 라) 등록권리자: 피고 3) 선등록서비스표 3 가) 출원일/ 등록일/ 서비스표등록번호: / / 제 호 나) 표장: 다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제36류의 재무업(financial affairs), 부 동산업(real estate affairs), 예금접수업(deposit services) 등, 서비스업류 구 분 제37류의 건축물건설업(building construction services), 건물 수리업 (building restoration services) 등 라) 등록권리자: 피고 다. 이 사건 심결의 경위 1) 피고는 원고들을 상대로 특허심판원에 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제6호, 제10호, 제11호 및 제12호에 해당한다 고 주장하면 서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판(2012당2200호)을 청구하였다. 2) 특허심판원은 이 사건 등록상표는 저명한 피고의 상호 또는 그 약칭을 포함하는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하므로, 피고 주 장의 나머지 무효사유에 대하여 살펴볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한 다 는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. [인정 근거] 갑 제1 내지 6호증, 변론 전체의 취지 2. 당사자 주장의 요지 및 이 사건의 쟁점 가. 당사자 주장의 요지 1) 원고들 주장의 요지 피고의 상호 또는 그 약칭은 국내에서 저명하지 않고, 이 사건 등록상표의 지 - 8 -

19 정상품은 선등록서비스표들의 지정서비스업이나 피고의 영업과 연관성도 없으 므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하지 아니한다. 또 한 이 사건 등록상표는 선등록서비스표들과 그 표장이 유사하지 않는 등 상품 서비스업의 출처의 오인 혼동을 일으킬 염려가 없으므로, 상표법 제7조 제1항 제10호, 제11호 및 제12호에도 해당하지 아니한다. 2) 피고 주장의 요지 이 사건 등록상표는 피고의 저명한 상호 또는 그 약칭을 포함하는 상표로 서, 피고의 승낙을 얻지도 아니하였으므로, 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당한 다. 또한 이 사건 등록상표는 국내외 수요자들에게 현저하게 인식되어 저명한 선등록서비스표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제10호, 제11호 및 제12호 에 해당한다. 나. 이 사건의 쟁점 당사자의 위와 같은 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은, 이 사건 등록 상표가 상표법 제7조 제1항 제6호, 제10호, 제11호 및 제12호에 해당하는지 여 부인데, 먼저 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하는지 여부 에 대하여 살피기로 한다. 3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하는지 여부 가. 판단기준 상표법 제7조 제1항 제6호는 저명한 타인의 성명 명칭 또는 상호 초상 서명 인장 아호 예명 필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 다만, 그 타인의 승낙을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다 고 규정하고 있 다. 이에 해당하기 위해서는 타인의 명칭 등이 그 자체로서 저명한 것이면 되 고, 상표로서 사용되어 저명하여야 하는 것은 아니며, 저명한지는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량 및 거래의 범위와 상품거래의 실정 등을 고려하여 사회통념 상 또는 지정상품과 관련한 거래사회에서 타인의 명칭 등이 널리 인식될 수 있 는 정도에 이르렀는지 여부에 따라 판단해야 한다(대법원 선고 2012후1033 판결 등 참조). 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하는지 여부의 판 - 9 -

20 단기준 시는 등록상표의 상표등록출원 시이다(상표법 제7조 제2항). 나. 인정사실 을 제1 내지 14호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호를 포함하되, 을 제4호 증의 2, 3, 을 제11호증의 16, 20, 27, 29 등 이 사건 등록상표의 출원일 이후의 사실에 관한 증거는 제외함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실이 인정된다. 1) 쉐라톤(SHERATON) 은 세계적인 호텔 체인 및 리조트 기업인 스타우드 호텔즈 앤드 리조츠 월드와이드(Starwood Hotels & Resorts Worldwide) 그룹 이 보유하고 있는 호텔 브랜드 중의 하나로서, 같은 기업이 보유하고 있는 W HOTELS 및 WESTIN 등의 브랜드와 함께 우리나라와 미국을 포함한 세계 각 국에서 장기간 운영되고 있는 호텔 이름으로서, 인터넷 포털 사이트인 네이버 지식백과에서 힐튼 호텔과 나란히 세계 최대의 호텔 체인을 형성하고 있다 고 소개된다. 2) 쉐라톤(SHERATON) 호텔 은 1937년 미국 매사추세츠주 스프링필드에서 처음으로 개장한 이후, 호텔 체인으로서는 처음으로 1947년에 미국의 뉴욕 증 시에 상장하였고, 100번째 쉐라톤(SHERATON) 호텔 이 1965년에 미국 보스톤 에 개장하였으며, 서양 호텔로서는 최초로 1985년에 중국에 진출한 것 등을 비 롯하여, 2008년 기준으로 400여 개 이상의 쉐라톤(SHERATON) 호텔 이 세계 70여 개 이상의 국가에 분포되어 있다. 3) 국내에서는 1977년에 워커힐 호텔 과 제휴한 쉐라톤 워커힐 호텔 이 개장 하였고, 위 호텔은 2002년 11월에 쉐라톤 그랜드 워커힐 로 승격되었는데, 위 호텔의 인터넷 홈페이지 첫 화면에는 피고의 상호 또는 그 약칭과 관련하여 와 같은 표장이 보인다. 4) 피고는 선등록서비스표들의 표장(,, ) 과 같은 쉐라톤(SHERATON) 상표 서비스표들을 호텔업 및 이와 관련된 상품

21 서비스업에 대하여 우리나라를 비롯하여 미국, 일본, 러시아, 독일, 인도, 프랑 스 등 세계 각국에 출원하여 이 사건 등록상표의 출원일 기준으로 약 150개 정 도의 국가에서 등록받아 사용하고 있다. 5) 피고가 세계적으로 쉐라톤(SHERATON) 호텔'을 운영하여 얻은 객실 수입 료(ROOM REVENUE)는 미화로 2002년 31억 9,000만 달러 이상, 2003년 32억 달러 이상, 2004년 37억 달러 이상, 2005년 41억 2,000만 달러 이상, 2006년 45억 2,000만 달러 이상, 2007년 50억 9,000만 달러 이상, 2008년 53억 9,000만 달러 이상에 달한다. 6) 쉐라톤(SHERATON) 호텔 및 쉐라톤(SHERATON) 상표 서비스표들에 관 한 광고는 2008년에 월스트리트 저널 아시아판에 20여 회, 이코노미스트 아시 아판에 20여 회, 포브스 아시아판에 약 6회 정도 실리는 등 세계적으로 유명한 언론매체에 지속적으로 게재되었다. 7) 쉐라톤(SHERATON) 호텔 은 객실 수를 기준으로 한 조사에서 2009년에 호텔 브랜드 컨설팅 회사인 MKG Hospitality 에 의해 세계 최고 호텔 브랜드 중 9위에 선정되었다. 8) 인터넷 포털 사이트인 네이버 에서 쉐라톤 호텔 에 관한 국내 뉴스를 검색 하면 1990년대부터 약 49,025건이 검색되는 등 연예인 또는 유명 인사의 결혼 식, 패션쇼, 신제품 발표회 등 각종 행사와 세미나 개최 장소로 쉐라톤 호텔 이 언급된 경우뿐만 아니라 쉐라톤(SHERATON) 호텔 또는 쉐라톤(SHERATON) 브랜드 자체에 대한 우호적인 기사 등이 한국경제, 매일경제, 국민일보, 한겨레 등 국내의 유명한 다수의 일간지에 게재되었다. 9) SHERATON.COM 웹사이트의 우리나라 방문자 수는 2003년 61,890명, 2004년 288,184명, 2005년 358,027명, 2006년 454,426명, 2007년 594,041 명, 2008년 520,736명에 이르며, 전 세계적인 방문자 수는 2003년 91,216,074 명, 2004년 102,151,654명, 2005년 123,177,886명, 2006년 160,415,607명, 2007년 214,646,946명, 2008년 219,099,973명에 달한다. 10) 세계지적재산권기구(WIPO)의 중재 조정 센터는 sheratonhotel.com'이라는 도메인의 분쟁에 관한 D 호 사건에 관한 결정에서 피고(신청인)의 상표는 전 세계적으로 널리 알려져 있다 는 취지로 판단하였다

22 다. 판단 1) 피고의 상호 또는 그 약칭이 이 사건 등록상표의 출원 당시 저명한지 여부 위 인정사실에 의하면, 피고의 상호인 SHERATON HOTEL(쉐라톤 호텔) 또는 그 약칭인 SHERATON(쉐라톤) 은 이 사건 등록상표의 출원 당시에 국내 의 수요자 간에 현저하게 인식될 수 있을 정도로 알려진 저명한 상호 또는 그 약칭에 해당한다. 2) 이 사건 등록상표에 피고의 저명한 상호 또는 그 약칭이 포함되어 있는지 여부 이 사건 등록상표 의 좌측 중앙 상단 부분에는 와 같은 표장이 있는데, 이는 위에서 본 바와 같 이 피고가 국내에서 운영하는 쉐라톤 그랜드 워커힐 호텔의 인터넷 홈페이지 첫 화면에서 피고의 상호 또는 그 약칭과 관련하여 보이는 와 동일한 표장으로서, 피고의 저명한 상호 내지 그 약칭을 포함한다. 3) 상품이나 서비스업의 출처의 오인 혼동의 염려가 적용요건에 해당하는지 여부 원고들은, 이 사건 등록상표는 그 지정상품이 선등록서비스표들의 지정서비 스업이나 피고의 영업과 연관성이 없어 상품 서비스업의 출처의 오인 혼동을 일 으킬 염려가 없으므로, 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하지 아니한다는 취지 로 주장한다. 살피건대, 상표법 제7조 제1항 제6호가 타인의 승낙이 있으면 등 록이 가능하도록 규정하고 있는 점 및 저명상표와의 혼동을 일으킬 염려가 있는

23 상표를 등록무효사유로 규정한 상표법 제7조 제1항 제10호와의 관계 등에 비추 어 보면, 상표법 제7조 제1항 제6호는 상품이나 서비스업의 출처의 오인 혼동을 방지하기 위한 규정이 아니라 타인의 인격권을 보호하기 위한 규정이라고 봄이 상당하므로, 해당 상표의 사용으로 인한 상품이나 서비스업의 출처의 오인 혼동 의 염려는 상표법 제7조 제1항 제6호의 적용요건에 해당하지 아니할 뿐만 아니 라, 그렇지 않다 하더라도 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 자기식 또는 비자 기식 회원제 카드에 사용하게 되면, 일반 수요자들은 이를 피고가 운영하는 호 텔의 회원에게 발급한 카드로 오인 혼동할 염려가 있으므로, 원고들의 위 주장 은 받아들이지 아니한다. 라. 소결론 따라서 이 사건 등록상표는 저명한 피고의 상호 또는 그 약칭을 포함하는 상 표로서, 원고들이 피고로부터 승낙을 받은 점에 관한 아무런 주장 입증도 없으 므로, 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당한다. 4. 결론 그렇다면 다른 등록무효사유에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이, 이 사건 등 록상표의 등록은 무효로 되어야 할 것이다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하 여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고들의 청구는 모두 이유 없어 이를 기각하기 로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 정준영 판사 판사 김 신 손천우

24 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2013허8116 등록무효(상) 원 고 한 서울 소송대리인 변리사 나영환, 정용기, 김수경 피 고 주식회사 초콜릿랜드 서귀포시 중문관광로110번길 15 대표자 사내이사 민 소송대리인 변리사 최학현 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당57호 사건에 관하여 한 심결 중 서비스표등 록번호 제244372호 서비스표의 [별지] 지정서비스업 중 제과점업을 제외한 나머지 지정서비스업에 관한 부분을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록서비스표 1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 서비스표등록번호: / / / 제244372호

25 2) 표장: 3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 간이음식점업, 관광 음식점업, 극장식주점업, 다방업, 레스토랑업, 무도유흥주점업, 바(bar)서비스 업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품 소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 일본 음식점업, 제과점업, 주점업, 중국음식점업, 카페업, 카페테리아업, 칵테일라운 지서비스업, 패스트푸드식당업, 한국식 유흥주점업, 한식점업, 항공기기내식제 공업, 휴게실업 4) 서비스표권자: 피고 나. 선등록상표 1) 출원일/ 등록일/ 상표등록번호: / / 제547121호 2) 표장: 3) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 초콜릿, 아이스크림(초콜릿을 포함함 것 에 한함), 초콜릿음료, 땅콩과자(초콜릿을 포함한 것에 한함), 쿠키(초콜릿을 포 함한 것에 한함), 머핀(초콜릿을 포함한 것에 한함), 팝콘(초콜릿을 포함한 것에 한함), 페이스트리(초콜릿을 포함한 것에 한함) 4) 상표권자: 원고 다. 선사용상표 서비스표 1) 표장:,, 2) 사용상품 서비스업: 초콜릿, 초콜릿 관련 종합 전시업(원고는 선사용서비스 표를 카페업 에도 사용하였다고 주장하나, 원고가 운영하는 초콜릿박물관 내에

26 부대시설로서 카페가 있었던 것 외에 원고가 초콜릿박물관 밖에서 독립적으로 카페를 운영하였음을 입증할 증거가 없으므로, 카페업 은 선사용서비스표의 사 용서비스업에서 제외한다). 3) 사용자: 원고 라. 이 사건 심결의 경위 1) 원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록서비스표는 선등록상표 등과 관련하여 표장이 유사하고, 지정서비스업 및 지정상품이 유사 하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 국내에서 특정인의 상품 서비스 업을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표 서비스표와 관련하여 표장이 유사하고, 상품 서비스업이 경제적 견련관계에 있어 수요자를 기만할 염려가 있 으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하며, 선사용상표 서비스표를 모방하 여 부정한 목적으로 사용하는 서비스표이므로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해 당한다 고 주장하면서 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판(2013당57호) 을 청구하였다. 2) 특허심판원은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 제과 점업 은 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되 어야 하고, 제과점업을 제외한 나머지 지정서비스업 은 상표법 제7조 제1항 제 7호, 제11호 및 제12호 어디에도 해당하지 아니하여 그 등록이 무효로 되지 않 는다 는 이유로 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 제과점업 에 관한 원 고의 심판청구를 인용하고, 제과점업을 제외한 나머지 지정서비스업 에 관한 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정 근거] 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지 2. 당사자 주장의 요지 및 이 사건의 쟁점 가. 당사자 주장의 요지 1) 원고 주장의 요지 이 사건 등록서비스표는 선등록상표와 관련하여 표장이 유사하고, 지정상

27 품 서비스업이 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 국내의 수요 자에게 특정인의 상품 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표 서비스표와 관련하여 표장이 유사하고, 상품 서비스업이 경제적 견련관계에 있 어 수요자를 기만할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하며, 선사용상표 서비스표를 모방하여 부정한 목적으로 사용하는 서비스표이므로 상 표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다. 2) 피고 주장의 요지 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 선등록상표의 지정상품과 유사하 지 않으므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니하고, 선사용상표 서비 스표는 선사용상품 서비스업에 관한 기술적 표장으로서 식별력이 없어 특정인의 상표 서비스표로 인식되지 아니할 뿐만 아니라 이 사건 등록서비스표의 지정서 비스업과 선사용상품 서비스업의 경제적 견련성이 없으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 아니하며, 부당한 이익을 얻으려 하는 등의 부정한 목적도 없으므로 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다. 나. 이 사건의 쟁점 당사자의 위와 같은 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은, 선등록상표와 관련하여 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여 부 및 선사용상표 서비스표와 관련하여 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하는지 여부인데, 아래에서는 이 사건 등록서비 스표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부에 대하여 먼저 살피기로 한다. 3. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부 가. 판단 기준 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 모방대상상표 라고 한다) 가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하

28 여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손 해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이 다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국 의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인 식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하 여야 하고, 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일 유사 정도, 등록상표의 출원인 과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체 적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일 유 사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 선고 2013후1986 판결, 대법원 선고 2011후3896 판결 등 참조). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마 찬가지로 적용된다. 나. 선사용상표 서비스표가 특정인의 상표 서비스표라고 인식되었는지 여부 1) 인정사실 갑 제5 내지 23호증, 갑 제29, 30호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포 함. 다만 갑 제10호증의 2, 갑 제18호증의 4, 갑 제19호증의 11 등은 이 사건 등 록서비스표의 출원일 이후의 사실에 관한 것이므로, 각 증거로 채택하지 않는 다)의 각 기재와 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실이 인정 된다. 1 원고는 경부터 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일주서로

29 3000번길 144에서 초콜릿뮤지엄 을 상호로 하여 초콜릿의 제조 및 도 소매 등 의 사업을 하고 있다. 2 인터넷 포털 사이트인 네이버 지식백과에서 초콜릿박물관 을 검색하면 요약: 제주특별자치도 서귀포시 대정읍에 있는 동양 최초의 사설 특수 박물관. 2002년 5월 5일 개관하였다. 동양에서 처음 세워진 초콜릿 전문박물관이며, 독 일 쾰른의 초콜릿박물관에 이어 세계에서 두 번째 규모이다. 2001년에 마라 도에 있는 대한민국 최남단비( 碑 ) 옆에 로빈손 아저씨의 집 이라는 박물관 홍보 관을 지었고, 2003년에는 우도에 있는 산호사해수욕장 앞에 빨강머리 앤의 집 이라는 초콜릿 홍보관을 설립하였다 라고 원고가 제주도에서 운영하는 초콜릿박 물관(이하 원고의 초콜릿박물관 이라 한다)이 소개된다. 3 원고의 초콜릿박물관과 관련된 입장권, 초콜릿 상품, 기념 모자와 티셔츠 및 머그컵, 브로셔 등에는 선사용상표 서비스표의 표장이 사용되었다. 원고의 초콜릿박물관 매출액은 2002년 72,397,579원, 2003년 89,259,320원, 2004년 111,946,501원, 2005년 167,864,698원, 2006년 236,138,691원, 2007년 376,772,574원, 2008년 542,783,649원, 2009년 783,428,585원, 2010년 1,062,435,760원, 2011년 1,229,127,777원이고, 광고비는 2008년 37,106,001 원, 2009년 46,674,309원, 2011년 55,005,848원이다. 4 원고는 선동수가 대표로 있는 송미사 에 도로이정표 제작을 의뢰하여 2002년경부터 2006년경까지 초콜릿박물관 이라고 표시된 도로이정표 약 5개를 원고의 초콜릿박물관 근처 등에 설치하였다. 5 원고는 원고의 초콜릿박물관을 홍보하기 위하여 2007년 5월경부터 제주 국제공항 1층 도착장 앞 벽면에 가로 약 3미터, 세로 약 2미터 크기의 광고를 게시하고 있는데, 제주도를 찾은 관광객 수는 2008년 약 590만 명, 2009년 약 660만 명, 2010년 약 760만 명, 2011년 약 880만 명이다. 6 원고의 초콜릿박물관이나 원고를 소개하는 일간지 신문기사는 경부터 이 사건 등록서비스표의 출원일까지 매일경제( 자, 자, 자), 중앙일보 영문판( 자), 중앙일보( 자, 자, 자, 자, 자), 조 선일보( 자, 자), 스포츠서울( 자, 자, 자), 한국일보( 자), 동아일보( 자,

30 자), 한국경제( 자), 경향신문( 자), MoneyWeek( 자), 일간스포츠( 자), 매경이코노미 ( 자), 중앙SUNDAY( 자), 중앙데일리( 자) 등 중앙 신문과 제주일보( 자, 자, 자, 자), 한라일보( 자), 더제주위클리( 자) 등 제주지역 신문에 합계 약 30회 보도되었다. 7 원고의 초콜릿박물관이나 원고를 소개하는 잡지기사는 경부 터 이 사건 등록서비스표의 출원일까지 2003년 2월호 네이트, 2003년 6월호 소프트, 2004년 2월호 더 매거진, 레이디 경향, 비스트로, 메종, 싸비 및 위드, 2004년 3월호 레몬트리, 2004년 6월호 과학동아 및 KTX, 2008년 2 월호 TOP Class, 2011년 2월호 메종, 얼루어, 여성중앙, 골프다이제스트 및 JDC 매거진, 2012년 2월호 월간 bi 등 월간지에 합계 약 18회 게시되 었다. 8 원고는 부터 같은 달 30.까지 서울 코엑스 대서양홀에서 개 최된 제7회 서울 카페쇼 2008 및 부터 같은 달 29.까지 같은 장 소에서 개최된 제8회 서울 카페쇼 2009 & 서울 팬시푸드 페스티벌 에 참가하 여 선사용상표 서비스표를 홍보하였다. 9 원고의 초콜릿박물관은 세계여행정보 커뮤니티인 버추얼 투어리스트 닷 컴 편집부 및 회원들에 의해 아시아에서는 유일하게 세계 10대 초콜릿박물관에 선정되었는데, 그에 관한 기사가 자 제주일보에 보도되었고, 차이나 데일리, 더 벤쿠버 선, 뉴욕 데일리뉴스, 로이터 통신, 데일리 텔레그래프 등 해 외 언론에서도 보도되었다. 2) 판단 위 인정사실에 의하면, 선사용상표 서비스표는 이 사건 등록서비스표의 출 원일인 당시 초콜릿, 초콜릿 관련 종합 전시업과 관련하여 국내의 일반 수요자에게 특정인의 상품 서비스업을 표시하는 것으로 인식되었다고 봄이 상당하다. 이에 대하여 피고는, 선사용상표 서비스표는 그 사용상품 서비스업에 관한 기 술적 표장으로서 식별력이 없어 특정인의 상표 서비스표로 인식될 수 없다는 취 지로 주장한다. 살피건대, 상표 서비스표의 식별력의 유무와 강약은 고정된 개

31 념이 아니라 상표 서비스표의 객관적 구성뿐만 아니라 상표 서비스표의 사용실 적, 거래실정, 해당 상품 서비스업과의 관계 등의 변화에 따라 끊임없이 변화하 는 개념이라고 할 것인바, 선사용상표 서비스표는 비록 그 사용상품 서비스업과 관련하여 성질을 직감 또는 암시하는 표장으로서 원래 식별력이 없거나 미약하 였다 하더라도, 이 사건 등록서비스표의 출원 당시에는 초콜릿, 초콜릿 관련 종 합 전시업과 관련하여 특정인의 상품 서비스업을 표시하는 것으로 인식될 정도 의 식별력을 갖추었다고 할 것이어서, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다. 다. 표장의 유사 여부 이 사건 등록서비스표 과 선사용상표 서비스표,, 은, 외 관에 있어서는 도형의 유무 및 그 모양의 차이 등으로 일부 비유사하나, 호칭 과 관념에 있어서는 양 표장 모두 초콜릿박물관 또는 초콜릿뮤지엄 으로 동일 하게 호칭 관념되므로, 이 사건 등록서비스표와 선사용상표 서비스표는 그 표장 이 유사하다. 라. 부정한 목적이 있었는지 여부 앞서 인정한 사실 및 갑 제24호증의 3, 갑 제25호증의 1 내지 3, 갑 제26호 증의 1, 2, 갑 제27호증의 1, 2, 갑 제28호증의 2 내지 11, 갑 제31 내지 33호증 의 각 기재와 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 사정, 즉 1 원고 는 피고가 이 사건 등록서비스표를 출원할 때까지 약 10년간 제주 지역에서 원 고의 초콜릿박물관을 운영하며 다양한 광고 및 홍보활동과 함께 초콜릿, 초콜릿 관련 종합 전시업에 대하여 선사용상표 서비스표를 계속 사용하였고, 그 결과 선사용상표 서비스표는 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 적어도 제주 지역에 서는 초콜릿, 초콜릿 관련 종합 전시업에 관하여 상당한 인지도를 얻은 점, 2 이 사건 등록서비스표와 선사용상표 서비스표의 표장이 매우 유사한 점, 3 원

32 고의 초콜릿박물관 및 피고가 2009년경부터 이 사건 등록서비스표의 표장 등을 사용하여 운영하는 초콜릿박물관은 모두 제주도 남서쪽에 위치하고, 그 이격 거 리가 약 16.9킬로미터로서 차량으로 이동시 약 30분 정도밖에 소요되지 않는 점, 4 원고의 초콜릿박물관과 피고 운영의 초콜릿박물관은 모두 초콜릿을 테마 로 한 박물관으로서 초콜릿 제조과정의 체험과 초콜릿과 관련된 역사 등의 전시 및 초콜릿 등 기념품 판매와 부대시설로 카페를 운영하는 등 그 영업형태가 매 우 유사한 점, 5 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 스패뉴, 망고식스, DE CHOCOLATE COFFEE' 등 초콜릿을 메인 메뉴로 하는 등 초콜릿과 관련이 있 는 다수의 카페, 레스토랑 등이 성행하고 있었고, 또한 원고와 피고의 초콜릿박 물관은 모두 초콜릿의 역사 등을 전시하는 순수한 박물관의 형태로 운영된 것이 아니라, 오히려 관람객을 유치한 후 그들을 상대로 초콜릿 등 관련 기념품을 판 매하는 등 영리를 목적으로 하는 곳으로서 박물관 내부에 초콜릿 등 판매소와 카페 등을 두고 있는바, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에는 선사용상표 서비스표의 사용상품 서비스업과 경제적 견련관계가 인정되는 카페업, 카페테 리아업, 스낵바업, 패스트푸드식당업, 레스토랑업 등이 다수 포함되어 있는 점, 6 실제로 제주도를 관광한 수요자들 중에서 피고 운영의 초콜릿박물관을 원고의 초콜릿박물관과 혼동한 사례가 다수 발생한 점 등을 고려하면, 피고는 원고의 선사용상표 서비스표를 모방하여 원고의 상표 서비스표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 원고에게 손해를 가할 목적으로 이 사건 등록서비스표를 출원 등록한 것이라고 판단된다. 마. 소결론 이 사건 등록서비스표는 그 출원 당시에 국내의 수요자 사이에 원고의 상품 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표 서비스표를 모방한 것 으로서, 부당한 이익을 얻으려고 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부 정한 목적을 가지고 사용하는 서비스표로 인정되므로, 상표법 제7조 제1항 제12 호에 해당한다

33 4. 결론 그렇다면 이 사건 등록서비스표는 원고가 주장하는 다른 등록무효 사유에 관 하여 나아가 살필 필요 없이 그 지정서비스업 중 제과점업을 제외한 나머지 지 정서비스업에 관해서도 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 원고가 취소를 구 하는 이 사건 심결 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하므로, 원고의 청구를 인 용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 정준영 판사 판사 김 신 손천우

34 [별지] 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 극장식 주점업, 다방업, 레스토랑업, 무도유흥주점업, 바(bar)서비스업, 뷔페식당업, 서 양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대 행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 일본음식점업, 제과점 업, 주점업, 중국음식점업, 카페업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 패스 트푸드식당업, 한국식 유흥주점업, 한식점업, 항공기기내식제공업, 휴게실업 <끝>

35 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2014허1822 등록무효(상) 원 고 1. 김 (******-*******) 서울 2. 주식회사 두성공예 서울 노원구 화랑로60길 65 (공릉동) 대표이사 김 원고들 소송대리인 변리사 황병도 피 고 김 (******-*******) 대전 소송대리인 변리사 유병선 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당2990호 사건에 관하여 한 심결 중 원고 김 성두에 대한 부분을 취소한다. 2. 원고 주식회사 두성공예의 청구를 기각한다. 3. 소송비용 중 원고 김성두와 피고 사이에 생긴 부분은 피고가, 원고 주식회사 두성공예와 피고 사이에 생긴 부분은 원고 주식회사 두성공예가 각 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 당2990호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다

36 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : / / 제942464호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류 구분 제21류의 목재로 된 발우, 목재로 된 제기, 목재 로 된 촛대, 목재로 된 탕기, 목재로 된 함지박, 목재로 된 쟁반, 목재로 된 찬 합, 목재로 된 접시, 목재로 된 컵, 목재로 된 찻잔받침, 목재로 된 술잔세트, 목재로 된 머그컵, 목재로 된 향로, 목재로 된 나물그릇, 목재로 된 떡자, 목재 로 된 다식판, 목재로 된 밥그릇 세트, 목재로 된 찻상, 목재로 된 수저 젓가락, 목재로 된 교자상, 목재로 된 비빕밥그릇, 목재로 된 제기함, 목재로 된 봉향그 릇, 목재로 된 수저그릇, 목재로 된 교의, 목재로 된 막걸리잔, 목재로 된 편틀, 목재로 된 적틀, 목재로 된 위페 4) 등록권리자 : 피고 나. 선등록상표 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : / / 제369580호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류 구분 제19류의 옥외용블라인드(비금속제 및 비직물제 에 한함), 제20류의 실내용블라인드, 칸막이, 사진틀, 제21류의 꽃병, 제기, 제 22류의 차양, 제24류의 모포, 제27류의 카펫(양탄자), 매트, 융단 다. 이 사건 심결의 경위 1) 원고 김성두는 피고를 상대로 특허심판원 2013당2990호로 이 사건 등록상표는 선등록상표와 그 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제7 조 제1항 제7호에 해당한다고 주장하면서 상표등록 무효심판청구(이하 이 사건

37 심판청구 라 한다)를 하였고, 원고 주식회사 두성공예는 위 심판절차에 참가하 였다(참가할 당시의 상호는 주식회사 고려공예였으나, 주식회사 두성공예로 상호가 변경되었다. 이하에서는 원고 회사 라 한다). 2) 특허심판원은 원고 김성두는 원고 회사를 대표하여 그 사무 를 집행하는 자연인으로 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 없다 고 보아 원고 김성두의 심판청구를 각하하고, 이 사건 등록상표는 선등록상표와 호칭과 외관이 비유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다는 이 유로, 원고 회사의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지 2. 당사자 주장의 요지 가. 원고들 주장의 이 사건 심결의 취소사유 1) 원고 김성두는 피고로부터 직접적으로 권리주장을 받은 자로 이 사건 등 록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있으므로, 원고 김성두의 심판청구는 적 법하다. 2) 이 사건 등록상표의 공예 부분은 식별력이 없으므로 고려 부분으로 분 리관찰되고, 선등록상표의 화학 부분은 식별력이 없으므로, KCC' 또는 '고려 부분으로 분리관찰될 수 있는데, 선등록상표가 고려 부분에 의해 호칭, 관념될 경우 양 상표는 요부가 동일하여 서도 유사한 상표에 해당하므로, 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다. 나. 피고 주장의 요지 이 사건 등록상표는 고려 부분만으로 분리 인식되지 않고 전체관찰되어야 하는바, 선등록상표와 외관, 호칭, 관념이 모두 유사하지 않으므로 상표법 제7 조 제1항 제7호에 해당하지 않는다. 3. 원고 김성두가 이해관계인에 해당하는지 여부 가. 판단기준 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 그 등록상표

38 와 동일 또는 유사한 상표를 동일 또는 유사한 지정상품에 사용한 바 있거나 현 재 사용하고 있는 자 또는 등록된 상표의 지정상품과 동종의 상품을 판매하고 있음으로써 피청구인의 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자를 말 하고, 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 한다(대 법원 선고 85후59 판결, 대법원 선고 2007후3325 판결 등 참조). 나. 판단 갑 제4, 5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 원고 김성두 는 고려공예 라는 이름으로 사업자등록을 한 후 전통 민속공예가구 제조 판매업 등을 영위하다가 원고 회사를 설립한 후 대표이사로 재직해온 사 실, 피고는 원고 회사를 상대로 서울북부지방법원 2013카합220호로 이 사건 등 록상표의 침해금지가처분신청을 하여 가처분인용결정을 받은 사실, 피고는 원 고 김성두를 상대로 이 사건 등록상표의 침해로 인한 손해배상청구채권 1억원을 피보전권리로 하여 서울북부지방법원 2013카단20082호로 원고 김성두 소유의 부동산에 대하여 가압류신청을 하여 가압류결정을 받은 사실, 피 고는 경 원고들을 상대로 서울북부지방법원에 이 사건 등록상표의 침 해금지와 이 사건 등록상표의 침해로 인한 손해배상을 구하는 소를 제기한 사실 이 인정되고, 피고는 이 법정에서 원고 김성두가 개인사업자로서도 상표를 사 용하고 있어 원고 회사 및 원고 김성두를 상대로 침해금지청구의 소를 제기할 필요가 있었고, 이 사건 등록상표의 무효심판을 청구할 이해관계가 있음을 다투 지 않는다 고 진술하였는바, 그렇다면 이 사건 심결당시 원고 김성두는 이 사건 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자인 피고로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염 려가 있어 그 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 자에 해당한다고 봄 이 상당하다. 다. 소결론 따라서 원고 김성두는 이 사건 등록상표에 대하여 무효심판을 청구할 이해 관계가 있음에도, 이해관계가 없다고 본 이 사건 심결은 위법하다

39 4. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부 가. 판단기준 상표의 유사 여부는 그 외관 호칭 및 관념을 객관적 전체적 이격적으로 관 찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사 한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전 체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 선고 2008후4783, 대법원 선고 2010다20778 판결 등 참조). 또한 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부 분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다 고 봄이 상당하며, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마 찬가지이고, 상표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부 분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤 란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정 되는 경우에는 식별력 있는 요부 에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 선고 2004후912 판결 등 참조). 나. 이 사건 등록상표의 관찰방법 이 사건 등록상표는 왕건이 918년에 신라말에 분열된 한반도를 다시 통일 하여 건국하여 34대 공양왕까지 475년간 존속한 왕조로 우리나라의 영문이름인 'KOREA'의 어원이기도 한 고려 와 물건을 만드는 기술에 관한 재주를 의미하 는 공예 가 결합된 단어이다. 이 사건 등록상표의 고려 부분은 국내의 일반 수 요자나 거래자들에게 널리 알려져 있는 단어로 그 지정상품에 대해 식별력이 미 약하다고 볼 수 있고, 공예 부분은 이 사건 등록상표의 지정상품인 목제로 된 제기, 촛대, 향로, 그릇 등을 만드는 기술에 관한 재주에 대한 용어로 인식될 경우 지정상품의 성질, 생산방법 등을 보통으로 표시한 표장에 해당하므로, 그

40 지정상품과 관련하여 식별력이 없다고 할 것이다. 한편 이 사건 등록상표는 일 반 수요자나 거래자들에게 친숙한 의미를 가진 단어들이 띄어쓰기 없이 4음절 로 이루어져 있어 자연스럽게 전체적으로 호칭될 수 있다. 이러한 점들을 종합 해보면, 이 사건 등록상표는 그 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 할 것이므로, 일반 수요자나 거래자들에 게 고려 와 공예 로 분리되어 인식된다기보다는 고려공예 전체로 인식된다고 봄이 상당하다. 다. 구체적인 대비 1) 외관 대비 이 사건 등록상표인 선등록상표인 는 한글로만 이루어진 문자상표이고, 은 영문과 한글이 결합된 상표로 양 상표는 외관이 유사하지 아니하다. 2) 관념의 대비 가) 선등록상표인 은 영문 부분과 한글 부분이 결합하여 새로운 관념을 형성하였거나, 이를 분리 관찰 하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합된 것으로 볼 수 없으므로 영문 부 분과 한글 부분으로 분리관찰할 수 있다. 이에 대해 원고는, 선등록상표 중 부분은 식별력이 없으므로, 부분으로 분리되어 인식될 수 있다 고 주장하나, 고려 와 화학 모두 일반 수요자나 거래자들에게 널리 알려져 있 고 자주 사용되는 단어이고, 선등록상표의 지정상품인 제기 등과 관련하여 식 별력이 미약하다고 볼 수 있으며, 띄어쓰기 없이 4음절로 이루어져 있어 자연스 럽게 전체적으로 호칭될 수 있어, 부분으로 분리관찰된다고 볼 수 없으 므로 원고의 주장은 이유 없다. 나) 이 사건 등록상표인 는 고려시대의 물건을 만드는 기술

41 에 관한 재주 나, 한국(KOREA)의 공예 라는 의미로 인식될 것이나, 선등록상표 의 부분은 한국(KOREA)의 화학 이라는 의미로 인식될 여지는 있지만, 고려시대의 화학 이라고 인식되기는 어려우므로 양 상표는 관념이 유 사하지 아니하다. 3) 호칭 대비 이 사건 등록상표는 고려공예 로 호칭되는데 비해, 선등록상표는 케이씨 씨 나 고려화학 으로 호칭될 것이므로, 양 상표는 호칭도 유사하지 아니하다. 4) 대비결과의 종합 위에서 대비한 결과를 종합하면, 이 사건 등록상표는 선등록상표와 외관, 관념 및 호칭이 서로 달라 이를 목재로 된 제기 및 제기 등과 같이 서로 동일 유 사한 상품에 사용하더라도 일반 수요자나 거래자들로 하여금 그 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 염려가 있다고 보기 어렵다. 라. 소결론 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에서 정한 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표 에 해당한다고 볼 수 없다. 5. 결 론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고 김성두의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하고, 원고 회사의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하 여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 정준영 판사 판사 김 신 손천우

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43 Ⅱ. 권리범위확인 후2296 권리범위확인 허7403 권리범위확인 허9577 권리범위확인

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45 대 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2012후2296 권리범위확인(상) 원고, 상고인 뉴우바란스아스레틱슈우 인코포레이팃드 (NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.) 미합중국 매사츄세츠주 보스턴시 게스트 스트리트 20 (20 Guest Street, Boston, MA 02135, U.S.A.) 대표자 알란 알. 헤드(Alan R. Head) 소송대리인 변리사 차윤근 피고, 피상고인 유니스타 주식회사 부산 강서구 가락대로 (봉림동 ) 대표이사 김 소송대리인 변리사 김영옥 원 심 판 결 특허법원 선고 2012허665 판결 판 결 선 고 주 문 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다. 이 유 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 1. 확인대상표장의 특정(상고이유 제1점)에 관하여 상표권의 권리범위확인심판에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상표장은 그 표장의 구성과 그 표장이 사용된 상품을 등록상표와 대비할 수 있을 정도로

46 특정하면 충분하고, 나아가 확인대상표장의 구체적 사용 실태나 확인대상표장을 부착하여 사용하는 상 품의 형태까지 특정하여야 하는 것은 아니다(대법원 [확인대상표장] 선고 2011후3698 전원합의체 판결 참 조). 같은 취지에서 원심이, 사용상품을 운동화 로 하 고 오른쪽 윗부분과 같이 구성된 확인대상표장은 지 [이 사건 등록상표] 정상품을 우산, 지팡이, 부채, 운동화 로 하고 그 아랫부분과 같이 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제105186호)와 대비할 수 있으므로 적법하게 특정되 었다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같은 확인대상표장의 특정에 관한 법리 오해 등의 위법은 없다. 2. 상표의 식별력 판단 기준 등(상고이유 제2점)에 관하여 가. 상표의 유사 여부는 그 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으 로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 관하여 오인ㆍ혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다(대법원 선고 91후691 판 결 등 참조). 그리고 그 판단에서는 자타상품을 구별할 수 있게 하는 식별력의 유무와 강약이 주요한 고려요소가 된다 할 것인데, 상표의 식별력은 그 상표 가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거 래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적ㆍ유동적인 것이므로, 이는 상표의 유사 여부와 동일한 시점을 기준으로 그 유무와 강약을 판단하여야 한다. 따라서 상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표 와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별 력은 상표의 유사 여부를 판단하는 기준시인 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다. 그러므로 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력 이 없거나 미약하였다고 하더라도 그 등록상표를 전체로서 또는 일부 구성 부 분을 분리하여 사용함으로써 권리범위확인심판의 심결 시점에 이르러서는 수

47 요자 사이에 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 정도가 되어 중 심적 식별력을 가지게 된 경우에는, 이를 기초로 상표의 유사 여부를 판단하 여야 한다(대법원 선고 2011후3698 전원합의체 판결 참조). 나. 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다. 원고는 지정상품을 우산, 지팡이, 부채, 운동화 로 하는 이 사 건 등록상표를 출원하여 등록결정을 받아 상표등 록을 마쳤고, 차 존속기간갱신등록까지 마쳤다. 원고는 1975년 경부터 세계 각국에서 이 사건 등록상표의 형상과 같이 각종 운동화에 원고 회사 약칭(New Balance)의 첫 글자에서 따온 이라는 상표(이하 실사용상 표 라고 한다)를 부착하여 판매하였으며, 운동화 및 스포츠 의류 등의 국내 매 출액이 2009년 약 344억 원, 2010년 약 1,619억 원 등 2004년부터 2010년까 지 합계 약 2,820억 원에 달하였다. 또한, 원고 회사의 New Balance 상표가 어패럴뉴스사가 선정한 2009년 스포츠 부분 베스트 브랜드 및 올해의 브랜 드 로 각각 선정되기도 하였다. 다. 이러한 사정과 앞서 본 법리에 비추어, 사용상품을 운동화 로 하는 확인 대상표장이 지정상품이 운동화 인 이 사건 등록상표와 유사한지를 살펴본다. 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 이 사건 등록상표의 구성 중 구성 1과 같은 운동화 형상 부분은 지정상품인 운동화 와 관련하여 그 형상을 보통으로 사용하는 방법으 [구성 1] 로 표시한 것이어서 식별력이 없고, 구성 2와 같은 패치 부분은 간단하고 흔한 표장인 영문자 N 을 평범한 서체로 사다리꼴 모양의 패치에 음각한 것에 지나지 아니하여 식 [구성 2] 별력이 미약하였다. 그런데 위에서 본 사정들에 비추어 보 면, 원고의 실사용상표 은 운동화 상품에 관하여 적어도 2009년경부터는 수요자 사이에서 누구의 상품을 표시하는 것인지 현저하게 인식될 수 있을 정 도가 되었다고 보이고, 이 사건 등록상표에서 실사용상표와 동일한 ' 부분 이 다른 구성들과 결합되어 있더라도 그 구성들은 지정상품인 운동화 의 형상 을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이거나 '을 부각하는 배경에 불 과하여 그 때문에 ' 부분의 식별력이 감쇄되지는 아니할 것으로 보인다

48 따라서 이 사건 등록상표의 구성 중 ' 부분은 적어도 이 사건 심결 당시에 는 수요자 사이에 상품의 출처를 인식할 수 있게 하는 중심적 식별력을 가진 것으로 보아야 할 것이다. 한편 확인대상표장은 알파벳 N 을 보통의 서체로 약간 비스듬히 쓴 으 로 이루어져 있다. 따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장이 다 같이 운동화 상품에 사용될 경우 이 사건 등록상표 중 중심적 식별력을 가지는 ' 부분과 확인대상표장 에 의하여 서로 동일하게 호칭ㆍ관념될 수 있어 일반 수요자로 하여금 운동화 상품의 출처에 관하여 오인ㆍ혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 유사한 상표라고 할 것이다. 이와 달리 판단한 원심판결에는 권리범위확인심판에서 등록상표의 식별력 및 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법 이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다. 3. 결론 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리ㆍ판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 조희대 대법관 양창수 주 심 대법관 고영한 대법관 김창석

49 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2013허7403 권리범위확인(상) 원 고 (탈 퇴) 김 (******-*******) 전남 소송대리인 변호사 이창무, 변리사 김수진, 윤의섭 소송복대리인 변호사 조희경 원고승계참가인 석곡흑돼지 영농조합법인 전남 곡성군 석곡면 노치로 대표이사 김 소송대리인 변호사 이창무, 변리사 김수진, 윤의섭 소송복대리인 변호사 조희경 피 고 곡성군 대표자 군수 허 소송대리인 변리사 이재량 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당169호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문 기재와 같다. 청 구 취 지

50 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 (1) 출원일/ 등록일/ 상표등록번호 : / / 제 호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 돼지고기, 닭고기, 소고기, 양고기, 오리고기, 인조육, 칠면조고기, 토끼고기, 꿩고기 (4) 상표권자 : 원고승계참가인 나. 확인대상표장 (1) 구성 : 석곡흑돼지 (2) 사용상품 : 돼지고기 (3) 사용자 : 피고 다. 이 사건 심결의 경위 (1) 피고는 특허심판원에 원고(탈퇴)를 상대로, 확인대상표장 은 상표법 제51조 제1항 제1호, 같은 항 제2호, 같은 항 제3호에 각 해당하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인 심판을 청구하였다. (2) 특허심판원은 위 심판청구를 2013당169호로 심리한 후, 피고는 이 사건 심판을 청구할 수 있는 이해관계인으로, 확인대상표장은 상표 법 제51조 제1항 제2호, 같은 항 제3호에 각 해당하여 이 사건 등록상표의 권리 범위에 속하지 아니한다 는 요지의 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지

51 2. 심결 취소사유의 요지 및 당사자의 주장 가. 심결 취소사유의 요지 및 원고승계참가인의 주장 (1) 피고가 실질적으로 돼지고기에 석곡 이라는 상표를 사용하고 있거나, 사용할 것인지가 불명확하고, 일반수요자들이나 거래자들이 인식하기에 어려운 내부 홈페이지 또는 내부 군정백서 등을 통해서만 언급하고 있으므로, 실질적인 이해관계인에 해당하지 아니한다. 따라서 이 사건 심판청구는 이해관계인이 아 닌 자에 의하여 제기된 것으로 부적법하여 각하되어야 함에도 피고를 이해관계 인으로 보아 본안판단에 나아간 이 사건 심결은 위법하다. (2) 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 동일 유사한 표장으로 그 사용상품 도 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다. 또한, 석곡 은 현저한 지리적 명칭에 해당되지 아니하고, 또한 석곡 이 피고의 성명이나 명칭 등에 해당하지 아니할 뿐만 아니라, 돼지고기의 산지 표 시에도 해당하지 않는 것으로, 이 사건 등록상표는 상표법 제51조 제1항 제1호 내지 제3호에 해당하지 아니한다. 따라서 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다. 나. 피고의 주장 (1) 피고는 석곡 이라는 명칭을 사용하여 석곡면에서 생산되는 흑돼지의 브 랜드화 사업을 추진하면서 홈페이지 등에서 석곡흑돼지 라는 용어를 지속적으 로 사용하고 있고, 설령 피고가 현재에는 이를 사용하고 있지 않다고 하더라도, 피고의 위 사업 추진 현황 등을 종합적으로 고려하여 볼 때 피고는 앞으로 석곡 면에서 생산되는 흑돼지의 브랜드화 사업을 추진하면서 이를 사용할 의사가 있 는 것으로 인정되어야 하므로, 피고에게는 위 권리범위확인심판을 청구할 이해 관계가 있다. (2) 확인대상표장의 석곡 은, 피고에 소속된 면의 이름을 보통으로 사용하 는 방법으로 표시한 것이고, 피고가 지역특화사업으로 추진하고 있는 석곡흑돼 지 의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이며, 석곡흑돼지 로 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭에 해당하는 것으로, 상표법 제51조 제1항 제1-41 -

52 호 내지 제3호에 의하여 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니하므로, 확인대 상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다. 3. 이 사건 심판청구의 적법 여부 가. 판단 기준 상표권의 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 있는 경우에 한하여 심판 을 제기할 수 있다고 할 것이고, 이 사건 심판청구와 같이 상표권자가 아닌 이 해관계인이 자신의 표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니함을 구체적으로 확정하기 위한 소극적 권리범위확인심판을 청구하기 위하여는, 자신이 현재 사 용하고 있거나 장래에 사용하려고 하는 표장에 관하여 상표권자로부터 권리의 대항을 받는 등으로 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 등 법 적 불안을 가지고 있는 경우에 한하여, 그리고 이러한 법적 불안을 제거하기 위 하여 소극적 권리범위확인심판을 받는 것이 효과적인 수단이 되는 경우에 한하 여 심판청구의 이익이 인정되어 심판청구가 가능하다고 할 것이므로, 상표권자 가 아닌 이해관계인이 사용하거나 사용하려고 하지도 않는 표장을 확인대상표 장으로 삼아 그 표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 심판청구를 하는 것은 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다(대법원 선고 2004후1663 판결, 대법원 선고 97후3241 판결 등 참조). 나. 구체적 판단 피고는 확인대상표장을 상표로 사용하거나, 사용할 것을 전제로 하여 소극 적 권리범위확인심판을 청구한 것이다. 그런데 피고는 변론기일에 돼지고기 상품을 가공 판매하는 것을 업으로 영위한 사실이 없고, 앞으로 영위 할 의사도 없다. 고 진술하고 있다. 그리고 피고는, 자 준비서면 에 곡성군의 지원을 받아 흑돼지 사업과 관련한 지원을 받고 있는 돌실한약먹 인흑돼지 영농조합법인 은 곡성군의 지원사업을 믿고 많은 비용과 노력을 투자 하여 명품 흑돼지를 생산하여 판매하고 있는바, 석곡흑돼지 라는 지역 명칭을 사용하는 권리에 대해서 곡성군이 확보해 주기를 요구하면서 곡성군에 참고자 료 3호 및 참고자료 4호와 같은 탄원을 하고 있습니다. (중략) 위와 같이 전라

53 남도 곡성군은 군내 주민의 민원사항을 해결하고 석곡흑돼지 지원사업을 원활 하게 진행하기 위해서 석곡흑돼지 라는 표장이 타인의 상표권에 저촉되는지 여 부에 대한 확인을 구할 현실적인 이익이 있다고 할 것입니다. 라고 기재하고 있 고(4, 5면), 자 준비서면에 이 사건 상표권자인 원고승계참가인 이 이 사건 등록상표에 기초하여 권리행사를 시도하는 경우, 석곡흑돼지 를 사 육, 가공 및 판매하는 업자들이 권리의 대항을 받아 자신의 업무에 손해를 보는 것은 물론이고, 이 사건 피고인 곡성군도 상당한 비용과 노력을 투자한 석곡흑 돼지 브랜드화 사업을 전면적으로 중단하여야 하므로 업무에 손해가 발생할 것 입니다. 라고 기재하고 있다(3면). 그렇다면 피고는 돼지고기 상품의 가공 판매 업을 영위하기 위하여 돼지고기에 확인대상표장을 사용하였거나 장래에 사용할 의사가 있다고는 볼 수 없고, 또한 피고가 원고승계참가인으로부터 권리의 대항 을 받아 업무상 손해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있다고 할 수는 없다. 한편, 을 제8, 9, 10, 12, 13, 16, 26, 34, 35, 36호증, 을 제81 내지 87호증 (가지번호가 있는 것은 각 가지번호를 포함한다)의 각 기재에 의하면, ᄀ 피고 는 석곡면을 관할하는 기초지방단체인 사실, ᄂ 피고가 발행한 2007년, 2008 년, 2009년, 2010년, 2011년, 2012년 각 군정백서의 석곡면 부분에 흑돼지고기 를 석곡면의 지역브랜드 및 지역명품으로 육성한다는 내용이 기재된 사실, ᄃ 피고는 2010년경 석곡흑돼지 홈페이지 ( 만 들어 현재까지 석곡면에서 생산되는 흑돼지고기를 홍보하는 내용을 게시하고 있고, 위 홈페이지에는 와 같은 표장이 사 용된 사실, ᄅ 한국농촌공사가 경 발행한 전남 곡성군 돌실권역 농촌마 을종합개발사업 기본계획서에 석곡흑돼지가 농특산물 분야 주요 사업으로 기재 되어 있는 사실, ᄆ 피고가 경 작성한 곡성 석곡흑돼지(Valley Pork) 브랜드화 사업계획서 에 석곡흑돼지를 지역공동브랜드로 정착하여 활성화한다 고 기재되어 있고, 소요예산이 876,000,000원으로 산정된 사실, ᄇ 피고는 200 5년부터 2013년까지 석곡흑돼지 지원사업에 약 8억 원의 사업비를 지출한 사 실, ᄉ 피고는 흑돼지 축산농가 육성을 농정의 업무 중 하나로 인터넷 홈페이지 에 게시하고 있는 사실, ᄋ 피고는 곡성문화센터에서 시식회를 겸

54 한 향토음식개발연구용역 보고회를 개최하였는데, 피고는 위 보고회에서,, 등을 현수 막, 전단지 등에 게재하여 사용한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 비 추어 보더라도, 피고가 석곡면에서 생산되는 흑돼지의 브랜드화 사업을 수행하 면서 위 표장들을 사용한 사실만이 인정될 뿐이다. 따라서 피고는 돼지고기 를 사용상품으로 하는 확인대상표장이 이 사건 등 록상표의 권리범위에 속하는지 여부의 판단을 구할 확인의 이익 또는 이해관계 가 있다고 할 수 없다. 4. 결론 그렇다면, 이 사건 심판청구는 부적법하여 각하되어야 할 것인바, 이 사건 심 결은 이와 결론을 달리 하여 위법하다. 따라서 그 취소를 구하는 원고승계참가 인의 청구는 이유가 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 한규현 판사 판사 이다우 이혜진

55 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2013허9577 권리범위확인(상) 원 고 장 (******-*******) 파주시 송달장소 대전 서구 둔산중로 138 주은오피스텔 1503 호 메세나국제특허법률사무소 소송대리인 변리사 이재칠 피 고 송 (******-*******) 서울 소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 문용호, 류정선 소송복대리인 변리사 양한나, 한태근 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 당754호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: / / 제882031호

56 2) 구성: 3) 지정상품: 별지 기재와 같다. 4) 권리자: 원고 나. 확인대상표장 1) 구성: 2) 사용상품: 재킷(Jacket) 3) 사용자: 피고 다. 이 사건 심결의 경위 1) 원고는 피고를 상대로 특허심판원에, 확인대상표장은 이 사 건 등록상표의 권리범위에 속한다며 적극적 권리범위확인심판(2013당754)을 청 구하였다. 2) 특허심판원은 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 대응되는 구성요소인 다이아몬드 도형이 상표로 사용되었다고 보기 어려울 뿐만 아니라 그 표장 자체도 이 사건 등록상표와 유사하지 아니하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다 는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결 을 하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지 2. 당사자들의 주장 및 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 요지 1) 확인대상표장은 자타상품의 출처표시로서 사용되었음에도 이를 단순히 장 식적 디자인으로 사용되었다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다

57 2) 확인대상표장은 다이아몬드 도형에 식별력이 있어 이 부분을 기준으로 보 면 이 사건 등록상표와 유사함에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다. 나. 피고 주장의 요지 1) 확인대상표장은 디자인적으로 사용되었을 뿐 상표적으로 사용된 것이 아니 므로 이와 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 적법하다. 2) 확인대상표장은 다이아몬드 도형에 식별력이 없어 다이아몬드 도형 부분 만을 기준으로 이 사건 등록상표와 유사하다고 할 수 없으므로 이와 같은 취지 로 판단한 이 사건 심결은 적법하다. 3) 이 사건 등록상표는 선등록상표 (등록번호 제 호) 와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 무효로 될 것임이 명백하므로, 이 사건 등록상표에 기초한 권리범위확인심판의 청구는 권리남용 에 해당한다. 다. 이 사건의 쟁점 이 사건의 쟁점은 1 확인대상표장의 다이아몬드 도형이 상표적으로 사용되 었는지 여부, 2 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사한지 여부 및 3 이 사건 등록상표에 기초한 권리범위확인심판의 청구가 권리남용에 해당하는지 여 부 등이다. 이하에서는 우선 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사한지 여부에 대하 여 살펴본다. 3. 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사한지 여부 가. 표장의 대비 1) 판단기준 상표의 구성부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 대상상표를 그 식별력이 없

58 거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상 당하고, 이는 일체불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 마찬가지라 할 것이다(대법원 선고 2001 후1808 판결 등). 2) 구체적 판단 가) 외관의 대비 이 사건 등록상표는 와 같이 다이아몬드 모양의 도형상표에 해당하고, 확인대상표장은 와 같이 다이아몬드 모양의 도형 (이하 다이아몬드 도형 이라고만 한다)과 리본 모양의 도형(이하 리본 도형 이 라고만 한다) 및 리본 모양의 내부에 영문자 Dominics Way 가 다소 도안화되 어 배치된 결합상표이다. 확인대상표장은 리본 도형 및 그 내부에 영문자가 배치되어 있는 점, 다이아 몬드 도형 중 윗면을 입체감이 느껴질 수 있도록 육각형으로 구성한 점 등에서 단순히 다이아몬드 도형의 윗면을 사다리꼴로 구성한 이 사건 등록상표와는 외 관상 상당한 차이가 있다. 나) 호칭 및 관념의 대비 이 사건 등록상표는 다이아몬드 모양의 도형상표이므로 다이아몬드 로 호칭, 관념될 것이다. 한편 확인대상표장은 다이아몬드 도형, 리본 도형 및 영문자가 결합되어 있으 나 다이아몬드 및 리본 도형 부분은 다이아몬드 및 리본을 일반적인 모양으로 단순화한 것에 불과할 뿐 별다른 특징이 있는 것은 아니므로 식별력이 없거나 미약한 부분에 해당하고, 영문자 부분은 표장의 전체적인 구성에서 차지하는 부 분이 크다고 할 수는 없으나 영문자 Dominics Way 를 다소 도안화한 것으로서 식별력 있는 요부라고 할 수 있다. 따라서 확인대상표장은 그 요부인 영문자 부분에 의하여 도미닉스 웨이 로

59 호칭되고 특별한 관념을 가지지는 않을 것이므로, 다이아몬드 로 호칭, 관념되 는 이 사건 등록상표와는 서로 현저한 차이가 있다. 다) 원고의 주장에 대한 판단 ⑴ 원고의 주장 확인대상표장의 구성 중 다이아몬드 도형은 재킷의 전면에 크고 선명하 게 표시되어 있는 반면에, 리본 도형의 내부에 표시된 특수한 서체의 문자는 돋 보기를 사용하지 않고서는 식별할 수 없을 정도로 작게 표시되어 있으므로 확인 대상표장의 요부는 다이아몬드 도형이라고 할 수 있다. 확인대상표장의 요부를 다이아몬드 도형으로 볼 경우 이 사건 등록상표와는 다이아몬드 도형의 윗면 모양에 미세한 차이가 있을 뿐 전체적으로 유사하므로, 양 표장은 서로 유사하다고 보아야 한다. ⑵ 판단 먼저, 확인대상표장의 구성 중 영문자의 크기 에 관하여 본다. 확인대상표장의 리본 도형 내부에 배치된 영문 자의 크기가 다이아몬드 도형에 비해 작기는 하나, 우 측 그림과 같이 재킷에 사용된 확인대상표장 자체의 크기가 상당하여 육안으로 리본 도형 뿐만 아니라 영 문자 부분도 쉽게 인식될 수 있다(갑 제3호증의 4). 게다가 재킷의 등 부분에는 와 같이 확인대상표장의 영문자가 큰 글씨체로 배치되 어 있는바(갑 제3호증의 6), 일반 수요자나 거래자들은 재킷의 등 부분에 배치 된 영문자를 참조하여 재킷의 앞부분에 배치된 확인대상표장의 영문자 부분을 더욱 쉽게 인식할 수 있을 것으로 판단된다. 또한 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 다이아몬드 도형은 다이아몬 드 모양을 단순하게 일반적인 모양으로 도형화 한 것에 불과할 뿐 별다른 특징 이 있는 것은 아니고, 을 제12 내지 14호증, 을 제27 내지 49호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 확인대상표장의 사용상품과 동일 유사한 상품들

60 을 지정상품으로 한 등록상표들 중에는,, 등과 같이 다이아몬드 도형을 포함하고 있는 상표들이 적지 않고, 이 사건 심결 당시 실제 거래 현실에서도,, 등과 같이 다이아몬드 도형을 표시한 의류가 다 수 존재한 사실을 인정할 수 있다. 위와 같이 다이아몬드 도형이 표시된 의류가 다수 존재하는 거래 현실에서, 단순하고 일반적인 모양의 다이아몬드 도형은 일반 수요자나 거래자들로 하여 금 자타상품을 식별하도록 하는 기능을 이 사건 등록상표의 등록결정 당시부터 보유할 수 없었거나 이 사건 심결 당시 상실했다고 봄이 상당하다. 따라서 확인대상표장의 영문자 부분이 크기가 작아 식별력이 없고 다이 아몬드 도형은 크고 선명하여 식별력이 있으므로 확인대상표장은 다이아몬드 도형만을 요부로 삼아 호칭, 관념된다는 취지의 원고의 위 주장은 이를 받아들 이기 어렵다. 라) 정리 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 외관, 호칭 및 관념에서 서로 상이하다. 나. 상품의 대비 확인대상표장의 사용상품은 재킷으로서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하

61 나이므로, 확인대상표장의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품 사이에는 차이가 없다. 다. 대비의 결과 확인대상표장의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품 사이에는 차이가 없으나, 확인대상표장과 이 사건 등록상표의 표장은 외관, 호칭 및 관념에 있어 서 서로 유사하지 아니하여 이를 지정상품에 사용하는 경우 일반 수요자나 거래 자로 하여금 상품 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 염려가 없으므로, 결국 확 인대상표장과 이 사건 등록상표는 유사하지 않다. 4. 이 사건 심결의 적법 여부 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사하지 아니하므로 나머지 쟁점사항에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속 하지 않는다. 그렇다면 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다. 5. 결론 따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기 각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 배준현 판사 판사 곽부규 최종선

62 [별지] 이 사건 등록상표의 지정상품 상품류 구분 제25류의 가죽신, 가죽제 슬리퍼, 고무신, 고무장화덧신, 골프 화, 구두창, 깔창, 나막신, 낚시용화( 靴 ), 농구스니커즈, 농구화, 단화, 덱슈즈, 뒷굽, 뒷축, 등산부츠, 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 모터사이클 선수용 부츠, 목욕용 샌들, 목욕용 슬리퍼, 뮬(Mules), 반부츠, 발레용 슬리퍼, 발레용 신발, 방한화, 배구화, 복싱화, 볼링화, 부츠, 부츠용 갑피, 비닐화, 비치슈즈, 사보 [나막신], 사이클용 신발, 샌들, 샌들나막신, 수선용 신발안창, 숙녀용 부츠, 스 키화, 스포츠용 부츠, 스포츠화, 슬리퍼, 슬리퍼용 안창, 승마화, 신발, 신발 은 못, 신발고정쇠, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 깔창, 신발용 대다 리, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 신발의 부품 및 부속품, 앵글부츠, 야구화, 에스파토신발 또는 샌들, 여성용 신발, 오버 슈즈, 운동화, 유아용 신발 및 부츠, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조 화, 축구화, 축구화용 바닥징, 테니스화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 사 이클복{전문선수용}, 수상스키복{전문선수용}, 스포츠용 낙하복[점프슈트], 스포 츠전용 아노락, 스포츠전용 의류, 승마바지, 승마복, 승마코트, 아이스하키복 {전문선수용}, 야구복, 에어로빅복{전문선수용}, 유도복, 체조복{전문선수용}, 축구복{전문선수용}, 태권도복, 테니스복{전문선수용}, 펜싱복, 핸드볼복{전문선 수용}, 가면무도회복, 가죽옷, 가죽제 바지, 가죽제 슈트, 가죽팬츠, 간호사용 가운, 개버딘제 옷, 겉옷, 골프바지, 골프복, 골프용 스커트, 골프용 잠바, 교 복, 그레이트코트, 기모노, 기성복, 낚시복, 낚시용 바지, 낚시용 재킷, 남성정 장, 더스트코트, 데님제 코트, 드레스, 드레스슈트, 등산바지, 등산복, 레인코 트, 롱재킷, 롱코트, 리버리(Liveries), 망토, 면제 코트, 모닝코트, 모직재킷, 모피제 의류, 무용복, 바람막이 재킷, 바람막이용 조끼, 반바지, 반코트, 발레 복, 발한용 바지, 방수용 재킷, 방한복, 방한재킷, 버뮤다 쇼츠, 블레이저, 블루 존(Blouson), 사리(Saris), 사이클복, 사파리, 숙녀용 바지, 숙녀용 슈트, 슈트, 스노보드복, 스노우보드 바지, 스노우보드 재킷, 스노우보드용 슈트, 스모킹재 킷, 스목(Smocks), 스웨이드 재킷, 스커트, 스커트정장, 스케이트보드 바지, 스

63 케이트보드복, 스케이트복, 스키 재킷, 스키복, 스키용 바지, 스포츠외투, 스포 츠재킷, 슬랙스(Slacks), 신사복, 신생아용 옷, 아노락(Anorak){스포츠 전용은 제외}, 아동복, 양복바지, 어부용 재킷, 여성용 예복, 예복, 오버롤(Overall), 오 버코트, 오버트라우저, 외투{스포츠 전용 의류와 한복은 제외}, 원피스, 웨딩가 운, 웨딩드레스, 윈드코트, 유아복, 유아용 바지, 의사용 가운, 이브닝드레스, 인라인스케이트복, 인조가죽옷, 작업복, 작업용 오버롤, 작업용 유니폼, 잠바 [점퍼], 재킷, 종이옷, 채저블(Chasuables), 청바지, 커버롤, 케이프(Cape), 코 트, 콤비, 탑코트, 턱시도(Tuxedo), 털재킷, 테니스반바지, 테니스복, 테니스용 스커트, 토가(Togas), 투피스, 튜닉(Tunic), 트렌치코트, 트윈세트, 파카 (Parkas), 팬츠, 펠리스(Pelisses), 프록(Frocks), 피혁제 드레스, 헤비재킷, 동 정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 가 운, 거들, 골프셔츠, 골프용 조끼, 긴팔셔츠, 나이트가운, 낚시용 조끼, 남방셔 츠, 남성용 수영복, 내의[속옷], 네글리제, 농구복, 농구팬츠, 니커, 니트 속옷, 니트웨어, 드레스가운, 드레스셔츠, 드레싱가운, 등산용 조끼, 땀복, 땀흡수내 의, 런닝복, 런닝셔츠, 레슬링복, 롬퍼즈, 리어타드, 마라톤복, 만틸라 (Mantillas), 메리야스제품, 목욕가운, 바디스, 박서쇼츠, 반팔 또는 긴팔 셔츠, 반팔셔츠, 배구복, 배드민턴복, 베이비돌파자마, 보디셔츠, 보디스[코르셋], 분 리형 칼라, 브래지어, 블라우스, 비치웨어, 샤워캡, 셔어츠요크, 셔츠, 셔츠요 크, 셔츠프런트, 소매없는 저지, 속내의[속옷], 속바지, 속셔츠, 속치마, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯(Chemisettes), 슈미즈, 슈트용 셔츠, 스웨 터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 스포츠용 저지, 슬립(속옷), 어깨끈 없는 브래지어, 여성 수영복, 여성용 속옷, 오픈넥셔츠, 와이셔츠, 운동용 유니 폼, 워밍업용 운동복, 유니타드, 의류용 칼라, 잠옷, 저지(Jerseys), 조깅 팬츠, 조깅슈트, 조끼, 짜거나 뜬 속옷, 짧은소매 스포츠셔츠, 짧은조끼, 체조복, 카디 건, 칼라, 칼라보호대(Collar protectors), 칼라커프스, 커프스, 케미솔 (Chamisoles), 코르셋(속옷), 코슬렛(Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디 (Teddies), 트랙슈트, 트레이닝복, 트레이닝슈트, 트리코제 파자마, 티셔츠, 파 레우, 파자마, 팬티, 팬티스타킹, 페티코트(Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버 (Pullover), 피켓셔츠, 해변용 의류, 각반( 脚 絆 ), 기성복안감, 나비넥타이, 남성 양말, 네커치프, 넥타이, 땀흡수 스타킹, 래그워머, 레깅스(Leggings), 머리띠

64 {의복}, 머프(Muffs), 모피 머프, 모피스톨, 목도리, 반다나(Bandana)[목도리], 발목양말, 발싸개, 발한방지양말, 방한용 귀마개, 방한용 장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일(의복), 보아(모피목도리), 비전기식 보온용 발싸개, 비종이제 턱받이, 서라피(Serapes), 손목밴드, 숄, 숄 및 스톨, 숄더랩(Shoulder wraps), 숄더스카프, 수녀용 머리수건, 수대( 手 帶 ), 수면 안대[수면용 눈가리개], 스웨트 밴드, 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 스톨(Stoles), 실크스카프, 애스콧타이(Ascots), 양말, 양말커버, 양모양말, 양복 장식용 손수건(Pocket squares), 에이프런, 여성용 모피목도리, 옷커버, 운동용 스타킹, 유아용 직물 제 기저귀, 의류용 소맷부리, 의류용 장식띠, 의류용 호주머니, 의복용 장갑, 직 물제 기저귀, 크라바트, 타이츠(Tights), 트리코제 숄, 파레오, 퍼러린 (Pelerines), 헤드스카프(의복), 가죽제 모자, 골프용 모자, 관( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 니트모자, 망건, 모자, 모자챙(Sun visors), 모자틀, 모피 모자, 베레 모, 사교관( 司 敎 冠 ), 야구모자, 양모제 모자, 어린이용 모자, 의류용 후드(두건), 종이 모자, 챙달린 모자, 터번, 테없는 모자, 톱햇(Top hat), 방한용 마스크, 방 수용 피복, 가죽제 허리띠[혁대], 가터(Garters), 각반용( 脚 絆 用 ) 대님, 남성용 서스펜더 벨트, 대님, 바지용 대님, 스타킹 서스펜더, 양말서스펜더, 여성용 서 스펜더 벨트, 의류용 멜빵, 의류용 벨트, 의복용 벨트, 직물제 벨트, 턱시도 벨 트, 허리끈, 혁대(의복용) <끝>

65 Ⅲ. 등록취소 허9706 등록취소

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67 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2013허9706 등록취소(상) 원 고 박 (******-*******) 부산 소송대리인 법무법인(유한) 대륙아주 담당변호사 최은수, 이규철, 이기철 피 고 이 (******-*******) 용인시 소송대리인 법무법인 다빈치 담당변호사 이석우 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 당433호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: / / / 제461995호

68 2) 구성: 3) 지정상품: 상품류 구분 제32류의 음료용 야채주스, 감주, 밀감수, 비알콜 성 과일넥타, 사과주스, 오렌지주스, 인삼주스, 토마토주스, 포도액, 생수 4) 등록권리자: 피고 나. 이 사건 심결의 경위 1) 원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록상표는 상 표권자 또는 사용권자 중 어느 누구에 의해서도 그 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로, 상표법 제 73조 제1항 제3호에 의하여 그 지정상품 전부에 대하여 그 등록이 취소되어야 한다 고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였다. 2) 특허심판원은 위 심판청구사건을 2013당433호로 심리한 다음, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 펭귄에이취씨 음료사업부가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 비알 콜성 과일넥타, 음료용 야채주스, 인삼주스 에 사용한 사실이 인정된다 는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 인정 근거 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지 2. 당사자 주장의 요지 가. 원고 주장의 요지 이 사건 등록상표는 그 지정상품 전부에 대하여 이 사건 심판청구일 전 계속 하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없고, 가사 사용된 사실이 있다 하더라 도 그 상표권자 또는 사용권자에 의해 사용된 것이 아니므로, 상표법 제73조 제 1항 제3호에 의해 등록이 취소되어야 한다. 나. 피고 주장의 요지 이 사건 등록상표는 통상사용권자인 펭귄에이취씨 음료사업부에 의해 그 지 정상품 중 음료용 야채주스, 비알콜성 과일넥타, 인삼주스 에 대하여 이 사건

69 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었으므로, 상표법 제73조 제1항 제3호에 의해 등록이 취소되어서는 아니 된다. 3. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는지 여부 가. 관련 규정 및 법리 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하면, 상표권자 전용사용권자 또는 통상사용 권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 심 판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는바, 그러한 이유로 등록상 표에 대한 등록취소심판이 청구된 경우에는 같은 조 제4항의 규정에 의하여 피 청구인은 그 청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 당해 상표를 그 심 판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 또는 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 한 당해 상 표에 대한 등록의 취소를 면할 수 없다. 한편, 상표법상 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용 자 사이의 합의만에 의하여 발생하며, 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건으로 되어 있을 뿐이므로, 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권 자일 필요는 없고, 또한 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한 다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하 여도 할 수 있다(대법원 선고 94후1602 판결 참조). 나. 인정사실 1) 주식회사 펭귄종합식품(대표이사 최희열, 창업주 황의주, 이하 펭귄종합식 품 이라 한다)이 경 부도가 나자, 그 채권자들인 주식회사 동림식 품, 한일제관 주식회사, 주식회사 금한, 남일종합식품산업사(이길성) 등 13개 업체는 채권을 회수하기 위하여 펭귄종합식품, 황의주의 처형인 피고, 황의주의 아들인 황승현, 권혁훈과 사이에 피고 명의로 등록된 상표등록 번호 제769269호, 제769279호 등 10개의 상표와 황승현 명의로 등록된 상표등 록번호 제20294호 등 3개의 상표에 관하여 사용기간을 부터

70 4. 30.까지로 한 전용사용권을 채권자들이 설립할 신규 법인 명의로 설정하기 로 하고, 펭귄종합식품에 대한 채권을 포기하고, 권혁훈은 신규 법인에게 합의 금으로 6억 원을 입금하기로 한다 는 내용의 합의를 하였다. 위 합의에 따라 펭 귄종합식품의 채권자들은 주식회사 펭귄에이취씨(이하 펭귄에이 취씨 라 한다)를 설립하였고, 펭귄에이취씨는 자 계약에 기하여 피고 및 황승현으로부터 위 13개의 상표에 관하여 전용사용권을 설 정받았다. 2) 김금학(실질적인 일은 그 남편인 문희성이 함)은 펭귄에이취씨로부터 펭귄 상표를 이용한 캔 음료의 제조 판매를 제안 받고서, 음료 도 소매 등을 목적으로 한 펭귄에이취씨 음료사업부 라는 상호로 사업자등록을 마쳤다. 3) 펭귄에이취씨는 펭귄에이취씨 음료사업부와 기간을 까지로 하되 서면 해지 통보가 없으면 1년씩 자동 연장되는 것으로 하여 펭귄에이취씨의 펭귄 상표를 사용한 음료의 판매에 관한 계약을 체결하였다. 4) 펭귄에이취씨(당시 대표이사 방순택)는 펭귄에이취씨 음료사 업부에게 2011년분 펭귄 상표의 사용료 550만 원에 대한 전자 세금계산서를 발 행하였다. 5) 김용찬은 피고의 제부이자 황의주의 손아래 동서로서 1991년경부터 2008 년 말경까지 펭귄종합식품에서 구룡포 공장 총괄책임자 등으로 일을 하였고, 펭 귄종합식품이 부도난 이후부터 2012년 내지 2013년 초경까지 펭귄에이취씨에서 근무하였다. 그 과정에서 김용찬은 피고로부터 허락을 받고서 위 자 합의 및 그에 따른 전용사용권 설정계약 등의 업무를 처리하였다. 6) 펭귄종합식품의 채권자단 중 하나인 한일제관 주식회사는 2012년에 펭 귄에이취씨 음료사업부에게 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는 표장이 표시된 알로에주스 캔, 복숭아넥타 캔 등을 적 게는 월 4,100여만 원, 많게는 월 1억 6,500여만 원 상당을 공급하여 주었고, 펭귄에이취씨 음료사업부는 위와 같이 공급받은 캔을 이용하여 한일종합식품 주식회사로 하여금 완성품을 제조하게 한 후, 유통기한이 각각 :09, :52, :37 로 표기된 복숭아넥타 캔 음

71 료(을 제5호증의 1), 알로에주스 캔 음료(을 제5호증의 2), 홍삼주스 캔 음료 (을 제5호증의 3) 를 유통시켰다. 7) 김용찬은 위 6)와 같은 이 사건 등록상표의 사용 경위 등을 피고에게 알려 주었는데 피고는 이에 대하여 별다른 이의를 제기하지 아니하였다. 8) 한편 위 각 캔 음료 제품에 대하여는 관할관청에 유통기한이 제조일로부터 2년으로 신고되어 있으므로, 이 사건 등록상스표가 표시된 복숭아넥타 캔 음료 (을 제5호증의 1)는 경, 알로에주스 캔 음료(을 제5호증의 2)는 경, 홍삼주스 캔 음료(을 제5호증의 3)는 경 각 제조 된 것이다. 인정 근거 다툼 없는 사실, 갑 제8호증의 7, 8, 갑 제28 내지 30, 37호증, 을 제2호증의 1, 제5호증의 1 내지 3, 을 제6, 9, 11 내지 14호증의 각 기재 내지 영상, 변론 전체의 취지 다. 판단 1) 위 인정사실에 의하면, 피고는 김금학(펭귄에이취씨 음료사업부)에게 이 사건 등록상표에 관하여 명시적으로 통상사용권을 설정해주지는 않았지만, 피 고로부터 다른 펭귄 관련 10개의 상표에 관해 전용사용권을 설정받은 펭귄에이 취씨의 제안을 받고 사업자등록을 한 김금학(펭귄에이취씨 음료사업부)이 이 사 건 등록상표를 사용하는 행위를 알고도 이에 대하여 아무런 이의를 제기하지 아 니함으로써 묵시적으로 김금학(펭귄에이취씨 음료사업부)에게 이 사건 등록상표 의 사용을 허락한 것으로 봄이 상당하므로, 김금학(펭귄에이취씨 음료사업부)은 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당한다. 2) 따라서 이 사건 등록상표는 통상사용권자인 김금학(펭귄에이취씨 음료사업 부)에 의해 이 사건 심판청구일인 전 3년 이내인 경, 경, 경 그 지정상품 중 비알콜성 과일넥타, 음료 용 야채주스, 인삼주스 에 대하여 국내에서 정당하게 사용되었으므로, 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다