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3 >>> 일러두기 1. 본책자는심판관의전문성을제고하고심판품질을향상하기위한심판관보수교육교재로편찬한것으로써먼저권리별 ( 상표, 디자인, 특허 실용신안 ) 로대별하고, 특허 실용신안에대하여는기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 정보 통신분야로구분하여발간하였습니다. 2. 본책자에게재된판결문은 2014년 7~9월까지대법원및특허법원에서선고된판결중특허심판원의심결이취소된사건과승소사건중심판실무에필요한중요사건을중심으로수록하였으며, 심판의종류별로구분하여수록하였습니다. 3. 사건별부호문자의부여에관한대법원예규에의하여판례번호중 후 자는특허상고사건을, 허 자는특허법원사건을, 심판사무취급규정제9조제2항에의하여 당 자는특허심판원사건중당사자사건을, 원 자는특허심판원사건중거절결정불복사건을표시한것입니다. 4. 아무쪼록본책자가심판업무수행에조금이나마도움이되기를바라며, 앞으로도계속보완 발전시켜나가도록하겠습니다.

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5 목차 CONTENTS Ⅰ. 등록무효 후1108 등록무효 (7-1-12) 3 선사용표장이이사건등록서비스표의출원당시미국의수요자들에게널리인식된서비스표가된점, 이사건등록서비스표는원고들이미국방문중선사용표장을목격하고이를그대로모방하여출원한것으로서선사용표장과동일한점, 이사건등록서비스표의지정서비스업중에는위에서적시한지정서비스업과같이호텔이나리조트내에서제공되고있는서비스업들이포함되어있는점등을알수있다. 따라서원고는부정한목적을가지고이사건등록서비스표를출원하였다고할것이다 허9485 등록무효 (7-1-12) 6 담배를제조 판매하는회사들은담배를직접광고하는것이제한되자, 새로운마케팅전략으로담배브랜드와동일 유사한표장을대체상품들에표기하여제조 판매하는방식을이용하여왔고, 패션업계에서패션브랜드를럭셔리하고고급스럽게한디자인을담배나담배케이스등에적용하는마케팅이이용되어왔다 후1020 등록무효 (6-1-7) 15 와같이구성된이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 가그등록결정일인 을기준으로볼때 메이크업화장품, 모발염색제, 바디로션, 미용비누 등원심판시이사건각지정상품에관하여 - i -

6 상표법제6조제1항제7호의 수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 에해당한다고판단한것은정당하다 허2412 등록무효 (7-1-7) 18 사건등록서비스표는그표장이선등록서비스표및선등록상표들의표장과유사하지않으므로, 그지정서비스업중무효대상지정서비스업들이선등록서비스표및선등록상표들의지정서비스업 ( 지정상품 ) 과동일 유사한지여부에관하여살펴볼필요없이, 상표법제7조제1항제7호의등록무효사유에해당하지않고, 마찬가지로표장의동일 유사를요건으로하는상표법제7조제1항제11호의등록무효사유에도해당하지않는다 허4005(2012후2869) 등록무효 (7-1-7) 31 이사건등록상표는그전체에의해서만이아니라 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분 인 엔젤 또는 angel 부분만으로도거래될수있고, 이경우 엔젤 로호칭 관념되는선등록상표들과호칭및관념이동일하여이사건등록상표와선등록상표들을동일또는유사한상품에사용하는경우일반수요자나거래자들로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있으므로, 이들상표는서로유사하다 Ⅱ. 권리범위확인 후3289 권리범위확인 (51-1-2) 43 홍삼정 은사용상품의보통명칭에해당하고, 프리미엄 은 아주높은, 고급의 등의뜻을가지는영어단어의한글음역으로서일반수요자가사용상품의품질 효능 용도등을표시하고있다고직감할수있는기술적표장에해당하며, 여기에알파벳한글자에불과한간단하고흔한표장으로서별다른식별력이없는 G' 와그한글음역으로인식되는 [ 지 ] 를부가한것만으로는새로운식별력이생기지아니하고, 나아가확인대상표장의전체적인구성 - ii -

7 이나문자의서체등도일반인의특별한주의를끌어문자부분의관념을상쇄, 흡수하는등으로새로운식별력을가질정도로도안화되었다고할수가없다 허1112 권리범위확인 (51-1-1) 46 확인대상표장은특별한도안없이평이한글자체로원고의상호를표시한것이어서구상표법제51조제1항제1호본문, 제2조제3항의 자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표 에해당한다. Ⅲ. 등록취소 허5827 등록취소 (73-1-3) 55 원고는이사건등록상표의통상사용권자인주식회사엘비스가버가 경부터현재까지이사건등록상표를그지정상품인 가죽제핸드백 등에사용한사실이있다고주장하는바, 피고는공시송달에의하지아니한적법한송달을받고도변론기일에출석하지아니하고답변서기타준비서면도제출하지아니하므로행정소송법제8조제2항, 민사소송법제150조제3항, 제1항에의하여위사실을자백한것으로본다. 따라서이사건등록상표는이사건취소심판청구일인 전 3년이내에국내에서그지정상품에정당하게사용되었다고할것이므로, 이사건등록상표에는상표법제73조제1항제3호소정의등록취소사유가없다 허8994 등록취소 (73-1-3) 58 피고가소외회사에자금을투자하고, 피고의대표이사가소외회사의이사로있었다는등의사정들만으로는피고가위언론사들에보도자료를제공하여이사건보도가이루어지도록하였다고인정하기어려우며, 달리이를인정할만한증거도없다. - iii -

8 허980 등록취소 (73-1-3) 66 이사건등록상표가부착된스노우보드용부츠에관한정보를일반소비자에게시각적으로알리는데에는충분할정도로인터넷쇼핑몰에게시함으로써, 이사건등록상표를상품에관한광고에사용하였다고할것이다 허3538 등록취소 (73-1-3) 71 심판절차에서직권으로증거조사를한경우그결과를당사자등에게송달하고기간을정하여의견서를제출할수있는기회를주도록되어있는상표법제77조의20 제5항은당사자에게의견진술의기회를줌으로써당사자가전혀예상하지못한이유로그이익을침해당하는일이없도록함과동시에심판의적정과공정성을유지하고자함에그목적이있으므로, 형식적으로는의견진술의기회가주어지지아니하였어도실질적으로는그러한기회가주어졌다고볼수있을만한특별한사정이있는경우에는심판절차에서의직권증거조사에관한절차위반의위법이없다고보아야한다 Ⅳ. 거절결정 허195 거절결정 (6-1-7) 83 이사건출원서비스표 는우리나라수요자들의영어보급수준에비추어볼때쉽게 N store 의한글음역으로인식될수있다. 그런데, 1 알파벳 N( 엔 ) 은간단하고흔한표장으로식별력이없고, 2 상점 을의미하는 store( 스토어 ) 도그지정서비스업이영위되는장소를표시하는용어를보통으로사용되는방법으로표시한표장이어서식별력이없으며, 서비스의유통과정에서누구나사용할필요가있는표시이기때문에이를특정인에게독점배타적으로사용하게할수없고, 3 이들의결합에의하여새로운관념을도출하거나식별력을형성하는것도아니다 허 1303 거절결정 (7-1-7) 88 이사건출원상표 서비스표의 IMPÉRIAL 부분과선등록상표들의 IMPERIAL - iv -

9 부분이서로유사하다고하더라도, IMP RIAL 부분이이사건출원상표서비스표에서차지하는비중등이사건출원상표서비스표의전체적인구성, 형태및거래실정등에비추어이사건출원상표서비스표는 IMP RIAL 부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때선등록상표들과그외관 호칭및관념이상이하여명확히출처의혼동을피할수있는경우에해당하므로, 이사건출원상표서비스표와선등록상표들은그표장이유사하지않다 허2092 거절결정 (6-1-4,7) 100 서울대학교의명칭사용의단일성, 사용기간, 입학및졸업자수, 대학의시설과활동내역, 서울대학교가알려진정도등에비추어보면, 이사건출원상표 는 서울 과 대학교 로분리인식된다거나, 현저한지리적명칭인 서울 과보통명칭인 대학교 의각의미가단순결합된의미로서의 서울에있는대학교 로인식된다기보다는 서울 과 ' 대학교 가불가분적으로결합되어 서울특별시관악구등에소재하고있는국립종합대학교 라는새로운관념이도출되었다 ( 즉이사건출원상표는주지 저명의정도를넘어일반인들누구에게나하나의단어로인식되는상태에이르렀다 ). 또한, 서울대학교가아닌자는서울대학교의명칭과표장또는이와유사한것을사용하는행위를법률로써금지하고있어 ( 국립대학법인서울대학교설립ㆍ운영에관한법률제34조 ) 이사건출원상표를일반수요자나거래계에서누구나자유롭게사용하도록할공익적인필요성이없다고할것이어서, 이사건출원상표는상표법제6조제1항제4호, 제7호에해당하지않는다 허 2344 거절결정 (6-1-3) 111 이사건출원상표중 부분은 생명의 라는의미의 BIO 에특별한의미가없는 LOX 를결합하여만든조어인 BIOLOX', 그하단에크기와문자체를달리하여그리스알파벳의넷째글자를의미하는 delta', 그리고 - v -

10 'delta' 바로아래간단한모양의곡선이형성되어있다. 문자부분인 BIOLOX delta 는그지정상품과의관계에서성질등을나타내는기술적의미를가지고있지않는조어상표로서, 문자부분자체는식별력이인정된다고할것이다 ( 입체상표 ) 허2979 거절결정 (8-1) 122 이사건출원서비스표와선출원국제상표는외관이유사하고, 모두 올림피아드 로호칭되고 국제올림픽경기대회 의의미로관념될수있어서, 동일 유사한서비스업에다같이사용되는경우일반수요자나거래자들로하여금그출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있는유사한표장이다. 그리고구상표법제81조제1항, 제3항이거절결정에대한심판에있어서같은법제23조제2항을준용하도록한것은, 새로운거절이유가발견된경우출원인에게그새로운거절이유를통지함으로서의견제출및보정의기회를제공하고자한것으로서, 특허심판원이거절결정에대한불복심판에있어서새로운거절이유를발견하고, 위규정에의하여출원인에게그새로운거절이유를통지하였다고하여, 반드시그새로운거절이유만을근거로거절결정에대한불복심판의당부를심리하여야하고, 당초의거절이유를근거로거절결정에대한불복심판을기각할수없다고볼수는없다 허3439 거절결정 (7-1-7) 131 이사건출원서비스표와선등록상표상표서비스표가 능인 부분에서서로유사하다고하더라도, 이사건출원서비스표의전체적인구성, 형태및관념등에비추어이사건출원서비스표는 염주도 소매업, 단주도 소매업 이라는지정서비스업과관련하여 능인 만으로분리인식되지않고전체로서인식되는바, 양상표는외관, 호칭및관념이서로달라유사한지정상품서비스업에다같이사용된다고하여도일반수요자나거래자로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가없으므로유사하지않다. - vi -

11 Ⅰ. 등록무효 후 1108 등록무효 허 9485 등록무효 후 1020 등록무효 허 2412 등록무효 허 4005(2012 후 2869) 등록무효 - 1 -

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13 대 법 원 제 1 부 판 결 사건 2013후 1108 등록무효 ( 상 ) 원고, 피상고인 1. 김 (******-*******) 서울 2. 윤 (******-*******) 서울원고들소송대리인법무법인광장담당변호사서무송, 김현태, 류홍열피고, 상고인윈리조트홀딩스, 엘엘씨미합중국, 네바다 89109, 라스베가스, 라스베가스블르바드사우스 3131 대표자킴시나트라소송대리인법무법인케이씨엘담당변호사김영철, 김보성, 전용석소송복대리인변리사김산아원심판결특허법원 선고 2012허 판결판결선고 주 문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원에환송한다. 이 유 상고이유 ( 상고이유서제출기간이경과한후에제출된상고이유보충서의기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 1. 상표법제7조제1항제12호에해당하기위하여는상표출원인이국내또 - 3 -

14 는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표와동일또는유사한상표를부정한목적을가지고사용하여야한다. 위규정의취지는국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표가국내에서등록되어있지않음을기화로제3자가이를모방한상표를등록하여사용함으로써특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표권리자의국내에서의영업을방해하는등의방법으로위상표권리자에게손해를가하거나이러한모방상표를이용하여부당한이익을얻을목적으로사용하는상표는그등록을허용하지않는다는데에있다. 한편위규정에정한부정한목적이있는지여부는특정인의상표의인식도또는창작성의정도, 특정인의상표와출원인의상표의동일 유사성의정도, 출원인과특정인사이의상표를둘러싼교섭의유무와그내용, 기타양당사자의관계, 출원인이등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 상품의동일 유사성내지는경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여등록상표의출원당시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2010후2322 판결등참조 ). 이러한법리는서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 2. 기록에비추어살펴보면, 호텔업, 카지노시설제공업, 골프리조트업 에사용되어온오른쪽아래와같이구성된표장 ( 이하 [ 이사건등록서비스표 ] 선사용표장 이라한다 ) 은피고가속한윈그룹 (Wynn Group) 을설립한스티브윈 (Steve Wynn) 의성을따서창작해낸것으로서, 피부관 [ 선사용표장 ] 리업, 미용상담업, 미용업, 의료업 등 23종의서비스업을지정서비스업으로하고오른쪽위와같이구성된이사건등록서비스표 ( 등록번호제 호 ) 의출원당시미국의수요자들에게널리인식된서비스표가된점, 이사건등록서비스표는원고들이미국방문중선사용표장을목격하고이를그대로모방하여출원한것으로서선사용표장과동일한점, 이사건등록서비스표의지정서비스업중에는위에서적시한지정서비스업과같이호텔이나리조트내에서제공되고있는서비스업들이포함되어있는점등을알수있다. 이러한점들을앞서본법리에비추어살펴보면, 원고들은선사용표장을모 - 4 -

15 방하여선사용표장에축적된양질의이미지나선사용표장이갖는고객흡인력에편승하여부당한이익을얻으려하거나선사용표장의권리자인피고에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하기위하여이사건등록서비스표를출원하였다고할것이다. 그런데도원심은이와달리이사건등록서비스표는원고들이부정한목적을가지고사용하기위하여출원한것으로인정되지않는다고하여상표법제 7조제1항제12호에해당하지않는다고판단하였다. 이러한원심판결에는위규정의 부정한목적 에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있다. 이점을지적하는상고이유주장은이유있다. 3. 그러므로원심판결을파기하고, 사건을다시심리 판단하게하기위하여원심법원에환송하기로하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관조희대 대법관 양창수 주심대법관고영한 대법관 김창석 - 5 -

16 특허법원 제 4 부 판 결 사 건 2013허 9485 등록무효 ( 상 ) 원 고 베이식트레이드마크에스. 에이 (BASIC TRADEMARK S.A.) 룩셈부르크엘-1610 룩셈부르크애비뉴드라가르 대표자마르코보글리오네특허법인다래담당변리사이정은 피 고 카렐리아타바코컴퍼니인코포레이티드그리스지알 칼라마타아치논스트리트대표자에프스타치오스카렐리아소송대리인변리사박장원, 김성택, 이완섭 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 207호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 1) 국제등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표등록제 호 / /

17 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제34류의 Processed or unprocessed tobacco, s mokers' articles, tobacco products, cigarettes, cigars, cigarillos, tobacco, cigar and cigarette holders, cigars and cigarette cases, ashtrays, cigar c lippers, tobacco pipes, pouches for tobacco, cigarette lighters, pocket de vices for rolling cigarettes, cigarette papers, humidors for tobacco produ cts, matches 나. 선사용표장 1) 구성 : 2) 사용상품 : 의류, 신발, 가방, 모자, 스포츠악세사리등 3) 사용자 : 원고 다. 이사건심결의경위 1) 원고는 특허심판원에피고를상대로하여, 이사건등록상표가상표법제7조제1항제10호, 제11호, 제12호에해당하여그등록이무효로되어야한다는이유로등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은이를 2012당 207호로심리한후 선사용표장은국내에서현저히알려졌다고보기어렵고이사건등록상표의지정상품과선사용표장의사용상품은경제적견련관계가있다고볼수없어양표장간의상품출처에오인 혼동을일으킬우려가없으므로상표법제7조제1항제10호에해당하지않고, 이사건등록상표의지정상품과선사용표장의사용상품은서로유사하지않을뿐만아니라경제적견련관계가없는등출처에관한오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고볼수없으므로상표법제7조제1항 11호에해당하지않으며, 그리고이사건등록상표는원고의국내시장진입을저지하거나대리점계약의체결을강제할목적또는선사용표장의명성에편승하여부당한이익을얻으려하거나원고에게손해를가하려는등부정한목적을가지고출원하여등록한것으로볼수없으므로상표법제7조제1항제12호에해당 - 7 -

18 하지않는다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1, 2호증의각기재, 변론전체의취지 2. 심결취소사유의요지가. 선사용표장은이탈리아및국내에서주지 저명하고, 이사건등록상표와선사용표장은그외관, 호칭및관념이동일하며, 담배를제조 판매하는회사가의류, 가방등패션관련상품도판매하거나, 의류, 가방등패션관련상품을제조 판매하는회사가담배나담배케이스등의상품을판매하는경우도있어, 양표장의지정상품과사용상품사이에밀접한견련관계가있으므로, 이사건등록상표는부정한목적으로출원 등록된것이다. 따라서이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호에해당한다. 나. 이사건등록상표는국내에서특정인의상표라고인식되어있는선사용표장과동일하고, 이사건등록상표의지정상품과선사용표장의사용상품사이에경제적견련관계가있어출처의오인이나혼동을발생시킬우려가있으므로상표법제7조제1항제11호에해당한다. 3. 상표법제7조제1항제12호해당여부가. 판단기준상표법제7조제1항제12호에해당하기위하여는상표출원인이국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표와동일또는유사한상표를부정한목적을가지고사용하여야한다. 위규정의취지는국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표가국내에서등록되어있지않음을기화로제3자가이를모방한상표를등록하여사용함으로써특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표권리자의국내에서의영업을방해하는등의방법으로위상표권리자에게손해를가하거나이러한모방상표를이용하여부당한이익을얻을목적으로사용하는상표는그등록을허용하지않는다는데에있다. 한편위규정에정한부정한목적이있는지여부는특정인의상표의인식도또는창작성의정도, 특정인의상표와출원인의상표의동일 유사성의정도, 출 - 8 -

19 원인과특정인사이의상표를둘러싼교섭의유무와그내용, 기타양당사자의관계, 출원인이등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 상품의동일 유사성내지는경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여등록상표의출원당시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2010후 2322 판결참조 ). 나. 특정인의상품을표시하는표장으로인식여부 1) 인정사실가 ) 선사용표장의연혁베이식넷 (BasicNet) 사는이탈리아에소재한스포츠의류등을제작 판매하는회사로서, 마글리피치오칼찌피치오토리네제가양말제조사업한것이기원이되어 1956년경 K 마크 를표기하여양말제조사업을하였고, 1958년경선사용표장을표기하여양말과속옷을제작 판매하면서부터선사용표장이사용되기시작하였으며, 그후 1967년경 Robe di Kappa 의표장을론칭하였고, 1969년경에는상품사진촬영중남자와여자가등에맞대고있는실루엣에서착안하여 Kappa의옴미니로고인 가탄생되어사용되어왔다. 나 ) 운동경기팀및선수등후원 (1) 베이식넷 (BasicNet) 사는 1979년경부터이탈리아축구팀, 럭비팀등을후원하고있고, 선사용표장또는옴미니로고가표기된의상을입고선수들이경기하는모습이이탈리아의잡지인 SOCCER ITALIA, SPORT WEEK, PAMBIAVCO WEEK 등에게재되었으며, 자타임지에는운동선수칼루이스가옴미니로고가표기된의상을입은모습이, 자타임지에는운동선수그리피스가옴미니로고가표기된의상을입은모습이각타임지의표지사진으로게재된바있다. (2) 베이식넷 (BasicNet) 사는 2007년경부터 2년간국내프로축구팀인포항스틸러스와후원계약을체결하여스포츠용품등을지원하였고, 포항스틸러스의선수들이선사용표장과옴미니로고가표기된의상을입고경기하는모습이사진촬영된바있으며, 이와같은내용의기사가 2007년 8월호국내의 'GO' 라는 - 9 -

20 잡지및 자뉴시스신문에게재된바있다. (3) 그리고베이식넷 (BasicNet) 사가후원한유벤투스, 이탈리아축구팀등의경기복이인터넷판매사이트에서거래되고있다. 다 ) TV 및잡지등광고 (1) 베이식넷 (BasicNet) 사는 1984년경부터선사용표장과옴미니로고가표기된스포츠의상에관한 TV 광고를하였고, CALCIO, specchio, SPORT WEEK, Donna Moderna, FOR MEN, BBBULLETIN 등이탈리아의주요잡지등에선사용표장과옴미니로고가표기된베이식넷 (BasicNet) 사의스포츠의류와가방, 장갑, 선글라스등의광고가게재된바있다. (2) 국내에서판매되는 ELLE, BAZAAR, COSMOPOLITAN, SINGLES, GO, luel, Men's Health, Fashionbiz, best style,' 등의주요잡지등에선사용표장과옴미니로고가표기된스포츠의류등의광고가게재된바있다. 라 ) 스포츠및문화산업등지원베이식넷 (BasicNet) 사는 1982년 'kappa day' 라는명칭의 Turin( 이탈리아북서부상공업도시 ) 육상국제대회미팅을, 2005년부터 2006년까지 Kappa 마라톤 을개최및후원하였고, 2002년부터 2006년까지 club to club' 이라는명칭의국제전자뮤직및아트페스티벌행사에후원브랜드로참여한바있으며, 2006년에는 Torino(Turin 의이탈리아명칭 ) 의음악무브먼트 (MOVEMENT) 를후원하였다. 마 ) 신문및잡지기사등게재내용 (1) 자및 자매일경제신문에 츄리닝도명품시대다. 최근서울강남일대청소년사이에선츄리닝패션으로통하는이탈리아의수입브랜드 카파 (KAPPA)' 를사기위한카파계가성행하고있다., 캐주얼과스포츠를접목한캐포츠의류 EXR' 와 카파 가불황을모른채승승장구하고있다. ( 중략 ) 주요백화점매출 1, 2위를다투며선전중이다. ( 중략 ) CI인터내셔날이전개하는 카파 는이탈리아라이선스브랜드로지난해 9월출시후 3개월만에매출 100억원을달성하는성과를올렸다. 매장수가 23개로늘어났고이번달에만 5개의신규매장을낸다. 명동직영점은지난달매출이당초목표치의 2배에달하는 6억원을넘었다. ( 중략 ) 카파의선전에이탈리아본사에서는디자인상품구매센터를한국에두는방안까지내놓고있어 제2-10 -

21 의휠라 라는평가를받고있다. 라는내용의기사, 자및 자헤렐드경제신문에 CI인터내셔널이주도하는카파는지난 9월출시후불황속에서도 3개월만에매출 1백억원을달성하는성과를올렸다. ( 중략 ) CI인터내셔널은 20개가두매장을운영하며매장당월평균 1억 7천만원의매출을올리고있다. ( 중략 ) 카파는내년상반기에 30개의매장을더열계획이다., 캐주얼의류와스포츠의류의합성어인캐포츠룩이한층진화했다. 캐포티즘의대표주자인이탈리아브랜드 카파 는정장과럭셔리스포츠웨어가결합했다. ( 중략 ) 2002 월드컵경기중한국과이탈리아전에서이탈리아선수들이입었던바로그옷도카파의제품이다. ( 중략 ) 또드라마협찬등의 PPL(product placement) 도적극적이다. ( 중략 ) 가수엄정화의최근 8 집앨범 이터니티 가대표적인사례 라는내용의기사가게재된바있다. (2) 국내의 COSMOPOLITAN 2007년 8월호월간지에 브랜드카파는남녀가등을맞대고앉아있는 OMINI' 로고로알려진이탈리아브랜드로써 80년대미국육상국가대표팀의공식스폰서가되면서세계적인브랜드가되었다. 그리고 90년대이후전세계최고의 40여개축구팀을협찬하며글로벌브랜드로굳건히자리매김하게되었다. 현재축구이외에사이클링, 스키, 모토사이클, 테니스, 배구및농구분야에서도세계최고의브랜드로널리알려져있다. 한편카파 Kappa Korea 는이번평창동계올림픽유치위원회제품후원을계기로정통스포츠브랜드로재도약하는계기를마련하였다. 는기사가게재된바있다. (3) 그리고네이버블로그에그룹가수인수퍼주니어의성민, 은혁, 강민, 한경, 신동, 강타, 환희가베이식넷 (BasicNet) 사가협찬한카파표장과옴미니로그가표기된의상을입은모습이게재된바있다. 바 ) 유럽공동체상표청 (OHIM) 의결정내용유럽공동체상표청 (OHIM) 은 자 No B , No B 사건및 자 No N 사건의결정문에서선사용표장은유럽에서주지 저명한상표라고인정한바있다. 사 ) 국내매출액, 광고액및매장수등주식회사 CI인터내셔널은 베이식넷에스피에이와국내의 Kappa 상표사용에관한라이센스계약을맺고, 까지 Kappa

22 제품의수입, 제조, 유통영업을하였는데, 위회사의매출액은 2004년 40,008,852,519 원, 2005년 30,439,175,488원, 2006년 29,529,253,017원, 2007년 26,295,294,340 원이고, 광고선전비는 2004년 2,424,396,039 원, 2005 년 714,733,137 원, 2006년 574,171,193 원, 2007년 383,505,931 원에이른다. 그리고선사용표장이표기된제품을판매하는국내매장수는 2008년을기준으로 66개이다. [ 인정근거 ] 갑제1, 4, 5호증, 갑제9호증의 1 내지 7, 갑제13 내지 17호증, 갑제18호증의 1 내지 7, 갑제20호증의 1 내지 57, 갑제22호증의 1 내지 6, 8, 9, 갑제23호증의 1 내지 7, 갑제24호증, 갑제27호증의 1 내지 5, 갑제28호증의 1, 2, 갑제31호증의 1, 2, 3, 갑제32호증의 1 내지 5, 갑제55 내지 58호증, 갑제59호증의 1, 2, 갑제60호증의 1, 2, 갑제61, 62, 갑제66호증의 1, 2, 3, 갑제67호증의 1 내지 8, 갑제68, 69호증, 갑제70호증의 1, 2, 갑제71, 72, 73호증, 갑제74호증의 1 내지 18, 갑제75호증의 2 내지 14, 갑제77호증의 1, 2, 갑제78호증의 1, 2, 3, 갑제79호증의 1 내지 8, 갑제83 내지 86호증, 갑제114호증의 1 내지 4, 갑제115, 116, 119, 120호증의각기재, 변론전체의취지 2) 구체적판단위인정사실에나타난선사용표장의연혁, 선사용표장에관한광고내역및기사내용, 선사용표장의인지도에관한유럽공동체상표청의결정내용, 선사용표장이표기된상품의국내매출규모및광고비용, 선사용표장이표기된상품을판매하는국내매장의개수등을고려하여보면, 선사용표장은적어도이사건등록상표의출원시인 경국내및이탈리아에서원고의상표로현저하게인식된주지상표에이르렀다고할것이다, 다. 이사건등록상표와선사용표장의유사여부 이사건등록상표인 와선사용표장인 모두동일 한영문알파벳으로구성되어있고, 그한글음역인 카파 로호칭및인식되어그외관, 호칭및관념이동일 유사하다

23 라. 부정한목적여부앞서본바와같이선사용표장은이사건등록상표출원시까지그사용상품과관련하여, 국내및이탈리아에서수요자사이에원고의상품을표시하는것이라고널리인식되어있었고, 이사건등록상표와선사용표장은서로동일 유사한표장인점, 여기에갑제35 내지 54, 87 내지 112호증, 을제2호증의각기재에변론전체의취지를종합하여인정할수있는다음과같은사정들을보태어보면, 피고는수요자들에게원고의상품을표시하는것이라고인식되어있는선사용표장을모방하여그것이가지는양질의이미지나고객흡입력에편승하여부당한이익을얻으려고하거나선사용표장의사용자인원고에게손해를가하려고하는등의부정한목적을가지고이사건등록상표를출원한것이라고봄이상당하다. 1) 담배를제조 판매하는회사들은담배를직접광고하는것이제한되자, 새로운마케팅전략으로담배브랜드와동일 유사한표장을대체상품들에표기하여제조 판매하는방식을이용하여왔는데, 알프레드던힐리미티드사는담배브 랜드로잘알려진 과유사한표장인 을표기하여남성용의류등을제작하여판매하고있고, 필립모리스사는담배브랜드로잘알려진 과유사한 이라는표장을표기하여의류등을제작하여판매하고있으며, 주식회사대현이 1994년경부터위말보로클래식이부착된의류를수입하여국내에서판매하고있다. 또한담배브랜드로잘알려진 카멜 (CAMEL), 마일드세븐 (MILD SEVEN), 럭키스트라이크 (LUCK STRIKE)' 등의업체도해당담배브랜드와동일 유사한표장이표기된의류, 시계등을제작 판매하고있다. 2) 한편패션업계에서도젊은여성등을대상으로패션브랜드를럭셔리하고고급스러운디자인을한담배나담배케이스등에적용하는마케팅이이용되어왔는데, 의류등패션브랜드로잘알려진입생로랑 (Yves Saint Laurent), 지방시 (Givenchy), 베르사체 (Versace), 까르띠에 (Cartier), 샤넬 (CHANEL), 프라다 (PRADA) 등은담배및담배케이스등담배관련상품에관하여별도의상표등록을하고, 담배제조회사와브랜드사용계약을체결하여그브랜드를사용하

24 게하는방식으로담배사업에관여하고있고, 위패션브랜드의표장이표기된담배및담배관련상품이제작 판매된바있다. 그리고구한국담배인삼공사 (KT&G 로변경됨 ) 는패션브랜드로잘알려진오마샤리프 (Omar Sharif) 에관한국내사용권을가진경인상사주식회사와브랜드사용계약을체결하여 1992 년부터 2000년까지 오마샤리프 라는표장이표기된담배를생산하여판매한바있다. 3) 피고가이사건등록상표를이용한사업을구체적으로준비하거나이사건등록상표가표기된담배를제조 판매한바는없는것으로보인다. 4) 선사용표장과동일 유사한표장이이사건등록상표의지정상품인담배및라이터, 재떨이, 담배케이스등담배관련상품에사용될경우수요자들이이를원고또는그와특수한관계에있는자에의하여생산 판매되는상품및영업으로오인할우려가있다. 마. 소결결국이사건등록상표는그지정상품에대하여서그출원당시국내또는이탈리아의수요자들에게원고의상품을표시하는것이라고인식되어있는선사용표장을모방하여부당한이익을얻으려고하거나원고에게손해를가하려는등의부정한목적을가지고사용하기위해출원된상표로서, 상표법제7조제1항제12호에해당하여그등록이무효로되어야한다. 4. 결론 그렇다면이사건심결은이와결론을달리하여부당하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있으므로, 이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사한규현 판사 판사 이다우 이혜진

25 대 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2014후 1020 등록무효 ( 상 ) 원고, 피상고인 로레알 (L'OREAL) 프랑스파리 뤼르와이얄 14 (14 Rue Royale, Paris, France) 대표자조세몬테이로 (JosÉ Monteiro) 소송대리인변호사이회기, 정여순, 김용갑, 변리사권수정 피고, 상고인 주식회사아모레퍼시픽 서울중구청계천로 100 대표이사서 소송대리인법무법인케이씨엘 담당변호사유지담, 김용직, 박종민, 김영철, 정종국, 전용석 원심판결 특허법원 선고 2013허 9874 판결 판결선고 주 문 상고를기각한다. 상고비용은피고가부담한다. 이 유 상고이유를판단한다. 1. 상표법제6조제1항은상표등록을받을수없는경우의하나로제7호에서 제1호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 를규정하고있는데, 이는같은조항의제1호

26 내지제6호에해당하지아니하는상표라도자기의상품과타인의상품사이의출처를식별할수없는상표는등록을받을수없다는의미이다. 어떤상표가식별력없는상표에해당하는지는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하는데, 사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나공익상특정인에게그상표를독점시키는것이적당하지않다고인정되는경우에그상표는식별력이없다고할것이다 ( 대법원 선고 2012후 2951 판결참조 ). 한편, 상표의식별력은그상표가가지고있는관념, 상품과의관계, 당해상품이거래되는시장의성질, 거래실태및거래방법, 상품의속성, 수요자의구성, 상표사용의정도등에따라달라질수있는상대적 유동적인것이고 ( 대법원 선고 2011후 3698 전원합의체판결참조 ), 이사건등록상표가상표법제6조제1항제7호에해당하는지여부는그등록결정일을기준으로하여판단해야한다 ( 대법원 선고 2008후 4721 판결참조 ). 2. 위법리에비추어기록을살펴보면, 원심이그판시와같은사정들을들어 와같이구성된이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 가그등록결정일인 을기준으로볼때 메이크업화장품, 모발염색제, 바디로션, 미용비누 등원심판시이사건각지정상품에관하여상표법제6조제1항제7호의 수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 에해당한다고판단한것은정당하다. 거기에상표의식별력에관한법리를오해하거나논리와경험의법칙을위반하고자유심증주의의한계를벗어나는등의위법이없다. 상고이유에서들고있는대법원 선고 2002후 2112 판결은 'SPA' 라는표장이 당시의사정에비추어볼때 모발관련화장품 에관하여식별력이부정된다고보기어렵다는취지로판시한것으로서, 이사건과사안이달라이사건에원용하기에적절하지아니하다. 3. 그러므로상고를기각하고상고비용은패소자가부담하도록하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다

27 재판장대법관고영한 대법관 대법관 양창수 김창석 주심대법관조희대

28 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2014허 2412 등록무효 ( 상 ) 원 고 김 과천시소송대리인변호사허건법무법인 ( 유한 ) 대륙아주담당변호사이기철변리사권두상 피 고 주식회사씨엠씨글로벌서울영등포구당산동3가 2-7, 비1 송달장소군포시군포로510번길 호 ( 당동 ) 대표이사최 소송대리인변리사권오준 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2011호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

29 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업구분제35류의가방 / 지갑도매업, 가방 / 지갑소매업, 가방 / 지갑판매대행업, 겉옷 / 외투 { 스포츠전용의류와한복은제외 } 도매업, 겉옷 / 외투 { 스포츠전용의류와한복은제외 } 소매업, 겉옷 / 외투 { 스포츠전용의류와한복은제외 } 판매대행업, 귀금속제액세서리 / 보석제액세서리도매업, 귀금속제액세서리 / 보석제액세서리소매업, 귀금속제액세서리 / 보석제액세서리판매대행업, 모자도매업, 모자소매업, 모자판매대행업, 속옷 / 스웨터 / 셔츠도매업, 속옷 / 스웨터 / 셔츠소매업, 속옷 / 스웨터 / 셔츠판매대행업, 스포츠전용의류도매업, 스포츠전용의류소매업, 스포츠전용의류판매대행업, 신발도매업, 신발 / 신발의부품및부속품소매업, 신발판매대행업, 액세서리 { 귀금속제및보석제는제외 } 소매업, 액세서리 { 귀금속제및보석제는제외 } 도매업, 액세서리 { 귀금속제및보석제는제외 } 판매대행업, 의류용벨트도매업, 의류용벨트소매업, 의류용벨트판매대행 4) 상표권자 : 원고 나. 선등록서비스표및선등록상표들 1) 선등록서비스표가 ) 출원일 / 등록일 / 소멸일 / 등록번호 : / / / 제60829호나 ) 구성 : 다 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제35류의의류판매알선업, 구두판매알선업, 가방판매알선업, 수출입대행업, 의류판매대행업, 구두판매대행업, 가방판매대행업, 기업선전홍보업라 ) 상표권자 : 피고

30 2) 선등록상표 1 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제484455호나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 별지선등록상표 1의지정상품기재와같다. 라 ) 상표권자 : 피고 3) 선등록상표 2 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제482703호나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제18류의모피, 등산백, 배낭, 비귀금속제지갑, 여행가방, 핸드백, 포리백, 양산, 우산, 등산지팡이라 ) 상표권자 : 피고 4) 선등록상표 3 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제482520호나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제25류의농구화, 럭비화, 복싱화, 야구화, 축구화, 핸드볼화, 하키화, 골프화, 반부츠, 샌달라 ) 상표권자 : 피고 5) 선등록상표 4 가 ) 출원일 / 등록일 / 소멸일 / 등록번호 : / / / 제469393호나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제26류의머리리본, 머리핀, 비귀금속제벨트장식, 의류액세서리용비귀금속제버클, 의류액세서리용비귀금속제브로치, 장식용리본, 단추, 조화, 비귀금속제배지, 헤어밴드라 ) 상표권자 : 피고 다. 절차의경위 1) 이사건등록서비스표의등록무효심판절차가 ) 피고는 특허심판원에원고를상대로하여, 이사건등록서

31 비스표는그표장이선등록서비스표및선등록상표들의표장과유사하고, 그지정서비스업중 귀금속제액세서리 / 보석제액세서리도매업, 귀금속제액세서리 / 보석제액세서리소매업, 귀금속제액세서리 / 보석제액세서리판매대행업 을제외한나머지지정서비스업들 ( 이하 무효대상지정서비스업들 이라한다 ) 이선등록서비스표및선등록상표들의지정서비스업 ( 지정상품 ) 과동일 유사하여상표법제7조제1항제7호에해당하거나, 특정인의출처표시로알려진선등록서비스표및선등록상표들과출처혼동을일으켜수요자를기만할염려가있어상표법제7조제1항제11호에해당하는등록무효사유가있다고주장하면서등록무효심판 (2013당2011호 ) 을청구하였다. 나 ) 특허심판원은 이사건등록서비스표는그표장이선등록서비스표및선등록상표들의표장과유사하고, 그지정서비스업중무효대상지정서비스업들이선등록서비스표및선등록상표들의지정서비스업 ( 지정상품 ) 과동일 유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로피고의위심판청구를받아들여, 이사건등록서비스표의지정서비스업중무효대상지정서비스업들의등록을무효로하는이사건심결을하였다. 2) 이사건등록서비스표의등록절차가 ) 특허청심사관은 피고의이사건등록서비스표의출원에대하여이사건등록서비스표는요부인 으로약칭 관념되어선등록서비스표및선등록상표들인 과유사하고, 그지정서비스업이선등록서비스표및선등록상표들의지정서비스업 ( 지정상품 ) 과유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는등의이유로거절결정 ( 이하 원거절결정 이라한다 ) 을하였다. 나 ) 이에피고는특허심판원에원거절결정에대하여불복하는심판 (2008 원 422호 ) 을청구하였는데, 특허심판원은 원거절결정과동일한이유로피고의위심판청구를기각하는심결 ( 이하 원심결 이라한다 ) 을하였다. 다 ) 다시피고는특허법원에원심결의취소를구하는소 (2009 허46676 호 ) 를제기하였는데, 특허법원은 이사건등록서비스표는 만으로약칭 관념되지않고전체로서호칭 관념되어선등록서비스표및선등록상표들과표장이유사하지않으므로상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다는이유로원심결을취소하는판결 ( 이하 취소판결 이라한다 ) 을선고하였고,

32 취소판결은그무렵확정되었다. 라 ) 특허심판원은취소판결의확정에따라원거절결정에대한불복심판사건을 2009원 ( 취소판결 )55호로다시심리한다음, 취소판결의이유와동일하게이사건등록서비스표는상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다는이유로원거절결정을취소하고사건을특허청심사국으로환송하는심결을하였고, 특허청심사관은 이사건등록서비스표의출원에대하여등록결정을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 갑제28호증의 1 내지 6, 을제1 호증의 1 내지을제4호증의 2, 변론전체의취지 2. 당사자들의주장요지가. 원고의주장 1) 서비스표의유사여부는전체관찰로판단함이원칙인점, 이사건등록서비스표는 4음절에불과하고발음이쉬워전체로호칭하기에어려움이없는점, 이사건등록서비스표는 와 이동등하게결합된신조어로서 또는 이라는개별적인단어와관념상으로단절될뿐만아니라, 와 중어느하나가더중요하다거나식별력이강하다고볼수도없으므로, 어느하나만으로이사건등록서비스표를대표하거나상징할수없는점, 와 은이사건등록서비스표의출원당시의류업계에서상표나상호또는그일부로서널리사용되어식별력이미약했던점, 이사건등록서비스표는출원전부터출원이후까지수년동안사용되면서전체로서만호칭되고분리되어약칭되지않은점, 이사건등록서비스표가 sp spoon, spoon 등과같은선등록상표가있는중국, 일본등에서도등록된점등을종합하면, 이사건등록서비스표는 만으로약칭되거나관념되지않고전체로서호칭되거나관념되어선등록서비스표및선등록상표들과표장이유사하지않으므로, 상표법제7조제1항제7호또는제11호의등록무효사유에해당하지않는다. 2) 대법원 선고 94다47292 판결등에서 민사재판에있어서는다른민사사건등의판결에서인정된사실에구속받는것이아니라할지라도이

33 미확정된관련민사사건에서인정된사실은특별한사정이없는한유력한증거가되므로, 합리적인이유설시없이이를배척할수없다 라고설시하고있고, 이러한법리는민사소송법이준용되는행정소송인심결취소소송에도적용되므로, 이사건심결취소소송에서도확정된취소판결에서인정된 이사건등록서비스표와선등록서비스표및선등상표들의표장이유사하지않다 는사실이특별한사정이없는한배척되지않고존중되어야한다. 3) 따라서위와결론을달리하여이사건등록서비스표의지정서비스업중무효대상지정서비스업들의등록을무효로한이사건심결은위법하므로취소되어야한다. 나. 피고의주장 1) 서비스표의유사여부는전체관찰로판단함이원칙이나요부관찰도허용되고, 어떤서비스표의일정한부분이분리인식가능하고식별력을가지면요부가될수있으며, 그서비스표전체를대표하거나상징할수있어야만요부가되는것은아닌점, 이사건등록서비스표는 와 이외관상대문자인첫글자와띄어쓰기로구분되어있어불가분적으로결합되어있지않은점, 이사건등록서비스표의 체리스푼 이라는호칭이 4음절로길지않다고하여약칭되지않는다고할수없는점, 이사건등록서비스표의 와 은둘이결합하여새로운관념을낳지도않을뿐만아니라각각그지정서비스업과관련하여식별력이있어독자적으로출처표시를할수있는점, 원고가이사건등록서비스표가거래사회에서전체로서사용되었다고제출한서증들은선등록서비스표권이나선등록상표권들을침해하여발생시킨불법적인것으로서증거능력이없을뿐만아니라, 그중이사건등록서비스표의출원이후의사용실태에관한것은출원시를판단기준시로하는상표법제7조제1항제7호또는제11호의해당여부를판단함에있어고려될수없고, 오히려이사건등록서비스표가 체리 또는 스푼 으로약칭되어사용되기도하였던점, 와 이몇개의의류업체등에의하여이사건등록서비스표의출원당시상표나상호의일부로서사용되었다고하여바로식별력이없거나미약하다고볼수없는점, 이사건등록서비스표가중국, 일본등에서등록되

34 었다는사정은참고사항에불과한점등을종합하면, 이사건등록서비스표는요부인 만으로약칭 관념될수있어선등록서비스표및선등록상표들과표장이유사하므로, 상표법제7조제1항제7호또는제11호의등록무효사유에해당한다. 2) 확정된취소판결에서이사건등록서비스표와선등록서비스표및선등상표들이유사하지않다고판단하기는하였으나, 이러한상표유사여부에관한판단은 사실 이아닌 법률적사항 에관한것으로서확정된관련민사사건에서인정된 사실 의증명력에관한대법원 선고 94다47292 판결등의법리가적용될수없으므로, 이사건심결취소소송에서취소판결의위와같은상표유사여부판단에구속될이유는없다. 3) 따라서위와결론을같이하여이사건등록서비스표의지정서비스업중무효대상지정서비스업들의등록을무효로한이사건심결은적법하다. 3. 이사건심결의적법여부가. 이사건등록서비스표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부 1) 표장의유사여부가 ) 판단기준둘이상의문자들의조합으로이루어진결합상표는상표를구성하는전체문자에의해생기는외관, 호칭, 관념에의해상표의유사여부를판단하는것이원칙이나, 문자들의결합관계등에따라 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분, 즉요부만으로도거래에놓일수있다고인정할수있는경우에는그요부를분리내지추출하여그부분에의해생기는호칭또는관념에의해상표의유사여부를판단할수있다 ( 대법원 선고 2006후 3502 판결, 대법원 선고 2008후 101 판결등참조 ). 나 ) 구체적판단 (1) 외관의대비이사건등록서비스표 과선등록서비스표및선등록상표들 은표장을구성하는영어단어, 글자체, 소문자포함여부등이다르므로, 외관은상이하다

35 (2) 호칭및관념의대비이사건등록서비스표 은 체리스푼 으로호칭되고 버찌와숟가락 으로관념됨에비하여, 선등록서비스표및선등록상표들 은 스푼 으로호칭되고 숟가락 으로관념되므로차이가있다. 나아가이사건등록서비스표의 체리스푼 은비교적발음하기쉽고비교적짧은 4음절일뿐만아니라, 와 이라는영어단어의의미와상관관계에비추어보면그결합에의해홀로쓰이는 과의미연결이단절되고, 이 에비해특별히주의를끌거나식별력이더강하지도않고그구성부분중뒷부분에위치하여, 서비스표를간략한호칭이나관념으로기억하려는일반수요자나거래자들의거래관행을감안하더라도, 일반수요자나거래자들이이사건등록서비스표를 ( 숟가락 ) 만으로약칭하거나관념하리라고보이지않는다. 따라서이사건등록서비스표는선등록서비스표및선등록상표들과호칭및관념도상이하다. (3) 대비결과결국, 이사건등록서비스표와선등록서비스표및선등록상표들은외관 호칭 관념이모두달라서동일 유사한서비스업 ( 상품 ) 에함께사용되더라도일반수요자나거래자들로하여금서비스업의출처에관하여오인 혼동하게할염려가없으므로, 표장이전체적으로유사하지않다. 2) 피고의주장에관한판단피고는, 어떤서비스표의일정한부분이분리인식가능하고식별력을가지면요부가될수있으며, 그서비스표전체를대표하거나상징할수있어야만요부가되는것은아닌점, 이사건등록서비스표는외관상대문자인첫글자와띄어쓰기로 와 으로구분되어있어불가분적으로결합되어있지않은점, 이사건등록서비스표의 체리스푼 이라는호칭이 4음절로길지않다고하여약칭되지않는다고할수는없는점, 이사건등록서비스표의 와 은둘이결합하여새로운관념을낳지도않을뿐만아니라각각그지정서비스업과관련하여식별력이있어독자적으로출처표시를할수있는점, 이사건등록서비스표가실제로 만으로약칭되어사용되

36 기도했던점등을고려하면, 이사건등록서비스표는요부인 만으로약칭되거나관념될수있다고주장한다. 살피건대, 다음과같은사정들을고려하면피고의위주장은이유없다. 1 이사건등록서비스표의요부가되기위해서이사건등록서비스표전체를대표하거나상징해야할필요까지는없고, 이사건등록서비스표의 은 와대문자인첫글자와띄어쓰기로외관상구분되어분리인식되며, 그지정서비스업인의류도 소매업등과관련하여별다른관련이없어식별력을가지고, 와불가분적으로결합되어있거나결합되어새로운관념을낳지도않는다 [ 을제15, 16호증의각기재에의하면, 원고가이사건등록서비스표를사용하여운영하던인터넷쇼핑사이트 ( 의상품사용후기란에 달빛한스푼, 스커트 ( 자 ), 핑크스푼 ( 자 ) 이라는제목의상품사용후기가게시된사실을인정할수있는데, 달빛한스푼 이나 핑크스푼 은그단어의구성이나상품사용후기의제목으로사용된점등에비추어볼때이사건등록서비스표의약칭이아니라그일부구성을이용한상품명으로봄이타당하고, 그외에피고의주장과같이이사건등록서비스표가일반수요자나거래자들에의해 만으로약칭되어사용되었다고볼만한증거가없다 ]. 2 한편서비스표의요부라함은서비스표의일정한구성부분이특히수요자나거래자들의주의를끌고많은경우에그상표의식별기능이인정되게하는부분또는수요자나거래자들에게그서비스표에관한인상을심어주거나기억 연상을하게하는등독립하여자타서비스업의출처표시기능을수행하는부분과같이그서비스표에서중심적식별력을가지는부분을의미한다 ( 대법원 선고 94후265 판결, 대법원 선고 2006후 1964 판결등참조 ). 3 그런데이사건등록서비스표에서 은앞서본바와같이 에비해눈에띄거나식별력이강하지도않고그구성부분중뒷부분에위치하고있어특별히일반수요자나거래자들의주의를끌거나인상에남지도않으며, 와 이라는영어단어의의미와상관관계에비추어보면그결합에의해홀로쓰이는 과의미연결이단절된다

37 4 또한이사건등록서비스표가비교적발음하기쉽고비교적짧은 4음절의 체리스푼 으로호칭된다는이유만으로더짧게약칭되지않으리라고할수는없으나, 일반수요자나거래자들이그호칭의길이나발음의어려움때문에약칭의필요성을느낄것으로보이지도않는다. 5 따라서 1항에서본바와같은사정들만으로는 이중심적인식별력을가져일반수요자나거래자들이이사건등록서비스표를 만으로약칭 관념하리라고보기어렵다. 나. 이사건등록서비스표가상표법제7조제1항제11호에해당하는지여부 1) 상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는 ' 수요자를기만할염려가있는상표 ' 라고하기위하여는인용상표나그사용상품이반드시저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로알려져있어야할것이고, 이러한경우인용상표와동일 유사한상표가위사용상품과동일 유사한지정상품에사용되거나, 또는어떤상표가인용상표와동일 유사하고인용상표의구체적인사용실태나양상표가사용되는상품사이의경제적인견련의정도기타일반적인거래의실정등에비추어그상표가인용상표의사용상품과동일 유사한상품에사용된경우에못지않을정도로인용상표권자에의하여사용되는것이라고오인될만한특별한사정이있다고보여지는경우일반수요자로하여금출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고할수있을것이며, 어떤상표가수요자기만의염려가있는지여부는그상표에대한등록사정시를기준으로판단하여야할것이고, 이와같은법리는서비스표의경우에도마찬가지이다 ( 대법원 선고 2001후584 판결참조 ). 2) 앞서살펴본바와같이이사건등록서비스표와선등록서비스표및선등록상표들은그표장이동일, 유사하다고할수없어, 동일 유사한지정서비스업이나지정상품에함께사용되더라도일반수요자로하여금출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고할수없다

38 다. 이사건심결의적법여부이상에서본바와같이이사건등록서비스표는그표장이선등록서비스표및선등록상표들의표장과유사하지않으므로, 그지정서비스업중무효대상지정서비스업들이선등록서비스표및선등록상표들의지정서비스업 ( 지정상품 ) 과동일 유사한지여부에관하여살펴볼필요없이, 상표법제7조제1항제7호의등록무효사유에해당하지않고, 마찬가지로표장의동일 유사를요건으로하는상표법제7조제1항제11호의등록무효사유에도해당하지않는다. 그러므로위와결론을달리하여이사건등록서비스표의지정서비스업중무효대상지정서비스업들이상표법제7조제1항제7호에해당한다고보아그등록을무효로한이사건심결은위법하다. 4. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배준현 판사 판사 곽부규 최종선

39 별지 선등록상표 1 의지정상품 o 상품류구분제25류의단화, 장화, 가죽신, 야구화, 골프화, 예복, 슈트, 스커트, 오버코트, 양복바지, 스웨터, 블라우스, 스포츠셔츠, 슈미즈, 수영복, 스타킹, 모자, 방한용장갑, 벙어리장갑, 방수피복, 혁대, 청바지, 자켓, 사파리, 거들, 양말, 메리야스식스웨터, 남방셔츠, 반바지, 운동용유니폼, 수영모자, 원피스, 투피스, 파카 (PARKAS), 머니벨트 ( 의류 ), 고무신, 고무장화덧신, 구둣창, 나막신, 낚시용화 ( 靴 ), 농구화, 뒷축 (Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용샌달, 목욕용슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용갑피, 신발용뒷굽, 신발용미끄럼방지구, 신발용앞굽, 신발용철제장식, 운동화, 에스파토신발또는샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 사이클선수운동복, 수상스키복, 운동용아노락 (Anorak), 에어로빅복, 유도복, 체조복, 태권도복, 승마바지, 승마화, 가면무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리 (Liveries), 망토, 반코트, 블루존 (Blouson), 사리 (Saris), 스목 (Smocks), 슬랙스 (Slacks), 신사복, 아노락 (Anorak 운동용은제외한다 ), 아동복, 오버롤 (Overall), 유아복, 이브닝드레스, 작업복, 잠바, 종이옷, 채저블 (Chasuables), 케이프 (Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도 (Tuxedo), 토가 (Togas), 튜닉 (Tunic), 펠리스 (Pelisses), 프록 (Frocks), 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 나이트가운, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타드, 만틸라 (Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영팬츠, 슈미젯 (Chemisettes), 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 슬립, 와이셔츠, 유니타드, 의류용칼라, 잠옷, 저지 (Jerseys), 조끼, 카디건, 칼라보호대 (Collar protectors), 칼라커프스, 케미솔 (Chamisoles), 코르셋, 코슬렛 (Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디 (Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹, 페티코트 (Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버 (Pullover), T셔츠, 각반 ( 脚絆 ), 넥타이, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅

40 스 (Leggings), 머프 (Muffs), 목도리, 반다나 (Bandana), 방한용귀마개, 버선, 버선커버, 베일, 보아 (Boas), 비전기식보온용발싸개, 숄, 숄더랩 (Shoulder wraps), 수녀용머리수건, 수대 ( 手帶 ), 스카프, 스타킹뒷꿈치를덧댄부분, 스톨 (Stoles), 양말커버, 양복장식용손수건 (Pocket squares), 에스콧타이 (Ascots), 에이프런, 운동용스타킹, 유아용직물제기저귀, 의류용호주머니, 타이츠 (Tights), 퍼러린 (Pelerines), 관 ( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 망건, 모자챙 (Sunvisors), 베레모, 사교관 ( 司敎冠 ), 의류용후드, 터번, 톱햇 (Top hat), 가터 (Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용멜빵, 머플러끝

41 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2014허 4005 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사엔젤악기화성시작현길 46( 송산동 ) 대표이사조 소송대리인특허법인다래담당변리사이정은변리사남건필, 차상윤, 한상민 피 고 최 대전소송대리인변리사김현정 환송전판결 특허법원 선고 2011허 판결 환송판결 대법원 선고 2012후 2869 판결 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당2813호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송총비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

42 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제 호 / / ) 구성 : ( 일반상표 ) 3) 지정상품 : 상품류구분제15류의 기계식피아노용음강도조정기, 악기조율기, 조율기 ( 調律機 ), 조율해머, 가야금, 구금 ( 口琴 ), 구멍뚫린두루마리악보 [ 뮤직롤 ], 기타, 기타용카포, 꽹가리, 대나무플루트, 더블베이스, 드럼 ( 악기 ), 드럼용가죽, 드럼채, 리드 ( 악기 ), 리라, 만돌린, 목금 ( 木琴 ), 뮤직신시사이저, 뮤직박스, 바이올린, 바이올린턱받침, 반도니온 ( 소형아코디언 ), 배럴오르간, 백파이프, 벅신 [ 트럼펫 ], 베이스 ( 악기 ), 베이스드럼채, 벨달린모자 ( 악기 ), 북 ( 한국악기 ), 북채, 비올라, 비파 ( 중국식기타 ), 색소폰, 셍 ( 중국식악기 ), 소리굽쇠, 슈오나 ( 중국식트럼펫 ), 심벌즈, 아악기, 아코디언, 악기, 악기용건반, 악기용마우스피스, 악기용받침대, 악기용밸브, 악기용브리지, 악기용송풍기, 악기용약음기 ( 弱音器 ), 악기용장현 ( 腸弦 ), 악기용케이스, 악기용키, 악기용페달, 악기용피크 (picks), 악기용현, 악기용현조임기, 악기용활, 악기용활너트, 악기용활봉, 악보끼우개, 악보대, 악보용페이지회전장치, 연주보조용품, 오르간, 오르간용바람파이프, 오보에, 오카리나, 장구, 적 ( 笛 ), 전기기타, 전기오르간, 전자악기, 전자오르간, 지휘봉, 징, 차임 { 악기 }, 철금 ( 鐵琴 ), 첼로, 치터 [ 양금 ], 카리용 (Carillons){ 악기 }, 캐스터네츠, 캐틀드럼, 캐틀드럼틀, 코넷 ( 악기 ), 콘서티나, 콘트라베이스, 크로마하프, 클라리넷, 클라리온, 탐탐, 탬버린, 트라이앵글 ( 악기 ), 트럼본, 트럼펫, 팀파니, 파곳 [ 바순 ], 프렉트렘 ( 현악기용채 ), 플루트, 피아노, 피아노건반, 피아노용뮤직롤, 피아노키, 피아노현, 하모늄, 하모니카, 하프, 하프현, 핸드벨 ( 악기 ), 현악기, 현악기활용말털, 호궁, 호른 ( 악기 ), 휴킨 ( 중국식바이올린 ) 4) 상표권자 : 피고

43 나. 선등록상표들 1) 선등록상표 1( 갑제4호증 ) 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 : 제 호 / / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제15류의 피리, 단소, 하모니카, 금, 멜로디언, 파이프오르간, 탬버린, 트라이앵글, 캐스터네츠 라 ) 상표권자 : 원고 2) 선등록상표 2( 갑제5호증 ) 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 : 제 호 / / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제15류의 피리, 단소, 하모니카, 철금 ( 鐵琴 ), 멜로디언, 파이프오르간, 탬버린, 트라이앵글 ( 악기 ), 캐스터네츠, 실로폰 라 ) 상표권자 : 원고 3) 선등록상표 3( 갑제6호증 ) 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 : 제 호 / / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제15류의 피리, 단소, 하모니카, 금, 멜로디언, 파이프오르간, 탬버린, 트라이앵글 ( 악기 ), 캐스터네츠, 실로폰 라 ) 상표권자 : 원고 4) 선등록상표 4( 갑제7호증 ) 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 : 제375333호 / / /

44 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제15류의 피리, 단소, 하모니카, 철금 ( 鐵琴 ), 멜로디언, 파이프오르간, 탬버린, 트라이앵글 ( 악기 ), 캐스터네츠, 실로폰 라 ) 상표권자 : 원고 5) 선등록상표 5( 갑제8호증 ) 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 : 제399696호 / / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제15류의 실로폰, 멜로디언, 리코더, 소고, 피리, 하모니카, 캐스터네츠, 트라이앵글 ( 악기 ), 탬버린, 플루트 라 ) 상표권자 : 원고 다. 절차의경위 1) 원고는 특허심판원에피고를상대로하여, 이사건등록상표는선등록상표 1, 2, 4, 5와표장및지정상품이유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다고주장하며등록무효심판 (2010당2813호 ) 을청구하였다. 2) 특허심판원은 이사건등록상표는선등록상표 1, 2, 4 5와표장이유사하지않아상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 3) 원고는 특허법원에이사건심결의취소를구하는소 (2011 허 호 ) 를제기하고, 이사건등록상표는 1 원고의저명한상호 엔젤악기 또는그약칭인 엔젤 을포함하는상표로서상표법제7조제1항제6호에해당하며, 2 선등록상표들과표장및지정상품이유사하여상표법제7조제1항제7호에해당하고, 3 주지 저명한선등록상표들과표장및지정상품이동일 유사하여그출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있어상표법제7조제1항제9 호또는제10호에해당하며, 4 주지 저명한선등록상표들과표장및지정상품

45 이동일 유사한상표로서수요자들을기만할염려가있을뿐만아니라피고가부정한목적을가지고사용하는것이어서상표법제7조제1항제11호또는제12 호에해당하여그등록이무효로되어야하고, 이와결론을달리한이사건심결은위법하여취소되어야한다고주장하였다. 4) 특허법원은 원고의상호또는그약칭과선등록상표들이저명하다고볼수없을뿐만아니라, 이사건등록상표와선등록상표들은표장이유사하지않아상표법제7조제1항제6호, 제7호, 제9호, 제10호, 제11호또는제12호의등록무효사유에모두해당하지않으므로, 이와결론을같이하여이사건등록상표에대한등록무효심판청구를기각한이사건심결은적법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유없다면서이를기각하는판결 ( 이하 환송전판결 이라한다 ) 을하였다. 5) 원고는 환송전판결에불복하여대법원에상고 (2012 후2869 호 ) 를제기하였는데, 대법원은 이사건등록상표는그전체에의해서만이아니라 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분 인 엔젤 또는 angel 부분만으로도거래될수있고, 이경우 엔젤 로호칭 관념되는선등록상표들과호칭및관념이동일하여이사건등록상표와선등록상표들을동일또는유사한상품에사용하는경우일반수요자나거래자들로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있으므로, 이들상표는서로유사하다고할것이며, 이와달리이사건등록상표가전체로서만호칭 관념된다는이유등을들어선등록상표들과유사하지않다고판단한환송전판결에는상표유사여부판단에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있다는이유로환송전판결을파기하고, 사건을특허법원으로환송한다고판결하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1 내지 8호증, 변론전체의취지 2. 원고의이사건심결의취소사유에관한주장요지가. 이사건등록상표는 엔젤 또는 angel' 로약칭 관념될수있고, 그경우선등록상표들과호칭및관념이동일하여전체적으로표장이유사하며, 그지정상품도선등록상표들의지정상품과같은악기류로서동일 유사하므로, 상표법제7 조제1항제7호에해당한다

46 나. 이사건등록상표는주지 저명한선등록상표들과표장및지정상품이동일 유사하여그출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있으므로, 상표법제7조제1항제9호또는제10호에해당한다. 다. 이사건등록상표는주지 저명한선등록상표들과표장및지정상품이동일 유사한상표로서수요자들을기만할염려가있을뿐만아니라, 피고가부정한목적을가지고사용하는것이므로, 상표법제7조제1항제11호또는제12호에해당한다. 3. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 표장의유사여부 1) 판단기준둘이상의문자들의조합으로이루어진결합상표는상표를구성하는전체문자에의하여생기는외관, 호칭, 관념을기준으로하여상표의유사여부를판단하는것이원칙이나, 문자들의결합관계등에따라 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분, 즉요부만으로도거래될수있다고인정할수있는경우에는그요부를분리 추출하여그부분에의하여생기는호칭또는관념을기준으로하여상표의유사여부를판단할수있다 ( 대법원 선고 2006후 3335 판결, 대법원 선고 2012후 702 판결등참조 ). 2) 구체적판단이사건등록상표와선등록상표들표장의유사여부에관하여보건대, 이 사건등록상표 은하단에영문자 valleyangel 이필기체로표기 되어있고, 상단에그한글발음으로보이는 배리엔젤 이표기된형태로구성 되어있는반면, 선등록상표들,,, 은한글 엔젤 이영문자 ANGEL 이나도형 또는 과결합된 형태로구성되어있어, 문자의구성과도형의유무등에서차이가있으므로,

47 외관은유사하지않다. 그런데영문자부분의경우, 우리나라의영어보급수준과함께 valley 의 v 와 angel 의 a 가상대적으로큰글씨체로시작되어외관상서로구분되는점을고려할때, 일반수요자나거래자들은 계곡 등의의미를가지는영어단어 valley 와 천사 등의의미를가지는영어단어 angel 이결합되어구성된것임을쉽게직감할수있을것으로보이고, 이들단어의결합으로인하여각단어가가지는의미를단순히결합한것이상의새로운의미가형성되는것도아니며, 엔젤 (angel) 은이사건등록상표의지정상품인악기나악기관련용품과별다른관련이없다. 나아가, 1 원고의현대표이사인조정우와가족내지친척관계로보이는조광호가 1955년극동화학이라는상호로악기제조업을시작하여 1970년대및 1980년대에는 엔젤상사, 엔젤악기제조공업사, 한국엔젤피리 ( 리코오더 ) 제조공업사 등의상호로악기제조업에종사하다가, 주식회사엔젤악기 라는상호로법인을설립하여 1995년경부터선등록상표들을사용한리코더, 멜로디언, 실로폰등을제조 판매하여온점 ( 갑제9호증, 갑제15호증의 1 내지 31, 갑제16호증, 갑제19호증의 1, 2), 2 원고가 경 1백만불수출탑증서를받은점 ( 갑제15호증의 36), 자헤럴드경제신문에원고와관련하여 리코더세계시장 2위 40개국수출호평, 경기도화성소재악기제조업체인엔젤악기는교육용악기수출국내 1위업체. 리코더멜로디혼실로폰등초 중 고교육용악기 100여종을생산, 연간수출액이 400만달러에이른다. 리코더의경우국내유일 KS마크획득업체로국내수출 1위, 세계시장점유율 2위다. 글로켄스필및실로폰은세계최대의생산량을기록할정도 멜로디혼은 국내최다생산량과최대수출량을기록, 엔젤악기는악기관련세계전시회를모두참여해브랜드를알리고수출시장을넓히고있다. 수출대상은미국영국프랑스캐나다등선진국중심 40개국 80여개메이저악기회사. 올해는베트남등동남아시아와과테말라등남미권까지시장을확장했다. 직원수 100여명에매출액은 200억원이중 45% 가수출비중이다. 라는기사가실린점 ( 갑제16호증 1면 ), 4 원고가선등록상표들을사용한리코더, 멜로디언등으로올린매출액이 2008년은 12,258,596,779 원, 2009년은 11,703,480,462 원, 2010년 1/4분기는

48 4,538,591,241 원에이르는점 ( 갑제21호증 ) 등에비추어보면, 엔젤 또는 angel 이라는표장은이사건등록상표의출원일또는등록결정일무렵부터현재까지이사건등록상표의지정상품과동일또는유사한 리코더, 멜로디언 등의상품에관하여일반수요자나거래자들에게널리인식되어있음을알수있으므로, 일반수요자나거래자들은이사건등록상표중위와같이널리인식되어식별력이강한 엔젤 또는 angel 부분을분리하여인식할가능성이클것으로보인다. 위와같은점들을종합하여보면, 이사건등록상표는그전체에의해서만이아니라 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분 인 엔젤 또는 angel 부분만으로도거래될수있고, 이경우 엔젤 로호칭 관념되는선등록상표들과호칭및관념이동일하여이사건등록상표와선등록상표들을동일또는유사한상품에사용하는경우일반수요자나거래자들로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있으므로, 이들상표는표장이서로유사하다고할것이다. 3) 피고의주장에대한판단피고는, 1 상표의유사판단은전체관찰이원칙인점, 2 한글과영문자가결합한이사건등록상표는필기체영문자 valleyangel 부분에서 angel 의 a 가다른소문자들보다다소크게기재되어있어 valley 와 angel 이시각적으로구분되기는하나, 영문자부분은전체상표의 1/3 정도의크기에지나지않는점, 3 상표전체의 2/3 정도의크기를차지하여영문자보다큰비중을차지하는한글부분인 ' 배리엔젤 ' 부분은모두동일한크기로띄어쓰기없이결합되어있는점, 4 호칭이비교적짧고간단한 4음절인점, 5 소비자들이상표의앞부분을중시하는경향이있는점등을종합하면, 이사건등록상표가 엔젤 로분리관찰되지않고전체로서호칭되거나관념될것이라고주장한다. 살피건대, 가 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분, 즉요부만으로도거래될수있다고인정할수있는경우에는그요부를분리 추출하여그부분에의하여생기는호칭또는관념을기준으로하여상표의유사여부를판단할수있는점, 나우리나라의영어보급수준과이사건등록상표의전

49 체적인구성및배치, valley 와 angel 이시각적으로구분되는영문자부분의표시등을고려하면, 일반수요자나거래자들이한글부분인 배리엔젤 이영어단어 valley( 계곡 ) 의한글발음인 배리 와영어단어 angel( 천사 ) 의한글발음인 엔젤 이결합된것으로쉽게인식할수있는점, 다이사건등록상표의지정상품과동일 유사한 리코더, 멜로디언 등에상품에관해서는 엔젤 이널리인식되어있어식별력이강한점등에비추어보면, 피고의위주장과같은사정들에도불구하고 엔젤 (angel) 부분이일반수요자나거래자들의주의를끌어그부분만으로도 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분 이됨으로써그구성부분만으로거래될수있다고할것이므로, 피고의위주장은이유없다. 나. 지정상품의유사여부이사건등록상표의지정상품은 하모니카, 철금 ( 鐵琴 ), 오르간, 전기오르간, 배럴오르간, 탬버린, 트라이앵글 ( 악기 ), 캐스터네츠 등과같은악기와 피아노용음강도조정기, 악기조율기, 드럼용가죽, 악기용받침대, 악기용케이스 등과같은악기관련용품인데, 선등록상표들의지정상품도 하모니카, 철금 ( 鐵琴 ), 멜로디언, 파이프오르간, 탬버린, 트라이앵글, 캐스터네츠, 리코더, 피리, 단소 와같은악기이므로, 이들상표의지정상품은동일내지유사하다고할것이다. 다. 대비결과 이사건등록상표는선등록상표들과표장및지정상품이유사하므로, 상표법제7조제1항의등록무효사유에해당한다. 4. 결론그렇다면이사건등록상표는원고주장의나머지등록무효사유에관하여더나아가살필필요없이그등록이무효로되어야할것인바, 이와결론을달리하여이사건등록상표에대한등록무효심판청구를기각한이사건심결은위법

50 하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있으므로, 이를받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배준현 판사 판사 곽부규 최종선

51 Ⅱ. 권리범위확인 후 3289 권리범위확인 허 1112 권리범위확인

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53 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2013후 3289 권리범위확인 ( 상 ) 원고, 피상고인 주식회사농협홍삼 ( 변경전상호 : 주식회사농협한삼인 ) 충북증평읍중앙로 88 대표이사안 소송대리인특허법인다래 담당변리사구욱서, 박승문, 조용식, 박석민, 이정은 피고, 상고인 주식회사한국인삼공사 대전대덕구벚꽃길 71 ( 평촌동 ) 대표이사김 소송대리인유미특허법인 담당변리사김진희, 김성환, 박소연 법무법인 ( 유한 ) 태평양담당변호사박정희, 김형지 원심판결 특허법원 선고 2013허 5360 판결 판결선고 주 문 상고를기각한다. 상고비용은피고가부담한다. 이 유 상고이유 ( 상고이유서제출기간이지난후에제출된상고이유보충서기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 1. 상표법제51조제1항제2호의 상품의보통명칭을보통으로사용하는방법으로표시하는상표 는그동업자들만이아니라실제거래상일반소비자들

54 까지도특정상품의보통명칭으로서그와같은명칭을보통의방법으로사용하고있는것을말하고 ( 대법원 선고 2004후 2246 판결등참조 ), 같은호의 상품의품질 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시하는상표 는일반수요자가그사용상품을고려하였을때품질 효능 용도등을표시하고있다고직감할수있는것으로서, 이에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 사용상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2008후 4585 판결등참조 ). 그리고이러한상표가도안화되어있더라도전체적으로볼때그도안화의정도가일반수요자의특별한주의를끌어문자의관념을상쇄, 흡수하는등으로새로운식별력을가질정도에는이르지못한다면여전히상표법제51 조제1항제2호에규정된위각상표에해당한다고보아야한다 ( 대법원 선고 2009후 3572 판결등참조 ). 2. 원심판결이유에의하면, 사용상품을 홍삼정 ( 홍삼 [ 확인대상표장 ] 을원료로하여용매로써추출하여제조한제품 ) 으로하는확인대상표장은오른쪽과같이검은색바탕의사각형도형안에흰색의문자가기재된형태로되어있는표장으로서, 구체적으로보면 홍삼정 G 라는문자가붓글씨체로세로방향으로기재되어있고, 맨아래쪽에그에비하여현저히작은크기로 프리미엄 이라는문자와알파벳 G의한글음역에대괄호를씌운 [ 지 ] 라는문자가위 G' 문자의왼쪽과오른쪽에각각기재되어있는표장임을알수있다. 그런데기록에비추어살펴보면, 홍삼정 은사용상품의보통명칭에해당하고, 프리미엄 은 아주높은, 고급의 등의뜻을가지는영어단어의한글음역으로서일반수요자가사용상품의품질 효능 용도등을표시하고있다고직감할수있는기술적표장에해당하며, 여기에알파벳한글자에불과한간단하고흔한표장으로서별다른식별력이없는 G' 와그한글음역으로인식되는 [ 지 ] 를부가한것만으로는새로운식별력이생기지아니하고, 나아가확인대상표장의전체적인구성이나문자의서체등도일반인의특별한주의를끌어문자부분의관념을상쇄, 흡수하는등으로새로운식별력을가질정도로도

55 안화되었다고할수가없다. 따라서확인대상표장은상표법제51조제1항제2호에규정된상표에해당하여, 지정상품을 홍삼을주원료로하는건강기능식품, 홍삼, 가공된홍삼, 홍삼가공식품 등으로하는이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 와의동일 유사여부를대비할필요도없이그권리범위에속하지아니한다. 같은취지의원심판단은정당하고, 거기에상고이유주장과같이상표법제51조제1항제2호에관한법리를오해한위법이없다. 3. 그러므로상고를기각하고, 상고비용은패소자가부담하도록하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관신영철 대법관 이상훈 주심대법관김창석 대법관 조희대

56 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2014허1112 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 박 (******-*******) 서울송달장소서울강남구테헤란로37길 7 ( 역삼동, 조이타워301호 ) 대신특허법률사무소소송대리인변리사박지호 피 고 이 (******-*******) 서울소송대리인법무법인현, 담당변호사박종률, 박은주 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당2415 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 피고의등록서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호

57 2) 표장 : ( 색채상표 ) 3) 지정서비스업 : 서비스업구분제44류의이비인후과업 ( 이하피고의등록서비스표를 이사건등록서비스표 라한다 ) 나. 원고의확인대상표장 1) 표장 : 숨이비인후과 2) 사용서비스업 : 이비인후과업 다. 이사건심결의경위 1) 원고는 피고를상대로특허심판원 2013당 2415호로확인대상표장은이사건등록서비스표와주요부분의외관, 호칭, 관념이상이하므로, 이사건등록서비스표의권리범위에속하지않는다고주장하면서소극적권리범위확인심판을청구하였다. 2) 특허심판원은 확인대상표장은이사건등록서비스표와표장및지정서비스업이동일하거나유사하여이사건등록서비스표의권리범위에속한다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1, 2호증, 변론전체의취지 2. 당사자주장의요지와이사건의쟁점가. 당사자주장의요지 1) 원고주장의이사건심결의취소사유가 ) 이사건등록서비스표의지정서비스업인이비인후과와관련하여 숨 또는 SUUM 은식별력이미약하므로유사판단의요부가될수없어이사건등록서비스표와확인대상서비스표는외관, 호칭, 관념이전체적으로상이하여유사

58 한표장에해당하지않는다. 나 ) 원고는이사건등록서비스표의출원일전부터확인대상표장을상호로사용하였으므로 자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표 에해당하고, 원고가이를부정경쟁의목적으로사용하였다고볼수없어구상표법 ( 법률제11747 호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제51조제1 항제1호본문에의해이사건등록서비스표의효력이미치지않는다. 2) 피고주장의요지가 ) 숨 이이사건등록서비스표의지정서비스업인이비인후과업과직접적인연관성이있다고할수없어이사건등록서비스표중 숨 또는 숨이비인후과 부분은식별력이있고, 이사건등록서비스표의문자부분중 숨이비인후과 는확인대상표장과동일 유사하다. 나 ) 원고는확인대상표장을식별표지로서사용해오고있고, 부정경쟁의목적으로사용하고있으므로, 구상표법제51조제1항제1호본문이적용되지않는다. 나. 이사건의쟁점당사자의주장을통해정리되는이사건의쟁점은 1 이사건등록서비스표중 숨 또는 숨이비인후과 에식별력이있는지여부와 2 확인대상표장이구상표법제51조제1항제1호본문에해당하는지여부인바, 이하에서는위 2의쟁점에대해먼저살펴보기로한다. 3. 확인대상표장이구상표법제51조제1항제1호본문에해당하는지여부가. 확인대상표장이 자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표 에해당하는지여부갑제5호증의기재와변론전체의취지에의하면, 원고의상호는 숨이비인후과 인사실이인정되고, 확인대상표장은특별한도안없이평이한글자체로원고의상호를표시한것이어서구상표법제51조제1항제1호본문, 제2조제3-48 -

59 항의 자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표 에해당한다. 이에대해피고는자기의상호를사용한다하더라도타인의서비스업과식별되게할목적으로표장을사용한경우에는등록서비스표권의효력이미친다고할것인데, 이사건에서원고는확인대상표장을서비스업의식별표지로사용하고있으므로, 이사건등록서비스표권의효력이미친다는취지로주장한다. 그러나자기의상호를서비스업에사용하는경우자타서비스의출처를표시하는태양으로서의서비스표로사용될수도있고, 그경우거래사회에서보통행하여지는방법으로이를사용하는경우에는구상표법제51조제1항제1호본문, 제 2조제3항이정하는 자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표 에해당하여등록상표권또는등록서비스표권의효력이미치지않는다고할것이므로 ( 대법원 선고 99도3997 판결참조 ), 피고의위주장은이유없다. 나. 원고에게부정경쟁의목적이있는지여부 1) 판단기준구상표법제51조제1항제1호단서는 자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는상표 라하더라도상표권의설정등록이있은후에부정경쟁의목적으로그상표를사용하는경우에는상표권의효력이제한되지않는다고규정하고있다. 여기서부정경쟁의목적이란등록된상표권자의신용을이용하여부당한이익을얻을목적을말하고단지등록된상표라는것을알고있었다는사실만으로그와같은목적이있다고보기에는부족하며, 상표권침해자측의상표선정의동기, 피침해상표를알고있었는지여부등주관적사정과상표의유사성과피침해상표의신용상태, 영업목적의유사성및영업활동의지역적인접성, 상표권침해자측의현실의사용상태등의객관적사정을고려하여판단하여야하고 ( 대법원 선고 95후804 판결, 대법원 선고 2010후 3387 판결참조 ), 이와같은법리는같은법제2조제3항에따라서비스표에도적용된다

60 2) 구체적판단 먼저, 원고가사용한확인대상표장인 숨이비인후과 와피고의이사건등 록서비스표의표장 은도형의유무와 수면센터 라는글자부분의 외관상차이가존재하여확인대상표장을사용한것만으로이사건등록서비스표에대한부정경쟁의목적이있다고단정하기어렵다. 나아가, 갑제5, 6호증, 을제3 내지 15호증의각기재에변론전체의취지를종합하면, 원고는 피고와공동으로류훈에게이사건등록서비스표의표장에대한개발을의뢰하였고, 류훈은이사건등록서비스표의표장을개발하여원고와피고에게제공한사실, 피고는 경부터고양시일산동구백석동에서 숨이비인후과수면센터 라는상호로병원을운영하면서이사건등록서비스표를사용해왔고, 원고는 경부터 숨이비인후과 라는상호로사업자등록을마친후서울서초구서초동에서병원을운영해오면서확인대상표장을사용해온사실, 피고는 원고에게 피고가운영하는일산점을본원으로하고, 원고가운영하는서초점을분원으로하여병원의규모와이미지, 브랜드가치를높이고자하는취지로상호협업관계를가지게되었습니다. 이에양자간의신뢰와협업관계가파기되었다판단하게되었고, 귀하의모든행동은본인수인의한도를넘어서는행동이었으므로상호협업관계를금일부로청산하고자합니다 라는내용의경고장 ( 이하 이사건경고장 이라한다 ) 을발송한사실, 원고는피고를상대로서울중앙지방법원 2012가합10053호로 이사건등록서비스표등의 1/2 지분에관하여 자이전약정을원인으로한지분이전등록절차를이행하라 는소를제기하였으나 기각판결을선고받고서울고등법원 2013나 호로항소하여항소심이계속중인사실, 피고는원고를상대로서울중앙지방법원 2013카합2085호로이사건등록서비스표등의침해금지가처분신청을하였으나, 기각결정을받고, 서울고등법원 2014라 628호로불복한사실이인정되는바, 위인정사실에의하면, 원고는이사건등록서비스표가등록된 이전인 경부터확인대상표장을상호로등록한후사용해오고있었고, 피고가 경원고에게

61 이사건경고장을발송하여협업관계의파기의사를밝힐때까지원고에게이사건등록서비스표의사용권한도있었다고볼여지가있으며, 원고와피고사이의이사건등록서비스표의개발경위와이사건등록서비스표의귀속에대한분쟁경과등을감안하면, 피고가이사건경고장을통해원고와의협업관계를청산하겠다는의사를표시하였다고하여원고의확인대상표장의사용에대한 부정한목적 이사후적으로생기는것도아니다. 따라서, 원고가피고의신용을이용하여부당한이득을얻을목적으로하는부정경쟁의목적으로확인대상표장을사용하였다고볼수없다. 다. 소결론결국확인대상표장은원고의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표로서그사용에부정경쟁의목적이있다고볼수없으므로, 구상표법제51조제1항제1호본문에해당한다. 따라서나머지쟁점에대하여더나아가살펴볼필요없이확인대상표장은이사건등록서비스표의권리범위에속하지않는다. 4. 결론그렇다면, 이사건심결은이와결론을달리하여위법하고, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사정준영 판사 판사 김신 손천우

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63 Ⅲ. 등록취소 허 5827 등록취소 허 8994 등록취소 허 980 등록취소 허 3538 등록취소

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65 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2013허 5827 등록취소 ( 상 ) 원 고 배 (******-*******) 서울송달장소서울광진구뚝섬로52다길 14-9, 401호 ( 자양동, 무궁화빌라 ) 피 고 로다트, 엘엘씨 (Rodarte, LLC.) 미국캘리포니아파사데나사우쓰오클랜드에비뉴 715 대표자윌리엄피. 멀리비 (William P. Mulleavy) 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 635호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 구성 :

66 3) 지정상품 : 상품류구분제18류의가죽제서류가방, 가죽제여행가방, 가죽제지갑, 가죽제핸드백, 더플백, 다목적지갑, 등산용가방, 바퀴달린쇼핑백, 배낭, 보스턴백, 서류가방, 여행가방, 학생가방, 핸드백, 힙색 (hipsack), 양산, 우산, 등산지팡이 4) 상표권자 : 원고 나. 절차의경위 1) 피고는 특허심판원에원고를상대로하여등록취소심판 (2012 당635호 ) 을청구하면서, 이사건등록상표는위심판청구일전계속하여 3년이상상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구에의해서도그지정상품전부에대하여국내에서사용된사실이없으므로상표법제73조제1항제3호에의하여그등록이취소되어야한다고주장하였다. 2) 특허심판원은 원고가이사건등록상표를이사건심판청구일전 3년이내에국내에서그지정상품중어느하나에정당하게사용하였음을입증하지못하여이사건등록상표가상표법제73조제1항제3호에해당한다는이유로피고의위심판청구를받아들여이사건등록상표의등록을취소하는이사건심결을하였다. 인정근거 자백간주 ( 행정소송법제8조제2항, 민사소송법제150조제3항, 제1항 ) 2. 이사건심결의당부에관한판단원고는이사건등록상표의통상사용권자인주식회사엘비스가버가 경부터현재까지이사건등록상표를그지정상품인 가죽제핸드백 등에사용한사실이있다고주장하는바, 피고는공시송달에의하지아니한적법한송달을받고도변론기일에출석하지아니하고답변서기타준비서면도제출하지아니하므로행정소송법제8조제2항, 민사소송법제150조제3항, 제1항에의하여위사실을자백한것으로본다. 따라서이사건등록상표는이사건취소심판청구일인 전 3년이

67 내에국내에서그지정상품에정당하게사용되었다고할것이므로, 이사건등 록상표에는상표법제 73 조제 1 항제 3 호소정의등록취소사유가없다. 3. 결론 그렇다면이사건심결은위와결론을달리하여위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배준현 판사 판사 곽부규 최종선

68 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2013허 8994 등록취소 ( 상 ) 원 고 파라마운트인터내셔날엑스포트엘티디 (Paramount International Export Ltd) 미합중국캘리포니아주로스앤젤레스, 텐쓰플로어더블유. 올림픽블리바드 11444( 우편번호 : 90064)(11444 W. Olympic Blvd., Los Angeles, California 90064, U. S. A.) 대표자크랙비. 쿠퍼 (Craig B. Cooper) 소송대리인리앤목특허법인담당변리사조윤경 피 고 케이알씨피지주식회사서울용산구청파로 40( 한강로3가 ) 대표이사장 소송대리인변리사이화식 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당983호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

69 이 유 1. 심결의경위 가. 이사건등록상표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제 호 / / ) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제32류의광천수 ( 피지에서채취 / 생산한물로제조된것에한함 ), 무탄산수 ( 피지에서채취 / 생산한물로제조된것에한함 ), 생수 ( 피지에서채취 / 생산한물로제조된것에한함 ), 식탁용미네랄워터 ( 피지에서채취 / 생산한물로제조된것에한함 ), 음료용광천수 ( 피지에서채취 / 생산한물로제조된것에한함 ), 음료용물 ( 피지에서채취 / 생산한물로제조된것에한함 ), 음료용샘물 ( 피지에서채취 / 생산한물로제조된것에한함 ) 4) 상표권자 : 피고 나. 절차의경과 1) 원고는 특허심판원에상표권자인피고를상대로하여등록취소심판 (2013 당983호 ) 을청구 ( 이하 이사건취소심판청구 라한다 ) 하면서, 이사건등록상표는이사건취소심판청구일전계속하여 3년이상상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구에의해서도그지정상품전부에대하여국내에서사용된사실이없으므로상표법제73조제1항제3호에의하여그지정상품전부에대한등록이취소되어야한다고주장하였다. 2) 특허심판원은 피고가다음과같이이사건취소심판청구일전 3년이내에국내에서이사건등록상표를지정상품인 생수 의광고에정당

70 하게사용하여상표법제73조제1항제3호에해당하지않는다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 가 ) 피고는벨기에의식음료평가기관인 itqi(the International Taste & Quality Institute) 가벨기에브뤼셀에서개최한 Superior Taste Award 2010 ( 이하 이사건대회 라고한다 ) 에이사건등록상표를사용한생수 ( 피지에서채취 / 생산한물로제조된것 ) 를출품하여 최고등급인 3STAR 상 을수상하였다. 나 ) 피고는수상관련기록및사진등을조선일보및주간조선등에제공하였으며, 조선일보및주간조선은이사건취소심판청구일전 3년이내인 및 자기사에서위수상사실을포함하여이사건등록상표가부착된물병사진과함께지정상품인피지생수의명칭, 시판계획및가격, 개발과정과특징등을피청구인회사의회장등의말을인용하여상세하게보도하였다. 다 ) 이러한조선일보및주간조선의기사는단순히피청구인의해외에서의수상사실을보도하는데그치는것이아니라피청구인이언론기관에적극적으로자료를제공하여해당상품인피지생수에대한정보를신문이나잡지에기사형식으로광고한이른바 기사광고 에해당하고, 위기사광고는상표와상품에관한정보를일반소비자에게시각적으로알리는그림이나글로서상표법제2조제1항제7호의 광고 의요건을넉넉히충족하고있다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 을제3 내지 10호증, 변론전체의취지 2. 당사자들의주장요지가. 원고의이사건심결의취소사유에관한주장이사건등록상표는상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구에의해서도그지정상품에대하여정당한이유없이원고의취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되지않았으므로상표법제73조제1항제3 호의규정에의하여그등록이취소되어야한다

71 나. 피고의주장피고는상표권자로서이사건등록상표를부착한생수의유통을준비또는예정하고있는상황에서 경조선일보, 주간조선등을통하여이사건등록상표가사용된생수의이사건대회에서의수상소식에관한기사광고가나가도록하는광고행위를하여원고의취소심판청구일전 3년내에국내에서정당하게이사건등록상표를사용하였다. 3. 이사건등록상표가상표법제73조제1항제3호에해당하는지여부가. 피고가이사건등록상표를원고의취소심판청구일전 3년내에국내에서정당하게사용하였는지여부살피건대, 을제3 내지 10호증, 을제17호증의 1 내지 20호증의 6, 을제22, 23, 24호증의각기재에의하면, 1 피고의투자로피지에설립된코리아리조트컴퍼니 ( 피지 ) 리미티드 [KOREA RESORT COMPANY(FIJI) LIMITED, 이하 소외회사 라한다 ) 가이사건대회에이사건등록상표를사용한생수 ( 피지에서채취 / 생산한물로제조된것 ) 를출품하여 최고등급인 3STAR상 을수상한사실, 2 조선일보, 주간조선, 연합뉴스, 아이키스유, 뉴데일리, 푸드투데이등이 부터 까지소외회사의위수상소식및그의의, itqi의평가위원들의평가내용, 소외회사의회장장영기및이사오수진이위생수의특징과개발과정및국내시판계획등을소개한인터뷰내용을각보도 ( 이하 이사건보도 라고한다 ) 한사실, 3 조선일보, 연합뉴스, 뉴데일리가이사건보도를하면서소외회사의대표인회장장영기가시상식장에서심사위원과함께촬영한기념사진을, 주간조선은이사건등록상표가포장에부착된생수병을촬영한사진을각게재한사실을각인정할수있다. 그런데위증거들에의하더라도이사건대회에참가하여수상한소외회사가이사건보도에관여한사실만을인정할수있을뿐이고, 피고가이사건보도에관여하였다고인정하기어렵다. 그외에을제12 내지 15호증은피고가 2011년 7월경부터 2012년 2월경까지 러브앤쌩스 라벨과박스의필름을제작하였다는것인데, 거래명세서인위증거들에 러브앤쌩스 라고기재되어있다는것만으로는위라벨과박스가이사

72 건등록상표에관한것이라고인정하기어려울뿐만아니라, 그와같은필름의제작은상표의사용을위한준비행위에지나지않고, 을제25 내지 35호증은이사건등록상표출원전또는이사건취소심판청구일로부터 3년이전에피지에설립된소외회사에대한투자관계등에관한사항에불과하거나, 이사건취소심판청구일후에피고의광고나투자의향서등에관한것으로서, 이러한증거들만으로는피고가이사건등록상표를취소심판청구일전 3년내에국내에서사용하였다고인정하기에부족하고, 달리이를인정할만한증거가없다. 나. 피고의주장에대한판단 1) 피고는조선일보, 주간조선, 연합뉴스, 아이키스유, 뉴데일리, 푸드투데이와같은언론사들에보도자료를제공하여이사건등록상표를광고하는이사건보도가나가게한주체는피고이고, 조선일보와인터뷰한오수진은소외회사가아닌피고의이사라고주장한다. 살피건대, 을제7, 9, 10호증, 을제23호증의 1, 2, 3, 을제30 내지제36호증의각기재에의하면, 자연합뉴스및푸드투데이와 자뉴데일리에 국내기업이개발한피지생수가세계적권위의식음료품평대회인벨기에 itqi(international Taste & Quality Institute) 에서올해최고등급을받았다. 라는기사가보도된사실, 피고회사가 2008년 2월부터 2010년 2월까지소외회사에 496,756 달러의자금을투자하였고, 피고의대표이사장윤석이 기준으로소외회사의이사였던사실, 오수진이 부터 까지피고의이사로재직하였고, 기준으로소외회사의이사진이아니었던사실을인정할수있다. 그런데을제4 내지 10호증의각기재에의하면, 연합뉴스, 푸드투데이및뉴데일리가위기사에서이사건대회에참가한회사를 국내기업 으로보도하기는하였으나, 구체적으로참가한회사의상호및대표는현지법인인소외회사의상호및대표인 코리아리조트컴퍼니피지 (KRC 피지 ) 및 장영기 회장으로특정한사실, 자조선일보에는 우리나라에서진출한남태평양피지의현지법인 KOREA RESORT COMPANY(KRC) 가피지에서제조한물브랜드 러브앤쌩스 (Love & Thanks) 가인기를끌고있다. KRC의오수진이

73 사는 러브앤쌩스는세계적으로산성비가가장적게내리는피지생수로만들기에청정수로세계에널리알려졌다며이번수상으로최고의맛까지겸한생수로국제적명성을얻게됐다 고말했다. 라고하여오수진이소외회사의이사로소개된기사가실린사실, 조선일보의위기사에는소외회사의장영기대표가현지 KRC 직원및심사위원과찍은사진이함께실렸는데, 사진밑에 KRC 제공 이라고하여소외회사가사진을제공한것으로표시되어있는사실, 조선일보를비롯하여주간조선, 연합뉴스, 아이키스유, 뉴데일리, 푸드투데이가한이사건보도에는소외회사나소외회사의회장 ( 대표 ) 장영기에대해서만보도되었을뿐피고나피고의대표이사에대해서는전혀보도되지않은사실을각인정할수있다. 이러한인정사실에앞서본바와같은소외회사의이사건대회의참가및수상경위, 피고가 제6차변론기일에서소외회사가이사건등록상표를사용하거나이사건대회에참가하는것에대해서허락하거나관여한적이없다는취지로진술한점등을더하여보면, 위에서본바와같이이사건보도중일부언론사가국내기업이피지에서생수를개발하여수상한것으로보도하였고, 피고가소외회사에자금을투자하고피고의대표이사가소외회사의이사로있었으며, 오수진이이사건보도당시피고의이사였다는등의사정들만으로는피고가위언론사들에보도자료를제공하여이사건보도가이루어지도록하였다거나오수진이피고의이사자격으로조선일보의취재에응하였다고인정하기어려우며, 달리이를인정할만한증거도없다. 따라서피고의위주장은이유없다. 2) 피고는, 원고가 자준비서면에서이사건보도의대상이피고임을자백하고, 변론기일을포함하여수차례변론기일에서이사건보도가피고가언론사에배포한보도자료에의한것임을자백하였다고주장한다. 살피건대, 원고가 자준비서면을통해 이사건등록상표에대한언론기사는피고업체의해외수상사실과이와관련된시제품에관한정보를전달하는보도기사또는피고기업의해외활동내지수상사실을내국인들에게알리기위한보도기사로볼것이지, 상표법상지정상품 ( 제품 ) 에대한광고행위

74 로는인정하기어렵습니다. (11면 ) 라고주장하는등이사건보도가피고를대상으로한것임을인정한사실은기록상명백하나, 이사건기록상원고가이사건보도가피고가언론사에배포한보도자료에의한것이라고인정하였다고볼만한자료는없다. 그런데 1 원고는 자준비서면을통해 을제3호증내지 10호증의국내언론보도기사는소외회사가피지산생수를해외식음료품평회에출품하여수상한사실에대한보도기사로서피고나피고의대표자에대하여는언급조차되지않았습니다. (4면) 라고주장하는등이사건보도의대상이피고라는주장을취소하였으며 [ 재판상자백의취소는반드시명시적으로하여야만하는것은아니고종전의자백과배치되는사실을주장함으로써묵시적으로도할수있다 ( 대법원 선고 94다31976 판결등참조 )], 2 앞서인정한바와같이실제로이사건대회에나가서수상을한회사는피고가아닌소외회사인점 ( 피고는 제6차변론기일에서피고의투자로설립된소외회사가피지에서생수생산을담당하고있기는하나, 피고로부터이사건등록상표의사용에관하여아무런허락을받지않고이사건등록상표를사용한생수로이사건대회에참가하여수상하였다는취지로진술하였다 ), 피고가이사건심결취소소송계속중인 경까지는자신이이사건대회에참가하여수상하였다고주장한점, 소외회사상호의약자 ( 略字 ) 인 KRC", "KRC피지 가피고의상호인 케이알씨피지주식회사 와매우유사한점, 이사건심결도피고가이사건대회에참가하여수상한것으로본점등변론전체의취지에비추어보면, 원고의위와같은자백은진실에반하고착오로말미암은것으로서원고의취소로효력을상실했다고할것이다. 따라서피고의위주장도이유없다. 다. 검토결과이상에서본바와같이, 이사건등록상표는상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구에의해서든지그지정상품에대하여이사건취소심판청구일전 3년내에국내에서사용되었음을인정할만한증거가없으므로, 상표법제73조제1항제3호의등록취소사유에해당한다

75 4. 결론그렇다면위와결론을달리하여원고의이사건취소심판청구를기각한이사건심결은위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배준현 판사 판사 곽부규 최종선

76 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2014허 980 등록취소 ( 상 ) 원 고 토트스아이소토너코포레이션 (TOTES ISOTONER CORPORATION) 미국오하이오신시내티인터내셔날보울바드 9655 (9655 International BLVD., Cincinnati, Ohio, U.S.A.) 대표자낸시코글마이어 (Nancy Koglmeier) 소송대리인변호사황영주 피 고 송 광명시소송대리인특허법인우인담당변리사배신섭 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 1643 호사건에관하여한심결을취소한다

77 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 구성 : 3) 지정상품 : [ 별지1] 기재와같다. 4) 상표권자 : 피고 나. 심결의경위 1) 원고는특허심판원에피고를상대로 상표권자, 사용권자중어느누구도정당한이유없이이사건등록상표를 [ 별지2] 심판청구지정상품 에대하여이사건심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지아니하였다 고주장하면서, 상표등록의취소를구하는심판을청구하였다. 2) 특허심판원은위심판청구사건을 2013당 1643호로심리한다음, 이사건등록상표는이사건심판청구일전 3년이내에국내에서통상사용권자인김형심에의하여 [ 별지2] 심판청구지정상품 중부츠에대하여정당하게사용되었다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1, 2호증의각기재, 변론전체의취지 2. 당사자들의주장가. 원고주장의심결취소사유의요지김형심이이사건등록상표의상표권자인피고와부부라는이유만으로이사건등록상표의통상사용권자였다고보기어렵고, 설령김형심이통상사용권자였다고하더라도피고가제출한증거만으로는이사건등록상표의사용사실이증명되었다고보기어려우므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제 3호에해당하여그등록이취소되어야함에도, 이사건심결은이와결론을달리하여부당하다

78 나. 피고의주장이사건등록상표의통상사용권자였던김형심이이사건등록상표를그지정상품에대하여이사건심판청구일전 3년이내에국내에서사용하였으므로, 이와결론을같이한이사건심결은정당하다. 3. 상표법제73조제1항제3호해당여부가. 관련규정및판단기준상표법제73조제1항제3호는상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하고있지아니한경우그상표등록의취소심판을청구할수있도록규정하고있고, 같은조제4항본문은위규정에해당하는것을사유로하여취소심판이청구된경우피청구인이당해등록상표를취소심판청구에관계되는지정상품중 1 이상에대하여그심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음을증명하지아니하는한상표등록의취소를면할수없도록규정하고있다. 따라서, 상표법제73조제1항제3호의취소사유에해당하려면상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도, 어떠한지정상품에대하여도등록상표를사용하지않았어야하는데, 상표법상통상사용권은전용사용권과는달리단순히상표권자와사용자간의합의만으로발생하며, 통상사용권의설정등록은제3자에대한대항요건으로되어있을뿐이므로, 통상사용권자는반드시등록된통상사용권자일필요는없다 ( 대법원 선고 94후1602 판결참조 ). 또한, 상표의사용이라함은 상품또는상품의포장에상표를표시하는행위, 상품또는상품의포장에상표를표시한것을양도또는인도하거나그목적으로전시ㆍ수출또는수입하는행위, 상품에관한광고ㆍ정가표ㆍ거래서류ㆍ간판또는표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위 를말하고 ( 상표법제2조제1항제7호 ), 상표법제2조제1항제6호 ( 다 ) 목에서말하는 광고 에는신문잡지, 팸플릿, 카탈로그, 전단지, 달력, 간판, 가두네온사인, TV 등에의한시각으로인식할수있는것이포함되며, 그 광고 의내용및형식에관하

79 여상표법이특별히규정하는바가없으므로, 상품에관한정보를일반소비자에게시각적으로알리는정도의그림이나글이면위 광고 로서의요건을충족하고, 반드시상품명이나제조원이표시되어야만하는것이라고는할수없다 ( 대법원 선고 2005후 179 판결참조 ). 나. 판단갑제1, 2호증, 을제1, 2, 6, 11( 각가지번호포함 ) 의각기재및영상, 이법원의심플렉스인터넷주식회사에대한사실조회결과, 변론의전체의취지를종합하면, 이사건등록상표의상표권자인피고는 경부터주식회사펠리체에프엔씨를운영하고있는사실, 피고의부인인김형심은 2005년경부터케인앤에이치라는상호로사업자등록을하여인터넷쇼핑몰인 펠리체몰 을운영한사실, 김형심은 경부터이사건심판청구일무렵까지위 펠리체몰 에이사건등록상표가부착된스노우보드용부츠를판매하기위하여이사건등록상표가부착된스노우보드용부츠사진을상품명 (ACORN BOOTS) 과함께게시한사실을인정할수있다. 위인정사실을종합하면, 김형심은이사건등록상표의상표권자인피고로부터이사건등록상표의사용을명시적 묵시적으로허락받은통상사용권자에해당한다고봄이상당하고, 통상사용권자인김형심이이사건등록상표가부착된스노우보드용부츠에관한정보를일반소비자에게시각적으로알리는데에는충분할정도로인터넷쇼핑몰에게시함으로써, 이사건등록상표를상품에관한광고에사용하였다고할것이다. 다. 소결론따라서, 이사건등록상표는그통상사용권자인김형심에의하여이사건심판청구일전 3년이내에국내에서 [ 별지2] 심판청구지정상품 중부츠에대하여정당하게사용되었다고할것이므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호에해당하지아니한다

80 4. 결론그렇다면, 이사건심결은이와결론을같이하여적법하고, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유없으므로이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사설범식 판사 판사 박정훈 윤주탁

81 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2014허 3538 등록취소 ( 상 ) 원 고 빅토리아스씨크릿스토어즈브랜드매니지먼트인코포레이티드 (Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.) 미합중국, 오하이오 43068, 레이놀즈버그, 포리미티드파크웨이 (Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, U.S.A.) 대표자마리아로차 (Maria Rocha) 소송대리인변호사이회기, 정여순변리사구은경 피 고 김 서울소송대리인변리사김성헌 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 2015 호사건에관하여한심결을취소한다

82 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 별지기재와같다. 4) 상표권자 : 피고 나. 이사건심결의경위 1) 원고는 피고를상대로이사건등록상표가정당한이유없이심판청구일전 3년이상국내에서사용되지아니하였으므로상표법제73조제1 항제3호에의하여그등록이취소되어야한다고주장하면서상표등록취소심판 (2013당2015호 ) 을청구하였다. 2) 특허심판원은 이사건등록상표는이사건심판청구일전 3 년이내에그지정상품인트레이닝복에정당하게사용되었으므로상표법제73 조제1항제3호에해당하지않는다 는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 변론전체의취지 2. 원고의이사건심결의취소사유에대한주장가. 상표법제77조의20 제5항위반에관한주장특허심판원은원고에게의견서를제출할수있는기회를주지않은채증거를직권으로조사하였고그결과에의하여이사건심결을하였으므로, 이사건심결에는상표법제77조의20 제5항을위반한잘못이있다. 나. 상표법제 73 조제 1 항제 3 호해당여부에관한주장 피고가이사건등록상표의사용사실에대한증거로서제출한인터넷사이트

83 들 ( 갑제4, 5, 6호증 ) 은운영주체가누구이고피고와어떤관계에있는지전혀입증되지않았고, 그인터넷사이트들에게시된사진들에는이사건등록상표가표시되어있는지불분명함에도불구하고, 이를근거로이사건등록상표의사용사실을인정한이사건심결에는사실을오인한위법이있다. 3. 이사건심결에상표법제77조의20 제5항을위반한잘못이있는지여부가. 법률규정상표법제77조의20( 증거조사및증거보전 ) 1 심판에서는당사자, 참가인또는이해관계인의신청에따라또는직권으로증거조사나증거보전을할수있다. 5 심판장은제1항에따라직권으로증거조사나증거보전을한때에는그결과를당사자ㆍ참가인또는이해관계인에게송달하고기간을정하여의견서를제출할수있는기회를주어야한다. 나. 상표법제77조의20 제5항위반여부 1) 이사건심판절차및심결의내용가 ) 갑제4 내지 7호증의각기재및변론전체의취지에의하면, 원고가 이사건등록상표에대한등록취소심판을청구하였고, 피고의의견서및 원고의의견서 ( 답변서 ) 가각제출되었으며, 다시갑제6호증등이첨부된피고의의견서가제출된후 이사건심결이이루어진사실 ( 갑제4, 5호증등도피고의의견서에첨부되어제출되었으나, 자의견서에첨부되었는지, 자의견서에첨부되었는지는불분명하다 ), 위와같이제출된심판청구서및의견서 ( 답변서 ) 들은모두상대방에게송달된사실을알수있다. 나 ) 그리고갑제2호증의기재에의하면, 이사건심결문에는 피청구인이이사건등록상표의사용사실을입증하는취지에서제출한증거자료와당심판부가직권으로조사한바에의하면, 피청구인은건외의쇼핑몰 와 을통하여

84 이사건등록상표를사용한후드티를판매하였으며, 위 co.kr 에는이사건심판청구일 ( ) 전에작성된사용후기가 부터 까지게재되어있음을알수있다. 라고기재되어있고, 위와같이기재된사실에의하여원고의취소심판청구를기각하는이사건심결이이루어진사실을알수있다. 다 ) 이사건심결문중 당심판부가직권으로조사한바에의하면 이라는기재에의하면, 피고가증거로제출한인터넷사이트들의웹페이지화면을갈무리한사진들에대하여심판부가실제로인터넷을이용하여그존재여부를확인한것으로보인다. 2) 판단가 ) 살피건대, 심판절차에서직권으로증거조사를한경우그결과를당사자등에게송달하고기간을정하여의견서를제출할수있는기회를주도록되어있는상표법제77조의20 제5항은당사자에게의견진술의기회를줌으로써당사자가전혀예상하지못한이유로그이익을침해당하는일이없도록함과동시에심판의적정과공정성을유지하고자함에그목적이있으므로, 형식적으로는의견진술의기회가주어지지아니하였어도실질적으로는그러한기회가주어졌다고볼수있을만한특별한사정이있는경우에는심판절차에서의직권증거조사에관한절차위반의위법이없다고보아야한다. 나 ) 이사건에돌아와보건대, 피고는심판절차에서이사건등록상표의사용사실을입증하기위해갑제4, 5, 6호증의웹페이지화면사진을제출하였고, 웹페이지화면에해당웹사이트 ( 등이기재되어있었으며 ( 갑제4호증 ), 특허심판원은위증거들이인터넷사이트에존재하는지여부를확인한것에불과하므로, 이사건등록상표의사용사실은피고가신청한갑제 4, 5, 6호증에의해인정되었을뿐직권에의한증거조사결과에의하여인정되었다고하기어렵다. 따라서이사건심결은상표법제77조의2 제5항에따른절차위법이있다고할수없다. 다 ) 설령특허심판원이갑제4, 5, 6호증의웹페이지화면사진의존재여부를인터넷을통해확인한것이직권에의한증거조사에해당한다고하더라도, 통상웹페이지화면을갈무리한사진이증거로제출된경우에는인터넷등을이

85 용하여그진위를확인할것이예정되었다고봄이상식에부합할것인데 ( 다만상대방이그진정성립에대하여다툼이없다면인터넷등을이용하여그존재여부와진위를확인할필요도없을것이다 ), 이사건심판절차에서피고가이사건등록상표의사용사실에대한증거로서위웹페이지사진들을의견서에첨부해서제출하여원고에게도송달이되었으므로, 원고에게는위증거들에대하여피고의 자의견서가제출된후송달된때로부터적어도 1개월정도의의견서제출기회가있었다고할수있다. 따라서특허심판원이형식적으로는원고에게인터넷을이용하여갑제4, 5, 6 호증의존재여부를확인하였다는사실을통지하지않았다고하더라도원고는위갑제4, 5, 6호증의존재여부에대하여의견서를제출할수있는기회를실질적으로부여받았다고봄이상당하므로, 이사건심결에는상표법제77조의20 제5항에따른절차를위반한잘못이있다고할수없다. 다. 정리 그렇다면이사건심결에상표법제77조의20 제5항을위반한절차적위법이있다는원고의위주장은이유없다. 4. 이사건등록상표가상표법제73조제1항제3호에해당하는지여부가. 판단기준상표법제73조제1항제3호는상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하고있지아니한경우를등록상표의취소심판청구사유의하나로규정하고있고, 같은조제4항은상표권자인피청구인이당해등록상표를취소심판청구에관계되는지정상품중 1 이상에대하여그심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음을증명하지아니하는한, 취소심판청구에관계된지정상품에관한등록상표의취소를면할수없다고규정하고있으므로, 상표권자가위상표법규정에의한상표의등록취소를면하기위하여는등록상표를지정상품에사용하였음을입증하여야한다

86 나. 구체적인판단을제7호증의 1 내지 4, 을제8호증의 1, 2의각기재에변론전체의취지를종합하면, 피고는자신의명의 ( 상호 : 키키샵 ) 또는아버지인김준경의명의 ( 상호 : 국도상사 ) 로 경부터 경까지주식회사핑크셔츠에게의류를공급한사실, 주식회사핑크셔츠가운영하는인터넷쇼핑몰에는이사건등록상표가표시된의류들이전시되어있고, 부터 까지작성된후기가게시되어있는데, 그중 자및 자후기에는이사건등록상표가표시된부분을확인할수는없으나위인터넷쇼핑몰에서전시한것과동일한의류제품을입고촬영한사진들및이에대한후기들이게시되어있는사실을인정할수있다. 위인정사실에의하면, 피고는이사건심판청구일인 전 3년내에주식회사핑크셔츠를통하여이사건등록상표가표시된의류제품을전시, 판매하였다고인정할수있으므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제 3호에해당하지않는다. 다. 정리 그렇다면, 이사건등록상표가상표법제73조제1항제3호에해당하여그등록이취소되어야한다는원고의위주장은이유없다. 5. 결론 따라서이사건심결은적법하므로그취소를구하는원고의청구는이유없어이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배준현 판사 판사 곽부규 최종선

87 [ 별지 ] 이사건등록상표의지정상품 o 상품류구분제25류의가죽신, 가죽제슬리퍼, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구두창, 깔창, 나막신, 낚시용화 ( 靴 ), 농구스니커즈, 농구화, 단화, 덱슈즈, 뒷굽, 뒷축, 등산부츠, 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 모터사이클선수용부츠, 목욕용샌들, 목욕용슬리퍼, 뮬 (Mules), 반부츠, 발레용슬리퍼, 발레용신발, 방한화, 배구화, 복싱화, 볼링화, 부츠, 부츠용갑피, 비닐화, 비치슈즈, 사보 [ 나막신 ], 사이클용신발, 샌들, 샌들나막신, 수선용신발안창, 숙녀용부츠, 스키화, 스포츠용부츠, 스포츠화, 슬리퍼, 슬리퍼용안창, 승마화, 신발, 신발은못, 신발고정쇠, 신발깔창, 신발안창, 신발용갑피, 신발용깔창, 신발용대다리, 신발용뒷굽, 신발용미끄럼방지구, 신발용앞굽, 신발용철제장식, 신발의부품및부속품, 앵글부츠, 야구화, 에스파토신발또는샌들, 여성용신발, 오버슈즈, 운동화, 유아용신발및부츠, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 축구화용바닥징, 테니스화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 사이클복 { 전문선수용 }, 수상스키복 { 전문선수용 }, 스포츠용낙하복 [ 점프슈트 ], 스포츠전용아노락, 스포츠전용의류, 승마바지, 승마복, 승마코트, 아이스하키복 { 전문선수용 }, 야구복, 에어로빅복 { 전문선수용 }, 유도복, 체조복 { 전문선수용 }, 축구복 { 전문선수용 }, 태권도복, 테니스복 { 전문선수용 }, 펜싱복, 핸드볼복 { 전문선수용 }, 가면무도회복, 가죽옷, 가죽제바지, 가죽제슈트, 가죽팬츠, 간호사용가운, 개버딘제옷, 겉옷, 골프바지, 골프복, 골프용스커트, 골프용잠바, 교복, 그레이트코트, 기모노, 기성복, 낚시복, 낚시용바지, 낚시용재킷, 남성정장, 더스트코트, 데님제코트, 드레스, 드레스슈트, 등산바지, 등산복, 레인코트, 롱재킷, 롱코트, 리버리 (Liveries), 망토, 면제코트, 모닝코트, 모직재킷, 모피제의류, 무용복, 바람막이재킷, 바람막이용조끼, 반바지, 반코트, 발레복, 발한용바지, 방수용재킷, 방한복, 방한재킷, 버뮤다쇼츠, 블레이저, 블루존 (Blouson), 사리 (Saris), 사이클복, 사파리, 숙녀용바지, 숙녀용슈트, 슈트, 스노보드복, 스노우보드바지, 스노우보드재킷, 스노우보드용슈트, 스모킹재킷, 스목

88 (Smocks), 스웨이드재킷, 스커트, 스커트정장, 스케이트보드바지, 스케이트보드복, 스케이트복, 스키재킷, 스키복, 스키용바지, 스포츠외투, 스포츠재킷, 슬랙스 (Slacks), 신사복, 신생아용옷, 아노락 (Anorak){ 스포츠전용은제외 }, 아동복, 양복바지, 어부용재킷, 여성용예복, 예복, 오버롤 (Overall), 오버코트, 오버트라우저, 외투 { 스포츠전용의류와한복은제외 }, 원피스, 웨딩가운, 웨딩드레스, 윈드코트, 유아복, 유아용바지, 의사용가운, 이브닝드레스, 인라인스케이트복, 인조가죽옷, 작업복, 작업용오버롤, 작업용유니폼, 잠바 [ 점퍼 ], 재킷, 종이옷, 채저블 (Chasuables), 청바지, 커버롤, 케이프 (Cape), 코트, 콤비, 탑코트, 턱시도 (Tuxedo), 털재킷, 테니스반바지, 테니스복, 테니스용스커트, 토가 (Togas), 투피스, 튜닉 (Tunic), 트렌치코트, 트윈세트, 파카 (Parkas), 팬츠, 펠리스 (Pelisses), 프록 (Frocks), 피혁제드레스, 헤비재킷, 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 가운, 거들, 골프셔츠, 골프용조끼, 긴팔셔츠, 나이트가운, 낚시용조끼, 남방셔츠, 남성용수영복, 내의 [ 속옷 ], 네글리제, 농구복, 농구팬츠, 니커, 니트속옷, 니트웨어, 드레스가운, 드레스셔츠, 드레싱가운, 등산용조끼, 땀복, 땀흡수내의, 런닝복, 런닝셔츠, 레슬링복, 롬퍼즈, 리어타드, 마라톤복, 만틸라 (Mantillas), 메리야스제품, 목욕가운, 바디스, 박서쇼츠, 반팔또는긴팔셔츠, 반팔셔츠, 배구복, 배드민턴복, 베이비돌파자마, 보디셔츠, 보디스 [ 코르셋 ], 분리형칼라, 브래지어, 블라우스, 비치웨어, 샤워캡, 셔어츠요크, 셔츠, 셔츠요크, 셔츠프런트, 소매없는저지, 속내의 [ 속옷 ], 속바지, 속셔츠, 속치마, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯 (Chemisettes), 슈미즈, 슈트용셔츠, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 스포츠용저지, 슬립 ( 속옷 ), 어깨끈없는브래지어, 여성수영복, 여성용속옷, 오픈넥셔츠, 와이셔츠, 운동용유니폼, 워밍업용운동복, 유니타드, 의류용칼라, 잠옷, 저지 (Jerseys), 조깅팬츠, 조깅슈트, 조끼, 짜거나뜬속옷, 짧은소매스포츠셔츠, 짧은조끼, 체조복, 카디건, 칼라, 칼라보호대 (Collar protectors), 칼라커프스, 커프스, 케미솔 (Chamisoles), 코르셋 ( 속옷 ), 코슬렛 (Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디 (Teddies), 트랙슈트, 트레이닝복, 트레이닝슈트, 트리코제파자마, 티셔츠, 파레우, 파자마, 팬티, 팬티스타킹, 페티코트 (Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버 (Pullover), 피켓셔츠, 해변용의류, 각반 ( 脚

89 絆 ), 기성복안감, 나비넥타이, 남성양말, 네커치프, 넥타이, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스 (Leggings), 머리띠 { 의복 }, 머프 (Muffs), 모피머프, 모피스톨, 목도리, 반다나 (Bandana)[ 목도리 ], 발목양말, 발싸개, 발한방지양말, 방한용귀마개, 방한용장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일 ( 의복 ), 보아 ( 모피목도리 ), 비전기식보온용발싸개, 비종이제턱받이, 서라피 (Serapes), 손목밴드, 숄, 숄및스톨, 숄더랩 (Shoulder wraps), 숄더스카프, 수녀용머리수건, 수대 ( 手帶 ), 수면안대 [ 수면용눈가리개 ], 스웨트밴드, 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를덧댄부분, 스톨 (Stoles), 실크스카프, 애스콧타이 (Ascots), 양말, 양말커버, 양모양말, 양복장식용손수건 (Pocket squares), 에이프런, 여성용모피목도리, 옷커버, 운동용스타킹, 유아용직물제기저귀, 의류용소맷부리, 의류용장식띠, 의류용호주머니, 의복용장갑, 직물제기저귀, 크라바트, 타이츠 (Tights), 트리코제숄, 파레오, 퍼러린 (Pelerines), 헤드스카프 ( 의복 ), 가죽제모자, 골프용모자, 관 ( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 니트모자, 망건, 모자, 모자챙 (Sun visors), 모자틀, 모피모자, 베레모, 사교관 ( 司敎冠 ), 야구모자, 양모제모자, 어린이용모자, 의류용후드 ( 두건 ), 종이모자, 챙달린모자, 터번, 테없는모자, 톱햇 (Top hat), 방한용마스크, 방수용피복, 가죽제허리띠 [ 혁대 ], 가터 (Garters), 각반용 ( 脚絆用 ) 대님, 남성용서스펜더벨트, 대님, 바지용대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 여성용서스펜더벨트, 의류용멜빵, 의류용벨트, 의복용벨트, 직물제벨트, 턱시도벨트, 허리끈, 혁대 ( 의복용 ) < 끝 >

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91 Ⅳ. 거절결정 허 195 거절결정 허 1303 거절결정 허 2092 거절결정 허 2344 거절결정 허 2979 거절결정 허 3439 거절결정

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93 특허법원 제 2 부 판 결 사 건 2014허 195 거절결정 ( 상 ) 원 고 임 (******-*******) 고양시소송대리인변리사정승훈 피 고 특허청장소송수행자이중열 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 2157 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건출원서비스표 1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업구분제35류의서적도소매업, 서적구매대행업, 광고물출판업

94 나. 이사건심결의경위 원고, 이사건출원서비스표출원 특허청심사관, 의견제출통지 [ 이사건출원서비스표의 엔 은간단하고흔한한글자의한글로식별력이없고, 스토어 도서비스제공장소표지로서식별력이없으며, 전체적으로도새로운관념을형성하는것도아니어서식별력이없으므로, 수요자가누구의업무와관련된서비스업을표시하는서비스표인지식별할수없어상표법제6조제1항제6, 7호에각해당하고, 지정서비스업중 전자응용기기도소매업 은명칭이불명확하므로상표법제 10조제1항에위배된다 ] 원고, 보정서및의견서제출 특허청심사관, 상표등록거절결정 [ 이유 : 자보정서및의견서를토대로재심사한결과위 자거절이유전부가해소되지못함. 이하 이사건거절결정 이라한다 ) 원고, 이사건거절결정의취소를구하는심판청구 (2013 원2157 호 )( 원고는심판절차에서일부지정서비스업을삭제하는보정서를제출하였고특허심판원은위보정을인정함 ) 특허심판원, 이사건거절결정과마찬가지로이사건출원서비스표는상표법제6조제1항제7호에해당한다는이유로원고의청구를받아들이지아니하는이사건심결. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 갑제3호증의 1 내지 4, 변론전체의취지 2. 이사건출원서비스표가상표법제6조제1항제7호에해당하는지여부가. 법리상표법제6조제1항제7호가규정한 제1호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 라함은같은조항의제1호내지제6호에해당하지아니하는상표라도자기의상품과타인의상품사이의출처를식별할수없는상표는등록을받을수없다는의미인데, 어떤상표가식별력이있는상표인지여부는그상표가지니고있는관념, 지정

95 상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하고, 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다 ( 대법원 선고 2010후 3226 판결등참조 ). 나. 판단 이사건출원서비스표 는도안화되지않은한글 로이루어진문자표장으로서한글네글자가띄어쓰기없이구성되어있지만우리나라수요자들의영어보급수준에비추어볼때쉽게 N store 의한글음역으로인식될수있다. 그런데, 1 알파벳 N( 엔 ) 은간단하고흔한표장으로식별력이없고, 2 상점 을의미하는 store( 스토어 ) 도그지정서비스업이영위되는장소를표시하는용어를보통으로사용되는방법으로표시한표장이어서식별력이없으며, 서비스의유통과정에서누구나사용할필요가있는표시이기때문에이를특정인에게독점배타적으로사용하게할수없고, 3 이들의결합에의하여새로운관념을도출하거나식별력을형성하는것도아니다. 따라서이사건출원서비스표는전체적으로지정서비스업과의관계에서상표법제6조제1항제7호의수요자가누구의업무에관련된서비스업을표시하는것인가를식별할수없는서비스표에해당한다. 다. 원고의주장에대한판단 가 ) 이에대하여원고는, 1 이사건출원서비스표는비교적짧은 4 음절로 이루어져있어전체로서호칭되고인식되며, 2 은알파벳 N' 의의미뿐만아니라 일본의화폐단위, 자석이나나침반따위에서북쪽을나타내는기호, 질소를나타내는원소기호, Navy( 해군 ), New( 새로운 ), Norse( 북유럽의 ), November(11월), noun( 명사 ), neuter( 중성의, 중성명사등 ) 등의 의미로사용되어 ' 와결합하여다의적의미를형성하거나사 전에등장하지않는조어로서그의미를직감할수없어지정서비스업의출처

96 를식별할수있게해주므로, 이사건출원서비스표는식별력이있는표장이라는취지로주장한다. 살피건대, 다음과같은사정에비추어원고의위주장은받아들이지아니한다. 즉, 1 이사건출원서비스표가전체로서호칭된다하더라도앞서본바와같이 N store 의한글음역으로인식될수있다. 2 ᄀ이사건출원서비스표의지정서비스업인 서적도소매업, 서적구매대행업, 광고물출판업 과관련하 여이사건출원서비스표의 이 일본의화폐단위 로인식될가능성은 낮다할것이고, ᄂ원고가주장하는 의나머지의미는모두알파벳 N 이약어로서사용되는경우원래단어의의미들인데, 알파벳 N 이위와같은의미들을가지는단어의약어로서사용될수있다하더라도, 이사건출원서비스표가그지정서비스업에관하여다양한의미를가지는단어들의약어로서의알파벳 N 과 store' 가결합된것으로인식되어원래단어의의미와 store' 가결합된의미를가지는것으로관념될가능성은낮다. 나 ) 다시원고는, 1 이사건출원서비스표는 복원, 회복, 부흥 의의미를가지는영문단어 enstore' 의한글음역으로인식되거나, 2 이사건출원서비 스표중 은출판업계에널리알려진원고의선등록상표인 의약어로인식될수있으므로결국이사건출원서비스표는 N( 넥서스 ) 이운영하는서적도매업 으로관념될수있어식별력이있다는취지로주장한다. 살피건대, 다음과같은사정에비추어원고의위주장도받아들이지아니한다. 즉, 1 우리나라국민들의영어보급수준에비추어볼때영문단어 enstore' 는자주사용되지않는어려운단어이므로이사건출원서비스표 ( ) 가영문단어 enstore' 의한글음역으로인식될가능성은낮다. 2 갑제6 내지 10호증의각기재 ( 가지번호가있는것은가지번호포함 ) 만으로는 가출판업계에서널리알려져서이사건출원서비스표가그지정서비스업에사용될때수요자들이이를 넥서스가운영하는서적도매업 으로인식한다고보기어렵고, 달리이를인정할증거가없다

97 다 ) 마지막으로원고는, 영문단어 store' 또는그한글음역인 스토어 를포함하는표장들또는영문단어 store' 에영문자한글자만을결합한표장들이상표나서비스표로다수등록되어있으므로이사건출원서비스표도식별력이인정되어등록되어야한다는취지로주장한다. 살피건대, 다음과같은사정에비추어원고의위주장도받아들이지아니한다. 즉, 서비스표의등록적격성유무는지정서비스업과의관계에서각서비스표에따라개별적으로판단되어야하고, 다른상표나서비스표의등록례는특정서비스표가등록되어야할근거가될수없으므로, 영문단어 store' 또는그한글음역인 스토어 를포함하는상표나서비스표가다수등록되었다고하여이사건출원서비스표가그지정서비스업과의관계에서식별력이인정되어야한다고볼수없다 ( 대법원 선고 2005후 339 판결등참조 ). 3. 결론 그렇다면, 이사건심결은이와결론을같이하여정당하고, 그취소를구하는원고의청구는이유없으므로이를기각하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사설범식 판사 판사 박정훈 윤주탁

98 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2014허 1303 거절결정 ( 상 ) 원 고 엠에이치씨에스 (MHCS) 프랑스, 에페르나이, 에바뉴드상빠뉴 9 (9 avenue de Champagne, EPERNAY, FRANCE) 대표자카미유마리 (Camille MARIE) 소송대리인변리사임채규, 김윤배, 강철중, 이상목 피 고 특허청장소송수행자이중열 피고보조참가인 페르노리카코리아임페리얼주식회사 (Pernod Ricard Korea Imperial Co. Ltd.) 대표자장마누엘스프리에 (Jean Manuel Spriet) 소송대리인특허법인남앤드남담당변리사차현숙 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원3503호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용중보조참가로인한부분은피고보조참가인이부담하고, 나머지부분은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

99 이 유 1. 기초사실가. 이사건출원상표 서비스표 1) 우선권주장일 / 국제등록일 / 국제등록번호 : / / 제 호 2) 표장 : 3) 지정상품 서비스업 : 상품류구분제32류의 Beer, mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit juices, Fruit syrups for beverages, fruit powders[for beverages], fruit extract[for beverages], lemonades, fruit nectars, soda water, Aperitifs(aperitifs, non-alcoholic), 상품류구분제33 류의 Alcoholic beverages(except beer), wines, sparkling wines, champagnes, ciders, digesters(liqueurs and spirits), spirits, alcoholic extracts or essences, 서비스업류구분제43류의 Services for providing food and drink, bar services, food and drink catering, hotel services 나. 선등록상표들 1) 선등록상표 1 가 ) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 상표등록번호 : / / / 제107236호나 ) 표장 :

100 다 ) 지정상품 : 상품류구분제32류의맥주, 상품류구분제33류의오가피주, 럼주, 진, 샴페인, 위스키, 송엽주, 보드카, 베르뭇, 브랜디, 소주라 ) 등록권리자 : 피고보조참가인 2) 선등록상표 2 가 ) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 상표등록번호 : / / / 제367683호나 ) 표장 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제32류의맥주, 상품류구분제33류의위스키, 브랜디, 워트카 (Vodka), 럼주, 진, 베르뭇, 샴페인, 소주, 송엽주, 오가피주라 ) 등록권리자 : 피고보조참가인 3) 선등록상표 3 가 ) 출원일 / 등록일 / 상표등록번호 : / / 제 호나 ) 표장 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제33류의법주, 소주, 약주, 인삼주, 청주, 탁주, 합성청주, 딸기주, 럼주, 리큐어 (Liqueurs), 매실주, 머루주, 배술, 버찌주, 베르뭇, 보드카, 브랜디, 비터즈 (Bitters), 사과주, 샴페인, 아니스 (Anise) 술, 아라크 (Arak) 술, 아페리티프 (Aperitifs) 술, 알콜성과일엑기스, 알콜엑기스, 압상트, 와인쿨러, 위스키, 유자주, 진 (Gin), 칵테일, 큐라소 (Curacao), 포도주, 고량주, 노주 ( 老酒 ), 오가피주, 독사주, 박하주, 벌꿀주, 보명주 ( 保命酒 ), 송엽주 ( 松葉酒 ), 약미주 ( 藥味酒 ), 약용주 ( 藥用酒 ), 호골주라 ) 등록권리자 : 피고보조참가인 4) 선등록상표 4 가 ) 출원일 / 등록일 / 상표등록번호 : / / 제 호나 ) 표장 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제33류의법주, 소주, 쌀로빚은술, 약주, 인삼주, 청주, 탁주, 합성청주, 딸기주, 럼주, 리큐어 (Liqueurs), 막포도주, 매실주, 머루주, 발포성과실주, 발포성포도주, 배술, 버찌주, 베르뭇, 보드카, 브랜디,

101 브랜디 (brandy), 비터즈 (Bitters), 사과주, 샴페인, 스위트와인, 식탁용포도주, 아니스리큐어, 아니스 (Anise) 술, 아라크 (Arak) 술, 아페리티프 (Aperitifs), 아페리티프 (Aperitifs) 술, 알콜성과일엑기스, 알콜에센스, 알콜엑기스, 알콜함유과일음료, 압상트, 와인쿨러, 우유함유알콜칵테일, 위스키, 유자주, 증류주, 진 (Gin), 천연발포성포도주, 칵테일, 커피주, 큐라소 (Curacao), 포도주, 고량주, 노주 ( 老酒 ), 독사주, 박하주, 벌꿀주, 보명주 ( 保命酒 ), 송엽주, 약미주, 약용주 ( 藥用酒 ), 오가피주, 중국식백주, 중국식양조주 [ 라오주 ], 호골주라 ) 등록권리자 : 피고보조참가인 5) 선등록상표 5 가 ) 출원일 / 등록일 / 상표등록번호 : / / 제 호나 ) 표장 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제33류의법주, 소주, 쌀로빚은술, 약주, 인삼주, 청주, 탁주, 합성청주, 딸기주, 럼주, 리큐어 (Liqueurs), 막포도주, 매실주, 머루주, 발포성과실주, 발포성포도주, 배술, 버찌주, 베르뭇, 보드카, 브랜디, 브랜디 (brandy), 비터즈 (Bitters), 사과주, 샴페인, 스위트와인, 식탁용포도주, 아니스리큐어, 아니스 (Anise) 술, 아라크 (Arak) 술, 아페리티프 (Aperitifs), 아페리티프 (Aperitifs) 술, 알콜성과일엑기스, 알콜에센스, 알콜엑기스, 알콜함유과일음료, 압상트, 와인쿨러, 우유함유알콜칵테일, 위스키, 유자주, 증류주, 진 (Gin), 천연발포성포도주, 칵테일, 커피주, 큐라소 (Curacao), 포도주, 고량주, 노주 ( 老酒 ), 독사주, 박하주, 벌꿀주, 보명주 ( 保命酒 ), 송엽주, 약미주, 약용주 ( 藥用酒 ), 오가피주, 중국식백주, 중국식양조주 [ 라오주 ], 호골주라 ) 등록권리자 : 피고보조참가인 6) 선등록상표 6 가 ) 출원일 / 등록일 / 상표등록번호 : / / 제 호나 ) 표장 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제33류의법주, 소주, 쌀로빚은술, 약주, 인삼주, 청주, 탁주, 합성청주, 딸기주, 럼주, 리큐어 (Liqueurs), 막포도주, 매실주, 머루주, 발포성과실주, 발포성포도주, 배술, 버찌주, 베르뭇, 보드카, 브랜디,

102 브랜디 (brandy), 비터즈 (Bitters), 사과주, 샴페인, 스위트와인, 식탁용포도주, 아니스리큐어, 아니스 (Anise) 술, 아라크 (Arak) 술, 아페리티프 (Aperitifs), 아페리티프 (Aperitifs) 술, 알콜성과일엑기스, 알콜에센스, 알콜엑기스, 알콜함유과일음료, 압상트, 와인쿨러, 우유함유알콜칵테일, 위스키, 유자주, 증류주, 진 (Gin), 천연발포성포도주, 칵테일, 커피주, 큐라소 (Curacao), 포도주, 고량주, 노주 ( 老酒 ), 독사주, 박하주, 벌꿀주, 보명주 ( 保命酒 ), 송엽주, 약미주, 약용주 ( 藥用酒 ), 오가피주, 중국식백주, 중국식양조주 [ 라오주 ], 호골주라 ) 등록권리자 : 피고보조참가인 7) 선등록상표 7 가 ) 출원일 / 등록일 / 상표등록번호 : / / 제 호나 ) 표장 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제33류의법주, 소주, 쌀로빚은술, 약주, 인삼주, 청주, 탁주, 합성청주, 딸기주, 럼주, 리큐어 (Liqueurs), 막포도주, 매실주, 머루주, 발포성과실주, 발포성포도주, 배술, 버찌주, 베르뭇, 보드카, 브랜디, 브랜디 (brandy), 비터즈 (Bitters), 사과주, 샴페인, 스위트와인, 식탁용포도주, 아니스리큐어, 아니스 (Anise) 술, 아라크 (Arak) 술, 아페리티프 (Aperitifs), 아페리티프 (Aperitifs) 술, 알콜성과일엑기스, 알콜에센스, 알콜엑기스, 알콜함유과일음료, 압상트, 와인쿨러, 우유함유알콜칵테일, 위스키, 유자주, 증류주, 진 (Gin), 천연발포성포도주, 칵테일, 커피주, 큐라소 (Curacao), 포도주, 고량주, 노주 ( 老酒 ), 독사주, 박하주, 벌꿀주, 보명주 ( 保命酒 ), 송엽주, 약미주, 약용주 ( 藥用酒 ), 오가피주, 중국식백주, 중국식양조주 [ 라오주 ], 호골주라 ) 등록권리자 : 피고보조참가인 8) 선등록상표 8 가 ) 출원일 / 등록일 / 상표등록번호 : / / 제 호나 ) 표장 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제33류의법주, 소주, 쌀로빚은술, 약주, 인삼주, 청주, 탁주, 합성청주, 딸기주, 럼주, 리큐어 (Liqueurs), 막포도주, 매실주, 머루주, 발포성과실주, 발포성포도주, 배술, 버찌주, 베르뭇, 보드카, 브랜디,

103 브랜디 (brandy), 비터즈 (Bitters), 사과주, 샴페인, 스위트와인, 식탁용포도주, 아니스리큐어, 아니스 (Anise) 술, 아라크 (Arak) 술, 아페리티프 (Aperitifs), 아페리티프 (Aperitifs) 술, 알콜성과일엑기스, 알콜에센스, 알콜엑기스, 알콜함유과일음료, 압상트, 와인쿨러, 우유함유알콜칵테일, 위스키, 유자주, 증류주, 진 (Gin), 천연발포성포도주, 칵테일, 커피주, 큐라소 (Curacao), 포도주, 고량주, 노주 ( 老酒 ), 독사주, 박하주, 벌꿀주, 보명주 ( 保命酒 ), 송엽주, 약미주, 약용주 ( 藥用酒 ), 오가피주, 중국식백주, 중국식양조주 [ 라오주 ], 호골주라 ) 등록권리자 : 피고보조참가인 9) 선등록상표 9 가 ) 출원일 / 등록일 / 상표등록번호 : / / 제 호나 ) 표장 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제33류의법주, 소주, 쌀로빚은술, 약주, 인삼주, 청주, 탁주, 합성청주, 딸기주, 럼주, 리큐어 (Liqueurs), 막포도주, 매실주, 머루주, 발포성과실주, 발포성포도주, 배술, 버찌주, 베르뭇, 보드카, 브랜디, 브랜디 (brandy), 비터즈 (Bitters), 사과주, 샴페인, 스위트와인, 식탁용포도주, 아니스리큐어, 아니스 (Anise) 술, 아라크 (Arak) 술, 아페리티프 (Aperitifs), 아페리티프 (Aperitifs) 술, 알콜성과일엑기스, 알콜에센스, 알콜엑기스, 알콜함유과일음료, 압상트, 와인쿨러, 우유함유알콜칵테일, 위스키, 유자주, 증류주, 진 (Gin), 천연발포성포도주, 칵테일, 커피주, 큐라소 (Curacao), 포도주, 고량주, 노주 ( 老酒 ), 독사주, 박하주, 벌꿀주, 보명주 ( 保命酒 ), 송엽주, 약미주, 약용주 ( 藥用酒 ), 오가피주, 중국식백주, 중국식양조주 [ 라오주 ], 호골주라 ) 등록권리자 : 피고보조참가인 다. 이사건심결의경위 1) 피고보조참가인은 이사건출원상표 서비스표의출원에대하여이의신청을하였고, 이에대하여특허청은 이사건출원상표 서비스표는선등록상표들과그표장및지정상품 서비스업이동일 유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다 는이유로피고보조참가인의위이의신청

104 을받아들이는결정및이사건출원상표 서비스표의상표등록을거절하는결정을하였다. 2) 원고는 위거절결정에불복하여심판 (2013 원3503호 ) 을청구하였고, 특허심판원은 이사건출원상표 서비스표는선등록상표들과그표장및지정상품이동일 유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다 는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1 내지 12호증, 갑제25 내지 27호증의각기재, 변론전체의취지 2. 당사자주장의요지및이사건의쟁점가. 당사자주장의요지 1) 원고주장의요지이사건출원상표 서비스표중 IMPÉRIAL 부분은식별력이없거나미약할뿐만아니라, 이사건출원상표 서비스표의전체적인구성등에비추어볼때그부분만으로분리인식되지않는다. 따라서이사건출원상표 서비스표는선등록상표들과그표장이유사하지않으므로, 상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다. 2) 피고및피고보조참가인주장의요지이사건출원상표 서비스표중 IMPÉRIAL 부분은위스키등주류에있어주지 저명하여식별력이강한요부에해당하여그부분만으로분리인식된다. 따라서이사건출원상표 서비스표는선등록상표들과그표장및지정상품 서비스업이동일 유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다. 나. 이사건의쟁점원 피고와피고보조참가인의위와같은주장을통해정리되는이사건의쟁점은, 이사건출원상표 서비스표가선등록상표들과의관계에서상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부인데, 특히표장의유사여부와관련하여이사건출원상표 서비스표가 IMPÉRIAL 부분만으로분리인식되는지여부가다투어지고있다

105 3. 이사건출원상표 서비스표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 표장의유사여부 1) 판단기준상표의유사여부는그외관 호칭및관념을객관적 전체적 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 2008후 4783 판결등참조 ). 2) 판단가 ) 이사건출원상표 서비스표가 IMPÉRIAL 부분만으로분리인식되는지여부 이사건출원상표 서비스표 는전체적으로병모양을하고있는 데, 병의상단부에는황금색바탕에 세로로표기하고, 위문자의위에는 이라는문자를아래에서위로 와같은별도형을, 위문자의아래에 는 와같은도형을각배치하였으며, 병의하단부에는황금색바탕의 직사각형안에 와같은왕관도형, (MOÉT&CHANDON) 이라는문자, (IMPÉRIAL) 이라는문자를상, 중, 하 3 단으로표기

106 한 를배치한문자와도형의결합상표이다. 이사건출원상표 서비스표중 IMPÉRIAL 은 황제의 등의의미를가진영어또는프랑스어로서, 술이나와인등상품에사용되면 우수한, 품질이좋은 이라는의미도갖는다 ( 갑제13 내지 15호증, 을가제1호증 ). 그런데 IMPÉRIAL 은우리나라의위스키등주류업계에서일반수요자나거래자들에게피고보조참가인의주지 저명한표장인 IMPERIAL 로인식되므로 ( 을가제4 호증의 1 내지 4), 주류를지정상품으로하고있는이사건출원상표 서비스표및선등록상표들과관련하여그식별력을부정하기는어렵다. 그러나 1 이사건출원상표 서비스표는 IMPÉRIAL 이포함되어있는황금 색의사각형라벨 만으로출원된것이아니고, 병모양전체를표 장으로삼아서출원된것인데, 전체표장중문자부분에있어서 은 눈에잘띄는위치에크게 2번반복표기되어있고, 도라벨의중앙에크게표기되어있는반면, IMPÉRIAL 부분은눈에잘띄지않는위치에작게 1번표기되어있는등 IMPÉRIAL 부분이이사건출원상표 서비스표의전체에서차지하는비중이극히작은점, 2 MOÉT&CHANDON 은 18세기중반부터생산된프랑스의대표적인샴페인중의하나이고, MOÉT&CHANDON 에 IMPÉRIAL 이부기된샴페인은 19세기후반부터생산되어왔으며, 우리나라에서도 MOÉT&CHANDON 샴페인이 2007년부터 2010 년까지연간약 30억원가량판매되었을뿐아니라그에관한기사가일간신문에다수실리는등 ( 갑제16 내지 20호증, 갑제23호증의 1 내지 54, 갑제30호증등 ) MOÉT&CHANDON 은이사건출원상표 서비스표의출원일당시일반수요자나거래자에게상당히알려져있는샴페인브랜드인점, 3 원고는우리나라에서 MOÉT&CHANDON 만표기된샴페인뿐아니라이사건출원상표 서비스표와같이 MOÉT&CHANDON 에 IMPÉRIAL 을부기한표장및 MO T&CHANDON 에 BRUT IMP RIAL 또는 ROS IMP RIAL 을부기한표장의샴페인도판매하였는데, BRUT 은영어 DRY 에해당하는프랑스어로서와인의맛을의미하고, ROSÉ 는분홍빛의와인색상을의미하며 ( 갑제29호증, 갑제

107 31 내지 34호증 ), 또한 IMPÉRIAL 이나 BRUT IMPÉRIAL 또는 ROS IMP RIAL 은모두 MO T&CHANDON 의하단에작게표기되어있어서, 이사건출원상표 서비스표의라벨부분에서의 IMP RIAL 도 BRUT IMP RIAL 또는 ROS IMP RIAL 처럼샴페인의맛이나색상등의성질또는등급표시로인식될가능성이높은점등을종합하면, 이사건출원상표 서비스표는 IMPÉRIAL 부분만으로분리인식될가능성이희박하다. 나 ) 외관대비 이사건출원상표 서비스표인 와선등록상표들인,,,,,,,, 는병모양, 별모양, 왕관모양등의도형들의유무,, 이라는문자의유무등에서차이가있어그외관이상이하다. 다 ) 호칭및관념대비문자와도형이결합된상표는도형부분이독특하고그자체로어떤호칭이나관념을도출할수있는경우가아닌한일반적으로문자부분으로호칭 관념되는바 ( 대법원 선고 99후1850 판결참조 ), 이사건출원상표 서비스 표 중도형부분들은독특하고그자체로어떤호칭이나관념을도출

108 할수있는경우로보기어려우므로, 이사건출원상표 서비스표는문자부분들에의해 모엣, 모엣샹동, 모엣앤샹동, 모엣앤샹동임페리얼 로호칭 관 념될것이다 ( 눈에잘띄는위치에크게 2 번반복표기되어있는 에 의해 모엣 으로호칭 관념될가능성이가장높고, 라벨의하단에작게표기된 에비해라벨의중앙에크게표기된 에의해 모엣샹동 또는 모엣앤샹동 으로호칭 관념될가능성이다음으로높으며, 모엣앤샹동임페리얼 은음절수가많은점등에비추어그와같이호칭 관념될가능성이가장낮아보인다. 그리고앞서본바와같은이유로 임페리얼 만으로호칭 관념될가능성은희박하다 ). 따라서이사건출원상표 서비스표는 로얄임피리얼, 임페리알, 임페리얼 로호칭되고, 황제의 등으로관념될선등록상표들과그호칭및관념이상이하다. 라 ) 대비결과이사건출원상표 서비스표의 IMP RIAL 부분과선등록상표들의 IMPERIAL 부분이서로유사하다고하더라도, IMP RIAL 부분이이사건출원상표 서비스표에서차지하는비중등이사건출원상표 서비스표의전체적인구성, 형태및거래실정등에비추어이사건출원상표 서비스표는 IMPÉRIAL 부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때선등록상표들과그외관 호칭및관념이상이하여명확히출처의혼동을피할수있는경우에해당하므로, 이사건출원상표 서비스표와선등록상표들은그표장이유사하지않다. 나. 상표법제7조제1항제7호해당여부이사건출원상표 서비스표와선등록상표들은그표장이유사하지않으므로, 그지정상품 서비스업의동일 유사여부에관하여더나아가살펴볼필요없이, 이사건출원상표 서비스표는상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다. 4. 결론 그렇다면이사건심결은이와결론을달리하여위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다

109 재판장판사정준영 판사 판사 김신 손천우

110 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2014허 2092 거절결정 ( 상 ) 원 고 서울대학교산학협력단서울관악구관악로 1 ( 신림동, 서울대학교산학협력단 ) 송달장소서울서초구사임당로 174 ( 서초동, 강남미래타워13층 ) 특허법인아주양헌대표자이사성 소송대리인특허법인아주양헌담당변리사이창훈 피 고 특허청장소송수행자이중열 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원4612 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원상표 1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호

111 2) 구성 : 3) 지정상품 : 별지기재와같다 ( 이하 이사건각지정상품 이라한다 ). 4) 출원인 : 원고 나. 심결의경위 1) 특허청심사관은 이사건출원상표는현저한지리적명칭으로된 서울 과학교의종류인 대학교 로구성된표장으로, 수요자가누구의업무와관련된상품을표시하는상표인지를식별할수없으므로상표법제6조제1항제4호및제7호에해당하여등록을받을수없다. 는이유로이사건출원상표의등록을거절하는결정을하였다. 2) 원고는특허심판원에위거절결정의취소를구하는심판을청구하였고, 특허심판원은위심판청구사건을 2013원 4612호로심리한다음 원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1 내지 5호증의각기재, 변론전체의취지 2. 당사자들의주장가. 원고주장의심결취소사유의요지이사건출원상표가현저한지리적명칭인 서울 과보통명칭인 대학교 가결합된상표라고하더라도, 오랜사용에의하여국내의수요자들에게고유명사로서의새로운관념이생겼고, 교육업 뿐만아니라원고의업무와관련된모든상품이나서비스업의출처를표시하는것으로국내의수요자들에게현저하게인식되었다고할것이므로, 이사건출원상표는이사건각지정상품에대하여상표법제6조제1항제4호및제7호에해당하지않아그등록이허용되어야함에도, 이와결론을달리한이사건심결은취소되어야한다. 나. 피고의주장 이사건출원상표는현저한지리적명칭인 서울 과보통명칭인 대학교 가결합된상표로서결합에의하여새로운관념을낳거나새로운식별력을형성하

112 는것이아니므로, 이사건출원상표는상표법제6조제1항제4호, 제7호에해당하여등록을받을수없는바, 이와결론을같이한이사건심결은적법하다. 3. 이사건출원상표가상표법제6조제1항제4호, 제7호에해당하는지여부가. 판단에필요한법리 1) 상표법제6조제1항제4호상표법제6조제1항제4호는현저한지리적명칭 그약어또는지도만으로된상표는등록을받을수없다고규정하고있다. 이와같은상표는그현저성과주지성때문에상표의식별력을인정할수없어어느특정개인에게만독점사용권을부여하지않으려는데그규정의취지가있다. 이에비추어보면, 상표법제6조제1항제4호의규정은현저한지리적명칭, 그약어또는지도만으로된표장에만적용되는것이아니고, 현저한지리적명칭등이식별력없는기술적표장등과결합되어있는경우라고하더라도그결합에의하여본래의현저한지리적명칭이나기술적의미등을떠나새로운관념을낳는다거나새로운식별력을형성하는것이아니라면지리적명칭등과기술적표장등이결합된표장이라는사정만으로위법조항의적용이배제된다고할수없다 ( 대법원 선고 2000후181 판결, 대법원 선고 2011후 958 판결등참조 ). 2) 상표법제6조제1항제7호상표법제6조제1항은상표등록을받을수없는경우의하나로제7호에서 제1호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 를규정하고있는데, 이는같은조항의제1호내지제 6호에해당하지아니하는상표라도자기의상품과타인의상품사이의출처를식별할수없는상표는등록을받을수없다는의미이다. 어떤상표가식별력없는상표에해당하는지는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하는데, 사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나공익상특정인에게그상표를독점시키는것이적당하지않다고인정되는경우에그상표는식별력이없다고할것

113 이고, 식별력이없는표장이결합된상표의경우에도결합에의하여새로운관념을도출하거나새로운식별력을형성하는것도아니라면여전히식별력이없다고할것이다 ( 대법원 선고 2010후 3226 판결, 대법원 선고 2012후 2951 판결등참조 ). 나. 구체적판단이사건출원상표 는현저한지리적명칭인 서울 과보통명칭인 대학교 가단순히결합된상표로볼여지가있다. 그러나, 한편갑제6 내지 20, 25호증 ( 각가지번호포함 ) 의각기재에변론전체의취지를종합하면, 1 서울대학교는 경국립종합대학으로설립된이래이사건심결일무렵까지약 68년간 서울대학교 를학교의명칭으로계속사용하고있는사실, 2 서울대학교는 2013년까지약 20만명이상의대학졸업생을, 10만명이상의석사 박사를각배출한사실, 3 서울대학교는 2008년부터 2013년까지의 6년동안매년 19,000명이상의학사과정입학지원을받았고, 매년 1만명이상의석 박사과정입학지원을받았으며, 2013년기준으로 1명이상의학사과정합격생을배출한고등학교의숫자도전국각시도에걸쳐 893 개교에이르는사실, 4 서울대학교는 16개단과대학과 1개일반대학원및 9개의전문대학원을개설하여운영하고있고, 75개의부설연구소및연구원을설립하여운영하고있으며, 35개의부속시설을운영하고있고, 부설고등학교등 4개의부설학교를설립하여운영하고있으며, 서울대학교병원ㆍ서울대학교치과병원등을설립하여운영하고있는사실, 5 서울대학교는 2008년부터 2012년까지매년 1만건이상의학술회의, 세미나, 심포지움, 워크샵, 학술강연등을개최한사실, 6 서울대학교소속교원들이 서울대학교 라는교명하에발표한국내외학술논문은 2008년부터 2012년까지매년 7,000 건을초과하는사실, 7 서울대학교에관하여 부터 경까지약 1년간인터넷포털사이트뉴스란에소개된기사는수만건에달하는사실, 년부터 2013년까지서울대학교를방문한사람들의수는 160,487 명에이르고, 서울대학교홈페이지 ( 에접속한횟수는 12,204,011 회에이르는사실, 9 국어사전이나백과사전에서울대학교는 서울특별시관악구등에소재하고있는국

114 립종합대학교이다 는취지로기재되어있는사실을인정할수있는바, 이러한인정사실에서알수있는서울대학교의명칭사용의단일성, 사용기간, 입학및졸업자수, 대학의시설과활동내역, 서울대학교가알려진정도등에비추어보면, 이사건출원상표 는 서울 과 대학교 로분리인식된다거나, 현저한지리적명칭인 서울 과보통명칭인 대학교 의각의미가단순결합된의미로서의 서울에있는대학교 로인식된다기보다는 서울 과 ' 대학교 가불가분적으로결합되어 서울특별시관악구등에소재하고있는국립종합대학교 라는새로운관념이도출되었다고할것이고 ( 즉이사건출원상표는주지 저명의정도를넘어일반인들누구에게나하나의단어로인식되는상태에이르렀다고할것이다 ), 또한서울대학교가아닌자는서울대학교의명칭과표장또는이와유사한것을사용하는행위를법률로써금지하고있어 ( 국립대학법인서울대학교설립ㆍ운영에관한법률제34조 ) 이사건출원상표를일반수요자나거래계에서누구나자유롭게사용하도록할공익적인필요성이없다고할것이어서, 이사건출원상표는상표법제6조제1항제4호, 제7호에해당하지않는다고할것이다. 다. 피고의주장및판단 1) 피고의주장피고는서울대학교가 교수업 등에관하여상표법제6조제2항에의하여식별력 ( 이하 사용에의한식별력 이라한다 ) 을취득하였거나주지 저명하다고하더라도, 이사건각지정상품에대하여는사용에의한식별력을얻지못하였으므로이사건출원상표에대하여는그등록이허용되어서는아니된다는취지로주장한다. 2) 판단살피건대, 위나. 항에서본바와같이이사건출원상표가 서울 과 대학교 의결합에의하여 서울대학교 라는새로운관념이도출됨으로써상표법제6 조제1항제4호, 제7호에해당하지않게된이상이사건각지정상품에대하여개별적으로사용에의한식별력을취득하였는지여부를따질필요가없다고할것이다

115 즉상표법제6조제1항각호에해당하여상표등록을받을수없던표장이특정지정상품에대하여사용에의한식별력을취득하기는하였으나, 여전히위특정지정상품이아닌다른지정상품에대하여는상표법제6조제1항각호에해당하는경우에는, 위 다른지정상품 에대하여도사용에의한식별력을취득하였는지여부를따져상표등록의허용여부를결정하여야것이다. 그러나, 이사건출원상표와같이교육업등과관련하여사용에의한식별력을취득하고수요자에게인식되는과정과이후의과정에서, 식별력이없다고보았던근거 ( 새로운관념을낳지않는식별력없는표장의단순한결합 ) 가소멸되는상태에까지이르게됨으로써상표법제6조제1항제4호, 제7호에해당하지않게된경우에는각지정상품에대하여사용에의한식별력을취득하였는지여부를더이상따질필요가없다고할것이다. 따라서, 이사건각지정상품에대하여사용에의한식별력을취득하였는지를따지지않고상표등록을허용하더라도상표법제6조제1항, 제2항의취지에반하는것이아니라고할것이므로, 이와다른전제에선피고의주장은이유없다. 라. 소결론 따라서, 이사건출원상표는상표법제6조제1항제4호, 제7호에해당하지않으므로그등록이거절되어서는아니된다고할것이다. 4. 결론 그렇다면, 위와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사설범식 판사 판사 박정훈 윤주탁

116 [ 별지 ] 지정상품 상품류구분제05류의농산물이유식, 수산물이유식, 유아용식품 ( 분유는제외 ), 축산물이유식, 락토오스 ( 유당 ), 유당 ( 乳糖 ), 유아용분유, HBS항체측정시약, 가축병치료제, 가축세정제 ( 수의과용 ), 가축용백신, 감각기관용약제, 갑상선및부갑상선호르몬제, 강장제, 개로션 ( 수의과용 ), 개세정제 ( 수의과용 ), 개용구충제, 건부병균용 ( 乾腐病菌用 ) 살균제, 겨자습포, 겨자습포지, 경구용피임약제, 고무를바른타페타연고, 공기정화제, 공기청정제, 광천수욕용염류, 광천수용염류, 구충제, 구토방지제, 구토제, 국소마취제, 굴라드수 ( 水 ), 글리세로인산염, 기관지확장제, 기생충구제제 ( 驅除劑 ), 기생충구제제용카르볼리늄, 기침치료용약제, 남성호르몬제, 납액 ( 의료용 ), 농업용살충제, 뇌하수체호르몬제, 눈세척제, 다리종기치료용약제, 담배잎을사용하지않은의료용시가, 당뇨병치료용약제, 당뇨병환자용빵, 대구간유, 대사성약제, 도찰제 ( 塗擦劑 ), 독감방지용백신, 독약, 동물세정제 ( 수의과용 ), 동물용구충목걸이, 동물용백신, 동물용약제, 동물피부보호용약제, 동상용약제, 두통용약제, 디기탈린 ( 강심제 ), 리신제, 마약제, 마취제, 말용백신, 말초신경계용약제, 말파리구제용오일, 멘톨 (Menthol), 면역조절제, 모기향, 물리적장해치료용약제, 미네랄영양첨가제, 미네랄보충식품, 미생물용영양물질, 민달팽이구제제 ( 괄태충구제제 ), 밀의흑수병 ( 黑穗病 ) 치료제, 바이러스박멸제, 반창고제거용제, 발발한치료제, 발기부전치료용약제, 발포제, 발한제, 발한치료제, 방부제, 방사선숙취치료용약제, 방충용삼나무목재, 방충제, 방충향, 배설촉진제, 백분병치료제, 백신, 변비완화용약제, 부신호르몬제, 부인용한방약, 분만촉진제, 비뇨생식기용약제, 비듬치료용조제약품, 비인체용방취제, 비타민정제, 비타민제, 뼈질환치료용약제, 사람및동물용미량원소제제, 산소욕용산소, 살균제, 살비제, 살생물제, 살조제 ( 殺藻劑 ), 살충제, 살충제용담배추출물, 생약, 선번 (Sunburn) 치료용연고, 선충구제제, 섬유용탈취제, 세균독 ( 毒 ), 세균배양용배지 ( 培地 ), 세포부활용약제, 소독용유황스틱, 소독용훈증제, 소염제, 소염제및해열제, 소화기관용약제, 수렴제, 수은연고, 수의과용그리스, 수의과용로션제, 수의과용생물

117 학적제제, 수의과용아미노산, 수의과용항감염제, 수의과용화학제, 수의과용효소, 수의과용효소제, 순환기관용약제, 술폰아미드제, 스멜링솔트, 스테로이드, 스트렙토마이신제, 스트리키닌, 습포제, 식용비영양식식물섬유 ( 의료용 ), 식이요법또는약제용전분, 신경안정제, 아코니틴, 아편, 아편알칼로이드제, 아편제, 안과용약제, 안구또는안구내수술용약제, 안약, 알레르기용약제, 알부민성우유 ( 의료용 ), 액상진양제 ( 鎭痒劑 ), 약쑥, 약용과자, 약용설폰아미드, 약용캔디, 약용캡슐, 약재용사향, 약제, 약제용감초, 약제용겐티아나, 약제용겨자, 약제용곡분, 약제용과이어콜, 약제용대황근 ( 大黃根 ), 약제용동상연고, 약제용로션제, 약제용류풀린, 약제용마그네시아, 약제용막대형감초, 약제용맥각 ( 麥角 ), 약제용맥아, 약제용맹그로브수피 ( 樹皮 ), 약제용멜리사수 ( 水 ), 약제용목탄, 약제용몰식자산, 약제용미로발란수피 ( 樹皮 ), 약제용민트, 약제용부식제, 약제용브롬, 약제용비스무트아질산, 약제용비스무트제제, 약제용산류 ( 酸類 ), 약제용석회제제, 약제용선번 (Sunburn) 치료제, 약제용셀룰로오스에스테르, 약제용셀룰로오스에테르, 약제용소화제, 약제용수피 ( 樹皮 ), 약제용수화 ( 水化 ) 클로랄, 약제용시럽, 약제용아마인, 약제용아마인분, 약제용아몬드유, 약제용알데히드, 약제용알콜, 약제용어분 ( 魚粉 ), 약제용에스테르, 약제용에테르, 약제용연고, 약제용요오드, 약제용요오드화물, 약제용요오드화알칼리, 약제용우유효소, 약제용유칼립톨, 약제용유칼립투스, 약제용유황화 ( 硫黃華 ), 약제용이스트, 약제용인산염, 약제용전제 ( 煎劑 ), 약제용정제, 약제용중탄산 ( 重炭酸 ) 소다, 약제용초산알루미늄, 약제용초산염, 약제용카슈, 약제용캡슐, 약제용콜로디온, 약제용크레오소트, 약제용타르타르, 약제용타르타르크림, 약제용테레빈, 약제용테레빈유, 약제용티몰, 약제용페놀, 약제용펙틴 (Pectin), 약제용펩신, 약제용펩톤, 약제용포름알데히드, 약제용홉추출물, 약제용화학제, 약제용환약, 약제용효소, 약제제형제조용조성물, 약학적제제, 어지럼증치료용환제, 에리스로마이신제, 엘릭서약품, 염치료용환제, 염화암모늄정제, 오포델도크, 완하제 ( 緩下劑 ), 외피용약제, 요오드팅크, 요오드포름, 월경순환조절정제, 월경촉진제, 위생용살균제, 위생용소독제, 위장세척제, 위장질환치료용약제, 유열 ( 乳熱 ) 예방제, 유충구제제 ( 驅除劑 ), 의료욕용약제, 의료용가스, 의료용감홍 ( 甘汞 ), 의료용거머리, 의료용거전발삼, 의료용건조제, 의료용겨자유, 의료용고약, 의료용곡류처

118 리공정의부산물, 의료용과산화수소, 의료용과자, 의료용광천수, 의료용구강보호및치료용약제, 의료용구강세정액, 의료용구강소독제, 의료용구강청량제, 의료용구충제, 의료용그리스, 의료용글리세린, 의료용기나피 ( 皮 ), 의료용나트륨염, 의료용대추액, 의료용동위원소, 의료용디아스타제, 의료용딜오일 (Dill oil), 의료용또는수의과용진단제, 의료용또는수의과용효소, 의료용라듐, 의료용레시틴, 의료용로얄젤리, 의료용맥아유음료, 의료용목욕염류, 의료용목욕진흙, 의료용미생물용영양제, 의료용및수의과용진단제, 의료용및수의과용화학시약, 의료용바셀린, 의료용발삼제제, 의료용방사선조영 ( 造影 ) 물질, 의료용방사성물질, 의료용방향제, 의료용베이비오일, 의료용베이비파우더, 의료용보조제, 의료용사료첨가제, 의료용사르사파릴라 (Sarsaparilla), 의료용산소, 의료용살균제, 의료용생물학제제, 의료용설탕, 의료용세정제, 의료용세척용액, 의료용시약, 의료용식욕감퇴제, 의료용식이요법식품, 의료용식이요법식품조제제, 의료용식이요법용설탕, 의료용식이요법음료, 의료용식이요법제, 의료용아미노산, 의료용아일랜드이끼, 의료용알부민성식품, 의료용알부민조제제, 의료용알카로이드, 의료용앙고스투라껍질, 의료용약제, 의료용양모제, 의료용연초, 의료용염류, 의료용영양첨가제, 의료용온천수, 의료용위생제, 의료용인삼캡슐, 의료용자황, 의료용장뇌 ( 樟腦 ), 의료용장뇌유 ( 樟腦油 ), 의료용젤라틴, 의료용진단제, 의료용체중감량차, 의료용추잉검, 의료용칼륨염, 의료용캔디, 의료용콘듀랑고수피 ( 樹皮 ), 의료용콰시아, 의료용퀘브라초수피 ( 樹皮 ), 의료용퀴놀린, 의료용키니네, 의료용팅크제, 의료용포도당, 의료용포마드, 의료용피마자유, 의료용피부세척용약제, 의료용항균제, 의료용항진균성크림, 의료용허브탕제, 의료용혈액, 의료용호르몬, 의료용화학제, 의료용회향, 의료용효소, 의료용효소제, 의료용훈증소독제, 의약용감초, 의약용구강청량용추잉검, 의약용드링크제, 의약용맹그로브수피 ( 樹皮 ), 의약용모발성장촉진제, 의약용뿌리, 의약용사탕과자, 의약용스킨로션, 의약용아몬드유, 의약용알콜, 의약용약초, 의약용약초추출물, 의약용오일, 의약용진단시약, 의약용진흙, 의약용차, 의약용침제 ( 浸劑 ), 의약용합성펩티드, 의약용허브, 의약용허브차, 이뇨제, 이명치료용환제, 인공수정용동물정액, 인공수정용정액, 인체용약제, 일반마취제, 임신에의한건성피부방지용약제, 임신중반점용약제, 임신중피부반

119 점방지용약제, 임신중피부수화용약제, 임신진단시약, 자양강장변질제, 장기 ( 臟器 ) 추출액요법제, 장내세균치료용동물용약제, 정제제조용첨가제, 정화용약제, 제산제, 제초제, 제충국분말, 조제약품, 조제용제, 조혈제, 종양치료용약제, 종합비타민제, 좌약, 중추신경계용약제, 중추치료용약제, 쥐약, 진단용아이소토프표지물질, 진단용약제, 진정제, 진통제, 질세정제, 천식치료용약제, 천식환자용차, 체중감량용의료제제, 최면제, 최유제 ( 催乳劑 ), 췌장호르몬제, 치과용약제, 치료용목욕제, 치료용아이소토프표지물질, 치아발생촉진제, 치유욕용 ( 治癒浴用 ) 해수, 치질용제, 치질치료제, 침샘호르몬제, 칸타리드스분말, 칼슘보충제, 코카인, 콘드로이틴제, 콘택트렌즈세척제, 콘택트렌즈용용액, 큐라레, 크로톤수피 ( 樹皮 ), 클로람페니콜제, 클로로포름, 탕약제, 테트라시클린제, 토양살균제, 투석용의약용용액, 트레오닌제, 트리코마이신제, 트립토판제, 튼살방지용약제, 티눈고, 티눈치료약, 티오루틴제, 파리구제제 ( 驅除劑 ), 페니실린제, 폐고혈압치료용흡입용약제, 폐렴감염방지용백신, 포도나무병치료제, 포도나무뿌리진디처치제, 피부경결 ( 硬結 ) 치료제, 피부과용약제, 피부과용항균제, 피부보호용약품, 피부장애치료용약제, 피임약, 할라파 ( 설사용약재 ), 합성마약제, 항고혈압제, 항뇨산제제, 항당뇨제, 항독소세럼, 항문용약제, 항병원균성식물보호제, 항생물질제제, 항생제, 항암제, 항울제, 항육종제, 항은화식물제제, 항응고제, 항종양제, 항피부감염제, 해독제, 해열성진통제, 해열제, 해충구제제 ( 驅除劑 ), 향지방지성인자용약제, 헤모글로빈, 혈관수축제, 혈당강하제, 혈액용제, 혈장, 혈청, 혈청요법용약제, 호흡기관용약제, 호흡용흥분제, 호흡질환및장애치료용흡입제, 호흡질환및천식치료용약제, 혼합항생물질제제, 혼합비타민제, 화상치료제, 화학세정용소독제, 화학요법제, 화학적장애치료용약제, 화학적피임약, 훈증소독봉, 훈증소독정제, 훈증소독제, 히드라스티닌, 히드라스틴, 의료용미생물, 의료용및수의과용미생물배양균, 의료용및수의과용미생물제제, 의료용및수의과용세균제제, 의료용및수의과용세균학적제제, 내용물이채워진휴대용약품상자, 두통용연필 ( 두통용펜슬 ), 류마티즘방지반지, 류마티즘방지팔찌, 류머티즘방지용반지, 발에사용하는티눈링, 심전계전극용화학전도체, 약이채워진구급상자, 워트펜슬, 의료용팔찌, 지혈용펜슬, 코스틱펜슬, 가제 ( 거즈 ), 동물발굽용시멘트, 반창고, 발가락염증용패드, 붕대, 붕대용거즈 ( 가제 ), 생리대, 생리대용벨트, 생리용냅

120 킨, 생리용니커즈, 생리용타월, 생리탐폰, 생리패드, 소독면, 수유용패드, 실금환자용기저귀, 실금환자용팬티또는흡수재, 안대 ( 眼帶 ), 약제용로션처리티슈, 오불라토, 외과및정형외과용뼈접합제, 외과수술이식용리빙티슈 (living tissues), 외과용견갑붕대, 외과용붕대, 외과용얇은천, 외상용스펀지, 요실금용기저귀, 위생붕대, 위생용팬티라이너, 위생팬티, 의료용고무, 의료용기저귀, 의료용린트천, 의료용마개솜, 의료용면포, 의료용반창고, 의료용붕대, 의료용솜, 의료용유지, 의료용접착밴드, 의료용접착테이프, 의료용탄성밴드, 의료용탈지면, 의치용도자기재, 의치용재료, 의치용접착제, 이대 ( 耳帶 ), 정맥이상확장용테이프, 착유용수지, 치과및치과기술용귀금속합금, 치과및치과기술용열구봉전색제 ( 裂溝封塡塞劑 ), 치과및치과기술용접착제, 치과용고무, 치과용귀금속및귀금속합금, 치과용귀금속합금, 치과용금아말감, 치과용래커, 치과용랙커, 치과용밀봉제, 치과용및치과기술용삽입용재료, 치과용바탕금속및합금, 치과용성형금속, 치과용세라믹, 치과용시멘트, 치과용아말감, 치과용연마재, 치과용왁스, 치과용유향수지, 치과용응고재료, 치과용의치제조용재료, 치과용의치재료용치열교정알진산염, 치과용인상 ( 印象 ) 재료, 치과용전도성래커, 치과용접합및프라이머용재료, 치과용충전및밀봉재료, 치과용충전재, 치과용충전재료, 치과용표시용재료, 치과용합금, 치아복원용재료, 치의용몰딩왁스, 탈지면, 탈지면 ( 화장용은제외 ), 탐폰 ( 지혈마개 ), 파리잡이용점착제, 파리잡이용종이, 방충지. 끝

121 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2014허 2344 거절결정 ( 상 ) 원 고 세람테크게엠베하독일 플로힝겐세람테크-플라츠 1-9 대표자롤프마이클뮐러소송대리인제일특허법인담당변호사정진길 피 고 특허청장소송수행자장인욱 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원4945 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원상표 1) 국제등록번호 / 국제등록일 : 제 호 /

122 2) 구성 : ( 입체상표 ) 3) 지정상품 : 상품류구분제10류의 Implants for osteosynthesis, ortheses, endoprostheses and organ substitutions, anchors for endoprostheses, and anchors for dental protheses, articular surface replacement, bone spacers, hip joint balls, acetabular shell, acetabular fossa and knee joint components 나. 이사건심결의경위 1) 원고의출원에대하여특허청심사관은 이사건출원상표는가운데가파인 4개의핑크색반구형상으로구성된입체상표로, 비록문자등이반구형표면에표시되어있지만, 전체적인형상이나모양이거래사회에서통상적으로채용할수있는이사건지정상품의형상이나모양의범위를벗어나지않는것으로인식되므로, 지정상품의형상을보통으로표시하는방법으로표시된표장만으로된상표로상표법제6조제1항제3호에해당한다는이유로거절결정을하였고, 이에원고가특허심판원에불복심판을청구하였다. 2) 특허심판원은이를 2013원 4945호로심리한후 이사건출원상표는그지정상품의수요자가그입체적형상을보면 고관절용볼 로직감적으로인식할수있다고할것이므로, 그지정상품과관련하여볼때상품의형상을보통으로사용하는방법으로표시한상표이고, 이사건출원상표의입체적형상에가미된색채는고급스러운느낌을주기위하여사용되는색상에불과하 며, 입체상표에부기되어있는문자부분 가식별력이있다고하더라도

123 이는입체상표의식별력유무에서고려되지않으므로, 상표법제6조제1항제3 호에해당한다는이유로원고의위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1 내지 4, 15호증의각기재, 변론제체의취지 2. 심결취소사유의요지및당사자의주장가. 심결취소사유의요지및원고의주장 1) 상표법제6조제1항제3호는상표전체로서자타상품의식별력이있는지판단하여지정상품의형상등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표인경우그식별력을부정하고있다. 지정상품의형상등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표가아니라다른식별력있는구성이결합되어있다면전체로서자타상품식별력이인정된다. 식별력이있는문자부분을제외하고자타상품식별력을판단하는것은위규정에어긋난다. 2) 이사건출원상표는입체적형상및독특한핑크색상, 식별력있는문자인 가결합된표장으로이루어져있다. 이사건출원상표의색상인독특한핑크색은인체용의료부품등에보편적으로사용되는희색, 회색등으로이루어진형상과는차별화되고, 그질감에있어서도금속또는세라믹재질을가진상품과구별된다. 이사건출원상표와같은고관절용볼의형상이있다면수요자는형상, 색채및질감의차이로부터어느회사의제품인지쉽게식별할수 있다. 그리고이사건출원상표중문자부분인 는표장전체에서명 확하게인식되고, 우리나라특허청에등록된상표로서자타상품식별력이있다. 3) 특허청은당초입체상표의경우전체적으로식별력유무를판단하는것으로심사기준을정하였다가이사건출원상표의국제등록일이후인 시행되는개정심사기준에서는입체상표의형상만으로식별력유무를판단하는것으로변경하였다. 그런데위개정된심사기준은상표법제6조제1항제3호에서 지정상품의형상등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표 라고규정하는법조문과는배치된다. 심사단계에서의편의성을위한특허

124 청의심사기준이법에서규정하고있는요건에앞서적용될수는없다. 또한국제등록일이후에도입된특허청내부의심사기준에의해서국제등록된상표의등록을제약하는것은타당하지못하다. 4) 상표법제2조제1항제1호가목에서는기호 문자 도형 입체적형상또는이들을결합하거나이들에색채를결합한것을상표법상표장으로정의하고있다. 입체적형상에기호 문자등을결합한것은상표법상표장의정의에합치하는상표이다. 입체상표는입체적형상만으로된상표여야하는것은아니다. 입체적형상과문자가결합된상표도그자체로서상표등록받을수있어야한다. 그런데특허청은색채상표의경우 색채만으로된상표 와 색채가결합된상표 를구별하여출원서에기재하여등록받도록하고있는반면, 입체상표의경우는위와같이구별하여출원하도록하지않고있어출원서상에는 입체상표 라는취지를기재할수밖에없는상황이다. 이와같은경우이사건출원상표를 입체상표 로출원하였음을이유로다른구성은전혀고려하지않은채, 입체적형상자체만으로식별력유무를판단하는것은부당하다. 5) 상표법제52조제1항은입체적형상과문자가결합된상표가등록된경우, 입체적형상과문자가결합된상표전체로서보호범위가인정되는것이지입체적형상그자체에대해서보호범위를인정해주는것은아니다. 만약입체적형상그자체가식별력이없고그에식별력있는문자를결합하여등록받은경우라면, 권리주장단계에서의보호범위판단시권리의대항을받는자는당해입체적형상자체에는권리를인정할수없다는취지의주장을하거나상표법제51조제1항제2호, 제2호의 2의효력제한사유로다툴수있다. 식별력이없는입체적형상에식별력이있는문자를결합한상표의경우그등록을거절할이유가없다. 6) 이사건출원상표는공익상특정인에게배타적으로독점시키는것이적당하지않은상표라고볼수도없다. 7) 따라서이사건출원상표는전체적으로자타상품식별력이있으므로, 상표법제6조제1항제3호의기술적표장에해당하지않는다. 이와달리판단한이사건심결은위법하여취소되어야한다

125 나. 피고의주장 1) 입체상표의경우상표심사기준제8조는상품또는포장의외형이당해물품의일반적형태를나타내고있는지의여부는 입체적형상만으로 식별력을판단하도록하고있다. 이사건출원상표가지정상품인그 hip joint balls( 인공고관절용볼 ) 에사용될경우, 이사건출원상표의입체적형상은인공고관절용볼의형상또는인공고관절용라이너형상으로인식할것이므로그지정상품의형상을보통으로사용하는방법으로표시한표장으로식별력이없다고할것이다. 그리고이사건출원상표중색상과문자를고려하더라도, 입체적형상의핑크색은고관절용볼의하나로사용되는색상일뿐만아니라수요자에게고급스러운느낌을주기위하여사용되는색상에불과하다. 문자부분인 은입체적형상에서차지하는부분이매우작아이를명확히알수없다. 이사건출원상표는색상과문자에의하여도식별력이구비된다고볼수없다. 2) 식별력없는입체적형상에식별력있는문자나도형등이결합되는경우에는식별력이있는것으로보아식별력없는입체적형상이입체상표로등록되는것을허용하는것은상품등의출처를표시하는입체적형상을보호하기위한입체상표도입취지와맞지않다. 식별력없는입체적형상이상표로등록됨으로써효력유무에대한분쟁발생이예상된다. 수요자들은식별력없는입체적형상에독점배타적효력이있는것처럼오인ㆍ혼동할우려가있다. 일부상표권자들이식별력없는입체적형상을부당하게행사할우려등공익에반하는문제가있다. 3) 상표법제7조제1항제13호는 상표등록을받으려는상품또는그상품의포장의기능을하는데불가결한입체적형상, 색채, 색채의조합, 소리또는냄새만으로된상표 는절대적부등록사유로규정하고있다. 이는그상품의형상이오로지그상품자체의성질로부터유래하는것일때에는상표로서등록될수없다는 상품의기능성 을제시하는것이다. 그리고상표는전형상표와비전형상표로구분되고, 비전형상표는그자체가식별력을갖추거나사용에의하여식별력을취득하여야만식별력이인정되므로입체상표에어떤문자가결합되었다하더라도입체적형상이식별력을갖추거나사용에의하여식별력을취득한

126 경우가아니면수요자는문자부분을출처표시기능이아닌단지상품의기능으로인식할것이다. 또한, 설령문자에만식별력이있어서상품의출처표시로인식되는입체상표인경우는입체적형상이나모양과상관없이문자부분이문자상표로서기능하는것으로인식할것이어서그것은입체상표라고할수없고입체상표의제도취지에도배치된다. 4) 상표법제51조는입체적형상이입체상표로출원되어등록되었다하더라도입체적형상이식별력없는경우는상표권의효력이미치지않는다는것을규정하고있다. 이는입체상표가그본질적인특성이기술적인작용을하는데에있는상품형상일경우는등록을배제함으로써, 경쟁자들로하여금그러한기능이적용된상품을공급하거나그러한기능을그들의상품에적용하기위한기술적인수단들을채택할자유를제한하는것을방지하기위한것이다. 설령, 식별력없는입체적형상에식별력있는문자가결합되었다하더라도입체적형상이식별력이없으면상표권의효력이제한하는것이므로, 위규정에비추어보더라도입체상표는입체적형상만으로식별력을판단하여야한다. 3. 상표법제 6 조제 1 항제 3 호해당여부 가. 이사건출원상표의구성 이사건출원상표인 는가운데둥근홈이형성된반구 형상으로된입체적형상에명암이가미된분홍색색상과 가결합된표장이다. 라는문자 나. 입체상표의도입배경과상표법규정 1) 입체상표도입배경종래에는상표법에입체상표에관한규정을두고있지않아그등록을허용

127 하지않았다. 그런데입체상표의등록을허용하는국제적추세에능동적으로대처하고출원인의상표선택범위를확대하기위하여 법률제5355 호로상표법을일부개정하여입체적형상으로구성된표장도상표등록할수있도록하였다. 1) 2) 상표법규정가 ) 제2조 ( 정의 ) 1 이법에서사용하는용어의뜻은다음과같다. 1. 상표 란상품을생산ㆍ가공또는판매하는것을업으로영위하는자가자기의업무에관련된상품을타인의상품과식별되도록하기위하여사용하는다음각목의어느하나에해당하는것 ( 이하 표장 이라한다 ) 을말한다. 가. 기호ㆍ문자ㆍ도형, 입체적형상또는이들을결합하거나이들에색채를결합한것나 ) 제6조 ( 상표등록의요건 ) 1 다음각호의 1에해당하는상표를제외하고는상표등록을받을수있다. 3. 그상품의산지ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상 ( 포장의형상을포함한다 ) ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법또는시기를보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표다 ) 제7조 ( 상표등록을받을수없는상표 ) 1 다음각호의어느하나에해당하는상표는제6조에도불구하고상표등록을받을수없다. 13. 상표등록을받으려는상품또는그상품의포장의기능을확보하는데불가결한 ( 서비스업의경우에는그이용과목적에불가결한경우를말한다 ) 입체적형상, 색채, 색채의조합, 소리또는냄새만으로된상표라 ) 제9조 ( 상표등록출원 ) 2 상표등록을받으려는상표가제2조제1항제1호가목의입체적형상또는같은호나목에해당하는표장으로된상표인경우에는제1항각호 1) 법률제5355 호로일부개정된상표법개정이유참조

128 의사항외에산업통상자원부령으로정하는바에따라그취지와설명 ( 입체적형상인경우에는설명은제외한다 ) 을출원서에적어야한다. 마 ) 제51조 ( 상표권의효력이미치지아니하는범위 ) 1 상표권 ( 지리적표시단체표장권을제외한다 ) 은다음각호의어느하나에해당하는경우에는그효력이미치지아니한다. 2. 등록상표의지정상품과동일또는유사한상품의보통명칭ㆍ산지ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상 ( 포장의형상을포함한다 ) ㆍ가격또는생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법및시기를보통으로사용하는방법으로표시하는상표 2의2. 제9조제2항의규정에따른입체적형상으로된등록상표에있어서그입체적형상이누구의업무에관련된상품을표시하는것인지식별할수없는경우에등록상표의지정상품과동일하거나유사한상품에사용하는등록상표의입체적형상과동일하거나유사한형상으로된상표바 ) 제52조 ( 등록상표등의보호범위 ) 1 등록상표의보호범위는상표등록출원서에적은상표 ( 제2조제1항제1호다목에해당하는상표인경우에는시각적표현 ) 에따라정하여진다. 다. 입체적형상과문자등이결합된표장의식별력유무판단기준가 ) 상표법제2조제1항제1호가목은 기호ㆍ문자ㆍ도형, 입체적형상또는이들을결합하거나이들에색채를결합한것 을 표장 으로규정하여입체적형상만으로된표장뿐만아니라입체적형상에기호ㆍ문자ㆍ도형이결합된표장을인정하고있다. 나 ) 상표법제6조제1항제3호는형상을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표는상표등록받을수없도록규정하고있다. 동법제7조제1 항제13호는상품또는그상품의포장의기능을확보하는데불가결한입체적형상만으로된상표는등록받을수없도록규정하고있다. 그런데위규정은 형상을보통으로사용하는방법으로표시한표장 또는 상품또는그상품의포장의기능을확보하는데불가결한입체적형상 에다른식별력있는구성이결합

129 되어있는상표에대하여는등록받을수없다고규정하고있지않다. 또한상표법에는입체적형상과기호ㆍ문자ㆍ도형이결합된상표에서입체적형상만으로그식별력을판단하도록하는내용의기재도없다. 입체적형상부분이포함되어있다는이유로이와결합된기호ㆍ문자ㆍ도형을무시하고입체적형상만을기준으로판단하여야할근거규정도없다. 다 ) 상표법은상표등록과관련하여동법제6조제1항은같은항각호의식별력없는상표에해당하지않으면상표등록을받을수있다고규정하고있다. 동법제7조제1항은상표등록을받을수없는사유에대하여는열거하는방식을취하고있다. 위와같은등록제한사유가없는한상표등록이거절되지않고, 출원인의자유로운상표선택권리가인정되어야한다. 입체적형상에기호ㆍ문자등이결합되어있는상표라고하여도달리볼근거가없다. 라 ) 등록상표의보호범위는출원서에적은상표에따라정해지게되므로, 입체적형상과기호ㆍ문자등이결합된상표는그전체에의하여보호범위가정해지고입체적형상에의하여정해진다고볼수없다. 마 ) 이사건출원상표의출원서에 입체상표 라고기재되어있다. 그런데특허청은상표출원절차상입체적형상만으로된상표와입체적형상과기호ㆍ문자등이결합된상표를구분하지않고단순히 입체상표 라고분류하고있다. 입체적형상과기호ㆍ문자등이결합된상표도 입체상표 로기재하여출원할수밖에없다. 따라서상표출원서에입체상표라고기재되었음을이유로출원인이입체적형상만을한정하여출원한것으로볼수없다. 바 ) 입체적형상과기호ㆍ문자등이결합된상표에서입체적형상에는식별력이없고문자등에식별력있는경우, 식별력이없는입체적형상은출처표시기능을할수없으므로, 그와유사한입체적형상의상품간의관계에서출처의혼동우려가없다. 수요자들은식별력이있는문자등으로부터누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를어렵지않게인식할수있을것으로보인다. 그리고이와같은상표의등록을허용하는것은입체상표의등록을허용하는국제적추세에능동적으로대처하고출원인의상표선택범위를확대하기위한입체상표의제도취지에반한다고볼수없다. 또한상표법제51조제1항은입체적형상으로된등록상표가식별력이없는경우이와동일 유사한형상으로된상표를사용하는경우에는상표권의효력이

130 미치지않도록규정하여상표권자가부당하게금지권을상표사용자에행사하는것을제한하고있다. 따라서위와같은상표의등록을허용하는것이공익에반한다거나입체상표제도의취지에반한다고볼수없다. 사 ) 특허청의상표심사기준제8조해석참고자료 11은상품또는포장의외형이당해물품의일반적형태를나타내고있는지의여부는 입체적형상만으로 식별력을판단하는것으로기재되어있으나, 상표심사기준은특허청이상표심사의편의를위하여정한내부심사기준에불과하다고할것이다. 아 ) 따라서, 입체적형상과기호ㆍ문자등이결합된표장은입체적형상만으로식별력을판단할것이아니고결합된전체로서식별력의유무를판단하여야한다. 식별력이없는입체적형상에식별력이있는기호ㆍ문자등이결합됨으로써상품의출처를표시하는식별표지로서이용되고있는것으로인식가능한상표는식별력이인정된다고할것이다. 라. 이사건출원상표의식별력유무이사건출원상표는입체적형상과문자등이결합된상표로서결합된전체로서식별력의유무를판단하여할것이므로, 이와같은법리에따라이사건출원상표의식별력유무에관하여본다. 이사건출원상표중입체적형상부분은둥근홈이형성된반구형상으로구성되어있다. 그지정상품인 hip joint balls( 인공고관절용볼 ) 등과관련하여수요자들은인공고관절용볼의형상으로인식할것이므로, 그지정상품의형상을보통으로사용하는방법으로표시한표장으로위입체적형상에의하여식별력이부여된다고볼수없다 ( 이점에대하여서는당사자사이에다툼이없다 ). 그리고이사건출원상표는입체적형상전체가핑크색으로표현되어있다. 핑크색은일반적으로흔히볼수있는색상으로인공고관절용볼형상을고급스럽게보이도록하고명암을가미하여더욱입체적으로보이게하는것에불과하여위색상에의해식별력이부여된다고볼수도없다. 이사건출원상표중 부분은 생명의 라는의미의 BIO 에특별한의미가없는 LOX 를결합하여만든조어인 BIOLOX', 그하단에크기와문자

131 체를달리하여그리스알파벳의넷째글자를의미하는 delta', 그리고 'delta' 바로아래간단한모양의곡선이형성되어있다. 문자부분인 BIOLOX delta 는그지정상품과의관계에서성질등을나타내는기술적의미를가지고있지않는조어상표로서, 문자부분자체는식별력이인정된다고할것이다. 그리고출원시제출된상표견본 ( 갑제15호증 ) 에의해면, 문자부분은표장가운데위치하고있고표장전체에서차지하는비중을고려할때수요자들이이를용이하게인식할수있다. 그실물크기 ( 가로 4.5cm, 세로 3.5cm) 의형상에위문자가기재된경우를상정하여보더라도해당문자를인식하는데어려움이없다. 그리고문자부분이입체적형상에부가된상품설명이나모양등으로인식된다고는볼수없다. 이사건출원상표는문자부분에의해식별력이부여된다고할것이다. 따라서이사건출원상표는전체로서식별력이인정된다. 마. 소결론결국이사건출원상표는그지정상품과관련하여지정상품의형상을보통으로사용하는방법으로표시한표장에해당한다고볼수없으므로상표법제6조제1항제3호에해당하지아니한다. 4. 결론 그렇다면이사건심결은이와결론을달리하여위법하고그취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사한규현 판사 판사 이다우 이혜진

132 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2014허 2979 거절결정 ( 상 ) 원 고 양 구리시소송대리인변리사이인종, 박종배 피 고 특허청장소송수행자이중열, 김영수, 이영대, 박현희 피고보조참가인 꼬미떼앵떼르나씨오날올림삐끄 (ComitÉInternational Olympique) 스위스연방로잔느 1007 샤또드비디 (ChÉteau de Vidy 1007 Lausanne, Switzerland) 대표자크리스토프드키퍼 (Christophe De Kepper), 하워드스터프 (Howard Stupp) 소송대리인리앤목특허법인담당변리사목선영, 진은정 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은보조참가로인한부분을포함하여원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 9857 호사건에관하여한심결을취소한다

133 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원서비스표 (1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 (2) 구성 : (3) 출원인 : 원고 (4) 지정서비스업 : 서비스업구분제41류의경시대회대비용어학학원경영업, 수학 / 과학 / 외국어경시대회대비용교과서출판업, 수학 / 과학 / 외국어경시대회대비용교재출판업, 수학 / 과학 / 외국어경시대회대비용서적출판업, 수학 / 과학 / 외국어경시대회대비용온라인전자출판물제공업 ( 읽기전용 ), 수학 / 과학 / 외국어경시대회대비용온라인전자서적및잡지출판업 ( 읽기전용 ), 수학 / 과학 / 외국어경시대회대비용정기간행물출판업, 수학 / 과학 / 외국어경시대회대비용학습지출판업, 경시대회를대비한어학교육지도업, 영어경시대회를위한어학원경영업, 수학 / 과학 / 외국어경시대회대비용온라인교육시험업, 경시대회를대비한외국어학원경영업, 수학 / 과학 / 외국어경시대회대비용인터넷교육강좌업, 수학 / 과학 / 외국어경시대회대비용인터넷을이용한교육시험업 나. 선출원국제상표 (1) 국제등록연월일 / 등록일 / 국제등록번호 : / / 제 호 (2) 구성 : (3) 등록권리자 : 피고보조참가인 (4) 지정상품 / 서비스업 : 제41류의 Educational research( 교육연구업 ), providing of training( 훈련제공업 ), Providing electronic publications on-line ( 온라인전자출판물제공업 ) 등

134 다. 이사건심결의경위 (1) 원고는 특허청에이사건출원서비스표를서비스표등록출원하였다. (2) 특허청심사관은 이사건출원서비스표에대하여출원공고결정을하고출원공고하였는데, 피고보조참가인은그무렵특허청장에게이사건출원서비스표는상표법제7조제1항제1호의 3, 같은항제7호, 같은법제8 조제1항에해당하므로서비스표등록을받을수없다는요지의이유로서비스표등록이의신청을하였다. (3) 특허청심사관합의체는 이사건출원서비스표는선출원국제상표와의관계에서상표법제8조제1항에해당하므로위이의신청은이유있다 는취지의이의결정을하였고, 특허청심사관은같은날위이의결정의이유와같은이유로이사건출원서비스표에대하여등록거절결정을하였다. 이에원고는 위거절결정의취소를구하는심판을청구하였다. (4) 특허심판원은위심판청구를 2012원 9857호로심리하면서, 원고에게 이사건출원서비스표는표장중 Olympiad 부분은사전상국제올림픽대회라는의미를지니고있어저명한국제기관인국제올림픽위원회가개최하는경기대회의명칭과동일하므로상표법제7조제1항제1호의3에해당하여서비스표등록을받을수없다 는요지의거절이유통지를하였는데, 원고가위거절이유와관련하여다투는취지의의견서를제출하자, 아래와같은요지의이유로위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 이사건출원서비스표는일반수요자나거래자들에게문자부분인 올림피아드 로호칭되고, 국제올림픽경기대회 또는 수학, 과학등의분야에서실력을겨루는대회 등의의미로관념된다. 선출원국제상표는 국제올림픽경기대회 의의미로관념되고, 그중 ' 올림피아드 부분에의해약칭될수있다. 따라서이사건출원서비스표와선출원국제상표는호칭및관념이동일하여전체적으로유사한표장이다. 이사건출원서비스표의지정서비스업인 경시대회대비용어학학원경영업, 수학 / 과학 / 외국어경시대회대비용서적출판업 등과선출원국제상표의지정

135 서비스업인 Educational research( 교육연구업 ), providing of training( 훈련제공업 ), Providing electronic publications on-line( 온라인전자출판물제공업 ) 등은출판및교육관련업으로서로유사한서비스업이다. 따라서이사건출원서비스표는선출원국제상표와관련하여상표법제8조제1항에해당한다. [ 인정근거 ] 다툼이없는사실, 갑제1 내지 7호증, 을가제1호증, 을가제7, 8 호증의각기재, 변론전체의취지 2. 심결취소사유, 당사자주장의요지및이사건의쟁점가. 심결취소사유및원고주장의요지 (1) 이사건출원서비스표중문자부분 Olympiad 는사전적으로 국제올림픽경기대회 라는의미를갖고있기는하지만사전을찾아보기전에는그의미를알기어려운단어이므로일반수요자들이 국제올림픽경기대회 로직감하기어렵고, 오히려거래사회에서중 고등학생들의학력증진을위한각종경시대회의명칭으로사용되고있는사정을감안할때, 일반수요자들이 수학 과학등경시대회 를지칭하는것으로인식한다고보아야할것인바, 그지정서비스업인 경시대회대비용어학학원경영업 등과관련하여식별력이미약하다. 따라서이사건출원서비스표는선출원국제상표와유사여부를판단함에있어서전체관찰을하여야한다. 선출원국제상표는 ' 놀이, 게임, 경기 ' 등의의미가있는 'GAMES' 와이를수식하는 'OF THE OLYMPIAD' 가결합하여진체적으로 ' 국제올림픽경기대회 ' 이라는하나의관념을형성하고있으므로그중어느하나의단어만으로분리관찰되지않는다. 따라서전체적으로관찰된이사건출원서비스표와선출원국제상표는그외관, 호칭관념이상이하여유사하지아니한바, 이사건심결은이와결론을달리하여위법하다. (2) Olympiad 는국제올림픽위원회 (IOC, International Olympic Committee) 의명칭이나표장에해당하지아니하므로, 이사건출원서비스표는상표법제

136 조제1항제1호의3에해당하지아니한다. (3) 특허심판원은, 이사건심결을함에있어서, 상표법제81조제1항, 제3 항에의하여이사건출원서비스표가상표법제7조제1항제1호의3에해당한다는취지의의견제출통지를하였고, 이에원고가이를다투는취지의의견서를제출하자, 이사건출원서비스표가상표법제7조제1항제1호의3에해당하는지여부에관한판단은하지않고, 당초의거절결정의이유를들어이사건심판청구를기각하였는바, 이사건심결은구상표법 ( 법률제11747 호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제81조제1항, 제3항에관한법리를오해하였거나직권심리를남용함으로써원고로하여금이사건출원서비스표가상표법제 8조제1항에해당하는지여부에관하여충분히다툴수있는기회를박탈한채이루어져위법하다. 나. 피고및피고보조참가인주장의요지 (1) 이사건출원서비스표는선출원국제상표와모두 Olympiad 로약칭되고, 국제올림픽경기대회 로관념될수있어호칭, 관념이유사하여전체적으로유사한표장이고, 그지정서비스업과선출원국제상표의지정상표 / 서비스표는모두출판및교육관련업으로수요자가일치하므로유사하다. 따라서이사건출원서비스표는선출원국제상표와의관계에서상표법제8조제1항에해당한다. (2) 국제올림픽위원회는올림픽대회를개최하며 OLYMPIC 과동일한의미및방법으로 OLYMPIAD 역시표장으로사용하여왔으므로, 이사건출원서비스표는상표법제7조제1항제1호의3에해당한다. (3) 특허심판원이이사건심판절차에서원고에게새로운거절이유를통지하였다고하더라도, 이로써당초의거절이유가해소된것은아니며, 원고로서는거절결정에대한불복심판을청구하면서이사건출원서비스표가상표법제8조제1항에해당하지않는다는주장을충분히하였으므로이사건심결은절차적위법이없다. 다. 이사건의쟁점 이사건의쟁점은, 1 이사건출원서비스표와선출원국제상표가모두

137 Olympiad 로약칭되고, 국제올림픽경기대회 로관념될수있어서서로유사한지여부, 이사건출원서비스표의지정서비스업과선출원국제상표의지정상품 / 서비스업이유사한지여부, 2 이사건출원서비스표는상표법제7조제1항제1호의3에해당하는지여부, 3 이사건심결이원고의방어권행사를박탈한채이루어져절차적으로위법한지여부이다. 3. 이사건출원서비스표가상표법제 8 조제 1 항에해당하는지여부 가. 표장의유사여부 (1) 관찰의방법 ( 가 ) 앞서본바에따르면, 이사건출원서비스표 는도 형화된문자부분인 과영문자부분인 가결합된표장이고, 선출원국제상표 는영문자만으로구성된표장이다. ( 나 ) 갑제8 내지 11호증, 갑제89 내지 92호증, 을가제2, 3, 4호증 ( 가지번호가붙은것은각가지번호를포함한다 ) 의각기재에변론전체의취지를종합하면, Olympiad 는 국제올림픽경기대회 또는 수학 과학등경시대회 의의미를지니고있고, Game' 은 대회, 경기 등의의미를지니고있는사실이인정된다. 살피건대, 이사건출원서비스표의 부분은이사건출원서비스표의나머지부분에비하여굵은글씨체로쓰여있고, 국제올림픽경기대회 등의의미로사용되는경우그지정서비스업과관련하여식별력이있으 며, 이사건출원서비스표중도형화된문자부분인 이별다른호칭