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1 상표관발간등록번호 련대법원판35208 대전광역시서구청사로 189 정부대전청사 4 동 례( 1 1 ~ 1 년5 ) 심급별쟁점정리ㆍ분석자료집상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리ㆍ분석자료집 상표디자인심사국 ISBN

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3 발간등록번호 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리ㆍ분석자료집 상표디자인심사국

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5 목록 목 록 연도별목록 일련번호사건번호본원상표인용상표등판결내용쪽번호 2011 년도 후 33 ( 거절결정불복 ) SPRINTER 해당 후 1142 ( 거절결정불복 ) 해당 후 3226 ( 거절결정불복 ) 2010 후 1736 ( 거절결정불복 ) 2010 후 2964 ( 등록무효 ) 해당 해당 해당 후 3578 ( 거절결정불복 ) 해당 후 1876 ( 등록무효 ) 해당 후 1784 ( 거절결정불복 ) 해당 후 2275 ( 등록무효 ) 미해당

6 목록 일련번호사건번호본원상표인용상표등판결내용쪽번호 후 351 ( 거절결정불복 ) 미해당 후 2322 ( 등록무효 ) BCBG 7-1-9,11,12 미해당 후 2449 ( 등록무효 ) 해당 후 743 ( 등록무효 ) 2011 후 3346 ( 등록무효 ) 2011 후 3544 ( 등록무효 ) 2011 후 538 ( 권리범위 ( 소극 )) 2011 후 3872 ( 권리범위 ( 적극 )) 해당 해당 해당 69 권리범위에속함 71 권리범위에속함 후 3572 ( 권리범위 ( 소극 )) 권리범위에속하지않음 후 2046 ( 권리범위 ( 적극 )) 권리범위에속하지않음 후 3264 ( 권리범위 ( 소극 )) 권리범위에속하지않음 후 354 ( 등록취소 ) 해당 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

7 목록 일련번호사건번호본원상표인용상표등판결내용쪽번호 후 2407 ( 등록취소 ) 미해당 후 3080 ( 등록취소 ) 미해당 후 3622 ( 등록취소 ) 미해당 후 2916 ( 등록취소 ) 미해당 후 1121 ( 등록취소 ) 미해당 후 177 ( 등록취소 ) 미해당 후 4486 ( 권리범위 ( 소극 )) 소의이익있음 해당 년도 후 958 ( 거절결정불복 ) 해당 후 2128 ( 거절결정불복 ) 미해당 후 2339 ( 거절결정불복 ) 미해당 6-2 해당 후 2968 ( 등록무효 ) 해당 6-2 미해당 후 2951 ( 등록무효 ) 해당 6-2 미해당

8 목록 일련번호사건번호본원상표인용상표등판결내용쪽번호 후 2074 ( 거절결정불복 ) 2012 후 702 ( 등록무효 ) 6-2 해당 해당 후 3527 ( 등록무효 ) 8-1 해당 후 2425 ( 등록무효 ) 2012 후 3589 ( 거절결정불복 ), 해당 미해당 후 2487 ( 등록무효 ) 해당 후 3619 ( 등록무효 ) 미해당 후 3704 ( 등록무효 ) 해당 후 1941 ( 등록무효 ) 해당 후 689 ( 등록무효 ) 미해당 후 1357 ( 등록무효 ) 해당 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

9 목록 일련번호사건번호본원상표인용상표등판결내용쪽번호 후 1958 ( 권리범위 ( 소극 )) 권리범위에속함 후 1101 ( 권리범위 ( 소극 )) 확인이익이없는부적법한청구 후 962 ( 권리범위 ( 소극 )) 권리범위에속하지않음 후 3206 ( 권리범위 ( 적극 )) 권리범위에속하지않음 후 3387 ( 권리범위 ( 적극 )) 권리범위에속하지않음 후 3073 ( 권리범위 ( 소극 )) VSP vsp 엔티씨 권리범위에속하지않음 후 2227 ( 등록취소 ) ( 등록상표 ) 해당 후 3084 ( 등록취소 ) 해당 후 740 ( 등록취소 ) 미해당 후 3025 ( 등록취소 ) 미해당 후 2036 ( 등록취소 ) 미해당

10 목록 일련번호사건번호본원상표인용상표등판결내용쪽번호 2013 년도 후 4056 ( 등록무효 ) 해당 해당 후 1146 ( 거절결정불복 ) 해당 후 1948 ( 거절결정불복 ) 미해당 후 1982 ( 등록무효 ) ( 등록상표 ) 6-2 해당 202 ( 실사용상표 ) 후 808 ( 등록무효 ) 해당 후 3596 ( 등록무효 ) 해당 후 1689 ( 거절결정불복 ) 미해당 후 1900 ( 거절결정불복 ) 해당 후 3322 ( 등록무효 ) 해당 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

11 목록 일련번호사건번호본원상표인용상표등판결내용쪽번호 후 327 ( 거절결정불복 ) 미해당 후 2675 ( 등록무효 ) 해당 후 1702 ( 등록무효 ) 7-1-7,11 해당 후 835 ( 등록무효 ) 해당 후 3919 ( 등록무효 ) 해당 후 1276 ( 등록무효 ) 해당 후 2866 ( 등록무효 ) 2013 후 1108 ( 등록무효 ) 해당 해당 후 1548 ( 권리범위 ( 소극 )) 권리범위에속함 후 2699 ( 등록취소 ) 2012 후 1071 ( 등록취소 ) 해당 해당

12 목록 일련번호사건번호본원상표인용상표등판결내용쪽번호 후 2685 ( 등록취소 ) 미해당 후 3718 ( 등록취소 ) 해당 후 2463 ( 등록취소 ) 미해당 후 3220 ( 등록취소 ) 2012 후 3442 ( 등록취소 ) 2011 후 1289 ( 등록취소 ) 해당 해당 해당 년도 후 2330 ( 거절결정불복 ) 해당 후 1020 ( 등록무효 ) 해당 후 2869 ( 등록무효 ) 해당 후 1587 ( 등록무효 ) 2013 후 1986 ( 등록무효 ) 미해당 해당 후 2484 ( 등록무효 ) 해당 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

13 목록 일련번호사건번호본원상표인용상표등판결내용쪽번호 후 2460 ( 등록무효 ) 2014 후 119 ( 등록무효 ) 해당 해당 후 1051 ( 등록무효 ) 해당 후 2576 ( 권리범위 ( 적극 )) 권리범위에속함 후 3698 ( 권리범위 ( 소극 )) 권리범위에속함 후 2446 ( 권리범위 ( 적극 )) 권리범위에속하지않음 후 2316 ( 권리범위 ( 적극 )) 권리범위에속하지않음 후 3289 ( 권리범위 ( 소극 )) 권리범위에속하지않음 후 1521 ( 등록취소 ) ( 등록상표 ) 해당 305 ( 사용상표 ) 09

14 목록 일련번호사건번호본원상표인용상표판결내용쪽번호 후 1415 ( 등록취소 ) 미해당 후 2309 ( 등록취소 ) 소제기부적합 년도 후 2306 ( 거절결정불복 ) 미해당 후 2283 ( 거절결정불복 ) 6-1-4,7 미해당 후 2764 ( 등록무효 ) 해당 8-1 해당 후 2399 ( 등록무효 ) 2012 후 3657 ( 등록무효 ) 미해당 해당 후 409 ( 권리범위 ( 적극 )) 소리파동 권리범위에속하지않음 후 372 ( 등록무효 ) 눈사랑안경원 후발적 6-1-3,7 미해당 후 1924 ( 등록취소 ) ( 등록상표 ) 해당 338 ( 사용상표 ) 10 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

15 목록 일련번호사건번호본원상표인용상표판결내용쪽번호 후 2521 ( 등록취소 ) ( 등록상표 ) 미해당 342 ( 사용상표 ) 후 1207 ( 등록무효 ) 2014 다 ( 침해금지 ) 해당 345 침해해당 다 ( 침해금지등 ) 침해미해당부경법미위반 후 1072 ( 등록무효 ) 해당 후 1492 ( 등록취소 ) ( 등록상표 ) 해당 362 ( 사용상표 ) 11

16 목록 사건별목록 일련번호 사건번호본원상표인용상표판결내용쪽번호 후 33 ( 거절결정불복 ) 6 조 ( 식별력 ) SPRINTER 해당 후 1142 ( 거절결정불복 ) 해당 후 3226 ( 거절결정불복 ) 2011 후 958 ( 거절결정불복 ) 2012 후 2128 ( 거절결정불복 ) 해당 해당 미해당 후 2339 ( 거절결정불복 ) 미해당 6-2 해당 후 2968 ( 등록무효 ) 2012 후 2951 ( 등록무효 ) 2012 후 2074 ( 거절결정불복 ) 2012 후 4056 ( 등록무효 ) 2013 후 1146 ( 거절결정불복 ) 해당 6-2 미해당 해당 6-2 미해당 해당 해당 해당 해당 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

17 목록 일련번호 12 사건번호본원상표인용상표판결내용쪽번호 2013 후 1948 ( 거절결정불복 ) 미해당 후 1982 ( 등록무효 ) ( 등록상표 ) 6-2 해당 후 2330 ( 거절결정불복 ) 2014 후 1020 ( 등록무효 ) ( 실사용상표 ) 해당 해당 후 2306 ( 거절결정불복 ) 미해당 후 2283 ( 거절결정불복 ) 6-1-4,7 미해당 후 372 ( 등록무효 ) 눈사랑안경원 후발적 6-1-3,7 미해당 조 1 항 7 호및 8 조 1 항 ( 등록무효등 ) 후 1736 ( 거절결정불복 ) 2010 후 2964 ( 등록무효 ) 해당 해당 후 3578 ( 거절결정불복 ) 해당

18 목록 일련번호 사건번호본원상표인용상표판결내용쪽번호 후 1876 ( 등록무효 ) 2011 후 1784 ( 거절결정불복 ) 해당 해당 후 2275 ( 등록무효 ) 미해당 후 351 ( 거절결정불복 ) 2012 후 702 ( 등록무효 ) 미해당 해당 후 3527 ( 등록무효 ) 8-1 해당 후 2425 ( 등록무효 ) 2012 후 3589 ( 거절결정불복 ), 해당 미해당 후 2487 ( 등록무효 ) 해당 후 808 ( 등록무효 ) 2012 후 3596 ( 등록무효 ) 해당 해당 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

19 목록 일련번호 사건번호본원상표인용상표판결내용쪽번호 후 1689 ( 거절결정불복 ) 미해당 후 1900 ( 거절결정불복 ) 해당 후 3322 ( 등록무효 ) 해당 후 327 ( 거절결정불복 ) 미해당 후 2869 ( 등록무효 ) 해당 후 1587 ( 등록무효 ) 미해당 후 2764 ( 등록무효 ) 해당 8-1 해당 후 2399 ( 등록무효 ) 미해당 후 1072 ( 등록무효 ) 해당 조 1 항 9 호내지 12 호 ( 등록무효등 ) 후 2322 ( 등록무효 ) BCBG 7-1-9,11,12 미해당

20 목록 일련번호 사건번호본원상표인용상표판결내용쪽번호 후 2449 ( 등록무효 ) 2011 후 743 ( 등록무효 ) 2011 후 3346 ( 등록무효 ) 2011 후 3544 ( 등록무효 ) 해당 해당 해당 해당 후 3619 ( 등록무효 ) 미해당 후 3704 ( 등록무효 ) 2012 후 1941 ( 등록무효 ) 해당 해당 후 689 ( 등록무효 ) 미해당 후 1357 ( 등록무효 ) 2013 후 2675 ( 등록무효 ) 2013 후 1702 ( 등록무효 ) 해당 해당 ,11 해당 후 835 ( 등록무효 ) 해당 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

21 목록 일련번호 사건번호본원상표인용상표판결내용쪽번호 후 3919 ( 등록무효 ) 해당 후 1276 ( 등록무효 ) 해당 후 2866 ( 등록무효 ) 2013 후 1108 ( 등록무효 ) 2013 후 1986 ( 등록무효 ) 2013 후 2484 ( 등록무효 ) 2013 후 2460 ( 등록무효 ) 2014 후 119 ( 등록무효 ) 2014 후 1051 ( 등록무효 ) 2013 후 1207 ( 등록무효 ) 2012 후 3657 ( 등록무효 ) 2011 후 538 ( 권리범위 ( 소극 )) 2011 후 3872 ( 권리범위 ( 적극 )) 권리범위확인 해당 해당 해당 해당 해당 해당 해당 해당 해당 327 권리범위에속함 71 권리범위에속함

22 목록 일련번호 사건번호본원상표인용상표판결내용쪽번호 후 3572 ( 권리범위 ( 소극 )) 권리범위에속하지않음 후 2046 ( 권리범위 ( 적극 )) 권리범위에속하지않음 후 3264 ( 권리범위 ( 소극 )) 권리범위에속하지않음 후 1958 ( 권리범위 ( 소극 )) 권리범위에속함 후 962 ( 권리범위 ( 소극 )) 권리범위에속하지않음 후 3206 ( 권리범위 ( 적극 )) 권리범위에속하지않음 후 3387 ( 권리범위 ( 적극 )) 권리범위에속하지않음 후 3073 ( 권리범위 ( 소극 )) VSP vsp 엔티씨 권리범위에속하지않음 후 1548 ( 권리범위 ( 소극 )) 권리범위에속함 후 2576 ( 권리범위 ( 적극 )) 권리범위에속함 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

23 목록 일련번호 사건번호본원상표인용상표판결내용쪽번호 후 3698 ( 권리범위 ( 소극 )) 권리범위에속함 후 2446 ( 권리범위 ( 적극 )) 권리범위에속하지않음 후 2316 ( 권리범위 ( 적극 )) 권리범위에속하지않음 후 3289 ( 권리범위 ( 소극 )) 권리범위에속하지않음 후 409 ( 권리범위 ( 적극 )) 소리파동 권리범위에속하지않음 331 제 73 조 ( 등록취소 ) 후 354 ( 등록취소 ) 해당 후 2407 ( 등록취소 ) 미해당 후 3080 ( 등록취소 ) 미해당 후 3622 ( 등록취소 ) 미해당 후 2916 ( 등록취소 ) 미해당

24 목록 일련번호 사건번호본원상표인용상표판결내용쪽번호 후 1121 ( 등록취소 ) 미해당 후 177 ( 등록취소 ) 미해당 후 2227 ( 등록취소 ) ( 등록상표 ) 해당 후 3084 ( 등록취소 ) 해당 후 740 ( 등록취소 ) 미해당 후 3025 ( 등록취소 ) 미해당 후 2036 ( 등록취소 ) 미해당 후 2699 ( 등록취소 ) 2012 후 1071 ( 등록취소 ) 해당 해당 후 2685 ( 등록취소 ) 미해당 후 3718 ( 등록취소 ) 해당 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

25 목록 일련번호 사건번호본원상표인용상표판결내용쪽번호 후 2463 ( 등록취소 ) 미해당 후 3220 ( 등록취소 ) 해당 후 3442 ( 등록취소 ) 해당 후 1289 ( 등록취소 ) 해당 후 1521 ( 등록취소 ) ( 등록상표 ) 해당 305 ( 사용상표 ) 후 1415 ( 등록취소 ) 미해당 후 1924 ( 등록취소 ) ( 등록상표 ) 해당 338 ( 사용상표 ) 후 2521 ( 등록취소 ) ( 등록상표 ) 미해당 342 ( 사용상표 ) 21

26 목록 일련번호 사건번호본원상표인용상표판결내용쪽번호 후 1492 ( 등록취소 ) ( 등록상표 ) 해당 362 ( 사용상표 기타 ( 소의이익등 ) 후 4486 ( 권리범위 ( 소극 )) 소의이익있음 해당 후 1101 ( 권리범위 ( 소극 )) 확인이익이없는부적법한청구 후 2309 ( 등록취소 ) 2014 다 ( 침해금지 ) 소제기부적합 311 침해해당 다 ( 침해금지등 ) 침해미해당부경법미위반 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

27 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집 2011 년도대법원판례 편저 : 상표심사1과이상엽심사관김정자심사관 23

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29 후 33 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 후 33 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요ㅇ심사관이상표법제6조제1항제3호에해당하여식별력이없다고거절한상표출원에대해심판원은식별력이없다고판단하였고, 특허법원은본원표장이품질등의표시로직감된다고보기어렵다판단하였으나, 대법원은본원표장이지정상품의품질 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장으로봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 SPRINTER ( 국제 :775594) (12 류 ) 자동차및그구조부품 2011후33 ( ) 2010허7051 ( ) 2009 원 9192 ( ) 심판 / 소송결과 비고 해당 파기환송 미해당 심결취소 해당 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009원9195 심결 ( , 청구기각 ) : 해당ㅇ이사건국제출원상표는영문자 SPRINTER 와같이구성된문자상표로서, 사전상 단거리주자, 경주자, 스프린터 등의의미가있는표장으로서이는중학교기본어휘수준의단어일뿐만아니라, 일반수요자가자동차의품질을평가할때얼마나속력이나느냐하는것도제품평가의중요한요소중의하나라할것이므로이사건국제출원상표가그지정상품중 자동차 등에사용될경우에는그수요자들에게 매우빠른자동차또는고속으로주행이가능한자동차 등의의미로위지정상품의품질이나효능을직접적으로표시하는것으로인식될수있다할것이므로 ( 특허심판원 2005원 심결참조 ), 이사건국제출원상표는위지정상품에사용될경우그지정상품과관련하여품질이나효능등의성질을보통으로사용하는방법으로표시하는표장만으로된기술적표장에해당함 25

30 Ⅰ 년도대법원판례 특허법원 2010허7051 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ 중형의경주용자동차 에대하여는 sprint car 라는별개의단어가사용되고있고, sprinter 는 단거리를잘뛰는말이나선수 를가리키므로, 이사건출원상표인 sprinter 는수요자나거래자에게 단거리를잘달리는선수 라는의미로인식될것으로보임ㅇ이사건출원상표의지정상품중 Automobiles 는원동기를장치하고도로를주행하며사람이나화물을운반하는기계로서, 보통단거리뿐만아니라장거리에서도그속도의차이가없이잘달리므로, 일반수요자나거래자가 Automobiles 라는상품을보면서 단거리에서잘달리는자동차 를연상한다는것은생각하기어려움ㅇ거래사회에서이사건출원상표인 sprinter 가그지정상품인 Automobiles and their structural parts(included in this class) 의효능이나용도등을표시하는데사용되고있음을인정할만한아무런자료가없음ㅇ따라서이사건출원상표는그지정상품중 Automobiles 에사용된다하더라도, 피고가주장하는바와같이수요자나거래자에게 매우빠른자동차또는고속으로주행이가능한자동차 등의의미로직감된다고보기는어려우므로, 상표법제6조제1항제3호에해당한다고할수없음 대법원 2011후 33 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ sprinter 는단거리주자등의뜻을가진영어단어이고, 그한글발음인 스프린터 가우리말에서도그와같은뜻의외래어로사용되고있다. 그리고자동차와관련하여 sprinter 에서 ~ 하는사람 을의미하는영어접미사 er 이생략된 sprint 와자동차를의미하는 car 가결합한 sprint car 가 중형의경주용자동차 를일컫는용어로사용되고있기도함ㅇ이러한점들을고려하여볼때, 이사건출원상표는그지정상품인 자동차 (Automobiles) 에사용될경우에일반수요자나거래자들에게 가속성능이우수한, 매우빨리달릴수있는 등의의미로쉽게인식된다고할것이므로, 지정상품의품질 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된기술적상표에해당한다고봄이상당함 3. 심사관련시사점ㅇ기술적표장에해당하는지여부는그단어의사전적인의미도중요하지만일반수요자나거래자가상표의구성이나표현형식에비추어그것이지정상품이성질을가리키는것으로사용되었음을직감할수있다면기술적표장에해당함 26 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

31 후 1142 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 후 1142 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요ㅇ심사관이상표법제6조제1항제3호에해당하여식별력이없다고거절한상표출원에대해심판원은식별력이없다고판단하였고, 특허법원은본원표장이원재료를보통으로사용하는방법으로표시한표장이라고볼수없다고판단하였으나대법원은본원표장이지정상품과관련하여원재료를보통으로사용하는방법으로표시한표장으로봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 ( ) (43 류 ) 멕시코음식전문레스토랑업등 2011 후 1142 ( ) 2010 허 9538 ( ) 2009 원 ( ) 해당파기환송 미해당심결취소 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009 원 심결 ( , 청구기각 ) : 해당 ㅇ이사건출원서비스표는영문자와도형이결합하여 와같이구성된표장으로서영문자표기는그구성상일반수요자로하여금 TOMA TILLO, TOMA ILLO, OMA TILLO, T, OMA, ILLO 등으로다양하게인식되어질수있는표장이라할것인바, 그중 TOMA TILLO 로인식되어질경우 Tomatillo 는멕시코, 미국남부원산의가지과 ( 科 ) 꽈리속 ( 屬 ) 의 1년초로서그열매는식용으로이용되고있는데작고둥근녹색의장과류로수염토마토 (husk tomato) 라고도하며, 특히멕시코요리에즐겨쓰이는재료로서대개익히거나토마토 27

32 Ⅰ 년도대법원판례 퓨레로만들어소스로넣는다고상세하게소개되고있음을알수있음 ( 인터넷포털사이트 NAVER 백과사전및영어사전참조 ) ㅇ따라서이사건출원서비스표 TOMA TILLO 는지정서비스업 멕시코음식전문레스토랑업 ( 멕시코식 TACO 요리를주메뉴로하는업종에한함 ) 등과관련하여원재료를표시하는기술적표장에해당하여식별력이없으며 ( 특허심판원 2009원124, 심결참조 ), 이사건출원서비스표의하단에결합하여구성된 The TACO Place 의 TACO 는고기, 치즈, 양치즈등을넣고튀긴옥수수빵 등을나타내는요리의명칭임을고려하면, The TACO Place 는 타코요리하는곳 ( 장소 ) 정도로인식되어지므로지정서비스업과관련하여원재료의표시로서식별력이없는표장에해당함ㅇ또한도형부분에있어서도전체적으로색채의가미와기본적인타원형의모양중아래부분을위쪽으로비스듬하게접어올린듯한형상에위쪽으로접어올린듯한부분의바탕색을진하게한형상은표장에대한심미감을효율적으로발휘하도록하는데불과하지일반수요자나거래자에게자타상품을식별하기위한출처표시로서의기능을하기위한것은아니라고볼수있음 특허법원 2010 허 9538 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당 ㅇ이사건출원서비스표중큰문자부분인 에대하여먼저살펴보건대, 위문자부분은왼쪽앞부분에알파벳대문자 T 가상하로길게위치하고그오른쪽옆으로상단부분에는 OMA 가, 아래부분에는 ILLO 가각위치하는형태로되어있어, 일반수요자들이위 를접하게되면상단부분과먼저연결지어 TOMAILLO 로인식하거나, 하단부분과연결지어 OMATILLO 로인식할수있다. 그런데갑제5, 10, 11호증에의하면, 토마틸로 (Tomatillo) 가이사건출원상표에대한거절결정일인 당시이미인터넷등을통해멕시코요리전문점상호로서알려져있던사실을알수있는바, 위상호의영향으로수요자들이위문자중 T 를그옆상, 하단부분의각글자에모두연결시켜 TOMATILLO 로인식할수도있음ㅇ그러나, TOMATILLO 가각종사전에멕시코요리에즐겨쓰이는식물성재료로게재되어있다고하더라도, 거절결정일인 당시우리나라음식점에서현실로멕시코요리의 28 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

33 후 1142 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 원재료로사용되고있다거나멕시코요리의원재료로사용되는것으로우리나라일반수요자나거래자가인식하고있어야지정서비스업과관련하여원재료를표시하는것으로서인정될것인데, 제출된증거들만으로는이를인정하기에부족함 ㅇ이사건출원서비스표중 라고할수없음 는지정서비스업과관련하여원재료를표시하는것이 대법원 2011 후 1142 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당 ㅇ이사건출원서비스표 ( 출원번호제 호 ) 는그상단중앙의 의 T 가그옆상 하단부분에모두걸쳐있는표장의형태로부터일반수요자나거래자들에게 TOMATILLO 로인식될수있는데, 이사건심결당시국내의사전등에 토마틸로 (Tomatillo) 가 주로멕시코와미국남부가원산지인가짓과 ( 科 ) 꽈리속 ( 屬 ) 의 1년초 ( 草 ) 로서자주색열매가식용으로사용되는식물이고멕시코요리에즐겨사용되는식재료 라는점이나타나있었고, 이외에도인터넷이나국내에시판된서적등을통해 토마틸로 (Tomatillo) 가식용열매로서식재료로사용된다 는점이국내에도알려져있었던사정등을알수있음ㅇ이러한사정에비추어보면, 이사건심결당시적어도위지정서비스업의거래자들은이사건출원서비스표를그지정서비스업에서제공되는멕시코음식의원재료를뜻하는 TOMATILLO 로인식하고있다고봄이상당하므로, 이사건출원서비스표는상표법제6조제1항제3호에해당함 3. 심사관련시사점 ㅇ원재료로사용되고있다거나원재료로사용되는것으로우리나라일반수요자나거래자가인식하는정도의판단은현실거래사회의객관적자료로추정할수있음 29

34 Ⅰ 년도대법원판례 후 3226 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요ㅇ심사관이상표법제6조제1항제7호에해당하여전체적으로식별력이없다고거절한상표출원에대해심판원은전체적으로식별력이없다고판단하였고, 특허법원은본원표장이식별력이없다고단정할수없다고판단하였으나, 대법원은본원표장은전체적으로식별력이없다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 ( ) (43 류 ) 호텔업, 모텔업, 등 2010후3226 ( ) 2010허4311 ( ) 2009원5654 ( ) 해당파기환송 미해당심결취소 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009원5654 심결 ( , 청구기각 ) : 해당ㅇ이사건출원상표는 SUPER 부분과아라비아숫자 8 이한칸띄어결합하여구성된표장으로서, SUPER 부분은 최고 ( 급 ) 의, 특등품 등의의미를가진단어로서업종에관계없이품질의우수성등의성질을나타내는기술적표장에해당하므로그식별력이없다할것이고, 8 은아라비아숫자 1자에불과하여간단하고흔한표장에해당하여식별력이없어이사건출원서비스표는전체적으로자타서비스를구별할수있는식별력이없다할것임 ( 두구성부분들의결합으로인하여그이상의새로운관념을창출하거나새로운식별력을형성하는것이아니다 ). ㅇ따라서이사건출원서비스표는전체적으로식별력이없으므로수요자들이누구의업무에관 30 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

35 후 3226 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 련된서비스업을표시하는것인가를식별할수없는서비스표라고할것이어서, 상표법제6조제1항제7호에해당함 특허법원 2010 허 4311 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당 ㅇ이사건출원서비스표는영문자 와아라비아숫자 이결합하여구성된표장으로서 슈퍼에잍 또는 슈퍼팔 로호칭될것인바, 3음절또는 4음절에불과하고특별한관념이곧바로연상되지않는결합표장으로서비교적구성이간단하고구성부분을개별적으로분리하여호칭하거나인식하는것이부자연스러워전체적으로호칭되고인식된다할것임ㅇ비록 는 최고, 특등품 등의의미를가져서품질의우수성등을나타내고, 은간단하고흔한표장에해당하여각각은식별력을인정하기어렵다할것이나, 서로별다른연관성이인정되지아니하는영문자 와숫자 이결합한조어표장인이사건출원서비스표 을전체적으로보면그지정상품과관련하여기술적표장이라거나간단하고흔한표장에해당하여그출처를식별할수있는기능이없다고단정하기어렵고, 달리이사건출원서비스표가식별력이없다고할사유를찾을수없음 ( 원고는 자준비서면에기재된바와같이 super 나숫자 1자가포함된다수의상표, 서비스표가이미등록된사실이있다고주장하고, 피고도이를다투지않는바 ) ㅇ위와같은사정을고려하면이사건출원서비스표 이외관상으로보아사회통념상식별력을인정하기곤란한경우라고보기도어렵고, 위등록례중에이사건출원서비스표의지정서비스업과관련하여서는 나 이사용된예를찾을수없어다수인이현실적으로사용하고있어식별력이인정되지아니하는경우에도해당하지아니하며, 공익상특정인에게독점시키는것이적당하지않다고인정되는경우에도해당하지아니함 대법원 2010 후 3226 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당 ㅇ이사건출원서비스표 ( 출원번호제 호 ) 은영문자 SUPER 와 31

36 Ⅰ 년도대법원판례 아라비아수자 8 이한칸띄어결합한형태로구성되어있는데, 그중 SUPER 부분은 최고급의, 특등품의 등의뜻을가진영어단어로서지정서비스업과의관계에서그우수성을나타내는것으로직감되므로지정서비스업의품질등을보통으로사용하는방법으로표시한기술적표장에해당하여식별력이없고, 8 부분은아라비아숫자한글자에불과하여간단하고흔히있는표장으로서식별력이없으며, 또한, 이들각부분의결합에의하여새로운관념을도출하거나새로운식별력을형성하는것도아님 3. 심사관련시사점 ㅇ품질의우수성과관련된표장과간단하고흔히있는표장이결합한표장은그결합한것이상의새로운관념을도출하거나새로운식별력을형성하지않는경우에식별력이없음 32 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

37 후 1736 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 후 1736 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요ㅇ심사관이이사건출원상표 와선등록상표 등과유사하 다고거절한상표출원에대해특허심판원, 특허법원및대법원도양상표가호칭, 관념이유사 하다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 등록상표 ) 2010 후 1763 ( ) 해당원심지지 ( ) ( 등록상표 ) 2010 허 1213 ( ) 해당심결지지 (35 류 ) 램프및조명설비온라인판매대행업, 스킨케어로션소매판매대행업 (11 류 ) 백열전구 (3 류 ) 세이빙스틱 2008 원 ( ) 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2008 원 심결 ( , 청구기각 ) : 해당 ㅇ이사건출원상표 / 서비스표는 와같이영문자 WILLIAMS 와 SONOMA 가가운데 - 로연결되어결합된표장이고선등록상표 1, 2는영문자 WILLIAMS 로구성된표장으로서양표장들의유사여부를살펴보면, 우선이사건출원상표 / 서비스표는 WILLIAMS 와 SONOMA 가 - 로구분되어있고비교적기억하기어려운 7음절로구성되어있어 - 의앞부분에위치한 WILLIAMS 만으로분리하여호칭, 관념될수 33

38 Ⅰ 년도대법원판례 있다할것이며, 이러한경우에는선등록상표 1, 2인 WILLAMS 와는호칭및관념이동일또는유사하고청구인은 WILLIAMS 가흔한성으로서식별력이약하다고주장하고있으나이사건출원상표 / 서비스표가선등록상표들과유사한이상선등록상표들이무효로확정되기전에는그상표등록의효력을부인할수없다할것이므로청구인의주장을받아들일수없음 특허법원 2014허 1213 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 해당ㅇ이사건출원서비스표는 WILLIAMS, SONOMA 의두개의영어단어가하이픈 (-) 으로연결된문자와문자의결합서비스표로서, 전체로서는인터넷포탈사이트다음의영어사전에는등재되어있지아니하고 ( 을제3호증 ), 이들단어를결합하여각단어가가지는의미이상의새로운관념이형성되지않으며, 윌리암즈소노마 의비교적긴일곱음절로이루어져일반수요자가전체로서호칭하기에는불편하고, 달리이사건출원서비스표가항상전체문자로서만거래사회에서인식되고통용되었다고볼아무런자료가없으므로, 이사건출원서비스표는요부만으로서거래에놓일수있다고봄이상당함ㅇ그런데그지정서비스업인 램프및조명설비소매판매대행업 등과관련하여볼때이사건출원서비스표중 WILLIAMS 는외국인의이름에주로쓰이는단어로서 ( 갑제5, 9, 10, 11호증 ) 위지정서비스업과별다른관계가없는단어이므로위지정서비스업에대하여는식별력이있다고할것임따라서, 이사건출원서비스표의 WILLIAMS 는독자적으로서비스업표지로서의역할을하기에충분하므로, WILLIAMS 로서요부관찰될수있다고할것임. ㅇ이에대하여원고는먼저, WILLIAMS 는우리나라일반수요자들에게매우익숙한성이므로자타상품의식별력이없다고주장하나, 외국인의성의경우에는외국에서흔한성이라고하더라도우리나라에서흔히볼수있는성이아닌한흔한성에해당한다고할수없는것인데 ( 대법원 선고 97후1238 판결참조 ), 이사건에서원고가제출한갑제5 내지 16호증만으로는 WILLIAMS 가우리나라에서흔히볼수있는성이라고인정하기에는부족하고, 달리이를인정할만한증거가없음ㅇ원고는또, 하이픈은낱말을합칠때사용하는것이므로이사건출원서비스표는 WILLIAMS 와 SONOMA 로분리하여인식되지않고전체로서인식된다고주장하나, 하이픈 (hyphen, 우 34 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

39 후 1736 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 리말의붙임표에해당한다 ) 이두낱말을결합할때사용하는문장부호라고하더라도하이픈으로인하여두낱말이합쳐져반드시하나의새로운관념을가지게된다고할수없고, 하이픈으로이사건출원상표의각구성부분이불가분하게결합된다고인정할만한아무런자료도없으므로, 위주장은받아들일수없음 ㅇ따라서, 이사건출원서비스표는이나그요부인 WILLIAMS 에의해요부관찰되어그로부터생기는외관, 호칭또는관념에의해유사여부를판단할수있는바, 이를선등록상표들인나와대비하여보면, 양서비스표 / 상표는그외관이유사하고, 호칭, 관념에있어 윌리암즈 로서동일함 대법원 2010후 1763 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ ( 판단기준 ) 둘이상의문자들의조합으로이루어진결합상표는상표를구성하는전체문자에의해생기는외관, 호칭, 관념에의해상표의유사여부를판단하는것이원칙이나, 문자들의결합관계등에따라 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분, 즉요부만으로도거래에놓일수있다고인정할수있는경우에는그요부를분리내지추출하여그부분에의해생기는호칭또는관념에의해상표의유사여부를판단할수있음ㅇ대법원은 로구성된이사건출원상표 / 서비스표 ( 출원번호제 호 ) 는 WILLIAMS 와 SONOMA 의두개의영어단어가하이픈 (-) 을사이에두고나뉘어있는한편, 그결합으로두단어가가지는각각의의미를단순히합친것이상의새로운관념이형성되는것도아니고, 전체상표가비교적긴음절로이루어져있어전체로호칭하기에불편하며, 우리나라에서는 WILLIAMS 가흔히있는성이아니어서그지정상품또는지정서비스업과관련하여식별력이없거나미약하다고할수없고독자적으로그출처를표시하는표지로서의기능을하기에충분한점등을고려하면, WILLIAMS 부분만으로도거래에놓일수있다고본다음, 그호칭및관념이 백열전구 등을지정상품으로하고 로구성된원심판시선등록상표 1( 등록번호제205410호 ) 또는 화장비누, 세이빙리퀴드 등을지정상품으로하고 로구성된원심판시선등록상표 35

40 Ⅰ 년도대법원판례 2( 등록번호제132305호 ) 와 윌리암즈 로동일하므로, 이사건출원상표 / 서비스표와선등록상표들을동일 유사한상품또는서비스업에함께사용하는경우일반수요자나거래자로하여금그출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있다는이유로이들표장이서로유사하다고한원심을지지함 3. 심사관련시사점ㅇ하이픈으로연결되어구성된표장이라도각각의단어가독자적이식별력을갖추고있고비교적긴음절로이루어져있어전체로호칭하기에불편하거나그결합으로두단어가가지는각각의의미를단순히합친것이상의새로운관념이형성되지않으면분리관찰이가능함 36 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

41 후 2964 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 2964 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은이사건등록상표 이선출원상표 등과유 사하다고하며등록무효심판을청구한사건에서, 특허심판원은양상표가비유사하다고판단을하였으나, 특허법원과대법원은양상표가호칭, 관념이유사하다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 등록상표 ) 2010 후 2964 ( ) 8-1 해당원심지지 ( ) ( 등록상표 ) 2010 허 3462 ( ) 8-1 해당심결취소 (3 류 ) 헤어크림, 헤어무스등 (3 류 ) 샴푸등 2009 당 13 ( ) 8-1 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009 당13 심결 ( , 청구기각 ) : 8-1 미해당ㅇ이사건등록상표는 길게땋은머리끝에드리는장식용헝겊이나끈 을의미하는 댕기 와 중국에서전래되어우리나라에서발달한의술인 ( 韓方 ) 이나 같은방 ( 一房 ), 또는 냉랭하고쓸쓸한방 ( 寒房 ) 등의다양한의미를지니고있는 한방 이결합된조어상표로서 댕기 부분과 한방 부분이띄어쓰기없이결합되어있고, 전체적인호칭이비교적짧은 4음절에불과한점등을고려하면, 댕기 부분과 한방 부분으로분리관찰되기보다는전체로서 댕기한방 으로호칭되고, 특정한관념을알수없는조어로서인식됨 37

42 Ⅰ 년도대법원판례 ㅇ또한, 선출원상표들도 댕기머리 가 결혼하지않은처녀 총각의전통적인땋은머리모양 이라는특정한관념이있는것이어서분리관찰되기보다는전체로서 댕기머리 로호칭되고, 인식됨ㅇ따라서이사건등록상표는선출원상표들과그칭호가다르고, 관념또한상이하여유사한상표라고할수없으므로상표법제8조제1항에해당하지아니함 특허법원 2010허 3462 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 8-1 해당ㅇ이사건등록상표의표장중 한방 은 중국에서전래되어우리나라에서발달한의술인한방 ( 韓方 ) 또는 중국으로부터전래하여온의술인한방 ( 漢方 ) 의의미를가지고있으므로그지정상품과관련하여볼때상품의제조방법또는원재료로인식되어식별력이없거나약한반면 댕기 는 길게땋은머리끝에드리는헝겊이나끈 을지칭하는단어로서이사건등록상표의출원일당시일상생활에서거의사용되고있지않을뿐만아니라그지정상품과관련하여거래계에서일반적으로사용되거나상품의품질, 용도등을연상시키지도않으므로일반수요자들의주의를끌어식별력이있다고할것이고, 선출원상표들의 댕기머리 역시, 앞에서본바와같이 댕기 가식별력이있는데반하여 머리 는그지정상품인샴푸등이사용되는인체부위를연상시켜상품의용도와직접관련되어있으므로식별력이없거나매우약함ㅇ따라서이사건등록상표가 댕기 로호칭, 관념될경우선출원상표들과칭호와관념이동일하여동일또는유사한상품에함께사용될경우수요자들로하여금그출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있으므로이들상표의표장은유사함 대법원 2010후 2964 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 8-1 해당ㅇ이사건등록상표의구성중 댕기 부분은 길게땋은머리끝에드리는헝겊이나끈 을지칭하는단어로서, 이사건등록상표의등록결정시일상생활에서거의사용되고있지않고그지정상품과관련하여거래계에서일반적으로사용되거나상품의품질, 용도등을연상시키지도아니할뿐아니라어두부분에위치하여지배적인인상을주어식별력이있는반면, 한방 부분은 예로부터우리나라에서발달한의술의방법 ( 韓方 ) 등의의미를가지고있어그지정상품과관련하여상품의생산방법이나가공방법등으로인식되어식별력이없거나미약하므로이사건등록상표의요부는 댕기 라고할것이고, 선출원상표들역시 댕기머리 중 댕기 부분은 38 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

43 후 2964 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 앞서본바와같은이유로식별력이있는반면, 머리 부분은그지정상품인샴푸등이사용되는인체부위를연상시켜상품의용도와직접관련되어있어식별력이없거나약하며, 선출원상표들의나머지구성부분인 생모크리닉, GOLD, Cymbidium Essence, 샴푸, 포 / 르 / 테 등은모두 댕기머리 의하단에작은문자로구성되어있을뿐아니라지정상품의품질이나용도를연상시키는등별다른주의를끌지못하여식별력이없거나약하므로그요부는 댕기 라고할것이고위상표들에서 댕기 를요부로분리내지추출하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로위상표들의문자들이불가분적으로결합되어있다거나거래실정상위상표들이항상전체문자로서만인식되고통용되었다고볼만한자료도없으므로위상표들은각요부만으로거래에놓일수있다고봄이상당함ㅇ그렇다면위상표들은모두요부인 댕기 만으로호칭 관념될수있는바, 이경우위상표들의외관은다르나그호칭 관념이동일하여이사건등록상표와선출원상표들을동일 유사한상품에함께사용하는경우일반수요자나거래자로하여금그출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있으므로이들표장은서로유사함 3. 심사관련시사점ㅇ지정상품의품질이나용도등을연상시키는등별다른주의를끌지못하여식별력이없거나약한부분과결합한상표는 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분, 즉요부만으로분리내지추출하여그부분에의해생기는호칭또는관념에의해상표의유사여부를판단할수있음 39

44 Ⅰ 년도대법원판례 후 3578 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요 ㅇ심사관이이사건출원상표 이선등록상표 과유사하다고 거절한상표출원에대해특허심판원, 특허법원및대법원모두양상표가호칭, 관념이유사하다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2010 후 3578 ( ) 해당원심지지 ( ) ( 등록상표 ) 2010 허 7198 ( ) 해당심결지지 ( 지정업무 ) 전도사업, 종교교육사업등 (41 류 ) 그리스도교신앙및사상의전도업등 2010 원 3707 ( ) 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010 원 3707 심결 ( , 청구기각 ) : 해당 ㅇ이사건출원업무표장은한글 4 자로구성된 과같고, 선등록서비스표는 와같이구성된문자와도형의결합표장으로서양표장은도형및영문자의유무등의차이로인하여그외관은서로다르다. 그러나호칭및관념에있어서는이사건출원업무표장은 월드비전 으로호칭되고, 그영문자에해당하는 WorldVision 으로관념될것이고, 선등록서비스표는도형과문자를각각분리관찰하면부자연스러울정도로불가분적으 40 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

45 후 3578 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 로결합된상표라고볼수없고, 또한이들각구성부분들의결합으로인하여새로운관념을낳는것도아니어서그중하나의요부만으로분리관찰하거나간략하게호칭 기억하려는일반수요자들의경향에따라 월드비전 (WorldVision) 만으로약칭 인식될수있다할것이므로이경우양표장은칭호나관념이동일함ㅇ이사건출원업무표장의지정업무중 전도사업 ( 포교구두전도, 문서전도 ), 종교교육사업 ( 교역자양성보조 ) 과선등록서비스표의지정서비스업중 그리스도교신앙및사상의전도업 ( 서적, 소책자, 강연, 영화필름, 슬라이드필름, 오디오및비디오카셋트, 테이프등을통한 ), 비종파적인그리스도교에관한교육업 ( 강습, 강연, 개인교수및카운슬링과후원포함 ), 고아, 기타아동및기타원하는사람을위한비종파적그리스도교에관한교육업 은지정업무과서비스업으로서의차이는있으나양지정업무 ( 서비스업 ) 모두종교교육및신앙전도등비영리업무 ( 선등록서비스표의권리자인 월드비전인터내쇼날 은전세계 100여개국에서 1억명의지구촌이웃들을위한구호, 개발및옹호사업을진행하는국제구호개발비정부기구임 ) 로서그대상분야가동일하고, 수요자가일치하는등양표장의지정업무 ( 서비스업 ) 는서로동일 유사함 특허법원 2010 허 7198 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 해당 ㅇ이사건출원업무표장 은표장전체에의하여 월드비전 으로호칭되고관념 될것이고한편선등록서비스표 는 와같은도형부분과영문자 World Vision 부분및한글문자 사회복지법인월드비전 부분으로구성되어있는도형과문자의결합표장으로서, 도형부분에서특별한호칭이나관념이도출되지않으므로영문자부분에의하여또는한글문자 사회복지법인월드비전 을간략하게호칭하고기억하려는일반수요자의경향에따라 월드비전 으로호칭되고관념될것임ㅇ따라서이사건출원업무표장은선등록서비스표와외관은다르지만거래사회에서중요한역할을하는호칭및관념이동일하여두표장이동일 유사한지정업무 ( 서비스업 ) 에사용되는경우일반수요자나거래자로하여금업무 ( 서비스 ) 의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있다고할것이므로두표장은서로유사한표장에해당함ㅇ이사건출원업무표장의지정업무에는 전도사업 ( 포교, 구두전도, 문서전도 ), 종교교육사업 ( 교역자양성보조 ) 이포함되어있고, 선등록서비스표의지정서비스업에도 그리스도교신앙및 41

46 Ⅰ 년도대법원판례 사상의전도업 ( 서적, 소책자, 강연, 영화필름, 슬라이드필름, 오디오및비디오카세트, 테이프와기타등류를통한 ), 비종파적인그리스도교에관한교육업 ( 강습, 강연, 개인교수및카운슬링과후원포함 ), 고아, 기타아동및기타원하는사람을위한비종파적그리스도교에관한교육업 이포함되어있음ㅇ따라서두표장의지정업무 ( 서비스업 ) 는모두신앙전도및종교교육등비영리업무를포함하고있어서그분야가동일하고, 수요자의범위도일치하는점에서서로동일또는유사함 대법원 2010 후 3578 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당 ㅇ대법원은 으로구성된이사건출원업무표장 ( 출원번호제 호 ) 의 지정업무인 전도사업 ( 포교, 구두전도, 문서전도 ), 종교교육사업 ( 교역자양성보조 ) 과 으로구성된선등록서비스표 ( 등록번호제 호 ) 의지정서비스업인 그 리스도교신앙및사상의전도업 ( 서적, 소책자, 강연, 영화필름, 슬라이드필름, 오디오및 / 또는비디오카세트, 테이프와기타등류를통한 ), 비종파적인그리스도교에관한교육업 ( 강습, 강연, 개인교수및카운슬링과후원포함 ), 고아, 기타아동및기타원하는사람을위한비종파적그리스도교에관한교육업 은신앙전도및종교교육등으로그성질이나내용이동일하고제공상대방의범위도일치한다는점등을이유로들어서로유사하다고판단한원심을지지함 3. 심사관련시사점ㅇ업무표장의지정업무 ( 비영리공익사업 ) 와선등록상표의지정서비스업 ( 영리목적 ) 의유사여부를판단함에있어서도제공되는업무와서비스의성질이나내용, 제공수단, 제공장소, 그제공자및상대방의범위등제반사정을종합적으로고려하여당해업무와서비스업에동일또는유사한표장을사용할경우그업무와서비스가동일인에의하여제공되는것처럼출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부를기준으로판단함 42 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

47 후 1876 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 1876 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은이사건등록상표 가선등록상표 와유사하다고하며 등록무효심판을청구한사건에서특허심판원은양상표가호칭이유사하다고판단을하였고, 특허법원은유사하지않다고판단하였으나대법원은양상표가호칭이유사하다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2011 후 1876 ( ) 해당파기환송 ( ) ( 등록상표 ) 2011 허 4011 ( ) 미해당심결취소 (3 류 ) 화장품, 향료, 비누, 등 (3 류 ) 화장품, 향료, 비누, 등 2009 당 2920 ( ) 해당청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009 당 2920 심결 ( , 청구인용 ) : 해당 ㅇ이사건등록상표와선등록상표의표장을대비해보면, 이사건등록상표 는영 어알파벳 2 자가결합된표장인반면, 선등록상표는일반적인서체의한글표기 2 자 큐티 와 그의영문표기에해당하는 Cutie 가상하 2 단으로결합되어 와같이이루어진표 장으로서, 이들표장은일차적으로해당문자표기의색채표현의유무, 한글표기와의결합여부등외관에있어서서로비유사한표장임을알수있음 43

48 Ⅰ 년도대법원판례 ㅇ또한, 이사건등록상표는조어상표인반면, 선등록상표는 귀여운여자 ( 소녀 ), 교묘한책략 등의의미를가지고있는영단어 Cutie 와그의한글표기가결합되어있으며, 우리나라의영어보급정도에비추어볼때해당영단어 Cutie 는 귀여운여자 ( 소녀 ) 라는의미로용이하게인식할수있다할것인바, 이사건등록상표와선등록상표는관념에있어서도비유사한표장임ㅇ그러나양표장의 호칭 의유사여부를대비해보면, 일반수요자가이사건등록상표의첫번째영문표기를 O 또는 Q 로인식하는가여부에따라이사건등록상표는 오티 또는 큐티 로 발음되며, 선등록상표 는한글부분및영문자부분모두 큐티 로발음된다고할 것인바, 만약이사건등록상표가문자상표의유사여부판단에서가장중요한요소인발음에있어서 큐티 로호칭된다면선등록상표의 큐티 와그호칭이동일하다고할것임ㅇ그러므로양표장이동일또는유사한상품에사용될경우일반수요자나거래자로하여금상품출처의오인, 혼동을일으킬염려가있는유사한상표라하지않을수없음 특허법원 2011 허 4011 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당 ㅇ이사건등록상표 와선등록상표 의대비결과를종합하면, 먼저두 상표의호칭이같거나유사한점은앞서본바와같다. 따라서대비되는두상표에있어서외관, 호칭, 관념의하나인호칭이동일하거나유사하고, 지정상품도같거나유사하므로양상표는원칙적으로유사한상표로볼여지가있음ㅇ그러나현대의상품거래에있어서일반수요자나거래자가화장품류와같이일상생활에서밀접하고빈번하게접하는상품을선택함에있어서과거의경우처럼단순히상표의발음이나호칭에의존해서상품을선택하기보다는, 오히려해당상품에붙어있는상표의외관을기초로상품의출처를구분하고, 전화에의한주문보다는홈쇼핑이나인터넷쇼핑등을통해서외관과같은시각적인요소를주로하여상표와상품의출처를구분하고있는현재의거래실정을감안해보면, 상표의유사여부판단에있어서호칭에지나치게의존하기보다는상표의외관과관념을조화롭게균형시켜판단하는것이필요함 44 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

49 후 1876 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 ㅇ이사건으로돌아와살피건대, 이사건등록상표는그외관이단순한영어알파벳두개로 이루어진 로서특별한의미가없는간단한표장인반면에, 선등록상표 는한글과영어단어가상하로자리잡고있고, 특히영문자부분은우리나라의일반수요자나거래자의영어보급수준에비추어, 표장그자체에서 귀여운여자 등의관념이직감적으로도출되므로그지정상품인화장품과의관계에서특별한관념이형성됨ㅇ따라서이사건등록상표와선등록상표가비록한글발음의호칭이동일할지라도, 전체적인외관과관념까지종합해서관찰하면, 양상표를접하게되는일반수요자나거래자의입장에서는양상표가부착된상품을접하게되더라도그출처에오인이나혼동을일으킬우려가극히낮다고판단됨 대법원 2011 후 1876 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당 ㅇ 로이루어진이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 는 로이루어진 선등록상표 ( 등록번호제536765호 ) 와그외관및관념이서로다르기는하나, 이사건등록상표를 큐티 로호칭하는경우에는선등록상표와그호칭이 큐티 로서완전히동일하다. 따라서양상표를동일 유사한지정상품에함께사용하는경우에일반수요자나거래자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있으므로, 양상표는서로유사함 3. 심사관련시사점ㅇ외관 호칭 관념중어느하나가유사하다하더라도다른점도고려할때전체로서는명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표에해당함 45

50 Ⅰ 년도대법원판례 후 1784 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요 ㅇ심사관이이사건출원상표 과선등록상표 이유사하다 고거절한상표출원에대해특허심판원은양상표가호칭이유사하다고판단을하였고, 특허법원은유사하지않다고판단하였으나대법원은양상표가호칭이유사하다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2011 후 1784 ( ) 해당파기환송 ( ) ( 등록상표 ) 2011 허 3926 ( ) 미해당심결취소 (16 류 ) 달력, 서적, 소책자등 (41 류 ) 서적출판업 2010 원 827 ( ) 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010 원 827 심결 ( , 청구기각 ) : 해당 ㅇ이사건출원상표 록서비스표 은영문자로구성된단어가결합된상표이고, 선등 은상단에는영문 N-STudy Will 과하단에는 엔스터디웰 로결 합된상표인바, 양표장은외관상한글과영문, 문자구성의차이로비유사함ㅇ호칭을보면, 이사건출원상표는영문으로구성된문자상표로서그명칭은 스터디윌 로호칭된다할것이고, 선등록서비스표는상단에영문, 하단에한글문자로구성된문자상표로서간단하고흔한표장 N 과 STUDY WELL 이결합되어있으나식별력이없는부분을제외하고 46 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

51 후 1784 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 그요부는 STUDY WELL 로보아그칭호는 스터디웰 로호칭된다할것이고이사건출원상표가 스터디윌 로호칭될경우, 선등록서비스표의네번째음절의모음이 ㅣ 와 ㅔ 로다르나서로유사한음절의모음에해당되므로양표장의호칭은유사함ㅇ따라서이사건출원상표와선등록서비스표의표장은그외관이상이하더라도호칭이유사하여일반수요자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있다고할것이므로유사한표장임ㅇ이사건출원상표의지정상품인 서적, 소책자, 신문, 잡지, 정기간행물, 학습지, 핸드북, 회보, 달력, 카탈로그, 티켓, 팜플렛 은상품류구분제9류 (G3908) 의내려받기가능한전자출판물에해당되고, 선등록서비스표의지정서비스업중 정보의데이터베이스가공편집업, 서적출판업 은서적, 인쇄물등을출판하는업으로축척된정보나자료등을이용하여종이나전자에사용된다할것이므로그취급품목이동종의상품에속하는것으로서상품과서비스사이에서로밀접한관련이있다할것이고, 또한일반수요자들도그와같이생각하는경향이있는등일반거래계의실정및상품과서비스의용도나수요자의범위도상당부분일치하고, 상품의판매장소와서비스의제공장소가일치한다고보이는점등의사정에비추어보아이사건출원상표의지정상품과선등록서비스표의지정서비스업은유사함 특허법원 2011허 3926 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ이사건출원상표와선등록서비스표는한글의사용유무, 로마자알파벳의배치및그알파벳의수나내용등이달라그외관이상이하고, 이사건출원상표는 공부에대한의지 등의관념을가지는반면에선등록서비스표는 공부잘하는 등의관념을가져관념상으로도서로다름ㅇ이사건출원상표중 N 부분이간단하고흔한표장에해당한다하더라도이부분을제외한나머지만이선등록서비스표의요부라고단정할수없으며, 만약선등록서비스표를요부를중심으로분리관찰한다면 좋은, 잘 등의의미가있는 WELL 부분은지정서비스업의성질등을나타내는것으로서식별력이없거나미약하고, N 부분과 STUDY 부분하이픈 (-) 으로연결되어있어그결합력이강하다고할것이므로, 선등록서비스표는오히려 N-STUDY 와 WELL 로분리되고그중앞부분일뿐만아니라식별력도강한 N-STUDY 부분이요부가되어 엔스터디 로호칭될가능성이더크다고할것임 47

52 Ⅰ 년도대법원판례 ㅇ이사건출원상표와선등록서비스표는외관, 관념, 호칭이서로다르므로, 지정상품및지정서비스업의유사여부를살펴볼필요없이이사건출원상표와선등록서비스표는유사하지아니함 대법원 2011후 1784 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ지정상품을 서적 등으로하는이사건출원상표 ( 출원번호제48763호 ) 과대비되는지정서비스업을 정보의데이터베이스가공편집업 등으로하는선등록서비스표 ( 등록번호제70307호 ) 은 N 부분과 STUDY WELL 부분이하이픈 (-) 으로연결되어있어외관상서로분리되어있고, N 은간단하고흔한영문자한글자에불과하여이들의결합으로인하여새로운관념을낳는것도아니며, 이를분리하여관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있지도아니하고, 그중 ST UDY WELL 부분이 정보의데이터베이스가공편집업 등에관하여식별력이없거나미약하다고할수없으므로, 비록그영문자아래에한글로연속하여 엔스터디웰 이라고표기되어있다고하더라도, 일반수요자들에게 STUDY WELL 부분만으로분리관찰되어 스터디웰 로호칭될수있다. 이것을 스터디윌 로호칭되는이사건출원상표와대비하여보면, 호칭되는음절수가 4음절로서로같고, 모두처음 3음절이 스터디 로동일하며, 마지막음절의모음만이 ㅞ 와 ㅟ 로다를뿐이어서전체적인청감이비슷하고, 그외관과관념을고려하더라도출처의혼동을명확히피할수있다고보이지아니하므로, 결국양표장은서로유사함 3. 심사관련시사점ㅇ표장의구성부분을분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있지아니한 독립하여자타식별기능을할수있는구성부분 은간략하게호칭될수있음 48 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

53 후 2275 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 2275 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인이이사건등록상표 가선등록상표 등과유사하다고 하며등록무효심판을청구한사건에서특허심판원, 특허법원및대법원은양상표가유사하지않다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2011 후 2275 ( ) 미해당원심지지 ( ) ( 등록상표 ) 2011 허 4400 ( ) 미해당심결지지 (30 류 ) 녹차, 홍차등 (30 류 ) 얼음 (32 류 ) 과실액등 2009 당 2852 ( ) 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009 당 2852 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당 ㅇ이사건등록상표 는상단중앙에녹색의나뭇잎모양과그좌우에비대칭적으로갈색 선을배치하고그밑에녹색의한자 을구성하여결합된상표이고, 선등록상표 는 4음절의한글문자로구성되어있는상표로서, 양상표는그표장을구성하는문자의종류, 글자수및배열, 도형과색채의유무등의차이로그외관이다름 49

54 Ⅰ 년도대법원판례 ㅇ보통의주의력을가진국내의일반수요자나거래자들은이사건등록상표의한자 에의하여 장원 이라고호칭할것이고한편선등록상표 는 과거에서, 갑과에첫째로급제함, 또는그런사람등 의의미가있는 장원 과 시험이나검사따위에합격함등 의의미가있는 급제 가결합되어있지만, 두단어가결합된선등록상표는 과거에서, 갑과의첫째로뽑히던일등 의의미가있는 장원급제 로서비교적짧은 4음절의한글문자가띄어쓰기없이일체로구성되어있으므로선등록상표는 장원 과 급제 로분리관찰되면거래상자연스럽지못할정도로일체불가분적으로결합되어있다할것이고, 또한특별한관념이있다고할것이므로선등록상표는전체로호칭된다고보아야할것이어서이사건등록상표는 장원 으로, 선등록상표는 장원급제 로각호칭될것이므로두표장의호칭은서로다름ㅇ이사건등록상표는 베풀장 의한자 과 동산원 의중국식한자인 에의하여 베푸는동산 으로관념될수있고, 선등록상표는 장원급제 에의하여 과거에서, 갑과의첫째로뽑히던일등 의관념이있으므로두표장의관념은서로다름ㅇ따라서, 이사건등록상표와선등록상표의각표장은그외관, 칭호및관념이모두달라서, 두표장이함께사용되더라도일반수요자로하여금지정상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가없다고할것이므로, 두표장은동일또는유사한표장에해당하지않음 특허법원 2011 허 4400 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 미해당 ㅇ이사건등록상표 은도형 과한자 이상하이단으로 병기된구성인데비하여, 선등록상표 는한글 4 음절의 장원급 제 로이루어져있고먼저양상표는도형의유무, 문자부분의구성과글자수, 도안화의정도및색상등으로인하여외관이서로다름ㅇ이사건등록상표는도형부분으로부터는특별한호칭이연상된다고보기어려워문자부분에의해 장원 으로호칭될것이나, 선등록상표는 4음절에불과하고, 장원급제 전체가일반수요자에게흔히사용되는단어이어서 장원 과 급제 로나뉘어불릴가능성은거의없으며, 장원 50 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

55 후 2275 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 급제 의 장원 이 급제 에비하여식별력이강해 장원 만이요부로된다고보기도어려운점등에비추어, 장원급제 전체로호칭될것으로볼것이므로, 양상표는호칭에서도서로다름ㅇ또한이사건등록상표는 베풀장 의한자정자와 동산원 의중국식간자로이루어진문자부분에의해 베푸는동산 정도의의미를가지는반면에, 선등록상표는 과거에서, 갑과의첫째로뽑히는일 등을뜻하므로, 관념역시서로다름ㅇ따라서, 이사건등록상표와선등록상표는서로외관이다르고, 호칭과관념에서도차이가있어전체적으로유사하지않으므로, 지정상품의유사여부에관하여더나아가살펴볼필요도없이, 서로유사하지않음 대법원 2011 후 2275 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당 ㅇ대법원은, 녹차 등을지정상품으로하는이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 와 사과주스 등을지정상품으로하는선등록상표 ( 등록번호제362894호 ) 는그외관이서로다르고, 이사건등록상표는도형부분으로부터는특별한호칭이연상된다고보기어려워문자부분에의해 장원 으로호칭될것이나, 선등록상표는 4음절에불과하고 장원급제 전체가일반수요자에게흔히사용되는단어이며 장원급제 의 장원 이 급제 에비하여식별력이강해 장원 만이요부로된다고보기도어려운점등에비추어 장원급제 전체로호칭될것이어서호칭도서로다르며, 이사건등록상표는 베풀장 의한자정자와 동산원 의중국식간자로이루어진문자부분에의해 베푸는동산 정도의의미를가지는반면에, 선등록상표는 과거에서갑과의첫째로뽑히는일 등을뜻하여관념역시차이가있으므로, 양상표는서로유사하지않다고판단한원심을지지 3. 심사관련시사점ㅇ대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나새로운관념이형성되는등전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없음 51

56 Ⅰ 년도대법원판례 후 351 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요ㅇ심사관이이사건출원상표 와선등록상표 등과 유사하다고거절한상표출원에대해특허심판원은양상표가호칭, 관념이유사하다고판단 을하였으나특허법원및대법원은유사하지않다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2012 후 351 ( ) 미해당원심지지 ( ) ( 등록상표 ) 2011 허 9610 ( ) 미해당심결취소 (30 류 ) 감자가루, 밀가루, 피자등 (30 류 ) 피자 2010 원 6972 ( ) 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010 원 6972 심결 ( , 청구기각 ) : 해당 ㅇ이사건출원상표는영문자 noodle 의한글음역인 누들 과영문자 road 의한글음역인 로드 를각각한자식한칸띄어쓰기로결합하여구성된 표장인바, 그구성부 분중 누들 은 달걀과밀가루로만든국수 의의미 ( 네이버국어사전 ) 로서그지정상품 국수, 스파게티, 피자 등에사용될경우원재료, 용도등을나타내는기술적인표장에해당하여식별력이약하거나없다할것이고, 로드 는 ( 차가다닐수있게건설한 ) 도로, ( 특히시내에있는도로명에쓰여 ) -가 등의의미 ( 네이버영어사전 ) 가있는단어로서이사건출원상표의중심적인주요부는뒷부분의 로드 라고할것임ㅇ그리고선등록상표인 피자로드 에서 피자 는그지정상품인 피자 의보통명칭으로식별력이 52 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

57 후 351 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 없으므로선등록상표의주요부또한 로드 라할것임ㅇ따라서양상표의주요부라할수있는 로드 만으로호칭, 관념될경우이사건출원상표는선등록상표와칭호 관념이동일유사하다할것이고, 지정상품에있어서도이사건출원상표의지정상품중 피자 와선등록상표의지정상품인 피자 를모두동일하게포함하고있으므로양상표의지정상품또한동일함 특허법원 2011허9610 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ이사건출원상표는 누들로드 이고, 선등록상표는 피자로드 로서, 양상표는한글네글자로구성된문자표장에해당하고, 표장의구성중뒷부분이 로드 로끝나는점에서는공통되지만각표장의앞부분이이사건출원상표는 누들, 선등록상표는 피자 로서서로상이하므로, 양상표는외관이비유사한경우에해당함ㅇ 1 이사건출원상표는한글네글자로구성된비교적짧은문자표장이고네글자모두한칸씩띄어쓰기가되어있고, 특히이사건출원상표는음운법칙상표장이전체적으로 누들로드 로부드럽게연이어발음되므로, 일반수요자나거래자가이사건출원상표를앞부분의두글자인 누들 과뒷부분의두글자인 로드 부분으로분리해서발음하리라고기대하기는어렵고, 2 이사건출원상표에서 로드 는이사건심결이지적하고있듯이영어단어 로드 의한글발음에해당하는것인데, 통상적으로로드는그앞에나오는단어와결합해서 가 또는 거리 라는일체화되고한정적인의미가있는하나의단어로서전체적으로인식된다고봄이타당하지, 그앞부분의단어와분리해서 로드 만으로인식되고호칭되는경우는찾아보기가어렵고, 3 어떤상표가분리되어서인식되거나호칭되기위해서는그분리되어인식 호칭되는부분이당해상표에서식별력이있는요부에해당하여야하는데, 이사건출원상표나선등록상표에서앞부분의 누들 이나 피자 가원재료나용도표시에해당하여식별력이없음은별론으로하더라도, 각상표의뒷부분의 로드 역시앞에서본바와같이 가, 거리 라는의미에불과하여서그것이상품에사용된다하더라도일반수요자나거래자가누구의업무에관련된상품인가를식별하기어려우므로위 로드 부분또한그자체만으로는이사건출원상표나선등록상표에서요부가된다고보기가어렵고, 따라서이사건출원상표나선등록상표는각각분리된부분이모두지정상품과의관계에서식별력이없어서분리관찰이부적절하고오히려전체관찰을하는것이타당하며, 4 이사건출원상표는기존에없던조어상표로 53

58 Ⅰ 년도대법원판례 서이사건출원상표를접하는일반수요자나거래자로서는실크 ( 비단 ) 가중국에서서역으로전해진경로로이미널리알려져있는 실크로드 를연상하게됨에따라이사건출원상표에서 누들 ( 국수 ) 이전파된경로 등의새로운관념을떠올리게될가능성이높다할것이므로, 이사건출원상표가기계적인분리관찰에의해서앞부분의 누들 과뒷부분의 로드 로분리관찰되어그지정상품과의관계에서아무런식별력도갖지못하는뒷부분의 로드 만으로분리되어인식되거나호칭될것으로보기는어려움ㅇ이사건출원상표는조어상표로서이를접하는일반수요자나거래자로하여금앞에서본바와같이 누들 ( 국수 ) 이전파된경로 와같은새로운관념을형성하거나, 누들 ( 국수 ) 을파는거리 등의관념을떠올릴것으로예상되고, 그에비해서선등록상표의 피자로드 는 피자가전파된경로 또는 피자를파는거리 라는관념이예상되므로, 양상표는구체적인관념에서차이가있음ㅇ이사건출원상표와선등록상표는외관, 호칭, 관념이비유사하므로상표법 7조 1항 7호에해당하지아니함 대법원 2011후 351 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당ㅇ대법원은 국수, 피자, 스파게티, 파스타 (Pasta), 면류 등을지정상품으로하고 로구성된이사건출원상표 ( 출원번호제 호 ) 는한글네글자로구성된비교적짧은문자상표이고, 그구성중 로드 는그앞에나오는단어와결합해서 가 또는 거리 라는일체화되고한정적인의미가있는단어이며, 전체로는 실크로드 와같은형태로 누들 ( 국수 ) 이전파된경로 등의새로운관념을떠올리게하는점등을고려하여보면, 로드 만으로는분리인식될가능성이희박하고전체로서 누들로드 로호칭관념된다고본다음, 그외관, 호칭및관념이 피자 를지정상품으로하고 로구성된원심판시선등록상표와는다르므로, 이사건출원상표와선등록상표가동일 유사한상품에함께사용되더라도일반수요자나거래자로하여금그출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가없다는이유로이들표장이서로유사하지않다고판단한원심을지지 54 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

59 후 351 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 3. 심사관련시사점ㅇ대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나새로운관념이형성되는등전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없음 55

60 Ⅰ 년도대법원판례 후 2322 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표 가현저하게알려진선사용상표 BCBG 와유사하다고하며등록무효심판을청구한사건에서특허심판원, 특허법원및대법원은양상표가유사하지않아상표법제7조제1항제9호, 제11호, 제12호에해당하지않는다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( ) BCBG ( 선사용상표 ) 2010 후 2322 ( ) 2010 허 920 ( ) 7-1-9,11,12 미해당원심지지 7-1-9,11,12 미해당심결지지 (25 류 ) 자켓, 코드등여성의류 2009 당 231 ( ) 7-1-9,11,12 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009 당231 심결 ( , 청구기각 ) : 7-1-9, 11, 12 미해당ㅇ이사건등록상표 는영어알파벳 13개가특별한의미없이연속적으로배열된문자상표로서그중 BCBG 또는 ENERATION 부분이각각다르게표기된것도아니고, 그렇다고각각다르게도안화가되어구성된것도아니어서일반수요자나거래자가실거래상황에서이사건등록상표를보고느끼는직관적인관점에비추어볼때분리하여인식한다고단정할만한근거도없는점, 이사건등록상표의구성상일체불가분적으로결합되어있는점등을고려하면이사건등록상표는전체를일체로하여관찰함이자연스럽다할것이므로구성문자의조합에의하여 비씨비제너레이 56 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

61 후 2322 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 션 으로호칭되고외관면에서로관념은서로조어로서대비에실익이없다할것이이서양상표를전체적, 이격적, 객관적으로관찰할경우서로유사하지아니함ㅇ선사용상표의인정사실만으로는선사용상표가이사건등록상표의출원일시점에주지성을획득하였다고인정하기에는부족하고이사건등록상표와선사용상표는표장이서로비유사하여이를함께사용한다할지라도일반수요자로하여금상품출처의오인 혼동을일으킬염려가없어상표법제7조제1항제9호에해당하지않음ㅇ인정사실을검토할때선사용상표는이사건등록상표등록결정일시점에국내의일반수요자들에게특정인의상표로알려져있으나이사건등록상표와선사용상표는표장이서로비유사하여이를함께사용한다할지라도일반수요자로하여금상품출처의오인 혼동을일으킬염려가없어상표법제7조제1항제11호에해당하지않고또한, 이사건등록상표가특정인에게손해를가하려했다거나영업상의진입장벽을설치하는등의부정한목적으로출원되어등록된상표라고단정할만한근거가근거를찾을수없으므로상표법제7조제1항제12호에도해당하지않음 특허법원 2011허 920 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 7-1-9,11,12 미해당ㅇ원고는선사용상표 BCBG는적어도대법원이일반수요자에게특정인의상표로인식되어있는표장으로인정한바있으므로이사건등록상표를대하는일반수요자나거래자는널리알려져있는 BCBG 부분과 ENERATION 부분을서로분리해서인식하게될가능성이높고, 그경우에위분리된 BCBG는선사용상표 BCBG와호칭이동일하므로양상표는유사하다는취지로주장하나, 선사용상표 BCBG가특정인의상표로인식되어있다는사정만으로이사건등록상표이별다른의미도없는후반부의 ENERATION 부분과전반부의 BCBG 부분으로분리되어서인식되고호칭될가능성이높다고는보기어려워양상표를전체적, 이격적, 객관적으로관찰할경우서로유사하지아니함ㅇ선사용상표가이사건등록상표의출원당시까지전국적으로판매되거나광고된사실은인정되나, 원고가주장하고있는매출액과광고액수만으로는선사용상표가대법원이인정한바있는 특정인의상표나상품으로인식될수있는정도 를넘어서주지상표나저명상표에까지이르렀다고단정하기어렵고달리이사건등록상표가원고의선사용상표를본떠서부정한 57

62 Ⅰ 년도대법원판례 목적으로출원한것으로는판단되지아니함ㅇ따라서선사용상표가주지상표내지저명상표인사실및피고에게부정한목적이있는사실이각인정되지아니하고, 무엇보다도이사건등록상표는선사용상표와표장이비유사하므로상표법 7조 1항 9호, 11호, 12호에각해당하지아니함 대법원 2010후 2322 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 7-1-9,11,12 미해당ㅇ대법원은원심이지정상품을자켓, 코트등으로하고 과같이구성된이사건등록상표 ( 등록번호제766697호 ) 는일반수요자나거래자에게쉽게이해되는 GENE RATION 이 BCB 와띄어쓰기없이결합되어있는조어로서그중 BCBG 부분이특별한관념을형성하거나다른부분에비해그구성이특이한것도아니어서, 이사건등록상표의구성이나발음이길고, 또사용상품을여성의류로하며 BCBG 와같이구성된선사용상표가특정인의상표라고인식될수있을정도로알려져있다는사정만으로이사건등록상표가양상표에공통된 BCBG 부분만으로분리인식된다고단정할수없고, 따라서일반수요자나거래자가이사건등록상표를 BCBG 부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니한다고봄이상당하므로이사건등록상표는전체로서 비씨비제너레이션 과같이호칭된다고할것이므로 비씨비지 로호칭될선사용상표와호칭이다르고, 외관에서도현저하게상이하며, 관념에있어서는양상표모두조어이어서서로대비할수없어, 전체적으로볼때일반수요자나거래자로하여금상품출처의오인 혼동을일으킬염려가있다고보기어렵다고판단한원심을지지함ㅇ비록, 대법원은원심이상표법제7조제1항제12호에해당하기위해서는선사용상표가국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는정도를넘어저명상표이어야함을전제로판단한것은잘못이라고지적했지만선사용상표가주지상표내지저명상표인사실및피고에게부정한목적이있는사실들이인정되지않아상표법제7조제1 항제9호, 11호, 12호에해당하지않는다고판단한원심을지지함 3. 심사관련시사점 ㅇ상표법제7조제1항제9호, 제11호및제12호는출원상표와인용상표의유사여부, 인용상표의인식되어있는정도및부정한목적이있는지여부가중요한요건임 58 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

63 후 2449 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 2449 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1 사건개요 ㅇ심판청구인이이사건등록상표 가현저하게알려진선사용상표 와유사하다고하며등록무효심판을청구한사건에서특허심판원은선사용상표가현저하게인식된저명상표라고할수없고, 국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표라고볼수는없을뿐만아니라부정한목적이없어상표법제7조제1항제11호, 제12호에해당하지않는다고판단하였으나, 특허법원및대법원은선사용상표가일본의일반수요자사이에현저하게인식되어있고부정목적이있어상표법제7조제1항제12호에해당한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2009 후 2449 ( ) 해당원심지지 ( ) ( 선사용상표 ) 2009 허 23 ( ) 해당심결취소 (28 류 ) 하키화, 핸들볼화등 테니스라켓, 테니스공등 2008 당 448 ( ) ,12 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2008 당 448 심결 ( , 청구기각 ) : ,12 미해당 ㅇ이사건등록상표 와인용상표 는모두영문자 KAWASAKI 을공유하고있어전체적으로유사한표장임 59

64 Ⅰ 년도대법원판례 ㅇ청구인이제출한자료는주로심판청구일 ( ) 이후의자료로서인용상표가객관적으로널리알려져있는지에대한입증자료가될수없다할것이어서, 인용상표가주지 저명성을획득할정도로일반수요자사이에널리알려져있다고볼수없다고할것이며, 청구인이제출한매출액이나광고실적등은그금액을구체적으로확인할수없다할것이어서객관적인증거자료가될수없고, 인용상표가이사건등록상표출원일이전에국내외에서수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표라고볼수없으며, 또한작성자 출처 제작시기등에관하여자료가불분명하므로객관성이결여되어있다할것임ㅇ이러한증거자료들을감안하여보면, 이사건등록상표의등록결정당시에인용상표는주지 저명한상표라고볼수없다할것이어서이사건등록상표가그지정상품에사용된다고하더라도일반수요자로하여금청구인의상품으로상품출처를혼동하게하여수요자를기만할염려가있다고할수없으므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제11호에해당하지아니하고출원당시국내의수요자간에현저하게인식된저명상표라고할수없고, 국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표라고볼수는없을뿐만아니라부정한목적으로이사건등록상표를사용하려는것으로볼만한증거도없으므로이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호에해당하지아니함 특허법원 2011 허 920 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당 ㅇ이사건등록상표 의출원일당시이사건선사용상표 가 일본국의일반수요자사이에원고의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있었던 점, 는 와영문자 kawasaki 를공유하면서일부철자의대소문자형태만달리하고, 영문자아래에영문자발음에대응되는일본히라카나를이단으로병기한것에불과하여외관에서전체적으로유사할뿐만아니라호칭이서로동일한점, 이사건선사용상표의사용상품은테니스라켓, 배드민턴라켓, 테니스공, 배드민턴셔틀콕등의운동용품인데, 이사건등록상표의지정상품은대부분운동용품이거나레저용품으로이사건선사용상품과서로동일하거나유사한상품에해당할수있는상품이많이포함되어있어서서로출처의오인이나혼동을일으킬염려가높은점등에비추어보면, 피고는이사건선사용상표를모방하여그것이가지는양질의이미지나고객흡인력에편승하여부당한이익을얻 60 상표관련대법원판례 ( 11~ 15년) 심급별쟁점정리 분석자료집

65 후 2449 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 거나위표장의가치를희석화하여원고에게손해를입히려고하는등의부정한목적을가지고이사건등록상표를출원 등록하였다고할것이어서구상표법제7조제1항제12호에따라그등록이무효로되어야할것임 대법원 2010후 2322 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ대법원은이사건등록상표의출원일당시선사용상표가일본의일반수요자사이에원고의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있었던점, 이사건등록상표는선사용상표와영문자 kawasaki 를공유하면서일부철자의대소문자형태만달리하고영문자아래에일본어히라가나를병기한것에불과하여외관에서전체적으로유사할뿐만아니라호칭이서로동일한점등의사정을고려하면, 피고는일본내의주지상표인선사용상표를모방하여선사용상표에축적된양질의이미지나선사용상표가갖는고객흡인력에편승하여부당한이익을얻으려하거나선사용상표의사용자인원고에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고이사건등록상표를출원하였다고판단한원심을지지함 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제7조제1항제12호는부정한목적이있기만하면출처의오인, 혼동의염려는그요건으로하고있지아니하므로출처의오인이나혼동의염려가있는경우는물론이고단순한무임승차 (Free ride) 나희석화의경우에도포함되고선사용상표의알려진정도의판단은등록상표의출원당시를기준으로제출된증거자료의충실성에따라인정여부가달라짐 61

66 Ⅰ 년도대법원판례 후 743 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인이이사건등록상표 이현저하게알려진선사용상표 등과유사하다고하며등록무효심판을청구한사건에서특허심판원및대법원은선사용상표가이탈리아에서특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있고부정목적이있어상표법제7조제1항제12호에해당한다고판단하였으나, 특허법원은선사용상표가이탈리아에서특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표가아니어서상표법제7조제1항제12호에해당하지않는다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 선사용상표 ) 2011 후 743 ( ) 해당파기환송 ( ) ( 선사용상표 ) 2010 허 4359 ( ) 미해당심결취소 (18 류 ) 배낭, 보스턴백등 신발, 가방등 2008 당 3134 ( ) 해당청구성립 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2008당3134 심결 ( , 청구성립 ) : 해당ㅇ이사건등록상표의출원일이전에패션의류제품과관련하여선사용상표들이이탈리아의일반수요자사이에청구인의상품을표시하는것이라고현저하게알려진주지상표라는점, 이 62 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

67 후 743 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 사건등록상표는특정한관념이없는청구인의조어상표를그대로모방한동일상표이고, 그지정상품또한선사용상표들의사용상품과동일 유사한점, 특히피청구인은청구인의사용권자인건외넥스트사로부터청구인의건외선사용상표인 BLUMARINE 이부착된액세서리를국내에수입하여판매한사실이있고 ( 갑제50 내지 53호증 ), 청구인의건외선사용상표인 BLUMARINE 을모방출원하여동일 유사상품에상표등록받았으며 ( 갑제54호증 ), 청구인의사용권자인건외넥스트사와의물품공급계약이해지된후에도이를위조하여백화점에제출하기도하였으며 ( 갑제59호증 ), CJ mall 등온라인쇼핑몰에서청구인의 BLUMARINE 및선사용상표들을부착한액세서리상품을판매함으로서소비자로하여금상품출처등에관하여오인 혼동을일으킨점 ( 갑제60 내지 61호증 ) 등에비추어보면, 피청구인은청구인의선사용상표를모방하여그것이가지는양질의이미지나고객흡인력에편승하여부당한이익을얻거나선사용상표의가치를희석화하여청구인에게손해를입히려고하는등의부정한목적을가지고이사건등록상표를출원 등록한것이라고할것이므로구상표법제7조제1항제12 호에해당함 특허법원 2010허 4359 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ이사건등록상표의출원당시까지비교대상상표들의사용기간은결국 5년여밖에되지않아비교적짧은편이고, 패션쇼를통해대중들에게선보인시기도 2002년에불과한점등의제반사정에비추어, 앞서인정한사실들만으로는비교대상상표들이이사건등록상표의출원당시이탈리아에서수요자간에일응특정인인피고의상품을표시하는것이라고인식되어있었다고볼여지가있음은별론으로하고, 그것들이패션제품또는패션의류와관련하여당시이탈리아에서이미특정인인피고의상품을표시하는것이라고수요자간에 현저하게 인식되어있었다고단정하기에는부족하고 ( 구상표법제7조제1항제12호중 현저하게 라는표현이위법률제8190호로개정되면서삭제되었으나, 위개정법률부칙제11조제2항에따라이사건에서는그적용이없음이명백하다 ), 달리비교대상상표들이이사건등록상표출원당시국내또는국외에서그와같은이른바주지성을갖추고있었다고인정할만한충분한증거가없음ㅇ이사건등록상표의출원당시국내또는외국의수요자간에특정인의상표라고 현저하게 인식된주지상표에해당한다고보기어려운이상이사건등록상표는나머지점에관하여더살필필요없이구상표법제7조제1항제12호에해당한다고할수는없음 63

68 Ⅰ 년도대법원판례 대법원 2011후 743 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ이사건선사용상표들은이탈리아내에서 7년이상피고의주된브랜드인 BLUMARINE 제품과관련되어함께판매되는등위 BLUMARINE 제품의주지성에힘입어보다용이하게이탈리아의수요자에게인식될수있었던것으로보이고, 여기에이사건선사용상표들제품을판매하는이탈리아내매장수, 그이탈리아내의도매가매출액, 광고정도및방법등을더하여보면, 이사건선사용상표들은이사건등록상표 "( 등록번호제 호 ) 의출원시인 경이탈리아의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있었다고볼여지가충분함ㅇ그럼에도원심은그판시와같은이유만으로이사건선사용상표들이이사건등록상표의출원당시이탈리아의수요자간에특정인의상표로현저하게인식되어있지않다고단정하였으니, 이러한원심의판단에는구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것 ) 제7조제1항제12호에서말하는 특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표 의판단에관한법리를오해한위법이있음 3. 심사관련시사점ㅇ선사용상표의사용기간이비교적짧은기간에사용되었어도선사용상표의권리자의주지상표와같이사용되었으며선사용상표의권리자의주지상표에주지성에힘입어보다용이하게수요자에게인식될수있음 64 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

69 후 3346 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 3346 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은이사건등록상표 가현저하게알려진선사용상표 등이유사하다고하며등록무효심판을청구한사건에서특허심판원은선사용상표가국내및국외에서실거래상황에서일반수요자들에게특정인의표장으로인식될수있을정도로널리알려져있지않아상표법제7조제1항제11호및제12호에해당하지않는다고판단하였으나, 특허법원및대법원은선사용상표가일본의수요자사이에서는원고의의류제품등을표시하는것이라고인식되어있고부정목적이있어제7조제1항제12호에해당한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 선사용상표 ) 2011 후 3346 ( ) 해당원심지지 ( ) ( 선사용상표 ) 2010 허 1333 ( ) 해당심결취소 (25 류 ) 가죽신, 단화등 신발, 가방등 2010 당 461 ( ) , 12 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당461 심결 ( , 청구기각 ) : ,12 미해당ㅇ이사건등록상표는구성문자전체조합으로부터 베비마일로 로호칭될것이고, 이에대비되는선사용표장 1 및선사용표장 2 는 베비마일로 로 65

70 Ⅰ 년도대법원판례 호칭되어이사건등록상표와선사용표장 1, 2는전체음절이 5음절로유사하고그어순또한호칭이유사하다할것임ㅇ선사용표장 1, 2와유사한표장이일본에다수등록이되어있고, 이를널리알리기위해홍보한사실은인정이되나단지홍보한실적및등록된사실만으로이사건등록상표출원일 ( ) 시점에선사용표장 1, 2가특정인의표장으로널리인식될정도로알려져있다고는보이지않아이사건등록상표가선사용표장 1, 2의명성에편승하여부정한이익을얻으려고부정한목적에의해출원 등록된상표에해당하지않음ㅇ따라서선사용표장 1, 2는이사건등록상표등록결정일또는출원시에국내및국외에서실거래상황에서일반수요자들에게특정인의표장으로인식될수있을정도로널리알려져있는표장이아니므로이사건등록상표가상표법제7조제1항제11호및같은항제12호에해당하지않음 특허법원 2010허 1333 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당ㅇ이사건등록상표의출원일당시적어도일본의수요자사이에서는원고의의류제품등을표시하는것이라고인식되는정도에는이르렀다고봄이상당함ㅇ이사건등록상표 ( ) 는선사용상표 1( ), 2( ) 와일본어표기의병기여부, 로마자알파벳의대소문자및글자구성의차이 (p : b), 쌍따옴표의사용여부등의차이로외관이다르고, 두표장은모두문자와문자가결합된조어상표로서특별한관념이도출되지아니하므로두표장의관념도서로대비할수없으나오늘날방송등광고선전매체나전화등의광범위한보급에따라상표를음성매체등으로광고하거나전화로상품을주문하는일등이빈번한점등을고려할때문자상표의유사여부의판단에있어서는그호칭의유사여부가가장중요한요소가된다할것인데 ( 대법원 선고 97후3050 판결등참조 ), 베이피마일로 로호칭되는이사건등록상표는 베이비마일로 로호칭되는선사용상표 1, 2와전체음절수가 6음절로서로같을뿐만아니라, 앞의 3음절중첫째및둘째음절과셋째음절의중성까지모두같고초성만 ㅍ 과 ㅂ 으로다소차이가있을뿐이어서일반수요자나거래자가자연스럽게발음하는경우전체적으로매우유사하게청감된다할것이어서호칭이극히유사함 66 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

71 후 3346 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 ㅇ이사건등록상표와선사용상표 1, 2는모두문자와문자가결합된조어상표로서그창작성이비교적높은상표인점, 이사건등록상표는그출원당시적어도일본의수요자사이에서원고의의류제품을표시하는것이라고인식되어있는선사용상표 1과표장이유사한점, 이사건등록상표의지정상품은의류, 신발류인데, 그중의류는선사용상표 1의사용상품인의류 ( 피복 ) 와동일하고, 나머지신발류는의류에맞추어신발류를선택하는일반수요자의토털패션화의경향에비추어선사용상표 1의사용상품인의류 ( 피복 ) 와밀접한경제적견련관계가있다고보아야하는점등에비추어보면, 피고는선사용상표 1을모방하여그것이가지는양질의이미지나고객흡인력에편승하여부당한이익을얻거나원고의국내시장진입을방해하여원고에게손해를가하려고하는등의부정한목적을가지고이사건등록상표를출원한것이라고봄이상당함ㅇ따라서이사건등록상표는그출원당시에일본의수요자사이에원고의상품을표시하는것이라고인식되어있는선사용상표 1을모방한유사한상표로서, 부당한이익을얻으려고하는등부정한목적을가지고사용되는상표로인정되므로, 상표법제7조제1항제12호에해당함 대법원 2011 후 3346 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당 ㅇ대법원은 피복 등을사용상품으로하고 와같이구성된원고의선사용상표 1은 단화, 운동화, 반팔또는긴팔셔츠 등을지정상품으로하고 와같이구성된이사건등록상표 ( 등록번호제764001호 ) 의출원일인 경일본의수요자사이에원고의의류제품등을표시하는것이라고인식되는정도에이르렀다고봄이상당하고, 양상표는전체적, 객관적, 이격적으로관찰할때서로유사한상표에해당하며, 한편선사용상표 1의인식도또는창작성의정도, 선사용상표 1과이사건등록상표의유사성의정도, 이사건등록상표의지정상품과선사용상표 1의사용상품사이의동일 유사성내지는경제적견련관계등을종합적으로고려하여보면, 피고가원고의선사용상표 1을모방하여부정한목적으로이사건등록상표를출원 등록하여사용하는것이라고보아야할것이어서, 이사건등록상표에상표법제7조제1항제12호가정한등록무효사유가있다고판단한원심을지지함 67

72 Ⅰ 년도대법원판례 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제7조제1항제12호는부정한목적이있기만하면출처의오인, 혼동의염려는그요건으로하고있지아니하므로출처의오인이나혼동의염려가있는경우는물론이고단순한무임승차 (Free ride) 나희석화의경우에도포함되고선사용상표의알려진정도의판단은등록상표의출원당시를기준으로제출된증거자료의충실성에따라인정여부가달라짐 68 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

73 후 3544 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 3544 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은이사건등록상표 가현저하게알려진선사용상표 와유사하다고하며등록무효심판을청구한사건에서특허심판원및특허법원에서는선사용상표가미국에서특정인의상품을표시하는것으로현저하게알려져있었다고볼수없어상표법제7조제1항제12호에해당하지않는다고판단하였으나, 대법원은선사용상표가미국에서특정인의상품을표시하는것으로현저하게알려져있어상표법제7조제1항제12호에해당한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( ) ( 선사용상표 ) (18 류 ) 양산, 우산등우산등 2011 후 3544 ( ) 2011 허 6789 ( ) 2009 당 631 ( ) 해당파기환송 미해당심결지지 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009당631 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ이사건등록상표의출원시점이전 5년간미국내에서우산판매로인한연평균매출액 ( 한화로약 316억원정도 ) 의규모가미국내의우산시장에서어느정도의비중을차지하는지를알수가없고, TOTES 브랜드제품을판촉하고광고하는데사용한비용 (5년간연평균한화약 10억원 ) 도얼마되지아니할뿐만아니라, 그판매액과광고비의내용도회사관계자의진술에의한것일뿐이에대한객관적이고구체적인증거가전혀없는점등을감안하면, 이사건 69

74 Ⅰ 년도대법원판례 등록상표의출원일 ( ) 현재선사용상표가그사용상품인우산류와관련하여미국의수요자들에게특정인의상품을표시하는것으로현저하게알려져있었다고보기에부족하고달리이를인정할만한증거가없음ㅇ따라서이사건등록상표는부정한목적의사용여부등에대하여더나아가살펴볼필요도없이, 이사건등록상표는구상표법제7조제1항제12호에해당하지아니함 특허법원 2011허 6789 판결 ( 선고, 청구기각 ) : 미해당ㅇ이사건등록상표가이사건선사용상표와동일한알파벳으로구성되어있는모방상표라고하더라도, 원고의주장과같이이사건선사용상표가이사건등록상표의출원당시 ( ) 미국등외국의수요자사이에특정인의상표라고현저하게인식되어있었다는점은, 이를인정하기에부족하고, 달리이를인정할만한증거가없음ㅇ따라서이사건등록상표는그출원인이부당한이익을얻으려하거나타인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고등록하여사용한것인지에관하여더나아가살펴볼필요없이구상표법제7조제1항제12호에해당한다고볼수없음 대법원 2011후 3544 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ비록선사용상표가사용된상품의매출액이나시장점유율에관한객관적자료가제출되지아니하였다고하더라도, 선사용상표를사용한상품의생산및판매기간, 광고현황, 미국의일반수요자나거래자들의인식을사실적으로반영한것으로보이는인지도조사결과등을종합적으로고려해볼때, 이사건등록상표출원당시선사용상표는우산과관련하여미국의수요자간에특정인의상표라고현저하게인식되어있었다고봄이상당함 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제7조제1항제12호선사용상표의알려진정도의판단시상품의매출액이나시장점유율에관한직접적인객관적자료가제출되지아니하였다고하더라도, 사용상표를사용한상품의생산및판매기간, 광고현황, 일반수요자나거래자들의인식을사실적으로반영한것으로보이는인지도조사결과등간접적인자료를종합적으로고려하여판단할수있음 70 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

75 후 538 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 후 538 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은확인대상표장 가자신의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는상표로서상표법제51조제1항제1호에해당함을이유로권리범위확인심판을청구한사건에서, 특허심판원은권리범위에속하지않는다고판단하였으나특허법원과대법원은심판청구인이상표등록권자의신용내지명성을이용하여부당한이익을얻을부정경쟁의목적으로확인대상표장을사용하고있다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2011 후 538 ( ) 권리범위에속함 원심지지 ( ) 2010 허 8443 ( ) 권리범위에속함 심결취소 (05 류 ) 감각기관용약제, 대사성약제, 강장제등 원료의약품 ( 의약품원재료 ) 2010 당 336 ( ) 권리범위에속하지않음 청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당336 심결 ( , 청구인용 ) : 해당ㅇ심판청구인은동호약품 ( 주 ) 를상호로사용해오다가 미래매디팜주식회사로변경하면서확인대상상표를사용하기시작한사실을인정할수있고, 이사건등록상표는그이전인 등록되었음을알수있음ㅇ이사건등록상표 은확인대상표장 가사용되기시작한시점에 약품 과관련하여일반수요자나약품업계에서잘알려진표장이라할수없는점, 71

76 Ⅰ 년도대법원판례 청구인이확인대상표장을이미사용하고있는도중피청구인으로부터 경고장을받고이사건등록상표가등록되어있다는사실을알게된점, 청구인이상호를변경하여사용하기시작한시기와이사건등록상표가등록된시점의양기간의차이가 1년도채안되는점, 청구인의영업장소는경기도광주시에소재하고있고피청구인의주된영업장소는서울시영등포구에소재하고있어서지역적으로떨어져있다는점등을고려해볼때, 청구인이이사건등록상표에축적된신용에편승하여부당한이익을얻으려는부정경쟁의목적으로청구인의상호인 미래메디팜주식회사 를사용하였다고할수없어서상표법제51조제1항제1호에해당하므로, 이사건등록상표와확인대상상표의표장및상품의동일 유사여부에관하여더나아가살필필요없이, 확인대상상표는이사건등록상표의권리범위에속하지않는다고할것임 특허법원 2010허8443 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ원고가그설립이래상호또는상표 서비스표등에한글또는영문으로사용하는 이라는표장은피고의 자상호변경당시이미약국을비롯한의약품관련업계에서최대의약국체인을운영하는원고의영업등에관한표지로국내에널리알려져있었다할것임. 피고는의약품판매업등에서원고와영업범위가겹치는회사로서, 상호변경이전부터의약품유통업을오랫동안영위하고있었기때문에원고의 메디팜 이라는표장을잘알고있었을것으로보이며, 그럼에도굳이이사건등록상표의등록이후에 메디팜 이라는조어를써서원래의상호인 동호약품주식회사 와는전혀다른 미래메디팜주식회사 로상호를변경하여의약품도매업등을하고, 나아가다른업체들과는달리원고의경고장을받고도상호를변경하지않을뿐아니라오히려의약품에관하여그상호와유사한상표의등록출원까지하였다가거절당한점등에비추어보면, 이사건등록상표의상표권자인원고의신용에편승하여부당한이익을얻을목적이있었다고봄이타당하며, 이사건등록상표의상표권효력이확인대상표장에미친다할것임 대법원 2011 후 538 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당 ㅇ이사건등록상표의표장인 은피고가확인대상표장인 로상호를변경할당시그지정상품에대하여는주지성을얻을정도에이르지못하였다고하 72 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

77 후 538 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 더라도국내의약품관련업계에서원고의상호또는서비스표로서는이미널리알려져있었고, 피고도의약품의제조 판매업을하는자로서이를잘알고있었던것으로보이는점, 그럼에도피고는이사건등록상표의등록이후에원래사용하던 동호약품주식회사 에서이사건등록상표의표장이포함된 미래메디팜주식회사 로상호를변경한점, 이사건등록상표와확인대상표장은조어로서식별력이있는 메디팜 부분만으로호칭될수있어서전체적으로서로유사한점, 원고와피고는의약품의제조 판매업을하는자로서그영업에상당한관련성이있는점등을종합할때, 피고는이사건등록상표의설정등록이있은후에그상표권자인원고의신용내지명성을이용하여부당한이익을얻을부정경쟁의목적으로확인대상표장을사용하고있다고봄이상당함 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제51조제1항제1호의단서에규정된 부정경쟁의목적 은확인대상표장이이사건등록상표의설정등록이있은후부정경쟁의목적으로사용되었는지여부에관한규정으로확인대상표장이아닌다른상호가법인이나전화번호로다수검색되고있다는것과이사건등록상표가불사용취소심결되었다는것과는직접적인관련이없다할것임 ㅇ등록상표 의지정상품인 감각기관용약제, 대사성약제 등의 완제의약품 과 확인대상표장 의사용상품인 원료의약품 ( 의약품원재료 ) 은거래통념상동일 유사한표장을상품들에사용할경우출처의오인 혼동을일으킬염려가있는유사한상품에속한다고봄 73

78 Ⅰ 년도대법원판례 후 3872 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은이사건등록상표 와확인대상표장 의표 장과지정상품이동일유사하므로권리범위에속한다는이유로권리범위확인심판을청구한 사건에서특허심판원과특허법원은권리범위에속하지않는다고판단하였으나대법원은등록 상표가선사용권에관한제57조의3 규정이신설되기전에출원되어등록되었으므로권리범위 에속한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2011 후 3872 ( ) 권리범위에속함 파기환송 ( ) 2011 허 6956 ( ) 권리범위에속하지않음 심결지지 (25 류 ) 태권도복등태권도복 2010 당 2812 ( ) 권리범위에속하지않음 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당2812 심결 ( , 청구기각 ) : 57조의3 해당ㅇ확인대상표장 는이사건등록상표 의출원시기준으로최초의사용일로부터는 58년간, 적어도 2000년설립한상무사로부터는약 6년이상부정경쟁의목적없이계속하여사용되어온점, 피청구인의전신인상무사는 2000년부터폐업시까지의총수출액이약 140억원인점, 한글 상무사 와영문대문자 SANGMOOSA 를제품에 74 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

79 후 3872 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 계속하여표기해온점, 전세계의태권도용품을판매하는업체나오랫동안태권도를수련한무도인들이상무사의상호를잘알고있는사실과중국에서는위조상표제품도생산판매를하고있는점을종합해보면, 확인대상표장은이사건등록상표의출원당시인 경에국내수요자간에피청구인의상품을표시하는것으로인식되었다고보아야할것임ㅇ피청구인은 2000년개업한상무사로부터 2009년 10월17일영업양도계약을체결하였으며, 통상적으로개인사업자의영업양도계약은 모든조건을포함하는포괄적인양도 로보아야할것이므로확인대상표장의사용에대한권리도양도받은것으로인정된다할것이므로청구인의주장은이유없고확인대상표장을계속사용할권리를가지고있다할것이므로확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속한다고할수없음 특허법원 2011허 6956 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 57조의3 해당ㅇ확인대상표장 는 1948년부터솔표상무사가태권도복등의태권도용품에사용한이래로영업권의양도와함께전전양도되어피고가계속적으로사용하기에이르렀음을알수가있고, 원고의이사건등록상표 의출원당시인 을기준으로상무사및그전전의영업양도인이확인대상표장을태권도용품에계속하여사용하여온결과, 국내수요자간에적어도피고에게영업양도를한상무사의상품을표시하는것이라고인식된상표에해당하게된것으로봄이상당하므로, 위상무사로부터영업양도를받은피고는확인대상표장에대하여상표법 57조의3의선사용권을갖게된것으로판단되므로피청구인은확인대상표장을계속사용할권리를가지고있다할것이어서확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속한다고할수없음 대법원 2011후 3872 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 57조의3 미해당ㅇ원심은피고의선사용권이있음을이유로들어 태권도복 에사용한확인대상표장 가 검도복, 유도복, 체조복, 태권도복 등을지정상품으로한이사건등록상표 의권리범위에속하지아니한다고판단하였으나, 선사용권에관한제57조의3 규정은 이후최초로타인이상표등록출원을하여등록되는상표에대하여적용되므로, 전에출원되어등록된이사건등록상표에대하여는위규정이적용되지아니하므로, 확인대상상표는이사건등록상표의권리범위에속함 75

80 Ⅰ 년도대법원판례 3. 심사관련시사점ㅇ선사용권에관한상표법제57조의3 규정은 개정될때신설되었고, 그부칙제7조에서 제57조의3의개정규정은 이후최초로타인이상표등록출원을하여등록되는상표에대하여선사용자가동개정규정의요건을갖춘경우에적용함 76 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

81 후 3572 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 후 3572 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은확인대상표장 이지정상품에대하여품질을보통으로사용하는방법으 로표시한표장으로, 상표법제51조제1항제2호에해당하여권리범위에속하지아니한다는이유로권리범위확인심판을청구한사건에서, 특허심판원은권리범위에속한다고판단하였으나, 특허법원과대법원은확인대상표장이성질표시에해당하므로권리범위에속하지않는다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2009 후 3572 ( ) 권리범위에속하지않음 원심지지 ( ) 2009 허 3077 ( ) 권리범위에속하지않음 심결취소 (32 류 ) 과일주스등녹차 ( 캔음료 ) 등 2008 당 3700 ( ) 권리범위에속함 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2008 당 3700 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당 ㅇ이사건등록상표 는 과 맑은 이결합된것으로, 원내에고어체 자가 좌측에크게표기되어있고우측에는 맑은 이라는한글 2자가작은글씨체로표기되어일반인의보통의주의력을가지고는 참맑은 으로직감된다고볼수없음 77

82 Ⅰ 년도대법원판례 ㅇ그러나, 이사건등록상표가 참맑은 으로직감된다하더라도 참맑은 은 정말 ( 매우 ) 투명하고깨끗한 뜻도있으나, 일반적으로 어떠한물질이순수하다는의미를강조하는것이고순수하다라는것은그물질자체만을나타내는것으로서타이물질이혼합되어있지않은상태를강조하는것 인데이사건등록상표의지정상품은 과일주스 등으로서모두가단일물질로만이루어진것이아닌여러가지물질이혼합되어구성돤것으로서일반수요자나거래자들이직관적으로인식할정도로직접적으로표시한것이라고할수없으므로기술적표장에해당된다고볼수없음ㅇ양상표의유사여부를살펴보면, 외관상글씨체, 문자의구성등이비유사하다할것이나, 칭호와관념에있어양표장모두 참맑은 으로인식되고호칭되므로일반거래자나수요자들은 참맑은 으로관념, 호칭한다할것이어서, 양상표의칭호, 관념이서로동일또는유사하여표장이전체적으로동일유사하고또한상품이유사하므로확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속한다고할것임 특허법원 2009 허 3077 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당 ㅇ확인대상표장 은사각도형안에, 글자의크기를다르게하여고어인 을크게, 맑은 을상하로작게배치하였고, 독특한글자체를사용하였으며, 붉은색을사용한것이기는하지만, 확인대상표장을 참맑은 이라는문자로서인식할수있도록하는문자의인식력을압도할정도라고보기는어렵고, 사각도형또한위와같은문자의인식력을넘어설정도의새로운식별력을가지고있다고보기도어려우므로, 확인대상표장은 참맑은 이라는문자표장을보통으로사용하는방법으로표시한경우에해당함ㅇ나아가, 참맑은 이라는단어를확인대상표장의사용상품인녹차 ( 캔음료 ), 배및복숭아과실음료 ( 캔음료 ) 등에대하여사용할경우그차류나음료가깨끗하게제조되었고높은품질을갖고있다는의미를직감하게한다고할것이므로, 확인대상표장은자타상품의식별력이없는것이어서상표법제51조제1항제2호에해당하여그권리범위에속하지아니함 대법원 2009 후 3572 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당 ㅇ확인대상표장 은일반수요자나거래자들에게 참맑은 이라는문자로서인식된다고 78 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

83 후 3572 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 할것이고, 확인대상표장의사용상품인 녹차 ( 캔음료 ), 배및복숭아과실음료 ( 캔음료 ) 등에사용될경우에일반수요자나거래자들에게 매우깨끗한, 잡스럽거나더러운것이전혀섞이지않은 과같이사용상품의품질등을나타내는의미로직감될것임ㅇ따라서확인대상표장은사용상품의품질등을보통으로사용하는방법으로표시하는상표법 제 51 조제 1 항제 2 호소정의상표에해당하므로, 이사건등록상표 와의동일 유사 여부를대비할필요없이그권리범위에속하지아니함 3. 심사관련시사점ㅇ일반수요자나거래자들에게사용상품의품질등성질표시로직감되는상표는, 상표법제51조제1항제2호소정의상표에해당하여동일 유사여부를대비할필요없이그권리범위에속하지아니함 79

84 Ⅰ 년도대법원판례 후 2046 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은이사건등록상표 의 1 요부 와확인대상표장 의구성부분중 의요부인 tohwangto 의국문명칭 토황 토 는칭호가동일한표장이므로권리범위에속한다는이유로권리범위확인심판을청구한사건에서특허심판원과특허법원, 대법원모두일관되게권리범위에속하지않는다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2011 후 2046 ( ) 권리범위에속하지않음 원심지지 ( ) 2011 허 4417 ( ) 권리범위에속하지않음 심결지지 (11 류 ) 비의료용전기침대등 전기찜질기 2011 당 50 ( ) 권리범위에속하지않음 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011 당 50 심결 ( , 청구기각 ) : 권리범위에속하지않음 ㅇ이사건등록상표 는 과같은도형과 라는문자의 80 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

85 후 2046 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 결합으로구성되어있고, 확인대상표장 은 과같은도형과 라는문자로구성되어서로외관이상이하고, 이사건등록상표는 토황토 또는 황토황토 로, 확인대상표장은문자부분에의하여 황토박사 로호칭될것이므로호칭또한서로상이하며, 또한이사건등록상표는 황토 를강조하는관념을가지거나조어로서인식될것이고, 확인대상표장은 황토에있어서전문가 등으로인식될수있는바, 양표장이비록 황토 라는부분을공통으로가지고있지만구체적인관념에있어서는서로상이하다고할것임ㅇ따라서이사건등록상표와확인대상표장은외관, 호칭, 관념모두가상이하여양상표의지정상품과사용상품의동일 유사여부에관하여판단할필요없이확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에포함되지아니함 특허법원 2011 허 4417 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 권리범위에속하지않음 ㅇ이사건등록상표 와확인대상표장 은외관이명백히서로다르고, 호칭에있어이사건등록상표는 황토황토 또는 토황토 로, 확인대상표장의 중 tohwangto 부분이확인대상상표의요부로서그부분에의하여호칭된다고보기는어려울것이고 황토박사 로호칭된다고봄이상당하므로호칭도서로다르다할것이며, 나아가이사건등록상표는 황토황토 또는 토황토 로서 황토 를강조하는관념을가지는반면에, 확인대상표장은 황토에있어서전문가 로인식될수있어양표장이비록 황토 라는부분을공통으로가지고있지만구체적인관념에있어서도다르다할것임ㅇ이와같이이사건등록상표와확인대상표장은외관, 호칭, 관념모두가상이하여지정상품과사용상품의동일 유사여부에관하여나아가판단할필요없이확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속하지아니함 대법원 2011 후 2046 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 권리범위에속하지않음 ㅇ 으로구성된이사건등록상표와 으로구성된확인대상표장을 81

86 Ⅰ 년도대법원판례 객관적, 전체적, 이격적으로관찰할경우이들표장은그외관, 칭호및관념에서서로확연히구분되므로유사하지않다고할것임 3. 심사관련시사점ㅇ상표의유사여부를판단함에있어대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다고할것임 82 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

87 후 3264 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 후 3264 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이확인대상표장 은전체적으로식별력이없는상표에해당하므로상표법제51조제1항제2호에서규정하는상표권의효력이미치지아니하는부분이므로권리범위에속하지아니한다고권리범위확인심판을청구한사건에서, 특허심판원은권리범위에속하지않는다고판단하였고특허법원은권리범위에속한다고판단하였으며대법원은확인대상표장이기술적표장에해당하므로권리범위에속하지않는다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2010 후 3264 ( ) 권리범위에속하지않음 파기환송 ( ) 2010 허 4748 ( ) 권리범위에속함 심결취소 (45 류 ) 경비업, 건물및시설경비업등 보안서비스업 2009 당 2919 ( ) 권리범위에속하지않음 청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009 당 2919 심결 ( , 청구인용 ) : 해당 ㅇ확인대상표장 은이중사선형상의도형부분은붉은색으로처리되어청색의문자부분과쉽게분리되어인식할수있고, 주위에서흔히볼수있는간단하고흔한도형에해당할뿐만아니라, 그도형부분만으로별개의독립된호칭과관념이생겨문자부분의호칭, 관념을압도할정도는아니므로, 문자부분의부수적, 보조적인것에불과하여독자적으로상품출처의식별기능을할수없다고할것임 83

88 Ⅰ 년도대법원판례 ㅇ문자부분중 S 부분은영어알파벳의한글자로서간단하고흔한표장에해당하여식별력이없거나미약하고, COP 부분은 경찰관, 순경, ( 범인을 ) 잡다, 포박하다 등의뜻을가지고있어확인대상표장은사용서비스업인 보안서비스업 에대하여일반수요자나거래자가 경찰관과같은 ( 확실한 ) 보안서비스를제공한다 등의의미로직감할수있어그사용서비스업의품질또는효능을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된표장으로상표법제 51 조제 1 항제 2 호에해당하므로확인대상표장은이사건등록서비스표 의권리 범위에속하지아니함 특허법원 2010 허 4748 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당 ㅇ확인대상표장 은파란색계열의영문자 4글자인 SCOP 과붉은색계열의사선형상이결합되어구성되어있는바, 위영문자 SCOP 은원고에의하여새롭게만들어진조어 ( 造語 ) 로서사전적으로아무런의미를가지고있지않고, 사용서비스업분야에서일반적으로사용되고있는단어라고할수도없으며, 더욱이확인대상서비스표의 SCOP 은단순한영문자 4글자로이루어져있어 SCOP 을전체적으로보아기술적표장에해당하는지여부를판단하여야할것인바, 일반수요자가위영문자인 SCOP 을전체적으로인식할때그로부터사용서비스업의품질, 효능, 용도등을직감할수있다고보기는어려움 ㅇ앞서본바와같이확인대상서비스표 은그사용서비스업과관련하여일반수요자에게품질, 효능, 용도등을직감시킨다고할수없으므로사용서비스업의보통명칭또는기술적표장이라고할수없으므로, 상표법제51조제1항제2호에해당하지아니한다고할것임 대법원 2010 후 3264 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당 ㅇ확인대상표장 은 S 가 COP 에비하여 2배정도크게구성되어있을뿐만아니라 S 부분에만 과같은붉은색사선이그어져있고, S 와달리 COP 부분은다소도안화되어있으며, 그결합으로새로운관념이생긴다고보기도어려우므로, 일반수요자들은확인대상표장을 S 와 COP 으로구분하여인식함이통상적이라고할것이고, COP 은 경 84 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

89 후 3264 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 찰관, 범인을잡다 등의뜻을가지는영어단어로서확인대상표장의사용서비스업인 보안서비스업 과관련하여국내일반수요자들에게그품질, 용도등을직감하게하고, S 는알파벳한글자에불과한간단하고흔한표장으로별다른식별력이인정되지않으므로, 확인대상표장은전체적으로볼때그사용서비스업의품질, 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한기술적표장에해당한다고할것이어서이사건등록서비스표권의효력이미치지아니함 3. 심사관련시사점 ㅇ확인대상표장 의경우일반수요자들이 S 와 COP 으로구분하여인식함이통상적이고, S 는알파벳한글자에불과한간단하고흔한표장으로별다른식별력이인정되지않으며, COP 는 경찰관, 범인을잡다 등의의미를지녀사용서비스업인 보안서비스업 의품질, 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한기술적표장에해당한다고판단한사례임 85

90 Ⅰ 년도대법원판례 후 354 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은이사건등록상표 는상표권자또는사용권 자중어느누구에의해서도취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용된사실이없음을이유로상표등록취소심판을청구한사건에서, 특허심판원은제73조제1항제3호에해당한다고판단하였고, 특허법원은제73조제1항제3호에해당하지않는다고판단하였으나, 대법원은이사건등록상표의광고행위가불사용취소를면하기위한명목적활동으로판단하여제73조제1항제3호에해당한다고판결함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 2011 후 354 ( ) 해당파기환송 ( 제 호 ) 2010 허 4908 ( ) 미해당심결취소 (28 류 ) 탁구대, 야구용배트등 2009 당 3123 ( ) 해당청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009 당 3123 심결 ( , 청구인용 ) : 해당 ㅇ상표법제73조제1항제3호의규정에해당하는것을이유로상표등록취소심판이청구된경우에는같은조제4항의규정에의하여피청구인은그청구에관계되는지정상품중 1 이상에 86 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

91 후 354 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 대하여그심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음을증명하거나, 사용하지아니한데대한정당한이유를증명하지아니하는한그취소를면할수없음에도불구하고, ㅇ피청구인은이사건등록상표 를그지정상품에정당하게 사용하였거나, 이를사용하지아니한데대한정당한이유를증명하지아니하였으므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호및같은조제4항의규정에의하여그등록이취소됨을면할수없는것임 특허법원 2010 허 4908 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당 ㅇ피고가이사건등록상표 와그지정상품을원고에게분할 이전하여양도한당사자본인에해당하고, 피고가원고와의사이에서이사건등록상표의지정상품과동일하거나유사한상품에관하여생산하지아니하기로약정하거나이사건등록상표에대하여불사용취소심판을청구하지아니하기로하는부쟁의합의를한사실은없는것으로판단되므로, 양도인이라는사실만으로이사건등록상표에대한불사용취소심판청구가신의성실의원칙에위배한것으로볼수없음ㅇ원고는위해산간주등기이후인 회사계속등기를하여이사건변론종결일당시까지회사가존속하고있을뿐아니라, 소외주식회사미디어윌을통해서광고지 벼룩시장 에이사건등록상표를그지정상품에대해서 5회나광고를하고광고비를지출하였으며, 원고가이사건등록상표가부착된야구용배트를다수개제조한사실이객관적으로인정되고원고의위광고행위가단순히상표의불사용취소를면할목적의형식적인광고에그친다고단정하기는어렵다할것임 대법원 2011 후 354 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당 ㅇ원고는별건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 에관하여 소외주식회 사삼익스포츠로부터불사용으로인한상표등록취소심판이청구되자그무렵이사건심판청구일전인 부터 까지주 1회씩총 5회에걸쳐서울구로구, 금천구 87

92 Ⅰ 년도대법원판례 및광명시일대에배포되는생활정보지 벼룩시장 의광고란에이사건등록상표를그지정상품인탁구대, 야구용배트와관련하여광고한사실이있음ㅇ이뿐만아니라원고는 이른바휴면회사의해산간주규정인상법제520조의2 제1항에의하여해산간주되었다가이사건심판이청구된이후인 에야회사계속등기를경료하였음을알수있고, 위와같은사정에비추어보면, 원고의위와같은광고행위당시그지정상품이국내에서정상적으로유통되었거나유통될것이예정되어있었다고보기는어렵고, 따라서원고의위와같은광고행위는단순히등록상표에대한불사용취소를면하기위하여명목상으로이루어진것에불과하다고할것이므로, 이사건등록상표 는이사건심판청구일전 3 년이내에국내에서정당하게 사용되었다고볼수없음 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제73조제1항제3호및같은조제4항에서상표권자등이당해등록상표를정당하게사용하였는지를판단함에있어, 등록상표를그지정상품에관하여광고한사실이있더라도그지정상품이국내에서정상적으로유통되거나예정되어있는것이아니고, 단순히등록상표에대한불사용취소를면하기위해등록상표에대한명목상의광고행위에그친경우인지에따라판단되어야함ㅇ등록상표의일부지정상품의양도인이라고하더라도, 양수인에대하여불사용취소심판을제기할이해관계가있으며, 당자사간에분쟁의합의가없는이상신의성실의원칙에반하지않는다고판시함 88 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

93 후 2407 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 후 2407 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이상표법제73조제1항제3호의불사용을이유로상표등록의취소심판이청구된이후체결된상표권이전계약또는전용사용권설정계약이사해행위로서취소된경우그상표권자와전용사용권자에의한사용이상표법제73조제1항제3호의 사용 에해당하는지여부에대하여특허심판원, 특허법원, 대법원모두사용이라고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 2010 후 2407 ( ) 미해당원심지지 ( ) (09 류 ) 도난경보기, 음향경보기등 2010 허 1169 ( ) 2009 당 157 ( ) 미해당심결지지 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009 당 157 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당 ㅇ이사건등록상표 의전용사용권자및이전의상표권자에의하여이사건등 록상표가부착된제품을국내업체의주문에의하여납품한사실과이사건등록상표의전용사용권자및이전의상표권자에의하여외국업체의주문에의하여이사건등록상표가부착된제품을수출한사실을확인할수있으므로이사건등록상표의전용사용권자또는이전의상표권자가이사건등록상표와동일성이인정되는상표를심판청구일전 3년이내의기간인 부터이사건심판청구일전까지이사건등록상표의지정상품에사용하였음이인정됨 89

94 Ⅰ 년도대법원판례 ㅇ결국이사건등록상표는전용사용권자등이이사건심판청구일인 전 3년이내의기간에그지정상품에대하여국내에서정당하게사용되었다고할것임 특허법원 2010 허 1169 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 미해당 ㅇ 부터 까지이사건등록상표 의상표권자였고 부터이사건등록상표의전용사용권자로등록되어있는제디아는, 이사건심판청구일전 3년이내인 2006년무렵부터 까지제디아의 2006년과 2007년제품카탈로그에사진등을싣고, 2 동전전자등국내업체의발주에따라제품들을납품하였으며, 독일 IML LGHT-SHOWTECHNIC LTD 등외국업체의주문에의하여수출하는등이사건등록상표를그지정상품에대하여국내에서사용하였음ㅇ소외 000이제디아를상대로제기한상표전용사용권설정등록말소사건에서 피고와제디아사이에 체결된이사건등록상표에관한전용사용권설정계약은사해행위로서취소한다 는취지의판결이선고되었는데제디아가항소하였고, 서울고등법원에서항소기각판결이선고되었으나, 제디아가상고하여현재대법원에상고심이계속중임ㅇ상표권이전계약또는전용사용권설정계약이사해행위로서취소된다하더라도, 사해행위의취소는재산반환의상대방인수익자또는전득자에대한관계에서목적물의반환에필요한범위내에서만상대적으로효력이있을뿐그밖의사람에게는영향이없는점, 회복된재산으로부터채권자가만족을받고남은잉여는채무자에게반환되는것이아니라사해행위취소청구를받아그재산을반환하였던상대방에게반환하여야하는점, 만일사해행위취소로인하여상표권을이전받거나전용사용권을설정받아사용했던제디아의사용이상표법제73조제1항제3호의 사용 에해당하지않는다고보아이사건등록상표자체가취소되어버린다면, 이사건등록상표를책임재산으로하여채권의만족을얻으려는채권자들의노력이수포로돌아가게되는결과가되는점등에비추어볼때, 사행행위취소로상표권이전계약또는전용사용권설정계약이취소된다하더라도취소가확정되기전의전용사용권자와상표권양수인의상표권사용은상표법제73조제1항제3호의 사용 에해당한다고봄이타당함 대법원 2010 후 2407 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당 ㅇ ( 판단기준 ) 한편채권자가사해행위의취소와함께수익자또는전득자로부터책임재산의회 90 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

95 후 2407 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 복을명하는사해행위취소의판결을받은경우그취소의효과는채권자와수익자또는전득자사이에만미치므로, 수익자또는전득자가채권자에대하여사해행위의취소로인한원상회복의무를부담하게될뿐, 채무자와사이에서그취소로인한법률관계가형성되거나취소의효력이소급하여채무자의책임재산으로회복되는것은아님 ( 대법원 선고 2005다1407 판결참조 ) ㅇ제디아주식회사 ( 이하 제디아 라고한다 ) 가 피고와사이의 자매매계 약을원인으로하여이사건등록상표 에관한상표권이전등록을마쳤다가 다시피고에게그이전등록을마쳐준사실, 제디아는 피고와사이의 자전용사용권설정계약을원인으로하여이사건등록상표에관한전용사용권설정등록을마친사실, 제디아는 2006년경부터이사건심판청구일인 까지국내에서이사건등록상표를그지정상품에계속하여사용한사실이있음ㅇ한편, 피고의채권자인 000 외 2인이제디아를상대로이사건매매계약이사해행위임을이유로하는사해행위취소청구소송을제기하였고, 그후 000이재차제디아를상대로이사건전용사용권설정계약이사해행위임을이유로하는사해행위취소청구소송을제기하였는데, 이사건매매계약에관한사해행위취소청구소송의승소판결은이사건상표등록의취소심판이특허심판원에계속중확정되었음ㅇ이사건전용사용권설정계약에관한사해행위취소청구소송의제1심승소판결에대하여는항소가기각되어상고심에계속중이며, 이사건매매계약및이사건전용사용권설정계약이각사해행위임을이유로취소되었다고하더라도그취소가확정되기전제디아가이사건등록상표를사용한것은상표권자또는전용사용권자로서의사용이라고판단하였음 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제73조제1항제3호의불사용을이유로상표등록의취소심판이청구된이후상표권양수인또는전용사용권자를수익자로하여그상표권양도계약또는전용사용권설정계약이사해행위임을이유로이를취소하는판결이확정되었다고하더라도그사해행위취소판결의확정전상표권양수인또는전용사용권자의등록상표의사용을상표권자또는전용사용권자로서의등록상표의사용이아니라고할수는없음 91

96 Ⅰ 년도대법원판례 후 3080 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은지정서비스업을제과점업등으로하는등록서비스표 이등록후 3년이상사용되지않았음을이유로상표법제73조제1항제3호에해당한다고상표등록취소심판을청구한사건에서, 특허심판원, 특허법원, 대법원모두이등록서비스표가표시된 빵을담은나무상자 와 빵의종류와가격이표시된나무판 등매장에서서비스제공시사용된사물이간판, 정가표등의기능을수행한것으로보고서비스표의사용으로인정함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) ( 사용상표 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( ) 2010 후 3080 ( ) 미해당원심지지 ( 사용상표 ) 2010 허 3417 ( ) 미해당심결지지 (42 류 ) 제과점업, 카페테리아업등 2009 당 206 ( ) 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009 당 206 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당 ㅇ이사건등록서비스표 의당시권리자인대호물산주식회사는이사건등록 92 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

97 후 3080 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 서비스표와동일한표장인 木村屋 을주식회사고려당에게 부터 까지사용토록허락하였고, 주식회사고려당은롯데쇼핑주식회사와브랜드 목촌옥 을거래품목 베이커리 로특정하여위기간동안롯데쇼핑부산점에서사용할수있도록함으로서정당한사용권자임을알수있으며, 또한주식회사고려당은 부터 까지롯데백화점부산본점지하1층매장제과점에서이사건등록서비스표를사용함ㅇ피청구인은롯데백화점부산본점제과점매장에서, 이사건등록서비스표 木村屋 을여러종류의빵제품을담아두는큰나무함 3개에각각표기하여제과점전면에전시한것, 서비스업을영위하는장소에서빵제품의명칭과그가격및이사건등록서비스표 木村屋 이표시된정가표를푯말로제작하여전시한것은피청구인이제공하는서비스의출처를표시하기위하여서비스를제공하는장소에부착한간판에서비스표를표시한행위라고할수있으므로, 이사건등록서비스표는이사건심판청구일인 전 3년이내에정당한권리자에의해국내에서사용되었음을인정할수있음 특허법원 2010허3417 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 미해당ㅇ우선, 경부터 경까지주식회사고려당이이사건등록서비스표 의통상사용권자로서사용한표장, 즉, 나무상자및나무판에부착된 木村屋 은이사건등록서비스표의지정서비스업중의하나인 제과점업 의서비스를제공하는장소에서그수요자인소비자에게제공하는 빵 이진열되어있는용기로서, 이사건등록서비스표가부착된위나무상자전면은그자체로일종의 간판 의역할도수행할수있다고할것이며, 木村屋 이라는문구와 통팥빵 등빵의종류및그가격표시가되어있는나무판은서비스업에관한 정가표 라고볼수있을것임ㅇ따라서이사건심판청구일 ( ) 전 3년이내의기간이포함되어있는 경부터 경까지, 이사건등록서비스표의통상사용권자인주식회사고려당에의하여, 이사건등록서비스표가그지정서비스업가운데하나인 제과점업 의서비스제공에필수적으로관계된물건혹은서비스를제공하는장소의간판에해당한다고볼수있는 빵보관상자 에표시되고, 또한서비스업에관한 정가표 에표시됨으로써, 국내에서사용되었다고할것임. 93

98 Ⅰ 년도대법원판례 대법원 2010 후 3080 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당 ㅇ지정서비스업을제과점업등으로하는이사건등록서비스표 의통상사용권자인주식회사고려당이 2008년 11월경부터 2009년 4월경까지롯데백화점부산본점식품매장에서제과점업을영위하였는데, 그판매대위에는빵들이담겨져있는나무상자들이놓여있었고, 나무상자앞부분에는이사건등록서비스표가표시되어있는사실, 나무상자들주변에는빵의종류 가격등이표시되어있는나무판들이놓여있었는데, 나무판들에도이사건등록서비스표가표시되어있는사실등을인정함ㅇ이사건등록서비스표가표시된위나무상자들은제과점업이라는그서비스의제공시수요자의이용에제공되는물건에해당할뿐만아니라위나무상자들의전면은간판으로서의기능을수행하고있고, 위나무판들은서비스업에대한정가표라고볼수있으므로, 이사건등록서비스표가위나무상자들및나무판들에표시되어서비스의제공이이루어진이상이사건등록서비스표는이사건심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었다고판단됨 3. 심사관련시사점ㅇ제과점판매대위에놓여진구운빵들이담겨져있는나무상자앞부분에해당등록서비스표가표시되어수요자에게제공된점과매장에서판매되는빵의종류 가격등이표시되어있는나무판에해당등록서비스표가표시되어있는사실이, 서비스의제공을위한전시행위또는간판으로서의기능과서비스업에대한정가표의역할을한것으로보고서비스표의사용으로인정됨 94 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

99 후 3622 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 후 3622 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은피청구인이이사건등록상표 이등록후 3년이상사용되지않았음을이유로상표등록취소심판을청구한사건에서, 특허심판원은제73조제1항제3호에해당하지않는다고보았고, 특허법원은제73조제1항제3호에해당한다고하였으며, 대법원도이사건등록상표가한자와한글을분리하여사용된것에대하여사용으로인정하여제73조제1항제3호해당하지않는다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 2010 후 3622 ( ) 미해당파기환송 ( ) 2010 허 3974 ( ) 해당심결취소 (03 류 ) 치약 ( 죽염성분이함유된것 ) 2009 당 1978 ( ) 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009 당 1978 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당 ㅇ피청구인이치약을판매한시기는이사건심판청구일 ( ) 전 3 년이내인 월 경, 3 월경및 4 월경이라는사실이인정되고, 청구인은이사건등록상표 가 또는 와같이분리사용되어정당하게사용된것으로볼 95

100 Ⅰ 년도대법원판례 수없다고주장하나, 위구성부분들은한개의치약과그직사각형의포장상자에모두표기되어있는점, 치약또는그포장상자는한손에잡고각면을쉽게돌려볼수있어일반수요자들이위구성부분들을모두쉽게인식할수있는점및피청구인이실제거래에서 와같이한눈에보여지는형태로전시 판매하고있는점등에비추어볼때, 피청구인이실제거래에서사용한상표는거래사회의통념상이사건등록상표와동일하게볼수있는형태의표장에해당한다고할것임ㅇ위치약은이사건등록상표의지정상품인 치약 ( 죽염성분이함유된것 ) 을포함하는명확한상품의명칭으로그구성성분이다소차이가있을수는있으나거래사회의통념상서로동일하게볼수있는형태의상품에해당한다고할것임 특허법원 2010 허 3974 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당 ㅇ피고가치약제품에사용한 과 을이사건등록상표인 과대비하여보면, 한글부분과한자부분이분리되어별개로사용되었고글자체가다른차이가있으나, 글자체의차이가크지않고한글부분과한자부분이그리크지않은치약용기등의앞뒷면에비슷한크기로크게기재되어있어한눈에들어오는점, 호칭및관념에변함이없는점등을고려하면거래관념상이사건등록상표와동일성이있는것으로볼수있음ㅇ피고의치약제품에는 죽염 이라는성분표시는없고주성분으로소금을의미하는 염화나트륨 이기재되어있을뿐이어서염화나트륨이주성분으로표시된피고의치약제품을바로이사건등록상표의지정상품과동일성이있는것으로볼수없어이사건등록상표가지정상품에대하여사용된것이라고할수없으므로이사건취소심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었다고볼수없음 대법원 2010 후 3622 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 미해당 ㅇ이사건등록상표 의지정상품은 치약 ( 죽염성분이함유된것 ) 인반면, 피고 96 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

101 후 3622 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 가이사건등록상표를사용한치약상품에는 죽염 이라는성분표시는없고 염화나트륨 이주성분으로기재되어있음ㅇ 염화나트륨 의국어사전상의의미는 소금, 식염 으로되어있고, 식품의약품안전청장이고시한식품공전은소금을재제소금, 태움 용융소금, 정제소금, 가공소금등으로분류하고있는데, 통상적으로소금을대나무에넣고반복하여고온가열하는방법으로얻어지는 죽염 은위식품공전상 태움 용융소금 또는 가공소금 의일종으로볼수있는점, 거래실정상으로도일반수요자나거래자로서는죽염을식염의한종류로인식할가능성이높은것으로보이는점등에비추어볼때, 이사건등록상표의지정상품인 죽염성분이함유된치약 과피고의사용상품인 염화나트륨이주성분으로표시된치약 은그품질에서다소차이가있을수있다고하더라도양상품의용도 형상 사용방법 유통경로및공급자와수요자가다르다고할수없고, 위와같은양상품의속성과거래실정을고려하면, 피고가 염화나트륨이주성분으로표시된치약 에이사건등록상표를사용한것은거래사회의통념상이사건등록상표의지정상품인 죽염성분이함유된치약 과동일성있는상품에등록상표를사용한것이라고할수있음 3. 심사관련시사점 ㅇ상표와상품의동일성은엄격한동일을요구하고있는것이아니어서이사건등록상표 를피고가치약제품의용기와포장지의서로다른면에표시하여사용한 과 을분리하여사용한것에대하여상표의동일성을인 정함 ㅇ또, 죽염이원료인소금 과 염화나트륨이주성분으로표시된치약 은 죽염성분이함유된치 약 과그품질에서다소차이가있을수있다고하더라도양상품의용도 형상 사용방법 유통경로및공급자와수요자가다르다고할수없고, 양상품의속성과거래실정을고려하여 동일성있는상품에해당한다고판단됨 97

102 Ⅰ 년도대법원판례 후 2916 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은피청구인이이사건등록상표 이등록후 3년이상사용되지않았음을이유로제73조제1항제3호에따라상표등록취소심판을청구한사건에서, 특허심판원은제73조제1항제3호에해당한다고보았고, 특허법원과대법원은 패션정보제공업 에정당하게사용되었다고판단하고제73조제1항제3호에해당하지않는다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 (42 류 ) 패션정보업등 ( ) 2011 후 2916 ( ) 2011 허 4882 ( ) 2010 당 1082 ( ) 미해당원심지지 미해당심결취소 ,4 해당청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010 당 1082 심결 ( , 청구인용 ) : 해당 ㅇ피청구인이이사건등록서비스표 의사용사실을입증하기위하여제 출한증빙자료와구술심리의전취지를종합하여보면, 피청구인의영업소재지인미국내의홈페이지광고자료는국내에서인터넷을통하여검색이가능하다하여도상표권의속지주의성격상미국에서의광고가국내에서의광고선전행위라할수없을뿐만아니라동자료에발행일자가표기되어있지않아이사건등록서비스표의사용이라고할수없으며, 국내일간지의기사내용으로이사건등록서비스표와동일성범위내에서표기되거나광고된사실이없고, 제품카탈로그우편발송수량목록이나발행처, 발행일등이표기되어있지않아이사건등록서비스표의사용에관한증거로볼수없으므로피청구인이이사건등록서비스표를국내에서정당하게사용하였다고인정할수없음 98 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

103 후 2916 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 특허법원 2011허4882 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ서비스표권자인원고가 2009년경까지별지와같이이사건등록서비스표 의이름으로새로운속옷패션등에관한패션쇼를개최하고그패션쇼현장을담은프로그램을국내의케이블티브이등에유상으로판매하여이를방송하게함으로써속옷패션등에관한정보를국내의소비자들에게업으로제공하였음을알수있다할것임ㅇ이사건지정서비스업중의하나인 패션정보제공업 은그문언적의미나사회통념에비추어패션정보를제공하고그대가를받는것을업으로하는것이면그종류나수준은특별히묻지않는다할것이므로, 피고의위와같은행위는이러한 패션정보제공업 을영위한것으로보기에충분하다할것이어서이사건등록서비스표는서비스표권자인원고에의해그지정서비스업중하나인 패션정보제공업 에대하여취소심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었다할것임 대법원 2011후 2916 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당ㅇ이사건등록서비스표 의서비스표권자인원고가이사건등록서비스표를그지정서비스업중하나인 패션정보제공업 에대하여취소심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였다고판단한것은정당함ㅇ동시에수개의지정상품에대하여심판청구를한경우에는그심판청구의대상인지정상품을불가분일체로취급하여전체를하나의청구로간주하여지정상품중의하나에대하여사용이입증되면그심판청구는전체로서인용될수없다고할것이어서제73조제1항제3호에해당하지않는다고봄 3. 심사관련시사점ㅇ동시에수개의지정상품에대하여상표등록취소심판청구를한경우에는심판청구의대상인지정상품을불가분일체로취급하여전체를하나의청구로간주하여지정상품중의하나에대하여사용이증명되면그심판청구는전체로서인용될수없을뿐사용이증명된지정상품에대한심판청구만기각하고나머지에관한청구를인용할것도아님 99

104 Ⅰ 년도대법원판례 후 1121 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은이사건등록상표서비스표 이심판청구일전 3년이내에지정서비스업인 미술관경영업 에사용되지않았으므로상표법제73조제1항제3호에해당한다는이유로상표등록취소심판을청구한사안에서, 특허심판원, 특허법원, 대법원모두이등록상표서비스표의미술품전시서비스에사용된물건에표기된내용으로이사건등록상표서비스표의사용을인정함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2010 후 1121 ( ) 미해당원심지지 ( ) 2009 허 7277 ( ) 미해당심결지지 (41 류 ) 미술관경영업등 2008 당 2735 ( ) 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2008당2735 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ피청구인이대구에서운영하는 백남준미술관 의현판실사용표장 의상품제작확인서, 입금표등을확인할수있고피청구인이고백남준미술작품을전시하여일반수요자가관람토록하기위해제작된엽서에실사용표장 을표기한엽서를 ~ 까지일반대중에게배포하였으며, 고백남준의 49제거행시동영상에서피청구인이전시회에서사용하였다고주장하는엽서의제작일이고백남준의 49제인 이전임을알수있음 100 상표관련대법원판례 ( 11~ 15년) 심급별쟁점정리 분석자료집

105 후 1121 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 ㅇ또, 피청구인이운영하는 백남준미술관 의방문객주소록, 개관방명록등으로 백남준미술관 의개관일을알수있고, 일반수요자들의미술관방문사실, 백남준미술관 에서큐레이터들이근무한사실등을종합하여볼때, 이사건등록상표 / 서비스표 의등록권자가운영하는 백남준미술관 등에서서비스표의동일성이인정되는실사용표장을 부터이사건심판청구일전까지이사건등록상표 / 서비스표의지정서비스업 박물관경영업 에사용하였음이인정됨 특허법원 2009허7277 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 미해당ㅇ피고는대구에서 경 백남준미술관 을개관하고, 위개관일부터 경까지개관전시회를개최하면서그방명록에이사건등록상표 / 서비스표 를표기하여위미술관을방문한일반대중이열람할수있도록한사실, 또한, 피고는위개관전시회를비롯하여그무렵부터 경까지수시로전시회를개최하면서, 위미술관을방문 한일반대중에게고백남준의대표작품으로제작된엽서에실사용표장 표기하여유상혹은무상으로배포한사실을인정할수있음 을 ㅇ이사건심판청구일 ( ) 전 3년이내인 경부터같은해 경까지이사건등록상표 / 서비스표가지정서비스업인 미술관경영업 의서비스내용에속하는미술품전시서비스의제공시그수요자인관람객에게위서비스의제공과수반되어제공되는물건인 방명록 에표시되었을뿐만아니라, 경부터같은해 경까지사이에거래사회통념상이사건등록상표 / 서비스표와동일하다고볼수있는범위내의것이라고할수있는표장이, 이사건등록상표 / 서비스표의지정서비스업인 미술관경영업 의서비스내용에속하는미술품전시서비스의제공시그수요자인관람객에게위서비스의제공과수반되어제공되는물건인 엽서 에표시됨으로써, 국내에서사용되었다고할것이어서, 이사건등록상표 / 서비스표는상표법제73조제1항제3호에해당하지않음 대법원 2010 후 1121 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당 ㅇ피고가대구에서 경 백남준미술관 을개관하고, 위개관일부터 경까 지개관전시회를개최하면서그방명록에이사건등록상표서비스표 를표기 101

106 Ⅰ 년도대법원판례 하여위미술관을방문한관람객들이열람할수있도록한사실을인정하고, 위사실관계에의하면이사건심판청구일 ( ) 전 3년이내인 경부터같은해 경까지이사건등록상표서비스표가그지정서비스업인 미술관경영업 의서비스내용에속하는미술품전시서비스의제공시그수요자인관람객의이용에공여되는물건인 방명록 에표시되고국내에서사용되었으므로, 이사건등록상표서비스표는상표법제73조제1항제3호에의하여등록이취소되어야하는것이라고할수없다고판단함 3. 심사관련시사점 ㅇ지정서비스업인 미술관경영업 의서비스내용에속하는미술품전시서비스의제공시이용되 는 방명록 에표시된내용도상표법제 2 조제 1 항제 6 호상표의사용에해당됨 102 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

107 후 177 판결 ( 선고 ), 등록취소사건 후 177 판결 ( 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은피청구인이이사건등록상표 를계약을위반한판매행위로서정당한상표의사용이라고할수없으므로상표법제73조제1항제3호에해당한다고하며등록취소를청구한사건에서, 특허심판원, 특허법원, 대법원은모두이사건등록상표는통상사용권자에의해국내에서정당하게사용되었다고판단하여제73조제1항제3호에해당하지않는다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 2012 후 177 ( ) 미해당원심지지 ( ) 2011 허 8877 ( ) 미해당심결지지 (09 류 ) 화학제용점도계 2010 당 477 ( ) 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당477 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ 아오야마안경 은이사건등록상표 를 안경테, 선글라스 등에대하여사용할권리를갖는통상사용권자의지위에있는자로서, 안경테, 선글라스등의상품의생산을 시세이도쇼파즈 로부터위탁받아생산한상품에이사건등록상표를부착하여외국에판매하였음을알수있으며, 국내에는 씨앤씨엔터프라이즈 에상품을판매하였으며 씨앤씨 103

108 Ⅰ 년도대법원판례 엔터프라이즈 는 아오야마안경 으로부터수입한상품을인터넷을통하여이사건취소심판청구일전 3년이내인 2007년에서 2009년사이에판매하였음이인정되는바, 이사건등록상표는그통상사용권자의지위에있는자에의해국내에서이사건취소심판의대상상품중 선글라스 에정당하게사용하였음이인정됨 특허법원 2011허8877 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 미해당ㅇ아오야마안경등 4개회사가위거래기본계약서의기재내용과는달리별도의협의를하여아오야마안경을통하여한국등다른나라에이사건등록상표 가부착된선글라스제품등을판매하기로하였거나, 이사건등록상표의상표권자인피고가그자회사인시세이도아메니티굿즈를통하여시스테막스의동의하에아오야마안경에게이사건등록상표가부착된선글라스제품등의한국내판매권한을줌으로써이사건등록상표의한국내사용을허락한사실을추인할수있으므로, 아오야마안경은이사건등록상표가부착된선글라스제품등의한국내판매와관련하여정당한통상사용권자에해당함ㅇ위선글라스제품을국내에수입하여판매한씨앤씨엔터프라이즈대표 000 또한아오야마안경으로부터정당한상표사용권을설정받은통상사용권자의지위를갖는다고판단되고, 따라서, 이사건등록상표는이사건취소심판청구일전 3년이내에국내에서통상사용권자에의해정당하게사용되었으므로상표법제73조제1항제3호에해당하지않음 대법원 2012후 177 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당ㅇ아오야마안경은이사건등록상표 가부착된선글라스제품등의한국내판매와관련하여정당한통상사용권자에해당한다할것이고, 씨앤씨엔터프라이즈대표 000가아오야마안경으로부터이사건등록상표가부착된선글라스제품을수입하여등록상표를표시한그대로국내의안경소매업체에게양도하는방법으로이를유통시킴으로써국내의거래자나수요자에게는이사건등록상표가그상표를표시한통상사용권자인아오야마안경의업무에관련된상품을표시하는것으로사회통념상인식되었다고할것이므로, 이사건등록상표는통상사용권자인아오야마안경에의하여국내에서그지정상품중하나인 선글라스 에정당하게사용되었다고보아야함ㅇ원심이 000가통상사용권자인아오야마안경으로부터상표사용권을설정받았으므로통상사용 104 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

109 후 177 판결 ( 선고 ), 등록취소사건 권자에해당하고이사건등록상표가통상사용권자인 000 에의해사용되었다고판단한부분 은잘못이지만, 이사건등록상표가그통상사용권자인아오야마안경에의하여사용되었다고 보는이상, 원심의위잘못은판결결과에영향이없음 3. 심사관련시사점ㅇ선글라스수입판매업을영위하는자가등록상표의지정상품을통상사용권자로부터수입하여등록상표를표시한그대로유통시킨경우, 등록상표는통상사용권자에의하여국내에서지정상품중하나인 선글라스 에정당하게사용되었다고봄 105

110 Ⅰ 년도대법원판례 후 4486 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은확인대상표장 이그사용상품인 매운맛소스가가미된닭날개튀김 과관련하여보통명칭내지기술적표장에불과하므로이사건등록상표의효력이미치지아니함을이유로권리범위확인심판을청구한사건에서, 특허심판원은기각하였고, 특허법원은관련민사소송이항소중이므로심결취소소송이소의이익이없다고각하하였으며, 대법원은원고가심결의취소를구할소의이익이있다고하여파기환송함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2008 후 4486 ( ) 소의이익있음 해당 ( 취판 ) 파기환송 ( ) 2008 허 6406 ( ) 소의이익없음 청구각하 (29 류 ) 우육, 계육등 매운맛소스가가미된닭날개튀김 2007 당 720 ( ) 권리범위에속함 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2007 당 720 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당 ㅇ이사건등록상표는 과같이구성된상표로서그구성부분중문자부분인 핫윙 은영어단어 hot wing 을한글로음역한것으로보이는바, 그중 hot 은 매운 의의미이외에도 뜨거운, 열렬한 등의다양한의미가있고, wing 이라는단어또한 새 박쥐등동물의날개, 비행기 선풍기등사물의날개, 축구등운동경기에서의양옆의공격수 106 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

111 후 4486 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 등의미가상당히다른것들도있어일반수요자나거래자들사이에서 hot wing 이반드시 매운닭날개 만을의미하는것으로인식된다고보기는어렵고, hot wing 이반드시 매운닭날개 를의미하는보통명칭이라고볼수만은없으며그자체로서식별력이있다고판단됨 ㅇ양표장의유사여부를살펴보면, 이사건등록상표 과확인대상표장 은도형의유무, 문자구성등의차이로외관상비유사하나, 이사건등록상표는문자부분에의하여 hot wing 의한글음역으로용이하게이해되고 핫윙 이라고호칭될것이고확인대상표장은문자중 골드 부분은 황금, 귀중한것, 최고 등의의미를갖는영어단어 gold 의한글음역으로서이는일반수요자들로하여금그사용상품의우수한품질을나타내는성질표시로쉽게이해될것이어서식별력이없거나약하다할것이므로, 골드 부분을제외한 핫윙 을요부로하여약칭될수있으며지정상품과의관계를고려할때 매운또는뜨거운닭날개 로이해될것이므로양표장은칭호와관념에있어서동일유사함ㅇ따라서확인대상표장과이사건등록상표는그표장과지정상품이동일 유사하고상표법제 51조제1항제2호에해당한다고할수없으므로, 확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속한다고할것임 특허법원 2008 허 6406 판결 ( 선고, 청구각하 ) : 소의이익없음 ㅇ피고는 , 확인대상표장 ( 민사소송에서상대방의사용상표로특정한 핫골드윙 은확인대상표장과동일성의범위내에있다 ) 이이사건등록상표 의상표권을침해하고있다는이유로, 원고를상대로하여수원지방법원 2006가합12384호로상표권침해금지와손해배상을구하는민사본안소송을제기하였고, 이에대하여원고는 피고를상대로하여특허심판원에이사건소극적권리범위확인심판을제기하였는바, 특허심판원이 확인대상표장이이사건등록상표의권리범위에속한다는취지의이사건심결을하자, 수원지방법원은 확인대상표장은이사건등록상표의상표권을침해하지않았다는이유로피고의민사본안소송을모두기각하는판결을선고하였고, 위소송은피고의항소에의하여항소심이계속중인점에비추어, 확인대상표장이이사건등록상표의권리범위에속하는지여부에대하여별도로판단을구하는이사건심결취소소송은소의이익이없게되었다고판단하여각하함 107

112 Ⅰ 년도대법원판례 대법원 2008 후4486 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 소의이익있음ㅇ원고가 피고를상대로특허심판원에이사건소극적권리범위확인심판을제기하였으나특허심판원이 확인대상표장이이사건등록상표의권리범위에속한다는이유로청구를기각하는심결을한점, 비록피고가이사건등록상표의상표권침해와관련된민사소송을 제기하여 원고승소판결이선고되었고, 그과정에서이사건심결이먼저내려져위민사판결에고려될수있었으며이사건심결취소소송의상고심계속중위민사판결이 그대로확정되었다고하더라도여전히원고에게불리한이사건심결이유효하게존속하고있는점, 확정된위민사판결은이사건심결취소소송을담당하는법원에대하여법적기속력이없으므로원고는위민사판결이확정되었음에도불구하고자신에게불리한이사건심결을취소할법률상이익이있고, 달리이사건심결이후이사건등록상표 의상표권이소멸되었다거나당사자사이의합의로이해관계가소멸되었다는등이사건심결이후심결을취소할법률상이익이소멸되었다는사정도보이지아니하는점등에비추어원고는이사건심결의취소를구할소의이익이있다고할것임 3. 심사관련시사점ㅇ이사건심결취소소송의상고심이계속중일때, 진행중이던민사소송의판결이확정되었다고하더라도여전히원고에게불리한이사건심결이유효하게존속하고있을경우, 확정된민사판결이이사건심결취소소송을담당하는법원에대하여법적기속력이없으므로원고는이사건심결의취소를구할소의이익이있다고할것임 108 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

113 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집 2012 년도대법원판례 편저 : 상표심사2과장현옥심사관오허진심사관 109

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115 후 958 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 후 958 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요ㅇ심사관이상표법제6조제1항제3호, 제4호, 제7호에해당하여식별력이없다고거절결정한상표출원에대해특허심판원, 특허법원및대법원모두심사를지지하여표장전체적으로그식별력을불인정함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 2011 후 958 ( ) 해당원심지지 ( ) 2010 허 9088 ( ) 6-1-3,4 해당심결지지 (30 류 ) 커피, 차, 코코아등 2009 원 6500 ( ) 6-1-3,4,7 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009 원 6500 심결 ( , 청구기각 ) : 6-1-3,4,7 해당 ㅇ이사건출원상표인 중문자부분 GEORGIA 은아시아북서부에있는나라의이름이고, 미국남동부에있는주의이름이기도한단어로서이는현저한지리적명칭에해당되고, 도형부분중커피원두의모양은지정상품인 커피 (coffee), 대용커피 (artificial coffee) 의원재료표시로, 도형 은찻잔받침위에찻잔형상에가로로반원을여러개그어독특한찻잔형상을도형화한점은인정되나, 이러한정도의특색만으로는일반수요자나거래자에게찻잔이주는의미를압도할정도의인상을준다고할수없음 111

116 Ⅱ 년도대법원판례 특허법원 2010허9088 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 6-1-3,4 해당ㅇ이사건출원상표중문자부분 GEORGIA 는현저한지리적명칭 ( 대법원 선고 85 후106 판결참조 ) 으로지정상품인 커피 나 차 와관련해서상품의 산지 로오인하게할수있는성질표시에해당하고, 커피원두도형은커피원두의형상표시로, 찻잔의모양은약간도안화가되어있으나, 일반수요자나거래자가찻잔의형상을직감할수있는정도이므로상표법 6조 1항 3호에해당함ㅇ이사건출원상표중영문자 GEORGIA 가현저한지리적명칭에해당함은앞서본바와같고, 결합된커피원두도형과찻잔도형이도안화의정도가약해서식별력이없는단순한부가적인부분에그쳐, 이사건출원상표는전체적으로보아현저한지리적명칭에식별력이없거나매우약한도형이부가된것에불과하므로상표법 6조 1항 4호에해당함 대법원 2011후 958 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ상표법제6조제1항제4호의규정은현저한지리적명칭, 그약어또는지도만으로된표장에만적용되는것이아니고, 현저한지리적명칭등이식별력없는기술적표장등과결합되어있는경우라고하더라도그결합에의하여본래의현저한지리적명칭이나기술적의미등을떠나새로운관념을낳는다거나새로운식별력을형성하는것이아니라면, 위법조항의적용이배제된다고할수없다 (2000후181 판결등참조 ). 또한, 현저한지리적명칭이란단순히지리적, 지역적명칭을말하는것일뿐지정상품과사이에특수한관계가있음을인식할수있어야만하는것은아님 (98후1273 판결등참조 ). ㅇ이출원표장중문자부분 GEORGIA 는아시아북서부에있는국가인그루지야의영문명칭또는미국남동부의주의명칭으로서일반수요자들에게널리알려져있으므로현저한지리적명칭에해당 (85후106 판결참조 ). 그리고찻잔도형이다소도안화가되어있으나찻잔형상의기본적인형태를유지하고있어, 일반수요자들이이를이사건출원상표의지정상품중커피의원두와그음용의용도에쓰이는찻잔의형상으로직감할수있으므로, 커피와관련하여볼때식별력이없음ㅇ따라서, 이사건출원상표가도형부분의결합에의하여본래의현저한지리적명칭이나기술적의미를떠나새로운관념을낳는다거나새로운식별력을형성하는것도아니므로, 일반수요자들사이에주로현저한지리적명칭인 GEORGIA 로인식될것이어서상표법제6조제1 항제4호에해당됨 112 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

117 후 958 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 3. 심사관련시사점ㅇ현저한지리적명칭에도형부분이결합되었다하더라도, 그도형의결합에의해새로운관념을낳는다거나새로운식별력을형성하는것이아니라면현저한지리적명칭만으로된표장에해당됨ㅇ상표법 6조 1항 4호에서규정하는현저한지리적명칭이란단순히지리적, 지역적명칭을말하는것일뿐지정상품과사이에특수한관계가있음을인식할수있어야만하는것은아님 113

118 Ⅱ 년도대법원판례 후 2128 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요ㅇ심사관이상표법제6조제1항제3호에해당하여식별력이없다고거절한상표출원에대해특허심판원은심사를지지하였으나, 특허법원및대법원은출원인이독자적으로창안하여제공하는고유명칭에대해일반수요자나거래자가지정상품의성질로만인식되거나사용한다고단정할수없을경우, 이를독점배타적으로사용하게하는것이공익에반하는것이라고도볼수없다고봄 본원상표 ( 등록번호 / 출원번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 2012 후 2128 ( ) 미해당원심지지 ( ) (36 류 ) 금융업즉시장변동성을예측하고전자매체혹은인쇄매체를통하여금융상품거래에관한정보를제공하는서비스업 2011 허 ( ) 2011 원 2730 ( ) 미해당심결취소 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011원2730 심결 ( , 청구기각 ) : 해당ㅇ이사건출원서비스표 는 Volatility Index 의약자로 S&P 500지수옵션과관련해향후 30일간의변동성에대한투자기대지수 를말하는것으로서 (NAVER 사전등 ), 이를지정서비스업에사용할경우, 국내의주식이나기타금융상품거래자들이 주식등의금융상품거래에관한시장변동성을예측하는변동성지수에관한정보를제공하는서비스업 등으로쉽게인식하고직감할것임 114 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

119 후 2128 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 특허법원 2011허 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ이사건출원상표 VIX 는인터넷포털사이트 네이버 ( 의 지식사전 에서 Volatility Index 의약자로변동성지수로 S&P 500 지수옵션과관련하여장래 30일간의변동성에대한투자기대지수의의미로기재되어있으나, 이사건심결당시에, 원고가제공하는특정서비스업과는전혀무관하게일반수요자나거래자들에게 S&P 500 지수옵션과관련된장래 30일간의변동성에대한투자기대지수 를의미하는경제용어인 변동성지수 로만인식되거나사용되고있다고단정할수없고, 달리이를인정할만한충분한증거가없음ㅇ이사건출원상표 VIX 는다양한 변동성지수 중원고 (CBOE) 가독자적으로창안하여제공하는고유명칭일뿐이라할것이므로, 이사건출원서비스표의표장 ( ) 과동일 유사한것을원고가아닌제3자가이사건지정서비스업인 시장변동성을예측하고전자매체혹은인쇄매체를통하여금융상품거래에관한정보를제공하는서비스업 에사용하게할필요가있다거나원고가독점배타적으로사용하게하는것이공익상바람직하지않고타인의동종서비스업과의관계에서식별을어렵게한다고보이지아니함 대법원 2012후 2128 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당ㅇ상표법제6조제1항각호의식별력요건을갖추고있는지여부에관한판단의기준시점은원칙적으로상표나서비스표에대하여등록여부를결정하는결정시이고, 거절결정에대한불복심판에의하여등록허부가결정되는경우에는그심결시라고할것임 ( 대법원 선고 2011후1142 판결등참조 ). ㅇ이사건출원서비스표 는심결당시각종신문 논문등에 Volatility Index( 변동성지수 ) 의약자로서 S&P 500 지수옵션과관련하여장래 30일간의변동성에대한투자기대지수 또는 공포지수 를가리킨다고소개되어있기는하나, 이는다양한변동성지수중원고가자신의서비스업과관련하여독자적으로창안하여제공하는특정지수에대한고유명칭일뿐이라할것이므로, 그무렵 VIX 가일반수요자나거래자들에게원고가제공하는위와같은특정지수보다넓은의미의일반적인경제용어로 변동성지수 를지칭하는것으로인식되거나사용되고있다고할수없음ㅇ또한, 원고로하여금이를그지정서비스업인 시장변동성을예측하고전자매체혹은인쇄매체를통하여금융상품거래에관한정보를제공하는서비스업 에독점배타적으로사용하게하는것이공익에반하는것이라고도볼수없음

120 Ⅱ 년도대법원판례 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제6조제1항각호의식별력요건여부에대한판단시점은등록여부결정시이고, 심판의경우그심결시임ㅇ출원인이독자적으로창안한고유명칭일경우, 판단여부결정시일반수요자나거래자가지정상품과관련하여지정상품의성질로만인식되거나사용하고있다고단정할수없는경우, 출원인이이를독점배타적으로사용하게하는것이공익에반하는것이라고도볼수없음 116 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

121 후 2339 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 후 2339 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요ㅇ심사관이상표법제6조제1항제3호및제7호에해당하여식별력이없다고거절한상표출원에대해심판원및특허법원이이를지지하였으나, 대법원은이사건출원표장에표시된지정상품의형상 ( ) 부분을도형으로판단하여, 그식별력을불인정한기존판결 (90후168 판결, 2003후1970 판결, 2003후1987 판결 ) 을변경하여이사건출원표장을위치상표로보아상표법제6조제1항제3호에해당되지않으며, 동법제6조제2항의사용에의한식별력을인정한판결임 본원상표 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2010 후 2339 ( ) 6-2 해당 미해당 파기환송 ( ) 2010 허 364 ( ) 6-2 미해당 6-1-3,7 해당 심결지지 (25 류 ) 스포츠셔츠 (shirts), 스포츠재킷, 풀오버 (jackets and pullovers for athletics) 2008 원 ( ) 6-2 미해당 6-1-3,7 해당 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2008원11599 심결 ( , 청구기각 ) : 해당, 6-2 미해당ㅇ이사건출원상표와유사한 ( 표시된부분이서로상이 ) 3선줄무늬 는우리나라에서 1967년이후 거절결정시까지약 40년이상장기간에걸쳐 운동화, 자켓, 스포츠팬츠 등에사용되어일반수요자나거래자들에게특정인의상표로현저하게인식될정도로알려져있다고판단되나, 이사건출원상표 3선줄무늬 가표시된상품 스포츠셔츠, 스포츠재킷, 폴오버 를위상품 운동화, 자켓, 스포츠팬츠 등과비교해볼때사용된광고및실적등에비추어사용에의하여식별력을취득하였다고인정하기에는미흡함 117

122 Ⅱ 년도대법원판례 특허법원 2010허364 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 해당, 6-2 미해당ㅇ이사건출원상표는점선으로표시된운동복상의모양의형상에옆구리에서허리까지연결된세개의굵은선이결합된도형상표로서, 점선으로표시된운동복상의모양의형상은그지정상품의일반적인형상을나타낸것에지나지아니하며, 결합된 세개의굵은선 부분도독립적인식별력있는도형이기보다상품을장식하기위한무늬정도로인식되어식별력이없음ㅇ원고는운동용상의에대하여사용에의한식별력을취득하였으므로, 풀오버 라는개별적지정상품에관하여사용에의한식별력을취득하였는지여부와상관없이지정상품전부에대하여사용에의한식별력이인정되어야한다는취지로주장하나, 사용에의한식별력은식별력이없는표장이사용된결과수요자나거래자사이에상품의출처를표시하는식별표지로현저하게인식되어식별력을인정하는것으로실제로그상표가사용된상품에한정하여등록을받을수있고그와유사한상품에대하여는등록을받을수없으므로 ( 대법원 선고 2005후339 판결참조 ), 원고의주장은이유없음ㅇ따라서이사건출원상표는사용에의한식별력을취득하였다고할수없으며, 원고의 3선도형이포함된상표가국내외다수의상표등록이되어있다는사정만으로이사건출원상표가등록되어야하는것도아니라할것임 대법원 2010후2339 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 6-2 해당ㅇ위치상표는비록일정한형상이나모양등이그자체로는식별력을가지지아니하더라도지정상품의특정위치에부착되어사용됨으로써당해상품에대한거래자및수요자대다수에게특정인의상품을표시하는것으로인식되기에이르렀다면, 사용에의한식별력을취득한것으로봄ㅇ이사건출원상표중 세개의굵은선 은지정상품의옆구리에서허리까지의위치에부착되는것에의하여자타상품을식별하게되는위치상표이고, 이출원표장중일점쇄선부분은이사건출원상표의표장자체의외형을이루는도형이아님ㅇ원심은일점쇄선으로표시된운동복상의형상부분이표장자체의외형을이루는도형이라고보는잘못된전제에서, 이사건출원상표의식별력유무및사용에의한식별력취득여부를판단하였는바. 이는상표의식별력판단에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있음 118 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

123 후 2339 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 3. 심사관련시사점ㅇ일정한형상이나모양등이그자체로는식별력을가지지아니하더라도지정상품의특정위치에부착되어사용될경우도형이아닌위치상표로인정되어성질표시에해당되지않으며, 당해상품에대한거래자및수요자대다수에게특정인의상품을표시하는것으로인식되기에이르렀다면, 사용에의한식별력을취득한것으로보아야함 119

124 Ⅱ 년도대법원판례 후 2968 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이등록상표가상표법제6조제1항제1호, 제2호및제7호에의거무효가되어야한다는주장에대해특허심판원은그청구를기각하였으나, 특허법원및대법원은이사건등록상표가다수의교육기관등에서상호의명칭으로사용되고있어 수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 에해당된다고봄 본원상표인용상표등사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 2012 후 2968 ( ) 심판 / 소송결과 해당, 6-2 미해당 비고 원심지지 ( ) 2012 허 153 ( ) 해당, 6-2 미해당 심결취소 (16 류 ) 서적, 교재 ( 기구는제외 ), 그림책, 등 2010 당 3178 ( ) 6-1-1,2,3,7 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당3178 심결 ( , 청구기각 ) : 6-1-1,2,3,7호미해당ㅇ ( 상표법제6조제1항제1호및제2호에해당하는지여부 ) 몬테소리 가사용된연구논문및저서들은모두교육자인마리아몬테소리의교육방법등에관한것이고, 신문기사역시이러한사실등을소개에불과하며, 특히 서적, 학습지등 을보통또는관용으로지칭하는명칭으로사용하고인식하였다고볼수없음ㅇ ( 상표법제6조제1항제3호및제7호에해당하는지여부 ) 일반수요자들이이사건등록상표를통하여 마리아몬테소리가창안한아동의자발성, 자기활동을중시하는교육법 의의미를직감한다고보기어렵고, 일부교육및연구기관등의명칭으로사용한것은 자기의명칭또는상호등을보통으로사용하는방법으로표시하는표장 으로서상표법제51조제1항제1호 120 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

125 후 2968 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 의규정에의하여이사건등록상표의효력이미치지아니하므로, 이를피청구인이지정상품에독점사용하는것이공익에반한다고할수도없음ㅇ ( 상표법제7조제1항제4호및제11호에해당하는지여부 ) 이사건등록상표는지정상품 서적, 교재 ( 기구는제외 ) 등에사용시그의미나내용이사회공공의질서에위반하거나, 사회일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에반한다고볼수없으며, 지정상품의품질등성질을표시하는상표에해당하지아니하는이상, 수요자들이지정상품의품질을오인할염려가없음 특허법원 2012허 153 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당ㅇ이사건등록상표등록결정일이전부터이미매우많은교육연구기관, 유아교육기관및교구 교재제조 판매업체들이상호내지서비스표및교구와교재등에자유롭게사용하고있었던점등을종합하여보면, 이사건등록상표는자타식별력이없는상표에해당되며, 이사건등록상표의사용은피고가사용한것이아니라한국몬테소리가사용한것으로상표법제6조제2항에도해당되지않음 대법원 2012후 2968 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ ( 판단기준 ) 어떤상표가식별력없는상표에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하는데, 사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나공익상특정인에게그상표를독점시키는것이적당하지않다고인정되는경우에그상표는식별력이없다고할것임 (2008후4721 판결등참조 ). ㅇ특별히도안화되지아니한영문자 로만구성된이사건등록상표는이사건지정상품과관련하여자타상품의출처표시로서식별력이있다고볼수없을뿐만아니라특정인에게독점시키는것이적당하지도아니하므로, 이사건등록상표는상표법제6조제1항제7 호소정의 수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 에해당됨 121

126 Ⅱ 년도대법원판례 3. 심사관련시사점ㅇ특정상표가비록지정상품에상표로서사용되지않았다하더라도, 지정상품과견련관계에있는거래사회에서다수에의해사용되고있다면, 이는자타상품의출처표시로서식별력이있다고볼수없을뿐만아니라특정인에게독점시키는것이적당하지도않음ㅇ또한, 상표법제6조제2항에의한사용에의하여식별력을취득하는것은실제로그상표가사용된상품에한하므로그상표는당해상품에대해서만등록을받을수있고그와유사한상품에대해서는등록을받을수없음 122 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

127 후 2951 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 2951 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이등록상표가상표법제6조제1항제1호, 제2호및제7호에의거무효가되어야한다는주장에대해심판원은그청구를기각하였으나, 특허법원및대법원은이사건등록상표가다수의교육기관등에서상호의명칭으로사용되고있어 수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 에해당된다고봄 본원상표인용상표등사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 2012 후 2951 ( ) 심판 / 소송결과 해당, 6-2 미해당 비고 원심지지 ( ) 2012 허 146 ( ) 해당, 6-2 미해당 심결취소 (41 류 ) 개인교수업, 교육연구업등 2010 당 3178 ( ) 6-1-1,2,3,7 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당3178 심결 ( , 청구기각 ) : 6-1-1,2,3,7호미해당ㅇ ( 상표법제6조제1항제1호및제2호에해당하는지여부 ) 몬테소리 가사용된연구논문및저서들은모두교육자인마리아몬테소리의교육방법등에관한것이고, 신문기사역시이러한사실등을소개에불과하며, 특히 개인교수업, 교육연구업등 을보통또는관용으로지칭하는명칭으로사용하고인식하였다고볼수없음ㅇ ( 상표법제6조제1항제3호및제7호에해당하는지여부 ) 일반수요자들이이사건등록상표를통하여 마리아몬테소리가창안한아동의자발성, 자기활동을중시하는교육법 의의미를직감한다고보기어렵고, 일부교육및연구기관등의명칭으로사용한것은 자기의명칭또는상호등을보통으로사용하는방법으로표시하는표장 으로서상표법제51조제1항제1호 123

128 Ⅱ 년도대법원판례 의규정에의하여이사건등록상표의효력이미치지아니하므로, 이를피청구인이지정상품에독점사용하는것이공익에반한다고할수도없음ㅇ ( 상표법제7조제1항제4호및제11호에해당하는지여부 ) 이사건등록상표는지정상품 개인교수업, 교육연구업등 에사용시그의미나내용이사회공공의질서에위반하거나, 사회일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에반한다고볼수없으며, 지정상품의품질등성질을표시하는상표에해당하지아니하는이상, 수요자들이지정상품의품질을오인할염려가없음 특허법원 2012허 146 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당ㅇ이사건등록서비스표 몬테소리 는최초등록결정당시다수인이 몬테소리 교육과그에사용되는교구 교재임을나타내기위해널리사용하고있는표장일뿐만아니라, 몬테소리교육법을연구 실천하며관련교구 교재를제작 판매하는자에게자유로운사용이허용되어야하고, 공익상특정인에게독점시키는것이적합하지않은표장이므로상표법제6조제1항제7 호에해당됨ㅇ이사건등록상표의사용은피고가사용한것이아니라한국몬테소리가사용한것으로상표법제6조제2항에도해당되지않음 대법원 2012후 2951 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ ( 판단기준 ) 어떤상표가식별력없는상표에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하는데, 사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나공익상특정인에게그상표를독점시키는것이적당하지않다고인정되는경우에그상표는식별력이없다고할것임 (2008후4721 판결등참조 ) ㅇ특별히도안화되지아니한영문자 로만구성된이사건등록상표는이사건지정상품과관련하여자타상품의출처표시로서식별력이있다고볼수없을뿐만아니라특정인에게독점시키는것이적당하지도아니하므로, 이사건등록상표는상표법제6조제1항제7 호소정의 수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 에해당됨 124 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

129 후 2951 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 ㅇ상표법제6조제2항과관련하여, 이사건등록서비스표와동일하지아니한증거 (, 등 ) 를근거로피고명의로등록된이사건등록서비스표가사용에의한식별력을취득하였다고볼수없다고판단한원심은상표의사용에관한법리등을오해하여필요한심리를다하지아니한잘못이있음. 그러나, 이사건등록서비스표가소외회사의사용으로인하여사용에의한식별력을구비하였다고볼수없어같은취지의원심판단은결과적으로정당함 3. 심사관련시사점ㅇ특정상표가비록지정상품에상표로서사용되지않았다하더라도, 지정상품과견련관계에있는거래사회에서다수에의해사용되고있다면, 이는자타상품의출처표시로서식별력이있다고볼수없음ㅇ또한, 상표법제6조제2항에의한사용에의하여식별력을취득하는것은실제로그상표가사용된상품에한하므로그상표는당해상품에대해서만등록을받을수있고그와유사한상품에대해서는등록을받을수없음 125

130 Ⅱ 년도대법원판례 후 2074 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요ㅇ심사관이상표법제6조제1항제3호에해당하여식별력이없다고거절한상표출원에대해심판청구인은상표법제6조제2항에의한 사용에의한식별력 을주장하였으나, 심판원은이를기각하였고, 특허법원및대법원은결합표장을장기간사용한결과수요자간에누구의업무에관련된상품을표시하는것인가가현저하게인식된경우에해당하여사용에의한식별력을취득하였다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 ( ) 2012후2074 ( ) 2011허12357 ( ) 6-2 해당원심지지 6-2 해당심결취소 (25 류 ) 골프화, 골프복, (28 류 ) 골프가방, 골프장갑등 2011 원 4711 ( ) 해당 6-2 미해당 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011원4711 심결 ( , 청구기각 ) : 6-2 미해당ㅇ증거자료에의하면, 신문과잡지에광고및기사게재사실, 프로골퍼와의후원계약을통한광고, 전국에대리점과백화점에서매장을운영하고있는사실, 출원인의매출액및광고비가각각 1조8,583억원, 543억원이라는사실은인정됨 ㅇ그러나, 청구인은월계관모형의도형 과함께 SUPERIOR 문자를병기하여사용한경우가많고, SUPERIOR 문자만을사용한구체적입증자료가없다는사실등을종합적으로고려하면, SUPERIOR 라는문자자체만으로일반수요자나거래자들사이에서특정인의상표로인식될정도로널리알려져있다고볼만한근거가미흡함 126 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

131 후 2074 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 특허법원 2011허 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 6-2 해당ㅇ이사건출원상표 는특별히도안화되어있지아니하고비교적쉬운영어단어이므로, 이사건출원상표는그지정상품과관련하여지정상품의품질, 효능등성질을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표로서상표법제6조제1항제3호에해당 ㅇ이사건출원상표 는도형결합상표 나 와동일한상표라볼수없으므로, 결합상표가사용된사실만을가지고사용에의한식별력을취득하였다고할수는없다. 그러나, 결합상표가이사건출원상표거절결정 ( ) 시까지장기간사용된결과수요자간에누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되었다고추인할수있으므로, 이사건출원상표는상표법제6조제2항에의한사용에의한식별력을취득하였다고판단됨 대법원 2012후 2074 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 6-2 해당ㅇ원심은이사건출원상표 가지정상품의품질, 효능등성질을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표로서상표법제6조제1항제3호에해당하나, 그지정상품과의관계에서등록거절결정일인 당시장기간사용된결과수요자간에누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되었으므로상표법제6조제2항에따라상표등록이되어야한다고한원심은법리오해등의위법이없음 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제6조제2항은특정인에게독점사용시킬수없는표장에대세적인권리를부여하는것이므로, 그기준은엄격하게해석 적용되어야할것이므로, 유사한표장이사용된사실만으로사용에의한식별력을취득하였다고할수없음ㅇ그러나, 이사건표장이포함된결합표장이장기간사용된결과수요자간에누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식될경우상표법제6조제2항에의한따라사용에의한식별력을인정하여야함 127

132 Ⅱ 년도대법원판례 후 702 판결 ( 대법원 선고 ) 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표는선등록상표와칭호가동일 유사하므로상표법제7조제1항제7호에해당하여그등록이무효로되어야한다는심판청구에대해, 심판원및특허법원은 MINE 의식별력을불인정하여그청구를기각하였으나, 대법원은 MINE 의식별력을인정하여양상표는유사하다고보았음 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2012 후 702 ( ) 해당파기환송 ( ) ( 등록상표 ) 2011 허 9764 ( ) 미해당심결지지 (25 류 ) 신사복, 슬랙스, 스포츠재킷, 롱코트, 긴팔셔츠등 (25 류 ) 신사복, 스커트, 슈트, 오버코트, 반바지등 2010 당 2661 ( ) 7-1-7,9,11 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당2661 심결 ( , 청구기각 ) : 7-1-7,9,11 미해당ㅇ이사건에서등록상표는선등록상표와외관및관념에있어서다르고, 칭호에있어서도선등록상표는 마인 으로호칭되고, 등록상표는짧은 5음절에불과하여 마인엠옴므 로호칭될것이며굳이 마인 으로약칭될것으로보이지않으므로양상표는오인혼동이없음ㅇ따라서, 이사건등록상표와선등록상표는서로비유사하므로제7조제1항제7호, 제7조제1항제 9호및제7조제1항제11호에해당하지않음 128 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

133 후 702 판결 ( 대법원 선고 ) 등록무효사건 특허법원 2011 허 9764 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 미해당 ㅇ표장의유사여부를살펴보면, 선등록상표 MINE 과등록상표 는외관에있 어서는현저히차이가나며, 호칭에있어서도각각 마인 과 마인엠옴므 로호칭할것이므로다르며관념에있어서도선등록상표는 나의것 이고등록상표는 나의것, 남자 로될것으로일부공통점은있지만전체로볼때비유사함 ㅇ등록상표 중 MINE 이기초적수준의영어단어로지정상품인의류와관 련하여 나의것 으로인식되므로일상생활에서누구나흔히사용하는말에해당하고단순히지정상품의소유관계를나타내는것이므로식별력이미약하다고할수있으므로 MINE 을지배적식별력이있는요부로볼수없고 마인 만으로약칭될가능성도낮으므로 MINE 만을분리관찰하여양상표를유사하다고보기어려움ㅇ따라서, 이사건등록상표는선등록상표와표장이동일 유사하지않아지정상품의동일유사여부를살펴볼필요없이제7조제1항제7항에해당하지않음 대법원 2012후 702 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ ( 판단기준 ) 둘이상의문자들의조합으로이루어진결합상표는상표를구성하는전체문자에의하여생기는외관, 호칭, 관념을기준으로하여상표의유사여부를판단하는것이원칙이나, 문자들의결합관계등에따라 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분, 즉요부만으로도거래될수있다고인정할수있는경우에는그요부를분리추출하여생기는호칭또는관념을기준으로상표의유사여부를판단할수있음 (2006후3502 판결등참조 ). ㅇ이러한관점에서이사건등록상표는 MINE 과 HOMME 가영문자 M 을도안화한도형을중심으로외관상명확히구분된다. 이경우 MINE 은일반수요자들이지정상품의소유격의뜻으로인식하기보다는상품과품질 효능 용도와무관한임의적인것으로인식된다고보는것이타당하므로 MINE 은충분한식별력을지닌다. 따라서이사건등록표장에서요부는 MINE 이므로선등록표장 마인 과호칭 관념이동일하여양상표는서로유사함 129

134 Ⅱ 년도대법원판례 3. 심사관련시사점ㅇ표장이비교적짧은 5음절로구성되어있어도외관상충분히분리되어진다면, 분리된요부만으로생기는호칭과관념을기준으로상표의유사여부를판단하여야함ㅇ비교적쉬운수준의영어단어인 MINE 의경우 나의것 이라는의미를지니지만거래계일반수요자들이이단어의뜻을좇아지정상품의소유관계를나타내는것으로인식하지않는다면지정상품의성질표시로볼수없으며따라서상표출처기능이있는요부로보아야함 130 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

135 후 3527 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 3527 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표는선출원등록상표와그칭호가유사하므로상표법제7조제1항제7호 ( 제8조제1항을오기재 ) 에해당하여그등록이무효로되어야한다는심판청구에대해심판원은이를기각하였으나, 특허법원및대법원은청구인의주장을인용하여파기환송함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2012 후 3527 ( ) 8-1 해당원심지지 ( ) ( 등록상표 ) 2012 허 4544 ( ) 8-1 해당심결취소 (43류) 간이식당업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 음식준비조달업등 (43류) 식당체인업, 한식점업, 음식준비조달업등 2012 당 578 ( ) 8-1 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012당 578 심결 ( , 청구기각 ) : 8-1 미해당ㅇ이사건등록서비스표와선등록서비스표는그외관및관념에있어서다르고, 또칭호에있어서도유사하다고보기어려우므로, 양서비스표가동일, 유사한지정서비스업에사용된다하더라도일반적인주의력을가진수요자들이라면이사건등록서비스표와선등록서비스표를구별하기어렵지않을것임ㅇ따라서, 이사건등록서비스표는선등록서비스표와표장이유사하지아니하므로, 그지정서비스업의유사여부에대하여는살펴보지않더라도상표법제8조제1항에해당되지않음 131

136 Ⅱ 년도대법원판례 특허법원 2012허 4544 판결 ( 선고, 일부인용 ) : 8-1 해당ㅇ표장의유사여부를살펴보면, 선출원서비스표의요부인 古捧 은그의미를알기어려운한자조어로서이사건등록서비스표의요부인 고봉 과관념을대비하기에적절하지아니하나, 그한자음에의하여통상 고봉 으로호칭될것인데, 이사건등록서비스표가 고봉 만으로약칭되는경우양서비스표는결국호칭이동일하게되므로, 양표장은유사한표장임ㅇ지정서비스업의유사여부를살펴보면, 이사건등록서비스표의지정서비스업중 일반유흥주점업 은성인을상대로주류 ( 酒類 ) 및가무 ( 歌舞 ) 등의접대서비스를제공하는것으로, 선출원서비스표의지정서비스업인식당체인업, 한식점업등과서비스업의성질및내용, 제공방법, 제공자및수요자의범위등이달라그지정서비스업이비유사함ㅇ따라서, 이사건심결중 일반유흥주점업 에대한부분을제외한 간이식당업, 간이음식점업등 에대해서는그심결을취소함 대법원 2012후 3527 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 8-1 해당ㅇ ( 판단기준 ) 서비스표의구성중그일부분이지정서비스의품질, 제공물건, 제공방법등을암시또는강조하는것으로보인다고하더라도일반수요자나거래자가지정서비스의품질, 제공물건, 제공방법등을표시하는것으로바로인식할수없는것은그식별력을함부로부정해서는아니될것임 (2005후674 판결등참조 ) ㅇ이러한관점에서등록서비스표중 고봉 을요부로판단한원심의판단은정당한것으로수긍이가고, 거기에상고이유의주장과같은서비스표의유사판단에관한법리오해등의위법이없다. 나아가위에서본원심의판단이정당한이상이사건등록서비스표가선출원서비스표와유사하지않아상표법제8조제1항의등록무효사유에해당하지않음을전제로하는상고이유의주장에대하여는판단할필요가없어그판단을생략함 3. 심사관련시사점 ㅇ표장의외관및관념의달라도그호칭이유사할경우양표장은유사한표장이라할수있으 며, 표장구성중일부분이지정서비스의품질, 제공물건, 제공방법등을암시또는강조하는 132 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

137 후 3527 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 것으로보인다고하더라도일반수요자나거래자가지정서비스의품질, 제공물건, 제공방법등을표시하는것으로바로인식할수없는것은그식별력을함부로부정해서는안될것임ㅇ또한, 제43류 주점업 과 일반음식점업등 은동일유사군에있지만, 그서비스업의성질및내용, 제공방법, 제공자및수요자의범위등이달라비유사함 133

138 Ⅱ 년도대법원판례 후 2425 판결 ( 대법원 선고 ) 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표는선등록상표와칭호가유사하므로그등록이무효로되어야한다는심판청구에대해심판원및특허법원은이를기각하였으나, 대법원은첫글자가다르고부기적부분의유무에차이가있어도전체적인문자의배열이나도안화된글자체의차이등이유사하고, 전체적인청감이유사하므로양표장은유사하다고판결함 본원상표 ( 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 등록상표 1) 2012 후 2425 ( ) 해당파기환송 ( ) ( 등록상표 2) 2012 허 1958 ( ) 7-1-7, 9, 12 미해당 심결지지 (18 류 ) 가죽신, 고무신, 부츠, 운동화, 오버코트등 (18 류, 25 류 ) 가죽신, 고무신, 부츠, 슈트, 셔츠등 2011 당 713 ( ) 7-1-7, 9, 12 미해당 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011당713( 청구기각 ) : 7-1-7,9,12 미해당ㅇ이사건에서등록상표와선등록상표의외관을비교하면, 표장의첫글자가 L 과 D 로다르고, 마지막글자 D 자의우측에아리비아숫자 2의유무로인하여서로다르며, 특별한의미가없는조어상표로관념도대비할수없고, 칭호에있어서도 디스퀘어드또는디스퀘어드투 와 엘스퀘어드 로다르게호칭되어, 이두상표는외관 관념 칭호가다름 134 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

139 후 2425 판결 ( 대법원 선고 ) 등록무효사건 ㅇ따라서, 이사건등록상표와선등록상표는서로비유사하므로제 7 조제 1 항제 7 호, 제 7 조제 1 항제 9 호내지제 7 조제 1 항제 12 호에해당하지않음 특허법원 2012 허 1958( 선고, 심결지지 ) : 7-1-7,9,12 미해당 ㅇ이사건등록상표는영문자로이루어진 이고, 선등록상표 1, 2 는영문 자와아라비아숫자가결합되어구성된, 로서, 영문자첫글자인 L 자와 D 자, 마지막글자 D 자의우측에 ² 의유무등의차이로인하여외관이서로상이하고, 호칭에있어서도이사건등록상표는 엘스퀘어드 로호칭되나선등록상표들은 디스퀘어드 로호칭되어상이하며, 관념에있어서도이사건등록상표는 L제곱또는 L사각형의의미로, 선등록상표들은 D제곱또는두개의 D의의미로관념되어상이함ㅇ따라서, 이사건등록상표는선등록상표와표장이동일 유사하지않아지정상품의동일유사여부를살펴볼필요없이제7조제1항제7항에해당하지않음 대법원 2012 후 2425( 선고, 파기환송 ) : 호해당 ㅇ영어알파벳대문자 8 글자로구성한이사건등록상표 와영어알파벳대 문자 8글자에 ² 을부가하여구성한원심판시선등록상표 1 는첫번째글자가 L 과 D 로다르고, 선등록상표 1 끝에 ² 이부가되어있을뿐나머지 7개글자및그배열순서가그대로일치하고, 그도안화된글자체에도별다른차이가없어외관이서로유사함ㅇ또한호칭에있어서도우리나라의일반수요자나거래자의자연스러운발음에따라이사건등록상표는 엘스퀘어드 로, 선등록상표 1은 디스퀘어드 로호칭될것인바, 두상표는호칭되는음절수가 5음절로서로같고, 5음절중 4음절이 스퀘어드 로같으며, 첫음절만이 디 와 엘 로다를뿐이어서전체적인청감에있어서서로유사함 135

140 Ⅱ 년도대법원판례 3. 심사관련시사점ㅇ비교적긴 8자로이루어진영문표장의외관을비교할때, 첫글자가다르고비교대상상표의우측에작은아라비아숫자 ² 가부가된차이가있어도전체적인문자의배열이나도안화된글자체의차이등을고려하여비교하고, 호칭의비교에서도첫음이달라도전체적인청감을고려하여유사여부를판단하여야함 136 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

141 후 3589 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 후 3589 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요ㅇ심사관이상표법제7조제1항제7호로거절결정한이사건출원상표에대해심판원은비유사하다는청구인의심판청구를기각하였으나, 특허법원및대법원은상표의구성부분중지정상품의성질표시등기술적표장으로사용된문자는단독으로요부가될수없다는청구인의주장을인용하여판결함 본원상표인용상표등 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2012 후 3589 ( ) 미해당원심지지 ( ) 2012 허 3756 ( ) 미해당심결취소 (30 류 ) 복합화학조미료, 조미료, 가정용식육연화제등 (30 류 ) 글루타민산소다, 복합화학조미료, 핵산조미료등 2011 원 5106 ( ) 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011원5106 심결 ( , 청구기각 ) : 해당ㅇ어떤상표의표장으로사용된문자나단어를보고일반수요자나거래자가그의미나내용을직감한다고하는것은그단어가보통그와같은의미가있는것으로널리알려진경우를의미한다고보아야할것인바 (2007허2391 판결 ) ㅇ청구인은 UMAMI 가 감칠맛 을뜻하는일본어 うまみ ( 旨味 ) 를영어로표기한것이고표장전체에서차지하는비중이적어식별력이없다고주장하나, 일반수요자가 UMAMI 를일본어로 137

142 Ⅱ 년도대법원판례 인식할가능성이높지아니한데다가표장전체에서차지하는비중이적다는이유만으로그식별력을부정할수없음 ㅇ따라서, 선등록상표와이건출원상표의일요부인 UMAMI 의호칭이유사함 특허법원 2012허3756 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ상표의구성부분중상품의성질표시등기술적표장은그부분만으로요부가된다고할수는없으므로일반수요자나거래자들이대상상표를그식별력이없거나미약한부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니한다고봄이상당하고 (2004후3454 판결참조 ). ㅇ이출원표장중 AJINOMOTO 는일본어로 맛의원천 이라는의미인 味の素 의영어음역인데국내수요자나거래자가 AJINOMOTO 의의미를직감하기어려우므로, 식별력이없거나미약하다고볼수없고, 영문자 UMAMI 는수요자나거래자가그의미를직감하기어렵다하더라도, 지정상품 조미료와식육연화제 와관련하여그성질등을가리키는것으로사용되었다고직감할수있으므로 (2006후1131 판결참조 ), 성질표시등에해당함ㅇ따라서, 이사건출원상표가 UMAMI 만으로관념되거나호칭되지아니한이상일반수요자나거래자들에의해 감칠맛 또는특별한관념이없는조어로인식되고 우마미 로호칭되는선등록상표들과유사하지않음 대법원 2012후 3589 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당ㅇ이사건출원상표중 Umami 가비교적쉬운영문자 The Essence of 및 SEASONING 과결합하여기재되어있고, 표장의전체적인구성에비추어보면, 일반수요자나거래자에게 우마미의정수 와 우마미조미료 라는의미로이해될수있음. 나아가 UMAMI 는 감칠맛 을의미하는일본어의영어식발음으로서영한사전에도등재되어있고, 언론등에서위단어가의미하는맛과그어원등에대해서여러차례소개되기도하였음ㅇ이러한점들을종합하면, 영문자 Umami 와 UMAMI 는지정상품들과의관계에서그효능이나용도등을표시하는것으로서 식별력있는요부 에해당한다고볼수없으므로, 이사건출원상표의요부 와선등록상표들은외관, 호칭및관념에서오인 혼동의여지가없는비유사한표장임 138 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

143 후 3589 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 3. 심사관련시사점ㅇ상표의구성부분중상품의성질표시등기술적표장은그부분만으로요부가된다고할수는없으므로일반수요자나거래자들이대상상표를그식별력이없거나미약한부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니하므로비교의대상이되지않음ㅇ외국어문자상표의성질표시여부는지정상품과의관계, 거래업계에서의사용정도, 표장에서차지하는비중등을종합적으로검토하여판단하여야할것임 139

144 Ⅱ 년도대법원판례 후 2487 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표는상표권이소멸한날로부터 1년을경과하지아니한비교대상상표와동일 유사하므로상표법제7조제1항제8호에해당하여그등록이무효되어야한다고주장을한사건에서, 특허심판원, 특허법원및대법원은상표권리자가대표자로있던법인에서상표를사용한경우묵시적통상사용권이인정되어상표법제7조제4항제1호에서규정한상표권자등의등록상표의 사용 으로인정되므로이사건등록상푠느제7조제1항제8호의적용을받는다고보았음 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2012 후 2487 ( ) 해당상고기각 ( ) 2012 허 2500 ( ) 해당심결지지 (29 류 ) 닭고기, 돼지고기, 소고기등 (29 류 ) 닭고기, 돼지고기, 소고기등 2011 당 2052 ( ) 해당청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011당 2052 심결 ( , 청구인용 ) : 해당ㅇ피청구인은비교대상상표가상표권자가사망한후 3년 ( ) 이지난후소멸되었다하더라도소멸한날로부터소급하여 1년이상사용되지아니한경우에해당되므로상표법제7조제 140 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

145 후 2487 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 4항제1호에따라상표법제7조제1항제8호는해당되지않는다고주장하나, 상표권자 ( 윤상호 ) 가사망하기전청구인회사를경영하였고청구인회사가비교대상상표를사용하는것을묵시적으로동의하였다고볼수있으므로청구인회사는묵시적동의에의한통상사용권자에해당됨ㅇ따라서, 이사건등록상표는상표권이소멸한날부터 1년을경과하지아니한비교대상상표와표장및지정상품이동일또는유사하므로상표법제7조제1항제8호에해당되어그등록이무효로되어야함 특허법원 2012허 2500 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 해당ㅇ ( 판단기준 ) 상표법제7조제1항제8호는 상표권이소멸한날로부터 1년이경과하지아니한타인의등록상표와동일또는유사한상표로서그지정상품과동일또는유사한상품에사용하는상표 를등록받을수없는것으로규정하고있으며, 상표법제7조제3항은 제1항제8호의규정은상표등록출원시에이에해당하는것에대하여적용한다. 라고규정하고있으므로같은조제1항제8호의 1년경과여부는상표등록출원시를기준으로판단함 (93후1834 전원합의체 ) ㅇ상표법제7조제4항제1호는 등록상표가상표권이소멸한날부터소급하여 1년이상사용되지아니한경우 에는동조제1항제8호를적용하지아니하므로상표권자의사망후등록상표의사용여부가쟁점이되는데, ㅇ원고는정당한사용권한이있는자에의하여사용된경우만상표법제7조제4항제1호가규정한등록상표의 사용 에해당하는것으로보아야한다고주장하나, 상표법제7조제4항제1호는 등록상표가사용되지아니한경우 라고규정하고있을뿐, 정당한사용권한이있는자에의하여사용되지아니한경우이어야한다는취지로명시되어있지않음ㅇ또한, 제7조제1항제8호의취지는상표등록이무효로됨으로써상표권의효력자체가소급하여소멸하는경우, 수요자사이에상품출처에관한혼동이생길수있으므로이를방지하는데있으므로, 적법한사용권자에의한사용이아니었다는사정만으로동호를적용하지아니하는것은상표권이소급하여처음부터무효인경우 ( 정당한권한이없는자에의한상표사용 ) 그상품출처에관한혼동을방지하고자하는것과균형이맞지않음 141

146 Ⅱ 년도대법원판례 대법원 2012후 2487 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ ( 판단기준 ) 상표법제7조제1항제8호의취지는종전상표권자내지정당한사용권자 ( 이하 종전상표권자등 이라고한다 ) 가자기상품의출처표시로등록상표를사용함으로써수요자사이에남아있게된그상표에관한기억과신용으로부터기인한상품출처의혼동을방지함과아울러그종전상표권자에게권리회복을할수있는기회를주려는데에있고 (90후496 판결참조 ), 제7조제1항제8호의예외를정하고있는같은조제4항제1호의등록상표의 사용 이라고함은종전상표권자등이자기상품의출처표시로등록상표를사용한경우를말하고, 상표사용권한없는자가등록상표를무단으로사용한경우는포함하지않음ㅇ이사건의경우, 비교대상상표사용당시에통상사용권자인피고회사가자기상품의출처표시로비교대상상표를사용한것은상표법제7조제4항제1호에서규정하고있는등록상표의 사용 에해당한다고할것이므로, 비교대상상표가상표권이소멸한날부터소급하여 1년이내에통상사용권자인피고회사에의하여사용된이상, 제7조제4항제1호가적용될여지가없고, 위상표권이소멸한날부터 1년이경과되지아니한시점에서등록출원된등록상표는같은조제1항제8호에해당하여그등록이무효로되어야함 3. 심사관련시사점ㅇ상표권자가경영하고있던법인에서통상사용권계약없이상표를사용한경우, 이는묵시적통상사용권자의사용으로인정되어상표법제7조제4항제1호에서규정하고있는등록상표의사용에해당됨ㅇ따라서, 이경우상표법제7조제1항제8호의예외조항인상표권이소멸한날로부터소급하여 1년이상사용되지아니한경우에해당되지않음 142 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

147 후 3619 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 3619 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표는상표법제7조제1항제11호에해당하므로그등록이무효로되어야한다는심판청구에대해서, 특허심판원, 특허법원및대법원모두판매대리인이사용중인상표를원권리자가그지정상품에사용한다하더라도일반수요자로하여금상품의출처에오인 혼동을일으키게하는등수요자를기만할염려가없다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2012 후 3619 ( ) 미해당원심지지 ( ) 2012 허 4414 ( ) 미해당심결지지 (3 류 ) 비누, 헤어로션샴푸등 (3 류 ) 샴푸, 헤어케어제품 2010 당 2820 ( ) 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당2820 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ청구인은 2002년부터 2009년초까지피청구인과사업상협력관계를지속하면서 무코타상표 가부착된헤어케어제품을피청구인으로부터수입해서국내에서판매해왔으며, 판매확대를위하여각종광고 홍보에노력한점은인정되나, 일반수요자들은청구인을 무코타 상표의제품을수입, 광고, 판매하는업체로인식함. ㅇ그렇다면, 이사건등록상표가피청구인명의로등록되어사용되는경우, 거래자나일반수요자가제품의출처및품질을오인할이유가없으므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1 항제11호에해당한다고할수없음 143

148 Ⅱ 년도대법원판례 특허법원 2012허4414 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 미해당ㅇ ( 판단기준 ) 등록상표가상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는수요자를기만할염려가있는상표에해당하려면, 사용표장이반드시저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로는알려져있어야하고, 이는동일하고일관된출처로인식될수있으면충분함 (2006후3113 판결참조 ). ㅇ이사건등록상표의등록결정당시국내의수요자나거래자에게무코타제품또는무코타상표는 일본의어떤회사에서생산된헤어케어제품또는그제품을표시하는상표 로서인식되어있었을뿐, 원고의상품또는상표라고인식될정도로알려져있었다고볼수는없음ㅇ따라서, 이사건등록상표가피고에의해그지정상품에사용된다하더라도일반수요자로하여금상품의출처에오인 혼동을일으키게하는등수요자를기만할염려가없음 대법원 2012후 3619 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당ㅇ ( 판단기준 ) 상표법제7조제1항제11호의취지는특정인의상표로인식된상표를다른사람이사용하는것은상품의출처및품질에대한일반수요자의오인 혼동을초래할수있으므로그에대한신뢰를보호하고자하는것임 (97후3623 판결등참조 ). 따라서선사용상표가표시된상품을수입판매하는판매대리인이선사용상표를사용함으로써국내에알려진경우에는이는외국회사의상표로알려진것일뿐국내영업자의상표로알려진것이라고볼것은아님ㅇ이러한법리에비추어살펴보면, 이사건선사용상표들이국내의일반수요자들에게도일본에서수입한무코타제품을표창한상표라고인식될정도로알려지게되었고, 국내에서이사건선사용상표들이특정인의상표로인식될수있을정도로일반수요자에게알린것은무코타제품을수입판매한원고라해도이는선사용상표의권리자인피고의상표로서알린것일뿐원고의상표로서알린것이라고할수는없음. 3. 심사관련시사점 ㅇ선사용상표가표시된상품을수입판매하는판매대리인이선사용상표를사용함으로써국내에알려진경우, 이는외국회사의상표로알려진것일뿐국내영업자의상표로알려진것이라고 144 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

149 후 3619 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 볼것은아니므로, 선사용상표의원권리자가국내에출원한경우상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는출처에오인 혼동을일으키게하는등수요자를기만할염려가있는상표라고할수없음 145

150 Ⅱ 년도대법원판례 후 3704 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호에해당하므로그등록이무효로되어야한다는심판청구에대해서특허심판원은이를기각하였으나, 특허법원및대법원은외국에서만특정인의표장으로알려져있고, 국내에미출원된경우에도, 출원인이외국의선사용표장의창작성을모방하여이와유사한표장을출원한경우, 상표법제7조제1항제12호에해당한다고판결함 본원상표인용상표등 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 선사용표장 ) 2011 후 3704 ( ) 해당원심지지 ( ) ( 선사용표장 ) 2010 허 9255 ( ) 해당심결취소 (25 류 ) 남방셔츠, 보디셔츠, T 셔츠등 (25 류 ) 의류, (3 류 ) 화장품등 2010 당 760 ( ) 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당760 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ청구인은 1993년부터독일등 40개국가에서선사용상표들에대하여상표등록을하였고, 선사용상표들의창작과정, 사용기간, 광고비지출액, 매출규모등에비추어보면, 선사용상표들은이사건등록상표의출원당시인 경에는이미독일, 스웨덴등외국의일반수요자사이에현저하게알려짐 146 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

151 후 3704 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 ㅇ그러나, 피청구인이제품의품질고급화에노력하여피청구인의제품이오히려청구인의제품보다상대적으로고가, 고급품인점, 피청구인이청구인의명성에편승하기보다는자체홍보및마케팅활동을적극적으로해온점등을종합하여보면, 피청구인은비록타인의상표를모방한사실은인정되나, 부당한이익을얻으려하거나특정인에게손해를가하려는등부정한목적에의한것이라고단정할수없음 특허법원 2012허 9255 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당ㅇ ( 판단기준 ) 특정인의상표가수요자간에특정인의상품을표시하는것으로인식되었는지여부는그상표의사용기간, 방법, 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념상객관적으로알려졌느냐의여부등이기준이되며, 부정한목적이있는지여부는상표의주지 저명또는창작성의정도, 동일 유사성의정도, 교섭의유무, 교섭의내용, 지정상품의동일 유사성내지는경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여야함 (2002후1362 판결참조 ) ㅇ선사용상표들은 2009년경브랜드가치에서세계 21위, 패션업체로는세계 2위의브랜드로선정되는등이사건등록상표의출원일인 경독일, 스웨덴등유럽의여러나라에서원고의상품을표시하는상표로서현저하게인식되어있었다고판단되며, 피고는이사건등록상표외에도외국회사의상표를모방하여출원, 등록받은사실이있고, 이사건등록상표를원고의상표와유사하게변형하여사용한점을고려하여볼때, 이사건등록상표의사용과관련하여부정한목적이있었음ㅇ따라서, 이사건등록상표는특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표와동일또는유사한상표로서부당한이익을얻으려하거나그특정인에게손해를가하려고하는등부정한목적이있음 대법원 2011후 3704 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ선사용표장들은이사건등록상표의출원일인 경스웨덴, 독일등의수요자사이에원고의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표라고봄이상당하고, 선사용상표들의주지성과창작성의정도, 등록상표와표장및지정상품의유사성정도등을종합적으로고려하여볼때, 피고가원고의선사용상표들을모방하여부정한목적으로사용하는것이라고보아야할것임 147

152 Ⅱ 년도대법원판례 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제7조제1항제12호의부정한목적이있는지여부는상표의주지 저명, 창작성의정도, 동일 유사성의정도, 지정상품의동일 유사성, 거래실정등을종합적으로고려하여판단하여야함ㅇ출원일당시선사용표장이국내외수요자에게특정인의표장으로인식되어져있고출원표장이선사용표장의창작성을모방한것이인정될경우동법에서규정하고있는부정한목적에해당된다고봄 148 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

153 후 1941 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 1941 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호에해당하므로그등록이무효로되어야한다는심판청구에대해서특허심판원은청구를인용하였고, 특허법원은제7조제1항제12호에해당하지않는다고보았으나, 대법원은비록상표의사용이일부지역에서이루어졌다고하여도, 방송및언론보도등을통해널리알려져있다면현저하게인식되어있는상표에해당한다고보아제7조제1항제12호에해당한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2012 후 1941 ( ) 해당파기환송 ( ) ( 선사용상표 ) 2010 허 1019 ( ) 미해당심결취소 (18 류 ) 서류가방, (25 류 ) 신사복등 (18 류 ) 가방, (25 류 ) 의류등 2010 당 3046 ( ) 해당청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당 3046 심결 ( , 청구인용 ) : 해당ㅇ선사용표장은외국 ( 미국 ) 에서의사용기간, 매출액규모, 언론보도내용, 영업활동의규모등에서이사건등록상표의출원시인 경외국 ( 미국 ) 의수요자들에게특정인의사용상품을표시하는것으로현저하게인식된표장임ㅇ이사건등록서비스표는조어표장으로등록권자가스스로창안하였거나우연히선택하였다고보기어려운점, 지정상품이선사용표장의사용상품과동일 유사한점등을종합하여고려해 149

154 Ⅱ 년도대법원판례 볼때, 이사건등록상표는선사용표장을그대로모방하여선사용표장이갖는양질의이미지나고객흡인력등에편승하여부당한이득을얻으려는등부정한목적으로출원및등록된상표임 특허법원 2010허1019 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ선사용표장의매출액이동종상품시장의전체매출액에서차지하는비중및매출액이크지않은점, 광고실적이나광고규모등을알수있는증거가없는점, 매장이캘리포니아에편중되어있는점등을고려하여볼때, 선사용상표가이사건등록상표의출원당시인 무렵미국의일반수요자나거래자들에게현저하게인식되어있다고단정할수없음 * 증빙자료을제19호증 ( 보도책자 ), 을제20호증 ( 광고동영상 ), 을제23호증 ( 진술서 ) 는그발행시기나광고시기를특정할수없어증거로삼기에부적절함ㅇ따라서선사용상표가이사건등록상표의출원당시국내또는외국 ( 미국 ) 에서주지성을취득한상표라고보기어려운이상, 이사건등록상표는구상표법제7조제1항제12호에해당된다고보기어려움 대법원 2012후 1941 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ선사용상표는 2000년경부터미국의대표적인쇼핑중심지인캘리포니아로스앤젤레스의로버트슨거리 (Robertson Boulevard) 에본점을두고, 의류, 신발, 가방, 모자등의상품에부착된상표로서사용되어왔고, 위상표가부착된상품은인터넷쇼핑몰 ( 을통해서도판매되어왔으며, 2005년, 2006년경에미국의주요일간지, 주간지또는방송을통해알려졌음ㅇ비록선사용상표가사용된상품의매출액이미국의동종상품시장의전체매출액에서차지하는비중, 선사용상표에관한광고실적이나광고규모등을알수있는자료가없다는이유에도불구하고, 선사용상표를사용한상품의매출액, 언론보도내역, 판매기간등을종합적으로고려해볼때, 이사건등록상표출원당시선사용상표는의류, 가방, 모자등과관련하여미국의수요자간에특정인의상표라고현저하게인식되어있었다고봄이상당함. 150 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

155 후 1941 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제7조제1항제12호규정에서의미하는부정한목적여부는표장의등록권자가스스로창안하였거나우연히선택하였는지여부, 지정상품이선사용표장의사용상품과동일 유사여부등을고려하여판단하여야함ㅇ선사용표장이특정지역에서만알려졌다고하여도, 방송, 신문, 인터넷등을통해수요자에게어느정도알려져있다면동호에서요구하는주지성을충족하였다고보여짐 151

156 Ⅱ 년도대법원판례 후 689 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호에해당하므로그등록이무효로되어야한다는심판청구에대해서특허심판원및특허법원은청구인의의견을인용하였으나, 대법원은피청구인이선사용표장의국내시장진입을저지하거나대리점계약의체결을강제할목적또는선사용표장의명성에편승하여부당한이익을얻을목적을가지고출원한것이라고단정할수없다고판결함 본원상표인용상표등 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2012 후 689 ( ) 미해당파기환송 ( 선사용표장 ) ( ) ( 선사용표장 ) 2011 허 5878 ( ) 해당심결지지 (43 류 ) 간이식당업, 여관업등 (43 류 ) 음식물제공업등 2010 당 172 ( ) 해당청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당172 심결 ( , 청구인용 ) : 해당ㅇ ( 표장의유사여부 ) 상표법제7조제1항제12호는외국의수요자를기준으로판단하도록되어있으며, 일본수요자의관점에서살펴보면, 이사건등록서비스표와선사용상표들모두그호칭이 와라와라 로동일유사하여상호유사한표장에해당됨ㅇ ( 상표법제7조제1항제11호에해당하는지여부 ) 청구인이제출한자료들은단지추상적이고 152 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

157 후 689 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 간접적인자료거나일본내에서의광고활동등에불과하고직접적인주지 저명성을입증하기위한자료로는부족하다는점을고려해보면, 이사건등록서비스표의등록결정당시선사용서비스표가국내에서특정인의상표라고인식될수있을정도로알려져있거나주지 저명하였다고인정하기어려움ㅇ ( 상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부 ) 선사용서비스표는이사건등록서비스표의출원일당시까지약 9년 5개월동안사용된점, 매장수도약 400여개에달하는점, 매출액도 2004년약 393억엔, 2005년약 374억엔으로추정해볼수있다는점등을고려하면요식업분야에서특정인의서비스업을표시하는것이라고인식되기에충분함 - 피청구인의대표자가선사용서비스표와동일 유사한 笑笑 ( 와라와라 ) 라는서비스표를출원한사실, 일본내의선술집을벤치마킹한사실, 와라와라 브랜드를알고있었던사실등으로미루어보아, 이사건등록서비스표는피청구인이창작한것이라기보다는피청구인의대표자가일본내의선술집을벤치마킹하면서선사사용서비스표를모방한것으로보임ㅇ ( 상표법제6조제1항제7호에해당하는지여부 ) 이사건등록표장중문자 와라와라 는명령형표현으로서동종업자나일반수요자들이이사건지정서비스업등에일반적으로널리흔하게사용하고있거나앞으로널리사용될개연성이있다고단정할수있는자료를찾아볼수없다는점, 현실적으로다수인이널리사용하고있다는사실도발견할수없는점등을고려하면이사건등록서비스표는전체적으로볼때일반수요자가누구의업무에관련된서비스업을표시하는것인가를식별할수없는표장이라고볼수없음 특허법원 2011허 ( 당 )5878 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 해당ㅇ ( 판단기준 ) 둘이상의문자또는도형의조합으로이루어진결합상표는그구성부분전체에의해생기는외관, 호칭, 관념에의해상표의유사여부를판단하는것이원칙이라할것이나, 문자등의결합관계등에따라 독립하여자타상품을식별할수있는요부만으로도거래에놓일수있다고인정될경우에는그요부를분리내지추출하여그부분에의해생기는호칭또는관념에의해상표의유사여부를판단할수있음 (2010도7352 판결참조 ). ㅇ ( 표장의유사여부 ) 이사건등록서비스표 는문자와도형이결합된결합상표로서 153

158 Ⅱ 년도대법원판례 중앙에위치한알파벳 W 가도형화된 부분에의해 더블유 라고호칭될수도있지만, 부분에의해 와라와라 라고호칭될수있고, 선사용표장중히라가나 わらわら 는일본식발음 와라와라 로호칭될개연성있으므로양표장은그호칭이유사하므로상호유사한표장임ㅇ ( 상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부 ) 선사용서비스표의점포수와규모및매출액, 광고횟수와내용, 광고비, 관련기사와방송내용등을종합하여볼때, 이사건등록서비스표출원일인 당시수요자간에특정인의서비스를표시하는것으로인식되어져있음 - 이사건등록서비스표는선사용서비스표와그호칭이 와라와라 로유사한점, 주점의실내분위기와인테리어, 영업방식등이유사한점, 사용서비스업이동일 유사한점등을종합하여볼때, 선사용표장의영업상의신용이나고객흡인력등에편승하여부당한이득을얻으려는부정한목적이있음 대법원 2012후 ( 당 )689 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 미해당ㅇ ( 판단기준 ) 상표법제7조제1항제12호해당여부는대상상표의출원시를기준으로 (1) 그상표의사용기간, 방법, 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념상객관적으로상당한정도알려졌는지등을기준으로판단하여야하고, (2) 부정한목적여부는모방대상상표의인지도또는창작의정도, 상표의동일 유사정도, 양당사자의관계, 지정상품간의동일 유사내지경제적견련성의유무, 거래실정등을종합적으로고려하여야함 (2010후807 판결등참조 ) ㅇ이사건등록서비스표는본인선등록서비스표들 (, ) 과유사한것으로서원고가선등록서비스표들및실사용표장에축적된자신의독자적인영업상신용및인지도에기초하여그사업영역을확장하기위해출원한것으로볼수있을지언정피고의국내시장진입을저지하거나대리점계약의체결을강제할목적또는피고의선사용서비스표들의명성에편승하여부당한이익을얻을목적등부정한목적을가지고출원한것이라고단정할수없음 154 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

159 후 689 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 3. 심사관련시사점 ㅇ선사용표장 과같이일본식한자와히라가나가병기된표장의경우, 국내수요 자가히라가나의일본식발음 와라와라 로호칭할개연성이크므로, 비교대상표장의일요부가 와라와라, 일경우유사한것으로판단하여야함ㅇ이사건등록서비스표의출원당시, 선사용서비스표들이일본의일반수요자간에특정인의표장으로널리인식되어있었다하더라도, 국내시장에서는잘알려져있었다고보기어려운점등을종합해보면, 이사건등록서비스표의권리자가선사용서비스표들에영업상신용이나고객흡인력에무임승차하여부당한이익을얻으려는목적이있었다고인정되지않으므로, 이사건등록서비스표는상표법제7조제1항제12호에해당하지않음 155

160 Ⅱ 년도대법원판례 후 1357 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호에해당하므로그등록이무효로되어야한다는심판청구에대해서특허심판원및특허법원은양표장이비유사하고부정한목적에해당되지않는다고판단하여심판청구를기각하였으나, 대법원은양표장이유사하고, 선사용표장이일반수요자간에현저하게인식되어있는주지상표이므로부정한목적에해당된다고판단한판결임 본원상표인용상표등 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( ) ( 선사용표장 ) 2011 후 1357 ( ) 2010 허 7532 ( ) 해당파기환송 미해당심결지지 (25 류 ) 스포츠전용의류등 (25 류 ) 모터사이클용슈트, 모터사이클용부츠 2009 당 2820 ( ) 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009당2820 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ이사건등록표장과사용표장은그외관이알파벳의수, 글자의형태등에서상이하고, 양표장모두특별한관념이없는조어표장으로대비의실익이없으며, 호칭역시 알펜스터, 알파인스터스 로전체적인청감이상이한비유사한표장임ㅇ양표장은표장이서로비유사하여일반수요자나거래자로하여금상품출처의오인 혼동을일으킬염려가없다할것이므로다른주장에대하여살피지않더라도상표법제7조제1항제12호에해당하지않음 156 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

161 후 1357 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 특허법원 2010허 7532 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 미해당ㅇ이사건등록상표가약 45년간 모터사이클용부츠나슈트 전문기업으로성장하여온점,, 또는선사용상표를부착되어판매한제품들이다수의모터사이클경기등에사용되어온점, 다수의잡지에광고된점, 시장점유율이 5~20% 에이르는점등에비추어보면, 비록선사용상표가모터사이클용제품에는자주사용되지않은점을감안하더라도, 이사건등록상표가출원될무렵선사용상표는수요자들간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되었음ㅇ양상표는외관이나호칭에서일부유사한면이있으나, 전체적으로관찰하여보면그외관, 호칭, 관념이서로다르므로, 이사건등록상표가선사용상표의사용상품과동일 유사한상품에함께사용되더라도일반수요자나거래자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을불러일으킬염려가없음ㅇ이사건등록상표가선사용상표와유사하다고판단할경우, 피고가선사용상표에화체된영업상의신용이나고객흡인력등의무형의가치에손상을입히거나상표권자인원고의국내에서의영업을방해하는등의방법으로원고에게손해를가하거나부당한이익을얻을목적으로이사건등록상표를사용하고있다고볼수없음 대법원 2011후 1357 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ이사건등록상표 와선사용상표 는처음 3글자의알파벳이 ALP 로같으며중간이후에알파벳 N, ST 와 R 을포함하고있는등그외관이유사하고, 알프스에관련된어떤것 을떠올리게하는점에서그관념및칭호도유사하게청감되어유사한표장에해당됨. ㅇ또한, 이사건등록상표출원시선사용표장은수요자간에특정인의상품을표시하는것을넘어현저하게인식되어있는주지상표인점, 양상표는표장이유사하고지정상품이유사한점등을종합하여볼때, 등록권자는주지상표인선사용상표를모방하여부당한이익을얻으려하거나선사용상표사용자에게손해를가할목적이인정됨 157

162 Ⅱ 년도대법원판례 3. 심사관련시사점ㅇ대법원은표장의유사판단시특허심판원, 특허법원과달리표장전체적인구성에중점을두고판단하였으며, 상표법제7조제1항제12호에서 부정한목적 이있는지여부는선사용상표의주지 저명또는창작성의정도, 상표의동일 유사성의정도, 양당사자의관계등을중요한판단요소로봄 158 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

163 후 1958 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 후 1958 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은피청구인이이사건등록상표 와확인대상상표인 와는비유사하므로권리범위에속하지않는다고소극적권리범위심판 을청구한사건에서, 특허심판원은권리범위에속하지아니한다고하였으나특허법원과대법원은권리범위에속한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2012 후 1958 ( ) 권리범위에속함 원심지지 ( ) 2012 허 1804 ( ) 권리범위에속함 심결취소 (43 류 ) 간이식당업등간이식당업, 음식체인점업등 2011 당 2467 ( ) 권리범위에속하지않음 청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011 당 2467 심결 ( , 청구인용 ) : 권리범위에속하지않음 ㅇ확인대상서비스표의표장 ( ) 은사용서비스업의원재료를보통으로사용하는방법으로표시한것으로서상표법제51조제1항제2호에해당하므로, 확인대상서비스표는이사건등록서비스표의권리범위에속하지않음 159

164 Ⅱ 년도대법원판례 특허법원 2012허1804 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 권리범위에속함ㅇ확인대상서비스표의표장은그전체적인구성을놓고객관적으로관찰할때, 일반거래자나수요자가위사용서비스업과관련하여그원재료를표시하고있는것으로 직감 하기보다는 오징어와친구들 이라는해학적관념자체로받아들인다고봄이타당하고, 나아가위와같은문자및도형의전체적인도안화정도에비추어, 원재료를 보통으로사용하는방법 으로표시한경우에해당한다고보기도어려우므로확인대상서비스표가상표법제51조제1항제2호에해당한다고볼수는없음ㅇ확인대상서비스표는이사건등록서비스표와표장이유사하고, 그사용서비스업도이사건등록서비스표의지정서비스업과동일하므로, 양표장이함께사용될경우일반수요자나거래자로하여금서비스업의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있다고할것이어서, 확인대상서비스표는이사건등록서비스표의권리범위에속함 대법원 2012후1958 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 권리범위에속함ㅇ ( 판단기준 ) 저작권과관련한상고이유의주장은대인적 ( 對人的 ) 인서비스표권행사의제한사유에관한것이라할것이다. 그러나서비스표에관한권리범위확인심판은등록되어있는서비스표의보호범위를기초로하여심판청구인이심판의대상으로삼은서비스표에대하여서비스표권의효력이미치는가의여부를확인하는권리확정을목적으로하는것으로서, 대인적인서비스표권행사의제한사유의존재여부와는무관하다. 따라서이를서비스표권침해소송에서다투는것은별론으로하고, 권리범위확인심판에서심리 판단하는것은허용되지않음 ( 대법원 선고 2010후289 판결, 대법원 선고 2011후3872 판결등참조 ) ㅇ확인대상서비스표는일반거래자나수요자로하여금사용서비스업인 간이식당업, 음식점체인업 에서제공되는음식의원재료를직감하게한다기보다는이를암시하는정도라고할것이고, 확인대상서비스표를이사건등록서비스표의지정서비스업과동일 유사한서비스업에사용할경우일반수요자나거래자에게그서비스업의출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있다고보기에충분하다고할것이므로, 확인대상서비스표는이사건등록서비스표의권리범위에속함 160 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

165 후 1958 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 3. 심사관련시사점 ㅇ확인대상서비스표의도안화된문자부분 은그단어가가지는의미대로 오징어와친구들 이라는상당히해학적이고의인화된관념을불러일으키고, 그왼쪽에있는도형부분 도오징어가좌우에있는해삼과멍게의어깨에손을걸친형상으로서문자부분에상응하는해학적이고의인화된관념을발생시키므로일반거래자나수요자가사용서비스업인 간이식당업, 음식점체인업 에서제공되는음식의원재료를표시하고있는것으로 직감 하기보다는 오징어와친구들 이라는해학적관념자체로받아들인다고봄이타당하여확인대상서비스표가상표법제51조제1항제2호 ( 기술적표장 ) 에해당한다고볼수없음 161

166 Ⅱ 년도대법원판례 후 1101 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 1. 사건개요 ㅇ청구인은확인대상표장인 을부정경쟁의목적없이계속하여사용한결과특정인의상품을표시하는것으로인식되어있어이사건등록상표의권리범위에속하지않는다고권리범위확인심판 ( 소극 ) 을청구한사건에서, 특허심판원과특허법원은상표법제57조의3 대상이아니라고보았으나, 대법원은애초에권리범위확인심판확인대상표장의확인의이익이없어심결각하하였음 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) ( 실사용상표 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2012 후 1101 ( ) 확인의이익이없는부적법한청구 원심파기심결취소 ( ) 2011 허 ( ) 권리범위확인심판청구불가 청구기각 (19 류 ) 인조석재, 비금속제타일등 송석타일, 송석벽돌등 2011 당 769 ( ) 권리범위에속함 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011당769 심결 ( , 청구기각 ) : 57조의3 미해당ㅇ확인대상표장의사용상품인건축자재의경우다양한상품이있음은물론우리나라의시장규모또한상당한규모임을감안하여볼때확인대상표장의사용상품의사용실적정도로는이사건등록상표의출원일또는출원공고일시점에확인대상표장이상표법이요구하는주지성을취득하였다고보기는어렵다. 따라서확인대상표장은이사건등록상표의출원일또는공고일시점에국내의일반수요자나거래자들간에특정인의상표나상품이라고인식될수있을 162 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

167 후 1101 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 정도로널리알려져있다고보기어렵다할것이어서상표법제57조의3에서규정하고있는선사용권자로서의권리를행사할수없다고할것임 특허법원 2011 허10382 판결 ( 선고, 청구기각 ) : 권리범위확인심판청구불가ㅇ상표권의소극적권리범위확인심판은등록상표권의보호범위를기초로하여심판청구인이심판의대상으로삼은표장 ( 확인대상표장 ) 에대하여상표권의효력이미치지않는가여부를확인하는권리확정을목적으로하는것이므로, 설령원고가그주장과같이확인대상표장에대한선사용권을가진다하더라도, 그와같은사정은상표권침해소송에서항변으로주장함은별론으로하고, 확인대상표장이상표권의권리범위에속하지않는다는확인을구하는것과는아무런관련이없어선사용권이있음을이유로 ( 소극적 ) 권리범위확인심판을구할수는없다고할것임 ( 대법원 선고 2010후289 판결, 대법원 선고 73후8 판결등참조 ). 대법원 2012후1101 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 권리범위확인대상표장확인이익없음ㅇ ( 판단기준 ) 상표권의권리범위확인심판은심판청구인이그청구에서심판의대상으로삼은표장 ( 이하 확인대상표장 이라한다 ) 에대하여상표권의효력이미치는가여부를확인하는권리확정을목적으로한것으로그심결이확정된경우각하심결이아닌한심판의당사자뿐아니라제3자에게도일사부재리의효력이미친다. 따라서소극적권리범위확인심판의청구인이확인대상표장과피심판청구인의등록상표가표장및그사용 ( 지정 ) 상품이동일하거나유사하다는점은다투지아니한채, 다만자신은상표법제57조의3의 선사용에따른상표를계속사용할권리 ( 이하 선사용권 이라고한다 ) 를가지고있다거나, 피심판청구인의상표등록출원행위가심판청구인에대한관계에서사회질서에위반된것이라는등의대인적 ( 對人的 ) 인상표권행사의제한사유를주장하면서확인대상표장이등록상표의권리범위에속하지아니한다는확인을구하는것은상표권의효력이미치는범위에관한권리확정과는무관하므로그확인의이익이없어부적법하다고할것임 ( 대법원 선고 2011후3872 판결등참조 ) ㅇ원고 ( 청구인 ) 는이사건등록상표와표장및그사용 ( 지정 ) 상품이비유사하다는점은다투지아니한채, 다만자신에게선사용권이있음을이유로확인대상표장이이사건등록상표의권 163

168 Ⅱ 년도대법원판례 리범위에속하지아니한다는소극적권리범위확인심판을청구하였는데, 이와같은사유는대인적인상표권행사의제한사유에불과할뿐상표권의효력이미치는범위에관한권리확정과는무관하므로, 이사건심판청구는그확인의이익이없어부적법함 3. 심사관련시사점ㅇ권리범위확인심판은특정의상표를둘러싼침해유무를확정짓는것이므로법률상분쟁을즉시확정할만한구체적인이익이필요하다. 상기사건은이건등록상표와확인대상상표간의권리범위를논하지않고선사용권에대한논제로부터벗어나지못하였으므로상표권이효력이미치는범위에관한권리확정과는무관하게진행된사건으로, 결론적으로이사건심판청구는애초부터그확인의이익이없어각하되었음 164 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

169 후 962 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 후 962 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은확인대상상표 과이사건등록상표 은양쪽모두간단하고흔한표장에해당되어식별력이없는표장이므로누구라도사용가능한상표에해당되므로결국확인대상표장은권리범위에속하지않는다고청구한사건에서, 특허심판원은권리범위에속한다고하였으나특허법원과대법원은권리범위에속하지아니한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) ( 실사용상표 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2012 후 962 ( ) 권리범위에속하지않음 원심지지 ( ) 2011 허 7805 ( ) 권리범위에속하지않음 심결취소 (19 류 ) 가공목재, 건축용목재등 고밀도 / 고강도건축외장재판넬 2011 당 539 ( ) 권리범위에속함 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011당539 심결 ( , 청구기각 ) : 권리범위에속함ㅇ이사건등록상표와확인대상표장을대비하여보았을때, 양표장은 건축용목재판넬 을지정상품또는사용상품으로하고있어, 표장중의 패널 또는 panel 은각상품의보통명칭에해당되어식별력이없는부분으로, 양표장의요부는 엔티 또는 NT 라할것인바, 양표장이그요부에의해약칭되거나전체로호칭될때, 확인대상표장은영문자또는영어단어에대한일반수요자의발음경향에따라 엔티 또는 엔티패널, 엔티판넬 정도로호칭되어이사건등록상표와그칭호가동일유사한표장임 165

170 Ⅱ 년도대법원판례 특허법원 2011허 7805 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ확인대상표장의사용상품이고밀도 / 고강도건축외장재판넬인점에비추어볼때확인대상표장의수요자는건축업등에종사하는자라고보아야할것인데, 위인정사실을종합하여보면 NT PANEL 이건축업계에서뛰어난내구성등의특성이있는 고밀도목재판넬 등의의미로관용적으로사용되어오고있다할것이어서, 확인대상표장사용상품의수요자인건축업계종 사자들은확인대상표장 을뛰어난내구성등의특성이있는 고밀도목 재판넬 등의의미로인식할것이므로, 확인대상표장은관용표장내지그사용상품이뛰어난내구성등의특성이있는 고밀도목재판넬 임을일반수요자나거래자들이직감할수있을정도로상품의품질내지효능등을보통으로사용하는방법으로직접적으로표시한것이라할것임 대법원 2012후 962 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ ( 판단기준 ) 확인대상표장이상표법제51조제1항제2호의 상품의산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형상 ( 포장의형상을포함한다 ) 가격또는생산방법 가공방법 사용방법및시기를보통으로사용하는방법으로표시하는상표 에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 사용상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하는바, 수요자가그사용상품을고려하였을때품질, 효능, 형상등의성질을표시하고있는것으로직감할수있으면이에해당함 ( 대법원 선고 2008후4585 판결등참조 ) ㅇ원심이, NT PANEL 은건축업계에서뛰어난내구성등의특성이있는 고밀도목재패널 의의 미로사용되고있는용어이어서, 확인대상표장 은그사용상품인 고밀 도 / 고강도건축외장재패널 ( 당사자들은 판넬 로기재하고있으나외래어표기법에맞게 패널 로고쳐쓴다 ) 과의관계에서그사용상품의품질 효능등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표에해당한다고판단한것은정당함 3. 심사관련시사점 ㅇ특이사항없음 166 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

171 후 3206 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 후 3206 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인이이사건등록상표 와확인대상표장인 이서 로표장및지정상품이동일하여권리범위에속한다는확인을구하는심판을청구한사건에서특허심판원, 특허법원, 대법원은다같이권리범위에속하지아니한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2012 후 3206 ( ) 권리범위에속하지않음 원심지지 ( ) 2012 허 3008 ( ) 권리범위에속하지않음 심결지지 (21류) 법랑냄비, 비전기식가열냄비등법랑냄비 2010당1562 ( ) 권리범위에속하지않음 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010 당 1562 심결 ( , 청구기각 ) : 권리범위에속하지않음 ㅇ확인대상표장인 과같은문양은독일어로 양파문양 의의미에해당하는 쯔 비벨무스터 (Zwiebelmuster) 라고불리는문양으로, 1740년경부터유럽지역에서사용되기시작하여현재까지각종주방용품의표면에널리사용되어오고있는문양의하나로서, 확인대상표장과유사하게구성된다양한종류의문양들이사용된각종주방용품이 쯔비멜무스터법랑 등과같은명칭으로다수거래되고있으며, 이러한문양이사용된각종도자기제품을통칭하는보통명사로도사용되고있는점, 확인대상표장이냄비의옆면거의전체에이르는부 167

172 Ⅱ 년도대법원판례 분에표현되어있는점, 일반수요자들도 쯔비벨무스터 문양이사용된상품을문양그자체보다는별도로표시된제조자의표장을통하여그출처를인식한다고봄이일반적일것으로보이는점등을종합하여고려하여볼때, 확인대상표장은피청구인이판매하는법랑냄비의미관을돋보이게하기위한장식용디자인으로사용된것으로인정될뿐, 상품의출처를표시하기위한상표로사용된것으로보기는어렵다고할것임 특허법원 2012허3008 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ확인대상표장은냄비의일면을이루는디자인이나장식용디자인에불과할뿐상품출처를표시하기위하여사용되는표장은아니라고봄이상당하다할것이다. 따라서확인대상표장은상품출처를표시내기위한상표로서사용된것이아니므로이사건등록상표의권리범위에속하지아니함 대법원 2012후 3206 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ ( 판단기준 ) 권리범위확인심판에서확인대상표장이이사건등록상표의권리범위에속하는지여부에대하여타인의등록상표와유사한표장을이용한경우라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는출처표시를위한것이아니라순전히의장적으로만사용되는등으로상표의사용으로인식될수없는경우에는등록상표의상표권을침해한행위로볼수없음 ( 대법원 선고 96도1424 판결참조 ) ㅇ상표권의권리범위확인심판에서는확인대상표장에대하여그표장과동일또는유사한등록상표의상표권의효력이미치는가여부를거래상상품출처의오인 혼동의염려가있는지여부에의하여확정하는것이므로, 애당초일반수요자나거래자가확인대상표장을장식용디자인으로인식할뿐상품의출처표시로서인식하기어렵다면확인대상표장이상표로서사용된것이라고볼수없음 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제73조제1항제3호및동조제4항에서규정하는 등록상표의사용 여부판단에있어서는상표권자또는그사용권자가자타상품의식별표지로서사용하려는의사에기하여등록상표를사용한것으로볼수있는지여부가문제될뿐일반수요자나거래자가이를상품의출 168 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

173 후 3206 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 처표시로서인식할수있는지여부는등록상표의사용여부판단을좌우할사유가되지못한다. 반면에상표권의권리범위확인심판에서는확인대상표장에대하여그표장과동일또는유사한등록상표의상표권의효력이미치는가여부를거래상상품출처의오인 혼동의염려가있는지여부에의하여확정하는것이므로, 애당초일반수요자나거래자가확인대상표장을장식용디자인으로인식할뿐상품의출처표시로서인식하기어렵다면확인대상표장이상표로서사용된것이라고볼수없음 169

174 Ⅱ 년도대법원판례 후 3387 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인이이사건등록상표 이확인대상표장 과표장및지정상 품이유사하므로권리범위에속한다고확인을구하는심판을청구한사건에서특허심판원, 특허법원, 대법원은다같이권리범위에속하지아니한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2010 후 3387 ( ) 권리범위에속하지않음 원심지지 ( ) ( 사용주장표장 ) 2010 허 5000 ( ) 권리범위에속하지않음 심결지지 (42 류 ) 운명감정업, 관상업등 작명업, 관상업등 2010 당 5 ( ) 권리범위에속하지않음 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당5 심결 ( , 청구기각 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ ( 확인대상표장의사용이상표법제51조제1항제1호단서 상표권의설정등록이있은후에부정경쟁의목적으로그상표를사용하는경우 에해당하는지여부 ) 청구인은, 1 이사건등록서비스표가등록 ( ) 된이후인 피청구인에게 동일상호사용금지통지서 를보낸바있는데, 피청구인이위통지서를받은이후 유정자 라는이름을 유화정 으로개명 170 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

175 후 3387 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 한점, 2 청구인과피청구인의영업소가위치한 영등포 와 안양 이서로인접한지역인점, 3 청구인의개업일 ( ) 이피청구인의사업개시일 ( ) 보다훨씬앞서고있는점등을고려할때, 확인대상표장이상표법제51조제1항제1호단서규정인 상표권 ( 이사건등록서비스표 ) 의설정등록이있는후에부정경쟁의목적으로사용한경우 에해당한다고주장함ㅇ그러나, 1 피청구인은이사건등록서비스표의설정등록일 ( ) 과수원지방법원에개명을신청 ( ) 하기훨씬이전인 부터 유화정철학원 이라는확인대상표장을사용해온점 ( 을제2호증및을제5호증 ), 2 이사건등록서비스표가등록당시에청구인의표장으로서국내에널리알려져있다고볼만한증거가불충분한상황에서, 청구인과피청구인의영업소가위치한 영등포 와 안양 이인접한지역이라고보기에는다소어려운점, 3 확인대상표장이이사건심판청구일무렵까지경기전화번호부 안양시 편에그대로등재되어있었고, 인터넷포털사이트의지역정보 지도정보 전화번호부정보사이트등에서검색되고는있었으나 ( 갑제16호증내지제20호증 ), 단순히영업소의소개나상호의표시등에지나지않아이를상표법제2조제1항제6호에서정하는상표의사용행위라고보기는어려운점등을감안할때, 확인대상표장의사용형태는피청구인이상호를단순히자신의서비스업에표시하기위한사용에지나지않으며, 이와달리피청구인이이사건등록서비스표를모방했다거나, 서비스표권자의신용을이용하여부당한이익을얻으려고하는등의부정경쟁의목적으로사용하였다고볼만한사정은찾아볼수없다하겠음 특허법원 2010허5000 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ이사건에관하여보건대, 1 피고가이사건등록서비스표의설정등록일인 보다훨씬이전인 경부터 유화정철학원 이라는상호를사용하여온점, 2 이사건등록서비스표가수요자간에널리인식되어있다고보기어려운점, 3 원고의영업소가위치한 영등포 와피고의영업소가위치한 안양 이지역적으로인접하여있다고보기어려운점, 4 원고는남성이고피고는여성으로서서로성별이다른점, 5 확인대상표장이이사건심판청구일무렵까지경기전화번호부에등재되어있었고, 인터넷포털사이트의지역정보 지도정보 전화번호부정보사이트등에서검색되었던것이외에는피고가확인대상표장을이용하여적극적인광고활동등을하지는않았던것으로보이는점등에비추어보면, 피고가이사건등록서비스표권자의신용을이용하여부당한이익을얻으려고하는부정경쟁의목적으로확인대상표장을사용하였다고볼수없음 171

176 Ⅱ 년도대법원판례 대법원 2010후 3387 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ ( 판단기준 ) 상표법제51조제1항제1호단서에서말하는 부정경쟁의목적 이란등록된상표권자또는서비스표권자의신용을이용하여부당한이익을얻을목적을말하고, 단지등록된상표또는서비스표라는것을알고있었다는사정만으로그와같은목적이있다고보기에는부족하며, 상표권등침해자측의상표등선정의동기, 피침해상표등을알고있었는지여부등주관적사정과상표의유사성, 피침해상표의신용상태, 영업목적의유사성및영업활동의지역적인접성, 상표권침해자측의현실의사용상태등의객관적사정을고려하여판단하여야함 ( 대법원 선고 99도3997 판결등참조 ) ㅇ위법리와기록에비추어살펴보면, 피고는 과같이구성된원고의이사건등록서비스표 ( 등록번호 : 제65837호 ) 의설정등록일인 보다훨씬이전인 경부터안양시에서 유화정철학원 이라는상호로운명감정업등을영위하여왔음을알수있는바, 비록 유화정 이원고의아명이고원고는 경부터이미서울영등포구에서 유화정철학원 이라는상호로운명감정업등을영위하여왔다하더라도, 피고가자기의상호를사용하기시작할당시또는이사건등록서비스표의설정등록이있은후에위와같은원고의아명 상호또는이사건등록서비스표가일반수요자들이나관련업계에널리인식되어있었다고보기어렵고, 원고의영업소가위치한서울영등포구와피고의영업소가위치한안양시가지역적으로인접하여있지도않은이상, 이와같은사정만으로는피고에게이사건등록서비스표의신용을이용하여부당한이익을얻을목적이있었다고단정할수없다. 따라서원심이피고가부정경쟁의목적으로확인대상표장을사용하였다고볼수없다고판단한것은정당하고, 거기에상고이유의주장과같은부정경쟁의목적에관한법리오해등의위법이없음 3. 심사관련시사점ㅇ대법원은상표법제51조제1항제1호단서에서말하는 부정경쟁의목적 을판단함에있어피청구인이자기의상호를시작할당시또는이사건서비스표의설정등록이있은후에청구인의이사건등록서비스표가널리인식되어있었다고보기어렵고, 청구인과피청구인이지역적으로인접하여있지도않아이와같은사정만으로피청구인이이사건등록서비스표의신용을이용하여부당한이익을얻을목적이있었다고단정할수없어 부정경쟁의목적 에해당되지않는다고판시함 172 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

177 후 3073 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 후 3073 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은이사건등록상표 VSP 와확인대상상표인 vsp 엔티씨 는비유사하여등록상표의권리범위에속하지않는다는확인을구하는심판을청구한사건에서특허심판원, 특허법원, 대법원은모두권리범위에속하지아니한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) ( 실사용상표 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 VSP ( ) vsp 엔티씨 2010 후 3073 ( ) 2010 허 3271 ( ) 권리범위에속하지않음 권리범위에속하지않음 원심지지 심결지지 (09 류 ) 축전기 [ 콘덴서 ], 가감저항기등 서지보호기, 순간정전보장, 뇌보호시스템 2009 당 2430 ( ) 권리범위에속하지않음 청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009당2430 심결 ( , 청구인용 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ확인대상표장은이사건웹사이트를통해전시, 판매되고있는서지보호기, 순간정전보상장치등의출처표시기능을한다고보기는어렵고, 단순히일반인들을이사건웹사이트로유인하는역할만하여 스폰서링크 가갖는본질적인기능에해당할뿐, 이를들어곧바로상표법상상품의출처표시기능에해당한다고볼수는없다할것이다. 결국, 스폰서링크자체가곧바로상표법상의상표로서사용되었다고볼수없다고할것임 173

178 Ⅱ 년도대법원판례 특허법원 2010허3271 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ원고의주장대로스폰서링크로서사용된확인대상표장이피고나소외회사가생산하여판매하는상품의출처표시기능을갖고있어서상표에해당하거나상표적인사용으로볼여지가있다하더라도, 을6, 8, 9호증의각기재에변론전체의취지를종합하면, VSP 는순간정전보상장치를취급하는거래계에서순간정전보상장치를뜻하는영어단어 Voltage Sag Protector 의약어로서통용되고있는사실이인정되므로, 위인정사실에의하면 VSP 는비록순간정전보상장치의보통명칭이나관용명칭의단계에까지이르렀다고는단정하기어렵더라도해당거래계의일반수요자나거래자에게이미통용되는용어에해당하는사실이충분히인정된다할것임ㅇ그렇다면확인대상표장의전반부인 VSP 부분은그식별력이상대적으로미약하므로별도의식별력을갖는후반부의 엔티씨 부분까지합쳐서본다면, 확인대상표장은이사건등록상표와전체적으로보아서비유사한것으로볼여지가많아서그권리범위에속한다고보기어렵다할것임 대법원 2010후 3073 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ VSP 는관련상품들의거래계에서 순간정전보상장치 (Voltage Sag Protector) 의영문약어로통용되고있음을알수있으므로, 이사건표장의 VSP 부분은사용상품들과의관계에서그효능이나용도를표시하는것으로서식별력이미약하여요부가될수없고, 식별력이있어그요부를이루는 엔티씨 부분은이사건등록상표 VSP 와외관, 호칭및관념에서뚜렷한차이가있다. 따라서이사건등록상표와이사건표장을동일 유사한상품에사용하더라도일반수요자나거래자로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가없으므로, 이사건표장은이사건등록상표와유사하지않아그권리범위에속하지아니함 3. 심사관련시사점 ㅇ상표의구성에서식별력이없거나미약한부분은요부가될수없는바, 이사건에서상표로쓰인영문자 VSP 는관련상품들의거래계에서 순간정전보상장치 (Voltage Sag Protector) 의영문약어로통용되고있음을알수있으므로, 이사건표장의 VSP 부분은사용상품들과의관계에서그효능이나용도를표시하는것으로서식별력이미약하여요부가될수없어유사판단대상에서제외됨 174 상표관련대법원판례 ( 11~ 15년) 심급별쟁점정리 분석자료집

179 후 2227 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 후 2227 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은피청구인이이사건등록상표 와유사한실사용상표들을사용함으로써청구인의상표로널리알려진대상상표들과의관계에서상품출처의혼동을생기게하였으므로상표법제73조제1항제2호에해당한다고하며등록취소를청구한사건에서, 특허심판원은제73조제1항제2호에해당하지않는다고하였으나특허법원과대법원은제73조제1항제2 호에해당한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) ( 실사용상표 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( ) ( 대상상표 1) ( 실사용상표 1) 2012 후 2227 ( ) 해당원심지지 ( 실사용상표 2) ( 대상상표 2) ( 실사용상표 3) 2012 허 306 ( ) 해당심결취소 (18 류 ) 서류가방, 핸드백등 화장품 2011 당 139 ( ) 미해당청구기각 175

180 Ⅱ 년도대법원판례 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011 당 139 심결 ( 청구기각 ) : 미해당 ㅇ실사용상표 1 은, 실사용상표 2 는, 실사용상표 3 은 과같고, 대상상표 1 은, 대상상표 2 는 과같다. 첫째로외관을대비하면, 실사용상표들과대상상표들은영문자부분인 을공통으로포함하고있으나, 실사 용상표들의꽃도형 과대상상표들의꽃도형 은상단의꽃잎부분은유사 하나하단부분에있어서실사용상표들은 과같이양쪽으로벌리고있으나대상상 표들은 과같이하단부분이검은점과같이구성되어있어일부유사한면이없지는아니하나, 전체적으로보아상이하다할것임ㅇ둘째로칭호와관념을대비하면, 실사용상표들과대상상표들모두영문자 를포함하고있고이부분에의하여 시슬리 또는 시실리 로호칭될것이고관념에있어서도 영국태생의프랑스인상파풍경화가 로관념되어칭호와관념이동일또는유사하다. 따라서실사용상표들과대상상표들은꽃도형부분에있어서상이하므로외관에있어서는다소차이가있으나칭호와관념에있어서유사하므로전체적으로유사하다할것임ㅇ이사건등록상표와실사용상표들은동일성범주내에있지는않으나유사한상표에해당하고, 실사용상표들과대상상표들또한표장이유사하다할것이나, 이들은권리자및사용상품을달리하여꾸준히오랜기간동안사용되어옴에따라각각서로다른출처표시로충분히알려지게된것이므로일반수요자나거래자로하여금상품출처를오인 혼동케할염려가없을뿐만아니라, 피청구인이이사건등록상표를부정사용하려는고의가있다는사실을찾아볼수없으므로이사건등록상표는상표법제73조제1항제2호및제8호에해당하지아니한다. 따라서위조항에해당한다는이유로그등록이무효로되어야한다는청구인의주장은이유없음 176 상표관련대법원판례 ( 11~ 15년) 심급별쟁점정리 분석자료집

181 후 2227 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 특허법원 2012 허 306 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당 ㅇ실사용상표들은이사건등록상표에없던꽃무늬도형 (,, ) 을부가하는등상당한정도의부기 변경을가함으로써변형된것들에해당하는점, 이에반하여실사용상표들은대상상표들과대비할때상품출처의혼동을일으킬수있을만큼높은정도로근사한표장들에해당하는점, 대상상표들은적어도원고의취소심판청구가있던무렵에는이미주지 저명성을취득하였음에비하여실사용상표들의인식정도는그에훨씬미달하는점, 실사용상표들의사용상품인핸드백과대상상표들의사용상품인화장품은경제적으로밀접한관련성이있는점등을종합하여보면, 피고의실사용상표사용은대상상표들과의관계에서일반수요자나거래자로하여금원고의업무에관련된상품과의혼동을생기게한다고보기에충분함 대법원 2012 후 2227 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당 ㅇ원심은이사건등록상표 의상표권자인피고가실제로사용한상표인,, 등 ( 이하 실사용상표들 이라한다 ) 과원고가사용하는, 상표들 ( 이하 대상상표들 이라한다 ) 은전체적인표장의구성이매우유사한점, 대상상표들은실사용상표들의사용당시이미국내에서주지 저명성을획득하였음에비하여이사건등록상표에대한인식은그에훨씬미달하였던점, 실사용상표들의사용상품인핸드백과대상상표들의사용상품인화장품은경제적으로밀접한관련성이있는점등을종합하여보면, 피고의실사용상표들의사용은대상상표들과의관계에서수요자로하여금원고의업무에관련된상품과의혼동을일으키게할우려가있다고보기에충분하고, 실사용상표들과대상상표들에공히포함되어있는꽃무늬도형들이생략된문자 sisley 부분만으로구성된상표의등록례가다수존재한다는사유만으로는위와같은혼동이야기될우려가없다고하기는어렵다는취지로판단하였다. 위법리와기록에비추어살펴보면이러한원심의판단은정당하고, 거기에상고이유의주장과같은상표법제73조제1항제2호의 타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게한경우 에관한법리오해등의위법이없음 177

182 Ⅱ 년도대법원판례 3. 심사관련시사점ㅇ본사건에서대상상표들은실사용표장사용당시대상상표들이전체적인표장의구성이매우유사한점, 대상상표들은실사용상표들의사용당시이미국내에서주지 저명성을획득하였음에비하여이사건등록상표에대한인식은그에훨씬미달하였던점, 실사용상표들의사용상품인핸드백과대상상표들의사용상품인화장품은경제적으로밀접한관련성이있는점등을종합하여볼때, 상표법제73조제1항제2호에서정한상표등록취소사유인상표권자가실제로사용하는상표와혼동의대상이되는타인의상표사이의혼동이있다고보았음 178 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

183 후 3084 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 후 3084 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은권리자인피청구인의등록상표 가취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되고있지아니하다고하여등록취소를청구한사건에서특허심판원은제73조제1항제3호에해당되지않는다고하였으나, 특허법원과대법원은제73조제1항제3 호에해당된다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2012 후 3084 ( ) 해당원심지지 ( ) (41 류 ) 교육지도업, 문화적목적의전시회조직업등 2012 허 2548 ( ) 2010 당 2589 ( ) 해당심결취소 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당2589 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ피청구인은서울 WCO 오픈센터의운영및 2009 WCO 북경대회를개최하면서각종문화단체들을대상으로공연, 워크샵, 포럼, 세미나, 전시회등의지원활동을통하여이사건등록서비스표 를지정서비스업인 회의준비업, 문화적목적의전시회조직업등에대하여심판청구일전 3년이내에국내에서사용하였음을확인할수있다. ㅇ따라서피청구인이각종문화단체들에대하여공연, 워크샵, 포럼, 세미나, 전시회, 연습장소대여등의종합적인지원서비스를제공한사실이인정되는이상, 이들각각의서비스들이개 179

184 Ⅱ 년도대법원판례 별적이고독립적으로거래되었다는증거가제출되지않았다고하더라도, 피청구인이제공한각종서비스들이구성하는종합적인지원서비스는이사건등록서비스표의지정서비스업인 회의준비업, 문화적목적의전시회조직업, 교육지도업, 전람회개최관리업 을포함하고있다고판단되므로청구인의주장은받아들일수없음 특허법원 2012허 2548 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당ㅇ피고는미국메릴랜드주 ( 州 ) 법에따라설립된법인으로그정관에비영리기구임을명시하고있는사실이인정되고, 피고는제1차변론기일에서피고나피고가통상사용권자라고주장하고있는문화단체등이이사건서비스표를그지정서비스업에사용하면서서비스를제공받는상대방으로부터대가를받은적이없음을인정하고있음ㅇ따라서피고나피고가통상사용권자라고주장하고있는문화단체등이피고주장과같이이사건서비스표를그지정서비스업에사용하였다고하더라도피고나문화단체등은무상으로서비스를제공하면서이사건서비스표를사용한것이므로이와같은사용은업무표장으로서의사용에해당한다고볼수있음은별론으로하고, 상표법이정한서비스표의사용에는해당하지아니함 대법원 2012후 3084 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ ( 판단기준 ) 상표법상 서비스업 을영위한다고함은독립하여상거래의대상이되는서비스를타인의이익을위하여제공하는것을업으로영위한다는의미이므로, 아무런대가를받지아니하는자원봉사나단순한호의에의한노무또는편익의제공등과같이상거래의대상이되지아니하는용역을일정한목적아래계속적 반복적으로제공하였다고하더라도상표법상의서비스업을영위하였다고할수없음ㅇ원심은, 교육지도업, 문화적목적의전시회조직업, 전람회개최관리업, 회의준비업 등을지정서비스업으로하고 ( 색채서비스표 ) 와같이구성된이사건등록서비스표가 서울 WCO 오픈센터 의운영및 WCO 북경대회 개최와관련하여 회의준비, 문화적목적의전시회조직, 교육지도 등의활동에피고주장과같이사용되었다고하더라도, 피고는미국메릴랜드주 ( 州 ) 법에따라설립된법인으로서그정관에비영리기구임이명시되어있을뿐만아니라위와같은활동에대하여아무런대가도지급되지아니한이상, 피고의이러한활동은 180 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

185 후 3084 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 상거래의대상이되는서비스의제공을업으로영위한것에해당한다고볼수없으므로, 그러한사용을들어이사건등록서비스표가상표법상 서비스업 에사용되었다고할수없다는취지로판단하였다. 위법리와기록에비추어살펴보면, 원심의위와같은판단은정당하고, 거기에상고이유의주장과같은서비스업의개념및서비스표사용에관한법리오해등의위법이없음 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제2조제1항제2호에서언급하고있는 서비스업을영위 한다고함은독립하여상거래의대상이되는서비스를타인의이익을위하여제공하는것을업으로영위한다는의미이므로, 아무런대가를받지아니하는자원봉사나단순한호의에의한노무또는편익의제공등은상표법상의서비스업을영위하였다고할수없음 181

186 Ⅱ 년도대법원판례 후 740 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은권리자인피청구인의등록상표 가취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되고있지아니하다고하여등록취소를청구한사건에서특허심판원과특허법원은제73조제1항제3호에해당된다고하였으나, 대법원은제73조제1항제3호에해당되지아니한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 (30 류 ) 냉면 ( ) 2012 후 740 ( ) 2011 허 9054 ( ) 2010 당 533 ( ) 미해당파기환송 해당심결지지 해당청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010 당 533 심결 ( , 청구인용 ) : 해당 ㅇ이사건등록상표는 와같고피청구인이사용하였다고제출한실사용상표 는 로한글과한자로표기된 송가네냉면 외에좌측상단에영문자로 182 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

187 후 740 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 GOSEI 라고표기되어있음을알수있는바 고오세이 는청구인의회사명인 고오세이코포레이션 을의미하는단어로인식되는바, 이사건등록상표는도형과문자로구성된표장으로그중냉면도형은식별력이없고요부라할수있는건문자부분인 송가네냉면 그리고왼쪽상단에 GOSEI 로보통라면이나냉면포장지에는상표명외에면을생산하는회사를같이표시하는것이일반적으로실사용상표는 고오세이사의송가네냉면 으로인식되는새로운관념을형성하므로수요자들은 GOSEI 로부터출처를인식할수있으므로이사건등록상표와는동일성범주내의사용으로볼수없음 특허법원 2011허 9054 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 해당ㅇ이사건등록상표의상표권자이었던송미령과백제물산사이에적어도 2005년 12월경이후부터는명시적뿐만아니라묵시적으로라도백제물산이주식회사오성이나오성상사가아닌송미령으로부터이사건등록상표의사용을허락받는다는내용의의사의합치는없었던것으로보는것이타당하고, 달리백제물산이이사건등록상표와관련하여그상표권자인송미령이나그의대리인으로부터적법하게통상사용권을설정받았다고볼만한충분한증거가없으므로, 결국백제물산은이사건등록상표의통상사용권자에해당하지않는다할것임 대법원 2012후 740 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 미해당ㅇ ( 판단기준 ) 상표법제73조제1항제3호는 상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하고있지아니한경우 그상표등록의취소심판을청구할수있도록규정하고있고, 같은조제4항본문은위규정에해당하는것을사유로하여취소심판이청구된경우피청구인이당해등록상표를취소심판청구에관계되는지정상품중 1 이상에대하여그심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음을증명하지아니하는한상표등록의취소를면할수없도록규정하고있다. 따라서상표법제73조제1항제3호의취소사유에해당하려면 상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도 등록상표를사용하지않았어야하는데, 상표법상통상사용권은전용사용권과는달리단순히상표권자와사용자간의합의만으로발생하며, 통상사용권의설정등록은제3자에대한대항요건으로되어있을뿐이므로, 통상사용권자는반드시등록된통상사용권자일필요는없음 ( 대법원 선고 94후1602 판결참조 )

188 Ⅱ 년도대법원판례 ㅇ실사용상표는그표장이 으로이사건등록상표와는색채의유무, 좌측상 단에가표시되어있는점, 냉면그릇옆쪽에설명문구가부기되어있으며, 韓國直送 이 韓國本場 으로변경된점에서차이가있는사실, 한편, 백제물산은한아유통으로부터주문받은냉면제품들을한아유통이특정하는대로오성상사로상호변경되기전에는이사건등록상표를포장에표시하고, 오성상사로상호변경된후에는실사용상표를포장에표시하여전량한아유통에공급하여왔고, 누구에게도이사건등록상표에대한상표사용료를지급한적이없는사실을알수있음ㅇ위와같은사실관계를앞서본법리에비추어살펴보면, 한아유통은주문자상표부착생산방식으로백제물산으로부터이사건등록상표나실사용상표가포장에표시된냉면제품을공급받았으므로이사건등록상표나실사용상표는한아유통에의하여사용된것으로보아야하고, 한편, 1인주주인 000이대표이사이던한아유통은 2003년경묵시적으로전상표권자인송미령으로부터이사건등록상표의사용허락을받았다고봄이상당하므로이사건등록상표의통상사용권자에해당하며, 그주주가허창영으로부터오성으로변경되어오성의자회사가되고그상호가오성상사로변경되었더라도통상사용권이소멸하였다고볼만한다른특별한사정이없는한한아유통은이사건등록상표의통상사용권자임에는변함이없음ㅇ그렇다면, 실사용상표를사회통념상이사건등록상표와동일하게볼수있는형태의상표로볼경우에는이사건등록상표는그통상사용권자인한아유통에의하여정당하게사용되었다고볼여지가충분히있다. 그럼에도원심은주문자인한아유통이이사건등록상표의통상사용권자에해당하는지여부에관하여아무런심리도하지아니한채수출자인백제물산이통상사용권자에해당하지않는다는이유로이사건등록상표가 상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구 에의하여도그지정상품에대하여이사건취소심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었음을증명하지못한경우에해당한다고판단하고말았으니, 원심판결에는필요한심리를다하지아니하였거나상표의사용에관한법리를오해함으로써판결결과에영향을미친위법이있다. 이를지적하는상고이유의주장은이유있음 184 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

189 후 740 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제2조제1항제1호는 상표 란상품을생산 가공또는판매하는것을업으로영위하는자가자기의업무에관련된상품을타인의상품과식별되도록하기위하여사용하는다음각목의어느하나에해당하는것을말한다. 라고규정하고있는바, 자신의상표가아니라주문자가요구하는상표로상품을생산하여주는주문자상표부착생산방식 ( 이른바 OEM 방식 ) 에의한수출에있어서는상품제조에대한품질관리등실질적인통제가주문자에의하여유지되고있고수출업자의생산은오직주문자의주문에만의존하며생산된제품전량이주문자에게인도되는것이보통이므로, 상표법제73조제1항제3호에의한상표등록취소심판에서누가상표를사용한것인지를판단함에있어서는특별한사정이없는한주문자인상표권자나사용권자가상표를사용한것으로보아야함 185

190 Ⅱ 년도대법원판례 후 3025 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은권리자인피청구인의등록상표 가취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되고있지아니하다고하여등록취소를청구한사건에서특허심판원과특허법원은제73조제1항제3호에해당된다고하였으나, 대법원은제73조제1항제3호에해당되지아니한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 (14 류 ) 목걸이, 귀결이등 2011 후 3025 ( ) 2011 허 4202 ( ) 2010 당 1073 ( ) 미해당파기환송 해당심결지지 해당청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당1073 심결 ( , 청구인용 ) : 해당ㅇ피청구인의인터넷웹사이트각해당면출력물로피청구인의영업소재지인미국내의홈페이지광고로서국내에서인터넷을통하여검색가능하다하여도상표권의속지주의성격상국내에서의광고선전행위라할수없을뿐만아니라 ( 특허법원 선고 2000허3616 판결참조 ), 설령있다고해도 자심판청구후의자료로인정할수없음ㅇ피청구인은상표권자로서국내에서이사건등록상표의사용사실을적극적으로입증하여야함에도불구하고이와달리우편을통하여국내주문자에게이사건등록상표제품과제품카탈로그를배송하였다는국내주문자의개인정보 ( 이름, 주소등 ) 기록자료의제출과해외상품구 186 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

191 후 3025 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 매대행업체들의난립된부적절한광고내역을통하여이사건등록상표의국내사용을추정받으려하고있을뿐본거지인미국에서피청구인이이사건등록상표를표시한그대로의상품이나해당제품카탈로그가국내에반입되어정상적인상거래과정에서양도나전시등이됨으로써이사건등록상표가실제사용되었다는사실은입증하지못하고있음 특허법원 2011허 4202 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 해당ㅇ이사건등록상표는 VICTORIA'S SECRET 이라는영문자가그크기를달리하여 2열로구성된것들이므로, 실사용주장표장들은이사건등록상표와그동일성이인정되지않는다. 또한, 실사용주장표장들은독특한글씨체와색채를가진 VICTORIA'S SECRET 라는문자가규칙적또는불규칙적으로배열된것들이므로, 그중임의로 2열씩짝을지어하나의상표로표시된것이라고보기도어려움ㅇ실사용주장표장들또는 VICTORIA'S SECRET 의 1열로만구성된표장이사용되었다고하더라도상표로사용되지아니하였거나동일성이인정되지아니하여이사건등록상표를사용하였다고할수없고, 달리이사건등록상표가그지정상품에대하여심판청구일전 3년이내에사용되었다는사실을인정할증거가없음 대법원 2012후 3025 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 미해당ㅇ ( 판단기준 ) 디자인과상표는배타적 선택적인관계에있는것이아니므로, 디자인이될수있는형상이나모양이라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는자타상품의출처표시를위하여사용되는것으로볼수있는경우에는그사용은상표로서의사용이라고보아야한다 ( 대법원 선고 98도2743 판결, 대법원 선고 2009 후665 판결등참조 ). 따라서이사건에서대법원은실사용표장들이디자인적으로만사용되었다고본원심은위법이있어파기환송하며상표로서사용되고있는지여부는상품과의관계, 상품등에표시된위치, 크기등당해표장의사용태양, 등록상표의알려진정도및사용자의의도와사용경위등을종합하여, 실제거래계에서그표시된표장이상품의식별표지로서사용되고있는지여부를종합하여판단하여야함 ( 대법원 선고 2004도5034 판결등참조 ) 187

192 Ⅱ 년도대법원판례 ㅇ원심판시실사용표장들은 ( 실사용표장 6),, ( 실사용표장 7) 등과같이이사건등록상표 ( 등록번호제254562호 ) 의지정상품인 속셔츠, 콤비네이션내의 등의류의표면전체에걸쳐반복적으로 VICTORIA'S SECRET, Victoria's Secret, victoria's secret 등의문자가상당한크기로표시되어있어의류의장식적심미감을느끼게하는기능도하지만, 또한편으로는일반수요자들은의류내부의라벨을확인하지않고도해당상품의출처를쉽게식별할수있고원고도그러한의도로실사용표장들을의류의표면에표기한것으로보이는점등그지정상품과의관계, 상품에표시된위치, 크기등실사용표장들의사용태양, 원고가실사용표장들을사용한의도와경위등에비추어볼때상품의출처표시를위하여사용된것으로서상표로사용되었다고봄이상당함ㅇ실사용표장 6, 7이표시된사진들은모델이제품을착용한상태로찍은것이어서인체의굴곡에따라상표전체의구성이보이지않는부분도있고재단에의해상표의일부만보이는것도있지만, 실사용표장 6, 7은동일한패턴으로반복되어있고직물지의특성까지감안하여볼때, 실사용표장 6은 VICTORIA'S SECRET 이라는영문자가상하 2단의유사한크기로서로엇갈려색채를달리하는등으로이루어져있고, 실사용표장 7은 Victoria's Secret 과 VICTORIA'S SECRET 이라는영문자가상하 2단으로그크기와색채를달리하는등으로이루 어져있음을알수있다. 이사건등록상표 과실사용표장 6, 7 은 그글자체, 알파벳대 소문자및색채등에서다소차이가있기는하나, VICTORIA'S SECRET 으로된영문자가상하 2단으로구성되어있는점에서동일하여, 위와같은변형으로인하여실사용상표 6, 7이거래통념상이사건등록상표와동일성을상실하기에이르렀다고할수없음 3. 심사관련시사점 ㅇ상표법제 73 조제 1 항제 3 호에서언급되는 상표의사용 에대하여대법원은이사건에서실사용 188 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

193 후 3025 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 표장들의지정상품에표시된위치, 크기, 사용태양, 사용한의도와경위등에비추어볼때상품의출처표시를위하여사용된것으로서보았으며, 등록상표와다소변형된실사용표장들은거래통념상이사건등록상표와동일성을상실하기에이르렀다고할수없어특허법원의결정을파기환송함 189

194 Ⅱ 년도대법원판례 후 2036 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은권리자인피청구인의등록상표 이취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되고있지아니하다고하여등록취소를청구한사건에서특허심판원은제73조제1항제3호에해당된다고하였으나, 특허법원과대법원은제73조제1항제3호에해당되지아니한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 2012 후 2036 ( ) 미해당원심지지 ( ) (03 류 ) 과자용향미료 ( 精油 ), 가정용정전기방지제, 마스크팩등 2012 허 870 ( ) 2011 당 525 ( ) 미해당심결취소 해당청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011당525 심결 ( , 청구인용 ) : 해당ㅇ피청구인이사용하였다고주장하는 모발두피팩 은이사건등록상표의지정상품 마스크팩 그자체또는거래사회의통념상 마스크팩 과동일하게볼수있는상품이라고할수없어, 피청구인의다른이유에대해서는더나아가살필필요없이피청구인은이사건심판청구와관계되는지정상품중 1 이상에대하여그심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용했다고할수없다. 따라서이사건등록상표의지정상품중이사건심판청구의대상이된지정상품은상표법제73조제1항제3호및같은조제4항의규정에의하여그등록이취소됨을면할수없다고판단됨 190 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

195 후 2036 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 특허법원 2012허 870 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ 1 실사용표장 1, 2가사용된 모발두피팩 제품도피부 ( 두피와모발 ) 에도포 ( 골고루마사지 ) 하고일정시간방치한다음 (3분이상기다린후 ) 건조후떼어내거나티슈나물로닦아내는점에서팩또는마스크와그용법이동일하다고볼수있고, 2 모발, 두피 또는 헤어 라는용어에의하여한정되지않은채 마스크 라는용어만을사용하는모발 두피용제품이일반거래계에서다수유통되고있다고할것이며 ( 다만위제품들이전체모발두피팩거래상품에서차지하는비중이어느정도인지는알수없으나, 이러한비중정도여하는아래상품의동일성을판단함에별다른영향을주지아니한다 ), 여기에 3 화장품법제2조제1호에의하면화장품이란인체를청결 미화하여매력을더하고용모를밝게변화시키거나피부 모발의건강을유지또는증진하기위하여인체에바르고문지르거나뿌리는등이와유사한방법으로사용되는물품을말하므로모발의건강을유지또는증진하는것도화장의개념에포함되는점, 4 구상표법시행규칙 ( 산업자원부령제376호로개정되기전의것 ) 별표 1 상품류구분제3류의상품세목에 마스크팩, 화장용마스크 외에모발 두피용 팩, 마스크 또는 마스크팩 이열거되어있지않은점등을보태어종합하여보면, 실사용표장 1, 2가사용된 모발두피팩 은이사건등록상표의지정상품중 화장용마스크 에포함된다고봄이상당함ㅇ결국원고는이사건취소심판청구일인 전 3년이내에국내에서그지정상품에대하여이사건등록상표를사용하였다할것이니, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제 3호소정의불사용으로인한상표등록취소사유에해당하지않음 대법원 2012후2036 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당ㅇ ( 판단기준 ) 상표법제73조제1항제3호, 제4항에서등록상표를그지정상품에사용하는경우라함은등록상표와동일한상표를사용한경우를말하고, 동일한상표라고함은등록상표그자체뿐만아니라거래사회의통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를포함하나, 유사상표를사용한경우는포함되지않는다고할것이며 ( 대법원 선고 2004 후622 판결등참조 ), 한편등록상표가반드시독자적으로만사용되어야할이유는없으므로피심판청구인의다른상표와함께표시되었다하여상표의사용이아니라고할수는없음 ( 대법원 선고 94후1015 판결등참조 )

196 Ⅱ 년도대법원판례 ㅇ이사건등록상표 과원심판시의실사용표장 1 을대비하여보 면, 실사용표장 1 중 부분상단에배치된영문자 ORIENTAL, 하단에배치된영문 자 HAIR SCIENCE 와이들문자주변을둘러싸고있는도형 및 부분은그자체만을놓고볼때사용상품인 모발두피팩 에대한관계에서일반수요자나거래자의주의를끌기어려운면이있으나, 실사용표장 1의전체적인구성, 형태등에비추어이들은 부분과일체불가분적으로결합되어새로운외관을형성하므로, 부분이다른문자및도형부분과는구별되어그동일성과독립성을유지한채그대로사용되고있다고할수없을뿐만아니라, 기록에의하면원고스스로도실사용표장 1과동일한 을이사건등록상표와는별개의독립된상표로등록하여사용하여오고있음을알 수있으므로, 실사용표장 1의사용은거래사회의통념상이사건등록상표와동일하게볼수있는형태의상표의사용이라고할수없음 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제73조제1항제3호및동조제4항에서언급하는사용표장에서대법원은실사용표장 2는일반수요자나거래자에게이사건등록상표와구별되는별개의독립된표장으로인식된다고볼수없다. 따라서실사용표장 2의사용은거래사회의통념상이사건등록상표와동일하게볼수있는형태의상표의사용에해당한다할것이고, 한편실사용표장 2가그사용상품에실사용표장 1과함께표시되었다고하여상표의사용이아니라고할수는없다고판시하였음 192 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

197 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집 2013 년도대법원판례 편저 : 서비스표심사과김병규심사관전승권심사관 193

198

199 후 4056 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 4056 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록서비스표는퀵서비스업의명칭으로동업자들사이에서관용적으로사용하는명칭이며, 다마스를이용한퀵서비스 라는의미로직감되므로식별력이없다고하며등록무효심판을청구한사건에대해, 특허심판원, 특허법원및대법원모두일부지정서비스업에대해성질표시로서식별력이없어등록무효에해당한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 ( ) (39 류 ) 택배업, 오토바이운송업등 2012 후 4056 ( ) 2012 허 542 ( ) 2011 당 1371 ( ) 6-1-3, 해당원심지지 6-1-3, 해당심결지지 6-1-3, 해당일부인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011당1371 심결 ( , 일부인용 ) : 6-1-3, 해당ㅇ이사건등록서비스표 다마스퀵 은 1991년첫선을보인대우 (GM대우, 한국GM) 의경승합차를나타내는 다마스 와퀵서비스 (QUICK SERVICE) 의 퀵 (QUICK) 이결합된표장으로인식할것이어서그지정서비스업중 택배업, 꽃배달업, 동물운송업, 우편주문에의한상품배달업, 이삿짐운송업, 운송대행업 등에사용될경우 다마스차량을이용한신속한택배업, 꽃배달업운송서비스 등의의미를가지게되어이사건등록서비스표는이들지정서비스업에사용할경우서비스의제공내용및방법등의성질을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로구성된기술적표장에해당함 195

200 Ⅲ 년도대법원판례 ㅇ이사건등록서비스표는 다마스차량을이용한신속한운송서비스 등의의미를갖고있으므로, 이표장을다마스차량과관련이없는 오토바이운송업, 국제복합운송업, 밴운송업, 사람에의한수송업, 이륜모터차량운송업, 자동차운송업, 항공화물운송업 등의운송업, 수송업에사용할경우에는일반수요자들로하여금 다마스차량을이용한신속한운송서비스 등으로서비스업의내용이나품질을오인케하는등해당서비스업의특성에관하여거래상오인을일으킬우려가없지않음 특허법원 2012허542 판결 ( 심결지지 ) : 6-1-3, 해당ㅇ이사건등록서비스표가 운송과정에다마스차량이이용되는 지정서비스업들에대하여사용될경우에는서비스의성질을나타낸것으로식별력이없고, 운송과정에다마스차량이이용되지않는 지정서비스업들에대하여사용될경우에는일반수요자나거래자로하여금그서비스가다마스차량을이용하여제공되는것으로오인하게할염려가있다고할것임ㅇ지정서비스업중 서신이나상품을전달하는급사업, 운송알선업, 운송중개업, 화물발송업, 화물발송중개업, 화물운송정보제공업, 화물운송중개업, 화물중개업 과의관계에서는등록무효사유가있어그등록을무효로하여야할것이나, 보관업, 화물창고업 과의관계에서는상표법제6조제1항제3호및제7조제1항제11호의등록무효사유에해당하지않음 대법원 2012후4056 판결 ( 원심지지 ) : 6-1-3, 해당ㅇ이사건등록서비스표 다마스퀵 은 다마스차량 을이용하는 서신이나상품을전달하는급사업, 운송알선업, 화물운송정보제공업, 화물중개업 등에관하여는상표법제6조제1항제3호의기술적표장에해당하고, 다마스차량 을이용하지않는위지정서비스업에관하여는상표법제7조제1항제11호전단의품질오인표장에해당하지만, 보관업, 화물창고업 에관하여는상표법제6조제1항제3호의기술적표장에해당하지않음ㅇ원심의판단은정당하고, 원고들및피고가각상고이유로주장하는바와같은기술적표장및품질오인표장에관한법리오해등의위법이없음 3. 심사관련시사점 ㅇ특이사항없음 196 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

201 후 1146 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 후 1146 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요ㅇ심사관이출원상표는전체적인형상이나모양의특징이거래사회에서통상적으로채용할수있는범위를벗어나지않은것으로인식되므로상표법제6조제1항제3호에해당하여거절결정을하였으며, 특허심판원, 특허법원및대법원모두식별력이없다고보았음 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 ( ) (28 류 ) 건축완구세트, 고무제완구등 2013 후 1146 ( ) 2012 허 ( ) 2011 원 6947 ( ) 해당원심지지 해당심결지지 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011원6947 심결 ( 청구기각 ) : 해당ㅇ이사건출원상표는두개의반원통이서로평평한면에서직각으로접하여전체적으로십자기둥의형태를가지고각반원통의양끝부분을제외한나머지부분의외주면에는톱니모양의홈과돌기가형성되어있는조립완구용블록의형상을입체적으로도시한표장으로서그형상및모양이종전의완구용블록과는구별되는특징과장점을가지고있다고하더라도, 반원통형블록의일반적형태에결합성을강화하기위한톱니모양을추가한것에불과하여전체적인형상이나모양의특징을통하여거래사회에서통상적으로채용할수있는범위를벗어나지않은것으로인식되는바, 일반수요자나거래자들에게는톱니모양의홈과돌기를이용하여다른것과끼워맞춤으로써원하는사물의형태를만들수있는블록의형상으로직감된다할것임 197

202 Ⅲ 년도대법원판례 ㅇ출원상표가상표법제6조제2항소정의 사용에의한식별력 을취득한정도에이르렀음을입증하지못하는이상청구인이실시하고그결과를제출한설문조사만으로는자타상품의식별력을가진상표라고인정할수없음 특허법원 2012허 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 해당ㅇ이사건블록및블록에대응하는블록을포함한블록장난감제품은이사건심결일약 8년전부터원고의회사에서국내에판매하여왔고, 다른업체도블록장난감제품을국내에서판매하고있는데, 원고회사매출액등을감안하면, 이사건출원상표는심결일당시에일반수요자나거래자들에게톱니모양의홈과돌기를이용하여다른것과끼워맞춤으로써원하는사물의형태를만들수있는블록의형상으로직감되었을것으로보이므로그지정상품중 블록쌓기 ( 장난감 ) 및 완구용블록 의형상을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로상표임ㅇ이사건블록이원고가판매하는블록제품에서차지하는비중, 그블록제품에대한광고및보도의내용등에비추어볼때, 원고가판매하는블록제품의독특한개성을부여하는수단으로사용되었다고보기어렵고, 원고가운영하는몰펀코리아외에다른업체도판매하여온사정은살펴본바와같으므로이사건블록이일반거래자와수요자에게원고의몰펀블록제품과관련된물품임을연상시킬정도로현저하게개별화되기에이르렀다고는인정하기어렵고, 이를인정할증거가없음 대법원 2013후 1146 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당 o 원심은 블록쌓기 ( 장난감 ) 및완구용블록 등을지정상품으로하고, 이사건출원상표 ( 제 호 ) 는이사건심결일당시에수요자에게톱니모양의홈과돌기를이용하여다른것과끼워맞춤으로써원하는사물의형태를만들수있는블록의형상으로인식될것이므로, 블록쌓기 ( 장난감 ) 및완구용블록이라는지정상품과관련하여그상품의형상을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표로서상표법제6조제1항제3호에해당한다고판단하였는데원심의판단은정당함 o 원고가운영하는몰펀코리아외에원심판시다수의업체들도이사건블록의형상을가지는블록부품을포함한블록장난감제품을판매하여온사정을고려할때, 이사건출원상표가수요자대다수에게특정인의상품을표시하는것으로인식되기에이르렀다고보기에부족함 198 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

203 후 1146 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 3. 심사관련시사점ㅇ입체상표가지정상품과관련하여상품의형상을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표는전체적인형상이나모양의특징을통하여거래사회에서통상적으로채용할수있는범위를벗어나지않은것으로인식되는경우에는상표법제6조제1항제3호에해당함 199

204 Ⅲ 년도대법원판례 후 1948 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요ㅇ심사관이 FUSION 은 융합, 결합 의뜻으로동일유사한지정상품에결합상표가다수등록되어있어, 수요자가누구의업무와관련된상품을표시하는상표인지를식별할수없어상표법제6조제1항제7호에해당하여거절결정한것에대해, 특허심판원은식별력이없다고하였으나, 특허법원및대법원은지정상품인 담관용내시경장치 에관하여식별력이없거나미약하다고할수없고이를특정인에게독점적으로사용하도록하는것이부적절하다고할수도없다하여식별력을인정함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 ( ) (10 류 ) 담관용내시경장치 2013후1948 ( ) 2013허2729 ( ) 2011원4950 ( ) 미해당원심지지 미해당심결취소 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011원4945 심결 ( 청구기각 ) : 해당ㅇ이사건등록상표와동일한상품류인제10류에 MEDIFUSION, BIOFUSION, SUREFUSION, SMARTFUSION, CAREFUSION, Anyfusion, SonicFusion, VITROS FUSION 와같이 fusion 을포함하는선등록상표가다수등록되어있고, fusion 이나각선등록상표앞에붙여진 MEDI, BIO, SURE, SMART, CARE, ANY, SONIC 와같은단어는우리사회의영어보급수준상의료기기를전문으로취급하는자나일반수요자들이어렵지않게그의미를알수있는것이므로, fusion 은적어도상품류제10류의의료기기에관한한그식별력이약함 200 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

205 후 1948 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 ㅇ의료기기분야에서 fusion 은 IT기술등과의 융합 이라는의미로사용되고있는실정인점 ( 지식경제부와한국산업기술진흥원공동으로작성한 2011 산업기술로드맵 / 신산업바이오 제하의보고서참조 ) 등을고려할때, fusion 이라는단어는그지정상품인의료기기 ( 내시경장치 ) 와관련하여, 사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나공익상특정인에게그상표를독점시키는것이적당하지않은것으로보임 특허법원 2013허 2729 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ fusion 의사전적의미는 융합, 결합, 핵융합, 퓨전음악 등이고, 이사건출원상표의지정상품인담관용내시경장치에관하여 fusion 은서로다른기술이융합또는결합된내시경장치등을암시할뿐 fusion 을접한수요자나거래자들이내시경장치의일반적성질이나특성, 품질, 효능, 용도를직감한다고보기어려움ㅇ fusion 을그일부로포함하는 7개의상표가 6인의상표권자에의하여등록되어있다는사정만으로는의료기기에서 fusion 의식별력이없어졌거나미약하게되었다고단정할수없음 대법원 2013후 1948 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당ㅇ원심은 fusion 이사용되는거래실정이존재한다고보기어렵고, fusion 을그일부로포함하는 7개의상표가 6인의상표권자에의하여등록되어있다는사정만으로는의료기기에서 fusion 의식별력이없어졌거나미약하게되었다고단정할수없다는등의이유로 과같이구성된이사건출원상표는그지정상품인 담관용내시경장치 에관하여식별력이없거나미약하다고할수없고이를특정인에게독점적으로사용하도록하는것이부적절하다고할수도없다고판단하였다. 기록에비추어살펴보면, 원심의이러한판단은정당하고, 거기에상고이유주장과같이상표법제6조제1항제7호에관한법리를오해하는등의위법이없음 3. 심사관련시사점 ㅇ문자만으로구성된표장이동일유사군내다수공존한다는사실만으로이에대한식별력을부정할수없고, 거래실정등사용실태를종합적으로반영하여판단할필요성이있음 201

206 Ⅲ 년도대법원판례 후 1982 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이건등록서비스표가제6조제1항제4호및제7호에해당한다고하며등록무효심판을청구한사건에서, 특허심판원은사용에의한식별력을인정하였으나, 특허법원에서는이건등록서비스표와실사용서비스표들을동일한서비스표라고할수없으므로사용에의한식별력을인정하기어렵다는취지로판결하였고, 이에대하여대법원은사용에의한식별력을취득한부분이실사용표장에그대로포함되어있는경우그이외의구성부분과의결합으로인하여이미취득한식별력이감쇄되지않는경우에는식별력이있다고판결함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) ( 실사용상표 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2011 후 1982 ( ) 6-2 해당파기환송 ( ) ( 실사용상표 ) (41 류 ) 교육지도업, 교수업등 2010 허 8191 ( ) 2009 당 2447 ( ) 6-2 미해당심결취소 6-2 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009 당 2447 심결 ( , 청구기각 ) : 6-2 해당 ㅇ인정사실과제반상황을종합적으로고려해볼때이사건등록서비스표의주요부인 경남대학교 를지정서비스업에장기간사용한결과이사건등록서비스표의등록결정시 ( ) 202 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

207 후 1982 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 에지정서비스업과관련하여특정인의서비스표로인식될정도로일반수요자나거래자들에게현저하게알려진서비스표로판단됨ㅇ이사건등록서비스표는상하 3부분으로구성되어있으나각부분은 경남대학교 의국문, 영문, 한문의표기일뿐이고실제로는국문 경남대학교 가요부로인정되며, 일반관행상으로는 경남대학교 로호칭되고인식된다고할것이며, 따라서이사건등록서비스표는외관상의상이에도불구하고실사용표장인 경남대학교 표장과동일한표장이라고할것이므로, 이사건등록서비스표는사용에의하여식별력을취득하였다고봄이타당하다할것임 특허법원 2010허 8191 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 6-2 미해당ㅇ인정사실에의하여알수있는, 경남대학교의역사, 학교명의사용기간, 입학및졸업자수, 대학시설및활동내역과연구실적, 광고홍보내역등에비추어보면, 경남대학교라는학교명칭또는, 와같은학교표장은이사건등록서비스표의등록결정일인 무렵일반수요자들에게널리알려져있었을것으로는보임 ㅇ이사건등록서비스표는실사용서비스표인 KYUNGNAM UNIVERSITY 또는한자부분인 와비교하면영문 부분이부가되어있고, 실 사용서비스표인 와비교하면도형부분이없는대신에한자부분이부가되어있어서이사건등록서비스표를위실사용서비스표들과동일한서비스표라고할수없으므로, 위인정사실만으로이사건등록서비스표의등록결정시에위실사용서비스표들이외에이사건등록서비스표도피고의서비스업을표시하는것으로현저하게인식되기에이르러식별력을취득하였다는사실을추인하기어렵고, 달리이를인정할아무런증거가없음 대법원 2011후 1982 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 6-2 해당ㅇ ( 판단기준 ) 사용에의한식별력을취득한부분을그대로포함함으로써그이외의구성부분과의결합으로인하여이미취득한식별력이감쇄되지않는경우에는그등록상표는전체적으로볼때에도그사용된상품에관하여는자타상품의식별력이없다고할수없음 203

208 Ⅲ 년도대법원판례 ㅇ이사건등록서비스표의구성중 부분은그자체로는현저한지리적명칭인 경상남도 의약어인 경남 과보통명칭인 대학교 를표시한것에지나지않아식별력이있다고할수없으나, 오랜기간이사건지정서비스업에사용된결과이사건등록결정일인 경에는수요자사이에그표장이원고의업무에관련된서비스업을표시하는것으로현저하게인식되기에이르렀으므로그표장이사용된이사건지정서비스업에관하여식별력을가지게되었다. 따라서위와같이식별력을취득한 부분을그대로포함한이사건등록서비스표는영문자부분인 KYUNGNAM UNIVERSITY 및한자부분인 와의결합으로인하여이미취득한식별력이감쇄된다고볼수없으므로전체적으로볼때에도그지정서비스업에대해서자타서비스업의식별력이없다고할수없음 3. 심사관련시사점ㅇ사용에의한식별력을취득한부분이실사용표장에그대로포함되어있는경우그이외의구성부분과의결합으로인하여이미취득한식별력이감쇄되지않는경우에는자타상품 ( 서비스업 ) 의식별력이있음 204 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

209 후 808 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 808 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표 가선등록상표 와유사하다고하며 등록무효심판을청구한사건에서특허심판원은양상표가비유사하다고판단을하였으나, 특 허법원과대법원은양상표가유사하다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2013 후 808 ( ) 해당원심지지 ( ) ( 등록상표 ) 2012 허 9396 ( ) 해당심결취소 (3 류 ) 화장품, 네일에나멜리무버등 (3 류 ) 화장비누, 세액, 치약등 2012 당 540 ( ) 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012당540 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ이사건등록상표는외관이한글 3음절로구성되어있고한글표기와동일한 나비따 로호칭될것이며특별한관념으로직감되지않는조어상표로판단되는반면, 선등록상표 LAVITA 는외관이영문자 6개로구성되어있으며 라비타 또는 라비따 로호칭될것이고특별한관념으로직감되지않는조어상표로판단됨ㅇ이사건등록상표와선등록상표는비교적강하게발음되는첫음절이상이하여그청감이비유사하고또한외관이이사건등록상표는 한글 로표기된반면, 선등록상표는 영문자 로표기되어있어전체로서의상표가일반수요자나거래자에게명확히서로상이한상표로직관적으로인식될수있다할것임 205

210 Ⅲ 년도대법원판례 ㅇ이사건등록상표는선등록상표와칭호, 외관등이서로달라표장이비유사하므로, 상표법제7조제1항제7호에해당하지않음 특허법원 2012허 9396 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당ㅇ이사건등록상표 ( ) 는한글로만구성된문자표장이고, 선등록상표 ( ) 는영문으로만구성된문자표장이므로이사건등록상표의표장은선등록상표의표장과외관이서로다르다고할것이며, 또한이사건등록상표와선등록상표의표장은일반수요자나거래자들에게모두특별한관념이없는조어로인식될것이므로두표장은관념을서로대비할수없음ㅇ이사건등록상표는 나비따 로, 선등록상표는 라비타 등으로각호칭될수있다할것인데, 양상표의호칭은첫음절의초성 ( ㄴ, ㄹ ) 과마지막음절의초성 ( ㄸ, ㅌ ) 이다르기는하지만, 전체적인청감이일반수요자들에게오인, 혼동을일으킬정도로유사하다할것임ㅇ따라서이사건등록상표와선등록상표는그외관과관념이다르더라도거래사회에서중요한역할을하는호칭이유사한이상, 그표장은전체적으로유사함 대법원 2013후 808 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ원심은이사건등록상표 가원심판시선등록상표 와외관이다르고관념도대비할수없으나호칭이유사하여두상표가동일또는유사한상품에함께사용될경우일반수요자나거래자가상품출처를오인 혼동할우려가있으므로두상표는서로유사하다고판단하였으며, 원심의위와같은판단은정당함 3. 심사관련시사점 ㅇ특이사항없음 206 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

211 후 3596 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 3596 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인이이사건등록상표 가선등록상표 와유사하다고하며등록무효심판을청구한사건에서특허심판원은양상표가비유사하다고판단을하였으나, 특허법원과대법원은양상표가유사하다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2012 후 3596 ( ) 해당원심지지 ( ) ( 등록상표 ) 2012 허 3305 ( ) 해당심결취소 (25 류 ) 슈트 (Suits), 재킷 (jackets) 등 (25 류 ) 신사복, 슈트, 속옷등 2011 당 1857 ( ) 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011당1857 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ이사건등록상표는 Raffaele 과 Caruso 가필기체로간격을두고띄어쓰기로떨어져구성된상표이고, 선등록상표 는영문자 CARUSO 와한글 카루소 가위와아래 2 단으로구성된상표로서, 그외관은이사건등록상표가필기체로구성되어있고 Raffaele 이있는차이로인하여상이함ㅇ또한호칭및관념에있어서, 이사건등록상표의 CARUSO( 카루소 ) 는국내외적으로어느정도알려진성 (surname, family name) 으로서식별력이특별히강한부분도아니고, 일부인터 207

212 Ⅲ 년도대법원판례 넷홈페이지에서 CARUSO 만으로사용되는경우가있기는하지만, 모두인쇄체 (CARUSO) 를 사용하고있는것이고필기체의경우에는전체 로만이사용되고있 고분리되어 만으로사용되는경우는찾아볼수없는것이며, 의류제품등에있어서디자이너의성명전체로된상표의사용이일반화되는추세에있어일반적으로성과이름이포함된상표의경우전체로서상품의출처를인식하는경향이있는점에비추어보면, 이사건등록상표는 만으로분리되어호칭하거나인식될가능성이거의없고, 표장전체적으로 라파엘카루소 로호칭된다할것임. 따라서선등록상표는 카루소 로호칭되는것이므로이사건등록상표와선사용상표는호칭및관념이서로차이가있음ㅇ이사건등록상표는선등록상표와그표장이비유사한것이므로상표법제7조제1항제7호에해당되지않음 특허법원 2012 허 3305 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당 ㅇ이사건등록상표 ( ) 는두영문자가결합된결합상표이고, 선등록상표 ( ) 는영문자와한글이결합된결합상표로서, 두상표는한글의유무, 글자 의수, 글자구성및서체의차이등으로인하여외관은상이함 ㅇ디자이너인 Raffaele Caruso( 라파엘카루소 ) 의성명으로이루어진이사건등록상표는알파 벳으로된 부분과 부분이한칸을띄어나란히배열된문자상표로 서 라파엘카루소 등으로발음되어한꺼번에발음하기가쉽지않은모두여섯개의긴음절 로구성되어있고, 그구성형태에서도 부분과 부분이서로분리되 어있음 ㅇ또한이사건에제출된증거만으로는 라파엘카루소 가국내에서널리알려져있는디자이너 라고보기부족하고, 이사건등록상표의표장가운데 부분은표장의앞부분에 위치하는구성부분으로서, 이를영어권나라에서사용되는남성의이름 (first name) 이나성 ( 姓 ) 으로인식한다고하더라도국내에서아주흔하게알려진이름이나성 ( 姓 ) 이라고보기어 려워서자타상품의식별력이있는구성부분임 208 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

213 후 3596 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 ㅇ한편, 이사건등록상표의표장중 부분역시외국인의성 ( 姓 ) 에해당하는부분으로서우리나라사람들은외국인을부를때성 ( 姓 ) 만으로줄여부르는사용례가많고, 국내에널리알려진외국인의성 ( 姓 ) 이라고단정할수도없어서자타상품의식별력이있는구성부분임ㅇ더구나피고의홈페이지및그에게재된보도자료, 대표자의명함에서도 Caruso 로약칭하고있으므로, 이사건등록상표도 Caruso 만으로약칭될가능성은충분하다할것임ㅇ결론적으로, 이사건등록상표는표장전체에의하여 라파엘카루소 로호칭되거나 라파엘 또는 카루소 만으로분리되어약칭될수있고, 이사건등록상표가 카루소 만으로약칭되고관념될경우에는선등록상표의호칭인 카루소 와는그호칭이동일하고연상되는관념역시유사하게형성됨 대법원 2012 후 3596 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당 ㅇ원심은이사건등록상표 가국내에널리알려져있는디자이너의이름이라거나그구성중 라는부분이국내에널리알려진외국인의성 ( 姓 ) 이라고보기어려운점, 피고홈페이지의초기화면과피고대표자의명함에피고의명칭이 CARUSO 라고만표기되어있으며, 홈페이지에게재된보도자료에도피고의명칭을 Caruso 라고약칭하고있는점등을근거로이사건등록상표가 라는부분만으로분리되어 약칭 관념될수있다고보고, 이를전제로이사건등록상표가선등록상표 유사하다고판단하였음 와 ㅇ원심의위와같은판단은정당하고, 거기에상고이유주장과같은상표의유사여부판단에관한법리오해등의위법이없음 3. 심사관련시사점ㅇ외국인의성명으로이루어진표장에서, 이름과성 ( 姓 ) 이외관상구분되어있고국내에널리알려진외국인의이름또는성 ( 姓 ) 이라고보기어려워각각의식별력이인정되는경우, 전체표장이국내에서널리알려져있지않다면분리관찰이가능함 209

214 Ⅲ 년도대법원판례 후 1689 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요ㅇ심사관이 BROOKLYN 을식별력있는요부로보고상표법제7조제1항제7호및제8조제1항을적용하여거절결정한서비스표출원에대하여, 특허심판원은식별력을인정하여선등록 ( 출원 ) 서비스표와유사한것으로판단하였으나, 특허법원과대법원은 BROOKLYN 이현저한지리적명칭에해당하므로식별력이없고, 따라서선등록 ( 출원 ) 서비스표와는비유사하다고판결함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 선등록서비스표 1) 2013 후 1689 ( ) 미해당 원심지지 ( ) ( 선등록서비스표 2) ( 선출원서비스표 ) 2013 허 761 ( ) 7-1-7, 12, 8-1 미해당 심결취소 (43 류 ) 레스토랑업등 * 선등록서비스표 1,2 (43 류 ) 한식식당업, 양식식당업등 * 선출원서비스표 (43 류 ) 피자전문레스토랑업, 식당체인업등 2012 원 8621 ( ) 해당청구기각 210 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

215 후 1689 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012원 8621 심결 ( 심결, 청구기각 ) : 해당ㅇ현저한지리적명칭해당여부는우리나라의일반수요자나거래자들을기준으로판단하여야하고, 거절결정에대한불복심판에의하여등록허부가결정되는경우에는그심결시를기준으로판단하여야할것인데, 선등록서비스표들의지정서비스업인서비스업류구분제43류의음식점관련업에 BROOKLYN 또는 Brooklyn 이포함된표장이등록된것은선등록서비스표권자 ( 에스엠제이그룹, 아이엔씨 ) 뿐이고, 2005년도에등록된제 호 ( 의류관련 ), 2008년도에등록된제 호 ( 자전거등관련 ) 등도 BROOKLYN 부분의식별력이인정되어등록된것으로보이는점등을감안하여볼때, 이사건출원서비스표의지정서비스업인 레스토랑업 과관련하여 BROOKLYN 이식별력이없다고보기어렵고, 국내동종업계에서다수가사용하고있어특정인에게독점시키는것이공익상바람직하지않다고볼만한사정도없음 특허법원 2013허 761 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 7-1-7, 12, 8-1 미해당ㅇ오늘날의실정및인정사실에비추어보면, BROOKLYN은적어도이사건출원서비스표의출원시인 및이사건거절결정내지심결일당시우리나라일반수요자및거래자들에게널리알려져있는현저한지리적명칭에해당한다고할것이며, 따라서이사건출원서비스표와선등록서비스표들및선출원서비스표에공통적으로포함되어있는 BROOKLYN 부분은식별력있는요부로볼수없음 대법원 2013후 1689 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당ㅇ BROOKLYN 은적어도이사건출원서비스표의출원일인 당시우리나라일반수요자및거래자들에게널리알려져있는현저한지리적명칭에해당하여식별력이없으므로, 이건출원및선등록서비스표들이 BROOKLYN 부분만으로분리인식되지는아니한다고봄이상당하여, 이건출원및선등록서비스표들은외관과호칭및관념이상이하다는이유로서로유사하지않다는취지로판단한것은정당함 3. 심사관련시사점 ㅇ BROOKLYN 은현저한지리적명칭에해당하므로, 식별력있는요부로볼수없음 211

216 Ⅲ 년도대법원판례 후 1900 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요 ㅇ심사관이이사건출원서비스표 와선등록서비스표 를유사하다고판단하여상표법제7조제1항제7호를적용하여거절결정한서비스표출원에대하여, 특허심판원은심사관의결정을지지한데비하여특허법원은비유사한것으로판결하였으나, 최종적으로대법원은상호유사한것으로판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2013 후 1900 ( ) 해당파기환송 ( ) 2013 허 2453 ( ) 미해당심결취소 (41 류 ) 교육정보제공업, 교육지도업, 미술지도업등 (41 류 ) 라이브공연업, 교육지도업, 경기조직업등 2012 원 5410 ( ) 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012원 5410 심결 ( , 청구기각 ) : 해당ㅇ이사건출원서비스표는크기와형상이각각다른 6개의흑백도형이일정한간격을두고비스듬한타원을그리듯구성되어있는표장이고, 선등록서비스표는중앙의원형도형 을중심으로크기가일정한고무풍선모양의 6개의도형이 12시방향 ( 시계방향 ) 으로부터검정색, 하늘색, 초록색, 빨간색, 파란색, 노란색의순서로둥근원을그리듯이일정한간격으로배치되어있는표장임 212 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

217 후 1900 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 ㅇ따라서양표장은색채의사용및도형의형태에있어차이가있다할것이나, 이와같은차이는색채의사용유무에따라관찰되는차이에불과하고, 전체적 이격적으로양표장을관찰해보면, 외곽에원을그리듯 6개의도형이일정한간격으로구성되어있어직감적으로유사한것으로보이는점등을종합적으로고려해볼때, 양표장을구성하고있는모티브가매우유사하여전체적인외관이유사하다고할수있음 특허법원 2013허 2453 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ다수의도형들이방사상으로배치되고그로인하여시선을집중또는확산시키는인상을주는내용은비교적간단한모티브 (motive) 에의한것이라고봄이타당하고, 또한방사상으로배치된도형들이가운데쪽으로비교적좁거나뾰족한부분과가장자리쪽으로비교적넓거나완만한곡선부분을가진형상인것은위와같은방사상배치에수반될수있는가장일반적인형상들중하나임ㅇ따라서, 방사상배치나그배치도형들의형상은때와장소를달리하여이사건출원서비스표나선등록서비스표를대하는거래자나일반수요자에게공통적이고지배적인인상을심어준다고보기는어렵다고보아야함ㅇ오히려간단한모티브에의한형상이나배열이외에방사상배치도형들의구체적크기와형상및배치간격, 그리고전체표장을구성하는개별도형의개수및색상의유무등이양서비스표를이격적으로관찰하는경우에그전체적인인상을좌우하는중요한요소라고할것이고, 특히선등록서비스표에있어서동일한크기와형상의방사상도형들이일정한간격을두고배치됨에따라통일되고일관적인인상을심어주고있는데에비하여이사건출원서비스표에있어서는서로다른크기와형상의방사상도형들이일정하지아니한간격으로배치됨에따라다양하고개별적인인상을심어주고있음ㅇ즉, 이사건출원서비스표와선등록서비스표는모두도형상표로서특별한호칭이나관념을가지지아니하여이를두고서대비하기는어렵고, 전체적 객관적 이격적으로관찰할때지배적인인상을남기게되는외관에있어서도서로유사하다고볼수없음 대법원 2013 후 1900 판결 ( 선고, 상고기각 ) : 해당 ㅇ ( 판단기준 ) 상표의유사여부는대비되는상표를외관, 호칭, 관념의세측면에서객관적, 전체 213

218 Ⅲ 년도대법원판례 적, 이격적으로관찰하여거래상오인 혼동의염려가있는지의여부에의하여판단하여야하는바, 특히도형상표들에있어서는그외관이주는지배적인상이동일 유사하여두상표를동일 유사한상품에다같이사용하는경우일반수요자나거래자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있다면두상표는유사하다고보아야할것임. 또한상표의유사여부의판단은두개의상표자체를나란히놓고대비하는것이아니라때와장소를달리하여두개의상표를대하는거래자나일반수요자가상품출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부의관점에서이루어져야하고, 두개의상표가그외관, 호칭, 관념등에의하여거래자나일반수요자에게주는인상, 기억, 연상등을전체적으로종합할때상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는경우에는두개의상표는서로유사하다고할것임ㅇ일반수요자나거래자의직관적인식을기준으로양서비스표의외관을이격적으로관찰하면, 두표장은모두 1 6개의도형들이방사상 ( 放射狀 ) 으로배치되어있는점, 2 위각도형은방사상의가운데쪽으로비교적좁거나뾰족한부분과방사상의가장자리쪽으로비교적넓거나완만한곡선부분을가진형상인점, 3 6개도형의위와같은형상및그배치에따라전체적으로시선을가운데쪽으로집중시키거나가장자리쪽으로확산시키는것과같은인상을준다는점등에서공통되어전체적인구성과거기에서주는지배적인상이유사함ㅇ다만가이사건출원서비스표의 6개도형들은다소길쭉한느낌을주는서로다른크기와형상의것들임에비하여, 선등록서비스표의 6개도형들은모두동그란느낌을주는동일한크기와형상의것들인점, 나이사건출원서비스표의가운데부분은비어있음에비하여, 선등록서비스표의가운데부분에는원형의도형이배치되어있는점, 다이사건출원서비스표에서방사상으로배치된도형들은명도를달리한검정내지회색의무채색으로구성되었음에비하여, 선등록서비스표에서방사상으로배치된도형들은검정색과함께연파랑 ( 하늘색 ), 초록, 빨강, 파랑, 노랑등의유채색이포함되어구성된점등에서차이가있으나, 이는이격적관찰로는쉽게파악하기어려울정도의세부적인것들이거나일반수요자나거래자의인상에남기어려운것임ㅇ이와같이두표장은그외관이주는지배적인인상이유사하여동일 유사한서비스업에다같이사용하는경우일반수요자나거래자로하여금그출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있으므로, 서로유사하다고할것임 214 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

219 후 1900 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 3. 심사관련시사점 ㅇ이사건출원서비스표 와선등록서비스표 를대비하였을때다소비유사한부분이있으나, 이격적관찰로는쉽게파악하기어려울정도의세부적인것들이거나일반수요자또는거래자의인상에남기어려운것이므로, 전체적인구성과그외관이주는지배적인인상이유사하다할것임 215

220 Ⅲ 년도대법원판례 후 3322 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표 가선등록상표 와유사하다고하며 등록무효심판을청구한사건에서특허심판원과특허법원은양상표가비유사하다고판단을 하였으나, 대법원은상호유사하다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( ) ( 등록상표 ) 2011 후 3322 ( ) 2011 허 6338 ( ) 해당파기환송 미해당심결지지 (3 류 ) 미용크림, 바디로션등 (3 류 ) 핸드크림, 향수등 2010 당 928 ( ) 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당 928 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ이사건등록상표는동일하고평이한서체의한자 3자가일련으로구성된것이어서, 거래자나일반수요자들이이사건등록상표의전체호칭 한설화 에서앞의첫음절 한 을굳이생략하고 설화 만으로약칭할것이라고보기는어려움ㅇ따라서, 이사건등록상표는 3음절의 한설화 로호칭되고선등록상표는 2음절의 설화 로호칭될것인데, 이와같이 3음절및 2음절만으로구성된상표들에있어서그중 1음절이상이하고그발음이명확한경우거래자나일반수요자들은양상표의호칭을어렵지않게구별할수있으므로, 양상표의호칭은유사하다고할수없음 216 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

221 후 3322 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 ㅇ또한, 양상표의외관을보더라도 雪花 만으로구성된선등록상표와 韓雪花 로구성된이사건등록상표는 韓 이있고없음에의하여확연히다르다고할것이며, 관념에있어서는선등록상표는 눈꽃, 눈송이, 나뭇가지에꽃처럼붙은눈발 등의명확하고구체적인관념을가지는반면, 이사건등록상표는구체적인관념을가지지않는조어에해당하여서서로대비할수없음 특허법원 2011허 6338 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 미해당ㅇ이사건등록상표는선등록상표와는달리 雪花 앞에띄어쓰기없이 韓 이라는한자어가추가되어있고, 雪花 부분의글자체도서로차이가있어전체적인외관은현저한차이가있으므로, 양표장은외관이동일 유사하지않음ㅇ이사건등록상표는 한설화 로호칭될것이고, 선등록상표는 설화 로호칭될것인바, 양표장은전체적인호칭을달리하므로, 호칭이동일 유사하지않음ㅇ이사건등록상표는조어상표로서특별한관념이떠오르지않는반면, 선등록상표 雪花 는 굵게엉겨꽃송이같이보이는눈 또는 나뭇가지에꽃처럼붙은눈발 등으로관념될것이므로, 양표장은관념을대비할수없음ㅇ따라서, 이사건등록상표는선등록상표와표장이동일 유사하지않아지정상품의동일 유사여부에관하여더나아가살필필요없이상표법제7조제1항제7호에해당하지않음 대법원 2011후 3322 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ이사건등록상표 와선등록상표 는한자어 雪花 를공통적으로갖고있는점에서일부유사점이있기는하지만, 이사건등록상표는 雪花 앞에띄어쓰기없이 韓 이라는한자가추가되어있고, 雪花 부분의글자체에도다소차이가있어전체적인외관은서로상이함ㅇ또한이사건등록상표는 한설화 로호칭될것인반면에선등록상표는 설화 로호칭될것이므로호칭에있어서도차이가있음ㅇ그러나관념에있어서는이사건등록상표가비록사전에등재되어있지않은조어이기는하지만 한국한 ( 韓 ), 눈설 ( 雪 ), 꽃화 ( 花 ) 라는기초적인한자들로이루어져있을뿐만아니라, 그중 雪花 는 굵게엉겨꽃송이같이보이는눈 또는 나뭇가지에꽃처럼붙은눈발 등의 217

222 Ⅲ 년도대법원판례 의미로흔히사용되는한자어이고, 한자문화권인우리의언어습관상일반수요자나거래자는 雪花 앞에추가된 韓 이 雪花 를수식하는관계에있는것으로쉽게인식할수있어이사건등록상표를보면 한국의설화 내지는글자그대로 한국의눈꽃 등의의미를연상할가능성이크다고할것이므로, 雪花 라는한자어를공통으로갖는선등록상표의관념과유사함ㅇ여기에한자는표의문자이어서한자어로구성된문자상표의유사여부판단에있어서는관념이차지하는비중이적지않은점을추가로고려하여보면, 양상표는외관및호칭에차이가있기는하지만관념의유사를압도할정도에까지이르렀다고할수없으므로, 관념이유사한양상표를동일 유사한지정상품에함께사용할경우일반수요자나거래자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있고, 따라서양상표는서로유사하다고할것임 3. 심사관련시사점ㅇ한자어로구성된문자상표의유사여부판단에있어서는관념이차지하는비중이적지않음ㅇ 韓 이어두부분에위치하고그이후에관념이있는한자어를결합한표장에서, 韓 을제외한나머지구성단어가식별력이있는경우그부분만으로분리관찰이가능함 218 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

223 후 327 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 후 327 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요 ㅇ심사관이이건국제출원상표 가선등록상표 와유사하 다고보아거절결정한사건에대해, 특허심판원은양상표가분리관찰이가능하여유사하다고판단하였으나, 특허법원과대법원은표장전체로서호칭되어양상표가비유사하다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2013 후 327 ( ) 미해당원심지지 ( 국제 : ) 2012 허 9105 ( ) 미해당심결취소 (18 류 ) 핸드백, 배낭등 (18 류 ) 서류가방, 핸드백등 2012 원 947 ( ) 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012원 947 심결 ( 청구기각 ) : 해당ㅇ이사건출원상표와선등록상표는모두분리관찰이가능한상표로서, 양상표가각각 Camille 로분리되어호칭 관념될경우양상표는표장이동일 유사하고지정상품또한 가방, 지갑, 포장용가죽제포대류 로서서로동일 유사함ㅇ이사건국제출원상표는문자상표에서가장중요한호칭이유사하여상표법제7조제1항제7 호에해당하여상표등록을받을수없음 219

224 Ⅲ 년도대법원판례 특허법원 2012 허 9105 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당 ㅇ이사건국제출원상표의구성중 부분은프랑스태생가죽세공기술의장인 까미유포르넷 (Camille Fournet) 의성명과같고, 선등록상표의구성중 부분은프랑스의여류조각가 까미유끌로델 의성명과같은데, 1 우리나라의국제교류정도및인터넷사용의보편화등에비추어국내수요자나거래자로서는이들상표가서양인의이름과성으로구성된것임을쉽게알수있을것으로보이는점, 2 특히, 이들상표의지정상품인 핸드백 등에는디자이너의성명전체로된상표의사용이일반화되는추세여서일반수요자나거래자들도성과이름이포함된상표전체로서상품의출처를인식하는경향이있는점, 3 이들상표가전체로서호칭하기에불편할정도로음절수가많은것은아닌점, 4 이들상표에서특별히 Camille 부분이다른구성부분보다국내일반수요자나거래자에게친숙하여강하게인식되거나주의를끌만한부분이아니므로이들상표가그부분만으로호칭 관념될가능성이희박한점, 5 이들상표가국내 외에서이름부분과성부분이분리되어따로사용되었음을인정할근거가없고, 오히려이사건출원상표는그출원일전후로프랑스, 일본, 중국등외국에서는물론국내에서도항상전체로서만사용된사실이인정되는점등을근거로이사건출원상표와선등록상표는모두표장전체로서호칭 관념될가능성이상당히높아양상표는호칭 관념에서서로뚜렷한차이가있음이인정됨ㅇ이들상표는외관, 호칭및관념이상이하여동일 유사한상품에함께사용하더라도일반수요자로하여금상품출처에관한오인 혼동을일으키게할염려가없으므로이사건출원상표는선등록상표와동일 유사하지아니함 대법원 2013후 327 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당ㅇ ( 판단기준 ) 문자와문자가결합한상표가그전체의명칭이나모양에의하여호칭 관념되지아니하고구성부분중일부만으로간략하게호칭 관념되는경우도있을수있으나그것은어디까지나각구성부분을분리하여관찰하는것이사회통념상자연스러운경우에한하고, 각구성부분을분리하여관찰하는것이자연스럽지못하거나, 문자와문자의결합으로독자적의미가형성되는경우에는이를전체로서관찰하여그유사여부를판단하여야함ㅇ이사건출원상표와선등록상표는외관, 호칭, 관념이상이하여동일 유사한상품에함께사용하더라도일반수요자나거래자로하여금상품출처에관한오인 혼동을일으키게할염려 220 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

225 후 327 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 가없으므로이사건출원상표는선등록상표와동일 유사하지아니하므로상표법제 7 조제 1 항제 7 호에해당되지아니함 3. 심사관련시사점 ㅇ이건출원상표 와선등록상표 는모두표장전체로서호 칭 관념된다고보고이를전체관찰함 221

226 Ⅲ 년도대법원판례 후 2675 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은선사용상표 등은이사건등록상표 의등록 결정시에국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게특정인의상표라고인식할수있을 정도로알려져있었다고할수있으므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제11호에해 당하여등록무효를주장한사건에서, 특허심판원과특허법원은청구인의주장을인정하지않 았으나, 대법원은제7조제1항제11호에해당한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 선사용상표 1) 2013 후 2675 ( ) 해당파기환송 ( 제 호 ) ( 선출원상표 2) 2013 허 2170 ( ) 미해당심결지지 (29 류 ) 김치등 (30 류 ) 건과자, 고추장, 깨소금, 단팥빵등 2012 당 392 ( ) 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012당392 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ청구인이제출한증거자료대부분이이사건등록상표의등록결정일이후에게재된것이고, 함박웃음 이특정인의상표라고인식될수있을정도로알려져있다고볼만한증거로삼을수없다. 갑제7호증은 김치 가 2005년 3월부터 2007년 12월까지약62억원의매출을달성하였다는사문서로서이를입증할수있는세금계산서등의자료가부족하여이사건무효심판의증거자료가될수없다. 갑12호증은이사건심판청구인의 18건의상표등록관련자료이나지정상품에는 김치 또는 김치 와경제적견련성이있는상품은포함되어있지아니함 222 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

227 후 2675 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 ㅇ선사용상표가이사건등록상표의출원당시국내에서주지, 저명하다거나또는등록결정당시 특정인의상표라고인식될수있을정도로알려져있었다고인정하기어려움 특허법원 2013허2170 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 미해당ㅇ선사용상표들이이사건등록상표의등록결정일인 경에일반수요자나거래자들에게김치나김치와경제적관련성이있는식품등품목과관련하여원고의상표나상품을표시하는것으로인식할정도로알려졌다고보기는어렵고, 달리원고의이러한주장을인정할만한증거가없음ㅇ이사건등록상표는상품출처에대한오인 혼동내지수요자기만행위해당여부등에대하여선사용상표들과의관계에서상표법제7조제1항제11호에해당하지아니함 대법원 2013후 2675 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ ( 판단기준 ) 등록무효심판청구의대상이된등록상표가상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는수요자를기만할염려가있는상표에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는선사용상표나그사용상품이반드시저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로는알려져있어야하고, 여기서말하는특정인의상표나상품이라고인식된다고하는것은선사용상표에관한권리자의명칭이구체적으로알려져야하는것은아니며, 누구인지알수없다고하더라도동일하고일관된출처로인식될수있으면충분함 ( 대법원 선고 2006후3113 판결등참조 ). ㅇ선사용상표들은지정상품을 김치 로하는이사건등록상표 의등록결정일인 무렵국내의일반수요자나거래자에게적어도특정인의상표로인식될수있을정도로는알려져있었다고봄이상당함 3. 심사관련시사점 ㅇ상표법제7조제1항제11호에서말하는 `특정인의상표나상품이라고인식`된다고하는것은선사용상표에관한권리자의명칭이구체적으로알려져야하는것은아니며, 누구인지알수없다고하더라도동일하고일관된출처로인식될수있으면충분함 223

228 Ⅲ 년도대법원판례 후 1702 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은이사건등록상표 가선등록상표 등과유사하다고하 며등록무효심판을청구한사건에서특허심판원은양상표가비유사하다고판단을하였으나, 특허법원과대법원은양상표가유사하다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2013 후 1702 ( ) 7-1-7,11 해당원심지지 ( 제 호 ) 2012 허 1033 ( ) 7-1-7,11 해당심결취소 (7 류,12 류 ) 운반용로봇, 무인반송차, 견인차등 (7 류,12 류 ) 크레인, 윈치, 화물자동차등 2011 당 140 ( ) 7-1-7,11,12 미해당 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011당140 심결 ( , 청구기각 ) : 7-1-7,11,12 미해당ㅇ이사건등록상표와선등록상표들은각각알파벳수와도안화여부에차이가있어외관은비유사하다. 이사건등록상표는상표의구성으로볼때영문대문자 4자가같은글씨체로이루어져있고전체가띄어쓰기없이일련불가분적으로결합되어있어굳이 M 과 CAT 으로분리관찰하는것이부자연스럽다할것이고 4음절에불과하여 엠씨에이티 전체로호칭되거나혹은 엠켓 으로호칭될수있다. 그에대비되는선등록상표 CAT 는비교적쉬운단어로 캣 으로호칭되고또는 씨에이티 로호칭될수있어이사건등록상표와는발음되는첫음절이상이하고음절수에도차이가있어호칭은비유사하다. 이사건등록상표는관념이없는조어로인식될가능성이높고선등록상표는 고양이 로인식되어양상표는관념에있어서로대비할수가없음 224 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

229 후 1702 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 ㅇ이사건등록상표는선등록상표들과외관이다르고호칭에있어서도출처의혼동을일으킬염려가없으며관념또한비유사하므로상표법제7조제1항제7호, 제11호및제12호에해당되지않음 특허법원 2012허1033 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 7-1-7,11 해당ㅇ선등록상표들의사용기간, 언론매체에소개되거나광고된정도, 관련판매액과광고지출비, 시장점유율등을두루종합하여보면, 선등록상표들은이사건등록상표의출원당시국내건설장비분야의수요자또는거래자사이에서현저하게인식될수있을정도로알려진주지상표라고할것임ㅇ이사건등록상표는선등록상표들과영어알파벳수, 도안화여부, 서체등의차이로인하여외관이서로다르다고할것임. 이사건등록상표가 엠캣 으로호칭될경우 은 고양이 를의미하는초등학교수준의쉬운영어단어여서 M 고양이 정도로인식될것인데 은간단하고흔한영문알파벳한자로서새로운관념이나식별력을가질정도로특별하게구성되어있지아니하여부수적또는보조적인표현에불과하다고보이고, 한편, 은 고양이 를의미하는초등학교수준의쉬운영어단어이긴하지만이사건등록상표의지정상품인운반용로봇, 무인반송차등의운반기구와관련하여상품표지로서의식별력이부족하다고볼만한사정이없어이사건등록상표에서중심적식별력이있는부분에 해당하므로이사건등록상표가 에의하여 캣 이라고불리고관념될경우마찬 가지로 캣 으로호칭되고관념되는선등록상표 ( ), ( ) 와호칭과관념이동일하다. 이사건등록상표와선등록상표들은그외관이다르더라도거래사회에서중요한역할을하는호칭과관념이동일한이상, 전체적으로유사하다고할것임ㅇ이사건등록상표의등록결정당시국내수요자나거래자에게선등록상표들과그사용상품은적어도일관된출처로서특정인인원고의상표나상품이라고인식될수있을정도에이르렀는데, 이사건등록상표는선등록상표들과유사한것으로서그지정상품이선등록상표들의사용상품과유사하거나경제적인견련의정도가밀접하여, 선등록상표들의권리자인원고나그와특수한관계에있는자에의하여사용되는것으로오인될만한사정이있었으므로, 결국이사건등록상표는수요자로하여금출처의오인 혼동을일으키게함으로써수요자를기만할염려가있는상표로서상표법제7조제1항제11호에해당함 225

230 Ⅲ 년도대법원판례 대법원 2013 후 1702 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 7-1-7,11 해당 ㅇ 과같이구성된이사건등록상표의등록결정일무렵원심판시선등록상표 1 및선등록상표 2 는국내건설장비분야의수요자사이에서적어도일관된출처로서특정인인원고의상표나상품이라고인식될수있을정도에이르렀는데, 이사건등록상표는선등록상표들과유사한것으로서그지정상품이선등록상표들의사용상품과유사하거나경제적인견련의정도가밀접하여, 선등록상표들의권리자인원고나그와특수한관계에있는자에의하여사용되는것으로오인될만한사정이있으므로, 결국이사건등록상표는수요자로하여금출처의오인 혼동을일으키게함으로써수요자를기만할염려가있는상표로서상표법제7조제1항제11호후단에해당함ㅇ이사건등록상표가상표법제7조제1항제11호후단에해당한다는원심의판단이정당한이상, 같은항제7호에도해당한다는원심의판단부분에잘못이있는지여부는판결결과에영향을미칠수없음 3. 심사관련시사점 ㅇ이사건등록상표 와같이초등학교수준의쉬운영어단어인 와 결합된 은간단하고흔한영문알파벳한자로서부수적또는보조적인표현에불과하 다고보았고, 한편 은쉬운영어단어이긴하지만이사건등록상표의지정상품과관련하여상품표지로서의식별력이부족하다고볼만한사정이없어중심적식별력이있는부분에해당한다고보아분리관찰함 226 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

231 후 835 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 835 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은이사건등록상표가등록결정시선사용상표와유사하여등록무효가되어야한다고주장한사건에서, 특허심판원과특허법원은양상표가비유사하다고보았으나, 대법원은등록상표가수요자를기만할염려가있는상표라고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2011 후 835 ( ) 해당파기환송 ( 선사용상표 1) ( ) ( 선사용상표 2) 2010 허 7549 ( ) 7-1-9,10,11,12 미해당 심결지지 (30 류 ) 인스턴트커피등 (42 류 ) 커피전문점경영업등 커피전문점업 2009 당 2708 ( ) 7-1-9,10,11,12 미해당 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2009 당 2708 심결 ( 청구기각 ) : 7-1-4,9,10,11,12 미해당 ㅇ이사건등록상표는영문자 coffee bean 과 cantabile 가약간의간격을두고결합하여구성된 문자상표이고, 선등록상표는각각, 와같이 227

232 Ⅲ 년도대법원판례 구성된도형과문자의결합상표로서양표장들은도형의유무및구성문자의상이등으로인하여전체적으로그외관은다르다고할것임ㅇ다음으로호칭및관념을대비하여보면, 이사건등록상표의구성부분중 coffee bean 은커피의열매 ( 커피콩 ), 원두커피등을뜻하는단어로서그지정상품과관련하여원재료표시로서식별력이없는부분이므로, 이사건등록상표의요부는 cantabile 라고할것이고, 선등록상표도문자부분인 The Coffee Bean 과 Tea Leaf 는그지정상품인커피등과관련하여원재료표시로서식별력이없는부분이므로이를제외한나머지부분인도형이요부라고할것인바, 식별력이있는요부인 cantabile 에의하여 칸타빌레 로호칭되고, 음악에서 canto( 노래 ) 를형용사화한말로 노래하듯이 라는의미로관념되는이사건등록상표와영문자 Coffee Bean 및 Tea Leaf 을제외한도형부분이요부인선등록상표들과는호칭, 관념또한상이하다할것이다. 따라서상표법제7조제1항제4호및제9호, 제10호, 제11호, 제12호에해당하지않음 특허법원 2010 허 7549 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 7-1-9,10,11,12 미해당 ㅇ선사용상표, 과이사건등록상표를놓고서로대비하여보면, 각상표들은도형의유무와형태등에서외관에현저한차이가있음을알수있다. 선사용상표 1은도형부분을제외한영문자부분의한글발음인 더커피빈앤드티리프 로호칭되고, 선사용상표 2는영문자로크게표기되어있는부분의한글발음에따라서 더커피빈 으로호칭됨ㅇ선사용상표 1, 2가일반수요자나거래자에게그냥 커피빈 으로인식되고호칭되기위해서는 커피빈 부분그자체가독자적으로식별력이있는요부가될수있어야하는데, 선사용상표 1은지정상품이커피, 홍차, 선사용상표 2는지정상품이커피로서선사용상표 1, 2의표장에서 Coffee Bean 은각해당지정상품의원재료를나타내는성질표시표장에불과하므로그자체가식별력있는요부가된다고보기는어렵다. 따라서일반수요자나거래자가 Coffee Bean 부분만으로선사용상표 1, 2를약칭한다할지라도, 원재료표시에그치는 Coffee Bean 이중심적인식별력을갖는요부가될수있음을전제로이사건등록상표와선사용상표 1, 2의호칭의유사를주장하는원고의주장은이유없음ㅇ등록상표의구성중일부분이등록결정당시식별력이없었다면그부분은등록상표의등록결 228 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

233 후 835 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 정이후에사용에의한식별력을취득하였다하더라도그부분을부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률소정의주지표지로보호하는것은별론으로하고식별력이없던부분이등록상표에서중심적식별력을가지는부분으로될수는없다할것임ㅇ비록선사용상표 1, 2가국내에서상표등록된이후에널리사용됨으로써일반수요자나거래자가 Coffee Bean 이라고하면곧원고의선사용상표 1, 2를가리키는것으로인식하게되었다하더라도위 Coffee Bean 부분은선사용상표 1, 2가등록결정될당시에식별력이있던부분이아니므로비록등록후에식별력이생겼다하더라도선사용상표 1, 2와이사건등록상표의유사여부를판단하는중심적식별력을갖는요부는될수가없음ㅇ따라서이사건등록상표와선사용상표 1, 2는 Coffee Bean 이중심적식별력을갖는요부가아니므로그부분만으로는분리되어약칭되는경우가있다할지라도, 위각상표는호칭이같거나유사한경우에해당하지아니한다. 이사건등록상표는선사용상표 1, 2와표장이비유사하므로상표법 7조 1항 9호내지 11호, 12호에해당하지아니함 대법원 2011후 835 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ등록무효심판청구의대상이된등록상표가상표법제7조제1항제11호후단의 수요자를기만할염려가있는상표 에해당하는지여부를판단하는기준시는등록결정시이므로, 선사용상표가거래사회에서오랜기간사용된결과등록상표의등록결정시에선사용상표의구성중애초에는식별력이없었거나미약하였던부분이수요자간에누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되어있는경우에는선사용상표가사용된상품에관하여그부분을식별력있는요부로보아등록상표와선사용상표간의상표유사여부를살피고등록상표가수요자를기만할염려가있는상표에해당하는지여부를판단할수있음ㅇ 2009년말을기준으로선사용서비스표들을사용하는매장의수가전국적으로 188개에이르고, 이들매장을관리하는주식회사커피빈코리아는국내에서제2위의커피체인점업체로서 2009년에 1,112억원의연매출액을달성하였고 2007년부터 2010년까지 4년연속한국산업고객만족지수 (KCSI) 1위를수상하기도하였으며, 선사용서비스표들을사용하는매장들은거래계에서 커피빈 으로약칭되어왔고특히스타벅스가 별다방 으로애칭되는것과대비하여커피빈은 콩다방 으로애칭되기도하였으므로, 이사건등록상표의등록결정시인 무렵에는선사용서비스표들이거래사회에서오랜기간사용된결과선사용서비스표들의구성 229

234 Ⅲ 년도대법원판례 중애초식별력이없었거나미약하였던 coffee bean 부분이수요자간에누구의업무에관련된서비스업을표시하는것인가현저하게인식되어있었다고볼여지가충분히있음ㅇ이사건등록상표가상표법제7조제1항제11호의 수요자를기만할염려가있는상표 에해당하는지여부를판단함에있어서는선사용서비스표들의구성중이사건등록상표의등록결정시에식별력을취득한 coffee bean 부분을그사용서비스업인 커피전문점경영업, 커피전문점체인업 에관하여요부로보아상표의유사여부를살피고등록상표가수요자를기만할염려가있는상표에해당하는지여부를판단할수있다할것임ㅇ그럼에도원심은, 선사용서비스표들을따로살피지아니한채원심판시선사용상표들만을살펴보았고, 선사용상표들을살펴봄에있어서도선사용상표들의구성중각 Coffee Bean 부분이이사건등록상표의등록결정시가아니라선사용상표들의등록결정시인 1998년및 2000년경무렵에식별력이있던부분이아니어서상표의유사판단에있어요부로될수없다는이유로이사건등록상표가위규정의 수요자를기만할염려가있는상표 에해당하지않는다고판단하고말았으니, 원심판결에는필요한심리를다하지아니하였거나상표법제7조제1항제11호의 수요자를기만할염려가있는상표 에대한법리를오해함으로써판결결과에영향을미친위법이있음 3. 심사관련시사점ㅇ선사용상표가거래사회에서오랜기간사용된결과등록상표의등록결정시에선사용상표의구성중애초에는식별력이없었거나미약하였던부분이수요자간에누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되어있는경우에는, 선사용상표가사용된상품에관하여그부분을식별력있는요부로보아등록상표와선사용상표간의상표유사여부를살피고, 등록상표가수요자를기만할염려가있는상표에해당하는지여부를판단할수있음 230 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

235 후 3919 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 3919 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은이사건등록상표 의지정상품인 가구류 상품이청구인의선사용상표에사용된 가구 상품과동일하여마치청구인의상품인것처럼상품출처에대한수요자들의오인, 혼동을야기시키고, 청구인의가구상품판매에막대한손해가예상되는점으로미루어볼때, 이사건등록상표는부정한목적으로사용되는상표이므로상표법제7조제1 항제12호에해당하여그등록이무효로되어야한다고주장한사건에서, 특허심판원과특허법원은청구인의주장을받아들이지않았으나, 대법원은등록상표가제7조제1항제12호에해당한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2011 후 3919 ( ) 해당파기환송 ( ) 2011 허 6734 ( ) 미해당심결지지 ( 선등록상표 ) (20 류 ) 가구, 가구선반, 액자등 구 (26 류 ) 책장, 서랍장, 식탁등 2010 당 675 ( ) 미해당청구기각 231

236 Ⅲ 년도대법원판례 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당675 심결 ( 청구기각 ) : 미해당ㅇ선사용상표들이 1991년부터 선퍼니처, SUN FURNITURE 를 SUNWOOD, 선우드 로상표명을변경하여 선퍼니처가 SUNWOOD가구로새롭게탄생했습니다. 또는 선우드가구 등으로일간신문및월간지등에광고되어 1991년경에는가구제품에대해서어느정도알려진표장에해당한다고할수있으나이사건등록상표의출원일인 까지약 17년동안선사용상표를상품에부착하여사용한사실이없고, 상품을판매한실적, 광고된비용등주지, 저명성을입증할만한객관적인자료가전혀없는점등을감안하면, 이사건등록상표의출원일현재선사용상표가그사용상품인가구류와관련하여국내의수요자들에게특정인의상품을표시하는것으로알려져있었다고보기에부족하고, 이를인정할만한증거가없음ㅇ청구인은 1991년이후에일간신문및월간잡지에광고된내용이선사용상표를광고, 선전한것이라고주장하나, 선창기업 ( 주 ) 은그당시에 선퍼니처 에서 선우드가구 로상표명을변경하면서수요자들의출처의오인 혼동을방지하기위해서과거의상표 선퍼니처 를단순히언급한것이지, 실질적으로일반수요자들이상품의포장이나, 광고행위로서인식하고있는부분은 선우드가구 라할것이고, 선사용상표는 1991년경부터는상표로서상품에부착하여거래된사실이없고, 단지상품의선전, 광고되었다고하여상표의사용이라고볼수없음 특허법원 2011허6734 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 미해당ㅇ등록상표가상표법제7조제1항제12호에해당하기위해서는선사용상표들이등록상표의출원일당시국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는 상표 여야함ㅇ선창산업주식회사가 1991년 3월경부터이사건등록상표의출원일인 까지 17년이상선사용상표들을상표로사용하고있지않은점, 적극적으로상표를변경하고그사실을대외적으로알린점, 선사용상표들의등록갱신을포기한점등에비추어볼때, 선창산업주식회사및 선창산업주식회사에서분할설립된원고는이사건등록상표출원당시선사용상표들을더이상상표로서사용하려는의사가없었다고판단됨 232 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

237 후 3919 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 대법원 2011후 3919 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ ( 판단기준 ) 모방대상상표가국내또는외국의수요자사이에특정인의상표로인식되어있는지는그상표의사용기간, 방법, 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념상객관적으로상당한정도로알려졌는지등을기준으로판단하여야하고, 부정한목적이있는지를판단할때는모방대상상표의인지도또는창작의정도, 등록상표와모방대상상표의동일유사정도, 등록상표의출원인과모방대상상표의권리자사이에상표를둘러싼교섭의유무, 교섭의내용, 기타양당사자의관계, 등록상표의출원인이등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 등록상표와모방대상상표의지정상품간의동일유사내지경제적견련성의유무, 거래실정등을종합적으로고려하여야함ㅇ등록상표의출원인이그출원시를기준으로국내또는외국의수요자사이에특정인의상표로인식되어있는모방대상상표와동일또는유사한상표를부정한목적을가지고사용하면상표법제7조제1항제12호에해당하는것이므로, 등록상표의출원일당시에모방대상상표가실제상표로사용되고있지아니하거나모방대상상표의권리자가이를상표로계속사용하려고하는의사가명백하지아니하다고하여곧바로위규정의적용이배제되는것은아님 3. 심사관련시사점ㅇ등록상표의출원당시특정인이모방대상상표를사용하고있거나적어도상표로계속사용하려고하는경우에만상표법제7조제1항제12호가적용되는것이아니고, 모방대상상표가과거의사용실적등으로인하여국내외수요자사이에특정인의상표로인식되어있는지여부, 모방대상상표가상표로사용되고있는지여부, 등록상표출원인의부정한목적여부등을종합적으로고려하여야함 233

238 Ⅲ 년도대법원판례 후 1276 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표는특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는창작성있는선사용표장과동일유사하므로상표법제7조제1항제12호에해당하여등록무효가되어야한다고주장한사건에서, 특허심판원은청구인의주장을받아들이지않았으나, 특허법원및대법원은상표법제7조제1항제12호에해당한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 선사용 1) ( 선사용 2) 2013 후 1276 ( ) 해당원심지지 ( ) ( 선사용 6) 2012 허 ( ) 해당심결취소 (25 류 ) 신사복, 모자, 혁대등의류, 모자등 2012 당 1166 ( ) 7-1-4, 11, 12 미해당 청구기각 2. 심판 ( 소송 ) 경과 특허심판원 2012당1166 심결 ( , 청구기각 ) : 7-1-4,11,12 미해당ㅇ선사용상표가국내에서특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로알려져있었다고인정하기어려워상표법제7조제1항제11호에해당하지아니함ㅇ타인의저작권이목적인도형등을상표로서등록하는것자체를공공의질서나선량한풍속을문란케하는것으로서곧바로상표법제7조제1항제4호에해당된다고할수없음ㅇ이사건등록상표의출원당시선사용상표들은미국등국외에서수요자간에상품의출처로일부알려져있는것으로는보이나, 널리인식될수있을정도라고인정하기에는부족하다할것이므로상표법제7조제1항제12호에해당하지아니함 234 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

239 후 1276 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 특허법원 2012허 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당ㅇ이사건등록상표의출원일무렵 2005년미국스케이트매장의브랜드조사결과같은제품의시장점유율이매우높게나타난점등을종합해볼때, 선사용상표는미국과캐나다의수요자사이에원고의상품을표시하는것이라고현저하게인식될정도에이른상태이고, 이사건 등록상표가상단의도형부분이선사용상표 1( ) 와극히유사하고, 하단의문자부분 ( ) 은선사용상표 6( ) 과동일하다할것임 ㅇ따라서, 이사건등록상표는선사용상표에존재하는양질의이미지나고객흡인력에편승하여부당한이익을얻으려는등의부정한목적을가지고사용하는상표에해당한다고봄이타당함 대법원 2013후 1276 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ이사건등록상표의출원일인 경미국과캐나다의수요자사이에원고의티셔츠상품등을표시하는것이라고현저하게인식되는정도에이르렀다고봄이타당함ㅇ이사건등록상표는선사용상표와각각서로유사하고, 선사용상표의인지도및창작성의정도, 선사용상표와이사건등록상표의표장및상품의유사성정도등을종합적으로고려하여보면, 선사용상표를모방하여부정한목적으로이사건등록상표를출원 등록하여사용하는것이라고보아야할것임 3. 심사관련시사점ㅇ부정한목적을가진표장이성립되기위해서는, 1 동종업계에서라도특정인의표장이라고인식되어져있어야하고, 2 출원표장이선사용표장과동일하거나상당부분유사하여야하며, 3 선사용표장이창작성을구유하고있어야할것임 235

240 Ⅲ 년도대법원판례 후 2866 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인이이사건등록상표 가선사용상표 와유사하여상표법제7조제1항제12호에해당한다고주장하며등록무효심판을청구한사건에서, 특허심판원은청구인의주장을인용하였으며, 특허법원은선사용상표가국내또는외국의수요자사이에특정인의상표로인식되지않아제7조제1항제12호에해당하지않는다고하였으나, 대법원은제7조제1항제12호에해당한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 선등록상표 1) 2013 후 2866 ( ) 해당파기환송 ( ) ( 선등록상표 2) 2013 허 4718 ( ) /12 미해당 심결취소 (9 류 ) 안경, 안경알, 안경집, 안경테등 골프의류, 가방, 모자, 벨트, 양말등 2012 당 2455 ( ) 해당청구인용 2. 심판 ( 소송 ) 경과 특허심판원 2012당2455 심결 ( , 청구인용 ) : 해당ㅇ선사용상표들은전국적으로 40개매장을확보하고있고, 2007년반기매출액이 62억원, 2008 년 81억원, 2009년 110억원으로상당한금액의매출액과 월부터 월까지사이에 KBS, MBC, SBS의각종드라마등방송내용에서탤런트, 아나운서등출연진들에게협찬을꾸준히제공하고있는점등을종합하여보면, 이사건등록상표의출원일당시적어도우리나 236 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

241 후 2866 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 라의수요자사이에서특정인의표장이라고인식되는정도에는이르렀다고봄이상당하며, 또한이사건등록상표 ( ) 와선등록상표2의도형 ( ) 은동일한표장임ㅇ이사건등록상표와선등록상표 2는모두도형상표로서특이한모양을하고있는점, 이사건등록상표는그출원당시적어도우리나라의수요자사이에서청구인의의류, 액세서리제품을표시하는것이라고인식되어있는선등록상표 2와표장이동일한점, 이사건등록상표의지정상품은선글라스, 안경류인데, 그중선글라스는선등록상표 2의사용상품인의류, 액세서리와한점포에서함께진열, 판매되는이른바토털패션의경향이일반화되어있어서로밀접한경제적견련관계가있다고보아야하는점등에비추어보면, 이사건등록표장은선등록상표 2을모방하여그것이가지는양질의이미지나고객흡인력에편승하여부당한이익을얻거나청구인에게손해를가하려고하는등의부정한목적을가지고이사건등록상표를출원한것이라고봄이상당함 특허법원 2013허4718 판결 ( 선고, 심결취소 ) : ,12호미해당ㅇ선사용표장은 1 사용된기간이 2년 ~3년미만인점, 년반기매출액이 62억원, 2008년 80억원, 2009년 68억원, 2010년상반기 84억원등큰금액이라고보기어려운점, 3 매장들이전국에걸쳐폭넓게위치하고있었다고보기어려운점 ( 총 44곳으로집계 ) 4 신문이나잡지에선사용상표들을소개하는기사및광고가게재된횟수가총 24회정도에불과한점등에비추어볼때국내또는외국의수요자에게특정인의표장이라고인식될정도로알려져있었다고보기어렵다할것임ㅇ따라서, 선사용상표들이이사건등록상표의출원당시국내 외의수요자에게피고의상표라고인식될수있을정도로알려져있었다고볼수없으므로, 나머지점에관하여더나아가살필필요없이이사건등록상표는그지정상품중 보정용안경, 안경, 안경알, 안경용줄, 안경집, 안경테 등에관하여상표법제7조제1항제11호및제12호에해당하지않는다고할것임 대법원 2013 후 2866( 선고, 파기환송 ) : 해당 ㅇ선사용상표들이사용된 골프의류, 가방및액세서리 등제품에대한선전 광고하는기사가국내패션잡지또는온라인패션정보지인 패션채널, 패션비즈, 어패럴뉴스 등에실리고, 그 237

242 Ⅲ 년도대법원판례 출시후에도선전 광고기사가계속된점, 2007년 9월부터 2008년 1월경까지 KBS, MBC, SBS 등방송 3사가아침, 저녁의황금시간대에방영한드라마나시사교양프로등에소품으로협찬되었고, 또한 2007년 9월부터 2009년 6월까지의매출액은약 186억원에이르는금액인점등을고려해볼때, 그지정상품을 안경, 안경알, 콘택트렌즈 등으로하는이사건등록상표 의출원일인 무렵에는골프의류등과관련하여국내의수요자사이에특정인의상표로인식되어있었다고할것임ㅇ그럼에도원심은선사용상표들이독일등외국수요자간에특정인의상표로인식되어있었다고볼수없다는전제아래그나머지요건에관하여나아가살펴볼필요없이이사건등록상표가상표법제7조제1항제12호에해당하지판단한것은 국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표 에관한법리를오해하여필요한심리를다하지아니함으로써판결에영향을미친위법이있음 3. 심사관련시사점 ㅇ특이사항없음 238 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

243 후 1108 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 1108 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이선사용표장은창작성있는표장이며, 미국의수요자들에게널리인식되어있고, 원고들이미국방문중선사용표장을목격하고이를그대로모방하여출원한것으로서상표법제7조제1항제12호에해당한다고주장하며등록무효심판을청구한사건에서, 특허심판원은청구인의주장을인용하였으며, 특허법원은부정한목적을가지고출원한것이라고단정할수없어제7조제1항제12호에해당하지않는다고하였으나, 대법원은제7조제1항제12호에해당한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 등록상표 1) 2013 후 1108 ( ) 해당파기환송 ( ) ( 등록상표 2) 2012 허 ( ) 미해당심결취소 (44 류 ) 미용업, 병원업등헬스클럽경영업, 호텔업등 2011 당 2298 ( ) 해당청구인용 2. 심판 ( 소송 ) 경과 특허심판원 2011당2298 심결 ( , 청구인용 ) : 해당ㅇ선사용등록표장들은 2006년부터 2008년까지약 77억 4백만달러의총매출을올렸고, 2005년부터 2008년까지약 6억 9천 8백만달러의광고비를지출하는등미국내등록현황, 사용기간, 매출규모, 광고실적및인용표장들이사용된호텔리조트 ( 웹사이트 ) 의방문자수등에비추어보면, 선사용등록표장들은이사건등록서비스표의출원일인 경에는미국의수요자들에게특정인의서비스업을표시하는것이라고널리인식되어있는표장이라고할것이며, 이사건등록서비스표 WYNN 과선사용등록표장 1, 2는영문자 WYNN 만으로구성된표장이므로양표장은전체적으로극히유사한표장임 239

244 Ⅲ 년도대법원판례 ㅇ따라서, 이사건등록서비스표는선사용등록표장 1, 2가미국의수요자들에게특정인의서비스업을표시하는것이라고널리인식되어있는점과선사용등록표장들과표장이극히유사하다는점등을종합적으로고려해볼때, 선사용등록표장들에축적된양질의이미지와업무상신용이나고객흡인력에무상으로편승하여부당한이익을얻으려는부정한목적으로출원하여등록을받은표장이라고판단됨 특허법원 2012허10457 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ이사건등록서비스표는영문자 WYNN 만으로구성된표장이고, 선사용표장 1, 2도영문자 WYNN 만으로구성되어있는등동일 유사한표장에해당함ㅇ선사용등록상표는선사용등록상표권자가스스로창작한것으로보기어렵고, 선사용표장들은호텔업, 카지노시설제공업, 골프리조트업과관련하여서만널리인식되어있으며, 그밖의사용서비스업에대해서는선사용등록상표로인식되어있다고보기어렵다할것임ㅇ따라서, 이사건등록서비스표가출원될당시까지선사용표장들은국내에서그다지알려지지않았던점등에비추어보면, 선사용표장들의명성에편승하여부당한이익을얻을목적등부정한목적을가지고출원한것이라고단정할수는없음 대법원 2013후 1108 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ선사용표장은윈그룹 (Wynn Group) 을설립한스티브윈 (Steve Wynn) 의성을따서창작해낸것이며, 이사건등록서비스표의출원당시미국의수요자들에게널리인식된서비스표가된점과원고들이미국방문중선사용표장을목격하고이를그대로모방하여출원한것으로서선사용표장과동일한점, 지정서비스업중호텔이나리조트내에서제공되고있는서비스업들이포함되어있는점등에서알수있듯선사용표장이갖는고객흡인력에편승하여부당한이익을얻으려하거나선사용표장의권리자인피고에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하기위하여이사건등록서비스표를출원하였다고할것임. ㅇ그럼에도원심은이와달리원고들이부정한목적을가지고사용하기위하여출원한것으로인정되지않는다고판단한것은 부정한목적 에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있다할것임 3. 심사관련시사점 ㅇ특이사항없음 240 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

245 후 1548 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 후 1548 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인이확인대상표장 은상품의출처표시로서사용된것이아니고, 이사건등 록상표 와전체적으로유사하지아니하여이사건등록상표의권리범위에속하지않는다고심판을청구한사건에서, 특허법원은권리범위에속하지않는다고하였으나, 특허심판원과대법원은그외관이주는지배적인인상이유사하여동일 유사한상품에다같이사용하는경우일반수요자나거래자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있으므로권리범위에속한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 ( 판결 ) 결과 비고 2011 후 1548 ( ) 권리범위에속함 파기환송 ( ) 2011 허 2169 ( ) 권리범위에속하지않음 심결취소 (25 류 ) 스카프, T 셔츠, 넥타이등 티셔츠, 의류등 2010 당 2060 ( ) 권리범위에속함 청구기각 2. 심판 ( 소송 ) 경과 특허심판원 2010 당 2060 심결 ( , 청구기각 ) : 권리범위에속함 ㅇ이사건등록상표 와확인대상표장 은전체적인구성의이미지가유사하여 외관이유사하고, 모두 밧줄이연결된닻 으로관념될것이어서관념에있어서도유사하다할것이어서양표장은서로유사함 241

246 Ⅲ 년도대법원판례 ㅇ이사건등록상표의지정상품은상품류구분제25류의스카프, 넥타이, 혁대, 와이셔츠, 스웨터등과확인대상표장의사용상품인티셔츠등은모두의류로서서로동일또는유사한상품에해당함ㅇ따라서확인대상표장은이사건등록상표와그표장이서로유사하고, 그사용상품에있어서도동일유사하므로청구인이확인대상표장을그사용상품에사용하는것은이사건등록상표의권리범위에속한다고할것임 특허법원 2011 허 2169 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 권리범위에속하지않음 ㅇ이사건등록상표 와확인대상표장 은모두 닻 을모티브로하였다는공통점이있다하더라도, 닻 이라는관념이나호칭보다는외관을주된기준으로대비하여판단하여야할것이고, 또외관을대비함에있어서도그유사범위를좁게보아대비하여야할것임. ㅇ이사건등록상표와확인대상표장은전체적으로관찰하여볼때그표장이서로유사하다고보기어려우므로, 지정상품과사용상품의동일 유사여부에관하여더나아가살펴볼필요도없이, 확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속하지않음 대법원 2011 후 1548 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 권리범위에속함 ㅇ이사건등록상표 ( ) 와확인대상표장 ( ) 은일반수요자나거래자의직관적인식을기준으로관찰해볼때 1 원형의닻고리와닻장이서로붙어있고, 2 닻고리, 닻장, 닻채가합쳐져 우 자와같은모양이며, 3 닻장의길이가갈고리의끝보다약간짧고, 4 닻줄이닻고리에서나와닻채를한번휘감고돌아갈고리로늘어져있는데닻줄이닻채위를오른쪽위에서왼쪽아래방향으로지나가는형상등전체적인구성과지배적인상이극히유사하여확인대상표장의권리범위에속한다할것임. ㅇ그럼에도이사건등록상표와확인대상표장은서로유사하다고보기어렵다고판단한원심판결은상표의유사여부판단에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있다할것임 242 상표관련대법원판례 ( 11~ 15년) 심급별쟁점정리 분석자료집

247 후 1548 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 3. 심사관련시사점 ㅇ대법원에서는이사건의유사범위판단시전체적인구성및지배적인인상을중요한요소로판단함 243

248 Ⅲ 년도대법원판례 후 2699 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표가취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되고있지아니하다고보아등록취소를청구한사건에서, 특허심판원은상표법제73조제1항제3호에해당된다고하였으나, 특허법원과대법원은제73조제1항제3호에해당되지아니한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 ( 판결 ) 결과 비고 ( ) (9 류 ) 만화영화, 기록된컴퓨터소프트웨어등 2013 후 2699 ( ) 2013 허 4565 ( ) 2012 당 2423 ( ) 해당원심지지 해당심결취소 미해당청구기각 2. 심판 ( 소송 ) 경과 특허심판원 2012당 2423 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ이사건등록표장은심판청구일전 3년이내에 하얼빈한양동만주식회사 와이사건등록표장을사용한아동학습물인 Ani-pang과배우는사자성어 출판물을제작하는계약을체결하였음을그거래서류인 출판물제작계약서 ( 을제18호증 ) 로부터알수있으므로이사건심판청구일전 3년이내에그지정상품중 서적 에대하여정당하게사용된것으로판단됨 특허법원 2013허4565 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당ㅇ이사건등록표장의지정상품중 서적 과관련하여제시한계약서에표시된 Ani-pang 이라는표장이이사건등록표장과실질적으로동일하다고볼여지가없고, 피고의전시 반포의점에관한주장사실이인정된다하더라도그러한사정만으로각계약서가 국내에서전시또는반포 되었다고단정하기는어려울뿐아니라, 다른전시 반포의점을인정할만한자료도없음 244 상표관련대법원판례 ( 11~ 15년) 심급별쟁점정리 분석자료집

249 후 2699 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 ㅇ따라서, 이사건등록표장은취소심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었다고볼만한사정이발견되지아니하므로, 이사건등록표장은상표법제73조제1항제3호에해당함 대법원 2013후 2699 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ원심은피고가중국헤이룽장성 ( 黑龙江省 ) 하얼빈시 ( 哈尔滨市 ) 에서하얼빈한양동만유한공사 ( 哈尔滨韩阳动漫有限公司 ) 와사이에이사건등록상표 서비스표를사용한아동학습서적에관한출판물제작계약을체결하면서, 원심판시국문계약서와중문계약서를각작성한사실은인정되나, 각계약서를국내에서전시또는반포하였다는점을인정하기에족한증거가없으므로, 이사건등록표장을국내에서사용되었다고볼수는없다는취지로판단하였는데, 이러한원심의판단은정당하고상표의사용에관한법리오해등의위법은없음 3. 심사관련시사점 ㅇ상표권사용에대한입증자료중계약사실로상표권사용을입증하기위해서는국내에서전시또는반포되었다는사실에대하여객관적으로인정할만한자료가필요함 245

250 Ⅲ 년도대법원판례 후 1071 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표가취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되고있지아니하다고하여등록취소를청구한사건에서, 특허심판원과특허법원은상표법제73조제1항제3호에해당되지않는다고하였으나, 대법원은이사건표장이표시되었거나, 네일숍의광고에사진이포함되어있더라도제품을광고하거나위네일숍에서 essie 제품을사용또는판매한다는점을알리기위하여사용한것으로보일뿐자기서비스업의출처를표시하기위하여사용한것이라고보기는어렵다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 ( 판결 ) 결과 비고 ( 제 호 ) (44 류 ) 이용업, 미용업, 미용기술지도업, 미용상담업, 화장연구업등 2012 후 1071 ( ) 2011 허 ( ) 2011 당 322 ( ) 해당파기환송 미해당심결지지 미해당청구기각 2. 심판 ( 소송 ) 경과 특허심판원 2011당322 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ잡지 ESTETICA ( ) 에이사건등록서비스표의지정서비스업인화장품관련서비스와권리자 000대표가소개되어있고, 그페이지우측에 essie 가표기되어있으므로이사건등록서비스표는이사건심판청구일전국내에서 3년이내에그지정서비스업중 미용상담업, 화장상담업 등에사용되었다할것임ㅇ또한, 이사건등록서비스표는영문자대문자 로표기된반면사용표장은영문자소문자 essie 로표기되어있으나, 양표장은대문자, 소문자만의차이만있어양표장은동일성범위내사용이라할것이므로상표법제73조제1항제3호에해당하지않음 246 상표관련대법원판례 ( 11~ 15년) 심급별쟁점정리 분석자료집

251 후 1071 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 특허법원 2011허10740 판결 ( 선고, 청구기각 ) : 미해당ㅇ피고가운영하는주식회사암코에스의 C Nail 네일숍매장내부네일폴리쉬제품진열대상단에 표장이표시된점및 2010년 9월이전에발간된잡지에게재된위네일숍광고에도그러한사진이포함된점등을종합해보면, 위광고를보거나위네일숍을방문하는수요자들은매장내부정면에표시된이사건표장을암코에스가영위하는 미용업 등의출처표시로인식할것임ㅇ따라서, 이사건등록서비스표 는통상사용권자인암코에스에의하여그지정서비스업중 미용업, 미용상담업 또는 화장상담업 에관하여이사건심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었다고판단됨 대법원 2012후 1071 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ암코에스의네일숍매장입구에 C Nail 이라는 미용업 등의출처표시가별도로되어있고, 이사건표장은매장내부의네일폴리쉬제품이진열된진열대위에표시되어있으며, 더욱이이사건표장이네일폴리쉬제품의상표로서국내에서도어느정도알려진점과이사건등록서비스표는알파벳대문자로만구성된 라는표장인데반하여이사건표장은알파벳소문자로만구성된 라는표장으로서 essie 네일케어제품에사용된표장과동일한점등을고려해보면, 위네일숍매장내부에표시된이사건표장은일반거래통념상암코에스가피고등이수입 판매하는 essie 제품을광고하거나위네일숍에서 essie 제품을사용또는판매한다는점을알리기위하여사용한것으로보일뿐자기서비스업의출처를표시하기위하여사용한것이라고보기는어려움 3. 심사관련시사점 ㅇ자기서비스업의출처를표시하기위하여사용한것이아니라, 제품의사용또는판매한다는점을알리기위하여사용한것인경우에는상표의사용에해당되지않음 247

252 Ⅲ 년도대법원판례 후 2685 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은이사건등록상표가취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되고있지아니하다고하여등록취소를청구한사건에서, 특허심판원은상표법제73조제1항제3호에해당되지않는다고보았으나, 특허법원은상표의사용에해당되지않아제73조제1항제3호에해당된다고판단한반면, 대법원은이사건등록상표 의통상사용권자인주식회사한국몬테소리가 몬테소리 에 베이비 부분을결합하여사용하였으나, 몬테소리 부분은 베이비 부분과는구별되어그동일성과독립성을유지한채그대로사용된경우에포함된다고보아이사건등록상표를사용하였다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 ( ) (28 류 ) 세트완구, 금속완구등 2012후2685 ( ) 2012허740 ( ) 2011 당 820 ( ) 심판 / 소송결과 비고 미해당 파기환송 해당 심결취소 미해당 청구기각 2. 심판 ( 소송 ) 경과 특허심판원 2011당820 심결 ( 청구기각 ) : 미해당ㅇ ( 주 ) 한국몬테소리는이사건등록상표의등록원부에통상사용권설정등록이되어있지않으나, ( 주 ) 한국몬테소리와이사건등록상표등의피청구인이등록상표및등록서비스표의사용허락계약을체결하였고, ( 주 ) 한국몬테소리는그에대한사용료를지급하였던사실등에비추어볼때, 이사건등록상표의통상사용권자로보아야함ㅇ실사용상표 [, ] 는이사건등록상표와달리 몬테소리 의앞에 베이비 가, 뒤에는 Ⅱ 가병기되어있으나, 분리관찰될것이어서실사용상표중 몬테소 248 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

253 후 2685 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 리 부분이상표로서의독립성을지니며, 이사건등록상표와는글자체만약간달리할뿐동일한문자이므로이사건등록상표와거래사회통념상동일하게볼수있는형태의상표의사용에해당한다고할것임 특허법원 2012허 740 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당ㅇ이사건등록상표 는몬테소리교육법을채택하고이를이용하는사람이라면누구라도자유롭게사용할수있도록특정인에게독점시키는것은공익상적절하지않다고판단되므로, 식별력없는표장에해당함ㅇ또한, 실사용상표 [, ] 는이사건등록상표와는별개의독립된상표로등록하여소외회사가이를사용하고있는사정등에비추어볼때, 실사용상표들의사용은거래사회의통념상이사건등록상표와동일하게볼수있는형태의상표의사용에해당하지않음 대법원 2012 후 2685 ( 선고, 파기환송 ) : 미해당 ㅇ이사건등록상표 의통상사용권자인주식회사한국몬테소리가그지정상 품중세트완구에실제로사용한실사용상표 [, ] 는 몬테소리 의좌측이나상단에 베이비 부분이결합된것이나, 몬테소리 부분만으로인식될수있다할것임ㅇ따라서, 이사건등록상표인 몬테소리 에 베이비 부분이결합되어있지만, 몬테소리 부분은 베이비 부분과는구별되어그동일성과독립성을유지한채그대로사용되고있으므로, 위실사용상표들은거래사회통념상이사건등록상표와동일성있는상표에포함된다고할것이므로이사건등록상표는사용되었다고할것임 3. 심사관련시사점 ㅇ상표권사용과관련하여실사용표장이등록표장과동일하지는않으나, 동일성과독립성을유지한채그대로사용되고있는경우에는등록상표와동일성있는상표의사용으로볼수있음 249

254 Ⅲ 년도대법원판례 후 3718 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표가취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되고있지아니하다고하여등록취소를청구한사건에서, 특허심판원상표법제73조제1항제3호에해당된다고보았으나, 특허법원은상표의정당한사용에해당하여제73조제1항제3호에해당되지않는다고본반면, 대법원은이사건등록상표는주식회사화신이사용하고있는여러상표중하나로서단순히나열된것으로보이고, 거래사회의통념상이사건등록상표의지정상품중하나인 배전함 과관련하여표시된것이라고볼수없으므로이사건등록상표는상표적사용행위가없었다고봄 이사건등록상표 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 ( 판결 ) 결과 비고 ( ) (9 류 ) 배전반, 분전반, 전기개폐기등 2012 후 3718 ( ) 2012 허 8119 ( ) 2011 당 2645 ( ) 해당파기환송 미해당심결취소 해당청구인용 2. 심판 ( 소송 ) 경과 특허심판원 2011당2645 심결 ( , 청구인용 ) : 해당ㅇ이사건등록상표의묵시적통상사용권자인 화신은 2010년 3월발행된홍보책자의겉표지중간부분에 HS Hi-box 를표시하고, 홍보책자의전체에걸쳐이사건등록상표의지정상품인 배전함 등을광고하였다고하나, 상기홍보책자의발행일자를입증할증거자료가책자에인쇄된것이외에이를추가적으로입증할자료가없어그홍보책자에기재된발행일자를사실로단정할수없음 250 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

255 후 3718 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 ㅇ또한, 홍보책자의겉표지중앙부에 와같이 HS Hi-box 를표시한것은 중앙부에큰글씨체로표시된 HWASIN 에부기된설명정도로이해되어이사건등록상표를사용한것으로인정할수없다할것임ㅇ따라서, 실사용표장은이사건등록상표 와는외관, 칭호가동일하지않아사회통념상동일한상표에해당한다고볼수없다할것이므로이사건등록상표가그지정상품중하나에사용되었다고볼수없다할것임 특허법원 2012허8119 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ주식회사화신은 1985년경부터전기, 전자, 통신등산업전반에사용되는각종전기외함제품을제조 판매해오고있고, 배전함을비롯하여위회사가제조 판매하는상품들을홍보하는카탈로그를주기적으로발행하여배포해오고있는바, 이러한주식회사화신의카탈로그에의한광고행위는그지정상품인배전함등의정상적인유통행위를전제로한것으로서정당한상표의사용에해당한다고할것임 대법원 2012후 3718 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ주식회사화신이 2009년 2월과 7월, 2010년 3월, 2011년 9월에각발행한카탈로그의뒤표지중간에그지정상품을 배전함 등으로하는이사건등록상표 가표시되어있다하더라도, 주식회사화신이사용하고있는여러상표중하나로서단순히나열한것에불과함ㅇ따라서, 이사건등록상표는거래사회의통념상지정상품중하나인 배전함 과관련하여표시된것이라고볼수없으므로이사건등록상표는상표적사용행위가없었음 3. 심사관련시사점 ㅇ상표의사용이란형식적으로상표법제2조제1항제6호각목에해당하는행위를말하지만등록유지를위한상표의사용은이것만으로부족하고상표사용의진실한의사에기한적법 정당한상표의사용일것이요구된다. 따라서이사건등록상표는단순히여러상표중하나로서단순히나열한것에불과해결과적으로상표사용행위가있다고할수없다고판시하였음 251

256 Ⅲ 년도대법원판례 후 2463 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표가취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되고있지아니하다고하여등록취소를청구한사건에서, 특허심판원과특허법원은사용된상표와이사건등록상표는동일성이인정되지않는다고보았으나, 대법원은영문자와이를단순히음역한한글이결합된등록상표에서영문자부분과한글음역부분중어느한부분이생략된채사용된다고하더라도일반수요자나거래자에게통상적으로등록상표그자체와동일하게호칭될것으로보이는한, 그등록상표중에서영문자부분또는한글음역부분만으로구성된상표를사용하는것은거래통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를사용하는것에해당한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 (7 류 ) 고무브이벨트등 ( 제 호 ) 2012 후 2463 ( ) 2012 허 115 ( ) 2011 당 684 ( ) 미해당파기환송 해당심결지지 해당청구인용 2. 심판 ( 소송 ) 경과 특허심판원 2011 당 684 심결 ( , 청구인용 ) : 해당 ㅇ이사건심판청구일 ( ) 이전계속하여 3 년이내의기간중에영문자 CONTINENT AL 상표가부착된고무브이벨트를거래한사실은인정된다하드라도, 이사건등록상표와 같이영문과한글이결합한 이사용되었다는사실은찾아볼수없다할 것임 252 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

257 후 2463 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 ㅇ따라서, 이사건등록상표는영문과한글모두각기상표의요부를구성한다할것이므로피청구인이고무브이벨트와제품카탈로그등에영문상표만을사용한것으로는이사건등록상표를사용하였다고볼수없다할것임 특허법원 2012 허 115 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 해당 ㅇ이사건등록상표 ( ) 는상단영문자부분과하단한글부분이모두요부를구성하 고있는표장이나, 하단한글부분이모두생략된실사용상표 (CONTINENTAL) 를두고서거래사회의통념상이사건등록상표와동일한경우에해당한다고보기는어려움ㅇ따라서, 이사건등록상표가그지정상품에대하여피고의취소심판청구일 ( ) 전 3년이내에국내에서정당하게사용되었다고볼만한자료가없으므로, 이사건등록상표는결국상표법제73조제1항제3호에해당함 대법원 2012후 2463 ( 선고, 파기환송 ) : 미해당ㅇ영문자와이를단순히음역한한글이결합된등록상표에서, 그영문단어자체의의미로부터인식되는관념외에그결합으로인하여새로운관념이생겨나지않고, 영문자부분과한글음역부분중어느한부분이생략된채사용된다고하더라도일반수요자나거래자에게통상적으로등록상표그자체와동일하게호칭될것으로보이는한, 그등록상표중에서영문자부분또는한글음역부분만으로구성된상표를사용하는것은거래통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를사용하는것에해당하며, 이를두고등록상표취소사유인등록상표를사용하지아니한것이라고볼수없음ㅇ그럼에도이사건등록상표와동일하게볼수있는형태의상표사용에해당한다고볼수없다고판단한것은상표의동일성판단에관한법리를오해한위법이있음ㅇ영문자와이를단순히음역한한글이결합된등록상표의불사용으로인한상표등록취소심판에서영문자나그한글음역중어느한부분이생략된채사용되는경우거래통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표사용이아니라는취지로판시한이전판결들은이판결의견해에배치되는범위내에서이를모두변경하기로함 253

258 Ⅲ 년도대법원판례 3. 심사관련시사점ㅇ영문자와이를단순히음역한한글이결합된등록상표에서영문자부분과한글음역부분중어느한부분이생략된채사용된다고하더라도등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를사용하는것에해당한다고봄 254 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

259 후 3220 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 후 3220 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표가취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되고있지아니하다고하여등록취소를청구한사건에서, 특허심판원, 특허법원및대법원모두상표법제73조제1항제3호에해당한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 ( ) (3 류 ) 립스틱, 볼연지, 볼터치등 2012후3220 ( ) 2012허3657 ( ) 2011 당 1943 ( ) 심판 / 소송결과 비고 해당 원심지지 해당 심결지지 해당 청구인용 2. 심판 ( 소송 ) 경과 특허심판원 2011당1943 심결 ( , 청구인용 ) : 해당ㅇ이사건등록상표의지정상품중주문에기재된지정상품에대하여정당하게사용하였음을증명하지아니하고있을뿐만아니라, 사용하지아니한데대한정당한이유역시증명하지못하고있으므로이사건등록상표의지정상품중주문에기재된지정상품은그등록이취소됨을면할수없음 특허법원 2012허 3657 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 해당ㅇ이사건등록상표를이사건취소심판청구에관계되는지정상품중 1 이상에대하여그심판청구일전 3년이내에국내에서사용하였다거나사용하지아니한데정당한이유가있다는점에관하여아무런주장 입증을하지아니하였으므로, 이사건취소심판청구에관계되는지정상품에대하여는상표법제73조제1항제3호에의하여상표등록취소가되어야함 255

260 Ⅲ 년도대법원판례 대법원 2012후 3220 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ먼저청구한상표등록취소심판이계속중이라하더라도심판청구인으로서는등록취소요건의일부를이루는상표불사용기간의역산기산점이되는심판청구일이나등록취소를구하는지정상품의범위를달리하여다시상표등록취소심판을청구할이익이있다할것이므로, 이경우공통으로포함된일부지정상품에관하여는상표권자에게중복하여그사용사실에대한증명책임을부담시키는것이된다하더라도상표권자역시후에청구된등록취소심판에서도지정상품중의하나에대하여사용을증명하면그심판청구의대상인지정상품전체에관하여상표등록의취소를면할수있는이상그러한정도의증명책임의부담만으로후에청구된취소심판이상표법제73조제4항의입법취지에반하는것으로서부적법하다고할수없음ㅇ등록상표의지정상품이 2 이상있는경우이해관계인은취소를필요로하는지정상품의범위를임의로정하여그상표등록의취소심판을청구할수있다할것이고, 등록상표의지정상품중유사범위에속하는지정상품을모두포함하여취소심판을청구하지않으면그심판청구가인용되어도심판청구인이후에유사상품에관하여등록상표와동일 유사한상표를사용하거나그상표등록을받을수없다는사정을들어유사범위에속하는일부지정상품만에대한등록취소심판을청구할이익이없다고할수없음 3. 심사관련시사점ㅇ먼저청구한상표등록취소심판이계속중이라하더라도심판청구인으로서는등록취소요건의일부를이루는상표불사용기간의역산기산점이되는심판청구일이나등록취소를구하는지정상품의범위를달리하여다시상표등록취소심판을청구할이익이있음ㅇ등록상표의지정상품이 2 이상있는경우이해관계인은취소를필요로하는지정상품의범위를임의로정하여그상표등록의취소심판을청구할수있다할것이고, 등록상표의지정상품중유사범위에속하는지정상품을모두포함하여취소심판을청구하여야하는것은아님 256 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

261 후 3442 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 후 3442 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표가취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되고있지아니하다고하여등록취소를청구한사건에서, 특허심판원, 특허법원및대법원모두상표법제73조제1항제3호에해당한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 ( ) (45 류 ) 예식장경영업등 2012후3442 ( ) 2012허6274 ( ) 2011 당 3097 ( ) 심판 / 소송결과 비고 해당 원심지지 해당 심결지지 해당 일부인용 2. 심판 ( 소송 ) 경과 특허심판원 2011당3097 심결 ( , 일부인용 ) : 해당ㅇ이사건등록취소심판청구일전 3년이내에이사건등록서비스표의지정서비스업중 가사서비스업, 개인경호업, 개인의경력조사업, 건물및시설경비업, 건물보안업, 결혼상담업, 결혼정보제공업, 결혼중개업, 경보기임대업, 경비업, 경호상담업, 경호업 등에사용한사실이있다는점에대하여주장하거나입증하지아니하였으므로, 이사건등록서비스표가그지정서비스업에대하여심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었음을인정할수없으므로상표법제73조제1항제3호에해당함 특허법원 2012 허 6274 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 해당 ㅇ이사건등록서비스표는지정서비스업에관하여이사건취소심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였거나, 사용하지아니한데대한정당한이유가있음에대하여아무런 257

262 Ⅲ 년도대법원판례 주장 입증을하지않고있으므로, 이사건등록서비스표는이사건지정서비스업에관하여상표법제73조제1항제3호에해당함 대법원 2012후 3442 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ상표등록취소심판청구에있어서의이해관계는취소심판청구에관계되는지정상품중어느하나의지정상품에관하여있으면충분하고, 반드시취소심판청구에관계되는지정상품각각에관하여모두이해관계가있을필요까지는없음ㅇ원심은이사건등록서비스표의 135개의지정서비스업중 가사서비스업, 예식장경영업 등 63개의지정서비스업에관하여서비스표등록의취소심판을청구한이사건에서피고는심판청구전부터 예식장경영업 을해오고있으므로취소심판청구에관계되는지정상품에관하여등록서비스표의소멸에직접적이고도현실적인이해관계가있는사람에해당한다고판단하였는바, 원심의판단은정당하고, 이해관계인에관한법리오해등의위법은없음 3. 심사관련시사점ㅇ상표등록취소심판청구에있어서의이해관계는취소심판청구에관계되는지정상품중어느하나의지정상품에관하여있으면충분하고, 반드시취소심판청구에관계되는지정상품각각에관하여모두이해관계가있을필요까지는없음 258 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

263 후 1289 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 후 1289 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표가상표법제73조제1항제7호에해당한다는이유로그등록취소를청구한사건에서, 특허심판원, 특허법원및대법원모두청구인의주장을인용하였음 본원상표 ( 출원 / 등록상표 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 ( 제 호 ) (18 류 ) 핸드백, 학생가방, 포리백등 2011후1289 ( ) 2010허1398 ( ) 2009 당 1014 ( ) 심판 ( 판결 ) 결과 비고 해당 원심지지 해당 심결지지 해당 청구인용 2. 심판 ( 소송 ) 경과 특허심판원 2009당1014 심결 ( 청구인용 ) : 해당ㅇ이사건등록상표가상표법제23조제1항제3호본문에해당되고, 그상표에관한권리를가진자가이사건등록상표의등록일로부터 5년이내에취소심판을청구한것이명백하므로상표법제73조제1항제7호의규정에의하여그등록이취소되어야한다는청구인의주장은이유있음 특허법원 2010허 1398 판결 ( 선고, 청구기각 ) : 해당ㅇ이사건등록상표는조약당사국에등록된상표또는이와유사한상표로서그상표에관한권리를가진자의대리인인자가상표에관한권리를가진자의동의를받지아니하는등정당한이유없이그상표의지정상품과동일하거나이와유사한상품을지정상품으로상표등록출원을한경우로서, 구상표법제23조제1항제3호본문에해당되고, 그상표에관한권리를 259

264 Ⅲ 년도대법원판례 가진자가이사건등록상표의등록일로부터 5년이내에취소심판을청구하였음이명백하므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제7호의규정에의하여그등록이취소되어야함 대법원 2011후 1289 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ계약에의하여대리점등으로된자와상표등록을한자가서로다른경우에도양자의관계및영업형태, 대리점등계약의체결경위및이후의경과, 등록상표의등록경위등제반사정에비추어상표등록명의자를대리점등계약의명의자와달리한것이위상표법규정의적용을회피하기위한편의적, 형식적인것에불과하다고인정되는때에는위규정을적용함에있어양자는실질적으로동일인으로보아야하므로, 그상표등록명의자역시위규정에서말하는 대리인이나대표자 에해당한다고할것임ㅇ또한, 이사건등록상표의출원시에피고의동의를받은바있음에도이와달리본원심의판단은위법하다는것이나, 이는결국사실심인원심의전권사항에속하는증거의취사선택이나사실인정을탓하는것이므로적법한상고이유로보기어렵고, 나아가원심의판단을기록에비추어살펴보더라도논리와경험의법칙에위배하고자유심증주의의한계를벗어나사실을잘못인정함으로써판단을그르친위법은없음 3. 심사관련시사점 ㅇ특이사항없음 260 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

265 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집 2014 년도대법원판례 편저 : 상표심사1과김정자심사관이종인심사관 261

266

267 후 2330 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 후 2330 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요 ㅇ심사관이상표법제 6 조제 1 항제 7 호, 제 7 조제 1 항제 11 호에해당하여거절한이출원서비스표 에대해특허심판원은 안마기소매업 등의지정상품에대하여제 7 조제 1 항 제11호에해당한다고보았고, 특허법원은제6조제1항제7호및제7조제1항제11호에해당되지않는다고판단하였으나, 대법원은제6조제1항제7호에해당한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2013 후 2330 ( ) 해당파기환송 ( ) 2013 허 3999 ( ) 미해당 미해당 심결취소 (35 류 ) 침구류판매대행업, 이불판매대행업등등 2012 원 7994 ( ) 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012 원 7994 심결 ( , 청구기각 ) : 해당 ㅇ이사건출원서비스표 의구성중문자부분인 evezary 와 이브자리 는 사전에등재되어있지않은조어 ( 造語 ) 이고, 그중 evezary 는그아래에나란히배치된한글에따라 이브자리 로읽히는바 ( 한글음역상으로도 이브자리 로읽힌다 ), 일반거래자나수요자들은대부분위 evezary 및 이브자리 를침구 ( 寢具 ) 또는이불과요를가리키는 이부자리 로쉽게인식할것으로판단됨ㅇ그러므로이사건출원서비스표는위 evezary 및 이브자리 는그지정서비스업이침구류판매 263

268 Ⅳ 년도대법원판례 대행업과관련이있는것으로일반수요자에게직감되므로, 이사건출원서비스표가 안마기소매업, 의료용램프소매업, 의료용벨트소매업, 가죽판매대행업, 가방판매대행업 등과전혀관련이없는지정서비스업에사용될경우에는일반수요자로하여금 침구류판매대행업 과관련이있는서비스업으로품질을오인하게할염려가있는서비스표로서상표법제7조제1항제11호에해당함 특허법원 2013허3999 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 6-1-3, 미해당ㅇ 의상단에곡선으로된연두색의 도형이결합되어시각적으로두드러져보이고, 로결합되어사용되었을때일반수요자나거래자들에게 이부자리 로직감된다고보기어려워식별력을부정할수없는점, 침구류판매대행업, 이불판매대행업, 등의지정상품에대하여식별력을가지는표장이라할것이어서상표법제6조제1항제7호에해당하는상표라고볼수없음 ㅇ이사건출원서비스표는지정서비스업중 안마기소매업, 의료용램프소매업, 의료용벨트소매업, 가죽판매대행업, 가방판매대행업 등에대하여지정서비스업의성질이나특성등을나타내는표현이라할수없는점, 위지정서비스업은통상적으로침구류 이불등의판매대행업등과대비해볼때그서비스의속성이다르고, 양서비스업이수요자층은일부중복될수있으나, 서비스제공자와제공장소도다른점, 일반수요자에게이사건출원서비스표는 이불, 침구류등 과관련된것으로연상되고위지정서비스업과의관련성이없어이를위지정서비스업에사용할경우일반적인품질오인의우려가있다고보기는어려우므로상표법제7조제1항제11호에해당한다고볼수없음 대법원 2013 후 2330 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당 ㅇ오른쪽과같은이사건출원서비스표중한글부분 이브자리 는일반수요자들에게사람이잠잘때쓰는이불과요를가리키는 이부자리 로인식되고, 영문자부분 도우리나라의영어보급수준과함께그우측하단에한글 이브자리 가기재되어있는점에비추어볼때, 일반수요자들은이를 이브자리 로발음하여역시사람이잠잘때쓰는 이부자리 로인식할것으로보임 264 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

269 후 2330 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 ㅇ따라서이사건출원서비스표의그지정서비스업중 침구류판매대행업 등사람의잠자리용물품과관련된제반서비스업에관하여그품질 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한기술적표장에해당하여식별력이없고, 도형부분도단순히문자부분을장식하는부수적또는보조적인것에불과하며, 이들부분의결합으로인하여새로운식별력이생긴다고볼수도없으므로, 이사건출원서비스표는제6조제1항제7호의 수요자가누구의업무에관련된서비스업을표시하는것인가를식별할수없는서비스표 에해당함 3. 심사관련시사점 ㅇ특이사항없음 265

270 Ⅳ 년도대법원판례 후 1020 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은이사건등록상표 가식별력이없으므로상표법제 6 조제 1 항 제7호등에해당한다는취지로상표등록무효심판을청구한사건에서 메이크업화장품, 모발염색제 등지정상품에대하여특허심판원은상표법제6조제1항제7호에해당하지않는다고보았고, 특허법원과대법원은등록결정시를기준으로판단하여야하므로제6조제1항제7호에해당한다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 ( ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 2014후1020 ( ) 2013허9874 ( ) 심판 / 소송결과 비고 해당 원심지지 해당 심결취소 (03 류 ) 메이크업화장품, 모발염색제, 바디로션등 2012 당 3022 ( ) 미해당, 미해당 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012당3022 심결 ( , 청구기각 ) : 6-1-7, 미해당ㅇ이사건등록상표 는 HAIR 와 SPA 가결합되어있으나, 각구성부분이외관상띄어쓰기로구분되어있고, 이들의결합으로인해각각의의미를넘어서는새로운관념을형성하는것은아니며, 머리카락, 털, 섬유등 의뜻을가진 HAIR 부분은그지정상품인 헤어겔, 헤어글레이즈등 에대하여그지정상품을사용하는곳 ( 용도, 대상 ) 을나타내는용어에해당하는것이므로식별력이없는부분에해당하는것으로볼수있다. 한편, SPA 부분은다수사용되기는하나그의대부분의내용이온천이나사우나등고급휴양시설, 온천수를이용하여피부를관리하는등의의미로사용되는것이고, 일부그의미를확장하여스트레스 266 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

271 후 1020 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 해소와피부미용등을목적으로하는마사지샵이나사우나자체를이르는것으로사용되기도하지만, 지정상품과관련하여상품의출처표시기능을할수없을정도로식별력이약하다고보기어려움ㅇ대법원은 선고된 2002후2112 판결에서 SPA 가그지정상품에사용될경우 온천수의미네랄성분을함유한, 온천수의미용효과가있는, 스파에서주로판매되는, 스파의효과가있는홈스파제품 등과같이그화장품등의원재료나효능및용도를직접적으로표시하는의미로직감된다고는볼수없다고판시한바있음 o 또한, 이사건등록상표 는위에서살펴본바와같이그지정상품의원재료나효능및용도를직접적으로표시하는의미로직감된다고도볼수없어지정상품의용도나효능등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표에해당하지아니하는것이므로, 이사건등록상표는상품자체의품질오인을일으킬염려가없으므로상표법제7조제1항제11호에해당하지아니함 특허법원 2013허9874 판결 ( , 심결취소 ) : 해당ㅇ이사건등록상표중 HAIR 부분은 머리카락, 얼굴털등체모 ( 體毛 ) 등의뜻으로, 화장품에는피부는물론모발의건강을유지또는증진하기위한물품도포함되므로, 위 HAIR 부분은이사건각지정상품중 샴푸, 염색제등의모발용품 뿐만아니라이사건각지정상품이사용되는인체부위를가리키거나연상시키는등상품의용도와매우밀접한관련이있어식별력이없거나미약해보임ㅇ그리고 SPA 부분은이사건등록결정일무렵다수의화장품제조 판매사들이 SPA 나 스파 를상표의일부로포함한화장품을제조 판매하면서, 제품의특성으로 스파를통하여피부가얻을수있는효과에착안하여개발된제품으로모공속피부노폐물을깨끗하게제거하여더욱건강하고상쾌한피부로가꿔준다, 등의내용을표시하는등 보습효과등이있는화장품의관념 으로상당히광범위하게사용하고있었고, 수요자들이 SPA( 스파 ) 를화장품과관련하여 스파에서주로사용 판매되는신체, 피부, 모발관리제품의관념 으로인식할개연성이있었던것으로보이는점, 거래계에서 SPA 나 스파 가포함된상표가광범위하게사용되고있으며, 헤어스파 가포함된상표도일부사용되고있음등을고려할때, 이사건등록상표중 SPA 부분은각지정상품에대하여그식별력이상당히미약해보임 267

272 Ⅳ 년도대법원판례 ㅇ따라서, 이사건등록상표 는이사건각지정상품에대하여 HAIR 와 SPA 가결합한것이상의새로운관념을도출하거나새로운식별력을형성하지는않는것으로보이므로상표법제6조제1항제7호에해당하여그등록이무효로되어야함 대법원 2014후 1020 판결 ( , 원심지지 ) : 해당ㅇ이사건등록상표 는 메이크업화장품, 모발염색제 등각지정상품에관하여식별력이없거나약한 HAIR 와상품의성질표시 ( 품질, 용도등 ) 를나타내는 SPA 의결합된표장으로, 등록결정일 ( ) 을기준으로볼때, HAIR 와 SPA 가결합한것이상의새로운관념을도출하거나새로운식별력을형성하지는않는것이어서상표법제6조제1항제7 호의 수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 에해당한다고판단함ㅇ상고이유에서들고있는대법원 선고 2002후2112 판결은 SPA 라는표장이 당시의사정에비추어볼때 모발관련화장품 에관하여식별력이부정된다고보기어렵다는취지로판시한것으로서, 이사건과사안이달라이사건에원용하기에적절하지아니함 3. 심사관련시사점ㅇ상표의식별력은그상표가가지고있는관념, 상품과의관계, 당해상품이거래되는시장의성질, 거래실태및거래방법, 상품의속성, 수요자의구성, 상표사용의정도등에따라달라질수있는상대적 유동적인것이고, 등록상표가상표법제6조제1항제7호에해당하는지여부는그등록결정일을기준으로하여판단함 268 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

273 후 2869 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 2869 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인이이사건등록상표 가선등록상표 등과유사하다며등록 무효심판을청구한사건에서, 특허심판원과특허법원은양상표의호칭, 관념이비유사하다고판단하였으나, 대법원은양상표가유사하다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 등록상표 1) 2012 후 2869 ( ) 해당파기환송 ( 등록상표 2) ( ) ( 등록상표 3,4) 2011 허 ( ) 미해당심결지지 ( 등록상표 5) (15 류 ) 아코디언, 캐스터네츠, 탬버린, 하모니카등 (15 류 ) 피리, 하모니카, 멜로디언, 탬버린, 캐스터네츠등 2010 당 2813 ( ) 미해당청구기각 269

274 Ⅳ 년도대법원판례 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당2813 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ이사건등록상표를선등록상표와대비하면도형의유무, 문자의구성과배열등의차이로인하여외관이상이하고, 이사건등록상표는 계곡, 골짜기 등의의미를지닌 Valley 와 천사 라는의미를지닌 angel 의결합인영문자 Valleyangel 및그영문음역인 배리엔젤 이각띄어쓰기없이상하 2단으로구성되어있지만, 두단어의결합으로새로운관념이나타나지않는조어상표이므로양표장의관념을대비할수없다. 또한이사건등록상표는두단어가띄어쓰기없이일련불가분적으로결합되어있고비교적간단한 4음절에불과하여 베리 나 엔젤 로분리호칭되는것보다전체에의하여 배리엔젤 로호칭되는것이자연스럽다할것이므로 엔젤 로호칭되는선등록상표들과칭호가비유사함 특허법원 2011허12197 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 미해당ㅇ이사건등록상표가 엔젤 만으로분리관찰되는지보건대, 이사건등록상표는 배리엔젤 또는 밸리엔젤 이라는비교적짧고간단한네음절로쉽게발음되며상표의앞부분을중시하는소비자들의경향에비추어볼때, 뒷부분인 엔젤 만으로분리관찰되기보다는전체로서호칭되고관념될것이므로양표장은외관, 호칭및관념이유사하지않음 대법원 2012후 2869 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ이사건등록상표중영문자부분의경우, 우리나라의영어보급수준과 valley 의 v 와 angel 의 a 가상대적으로큰글씨체로외관상서로구분되어있는점을함께고려할때, 일반수요자들은 계곡 등의의미인 valley 와 천사 등의의미인 angel 이결합된것을쉽게직감할수있고, 이로서새로운의미가형성되는것도아니며, 엔젤 또는 angel 이라는표장은이사건등록상표의지정상품과동일또는유사한 피리, 멜로디언 등의상품에관하여일반수요자들에게널리인식되어있으므로일반수요자들은 엔젤 또는 angel 부분을분리하여인식할가능성이클것임. 이경우이사건등록상표는 엔젤 로호칭 관념되는선등록상표들과호칭 관념이동일함 270 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

275 후 2869 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 3. 심사관련시사점ㅇ둘이상의문자들의조합으로이루어진결합상표는일반수요자들이결합상표가단어의결합으로구성된것임을쉽게직감할수있고, 단어의결합으로새로운의미가형성되지않으며, 결합된단어중등록상표의지정상품과동일 유사한상품에관하여일반수요자들에게널리인식되어식별력이강한단어가있는경우에는그부분을요부로분리 추출하여상표의유사여부를판단할수있음 271

276 Ⅳ 년도대법원판례 후 1587 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표 이선등록서비스표 등과유 사하다며등록무효심판을청구한사건에서, 특허심판원은이사건등록상표가 으 로약칭되어양상표가유사하다고판단하였으나, 특허법원과대법원은이사건등록상표를 전체관찰하여양상표가비유사하다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 등록서비스표 ) 2014 후 1587 ( ) 미해당원심지지 ( ) ( 등록상표 1,2,3,4) 2014 허 2412 ( ) 7-1-7,9,10,11,12 미해당 심결취소 (35 류 ) 속옷 스웨터 셔츠도매업등 (35 류 ) 의류판매알선업, 의류판매대행업등 2013 당 2011 ( ) 해당청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2013당2011 심결 ( , 청구인용 ) : 해당ㅇ이사건등록서비스표인 는 버찌, 버찌 ( 선홍 ) 색의 등의의미가있는 와 숟가락 의의미가있는 이띄어쓰기로구성되어있고, 각단어의첫글자가영문대문자이고지정서비스업과관련하여각식별력을구비하고있으며, 두단어가결합하여새로운관념이생기는것도아니다. 더욱이일반수요자들은이사건등록서비스표를간략하게호칭하고관념한다할것이므로이사건등록서비스표는 와 272 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

277 후 1587 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 으로분리관찰된다. 이사건등록서비스표가 으로약칭될경우선등록서비스표및선등록상표들과그칭호및관념이동일함 특허법원 2014허2412 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당 ㅇ이사건등록서비스표의 체리스푼 은비교적발음하기쉬운짧은 4음절일뿐만아니라 와 이라는영어단어의의미와상관관계에비추어보면그결합에의해 홀로쓰이는 과의미연결이단절되지않고, 이 에비해특 별히주의를끌거나식별력이더강하지도않으며그구성부분중뒷부분에위치하여, 서비 스표를간략한호칭이나관념으로기억하려는일반수요자가이사건등록서비스표를 만으로약칭하거나관념하리라고보이지않음 ㅇ이사건등록서비스표 과선등록서비스표및선등록상표들 은영어단어, 글자체, 소문자포함여부등이달라외관이상이하고, 은 체리스푼 으로호칭되고 버찌와숟가락 으로관념됨에비하여 은 스푼 으로호칭 되고 숟가락 으로관념되어, 표장이전체적으로유사하지않음 대법원 2014후 1587 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당ㅇ상표의유사여부는그외관, 호칭및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때출처의혼동을명확히피할수있는경우에는유사상표라고할수없고이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용됨ㅇ원심이이사건등록서비스표 가선등록서비스표및선등록상표들 과유사하지않다고판단한것은정당함 273

278 Ⅳ 년도대법원판례 3. 심사관련시사점ㅇ둘이상의문자들의조합으로이루어진결합상표는그전체가비교적발음하기쉬운짧은호칭이고, 결합단어의의미와상관관계에비추어그결합으로인하여개별단어와의의미연결이단절되지않으며, 각개별단어중특별히주의를끌거나식별력이더강한단어가없고, 개별단어중에서뒷부분에위치한다면설사상표및서비스표를간략한호칭이나관념으로기억하려는일반수요자나거래자들의거래관행을감안하더라도일반수요자나거래자들이그부분만으로분리인식하여약칭하거나관념하리라고보지않으므로전체관찰함 274 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

279 후 1986 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 1986 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표 가선등록상표 등과유사하여 상표법제7조제1항제12호등에해당한다고주장하며등록무효심판을청구한사건에서, 특허 심판원은지정상품전부가상표법제7조제1항제12호에해당하지않는다고하였으나, 특허법 원은지정상품일부가, 대법원은지정상품전부가상표법제7조제1항제12호에해당한다고판 단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 등록상표 1) 2013 후 1986 ( ) 지정상품전부해당 파기환송 ( 등록상표 2) ( ) ( 등록상표 3) 2012 허 8850 ( ) 7-1-7,10,11,12 지정상품일부해당 심결일부취소 ( 사용상표 ) (44 류 ) 마사지업, 문신업등 (3 류 ) 화장비누, 샴푸, 물비누등 2012 당 559 ( ) 7-1-7,11,12 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012당559 심결 ( , 청구기각 ) : 7-1-7,11,12 미해당ㅇ이사건등록상표서비스표 를선등록상표들과대비할경우외관이비유사하고관념을대비할수없다. 칭호에있어서도이사건등록상표서비스표는비교적짧은 3음절로띄 275

280 Ⅳ 년도대법원판례 어쓰기없이일련불가분적으로결합되어있는점등으로보아 바비퀸 전체로호칭된다할것이나, 선등록상표들이 바비 로호칭되어양표장의칭호가상이하므로결국양표장은비유사함 특허법원 2012허8850 판결 ( 선고, 심결일부취소 ) : 7-1-7,10,11,12 지정상품일부해당ㅇ이사건등록상표서비스표 은국내에서원고의상품표시로인식되는 와 이결합된표장임을쉽게인식할수있고, 분리관찰이가능하여 가요부에해당하며, 선등록상표와호칭이유사하므로양표장은유사함ㅇ선사용표장의사용기간, 선사용표장이표시된상품의국내외매출규모및국내광고비용등을종합하여보면, 적어도이사건등록상표서비스표출원시에는선사용표장이그사용상품과관련하여국내및국외수요자사이에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는표장이라고보임. 이사건등록상표서비스표는선사용표장을모방하여그것이가지는양질의이미지나고객흡입력에편승하려는등의부정한목적을가지고출원한것이므로, 이사건등록상표서비스표가 화장품과미용용품 에관련된지정상품및지정서비스업에사용될경우상표법제7조제1항제12호에해당한다. 한편, 통신강좌업, 대중목욕탕업, 마사지업, 문신업, 인공선탠업등 의경우에는피고가부정한목적을가지고출원하였다고볼수없어상표법제7 조제1항제12호에해당하지않음 대법원 2013후 1986 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 지정상품전부해당ㅇ선사용표장이사용된 바비인형 은시대에따른여성의모습을대변하는패션인형으로서국내외에서 화장품 등에까지사업영역이확대되어가고있는점, 이러한상품들과동일 유사하거나경제적견련관계가있는상품들과서비스업들이이사건등록상표서비스표의지정상품들과지정서비스업들에다수포함되어있는점, 피고가이사건등록상표서비스표를이용한사업을구체적으로준비한바는없는점등에비추어피고는부정한목적을가지고사용하기위하여 통신강좌업, 대중목욕탕업, 마사지업, 문신업, 인공선탠업등 을그지정서비스업들중일부로포함하여이사건등록상표서비스표를출원하였다고할것임 276 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

281 후 1986 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 3. 심사관련시사점ㅇ등록상표의지정상품중일부가선사용표장의사용상품과경제적견련관계가없다고하더라도, 경제적견련관계는상표법제7조제1항제12호의요건중하나인 부정한목적 을판단하기위한고려사항에불과하므로경제적견련관계가없다는이유만으로위상표법조항의해당여부가좌우된다고할수없다. 즉, 등록상표의지정상품중경제적견련관계가없는지정상품이일부있는경우에도등록상표의지정상품전체에대하여상표법제7조제1항제12호는적용가능함 277

282 Ⅳ 년도대법원판례 후 2484 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인이이사건등록상표 가선사용상표 등과유사하여상표법제7조제1항제10호등에해당한다고주장하며등록무효심판을청구한사건에서, 특허심판원은지정상품전부가, 특허법원은지정상품일부가상표법제7조제1항제12호에해당한다고하였으나, 대법원은지정상품전부가상표법제7조제1항제12호에해당한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2013 후 2484 ( ) 전부해당파기환송 ( ) ( 선사용상표, 등록상표 ) 2013 허 3777 ( ) 7-1-7,10,11,12 일부해당 심결일부취소 (18 류 ) 여행가방, 여행용트렁크, 핸드백, 가죽제상자, 등 (25 류 ) 핸드백, 서류가방, 패스포트케이스, 가죽제상자등 2012 당 956 ( ) 해당청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012 당 956 심결 ( , 청구인용 ) : 해당 ㅇ선사용상표 는특허청발간의 외국상표자료집, 주로도용되는외국상표집 등에수 록될정도로국내외적으로널리알려진표장이며, 특허법원 2007 허 5246 판결에서선사용상표 278 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

283 후 2484 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 가 이전에주지 저명성을획득하였다고판시한바있으므로, 이사건등록상표의출원일 ( ) 무렵에는선사용상표가이미주지 저명성을획득하였다. 이사건등록상표와선사용상표는그표장의구성이나모티브등이유사하며, 청구인이피청구인을상대로제기한상표권침해금지소송등에서양상표의유사성을인정하는판시가있었다. 이사건등록상표의지정상품은청구인의선사용상품들과동일 유사하거나밀접한관련이있는상품들이므로이사건등록상표는상표법제7조제1항제10호에해당함 특허법원 2013허3777 판결 ( 선고, 심결일부취소 ) : 7-1-7,10,11,12 지정상품일부해당ㅇ이사건등록상표의지정상품중 소시지제조용창자, 애완동물용의류, 개목걸이등 은선등록상표들의각지정상품과유사하지않으므로상표법제7조제1항제7호, 제10호, 제11호에해당하지않으며, 또한위지정상품은선사용표장의사용상품과유사하거나경제적견련관계가인정되지않고, 피고가선사용표장을사용하여가까운장래에이러한폭넓은사업분야에진출을준비하고있다고볼사정도없어원고가부정한목적을가지고출원 등록하였다고보기어려우므로상표법제7조제1항제12호에해당하지않음 대법원 2013후 2484 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 지정상품전부해당ㅇ ( 판단기준 ) 상표법제7조제1항제12호의부정한목적이있는지여부는특정인의상표의주지 저명또는창작성의정도, 특정인의상표와출원인의상표의동일 유사성의정도, 출원인과특정인사이의상표를둘러싼교섭의유무와그내용, 기타양당사자의관계, 출원인이등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 상품의동일 유사성내지는경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여등록상표의출원당시를기준으로판단하여야함ㅇ선사용표장은이사건등록상표의출원당시 핸드백등가방류 에관하여국내와외국의수요자들사이에주지 저명한상표가된점, 이사건등록상표는선사용표장과구성의모티브등그외관이주는지배적인상이유사한점, 선사용표장의사용상품과동일 유사하거나경제적견련관계가있는상품들이이사건등록상표의지정상품들에다수포함되어있는점, 원고의과거상표출원이선사용표장등피고의상표와출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있어모두등록거절된전력이있는점등에비추어, 원고는부정한목적으로이 279

284 Ⅳ 년도대법원판례 사건지정상품들을그지정상품들중일부로포함하여출원하였다고할것이므로이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호에해당함 3. 심사관련시사점 ㅇ등록상표의지정상품중경제적견련관계가없는지정상품이일부있는경우에도등록상표의지정상품전체에대하여상표법제7조제1항제12호를적용할수있음 280 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

285 후 2460 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 2460 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표 가선사용상표 등과유사 하여상표법제7조제1항제12호에해당한다고주장하며등록무효심판을청구한사건에서, 특 허심판원및특허법원은선사용상표가국내또는외국의수요자사이에특정인의상표로인식 되지않아상표법제7조제1항제12호에해당하지않는다고하였으나, 대법원은상표법제7조 제1항제12호에해당한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 선사용상표 1) 2013 후 2460 ( ) 해당파기환송 ( ) ( 선사용상표 2) 2013 허 5186 ( ) 미해당심결지지 (14 류 ) 가죽제시계줄, 스톱워치, 시계등 시계등 2012 당 142 ( ) 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012당142 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ선사용상표들의광고사실만으로는선사용상표들이널리알려졌다고보기에부족하고, 청구인은독일, 스위스등에선사용상표제품에대한판매점을두고있다고주장하나그개설시기등을파악할수없으며, 선사용상표이외의표장을사용한상품의판매를포함하고있어선사 281

286 Ⅳ 년도대법원판례 용상표만의사용실적을알수없고, 독일내에약 350여개의시계판매점이있다고주장하나그개설시기및선사용상표들의사용실적을확인하기어려우며, 선사용상표제품의일본, 홍콩등의매출액등에관하여확인할수없다. 결국청구인의입증이불충분하여이사건등록상표의출원당시선사용상표들이국내또는국외에서특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로알려졌다고인정할수없으므로이사건등록상표는상표법제7조제1항제12 호에해당하지않음 특허법원 2013허5186 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 미해당ㅇ선사용상표들이약 7년간광고된실적, 선사용상표들이사용된시계제품의매출액및시장점유율, 광고비및이를독점적으로판매하는매장등에대한객관적자료가없는점, 각연간매출액이선사용상표들이사용된시계제품만의매출액으로보기어려운점, 인터넷에서선사용상표들과관련된게시글이적은점등에비추어보면선사용상표들은이사건등록상표의출원당시국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되지않음 대법원 2013후 2460 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ ( 판단기준 ) 등록상표가상표법제7조제1항제12호에해당하려면그출원당시에등록상표와대비되는선사용상표가국내또는외국의수요자사이에특정인의상표로인식되어있어야하고, 등록상표의출원인이선사용상표와동일또는유사한상표를부정한목적을가지고사용하여야하며, 여기서선사용상표가국내또는외국의수요자사이에특정인의상표로인식되어있는지는그상표의사용기간, 방법, 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념상객관적으로상당한정도로알려졌는지등을기준으로판단하여야함ㅇ선사용상표들은 1997년경부터원고의손목시계에사용되기시작하였고 2002년부터독일내에서큰인기를얻은점, 선사용상표들이사용된제품은독일항공사의기내면세점에서판매되었고원고는독일국군의손목시계공급자로지정되기도한점, 선사용상표들을사용한제품들은일본, 대만잡지에서최강독일시계중하나등으로소개된점, 독일내에서선사용상표들을사용한제품의매장수는 738개에이르며원고의연간매출액은 2007년 3,093,391유로, 2008년 3,329,346유로, 2009년 3,897,987유로에달하는점을알수있다. 결국비록원고의각연간매출액중선사용상표들이사용된제품의매출액이정확히얼마인지특정되지않았고, 독일에서선사용상표들이사용된시계제품의시장점유율이나광고비등을정확히확인할자 282 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

287 후 2460 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 료가없더라도위사정을종합하여볼때선사용상표들은이사건등록상표의출원일무렵에는적어도독일내의수요자사이에특정인의상표로인식되어있었음 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제7조제1항제12호에서선사용상표가국내또는외국의수요자사이에특정인의상표로인식되어있는지는상표의사용기간, 방법, 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념상객관적으로상당한정도로알려졌는지등을기준으로판단하여야함 283

288 Ⅳ 년도대법원판례 후 119 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은이사건등록상표 가선등록상표 등과유사하여상표법제7조제1항제12호등에해당한다고주장하며등록무효심판을청구한사건에서, 특허심판원및특허법원은선사용상표가국내또는외국의수요자사이에특정인의상표로인식되지않아상표법제7조제1항제12호에해당하지않는다고하였으나, 대법원은상표법제7조제1항제12호에해당한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2014 후 119 ( ) 해당파기환송 ( ) ( 등록상표 ) 2013 허 5308 ( ) 미해당심결일부취소 (9 류 ) 방진안경, 콘택트렌즈, 수중안경등 화장품, 가방, 지갑, 보석, 시계, 의류등 2012 당 1939 ( ) 일부해당, 미해당 청구일부인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012당1939 심결 ( , 일부인용 ) : 일부해당, 미해당ㅇ이사건등록상표가 선글라스, 스포츠용고글, 안경테 에사용될경우상표법제7조제1항제11 호에해당하나, 나머지 방진안경, 보안용챙, 수중안경, 안경알, 안경줄, 안경집, 콘택트렌즈, 방현안경 부분은선사용상표의지정상품과밀접한경제적관련성이없으므로상표법제7조제 1항제11호에해당하지않음 284 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

289 후 119 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 ㅇ각국가별, 사용상품별등으로세분되어있지않은전세계연도별매출총액, 광고비용총액등절대적인금액만으로는선사용상표를사용하는상품들의전세계시장점유율을짐작할수없을뿐아니라, 본국인그리스를비롯한특정국가별매출실적, 사용상품별매출실적및시장점유율, 광고실적등을확인할수없으므로선사용상표가이사건등록상표의출원당시에국내및국외에서일반수요자에게특정인의상표로현저하게인식되어있었다고볼수없고, 이사건등록상표는구상표법제7조제1항제12호에해당하지않음 특허법원 2013허 5308 판결 ( 선고, 심결일부취소 ) : 일부해당, 미해당ㅇ이사건등록상표의출원당시에선사용상표와동일하거나주요부가같은표장의상표가세계적으로등록되어있고, 선사용상표대한매출액이그리스와홍콩에서는상당한금액이며, 전세계적으로상당한광고비를지출하였으나동종시장에서의매출액등에대한자료가없고, 전세계매출액등의경우선사용상표및그사용상품과관련된매출인지명확하지않으며, 중국등에서의매출실적과광고비내역등만으로는일반수요자에게특정인의상표로현저하게인식되었다고단정하기에부족하므로그외다른국가들의일반수요자나거래자들에게특정인의상표로현저하게인식되었다고볼수없음 대법원 2014후 119 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ선사용상표는원고회사의전신인폴리폴리에에스. 에이.(Folli Follie S.A.) 의설립자가 1985 년경창작한것으로서, 1990년대부터그리스에서 보석, 시계, 가방 등의상품에사용되어온점, 선사용상표와관련한전세계매출액이상당하며특히그리스에서의매출액, 광고비지출액이상당한점, 위기간사이에유명패션잡지에그광고가여러차례게재된점을알수있음ㅇ선사용상표와관련된상품의판매기간, 매출액, 광고내역등을종합적으로고려할때이사건등록상표의출원일무렵에선사용상표는 보석, 시계, 가방 등의상품에관하여적어도그리스의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있었다고봄이상당하고, 이사건등록상표는선사용상표와동일하며피고는원고의선사용상표의명성에편승하여부당한이익을얻을목적등부정한목적을가지고이사건등록상표는출원한것이므로이사건등록상표는구상표법제7조제1항제12호에해당함 285

290 Ⅳ 년도대법원판례 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제7조제1항제12호에해당하려면그출원당시에등록상표와대비되는선사용상표가국내또는외국의수요자사이에특정인의상표로인식되어있어야하며, 이는그상표의사용기간, 방법, 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념상객관적으로상당한정도로알려졌는지등을기준으로판단하여야함 286 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

291 후 1051 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 1051 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인이이사건등록상표 가선등록상표 등과유사하여상표법제7조제1항제12호등에해당한다고주장하며등록무효심판을청구한사건에서, 특허심판원은이사건등록서비스표가부정한목적으로등록된것으로볼수없어상표법제7조제1항제12호에해당하지않는다고하였으나, 대법원및특허법원은상표법제7조제1항제12호에해당한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 선등록상표 1, 선등록서비스표 1, 선사용상표 3) ( 선등록서비스표 3, 선사용상표 1) 2014 후 1051 ( ) 해당원심지지 ( ) ( 선등록서비스표 2,4) ( 선등록서비스표 5) CHOCOLATE MUSEUM ( 선사용상표 2) 2013 허 8116 ( ) 해당 심결일부취소 (43 류 ) 카페업, 스낵바업, 레스토랑업등 (30 류 ) 초콜릿, 초콜릿관련종합전시업등 2013 당 57 ( ) 7-1-7,11 일부해당 미해당 청구일부인용 287

292 Ⅳ 년도대법원판례 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2013 당57 심결 ( , 청구일부인용 ) : 7-1-7,11 일부해당, 미해당ㅇ선사용표장 CHOCOLATE MUSEUM 과 초콜릿박물관 등은창작성있는표장이아니고널리사용되는단어의단순한결합이며, 도형 이결합되어전체적으로서로구분되므로이사건등록서비스표가선사용표장들을모방한것이라단정하기어려움. 이사건등록서비스표는제과점업을제외하면선사용표장들의사용상품 ( 서비스업 ) 과서로경제적견련성이없으며또한청구인과피청구인사이에상표권침해소송이법원에계류중인사실을제외하면이사건등록서비스표를둘러싼교섭의유무, 양당사자의특수한관계등을확인할수없다. 결국이사건등록서비스표는부정한목적으로등록된것으로볼수없으므로상표법제7조제1항제12호에해당하지않음 특허법원 2013허 8116 판결 ( 선고, 심결일부취소 ) : 해당ㅇ선사용상표등은비록그사용상품 서비스업과관련하여성질을직감하는표장으로서, 원래식별력이없거나미약하였다하더라도이사건등록서비스표의출원당시에는특정인의상품 서비스업을표시하는것으로인식될정도의식별력을갖추었다. 이사건등록서비스표 와선사용상표,, 등은외관은일부비유사하나, 호칭과관념에있어서 초콜릿박물관 또는 초콜릿뮤지엄 으로동일하게호칭 관념되므로양표장은서로유사함ㅇ원고는약 10년간제주지역에서초콜릿박물관을운영하며이사건등록서비스표의출원당시적어도제주지역에서는상당한인지도를얻은점, 원고와피고의초콜릿박물관은제주도남서쪽에위치하여이격거리가가깝고영업형태가매우유사한점, 원고와피고의초콜릿박물관은내부에초콜릿판매소와카페등을두고있는바이사건등록서비스표의지정서비스업에는선사용상표등과경제적견련관계가인정되는 카페업 등이다수포함되어있는점, 실제로제주도를관광한수요자들이피고와원고의영업을혼동한사례가다수발생한점등을고려하면피고는부당한이익을얻거나원고에게손해를가할목적으로이사건등록서비스표를출원 등록한것이라고판단됨 288 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

293 후 1051 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 대법원 2014후 1051 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ원심은이사건등록서비스표의출원일인 경, 초콜릿, 초콜릿관련종합전시업 을사용상품 서비스업으로하는원심판시선사용상표 서비스표는국내의수요자사이에원고의 초콜릿, 초콜릿관련종합전시업 을표시하는것이라고인식되는정도에이르렀다고봄이타당하다고판단하였음ㅇ또한이사건등록서비스표는선사용상표 서비스표와서로유사하고, 한편선사용상표 서비스표가국내의수요자에게알려진정도, 선사용상표 서비스표와이사건등록서비스표의유사성의정도, 선사용상표 서비스표를사용하여운영되고있는원고영업소와이사건등록서비스표를사용하여운영되고있는피고영업소가매우유사한형태로운영되고있으며근거리에위치하고있어실제관광객들에게오인 혼동을일으키고있고, 이사건등록서비스표의지정서비스업에는선사용상표 서비스표의사용상품 서비스업과경제적견련관계가있는업종도다수포함되어있는점등을종합적으로고려하여보면, 피고가선사용상표 서비스표를모방하여부정한목적으로이사건등록서비스표를출원 등록하여사용하는것이라고보아야할것이어서, 이사건등록서비스표에상표법제7조제1항제12호가정한등록무효사유가있다고판단하였는바, 원심의이러한판단은정당하고, 상표법제7조제1항제12호에관한법리를오해하는등의위법이없음 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제7조제1항제12호의 부정한목적 의해당여부는모방대상상표의인지도또는창작의정도, 등록상표와모방대상상표의동일 유사정도, 등록상표의출원인과모방대상상표의권리자사이에상표를둘러싼교섭의유무, 교섭의내용, 기타양당사자의관계, 등록상표의출원인이등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 등록상표와모방대상상표의지정상품간의동일 유사내지경제적견련성의유무, 거래실정등을종합적으로고려하여등록상표의출원시를기준으로판단함 289

294 Ⅳ 년도대법원판례 후 2576 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인이피청구인에게확인대상표장 은이사건등록상표 과함께사용될경우일반수요자가상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있어확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속한다고주장한사건에서, 특허심판원, 특허법원및대법원은모두권리범위에속한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2013 후 2576 ( ) 권리범위에속함 원심지지 ( ) 2013 허 1986 ( ) 권리범위에속함 심결지지 (30류) 소스, 가정용식육연화제, 그레이비등소스, 액상조미료등 2012당2137 ( ) 권리범위에속함 청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012 당 2137 심결 ( , 청구인용 ) : 권리범위에속함 ㅇ이사건등록상표 과확인대상표장 은전체적으로그외관이상이하다. 확 인대상표장중 은식별력이있는부분이나제조업체를표시하는것으로인식될뿐이며, 중앙에크게표기된문자부분인 미정 이요부가되어 아직작정하지못함 ( 未定 ) 등의의미로관념 호칭될수있으므로그호칭및관념이서로동일또는유사하여양표장은서로유사하다. 확인대상표장의사용상품과사건등록상표의지정상품인 소스 는서로동일 유사한상품이므로확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속함 290 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

295 후 2576 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 특허법원 2013허1986 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 권리범위에속함ㅇ확인대상상표와이사건등록상표는외관이다르기는하나호칭및관념이모두 미정 으로동일하여전체적으로표장이유사하다. 확인대상상표의사용상품은요리용맛술로서식육연화및생선비린내제거를위하여사용되거나, 다양한요리에풍미를향상시키기위하여사용되는것으로서이사건지정상품중 마리네이드 (Marinade) 나 화학조미료, 복합조미료 등과유사하다할것임. 양상표는그표장이유사하고그사용상품역시이사건등록상표의일부지정상품과유사하므로이사건등록상표의권리범위에속함 ㅇ원고는확인대상상표를원고의등록번호제103773호, 제573165호 상표에근거하여사용하는것이라고주장하나, 등록번호제103773호상표는 소멸등록되었고, 등록번호제573165호 상표와확인대상상표를대비하면등록번호제573165호상표의도형하단에바로 미정 이라는문자가결합되어있음에비하여확인대상상표는 청정원 이라는문자가결합되어있고 미정 이라는문자는도형과떨어져별개로표시되어있는점, 위두상표의도형도각 과 으로상단의태양모양의도형으로부터뻗쳐져나오는세개의직선의유무, 왼쪽하단의가로방향의직선의개수와오른쪽하단의원형곡선의개수가각각 3개와 2개로다른점등에비추어보면, 양상표는표장이동일하다고볼수없으므로확인대상상표의사용이원고의등록상표를적법하게사용한것에해당하지않음 대법원 2013후2576 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 권리범위에속함ㅇ원심은, 1 요리용맛술 등을사용상품으로하는원고의확인대상상표를 가정용식육연화제, 그레이비 등을지정상품으로하는원고의등록상표와대비하면서, 확인대상상표는원고의등록상표와거래사회통념상동일성이인정되는상표로볼수없다는이유로, 확인대상상표의사용이원고의등록상표를적법하게사용한것에해당한다는원고의주장을배척하고, ㅇ 2 확인대상상표는 소스류 등을지정상품으로하는피고의이사건등록상표와외관은유사하지아니하나, 호칭과관념이동일하여전체적으로보아그표장이유사하며, 그사용상품도이사건등록상표의지정상품중 마리네이드 (Marinade) 나 화학조미료, 복합조미료 등과유사하므로, 결국확인대상상표는이사건등록상표의권리범위에속한다고판단하였음 291

296 Ⅳ 년도대법원판례 ㅇ원심의위와같은판단은정당한것으로수긍이가고, 거기에상표의동일성이나상품의유사판단에관한법리를오해한잘못이없음 3. 심사관련시사점ㅇ둘이상의문자또는도형의조합으로이루어진결합상표는그구성부분전체에의해생기는외관, 호칭, 관념에의해상표의유사여부를판단하는것이원칙이라할것이나, 문자등의결합관계등에따라 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분, 즉요부만으로도거래에놓일수있다고인정될경우에는그요부를분리내지추출하여그부분에의해생기는호칭또는관념에의해상표의유사여부를판단할수있음 292 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

297 후 3698 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 후 3698 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인이피청구인에게확인대상표장 은이사건등록상표 와사용될경우일반수요자가상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가없어확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속하지않는다고주장한사건에서, 특허심판원및특허법원은제73조제1항제2호에해당하지않는다고하였으나, 대법원은제73조제1항제2호에해당한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2011 후 3698 ( ) 권리범위에속함 파기환송 ( ) 2011 허 8242 ( ) 권리범위에속하지않음 심결지지 (18 류 ) 우산, 지팡이, 운동화등 운동화등 2011 당 564 ( ) 권리범위에속하지않음 청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011 당 564 심결 ( , 청구인용 ) : 권리범위에속하지않음 ㅇ이사건등록상표 는점선으로표시한운동화형상에 이결합된도형상표인 바, 운동화형상은지정상품인 운동화 의일반적인형상으로식별력이없고그요부는도형 이라할것임. 또한, 간단하고흔한표장으로이사건등록상표의일부분인 N 만을 293

298 Ⅳ 년도대법원판례 분리하여권리를주장할수없다. 확인대상표장 과대비하면양표장의외관은전체적으로비유사하고, 이사건등록상표는 도형 N 확인대상표장은 유니스타 로호칭될것이어서호칭도비유사하며, 조어상표로관념이없어대비할바없다. 결국양표장은일부유사한부분이있으나이는식별력이없는부분이어서그요부가될수없다할것이므로외관, 호칭및관념이서로달라양표장이비유사함 특허법원 2011 허 8242 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 권리범위에속하지않음 ㅇ원고의 자로고가이사건등록상표의등록결정일인 경에국내일반수요자 와거래자에게널리알려졌음을인정할증거가없으므로 하였다고볼수없어요부로볼수없음 이사용에의한식별력을취득 ㅇ이사건등록상표는식별력이없는부분만으로구성되어있어, 상표전체를기준으로대비하면외관에서양상표는점선모양의운동화와사다리꼴패치의유무, N 자밑에 UNISTAR 의유무등에서달라서로다르고, 그호칭에서이사건등록상표는미약하나마운동화에비하여상대적으로식별력이있다고볼수있는 N 에의하여 엔 으로호칭될것임에비하여, 확인대상표장은식별력이있는 UNISTAR 에의하여 유니스타 로호칭될것이며, 그관념에있어서도이사건등록상표는 N이부착된운동화 로확인대상표장은 UNISTAR 로관념되어서로다르므로양상표는서로유사하지않음 대법원 2011후3698 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 권리범위에속함ㅇ상표의식별력은그상표가가지고있는관념, 상품과의관계, 당해상품이거래되는시장의성질, 거래실태및거래방법, 상품의속성, 수요자의구성, 상표사용의정도등에따라달라질수있는상대적 유동적인것이므로, 이는상표의유사여부와동일한시점을기준으로그유무와강약을판단하여야함ㅇ등록상표의전부또는일부구성이등록결정당시에는식별력이없거나미약하였다고하더라도그등록상표를전체로서또는일부구성부분을분리하여사용함으로써권리범위확인심판의심결시점에이르러서는수요자사이에누구의상품을표시하는것인지현저하게인식될정도가되어중심적식별력을가지게된경우에는, 이를기초로상표의유사여부를판단하여야함 294 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

299 후 3698 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 ㅇ원고의실사용상표 은 운동화 에관하여적어도 2009년경부터는수요자사이에서누구의상품을표시하는것인지현저하게인식될수있을정도가되었고, 이사건심결당시에는수요자사이에중심적식별력을가진것으로보임ㅇ한편확인대상표장은시각적으로 부분이훨씬두드러져보이고, 이사건등록상표의구성중 부분이 운동화 상품에관하여현저하게인식되게되었으므로 운동화 를사용상품으로하는확인대상표장에서도위 부분과동일성이인정되는 부분이수요자의주의를끄는중심적식별력을가지는부분이된다. 결국이사건등록상표와확인대상표장은 과 부분으로호칭 관념될수있고그러한경우호칭 관념이동일하여양표장은유사함ㅇ권리범위확인심판에서상표의유사여부를판단하면서등록상표의구성중등록결정당시식별력이없던부분은심결당시사용에의한식별력을취득하였다고하더라도등록상표에서중심적식별력을가지는부분이될수없다는취지로판시한이전판결은이판결의견해에배치되는범위에서이를변경하기로함 3. 심사관련시사점ㅇ상표권의권리범위확인심판및그심결취소청구사건에서등록상표와확인대상표장의유사여부를판단하기위한요소가되는등록상표의식별력은상표의유사여부를판단하는기준시인심결시를기준으로판단하여야하는바, 등록상표의전부또는일부구성이등록결정당시에는식별력이없거나미약하였다고하더라도그등록상표를전체로서또는일부구성부분을분리하여사용함으로써권리범위확인심판의심결시점에이르러서는수요자사이에누구의상품을표시하는것인지현저하게인식될정도가되어중심적식별력을가지게된경우에는, 이를기초로상표의유사여부를판단하여야함 295

300 Ⅳ 년도대법원판례 후 2446 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이피청구인에게확인대상표장 은이사건등록상표 와 사용될경우일반수요자가상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있어확인대 상표장은이사건등록상표의권리범위에속한다고주장한사건에서, 특허심판원은청구인의 주장을인용하였으나, 특허법원과대법원은권리범위에속하지않는다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2013 후 2446 ( ) 권리범위에속하지않음 원심지지 ( ) 2012 허 ( 권리범위에속하지않음 심결취소 (3 류 ) 기름때를제거하는연마스펀지등 세척용스펀지 2011 당 3300 ( ) 권리범위에속함 청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011당3300 심결 ( , 청구인용 ) : 권리범위에속함ㅇ이사건등록상표 중 매직 의경우간접적으로상품의효능이나품질을나타내어식별력이약하고, 블럭 은상품의형상을나타내어식별력이약한만큼 매직 이나 블럭 만으로요부가될수없고, 4음절의비교적짧은표장이므로 매직블럭 으로호칭된다. 확인대상표장 은 매직블럭 과 매직폼 이결합하여분리관찰이가능하며 매직블럭 으로간략하게호칭되고관념될경우그호칭및관념이이사건등록상표와동일 296 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

301 후 2446 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 유사하여양표장은서로유사하다. 또한이사건확인대상표장의사용상품이이사건등록상표의지정상품과동일 유사하여확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속함ㅇ 매직블럭 이관용표장내지보통명칭으로되었는지여부는이사건등록상표의출원시를기준으로하여야할것이나이를인정할증거없음 특허법원 2012허11375 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ 매직블럭 이장기간다수의인터넷쇼핑사이트에서청소용스펀지를지칭하는명칭으로사용된점, 피고도 매직블럭 을품목명칭으로하여품질보증지정서를교부받은점, 일반수요자들도청소용스펀지를 매직블럭 이라고지칭한다수의인터넷게시물이존재하는점등에비추어보면 매직블럭 은이사건심결당시거래계에서청소용스펀지의명칭등으로일반적으로사용한결과그상품자체를가리키는것으로인식되는표장이되었음 ㅇ이사건등록상표 는이사건심결시를기준으로그지정상품중연마스펀지 등에대하여, 확인대상표장 중 은그지정상품중세척용스펀지에대하여상표법제51조제1항제3호의관용하는표장에해당하므로확인대상표장이이사건등록상표와동일한 부분을가지고있다고하더라도이사건등록상표의권리범위에속하지않음 대법원 2013후2446 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ이사건심결시까지인터넷쇼핑사이트에서 매직블럭 을청소용품의카테고리로사용하는것에대해서는달리이의를제기하지아니하였고, 인터파크와현대홈쇼핑 ( 현대Hmall) 은 경부터약 4년간, 옥션 (AUCTION) 은 경부터약 3년간 매직블럭 을청소용스펀지를의미하는단어로서청소용품의카테고리로사용하였으며, 그외에도약 8개의인터넷쇼핑사이트가이사건심결당시 매직블럭 을동일한용도로사용하고있었음ㅇ위와같이 매직블럭 이장기간동안다수의인터넷쇼핑사이트에서청소용스펀지를지칭하는명칭으로사용된점등에비추어보면거래계에서청소용스펀지의명칭등으로일반적으로사용한결과누구의업무에관련된상품을표시하는것이아니라그상품자체를가리키는것으로인식되는관용표장이되었다고할것임 297

302 Ⅳ 년도대법원판례 ㅇ따라서, 이사건심결당시 매직블럭 이관용표장이되어이미식별력을상실한이상아무런영향을미치지아니한다할것이므로권리범위에속하지않음 3. 심사관련시사점ㅇ상표권의권리범위확인심판청구에서확인대상표장이둘이상의문자 도형등의조합으로이루어진결합표장인경우그전체뿐만아니라그중분리인식될수있는일부만이상표법제51조제1항각호에해당하더라도거기에상표권의효력은미치지아니하는것이고, 이처럼상표권의효력이미치지아니하는부분이확인대상표장에포함되어있다면확인대상표장중그부분을제외한나머지부분에의하여등록상표와사이에상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있는지를기준으로하여확인대상표장이등록상표의권리범위에속하는지여부를판단한다. 또한상표법제51조제1항제3호에서정한 상품에대하여관용하는상표 에관하여상표권의권리범위확인심판에서확인대상표장의전체또는일부가이에해당하는지판단하는기준시점은심결시임 298 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

303 후 2316 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 후 2316 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인이피청구인에게확인대상표장 은이사건등록상표 와사용될경우일반수요자가상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있어확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속한다고주장한사건에서, 특허심판원및특허법원은권리범위에속한다고보았으나, 대법원은권리범위에속하지않는다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 피청구인 ( 원고 ) 의확인대상표장 ) 2013 후 2316 ( ) 권리범위에속하지않음 파기환송 ( 제 호 ) ( 피청구인 ( 원고 ) 의등록표장 ) 2013 허 4299 ( ) 권리범위에속함 심결지지 (30 류 ) 가정용식육연화제, 그레이비 (gravies) 소스등 맛술 / 요리용 ( 요리용맛술 ) 2012 당 2373 ( ) 권리범위에속함 청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012 당 2373 심결 ( , 청구인용 ) : 권리범위에속함 ㅇ이사건등록상표 는확인대상표장 과전체적인외관은유사하지않지만이사건등록상표는분리관찰하여 미정 에의하여관념 호칭될것이고, 확인대상표장 은전체로서어떠한특별한관념이생성되는것도아니고, 한글부분인 화미 와 미정 이색채를달리하여구분되어있어일요부인 미정 으로호칭 관념될수있으므로양표장은그호칭및관념이서로동일또는유사함 299

304 Ⅳ 년도대법원판례 ㅇ또한, 이사건등록상표의지정상품인 그레이비 (gravies) 와확인대상표장의사용상품인 요리용맛술 은상품의유사군이동일하고특정의맛과향을더하기위한첨가제라할것이므로양상품은서로유사하므로확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속한다고할것임 특허법원 2013허4299 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 권리범위에속함ㅇ확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속한다. 한편, 원고의등록상표 과확인대상표장 을대비하면비록확인대상표장도 미정 으로호칭될수있다는점은앞서살펴본바와같으나양표장은바탕색의유무, 글자색의차이글자수및글자의내용의차이 ( 특히확인대상표장에는원고의등록상표에는없는 화미 가추가되어있음 ) 등으로인하여그외관이현저히다름. 그러므로확인대상표장은사회의거래통념상원고의등록상표와동일하게볼수있는형태의상표에해당한다고보기는어려워원고의등록상표를적법하게사용한것이라볼수없음 대법원 2013후 2316 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ확인대상표장은 화미 부분과 미정 부분의글자색이달라서중심적식별력을갖는 화미 와 미정 이라는문자가결합한것임을쉽게알수있는점, 그결합으로확인대상표장전체에어떤새로운관념이형성되는것도아닌점, 확인대상표장에서 미정 부분은원고의등록상표 과글자체와바탕색의유무에서차이가있으나그러한차이는거래통념상원고의등록상표와동일하게볼수있는정도의변형에불과한점등을고려하면확인대상표장은상표로서의동일성과독립성을유지하고있는원고의등록상표 에 화미 라는부분이단순히부가된것이므로원고의등록상표와동일성있는상표에해당함 3. 심사관련시사점ㅇ권리범위확인심판은등록상표와 미등록 확인대상표장을대비하여적극적으로등록상표의권리범위에속한다거나소극적으로이에속하지아니함을확인하는것이므로 등록된 확인대상표장에관한적극적권리범위확인심판은확인대상표장이심판청구인의등록상표와동일 유사하다고하더라도등록무효절차이외에서등록된권리의효력을부인하는결과가되어부적법함 300 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

305 후 2316 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 ㅇ확인대상표장이심판청구인의등록상표와동일 유사한경우확인대상표장에는심판청구인의등록상표의상표권의효력이미치고있다고보아야할것이고, 확인대상표장이이사건선등록상표의권리범위에속한다는확인을구하는것은바로심판청구인의등록상표에대한무효심결의확정없이, 심판청구인의등록상표의효력을부인하는결과가되므로이사건심판청구는부적법하여각하됨 301

306 Ⅳ 년도대법원판례 후 3289 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인이피청구인에게확인대상표장 은이사건등록상표 와사용될경우일반수요자가상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가없어확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속하지않는다고주장한사건에서, 특허심판원은청구인의주장을인용하였으나, 특허법원과대법원은권리범위에속하지않는다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 인용상표등 ( 실사용상표 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2013 후 3289 ( ) 권리범위에속하지않음 원심지지 ( ) 2013 허 5360 ( ) 권리범위에속하지않음 심결취소 (29 류 ) 홍삼, 가공된홍삼등 홍삼정 2012 당 3282 ( ) 권리범위에속함 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012 당 3282 심결 ( , 청구기각 ) : 권리범위에속함 ㅇ이사건등록상표 와확인대상표장 은모두전체로서식별력이없거나미 약한문자들로구성된표장이지만양표장에서직관적으로주의를끄는부분은 홍삼정 G 이 302 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

307 후 3289 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 소극 ) 사건 므로 홍삼정 G 로약칭 관념될개연성이높아양표장은서로유사하고, 이사건등록상표의지정상품과확인대상표장의사용상품이동일 유사하므로확인대상표장은이사건등록표장의권리범위에속함 특허법원 2013허5360 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ양표장은외관과호칭에서는 홍삼정 G( 지 ) 부분을관념에서는 고급의홍삼정 G 를각각공통으로가지고있으며, 이사건등록상표의지정상품과확인대상표장의사용상품은홍삼을원료로하여용매로써추출하여제조한것으로서로동일또는유사함ㅇ그러나, 확인대상표장은그사용상품인 홍삼정 에사용될경우지정상품의보통명칭과그성질을나타내는것으로인식될것이므로상표법제51조제1항제2호에해당하여이사건등록서비스표의권리범위에속하지아니함 대법원 2013후 3289 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ ( 판단기준 ) 상표법제51조제1항제2호의 상품의보통명칭을보통으로사용하는방법으로표시하는상표 는그동업자들만이아니라실제거래상일반소비자들까지도특정상품의보통명칭으로서그와같은명칭을보통의방법으로사용하고있는것을말하고, 같은호의 상품의품질 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시하는상표 는일반수요자가그사용상품을고려하였을때품질 효능 용도등을표시하고있다고직감할수있는것으로서, 이에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 사용상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야한다. 그리고이러한상표가도안화되어있더라도전체적으로볼때그도안화의정도가일반수요자의특별한주의를끌어문자의관념을상쇄, 흡수하는등으로새로운식별력을가질정도에는이르지못한다면여전히상표법제51조제1 항제2호에규정된위각상표에해당함ㅇ확인대상표장의 홍삼정 은사용상품의보통명칭에해당하고 프리미엄 은기술적표장에해당하며, 여기에간단하고흔한표장으로서별다른식별력이없는 G 와그한글음역으로인식되는 [ 지 ] 를부가한것만으로는확인대상표장이새로운식별력을가질정도로도안화되었다고할수없다. 결국확인대상표장은상표법제51조제1항제2호에규정된상표에해당하여지정상품을 홍삼을주원료로하는건강기능식품, 홍삼 등으로하는이사건등록상표 와의동일 유사여부를대비할필요도없이그권리범위에속하지않음 303

308 Ⅳ 년도대법원판례 3. 심사관련시사점ㅇ상표법제51조제1항제2호에규정된각상표에해당할경우이러한상표가도안화되어있더라도, 전체적으로볼때그도안화의정도가일반수요자의특별한주의를끌어문자의관념을상쇄, 흡수하는등으로새로운식별력을가질정도에는이르지못한다면여전히상표법제51 조제1항제2호에규정된위각상표에해당한다고판단함 304 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

309 후 1521 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 후 1521 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이피청구인의실사용상표 등은청구인의주지 저명한표장인대상상표 와유사한바, 일반수요자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있으 므로상표법제73조제1항제2호에해당하여등록이취소되어야한다고주장한사건에서, 특허 심판원은상표법제73조제1항제2호에해당하지않는다고하였으나, 특허법원과대법원은제 73조제1항제2호에해당한다고판단함. 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 인용상표등 ( 실사용상표 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 등록상표 ) ( ) ( 대상상표 1) 2012 후 1521 ( ) 해당원심지지 ( 실사용상표 1,2) ( 대상상표 2,3) ( 실사용상표 3) ( 대상상표 4) ( 실사용상표 4) ( 대상상표 5) 2011 허 ( ) 해당심결취소 ( 실사용상표 5) ( 대상상표 6) 제 호 ( 실사용상표 6) ( 대상상표 7) 제 호 (28 류 ) 캐디백, 보스톤백캐디백, 보스톤백 2011 당 600 ( ) 미해당청구기각 305

310 Ⅳ 년도대법원판례 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011당600 심결 ( 청구기각 ) : 미해당ㅇ이사건등록상표및실사용상표들을구성하고있는문자중 sport 는보통명칭으로식별력이없어양표장들의중심부분은 MSU 라할것임. 이사건등록상표를구성하고있는 MSU 는대문자로구성되어있는반면실사용상표들은 MSU 를도안화하고가운데 S 자를작게표기하였으나, 그렇더라도일반수요자들은이를 MSU 로인식할수있어실사용상표들의도안화정도만으로는거래통념상이사건등록상표와실사용상표들은동일성범위내사용임. 이사건등록상표및실사용상표들을대상상표들과대비하면양상표들은외관이상이하고, 관념이생성되지않아그대비에실익이없으며, 호칭면에서실사용상표들은 MSU 에따라 엠에스유 로대상상표들은 더블유도형, 개도형이있는엠유 등으로호칭될것이어서양상표등은전체적으로청감이비유사함ㅇ이사건등록상표와실사용상표들은동일성범위내에서사용하였다고할것이나실사용상표들과대상상표들은표장이비유사하여이사건등록상표가상표법제73조제1항제2호에해당하지않음 특허법원 2011허11439 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당ㅇ실사용상표 1 내지 6은공통적으로이는원고의비교대상상표 2, 3, 4, 6과동일한형태에가까운방향으로변경된것임. 특히실사용상표 2, 3, 4는변용의정도가지나쳐이사건등록상표의통상의사용범위내에서의변경으로볼수없다. 또한, 사용상표 2, 3, 4와비교대상상표 3은그외관이근사하고그호칭이나관념은이러한외관유사를극복할수있을정도로현저하게다르지않아유사하다고할것임. 피고는고의로이사건등록상표와유사한실사용상표 2, 3, 4를그등록상품인캐디백, 보스톤백에사용함으로써수요자인골퍼로하여금실사용상표 2, 3, 4와유사한비교대상상표 3을캐디백, 보스톤백에사용하는원고의업무와혼동을생기게하였고이는상표법제73조제1항제2호에해당함 대법원 2012 후 1521 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당 ㅇ상표법제73조제1항제2호에서정한부정사용을이유로하는상표등록취소심판에서상표권자가등록상표를사용한것인지아니면그와유사한상표를사용한것인지는상표법제73조제 306 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

311 후 1521 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1항제3호에서정한불사용을이유로하는상표등록취소심판에서의상표동일성판단기준과관계없이상표법제73조제1항제2호의입법취지에따라독자적으로판단하여야한다. 즉, 실제사용된상표 ( 이하 실사용상표 라한다 ) 가등록상표를타인의상표 ( 이하 대상상표 라한다 ) 와동일또는유사하게보이도록변형한것이어서그사용으로인하여대상상표와의관계에서등록상표를그대로사용한경우보다수요자가상품출처를오인 혼동할우려가더커지게되었다면상표법제73조제1항제2호에서정한부정사용을이유로한상표등록취소심판에서는그실사용상표의사용을등록상표와유사한상표의사용으로볼수있다고할것이며, 이때그대상상표가주지 저명한것임을요하지는아니함 ( 대법원 선고 89후2304 판결등참조 ) ㅇ원심판시원고와피고와의관계, 피고가이사건등록상표내지위실사용상표들을사용하게된경위등에의하면피고는위와같은우려가있음을인식하였던것으로보이므로, 결국피고는고의로이사건등록상표와유사한실사용상표들을그지정상품인캐디백, 보스톤백에사용함으로써수요자로하여금원고의업무에관련된상품과의혼동을생기게하였고, 이는상표법제73조제1항제2호의상표등록취소사유에해당한다고판단하였다. 원심의판단에상고이유주장과같이상표의동일성및유사성에관한판단, 상표법제73조제1항제2호에서정한상표등록취소사유에관한법리등을오해하거나필요한심리를다하지아니하고논리와경험의법칙에반하여자유심증주의의한계를벗어나는등의사유로판결에영향을미친위법이있다고할수없음 3. 심사관련시사점ㅇ실제로사용된상표의표장이사회통념상등록상표의통상의사용범위내로볼수있는경우에는어느정도의부기나변경이있더라도상표법제73조제1항제2호의유사한상표의사용에해당하지않는다고볼것이나, 수요자로하여금상품의품질의오인또는타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게하는방향으로등록상표에부기나변경을가하였다면이는등록상표와동일한상표의사용으로볼수없을것임 307

312 Ⅳ 년도대법원판례 후 1415 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은피청구인이이사건등록상표 를그지정상품인 ` 향수 ` 에대하여정 당한이유없이이사건취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지아니하여상표법제73조제1항제3호에따라그등록이취소되어야한다고주장하면서상표등록취소심판을청구한사건에서, 특허심판원및특허법원은제73조제1항제3호에해당하지않는다고하였으나, 대법원은제73조제1항제3호에해당한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) ( 실사용상표 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2012 후 1415 ( ) 미해당원심지지 ( ) 2011 허 ( ) 미해당심결취소 ( 실사용상표 ) (3 류 ) 스킨밀크, 향수, 미용비누등 2010 당 1978 ( ) 해당청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010 당 1978 심결 ( , 청구인용 ) : 해당 ㅇ피청구인은화장품제조업자에게이사건등록상표가표시된향수세트를발주하고판매하였다고주장하나입증이없고, 향수세트를우수고객들에게증정품으로제공하여이사건등록상 308 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

313 후 1415 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 표를사용하였다고주장하나 광고매체가되는물품 은비록상표가표시되어있다고하더라도그자체가교환가치를가지고독립된상거래의목적물이되는물품이라고볼수없어이러한물품에상표를표시한것은 상표의사용 이아니므로위와같은경우를 `상표의사용`으로인정할수없음 특허법원 2011허10085 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ ( 판단기준 ) 상표법제73조제1항제3호에서등록상표를그지정상품에사용한경우라함은등록상표와동일한상표를사용한경우를말하고, 여기서동일한상표는유사상표까지포함하는것은아니지만, 등록상표그자체뿐만아니라거래사회의통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를포함하며, 위사용에는등록된상표와동일한상표를사용하는경우는물론거래사회의통념상식별표지로서상표의동일성을해치지않을정도로변형하여사용하는경우도포함함 ㅇ이사건등록상표 ( ) 와실사용상표 ( ) 는모두상단의도형과하단의영문자가결합한것으로서그도형과문자의각구체적구성이서로일치하며단지미세한차이가있을뿐이므로거래사회의통념상실사용상표는이사건등록상표의동일성을해치지않을정도로변형하여사용되었음 대법원 2012후 1415 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ원고는자신의주된판매상품인핸드백등의우수고객들에게마일리지차감방식으로제공하기위하여향수 500개를주문 제작하였는데, 그향수의용기및포장박스에이사건등록상표와동일한실사용상표를표시하고판매및제공한점등을알수있고, 위와같은향수의거래현황, 그규격 포장형태등을비추어보면위향수는그자체가교환가치를가지고독립된상거래의목적물이되는물품에해당한다고할것이므로위향수의포장등에실사용상표를표시하거나이러한향수를양도하는것은상표의사용이라고할것임 309

314 Ⅳ 년도대법원판례 3. 심사관련시사점ㅇ구상표법제2조제1항제6호에의하면 상표의사용 이란상품또는상품의포장에상표를표시하는행위, 상품또는상품의포장에상표를표시한것을양도또는인도하거나그목적으로전시 수출또는수입하는행위, 상품에관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위중어느하나에해당하는행위를말하며, 여기에서말하는 상품 은그자체가교환가치를가지고독립된상거래의목적물이되는물품을의미함 310 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

315 후 2309 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 후 2309 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은피청구인이이사건등록상표 를그지정상품에대하여정당한이유 없이이사건취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지아니하여상표법제73 조제1항제3호에따라그등록이취소되어야한다고주장하면서상표등록취소심판을청구한사건에서, 특허심판원은제73조제1항제3호에해당한다고하였으나, 특허법원과대법원은당사자적격이없는자에의하여제기된소로서부적법하다고봄 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2013 후 2309 ( ) 미해당원고 : 씨트리피고 : 김매화 원심지지 ( 제 호 ) 2013 허 3289 ( ) 미해당원고 : 씨트리피고 : 김매화 소각하 (3 류 ) 마스크팩, 피부미백크림, 미용비누등 2007 당 123 ( ) 해당청구인 : 김매화피청구인 : 제스퍼엘티디 청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2007당123 심결 ( , 청구인용 ) : 해당ㅇ청구인김매화는피청구인제스퍼엘티디에게이사건심판청구를하였으나, 피청구인은소정의지정기간까지자료를제출하지아니하였고이에특허청은심리종결예정통지서를발송하고자료를제출토록통지하였으나아무런답변이없음 311

316 Ⅳ 년도대법원판례 ㅇ피청구인은심판청구일전 3년이내에국내에서이사건등록상표를정당하게사용한점및사용하지아니한데대한정당한이유를증명하지못하고있으므로이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호및같은조제4항의규정에의하여그등록이취소됨 특허법원 2013허 3289 판결 ( 선고, 소각하 ) : 소제기부적합ㅇ원고주식회사씨트리는피고김매화에게이사건심판청구가피고가제3자와공모하여피청구인및그주소등을허위로기재한것이어서부적법각하되어야하는것이므로이사건심결은위법하여취소되어야한다고주장하였으나, 피고로서는원고가더이상이사건심결의취소를구하는소송을제기하지않을것으로신뢰할만한정당한기대를가지게되었다고봄이상당하고, 원고가위와같은신뢰에반하여이사건심결의효력을다투면서그취소를구하는이사건소를제기하는것은신의성실의원칙에위반되어허용되지않으므로원고가이사건소를제기하는것은실효된소권의행사에해당하여부적법각하됨 대법원 2013후2309 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 소제기부적합ㅇ ( 판단기준 ) 상표권자가아닌제3자를상대로하여제기된상표등록취소심판에서이를인용하는심결이내려지더라도, 이러한심결은상표권자에게효력이미치지아니하므로, 특허청장은이러한심결을이유로상표권의소멸등록을하여서는아니되고, 설령이에위배되어소멸등록이이루어졌다고하더라도상표권자는특허권등의등록령제27조의절차에따라그회복을신청할수있다. 그리고상표법제85조의3제2항에의하면, 심결에대한소는당사자, 참가인또는해당심판에참가신청을하였으나그신청이거부된자 ( 이하 심결의당사자등 이라함 ) 만이제기할수있다. 따라서상표등록취소심판의대상이된등록상표의상표권자라하더라도심결의당사자등이아니라면그심결에대한소를제기할수없음ㅇ피고가 제스퍼엘티디 를상대로이사건등록상표에대한상표등록취소심판을청구한데대하여특허심판원이위청구를인용하는이사건심결을하자이에원고가위심결의취소를구하는이사건소를제기하였으나, 이사건심결의당사자등에해당되지아니하는원고가제기한이사건소는당사자적격이없는자에의하여제기된소로서부적법함 312 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

317 후 2309 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 3. 심사관련시사점ㅇ상표권자가아닌제3자를상대로하여제기된상표등록취소심판에서이를인용하는심결이내려지더라도, 이러한심결은상표권자에게효력이미치지아니하므로상표등록취소심판의대상이된등록상표의상표권자라하더라도심결의당사자등이아니라면당사자적격이없어그심결에대한소를제기할수없음 313

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319 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집 2015 년도대법원판례 편저 : 상표심사정책과백인현사무관 315

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321 후 2306 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 후 2306 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요ㅇ심사관이상표법제6조제1항제3호에해당하여식별력이없다고거절한입체상표출원에대해특허심판원은심사관의거절결정을지지하였으나, 특허법원과대법원은식별력없는입체적형상에식별력이있는기호 문자 도형등이결합된결합상표의경우에는전체적으로식별력이있다고보아해당출원의식별력을인정함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 지정상품 서비스업 심판 / 소송결과 비고 ( 국제 : ) (10 류 ) 인공고관절용볼등 2014후2306 ( ) 2014허2344 ( ) 2013원4945 ( ) 미해당원심지지 미해당심결취소 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2013원4945 심결 ( , 청구기각 ) : 해당ㅇ이사건국제등록출원상표의형태가 고관절용볼 의일반적인형태에일부변형을가하거나추가적인장식을하였더라도전체적인형상이나모양이거래사회에서통상적으로채용할수있는범위를벗어나지않아지정상품의이용자들인정형외과의사등이이사건국제등록출원상표의입체적형상을보면 고관절용볼 로직감적으로인식할수있다고할것이므로, 이사건국제등록출원상표는지정상품과관련하여볼때상품의형상을보통으로사용하는방법으로표시한상표에해당함ㅇ이사건국제등록출원상표의입체적형상에색채가가미되었다고하여자타상품의식별력을구비하게되었다고볼수없으며, 또한이사건국제등록출원상표는입체상표에부기되어있 317

322 Ⅴ 년도대법원판례 는부분 아니함 가식별력이있다고하더라도이는입체상표의식별력유무에서고려되지 특허법원 2014허 2344 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ입체적형상과기호 문자등이결합된표장은입체적형상만으로식별력을판단할것이아니고결합된전체로서식별력의유무를판단하여야하므로, 식별력이없는입체적형상에식별력이있는기호 문자등이결합됨으로써상품의출처를표시하는식별표지로서이용되고있는것으로인식가능한상표는식별력이인정된다고할것임ㅇ문자부분인 BIOLOX delta 는그지정상품과의관계에서성질등을나타내는기술적의미를가지고있지않는조어상표로서, 문자부분자체는식별력이인정된다고할것이며, 그실물크기 ( 가로 4.5cm, 세로 3.5cm) 의형상에위문자가기재된경우를상정하여보더라도해당문자를인식하는데어려움이없으며, 문자부분이입체적형상에부가된상품설명이나모양등으로인식된다고는볼수없다. 따라서, 이사건출원상표는문자부분에의해식별력이부여된다고할것임 대법원 2014후 2306 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당ㅇ두개이상의구성부분이결합하여이루어진결합상표의경우에는그상표를구성하는전체에의하여식별력이있는지여부를판단한다. 한편, 상표법은상품의형상을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표는등록받을수없다고규정하고있을뿐, 입체적형상에다른식별력이있는기호 문자 도형등이결합되어있는상표에대하여는상표등록을받을수없다고규정하고있지아니하다. 또한식별력이없는입체적형상부분을포함하고있는상표가전체적으로는식별력이인정되어상표등록이되더라도식별력이없는입체적형상부분에는그상표권의효력이미치지아니함ㅇ입체적형상과기호 문자 도형등이결합된상표라고하여그식별력의판단에있어서다른일반적인결합상표와달리보아서는아니되므로, 입체적형상자체에는식별력이없더라도식별력이있는기호 문자 도형등과결합하여전체적으로식별력이있는상표에대하여상표법제6조제1항제3호등에해당한다는이유로상표등록을거절하여서는안됨ㅇ입체적형상부분은그지정상품의형상을보통으로사용하는방법으로표시한표장이므로 318 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

323 후 2306 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 식별력이없고, 핑크색부분은일반적으로흔히볼수있는색상으로서역시식별력이없으나, 이와결합된 부분의경우영문자 BIOLOX delta 는그지정상품과의관계에서성질등을나타내는기술적의미를가지고있지않는조어상표로서식별력이있으므로, 결국이사건출원상표는전체적으로식별력이있어서상표법제6조제1항제3호에해당하지아니함 3. 심사관련시사점 ㅇ입체상표의식별력판단에있어입체적형상에식별력이있는기호 문자 도형등이결합되어있는입체상표의경우에는전체적으로식별력이있는것으로판단함 319

324 Ⅴ 년도대법원판례 후 2283 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 1. 사건개요ㅇ심사관이상표법제6조제1항제4호및제7호에해당한다고하여거절결정한사건에대해특허심판원은심사관을지지하였으나, 특허법원과대법원은 서울 과 대학교 가불가분적으로결합되어 서울시관악구에소재하는국립종합대학교 라는새로운관념이도출되었다고보아출원상표에대해식별력을인정함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( ) (5 류 ) 농산물이유식등 2014 후 2283 ( ) 2014 허 2092 ( ) 2013 원 4612 ( ) 6-1-4,7 미해당원심지지 6-1-4,7 미해당심결취소 6-1-4,7 해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2013원4612 심결 ( , 청구기각 ) : 6-1-4,7 해당ㅇ이사건출원상표는현저한지리적명칭인 서울 과학교의종류인 대학교 가단순결합된표장에불과하고, 아울러그결합에의해서문자본래의현저한지리적명칭이나업종의의미를벗어나는새로운관념을낳는다거나식별력이있는새로운조어가생성되는경우도아니므로, 상표법제6조제1항제4호의현저한지리적명칭만으로된상표에해당함ㅇ현저한지리적명칭과학교의종류가결합된표장에불과하고, 그결합에의해서새로운관념을낳거나새로운식별력이생성되는것도아니므로, 그지정상품에사용될경우수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없다할것이어서상표법제6조제 1항제7호의기타식별력없는상표에해당함 320 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

325 후 2283 판결 ( 대법원 선고 ), 거절결정불복사건 특허법원 2014허2092 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 6-1-4,7 미해당ㅇ이사건출원상표는 서울 과 대학교 로분리인식된다거나, 현저한지리적명칭인 서울 과보통명칭인 대학교 의각의미가단순결합된의미로서의 서울에있는대학교 로인식된다기보다는 서울 과 대학교 가불가분적으로결합되어 서울특별시관악구등에소재하고있는국립종합대학교 라는새로운관념이도출되었다고할것이고 ( 즉이사건출원상표는주지 저명의정도를넘어일반인들누구에게나하나의단어로인식되는상태에이르렀다고할것이다 ), 또한서울대학교가아닌자는서울대학교의명칭과표장또는이와유사한것을사용하는행위를법률로써금지하고있어 ( 국립대학법인서울대학교설립 운영에관한법률제34조 ) 이사건출원상표를일반수요자나거래계에서누구나자유롭게사용하도록할공익적인필요성이없다고할것이어서, 이사건출원상표는상표법제6조제1항제4호, 제7호에해당하지않는다고할것임ㅇ피고 ( 특허청장 ) 는서울대학교가 교수업 등에관하여상표법제6조제2항에의하여식별력을취득하였거나주지 저명하다고하더라도, 이사건각지정상품에대하여는사용에의한식별력을얻지못하였으므로이사건출원상표에대하여는그등록이허용되어서는아니된다는취지로주장하나, 이사건출원상표가 서울 과 대학교 의결합에의하여 서울대학교 라는새로운관념이도출됨으로써상표법제6조제1항제4호, 제7호에해당하지않게된이상이사건각지정상품에대하여개별적으로사용에의한식별력을취득하였는지여부를따질필요가없다고할것임 대법원 2014후2283 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 6-1-4,7 미해당ㅇ상표법제6조제1항제4호의규정은현저한지리적명칭등이다른식별력없는표장과결합되어있는경우에도적용될수있기는하나, 그러한결합에의하여본래의현저한지리적명칭등을떠나새로운관념을낳거나새로운식별력을형성하는경우에는위법조항의적용이배제됨ㅇ원심은이사건출원상표는현저한지리적명칭인 서울 과흔히있는명칭인 대학교 가불가분적으로결합됨에따라, 단순히 서울에있는대학교 라는의미가아니라 서울특별시관악구등에소재하고있는국립종합대학교 라는새로운관념이일반수요자나거래자사이에형성되어충분한식별력을가지므로상표법제6조제1항제4호, 제7호에모두해당하지아니하여, 상 321

326 Ⅴ 년도대법원판례 표법제6조제1항제4호, 제7호에해당하지아니하는이상, 상표법제6조제2항에의하여각지정상품에대하여개별적으로사용에의한식별력을취득하였는지여부를별도로따질필요가없다고판단하였는바, 지정상품에관한식별력판단과상표법제6조제1항제4호, 제7호및제2 항에관한법리를오해하는등의위법은없음 3. 심사관련시사점 ㅇ 서울대학교 는 서울특별시관악구등에소재하고있는국립종합대학교 라는새로운관념을형성하는경우에해당하여식별력이있음 322 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

327 후 2764 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 2764 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은이사건등록상표 가선등록상표 등과유사하다고 하며등록무효심판을청구한사건에서특허심판원은양상표가비유사하다고판단을하였으 나, 특허법원과대법원은양상표가유사하다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 등록상표 ) 2014 후 2764 ( ) 7-1-7, 8-1 해당원심지지 ( ) ( 선출원상표 ) 2014 허 4517 ( ) 7-1-7, 8-1 해당심결취소 (28 류 ) 골프가방, 골프공등 (28 류 ) 야구백, 고무제완구, 체스용구등 2013 당 350 ( ) 7-1-7,11,12, 8-1 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2013당350 심결 ( , 청구기각 ) : 7-1-7,11,12, 8-1 미해당ㅇ이사건등록상표는선등록상표및선출원상표와알파벳의개수, 기호 & 의결합여부등이차이가있어그외관이유사하지않으며, 이사건등록상표는그구성알파벳개수가 4개로비교적적고, 외관상일체로결합되어있는점, M US 가특별한관념이없는점등을고려해볼때, 그구성중 M US 만으로분리하여호칭되기보다는전체로서 6음절의 엠유에스앤씨 로호칭될것이고, 선등록상표및선출원상표는각각 `엠유에스`로호칭될것이어서호칭이비유사함ㅇ이사건등록상표는그표장의외관, 호칭및관념의면에서선등록상표및선출원상표와유사하지아니한것이므로, 상표법제7조제1항제7호, 제11호, 제12호및제8조제1항에해당하지않음 323

328 Ⅴ 년도대법원판례 특허법원 2014허 2344 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 7-1-7, 8-1 해당ㅇ이사건등록상표인 중 부분은앞부분에위치하여 를기준으로 와분리되어있다. 그렇다면이사건등록상표중 부분은그지정상품과관련하여독립하여자타상품을식별할수있는식별력이있는요부에해당한다고볼수있음ㅇ이사건등록상표의요부인 와선등록상표인, 선출원상표인 를대비하면, 색체나 의유무등으로외관의차이가있으나, 모두 엠유에스 로호칭되고인식되어호칭및관념이동일하므로, 전체적으로표장이유사함 대법원 2014후 2306 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 7-1-7, 8-1 해당ㅇ원심은이사건등록상표중 부분은그지정상품과관련하여독립하여자타상품을식별할수있는식별력이있는요부에해당한다고판단하고, 그요부에해당하는 와선등록상표및선출원상표를대비하면, 색채나 의유무등에서외관의차이가있으나, 모두 엠유에스 로호칭되어전체적으로표장이유사하므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제7호및제8조제1항에해당한다고판단하였는바, 상표의유사여부판단에관한법리를오해하는등의위법은없음 3. 심사관련시사점 ㅇ이건등록상표 와같은구성에서 를기준으로분리관찰함 324 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

329 후 2399 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 2399 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은이사건등록상표 이선등록상표 와유사하다고하며등록무효심판을청구한사건에서특허심판원은양상표가유사하다고판단을하였으나, 특허법원과대법원은양상표가비유사하다고판단함 본원상표인용상표등 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( ) ( 등록상표 ) 2014 후 2399 ( ) 2014 허 4340 ( ) 미해당원심지지 미해당심결취소 (3 류 ) 파운데이션크림등 (3 류 ) 스킨로션등 2013 당 1944 ( ) 해당청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2013당1944 심결 ( , 청구인용 ) : 해당ㅇ이사건등록상표는선등록상표와구성단어의수, 글씨체등의차이로인하여그외관은서로다름ㅇ각각이띄어쓰기로결합되어있고그결합으로인하여각각의단어가갖는의미이상의새로운관념을형성하고있다고보기어려우므로앞의단어를분리하여관찰하는것이부자연스러울정도로불가분적으로결합된것은아니라할것이다. 또한이를전체로호칭할경우 10음절의 로맨틱인나이트시애틀 로불리게될것인바여러개의단어가간격을두고연결되어구성된다소긴문자상표의경우, 그첫부분이나주요부분으로분리하여인식 호칭하려는일반수요자들의성향에비추어보면, 이사건등록상표는그첫부분이자주요부분의하나인 325

330 Ⅴ 년도대법원판례 Romantic 만으로인식되고 로맨틱 만으로호칭될수있으며, 그와같이분리인식 호칭되는경우에는선등록상표와그관념및호칭이동일함 특허법원 2014허 4340 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ Romantic 은뒤에오는 Night 의분위기나특징을나타내는수식어로사용되어일반수요자나거래자들로서는 Romantic Night 을 낭만적인또는아름다운밤 이라는의미로쉽게직감할수있고, 실제로 Romantic Night 은일반수요자나거래자들에게자연스럽고친숙하게인식되고일상생활이나언론, 광고등에서널리사용되는점등을종합해보면, 일반수요자나거래자들은이사건등록상표를식별력이미약한 Romantic 만으로간략하게호칭하지않고자연스럽고친숙한 Romantic Night 으로호칭할가능성이매우높다고판단된다. 그리고이사건등록상표가위와같이인식될경우이사건등록상표는 낭만적인밤 을의미하므로, 낭만적인 이라는의미를가진선등록상표와관념도유사하지아니함ㅇ양상표는외관, 호칭및관념이서로달라유사한지정상품에같이사용되더라도일반수요자나거래자들로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가없으므로양상표는유사하지않음 대법원 2014후 2399 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당ㅇ원심은이사건등록상표는 Romantic 부분만으로분리인식될가능성이희박하여선등록상표와사이에일반수요자나거래자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가없으므로유사상표라고할수없다고판단하였는바, 상표의요부나유사판단등에관한법리를오해한위법은없음 3. 심사관련시사점 ㅇ특이사항없음 326 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

331 후 3657 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 3657 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인은이사건등록상표의지정상품중제1, 2차추가등록지정상품은, 우리나라재계 30위안에있는대규모기업집단인현대중공업그룹, 현대건설그룹, 현대자동차그룹등을상징하는표장인 현대, HYUNDAI 와의관계에서상표법제7조제1항제10호및제12호에해당되고, 제2차추가등록지정상품은선등록상표 1, 2 등과의관계에서상표법제7조제1항제7호에도해당되므로, 제1, 2차추가등록지정상품은그등록이무효로되어야한다고주장하면서등록무효심판을청구한사건에서특허심판원은청구를기각하였으나, 특허법원과대법원은청구를인용함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 분할이전등록번호 01 호 ) ( 선등록1) ( 선등록2) 2012후3657 ( ) ( 선등록3) ( 선등록4) 2011허10597 ( ) 해당원심지지 해당심결취소 (9 류 ) 개인용컴퓨터등 (9 류 ) 반도체칩등 2010 당 1801 ( ) 7-1-7,10,12 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2010당1801 심결 ( , 청구기각 ) : 7-1-7,10,12 미해당ㅇ선등록상표 1은그표장의구성부분중 HYVISION 은텔레비전방송시스템의업종명을나타내는것으로식별력이없으나거래실정에있어서 현대 또는그영문을포함한대부분의표장이대부분소속기업의업종등을포함하여현대그룹소속기업들을권리자로하여등록되어 327

332 Ⅴ 년도대법원판례 있고, 그러한소속계열사기업들이함께공존하면서상호와상표를사용하고있는현실을감안하면선등록상표가 현대 만으로약칭되기보다는 현대하이비젼 등으로그업종의명칭과함께전체로서호칭되고관념되는것이자연스럽다고할것이므로이사건등록상표와는그외관, 칭호및관념이서로다르고, 선등록상표 2, 3, 4와는표장은유사하나지정상품이비유사하므로결국이사건등록상표는상표법제7조제1항제7호에해당하지않음ㅇ청구인이주장하는오인 혼동의대상으로서 현대 는위에서살핀바와같이대규모계열별기업집단으로그실체가특정되지않고있으므로저명한특정인으로서상품출처또는영업주체로서의기능을하고있다고볼수없어상품출처나영업주체로서특정인의표장으로특정되지않은 현대 의표장을이사건등록상표의추가등록상품 B, C에사용한다해도상품출처의오인 혼동의우려는없다고보여지므로이사건등록상표는상표법제7조제1항제10호에해당되지않음ㅇ상표법제7조제1항제12호에해당하기위하여는국내 외의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식된표장을부정한목적을가지고사용하는상표이어야하는데 현대 의표장은그실체가특정되지않고있어특정인으로서상품출처또는영업주체로서의기능을하고있다고볼수없는표장이라할수있을뿐만아니라, 피청구인은이사건등록상표를이사건의지정상품과관련하여 20여년간사용해왔던현대전자산업주식회사 ( 하이닉스반도체 ) 로부터분사및계열분리과정에서정당하게대상영업및상표권을양도받아사용하고있는자로서이미적법하게이전받은등록상품과동일한상품류구분제9류제33군의유사한상품이나그지정상품을보다세분화하여지정상품을추가등록하였음을알수있다. 따라서이사건등록상표의지정상품추가등록출원할당시선사용상표의명성에편승하거나부정한목적이있었다고할수없으므로이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호의규정에해당한다고할수없음 특허법원 2011허10597 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당ㅇ선사용표장인 현대 는이사건등록상표에대한제1차지정상품추가등록출원일 ( ) 및제2차지정상품추가등록출원일 ( ) 당시구현대그룹시절과달리지칭되는그룹이다소늘어나기는했지만, 일반수요자나거래자들에게구현대그룹과유사한특성을공유하는저명한대기업들을중심으로한 5~7개의특정한대규모기업집단으로그대상이 328 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

333 후 3657 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 일정하게한정된범현대그룹들의상호나상표등을표시하는것으로널리인식된저명한표장이었으며, ㅇ피고는한때범현대그룹들과같이구현대그룹의계열사였었지만, 제1, 2차지정상품추가등록일당시에는범현대그룹들의계열사가아니었으므로, 피고는제1, 2차지정상품추가등록일당시를기준으로하는한선사용표장인 현대 가표시하는영업주체에포함되지않는타인이라고봄이타당함ㅇ이사건등록상표의제1, 2차추가등록지정상품인전자응용기계기구등이선사용표장인 현대 를상표또는상호등으로사용하는범현대그룹들의계열사의상품과경제적견련관계도있다고볼수있음ㅇ이사건등록상표의제1, 2차추가등록지정상품은그등록당시범현대그룹들의계열사의상품을쉽게연상시켜출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있었다고보기에충분하다할것이므로, 결국상표법제7조제1항제10호에해당한다고보아야함 대법원 2012후 3657 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ선사용표장의권리자는개인이나개별기업뿐만아니라그들의집합체인사회적실체도될수있다. 그리고경제적 조직적으로밀접한관계가있는계열사들로이루어진기업그룹이분리된경우에는, 그기업그룹의선사용표장을채택하여등록 사용하는데중심적인역할을담당함으로써일반수요자들사이에그선사용표장에화체된신용의주체로인식됨과아울러그선사용표장을승계하였다고인정되는계열사들을선사용표장의권리자로보아야함ㅇ범현대그룹을이루는개별그룹들은구현대그룹의주요계열사들을중심으로형성된기업그룹으로서선사용표장의채택과등록및사용에중심적인역할을담당함으로써일반수요자들사이에그선사용표장에화체된신용의주체로인식됨과아울러그선사용표장을승계하였다고인정되므로, 이들개별그룹들은선사용표장의권리자라고할것이다. 반면, 이사건제1, 2차지정상품추가등록결정일당시구현대그룹은계열분리되어사회적실체가없게되었고, 구현대그룹의계열사이던피고는선사용표장의채택과등록및사용에중심적인역할을담당하지못하였을뿐만아니라 현대 라는명칭이포함되지않은상호로변경한적도있는점을고려할때, 일반수요자들사이에피고가그선사용표장에화체된신용의주체로인식된다거나그선사용표장을승계하였다고인정된다고볼수없으므로, 피고는이사건선사용표장의권리자가될수없음 329

334 Ⅴ 년도대법원판례 ㅇ선사용표장은이사건제1, 2차지정상품추가등록출원일당시우리나라의대표적인기업그룹들을나타내는저명한상표또는서비스표로서이사건등록상표와그외관, 호칭, 관념이동일하거나유사하고, 범현대그룹을이루는개별그룹들은수많은계열사를거느리고그사업영역이자동차, 건설, 조선, 백화점등다양한분야에걸쳐다각화되어있으며, 실제로일부계열사가이사건제1, 2차추가등록지정상품들과밀접한경제적견련성을가지고있는 IT 관련사업을운영하고있는점등에비추어보면, 이사건제1, 2차지정상품추가등록은일반수요자로하여금그추가지정상품이범현대그룹을이루는개별그룹들이나그와특수한관계에있는자에의하여생산또는판매되는것으로그출처에혼동을일으키게할염려가있어이사건제1, 2차지정상품추가등록은구상표법제7조제1항제10호에해당하여그등록이무효로되어야함 3. 심사관련시사점 ㅇ상표법제7조제1항제10호에서말하는선사용표장의권리자에는개인이나개별기업뿐만아니라범현대그룹을이루는개별그룹과같이그들의집합체인사회적실체도될수있음 330 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

335 후 409 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 후 409 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이확인대상표장은이사건등록서비스표의권리범위에속한다고확인을청구한사건에서특허심판원은확인대상표장의사용이서비스표로서사용했고표장도서로유사하다고보아권리범위에속한다고판단하였으나, 특허법원과대법원은확인대상표장이서비스표로서사용되었다고보기어려우므로권리범위에속한다고볼수없다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( ) 소리파동 2014 후 409 ( ) 2013 허 8192 ( ) 권리범위에속하지않음 권리범위에속하지않음 원심지지 심결취소 (45 류 ) 운명감정업등작명업 2013 당 962 ( ) 권리범위에속함 청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2013당962 심결 ( , 청구인용 ) : 권리범위에속함ㅇ홈페이지에서피청구인은작명및개명신청을받기위한수단으로자신의작명법에대한광고 선전을위하여 소리파동 을표기하고있다고할수있으므로, 확인대상표장을서비스표로사용한것이라고할것임ㅇ블로그에서도유진작명연구원은소리파동과수리작명을결합하여작명을하므로필요한사람은유진작명연구원으로연락하라는일종의광고 선전을위하여 소리파동 을표기하고있다고할수있으므로, 확인대상표장을서비스표로사용한것이라고할것임ㅇ피청구인이자신의홈페이지와미니홈피에사용한확인대상표장의표장과그사용서비스업은 331

336 Ⅴ 년도대법원판례 이사건등록서비스표의표장및지정서비스업과동일하거나유사하므로, 이사건등록서비스표의권리범위에속한다할것임 특허법원 2013허8192 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ홈페이지의사용은일반수요자나거래자들이출처의표시라기보다는작명을함에있어서사주와글자의획순이외에글자의소리나파동도고려한다는원고의작명기법을설명하는, 즉제공되는서비스의성질이나내용을표시하는표장으로인식하리라고보임ㅇ미니홈피의사용은원고가운영하는작명업의출처표시로사용된표장은프레임상단의 유진작명 이고, 그앞에 소리파동 + 수리작명 = 유진작명 과같이표시된확인대상표장인 소리파동 은표시위치, 사용방식이나용도, 원고의미니홈피에서소개하고있는작명기법과의관련성등에비추어볼때, 일반수요자나거래자들이출처의표시라기보다는작명을함에있어서글자의획순이외에글자의소리나파동도고려한다는원고의작명기법을설명하는, 즉제공되는서비스의성질이나내용을표시하는표장으로인식하리라고보임ㅇ결국, 이상의증거들만으로는원고가확인대상표장을서비스표로서사용하였다고볼수없고, 달리이를인정할만한증거도없으므로, 확인대상표장은이사건등록서비스표와의동일내지유사여부에관하여살필필요없이그권리범위에속한다고볼수없음 대법원 2014후 409 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 권리범위에속하지않음ㅇ원심은 1 원고의홈페이지와미니홈피에의하면원고가운영하는작명업의출처표시로사용된표장은프레임상단의 유진작명 이고, 그판시확인대상표장인 소리파동 은위각웹페이지상의표시위치, 사용방식이나용도, 원고가소개하고있는작명기법과의관련성등에비추어볼때, 작명을함에있어서글자의소리나파동도고려한다는원고의작명기법을설명하는것으로서그제공되는서비스의성질이나내용을표시하는표장에불과하여출처표시로사용되었다고보기어렵고, 2 원고의블로그의경우에도원고가위블로그에서소개하고있는작명기법또는작명시의고려사항으로서이사건확인대상표장을표시한것에불과할뿐원고작명업의출처표시로사용하였다고볼수없다고하여, 이사건확인대상표장이원심판시이사건등록서비스표의권리범위에속하지않는다고판단하였는바, 서비스표의사용에관한법리를오해한잘못이없음 332 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

337 후 409 판결 ( 대법원 선고 ), 권리범위확인 ( 적극 ) 사건 3. 심사관련시사점ㅇ웹페이지상의표시위치, 사용방식이나용도, 원고가소개하고있는작명기법과의관련성등에비추어볼때, 작명을함에있어서글자의소리나파동도고려한다는원고의작명기법을설명하는것에불과한것과같이, 사용된표장이그제공되는서비스의성질이나내용을표시하는표장에불과한경우에는출처표시로사용되었다고보기어려움 333

338 Ⅴ 년도대법원판례 후 372 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인들이이사건등록서비스표가상표법제6조제1항제3호및제7호에해당하여식별력이없고, 선등록상표및선사용서비스표와동일 유사하여상표법제7조제1항제7호및제 11호에해당한다고하여등록무효를청구한사건에대해특허심판원은청구를기각하였고, 특허법원은 `안경사업경영업`에관한부분에대해심결취소를하였으며, 대법원은특허법원의원심에대해파기환송하였음 본원상표인용상표등 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( ) ( 선등록 ) ( 선사용 ) 눈사랑안경원 2013 후 372 ( ) 2012 허 7390 ( ) 후발적 6-1-3,7 미해당 후발적 6-1-3,7 해당 파기환송 심결일부취소 (35 류 ) 안경마케팅서비스업등 (9류) 보통안경등안경소매점업 2012당182 ( ) 6-1-3,7 및 7-1-7,11 미해당 청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012당182 심결 ( , 청구기각 ) : 6-1-3,7, 7-1-7,11 미해당ㅇ ( 제6조제1항제3호 ) 이사건등록서비스표 눈사랑 은 눈을아끼고좋아한다 는의미로서그지정서비스업인 안경마케팅서비스업 등과관련하여볼때서비스업의용도등의성질을어느정도암시하고는있지만, 직접적으로나타낸다고볼수는없을것이므로상표법제6조제1항제 3호에해당하지않음ㅇ ( 제6조제1항제7호 ) 이사건등록서비스표는지정서비스업의성질표시에해당한다고할수없고, 공익상특정인에게독점시키는것이부적당한표장이라고할수도없는등그식별력을부인할만한이유를발견할수없으므로상표법제6조제1항제7호에해당하지않음 334 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

339 후 372 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 ㅇ ( 제7조제1항제7호 ) 이사건등록상표는선등록상표와외관이상이하고, 호칭도 눈사랑 과 러브러브 로다르며, 관념도전체적으로는서로달라표장이비유사함ㅇ ( 제7조제1항제11호 ) 이사건등록서비스표의등록결정일인 경선사용서비스표는그사용서비스업인안경소매점업의거래자및수요자에게널리알려졌다거나그서비스표라고하면특정인의서비스표라고인식될수있을정도로알려졌다고인정할수없으므로수요자를기만할염려등에대하여더나아가살펴볼필요없이이사건등록서비스표는선사용서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제11호에해당하지않음 특허법원 2012허 7390 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 후발적 6-1-3,7 해당ㅇ ( 제6조제1항제3호 ) 이사건등록서비스표가그등록일인 당시지정서비스업과관련하여일반수요자나거래자들에의해그서비스의품질등을표시하는것으로인식되었다고인정할만한자료가없으므로상표법제6조제1항제3호에해당하지않음ㅇ ( 제6조제1항제7호 ) 이사건등록서비스표는위에서본바와같이지정서비스업의성질표시에해당한다고볼수없을뿐만아니라, 외관상특별히서비스표지로서식별력이없다고보기어렵고, 이사건등록서비스표의등록일인 당시많은사람이사용하여식별력이없다고볼만한근거도없으며, 달리공익상특정인에게독점시키는것이부적당한표장이라고할수도없으므로상표법제6조제1항제7호에해당하지않음ㅇ ( 제7조제1항제11호 ) 이사건등록서비스표의등록일인 당시선사용서비스표가그사용서비스업인안경점업 ( 안경소매점업 ) 의일반수요자및거래자들에게그서비스표나서비스업이라고하면곧특정인의서비스표나서비스업이라고인식될수있을정도로알려졌다고보기어려우므로상표법제7조제1항제11호에해당하지않음ㅇ ( 후발적제6조제1항제3호및제7호 ) 이사건등록서비스표의등록이후많은사람들이상품또는서비스업의대상 ( 객체 ) 등과관련된단어에 사랑 이결합된표장을사용해옴에따라위와같은표장들은대체로 상품또는서비스업의대상 ( 객체 ) 등에대하여사랑하는마음으로최선을다한다 는의미로인식되게되었고, 특히서비스업에있어서고객에대한서비스의품질을향상시키려는사회적분위기에의하여상품또는서비스업의대상 ( 객체 ) 등과관련된단어에 사랑 을결합한표장은더욱많은사람들에의해사용되어지게되었음을알수있으며, 이사건등록서비스표 눈사랑 도다른서비스표장들과마찬가지로 고객의눈을사랑하는마 335

340 Ⅴ 년도대법원판례 음으로최선을다하여안경을조제, 판매한다 는고객에대한서비스의품질을나타내는용어가되어다수의동종업계종사자들이사용하고싶어하는표장이됨으로써서비스업의품질등성질을표시하는표장이거나특정인이독점배타적으로사용하는것이공익상적합하지아니한표장으로서상표법제6조제1항제3호및제7호에해당하게되어그지정서비스업 안경사업경영업 과관련하여는상표법제71조제1항제5호에따라그등록이무효가되어야함 대법원 2013후 372 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 후발적 6-1-3,7 미해당ㅇ ( 제71조제1항제5호적용가능여부 ) 이규정은 법률제6414호로개정되어 부터시행된상표법에신설된규정인데, 위개정상표법부칙제4항에의하면그시행전에상표등록출원등이된등록상표의심판및소송등에대하여는종전의규정을적용하여야한다고정하고있고, 이는위개정상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 따라서위개정상표법시행전인 에출원된이사건등록서비스표에대하여는상표법제71조제1항제5호가적용되지아니하므로, 이규정에의해그등록을무효로할수없음ㅇ ( 후발적제6조제1항제3호및제7호해당여부 ) 이사건등록서비스표는 ( 신체의일부인 ) 눈을사랑한다 는관념을가져그지정서비스업중 안경사업경영업 과관련하여일반수요자나거래자에게그품질 효능 용도등을직접적으로표시한다기보다는간접적으로암시하는정도에그치는것으로보이고, 그사용에의하여 2002년부터 2007년까지매년 30억원이상의수입을달성해왔고, 이사건등록서비스표를사용하는안경점도전국에 27개에이르렀으며, 안경사업경영업 과관련하여 고객의눈을소중하게생각한다 는등의문구는많이사용되고있으나, 눈사랑 이라는용어자체가사용된예는원고 1과소외인가안경점상호의일부로이를사용한것과안경사등을회원으로하는 눈사랑회 라는명칭의인터넷카페가개설된것이외에는찾아볼수가없는등이와같은사정들을종합적으로고려해보면, 이사건등록서비스표는그등록일이후에 안경사업경영업 에관하여식별력을상실하였다고보기는어렵고, 오히려활발한영업및광고활동등에의하여그식별력이강해진것으로보임ㅇ따라서, 원심의판단에는상표법제71조제1항제5호의적용범위및서비스표의식별력판단에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있음 336 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

341 후 372 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 3. 심사관련시사점ㅇ서비스업의대상등을뜻하는단어에 사랑 이라는단어가결합된표장의식별력을부정한거절결정및심결례가다수있으나, 서비스표의식별력여부는지정서비스업과의관계에서개별적 상대적으로판단해야함 337

342 Ⅴ 년도대법원판례 후 1924 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이상표권자가이사건등록상표를실사용상표들과같이변형하여사용함으로써수요자로하여금청구인의대상상표들사용상품과혼동을생기게하고있어이사건등록상표는상표법제73조제1항제2호에따라그등록이취소되어야한다고주장한사건에있어서, 특허심판원은실사용상표들은이사건등록상표를변형하여사용하는것이아니라실사용상표들과동일한등록상표를사용하는것이라고보았으나, 특허법원과대법원은실사용상표들은등록상표와유사하며, 대상상표들과오인 혼동을생기게할염려가있고, 부정사용의고의가있다고보아제73조제1항제2호에해당한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( ) ( 대상상표 1) 2013 후 1924 ( ) 해당원심지지 ( 실사용상표 1) ( 실사용상표 2) ( 대상상표 2) 2013 허 3296 ( ) 해당심결취소 ( 실사용상표 3) ( 대상상표 3) (29 류 ) 건조쥐포등어육포, 생선을저민조각 2012 당 862 ( ) 미해당청구기각 338 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

343 후 1924 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2012 당 862 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당 ㅇ청구인은이사건등록상표 을 과같이사용하고있다고주장하나 ( 실 사용상표의사용증거는제출하지않고있다 ), 피청구인은실사용상표와동일한상표를등록 ( 상표등록제 호 ) 받아사용하고있는바, 피청구인이사용한실사용상표는이사 건등록상표와동일성의범위내에있는상표가아니라자신이등록받은상표를사용하는것이므로상표법제73조제1항제2호를적용할여지가없음 특허법원 2013 허 3296 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 해당 ㅇ실사용상표 1 은물고기모양의도형 과문자 을분리하여관 찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합한것은아니어서독립 하여자타상품을식별할수있는구성부분인 만으로도거래에놓일수있고, 그럴경우에이사건등록상표인 과호칭이동일하므로, 양상표는전체적으로유 사하다할것이다. 실사용상표 2 인 을이사건등록상표인 과대비하여보면, 양상표는외관이글자체, 글자에흰색의얇은테두리가 덧입혀져있는지여부등에서약간의차이가있으나구성글자나글자색은같아거래통념상동일하다할것임 ㅇ실사용상표 1인 과대상상표 1인 을대비하면, 양상표는모두도형부분은의인화되어엄지를들고있는모양의어류이고그전체적인색상이노란색인점, 문자부분은전체음절수가 3음절이고그중 1, 2음절이 꾸이 라는글자로구성되어있으며글자체도오른쪽으로약간기울여쓴고딕체인점, 도형의바로밑에문자가결합되어있는 339

344 Ⅴ 년도대법원판례 점에서동일하여양상표의전체적인구성, 아이디어, 모티브등이동일하거나극히유사하고, 그사용상품도모두어육포또는저민생선조각으로동일한바, 이로인하여실사용상표 1이그사용상품에사용될경우에위와같은외관및호칭의차이에도불구하고원고의대상상표 1이쉽게연상되거나원고의상품과어떤관계가있는것으로여겨질수있어거래상상품의출처의오인 혼동을생기게할염려가있다고할것임ㅇ피고는 부터 전까지혼동을일으킬만한대상상표 1의존재를알면서도대상상표 1과출처의오인 혼동이생길수있도록이사건등록상표를실사용상표 1로변형하여사용한것이므로부정사용의고의가있다할것이다. 결국피고가고의로이사건등록상표와유사한실사용상표 1을그지정상품과유사한어육포, 생선을저민조각에사용함으로써수요자로하여금대상상표 1 사용상품과혼동을생기게할염려가있다할것이므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제2호에해당하여그등록이취소되어야함 대법원 2013후 1924 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 해당ㅇ실제사용된상표가등록상표를타인의상표 ( 이하 대상상표 라한다 ) 와동일또는유사하게보이도록변형한것이어서그사용으로인하여대상상표와의관계에서등록상표를그대로사용한경우보다수요자가상품출처를오인 혼동할우려가더커지게되었다면, 상표법제73 조제1항제2호에서정한부정사용을이유로한상표등록취소심판에서는그실사용상표의사용을등록상표와유사한상표의사용으로볼수있음ㅇ실사용상표 1은이사건등록상표에도형등을추가하여변형한이사건등록상표의유사상표라고보고, 나아가이를대상상표 1과대비한다음실사용상표 1이피고의사용상품에사용될경우에대상상표 1이사용되는원고의상품과어떤관계가있는것으로여겨질수있어거래상상품의출처에오인 혼동을생기게할염려가있다고판단하였는바, 상표법제73조제1항제2호에서정한상표의유사및혼동등에관한법리를오해하거나필요한심리를다하지아니하는등의사유로판결에영향을미친위법이없음 3. 심사관련시사점 ㅇ실제사용된상표가등록상표를타인의상표와동일또는유사하게보이도록변형한것이어서그사용으로인하여대상상표와의관계에서등록상표를그대로사용한경우보다수요자가상 340 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

345 후 1924 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 품출처를오인 혼동할우려가더커지게되었다면, 상표법제 73 조제 1 항제 2 호에서정한부정 사용을이유로한상표등록취소심판에서는그실사용상표의사용을등록상표와유사한상표 의사용으로볼수있음 341

346 Ⅴ 년도대법원판례 후 2521 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 1. 사건개요 ㅇ심판청구인은피청구인이이사건등록상표 와유사한실사용상표들을사용함으로 써청구인의상표로널리알려진대상상표들과의관계에서상품출처의혼동을생기게하였으므로상표법제73조제1항제2호에해당한다고하며등록취소를청구한사건에서특허심판원, 특허법원및대법원모두제73조제1항제2호에해당하지않는다고하였음 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 인용상표등 ( 실사용상표 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( 등록 ) ( ) ( 대상 1) 2013 후 2521 ( ) 미해당원심지지 ( 사용 1) ( 대상 2) ( 사용 2) ( 대상 3) 2013 허 1641 ( ) 미해당심결지지 (9 류 ) 전기식헤어컬기등 전기식헤어아이론등이미용품 2011 당 1799 ( ) 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011당1799 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ실사용상표 1은등록상표와동일성을잃지않는범위내의사용이므로상표권자가그등록상표를정당하게사용한것이고, 실사용상표 2는이사건등록상표와유사한상표를사용한것이기는하나, 실사용상표 2의사용이대상상표들과상품출처의혼동을일으킬수있을만큼비교적높은정도로근사한표장에해당되는표장도아니고, 또한대상상표들이국내에서알려진정도가아주미약하거나거의알려져있지아니한것이므로대상상표들이나상품과의사이에상품출처의오인 혼동이야기될염려가없을것임 342 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

347 후 2521 판결 ( 대법원 선고 ), 등록취소사건 특허법원 2013허 1641 판결 ( 선고, 심결지지 ) : 미해당ㅇ실사용표장 1은거래사회통념상이사건등록상표와동일성있는상표에해당한다고할것이며, 실사용표장 2는대문자와소문자의차이등으로인해외관이달라이사건등록상표와동일한표장이라고할수없으나, 양표장모두 `지에이치디`로호칭될것이어서서로유사한표장에해당함ㅇ실사용표장 2가사용될당시대상상표들은수요자들사이에서원고의상표로알려져있었다고보기어렵다고할것이고, 실사용표장 2는대상상표들과글자체등의차이로인해외관이다소다르기는하나, 모두영문대문자 GHD 또는영문소문자 ghd 만으로구성되거나이들을주요부로하고있어공통적으로 지에이치디 로호칭된다고할것이므로, 서로유사한표장에해당한다고할것임ㅇ비록피고가실제로사용한실사용표장 2가대상상표들과표장및사용상품 ( 서비스업 ) 이유사하다고하더라도, 실사용표장 2가사용될당시대상상표들이수요자들사이에서원고의상표로알려져있었다고보기어려운점과본호의입법취지등을종합 고려하여보면, 실사용표장 2의사용으로인해수요자로하여금대상상표들의상품들과의사이에혼동이생길염려가객관적으로존재한다고볼수는없다고할것임ㅇ결국피고가실사용표장 1을사용한것은이사건등록상표와동일한상표를그지정상품에사용한것이어서등록상표의정당한사용에해당하고, 피고가실사용표장 2를사용한것은이사건등록상표와유사한표장을그지정상품과유사한서비스업에사용한것이기는하나, 그와같은실사용표장 2의사용으로인해수요자로하여금타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게하였다고보기는어려우므로, 어느모로보나상표법제73조제1항제2호에해당한다고할수없음 대법원 2013후 2521 판결 ( 선고, 원심지지 ) : 미해당ㅇ ( 판단기준 ) 상표법제73조제1항제2호에서규정하는상표등록취소의요건인등록상표와실사용상표상호간의유사성은각상표의외관, 호칭, 관념등을객관적, 전체적으로관찰하여판단하되, 그궁극적판단기준은당해실사용상표의사용으로대상상표의표장상품과의사이에상품출처의오인, 혼동이야기될우려가객관적으로존재하는지여부에두어야함 ( 대법원 선고 99후352 판결참조 ) 343

348 Ⅴ 년도대법원판례 ㅇ실사용표장 1은거래사회의통념상이사건등록상표와동일성있는상표에해당한다. 그리고실사용표장 2가사용될당시대상상표들이국내의수요자들사이에서특정인의상표로알려져있었다고보기어려우며, 이러한사정등에비추어보면실사용표장 2의사용으로인하여대상상표들이표시된상품들과사이에출처의혼동이생길염려가객관적으로존재한다고볼수는없음ㅇ실사용표장 1에관하여도그사용으로인하여대상상표들이표시된상품들과사이에출처의혼동이생길염려가객관적으로존재한다는취지로주장하나, 설령실사용표장 1의사용이지정상품에등록상표와유사한상표를사용한경우등에해당한다고가정하더라도, 앞서본사정과기록에의하여알수있는실사용표장 1이사용될당시대상상표들이국내에서알려진정도등에비추어볼때실사용표장 1의사용으로인하여대상상표들이표시된상품들과사이에출처의혼동이생길염려가객관적으로존재한다고보기는어려움 3. 심사관련시사점ㅇ실사용표장사용당시대상상표들이국내의수요자들사이에특정인의상표로알려져있었다고보기어려운경우에는실사용표장의사용으로인하여대상상표들이표시된상품들과사이에출처의혼동이생길염려가객관적으로존재한다고볼수없음 344 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

349 후 1207 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 1207 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이사건등록상표 / 서비스표는청구인의선출원상표들이자세계적으로널리알려진 9인조걸그룹 소녀시대 와동일하여 의류, 신발류, 양말, 모자, 악세사리등 에사용될경우일반수요자들로하여금청구인의상품화사업과관련이있는상품으로그품질을오인하게하거나수요자를기만하게할우려가있는상표로서상표법제7조제1항제11호에해당한다고주장한사건에서특허심판원은청구인의주장을인용하고, 특허법원은심결을취소하는판단을하였는데, 대법원은특허심판원과같이제7조제1항제11호에해당한다고판단함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( ) 2013 후 1207 ( ) 2012 허 8225 ( ) 해당파기환송 미해당심결취소 (25 류 ) 의류등음반, 가수공연업등 2011 당 3287 ( ) 해당청구인용 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2011당3287 심결 ( , 청구인용 ) : 해당ㅇ선출원상표들은이사건등록상표 / 서비스표의등록결정일인 무렵국내의수요자사이에특정인의상표로알려진정도를넘어현저하게인식되어주지성을획득하였다할것이며, 이사건등록상표 / 서비스표의 는선출원상표 와글자체만약간상이할뿐전체적으로외관, 칭호, 관념이동일하며, 선출원상표 와도문자의차이로인하여외관만서로다를뿐칭호와관념이동일하므로이사건등록상표 / 서비스표와선출원상표들은표장이동일또는유사함 345

350 Ⅴ 년도대법원판례 ㅇ 소녀시대 가이사건등록상표 / 서비스표의등록결정시특정인의상표로알려진정도를넘어현저하게인식되어주지성을획득한점에다가최근연예인의이름을활용한상품화사업이활성화되어있고, 청구인도 소녀시대 라는표장등을활용하여 의류, 액세서리, 팬시용품, 초콜릿, 사진, 액자, 스티커, 핸드폰줄등 에상품화사업을하고있는점까지고려하여보면, 피청구인이위지정상품 / 서비스업을이사건등록상표 / 서비스표에사용할경우청구인이나적어도청구인과관계가있는자에의하여사용되는것이라고오인될우려가있으므로일반수요자로하여금출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고보아야할것임 특허법원 2012허 8225 판결 ( 선고, 심결취소 ) : 미해당ㅇ선사용상표 (, ) 및선사용서비스표 ( 소녀시대 ) 는모두 소녀시대 로호칭되고인식되는것으로서위 소녀시대 가피고에소속되어 데뷔한 9인조여성그룹의명칭에해당하고, 위 소녀시대 와동일하게호칭되고인식되는선사용상표및선사용서비스표는이사건등록상표서비스표의등록결정일 ( ) 당시음반, 음원과같은상품및이와연계된가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업과같은서비스업과관련하여피고의상품내지서비스업을표시하는식별표지로서인식되었다고할것이며, 이들표장은글자체의차이, 한글과한자의차이등으로외관은동일하지않으나, 모두 소녀시대 로호칭되고인식될것이므로, 서로유사한표장에해당한다고할것임ㅇ이사건등록상표의지정상품 ( 면제코트등 ) 과지정서비스업 ( 완구판매대행업등 ) 은선사용상표 서비스표가사용된상품 서비스업 ( 음반, 가수공연업등 ) 과서로유사하거나밀접한경제적관련성이있다고보기어려우며, 선사용상표및선사용서비스표는음반, 음원과같은상품및이와연계된가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업과같은서비스업과관련하여피고의상품내지서비스업을표시하는식별표지로서인식되었을뿐이고, 선사용상표및선사용서비스표가단순히특정인의상표내지서비스표로알려진정도를넘어서주지 저명한정도에까지이르렀다고볼만한증거는없으므로, 이들상품및서비스업과유사하지않고경제적견련관계도밀접하지않은이종의상품및서비스업에대해서까지출처의오인 혼동을야기할우려가있다고보기는어려운점등을종합하여보면, 비록이사건등록상표서비스표가선사용상표및선사용서비스표와표장이유사하다고하더라도이사건등록상표서비스표가수요자에게상품및서비스출처의오인 혼동을일으키게할염려가존재한다고볼수없음 346 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

351 후 1207 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 대법원 2013후 1207 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 해당ㅇ선사용상표가그사용상품에대한관계거래자이외에일반공중의대부분에까지널리알려지게됨으로써저명성을획득하게되면, 그상표를주지시킨상품또는그와유사한상품뿐만아니라이와다른종류의상품이라고할지라도그상품의용도및판매거래의상황등에따라저명상표권자나그와특수한관계에있는자에의하여생산또는판매되는것으로인식될수있고그경우에는어떤상표가선사용상표의사용상품과다른상품에사용되더라도수요자로하여금상품의출처를오인 혼동하게하여수요자를기만할염려가있다고보아야함ㅇ이사건그룹가수의명칭과같은구성의선사용상표및선사용서비스표는피고의 음반, 음원 등의사용상품및 가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업 등의사용서비스업에대하여관계거래자이외에일반공중의대부분에까지널리알려지게됨으로써저명성을획득하였다고보아야하고, 사정이이러한이상그와유사한이사건등록상표서비스표가위사용상품 서비스업과다른 면제코트 등의지정상품이나 화장서비스업 등의지정서비스업에사용되더라도그러한상품이나서비스업이피고나그와특수한관계에있는자에의하여생산 판매되거나제공되는것으로인식됨으로써그상품 서비스업의출처를오인 혼동하게하여수요자를기만할염려가있다고할것임 3. 심사관련시사점ㅇ선사용상표가그사용상품에대한관계거래자이외에일반공중의대부분에까지널리알려지게됨으로써저명성을획득하게되면, 그상표를주지시킨상품또는그와유사한상품뿐만아니라이와다른종류의상품이라고할지라도그상품의용도및판매거래의상황등에따라저명상표권자나그와특수한관계에있는자에의하여생산또는판매되는것으로인식될수있고수요자로하여금상품의출처를오인 혼동하게하여수요자를기만할염려가있다고보아야함ㅇ짧은기간일지라도일반공중에대한전파력이높은대중매체를통한가수공연 음악공연 방송출연 광고모델등의활동과음반 음원의판매가집중적으로이루어진경우등에는상당히높은수준의인지도를가지게될수있음 347

352 Ⅴ 년도대법원판례 다 판결 ( 대법원 선고 ), 서비스표권침해금지사건 1. 사건개요ㅇ원고가피고들서비스표의사용은원고의이사건등록서비스표를침해한다는이유로피고들서비스표의사용금지등을청구한사건에서 1심법원은서비스표권을침해하지않는다고판단하였고, 고등법원과대법원은서비스표권침해에해당된다고판단함 본원상표인용상표등 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 ( ) 2014 다 ( ) 서비스표권침해 원고승 ( ) 2013 나 ( ) 서비스표권침해 원고승 (35 류 ) 문구판매대행업등 문구소매업등 2013 가합 1440 ( ) 서비스표권미침해 원고패 2. 심판 / 소송경과 서울서부지방법원 2013가합1440 판결 ( 선고, 원고패 ) : 서비스표권미침해ㅇ외관이비유사하고, 관념도각각 다있소 와 다사세요 로다르며, 호칭또한비교적짧은단어에서중간음절인 이 와 사 가확연히달라양서비스표는서로비유사함 서울고등법원 2013나 판결 ( 선고, 원고승 ) : 서비스표권침해ㅇ ( 서비스표권침해여부 ) 문자부분의외관이서로유사하고전체적으로호칭도유사하며, 서비스업종이극히유사하고고객층도서로겹치며, 피고들의매장분위기나제품의배열방식또한원고의매장과유사하는등제반사정에비추어피고는원고의등록서비스표가획득한주지성에편승하려는의도가있는것으로추단할수있고, 이로말미암아일반수요자로서는피고들 348 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

353 다 판결 ( 대법원 선고 ), 서비스표권침해금지사건 의서비스업이원고의서비스업과그출처가같거나적어도어떤관련성이있다고오인 혼동할우려가상당한바서비스표권침해가성립함ㅇ ( 등록취소사유에기한권리남용항변 ) 등록된서비스표인이상등록취소사유가있다하더라도심판에의하여취소가확정되기까지는등록서비스표로서권리를보유하는것이고, 등록무효심결이확정된때와는달리서비스표등록을취소한다는심결이확정된때에는그서비스표권은확정된때로부터장래를향하여서만소멸하는것이므로 ( 대법원 선고 2005 도5358 판결, 대법원 선고 96도1122 판결등참조 ), 설령피고들의주장처럼원고가이사건각등록서비스표권을사용하지아니하여그등록취소사유가있다고본다하더라도, 그러한사정만으로는원고의이사건청구가권리남용에해당한다고단정할수없음 대법원 2014 후 2306 판결 ( 선고, 원고승 ) : 서비스표권침해 ㅇ피고들각서비스표중 는독립하여자타서비스업을식별할수있는구성부분인, 부분만으로도호칭 관념될수있고, 이사건각등록서비스표인, 와피고들각서비스표중, 를대비하면, 한글표장의경우첫째음절과셋째음절의글자가동일한세글자의문자로구성되어있고, 영문표장의경우앞뒤부분의각두글자씩네글자가공통되는데, 이사건각등록서비스표의주지성을고려할때피고들각서비스표는차이가나는중간음절은부각되지않은채첫째음절과셋째음절만으로도일반수요자에게이사건각등록서비스표를연상시킬수있으며, 원고와피고들의각서비스표가사용된서비스업이생활용품등판매점으로일치하고, 취급하는상품의품목과그전시및판매방식등까지흡사하여일반수요자가양자를혼동할가능성은더욱높아짐ㅇ전체적으로종합하여보면, 피고들이피고들각서비스표를생활용품등판매점운영을위하여사용한행위는거래자나일반수요자로하여금위서비스업의출처에대하여오인 혼동하게할우려가있어유사상표를동일한서비스업에사용한행위에해당하므로이사건각등록서비스표권에대한침해행위가됨 349

354 Ⅴ 년도대법원판례 3. 심사관련시사점ㅇ등록취소사유가있다하더라도심판에의하여취소가확정되기까지는등록서비스표로서권리를보유하는것이고, 등록무효심결이확정된때와는달리서비스표등록을취소한다는심결이확정된때에는그서비스표권은확정된때로부터장래를향하여서만소멸하는것이므로, 각등록서비스표권을사용하지아니하여그등록취소사유가있다고본다하더라도, 그러한사정만으로는원고의이사건청구가권리남용에해당한다고단정할수없음 350 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

355 다 판결 ( 대법원 선고 ), 상표권침해및부정경쟁행위금지사건 다 판결 ( 대법원 선고 ), 상표권침해및부정경쟁행위금지사건 1. 사건개요ㅇ 비아그라 판매사인한국화이자제약 ( 원고 ) 이 팔팔정 판매사인한미약품 ( 피고 ) 을상대로낸상표권침해및부정경쟁행위금지청구소송사건에서 1심법원은청구를기각하였으나, 고등법원은상표권침해에도해당하고부경법에도해당한다고판단하였는데, 대법원은 비아그라 와 팔팔정 의형태에공통되는부분이있기는하지만수요자에게오인이나혼동을일으킬우려가있다고하기는어렵다고보아상표권침해도아니고부경법위반도아니라고판결함 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 2013 다 ( ) 상표권미침해부경법위반아님 파기환송 ( ) 2013 나 ( ) 상표권침해부경법위반 판결취소 (5 류 ) 성기능장애치료용약제등 성기능장애치료용약제 2012 가합 ( ) 상표권미침해부경법위반아님 청구기각 2. 심판 / 소송경과 서울중앙지방법원 2012가합87022 판결 ( , 청구기각 ) : 상표권미침해, 부정경쟁행위미해당ㅇ상표권침해여부 : 미침해 - ( 피고제품들이그형상및색채를상표로서사용하고있는지여부 ) 피고제품들은전문의약품으로서반드시그의약품의명칭에의하여특정되도록의료법및약사법에규정되어있고, 겉포장및속포장에위명칭이뚜렷이기재되어있어통상적으로약품의형상자체가제품의 351

356 Ⅴ 년도대법원판례 식별을위하여사용되지않으며, 원고들제품역시 Viagra, 비아그라, Pfizer 라는상표가원고상표와함께사용되어입체상표인원고상표가식별력및주지저명성을갖추었다고쉽게단정하기어렵고, 비록피고가원고들제품의형상을모방하여사용할의도가있었다하더라도이는원고디자인과유사한디자인을사용할의도로생각될뿐그디자인자체를제품출처를표시하는상표로사용할의도까지있었던것으로인정하기는어려우며, 최종사용자인환자들역시이를디자인으로인식하지상표로인식하지는않을것으로판단된다. 따라서피고제품들의형상및색채는그사용태양과반드시의약품의명칭에의하여처방전이작성되도록하고있는점등에비추어상표로사용된것으로볼수없으므로, 피고제품들의형상및색채는원고상표권을침해한것이아님 - ( 피고제품들의형태및색채가지정상품의형상을보통으로사용한것인지여부 ) 피고제품들의형태는이미오래전부터먹는알약의형태로사용되던마름모도형또는다이아몬드도형모양이며, 피고제품들에사용된색채도법에의하여정해진청색타르색소에의한것으로알약에일반적으로사용되지않는독특한색채라할수없어의사, 약사등이먹는알약임을직감하는데방해가되지않는다. 따라서피고제품들의형태및색채는설사상표로사용되었음이인정된다할지라도, 그지정상품의형태등을보통으로사용하는방법으로표시하는상표에불과하여원고상표의효력이미치지않는다할것임 - ( 원고상표의사용에의한식별력취득여부 ) 원고상표는실제원고들제품에서음각된부분인 Pfizer 라는문자를제거한것으로푸른색다이아몬드형태에대하여도광고가이루어졌다하더라도원고상표자체만을부각시켜광고등이이루어진적은없으며, 주지 저명한상표이며음성으로쉽게호칭될수있는 Viagra, 비아그라 및 PFIZER 등상표와함께사용되었는바, 이에비추어보면원고가제출한증거만으로는원고상표가누구의업무에관련된상품을표시하는것인지현저하게인식되어있는경우에해당한다고인정하기부족하고, 달리이를인정할증거가없음 - 결국, 피고제품들의형태및색채는상표로서사용된것으로볼수없고, 가사상표로서사용된것임이인정된다할지라도피고제품들의형태및색채는그지정상품의형태등을보통으로사용하는방법으로표시하는상표에불과하여원고상표의효력이미치지않는다할것임 352 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

357 다 판결 ( 대법원 선고 ), 상표권침해및부정경쟁행위금지사건 ㅇ부정경쟁행위해당여부 : 미해당 - ( 원고들제품형태 색상의상품출처표시및주지 저명성여부 ) 원고들이제출한증거만으로는, 원고들제품의형태가다른유사상품과비교하여, 수요자의감각에강하게호소하는독특한디자인적특징을가지고있다고보기에부족하고, 원고들제품의형태가갖는차별적특징이소비자및거래자뿐만아니라널리일반대중에게현저하게알려져특정출처의상품임을연상시킬정도로현저하게개별화된정도에이르렀다고도보기에부족하며, 달리이를인정할증거가없음 - ( 원고들제품형태 색상과피고제품들형태 색상의혼동가능성여부 ) 원고들제품및피고제품들은전문의약품으로서의사나약사등의약관련종사자들은의약품의모양과색깔의유사성으로인하여의약품을혼동하는경우가거의없어, 두약품의형태와색상이유사하다고하더라도이로써곧바로혼동을일으키게한다고단정할수없다. 한편원고의제품과피고의제품에문자가기재되어있는등두제품의포장은누구나쉽게구분할수있을정도로달라혼동의우려가없음 서울고등법원 2013나 판결 ( 선고, 판결취소 ) : 상표권침해및부정경쟁행위해당ㅇ상표권침해여부 : 침해인정 [ 원고의청구에관한판단 ] - ( 상표외관의유사여부 ) 푸른색마름모도형또는푸른색다이아몬드모양도형이라는지배적인특징이동일하는등원고등록상표와피고제품들의외관은유사 - ( 피고의상표사용여부 ) 원고등록상표는지정상품에있어서형상과색채를독창적으로결합한특징을갖추고있는것으로인정되고, 문자로된 Viagra, 비아그라 상품표지의압도적인주지 저명성에힘입어그상품의형태인원고등록상표또한그출원당시부터이미상당한출처표시에관한식별력을독립적으로취득하게된것으로보이며, 피고는원고등록상표와유사한형상및동일한색채로된피고제품들을출시함으로써원고들제품의효능이나안정성에대한소비자들의신뢰등을비롯하여원고등록상표가장기간구축하여온품질보증기능에편승하려는의도가있는것으로추단할수있다. 따라서, 피고제품들은그입체형상및색채의결합에의해독자적인식별력을획득한원고등록상표를모방하여그식별력에 353

358 Ⅴ 년도대법원판례 편승하려는것으로판단되므로, 피고제품들의형상과색채는그포장등에부착된문자표기에도불구하고상품의출처표시를위하여사용한것이어서상표로사용된것으로보아야할것임 - 원고등록상표와피고제품들의형상 색채는외관이유사하고, 양자를다같이원고등록상표의지정상품인심장혈관용알약또는성기능장애치료용알약에사용하는경우일반수요자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있다고보이므로, 피고가그형상 색채를위에서본것처럼상표로사용하여피고제품들을생산 판매 광고하는등의행위는원고등록상표권의침해에해당함 [ 피고의주장에관한판단 ] - ( 권리남용해당여부 ) 등록상표에대한등록무효심결이확정되기전이라고하더라도상표등록이무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는상표권에기초한침해금지등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다고보아야하고, 상표권침해소송을담당하는법원으로서도상표권자의그러한청구가권리남용에해당한다는항변이있는경우그당부를살피기위한전제로서상표등록의무효여부에대하여심리 판단할수있다. 일반수요자나거래자들이원고등록상표를그지정상품인알약과관련하여일반적인형상을표시하는것이라고인식할수있다거나, 원고등록상표가지정상품의기능을확보하는데불가결한입체적형상또는색채에해당한다고보기어려우므로원고등록상표가상표법제6조제1항제3호또는제7조제1항제13호에해당하는무효의상표라고단정할수없다. 원고등록상표는파란색계열의색채와다이아몬드모양의형상이결합된것이어서단순한도형이나색채만으로된상표와는다르므로, 상표법제6조제1항제6호소정의간단하고흔히있는표장만으로된상표라고볼수없고, 알약제품에파란색계열의색채와다이아몬드모양의형상을결합함에따라종전에생각할수없었던어느정도의새로운관념또는식별력이발생하고있다고보이므로상표법제6조제1항제7호소정의식별력없는표장에해당함이명백하다고단정할수도없다. 설령원고등록상표가원래식별력이없는상표에해당한다고하더라도, 원고등록상표는그상표출원전에오랜기간특정상품에사용된결과수요자간에그상표가누구의업무에관련된상품을표시한것인가에관하여현저하게인식되어사용으로인한식별력을취득함으로써상표법제6조제2항에따라상표등록의요건을갖추었다고볼여지가충분한데, 이경우앞서본바와같이거래실정상원고등록상표에문자 354 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

359 다 판결 ( 대법원 선고 ), 상표권침해및부정경쟁행위금지사건 표장등이함께표기되어사용되었다는사정만으로는그식별력취득을부인할수없고, 입체형상등에부착된문자등의외관, 크기, 위치및그주지 저명성의정도등에비추어입체형상이나색채가독자적으로수요자의눈에띄는것인지등을고려하여원고등록상표만의독자적인식별력취득여부를따로판단하여야하는점, 원고등록상표의특성및거래실정상문자표장등이함께표기되어사용되는것이오히려통상적인점등에비추어보면, 문자표장이부기되어있다는사정만으로이를원고등록상표와동일한형태로사용하지않은것이라고볼수도없음 - ( 상표권효력제한여부 ) 이사건에서원고등록상표가알약의형상등을보통으로사용하는방법으로표시한것이라거나식별력이없는입체적형상으로된것또는알약의기능을확보하는데불가결한형상, 색채로된것이라고볼수없고, 오히려출처표시에관한식별력을취득한것으로볼수있는점은이미앞서판단한바와같으므로, 원고등록상표의효력이상표법제51조제1항제2호, 제2의2호, 제4호에의하여제한된다고볼수없음ㅇ부정경쟁행위해당여부 : 해당 - ( 상품출처표시기능및주지성 ) 원고제품형태는파란색계열의색채와다이아몬드모양의형상이결합된것으로서수요자의감각에호소하는독특한디자인적특징을가지고있고, 이사건변론종결무렵에이르기까지장기간에걸쳐원고의상품으로계속적 독점적 배타적으로사용되면서강력한선전 광고가이루어진결과형태가갖는차별적특징이거래자또는일반수요자에게위원고의상품임을연상시킬정도로현저하게개별화된정도에이른것으로인정되므로, 일반수요자가일견하여원고의상품이라는것을인식할수있는정도의식별력을갖추고있다고보임 - ( 혼동가능성 ) 원고제품형태의주지성과식별력의정도등에비추어, 피고제품들이그포장에피고제품들의명칭등이표기된상태에서원칙적으로의약관련종사자들을대상으로거래된다는사실만으로는구체적 개별적으로명확하게수요자들의상품출처에오인 혼동의염려가없다고단정할수없으며, 실제약사들을상대로한설문조사결과로도상당한정도의혼동사실이밝혀진점, 양제품은명백히수요자층이중복되는경업관계에있고피고제품들은원고제품형태를그대로모방하여그식별력에편승하려는의도가있다고판단되는점등을종합하여보면, 그혼동가능성역시인정할수있음 355

360 Ⅴ 년도대법원판례 대법원 2013다84568 판결 ( 선고, 파기환송 ) : 상표권미침해, 부정경쟁행위미해당ㅇ상표권행사가권리남용에해당하는지여부 : 권리남용미해당 - ( 상표법제6조제1항제3호해당여부 ) 심장혈관용약제, 성기능장애치료용약제를지정상품으로하고마름모도형의입체적형상과푸른색계열의색채를결합하여구성된이사건등록상표는먼저그형상이지정상품인약제에속하는알약의일반적인형태라고할수있고, 이에결합된색채를고려하더라도수요자에게거래분야에서알약의형태로채용할수있는범위를벗어나지아니한것으로인식될수있다고보이므로이사건등록상표는상표법제6 조제1항제3호에서정하는지정상품의형상을보통으로사용하는방법으로표시한것에불과하여식별력이없다고할것임 - ( 사용에의한식별력취득여부 ) 상품등에는기호 문자 도형등으로된표장이함께부착되는경우가있는데, 그러한사정만으로곧바로상품등의입체적형상자체에관하여사용에의한식별력취득을부정할수는없고, 부착되어있는표장의외관 크기 부착위치 인지도등을고려할때그표장과별도로상품등의입체적형상이그상품의출처를표시하는기능을독립적으로수행하기에이르렀다면사용에의한식별력취득을긍정할수있음 ( 대법원 선고 2013후1146 판결참조 ). 원심은언론보도등을통하여노출된빈도, 수요자인식에관한설문조사결과와원고들의 Viagra 및 비아그라 문자상품표지의압도적인주지저명성이그상품의형태인이사건등록상표에도상당부분전이된것으로보이는점등을종합하면, 이사건등록상표는그상표출원전에오랜기간특정상품에사용된결과수요자간에그상표가원고들의업무에관련된상품을표시한것으로현저하게인식되어사용에의한식별력을취득하였다고볼여지가충분하고, 문자표장이부기되어있다는사정이이와같이보는데방해가되지아니하므로, 이사건등록상표가식별력이없다는사유로그상표등록이무효로될것임이명백하다고할수없다고판단하였는데, 원심의위와같은인정과판단은정당하고, 거기에구상표법제6조제2항에관한법리를오해하는등의위법이없음 - ( 기능성이있는지여부 ) 상품등의입체적형상으로된상표가위규정에해당하는지는그상품등이거래되는시장에서유통되고있거나이용가능한대체적인형상이존재하는지, 대체적인형상으로상품을생산하더라도동등한정도또는그이하의비용이소요되는지, 356 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

361 다 판결 ( 대법원 선고 ), 상표권침해및부정경쟁행위금지사건 그입체적형상으로부터상품등의본래적인기능을넘어서는기술적우위가발휘되지는아니하는것인지등을종합적으로고려하여판단하여야하는데, 원심판결이유와기록에의하면, 내복용알약에는다양한크기, 형상, 색깔이존재할수있어이용가능한대체적형상이다수존재하고, 이사건등록상표의지정상품인심장혈관용약제, 성기능장애치료용약제가실제로이사건등록상표와같은마름모도형의입체적형상과푸른색계열의색채가아닌다른색채와형상으로도여러업체에서생산되어판매되고있는점, 또한위형상과색채의결합이알약의본래적인기능을넘어서는기술적요소가발휘된것이라고보기는어려운점등이러한사정에비추어보면, 이사건등록상표는상표등록을받고자하는상품의기능을확보하는데불가결한입체적형상만으로된상표에해당한다는사유로그상표등록이무효로될것임이명백하다고할수는없으므로원심의판단은정당함ㅇ상표유사여부 : 비유사 - 비록이사건등록상표와피고제품들의형태에공통되는부분이있기는하지만, 그형태에차이점도존재할뿐만아니라, 전문의약품으로서대부분병원에서의사의처방에따라약사에의하여투약되고있는피고제품들은그포장과제품자체에기재된명칭과피고의문자상표및상호등에의하여이사건등록상표와구별될수있다고봄이타당하므로, 이사건등록상표와피고제품들의형태는수요자에게오인 혼동을일으킬우려가있다고하기는어려워서로동일또는유사하다고볼수없음ㅇ부정경쟁행위해당여부 : 미해당 - 비록원 피고제품들의형태에공통되는부분이있기는하지만, 그형태에차이점도존재할뿐만아니라, 전문의약품으로서대부분병원에서의사의처방에따라약사에의하여투약되고있는원 피고제품들은각각그포장에기재된명칭과문자상표및상호등에의하여서로구별될수있다고봄이타당하다. 따라서원 피고제품들의형태는수요자에게오인 혼동을일으킬우려가있다고하기는어려우므로, 피고가피고제품들을생산 양도하는등의행위는부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률제2조제1호 ( 가 ) 목의부정경쟁행위에해당한다고할수없음 357

362 Ⅴ 년도대법원판례 3. 심사관련시사점ㅇ ( 입체적형상의기능성판단 ) 입체적형상의상표에있어이용가능한대체적형상이다수존재하고, 실제로다른색채와형상으로여러업체에서생산되어판매되고있는점, 등록상표의형상과색채의결합이제품의본래적인기능을넘어서는기술적요소가발휘된경우라고보기어려운점등을감안하면기능성이있다고보기어려움ㅇ ( 사용에의한식별력판단 ) 상품등에는기호 문자 도형등으로된표장이함께부착되는경우가있는데, 그러한사정만으로곧바로상품등의입체적형상자체에관하여사용에의한식별력취득을부정할수는없고, 부착되어있는외관 크기 부착위치 인지도등을고려할때그표장과별도로상품등의입체적형상이그상품의출처를표시하는기능을독립적으로수행하기에이르렀다면사용에의한식별력취득을긍정할수있음ㅇ ( 입체적형상의유사여부판단 ) 이사건등록상표와피고제품들의형태에공통되는부분이있기는하지만, 그형태에차이점도존재할뿐만아니라, 전문의약품으로서대부분병원에서의사의처방에따라약사에의하여투여되고있는피고제품들은그포장과제품자체에기재된명칭과피고의문자상표및상호등에의하여이사건등록상표와구별될수있다고봄이타당함 358 상표관련대법원판례 ( 11~ 15 년 ) 심급별쟁점정리 분석자료집

363 후 1072 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 후 1072 판결 ( 대법원 선고 ), 등록무효사건 1. 사건개요ㅇ심판청구인이이건등록상표는본인의선등록서비스표와동일유사하여등록이무효되어야한다고등록무효심판을청구한사건에서특허심판원은청구를기각하였으나, 특허법원과대법원은양상표는유사하다고보았음 본원상표 ( 출원 / 등록번호 ) 지정상품 서비스업 인용상표등 사건번호 ( 심결 / 선고일 ) 심판 / 소송결과 비고 (400894) 2015 후 1072 ( ) 2014 허 8786 ( ) 해당원심지지 해당심결취소 (30 류 ) 가공된커피등 (42 류 ) 커피전문점경영업등 2013 당 3215 ( ) 미해당청구기각 2. 심판 / 소송경과 특허심판원 2013당3215 심결 ( , 청구기각 ) : 미해당ㅇ이사건등록상표는선등록상표와문자의종류및배열과도형또는문자의도안화의정도등으로인해전체적인외관은서로다르고, 수많은 카페 와결합한표장들모두가카페와분리하여관찰하는것이가능하다고하더라도거래사회에서는이들모두카페를생략하지않고호칭하는것이일반적인현상임을볼때, 선등록서비표는문자부분을일체로하여 카페루카 라고호칭된다고보는것이거래사회의실정에맞는판단으로보이므로, 루카 로호칭되는이사건등록상표와는그청감되는바가구별될뿐아니라, LUCA 는이탈리아중부에소재한상업도시인 Lucca 또는청구인이언급하고있는바와같이이탈리아인남자의이름 Luca 로관념되는표장이어서, 영문자로만구성된이사건등록상표는선등록서비스표의문자배치나 359