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3 >>> 일러두기 1. 본 책자는 심판관의 전문성을 제고하고 심판품질을 향상하기 위한 심판관 보수교육 교재로 편찬한 것으로써 먼저 권리별(상표, 디자인, 특허 실용 신안)로 대별하고, 특허 실용신안에 대하여는 기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 정보 통신 분야로 구분하여 발간하였습니다. 2. 본 책자에 게재된 판결문은 2014년 10월 ~ 2015년 3월까지 대법원 및 특허 법원에서 선고된 판결 중 특허심판원의 심결이 취소된 사건과 승소사건 중 심판실무에 필요한 중요 사건을 중심으로 수록하였으며, 심판의 종류별로 구분하여 수록하였습니다. 3. 사건별 부호문자의 부여에 관한 대법원 예규에 의하여 판례번호 중 후 자는 특허상고사건을, 허 자는 특허법원사건을, 심판사무취급규정 제9조 제2항에 의하여 당 자는 특허심판원사건 중 당사자사건을, 원 자는 특허심판원 사건 중 거절결정불복사건을 표시한 것입니다. 4. 아무쪼록 본 책자가 심판업무 수행에 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 계속 보완 발전시켜 나가도록 하겠습니다.

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5 목 차 CONTENTS Intellectual Property Trial and Appeal Board Ⅰ. 권리범위확인 후3466 권리범위확인(적극) : 상고심 절차 중 서비스표권 소멸 3 이 사건 등록서비스표에 대한 권리범위확인심판에서 원고의 확인대상서 비스표가 피고의 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다는 심결이 이루어지고 그 취소를 구하는 이 사건 소에서 원고의 청구가 기각되었는 데, 이에 대한 상고심 계속 중인 이 사건 등록서비스표가 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 그 등록을 취소하는 심 결이 확정되었음을 알 수 있다. 따라서 이 사건 등록서비스표에 관한 서 비스표권은 소멸하였고, 이에 따라 이 사건 권리범위확인심판의 심결취 소를 구할 법률상 이익이 없어졌으므로 이 사건 소는 부적법하게 되었다 허4852 권리범위확인(소극) : 확인대상상표의 지정상품 특정 5 가방, 벨트, 목걸이 등(패션잡화류) 라고 특정된 확인대상표장의 사용상 품인 패션잡화류 는 패션에 관계되는 여러 가지 상품 으로서 그 상품의 범위를 명확하게 확정하기 어렵고, 구체적으로 예시된 가방, 벨트, 목걸 이와 같은 액세서리뿐만 아니라 생활잡화 등을 포함한 패션에 관계된 다 양한 상품이 포함되며, 그러한 다양한 상품에는 이 사건 등록상표의 지정 상품과 유사한 상품뿐만 아니라 유사하지 않은 상품도 포함될 수 있으므 로, 확인대상표장의 사용상품이 이 사건 등록상표의 지정상품과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되 었다고 할 수 없다. - i -

6 Ⅱ. 등록취소 허3729 등록취소( ) : 등록상표와 실사용상표의 유사 판단 13 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 하는 상표등록 취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 상표법 제73조 제1항 제2호의 입법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다. 즉, 실제 사용된 상표가 등록상표를 타인의 상표와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하 여 타인의 상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요 자가 상품 출처를 오인ㆍ혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 상표법 제73 조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 실제로 사용한 상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다. <참조판례 1> 2012후1521 판결 ( ) 허5490 등록취소( ) : 불사용의 정당한 사유 28 1 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정은 공익에 관한 제재적 성질을 가진 규정으로 그 등록상표권리자의 승계인에게 당연히 미친다고 할 것이고, 양수인이 상표권을 일반적인 매매절차에 의하여 취득하였는지 아니면 경 매절차에 의하여 취득하였는지에 따라서 양도인의 불사용기간의 합산 여 부가 달라지는 것은 아니라고 할 것인 점, 2 더욱이 원고 박세형은 펭귄 식품이 이 사건 등록상표 등을 황승현과 피고에게 양도하자 펭귄식품, 황 승현, 피고를 상대로 부산지방법원 2009가합8478호로 사해행위취소 등 의 소송을 제기한 바 있어, 펭귄식품의 경영 상태에 대하여 잘 알고 있었 을 것으로 보이고, 이 사건 등록상표를 경락받을 당시 펭귄식품이 2008 년경 부도로 폐업하게 됨에 따라 이 사건 등록상표가 2008년 이후로는 그 지정상품에 사용되지 않았을 것을 충분히 예상할 수 있었다고 보여지 는 점, 3 그런데 원고 박세형은 이 사건 등록상표에 대한 매각대금을 납 입하여 소유권을 취득한 부터 이 사건 심판청구일인 ii -

7 8. 27.까지 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용한 바 없었고, 이 사 건 심판청구 이후인 에 이르러서야 이 사건 등록상표를 사용 하여 사과주스를 생산하기 위한 영업준비를 시작하였던 점 등에 비추어 보면, 원고들의 위 주장은 이유 없다 허3651 등록취소( ) : 불사용취소심판의 대상상품의 범위 35 상표법 제73조 제3항은 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소 심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 동일 유사 지정상품군 단위로 등록취소심판을 청구하여야 한다는 규정을 별도 로 두고 있지 아니하다. 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도는 등록 상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 입 법 목적이 있고 이러한 불사용에 대한 제재의 실효성을 강화하기 위해 일 부 지정상품에 대한 취소심판제도가 도입된 점을 고려해 보면, 등록상표 의 지정상품이 2 이상 있는 경우 이해관계인은 취소를 필요로 하는 지정 상품의 범위를 임의로 정하여 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있고, 등 록상표의 지정상품 중 유사범위에 속하는 지정상품을 모두 포함하여 취 소심판을 청구하지 않으면 심판청구가 인용되어도 심판청구인이 후에 유 사상품에 관하여 등록상표와 동일 유사한 상표를 사용하거나 그 상표등록 을 받을 수 없다는 사정을 들어 유사범위에 속하는 일부 지정상품만에 대 한 등록취소심판을 청구할 이익이 없다고 할 수 없다. <참조판례> 2012후3220 판결 ( ) Ⅲ. 등록무효 후3657 등록무효( ) : 선사용표장의 권리자 49 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록결정일 당시 구 현대그룹은 계열분리 되어 사회적 실체가 없게 되었고, 구 현대그룹의 계열사이던 피고는 선사 용표장의 채택과 등록 및 사용에 중심적인 역할을 담당하지 못하였을 뿐 - iii -

8 만 아니라 현대 라는 명칭이 포함되지 않은 상호로 변경한 적도 있는 점 을 고려할 때, 일반 수요자들 사이에 피고가 그 선사용표장에 화체된 신 용의 주체로 인식된다거나 그 선사용표장을 승계하였다고 인정된다고 볼 수 없으므로, 피고는 이 사건 선사용표장의 권리자가 될 수 없다 허3262 등록무효( ) : 선사용표장의 식별력 판단시점 53 어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 있는지 여부는 그 상표에 대한 등록결 정시를 기준으로 판단하여야 할 것이고 선사용상표가 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 등록상표의 등록결정시에 선사용상표의 구성 중 애초 에는 식별력이 없었거나 미약하였던 부분이 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 선사 용상표가 사용된 상품에 관하여 그 부분을 식별력 있는 요부로 보아 등록 상표와 선사용상표 간의 상표 유사 여부를 살피고 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부를 판단할 수 있다 <참조판례 1> 2011후835 판결 ( ) (무효 ) <참조판례 2> 2011후3698 판결 ( ) (권리범위확인심판) 허6483 등록무효( ) (2014허6506, 6513, 6537, 6544 등) 66 이 사건 등록상표는 와 이라는 각 문자 부분이 간격 없이 연결되어 구성되어 있기는 하나, 그 중 부분이 상표의 앞부분 에 위치하고 있을 뿐만 아니라, 앞서 본 바와 같이 돌침대와 관련하여 수 요자 간에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선 사용상표인 '장수돌침대'의 장수 와 동일한 표장으로서 강하게 인식되는 부분이므로, 이 사건 등록상표는 독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구 성 부분인 부분만으로 약칭되고 관념될 수 있다. <참조판례 1> 2013허8970 판결 ( ) - iv -

9 허2894 등록무효( ) (2014후2832 확정) : 경제적 견련성 77 이 사건 등록상표의 지정상품 중 별지 기재 지정상품(제32류 음료)과 선 사용상표의 사용상품(화장품)의 사용실태 및 일반적 거래의 실정 등을 고 려하여 보면, 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 별지 기재의 지정상품 에 사용될 경우 선사용표장의 사용상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용 된 경우에 못지않을 정도로 선사용표장권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 수 있다고 할 것이다 후1051 등록무효( ) : 부정목적 여부 89 선사용상표서비스표가 국내의 수요자에게 알려진 정도, 선사용상표서비 스표와 이 사건 등록서비스표의 유사성의 정도, 선사용상표서비스표를 사 용하여 운영되고 있는 원고 영업소와 이 사건 등록서비스표를 사용하여 운영되고 있는 피고 영업소가 매우 유사한 형태로 운영되고 있으며 근거 리에 위치하고 있어 실제 관광객들에게 오인 혼동을 일으키고 있고, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업에는 선사용상표서비스표의 사용상품/ 서비스업과 경제적 견련관계가 있는 업종도 다수 포함되어 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 보면, 피고가 선사용상표서비스표를 모방하여 부정 한 목적으로 이 사건 등록서비스표를 출원 등록하여 사용하는 것이라고 보아야 할 것이다. <참조판례 1> 2013후2484 판결 ( ) 허4463 등록무효( ) (환송판결 2013후2460) : 부정목적 여부 91 이 사건 등록상표의 출원일인 무렵 선사용상표는 보석, 시 계, 가방 등의 상품에 관하여 적어도 그리스의 수요자 간에 원고의 상품 을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었다고 봄이 상당하고, 이 사 건 등록상표가 그 지정상품 중 안경알, 수중안경, 안경줄, 보안용 챙, 안 경집, 콘택트렌즈, 방진안경, 방현안경 에 사용되는 경우 일반수요자들과 거래자들이 이를 원고 또는 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 판매되는 상품인 것으로 오인할 우려가 있는 점 등을 종합하며 보면, 피 고는 원고의 선사용상표의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적 등 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표는 출원한 것이라고 할 것이다. - v -

10 허6827 등록무효( ) : 부정목적 여부 105 선사용표장 2, 3인, 은 이 사건 등록서비스표의 출원일인 경 호텔업, 카지노시설제공업, 골프리조트업과 관 련하여 미국의 수요자들에게 피고의 서비스업을 표시하는 것이라고 널리 인식되어 있었다고 봄이 상당하고, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 에는 피부관리업, 미용상담업, 미용업 등과 같이 호텔이나 리조트 내에서 제공되고 있는 서비스업들이 포함되어 있는 점 등을 종합하면, 원고들은 선사용표장 2, 3을 모방하여 선사용표장 2, 3에 축적된 양질의 이미지나 선사용표장 2, 3이 갖는 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하 거나 선사용표장 2, 3의 권리자인 피고에게 손해를 가하려고 하는 등 부 정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록서비스표를 출원하였 다고 할 것이다 허6285 등록무효( 6-2) : 지리적표시의 사용에 의한 식별력 115 이 사건 등록상표는 출원되어 등록되었으며, 상표권 존속기간의 1차 갱신등록출원일은 이고, 2차 갱신등록 출원일은 개정 상표법 시행이후인 인바(갑 제1호증), 이 사건 등록상표는 구 상표법( 시행법 이전 상표법)에 따라 출원되었 으므로, 개정 상표법 부칙 제4조에 따라 그 출원시에 시행되던 구 상표법 에 의하여 무효여부를 판단해야 하고, 2차 존속기간 갱신등록출원 당시 시행된 개정 상표법에 따라 무효여부를 판단할 것은 아니다 허3330 등록무효( 8-1) : 시대적 상황 변화와 상표의 유사판단 121 상표의 유사 여부는 일반 수요자에게 출처의 오인 혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부, 즉 일반 수요자의 인식이 중요한 판단근거가 되는데, 시대 적 상황이 변함에 따라 동일한 표장에 대한 일반 수요자의 인식도 달라지 게 된다. 그런데 위 대법원 판결(95후644 판결)이 선고된 로 부터 이 사건 등록상표의 등록결정일인 까지는 약 17년이 경 과하였고, 그 사이 영어 교육의 확대로 인한 일반 수요자들의 영어 수준이 급격히 향상된 점, 2012년도 기준 영어단어 sun'과 science'는 중학교 - vi -

11 수준의 쉬운 영어단어인 점 등에 비추어 보면 2012년도의 일반 수요자들 의 인식을 기준으로 판단할 때 앞서 살펴본 바와 같이 와 는 관념이 확연히 달라 두 상표 사이에 출처의 오 인 혼동이 발생할 우려가 없다. 위와 같이 위 대법원 사건과 이 사건이 일 반 수요자의 인식이라는 사실관계에서 서로 다른 이상 두 상표가 유사하 지 않다고 판단하는 것이 위 대법원 판결에 배치되는 것은 아니다. Ⅳ. 거절결정 허3101 거절결정( ) (상고취하) : 公 社 로의 오인가능성 135 이 사건 출원상표( )의 구성 중 인삼공사 는 수 요자들 사이에 인삼을 생산 관리 판매하는 공사( 公 社 ), 즉 국가의 감독 하 에 국가적 사업을 수행하도록 하기 위하여 정부가 자본금 전액을 출자하 여 설립한 공기업으로 인식되거나 인식될 가능성이 크고, 따라서 이 사건 출원상표가 그 지정상품인 인삼차, 홍삼차, 홍삼젤리과자 등에 사용되는 경우에는 수요자로 하여금 국가의 감독 하에 인삼을 생산 관리 및 판매하 는 공기업에서 제공하는 상품으로 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기 만할 우려가 있는 부실상표에 해당한다고 보아야 한다 허3873 거절결정( ) (2015후215 확정) : 부정목적 여부 142 선사용상표가 표기된 상품이 국내에 출시된 2005년 2월 이전에 SPA 및 SPA 가 포함된 상표 및 (출원일 : , 등록번 호 : , 상품류 구분 제3류 화장품류 등)이라는 상표를 출원 등록한 바 있으나, SPA 와 WISDOM 의 위 두 단어를 조합하는 것은 쉽게 생각 해 내기는 어렵다고 할 것이고, 위 각 상표권을 이유로 국내 또는 영국에 서 수요자 사이에 피고보조참가인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 SPA 와 WISDOM 이 함께 표기된 SPA WISDOM 이라는 상표까지 자유롭게 사용할 권리가 있다고 할 수 없다. - vii -

12 허5428 거절결정( ) (2015후24 확정) : 부정목적 여부 152 선사용상표( )의 창작성이 낮고, 원고도 OLOGY 를 포함한 상표를 출원한 사실이 있다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 선사 용상표가 대한민국에서 지리적으로 가까운 홍콩에서 특정인의 상표로 알 려진 점, 원고도 선사용상표의 존재를 알고 있었을 것으로 추인되는 점 등에 비추어 보면 원고가 선사용상표의 존재를 알고서도 굳이 선사용상 표와 매우 유사한 이 사건 출원상표를 출원한 것은 선사용상표를 모방하 여 출원한 것이라고 봄이 타당하다 허3286 거절결정( 6-1-3) : 입체+문자 결합상표의 식별력 163 입체적 형상과 기호ㆍ문자 등이 결합된 표장은 입체적 형상만으로 식별력을 판단할 것이 아니고 결합된 전체로서 식별력의 유무를 판단하여야 한다. 식별력이 없는 입체적 형상에 식별력이 있는 기호ㆍ문자 등이 결합됨으 로써 상품의 출처를 표시하는 식별표지로서 이용되고 있는 것으로 인식 가능한 상표는 식별력이 인정된다고 할 것이다. <참조판례 1> 2014허2344 판결 ( ) (2014후2306 확정) <참조판례 2> 2014허6889 판결 ( ) 후3800 거절결정( 6-1-3, 6-2) : 입체상표의 식별력 173 (1) 이 사건 출원서비스표(서비스표출원번호 제 호)는 이 사건 심결일 당시에 수요자에게 톱니 모양의 홈과 돌기를 이용하여 다른 것과 끼워 맞춤으로써 원하는 사물의 형태를 만들 수 있는 블록의 형상으로 인 식될 것이므로, 블록쌓기(장난감) 도매업 및 블록쌓기(장난감) 소매업 이 라는 그 서비스의 제공에 관한 물건인 블록의 형상을 보통으로 사용하는 - viii -

13 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당한다 (2) 이 사건 블록이 원고가 판매하는 블록 장난감 제품에서 차지하는 비 중, 그 블록 장난감 제품에 대한 광고 및 보도의 내용 등에 비추어 볼 때 이 사건 블록이 원고가 판매하는 블록 장난감 제품이나 그 판매업에 독특 한 개성을 부여하는 수단으로 사용되었다고 보기 어려울 뿐만 아니라, 원 고가 운영하는 몰펀코리아 외에 원심 판시 다수의 업체들도 이 사건 블록 의 형상을 가지는 블록 부품을 포함한 블록 장난감 제품을 판매하여 온 사정을 고려할 때, 이 사건 출원서비스표가 수요자 대다수에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다고 보기 부족하다 후2283 거절결정( 6-1-4, 7) : 결합에 의한 새로운 관념의 형성 178 농산물이유식 등을 지정상품으로 하고 로 구성된 이 사건 출원상표(출원번호 제 호)는 현저한 지리적 명칭인 서울 과 흔히 있는 명칭인 대학교 가 불가분적으로 결합됨에 따라, 단순히 서 울에 있는 대학교 라는 의미가 아니라 서울특별시 관악구 등에 소재하고 있는 국립종합대학교 라는 새로운 관념이 일반 수요자나 거래자 사이에 형성되어 충분한 식별력을 가지므로 상표법 제6조 제1항 제4호, 제7호에 모두 해당하지 아니하여, 위 각 지정상품에 대한 상표등록이 허용되어야 한다 허6865 거절결정(구상표법 8-5, 8-6) 181 : 불사용취소 심결에 대한 소취하와 포기의 효력, 심판청구인의 우선출원권 (1) 불사용 취소심판은 유효하게 존속하고 있는 상표권을 대상으로 하는 것이므로, 심결시를 기준으로 상표권이 이미 소멸하였다면, 그 불사용 취 소심판은 부적법한 것이 된다. 따라서 불사용취소 심결이 소취하로 제소 기간 도과시에 확정되는 경우 불사용상표에 대한 상표권도 그때에 소멸 하게 되는바, 불사용취소 심결에 대하여 볼복의 소가 제기된 후에 청구된 다른 불사용 취소심판은, 제소기간이 도과한 후에는 부적법하게 된다고 보아야 한다. - ix -

14 (2) 불사용상표에 대한 상표권 포기가 소취하라는 현실적인 소송행위보다 먼저 있었다고 하더라도, 경우에 따라서는 해당 상표권은 상표권 포기보 다 앞서 소멸하는 경우가 생기고, 이 경우 해당 상표권의 포기는 이미 소 멸한 상표권에 대한 포기가 되어 효력을 인정받을 수 없다. 결국 상표등 록취소의 심결에 대하여 그 취소를 구하는 소가 제기된 후에 상표권의 포 기와 소취하가 있는 경우 구 상표법 제8조 제5항 제2호, 제6항 제2호를 적용함에 있어 해당 상표권이 어느 행위에 의하여 소멸하는지 따져 보아 야 한다. - x -

15 Ⅰ. 권리범위확인 후3466 권리범위확인(적극) 허4852 권리범위확인(소극) - 1 -

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17 대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2012후3466 권리범위확인(상) 원고, 상고인 주 (******-*******) 서울 송달장소 서울 중구 오장동 14-25, 3공구 씨동 207호 다다유통 소송대리인 법무법인 유비즈 담당변호사 이호천 피고, 피상고인 이 (******-*******) 수원시 소송대리인 변리사 김중효, 정상훈, 정유경 원 심 판 결 특허법원 선고 2012허5189 판결 판 결 선 고 주 문 원심판결을 파기하고, 이 사건 소를 각하한다. 소송총비용은 각자가 부담한다. 이 유 상고이유(상고이유서 제출기간이 지나 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고 이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다. 상표권의 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 상표권의 범위를 확정하려는 데에 그 목적이 있으므로, 일단 적법하게 발생한 상표권이라 할지라도 그 상표 권이 소멸된 이후에는 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익은 없어진다(대법원 선고 2003후2690 판결 참조)

18 기록에 의하면, 이 사건 등록서비스표(등록번호 제175142호)에 대한 권리범위 확인심판에서 원고의 확인대상서비스표가 피고의 이 사건 등록서비스표의 권리 범위에 속한다는 심결이 이루어지고 그 취소를 구하는 이 사건 소에서 원고의 청구가 기각되었는데, 이에 대한 상고심 계속 중인 이 사건 등록 서비스표가 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 그 등록을 취소하 는 심결이 확정되었음을 알 수 있다. 따라서 이 사건 등록서비스표에 관한 서비 스표권은 소멸하였고, 이에 따라 이 사건 권리범위확인심판의 심결취소를 구할 법률상 이익이 없어졌으므로 이 사건 소는 부적법하게 되었다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 이 사건을 이 법원이 직접 심판하기로 하여 이 사건 소를 각하하며, 소송총비용은 각자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결 한다. 재판장 대법관 권순일 대법관 민일영 주 심 대법관 박보영 대법관 김 신 - 4 -

19 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2014허4852 권리범위확인(상) 원 고 최 서울 소송대리인 변리사 홍은정 피 고 마텔 인코포레이티드(MATTEL INC.) 미합중국 캘리포니아 엘 세군도 콘티넨탈 불르바드 333(333 Continental Boulevard, El Segundo, CA , U. S. A.) 대표자 마이클무어(Michael Moore) 소송대리인 변호사 황영주, 김용갑, 정여순 변리사 권수정 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당55호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 - 5 -

20 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: 제157146호/ / / ) 구성: 3) 지정상품: 상품류 구분 제18류의 우산, 지우산, 양산, 비치파라솔, 지팡이, 상품류 구분 제25류의 단화, 장화, 편상화, 가죽신, 고무신, 비닐화, 우화, 방한 화, 야구화, 농구화, 럭비화, 핸드볼화, 육상경기용화, 하키화, 골프화, 복싱화, 등산화, 낚시용화, 작업화, 샌달, 슬리퍼, 샌달, 오버슈즈, 나막신, 짚신 4) 상표권자: 피고 나. 확인대상표장 1) 구성: 2) 사용상품: - 샌들, 구두, 힐, 부츠, 워커, 부티 등(신발류) - 상의, 하의, 외투, 드레스, 레깅스 등(의류) - 가방, 벨트, 목걸이 등(패션잡화류) 3) 사용태양: 상품, 홈페이지, 카탈로그, 광고전단지 등에 표장을 표시함 4) 사용자: 원고 다. 절차의 경위 1) 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판(2014당 55호)을 청구하였다. 2) 특허심판원은 확인대상표장은 그 표장이 이 사건 등록상표의 - 6 -

21 표장과 호칭 및 관념이 유사하여 전체적으로 유사하고, 그 사용상품이 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지 2. 당사자들의 주장 요지 가. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장 1) 확인대상표장은 사용상품이 가방, 벨트, 목걸이 등(패션잡화류) 으로 특정 되어 이 사건 등록상표의 지정상품과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특 정되지 않았다. 따라서 특허심판원이 이를 간과하여 보정을 명하는 등의 조치를 취하지 않고 본안 판단까지 나아가 한 이 사건 심결은 위법하다. 2) 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 외관 호칭 관념이 모두 달라서 전체적 으로 유사하지 않으므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다. 따라서 이와 결론을 달리하여 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다 고 보아 원고의 소극적 권리범위확인심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법 하다. 3) 그러므로 이 사건 심결은 어느 모로 보나 위법하여 취소되어야 한다. 나. 피고의 주장 1) 확인대상표장의 사용상품인 가방, 벨트, 목걸이 등(패션잡화류) 에서 패션 잡화류 는 구체적으로 예시된 상품을 참작할 때 의류 및 신발과 함께 인체에 착 용하거나 소지하여 토탈 패션을 완성하는 용도의 패션 액세서리 제품, 즉 가방, 벨트 등의 잡화류와 목걸이 등의 장신구류를 포괄적으로 의미하는 것으로 충분 히 인식할 수 있으므로, 이 사건 등록상표의 지정상품과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다. 2) 확인대상표장 가 만으로 분리 관찰될 때에 주 지 저명한 이 사건 등록상표 와 외관 호칭 관념이 모두 유사하여 전체적으로 표장이 유사하고, 확인대상표장의 사용상품과 이 사건 등록상표의 - 7 -

22 지정상품도 유사하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속 한다. 3) 따라서 위와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다. 3. 확인대상표장의 사용상품에 관한 특정이 적법한지 여부 가. 판단기준 등록상표의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확 인대상표장의 지정상품은 당해 등록상표의 지정상품과 서로 대비할 수 있을 만 큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 구체적인 사용상품의 기재는 적어도 등 록상표의 지정상품과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이다. 만약 확인대상표장의 사용상품이 불명확하여 등록상표의 지정상품과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으 로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상표장의 사용상품에 관 한 설명에 대하여 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불 구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것이다(대 법원 선고 2012후85 판결, 대법원 선고 2003후656 판결 등 참조). 나. 구체적 판단 이 사건에서 보건대, 가방, 벨트, 목걸이 등(패션잡화류) 라고 특정된 확인 대상표장의 사용상품인 패션잡화류 는 패션에 관계되는 여러 가지 상품 으로서 그 상품의 범위를 명확하게 확정하기 어렵고, 구체적으로 예시된 가방, 벨트, 목걸이와 같은 액세서리뿐만 아니라 생활잡화 등을 포함한 패션에 관계된 다양 한 상품이 포함되며(피고의 주장처럼 패션잡화류의 구체적인 예시로 가방, 벨 트, 목걸이가 나열되었다는 사정만으로는 패션잡화류를 의류 및 신발과 함께 인 체에 착용하거나 소지하는 패션 액세서리 제품인 가방, 벨트 등의 잡화류 및 목 걸이 등의 장신구류만을 의미하는 것으로 제한하여 해석할 수는 없다), 그러한 다양한 상품에는 이 사건 등록상표의 지정상품인 우산, 지우산, 양산, 비치파라 솔, 지팡이, 단화, 장화, 편상화, 가죽신, 고무신, 비닐화, 작업화, 샌달, 슬리 - 8 -

23 퍼, 샌달, 오버슈즈 등과 유사한 상품뿐만 아니라 유사하지 않은 상품도 포함될 수 있으므로, 확인대상표장의 사용상품이 이 사건 등록상표의 지정상품과 대비 하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었 다고 할 수 없다. 따라서 특허심판원으로서는 확인대상표장의 사용상품에 관한 설명에 대하여 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 함에도 불구하고 이를 간과하고 본안 판 단으로 나아가 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다면서 원 고의 소극적 권리범위확인심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 한 잘못이 있다. 4. 결론 그렇다면 이 사건 심결은 위법하여 이를 취소하되, 소송비용의 부담에 관하여 는 민사소송법 제99조를 적용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 배준현 판사 판사 곽부규 최종선 - 9 -

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25 Ⅱ. 등록취소 허3729 등록취소( ) 허5490 등록취소( ) 허3651 등록취소( )

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27 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2014허3729 등록취소(상) 원 고 뉴우 바란스 아스레틱 슈우 인코포레이팃드 (NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.) 미합중국 매사츄세츠주 보스턴시 게스트 스트리트 20 (20 Guest Street, Boston, MA 02135, U. S. A.) 송달장소 서울 서초구 남부순환로356길 100, 4층(양 재동, 윤화빌딩) 대표자 다니엘 제이. 맥키논(Daniel J. McKinnon) 소송대리인 변리사 차윤근 소송복대리인 변리사 이재희 변호사 고서형 피 고 안 서울 소송대리인 특허법인 세아 담당변리사 송윤기 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당2743호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지

28 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 1) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: / / / 제454237호 2) 구성: 3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 단화, 가죽신, 농구화, 부츠, 혁대, 샌달, 비닐화, 등산화, 골프화 4) 상표권자: 피고 나. 이 사건 실사용상표(갑 제5호증, 갑 제37, 38호증) 1) 구성: 2) 사용상품: 운동화 3) 사용태양: 아래와 같이 운동화 외피의 측면에 부착되는 방식으로 사용되었 다(나머지 사용 태양은 별지와 같다). 4) 사용자: 피고

29 다. 이 사건 대상상표들 1) 이 사건 대상상표 1(갑 제4호증의 1) 가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: / / / 제372274호 나) 구성: 다) 사용상품: 운동화 등 라) 사용자: 원고 2) 이 사건 대상상표 2(갑 제4호증의 2) 가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: / / / 제79387호 나) 구성: 다) 사용상품: 운동화 등 라) 사용자: 원고 3) 이 사건 대상상표 3(갑 제4호증의 3) 가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: / / 제787853호 나) 구성: 다) 사용상품: 스포츠 전용의류, 티셔츠, 신발 등 라) 사용자: 원고 라. 절차의 경위 1) 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 피고가 고의로 이 사건 등록상표와 유사한 이 사건 실사용상표를 그 지정상품에 사용함으로써 수 요자로 하여금 원고의 이 사건 대상상표들과 혼동하게 하였으므로 이 사건 등록 상표는 상표법 제73조 제1항 제2호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다고 주장 하면서 등록취소심판(2012당2743호, 이하 이 사건 심판청구 라 한다)을 청구하 였다

30 2) 특허심판원은 이 사건 실사용상표는 이 사건 등록상표와 유 사한 상표에 해당하나, 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표들은 표장이 비 유사하여 이들 상표를 함께 사용하더라도 수요자로 하여금 상품 출처의 오인 혼 동을 일으킬 염려가 없어 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 이 사건 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 다툼 없는 사실, 갑 제1호증 내지 갑 제5호증, 갑 제18호증 내지 갑 제28호증의 19, 갑 제37, 38호증, 을 제7호증, 변론 전체의 취지 2. 당사자들의 주장 요지 가. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장 이 사건 등록상표와 유사한 이 사건 실사용상표는 피고가 고의로 원고의 주 지 저명한 이 사건 대상상표들과 유사하게 변형하여 이 사건 대상상표들의 사용 상품과 동일한 운동화에 사용한 것으로서 수요자로 하여금 원고의 업무와 관련 된 상품으로 혼동하게 할 우려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다. 그러므로 이와 결론을 달리하여 이 사건 등록상표에 대한 이 사건 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다. 나. 피고의 주장 이 사건 실사용상표는 이 사건 등록상표에 동일성을 잃지 않는 범위에서 디 자인적인 요소를 가미한 것에 불과하므로 이 사건 등록상표와 동일성 범위 내에 있고, 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표들은 전체적인 외관, 호칭, 관념 이 모두 달라 표장이 유사하지 않으며, 이 사건 실사용상표는 NICOBOCO 또 는 맨스터 라는 표장과 함께 운동화에 표시되어 원고의 이 사건 대상상표들과 출처의 혼동을 초래하지 아니하고, 피고에게 부정사용의 고의도 없다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다

31 3. 이 사건 심판청구가 제척기간이 지난 후에 청구된 것인지 여부 가. 당사자들의 주장 1) 피고는 이 사건 실사용상표를 마지막으로 사용한 시점을 정확하게 특정할 수 없어 이 사건 심판청구가 이 사건 실사용상표의 마지막 사용 시부터 등록취 소심판청구의 제척기간인 3년(상표법 제76제 제2항) 내에 청구된 것인지 명확 하지 않다고 주장한다. 2) 원고는 피고가 이 사건 실사용상표를 운동화에 사용한 시점은 빨라도 이 사건 등록상표를 이전등록받은 이후이고, 이 사건 심판청구는 청구되었으므로 제척기간이 지나지 않았다고 주장한다. 나. 판단 살피건대, 갑 제1호증, 갑 제5호증, 갑 제17호증의 1, 2, 갑 제37, 38호증, 갑 제41호증의 1, 2의 각 기재 및 영상, 이 법원의 신팔파크에 대한 사실조회결 과에 변론 전체의 취지를 종합하면, 1 피고의 처인 윤양순이 이 웅국으로부터 이 사건 등록상표를 이전등록받고, 다시 피고가 윤 양순으로부터 이 사건 등록상표를 이전등록받은 사실, 2 원고가 피고에게 이 사건 등록상표를 사용하지 말라는 경고장을 보냈는데, 피고가 원고에게 이 사건 등록상표를 윤양순으로부터 통상사용권을 설정 받아 정당하게 사용하고 있다고 답변한 사실, 3 신발파크 라는 상호로 신발소 매업을 영위하는 이경미가 2011년경부터 동대문의 도매시장을 통하여 피고가 이 사건 실사용상표를 사용하여 제작한 운동화를 구입하여 경까지 인터넷쇼핑사이트를 통해서 다시 판매한 사실을 인정할 수 있다. 위 인정사실에 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 등록상표와 이 사건 실사용 상표가 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품인 농구화 등과 이 사건 실사용 상표의 사용상품인 운동화가 유사하여 피고가 이 사건 등록상표에 기반을 두고 이 사건 실사용상표를 사용한 것으로 보이는 점을 더해보면, 특별한 사정이 없 는 한 피고가 갑 제5호증, 갑 제37, 38호증의 영상과 같이 이 사건 실사용상표 를 운동화에 사용한 시점은 빨라도 윤양순이 이 사건 등록상표를 이전등록받은 이후라고 봄이 타당하고, 이 사건 심판청구는 앞서 본 바와 같이

32 청구되었으므로, 이 사건 심판청구는 피고가 이 사건 실사용상표 를 최종적으로 사용한 날부터 3년의 제척기간이 지나기 전에 청구된 것이라 할 것이다. 4. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당하는지 여부 가. 판단기준 상표법 제73조 제1항 제2호는 상표권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제 함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하 려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하 는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있는바(대 법원 선고 2002후1225 판결 등 참조), 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호의 규정에 해당하기 위해서는, 1 상표권자가 등록상표의 지정상품 에 그 등록상표와 동일한 상표가 아닌 유사한 상표를 사용하거나, 그 지정상품 과 동일한 상품이 아닌 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여 야 하고, 2 그 결과 수요자로 하여금 상품의 품질에 대한 오인 또는 타인의 업 무에 관련된 상품과의 혼동이 생길 염려가 있어야 하며, 3 위와 같은 등록상표 의 부정사용이 상표권자의 고의에 의한 것임이 인정되어야 한다. 여기서 상표권자가 실제로 사용하는 상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관 적 전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 상표의 사용으로 타 인의 상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인 혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 두어야 할 것이고, 상표권자가 오인 혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일 유사한 실사용상표를 사용하면 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이며, 특히 그 대상상표가 주지 저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하였다는 등의 특별 한 사정이 없는 한 고의의 존재를 추정할 수 있다(대법원 선고 2012후2227 판결 등 참조)

33 나. 상표권자가 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 이 사건 등록상표의 지정상품 과 유사한 상품에 사용하였는지 여부 1) 이 사건 실사용상표와 이 사건 등록상표가 유사 여부 가) 유사 여부 판단 이 사건 등록상표 는 검은색으로 채워진 알파벳 대문자 N 의 오른쪽 상부에 반원형의 홈을 형성하고 그 홈에 검은색으로 채워진 원형 도형 또는 알파벳 O 가 틈새를 두고 결합한 것이고, 상표권자인 피고가 사용한 이 사건 실사용상표 는 테두리는 검은색이고 안은 흰색인 알파 벳 대문자 N 을 한 쪽으로 약간 기울어지게 하고, N 의 내부에 왼쪽에서 오른 쪽 방향으로 가면서 얇아지는 12개의 가로 빗살무늬를 결합하며, 오른쪽 상부에 는 형성된 반원형의 홈을 형성하고, 그 홈에 테두리는 검은색이고 안은 흰색인 원형 도형 또는 알파벳 O 를 틈새 없이 결합하여 구성된 것이다. 양 상표는 'N'의 기울기, 전체 색상, 테두리 및 빗살무늬의 유무, N 과 원의 결합의 틈새 유무 등에서 차이가 있으나, N 의 오른쪽 상부에 원형 도형 또는 알파벳 O 가 결합하는 점, 알파벳 대문자 N 과 원형 도형 또는 알파벳 O 의 크 기의 비율 등 주요한 외관상 특징이 동일하여 외관이 유사하고, 관념이나 호칭 도 엔(N) 또는 엔오(NO), 노(NO) 등으로서 동일하므로, 양 상표는 유사하다 고 할 것이다. 나) 피고의 주장 피고는 이 사건 실사용상표는 이 사건 등록상표의 동일성을 잃지 않으면서 디자인적인 요소를 가미한 것에 불과하므로, 이 사건 등록상표와 유사한 상표가 아니라 동일한 상표라고 주장한다. 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소 심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 상표법 제73조 제1항 제2호의 입법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다. 즉, 실제 사용된 상표가 등록상표를 타인의 상표와 동일 또

34 는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 타인의 상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인ㆍ혼 동할 우려가 더 커지게 되었다면 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사 용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 실제로 사용한 상표의 사용을 등록상 표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 할 것이다(대법원 선고 2012후1521 판결, 대법원 선고 89후2304 판결 등 참조). 이 사건에서 보건대, 이 사건 실사용상표는 이 사건 등록상표를 한 쪽으로 기울어지게 하면서 빗살무늬를 부가한 것인데, 이는 이 사건 대상상표들의 지 배적인 특징과 유사한 방향으로 변형된 것으로서 그 변형의 정도에 비추어 사 용상 통상으로 행해지는 정도의 변형을 가한 것이라고 할 수 없으므로, 상표 법 제73조 제1항 제2호가 정한 등록상표와 유사한 상표의 사용에 해당한다고 할 것이고, 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다. 2) 이 사건 실사용상표의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품의 유사 여부 상표권자인 원고가 이 사건 실사용상표를 사용한 상품은 운동화 로서 이 사건 등록상표의 지정상품인 단화, 가죽신, 농구화, 부츠, 혁대, 샌달, 비닐 화, 등산화, 골프화 와 유사하다. 다. 원고의 업무에 관련된 상품과의 혼동이 생길 우려가 있는지 여부 1) 구체적 판단 가) 이 사건 대상상표들이 알려진 정도 원고가 이 사건 대상상표들을 사용하는 운동화, 운동복 등으로 국내에서 올린 매출액이 2004년 약 168억 원, 2005년 약 132억 원, 2006년 약 159억 원, 2007년 약 171억 원, 2008년 약 222억 원, 2009년 약 344억 원, 2010년 약 1,650억 원(신발 부문 약 1,099억 원), 2011년에는 약 3,000억 원(신발 부문 약 1,844억 원)에 이르고, 광고비로 지출한 금액이 2004년 약 15억 원, 2005년 7,500만 원, 2006년 약 14억 원, 2007년 16억 원, 2008년 약 15억 원, 2009년 11억 원에 이르는 점(갑 제18, 19, 20호증), 어패럴 뉴스사에 의하여 2009년 올 해의 브랜드로 선정된 점(갑 제23호증의 1, 2) 등을 종합하면, 이 사건 대상상

35 표들은 늦어도 2009년경부터는 운동화에 관련해서 국내 수요자 사이에 원고의 업무와 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식될 정도로 알려진 식별력 있는 주지 저명 상표에 해당한다고 할 것이다. 나) 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표 1의 유사 여부 이 사건 대상상표 1 은 왼쪽으로 약간 기울어지고 검은색으로 채워진 알파벳 대문자 N 자의 내부에 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 가면서 얇아지 는 흰색의 가로 빗살무늬가 7개가 형성되어 있다. 이 사건 대상상표 1 과 이 사건 실사용상표 를 대비 하면, 양 상표의 외관은 알파벳 대문자 N 및 빗살무늬의 색상, 빗살무늬의 개 수, N 에 원형 도형 또는 알파벳 O 가 부가되었는지 여부 등에서 차이가 있으 나, N 에 알파벳 O 가 아닌 원형 도형이 결합된 것으로 인식될 경우에는 양 상 표 모두 한 쪽으로 기울어진 알파벳 N 이 사용되고, N 의 내부에 왼쪽에서 오 른쪽 방향으로 가면서 얇아지는 여러 개의 가로 빗살무늬가 형성되는 방식으로 도안화된 점 등 외관상 지배적인 특징이 동일하여 전체적으로 외관이 유사하다. 그리고 이 사건 실사용상표가 알파벳 대문자 N 에 알파벳 O 가 아닌 원형 도 형이 결합된 것으로 인식될 경우에는 장식적인 원형 도형을 제외한 알파벳 대문 자 N (엔)으로 호칭 및 관념되어 이 사건 대상상표 1의 호칭 및 관념과 동일 하다. 결국, 이 사건 실사용상표는 알파벳 대문자 N 에 원형 도형이 결합된 것으로 인식될 경우에 이 사건 대상상표 1과 외관이 유사하고, 호칭 및 관념이 동일하 여 전체적으로 표장이 유사하다고 할 것이다. 다) 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표 1의 사용상품의 유사 여부 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표 1은 모두 운동화 에 사용되어 사 용상품이 동일하다. 라) 혼동의 우려 여부 상표법 제71조 제1항 제2호의 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동이 생 기게 한 경우 에는 상품의 품질과 가격, 판매장소, 판매방법이나 광고, 상품에

36 표시된 다른 표장 등 판매 당시의 구체적 사정 때문에 그 당시 구매자는 상품의 출처를 혼동하지 아니하였다고 하더라도, 구매자로부터 상품을 양수하거나 구 매자가 지니고 있는 상품을 본 제3자가 그 상품에 부착된 상표 때문에 상품의 출처를 혼동할 우려가 있는 등 일반 수요자의 관점에서 상품의 출처에 관한 혼 동의 우려가 있는 경우도 포함된다(대법원 선고 2011도6797 판 결, 대법원 도3277 판결 등 참조). 위와 같은 사정들에, 1 이 사건 실사용상표는 앞서 본 것처럼 수요자의 눈에 쉽게 띄어 통상적으로 운동화의 상표를 부착하는 위치로 많이 사용되는 운동화 의 외피 측면에 단독으로 표시되어 있는 점, 2 한편 이 사건 실사용상표가 표 시된 운동화에 부착된 태그(TAG)에 품명: 맨스타, 공급원: 남중실업 등이라 고 기재되어 있고, 그 운동화의 설포(Tongue) 부위 및 뒤꿈치 상단 부분에 'NICO-BOCO'(니코보코) 표장이 표시되어 있어, 이 사건 실사용상표가 니코보 코 를 약칭한 로고 또는 마크로 인식되는 등 전체적으로 이 사건 대상상표들과 다른 출처를 표시하는 것으로 인식될 수도 있으나, 운동화의 설포 부위나 뒤꿈 치 상단 부분에 표시된 표장은 외피 측면보다 상대적으로 작게 표시되고, 의류 나 신발끈 등에 의해 가려져서 부분적으로 노출되지 않는 경우도 있으며, 구매 자가 신고 있는 이 사건 실사용상표가 사용된 운동화를 보는 제3자는 운동화의 설포 부위 및 뒷꿈치 상단 부분에 표시된 'NICO-BOCO'(니코보코) 표장보다 눈 에 잘 띄는 외피 측면에 단독으로 표시된 이 사건 실사용상표만을 보고 그 운동 화의 출처를 파악할 가능성이 높은 점을 더하여 보면, 수요자가 이 사건 실사용 상표를 부착한 운동화를 원고의 업무에 관련된 상품으로 혼동할 가능성이 있다 고 할 것이다. 2) 피고의 주장 피고는 1 이 사건 실사용상표는 알파벳 N 과 O 가 불가분적으로 결합되 어 분리관찰될 수 없는 것으로서 이 사건 대상상표들과 외관 호칭 관념이 모두 다르고, 2 이 사건 대상상표들이 주지 저명하여 수요자가 이 사건 대상상표들 과 그와 대비되는 상표 사이에 조그만 차이가 있어도 쉽게 차이점을 인식하여 구분할 수 있으므로, 이 사건 실사용상표가 이 사건 대상상표들과 출처의 혼동 을 초래할 가능성은 없다고 주장한다. 살피건대, 가 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는

37 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에도 양 상표는 유사하다고 할 것인데(대법원 선고 2003후 1871 판결, 대법원 선고 2005후1134 판결 참조), 이 사건 실사용 상표가 알파벳 N 과 O 가 결합된 것으로 인식될 수 있지만, 앞서 본 바와 같이 알파벳 N 과 원형 도형이 결합된 것으로도 인식될 수 있고, 나 이 사건 대상상 표 1은 주지 저명하고 그런 경우에 수요자가 이 사건 대상상표 1과 이 사건 실사 용상표의 차이점을 쉽게 찾아낼 수 있다고 할 것이나, 상표에 장식적인 요소를 부가하는 등의 방식으로 상표를 변형하여 사용하는 것은 거래사회에서 통상적 으로 행해지는 것으로, 이 사건 대상상표 1과 외관상 지배적인 특징이 유사한 이 사건 실사용상표에 이 사건 대상상표 1과 달리 원형 도형이 부가되어 있더라 도 수요자는 이를 이 사건 대상상표 1의 장식적 변형의 일종으로 보아 그 차이 에도 불구하고 양 상표가 동일한 출처를 표시하는 상표로 혼동하거나 그렇게 인 식할 가능성이 더 커진다고 볼 수도 있으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. 3) 검토결과 이상에서 본 바와 같이 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표 1은 표장 및 사용상품이 유사하고, 이 사건 대상상표 1은 국내 수요자들 사이에서 원고의 업무와 관련된 상품을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있었으므로, 피고가 이 사건 등록상표를 이 사건 실사용상표로 변형하여 운동화에 사용함으로써 수 요자가 상품출처를 혼동할 우려가 있다고 할 것이다. 라. 피고에게 부정사용의 고의가 있었는지 여부 1) 앞서 본 바와 같이 이 사건 대상상표 1은 늦어도 2009년경부터는 국내 수 요자들 사이에 주지 저명한 상표로 인식되고 있었으므로, 피고의 처 윤양순이 이 사건 등록상표를 이전등록받은 이후부터 이 사건 대상상표 1과 유사한 이 사건 실사용상표를 사용하기 시작한 피고로서는 이 사건 등록상표에 대한 부정사용의 고의가 있었다고 추정되고, 그 밖에 피고가 이 사건 대상상표 1이나 그 사용상품의 존재를 인식하지 못하였다고 볼 만한 특별한 사정도 없다. 2) 이에 대하여 피고는, 이 사건 실사용상표가 표시된 운동화에 이 사건 대상 상표들과 구분되는 'NICO-BOCO'(니코보코)나 맨스타 표장도 함께 표시하는

38 등 부정사용의 고의가 없었다고 주장한다. 살피건대, 앞서 본 바와 같이 오인 혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알 면서 그 대상상표와 동일 유사한 실사용상표를 사용하는 한 부정사용의 고의가 있다고 할 것이고, 위 오인 혼동에는 구매자가 지니고 있는 실사용상표가 부착 된 상품을 보는 제3자의 오인 혼동도 포함되는바, 특별한 사정이 없는 한 피고 는 구매자가 신고 있는 이 사건 실사용상표를 부착한 운동화를 보는 제3자가 눈 에 잘 띄게 외피의 측면에 단독으로 표시된 이 사건 실사용상표만을 보고 이 사 건 대상상표 1과 혼동할 수 있음도 당연히 알고 이 사건 실사용상표를 운동화에 사용하였다고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. 마. 검토결과 따라서 피고가 이 사건 등록상표와 유사한 이 사건 실사용상표를 그 지정상 품과 유사한 상품에 사용하였고, 그 결과 수요자로 하여금 원고의 업무에 관련 된 상품과의 혼동이 생길 염려가 있으며, 위와 같은 이 사건 등록상표의 부정사 용은 피고의 고의에 의한 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다. 5. 결론 그렇다면 위와 결론을 달리하여 원고의 이 사건 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 받아들 이기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 배준현 판사 판사 곽부규 최종선

39 이 사건 실사용상표의 사용태양

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42 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2013허5490 등록취소(상) 원 고 1. 박 부산 2. 정 부산 원고들 소송대리인 법무법인 (유)대륙아주 담당변호사 이기철 피 고 이 용인시 소송대리인 법무법인 다빈치 담당변호사 이석우 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 원고들의 청구를 모두 기각한다. 2. 소송비용은 원고들이 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 당2267호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다

43 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제78627호/ / / ) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류 구분 제32류의 과실시럽, 사과주우스, 오레지주우스, 파인애플주우스, 토마토주우스 4) 등록권리자 : 원고들 나. 이 사건 심결의 경위 1) 피고는 특허심판원에 원고들을 상대로 하여, 이 사건 등록상 표가 그 지정상품에 대하여 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되고 있지 아니하여 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되 어야 한다는 이유로 등록취소심판을 청구하였다(이하 이 사건 심판청구 라 한다). 2) 특허심판원은 이를 2012당2267호로 심리한 후 원고들이 취 소심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 어느 하나에 정당하게 사용하였음을 증명하지 못하였다는 이유로 피고의 위 심판청구를 인 용하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 원고들의 심결 취소사유의 요지 가. 주식회사 펭귄종합식품(이하 펭귄식품 이라 한다)은 실질적으로 황의주에 의하여 운영되었고, 펭귄식품 명의로 되어 있던 이 사건 등록상표에 관한 출원

44 관리 모두 황의주에 의하여 이루어진 것인데, 황의주는 자신이 관리하던 상표가 경락 절차를 통하여 매각되자 형식적인 피고를 내세워 이 사건 등록상표의 불사 용취소를 주장하는 심판 소송을 제기한 것으로, 이는 신의칙에 반하는 부당한 소권의 행사로 부적법하다. 나. 일반적인 매각절차가 아닌 경매절차에 의하여 상표권을 경락받은 경우에는 양수인이 상표사용여부를 확인할 수 없으므로 3년의 불사용기간을 계산함에 있 어서 양도인의 불사용기간은 통산되어서는 안 된다. 다. 따라서, 이 사건 등록취소심판 청구는 신의칙에 반하여 부적법할 뿐만 아 니라, 불사용취소에 관한 상표법 제73조 제1항 제3호 규정의 요건을 충족하지 못한 것이므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다. 3. 이 사건 심판청구 및 이 사건 소의 적법 여부 가. 갑 제2, 3, 4, 5, 6, 13, 28, 29호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 1 이 사건 등록상표는 주식회사 진로 종합식품 앞으로 최초 등록되었다가, 피고, 펭귄식 품 앞으로 순차적으로 권리이전된 사실, 2 펭귄식품은 경영 악화로 부도 처리 되어 폐업하였는데, 채무초과 상태에서 그 창업주인 황의주의 아 들 황승현에게 , 이 사건 등록상표를 포함한 총 13 건의 상표권을, 위 황의주의 처형인 피고에게 총 15건의 상표권 을 각 양도한 사실, 3 이에 펭귄식품의 채권자인 원고 박세형은 부산지방법원 2009가합8478호로, 주식회사 미래통상(원고 정진숙의 남편 이병진이 운영하는 회사)은 부산지방법원 2009가합7628호로 각각 펭귄식품, 황승현, 피고 등을 상 대로 사해행위취소 등을 청구하였고, 위 법원은 , 펭 귄식품이 채무초과 상태에서 황승현과 피고 등에게 위와 같이 상표권을 양도한 것은 다른 채권자들에 대한 관계에서 사해행위에 해당한다고 인정하여 펭귄식 품과 피고, 황승현 등과 체결된 양도계약을 취소하고, 그 권리이전등록의 각 말 소등록절차를 명하는 내용의 판결을 선고한 사실, 4 피고는 위 와 같이 펭귄식품으로부터 이전받은 상표권들에 관하여 펭귄식품의 채권자들과 사이에 부터 까지 위 채권자들이 설립한 법인에게 전용

45 사용권을 설정하여 주기로 하는 합의를 한 사실, 5 피고는 부터 현재까지 삼성생명보험 주식회사의 보험설계사로 근무하고 있는 사실을 각 인 정할 수 있다. 나. 그런데, 앞서 본 사실 및 을 제2, 6, 7호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 위 인정사실만으로는 펭귄식품 명의로 되어 있던 이 사건 등록상표에 관한 출 원 관리 모두 황의주에 의하여 이루어진 것이고, 황의주는 자신이 관리하던 상 표가 경락 절차를 통하여 매각되자 형식적인 피고를 내세워 이 사건 등록상표의 불사용취소를 주장하는 심판 소송을 제기한 것 으로 보기 어렵고 할 것이므로, 원고들의 위 주장은 이유 없다. 1 주식회사 진로종합식품은 펭귄식품이 설립되기 이전인 이 사 건 등록상표를 출원하여 등록한 후 계속하여 관리하여 오다가 피고에게 양도를 원인으로 권리이전등록을 하였던 것으로, 원고들 이 주장하는 바와 같이 황의주가 이 사건 등록상표의 출원에 관여하였다고 보기 어렵다. 2 피고가 주식회사 진로종합식품으로부터 이 사건 등록상표의 권리이전등록을 받을 당시 펭귄식품으로부터 이 사건 등록상표에 관하여 명의 신탁을 요구받았다거나, 또는 펭귄식품이 그 명의로 이 사건 등록상표의 권리이 전등록을 받는 데에 어떠한 어려움이 있었다고 볼만한 사정이 없다. 3 피고는 등록번호 제769269호, 제769279호, 제840714호의 상표를 출원함 에 있어서, 경 법무법인 정평으로부터 상표출원 등록비용 합계 4,225,360원의 견적서를 교부받고 피고 명의의 한국산업은행 계좌(계좌번호 ******-*******)에서 위 비용을 지급한 바 있으며, 펭귄에이취 씨음료사업부를 운영하는 김금학과 사이에 위 상표권들에 관하여 전용사용권계 약을 체결하고 상표 사용대금의 일부인 5,500,000원을 지급받는 등 상표들을 출원 등록받아 이를 관리하고 있는 것으로 보인다. 4 원고 박세형이 피고의 위 등록상표인 제769269호, 제769279호, 제 호에 관하여 이 사건 등록상표 등과 그 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제 7조 제1항 제7호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판(2012당2947, 2012당 2048, 2012당2049호)을 청구한 바 있고, 이에 피고는 이 사건 등록상표의 권리

46 자인 원고들로부터 대항 받기에 이르자 원고들을 상대로 이 사건 심판청구를 제 기하게 된 것으로 보인다. 5 그리고 황의주가 피고를 형식적으로 내세워 이 사건 심판청구 및 이 사건 소를 제기한 것으로 볼만한 별도의 사정도 없다. 4. 상표법 제73조 제1항 제3호 해당 여부 가. 판단 기준 상표법 제73조 제1항 제3호는 상표권자 또는 전용사용권자 등이 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록 을 취소할 수 있도록 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 등록상표의 사용을 촉 진함과 동시에 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다(대법원 선고 2010후2407 판결 참조). 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 등록취소 심판은 등록상표가 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 사용되지 않음으로써 그 취소의 요건은 충족되고, 상표의 이전이 있는 경우라도 이전등록시부터 불사 용의 기간을 계산하여야 하는 것이 아니라 할 것이며(대법원 선고 97후3920 판결 참조), 위 규정은 공익에 관한 제재적 성질을 가진 규정이므로 이에 해당하는 행위의 책임은 그 등록상표권리자의 승계인에게 당연히 미친다 (대법원 선고 75후13 판결). 나. 구체적 판단 1) 갑 제2호증, 갑 제4호증의 1의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원 고 박세형은 펭귄식품에 대한 246,374,436원 상당의 물품대금채권에 기하여 대 구지방법원 포항지원으로부터 펭귄식품 명의의 이 사건 등록상표에 관하여 압 류명령을 받은 후 그 경매절차에서 낙찰받아 매각대금을 납입한 사실, 이 사건 등록상표는 등록권자명의변경촉탁등록에 의하여 원 고 박세형 앞으로 등록이전되었고, 일부양도를 원인으로 하여 원 고 정진숙 앞으로 1/2 지분권에 관하여 이전등록된 사실은 인정된다. 그런데 이 사건 등록상표는 상표권자인 원고 박세형과 이전 소유명의인인 펭귄식품이 이 사건 심판청구일인 전 계속하여 3년 이상 국내에서 이 사건 등록

47 상표를 그 지정상품에 정당하게 사용하였음을 인정할만한 증거가 제출된 바 없 고, 이 법원 제2차 변론기일에 원고들 대리인은 원고측이 이 사건 등록상표를 경락받은 이후에 등록상표를 사용한 적이 없었고, 경락받은 이후에 등록상표를 사용하지 않은 점에 대한 정당한 사유도 없었다 고 진술한 바가 있다. 이상의 내용을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판 청구일 전 3 년 이내에 국내에서 그 지정상품에 대하여 정당하게 사용되었다고 할 수 없으므 로, 상표법 제73조 제1항 제3호의 등록취소사유에 해당한다. 2) 이와 관련하여 원고들은, 이 사건 등록상표는 원고 박세형이 경매절차에 의 하여 양수한 것이므로 펭귄식품의 불사용 기간을 합산하는 것은 불합리하다고 주장하므로 이에 관하여 본다. 살피건대, 앞서 본 사실 및 갑 제24, 25호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들 즉, 1 상표법 제73 조 제1항 제3호의 규정은 공익에 관한 제재적 성질을 가진 규정으로 그 등록상 표권리자의 승계인에게 당연히 미친다고 할 것이고, 양수인이 상표권을 일반적 인 매매절차에 의하여 취득하였는지 아니면 경매절차에 의하여 취득하였는지에 따라서 양도인의 불사용기간의 합산 여부가 달라지는 것은 아니라고 할 것인 점, 2 더욱이 원고 박세형은 펭귄식품이 이 사건 등록상표 등을 황승현과 피고 에게 양도하자 펭귄식품, 황승현, 피고를 상대로 부산지방법원 2009가합8478호 로 사해행위취소 등의 소송을 제기한 바 있어, 펭귄식품의 경영 상태에 대하여 잘 알고 있었을 것으로 보이고, 이 사건 등록상표를 경락받을 당시 펭귄식품이 2008년경 부도로 폐업하게 됨에 따라 이 사건 등록상표가 2008년 이후로는 그 지정상품에 사용되지 않았을 것을 충분히 예상할 수 있었다고 보여지는 점, 3 그런데 원고 박세형은 이 사건 등록상표에 대한 매각대금을 납입하여 소유권을 취득한 부터 이 사건 심판청구일인 까지 이 사건 등록 상표를 그 지정상품에 사용한 바 없었고, 이 사건 심판청구 이후인 에 이르러서야 이 사건 등록상표를 사용하여 사과주스를 생산하기 위한 영업 준비를 시작하였던 점 등에 비추어 보면, 원고들의 위 주장은 이유 없다

48 다. 소결론 결국 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 관하여 상표법 제73조 제1항 제3호 의 등록취소사유에 해당한다. 5. 결 론 그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결 한다. 재판장 판사 한규현 판사 판사 이다우 이혜진

49 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2014허3651 등록취소(상) 원 고 김 여수시 소송대리인 변리사 박진호 피 고 주식회사 에스, 엠, 엔터테인먼트 서울 강남구 압구정로 423 (압구정동) 대표이사 김 소송대리인 법무법인(유한) 태평양 담당변호사 김형지, 민인기, 박정희, 이재성, 조병규 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 당1370호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표서비스표 (1) 출원일/ 등록일/ 상표서비스표 등록번호 : / / 제26443호

50 (2) 구성 : (3) 취소를 구하는 지정상품 : [별지] 지정상품 기재와 같다(이하 이 사건 지정상품 이라고 한다). (4) 등록권리자 : 원고 나. 이 사건 심결의 경위 (1) 피고는 원고를 상대로, 이 사건 등록상표는 그 심판청구일 전 계속하여 3년( 부터 까지이다, 이하에서는 사용입 증요구기간 이라고 한다) 이상 국내에서 정당한 이유 없이 이 사건 지정상품 전 부에 대하여 사용된 사실이 없으므로 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 이 사건 지정상품 전부에 대하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 등록취 소심판을 청구하였다. (2) 특허심판원은 위 심판청구를 2013당1370호로 심리하여, 피고는 위 등록취소심판의 이해관계인이고, 위 등록취소심판청구의 이익이 있으며, 위 등록취소심판청구는 부정경쟁행위나 청구권남용으로 볼 수 없으므 로, 위 등록취소심판청구는 적법하고, 2 원고나 원고로부터 이 사건 등록상표 서비스표의 이 사건 지정상품에 대한 통상사용권을 허락받았다는 김희경, 백재 현, 이민영, 유인경 등이 이 사건 등록상표서비스표를 사용입증요구기간 사이에 국내에서 이 사건 지정상품에 관하여 정당하게 사용한 사실을 인정할 증거가 없 다. 따라서 이 사건 등록상표서비스표는 이 사건 지정상품와 관련하여 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다 는 요지의 이유로, 피 고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다. [인정 근거] 당사자 사이에 다툼이 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변 론 전체의 취지 2. 원고 주장의 심결취소사유 및 피고 주장의 요지 가. 원고 주장의 심결취소사유의 요지 (1) 이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 및 지정서비스업에는 이 사건 지

51 정상품 외에도 이와 유사한 서비스업인 속옷/스웨터/셔츠 판매 대행업 등(상품 류 구분 35류) 이 포함되어 있다. 피고는 이 사건 등록상표서비스표에 대하여 속옷/스웨터/셔츠 판매 대행업 등(상품류 구분 35류) 과 관련하여 등록취소심판 (2013당1377)을 청구하였으나, 위 등록취소심판에서 피고의 청구가 기각되어 확정되었다. 이 사건 등록상표서비스표에 대해서 이 사건 지정상품과 관련하여 그 등록을 취소한다고 하더라도, 이 사건 등록상표서비스표와 동일 유사한 상표 를 이 사건 지정상품과 동일 유사한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 할 수는 없다. 이 사건 등록상표서비스표에 대해서 이 사건 지정상품과 관련하여 그 등록의 취소심판을 구할 이익이 없다. (2) 김희경은 부터 2012년경까지 이 사건 등록상표서비스표의 이 사건 지정상품에 대한 통상사용권자이다. 김희경은 위 기간 사이에 소녀시대 ( 인터넷 쇼핑몰을 통하여 이 사건 등록상표 서비스표를 아래와 같이 이 사건 지정상품에 사용하였다. (가) 바로가기나 스페셜링크를 통하여 이 사건 등록상표서비스표를 광고 의 방법으로 사용하였다. (나) 장갑, 원피스, 브라팬티 세트를 판매하였고, 특히 이주 연에게 장갑을 판매하였다. (다) 이 사건 등록상표서비스표가 인쇄된 쇼핑백을 사용하였다. (3) 백재현은 부터 까지 이 사건 등록상표서비 스표의 이 사건 지정상품에 관한 통상사용권자이다. 백재현은 위 기간 레몬티, ck219라는 인터넷 쇼핑몰을 운영하면서 이 사건 등록상표서비스표가 사용된 바 지, 반바지 등을 판매하였다. (4) 이민영은 부터 까지 이 사건 등록상표서비스 표의 이 사건 지정상품 중 티셔츠와 스카프에 관한 통상사용권자이다. 이민영은 위 기간 중 레미떼라는 인터넷 쇼핑몰을 운용하면서 이 사건 등록상표서비스표 가 사용된 티셔츠와 스카프를 판매하였다. (5) 유인경 부터 까지 이 사건 등록상표서비스표 의 이 사건 지정상품 중 티셔츠와 레깅스에 관한 통상사용권자이다. 유인경은 위 기간 중 허니피그라는 인터넷 쇼핑몰을 운영하면서 이 사건 등록상표서비스 표가 사용된 티셔츠와 레깅스를 판매하였다

52 (6) 따라서, 이 사건 심판청구는 부적법하고, 설령 적법하다고 하더라도 원 고는 위 사용입증요구기간 중 이 사건 등록상표서비스표를 이 사건 지정상품에 사용한 사실을 입증하였으므로 이 사건 심판청구는 기각되어야 한다. 그럼에도 불구하고 피고의 심판청구를 인용한 이 사건 심결은 위법하다. 나. 피고 주장의 요지 원고가 제출한 증거들은, 그 신빙성이 의심될 뿐만 아니라, 원고나 통상사 용권자들이 위 사용입증요구기간 중 이 사건 등록상표서비스표를 이 사건 지정 상품에 사용한 사실을 입증하기에는 부족하다. 따라서 이 사건 등록상표서비스 표가 위 사용입증요구기간 중 이 사건 지정상품에 사용되지 않았다고 보아 그 등록을 취소한 이 사건 심결은 적법하다. 3. 이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단 가. 심판의 이익 유무 상표법 제73조 제3항은 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심 판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상 품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 동일 유사 지정상 품군 단위로 등록취소심판을 청구하여야 한다는 규정을 별도로 두고 있지 아니 하다. 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 입법 목적이 있고 이러한 불사용 에 대한 제재의 실효성을 강화하기 위해 일부 지정상품에 대한 취소심판제도가 도입된 점을 고려해 보면, 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우 이해관계인 은 취소를 필요로 하는 지정상품의 범위를 임의로 정하여 상표등록의 취소심판 을 청구할 수 있고, 등록상표의 지정상품 중 유사범위에 속하는 지정상품을 모 두 포함하여 취소심판을 청구하지 않으면 심판청구가 인용되어도 심판청구인이 후에 유사상품에 관하여 등록상표와 동일 유사한 상표를 사용하거나 그 상표등 록을 받을 수 없다는 사정을 들어 유사범위에 속하는 일부 지정상품만에 대한 등록취소심판을 청구할 이익이 없다고 할 수 없다(대법원 선고 2012후3220 판결 참조)

53 따라서 원고의 이 부분 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유가 없다. 나. 사용사실에 대한 입증 여부 (1) 김희경의 사용사실 입증 여부 갑 제4호증의 2-2의 기재에 의하면, 김희경이 원고로부터 이 사건 등록상표서비스표를 제25류의 지정상품 전부와 제35류의 인터넷을 통 한 의류/속옷 판매대행업에 대하여 계약체결일로부터 5년간 전라남도 여수 및 순천 전역에서 사용할 수 있는 통상사용권을 허락받은 사실이 인정된다. 나아가 김희경이 위 통상사용권에 기하여 이 사건 등록상표서비스표를 위 사 용입증요구기간 중 이 사건 지정상품에 사용하였는지 살펴본다. 갑 제4호증의 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 갑 제6, 8, 9, 10, 22호증의 각 기재에 의하면, 1 네이버 검색결과에 소녀시대( girlsage.co.kr/) 사이트가 바로가기로 검색되는 사실(갑 제4호증의 1-2, 갑 제 6호증), 2 김희경이 운영한 소녀시대 인터넷 쇼핑몰의 신용카드 무이자 이벤 트 행사기간이 ~ 로 기재되어 있는 별도의 창이 띄워져 있는 페이지에 부츠, 지갑, 모자, 목도리, 스커트, 후드티, 플랫슈즈, 팬츠, 귀마개, 코트, 재킷이 판매대상 상품으로 게재되어 있는 사실(갑 제4호증의 1-3, 1면), 3 위 인터넷 쇼핑몰의 change 2012로 표시된 페이지에 코트, 팬츠, 니트티, 스커트, 재킷, 원피스, 블라우스, 가디건, 원피스, 폴라티, 무스탕, 점퍼, 숄더 백, 장갑, 부츠, 브라와 팬티세트, 잠옷, 가운, 구두가 판매대상 상품으로 게재 되어 있고, 그 중 브라와 팬티세트는 모두 '소녀시대-브라 팬티set'으로 표시 되어 있고, 일부 부츠는 누벅 플랫 롱 소녀시대부츠, 힐 배색 지퍼 롱 소녀시 대부츠, 트리플 버클 롱 소녀시대부츠, 래빗 퍼 트리밍 앵믈 소녀시대부츠 라 고 표시되어 있으며, 일부 원피스는 소녀시대 파스텔 원피스 라고 표시되어 있 고, 나머지 상품에 대해서는 케이프 코트, 심플 울 숏 팬트, 바네사 니트 티, 울터치 롱 스커트, 트위드 트리밍 더블 코트, 마인드 심플 팬츠, 스웨이드 배색 레깅스 팬츠, 글래머러스 퍼 자켓 등과 같이 표시되어 있는 사실(갑 제4 호증의 1-3, 2면, 갑 제9호증), 4 김희경은 경부터 경까지 여 수시에서 소녀시대라는 상호로 의류소매업을 영위하였고, 와

54 같이 표시된 쇼핑백을 사용한 사실(갑 제4호증의 1-1, 1-5, 1-6, 2-1, 갑 제10 호증)을 각 인정할 수 있다. 그런데 위 증거에 의해서 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 가 김희경이 원고 로부터 이 사건 등록상표서비스표의 이 사건 지정상품과 관련하여서만 통상사 용권을 허락받은 것이 아니라 제35류의 인터넷을 통한 의류/속옷 판매대행업에 관해서도 통상사용권을 허락받은 점, 나 김희경은 경부터 여수시에서 소녀시대라는 상호로 의류소매업을 영위하여 온 점, 다 네이버 검색결과에 소녀 시대 사이트가 바로가기로 검색되는 사실만으로는 이 사건 등록상표서비스표가 위 사용입증요구기간 중 이 사건 지정상품에 사용되었다고 단정할 수 없는 점, 라 김희경이 운영한 소녀시대 인터넷 쇼핑몰의 경 페이지는 그 게재 상품에 관하여 소녀시대라는 표시를 전혀 사용하지 아니한 점, 마 김희경이 운 영한 소녀시대 인터넷 쇼핑몰의 change 2012 페이지는 그 게재 상품 일부에 관하여 일부 소녀시대라는 표시를 사용하기는 하였으나, 나머지 상품에 대해서 케이프 코트, 심플 울 숏팬츠, 바네사 니트티, 울터치 롱스커트, 트위드 트 리밍 더블코트, 마인드 심플 팬츠, 스웨이드 배색 레깅스 팬츠, 글래머러스 퍼 자켓 등과 같이 표시하고 있는바, 각 상품의 보통명칭 앞에 사용된 케이프, 심플, 바네사, 울터치, 트위드 트리밍, 마인드, 스웨이드, 글래머러스 등과 함께 소녀시대 도 상품출처 식별표지로 사용되었다기 보다는 해당 상품을 설명하는 내용으로 보이는 점, 바 김희경이 사용한 가 표시 된 쇼핑백도 이 사건 지정상품의 출처표시를 나타내기 위하여 사용된 것이 아니 라 김희경이 운영한 의류판매영업, 즉 서비스의 출처를 나타내기 위해 사용된 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 앞서 인정한 사실만으로는 이 사건 등록 상표서비스표가 위 사용입증요구기간 중 이 사건 지정상품에 사용되었다고 인 정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 김희경이 위 사용입증요구기간 중 이 사건 등록상표서비스표를 이 사 건 지정상품에 사용하였다는 점은 입증되지 못하였다. (2) 백재현의 사용사실 입증 여부 갑 제4호증의 3-2, 갑 제11호증, 갑 제14호증의 2의 각 기재에 의하면, 백재현이 원고로부터 이 사건 등록상표서비스표를 제25류의 지

55 정상품 전부와 제35류의 인터넷을 통한 의류/속옷 판매대행업에 대하여 계약체 결일로부터 2년간 용인시와 인터넷 쇼핑몰 레몬티( 및 오픈 마켓 옥션, 지마켓, 11번가에서 사용할 수 있는 통상사용권을 허락받은 사실이 인정된다. 나아가 백재현이 위 통상사용권에 기하여 이 사건 등록상표서비스표를 위 사 용입증요구기간 중 이 사건 지정상품에 사용하였는지 살펴본다. 갑 제4호증의 2-3, 3-1, 3-3, 5-9, 갑 제11, 12, 15호증, 제14호증의 1의 각 기재에 의하면, 1 백재현이 자신의 인터넷 쇼핑몰 레몬티에서 팬츠와 핫팬츠를 판매하면서 소녀시대~컬러스키니진, 소녀시대핫팬츠 를 모델명으로 기재한 사실(갑 제12호증), 2 백재현이 인터넷 쇼핑몰 지마켓에서 팬츠를 판매하면서 [레몬티] [ck219] 여름신상 무료배송 소녀시대 7부팬츠/비비드컬러/컬러청7부 바지/7부밴딩레깅스/빅사이즈까지 옷 이라고 기재한 사실(갑 제4호증의 5-9, 갑 제14호증의 1), 3 백재현이 인터넷 쇼핑몰 인터파크에서 핫팬츠를 판매하면 서 [무료배송] [ck219] 국내제작&무료배송 소녀시대핫팬츠/비비드컬러/컬 러반팬츠/3부숏팬츠/빅사이즈~허리 32까지 라고 기재한 사실(갑 제15호증), 4 백재현은 경부터 레몬티라는 상호로 전자상거래업(의류)과 기타 무 역업을 영위한 사실(갑 제4호증의 2-3, 3-1)을 인정할 수 있다. 그런데 위 증거들로부터 인정되는 다음과 같은 사정, 가 백재현이 원고로부터 이 사건 등록상표서비스표의 이 사건 지정상품과 관련하여서만 통상사용권을 허락받은 것이 아니라 제35류의 인터넷을 통한 의류/속옷 판매대행업에 관해서 도 통상사용권을 허락받은 점, 나 인터넷 쇼핑몰 레몬티, 지마켓, 인터파크 에 게재된 내용은 그 게재일을 알 수 없는 점(갑 제4호증의 5-9의 지마켓 화면 캡처 자료에는 KRISS한국표준과학연구원 2012년 08월 09일 목요일 16:50:00 라고 시간이 표시된 별도의 창이 띄워져 있으나, 동일 유형의 한 증거로 보이는 갑 제14호증의 1에는 해당 창이 없는 것으로 갑 제4호증의 5-9가 지마켓의 당시 화명을 캡쳐한 것이라고 단정할 수 없다), 다 설령 위 인터넷 사이트의 각 캡쳐 영상들이 위 사용입증요구기간 중에 인터넷 상에 게재된 것으 로 본다고 하더라도, 그 내용으로 보아 소녀시대 는 상품출처 식별표지로 사용 되었다기 보다는 해당 상품을 설명하는 내용으로 보이는 점 등을 종합하여 보 면, 앞서 인정한 사실만으로는 이 사건 등록상표서비스표가 위 사용입증요구기

56 간 중 이 사건 지정상품에 사용되었다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 백재현이 위 사용입증요구기간 중 이 사건 등록상표서비스표를 이 사 건 지정상품에 사용하였다는 점은 입증되지 못하였다. (3) 이민영의 사용사실 입증 여부 갑 제4호증의 4-1, 4-2에 의하면, 이민영은 원고로부터 이 사건 등록상 표서비스표를 부터 까지 인터넷 쇼핑몰 레미떼 ( 및 네이버 지식쇼핑에서 티셔츠와 스카프에 대하여 사용 할 수 있도록 허락받은 사실이 인정된다. 나아가 이민영이 이 사건 등록상표서비스표를 위 사용입증요구기간 중 티셔 츠와 스카프에 사용하였는지 살펴본다. 갑 제4호증의 4-3, 7-2의 각 기재에 의하면, 1 인터넷 쇼핑몰 레미떼 ( 자 페이지에는 다양한 종류의 티셔트가 상품으로 게재되어 있는데, 위 티셔츠들에는 소녀시대 티, 라운드베이직 티, 카라폴라 티, 빌리도그 티, 판초루즈 티, 트임브이 티, 셔링플레어 티, 언 발브이 티 등과 같은 설명이 기재되어 있는 사실, 2 주식회사 레미떼가 보유하 고 있는 상품옵션별 주문현황에 상품명 소녀시대 티 가 부터 까지 36개 판매된 것으로 기재된 사실이 인정된다. 그런데 위 증거들에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 가 인터넷 쇼핑몰 레미떼의 위 인터넷 페이지의 내용으로 보아 소녀시대 는 상품출처 식별표지로 사용되었다기 보다는 해당 상품을 설명하는 내용으로 보이는 점, 나 주식회사 레미떼는 소녀시대 티 를 상품명으로 관리하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 앞 서 인정한 사실만으로는 이 사건 등록상표서비스표가 위 사용입증요구기간 중 티셔츠, 스카프에 사용되었다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이민영이 위 사용입증요구기간 중 이 사건 등록상표서비스표를 이 사 건 지정상품에 사용하였다는 점은 입증되지 못하였다. (4) 유인경의 사용사실 입증 여부 갑 제4호증의 7-3, 갑 제20호증에 의하면, 유인경은 원고 로부터 이 사건 등록상표서비스표를 부터 까지 인터넷

57 쇼핑몰 허니피그( 티셔츠와 레깅스에 대하여 사용 할 수 있도록 허락받은 사실이 인정된다. 나아가 유인경이 이 사건 등록상표서비스표를 위 사용입증요구기간 중 티셔 츠와 스카프에 사용하였는지 살펴본다. 갑 제19호증의 기재에 의하면, 인터넷 쇼핑몰 허니피그( 에서의 자 페이지에는 동일한 디자인에 색이 각기 다른 티셔츠와 레깅스가 상품으로 게재 되어 있는데, 위 티셔츠들에는 [소녀시대]에브리데이 Tee 간절기 베스트 아이템 티 이라는 설명이, 위 레깅스들에는 [소녀시대]쫀쫀 이 레깅스 스타킹처럼 쫀쫀해서 좋아요-! 라는 설명이 각 기재된 사실이 인정 된다. 그런데 을 제6호증의 1, 을 제7호증의 1의 각 기재 및 영상에 의하면, 피고의 소속 걸그룹인 소녀시대는 9인의 미소녀들로 이루어져 있고, 그 구성원들이 각 기 색이 다르고 몸에 밀착하는 팬츠, 레깅스, 티셔츠를 입고 광고나 기사에 노 출된 사실이 인정된다. 위 인정사실에 비추어 보면, 인터넷 쇼핑몰 허니피그 ( 기재된 소녀시대 는 상품출처 식별표지로 사용되었 다기 보다는 해당 상품을 설명하는 내용으로 보인다. 따라서 앞서 인정한 사실 만으로는 이 사건 등록상표서비스표가 위 사용입증요구기간 중 티셔츠, 스카프 에 사용되었다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 유인경이 위 사용입증요구기간 중 이 사건 등록상표서비스표를 이 사 건 지정상품에 사용하였다는 점은 입증되지 못하였다. 다. 소결론 이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 피고는 이 사건 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표서비스표의 등록취소심판을 구할 이익이 있고, 원고는 위 사용입 증요구기간 중 이 사건 등록상표서비스표를 이 사건 지정상품에 정당하게 사용 하였음을 입증하지 못하였으므로, 이 사건 등록상표서비스표는 이 사건 지정상 품과 관련하여 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소사유가 있다

58 4. 결론 그렇다면 이 사건 등록상표서비스표는 이 사건 지정상품과 관련하여 그 등록 이 취소되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다. 따 라서 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유가 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 한규현 판사 판사 이다우 이혜진

59 [별지] 지정상품 상품류 구분 제25류의 면제 코트, 스노우보드용 슈트, 신사복, 아동복, 오버롤 (Overall), 테니스반바지, 겉옷, 골프바지, 골프복, 골프용 잠바, 가면무도회복, 가죽제 바지, 데님제 코트, 외투{스포츠 전용 의류와 한복은 제외}, 아노락 (Anorak){운동용은 제외}, 의사용 가운, 청바지, 콤비, 테니스복, 교복, 낚시 복, 발한용 바지, 스노우보드 재킷, 스모킹재킷, 스케이트보드복, 오버트라우 저, 테니스용 스커트, 파카(Parkas), 남성정장, 반코트, 버뮤다 쇼츠, 스포츠외 투, 케이프(Cape), 투피스, 피혁제 드레스, 레인코트, 방수용 재킷, 숙녀용 슈 트, 스케이트보드 바지, 웨딩드레스, 인라인스케이트복, 털재킷, 롱재킷, 무용 복, 발레복, 스목(Smocks), 유아복, 종이옷, 골프용 스커트, 모닝코트, 모피제 의류, 스키복, 유아용 바지, 작업복, 작업용 유니폼, 재킷, 코트, 사파리, 스노 보드복, 인조가죽옷, 채저블(Chasuables), 가죽제 슈트, 기성복, 롱코트, 망토, 스케이트복, 어부용 재킷, 예복, 이브닝드레스, 작업용 오버롤, 트렌치코트, 팬 츠, 낚시용 바지, 등산복, 블루존(Blouson), 스키 재킷, 양복바지, 턱시도 (Tuxedo), 튜닉(Tunic), 낚시용 재킷, 반바지, 사이클복, 커버롤, 가죽옷, 가죽 팬츠, 더스트코트, 스노우보드 바지, 트윈세트, 간호사용 가운, 개버딘제 옷, 기모노, 모직재킷, 바람막이용 조끼, 방한복, 사리(Saris), 스웨이드 재킷, 스키 용 바지, 스포츠재킷, 웨딩가운, 윈드코트, 그레이트코트, 등산바지, 바람막이 재킷, 방한재킷, 블레이저, 슈트, 스커트정장, 슬랙스(Slacks), 오버코트, 잠바 [점퍼], 펠리스(Pelisses), 프록(Frocks), 헤비재킷, 드레스, 드레스슈트, 리버리 (Liveries), 숙녀용 바지, 스커트, 신생아용 옷, 여성용 예복, 원피스, 탑코트, 토가(Togas), 배자, 마고자, 동정, 한복속옷, 저고리, 한복, 두루마기, 한복바 지, 한복치마, 니트웨어, 블라우스, 여성 수영복, 니트 속옷, 반팔셔츠, 속바지, 속셔츠, 수영팬츠, 의류용 칼라, 짜거나 뜬 속옷, 코르셋(속옷), 해변용 의류, 거들, 네글리제, 바디스, 박서쇼츠, 속팬티, 스웨트셔츠, 슬립(속옷), 운동용 유 니폼, 조끼, 파자마, 팬티, 골프용 조끼, 나이트가운, 땀복, 반팔 또는 긴팔 셔 츠, 셔어츠요크, 슈트용 셔츠, 와이셔츠, 저지(Jerseys), 티셔츠, 스포츠용 저 지, 콤비네이션내의, 농구팬츠, 보디스[코르셋], 슈미즈, 워밍업용 운동복, 칼라

60 보호대(Collar protectors), 골프셔츠, 낚시용 조끼, 드레스가운, 레슬링복, 리 어타드, 베이비돌파자마, 비치웨어, 오픈넥셔츠, 가운, 남성용 수영복, 마라톤 복, 배구복, 긴팔셔츠, 남방셔츠, 셔츠요크, 슈미젯(Chemisettes), 체조복, 코 슬렛(Corselets), 폴로셔츠, 어깨끈 없는 브래지어, 트레이닝복, 트레이닝슈트, 풀오버(Pullover), 니커, 드레스셔츠, 등산용 조끼, 목욕가운, 브래지어, 속내의 [속옷], 탱크탑, 트랙슈트, 피켓셔츠, 롬퍼즈, 샤워캡, 수영복, 스웨터, 짧은소 매 스포츠셔츠, 카디건, 칼라, 팬티스타킹, 페티코트(Petticoats), 농구복, 런닝 복, 메리야스제품, 배드민턴복, 보디셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 칼라커프스, 런닝셔츠, 분리형 칼라, 소매없는 저지, 조깅슈트, 드레싱가운, 땀흡수내의, 만 틸라(Mantillas), 셔츠, 셔츠프런트, 속치마, 여성용 속옷, 잠옷, 조깅 팬츠, 짧 은조끼, 케미솔(Chamisoles), 내의[속옷], 수영모자, 테디(Teddies), 유니타드, 커프스, 트리코제 파자마, 파레우, 버선, 서라피(Serapes), 여성용 모피목도리, 운동용 스타킹, 의류용 소맷부리, 수녀용 머리수건, 실크스카프, 양복 장식용 손수건(Pocket squares), 나비넥타이, 수대( 手 帶 ), 스톨(Stoles), 의류용 호주머 니, 각반( 脚 絆 ), 숄더랩(Shoulder wraps), 애스콧타이(Ascots), 의복용 장갑, 모피 머프, 버선커버, 손목밴드, 스카프, 양말커버, 래그워머, 양모양말, 트리코 제 숄, 남성양말, 벙어리장갑, 비종이제 턱받이, 스웨트밴드, 스타킹, 머리띠{의 복}, 모피스톨, 반다나(Bandana)[목도리], 발목양말, 숄 및 스톨, 베일(의복), 숄, 파레오, 헤드스카프(의복), 넥타이, 머프(Muffs), 목도리, 발싸개, 수면 안 대[수면용 눈가리개], 의류용 장식띠, 기성복안감, 보아(모피목도리), 에이프런, 방한용 귀마개, 비전기식 보온용 발싸개, 양말, 직물제 기저귀, 레깅스 (Leggings), 유아용 직물제 기저귀, 네커치프, 발한방지양말, 방한용 장갑, 스 타킹뒷꿈치를 덧댄 부분, 땀흡수 스타킹, 숄더스카프, 옷커버, 크라바트, 타이 츠(Tights), 퍼러린(Pelerines), 가죽제 모자, 모자, 관( 冠 ), 챙달린 모자, 야구 모자, 골프용 모자, 니트모자, 어린이용 모자, 테없는 모자, 남바위, 양모제 모 자, 의류용 후드(두건), 종이 모자, 베레모, 터번, 나이트캡, 모자챙(Sun visors), 톱햇(Top hat), 모자틀, 사교관( 司 敎 冠 ), 모피 모자, 망건 <끝>

61 Ⅲ. 등록무효 후3657 등록무효( ) 허3262 등록무효( ) 허6483 등록무효( ) 허2894 등록무효( ) 후1051 등록무효( ) 허4463 등록무효( ) 허6827 등록무효( ) 허6285 등록무효( 6-2) 허3330 등록무효( 8-1)

62

63 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2012후3657 등록무효(상) 원고, 피상고인 1. 현대중공업 주식회사 울산 동구 방어진순환도로 1000 대표자 사장 권 2. 현대건설 주식회사 서울 종로구 율곡로 75 대표자 사장 정 원고들 소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 문용호, 권이선 소송복대리인 변리사 한태근 피고, 상고인 현대아이비티 주식회사 이천시 부발읍 경충대로 2091 대표이사 전, 이 소송대리인 변리사 김중효, 정유경 원 심 판 결 특허법원 선고 2011허10597 판결 판 결 선 고 주 문 상고를 모두 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다. 이 유 상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 등의 기 재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다

64 1. 구 상표법( 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제10호에서 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이 나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표의 상표등록을 받을 수 없게 하는 것은 일반 수요자에게 저명한 상품이나 영업과 출처에 오인 혼동이 일어 나는 것을 방지하려는데 그 목적이 있으므로(대법원 선고 95후 576 판결 참조), 위 규정에 따라 상표등록을 받을 수 없는 상표와 대비되는 저명한 상표 또는 서비스표(이하 선사용표장 이라고 한다)의 권리자는 상표등 록 출원인 이외의 타인이어야 한다. 여기서 선사용표장의 권리자는 개인이나 개별 기업뿐만 아니라 그들의 집합체인 사회적 실체도 될 수 있다. 그리고 경 제적 조직적으로 밀접한 관계가 있는 계열사들로 이루어진 기업그룹이 분리된 경우에는, 그 기업그룹의 선사용표장을 채택하여 등록 사용하는데 중심적인 역 할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 선사용표장에 화체된 신용의 주 체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승계하였다고 인정되는 계열사들을 선 사용표장의 권리자로 보아야 한다. 한편, 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 의하여 상표등록을 받을 수 없는지 여부를 판단하는 기준시는 그 상표의 등록출원시이고, 위 규정의 타인에 해당 하는지 여부는 등록 결정시를 기준으로 판단하여야 한다(구 상표법 제7조 제2 항 참조). 나아가 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인 혼동이 있는지 여부는 타 인의 선사용표장의 저명 정도, 등록상표와 타인의 선사용표장의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사성 또는 밀접성 정도, 선사용표장 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교 종합하여 판단하여야 한다(대법원 선고 2008후2510 판결 참조). 2. 위 법리와 기록에 따라 살펴본다 (1) 원심 판시 선사용표장 현대 는 1998년부터 2002년까지 대규모로 계열 분리가 이루어지기 이전에는 국내의 대표적인 기업그룹이었던 구( 舊 ) 현대그룹 및 그 계열사들이 상표 또는 서비스표 등으로 사용해 온 저명한 표장이었다. 그런데 구 현대그룹의 대규모 계열분리 이후 컴퓨터주변기기, 워드프로세

65 서, 전자계산기 등을 지정상품으로 하고 와 같이 구성된 이 사 건 등록상표(등록번호 제130382호)의 권리자인 피고가 위 등록상표에 대하여 원심 판시 제1차 지정상품 추가등록을 출원한 (추가 지정상품 : 가이거계산기, 광디스크, 광학식 문자판독장치 등) 및 제2차 지정상품 추가등 록을 출원한 (추가 지정상품 : 감열식 프린터, 개인용 컴퓨터, 광 스캐너 등) 당시에는 이미 구 현대그룹의 주요 계열사이던 원고 현대중공업 주식회사, 현대자동차 주식회사, 주식회사 현대백화점, 현대산업개발 주식회사 등이 자신들의 계열사와 함께 현대중공업그룹, 현대자동차그룹, 현대백화점그 룹, 현대산업개발그룹 등의 개별그룹들을 형성하고 있었고, 그 이후 이들 개별 그룹들은 이른바 범 현대그룹 을 이루고 있다. 이들 개별그룹들은 그 자산규 모가 상당한 정도에 이르러 국내 기업순위에서 상당히 상위권에 들고, 해당 각 사업분야를 장기간 선도해 온 대기업들을 중심으로 다수의 계열사를 보유 하면서 각자의 상표 및 서비스표 등으로 선사용표장을 계속 사용해 오고 있다. 반면, 피고는 경 상호를 현대이미지퀘스트 주식회사 로 하여 구 현 대그룹의 계열사이던 현대전자산업 주식회사의 자회사로 설립되었는데, 경 이미지퀘스트 주식회사 로 상호를 변경하였고, 상호를 주식회사 하이닉 스 반도체 로 변경한 현대전자산업 주식회사와 함께 경 구 현대그룹으 로부터 계열분리되었다. 피고는 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록결정일 당시 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들과는 경제적 조직적으로 아무런 관계도 맺고 있지 않다. 위와 같은 사정들에 비추어 보면, 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들은 구 현대그룹의 주요 계열사들을 중심으로 형성된 기업그룹으로서 선사용표장의 채택과 등록 및 사용에 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 그 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 선사용표장을 승 계하였다고 인정되므로, 이들 개별그룹들은 선사용표장의 권리자라고 할 것이 다. 반면, 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록결정일 당시 구 현대그룹은 계 열분리되어 사회적 실체가 없게 되었고, 구 현대그룹의 계열사이던 피고는 선 사용표장의 채택과 등록 및 사용에 중심적인 역할을 담당하지 못하였을 뿐만

66 아니라 현대 라는 명칭이 포함되지 않은 상호로 변경한 적도 있는 점을 고려 할 때, 일반 수요자들 사이에 피고가 그 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식된다거나 그 선사용표장을 승계하였다고 인정된다고 볼 수 없으므로, 피 고는 이 사건 선사용표장의 권리자가 될 수 없다. (2) 나아가, 선사용표장은 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록출원일 당 시 우리나라의 대표적인 기업그룹들을 나타내는 저명한 상표 또는 서비스표로 서 이 사건 등록상표 와 그 외관, 호칭, 관념이 동일하거나 유사 하고, 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들은 수많은 계열사를 거느리고 그 사업 영역이 자동차, 건설, 조선, 백화점 등 다양한 분야에 걸쳐 다각화되어 있으 며, 실제로 일부 계열사가 이 사건 제1, 2차 추가등록 지정상품들과 밀접한 경제적 견련성을 가지고 있는 IT 관련 사업을 운영하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록은 일반 수요자로 하여금 그 추가 지정상품이 범 현대그룹을 이루는 개별그룹들이나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 그 출처에 혼동을 일으키게 할 염려 가 있다. (3) 따라서 이 사건 제1, 2차 지정상품 추가등록은 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗 어난 위법이나 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 관한 법리오해, 이유모순 등 의 위법이 없다. 3. 그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관 여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 이상훈 대법관 대법관 신영철 김창석 주 심 대법관 조희대

67 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2014허3262 등록무효(상) 원 고 주식회사 아세아텍 대구 달성군 유가면 비슬로96길 11(금동 168) 대표이사 김, 김 소송대리인 리앤목 특허법인 담당변리사 이승룡 피 고 김 대구 소송대리인 특허법인 네이트 담당변리사 이형표 소송대리인 변리사 임규수 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당400호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록서비스표 1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호: / / / 제248450호

68 2) 구성: (일반상표) 3) 지정서비스업: 서비스업 구분 제35류의 건초기 판매대행업, 경운기 판매대 행업, 곡물분쇄기 판매대행업, 병충해 방제 기계기구 판매대행업, 사료배합기 판매대행업, 사료분쇄기 판매대행업, 사료압착기 판매대행업, 사료자동공급기 판매대행업, 사료절단기 판매대행업, 수확 결속기 판매대행업, 수확기계기구용 건조기 판매대행업, 제초기 판매대행업, 탈곡기 판매대행업, 보습 판매대행업, 쟁기 판매대행업, 착유기기( 搾 乳 機 機 ) 판매대행업, 제승기 판매대행업, 파종기 계 판매대행업, 풍구 판매대행업, 이앙기 판매대행업 4) 상표권자: 피고 나. 선사용상표들 및 선등록상표들 1) 선사용상표 1 가) 구성: 아세아 나) 사용상품: 관리기 다) 사용자: 원고 2) 선사용상표 2 가) 구성: 나) 사용상품: 관리기, 스피드 스프레이어, 승용관리기, 붐스프레이어, 이앙 장치, 비료살포기, 정지로타리, 휴립피복기, 비닐피복기, 이앙기, 분무기, 트랙 터, 콤바인, 사각결속기, 원형결속기, 베일래퍼 다) 사용자: 원고 3) 선등록상표 1 가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: / / / 제367421호 나) 구성:

69 다) 지정상품: 상품류 구분 제7류의 경운기, 이앙기, 시비용( 施 肥 用 ) 기계기 구, 파종기계, 제초기, 콤바인, 병충해방제기계기구, 모터 경운기, 농용운반차, 농업용관리기, 상품류 구분 제12류의 농업용 트랙터 라) 상표권자: 원고 4) 선등록상표 2 가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호: / / / 제359015호 나) 구성: 다) 지정상품: 선등록상표 1과 같다. 라) 상표권자: 원고 다. 절차의 경위 1) 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록서비 스표 중 착유기기( 搾 乳 機 機 ) 판매대행업 을 제외한 나머지 지정서비스업(이하 이 사건 지정서비스업 이라 한다)은 주지저명한 선사용상표 및 선등록상표 등과 유사하고, 피고가 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원하여 사용하는 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제9호, 제10호, 제12호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판(2013당400호)을 청구하였다. 2) 특허심판원은 선사용상표 및 선등록상표 등은 주지저명하다 고 볼 수 없고, 이 사건 등록서비스표와 선사용상표 및 선등록상표 등은 문자 부분은 현저한 지리적 명칭이거나 지정상품의 보통명칭으로서 식별력이 없고, 식별력이 있는 도형 부분은 현저히 상이하여 전체적으로 유사하지 않아서 상표 법 제7조 제1항 제9호, 제10호, 제12호 어디에도 해당하지 않는다는 이유로 원 고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 갑 제9호증, 변론 전체의 취지 2. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장 가. 선사용상표들 및 선등록상표들은 주지저명한 상표로서 아세아 부분이 사

70 용에 의한 식별력을 취득하여 이 사건 등록서비스표와 표장이 유사하고 지정상 품(서비스업)도 유사하며, 피고가 부당한 이익을 얻으려는 등의 목적으로 이 사 건 등록서비스표를 출원하여 사용하는 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 선사 용상표들 또는 선등록상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제6호, 제7호, 제9호, 제10호, 제11호, 제12호에 해당한다. 나. 따라서 원고의 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다. 3. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부 가. 판단기준 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'라고 하기 위해서는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것 은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있 어야 할 것이고, 이러한 경우 인용상표와 동일 유사한 상표가 위 사용상품과 동 일 유사한 지정상품에 사용되거나, 또는 어떤 상표가 인용상표와 동일 유사하고 인용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견 련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 인용상표의 사용 상품과 동일 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 인용상표권자에 의 하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우 일반 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이며, 어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 있는지 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판단하여야 할 것이다(대법원 선고 2001후584 판결 참조). 그리고 선사용상표가 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 등록상표의 등록 결정시에 선사용상표의 구성 중 애초에는 식별력이 없었거나 미약하였던 부분 이 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되 어 있는 경우에는 선사용상표가 사용된 상품에 관하여 그 부분을 식별력 있는 요부로 보아 등록상표와 선사용상표 간의 상표 유사 여부를 살피고 등록상표가

71 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부를 판단할 수 있다(대법원 선고 2011후835 판결 참조). 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지 로 적용된다. 나. 선사용상표 1의 인지도 1) 인정사실 다음 각 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없거나, 갑 제2호증, 갑 제5호증, 갑 제7호증의 1, 2, 3, 갑 제9호증, 갑 제13, 14호증, 갑 제15호증의 1 내지 9, 갑 제18호증 내지 갑 제21호증의 9, 갑 제22호증의 1, 2, 3, 5, 갑 제23호증의 1 내지 갑 제26호증의 33, 갑 제27호증의 1 내지 갑 제28호증의 5, 갑 제29호 증의 1 내지 갑 제31호증의 14, 갑 제36호증의 1, 2, 4, 5, 7 내지 17, 갑 제38 호증의 1 내지 4, 갑 제40호증, 갑 제43호증의 1 내지 갑 제45호증, 갑 제47, 48, 49호증, 을 제1, 2, 3호증, 을 제13, 14, 15호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있고, 반증이 없다. 가) 원고는 1978년 9월경 설립된 회사(설립 당시 상호는 아세아종합기계 주 식회사 였는데, 2007년 2월경 주식회사 아세아텍 으로 변경됨)로서 관리기를 중심으로 하여 스피드 스프레이어, 승용관리기, 붐스프레이어, 이앙장치, 비료 살포기, 정지로타리, 휴립피복기, 비닐피복기, 이앙기, 분무기, 트랙터, 콤바인, 사각결속기, 원형결속기, 베일래퍼 등과 같은 농기계를 전문적으로 제작 판매해 왔고, 위와 같은 농기계의 표장으로 설립 당시부터 선사용상표 1을, 1995년경부 터 선사용상표 2와 선등록상표들을, 2007년경부터 등을 각 추가해서 함께 사용하였다. 나) 원고의 선사용상표들, 선등록상표들 또는 을 사용한 관리기 등의 손익계산서에 따른 매출액은 2002년 7월부터 2003년 6 월까지 384억여 원, 2003년 7월부터 2004년 6월까지 455억여 원, 2004년 7월 부터 2005년 6월까지 561억여 원, 2006년 7월부터 2007년 6월까지 679억여 원, 2007년 7월부터 2008년 6월까지 833억여 원, 2008년 7월부터 2009년 6월 까지 981억여 원, 2009년 7월부터 2010년 6월까지 1,032억여 원, 2010년 7월

72 부터 2011년 6월까지 976억여 원, 2011년 7월부터 2012년 6월까지 1,055억여 원, 2012년 7월부터 2013년 6월까지 1,157억여 원이다. 다) 원고의 총매출액 중 가장 많은 비중을 차지하는 관리기의 매출액(판매대 수)은 2007년 7월부터 2008년 6월까지 320억여 원(17,021대), 2008년 7월부터 2009년 6월까지 380억여 원(18,901대), 2009년 7월부터 2010년 6월까지 384 억여 원(18,226대), 2010년 7월부터 2011년 6월까지 409억여 원(19,097대), 2011년 7월부터 2012년 6월까지 478억여 원(22,157대), 2012년 7월부터 2013 년 6월까지 533억여 원(23,643대)이다. 라) 원고의 관리기 국내 점유율은 정부 융자를 통한 관리기의 출하 현황을 기준으로 2006년 85.72%[15,991대/18,655대(원고 출하대수/전체 출하대수), 이하 같다], 2007년 80.48%(16,899대/2,075대), 2008년 79%(17,071대/2,546 대), 2009년 80.75%(17,305대/3,178대), 2010년 82.65%(11,211대/1,639대)이다. 마) 원고는 여러 신문이나 잡지 등을 통하여 선사용상표들, 선등록상표들 또 는 을 사용한 관리기 등 농기계를 광고하였는데, 한국농기계신문에 2006년 3월부터 2012년 10월까지 13회, 농수축수산신문에는 2007년 1월부터 2012년 10월까지 15회, 농민신문에는 2008년 4월부터 2012년 10월까지 8회, 축산신문에는 2010년 11월부터 2012년 11월까지 3회, 한국농자 재신문에는 2012년 4월 및 11월에 2회, 농업기계연감에는 1989년부터 2012년까 지 매년 1회씩 총 24회, 월간농기계에는 1992년부터 2012년까지 20회, 농업기 계가격집에는 1997년 7월부터 2012년 7월까지 매년 1월 및 7월에 각 1회씩 총 39회, 한국농기계카다로그집에는 2004년부터 2012년까지 2년에 1회씩 총 5회, 엽연초생산협동조합중앙회 회지에는 2010년 7월부터 2012년 7월까지 매년 1월 및 7 또는 8월에 각 1회씩 총 5회, 한국축산환경시설기계제품안내집에는 2009 년 9월 및 2011년 9월에 2회를 광고하였다. 바) 원고는 여러 박람회나 전시회에 참가하여 선사용상표들, 선등록상표들 또는 을 사용한 관리기 등 농기계를 광고하였는 데, 2004, 2006 및 2008 서울국제농업기계박람회, 2010 및 2012 대한민국구제 농기계자재박람회, 2006, 2007 및 2009 한국농기계엑스포, 2011 익산농업기계 박람회, 2008, 2010 전국농업기계박람회, 2012 상주농업기계박람회, 2009,

73 2011 및 2012 한국축산기자재산업정보전에 참가하였다. 사) 원고는 선사용상표들, 선등록상표들 또는 을 사용한 관리기 등의 홍보물인 카탈로그, 가격표 등을 제작하는데 2003년부 터 2012년까지 31억여 원을 지출하였고, 선사용상표들, 선등록상표들 또는 을 표시한 판촉물(타월, 잠바, 모자, 달력, 다이어 리, 볼펜, 우산, 쇼핑백, 라디오, 컵, 시계 등)을 배포하였는데, 타월 제작비로 2007년부터 2012년까지 약 1억 2,800만 원, 겨울 잠바 제작비로 2003년부터 2012년까지 약 4억 8,000만 원을 지출하였다. 아) 한국농어민신문은 보행형 관리기 출고실적에 따르면, 관리 기의 대명사인 아세아가 9,002대로 가장 많다. 라고 보도하였고, 서울경제 신문 은 원고는 국내 관리기(농기계) 시장에서 60% 이상의 점유율을 유 지하여 왔다. 라는 대표이사의 인터뷰 내용을 보도하였으며, 머니투데이 신문은 원고가 국내 밭농사 농기계 1위 라고 보도하였다. 자) 원고는 전국(경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주)에 100여 개의 대리점을 두고 있는데, 2004년에는 120개였고, 2012년에는 130개 였다. 2) 구체적 판단 위 인정사실에 나타난 바와 같은 원고의 선사용상표들, 선등록상표들 또는 을 사용한 기간 및 그 기간에 올린 매출액, 원고의 2006년부터 2010년까지 국내 관리기 시장의 점유율이 80%를 상회하는 점, 원 고가 여러 신문, 잡지, 박람회, 전시회 및 판촉물 등을 통해서 한 광고 내역 및 선 사용상표 2, 선등록상표 1, 선등록상표 2 및 은 선사용상표 1과 동일성이 인정되는 아세아 라는 문자 부분이 독립성을 유지한 채 도형이나 다른 문자 부분 등과 결합되어 있는 것인데, 그와 같이 결합된 도 형 부분은 ASIA'의 앞글자인 AS'를 도안화한 심벌로서 분리 인식되고, 다른 문자 부분[농업기계, 종합기계, 텍 {하단의 'TECHNOLOGY'(기술, 기계)의

74 약자인 TECH'의 한글음역으로 관념된다}, 주식회사 등]은 지정상품의 보통명 칭이나 회사의 종류를 표시하기 위해서 쓰인 표지에 불과하여 그 결합으로 아 세아 라는 표장이 사용되었다고 볼 수 없을 정도의 새로운 관념이 형성되는 것 도 아니어서 아세아 라는 부분만으로 분리 인식될 수 있으므로, 선사용상표 2, 선등록상표들 및 의 관리기 등 농기계에 대한 사 용실적은 선사용상표 1이 관리기 등 농기계와 관련하여 식별력을 취득하는데 도 움이 되었을 것인 점 등을 종합하면, 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시인 경 애초에 현저한 지리적 명칭으로 식별력이 없었던 선사용상표 1 이 관리기 등 농기계에 관해서 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시 하는 것으로 현저하게 인식되어 있었다고 할 것이다. 3) 피고의 주장에 대한 판단 가) 피고는 선사용상표 1은 원고의 관리기 등 농기계에 원고의 상호를 표시 하면서 부가적으로 표시한 상호의 약칭에 불과하므로 상표로서 인식되지 않는 다고 주장한다. 살피건대, 선사용상표 1이 원고의 상호의 약칭을 표시한 것으로 인식될 수 있지만, 상호나 상호의 약칭을 표시한 것도 자타상품의 식별기능을 하는 표장이 면 상표에 해당하고, 앞서 본 바와 같이 선사용상표 1이 사용에 의한 식별력을 취득하여 관리기 등 농기계에 관해서는 특정인의 상품을 표시하는 것으로 현저 하게 알려져 상표로서 인식되므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. 나) 피고는, 원고의 총매출액 규모가 국내 농기계시장의 4% 정도에 불과하 여 선사용상표 1이 사용에 의한 식별력을 취득할 정도에 이른 것은 아니라고 주 장한다. 살피건대, 파이낸셜뉴스 는 자 기사에서 2007년 국내 농기계 시 장의 매출규모가 15% 증가하여 1조원에 이르고, 국내 점유율 1위인 대동공업은 3,840억 원, 동양물산기업은 1,950억 원, 국제종합기계는 2,150억 원, LS전선 은 1,000억 원, 캠코는 850억 원, 원고는 400억 원 정도의 매출을 올렸다고 보 도되었다(을 제5호증). 그런데 앞서 본 바와 같이 원고는 매년 6월에 결산을 하는 회사로서 손익계산 서에 따른 총매출액이 2006년 7월부터 2007년 6월까지 722억여 원, 2007년

75 월부터 2008년 6월까지 833억여 원에 이른 것(갑 제15호증의 5 내지 6)에 비추 어 보면, 파이낸셜뉴스의 원고의 매출규모에 대한 위 기사내용이 정확하다고 볼 수 없는 점, 원고의 총매출액이 이후로도 계속 증가하여 2011년 7월부터 2012 년 6월까지 1,055억여 원, 2012년 7월부터 2013년 6월까지 1,157억여 원에까지 이르러 국내 농기계 시장에서 차지하는 비중이 작다고 할 수 없는 점, 관리기 시장에서의 원고의 점유율은 80%를 상회하는 독보적 1위인 점 및 앞서 본 바와 같은 원고의 선사용상표들, 선등록상표들 또는 을 사용하여 온 기간 및 광고 내역 등을 종합하면, 선사용상표 1이 적어도 관리 기 등 농기계에 관해서는 누군가의 상표로 현저하게 인식될 정도로 알려져 식별 력을 취득하였다고 할 것이다. 따라서 피고의 위 주장도 이유 없다. 다) 피고는, 선등록상표들은 출원된 상표로서 구 상표법( 법률 제6414호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호, 제2항에 따라 현 저한 지리적 명칭의 사용에 의한 식별력이 인정될 수 없으므로, 선등록상표들을 구성하는 아세아 부분이 사용의 결과로 일반 수요자에게 특정인의 상표로 현 저하게 인식되었는지 여부와 상관없이 식별력이 인정될 수 없다고 주장한다. 살피건대, 구 상표법( 법률 제6414호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호, 제2항에서는 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표의 경우에는 그 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있다고 하더라도 이를 상표법상의 상표로 등록받을 수 없도록 규정하고 있고, 법률 제6414호로 개정되어 부터 시행된 상표법(이하 개정 상표법 이라 한 다) 제6조 제2항은 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표의 경우 그 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는 것에 대하여도 등록받을 수 있다고 규정하고 있으며, 부칙 제4항은 개정 상표법 시행 전의 상표등록 출 원에 의한 등록상표의 심판 재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다고 규정함으로써 그 소급 적용을 배제하고 있다. 그런데 이 사건 심결취소소송에서 적용되는 상표법은 선등록상표들이 아닌 이 사건 등록서비스표를 기준으로 결정되고, 이 사건 등록서비스표는 출원되어 현저한 지리적 명칭에 대해서도 사용에 의한 식별력 취득을 인정

76 하는 개정 상표법이 적용된다고 할 것이므로, 이와 다른 전제에서 다투는 피고 의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다. 다. 이 사건 등록서비스표와 선사용상표 1의 표장의 유사 여부 1) 판단기준 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것 이 원칙이라 할 것이나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 독립하여 자타상품을 식 별할 수 있는 구성 부분, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우 에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 선고 2010후1763 판결 등 참조). 2) 이 사건 등록서비스표의 요부 1 이 사건 등록서비스표 는 도형 부분인 과 문자 부분인 가 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않은 점, 2 문자 부분 중 부분과 부분은 상하 로 나뉘어 있고, 글자크기, 색깔, 글자체, 표시언어 등이 달라 시각적으로 구분 되고, 부분은 인터넷웹사이트 주소를 표시한 것으로서 부분과 합하여 새로운 관념을 형성하지도 않는 점, 3 부분 중 부분은 이 사건 등록서비스표의 이 사건 지정서비스업인 건초기 판매대행업, 경운기 판매대행업, 곡물분쇄기 판매 대행업, 사료배합기 판매대행업 등에서 판매하는 제품을 통칭하는 보통명사로 서 식별력이 없는 점, 4 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시 부분은 관리기 등 농기계에서는 식별력을 취득한 점을 종합하

77 면, 이 사건 등록서비스표는 독립하여 자타 서비스업의 식별기능을 할 수 있는 구성 부분인 부분만으로 약칭되거나 관념될 수 있다. 3) 이 사건 등록서비스표와 선사용상표 1의 대비 이 사건 등록서비스표가 선사용상표 1과 구성글자, 글자수, 도형의 유무 등 에서 차이가 있어 외관이 유사하지 않으나, 이 사건 등록서비스표가 요부인 부분으로 약칭되거나 관념되는 경우 선사용상표 1과 호칭 및 관념 이 동일하여, 이 사건 등록서비스표와 선사용상표 1이 동일 유사한 지정서비스 업(사용상품)에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들로 하여금 상품 출처 에 관하여 오인 혼동하게 할 염려가 있으므로, 이 사건 등록서비스표와 선사용 상표 1은 표장이 전체적으로 유사하다고 할 것이다. 라. 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업과 선사용상표 1의 사용상품의 유사 여부 1) 판단기준 상표는 상품 그 자체를, 서비스표는 서비스의 출처를 식별시키기 위한 표장 으로서 각자 수행하는 기능이 다르므로 상품과 서비스업 사이의 동종ㆍ유사성 을 지나치게 광범위하게 인정하여서는 아니 되고, 따라서 상품과 서비스 사이의 동종ㆍ유사성은 서비스와 상품간의 밀접한 관계 유무, 상품의 제조 판매와 서비 스의 제공이 동일 사업자에 의하여 이루어지는 것이 일반적인가, 그리고 일반인 이 그와 같이 생각하는 것이 당연하다고 인정되는가, 상품과 서비스의 용도가 일치하는가, 상품의 판매장소와 서비스의 제공장소가 일치하는가, 수요자의 범 위가 일치하는가, 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있 는가 하는 점 등을 따져 보아 거래사회의 통념에 따라 이를 인정하여야 한다(대 법원 선고 2004후1304 판결 참조). 2) 구체적 판단 이 사건 등록서비스표의 이 사건 지정서비스업인 건초기 판매대행업, 경운 기 판매대행업, 곡물분쇄기 판매대행업, 사료배합기 판매대행업 등과 같은 농 기계의 판매대행업은 선사용상표 1의 사용상품인 관리기 등 농기계를 판매대행 하는 것으로 그 사용상품과 밀접한 관련이 있는 점, 관리기 등 농기계의 판매장 소와 농기계의 판매대행서비스 제공장소가 대부분 일치하고 수요자도 일치하는

78 점 등을 종합하면, 이 사건 등록서비스표의 이 사건 지정서비스업과 선사용상표 1의 사용상품에 동일 유사한 표장을 사용할 경우에 출처의 혼동을 초래할 우려 가 있으므로(대법원 선고 2010후1763 판결 참조), 이 사건 등록서 비스표의 이 사건 지정서비스업과 선사용상표 1의 사용상품은 서로 유사하다고 할 것이다. 3) 피고의 주장에 대한 판단 피고는 거래실정상 원고와 같은 농기계 제조업체가 농기계판매대행업을 하 는 경우는 없고, 상품에 부착된 상표에 의하여 제조업체가 식별되어 일반 수요 자가 출처를 오인 혼동할 우려가 없으므로, 이 사건 등록서비스표의 이 사건 지 정서비스업과 선사용상표 1의 사용상품은 서로 유사하지 않다고 주장한다. 살피건대, 판매대행업 이란, 타인의 상품을 대신 제3자에게 판매해 주는 서 비스를 제공하고 그에 대한 수수료를 받는 서비스업 인데(대법원 선고 2005후650 판결 참조), 원고와 같은 농기계제조업자가 자기의 농기계가 아닌 타인의 농기계의 판매를 대행하는 서비스를 제공하는 농기계 판매대행업 을 하는 것이 일반적이라고 볼 수는 없고, 농기계에 부착된 상표로 제조업체가 식별될 수도 있다. 그러나 상품의 제조업체가 상품에 사용한 상표와 동일한 표장을 서비스표로 사용하여 직영점의 형태로 판매업도 같이 하는 것은 거래실정상 흔히 있는 일이 고, 그런 경우에는 통상적으로 자신의 상품만 판매하는 경향이 있는 점, 일반 수요자 입장에서는 농기계를 판매하는 업체가 판매대행업체인지 제조업체가 병 행하는 판매업체인지 구분하기 어려운 점 등에 비추어 보면, 앞서 본 사정에도 불구하고 일반 수요자가 농기계의 상표와 유사한 서비스표를 사용하는 판매대 행업체에서 위 상표의 농기계만이 판매될 것이라고 생각하여 그 출처를 오인 혼 동할 우려가 있다고 할 것이다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다. 마. 전체 대비결과 이상에서 본 바와 같이, 이 사건 등록서비스표는 그 등록결정 당시 관리기 등 농기계에 관해서는 특정인의 상표로 현저하게 인식될 정도로 알려진 선사용

79 상표 1과 표장 및 이 사건 지정서비스업(사용상품)이 유사하여, 이 사건 지정서 비스업에 사용될 경우에 선사용상표 1의 사용권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 있어 상품의 출처에 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당 한다. 4. 결론 그러므로 위와 결론을 달리하여 원고의 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무 효심판청구를 기각한 이 사건 심결은 나머지 등록무효사유에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 배준현 판사 판사 곽부규 최종선

80 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2014허6483 등록무효(상) 원 고 주식회사 장수산업 서울 강남구 영동대로 511, 4005호 (삼성동, 트레이드 타워) 대표이사 장 소송대리인 변호사 서영철 피 고 고 서울 소송대리인 변리사 이인종 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당123호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 : / / / 제776201호

81 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류 구분 제11류의 가습기, 비의료용 전기담요, 비의료용 전 기방석, 선풍기, 전기냉장고, 전기냉장쇼케이스, 전기렌지, 전기스토브, 전기식 보온용 발싸개, 전기식 세탁물 건조기, 전기식 압력소스냄비, 전기식 압력솥, 전기식 와플굽는 틀, 전기식 주전자, 전기식 커피기계, 전기식 커피여과기, 전 기식 프라이팬, 전기연탄가스배출기, 전기이불, 전기족온기, 전기커피포트, 전 기쿠커, 전기탈수기, 전기토스터, 전기풍로, 전기화로, 전열식 카펫, 전자렌지, 침대보온기, 전열히터가 내장된 온돌침대(가정용), 전기온돌침대, 전기옥돌침 대, 전기맥반석침대, 전기황토침대, 전기흙침대, 전기매트, 전기돌침대, 전기물 침대, 전기온수침대(가정용), 전기숯침대, 전기침대(가정용), 전기소파(가정용) 4) 상표권자 : 피고 나. 선등록상표들 1) 선등록상표 1 가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호 : / / / 제157357호 나) 구성 : 다) 지정상품 : 상품류 구분 제7류의 전기믹서, 상품류 구분 제11류의 전기 솥, 전기약탕기, 전기커피폿트, 전기화로, 전기레인지, 전기이불, 전기냉장고, 전기탕기, 전기스토우쿠커[ 상품류 구분 제11류의 전기침대, 비의료 용전기담요, 전기보온발싸개, 전기족온기, 침대보온기, 전기매트, 전열식카펫, 비의료용전기방석, 비의료용전기온열패트가 추가등록되었다] 라) 상표권자 : 원고 2) 선등록상표 2 가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호 : / / / 제516902호 나) 구성 :

82 다) 지정상품 : 상품류 구분 제11류의 전기침대, 비의료용 전기담요, 전기식 보온발싸개, 전기이불, 전기족온기, 침대보온기, 전열식카펫, 비의료용 전기 방석 라) 상표권자 : 원고 3) 선등록상표 3 가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호 : / / / 제590114호 나) 구성 : 다) 지정상품 : 상품류 구분 제20류의 온돌장치가 되어 있는 침대 라) 상표권자 : 원고 다. 선출원서비스표 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : / / 제157888호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 가구류판매대행업, 가구류판매 알선업, 가정용 전열용품류판매대행업, 가정용 전열용품류판매알선업, 의료기 계기구 및 의료보조기판매대행업, 의료기계기구 및 의료보조기판매알선업, 인 터넷쇼핑몰을 이용한 가구류 판매대행업, 인터넷쇼핑몰을 이용한 가정용 전열 용품류 판매대행업, 인터넷쇼핑몰을 이용한 의료기계기구 및 의료보조기 판매 대행업, 인터넷쇼핑몰을 이용한 건강침대 판매대행업, 가구류 판매대행 체인점 경영업, 가정용 전열용품류 판매대행 체인점경영업, 의료기계기구 및 의료보조 기 판매대행 체인점경영업, 건강침대 판매대행 체인점경영업, 서비스업류 구분 제36류의 가구류 판매대행 체인점관리업, 가정용 전열용품류 판매대행 체인점 관리업, 의료기계기구 및 의료보조기 판매대행 체인점관리업, 건강침대 판매대 행 체인점관리업 4) 서비스표권자 : 원고

83 라. 선사용상표 1) 구성 : 장수돌침대 2) 사용상품 : 돌침대 3) 사용자 : 원고 마. 이 사건 심결의 경위 1) 원고는 특허심판원에 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표 는 선등록상표 3 등과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하고, 1) 선 출원서비스표와의 관계에서 상표법 제8조 제1항에 해당하며, 선사용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제12호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판(2014당123호)을 청구하였다. 2) 특허심판원은 이 사건 등록상표는 선등록상표 3 등과 선출원 서비스표 및 선사용상표와 표장이 서로 유사하지 않아 상표법 제7조 제1항 제7 호, 제9호, 제11호, 제12호 및 제8조 제1항 어디에도 해당하지 않는다는 이유로 이 사건 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증, 변론 전체의 취지 2. 원고의 이 사건 심결의 취소사유에 관한 주장 이 사건 등록상표는 만으로 약칭 및 관념될 수 있고, 그 경우 선등 록상표들 및 선출원서비스표와 호칭 및 관념이 동일하여 전체적으로 표장이 유 사하며, 그 지정상품 및 지정서비스업도 동일 또는 유사하므로, 선등록상표들 및 선출원서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호 및 제8조 제1항에 해당한다. 또한 이 사건 등록상표는 주지성을 취득하였거나 적어도 특정인의 상표로 인 식된 선사용상표와 유사한 상표로서 선사용상표에 화체된 영업상의 신용에 편 승하려는 부정한 목적을 가지고 사용되고 있으므로, 선사용상표와의 관계에서 1) 이 사건 심판절차에서 제출되었던 선등록상표 1(등록번호 제610729호)은 이 사건 소송 절차에서는 선등록상표로 제출되지 아니하였다

84 상표법 제7조 제1항 제9호, 제11호, 제12호에 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호, 제12호 및 제8조 제1항 어디에도 해당하지 않는다는 이유로 원고의 등록무효 심판청구 를 기각한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다. 3. 이 사건 등록상표의 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부 가. 판단기준 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상 표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거 래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일 유사한 상 표가 그 사용상품과 동일 유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선 사용상표와 동일 유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용 되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않 을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염 려가 있다고 보아야 한다. 그리고 어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 있는지 여 부는 그 상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 선고 2004후1304 판결, 대법원 선고 2009후3268 판결 참조). 나. 선사용상표의 인지도 1) 인정사실 다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제8 내지 10, 14 내지 17 호증(각 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인 정할 수 있다. 가) 원고는 1993년경부터 장수돌침대 라는 표장을 사용하여 돌침대 제품을 생산 판매하여 왔고, 그 무렵부터 케이블 TV나 공중파 방송 3사의 TV, 국내

85 여러 중앙 일간지와 지방지 및 각종 잡지 등을 통하여 전국적으로 장수돌침 대 라는 표장을 사용하여 제품 광고를 해 왔는데, 경향신문에 원고의 장수돌침대 에 관하여 소개하는 기사를 비롯하여 중앙일보와 한국일보 등에 이에 대한 기사가 게재되기도 하였다. 나) 1993년부터 2008년까지 약 16년 동안 원고가 국내에서 선사용상표가 사용된 제품을 판매한 매출액 및 광고비 지출액은 아래 표와 같이 합계 229,731,832,836원 및 12,959,869,577원이다. 연도 매출액 광고비 지출액 1993년 209,134,302원 5,011,800원 1994년 255,792,167원 6,726,000원 1995년 267,851,305원 5,473,200원 1996년 625,730,938원 2,874,900원 1997년 3,618,058,159원 251,668,543원 1998년 1,352,294,287원 128,685,792원 1999년 1,295,708,519원 64,881,527원 2000년 2,185,662,919원 24,109,954원 2001년 13,199,345,419원 756,108,645원 2002년 22,900,258,684원 1,178,464,460원 2003년 27,795,428,349원 1,455,201,245원 2004년 23,047,739,355원 1,353,088,240원 2005년 26,830,218,316원 1,188,843,306원 2006년 37,170,998,209원 1,745,719,781원 2007년 31,943,157,932원 1,912,227,475원 2008년 37,034,453,976원 2,880,754,709원 합계 229,731,832,836원 12,959,869,577원 다) 원고는 위와 같은 판매실적 등으로 원고의 장수돌침대 가 1995년부터 1999년까지의 TV 홈쇼핑의 히트상품으로 선정되었고, 2002년 코리아타임즈 선정 베스트브랜드상, 2002년 한국능률협회인증원 선정 고객만족경영 최우수 상, 2004년 우수전기제품 대통령 표창, 2006년 입소문 브랜드 대상(건강침대 부문), 2007년 우수디자인 상품, 2007년과 2008년 한국경제신문과 한국소비 자포럼이 주최하여 소비자들의 투표에 의해 선정하는 올해의 브랜드 대상(기

86 능성침대 부문) 등을 각 수상하기도 하였다. 라) 원고는 2008년경 전국 100여 개의 대리점과 현대백화점, 롯데백화점 등 국내 주요 백화점 및 홈쇼핑 등을 통하여 돌침대 제품을 판매하고 있었다. 마) 원고의 제품은 2004년 이후 계속 국내 돌침대 시장에서 50% 가량의 점유율을 기록하고 있고, 2008년경 돌침대, 물침대 등을 포함한 국내 기능성 침대 시장에서 35% 가량의 점유율을 기록하였다. 2) 구체적 판단 위 인정사실에 나타난 바와 같은 선사용상표가 사용된 제품의 생산 및 판 매기간, 매출규모, 광고현황, 시장점유율, 시장에서의 인지도 등을 종합적으로 고려해 볼 때 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 무렵에는 돌침대와 관련하여 수요자 간에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었다고 봄이 상당하다. 다. 표장의 유사 여부 1) 판단기준 둘 이상의 문자들 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것 이 원칙이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성 부분, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경 우에는 그 요부를 분리하거나 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관 념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 선고 2010후1763 판결 참조). 2) 구체적 판단 가) 외관 대비 이 사건 등록상표는 과 같이 한글 3글자로 구성된 문자상 표임에 비하여, 선사용상표는 장수돌침대 와 같이 한글 5글자로 구성된 문자 상표인바, 양 상표는 구성 문자, 글자 수 등의 차이로 인하여 외관이 서로 다 르다

87 나) 호칭 및 관념 대비 이 사건 등록상표는 와 이라는 각 문자 부분이 간격 없 이 연결되어 구성되어 있기는 하나, 그 중 부분이 상표의 앞부분에 위치하고 있을 뿐만 아니라, 앞서 본 바와 같이 돌침대와 관련하여 수요자 간 에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선사용상표인 ' 장수돌침대'의 장수 와 동일한 표장으로서 강하게 인식되는 부분이므로, 이 사 건 등록상표는 독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성 부분인 부분만으로 약칭되고 관념될 수 있다. 이와 대비되는 선사용상표도 사용상품의 보통명칭에 해당하여 식별력이 없 는 돌침대 를 제외한 장수 부분만으로 약칭되고 관념될 수 있다. 따라서 이 사건 등록상표와 선사용상표는 모두 (장수) 부분만으로 약칭되고 관념될 수 있으므로, 그 호칭 및 관념이 동일하다. 다) 대비 결과 그렇다면 이 사건 등록상표는 선사용상표와 외관이 다르기는 하나, 장 수 부분만으로 약칭되는 경우 선사용상표와 그 호칭 및 관념이 동일하여 이 사건 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 상품에 함께 사 용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표는 표장이 서로 유사 하다고 할 것이다. 라) 피고의 주장에 관한 판단 피고는, 이 사건 등록상표는 외관상 구성 문자가 간격 없이 일체로 연결 되어 있고, 호칭도 3음절에 불과하며, 관념상 제비꽃의 방언, 제비꽃의 별칭 등으로 인식되는 것이므로, 이 사건 등록상표가 부분만으로 분리 관찰될 수 없고 전체로서만 호칭 및 관념될 것이라는 취지로 주장한다. 살피건대, 1 이 사건 등록상표는 와 이라는 각 문자 부분

88 이 간격 없이 연결되어 구성된 것이나, 각 부분은 독립된 의미를 가지고 있으 면서 비교적 쉬운 단어에 해당하여 일반 수요자나 거래자는 직감적으로 이 사 건 등록상표가 와 이 결합된 것으로 인식할 수 있는 점, 2 앞서 본 바와 같이 장수 가 돌침대와 관련하여 수요자 간에 원고의 상품을 표 시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있으므로, 일반 수요자나 거래자는 이 사 건 등록상표 중 위와 같이 현저하게 인식되어 식별력이 강한 장수 부분을 분 리하여 인식할 가능성이 커 보이는 점, 3 상표의 유사 여부를 판단함에 있어 서 상표의 의미내용은 일반 수요자나 거래자를 기준으로 하여 그들이 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고, 심사숙고하거나 사전을 찾아 보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려대상이 될 수 없는바(대법원 선고 92후896 판결 참조), 비록 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 장수꽃 이 사전적으로 제비꽃의 방언 의 의미를 갖고 있고, 인터넷 신문 등에서 제비꽃의 별칭 등으로 소개되고 있으나(을 제1, 4, 12, 13, 14, 21호 증, 을 제95호증의 2 내지 9, 11, 12, 14, 15, 19 내지 46 등), 위 단어는 제 비꽃의 여러 가지 별칭 중 하나로서 강원도 등 일부 지역에서만 사용된 것으 로 보일 뿐, 거래사회에서 그다지 자주 사용되어 왔다고 보기 어려울 뿐만 아 니라, 거래실정상 위와 같은 의미로 널리 인식되고 통용되어져 왔다고 인정할 만한 자료도 없으므로, 2) 이 사건 등록상표의 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록상표에 대하여 직관적으로 위와 같은 의미를 지니고 있는 단어라고 인식 할 수는 없어 보이는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 그 전체에 의해서만이 아니라 그 요부인 부분만으로 약칭 및 관념될 수 있다 고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. 2) 피고가 제출한 증거들 중 일부는 구체적인 게재시기 등을 알 수 없거나 이 사건 등록 상표의 등록결정 이후에 검색된 자료들이고, 설령 위와 같은 증거들을 포함하더라도 거래실정상 일반 수요자나 거래자에게 위와 같은 의미로 인식, 통용되어져 왔다고 단 정하기도 어렵다

89 라. 상품 간의 관련 정도 이 사건 등록상표의 지정상품 중 전열히터가 내장된 온돌침대(가정용), 전기 온돌침대, 전기옥돌침대, 전기맥반석침대, 전기황토침대, 전기흙침대, 전기매 트, 전기돌침대, 전기물침대, 전기온수침대(가정용), 전기숯침대, 전기침대(가정 용) 는 선사용상표의 사용상품인 돌침대 와 동일하거나 유사하다. 그리고 이 사건 등록상표의 지정상품 중 가습기, 비의료용 전기담요, 비의료 용 전기방석, 선풍기, 전기냉장고, 전기냉장쇼케이스, 전기렌지, 전기스토브, 전기식 보온용 발싸개, 전기식 세탁물 건조기, 전기식 압력소스냄비, 전기식 압 력솥, 전기식 와플굽는 틀, 전기식 주전자, 전기식 커피기계, 전기식 커피여과 기, 전기식 프라이팬, 전기연탄가스배출기, 전기이불, 전기족온기, 전기커피포 트, 전기쿠커, 전기탈수기, 전기토스터, 전기풍로, 전기화로, 전열식 카펫, 전자 렌지, 침대보온기, 전기소파(가정용) 와 선사용상표의 사용상품인 돌침대 는 모 두 전기를 사용하는 가전제품들로서 그 품질 용도가 유사하고, 가전제품을 생산 하는 업체에서 함께 생산될 뿐만 아니라, 그 수요자의 범위도 대부분 일치할 것 으로 보이는 점 등을 고려하여 볼 때 이들 상품은 서로 유사하거나 적어도 경제 적으로 밀접한 관련성이 있다고 봄이 상당하다. 마. 소결론 이상을 종합하면, 이 사건 등록상표는 그 등록결정 당시 돌침대와 관련하여 수요자 간에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선사용 상표와 유사한 것으로서 그 지정상품이 선사용상표의 사용상품과 동일 유사하거 나 경제적인 견련의 정도가 밀접하여 선사용상표의 권리자인 원고에 의하여 사 용되는 것으로 오인될 만한 사정이 있었으므로, 이 사건 등록상표는 수요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 상표 법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 할 것이다. 4. 결론 그렇다면 이 사건 등록상표는 원고의 나머지 주장에 관하여 나아가 살펴볼 필 요 없이 그 등록이 무효로 되어야 하는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하

90 여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 배준현 판사 판사 곽부규 이 헌

91 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2014허2894 등록무효(상) 원 고 클리니크 래보러토리스, 엘엘씨 (Clinique Laboratories, LLC) 미국 뉴욕주 뉴욕시 5가 767 (767 Fifth Avenue, New York, New York, U.S.A.) 대표자 래슬리에이.모라디안(LesleyA.Moradian) 소송대리인 변호사 이회기 피 고 라보라토이레스 라 프레리 에스.에이. (LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A.) 스위스 연방 8604 볼케츠빌 인더스트리스트라세 8 (Industriestrasse 8 CH-8604 Volketswil Switzerland) 대표자 패트릭라스키네(PatrickRasquinet) 소송대리인 변리사 안상배 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당1941호 사건에 관하여 한 심결 중 국제등 록번호 제 A호 상표의 지정상품 가운데 별지 기재 지정상품 부분을 취소한다. 2. 원고의 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용 중 1/2은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 당1941호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다

92 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 1) 국제등록번호/국제등록일(출원일)/등록일 : 제 A호/ / ) 구 성 : 3) 지정상품 : 상품류구분 제5류의 Mineral food supplements, nutritional additives for medical purposes, 상품류구분 제32류의 Mineral and aerated waters or other non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups for lemonade, fruit syrups for beverages, syrups for beverages, cola syrup, preparations for making effervescent beverages, preparations for making beverages, preparations for making aerated water, preparations for making mineral water 나. 선출원상표, 선등록상표 및 선사용상표 1) 선출원상표 가) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제841967호/ / 나) 구 성 : (일반상표) 다) 지정상품 : 상품류구분 제5류의 의약용 스킨케어제(medicated skin care preparations), 약제(pharmaceuticals), 약제용 화학제(chemical preparations for pharmaceutical use), 의료용 화학제(chemical preparations for medical purposes), 의료용 바셀린(petroleum jelly for medical purposes), 의약용 스 킨로션(medicated skin lotions), 피부보호용 약품(medicines for skin care)