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3 >>> 일러두기 1. 본 책자는 심판관의 전문성을 제고하고 심판품질을 향상하기 위한 심판관 보수교육 교재로 편찬한 것으로써 먼저 권리별(상표, 디자인, 특허 실용 신안)로 대별하고, 특허 실용신안에 대하여는 기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 정보 통신 분야로 구분하여 발간하였습니다. 2. 본 책자에 게재된 판결문은 2013년 10 ~ 12월까지 대법원 및 특허법원에서 선고된 판결 중 특허심판원의 심결이 취소된 사건과 승소사건 중 심판실무에 필요한 중요 사건을 중심으로 수록하였으며, 심판의 종류별로 구분하여 수록하였습니다. 3. 사건별 부호문자의 부여에 관한 대법원 예규에 의하여 판례번호 중 후 자는 특허상고사건을, 허 자는 특허법원사건을, 심판사무취급규정 제9조 제2항에 의하여 당 자는 특허심판원사건 중 당사자사건을, 원 자는 특허심판원 사건 중 거절결정불복사건을 표시한 것입니다. 4. 아무쪼록 본 책자가 심판업무 수행에 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 계속 보완 발전시켜 나가도록 하겠습니다.

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5 목 차 CONTENTS Ⅰ. 상표법 제6조 제1항 제3호 허4824 거절결정 3 이 사건 출원상표 은 신발의 일반적인 형상을 나타낸 것 이고, 또 체커보드 무늬 부분도 독립적인 하나의 식별력 있는 도형이라기 보다는 상품을 장식하기 위한 무늬의 하나 정도로 인식될 뿐이어서 상표 법 제6조 제1항 제3호에 해당된다 허7427 거절결정 12 이 사건 출원서비스표를 구성하고 있는 라는 용어는 비록 사 전이나 지식백과에 있는 용어는 아니지만, 이 사건 심결일 이전에 이미 잡지, 신문, 인터넷 등을 통하여 일반 수요자나 의료업 종사자들에게 종 아리알 주사 또는 종아리 주사 를 말하는 것으로서 종아리알을 빼주는 주사 또는 종아리알을 없애주는 주사 의 의미로 사용된다는 점이 널리 알려져 있었음을 알 수 있다는 점에서 그 지정서비스업인 병원업, 비만 클리닉업, 성형외과업 등과 관련하여 그 품질 효능 용도 등의 성질을 표 시하고 있는 것으로 직감된다. - i -

6 Ⅱ. 상표법 제6조 제1항 제7호 후1948 거절결정 21 이 사건 출원상표 은 융합 의료기기를 일반적으로 지칭하 는 단어로 사용되는 거래실정이 존재한다고 보기 어렵고, fusion'을 그 일부로 포함하는 7개의 상표가 6인의 상표권자에 의하여 등록되어 있다 는 사정만으로는 의료기기에서 fusion'의 식별력이 없어졌거나 미약하게 되었다고 단정할 수 없어서, 이 사건 출원상표는 그 지정상품인 담관용 내시경장치 에 관하여 식별력이 없거나 미약하다고 할 수 없고 이를 특정 인에게 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부적절하다고 할 수도 없으므 로, 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당되지 아니하다 허5223 거절결정 23 이 사건 출원상표 는 1 사전에 등재되어 있지 않고, 의학 용어사전에도 등재되어 있지 않으며, 2 인터넷 포털사이트에 LOSPA 가 거의 나타나고 있지 않고, 3 위 논문들에서도 LOSPA 는 late onset spondylarthropathy 의 약어로서 late onset spondylarthropathy 와 함께 사용되었을 뿐, LOSPA 만이 독자적으로 사용되고 있지는 않은 점, 위와 같은 의료 분야의 종사자들 사이에서 LOSPA 또는 SPA 가 고령 에서 발생한 척추관절병 또는 척추관절병 을 의미하는 의학 용어로 일반 적으로 인식되고 있다고 볼 만한 증거가 없는 점, LOSPA 가 사용된 문 헌들 및 spondylarthropathy 의 약어로 SPA 또는 SpA 가 사용된 문헌 들은 대부분 류마티스 내과 분야와 관련된 것들인데, 류마티스 내과 분야 에서는 척추관절병 등과 관련하여 약물 치료 등과 같은 비수술적 치료법 이 사용되고 있어 위 의료 분야에서 의료용 인공관절, 외과수술용 이식 물, 인공무릎관절 등과 같은 이 사건 출원상표의 지정상품이 사용될 가능 성은 별로 없어 보이는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표가 그 지정상품인 의료용 인공관절, 외과수술용 이식물, 인공무릎관절 등과 관 련하여 지정상품의 용도 등을 표시하는 표장으로 직감된다고 보기 어렵다. - ii -

7 Ⅲ. 상표법 제7조 제1항 제6호 후1033 거절결정 31 이 사건 출원상표 은 음반업계에서 유명한 연예기획사 소속 여 성 아이돌 그룹 가수의 명칭으로, 오늘날 음악은 단순히 듣고 감상하는 것뿐만 아니라 휴대전화의 벨 소리 등 그 활용도가 다양해지고, 인터넷의 광범위한 보급과 함께 음악 및 동영상의 재생기능을 갖춘 전자기기의 급 격한 보급 등으로 손쉽고 빠르게 음원에 접근할 수 있어 대중음악에 대한 수요가 빠르게 확대되는 추세에 있을 뿐 아니라, K-POP'의 확산과 한 류 열풍 으로 그 수요자층도 나이에 제한 없이 기호에 따라 다양하게 형 성되고 있었던 사정 등에 비추어 보면, 비록 이 사건 여성 그룹 가수가 대중매체에 모습을 드러낸 때부터 이 사건 출원상표의 출원일까지 약 2 개월여에 불과하다고 하더라도 이 사건 여성 그룹 가수는 국내의 유명한 여성 4인조 아이돌 그룹으로서 이 사건 출원상표의 출원일 무렵 국내의 수요자 사이에 널리 알려져 있어 저명성을 획득하였다. Ⅳ. 상표법 제7조 제1항 제7호 허5247 등록무효 37 이 사건 등록상표 중 천년 이라는 문자부분은 평 균적 주의력을 가진 일반 수요자나 거래자들에게 1000년 이라는 햇수의 의미뿐만 아니라 매우 오래된 시간 이라는 의미로도 직감된다 할 것이어 서, 천년 부분이 황토 부분과 결합하여 매우 오래된 황토 라는 관념을 불러일으킨다 하더라도, 그와 같은 관념은 위 두 개의 단어가 가지는 각 각의 의미를 단순히 합친 정도에 불과할 뿐 각 분리관찰될 수 있으므로 선등록상표 제7호에 해당된다. 와 서로 유사하여 상표법 제7조 제1항 - iii -

8 허5414 거절결정 47 이 사건 출원상표/서비스표 는 부분만으로 약칭될 수 있고, 선등록상표/서비스표인 는 부분만으로 약칭될 수 있으므로 호칭에서 유사하다. Ⅴ. 상표법 제7조 제1항 제11호 허3067 등록무효 59 선사용서비스표 1 과 선사용서비스표 2 의 coffee bean' 부분은 선사용서비스표들의 사용서비스업인 커피전문 점경영업, 커피전문점체인업 과 관련하여 성질 표시 등으로 애초 식별력 이 없었거나 미약하였다고 할 것이지만, 이 사건 등록상표의 등록결정 시 에 coffee bean' 부분에 의하여 커피빈 으로 불리고 있었고, 신문기사 등에서 모두 커피빈 으로 호칭하고 있었으며, 콩다방 이라고 애칭되기도 한 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 등록결정 시에 선사용서비 스표들의 구성 중 coffee bean' 부분은 수요자 간에 누구의 업무에 관련 된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있었다고 할 것이므 로, 이 사건 등록상표 와 호칭 및 관념이 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 커피, 가공된 커피, 대용커피, 무카페 인 커피, 밀크커피음료, 코코아, 밀크초콜릿, 등 과 확인대상표장의 커피 전문점은 경제적 견련성이 있으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제 1항 제11호에 해당된다. Ⅵ. 상표법 제51조 제1항 제2호 허5445 권리범위확인 77 확인대상표장 중 jumpoline 은 신조어로서 트램폴린(trampoline) 과 동 - iv -

9 의어로 등재되어 있는 사실을 인정할 수 있으나, 네이버의 영어사전에 jumpoline 이 트램폴린(trampoline) 과 동의어로 등재되어 있는 사실만 으로는 확인대상표장 중 jumpoline 이 실제 거래상 관련된 동업자들만 이 아니라 일반 소비자들까지도 사용서비스업을 지칭하는 것으로 사용되 고 인식되는 일반적인 명칭으로서 그와 같은 명칭을 보통으로 사용하고 있다고 보기 어렵다. 그러므로 이 사건 등록상표 와 확인대상표장 는 호칭 관념이 유사하고, 지정상품과 지정서 비스업이 유사하므로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속 한다 허6882 권리범위확인 89 확인대상표장 중 ' 는 패널형 저수조(물탱크)의 의미로 거래업계에서 일반적으로 사용되는 용어 또는 사용되는 상품의 일반적인 명칭을 의미하는 것으로 볼 수 있 고, 부분에 대해 살펴보면, PES 물탱크'는 PE(폴리에틸렌), 외부는 금속재질로 구성된 물탱크를 나타내는 의미로 사용되었고, 다수 의 동종업체들이 품질경영시스템 인증기관으로부터 'ISO 9001', ISO 14001' 또는 K마크 인증을 받으면서 PES 물탱크 등을 대상 품목으로 하였으며, 국내 일간지나 경제신문 등에서 폴리에틸렌과 금속재질을 사 용한 물탱크를 소개하면서 'PES 물탱크'로 호칭하거나 약칭하여 왔고, 조달청, 서울특별시, 서울특별시 SH공사, 경기도시공사, 서울특별시 농 수산물공사 등과 같은 공공기관의 입찰공고 등에 물탱크의 재질로서 PES(패널)를 표시해왔으므로, 이 사건 등록상표인 'PES'가 상품류 구분 6류의 금속제 통, 가스저장용 금속제 용기, 금속제 공업용수탱크 등'의 지정상품에 사용될 경우, 폴리에틸렌을 의미하는 'PE'와 금속(Steel)을 나타내는 'S'가 단순 결합하여 폴리에틸렌(내부)과 금속(외부)의 재료를 사용한 저장용기 등의 의미로 인식되어 해당 상품의 일반 수요자나 거 래자들로 하여금 그 지정상품의 원재료 등을 나타내는 것으로 직감하게 - v -

10 할 수 있다 할 것이므로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 지정상품 과 유사한 상품의 원재료를 보통의 방법으로 표시하는 상표로서 상표법 제51조 제1항 제2호에 해당한다. Ⅶ. 상표법 제73조 제1항 제2호 후1521 등록취소 101 실사용상표들과 대상상표( )가 유사하고, 이 사건 심판청구 당시 위 대상상표가 일반 수요자들에게 특정인의 상품 출처표지로서 어느 정도 알 려져 있고, 피고가 사용한 실사용상표 2( ), 3( ), 4 ( )는 피고의 이 사건 등록상표( )에 서 도형부분을 생략하고, 글자 일부의 크기를 줄이고 글자체도 특이한 모 양으로 바꾸며, 글자를 세로 또는 가로로 지그재그 모양으로 불규칙하게 배치하는 방식으로 변형하여 사용된 것은 피고가 고의로 이 사건 등록상 표와 유사한 위 실사용상표들을 그 지정상품인 캐디백, 보스톤백에 사용 함으로써 수요자로 하여금 원고의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하였으므로, 이는 상표법 제73조 제1항 제2호의 상표등록취소 사유에 해 당한다. Ⅷ. 상표법 제73조 제1항 제3호 후1071 등록취소 vi -

11 네일숍 매장 입구에 C Nail 이라는 미용업 등의 출처표시가 별도로 되 어 있고, 이 사건 표장은 매장 내부의 네일 폴리쉬 제품이 진열된 진열대 위에 표시되어 있으며, 더욱이 이 사건 표장이 네일 폴리쉬 제품의 상표 로서 국내에서도 어느 정도 알려진 점, 이 사건 등록서비스표는 알파벳 대문자로만 구성된 라는 표장인 데 반하여 이 사건 표장은 알 파벳 소문자로만 구성된 라는 표장으로서 essie 네일케어 제품에 사용된 표장과 동일한 점 등을 고려하면, 위 네일숍 매장 내부에 표시된 이 사건 표장은 일반 거래통념상 수입ㆍ판매하는 essie 제품을 광고하거 나 위 네일숍에서 essie 제품을 사용 또는 판매한다는 점을 알리기 위하 여 사용한 것으로 보일 뿐 자기 서비스업의 출처를 표시하기 위하여 사용 한 것이라고 보기는 어렵다. Ⅸ. 상표법 제73조 제1항 제8호 허5711 등록취소 119 이 사건 등록상표 는 통상사용권자인 클린스토리가, 와 같은 실사용상표들을 유아용 일회용 기저귀 상품에 사용하였는데, 이 사건 등록상표와 실사용상표들은 서로 유사한 표장이 고, 지정상품은 동일 유사하다. 비교대상상표들은 생리대 제품과 관련하 여 수요자들 사이에서 피고의 상표로 알려져 있었다. 그리고 실사용상표 들과 대상상표들의 표장이 매우 유사한 표장이고, 그 사용된 상품과 대상 상표들의 사용된 상품이 서로 유사하거나 상당한 경제적 견련관계가 있는 상품에 해당한다 할 것이므로, 실사용상표들의 사용으로 인해 수요자로 하여금 대상상표들의 상품들과의 사이에 혼동이 생길 염려가 객관적으로 존재한다고 할 것이다. 원고는 주식회사 클린스토리가 생산하는 기저귀 제품에 이 사건 등록상표가 아닌 대상상표들과 매우 유사하게 글자체 등 이 변형된 실사용상표들이 사용될 것임을 여러 차례에 걸쳐 보고를 받고 도 별다른 이의를 제기하지 않은 사실을 인정할 수 있는 점 등을 종합하 - vii -

12 여 보면, 원고가 상표 사용에 관하여 통상사용권자를 실질적으로 그 지배 하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도로 상표 관리를 위해 노력하였다고 보기 어려우므로, 실사용상표들의 사용으로 인해 수요자로 하여금 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하였으며, 원고가 통상사용권자의 사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 그 등록이 취소되어야 할 것이다. - viii -

13 Ⅰ. 상표법 제6조 제1항 제3호 허4824 거절결정 허7427 거절결정 - 1 -

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15 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2013허4824 거절결정(상) 원 고 밴스 인코포레이티드 (Vans, Inc) 미국 캘리포니아 90630, 사이프레스, 카텔라 애비뉴 6550 (6550 Katella Avenue Cypress, CA 90630, U.S.A.) 대표자 데이비드 린 (David Lin) 소송대리인 특허법인 화우 담당변리사 이덕재, 임소미, 권성택 피 고 특허청장 소송수행자 장인욱, 배철훈, 이영대, 구자광 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 원2758호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 출원상표 1) 출원일/출원번호: /제 호 - 3 -

16 2) 구성: 3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 신발, 신발의 부품 및 부속품(footwear), 의류, 스포츠 전용 의류(apparel), 모자(headgear) 나. 이 사건 심결의 경위 1) 원고는 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 특 허청 심사관으로부터, 이 사건 출원상표는 일반적인 신발 모양으로 인식되어, 지정상품 중 신발, 신발의 부품 및 부속품(footwear) 에 사용되는 경우 그 상품 의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표이므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 받았다. 2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 불복하는 심판청구를 하 였고, 특허심판원은 이를 2012원2758호로 심리한 다음, 이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 신발 의 형상과 모양만으로 된 것이어서 상표법 제6 조 제1항 제3호에 해당되고, 그 출원 전에 사용에 의하여 수요자 간에 원고의 상표로 현저하게 인식되어 있었다고 볼 것도 아니어서 상표법 제6조 제2항에도 해당되지 않는다는 요지의 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 다툼 없는 사실, 갑 제1~4호증, 변론 전체의 취지 2. 당사자들의 주장 요지 가. 원고의 주장 1) 이 사건 출원상표는 원고만의 고유한 디자인으로 구성되어 있어 식별력이 있고, 일반수요자 또는 동종업계에서 널리 사용되고 있는 표장은 아니므로 상표 법 제6조 제1항 제3호에 해당하지 않는다

17 2) 이 사건 출원상표의 표장 중 신발의 앞부분과 뒤꿈치 부분의 체커보드 1) 무 늬를 제외한 나머지 신발의 형상을 표시하는 부분은, 비록 실선으로 표시되어 있기는 하나 체커보드 무늬가 신발의 어느 부분에 위치하는지를 표시하기 위하 여 신발의 대표적인 형상을 나타낸 것에 불과하여 이 사건 출원상표에 해당하지 아니하므로, 이 사건 출원상표의 표장 중 신발의 앞부분과 뒤꿈치 부분의 체커 보드 무늬 부분은 위치상표에 해당한다. 3) 이 사건 출원상표는 원고가 오랜 기간 자신의 제품의 출처표시로서 독점적 으로 사용하여 국내의 일반수요자 및 거래자들에게 원고의 출처표시로서의 식 별력을 취득하였다. 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. 나. 피고의 주장 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 위치상표에 해당 한다고 보기도 어려우며, 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 인정하기도 곤 란하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다. 3. 판단 가. 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부 1) 관련 법리 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 상품의 품질 효능 용도 등 을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 에 해당하는지 여부 는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감 안하여 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 선고 2011후33 판결 등 참조), 수요자가 지정상품을 고려하여서 그 품질 효능 형상 등의 성질을 표시 하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 여기에 해당한다고 보아야 한다(대법원 선고 2007후555 판결 참조). 또한 출원 상표가 상표법 제6조 제1항 각 1) 체커보드: 체스에 쓰이는 서장 장기판

18 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이고 거절결정에 대한 불복심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시라고 할 것이다(대법원 선고 2011후1142 판결). 2) 구체적 판단 이 사건 출원상표는 전체적으로 신발을 위에서 본 형상( ) 및 측면에서 본 형상( )이 2단으로 배치된 표장으로서, 특히 그 신발의 앞부분과 뒤꿈치 부분에는, 과 같이 체커보드 무늬가 결합된 도형상표에 해당한다. 살피건대, 이 사건 출원상표 중 신발 모양의 형상은 그 지정상품 중 하나인 신발 의 일반적인 형상을 나타낸 것에 지나지 아니하여 자타상품의 식별력이 있다고 보기 어렵고, 또 체커보드 무늬 부분도 독립적인 하나의 식별력 있는 도 형이라기 보다는 상품을 장식하기 위한 무늬의 하나 정도로 인식될 뿐이어서 식 별력이 인정되지 아니하므로, 이 사건 출원상표는 전체적으로 그 지정상품 중 신발 의 형상과 모양을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 로서 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 기술적 표장에 해당한다고 판단된다. 3) 원고의 주장에 관한 판단 이에 대하여 원고는, 이 사건 출원상표의 표장 중 신발의 앞부분과 뒤꿈치 부분의 체커보드 무늬를 제외한 나머지 신발의 형상을 표시하는 부분은, 비록 실선으로 표시되어 있기는 하나 체커보드 무늬가 신발의 어느 부분에 위치하는 지를 표시하기 위하여 신발의 대표적인 형상을 나타낸 것에 불과하여 이 사건 출원상표에 해당하지 아니하므로, 이 사건 출원상표의 표장 중 신발의 앞부분과 뒤꿈치 부분의 체커보드 무늬 부분은 위치상표에 해당한다고 주장한다

19 살피건대, 상표의 정의 규정은 기호 문자 도형 또는 그 결합을 사용하여 시각 적으로 인식할 수 있도록 구성하는 모든 형태의 표장을 상표의 범위로 포섭하고 있다고 할 것이다. 따라서 이러한 규정에 따르면, 기호 문자 도형 각각 또는 그 결합이 일정한 형상이나 모양을 이루고, 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상 품의 특정 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 표장 도 상 표의 한 가지로서 인정될 수 있다(이러한 표장을 이하 위치상표 라고 한다). 위 치상표에서는 지정상품에 일정한 형상이나 모양 등이 부착되는 특정 위치를 설 명하기 위하여 지정상품의 형상을 표시하는 부분을 필요로 하게 된다. 이때 표 장의 전체적인 구성, 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비추어 출원인의 의사가 지정상품의 형상을 표시하는 부분에 대하 여는 위와 같은 설명의 의미를 부여한 것뿐임을 쉽사리 알 수 있는 한 이 부분 은 위치상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 파악하여야 한다. 그에 있어서는 출원인이 심사과정 중에 특허청 심사관에게 위와 같은 의사를 의 견제출통지에 대한 의견서 제출 등의 방법으로 밝힌 바가 있는지 등의 사정도 고 려되어야 할 것이다(대법원 선고 2010후2339 전원합의체 판결). 그런데 갑 제2 내지 4호증의 각 기재에 의하여 인정되는 다음 1 내지 3와 같은 사정을 종합하면, 이 사건 출원상표가 체커보드 무늬가 지정상품의 앞부분 과 뒤꿈치 부분의 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 위치 상표라거나, 체커보드 무늬를 제외한 나머지 부분이 이 사건 출원상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 보기는 어려우므로, 원고의 위 주장은 이유 없다. 1 이 사건 출원상표 중 신발의 앞부분과 뒤꿈치 부분의 체커보드 무늬를 제외한 나머지 신발의 형상을 표시하는 부분은 및 와 같이 체커보드 무늬 부분과 마찬가지로 실선으로 표시되어 있어 그 표장 중 신발의 형상 부분과 체커보드 무늬 부분이 서로 확연하게 구분되어 있지는 않다. 2 그 지정상품에는 신발, 신발의 부품 및 부속품 외에도 의류, 스포츠 전 용 의류, 모자 가 포함되어 있는데, 신발류를 제외한 나머지 상품의 경우 앞부분 - 7 -

20 과 뒤꿈치 부분의 위치에 위 표장에 도시된 바와 같은 형태로 일정한 형상이나 모양이 부착되기도 어렵고 보인다. 3 원고는 이 사건 출원상표의 심사과정에서 이 사건 출원상표는 그 외관 이 일반적인 신발의 형상이 아니라 이색적이고 독특하게 디자인된 도형이라 할 것이다. 라고 주장한 바는 있으나, 나아가 이 사건 출원상표의 표장 중 체커보드 무늬 부분을 제외한 나머지 부분은 체커보드 무늬가 정확히 어디에 표시되는지 를 나타내기 위한 부분이라는 취지로 주장한 바는 없다. 나. 이 사건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부 1) 관련 법리 상표법 제6조 제2항에서 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상 표가 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있을 경우 상표법 제6조 제1항 제3 호의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는, 원래 특정인에게 독점 사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 할 것인바, 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다거 나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체 적으로 그 상표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 하며, 한편 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록 결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단하여야 한다(대법원 선고 2006후3397, 3403, 3410, 3427 판결 등 참조). 다만 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시를 기준으로 하여 판단하여야 한다(대법원 선고 2011후1142 판결 참조). 또한 일반적으로 상품의 형태나 모양이 상품의 출처를 표시하는 기능을 가지 는 것은 아니지만, 어떤 상품의 형태와 모양 등이 상품에 독특한 개성을 부여하 는 수단으로 사용되고 그것이 장기간 계속적 독점적 배타적으로 사용되거나 지속 적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우에 - 8 -

21 는 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장으로서 상표에 해당된 다(대법원 선고 2001다83890 판결 등 참조). 2) 인정사실 다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제6, 9~11, 32, 43, 58, 77, 86, 99~101, 105, 108, 110, 112호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합 하여 인정된다. 가) 원고의 제품은 1990년대 초반 서울 압구정동을 중심으로 한 일부 편집매 장에서 소량 판매되었고, 신발종합유통기업인 ABC-Mart Korea 가 2002년 대 한민국 공식 라이센스를 취득하여 반스 신발 제품을 판매하였다(갑 제6호증 중 5면 참조). 나) 원고의 제품을 판매하는 ABC-Mart 매장은 경 기준으로 전 국에 116개가 있고(갑 제10호증 참조), ABC-Mart 온라인 쇼핑몰에서도 원고 의 체커보드 무늬 신발을 판매하고 있다(갑 제32호증 참조). 다) 원고의 제품만을 취급하는 독립매장 반스 모노샵 이 2009년경 서울 대 학로에, 경 대전에, 2010년경 서울 이대역 근처에 각 개설되었다 (갑 제9호증 중 1, 10, 13면 참조). 라) 원고는 부터 국내 시장에 직접 진출하면서, 반스 스토어 매 장을 인천 부평에, 서울 홍대 근처에, 대 구 동성로에 각 개설하였다(갑 제99~101호증 참조). 마) 원고가 2009년부터 2012년까지 대한민국에서 판매한 체커보드 무늬 신 발의 판매량 및 매출액은 다음과 같다(갑 제43호증). 순번 연도 판매량(켤레) 매출액(원) ,280 88,920, , ,700, , ,288, , ,950,000 바) 이 사건 출원상표의 표장과 같은 원고의 체커보드 무늬 신발 에 대한 이 사건 심결일 이전의 주요 기사로는, 1 반스 슬립온 2) 반스 특유의 체크보드 - 9 -

22 무늬로 슬립온 중 가장 기본이 되는 제품. ( 자 한국경제매거진, 갑 제58호증 3) 중 2면), 2 반스의 슬립온은 끈이 없는 스니커즈로 반스 특유의 체 크 무늬가 경쾌한 느낌을 주어 야외 나들이 시 캐주얼하게 착용할 수 있다. ( 자 머니투데이, 갑 제77호증 중 2면), 3 반스는 끈이 없는 슬립온 스 타일의 스니커즈를 선보여 반스 특유의 체크 무늬가 경쾌한 느낌을 주어 야외 나들이 시 캐주얼하게 착용할 수 있다. ( 자 한국경제, 갑 제110호증 중 2면), 4 반스 특유의 체크 무늬를 사용해 자칫 밋밋해 보일 수 있는 슬립온 슈즈에 경쾌함을 준다. ( 자 스포츠조선, 갑 제86호증 중 2면) 등의 내용이 있다. 사) 이 사건 출원상표의 표장과 같은 원고의 체커보드 무늬 신발 에 대한 이 사건 심결일 이전의 인터넷 게시글로는, 게시된 반스 슬립온 흰/검 체크(바둑판) 사려고 하는데요 작년에 엄청 유행했던 거라 좀 걸리는데 지금 사도 괜찮을까요? (갑 제105호증 중 1면), 게시된 반스 하면 가장 먼저 떠오르는 패턴, 바로 체커보드 슬립온인데요. (갑 제11호증 중 1 면), 게시된 반스의 베스트셀러인 슬립온은 사람들의 사랑 을 받고 있죠. 그 중에서도 가장 먼저 떠오르는 제품은 바로 요 체크 슬립온이 아닐까 싶네요. (갑 제112호증 중 1면), 게시된 반스 하면 한 번쯤 떠올리게 되는 체크 슬립온! (갑 제11호증 중 6면), 게시된 반스의 대표적인 신발, 체커보드 슬립온! 반스 마니아라면 누구나 아는 트레이 드마크라고 할 수 있는데요. (갑 제11호증 중 9면) 등의 내용이 있다. 3) 구체적 판단 위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원상표의 표장과 같은 체커보드 무늬 신 발 의 형태와 모양이 이 사건 심결시에 국내의 일반수요자간에 어느 정도 알려 져 있었다는 점은 인정되나, 앞서 살펴본 2009년부터 2012년까지 원고의 체커 보드 무늬 신발의 판매량 및 매출액과 그 판매량 및 매출액으로부터 추단해볼 2) 슬립온(slip-on): 묶는 끈이나 죔쇠가 달려 있지 않은 신을 수 있는 신발의 총칭. 슬립 온 슈즈(slip-on shoes)의 줄임말. 3) 갑 제108호증과 동일함

23 수 있는 국내 시장에서의 시장점유율을 감안하면, 위와 같은 사정만으로는 원고 의 체커보드 무늬 신발의 형태와 모양 등이 장기간 계속적 독점적 배타적으로 사 용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또 는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되었 다고 인정하기는 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 출원 상표가 이 사건 심결시에 국내의 일반수요자간에 누구의 상표인지 현저하게 인 식되었다고 보기는 어렵다. 다. 소결 위 가.항 및 나.항에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 출원상표는 그 지 정상품 중 신발 의 형상과 모양을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만 으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 상표법 제6조 제2항 의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 어려우며, 출원상표가 그 지정상품 중 하나에 대하여만 등록거절이유가 있다고 하더라도 그 출원등록은 전부가 거 절되어야 하므로 이 사건 출원상표는 그 전부가 등록 거절되어야 할 것이어서, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기 각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 김형두 판사 판사 염호준 이다우

24 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2013허7427 거절결정(상) 원 고 이 (******-*******) 익산시 소송대리인 변리사 전상구 피 고 특허청장 소송수행자 장인욱, 김영수, 이영대, 차형렬 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 원1406호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 출원서비스표 1) 출원일/출원번호: /제 호 2) 구성: 3) 지정서비스업: 서비스업 구분 제44류의 내과업, 병원업[치과업 제외], 병 의원업[치과업 제외], 비뇨기과업, 비만클리닉업, 산부인과업, 성형외과업, 소아

25 과업, 외과업, 원격의료서비스업[치과업 제외], 의료간호업, 의료상담업[치과업 제외], 의료정보제공업[치과업 제외], 정형외과업, 진료소업, 치료 서비스업 나. 이 사건 심결의 경위 1) 원고는 이 사건 출원서비스표를 출원하였는데, 특허청 심사관으로부터, 이 사건 출원서비스표는 일반수요자 및 관련 업계에서 종아리 알통근육 퇴축주사 의 의미로 널리 사용되고 있으므로, 지정서비스업의 서비스 제공내용 등 성질표시에 해당하여 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 거절결정을 받았다. 2) 원고는 특허심판원에 위 거절결정에 불복하는 심판청구를 하 였고, 특허심판원은 이를 2013원1406호로 심리한 다음, 이 사건 출 원서비스표는 그 지정서비스업의 제공내용 등 성질표시에 해당하는 서비스표로 서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 요지의 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 인정근거 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제1, 2호증, 변론 전체의 취지 2. 이 사건 쟁점 이 사건 쟁점은 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 서비스업의 품질 효능 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표에 해당하는지 여부이다. 3. 판단 가. 판단기준 어떤 상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정한 상품의 품질 효능 용도 등 을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 에 해당하는지 여부 는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감 안하여 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 선고 2011후33 판결

26 등 참조), 수요자가 지정상품을 고려하여서 그 품질 효능 형상 등의 성질을 표시 하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 여기에 해당한다고 보아야 한다(대법원 선고 2007후555 판결 참조). 또한 출원 상표가 상표법 제6조 제1항 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 관한 판단의 기준시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정시이고 거절결정에 대한 불복심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결시라고 할 것이다(대법원 선고 2011후1142 판결). 나. 인정사실 다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 을 제4, 5, 8~12, 16, 19, 2 0, 26, 29~31호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다. 1) 월간 리빙센스 2012년 12월호에는 쫑알주사 요즘 가장 핫 이슈 라는 제 목 아래 수술 없이 종아리의 알을 빼고 걸그룹 같은 극세사 다리로 만들어준다 는 일명 쫑알주사 가 요즘 20, 30대 여성들 사이에서 큰 화제로 떠오르고 있다. 쫑알주사는 종아리의 근육과 알을 직접적으로 줄여주기 때문에 다리 라인을 부드럽게 만드는 데 효과적입니다. 단순히 근육라인만 다듬는 것이 아니라 신경 디자인을 통해 종아리의 볼륨을 줄이고 발목부터 무릎까지 일자로 이어지게 교 정하면 더 길고 슬림한 하체 라인을 만드는 효과를 볼 수 있습니다. 성형외과 전문의 이경수 원장의 설명이다. 쫑알주사는 종아리에 근육퇴축인자를 주입, 종아리 근육과 알을 직접적으로 줄여 종아리 라인을 부드럽게 만드는 시술로 시 술시간은 5~10분이며, 2주 간격으로 2~3회 시술한다. 라는 내용의 기사가 게 재되어 있다(을 제4호증). 2) 자 조세일보에는 단기간에 종아리 알빼는 법, 뭐가 있을까? 라는 제목 아래 신경차단 주사(일명 쫑알주사): 종아리 근육신경을 찾아 알코 올과 다른 성분을 혼합한 약물을 투여해 신경을 차단하는 방법이다. 흔히 단기 간에 효과가 큰 것으로 알려져 있지만 약물의 균일하지 않은 확산으로 인해 근 육조직의 손상을 초래, 일명 까치발 을 유발시킬 위험성이 있다. 라는 내용의 기사가 게재되어 있다(을 제5호증)

27 3) 미큐브 클리닉 네이버 블로그( 종 아리 알빠지는 주사, 쫑알 주사 가격 이라는 제목 아래 종아리알 보톡스는 과도 하게 발달한 종아리 근육부위에 보톡스를 주입함으로써 움직임과 자극을 최소 화 시켜주는 시술입니다. 움직임과 자극을 최소화 시켜주는 보톡스 시술로 근육의 발달을 막아주고 알이 약해져서 근육의 크기가 줄어드는 효과를 보실수 있습니다. 라는 내용의 자 글이 게시되어 있다(을 제8호증). 4) 세이지 클리닉 네이버 카페( 로데오리 쫑알주사 since 2010 이라는 제목 아래 세이지성형외과의원 쫑알주 사 로데오리 쫑알주사 since 2010 이라는 내용의 자 글이 게시 되어 있다(을 제9호증). 5) 뮤즈 클리닉 네이버 블로그( 종아 리 보톡스 가격 쫑알주사 라는 제목 아래 자연의 소리가 우리를 힐링해 주듯이 쫑알주사 종아리 보톡스로 우리를 힐링해 줘요~ 내 종아리 알도 이렇게 줄일 수 있을까요? 왜 없어요~ 쫑알주사 종아리 보톡스가 있는데요! 라는 내용의 자 글이 게시되어 있다(을 제10호증). 6) WE 클리닉 네이버 블로그( 종아리 알 주사/쫑알주사 가격 이라는 제목 아래 종아리알을 없애주는 종아리알 주사 쫑알주사 가격 알려드립니다. 라는 내용의 자 글이 게시되어 있다 (을 제11호증). 7) 하피스 클리닉 네이버 블로그( 쫑알 주사 vs 종아리 보톡스 어떤 시술이 효과 만점? 이라는 제목 아래 요즘 많은 분 들이 쫑알주사가 대표적인 종아리수술로 알고 계신 것 같아서 쫑알주사는 신 경을 차단하는 알코올과 다른 성분들을 혼합한 것으로 쫑알주사의 종아리 근육 퇴축효과는 알코올에 의한 신경차단 효과로 나타납니다. 라는 내용의 자 글이 게시되어 있다(을 제12호증). 8) 미애로 여성의원 중구점 네이버 블로그( 에는 [쫑알주사 가격] 굵은 종아리 얇게 만들기/다리 알빼는 주사, 종아리 보톡 스 얇아지는 주사 라는 제목 아래 미애로 중구점[피부과]에서는 다리 알빼는 주

28 사로 쫑알주사, 종아리 보톡스시술을 추천해 드립니다. 라는 내용의 자 글이 게시되어 있다(을 제16호증). 9) 리앤프렌즈의원 네이버 카페( 는 쫑알주사와 종아리보톡스 비교 라는 제목 아래 쫑알주사와 종아리보톡스는 다릅니다. 종아리 보톡스는 말 그대로 보톡스를 종아리근육에 주입하는 방식이 고 쫑알주사는 근육퇴축효과의 약물과 보톡스를 함께 사용한다고 합니다. 라는 내용의 자 글이 게시되어 있다(을 제19호증). 10) 이프라임 클리닉 다음 블로그( 에는 쫑알주사 가격 비교 라는 제목 아래 요즘 쫑알주사가 워낙 인기있는 시술 이 되다보니, 많은 병원에서 쫑알주사 가격을 홍보하고 있는데요. 라는 내용의 자 글이 게시되어 있다(을 제20호증). 11) 네이버 블로그( [알타리 탈출] 종 아리 주사(일명 쫑알주사) 3단계 후기 & 관리법 이라는 제목 아래 제가 맞은 종 아리 주사(쫑알주사) 문의가 너무 많으셔서 질문 많았던 부분 올릴게요. 라는 내용의 자 글(을 제26호증)이, 네이버 카페( m/jhwonderful/19204)에는 예전에 더블스키니하고 이번에는 종아리 주사(쫑 알주사) 맞았어요. 쫑알주사 후기 라는 제목 아래 인터넷 뒤지다가 더블스키니 보다 쫑알주사가 있다고 해서 제 친구들한테 물어보니 쫑알주사 맞은 친구도 있더군요. 라는 내용의 자 글(을 제29호증)이 각 게시되어 있다. 12) 네이버 사전 및 지식백과에서는 쫑알주사 가 검색되지 않는다(을 제30, 3 1호증). 다. 구체적 판단 위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원서비스표를 구성하고 있는 쫑알주사 라 는 용어는 비록 사전이나 지식백과에 있는 용어는 아니지만, 이 사건 심결일 ( ) 이전에 이미 잡지, 신문, 인터넷 등을 통하여 일반 수요자나 의료 업 종사자들에게 종아리알 주사 또는 종아리 주사 를 말하는 것으로서 종아리 알을 빼주는 주사 또는 종아리알을 없애주는 주사 의 의미로 사용된다는 점이

29 널리 알려져 있었음을 알 수 있다. 이 같은 사정을 감안하면, 이 사건 출원서비스표는 이 사건 심결일 당시에 일 반 수요자나 의료업 종사자들에게 그 지정서비스업인 병원업, 비만클리닉업, 성형외과업 등과 관련하여 종아리 주사 를 의미하는 것으로서 그 품질 효능 용 도 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감되었을 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 그 품질 효능 용도 등의 성질을 보통으로 사용 하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당한다고 판단된다. 라. 원고의 주장에 관한 판단 이에 대하여 원고는, 기술적 표장인지 여부는 서비스표의 사용 결과 소비자 가 인식하게 된 표장과 지정서비스업의 관계에 대한 선입견을 배제한 채, 표장 자체의 의미내용이 지정서비스업의 품질 등을 직감시키는지 여부에 따라 판단 하여야 한다고 주장한다. 그러나 어떤 서비스표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 서 정한 서비스업의 품질 효능 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 서비스표 에 해당하는지 여부는 그 서비스표가 지니고 있는 관념 외에도 지정서비스업과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판 단하여야 한다는 점은 앞서 살펴본 바와 같으므로, 이와 다른 전제에 근거한 원 고의 위 주장은 이유 없다. 마. 소결 위 나.항 내지 라.항에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업인 병원업, 비만클리닉업, 성형외과업 등과 관련하여 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하고, 출원서비스표가 지정서비스업 중 하나에 대하 여만 등록거절이유가 있다고 하더라도 그 출원등록은 전부가 거절되어야 하므 로 이 사건 출원서비스표는 그 전부가 등록 거절되어야 할 것이어서, 이와 결론 을 같이한 이 사건 심결은 적법하다

30 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 김형두 판사 판사 염호준 이다우

31 Ⅱ. 상표법 제6조 제1항 제7호 후1948 거절결정 허5223 거절결정

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33 대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2013후1948 거절결정(상) 원고, 피상고인 쿡 메디컬 테크놀러지스 엘엘씨 (Cook Medical Technologies LLC) 미국, 인디애나 47404, 블루밍턴, 노스 다니엘스 웨이 750 (750 North Daniels Way, Bloomington, Indiana 47404, U.S.A.) 대표자 릭 에이 멜링거(Rick A. Mellinger) 소송대리인 변호사 장훈 소송복대리인 법무법인 청진 담당변호사 이관희, 이지훈 변리사 반일희 피고, 상고인 특허청장 소송수행자 이중열 원 심 판 결 특허법원 선고 2013허2729 판결 판 결 선 고 주 문 상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다. 이 유 상고이유를 판단한다. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고가 제출한 증거들만으로는 융합 의료 기기를 일반적으로 지칭하는 단어로 fusion 이 사용되는 거래실정이 존재한다 고 보기 어렵고, fusion'을 그 일부로 포함하는 7개의 상표가 6인의 상표권자

34 에 의하여 등록되어 있다는 사정만으로는 의료기기에서 fusion'의 식별력이 없어졌거나 미약하게 되었다고 단정할 수 없다는 등의 이유로 과 같이 구성된 이 사건 출원상표(출원번호 제 호)는 그 지정상 품인 담관용 내시경장치 에 관하여 식별력이 없거나 미약하다고 할 수 없고 이를 특정인에게 독점적으로 사용하도록 하는 것이 부적절하다고 할 수도 없 다고 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표법 제6조 제1항 제7호에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 민일영 대법관 이인복 주 심 대법관 박보영 대법관 김 신

35 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2013허5223 거절결정(상) 원 고 주식회사 코렌텍 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 대표이사 홍 소송대리인 제일특허법인 담당변리사 정지우 피 고 특허청장 소송수행자 장인욱 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 원3694호 사건에 관하여 한 심결을 취소한 다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다. 주문과 같다. 청 구 취 지 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 출원상표 (1) 출원일/출원번호 : /제 호

36 (2) 구성 : (일반상표) (3) 지정상품 : 상품류 구분 제10류의 의료용 인공관절, 외과수술용 이식물, 외과용 인조피부, 의료용 인조모발, 의수족, 인공신장, 인조가슴, 인조인대, 인 조턱, 추골교정기, 의료기계기구, 인공삽입물, 이식용 인조뼈, 인조연골, 외과 용 뼈대용품, 뼈견인기, 뼈이식용 인조뼈 부품, 인공무릎관절, 골접합 기계기 구, 골반계측기, 의료용 봉합재료, 의수족 신체고정용 보철용 소켓 (4) 출원인 : 원고 나. 이 사건 심결의 경위 (1) 특허청 심사관은 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호에 해당한다는 이유로 상표등록거절결정을 하였다. (2) 원고는 특허심판원에 위 상표등록거절결정에 대한 불복심판 (2012원3694호)을 청구하였다. (3) 특허심판원은 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표 로서 상표법 제6조 제1 항 제7호에 해당한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지 이 사건 출원상표 LOSPA 는 고령에서 발생한 척추관절병 의 의미를 갖는 것 으로 사용되지 않고, 일반적으로 그와 같이 인식될 수 있는 표장도 아니어서 상 표법 제6조 제1항 제7호 소정의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하 는 것인가를 식별할 수 없는 상표 에 해당하지 않으므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다

37 3. 상표법 제6조 제1항 제7호 해당 여부 가. 판단 기준 상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제7호에서 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인 가를 식별할 수 없는 상표 를 규정하고 있는데, 이는 같은 조항의 제1호 내지 제 6호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다. 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자 타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시 키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것 이다(대법원 선고 2012후2951 판결 참조). 나. 구체적 판단 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 '와 같이 영문 대문자만 으로 구성된 문자표장인바, 을 제3 내지 14, 19, 21 내지 28호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 년 Arthritis and rh eumatism 에 게재된 논문인 Pattern of clinical presentation in late-onset spondylarthropathy'(이하 논문 1 이라 한다) 중에서 LOSPA 가 late-onset s pondylarthropathy 의 약어로 기재되어 있는 사실, 년 Annals of the Rheumatic Diseases'에 게재된 논문인 Late onset sp-ondylarthropathy: cli nical and biological comparison with early onset patients'(이하 논문 2 라 한다) 중에서 LOSPA 가 late onset spondylarthropathy 의 약어로 기재되어 있는 사실, 년 3월 대한류마티스학회지에 게재된 논문인 고령의 환자에 발생한 말초형 척추관절병증 (이하 논문 3 이라 한다) 중에서 LOSPA 가 고령 에서 발생하는 척추관절병 을 의미하는 late onset spondylarthropathy 의 약 어로 기재되어 있는 사실, 년 3월 대한류마티스학회지에 게재된 논문인

38 항 TNF 차단제로 치료한 고령에서 발생한 강직성척추염 증례 (이하 논문 4 라 한다) 중에서 LOSPA 가 고령에서 발생하는 척추관절병 을 의미하는 late ons et spondylarthropathy 의 약어로 기재되어 있는 사실, 5 다수의 의학 관련 문헌에서 SPA 또는 SpA'가 척추관절병 을 의미하는 spondylarthropathy 의 약어로 기재되어 있는 사실을 각 인정할 수 있다. 그런데 갑 제8 내지 24, 27, 28호증, 을 제1, 2, 5 내지 14, 18호증(각 가지번 호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같 은 사정들 즉, 1 이 사건 출원상표 LOSPA 는 사전에 등재되어 있지 않은 조어 일 뿐만 아니라, 대한의사협회에서 발간하는 의학용어사전에도 등재되어 있지 않은 용어인 점, 2 인터넷 포털사이트인 네이버( 및 다음 ( 척추관절병, 'Late onset spondylarthropathy 를 검색 한 결과 화면에 LOSPA 가 거의 나타나고 있지 않은 점, 3 논문 1과 논문 2의 저자들이 동일하고, 논문 3은 논문 2를 참고문헌으로서 인용하고 있으며, 논문 4는 논문 2와 논문 3을 참고문헌으로서 인용하고 있는바, 위 논문들의 기재 내 용이나 위 논문들의 상호 관계 등에 비추어 볼 때 LOSPA 는 논문 1, 2의 저자들이 고령에서 발생한 척추관절병 을 의미하는 'late onset spondylarthropathy 을 소개하면서 이를 간략히 줄여 LOSPA'로 기재하였고, 논문 3, 4의 저자들이 논 문 2를 인용하는 과정에서 이를 그대로 따른 것으로 보이는 점, 4 위 논문 4편 을 제외하고는 'late onset spondylarthropathy 의 약어로 LOSPA 가 사용된 예를 달리 찾을 수 없을 뿐만 아니라, 위 논문들에서도 LOSPA 는 'late onset spondylarthropathy 의 약어로서 'late onset spondylarthropathy 와 함께 사 용되었을 뿐, LOSPA 만이 독자적으로 사용되고 있지는 않은 점, 5 비록 다수 의 의학 관련 문헌에서 SPA 또는 SpA'가 척추관절병 을 의미하는 spondylarthropathy 의 약어로 기재되어 있다고 하더라도, 이 사건 출원상표 는 LOSPA'라는 영문자가 띄어쓰기 없이 일체로 결합되어 있을 뿐만 아니라, LO' 부분이 고령에서 발생하는 등의 의미인 late onset'의 약어로서 의료 분 야의 종사자들 사이에서 널리 사용되고 있다고 볼 만한 증거도 없으므로,

39 LOSPA 가 'late onset spondylarthropathy 의 약어로 쉽게 인식될 수는 없을 것으로 보이는 점, 6 이 사건 출원상표의 지정상품은 의료용 인공관절, 외과수 술용 이식물, 인공무릎관절 등으로서 이들 지정상품은 주로 수술적 치료가 필요 한 정형외과, 신경외과 등에서 사용된다고 할 것인데, 위와 같은 의료 분야의 종사자들 사이에서 LOSPA 또는 SPA 가 고령에서 발생한 척추관절병 또는 척추관절병 을 의미하는 의학 용어로 일반적으로 인식되고 있다고 볼 만한 증 거가 없는 점, 7 앞서 본 late onset spondylarthropathy 의 약어로 LOSPA 가 사용된 문헌들 및 spondylarthropathy 의 약어로 SPA 또는 SpA'가 사용 된 문헌들은 대부분 류마티스 내과 분야와 관련된 것들인데, 류마티스 내과 분 야에서는 척추관절병 등과 관련하여 약물 치료 등과 같은 비수술적 치료법이 사 용되고 있어 위 의료 분야에서 의료용 인공관절, 외과수술용 이식물, 인공무릎 관절 등과 같은 이 사건 출원상표의 지정상품이 사용될 가능성은 별로 없어 보 이는 점 등을 종합하여 보면, 앞서 인정한 사실만으로 이 사건 출원상표가 그 지정상품인 의료용 인공관절, 외과수술용 이식물, 인공무릎관절 등과 관련하여 지정상품의 용도 등을 표시하는 표장으로 직감된다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 이 사건 출원상표는 자타 상품의 식별력을 인정 하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다 고 인정되는 경우에 해당한다고 볼 수 없다. 다. 소결론 결국 이 사건 출원상표는 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 수요자가 누구 의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표 에 해당하지 않는다고 할 것이다(한편 피고는 이 사건 출원상표가 지정상품의 용도 등을 보 통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다고도 주장하나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표가 그 지 정상품의 용도 등을 표시하는 표장으로 직감된다고 보기 어려우므로, 상표법 제 6조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수도 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다)

40 4. 결론 그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결 한다. 재판장 판사 한규현 판사 판사 이 헌 이혜진

41 Ⅲ. 상표법 제7조 제1항 제6호 후1033 거절결정

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43 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2012후1033 거절결정(상) 원고, 상고인 제스퍼 엘티디 (JESPER LTD) 중국 홍콩 퀸스 로드 센트럴 센트리마크 룸 804 (Room 804 The Centre Mark Queens Road Central Hongkong China) 대표자 차오 산 후아 (Chao Shan Hwa) 소송대리인 변리사 김영도 소송복대리인 변리사 한윤근, 정시환 피고, 피상고인 특허청장 소송수행자 소진혹, 지준원, 이중열 피고보조참가인 주식회사 와이지엔터테인먼트 서울 마포구 합정동 대표이사 양민석 소송대리인 법무법인 중정 담당변호사 정경석 원 심 판 결 특허법원 선고 2011허11118 판결 판 결 선 고 주 문 상고를 기각한다. 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다. 이 유 상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다

44 1. 상고이유 제1점에 대하여 상표법 제7조 제2항이 정한 제1항 제6호의 규정에 해당하는 상표라도 상표 등록출원시에 이에 해당하지 아니하는 것에 대하여는 당해 규정은 적용하지 아니한다 에서 상표등록출원시 의 의미는 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하 는지 여부의 판단기준시점이 상표등록출원시라는 의미이지 상표등록출원시에 위 규정에서 정한 상표에 해당함을 인정하기 위한 증거가 상표등록출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 법원은 상표등록출원 후에 작성된 문건 들에 기초하여 어떤 상표가 상표등록출원시에 위 규정에서 정한 상표에 해당 하는지를 인정할 수 있다. 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 타인의 명칭인 2NE1'이 지정상품을 눈썹 용 연필, 립스틱, 매니큐어, 아이섀도, 마스카라 등으로 하는 이 사건 출원상 표(출원번호 제 호) 이 출원된 당시에 저명하였는지를 판단하면서 이 사건 출원상표의 상표등록출원 전에 작성된 을 제5호증의 1 등의 증거들 외에도 상표등록출원 후에 작성된 을 제11호증의 1 등의 증거들과 그 작성일자가 명확하지 않은 을 제4호증의 3 등의 증거들을 증거로 채용한 것은 위 법리에 따른 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등의 위법이 없다. 2. 상고이유 제2점에 대하여 상표법 제7조 제1항 제6호는 저명한 타인의 성명 명칭 또는 상호 초상 서명 인장 아호 예명 필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표는 등록을 받을 수 없 다고 규정하고 있다. 여기서 타인의 명칭 등이 저명한지는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량 및 거래의 범위와 상품거래의 실정 등을 고려하여 사회통념상 또는 지정상품과 관련한 거래사회에서 타인의 명칭 등이 널리 인식될 수 있는 정도에 이르렀는지 여부에 따라 판단하여야 한다(대법원 선고 2003후2096 판결 등 참조). 원심은 판시와 같은 사실들을 인정한 다음, (1) 이 사건 출원상표인 2NE1 은 음반업계에서 유명한 연예기획사인 피고 보조참가인 소속 여성 아이돌 그룹 가 수(이하 이 사건 여성 그룹 가수 라 한다)의 명칭으로, 그와 동일한 표장을 갖

45 는 이 사건 출원상표의 등록을 허용할 경우에는 지정상품과 관련하여 그 수요자 나 거래자들이 이 사건 여성 그룹 가수와 관련 있는 것으로 오인 혼동할 우려가 상당하여 타인의 인격권을 침해할 염려가 있는 점 등의 판시 사정을 종합하여 보면, 이 사건 출원 상표는 그 출원일 무렵에 저명한 타인의 명칭에 해당한다고 판단하고, (2) 또한, 오늘날 생활 수준의 향상과 함께 음악이나 영상물 등 문화 예술 분야에 대한 일반인의 관심이 높아지고 있고 음악은 단순히 듣고 감상하는 것뿐만 아니라 휴대전화의 벨 소리로 사용되는 등 일상생활에서 그 활용도가 다 양해지고 있으며, 특히 인터넷의 광범위한 보급과 함께 음악 및 동영상의 재생 기능을 갖춘 전자기기의 급격한 보급 등으로 인해 선명한 화질과 음향을 재생할 수 있고 손쉽고 빠르게 음원에 접근할 수 있어 대중음악에 대한 수요가 빠르게 확대되는 추세에 있을 뿐 아니라, 이 사건 출원상표의 출원일 무렵 유명한 남성 및 여성 아이돌 그룹이 음악계의 주류를 이루고 있었고, K-POP'의 확산과 한 류 열풍 으로 그 수요자층도 나이에 제한 없이 기호에 따라 다양하게 형성되고 있었던 사정 등에 비추어 보면, 비록 이 사건 여성 그룹 가수가 대중매체에 모 습을 드러낸 때부터 이 사건 출원상표의 출원일까지 약 2개월여에 불과하다고 하더라도 이 사건 여성 그룹 가수는 국내의 유명한 여성 4인조 아이돌 그룹으로 서 이 사건 출원상표의 출원일 무렵 국내의 수요자 사이에 널리 알려져 있어 저 명성을 획득하였다고 판단하여, 그 저명성을 다투는 원고의 주장을 받아들이지 아니하였다. 앞서 본 법리와 적법하게 채택된 증거들에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 상표법 제7조 제1항 제6호의 저명성 에 관 한 법리를 오해하는 등의 사유로 판결에 영향을 미친 위법이 없다. 3. 상고이유 제3점에 대하여 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 행정소송에 해당한다(대법원 선고 2003후922 판결 참조). 행정소송법 제8조에 의하여 준용되는 민사 소송법 제71조는 보조참가에 관하여 소송결과에 이해관계가 있는 자는 한쪽

46 당사자를 돕기 위하여 법원에 계속 중인 소송에 참가할 수 있다고 규정하고 있으므로, 거절결정에 대한 심판의 심결취소소송에도 민사소송법상의 위 보조 참가에 관한 규정이 준용된다. 원심이 참가인의 보조참가를 허용한 것은 이러한 법리에 기초한 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 보조참가에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다. 원고가 상고이유에서 들고 있는 대법원 판결 등은 구 상표법( 법 률 제4895호로 개정되어 시행된 것)이 시행되기 전의 사안에 관 한 것으로서, 이 사건과는 사안이 다르므로 원용하기에 적절하지 아니하다. 4. 결론 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 패 소자가 부담하게 하기로 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다. 재판장 대법관 신영철 대법관 이상훈 주 심 대법관 김용덕 대법관 김소영

47 Ⅳ. 상표법 제7조 제1항 제7호 허5247 등록무효 허5414 거절결정

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49 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2013허5247 등록무효(상) 원 고 주식회사 한스플러스 강원 횡성군 둔내면 경강로 4297 (현천리 232-1) 대표자 이사 김 소송대리인 변리사 김영일 피 고 고 (******-*******) 서울 송파구 소송대리인 변리사 이인종, 박종배 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 당2216호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 이 유 1. 기초적 사실관계 가. 이 사건 등록상표 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: / / 제845156호

50 2) 구성: 3) 지정상품: 상품류 구분 제20류의 가구, 침대. 4) 등록권리자: 원고 나. 선등록상표 1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: / / 제506223호 2) 구성: 3) 지정상품: 상품류 구분 제20류의 천연구들 침대(돌침대). 4) 등록권리자: 피고 다. 이 사건 심결의 경위 1) 피고는 원고를 상대로, 이 사건 등록상표가 선등록상표와 유 사한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제7호에, 상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제11호에 각 해당한다고 주장하면서 상표등 록 무효심판을 청구하였다. 2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2011당2216호로 심리한 다음 이 사건 등록상표가 이라는 구성부분만으로 분리인식 될 수 있음을 전제로 선등록상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유 로 피고의 위 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다. 인정 근거 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지 2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단 가. 원고 주장의 요지 이 사건 등록상표는 이라는 구성부분만으로 분리인식 될 가능성이 없 음에도, 이 사건 심결은 이와 다른 전제에서 이 사건 등록상표가 선등록상표와 유사하다고 판단하였으므로 부당하다

51 나. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부 1) 표장의 대비 가) 관련 법리 ⑴ 상표의 유사 여부는 상표의 외관 호칭 관념을 일반 수요자나 거래자의 입 장에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인 혼동 을 일으킬 우려가 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는 것이므로, 외관 호칭 관념 중에서 어느 하나가 유사하다 하더라도 전체로서의 상표가 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 명확히 출처의 오 인 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사한 것이라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자가 오 인 혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 한다(대법원 선고 2011후3322 판결 등 참조). ⑵ 그리고 상표의 유사 여부는 대비되는 두 개의 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 종합하여 전체적으로 관찰하여 판단하여야 하는바, 때로는 상표의 일정한 구성부분이 일반 수요자나 거래자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억 연상을 하게 하는 등 독립하여 자타 상품의 출처표시기능을 수행하는 경우가 있 으므로, 전체관찰과 병행하여 상표를 기능적으로 관찰함으로써 그와 같은 구성 부분을 추출하여 그 외관, 호칭, 관념 등을 대비하는 것이 적절한 전체관찰을 위해서 필요하다. 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합된 상표 의 경우 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여 겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 인정되지 아니한 때에는 언제나 그 구 성부분 전체에 의하여 호칭 관념되는 것이 아니라 독립하여 자타 상품의 출처표 시기능을 할 수 있는 구성부분만으로 간략하게 호칭 관념될 수 있고, 하나의 상 표에서 그와 같은 호칭 관념이 둘 이상 생기는 경우 비록 하나의 호칭 관념이 타 인 상표의 그것과 동일 유사하다고 할 수 없더라도 다른 호칭 관념이 타인 상표 의 그것과 동일 유사한 때에는 두 상표는 유사하다고 할 수 있다(대법원 선고 2003후1871 판결, 대법원 선고 2006후1964 판결 및 대법원 선고 2010후2773 판결 등 참조)

52 나) 이 사건의 검토 ⑴ 이 사건 등록상표 중 왼쪽의 도형부분 은 잠자는 사람의 얼굴 옆 모습을 묘사한 정도로, 그 하단의 문자부분 (코자자)는 어린이의 잠 을 유도하는 일반적인 표현을 담은 문구를 약간 도안화한 정도로 각 인식될 것 이어서 지정상품 침대 와 관련하여 독립적인 식별력이 미약하다. 그리고 오른 쪽의 문자부분 는 지정상품 침대 자체를 나타내는 것이어서 식별력이 없 다(이러한 점에 관하여 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다). 위와 같이 식별력 이 없거나 미약한 부분들을 제외한 나머지 라는 구성에 관하 여 보건대,, 및 등의 각 구성부분은 모두 쉬운 단어들이 어서 수요자들에게 직감적으로 문자들의 결합으로 이루어진 것이라고 인식될 수 있는 점, 부분과 부분이 띄어쓰기로써 외관상 분리되어 있을 뿐만 아니라 양자의 결합에 의하여 새로운 관념이 형성되지 아니하는 점, 부분이 부분과는 그 개별적인 구성, 형태, 크기 및 전체 에서 차지하는 비중을 달리하는 점 등을 종합하여 볼 때, 위 라 는 구성에 있어서 각 구성부분, 및 등을 분리하여 관찰 하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있 다고 볼 수 없고, 지정상품 침대 와 관련하여 독립하여 자타 상품을 식별하는 기능을 충분히 할 수 있는 부분만으로 간략하게 호칭 관념될 수 있다 할 것이다. ⑵ 선등록상표 중 오른쪽의 부분은 그 지정상품 돌침대 를 직접 가리키는 것이어서 식별력이 없고[선등록상표의 지정상품은 그 명칭을 천연구 들 침대(돌침대) 로 하여 등록되었으나, 위 천연구들 부분은 침대(돌침대) 의 품질 및 효능 등을 비유적으로 표현하는 문구에 불과하다 할 것이다.], 부분과 부분은 그 결합에 의하여 새로운 관념을 형성하는 것은 아니어

53 서 이들을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가 분적으로 결합하였다고 볼 수 없으므로, 선등록상표는 위 지정상품과 관련하여 독립하여 자타 상품을 식별하는 기능을 충분히 할 수 있는 부분만으로 간략하게 호칭 관념될 수 있다 할 것이다. ⑶ 이 사건 등록상표와 선등록상표는 비록 외관이 유사하지는 아니하나, 이 사건 등록상표가 부분만으로, 선등록상표가 부분만으로 각각 간 략하게 호칭 관념되는 경우에는 그 호칭 및 관념이 동일하게 되어 일반 수요자 나 거래자가 오인 혼동하기 쉽다 할 것이어서, 이 사건 등록상표를 선등록상표 의 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기에 충분 하므로, 양 상표는 결국 그 표장이 전체적으로 유사하다고 보아야 한다. 다) 원고의 주장에 관한 판단 ⑴ 원고의 주장 원고는 다음과 같은 사유를 들어, 이 사건 등록상표가 부분에 의하여 분리인식 될 수 있음은 차치하고 부분만으로 간략하게 호칭 관념 된다고 볼 수 없다고 주장한다. 1 이 사건 등록상표 중 천년 부분은 수식어로 서 황토 부분과 결합하여 매우 오래된 황토 라는 새로운 관념을 형성하므로, 이 사건 등록상표 중 천년황토 라는 구성부분은 이를 천년 과 황토 로 분리하 여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합 되어 있다고 보아야 한다. 2 또한 이 사건 등록상표의 출원 당시 천년( 千 年 ) 이라는 문자부분이 포함된 별지 1. 기재 결합상표들(이하 관련 상표들 이라고 한다) 4) 이 상품류 구분 제20류의 상품을 지정상품으로 하여 출원되거나 등록되 어 있었을 뿐만 아니라, 피고가 2011년 3월경 같은 분류의 상품을 지정상품으로 출원한 이라는 표장의 별지 2. 기재 상표들(이하 거절 상표들 이라고 한다)이 모두 거절되었는데 그 거절이유가 천년 이라는 문자의 식별력이 상실되 4) 원고가 자 준비서면으로써 천년 등의 문자부분이 결합된 것으로 지적하는 상표들 중에서 이 사건 등록상표의 출원 당시 이미 출원포기 또는 등록거절 되었다고 보이는 상표들이 포함되어 있고, 이에 관하여는 편의상 그 기재를 생략한다

54 었다는 데에 있었으므로, 이 사건 등록상표에 포함된 천년 이라는 단어는 이 사 건 등록상표의 지정상품과 관련하여 식별력이 미약하다고 보아야 한다. ⑵ 판단 다음과 같은 점들에서 볼 때 이 사건 등록상표가 부분만으로 간략 하게 호칭 관념되지 아니한다는 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 1 이 사건 등록상표 중 천년 이라는 문자부분은 평균적 주의력을 가진 일반 수요자나 거 래자들에게 1000년 이라는 햇수의 의미뿐만 아니라 매우 오래된 시간 이라는 의미로도 직감된다 할 것이어서, 설사 원고가 지적하는 바와 같이 천년 부분이 황토 부분과 결합하여 매우 오래된 황토 라는 관념을 불러일으킨다 하더라도, 그와 같은 관념은 위 두 개의 단어가 가지는 각각의 의미를 단순히 합친 정도에 불과하다. 따라서 이 사건 등록상표 중 천년황토 라는 구성부분이 천년 과 황 토 로 분리하여 관찰될 수 없을 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 보기 어렵 다. 2 또한 특정한 상표를 구성하는 각 구성부분의 식별력 유무는 그 지정상품 과의 관계 등을 고려하여 개별적으로 판단하여야 하는바, 원고가 지적하는 관련 상표들은 1건의 출원과 7건의 등록 등 총 8건의 상표들에 지나지 아니하여, 이 사건 등록상표 중 천년 이라는 단어가 상품류 구분 제20류의 상품과 관련하여 그 식별력이 상실되었거나 미약하다고 볼 자료로 삼기에는 턱없이 부족하다. 3 원고가 지적하는 거절 상표들에 관한 거절이유는 그 전체적인 구성을 달리하는 이 사건 등록상표의 등록적격에 관한 이 법원의 판단을 구속한다고 볼 아무런 근거가 없을 뿐만 아니라 이 사건 등록상표가 출원된 이후에 내려졌던 거절결정 에서 특허청 심사관이 제시한 것에 불과하므로, 이를 관련 상표들에 관한 사정 에 보태어 보더라도 이 사건 등록상표의 출원 당시 천년 이라는 단어가 상품류 구분 제20류의 상품과 관련하여 그 식별력이 상실되었거나 미약하다고 보기는 어렵다 할 것이다. 2) 지정상품의 대비 가) 지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용 할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 염려가 있는 가 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생 산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 일

55 반 거래의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 선고 2008후1470 판결 등 참조). 나) 위와 같은 법리를 토대로 살펴보면, 이 사건 등록상표의 지정상품인 가 구, 침대 는 선등록상표의 지정상품인 침대(돌침대) 에 그와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 염려가 충분히 있다고 보이므로, 양 상표의 지정상품은 서로 유사하다 할 것이다 (이러한 지정상품의 대비결과에 관해서는 당사자 사이에 별다른 다툼도 없다). 3) 소결 이상을 종합하면, 원고의 이 사건 등록상표는 선출원에 의한 타인의 등록상 표인 선등록상표와 유사한 상표이자 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하는 상 표로서 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하다. 3. 결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 김우진 판사 판사 정택수 박정훈

56 [별지 1] 관련 상표들 [출원 상표] 순번 출원일 지정상품 표장 출원인 상품류 구분 제20류의 병풍 등 최성남 [등록 상표] 순번 출원일 등록일 지정상품 표장 권리자 상품류 구분 제20 류의 부엌용 캐비 닛 등 김장엽 상품류 구분 제20 류의 관( 棺 ) 등 아름다운동산 상품류 구분 제20 류의 관( 棺 ) 등 아름다운동산 상품류 구분 제20 류의 납골단지 등 천년한지테크 상품류 구분 제20 류의 가대 등 윤내송 상품류 구분 제20 류의 병풍 등 코리아홈쇼핑

57 상품류 구분 제20 류의 비금속제 빗 자루 손잡이 등 (천년의어울림 강 릉단오제) 강릉시 끝

58 [별지 2] 거절 상표들 출원일 지정상품 표장 거절결정일 상품류 구분 제20류의 온돌침대, 돌 침대, 가구 등 상품류 구분 제20류의 온돌침대, 돌 침대, 가구 등 끝

59 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2013허5414 거절결정(상) 원 고 쌩-고뱅 이소바 쥐플러스에이치 에이쥐 (SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG) 독일, 루트비히하펜, 뷔거마이스타-그륀쯔바이 그-스트라쎄 1 (Bürgermeister-Grünzweig-Strasse 1, Ludwigshafen DE) 대표자 올리비에 아담(Olivier ADAM) 소송대리인 변리사 임채규 피 고 특허청장 소송수행자 이병하 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다. 청 구 취 지 특허심판원이 원5506호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다

60 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 출원상표/서비스표 1) 국제등록일/우선권주장일/국제등록번호: / /제 호 2) 구성: 3) 지정상품/서비스업: - 상품류 구분 제09류의 Computer software and machine-readable data for calculations in construction and technical insulation, in particular computer software for physical calculations for use in structural and thermal aspects of buildings and for installations for home technical applications and operation(건축 및 산업절연 계측용 컴퓨터 소프트웨어 및 기계판독가능한 데이터, 특히, 건물의 구조/보온상황 및 주택의 기술적 응용/작동용 설비의 물리적 계측을 위한 컴퓨터소프트웨어), Computer software for drafting texts for calls for tender and certifications for buildings and home technical installations and operating systems(건물/주택의 기술적 응용 및 작동시스템을 위한 감시인 및 보증서 요청을 목적으로 하는 텍 스트작성용 컴퓨터소프트웨어), machine-readable data media equipped with the software and data banks mentioned above(위에서 언급한 소프트 웨어 및 데이터뱅크가 수록된 기계판독가능한 데이터매체) - 서비스업류 구분 제42류의 Advice on building construction, especially physical construction calculations and thermal calculations for buildings and installations of the home automation and operation type(건축물 건설, 특히 가정자동화 및 작동형의 건물/설비용 물리적 구조계산 및 열계산 관련 자문업) 4) 출원인: 원고 나. 선등록상표/서비스표 1) 출원일/등록일/등록번호: / /제13222호

61 2) 구성: 3) 지정상품/서비스업: 별지와 같다. 4) 등록권리자: 아에지스 뤽쌍부르그 에스아에르엘 다. 절차의 경위 1) 원고의 이 사건 출원상표/서비스표에 관한 상표/서비스표출원에 관하여, 특허청 심사관은 이 사건 출원상표/서비스표는 선등록상표/서비스 표와 표장 및 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 따라 상표/서비 스표등록을 받을 수 없는 거절이유가 있다면서 의견제출의 기회를 주었다. 2) 원고는 위 거절이유에 관한 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 위 거절이유가 여전히 해소되지 않았다면서 거절결정(이 하 이 사건 거절결정 이라 한다)을 하였다. 3) 원고는 특허심판원에 이 사건 거절결정의 취소를 구하는 심 판청구(2012원5506호)를 하였는데, 특허심판원은 위 거절결정과 동일한 이유로 이 사건 출원상표/서비스표에 대한 상표/서비스표 등록을 거절 한 이 사건 거절결정은 정당하다고 보아 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결 (이하 이 사건 심결 이라 한다)을 하였다. 인정근거 다툼 없는 사실, 갑 1 내지 4호증, 변론 전체의 취지 2. 원고의 주장 요지 이 사건 출원상표/서비스표인 는 전체로서 관찰되고, 와 로 분리관찰되지 않아, 선등록상표/서비스표와 외 관, 호칭 및 관념이 모두 상이하여 표장이 유사하지 않으므로 상표법 제7조 제1 항 제7호에 해당하지 않는다 할 것임에도, 이와 결론을 달리하여 이 사건 거절 결정을 유지한 이 사건 심결은 위법하다

62 3. 이 사건 출원상표/서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부 가. 이 사건 출원상표/서비스표와 선등록상표/서비스표의 지정상품 등의 유사 여부 이 사건 출원상표/서비스표의 지정상품인 건축 및 산업절연 계측용 컴퓨터 소프트웨어 및 기계판독가능한 데이터, 특히, 건물의 구조/보온상황 및 주택의 기술적 응용/작동용 설비의 물리적 계측을 위한 컴퓨터소프트웨어, 건물/주택 의 기술적 응용 및 작동시스템을 위한 감시인 및 보증서 요청을 목적으로 하는 텍스트작성용 컴퓨터소프트웨어 는 선등록상표/서비스표의 지정상품인 기록된 컴퓨터소프트웨어 의 일종이라 할 것이므로, 양 상표/서비스표의 지정상품은 동 일 내지 유사하다. 나. 이 사건 출원상표/서비스표와 선등록상표/서비스표의 표장의 유사 여부 1) 판단 기준 둘 이상의 문자의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성 부분, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 선고 2010후1763 판결 등 참조). 그리고 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 선고 2003후1871 판결 등 참조). 2) 이 사건 출원상표/서비스표의 요부 가) 1 이 사건 출원상표/서비스표 는 앞부분의 와 뒷부분의 가 약간 띄어서 표기되어 있고, 앞부분의 는 모두 알파벳 대문자임에 비하여, 뒷부분의 는 알파벳 대문자와 소문자가 섞여 있는 등 시각적으로 와 부분으 로 구분되는 점, 2 와 는 모두 의미를 알기 어려운 조어 일 뿐만 아니라 두 단어의 결합으로 새로운 관념을 형성하지도 않는 점, 3 이

63 사건 출원상표/서비스표는 그 호칭이 8음절인 아이소버 테크칼크 로 비교적 길 고, 이와 같이 상표/서비스표의 호칭이 긴 경우에는 그 호칭을 간략하게 줄여 약칭하기도 하는 것이 거래계 관행인 점, 4 는 조어로서 이 사건 출원상표/서비스표의 지정상품/서비스업인 건축 및 산업절연 계측용 컴퓨터소 프트웨어 및 기계판독가능한 데이터, 특히, 건물의 구조/보온상황 및 주택의 기 술적 응용/작동용 설비의 물리적 계측을 위한 컴퓨터소프트웨어 등과 아무런 관련이 없는 임의어로서 인식되어 독자적으로 출처를 표시할 수 있는 표지로서 충분히 기능할 수 있는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 출원상표/서비스표는 요부인 부분만으로 약칭될 수 있다. 나) 이에 대하여 원고는, 1 이 사건 출원상표/서비스표는 와 는 모두 특별한 의미가 없는 조어로서 어느 부분이 특히 수요자 의 주의를 끌거나 그런 부분으로 인하여 상표/서비스표의 식별기능이 인정되는 상표/서비스표가 아닌 점, 2 와 중 어느 부분이 다른 부분을 수식하는 관계에 있지 않고, 두 부분 모두 부수적이라고 볼 수 없 는 점, 3 이 사건 출원상표/서비스표는 와 를 구성하는 각 부분의 글자모양이 다른 부분과 구별되는 특징을 가지고 있지 않은 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표/서비스표는 와 로 분리되지 않고 원칙대로 전체로 관찰될 것이라고 주장한다. 먼저, 1, 2 사정은 와 두 부분이 모두 요부 로 될 수 있다는 것을 뒷받침할 뿐이고, 두 부분이 불가분적으로 결합되어 있다 는 것을 뒷받침하는 것은 아니하므로, 두 부분의 분리관찰을 방해하는 사정은 되지 못한다. 다음, 3 사정과 같이 두 부분의 글자체 등이 동일하다는 것은 두 부분을 시 각적으로 관련지어 관찰할 수 있는 공통점이기는 하나, 한편 앞서 본 바와 같이 두 부분이 띄어쓰기로 나누어져 있고, 소문자 사용 유무에 있어서 차이점이 있 다는 것에 비추어 보면, 3 사정만으로 두 부분이 시각적인 측면에서 분리관찰 이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없다

64 결국, 원고 주장의 위 사정들에도 불구하고, 앞서 본 바와 같은 여러 사정들 을 고려하면 이 사건 출원상표/서비스표에서 부분이 여전히 요부 로 추출될 수 있다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다. 3) 선등록상표/서비스표의 요부 1 선등록상표/서비스표인 는 앞 부분의 와 뒷부분의 가 약간 띄어 서 표기되어 있어 시각적으로 구분되는 점, 2 선등록상표/서비스표는 그 호칭 이 10음절인 아이소바 커뮤니케이션즈 로 비교적 길고, 이와 같이 상표/서비스 표의 호칭이 긴 경우에는 앞서 본 바와 같이 그 호칭을 간략하게 줄여 약칭하기 도 하는 것이 거래계의 관행인 점, 3 의 의미는 원자번호는 다르 지만 질량수는 같은 원자핵을 뜻하는 동중원소( 同 重 元 素 ) 또는 기압이 같은 지 점을 연결한 선을 뜻하는 등압선( 等 壓 線 ) 이고(갑 5호증, 을 4호증의 1, 2), 의 의미는 의사소통, 통신 인데, 두 단어의 결 합으로 새로운 관념을 형성하지도 않는 점, 4 한편 는 우리나라 의 영어 보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자들이 그 의미를 쉽게 알 수 없으 리라고 보이므로, 선등록상표/서비스표의 지정상품인 기록된 컴퓨터소프트웨 어 등과 아무런 관련이 없는 임의어로 인식될 수 있고, 그에 따라 독자적으로 출처를 표시할 수 있는 표지로서 충분히 기능할 수 있는 점 등을 종합하여 보 면, 선등록상표/서비스표는 부분만으로 약칭될 수 있다. 4) 구체적인 대비 외관을 대비하면, 양 상표/서비스표의 외관은 문자의 수, 구성문자 등이 달 라 서로 유사하지 않다. 호칭을 대비하면, 이 사건 출원상표/서비스표는 요부인 아이소버 로, 선등록 상표/서비스표는 요부인 아이소바 로 각 약칭될 수 있는데, 이 경우 양 상표/서 비스표의 요부의 호칭은 전체 음절수가 같고, 네 번째 음절의 모음 부분만이 ㅏ 와 ㅓ 로서 다를 뿐 나머지 부분인 첫 번째부터 세 번째까지의 음절 전부와 네 번째 음절의 초성은 모두 동일하여 전체적인 청감이 유사하므로 서로 유사하다. 관념을 대비하면, 이 사건 출원상표/서비스표는 별다른 의미가 없는 조어이

65 고, 선출원상표/서비스표는 관념이 동중원소 또는 등압선 이기는 하나 일반 소비자들이 알기 어려운 단어이므로, 양 상표/서비스표의 관념은 서로 대비하기 에 적절하지 않다. 결국, 양 상표/서비스표는 외관은 유사하지 않고, 관념은 대비하기에 적절하 지 않으나, 요부의 호칭이 유사하여 앞서 본 바와 같이 동일 유사한 지정상품인 소프트웨어 에 함께 사용될 경우에 일반 수요자나 거래자들로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 전체적으로 표장이 유사하다 할 것 이다. 다. 소결 따라서, 이 사건 출원상표/서비스표는 선등록상표/서비스표와 일부 지정상 품 및 표장이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하므로, 이 사건 출원 상표/서비스표 전부가 상표/서비스표등록받을 수 없다 할 것이다. 4. 결론 그렇다면 위와 결론을 같이 하여 이 사건 출원상표/서비스표에 관한 거절결정 을 그대로 유지한 이 사건 심결은 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다. 재판장 판사 배광국 판사 판사 곽부규 최종선

66 별지 선등록상표/서비스표의 지정상품/서비스업 - 상품류 구분 제09류의 데이터 프로세싱 장치(Data processing apparatus), 기록된 컴퓨터소프트웨어, 컴퓨터 파일전송기계(Transmission of computerfiles), 구내통신장치(Intercom systems) - 서비스업류 구분 제35류의 간행물광고업, 광고기획업, 광고대행업, 광고문 작성업, 광고물배포업, 광고물출판업, 광고알선업, 광고자료대여업, 광고자 료업데이팅업, 기업선전홍보업, 라디오광고업, 상업적 또는 광고목적의 전 시회 조직업, 상품견본 배포업, 우편광고업, 우편주문에 의한 광고업, 판촉 대행업, 기업경영 및 조직 상담업, 기업경영 보조업, 기업정보 제공업, 비용 가격분석업(원가분석업), 사업경영자문업, 사업연구업, 사업조사 평가업, 상 업 또는 산업경영지원업, 상업정보대행업, 상업정보제공업, 시장조사업, 인 사관리상담업, 자료 제공업, 자료조사업, 자료처리업, 정보의 데이터베이스 가공편집업, 정보의 컴퓨터데이터 베이스구축업, 컴퓨터화된 파일관리업, 통계정보제공업 - 서비스업류 구분 제38류의 광섬유망을 통한 통신업, 데이터통신업, 무선통 신업, 서신발송업, 원격화면통신업, 인공위성통신업, 인터넷 이용자 접속 제 공업, 인터넷통신 접속 제공업, 전기통신정보제공업, 전자게시판(BBS) 서비 스업, 전자우편업, 컴퓨터를 이용한 서신 및 화상송신업, 컴퓨터통신업, 통 신라우트 및 정크션 서비스업, 유선텔레비전방송업, 인터넷방송업, 텔레비 전방송업 - 서비스업류 구분 제41류의 녹음실 운영업, 녹음음반임대업, 대본 작성업, 대 사자막 처리업, 더빙업, 디지털 영상 처리업, 라디오 및 텔레비전프로그램제 작업, 라디오오락업, 비디오카메라대여업, 비디오테이프영화제작업, 비디오 테이프 편집업, 연예정보제공업, 영사기 및 그 부속품임대업, 영화배급업, 영화제작업, 영화촬영소운영업, 영화필름대여업, 오디오장비임대업, 음반녹 음업, 텔레비전오락업, 문화적 및 교육적 목적의 전시회조직업, 교육적 목적 의 경연대회 개최업, 오락적 목적의 경연대회 개최업 - 서비스업류 구분 제42류의 기술조사업, 웹사이트 호스트업, 웹사이트의 제

67 작 및 유지 대행업, 자료 및 문서의 디지털 처리업, 컴퓨터 소프트웨어 설치 업, 컴퓨터 시스템디자인업, 컴퓨터 프로그램 및 자료의 자료전환 서비스업, 컴퓨터프로그램 복제업, 컴퓨터대여업, 컴퓨터데이터복구업, 컴퓨터소프트 웨어대여업, 컴퓨터소프트웨어디자인업, 컴퓨터소프트웨어업데이팅업, 컴퓨 터소프트웨어유지관리업, 컴퓨터시스템분석업, 컴퓨터프로그래밍업, 컴퓨터 프로그램의 번역임대업, 컴퓨터하드웨어상담업 끝

68

69 Ⅴ. 상표법 제7조 제1항 제11호 허3067 등록무효

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71 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2013허3067 등록무효(상) 원 고 인터내셔날 커피 앤드 티 엘엘씨(International Coffee & Tea, LLC) 미합중국 캘리포니아 로스앤젤레스 에스.라 시 에네가 불러버드 1945(1945 S. La Cienega Boulevard Los Angeles, California U.S.A.) 대표자 테리 맨스키(Terry Mansky) 소송대리인 변리사 박영순 피 고 주식회사 코리아세븐 서울 중구 소월로 3, 롯데손해보험빌딩(남창동) 대표이사 소 소송대리인 법무법인 (유한)로고스 담당변호사 이상도, 이수학, 이호일 소송대리인 변리사 정부연 환송전판결 특허법원 선고 2010허7556 판결 환 송 판 결 대법원 선고 2011후842 판결 변 론 종 결 판 결 선 고 주 문 1. 특허심판원이 당2707호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다. 2. 소송총비용은 피고가 부담한다

72 청 구 취 지 주문과 같다. 이 유 1. 기초사실 가. 이 사건 등록상표 1) 출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호: / / / 제802229호 2) 구성: 3) 지정상품: 별지와 같다. 4) 상표권자: 피고 나. 선사용상표들 및 선사용서비스표들 5) 1) 선사용상표 1 가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: / / 제438428호 나) 구성: 다) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 커피, 홍차 라) 상표권자: 원고 2) 선사용상표 2 가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: / / 제531772호 나) 구성: 다) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 커피 라) 상표권자: 원고 5) 이하 선사용상표 1, 2를 한꺼번에 지칭할 때는 선사용상표들 이라 하고, 선사용서비스표 1, 2를 한꺼번에 지칭할 때는 선사용서비스표들 이라 한다

73 3) 선사용서비스표 1 가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: / / 제79646호 나) 구성: 다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제42류의 커피전문점경영업, 커피전문점 체인업 라) 서비스표권자: 원고 4) 선사용서비스표 2 가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: / / 제79645호 나) 구성: 다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제42류의 커피전문점경영업, 커피전문점 체인업 라) 서비스표권자: 원고 다. 이 사건 심결의 경위 1) 원고는 피고를 상대로, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호 내지 제12호에 해당한다고 주장 하면서 상표등록의 무효심판을 청구하였다. 2) 이에 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2009당2707호로 심리한 다음, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호 내지 제12호 어디에도 해당하지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하 는 내용의 이 사건 심결을 하였다. 인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 20 내지 23호증, 변론 전체의 취지 2. 당사자 주장의 요지 가. 원고의 주장 이 사건 등록상표는 선사용상표들 및 선사용서비스표들과의 관계에서 수요

74 자를 기만할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 나. 피고의 주장 1) 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하기 위해서는 먼저 선사용상표들 및 선사용서비스표들과의 유사성이 인정되어야 할 것인데, 비록 선사용상표들과 선사용서비스표들이 국내에서 선등록되었지만 각 표장을 구성 하는 문자부분인 'Coffee Bean'이 아니라 그와 결합된 도형의 자타상품 식별력 에 의해서 등록된 것이다. 따라서 식별력 없는 'Coffee Bean'을 제외한 나머지 부분을 놓고 대비하면 이 사건 등록상표와 선사용상표들 및 선사용서비스표들 은 외관, 호칭, 관념에서 차이가 나므로 유사한 상표에 해당하지 아니한다. 2) 설령, 원고가 선사용상표들 및 선사용서비스표들을 등록받아 장기간 사용 하여 온 결과로 원재료 표시나 보통명칭 등에 해당하는 Coffee Bean' 부분이 수요자들 사이에 널리 호칭됨으로써 나름대로의 식별력을 갖게 되었다 하더라 도, 그 부분은 등록 당시에 식별력이 없던 부분이어서 상표의 동일, 유사 여부 를 판단함에 있어서 중심적 식별력을 갖는 요부는 될 수가 없으므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표들 및 선사용서비스표들은 유사하지 아니하다. 3) 나아가 이 사건 등록상표의 지정상품은 선사용상표들의 사용상품 및 선사 용서비스표들의 사용서비스업과 유사하지 아니하다. 4) 따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 아니한다. 3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부 가. 관련 법리 1) 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없지만, 적어도 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품 이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌어야 하고, 여기서 말하는 특정인의 상표 나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체

75 적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다 할 것이다. 그리고 이러한 경우 그 선사용상표와 동일ㆍ유사한 상표가 그 사용상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용되 고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일ㆍ유사하고, 선사용상표의 구체 적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일ㆍ유 사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사 용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인 ㆍ혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 위와 같이 수요 자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표에 관한 등록결정 시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 선고 2009후3268 판결, 대법원 선고 2006후3113 판결 및 대법원 선고 2001 후1884, 1891 판결 등 참조). 2) 위와 같이 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 에 해당하는지 여부를 판단하 는 기준 시는 등록결정 시이므로, 선사용상표가 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 등록상표의 등록결정 시에 선사용상표의 구성 중 애초에는 식별력이 없었 거나 미약하였던 부분이 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것 인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 선사용상표가 사용된 상품에 관하여 그 부분을 식별력 있는 요부로 보아 등록상표와 선사용상표 간의 상표 유사 여부를 살피고 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부를 판 단할 수 있다. 3) 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 나. 인정사실 1) 각 사용서비스업을 커피전문점경영업, 커피전문점체인업 으로 하는 선사 용서비스표 1 과 선사용서비스표 2 를

76 사용하는 매장이 청담점 1호점으로 개설된 이후, 말까지 는 총 111개, 말까지는 총 148개, 말까지는 총 188개가 전국적으 로 개설되었다. 2) 이들 매장을 관리하는 주식회사 커피빈코리아의 매출액은 억 원, 억 원, 억 원, ,112억 원을 기록하였다. 3) 자 머니투데이에는 세종로 중앙청사에 외국계 커피전문점 커피빈 이 들어온다. 라는 제목의 기사가, YTN 뉴스에는 불황 모 르는 별다방, 콩다방 이라는 제목으로 스타벅스에 이어 매장수 150여 개로 국내 2위의 커피체인점인 커피빈도 한국에서는 불황을 모릅니다. 라는 내용의 기사가, 이데일리에는 성공창업네트워크 이데일리 EFN( 이 창간 1주년을 맞아 서울경기 성인남녀 500명을 대상으로 실시한 프랜차이 즈 브랜드 인지도 조사결과, 커피/아이스크림 분야에서 베스킨라빈스가 70.2%로 가장 높고, 이어 스타벅스가 62.1%로 나타났다. 이외에도 커피빈이 24.3%, 나뚜루가 11.3%, 던킨도너츠가 6.7%의 인지율을 보였다. 라는 내용의 기사가, 한국경제신문에는 2009산업별 고객만족도 라는 제목으 로 국내 시장에 깊숙이 자리를 잡으며 대중화에 성공한 커피전문점 분야에서 는 커피빈코리아가 3년 연속 1위를 차지했다. 경쟁사 대비 전반적 고객만족도 가 가장 높았으며 커피의 맛, 위생관리 우수성 등에서 높은 점수를 받았다. 라 는 내용의 기사가, 매일경제신문에는 커피에 빠진 대한민국 작 년 20% 성장 이라는 제목으로 커피빈도 상황은 비슷하다. 지난해 매출은 전 년보다 208억 원 늘어 950억 원에 달하여 30%대를 넘어서는 매출신장세를 보 였다. 라는 기사가 각 실렸다. 4) 커피빈코리아는 및 2007.부터 2010.까지 한국서비스품질지수(KS SQI) 1위를 수상하였고, 2007.부터 2010.까지 4년 연속 한국산업 고객만족지 수(KCSI) 1위를 수상하였다. 인정 근거 다툼 없는 사실, 갑 제5, 7, 8, 10, 13 내지 15, 41호증, 변론 전 체의 취지 다. 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 선사용서비스표들이 알려진 정도 이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 말을 기준으로

77 선사용서비스표들을 사용하는 매장의 수가 전국적으로 188개에 이르고, 이들 매장을 관리하는 주식회사 커피빈코리아는 국내에서 제2위의 커피체인점업체 로서 2009.에 1,112억 원의 연매출액을 달성하였고 2007.부터 2010.까지 4년 연속 한국산업 고객만족지수(KCSI) 1위를 수상하기도 하였으며, 선사용서비스 표들을 사용하는 매장들은 거래계에서 커피빈 으로 약칭되어 왔고 특히 스타 벅스가 별다방 으로 애칭되는 것과 대비하여 커피빈은 콩다방 으로 애칭되기 도 하였으므로, 이 사건 등록상표의 등록결정 시인 무렵에는 선 사용서비스표들이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 선사용서비스표들은 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인 식되어 있었다고 할 것이다. 그리고 선사용서비스표들의 구성 중 커피 원두 를 의미하는 coffee bean' 부분은 선사용서비스표들의 사용서비스업인 커피전문점경영업, 커피전문점체 인업 과 관련하여 성질 표시 등으로 애초 식별력이 없었거나 미약하였다고 할 것이지만, 이와 같이 선사용서비스표들이 이 사건 등록상표의 등록결정 시에 coffee bean' 부분에 의하여 커피빈 으로 불리고 있었고, 신문기사 등에서 모 두 커피빈 으로 호칭하고 있었으며, 콩다방 이라고 애칭되기도 한 점 등에 비 추어 보면, 이 사건 등록상표의 등록결정 시에 선사용서비스표들의 구성 중 coffee bean' 부분은 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있었다고 할 것이다(따라서 선사용서비스표들이 전 체로서 식별력을 취득하였다 하더라도 그 일부인 coffee bean' 부분은 기술적 표장으로서 식별력이 인정되지 않는다는 피고의 주장은 받아들이지 아니한다). 라. 표장의 유사 여부 1) 관련 법리 가) 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상 표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소가 되고(대법원 선고 97후3050 판결 등 참조), 둘 이상의 문자들 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하

78 는 것이 원칙이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성 부분, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리하거나 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다(대법원 선고 2010후1763 판결 등 참조). 나) 그리고 위와 같은 제반 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 모두 서 비스표에 관해서도 마찬가지로 적용된다. 2) 구체적 판단 가) 외관의 대비 이 사건 등록상표( )는 한글로만 구성된 문자표장이다. 이와 대비되는 선사용서비스표 1( )에는 둥그런 원이 수평의 직선을 기준 으로 상하로 나뉘어 있으며, 상부의 반원 안에는 커피 원두 즉, 'Coffee Bean' 의 도형이 그려져 있고, 그 반원 상단에는 The Coffee Bean'이라는 이탤릭체 의 영문자가 표기되어 있다. 그리고 하부의 반원 안에는 찻잎 즉, Tea Leaf' 의 도형이 그려져 있고, 그 반원 하단에는 & Tea Leaf'라는 이탤릭체의 영문 자가 표기되어 있다. 그리고, 선사용서비스표 2( ) 는 선사용서비스표 1과 동일한 표장이 좌측에 놓여져 있고, 그 우측에는 이탤 릭체의 영문자 The Coffee Bean'이 결합되어 있는 결합표장이다. 따라서 이 사건 등록상표와 선사용서비스표들은 도형 및 영문자의 유무 등으 로 인하여 외관은 상이하다. 나) 호칭 및 관념의 대비 이 사건 등록상표( )는 과 가 나 란히 배열된 문자표장으로서 과 가 불가분적으로 결합되었 다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 결합으로 새로운 관념이 형성되지도 않는 점, 는 비교적 긴 7음절이고, 그 구성형태에서도 부분 과 부분이 서로 분리되어 있는 점, 앞서 본 바와 같이 coffee bean'이 식별력을 취득하여서 그 한글 음역인 커피빈 도 식별력을 취득하였다