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1 발간등록번호 ISSN 심판관보수교육교재 Ⅰ 2017년 3월 ~ 2017년 8월 상표판례 ( 통권제 47 호 )

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3 >>> 일러두기 1. 본책자는심판관의전문성을제고하고심판품질을향상하기위한심판관보수교육교재로편찬한것으로써먼저권리별 ( 상표, 디자인, 특허 실용신안 ) 로대별하고, 특허 실용신안에대하여는기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 정보 통신분야로구분하여발간하였습니다. 2. 본책자에게재된판결문은 2017년 3월 ~ 2017년 8월까지대법원및특허법원에서선고된판결중특허심판원의심결이취소된사건과승소사건중심판실무에필요한중요사건을중심으로수록하였으며, 심판의종류별로구분하여수록하였습니다. 3. 사건별부호문자의부여에관한대법원예규에의하여판례번호중 후 자는특허상고사건을, 허 자는특허법원사건을, 심판사무취급규정제9조제2항에의하여 당 자는특허심판원사건중당사자사건을, 원 자는특허심판원사건중거절결정불복사건을표시한것입니다. 4. 아무쪼록본책자가심판업무수행에조금이나마도움이되기를바라며, 앞으로도계속보완 발전시켜나가도록하겠습니다.

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5 목차 CONTENTS Intellectual Property Trial and Appeal Board Ⅰ. 무효 후1327 소멸후 1년의기산기준 ( 구상 7-1-8) 3 상표권소멸로종전상표권자등의독점적인상표사용권능이사라진후 1년의공백을두고자한입법취지를고려하면, 이규정이정하는기간의기산일은상표권이소멸함으로써종전상표권자등이더이상종전상표를독점적으로사용할수없게되는날로봄이타당하다. 따라서어떠한상표권에관하여등록취소심결이확정되고그후추가로등록무효심결도확정된경우이미등록취소심결확정일부터종전상표권자등이더이상종전상표를독점적으로사용할수없게되는이상, 구상표법제7조제1항제8호가정하는기간의기산일인 상표권이소멸한날 은등록취소심결의확정일로보아야한다 후 2535 ( 구상 6-1-3, 7-1-7) 6 이사건등록상표 선출원상표 제 3 류의화장품, 광택제, 세탁용제재등 제 3 류의화장품 - i -

6 허 7527 ( 구상 7-1-7) 10 이사건등록서비스표 선등록 선사용상표 제 11 류의전기이불등 제 11 류의전기이불등 은 장수 와 왕 이라는두단어가합쳐져서단순히 오래사는왕 이라는뜻으로인식될수도있겠으나, 그보다는전체로서 고구려의제20대왕인장수왕 ( 長壽王 ) 이라는우리나라역사속의위인을가리키는말로일반수요자나거래자에게널리알려져있으므로, 일반수요자나거래자는이를전체로서 장수왕 이라는새로운의미로인식하고호칭할가능성도충분하다. - ii -

7 허 8520 ( 구상 7-1-7) 19 이사건등록상표 선등록상표 제 20 류의건강침대, 침대등 상품류구분제 20 류의의자, 침대등 거북 부분과 장수 부분이분리되어관찰되면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합한것이라고할수없고, 지정상품과관련하여 거북 부분과 장수 부분이각각식별력을갖지못하거나식별력이미약하다고할수없으므로, 이사건등록상표는 거북 또는 장수 로간략하게호칭되고관념될수있다고할것이다. 피고가사용하여온 장수돌침대 라는표장이돌침대와관련하여일반수요자들사이에피고의상품을표시하는표장으로널리알려져있고, 일반수요자나거래자의입장에서 장수돌침대 중 장수 부분이강한식별력을갖는부분이어서식별력이없는 돌침대 를제외한 장수 부분만으로호칭되고관념될수있다고하더라도, 이러한사정및피고가제출한증거들만으로는일반수요자나거래자들이이사건등록상표인 거북장수 에대하여도그지정상품과관련하여 거북 부분만으로분리하여인식하지못하고오로지 장수 부분만으로분리호칭하거나 거북장수 일체로호칭함으로써사건등록상표를주지표장인 장수돌침대 의서브브랜드 (sub-brand) 등으로인식할것이라고단정하기어렵고, 달리이를인정할증거가없다. 5. 참고판례 2013 허 8970 ( 구상 7-1-7, 11) 29 이사건등록상표 선사용상표 장수돌침대 제 20 류의돌침대등 돌침대 - iii -

8 이사건등록상표 ( ) 는 과 부분이간격없이연결되어구성되어있기는하나 부분이일반수요자들사이에현저하게인식되어있는선사용상표인 장수돌침대 의 장수 와동일한표장으로서강하게인식되는부분이므로이사건등록상표는일반수요자나거래자의입장에서요부라고할수있는 부분만으로약칭되고관념될수있다 [ 따라서이사건등록상표는짧은 4음절이고, 거북이처럼장수하다 ( 오래살다 ) 라는의미를연상시키므로 부분만으로분리되어호칭되고관념되지않는다는피고의주장은받아들이지아니한다 ]. 주지상표인선사용상표와 장수 라는단어를공통으로포함하고있는이사건등록상표를접한국내의수요자나거래자들은선사용상표를연상할것이고, 선사용상표에장수하는대표적동물로알려진 거북 을추가하고사용상품의보통명칭인 돌침대 를삭제한이사건등록상표를선사용상표의서브브랜드 (sub-brand) 나선사용상표의상표권자와특수한관계에있는자에의하여생산또는판매되는상품의출처를표시하는것으로오인, 혼동할우려가있다 허 8995 ( 구상 7-1-7) 37 이사건등록서비스표 선사용서비스표 제 44 류의약국업, 치과업등 제 44 류의치과업등 이사건등록서비스표 과선등록상표서비스표 1 은모두동일한서체의영문자알파벳대문자 10글자가연속적으로배열되어있는조어상표로구성되어있고, 특별히 ALIGN 부분이다른부분에비하여도안화되어있거나띄어쓰기로분리되어있지도아니하여, 일반수요자가이를분리하여인식한다고보기 - iv -

9 어렵다. 이사건등록서비스표와선등록상표서비스표 1은각구성부분을분리하여관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있다고볼수있다. 양표장은앞의두글자가각각 NO, IN 으로구성이다르기는하나, 그뒤의 8글자는모두 VISALIGN 으로그배열순서가그대로일치하고, 그도안화된글자체에도별다른차이가없어외관이서로유사하다. 노비절라인, 선등록상표서비스표 1은 인비절라인 으로호칭될수있다. 양표장은호칭되는음절수가 5음절로같고, 5음절중 4음절이 비절라인 으로같고, 첫음절만이 노 와 인 으로다를뿐이어서전체적인청감에있어서도서로유사하다 허 9332 ( 구상 ) 47 이사건등록상표 선사용상표 제 3 류의화장품 쥬스 이사건등록상표의지정상품과선사용상표들이사용되는제품사이의경제적견련성은구상표법제7조제1항제12호가정한요건중의하나인 부정한목적 의존부를판단하기위한하나의고려요소일뿐인것이지, 법률제8190호로개정된상표법제7조제1항제12호가 현저하게 라는부분을삭제하고단순히 인식되어있는상표 라고개정하였다고하여경제적견련성이높은경우에만부정한목적이있다고볼수는없다. 그리고설령이사건등록상표의지정상품과선사용상표들이사용되는제품사이에경제적견련관계가다소부족하다고하더라도각상품군에서모두 천연, 신선함, 건강함 등과같은공통된이미지를가질수있고선사용상표들의명성에힘입은경제적유인관계가완전히절연되어있다고보기는어렵다. - v -

10 허 1205 ( 구상 7-1-7) 62 이사건등록서비스표 선등록 사용서비스표 제 43 류의일본음식점업등 제 43 류의참치전문식당체인업 { 독도근해 에서어획한참치를사용함 } 등 선사용서비스표 를사용한참치전문식당체인업을대규 모로영위함으로써, 선사용서비스표는이사건등록서비스표의등록결정시인 무렵참치전문식당체인업등과관련하여일반수요자사이에원고의업무에관련된서비스업을표시하는것으로현저하게인식되어있었던것으로봄이상당하다 허1717 ( 구상 ) 82 상표법부칙제2조제1항 ( 일반적적용례 ) 에서 이법은이법시행이후출원한상표등록출원부터적용한다. 라고, 위부칙제4조 ( 상표등록을받을수없는상표에관한적용례 ) 에서는 제34조제1항의개정규정 ( 같은항제21호의개정규정은제외한다 ) 은이법시행전에출원된상표등록출원으로서이법시행이후상표등록결정을하는경우에도적용한다. 라고각각규정하므로, 상표법시행일인 ) 이전에출원 등록되었음이역수상분명한이사건등록상표에대해서는구상표법이적용된다. 그런데도이사건심결이구상표법을적용하지아니하고, 상표법을적용한것은잘못이다 허8001 ( 구상 83-2) 91 구상표법제83조제2항은 재심청구에관하여는민사소송법제451조ㆍ제453조및제459조제1항을준용한다. 고규정하고있다. 한편, 민사소송법제451조제1항제6호소정의 판결의증거가된문 1) 상표법부칙제 1 조 ( 시행일 ) 이법은공포후 6 개월이경과한날부터시행한다. - vi -

11 서, 그밖의물건이위조되거나변조된것인때 라함은위 변조문서등이판결주문을유지하는근거가된사실을인정하는자료로서증거로채택되어판결서에구체적으로기재되어있는경우를말하고, 가사법관의심증에영향을주었을것이라고추측되는자료가된다하여도그것이증거로채택되어사실인정의직접적또는간접적인자료가된바없는것이라면이는재심사유가될수없고 ( 대법원 선고 96다50506 판결등참조 ), 민사소송법제451조제2항은 제1항제4 호내지제7호의경우에는처벌받을행위에대하여유죄의판결이나과태료부과의재판이확정된때또는증거부족외의이유로유죄의확정판결이나과태료부과의확정재판을할수없을때에만재심의소를제기할수있다. 고규정하고있으므로, 민사소송법제451조제1항제6 호의재심사유를주장하려면그와같은재심사유이외에도민사소송법제451조제2항의요건이구비되었음을함께주장 증명하여야한다 허 3300 ( 구상 7-1-7) 96 이사건등록서비스표 선등록 사용서비스표 제 44 류의병원업등 제 43 류의병원업등 등록서비스표와동일 유사한서비스표를동일 유사한지정서비스업에사용한바없고현재에도사용하지않는다고하더라도, 동일 유사한서비스표를먼저등록한자 나 등록서비스표와동일 유사한서비스표를동일 유사한지정서비스업에사용할의사가있다는것이객관적으로추측될수있는자 의경우에는무효심판을청구할수있는이해관계가있다고할것이다. - vii -

12 Ⅱ. 취소 허 6999 ( 구상 ) 105 이사건등록상표 실사용상표 제 25 류의의류, 가죽신등 티셔츠 실사용상표의경우이사건등록상표의도형부분중특징적인구성이라고할수있는모자를쓴채걸어가는남자의진행방향이반대이고, 원형의테두리부분도생략되어있다는점에서는차이를보이고있다. 그런데이와같이실사용상표에서이사건등록상표의외관을형성하는특징적인구성중일부가변경, 삭제된이상, 실사용상표와이사건등록상표는거래통념상동일성이인정되는표장이라고볼수없다 허 7312 ( 구상 , 8) 117 이사건등록상표 실사용상표 1 2 제 20 류의침대등 침대 1 실사용상표의도형부분 과한글부분 은외관상 분리되어있어일체불가분적으로결합되어있다고보기는어렵고, 그결합으로인해새로운특정한관념이나호칭이형성되는것도아니어서, 결 국위 상표는한글부분만으로분리관찰될수가있 - viii -

13 으므로, 위한글부분은상표로서독립성이유지되고있다고보아야한다. 2 실사용상표들중각눈에띄는도형부분 이이사건등록상표 와그호칭및관념이동일한데다가, 실사용상표들의각문자부분중첫 머리에공통적으로사용된 장수 는이사건등록상표 의첫 머리두글자와동일하다. 나아가위 장수 부분은실사용상표들이사용될당시에이미돌침대제품과관련하여원고의상품표지로서수요자사이에현저하게인식되어있었으므로 ( 갑17~22 호증참조 ), 실사용상표들의사용으로인하여마치원고의등록상표 서비스표의상품및서비스업와밀접한관련이있는것으로인식되어그출처에대한오인 혼동을일으키게할우려가객관적으로존재한다. 3 피고는이종수가실사용상표들을사용함에따라원고로부터 에대한등록취소심판청구가제기된이후인 에이르러서야비로소이종수에게실사용상표들이사용된간판의수정을요청한결과, 와같이그간판의표기가수정된사실이인정될뿐이다. 따라서위인정사실만으로는피고가통상사용권자인이종수의상표부정사용행위에대하여상당한주의를기울였다고보기어렵고, 달리피고가이종수를실질적으로그지배하에두고그사용실태를정기적으로관리 감독하였다고볼만한증거도없다. Ⅲ. 거절결정 허 8810 지정상품의유사판단 129 이사건출원상표 선등록상표 제 18 류의가죽제가방, 가죽제지갑등 제 14 류의귀금속제파우치, 귀금속제지갑 - ix -

14 귀금속만으로혹은귀금속을주된원료로파우치나지갑제품등을생산, 판매하는것은, 물리적으로불가능하지는않더라도실제거래사회에서일상적일수없을것이다. 그러나가죽또는직물로제작된지갑제품의버클, 지퍼, 손잡이, 로고등특징적인부분에보석또는금장식을사용한제품을접하게되는일반소비자는그자체로고가인귀금속부분에주목하여이를일반적인경우와달리귀금속제제품이라고인식하고있으며, 제조및판매업자들도그와같이이름을붙여거래하고있는것도현실이다 허 9530 ( 구상 7-1-7) 134 이사건출원상표 선등록상표 제 25 류의의류 (clothing) 등 제 25 류의신사복등 부분은선등록상표의가장앞부분에위치한것을제외하고는선등록상표의나머지부분들 (, ) 과비교하여특별히식별력이높거나수요자들에게강한인상을주거나전체상표에서높은비중을차지하고있다고보기어려운점 [ 위와같이 3부분이붙임표로연결되어있는선등록상표를접하는수요자들이앞부분의 를 Memorandon Of Understanding( 양해각서 ) 의약어로특별히인식하기는어려울것으로보인다 ], 선등록상표는 무존존, 모우존존 등으로호칭될가능성이높은데, 전체로호칭되더라도 3~4음절에불과한선등록상표가전체로서호칭되지않고 1, 2음절정도로호칭되는 부분만으로호칭 관념된다고보는것은상당히부자연스러운점, 4 선등록상표는이사건출원상표출원일무렵한글로표기되는경우무존존으로표기되는경우가많았던것으로보이는점 ( 갑제5, 6호증, 제7호증의 1 내지 3) 등에비추어보면 부분이독립하여상품의출처표시기능을수행하는요부라고보기어렵다. - x -

15 허 9868 ( 구상 7-1-7) 141 이사건출원상표 선등록상표 제 25 류의의류 (clothing) 등 제 25 류의신사복등 하이픈 (-) 이낱말을합치거나음절을나눌때쓰이는문장부호라는점에비추어 MOU, JON, JON 이하이픈 (-) 에의하여외관상서로분리되어있고, 이들이결합됨으로인하여새로운관념이형성되는것도아니며, 이들을분리하여관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있다고할수도없다. MOU 가선등록상표의지정상품인신사복, 모자등과관련하여상품표지로서의식별력이없거나미약하다고할수없을뿐만아니라표장의가장앞부분에위치하여있어일반수요자에게강한인상을주는부분에해당하기때문에독자적으로도그출처를표시하는표지로서기능하기에충분하다고할것이므로, 선등록상표는일반수요자들에게 MOU 부분만으로분리되어인식될수있다고봄이상당하다. 따라서선등록상표가 MOU 부분만으로분리되어약칭될경우이사건출원상표와선등록상표는모두한글로 엠오유 라고호칭될수있으므로, 양자는그호칭이매우유사하다 허 1588 ( 구상 7-1-7) 149 이사건출원상표 선등록상표 제 18 류의 Leather and imitation leat her 등 제 18 류의인조모피등 1 MONTBLANC 은사전적으로는 하얀산 을, 지리적으로는 유럽에소 재하는산 을의미하거나지칭하는것이고 SARTORIAL 은 재단 등의의 - xi -

16 미가있는단어로서 재봉점등 을의미하는이탈리아어의 SARTORIA 에어원을두고있는단어인점등을고려할때, 이사건출원상표의 MONTBLANC 부분과 SARTORIAL 부분을분리내지추출하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로문자들이불가분적으로결합되어있는것으로는보이지않는다. 2 MONTBLANC 부분은, 어두부분에위치하여지배적인인상을주어식별력이있다. 게다가특허청에서발간한주로도용되는상표자료집에 2007년이래지속적으로등재될만큼유명한주지 저명상표로서강한자타상품식별력을보유 3 SARTORIAL 부분은이사건출원상표의지정상품인 의류등 과관련하여볼때, 지정상품의성질을표시한다고볼수있어식별력이없거나미약하다고볼수있다. 게다가우리나라의외국어보급수준에비추어볼때, 일반수요자들이그의미를쉽게이해할수없고, 그한글발음이익숙한것이아니어서일반수요자들이이사건출원상표를접하게되는경우쉽게 SARTORIAL 만으로호칭을떠올리게된다거나, 그부분만으로기억할가능성은거의없어보인다 허 1946 ( 구상 6-1-6, 7) 159 이사건출원서비스표 제35류의종이제상자도매업, 종이제상자소매업, 경화섬유제상자도매업등 1 국내에서 진빙수, 진밴드, 진스파, 진포크, 진우동, 진스파게티, 진짬뽕, 진라면, 진에어, 진짜장 등의상표가다수등록되어사용되고있는사실을인정할수있다. 2 이사건출원서비스표는발음하기에어려움이없으면서비교적짧은한글 3음절에불과하여일반수요자들이이사건출원상표를한번에호칭하는데별다른어려움이없어보이는점, 이사건출원서비스표의표장은 진 부분을색채, 크기, 띄어쓰기등으로분리시키거나강조함이없이그구성부분전체가일체로결합되어있는점, 일반수요자들도이사건출원서비스표를 진 과 마켓 - xii -

17 으로분리하여인식하기보다는 진 과 마켓 이결합되어있는일체로인식할가능성이높아보이는점 3 진마켓 은그구성부분전체가일체로결합된표장으로인식된다고봄이타당하므로, 결국이사건출원서비스표는간단하고흔히있는표장만으로된서비스표에해당한다고단정하기어렵다 허 97 등록취소 ( 구상 7-1-7) 169 이사건등록상표 선등록상표 제9류의내려받기가능한컴퓨터소프트웨어애플리케이션, 이동전화기용컴퓨터응용소프트웨어등 제9류의컴퓨터프로그램이수록된테이프, 컴퓨터프로그램이수록된디스크등 1 혁신이라는용어가영리를추구하는기업과관련하여사용되는경우, 혁신은기술의진보및개혁이기업경영에도입되어번영을이끌어내는의미로자주사용되는데, 자본주의체제에서기업이이윤을창조하고경제발전을선도하는데이러한혁신이결정적인역할을한다는것은주지의사실이다 2 IT 관련업계에서는, 기업간경쟁이치열하고첨단기술의발전속도가빠르며그에대한시장및수요자의요구및기대도크므로, 기업의생존및발전을위해서는 기술혁신 내지 경영혁신 을통하여차별화된상품의품질과성능을갖추고경영체계를합리화하는것이필수적이라는점또한잘알려진사실이다 3 이사건지정상품의분야가속하는 IT 관련업계는물론금융, 화학, 디자인, 섬유, 자동차산업등여러업계에서 Innovator 라는단어는기업경영의지향점내지목표로서사용되고있고, 특히시장이국제화되어있고고난이도의첨단기술이활용되며영어의사용빈도가높은 IT 업계의수요자나거래자는일반적으로그지식수준및영어수준이높아 Innovator 라는단어의의미를쉽게알수있다. 4 Innovator 라는단어가앞서본바와같이기업경영의지향점내지목표로서의의미를갖는이상, 기술발전이나경영개선에주력하는기업이자신이제조 판매하는상품이나제공하는서비스에 - xiii -

18 관하여그출처를혁신자, 혁신기업, Innovator 등으로명명하거나이를지향하는기업이라고광고 홍보할권리는자유롭게보장되어야하는점, 실제로도 IT 관련업계를비롯한여러업계나언론에서 Innovator 라는용어를기술혁신이나경영혁신과관련지어빈번하게사용하고있고, 그용례도특정인이나특정기업을지칭하는것이아니라일정수준의기술혁신이나경영혁신을달성한기업을일반적으로지칭하는보통명사의의미로널리사용하고있는점등에비추어보면, Innovator 라는단어는이사건출원상표및이사건선등록 선출원상표등의지정상품및지정서비스업과관련하여자타상품또는서비스업의출처표시기능이없거나미약할뿐만아니라, 공익상특정인에게이를독점시키는것이적절하지아니하다. 따라서이사건출원상표및이사건선등록 선출원상표등에서공통되는 Innovator 부분은그지정상품이나지정서비스업과의관계에서식별력이없거나미약하여이들표장의요부가될수없다. - xiv -

19 Ⅰ 무효 후1327 소멸후 1년의기산기준 ( 구상 7-1-8) 후2535 ( 구상 6-1-3, 7-1-7) 허7527 ( 구상 7-1-7) 허8520 ( 구상 7-1-7) 5. 참고판례 2013허8970 ( 구상 7-1-7, 11) 허8995 ( 구상 7-1-7) 허9332 ( 구상 ) 허1205 ( 구상 7-1-7) 허1717 ( 구상 ) 허8001 ( 구상 83-2) 허3300 ( 구상 7-1-7) - 1 -

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21 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2014후1327 등록무효 ( 상 ) 원고, 상고인 주식회사도도화장품의파산관재인양경석 서울강남구논현로167길 19, 6층 소송대리인특허법인신세기 담당변리사김종윤 원고의소송절차수계신청인 주식회사도도화장품 ( 변경전상호 : 주식회사필코스 메틱 ) 서울강서구양천로 583, 에이동 903호 대표자사내이사김 피고, 피상고인 김매화 영주시중앙로 53-1 소송대리인변리사김영도 원심판결 특허법원 선고 2013허10188 판결 판결선고 주 문 상고를기각한다. 소송절차수계신청인의소송절차수계신청을기각한다. 상고비용은원고가부담하고, 소송절차수계신청으로생긴비용은소송절차수계신청인이부담한다

22 이 유 1. 상고이유를판단한다. (1) 구상표법 ( 법률제14033호로전부개정되기전의것, 이하같다 ) 제7조제1항제8호는 상표권이소멸한날 ( 상표등록을무효로한다는심결이있은경우에는심결확정일을말한다 ) 부터 1년을경과하지아니한타인의등록상표 ( 지리적표시등록단체표장을제외한다 ) 와동일또는유사한상표로서그지정상품과동일또는유사한상품에사용하는상표 는상표등록을받을수없다고규정하고있다. 이규정은어떠한상표권이소멸하더라도그로부터 1년정도는종전상표권자또는정당한사용권자 ( 이하 종전상표권자등 이라고한다 ) 가자기상품의출처표시로등록상표를사용함으로써수요자사이에남아있게된그상표에관한기억과신용으로부터기인한상품출처의혼동을방지하고자하는데에주된취지가있다 ( 대법원 선고 2012후2470 판결참조 ). 이렇듯상표권소멸로종전상표권자등의독점적인상표사용권능이사라진후 1년의공백을두고자한입법취지를고려하면, 이규정이정하는기간의기산일은상표권이소멸함으로써종전상표권자등이더이상종전상표를독점적으로사용할수없게되는날로봄이타당하다. 따라서어떠한상표권에관하여등록취소심결이확정되고그후추가로등록무효심결도확정된경우이미등록취소심결확정일부터종전상표권자등이더이상종전상표를독점적으로사용할수없게되는이상, 구상표법제7조제1항제8호가정하는기간의기산일인 상표권이소멸한날 은등록취소심결의확정일로보아야한다. (2) 원심은그판시선등록상표 2, 3은 각등록취소심결이확정되었고, 각등록무효심결이확정되었으며, 이사건등록상표 ( 상표등록번호제926920호 ) 는위등록취소심결확정일부터 1년이내인 출원된사실을인정한후, 이사건등록상표의출원당시선등록상표 2, 3은상표권이소멸한날부터 1년이경과하지아니한타인의등록상표에해당하므로이사건등록상표중선등록상표 2, 3의지정상품과동일 유사한원심판시 [ 별지 2] 기재지정상품부분에관하여는구상표법제7-4 -

23 조제1항제8호에해당되어무효라고판단하였다. 앞서본법리와기록에의하여살펴보면, 원심의위와같은판단은정당하다. 거기에구상표법제7조제1항제8호에관한법리를오해하는등의잘못이없다. 2. 소송절차수계신청인의소송절차수계신청을본다. 기록에의하면, 상고이유서제출기간이지난후인 소송절차수계신청인이원고로부터이사건등록상표에관한권리를전부이전등록받은사실을알수있으나, 상고심의소송절차가이와같은단계에이르러변론없이판결을선고할때에는양수인인소송절차수계신청인으로하여금소송절차를수계하도록할필요가없다 ( 대법원 선고 2013다3675 판결참조 ). 따라서소송절차수계신청은받아들이지않는다. 3. 그러므로상고와소송절차수계신청을각기각하고, 상고비용은패소자가부담하며, 소송절차수계신청으로생긴비용은소송절차수계신청인이부담하도록하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관박상옥 대법관 김창석 주심대법관조희대 - 5 -

24 대 법 원 제 2 부 판 결 - 6 -

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28 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2016허7527 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사장수산업서울강남구영동대로 511, 4005 호 ( 삼성동, 트레이드타워 ) 대표이사장 소송대리인변호사서영철 피 고 박 부산소송대리인변리사박용환 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 1217 사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 피고의이사건등록상표 ( 갑 1 호증 ) 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호

29 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제11류의전기이불, 비의료용전기담요, 전기모포, 비의료용전기방석, 전기족온기, 침대보온기, 전열식카펫, 전기식보온용발싸개, 온돌과세라믹으로만든전기매트리스 나. 원고의선등록 선사용상표들 ( 갑2, 5호증 ) 1) 선등록상표 1 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제11류의전기이불등 2) 선등록상표 2 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제11류의전기이불등 3) 선등록상표 3 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제11류의전기이불등 4) 선사용상표가 ) 구성 : 장수돌침대나 ) 사용상품 : 돌침대

30 다. 이사건심결의경위 ( 갑 2 호증 ) 1) 원고는 특허심판원에이사건등록상표 의상표권자인피고를상대로, 이사건등록상표는선등록상표 1~3과각각그표장및지정상품이유사하므로, 구상표법 ( 법률제9987호로개정되기전의것, 이하 구상표법 ) 제7조제1항제7호에해당한다. 또한이사건등록상표는주지성을취득한선사용상표와유사한상표로서, 수요자로하여금상품출처의오인 혼동을일으키게할염려가있을뿐만아니라, 선사용상표에화체된경제적신용에무단편승하려는부정한목적으로등록된것이므로, 구상표법제7조제1항제9호, 제11호, 제12호에도해당한다. 따라서이사건등록상표는어느모로보나그등록이무효로되어야한다. 는취지로주장하면서이사건등록상표에대한등록무효심판을청구하였다. 2) 이에특허심판원은위심판청구를 2015당1217 사건으로심리하여, 이사건등록상표 은선등록상표 1, 선등록상표 2 및선등록상표 3 또는선사용상표 장수돌침대 와각그외관, 호칭및관념이모두유사하지아니하므로, 나머지점에관하여더나아가살필필요없이구상표법제7조제1항제7호, 제9호, 제11호, 제12호에해당하지않는다. 는이유를들어원고의위심판청구를기각하는내용의이사건심결을하였다. 2. 이사건심결의위법여부가. 원고의주장요지다음과같은이유로이사건등록상표는구상표법제7조제1항제7호, 제9호및제11호에해당하여그등록이무효로되어야하는데도 2), 이사건심결은이와다르게판단하였으니위법하다. 2) 이사건에서원고는이사건심판단계에서와는달리이사건등록상표가구상표법제7조제1항제12호에해당한다는주장을철회한것으로보인다

31 1) 이사건등록상표와선등록 선사용상표들은모두 장수 부분이중심적식별력을지닌요부로서공통되고, 장수 부분만으로분리관찰될경우각외관, 호칭및관념이동일하여전체적으로그표장이유사하다고보아야한다. 2) 나아가이사건등록상표는선등록상표 1~3과각그지정상품이동일하고, 주지상표인선사용상표와는지정상품 ( 사용상품 ) 이유사하며, 선사용상표의인지도에편승하여수요자를기만하기위한상표에해당한다. 나. 이사건등록상표와선등록 선사용상표들사이의표장유사여부이사건등록상표가선등록상표 1~3 또는선사용상표와의관계에서구상표법제7조제1항제7호, 제9호, 제11호에해당하는지여부를판단함에있어서는, 각그표장이유사하다는점이전제가되어야하는것이므로, 이부분에관하여먼저살펴보기로한다. 1) 외관의대비가 ) 이사건등록상표 과선등록상표 1 는그구성문자부분의서체, 글자수, 한자로된낙관형태의도안이나 5개의별모양도형의포함여부등에있어차이가나므로, 그외관이유사하지않다고보아야한다. 나 ) 이사건등록상표 과선등록상표 2 은그구성문자부분의서체, 한자로된낙관형태의도형유무등이달라서, 그외관이유사하지않다고보는것이옳다. 다 ) 이사건등록상표 과선등록상표 3 는그구성문자부분의서체, 글자수, 한자로된낙관형태 의도형유무등에서차이가있어, 그외관이유사하지않다고보아야한다

32 라 ) 이사건등록상표 과선사용상표 장수돌침대 는그구성문자부분의서체, 글자수, 한자로된낙관형태의도형유무등의차이로인하여, 그외관이다르다고보아야한다. 2) 관념의대비 가 ) 이사건등록상표 은 고구려의제 20 대왕인 장수왕 또는 장수를누리는왕 등으로관념된다. 나 ) 한편, 선등록상표 1, 선등록상표 3 및선사용상표 장수돌침대 는그요부인 장수 부분에의하여 오래도록삶 ( 長壽 ), 장사하는사람, 우두머리 ( 將帥 ) 등으로관념된다. 또선등록상표 2 은 오래사는사람들이모여사는마을 ( 長壽村 ) 의의미로관념될것이다. 다 ) 따라서이사건등록상표와선등록 선사용상표들은모두 오래산다 는관념을포함한다는측면에서는일부유사하지만, 그것만으로이들표장의관념이전체적으로유사하다고보기는어렵다. 3) 호칭의대비 이사건등록상표 은 장수왕 으로호칭되는데 비하여, 선등록 선사용상표들은그전체가 장수별다섯개, 장수촌, 장수, 장수돌침대 등으로호칭되거나그요부인 장수 부분만으로약칭될것이므로, 이들표장의호칭역시서로유사하다고보기는어렵다. 4) 이부분원고의주장에관한판단가 ) 이에대하여원고는,,,,, 등문자 장수 부분을포함하는다른돌침대관련상표들에관한등록무효사건에서대법원과특허법원, 특허심판원이위상표들의 장수 부분에중심적식별력을인정하여, 역시 장수 부

33 분을포함하고있는선등록 선사용상표들과그표장이유사하다고판단한사 례등에비추어볼때, 이사건등록상표 의경우에도 그중 장수 부분이중심적식별력이있는요부로서분리관찰될수있으므로, 이사건등록상표와선등록 선사용상표들의각 장수 부분이동일한이상전체적으로이들표장이유사하다고보아야한다는취지로다투고있다. 그러나먼저상표의등록무효사유는각상표에따라개별적으로판단해야하는것이므로, 장수 부분을포함하는돌침대관련상표들에대하여그중 장수 부분에중심적식별력이있다고인정한심결또는판결사례가존재한다는사정만으로, 이사건등록상표역시 장수 부분에중심적식별력이존재하고 장수 와 왕 으로분리인식또는호칭될수있다는결론이도출되는것은아니다. 또한아래와같은사정들을고려할때이사건등록상표는전체로서 장수왕 으로인식된다고보아야하고, 장수 부분만으로분리인식될수있다고보기어려우므로, 결국원고의위주장은받아들일수없다. 1 먼저이사건등록상표 은한자로된낙관 형태의도형부분 과한글문자부분 이결합되어있는표장으로서, 각부분으로분리관찰될소지가있기는하나, 도형과문자부분의호칭이모두 장수왕 으로동일한데다가, 일반수요자나거래자는상대적으로작은크기의도형부분보다는눈에잘띄는문자부분에의하여이사건등록상표를호칭할것이라고보는것이더자연스럽다. 따라서위도형 부분 의 長壽 와 王 이세로로구분되어표시되어있다는점만으로 일반수요자나거래자가이사건등록상표를굳이 장수 와 왕 으로분리하여인식하고, 이를 장수 부분만으로호칭하리라고보기어렵다. 2 한편, 이사건등록상표중문자부분 은 3 음절 에불과한짧은단어로서, 띄어쓰기없이동일한크기와글씨체로이어져있

34 고, 어느한부분이현저하게도드라져있지아니하므로, 일반수요자나거래자는이를이를전체로서한번에인식하고호칭할개연성이크다. 3 나아가문자부분 은 장수 와 왕 이라는두단어가합쳐져서단순히 오래사는왕 이라는뜻으로인식될수도있겠으나, 그보다는전체로서 고구려의제20대왕인장수왕 ( 長壽王 ) 이라는우리나라역사속의위인을가리키는말로일반수요자나거래자에게널리알려져있으므로, 일반수요자나거래자는이를전체로서 장수왕 이라는새로운의미로인식하고호칭할가능성도충분하다. 4 실제이사건등록상표와는그지정상품만달리하고있을뿐, 그표장이 으로동일한등록번호제 호의상표에 대한이법원 2016허3976 등록무효 ( 상 ) 사건에서, 이법원은 위상표는전체로서 장수왕 으로호칭되고, 장수 만으로약칭된다고보기어렵다는취지의판결 ( 을2호증 ) 을선고한바있고, 대법원도 선고 2016후2133 판결 ( 을10호증 ) 로위특허법원판결에대한원고의상고를기각한사례도확인된다. 나 ) 다음원고는, 이사건등록상표 은 부분만으로사용되고있는경우가많고, 이러한상표의사용실태에비추어보면이사건등록상표는 장수 부분만으로분리인식될수있다는취지로도주장한다. 그러나위와같은상표의변형사용행위는구상표법제73조제1항제2호또는제8호의상표등록취소사유에해당하는지여부와관계가있을뿐, 일반수요자나거래자가이사건등록상표 을 혹은 장수 부분만으로분리인식하고호칭할것이라는점에관한직접적인근거는될수없으므로, 원고의위주장역시받아들이지않는다. 다 ) 마지막으로원고는, 실제일반수요자나거래자가이사건등록상표와선사용상표를동일한출처를표시하는상표로오인 혼동하고있으므

35 로, 양상표의유사성을인정해야한다는취지로주장한다. 그러나원고가실제오인 혼동의사례로들고있는증거들중갑24호증은 초등학교 5학년학생이고구려전성기왕의이름을 장수돌침대 라고답변한사실이있다. 는내용의에피소드를재미있게소개한글에불과하여, 이를이사건등록상표와선사용상표사이의출처혼동의근거로삼기는어렵다. 또갑11호증의 돌침대상표인지도및인지행태 에관한갤럽여론조사결과중 5. 상표에대한인식 부분은그질문자체가 장수온돌, 장수구들, 장수왕돌침대등의상표와장수돌침대와어떤관계가있는것이라고생각되십니까? 라는것이어서, 이사건등록상표와관계있는 장수왕돌침대 뿐만아니라, 장수온돌, 장수구들 까지포함한것이고, 장수왕돌침대 조차도이 사건등록상표 과동일한것이아니어서, 위질문에 대한응답결과를들어일반수요자나거래자가이사건등록상표와선사용상표를유사한것으로인식하고있다고단정할수없다. 그밖에달리원고가제출한모든증거에의하더라도이사건등록상표와선사용상표를접하게되는보통이상의주의력을가진일반수요자나거래자가구체적인거래관계에서상품출처의표시에관하여오인 혼동하고있다고볼만한뚜렷한증거가없으므로, 원고의위주장도이유없다. 5) 대비결과의정리이상에서살핀바를종합해보면, 이사건등록상표 은선등록 선사용상표들과그외관, 관념및호칭이모두다르므로, 표장이유사하다고볼수없다. 3. 결론그렇다면이사건등록상표와선등록 선사용상표들의각표장이유사하다고볼수없는이상, 이사건등록상표는나머지점에관하여더나아가따질필요없이구상표법제7조제1항제7호, 제9호, 제11호에해당하지아니하므로, 이와결론을같이한이사건심결은적법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유없다

36 재판장판사이정석 판사 판사 이호산 김기수

37 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2016허8520 등록무효 ( 상 ) 원 고 김 서울소송대리인변리사정순원 피 고 주식회사장수산업서울강남구영동대로 511, 4005호 ( 삼성동, 트레이드타워 ) 대표이사장 소송대리인특허법인두성담당변리사선종철 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당5746호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 등록결정일 : 제 호 / /

38 / ) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제20류의건강침대, 침대, 온열침대, 흙침대, 돌침대, 숯침대, 온수침대, 가구, 소파, 의자, 거울, 탁자, 화장대, 매트리스, 베개, 안마의자, 진열대, 옷걸이, 침구 { 직물제는제외 }, 쿠션, 전기침대, 전기소파, 보료 나. 선등록상표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 : 제277536호 / / / ) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제20류의의자, 침대, 장롱 ( 농 ), 찬장, 식탁, 전기침대, 전기돌침대, 탁자, 베개, 책장, 진열장, 경대, 소파, 황토매트, 온돌매트, 옥매트, 방석, 베개, 이미용의자, 매트리스, 쿠션, 요람등 4) 등록권리자 : 원고 다. 선출원상표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제 호 / / ) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제20류의침대, 전기침대, 가구, 베개, 돌침대, 흙침대 4) 등록권리자 : 원고 라. 이사건심결의경위 1) 원고는 특허심판원 2015당5746 호로피고를상대로 이사건등록상표는선등록상표및선출원상표와그요부에있어서동일하거나

39 유사하므로구상표법 ( 법률제14033 호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제7조제1항제7호및제8조제1항에해당한다. 고주장하면서이사건등록상표에대하여등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은 이사건등록상표는선등록상표및선출원상표와외관, 칭호, 관념이모두다르므로그표장이유사하지않다. 는이유로원고의등록무효심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1 내지 4호증의각기재및영상, 변론전체의취지 2. 당사자의주장가. 원고의주장요지 1) 이사건등록상표는한글단어인 거북 과 장수 가결합된문자상표이고, 선등록상표는한글단어인 거북이 와 농방 이결합된표장위에거북이도형이결합된상표이며, 선출원상표는한글단어인 거북 앞에거북이도형이결합된상표이다. 2) 이사건등록상표는아래와같은이유로선등록상표및선출원상표와그표장및지정상품이동일하거나유사하므로구상표법제7조제1항제7호및제8조제1항에해당하여그등록이무효로되어야한다. 그럼에도이와달리판단한이사건심결은위법하여취소되어야한다. 가 ) 이사건등록상표는독립된별개의의미가있는 2개단어인 거북 과 장수 가결합된상표로, 이 2개단어의결합으로각각의단어의의미를합한것이상의의미가새롭게생기는경우가아니고, 이를분리하면거래실정상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합되어있는것도아니므로, 이사건등록상표는 거북 부분만으로또는 장수 부분만으로간략하게호칭될수있다. 따라서이사건등록상표가 거북 부분만으로약칭될경우 거북 으로호칭되는선출원상표또는 거북이 부분만으로약칭될수있는선등록상표와유사하게호칭될것이다. 나 ) 이사건등록상표가 거북 부분만으로약칭될경우오래도록죽지않고장수하는동물을상징하는 거북 으로관념되고, 선등록상표와선출원상

40 표도같은동물인 거북이 또는 거북 으로관념되므로, 이사건등록상표는선등록상표및선출원상표와그관념에있어서동일하다. 다 ) 이사건등록상표의지정상품인침대, 돌침대, 매트리스등은상품류제20류에속하는가구들로선등록상표및선출원상표의지정상품과동일하거나유사하다. 나. 피고의주장요지 1) 피고가오랜기간사용하여온 장수돌침대 라는상표는이사건등록상표의등록결정일인 당시이미피고가제조 판매하는돌침대등의출처를표시하는표지로국내의거래자와수요자에게널리알려져있었으므로, 장수 부분만으로도수요자나거래자사이에서돌침대와관련하여피고의표지라고현저하게인식될수있을정도로널리알려진주지상표에해당한다. 그렇다면일반수요자나거래자들은이사건등록상표를주지표장인 장수돌침대 의서브브랜드 (sub-brand) 나선사용상표의상표권자인피고또는피고와특수한관계에있는자에의하여생산 판매되는상품의출처를표시하는것으로인식할것이다. 2) 따라서이사건등록상표는주지표장인 장수 부분만으로분리되어호칭되거나 거북장수 일체로호칭될것이므로, 선등록상표및선출원상표와그호칭에있어서유사하다고할수없고, 그관념에있어서도유사하다고할수없으며, 원고의선등록상표및선출원상표와출처의오인 혼동을일으킬우려가없다. 3. 이사건등록상표의구상표법제7조제1항제7호또는제8조제1항해당여부가. 관련규정및판단기준 1) 구상표법제7조제1항제7호는선출원에의한타인의등록상표 ( 지리적표시등록단체표장을제외한다 ) 와동일또는유사한상표로서그지정상품과동일또는유사한상품에사용하는상표는상표등록을받을수없다고

41 규정하고있고, 구상표법제8조제1항은 동일또는유사한상품에사용할동일또는유사한상표에관하여다른날에 2 이상의상표등록출원이있는때에는먼저출원한자만이그상표에관하여상표등록을받을수있다. 라고규정하고있다. 2) 상표의유사여부는그외관, 호칭및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 2006후3557 판결등참조 ). 한편, 둘이상의문자또는도형의조합으로이루어진결합상표는그구성부분전체의외관, 호칭, 관념을기준으로상표의유사여부를판단하는것이원칙이나, 상표중에서일반수요자에게그상표에관한인상을심어주거나기억 연상을하게함으로써그부분만으로독립하여상품의출처표시기능을수행하는부분, 즉요부가있는경우적절한전체관찰의결론을유도하기위해서는그요부를가지고상표의유사여부를대비 판단하는것이필요하다 ( 대법원 선고 2003도3906 판결, 대법원 선고 2006후1964 판결, 대법원 선고 2010도7352 판결, 대법원 선고 2012다12849 판결등참조 ). 상표에서요부는다른구성부분과상관없이그부분만으로일반수요자에게두드러지게인식되는독자적인식별력때문에다른상표와유사여부를판단할때대비의대상이되는것이므로, 상표에서요부가존재하는경우에는그부분이분리관찰이되는지를따질필요없이요부만으로대비함으로써상표의유사여부를판단할수있다고보아야한다. 그리고상표의구성부분이요부인지여부는그부분이주지 저명하거나일반수요자에게강한인상을주는부분인지, 전체상표에서높은비중을차지하는부분인지등의요소를따져보되, 여기에다른구성부분과비교한상대적인식별력수준이나

42 그와의결합상태와정도, 지정상품과의관계, 거래실정등까지종합적으로고려하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 2015후1690 판결등참조 ). 나. 표장의유사여부 1) 외관대비이사건등록상표는한글단어인 거북 과 장수 가나란히결합된문자상표이고, 선등록상표는한글단어인 거북이 와 농방 이결합된문자표장위에거북이도형이결합된표장이며, 선출원상표는한글단어인 거북 앞에거북이도형이결합된표장인바, 이사건등록상표와선등록상표, 선출원상표는도형의결합유무와문자개수등에서차이가있으므로그외관이유사하다고할수는없다. 2) 호칭및관념대비가 ) 이사건등록상표는 거북 과 장수 가결합된문자상표로서그구성부분중 거북 은 파충류에속하는수중동물 로서오래도록죽지않고장수하는생물을상징하는동물을의미하고, 장수 는 장사하는사람, 오래도록삶, 군사를거느리고지휘하는우두머리 등의다양한의미로해석될수있다. 그런데 거북 부분과 장수 부분이분리되어관찰되면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합한것이라고할수없고, 지정상품과관련하여 거북 부분과 장수 부분이각각식별력을갖지못하거나식별력이미약하다고할수없으므로, 이사건등록상표는 거북 또는 장수 로간략하게호칭되고관념될수있다고할것이다. 나 ) 한편, 선등록상표는거북이모양의도형과 거북이농방 이라는한글문자가결합한표장인데, 거북이도형부분에의하여 거북이 또는 거북이표 로호칭 관념될수있음은물론, 한글문자 거북이농방 중지정상품과관련하여성질표시의표장에해당하여식별력을인정할수없는 농방 부분을제외하면선등록상표는어느경우에나 거북이 로호칭될수있고, 거북이 는 거북 을일상적으로이르는말로서 파충류에속하는수중동물 로서오래도록죽지않고장수하는생물을상징하는동물로관념될것이다

43 또한, 선출원상표역시거북이모양도형과 거북 이라는한글이결합한표장으로위와같은이유에서어느경우에나 거북 으로호칭되고위와같은동물로관념될것이다. 다 ) 이상과같은제반사정을종합하면, 이사건등록상표중 거북 부분은 장수 부분과마찬가지로각각독립적인식별표지기능을발휘하는요부에해당하고, 선등록상표와선출원상표는모두 거북 으로약칭되고관념될수있으므로, 그호칭및관념이매우유사하다. 3) 정리따라서이사건등록상표는선등록상표및선출원상표와비록그외관이다르기는하나, 거북 부분만으로약칭되는경우선등록상표등과그호칭및관념이동일 유사하여이사건등록상표가선등록상표등의사용상품과동일또는유사한상품에함께사용될경우일반수요자나거래자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있다할것이니, 결국이사건등록상표와선등록상표및선출원상표는그표장이서로유사하다고할것이다. 4) 피고의주장및이에대한판단가 ) 피고는, 장수돌침대 라는상표가이미피고가제조 판매하는돌침대등의출처를표시하는표지로국내의거래자와수요자에게널리알려져있었으므로, 장수 부분만으로도수요자나거래자사이에서돌침대와관련하여피고의표지라고현저하게인식될수있을정도로널리알려진주지표장에해당하고, 일반수요자나거래자들은이사건등록상표를주지표장인 장수돌침대 의서브브랜드 (sub-brand) 나선사용상표의상표권자인피고또는피고와특수한관계에있는자에의하여생산 판매되는상품의출처를표시하는것으로인식할것이므로, 이사건등록상표는주지표장인 장수 부분만으로분리되어호칭되거나 거북장수 일체로호칭될것인만큼, 선등록상표및선출원상표와그호칭에있어서유사하지않다고주장한다. 나 ) 살피건대, 을제1 내지 13호증의각기재및변론전체의취지를종합하면, 피고가 1993년경부터 장수돌침대 라는표장을사용하여돌침대제품을생산 판매하여왔고, 피고의제품이 2004년이후계속하여국내돌침대

44 시장에서 50% 가량의점유율을기록하고있으며, 2008년경돌침대, 물침대등을포함한국내기능성침대시장에서 35% 가량의점유율을기록하였고, 한국갤럽조사연구소가 초순경 돌침대상표의인지도및인지행태조사 를조사한결과, 돌침대분야에서는선사용상표가인지도 1위를차지하고있고, 장수 가포함된제품들이같은회사의제품으로인식되는비율도 1위를차지하고있는것으로조사된사실을인정할수있고, 위인정사실에더하여 장수돌침대 라는표장이사용된제품의생산및판매기간, 매출규모, 광고현황, 시장점유율, 시장에서의인지도등을종합적으로고려해볼때 장수돌침대 는이미돌침대와관련하여수요자간에피고의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있었다고볼수있다. 다 ) 그러나피고가사용하여온 장수돌침대 라는표장이돌침대와관련하여일반수요자들사이에피고의상품을표시하는표장으로널리알려져있고, 일반수요자나거래자의입장에서 장수돌침대 중 장수 부분이강한식별력을갖는부분이어서식별력이없는 돌침대 를제외한 장수 부분만으로호칭되고관념될수있다고하더라도, 이러한사정및피고가제출한증거들만으로는일반수요자나거래자들이이사건등록상표인 거북장수 에대하여도그지정상품과관련하여 거북 부분만으로분리하여인식하지못하고오로지 장수 부분만으로분리호칭하거나 거북장수 일체로호칭함으로써사건등록상표를주지표장인 장수돌침대 의서브브랜드 (sub-brand) 등으로인식할것이라고단정하기어렵고, 달리이를인정할증거가없다. 나아가이사건등록상표인 거북장수 중 거북 부분이그지정상품과관련하여식별력이없거나극히미약하다고볼수도없으므로이사건등록상표가 거북 부분만으로분리하여약칭되고관념될수있다고할것이다. 따라서피고의위주장은받아들이지아니한다. 다. 지정상품의유사여부 이사건등록상표의지정상품인 침대, 온열침대, 흙침대, 돌침대 등과선 등록상표및선출원상표의지정상품인 침대, 돌침대, 흙침대 등은모두가

45 구류제품들로서그품질 용도가유사하고, 가구류제품을생산하는업체에서함께생산될뿐만아니라, 그수요자의범위도대부분일치할것으로보이는점등을고려하여볼때이들상품은서로유사하거나적어도경제적으로밀접한견련성이있다고봄이상당하다. 라. 종합 : 이사건심결의위법여부이상과같은제반사정을종합하면, 이사건등록상표는선등록상표및선출원상표와그호칭이매우유사할뿐아니라지정상품이동일 유사하여일반수요자가이사건등록상표와선등록상표, 선출원상표를혼동할가능성이높다고할것이므로, 결국이사건등록상표가선등록상표및선출원상표와동일 유사한지정상품에다같이사용되는경우상표의호칭이유사함으로인하여일반수요자나거래자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가크다고할것이다. 따라서이사건등록상표는선등록상표에대한관계에서구상표법제7조제1항제7호에해당하고, 이사건등록상표는선출원상표에대한관계에서구상표법제8조제1항에해당하므로, 그등록이무효로되어야한다. 3) 따라서이와달리판단한이사건심결은위법하므로취소되어야할것이다. 3) 원고는당초 라는상표를출원하여등록번호제 호로상표등록을받았는데 ( 출원, 등록 ), 이에대해피고가위등록상표는선사용상표 장수돌침대 와유사한것으로서수요자로하여금출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있는상표로서구상표법제7조제1항제11호에해당한다는이유로특허심판원 2013당 1045호로상표등록무효심판을청구하였고, 이후특허법원 선고 2013허 8970 판결로그심판청구를기각한심결을취소하는판결이확정됨에따라다시 2014당 ( 취소판결 )73호로위상표등록을무효로하는심결이내려져 확정되었다. 피고는이와같이위 거북장수 의상표등록이무효로된이후인 이사건 등록상표 를출원하여등록을받았고, 한편, 원고는 이사건 출원상표 을출원하여등록을받았다

46 4. 결론 그렇다면원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사박형준 판사 판사 이혜진 진현섭

47 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2013허8970 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사장수산업서울강남구영동대로 511, 4005호대표이사장 소송대리인변호사서영철 피 고 김 서울 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당1045호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제957510호

48 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제20류의나무침대, 돌침대, 침구 ( 직물제는제외 ), 흙침대, 가구, 매트리스, 방석, 베개, 서가, 소파 4) 상표권자 : 피고 나. 선사용상표 4) 1) 구성 : 장수돌침대 2) 사용상품 : 돌침대 3) 사용자 : 원고 다. 이사건심결의경위 1) 원고는 피고를상대로, 이사건등록상표는타인의등록상표와의관계에서상표법제7조제1항제7호에해당한다고주장하면서상표등록의무효심판을청구하였다. 2) 이에특허심판원은위심판청구사건을 2013당1045호로심리한다음, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다는이유로원고의심판청구를받아들이지않는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2, 9 내지 11호증, 변론전체의취지 2. 당사자주장의요지가. 원고의주장이사건등록상표는 1 선등록상표들및선등록서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제7호에해당하고, 2 선사용상표와의관계에서상표법제7조제1항제9호, 제11호, 제12호에각해당하므로, 그등록이무효로되어야한다. 4) 원고가이사건심판절차에서제출한선등록상표들은이사건소송절차에서는선등록상표로제출되지아니하였다. 원고가이사건소송절차에서제출한선등록상표 1( 등록번호제 호 ), 선등록상표 2( 등록번호제 호 ), 선등록서비스표 1( 등록번호제 호 ) 은구체적인대비대상으로삼지아니하므로그기재를각생략한다

49 나. 피고의주장이사건등록상표는선등록상표들, 선등록서비스표및선사용상표와표장이유사하지아니하여상표법제7조제1항제7호, 제9호, 제11호및제12 호어디에도해당하지아니한다. 3. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제11호에해당하는지여부가. 관련법리등록상표가상표법제7조제1항제11호후단에서규정하고있는 수요자를기만할염려가있는상표 에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는선사용상표나그사용상품이반드시저명하여야할필요까지는없지만, 적어도국내수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로알려졌어야하고, 여기서말하는특정인의상표나상품이라고인식된다고하는것은선사용상표에관한권리자의명칭이구체적으로알려져야하는것은아니며, 누구인지알수없다고하더라도동일하고일관된출처로인식될수있으면충분하다할것이다. 그리고이러한경우그선사용상표와동일ㆍ유사한상표가그사용상품과동일ㆍ유사한상품에사용되고있거나, 또는어떤상표가선사용상표와동일ㆍ유사하고, 선사용상표의구체적인사용실태나양상표가사용되는상품사이의경제적인견련의정도기타일반적인거래실정등에비추어, 그상표가선사용상표의사용상품과동일ㆍ유사한상품에사용된경우에못지않을정도로선사용상표의권리자에의하여사용되고있다고오인될만한특별한사정이있으면수요자로하여금출처의오인ㆍ혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고보아야한다. 위와같이수요자를기만할염려가있는상표에해당하는지여부는그상표에관한등록결정시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2009후3268 판결, 대법원 선고 2006후3113 판결및대법원 선고 2001후1884, 1891 판결등참조 )

50 나. 인정사실 1) 원고는 1993년경부터 장수돌침대 라는표장을사용하여돌침대제품을생산, 판매하여왔고, 그무렵부터케이블 TV나공중파방송 3사의 TV, 국내여러중앙일간지와지방지및각종잡지등을통하여전국적으로 장수돌침대 라는표장을사용하여제품광고를해왔다. 2) 원고는 부터같은해 까지삼성동무역센터에서개최된 KOFRUN 2000 전시회에참가하여제품을적극홍보한바도있으며, 그판매실적등을인정받아원고및위표장이 2002년코리아타임즈선정베스트브랜드상, 한국능률협회인증원선정고객만족경영최우수상, 2004년우수전기제품대통령표창, 2012년한국소비자웰빙지수기능성침대부분 1위, 대한민국명품브랜드대상, 올해의브랜드대상을각수상하기도하였다. 3) 원고는전국 60여개의대리점과 10여개의직영점및현대백화점, 롯데백화점등국내주요백화점을통하여돌침대제품을판매하고있다. 4) 1993년부터이사건등록상표의등록결정일전인 2012년까지약 20년간원고가국내에서선사용상표가부착된제품을판매한매출액과광고지출액은아래표와같이합계 369,309,991,517 원과 22,835,982,464 원이다. 연도 매출액 광고지출액 1993년 209,134,302원 5,011,800원 1994년 255,792,167원 6,726,000원 1995년 267,851,305원 5,473,200원 1996년 625,730,938원 2,874,900원 1997년 3,618,058,159원 251,668,543원 1998년 1,352,294,287원 128,685,792원 1999년 1,295,708,519원 64,881,527원 2000년 2,185,662,919원 24,109,954원 2001년 13,199,345,419원 756,108,645원 2002년 22,900,258,684원 1,178,464,460원 2003년 27,795,428,349원 1,455,201,245원 2004년 23,047,739,355원 1,353,088,240원 2005년 26,830,218,316원 1,188,843,306원 2006년 37,170,998,209원 1,745,719,781원

51 2007년 31,943,157,932원 1,912,227,475원 2008년 37,034,453,976원 2,880,754,709원 2009년 32,529,866,137원 2,507,164,913원 2010년 32,855,632,385원 2,603,936,793원 2011년 30,535,702,588원 2,203,883,875원 2012년 43,656,957,571원 2,561,157,306원 합계 369,309,991,517원 22,835,982,464원 5) 그결과원고의제품은 20년이상국내돌침대시장에서시장점유율 1 위를기록하고있고, 2012년돌침대, 물침대등을포함한국내기능성침대시장에서 25% 가량의점유율을기록하였다. 6) 또한한국갤럽조사연구소가 부터같은달 10. 까지서울 부산 대전 대구 광주지역만 19-59세의일반인남녀 1,000명을대상으로인지도조사를실시한결과에서도조사대상자의 89.8% 가 장수돌침대 표장을인지하고있는것으로응답하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제4, 8, 12, 48 내지 50호증 ( 가지번호가있는것은각가지번호포함 ), 변론전체의취지 다. 이사건등록상표의등록결정당시선사용상표가알려진정도위인정사실과같이, 선사용상표를사용한제품의생산및판매기간, 매출규모, 시장점유율, 광고현황및시장에서의인지도등을종합적으로고려해볼때선사용상표는이사건등록상표의등록결정일인 무렵에는국내돌침대분야의수요자나거래자사이에서현저하게인식될수있을정도로알려진주지상표라고할것이다. 라. 표장의유사여부 1) 관련법리상표의유사여부는상표의외관 호칭 관념을일반수요자나거래자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여판단하여야하는것이므로, 외

52 관 호칭 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의상표가일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자나거래자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야하고 ( 대법원 선고 2011후3322 판결등참조 ), 오늘날방송등광고선전매체나전화등의광범위한보급에따라상표를음성매체등으로광고하거나전화로상품을주문하는일등이빈번한점등을고려할때문자상표의유사여부의판단에있어서는그호칭의유사여부가가장중요한요소가된다 ( 대법원 선고 97후3050 판결등참조 ). 그리고둘이상의문자들조합으로이루어진결합상표는상표를구성하는전체문자에의해생기는외관, 호칭, 관념에의해상표의유사여부를판단하는것이원칙이나, 문자들의결합관계등에따라 독립하여자타상품을식별할수있는구성부분, 즉요부만으로도거래에놓일수있다고인정할수있는경우에는그요부를분리하거나추출하여그부분에의해생기는호칭또는관념에의해상표의유사여부를판단할수있다 ( 대법원 선고 2010후1763 판결등참조 ). 2) 구체적판단가 ) 외관의대비이사건등록상표 ( ) 와선사용상표 ( 장수돌침대 ) 는글자구성등의차이로인하여외관이서로다르다. 나 ) 호칭및관념의대비이사건등록상표 ( ) 는 과 부분이간격없이연결되어구성되어있기는하나 부분이일반수요자들사이에현저하게인식되어있는선사용상표인 장수돌침대 의 장수 와동일한표장으로서강하게인식되는부분이므로이사건등록상표는일반수요자나거래자의입장에서요부라고할수있는 부분만으로약칭되고관념될수있다 [ 따라서이사건등록상표는짧은 4음절이고, 거북이처럼장수하다 ( 오래살

53 다 ) 라는의미를연상시키므로 부분만으로분리되어호칭되고관념되지않는다는피고의주장은받아들이지아니한다 ]. 이와대비되는선사용상표 ( 장수돌침대 ) 도사용상품의보통명칭이어서식별력이없는 돌침대 를제외한 장수 만으로약칭되고관념될수있다. 따라서이사건등록상표와선사용상표는모두 ( 장수 ) 로호칭되고 오래산다 ( 長壽 ) 는의미로관념될수있으므로그호칭과관념이동일하다. 결국이사건등록상표와선사용상표는그외관이다르더라도거래사회에서중요한역할을하는호칭과관념이동일한이상, 위각표장은전체적으로유사하다. 더구나앞서본바와같이주지상표인선사용상표와 장수 라는단어를공통으로포함하고있는이사건등록상표를접한국내의수요자나거래자들은선사용상표를연상할것이고, 선사용상표에장수하는대표적동물로알려진 거북 을추가하고사용상품의보통명칭인 돌침대 를삭제한이사건등록상표를선사용상표의서브브랜드 (sub-brand) 나선사용상표의상표권자와특수한관계에있는자에의하여생산또는판매되는상품의출처를표시하는것으로오인, 혼동할우려가있다는점에서도이사건등록상표는선사용상표와유사하다할것이다. 다 ) 대비의결과이상을종합하면, 이사건등록상표는선사용상표와표장이유사하여이사건등록상표가선사용상표의사용상품과동일또는유사한상품에함께사용될경우일반수요자나거래자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있다할것이므로, 이사건등록상표는선사용상표와결국서로유사하다고보아야한다. 마. 상품간의관련정도이사건지정상품중 나무침대, 돌침대, 침구 ( 직물제는제외 ), 흙침대, 매트리스, 베개 는선사용상표의사용상품인돌침대와동일하거나유사하다. 그리고, 이사건지정상품중 가구, 방석, 서가, 소파 와선사용상표의사용

54 상품인돌침대는가구류상품들이라는점에서그용도가유사한점, 가구류를생산하는업체에서함께생산될뿐만아니라그수요자의범위도일치하는점등에서선사용상표의사용상품인돌침대와유사하거나적어도경제적으로밀접한관련성이있다고봄이타당하다. 바. 소결이상을종합하면, 이사건등록상표의등록결정당시국내수요자나거래자에게선사용상표와그사용상품은적어도일관된출처로서특정인인원고의상표나상품이라고인식될수있을정도에이르렀는데, 이사건등록상표는선사용상표와유사한것으로서그지정상품이선사용상표의사용상품과동일ㆍ유사하거나경제적인견련의정도가밀접하여, 선사용상표의권리자인원고나그와특수한관계에있는자에의하여사용되는것으로오인될만한사정이있었으므로, 결국이사건등록상표는수요자로하여금출처의오인ㆍ혼동을일으켜수요자를기만할염려가있는상표로서상표법제7조제1항제11호에해당한다고봄이타당하다. 4. 결론이상과같이, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제11호에해당하므로원고의나머지주장에관하여나아가살펴볼필요없이그등록이무효로되어야한다. 그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결은부당하고, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사설범식 판사 판사 박정훈 윤주탁

55 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2016허8995 등록무효 ( 상 ) 원 고 얼라인테크널러지인코포레이티드 (Align Technology, Inc.) 미국캘리포니아주 95131, 산호세, 오차트파크웨이 2560 (2560 Orchard Parkway, San Jose, California 95131, U.S.A.) 대표이사조셉엠. 호간 (Joseph M. Hogan) 소송대리인변호사정영선제일특허법인담당변리사정지우 피 고 강 서울소송대리인법무법인휴텍담당변호사이두형, 이석민변리사주재연 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당5376호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

56 이 유 1. 기초사실가. 피고의이사건등록서비스표 ( 갑제1호증 ) 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 서비스표등록제 호 / / ) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제44류의원예서비스업, 약국업, 치과업, 병의원업 ( 치과업제외 ), 머리카락이식업, 요양소업, 병원업 ( 치과업제외 ), 한방의료업, 수의업, 휴양소업, 이용업, 미용업, 찜질방업, 마사지업, 꽃꽂이업, 탈모치료업, 비만클리닉업, 심리검사업, 심리학자의서비스업, 안경사의서비스업 나. 원고의선등록상표서비스표들 1) 선등록상표서비스표 1 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표서비스표등록제18841호 / / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품및지정서비스업 : 치아교정기계기구, 치과업등 [ 별지 ] 1항기재와같다. 2) 선등록상표서비스표 2 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표서비스표등록제34672 호 / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품및지정서비스업 : 치아교정기계기구, 치과업등 [ 별지 ] 1항기재와같다. 3) 선등록상표서비스표 3 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표서비스표등록제34673 호 / /

57 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품및지정서비스업 : 치아교정기계기구, 치과업등 [ 별지 ] 1항기재와같다. 4) 선등록상표서비스표 4 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표서비스표등록제34674 호 / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품및지정서비스업 : 치아교정기계기구, 치과업등 [ 별지 ] 1항기재와같다. 5) 선등록국제상표서비스표 5 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 국제등록상표제 호 / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품및지정서비스업 : [ 별지 ] 2 항기재와같다. 다. 이사건심결의경위 1) 원고는 특허심판원에피고를상대로, 이사건등록서비스표는구상표법제7조제1항제7호, 제11호, 제12호 ( 법률제 14033호로전부개정되기전의것, 이하같다 ) 에해당하므로그등록이무효로되어야한다고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은이를 2015당5376호로심리한후 다음과같은이유로원고의위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 1 이사건등록서비스표는선등록상표서비스표 1 내지 4 및선등록국제상표서비스표 ( 이하함께부를경우 선등록상표서비스표들 이라고만한다 ) 와그외관, 호칭, 관념이상이하므로서로유사하지아니하다. 따라서이사건등록서비스표와선등록상표서비스표들이동일또는유사한상품및서비스업에

58 사용되더라도그출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가없다. 2 이사건등록서비스표와선등록상표서비스표들은그표장이유사하지아니하므로표장의유사를전제로하는구상표법제7조제1항제7호에해당하지아니한다. 3 이사건등록서비스표는선등록상표서비스표들과그표장이유사하지아니할뿐만아니라, 선등록상표서비스표들이외국또는국내에서특정인의상품또는서비스업을표시하는상표서비스표로알려졌다고보기어려우므로구상표법제7조제1항제11호, 제12호에해당하지아니한다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1 내지 4호증의각기재 ( 가지번호있는것은가지번호포함 ), 변론전체의취지 2. 원고주장의심결취소사유의요지가. 이사건등록서비스표는선등록상표서비스표 1과글자체, 글자수, 8개알파벳구성및배열이동일하여그외관이유사하고, 호칭도첫음절을제외한나머지네음절이동일하여전체적으로유사하므로공존할경우수요자들로하여금출처에대한오인 혼동을유발하게할우려가크므로구상표법제7조제1항제7호에해당한다. 나. 이사건등록서비스표와선등록상표서비스표들은그표장이서로유사할뿐만아니라, 선등록상표서비스표들은이사건등록서비스표의출원일전에 치아교정기계기구, 치과업 과관련하여외국또는국내에서특정인의상품또는서비스업을표시하는상표서비스표로널리알려져있었고, 피고는선등록상표서비스표들에화체된영업상의신용이나고객흡인력등에편승하여부당한이득을얻거나원고에게손해를가하려는부정한목적으로이사건등록서비스표를출원 등록하였다고할것이므로구상표법제7조제1항제11호, 제12호에해당한다

59 3. 이사건등록서비스표가구상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 관련법리상표의유사여부는대비되는상표를외관, 호칭, 관념의세측면에서객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여거래상오인 혼동의염려가있는지에따라판단하여야한다. 또한상표의유사여부의판단은두개의상표자체를나란히놓고대비하는것이아니라때와장소를달리하여두개의상표를대하는일반수요자에게상품출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지의관점에서이루어져야하고, 두개의상표가그외관, 호칭, 관념등에의하여일반수요자에게주는인상, 기억, 연상등을전체적으로종합할때상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는경우에는두개의상표는서로유사하다고보아야한다 ( 대법원 선고 2010도15512 판결등참조 ). 또한외관, 호칭, 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의상표가일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자나거래자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다 ( 대법원 선고 2011후3322 판결, 대법원 선고 97후3050 판결등참조 ). 위법리는구상표법제2조제 3항에의하여서비스표에도마찬가지로적용된다. 나. 이사건등록서비스표와선등록상표서비스표 1의전체관찰여부 1) 피고의주장피고는, 이사건등록서비스표와선등록상표서비스표 1의구성중 ALIGN 부분은그지정서비스업인치과업과관련하여식별력이없으므로이사건등록서비스표와선등록상표서비스표 1의유사여부판단시그부분을제외하고판단해야한다는취지로주장한다

60 2) 판단이사건등록서비스표 과선등록상표서비스표 1 은모두동일한서체의영문자알파벳대문자 10글자가연속적으로배열되어있는조어상표로구성되어있고, 특별히 ALIGN 부분이다른부분에비하여도안화되어있거나띄어쓰기로분리되어있지도아니하여, 일반수요자가이를분리하여인식한다고보기어렵다. 더욱이갑제6, 13호증, 을제11, 13호증의각기재에의하면일반수요자나거래자는이사건등록서비스표와선등록상표서비스표 1을각 인비절라인, 노비절라인 으로호칭하고있음을알수있다. NOVIS 와 INVIS 는뜻이없는조어인데일반수요자나거래자는위표장들을보고 NOVIS 와 ALIGN 부분으로분리하거나 INVIS 와 ALIGN 부분으로분리하여호칭하거나관념한다고인정할증거가없다. 이사건등록서비스표와선등록상표서비스표 1은각구성부분을분리하여관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있다고볼수있다. 한편, 을제3호증의 1 내지 7의각기재에의하면이사건등록서비스표와선등록상표서비스표 1의지정상품또는지정서비스업과동일 유사한 치과용기기, 치열교정장치 등의상품류에 ( 상표등록제 호 ), ( 상표등록제 호 ), ( 상표등록제 호 ), ( 상표등록제 호 ), ( 상표등록제 호 ), ( 상표등록제 호 ), ( 상표등록제 호 ) 로등록되어있는사실은인정된다. 그러나위상표들은 S-ALIGN 과같이 ALIGN 부분이독립적으로사용되거나, TECH, SMILE, MAGIC 등과같이별도의의미가있는부분과 ALIGN 부분이결합된표장들이므로조어표장에해당하는이사건등록상표서비스표, 선등록상표서비스표 1의 NOVIS, INVIS 부분과는차이가있다

61 따라서이사건등록서비스표와선등록상표서비스표 1은전체로써관찰되어야한다. 다. 이사건등록서비스표와선등록상표서비스표 1 의유사여부 1) 표장의유사여부가 ) 외관의대비 이사건등록서비스표 과선등록상표서비스표 1 은모두특별한도안화없이동일한서체의영문자알파벳대문자 10글자로구성된단순한문자상표에해당한다. 양표장은앞의두글자가각각 NO, IN 으로구성이다르기는하나, 그뒤의 8글자는모두 VISALIGN 으로그배열순서가그대로일치하고, 그도안화된글자체에도별다른차이가없어외관이서로유사하다. 나 ) 호칭의대비앞서본바와같이우리나라의일반수요자나거래자의자연스러운발음에따라이사건등록서비스표는 노비절라인, 선등록상표서비스표 1은 인비절라인 으로호칭될수있다. 양표장은호칭되는음절수가 5음절로같고, 5음절중 4음절이 비절라인 으로같고, 첫음절만이 노 와 인 으로다를뿐이어서전체적인청감에있어서도서로유사하다. 이에대하여피고는호칭에서비중이가장큰첫음절인 노 와 인 이확연하게상이하고, 첫음절을강하게발음하는우리나라사람들의일반적인경향을고려할때양상표의호칭은유사하지아니하여일반수요자에게오인 혼동을일으킬우려가없다는취지로주장한다. 살피건대, 노 와 인 은 5음절중 1음절에불과하여전체호칭에서차지하는비중이크지않고나머지 4 음절의청감이완전히동일하므로일반수요자는호칭이유사하다고인식할수있다. 또한 노 와 인 은영어에서부정의뜻을나타내는접두어에해당하여강하게발음되지아니하는점을고려하면첫음절이양표장의전체호칭을명백히구분할수있을정도로특히강하게발음된다고단정하기도어렵다. 따라서이부분피고의주장은받아들이지않는다

62 다 ) 관념의대비이사건등록서비스표와선등록상표서비스표 1은모두조어표장에해당하므로그뜻을직감하기어려워그관념을대비할수없다. 다만, 양표장은모두부정또는반대의의미를가지는 IN, NO 와 시각의, ( 눈으로 ) 보는 을의미하는 visualize 와 가지런히하다 를의미하는 align 을결합하여만든조어표장에해당하므로간접적으로 눈에보이지않는교정장치 등으로암시될수있어그경우관념도유사하다. 라 ) 정리이사건등록서비스표와선등록상표서비스표 1은그외관, 호칭, 관념등에의하여일반수요자에게주는인상, 기억, 연상등을전체적으로종합할때상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는경우에해당하므로양표장은서로유사하다. 2) 지정서비스업의유사여부이사건등록서비스표과선등록상표서비스표 1은그지정서비스업이모두 치과업 등으로동일하다. 3) 종합정리이사건등록서비스표는선등록상표서비스표 1과그표장및지정서비스업이동일 유사하여구상표법제7조제1항제7호에해당하므로그등록이무효로되어야한다. 4. 결론 이사건심결은이와결론을달리하여위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있어이를인용한다. 재판장판사오영준 판사 판사 권동주 김동규

63 [ 별지 ] 1. 선등록상표서비스표 1의지정상품과지정서비스업 ( 선등록상표서비스표 2 내지 4의지정상품과지정서비스업도이와동일하다 ) - 상품류구분제9류의치아치료에사용되는디지털영상소프트웨어, 치아교정과정과환자데이터및관련정보를제공 / 추적 / 변경하는데쓰이는컴퓨터소프트웨어 - 상품류구분제10류의치아교정기계기구, 충전용기구 - 서비스업류구분제41류의치아교정기계기구사용에관한교육훈련업 - 서비스업류구분제44류의치아교정업, 치과업 2. 선등록국제상표서비스표 5의지정상품과지정서비스업 - 상품류구분제9류의 Computer software, namely, digital imaging software used to depict tooth movement and propose treatment plans, computer software used for the creation of individually customized courses of orthodontic treatment, computer software used to provide, track and modify proposed courses of orthodontic treatment and patient data related thereto - 상품류구분제10류의 dental apparatus, namely orthodontic appliances, orthodontic devices and braces for use in straightening teeth and treating malocclusions, special containers for the storage, cleaning and transportation of dental apparatus, dental pliers, dental drills, dental polishing wheels, dental burrs, dental incremental thickness gauges, dental dispensing guns, dental bite trays, dental impression trays, dental picks, dental clips, dental mirrors, dental crowns, veneers, inlays and onlays, dental bridges, dental implants, dental attachments, retainers, pontics and prosthetic instruments for dental purposes

64 - 서비스업류구분제41류의 Training in the field of dentistry and orthodontic - 서비스업류구분제42류의 Consultation services in the fields of selection, application and use of computer hardware and software systems, dental research laboratory services - 서비스업류구분제44류의 Orthodontic and dentistry services. 끝

65 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2016허9332 등록무효 ( 상 ) 원 고 배 서울소송대리인변리사김희소, 이제명소송대리인법무법인휴텍담당변호사이두형, 이석민 피 고 주식회사풀무원충북음성군대소면삼양로 대표이사남 소송대리인변리사이경림소송복대리인변호사정석원 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 1967 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제 호 / /

66 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제03류의화장품, 화장품제조용향료, 인체용비누, 미용비누, 목욕비누, 바디케어용비누, 방취비누, 샴푸, 종이비누, 면도용비누, 면도용무스, 고형화장비누, 손세정제, 물비누, 화장용로션처리티슈, 화장용마스크, 화장용탈지면, 인조속눈썹고정용접착제, 화장용접착제, 가정용비누 4) 등록권리자 : 원고 나. 선사용상표들 1) 선사용상표 1 가 ) 구성 : 나 ) 사용상품 : 에이드, 스무디, 주스, 과채주스, 요거트다 ) 사용자 : 피고 2) 선사용상표 2 가 ) 구성 : 나 ) 사용상품 : 에이드, 스무디, 주스, 과채주스, 요거트다 ) 사용자 : 피고 다. 이사건심결의경위 1) 피고는 특허심판원 2014당1967호로원고를상대로 이사건등록상표는그출원당시국내의수요자나거래자들에게특정인의상품출처표시로현저하게알려져있었던선사용상표들의명성에부당편승하려는목적을가지고출원되어등록되었으므로, 구상표법 ( 법률제 14033호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제7조제1항제12호에해당한다. 고주장하면서이사건등록상표에대하여등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은 이사건등록상표는그출원당시국내의

67 수요자사이에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는선사용상표 2와동일한상표로서부당한이익을얻으려하는등의부정한목적을가지고출원하여등록된것이므로, 구상표법제7조제1항제12호에해당하여그등록이무효로되어야한다. 는이유로피고의위심판청구를인용하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1, 2호증의각기재및영상, 변론전체의취지 2. 당사자의주장가. 원고의주장요지 1) 이사건등록상표의출원일인 당시선사용상표들이사용된피고제품의매출액, 시장점유율, 광고내역, 광고비, 입점매장, 언론기사등에비추어볼때선사용상표들은국내수요자들사이에특정인의상품을표시하는것으로널리인식되어있었다고볼수없다. 2) 선사용상표들은우리나라영어보급수준을고려할때일상생활주변에서흔하게접할수있는매우쉬운문장이고, 그표장의서체및표기방법도극히일반적이어서창작성이인정되기어려우므로, 이사건등록상표는선사용상표들을모방한것이라고단정할수없다. 또한이사건등록상표의지정상품인화장품류와선사용상표들이사용되는제품인과일주스등음료사이에는아무런경제적견련관계가존재하지않으므로, 원고에게이사건등록상표를출원함으로써선사용상표들에화체된양질의이미지나고객흡인력에편승하려는의도등부정한목적이있었다고볼수없다. 3) 따라서이사건등록상표는구상표법제7조제1항제12호에해당하지아니한다. 그럼에도이와달리판단한이사건심결은위법하므로취소되어야한다. 나. 피고의주장요지 1) 이사건등록상표는국내의일반수요자및거래자들에게특정인의출처표시로서상당히널리알려져있는피고의선사용상표들과외관 칭호및

68 관념이동일 유사하므로, 원고가이사건등록상표를그지정상품에사용하는경우선사용상표들의사용상품과출처의오인 혼동을불러일으킬우려가높다. 2) 또한원고가이사건등록상표를출원한것이우연한창작에의한것이라고볼수없고, 이사건등록상표는선사용상표들의명성과신용 신뢰에무임승차하려는부정한의도에서출원된것이명백하므로원고에게부정한목적이있음을충분히인정할수있다. 3) 따라서이사건등록상표는선사용상표들과관계에서구상표법제7조제1항제12호에해당하므로, 그등록이무효로되어야한다. 3. 이사건등록상표가구상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부가. 판단기준구상표법제7조제1항제12호는 국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표 ( 지리적표시를제외한다 ) 와동일또는유사한상표로서부당한이익을얻으려하거나그특정인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는상표 는상표등록을받을수없다고규정하고있다. 이규정은국내또는외국의수요자에게특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표가국내에등록되어있지않음을기화로제3자가이를모방한상표를등록하여사용함으로써모방대상상표에체화된영업상신용등에편승하여부당한이익을얻으려하거나, 모방대상상표의가치에손상을주거나모방대상상표권자의국내영업을방해하는등의방법으로모방대상상표권자에게손해를끼치려는목적으로사용하는상표는등록을허용하지않는다는취지이다. 따라서등록상표가이규정에해당하려면모방대상상표가국내또는외국의수요자에게특정인의상표로인식되어있어야하고, 등록상표의출원인이모방대상상표와동일또는유사한상표를부정한목적을가지고사용하여야하는데, (1) 모방대상상표가국내또는외국의수요자사이에특정인의상표로인식되어있는지는그상표의사용기간, 방법, 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념

69 상객관적으로상당한정도로알려졌는지등을기준으로판단하여야하고, (2) 부정한목적이있는지를판단할때는모방대상상표의인지도또는창작의정도, 등록상표와모방대상상표의동일 유사정도, 등록상표의출원인과모방대상상표의권리자사이에상표를둘러싼교섭의유무, 교섭의내용, 기타양당사자의관계, 등록상표의출원인이등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 등록상표와모방대상상표의지정상품간의동일 유사내지경제적견련성의유무, 거래실정등을종합적으로고려하여야하며, (3) 위와같은판단은등록상표의출원시를기준으로하여야한다 ( 대법원 선고 2012후672 판결등참조 ). 나. 선사용상표들의주지 저명정도 1) 인정사실갑제1, 4호증, 을제1 내지 55, 120호증 ( 가지번호있는것은가지번호포함 ) 의각기재및영상, 변론전체의취지에의하면아래각사실을인정할수있다. 가 ) 피고는 신선식품, 건강기능식품, 친환경유통사업, 푸드서비스업등을영위할목적으로설립된회사이다. 나 ) 피고는 최초로선사용상표들을사용한 에이드류, 스무디류, 주스류, 과채주스류, 요거트류 등의냉장주스제품을제조하여판매하기시작하였고, 현재까지냉장주스제품에아래와같은형상으로사용되고있다 ( 상단에는선사용상표 1이표시되어있고, 하단에는선사용상표 2에과일명이추가로표시되어있다 )

70 다 ) 국내과일주스시장의연간매출액은 2007년도약 6,752억원 ( 그중냉장주스의매출액은약 829억원 ), 2008년도약 7,055억원 ( 냉장주스약 947억원 ), 2009년도약 7,425억원 ( 냉장주스약 1,092억원 ), 2010년도약 7,479억원 ( 냉장주스약 1,230억원 ), 2011년도약 7,871억원 ( 냉장주스약 1,465억원 ), 2012년도 5월까지약 3,098억원 ( 냉장주스약 578억원 ) 에이르고, 선사용상표들이사용된피고냉장주스제품의매출액은 2008년도약 3억 3,200만원, 2009년도약 18억 8,500만원, 2010년도약 59억 2,200만원, 2011년도약 147억원, 2012년도 5월까지약 65억 2,100만원에이른다. 라 ) 선사용상표들이사용된피고냉장주스제품의매출액을기준으로한냉장주스시장점유율은 2008년도 0.4%, 2009년도 1.7%, 2010년도 4.8%( 업계순위 5위 ), 2011년도 10.1%( 업계순위 3위 ), 2012년도 5월까지 11.3%( 업계순위 3위 ) 를기록하였고, 2012년도 5월의월별시장점유율은 13.3% 를기록하였다. 마 ) 피고는 부터 까지트위터, 블로그등온라인행사를통한당첨자의사무실을찾아다니며선사용상표들이사용된제품을시음용으로제공하는등판촉및홍보활동을하였고, 부터 까지서울강남, 서초, 종로, 신촌등서울시내주요지역에서선사용상표들이사용된제품을시음및홍보용으로 50,126개를제공하였으며, 부터 동안강남, 강북지역을중심으로피고의인터넷홈페이지, 페이스북등의온라인행사응모자및파워블로거의사무실등을방문하여선사용상표들이사용된제품을시음및홍보용으로 55,880개를제공하는등선사용상표들이사용된제품의홍보및판촉을위하여오프라인에서고객들을대상으로한행사를여러차례실시하였다. 바 ) 국내의언론매체, 소셜네트워크서비스 (SNS) 및인터넷포털사이트의블로그등을통하여선사용상표들에관한아래와같은내용의기사등이게시되거나소개되었다. ⑴ 럭셔리번지신세계백화점강남점에서불티나게팔리는음료가있다. 바른먹을거리대표풀무원의천연과일 100% 아임리얼 (I m Real) 이

71 다. ( 자메트로라이프 ) ⑵ 한국의마시는과일풀무원아임리얼풀무원아임리얼 (I m Real) 은 100% 천연과일 콘셉트로까다로운오피스레이디의입맛을충족시킨다. ( 자포커스 ) ⑶ 과도한업무에치이지만건강한삶과스타일모두를놓치기싫어하는전문직여성들사이에서풀무원의 마시는과일 아임리얼이인기다. 도시여성들의건강, 간편함, 스타일을만족시키며급성장해가는아임리얼의인기비결을알아봤다. ( 자메트로라이프 ) ⑷ 마시는과일 풀무원의 아임리얼 인기가뜨겁다. 서울강남지역을중심으로입소문을타기시작한이제품은시장의판도를주도한다는 2030 직장여성들사이에서건강과맛을모두충족시키는 잇 (it) 음료 로통하며꾸준한사랑을받고있다. ( 자포커스 ) ⑸ 최근도심한가운데에서많은사람의이목과감성을자극하는이색행사가화제다. 풀무원이만든과일 아임리얼 (I m Real) 의 움직이는과수원 이다. ( 자메트로라이프 ) ⑹ 풀무원이만든과일 아임리얼 은광고나프로모션없이오직입소문만으로고객의마음을사로잡았다. 2007년첫선을보인후 4년간신세계백화점강남점음료판매상위를차지하고있다. ( 자포커스 ) ⑺ 풀무원에서만든 아임리얼 은오직입소문만으로고객의마음을사로잡은제품이다. ( 자메트로라이프 ) ⑻ 과일만갈아만든 아임리얼로비타민충전 아임리얼 은가장맛있는상태의천연과일만을골라색소, 가당, 합성첨가물은물론물방울조차넣지않고갈아만든 마시는과일 이다. ( 자포커스 ) ⑼ 물한방울, 설탕 1g 없이천연과일 100% 만을가열처리없이갈아낸과일음료가있다. 풀무원의 아임리얼 이다."( 자메트로라이프 ) ⑽ 풀무원이만든과일 아임리얼 이 23일부터진행하고있는 리얼토마토기르기캠페인 역시이러한조류속에서소비자들의큰호응을얻고있다. ( 자포커스 )

72 ⑾ 풀무원의아임리얼은트위터의 실시간소통 을온라인에만국한시키지않고오프라인으로까지연결, 소비자와의만남으로성사시켜성공한케이스다. 아임리얼은지난봄, 트위터를매체로한 찾아가는체험마케팅 을전개한결과전년동기대비매출 200% 를기록했다. ( 자조이뉴스24) ⑿ 풀무원은생과일주스 아임리얼 로시장판도를바꿔놓았다. 생과일주스 아임리얼 은설탕, 첨가물은물론물한방울넣지않았다는입소문만으로 20~30대여성들의소비트랜드를바꾸며출시이후지난 3년간매년 100% 이상성장을계속하고있다. ( 자뉴스핌 ) ⒀ 풀무원에서생산판매하는 100% 과일주스 아임리얼 은 2007년출시해연평균 100% 이상신장을거듭하고있다. 이임리얼 1개의가격은 2,800~3,000 원으로일반과일주스에비해최고 2배비싸다. 현재판매중인아임리얼은총 9종으로지난해매출은약 200억원수준이다. ( 자아시아경제 ) ⒁ 물한방울도거부한 100% 무첨가원칙의승리, 백화점 NO.1, 풀무원아임리얼 이란제목으로풀무원 아임리얼 은 2007년마시는과일컨셉트로출시된프리미엄과일음료로서, 지난해전국백화점식품매장내 31.4% 의점유율을기록하며냉장주스카테고리에서판매율 1위를기록했다. ( 자파이낸셜뉴스 ) ⒂ 2007년 마시는생과일 콘셉트로출시된풀무원 아임리얼 은남녀노소누구에게나인기많은프리미엄과일음료다. 생과일을그대로갈아만든 100% 천연과일음료로신선한맛이살아있다. 아임리얼은색소 / 보존료등식품첨가물은물론물한방울도넣지않았다. ( 월간헬스조선 ) 사 ) 피고는 경선사용상표들이사용된제품을광고및홍보를위하여광고대행사인주식회사한컴에게 CF 광고제작비로 324,500,000원을지출하였고, 부터같은달 30. 까지사이에 OCN, CGV, KBS 드라마, MBC드라마, TVN 등케이블티브이에서위 CF 광고를방송하였으며, 그무렵광고비로총 1,133,000,000원을지출하였다. 또한피고는 2012 년 4월부터 5월까지 E채널, Mnet, KBS드라마, MBC드라마등케이블티브이

73 에서광고방송을하였고광고비로총 1,232,323,400 원을지출하였다. 아 ) 한편, 위 CF 광고방송영상은총 52,091회조회되었고, UCC 영상으로총 69,321회조회되었는데, 위 CF 광고는한국광고학회가주최하는 2011년도 TV부문올해의광고대상에선정되기도하였다. 자 ) 피고는피고의인터넷홈페이지, 관련쇼핑몰외에도일반수요자들대다수가이용하는인터넷포털사이트인네이버, 다음, 구글등에서선사용상표들이사용된제품을광고하여왔는데, 피고가 부터같은해 까지인터넷포털사이트인다음과네이버에게재한광고의조회수는 615,726회를기록하였다. 차 ) 2012년 4월기준으로선사용상표들이사용된피고제품이입점해있는매장은롯데백화점, 이마트, 롯데마트, 홈플러스등백화점, 대형쇼핑몰및할인점을포함하여전국에총 1,953개에이른다. 2) 구체적판단가 ) 위인정사실을종합하여알수있는선사용표장들의사용기간, 방법, 태양및이용범위, 광고내역등을종합하여거래실정또는사회통념에비추어보면, 선사용표장들은이사건등록상표의출원일인 당시국내수요자들사이에서피고의냉장주스제품을표시하는표장으로널리인식되어있었다고봄이상당하다. 나 ) 이에대하여원고는, 피고가제출한선사용상표들이사용된제품의매출액및시장점유율, 신문기사등에관한자료는그출처가불분명하고내용을신뢰하기어려우며, 오프라인홍보행사는일부지역에국한된것이므로광고효과가미미하고, 케이블티브이광고자료는광고기간이 1달또는 2달에불과한단발적인광고이기때문에노출효과가있다고보기어렵다고주장한다. 살피건대, 앞서인정한사실로부터알수있는다음과같은사정들즉, 선사용상표들이사용된제품의매출이단기간내에급속히증가하였고 (2008년도약 3억 3,200만원에서 2011년도약 147억원으로증가 ), 과일주스시장에서매출및점유율이계속상승하여업계순위 3위에까지이른점, 주스제품의종류가매우다양하고통상적인주스제품과선사용상표들이사용된

74 주스제품의가격등에비추어보더라도선사용상표들이사용된제품이입점한매장수가적다고볼수없고, 언론매체등에보도된회수, 오프라인홍보행사의회수나규모, 온라인광고회수또는케이블티브이광고회수및광고비등이결코적은규모라고볼수없으므로, 원고가주장하는사유만으로는선사용상표들에대한광고효과가미미하였을것이라고단정하기어렵다. 따라서원고의위주장은받아들이지아니한다. 다. 표장의유사여부이사건등록상표 과선사용상표 2인 은한글 4자의문자상표로서문자사이의간격에다소차이가있을뿐, 모두동일한 한글문자로이루어져있고서체도동일하여전체적으로외관이매우유사하 고, 칭호및관념도동일하다. 따라서이사건등록상표와선사용상표 2는 그표장이동일ㆍ유사하다 ( 이에대하여당사자사이에다툼이없다 ). 라. 부정한목적의존재여부 1) 선사용상표들이이사건등록상표의출원일인 당시국내수요자들사이에서피고의냉장주스제품을표시하는표장으로널리인식되어있었는데, 이사건등록상표는선사용상표 2와실질적으로동일하다고볼수있을정도로매우유사하다는점은앞서본바와같다. 2) 앞서든증거, 을제46, 47, 48, 56 내지 61, 111 내지 119호증 ( 가지번호있는것은가지번호포함 ) 의각기재및변론전체의취지에의하면다음과같은사실이인정된다. 가 ) 피고는 , 등을표장으로하고, 그지정상품을 오렌지주스, 레몬주스, 토마토주스, 식초음료, 스포츠음료, 과일주스 등으로지정하여상표출원을하였고, 부터같은해 까지위상표들에대하여상표등록을마쳤다. 나 ) 피고가위상표들을선정한이유는건강한생활을추구하는도시인, 균형잡힌건강을지향하는 20세 ~ 35세의직장여성들, 건강한먹거리에관

75 심이높은주부를주요판매대상으로하는피고냉장주스제품이, 원산지가분명하며신선한천연과일과야채를생그대로갈아만들되물이나향료, 색소, 가당등의첨가물을전혀넣지않은천연프리미엄냉장주스라는이미지를갖게하고자한데있다. 5) 다 ) 피고는 위나.1) 의나 ) 항에서본바와같은형상으로새로출시한냉장주스제품에위등록상표들의표장중에서 풀무원 또는 Pulmuone 부분을제외한선사용상표들을표시하여계속사용하였다. 라 ) 이사건등록상표의출원일인 무렵선사용상표들이언론매체등에홍보된내용은다음과같다. ⑴ 물한방울도거부한 100% 무첨가원칙의승리, 백화점 NO.1, 풀무원아임리얼 이란제목으로풀무원 아임리얼 은 2007년마시는과일컨셉트로출시된프리미엄과일음료로서, 지난해전국백화점식품매장내 31.4% 의점유율을기록하며냉장주스카테고리에서판매율 1위를기록했다. 색소, 보존료등의첨가물은물론물한방울조차넣지않고 100% 천연과일만을그대로갈아넣는다 라는원칙이백화점의주이용고객인젊은고소득소비자들에게어필한것이다. 대표제품인아임리얼스트로베리의경우물한방울넣지않고딸기 10알에배반쪽만넣어생과일그대로의맛을살렸다. 비만의원인이되는설탕대신배과즙으로단맛을낸과일음료라는점은몸매관리에민감한여성소비자들의마음을움직인포인트다. ( 자파이낸셜뉴스 ) ⑵ 풀무원의아임리얼등고가생과일주스는지난해매출이전년대비 220% 증가했고냉장주스류매출도크게늘었다. ( 자서울경제 ) 5) 피고가이사건변론종결후제출한 자참고서면및그첨부자료에의하면, 피고는 경주식회사네임넷과사이에피고가출시할냉장주스의브랜드네이밍전략수립, 상표후보안개발등에관한계약을체결하여브랜드네이밍연구용역을의뢰하였고, 주식회사네임넷으로부터 풀무원주스브랜드네이밍보고서 를제출받았는데, 위보고서에는냉장주스에선사용상표들을사용할경우과일을그대로갈아만든제품의장점을화제성있게표현하고, 나는진짜딸기야 와같이과일이소비자에게직접이야기하는듯한설정을도모할수있다는내용이기재되어있다

76 ⑶ 풀무원에서생산판매하는 100% 과일주스아임리얼은 2007년출시해연평균 100% 이상신장을거듭하고있다. ( 자아시아경제 ) 마 ) 이사건등록상표또는그영어표기에따른표장 ("I m Real") 이사용된원고의제품과선사용상표들이사용된피고의제품을비교하면아래와같다. 바 ) 이사건등록상표또는그영어표기에따른표장이사용된원고제품을구입한소비자들은아래와같이인터넷블로그등에이사건등록상표가선사용상표들을연상하게하였다는내용의글을게재하기도하였다. ⑴ ⑵ ⑶ 3) 살피건대, 앞서인정한사실과앞서든증거로부터알수있는다음과같은사정즉, 원고는이사건등록상표를출원할당시자연주의개념을강조하는제품이인기를얻고있어원고로서도진짜자연주의개념을강조하기위한브랜드네이밍의필요성이커졌기때문에이사건등록상표를출원하였다고주장하고있는데, 원고가이사건등록상표를선택하게된위와같은

77 동기는피고가선사용상표들을선정하게된경위와동일하고, 원고의출원당시국내소비자들에게인식되어진피고의냉장주스가갖는이미지도이에부합하는점, 피고의선사용상표들이갖는 천연, 원재료 100%, 신선함, 건강함 등의이미지에힘입어이사건등록상표의출원당시선사용상표들이사용된피고제품의매출액이급격히증가하고있었고선사용상표들의인지도가상당히높아져있었는데, 원고역시선사용상표들이갖는이미지와동일한이미지를이사건등록상표의지정상품에부여하기위하여선사용상표 2와거의동일한표장의이사건등록상표를출원한것으로보이는점, 이사건등록상표의지정상품인화장품류와선사용상표들이사용된제품인냉장주스는얼굴이나신체에바르는것과입으로먹는것으로양자는모두 천연, 원재료 100%, 신선함, 건강함 등의이미지를공통적으로가질수있고, 그러한이미지가매출에중요한영향을미치는제품인점, 이사건등록상표와선사용상표들이사용된각제품의주된수요층이 20~30대젊은여성층이어서중복될가능성이높은데, 이사건등록상표와선사용상표 2는외관, 호칭및관념에서어떠한차이를발견할수없을정도로거의동일하고, 이사건등록상표또는그영어표기에따른표장과선사용상표들이사용된각제품의외형또한유사하여실제로이사건등록상표를보고선사용상표들을연상하는수요자도있었던점등을종합하여보면, 원고가선사용상표 2를모방하여그와외관, 호칭및관념에서어떠한차이를발견할수없을정도로매우유사한이사건등록상표를출원함으로써선사용상표 2에축적된고객흡인력에편승하여부당한이익을얻으려하는등부정한목적을가지고있었다고봄이상당하다. 4) 이에대하여원고는, 선사용상표들은우리나라영어보급수준을고려할때일상생활주변에서흔하게접할수있는매우쉬운문장이고, 그표장의서체및표기방법도극히일반적이어서창작성이인정되기어려우며, 이사건등록상표의지정상품인화장품류와선사용상표들이사용되는제품인과일주스사이에는아무런경제적견련관계가존재하지않으며, 특히 2007년개정상표법제7조제1항제12호가주지상표임을요건으로한종전규정과달리 현저하게 라는문구를삭제한점에비추어보면이사건에서도지정상

78 품간의경제적견련성이높은경우에만부정한목적이있다고보아야하므로, 결국원고에게는부정한목적이있었음을인정하기어렵다고주장한다. 살피건대, 갑제6호증의 1 내지 4의기재에의하면선사용상표 1과동일한 I m Real 이 1988년, 1993년, 2001년에발매된음반에각각수록된노래제목으로사용된일이있고, 2010년에는 I m Real 신세경 이라는제목의방송프로그램이 QTV에서방영된바있는사실을인정할수있으나, 위인정사실만으로는선사용상표들이우리나라영어보급수준을고려할때일상생활주변에서흔하게접할수있는일반적으로사용되는영어문장에해당한다고보기어렵고, 오히려피고가 2007년경앞서본바와같은경위로선사용상표들이포함된상표들 (, ) 을출원하여 2008년경이를등록한사실, 이후 2010년경에는이미선사용상표들이사용된피고의주스제품매출액과소비자인지도가현저히상승한사실은앞서인정한바와같으므로, 선사용상표들에창작성이없어누구나사용할수있는표장이라고보기어렵다. 또한이사건등록상표의지정상품과선사용상표들이사용되는제품사이의경제적견련성은구상표법제7조제1항제12호가정한요건중의하나인 부정한목적 의존부를판단하기위한하나의고려요소일뿐인것이지, 법률제8190호로개정된상표법제7조제1항제12호가 현저하게 라는부분을삭제하고단순히 인식되어있는상표 라고개정하였다고하여경제적견련성이높은경우에만부정한목적이있다고볼수는없다. 그리고설령이사건등록상표의지정상품과선사용상표들이사용되는제품사이에경제적견련관계가다소부족하다고하더라도각상품군에서모두 천연, 신선함, 건강함 등과같은공통된이미지를가질수있고선사용상표들의명성에힘입은경제적유인관계가완전히절연되어있다고보기는어려운점, 앞서본바와같은선사용상표들의인지도또는창작의정도, 이사건등록상표와선사용상표들의동일 유사정도, 무엇보다원고가특정인의상품을표시하는표지라고널리인식되어있는선사용상표들에축적된고객흡인력에편승하여부당한이익을얻으려고이사건등록상표를출원한것으로봄이상당한점등을종합하면, 원고에게부정한목적이있었다고봄이옳다. 따라서원고의위주장은받아들이지아니한다

79 마. 종합 : 이사건심결의위법여부이상과같은제반사정을종합하면, 이사건등록상표는구상표법제7조제1항제12호에해당하여그등록이무효라고할것이므로, 이와같이판단한이사건심결에는원고주장과같은위법이있다고할수없다. 4. 결론 그렇다면원고의이사건청구는이유없으므로이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사박형준 판사 판사 진현섭 김병국

80 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2017허1205 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사독도참치부천시원미구길주로 276, 901호 ( 중동, 무광오피스빌딩 ) 대표이사이 소송대리인변리사이경호 피 고 김 서울 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당4916 사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록서비스표 ( 갑제2호증 ) (1) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 서비스표등록제331101호

81 (2) 표장 : (3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제43류의일본음식점업, 일반음식점업, 식당체인업, 음식준비조달업, 휴게실업, 간이식당업, 레스토랑업, 바 (bar) 서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 항공기기내식제공업, 관광숙박업, 칵테일라운지서비스업, 패스트푸드식당업, 한식점업, 카페테리아업 (4) 등록권리자 : 피고 나. 선등록서비스표 ( 갑제10호증 ) (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 서비스표등록제267446호 (2) 표장 : (3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제43류의참치전문식당체인업 { 독도근해에서어획한참치를사용함 }, 참치전문간이식당업 { 독도근해에서어획한참치를사용함 } (4) 등록권리자 : 원고 다. 선사용서비스표 (1) 표장 : (2) 사용서비스업 : 서비스업류구분제43류의참치전문식당체인업, 참치전문간이식당업 (3) 사용자 : 원고 라. 이사건심결의경위 (1) 원고는 특허심판원에피고를상대로 이사건등록서비스표는선등록서비스표와그표장및지정서비스업이유사하므로구상표

82 법 ( 법률제14033 호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제7조제1 항제7호에해당한다. 또한이사건등록서비스표는국내에서주지저명한선등록서비스표와유사한서비스표로서구상표법제7조제1항제9, 10, 11, 12호에도해당한다 는취지로주장하면서, 이사건등록서비스표에대한등록무효심판 (2015당4916) 을청구하였다. (2) 특허심판원은 이사건등록서비스표와선등록서비스표의표장중 독도참치 부분은그식별력이없어요부에해당하지않으므로, 양서비스표는유사한서비스표라고볼수없다. 게다가선등록서비스표가국내에서주지저명하다고볼만한자료도없다. 따라서이사건등록서비스표는구상표법제7조제1항제7, 9, 10, 11, 12호중의어느하나에도해당하지않는다 는이유로원고의위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1, 2, 10호증의각기재, 변론전체의취지 2. 이사건심결의위법여부가. 원고주장의요지 ( 심결취소사유 ) 이사건등록서비스표는국내에서주지저명한 선사용서비스표 와표장및지정 ( 사용 ) 서비스업이유사하므로, 구상표법제7조제1항제9, 10, 11, 12호에해당함에도이와달리판단한이사건심결은위법하여취소되어야한다. 나. 구상표법제7조제1항제11호해당여부 (1) 관련법리구상표법제7조제1항제11호는 상품의품질을오인하게하거나수요자를기만할염려가있는상표는상표등록을받을수없다. 라고규정하고있는바, 등록상표가구상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는수요자를기만할염려가있는상표에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는선사용상표나그사용상품이반드시저명하여야할필요까지는없

83 고, 국내수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로알려져있으면되며, 이러한경우그선사용상표와동일 유사한상표가그사용상품과동일 유사한상품에사용되고있거나, 또는어떤상표가선사용상표와동일 유사하고, 선사용상표의구체적인사용실태나양상표가사용되는상품사이의경제적인견련의정도기타일반적인거래실정등에비추어, 그상표가선사용상표의사용상품과동일 유사한상품에사용된경우에못지않을정도로선사용상표의권리자에의하여사용되고있다고오인될만한특별한사정이있으면수요자로하여금출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고보아야한다. 그리고어떤상표가수요자기만의염려가있는지여부는그상표의등록결정시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2004후1304 판결, 대법원 선고 2009후3268 판결등참조 ). 이러한법리는구상표법제2조제3항에의하여서비스표에도마찬가지로적용된다. (2) 인정사실 ( 가 ) 원고 6) 는 경서울강동구길동에있는 독도참치 라는 상호의매장에서선사용서비스표 를사용하여중저가참치 전문식당프랜차이즈사업을시작한이래그사업을계속확장해왔으며, 경기준전국의가맹점수는약 228개에이르렀다. ( 나 ) 위 독도참치 가맹점들은전국의주요상권에골고루퍼져위치하면서, 독도의실물사진을배경으로그위에다가선사용서비스표를배치한형태의간판을부착한채참치전문식당업을영위해옴으로써, 통일적인브랜드를유지해왔고, 2005년부터 2011년까지의기간동안서울선릉점, 사당역점, 인천서구청점, 석남점, 경기이천점등가맹점의연매출액이약 5 억원에이르는것으로확인되는등 200여개 독도참치 의전체가맹점의같은기간연매출액은약 1,000억원에달하였다. 6) 선사용서비스표를사용한 독도참치 프랜차이즈사업의영업주체는최초 이정식 이었다가, 주식회사 e독도에스에프씨 를거쳐현재는원고로변경된상태이다. 이하편의상영업주체의변동전후를구분함이없이모두 원고 라고한다

84 ( 다 ) 한편, 원고는위 독도참치 프랜차이즈사업을영위하는동안지속적으로, 독도는우리땅, 독도참치는우리땅브랜드 임을강조하는내용의이미지광고나행사협찬등을하였고, 가맹점모집과정에서도선사용서비스표를사용해왔다. 또한 독도참치 가프랜차이즈사업의성공신화로알려짐에따라그사업내용과대표이사의인터뷰가기사화되는가하면, 독도참치 가맹점들의중저가, 무한리필의독특한영업방식이참치의대중화와함께각종언론매체에소개되면서직 간접적으로선사용서비스표도그인지도를높여가게되었다. ( 라 ) 그밖에도국내인터넷포털사이트의게시판, 동영상, 이미지, 블로그, 카페등에선사용서비스표가함께표기된 독도참치 프랜차이즈업에관한내용이다수게재되고, 맛집검색결과나소셜네트워크서비스를통하여일반수요자에게관련정보가계속적으로제공되었다. 그결과이데일리에서실시한프랜차이즈브랜드인지도조사에서 독도참치 는일식분야에서 2010년도에 7위, 2011년도에 9위로평가되고, 참치전문점으로서는 2010년도에 2위, 2011년도에 1위를차지한바도있다. 또머니투데이가프랜차이즈점포수를기준으로실시한브랜드비교분석에서는 2009년도를기준으로생선해물전문점랭킹 1위에오르기도하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제4 내지 89호증 ( 가지번호있는것은가지번호포함 ) 의각기재및영상, 변론전체의취지 (3) 선사용서비스표의인지도위인정사실에의하면, 원고가장기간에걸쳐선사용서비스표 를사용한참치전문식당체인업을대규모로영위함으로써, 선사용서비스표는이사건등록서비스표의등록결정시인 무렵참치전문식당체인업등과관련하여일반수요자사이에원고의업무에관련된서비스업을표시하는것으로현저하게인식되어있었던것으로봄이상당하다. 비록특허법원 선고 2015허7803 판결에서선등록서비스표의식별력이일부부인된바있기는하지만 ( 갑제4호증 ), 이는선등록서비스표

85 의지정서비스업인참치전문식당체인업 { 독도근해에서어획한참치를사용함 }, 참치전문간이식당업 { 독도근해에서어획한참치를사용함 } 중 { } 안에기재된부분과관련한식별력을인정받지못한데불과한것이다. 게다가위판결은선사용서비스표가아닌선등록서비스표에관한것일뿐이므로, 서비스표의등록을전제로하지않는구상표법제7조제1항제11호를적용할때선사용서비스표와의관계에서고려되어야하는것도아니다. 따라서위판결의내용과취지가앞서본선사용서비스표의인지도내지식별력인정에방해가되지않는다. (4) 표장의유사여부 이사건등록서비스표 는한글 6 자가띄어쓰 기없이일체로하여결합된것이지만, 해왕 부분의글자체가상대적으로크게구성된점, 의미상으로도 해왕 과 독도참치 가구분되는점등을고려할때, 이사건등록서비스표는 해왕 부분과 독도참치 부분의결합서비스표로볼수있다. 이사건등록서비스표중 해왕 부분은사전적의미가 함께가다 이기는하지만, 그지정서비스업과관련하여볼때 바다의왕 정도로인식되는바, 이는지정서비스업을암시하는정도에불과하고그지정서비스업을직감하게하는정도에이르지는않는것으로보인다. 따라서위 해왕 부분은그식별력이있다. 한편, 이사건등록서비스표중 독도참치 부분은현저한지리적명칭인 독도 와서비스제공내용등을나타내는 참치 가결합된것으로서전체적으로 독도근해에서어획한참치 의의미로직감되어지정서비스업의원재료, 산지등을나타내므로, 원칙적으로는그식별력이없다고할수있다. 그러나상표의구성중식별력이없거나미약한부분과동일한표장이거래사회에서오랜기간사용된결과상표의등록또는지정상품추가등록전부터수요자간에누구의업무에관련된상품을표시하는것인가현저하게인식되어있는경우에는그부분은사용된상품에관하여식별력있는요부로보아상표의유사여부를판단할수있는것이다 ( 대법원 선

86 고 2005후2977 판결등참조 ). 따라서앞서본바와같이선사용서비스표가참치전문식당체인업, 참치전문간이식당업등과관련하여일반수요자사이에누구의업무에관련된서비스업을표시하는것인지현저하게인식되어있었다고인정되는이상, 위 독도참치 부분도그식별력이인정된다. 결국이사건등록서비스표의구성중 해왕 부분과 독도참치 부분은각각그식별력이인정되어자타서비스업을식별하는요부에해당할수있고, 이와같이요부가둘이상인경우그중하나의요부를비교하는것만으로도표장의유사여부를판단할수있는것이다. 그런데이사건등록서비스표의요부중 독도참치 부분은, 앞서본바와 같이그사용에의한식별력이인정되는선사용서비스표 와 문자의구성과글자체및색채의차이등으로인하여외관에있어서는다소의차이가있을지언정그호칭및관념에있어서는동일하다. 따라서이사건등록서비스표와선사용서비스표는, 그외관의차이에도불구하고그호칭및관념이동일하므로, 서로유사한표장이라고할것이다. (5) 서비스업간의관련정도이사건등록서비스표의지정서비스업과선사용서비스표의사용서비스업은모두서비스업류구분제43류에속하는서비스업으로서, 1 음식을제공하거나체인점형태의음식점을개설하여관리하는서비스를제공한다는점에서, 서비스의성질이유사하고, 2 양서비스표의표장중 참치 라는부분으로볼때, 비록이사건등록서비스표가그지정서비스업에서 참치 라는부분을명시하지않았다고하더라도그취급하는음식에 참치 가포함될개연성이크다고보일뿐만아니라, 양서비스표모두그지정 ( 사용 ) 서비스업이 참치 등의음식을공급, 판매하는음식점내지체인업으로일반수요자들에게인식될수있다는점에서, 서비스의내용및수요자의범위가중복되므로, 양서비스표의지정 ( 사용 ) 서비스업은일반거래사회의통념상서로유사하거나, 적어도구상표법제7조제1항제11호에서요구되는정도의경제적인견련관계 ( 위관련법리참조 ) 는있다고봄이상당하다

87 다. 이사건심결의위법여부따라서이사건등록서비스표는그등록결정당시그지정서비스업과관련하여수요자간에원고의서비스업을표시하는것이라고현저하게인식되어있는선사용서비스표와그표장이유사하고, 그지정서비스업은선사용서비스표의사용서비스업과서로유사하거나경제적인견련의정도가밀접하므로, 이사건등록서비스표가그지정서비스업에사용될경우선사용서비스표의권리자인원고에의하여사용되는것으로오인 혼동을일으키게할수있다. 결국이사건등록서비스표는선사용서비스표와의관계에서구상표법제7 조제1항제11호의수요자로하여금출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있는서비스표에해당하므로, 나머지점에관하여더나아가살필필요없이그등록이무효로되어야한다. 따라서이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김우수 판사 판사 나상훈 이호산

88 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2015허7803 등록무효 ( 상 ) 원 고 1. 정 수원시 2. 김 서울 3. 김 서울 4. 노 서울 5. 박 서울 6. 박 서울 7. 성 서울 8. 정 서울 9. 이 서울 10. 박 서울 11. 김 서울 12. 송 서울

89 13. 윤 구리시 14. 윤 서울 15. 박 용인시 16. 이 용인시 17. 강 서울 18. 추 서울원고들소송대리인법무법인평강 ( 담당변호사김은애, 양혜인 ) 피 고 주식회사독도참치부천시원미구길주로 276, 901호 ( 중동, 무광오피스빌딩 ) 대표이사이 소송대리인변리사이경호 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당3260 사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

90 이 유 1. 기초사실가. 피고의이사건등록서비스표 ( 을1호증 ) 1) 출원일 / 등록결정심결일 7) / 등록일 / 등록번호 : / / / 제267446호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제43류의참치전문식당체인업 { 독도근해에서어획한참치를사용함 }, 참치전문간이식당업 { 독도근해에서어획한참치를사용함 } 8) 나. 이사건심결의경위 ( 갑 2 호증 ) 1) 원고들은 특허심판원에이사건등록서비스표의서비 스표권자인피고를상대로, 이사건등록서비스표 는독도 근해에서어획한참치를사용한다는의미로인식되어상표법제6조제1항제 3호및제4호에해당한다. 나아가피고가독도근해에서어획한참치를사용하여지정서비스업을영위한사실이없어, 구상표법 ( 법률제 12751호로개정되기전의것, 이하같다.) 제6조제2항의사용에의한식별 7) 피고의이사건등록서비스표의서비스표등록출원에대하여, 당초특허청심사관은 이사건등록서비스표는그지정서비스업의산지, 품질, 원재료를보통으로사용하는방법으로표시한서비스표이므로, 상표법제6조제1항제3호, 4호에해당하여서비스표등록을받을수없다. 는이유를들어거절결정을하였다. 이에피고는특허심판원에위거절결정에대한불복심판을청구하였고, 특허심판원은이를 2012 원3567 사건으로심리하여, 이사건등록서비스표가상표법제6조제1항제3호, 4호에해당하기는하나, 상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였다. 는이유로피고의위심판청구를인용하는심결을하였다. 8) 이하통틀어 이사건지정서비스업 이라하고, 이사건지정서비스업을구체적으로기재할때는편의상 독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등 이라고한다

91 력을취득하였다고볼수도없다. 또한실제독도근해에서참치가어획되지않거나상업적으로사용할수없음에도, 지정서비스업에이사건등록서비스표를사용하는것은품질을오인하게할염려가있어상표법제7조제1항제 11호에도해당한다. 고주장하면서, 이사건등록서비스표에대한등록무효심판을청구하였다. 2) 이에특허심판원은위심판청구를 2014당3260 사건으로심리하여, 이사건등록서비스표는그등록여부결정당시이미지정서비스업인독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등과관련하여구상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였다. 또한이사건등록서비스표는그등록여부결정시에일반수요자로하여금지정서비스업의품질을오인하게하거나수요자를기만할염려도없어상표법제7조제1 항제11호에도해당하지않는다. 는이유를들어원고들의위심판청구를기각하는내용의이사건심결을하였다. 2. 당사자의주장요지와쟁점의정리 가. 원고들 다음과같은이유로이사건등록서비스표 는그등록 이무효로되어야하는데도, 이사건심결은이와다르게판단하였으니위법하다. 1) 이사건등록서비스표는비록상표법제6조제1항제3호또는제4호의서비스업의성질을표시하거나현저한지리적명칭만으로구성되어자타서비스업의식별력이미약한표장에해당한다. 나아가피고가독도근해에서어획한참치를사용하여이사건등록서비스표의지정서비스업인독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등을영위한사실이없거나미미한이상, 이사건등록서비스표가구상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였다고볼수도없다. 2) 또한실제독도근해에서는참치가거의어획되지않거나이를상업

92 적으로사용할수도없기때문에이사건등록서비스표를사용하는가맹점에이를공급할수없음에도불구하고, 이사건등록서비스표의지정서비스업에이사건등록서비스표를사용하는것은상표법제7조제1항제11호가정한서비스의품질을오인하게할염려가있는경우에해당한다. 나. 피고 다음과같은이유로이사건등록서비스표 에는어떠한 무효사유도존재하지아니하므로, 이와결론을같이한이사건심결은적법하다. 1) 이사건등록서비스표는그등록여부결정이전부터오랜기간광범위하게사용되어왔고, 이사건등록서비스표를사용한프랜차이즈의브랜드인지도, 가맹점수와매장의분포상황, 전체매출규모등도상당한데다가, 광고나언론을통하여이사건등록서비스표가직ㆍ간접으로노출되어널리알려진상태이다. 따라서이사건등록서비스표가상표법제6조제1항제3, 4호에해당한다고할지라도, 그등록여부결정전에이미지정서비스업인독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등과관련하여구상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였다고보아야한다. 2) 또한이사건등록서비스표의지정서비스업이모두 독도근해에서어획한참치를사용하는것 으로한정되어있는이상, 이사건등록서비스표가그지정서비스업과의관계에서일반수요자에게품질오인을일으킬염려는있을수없다. 따라서이사건등록서비스표는상표법제7조제1항제11 호에도해당하지않는다. 다. 이사건의쟁점 한편, 이사건에서피고는이사건등록서비스표 가구 상표법제 6 조제 2 항의사용에의한식별력을취득하지못한경우라면, 상표

93 법제6조제1항제3, 4호의그서비스업에품질, 원재료등을보통으로사용하는방법으로표시하거나현저한지리적명칭만으로되어있어자타서비스업의식별력이미약한표장에해당한다는점에대하여는다투지않고있다. 따라서이사건의쟁점은, 이사건등록서비스표가 그등록여부결정당시구상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득한것인지여부와 상표법제7조제1항제11호의품질을오인할염려가있는경우에해당하는지여부가되므로, 이하차례로따져보기로한다. 3. 구상표법제 6 조제 2 항의사용에의한식별력취득여부 가. 인정되는사실 1) 피고 9) 는 경서울강동구길동에있는 독도참치 라는상호의 매장에서이사건등록서비스표 를사용하여중저가참치전 문식당프랜차이즈사업을시작한이래그사업을계속확장해왔다. 이에따라이사건등록서비스표가등록거절된후특허심판원에서그거절결정에대한불복심판청구가인용되어그등록이결정된 무렵전국에 200여개이상의가맹점이존재하기에이르렀다. 2) 위 독도참치 가맹점들은전국의주요상권에골고루퍼져위치하면서, 독도의실물사진을배경으로그위에다가이사건등록서비스표를배치한형태의간판을부착한채참치전문식당업을영위해옴으로써, 통일적인브랜드를유지해왔고, 2005년부터 2011년까지의기간동안서울선릉점, 사당역점, 인천서구청점, 석남점, 경기이천점등가맹점의연매출액이약 5 억원에이르는것으로확인되는등 200여개 독도참치 의전체가맹점의같은기간연매출액은약 1,000억원에달하였던것으로추정된다. 3) 한편, 피고는위 독도참치 프랜차이즈사업을영위하는동안지속적으로, 독도는우리땅, 독도참치는우리땅브랜드 임을강조하는내용의 9) 이사건등록서비스표를사용한 독도참치 프랜차이즈사업의영업주체는최초이정식이었다가, 주식회사 e독도에스에프씨를거쳐현재는피고로변경된상태이다. 이하편의상영업주체의변동전후를구분함이없이모두 피고 라고한다

94 이미지광고나행사협찬등을시행하고, 가맹점모집과정에서도이사건등록서비스표를사용해왔다. 또한 독도참치 가프랜차이즈사업의성공신화로알려짐에따라그사업내용과대표이사의인터뷰가기사화되는가하면, 독도참치 가맹점들의중저가, 무한리필의독특한영업방식이참치의대중화와함께각종언론매체에소개되면서직 간접적으로이사건등록서비스표도그인지도를높여가게되었다. 4) 그밖에도국내인터넷포털사이트의게시판, 동영상, 이미지, 블로그, 카페등에이사건등록서비스표가함께표기된 독도참치 프랜차이즈업에관한내용이다수게재되고, 맛집검색결과나소셜네트워크서비스를통하여일반수요자에게관련정보가계속적으로제공되었다. 그결과이데일리에서실시한프랜차이즈브랜드인지도조사에서 독도참치 는일식분야에서 2010년도에 7위, 2011년도에 9위로평가되고, 참치전문점으로서는 2010년도에 2위, 2011년도에 1위를차지한바도있다. 또머니투데이가프랜차이즈점포수를기준으로실시한브랜드비교분석에서는 2009년도를기준으로생선해물전문점랭킹 1위에올라서기도하였다. 5) 나아가이사건서비스표와관련하여피고와제3자사이에진행된특허심판원 2014당1349와 2014당1613 등록무효심판청구사건에서도특허심판원은연달아 이사건등록서비스표의사용기간, 이를사용한프랜차이즈의인지도, 영업및매출규모, 광고등을통한언론노출의정도등을고려하면, 이사건등록서비스표가그등록결정무렵이미참치전문식당체인업등과관련하여사용에의한식별력을취득한것으로보아야한다. 는취지의심결을하였고, 그각심결이그대로확정된바도있다. 인정근거 다툼없는사실, 을2, 5, 7, 14~17, 19~22, 25~28, 30~38, 40~47호증 ( 각가지번호포함, 이하같다.), 변론전체의취지 나. 구체적인검토 1) 위인정사실에의하면, 피고는이사건등록서비스표의등록여부 결정이전까지장기간에걸쳐이사건등록서비스표 를사용

95 한참치전문식당체인업을대규모로영위함으로써, 일반수요자사이에이사건등록서비스표가특정인의참치전문식당체인업등에관한출처표시로인식되기에이르렀다고볼여지는충분하다. 그러나다른한편, 구상표법제6조제2항은 제6조제1항제3호내지제6 호에해당하는상표라도제9조의규정에의한상표등록출원전에상표를사용한결과수요자간에그상표가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가가현저하게인식되어있는것은 그상표를사용한상품 을지정상품을하여상표등록을받을수있다. 고규정하고있었으며, 이는서비스표에대해서도마찬가지로적용된다. 즉, 서비스표를사용한결과식별력을취득하여서비스표등록을받을수있는것은 그서비스표를사용한서비스업 으로한정되는것이다. 2) 따라서이사건지정서비스업이독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등인만큼, 이사건에서는과연이사건등록서비스표가단순한참치전문식당체인업이아니라독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등의식별표지로일반수요자사이에현저하게인식될정도로사용되었는지가문제된다. 그러나아래와같은사정들에비추어볼때, 위인정사실만으로는이사건등록서비스표가그등록여부결정당시독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등에관하여누구의서비스를표시하는것인가가일반수요자사이에현저하게인식되어식별력을가질정도에이르렀다고보기어렵다. 가 ) 즉, 이사건에서는피고스스로도이사건등록서비스표를사용하여프랜차이즈사업을하면서가맹점들에게독도근해에서어획한참치만을공급하여영업을하도록하였다고주장하지못하고있다. 대신가맹점들에대하여독도근해참치를일부공급한바있다거나이를사용하여참치전문식당체인업등을영위하는것이불가능하지는않다는취지로주장하고있을뿐이다. 나 ) 피고가제출한수산정보포탈홈페이지 ( 의연도별어종별수산물계통판매고부분 ( 을73호증의 2) 에의하면, 2010년부터 2013년까지국내에서계통판매 10) 된참다랑어및다랑어류가각각

96 1,153,330kg 과 10,165,657kg 에이르는것으로나타나있다. 그러나위각판매고자체가독도근해에서어획된것들만을대상으로한것으로는보이지않고, 국내연근해는물론, 원양어선에의해어획된물량까지도포함된것으로보인다. 나아가위각판매고자체가국내참치전문식당전체에공급될정도로충분한양인지혹은이들이모두 독도참치 가맹점들에공급되었는지를확인할수있는아무런자료도없다. 다 ) 또한피고가제출한을74호증의거래명세표에는참치공급업자 튜나코리아 가 부터 까지 독도참치 프랜차이즈의가맹점 2곳에국내근해산다랑어류 707kg을 5,625,500 원에공급한내역이나타나있기는하다. 그러나이역시위거래명세표상의 근해산 이라는기재만으로독도근해에서어획된참치에관한것이라거나튜나코리아에서대부분의 독도참치 프랜차이즈가맹점들에공급된것이라고단정할수도없다. 라 ) 한편, 피고가독도를포함한국내근해에서참치가어획됨을입증하기위하여제출한네이버, 다음등의카페나블로그의게시물 ( 을55, 56 호증 ) 의각기재는, 아열대성어류인참다랑어등다랑어류가기후변화의영향으로 2012년경이례적으로국내근해에서어획되어화제가되었다는내용의카페, 블로그게시글또는언론매체의기사들로서, 이들로부터는독도를포함한국내근해에서어획되는참치는극미량에불과하여국내의일반참치전문식당에공급될정도로충분히어획되지않음을알수있을뿐이다. 마 ) 오히려갑8호증의기재와원고노덕호에대한당사자본인신문결과에변론전체의취지를보태어보면, 원고노덕호는이법정에서 독도참치 프랜차이즈의가맹점들은주로태평양, 대서양, 인도양등의원양어선에서어획된참치를사용하여참치전문식당을운영해왔고, 국내에서어획되는참다랑어의경우그어획량이미미하거나참치회로사용할수없는것이대부분이기때문에, 참치를저가에무한리필로제공하는 독도참치 가맹점들의영업특성으로말미암아독도근해에서어획되는참치는물론, 국내산참치를사용하는것자체가불가능하다고밝히고있다 11). 10) 계통판매 란국내에서공식경매를통하여판매되는것을말한다. 11) 이부분에관하여피고역시원고노덕호에대한당사자본인신문과정에별다른반박을못하였다

97 다. 그밖의피고의주장에대한판단이에대하여피고는다음과같이다투고있으나, 이들은모두아래와같은이유로받아들일수없다. 1) 먼저피고는, 참치전문식당체인업등은특허청유사상품ㆍ서비스업심사기준에규정된서비스업류구분상가장세분된최소단위항목이므로, 독도근해에서어획한참치를사용하는것 과같은한정사항이부가되어있다고하더라도, 이는일반참치전문식당체인업과동일한것으로보아야한다는취지로주장한다. 그러나특허청의유사상품ㆍ서비스업심사기준은특허청이심사의편의를위하여정한내부기준에불과하므로, 참치전문식당체인업등이그서비스업류구분상가장세분된최소단위항목에해당한다하더라도, 곧바로그보다더제한된서비스업을지정서비스업으로정하는것이불가능하다거나, 서비스업의동일성인정여부가위심사기준에전적으로좌우된다고볼수도없다. 즉, 서비스업의구분이나동일성여부의판단은특허청의위심사기준이아니라, 어디까지나서비스업자체의속성인서비스의내용과성질, 서비스업의제공자, 제공수단및제공장소, 수요자의범위등을종합적으로고려하여일반거래사회의통념에따라이루어져야하는것이다. 2) 다음피고는, 이사건지정서비스업에 독도근해에서어획한참치를사용하는것 이라는문구가부기되어있다고해서일반참치전문식당체인업등과별개의서비스업이되는것은아니고, 위와같은한정은단지품질오인을방지하기위한역할을하는데불과하다는취지로주장한다. 그러나이사건지정서비스업과같은참치전문식당체인업등에있어특정원산지의참치를주재료로사용한다는것은그서비스의수준과내용, 수요자의범위등에있어큰차이를가져올수있는것이어서, 일반참치전문식당체인업과는별개의서비스업이라고보아야한다. 따라서 독도근해에서어획한참치를사용하는것 이라는문구가단지품질오인을방지하기위한것에불과하다거나, 이사건지정서비스업을일반참치전문식당체인업등과동일하다고보기는어렵다

98 3) 또한피고는, 이사건등록서비스표 는그등록여부결정이전에이미독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등을포함한전체참치전문식당체인업등에대하여구상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였다고보아야하고, 단지상표법제7조제1항제 11호의 품질오인의우려 가있을수있는부분을제외한나머지부분, 즉독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등만을지정서비스업으로한것뿐이어서, 이사건지정서비스업과의관계에서이사건등록서비스표의식별력이부정당할수는없다는취지로주장한다. 그러나앞서본바와같이이사건등록서비스표가독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등에관하여일반수요자사이에현저한식별표지로인식될정도로사용되었다고볼수없는이상, 이사건등록서비스표가일반참치전문식당체인업등에관련하여사용에의한식별력을취득하였다고해서이사건지정서비스업에대해서까지당연히사용에의한식별력을취득한다고할수는없다. 4) 나아가피고는, 이사건등록서비스표와동일한 에대한종전서비스표등록출원의심사과정에, 특허청심사관은 수요자들이위서비스표가 독도근해에서어획한참치 와관련이있는것으로그품질을오인할우려가있다. 는이유를들어의견제출통지를한바있었기때문에, 피고는이사건등록서비스표의출원과정에이를참조하여그지정서비스업에다가재료의특성을나타내는 독도근해에서어획한참치를사용함 이라는문구를추가하였을뿐인데, 이를이유로지정서비스업이실사용서비스업인일반참치전문식당체인업등과다르다고보아이미취득한사용에의한식별력을부인할수는없다는취지로주장한다. 그러나원래서비스표등록출원에대한심사과정에이루어진특허청심사관의의견제출통지는출원인에대하여어떠한구속력도갖지않는것이어서, 출원인이반드시이에따를필요는없다. 더욱이피고가지적하는위의견제출통지에관한을70호증의기재에의하면, 위의견제출통지는이사건

99 등록서비스표와는아무런관련이없는별개의서비스표등록출원과정에피고가아닌타인에대하여이루어진것이어서피고가그것까지고려할이유도없다. 나아가설령특허청심사관의위와같은의견제출통지가피고에게어떠한신뢰를부여하는행정행위라고보는경우라도, 이는피고와특허청사이의문제일뿐, 이러한사정을들어이사건등록서비스표-에무효사유가있음을주장하고있는원고들에게까지대항할수는없는것이다. 4. 결론 그렇다면이사건등록서비스표 는그지정서비스업과관 련하여구상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였다고볼수없으므로, 상표법제6조제1항제3호또는제4호에해당하여그등록이무효로되어야하므로, 원고들의나머지주장에대하여더나아가따질필요없이이와결론을달리한이사건심결은위법하고, 그취소를구하는원고들의청구는이유있다. 재판장판사이정석 판사 판사 이호산 김기수

100 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2017허1717 등록무효 ( 상 ) 원 고 김 용인시소송대리인법무법인민후담당변호사김경환, 김혜수소송복대리인변리사한상은 피 고 고 서울소송대리인변리사정인영 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 3472 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이사건심결의경위 1) 원고는 아래나. 항기재피고의이사건등록상표가구상

101 표법 ( 법률제14033호로전부개정되기전의것, 이하같다 ) 의제7조제1항제11호또는제12호에해당한다고주장하며피고를상대로특허심판원 2015당3472호로이사건등록상표에대한등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은 아래다. 항기재이사건선사용표장이이사건등록상표의등록일인 당시에국내의수요자간에특정인의상품또는서비스업을표시하는것이라고인식될수있을정도로알려졌다고볼수없고, 이사건등록상표의출원일인 를기준으로하더라도마찬가지이므로, 이사건등록상표는 법률제14033호로전부개정된상표법제34조제1항제11호및제12호소정의등록무효사유에해당하지아니한다는이유로원고의위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 나. 피고의이사건등록상표 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제 호 / / 구성 : 지정상품 : 상품류구분제21류의대접, 받침접시, 버터접시, 사발, 샐러드사발, 수프용사발, 식기, 식탁용식기, 식탁접시, 얕은사발, 전채용접시, 접시, 채소용접시, 휴대용식기, 반찬용식품저장용기, 설탕통, 소금통, 식기커버, 식품저장용기, 양념병, 양념세트, 가정용도자기제품, 도자기, 도자기제장식품, 자기제품, 달걀컵, 맥주용머그컵, 머그컵, 음주용술잔, 컵, 냅킨홀더 다. 이사건선사용표장 구성 : 사용상품및사용서비스업 : 식기류, 식기류도소매업 사용자 : 주식회사예랑 ( 변경전상호 : 예랑씨앤디주식회사, 이하 예랑씨앤디 라한다 )

102 인정근거 다툼없는사실, 갑제 1, 2, 3 호증의각기재, 변론전체의취지 2. 이사건심결의위법여부가. 원고주장의요지 1) 이사건등록상표의출원일이 이므로, 이사건등록상표에대한무효심판의심결에서는상표법부칙의경과규정에따라이사건등록상표의출원당시의법률인구상표법제7조제1항제11호, 제12호를적용하여야함에도, 이사건심결은상표법을적용하였을뿐만아니라상표법의조항을잘못기재한위법이있다. 2) 예랑씨앤디의매출자료, 홍보및광고내역에의하면이사건등록상표의등록결정시인 이나출원일인 당시이사건선사용표장이국내수요자에게특정인의상품이나서비스업을표시하는것이라고인식될수있을정도로알려졌음이인정된다. 그런데이사건등록상표는표장과지정상품이이사건선사용표장의표장과사용상품과동일 유사하여수요자가상품출처를오인 혼동할우려가있으므로구상표법제7조제1항제11호소정의 수요자를기만할염려가있는상표 에해당한다. 또한, 이사건등록상표는피고가 2006년경양원호에대한차용금채무중일부의변제에갈음하여자기가운용하던예랑도자기의영업권및매장일체를양원호에게양도하였음에도양원호가운영하는예랑씨앤디의영업표지인 예랑 이상표등록되어있지않음을기화로예랑씨앤디의영업을방해할목적으로출원 등록한것으로서구상표법제7조제1항제12호소정의 부정한목적을가지고사용하는상표 에도해당한다. 따라서이사건등록상표의상표등록은무효로되어야한다. 이와달리판단한이사건심결은위법하다. 나. 법률적용에관한위법여부 상표법부칙제 2 조제 1 항 ( 일반적적용례 ) 에서 이법은이법시행이후

103 출원한상표등록출원부터적용한다. 라고, 위부칙제4조 ( 상표등록을받을수없는상표에관한적용례 ) 에서는 제34조제1항의개정규정 ( 같은항제21호의개정규정은제외한다 ) 은이법시행전에출원된상표등록출원으로서이법시행이후상표등록결정을하는경우에도적용한다. 라고각각규정하므로, 상표법시행일인 ) 이전에출원 등록되었음이역수상분명한이사건등록상표에대해서는구상표법이적용된다. 그런데도이사건심결이구상표법을적용하지아니하고, 상표법을적용한것은잘못이다. 그러나이사건심판절차에서원고와피고는모두이사건등록상표가구상표법제7조제1항 13) 제11호와제12호에해당하는지에대해서다툰점, 이사건심결 ( 갑제3호증 ) 에서 상표법제34조제1항 14) 제11호 ( 구상표법제7조제1항제11호 ), 상표법제34조제1항제12호 ( 구상표법제7조제1항제12 호 ) 와같이상표법조항에구상표법조항을병기하는등그에대하여실질적으로판단한점 15) 등에비추어보면, 법률적용에관한위와같은잘못만 12) 상표법부칙제 1 조 ( 시행일 ) 이법은공포후 6 개월이경과한날부터시행한다. 13) 제 7 조 ( 상표등록을받을수없는상표 ) 1 다음각호의어느하나에해당하는상표는제6조에도불구하고상표등록을받을수없다. 10. 수요자간에현저하게인식되어있는타인의상품이나영업과혼동을일으키게하거나그식별력또는명성을손상시킬염려가있는상표 11. 상품의품질을오인하게하거나수요자를기만할염려가있는상표 12. 국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표 ( 지리적표시를제외한다 ) 와동일또는유사한상표로서부당한이익을얻으려하거나그특정인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는상표 14) 제34조 ( 상표등록을받을수없는상표 ) 1 제33조에도불구하고다음각호의어느하나에해당하는상표에대해서는상표등록을받을수없다. 11. 수요자들에게현저하게인식되어있는타인의상품이나영업과혼동을일으키게하거나그식별력또는명성을손상시킬염려가있는상표 12. 상품의품질을오인하게하거나수요자를기만할염려가있는상표 13. 국내또는외국의수요자들에게특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표 ( 지리적표시는제외한다 ) 와동일 유사한상표로서부당한이익을얻으려하거나그특정인에게손해를입히려고하는등부정한목적으로사용하는상표 15) 상표법제34조제1항제11호는구상표법제7조제1항제10호와실질적으로동일한

104 으로는이사건심결이위법하다고볼수없다. 다. 이사건등록상표가구상표법제7조제1항제11호및제12호에해당하는지여부 1) 관련법리어떤상표가구상표법제7조제1항제11호에서규정하는 수요자를기만할염려가있는상표 에해당하려면, 그상표나지정상품과대비되는선사용상표나그사용상품이반드시저명하여야할필요까지는없지만, 국내수요자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로는알려졌어야한다 ( 대법원 선고 2014후1921 판결등참조 ). 등록상표가 수요자를기만할염려가있는상표 인지는그등록상표의등록결정시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2010후2322 판결등참조 ). 선사용상표가등록상표의등록결정당시특정인의상표나상품으로인식될수있을정도로알려졌는지를판단할때에는선사용상표를사용한상품의판매기간및방법, 매출액, 선사용상표의사용상품이전체지정상품등의시장에서차지하는비중, 광고의방법및횟수등을고려하여야한다 ( 대법원 선고 2011후1722 판결등참조 ). 이러한법리는등록상표가구상표법제7조제1항제12호에서규정하는 부정한목적을가지고사용하는상표 에해당하는지와관련하여대상상표가 국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표 에해당하는지를판단할때도마찬가지이다. 다만등록상표가 부정한목적을가지고사용하는상표 에해당하는지는그등록상표의출원시를기준으로판단하여야하므로 ( 대법원 선고 2012후 672 판결 ), 등록상표가 부정한목적을가지고사용하는상표 에해당하려면대상상 조항이고, 상표법제34조제1항제12호는구상표법제7조제1항제11호와동일한조항이며, 상표법에서구상표법제7조제1항제12호와실질적으로동일한조항은제34 조제1항제13호이므로, 이사건심결에서상표법제34조제1항제11호또는같은항제12호로기재한것은각각상표법제34조제1항제12호및같은항제13호의오기임이분명하다

105 표가등록상표의출원일당시국내또는외국수요자간에특정인의상표나 상품이라고인식될수있을정도로알려졌어야한다. 2) 이사건선사용표장이이사건등록상표의출원일또는등록결정일당 시국내에서알려진정도 가 ) 인정사실 갑제4, 5, 7, 10 내지 20호증의각기재 ( 가지번호포함 ) 와변론전체 의취지에의하면다음과같은사실이인정된다 설립된예랑씨앤디의 2006년부터 2011년까지매출액은 다음과같다. 연도 매출액 ( 원 ) 상품매출액 ( 원 ) 공사수입 ( 원 ) 2006년 219,656, ,656, 년 578,813,954 37,904, ,909, 년 61,373,016 11,373,016 50,000, 년 231,516, ,516, 년 434,148, ,148, 년 631,487, ,487,549 0 합계 2,156,995,890 1,566,086, ,909, 자인터넷블로그에게재된것으로보이는방송촬영 후기글에는 강남터미널지하상가에있는예랑이라는그릇가게에서구매했 다 는취지의기재가있다 발간된 행복한아빠이현우의행복레시피 라는제 호의책에는 라는기재가있다. 월간잡지 ESSEN 2010 년 8월호에실린음식요리법소개기사중 그릇협찬예랑씨앤디 ( 주 ) 라는기재가있다. 월간잡지주부생활 2010년 8월호에실린 나눔접시 라는기사에서 매일쓰는밥반찬나눔접시 로소개된 8개접시사진중 3개의접시사진하단에 예랑씨앤디 라는기재가있다 자 SBS 출발모닝와이드 방송에서

106 라는사람이세일행사를한다는것을소개하였고, 자 MBC 기 분좋은날 방송중에 라 는자막이표시되었다. 나 ) 판단위인정사실및을제2 내지 7호증의각기재와변론전체의취지에의하여인정되는다음과같은사정에비추어보면, 위인정사실만으로는이사건등록상표의출원일인 당시는물론등록결정일인 당시이사건선사용표장이국내또는외국의수요자간에특정인의상표로인식될수있을정도로알려졌다고볼수없고, 달리이를인정할증거가없다. ᄀ예랑씨앤디의매출액중상품매출액이모두이사건선사용표장을사용한식기류상품의매출액이라는점을인정할증거가없다. 오히려예랑씨앤디의매출액에공사수입매출액이포함된점에비추어예랑씨앤디는식기류제조 판매외에다른사업도영위한것으로보인다. 또한, 전체식기류시장의규모와그중예랑씨앤디의제품이차지하는점유율을알수있는아무런자료가없다. ᄂ위인정사실에서본바와같은언론노출정도만으로는이사건선사용표장이식기류수요자들에게상당한인지도를획득하였다고보기어렵다. 더욱이 행복한아빠이현우의행복레시피 라는제호의책에는 라는기재가책의뒷면에작게기재된점, ESSEN 2010년 8월호와주부생활 2010년 8월호에도 예랑씨앤디 라는문구가작게표시된점, SBS 출발모닝와이드 방송에서는단순히상호가 o 도자기라고만표시된점, MBC 기분좋은날 방송에서는방송마지막에협찬업체중하나로 예랑씨앤디 라는문구가짧은시간동안소개된것으로보이는점등에비추어보면, 이러한언론노출에의한광고효과는그리크지않았을것으로보인다. 또한, 위와같은잡지와방송에는이사건선사용표장이아닌 예랑씨앤디 라는표장이사용되었을뿐이다

107 ᄃ원고는갑제18호증도이사건선사용표장의광고실적을뒷받침하는증거자료라고주장한다. 그러나갑제18호증의기재만으로는 자 KBS 리빙쇼당신의여섯시 방송에서예랑씨앤디가구체적으로어떻게소개되었는지전혀알수없으므로, 갑제18호증을이사건선사용표장의광고실적을뒷받침하는증거자료로보기는어렵다. ᄅ또한, 원고는 82cook.com 이라는인터넷사이트에게재된글및댓글 ( 갑제10, 11호증 ) 도이사건선사용표장의인지도를뒷받침하는증거자료라고주장한다. 그러나이러한글들과댓글들은모두양원호가예랑씨앤디를설립하기전에게시된것으로서여기서 예랑 은당시피고가운영하는 예랑도자기 를지칭하는것에불과하므로, 이러한글들과댓글들이이사건선사용표장의인지도를나타내는것으로볼수는없다. 이에대하여원고는, 양원호가피고로부터 예랑도자기 의영업권도양수하였으므로 예랑도자기 가사용한 예랑 표장에체화된신용도양원호가승계하였다는취지로주장한다. 그러나갑제7호증의기재에의하면피고와양원호는 피고의양원호에대한차용금채무중일부를예랑도자기공장내재고물품전부및일부공장시설물품을양도하는것으로상계처리하고남은 3억원을추후변제하기로최종합의한것으로보이는점, 양원호가피고로부터 예랑 도자기 의영업권까지양수하였다면당시예랑도자기명의의 표장에 관한등록상표권 ( 상표등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제 호 / / ) 도함께양수하였을것이나, 양원호가위등록상표권을양수하지아니한점등에비추어보면, 갑제5, 6, 8호증의기재만으로는원고주장과같이양원호가피고로부터 예랑도자기 의영업권까지양수하였다고보기어렵고, 달리이를인정할증거가없다. 결국, 원고의위주장은이유없다

108 ᄆ피고가설립 운영에관여한것으로보이는 주식회사예랑첨본 ( 변경된상호 주식회사예랑앤코 ) 도 2007년경부터 예랑 이라는표장또는 YELANG 이라는표장을사용하여도자기식기류등을국내와중국에서판매하였다. 3) 검토결과앞서본바와같이이사건선사용표장이이사건등록상표의출원일당시는물론등록결정일당시에국내또는외국의수요자사이에특정인의상표내지특정인의상품을표시하는것이라고인식될수있을정도로알려졌다고볼수없는이상, 더나아가살펴볼필요없이이사건등록상표는이사건선사용표장과의관계에서구상표법제7조제1항제11호및제12호에해당하지아니한다. 라. 소결이사건등록상표는이사건선사용표장과의관계에서구상표법제7조제1항제11호및제12호에해당하지아니하므로, 원고의이사건심판청구는기각되어야한다. 이사건심결이앞서본바와같이구상표법을적용하지아니하고상표법을적용한잘못은있으나이사건심판청구를기각한결론은정당하므로, 결국이사건심결은위법하지아니하다. 3. 결론 따라서이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유없으므로이를기각하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사오영준 판사 판사 권동주 김동규

109 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2016허8001 등록취소 ( 상 ) 원 고 송 아산시소송대리인변호사김현정 피 고 홍 천안시소송대리인변리사이선행 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 재당 3 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제223396호 2) 구성 :

110 3) 지정서비스업 : 서비스업구분류제39류의운전대행업, 대리운전업 4) 서비스표권자 : 원고 나. 선사용서비스표 1) 구성 : 2) 사용서비스업 : 서비스업구분류제39류의운전대행업, 대리운전업 3) 사용자 : 피고 다. 재심대상심결의확정 1) 피고는 원고를상대로특허심판원 2012당1128호로이사건등록서비스표에대한무효심판을청구하였다 ( 이하 이사건무효심판 이라한다 ). 2) 특허심판원은 아래와같은사실인정을기초로하여 이사건등록서비스표는선사용서비스표와의관계에서구상표법 ( 법률제14033호에의하여개정되기전의것, 이하같다 ) 제7조제1항제11호에해당한다. 는이유로피고의위심판청구를인용하는심결 ( 이하 재심대상심결 이라한다 ) 을하였고, 재심대상심결은 확정되었다. 갑제7호증 16), 제8호증 17) 에의하면, 다음과같은사실을확인할수있다. 1 피고는 2007년부터대리운전을하면서이사건등록서비스표의등록결정시점인 2011년 12월까지총 594,065건의대리운전을요청하는전화를받았으며이중총 446,611건에대하여응답하였다. 2 청구인은대리운전홍보를위하여 2007년부터 2011년까지약 6억 2천여만원을광고비로지출하였다. 16) 이사건소송에서을제 10 호증의 8 내지 26 으로제출되었다. 17) 이사건소송에서을제 10 호증의 27, 28 로제출되었다

111 라. 이사건심결의경위 1) 원고는피고를상대로특허심판원 2015재당3호로 이사건무효심판에서제출된증거들의대부분은위조되거나변조된것이므로, 재심대상심결은민사소송법제451조제1항제6호의재심사유가있어취소되어야한다. 고주장하면서, 재심대상심결에대한재심을청구하였다. 2) 특허심판원은 구상표법제84조의 2는재심청구의기간과관련하여 당사자는심결확정후재심의사유를안날부터 30일이내에재심을청구하여야한다 고규정하고있다. 그런데원고는적어도 이전에는이사건재심청구사유를알고있었다고봄이타당하므로, 에비로소제기된이사건재심청구는그청구기간이도과된이후에청구된것이라할것이다. 따라서이사건재심청구는재심청구기간을도과하여제기된것이어서부적법하다. 는등의이유로원고의이사건재심청구를각하하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1 내지 4호증의각기재, 변론전체의취지 2. 당사자들의주장가. 원고주장의요지원고는 에야이사건무효심판에제출된증거가위 변조된사실을알았으므로, 이사건재심청구는그때로부터 30일이경과되기전에청구된것이어서적법하다. 나. 피고주장의요지원고가위 변조되었다고주장하는증거들은민사소송법제451조제1항제6호의위 변조된문서에해당하지않을뿐만아니라원고는늦어도 또는 또는 이전에는원고가주장하는것과같은사정을알고있었다고할것이므로, 이사건재심청구는부적법하다

112 3. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 판단에필요한법리구상표법제83조제2항은 재심청구에관하여는민사소송법제451조ㆍ제 453조및제459조제1항을준용한다. 고규정하고있다. 한편, 민사소송법제451조제1항제6호소정의 판결의증거가된문서, 그밖의물건이위조되거나변조된것인때 라함은위 변조문서등이판결주문을유지하는근거가된사실을인정하는자료로서증거로채택되어판결서에구체적으로기재되어있는경우를말하고, 가사법관의심증에영향을주었을것이라고추측되는자료가된다하여도그것이증거로채택되어사실인정의직접적또는간접적인자료가된바없는것이라면이는재심사유가될수없고 ( 대법원 선고 96다50506 판결등참조 ), 민사소송법제451조제2항은 제1항제4호내지제7호의경우에는처벌받을행위에대하여유죄의판결이나과태료부과의재판이확정된때또는증거부족외의이유로유죄의확정판결이나과태료부과의확정재판을할수없을때에만재심의소를제기할수있다. 고규정하고있으므로, 민사소송법제451조제1항제6호의재심사유를주장하려면그와같은재심사유이외에도민사소송법제 451조제2항의요건이구비되었음을함께주장 증명하여야한다 ( 대법원 선고 2016재다50021 판결등참조 ). 나. 구체적판단위인정사실을종합하면, 재심대상심결의주문을유지하는근거가된사실을인정하는자료로서증거로채택되어심결문에구체적으로기재되어있는증거는을제10호증의 8 내지 26( 재심대상심결에서의갑제7호증 ), 을제 10호증의 27, 28( 재심대상심결에서의갑제8호증 ) 인데, 원고가제출한증거만으로는위각증거에대하여위 변조죄로유죄의확정판결등이있었다거나증거부족외의이유로유죄의확정판결등을할수없었던경우에해당한다고보기어렵다

113 다. 소결론따라서이사건재심청구는구상표법제83조제2항이준용하고있는민사소송법제451조제2항의요건을갖추지못한채청구된것이어서부적법하여각하되어야할것인바, 이와결론을같이한이사건심결은적법하다. 4. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의이사건청구는이유없으므로이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김환수 판사 판사 윤주탁 장현진

114 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2017허3300 등록무효 ( 상 ) 원 고 안 부천시소송대리인변리사노장오 피 고 이 서울소송대리인특허법인로얄 ( 담당변리사박경완 ) 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당5571호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호

115 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 별지기재와같다 ( 이하 이사건각지정서비스업 이라한다 ) 4) 상표권자 : 피고나. 선등록서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제44류의의료기계기구임대업, 의료보건장비임대업, 의료보조업, 의료상담업, 의료업, 의료용 X선장치임대업, 의료정보제공업, 의약품검사업, 의약품선택에관한기술용역업, 의약품정보제공업, 간호업, 건강관리업, 건강진단업, 골격교정업, 물리치료업, 원격진료업, 원격의료서비스업, 의료간호업, 병원업, 병의원업, 병리실험서비스업, 성형외과업, 피부과업 4) 서비스표권자 : 이동훈 다. 이사건심결의경위 1) 원고는특허심판원 2015당5571호로피고를상대로 이사건등록서비스표는선등록서비스표와의관계에서구상표법 ( 법률제14033 호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제7조제1항제7호에해당하여그등록이무효로되어야한다. 는이유로등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은 원고가이사건무효심판을청구할수있는이해관계인에해당한다고인정할수없다. 는이유로원고의위심판청구를각하하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1 내지 5호증의각기재및영상, 변론전체의취지

116 2. 원고의주장 아래와같은이유로이사건심결은위법하므로취소되어야한다. 가. 이해관계인해당원고는의사면허를보유하고있는동종업자로서병 의원을개설할예정이므로, 이사건무효심판을청구할이해관계가있음에도이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 또한특허심판원은석명권을행사하여원고로하여금의사면허증의제출등이해관계를입증할수있는기회를주지않음으로써석명의무를위반하였다. 나. 등록무효이사건등록서비스표는선등록서비스표와의관계에서구상표법제7조제1항제7호에해당하여그등록이무효로되어야함에도이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 무효심판을청구할수있는이해관계인에해당하는지여부가. 판단에필요한법리서비스표등록의무효심판을청구할수있는이해관계인이라함은그등록서비스표와동일 유사한서비스표를동일 유사한지정서비스업에사용한바있거나현재사용하고있는자또는등록서비스표의지정서비스업과동종서비스업을영위하고있는자등등록서비스표의소멸에직접적인이해관계가있는자를의미한다 ( 대법원 선고 85후59 판결, 대법원 선고 2007후3301 판결등참조 ). 나아가등록서비스표와동일 유사한서비스표를동일 유사한지정서비스업에사용한바없고현재에도사용하지않는다고하더라도, 동일 유사한서비스표를먼저등록한자 나 등록서비스표와동일 유사한서비스표를동일 유사한지정서비스업에사용할의사가있다는것이객관적으로추측될수있는

117 자 의경우에는무효심판을청구할수있는이해관계가있다고할것이다 ( 동일 유사한상표를먼저등록한자 가등록무효심판을청구할수있는이해관계인에해당한다는취지의대법원 선고 97후1450 판결, 등록상표와동일 유사한상표를그지정상품과동일 유사한상품에사용할것으로객관적으로추측되는자 가등록취소심판을청구할수있는이해관계인에해당한다는취지의대법원 선고 2006후1735 판결등참조 ). 이와달리 등록서비스표와동일 유사한서비스표를동일 유사한지정서비스업에사용한바있거나현재사용하고있는자 만을이해관계인으로한정하게되면, 등록무효가될수도있는등록서비스표와동일 유사한서비스표를사용하고자하는자는등록서비스표침해행위를함으로써손해배상책임등민 형사상책임을감수한이후에야비로소등록서비스표에대하여무효심판을청구할수있다는결론에도달하게되는데, 이와같은해석은등록무효가될수도있는등록서비스표와동일 유사한서비스표를사용하려는자에게만지나친부담을지울뿐만아니라심판청구의남용을막기위하여심판을청구할수있는자를일정한범위로제한하기위하여도입된이해관계인규정의취지에도반하므로허용될수없다. 나. 구체적판단갑제6, 7호증의각기재에변론전체의취지를종합하면, 원고는 의료법제5조에따라의사면허를취득한사실, 원고는 지정서비스업을 성형외과업, 건강관리업, 병원업 ( 치과업제외 ), 병의원업 ( 치과업제외 ), 원격의료서비스업, 외래진료업, 의료상담업 ( 치과업제외 ), 의료 업 등으로하여서비스표 을출원한사실을각인정할수있다. 이러한인정사실을종합하면, 원고는이사건심결당시를기준으로이 사건등록서비스표와동일 유사한서비스표 을이사건각지 정서비스업과동일 유사한지정서비스업에사용할의사가있었다는것이객

118 관적으로추측될수있는자에해당한다고할것이다. 비록원고의위서비스표출원이이사건무효심판청구일과같은날에이루어졌고, 원고가출원한위서비스표가이사건등록서비스표와동일 유사하여거절될것이예상된다고하더라도, 이러한사정만으로는위인정을뒤집기에부족하다. 다. 소결론따라서이사건심판청구는이해관계인에의한적법한심판청구라고할것이므로, 이와결론을달리한이사건심결은취소되어야한다 ( 이사건심결에서심판청구가부적법하다고보아등록이무효인지여부에대하여는판단하지않았는바, 이사건심결을취소하는판결이확정되는경우특허심판원에서이사건등록서비스표의등록무효여부를판단하여야할것이므로, 원고의나머지주장에대하여는판단하지아니한다 ). 4. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의이사건청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김환수 판사 판사 윤주탁 장현진

119 이사건각지정서비스업서비스업류구분제44류의의료및약조제상담업, 인간또는동물을위한위생및미용업, 스킨케어서비스업, 가금부화업, 가축매매중개업, 관개시설운영업, 나무재배업, 나무치료업, 농기구임대업, 농약공중살포업, 농약살포업, 농업 / 임업 / 원예용해충구제업, 농업관련상담업, 농업관련정보제공업, 농업서비스업, 농업용훈증소독업, 농장운영업, 동물사육업, 동물육종업, 동물인공수정업, 목장운영업, 목축업, 병아리감별업, 비료 / 농약품등의공중및지상살포업, 식물종묘업, 양잠서비스업, 원예서비스업, 임업서비스업, 제초업, 축산서비스업, 탄소상쇄 ( 저감 ) 을위한식목업, 화훼재배업, 수산양식서비스업, 어업서비스업, 약국업, 약사의처방전조제서비스업, 약조제상담업, 약조제알선업, 약조제업, 약조제자문업, 의약품검사업, 의약품정보제공업, 한약국업, 원격치의료서비스업, 치과보조업, 치과업, 치아교정업, 치의료상담업, 치의료업, 치의료정보제공업, 간호업, 건강관리업, 건강진단업, 금연치료업, 내과업, 너싱홈업, 뜸질업, 마약중독환자재활업, 머리카락이식업, 물리치료업, 병원업 { 치과업제외 }, 병의원업 { 치과업제외 }, 비뇨기과업, 비만클리닉업, 산부인과업, 산후조리업, 성형외과업, 소아과업, 시험관수정서비스업, 신경정신과업, 안과업, 알콜중독환자재활업, 약물중독자재활서비스업, 외과업, 요양소업, 원격의료서비스업 { 치과업제외 }, 의료간호업, 의료보건장비임대업, 의료보조업, 의료상담업 { 치과업제외 }, 의료용 X선장치임대업, 의료장비임대업, 의료정보제공업 { 치과업제외 }, 이비인후과업, 정자은행업, 정형외과업, 조산원업, 진료소업, 질병진단업, 척추지압업, 치료서비스업, 침술업, 탈모치료업, 한방건강관리업, 한방물리치료업, 한방의료업, 한의원업, 혈액은행업, 호스피스업, 회복기환자보양소업, 가축치료보조업, 동물병원업, 수의업, 휴양소업, 문신업, 미용상담업, 미용업, 분장사의서비스업, 손톱미용업, 이용업, 인공선탠업, 일광욕서비스업, 화장 ( 化粧 ) 서비스업, 대중목욕탕업, 사우나서비스업, 온천업, 위생시설임대업, 입욕시설제공업, 증기탕업, 찜질방업, 한증막업, 헬쓰스파서비스업, 마사지업, 발마사지업, 안마소업, 안마업, 지압업, 꽃꽂이업, 화환제작업, 잔디관리업, 정원또는화단관리업, 정원디자인

120 업, 조경디자인업, 조경업, 동물손질업, 애완동물목욕업, 애완동물미용상담 업, 애완동물미용실업, 애완동물분양업, 애완동물손질업, 심리검사업, 심리 학자의서비스업, 안경사의서비스업 < 끝 >

121 Ⅱ 취소 허 6999 ( 구상 ) 허 7312 ( 구상 , 8)

122

123 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2016허6999 등록취소 ( 상 ) 원 고 암펠만게엠베하 (AMPELMANN GmbH) 독일베를린소피엔스트라쎄 21 (Sophienstraße 21, Berlin, Germany) 대표자마쿠스헥크하우젠 (Markus Heckhausen) 소송대리인유미특허법인 ( 담당변리사황나연 ) 피 고 김 서울소송대리인특허법인무한 ( 담당변리사구기완, 정명훈 ) 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당3406 사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실가. 피고의이사건등록상표 ( 갑2호증 ) 1) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제674350호

124 2) 구성 : 3) 지정상품 : [ 별지 ] 기재와같다. 나. 이사건심결의경위 ( 갑 1 호증 ) 1) 원고는 특허심판원에이사건등록상표 의상표권자인피고를상대로, 이사건등록상표는그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용된사실이없으므로, 구상표법 ( 법률제14033 호로전부개정되기전의것, 이하 구상표법 ) 제73조제1항제3호에해당하여그등록이취소되어야한다면서, 이사건등록상표에대한등록취소심판을청구하였다. 2) 이에특허심판원은위심판청구를 2015당3406 사건으로심리한다음, 이사건등록상표의통상사용권자인주식회사우성에프앤씨컴파니 ( 이하 우성에프앤씨 ) 는이사건취소심판청구일인 전 3년이내인 부터 까지예천군에서주최한 2012 예천곤충바이오엑스포 행사에참가하여이사건등록상표의지정상품중 티셔츠 에 와같은표장 ( 이하 실사용상표 ) 을사용한바있는데, 실사 용상표는거래사회의통념상이사건등록상표와동일성이있는상표라고할수있으므로, 결국이사건등록상표는구상표법제73조제1항제3호에해당하지않는다. 는이유를들어원고의위심판청구를기각하는내용의이사건심결을하였다

125 2. 당사자의주장요지 가. 원고 다음과같은이유로이사건등록상표 의상표권자인피고 나전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도이사건취소심판청구일인 전 3년이내에국내에서이사건등록상표를그지정상품에대하여사용한사실이없으므로, 이사건등록상표는구상표법제73조제1 항제3호에해당하여그등록이취소되어야하는데도, 이사건심결은이와다르게판단하였으니위법하다. 1) 우성에프앤씨는이사건등록상표의통상사용권자가아닌데다가, 위 2012 예천곤충바이오엑스포 행사에서실사용상표가부착된티셔츠를판매한사실이없으며, 달리이사건등록상표가그지정상품에사용된사실은없다. 2) 설령실사용상표가이사건취소심판청구일전 3년이내에국내에서이사건등록상표의지정상품에사용된사실이있다고하더라도, 실사용상표는이사건등록상표와전체적인외관이현저히상이하기때문에동일성이인정되는범위내의표장이라고할수없다. 나. 피고다음과같은이유로이사건등록상표는통상사용권자인우성에프앤씨에의해이사건취소심판청구일전 3년이내에국내에서그지정상품에사용된바있어구상표법제73조제1항제3호에해당하지아니하므로, 이와결론을같이한이사건심결은적법하다. 1) 우성에프앤씨는이사건취소심판청구일전 3년이내에개최된위 2012 예천곤충바이오엑스포 에참가하여실사용상표가부착된티셔츠를전시, 판매한바있고, 그밖에도인터넷쇼핑몰을통하여실사용상표가

126 표시된 점퍼 를판매하는등이사건등록상표를계속사용해왔다. 2) 실사용상표는이사건등록상표와전체적인이미지가유사하고문자부분이같아서동일하게호칭될것으로보이는등미세한차이에도불구하고거래사회의통념상동일성이인정되는범위내의표장이라고보아야한다. 3) 한편, 원고는이사건소제기이전에우성에프앤씨가원고의저작물과실질적으로유사한실사용상표를사용하고있음을이유로, 피고와우성에프앤씨등을상대로저작권침해를원인으로한침해금지가처분신청을한사실까지있으면서도, 이사건소송에서는우성에프앤씨가실사용상표를사용한사실이없다고주장하는것은금반언의원칙에어긋나는것이어서허용될수없다. 3. 이사건심결의적법여부에관한판단가. 이사건등록상표의사용사실에관한증명여부그런데이사건에서는다음과같은이유로이사건등록상표가그지정상품에대하여이사건취소심판청구일전 3년내에국내에서정당하게사용되었음이피고에의하여증명되었다고볼수없다. 1) 구상표법제73조제1항제3호는상표권자 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하고있지아니한경우에는그상표등록의취소심판을청구할수있다고규정하고있으며, 그입증책임에관하여제4항에서피청구인이당해등록상표를취소심판청구에관계되는지정상품중 1 이상에대하여그심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음을증명하지아니하는한, 상표권자는취소심판청구와관계되는지정상품에관한상표등록의취소를면할수없다고규정하고있다. 2) 그결과이사건등록상표의상표권자인피고로서는상표권자 전용사용권자또는통상사용권자중어느누군가가이사건등록상표를이사건지정상품중하나이상에대하여이사건심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음을주장 입증하여야한다. 그런데기록에의하면피고는

127 이사건변론종결시까지앞서본바와같이이사건등록상표의통상사용권자에의하여그지정상품에이사건등록상표와동일성이인정되는실사용상표가사용되었다는취지의 자답변서및 자준비서면만을제출하였을뿐, 지정된변론기일에출석하지아니함에따라실사용상표의사용에대한어떠한증거도제출되지아니하였다. 3) 또한이사건소송절차에는변론주의가적용되므로당사자가제출하지아니한증거에관해서는판단할수없고, 특허심판원에서제출된증거가당연히이사건소송절차에서도제출된것으로취급할수없는것이다. 따라서이사건등록상표의상표권자 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도실사용상표를이사건지정상품에대하여이사건심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음이증명되지아니하였다. 4) 한편, 이부분에대하여피고는, 원고가이미우성에프앤씨의실사용상표사용사실을전제로저작권침해를원인으로한침해금지가처분신청을한바있음을들어, 이사건소송에서우성에프앤씨의실사용상표사용사실자체를부인하는것은금반언의원칙에반하여허용될수없다는취지로다투고있다. 그러나피고가들고있는사정만으로원고가피고에게이사건등록상표에대한불사용취소심판을청구하거나그와관련된주장을하지않으리라는신뢰를제공하였다거나피고가이를신뢰하는것이정당한상태에있었다고볼수없으므로, 피고의위주장은받아들일수없다. 나. 이사건등록상표와실사용상표사이의동일성인정여부나아가피고가그통상사용권자에의하여이사건취소심판청구일전 3 년내에국내에서사용되었다고주장하는실사용상표의경우, 이사건심결과같이이를거래사회의통념상이사건등록상표와동일성이인정되는범위내의표장이라고보기도어렵다. 1) 먼저이사건등록상표 은원형의테두리내부에모자를

128 쓴채한쪽손을들고왼쪽방향으로걸어가고있는남자의모습을형상화한 도형부분과그아래에독일어의 신호등 을의미하는 ampel" 과 남자 를뜻 하는 mann" 이띄어쓰기없이써진 ampelmann" 이라는문자부분이도형 부분을감싸는형태로결합된표장이다. 한편, 실사용상표 은 외부테두리없이모자를쓴채한쪽손을들고오른쪽방향으로걸어가고있는남자의모습을형상화한도형부분과그아래에독일어 "AMPEL" 과 MANN" 이띄어쓰기없이써진 AMPELMANN" 이라는문자부분이도형부분을감싸는형태로결합된표장이다. 2) 이사건등록상표와실사용상표의외관을비교해볼때, 비록전체적으로두상표모두모자를쓴남자가한쪽손을든채걸어가는모습을형상화한도형부분과그아래 암펠만, 앰펠만 등으로읽히는영문자가대문자또는소문자로기재된문자부분이결합되어있다는점에서는공통된다. 그러나실사용상표의경우이사건등록상표의도형부분중특징적인구성이라고할수있는모자를쓴채걸어가는남자의진행방향이반대이고, 원형의테두리부분도생략되어있다는점에서는차이를보이고있다. 3) 그런데이와같이실사용상표에서이사건등록상표의외관을형성하는특징적인구성중일부가변경, 삭제된이상, 실사용상표와이사건등록상표는거래통념상동일성이인정되는표장이라고볼수없다. 다. 검토결과의정리이상에서살핀바를종합하면, 이사건등록상표는어느모로보나그지정상품에대하여이사건취소심판청구일인 전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음이증명되지아니하였으므로, 구상표법제73조제1항제3호, 제4항본문에의하여그등록의취소를면할수없다

129 4. 결론 그렇다면이사건등록상표는그등록이취소되어야하므로, 이와결론을달리한이사건심결은위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있다. 재판장판사이정석 판사 판사 김부한 이진희

130 이사건등록상표의지정상품 - 상품류구분제18류의소시지제조용창자, 휴대용화장품케이스 ( 내용물이채워지지않은것을말한다 ), 애완동물용의류, 개목걸이, 모피, 원피 ( 原皮 ), 원혁 ( 原革 ), 유혁 ( 革 ), 스펀지레더, 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더, 가스렌지가방, 가죽제열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제상자, 경화섬유제상자, 포장용가죽제포대, 가구용가죽제커버, 모피제커버, 비치파라솔, 양산, 우산, 우산또는양산용살, 우산또는양산용프레임, 우산대, 우산손잡이, 우산용링, 우산의금주, 우산커버, 지 ( 紙 ) 우산, 등산지팡이, 지팡이, 지팡이손잡이, 먹이주머니, 피혁제밸브, 고삐, 눈가리개, 마구용가죽등자, 말굴레, 말안장방석, 말안장용패드, 머리마구, 브리둔 (Bridoons), 승마용안장, 안장틀, 재갈, 채찍, 가죽끈 - 상품류구분제24류의화장제거용얇은천, 행주, 직물제라벨, 비종이제국기 ( 國旗 ), 비종이제기 ( 旗 ), 우승기, 직물제페넌트, 직물제변기시트커버, 자수용본이그려져있는천, 샤워커튼, 직물제또는비닐제샤워커튼, 러버클로스, 레더클로스, 비닐클로스, 오일클로스, 가구용직물제커버, 가구용플라스틱제커버, 꽃병받침, 드러게트 (Drugget), 상보, 세탁기커버, 재떨이받침, 전화기받침, 직물또는플라스틱제커튼 ( 샤워커튼은제외한다 ), 직물제식탁매트, 직물제식탁보, 직물제장식용벽걸이, 직물제테이블린넨, 직물제테이블매트, 책상보, 테이블보, 텔레비전커버, 피아노커버, 직물제족자, 누비이불, 두베, 매트리스커버, 모기장, 모포, 베갯잇, 요, 요홑이불, 이불, 이불커버, 침낭, 침대모포, 침대커버, 쿠션커버, 포대기, 수의, 안경닦이수건, 비닐하우스덮개, 때밀이타월, 보자기, 직물제손수건, 직물제수건, 견면 ( 絹綿 ) 교직물, 견모 ( 絹毛 ) 교직물, 견방주사직물, 견방직물, 견직물, 고무직물, 금속섬유직물, 기모직물, 낙면직물, 대마직물, 라미네이트직물, 라미직물, 레이온직물, 마견 ( 麻絹 ) 교직물, 마면 ( 麻綿 )

131 교직물, 마모 ( 麻毛 ) 교직물, 면직물, 모면 ( 毛綿 ) 교직물, 모시직물, 모직물, 무기섬유교직물, 반합성섬유직물, 방모직물, 방수직물, 서스펜더지 ( 地 ), 셔닐직물, 소모직물, 아마직물, 에스파토직물, 인조스웨트직물, 자수직물, 재생섬유직물, 저지 (Jersey) 직물, 코팅직물, 탄성직물, 파일직물, 피복고무사직물, 합성섬유직물, 혼방견직물, 혼방마직물, 혼방면직물, 혼방모직물, 혼방화학섬유직물, 화학섬유교직물, 황마직물, 견메리야스생지 ( 生地 ), 면메리야스생지 ( 生地 ), 모메리야스생지 ( 生地 ), 화학섬유메리야스생지 ( 生地 ), 리본직물, 밴드직물, 테이프직물, 부직포 ( 不織布 ), 압축펠트, 직물펠트 - 상품류구분제25류의머니벨트 ( 의류 ), 가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용화 ( 靴 ), 농구화, 단화, 뒷축 (Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용샌달, 목욕용슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용갑피, 신발용뒷굽, 신발용미끄럼방지구, 신발용앞굽, 신발용철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발또는샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 사이클선수운동복, 수상스키복, 운동용아노락 (Anorak), 에어로빅복, 유도복, 체조복, 태권도복, 승마바지, 승마화, 가면무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리 (Liveries), 망토, 반바지, 반코트, 블루존 (Blouson), 사리 (Saris), 사파리, 슈트, 스목 (Smocks), 스커트, 슬랙스 (Slacks), 신사복, 아노락 (Anorak - 운동용은제외한다 ), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤 (Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 종이옷, 채저블 (Chasuables), 청바지, 케이프 (Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도 (Tuxedo), 토가 (Togas), 투피스, 튜닉 (Tunic), 파카 (Parkas), 펠리스 (Pelisses), 프록 (Frocks), 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타드, 만틸라 (Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯 (Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 슬

132 립, 와이셔츠, 운동용유니폼, 유니타드, 의류용칼라, 잠옷, 저지 (Jerseys), 조끼, 카디건, 칼라보호대 (Collarprotectors), 칼라커프스, 케미솔 (Camisoles), 코르셋, 코슬렛 (Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디 (Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹, 페티코트 (Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버 (Pullover), T셔츠, 각반 ( 脚絆 ), 넥타이, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스 (Leggings), 머프 (Muffs), 목도리, 반다나 (Bandana), 방한용귀마개, 방한용장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일, 보아 (Boas), 비전기식보온용발싸개, 숄, 숄더랩 (Shoulder wraps), 수녀용머리수건, 수대 ( 手帶 ), 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를덧댄부분, 스톨 (Stoles), 양말, 양말커버, 양복장식용손수건 (Pocketsquares), 에스콧타이 (Ascots), 에이프런, 운동용스타킹, 유아용직물제기저귀, 의류용호주머니, 타이츠 (Tights), 퍼러린 (Pelerines), 관 ( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 망건, 모자, 모자챙 (Sun visors), 베레모, 사교관 ( 司敎冠 ), 의류용후드, 터번, 톱햇 (Top hat), 방수피복, 가터 (Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용멜빵, 혁대 - 상품류구분제26류의비전기가열식헤어컬기구 ( 수동기구는제외한다 ), 장식콧수염, 장식턱수염, 헤어컬용종이, 바늘꽂이, 비귀금속제바늘상자, 비귀금속제바늘쌈지, 비귀금속제반짇고리, 비귀금속제편물바늘용캡, 재봉상자, 재봉용골무, 재봉용받침대, 편물코풀림방지기구, 핀꽂이, 러그훅, 혼상용조화화환, 구두용화스너, 구두용훅, 구두끈, 구두버클, 비귀금속제구두장식, 신발용아이릿 (Eyelets), 커튼상단부용테이프, 뜨게바늘, 레이스바늘, 비귀금속제바늘, 메리야스기계용편침, 어망제조용북, 가정용재봉틀바늘, 가정용재봉틀바늘통, 공업용재봉틀바늘, 공업용재봉틀바늘통, 흐름방지용클립및탄력밴드, 소매흐름방지용탄력밴드, 가발, 다리, 댕기, 레이스 ( 자수레이스는제외한다 ), 머리리본, 머리망, 머리방울 ( 퐁퐁 ), 머리심지, 머리핀, 바레뜨 (Barrettes), 비귀금속제배지, 비귀금속제벨트장식, 비귀금속제핀, 비녀, 스팽글 (Spangles) 장식, 완장, 의류액세서리용비귀금속제버클, 의류액세서리용비귀금속제브로치, 의류액세서리용새깃털, 의류용부착장식끈, 인모, 장식용리본, 헤어그립, 헤

133 어밴드, 훈장리본, 휘장, 단추, 매직테이프, 슬라이드파스너 ( 지퍼 ), 의류용아이 (Eye), 의류용아이릿 (Eyelets), 의류용훅, 프레스단추, 조화 ( 造花 - 혼상용조화화환은제외한다 ), 자수레이스생지 ( 生地 ), 편물레이스생지 ( 生地 ), 인조과일 - 상품류구분제28류의곤충채집용채, 애완동물용장난감, 크리스마스트리용받침대, 크리스마스트리용벨, 크리스마스트리용인공눈 ( 雪 ), 크리스마스트리용촛대, 합성수지제크리스마스트리, 잠수용오리발, 패러글라이더, 행글라이더, 스키용왁스, 가면, 고무제완구, 금속제완구, 깜짝상자, 꼭두각시인형, 등제완구, 딸랑이, 리모트콘트롤을이용한작동완구 (TV수상기에부착되는오락기계는제외한다 ), 마네킹인형, 마스코트인형, 모빌, 목제 ( 木製 ) 완구, 세트완구, 손가락인형, 어린이용걸음마차, 어린이용모형승용차, 어린이용삼륜차, 어린이용흔들목마, 완구악기, 완구용공, 완구용블록, 완구용스쿠터, 완구용원반, 인형용방, 인형용우유병, 인형용피복, 인형집, 인형침대, 장난감곰, 장난감권총, 지제 ( 紙製 ) 완구, 포제 ( 布製 ) 완구, 플라스틱제완구, 고리게임용구, 골패 ( 骨牌 ), 놀이용구슬, 다이아몬드게임용구, 다트, 당구공, 당구대, 당구대용쿠션, 당구용점수판, 당구큐, 당구큐용초크, 당구큐팁, 던지기놀이용고리, 도미노놀이용구, 롤렛휠, 리모트콘트롤을이용한작동오락기 (TV수상기에부착되는오락기계는제외한다 ), 마술용구, 마작용구, 만화경, 바둑알, 바둑판, 보드게임, 빙고카드, 빠찡꼬기구, 색종이조각, 서양주사위놀이구, 자동슬롯머신, 연, 연얼레, 장기짝, 장기판, 주사위, 주사위용컵, 체스용구, 체스판, 체커용구, 체커판, 코작 (Cosaques), 트럼프, 팽이, 퍼즐용그림조각, 편자던지기게임기구, 풍선, 피나타 (Pinatas), 검도용동구, 검도용면, 검도용목도, 검도용죽도, 경기용원반, 경기용피스톨, 곤봉, 골프가방, 골프공, 골프용잔디관리기, 골프장갑, 골프채, 과녁, 구좌, 궁도용팔찌, 그네, 치닝바 (Chinningbar), 농구공, 덤벨샤프트, 등산용안전장착대 ( 安全裝着帶 ), 라켓, 라켓용장갑, 라켓줄, 런닝머신 (Running machine), 로잉머신 (Rowingmachine), 롤러스케이트, 목마, 무릎보호대, 미끄럼대, 바디보드, 바벨, 바통, 배구공, 배드민턴공, 배팅글러브, 벨트바이브레이터 (Beltvibrator),

134 복근대, 복싱용글러브, 복싱용마우스피스, 복싱용미트, 복싱용붕대, 복싱용샌드백, 볼링백, 볼링용글러브, 볼링용볼, 볼링장치및기계, 볼링핀, 봅슬레이, 사냥용동물유인음발생기, 사이클용장갑, 서바이벌게임용페인트총, 서포터, 서핑보드, 서핑보드용가방, 서핑보드용끈, 서핑스키, 소형요트용돛대, 소형요트용하니스 (Harness), 송구공, 수구공, 수상스키, 스노우글로브, 스노우슈즈, 스케이트보드, 스쿼시, 스키, 스키날, 스키삭 (Sac), 스키스틱, 스키용가방, 스키용바닥덮개, 스키용스크레이퍼, 스키용씰, 스키용장갑, 스포츠용새총, 스포츠용썰매, 스프링보드, 시소, 아령, 아이스스케이트, 안마, 야구공, 야구글러브, 야구배트케이스, 야구배팅용장갑, 야구용마스크, 야구용미트, 야구용배트, 야구용베이스, 야구용흉부보호대, 양궁, 엑스밴드, 역도용벨트, 역기용장갑, 운동선수용로진, 운동용고정식자전거, 운동용고정식자전거롤러, 운동용스타팅블록, 운동용승강그물, 운동용승강로프, 운동용흉부신장기, 윈드서핑용세일보드, 육상경기용바, 육상경기용서클, 육상경기용투창, 육상경기용포환, 육상경기용해머, 장대높이뛰기용막대, 조립식풀, 줄넘기용줄, 철봉, 체력단련용벤치, 체조용도약판, 체조용뜀틀, 체조용링, 축구공, 카라비너, 캐디백, 크리켓가방, 클레이사격용접시사출장치, 클레이사격용접시표적, 탁구공, 탁구네트, 탁구대, 탁구라켓, 탁구케이스, 테니스공, 테니스용볼투척기, 테니스네트, 트램폴린 (Trampoline), 펀치볼, 페인트총용탄약, 펜싱용마스크, 펜싱용보호대, 펜싱용사벨, 펜싱용장갑, 평균대, 평행봉, 하키공, 하키스틱, 하키용보호대, 하키장갑, 허들, 호흡관, 홈베이스, 화살, 화살통, 활, 활시위, 견지, 낚시그물, 낚시대, 낚시릴, 낚시바늘, 낚시받침대, 낚시봉, 낚시용구케이스, 낚시용인조미끼, 낚시의자, 낚시줄, 낚시찌, 낚시크릴 (Creels), 뜰채, 입질표시기, 고적대지휘봉 ( 끝 )

135 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2016허7312 등록취소 ( 상 ) 원 고 주식회사장수산업서울강남구영동대로 511, 4005호 ( 삼성동, 트레이드타워 ) 대표이사장 소송대리인특허법인두성 ( 담당변리사선종철 ) 피 고 박 부산소송대리인변리사박용환 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 3986 사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실가. 피고의이사건등록상표 ( 갑1호증 ) 1) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제677266호

136 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제20류의침대, 비의료용물침대, 소파, 안락의자, 경대, 팔걸이의자, 탁자, 벤치, 화장대나. 실사용상표들 ( 을9, 12, 14, 16호증 ) 18) 1) 구성 가 ) 실사용상표 1 : 나 ) 실사용상표 2 : 다 ) 실사용상표 3 : 라 ) 실사용상표 4 : 2) 사용상품 : 돌침대, 흙침대 3) 사용자 : 이종수 ( 이사건등록상표의통상사용권자 ) 다. 원고의등록상표 서비스표들 순번구분표장지정상품 서비스업등록번호증거제35류 1 서비스표제157888호갑10호증가구류판매대행업등 2 상표제11류전기침대등제543523호갑11호증 3 서비스표 제35류돌침대소매업등 제302099호갑12호증 4 상표제 20 류침대등제 호갑 13 호증 5 상표제 11 류전기침대등제 호갑 14 호증 18) 을14호증의심결문에는위실사용상표들이흑백으로표시되어있는데, 을9, 12, 16호증의각기재및영상에변론전체의취지를종합하면, 이사건등록상표의통상사용권자인이종수가위실사용상표들을사용한사실을인정할수있고, 이에대하여는피고도다투지않고있다

137 라. 이사건심결의경위 ( 갑2호증 ) 1) 원고는 특허심판원에이사건등록상표의상표권자인피고를상대로, 이사건등록상표는취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서그지정상품에대하여사용된사실이없으므로, 구상표법 ( 법률제14033호로개정되기전의것, 이하 구상표법 ) 제73조제1항제 3호에해당하여그등록이취소되어야한다. 는취지로주장하면서이사건등록상표에대한등록취소심판을청구하였다. 2) 이에특허심판원은위심판청구를 2015당3986 사건으로심리하여, 피고는이사건취소심판청구일인 전 3년이내에 국내에서 과같은상표를이사건등록상표의지정상품 중 침대 에실제사용한사실이있고, 위 상표는이사 건등록상표 과동일성범주내의것이므로, 결국이사건등 록상표는구상표법제73조제1항제3호에해당하지않는다. 는이유를들어원고의위심판청구를기각하는내용의이사건심결을하였다. 2. 원고의주장요지 다음과같은이유로이사건등록상표 은어느모로보나그등록이취소되어야하는데도, 이사건심결은이와다르게판단하였으니위법하다. 가. 피고가실제사용하였다는 상표는이사건등록 상표와동일성이인정되지않는유사상표에불과하여, 그사용을두고이사 건등록상표를사용한것이라고할수없으므로, 이사건등록상표는구상표 법제 73 조제 1 항제 3 호에해당한다

138 나. 또한피고의통상사용권자인이종수는이사건등록상표와유사한실사용상표들을이사건등록상표의지정상품과동일 유사한 돌침대 에사용함으로써, 수요자로하여금원고의등록상표 서비스표들과오인 혼동을일으키도록하였으므로, 이사건등록상표는구상표법제73조제1항제8호에도해당한다. 3. 구상표법제73조제1항제3호의해당여부가. 인정사실 1) 피고는 장수왕옥돌침대 를네이버키워드광고에등록하여, 인터넷사용자가 장수왕옥돌침대 를네이버검색창에입력하면검색결과화면에장수왕옥돌침대쇼핑몰홈페이지로이동할수있는홈페이지주소 ( 등이노출되도록하였다 ( 을2호증의 1, 2, 을3호증 ). 2) 한편, 위장수왕옥돌침대쇼핑몰홈페이지의상단에는 과같은표장이표시되어있다 ( 을8호증 ). 나. 구체적인판단그러나다음과같은이유로피고는이사건심판청구일인 전 3년이내에그지정상품중 침대 에이사건상표와거래통념상동일성이인정되는상표를사용한것으로보는것이옳고, 따라서이사건등록상표가구상표법제73조제1항제3호에해당한다는부분, 원고의주장은받아들일수없다. 1) 즉, 구상표법제73조제1항제3호의 등록상표의사용 은등록된상표와동일한상표를사용하는경우는물론, 거래사회의통념상식별표지로서상표의동일성을해치지않을정도로변형하여사용하는경우도포함되고, 이경우등록상표가반드시독자적으로만사용되어야할이유는없으므로, 상표권자등이등록상표에다른문자나도형부분등을결합하여상표로사용한경우라하더라도등록상표가상표로서의동일성과독립성을유지하고

139 있다면, 이는등록상표의사용에해당한다고보아야한다. 2) 그런데피고가실제로사용한 이라는표장은이사 건등록상표 과글자체만달리하여표시한 의좌측에 이사건등록상표의한자표기인 長壽王 을낙관 ( 落款 ) 형태로도안화한도 형 을배치한것이다. 3) 한편, 위실사용상표의도형부분 과한글부분 은외관상분리되어있어일체불가분적으로결합되어있다고보기는어렵고, 그결합으로인해새로운특정한관념이나호칭이형성되는것도아니어서, 결 국위 상표는한글부분만으로분리관찰될수가있으므 로, 위한글부분은상표로서독립성이유지되고있다고보아야한다. 4) 따라서피고는실사용상표의한글부분인 이라는상표를 사용한것으로볼수있는데, 위 과이사건등록상표 은그글자체의차이가새로운식별력을만들어낼정도에이르 지못하므로, 거래통념상동일성이인정되는상표라고보아야한다. 4. 구상표법제73조제1항제8호의해당여부가. 통상사용권자의유사상표사용으로인한상품출처의혼동여부 1) 구체적인판단먼저다음과같은이유로실사용상표들은이사건등록상표와유사하고, 이사건등록상표의통상사용권자인이종수는실사용상표들을이사건등록상표의지정상품과동일 유사한 돌침대, 흙침대 에대하여사용함으로써, 수요자로하여금원고의등록상표 서비스표들과의관계에서상품출처에

140 관한혼동을생기게하였다고보는것이옳다. 가 ) 이사건등록상표 은 고구려의제20대왕 또는 장수를누리는왕 이라는뜻을지닌 3음절의한글문자표장이다. 한편, 실사용상 표들은,,, 와같이이사건등록상표의한자표기인 長壽王 을낙관 ( 落款 ) 형태로도안화한도형 을좌측에배치하고, 그옆에이사건등록상표의문자부분 장수왕 중 왕 이생략된 장수 부분만남겨둔채, 대상상품을의미하는 옥돌침대 또는 수맥흙침대 부분을이어서써넣은것들이다. 나 ) 즉, 이사건등록상표와실사용상표들은비록그전체적인외관은 상이하지만, 실사용상표들중각눈에띄는도형부분 이이사건등 록상표와그호칭및관념이동일한데다가, 실사용상표들의각문자부분중첫머리에공통적으로사용된 장수 는이사건등록상표 의첫머리두글자와동일하다. 더욱이실사용상표들의위 장수 부분은그뒤에이어지는 옥돌침대 나 수맥흙침대 부분과는글자의색깔이나서체를달리하고있으므로, 일반수요자나거래자는이를실사용상표들의요부로파악하기에충분하다. 다 ) 나아가위 장수 부분은실사용상표들이사용될당시에이미돌침대제품과관련하여원고의상품표지로서수요자사이에현저하게인식되어있었으므로 ( 갑17~22호증참조 ), 실사용상표들의사용으로인하여마치원고의등록상표 서비스표의상품및서비스업와밀접한관련이있는것으로인식되어그출처에대한오인 혼동을일으키게할우려가객관적으로존재한다

141 2) 이부분피고의주장에대한판단가 ) 이에대하여피고는, 실사용상표들은피고의다른등록상표인등 록번호제 호의 과유사한상표이고, 이들을사용하더 라도위등록상표의사용에해당할뿐, 이사건등록상표와유사한상표를사용한것이라고할수없다는취지로주장한다. 나 ) 그러나통상사용권자가복수의등록상표와유사한실사용상표를사용함으로써타인의상표와의관계에서각등록상표만을사용한경우에비하여수요자의상품출처오인 혼동우려가더커지게되었다면, 복수의등록상표모두구상표법제73조제1항제8호의등록취소사유에해당할수있다. 그런데이사건등록상표의통상실시권자인이종수가사용한실사용상표들은,,, 와같이피고의위등록상표 과유사할뿐만아니라, 이사건등록상표 과도유사하다고보아 야하므로, 피고의위주장은받아들일수없다. 나. 상표권자가상당한주의를기울였는지여부 1) 관련법리상표권자가등록상표에대한전용사용권자또는통상사용권자의부정사용행위에대하여상당한주의를하였다고하기위해서는, 전용사용권자또는통상사용권자에게오인 혼동행위를하지말라는주의나경고를한정도로는부족하고, 그사용실태를정기적으로감독하는등의방법으로상표사용에관하여전용사용권자또는통상사용권자를실질적으로그지배하에두고있다고평가할수있을정도가되어야하며, 그에대한증명책임은상표권자에게있다

142 2) 구체적인판단가 ) 그런데을9, 12, 16, 17호증의각기재또는영상에의하면, 이종 수는 2011 년경부터피고로부터피고의다른등록상표 의 사용허락을받고침대등을판매해왔는데, 피고는이종수가실사용상표들을 사용함에따라원고로부터 에대한등록취소심판청구가제 기된이후인 에이르러서야비로소이종수에게실사용상표들이 사용된간판의수정을요청한결과, 와같이그간판의표기가수정된사실이인정될뿐이다. 나 ) 따라서위인정사실만으로는피고가통상사용권자인이종수의상표부정사용행위에대하여상당한주의를기울였다고보기어렵고, 달리피고가이종수를실질적으로그지배하에두고그사용실태를정기적으로관리 감독하였다고볼만한증거도없다. 다. 검토결과의종합이상에서살핀바를종합하면, 이사건등록상표의경우그통상사용권자가지정상품과유사한상품에이사건등록상표와유사한상표를사용함으로써, 수요자로하여금원고의업무에관련된상품과의혼동을생기게한경우로서, 상표권자인피고가상당한주의를한경우도아니므로, 결국이사건등록상표는구상표법제73조제1항제8호에해당한다. 5. 결론그렇다면이사건등록상표는이사건등록상표가구상표법제73조제1항제8호에해당하여그등록이취소되어야하므로, 이와결론을달리한이사건심결은결과적으로위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있다

143 재판장판사이정석 판사 판사 이호산 김기수

144

145 Ⅲ 거절결정 허8810 지정상품의유사판단 허9530 ( 구상 7-1-7) 허9868 ( 구상 7-1-7) 허1588 ( 구상 7-1-7) 허1946 ( 구상 6-1-6, 7) 허97 등록취소 ( 구상 7-1-7)

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147 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2016허8810 거절결정 ( 상 ) 원 고 주식회사엘에프서울강남구언주로 870( 신사동 ) 대표이사오 소송대리인유미특허법인 ( 담당변리사김성환, 장인선 ) 피 고 특허청장소송수행자장인욱 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 4485 사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실가. 원고의지정상품추가등록출원상표 ( 갑1호증, 이하 이사건출원상표 ) 1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 2) 구성 :

148 3) 지정상품 19) : 상품류구분제18류의가죽제가방, 가죽제지갑, 직물제가방, 직물제지갑 나. 선등록상표 ( 갑4호증 ) 1) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제501170호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제14류의귀금속제파우치, 귀금속제지갑 4) 등록권리자 : 스튜어트-커티스패밀리트러스트다. 이사건심결의경위 1) 특허청심사관은 이사건출원상표 에대하여이미등록번호제 호로상표등록을마친원고의지정상품추가등록출원과관련하여원고에게, 이사건출원상표는선등록상표 등과표장및지정상품이동일 유사한상표이므로, 구상표법 ( 법률제14003호로개정되기전의것, 이하 구상표법 ) 제7조제1항제7호에의하여상표등록을받을수없다. 는등의취지로의견제출통지 ( 갑2호증의 1) 를하였다. 2) 이에원고가 의견서및보정서를제출하였으나, 특허청심사관은 여전히이사건출원상표에관한구상표법제7조제 1항제7호의거절이유가해소되지않는다는이유로이사건출원상표에대한거절결정 ( 갑2호증의 2) 을하였다. 3) 그러자원고는 특허심판원에위거절결정에대한불복심판을청구하였고, 특허심판원은이를 2015원4485 사건으로심리하여 이사건출원상표와선등록상표는외관이유사하지아니하나, 칭호와관념이유사하여서로유사한표장에해당한다. 또한이사건출 19) 피고가 이사건변론종결후에제출한참고자료에의하면, 원고의 자보정서에의하여최종적으로정정된지정상품이다

149 원상표의지정상품인 가죽제지갑 과선등록상표의지정상품인 귀금속제지갑 은생산과판매, 수요자부문이거의일치하여서로유사하다. 따라서이사건출원상표는선등록상표와표장및지정상품이유사하므로구상표법제 7조제1항제7호에해당하여등록을받을수없다. 는이유를들어원고의심판청구를기각하는내용의이사건심결 ( 갑3호증 ) 을하였다. 2. 이사건심결의위법여부에관한판단 가. 원고의주장요지 다음과같은이유로이사건출원상표 는선등록상표와그 지정상품이유사하지아니하여구상표법제7조제1항제7호에해당한다고볼수없는데도, 이사건심결은이와다르게판단하였으니위법하다. 20) 1) 귀금속이주원료로사용되는 귀금속제파우치, 귀금속제지갑 등선등록상표의지정상품은실제거래사회에서일반적으로거래되는상품으로는존재하지아니하므로, 귀금속이전체구성중부수적장식등에극히일부로만사용되는데에그치는이사건출원상표의지정상품과유사하지않다. 2) 설령선등록상표의지정상품이상품으로존재하는경우라도, 별도의세공업자에의하여제조되고가격이비싸서특정일부계층을위한한정판으로만거래되는등제조자, 판매자및수요자의범위등이현저히달라서선등록상표와이사건등록상표의각지정상품은유사다고볼수없다. 나. 지정상품의유사여부그러나다음과같은이유로이사건출원상표와선등록상표의각지정상품은유사하다고보아야한다. 1) 먼저귀금속은금 은 백금 이리듐등과같이대기중에서안정되어녹이잘슬지않고아름다운광택을가지는금속으로서, 산출량이매우적고가격도비싸며그세공에특별한기술을요구한다. 그결과귀금속만으로혹 20) 원고는 이사건제1차변론기일에이사건출원상표와선등록상표의각표장이유사하다는점에대하여는다투지않는다고진술한바있다

150 은귀금속을주된원료로파우치나지갑제품등을생산, 판매하는것은, 물리적으로불가능하지는않더라도실제거래사회에서일상적일수없을것이다. 그러나가죽또는직물로제작된지갑제품의버클, 지퍼, 손잡이, 로고등특징적인부분에보석또는금장식을사용한제품을접하게되는일반소비자는그자체로고가인귀금속부분에주목하여이를일반적인경우와달리귀금속제제품이라고인식하고있으며, 제조및판매업자들도그와같이이름을붙여거래하고있는것도현실이다. 또한구상표법제10조제2항, 구상표법시행규칙 ( 산업통상자원부령제213호로전부개정되기전의것 ) 제40조제1항, [ 별표 1] 상품류구분제14류는상품의범위를귀금속및그합금과귀금속제품또는귀금속도금제품등으로정하고있고, 해당상품의예시로귀금속제기념컵, 귀금속제상자등을들고있는데, 위와같은상품류구분도상품의일부에귀금속이사용된경우를귀금속제제품으로보고있다. 따라서선등록상표의지정상품인 귀금속제파우치, 귀금속제지갑 은원재료의전부혹은주된부분이귀금속인경우만을의미하는것이아니라, 일부특정적인부분에보석이나금장식등귀금속이사용된경우까지포함한다고보는것이옳다. 2) 나아가가죽제지갑을제조 판매하는자가앞서본귀금속제지갑도제조 판매하고있으며, 가죽제지갑과귀금속제지갑의외관이나디자인이유사한경우가많고, 가격면에서도가죽제지갑이오히려귀금속제지갑보다비싼경우도존재하는등을8~11호증의각기재또는영상에변론전체의취지를종합하여인정되는여러사정들을고려할때, 선등록상표의 귀금속제지갑 과이사건출원상표의 가죽제지갑 은모두그제조자, 판매자및수요자범위등이일치하여서로유사하다고보아야한다. 3) 한편, 이에대하여원고는, 원고가 2009년경선등록상표의상표권자로부터선등록상표를비롯한 JILL STUART" 상표에관한영업권을인수하고, 이후가방과지갑등에위상표들을사용해옴에따라, 이사건출원상표는일반수요자나거래자사이에원고의상표로현저하게인식되어있으므로, 지정상품에관하여이사건출원상표가선등록상표와공존하더라도상품출처의오인 혼동을초래할우려가전혀없다는취지로다투고있다. 그러나

151 갑19~22호증, 을1~4, 6~11호증 ( 각가지번호포함 ) 의각기재또는영상만으로는 JILL STUART" 상표가이사건출원상표와선등록상표의각표장이유사함에따라일반수요자나거래자에게야기될수있는상품출처의오인 혼동에대한우려를불식시킬수있을정도로국내에서원고의상표로널리알려져있다고인정할수없고, 달리이를인정할만한뚜렷한자료도없으므로, 위주장은받아들일수없다. 3. 결론 그렇다면이사건출원상표 은선등록상표 와그표장이유사함은물론, 그추가등록출원의대상이되는지정상품이선등록상표의그것들과유사하여구상표법제48조제1항제1호, 제23조제1항제1호, 제7조제1항제7호에따라지정상품의추가등록이허용될수없으므로, 이와결론을같이한이사건심결은적법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유없다. 재판장판사이정석 판사 판사 김부한 이진희

152 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2016허9530 거절결정 ( 상 ) 원 고 엠오유리미티드 (Mou Limited) 영국런던더블유1비 5티알리젠트스트리트 222 리버티하우스 (Liberty House, 222 Regent Street, W1B 5TR, London, U.K.) 대표자쉘리패트리시아티치본 (Shelly Patricia Tichborne) 소송대리인법무법인한얼담당변호사심규현 피 고 특허청장소송수행자장인욱 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원4394 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

153 이 유 1. 기초사실가. 이사건출원상표 1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의의류 (clothing), 신발 (footwear), 모자 (headgear)( 이하 이사건각지정상품 이라한다 ) 4) 출원인 : 원고 나. 선등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제178897호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의신사복, 반바지, 양복바지, 청바지, 스웨터, 양말, 모자, 혁대, 가죽신, 고무신, 샌달, 우화, 스커트, 슬랙스 (Slacks), 아동복, 오버롤 (Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 자켓, 잠바, 파카 (Parkas), 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 카디건, 파자마, 폴로셔츠, T셔츠, 목도리, 반다나 (Bandana), 벙어리장갑, 타이츠 (Tights), 나이트캡, 베레모, 의류용후두, 톱햇 (Tophat), 야구모, 스키모 4) 상표권자 : 마루다까이료오가부시끼가이샤 다. 심결의경위 1) 특허청심사관은 이사건출원상표는타인의선등록상표와표장및지정상품이유사하므로, 구상표법 ( 법률제14033호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제7조제1항제7호에해당하여등록을받을수없다. 는이유로이사건출원상표의등록을거절하는결정을하였다

154 2) 원고는특허심판원 2015원4394 호로위거절결정의취소를구하는심판을청구하였고, 특허심판원은 원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1 내지 4호증의각기재, 변론전체의취지 2. 당사자들의주장가. 원고주장의요지이사건출원상표는선등록상표와대비하여구상표법제7조제1항제7 호에해당하지않아그등록이허용되어야함에도, 이와결론을달리한이사건심결은취소되어야한다. 나. 피고주장의요지 선등록상표가 로호칭 관념될경우이사건출원상표와호칭 관념이동일하므로, 이사건출원상표는선등록상표와대비하여구상표법제7조제1항제7호에해당하여그등록이허용되어서는아니된다. 3. 이사건출원상표가구상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 판단에필요한법리상표의유사여부는대비되는상표를외관, 호칭, 관념의세측면에서객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여거래상오인 혼동의염려가있는지에따라판단하여야한다. 또한상표의유사여부의판단은두개의상표자체를나란히놓고대비하는것이아니라때와장소를달리하여두개의상표를대하는일반수요자에게상품출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지의관점에서이루어져야하고, 두개의상표가그외관, 호칭, 관념등에의하여일반수요자에게주는인상, 기억, 연상등을전체적으로종합할때상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는경우에는두개의상표는서로유사하다고보아야한다 ( 대법원 선고 2010도15512 판결등참조 )

155 또한, 둘이상의문자또는도형의조합으로이루어진결합상표는그구성부분전체의외관, 호칭, 관념을기준으로상표의유사여부를판단하는것이원칙이나, 상표중에서일반수요자에게그상표에관한인상을심어주거나기억 연상을하게함으로써그부분만으로독립하여상품의출처표시기능을수행하는부분, 즉요부가있는경우적절한전체관찰의결론을유도하기위해서는그요부를가지고상표의유사여부를대비 판단하는것이필요하다 ( 대법원 선고 2003도3906 판결, 대법원 선고 2015후1690 판결등참조 ). 상표에서요부는다른구성부분과상관없이그부분만으로일반수요자에게두드러지게인식되는독자적인식별력때문에다른상표와유사여부를판단할때대비의대상이되는것이므로, 상표에서요부가존재하는경우에는그부분이분리관찰이되는지를따질필요없이요부만으로대비함으로써상표의유사여부를판단할수있다고보아야한다. 그리고상표의구성부분이요부인지여부는그부분이주지 저명하거나일반수요자에게강한인상을주는부분인지, 전체상표에서높은비중을차지하는부분인지등의요소를따져보되, 여기에다른구성부분과비교한상대적인식별력수준이나그와의결합상태와정도, 지정상품과의관계, 거래실정등까지종합적으로고려하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 2015후1690 판결참조 ). 한편, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때출처의혼동을명확히피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 2005 후2908 판결, 대법원 선고 2014 후1587 판결등참조 ). 나. 구체적판단 1) 선등록상표중 부분이요부가될수있는지여부 먼저, 선등록상표중 부분이독립하여상품의출처표시기능 을수행하는요부가될수있는지에관하여보기로한다. 선등록상표 ( ) 는영문자,,

156 이각붙임표 [ 하이픈 (hypen), -] 로연결되어있어선등록상표를접하는수요자들에게위각 3부분이결합되어구성된것으로쉽게인식될수있고 ( 이하 위각부분을 이사건각구성부분 이라한다 ), 부분이지정상품 과관련하여식별력이없거나미약하다고볼만한특별한사정을발견하기어려우며, 위각 3부분의결합결과독자적인의미를갖는단어가되거나새로운관념을낳는다고보기도어렵다. 그러나 1 선등록상표에사용된붙임표 (-) 는통상적으로합성어, 접사, 어미임을나타내기위한경우에사용되는등분리보다는결합을위하여사용되 는점, 2 부분이이사건각지정상품의거래사회에서주지 저명 하다고볼만한자료가제출되어있지않고, 이사건각구성부분은같은글자수의영문자로구성되어있으며, 이사건각구성부분은각각으로부터특별한관념이곧바로떠오를정도로수요자들에게익숙한단어라고보기어 려운등 부분은선등록상표의가장앞부분에위치한것을제외하 고는선등록상표의나머지부분들 (, ) 과비교하여특별히식별력 이높거나수요자들에게강한인상을주거나전체상표에서높은비중을차 지하고있다고보기어려운점 [ 위와같이 3 부분이붙임표로연결되어있는 선등록상표를접하는수요자들이앞부분의 를 Memorandon Of Understanding( 양해각서 ) 의약어로특별히인식하기는어려울것으로보인다 ], 3 선등록상표는 무존존, 모우존존 등으로호칭될가능성이높은데, 전체로호칭되더라도 3~4 음절에불과한선등록상표가전체로서호칭되지않 고 1, 2 음절정도로호칭되는 부분만으로호칭 관념된다고보는것 은상당히부자연스러운점, 4 선등록상표는이사건출원상표출원일무렵 한글로표기되는경우무존존으로표기되는경우가많았던것으로보이는점 ( 갑제 5, 6 호증, 제 7 호증의 1 내지 3) 등에비추어보면, 앞서인정한각사 정만으로는 부분이독립하여상품의출처표시기능을수행하는요 부라고보기어렵다

157 2) 전체관찰다음으로이사건출원상표를선등록상표와전체적으로대비하기로한다. 이사건출원상표 ( ) 와선등록상표 ( ) 는문자의구성, 글자수, 붙임표의유무등의차이로인하여그외관이서로다르다. 이사건출원상표는엠오유, 무등으로호칭될가능성이높고, 선등록상표는 무존존, 모우존존 등으로호칭될가능성이높으므로, 양표장은호칭이서로다르다. 선등록상표로부터특별한의미가도출되지않는다고할것이므로, 양표장은관념을서로대비하기는어렵다. 3) 대비결과의종합위대비결과를종합하면, 이사건출원상표는선등록상표와대비하여유사한부분 ( 영문자 MOU) 이있기는하나그부분만으로분리인식될가능성이희박하고전체적으로관찰할때출처의혼동을명확히피할수있는경우에해당한다고할것이어서, 이사건출원상표와선등록상표를동일또는유사한상품에사용한다고하더라도수요자로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가없으므로, 양상표는서로유사하지않다. 다. 소결론 따라서이사건출원상표는선등록상표와대비하여구상표법제7조제1 항제7호에해당하지아니하므로, 그등록이거절되어서는아니된다. 4. 결론그렇다면위와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다

158 재판장판사김환수 판사 판사 윤주탁 장현진

159 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2016허9868 거절결정 ( 상 ) 원 고 엠오유리미티드 (Mou Limited) 영국, 런던더블유1비 5티알, 리젠트스트리트 222 리버티하우스 (Liberty House, 222 Regent Street, W1B 5TR, London, U.K.) 대표자쉘리패트리시아티치본 (Shelly Patricia Tichborne) 소송대리인법무법인한얼담당변호사심규현 피 고 특허청장소송수행자류승호 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 3800 호사건에관하여한심결을취소한다

160 이 유 1. 기초사실가. 이사건출원상표 1) 출원번호 / 출원일 : 제 호 / ) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의의류 (clothing), 신발 (footwear), 모자 (headgear) 나. 선등록상표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 : 제 호 / / / ) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의신사복, 반바지, 양복바지, 청바지, 스웨터, 양말, 모자, 혁대, 가죽신, 고무신, 샌달, 우화, 스커트, 슬랙스 (Slacks), 아동복, 오버롤 (Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 자켓, 잠바, 파카 (Parkas), 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 카디건, 파자마, 폴로셔츠, T셔츠, 목도리, 반다나 (Bandana), 벙어리장갑, 타이츠 (Tights), 나이트캡, 베레모, 의류용후두, 톱햇 (Tophat), 야구모, 스키모 4) 등록권리자 : 마루다까이료오가부시끼가이샤 다. 이사건심결의경위 1) 원고의이사건출원상표등록출원에대하여특허청심사관은 이사건출원상표는선등록상표와그호칭및관념이극히유사하여이사건출원상표를선등록상표의지정상품과동일 유사한상품에사용할경우일반수요자나거래자에게그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있다. 는이유로구상표법 ( 법률제14033호에의

161 하여개정되기전의것, 이하같다 ) 제7조제1항제7호에의하여이사건출원상표의등록을거절하는결정을하였다. 2) 원고는위거절결정에불복하여특허심판원 2015원3800호로거절결정불복심판을청구하였는데, 특허심판원은 위거절결정과동일한이유로이사건출원상표가구상표법제7조제1항제7호에해당한다고보아원고의위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1 내지 4, 8, 9호증의각기재및영상, 변론전체의취지 2. 원고의주장요지 1) 이사건출원상표는영어알파벳 3 글자 (mou) 만으로된표장또는영 어알파벳 O 부분이 과같은도형으로형성되어결합된표장으로, 선등록상표와그외관이확연히다르다. 그리고이사건출원상표는한글로 엠오유 라고호칭되는반면, 선등록상표는상표권자의인터넷홈페이지에소개된바와같이일본어로 으로표기되고한글로는 무존존 으로발음되며, 일본국적의권리자가일본어단어를영어로옮기는과정에서하이픈 (-) 으로연결한것일뿐이어서그중일부인 MOU 부분만으로약칭되지않으므로, 양자는그칭호가상이하다. 또한이사건출원상표는 양해각서 라는의미가유추될수있지만, 지정상품과관련하여서는어떠한관념도직감되지않는표장이고, 선등록상표역시사전적으로특별한의미가없는단어들의조합으로이루어진표장이므로, 양자는관념에있어서동일하지않다. 2) 따라서이사건출원상표와선등록상표는외관, 호칭, 관념에있어서동일 유사한상표라고할수없으므로, 이사건출원상표는구상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다. 그럼에도이와달리판단한이사건심결은위법하므로취소되어야한다

162 3. 이사건출원상표가구상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 판단기준상표의유사여부는두개의상표를놓고그외관, 호칭, 관념등을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여거래상일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에대한오인 혼동의우려가있는지의여부에의하여판별되어야하고, 문자와문자또는문자와도형의각구성부분이결합한결합상표는반드시그구성부분전체에의하여호칭, 관념되는것이아니라각구성부분을분리하여관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합한것이아닌한그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭, 관념될수도있으며, 또하나의상표에서두개이상의호칭이나관념을생각할수있는경우에그중하나의호칭, 관념이타인의상표와동일또는유사하다고인정될때에는두상표는유사하다 ( 대법원 선고 95후1395 판결, 대법원 선고 2003후1871 판결등참조 ). 한편, 둘이상의문자또는도형의조합으로이루어진결합상표는그구성부분전체의외관, 호칭, 관념을기준으로상표의유사여부를판단하는것이원칙이나, 상표중에서일반수요자에게그상표에관한인상을심어주거나기억 연상을하게함으로써그부분만으로독립하여상품의출처표시기능을수행하는부분, 즉요부가있는경우적절한전체관찰의결론을유도하기위해서는그요부를가지고상표의유사여부를대비 판단하는것이필요하다 ( 대법원 선고 2003도3906 판결, 대법원 선고 2006후1964 판결, 대법원 선고 2010도7352 판결, 대법원 선고 2012다12849 판결등참조 ). 상표에서요부는다른구성부분과상관없이그부분만으로일반수요자에게두드러지게인식되는독자적인식별력때문에다른상표와유사여부를판단할때대비의대상이되는것이므로, 상표에서요부가존재하는경우에는그부분이분리관찰이되는지를따질필요없이요부만으로대비함으로써상표의유사여부를판단할수있다고보아야한다. 그리고상표의구성부

163 분이요부인지여부는그부분이주지 저명하거나일반수요자에게강한인상을주는부분인지, 전체상표에서높은비중을차지하는부분인지등의요소를따져보되, 여기에다른구성부분과비교한상대적인식별력수준이나그와의결합상태와정도, 지정상품과의관계, 거래실정등까지종합적으로고려하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 2015 후1690 판결등참조 ). 나. 표장의유사여부 1) 외관의대비 이사건출원상표인 는영문자알파벳 3 자로이루어진 표장으로, 영어알파벳 O 부분에 면, 선등록상표인 과같은도형이표현되어있는반 은각각영문자알파벳 3 자로된 단어인 MOU, JON, JON 이순서대로하이픈 (-) 으로연결되어구성된표장인바, 이사건출원상표와선등록상표의표장은문자의구성과모양, 글자수, 하이픈의유무등에차이가있으므로, 양자는그외관이동일 유사하다고보기어렵다. 2) 호칭의대비가 ) 선등록상표인 은각각영문자알파벳 3자로된 MOU, JON, JON 이순서대로하이픈 (-) 으로연결되어있는표장으로, 하이픈 (-) 이낱말을합치거나음절을나눌때쓰이는문장부호라는점에비추어 MOU, JON, JON 이하이픈 (-) 에의하여외관상서로분리되어있고, 이들이결합됨으로인하여새로운관념이형성되는것도아니며, 이들을분리하여관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있다고할수도없다. 그런데, 선등록상표의구성부분중 MOU 는 양해각서 라는의미를갖는영어표현 Memorandum of Understanding 의약칭이거나프랑스어로 무른, 부드러운 등의뜻을갖는단어또는와인에대하여사용될때는 특별한개성을갖지않고단지부드럽고깔끔한맛 이라는의미를갖는용어로사용

164 되기도하나, 우리나라영어및프랑스어보급수준에비추어일반수요자들이 MOU 를 양해각서 또는위와같은뜻을갖는프랑스어단어내지용어로쉽게인식할수있다고보기는어렵다. 또한, MOU 가선등록상표의지정상품인신사복, 모자등과관련하여상품표지로서의식별력이없거나미약하다고할수없을뿐만아니라표장의가장앞부분에위치하여있어일반수요자에게강한인상을주는부분에해당하기때문에독자적으로도그출처를표시하는표지로서기능하기에충분하다고할것이므로, 선등록상표는일반수요자들에게 MOU 부분만으로분리되어인식될수있다고봄이상당하다. 따라서선등록상표가 MOU 부분만으로분리되어약칭될경우이사건출원상표와선등록상표는모두한글로 엠오유 라고호칭될수있으므로, 양자는그호칭이매우유사하다. 나 ) 이에대하여원고는, 선등록상표는실제거래관계에있어서그전체가특정상품을식별하는표지로사용되어일본어로 으로표기되고한글로 무존존 으로호칭되고있을뿐, 그중일부인 MOU 부분만으로분리되어 엠오유 라고약칭되는것은부자연스럽다고주장한다. 살피건대, 앞서본바와같이선등록상표의외관, 구성등에비추어선등록상표가 MOU 부분만으로분리되어관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로다른부분과불가분하게결합되어있다고할수없다. 또한, 갑제5, 6호증, 갑제7호증의 1, 2, 3의각기재및영상에의하면, 선등록상표의사용권자는 가을경선등록상표가부착된의류를판매하는인터넷쇼핑몰에선등록상표를 ( )" 로표기하여게시한사실, 인터넷포털사이트 구글 에서선등록상표를검색할경우 mou jon jon( ), mou jon jon, Mou jon jon 등으로표기되어있는사실, 국내인터넷사이트에서선등록상표가사용된사례를검색할경우 자인터넷신문인패션비즈사이트에 무존존 이라고표기되어있는기사가검색되고, 번개장터사이트에서 무존존제품 또는 무존존 면티셔츠 라고표기하여물품을판매하는화면이검색되

165 는사실을인정할수있기는하지만, 앞서본바와같이하이픈 (-) 은낱말을합치거나음절을나눌때쓰이는문장부호라는점을감안해볼때위인정사실만으로는선등록상표를알지못하는국내일반수요자들사이에서 moujonjon 과거기에하이픈이삽입되어분리된형태의선등록상표가동일하게발음되는것으로인식된다거나선등록상표가한글로 무존존 으로발음되는것이라고직감될것이라고인정하기에부족하고, 오히려선등록상표를표시하면서괄호안에한글음역으로 무 에해당하는일본어 ム- 를병기한것에비추어보면우리나라또는일본의영어보급수준에비추어일반수요자들사이에서영문자인 mou 를일본어로 ム- 또는한글로 무 라고발음하는것은통상적인발음법칙을따른것이아님을알수있다고할것이다. 따라서선등록상표중 MOU 부분이분리되어한글로 엠오유 라고발음될가능성이없다고보기는어렵고, 이를기준으로대비하여보면이사건출원상표의호칭과매우유사하다고봄이옳다. 따라서원고의위주장은받아들이지아니한다. 3) 관념의대비이사건출원상표를한글로 엠오유 라고호칭할경우이는영문알파벳을단순히조합한것에불과하여그지정상품과관련하여어떠한관념도직감되지않고, 선등록상표의 MOU 부분또한한글로 엠오유 라고약칭된다하더라도이는사전적으로특별한의미가없는영문알파벳의조합으로이루어진것인바, 양자는지정상품인의류, 신발등에관하여서로비교할만한어떠한관념을갖지않는조어상표이므로그관념에있어서동일하다고볼수없다 ( 대법원 선고 2001후1198 판결참조 ). 다. 지정상품의유사여부이사건출원상표의지정상품은 의류 (clothing), 신발 (footwear), 모자 (headgear) 이고, 선등록상표의지정상품은 신사복, 모자, 가죽신 등이므로, 양상표의지정상품은실질적으로동일하다

166 라. 종합 : 심결의위법여부오늘날방송등광고선전매체나전화등의광범위한보급에따라상표를음성매체등으로광고하거나전화로상품을주문하는일등이빈번한점등을고려할때문자상표의유사여부의판단에있어서는그호칭의유사여부가가장중요한요소라할것인바 ( 대법원 선고 97후3050 판결참조 ), 이상과같은제반사정을종합하여위법리에비추어보면, 이사건출원상표와선등록상표는비록그외관이다르고관념이동일하다고할수없다고하더라도선등록상표의요부인 MOU 부분만으로호칭될경우그호칭이매우유사하고그지정상품도실질적으로동일 유사하여일반수요자가양상표를혼동할가능성이높다고할것이므로, 이사건출원상표를선등록상표의지정상품과동일 유사한상품에함께사용할경우수요자로하여금그출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가매우크다. 따라서이사건출원상표는구상표법제7조제1항제7호에해당하여상표등록이거절되어야할것이므로, 이와같이판단한이사건심결에는원고가주장하는바와같은위법사유가없다. 4. 결론 그렇다면원고의이사건청구는이유없으므로이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사박형준 판사 판사 진현섭 김병국

167 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2017허1588 거절결정 ( 상 ) 원 고 몬트부란크심푸로게엠베하 (MONTBLANC-SIMPLO GMBH) 독일함부르크헬그룬드베그 100( 우편번호 : 22525) (Hellgrundweg 100, Hamburg Germany) 대표자밀리센트힐턴 (Millicent Hylton) 앤터너 (Anne Turner) 소송대리인변호사이회기 피 고 특허청장소송수행자장인욱 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 7348 사건에관하여한심결을취소 한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

168 이 유 1. 기초사실가. 이사건국제등록출원상표 ( 이하 이사건출원상표 라한다 ) (1) 국제등록번호 / 국제등록일 ( 출원일 ) : 제 호 / (2) 표장 : (3) 지정상품 - 상품류구분제14류의 Jewellery, cuff links, tie clips, rings (jewellery), bracelets (jewellery), earrings, necklaces (jewellery), brooches (jewellery), key rings of precious metal, watches, chronometers, clocks, watch movements, watch straps, watch bracelets, boxes of precious metal for watches and jewelry, boxes of precious metal for watches and jewelry - 상품류구분제18류의 Leather and imitation leather, handbags, travelling bags, rucksacks, garment bags for travel, travelling bags (leatherware), bags for travelling sets (leatherware), bags for sports, wheeled bags, wallets, purses, name card cases, briefcases, attache cases, key holders (leatherware), trays made of leather, travelling trunks, vanity cases (not fitted), evening purses (handbags), straps made of leather for travelling bags/handbags, boxes of leather or leather board, trunks and suitcases 나. 선등록상표들 (1) 선등록상표 1( 갑제3호증 ) ( 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 소멸일 ( 존속기간만료 ) : 상표등록제623705호 / / / ( 나 ) 표장 :

169 ( 다 ) 지정상품 : 상품류구분제18류의인조모피, 폴리우레탄레더, 열쇠케이스, 등산백, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제지갑, 서류가방, 슈트케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용트렁크, 패스포트케이스, 핸드백, 양산, 우산, 우산커버 ( 라 ) 등록권리자 : 주식회사엘지패션 (2) 선등록상표 2( 갑제4호증 ) ( 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 소멸일 ( 존속기간만료 ) : 상표등록제609347호 / / / ( 나 ) 표장 : ( 다 ) 지정상품 : 상품류구분제25류의검도복, 사이클선수운동복, 수상스키복, 운동용아노락 (Anorak), 에어로빅복, 유도복, 체조복, 태권도복, 승마바지, 승마화, 가면무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리 (Liveries), 망토, 반바지, 반코트, 블루존 (Blouson), 사리 (Saris), 사파리, 슈트, 스목 (Smocks), 스커트, 슬랙스 (Slacks), 신사복, 아노락 (Anorak- 운동용은제외한다 ), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤 (Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 종이옷, 채저블 (Chasuables), 청바지, 케이프 (Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도 (Tuxedo), 토가 (Togas), 투피스, 튜닉 (Tunic), 파카 (Parkas), 펠리스 (Pelisses), 프록 (Frocks), 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타스, 만틸라 (Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯 (Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용유니폼, 유니타드, 의류용칼라, 잠옷, 저지 (Jerseys), 조끼, 카디건, 칼라보호대 (Collarprotectors), 칼라커프스, 케미솔 (Chamisoles), 코르셋, 코슬렛 (Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디 (Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹, 페티코트 (Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버 (Pullover), T셔

170 츠, 각반, 넥타이, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스 (Leggings), 머프 (Muffs), 목도리, 반다나 (Bandana), 방한용귀마개, 방한용장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일, 보아 (Boas), 비전기식보온용발싸개, 숄, 숄더랩 (Shoulderwraps), 수녀용머리수건, 수대, 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를덧댄부분, 스톨 (Stoles), 양말, 양말커버, 양복장식용손수건 (Pocketsquares), 에스콧타이 (Ascots), 에이프런, 운동용스타킹, 유아용직물제기저귀, 의류용호주머니, 타이츠 (Tights), 퍼러린 (Pelerines), 관, 나이트캡, 남바위, 망건, 모자, 모자챙 (Sun visors), 베레모, 사교관, 의류용후드, 터번, 톱햇 (Tophat), 방수피복, 가터 (Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용멜빵, 혁대, 머니벨트 ( 의류 ), 가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용화, 농구화, 단화, 뒷축 (Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용샌달, 목욕용슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용갑피, 신발용뒷굽, 신발용미끄럼방지구, 신발용앞굽, 신발용철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발또는샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화 ( 라 ) 등록권리자 : ( 주 ) 에프에이 (3) 선등록상표 3( 갑제5호증 ) ( 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 : 상표등록제417959호 / / / ( 나 ) 표장 : ( 다 ) 지정상품 - 상품류구분제14류의넥타이핀 { 귀금속제 }, 귀금속제배지, 커프스 (cuffs) 단추 - 상품류구분제24류의손수건 - 상품류구분제25류의티셔츠, 칼라, 커프스, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, 콤비네이션내의, 양말, 의복용장갑, 머플러, 넥타이, 타이즈, 스카프, 모자, 혁대, 서스펜더, 신사복, 양복바지, 슈트, 오버코트, 반코트, 레인

171 코트, 망토, 잠바, 청바지, 자켓, 스웨터, 카디건, 조끼, 와이셔츠 - 상품류구분제26류의비귀금속제배지, 단추, 프레스단추, 후크 ( 라 ) 등록권리자 : 포랄콘페찌오니쏘시에떼퍼아찌오니 다. 이사건심결의경위 (1) 원고의이사건출원상표에대하여, 특허청심사관은 이사건출원상표는상표법 ( 법률제14033호로전부개정되기전의것, 이하 구상표법 이라한다 ) 제7조제1항제7호및구상표법제10 조에해당하므로등록을받을수없다 는내용의거절이유를통지하였다. (2) 원고는 위거절이유에대한의견을제출하였으나, 특허청심사관은 원고의의견에의하여재심사하더라도거절이유중구상표법제7조제1항제7호부분이해소되지않았다 는이유로거절결정을하였다. (3) 원고는 특허심판원에위거절결정에대한불복심판 (2015원7348) 을청구하였으나, 특허심판원은 이사건출원상표는선등록상표 1, 3과전체적인외관은다르지만, 양표장의일요부의호칭과관념이동일또는유사하므로, 선등록상표 1의지정상품인 핸드백등, 선등록상표 3의지정상품인 넥타이핀 { 귀금속제 }, 귀금속제배지, 커프스 (cuffs) 단추등 과동일 유사한이사건출원상표의지정상품인 handbags, travelling bags, cuff links, tie clips 등 에같이사용될경우에는상품출처에관한오인 혼동을초래할수있는동일또는유사한표장이다. 따라서이사건출원상표는선등록상표 1, 3과의관계에서구상표법제7조제1항제7호에해당하여상표등록을받을수없다 는이유로, 원고의위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1 내지 6호증의각기재, 변론전체의취지 2. 이사건심결의위법여부 가. 원고주장의요지 ( 심결취소사유 ) 다음과같은이유로이사건출원상표는선등록상표들과유사하지않으

172 므로, 이사건출원상표의등록이허여되어선등록상표들과공존하더라도상품의출처에관한오인 혼동을일으키게할염려가없다. 따라서이와달리판단한이사건심결은위법하여취소되어야한다. (1) 이사건출원상표는 MONTBLANC 과 SARTORIAL 의두단어가결합된표장인바, 일반수요자들은첫단어인 MONTBLANC 부분에더많은주의를기울여호칭, 관념하게될뿐, 굳이뒷부분에위치한 SARTORIAL 로호칭, 관념하게되지는않을것이다. 게다가 MONTBLANC 부분은특허청에서발간한주로도용되는상표자료집에 2007년이래지속적으로등재될만큼유명한주지저명상표로서강한자타상품식별력을보유하고있다. (2) 반면, SARTORIAL 부분은 재단 등의의미가있는단어로서 재봉점등 을의미하는이탈리아어의 SARTORIA 에어원을두고있어의류, 가방등의거래업계에서충분히지정상품의성질표시로인식될수있으므로그식별력이없다. (3) 따라서이사건출원상표는전단부 MONTBLANC 을요부로하여호칭, 관념될것이므로, 이를포함하고있지않은선등록상표들과유사하지않다. 나. 이사건출원상표의구상표법제7조제1항제7호해당여부 (1) 관련법리상표의유사여부는그외관, 호칭및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때출처의혼동을명확히피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 2005후2908 판결, 대법원 선고 2009후4193 판결등참조 ). 둘이상의문자들의조합으로이루어진결합상표는상표를구성하는전체

173 문자에의하여생기는외관, 호칭또는관념에의하여상표의유사여부를판단하는것이원칙이나, 문자들의결합상태등에따라 독립하여자타상품의식별력을가진구성의일부 즉요부만으로도거래에놓일수있다고인정할수있는경우에는그요부를분리내지추출하여그부분에의하여생기는외관, 호칭또는관념에의하여상표의유사여부를판단할수있다. 그리고결합상표가식별력있는문자부분과식별력이없거나미약한문자부분으로이루어진경우에는식별력있는문자부분을분리내지추출하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로문자들이불가분적으로결합되어있다거나거래실정상항상전체문자로서만인식되고통용되었다는사정등이없는한그중식별력있는문자부분만으로도거래에놓일수있다고해야할것이며, 어느문자부분이식별력이없거나미약한지여부는그부분이지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야할것이다 ( 대법원 선고 2010후2964 판결, 대법원 선고 2005후1134 판결, 대법원 선고 2006후3502 판결등참조 ). (2) 구체적검토이사건출원상표는과같이 MONTBLANC 과 SARTORIAL 의영문자가결합된문자와문자의결합상표이다. 먼저각문자부분의분리내지추출가능성에관하여본다. MONTBLANC 부분과 SARTORIAL 부분이띄어쓰기의의미를가지는간격을두고표기되어있는점, 한글발음이 몽블랑사르토리알 의 8음절로짧지않은점, MONTBLANC 은사전적으로는 하얀산 을, 지리적으로는 유럽에소재하는산 을의미하거나지칭하는것이고 SARTORIAL 은 재단 등의의미가있는단어로서 재봉점등 을의미하는이탈리아어의 SARTORIA 에어원을두고있는단어인점등을고려할때, 이사건출원상표의 MONTBLANC 부분과 SARTORIAL 부분을분리내지추출하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로문자들이불가분적으로결합되어있는것으로는보이지않는다. 나아가거래실정상이사건출원상표

174 가항상전체문자로서만인식되고통용되었다는사정도엿보이지않는다. 따라서이사건출원상표는일응 MONTBLANC 부분또는 SARTORIAL 부분만으로분리내지추출되어그부분만으로도거래에놓일수있다고할것이다. 다음으로각문자부분의식별력에관하여본다. 이사건출원상표의앞부분에위치하는 MONTBLANC 부분은, 유럽에소재한산 을지칭하는지리적명칭이기는하지만, 사전적으로는 하얀산 을의미하는단어로서이사건출원상표의지정상품인 의류등 과관련하여거래계에서일반적으로사용되거나상품의품질, 용도등을연상시키지도아니할뿐만아니라어두부분에위치하여지배적인인상을주어식별력이있다. 게다가특허청에서발간한주로도용되는상표자료집에 2007년이래지속적으로등재될만큼유명한주지 저명상표로서강한자타상품식별력을보유하고있어 ( 갑제19 내지 25호증 ), 일반수요자들이이사건출원상표를접하게되는경우, 쉽게 MONTBLANC 이라는상표를떠올리게되거나그상표로기억할가능성이크다. 반면, 이사건출원상표의뒷부분에위치하는 SARTORIAL 부분은, 재봉점등 을의미하는이탈리아어의 SARTORIA 의형용사형으로서, ( 특히남성용 ) 의류의, 재봉의 등의뜻을가지고있으며, sartorial art( 재봉기술 ), a sartorial triumph( 훌륭하게지은옷 ), sartorial elegance( 남성의품위있는옷맵시 ) 와같이명사와결합하여재봉과관련된용어로사용되고있다. 따라서 SARTORIAL 부분은이사건출원상표의지정상품인 의류등 과관련하여볼때, 지정상품의성질을표시한다고볼수있어식별력이없거나미약하다고볼수있다. 게다가우리나라의외국어보급수준에비추어볼때, 일반수요자들이그의미를쉽게이해할수없고, 그한글발음이익숙한것이아니어서일반수요자들이이사건출원상표를접하게되는경우쉽게 SARTORIAL 만으로호칭을떠올리게된다거나, 그부분만으로기억할가능성은거의없어보인다. 위와같은사정을종합하면, 이사건출원상표는 MONTBLANC 부분또는 SARTORIAL 부분만으로분리내지추출되는경우, 일반거래계에서쉽

175 게인식되고기억되는 MONTBLANC 부분에의하여 몽블랑 으로인식될뿐, 이와같이쉽게인식되는 몽블랑 을제외하고굳이그의미를이해하기어렵고발음도익숙하지않은상표뒷부분의 SARTORIAL 부분만으로인식될가능성은거의없으므로, 이사건출원상표의요부는 MONTBLANC 부분이라고할수있다. 나아가이사건출원상표의요부인 MONTBLANC 부분에의하여생기는외관, 호칭, 관념에의하여선등록상표들과의유사여부를판단하게되면, MONTBLANC 이라는부분을전혀포함하지않고있는선등록상표들이이사건출원상표와그표장에있어서동일 유사할여지는없다. (3) 피고의주장에대한판단피고는, 이사건출원상표중 SARTORIAL 부분이이사건출원상표의지정상품중 의류 와관련하여서는그지정상품의성질을표시한다고볼수있어식별력이미약하거나없다고할수있더라도, 의류 외의지정상품인 보석, 시계, 장신구, 가방등 에서까지도그식별력이없다고단정할수는없다 는취지로주장한다. 그러나아래와같은이유로, 이사건출원상표중 SARTORIAL 부분은 의류 는물론이고그외의지정상품인 보석, 시계, 장신구, 가방등 에서도그식별력이없는것으로보이므로, 피고의위주장은이를받아들이기어렵다. 1 SARTORIAL 이라는용어는정장등 의류 뿐만아니라 보석, 시계, 장신구, 가방등 의패션소품을포함하는패션전반과관련된의미로도사용된다 { 갑제30 내지 33호증, 갑제50 내지 52호증 ( 가지번호있는것은가지번호포함, 이하같다 )}. 2 나아가전통적으로양장점에서는맞춤정장의류만을재봉하여제작하는것이아니라, 정장차림에갖추어야할 보석, 시계, 장신구, 가방등 의패션소품도함께판매하거나취급하여온것으로보인다 ( 갑제42 내지 49호증 ). 3 게다가패션업계에서는, 상품류구분과관계없이단일브랜드로묶어서단일한점포나유통망을통해서판매하는토탈패션화경향에따라, 정장등 의류 를생산, 판매하는업체가 보석, 시계, 장신구, 가방등 의패션

176 소품도함께생산, 판매하고있는추세이다 ( 갑제10 내지 15, 34 내지 37, 53 내지 57호증 ). 다. 이사건심결의위법여부결국이사건출원상표와선등록상표들은표장의외관, 호칭, 관념이유사하지않아일반수요자들로하여금출처의오인 혼동을일으킬염려가없으므로, 이사건출원상표는나머지점에관하여더나아가살필필요없이선등록상표들과의관계에서구상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다. 따라서이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김우수 판사 판사 나상훈 이호산

177 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2017허1946 거절결정 ( 상 ) 원 고 진 서울소송대리인변리사원대규 피 고 특허청장소송수행자류승호 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원6533호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실가. 이사건출원서비스표 1) 출원번호 / 출원일 : 제 호 / ) 구성 :

178 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제35류의종이제상자도매업, 종이제상자소매업, 경화섬유제상자도매업, 경화섬유제상자소매업, 식품포장용랩케이스도매업, 식품포장용랩케이스소매업, 포장용직물제포대소매업, 포장용직물제포대도매업, 포장용종이제또는플라스틱제포대소매업, 포장용종이제또는플라스틱제포대도매업 4) 출원인 : 원고 ( 최초출원인은진계현이었으나, 원고명의로출원인변경신고가이루어졌다 ) 나. 거절결정및이사건심결의경위 1) 원고의이사건출원서비스표에대하여특허청심사관은 이사건출원서비스표는그지정서비스업과관련하여, 한글 1자로되어구성이간단하고흔히있는표시인 진 과지정서비스업의장소적제공을나타내어식별력이인정되지않는 마켓 이결합된표장으로서전체적으로식별력이없고, 이를지정서비스업에사용할경우수요자가누구의업무와관련된서비스업을표시하는것인지식별할수없으며, 이러한간단하고흔한표장은누구나자유롭게사용할수있어야하므로, 구상표법 ( 법률제14033호로전부개정되기전의것, 이하같다 ) 제6조제1항제6호및제7 호에해당하여서비스표등록을받을수없다. 는등의이유를제시하며의견제출통지를하였다. 이에대하여원고는진계현으로부터 이사건출원서비스표에대한권리를전부양수하고출원인변경신고를한후의견서를제출하였으나특허청심사관은 위거절이유가해소되지않았다고보아거절결정을하였다. 2) 원고는 특허심판원 2015원6533 호로위거절결정에대한불복심판을청구하였는데, 특허심판원은 이사건출원서비스표는위거절결정과동일한이유로구상표법제6조제1항제6호및제7호에 해당하고, 원고가실제사용한표장인 과동일하지않으 므로사용에의한식별력을취득하였다고볼수없어구상표법제 6 조제 2 항

179 에해당하지않는다. 는이유로원고의위불복심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1, 2, 6, 7, 8, 9호증의각기재및영상, 변론전체의취지 2. 당사자의주장가. 원고의주장요지 1) 이사건출원서비스표는한글 3음절로이루어진표장으로서한번에발음하기에비교적짧아분리되어관찰되거나호칭되지않고, 전체적으로보아즉각도출되는관념을갖지않으며, 지정서비스업과의관계에서특정한의미를직감하게하는것도아니므로, 일반수요자들은이사건출원서비스표를전체로서하나의상표로인식할것이다. 그렇다면, 이사건출원서비스표는간단하고흔히있는표장만으로구성된것이라고볼수없고, 지정서비스업과의관계에서식별력이없다거나누구의업무에관련된서비스업을표시하는것인지를식별할수없는표장에해당한다고볼수도없다. 2) 원고가사용한표장인 은나비모양의도형부분 과문자부분이불가분적으로결합되어있지않으므로문자부분인 진마켓 을나비모양의도형과분리하여인식하는데특별한어려움이없다. 그리고문자와도형이결합된상표의경우문자가보다주요한식별표지가되어강한인상을남기는점, 문자부분인 진마켓 을제외한나머지부분이단순한도형또는웹사이트주소에불과하여이들의결합으로인하여새로운칭호나관념이형성되는것도아닌점등을고려하면, 이사건출원서비스표의 표장인 진마켓 을구성으로포함하고있는위 표장은 이사건출원서비스표와동일한표장으로인정될수있다. 나아가원고가제 출한증거들에의하여위표장이원고의서비스출처표시로서인식되었다고

180 인정할수있으므로, 이사건출원서비스표역시원고의서비스출처표시로 서식별력을취득하였다고볼수있다. 3) 따라서이와달리판단한이사건심결은위법하므로취소되어야한다. 나. 피고의주장요지 1) 이사건출원서비스표의표장중 진 은일반거래사회에서누구나자주대하는한글 1자로된간단하고흔한표시로서식별력이없고, 마켓 은시장이라는의미로흔하게쓰이는장소적표시로서식별력이미약하다. 또한, 이사건출원서비스표는전체적으로도이들식별력이없는표시들의결합에불과한것이어서새로운관념을형성하거나그구성이특별히사람의주의를끌만한것이아니다. 따라서이사건출원서비스표는표장의전체적인구성상간단하고흔히있는표장만으로이루어진것에해당하고, 특별현저성이부족하여수요자가누구의업무에관련된서비스업을표시하는것인지를식별할수없는표장에해당한다. 2) 원고가실제로사용한표장인 과이사건출원서비 스표는도형, 색채, 크기, 다단구성및다른문자부분의결합으로전체적인구성요소가모두상이하고, 문자부분역시영문자 J 가앞부분에결합되어동일성이인정될수없으며, 이러한구성의차이로인하여일반수요자들에게인식되는전체적인식별력역시차이가있으므로, 동일한상표또는동일성이인정되는상표에해당하지않는다. 그리고원고가제출한증거들만으로는원고가이사건출원서비스표를사용하였다고인정하기에부족하고 를사용한사실이인정될뿐이다. 따라서이사건출원서 비스표는원고의사용에의하여일반수요자들사이에서원고의서비스출처표시로서인식되었다고볼수없다

181 3. 이사건출원서비스표가구상표법제6조제1항제6호및제7호에해당하는지여부가. 판단기준등록출원한상표가구상표법제6조제1항제6호의 간단하고흔히있는표장만으로된상표 에해당하여등록을받을수없는지여부는거래의실정, 그표장에대한독점적인사용이허용되어도좋은가등의사정을참작하여구체적으로판단하여야하고, 그러한상표인지여부는그지정상품과관계없이당해상표의구성자체만에의하여판단되어야하며 ( 대법원 선고 99후1461 판결, 대법원 선고 2003후2942 판결등참조 ), 이러한법리는서비스표의경우에도마찬가지로적용되어야할것이다. 그리고구상표법제6조제1항은상표등록을받을수없는경우의하나로제7호에서 제1호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 를규정하고있는데, 이는같은조항의제1호내지제6호에해당하지아니하는상표라도자기의상품과타인의상품사이의출처를식별할수없는상표는등록을받을수없다는의미이다. 어떤상표가식별력없는상표에해당하는지는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하는데, 사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나공익상특정인에게그상표를독점시키는것이적당하지않다고인정되는경우에그상표는식별력이없다고할것이다. 이러한법리는상표법제2조제3 항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다 ( 대법원 선고 2012후2951 판결등참조 ). 나. 이사건의경우 1) 먼저이사건출원서비스표가 간단하고흔히있는표장만으로된서비스표 에해당하는지여부에관하여본다. 가 ) 이사건출원서비스표인 은도안화되지않은한글

182 글자로이루어진문자표장으로, 이사건출원서비스표의구성부분중 진 은우리나라성 ( 姓 ) 의하나 [ 陳, 秦등 ], 참 [ 眞 ], 나아가다 [ 進 ], 보배 [ 珍 ], 나루또는진액 [ 津 ], 군사들의대오를배치한것 [ 陣 ], 십이지의다섯째 [ 辰 ], 올이가늘고질긴능직의무명또는그것으로만든옷 [jean], 정류알코올에주니퍼베리로향기를내는무색투명한증류주 [gin] 등여러가지의미를갖는한글단어이고 21), 마켓 은시장등의뜻을갖는영어단어인 market 의한글음역에해당하는데, 갑제32, 35, 38호증의각기재에의하면국내에서 진빙수, 진밴드, 진스파, 진포크, 진우동, 진스파게티, 진짬뽕, 진라면, 진에어, 진짜장 등의상표가다수등록되어사용되고있는사실을인정할수있다. 나 ) 그런데, 이사건출원서비스표는발음하기에어려움이없으면서비교적짧은한글 3음절에불과하여일반수요자들이이사건출원상표를한번에호칭하는데별다른어려움이없어보이는점, 이사건출원서비스표의표장은 진 부분을색채, 크기, 띄어쓰기등으로분리시키거나강조함이없이그구성부분전체가일체로결합되어있는점, 일반수요자들도이사건출원서비스표를 진 과 마켓 으로분리하여인식하기보다는 진 과 마켓 이결합되어있는일체로인식할가능성이높아보이는점, 앞서본바와같이 진 은여러가지의미를갖는한글단어이므로 마켓 앞에 진 이결합되어있는경우일반수요자로하여금 마켓 과관련하여어느하나의관념만을형성하는것이아니라다양한관념을형성할가능성이충분한점등의사정과함께위에서본바와같이국내거래관계에서상품명의맨앞에 진 을결합하여이루어진상표가다수등록되어있는데, 위등록상표들이각각식별력을갖고사용되고있고, 일반수요자들역시위등록상표들을 진 과상품명으로분리하여인식하기보다는 진 과상품명이결합되어있는일체로인식하고있는것으로보이는점등을종합하여보면, 설령이사건출원서비스표중 진 부분은간단하고흔히있는표장에해당할여지가있고, 마켓 부분은시장을뜻하는장소적표시에해당한다고볼수있으나, 진 과 21) 원고의 자준비서면및인터넷포털사이트네이버어학사전또는지식백과사전검색결과에따른것이다

183 마켓 이결합된 진마켓 은흔히있는표장으로서식별력이없다고보기어렵고, 한편앞서본바와같이이사건출원서비스표인 진마켓 은그구성부분전체가일체로결합된표장으로인식된다고봄이타당하므로, 결국이사건출원서비스표는간단하고흔히있는표장만으로된서비스표에해당한다고단정하기어렵다. 2) 다음으로이사건출원서비스표가원고의서비스업과타인의서비스업사이의출처를식별할수없는서비스표에해당하는지여부에관하여본다. 가 ) 갑제3, 4호증, 갑제5호증의 1, 갑제15, 16, 17, 21, 22호증의각기재및영상에변론전체의취지를종합하면, 원고는 com 을인터넷홈페이지주소로하여온라인쇼핑몰을운영하면서선물포장재, 정육포장재등물품포장재를판매하는영업을하여왔고, 위홈페이지에원고가 출원하여 등록결정을받은 상표 ( 서비스표 ) 를사용하여원고의영업을홍보한사실, 이사건출원서비스표가출원될무렵위홈페이지의방문자수가월평균 4만명가량이르렀고, 인터넷포털사이트 네이버 에서 진마켓 과포장재등판매를관련시켜놓은키워드광고노출건수가월 500만건정도에이르렀으며, 인터넷포털사이트 다음 에서는 진마켓 관련키워드광고노출건수가월 1,600만건정도에이르렀던사실을인정할수있다. 나 ) 위인정사실에다가, 앞서본바와같이일반수요자들이이사건출원서비스표를놓고 진 과 마켓 을분리하여인식하기보다는 진 과 마켓 이결합되어있는일체로인식할가능성이높아보이는점, 이사건출원서비스표의지정서비스업은종이제상자, 경화섬유제상자, 식품포장용랩케이스, 기타포장재도 소매업인데, 이사건출원서비스표가 진마켓 이라는표장일체로인식될경우앞서본바와같이 진 은사람의성씨, 의류 (jean), 증류주 (gin) 등여러가지의미를갖고있어그에따라 진마켓 도다양한관념을형성할수있으므로, 그지정서비스업의대상이무엇인지직감하게한다거나대상물품의원재료, 품질, 효능, 용도등성질을직접표시하여이를직감

184 하게한다고보기어려운점, 그밖에기록을살펴보아도이사건출원서비스표의지정서비스업과동일 유사한상품 서비스업에이사건출원서비스표와동일 유사한상품 서비스표가사용되고있다고볼만한자료를찾아볼수없는점등을종합하여보면, 이사건출원서비스표가그지정서비스업과의관계에서수요자로하여금원고의포장재도 소매업과다른사람의포장재도 소매업사이의출처를식별할수없는서비스표에해당한다고단정하기어렵다. 3) 이에대하여피고는, 진마켓 이라는상표 서비스표는인터넷등에서많이사용되고있으므로이를특정인에게독점적 배타적으로사용하도록하는것은공익상적합하지않다고주장한다. 살피건대, 을제1 내지 5호증의각기재에의하면 진에어 라는항공사가인터넷홈페이지에서항공권을할인하여판매하는행사를기획하면서 진마켓 이라고호칭하여왔고, 이와관련된기사가인터넷포털사이트 네이버 에다수게재되어있는사실, 인터넷쇼핑사이트인 지마켓 에서는화장품류등을판매하는업체가 진마켓 이라는서비스표를사용하고있는것이검색되고, 인터넷포털사이트 네이버 의 스토어팜 에서는골프용품을판매하는업체가 진마켓 (JIN마켓) 이라는서비스표를사용하고있는것이검색되는사실이인정되고, 한편, 아래와같은표장을가진출원상표또는출원서비스표에대하여등록거절결정이내려진사실은당사자사이에다툼이없거나갑제35, 38호증의각기재에의하여이를인정할수있다. 그러나앞서본바와같이 진 은사람의성씨, 의류 (jean), 증류주 (gin) 등여러가지의미를갖고있어그에따라 진마켓 도다양한관념을형성할수

185 있는점, 이러한경우에도이사건출원서비스표의지정서비스업의대상인포장재도 소매업과는특별한관련이없는점, 이사건출원서비스표의지정서비스업과동일 유사한상품 서비스업에서원고외에도이사건출원서비스표와동일 유사한상품 서비스표를널리사용하고있다거나이사건출원서비스표가누구라도사용할필요가있고그사용을원하는것에해당한다고볼만한자료를찾아볼수없는점등에비추어보면, 이사건출원서비스표를원고의지정서비스업에독점적 배타적으로사용하도록하는것이공익상적합하지않다고단정하기어렵다 22). 따라서피고의위주장은받아들이지아니한다. 다. 종합 : 이사건심결의위법여부이상과같은제반사정을종합하면, 이사건출원서비스표는간단하고흔히있는표장만으로된서비스표에해당하거나수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표라고할수없으므로, 이사건출원서비스표는구상표법제6조제1항제6호또는제7호에해당하지않는다. 따라서이와결론을달리한이사건심결은나머지점에관하여더나아가살필필요없이위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 22) 앞서본바와같이이사건출원서비스표는그지정서비스업과관련하여 진마켓 이일체로구성된표장전체에대하여식별력이인정되는것이다. 따라서그지정서비스업과관련하여위표장의구성부분인 진 부분과 마켓 부분을분리하여그구성부분이제각기식별력있는요부에해당한다거나그각구성부분과동일 유사한다른상표 / 서비스표가곧바로이사건출원서비스표의권리범위에속한다고볼수는없다. 또한일반거래계에서적어도그지정서비스업이외의업종에서는 진마켓 이라는표장을자유롭게상표 / 서비스표로사용할수있으므로, 이러한사정들에비추어보더라도이사건출원서비스표의등록을허용한다고하여그것이곧공익에반한다고단정할수는없다고하겠다

186 재판장판사박형준 판사 판사 진현섭 김병국

187 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2017허97 거절결정 ( 상 ) 원 고 주식회사스마일게이트홀딩스성남시분당구판교역로 220, 5층 ( 삼평동, 쏠리드스페이스빌딩 ) 대표이사권 소송대리인변리사나영환 피 고 특허청장소송수행자장인욱 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원7299호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 원고의이사건출원상표 1) 출원번호 / 출원일 : 제 호 /

188 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제9류의내려받기가능한컴퓨터소프트웨어애플리케이션, 이동전화기용컴퓨터응용소프트웨어, 컴퓨터게임소프트웨어, 컴퓨터펌웨어, 내려받기가능한음악파일, 내려받기가능한이미지파일, 음악이아닌것이수록된전자매체 ( 컴퓨터소프트웨어는제외 ), 내려받기가능한티켓, 내려받기가능한전자출판물, 쌍안경, 카메라, 안경, 계산기구, 구명재킷, 도난경보기, 휴대용충전기, 건전지, 이동전화기, 비디오게임카트리지, 스포츠용헬멧, 방진마스크, 노광 ( 露光 ) 된영화필름 나. 선등록상표, 선등록상표서비스표및선출원국제상표서비스표 1) 선등록상표 1 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 : 상표등록제 호 / / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제9류의컴퓨터프로그램이수록된테이프, 컴퓨터프로그램이수록된디스크, 컴퓨터프로그램이수록된디스켓, 전자계산기, 워크스테이션라 ) 등록권리자 : 삼성에스디에스주식회사 2) 선등록상표 2 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 : 상표등록제 호 / / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 1 상품류구분제9류의녹음된테이프 ( 음악이아닌것 ), 녹화된테이프 ( 음악이아닌것 ), 씨디-롬타이틀 ( 음악이아닌것 ), 2 상품류구분제16류의서적, 잡지, 팸플릿, 카탈로그, 학습지라 ) 등록권리자 : 삼성에스디에스주식회사

189 3) 선등록상표서비스표가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 : 상표서비스표등록제4528호 / / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품및지정서비스업 : 1 상품류구분제9류의컴퓨터프로그램이수록된테이프, 컴퓨터프로그램이수록된디스크, 컴퓨터프로그램이수록된디스켓, 전자계산기, 워크스테이션, 2 상품류구분제16류의서적, 잡지, 팸플릿, 카탈로그, 녹음된테이프 ( 음악이아닌것 ), 녹화된테이프 ( 음악이아닌것 ), 학습지, 3 서비스업류구분제35류의기업경영상담업, 기업경영보조업, 사업경영자문업, 사업경영지원업, 자료제공업, 자료조사업, 자료처리업, 정보의데이타베이스가공편집업, 정보의컴퓨터데이타베이스구축업라 ) 등록권리자 : 삼성에스디에스주식회사 4) 선출원국제상표서비스표 1 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 호 / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정서비스업 : 1 서비스업류구분제38류의 Providing discussion forums on the Internet, electronic bulletin board services and providing online forums, provision of access to online databases, transmission of data, in particular via global computer or electronic networks, 2 서비스업류구분제41류의 Practical training services in the medical and pharmaceutical fields, education, teaching and training in the medical and pharmaceutical fields, organization and conducting of colloquiums, conferences, conventions, seminars and symposiums in the medical and pharmaceutical fields, 3 서비스업류구분제44류의 Provision of medical information on cancer of the bladder, including information provided via an Internet Website

190 라 ) 등록권리자 : IPSEN PHARMA S.A.S 5) 선출원국제상표서비스표 2 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 호 / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정서비스업 : [ 별지 ] 와같다. 라 ) 등록권리자 : Arrow Electronics, Inc. 다. 이사건심결의경위 1) 특허청심사관은 이사건출원상표의상표등록출원에대하여 이사건출원상표의요부인 Innovator 부분과선등록상표 1, 2, 선등록상표서비스표및선출원국제상표서비스표 1, 2( 이하이를통틀어 이사건선등록 선출원상표등 이라한다 ) 의각 Innovator 부분은그호칭, 관념이동일하여그표장이서로유사하고, 그지정상품또는지정서비스업이서로동일 유사하므로, 구상표법 ( 법률제14033호로전부개정되기전의것, 이하같다 ) 제7조제1항제7호, 제8조제1항에해당한다. 는이유로등록거절결정을하였다. 2) 이에원고는 위등록거절결정에대하여특허심판원 2015 원7299호로불복심판을청구하였다. 그러나특허심판원은 원고의위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 그이유는 이사건출원상표중앞의 Mega Value 부분은뒤의 Innovator 부분을수식하는단어에불과하고, Mega Value 와 Innovator 가결합하여새로운관념을형성하는것도아니며, Innovator 가그지정상품과관련하여성질을직감시키는표장이라고볼수없으므로이사건출원상표는 Innovator 부분만으로분리관찰될수있다. 또한이사건선등록 선출원상표등도각 Innovator

191 로호칭될수있다. 따라서이사건출원상표와이사건선등록 선출원상표등은서로호칭 관념이동일 유사하므로그표장이유사하고, 그지정상품또는지정서비스업또한동일 유사하므로이사건출원상표는구상표법제7조제1항제7호, 제8조제1항에해당하여상표등록을받을수없다. 는것이다. [ 인정근거 ] 갑제1 내지 5호증의각기재 ( 가지번호있는것은가지번호포함 ), 변론전체의취지 2. 판단가. Innovator 부분이식별력있는요부인지여부이사건출원상표와이사건선등록 선출원상표등의표장들이서로유사한지여부를판단하기에앞서, 위각표장에서공통되는 Innovator 부분이식별력있는요부인지에관하여본다. 1) 관련법리상표에서요부는다른구성부분과상관없이그부분만으로일반수요자에게두드러지게인식되는독자적인식별력때문에다른상표와유사여부를판단할때대비의대상이되는것이므로, 상표의구성부분중식별력이없거나미약한부분은요부가된다고할수없다 ( 대법원 선고 2004후912 판결등참조 ). 상표의구성부분이식별력이없거나미약한지여부는그구성부분이지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하는데, 사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나공익상으로보아특정인에게독점시키는것이적당하지않은경우에는 식별력있는요부 에해당한다고볼수없다 ( 대법원 선고 2003후137 판결, 대법원 선고 2012후2951 판결등참조 ). 2) 인정사실갑제6 내지 8, 10호증의각기재 ( 가지번호있는것은가지번호포함 ), 변론전체의취지및경험칙에의하면아래와같은사실을인정할수있다. 1 Innovator 는사전적으로 혁신자 또는 도입자 를의미하고, 혁신 은

192 묵은관습, 조직, 방법등을완전히바꾸어새롭게함 을뜻한다. 2 혁신이라는용어가영리를추구하는기업과관련하여사용되는경우, 혁신은기술의진보및개혁이기업경영에도입되어번영을이끌어내는의미로자주사용되는데, 자본주의체제에서기업이이윤을창조하고경제발전을선도하는데이러한혁신이결정적인역할을한다는것은주지의사실이다. 23) 3 특히이사건출원상표및이사건선등록 선출원상표등의지정상품또는지정서비스업이속하는 IT 관련업계에서는, 기업간경쟁이치열하고첨단기술의발전속도가빠르며그에대한시장및수요자의요구및기대도크므로, 기업의생존및발전을위해서는 기술혁신 내지 경영혁신 을통하여차별화된상품의품질과성능을갖추고경영체계를합리화하는것이필수적이라는점또한잘알려진사실이다 4 그리하여기업들은혁신자내지혁신기업 (Innovator) 이되는것을기업경영의지향점내지는목표로삼고, 시장에서그와같은기업으로평가받기를원하며, 기업의구성원에게도혁신자내지혁신인재 (Innovator) 로서의자질을갖추기를기대 요구하는것이일반적이다. 5 인터넷포털사이트인네이버의검색창에 Innovator 라는단어를입력하면, 연관검색어로 technology 가나오고, 아울러 Innovator 라는단어를포함하는 3천여건의뉴스기사가검색된다. 위뉴스기사중일부를발췌하면아래와같다. [ 소셜이노베이터 7인을만나다.] 더나은미래는혁신적인아이디어와기업가정신으로사회문제해결과비즈니스두마리토끼를잡은 소셜이노베이터 (Social Innovator) 들을만났다. [ 다우케미칼, 6년연속 100대글로벌혁신기업선정 ] 세계적인화학회사다우케미칼은클래리베이트애널리틱스 100대글로벌혁신기업 (Top 100 Global Innovator) 에 6년연속선정되었다고밝혔다. 23) 저명한경제학자인조지프앨로이스슘페터 (Joseph Alois Schumpeter) 는일찍이그의저서 경제발전의이론 (Theorie der wirtschaftlichen Nationaloekonomie) (1912) 에서기업가가행하는새로운생산방법과새로운상품개발등기술혁신이자본주의체제에서이윤의원천이고경제발전에결정적인역할을한다고기술한바있다

193 [ 특성화특집 / 계원예술대학교 ] 계원예술대학교 SCK 사업계획으로제시한디자인산업혁신인재 (D-innovator) 양성사업이좋은평가를 [ 박현주미래에셋회장 가슴뛰는자본의시대가오고있다. ] 박회장은임직원들에게 익숙한것과결별하고 10년후미래에셋의미래를꿈꾸기위한영구적인혁신자 (permanent innovator) 가되어야한다. 고당부했다. [ 미래에너지시장, 적극적투자필요 ] 주사장은이날새로운비전인 Sustainable Energy Innovator 를공표하고 새로운비전은지속가능경영을위한에너지분야의선도적인기업으로도약하기위한것 이라며 [ 조용준동구바이오제약대표, 역량강화해 1000억원매출달성목표 ] 우리가타산업에서목도하듯이 파괴적혁신자 (Destructive innovator) 에의해제약산업에서의주도권이바뀌고 [Textile innovator finds growth through tech] Ventex s core products are made mainly with innovative technology such as moisture control technology [ 동영상전문기업요쿠스, SBA로부터전략적투자유치 ] 요쿠스는지난 11월중국베이징에서개최된글로벌이노베이터컨퍼런스 (2016 Global Innovator Conference) 의글로벌스타트업데모데이행사에서준우승을차지하고, 중국내기업과의기술적용테스트를시작했다. [ 시세이도프로페셔널, 제3회 Beauty Innovator Awards 개최 ] 그랑프리우승자에게는 일본에서열리는아시아최대헤어쇼 Beauty Congress 2016 에서상장및트로피수여와함께시세이도프로페셔날뷰티이노베이터잡지에당선작이게재된다. [ 이재용의 뉴삼성 2] 전문가들은기업이시장에서요구하는성능과는전혀다른차별화된요소로새로운고객의기대에대응하면서신시장이나틈새시장의요구를충족시키는 와해성혁신자 (Disruptive Innovator) 가돼야한다고지적했다. 기존기술을지속적으로업그레이드하는 존속성혁신 (Sustaining Innovation) 만으로는선도자가될수없다는것이다. 또다른 IT 기업관계자는 삼성전자는 와해성혁신자 로부상할수있다는가능성을충분히내비쳤다 고진단했다. 대다수는삼성전자만큼혁신을이뤄낸기업은흔하지않다고입을모은다

194 [ 유럽최대액셀러레이터 로티제히, 혁신을말하다 ] 전세계청소년들이모여정보통신기술 (ICT) 아이디어를교류하며창업의길을찾는 제2회글로벌이노베이터페스타 (GIF Global Innovator Festa) 에세계적창조경제전문가가참석해축제의흥을더욱북돋운다. [ 사내아이디어포털운영 벤처창업지원 ] LG는신입사원교육에서나온우수아이디어를아이디어포털사이트 LG-LIFE(Leading Innovator Focused on Excellence) 에도올렸다. [ 컨택사용 ] 하나카드 ( 대표자정수진 ) 는지난 2014년 12월외환카드와법인통합하여, 지난해 7월전산통합을마무리한뒤스마트금융이노베이터 [INNOVATOR] 로새도전을시작했다. 변화와혁신을주도해온하나카드역사는신용카드역사이기도하다. [ 제품 서비스혁신글로벌화 삼진 Way로세계시장개척 ] 세상을혁신한다 (World Innovator) 는삼진가족의기업가치와글로벌삼진이라는삼진만의방식을통해어렵다는해외플랜트시장에과감히뛰어들었다, [ 현대차, 동계인턴사원 H Innovator 모집현대자동차 ( 주 ) 는자동차에대한열정과실력을바탕으로최고의실무형인재로거듭날동계인턴사원 H Innovator 를선발한다고 25일 ( 목 ) 밝혔다. 6 이사건출원상표의출원일당시국내에는이사건출원상표의지정상품과동일 유사한상품에관하여 Innovator 의구성을포함하는상당수의상표 서비스표가등록되어있었거나선출원된후등록되었다. 여기에는앞서 본선등록상표 1, 2 및선등록상표서비스표이외에도 ( 상품류 구분제 9 류등, 등록일 ), ( 상품류구분제 9 류등, 출원일 , 등록일 ), ( 상품류 구분제 9 류, 출원일 , 등록일 ) 등이있다