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5 일러두기 1. 본책자는심판관의전문성을제고하고심판품질을향상하기위한심판관보수교육교재로편찬한것으로써먼저권리별 ( 상표, 디자인, 특허 실용신안 ) 로대별하고, 특허 실용신안에대하여는기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 통신분야로구분하여발간하였습니다. 2. 본책자에게재된판결문은 2011 년 7 ~ 9 월까지대법원및특허법원에서 선고된판결중특허심판원의심결이취소된사건을중심으로수록하였으며, 심판의종류별로구분하여수록하였습니다. 3. 사건별부호문자의부여에관한대법원예규에의하여판례번호중 후 자는특허상고사건을, 허 자는특허법원사건을, 심판사무취급규정제9조제2항에의하여 당 자는특허심판원사건중당사자사건을, 원 자는특허심판원사건중거절불복사건을표시한것입니다. 4. 판결문의각주와밑줄은강사가편의상붙인것으로서원본에는없는것입니다. 5. 아무쪼록본책자가심판업무수행에조금이나마도움이되기를바라며, 앞으로도계속보완 발전시켜나가도록하겠습니다.

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7 목차 CONTENTS Ⅰ. 거절불복 허 5441 거절결정 3 출원상표 spice of a day 와선등록상표 SPICE ISLAND 는비유사하다 허 3926 거절결정 8 출원상표 'StudyWill' 과선등록상표 은비유사하다 허3698 거절결정 12 이사건출원상표가비교대상표지와유사하다고하더라도, 이사건출원상표의거절결정또는심결당시비교대상표지가국내의일반거래계에있어서수요자에게그표지라고하면특정인의인물표지라고인식될수있을정도로알려져있었다고보기어려우니, 이사건출원상표는상표법제7조제1항제11호에해당되지않는다 허 3537 거절결정 20 이사건출원상표 와선등록상표 크리스탈,, 제이드팰리스, JADE PALACE,, 등은비유사하다. - i -

8 Ⅱ. 무효 후 2449 등록무효 31 이사건등록상표 ' ' 는일본에서주지된선사용상표 와의관계에서상표법제 7 조제 1 항제 12 호에해당한다 허 8191 등록무효 34 이사건등록상표 는상표법제 7 조제 1 항제 11 호에는 해당하지아니하나, 상표법제 6 조제 1 항제 1 호, 제 4 호또는제 7 호에해당 하여그등록이무효로되어야할것이다 허 8559 등록무효 43 이사건등록서비스표 는선등록서비스표 와 비유사하다. 선사용서비스표 은이사건등록서비스표의출원시에 사용서비스업인대리운전업과관련하여국내의수요자나거래자에게피고의서비스표또는서비스업이라고인식될수있을정도로알려져있었다고보기에는부족하다. 따라서이사건등록서비스표는상표법제7조제1항제12호에해당하지않는다 후 2322 등록무효 52 이사건등록상표 하다. 와선사용상표 BCBG 는비유사 - ii -

9 허521 등록무효 57 이사건등록서비스표 ' ' 은저명한선사용서비스표 의명성에편승하기위하여고의로선사용서비스표를그대로모방하여등록한것으로서, 이를등록하여사용하는행위는공정하고신용있는서비스업의유통질서나상도덕등선량한풍속에위배되어구상표법제7조제1항제4호에해당한다 허4011 등록무효 67 현대의상품거래에있어서일반수요자나거래자가화장품류와같이일상생활에서밀접하고빈번하게접하는상품을선택함에있어서과거의경우처럼단순히상표의발음이나호칭에의존해서상품을선택하기보다는, 오히려해당상품에붙어있는상표의외관을기초로상품의출처를구분하고, 전화에의한주문보다는홈쇼핑이나인터넷쇼핑등을통해서외관과같은시각적인요소를주로하여상표와상품의출처를구분하고있는현재의거래실정을감안해보면, 상표의유사여부판단에있어서호칭에지나치게의존하기보다는상표의외관과관념을조화롭게균형시켜판단하는것이필요하다. 이사건등록상표 와선등록상표 가비록한글발음의호칭이동일할지라도, 전체적인외관과관념까지종합해서관찰하면, 양상표를접하게되는일반수요자나거래자의입장에서는양상표가부착된상품을접하게되더라도그출처에오인이나혼동을일으킬우려가극히낮다고판단된다 허 4172 등록무효 75 이사건등록서비스표 와선등록상표및선등록서비스 표인,,,,, 등은비유사하다. - iii -

10 허 4233 등록무효 82 이사건등록상표 와선등록상표서비스표 는표장이유사하고, 이사건등록상표의지정상품인 닭고기 는선등록상표서비스표의지정서비스업인 요리지도업 과유사하다 허6260 등록무효 98 이사건등록상표 는독일어단어인 kologie 의약자로서 생태 ( 학 ), 자연환경, 환경보존 등의의미가있고, 영어의 ECO 와마찬가지로 환경 생태 와관련됨을나타내는단어로서 친환경적인, 환경을보호하는 등의의미로도널리사용되는바, 그지정상품인유아용종이제기저귀에관하여는모든사람에게그사용이개방되어야하는단어이므로공익상어느한사람에게독점시키는것은적절하지아니하다할것이어서, 상표법제6조제1항제7호에해당한다 허6550 등록무효 103 이사건등록상표 중앙맛김 은상표법제6조제1항제3, 6, 7호및제7조제1항제4호에해당하지않으나, 그지정상품중 상품류구분제31류의감태, 해태, 김 과관련하여상표법제7조제1항제11호전단에해당한다. Ⅲ. 등록취소 허8962 등록취소 117 피고또는통상사용권자인한국흑판교재주식회사가이사건등록상표를이사건등록취소심판청구일전 3년이내에국내에서칠판제품에사용한사실을인정할증거가없으므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호에해당한다. - iv -

11 후3080 등록취소 123 원심은이사건등록서비스표의통상사용권자인주식회사고려당이 2008년 11월경부터 2009년 4월경까지제과점업을영위하였는데, 그판매대위에는위와같이즉석에서구운빵들이담겨져있는나무상자들이놓여있었고, 위나무상자앞부분에는이사건등록서비스표가표시되어있는사실, 위나무상자들주변에는위매장에서판매되는빵의종류 가격등이표시되어있는나무판들이놓여있었는데, 위나무판들에도이사건등록서비스표가표시되어있는사실등을인정하였다. 나아가원심은이사건등록서비스표가표시된위나무상자들은제과점업이라는그서비스의제공시수요자의이용에제공되는물건에해당할뿐만아니라위나무상자들의전면은간판으로서의기능도수행하고있고, 위나무판들은서비스업에대한정가표라고볼수있으므로, 이사건등록서비스표가위나무상자들및나무판들에표시되어서비스의제공이이루어진이상이사건등록서비스표는이사건심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었다고판단하였다. 위와같은원심의사실인정과판단은정당한것으로수긍이간다 허1388 등록취소 126 인정사실에의하면, 피고는비록국외이기는하지만이사건등록상표와유사한상표를사용해서그와동일한지정상품을제조하여판매하고있는동종업자에해당하고, 국내에서도이사건등록상표와유사한 BIRKENSTOCK 상표를출원 등록하여실제로그지정상품인샌들등에사용하여제품을판매하고있으므로, 이사건등록상표를그지정상품과동종의상품에대하여국내에서현실적으로채택하여사용할것으로추측되는자라고볼수있다. 따라서피고는이사건등록상표의등록취소심판을청구할수있는적법한이해관계인에해당한다. - v -

12 허1524 등록취소 133 상표권자가외국에서자신의등록상표를상품에표시하였을뿐국내에서직접또는대리인을통하여등록상표를표시한상품을양도하거나상품에관한광고에상표를표시하는등의행위를한바없다고하더라도, 그상품이제3자에의하여우리나라로수입되어상표권자가등록상표를표시한그대로국내의정상적인거래에서양도 전시되는등의방법으로유통됨에따라사회통념상국내의거래자나수요자에게그상표가그상표를표시한상표권자의업무에관련된상품을표시하는것으로인식되는경우에는특별한사정이없는한그상표를표시한상표권자가국내에서상표를사용한것으로보아야한다 허 4387 등록취소 138 이사건등록상표 와실사용상표 및 가서로유사하고, 실사용상표들은대상상표 와유사하며, 인정사실에의하면대상상표는국내의수요자간에현저하게인식되어있는저명한상표에해당한다. 결국, 실사용상표들이 POLO' 만으로간략하게호칭 관념되는경우저명상표인대상상표와유사하므로, 실사용상표들이대상상표와동일 유사한지정상품에다같이사용되는경우일반수요자나거래자가그상품출처를오인하거나혼동할우려가있다. 따라서이사건등록상표에는상표법제73조제1항제8호후단의등록취소사유가있다 허4851 등록취소 146 상표법제2조제1항제6호에규정된 상품의양도 란매매등의법률행위에의하여상품의소유권을양도인으로부터양수인에게현실적으로이전시키는것이라할것이므로, 이사건과같이우리나라소비자가인터넷사이트를통해해외로부터상품을구매한경우매매계약의체결은 - vi -

13 해외에있는원고의인터넷사이트에서이루어졌다고볼수있지만, 주문한상품의소유권을이전받는 양도행위 는주문한제품을현실적 으로수령한때인국내에서이루어졌다고봄이상당하다 허 5328 등록취소 154 피청구인의실사용상표 는별도로등록되어있을뿐만아니라 이사건등록상표 와거래사회의통념상동일한것이라고 볼수없다 허5373 등록취소 165 인정사실에의하면, 비록우산전체를기준으로할때는이사건등록상표가다른표장과함께표시된것으로보아야한다하더라도, 우산의덮개를묶는끈에이사건등록상표와동일한표장이표시되었고, 그표장이상표로서의동일성과독립성을지니고있어다른표장과구별되는식별력이있다고판단되는이상, 원고는피고의이사건심판청구일전 3년이내에이사건등록상표를피고가등록취소를구하는지정상품중하나인 우산 에정당하게사용하였다고봄이상당하다. Ⅳ. 권리범위확인 후538 권리범위확인 173 이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 의지정상품인 감각기관용약제, 대사성약제 등의 완제의약품 과확인대상표장의사용상품인 원료의약품 ( 의약품원재료 ) 은사람이나동물의질병을진단 치료 경감 처치또는예방할목적으로사용하는의약품이라는점에서그품질및용도에서 - vii -

14 차이가없고, 제약회사가이를함께제조 판매하는경우가많아생산자와판매자가상당부분일치하며, 의약품도매상을통하여판매되는등유통경로가겹치고, 병원또는약사가수요자또는거래자가되기도하므로, 이사건등록상표의지정상품과확인대상표장의사용상품은그품질과용도, 생산및판매부분, 거래자및수요자의범위등을종합적으로고려하면, 거래통념상동일 유사한표장을위상품들에사용할경우에그출처의오인 혼동을일으킬염려가있는유사한상품에속한다고할것이다. 피고는이사건등록상표의설정등록이있은후에그상표권자인원고의신용내지명성을이용하여부당한이익을얻을부정경쟁의목적으로확인대상표장을사용하고있다고봄이상당하다 허4288 권리범위확인 177 확인대상서비스표는그서비스업중한우 ( 쇠고기 ) 를취급하지않는음식업과관련하여서는이사건등록서비스표와표장및서비스업이동일또는유사하므로, 확인대상서비스표를그서비스업인한우 ( 쇠고기 ) 를취급하지않는음식업에사용하는경우이사건등록서비스표와사이에서비스업출처의오인 혼동의가능성이크므로, 확인대상서비스표는이사건등록서비스표의권리범위에속한다. 확인대상서비스표의사용서비스업중 음식업 부분에대하여는한우 ( 쇠고기 ) 를취급하지않는음식업의경우이사건등록서비스표의권리범위에속하고, 하나의서비스업에있어서한우 ( 쇠고기 ) 의취급여부에따라권리범위속부여부가달라지는경우라면서비스업전체로서권리범위에속한다고보아야한다 허 3711 권리범위확인 185 확인대상서비스표 는이사건등록상표서비스표 와 표장및지정 ( 사용 ) 서비스업이유사하여이사건등록서비스표의권리범위에속한다. - viii -

15 허 1760 권리범위확인 199 확인대상표장 은이사건등록상표 와표장이비유사하므로, 이사건등록서비스표의권리 범위에속하지않는다. - ix -

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17 Ⅰ. 거절불복 허 허 허 허

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19 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2011허5441 거절결정 ( 상 ) 원 고 가부시키가이샤사자비리그 ( 株式会社サザビ リ グ ) 일본국도오꼬오도시부야구모또요요기쵸오 49반 13고 ( 日本国東京都渋谷区元代々木町 49 番 13 号 ) 대표자모리마사토쿠 ( 森正督 ) 소송대리인변리사김량은 피 고 특허청장소송수행자정숙채 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 5141 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 원고의출원상표 1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 - 3 -

20 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의 겉옷, 외투 ( 스포츠전용의류와한복은제외 ), 셔츠, 내의 ( 속옷 ), 스웨터, 넥타이, 목도리, 발싸개, 방한용귀마개, 방한용장갑, 숄, 스카프, 스타킹, 양말, 유아용직물제기저귀, 모자 등 ( 이하, 원고의출원상표를 이사건출원상표 라한다.) 나. 선등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 상표등록번호 : / / 제 호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의 청바지 (jeans), 코트 (coats), 스웨터 (sweaters), T셔츠 (T-shirts), 넥타이 (neckties), 목도리 (mufflers), 모자 (caps)' 등 4) 등록권리자 : 가부시키가이샤라이트온다. 이사건심결의경위 1) 특허청심사관은 이사건출원상표는분리하여관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되었거나그결합에의하여새로운관념을낳는것도아니므로각문자부분으로분리하여관찰할수있는데, 이사건출원상표가 spice' 로분리되어호칭되는경우요부인 SPICE' 로호칭되는선등록상표와상품출처의오인 혼동을일으킬우려가있으므로이사건출원상표는상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로, 이사건출원상표의상표등록을거절하는결정을하였다. 2) 원고가위거절결정에불복하여심판을청구하자, 특허심판원은 원 5141호로, 이사건출원상표와선등록상표가그요부인 SPICE' 로약칭되는경우양상표는그호칭및관념이동일하므로상표법제7조제1항제 7호가규정한유사한상표에해당한다는이유로, 원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1, 2호증, 을제1, 2, 3호증 - 4 -

21 2. 이사건출원상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 표장의유사여부 1) 이사건출원상표가 spice 만으로분리인식되는지여부가 ) 법리상표의유사여부는그외관 호칭및관념을객관적 전체적 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 2006 후3557 판결, 대법원 선고 2008후 4783 판결등참조 ). 나 ) 판단갑제4, 6, 7호증에의하면, 인터넷포털사이트네이버의영어사전에는 spice' 가 양념, 향신료 또는 흥취, 묘미 로, a spice of humor' 가 풍자미 ( 諷刺味 ) 로, variety is the spice of life' 가 ( 속담 ) 다채로운경험은인생을즐겁게한다 로각뜻풀이되어있는사실을각인정할수있다. 위인정사실에의하면, spice' 가소유격형태인 'of + 명사 와결합하면 명사의 묘미, 흥취 로해석되므로이사건출원상표인 는 하루의흥취, 하루를즐겁게하는양념과같은것 과같은의미로해석되어그결합된어구가불가분적으로관념되고, spice 만따로떼어볼경우그관념이특정한의미가없는 양념 또는 흥취 로이사건출원상표가가지는의미와는다르게되므로, 일반수요자나거래자가이사건출원상표에서 spice 부분만을따로떼어내어이부분만에의하여호칭, 관념할가능성은희박하고표장전체인 spice of a day 로호칭 관념할가능성이높다. 2) 외관의대비 이사건출원상표 는소문자로쓰여진네개의 - 5 -

22 영어단어 spice', 'of', 'a', 'day' 로구성된문자상표이고, 선등록상표는대문자로쓰여진영어단어 SPICE' 와 ISLAND' 로구성된문자상표이므로, 양상표는단어의수, 대소문자여부등에서달라그외관이다르다. 3) 호칭의대비이사건출원상표는그한글발음에따라 스파이스오브어데이 의아홉음절로호칭되고, 선등록상표는그한글발음에따라 스파이스 의네음절 ( SPICE' 만으로분리인식되는경우 ) 또는 스파이스아일랜드 의여덟음절 ( SPICE ISLAND' 전체로인식되는경우 ) 로호칭되어, 전체적으로상이하게청감된다. 4) 관념의대비이사건출원상표의 하루의흥취, 하루를즐겁게하는양념과같은것 으로관념되어종국적으로는 하루의즐거움 으로관념됨에비하여, 선등록상표는 향료섬 으로관념되므로, 양상표는관념에서도서로다르다. 5) 대비결과결국, 이사건출원상표와선등록상표가 spice 부분에서서로유사하다고하더라도, spice 부분이이사건출원상표에서차지하는비중, 다른구성요소에결합되어있는정도, 이사건출원상표의전체적인구성, 형태및관념등에비추어이사건출원상표는 spice' 만으로분리인식되지않고전체로서인식되는바, 양상표는외관, 호칭및관념이서로달라이사건출원상표가선등록상표와동일 유사한지정상품에다같이사용된다고하여도일반수요자나거래자로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있다고보기어려우므로, 서로유사하지않다. 나. 지정상품의유사여부양상표의지정상품에는 스웨터, 넥타이, 모자 가동일하게포함되어있으므로, 양상표의지정상품은그일부가동일하다

23 다. 소결론이와같이, 이사건출원상표는그지정상품이선등록상표와일부동일하기는하나, 그표장이선등록상표와유사하지아니하므로, 상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다. 3. 결론그렇다면, 이사건출원상표는상표법제7조제1항제7호에해당하는상표라는이유로그등록이거절되어서는아니될것인바, 이사건심결은이와결론을달리하여위법하고, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있으므로, 이를인용하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사문영화 판사 김병식 판사 김승곤 - 7 -

24 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2011허3926 거절결정 ( 상 ) 원 고 주식회사에듀윌서울구로구구로동 811 코오롱싸이언스밸리2차 310호대표이사양형남소송대리인변리사윤재석, 권영규, 한지희 피 고 특허청장소송수행자이진규 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 827 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원상표 1) 구성 : - 8 -

25 2) 출원일 / 출원번호 : / 제48762 호 3) 지정상품 : 상품류구분제16류의달력, 서적, 소책자, 신문, 잡지, 정기간행물, 카탈로그, 티켓, 팸플릿, 학습지, 핸드북, 회보나. 선등록서비스표 1) 구성 : 2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제70307호 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제35류의정보의데이터베이스가공편집업, 통계정보제공업, 같은제38류의컴퓨터를이용한서신및화상송신업, 컴퓨터통신업, 같은제41류의서적출판업다. 이사건심결의경위원고들은 이사건출원상표를출원하였는데, 특허청심사관은이사건출원상표가선등록서비스표와유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는등의이유로거절결정을하였고, 위거절결정에대하여원고가불복하여심판청구를하자특허심판원은이를 2010원 827호로심리한다음, 마찬가지이유로위심판청구를기각하는내용의주문기재이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1 내지 5호증, 을제1호증, 변론전체의취지 2. 이사건출원상표가상표법제7조제1항제7호에해당하여상표등록을받을수없는지여부가. 이사건출원상표와선등록서비스표의유사여부 1) 판단기준상표의유사여부는그외관, 칭호및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게 - 9 -

26 할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 91후1359 판결, 대법원 선고 2001후3415 판결등참조 ). 또한, 비록상표중특정부분이그하나만으로는간단하고흔한표장으로서등록받을수없다고하더라도, 전체상표중일부로되어있을경우에도그요부는될수없다거나상표의유사여부를판단함에있어서비교대상에서제외되어야하는것은아니다 ( 대법원 선고 94후1893 판결참조 ). 한편, 위와같은법리는서비스표는물론, 상표와서비스표상호간에도마찬가지로적용되어야한다. 2) 외관및관념의대비이사건출원상표와선등록서비스표는한글의사용유무, 로마자알파벳의배치및그알파벳의수나내용등이달라그외관이상이하고, 이사건출원상표는 공부에대한의지 등의관념을가지는반면에선등록서비스표는 공부잘하는 등의관념을가져관념상으로도서로다르다. 3) 호칭의대비이사건출원상표는 4음절의 스터디윌 로호칭될것이고, 선등록서비스표는부가된한글표시에따라 5음절의 엔스터디웰 로호칭될것이므로, 호칭또한서로다르다. 이에대하여피고는, 선등록서비스표가간단하고흔한표장 N' 과 'STUDY WELL' 의결합으로구성되어있으나, 그중 N' 부분은식별력이없고, 'STUDY WELL' 이요부이므로선등록서비스표가 스터디웰 로호칭될경우이사건출원상표와호칭이유사하게된다고주장한다. 살피건대, 이사건출원상표중 N 부분이간단하고흔한표장에해당한다하더라도위 1) 항에서본법리에따라이부분을제외한나머지만이선등록서비스표의요부라고단정할수없으며, 만약선등록서비스표를요부를중심으로분리관찰한다면 좋은, 잘 등의의미가있는 WELL 부분은지정서비스업의성질

27 등을나타내는것으로서식별력이없거나미약하고, N 부분과 STUDY 부분하이픈 (-) 으로연결되어있어그결합력이강하다고할것이므로, 선등록서비스표는오히려 N-STUDY 와 WELL 로분리되고그중앞부분일뿐만아니라식별력도강한 N-STUDY 부분이요부가되어 엔스터디 로호칭될가능성이더크다고할것이어서, 피고의위주장은받아들이기어렵다. 4) 대비결과의정리위에서본바와같이이사건출원상표와선등록서비스표는외관, 관념, 호칭이서로다르므로, 지정상품및지정서비스업의유사여부를살펴볼필요없이이사건출원상표와선등록서비스표는유사하지아니하다. 나. 소결따라서, 이사건출원상표와선등록서비스표는서로달라상표법제7조제1항제7호에해당하지아니한다. 3. 결론그렇다면, 이사건출원상표는등록을허용하여야할것인데, 이사건심결은이와결론을달리하여부당하므로, 그취소를구하는원고의청구는이유있어이를받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배기열 판사 김용덕 판사 박종학

28 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2011허3698 거절결정 ( 상 ) 원 고 김종순 (******-*******) 서울성동구옥수동소송대리인변리사나영환, 정용기소송복대리인변리사배소정, 서연주 피 고 특허청장소송수행자정숙채 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 1929 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원상표 1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호

29 2) 구성 : 3) 출원인 : 원고 4) 지정상품 : 별지와같다. 나. 비교대상표지 1) 인물사진 2) 인물프로필 : 1962년생의일본인여장남자로서, 본명및예명은토요타가즈유키 ( 豊田一幸 ) 및잇코 (IKKO) 이고, 메이크업아티스트이자방송연예인. 다. 절차의경위 1) 원고는 이사건출원상표를출원하였는데, 특허청심사관으로부터이사건출원상표가지정상품인화장품류에사용될경우일반수요자들이일본의유명한메이크업아티스트 잇코 와관련된것으로상품의품질을오인, 혼동할우려가있어상표법제7조제1항제11호의규정에해당하여상표등록을받을수없다는이유로거절결정을받고, 특허심판원에위거절결정에대한불복심판청구 (2010 원1929호 ) 를하였다. 2) 특허심판원은 위거절결정과같은취지에서원고의심판청구를받아들이지아니하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1호증 ( 가지번호포함, 이하같음 ), 을제1, 2, 6, 8호증의각기재및영상, 변론전체의취지

30 2. 이사건심결의적법여부 가. 이사건쟁점 이사건쟁점은, 이사건출원상표 가국내에서메이크업아티 스트로알려진비교대상표지인물과동일 유사하여이사건출원상표를그지정상품에사용할경우그로인하여상품의품질을오인케할염려가있는상표이어서상표법제7조제1항제11호에해당하는지여부에있다. 나. 이사건출원상표가비교대상표지 ( 인물 ) 과유사한지여부살피건대, 이사건출원상표는, 그중문자부분과분리관찰할수있는도형 부분 이비교대상표지 와보브컷단발머리, 몸에달라붙는 드레스와드레스의형상, 시선방향및양손의위치, 몸의전체적인자세등특징적인부분에서극히유사하므로, 양표장은유사하다. 다. 비교대상표지 ( 인물 ) 에대한국내일반수요자의인식정도 1) 상표법제7조제1항제11호는기존의상표를보호하기위한것이아니라이미특정인의상표라고인식된상표를사용하는상품의품질, 출처등에관한일반수요자의오인 혼동을방지하여이에대한신뢰를보호하기위함에그목적이있다 ( 대법원 선고 98후2870 판결등참조 ) 2) 이사건으로돌아와과연이사건출원상표의거절결정또는심결당시비교대상표지가국내의일반거래계에있어서수요자에게그표지라고하면특정인의인물표지로인식될수있을정도로알려져있었는지여부를살피건대, 을제13, 14호증의각기재에의하면, 1 잇코 ( イッコ-) 는일본의메이크업아티스트이자방송연예인으로서 경일본에서 한국에서아름다움을가꾸다 라는

31 책을발간하여한국붐을일으킨한류전도사이고, 경한국관광공사로부터한국관광명예홍보대사로위촉되었다는내용, 2 일본에서 미의카리스마 로불리는잇코가일본니혼TV의인기프로그램 오네맨즈 에서한국의 잇츠스킨, 더페이스샵, 에뛰드하우스 의비비크림등화장품을소개한이후일본현지에서와한국을찾는일본인관광객에게서화장품판매량이급증하여국내화장품업계에 잇코효과 라는말까지생겼다는내용, 3 비비크림, 파운데이션등잇코가방송에서소개한제품은일본인관광객이꼭구매하는히트상품이되고서울명동화장품브랜드숍이일본인관광객에게필수쇼핑코스로자리잡았다는내용, 4 화장품브랜드인 에뛰드하우스 는 경일본유명메이크업아티스트잇코와모델전속계약을체결하여일본여성고객공략에나서고있다는내용, 5 일본에서여장남자로유명한메이크업아티스트잇코가 2009년초경롯데면세점광고모델이되었다는내용, 6 일본인이많이찾는서울명동에위치한대부분의브랜드숍들이잇코추천화장품이라며그의사진과함께매장앞에광고물을설치하여일본인관광객들을상대로높은매출을올리는등 잇코효과 를누려왔다는내용, 7 잇코가일본인관광객유치를위하여 제주도를방문하여 제주이야기 라는제주관광홍보영상과화보를촬영하고, 일본의주요포털사이트를통하여위영상과화보를공개할예정이라는내용, 8 국내에서도유명한잇코가 서울시에서개최하는 2009 서울관광대상 에서 인기서울관광연예인 부분을수상하였다는내용, 9 에뛰드하우스 가 경서울명동에 잇코의드리밍하우스 를개장하였고, 잇코의한국홈페이지를개설하였다는내용등의기사가국내일간지나인터넷매체에각게재된사실을인정할수있으나, 위기사내용들은대부분잇코가일본에서나일본인관광객에게주지 저명하다는내용에불과한것뿐이어서, 그러한기사내용만으로는이사건출원상표에대한거절결정또는심결당시비교대상표지가일본이아닌국내의일반수요자에게특정인의인물표지로인식될수있을정도에이르렀다고인정하기어렵고, 위각증거들에을제3 내지 12, 15 내지 23호증의각기재및영상등피고의모든증거들을보태어보더라도이를인정하기부족하며, 달리이사건출원상표에대한거절결정또는심결당시비교대상표지가일본이아닌국내의일반수요자에게특정인의인물표지로인식될수있을정도로알려졌다는점을인정할만한뚜렷한증거가없다

32 라. 소결따라서비록이사건출원상표가비교대상표지와유사하다고하더라도, 이사건출원상표의거절결정또는심결당시비교대상표지가국내의일반거래계에있어서수요자에게그표지라고하면특정인의인물표지라고인식될수있을정도로알려져있었다고보기어려우니, 이사건출원상표는더나아가살펴볼필요없이상표법제7조제1항제11호에해당되지아니하고, 따라서이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를 인용한다. 재판장판사권택수 판사 박태일 판사 염호준

33 [ 별지 ] 이사건출원상표의지정상품 - 상품류구분제03류의네일에나멜리무버, 눈썹용연필, 눈썹용화장품, 라벤더향수, 루스페이스파우더, 루즈, 리퀴드루즈, 린넨방향용향분, 립라이너, 립스틱, 마사지용겔, 마사지용오일, 마스카라, 매니큐어, 매니큐어용에나멜, 매니큐어제거제, 머릿기름, 메이크업파운데이션, 메이크업화장품, 면도용겔, 면도용제제, 모발건조제, 모발보존처리제, 모발염색제, 모발염착제, 모발용마스카라, 모발용웨이브제, 모발용파우더, 모발용포마드, 모발용표백제, 모발크림, 모발탈색제, 목욕용염, 목욕용화장품, 미용목욕물첨가제, 미용크림, 바디로션, 바디밀크, 바디안에센스 (Badian essence), 바디오일, 바디크림, 방향용향분, 배니싱크림, 배스겔, 배스로션, 배스비드, 배스오일, 배스폼, 백분 ( 白粉 ), 베이럼, 베이비오일, 베이비파우더, 볼연지, 볼터치, 볼터치용연필, 분말향수, 비의료용목욕염, 비의료용비듬로션, 비의료용비듬크림, 비의료용선탠제, 비의료용스킨크림, 사프롤, 살균성명반석, 샤워및배스겔, 샤워겔, 샤워크림, 샤워폼및배스폼, 선번 (Sunburn) 방지용화장품, 선블록로션, 선스크린로션, 선스크린크림, 선탠로션, 선탠제, 선탠크림, 셰이빙로션, 셰이빙크림, 셰이빙폼, 속눈썹용화장품, 손톱강화용로션, 손톱광택용파우더, 손톱손질제, 손톱염색제, 손톱탈색제, 스킨로션, 스킨케어용화장크림, 스킨케어용화장품, 스킨크림, 스킨클렌저, 아이라이너, 아이라이너용연필, 아이로션, 아이메이크업리무버, 아이크림, 아이펜슬, 애완동물용화장품, 애프터선크림, 애프터세이브로션, 애프터셰이브에멀션, 애프터셰이브크림, 액체형향수, 에테르에센스, 에테르에센스 { 화장품 }, 오데코롱, 오데퍼퓸, 오드투왈렛, 외피용화장오일, 유아용헤어컨디셔너, 인체용발한방지제, 인체용방취제, 인체용방향제 [ 향수 ], 인체용에센셜오일, 일반화장수, 임신중건성피부용화장품, 입술광택제, 입술뉴트럴라이저, 입술컨디셔너, 입술피부보호제, 자외선차단용화장품, 체중감량용화장품, 콜드크림, 콜드퍼머용액, 콤팩트용고형분, 콧수염용왁스, 크렌징밀크, 탈모용왁스, 탈모제 { 화장용 }, 탤컴파우더, 턱수염용로션, 턱수염용염료,

34 파마약, 파마중화제, 파운데이션, 파운데이션크림, 퍼머넌트웨이빙로션, 퍼퓸드탤컴파우더, 퍼퓸드페이스트, 퍼퓸크림, 페이셜로션, 페이셜크렌징유액, 페이셜크림, 페이스밀크및로션, 페이스및바디로션, 페이스및바디밀크, 페이스및바디용화장품, 페이스및바디케어용로션, 페이스및바디크림, 페이스파우더페이스트, 포마드, 프레스트페이스파우더, 프리셰이브크림, 피부미백크림, 핸드로션, 향분, 향수, 헤어겔, 헤어글레이즈, 헤어나리셔, 헤어드레싱어, 헤어래커, 헤어로션, 헤어모이스처라이저, 헤어무스, 헤어발삼, 헤어스타일링겔, 헤어스타일링스프레이, 헤어스프레이, 헤어컨디셔너, 헤어컨디셔닝오일, 헤어케어크림, 헤어크림, 헤어토닉, 화장수, 화장용겔, 화장용과산화수소, 화장용그리스, 화장용나리싱크림, 화장용로션, 화장용루즈, 화장용마스크팩, 화장용매니큐어, 화장용목욕오일, 화장용목욕파우더, 화장용바셀린, 화장용발한방지제, 화장용발한억제제, 화장용배스오일, 화장용백분, 화장용선밀크로션, 화장용선탠제, 화장용선오일, 화장용수렴제, 화장용스킨밀크로션, 화장용스킨프레시너, 화장용아몬드유, 화장용액체파운데이션, 화장용얼굴파우더, 화장용연필, 화장용염료, 화장용오일, 화장용욕용염, 화장용착색제, 화장용크렌징크림, 화장용크렌징유액, 화장용크림, 화장용탤컴파우더, 화장용파우더, 화장용페이스크림, 화장용포마드, 화장용표백제, 화장용핸드크림, 화장용향유, 화장제거용로션, 화장제거용밀크, 화장제거제, 화장품, 화장품키트 [ 화장품세트 ], 가울세리아오일, 가정용방향제, 가정용청향제, 꽃추출물향료, 꽃향료, 라벤더오일, 레몬정유, 목향, 민트정유, 바닐라향료, 박하오일향료, 방향용목재, 베르가모트오일, 복합향료, 삼나무정유 ( 精油 ), 선향 ( 線香 ), 시트론정유 ( 精油 ), 아몬드오일, 앰버향료, 에테르오일, 용연향, 이오논향료, 자동차용방향제, 자스민오일, 장미오일, 제라니올유, 조합향료, 천연향료, 크로브오일 [ 정향유 ], 테르펜정유, 포푸리향, 합성사향, 합성향료, 향 ( 香 ), 향료, 향료및향수용오일, 향료용민트, 향료용사향, 향료용천연사향, 화장품제조용향유, 훈향, 가발고정용접착제, 인조속눈썹, 인조속눈썹고정용접착제, 인조손톱, 화장용로션처리티슈, 화장용마스크 (Beauty masks), 화장용면봉, 화장용장식전사화 ( 裝飾轉寫畵 ), 화장용접착제, 고형화장비누, 면도용무스, 면도용비누, 목욕비누, 물비누, 미용비누, 바디크림

35 비누, 바디케어용비누, 발발한용비누, 발한방지용비누, 방취비누, 샴푸, 손세정제, 아몬드비누, 애완동물용샴푸, 액체목욕비누, 약용비누 { 비의료용 }, 유아용샴푸, 인체용비누, 족욕용물비누, 종이비누, 크림비누, 페이셜워시, 핸드클리너 [ 손세정제 ], 향수비누, 헤어린스, 화장비누, 화장용탈지면. 끝

36 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2011허3537 거절결정 ( 상 ) 원 고 크리스탈제이드컬리너리컨셉츠홀딩피티이. 엘티디. 싱가포르벤쿨린 , 벤쿨린스트리트 11-01, 180 B 대표자시우수 (Siew Soo) 소송대리인특허법인화우담당변리사김미성 피 고 특허청장소송수행자오상진 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 881 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원상표 / 서비스표 1) 출원일 / 출원번호 : / 상표 서비스표등록출원제 3382 호

37 2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류구분제 30 류의레스토랑업등 ( 상세내역은별지와같다 ) 나. 선등록상표 / 서비스표 1) 선등록상표 1 가 ) 구성 : 나 ) 지정상품 : 상품류구분제30류의 식빵, 캐러멜캔디, 비의료용추잉껌, 떡등 다 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제 호 / / ) 선등록상표 2 가 ) 구성 : 나 ) 지정상품 : 상품류구분제30류의 비의료용추잉껌, 식용캔디, 비스킷, 초콜릿, 아이스크림, 아이스캔디, 카라멜캔디, 식빵 다 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제301273호 / / ) 선등록서비스표 3 가 ) 구성 : 나 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제43류의 콘도미니엄업, 유스호스텔업, 호텔업, 레스토랑업, 간이식당업, 한식점경영업, 휴게실업등 다 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제 호 / / ) 선등록서비스표 4 가 ) 구성 : 나 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제43류의 콘도미니엄업, 유스호스텔업, 호텔업, 레스토랑업, 간이식당업, 한식점경영업, 휴게실업등 다 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제 호 / /

38 5) 선등록서비스표 5 가 ) 구성 : 나 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제36류의 쇼핑센터관리업, 부동산임대업, 서비스업류구분제39류의 관광안내업, 서비스업류구분제41류의 나이트클럽업, 연회행사알선업, 서비스업류구분제43류의 회의실임대업, 호텔업, 레스토랑업, 서비스업류구분제44류의 사우나업, 서비스업류구분제45류의 예식장경영업 다 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제6942호 / / ) 선등록서비스표 6 가 ) 구성 : 나 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제42류의 호텔업, 관광음식점업, 예식장경영업 다 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제2048호 / / 다. 이사건심결의경위원고는이사건출원상표 / 서비스표 ( 이하 이사건출원상표 라고한다 ) 를출원하였으나, 특허청심사관은이사건출원상표가선등록상표 1 내지선등록서비스표 6( 이하편의상 선등록상표들 이라고한다 ) 과표장이유사하고지정상품도같거나유사하다고판단하여상표법 7조 1항 7호를이유로그등록을거절하였다. 원고는이에대하여특허심판원에위거절결정에대한불복심판을청구하였으나, 특허심판원도같은이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑 1 내지 10호증, 변론전체의취지

39 2. 당사자들의주장과이사건의쟁점가. 원고주장의요지이사건출원상표는약칭되더라도요부인 Crystal Jade로약칭되거나또는 Crystal Jade Palace 로약칭될뿐이고, 피고가주장하는것처럼이사건출원상표의앞부분의 Crystal 부분을생략하고바로 Jade Palace 로약칭되거나또는가운데의 Jade 부분을생략하고 Crystal Palace 로약칭되지는아니하므로, 이사건출원상표는전체적으로관찰해서선등록상표들과유사하지아니하다. 나. 피고주장의요지이사건출원상표는각구성부분이분리가불가능할정도로유기적으로결합되어있지아니하므로분리관찰이가능하고, 이사건출원상표의구성부분중 Crystal Palace로약칭되거나 Jade Palace로약칭되는경우에는선등록상표들과상표의호칭과관념이동일하고지정상품도같거나유사하므로상표법 7조 1항 7호에해당한다. 다. 이사건의쟁점이사건출원상표가선등록상표들과유사한지여부이다. 3. 판단가. 이사건출원상표와선등록상표들의유사여부 1) 판단기준상표의유사여부는전체상표를대비하여판단하는것이원칙이고요부관찰이나분리관찰은전체관찰을위한하나의보조수단에불과한것이므로결합의결과새로운관념을낳는경우 ( 대법원 선고 99후2044 판결등 ), 분리가가능하다고할지라도각각의분리된부분이모두지정상품과의관계에서식별력이없는경우등에있어서는분리관찰은적당하지아니하므로원칙으로돌아가분리되지않은상표전체를기준으로유사여부를판단하여야한다 ( 대법원 선고 99후1843 판결등 )

40 2) 외관대비이사건출원상표는로서영어단어 4개로구성되어있다. 그에비해서선등록상표 1, 3은각한글로된표장이고, 선등록상표 2, 5, 6은각한글과영어단어가상하로병기되어있는표장이고, 선등록상표 4는영어단어 2개로구성된표장으로서모두이사건출원상표와는표장을이루는단어의종류나개수에서현저한차이가있어서외관은서로비유사하다. 3) 호칭대비이사건출원상표는영어단어 Crystal, Jade, Palace, Restaurats 의 4개의영어단어로이루어져있고, 위각단어가유기적으로결합되어있지는아니하므로각구성부분에의해서분리되어약칭될수있을것으로판단된다. 다만, 당사자사이에다툼이없는사실과갑 11 내지 199호증 ( 가지번호포함 ) 의각기재와변론전체의취지를종합하면, 원고는 1991년싱가포르에서이사건출원상표의표장가운데 Crystal Jade' 라는상호로레스토랑업을시작하였고, 현재는싱가포르, 중국, 홍콩, 태국, 말레이시아, 베트남, 인도네시아, 필리핀, 일본, 한국등아시아태평양지역의 10개국가의 11개주요도시에서 80 여개의직영점을운영하고있는사실, 원고는정통광동요리를제공하는최고급레스토랑에는이사건출원상표와같이, 라는표장을사용하고있고, 기타의식당에는제공되는요리와등급에따라서 Crystal Jade Golden Palace', 'Crystal Jade Dining IN', 'Crystal Jade Shanghai Restaurant', 'Crystal Jade Dining Palace', 'Crystal Jade Kitchen', 'Crystal Jade Hong Kong Cafe', 'Crystal Jade La Mian Xiao Long Bao' 등의상호로레스트랑을운영하고있는사실, 한국에서도소외 ( 주 ) 매일유업과합자해서 크리스탈제이드팰리스레스토랑 ( 주 ) 를운영하고있고, 2005 년서울삼성동그랜드인터컨티넨탈호텔에첫영업점 크리스탈제이드팰리스레스토랑 (Crystal Jade Palace Restaurant) 이문을열었고, 2009년 2월서울압구정현대백화점에크리스탈

41 제이드 2호점 크리스탈제이드상하이딜라이트 (Crystal Jade 上海美食 ) 를오픈하였으며, 2009년 7월에는서울명동에 3호점 크리스탈제이드라미엔샤오롱바오 (Crystal Jade La Mian Xiao Long Bao) 를새롭게오픈하였고, 2010 년 8월에는현대백화점일산킨텍스점에 크리스탈제이드딤섬 을오픈하였고, 2011 년 3월에는, 새롭게문을연파주신세계프리미엄아울렛에 크리스탈제이드키친 을오픈한사실, 한편국내의신문이나잡지에서도원고가운영하는식당에대한광고와소개가여러차례있었는데그기사나광고나소개기사에서모두 Crystal Jade' 로호칭하고있는사실, 원고가이사건출원상표와동일한상품및서비서업에대하여이사건출원상표의출원일과같은날출원한 Crystal Jade' 에대해서는특허청의상표 / 서비스표등록이이루어진사실, 그리고원고가 출원한 크리스탈제이드 라는상표 / 서비스표에대해서도특허청의등록이이루어진사실등이인정되고달리반증이없다. 위인정사실에의하면, 원고가운영하고있는레스토랑은모두 Crystal Jade' 로시작하는상표 / 서비스표나상호를갖고있고, 신문기사나잡지등의언론에서도원고가운영하고있는레스토랑을일컬어서모두 Crystal Jade' 로약칭하고있고, 특허청도 Crystal Jade' 가식별력을갖춘것으로인정하고있음을알수있으므로, 이사건출원상표는분리되어약칭되더라도식별력이미약한 Crystal, Jade, Palace 등으로개별적인단어하나만으로약칭되기보다는적어도두개의단어이상을결합하여약칭될것으로보이고, 그경우에도기술적표장에해당하는 Restaurant 부분은제외하고상표의앞부분인 Crystal Jade' 또는 Crystal Jade Palace' 로약칭될가능성이매우높은것으로판단된다. 피고는이와관련해서이사건출원상표가 Crystal Palace' 또는 Jade Palace' 로도약칭될수있고, 그경우에는선등록상표 2, 3, 4와호칭이같다고주장한다. 그러나일반수요자나거래자가상표나서비스표를약칭할때에는특별한사정이없는한상표나서비스표에서분리가능한앞부분이나뒷부분으로약칭하는것이일반적이고, 중간부분만을발췌분리해서약칭하는경우는드물다할것인데, 이사건출원상표에서 Crystal' 이나 'Jade' 의어느하나가각상대

42 단어와비교하여식별력이특히더강하다고볼만한특별한사정이없는데도불구하고, 피고의주장대로일반수요자나거래자가이사건출원상표의앞부분의 'Crystal' 이나중간부분인 Jade' 를각생략하고곧바로 Jade Palace' 로호칭하거나 'Crystal Palace' 로호칭할것으로기대하기는어려우므로피고의위주장은이유없다. 따라서이사건출원상표는선등록상표들과호칭의차이가인정된다. 4) 관념대비이사건출원상표에서는 수정처럼맑고비취처럼빛나는궁전레스토랑 등의관념이도출되므로, 단순히수정의관념만도출되는선등록상표 1, 수정궁전의관념이도출되는선등록상표 2, 비취궁전의관념이도출되는선등록상표 3, 4, 수정방의관념이도출되는선등록상표 5, 6과각관념상의차이가인정된다. 5) 대비결과따라서이사건출원상표는선등록상표들과외관, 호칭, 관념이비유사하여서로유사하지아니한상표에해당한다. 나. 소결론그러므로이사건출원상표와선등록상표들은지정상품의유사여부를판단할필요없이상표법 7조 1항 7호에해당하지않는다. 4. 결론 그렇다면, 이와결론을달리하는이사건심결은위법하므로, 그취소를구 하는원고의청구는이유있어인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사변현철 판사 박창수 판사 박민정

43 이사건출원상표 / 서비스표의지정상품및서비스업 상품류구분제30 류 - 과자 [Confectionery], 아몬드과자 [almond confectionery], 비스킷 [biscuits], 식빵 [bread], 생강빵 [ginger bread], 롤빵 [bread rolls], 둥근빵 [buns], 케이크페이스트 [cake paste], 케이크 [cakes], 떡 [rice cakes], 식용캔디 [candy for food], 초콜릿 [chocolate], 쿠키 [cookies], 케이크의식용장식품 [edible decorations for cakes], 퐁당 ( 과자 )[fondants-confectionery], 과일젤리 [fruit jellies], 고기파이 [meat pies], 팬케이크 [pancakes], 패이스트리 [pastries], 페이스티 [pasties], 땅콩과자 [peanut confectionery], 파이 [pies], 프랄린 [pralines], 푸딩 [puddings], 사탕과자 [sugar confectionery], 스위트미트 [sweetmeats], 타트 [tarts], 와플 [waffles], 월병 [mooncakes], 티케이크 ( 차마실때먹는과자 )[tea cakes], 아침식사용케이크 [breakfast cakes] 서비스업류구분제43류 - 카페업 [Cafe services], 카페테리아업 [cafeteria services], 간이식당업 [canteen services], 음식준비조달업 [catering services], 칵테일라운지서비스업 [cocktail lounge services], 레스토랑업 [restaurants], 셀프서비스식당업 [self-service restaurant services], 스낵바업 [snack-bar services] -끝

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45 Ⅱ. 무효 후 허 허 후 허 허 허 허 허 허

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47 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2009후2449 등록무효 ( 상 ) 원고, 피상고인 가부시끼가이샤다께마에 ( 株式會社タケマエ ) 일본국도쿄도다이또우구도리고에 ( 日本 國東京都臺東區 鳥越二丁目 12 番 13 號 ) 대표자다께마에히로노부 ( 竹前浩伸 ) 소송대리인변리사나영환 피고, 상고인 김병철 (******-*******) 부산남구대연동 소송대리인변호사이중섭 원심판결 특허법원 선고 2009허23 판결 판결선고 주 문 상고를기각한다. 상고비용은피고가부담한다. 이 유 상고이유 ( 상고이유서제출기간이경과한후에제출된상고이유보충서의기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 1. 구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것. 이하같다 ) 제7조제1항제12호는이른바주지상표, 즉국내또는외국의수요자사이에서특정인의상품을표시하는상표라고인식되어있는상표가국내에서

48 등록되어있지아니함을기화로제3자가이를모방한상표를등록하여사용함으로써주지상표에화체된영업상의신용이나고객흡인력등의무형의가치에손상을입히는등의방법으로주지상표권자에게손해를가하거나이러한모방상표를이용하여부당한이익을얻을목적으로사용하는상표는그등록을허용하지아니한다는취지이다. 여기서특정인의상표가주지상표에해당하는지여부는그상표사용의기간 방법 태양및이용범위등에비추어거래실정상또는사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부등이기준이되고, 부정한목적이있는지여부는특정인의상표의주지 저명또는창작성의정도, 특정인의상표와출원인의상표의동일 유사성의정도, 출원인과특정인사이의상표를둘러싼교섭의유무와그내용, 기타당사자들의관계, 출원인이등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 상품의동일 유사성내지는경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여야한다. 그리고위규정에해당하는지여부는등록상표의출원당시를기준으로판단된다 ( 대법원 선고 2004후3379 판결등참조 ). 2. 원심은아래와같은이유로 핸드볼화, 탁구라켓 등을지정상품으로하여 출원된피고의이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 가 테니스라켓 등을사용상품으로하는원고의상표 ( 이하 선사용상표 라고한다 ) 와의관계에서구상표법제7조제1항제12호소정의등록무효사유에해당한다고판단하였다. 즉, 선사용상표가일본에서사용된것은이미 1915년부터이고, 1960년대이후일본밖으로수출되는등많은수량의라켓이선사용상표를부착하여생산 판매되었는데라켓생산량은 1개월에약 13만개에달하였다. 1970년대에는우리나라에도지사가설립되어그공장에서선사용상표가부착된목제라켓이 1개월에약 3만개생산되었고, 일본국본사와타이완지사및우리나라지사를합하면 1개월에약 20만개의라켓이생산되었다. 이후에도

49 현재까지지속적으로선사용상표가부착된테니스 배드민턴용구가생산되어일본안팎에서판매되어왔는데, 이사건등록상표의출원일에가까운 2003년 1월부터 2005년 9월까지의기간동안일본의온라인쇼핑몰업체인 Sports Authority 및대형체인마트인자스코와메가마트에공급된수량만으로도약 70만개를넘었다. 이러한사실등에비추어보면, 선사용상표는이사건등록상표의출원일당시일본의일반수요자사이에원고의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있어서적어도일본에서는주지상표가되었다. 나아가이사건등록상표의출원일당시선사용상표가일본의일반수요자사이에원고의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있었던점, 이사건등록상표는선사용상표와영문자 kawasaki 를공유하면서일부철자의대소문자형태만달리하고영문자아래에일본어히라가나를병기한것에불과하여외관에서전체적으로유사할뿐만아니라호칭이서로동일한점등의사정을고려하면, 피고는일본내의주지상표인선사용상표를모방하여선사용상표에축적된양질의이미지나선사용상표가갖는고객흡인력에편승하여부당한이익을얻으려하거나선사용상표의사용자인원고에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고이사건등록상표를출원하였다고봄이상당하다는것이다. 3. 앞서본법리와기록에비추어살펴보면, 원심의위와같은인정및판단은정당한것으로수긍이가고, 거기에상고이유의주장과같이구상표법제7조제1항제12호에관한법리를오해하는등의위법이있다고할수없다. 4. 그러므로상고를기각하고상고비용은패소자가부담하기로하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관김지형 대법관 전수안 주심대법관양창수 대법관 이상훈

50 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010허8191 등록무효 ( 상 ) 원 고 경상대학교산학협력단진주시가좌동 900 대표자단장변재현소송대리인특허법인다래담당변리사박승문, 조용식, 오승종, 이명규, 이인종, 이정은 피 고 학교법인한마학원창원시마산합포구월영동 449 대표자이사장이대순소송대리인변리사최훈, 이재성 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2447 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

51 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록서비스표 1) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제113018호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제41류의 교육지도업, 교수업, 교육시험업, 교육정보제공업, 체육교육업 4) 등록권리자 : 피고나. 이사건심결의경위원고는 특허심판원에피고를상대로, 이사건등록서비스표는상표법제6조제1항제4호및제7호또는상표법제7조제1항제11호에해당하여서비스표등록이무효라고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 특허심판원은이를 2009당2447호로심리한후, 이사건등록서비스표는사용에의해식별력을취득하여상표법제6조제2항에해당하므로서비스표등록을받을수있고, 상표법제7조제1항제11호에도해당하지않는다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1, 2호증, 변론전체의취지 2. 이사건의쟁점 이사건등록서비스표가상표법제 6 조제 1 항제 4 호및제 7 호또는상표법제 7 조 제 1 항제 11 호에해당하는지여부이다

52 3. 상표법제 6 조제 1 항제 4 호및제 7 호해당여부 가. 이사건등록서비스표의식별력유무 이사건등록서비스표는 와같이구성된서비스표로서 경남대학교라는문자를한글, 영문, 한자로상하 3단으로표기한문자와문자의결합상표인바, 위각문자부분이분리관찰되면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합되어있거나, 그결합으로새로운관념을형성한다고보기어려우므로위각문자부분은각각분리되어인식될수있다. 먼저경남대학교부분에대하여보면, 그중 경남 은우리나라행정구역의하나인 경상남도 의약칭으로널리알려져있으므로, 상표법제6조제1항제4호에해당하여식별력이없고, 대학교는고등학교다음단계의고등교육기관을가리키는학교를가리키는보통명칭이므로, 상표법제6조제1항제1호또는 7호에해당하여식별력이없다. 다음으로 KYUNGNAM UNIVERSITY' 또는 慶南大學校 부분에대하여보면, 우리나라의영어보급수준이나한자보급수준에비추어보면, 거래일반의수요자들은이를모두 경남대학교 로인식할것인바, 그러한경우 경남대학교 부분에서본바와같이상표법제6조제1항제4호및제1호또는제7호에해당하여식별력이없다. 결국이사건등록서비스표는식별력이없는문자부분이결합된상표이므로전체적으로식별력이없는서비스표에해당한다. 나. 사용에의한식별력취득여부 1) 피고의주장피고는이사건등록서비스표와동일성있는, 와같은표장을이사건등록서비스표의출원전에 수십년간사용해옴으로써이사건등록서비스표의등록결정일무렵이와동일

53 성이인정되는이사건등록서비스표에대하여도사용에의해식별력을취득하였으므로, 이사건등록서비스표는상표법제6조제2항에의해서비표등록을받을수있다고주장한다. 2) 구체적인판단가 ) 법리식별력이없는것으로보이는표장이사용된결과수요자사이에서비스업의출처를표시하는식별표지로현저하게인식되어식별력을가지게되더라도, 사용에의한식별력을취득하는것은실제로사용된서비스표와그서비스표가사용된서비스업에한하고, 그와유사한서비스표및서비스업에대해서까지식별력취득을인정할수는없다 ( 대법원 선고 95후1968 판결, 대법원 선고 2006후 2288 판결, 대법원 선고 2007후 3318 판결등참조 ). 한편, 이와같은사용에의한식별력을취득하였는지여부는등록결정시또는거절결정시를기준으로하여판단되어야한다 [ 대법원 선고 2002후 1768 판결, 대법원 선고 2006후 3397, 3403( 병합 ), 3410( 병합 ), 3427( 병합 ) 판결등참조 ]. 나 ) 인정사실을제1 내지 6, 11 내지 32호증에변론전체의취지를종합하면아래와같은사실을인정할수있으나, 피고가이사건등록서비스표의등록결정시까지이사건등록서비스표를사용한사실에관하여는이를인정할아무런증거가없다. 1 피고산하의경남대학교는 국민대학으로인가받았고 마산대학으로교명을변경하였으며, 교명을경남대학으로변경하였고, 경남대학교로종합대학인가를받은이래이사건등록서비스표의등록결정일 ( ) 무렵까지 경남대학교 를대학명칭으로사용하여왔다. 2 경남대학교가 부터 경까지배출한졸업생수는학사 79,467 석사 9,386 박사 810 도합 89,663 명에이르고있으며, 2008년도현재대학의규모는 6개단과대학, 6개대학원을개설하여운영하고있고, 또한극동문제연구소, 경남지역문제연구소, 환경문제연구소등 14개의부설연구소를설립하여운영하고있으며, 부속기관으로박물관, 중앙도서관, 평생교육원, 국제

54 교육원, 과학영재교육원, 정보통신원, 언론출판부, 사범대부설중등교육연수원, 한마생활관, 공동기기원등을설립하여교육시험업무, 학술연구업무, 교육정보제공업무, 교육지도업무, 서적출판등여러가지교육사업을수행하고있다. 3 경남대학교는 2003년부터 2007년까지 5년기간중총 54,261 명의입학지원을받았으며, 이들입학지원자는 2007년기준으로경남, 부산, 울산, 경북지역을중심으로전국 16개시도지역을망라한다수의고등학교에서지원하였고 20명이상의학생이지원한고등학교의숫자도무려 112개교에이르고있다. 4 경남대학교는 2003년부터 2007년까지의 5년간총 5,701 억여원 ( 년평균 1,140 억여원 ) 의수입과지출을기록하였다. 5 경남대학교는 경남대학교 라는교명으로 ' 慶南大學報 대학신문을발간하여교내외에배포해왔으며, 이교보의발행부수는 2003년도 22회 264,000부, 2004년도 19회 228,000부, 2005년도 22회 264,000부, 2006년도 22회 220,000부, 2007년도 22회 220,000부가발행되었고, 영자신문 The Kyungnam Times' 도위와같은기간중매년 4회 16,000 부를발행하여 5년동안총 80,000부를발행하였다. 6 경남대학교소속교원들이 경남대학교 라는교명하에발표한국내외학술논문발표실적을보면, 2003년에 604건, 2004년에 412건, 2005년에 364건, 2006년에 389건, 2007년에 359건에이르고있으며, 2003년부터 2007년까지의 5년동안경남대학교출판부에서발행된도서및간행물발행실적을보면학술및교양도서가 183종 89,430 부, 논문집 103종 29,436 부, 행정부서간행물 816종 1,227,258 부가각각발행되어교내외에배포되었다. 7 경남대학교부설기관인박물관을교내외인사들에게개방하여관람하도록하고있으며, 또한평생교육원에서는일반인을대상으로교양, 컴퓨터, 예술, 외국어, 건강등다양한분야에대한강좌를 1996 년부터개설하여운영하여왔고 2003 년부터 2007 년까지 5년동안개설강좌수는매년평균 130여개가넘으며위 5년동안수강인원은 13,325 명에이르며, 또한, 외국어등의국제전문교육을위하여국제교육원을 1995년에설립하여운영하여왔는데, 2003년부터 2007년까지 5년동안개설강좌수는매년평균 120여개가넘고, 수강인원은 9,178 명에이르며, 2002 년에설립된정보교육원에서도 2008 년 2월까지의기간중 63회의 IT교육 ( 정보화컴퓨터교육 ) 강좌를개설운영해왔다

55 8 경남대학교는 14개의경남대학교부설연구소를운영하고있으며, 에설립된경남대학교극동문제연구소는북한ㆍ통일및국제정세에관한연구를수행해오면서정기간행물인계간지 "Asian Perspective", 한국과국제정치 와 동북아연구 를발행하여왔고, 기타부정기연구보고서, 분야별연구총서를발행하여반포하고있으며, 1981년에는교육부선정사회과학분야우수연구소로선정된바있고, 정기간행물 "Asian Perspective" 가 1996년에이어 5년연속한국학술진흥재단에의하여사회과학분야최우수국제학술지로선정되었다. 9 경남대학교가극동문제연구소, 경남지역연구소, 환경문제연구소, 인문과학연구소, 기초과학연구소, 교육문제연구소, 법학연구소등 14개의경남대학교부설연구소에서개최한국내외학술세미나및포럼, 강연등학술행사가 1997년부터 2007년까지 478회이상개최되었다 년 8월부터 2008년 8월 29일까지 5년간경남대학교총장의기고문, 대담기사, 관련기사등이문화일보, 서울신문, 한국일보, 경남일보, 국민일보, 중앙일보, 한겨레신문, 매일경제등의일간신문에 60회이상보도되었다. 11 경남대학교는 에경남대학교의홍보를위하여홍보도우미로가수테이, 개그맨정철규를위촉하였고, 경남대학교사격선수출신인진종오선수는 2008 베이징올림픽에서금메달을획득하였으며, 씨름선수이만기는씨름분야천하장사타이틀을 10회, 백두장사 18회, 한라장사 7회, 털보장사이승삼은한라장사 3회, 경남대학교씨름감독모제욱은한라장사 4회를각각획득하였고, 연극배우최종원, 탤런트명세빈이경남대학교교수로활동하고있다. 12 경남대학교가 2005년부터 2009년 2월까지기간중에경남대학교홍보를위하여신문광고 75회, TV광고 49회, 라디오광고 21회, 인터넷광고 5회를실시하였다. 13 피고는교명을경남대학으로변경한 이래학교표장으로, 와같은표장을사용해왔다. 다 ) 판단위인정사실에의하여알수있는, 경남대학교의역사, 학교명의사용기간, 입학및졸업자수, 대학시설및활동내역과연구실적, 광고홍보내역등에

56 비추어보면, 경남대학교라는학교명칭또는, 와같은학교표장은이사건등록서비스표의등록 결정일인 무렵일반수요자들에게널리알려져있었을것으로는보 인다. 그러나이사건등록서비스표는실사용서비스표인 와비교 하면영문 KYUNGNAM UNIVERSITY' 또는한자부분인 부분이부가되어있고, 실사용서비스표인 와비교 하면도형부분이없는대신에한자부분이부가되어있어서이사건등록서비스표를위실사용서비스표들과동일한서비스표라고할수없으므로, 위인정사실만으로이사건등록서비스표의등록결정시에위실사용서비스표들이외에이사건등록서비스표도피고의서비스업을표시하는것으로현저하게인식되기에이르러식별력을취득하였다는사실을추인하기어렵고, 달리이를인정할아무런증거가없다. 3) 소결따라서이사건등록서비스표는상표법제6조제2항의사용에의해식별력을취득한서비스표라고보기어렵다. 4. 상표법제7조제1항제11호해당여부가. 원고의주장우리나라에는도 ( 道 ) 별로거점국립대학교가 1개씩설립되어있는데, 대부분서울대학교, 경북대학교, 전남대학교등과같이도명 ( 道名 ) 또는광역지방자치단체명에대학교를결합하여교명 ( 校名 ) 으로사용하고있으므로, 이사건등록서비스표와같이 경남 이라는도명과 대학교 로구성된 경남대학교 를접하는거래일반수요자들로서는경남대학교를국립대학으로오인할염려가있고, 실제일반거래계에서도경남대학교를경남에설립된국립대학교로오인되어사용되고

57 있는바, 경남대학교로구성된이사건등록서비스표는국립대학교로오인할우려가있어상표법제7조제1항제11호에해당한다. 나. 판단 1) 상표법제7조제1항제7호후단의상품의품질의오인을일으키게할염려가있는상표란그상표의구성자체가그지정상품이본래적으로가지고있는성질과다른성질을갖는것으로수요자를오인하게할염려가있는상표를말하며 ( 대법원 선고 99후628 판결, 선고 97후3029 판결등참조 ), 어느상표가품질오인을생기게할염려가있는지여부는상표자체의구성에의해지정상품과의관계에서판단하여야하고, 상표이외의거래의사정이나상표권자의주관적인의도등은등록상표가상표법제7조제1항제11 호에해당하는지여부를판단함에있어서는감안하여서는아니되며, 한편상표의구성자체에서상품의품질의오인을생기게할사정이존재하는지여부는일반수요자의인식을기준으로거래통념에따라판단하여야한다. 2) 이사건에서보면, 이사건등록서비스표는경남대학교라는한글 ( 경남대학교 ), 영문 (KYUNGNAM UNIVERSITY), 한자 ( 慶南大學校 ) 를상하 3단으로결합한것이고, 우리나라의영어보급수준이나한자보급수준에비추어보면, 이사건등록서비스표는 경남대학교 로인식된다고할것인바, 상표의구성자체로볼때, 경남대학교에서 경남 이라는표현이국립대학을의미하는단어가아니므로경남대학교를국립대학으로오인할염려가있다고볼수없고, 설사원고주장처럼 도명 과 대학교 를결합한교명이국립대학교의교명으로많이사용되고있고, 일반거래계에서일부경남대학교를국립대학교로혼동하는경우가있다고하더라도이와같은사정만을가지고경남대학교가그서비스표의구성자체로국립대학교로품질을오인할염려가있는서비스표에해당한다고보기어렵다. 따라서이사건등록서비스표는상표법제7조제1항제11호에해당하지않는다

58 5. 결론그렇다면, 이사건등록서비스표는상표법제7조제1항제11호에는해당하지아니하나, 상표법제6조제1항제1호, 제4호또는제7호에해당하여그등록이무효로되어야할것인바, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 이를취소하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사문영화 판사 이종우 판사 김병식

59 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2010허8559 등록무효 ( 상 ) 원 고 노상식 (******-*******) 제주시일도2동 피 고 오경미 (******-*******) 제주시연동소송대리인변리사박경찬 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2163 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제186677호 2) 구성 :

60 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제39류의대리운전업, 대리운전중개업, 대리운전체인업, 승객운송업, 운전대행업, 자동차운송업, 자동차임대업, 택배업 4) 등록권리자 : 원고나. 선등록서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제111635호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제39류의꽃배달서비스업, 상품배달업, 서신이나상품을전달하는급사업, 선물발송대행업, 운전대행업, 상품포장업, 전자데이터및서류저장업, 호텔예약업을제외한관광여행사업, 이사대행서비스업, 택배업 4) 등록권리자 : 강병우다. 선사용서비스표 1) 구성 : 친구친구대리운전 ( ) 2) 사용서비스업 : 대리운전업 3) 사용자 : 피고라. 이사건심결의경위 1) 피고는 원고를상대로, 이사건등록서비스표는선등록서비스표와의관계에서는상표법제7조제1항제7호에, 선사용서비스표와의관계에서는상표법제7조제1항제12호에각해당하여그등록이무효로되어야한다고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은위심판청구사건을 2009 당2163 호로심리한다음, 이사건등록서비스표는선등록서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제 7호에해당한다는이유로피고의위심판청구를받아들이는이사건심결을하였다

61 인정근거 다툼없는사실, 갑제 1 호증, 을제 1 호증의 1, 2, 을제 2 호증의 1, 2, 을제 14 호증의 1, 변론전체의취지 2. 이사건심결의당부에관한판단가. 당사자주장의요지 1) 원고의주장 1 친구친구대리운전 이라는선사용서비스표의최초사용자는피고가아니라최윤복이고, 피고는최윤복의허락도없이부정한이익을얻을목적으로제주도에서이를임의로사용하고있을뿐이며, 피고는오히려 2002 년도부터대전에서사용해왔던 삼삼오오대리운전 이라는서비스표를그대로사용하면충분하고, 굳이선사용서비스표를계속사용할필요가없으므로이사건등록서비스표의소멸에직접적인이해관계가있는자가아니어서, 이사건심판청구는부적법하여각하되어야한다. 2 설령, 그렇지않다하더라도이사건등록서비스표는선등록서비스표와표장이유사하지아니하여상표법제7조제1항제7호에해당하지아니한다. 따라서이와결론을달리한이사건심결은부당하다. 2) 피고의주장이사건등록서비스표와선등록서비스표는전체구성중 친구 부분이동일하여표장이유사하고, 지정서비스업도 운전대행업, 택배업 등으로동일또는유사하여이사건등록서비스표는선등록서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제7호에해당하고, 국내수요자사이에피고의서비스업을표시하는것이라고인식되어있는선사용서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제12호에도해당하여어느모로보나무효가되어야한다. 따라서이와결론을같이한이사건심결은정당하다. 나. 원고의본안전항변에대한판단서비스표등록의무효심판을청구할수있는이해관계인이라함은그등록서비스표와동일또는유사한서비스표를동일또는유사한지정서비스업에사용한바있거나현재사용하고있는자또는등록된서비스표의지정서비스업과동종의서비스업을영위하고있음으로써등록서비스표의소멸에직접적인이해관계가

62 있는자를말하고, 여기서이해관계인에해당하는지여부는심결시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2007후 3301 판결등참조 ). 그런데을제3호증, 을제7호증, 을제14호증의 1 내지 4의각기재및영상에변론전체의취지를모아보면, 피고가이사건심결이전부터현재까지국내에서이사건등록서비스표와유사한선사용서비스표를동일또는유사한지정서비스업인 대리운전업 에사용하면서동종의서비스업을영위하고있고, 경에는원고로부터선사용서비스표의사용은이사건등록서비스표를침해하는행위이므로이를중지하여달라는등의취지가담긴내용증명우편까지받은사실이인정된다. 사정이이러하다면, 피고는원고와유사한서비스표를사용하여동종의서비스업을영위하고있을뿐만아니라, 원고로부터선사용서비스표의사용중지등을요구받았다는점에서이사건심결당시이사건등록서비스표의소멸에직접적인이해관계가있던이해관계인에해당한다고봄이상당하고, 원고의위주장과같이 친구친구대리운전 이라는선사용서비스표의최초사용자가피고가아니라거나, 피고가 2002년도부터대전에서 삼삼오오대리운전 이라는다른서비스표를사용해왔고, 선사용서비스표는피고가최초사용자인최윤복의허락도없이부정한이익을얻을목적으로제주도에서이를임의로사용하고있다하여달리볼수는없으므로, 이부분에관한원고의주장은이유없다. 다. 이사건등록서비스표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부이사건등록서비스표가선등록서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제7호에해당하기위해서는선등록서비스표와그표장이동일또는유사하여야하므로, 이에관하여살펴본다. 1) 관련법리상표의유사여부는그외관, 호칭및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적

63 으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 81후29 판결, 대법원 선고 2008 후1739 판결등참조 ). 그리고이러한법리는상표법제2조제3항에의해서비스표에대하여도동일하게적용된다. 2) 외관의대비 이사건등록서비스표 ( ) 는녹색바탕에검정색테두리를가진 원형도형과그내부에흰색의자동차형상, 옅은청록색바탕의검정색테두리를가진사각도형내부에한글문자 친구친구, 대리운전, 숫자 7979 가함께쓰인 도형과문자가결합된표장이고, 선등록서비스표 ( ) 는검정색한글 문자 유어친구, 검정색영문자 yourfriend, 분홍색꽃잎모양의도형과녹색의한글문자 유어친구 및빨간색의숫자 6579 가상하 3단또는 4단으로배치되어있는도형과문자가결합된표장으로서, 두표장은도형의형상과그배치, 색채의종류, 문자, 숫자및글자체등에서확연한차이를보이고있어일반수요자나거래자가볼때외관에서뚜렷하게구별된다. 3) 호칭및관념의대비 이사건등록서비스표 ( ) 중자동차형상의도형부분과한글문자 대리운전 은지정서비스업인 대리운전업, 자동차운송업 등을직접적으로표시한것이어서그자체로는식별력이없으므로, 결국 친구친구, 7979 와같은문자및숫자부분에의해호칭및관념된다할것인데, 간략한호칭이나관념에의해서비스표를기억하려는일반수요자나거래자의경향을참작하더라도한글문자 친구친구 는구성이띄어쓰기없이일렬로연결되어있고 4음절의단어에불과하여발음도비교적짧으므로한글문자 친구 가반복되어있다는사정만으로 친구 로약칭될가능성은희박하다고보아야할것이어서그자체인 친구친구 로호칭되고, 숫자 7979 는한글문자 친구친구 의한글음을숫자로연계한것으로서그자체인 칠구칠구 로호칭된다고봄이상당하다

64 한편, 선등록서비스표 ( ) 중분홍색꽃잎모양의도형에서는 특별한호칭이나관념이도출되지아니하므로, 나머지한글문자 유어친구, 영문자 yourfriend 및숫자 6579 에의해호칭된다할것인데, 한글문자 유어친구 는영문자 your 의음역인 유어 와한글문자 친구 가결합되어구성이띄어쓰기없이일렬로연결되어있고 4음절의단어에불과하여발음도비교적짧으므로그자체인 유어친구 로호칭되고, 영문자 yourfriend 는그자체의발음에의해 유어프렌드 로호칭되며, 숫자 6579 는한글문자 유어친구 의한글음을숫자로연계한것으로서그자체인 육오칠구 로호칭된다고봄이상당하다. 이와같이이사건등록서비스표는 친구친구 또는 칠구칠구 로호칭되고, 서로친하게지내는사람들, 사이가좋은사람들 이라는의미나대리운전전화번호중일부인 7979 로관념된다할것이고, 선등록서비스표는 유어친구, 유어프렌드 또는 육오칠구 로호칭되고, 너의친구, 당신의친구 라는의미나대리운전전화번호중일부인 6579 로관념된다할것이므로, 두표장은호칭및관념도서로다르다. 4) 대비의결과이상의사정을종합하면, 이사건등록서비스표와선등록서비스표는전체구성중한글문자 친구 및숫자 79 부분등에서일부동일한부분을포함하고있기는하지만, 전체적으로는외관이뚜렷하게구별되고, 호칭및관념도서로다르므로, 두표장이함께사용되더라도일반수요자나거래자로하여금지정서비스업의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가없다할것이어서결국서로유사하지않은표장이라고보아야한다. 그렇다면, 이사건등록서비스표와선등록서비스표의각지정서비스업이유사한지여부에관하여더나아가살펴볼필요없이이사건등록서비스표는선등록서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다

65 라. 이사건등록서비스표가상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부이사건등록서비스표가선사용서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제12호에해당하기위해서는이사건등록서비스표의출원시에선사용서비스표가국내또는외국의수요자사이에피고의서비스업을표시하는것이라고인식되어있었어야하므로, 이에관하여살펴본다. 1) 인정사실가 ) 피고는문용식과함께 2000 년경부터 2006 년초경까지대전에서 삼삼오오대리운전 이라는상호로대리운전업을영위하다가 경부터제주시연동 타이어뱅크주식회사건물 3층에서 친구친구대리운전 이라는상호로대리운전업을영위하고있고, 한편원고는 경부터 경까지위 친구친구대리운전 이라는업체에서운전기사로일하였다가 경부터제주시삼도일동 571-3에서 7979 대리운전 이라는상호로대리운전업을영위하고있다. 나 ) 피고는광고료약 120만원을지불하고주간신문오일장 ( 대표자하민철 ) 에 친구친구대리운전 의운전기사등구인광고를 경부터 경까지게재하였고, 제주시장으로부터선사용서비스표를표시한옥외광고물을제주시연동 에 부터 까지설치할것을허가받기도하였다. 다 ) 피고는 ADTV 제주 ( 대표자최해우 ) 와선사용서비스표에관한광고계약을체결하고광고비 240만원을지급하였고, 한국방송광고공사 ( 대표자정순균 ) 와 선사용서비스표에관한광고계약을체결하고방송광고료약 150만원을지급하고, 에도같은내용의광고계약을체결하고방송광고료약 170만원을지급하였다. 라 ) 피고는 제주방송광고주식회사와 친구친구대리운전 TV-CF 제작 ( 상품광고 ) 의건 이라는명칭의제작및업무대행계약을대금총액 280만원에계약하기도하였다. 마 ) 한편, 2006년경부터이사건등록서비스표의출원일무렵까지선사용서비스표등과관련한매출액은 2006년도에 500만원, 2007년도에약 1억 4,600 만원, 2008년도에 6,100 만원이었다

66 인정근거 다툼없는사실, 갑제8호증, 갑제22, 23호증의각 2, 을제7호증, 을제9호증, 을제10호증의 3, 4, 을제11호증, 을제15호증의 1 내지 9, 변론전체의취지 2) 선사용서비스표가알려진정도위인정사실에나타난바와같은사정들, 즉선사용서비스표의사용기간은 경부터이사건등록서비스표의출원시까지약 1년 6개월여에불과한점, 피고가이사건등록서비스표의출원시까지선사용서비스표에대한광고비등으로지출한금액도 960만원정도에불과한점, 이사건등록서비스표의출원일무렵까지선사용서비스표등과관련한피고의매출액역시 2억 1,000 여만원에불과한점 [ 피고가 경부터 경까지매출액이약 50억원에이른다며그근거로제시한을제8호증은피고가임의로작성한내부문서에불과할뿐만아니라, 피고가제주세무서장에게신고한부가가치세매출과세표준 ( 수입금액 )( 을제9호증 ) 과현저한차이가있는점등에비추어그대로믿기어렵다.)] 등을종합적으로고려하면, 선사용서비스표는이사건등록서비스표의출원시에사용서비스업인대리운전업과관련하여국내의수요자나거래자에게피고의서비스표또는서비스업이라고인식될수있을정도로알려져있었다고보기에는부족하고, 달리원고의모든입증으로도이를인정할만한충분한증거가없다. 3) 검토결과그렇다면, 이사건등록서비스표는나머지점에관하여더나아가살펴볼필요없이선사용서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제12호에도해당하지않는다. 마. 소결론 이와같이이사건등록서비스표는상표법제 7 조제 1 항제 7 호, 제 12 호어디에 도해당하지않으므로, 이와결론을달리한이사건심결은부당하다

67 3. 결론 따라서, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를받 아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배기열 판사 김용덕 판사 박종학

68 대 법 원 제 2 부 판 결 사건 2010후2322 등록무효 ( 상 ) 원고, 상고인주식회사수인터내셔날서울송파구방이동 201 대표이사최택소송대리인법무법인 ( 유한 ) 태평양담당변호사주기동, 정상철, 김지현, 민인기, 김창환소송대리인특허법인태평양담당변리사장원주피고, 피상고인엠엘에이멀티브랜드홀딩스, 인크 (MLA Multibrand Holdings, Inc) 미국캘리포니아주버넌푸르트랜드애버뉴 2761 (2761 Fruitland Avenue, Vernon, California, U.S.A.) 대표자브라이언플래밍 (Brian Fleming) 소송대리인변리사김창세, 이정원, 이상찬, 정지우원심판결특허법원 선고 2010허920 판결판결선고 주 문 상고를기각한다. 상고비용은원고가부담한다

69 이 유 상고이유 ( 상고이유서제출기간이경과한후에제출된각상고이유보충서의 기재는상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다. 1. 제1점에대하여상표의유사여부는그외관, 호칭및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 81후29 판결, 대법원 선고 2008후1739 판결등참조 ). 위법리와기록에비추어살펴보면, 지정상품을자켓, 코트등으로하고 과같이구성된이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 는일반수요자나거래자에게쉽게이해되는 GENERATION 이 BCB 와띄어쓰기없이결합되어있는조어로서그중 BCBG 부분이특별한관념을형성하거나다른부분에비해그구성이특이한것도아니어서, 이사건등록상표의구성이나발음이길고, 또사용상품을여성의류로하며 BCBG 와같이구성된선사용상표가특정인의상표라고인식될수있을정도로알려져있다는사정만으로이사건등록상표가양상표에공통된 BCBG 부분만으로분리인식된다고단정할수없고, 따라서일반수요자나거래자가이사건등록상표를 BCBG 부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니한다고봄이상당하다. 그렇다면이사건등록상표는전체로서 비씨비제너레이션 과같이호칭된다고할것이므로 비씨비지 로호칭될선사용상표와호칭이다르고, 외관에서도현저하게상이하며, 관념에있어서는양상표모두조어이어서서로대비할수없어, 전체적으로볼때일반수요자나거래자로하여금상품출처의오인 혼동을일으킬염려가있다고보기어렵다

70 같은취지에서이사건등록상표와선사용상표가유사하지않다고판단한 원심의결론은옳고, 거기에상고이유에서주장하는바와같은상표의유사여부 판단에관한법리오해등의위법이없다. 2. 제2점, 제4점에대하여가. 상표법제7조제1항제9호소정의주지상표로서타인의상표등록을배제하려면그상표가특정인의상표에사용되는것임이수요자또는거래자간에널리인식되어있을것이필요하고, 구체적으로그상표가주지상표인가의여부는그사용, 공급, 영업활동의기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위등과거래실정이나사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부가우선의기준이된다고할것이다 ( 대법원 선고 93후268 판결등참조 ). 원심판결이유를위법리와기록에비추어살펴보면, 원심이그판시와같은사정을들어선사용상표가이사건등록상표의출원당시에국내의수요자또는거래자간에특정인의상표라고인식될수있을정도를넘어널리인식된주지상표에해당한다고보기어렵다고판단한것은옳다고수긍이가고, 거기에상고이유의주장과같은주지성판단에관한법리오해및채증법칙위배등의위법이없다. 나. 상표법제7조제1항제12호에해당하기위하여는상표출원인이국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표와동일또는유사한상표를부정한목적을가지고사용하여야한다. 위규정의취지는국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표가국내에서등록되어있지않음을기화로제3자가이를모방한상표를등록하여사용함으로써특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표권리자의국내에서의영업을방해하는등의방법으로위상표권리자에게손해를가하거나이러한모방상표를이용하여부당한이익을얻을목적으로사용하는상표는그등록을허용하지않는다는데에있다. 한편위규정에정한부정한목적이있는지여부는특정인의상표의인식도또는창작성의정도, 특정인의상표와출원인의상표의동일 유사성의정도, 출원인과특정인사이의

71 상표를둘러싼교섭의유무와그내용, 기타양당사자의관계, 출원인이등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 상품의동일 유사성내지는경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여등록상표의출원당시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2003 후649 판결, 대법원 선고 2010후 807 판결등참조 ). 원심이상표법제7조제1항제12호에해당하기위하여는선사용상표가국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는정도를넘어저명상표이어야함을전제로판단한것은잘못이다. 그러나원심이적법하게인정한사실관계를위법리에비추어살펴보면, 피고가원고의선사용상표를모방하여부정한목적으로이사건등록상표를출원한것이라고단정할수없으므로, 결국원심이이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호에해당하지않는다고판단한것은옳고, 거기에상고이유의주장과같은판결에영향을미친상표법의위규정에관한법리오해등의위법이없다. 3. 제3점에대하여등록상표가상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는수요자를기만할염려가있는상표에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는선사용상표나그사용상품이반드시저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로는알려져있어야하고, 이러한경우그선사용상표와동일 유사한상표가그사용상품과동일 유사한상품에사용되고있거나이에못지아니할정도로선사용상표의권리자에의하여사용되고있다고오인될만한특별한사정이있으면수요자로하여금출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고보아야하며, 한편수요자를기만할염려가있는상표인지의여부는그상표에대한등록결정시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2001후 3187 판결등참조 ). 위법리와기록에비추어살펴보면, 원고의선사용상표가이사건등록상표에대한등록결정시특정인의상표나상품으로인식될수있는정도로알려져있었을

72 뿐나아가원고제출의증거만으로는그것이저명상표에까지이르렀다고볼수없다. 그런데앞서본바와같이이사건등록상표와선사용상표가유사하지아니하고, 또한이사건등록상표가선사용상표의권리자에의하여사용되고있다고오인될만한특별한사정이있다고보이지도않으므로, 이사건등록상표는선사용상표와상품출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있는상표에해당한다고할수없다. 같은취지의원심의판단은옳고, 거기에상고이유의주장과같은상표법제7조제1항제11호후단의규정에관한법리오해등의위법이없다. 4. 결론 그러므로상고를기각하고상고비용은패소자가부담하도록하여관여대법 관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관전수안 대법관 김지형 대법관 양창수 주심대법관이상훈

73 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2011허521 등록무효 ( 상 ) 원 고 대림산업주식회사서울종로구수송동 대표이사이용구, 한주희, 김종인소송대리인법무법인율촌담당변호사최정열, 황정훈 피 고 송혜숙 (******-*******) 대전동구가양 2동소송대리인변리사김지형 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 3020호사건에관하여한심결중등록번호제 호서비스표의지정서비스업가운데별지기재지정서비스업에대한부분을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실

74 가. 이사건등록서비스표 1) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제120347호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 별지기재지정서비스업및주차장임대업, 차고임대업 4) 서비스표권자 : 피고나. 선등록서비스표들 1) 선등록서비스표 1 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제72003호나 ) 구성 : 다 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제36류의건물분양업, 공인중개사업등라 ) 서비스표권자 : 원고 2) 선등록서비스표 2 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제72004호나 ) 구성 : 다 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제37류의건설엔지니어링업, 건축물하자보수업등라 ) 서비스표권자 : 원고다. 선출원서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제112064호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제 37 류의상업용건물건축업, 아파트 건축업등 4) 서비스표권자 : 원고

75 라. 선사용서비스표가 ) 구성 : 나 ) 사용서비스업 : 건축업, 분양업, 건축임대업, 건축관리업등다 ) 사용자 : 원고마. 이사건심결의경위 1) 원고는 피고를상대로, 이사건등록서비스표는선등록서비스표들과의관계에서상표법제7조제1항제7호에, 선등록서비스표들및선사용서비스표와의관계에서구상표법 ( 법률제7290호로개정되기전의것 ) 제7조제1항제9호, 상표법제7조제1항제10호, 제11호및구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것 ) 제7조제1항제12호에각해당한다고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은위심판청구사건을 2009당3020 호로심리한다음, 이사건등록서비스표는선등록서비스표 1과의관계에서그지정서비스업중 주차장임대업, 차고임대업 에대하여는상표법제7조제1항제7호에해당하여그등록이무효로되어야하지만, 별지기재지정서비스업에대하여는원고가주장하는무효사유중어디에도해당하지않는다는이유로원고의위심판청구중일부는받아들이고, 일부는받아들이지아니하는내용의이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1 내지 4호증 ( 가지번호포함 ), 변론전체의취지 2. 이사건심결의당부에관한판단가. 당사자주장의요지 1) 원고의주장이사건등록서비스표는그지정서비스업중별지기재지정서비스업에대하여선등록서비스표들과의관계에서상표법제7조제1항제7호에, 선출원서비스표와의관계에서상표법제8조제1항에, 선사용서비스표와의관계에서

76 구상표법 ( 법률제7290 호로개정되기전의것 ) 제7조제1항제9호, 구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것 ) 제7조제1항제4호, 제12호, 상표법제7조제1항제10호, 제11호에각해당하여그등록이무효로되어야함에도, 이부분에관하여결론을달리한이사건심결은부당하다. 2) 피고의주장이사건등록서비스표는선등록서비스표들, 선출원서비스표및선사용서비스표와표장이실질적으로동일하지만, 별지기재지정서비스업에관한한그지정서비스업이나사용서비스업이서로달라원고가주장하는무효사유중어디에도해당하지않으므로, 이부분에관하여결론을같이한이사건심결은정당하다. 나. 이사건등록서비스표가그지정서비스업중별지기재지정서비스업에대하여구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것, 이하같다.) 제7조제1항제4호에해당하는지여부 1) 관련법리구상표법제7조제1항제4호에서규정한 ' 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는상표 ' 라함은상표의구성자체또는그상표가지정상품에사용되는경우일반수요자에게주는의미나내용이사회공공의질서에위반하거나사회일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에반하는경우또는고의로저명한타인의상표또는서비스표나상호등의명성에편승하기위하여무단으로타인의표장을모방한상표를등록사용하는것처럼그상표를등록하여사용하는행위가공정한상품유통질서나국제적신의와상도덕등선량한풍속에위배되는경우를말하고 ( 대법원 선고 2007후 3301 판결, 대법원 선고 2004후 271 판결등참조 ). 이에해당하는지여부는상표등록결정시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2002후 1362 판결등참조 ). 그리고이러한법리는상표법제2조제3항에의해서비스표의경우에도그대로적용된다

77 2) 인정사실가 ) 원고는 경부터인터넷 ( 사이버공간 ) 을상징하는 'e' 와생활이더욱편해지는아파트라는의미의 ' 편한세상 ' 으로구성된선사용서비스표 ( ) 를아파트브랜드로사용하였다. 나 ) 원고의선사용서비스표는아파트브랜드순위에서 2003년 3위, 2004년 2위, 2005년 2위, 2006년 1위를기록하는등꾸준히상승하였다. 다 ) 원고는 1999 년경부터 2005 년경까지선사용서비스표를각종매체를통하여국내일반수요자에게널리알려왔고, 위기간에원고가사용한광고비는 1999년약 59억원, 2000년약 153억원, 2001년약 143억원, 2002년약 105억원, 2003년약 102억원, 2004년약 196억원, 2005년약 106억원등합계약 864억원에이르며, 자 NAVER 뉴스에는 브랜드파워가성패가른다. 라는제목으로 모델이미지 = 브랜드이미지 라는공식이강하게인식되면서 30여건설사가고정적인모델을채용하고있고, 특히톱모델의기용은신규브랜드의인지도를단기에높일수있는유용한수단이어서중소건설업체도큰돈을들여모델의채용에나서고있다. 대림산업주식회사의경우 e-편한세상모델로채시라와 4년째인연을맺고있다. 라는기사가게재되었다. 라 ) 인터넷포털사이트인 네이버 (NAVER) 를통하여선사용서비스표를검색하여보면, 부터이사건등록서비스표의등록결정시무렵까지무려 2,800 여건의뉴스가검색된다. 마 ) 자매일경제신문에는 'e-편한세상' 은대림산업이 2000 년에새로운개념의 ' 정보화아파트 ' 를선보이며최초로아파트에붙인이름이다. 각종여론조사에서 1, 2위를다투며명실공히아파트의대표브랜드로성장하여아파트의브랜드시대를도래시켰다. ( 중략 ) 단지및배치계획은한국능률협회가정하는한국산업디자인파워지수 (KDPI) 에서 2년연속아파트부분 1위를차지하고, 살기좋은아파트로선정되는등고객들에게서인정받아왔다. 라는내용의기사가게재된이래, 자머니투데이, 자국민일보, 자한국경제신문, 자부동산 114, 자한국경제신문등에도선사용서비스표가아파트브랜드로국내의일반수요자에게널리

78 알려졌다거나인지도및선호도부분에서 1위나 2위를달리고있다는등의기사가각게재되었다. 바 ) 선사용서비스표는 2003년 ' 사이버아파트 ' 브랜드로한국경제신문의퍼스트브랜드대상, ' 고품격아파트 ' 브랜드로파이낸셜뉴스의제3회 fn하우징파워브랜드대상, 2030세대가뽑은아파트톱브랜드로 2004년헤럴드경제의 2030 브랜드대상을각수상하였고, ' 살기좋은아파트선발대회 ' 에서선사용서비스표를사용한원고의아파트가 2003 년, 2004 년연속수상하였으며, 선사용서비스표를사용한원고의아파트가 2002년서울시조경상금상을수상하기도하였다. 사 ) 2005 년경언론매체에는이른바아파트의가격을결정짓는요인들로위치, 학군, 단지규모, 로열층, 인테리어등이있는데, 최근에는여기에 래미안, e- 편한세상, 아이파크, 캐슬, 더샵, 푸르지오 등의브랜드가추가되었다는기사가게재되었다. 아 ) 한편, 원고는 경 749세대의아파트를준공한이후이사건등록서비스표의등록결정시무렵까지전국적으로약 99,000여호의아파트를건축하였고, 선사용서비스표를사용한아파트착공실적도이사건등록서비스표의등록결정시무렵까지약 18,000 세대에이르고, 그동안원고의매출실적은 2001 년도에약 8,600 억원, 2002 년도에약 7,600 억원, 2003 년도에약 8,200 억원, 2004년도에약 1조원, 2005년도에약 1조 2,000억원에이르렀다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제4 내지 18호증 ( 각가지번호포함 ), 변론전체의취지 3) 선사용서비스표가저명서비스표에해당하는지여부위인정사실에나타난바와같이, 선사용서비스표는 1999 년경국내에서처음으로아파트브랜드로소개된이후원고가전국적으로대규모의아파트를건축하면서사용되었고, 이사건등록서비스표의등록결정시인 경까지 6년여간합계약 860억원에이르는광고비를지출하여각종매체에국내유명톱모델을전면에등장시킨광고를하고, 각종일간지등에도유명브랜드로소개되었을뿐만아니라우수아파트브랜드상을다수받음으로써원고가건축하는아파트의대표브랜드로국내의일반수요자에게널리알려진점, 선사용서비스

79 표는이사건등록서비스표의등록결정시무렵까지인터넷포털사이트에서수천회에걸쳐관련뉴스가검색된점등의사정에다가, 위기초사실에서본바와같이 2000년부터선사용서비스표와동일또는유사한다수의서비스표가출원되어등록된점, 원고의선사용서비스표를사용한매출실적이 2001년도부터이사건등록서비스표의등록결정시무렵까지약 4년만에약 4조 6,000억원에이르는점을아울러고려하여보면, 선사용서비스표는이사건등록서비스표의등록결정시무렵에는국내에서일반수요자에게아파트브랜드로서현저하게인식될수있을정도로알려진저명서비스표가되었다고봄이상당하다. 4) 피고가고의로선사용서비스표를모방하여이사건등록서비스표를등록한후사용하고있는것인지여부 선사용서비스표 ( ) 는 ' 인터넷또는사이버공간 ' 을의미하는로 마자알파벳 'e' 와낱말을합치거나음절을나눌때쓰이는하이픈 (-) 및 ' 편안한 세상, 편리한세상 ' 이라는의미로사용되는 ' 편한세상 ' 으로이루어진조어로서 비교적창작성이높은표장인점, 이사건등록서비스표 ( ) 는선 사용서비스표 ( ) 와글자체만다를뿐, 로마자알파벳 (e), 하이픈 (-) 및한글문자 편한세상 부분이완전히동일한점, 앞서본바와같이선사용서비스표가 1999년경부터국내에서이미널리사용되고있었는데, 그로부터 5 년이훨씬지난후에피고가저명서비스표인선사용서비스표와거의동일한이사건등록서비스표를출원하여등록한후사용하고있는점등의여러사정을종합하면, 피고가고의로선사용서비스표를그대로모방하여이사건등록서비스표를등록한후이를사용하고있다고능히인정할수있다. 5) 이사건등록서비스표의사용행위가공정한유통질서나상도덕등선량한풍속에위배되는것인지여부선사용서비스표가이사건등록서비스표의등록결정시무렵에원고의아파트브랜드로국내에서널리알려져그사용서비스업인 건축업, 분양업, 건축임대업,

80 건축관리업 등에관하여저명서비스표로인정됨은앞서본바와같다. 그러므로선사용서비스표는그저명성으로인하여이사건등록서비스표의등록결정시무렵에는그서비스표에관련된상품 ( 아파트 ) 이갖는품질의우수성때문에상품 ( 아파트 ) 의수요자뿐만아니라일반대중에게까지양질감을획득하고있어상품 ( 아파트 ) 의출처뿐만아니라그영업주체인원고를표시하는힘까지갖는상태에있었다할것이고, 이에따라일반수요자로서는이사건등록서비스표를보거나들었을때저명서비스표인선사용서비스표를자연스럽게연상하거나선사용서비스표와밀접한관련성이있는것으로인식할수밖에없다할것이므로, 저명서비스표인선사용서비스표를모방한이사건등록서비스표의사용행위는저명서비스표인선사용서비스표의명성과고객흡인력을훼손하여선사용서비스표가사용된사용서비스업인 건축업, 분양업, 건축임대업, 건축관리업 등에대한일반수요자의평가는물론국내굴지의건설업체인원고의명성까지도크게떨어뜨리는행위에해당할뿐만아니라, 저명서비스표인선사용서비스표의명성에편승하여부당한이익을얻으려는행위에도해당한다할것이어서, 공정하고신용있는서비스업의유통질서나상도덕등선량한풍속에위배된다고봄이상당하다. 6) 검토결과따라서이사건등록서비스표는저명한선사용서비스표의명성에편승하기위하여고의로선사용서비스표를그대로모방하여등록한것으로서, 이를등록하여사용하는행위는공정하고신용있는서비스업의유통질서나상도덕등선량한풍속에위배되어구상표법제7조제1항제4호에해당한다할것이다. 다. 소결이와같이이사건등록서비스표는선사용서비스표와의관계에서구상표법제7조제1항제4호에해당하므로그지정서비스업중원고가구하는별지기재지정서비스업에대하여그등록이무효로되어야할것이어서, 원고가주장하는나머지무효사유에관하여더나아가살펴볼필요없이, 이부분에관하여결론을달리한이사건심결은부당하다

81 3. 결론그렇다면, 이사건심결중별지기재지정서비스업에대한부분의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배기열 판사 김용덕 판사 박종학

82 [ 별지 ] 이사건등록서비스표의지정서비스업 서비스업류구분제39류의가구운송업, 거룻배운송업, 견인업, 견인차운송업, 경주용자동차임대업, 관광운송업, 국제복합운송업, 금전및귀중품운송업, 내륙수로운송업, 도선업, 마차버스임대업, 말임대업, 무장차량운송업, 문서꾸러미운송업, 바지선운송업, 버스운송업, 보트운송업, 보트임대업, 선박구조업, 선박운송업, 선박임대업, 소화물배달업, 수레차운송업, 수로안내업, 수중구조업, 승객운송업, 승용차지붕선반임대업, 시가전차운송업, 쓰레기운반업, 앰뷸런스운송업, 연락선운송업, 운송예약업, 운송정보제공업, 운송주선업, 운송중개업, 운하수문조작업, 유람선운영업, 유료도로운영업, 유류운송업, 이사대행서비스업, 이삿짐운송업, 자동차운송업, 자동차임대업, 자전거임대업, 장의차량운송업, 주차업, 짐마차운송업, 차량임대업, 차량정류장업, 철도운송업, 침몰선박인양업, 케이블카운송업, 택배업, 택시운송업, 트럭임대업, 파이프라인운송업, 폐기물운송업, 하천운송업, 항공기임대업, 항공운송대리업, 항공운송업, 항만시설운영업, 해난구조업, 해상운송업, 해운대리점업, 화물발송업, 화물발송중개업, 화물선적업, 화물운송업, 화물운송중개업, 환자이송업, 하역업, 냉동식품창고임대업, 냉동장치임대업, 냉장창고업, 농산물창고업, 물품보관업, 보관정보제공업, 보통창고업, 수산물창고업, 수하물보관업, 쓰레기보관업, 위험물창고업, 음식 음료수저장업, 창고임대업, 축산물창고업, 폐기물보관업, 화물보관용컨테이너임대업, 전자데이터및서류저장업, 휠체어임대업, 보트장경영업, 잠수복대여업, 관광객안내업, 관광안내업, 호텔예약업을제외한관광여행사업, 순회여행알선업, 안내대행업, 여행알선업, 여행예약업, 여행좌석예약업, 꽃배달서비스업, 물공급업, 물분배업, 배전업 ( 配電業 ), 상품배달업, 상품포장업, 서신이나상품을전달하는급사업 ( 急使業 ), 선물발송대행업, 쇄빙업, 신문배달업, 에너지배급업, 운전대행업, 잠수업, 잠수종 ( 潛水鍾 ) 임대업, 위성발사대행업. 끝

83 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2011허4011 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사클렌시아서울영등포구도림동 대표이사배성희소송대리인변리사이승훈 피 고 주식회사아모레퍼시픽서울용산구한강로2가 181 대표이사서경배소송대리인법무법인케이씨엘담당변호사정종국소송복대리인변리사박상진 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2920 사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

84 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류구분제3류의눈썹용화장품, 라벤더향수등 ( 상세내역은별지와같다 ) 4) 상표권자 : 원고나. 선등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류구분제3류의라벤더유, 스킨밀크, 화장용탈지면, 미용비누, 삼퓨, 치약, 향수, 립스틱, 콤팩트용고형분, 엣센스 ( 미용농축액 ) 4) 상표권자 : 피고다. 이사건심결의경위 1) 피고는 이사건등록상표는전체적으로영어알파벳 2글자가가지는것이상의식별력을가지고있지않으므로 ' 간단하고흔히있는표장만으로된상표 ' 에해당하여자타상품의식별력이없으므로상표법 6조 1항 6호에해당하고, 피고의선등록상표 와이사건등록상표 는문자상표의유사여부판단에서가장중요한요소인발음이 " 큐티 " 로동일하여상표법 7조 1항 7호에해당한다 고주장하면서이사건등록상표에대한등록무효심판을청구하였다

85 2) 특허심판원은이를심리한결과, 이사건등록상표가간단한표장은될수있으나, 흔히있는표장은아니므로상표법 6조 1항 6호에는해당하지않지만, 선등록상표와그호칭이동일하거나유사하고지정상품도동일하거나유사하여상표법 7조 1항 7호에의하여그등록이무효가되어야한다고판단해서피고의심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑 1 내지 5호증, 변론전체의취지 2. 당사자들의주장과이사건의쟁점가. 원고주장의요지이사건등록상표는선등록상표와호칭은유사할수있어도전체적인외관과관념이달라서일반수요자나거래자로하여금출처의오인 혼동을일으킬우려가없기때문에상표법 7조 1항 7호에해당하지않는다. 나. 피고주장의요지이사건등록상표는호칭이선등록상표와동일하고지정상품도동일하거나유사하므로상표법 7조 1항 7호에해당한다. 다. 이사건의쟁점이사건등록상표가상표법 7조 1항 7호에해당하는지여부이다. 3. 이사건등록서비스표가상표법 7조 1항 7호에해당하는지여부가. 판단기준상표의유사여부는상표의외관, 호칭, 관념을일반수요자나거래자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인. 혼돈을일으킬우려가있는지여부에의하여판단하여야하는것이므로, 외관, 호칭, 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의상표가일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여명확히출처의오인, 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없고, 반대로서로다른

86 부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자나거래자가오인하거나혼동하기쉬운경우에는유사한상표에해당한다 ( 대법원 선고 2001후3415 판결등참조 ). 나. 구체적검토 1) 외관대비이사건등록상표와선등록상표의외관을대비하면, 이사건등록상표 " " 는영어알파벳 2자가결합된표장인반면, 선등록상표는일반적인서체의한글표기 2자 " 큐티 " 와그영문표기에해당하는 "Cutie" 가상하 2단으로 결합되어 와같이이루어진표장으로서, 이들두표장은표장을구성 하는알파벳의숫자, 한글의표기여부, 형태등의외관에있어서현저한차이가있다. 2) 호칭대비이사건등록상표와선등록상표의호칭의유사여부를대비하면, 일반수요자나거래자가이사건등록상표의첫번째영문표기를 "O" 또는 "Q" 로인식하는가여부에따라이사건등록상표는 " 오티 " 또는 큐티 로발음된다. 그에비해서 선등록상표 " " 는표장의한글부분과영문자부분모두한글발음 " 큐티 " 로 발음된다. 따라서만약이사건등록상표가 " 큐티 " 로호칭되는경우에는선등록상표의 큐티 와발음이동일하므로호칭이동일하게된다. 3) 관념대비이사건등록상표는표장에서특별한의미를이끌어낼수없는조어상표인반면, 선등록상표는 " 귀여운여자 ( 소녀 ), 교묘한책략 " 등의의미를가지는영어단어 "Cutie" 와그의한글표기가결합되어있어서, 일반수요자나거래자가 귀여운여자, 교묘한책략 등의관념을직감할수있다. 따라서이사건등록상표와선등록상표는관념에현저한차이가있다

87 4) 지정상품의대비이사건등록상표와선등록상표는모두상품류구분제3류의화장품등을지정상품으로하고있어서지정상품이같거나유사하다. 다. 대비결과 이사건등록상표 와선등록상표 의대비결과를종합하면, 먼저두상표의호칭이같거나유사한점은앞서본바와같다. 따라서대비되는두상표에있어서외관, 호칭, 관념의하나인호칭이동일하거나유사하고, 지정상품도같거나유사하므로양상표는원칙적으로유사한상표로볼여지가있다. 그러나현대의상품거래에있어서일반수요자나거래자가화장품류와같이일상생활에서밀접하고빈번하게접하는상품을선택함에있어서과거의경우처럼단순히상표의발음이나호칭에의존해서상품을선택하기보다는, 오히려해당상품에붙어있는상표의외관을기초로상품의출처를구분하고, 전화에의한주문보다는홈쇼핑이나인터넷쇼핑등을통해서외관과같은시각적인요소를주로하여상표와상품의출처를구분하고있는현재의거래실정을감안해보면, 상표의유사여부판단에있어서호칭에지나치게의존하기보다는상표의외관과관념을조화롭게균형시켜판단하는것이필요하다. 이사건으로돌아와살피건대, 이사건등록상표는그외관이단순한영어 알파벳두개로이루어진 로서특별한의미가없는간단한표장인 반면에, 선등록상표 는한글과영어단어가상하로자리잡고있고, 특히영문자부분은우리나라의일반수요자나거래자의영어보급수준에비추어, 표장그자체에서 귀여운여자 등의관념이직감적으로도출되므로그지정상품인화장품과의관계에서특별한관념이형성된다. 따라서이사건등록상표와선등록상표가비록한글발음의호칭이동일할지라도, 전체적인외관과관념까지종합해서관찰하면, 양상표를접하게되는

88 일반수요자나거래자의입장에서는양상표가부착된상품을접하게되더라도그출처에오인이나혼동을일으킬우려가극히낮다고판단된다. 그러므로이사건등록상표와선등록상표는서로비유사하므로상표법 7조 1항 7호에해당하지않는다. 4. 결론 그렇다면, 이와결론을달리하는이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는 원고의청구는이유있어인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사변현철 판사 박창수 판사 박민정

89 [ 별지 ] 이사건등록상표의지정상품 - 상품류구분제03류의네일에나멜리무버, 눈썹용연필, 눈썹용화장품, 라벤더향수, 루스페이스파우더, 루즈, 리퀴드루즈, 린넨방향용향분, 립라이너, 립스틱, 마사지용겔, 마사지용오일, 마스카라, 매니큐어, 매니큐어용에나멜, 매니큐어제거제, 머릿기름, 메이크업파운데이션, 메이크업화장품, 면도용겔, 면도용제제, 모발건조제, 모발보존처리제, 모발염색제, 모발염착제, 모발용마스카라, 모발용웨이브제, 모발용파우더, 모발용포마드, 모발용표백제, 모발크림, 모발탈색제, 목욕용염, 목욕용화장품, 미용목욕물첨가제, 미용크림, 바디로션, 바디밀크, 바디안에센스 (Badian essence), 바디오일, 바디크림, 방향용향분, 배니싱크림, 배스겔, 배스로션, 배스비드, 배스오일, 배스폼, 백분 ( 白粉 ), 베이럼, 베이비오일, 베이비파우더, 볼연지, 볼터치, 볼터치용연필, 분말향수, 비의료용목욕염, 비의료용비듬로션, 비의료용비듬크림, 비의료용선탠제, 비의료용스킨크림, 사프롤, 살균성명반석, 샤워및배스겔, 샤워겔, 샤워크림, 샤워폼및배스폼, 선번 (Sunburn) 방지용화장품, 선블록로션, 선스크린로션, 선스크린크림, 선탠로션, 선탠제, 선탠크림, 셰이빙로션, 셰이빙크림, 셰이빙폼, 속눈썹용화장품, 손톱강화용로션, 손톱광택용파우더, 손톱손질제, 손톱염색제, 손톱탈색제, 스킨로션, 스킨케어용화장크림, 스킨케어용화장품, 스킨크림, 스킨클렌저, 아이라이너, 아이라이너용연필, 아이로션, 아이메이크업리무버, 아이섀도, 아이크림, 아이펜슬, 애완동물용화장품, 애프터선크림, 애프터세이브로션, 애프터셰이브에멀션, 애프터셰이브크림, 액체형향수, 에테르에센스, 에테르에센스 { 화장품 }, 오데코롱, 오데퍼퓸, 오드투왈렛, 외피용화장오일, 유아용헤어컨디셔너, 인체용발한방지제, 인체용방취제, 인체용방향제 [ 향수 ], 인체용에센셜오일, 일반화장수, 임신중건성피부용화장품, 입술광택제, 입술뉴트럴라이저, 입술컨디셔너, 입술피부보호제, 자외선차단용화장품, 체중감량용화장품, 콜드크림, 콜드퍼머용액, 콤팩트용고형분, 콧수염용왁스, 크렌징밀크, 탈모용왁스, 탈모제 { 화장용 }, 탤컴파우더, 턱수염용로션, 턱수염용염료, 파마약, 파마중화제, 파운데이션, 파운데이션크림, 퍼머넌트웨이빙로션, 퍼퓸드탤컴파우더, 퍼퓸드페이스트, 퍼퓸크림, 페이셜로션, 페이셜크렌

90 징유액, 페이셜크림, 페이스밀크및로션, 페이스및바디로션, 페이스및바디밀크, 페이스및바디용화장품, 페이스및바디케어용로션, 페이스및바디크림, 페이스파우더페이스트, 포마드, 프레스트페이스파우더, 프리셰이브크림, 피부미백크림, 핸드로션, 향분, 향수, 헤어겔, 헤어글레이즈, 헤어나리셔, 헤어드레싱어, 헤어래커, 헤어로션, 헤어모이스처라이저, 헤어무스, 헤어발삼, 헤어스타일링겔, 헤어스타일링스프레이, 헤어스프레이, 헤어컨디셔너, 헤어컨디셔닝오일, 헤어케어로션, 헤어케어용배스오일, 헤어케어크림, 헤어크림, 헤어토닉, 헬리오트로핀, 화장수, 화장용겔, 화장용과산화수소, 화장용그리스, 화장용나리싱크림, 화장용로션, 화장용루즈, 화장용마스크팩, 화장용매니큐어, 화장용목욕오일, 화장용목욕파우더, 화장용바셀린, 화장용발한방지제, 화장용발한억제제, 화장용배스오일, 화장용백분, 화장용선밀크로션, 화장용선오일, 화장용선탠제, 화장용수렴제, 화장용스킨밀크로션, 화장용스킨프레시너, 화장용아몬드유, 화장용액체파운데이션, 화장용얼굴파우더, 화장용연필, 화장용염료, 화장용오일, 화장용욕용염, 화장용착색제, 화장용크렌징크림, 화장용크렌징유액, 화장용크림, 화장용탤컴파우더, 화장용파우더, 화장용페이스크림, 화장용포마드, 화장용표백제, 화장용핸드크림, 화장용향유, 화장제거용로션, 화장제거용밀크, 화장제거제, 화장품, 화장품키트 [ 화장품세트 ], 가울세리아오일, 가정용방향제, 가정용청향제, 꽃추출물향료, 꽃향료, 라벤더오일, 레몬정유, 목향, 민트정유, 바닐라향료, 박하오일향료, 방향용목재, 베르가모트오일, 복합향료, 삼나무정유 ( 精油 ), 선향 ( 線香 ), 시트론정유 ( 精油 ), 아몬드오일, 앰버향료, 에테르오일, 용연향, 이오논향료, 자동차용방향제, 자스민오일, 장미오일, 제라니올유, 조합향료, 천연향료, 크로브오일 [ 정향유 ], 테르펜정유, 포푸리향, 합성사향, 합성향료, 향 ( 香 ), 향료, 향료및향수용오일, 향료용민트, 향료용사향, 향료용천연사향, 화장품제조용향유, 훈향, 고형화장비누, 면도용무스, 면도용비누, 목욕비누, 물비누, 미용비누, 바디크림비누, 바디케어용비누, 발발한용비누, 발한방지용비누, 방취비누, 샴푸, 손세정제, 아몬드비누, 애완동물용샴푸, 액체목욕비누, 약용비누 { 비의료용 }, 유아용샴푸, 인체용비누, 족욕용물비누, 종이비누, 크림비누, 페이셜워시, 핸드클리너 [ 손세정제 ], 향수비누, 헤어린스, 화장비누. - 끝

91 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2011허4172 등록무효 ( 상 ) 원 고 빅토리아스씨크릿스토어즈브랜드매니지먼트인코포레이티드 (Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.) 미합중국오하이오 레이놀즈버그포리미티드파크웨이 (Four Limited Parkway Reynoldsburg, Ohio 43068, U. S. A.) 대표이사샤렌제이터니 (Sharen J. Turney) 소송대리인특허법인화우담당변리사이덕재법무법인율촌담당변호사유영일, 이용민 피 고 최병기 (******-*******) 서울성동구성수동2가소송대리인특허법인다래담당변리사조용식, 이인종변리사천효남소송복대리인변리사황정현 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당1071 호사건에관하여한심결중에서서비스표등록제 호의지정서비스업중 화장품소매업및우편주문소매업, 화장품인터넷소매업, 속옷소매업및우편주문소매업, 속옷인터넷소매업, 의류소매업및우편주문소매업, 의류인터넷소매업 에대한등록을무효로한다는부분을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다

92 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 서비스표등록제 호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제35류의화장품소매업및우편주문소매업, 향료소매업및우편주문소매업, 의류소매업및우편주문소매업, 속옷소매업및우편주문소매업, 장난감소매업및우편주문소매업, 침구류소매업및우편주문소매업, 수건소매업및우편주문소매업 (retail store service s and mail order retail services for cosmetics and perfumery pro ducts, clothing, undergarments, toys, bedding and towels), 화장품인터넷소매업, 향료인터넷소매업, 의류인터넷소매업, 속옷인터넷소매업, 장난감인터넷소매업, 침구류인터넷소매업, 수건인터넷소매업 (internet re tail services for cosmetics and perfumery products, clothing, under garments, toys, bedding and towels) 4) 등록권리자 : 원고나. 선등록표장들 1) 선등록상표 1 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 상표등록제 호나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제03류의립스틱, 화장비누, 샴푸, 스킨로션, 밀크로션, 아이섀도우, 클린싱크림, 헤어무스, 치약, 의류용린스, 바디클렌져

93 2) 선등록상표 2 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 상표등록제 호나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제25류의체조복 (Clothing for gymnastics), 교복 (Sch-ool uniforms), 레인코트 (Raincoats), 오버코트 (Overcoats), 슈트 (Suits), 스커트 (Skirts), 신사복 (Mens suits), 아동복 (Childrens c lothings), 양복바지 (Trouse-rs), 유아복 (Infants clothings), 이브닝드레스 (Eveningdresses), 자켓 (Jackets-clothing), 작업복 (Working clothing), 종이옷 (Paper clothing), 청바지 (Blue j-eans), 목욕가운 (Bath robes), 블라우스 (Blouses), 속내의 (Underwear), 수영모자 (Bathing caps), 수영복 (Swimsuits), 스웨터 (Sweaters), 스포츠셔츠 (Sports shirts), 잠옷 (Nightwear), 저지 (Jerseys), 조끼 (Vests), 폴로셔츠 (Polo shirts), 풀오버 (Pullover), T셔츠 (Tee shirts), 가죽신 (Leather shoes), 고무신 (Rubber shoes), 골프화 (Golf shoes), 농구화 (Basketball shoes), 단화 (Shoes), 등산화 (Mountaineering shoes), 목욕용슬리퍼 (Bathslippers), 방한화 (Winter boots), 비치슈즈 (Beach shoes), 샌달 (Sandals), 스키화 (Ski boots), 슬리퍼 (Slippers), 신발용철제장식 (Fittings of metal for shoes and boots), 운동화 (Training sh-oes), 우화 (Rain boots), 육상경기용화 (Footwear for track and field athletics), 작업화 (Work shoes and boots), 장화 (Long boots), 체조화 (Gymnastic shoes), 축구화 (Football shoes), 모자 (Caps-headwear), 모자챙 (Sun visors), 의류용후드 (Hoods-clothing), 톱햇 (Top hat) 3) 선등록상표 3 가 ) 원등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / 상표등록제312404호 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제03류의나리싱크림, 일반화장수, 향수, 콜드크림, 립스틱, 스킨밀크, 볼터치, 아이섀도, 향유, 헤어무스

94 4) 선등록상표 4 가 ) 원등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / 상표등록 제 호 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제25류의신사복, 양복바지, 이브닝드레스, 스커트, 청바지, 원피스, 스웨터, 카디건, 와이셔츠, 운동용유니폼 5) 선등록상표 5 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 상표등록제 호나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제25 류의샌달, 스커트, 이브닝드레스, 거들, 브레지어, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 잠옷, 케미솔, 탱크탑, T셔츠, 레깅스, 스타킹, 모자 6) 선등록서비스표가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 상표등록제68642 호나 ) 구성 : 다 ) 지정서비스업 : 상품류구분제35류의종합화장품판매대행업, 종합화장품판매알선업등다. 이사건심결의경위 1) 피고는 특허심판원에이사건등록서비스표는선등록상표 1, 2의표장및지정상품과그표장및지정서비스업이유사하여상표법제7조제1항제7호에따라그등록이무효가되어야한다면서, 이사건등록서비스표에대한등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은 당 1071호로이사건등록서비스표는선등록상표 1, 2와그표장이유사하고그지정서비스업중 화장품소매업및우편

95 주문소매업, 화장품인터넷소매업, 속옷소매업및우편주문소매업, 속옷인터넷소매업, 의류소매업및우편주문소매업, 의류인터넷소매업 이선등록상표 1, 2의지정상품과유사하다는이유로위지정서비스업에대하여만피고의심판청구를일부인용하고, 나머지심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1~4호증, 을제3~6호증 2. 이사건등록서비스표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 판단기준서비스표의유사여부는그외관 호칭및관념을객관적 전체적 이격적으로관찰하여그지정서비스업의거래에서일반수요자나거래자가서비스표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그서비스업의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는서비스표또는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사서비스표또는상표라고할수없다 ( 대법원 선고 2006후 3557 판결, 대법원 선고 2008후 4783 판결등참조 ). 나. 이사건등록서비스표와선등록표장들의유사여부 1) 외관의대비이사건등록서비스표는 와같이 VICTORIA'S', 'SECRET' 및 'PINK' 의고딕체영어대문자들이각각띄어져일렬로배열되어있는데반하여, 선등록표장들은,,,,, 와같이 이사건등록서비스표의영문자들중하나만을포함하고있고, 그중일부표장들은 2열로배열되어있거나숫자또는도형이부가되어있어, 이사건등록서비스표와전체적인외관이유사하지않다

96 2) 호칭의대비이사건등록서비스표는 빅토리아즈씨크릿핑크 로호칭되고, 그발음이길어약칭될경우 빅토리아즈씨크릿, 빅토리아즈 로호칭될수있다. 그런데, 이사건등록서비스표중 VICTORIA' 와 SECRET' 부분은소유격을통해연결되어있어위문자들이일반수요자에게밀접한연관성을가지는것으로인식될것이므로, 이사건등록서비스표가 ' 빅토리아즈씨크릿 이아니라 빅토리아즈 만으로약칭되는경우는희박할것으로보인다 ( 더욱이이사건등록상표를 빅토리아 만으로호칭하는경우는더욱희박할것으로보인다 ). 그렇다면, 비록선등록상표 4와선등록서비스표가 빅토리아 로호칭되더라도이사건등록서비스표의일반적인호칭인 빅토리아즈씨크릿핑크 또는 빅토리아즈씨크릿 과구별되고, 다만이사건등록서비스표가 빅토리아즈 로약칭되는예외적인경우에만호칭이유사할뿐이다. 한편, 갑제19, 20, 28, 29호증에의하면이사건등록서비스표중 SECRET' 부분과 PINK' 부분은이사건등록서비스표의지정서비스업의제공시공여되는물품인화장품및의류와관련하여다수의상표에사용되고있는사실이인정되고, 일상생활에서도빈번하게사용되는단어들이므로, VICTORIA'S' 부분에비하여식별력이강하다고볼수없다. 따라서이사건등록서비스표가 SECRET' 부분과 PINK' 부분으로만분리되어 씨크릿 또는 핑크 로약칭되지는않을것이므로, 선등록상표 1~3, 5가 핑크 또는 씨크릿 으로약칭되더라도이사건등록서비스표와그호칭이유사하다고할수없다. 3) 관념의대비갑제24호증에의하면 VICTORIA' 는보통영어권에서여자이름으로사용되는단어라는사실을알수있으므로, 이사건등록서비스표는통상 빅토리아 ( 라는이름을가진여자 ) 의비밀분홍색 이라는의미를갖는다. 이에반하여, 선등록상표 1은 분홍색윙크, 선등록상표 2는 분홍색으로치장하다. 또는 분홍색과치장하다., 선등록상표 3은 비밀아홉, 선등록상표 5는 비밀스러운나 로각관념될뿐이므로, 이사건등록서비스표와그관념이상이하다. 또한, 앞서본바와같이이사건등록서비스표중 VICTORIA' 와 SECRET' 부분이소유격을통해연결되어있어위문자들이일반수요자에게밀접한

97 연관성을가지는것으로인식되므로, 이사건등록서비스표가 빅토리아 ( 라는이름을가진여자 ) 라는관념만으로인식될가능성은희박하다. 그결과이사건등록서비스표는 빅토리아 ( 라는이름을가진여자 ) 라는관념만을가지는선등록상표 4와선등록서비스표와도그관념이다르다. 4) 대비결과따라서, 이사건등록서비스표는전체적, 객관적, 이격적으로관찰할때선등록서비스표와외관, 호칭, 관념이달라서로유사하지않다. 다. 소결론결국, 이사건등록서비스표는선등록표장들과그표장이유사하지아니하므로, 지정서비스업이선등록표장들의상품또는서비스업과유사한지여부에관하여살필필요없이상표법제7조제1항제7호에해당하지아니한다. 3. 결론 그렇다면, 이사건심결은이와결론을달리하여위법하고, 그취소를구하는 원고의청구는이유있으므로, 이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사문영화 판사 이종우 판사 김승곤

98 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2011허4233 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사참다운사람들고양시일산서구구산동 호대표이사이의철소송대리인변리사장두현 피 고 김진 (******-*******) 광주광산구비아동 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1632 호사건에관하여한심결중상표번호 제 호상표의지정상품가운데닭고기에대한부분을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호

99 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제29류의닭고기, 돼지고기, 오리고기, 소고기, 칠면조고기, 꿩고기, 말고기, 양고기, 통조림육, 가공생강, 김치, 깍두기, 절임오이, 절임무우, 포장절임무우, 오이피클, 통조림야채, 가공처리한딸기, 가공처리한밀감, 가공처리한배, 가공처리한밤, 가공처리한수박, 가공처리한자두, 가공처리한포도, 가공처리한복숭아, 우유, 유산음료, 유산균음료, 버터, 식용들기름, 식용땅콩기름, 식용면실유, 식용올리브유, 식용옥수수기름, 식용참기름, 식용콩기름, 식용팜핵유, 살아있지아니한고등어, 살아있지아니한굴, 살아있지아니한꽁치, 살아있지아니한낙지, 살아있지아니한명태, 살아있지아니한연어, 살아있지아니한오징어, 살아있지아니한조개, 살아있지아니한조기, 살아있지아니한해삼, 살아있지아니한전복, 살아있지아니한참치, 보존처리한클로렐라, 보존처리한파래, 보존처리한다시마, 식품용한천, 수산물의통조림및병조림, 생선묵, 훈제어개류 4) 상표권자 : 피고나. 선등록상표 / 서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제15703 호 2) 구성 : 3) 지정상품 / 서비스업 : 요리지도업등별지선등록상표 / 서비스표의지정상품및지정서비스업과같다. 다. 이사건심결의경위 1) 원고는 피고를상대로하여, 이사건등록상표의표장은선등록상표 / 서비스표의표장과동일 유사하고, 지정상품인닭고기등은선등록상표 / 서비스표의지정서비스업인요리지도업과동일 유사하므로, 이사건등록상표는선등록상표 / 서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제7호에해당한다는등의이유로무효심판청구 ( 특허심판원 2010당1632호 ) 를하였다. 2) 특허심판원은 이사건등록상표는선등록상표 / 서비스표와

100 그표장은유사하나그지정상품이선등록상표 / 서비스표의지정서비스업과상이하여상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다는등의이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 자백간주, 변론전체의취지 2. 이사건심결의적법여부가. 표장의유사여부이사건등록상표는한글 비버스 를우측으로다소기울게하여흘려서쓴글자체인 와같이구성되어있고, 선등록상표 / 서비스표는영문자 MR. 와동물 비버 등의뜻을지닌영문자 BEAVER 를표기하여 와같이구성되어있다. 1) 먼저이사건등록상표 는우리나라의일반적인영어교육수준등에비추어볼때, 일반수요자에게동물 비버 등의뜻을지닌영문자 BEAVER 의복수형인 BEAVERS 의한글음역으로인식된다고할것이고, 선등록상표 / 서비스표 는 MR. 부분이주된단어앞에부가하여일상생활에서흔히쓰이는단어이므로식별력이상대적으로약하니뒤의 BEAVER 부분이요부라할것이어서, 선등록상표 / 서비스표는일반수요자에게동물 비버 등의뜻을지닌영문자로인식된다고할것이다. 2) 다음양표장을대비하면, 결국동물 비버 등의뜻을지닌영문자 ( 선등록상표 / 서비스표 ) 와그복수형의한글음역 ( 이사건등록상표 ) 이라는정도의차이밖에없어, 이들모두일반수요자에게 비버 로호칭될수있고동물 비버 등의뜻으로관념된다고할것이므로, 비록양표장이표기문자의차이등으로인하여외관이서로유사하지않다고하더라도, 이를동일 유사한상품 / 서비스업에사용할경우일반수요자나거래자로하여금그상품 / 서비스의출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있다. 따라서이사건등록상표와선등록상표 / 서비스표의표장은서로유사하다고할것이다

101 나. 지정상품 / 서비스업의유사여부서비스중에서상품과관계있는서비스에대해서는어느상품에사용되는표장과동일또는유사한표장을그상품과밀접한관련이있는서비스업에사용할경우일반수요자가그서비스의제공자를상품의제조 판매자와동일인인것처럼서비스의출처에대하여혼동을일으킬우려가있다할것이고, 특히거래사회의실정으로보아서비스의제공과상품의제조 판매가동일한업자에의하여이루어지는때가많고일반인들또한그렇게생각하는경향이있는경우에는그와같은혼동의우려는더욱많아진다할것이다 ( 대법원 선고 98 후2887 판결등참조 ). 이사건에관하여보건대, 이사건등록상표의지정상품인닭고기는선등록상표 / 서비스표의지정서비스업인요리지도업 ( 선등록상표 / 서비스표의지정서비스업중요리지도업부분이 불사용에의한등록취소심결의확정으로소멸되기는하였으나, 그소멸은소급효가없는것이어서상표법제7조제1항제7호의판단기준시인이사건등록상표의출원시에는선등록상표 / 서비스표의지정서비스업으로서유효하게존속하고있었다 ) 의재료로서그서비스업의제공대상물이되는사실, 요리지도업을제공하는사업자가이를수행하면서 ( 같은장소에서또는별도의매장에서 ) 닭고기를판매하고있는것이거래의실정인사실등은민사소송법제150조에의하여피고가이를자백한것으로보는바, 이러한사정등에비추어보면, 닭고기를이용한요리를지도하는서비스는그대상물인닭고기와밀접한관련이있는서비스업에해당하여동일또는유사한표장을함께사용할경우일반수요자가그서비스의제공자를상품의제조 판매자와동일인인것처럼인식하여상품의출처에관하여혼동을일으킬우려가있다고봄이상당하다. 따라서이사건등록상표의지정상품인닭고기는선등록상표 / 서비스표의지정서비스업인요리지도업과서로유사하다고할것이다. 다. 소결론결국이사건등록상표는그지정상품중닭고기부분에관하여, 선등록상표 / 서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제7호에해당하므로, 이부분상표등록은무효로되어야한다

102 3. 결론 그렇다면이사건심결은이와결론이달라위법하므로, 그취소를구하는 원고의청구를인용한다. 재판장판사권택수 판사 박태일 판사 염호준

103 [ 별지 2] 선등록상표 / 서비스표의지정상품및지정서비스업 - 상품류구분제09류의전기자물쇠, 검사작업용거울, 광학기계기구용반사경, 광학렌즈, 광학식환등기, 광학용대물렌즈, 광학용보정렌즈, 광학용아퍼토메터, 굴절망원경, 금속류현미경, 마이크로톰 (Microtomes), 망원경, 분광기, 생물현미경, 쌍안경, 오목거울, 입체경, 잠망경, 접안렌즈, 줌현미경, 집광기 ( 集光器 ), 차광기, 천체망원경, 투광기, 편광현미경, 프리즘, 현미경검사용회절장치 ( 回折裝置 ), 화기용조준망원경, 확대경, 노출계, 렌즈후드, 분광사진장치, 비디오카메라, 사진감광판용캐리어 (carriers), 사진기계기구용거리계, 사진기계기구용매거진, 사진기계기구용셀프타이머, 사진기계기구용주름상자, 사진슬라이드용위치조정장치, 사진슬라이드용프레임, 사진암실, 사진암실용램프, 사진용건조대, 사진용드레이너, 사진용선반, 사진용섬광전구, 사진용세척쟁반, 사진용속도측정장치, 사진용스크린, 사진용스풀, 사진용슬라이드, 사진용자외선필터, 사진용파인더, 사진용플래시라이트, 사진용필터, 사진용확대장치, 사진인화용건조장치, 사진장치용받침대, 사진현상 / 인화 / 확대또는끝손질용기계, 슬라이드영사기, 카메라, 카메라용삼각대, 카메라용셔터, 카메라용셔터릴리즈, 카메라용조리개, 카메라케이스, 캠코더, 태양사진장치, 플래시건, 필름절단장치, 비디오스크린, 영사스크린, 영화용녹음기계기구, 영화용영사기, 영화촬영용반사경, 영화촬영용카메라, 영화필름용편집기, 비의료용온도계, 측정용자, 한란계, 풍향계, 항해용콤파스, 방진안경, 방현 ( 防眩 ) 안경, 보안용챙, 보통안경, 선글라스, 손잡이안경, 수중안경, 스포츠용고글, 안경알, 안경줄, 안경집, 안경테, 코안경, 코안경줄, 코안경집, 코안경테, 콘택트렌즈, 콘택트렌즈세척기, 콘택트렌즈용용기, 가산기 ( 加算器 ), 계산용원반, 금전등록기, 사무용펀치카드기계, 사진복사기, 송장 ( 送狀 ) 작성기계, 수동계산기, 위조동전검출기, 작업기록기, 전기계산기, 총액계산기, 크레디트카드기계, 타임레코더, 타임스탬프, 표수 ( 票數 ) 계산기, 현금교환기, 현금자동분류집계기, 화폐계수및선별기계, 회계기, 판매기 ( 전기식또는전자식은제외 ), 구명망 ( 求命網 ), 구명

104 벨트, 구명부표, 구명자켓, 방탄조끼, 수영벨트, 수영자켓, 안전망, 안전방수포, 안전벨트 ( 자동차의자및스포츠장비용은제외 ), 응급처치교육용마네킹, 자동발신기, 조난신호기, 교통사고방지용착용반사판, 명멸신호등, 반사판, 발광식또는기계식교통신호기, 발광식또는기계식교통신호판, 발광식또는기계식도로표지, 발광식또는기계식안전신호판, 발광식또는기계식안전표시판, 발광식또는기계식표지판, 발광식표지, 발광식항로표지, 차량고장경고용발광식삼각표지, 잠수마스크, 잠수용귀마개, 잠수용산소통, 유원지용기계기구, 자동회전막대출입구, 전기식문닫힘장치, 전기식문열림장치, 건전지, 광전지, 습전지, 축전지, 태양전지, 비디오폰, 수동교환기, 인터폰, 자동교환기, 전화기, 전화송화기, 전화수화기, 전화자동응답장치, 통화관, 팩시밀리, 라디오송신기, 방송용비디오카메라, 전기통신용송신기, 텔레비전송신기, 텔레비전용프롬프터, 고정국다중통신기계기구, 고정국단일통신기계기구, 선박용통신기계기구, 워키토키, 인공위성항행위치및지구위치결정장치, 차량용통신기계기구, 페이저, 항공기용통신기계기구, 휴대용통신기계기구, 검파기, 고주파장치, 녹음기또는 VTR의헤드청소용테이프, 녹음디스크, 녹음테이프, 다이얼, 레코드원반, 마이크로폰, 모뎀, 무선안테나용지주 ( 支柱 ), 배전반표시등, 전기변압기, 변성기 ( 變成器 ), 보안기, 비디오테이프, 수화기용소독기, 안테나, 어댑터, 오디오및비디오용미처리콤팩트디스크, 전기코일, 전기코일용홀더, 전환기, 주파수변환기, 증폭기 ( 앰프 ), 초킹코일 ( 임피던스 ), 픽업, 헤드폰, 광디스크, 광학식문자판독장치, 기록된컴퓨터소프트웨어, 기록된컴퓨터작동프로그램, 기록된컴퓨터프로그램, 내려받기가능한컴퓨터프로그램 ( 소프트웨어 ), 노트북컴퓨터, 랩탑컴퓨터, 마우스, 마우스패드, 마이크로프로세서, 바코드판독기, 발광식전자포인터, 비디오게임카트리지, 비의료용레이저, 비의료용 X-선발생장치및시설, 비의료용 X-선방호장치, 비의료용 X-선장치, 사이클로트론, 수송기계기구조종및제어용시뮬레이터, 수중청음기계기구, 스캐너, 워드프로세서, 워크스테이션, 자기디스크, 자기식 ( 磁氣式 ) 인코더, 자기탐광기, 자기탐지기, 자기테이프, 자기테이프용자기제거장치, 전광게시판, 전기식모니터장치, 전열블랭킷, 전자게시판, 전자도난방지기, 전자복사기, 전자수첩, 전자식조립카드, 전자신호송신기, 전자응용자동문개폐장치, 전자자동판매기, 전자타자기, 전자펜, 전자현미경, 전자

105 회로학습기, 중앙처리장치 ( 프로세서 ), 지진탐광기계기구, 초음파살충기, 초음파응용측심기, 초음파응용탐상기, 초음파응용탐지기, 컴퓨터, 컴퓨터기억장치, 컴퓨터모니터, 컴퓨터용디스크드라이브, 컴퓨터용손목지지대, 컴퓨터용자기테이프장치, 컴퓨터용주크박스, 컴퓨터용프린터, 컴퓨터전자오락기구, 컴퓨터키보드, 케이블점검패널, 폐쇄회로, 플로터, 플로피디스크, PDA, 휴대용계산기, 휴대용전자번역기, CD-ROM, 장식용자석, 전기콘센트덮개, 전극, 플러그, 다이빙및수영용노즈클립, 레귤레이터, 부대 ( 浮袋 ), 에르고미터 (Ergometer), 운동용휘슬, 공업용 X-선방호장갑, 사고방지용장갑, 잠수용장갑, 보호헬멧, 스포츠용보호헬멧, 가스마스크, 방독마스크, 방진마스크, 보호마스크, 방화피복, 잠수복, 내려받기가능한전자음악, 녹음된테이프 ( 음악인것 ), 녹화된테이프 ( 음악인것 ), 레코드판, 레코드플레이어용바늘, 레코드플레이어용바늘교환장치, 레코드플레이어용속도조절기, 레코드플레이어용톤암 (Tone arms), 메트로놈 (Metronomes), 수동축음기, 음악이녹음된컴팩트디스크, 녹음된테이프 ( 음악이아닌것 ), 녹화된테이프 ( 음악이아닌것 ), 자기식크레디트카드, 자기식열쇠카드, 자기식전철표, 자기식전화카드, 내려받기가능한전자서적, 내려받기가능한전자신문, 내려받기가능한전자학습지, 노광된영화필름, 노광된필름, 만화영화, 슬라이드필름, 영사된필름, 잠수용스노클 (diving snorkels), 조명스위치플레이트커버 (lightswitch plate covers), 미처리오디오카세트테이프 (blank audiocassette tapes), 미처리오디오테이프 (blank audio tapes), 미처리 CD-ROM (blank CD-ROMs), 미처리 DVD (blank DVDs), MP3 플레이어용미처리메모리카드 (blank memory cards for MP3players), 미처리레이저디스크 (blank laser disks), 컴퓨터게임카트리지 (computer game cartridges), 비디오게임용조이스틱 (joysticks for video games), 독립형비디오출력게임기 (standalone video output game machines), 스포츠 ( 스노클링 / 스킨및스쿠버다이빙 ) 용보호마스크 (protective masks for use in sportssnorkeling, skin and scuba diving), 기록된컴팩트디스크 ( 음악인것 - recorded compact discs, music), 기록된비디오테이프 ( 음악인것 - recorded video tapes, music), 기록된비디오카세트테이프 ( 음악인것 - recorded video cassettetapes, music), 기록된오디오카세트테이프 ( 음악인것 - recordedaudio

106 cassette tapes, music), 기록된오디오테이프 ( 음악인것- recorded audio tapes, music), 기록된 CD-ROM ( 음악인것 -recorded CD-ROMs, music), 기록된 DVD ( 음악인것 - recordeddvds, music), 기록된 MP3 파일 ( 음악인것 - recorded MP3 files,music), 기록된레이저디스크 ( 음악인것 - recorded laserdiscs, music), 기록된컴팩트디스크 ( 음악이아닌것 - recordedcompact discs, non-music), 기록된비디오테이프 ( 음악이아닌것- recorded video tapes, non-music), 기록된비디오카세트테이프 ( 음악이아닌것 - recorded video cassette tapes, non-music), 기록된오디오카세트테이프 ( 음악이아닌것 - recorded audiocassette tapes, non-music), 기록된오디오테이프 ( 음악이아닌것 - recorded audio tapes, non-music), 기록된 CD-ROM ( 음악이아닌것 - recorded CD-ROMs, non-music), 기록된 DVD ( 음악이아닌것 - recorded DVDs, non-music), 기록된 MP3파일 ( 음악이아닌것 - recorded MP3 files, non-music), 기록된레이저디스크 ( 음악이아닌것 - recorded laser discs, non-music), 컴퓨터게임이수록된카세트테이프 (cassette tapes featuring computergame), 비디오게임이수록된카세트테이프 (cassette tapesfeaturing video game), 컴퓨터게임이수록된테이프 (tapesfeaturing computer game), 비디오게임이수록된테이프 (tapesfeaturing video game), 컴퓨터게임이수록된디스크 (discsfeaturing computer game), 비디오게임이수록된디스크 (discsfeaturing video game), 내려받기가능한전자카탈로그 (downloadable electronic catalogues), 내려받기가능한전자액티비티북 (downloadable electronic activity books), 내려받기가능한전자컬러링북 (downloadable electronic coloringbooks), 내려받기가능한전자잡지 (downloadable electronicmagazines), 내려받기가능한전자회보 (downloadable electronicnewsletters), 내려받기가능한전자백과사전 (downloadableelectronic encyclopedias), 내려받기가능한전자매뉴얼 (downloadable electronic manuals), 내려받기가능한전자달력 (downloadable electronic calendars), 내려받기가능한전자포스터 (downloadable electronic posters), 내려받기가능한전자브로셔 (downloadable electronic brochures)

107 - 상품류구분제16류의가정용고무풀, 가정용녹말풀, 가정용부레풀, 가정용아교풀, 가정용풀, 종이제또는플라스틱제쓰레기봉투, 가스렌지용알루미늄호일커버, 은박지, 알루미늄호일, 비직물제라벨, 스티커, 종이제또는판지제간판, 종이제또는판지제게시판, 종이제또는판지제광고판, 종이제국기 ( 國旗 ), 종이제기 ( 旗 ), 종이제페넌트, 종이제화분커버, 실내관상용수조 ( 水槽 ), 실내수족관 ( 구조물은제외한다 ), 실내육생 ( 陸生 ) 동물사육용테라륨, 어항, 수예용판지, 자수용도안형지, 재봉용초크, 편물용목수단옷본, 골판지, 기록기계용종이, 내산지 ( 耐酸紙 ), 등사원지용지, 라이스페이퍼, 루핑원지, 무선전신용지, 발광지, 방수지, 방유지, 방화지, 백판지, 복사용지, 재생지, 셀로판지, 신문용지, 심전계용종이, 안피지, 어군탐지기용습식기록지, 여과지, 왁스처리종이, 유지 ( 油紙 ), 인쇄용지, 장판지, 전사지 ( 轉寫紙 ), 청사진용지, 카본원지, 커피여과지, 컴퓨터프로그램기록용종이테이프및카드, 타자용지, 판지, 팩시밀리용지, 포스트카드지, 포장용지, 표지, 필기도화용지, 한지, 혼응지 ( 混凝紙 ), 황산지 ( 黃酸紙 ), 황판지, 냅킨용지, 종이물수건, 종이손수건, 종이수건, 종이제얼굴수건, 화장실용휴지, 화장제거용종이티슈, 화장지, 곤충채집상자, 곤충포획기, 골판지상자, 종이제상자, 포장용종이제포대, 포장용플라스틱제포대, 맥주글라스용깔개, 종이제블라인드, 종이제식탁매트, 종이제테이블깔개, 종이제테이블린넨, 장식도공용브러시, 넘버링머신, 등사기, 등사판, 문서세단기, 비전기식크레디트카드각인기, 사무용봉인기, 사무용서류절단기, 사무용서류코팅기, 사무용접착테이프디스펜서, 소인기 ( 消印機 ), 수동식라벨부착기구, 스탬프프린터, 우표요금계기, 전동천공기, 제도기, 제도판, 제본천공기, 젤라틴판복사기, 철판복사기, 청사진복사기, 체크라이터, 카트리지리본, 카트리지테이프, 타자기, 편지개봉기, 편지봉함기, 강제활자 ( 鋼製活字 ), 사진조판 (Photo-engravings), 인쇄용갤리선반 (Galley racks), 인쇄용식자대 ( 植字臺 ), 인쇄용식자스틱, 인쇄용활자행간에끼워넣는나무조각, 인쇄활자, 전기활자판, 프린팅블록, 봉랍 ( 封蠟 ), 화투, 유아용종이제일회용기저귀, 유아용셀룰로오스제일회용기저귀, 그림엽서, 달력, 도표, 멜로디연하장, 복사용필체견본, 부적, 비자기식전철표, 비자기식전화카드, 비자기식크레디트카드, 설계도, 수표, 연하장, 엽서, 옷본 ( 편물용목수단옷본은제외한다 ), 우표, 인쇄된서식

108 용지, 인쇄된시간표, 일기장, 지도, 카탈로그, 티켓, 팜플렛, 포스터, 노래책, 만화책, 서적, 소책자, 습자또는제도용책, 신문, 악보, 연감 ( 年鑑 ), 음악교재, 잡지, 전화번호부, 정기간행물, 학습지, 핸드북, 회보, 그림, 글씨, 수채화, 초상화, 판화, 회화, 브로마이드, 사진, 청사진, 건축및구축물모형, 동식물모형, 모형제작용점토, 모형제작용페이스트, 학습용모형, 종이제유아용턱받이 (paper baby bibs), 스코어카드 (scorecards), 스코어시트 (score sheets), 판지제상자 (boxes ofcardboard), 포장용판지제포대 (bags of cardboard forpackaging), 판지제우편수송용상자 ( 메일링튜브, cardboardmailing tubes), 포장용플라스틱제버블팩 (plastic bubble packsfor wrapping or packaging), 포장용플라스틱제블리스터카드 (plastic blister cards for packaging), 초대장 (invitations), 트레이딩카드 (trading cards), 브로셔, 기념일북 (anniversarybooks), 약속기록장 (appointment books), 일과장 (date books), 경비내역장 (expense books), 인게이즈먼트북 (engagementbooks), 백과사전, 매뉴얼 - 상품류구분제25류의머니벨트 ( 의류 ), 가죽신, 고무신, 고무장화덧신 (galoshes), 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용화 ( 靴 ), 농구화, 단화, 뒷축 (Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용샌달, 목욕용슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용갑피, 신발용뒷굽, 신발용미끄럼방지구, 신발용앞굽, 신발용철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발또는샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화 (track shoes), 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 사이클선수운동복, 수상스키복, 운동용아노락 (Anorak), 에어로빅복, 유도복, 체조복, 태권도복, 승마바지, 승마화, 가면무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리 (Liveries), 망토, 반바지, 반코트, 블루존 (Blouson), 사리 (Saris), 사파리, 슈트, 스목 (Smocks), 스커트, 슬랙스 (Slacks), 신사복, 아노락 (Anorak - 운동용은제외한다 ), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤 (Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 종이옷, 채저블 (Chasubles), 청바지, 케이프 (Capes), 콤비, 탑코트, 턱시도 (Tuxedo), 토가 (Togas), 투피스, 튜닉 (Tunic), 파카 (Parkas), 펠리스 (Pelisses), 프록

109 (Frocks), 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타드, 만틸라 (Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯 (Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용유니폼, 유니타드, 의류용칼라, 잠옷, 저지 (Jerseys), 조끼, 카디건, 칼라보호대 (Collar protectors), 칼라커프스, 케미솔 (Camisoles), 코르셋, 코슬렛 (Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디 (Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹, 페티코트 (Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버 (Pullover), T셔츠, 각반 ( 脚絆 ), 넥타이, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스 (Leggings), 머프 (Muffs), 목도리, 반다나 (Bandana), 방한용귀마개, 방한용장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일, 보아 (Boas), 비전기식보온용발싸개, 숄, 숄더랩 (Shoulderwraps), 수녀용머리수건, 수대 ( 手帶 ), 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를덧댄부분, 스톨 (Stoles), 양말, 양말커버, 양복장식용손수건 (Pocket squares), 에스콧타이 (Ascots), 에이프런, 운동용스타킹, 유아용직물제기저귀, 의류용호주머니, 타이츠 (Tights), 퍼러린 (Pelerines), 관 ( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 망건, 모자, 모자챙 (Sun visors), 베레모, 사교관 ( 司敎冠 ), 의류용후드, 터번, 톱햇 (Top hat), 방수피복, 가터 (Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용멜빵, 혁대, 점프수트, 뷔스티에 (bustiers), 사롱 (sarong), 폰초 (ponchos), 비치웨어 (beachwear), 바디슈트 (body suits), 스키복, 조깅복, 테니스복, 의류용손목밴드 (wristbands worn asclothing), 의류용헤드밴드 (headbands worn as clothing), 직물제유아용턱받이, 종이제모자 - 상품류구분제28류의곤충채집용채, 애완동물용장난감, 크리스마스트리용받침대, 크리스마스트리용벨, 크리스마스트리용인공눈 ( 雪 ), 크리스마스트리용촛대, 합성수지제크리스마스트리, 잠수용오리발, 패러글라이더, 행글라이더, 스키용왁스, 가면, 고무제완구, 금속제완구, 깜짝상자, 꼭두각시인형, 등제완구, 딸랑이, 리모트콘트롤을이용한작동완구 (TV수상기에부착되는오락기계는제외한다 ), 마네킹인형, 마스코트인형, 모빌, 목제 ( 木製 ) 완구, 세트완구,

110 손가락인형, 어린이용걸음마차, 어린이용모형승용차, 어린이용삼륜차, 어린이용흔들목마, 완구악기, 완구용공, 완구용블록, 완구용스쿠터, 완구용원반, 인형용방, 인형용우유병, 인형용피복, 인형집, 인형침대, 장난감곰, 장난감권총, 지제 ( 紙製 ) 완구, 포제 ( 布製 ) 완구, 플라스틱제완구, 고리게임용구, 골패 ( 骨牌 ), 놀이용구슬, 다이아몬드게임용구, 다트, 당구공, 당구대, 당구대용쿠션, 당구용점수판, 당구큐, 당구큐용초크, 당구큐팁, 던지기놀이용고리, 도미노놀이용구, 룰렛휠, 리모트콘트롤을이용한작동오락기 (TV수상기에부착되는오락기계는제외한다 ), 마술용구, 마작용구, 만화경, 바둑알, 바둑판, 보드게임, 빙고카드, 빠찡꼬기구, 색종이조각, 서양주사위놀이구, 자동슬롯머신, 연, 연얼레, 장기짝, 장기판, 주사위, 주사위용컵, 체스용구, 체스판, 체커용구, 체커판, 코작 (Cosaques), 트럼프 ( 플레잉카드 ), 팽이, 퍼즐용그림조각, 편자던지기게임기구, 풍선, 피나타 (Pinatas), 검도용동구, 검도용면, 검도용목도, 검도용죽도, 경기용원반, 경기용피스톨, 곤봉, 골프가방, 골프공, 골프용잔디관리기, 골프장갑, 골프채, 과녁, 구좌, 궁도용팔찌, 그네, 치닝바 (Chinning bar), 농구공, 덤벨샤프트, 등산용안전장착대 ( 安全裝着帶 ), 라켓, 라켓용장갑, 라켓줄, 런닝머신 (Running machine), 로잉머신 (Rowing machine), 롤러스케이트, 목마, 무릎보호대, 미끄럼대, 바디보드, 바벨, 바통, 배구공, 배드민턴공, 배팅글러브, 벨트바이브레이터 (Belt vibrator), 복근대, 복싱용글러브, 복싱용마우스피스, 복싱용미트, 복싱용붕대, 복싱용샌드백, 볼링백, 볼링용글러브, 볼링용볼, 볼링장치및기계, 볼링핀, 봅슬레이, 사냥용동물유인음발생기, 사이클용장갑, 서바이벌게임용페인트총, 서포터, 서핑보드, 서핑보드용가방, 서핑보드용끈, 서핑스키, 소형요트용돛대, 소형요트용하니스 (Harness), 송구공, 수구공, 수상스키, 스노우글로브, 스노우슈즈, 스케이트보드, 스쿼시, 스키, 스키날, 스키삭 (Sac), 스키스틱, 스키용가방, 스키용바닥덮개, 스키용스크레이퍼, 스키용씰, 스키용장갑, 스포츠용새총, 스포츠용썰매, 스프링보드, 시소, 아령, 아이스스케이트, 안마, 야구공, 야구글러브, 야구배트케이스, 야구배팅용장갑, 야구용마스크, 야구용미트, 야구용배트, 야구용베이스, 야구용흉부보호대, 양궁, 엑스밴드, 역도용벨트, 역기용장갑, 운동선수용로진, 운동용고정식자전거, 운동용고정식자전거롤러, 운동용스타팅블록, 운동용승강그물,

111 운동용승강로프, 운동용흉부신장기, 윈드서핑용세일보드, 육상경기용바, 육상경기용서클, 육상경기용투창, 육상경기용포환, 육상경기용해머, 장대높이뛰기용막대, 조립식풀, 줄넘기용줄, 철봉, 체력단련용벤치, 체조용도약판, 체조용뜀틀, 체조용링, 축구공, 카라비너, 캐디백, 크리켓가방, 클레이사격용접시사출장치, 클레이사격용접시표적, 탁구공, 탁구네트, 탁구대, 탁구라켓, 탁구케이스, 테니스공, 테니스용볼투척기, 테니스네트, 트램폴린 (Trampoline), 펀치볼, 페인트총용탄약, 펜싱용마스크, 펜싱용보호대, 펜싱용사벨, 펜싱용장갑, 평균대, 평행봉, 하키공, 하키스틱, 하키용보호대, 하키장갑, 허들, 호흡관, 홈베이스, 화살, 화살통, 활, 활시위, 견지, 낚시그물, 낚시대, 낚시릴, 낚시바늘, 낚시받침대, 낚시용고기바구니 (creels), 낚시용구케이스, 낚시용인조미끼, 낚시의자, 낚시줄, 낚시찌, 낚시크릴 (fishing creels), 뜰채, 입질표시기, 고적대지휘봉, 크립완구 (crib toys), 목욕 / 수영및물놀이완구 (bath and water toys), 플러시천제완구 (plushtoy), 봉제동물완구 (stuffed toy animals), 장난감기차세트, 장난감전화기, 장난감시계, 장난감로봇, 태엽작동완구 (wind-uptoys), 모양맞추기완구 ( 쉐이프소터 - shape sorters), 요요 (yoyos), 완구용뮤직박스 (toy musical boxes), 완구용고무공 (rubber balls as toy), 팔러게임용구 (parlor game equipment), 액션스킬게임용구 (action skill game equipment), 액션타겟게임용구 (action target game equipment), 아케이드게임용구 (arcade game equipment), 카드게임용구 (cardgame equipment), 동전작동식비디오게임용구 (TV 수상기에부착되는오락기계는제외 - coin-operated video game equipment,excluding recreation goods that can be attached to a TVmonitor), 일체로판매되는보드 / 카드 / 액션타겟게임용구 (equipment sold as a unit for playing boards, cards and actiontarget games), 매니퓰레이티브게임용구 (manipulative gameequipment), 파티게임용구 (party game equipment), 핀볼게임용구 (pinball game equipment), 휴대용전자게임기 (hand heldelectronic games), 핀볼기 (pinball machines), 축구골키퍼글러브, 핸드볼글러브, 카라테 ( 태권도비슷한일본의호신술 ) 글러브 (karate gloves), 라켓볼글러브 (racquetball gloves), 소프트볼글러브 (softball gloves), 수영글러브 (swimminggloves),

112 워터스키글러브 (water ski gloves), 캐처미트 (catchers mitts), 소프트볼미트 (softball mitts), 골프티 (golftees), 골프채용헤드커버 (head covers for golf clubs), 테니스라켓, 오락용수영부구 (swimming floats for recreationaluse), 스노클링용발갈퀴 (swim fins for use in snorkeling), 스노클링용오리발 (flippers for use in snorkeling), 스노클링용스트랩 (snorkel straps), 스노클링장비용백 (bags forsnorkeling gear), 미식축구공 (footballs), 종이제얼굴가면 (paper face masks), 동작형상완구 ( 토이액션피겨, toy actionfigures) - 서비스업류구분제41류의경마공연업, 국악공연업, 극장운영업, 녹음실운영업, 녹음음반임대업, 대본작성업, 대사자막처리업, 더빙업, 디지털영상처리업, 동물공연업, 라디오및텔레비전임대업, 라디오및텔레비전프로그램제작업, 라디오오락업, 라이브공연업, 레코드테이프대여업, 무대세트나텔레비전스튜디오의조명기구임대업, 무대장치임대업, 무도회조직업, 무용공연업, 비디오카메라대여업, 비디오카세트레코더 (VCR) 임대업, 비디오테이프대여업, 비디오테이프영화제작업, 비디오테이프편집업, 서커스업, 쇼무대장치임대업, 쇼제작업, 쇼좌석예약업, 쇼주최업, 악극단공연업, 연극공연업, 연극예약알선업, 연극제작업, 연예단체조직업, 연예인공연서비스업, 연예인을위한모델업, 연예정보제공업 (entertainment information providing services), 영사기및그부속품임대업, 영화관시설제공업, 영화배급업, 영화상영업, 영화제작업, 영화촬영소운영업, 영화필름대여업, 오디오장비임대업, 오케스트라서비스업, 음반녹음업, 음악공연업, 음악작곡서비스업, 음악회관운영업, 창극단공연업, 텔레비전오락업, 합창단운영업, 교과서출판업, 서적출판업, 온라인전자서적및잡지출판업, 온라인전자출판물제공업 ( 읽기전용을말한다 ), 전자탁상출판업, 뉴스보도서비스업, 사진보도업, 디스코텍업, 나이트클럽업, 카바레운영업, 요리지도업, 제과제빵기술지도업 [ 다만특허심판원이 당 721호사건에관하여한불사용에의한등록취소심결이 확정됨에따라 디스코텍업, 나이트클럽업, 카바레운영업, 요리지도업, 제과제빵기술지도업 에대하여는선등록상표 / 서비스표의등록이취소되었다 ], 개인교수업, 과학관경영업, 교수업, 교육시험업, 교육정보제공업, 교육지도업, 도서관경영업, 도서대출업, 독서실경영업, 문화적

113 및교육적목적의전시회조직업, 미술관경영업, 박물관시설제공업, 보육원업, 사적명소관리경영업, 유치원경영업, 유학알선업, 이동도서관업, 전람회개최관리업, 종교교육업, 통신강좌업, 외국어학원경영업 (foreign language educational institution managementservices), 미술학원경영업 (art educational institutionmanagement services), 음악학원경영업 (music educationalinstitution management services), 디자인학원경영업 (designeducational institution management services), 독서지도학원경영업 (reading guidance educational institutionmanagement services), 컴퓨터학원경영업 (computer educationalinstitution management services), 게임센터제공업, 경기장시설임대업, 경기조직업, 경기후원및흥행업, 경마장경영업, 골프시설제공업, 공원경영업, 기원경영업, 낚시안내업, 노래방서비스업, 당구장경영업, 댄스홀및댄스교습소경영업, 도박장경영업, 동물원경영업, 레크레이션시설제공업, 레크레이션정보제공업, 롤러스케이트장경영업, 볼링장경영업, 비디오방서비스업, 사격장경영업, 사교지도업, 수영장경영업, 수족관경영업, 스킨다이빙장비대여업, 스포츠기록 / 통계정보제공업, 스포츠기록제공업, 수송기계기구를제외한스포츠장비대여업, 스포츠캠프서비스업, 스포츠설비관리업, 식물원경영업, 실내경기장경영업, 야구장경영업, 어린이놀이터경영업, 오락설비공급업, 온라인게임서비스업, 운동경기조직업, 운동시설제공업, 유원지경영업, 자동차경주장경영업, 비디오아케이드경영업 (video arcade management services), 체육관경영업, 체육교육업, 체육실기지도업, 체조지도업, 카지노시설제공업, 탁구장경영업, 테니스코트임대업, 프로야구단경영업, 프로축구단경영업, 해수욕장경영업, 헬스클럽경영업, 휴일캠프오락서비스업, 패션쇼개최업, 마이크로필름기록업, 비디오녹화촬영업, 사진촬영업, 동물훈련업, 미인선발대회개최업, 번역업, 세미나준비및진행업, 실습훈련업, 수화통역업, 심포지엄준비및진행업, 연수회준비및진행업, 운동경기시각측정업, 직업지도업, 토론회준비및진행업, 파티계획업, 파티용역업, 행사개최대행업, 회의준비및진행업, 독서지도업 (reading guidance), 쌍방향역할놀이활동진행업 (conducting interactive role-playing exercises), 허구문학작품관련정보제공업 (providing information in the field offictional literary works). 끝

114 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2011허6260 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사세운모터스서울영등포구영등포동7가 신영빌딩 203호대표이사박성호소송대리인변리사정충곤 피 고 최종화 (******-*******) 광주시오포읍소송대리인변리사최순덕 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 792 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 (1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표등록제 호 / /

115 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 상품류구분제16류의유아용종이제기저귀, 유아용종이제일회용기저귀, 유아용종이제일회용기저귀팬티, 종이제기저귀 (4) 권리자 : 피고나. 이사건심결의경위원고가 특허심판원에피고를상대로이사건등록상표는상표법제6조제1항제3호, 제7조제1항제11호및제12호에각해당하므로그등록이무효로되어야한다고주장하며등록무효심판을청구하였고, 특허심판원은이를 2010 당792 호로심리후 이사건등록상표는위각호에각해당하지아니한다는이유로원고의청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1, 2호증, 변론의전취지 2. 원고주장의이사건심결위법사유의요지 가. 이사건등록상표 는독일어단어인 ökologie 의약자로서 kologie 는 생태학, 자연환경, 생태, 환경보존 등의의미를가지고, 는영어의 ECO-' 와마찬가지로 친환경적인, 환경을보호하는 등의의미를가지는것으로서이사건등록상표는유아용종이제기저귀분야의일반수요자가 친환경, 환경을위하는 등의품질표시임을쉽게인식할수있는표장이므로상표법제6조제1항제3호에해당한다. 나. 이사건등록상표는특정인에게독점시키는것이공익적인면에서바람직하지않고그의미가특정지정상품이나서비스에대해서만성질 ( 품질 ) 표시로기능하는것이아니고거의모든상품이나서비스에대해성질 ( 품질 ) 표시로사용될수있는것이어서이를특정인에게독점시키면공익을크게제한하는폐해를초래하게되므로상표법제6조제1항제7호의 기타식별력없는표장 에해당한다. 다. 이사건등록상표의지정상품은특별히친환경적인공정을거치거나친환경원료를이용한제품으로한정되어있지않아이사건등록상표를친환경적인

116 공정이나원료를사용하지않은통상의 유아용종이제기저귀 등에사용하면수요자로하여금해당상품이특별히 친환경적이고안정적 인품질을가지는것으로오인하게할염려가있으므로이사건등록상표는상표법제7조제1항제11호에해당한다. 라. 이사건등록상표는국내에서특정인의상품표시로인식되어있는선사용 상표인및와유사하고피고에게는부정한 목적이있으므로이사건등록상표는상표법제 7 조제 1 항제 12 호에해당한다. 3. 이사건등록상표의상표법제6조제1항제7호해당여부먼저, 이사건등록상표가상표법제6조제1항제7호에해당하는지에대하여살펴본다. 갑제3 내지 75호증 ( 각가지번호포함 ) 의각기재와변론의전취지및경험칙에의하여인정되는다음과같은사정, 즉이사건등록상표는독일어단어인 ökologie 의약자로서 ökologie 는 생태 ( 학 ), 자연환경, 환경보존 등의의미가있고, 는영어의 ECO 와마찬가지로 환경 생태 와관련됨을나타내는단어로서 친환경적인, 환경을보호하는 등의의미로도널리사용되는 바, 는친환경제품을표방하는독일어권국가의상품의홍보와광고 등에널리사용되고있고독일의유명한친환경검사서비스인의명칭으로도사용되고있는점, 친환경제품 을표방하는독일산기저귀상품의포장지등에라는단어가기재되어있고그러한기저귀상품이국내에도여러수입업자들에의해수입되어인터넷쇼핑몰등에서활발히거래되고있는점, 최근들어친환경제품에대한소비자와생산자및거래자들의관심이매우높아졌고많은친환경제품의광고와상품명의일부구성으로서와동일한의미의영단어인 ECO' 가매우자주사용되고있는점, 특히이사건등록상표의지정상품인유아용종이제기저귀등에있어서는아토피피부염등이있는유아들에게

117 친환경 유기농기저귀가좋다는소비자들의인식이있어서친환경 유기농제품에대한관심이더욱높은점, 독일등많은독일어권국가를회원국으로포함하고있는 EU는우리나라와활발한인적 물적교류를하고있어서무수히많은 EU산제품들이우리나라로수입되고있고우리나라또한 EU에많은제품들을수출하고있으며, 점점더세계화되어가는추세에따라위와같은교류가 더욱활발해지고있는점, 이와같이 친환경적인 의의미를갖고있는 가 상품의광고나홍보등에널리사용되어야할상황에서만약특정인이만으로구성된상표를등록한다면동종상품업계의공정한경쟁을심히제한할수있고빈번한상표권침해소송의남발과그로인한불필요한국제거래상의분쟁이초래될수도있으며, 경우에따라서는라는단어의사용을위해서상표권자에게사용료를지급해야만하게되는등상표권질서의왜곡내지경쟁의심각한제한을초래할우려가있는데, 이러한상황은상표제도의존재이유라는측면에서도대단히바람직하지못한것으로서공정한경쟁을촉진하여산업발전에기여한다는상표법의목적과달리공정한경쟁을제한하게되는점, 이사건에서도원고와피고는모두상품의포장지등에가기재된기저귀의수입 판매업자들이었는데피고가원고가수입한기저귀의판매업자에게이사건등록상표를근거로상표권침해를주장하여이사건분쟁에이르게된점, 비록라는단어가우리나라에서의독일어보급수준상그의미를직감하기용이한단어는아니지만 친환경제품 을표방하며상품의포장지등에상표와나란히또는상하로라는단어가기재되어 몰텍스외코 등으로호칭되던기저귀가상당한기간동안여러수입업자들에의해수입되어활발히거래되고있었으므로적어도기저귀제품의거래자들사이에서는가 친환경 또는 유기농 등의의미로인식되지않는다고단정할수없는점등을종합하여보면, 라는단어는적어도이사건등록상표의지정상품인유아용종이제기저귀에관하여는모든사람에게그사용이개방되어야하는단어이므로공익상어느한사람에게독점시키는것은적절하지아니하다할것이어서, 이사건

118 등록상표는수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할 수없는상표로서상표법제 6 조제 1 항제 7 호에해당하여, 나머지점에관하여 나아가판단할필요없이, 그등록이무효로되어야한다. 4. 결론 따라서, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는 원고의청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사변현철 판사 박창수 판사 박민정

119 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2011허6550 등록무효 ( 상 ) 원 고 박병도 (******-*******) 충남홍성군광천읍소송대리인변리사길준연 피 고 김희환 (******-*******) 보령시궁촌동소송대리인변리사황성택 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2014호사건에관하여한심결중상표등록번호제 호등록상표의지정상품 상품류구분제31류의감태, 해태, 김 에관한부분을취소한다. 2. 원고의나머지청구를기각한다. 3. 소송비용중 4분의 1은원고가, 나머지는피고가각부담한다. 청구취지특허심판원이 당2014 호사건에관하여한심결중상표등록번호제 호등록상표의지정상품 상품류구분제29류의맛김, 제31류의감태, 해태, 김 에관한부분을취소한다

120 이 유 1. 기초사실가. 피고의등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 상표등록번호 : / / 제 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류구분제29류의 감태, 해태, 김, 맛김, 제31류의 감태, 해태, 김 ( 이하, 피고의등록상표를 이사건등록상표 라고한다.) 나. 선사용상표 1) 표장 : 2) 사용상품 : 맛김 3) 사용자 : 원고다. 선등록상표및선등록상표서비스표 1) 선등록상표가 ) 출원일 / 등록일 / 상표등록번호 : / / 제 호나 ) 표장 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제8류의 청각, 수산물통조림 라 ) 등록권리자 : 중앙수산주식회사 2) 선등록상표서비스표가 ) 출원일 / 등록일 / 상표서비스표등록번호 : / / 제 호나 ) 표장 : 다 ) 지정상품또는지정서비스업 : 상품류구분제31류의 해태, 미역 등라 ) 등록권리자 : 농업협동조합중앙회

121 라. 이사건심결의경위 1) 원고는 피고를상대로, 이사건등록상표가 맛의중앙, 맛의으뜸 등으로직감될수있으므로상표법제6조제1항제3호에해당하거나, 간단하고흔히있는표장으로상표법제6조제1항제6호에해당하거나, 중앙 이라는단어를우리나라전 ( 全 ) 지역에서다수인이상호등으로사용하고있어서특정인에게독점시키기에적당하지아니하므로상표법제6조제1항제7호에해당하거나, 그지정상품중 감태, 해태, 김 에사용될경우일반수요자가 맛김 으로그품질을오인할염려가있으므로상표법제7조제1항제11호전단에해당하거나, 그등록결정당시특정인의상표로인식되어있는선사용상표와출처의혼동을일으킬염려가많으므로상표법제7조제1항제11호후단에해당한다는이유로, 상표등록의무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은 당 2014호로, 이사건등록상표의지정상품중 상품류구분제29류의감태, 해태, 김 부분은일반수요자로하여금그지정상품들이본래가지고있는성질과다른성질을갖는것으로오인하게할염려가있으므로상표법제7조제1항제11호전단에해당하나, 이사건등록상표의지정상품중 상품류구분제29류의맛김, 제31류의감태, 해태, 김 부분은상표법제6조제1항제3, 6, 7호및제7조제1항제11호전단과후단의어느것에도해당하지는않는다는이유로, 원고의심판청구를이사건등록상표의지정상품중 상품류구분제29류의감태, 해태, 김 부분에관하여일부인용하고, 나머지지정상품부분에관하여일부기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1~6, 29호증 2. 원고주장의요지이사건등록상표의지정상품중 상품류구분제29류의맛김, 제31류의감태, 해태, 김 부분은앞서본심판청구시주장과유사한이유로구상표법 ( 법률제8190 호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제6조제1항제3, 6, 7호, 제7조제1항제11호후단에해당하거나, 선등록상표또는선등록상표서비스표와유사하므로구상표법제7조제1항제7호에해당하거나, 중앙 이여러상행위에

122 사용되고있어특정인에게만독점권을줄경우공정한상품유통질서에위배되므로구상표법제7조제1항제4호에해당하고, 이사건등록상표의지정상품중 상품류구분제31류의감태, 해태, 김 부분은앞서심판청구시주장과유사한이유로구상표법제7조제1항제11호전단에해당한다. 3. 원고의구체적주장과판단가. 구상표법제6조제1항제3, 6, 7호에해당하는지여부 1) 인정사실다음사실은당사자사이에다툼이없거나, 갑제16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 31, 32호증에의하여이를인정할수있다. 1 인터넷포털사이트네이버의국어사전에는 중앙 이 사방의중심이되는한가운데, 양쪽끝에서같은거리에있는지점 또는 중심이되는중요한곳 이라는의미로뜻풀이되어있고, 중앙땅 은 남사당패의은어로, 충청도를이르는말 이라고뜻풀이되어있다. 2 감태, 해태, 김, 맛김 과관련하여, ᄀ 식품과학과산업 3월호 (2009) 에게재된 국내김가공식품시장및제조업체현황 에는 김은홍조식물로홍조강원시홍조아감김목김과에속하는해조류로서해태또는해의라고도불리는데, 미역및다시마와함께국내의대표적인해조류중의하나이다., 국내에서양식되는김은크게일반김과돌김으로구분되는데일반김은참김과방사무늬김, 돌김은잇바디돌김과모무뉘돌김이대표적이다., 이들김은모두물김으로채취되어일차로마른김으로가공되고 [ 마른김은화입여부에따라하절기에가볍게구운화입김, 동절기에화입하지않은생김으로구분되고, 원초의품종에따라파래김 ( 김 + 파래 ), 반돌김 ( 재래김 + 돌김 ) 으로구분된다 ], 마른김은그상태대로판매되거나 2차로가공되어판매되는데, 2차로가공한김으로는조미김과기타김가공식품 ( 김부각, 김자반, 김가루등을말한다 ) 이있다., 조미김가공은마른김을원료로하는데제조업체에따라마른김및조미김생산을함께하는경우도있다. 일반적인제조공정은구이 -조미-개수-포장으로이루어지는데, 조미공정후에 2차구이를하기도한다

123 구이공정에서는김을 5~10 초정도짧은시간동안구워조미하기에알맞은상태를유지시키고, 조미공정에서는기름및소금을알맞게배합하여맛을낸다., 조미김은식품공장에서대량생산되는포장조미김과대형마트나재래시장에서가공및판매되는즉석조미김으로구분할수있다., 2008 년양식김의시설책수는 지역별시설비중을살펴보면, 전남이 42.5만책으로전국의 66% 이상을차지하고있으며, 다음이전북 (19.7%) 으로, 전라도지역이합계약 86% 로국내김생산에있어서절대적인위치를차지하고있는것으로나타났다., 지역별로는전남이 2007 년기준마른김생산량의약 60% 를점유하고있고, 다음으로전북 (15.5%) 및충남 (13.9%) 의비중이높은것으로나타났다., 국내조미김생산량및생산액은 2007년기준각 19,455 톤및 2,704 억원으로 2006년대비생산량은 47% 정도감소하였으나생산액은 4% 정도소폭증가하였다. 지역별로는경기도가약 730억원을생산하여전국대비약 27% 를점유하였으며, 다음으로주요김양식지역인충청및전라지역의비중이높은것으로나타났다. 라는취지로기재되어있다. ᄂ인터넷포털사이트네이버의백과사전에는 감태 가 갈조식물다시마목미역과의여래해살이해조. 해조류를구성하는중요한조류식물이며 채취하여식용으로이용되기도한다. 라고설명되어있다. ᄃ 맛김 은 기름을바르고조미료따위를쳐서구운김 으로서 조미김 을지칭하는다른말이다. 3 중앙 과관련하여, ᄀ한국전화번호부주식회사의인터넷홈페이지에서 중앙 이포함된상호의전화번호를검색하면, 총 26,164건이검색된다. ᄂ인터넷포털사이트네이버에서 중앙시장 으로주제어검색을하면, 연관검색어로 서울중앙시장, 대전중앙시장, 성남중앙시장, 황학동중앙시장, 강릉중앙시장, 전주중앙시장, 안양중앙시장, 천안중앙시장, 신당동중앙시장, 원주중앙시장, 울산중앙시장 등이검색되고, 블로그로 경남통영 - 회킬러라면가봐야할중앙시장, 삼척중앙시장 등이, 이미지로 속초중앙시장 등이, 사이트로 인천서구중앙시장, 장엔정익산중앙시장 등이, 지식백과로 경주시성건동에있는중앙시장, 창원시성산구중앙동에있는중앙시장 등이, 동영상으로 청주중앙시장 등이, 웹문서로 영등포중앙시장 등이검색된다

124 ᄃ인터넷포털사이트네이버에서 중앙상가 로주제어검색을하면, 지도로 럭키중앙상가, 중앙상가시장, 공주중앙상가, 전주중앙상가 등이, 지식iN으로 남대문중앙상가, 포항중앙상가, 구로중앙상가, 시흥시신도시중앙상가 등이, 동영상으로 포상중앙상가 등이, 블로그로 포항중앙상가, 잠실5단지중앙상가 등이검색된다. ᄅ한국전화번호부주식회사의인터넷홈페이지에서 중앙식품 이포함된상호의전화번호를검색하면총 80건이검색되고 ( 중앙 과 식품 이떨어져있는것도포함된다. 이하같다 ), 중앙수산 이포함된상호의전화번호를검색하면총 61건이검색되며, 중앙농산 이포함된상호의전화번호를검색하면총 18건이검색된다. ᄆ현재 중앙 을포함하고있는상표, 서비스표, 상표서비스표, 업무표장, 단체표장, 국제등록상표로서우리특허청에등록된건수는 668건이고, 등록거절된건수는 409건이다. 2) 제6조제1항제3호해당여부원고는, 중앙 은위치, 관념, 외관, 효능등의가운데라는의미를포함하고있으므로지정상품인 맛김 의품질, 효능또는산지가중앙이라는의미로직감되거나, 중앙 과 맛 이결합되어지정상품의맛이최고라는의미로직감되거나, 중앙 은대한민국의중심지인충청도를의미하므로지정상품이충청도에서생산된것으로직감되므로, 이사건등록상표는구상표법제6조제1항제3호의 기술적표장 에해당한다고주장한다. 살피건대, 중앙 은 사방의중심이되는한가운데 를의미하고, 중앙땅 이 남사당패은어로충청도를가르기는말 이며, 마른김이나조미김의생산지중에 충청도 가포함되는사실은앞서본바와같기는하다. 그러나그러한사정만으로는 장소 에서가운데를의미하는 중앙 이이사건등록상표의지정상품인 감태, 해태, 김, 맛김 의 품질이나효능 을기술 ( 記述 ) 한다거나 맛이최고 라는의미로직감된다고볼수없고, 또한 중앙 이 충청도 를의미한다거나충청도가이사건등록상표의지정상품인 감태, 해태, 김, 맛김 의산지 ( 産地 ) 로일반수요자들에게널리알려져있었다고는볼수없어 중앙 이 맛김 의산지를기술 ( 記述 ) 한다고볼수도없다. 따라서원고의위주장은받아들일수없다

125 3) 제6조제1항제6호의해당여부원고는, 이사건등록상표중 중앙 은두음절에불과하고우리나라어디를가도쉽게볼수있는표장이므로, 이사건등록상표는구상표법제6조제1항제6호의 간단하고흔히있는표장 에해당한다고주장한다. 살피건대, 중앙 이 중앙시장 이나 중앙상가 등의형태로우리나라에서널리사용되고있는사실은앞서본바와같기는하다. 그러나이에의하면오히려 중앙 이여러시장이나상가를식별하는용어로사용되고있음을알수있으므로 중앙 이간단하고흔하여수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별하기에는불충분한표장이라고보기는어렵다. 원고의위주장도받아들일수없다. 4) 제6조제1항제7호의해당여부원고는, 중앙 은우리나라전역에서흔히볼수있고흔히사용하는말에해당하여표장으로서식별력이없으므로, 이사건등록상표는구상표법제6조제1항제7호의 기타식별력이없는표장 에해당한다고주장한다. 살피건대, 구상표법제6조제1항제7호소정의 ' 제1호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 ' 라함은같은조항의제1호내지제6호에해당하지아니하는상표라도자기의상품과타인의상품사이의출처를식별할수없는, 즉특별현저성이없는상표는등록을받을수없다는의미인데, 어떤상표가특별현저성을가진상표인지여부는어느상표가일정한상품과의관계에있어서일반수요자가당해상품에대하여그상품의출처를인식할수있느냐없느냐에따라, 그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야한다 ( 대법원 선고 91후455 판결, 대법원 선고 95후1081 판결, 대법원 선고 96후979 판결등참조 ). 이사건에서보건대, 중앙 이 중앙시장 이나 중앙상가 등의형태로우리나라에서널리사용되고있는사실, 중앙, 중앙식품, 중앙수산 또는 중앙농산 이포함된상호를가진업체가우리나라에여러개존재하는사실은앞서본바와같기는하다. 그러나그와같이 중앙 이이사건등록상표의지정상품이아닌다른여러곳에사용되고있다는사정만으로는일반수요자가 중앙 에의하여

126 이사건등록상표의지정상품인 감태, 해태, 김, 맛김 의출처를인식할수없다고보기는어렵다 ( 중앙수산 만으로는 중앙 이 감태, 해태, 김, 맛김 에널리사용되고있다고볼수없다 ). 원고의이부분주장도받아들일수없다. 나. 구상표법제7조제1항제4호에해당하는지여부원고는, 중앙 이라는말이여러분야에걸쳐서다수인에의하여실질적으로사용되고있는표장이어서이를특정인이상표권으로독점소유하고그권리를행사하게된다면공정한상품유통질서나사회공공의이익을침해하게되므로, 이사건등록상표는구상표법제7조제1항제4호에해당한다고주장한다. 살피건대, 구상표법제7조제1항제4호는 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는상표 ' 는상표등록을받을수없다고규정하고있다. 여기서 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는상표 ' 라고함은상표의구성자체또는그상표가지정상품에사용되는경우일반수요자에게주는의미나내용이사회공공의질서에위반하거나사회일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에반하는경우뿐만아니라, 그상표를등록하여사용하는행위가공정한상품유통질서나국제적신의와상도덕등선량한풍속에위배되는경우도포함되며, 또한그상표의사용이사회공공의이익을침해하는것이라면이는공공의질서에위반되는것으로서허용될수없다고보아야한다 ( 대법원 선고 2007후 3301 판결참조 ). 이사건에서보건대, 중앙 이상호나상표, 서비스표등의일부로서다수인에의하여사용되는표장임은앞서본바와같고, 우리나라에서회사, 건물, 역, 학교, 협회, 단체, 공공기관등의이름속에 중앙 이포함되어있음은주위에서흔히볼수있기는하다. 그러나 중앙 은이사건등록상표의지정상품인 감태, 해태, 김, 맛김 과관련하여우리나라에서일반적으로사용되는단어가아니고, 그지정상품이 감태, 해태, 김, 맛김 에국한되어있는이사건등록상표로인하여 중앙 을상호또는상표, 서비스표등의일부로사용하는다른많은사람들이 중앙 이라는표장을사용하지못하게되는것도아니며, 중앙 이일상생활에서누구든지아무런제약없이보편적으로사용되어야할단어라고할수도없으므로, 이사건등록상표의등록이공정한상품유통질서나사회공공의이익을침해한다고보기는어렵다. 원고의위주장도받아들일수없다

127 다. 구상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부원고는, 이사건등록상표가선등록상표또는선등록상표서비스표와그표장이유사고그지정상품도유사하므로, 구상표법제7조제1항제7호에해당한다고주장한다. 구상표법제7조제1항제7호에대하여는같은법제76조제1항의제척기간이적용되므로상표등록일로부터 5년이경과한후에는제7호에위배되었음을이유로무효심판을청구하지못하는바, 이사건심판청구가이사건등록상표의등록일인 로부터 5년이지난후인 제기되었음은앞서본바와같으므로, 이사건등록상표는선등록상표또는선등록상표서비스표와유사한지여부에대하여나아가살필것없이구상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다. 원고의위주장은받아들일수없다. 라. 구상표법제7조제1항제11호전단에해당하는지여부살피건대, 구상표법제7조제1항제11호에서정하고있는상품의품질의오인을일으키게할염려가있는상표란그상표의구성자체가그지정상품이본래적으로가지고있는성질과다른성질을갖는것으로수요자를오인하게할염려가있는상표를말하고, 어느상표가품질오인을생기게할염려가있는지의여부는일반수요자를표준으로하여거래통념에따라판단하여야할것이며, 또한어떤상표가품질오인의우려가있는지를판단함에있어그지정상품과관련지어생각하여야한다는것은그상표에의하여일반인이인식하는상품과현실로그상표가사용되는상품과의사이에일정한경제적인관련이있어야함을의미하는것이지그오인우려의여부를판단함에있어상품의구성그자체뿐아니라상품에부착되거나포장용기에부착된상품의설명서등까지고려하여오인여부를판단하라는것은아니다 ( 대법원 선고 99후628 판결참조 ). 이사건에서보건대, 김은해태라고도불리고, 감태는다시마과의해조류로서김과같이채취하여식용으로이용되는사실, 김은가공유무및가공방법에따라 물김, 마른김, 조미김 등으로분류되고, 맛김 은 기름을바르고조미료따위를쳐서구운김 으로서 조미김 을지칭하는다른말인사실은앞서본바와같고, 갑제37, 38호증에의하면, 가공되지않은물김이나물감태 가속이보이지않는

128 스티로폼이나종이박스에포장되어거래되는사실을인정할수있는바, 이에의하면, 이사건등록상표의지정상품중 맛김 과 감태, 해태, 김 은동일계통에속하는상품으로그상품의특성에관하여거래상오인을일으킬정도의관계가있음을알수있다. 그런데이사건등록상표는한글 중앙 과 맛김 만으로구성된문자상표이어서일반수요자들은그상표가사용된상품을 맛김 으로오인할여지가있으므로, 이사건등록상표가 맛김 이아닌 상품류구분제31류의감태, 해태, 김 ( 구상표법시행규칙제6조제1항관련 상품류구분 에따라가공되지않은 신선한해초 를말한다 ) 에사용되는경우일반수요자로하여금그지정상품이본래가지고있는성질과다른성질을갖는것으로수요자를오인하게할염려가있다. 따라서이사건등록상표의지정상품중 상품류구분제31류의감태, 해태, 김 부분은상표법제7조제1항제11호전단에해당한다. 마. 구상표법제7조제1항제11호후단에해당하는지여부원고는, 이사건등록상표는그등록결정시인 경연매출이 3억원에이를정도이어서특정인의상표로알려져있었던선사용상표와유사하므로, 구상표법제7조제1항제11호후단의 수요자를기만할염려가있는상표 에해당한다고주장한다. 살피건대, 등록무효심판청구의대상이된등록상표가구상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는수요자를기만할염려가있는상표에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는다른상표나그사용상품이반드시저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로는알려져있어야한다 ( 대법원 선고 2006후 3113 판결참조 ). 이사건에서보건대, 갑제8, 25, 36호증에의하면, 원고가 중앙식품 이라는상호로 맛김, 해태, 김 의제조 도소매업을시작하여, 이사건등록상표의등록결정일무렵서울, 대전등지로 맛김, 돌김, 감태 등을공급한사실을인정할수있기는하다. 그러나갑제9, 12, 25, 26, 27, 34, 36호증만

129 으로는이사건등록상표의등록결정일무렵선사용상표를사용한상품의매출액이 3억원에이르를정도라는사실을인정하기에부족할뿐만아니라, 선사용상표를사용한상품의매출액이그와같다고하더라도앞서본바와같이 2007 년기준조미김의생산규모가 2,704 억원인점등을고려하여보면선사용상표가특정인의상표로일반수요자에게인식될수있을정도로알려져있었다고보기는어렵다. 따라서원고의위주장도더나아가살필것없이받아들일수없다. 바. 소결론결국, 이사건등록상표의지정상품중 상품류구분제31류의감태, 해태, 김 부분은상품의품질을오인케할염려가있어구상표법제7조제1항제11호전단에해당하나, 이사건등록상표의지정상품중 상품류구분제29류의맛김, 상품류구분제31류의감태, 해태, 김 부분은구상표법제6조제1항제3, 6, 7호, 제7조제1항제4, 7호및같은항제11호후단에는해당하지않는다. 4. 결론그렇다면, 이사건등록상표의지정상품중 상품류구분제31류의감태, 해태, 김 부분은그상표등록이무효로되어야할것인바, 이사건심결중위지정상품에관한부분은이와결론을달리하여위법하고, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있으므로이를인용하고, 원고의나머지청구는이유없으므로이를기각하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사문영화 판사 이종우 판사 김병식

130

131 Ⅲ. 등록취소 허 후 허 허 허 허 허 허

132

133 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2010허8962 등록취소 ( 상 ) 원 고 주식회사대교서울서초구방배동 대표이사박명규소송대리인특허법인태평양담당변리사임유근, 장원주 피 고 장창호 (******-*******) 서울강남구대치2동소송대리인특허법인다래담당변리사박승문, 조용식, 이명규, 이인종, 이정은 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2041 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

134 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 상표등록제 호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제16류의 칠판, 분필, 칠판지우개, 궤도걸이, 칠판지우개털이기, 자기칠판, 필판, 분필홀더, 칠판지우개 4) 등록권리자 : 피고나. 이사건심결의경위원고는 특허심판원에피고를상대로, 상표권자, 전용사용권자, 통상사용권자중어느누구도정당한이유없이이사건등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지아니하였으므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호에해당하여등록이취소되어야한다고주장하면서등록취소심판을청구하였다. 특허심판원은이를 2009당 2041호로심리한후, 이사건등록상표의통상사용권자인소외한국흑판교재주식회사는이사건취소심판청구일전 3년이내에국내에서이사건등록상표의지정상품중하나인칠판에대한소외회사제품카탈로그에이사건등록상표와동일성이인정되는, 와같은상표를사용하였다는이유로원고의 심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제 1 내지 3 호증, 변론전체의취지

135 2. 당사자주장의요지가. 원고주장의요지피고또는통상사용권자인한국흑판교재주식회사는이사건등록취소심판청구일전 3년이내에국내에서칠판제품에이사건등록상표를사용한사실이없다. 설사통상사용권자인한국흑판교재주식회사가이사건등록취소심판청구일전 3년이내에 와같은상표를사용한사실이인정된다하더라도, 이는제품의기능, 용도등을설명하는문구로사용된것이거나, 불사용취소를면하기위해명목상사용된것에불과하므로, 이사건등록상표를사용한것으로볼수없다. 나. 피고주장의요지피고의통상사용권자인한국흑판교재주식회사가이사건등록취소심판청구일전 3년이내에칠판제품카탈로그에이사건등록상표와동일성이인정되는 와같은상표등을사용하였으므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호에해당하는등록취소사유가존재하지않는다. 3. 이사건등록상표가상표법제73조제1항제3호에해당하는지여부피고가이사건등록취소심판청구일전 3년이내에이사건등록상표를칠판제품에사용하였다는증거로서을제1 내지 18호증 ( 해당가지번호포함, 이하같다 ), 증인곽효동의증언등이있다. 1 먼저, 을제1, 10호증, 증인곽효동의증언에대하여보면, 을제1호증은한국흑판교재주식회사가발행하였다는칠판제품카탈로그로서, 카탈로그맨뒷면표지에는 발간된것으로기재되어있고, 카탈로그 6페이지에는칠판사진과함께그왼쪽상부에 이라고표시되어있으며, 카탈로그 7페이지에는주요등록사항및수상실적란에

136 이사건등록상표의등록번호인 상표등록제 호 가기재되어있다. 또한을제10호증은, 을제1호증카탈로그를제작납품한곽효동이카탈로그제작대금을받고발행하였다는세금계산서이며, 증인곽효동은 경을제 1호증카탈로그를자신이직접제작납품하였다고증언하고있다. 그러나을제1호증, 갑제4호증, 이법원의검증결과에의하면, 을제1호증카탈로그 3페이지목차에는카탈로그 6, 7페이지의항목에관하여 승하강개폐칠판 ( 목재, AL) 이라고표시되어있으나, 카탈로그해당면 (6페이지) 에는 승하강개폐칠판 ( 눈높이칠판 ) 이라고목차와다르게표시되어있는데, 을제1호증카탈로그에서목차와해당면의내용이다르게표시되어있는것은 눈높이칠판 부분이표시된 6페이지외에는달리존재하지않는사실, 한국흑판교재주식회사가을제1호증카탈로그발간일이라고주장하는 보다늦은 경발간한또다른카탈로그 ( 갑제4호증 ) 에도 승하강개폐칠판 (AL형, 목재형 ) 이라고만표시되어있을뿐, 승하강개폐칠판 ( 눈높이칠판 ) 이라고표시되어있지않은사실, 곽효동이보관하고있는을제1호증카탈로그를인쇄하는데사용된필름원판을보면, 필름원판은카탈로그 4페이지가필름의원판 1면을구성하고, 동일한필름 4장이 1세트를이루고있는데 [ 예를들어을제1호증카탈로그의겉표지앞, 뒷면과겉표지안쪽의양면 (2, 31 페이지 ) 이필름 1면에들어있고, 위와같은필름 4장이 1세트를이루고있음 ], 필름의원판대부분은 1면이잘린흔적없이그대로보존되어있으나, 필름원판중이사건등록상표가표시되어있는카탈로그의 6페이지를비롯한 7, 26, 27페이지와 13, 16, 17, 20페이지가들어있는필름의원판은각페이지의해당필름이따로잘려진상태에서테이프로연결되어필름의원판 1면을이루고있는사실을인정할수있는바, 가카탈로그를제작함에있어목차와해당면의내용을다르게표시한다는것은상식적으로쉽게납득되지않는점, 나특히이사건의쟁점은한국흑판교재주식회사가 눈높이 라는상표를사용한것인지여부인데, 그쟁점과관련된부분에있어서만카탈로그의목차와해당면의내용이다르고, 카탈로그를인쇄하는데사용된필름원판도쟁점과관련된부분에있어서수정, 변경된흔적이남아있으며, 을제1호증카탈로그보다 3개월가량늦은 경발간된카탈로그 ( 갑제4호증 ) 에도 승하강개폐칠판 (AL형, 목재형 ) 이라고만표시되어있을뿐

137 승하강개폐칠판 ( 눈높이칠판 ) 이라는표현은사용되고있지않은사정등을고 려해보면, 을제 1 호증카탈로그가 경진정하게작성된것인지에 관하여상당한의문이든다. 따라서한국흑판교재주식회사가 발 간한카탈로그에 와같은표현이사용되 었다는사실에관한을제1호증, 곽효동의증언은믿지아니하고, 을제10호증만으로이를인정하기부족하다. 2 다음으로을제2 내지 9호증에대하여보면, 을제2 내지 9호증은한국흑판교재주식회사가피고와상표통상사용권등의설정계약을체결하고그에대한사용료를지급하였다는사실에대한증거들인바, 상표통상사용권설정계약및사용료를지급하였다는사정만으로이사건등록상표를사용하였다고볼수는없으므로, 위증거들만으로이사건등록상표의사용사실을인정하기부족하다. 3 또한을제11, 12호증, 을제16 내지 18호증에대하여보면, 위증거들은한국흑판교재주식회사가서원고등학교, 석수초등학교, 남양주양지초등학교등에이사건등록상표가부착된칠판을납품하였다는사실에대한증거들인바, 갑제8 내지 13호증에비추어보면, 을제18호증은믿기어렵고, 을제11, 12, 16, 17호증만으로한국흑판교재주식회사가서원고등학교, 석수초등학교, 남양주양지초등학교등에칠판을납품할당시칠판에이사건등록상표가부착되어있었다는사실을인정하기부족하다. 4 마지막으로을제13 내지 15호증에대하여보면, 이는을제1호증카탈로그납품이전에곽효동이한국흑판교재주식회사로부터카탈로그제작을의뢰받고유사한내용의카탈로그를제작납품했다는사실에대한증거에불과하여위사실만으로피고가이사건등록상표를사용하였다는사실을추인하기에부족하다. 따라서피고또는통상사용권자인한국흑판교재주식회사가이사건등록상표를이사건등록취소심판청구일전 3년이내에국내에서칠판제품에사용한사실을인정할증거가없으므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호에해당한다

138 4. 결론그렇다면, 이사건등록상표는그등록이취소되어야할것인바, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 이사건심결을취소하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사문영화 판사 이종우 판사 김병식

139 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2010후3080 등록취소 ( 상 ) 심결취소의소 원고, 상고인 전판현 (******-*******) 부산강서구대저1동 소송대리인변리사김민철 피고, 피상고인 주식회사뉴욕제과 서울중구소공동 27-3 대표이사정재호 소송대리인법무법인 ( 유한 ) 태평양 담당변호사강용현, 김지현, 민인기 소송대리인특허법인태평양 담당변리사임유근, 장원주 원심판결 특허법원 선고 2010허3417 판결 판결선고 주 문 상고를기각한다. 상고비용은원고가부담한다. 이 유 상고이유를판단한다. 상표법제2조제1항제6호는, 상표의사용이라함은상품또는상품의포장에상표를표시하는행위, 상품또는상품의포장에상표를표시한것을양도또는인도하거나그목적으로전시 수출또는수입하는행위, 상품에

140 관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위를말한다고규정하고있고, 같은조제3항은서비스표에관하여는특별한규정이없는한상표에관한규정을적용한다고규정하고있다. 그런데서비스표는통상유형물인상품과는달리수요자에게제공되는무형의서비스를표장 ( 標章 ) 의대상으로하는것이므로그서비스자체에서비스표를직접사용할수는없다. 이러한상품과서비스의차이를고려할때, 서비스표의사용에는서비스업에관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에서비스표를표시하고이를전시또는반포하는행위는물론, 서비스의제공시수요자의이용에공여되는물건또는당해서비스의제공에관한수요자의물건에서비스표를표시하는행위, 서비스의제공시수요자의이용에공여되는물건에서비스표를표시한것을이용하여서비스를제공하는행위또는서비스의제공에이용하는물건에서비스표를표시한것을서비스의제공을위하여전시하는행위등이포함된다고할것이다. 원심은우선그채택증거에의하여지정서비스업을제과점업등으로하는이사건등록서비스표 ( 등록번호제56743호 ) 의통상사용권자인주식회사고려당이 2008년 11월경부터 2009년 4월경까지롯데백화점부산본점지하1층식품매장에서즉석으로빵을구워판매하는등제과점업을영위하였는데, 그판매대위에는위와같이즉석에서구운빵들이담겨져있는나무상자들이놓여있었고, 위나무상자앞부분에는이사건등록서비스표가표시되어있는사실, 위나무상자들주변에는위매장에서판매되는빵의종류 가격등이표시되어있는나무판들이놓여있었는데, 위나무판들에도이사건등록서비스표가표시되어있는사실등을인정하였다. 나아가원심은이사건등록서비스표가표시된위나무상자들은제과점업이라는그서비스의제공시수요자의이용에제공되는물건에해당할뿐만아니라위나무상자들의전면은간판으로서의기능도수행하고있고, 위나무판들은서비스업에대한정가표라고볼수있으므로, 이사건등록서비스표가위나무상자들및나무판들에표시되어서비스의제공이이루어진이상이사건등록서비스표는이사건심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었다고판단하였다

141 위법리와기록에비추어살펴보면, 위와같은원심의사실인정과판단은정당한것으로수긍이가고, 거기에상고이유로주장하는바와같이자유심증주의의한계를벗어나거나서비스표의사용에관한법리를오해하거나논리와경험의법칙에위배하여사실을인정하는등으로판결에영향을미친위법이있다고할수없다. 그러므로상고를기각하고상고비용은패소자가부담하기로하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관김지형 대법관 전수안 주심대법관양창수 대법관 이상훈

142 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2011허1388 등록취소 ( 상 ) 원 고 이태연 (******-*******) 서울동작구흑석동송달장소서울마포구서교동소송대리인변리사김기훈 피 고 비르켄스톡오르토페디게엠베하운트콤파니카게독일연방공화국 베텔쉬오스라인스트라세 2-4 대표자스테판비르켄스톡, 버나드칼힐렌소송대리인변호사최성욱소송복대리인변호사양희향 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2067 사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표

143 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 표장 : BIRKENSTOCK SPORTS 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의 T셔츠, 모자, 양말, 혁대등 ( 상세내역은별지와같다 ) 나. 이사건심결의경위 1) 피고는원고가이사건등록상표를그지정상품에대하여정당한이유없이이사건심판청구일전계속하여 3년이상상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자의어느누구에의해서도국내에서사용하지아니하였으므로상표법 73조 1항 3호에의하여그등록이취소되어야한다고주장하면서등록취소심판을청구하였다. 2) 원고는이에대하여이사건심판청구일전 3년이내에이사건등록상표를사용하였다고주장하였다. 3) 그러나특허심판원은원고가이사건등록상표를그취소심판청구의대상인지정상품에대하여취소심판청구일전 3년이내에국내에서사용한사실을인정할증거가부족하다는이유로피고의상표등록취소심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑 1, 2호증, 변론전체의취지 2. 당사자들의주장과이사건의쟁점가. 원고주장의요지 1) 피고는이사건등록상표의취소를구할수있는적법한이해관계인이아니다. 2) 원고는이사건등록상표를그지정상품인모자등에부착하여국내에서판매하였다. 나. 피고주장의요지 1) 피고는미국판매대리점인 FootPrints 사이트에서 T셔츠와양말등의의류를판매하고있고, 국내의인터넷쇼핑업체인 GS Shop, 11번가등에서샌들, 구두등의다수의제품도판매하고있으므로적법한이해관계인이다

144 2) 원고가이사건등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전 3년이내에국내에서사용한사실을인정할증거가부족하다. 다. 이사건의쟁점피고가이사건등록취소심판을청구할수있는이해관계인에해당하는지와원고가이사건등록상표를사용한사실이있는지여부이다. 3. 피고가이해관계인에해당하는지여부가. 판단기준상표법 73조 1항 3호의불사용에의한상표등록취소심판제도는사용되지아니하는상표의등록을말소시킴으로써사용의사가없는저장상표를등록취소시키고실제로상표가사용되게함으로써상표가제역할을하도록하는데그취지가있다. 상표법 73조 6항의이해관계인이라함은위와같이취소되어야할등록상표의존속으로인하여상표권자로부터상표권의대항을받아그등록상표와동일또는유사한상표를사용할수없게됨으로써피해를받을염려가있거나법률상자신의지위에영향을받을것임이객관적으로명백하여그등록상표의소멸에직접적이고도현실적인이해관계가있는자를말한다 ( 대법원 선고 2005후 3291 판결등참조 ) 따라서상표등록취소심판의대상이되는등록상표의지정상품과동종의상품을제조또는판매하는영업에종사하는자도등록상표의등록취소심판을청구할수있는이해관계인이될수있고 ( 대법원 선고 98후2825 판결등참조 ), 등록상표와동일 유사한상표를등록상표의지정상품에사용할것으로추측되는자도이해관계인이될수있으며 ( 대법원 선고 2003후 1123 판결등참조 ), 등록상표의지정상품과유사한서비스업에등록상표와동일 유사한서비스표로등록하는것은허용되지아니하므로, 취소대상이되는등록상표와유사한표장을그지정상품과유사한서비스업에사용하는자도이해관계인이될수있다고보아야한다 ( 대법원 선고 98후 2887 판결등참조 )

145 나. 판단당사자사이에다툼이없는사실과갑 3호증의 1 내지 14, 을 1, 2호증, 을 3 호증의 4의각기재와변론전체의취지를종합하면, 피고는 1974년경에독일에서설립되어 230년이상의역사를가진제조업체로서, 미국의판매대리점인 Footprints' 라는사이트를통하여이사건등록상표와유사한 BIRKENSTOCK 상표를부착하여이사건등록상표와지정상품이동일한양말을판매하고있는사실, 피고는한국에서도 BIRKENSTOCK이라는상표를샌들등을지정상품으로하여상표등록하였고, 국내의인터넷판매사이트인 GS Shop, 11 번가등을통해서샌들등을판매하고있는사실이인정된다. 위인정사실에의하면, 피고는비록국외이기는하지만이사건등록상표와유사한상표를사용해서그와동일한지정상품을제조하여판매하고있는동종업자에해당하고, 국내에서도이사건등록상표와유사한 BIRKENSTOCK 상표를출원 등록하여실제로그지정상품인샌들등에사용하여제품을판매하고있으므로, 이사건등록상표를그지정상품과동종의상품에대하여국내에서현실적으로채택하여사용할것으로추측되는자라고볼수있다. 따라서피고는이사건등록상표의등록취소심판을청구할수있는적법한이해관계인에해당한다. 4. 원고가이사건등록상표를사용한사실이있는지여부가. 판단기준상표법 73조 1항 3호는 상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하고있지아니한경우 에그상표를취소할수있도록규정하고있으므로, 만약상표의전용사용권자나통상사용권자가상표가부착되어있는지정상품을국내에서판매한사실이인정되는경우에는등록취소사유에해당하지아니한다

146 나. 구체적검토당사자사이에다툼이없는사실, 갑 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13호증 ( 가지번호포함 ) 의각기재와증인이용훈, 임성일, 류근돈의각증언에변론전체의취지를종합하면아래와같은사실이인정된다. 1) 원고는처남 매부의관계에있는이사건소송의증인이용훈 ( 이하이용훈이라한다 ) 에게이사건등록상표에대하여기간을 부터 까지로하는전용사용권을설정하였다. 2) 전용사용권자인이용훈은 서울관악구봉천4동에소재하는 ( 주 ) 경원피엔엘에게자신이갖고있는이사건등록상표의지정상품중 청바지 에대한통상사용권을설정하고, 서울동대문구장안동소재산천물산의대표노경철에게는이사건등록상표의지정상품중 모자, 벨트, 청바지 를제외한나머지물품에대한통상사용권을설정하였다 {( 주 ) 경원피엔엘과산천물산의노경철은경영상의이유로위통상사용권을사용한영업단계로까지나아가지는않았다 } 3) 전용사용권자인이용훈은창진무역의대표류근돈으로부터이사건등록상표가부착된모자 1250점, 벨트 560점등을 경납품받아재래시장의도 소매업자에게판매하였고, 경주은통상의대표임성일로부터는이사건등록상표가부착된셔츠등의의류 28점을샘플로납품받았다. 4) 한편, 이용훈은 경서울산업통상진흥원이주최하는 중국수출을위한자문및중국패션쇼참가지원 을받고, 중국북경에서열린패션쇼에이사건등록상표를브랜드로하여참가하였다 ( 갑 12호증에기재된북경패션쇼에참가한브랜드명 BIRKEN STOUK SPORTS' 은이사건등록상표의오기로보인다 ). 다. 판단위인정사실에의하면, 이사건등록상표는그전용사용권자인이용훈에의해서국내에서그취소심판청구일전 3년이내에모자와벨트등에부착되어판매됨으로써적법하게사용된것으로판단된다

147 5. 결론 그렇다면, 이와결론을달리하는이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는 원고의청구는이유있어인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사변현철 판사 박창수 판사 박민정

148 이사건등록상표의지정상품상품류구분제25류의검도복, 사이클선수운동복, 수상스키복, 운동용아노락 (Anorak), 에어로빅복, 유도복, 체조복, 태권도복, 승마바지, 가면무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리 (Liveries), 망토, 반바지, 반코트, 블루존 (Blouson), 사리 (Saris), 사파리, 슈트, 스목 (Smocks), 스커트, 슬랙스 (Slacks), 신사복, 아노락 (Anorak - 운동용은제외한다 ), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤 (Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 종이옷, 채저블 (Chasuables), 청바지, 케이프 (Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도 (Tuxedo), 토가 (Togas), 투피스, 튜닉 (Tunic), 파카 (Parkas), 펠리스 (Pelisses), 프록 (Frocks), 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타드, 만틸라 (Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯 (Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용유니폼, 유니타드, 의류용칼라, 잠옷, 저지 (Jerseys), 조끼, 카디건, 칼라보호대 (Collar protectors), 칼라커프스, 케미솔 (Chamisoles), 코르셋, 코슬렛 (Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디 (Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹, 페티코트 (Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버 (Pullover), T셔츠, 각반 ( 脚絆 ), 넥타이, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스 (Leggings), 머프 (Muffs), 목도리, 반다나 (Bandana), 방한용귀마개, 방한용장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일, 보아 (Boas), 비전기식보온용발싸개, 숄, 숄더랩 (Shoulder wraps), 수녀용머리수건, 수대 ( 手帶 ), 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를덧댄부분, 스톨 (Stoles), 양말, 양말커버, 양복장식용손수건 (Pocket squares), 에스콧타이 (Ascots), 에이프런, 운동용스타킹, 유아용직물제기저귀, 의류용호주머니, 타이츠 (Tights), 퍼러린 (Pelerines), 관 ( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 망건, 모자, 모자챙 (Sun visors), 베레모, 사교관 ( 司敎冠 ), 의류용후드, 터번, 톱햇 (Top hat), 방수피복, 가터 (Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용멜빵, 혁대 -끝

149 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2011허1524 등록취소 ( 상 ) 원 고 인두스트리아데디세노텍스틸에스. 에이.( 인디텍스에스. 에이.) [Industria De Diseöo Textil, S.A.(Inditex S.A.)] 스페인, 아르테익소 ( 아코루나 ) 15142, 에디피시오인디텍스, 아브다. 데라디퓨타시온 [Avda. de la Diputaciön, Edificio Inditex, Arteixo(A C oruöa), Spain] 대표자안토니오아브릴아바딘 (Antonio Abril Abadin) 소송대리인변리사나영환소송복대리인변리사이미정 피 고 김현진 (******-*******) 서울송파구방이동소송대리인변리사황의만 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1578 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다

150 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제675950호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의머니벨트 ( 의류 ), 가죽신, 고무신, 골프화, 농구화, 검도복, 에어로빅복, 유도복, 반바지, 잠바, 원피스, 재킷, 유아복, 의류용멜빵, 혁대등 4) 상표권자 : 피고나. 선등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제447613호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제14류의귀금속제벨트장식, 제24류의손수건, 제25류의청바지, 잠바, 스웨터, 스포츠셔츠, 모자, 벨트, 제26류의비귀금속제벨트장식 4) 상표권자 : 원고다. 이사건심결의경위 1) 원고는 피고를상대로, 이사건등록상표가그지정상품에대하여정당한이유없이취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되지아니하였으므로상표법제73조제1항제3호에따라그등록이취소되어야한다고주장하면서상표등록의취소심판 ( 이하 이사건심판청구 라한다.) 을청구하였다. 2) 특허심판원은위사건을 2010 당1578 호로심리한다음, 이사건

151 심판청구는이해관계인에의한적법한청구가아니라는이유로이를각하하는 이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제 1, 2 호증, 갑제 6 호증의 2, 변론전체의취지 2. 이사건심결의당부에관한판단가. 당사자주장의요지원고가이사건심판청구는이사건등록상표의소멸에직접적인이해관계가있는원고에의하여청구된것이어서적법함에도이와결론을달리한이사건심결은부당하다고주장함에대하여, 피고는이사건심판청구는국내에서구체적인영업활동을영위하고있지아니하여이사건등록상표의소멸에직접적인이해관계가없는원고에의하여청구된것이어서부적법하므로이와결론을같이한이사건심결은정당하다고다툰다. 나. 원고가이사건심판청구를할수있는정당한이해관계인에해당하는지여부 1) 관련법리상표법제73조제1항제6호는같은조제1항에따른취소심판은이해관계인만이청구할수있다고규정하고있고, 여기서이해관계인이라함은취소심판의청구대상이되는등록상표와동일하거나유사한상표를자기의영업으로하는상품에사용하였었거나사용하고있어그등록상표의소멸에직접적이고도현실적인이해관계가있는사람을뜻한다 ( 대법원 선고 95후1555 판결등참조 ). 한편, 상표권자가외국에서자신의등록상표를상품에표시하였을뿐국내에서직접또는대리인을통하여등록상표를표시한상품을양도하거나상품에관한광고에상표를표시하는등의행위를한바없다고하더라도, 그상품이제3 자에의하여우리나라로수입되어상표권자가등록상표를표시한그대로국내의정상적인거래에서양도 전시되는등의방법으로유통됨에따라사회통념상국내의거래자나수요자에게그상표가그상표를표시한상표권자의업무에관련된상품을표시하는것으로인식되는경우에는특별한사정이없는한그

152 상표를표시한상표권자가국내에서상표를사용한것으로보아야한다 ( 대법원 선고 2002후 2020 판결참조 ). 2) 인정사실가 ) 원고는 1975 년경스페인에서설립된의류등을제조 판매하는회사로서, 선등록상표의상표권자이다. 나 ) 한편, 원고와롯데쇼핑주식회사가합작하여설립한자라리테일코리아주식회사는원고가유럽과중국에서선등록상표를부착하여제조한여성용재킷, 원피스등의류제품이나구두등을국내로수입하여 2008년경부터서울눈스퀘어점, 엠플라자점, 영플라자점, 대구동성로점, 부산센텀시티점등의매장에서판매하고있다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제3호증, 갑제4호증의 1 내지 8, 갑제6호증의 2, 갑제7호증, 변론전체의취지 3) 판단가 ) 위인정사실에의하면, 원고는이사건등록상표의지정상품중잠바등 의류 와동일또는유사한상품을지정상품으로한선등록상표의상표권자인점, 이사건등록상표 ( ) 와선등록상표 ( ) 를대비하여보면, 두상표는도형화의정도, 문자의구성중 4번째로마자알파벳 (U, A) 의차이등으로인하여외관및관념은서로다르지만, 호칭에서는 자루 와 자라 로전체음절수가 2음절로서로같고, 2음절중비교적강하게청음되는첫음절 자 와둘째음절의초성 ㄹ 이서로같아일반인이소리를높이거나낮추지아니하고자연스럽게발음하는경우매우유사하게청감되는점에서이사건등록상표는선등록상표와의관계에서상품의출처에관하여오인 혼동을일으키지않을것이라고단정할수없는점, 자라리테일코리아주식회사가선등록상표가부착된의류제품을수입하여국내에서판매하고있는이상, 앞서본법리에따라원고가국내에서선등록상표를사용하고있다고보아야하는점등에비추어, 원고는이사건등록상표의소멸에직접적이고도현실적인이해관계가있는자에해당한다고봄이상당하다

153 다. 소결 그렇다면, 이사건심판청구는이해관계인인원고에의하여청구된것이어서 적법하다할것이므로, 이와결론을달리한이사건심결은부당하다. 3. 결론 따라서이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를받아 들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배기열 판사 김용덕 판사 박종학

154 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2011허4387 등록취소 ( 상 ) 원 고 더폴로 / 로렌컴파니, 엘. 피.(The Polo/Lauren Company, L. P.) 미합중국뉴욕주 뉴욕메디슨에브뉴 650 (650 Madison Avenue, New York, New York 10022, U.S.A.) 송달장소서울종로구내자동 223 세양빌딩대표자쉐리엘. 제터 (Sherry L. Jetter) 소송대리인변호사황영주 피 고 정영임 (******-*******) 부산남구용호1동소송대리인변리사최한수 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1248 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

155 이 유 1. 기초사실 가. 피고의등록상표 1) 표장 : 2) 출원일 / 등록일 / 상표등록번호 : / / 제 호 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의 캐쥬얼화, 단화, 샌달, 운동화, 가죽신, 슬리퍼, 등산화, 비닐화, 부츠, 아동화 ( 이하, 피고의등록상표를 이사건등록상표 라고한다.) 나. 실사용상표들 1) 표장 : ( 실사용상표 1) 2) 사용상품 : 워킹슈즈, 트래킹화 3) 사용자 : 주식회사진수테크 ( 실사용상표 2) 다. 대상상표 1) 표장 : 2) 사용상품 : 의류, 신발류, 액세서리, 시계, 향수등 3) 사용개시일 : 1967년 4) 사용자 : 원고라. 심결의경위 1) 원고는 피고를상대로, 이사건등록상표는심판청구일전 3년이상국내에서그지정상품에사용된적이없으므로상표법제73조제1항제3호에해당하거나통상사용권자인주식회사진수테크가이사건등록상표를실사용상표들과같이변형사용함으로써대상상표를사용하는원고의상품과오인 혼동을생기게하였으므로상표법제73조제1항제8호후단에해당한다고주장하면서, 상표등록의취소심판을청구하였다

156 2) 특허심판원은 당 1248호로, 이사건등록상표는이사건심판청구일전 3년이내에운동화의옆면중앙부분과깔창바닥면에표기되어사용되었으므로상표법제73조제1항제3호에해당하지않고, 실사용상표들등이대상상표와유사하지아니하여상품출처의오인 혼동을일으킬염려가없으므로상표법제73조제1항제8호후단에도해당하지않는다는이유로, 원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1~6호증 2. 상표법제73조제1항제8호후단의등록취소사유가있는지여부편의상이사건등록상표가상표법제73조제1항제8호후단에해당하는지여부에관하여먼저살핀다. 가. 법리상표법제73조제1항제8호는, 전용사용권자또는통상사용권자가지정상품또는이와유사한상품에등록상표또는이와유사한상표를사용함으로써수요자로하여금상품의품질의오인또는타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게한경우에는그등록상표를취소하도록규정하고있는바, 위규정후단에따라상표등록이취소되기위해서는, 첫째전용사용권자또는통상사용권자가등록상표의지정상품과동일또는유사한상품에등록상표나이와유사한상표 ( 실사용상표 ) 를사용하여야하고, 둘째그결과혼동의대상이되는상표 ( 대상상표 ) 를사용하는타인의상품과상품출처에관하여혼동을생기게하여야한다. 여기에서실사용상표와대상상표사이의혼동유무를판단함에있어서는각상표의외관, 호칭, 관념등을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하되, 그궁극적판단기준은결국당해실사용상표의사용으로대상상표의표장상품과의사이에상품출처의오인 혼동이야기될우려가객관적으로존재하는가의여부에두어져야한다 ( 대법원 선고 98후959 판결참조 )

157 나. 통상사용권자가이사건등록상표의지정상품과동일또는유사한상품에이사건등록상표와동일또는유사한실사용상표들을사용하였는지여부 1) 인정사실 1 주식회사진수테크는 지하철배포무료종합일간지인 metro' 의광고란에실사용상표 1을, G마켓이운영하는인터넷쇼핑몰의상품정보란, 옥션이운영하는인터넷쇼핑몰의상품정보란및 자신이운영하는 진수테크쇼핑 이라는인터넷쇼핑몰의상세정보란에각실사용상표 1, 2를표시하여워킹슈즈와트래킹화를광고하고, 이를판매하였다. 2 주식회사진수테크는피고로부터구두계약에의해이사건등록상표의통상사용권을설정받았다. 3 원고가 경주식회사진수테크에실사용상표 1이표시된광고문을첨부하여 MISO POLO SPORTS 를부착한신발의판매금지등 ' 을요청하자, 주식회사진수테크는원고에게 구두계약에의해상표권자로부터이사건등록상표의통상사용권을설정받았으므로실사용상표 1의사용은등록상표를사용하는것이어서원고의상표권을침해하는것이아니다. 라는취지로회신하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제3~9호증 2) 통상사용권자 가실사용상표들을사용하였는지여부통상사용권은전용사용권과는달리상표권자와사용권자사이의합의만으로도발생하고, 이와같은합의는반드시문서에의하여이루어져야한다거나어떠한형식을갖추어야만한다고할수는없다 ( 대법원 선고 94후 1602 판결참조 ). 위인정사실에의하면, 주식회사진수테크는상표권자인피고로부터구두계약에의해통상사용권을설정받았으므로이사건등록상표의통상사용권자에해당한다. 3) 실사용상표들이 이사건등록상표의지정상품과동일또는유사한상품 에사용되었는지여부위인정사실에의하면, 실사용상표들이사용된상품은 워킹슈즈, 트래킹화 이고,

158 이사건등록상표의지정상품에 캐쥬얼화, 운동화, 등산화 가포함되어있음은앞서본바와같으므로, 실사용상표들은이사건등록상표의지정상품과동일또는유사한상품에사용되었다. 4) 이사건등록상표와실사용상표들이유사한지여부 이사건등록상표 ( ) 는문자와문자의결합상 표이고, 실사용상표들 (, ) 은이사건등록상표를구성하는 MISOPOLO SPORTS 중 MISO' 부분의글자크기를작게하고 'POLO' 부분의색채를변형하거나 MISO' 부분의글자크기를작게하고 POLO' 옆에한글발음 폴로 를부기하여구성한문자와문자의결합상표이다. 이사건등록상표는그지정상품인 캐주얼화, 운동화, 등산화 등과관련하여식별력이있는 ' 에의하여호칭 관념될수있고, 실사용상표들도그사용상품인 워킹슈즈, 트래킹화 와관련하여식별력이있는 ' 나 ' 에의하여호칭 관념될수있는데, 실사용상 표들이 MISO POLO' 전체로인식되어 미소폴로 로호칭 관념되는경우양상표는호칭 관념이동일하므로, 양상표는유사하다. 5) 소결론이상과같이, 이사건등록상표의통상사용권자인주식회사진수테크는, 이사건등록상표의지정상품과동일또는유사한상품인워킹슈즈와트래킹화에, 이사건등록상표와유사한실사용상표들을사용하였다. 다. 실사용상표들의사용으로상품출처의오인 혼동이생기는지여부 1) 대상상표가알려진정도가 ) 인정사실 1 원고는 1967년미국에서랄프로렌 (Ralph Lauren) 에의해설립된이래대상상표를사용하여신발, 의류, 가방, 액세서리, 시계, 향수등의고급토탈패션제품을제조 판매하여왔다

159 2 원고는 1985 년경부터 단화, 장화, 편상화, 가죽신, 등산화 등을지정상품 으로하여 ( 상표등록번호제 호 ), ( 상표등록번호제 호 ), ( 상표등록번호제 호 ), ( 상표등록번호제 호 ), ( 상표 등록번호제 호 ) 등 POLO' 가표시된많은상표들을국내에등록하였다. 3 대상상표의한글발음인 ( 상표등록번호제 호 ) 나대상상표 와유사한 에영문자가부기된 ( 상표등록번호제 호 ) 등은 1994년부터 2010년까지특허청발행의 주로도용되는외국상표집, 주로도용되는국내외상표집 또는 주로도용되는상표자료집 에등재되었고, 대상상표와유사한 ( 상표등록번호제 호 ) 는 2008년부터 2010년까지특허청발행의 주로도용되는상표자료집 에등재되었다. 4 대상상표를부착한상품들은롯데백화점, 현대백화점, 신세계백화점, 갤러리아백화점등국내유명백화점에서판매되고있다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제10~15호증 ( 가지번호포함 ) 나 ) 위인정사실에서본바와같이원고가 1967년설립된이래대상상표를부착한신발, 의류등패션제품을제조 판매하여왔고, 1985년부터국내에 POLO' 가포함된많은상표를등록하였으며, 대상상표의한글발음또는대상상표와유사한 ' 가포함된상표들이 1994년부터특허청발행의 주로도용되는외국상표집 등에등재되어왔고, 대상상표를부착한상품들이국내유명백화점에서판매되고있는점등을종합하여보면, 대상상표는국내의수요자간에현저하게인식되어있는저명한상표에해당한다. 2) 실사용상표들과대상상표가유사한지여부각구성부분을분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있다고인정할수없는상표는언제나그구성부분전체에의하여호칭 관념되는것은아니고 독립하여자타상품의식별기능을할수있는구성부분 만으로간략하게호칭 관념될수있고, 또하나의상표에서

160 2개이상의호칭이나관념이생기는경우에그중하나의호칭 관념이타인의상표와동일또는유사한때에는양상표는유사하다고할수있다 ( 대법원 선고 2005후 1134 판결참조 ). 이사건에서보건대, 실사용상표들 (, ) 은 MISO', 'POLO', 'SPORTS' 의영어단어세개를띄어서쓴문자의결합상표인데, 실사용상표들을구성하는각단어는서로결합하여새로운의미를가지지않고, 각단어중 SPORTS' 부분은사용상품인 워킹슈즈와트레킹화 와관련하여별다른식별력이없으며, POLO' 부분은 MISO' 부분에비하여큰글씨체로쓰여있고연두색으로그색상을달리하거나한글발음 폴로 가부기됨으로써특별히부각되어있고사용상품인 워킹슈즈와트레킹화 와관련하여자타상품을구별하는식별력도있다. 따라서실사용상표들중 POLO' 부분은다른부분에비하여특히수요자의주의를끌도록구성되어있고식별력도있으므로, 실사용상표들은 POLO' 만으로간략하게호칭 관념될수있다. 이와같이그요부인 POLO' 로간략하게호칭 관념되는경우실사용상표들 은대상상표인 와호칭, 관념이동일하므로, 양상표는서로유 사하다. 3) 상품출처에관하여혼동이생기는지여부가 ) 결국, 실사용상표들이 POLO' 만으로간략하게호칭 관념되는경우저명상표인대상상표와유사하므로, 실사용상표들이대상상표와동일 유사한지정상품에다같이사용되는경우일반수요자나거래자가그상품출처를오인하거나혼동할우려가있다. 나 ) 이에대하여피고는, 대상상표는의류와신발류중캔버스화에대하여만저명한상표일뿐다른신발류에대하여는저명한상표가아니고대상상표를부착한상품들은백화점이나특정전문매장에서고가로판매되고있음에비하여실사용상표들을부착한상품들은온라인쇼핑몰등에서저가로판매되고

161 있으므로, 실사용상표들이대상상표와동일 유사한지정상품에다같이사용되더라도구체적으로일반수요자나거래자들이상품출처를오인하거나혼동할염려가없다고주장한다. 살피건대, 기업의마케팅전략에따라서는고가정책과저가정책이병행되는경우가많고, 의류, 신발류등상품에대하여는진정상품의병행수입에따라저가의진정상품이국내로수입되어판매되는경우도있는점에비추어보면, 실사용상표들을부착한상품들이온라인쇼핑몰에서저가로판매되고있다고하더라도, 그사정만으로일반수요자나거래자들이상품출처에대하여오인하거나혼동하지않는다고보기는어렵다. 피고의위주장은받아들일수없다. 라. 등록취소사유의유무그렇다면, 이사건등록상표의통상사용권자가이사건등록상표의지정상품과동일 유사한워킹슈즈와트래킹화에실사용상표들을사용함으로써대상상표를부착한원고상품과상품출처에관한오인 혼동이야기될우려가존재하므로, 이사건등록상표에는상표법제73조제1항제8호후단의등록취소사유가있다. 3. 결론따라서, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호에해당하는지여부에대하여더나아가살펴볼필요없이그등록이취소되어야할것인바, 이사건심결은이와결론을달리하여위법하고, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있으므로이를인용하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사문영화 판사 이종우 판사 김병식

162 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2011허4851 등록취소 ( 상 ) 원 고 빅토리아스시크리트스토어즈브랜드매니지먼트인코포레이티드 (Victoria's Secret Stores Brand Management. Inc.) 미합중국오하이오 레이놀즈버그포리미티드파크웨이 (Four limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, U.S.A.) 대표자샤렌제이. 터니 (Sharen J. Turney) 소송대리인법무법인율촌담당변호사유영일, 이용민특허법인화우담당변리사이덕재 피 고 최병기 (******-*******) 서울성동구성수동2가소송대리인특허법인다래담당변리사조용식, 이인종변리사황정현 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당1078 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

163 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 존속기간갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제427875호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의브래지어, 속팬티, 바디슈트, 나이트가운, 테디, 캐미솔, 슬립, 탭팬츠, 로브, 카프탄, 키모노, 권투선수용반바지, 파자마, 나이트셔츠 4) 상표권자 : 원고나. 이사건심결의경위 1) 피고는 원고를상대로, 이사건등록상표는상표권자인원고등에의해그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서정당하게사용되지않았으므로상표법제73조제1항제3호, 제4항에따라그등록이취소되어야한다고주장하면서상표등록의취소심판을청구하였다. 2) 그러자특허심판원은위심판청구사건을 2010당 1078호로심리한다음, 피고의위주장사실이그대로인정된다며피고의위심판청구를받아들이는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 변론전체의취지 2. 이사건심결의당부에관한판단가. 당사자주장의요지원고가이사건등록상표는상표권자인원고에의해그지정상품중 브래지어, 속팬티 등에대하여취소심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었음에도이와결론을달리한이사건심결은부당하다고주장함에대하여, 피고는이사건등록상표는상표권자인원고등에의해그지정상품에

164 대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서정당하게사용되지아니하여상표법제73조제1항제3호, 제4항에따라그등록이취소되어야하므로이와결론을같이한이사건심결은정당하다고다툰다. 나. 이사건등록상표의상표권자인원고가이사건등록상표를그지정상품중 브래지어, 속팬티 등에대하여취소심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였는지여부 1) 관련법리상표법제73조제1항제3호는 상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하고있지아니한경우 그상표등록을취소할수있도록규정하고있고, 같은조제4항본문은위규정에해당하는것을사유로하여취소심판이청구된경우피청구인이당해등록상표를취소심판청구에관계되는지정상품중 1 이상에대하여그심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음을증명하지아니하는한상표등록의취소를면할수없도록규정하고있으며, 여기서상표의 사용 이라함은상표법제2조제 1항제6호에서규정하고있는 1 상품또는상품의포장에상표를표시하는행위, 2 상품또는상품의포장에상표를표시한것을양도또는인도하거나그목적으로전시, 수출또는수입하는행위, 3 상품에관한광고, 정가표, 거래서류, 간판또는표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위를말한다. 2) 인정사실가 ) 원고는 1977년경미국캘리포니아주샌프란시스코시에서속옷의류전문매장을개점한이후현재미국에서여성용속옷을제조 판매하는최대규모의업체로서, 2006년도매출액이 50억달러상당이고, 미국내에서대도시쇼핑몰을중심으로속옷매장 1,000여개와미용용품매장 100여개를운영하고있으며, 캐나다에도매장을운영하고있다. 나 ) 원고는미국과캐나다이외의국가에서는매장을운영하고있지않으나, 영어로되어있는원고의인터넷사이트 ( 를통해원고의제품을판매하고있고, 국내에있는소비자들은구매대행서비스를제공하는

165 인터넷사이트를통하거나원고의위인터넷사이트에접속하여직접원고의제품을구입하였는데, 구체적인사례를보면, 1 서울에거주하는박채정 (CHAE JEONG PARK, 고객번호 : ) 은 원고의위인터넷사이트에접속하여주문번호 로별지 1과같이이사건등록상표가부착된 브래지어 ( 제품코드번호 : ) 를주문하여그후위브래지어제품을국내에있는자택으로배송받았고, 2 서울에거주하는장경아 (KYUNG A JANG, 고객번호 : ) 는 원고의위인터넷사이트에접속하여주문번호 으로별지 1과같이이사건등록상표가부착된 속팬티 ( 제품코드번호 : ) 및 브래지어 ( 제품코드번호 : ) 를주문하여그후위 속팬티, 브래지어 제품을국내에있는자택으로배송받았다. 다 ) 또한, 원고는전세계에원고의제품을소개하는별지 1, 2와같은카탈로그를배포하고있는데, 원고가 2007년도부터 2009년도까지국내에배포한카탈로그부수와그구독자수를보면, 2007년도에는 3만여권의카탈로그를배포하고구독자수는 3천여명이었고, 2008년도에는 1만여권의카탈로그를배포하고구독자수는 2천여명이었으며, 2009년도에는 1만여권의카탈로그를배포하고구독자수는 3천여명이었다. 그구체적인사례로서, 서울에거주하는최효선 (HYO SEON CHOI, 고객번호 : ) 은 원고의위인터넷사이트에접속하여주문번호 로원고의제품 9개를주문하여 경주문한원고의제품들과함께별지 1과같이이사건등록상표와 브래지어, 속팬티 등을착용한여성모델들의사진이게재되어있는카탈로그를국내에있는자택으로배송받았다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제4, 6, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 36 호증 ( 가지번호가있는것은각가지번호포함 ), 이법원의원고전산자료 (USB 메모리칩 ) 에대한검증결과, 변론전체의취지 3) 구체적판단가 ) 1 위인정사실에나타난바와같이이사건등록상표의상표권자인원고가우리나라소비자들로부터 경원고의인터넷사이트를통해 브래지어, 속팬티 등을주문받아그무렵이사건등록상표가부착된 브래지어, 속팬티 등의제품을국내에있는우리나라소비자들의자택으로배송하였다면, 원고가

166 비록국내에원고의제품을판매하기위한매장을개장하고있지는않다하더라도, 우리나라소비자들이국내에서원고의인터넷사이트를통해이사건등록상표가부착된 브래지어, 속팬티 등의제품을주문한후국내에있는자택에서자신이주문한제품을배송받은것은특별한사정이없는한상표법제2조제1 항제6호에규정된 상품에상표를표시한것을양도또는인도받은행위 로서정당한상표의사용에해당한다할것이다. 2 또한, 위인정사실과같이우리나라소비자가 경원고의인터넷사이트를통해원고의제품을주문한후원고로부터자신이주문한제품과함께별지 1과같이이사건등록상표와 브래지어, 속팬티 등을착용한여성모델들의사진이게재되어있는카탈로그를국내에있는자택으로배송을받았고, 사정이그러한이상, 원고가이사건등록상표가부착된 브래지어, 속팬티 등의제품광고를게재한카탈로그를 2007년경에우리나라소비자에게배포한것은상표법제2조제1항제6호에규정된 상품에관한광고에상표를표시하고반포하는행위 로서역시정당한상표의사용에해당한다할것이다. 따라서이사건등록상표는어느모로보나그지정상품중 브래지어, 속팬티 등에대하여취소심판청구일전 3년이내에상표권자인원고에의해국내에서정당하게사용되었다고봄이상당하다. 나 ) 이에대하여피고는, 우리나라소비자가해외에있는원고의인터넷사이트를통해원고의제품을구입하고국내에서그주문한제품을수령한것은이미해외에서구매한 ( 양도가완료된 ) 제품을단순히소비자로서수령한것일뿐이어서, 이를국내에서의상품의양도행위또는양도의완성행위로서상표법제 2조제1항제6호에규정된 상품에상표를표시한것을양도하는행위 에해당한다고볼수없다는취지로주장한다. 살피건대, 상표법제2조제1항제6호에규정된 상품의양도 란매매등의법률행위에의하여상품의소유권을양도인으로부터양수인에게현실적으로이전시키는것이라할것이므로, 이사건과같이우리나라소비자가인터넷사이트를통해해외로부터상품을구매한경우매매계약의체결은해외에있는원고의인터넷사이트에서이루어졌다고볼수있지만, 주문한상품의소유권

167 을이전받는 양도행위 는주문한제품을현실적으로수령한때인국내에서이루어졌다고봄이상당하다할것이어서, 이와다른전제에선피고의위주장은받아들일수없다 ( 설령피고의주장을받아들인다하더라도주문한제품을국내에서현실적으로수령한행위는적어도상표법제2조제1항제6호에규정된 상품에상표를표시한것을인도받은행위 로서정당한상표의사용에해당함은앞서본바와같다.). 다. 소결론따라서이사건등록상표는상표권자인원고에의해그지정상품중하나이상에대하여취소심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되어상표법제73조제1항제3호에해당하지않는다할것이므로, 이와결론을달리한이사건심결은부당하다. 3. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를 받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배기열 판사 김용덕 판사 박종학

168 [ 별지 1] 갑제 21 호증의 1, 2, 3 갑제 21 호증의 1 갑제 21 호증의 2 갑제 21 호증의

169 [ 별지 2] 2008 년도및 2009 년도의카탈로그 갑제 22 호증의 1, 2 갑제 23 호증의 1, 2 - 끝

170 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2011허5328 등록취소 ( 상 ) 원 고 스페루가트레이드마크에스. 에이. (Superga Trademark S.A.) 룩셈부르그엘-1150 룩셈부르그루트드아를롱, 207 (207, route d' Arlon L-1150 Luxemburg, Luxemburg) 대표자마르코봉글리오네 (Marco Boglione) 프랑코스팔라 (Franco Spalla) 소송대리인특허법인다래담당변리사이정은 피 고 주식회사엘에스네트웍스김해시안동 대표이사김승동, 박재범소송대리인변리사백덕열 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1377 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

171 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 ( 최종갱신등록일 )/ 등록번호 : / ( )/ 제116523호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의 단화, 장화, 방한화, 야구화, 농구화, 육상경기용화, 테니스화, 등산화, 샌달, 제26류의 구두끈 4) 상표권자 : 피고나. 이사건심결의경위 1) 원고는 특허심판원에피고를상대로하여이사건등록상표가그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되지아니하였다는것을이유로그등록의취소를구하는상표등록취소심판 (2010 당1377호 ) 을청구하였다. 2) 특허심판원은 원고가상표법제73조제6항본문소정의상표등록취소심판을청구할수있는이해관계인에는해당하나, 2007 PRO-SPECS COLLECTION FALL&WINTER 에대한카탈로그 에서운동화에 사용된실사용표장 이이사건등록상표와거래사회통념상동 일한형태의것이라고볼수있다는이유로원고의심판청구를기각하는이사 건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제 1, 2 호증의각기재, 변론전체의취지

172 2. 이사건쟁점이사건쟁점은 1 원고가이사건상표등록취소심판을청구할수있는이해관계인에해당되는지여부, 2 실사용표장을거래사회통념상이사건등록상표와동일한것으로볼수있는지여부이다. 3. 원고가이사건상표등록취소심판을청구할수있는이해관계인에해당되는지여부가. 판단기준상표법제73조제1항제3호에따라상표등록의취소심판을청구할수있는같은조제6항에정한 이해관계인 이라함은취소되어야할등록상표의존속으로인하여상표권자로부터상표권의대항을받아그등록상표와동일또는유사한상표를사용할수없게됨으로써피해를받을염려가있거나법률상자신의지위에영향을받을것이객관적으로명백하여그등록상표의소멸에직접적이고도현실적인이해관계가있는사람을말하고, 이해관계인에해당하는지여부는심결당시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2005후 3291 판결등참조 ). 나. 구체적판단 1) 인정사실갑제3 내지 10, 12, 13, 14, 18, 19호증 ( 가지번호를포함한다, 이하같다 ) 의각기재에변론전체의취지를종합하면, 아래각사실을인정할수있고, 달리반증이없다. 가 ) 원고는국외에서,,,,

173 및 등 SUPERGA 및그약자를포함하는다양한 문자표장, 또, 등의도형표장에대하여신발류등을지정상품으로하여상표등록을받은상표권자이다. 나 ) 원고는 경그의모회사인소외베이직넷에스피에이 (BasicNet S.p.A., 이하 베이직넷 이라한다 ) 에게위가 ) 항의상표들에관하여전세계적으로사용허락을할수있는권리를부여하였고, 베이직넷은 대한민국영역내에서,, 등의상표들을부착한제품의유통및사용에관한권리를 소외브랜드네트웍스주식회사 ( 이하 브랜드네트웍스 라한다 ) 에게부여하였으며, 브랜드네트웍스는그무렵부터 등의상표들이부착된신발류 등제품을국내에수입하여판매해왔다. 다 ) 한편원고는국내에서 도형표장 에대하여신발류등을지정상품으로하여상표등록출원을하였다가, 특허청심사관으로부터피고의선등록상표인 ( 상표등록 제 호 ) 등과유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로거절결정을받았다. 2) 판단가 ) 앞서본사실관계에의하면, 원고는이사건상표등록취소심판청구

174 당시 1 국내에서이사건등록상표 와유사한 등의상표를사용하여이사건등록상표의지정상품과동종 상품을제공하고있었고, 2 또이사건등록상표와유사한 도형표장에대하여신발류등을지정상품으로하여상표 등록출원을하였다가이사건등록상표와유사한피고의선등록상표 와유사하다는이유로거절결정을받은바있어, 국내에서이사건등록상표와동일 유사한상표를동종의지정상품에대하여현실적으로사용하려했다고봄이상당하다. 따라서원고는이사건등록상표의존속으로인하여상표권자인피고로부터상표권의대항을받아그등록상표와유사한상표를사용할수없게됨으로써피해를받을염려가있거나법률상자신의지위에영향을받을것이객관적으로명백하다. 나 ) 이에대하여, 1 먼저피고는, 원고는실제로신발류를제조 판매하는업체가아니라베이직넷의자회사로서상표권을포함한지적재산권을관리하는업체에불과하고, 베이직넷을원고의국외상표의사용권자로인정할수도없으며, 브랜드네트웍스는베이직넷의제품을단순히수입하여유통시킬권한만가질뿐직접생산할권한이없는자에불과하므로, 원고가국내에서이사건등록상표와동일 유사한원고의국외상표를동종의상품에대하여현실적으로사용하는자라고볼수없고, 따라서원고는이사건등록상표의소멸에관하여직접적이고도현실적인이해관계가없다는취지로주장한다. 살피건대, 상표의통상사용권은전용사용권과는달리단순히상표권자와사용자사이의합의만에의하여발생하고, 통상사용권의설정등록은제3자에대한대항요건일뿐이므로, 통상사용권자는반드시등록된통상사용권자일필요는

175 없는것이며, 또한위와같은합의는반드시문서에의하여이루어져야한다거나어떠한형식을갖추어야만한다고할수도없는것인바 ( 대법원 선고 2003후 1468 판결등참조 ), 앞서본사실관계에의하면, 위 1) 의가 ) 항의국외상표들의상표권자인원고는그의모회사인베이직넷에게위국외상표들에관한사용허락권을부여하였고, 브랜드네트웍스는이러한베이직넷으로부터이들국외상표의사용권을부여받았으니, 브랜드네트웍스는적어도위국외상표들에대한통상사용권자로서의지위를가진다고봄이상당하다. 따라서통상사용권자인브랜드네트웍스가 경부터이사건등록 상표 와유사한 등의원고의국외상표가부착된신발류등제품을국내에수입하여판매한이상, 원고는 ( 브랜드네트웍스를통하여 ) 이사건상표등록취소심판청구당시이사건등록상표의지정상품과동일 유사한상품 ( 신발류 ) 을제공하고있는자에해당한다고볼수있으므로, 피고의위주장은받아들일수없다. 2 다음피고는, 원고가등록출원한상표가이사건등록상표자체와유사하다는이유로거절결정을받은것이아니므로, 이사건등록상표에대하여불사용에의한상표등록취소심판청구를할수있는이해관계인에해당하지않는다는취지로주장한다. 그러나심판청구인이아래 3에서보는바와같이이사건상표등록취소심판청구대상의등록상표가아니더라도그와유사한다른등록상표와동일 유사한상표를동종지정상품에관하여출원하여거절결정을받았다면, 특별한사정이없는한심판청구인은상표등록취소심판청구의대상인등록상표와동일 유사한상표를동종지정상품에현실적으로사용하려는자로서등록상표의소멸에대하여직접적이고현실적인이해관계가있다고봄이상당하므로, 피고의위주장역시받아들일수없다. 3 끝으로피고는, 이사건전에베이직넷이상표등록출원하였으나피고의선등록상표와의관계에서상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로의견제출통지를받자, 원고가특허심판원에피고의선등록상표들에대하여

176 불사용에의한상표등록취소심판청구를하였다가이해관계가부정되어심판청구가각하된바있는데도, 이후원고가위 1) 의다 ) 항과같이다시동일한표장을상표등록출원을하여거절결정을받은것이므로, 이는명백히거절결정을예상하면서단지이사건등록상표에대한상표등록취소심판청구에필요한이해관계를만들기위한행위에불과하니, 원고는이사건등록상표에대한상표등록취소심판청구의이해관계가없다는취지로주장한다. 살피건대, 을제1, 2호증의각기재에변론전체의취지를종합하면, 1 베이 직넷은 도형표장에대하여신발류및의 류등을지정상품으로하여상표등록출원을하였다가, 신발류에대하여는피고 의선등록상표 와의관계에서상표법제 7 조제 1 항제 7 호 에해당하는이유로의견제출통지를받고그지정상품중신발류를삭제하는보 정을한사실, 2 이에원고는 특허심판원에피고의 ( 이사건등록상표 ), ( 상표등록제 호 ), ( 상표등록제 호 ) 및 ( 상표등록제 호 ) 에대하여불사용에의한상표등록취소심판청구 (2008당3644, 2008당3645, 2008당3646, 2008당3647) 를하였는데, 특허심판원은 원고가베이직넷과법률상별개의회사로서상표등록취소심판청구의대상인등록상표의존부에현실적이고직접적인이해관계가있는자라고인정할만한근거를확인할수없다는이유로위심판청구를모두각하하는심결을하였고, 이는그대로확정된사실을인정할수있다

177 그러나위인정사실및그이후위 1) 의다 ) 항에서본바와같이원고가이사 건등록상표와유사한 도형표장에대하여신발류등을 지정상품으로하여상표등록출원을하였다가이사건등록상표와유사한피고 의선등록상표 와유사하다는이유로거절결정을받은사 정등을종합하여보면, 원고는스스로또는그의모회사인베이직넷을통하여원고의국외상표들중이사건등록상표와유사한표장에대하여국내에서상표권을취득하려고부단히노력하여온것으로보이고, 따라서원고에게장차국내에서이사건등록상표와동일 유사한상표를그지정상품과동일 유사한상품에사용할의사가있음이강하게추단된다고할것이니, 이점에서도원고는이사건등록상표의소멸에관하여직접적이고도현실적인이해관계가있는자에해당한다고봄이상당하므로, 피고의위주장도받아들일수없다. 다. 소결론결국원고는이사건등록상표의소멸에관하여직접적이고도현실적인이해관계가있는자라고할것이므로, 이사건상표등록취소심판을청구할수있는이해관계인에해당된다. 4. 실사용표장을거래사회통념상이사건등록상표와동일한것으로볼수있는지여부가. 판단기준상표법제73조제1항제3호는 상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하고있지아니한경우 그상표를취소할수있도록규정하고있고, 같은조제4항본문은위규정에해당하는것을사유로하여취소심판이청구된경우피청구인이당해등록상표를취소심판청구에

178 관계되는지정상품중 1 이상에대하여그심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음을증명하지아니하는한상표등록의취소를면할수없도록규정하고있으며, 여기서상표의 사용 이라함은상표법제2조제1항제6호에서규정하고있는 1 상품또는상품의포장에상표를표시하는행위, 2 상품또는상품의포장에상표를표시한것을양도또는인도하거나그목적으로전시, 수출또는수입하는행위, 3 상품에관한광고, 정가표, 거래서류, 간판또는표찰에상표를표시하고전시또는반포하는행위를말한다. 또한등록상표를그지정상품에사용하는경우라함은등록상표와동일한상표를사용한경우를말하고, 동일한상표라고함은등록상표그자체뿐만아니라거래사회통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를포함하나, 유사상표를사용한경우는포함되지않으며, 그사용에는등록된상표와동일한상표를사용하는경우는물론거래통념상식별표지로서상표의동일성을해치지않을정도로변형하여사용하는경우도포함한다 ( 대법원 선고 2004후 622 판결등참조 ). 나. 구체적판단갑제15, 16, 17호증, 을제5호증의각기재및영상에변론전체의취지를종합하면, 피고 ( 의전신인국제상사주식회사 ) 는 특허청에 도형표장에대하여신발류등을지정상품으로하여상표 등록출원을하고, 상표등록을받아그무렵부터현재에이르기까지 위상표를운동화에표시하여 와같은형태 ( 실사용표장 ) 로사 용해오고있는사실을인정할수있고, 달리반증이없다. 살피건대, 이사건등록상표 와실사용표장

179 을대비하면, 양표장모두 2개의선이왼쪽에서시작하여오른쪽아래로내려와다시오른쪽위로올라가다가 1개의직선으로합류하여위로뻗어있는형상으로구성되어있는점에서는공통되나, 이사건등록상표는왼쪽의 2개의선이 1개의직선으로합류하기까지그 2개의선사이공간이가늘고뾰족한꼬리가깊숙하게패여있는형상을나타내고있는반면에나머지전체적인선의외곽구성은완만한곡선을이루는데비하여, 실사용표장은왼쪽 2개의선사이의공간이부드러운 U 자형상을나타내고있는반면에나머지전체적인선의외곽구성은이사건등록상표보다좀더각진형상을이룬다는점에서서로차이가있는바, 양표장모두그구성이비교적간단한형태의도형으로이루어져있어시각적으로그외관상의차이를쉽게알수있다는점등을감안하면, 위와같은정도의차이만으로도표장의전체적인인상에 ( 현저한 ) 차이를불러일으킨다고할것이고, 나아가위에서본바와같이실사용표장은이사건등록상표와별개로상표등록되어있는것이다. 따라서실사용표장이이사건등록상표와유사한것인지여부는별론으로하고, 거래사회통념상이사건등록상표와동일한형태의것이라고볼수없으니, 이는이사건등록상표 ( 또는이와동일성있는상표 ) 의사용이라고보기어렵다. 다. 소결론결국피고가이사건심판청구일전 3년이내에이사건등록상표또는이와거래사회통념상동일성있는상표를그지정상품에대하여국내에서정당하게사용하였다고보기어려우므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호에의하여그등록이취소되어야한다

180 5. 결론 그렇다면이사건심결은이와결론이달라위법하므로, 그취소를구하는 원고의청구를인용한다. 재판장판사권택수 판사 박태일 판사 염호준

181 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2011허5373 등록취소 ( 상 ) 원 고 이성룡 (******-*******) 서울강북구수유동소송대리인변리사이외백 피 고 주재헌 (******-*******) 서울중랑구신내동소송대리인변리사김재성, 윤명후 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 857 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 원고의이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호

182 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제18류의소시지제조용창자, 애완동물용의류, 개목걸이, 모피, 원피 ( 原皮 ), 원혁 ( 原革 ), 유혁 ( 鞣革 ), 스펀지레더, 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더, 가죽제상자, 경화섬유제상자, 포장용가죽제포대, 가구용가죽제커버, 모피제커버, 비치파라솔, 양산, 우산, 우산또는양산용살, 우산또는양산용프레임, 우산대, 우산손잡이, 우산용링, 우산의금주, 우산커버, 지 ( 紙 ) 우산, 등산지팡이, 지팡이, 지팡이손잡이, 먹이주머니, 피혁제밸브, 고삐, 눈가리개, 마구용가죽등자, 말굴레, 말안장방석, 말안장용패드, 머리마구, 브리둔 (Bridoons), 승마용안장, 안장틀, 재갈, 채찍, 가죽끈나. 이사건심결의경위피고는 원고를상대로특허심판원에, 이사건등록상표가그지정상품중 " 비치파라솔, 양산, 우산, 우산또는양산용살, 우산또는양산용프레임, 우산대, 우산손잡이, 우산용링, 우산의금주, 우산커버, 지 ( 紙 ) 우산, 등산지팡이, 지팡이, 지팡이손잡이 " 에대하여상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구에의해서도정당한이유없이이사건취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되지아니하였다고주장하면서그부분등록의취소를구하는심판을청구하였다. 특허심판원은이를 2010당 857호로심리한다음, 피고의심판청구를받아들이는내용의이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2, 3호증, 변론전체의취지 2. 이사건심결의당부에관한판단가. 관련법리상표법제73조제1항제3호소정의 ' 등록상표의사용 ' 과관련하여, 등록상표가반드시독자적으로만사용되어야할이유는없으므로다른상표나표지와함께등록상표가표시되었다고하더라도등록상표가상표로서의동일성과독립성을

183 지니고있어다른표장과구별되는식별력이있는한등록상표의사용이아니라고할수는없다 ( 대법원 선고 97후2118 판결참조 ). 한편, 상표법제73조제1항제3호, 제3항, 제4항의규정으로미루어볼때, 동시에수개의지정상품에대하여상표등록취소심판청구를한경우심판청구대상인지정상품을불가분일체로취급하여전체를하나의청구로간주하여지정상품중하나에대하여사용이입증된경우에는그심판청구는전체로서인용될수없고, 사용이입증된지정상품에대한심판청구만기각하고나머지에관한청구를인용할것은아니다 [ 대법원 선고 93후718, 725( 병합 ), 732( 병합 ), 749( 병합 ) 판결참조 ]. 나. 피고가이사건등록상표를정당하게사용하였는지여부갑제4, 6, 8호증 ( 각가지번호포함 ) 의각기재나영상에의하면, 월간 商品市場 2008년 8월호에는원고가운영하는 녹천인터내셔날 이라는업체의우산 광고가 와같이실물사진형태로실려있는데그중에는 와같이우산의덮개를묶는끈에이사건상표와동일한

184 와같은표장이사용된사실, 원고는 협동양산 이라는 업체를운영하는곽병의와 2007 년경부터이사건등록상표에대한통상사용권 설정계약을하였고, 월간 GIFT 서울 2007 년 12 월호에는 협동양산 이라는 업체의우산광고가 와같이실물사진형태로실려 있으며그중일부에는 와같이우산의덮개를묶는끈에이사건상표와 동일한 와같은표장이사용된사실을각인정할수있다. 위인정사실에의하면, 비록우산전체를기준으로할때는이사건등록상표가다른표장과함께표시된것으로보아야한다하더라도, 우산의덮개를묶는끈에이사건등록상표와동일한표장이표시되었고, 그표장이상표로서의동일성과독립성을지니고있어다른표장과구별되는식별력이있다고판단되는이상, 원고는피고의이사건심판청구일 ( ) 전 3년이내에이사건

185 등록상표를피고가등록취소를구하는지정상품중하나인 우산 에정당하게사용하였다고봄이상당하다. 다. 소결론그렇다면, 앞서본법리에따라이사건심판청구는전체로서기각되어야할것이어서, 이와결론을달리한이사건심결은부당하다. 3. 결론 따라서, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를받 아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사배기열 판사 김용덕 판사 박종학

186

187 Ⅳ. 권리범위확인 후 허 허 허

188

189 대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2011후538 권리범위확인 ( 상 ) 원고, 피상고인 메디팜주식회사 서울영등포구문래동 3가 55-7 에이스테크노타워 101호 대표이사조성환 소송대리인한라특허법인 담당변리사김영우, 유기혁, 장태화, 한성용 피고, 상고인 미래메디팜주식회사 광주시오포읍능평리 대표이사이석자 소송대리인법무법인정언 담당변호사권성환, 김치련, 김갑수, 심찬섭, 김강노 원심판결 특허법원 선고 2010허8443 판결 판결선고 주 문 상고를기각한다. 상고비용은피고가부담한다. 이 유 상고이유를판단한다. 1. 상품의유사여부의점에관하여 상품의유사여부는대비되는상품에동일또는유사한상표를사용할

190 경우동일업체에의하여제조또는판매되는상품으로오인될우려가있는가여부를기준으로하여판단하되, 상품자체의속성인품질, 형상, 용도와생산부문, 판매부문, 수요자의범위등거래의실정을종합적으로고려하여일반거래의통념에따라판단하여야한다 ( 대법원 선고 2003후1086 판결, 대법원 선고 2004후3225 판결등참조 ). 위법리와기록에비추어살펴보면, 이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 의지정상품인 감각기관용약제, 대사성약제 등의 완제의약품 과확인대상표장의사용상품인 원료의약품 ( 의약품원재료 ) 은사람이나동물의질병을진단ㆍ치료ㆍ경감ㆍ처치또는예방할목적으로사용하는의약품이라는점에서그품질및용도에서차이가없고, 제약회사가이를함께제조 판매하는경우가많아생산자와판매자가상당부분일치하며, 의약품도매상을통하여판매되는등유통경로가겹치고, 병원또는약사가수요자또는거래자가되기도하므로, 이사건등록상표의지정상품과확인대상표장의사용상품은그품질과용도, 생산및판매부분, 거래자및수요자의범위등을종합적으로고려하면, 거래통념상동일 유사한표장을위상품들에사용할경우에그출처의오인 혼동을일으킬염려가있는유사한상품에속한다고할것이다. 같은취지의원심의판단은정당하고, 거기에상고이유의주장과같은상품의유사여부에관한법리오해등의위법이없다. 2. 주지성과부정경쟁의목적여부의점에관하여상표법제51조제1항제1호단서에규정된 부정경쟁의목적 이란등록된상표권자의신용을이용하여부당한이익을얻을목적을말하고단지등록된상표라는것을알고있었다는사실만으로그와같은목적이있다고보기에는부족하며, 상표권침해자측의상표선정의동기, 피침해상표를알고있었는지여부등주관적사정과상표의유사성과피침해상표의신용상태, 영업목적의유사성및영업활동의지역적인접성, 상표권

191 침해자측의현실의사용상태등의객관적사정을고려하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 93후411 판결, 대법원 선고 99도3997 판결등참조 ). 그리고위단서규정은어떤명칭이나상호등의신용내지명성에편승하려는등의목적으로이를모방한명칭이나상호등을표장으로사용하는것을금지시키는데그취지가있으므로, 등록된상표가신용을얻게된경위는문제로되지않으며그지정상품에대하여주지성을얻어야만부정경쟁의목적이인정되는것도아니다 ( 대법원 선고 92후1844 판결, 대법원 선고 98후2221 판결등참조 ). 위법리와기록에비추어살펴보면, 이사건등록상표의표장인 은피고가확인대상표장인 로상호를변경할당시그지정상품에대하여는주지성을얻을정도에이르지못하였다고하더라도국내의약품관련업계에서원고의상호또는서비스표로서는이미널리알려져있었고, 피고도의약품의제조 판매업을하는자로서이를잘알고있었던것으로보이는점, 그럼에도피고는이사건등록상표의등록이후에원래사용하던 동호약품주식회사 에서이사건등록상표의표장이포함된 미래메디팜주식회사 로상호를변경한점, 이사건등록상표와확인대상표장은조어로서식별력이있는 메디팜 부분만으로호칭될수있어서전체적으로서로유사한점, 원고와피고는의약품의제조 판매업을하는자로서그영업에상당한관련성이있는점등을종합할때, 피고는이사건등록상표의설정등록이있은후에그상표권자인원고의신용내지명성을이용하여부당한이익을얻을부정경쟁의목적으로확인대상표장을사용하고있다고봄이상당하다. 같은취지의원심의판단은정당하고, 거기에상고이유의주장과같은등록상표의주지성이나상표법제51조제1항제1호단서소정의부정경쟁의목적여부에관한법리오해등의위법이없다

192 3. 결론 그러므로상고를기각하고상고비용은패소자가부담하기로하여관여 대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관박병대 대법관 박시환 주심대법관차한성 대법관 신영철

193 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2011허4288 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 백국양 (******-*******) 서울성북구상월곡동 송달장소서울구로구구로3동 214호소송대리인변리사김기향, 연성흠 피 고 최윤경 (******-*******) 서울강남구도곡동 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2824호사건에관하여한심결중확인대상서비스표의사용서비스업중 음식업 에대한부분을취소한다. 2. 원고의나머지청구를기각한다. 3. 소송비용중 30% 는피고가, 나머지 70% 는원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 2824 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실

194 가. 이사건등록서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제43류의 식당체인업, 간이식당업, 일반유흥주점경영업, 한국식유흥주점경영업, 관광음식점업, 한식점경영업 4) 등록권리자 : 원고나. 확인대상서비스표 1) 구성 : 2) 사용서비스업 : 축산업, 한우판매업, 음식업 다. 이사건심결의경위피고는 특허심판원에원고를상대로, 확인대상서비스표는그표장중 1++ 가요식업계에서 투플러스 라고호칭되고, 쇠고기의최상위등급을뜻하여이부분이식별력이없으므로, 이사건등록서비스표와전체적으로달라이사건등록서비스표의권리범위에속하지않는다고주장하면서소극적권리범위확인심판을청구하였다. 특허심판원은이를 2010당2824호로심리한후, 확인대상서비스표 투플러스 부분이일반거래계에서한우 ( 쇠고기 ) 의최고등급을표시하는 1++ 등급의한글음역임을쉽게알수있고, 다른구성부분인 명품한우 와함께이들구성부분모두그사용서비스업인 한우판매업 과관련하여서는 한우의최고품질을나타내는투플러스등급 으로직감된다고할것이므로, 확인대상서비스표는서비스업의품질을보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표로서상표법제51조제1항제2호에해당하여이사건등록서비스표의효력이미치지않아그권리범위에속하지않는다는이유로피고의심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1, 2호증 ( 가지번호포함 ), 변론전체의취지

195 2. 당사자의주장및이사건의쟁점가. 원고확인대상서비스표는서비스업의성질을보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표로서상표법제51조제1항제2호에해당하지아니하여이사건등록서비스표의효력이제한되지않으며이사건등록서비스표와는유사한서비스표에해당하므로, 이사건등록서비스표의권리범위에속한다. 나. 피고확인대상서비스표는서비스업의성질을보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표로서상표법제51조제1항제2호에해당하여이사건등록서비스표의효력이제한되므로, 이사건등록서비스표의권리범위에속하지않는다. 다. 이사건의쟁점따라서이사건의쟁점은, 확인대상서비스표가이사건등록서비스표의권리범위에속하는지여부인데, 구체적으로는 1 확인대상서비스표가상표법제51 조제1항제2호에해당하는지여부, 2 확인대상서비스표가상표법제51조제1 항제2호에해당하지않는경우, 확인대상서비스표와이사건등록서비스표가동일또는유사하여그권리범위에속하는지여부이다. 3. 확인대상서비스표가이사건등록서비스표의권리범위에속하는지여부가. 확인대상서비스표가상표법제51조제1항제2호에해당하는지여부 1) 확인대상서비스표의사용서비스업과이사건등록서비스표의지정서비스업이동일또는유사한지여부확인대상서비스표가이사건등록서비스표에대한관계에서상표법제51조제1항제2호에해당하기위해서는, 먼저확인대상서비스표의사용서비스업이이사건등록서비스표의지정서비스업과동일또는유사하여야하므로이에관하여본다. 확인대상서비스표의사용서비스업은 축산업, 한우판매업, 음식업 이고, 이사건

196 등록서비스표의지정서비스업은 식당체인업, 간이식당업, 일반유흥주점경영업, 한국식유흥주점경영업, 관광음식점업, 한식점경영업 이다. 먼저, 확인대상서비스표의사용서비스업중 한우판매업 에대하여보면, 을제3, 4호증, 을제9호증의 5에변론전체의취지를종합하면, 오늘날한우 ( 쇠고기 ) 를판매하는곳에서한우와다른음식을조리하여함께판매하고있는사실을인정할수있으므로, 위 한우판매업 과이사건등록서비스표의 식당체인업, 관광음식점업, 한식점경영업 등은제공되는서비스의성질이나내용, 제공방법, 서비스의제공자및수요자의범위등에있어공통되어서로유사한서비스업에해당한다. 다음으로, 확인대상서비스표의사용서비스업중 음식업 에대하여보면, 음식업이란일반적으로음식을취급하는서비스업전반을일컫는말로사용되는바, 이는이사건등록서비스표의지정서비스업들을포함하는개념이므로, 위 음식업 과이사건등록서비스표의지정서비스업들은서로동일또는유사한서비스업에해당한다. 마지막으로, 확인대상서비스표의사용서비스업중 축산업 에대하여보면, 축산업이란우유, 육류, 난류 ( 卵類 ), 모피등을생산하거나, 이를가공처리하여유통하는서비스업을일컫는바, 이는음식을조리하여판매하는이사건등록서비스표의지정서비스업들과는제공되는서비스의성질이나내용, 제공방법, 서비스의제공자및수요자의범위등을달리하므로, 서로동일또는유사한서비스업에해당하지않는다. 2) 확인대상서비스표가서비스업 ( 한우판매업, 음식업 ) 의성질을보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표인지여부가 ) 판단기준상표법제51조제1항제2호의 상품의산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형상 ( 포장의형상을포함한다 ) 가격또는생산방법 가공방법 사용방법및시기를보통으로사용하는방법으로표시하는상표 에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 사용상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하는바, 수요자가그사용상품을고려하였을때품질, 효능, 형상등의성질을표시하고있는것으로직감할수있으면이에해당한다 ( 대법원 선고 2008후 4585 판결 ). 한편이는서비스표의경우에도같다

197 나 ) 구체적인판단 먼저한우판매업과관련하여보면, 확인대상서비스표는 와같이, 직사각형도형안에한글 투플러스 라고기재하고, 그중 플 의 ㅍ ' 부분을소뿔모양으로일부도형화하였으며, 그우측상부에 명품한우 와 1++ 을투플러스보다작은글씨로기재하고, 한글 투플러스 밑에작은글씨로 최상등급1++( 투플러스 ) 한우전문점 이라고기재한문자와문자의결합상표로서, 그중 투플러스 는 플 부분의도형화정도가문자의식별력을압도할정도에이르지않고, 그로인하여새로운관념을형성하지도않으므로, 한글 투플러스 로인식되는바, 확인대상서비스표의구성중에서 명품한우, 1++, 최상등급1++( 투플러스 ) 한우전문점 부분은, 그서비스업인 한우판매업 과관련하여볼때, 거래일반수요자들에게위서비스업이취급하는물품인한우 ( 쇠고기 ) 내지그최고등급인투플러스등급으로직감되고, 한글 투플러스 부분은위와같은용어바로옆이나밑에기재되어있을뿐만아니라, 을제4, 8, 9호증에변론전체의취지를종합하면, 축산물위생관리법등관계규정에의하여, 쇠고기를판매하는사업자는쇠고기를 1++, 1+, 1, 2, 3 등급 등육질을나타내는등급으로구분하여판매하도록되어있는데, 이에따라일반시중의쇠고기판매점들은쇠고기의육질을 1++, 1+, 1, 2, 3 등급 으로구분하여판매하고있는사실을인정할수있는바, 이와같은점들을종합적으로고려해보면, 확인대상서비스표를접하는일반수요자로서는확인대상서비스표의 투플러스 를서비스업 ( 한우판매업 ) 이취급하는제품 ( 한우, 쇠고기 ) 또는그한우 ( 쇠고기 ) 의최고등급인 1++ 등급의한글음역으로직감할것이어서, 확인대상서비스표는전체적으로서비스업이취급하는물품의재료 ( 한우, 쇠고기 ) 나그최고등급등서비스업의성질을보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표로서상표법제51조제1항제2호에해당한다. 다음으로 음식업 과관련하여보면, 음식업이란일반적으로음식을취급하는서비스업전반을일컫는말로서, 한우 ( 쇠고기 ) 를취급하는곳과그렇지않은곳

198 으로분류할수있는데, 한우 ( 쇠고기 ) 를취급하는음식업에있어서확인대상서비스표가사용되는경우에는일반수요자들은앞서 한우판매업 부분에서본바와같이 투플러스 나 명품한우, 1++, 최상등급1++( 투플러스 ) 한우전문점 등의표현을그서비스업이취급하는물품 ( 한우, 쇠고기 ) 이나그최고등급등을의미하는것으로직감할것이므로, 한우 ( 쇠고기 ) 를취급하는음식업에있어서확인대상서비스표는서비스업의성질을보통으로표시하는서비스표에해당한다. 그러나한우 ( 쇠고기 ) 를취급하지않는음식업에있어서는, 확인대상서비스표의 투플러스 나 명품한우, 1++, 최상등급1++( 투플러스 ) 한우전문점 등의표현은그서비스업이취급하는물품 ( 한우, 쇠고기 ) 이나그등급을설명하는것도아니고, 서비스업의품질을나타내는일반적인표현도아니므로, 한우를취급하지않는음식업에있어서확인대상서비스표는서비스업의성질을보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표라고보기어렵다. 3) 소결결국, 확인대상서비스표는 축산업 과관련하여서는이사건등록서비스표의지정서비스업들과유사하지않아서, 음식업 과관련하여서는그중한우를취급하지않는음식업에있어서서비스업인음식업의성질을보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표가아니므로, 각상표법제51조제1항제2호에해당하지않아이사건등록서비스표의효력이제한되지않고, 한우판매업 과관련하여서는서비스업의성질등을보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표로서상표법제51조제1항제2호에해당하여이사건등록서비스표의효력이제한된다. 나. 확인대상서비스표가이사건등록서비스표와동일또는유사하여그권리범위에속하는지여부 1) 먼저, 확인대상서비스표의사용서비스업중 축산업 에대하여보면, 앞서본바와같이, 위서비스업은이사건등록서비스표의지정서비스업들과동일또는유사하지아니하므로, 확인대상서비스표가위서비스업에있어서서비스업의성질을보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표인지여부와관계없이, 상표법제51조제1항제2호에의해이사건등록서비스표의효력이제한

199 되지는않으나, 위서비스업과이사건등록서비스표의지정서비스업들이동일또는유사하지않은이상, 양서비스표의표장이동일또는유사한지여부에관계없이, 확인대상서비스표를그서비스업인축산업에사용하더라도이사건등록서비스표와사이에서비스업의출처에관하여오인, 혼동이생길염려가없으므로, 결국확인대상서비스표는축산업과관련하여이사건등록서비스표의권리범위에속하지않는다. 2) 다음으로, 확인대상서비스표의사용서비스업중 한우판매업 에대하여보면, 위서비스업과관련하여확인대상서비스표는서비스업의성질을보통으로사용하는방법으로표시하는것이어서위부분에대하여는상표법제51조제1항제2호에의해이사건등록서비스표의효력이미치지아니한다는점은앞서본바와같으므로, 확인대상서비스표가이사건등록서비스표와동일또는유사한지여부에관계없이이사건등록서비스표의권리범위에속하지않는다. 3) 마지막으로, 확인대상서비스표의사용서비스업중 음식업 에대하여보면, 위서비스업중한우 ( 쇠고기 ) 를취급하지않는음식업에있어서는확인대상서비스표가서비스업의성질을보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표가아니어서상표법제51조제1항제2호에의해이사건등록서비스표의효력이제한되지않는다는점은앞서본바와같으므로, 이하에서는양서비스표의동일또는유사여부에대하여본다. 가 ) 표장의대비양서비스표의표장은전체적인외관을달리하므로동일한표장이라고할수없다. 다만, 확인대상서비스표와이사건등록서비스표는 투플러스 라는부분이공통되는바, 앞서본바와같이, 한우 ( 쇠고기 ) 를취급하지않는음식업에있어서는 투플러스 를포함한확인대상서비스표의내용이서비스업의성질을보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표로볼수없고, 그부분이다른구성부분과분리관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합되어있다거나, 그결합으로새로운관념을형성하는것도아니어서그부분만으로분리되어인식될수있는바, 그러한경우확인대상서비스표는이사건등록서비스표와 투플러스 로호칭이동일하므로, 전체적으로양서비스표는표장이유사하다

200 나 ) 서비스업의대비양서비스표의서비스업은앞서본바와같이동일또는유사하다. 다 ) 대비결과결국, 확인대상서비스표는그서비스업중한우 ( 쇠고기 ) 를취급하지않는음식업과관련하여서는이사건등록서비스표와표장및서비스업이동일또는유사하므로, 확인대상서비스표를그서비스업인한우 ( 쇠고기 ) 를취급하지않는음식업에사용하는경우이사건등록서비스표와사이에서비스업출처의오인 혼동의가능성이크므로, 확인대상서비스표는이사건등록서비스표의권리범위에속한다. 4. 결론그렇다면, 확인대상서비스표의사용서비스업중 음식업 부분에대하여는한우 ( 쇠고기 ) 를취급하지않는음식업의경우이사건등록서비스표의권리범위에속하고, 하나의서비스업에있어서한우 ( 쇠고기 ) 의취급여부에따라권리범위속부여부가달라지는경우라면서비스업전체로서권리범위에속한다고보아야하는바, 이부분에대한이사건심결은이와결론을달리하여위법하므로이부분심결의취소를구하는원고의청구는이유있어인용하고, 확인대상서비스표의사용서비스업중 축산업, 한우판매업 부분에대하여는이사건등록서비스표의권리범위에속하지않는다고할것인바, 이와결론을같이한이사건심결은적법하므로, 이부분원고의청구를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사문영화 판사 이종우 판사 김병식

201 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2011허3711 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 주식회사파루 (******-*******) 순천시서면선평리 42-2 대표이사강문식소송대리인변리사이윤원소송복대리인변리사허창영 피 고 주식회사파루스 (******-*******) 천안시동남구성남면화성리 112 대표이사이병환, 김비석소송대리인특허법인세하담당변호사조재형 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1989호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 원고의등록상표 / 서비스표

202 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 지정상품추가등록출원일 / 지정상품추가등록일 : 상표서비스표등록제 8372 호 / / / / ) 표장 : 3) 지정상품및지정서비스업 : [ 별지 ] 기재와같다 ( 이하, 원고의등록상표 / 서비스표를 이사건등록서비스표 라고만한다 ). 나. 확인대상서비스표 1) 표장 : 2) 사용서비스업 : 식물재배용 LED 조명도소매업, 병해충방제용 LED 조명도소매업등 3) 사용자 : 피고다. 이사건심결의경위 1) 원고는 특허심판원에피고를상대로, 확인대상서비스표는이사건등록서비스표와표장및서비스업이유사하여이사건등록서비스표의권리범위에속한다는이유로적극적권리범위확인심판을청구하였다. 2) 특허심판원은 당 1989호로확인대상서비스표는이사건등록서비스표와표장이유사하지않아이사건등록서비스표의권리범위에속하지아니한다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 을제2호증

203 2. 이사건의쟁점가. 당사자들의주장 1) 원고의주장확인대상서비스표는이사건등록서비스표와그표장및서비스업이유사하므로이사건등록서비스표의권리범위에속한다. 따라서이와결론을달리한이사건심결은위법하여취소되어야한다. 2) 피고의주장확인대상서비스표는이사건등록서비스표와그표장이유사하지않아이사건등록서비스표의권리범위에속하지않는다. 가사확인대상서비스표가이사건등록서비스표와유사하다고하더라도, 이는피고가자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표로서상표법제51조제1항제1호에해당하여이사건등록서비스표의효력이미치지아니한다. 뿐만아니라, 피고가부정경쟁의목적없이이사건등록서비스표의지정서비스업추가등록출원일 ( ) 전부터국내에서계속하여확인대상서비스표를사용한결과, 확인대상서비스표가국내수요자간에추가등록된지정서비스업과관련하여피고의서비스업을표시하는것이라고인식되어, 피고가상표법제57조의3 제1항에따라확인대상서비스표에대한법정통상사용권을가지게되었으므로확인대상서비스표에이사건등록서비스표의효력이미치지아니한다. 나. 따라서이사건의쟁점은 1 이사건등록서비스표와확인대상서비스표의유사여부, 2 확인대상서비스표가상표법제51조제1항제1호에해당하는지여부, 3 확인대상서비스표가상표법제57조의3 제1항에해당하는지여부이다. 아래에서는위쟁점들에대하여차례대로살펴본다. 3. 이사건등록서비스표와확인대상서비스표의유사여부가. 표장의유사여부 1) 판단기준상표의유사여부는동종의상품에사용되는두개의상표를그외관, 호칭, 관념등을객관적 전체적 이격적으로관찰하여일반수요자나거래자가상표에

204 대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그어느한가지에있어서라도거래상상품의출처에관하여오인 혼동을초래할우려가있는지의여부에의하여판단한다. 외관, 호칭, 관념중어느하나가유사하다하더라도다른점도고려할때전체로서는명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭등이유사하여일반수요자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다 ( 대법원 선고 2004후 2628 판결, 선고 2008후 1395 판결등참조 ). 한편, 위와같은법리는서비스표에도그대로적용된다. 2) 구체적판단 먼저외관을대비하건대, 이사건등록서비스표인 는사각형의 도형안에한글인 파루 와알파벳대문자인 PARU' 로구성되어있는데비하여, 확인대상서비스표는알파벳대문자인 로만구성되어있다. 그런 데, 이사건등록서비스표중에서식별력이있는부분이라할수있는문자부분은한글과알파벳이상하로분리되어있고상단에있는한글이아래에있는알파벳의발음을표기한것으로인식되므로, 일반수요자들이이사건등록서비스표를대할때위문자들을전체로서만인식한다고볼수는없고한글또는알파벳부분으로분리하여인식할수있다. 그러할경우이사건등록서비스표의알파벳부분인 는확인대상서비스표인 와알파벳대문 자 4 글자가거의동일하여마지막글자인 의유무에따른차이에도불구하 고외관상확인대상서비스표와유사하게인식된다. 다음으로호칭의유사여부에대하여보건대, 이사건등록서비스표는한글표기에따라 파루 로호칭되는데비하여, 확인대상서비스표는 파루스, 파러스, 패러스, 패루스 등으로호칭될수있다. 그런데, 확인대상서비스표의사용자인피고의상호가 주식회사파루스 인점을감안하면 파루스 로호칭될가능성이가장높고, 그러할경우확인대상서비스표의호칭인 파루스 중 파루 부분이이사건등록서비스표와동일하게호칭되며, 마지막음절일뿐아니라영어

205 명사의복수형에자주쓰여별다른주목을끌지않는 -스 부분에서만차이가나므로, 양서비스표는일반수요자들에게전체적으로유사하게청감될것으로보인다. 한편, 이사건등록서비스표는아무런관념이없는조어 ( 造語 ) 이고, 을제1호증에의하면확인대상서비스표의 PARUS' 가러시아어로부터유래한단어로서 배의돛 이라는의미를가지고있다는사실이인정되나일반수요자들이이를알기어려우므로, 양서비스표의관념을대비할수는없다. 따라서, 전체적으로관찰할때, 이사건등록서비스표와확인대상서비스표는외관과호칭이유사하여동일 유사한서비스업에사용될경우일반수요자가오인 혼동할수있으므로, 서로유사한서비스표에해당한다. 나. 서비스업의유사여부 LED(Light Emitting Diode) 는전기조명기구의일종이므로, 확인대상서비스표의사용서비스업인 식물재배용 LED 조명도소매업, 병해충방제용 LED 조명도소매업등 은이사건등록서비스표의지정서비스업중 병해충방제용전기조명기구도매업, 병해충방제용전기조명기구소매업, 식물재배용전기조명기구도매업, 식물재배용전기조명기구소매업 에포함된다. 따라서양서비스표의서비스업은서로유사하다. 다. 소결론결국, 확인대상서비스표는이사건등록서비스표와그표장및서비스업이유사하므로이사건등록서비스표의권리범위에속한다. 4. 확인대상서비스표가상표법제51조제1항제1호에해당하는지여부가. 피고의주장확인대상서비스표는피고의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표로서상표법제51조제1항제1호에해당하므로이사건등록서비스표의효력이미치지아니한다

206 나. 판단 살피건대, 을제 1 호증에의하면피고가자신의홈페이지에,,, ( 주 ) 파루스 등과같은표장을사용한사실이인 정된다. 그러나위표장들중, 및 는피고의상호인 주식회사파루스 와달리 파루스 를알파벳으로표기하고도형이나색채를부기한것이어서자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시한것이라고볼수없다. 또한, ( 주 ) 파루스 는확인대상서비스표인 와외관이달라확인대상서비스표와동일성있는서비스표라고할수없으므로, 위 ( 주 ) 파루스 의표장을사용했다고하여확인대상서비스표를자기의상호로표시한것으로볼수도없다. 따라서위증거만으로는확인대상서비스표가피고의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표라고인정하기어렵고, 달리이를인정할아무런증거가없다. 다. 소결론결국, 확인대상서비스표는자기의상호를보통으로사용하는방법으로표시하는서비스표라고할수없어상표법제51조제1항제1호에해당하지아니한다. 5. 확인대상서비스표가상표법제57조의3 제1항에해당하는지여부가. 관련규정상표법제57조의3 제1항에따르면, 타인의등록상표와동일하거나유사한상표를그지정상품과동일하거나유사한상품에사용하는자가, 부정경쟁의목적없이타인의상표등록출원전부터국내에서계속하여사용한결과타인의상표등록출원시에국내수요자간에그상표가특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있으면, 해당상표를그사용하는상품에대하여계속하여사용할권리를가진다. 위규정은상표법제2조제3항에따라서비스표에도그대로적용된다

207 나. 사실관계갑제2호증, 을제2~4, 6~9, 11~14 호증에변론전체의취지를더해보면아래의각사실이인정된다. 1) 원고는 이사건등록서비스표의지정서비스업에 병해충방제용전기조명기구도매업, 병해충방제용전기조명기구소매업, 식물재배용전기조명기구도매업, 식물재배용전기조명기구소매업 을추가하는지정서비스업추가등록출원을하였고, 같은해 그등록을받았다. 2) 피고의홈페이지에는피고의주요실적으로아래와같은내용이게재되어있다. 전세계 27개국수출거래 - 미국, 유럽, 남미, 아시아, 아프리카등지에 LED 조명및관련제품수출 년현재 27개국가일본 Bonheur Group - 전체 6개건물경관조명시스템 PARUS 제품으로교체 ( 일본-오사카 ) 년 Osaka Chance 건물, 2004년 Osaka Mirage 건물등중국베이징철도청 년베이징전역사초절전형 PARUS 제품으로교체 올림픽전공사완료싱가포르창이공항 년싱가포르창이국제공항전체 Light Box 납품 - 초절전, 장수명의기술과안정성을인정받아 PARUS 전제품채택 - 싱가포르창이국제공항은 2007년세계 1위에선정된국제공항 3) 네이버온라인카페인 LED 마켓 의게시판에는 피고가게시한 'LED를이용한식물재배 - 제안설명서제품소개 ' 라는제목의게시물이등록되었는데, 그조회수가 584회에이른다 ( 위조회수는 이후의실적으로보인다 ). 4) 피고는 부터같은달 27. 까지전라남도나주에서개최된 2009 년 9회대한민국농업박람회 에 ( 주 ) 파루스코리아 라는상호로농업용

208 LED 제품을출품하여전시하였고, 부터같은해 까지전라남도영암에서개최된 왕인국화축제 기간중에역시 ( 주 ) 파루스코리아 라는상호로피고제품을출품하여전시하였다. 5) 전라남도의보도자료에는, 피고가제8회대한민국농업박람회에 LED 제품을전시했고, 2009년 1월부터광주첨단광산업단지에서식물성장및신선도유지, 병해충기피, 유인, 수질개선등을위한각종 LED를판매했으며, 일반 LED조명등을생산하는이지역중견유망업체라는내용이기재되어있다. 6) 원고는 피고에게 LED 평판형제품의구매를의뢰하였다. 다. 확인대상서비스표가알려진정도 1) 살피건대, 확인대상서비스표가상표법제57조의3 제1항에해당하기위해서는, 피고가부정경쟁의목적없이 ( 확인대상서비스표의사용서비스업과유사한이사건등록서비스표의지정서비스업인 병해충방제용전기조명기구도매업, 병해충방제용전기조명기구소매업, 식물재배용전기조명기구도매업, 식물재배용전기조명기구소매업 이추가로등록출원된날 ) 전부터국내에서확인대상서비스표를계속하여사용한결과 당시국내수요자간에그서비스표가특정인의서비스업을표시하는것이라고인식되어있어야한다. 그런데, 위나. 항의인정사실에따르면, 이전부터피고홈페이지에피고가 2008년현재 27개국가의업체들에게 LED조명및관련제품을수출해오고있다는등의실적이게재되어있었다는점, 네이버온라인카페게시판에피고가게시한 LED를이용한식물재배 에관한게시물이등록되어있었다는점, 피고가 2회정도박람회나축제에피고의 LED 제품을출품하여전시했다는점, 전라남도의보도자료에서피고가 LED 제품을박람회에전시한사실이소개되었다는점, 원고가피고에게 LED 제품의구입을의뢰한사실이있다는점등을알수있을뿐인바, 피고홈페이지에게재된수출실적이사실이라고하더라도, 확인대상서비스표가국내수요자간에알려져야한다는점을감안하면, 위와같은수출실적, 홍보내역, 원고의구입의뢰건등만으로는확인대상서비스표가 당시 국내수요자 간에피고나특정인의서비스업을표시하는것이라고인식되었다고추인하기에부족하고, 달리이를인정할증거가없다

209 2) 피고의주장에대한판단가 ) 피고는, 2009년 7월에약 34,000 여명이참관하는전국적규모의행사인대전 MBC건축박람회에참가하여 PARUS' 및 파루스 가표시된 LED 조명이전시되어확인대상서비스표가국내일반수요자에게널리알려졌다고주장한다. 그러나을제5호증에의하면 부터같은달 22. 까지대전에서 2010 대전MBC건축박람회 가개최되었다는사실만이인정될뿐, 위박람회에피고가참여했다는사실을확인할수없고, 달리이를인정할증거가없다. 가사피고가위박람회에참여하여확인대상서비스표를사용한제품전시를했다고하더라도한차례의박람회전시를계기로확인대상서비스표가국내수요자에게어느정도알려졌다고보기어렵고, 앞서인정된사실에이를더하더라도그결론이달라진다고할수없다. 피고의위주장은받아들이지아니한다. 나 ) 피고는또, 피고의제품이남극세종기지식물공장사업에사용되어케이블방송 (KTV) 을통해전국에방영이될정도로알려졌었다고주장한다. 하지만, 을제10호증만으로는피고의제품이 이전에세종기지에납품되어사용된사실과피고의납품사실이케이블방송을통해전국에방영된사실을인정하기에부족하고달리이를인정할증거가없으며, 가사피고의 LED 제품이세종기지식물공장사업에사용되었고그러한사실이케이블방송을통해한차례방영되었다고하더라도그러한 1회성납품실적과홍보만으로확인대상서비스표가 당시국내수요자간에피고나특정인의서비스업을표시하는것이라고인식되었다고보기에부족하다. 피고의위주장도받아들이기어렵다. 다 ) 피고는또, 피고가 2009년까지전라남도농업진흥청조경철박사의국화재배연구시설, 국립원예특작과학원김영범, 김금숙박사의 LED 인삼재배시설, 제주도농업기술원감자연구소의양석철연구원의연구시설, 경기도농업진흥청, 해남과수연구소, 충청북도농업진흥청, 보성녹차연구소, 천안시청, 광양시청, 롯데물산등의국가연구시설및대기업에피고의제품을공급해왔으며, 서울대식물공장연구동손정익교수연구시설, 단국대, 상지대, 영남대, 부산대, 전남대등의주요대학연구시설에도피고의제품을공급해오고있어확인대상서비스표가피고의서비스업을표시하는것으로인식되었다고주장하나,

210 위공급사실을인정할아무런증거가없으므로, 피고의위주장역시받아들이지아니한다. 라 ) 피고는마지막으로, 을제15호증 ( 농촌진흥청 발행식물공장현황및발전전망심포지엄 ) 을근거로 당시아직국내에서 LED 램프를사용하는식물공장의시장이활성화되지않아확인대상서비스표의사용서비스업인 식물재배용 LED 조명도소매업등 은동종업체의수가극히미미한소규모의시장이므로앞서인정된사실만으로도확인대상서비스표가피고의서비스업을표시하는것이라고인식될수있었다고주장한다. 그러나원고가 추가등록출원을한서비스업은 식물재배용 LED 조명도소매업등 이아니고 식물재배용전기조명기구도소매업등 인바, 식물재배용전기조명기구에는 LED 외에이온, 형광등도모두포함되는점 ( 당사자사이에다툼이없음 변론기일 ) 에비추어볼때, 상표법제57조의3 제1항에해당하기위해확인대상서비스표가알려져야할시장을 식물재배용전기조명기구도소매업등 이아닌 식물재배용 LED 조명도소매업등 으로한정할수는없다. 설사, 그와같이한정한다고하더라도국내의 식물재배용 LED 조명도소매업등 의시장규모가어느정도이며그중에서피고의매출이차지하는비중이어느정도인지를확인할아무런증거가없으므로, 피고가주장하는사유만으로는확인대상서비스표가국내의수요자간에피고나특정인의서비스업을표시하는것으로인식되었다고인정할수없다. 라. 소결론결국, 확인대상서비스표는원고가이사건등록서비스표의지정서비스업을추가로등록출원한 당시국내수요자간에피고나특정인의서비스업을표시하는것이라고인식되어있었다고할수없으므로, 나머지점에대하여살필것없이상표법제57조의3 제1항에해당하지아니한다

211 6. 결론그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결은위법하여취소되어야할것인바, 그취소를구하는원고의청구는이유있으므로, 이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사문영화 판사 김병식 판사 김승곤

212 [ 별지 ] 이사건등록상표 / 서비스표의지정상품 / 서비스업 - 상품류구분제01류의망간비료, 붕산비료, 붕소비료, 제1종복합비료, 제2 종복합비료, 제3종복합비료, 제4종복합비료, 혼합유기질비료, 특수성분비료, 가스정화제, 가스제거제, 공업용이산화티타늄, 공업용이산화티탄, 공업용탈색제, 렌즈흐림방지제, 맥주청정및보존용제, 물처리화학제, 방적조제, 비의료용화학시약, 산소, 살균제용화학첨가제, 살충제용화학첨가제, 식품보존용오일, 식품보존제, 약제보존제, 염소, 음료제조용여과제, 정수제, 종자보존제, 탈취제, 흡착제, 비의료용미생물 ( 효모는제외 ) - 상품류구분제03류의과자용향미료 ( 精油 ), 음료용향미료 ( 精油 ), 비의료용방향제, 인체용방취제, 향수, 목향, 선향, 훈향, 방취비누, 타일변기세정제, 일반화장수, 라벤더유, 바닐라향료, 용연향, 이오논향료, 자스민유, 장미유, 정향유, 제라니올유, 조합향료, 향료용민트, 향료용사향, 소독용비누, 약용비누, 비의료용구강세정제 - 상품류구분제04류의먼지억지제, 먼지제거제, 청소용먼지흡착제 - 상품류구분제06류의금속제기념컵, 금속제방향제용기, 정원장식용금속제바람개비, 정원장식용벨, 금속제경고표시장치, 금속제교통신호기, 금속제교통신호판, 금속제도로표지, 금속제인공어초, 금속제밸브 ( 기계부품은제외 ), 금속제밀봉캡, 티타늄조제품, 창문틀 - 상품류구분제07류의농업용살수기, 병충해방제기계기구, 도장용분무기, 플런저피스톤, 원심송풍기, 원심펌프, 터보송풍기, 수차, 풍차, 로봇, 병세척기, 자동그릇세척기, 전기소제기 - 상품류구분제08류의살충제용수동식분무기 - 상품류구분제09류의세균배양기, 에어가스발생기, 사진용자외선필터, 자동온도조절기, 도난경보기 ( 수송기계기구용은제외 ), 로켓, 인공위성, 축전지, 태양전지, 초음파살충기, 수영자켓 - 상품류구분제11류의병해충방제용램프, 병해충방제용전기조명기구, 병해충방제용전기조명장치 ( 수송기계용은제외 ), 병해충방제용조명장치및

213 설비, 식물재배용램프, 식물재배용전기조명기구, 식물재배용전기조명장치 ( 수송기계용은제외 ), 식물재배용조명장치및설비, 가정용정수기, 식기소독기, 살균용버너, 에어컨디셔너, 항공기용에어컨디셔너, 항공기용환기설비, 철도차량용에어컨디셔너, 철도차량용환기설비, 자동차용에어컨디셔너, 자동차용환기설비, 공기살균기, 공기정화장치및기계, 공기탈취장치, 물살균소독장치, 수영장용염소살균장치, 공기정화용살균램프, 비의료용자외선램프, 살균등, 가습기, 선풍기, 수족관용여과장치, 우유살균기, 전기식우유병가열기 - 상품류구분제16류의종이제화분커버, 발광지, 방수지, 여과지, 종이물수건, 종이제얼굴수건, 화장실용휴지, 곤충포획기, 식품포장용랩, 유아용종이제및셀룰로즈제일회용기저귀, 종이제또는플라스틱제쓰레기봉투, 실내관상용수조 - 상품류구분제20류의개집, 애완동물용집, 비금속제방향제용기 ( 석제는제외 ), 비금속제액체가스용기 ( 석제는제외 ), 비금속제액체비료저장용기 ( 석제는제외 ), 벤치, 의자, 장의자, 팔걸이의자, 화분대, 비금속제바람개비 - 상품류구분제21류의인체용방취기구, 향수분무기, 바퀴벌레포획기, 파리채, 비종이제화분커버, 실내식물재배용테라륨, 화분, 화분용물뿌리개, 애완동물용우리, 비귀금속제화병, 가정용여과기, 화장지걸이 - 상품류구분제25류의청바지, T셔츠, 수영복, 수영팬츠, 수상스키복, 동정, 방수피복, 관, 양말서스펜더, 스타킹 - 상품류구분제28류의애완동물용장난감, 서핑보드, 서핑스키, 수상스키, 스케이트보드, 스키, 운동용고정식자전거, 운동용고정식자전거롤러, 낚시대, 낚시줄 - 상품류구분제30류의과자용향미료 ( 精油는제외 ), 가정용식육연화제 - 상품류구분제31류의식물육성용배종, 식물종자, 원예용종자, 채유용종자, 꽃, 나무, 모, 목초, 묘목, 분재, 생화, 풀 - 상품류구분제32류의음료용야채주스, 과실분말, 과실시럽, 과실액, 발포성음료용분말, 탄산수, 탄산수제조제, 광천수, 생수, 인공광천수 - 상품류구분제34류의담배파이프용파이프소제구, 담배파이프용흡수종이, 비귀금속제담배파이프

214 - 서비스업류구분제35류의병해충방제용전기조명기구도매업, 병해충방제용전기조명기구소매업, 식물재배용전기조명기구도매업, 식물재배용전기조명기구소매업, 간행물광고업, 광고기획업, 영화광고업, 의약품판매알선업, 조리완성된식품의판매대행및알선업, 호텔경영업, 수출입업무대행업, 화장품판매대행업, 화장품판매알선업, 광고디자인업 - 서비스업류구분제36류의건강보험업, 도난보험업, 화재보험업, 농장임대업, 스포츠설비관리업, 무역중개업, 상품중개업, 오퍼업, 백화점관리업, 수퍼마켓관리업 - 서비스업류구분제37류의농업용기구수리업, 농축산용기계기구수리업, 실내장식용품수선업, 의료기계기구수리업, 전기설비수리업, 방역소독업, 비농업용해충구제업, 기계류설치관리업, 도난경보기설치업, 전기기기의간섭 ( 유해전파 ) 차단업, 주택건축업, 화재경보기수리업 - 서비스업류구분제38류의광섬유망을통한통신업, 데이터통신업, 무선통신업, 서신발송업, 원격화면통신업, 인공위성통신업, 전자우편업, 전화서비스업, 컴퓨터통신업, 교육방송업, 라디오방송업, 유선텔레비전방송업, 텔레비전방송업 - 서비스업류구분제39류의운송중개업, 택배업, 항공운송업, 화물운송중개업, 화물하역업, 냉동식품창고임대업, 냉동장치임대업, 냉장창고업, 물품보관업, 수산물창고업, 음식음료수저장업, 상품배달업 - 서비스업류구분제40류의과실및채소가공업, 식품냉동업, 음식및음료수보존업, 정제업, 직물방충처리업, 폐기물재생업, 공기정화업, 공기탈취업, 쓰레기소각업, 쓰레기처리업, 직물마감처리업 - 서비스업류구분제41류의연예인공연서비스업, 서적출판업, 교육정보제공업, 운동시설제공업 - 서비스업류구분제42류의농기구임대업, 농업용해충구제업, 비료농약품등의공중및지상살포업, 식물종묘업, 원예서비스업, 건강관리업, 세균연구업, 세균학연구업, 의료보건장비임대업, 의료보조업, 위생시설임대업, 환경연구업, 환경오염방지처리업, 생물학연구업, 자동차장식업, 화학서비스업, 환경보호에관한상담업, 관광숙박업 < 끝 >

215 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2011허1760 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 강원우 (******-*******) 대구달서구파호동소송대리인변리사안경주 피 고 주식회사선학서울서초구양재동 송달장소부산부산진구범천동 대표이사장윤식소송대리인변리사백홍기 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1381 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표

216 (1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표등록제 호 / / (2) 구성 : (3) 지정상품 : 상품류구분제21류의솥, 냄비, 주전자, 비전기식프라이팬, 시루, 가정용비전기식믹서, 비전기식압력솥, 양푼, 도시락상 ( 箱 ), 찬합, 식기, 접시, 대접, 밥그릇, 보시기, 컵, 쟁반, 소반, 함지박, 소쿠리, 양동이 (4) 등록권리자 : 피고나. 확인대상표장 (1) 구성 : (2) 사용상품 : 솥등주방용기 (3) 사용자 : 원고다. 이사건심결의경위피고가 특허심판원에원고를상대로확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속한다고주장하면서적극적권리범위확인심판을청구하였고, 특허심판원은이를 2010당 1381호로심리후 확인대상표장은이사건등록상표와표장이동일 유사하고그사용상품이이사건등록상표의지정상품과동일 유사하므로이사건등록상표의권리범위에속한다는이유로피고의심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1, 2호증, 변론전체의취지 2. 원고주장의이사건심결위법사유의요지 학은한국인이가장좋아하는새로서그이미지가상표, 상호등식별표지로

217 널리사용되고있고이사건등록상표와동일한지정상품분야에서학이사용된등록상표가다수등록되어있으며, 더욱이양상표에서 목을빼고서있는학 은전형적인학의이미지를별다른특징없이형상화한것인데 학 의일반적관념은특정인에게독점시키는것이적당하지아니하여이사건등록상표에서 목을빼고서있는학 도형의구성부분은식별력이없거나미약하다. 반면이사건등록상표에있어서 학으로태극모양을형상화시킨도형 은매우독창적이고중심적인식별력을가지는도형부분이고, 이사건등록상표의문자부분인 선학 은그정확한관념을알수없는조어상표로서일반수요자들은일반적의미의 학 자체로받아들이기보다는 학 의한종류로서인식할것이어서, 상표의유사여부판단의기본원칙인전체관찰을할경우, 이사건등록상표와확인대상표장은전체적으로보아외관, 호칭및관념이비유사하여확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속하지않음에도불구하고이와달리판단한이사건심결은위법하다. 3. 판단가. 이사건등록상표와확인대상표장의유사여부 (1) 판단기준상표의유사여부는그외관, 칭호및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 2005후 2908 판결참조 ). (2) 구체적판단 ( 가 ) 양표장의구성 이사건등록상표는 과같이레이스내지꽃잎형태의

218 테두리가둘러진원안에구름과하늘을배경으로소나무위에목을빼고다리 하나를들고서있는학이사실적으로표현된도형과학을형상화한태극도형, 한글 선학 및 선학알미늄근제 라는문자가결합되어있는도형과문자의결합 상표이고, 확인대상표장은 과같이좌우로긴직 사각형을삼등분하여그가운데부분에원안에구름과해내지달이떠있는하늘을배경으로소나무위에목을빼고서있는학과둥지위에앉아있는학이사실적으로표현된도형과한글 대광알미늄공업사근제 가상하로배치되어있고, 왼쪽사각형에는 학표, 檢품질 이라는한글과한문의문자가상하로배치되어있으며, 오른쪽사각형에는 금속, 보증 이라는한글문자가상하로배치되어있고, 위 학표 와 금속 문자의상하에평행선이그어져있으며, 위 檢 문자는작은원안에배치되어있는도형과문자의결합상표이다. ( 나 ) 갑제3, 9호증, 을제3호증의 1, 2, 을제4, 7 내지 10호증의각기재와변론의전취지를종합하면, 이사건등록상표의지정상품들과동일 유사한상품류구분 18류에학도형이포함된상표가매우많이등록되어있고그중상당수상표는이사건등록상표와같이원안에하늘을배경으로목을빼고소나무위에서있는학도형을포함하고있으며그중일부상표는이사건등록상표와흡사하게구름까지표현되어있는사실 ( 다만, 갑제3호증의상표중 대흥산학 이라는문자와결합되어있는상표는특허청사이트의상표검색결과등록무효심결이확정되어소멸되었다 ), 위상표들중서있는학이포함된상표의대부분은 칠곡군왜관읍금산리 를본점소재지로하는선학알미늄주식회사 ( 이하 선학알미늄 이라한다 ) 가출원하여등록받은상표인사실, 피고의대표이사인장윤식과그의형장오식이 1990년대무렵선학알미늄의대표이사를역임하기도하였으나현재는장윤식과장오식내지그들의친인척은선학알미늄의임원으로등재되어있지아니한사실, 피고회사는전명칭인 하윤실업주식회사 에서 현재의명칭으로변경등기하였고본점소재지는 서울서초구양재동 으로서피고회사자체는선학알미늄과별다른관련이없는사실, 피고회사는선학알미늄이등기권리자이던상표중등록번호제 호

219 및제 호인 상표, 등록번호제 호및제 호인 상표를각 양수하여이전등록받은사실, 선학 알미늄은이사건등록상표와매우유사한 상표를 등록번호제 호로등록하였으나위상표는오래전소멸한사실 ( 위상표의소멸에관하여당사자간에다툼이없고, 특허청상표검색사이트에서위등록번호로는상표검색이되지않는다 ), 피고회사는선학알미늄이출원하여등록받은상표중서있는학이포함된상표는전혀이전받지아니한사실등을각인정할수있다. ( 다 ) 위인정사실에의하면, 이사건등록상표의지정상품들과동일 유사한지정상품들에관하여학도형이포함된상표가매우많이등록되어있고그중상당수상표는이사건등록상표와같이원안에하늘을배경으로목을빼고소나무위에서있는학도형을포함하고있으며그중일부상표는이사건등록상표와흡사하게구름까지표현되어있는상황인데, 피고회사는서있는학도형이포함된상표를다수등록한선학알미늄과는엄연히다른별개의회사로서 피고회사가이전받은 표장및 표장의몇 개상표를제외하고는선학알미늄이출원및등록한상표들에관하여어떠한권리도없다할것이고, 이에더하여원고는확인대상표장내지확인대상표장의학도형부분이강조되어구성된또다른표장을이사건등록상표의출원일전부터사용하여온것으로보이는점까지종합하여보면, 이사건등록상표중원안에하늘과구름을배경으로목을빼고소나무위에서있는학이사실적으로표현된도형부분은그지정상품과관련하여식별력이없거나미약하여그부분만으로분리인식될가능성이희박하다고할것이다