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1 발간등록번호 심판관보수교육교재 Ⅰ ISSN 상표판례 ( 통권제 16 호 ) 특허심판원

2 목차 제 6 조제 1 항제 3 호 허 2749( 거절결정 ) : 3 제 6 조제 1 항제 7 호 허 13483( 거절결정 ) : 13 제 7 조제 1 항제 4 호 허 14257( 등록무효 ) : 21 제7조제1항제7호 허9088( 등록무효 ) : 허13575( 거절결정 ) : 허13674( 거절결정 ) : 허33( 등록무효 ) : 허330( 등록무효 ) : 허1449( 거절결정 ) : 허1562( 거절결정 ) : 허1685( 거절결정 ) : 허2961( 등록무효 ) : 허3322( 거절결정 ) : 허4011( 거절결정 ) : 허5366( 등록무효 ) : i -

3 허1050( 거절결정 ) : 허13049( 거절결정 ) : 후180( 등록무효 ) : 후197( 등록무효 ) : 후4816( 등록무효 ) : 124 제7조제1항제10호 허11883( 등록무효 ) : 허11265( 등록무효 ) : 허3612( 등록무효 ) : 146 제7조제1항제11호 허10583( 등록무효 ) : 허13681( 등록무효 ) : 허14011( 등록무효 ) : 168 제7조제1항제12호 허7792( 등록무효 ) : 허9750( 등록무효 ) : 허11708( 등록무효 ) : 허12138( 등록무효 ) : 허12213( 등록무효 ) : 허12220( 등록무효 ) : 허13001( 거절결정 ) : 허477( 등록무효 ) : 허1791( 등록무효 ) : ii -

4 제73조제1항제3호 허1098( 등록취소 ) : 허1494( 등록취소 ) : 허1500( 등록취소 ) : 아가맘 허8924( 등록취소 ) : 허10996( 등록취소 ) : 허11616( 등록취소 ) : 허13797( 등록취소 ) : 후2967( 등록취소 ) : 후408( 등록취소 ) : 283 권리범위확인심판 허8047 :, 홍초불닭 허13155 :, 후2977 :, 후279 :, 321 이해관계 허 7471( 등록무효 ) : iii -

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6 제 6 조제 1 항제 3 호 - 1 -

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8 특허법원 제 4 부 판 결 사 건 2008허2749 거절결정 ( 상 ) 원 고 주식회사신화에프앤비대구동구신암동 층대표자이사이민화소송대리인변리사최석원 피 고 특허청장소송수행자이영권 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 7243 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 - 3 -

9 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제1호증, 을제1호증의 1 내지 3] 가. 이사건심결의경우원고는아래나항기재상표 서비스표 ( 이하 이사건출원상표 서비스표 라고한다 ) 를출원하였으나, 특허청심사관은상표법제6조제1항제3호에해당한다고하여그등록을거절하였다. 원고의거절결정불복심판청구에대하여특허심판원은이사건출원상표 서비스표가지정상품 서비스업의품질, 원재료를보통으로표시하는표장만으로된상표 서비스표에해당한다는이유로위거절결정을유지하고원고의심판청구를기각하는주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건출원상표 서비스표 (1) 구성 : ( 색채상표 ) (2) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 (3) 지정상품 서비스업 : 매운떡이가미된만두, 매운떡이가미된호떡, 매운떡이가미된김밥, 매운떡이가미된라면, 매운떡이가미된냉면, 매운떡이가미된국수, 매운떡이가미된핫도그, 매운떡이가미된도시락밥, 매운떡이가미된샌드위치 ( 상품류구분제30류 ), 매운떡이가미된만두요리전문점업, 매운떡이가미된호떡요리전문점업, 매운떡이가미된김밥전문점업, 매운떡이가미된라면전문점업, 매운떡이가미된냉면전문점업, 매운떡이가미된국수요리전문점업, 매운떡이가미된핫도그전문점업, 매운떡이가미된도시락밥배달전문점업, 매운떡이가미된샌드위치전문점업, 매운떡이가미된오뎅전문점업 ( 서비스업류구분제43류 ) - 4 -

10 2. 이사건상표 서비스표가상표법제6조제1항제3호에해당하는지여부가. 법리상표법제6조제1항제3호가상품의산지, 품질, 효능, 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표를등록받을수없도록한것은그와같은기술적상표는통상상품의유통과정에서필요한표시여서누구라도이를사용할필요가있고그사용을원하기때문에이를특정인에게독점배타적으로사용하게할수없다는공익상의요청과이와같은상표를허용할경우에는타인의동종상품과의관계에서식별이어렵다는점에그이유가있는것이므로, 어느상표가이에해당하는지의여부는그상표가가지고있는관념 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2002후1140 판결참조 ). 한편기술적문자상표가도형화 ( 도안화 ) 되어있어일반인의보통의주의력을가지고있는경우전체적으로보아그도형화된정도가일반인의특별한주의를끌정도에이르러문자의기술적또는설명적인의미를직감할수없을만큼문자인식력을압도할경우에는특별한식별력을가진것으로보아야하므로이러한경우에는상표법제6조제1 항제3호에서정하는 보통으로사용하는방법으로표시하는 표장이라고볼수없다 ( 대법원 선고 2000후2569 판결참조 ). 나. 인정사실 [ 인정근거 : 갑제1 내지 11호증, 경험칙, 변론전체의취지 ] (1) 이사건출원상표 서비스표는 된표장으로, 색채상표이며, 사각형 으로된검은색의도형에, 흰색으로오른쪽상단에작은글씨체로 since 1999 辛 ( 다 - 5 -

11 만 辛 은흰색바탕에검은색글씨로이루어졌다 ) 을, 사각형도형의하단에작은글씨 체로 을표시하고, 그중간에 와같이빨간고추몸통에초 록의고추꼭지로이루어진고추형상아래에 를배치하고그옆에문자 을배치한형상으로이루어진표장이다. (2) 원고의대표이사는 부터 신떡 이라는상호 { 후에법인화되어 ( 주 ) 민재푸드등을거쳐원고에이르렀다 } 로 떡복이점 영업을하여오면서이사건출원상표 서비스표를사용하여왔는데, KBS TV의프로그램인 주부경제학, 같은 TV의 성공예감, 경제특종, 같은 TV의 생방송세상의아침 에, MBC TV의프로그램인 세상탐험, 같은 TV의 생생정보토요일을잡아라, 같은 TV의 맛대맛, 같은 TV의 아주특별한아침 에, SBS TV의프로그램인 여자플러스, 이열치열... 에, 같은 TV의 생방송투데이 등에방송, 소개되었고, 자중앙일보를포함하여서울신문, 한국경제, 일간스포츠등에도소개되었고, 현재이사건출원상표 서비스표를사용하는전국체인점이 92개에이른다. (3) 현재 신떡 이라는형태의사전에등재되어있는단어는없으며, 문자로된 신떡 은네이버 (NAVER) 에는 매운떡복이 또는 매운맛떡복이체인점 으로서알려져있는정도이며, 문자상표로만이루어진 신떡 은제30류에지정상품을 김밥, 라면, 만두, 호떡 등으로하여제625526호로등록되어있고, 제29류에지정상품을 오뎅 등으로하여제634091호로상표로등록되어있다

12 다. 판단 (1) 우선이사건출원상표 서비스표의표장은색채화및도형화 ( 도안화 ) 된표장으 로 부분은빨간색으로된고추와초록색꼭지로이루어진부분이크게눈에 띄어이를처음본일반수요자나거래자는 를바로 신 이라는글자의자음 인 ㅅ 으로직감하기보다는오히려 ㅁ 을도안화한것으로인식할가능성도있으며, 부분도 ㄴ 의아랫부분획이 1/3 정도부분에서위로올라가는형태로되어 있어이를한글자음의 ㄴ 으로바로인식하기보다는모음인 ㅡ 를필기체로쓴것으 로인식하여 부분과함께 ㅛ 로인식하고따라서 과합하여이를 묘 로인식하거나, 부분은요즘유행하는 이모티콘 { 감정을뜻하는이모션 (emotion) 과아이콘 (icon) 의합성어로서, 사이버공간에서자신의감정이나의사를전달할때사용하는특유한언어로, 컴퓨터자판의문자 기호 숫자등을적절히조합해만든것 } 과같이사람의웃는모습을나타내는표시와유사하고이와같은표시와 과같이결합하여고추와같은머리형태를한웃는모습의도형으로인식 할가능성도높다고할것이다. 따라서이사건출원상표 서비스표는전체적으로보아그도형화된정도가일반인의특별한주의를끌정도에이르러문자의기술적또는설명적인의미를직감할수없을만큼문자인식력을압도할경우에해당되어특별한식별력을가진것으로보아야한다

13 (2) 이사건출원상표 서비스표의도안화된부분의식별력을도외시하고호칭만으로분리하여이를 신떡 으로인식한다고할경우에도 신떡 이라는호칭으로부터바로 매운떡 을의미하는것으로직감할것인지에관하여보건대, 이사건출원상표 서비스표의문자표장은한자를사용하지아니하고바로한글인 신 을사용하고있고한글 신 은한자로는새로울 新, 믿을 信, 귀신 神, 펼 伸 등다양하게사용할수있으므로위한글 신 으로부터바로맵다는의미의 辛 을직감한다고하기어려우며, 다만오른쪽상단에 since 1999 辛 이라고기재되어있으나, 일반적으로상표나서비스표에서 since 를쓰는것은그상표, 서비스표의창립일또는기원을나타내는것으로서이와같이기원을나타내는경우에는그창립자의성이나집안을병기하는것이보통이고 辛 은우리나라에서는성씨의일종으로서쓰이므로, 일반소비자나수요자들이 since 1999 辛 으로부터 신떡 의 신 을매운 辛 으로바로직감한다고단정하기어렵고, 하단에기재된 이라는표시는단지홈페이지의주소를나타내는것으로서이기재로부터도바로 매운떡 을직감한다고볼수없다. 그리고이사건지정상품및서비스업은 매운떡 을재료로하는만두등또는이러한영업을하는음식점등인데, 거래계에서 매운떡 자체를원료로사용하는경우가그리흔하지아니하고, 이사건출원상표 서비스표의표장에 고추 의도형이있어이로부터 맵다 는것과연관을짓는것이가능하나, 그렇다고해도단지고추또는매운맛이원료로사용된것으로는추측이가능하지만그것이바로 매운떡 이라는원재료및품질을직감하게한다고보기도어렵다. (3) 나아가원고는이사건출원상표 서비스표를 2003경부터사용하여전국적인체인점을갖는등으로어느정도일반소비자나수요자의신용을쌓은것으로보이고, 비 - 8 -

14 록지정상품이다르기는하나문자상표로도등록되어있는반면에, 동종업계의다른업자가매운떡을재료로사용하여영업을하는경우는찾아볼수없고, 매운떡을재료로영업을한다고할경우에도굳이 신떡 이라는호칭을사용하지아니하고 매운떡 으로재료를표시하여영업을하더라도원재료를표시하는데별지장이있을만한사정도보이지아니하며, 동종영업에종사하는자들이이사건출원상표 서비스표를모두사용할것을의욕할것으로보이지도아니하므로이사건출원상표 서비스표를원고가독점적으로사용할수없게하여야할공익상의필요성도보이지아니한다. (4) 따라서이러한여러가지사정을종합하면, 이사건출원상표 서비스표는상표법제6조제1항제3호에해당하는기술적표장이라고보기어렵다. 3. 결론 그렇다면, 이와결론이다른이사건심결은위법하므로그취소를구하는원고의 청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 우라옥 판사 이상균 - 9 -

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16 제 6 조제 1 항제 7 호

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18 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2007허13483 거절결정 ( 상 ) 원 고 켄나메탈게엠베하운트코. 카게베르크조위게플러스하르트쉬토페 (KENNAMETAL GmbH & Co. KG Werkzeuge+Hartstoffe) 독일국데 퓌르트벨로우어스트라세 73 대표자하랄트멘라인, 닥터토마스래스크소송대리인법무법인중앙담당변호사유규종, 김인중소송복대리인변리사안은경 피 고 특허청장소송수행자배신섭, 이영권 환송전판결 환송판결 특허법원 선고 2005 허 3895 판결 대법원 선고 2005 후 2793 판결 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 5271 사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송총비용은피고가부담한다

19 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 : 갑제1호증, 을제1호증의 1 내지 4] 가. 심결의경위원고는 아래나항기재이사건출원상표 / 서비스표를출원하였는데, 특허청심사관은 이사건출원상표 / 서비스표가상표법제6조제1항제7 호에해당한다는이유로거절결정을하였다. 특허심판원은위거절결정에대한원고의불복심판청구에대하여, 이사건출원상표 / 서비스표는 4개의영어단어로이루어진것으로서, 당신의경쟁력을가공 ( 기획 ) 하라, 기술은당신의경쟁력 등으로해석될수있어, 지정상품이나지정서비스업과관련된공장이나작업장에서직원들에게기술과경쟁력을강조하는일종의표어내지슬로건으로인식되고, 상품이나서비스의출처를표시하는특별현저성이없다는이유로이사건출원상표 / 서비스표가상표법제6조제1항제7호에해당한다고보아, 위심판청구를기각하는내용의주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건출원상표 / 서비스표 (1) 구성 : engineering your competitive edge (2) 출원일 / 출원국 / 국제등록번호 : / 독일국 / 제811551호 ( 마드리드의정서에의하여국제등록되고대한민국을지정국으로하여국제출원되었다 )

20 (3) 지정상품및지정서비스업 : 기계용전동공구, 즉, 금속절단공구, 절단공구, 클램프공구, 회전공구, 드릴링과밀링공구, 공구부착기구, 커팅삽입물, 색인용삽입물, 공구홀더, 작업물홀더 (Power operated tools for machines, namely metal cutting tools, cutting tools, clamp tools, turning tools, drilling tools, milling tools, tool holding fixtures, cutting inserts, indexable inserts, tool holder, work piece holder : 상품류구분제7류 ), 상품및서비스의발표, 상품전시및판촉용상품배포, 기업의판촉발표를통한인쇄물이용광고업 (Advertising using printed matter, by presentations of goods and services, demonstration and promotional distribution of goods, promotional presentation of companies : 서비스업류구분제35류 ), 도구및절단장치의형상화, 선택, 사용, 재가공및재활용과관련한기술상담업 (Technical consultancy pertaining to shaping, selection, use, reprocessing and re-use of tools and cutting materials : 서비스업류구분제42류 ) 2. 이사건출원상표 / 서비스표가상표법제6조제1항제7호에해당하는지여부 [ 인정근거 : 갑제2호증의 1 내지 6, 을제2호증의 1, 2, 3, 변론전체의취지 ] 가. 판단기준상표법제6조제1항은제1호내지제6호에서상표등록을받을수없는사유를열거하고, 나아가제7호에서제1호내지제6호에해당하지않더라도수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표는상표등록을받을수없다고규정하고있다. 출원상표나출원서비스표가상표법제6조제1항제7호에해당하여식별력이없는지여부는그지정상품이나지정서비스업과의관계에있어서일반수요자가그출처를인식할수있느냐에따라서결정될것인바 ( 대법원 선

21 고 96후979 판결참조 ), 출원상표나출원서비스표가여러개의단어로이루어진문구혹은문장으로구성되었다는이유만으로식별력이없게되어제7호에해당한다고할수는없을것이고, 나아가지정상품이나지정서비스업과관련하여볼때에그출처를표시한다고하기보다는거래사회에서흔히사용되는구호나광고문안으로인식되는등의사정이있어이를특정인이독점적으로사용하도록하는것이부적절하게되는경우에상표법제6조제1항제7호에의하여그등록이거절되어야할것이다. 나. 판단이사건출원상표 / 서비스표는 engineering your competitive edge 와같이 4개의영어단어가한데어우러진영어문구로구성된것으로서, 우리나라의영어보급수준에비추어볼때일반수요자나거래자가그의미를직감할수있다고하기어려워그의미에기하여식별력을부정하기어렵고, 나아가설령일반수요자나거래자가그의미를쉽게인식할수있다고하더라도 당신의경쟁력을가공하여 ( 높여 ) 준다 는정도로인식할것으로보이므로, 그문구내에 날 이나 모서리 를의미하는영어단어 edge' 가포함되어있다고하더라도그지정상품중 금속절단공구, 절단공구 나지정서비스업중 도구및절단장치의형상화와관련한기술상담업 등과관련하여지정상품이나지정서비스업의품질, 용도, 형상등을나타내는기술적인표장이라거나혹은거래계에서흔히쓰일수있는구호나광고문안정도로인식될것이라고단정하기어려워지정상품이나지정서비스업등의출처를표시하지못하는사정이있다고하기는어렵다. 다. 소결따라서이사건출원상표 / 서비스표는상표법제6조제1항제7호소정의식별력이부정되는상표 / 서비스표에해당한다고할수없다

22 3. 결론그렇다면이사건출원상표 / 서비스표에대한거절결정은취소되어야할것인바, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김명수 판사 오충진 판사 심준보

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24 제 7 조제 1 항제 4 호

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26 특허법원 제 1 부 판 결 사 건 2007허14257 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사지에프스포츠서울서초구서초3동 알지비빌딩 4층대표이사권오룡소송대리인법무법인바른담당변호사유영석 피 고 박주봉서울강남구대치동 902 소송대리인변리사고영회 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 848 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

27 이 유 1. 기초사실가. 심결의경위피고는, 원고의아래나. 항의이사건등록상표가배드민턴국가대표선수, 코치및감독으로활동하면서 셔틀콕의황제 등의별칭과함께국내외에서주지 저명한피고의성명, 약칭을무단으로모방하여출원, 등록받은것으로상표법제7조제1항제4 호 제6호 제11호에각각해당한다는이유로등록무효심판을청구하였는데, 특허심판원은이사건등록상표가배드민턴과관련하여저명한피고의성명, 약칭을포함하고있어상표법제7조제1항제4호 제11호에각각해당한다는이유로, 피고의청구를인용하는주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제657417호 ⑶ 지정상품 : 상품류구분제28류의배드민턴라켓, 배드민턴공, 배드민턴라켓케이스, 배드민턴공케이스, 배드민턴용손목보호대, 배드민턴줄, 금속완구, 트럼프, 낚시대 [ 인정근거 : 다툼없는사실 ] 2. 이사건의쟁점 이사건등록상표에포함되어있는영문자 joobong 이저명한타인의성명 약칭인

28 지여부, 만약저명한성명 약칭이라면타인의승낙을얻은경우에해당하는지여부및 피고성명의주지성으로인하여이사건등록상표가상표법제 7 조제 1 항제 4 호소정 의모방상표나같은항제 11 호소정의수요자기만상표에해당하는지여부이다. 3. 판단가. 판단기준 ⑴ 상표법제7조제1항제6호는저명한타인의성명 명칭등이나이들의약칭을포함하는상표는그타인의승낙을얻은경우를제외하고는상표등록을받을수없다고규정하고있는바, 그저명성은사회통념상또는지정상품과관련한거래사회에서널리인식될수있는정도를의미하는것으로, 같은항제9호소정의주지성보다도훨씬주지도가높을뿐아니라나아가오랜전통내지명성을지닌경우를가리킨다고볼것이며 ( 대법원 선고 83후34 판결등참조 ), 그판단은그성명등의사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위등과상품거래의실정및사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부등을고려하여야하고 ( 대법원 선고 2003후2096 판결등참조 ), 그판단시기는등록상표의출원시를기준으로할것이며, 본호의규정취지는상품이나서비스의출처의오인 혼동을방지하기위한것이아니라타인의인격권을보호하기위한것이므로, 타인의성명 약칭등은그자체로서저명한것이어야하고이미상표로사용되어저명하게되었다면이에해당하지않는다고할것이다. ⑵ 상표법제7조제1항제4호에서규정한 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는 상표라함은, 상표의구성자체또는그상표가지정상품

29 에사용되는경우일반수요자에게주는의미나내용이사회공공의질서에위반하거나사회일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에반하는경우또는고의로저명한타인의상표또는서비스표나상호등의명성에편승하기위하여무단으로타인의표장을모방한상표를등록사용하는것처럼그상표를등록하여사용하는행위가일반적으로공정한상품유통질서나국제적신의와상도덕등선량한풍속에위배되는경우를말한다 ( 대법원 선고 2004후1267 판결등참조 ). ⑶ 등록무효심판청구의대상이된등록상표가상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는수요자를기만할염려가있는상표에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는다른상표ㆍ서비스표나그사용상품ㆍ서비스업이반드시저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표ㆍ서비스표또는상품ㆍ서비스업이라고하면곧특정인의상표ㆍ서비스표나상품ㆍ서비스업이라고인식될수있을정도로는알려져있어야하고, 그판단은등록상표의등록결정시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2004후1304 판결등참조 ). 나. 상표법제7조제1항제6호에관한판단 ⑴ 인정사실 [ 인정근거 : 갑제4 내지 9호증, 을제1 내지 20호증 ( 각가지번호포함 ), 경험칙, 변론전체의취지 ] 박주봉 ( 피고의성명 ) 은우리나라배드민턴국가대표선수, 코치및감독출신으로서, 1982년덴마크오픈선수권대회에서처음으로입상한뒤 1996년선수생활을은퇴할때까지국제대회에서우승한경력이약 72회에달하였고, 특히 1992 년바르셀로나올림픽의남자복식경기에서김문수와함께금메달을, 1996년애틀랜타올림픽의혼합복식부문에서나경민과함께은메달을각각획득하였으며, 이

30 에배드민튼분야의공로를인정받아국제배드민턴영예의전당에올랐고, 경에는배드민턴세계최다우승으로기네스북에등재되기도하는등 셔틀콕의황제, 셔틀콕의귀재 ( 鬼才 ) 라는별칭과함께배드민턴계에서그명성을떨쳤다. 박주봉 은선수생활은퇴후에도우리나라국가대표코치뿐만아니라배드민턴종주국인영국의국가대표코치, 배드민턴이국기 ( 國技 ) 라고할수있는말레이시아의국가대표코치, 아시아연맹및세계배드민턴연맹의순회코치및일본국가대표팀감독등으로계속활동하는한편, 배드민턴의대중화를위하여배드민턴교습서인 박주봉의배트민턴 을출간하기도하였다. 우리나라배트민턴동호인수는약 300만명정도에이르고, 이사건등록상표출원일인 까지 박주봉 에대한각종매체의기사는인터넷포털사이트인 네이버 에 196건, 파란 (Paran) 뉴스에 88건, 일간신문인 스포츠조선 에 27건, 배드민턴전문잡지인 월간배드민턴 에 100건, 인터넷배트민턴동호회인 민턴클럽 에 19건등이게재되었다. ⑵ 판단위인정사실에서나타나는 박주봉 의활동분야, 활동기간및수상경력등과함께, 상표법제7조제1항제6호의저명성은주지도가높을뿐만아니라나아가오랜전통내지명성을지닌경우에인정되는점, 우리나라스포츠계에서배드민턴은비교적비인기종목에속하는점, 일반적으로스포츠스타나연예인의경우그전성기가짧고세대교체가빠른점및이사건등록상표는박주봉의주지성이가장높다고할수있는선수생활에서은퇴한후약 10년정도가지난시점에서출원된점등을종합하여고려할때, 비록 박주봉 이라는성명이배드민턴분야에서널리알려져있다고볼수는있을지라도, 위인정사실과피고제출의증거들만으로는이사건등록상표의출원일무렵에 박주봉 또는그의약칭으로서의 주봉 이상표법제7조제1항제6호

31 소정의저명성까지획득하였다고인정하기에부족하다. 따라서 박주봉 의저명성을전제로하는이부분피고의주장은, 이사건등록상표가위 박주봉 의약칭에해당하는지, 타인의승낙을얻은경우에해당하는지등에대하여나아가살필필요도없이이유없다. 다. 상표법제7조제1항제4호 ( 모방상표 ) 제11호 ( 수요자기만상표 ) 에관한판단위무효사유들은 박주봉 의성명 약칭이원고이외특정인의상품출처표시로서요구되는주지성을획득한경우에인정될수있을것인데, 앞서나. 항에서살핀바와같이배드민턴분야에서알려져있는 박주봉 은상품출처표지로서가아니라인격권에속하는성명으로서일뿐이고, 피고제출의증거만으로는위 박주봉 이원고이외특정인의상품출처표시로널리알려져있음을인정하기에부족하므로, 이에관한피고의주장들도모두이유없다. 4. 결론그렇다면, 이사건등록상표는피고의성명이나약칭과의관계에서상표법제7조제 1항제4호 제6호 제11호소정의무효사유에해당하지않는다고할것이고, 이와결론이다른이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용한다. 재판장판사성기문 판사 강경태 판사 김태현

32 제 7 조제 1 항제 7 호

33

34 특허법원 제 1 부 판 결 사 건 2007허9088 등록무효 ( 상 ) 원 고 잭볼프스킨아우스뤼슈통퓌어드라우센게엠바하운트코카게아아 (JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA) 독일 이트슈타인림부르거슈트라세 대표자크리스티안브란트 (Christian Brandt) 소송대리인변리사조휘건 피 고 평안섬유공업주식회사서울동대문구휘경동 281 대표이사김세훈, 김형섭소송대리인변리사한호섭 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1566 호사건에관하여한심결중상표등록번 호제 상표의지정상품중 땀흡수스타킹, 레그워머, 레깅스, 목도리, 숄, 숄

35 더랩, 스카프, 스타킹, 스톨, 타이츠, 넥타이, 양복장식용손수건, 작업화, 장화, 방수 피복, 농구화, 등산화, 운동화, 육상경기용화, 축구화, 운동용스타킹, 모자, 양말 에 대한부분을취소한다. 2. 원고의나머지청구를기각한다. 3. 소송비용중 60% 는원고가, 나머지 40% 는피고가각부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 1566 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 심결의경위등 가. 이사건등록상표 ⑴ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 ⑵ 구성 : ⑶ 지정상품 : 상품류구분제25류의가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용화 ( 靴 ), 농구화, 단화, 뒷축 (Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용샌달, 목욕용슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용갑피, 신발용뒷굽, 신발용미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발 또는샌달, 오버슈즈, 우화, 육

36 상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 승마바지, 승마화, 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 각반 ( 脚絆 ), 넥타이, 땀흡수스타킹, 레그워머, 레깅스 (Leggings), 머프 (Muffs), 목도리, 반다나 (Bandana), 방한용귀마개, 방한용장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일, 보아 (Boas), 비전기식보온용발싸개, 숄, 숄더랩 (Shoulder wraps), 수녀용머리수건, 수대 ( 手帶 ), 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를덧댄부분, 스톨 (Stoles), 양말, 양말커버, 양복장식용손수건 (Pocket squares), 에스콧타이 (Ascots), 에이프런, 운동용스타킹, 유아용직물제기저귀, 의류용호주머니, 타이츠 (Tights), 퍼러린 (Pelerines), 관 ( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 망건, 모자, 모자챙 (Sun visors), 베레모, 사교관 ( 司敎冠 ), 의류용 후드, 터번, 톱햇 (Top hat), 방수피복, 가터 (Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용멜빵, 혁대 ⑷ 상표권자 : 피고나. 선등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 사용상품 : 의류, 신발류, 모자류, 운동용구, 캠핑용구 ⑶ 상표권자및사용자 : 원고 ⑷ 상표등록사항 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 상표등록제182850호 상표권존속기간갱신등록일 : 지정상품 : 상품류구분제25류의잠바, 작업복, 양복바지, 반바지, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, T셔츠, 풀오버, 운동용유니폼

37 다. 이사건심결의경위원고는특허심판원에피고를상대로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제4 호, 제7호, 제9호내지 12호에해당하여상표등록이무효라고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 특허심판원은위심판청구사건을 2006당1566호로심리한후, 이사건등록상표는선등록상표와그표장이유사하나, 그지정상품이동일 유사하지아니하므로상표법제7조제1항제7호에해당하지않고, 선등록상표가국내또는외국에서주지또는저명하지않고, 국내에서일반수요자나거래계에서그상표라고하면특정인의상표라고인식될수있을정도로알려져있지않아상표법제7조제1항제4호, 제 9호내지제12호에해당하지않는다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1 내지 3호증의각기재, 변론전체의취지 2. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 이사건의쟁점이사건의쟁점은, 이사건등록상표가상표법제7조제1항제4호, 제7호, 제9호내지제12호에해당하는지여부이다 ( 이사건등록상표와선등록상표의표장이동일 유사하다는점에대하여는당사자사이에다툼이없다 ). 나. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부 ⑴ 상표법제7조제1항제7호는, 선출원에의한타인의등록상표 ( 지리적표시등록단체표장을제외한다 ) 와동일또는유사한상표로서그지정상품과동일또는유사한

38 상품에사용하는상품을등록을받을수없는상표의하나로규정하고있다. 이사건에서이사건등록상표와선등록상표의표장이동일 유사함은당사자사이에다툼이없으므로이하에서는지정상품의동일 유사여부에대하여만살피기로한다. ⑵ 지정상품의동일 유사여부 ( 인정근거 : 변론전체의취지 ) 지정상품의유사여부는대비되는상품에동일 유사한상표를사용할경우동일업체에의하여제조또는판매되는상품으로오인될우려가있는가여부를기준으로하여판단하되, 상품자체의속성인품질, 형상, 용도와생산부분, 판매부분, 수요자의범위등거래의실정을종합적으로고려하여일반거래의통념에따라판단하여야한다 ( 대법원 선고 2003후144 판결등참조 ). 선등록상표의지정상품중반바지, 폴로셔츠, 풀오버 ( 머리부터입는소매달린스웨터 ), 티셔츠와이사건등록상표의지정상품중땀흡수스타킹, 레그워머, 레깅스, 목도리, 숄, 숄더랩, 스카프, 스타킹, 스톨, 타이츠의유사여부에대하여보면, 위땀흡수스타킹, 레그워머 ( 무릎밑에서발목까지가리는원통상의니트제방한구 ), 레깅스 ( 가랑이끝에고리를달아서발에꿰어입는보온성이뛰어나고신축성이좋은바지 ), 목도리, 숄, 숄더랩 ( 몸에감듯이입는넉넉한옷 ), 스카프, 스타킹, 스톨 ( 장식또는방한의목적으로어깨에걸치거나목에두르는의류 ), 타이츠 ( 허리부분에서부터다리부분까지몸에꼭붙는스타킹모양의긴바지 ) 는여성들이몸에입는의류이거나, 의류와함께또는의류위에착용함으로써멋을내거나방한기능등을하는의류제품이라는점에서선등록상표의위지정상품과공통점이있고, 일반적으로여성용반바지, 티셔츠등의매장에서함께전시판매되고있으며, 토탈패션화의경향에따라점차동일한사업자에의해제조 판매되는것이일반화되어가는추세인점에비추어보면, 위각지정

39 상품은생산부분과판매부분이공통되고, 수요층이유사하여위각지정상품에동일 유사한상표를사용하는경우동일업체에의하여제조또는판매되는상품으로오인될우려가있으므로위각지정상품은유사하다. 선등록상표의지정상품중양복바지와이사건등록상표의지정상품중넥타이, 양복장식용손수건의유사여부에대하여보면, 넥타이, 양복장식용손수건은양복과함께착용하는것으로양복과양복바지, 넥타이, 양복장식용손수건은동일사업자에의해제조되고, 동일매장에서전시 판매되는것이일반적이며, 그수요자또한양복을입는남성들로공통되어있어위각지정상품에동일 유사한상표를사용하는경우동일업체에의하여제조또는판매되는상품으로오인될우려가있으므로위각지정상품은유사하다. 선등록상표의지정상품중작업복과이사건등록상표의지정상품중작업화, 장화와의유사여부및선등록상표의지정상품중잠바와이사건등록상표의지정상품중방수피복의유사여부에대하여보면, 우선방수피복은잠바의일종으로그와품질과형상이동일 유사하며, 또한위각각의지정상품은상품의용도나수요층의범위가동일 유사하고, 동일사업자에의하여생산되고, 동일매장에서전시 판매되는것이일반적이어서위각각의지정상품에동일 유사한상표를사용하는경우동일업체에의하여제조또는판매되는상품으로오인될우려가있으므로위각각의지정상품은각유사하다. 선등록상표의지정상품중스포츠셔츠, 운동용유니폼과이사건등록상표의지정상품중농구화, 등산화, 운동화, 육상경기용화, 축구화, 운동용스타킹, 모자, 양말의유사여부에대하여보면, 선등록상표의지정상품이운동시몸에입는운동용의류인반

40 면, 이사건등록상표의지정상품은운동시발에착용하는신발, 발에신는양말및스타킹, 머리에쓰는모자라는점에서품질 형상에있어일부차이는있으나, 운동시착용하는의류내지의류관련제품이라는점에서용도가공통되고, 스포츠셔츠나운동용유니폼과운동화, 운동용스타킹, 양말, 모자등은동일사업자에의하여제조되어동일매장에서전시 판매되는것이일반적이며, 그수요자또한공통되어위각지정상품에동일 유사한상표를사용하는경우동일업체에의하여제조또는판매되는상품으로오인될우려가있으므로위각지정상품은유사하다. 선등록상표의지정상품과이사건등록상표의지정상품중앞서유사한상품이라고인정된것을제외한나머지지정상품의유사여부에대하여보면, 위각지정상품은상품자체의속성인품질, 형상, 용도와생산부문, 판매부문, 수요자의범위등이일치하지않아서, 일반수요자나거래자들이동일업체에의하여제조또는판매되는상품으로오인 혼동할우려가없고, 달리원고제출의증거들만으로이를인정하기부족하므로위각지정상품은유사하지않다 ( 이사건등록상표의지정상품중골프화, 럭비화, 복싱화, 스키화, 야구화, 체조화, 하키화, 핸드볼화도넓은의미에서운동화로볼수있으므로선등록상표의지정상품중스포츠셔츠나운동용유니폼과동일 유사하다고볼여지도있으나, 이러한상품들은수요층이한정되어있는관계로스포츠셔츠나운동용유니폼을판매하는의류매장에서함께전시 판매되지않고, 전문스포츠매장에서판매되는것이일반적이어서선등록상표의지정상품인스포츠셔츠나운동용유니폼과유사한상품이라고보기어렵다 ). ⑶ 따라서이사건등록상표는선등록상표와표장이유사하고, 이사건등록상표의지정상품중땀흡수스타킹, 레그워머, 레깅스, 목도리, 숄, 숄더랩, 스카프, 스타킹, 스

41 톨, 타이츠는선등록상표의지정상품중반바지, 폴로셔츠, 풀오버, 티셔츠와유사하고, 이사건등록상표의지정상품중넥타이, 양복장식용손수건은선등록상표의지정상품중양복바지와유사하며, 이사건등록상표의지정상품중작업화, 장화는선등록상표의지정상품중작업복과유사하고, 이사건등록상표의지정상품중방수피복은선등록상표의지정상품중잠바와유사하며, 이사건등록상표의지정상품중농구화, 등산화, 운동화, 육상경기용화, 축구화, 운동용스타킹, 모자, 양말은선등록상표의지정상품중스포츠셔츠, 운동용유니폼과유사하므로, 그유사한지정상품에대하여는상표법제7조제1항제7호에해당하여등록이무효이고, 이사건등록상표의지정상품중앞서유사하다고본지정상품을제외한나머지지정상품에대하여는선등록상표의지정상품과동일 유사하지않으므로상표법제7조제1항제7호에해당하지않아서그등록이무효라고할수없다. 다. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제4호, 제9호내지제12호에해당하는지여부 ⑴ 상표법규정등상표법제7조제1항은제4호는, 상표그자체또는상표가상품에사용되는경우수요자에게주는의미와내용등이일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에어긋나거나공공의질서를해칠우려가있는상표를, 상표법제1항제9호는, 타인의상품을표시하는것이라고수요자간에현저하게인식되어있는상표 ( 지리적표시를제외한다 ) 와동일또는유사한상표로서그타인의상품과동일또는유사한상품에사용하는상표를, 상표법제7조제1항제10호는, 수요자간에현저하게인식되어있는타인의상품이나영업과혼동을일으키게할염려가있는상표를, 상표법제7조제1항제11호

42 는, 상품의품질을오인하게하거나수요자를기만할염려가있는상표를, 상표법제7 조제1항제12호는, 국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는상표 ( 지리적표시를제외한다 ) 와동일또는유사한상표로서부당한이익을얻으려하거나그특정인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는상표를, 각상표등록을받을수없는상표로규정하고있다. 한편, 이사건등록상표등록당시선등록상표가국내에서주지 저명한상표이고, 이사건등록상표가주지 저명한상표인선등록상표와동일 유사한경우라면상표법제7조제1항제4호에해당하여상표등록을받을수없고 ( 대법원 선고 2002후 2563 판결등참조 ), 상표법제7조제1항 11호의수요자를기만할염려가있는상표란지정상품과의관계에서타인의상표를모방하여자기상표로등록출원또는등록한것같이하거나국내상품을외국상품으로혼동하게하는등수요자를속이는것을말하고, 이에는품질과관계없이상품의출처의오인을초래함으로써수요자를기만하는것도포함되며 ( 대법원 선고 98후2870 판결등참조 ), 수요자를기만할염려가있는상표를등록받을수없다고규정한취지는이미특정인의상표라고인식된상표를사용하는상품의품질, 출처등에관한일반수요자의오인 혼동을방지하여이에대한신뢰를보호하고자함에그목적이있고 ( 대법원 선고 2001후 1884 판결등참조 ), 여기에서특정인의상표라고인식된상표란주지 저명한상태에는이르지않더라도적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상품이나상표라고하면특정인의상품이나상표라고인식할수있는정도로알려져있어야한다 ( 대법원 선고 2001후3187 판결등참조 )

43 ⑵ 판단 이사건등록상표가선등록상표와의관계에서상표법제7조제1항제4호에해당하기위해서는이사건등록상표에대한등록결정당시선등록상표가국내에서주지 저명한것이어야하고, 같은항제9, 10호에해당하기위해서는이사건등록상표의출원당시선등록상표가국내에서주지 ( 제9호 ), 저명 ( 제10호 ) 하여야하며, 같은항제 11호에해당하기위해서는이사건등록상표에대한등록결정당시선등록상표가국내에서주지 저명의정도에까지는이르지않더라도국내의일반거래에있어서그사용상품의수요자나거래자에게그상표라고하면특정인의상표라고인식될수있을정도로알려져있어야하며, 같은항제12호에해당하기위해서는이사건등록상표와대비되는원고의선등록상표가이사건등록상표의출원당시에국내또는외국의수요자간에저명해야한다. 그러므로먼저이사건등록상표의출원또는등록결정당시선등록상표가국내또는외국에서주지 저명한상표였는지, 이사건등록상표의등록결정당시선등록상표가주지 저명에는이르지않더라도적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상품이나상표라고하면특정인의상품이나상표라고인식할수있는정도로알려진상표인지여부에관하여본다. 인정사실갑제4 내지 17호증 ( 각가지번호포함 ) 의각기재에변론전체의취지를종합하면다음의사실을인정할수있고, 달리반증이없다. 1 원고는 1998년부터선등록상표에대하여일본어, 영어, 독일어로된카탈로그를발행하여배포하고있다. 2 선등록상표의사용제품이에델바이스 H&K 코리아를통하여국내에유통 공급되

44 고있는데, 1996년도에약 8,700만원, 1997년도에약 6,900만원상당의상품이수입되었다. 3 국내인터넷쇼핑몰에서선등록상표가부착된상품이판매되고있고, 대만, 일본, 독일등지에서선등록상표에대한인터넷홈페이지가개설되어선등록상표가부착된상품이판매되고있다. 4 원고가독일을포함한세계여러나라에선등록상표가부착된상품을판매함으로써발생한총매출액 / 지출한총광고 판촉비는 1999년도 3,800만유로 ( 원화기준으로약 470억원 )/250,800유로이고, 2000년도 4,500만유로 ( 원화기준으로약 550억원 )/297,000유로이며, 2001년도 5,300만유로 ( 원화기준으로약 650억원 )/349,800 유로이고, 2002년도 6,300만유로 ( 원화기준으로약 770억원 )/415,800유로이며, 2003년도 6,800만유로 ( 원화기준으로약 840억원 )/448,800유로이고, 독일을제외한세계각국에서광고 판촉비용으로지출한금액은, 2001년도 2억 2,372만원, 2002년도 5억 8,945만원, 2003년도 4억 6,985만원이다. 5 원고가일본에서선등록상표가사용된상품 ( 의류, 하드웨어, 텐트, 침낭, 부속물포함 ) 을판매하고얻은순매출액은 1997년도 1,447,909,000엔 { 월원화기준 ( 이하같다 ) 약 123억원 }, 1998년도 1,127,880,000엔 ( 약 96억원 ), 1999년도 1,022,544,000엔 ( 약 87억원 ), 2000년도 977,959,000엔 ( 약 83억원 ), 2001년도 786,159,000엔 ( 약 67억원 ), 2002년도 757,763,000엔 ( 약 63억원 ), 2003년도 742,336,000엔 ( 약 63억원 ), 2004년도 690,592,000엔 ( 약 59억원 ), 2005년도 613,567,000엔 ( 약 52억원 ) 이고, 원고는일본에서 2002년부터 2006년까지매년약 2 억원상당의금액을광고비로지출하였다

45 6 일본에서이사건등록상표의상표등록시를기준으로선등록상표가사용된상품이 23개의상점, 2개의프랜차이즈점및 300여판매업자에의하여판매되고있다. 7 원고는국내를비롯한 58개국에선등록상표와동일하거나유사한상표를등록하였다. 8 원고의홈페이지 (URL: http;// 에서는연락처를국가별로기재해두고있는데, 이연락처에는오스트리아, 덴마크, 러시아, 이탈리아, 일본등과함께한국역시기재되어있다. 9 날짜를알수없는패션채널잡지에는, 현재국내시장에서널리알려진독일브랜드는도이터, 쉐펠, 사레와, 레키, 마인들, 한바그, 잭울프스킨, 바우데등 10여개이상이다. 라는기사가, 경발간된패션채널잡지에는, 24년의역사를가진독일의아웃도어브랜드잭울프스킨은 2005년 100만마르크 ( 한화기준약 1300억원 ) 의매출을기록했다. 라는기사가, 발간된패션채널잡지에는, 기존에한국에진출해있는아웃도어와함께아웃도어고객에게낯익은브랜드인 Jack Wolfskin, Mammut, Schoeffel 등은우수한브랜드력과상품력을갖추고주목을받고있다. 라는기사가, 자인터넷경향신문에는 나이키, 아디다스, 잭울프스킨, 필라등세계유명스포츠브랜드뿐만아니라영국의버버리도우진의고객이다. 라는기사가, 자인터넷머니투데이신문에는, 이번세일에는나이키, 아디다스, 잭울프스킨, 팀버라인, 라코스떼등이참여한다. 라는기사가, 자인터넷스포츠조선신문에는, 아웃도어존에는잭울프스킨, 콜멘, 팀버라인, 에델바이스, 단비스포츠등, 스포츠존에는나이키, 아디다스, 라코스테, 엄브로, 쏘이스포츠등유명브랜드들이입점해있다. 라는기사가, 자인터넷매일경제

46 신문에는, 레저용품명가로알려진독일잭울프스킨, 프랑스라푸마, 일본오가와텐트등에도자기브랜드로납품하고있다. 라는기사가각실렸다. 10 원고는국내월간잡지인 MOUNTAIN 에선등록상표에대한광고를 3회 (2004 년 6월, 9월, 11월 ) 하였다. 11 원고는 E.O.G(European Outdoor Group) 에가입하여회원으로활동하고있다. 판단위인정사실을통해알수있는선등록상표상품에대한외국또는국내에서의판매실적, 광고 판촉에지출된비용, 언론, 방송매체에인용된횟수및그내용등을종합해보면, 이사건등록상표의출원시또는등록결정시선등록상표가외국특히일본과국내에서주지 저명한상표에해당한다거나, 국내일반수요자또는거래자에게특정인의상표로어느정도알려져있다고보기어렵고, 달리원고제출의증거들만으로이를인정하기부족하다. ⑶ 따라서이사건등록상표와선등록상표의동일 유사여부, 이사건등록상표가수요자를기만할염려가있는지여부, 이사건등록상표가부정한목적을가지고출원되었는지여부등에대하여더나아가살필필요없이이사건등록상표는선등록상표와의관계에서상표법제7조제1항제4호, 제9호내지제12호에해당하지않는다고할것이다. 라. 소결론결국, 이사건등록상표의지정상품중 땀흡수스타킹, 레그워머, 레깅스, 목도리, 숄, 숄더랩, 스카프, 스타킹, 스톨, 타이츠, 넥타이, 양복장식용손수건, 작업화, 장화, 방수피복, 농구화, 등산화, 운동화, 육상경기용화, 축구화, 운동용스타킹, 모자, 양말

47 에대한부분은선등록상표와표장과지정상품이동일 유사하여그등록이무효로되 어야할것인바, 이와일부결론을달리한이사건심결은부당하다. 3. 결론그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이사건등록상표의지정상품중 땀흡수스타킹, 레그워머, 레깅스, 목도리, 숄, 숄더랩, 스카프, 스타킹, 스톨, 타이츠, 넥타이, 양복장식용손수건, 작업화, 장화, 방수피복, 농구화, 등산화, 운동화, 육상경기용화, 축구화, 운동용스타킹, 모자, 양말 에대하여는이유있으므로이를일부인용하고, 나머지청구는이유없으므로이를기각한다. 재판장판사성기문 판사 강경태 판사 이종우

48 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2007허13575 거절결정 ( 상 ) 원 고 주식회사백산상사광주시태전동 대표이사이충관소송대리인변리사김남정 피 고 특허청장소송수행자이호관 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 3654 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

49 이 유 1. 기초사실가. 심결의경위원고는 아래나항기재이사건출원상표를출원하였는데, 특허청은 이사건출원상표는별지기재선등록상표들과그표장및지정상품이유사하여상표법제7조제1항제7호에해당하므로, 상표등록을받을수없다는이유로거절결정을하였다. 특허심판원은위거절결정에대한원고의불복심판청구에대하여위거절결정과같은이유로원고의청구를기각하는내용의주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건출원상표 (1) 출원번호 : 제 호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 찻스푼, 숟가락, 스푼, 식칼, 양식용나이프, 주방용가위, 포크, 슬

50 라이서, 부삽, 부젓가락, 구절판, 비귀금속재공기, 비귀금속재대접, 비귀금속재머그컵, 비귀금속재과일컵, 비귀금속재받침접시, 비귀금속재밥그릇, 비귀금속재접시, 비귀금속재찻받침대, 비귀금속재찾잔, 비귀금속재커피잔, 비귀금속재양념통, 비귀금속재쟁반, 비귀금속재차통, 스쿱 (Scoops), 양념세트, 요리용스푼, 요리용포크, 젓가락, 주걱, 접시스텐드, 이쑤시개, 요리용번철, 절구, 주방용음식물혼합용스푼 [ 인정근거 : 다툼없는사실 ] 2. 이사건출원상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부 ( 부정 ) 가. 표장대비 ( 문자부분 ) 이사건출원상표와선등록상표들은모두장미형상부분과문자부분이결합한표장으로, 각각장미형상과문자부분이불가분적으로결합되어있는것이아니므로, 분리되어관찰된다. 양표장들의요부인문자부분은문자의구성및필체가상이하여비유사하다. 나. 장미형상부분의대비 (1) 관념에대하여보면, 양표장들은모두장미형상을비교적사실적으로묘사한것으로양표장들로부터형성되는관념은 장미 로서동일하다. (2) 호칭의유사여부에대하여본다. 먼저이사건에서와같이사물을비교적사실적으로묘사한표장에있어서도그형상으로부터도출되는관념과동일한호칭이발생하는지, 즉, 양표장들의장미형상으로부터 장미 라는호칭이발생하는지에대하여본다. 양표장들과같이사물을비교적사실적으로묘사한표장은사물의일정한형상을

51 포착한것에불과하여그자체의식별력은미약하다고보이는점, 사물의일정한형상을포착한것이기때문에이러한표장자체의권리범위는그형상 ( 표장의외관 ) 의동일 유사범위내로제한된다고봄이상당한점, 장미형상부분의식별력이미약하지않다할지라도그형상으로부터 장미 라는호칭이발생한다고하면, 결과적으로호칭및관념이동일하게됨으로써선출원된장미형상에대하여그권리범위를지나치게넓게인정하게되는결과가초래되는점등의사정에비추어보면, 이사건과같이사물을비교적사실적으로묘사한표장은, 그표장자체의식별력이미약하여요부가된다고보기어려울뿐만아니라요부가된다고할지라도그표장으로부터도출되는관념과동일한호칭이발생한다고보기도어렵다. 가사그관념과동일한호칭이발생한다할지라도, 다음의사정에비추어볼때, 호칭의비중을, 일반적인문자표장의경우와마찬가지로, 가장중요하게평가할수는없다. 즉, 이사건에서와같이사실적으로묘사한장미형상부분으로부터 장미 라는호칭이발생하고, 또그호칭의비중도가장중요하게평가한다면, 선출원된장미형상에장미와관련한모든형상 ( 외관이판이한경우까지포함될것이다 ) 에대한독점력을부여하는결과가초래되는점에비추어 ( 사실적으로묘사한장미형상부분의식별력이미약하지않다고할지라도그러한장미형상에기하여장미와관련한모든형상에대한독점력을부여하는것이타당하지않음은마찬가지이다 ), 이러한경우에는호칭이차지하는비중을상당부분축소하여평가하여야할것이다. (3) 외관에대하여보면, 양표장들은장미꽃형상의위치, 색상, 수, 배열등이상이하여전체적으로비유사하다. 나아가이사건에서와같이, 사물을사실적으로묘사한표장에있어서는, 위에서본

52 바와같이그러한표장은사물의일정한형상을포착한것인점, 그권리범위를외관의동일 유사범위내로제한된다고봄이상당한점등에비추어외관의유사여부를가장중요한요소로고려하여야할것이다. (4) 따라서, 양표장들의장미형상부분은요부가아닐뿐만아니라, 그장미형상들자체도관념이동일하기는하지만호칭은대비가되지아니하고, 가장중요한비중을차지하는외관이상이하므로, 전체적으로비유사하다. 다. 이사건출원상표는선등록상표들과표장이유사하지아니하므로, 그지정상품에관하여대비할것없이, 이사건출원상표는상표법제7조제1항제7호에해당하지아니한다. 3. 결론 그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결은부적법하므로, 이를취소하기로하여 주문과같이판결한다. 재판장판사김명수 판사 오충진 판사 심준보

53 별지 1. 선등록상표 1 가. 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 나. 구성 : 다. 지정상품 : 비귀금속제공기, 비귀금속제대접, 비귀금속제접시, 비귀금속제커피잔, 반찬용식품저장용기, 비귀금속제양념통, 비귀금속제쟁반, 비귀금속제저금통, 양념세트, 비귀금속제머그컵, 보온수통, 유리제또는자기제포장용뚜껑, 화장품용병, 도자기, 자기제조각, 찜냄비, 휴대용화장품케이스 ( 내용물이채워진것을말한다 ), 칫솔갑, 쓰레기통 ( 휴지통 ), 비건축용장식유리, 내열도기 ( 유리 ) 냄비, 냄비, 비귀금속제비전기식커피포트, 비귀금속제주전자, 비귀금속제찻주전자, 법랑주전자, 비전기식가열냄비, 김치통, 비귀금속제수저통, 비귀금속제식탁깔판, 도마, 비누대, 절구, 절구공이, 물통, 화분, 애완동물용우리 (Cages), 화장지걸이, 종이접시, 유리제또는자기제포장용마개, 화장품용병, 쌀통, 도자기, 가사용장갑, 자기제조각, 테라코타제조각, 비귀금속제찻잔, 사발

54 2. 선등록상표 2 가. 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 나. 구성 : 다. 지정상품 : 선등록상표 1 과동일 3. 선등록상표 3 가. 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 나. 구성 : 다. 지정상품 : 선등록상표 1 과동일끝

55 특허법원 제 1 부 판 결 사 건 2007허13674 거절결정 ( 상 ) 원 고 주식회사영신물산양주시남면경신리 대표이사조창섭소송대리인변리사신동준, 이재준 피 고 특허청장소송수행자이호관 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 1029 호사건에관하여한판결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

56 이 유 1. 심결의경위등 가. 이사건출원상표 1 출원일 / 출원번호 : / 제 호 2 구성 : 3 지정상품 : 상품류구분제25류의반바지, 아동복, 유아복, 잠바, 남방셔츠, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, T셔츠, 모자, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 양말, 운동용유니폼, 청바지나. 선출원상표 1 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제688308호 2 구성 : 3 지정상품 : 별지와같다. 4 등록권리자 : 서양물산주식회사다. 이사건심결까지의경위원고의이사건출원상표에대하여특허청심사관은 이사건출원상표는선등록상표와지정상품및표장이유사하여상표법제8조에해당하므로상표등록을받을수없다. 는이유로거절결정을하였다. 이에원고가거절결정불복심판을청구하자특허심판원은이를 2007원1029호로심리한후, 이사건출원상표는선출원상표와유사하다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 : 다툼없거나갑제1 2호증, 을제1 2호증, 변론전체의취지

57 2. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 이사건의쟁점이사건의쟁점은이사건등록상표가선출원상표와유사하여상표법제8호에해당하는지여부이다. 나. 이사건출원상표와선출원상표와의대비 1) 피고주장의요지이사건출원상표는도형과문자가결합된상표이나양자는서로분리하여관찰할수있고, 그중도형부분의호칭과관념은 검정강아지 또는 꼬리를치켜든검정강아지 로호칭 관념될것이고, 선출원상표역시이사건출원상표의도형과동일한호칭 관념이생기므로, 양자는표장이유사하며, 양상표는그지정상품중 의류, 신발, 모자 를모두포함하고있으므로지정상품또한유사하다. 2) 판단기준두개이상의상표가서로유사한지여부를판단하기위해서는상표의외관, 호칭, 관념을전체적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지의여부에의하여결정하여야되는것이므로외관 호칭 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의상표가수요자들로하여금명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없다 ( 대법원 선고 90후588 판결참조 ). 3) 표장대비가 ) 이사건출원상표의표장은도형 과문자 가결합된상표이고,

58 선출원상표는도형 만으로구성된상표이므로, 이사건출원상표를전체 적으로관찰할경우양표장은외관이다르고, 호칭의면에서도, 아래에서보는바와같이이사건출원상표는문자부분에의하여 푸 라고호칭될것이므로유사하다고볼수없다. 나 ) 다음으로, 이사건출원상표의표장중도형부분만을분리하여선출원상표와대비하여보면, 우선외관에있어서, 양자는모두앞쪽을바라보고서있으며짧은꼬리를치켜든개의형상을띠고있다는점에서유사하나, 머리모양에있어서이사건출원상표는단순화된선처리로뭉툭하게표현되어있는데비하여, 선출원상표는입부분이뚜렷하게튀어나와보다세밀하게표현되어있는차이가있다. 그런데동물특히개는그종에따라머리, 몸통, 다리, 꼬리, 털등의형상이현저하게다르고, 갑제3호증의기재에의하면, 이사건출원상표의지정상품과같은상품류구분에속하는제25류에있어서다양한형상의개도형이상표로출원되어등록되고있는사실을인정할수있으며, 이사건출원상표가출원된 경개, 고양이, 곰등동물의특징을단양하게표현한캐릭터가많이사용되고있는점 ( 경험칙 ) 에비추어보면, 도형의유사범위를좁게보아야할것이므로위와같은양표장의외관상차이가적다고볼수없다. 다음으로호칭에관하여보면, 이사건출원상표가도형만으로분리하여관찰된다하더라도, 1 도형과함께문자 foo 가기재되어있어 푸 로쉽게호칭할수있는점, 2 오늘날동물의도형을표장으로사용하는상표들은, 단순히그동물의대표적인명칭에따라 개표, 곰표, 돼지표, ' 고양이표 등으로호칭되는경우는드물고오히려

59 동물표장에독특한호칭을붙이거나, 상표권자의상호로호칭되는경우가적지않은점 ( 경험칙 ), 3 위에서살펴본바와같이개는그종에따라머리, 몸통, 다리, 꼬리, 털등이현저하게다르고, 이사건출원상표의출원전에개형상의도형이상표로많이사용되고있어, 단순히 개, 검정강아지 또는 꼬리를치켜든검정강아지 만으로호칭하여서는다른개형상의도형상표와구별을할수없는점등에비추어보면, 이사건출원상표를접하는일반수요자또는거래자가문자 foo 를무시하고굳이식별력이부족한 검정강아지 또는 꼬리를치켜든검정강아지 만으로호칭할가능성은거의없다고할것이다 ( 대법원 선고 90후588 판결, 대법원 선고 92후1370 판결, 대법원 선고 94후1800 판결, 대법원 선고 95후57 판결등참조 ). 이에비하여선출원상표는특별한호칭이없거나 검정강아지 또는 꼬리를치켜든검정강아지 로호칭되거나, 선출원상표의권리자인서양물산주식회사가 출원하고, 등록하여사용하고있는, 선출원상표와동일한도형과문자 BLUEDOG 을결합한상표 의 호칭인 블루독 이라고호칭될가능성이크므로, 양표장의호칭이서로유사하다고볼수없다. 마지막으로관념에있어서, 양표장은모두동물개를연상시키므로동일또는유사하다. 4) 대비결과이사건출원상표와선출원상표는관념에있어동일 유사하나, 외관상차이가있고, 호칭이현저히달라양상표를같은지정상품에사용하다하더라도수요자들로하

60 여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있다고보이지아니하므로, 양상표의지정상품유사여부에관하여나아가판단할필요없이서로유사하지아니하다. 다. 소결론이사건출원상표는선출원상표와유사하지아니하여상표법제8조에해당하지아니함에도, 이와결론을달리하여원고의심판청구를기각한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있어인용한다. 재판장판사성기문 판사 강경태 판사 김태현

61 특허법원 제 4 부 판 결 사 건 2008허33 등록무효 ( 상 ) 원 고 에스프리인터내셔날미국뉴욕주뉴욕시브로드웨이 1370 대표이사칭쵸만마이클소송대리인변리사남호현, 김정현 피 고 이종선 (******-*******) 대구달서구송현2동 소송대리인변리사김경미 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 3259 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지

62 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제595476호 ⑶ 상표권자 : 피고 ⑷ 지정상품 : 상품류구분제9류의 보통안경, 선글라스, 안경알, 안경집, 안경테, 코안경, 콘택트렌즈, 작업용보안경, 쌍안경, 제24류의 안경닦이수건 나. 선등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제130215호 ⑶ 상표권자 : 원고 ⑷ 지정상품 : 상품류구분제9류의 코안경집, 선글라스안경집, 안경테, 코안경, 선글라스 ⑸ 위상표는 3차례존속기간이갱신되었다. 다. 이사건심결의경위원고는특허심판원에피고를상대로, 이사건등록상표는그출원일이전에등록된선등록상표와외관, 호칭및관념이유사하고, 지정상품도동일, 유사하므로상표법제 7조제1항제7호에해당되어무효로되어야한다는이유로등록무효심판을청구하였다. 이에특허심판원은 당3259호로원고의청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1, 2, 3호증, 변론의전취지

63 2. 이사건심결의적법여부이사건등록상표가선등록상표와유사하여상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부에관하여본다. 가. 판단기준상표의유사여부는상표의외관 호칭 관념을일반수요자나거래자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여판단하여야하는것이므로, 외관 호칭 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의상표가일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자나거래자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다 ( 대법원 선고 99후1096 판결참조 ). 나. 표장의유사여부 (1) 외관및관념대비 이사건등록상표 은 정신 을의미하는영문자로인식되고, 일반 수요자나거래자들중일부는선등록상표 의 부분이 E 를표기하거나 도형화한것으로직감하는경우도있겠으나다수의일반수요자나거래자들에게는 부분이 E 를표기하거나도형화한것으로직감된다고보기어려우므로선등록상표 는 만으로인식될가능성이매우높다. 이렇게볼경우 는 중 I 자하나가생략되어있으나 P 자와 R 자의세로획에의하여그차이를구별하기쉽지않다. 따라서두상표는그외관에있어서유사한면이있고, 관념에있어서도같은의미로혼동될가능성이높다할것이다

64 (2) 호칭대비 이사건등록상표 은 스피리트 또는 스피릿 으로호칭되고, 선등록상 표 의 부분이 E 를표기하거나도형화한것으로다수의일반수요자나 거래자들에게직감된다고보기어려우므로 는 스프리트 또는 스프릿 으로 호칭된다할것이다. 따라서두상표는모두그호칭되는음절수에있어동일하고, 두 번째음절이 피 와 프 의미세한차이가있을뿐전체적으로호칭되는청감에있어 매우유사하다. 피고는우리나라의거래자나일반수요자의대부분이선등록상표 를 에스쁘리 또는 에스프리 로호칭하므로이사건등록상표의호칭과다르다고주장한 다. 그러므로살피건대, 을제 4 호증의 6, 7, 8, 10 내지 13 의각기재에의하면, 원고 가인터넷쇼핑물에서안경류를판매하면서선등록상표 와 ESPRIT 를동 시에표기하고그한글호칭을 에스쁘리 또는 에스프리 라고표기하고있는사실을 인정할수있으나, 위와같은사정만으로는우리나라의거래자나일반수요자의대부 분이실제로선등록상표 를 에스쁘리 나 에스프리 라고널리호칭ㆍ인식하 고있다고할수없으므로, 피고의위주장은이유없다. (3) 결국이사건등록상표와선등록상표는호칭에있어서매우유사할뿐만아니라외관및관념에있어서도혼동의가능성이있어서두상표가동일ㆍ유사한지정상품에함께사용될경우일반수요자들로하여금상품출처에관하여오인ㆍ혼동을일으킬염려가있다고할것이므로, 두상표는전체적, 이격적, 객관적으로관찰할때유사한표장에해당한다

65 다. 지정상품의유사여부이사건등록상표의지정상품은 보통안경, 선글라스, 안경알, 안경집, 안경테, 코안경, 콘택트렌즈, 작업용보안경, 쌍안경, 안경닦이수건 이고, 선등록상표의지정상품은 코안경집, 선글라스안경집, 안경테, 코안경, 선글라스 인바, 두상표의지정상품은모두안경과관련된상품들로서거래의통념상동일ㆍ유사한상품이라할것이다. 라. 소결론따라서이사건등록상표는선등록상표와표장이유사하고, 지정상품또한선등록상표의지정상품과동일ㆍ유사하여상표법제7조제1항제7호에의하여등록될수없는상표라할것이어서상표법제71조제1항제1호에의하여무효로되어야할것이므로, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하 기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 이상균 판사 김종석

66 특허법원 제 1 부 판 결 사 건 2008허330 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사에이앤에이컴퍼니서울성동구성수동2가 에이동대표이사곽종헌소송대리인변리사사광영 피 고 주식회사피자빙고서울관악구봉천동 은혜빌딩 2층대표이사이범운특허법인다래담당변리사이인종 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1526 호사건에관하여한심결중서비스표등 록제 호서비스표의지정서비스업중 관광음식점업, 다방업, 뷔페식당업, 제과점업, 카페업, 칵테일라운지서비스업, 휴게실업 에대한부분을취소한다

67 2. 원고의나머지청구를기각한다. 3. 소송비용중 50% 는원고가, 나머지 50% 는피고가각부담한다. 주 문 특허심판원이 당 1526 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 심결의경위등 가. 이사건등록서비스표 ⑴ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 서비스표등록제 호 ⑵ 구성 : ⑶ 지정서비스업 : 서비스업류구분제43류의간이식당업, 관광음식점업, 다방업, 레스토랑업, 뷔페식당업, 서양음식점경영업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 음식준비조달업, 제과점업, 카페업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 휴게실업나. 선등록서비스표 ⑴ 출원일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / 서비스표등록제16291호 ⑵ 구성 : ⑶ 지정서비스업 : 서비스업류구분제 35 류의수출입대행업 서비스업류구분제 36 류의오파업, 부동산관리업, 아파트관리업, 백화점관리업, 수퍼 마켓관리업, 시장관리업, 건물분양업

68 서비스업류구분제41류의스포츠시설관리업서비스업류구분제43류의레스토랑업, 셀프서비스식당업, 제과점업, 관광음식점업, 식당체인업, 관광숙박업, 호텔업, 모텔업, 콘도미니엄업 ⑷ 등록권리자 : 훼미리식품주식회사다. 선등록상표 ⑴ 출원일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / 상표등록제346981호 ⑵ 구성 : ⑶ 지정상품 : 상품류구분제29류의김치, 송이버섯, 두부, 사과상품류구분제30류의쌀, 밀가루, 라면, 효모, 피자상품류구분제31류의송이버섯, 사탕수수, 사과 ⑷ 등록권리자 : 해태제과식품주식회사라. 이사건심결의경위피고는이사건등록서비스표권자인원고를상대로특허심판원에, 이사건등록서비스표는그출원전에이미등록된선등록서비스표및선등록상표와표장및지정서비스업 ( 지정상품 ) 이동일또는유사하여상표법제7조제1항제7호에해당하여상표등록이무효라고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 특허심판원은위심판청구사건을 2007당1526호로심리한후, 이사건등록서비스표는선등록상표와표장이유사하고, 그지정서비스업과지정상품이유사하므로상표법제7조제1항제7호에해당하여등록이무효로되어야한다는이유로피고의심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2호증의각기재

69 2. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 이사건의쟁점이사건등록서비스표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부이다. 나. 이사건등록서비스표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부 ⑴ 표장의동일또는유사여부먼저, 이사건등록서비스표와선등록서비스표의표장의동일 유사여부에대하여보면, 외관에있어서양표장은문자의구성등에있어서많은차이가있어유사하지않고, 호칭 관념에있어서이사건등록서비스표는 빙고빙고 또는 빙고 로호칭되고, 기대하지않은대히트, 빙고게임 등의의미로관념되는데비하여, 선등록서비스표는 석빙고 로호칭되고, 돌로만든얼음보관창고 로관념된다할것이어서양표장은전체적으로유사하지않다. 다음으로, 이사건등록서비스표와선등록상표의표장의동일 유사여부에대하여보면, 외관에있어서양표장은문자의구성등에있어서차이가있어유사하지않으나, 호칭 관념에있어서양표장은 빙고 로호칭될수있고, 기대하지않은대히트, 빙고게임 등의의미로관념되어호칭 관념이동일 유사하므로양표장은전체적으로유사하다 ( 양표장이유사하다는점에대하여는당사자사이에다툼이없다 ). ⑵ 지정서비스업과지정상품의유사여부이사건등록서비스표는선등록서비스표와의관계에서보면, 서로표장이유사하지아니하여그지정서비스업의동일 유사여부에대하여더나아가살필필요없이상표법제7조제1항제7호에해당하는등록무효사유가없다고할것이므로아래에서는이사건등록서비스표의지정서비스업과선등록상표의지정상품사이의동일 유사여부에대하여만살펴본다

70 판단기준상표는상품그자체를, 서비스표는서비스의출처를식별시키기위한표장으로서각자수행하는기능이다르므로상품과서비스업사이의동종 유사성을지나치게광범위하게인정하여서는아니된다할것이고, 따라서상품과서비스사이의동종 유사성은서비스와상품간의밀접한관계유무, 상품의제조 판매와서비스의제공이동일사업자에의하여이루어지는것이일반적인가, 그리고일반인이그와같이생각하는것이당연하다고인정되는가, 상품과서비스의용도가일치하는가, 상품의판매장소와서비스의제공장소가일치하는가, 수요자의범위가일치하는가, 유사한표장을사용할경우출처의혼동을초래할우려가있는가하는점등을따져보아거래사회의통념에따라이를인정하여야한다 ( 대법원 선고 98후1587 판결참조 ). 판단먼저, 선등록상표의지정상품중 피자 또는 라면 과이사건등록서비스표의지정서비스업중 레스토랑업, 서양음식점경영업, 셀프서비스식당업, 식당체인업, 음식준비조달업 및 간이식당업, 스낵바업, 카페테리아업 의유사여부에대하여본다. 레스토랑은서양식음식점, 양식당을의미하고, 서양음식점은서양음식을주로판매하는음식점을, 셀프서비스식당은손님이직접음식을가져다먹는식당을, 식당체인업은일반적으로프랜차이즈점업을, 음식준비조달업은 ( 연회 기내식따위의 ) 요식조달업, 출장연회업을, 간이식당은간단한설비를갖추고값싸고간단한식사를제공하는작은식당으로주로우동, 라면등의분식과밥등을판매하는곳을, 스낵바는가볍게먹고마실수있는간이식당으로주로샌드위치나핫도그, 라면등간단한음식을손님의주문에따라조리하거나데워서판매하는곳을, 카페테리아는손님자신이좋아하

71 는음식을골라계산을한후직접식탁으로날라다먹는간이식당으로학교나도서관등의공공건물에서간편하게식사를할수있는곳을의미하는바, 레스토랑이나, 서양음식점에서는일반적으로피자가, 간이식당, 스낵바, 카페테리아에서는일반적으로라면이주된음식으로조리 판매되고있으며, 셀프서비스식당이나, 식당체인업, 음식준비조달업의경우취급하는음식이일정치는않으나오늘날피자의수요층이두터워지는상황에서피자를전문적으로또는주된메뉴로취급하는영업이점차확대되어가는추세에있다 ( 인정근거 : 변론전체의취지 ). 따라서위지정서비스업들은피자또는라면을전문적으로조리 판매하거나주된음식으로취급하는서비스업들로서일반적으로상품의제조 판매와서비스의제공이동일사업자에의하여이루어지고, 상품의판매장소와서비스의제공장소가일치하여위지정서비스업에선등록상표와유사한표장을사용하는경우출처의오인 혼동을초래할염려가있으므로위지정서비스업들과피자또는라면은유사하다. 다음으로, 선등록상표의지정상품중 피자 또는 라면 과이사건등록서비스표의지정서비스업중 관광음식점업, 다방업, 뷔페식당업, 제과점업, 카페업, 칵테일라운지서비스업, 휴게실업 의유사여부에대하여본다. 관광음식점은관광객이이용하기적합한음식제공시설을갖추고관광객에게특정국가또는지역의음식을전문적으로제공하는음식점을, 다방은사람들이아야기를나누거나쉴수있도록꾸며놓고차나음료따위를판매하는곳을, 뷔페식당은여러가지음식을큰식탁에차려놓고손님이스스로선택하여덜어먹도록한식당으로주로일식, 중식, 한식등다양한음식을맛볼수있는곳을, 제과점은과자나빵을파는곳을, 카페는커피나음료, 술또는가벼운서양음식을파는곳을, 칵테일라운지는

72 실내또는실외의분위기있는공간에한쪽에는칵테일라운지설비를갖추고나머지에는테이블을갖추어손님의주문에따라칵테일라운지에서칵테일, 서양술, 음료등을판매하는곳을, 휴게실은휴식을위한공간을제공하되그에부수하여간단한음료나식품, 오락거리등을제공하는곳을의미하는바, 위지정서비스업들은일반적으로피자또는라면을주된음식으로판매하는서비스업이아닐뿐만아니라, 설사위지정서비스업에서음식으로서또는술안주로서피자또는라면을판매한다하더라도, 시중에서유통되는피자를구입하여조리한후조각으로나누어다른음식이나주류, 음료등과함께제공하는등다른음식이나주류, 음료등의판매가주된서비스이고, 피자또는라면의판매가주된서비스는아니다 ( 인정근거 : 변론전체의취지 ). 따라서위지정서비스업들의경우일반적으로피자또는라면이라는상품의제조 판매와서비스의제공이동일사업자에의하여이루어진다거나, 상품의판매장소와서비스의제공장소가일치한다고보기어려워위지정서비스업들에선등록상표와유사한표장을사용한다하더라도출처의오인 혼동의염려는없다고할것이므로위지정서비스업들과피자또는라면은유사하지않다. 마지막으로, 선등록상표의지정상품중 피자, 라면 을제외한나머지지정상품인 김치, 송이버섯, 두부, 사과, 쌀, 밀가루, 효모, 송이버섯, 사탕수수 와이사건등록서비스표의지정서비스업들의유사여부에대하여보면, 위각지정상품들은농산물또는요리의원재료들로서주로조리된음식을제공하는이사건등록서비스표의지정서비스업들과는상품의제조 판매와서비스의제공이동일사업자에의하여이루어진다고보기어렵고, 상품의판매장소와서비스의제공장소가일치한다고보기도어려우므로위지정서비스업들과위지정상품들은유사하지않다

73 다. 소결따라서, 이사건등록서비스표는선등록상표와표장이유사하고, 이사건등록서비스표의지정서비스업중 간이식당업, 레스토랑업, 서양음식점경영업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 음식준비조달업, 카페테리아업 은선등록상표의지정상품중피자또는라면과유사하므로그유사한지정상품에대하여는상표법제7조제1항제7 호에해당하여등록이무효이고, 나머지지정서비스업인 관광음식점업, 다방업, 뷔페식당업, 제과점업, 카페업, 칵테일라운지서비스업, 휴게실업 은선등록상표의지정상품들과유사하지않으므로상표법제7조제1항제7호에해당하지않아서그등록이무효라고볼수없는바, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로일부취소되어야한다. 3. 결론그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이사건등록서비스표의지정서비스업중 관광음식점업, 다방업, 뷔페식당업, 제과점업, 카페업, 칵테일라운지서비스업, 휴게실업 에대하여는이유있으므로이를일부인용하고, 나머지청구는이유없어기각한다. 재판장판사성기문 판사 강경태 판사 이종우

74 특허법원 제 1 부 판 결 사 건 2008허1449 거절결정 ( 상 ) 원 고 가부시키가이샤카프콤 ( 株式會社カプコン ) 일본국오사카후오사카시주우쿠우치히라노마치 3초메 1반 3고대표자츠지모토하루히로소송대리인변리사정태호 피 고 특허청장소송수행자이영권 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 5798 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

75 이 유 1. 기초사실가. 심결의경위특허청은 원고가출원한아래나. 항의이사건출원상표가그요부의하나인 FREEDOM 으로인하여아래다. 내지사. 항의선등록상표들과호칭등이유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유등으로거절결정을하였고, 특허심판원도위거절결정에대한원고의불복심판청구에대하여같은이유로원고의청구를기각하는청구취지기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건출원상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 출원번호 : / 제 호 ⑶ 지정상품 : 상품류구분제9류의 TV수상기전용오락장치, 녹음재생기구, 헤드폰, 광디스크, 기록된컴퓨터소프트웨어, 비디오게임카트리지, 자기디스크, 플로피디스크, CD-ROM, DVD-ROM, 음악이녹음된컴팩트디스크, 녹화된테이프 ( 음악이아닌것 ), 만화영화, 영사된필름, 인터넷게임 ( 다운로드가능한것 ), 다운로드가능한게임소프트웨어, 다운로드가능한휴대전화용게임프로그램, 인터넷상의웹서버에접속하는것을인증하는컴퓨터소프트웨어, 다운로드가능한휴대전화착신음, 인터넷에서배신 ( 配信 ) 되는다운로드가능한디지털화된음악, DVD-ROM 플레이어다. 선등록상표 1 ⑴ 구성 :

76 ⑵ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제584535호 ⑶ 지정상품 : 상품류구분제9류의컴퓨터, 노트북컴퓨터, TV수신기, 기록된컴퓨터소프트웨어, 휴대용통신기계기구, PDA (Personal Digital Assistant), 컴퓨터모니터, 컴퓨터용프린터, DVD플레이어, 디지털카메라 ⑷ 상표권자 : 삼성전자주식회사라. 선등록상표 2 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제539306호 ⑶ 지정상품 : 상품류구분제9류의텔레비전수신기, DVD플레이어, 디지털카메라, MP3플레이어, PDA, 컴퓨터, 컴퓨터모니터, 팩시밀리, 휴대용통신기계기구, 모뎀 ⑷ 상표권자 : 삼성전자주식회사마. 선등록상표 3 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제539307호 ⑶ 지정상품 : 상품류구분제9류의텔레비전수신기, DVD플레이어, 디지털카메라, MP3플레이어, PDA, 컴퓨터, 컴퓨터모니터, 팩시밀리, 휴대용통신기계기구, 모뎀 ⑷ 상표권자 : 삼성전자주식회사바. 선등록상표 4 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호

77 ⑶ 지정상품 : 상품류구분제16류의달력, 서적, 소책자, 정기간행물, 카탈로그, 팜플렛, 포스터 ⑷ 상표권자 : 주식회사프리챌사. 선등록상표 5 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제484783호 ⑶ 지정상품 : 상품류구분제9류의기록된컴퓨터소프트웨어, 기록된컴퓨터작동프로그램, 기록된컴퓨터프로그램, 컴퓨터, 컴퓨터모니터, 컴퓨터용프린터, 컴퓨터전자오락기구, 컴퓨터키보드, 자기식크레디트카드, 전자앨범 ⑷ 상표권자 : 주식회사프리챌 [ 인정근거 : 다툼없는사실 ] 2. 이사건의쟁점이사건출원상표와선등록상표들이 FREEDOM 부분만으로분리호칭됨으로써서로동일 유사한상표에해당하는지여부이다. 3. 이사건출원상표와선등록상표들의유사여부가. 판단기준상표의유사여부는그외관, 칭호및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지

78 여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다고할것이다 ( 대법원 선고 2005후2908 판결등참조 ). 그리고상표의구성중식별력이없거나미약한부분은그부분만으로요부가된다고할수는없으므로일반수요자나거래자들이식별력이없거나미약한부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니한다고봄이상당하고, 이는그부분이다른문자등과결합하여있는경우라도마찬가지라고할것이며, 상표의구성부분이식별력이없거나미약한지여부는그구성부분이지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하는바, 사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나공익상으로보아특정인에게독점시키는것이적당하지않다고인정되는경우에는 식별력있는요부 에해당한다고볼수없다 ( 대법원 선고 2005후1134 판결, 선고 2004후912 판결등참조 ). 나. 상표의대비위법리에비추어이사건출원상표가 FREEDOM 부분으로인하여선등록상표들과유사한가에관하여살펴본다. 우선, 이사건출원상표는 괴물 의의미를가진영문자 MONSTER, 사냥꾼 의의미를가진영문자 HUNTER 및 자유 의의미를가진영문자 FREEDOM 의 3개단어로결합된문자상표임에비하여, 선등록상표들은영문자 DISITAL, e-, challeng 등과 FREEDOM 이단순결합되거나조어인 Freechal 로이루어진 1개또는 2개의단어로이루어진문자상표로서양상표의외관은서로다르다

79 그리고호칭, 관념의유사여부에관하여는, 이사건출원상표가선등록상표들이포함하고있는 FREEDOM 부분만으로분리호칭, 관념될수있는지가문제된다. 살피건대, 이사건출원상표는일응띄어쓰기로결합되어있는 3개의단어로분리될수있다고할것이나, MONSTER 나 HUNTER 는각종전기통신기계나전자응용기계기구등의지정상품과관련하여서는조어에가까울정도로식별력이강한데다가, 다수단어로이루어진문자상표나문장의경우뒷부분단어를수식하는단순수식어가아닌한앞부분에위치한단어가강하게발음되고인식되는우리나라의일반적인언어관행 ( 대법원 선고 95후439 판결등참조 ) 에비추어위두단어는첫번째와두번째에위치하고있는단어로서상대적으로식별력이강한부분들임에비하여 ( 더구나, 인터넷게임등의일부지정상품의거래계에서원고가출시중인게임시리즈물로서의 MONSTER HUNTER 시리즈가상당히알려져있는것으로보인다 ), FREEDOM 부분은우리나라의많은분야에서흔히사용되는쉬운단어로서, 이사건출원상표의지정상품과같은전기통신및전자관련기계기구분야에서는 기존의사람의노동력이나시간과공간의제약에서자유롭고이를초월한 기계기구나기술등의좋은이미지를암시하거나연상시키는단어로많이사용되고있는데다가 ( 선등록상표들을비롯하여 BEYOND FREEDOM, FLATRON freedom of mind, Air Strike 1944 : Flight For Freedom 등과같이이를포함한상표또한다수등록되어있다 ), 3단어로이루어진이사건출원상표의뒷부분에위치하고있어상대적으로식별력이미약한부분이라고할것이다. 따라서이사건출원상표는전체적으로 몬스터헌터프리덤 으로호칭, 관념되거나, 가능하면줄여서호칭하려는경향이있는일반수요자들에의하여식별력이강한부분

80 인 몬스터 나 헌터 부분에의하여호칭, 관념될수있을뿐, 뒷부분에위치하고앞서본바와같이식별력이상대적으로미약한 FREEDOM 만으로호칭, 관념될것으로보이지는않고, 따라서이사건출원상표와선등록상표들의호칭, 관념도서로다르다고할것이다. [ 인정근거 : 갑제1 내지 44호증, 을제1 내지 5호증 ( 각가지번호포함 ), 경험칙, 변론전체의취지 ] 다. 소결따라서 FREEDOM 만으로호칭, 관념될수없는이사건출원상표와이부분을제외하고는동일 유사한점을찾아보기어려운선등록상표들은그표장이서로달라상품출처의오인 혼동을초래할우려가없으므로, 이사건출원상표는상표법제7조제1항제7호에의하여그상표등록이거절될수는없다고할것이다. 4. 결론 그렇다면, 이와결론이다른이사건심결은부적법하므로, 그취소를구하는원고의 이사건청구는이유있어이를인용한다. 재판장판사성기문 판사 강경태 판사 김태현

81 특허법원 제 1 부 판 결 사 건 2008허1562 거절결정 ( 상 ) 원 고 가부시키가이샤모모노야혼포 ( 株式會社桃乃屋本舖 ) 일본국오카야마켄오카야마시짓코신마치 1초메 24반 21고 ( 日本國岡山縣岡山市築港新町一丁目 24 番 21 號 ) 대표자오카다다쿠시 ( 岡田拓士 ) 소송대리인변리사이지연 피 고 특허청장소송수행자이호관 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 7584 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

82 이 유 1. 심결의경위등 가. 이사건출원상표 ⑴ 출원일 / 출원번호 : / 제 호 ⑵ 구성 : ⑶ 지정상품 : 상품류구분제30류의화과자, 아이스크림, 카스텔라빵, 스폰지케이크, 쿠키, 비스킷, 후르츠젤리, 단팥빵, 크림빵, 떡나. 선등록상표 ⑴ 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제167244호 ⑵ 구성 : ⑶ 지정상품 : 상품류구분제30류의건과자, 비스켓, 카스텔라, 드롭프스, 아이스크림, 얼음사탕, 크래커, 크림빵, 설탕, 떡 ⑷ 등록권리자 : 주식회사농심다. 이사건심결의경위특허청심사관은 이사건출원상표는선등록상표와동일또는유사한상표이므로구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것, 이하같다.)

83 제7조제1항제7호에해당하므로상표등록을받을수없다는이유로거절결정을하였다. 이에원고는특허심판원에거절결정불복심판을청구하였으나, 특허심판원은이를 2007원7584호로심리한다음, 위거절결정과같은이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1 내지 3호증, 을제1, 2호증, 변론전체의취지 2. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 이사건의쟁점이사건의쟁점은이사건출원상표가선등록상표와동일 유사하여구상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부이다. 나. 이사건출원상표와선등록상표의동일 유사여부에대한판단 ⑴ 판단의기준문자와문자또는문자와도형의각구성부분이결합된결합상표는반드시그구성부분전체에의하여호칭 관념되는것이아니라, 각구성부분이분리관찰되면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있는것이아닌한그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭 관념될수도있다 ( 대법원 선고 2003후1871 판결등참조 ). 한편, 상표의구성부분중식별력이없거나미약한부분은그부분만으로는요부가된다고할수는없으므로일반수요자나거래자들이대상상표를그식별력이없거나미약한부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니한다고봄이상당하고, 이는일체불가분하게결합된것이아닌한그부분이다른문자등과결합되어있는경우라도마찬가지라할것이다 ( 대법원 선고 2003후236 판결등참조 )

84 ⑵ 양상표의동일 유사여부에대한판단 먼저, 외관의동일 유사여부에대하여본다. 이사건출원상표는 와같이도형과한자, 영문자로구성된 결합상표로서, 우측상단부가개방된원형내부에 源吉兆庵, 宗家 란한자가 2 단 흘림체로표기된도형이 와같이상하 2 단으로배치되어있고, 도형우측상단 에는 宗家源吉兆庵 이란한자가글자크기를달리하여흘림체로 과같이표기되어있으며, 도형우측하단에는 의일본음역인 미나모토키초안 의영문표기인 이배치되어있는 상표이고, 선등록상표는 와같이상단에한자로 와그하단에 한글음역인 가상하 2단으로결합된상표이다. 양상표는 宗家 라는한자를공통으로포함하고있기는하나, 그글자체나글자의크기가다르고, 전체적으로도형과영문자의유무, 문자의구성및배치방법, 서체등에있어서많은차이가있으므로, 양상표의외관은유사하지않다. 다음으로, 호칭 관념의유사여부에대하여본다. 이사건출원상표는도형과문자의결합상표로서각구성부분이분리관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합하여있다고보기어려우므로 문자부분으로분리호칭 관념될수있고, 문자부분도상단의 과하

85 단의 으로분리호칭 관념될수있다. 한편, 이사건출원상표가상 단의문자부분중 만으로분리호칭 관념된다면선등록상표와호칭 관념이유사 하여유사한상표로볼여지가많으므로, 이사건출원상표가 만으로분리호칭 관념될수있는지여부에관하여본다. 1 이사건출원상표의상단의문자부분중 부분은일본인의성명에 해당하는바, 그크기에비추어문자부분에서차지하는비중이매우커서쉽게눈에띄 는반면, 라는부분은그보다훨씬작게그앞에표기되어있어그의미와함께 고려하면일반수요자나거래자사이에서 를 을수식하는용어로이해할가능성이많은점, 2 갑제5 내지 8호증, 을제3호증의 1의각기재에변론전체의취지를종합하면, 종가 ( 宗家 ) 란 한문중에서맏이로만이어온큰집 을의미하는말로, 음식점, 식품점의상호나상표등에흔히사용되어 종갓집에전해오는맛이가장좋은음식또는음식점, 종갓집의전통을이어온음식또는음식점 등의의미 로널리사용되는표현임을알수있는바, 위 라는부분은지정상품의품질을 직감케하는것이어서자타상품구별을위한식별력이없거나미약해보이는점, 3 오히려 이한자흘림체로표기되어있어가독성이떨어지므로일 반수요자나거래자사이에서그하단에있는원길조암의일본음역의영문표기인 미나모토키초안, 미나모토, 키초안 등으로인식 호칭될가능성이많은점등을종합해보면, 이사건출원상표가 로만분리되어호칭 관념된다고보기어렵다. 따라서이사건출원상표는 종가원길조암, 원길조암, 미나모토키초안, 미나

86 모토, 키초안 등으로호칭 관념될것이므로선등록상표와호칭 관념에있어서동일 유사하지않다고할것이다. 다. 소결따라서이사건출원상표와선등록상표는외관에있어서현격한차이가있고, 호칭 관념에있어서도동일 유사하지아니하여동일 유사한상표가아니므로그지정상품의동일 유사여부에대하여더나아가살필필요없이구상표법제7조제1항제7호에해당하여상표등록을받을수없는바, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있어인용한다. 재판장판사성기문 판사 강경태 판사 김태현

87 특허법원 제 1 부 판 결 사 건 2008허1685 거절결정 ( 상 ) 원 고 폭스레이싱인코포레이티드 (Fox Racing, Inc) 미국, 캘리포니아, 모건힐, 슈터블러바드 18400(18400 Sutter Boulevard, Morgan Hill, California, U.S.A.) 대표자게리에스. 모스지안 (Gary S. Mosdjian) 소송대리인변리사박윤원 피 고 특허청장소송수행자윤희식 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 2309 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

88 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원상표 ⑴ 국제등록일 / 국제등록번호 : / 제 호 ⑵ 구성 : ⑶ 지정상품 : 상품류구분제9류의 Sports goggles( 스포츠용고글 ), protective ey ewear, namely spectacles( 보호안경, 즉안경 ), prescription eyewear( 처방안경 ), ant i-glare glasses{ 방현 ( 防眩 ) 안경 }, sunglasses( 선글라스 ), motorcycling goggles and th eir parts and accessories, namely replacement lenses, frames, earstems, and nose pieces( 오토바이용고글, 그부품및부속품, 즉교체용렌즈, 테, 안경자리및노우즈피스 ), cases specially adapted for spectacles and sunglasses and their parts and a ccessories( 케이스, 특히안경, 선글라스, 그부품및부속품용임 ) 나. 선등록상표 ⑴ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제402931호 ⑵ 구성 : ⑶ 지정상품 : 구상품류구분 ( 통상산업부령제83호로개정되기전의것 ) 제34류의보통안경, 선글라스, 안경집, 카메라케이스, 고글, 수영용안경, 스키용안경, 카메라 ⑷ 등록권리자 : 투엔티이스센츄리혹크스필름코오포레이션

89 다. 이사건심결의경위원고의이사건출원상표에대하여특허청심사관은 이사건출원상표는영문자 F, X와가운데영문자 O를여우의머리모양으로도형화하여구성한상표로서전체적으로여우도형과문자로인식되어 FOX 로호칭되고관념되는상표라할것이고, 선등록상표는 KIDS가어린이등의의미를지니고있어지정상품의용도표시에해당하여식별력이없으므로 FOX가주요부라할것이어서 FOX로약칭될경우이사건출원상표는선등록상표와호칭또는관념이동일또는유사하고, 지정상품또한양상표모두안경류를포함하고있어동일또는유사하므로구상표법 ( 법률제7290호로개정되기전의것 ) 제7조제1항제7호에해당한다는이유로거절결정을하였다. 이에원고는거절결정불복심판을청구하였으나, 특허심판원은위사건을 2007원2309호로심리한후 원결정과동일한이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 증거 갑제4호증, 을제1호증의 1 내지 5, 을제2호증 2. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 이사건의쟁점 ⑴ 이사건의쟁점은이사건출원상표가선등록상표와동일또는유사하여구상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부이다. ⑵ 쟁점에관한원고주장의요지이사건출원상표는선등록상표와외관, 호칭, 관념에있어서차이가있으므로, 구상표법제7조제1항제7호에해당하지아니한다

90 나. 판단 ⑴ 상표의유사여부는동종의상품에사용되는두개의상표를외관ㆍ호칭ㆍ관념등의점에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여거래상일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에대한오인ㆍ혼동의우려가있는지의여부에의하여판별되어야한다 ( 대법원 선고 2001후 3415 판결등참조 ). ⑵ 먼저, 외관의동일또는유사여부에관하여보건대, 이사건출원상표는, 영문자 와 사이에 모양의도형을배치한 와같이구성된 문자와도형의결합상표이고, 선등록상표는영문자 FOX 와 KIDS 가간격을두고 표기되어있는 와같이구성된문자상표인바, 양상표는도형의유무, 문자 의도형화정도, 철자수등에있어많은차이가있어외관은동일또는유사하지않다. 다음으로, 호칭및관념이동일또는유사한지여부에관하여본다. 선등록상표는여우를의미하는 FOX 와새끼염소나어린이등을의미하는 KID의복수형 KIDS 가분리되어있을뿐만아니라결합에의하여단어들이갖는그이상의의미를형성한다고도볼수없어 FOX 와 KIDS 로분리관찰할수있고, 이경우 KIDS 는 어린이들 이라는의미가있으므로지정상품의용도를표시한성질표시로볼수있어식별력이없거나약하다고할것이어서그주요부인 FOX 에의하여 폭스 만으로호칭되거나관념될수있다. 한편, 이사건출원상표는문자부분 와도형부분 이결합한상표로문자와도형부분을분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고할정도로불가분하게결합하여있다고보기어려우므로문자부분에의하여 에프엑스 로호칭되거나, 도형부분에의하여그도형의명칭이나관념으로호칭또는관념될수

91 있다고할것이다. 그러므로이사건출원상표중도형부분이여우의머리로직관적 으로인식될수있는지여부에관하여보건대, 이사건출원상표인 을전 체적으로놓고보았을때, 중간의도형은눈, 코, 입등동물머리의특징적인부분이불분명하여여우머리형상을도형화한것이라는선입견을갖지않은일반수요자나거래자로서는쉽게그중간의도형이여우머리를형상화한것이라고직감하기어려울것으로보이므로 ( 오히려, 갑제1호증의기재에의하면, FX 라는용어는 우리나라에서공군전투력을현대화하기위하여외국으로부터구매하거나외국과합작하여생산하기로한차세대전투기사업 을의미하는말로언론, 방송등을통해널리알려져있음을인정할수있어일반수요자나거래자들은중간의도형부분을전투기, 비행기등으로직감할가능성이많다 ), 이사건출원상표는에프엑스로호칭또는관념될뿐, 여우를의미하는 폭스 로호칭되거나관념된다고보기어렵다. 다. 소결따라서이사건출원상표는선등록상표와외관, 호칭, 관념에있어서차이가있어동일또는유사하지않아그지정상품의동일또는유사여부에대하여더나아가살필필요없이구상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다고할것이므로, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있어인용한다. 재판장판사성기문 판사 강경태 판사 이종우

92 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2008허2961 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사크리오천안시백석동 대표이사정태상소송대리인변호사김대영소송복대리인대전종합법무법인담당변호사김태범 피 고 김석규 (******-*******) 부산사하구하단1동 1175 소송대리인변리사강경찬, 변창규 환송전판결 환송판결 특허법원 선고 2007 허 5864 판결 대법원 선고 2007 후 4601 판결 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2674 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송총비용은피고가부담한다

93 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 제3호증의 2, 변론전체의취지 ] 가. 심결의경위원고는피고의아래나항기재이사건등록상표가아래다항기재선등록상표와그표장및지정상품이유사하여상표법제7조제1항제7호에해당하므로그등록이무효로되어야한다고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 특허심판원은위심판청구에대하여, 이사건등록상표에원고의위주장과같은상표등록무효사유가존재하지아니한다는이유로원고의청구를기각하는내용의주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제681013호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 세탁비누, 가루비누, 공업용비누, 세액 ( 洗液 ), 가정용석유계합성세 제 ( 상품류구분제 3 류 ) (4) 권리자 : 피고

94 다. 선등록상표 (1) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제 호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 화장비누, 세탁비누, 샴푸, 가정용석유계합성세제, 공업용비누 ( 구 상품류구분제 3 류 ) 2. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 법리상표의유사여부는동종의상품에사용되는두개의상표를그외관, 호칭, 관념등을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그어느한가지에있어서라도거래상상품의출처에관하여오인 혼동을초래할우려가있는지의여부에의하여판단하여야하고, 외관 호칭 관념중어느하나가유사하다하더라도다른점도고려할때전체로서는명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나외관등이유사하여일반수요자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다 ( 대법원 선고 97후3050 판결, 선고 2005후1769 판결등참조 ) 나. 표장의동일 유사여부이사건등록상표와선등록상표는그외관에있어서차이가있고, 이사건등록상표

95 는 보행, 전진, 행진, 행진곡, 자동차의변속장치, 기어 등의의미를지닌 marcia 의한글음역 ( 을제1호증의 1, 2) 임에비하여, 선등록상표는주로프랑스사람의이름으로사용되는것이므로 ( 을제9호증의 1 내지을제16호증 ), 그관념도다르다. 그런데이들상표는모두세음절로이루어진문자상표로서그첫째음절과둘째음절의전부및마지막음절의초성이각각 마르 와 ㅅ 으로같고, 양상표의마지막음절의일부차이가전체적인청감에큰영향을미치는것으로보기도어려워그호칭이유사하므로, 그관념과외관을고려하더라도명확히출처의혼동을피할수있다고보이지아니한다고할것이어서, 양상표는전체적으로유사하다. 이에대하여피고는이사건등록상표의호칭이자동차브랜드와같아서일반소비자나거래자들에게친숙하므로, 선등록상표와그출처의오인 혼동을일으킬우려가없다고주장하나, 상표의유사여부는일반적 추상적 정형적으로판단하는것이원칙이고, 예외적으로구체적인거래실정을고려하더라도그때고려되는거래실정은당해지정상품을둘러싼거래실정이어서, 자동차와관련된거래실정이양상표의지정상품과관련된거래실정에영향을미쳤음을인정할수있는아무런증거가없는이사건에서자동차와관련된거래실정은고려할바가아니라고할것이므로, 원고의위주장은이유없다. 다. 지정상품의유사여부이들상표의지정상품은세제류로서로동일하거나유사하다. 라. 소결위와같이이사건등록상표는그표장이선등록상표와유사하고, 그지정상품이선등록상표의지정상품과동일하거나유사하므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1 항제7호에해당한다

96 3. 결론그렇다면, 이사건등록상표는그등록이무효로되어야할것이므로, 이와결론을달리한이사건심결은부적법하다고할것인바, 그심결의취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김명수 판사 오충진 판사 노갑식

97 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2008허3322 거절결정 ( 상 ) 원 고 시애틀즈베스트커피엘엘시이 (Seattle's Best Coffee LLC) 미합중국워싱턴 시애틀유타애브뉴사우스 2401 대표자마이클핑크소송대리인법무법인케이씨엘담당변호사정종국 피 고 특허청장소송수행자윤희식 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 9565 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

98 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 : 갑제1, 2, 3호증, 을제1호증의 2, 3] 가. 심결의경위원고는 아래나항기재이사건출원상표를출원하였는데, 특허청심사관은 이사건출원상표가지정상품중 분말커피, 원두커피, 커피음료 와관련하여볼때아래다항기재선등록상표와요부인 BISTRO 에있어서동일 유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로거절결정을하였다. 특허심판원은위거절결정에대한원고의불복심판청구에대하여위거절결정과동일한이유로이사건출원상표가상표법제7조제1항제7호에해당한다고보고위심판청구를기각하는내용의주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건출원상표 (1) 구성 : (2) 출원번호 : 제 호 (3) 지정상품 : 상품류구분제30류의분말커피, 원두커피, 코코아, 허브첨가차, 허브무첨가차, 커피, 차, 코코아음료, 에스프레소음료, 커피에스프레소혼합음료, 차음료, 초콜릿분말음료, 바닐라분말음료, 소스, 음료첨가용향시럽, 구운제품 ( 머핀, 스콘, 비스킷, 쿠키, 페이스트리, 식빵 ), 샌드위치, 초콜릿과자, 그라놀라, 레디-투-드링크 ( 조리가공된 ) 커피, 레디-투-드링크 ( 조리가공된 ) 차, 아이스크림, 밀크쉐이크, 얼음과자, 초콜릿, 캔디, 과자, 본류에해당하는모든상품

99 다. 선등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제583358호 (3) 지정상품 : 상품류구분제32류의맥주, 흑맥주, 합성맥주, 음료용야채주스, 맥주제조용홉엑기스, 감주, 과실시럽, 과실액, 레모네이드, 비알콜성과일넥타, 비알콜칵테일음료, 사과주스, 사이다, 셀처탄산수, 소다수, 오렌지주스, 인삼주스, 진저에일, 탄산수, 커피시럽, 콜라시럽, 토마토주스, 파인애플주스, 포도주스, 생수 2. 이사건출원상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부 [ 인정근거 : 갑제2 내지 17호증 ( 가지번호포함 ), 변론전체의취지 ] 가. 판단기준상표의유사여부를판단함에있어서는상표의외관, 호칭, 관념을전체적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여결정되어야하는것이므로, 외관, 호칭, 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의상표가일반수요자들로하여금명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없다 ( 대법원 선고 2005후2908 판결등참조 ). 나. 표장의대비이사건출원상표는 6번가 ( 街 ) 를뜻하는 6TH AVENUE 와 작고격식을따지지않는레스토랑또는음식이제공되는바 를뜻하는 BISTRO 가결합된표장인데, 그중 BISTRO 는이사건출원상표의지정상품인 커피, 차등 이판매되는장소로서성질

100 을표시하는기술적표장에해당하고국내에서도이미그와같은의미로널리사용되고있어식별력이강하다고보기어려우므로, 이사건출원상표가 BISTRO 만으로분리되어호칭 관념된다고할수는없고, 오히려전체적으로호칭 관념되거나식별력있는요부에해당한다고볼수있는 6TH AVENUE 로간략하게호칭 관념된다고봄이상당하다. 또한선등록상표역시같은이유에서 BISTRO 만으로분리되어호칭 관념된다고보기어렵고, 전체적으로호칭 관념되거나식별력있는요부에해당한다고볼수있는 FUYI 로간략하게호칭 관념될수있다고할것이다. 나아가, 이사건출원상표와선등록상표는외관이다르고, 호칭에있어, 이사건출원상표는 식스쓰에버뉴비스트로, 식스쓰에버뉴 로호칭되고선등록상표는 푸위비스트로, 푸위 등으로호칭되어전체적으로상이하며, 관념에있어서도이사건출원상표는 6번가비스트로 로인식되고선등록상표는 푸위비스트로 로인식되어상이하므로, 결국양상표는동일 유사한지정상품에다같이사용된다고하여도일반수요자나거래자로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있다고보기어렵다. 다. 소결이사건출원상표는선등록상표와표장이상이하므로지정상품의동일 유사여부에관하여더나아가살펴볼필요도없이상표법제7조제1항제7호에해당하지아니한다. 3. 결론 그렇다면이사건출원상표는선등록상표와관련하여상표법제 7 조제 1 항제 7 호를 이유로그등록이거절되어야한다고할수없는바, 이와결론을달리한이사건심결

101 은위법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로 하여주문과같이판결한다. 재판장판사김명수 판사 오충진 판사 심준보

102 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2008허4011 거절결정 ( 상 ) 원 고 가부시키가이샤노웨아 ( 株式會社ノーウェア ) 일본도쿄도시부야쿠센다가야 4쵸메 22반 3고대표자나가오도시아끼소송대리인변리사나영환소송복대리인변리사이숙영 피 고 특허청장소송수행자이영권 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 7536 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

103 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 을제1, 2호증, 변론전체의취지 ] 가. 심결의경위원고는 ( 국제등록일 ) 아래나항기재이사건출원상표를출원하였는데 ( 국제등록된국제출원의경우상표법제86조의 14에의하여국제등록일을출원일로본다 ), 특허청은 이사건출원상표는아래다항선등록상표와유사한표장이므로상표법제7조제1항제7호에해당하여상표등록을받을수없다는이유로거절결정을하였다. 특허심판원은위거절결정에대한원고의불복심판청구에대하여, 위거절결정에서와같은이유로원고의청구를기각하는내용의주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건출원상표 (1) 국제등록번호 : 제855344호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 작업화 (work shoes and boots), 슬리퍼 (slippers), 등산화 (climbing boots), 코트 (coats) 등 ( 상품류구분제 25 류 )

104 다. 선등록상표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 휴대용화장품케이스 ( 내용물이채워지지않은것을말한다 ), 등산 백등 ( 상품류구분제 18 류 ), 단화, 반바지, 반코트등 ( 상품류구분제 25 류 ) 2. 이사건출원상표가등록거절사유에해당하는지여부가. 법리상표의유사여부는동일 유사한상품에사용되는두개의상표를전체로서관찰하여그외관, 호칭및관념을비교 검토하여판단하는것이원칙이고, 그유사여부를판단함에있어문자와문자또는문자와도형이결합된상표의경우에도원칙적으로상표의구성전체를외관, 호칭, 관념등의점에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여거래상일반수요자나거래자가그상품의출처에대하여오인 혼동할우려가있는지의여부에의하여판별되어야하고, 그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭 관념될수있다고보기어렵거나당해상표가실제거래사회에서전체로서만사용되고인식되어져있어일부분만으로상표의동일성을인식하기어려운경우에는분리관찰이적당하지아니하다고할것이다 ( 대법원 선고 2001후1198 판결, 선고 2004다60584 판결등참조 )

105 나. 표장의유사여부이사건출원상표는굵게표시한영문자 B 와 PE 사이에이들문자에비하여상대적으로작게표시된별형상의도형이위치하고영문자 PE 부분밑에상대적으로가늘고작게표시한영문자 STA 가병기되어구성된표장이고, 선등록상표는별형상의도형으로구성된표장이다. 이사건출원상표의문자부분은특별한관념이없고, 도형부분은별형상의오른쪽윗부분에번개또는별의꼬리를연상케하는도형을덧붙인것으로이사건출원상표의도형부분과선등록상표의표장은그각도에있어서약간의차이가있을뿐그외관이거의동일하다. 그런데이사건출원상표의도형부분은흔하고간단한도형인별형상을약간변형시킨것에불과하고, 영문자부분인 B 와 PE 사이에위치하여그오른쪽상단의번개등을연상케하는추가도형부분이 P 와대부분겹쳐져있을뿐아니라, 그크기도이들영문자보다상대적으로작게표시되어있는점등을고려하면, 이사건출원상표의도형부분은이사건출원상표에있어서주요부의하나를구성한다고할수없고, 소비자나거래자가그도형부분만을영문자 B 와 PE 로부터분리하여인식, 호칭할것으로보이지아니한다. 결국이사건출원상표는별형상의도형부분과영문자 B 와 PE 부분이일체로인식되어선등록상표와의관계에서그출처의오인 혼동을초래할염려가없다고할것이므로, 선등록상표와그표장이유사하다고할수없다. 다. 소결위에서본바와같이이사건출원상표의표장이선등록상표의그것과동일 유사하

106 지아니하므로, 이들상표의지정상품에관하여더나아가대비할것없이, 이사건출 원상표는상표법제 7 조제 1 항제 7 호소정의등록거절사유에해당하지아니한다. 3. 결론 그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결은부적법하다고할것인바, 그취소를 구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김명수 판사 오충진 판사 노갑식

107 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2008허5366 등록무효 ( 상 ) 원 고 이성진 (******-*******) 하남시선동 소송대리인특허법인신세기담당변리사김종윤 피 고 김성남 (******-*******) 대구달성군옥포면반송리 환송전판결 환송판결 특허법원 선고 2007 허 4434 판결 대법원 선고 2007 후 4816 판결 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2450 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송총비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

108 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 : 갑제1, 2, 3호증 ] 가. 심결의경위피고는원고의아래나항기재이사건등록상표가아래다항기재선등록상표와동일 유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로등록무효심판을청구하였는데, 특허심판원은양상표의호칭이유사하고그지정상품도동일또는유사하다는이유로위심판청구를인용하는내용의주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제664583호 (3) 지정상품 : 가죽제열쇠케이스, 등산백, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제지갑, 비치백, 서류가방, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 폴리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제상자, 포장용가죽제포대, 모피제커버, 양산, 우산, 비치파라솔, 지팡이, 휴대용화장품케이스 ( 내용물이채워지지않은것 ), 소시지제조용창자, 애완동물용의류, 개목걸이, 모피, 인조모피, 먹이주머니, 피혁제밸브, 고삐, 가죽끈 ( 상품류구분제18류 ) 다. 선등록상표 (1) 구성 :

109 (2) 출원일 / 등록일 / 존속기간갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제311236호 (3) 지정상품 : 포장용뚜껑, 포장용마개, 병마개, 밀봉캡, 통, 병, 플라스틱병, 배낭, 상자, 포대 [ 구상품류구분 ( 통상산업부령제83호로개정되기전의것 ) 제25류, 상품류구분제18류의배낭, 제20류의플라스틱제포장용밀봉캡, 플라스틱제포장용병마개, 플라스틱제포장용뚜껑, 플라스틱제포장용마개, 비금속제고가물탱크, 제21류의플라스틱병, 식료용병, 음료용병, 약품용병, 화장품용병로상품분류전환등록됨 ] 2. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부 [ 인정근거 : 갑제2, 3호증, 변론전체의취지 ] 가. 판단기준상표의유사여부를판단함에있어서는상표의외관, 호칭, 관념을전체적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여결정되어야하는것이므로, 외관, 호칭, 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의상표가일반수요자들로하여금명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없다 ( 대법원 선고 96후1163 판결, 대법원 선고 2005후2908 판결등참조 ). 나. 표장의대비이사건등록상표의 BANNSCLUB 이라는용어는결혼예고의뜻을가진 BANNS 와단체의뜻을가진 CLUB 을띄어쓰기없이결합시킨조어이고 4음절의비교적짧은음절로이루어져있어서이사건등록상표는 BANNS 와 CLUB 으로가분되어호칭되거나관념된다고할수없고전체적으로호칭된다고할것이며, 선등록상표는

110 BENS, 불나게, ブルナケ 의각구성부분중일부인 BENS 만에의하여간략하게호칭 관념될수있다고할것이다. 나아가, 이사건등록상표와선등록상표는외관이너무다르고, 호칭에있어, 이사건등록상표는 반스클럽, 밴스클럽 등으로호칭되고선등록상표는 벤스, 불나게, 부루나케 로호칭되어전체적으로상이하게청감되며, 관념에있어양상표모두조어상표로서로대비할수없는바, 결국양상표는동일 유사한지정상품에다같이사용된다고하여도일반수요자나거래자로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있다고보기어렵다. 다. 소결이사건등록상표는선등록상표와표장이상이하므로지정상품의동일 유사여부에관하여더나아가살펴볼필요도없이상표법제7조제1항제7호에해당하지아니한다. 3. 결론그렇다면이사건등록상표는선등록상표와관련하여상표법제7조제1항제7호를이유로그등록이무효로되어야한다고할수없는바, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김명수 판사 오충진 판사 심준보

111 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2008허1050 거절결정 ( 상 ) 원 고 에스알에스랩스, 인크.(SRS Labs, Inc.) 미국캘리포니아주산타아나데임러스트리트 2909 대표자유릭스이. 고트슐링소송대리인변리사나영환소송복대리인변리사김혜리 피 고 특허청장소송수행자이영권 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 7534 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

112 이 유 1. 기초사실가. 심결의경위원고는 아래나항기재이사건출원상표를출원하였는데, 특허청은 이사건출원상표는상표법제6조제1항제3호에해당하고, 아래다항기재선등록상표와유사하여상표법제7조제1항제7호에해당하므로, 상표등록을받을수없다는이유로거절결정을하였다. 특허심판원은위거절결정에대한원고의불복심판청구에대하여상표법제7조제1 항제7호에해당한다는이유로원고의청구를기각하는주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건출원상표 (1) 출원번호 : 제 호 (2) 구성 : (3) 지정상품 ( 최종보정된것 ) : 별지 1. 항기재와같다. 다. 선등록상표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제478081호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 별지 2. 항기재와같다. [ 인정근거 : 다툼없는사실 ]

113 2. 이사건심결의적법여부 가. 이사건출원상표가상표법제 6 조제 1 항제 3 호에해당하는지여부 ( 부정 ) 이사건출원상표의구성중 와 부분은일반수 요자들에게그지정상품인자동차용음향기기등과관련하여지정상품들의성질 ( 서라 운드입체음향 ), 용도 ( 자동차용 ) 등을나타내는것으로직감된다. 나아가 또는 부분도지정상품의성질등을직 감하는지에대하여본다. 은사전적으로 원, 원주, 집단 등의의미를가지는비교적쉬운단어인 점, 비교적쉬운단어임에도음향과관련하여사용되는경우는찾아보기어려운점, 입 체음향을표현하는단어로는 가흔하게사용되고있을뿐인점등에 비추어보면, 이사건출원상표중 부분이단독으로, 또는 부분과결합한다고하더라도, 일반수요자들에게그지정상품들이입체음향을구현한다 는점을어느정도암시내지강조하는것으로인식될수있을뿐이지, 부 분이입체음향을의미하는것으로까지직감된다고는보기어렵다. 따라서이사건출원상표는상표법제6조제1항제3호소정의기술적표장에해당하지아니한다. 나. 이사건출원상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부 ( 부정 ) (1) 지정상품의대비이사건출원상표의지정상품은모두 AM/FM 라디오수신기, 음향증폭기, MP3 플레이어등음향을구현하는기계장치들임에비하여, 선등록상표의지정상품은 전화기, 휴대용통신기계기구 등이다. 양자는상품의자체의속성인품질, 형상, 용도와생산

114 부문, 판매부문, 수요자의범위를달리하여, 동일 유사한상표가사용된다고할지라도일반수요자에게그출처의오인 혼동이발생할염려가있다고볼수없다. 이에대하여피고는, 이사건출원상표의지정상품 AM/FM 라디오수신기, 음향증폭기, 디지털 AM/FM 라디오헤드유닛, CD/DVD/VCD/MP3용카세테레오, 가족용엔터테인먼트시스템 (DVD/VCD/CD/MP3/ 디지털미디어플레이어 / 비디오디스플레이음향재생장치, MP3 플레이어 (CD, DVD, Video Compact Disk, MP3 Players) 등과선등록상표의지정상품전화기, 휴대용통신기계기구등은자동차뿐만아니라일반전자기기에장착하여사용할수있고, 또전문가는물론일반인도사용이가능한바, 양상표의지정상품모두유 무선또는그밖의전기작용및전자적방식으로음성 음향 영상을전송하거나수신하는 전기통신기계기구 에속하고, 주로음성주파기기, 유선통신기기, 무선통신기기, 원격측정제어기계기구, 전기통신기기및그부품등이이에해당하는것이어서 양상표의상품이동일 유사하다고주장한다. 살피건대, 통신이란발신과수신이모두가능한것이어야할것인데, 이사건출원상표의지정상품들은전파의수신만가능하거나통신과무관하게음향을재생하는장치들에불과할뿐이어서, 휴대용통신기구와유사하다고볼수없으므로, 피고의위주장은이유없다. (2) 표장의대비이사건출원상표의지정상품들은대부분차량내에서사용되는음향관련기계장치들이다. 이러한지정상품과관계에있어서, 와 는모두지정상품의성질, 용도등을나타내고있어서식별력이인정되지아니한다. 부분은, 비록위에서본바와같이기술적표장에는해당하지아니한다할지라도, 원, 원주 등을의미하는쉬운단어로일반수요자들에게인식되고있을뿐만아니라입체음향과관련하여지정상품의성질을어느정도암시하고있으므로, 그부분의식별력이미약하다고할것이다

115 결국이사건출원상표는식별력이없거나미약한부분으로만구성되어있어, 이사건출원상표의구성중에서요부를추출해내는것은적절하지아니하므로 ( 같은이유로어느한구성부분으로분리관찰되지도아니한다 ), 원칙으로돌아가전체로서만관찰된다고할것이다 ( 이사건출원상표가등록된다할지라도그권리범위는전체관찰에의한동일 유사범위에한하여미치게될뿐이다 ). 이사건출원상표를전체관찰할경우, 선등록상표와는그표장의외관, 관념, 호칭이비유사하여전체적으로비유사하다. (3) 따라서이사건출원상표는선등록상표와지정상품이유사하지아니할뿐만아니라표장도유사하지아니하므로, 이사건출원상표는상표법제7조제1항제7호에해당하지아니한다. 다. 소결론이사건출원상표는기술적표장에도해당하지아니하고, 선등록상표와도유사하지아니하므로, 상표법제6조제1항제3호, 제7조제1항제7호의등록거절사유에해당하지아니한다. 3. 결론 그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결은부적법하므로, 이를취소하기로하여 주문과같이판결한다. 재판장판사김명수 판사 오충진 판사 심준보

116 별지 1. 이사건출원상표의지정상품자동차오디오용헤드유닛 (Stereo head units), 카헤드유닛 (car head units), CD 헤드유닛 (CD head units), DVD 헤드유닛 (DVD head units), MP3 헤드유닛 (MP3 head units), VCD 헤드유닛 (Video Compact Disc head units), 싱글-딘헤드유닛 (single-din head units), 더블-딘헤드유닛 (double-din head units), 자동차의대쉬보드에장착되는 CD/DVD/VCD/MP3 헤드유닛 (in-dash CD, DVD, Video Compact Disc, MP3 head units), 자동차의대쉬보드에장착되는 CD/DVD/VCD/ MP3플레이어헤드유닛 (in-dash CD, DVD, Video Compact Disc, MP3 player head units), 위성라디오헤드유닛 (satellite radio head units), 디지털AM/FM라디오헤드유닛 (HD radio head units), 자동차대쉬보드에장착되는 CD/DVD/VCD/ MP3 카스테레오 (in-dash car CD, DVD, Video Compact Disc, MP3 car stereos), CD/DVD/VCD/MP3 데크 (CD, DVD, Video Compact Disc, MP3 decks), 차량용디지털미디어플레이어 (Digital media car players), 모바일멀티미디어제어장치 (mobile multimedia monitor/control centers), 미디어 ( 영화, 텔레비전, 오디오, 비디오 ) 컨트롤장치 (media control centers), 수신기, 디지털오디오수신기, CD리시버 (CD receiver), 자동차의대쉬보드에장착되는 CD/DVD/VCD/MP3 수신기 (in-dash CD, DVD, Video Compact Disc, MP3 receivers), AM/FM 라디오수신기 (AM/FM radio receivers), 카오디오시스템 (CD/DVD/VCD/MP3 시스템으로이루어짐, car auido systems - CD, DVD, Video Compact Disc, MP3 systems), 카오디오플레이어, CD/DVD/VCD/MP3용카스테레오 (CD, DVD, Video Compact Disc, MP3 Players), 라디오튜너 (Radio tuners),

117 CD플레이어, DVD플레이어, VCD플레이어, MP3플레이어 (CD, DVD, Video Compact Disc, MP3 Players), 증폭기, 자동차용파워앰프 (car power amplifiers), 오디오증폭기, 디지털프리앰프 (digital preamplifiers), 음향증폭기 (Amplifier processors), 앰프용이퀄라이저 (Amplifiers Equalizers), 앰프용크로스오버 (Amplifiers crossovers), 뒷좌석용엔터테인먼트시스템 (DVD/VCD/CD/MP3/ 디지털미디어플레이어 / 비디오디스플레이음향재생장치로구성됨, Rear seat entertainment systems, including DVD, Video Compact Disc, CD, MP3, digital media players and video display and audio playback systems), 가족용엔터테인먼트시스템 (DVD/VCD/ CD/MP3/ 디지털미디어플레이어 / 비디오디스플레이음향재생장치 - Family entertainment systems including, DVD, Video Compact Disc, CD, MP3, digital media players and video display and audio playback systems), 차량의뒷좌석용비디오시스템 (DVD/ VCD/CD/MP3/ 디지털미디플레이어 / 비디오디스플레이 / 음향재생시스템으로구성됨, Rear video systems, including DVD, Video Compact Disc, CD, MP3, digital media players, and video display and audio playback systems), 장치대가있는디스플레이 (Foot down displays), 헤드레스트디스플레이 (Headrest displays), 콘솔박스 (DVD/VCD/CD/ MP3/ 디지털미디어시스템 / 카세트플레이어시스템 / 네비게이션시스템 / 비디오디스플레이시스템 / 오디오플레이백시스템 / 라디오수신기로구성된멀티미디어재생장치 - Console entertainment systems, including multimedia playback systems which include DVD, Video Compact disc, CD, MP3, digital media and cassette player systems, navigation systems, video display and audio playback systems and radio receivers), 스피커를통해재생된신호음의이미지변환장치

118 (Apparatus for use in processing audio electronic signals to create an enhanced audio image from playback of the audio signals through speakers), 아날로그 / 디지털전자신호녹음장치 ( 오디오및오디오-비쥬얼분야에쓰임, Apparatus for use in processing and/or recording analog and/or digital electronic signals for use in the audio and/or audio-visual fields) 2. 선등록상표의지정상품카메라, 보수계, 안경집, 코안경줄, 유원지용기계기구, 전화기, 휴대전화용줄, 휴대용통신기계기구, 기록된컴퓨터소프트웨어, 녹음된테이프 ( 음악인것 ), 녹화된테이프 ( 음악인것 ), 음악이녹음된콤팩트디스크, 판매기 ( 전기식또는전자식인것을제외 ), 귀금속제공기, 귀금속제받침접시, 귀금속제밥그릇, 귀금속제커피잔, 귀금속제냅킨링, 귀금속제냅킨홀더, 귀금속제보석상자, 가정용풀, 스티커, 트럼프, 포장용가죽제포대, 방수피복, 보드게임, 풍선. 끝

119 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2007허13049 거절결정 ( 상 ) 원 고 시에라엔터테인먼트인코포레이티드 (Sierra Entertainment, Inc.) 미국캘리포니아 로스엔젤레스피프쓰플로어센터드라이브 6060 대표자로드에이리골르소송대리인변호사황영주 피 고 특허청장소송수행자윤희식 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 7586 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

120 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제1 내지 4호증, 을제1호증의 1, 2, 3, 변론전체의취지 ] 가. 심결의경위원고는 아래나항기재이사건출원상표를출원하였는데, 특허청은 이사건출원상표는아래다, 라, 마항기재선등록상표들및선출원상표와그표장및지정상품이유사하여상표법제7조제1항제7호, 제8조제1항에해당하므로, 상표등록을받을수없다는이유로거절결정을하였다. 특허심판원은위거절결정에대한원고의불복심판청구에대하여위거절결정과같은이유로원고의청구를기각하는내용의주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건출원상표 (1) 출원번호 : 제 호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 컴퓨터게임소프트웨어 (computer game software), 배경음악 / 악보 / 대사가수록된 DVD(pre-recorded DVD s featuring musical scores and dialog), 배경음악 / 악보 / 대사가수록된 CD(pre-recorded CD s featuring musical scores and dialog), 배경음악 / 악보 / 대사가수록된 CD-ROM(pre-recorded CD-ROM s featuring musical scores and dialog), 개인용컴퓨터 / 텔레비전게임시스템 / 휴대용게임시스템 / 글로벌컴퓨터네트워크 / 이동전화기에서실행가능한게임성격의오락소프트웨어 (entertainment software in the nature of game capable of

121 being played on a personal computer, television gaming system, portable gaming system, global computer network, or mobile phone), 이동통신기구 / 개인용디지털어시스턴트 / 무선통신기구사이에데이터를전송하게하는소프트웨어 (software enabling transfer of data between mobile communication devices, personal digital assistants or wireless communication device), 컴퓨터게임소프트웨어가수록된데이터카드 (data cards containing computer game software), 내려받기가능한전자회보, 내려받기가능한전자잡지, 내려받기가능한전자카탈로그, 비디오게임카트리지 (video game cartridges), 비디오게임카세트 (video game cassettes)( 상품류구분제9류 ) 다. 선등록상표 1 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제588705호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 녹화된테이프 ( 음악이아닌것 ), 녹음된테이프 ( 음악이아닌것 ), 내려받기가능한전자서적, 내려받기가능한전자신문, 내려받기가능한전자학습지 ( 상품류구분제9류 ) 라. 선등록상표 2 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제588704호 제 16 류 ) (2) 구성 : (3) 지정상품 : 서적, 소책자, 잡지, 정기간행물, 학습지, 핸드북, 신문 ( 상품류구분

122 마. 선출원상표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 내려받기가능한전자음악, 녹음된테이프 ( 음악이녹음된것을말한다 ), 녹화된테이프 ( 음악이녹화된것을말한다 ), 레코드판, 음악이녹음된컴팩트디스크등 ( 상품류구분제9류 ) 2. 이사건출원상표가등록거절사유에해당하는지여부가. 판단기준둘이상의문자로구성된결합상표의경우그구성부분의결합이부자연스럽고일련불가분적이라고할수없는경우에는그구성부분을분리추출하여대비하는것이허용되나, 상표의유사여부는동일 유사한상품에사용되는두개의상표를전체로서관찰하여그외관, 호칭및관념을비교 검토하여판단하는것이원칙이라고할것이다 ( 대법원 선고 2001후1198 판결등참조 ). 나. 표장의유사여부이사건출원상표는 붉은 등의뜻을지닌 RED, 남작 등의뜻을지닌 BARON 이라는영단어가일정간격을두고연결되어구성된표장이고, 선등록상표들은 바르고올곧다 는의미로여겨지도록한글고어체로만든조어표장들로보이며, 선출원상표는특별한관념이없는한글조어표장인바, 이사건출원상표는선등록상표들및선출원상표와그외관이다르고, 그관념에있어서도서로다르거나대비할수없다. 이사건출원상표의경우 RED 부분과 BARON 부분이붙어있지아니하고약간띄워져있기는하지만, 우리말로 레드바론, 레드배런 등으로발음되어그전체호칭이네음절에불과하여발음상전체로호칭하기에어려움이없고, 그의미도 붉

123 은남작 으로서 RED 부분이 BARON 부분을수식하는구조이어서양단어가서로밀접한관련을맺고있으므로, 수요자나거래자들이이사건출원상표를전체로서인식하고호칭할것으로보일뿐, 구태여이를 RED 부분과 BARON 부분으로분리인식하여 레드 나 바론 등으로분리호칭할것으로보이지아니한다. 따라서이사건출원상표와선등록상표들및선출원상표는그외관이다르고, 그관념도다르거나대비할수없으며, 그호칭에있어서도차이가있으므로, 그표장이유사하지아니하다. 다. 소결위에서본바와같이이사건출원상표의표장이선등록상표들및선출원상표의그것들과유사하지아니하므로, 이들상표의지정상품에관하여더대비할것없이, 이사건출원상표는선등록상표들및선출원상표와유사하지아니하다고할것이어서, 상표법제7조제1항제7호, 제8조제1항소정의등록거절사유에해당한다고할수없다. 3. 결론 그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결은부적법하다고할것인바, 그취소를 구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김명수 판사 오충진 판사 노갑식

124 대법원 제 1 부 판 결 사건 2007 후 180 등록무효 ( 상 ) 원고, 피상고인 주식회사모비즌닷컴 서울강남구역삼2동 벤처파라다이스빌딩 11층대표이사황규원, 편경철소송대리인변호사김보건피고, 상고인시티즌도케이가부시키가이샤 ( シチズン時計株式會社 ) 일본국도쿄도니시도쿄시다나시쵸 6쵸메 1반 12고 ( 日本東京都西東京市田無町 6 丁目 1 番 12 号 ) 대표이사우메하라마코토소송대리인변리사나영환 원심판결 특허법원 선고 2006 허 5829 판결 판결선고 주 문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원에환송한다

125 이 유 상고이유를본다. 기록에비추어살펴보면, 세티즌 으로이루어진이사건등록서비스표 ( 제116364호 ) 는한글로표기된바에따라 세티즌 으로호칭되고, CITIZEN 으로이루어진선등록서비스표 ( 제35521호 ) 는 시티즌 으로호칭될것인바, 두서비스표는호칭되는음절수가 3 음절로서로같고, 세음절중첫음절의초성과둘째음절및마지막음절의전부가 ㅅ 과 티즌 으로같으며, 첫음절의모음만이 ㅔ 와 ㅣ 로다를뿐이어서전체적인청감에있어극히유사하다고할것이므로, 그관념과외관을고려하더라도호칭이유사한두서비스표를동일, 유사한지정서비스업에함께사용하는경우에일반수요자나거래자로하여금출처의오인, 혼동을일으킬염려가있다. 그렇다면이사건등록서비스표는선등록서비스표와그표장이서로유사하다고할것임에도, 이와달리판단한원심에는서비스표의유사여부판단에관한법리를오해하여판결에영향을미친잘못이있고, 이점을지적하는상고이유는이유있다. 그러므로원심판결을파기하고, 사건을다시심리 판단하게하기위하여원심법원에환송하기로하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관김지형 대법관 고현철 대법관 전수안 주심대법관차한성

126 대법원 제 1 부 판 결 사건 2007 후 197 등록무효 ( 상 ) 원고, 피상고인 주식회사모비즌닷컴 서울강남구역삼2동 벤처파라다이스빌딩 11층대표이사황규원, 편경철소송대리인변호사김보건피고, 상고인시티즌도케이가부시키가이샤 ( シチズン時計株式會社 ) 일본국도쿄도니시도쿄시다나시쵸 6쵸메 1반 12고 ( 日本東京都西東京市田無町 6 丁目 1 番 12 号 ) 대표이사우메하라마코토소송대리인변리사나영환 원심판결 특허법원 선고 2006 허 5812 판결 판결선고 주 문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원에환송한다

127 이 유 상고이유를본다. 기록에비추어살펴보면, 컴퓨터네트워크상의온라인광고업등을지정서비스업으로하고 으로이루어진이사건등록서비스표 ( 제116365호 ) 의구성중도형부분은독특하다거나그자체로어떤호칭이나관념을도출할수있는경우가아니므로서비스표의식별력이있는요부에해당한다할수없고, 문자부분중 Mobile Opinion Leader 는서비스에대한설명적부분으로서역시요부라볼수없으며, Cetizen.com 은그전체에의하여호칭 관념될수도있지만, 그중.com 부분은인터넷도메인이름에서일반적으로사용되는최상위도메인을나타내는표시로서그지정서비스업과관련하여식별력이미약한반면, Cetizen 부분은수요자의주의를끌기쉬운중심적식별력을가지고있다할것이어서, 이사건등록서비스표는 Cetizen 만에의하여호칭될수있다고봄이상당하다. 따라서이사건등록서비스표는 Cetizen 에의하여 세티즌 으로약칭되고, CITIZEN 으로이루어진선등록서비스표 ( 제35521호 ) 는 시티즌 으로호칭될것인바, 두서비스표는호칭되는음절수가 3음절로서로같고, 세음절중첫음절의초성과둘째음절및마지막음절의전부가 ㅅ 과 티즌 으로같으며, 첫음절의모음만이 ㅔ 와 ㅣ 로다를뿐이어서전체적인청감에있어극히유사하다고할것이므로, 그관념과외관을고려하더라도호칭이유사한두서비스표를동일, 유사한지정서비스업에함께사용하는경우에일반수요자나거래자로하여금출처의오인, 혼동을일으킬염려가있다. 그렇다면이사건등록서비스표는선등록서비스표와그표장이서로유사하다고할것임에도, 이와달리판단한원심에는서비스표의유사여부판단에관한법리를오해

128 하여판결에영향을미친잘못이있고, 이점을지적하는상고이유에서의주장은이유있다. 그러므로원심판결을파기하고, 사건을다시심리 판단하게하기위하여원심법원에환송하기로하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관김지형 대법관 고현철 대법관 전수안 주심대법관차한성

129 대법원 제 2 부 판 결 사건 2007후4816 등록무효 ( 상 ) 원고, 상고인이성진 (******-*******) 하남시선동 소송대리인특허법인신세기담당변리사김종윤피고, 피상고인김성남 (******-*******) 대구달성군옥포면반송리 원심판결 특허법원 선고 2007 허 4434 판결 판결선고 주 문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원에환송한다. 이 유 상고이유를판단한다. 상표의유사여부를판단함에있어서는상표의외관, 호칭, 관념을전체적, 이격적으

130 로관찰하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여결정되어야하는것이므로, 외관, 호칭, 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의상표가일반수요자들로하여금명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없다 ( 대법원 선고 96후1163 판결, 대법원 선고 2005후2908 판결등참조 ). 위법리와기록에비추어 으로구성된이사건등록상표 ( 등록번호 제 호 ) 와 배낭, 상자, 포대 를지정상품으로하고 로구성된선 등록상표 ( 등록번호제 호 ) 를대비해보면다음과같이판단된다. 이사건등록상표인 BANNSCLUB' 이라는용어는결혼예고의뜻을가진 BANNS 와단체의뜻을가진 CLUB 을띄어쓰기없이결합시킨조어이고 4음절의비교적짧은음절로이루어져있어서이사건등록상표는 BANNS 와 CLUB 으로가분되어호칭되거나관념된다고할수없고전체적으로호칭된다고할것이며, 선등록상표는 'BENS', ' 불나게 ', ブルナケ 의각구성부분중일부인 BENS' 만에의하여간략하게호칭 관념될수있다고할것이다. 나아가, 이사건등록상표와선등록상표는외관이너무다르고, 호칭에있어, 이사건등록상표는 반스클럽, 밴스클럽 등으로호칭되고선등록상표는 벤스, 불나게, 부루나케 로호칭되어전체적으로상이하게청감되며, 관념에있어양상표모두조어상표로서로대비할수없는바, 결국양상표는동일 유사한지정상품에다같이사용된다고하여도일반수요자나거래자로하여금상품출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있다고보기어렵다고할것이다. 따라서, 이와달리판단한원심에는상표의유사여부판단에관한법리를오해하여판결에영

131 향을미친잘못이있고, 이점을지적하는상고이유에서의주장은이유있다. 그러므로원심판결을파기하고, 사건을다시심리 판단하게하기위하여원심법원에 환송하기로하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관박시환 대법관 양승태 대법관 박일환 주심대법관김능환

132 제 7 조제 1 항제 10 호

133

134 특허법원 제 1 부 판 결 사 건 2007허11883 등록무효 ( 상 ) 원 고 인텔코오퍼레이션 (Intel Corporation) 미국, 캘리포니아산타클라라미션칼리지블러바드 2200 (2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA, U.S.A.) 대표자제포러비 (Ruby A. Zefo) 소송대리인변리사송봉식, 박종혁, 최정연소송복대리인변리사서희원 피 고 김일로 (******-*******) 고양시덕양구토당동 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 3367 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다

135 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 : 다툼없는사실 ] 가. 심결의경위원고는, 피고의아래나. 항기재이사건등록서비스표가원고의상호이자선등록되고주지 저명한아래다. 항기재비교대상상표 / 서비스표들에대한관계에서상표법제7조제1항제4호, 제6호, 제7호, 제9 내지 12호에해당하는무효사유가있다는이유로등록무효심판을청구하였는데, 특허심판원은, 이사건등록서비스표와비교대상상표 / 서비스표들의표장이동일 유사하지않으므로비교대상상표 / 서비스표들의주지 저명성에대하여는살필것없이위무효사유들에해당하지않는다는이유로원고의청구를기각하는주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건등록서비스표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제141200호 ⑶ 지정서비스업 : 서비스업류구분제37류의통신공사업, 민생용전기기계기구수리업, 전선케이블수리업, 전화기가설업 ⑷ 서비스표권자 : 피고

136 다. 비교대상상표 / 서비스표들 ⑴ 비교대상상표 1 구성 : 출원일 / 등록일 / 존속기간갱신등록일 / 등록번호 : / / 및 / 제64112호 지정상품 : 상품류구분제9류의집적회로, 반도체메모리등 상표권자 : 원고 ⑵ 비교대상상표 2 구성 : 출원일 / 등록일 / 존속기간갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제120022호 지정상품 : 출원시상품류구분제39류의초소형전자기기자동제어장치, 컴퓨터, 마이크로프로세서, 마이크로컴퓨터 상표권자 : 원고 ⑶ 비교대상상표 / 서비스표 3 구성 : INTEL 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제289호 지정상품 / 서비스업 : 상품류구분제9류의전화기, 제38류의전화통신업, 통신사업, 제42류의통신장비의기술적어드바이스제공및상담업등 상표 / 서비스표권자 : 원고

137 ⑷ 비교대상상표 4 구성 : 인텔 출원일 / 등록일 / 존속기간갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제368687호 지정상품 : 출원시상품류구분제39류의마이크로프로세서, 마이크로컴퓨터등 상표권자 : 원고 ⑸ 비교대상서비스표 5 구성 : 인텔 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제85046호 지정서비스업 : 상품류구분제38류의전화선을통한원격통신업, 통신사업등 서비스표권자 : 원고 ⑹ 비교대상상표 6 구성 : 출원일 / 등록일 / 존속기간갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제243028호 지정상품 : 상품류구분제9류의마이크로프로세서 상표권자 : 원고 2. 쟁점 이사건의쟁점은, 이사건등록서비스표가상표법제 7 조제 1 항제 4 호, 제 6 호, 제 7 호, 제 9 내지 12 호에해당하는무효사유가있는지여부이다

138 3. 상표법제7조제1항제10호에의한무효사유해당여부가. 판단기준상표법제7조제1항제10호는수요자에게널리알려져있을뿐아니라그상품이갖는품질의우수성때문에상표의수요자뿐만아니라일반대중에게까지양질감을획득하고있어상품의출처뿐만아니라그영업주체를표시하는힘까지갖게된이른바 저명상표 를보호하기위한것으로서, 상표자체로서는유사상표라고할수없는상표라도저명상표와의사이에구성이나관념등을비교하여그상표에서타인의저명상표또는상품등이용이하게연상되거나타인의상표또는상품등과밀접한관련성이있는것으로인정되어상품의출처에오인, 혼동을일으키는상표는이에해당된다할것이다 ( 대법원 선고 95후1173 판결등참조 ). 즉, 타인의선사용상표의저명정도, 등록상표와타인의선사용상표의각구성, 사용상품혹은영업의유사내지밀접성정도, 선사용상표권자의사업다각화의정도, 양상표의수요자층의중복정도등을비교 종합한결과, 등록상표의수요자가그상표로부터타인의저명상표나상품등을쉽게연상하여혼동을일으키게되는경우를의미한다고할것이다 ( 대법원 선고 2006후664 판결등참조 ). 나. 비교대상상표 / 서비스표들이알려진정도 [ 인정근거 : 갑제1 내지 23호증 ( 가지번호포함 ), 경험칙, 변론전체의취지 ] ⑴ 원고회사는 1968년창립되어 1971년부터마이크로프로세서등컴퓨터칩을제조 판매하여왔고, 1981년경 IBM사의마이크로프로세서공급업자로선정된이후급성장을하여 1993년당시이미세계마이크로프로세서시장의 74% 를, 1996 년에는 95% 를, 2000년에는 80% 를각각점유하고있었을뿐아니라, 총매출액도

139 1994년 115억달러, 2000년 337억달러, 2001년 2,654억달러등으로우리나라를비롯하여전세계적으로반도체판매실적이세계 1위로, 1993년이후현재까지퍼스널컴퓨터의두뇌역할을하는최첨단마이크로프로세서시장에서거의독점적인위치에있다. ⑵ 이와함께원고회사는사업영역을확장하여, 1994년에는 AT&T와합작하여화상회의를위한벤처기업을설립하였고, 1998년부터는텔레커뮤니케이션분야로본격진출하여 1999년에약 60억달러를투자하여다이얼로직등 12개의네트워크업체를인수하였고, 마이크로소프트등과공동으로데이터와음성을동시에전송하는단일전송망기술을개발하였으며, 통신장비생산업체인휴렛패커드및노르텔과의제휴도선언하였고, 수천대의고성능컴퓨터서버로구성된 서버팜 (server farm) 이라는데이터센터를세계곳곳에구축하여전자상거래처리와웹사이트호스트사업을포함한향후확장계획을발표하였으며, 2000년에일본미쓰비시전기와차세대휴대전화 (IMT-2000) 사업분야제휴에합의하였고, 대규모전자상거래를가능케하는통신망구축을위하여덴마크의광데이터통신회사인기가 (GIGA) 사를인수하였으며, 웹기반서비스제공을발표하는등인터넷과광통신분야및휴대용통신서비스분야등에도진출하였다. ⑶ 원고회사는창립이래현재까지우리나라를비롯한세계각국에자신의상호 Intel Corporation 의약칭인 Intel(INTEL) 을그대로또는그일부알파벳을약간도형화하거나한글화한비교대상상표 / 서비스표등을상표나서비스표로등록하고그지정상품 / 서비스표에사용하여왔는데, 원고회사의상호의약칭이면서상표이기도한 Intel 의브랜드가치는 1993년에이미 178억달러상당으로

140 서 Philip Morris사의 Marlboro와 Coca-Cola에이어서세계 3위였고, 2000년 INTERBRAND의국제브랜드가치조사에서도세계 4위를기록하였다. ⑷ 원고회사는 1985년경부터우리나라에서비교대상상표 / 서비스표등이첨부된마이크로프로세서등지정상품 / 서비스업을판매하기시작하여, 1990년에약 9,880 만달러의, 1997년에약 2억 8,000만달러의, 2000년에약 16억 3,000만달러의, 2001년에약 10억 9,000만달러의각매출액을기록하였고, 우리나라에서의직접광고비로는 1993년에약 96만달러를, 2000년에약 900만달러를, 2001년에약 1,040만달러를각각지출하였으며, 국내의라이센시들이 Intel 이포함된표장을부착하여제품판매나광고를한경우일부를보상하여준금액만도 1998 년에약 148만달러, 2000년에약 287만달러, 2001년에약 367만달러에이르렀고, 위와같은광고비로조선일보, 동아일보, 전자신문, 한국경제신문, 매일경제신문, PC Line, 시사저널, 월간경영과컴퓨터등컴퓨터관련잡지및전문지는물론이고일반잡지및일간지를통하여꾸준히비교대상상표 / 서비스표들을광고하여왔으며, 위잡지및일간지등에원고및비교대상상표 / 서비스표에대한수많은기사가게재되었고, 그로인하여국내증권업계에서조차원고의실적이전망치보다높게발표되는날에는전세계주가가동반상승하는이른바 인텔효과 라는용어를사용하기에이르렀다. ⑸ 한편, 1990년대전세계컴퓨터산업계에서마이크로소프트의윈도운영체계와원고의마이크로프로세서가중요시되자, 두회사는전략적제휴를맺고양사의핵심제품들인 MS 운영체계 (OS) 와마이크로프로세서를중앙집권화방식을통해중앙전산망에통합하였고, 이에마이크로소프트의윈도 (Window) 와인텔 (Intel) 을아울러이르는

141 컴퓨터산업용어로 윈텔 (Wintel) 이사용되기시작하여, 2003년경에는컴퓨터용어사전은물론이고국립국어원발간신어자료집이나백과사전등에도등재되었다. ⑹ 위인정사실에나타나는원고의성장과정, 비교대상상표 / 서비스표들의사용기간, 광고현황, 이를부착한상품의종류와매출액및브랜드인지도등을종합하여보면, 비교대상상표 / 서비스표들은이사건등록서비스표의등록출원당시세계적으로는물론이고우리나라에서도저명한정도에이르렀다고할것이다. 다. 표장및지정상품 / 지정서비스업의관련성여부 ⑴ 이사건등록서비스표는영문단어 WINTEL SYSTEM 과그한글발음 윈텔시스템 이상하로배치, 결합된문자상표로서, 각구성부분을분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합하여있지는않은데, 시스템 (SYSTEM) 부분은통신및컴퓨터관련업계에서 체계, 조직망, 방식 등의의미로흔히사용되는단어로지정서비스업과관련하여식별력이미약하므로, 전체적으로 윈텔시스템 또는식별력이상대적으로강한 윈텔 (WINTEL) 로호칭, 관념될수있다고보이고, 후자로호칭, 관념되는경우에는원고의상호나비교대상상표 / 서비스표에서유래하여이사건등록서비스표의출원전에이미각종사전까지등재되어있던 윈텔 (WINTEL) 과동일하므로, 그구성이나모티브등에서상당한정도의연관성이있다고할것이다. ⑵ 한편, 저명한상표 / 서비스표와유사하거나상당한정도의연관성이있는서비스표를사용하여서비스업을제공하는경우, 비록그서비스업이저명상표 / 서비스표의상품 / 서비스업과유사하지않다하더라도, 한기업이여러가지이질적인산업분야에걸쳐여러가지다른상품 / 서비스업을판매 제공하는것이일반화된현대의산업구조에

142 비추어, 일반수요자들로서는거래상황등에따라저명상표 / 서비스표의소유자나그와특수관계에있는자에의하여그상품 / 서비스업이판매 제공되는것으로인식하여상품 / 서비스업의출처에혼동을일으킬수가있다할것이다. 설령, 이사건등록서비스표의지정서비스업인 통신공사업, 전화기가설업 과비교대상상표 / 서비스표들의지정상품 / 서비스업인 마이크로프로세서컴퓨터, 전화기, 전화통신업, 통신사업, 통신장비의기술적어드바이스제공 상담업 이동일 유사하다고보지않더라도, 현대생활에보편화된인터넷통신등의경우컴퓨터환경이필수적으로전제되어야하는사정등에비추어, 통신공사업, 전화기가설업등은컴퓨터나전화기및전화통신업, 통신사업, 통신장비의기술적어드바이스제공 상담업등과밀접한관련이있고, 일반소비자들로서는원 피고사이에자회사또는제휴 원조관계가있다고오인할가능성이충분히있다할것이므로, 위와같은이사건등록서비스표의지정서비스업및비교대상상표 / 서비스표들의지정상품 / 서비스업의속성및거래의실정등에비추어보면, 위지정상품 / 서비스업들은서로밀접한경제적견련관계를가지고있다고할것이다. 라. 소결따라서이사건등록서비스표는그등록출원무렵에이미그지정서비스업의국내거래자및일반수요자사이에저명한상표 / 서비스표로알려져있는원고의비교대상상표 / 서비스표의상품 / 서비스업과혼동을일으키게할염려가있어상표법제7조제1 항제10호에해당한다고할것이므로, 원고주장의다른무효사유에대하여나아가살필필요없이등록무효되어야할것이다

143 4. 결론 그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결은부적법하므로, 그취소를구하는원고 의이사건청구는이유있어이를인용한다. 재판장판사성기문 판사 강경태 판사 김태현

144 특허법원 제 4 부 판 결 사 건 2007허11265 등록무효 ( 상 ) 원 고 구치오구치쏘시에떼퍼아찌오니이탈리아 휘렌제비아토르나부오니 73/ 알대표자베니볼피소송대리인변호사황영주 피 고 이주은 (******-*******) 서울노원구월계동삼호아파트 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 298 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지

145 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제682439호 ⑶ 상표권자 : 피고 ⑷ 지정상품 : 휴대용화장품케이스 ( 내용물이채워지지않은것을말한다.), 가스렌지가방, 가죽제열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스톤백, 비귀금속제지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 가죽제상자, 우산, 양산 ( 상품류구분제18류 ) 나. 선등록상표들 ( 상표권자는원고이다.) ⑴ 선등록상표 1 구성 : 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제132874호 지정상품 1 서류가방, 핸드백, 오페라백, 트렁크, 슈우트케이스, 보스톤백, 지갑 ( 상품류구분제25류 )

146 상품분류전환등록후 : 귀금속제지갑 ( 상품류구분제14류 ), 서류가방, 핸드백, 오페라백, 여행용트렁크, 슈우트케이스, 보스턴백, 비귀금속제지갑 ( 제18류 ) 위상표는 2차례존속기간이갱신되었다. ⑵ 선등록상표 2 구성 : 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제232062호 지정상품 1 서류가방, 핸드백, 오페라백, 트렁크, 슈우트케이스, 지갑, 명함갑 ( 상품류구분제25류 ) 상품분류전환등록후 : 서류가방, 핸드백, 오페라백, 여행용트렁크, 슈우트케이스, 비귀금속제지갑, 명함갑 ( 제18류 ) 위상표는 1차례존속기간이갱신되었다. ⑶ 선등록상표 3 구성 : 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제373122호 지정상품 1 선물상자, 상자, 트렁크, 여행용가방, 손가방, 쇼올더백, 슈우트케이스, 네모난소형서류가방, 서류가방, 화장가방, 지갑 ( 상품류구분제25류 )

147 추가된지정상품 : 핸드백, 잡낭, 문서가방, 열쇠주머니, 카드케이스, 종이티슈갑, 패스포드케이스, 수표갑, 천가방 ( 제25류 ) 위상표는 1차례존속기간이갱신되었다. 나. 이사건심결의경위원고는특허심판원에피고를상대로, 이사건등록상표는그출원일이전에등록된선등록상표들과외관, 호칭및관념이동일, 유사하고, 지정상품도동일, 유사하므로상표법제7조제1항제7호에해당하고, 저명상표인위선등록상표들을쉽게연상시켜원고의상품및영업을가리키는표지로오인내지혼동될염려가있으므로상표법제 7조제1항제10호에해당되어무효로되어야한다는이유로등록무효심판을청구하였다. 이에특허심판원은 당298호로원고의청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 자백간주 2. 이사건심결의적법여부우선이사건등록상표가상표법제7조제1항제10호에해당하는지여부에관하여본다. 가. 판단기준상표법제7조제1항제10호소정의 수요자간에현저하게인식되어있는타인의상품이나영업 은저명상표등을말하고, 저명상표등에해당하는지여부는그상품이나영업에사용되는상표또는상호등의사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의거래량또는영업의범위및상표나상호에관한광고선전의실태등제반사정을고려하여거래실정과사회통념상그상품의출처또는영업주체에관한인식이객관적으로널리

148 퍼져있다고볼수있는지의여부에따라판단하여야하고 ( 대법원 선고 2006후3526 판결참조 ), 그판단기준시는등록출원시이다 ( 대법원 선고 2002후1362 판결참조 ). 또한저명상표의경우상표자체로서는유사상표라고할수없는상표라도양상표의구성이나관념등을비교하여그상표에서타인의저명상표또는상품등이용이하게연상되거나타인의상표또는상품등과밀접한관련성이있는것으로인정되어상품의출처에오인 혼동을일으키는경우에는등록될수없다 ( 대법원 선고 2001후2870 판결참조 ). 나. 인정사실다음의각사실은민사소송법제150조제3항, 제1항에의하여피고가이를자백한것으로본다. ⑴ 원고는이탈리아중부플로렌스지방출신의구찌오구찌 (Guccio Gucci) 에의해창업된이래가방등각종소품을생산하여오다가 1960년대말부터는위창업자의머리글자인 G 자 2개가서로마주보도록구성된소위 GG 로고 를채택하여위선등록상표들을포함한다양한 GG 로고들을상표로사용하여왔다. ⑵ 원고는국내지사인구찌그룹코리아를통하여국내유명백화점들에서선등록상표들을부착한각종의류, 가죽및모피제품류, 가방류, 신발류, 안경류를판매하여왔을뿐아니라위상품들은각종인터넷쇼핑몰에서도대표적인명품으로판매되고있다. ⑶ 또한원고는선등록상표 1을 상표등록하는등국내에서위선등록상표들을비롯한 GG로고 들을상표로등록한후이를부착한상품들을국내유수의패션잡지, 여성잡지인월간중앙, 보그, 엘르, Neighbor, HARPER'S BAZAAR, 보그걸, GQ, THE FIRST, Majeste, 슈어등에게재하여광고, 선전하였다

149 ⑷ 선등록상표들을비롯한원고의상표들이국내에서명성을얻게되자이를모방한각종상표들이성행하게되었고, 이에따라 1978년이래특허청에서발행되는자료집에원고의위상표들이 유명상표 내지 자주도용되는외국상표 로매번게재되었다. 다. 판단 (1) 위인정사실들을통하여알수있는선등록상표들의사용기간, 사용방법, 원고상품의거래형태, 영업의범위, 광고선전의실태등의제반사정을고려하여보면, 선등록상표들은이사건등록상표의출원일인 당시일반수요자들사이에현저하게인식된저명상표라할것이다. (2) 이사건등록상표는위의도형부분과아래의영문자부분이 결합된상표인바, 영문자부분은 2개의 6자를뒤집어놓았다 는뜻으로이는위도형부분의형상을설명하고있는것에불과하고, 그구성도작은글씨의영문알파벳 17 자로되어있어이부분이어떠한식별력을획득한다고보기어렵고, 나아가도형부분과영문자부분이서로불가분적으로결합되어있다는특별한사정도엿보이지아니하므로이사건등록상표는도형부분만으로분리관찰될수있다할것이다. 선등록상표들은 와같이 2 개의 G 자를도안하여상하의 위치를바꾸어서로마주보게하거나 ( 선등록상표 1), 맞닿게하거나 ( 선등록상표 2), 1/3 정도겹치게한 ( 선등록상표 3) 외형을가지고있고, 이사건등록상표의도형부분도 G자 2개를마주보게한다음왼쪽의 G자를상하로뒤집어놓은형상을가지고있으며 ( 특히선등록상표 1을상하로뒤집어놓은형상과비슷하다 ), 이사건등록상표와선등록상표 1을 G자라는인식을떠나도형의구성만으로관찰하여보더라도두상표

150 모두안쪽이일부터진타원형에안쪽또는바깥쪽으로선을그은다음상하의위치를바꾸어마주보도록하는구성을취하고있으므로, 이사건등록상표와선등록상표들사이에그구성이나모티브에있어서의연관성이인정된다. (3) 결국이사건등록상표와선등록상표들이상표의구성에밀접한연관성이있고, 그지정상품또한가방류등으로유사하여거래자나일반수요자들로하여금이사건등록상표로부터선등록상표들또는그상표가사용된상품을용이하게연상하게하거나이와밀접한관련이있는것으로오인하게함으로써상품의출처에오인 혼동을일으킬염려가있다할것이다. 라. 소결론따라서이사건등록상표는상표법제7조제1항제10호에해당하여등록을받을수없는상표라할것이어서상표법제71조제1항제1호에의하여무효로되어야할것이므로, 이와결론을달리한이사건심결은위법하여취소되어야한다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기 로하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 이상균 판사 김종석

151 특허법원 제 4 부 판 결 사 건 2008허3612 등록무효 ( 상 ) 원 고 에듀케이쇼날테스팅서어비스미국뉴저지 프린스톤, 메일스톱 23씨, 로즈데일로드대표자글렌씨. 스트로에더소송대리인변호사황영주 피 고 주식회사박정어학원서울강남구신사동 583 대표이사박정소송대리인변리사박윤호, 은윤재 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2606 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다

152 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 1 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제671075호 2 구성 : 3 지정상품 : 서적, 신문, 잡지, 학습지, 핸드북, 정기간행물 ( 상품류구분제16류 ) 4 상표권자 : 피고나. 선등록상표 ( 선사용상표, 이하 선사용상표 라고한다 ) 1 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / ( )/ 제101036호 2 구성 : TOEFL 3 지정 ( 사용 ) 상품 : 영어능숙도시험및평가용으로사용되는마그네틱오디오테이프, 영어능숙도시험및평가용으로사용되는마그네틱오디오카세트 ( 상품류구분제 9류 ), 정기간행물, 비정기간행물, 인쇄한서식, 인쇄한테스트용지 ( 상품류구분제16류 ) 피고는선사용상표에관하여위정기간행물, 비정기간행물등을지정상품으로하여상표등록을받은이래, 영어학습교재, 영어시험문제집 등에사용하여왔다. 4 등록권리자 : 원고

153 다. 절차의경위원고는피고를상대로, 이사건등록상표가상표법제7조제1항제7호및제10호에해당한다는이유로등록무효심판을청구하였다. 이에특허심판원은위심판청구사건을 2007당2606호로심리한후, 이사건등록상표는선사용상표와그표장이유사하지않아서상표법제7조제1항제7호및제10호에해당되지않는다는이유로위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 증거 갑제1 내지 3호증, 변론의전취지 2. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제10호에해당하는지여부 (1) 판단기준상표법제7조제1항제10호에규정된저명상표의경우상표자체로서는유사상표라고할수없는상표라도양상표의구성이나관념등을비교하여그상표에서타인의저명상표또는상품등이용이하게연상되거나타인의상표또는상품등과밀접한관련성이있는것으로인정되어상품의출처에오인 혼동을일으키는경우에는등록될수없고 ( 대법원 선고 2001후2870 판결참조 ), 타인의상표가저명상표인지여부는등록상표의등록출원시를기준으로판단한다. (2) 선사용상표가저명한지여부갑제4 내지 26호증 ( 각가지번호생략 ) 의각기재에변론의전취지를종합하면, 선사용상표 TOEFL 은영어를모국어로하지않는사람들을상대로학문적인영어구사능력을평가하는미국 ETS사 ( 원고회사를말한다 ) 의영어시험 (Testing Of English as

154 a Foreign Language) 또는상표명을말하고, 국내포털사이트인네이버에위와같은 내용이설명되어있는사실, TOEFL 과같은서비스표가 영어학력테스트 업등을지정서비스업으로하여서비스표등록된이후, 선사용상표를비롯한 TOEFL 이포함된 ( 등록일 : ), ( 등록일 : ) 과 같은상표들이정기간행물, 영어능숙도시험및평가용으로사용되는마그네틱오디오테이프등을지정상품으로하여등록되어있는사실, 국내에서 1996년부터 2003년까지토플시험응시자는 66만명에이르고, 2000년부터 2003년까지토플시험으로인한매출액은 347억원이넘으며, 선사용상표의국내라이센스업체인시사영어사가 TOEFL 과관련된영어학습교재를발행하여 부터 까지의매출액은약 16억원에이르고, 부터 까지의판매부수는 27만부에달하는사실, 원고는국내에서 TOEFL 과관련된정보지를 1993년부터 1998년까지약 67만부배포하였고, 위시사영어사는 부터 까지선사용상표등에관한광고비로약 2억 8천만원을지출한사실, 그이후에도선사용상표를사용한영어학습교재등이계속국내외에서널리생산, 판매되어오고있는사실, 특허법원과특허청은선사용상표등이영어시험문제집등에관하여저명상표임을전제로동일, 유 사한상표 (GR-TOEP,,, 토플랜드 ) 의등록을거절하거나그등록을무 효로판결 ( 심결 ) 하고있는사실을각인정할수있다. 위인정사실에의하면, 선사용상표는이사건등록상표의출원당시에수요자간에현저하게인식될수있을정도로알려져있는저명상표라고할것이다 ( 피고도이에대하여다투고있지않다 )

155 (3) 이사건등록상표와선사용상표의표장의유사여부 ( 가 ) 이사건등록상표는 로, 선사용상표는 TOEFL 로각구성되어있어서, 양상표는외관에서서로차이가있다. ( 나 ) 관념에관하여보면, 국내의일반수요자들은이사건등록상표 를, 1 저명한선사용상표인 TOEFL 과 하는사람 을의미하는접미사 er 에 [ er 는중학교정도의영어실력을가진사람이라면쉽게그뜻을알수있는영어단어이고, 싱어 (singer), 골퍼 (golfer), 갬블러 (gambler) 등과같이 er 가붙은용어가일상적으 로사용되고있으며, 갑제 8 호증의기재에의하면, 피고는 라는상표를등록 받은사실이있다 ], 의 를의미하는명사의소유격어미 's 를결합한 TOEFLER'S 또는명사의복수형어미 s 를결합한 TOEFLERS 의한글음역으로인식할가능성이상당히높다고할것이고 ( 갑제31, 32호증의각기재에의하면, 피고가배포한광고전단지에는 TOEFLER's TOEFL, TOEFLER's 실전 과같이 TOEFLER's 를사용한사실이있다 ), 2 또는 토플 과 플러스 (+) 가결합된 토플플러스 에서겹치는글자인 플 이생략된것으로인식할수도있을것이다. 결국이사건등록상표는 토플을공부하는사람의, 토플을공부하는사람들 또는 토플을더한 ( 플러스한 ) 으로관념될수있으므로, 선사용상표와그관념이매우유사하다. ( 다 ) 다음, 호칭에관하여보면, 이사건등록상표는 토플러스 로, 선사용상표는 토플 로호칭될것인데, 양상표는강하게인식되는첫음절과둘째음절이 토플 로동일하고, 이사건등록상표의나머지음절인 러스 는 토플 에비하여비교적약하게발음되므로, 양상표는호칭에서큰차이가있다고할수없다

156 ( 라 ) 따라서이사건등록상표와선사용상표는외관에서차이가있지만, 관념이매우유사하고호칭에서큰차이가있다고할수없어서, 일반수요자들이이사건등록상표를보거나들었을때저명상표인선사용상표를용이하게연상하거나선사용상표와밀접한관련성이있는것으로인식함으로써상표의출처에오인 혼동을일으킬염려가있다고할것이다. (4) 이사건등록상표의지정상품과선사용상표의사용상품과의관계 ( 가 ) 저명한상표와동일또는유사한상표를사용하여상품을생산, 판매하는경우비록그상품이저명상표의상품과유사하지않다하더라도, 한기업이여러가지이질적인산업분야에걸쳐여러가지다른상품을생산, 판매하는것이일반화된현대의산업구조에비추어일반수요자들로서는그상품의용도및판매거래의상황등에따라저명상표의소유자나그와특수관계에있는자에의하여그상품이생산, 판매되는것으로인식하여상품의출처에혼동을일으킬수가있다할것이다 ( 대법원 선고 2004후1151 판결참조 ). ( 나 ) 이사건등록상표의지정상품인 서적, 신문, 잡지, 학습지, 핸드북, 정기간행물 은선사용상표의사용상품인 영어학습교재, 영어시험문제집 과서적, 출판물로서동일 유사하거나서로경제적인견련의정도가밀접하므로, 이사건등록상표가위지정상품에사용된다면선사용상표권자에의하여사용되는것이라고오인될만한특별한사정이있다고할것이다. 나. 소결론따라서이사건등록상표는수요자간에현저하게인식되어있는선사용상표의상품과혼동을일으키게할염려가있는상표에해당하여상표법제7조제1항제10호에

157 의하여상표등록을받을수없는바, 나머지무효사유에대해더나아가살필것도없 이, 이와결론을달리한이사건심결은위법하여취소를면할수없다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는정당하므로이를인용하기로 하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 우라옥 판사 김종석

158 제 7 조제 1 항제 11 호

159

160 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2007허10583 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사슈페리어서울강남구대치동 996 대표이사김성열소송대리인변리사안영길 피 고 1. 장상훈 (******-*******) 2. 김순이 (******-*******) 피고들주소대구중구대신동 피고들소송대리인변리사박용환 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당3405호사건에관하여한심결중 골프화 부분을취소한다. 2. 원고의나머지청구를기각한다. 3. 소송비용중 50% 는원고가, 나머지는피고들이각부담한다

161 청구취지 특허심판원이 당 3405 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실가. 심결의경위원고는, 피고들의아래나항기재이사건등록상표가아래다항기재선사용상표들과수요자기만의우려가있으므로상표법제7조제1항제11호에해당하여그등록이무효로되어야한다고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 특허심판원은위심판청구에대하여, 이사건등록상표에원고주장과같은등록무효사유가존재하지않는다는이유로원고의심판청구를기각하는주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제583230호 (3) 지정상품 : 테니스화, 축구화, 야구화, 부츠, 골프화, 농구화, 스키화, 우화, 작업화, 방한화

162 다. 선사용상표들 (1) 구성 :,, (2) 사용상품 : 골프의류, 골프모자, 골프화등 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제 2 내지 5 호증의각기재 ] 2. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제11호에해당하는지여부가. 판단기준어느등록상표가다른상표에대한관계에서상표법제7조제1항제11호에규정되어있는 수요자를기만할염려가있는상표 에해당하려면그등록상표나지정상품과대비되는다른상표나그사용상품이반드시저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표또는사용상품이라고하면곧특정인의상표나사용상품이라고인식될수있을정도로는알려져있어야하고, 그러한사용상표와동일 유사한상표가그사용상품과동일 유사한지정상품에사용될경우일반수요자로하여금출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있는경우에해당하며, 이때등록상표가수요자기만의염려가있는상표에해당하는지의여부는그상표의등록여부에대한결정시를기준으로판단하여한다 ( 대법원 선고 2004후1304 판결참조 ). 나. 인정사실 ( 이사건등록상표의등록결정일인 까지의인정사실 ) (1) 원고회사는 1983년경부터 경현재까지선사용상표들이부착된골프의류를비롯한골프화, 골프가방, 골프장갑, 골프양말, 골프모자등을생산판매하여왔다

163 (2) 원고회사는 슈페리어오픈 골프대회를주최하였고, 이후 경까지 5회에걸쳐 슈페리어오픈 골프대회를주최하였다 (5차례대회모두 SBS 서울방송 이후원하였다 ). (3) 원고회사는 경소외최경주와사이에프로골퍼스폰서계약 (3년) 을체결하였고, 이후 2차례갱신하여 경현재까지최경주와의위스폰서계약을유지하였다. (4) 최경주는 2002년미국 PGA 골프대회에서한국인최초로우승을차지하였다. (5) 원고회사의연도별매출액과연간광고비지출액은아래표기재와같다 ( 억미만버림 ). 연도 매출액 광고비 연도 매출액 광고비 억원 18억원 억원 25억원 억원 20억원 억원 21억원 억원 22억원 억원 37억원 억원 10억원 억원 34억원 억원 12억원 억원 42억원 [ 인정근거 : 위거시증거, 갑제6 내지 18, 21, 24호증 ( 각가지번호포함 ) 의각기재 ] 다. 판단 (1) 선사용상표들의알려진정도위인정사실에의하면, 적어도 2002년최경주가미국 PGA대회에서한국인최초로우승을차지한무렵이후선사용상표들이부착된원고회사의골프의류등의매출이급격히상승하였고, 그이후의매출액도꾸준히유지되고있었으므로, 선사용상표들은모두골프의류, 골프화, 골프모자등에대하여이사건등록상표의등록결정일인 경현재국내의일반거래에서수요자나거래자에게특정인의상표로인식되었다고할것이다

164 이에대하여피고들은, 상표등록 호등록상표 ( 을제1호증 ) 에대한등록무효심판청구사건인 94당1381호확정심결 ( 을제12호증 ) 에서원고들의선사용상표들이일반수요자들에게특정인의상표로인식될정도에이르지못하였다고판단되었으므로, 위 94당1381호심결과실질적쟁점이동일한이사건에있어서도, 일사부재리의원칙상동일한판단이이루어져야한다고주장한다. 살피건대, 피고들주장에의하더라도위 94당1381 심결은이사건등록상표에대한심결이아니어서일사부재리원칙이적용되지아니할뿐만아니라, 이사건에있어서특정인의상표로알려졌는지여부는이사건등록상표의등록결정시를기준으로판단하여야하는것이므로, 그와다른전제에선피고들의위주장은이유없다. (2) 이사건등록상표와선사용상표들의유사여부 ( 유사 ) 이사건등록상표와선사용상표들은도형부분이유사하고, 문자부분이동일하여전체적으로유사하다 ( 양당사자도이사건등록상표가선사용상표들과유사하다는점에대해서는다투지않는다 ). (3) 지정상품과의관계 1 골프화 : 위에서본바와같이이사건등록상표의등록결정일이전에 ( 적어도최경주가우승한 2002년무렵이후에는 ), 선사용상표들은골프의류, 골프화, 골프모자등에대하여특정인의상표로널리알려졌다고할것이므로 ( 가사골프의류에대하여만특정인의상표로알려진것이라고할지라도, 원고는이미선사용상표들이부착된골프화를생산판매하고있었을뿐만아니라토털패션화등의경향에비추어일반수요자들도골프의류와골프화가골프관련전문생산업체에의해생산된다는사정을인식할수있었고, 그유통경로도골프관련전문매장에서이루어져유통경로와수요자층이중첩되므로, 골프의류와골프화는그경제적견련관계가인정된다 ), 이사건등록상표가

165 골프화에사용될경우일반수요자로하여금선사용상표들의권리자에의한것으로출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다. 2 골프화이외의부분 ( 테니스화, 축구화, 야구화, 부츠, 농구화, 스키화, 우화, 작업화, 방한화 ) : 이들은모두각각의운동종목의특성또는특별한용도에사용되는전문화라할것이어서, 그제조업체, 유통경로, 수요자층이선사용상표들의그것과중첩된다고보기어렵고, 그외골프의류등과의경제적견련관계를인정할별다른자료도없다. 따라서이사건등록상표가골프화이외의부분에사용된다고할지라도일반수요자로하여금출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고보기는어렵다. 라. 소결론이사건등록상표는그지정상품중골프화에사용될경우선사용상표들와출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있으므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제11호에의해그등록이무효로되어야한다. 3. 결론그렇다면, 이사건등록상표는그지정상품중 골프화 에대하여그등록이무효로되어야할것인바, 이와결론을일부달리한이사건심결을일부취소하기로하여주문과판결한다. 재판장판사김명수 판사 오충진 판사 심준보

166 특허법원 제 1 부 판 결 사 건 2007허13681 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사이마이크로시흥시정왕3동 시화공단 1라 305호대표이사윤창식소송대리인변리사오세중 피 고 1. 김계태 (******-*******) 서울금천구시흥동 박군석 (******-*******) 서울금천구독산 2동 조영만 (******-*******) 파주시조리읍대원리 피고들소송대리인변리사박진호 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 404 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고들이부담한다

167 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 : 다툼없는사실 ] 가. 심결의경위원고는피고들의아래나. 항기재이사건등록상표의상표권존속기간갱신등록이주지, 저명한아래다. 항기재비교대상상표 1, 2에대한관계에서구상표법 ( 법률제5083호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제7조제1항제4호및제11 호에해당하는무효사유가있다는이유로구상표법제72조제1항제1호에의한존속기간갱신등록의무효심판을청구하였는데, 특허심판원은비교대상상표들이특정인의상표라고인식될수있을정도로알려져있지않다는이유로원고의청구를기각하는주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록일 / 존속기간갱신등록결정일 / 존속기간갱신등록일 / 등록번호 : / / / / 제105502호 ⑶ 지정상품 : 갱신등록시상품류구분제22류의샤프펜슬, 연필, 볼펜, 만년필, 싸인펜, 연필깍기, 필갑, 지우개, 크레용, 그림물감 ⑷ 상표권자 ( 존속기간갱신등록시 ) : 조청길

168 다. 비교대상상표들 ⑴ 비교대상상표 1 구성 : 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제105500호 지정상품 : 출원시상품류구분제22류의샤프펜슬, 연필, 볼펜, 만년필, 싸인펜, 연필깍기, 필갑, 지우개, 크레용, 그림물감 상표권자 : 주식회사마이크로코리아및주식회사마이크로세라믹 ⑵ 비교대상상표 2 구성 : 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제273018호 지정상품 : 출원시상품류구분제22류의샤프펜슬, 연필, 볼펜, 만년필, 싸인펜, 그림물감, 필갑, 연필지우개, 크레용, 연필심 상표권자 : 주식회사마이크로코리아및주식회사마이크로세라믹 2. 쟁점 이사건의쟁점은, 이사건등록상표가존속기간갱신등록결정시구상표법제 7 조 제 1 항제 4 호또는제 11 호에해당하는지의여부이다. 3. 이사건등록상표가수요자기만상표에해당하는지여부 가. 판단기준 구상표법제 72 조제 1 항제 1 호, 제 42 조제 2 항단서에의하면어느등록상표가구

169 상표법제7조제1항제11호의규정에해당함에도상표권의존속기간갱신등록이이루어진경우에는그갱신등록의무효사유가된다 시행된개정상표법은구상표법제42조제2항단서를삭제하여갱신등록무효사유에서이를제외하였으나, 등록상표의심판등에관한경과조치로서개정상표법부칙제3조에서 이법시행전에한상표등록출원, 상표권의존속기간갱신등록출원및지정상품의추가등록출원에의하여등록된등록상표에대한심판, 재심및소송에대하여는종전의규정에의한다. 라고규정하고있으므로, 이사건과같이개정법시행전에출원되어이루어진상표권존속기간갱신등록에대하여는위삭제전규정을적용하여그무효여부를다툴수있다. 그리고구상표법제7조제1항제11호후단에해당하는상표의존속기간갱신등록을불허하는취지가, 비록적법하게등록되었던상표라고하더라도그존속기간갱신등록당시이미수요자나거래자에게특정인의상표라고인식될정도로알려진다른상표와의사이에일반수요자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게하여수요자를기만할염려가있는경우그상표의갱신등록을불허하여상품의출처등에대한일반수요자의신뢰를보호하고자하는데있는점등에비추어보면, 상표권의존속기간갱신등록에위와같은무효사유가있는지여부는그갱신등록결정시를기준으로하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 2002후505 판결참조 ). 나. 비교대상상표들이알려진정도 [ 인정근거 : 갑제1 내지 20호증 ( 가지번호포함 ), 경험칙, 변론전체의취지 ] ⑴ 주식회사마이크로코리아는 1966년창립된샤프펜슬제조업체인신흥정밀공업사를전신으로하여 연필및만년필제조업등을목적으로설립되었고, 주

170 식회사마이크로세라믹은 경위마이크로코리아의계열사로설립되었는데, 위회사들은주로샤프펜슬, 세라믹펜, 형광펜등의필기구를제조, 판매하여온필기구전문업체이다. ⑵ 위회사들은영업활동을개시한이후비교대상상표들을부착한샤프펜슬등을출시하여소비자들의인기를모았고, 1987년부터는세계각국에문구류를수출하기시작하였으며, 이에따라 1992년 8월미국뉴올리언스에서개최된국제사무용품전시회 (NOPA SHOW, 602개업체참가 ) 에서최우수디자인상과전시포장최우수기업으로선정되었고, 우리나라최초로 미국필기구전문도매협회 의회원지위를획득하였으며, 1993년매출액은약 370억원이었는데, 1994년경에는일본의 오도 사에이어세계에서두번째로개발한세라믹볼을사용하는세라믹펜을출시하는등의기술력과필기구의디자인만도약 1,300개인다양한제품디자인및월 1,000만개의생산능력등을바탕으로하여연매출액이약 1,000억원정도, 100여개국에대한수출액이약 6,700만불에이르렀다. ⑶ 한편, 위회사들은문구생산업체나도 소매상들을대상으로격월간격에 5,000부정도발행되는 문구보 ( 文具報 ) 에 1989년부터 1996년까지꾸준히비교대상상표들이부착된필기구를광고하였고, 1995년 3월경기준발행부수 12,300부인월간 문구유통 에 1991년 7월경부터 1995년경까지같은취지를광고하였으며, 전국일간지인 소년조선일보 에 경부터 까지사이에약 51회에걸쳐하희라, 이용식, 최불암, 심형래등국내유명연예인들을모델로하여같은취지의제품광고를하였고, 중앙일보, 동아일보등전국유명일간지에위와같은제품이나기업활동에관한기사가게재되기도하였다

171 ⑷ 위인정사실에나타나는비교대상상표들의개발과사용기간, 광고현황, 이를부착한상품의종류와매출액및브랜드인지도등을종합하여보면, 비교대상상표들은이사건등록상표의갱신등록결정일인 경에비록주지 저명성을획득할정도는아니라도국내문구류업계의거래자나일반수요자들에게는특정인의상표로인식될수있을정도로는알려져있었다고보인다. 다. 상표및지정상품의동일, 유사여부이사건등록상표는 물건의크기가아주작은것 을의미하는영문자 MICRO 의한글표현인 마이크로 와간단하고흔한영어철자 SP 의한글표현인 에스피 가결합된문자상표로서, 각구성부분을분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합되어있는것도아니므로, 전체적으로 마이크로리스 또는식별력이상대적으로강한 마이크로 로호칭, 관념될수있다고할것이고, 후자인경우에는 마이크로 로호칭, 관념되는비교대상상표들과호칭, 관념이동일 유사하다. 한편, 위상표들의지정상품들은모두 샤프펜슬, 볼펜 등의문구류로서동일 유사하다. 라. 소결따라서이사건등록상표는그존속기간갱신등록결정일무렵에이미그지정상품의국내거래자및일반수요자사이에특정인의상표로인식되어있는비교대상상표들과상품출처의오인 혼동을초래할우려가있어구상표법제7조제1항제11호소정의수요자기만상표에해당한다

172 4. 피고들의주장에대한판단피고들은, 이사건등록상표나비교대상상표들의상표권자는모두주식회사마이크로코리아및주식회사마이크로세라믹의대표이사인조청길이었다가이사건등록상표의상표권존속기간갱신등록일직전에비교대상상표들의상표권만위회사들에게양도되었을뿐이므로, 서로상품출처의오인 혼동을초래할우려가없다고주장한다. 그러나회사와그대표이사개인의법인격은엄연히다르므로, 구상표법제7조제1 항제11호소정수요자기만상표해당여부의판단기준시인위갱신등록결정일무렵, 이사건등록상표와의관계에서비교대상상표들은타인의상표라고할것이어서, 위주장은이유없다. 5. 결론그렇다면, 이사건등록상표의존속기간갱신등록은무효로되어야할것이고, 이와결론을달리한이사건심결은부적법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로한다. 재판장판사성기문 판사 김태현 판사 이종우

173 특허법원 제 4 부 판 결 사 건 2007허14011 등록무효 ( 상 ) 원 고 최병길성남시분당구분당동현대맨션소송대리인변리사이정익 피 고 주식회사더갤러리서울강남구논현동 37-3 상정빌딩 2층대표이사김용완소송대리인특허법인필앤온지담당변리사류완수 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 357 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지

174 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제1, 2호증 ] 가. 심결의경위아래다항기재의상표 ( 이하 선사용상표 라고한다 ) 의국내독점사용권자인피고는, 선사용상표는미국및국내에서주지저명한상표인데, 원고가아무런권한없이아래나항기재의상표 ( 이하 이사건등록상표 라고한다 ) 로서등록한것인바, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제4호, 제9호내지제12호에위배되어등록된것으로서그등록이무효로되어야한다고주장하면서원고를상대로등록무효심판을제기하였다. 특허심판원은선사용상표는이사건등록상표의등록결정당시에국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면특정인의상표나상품이라고인식될정도로알려져있다는이유로상표법제7조제1항제11호에해당한다고하여피고의청구를인용하는주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제691408호 (3) 지정상품 : 가대, 강의대, 거울, 걸상, 경대, 다이밴, 뒤주, 로커, 모자걸이, 벤치, 병풍, 붙박이찬장, 비귀금속제보석상자, 비의료용물침대, 삼면경대, 서가, 서류캐비닛, 선반, 세티, 소파, 식탁, 신문진열대, 신장, 실험대, 안락의자, 안마대, 열쇠걸이판, 오디오랙, 옷걸이, 우산걸이, 의약품캐비닛, 의자, 의장 ( 옷장 ), 이미용품보관대, 장롱, 장의

175 자, 진열대, 진열장, 찬장, 찻장, 책괘, 책꽂이, 책상, 책장, 체경, 침대, 탁자, 테이프꽂 이, 팔걸이의자, 피아노의자, 화분대, 화장대 ( 상품류구분제 20 류 ) 다. 선사용상표 (1) 구성 : (2) 사용상품 : 침대, 테이블, 찬장등을포함한가구류 (3) 사용자 : 원고 2. 당사자의주장피고는선사용상표는 1952년로렌스케이쉬나딕 (Lawrence K. Schnadig) 이설립한미국가구전문업체인 SCHNADIG사의상호상표로서미국에서주지저명한상표이고, 국내에서는 2001년부터피고가독점판매권을가지고수입하여판매, 광고하여온결과이사건등록상표의등록결정당시인 경에는국내에서도특정인의상품의출처로서일반수요자에게알려진상표인데, 원고가아무런권한없이이사건등록상표를출원하여등록한것이므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제4 호, 제9 내지 12호에해당한다고주장한다. 3. 판단가. 법리상표법제7조제1항제4호에서규정한 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는상표 라함은상표의구성자체또는그상표가지정상품에사용되는경우수요자에게주는의미나내용이사회공공의질서에위반하거나사회일반인의통

176 상적인도덕관념인선량한풍속에반하는경우를말하는바, 상표의구성자체가공공의질서또는선량한풍속에반하는경우가아닌상표의출원 등록이위규정에해당하기위해서는상표의출원 등록과정에사회적타당성이현저히결여되어그등록을인정하는것이상표법의질서에반하는것으로서도저히용인할수없다고보이는경우에한하고, 고의로저명한타인의상표 서비스표나상호등의명성에편승하기위하여무단으로타인의표장을모방한상표를등록사용하는것이아닌이상, 주지 저명하지아니한타인의상표를모방하여출원 등록한다거나또는상표를등록하여사용하는행위가특정당사자사이에이루어진계약을위반하거나특정인에대한관계에서신의성실의원칙에위배된것으로보인다고하더라도그러한사정만을들어곧바로위규정에해당한다고할수없다. 그리고어떤상표가상표법제7조제1항제9호또는제 10호에해당하려면타인의상표가국내에서주지또는저명하여야하고, 같은항제 11호에서규정하고있는 수요자를기만할염려가있는상표 에해당하기위해서는그등록상표나지정상품과대비되는타인의상표나그사용상품이등록상표의등록결정당시에적어도국내의일반거래에있어서수요자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로는알려져있어야하고 ( 대법원 선고 2001후1884, 1891 판결참조 ), 같은항제12호에해당하기위해서는등록상표와대비되는타인의상표가등록상표의출원당시에국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있어야하며, 여기에해당하는지여부는타인의상표의사용기간 방법 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부등을기준으로판단하여야할것이다 ( 대법원 선고 2005후70 판결참조 )

177 나. 선사용상표의국외및국내에서알려진정도 [ 인정근거 : 을제2 내지 15호증 ( 가지번호포함 ), 변론전체의취지 ] (1) 미국내에서알려진정도 ( 가 ) 미국 SCHNADIG사는 1952년에설립되었는데, 그상호는설립자인로렌스케이쉬나딕 (Lawrence K. Schnadig) 의이름에서유래되었다. ( 나 ) 미국 SCHNADIG사는 1952년이래로현재까지미국전역에서가구를제조및판매하고있는데, 제조공장이캘리포니아주와미시시피주에있고, 본사는시카고부근의데스플레인스에있으며, 판매, 마케팅, 판촉사무소는노스캘리포니아주하이포인트에자리잡고있으며, 아시아지역에있어서는홍콩에그지사를운영하고있다. ( 다 ) 미국 SCHNADIG사의대표이사는 1981년당시국제가구제조협회 (NAFM) 의대표로취임한적이있고, 미국 SCHNADIG사의제품및기술에대한내용이 1970년부터 1980년대사이에신문및잡지등언론에보도되었으며, 2003년경미국특허청에상표등록이되었다. (2) 국내에서알려진정도 ( 가 ) 피고는현대백화점을비롯하여 100여개정도의가구취급점에수입가구들을판매하고있는회사로서, 미국 SCHNADIG사의대리인인 CFX사로부터 경 19,136달러상당의가구를수입한것을비롯하여 경까지사이에 6회에걸쳐 95,596 달러상당의가구를수입하였다 ( 피고제출참고자료 3). ( 나 ) 피고는선사용상표가게재된카다로그 2,000부상당을피고의각매장에배치하거나배포하였고, 월간 행복이가득한집 에 2001년 9월호부터약 20여회이상, 월간 스타일 H 에 2005년 2월호부터약 19회, 월간 가구가이드 에 2004년 11월호

178 이후약 12회, 월간 CURO 의 2005년 11월호에 1회, 2003년이후조선일보, 문화일보, 중앙일보, 부산일보, 국제신문, 매일신문등에 10여회정도광고하였다. 다만그광고의형태는선사용상표를독자적으로광고한경우는드물고, 대부분의경우피고의상호아래에가구매장사진또는가구의사진을크게싣고광고면의제일하단에피고가수입하는 10여개정도의여러가구의상표명과함께선사용상표가나타나는형태를취하였다. 다. 판단이상과같은사실을종합하면, 선사용상표는이사건등록상표의출원전에미국의 SCHNADIG사의설립자의성으로이루어진성명상표로서독창적인표장인점, 국내에서도피고에의하여수입된가구에사용된상표인점, 원고가이사건등록상표를독자적으로창작하여사용하였다고볼만한사정이없는점에비추어볼때, 원고가선사용상표의존재를알고서상표법상선등록제도를취하고있는점을이용하여이사건등록상표를먼저출원하여등록한점은인정된다. 그러나이사건등록상표가상표법제7조제1항제4호, 제9호내지제12호에해당되어그등록이무효가되기위해서는선사용상표가이사건등록상표의출원또는등록결정당시에국내또는외국의수요자나거래자사이에서그사용상품과관련하여주지 저명하다거나적어도특정인의상표라고인식될정도에이르러야할것인데, 선사용상표의미국내에서의매출액, 광고액에관한자료나미국내소비자들이선사용상표를알고있는비율등에관한자료가전혀제출되어있지않은점, 국내에의수입된가액, 수량, 광고의회수및태양 ( 광고의형태가대부분피고의상호와매장을광고한것으로보이고선사용상표에초점을맞추어광고한것으로보이지않는다 ) 등에비추어볼때, 선사용상표가국내또는외

179 국에서주지저명하거나특정인의상표라고인식될정도에이르렀다고는보기어렵다. 따라서이사건등록상표는상표법제 7 조제 1 항제 4 호, 제 9 호내지제 12 호에해당한 다고할수없다. 3. 결론 그렇다면, 이와결론이다른이사건심결은위법하므로그취소를구하는원고의 청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 우라옥 판사 이상균

180 제 6 조제 1 항제 12 호

181

182 특허법원 제 4 부 판 결 사 건 2007허7792 등록무효 ( 상 ) 원 고 조기숙 (******-*******) 서울관악구봉천동 소송대리인변리사공석균 피 고 아디다스인터내셔널마케팅비브이네덜란드, 1062 케이알암스테르담, 코닝긴빌헤르미나플라인 30 대표자잉그리드쿠퍼스소송대리인특허법인화우담당변리사송영주 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2397 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지

183 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제1, 2호증 ] 가. 심결의경위피고는, 아래다항기재선사용상표는국내외에널리알려진주지저명상표인데, 원고의아래나항기재상표 ( 이하 이사건등록상표 라고한다 ) 는선사용상표를모방하여출원한것으로서상표법제7조제1항제11호, 제12호에해당한다는것을청구원인으로하여원고를상대로상표등록무효심판을제기하였다. 특허심판원은이를 2006당 2397호로심리한다음, 선사용상표는국외에서수요자들에게현저히알려진상표이고, 이사건등록상표는선사용상표를모방한상표이므로상표법제7조제1항제12호에해당하고, 이에기하여그등록을무효로하는취지의주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록일 ( 등록결정일 )/ 등록번호 : / ( )/ 제670013호 (3) 지정상품 : [ 토륨광석, 금속제간판, 금속제기념패, 금속제인식표, 금속제저금통, 금속제방향제용기, 금속상자, 금속제포장용뚜껑, 지팡이용금속제테, 도어락, 크롬철, 동조제품, 화이트메탈 ( 모조은 ), 금속제도로표지, 키, 금속제텐트펙, 금속제버클, 청동체조각 ]( 이상상품류구분제6류 ), [ 가스렌지가방, 가죽제열쇠케

184 이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스톤백, 비귀금속제지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 포리백, 학생가방, 핸드백, 가죽제상자, 포장용가죽제포대, 가구용가죽제커버, 양산, 등산지팡이 ]( 이상상품류구분제18류 ) 다. 선사용상표 (1) 구성 : Y-3 (2) 사용상품 : 스포츠용품 ( 스포츠의류, 스포츠용가방, 혁대등토탈패션관련상품 ) 2. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제11호, 제12호에해당하는지여부가. 법리등록무효심판청구의대상이된등록상표가상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는 수요자를기만할염려가있는상표 에해당하기위해서는그등록상표나지정상품과대비되는타인의상표나그사용상품이등록상표의등록결정당시에적어도국내의일반거래에있어서수요자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로는알려져있어야하고, 같은항제12호에해당하기위해서는등록상표와대비되는타인의상표가등록상표의출원시에국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있어야하며, 여기에해당하는지여부는타인의상표의사용기간 방법 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부등을기준으로하여판단하여야할것이다 ( 대법원 선고 2005후70 판결 )

185 나. 선사용상표가국내또는국외에서주지 저명한상표인지여부 [ 인정근거 : 을제2 내지 7호증, 을제9 내지 27호증, 을제29 내지 53호증, 을제56 내지 60호증, 을제63 내지 91호증, 을제149호증 ] (1) 인정사실 ( 가 ) 선사용상표가국외의수요자에게알려진정도 1) 아디다스살로몬그룹 (Adidas-Salmon AG, 이하 아디다스 라고만한다 ) 의설립자인독일인아디아슬러는 1차세계대전후인 1920년전쟁물자인천막용캔버스천으로달리기용운동화를만든것을시초로하여, 1930년대중반에이미테니스등 11개스포츠종목을위한 30종의신발로세계시장을선도하는신발제조업자가되었는데, 1948년자신의성과이름을조합해 아디다스 로회사명을정하고, 이듬해세줄무늬의회사트레이드마크를등록하였다. 1963년첫제품 산티아고 가등장한이래아디다스축구공은주요경기의공식지정공이되었고, 1998년에프랑스월드컵에서는아디다스가스포츠기업최초의공식스폰서가되었다. 1920년이래아디다스가확보한특허권은 700개, 시즌마다아디다스가생산하는스포츠신발은 600여종, 의류는 1500여종으로 160개국에서판매되었으며, 2002년 4월에는경영전문지포브스에서선정한소비재부문에서세계최고기업으로선정되었으며, 미국의리복을 38억달러에인수하였고, 순매출액이 2002년 65억유로, 2003년 62억유로, 2004년 58억유로, 2005년 66억유로, 2006년 100억유로에이르렀다. 피고는아디다스가전체지분을소유하고있는계열사로서아디다스의상표권을관리, 총괄하고있는회사이다. 2) 아디다스는 2002년세계적으로유명한디자이너인요지야마모토와함께 'Y-3' 브랜드를개발하였는데, 유럽, 북미, 아시아의패션중심지에서한정판매하고,

186 2010년까지확장하되, 스포츠스타일사업부를통해아디다스전매출의 1% 만창출한다는계획하에 파리의스타드드샤를티에서 1000여명의스포츠웨어업체, 기자들및유명인사를초대하여제품을선보인것을시작으로 2003년봄 / 여름시즌부터소매점을통해판매되었다 을기준으로라벨을붙인컬렉션은바니스뉴욕, 뉴욕의제프리, 엘에이의맥스필드등 3곳에서만취급하였고, 그외삭스 5TH AVENUE, 니만마커스, 버그돌프굿맨과 30여개전문소매점을통해 2003년가을부터판매되었다. 선사용상표의전세계를기준으로한총매출액은 2003년약 1,500 만유로, 2004년에는약 1,800만유로, 2005년에는약 1,900만유로였는데, 이는아디다스의총매출액의 1% 에못미치는것이었으며, 광고비로는 2004년 1,800,000 유로, 2005년 1,700,000유로를지출하였다. 3) 아디다스는선사용상표에관하여 부터 사이에독일, 중국등 20여개국에상표를등록하였고, 그외미국, 캐나다, 브라질등세계각국에상표를출원하고있다. ( 나 ) 선사용상표가국내의수요자에게알려진정도 1) 국내에서는 자 Fashion insight 지에최근갤러리아 데얼스매장 에요지야마모토가디자인한아디다스제품을찾는내국인이있다는취지의기사, 자동아일보에일본디자이너요지야마모토가아디다스를컬렉션에도입하였다는취지의기사, 자 Fashion insight' 지에소비자인터뷰를한기사에요지야마모토가아디다스와함께선보인 Y-3 가스포티하면서트렌디해서추천하고싶다는내용의기사, 자파이낸셜뉴스에아디다스도지난봄, 여름시즌 아디다스컬러스 를런칭한데이어내년에도일본의디자이너요지

187 야마모토의 스포츠스타일 을선보일계획이라는취지의기사, 자문화일보에 유니폼논란과나이키의전략 이라는제목의기사에서 요지야마모토와아디다스의만남 을예로언급한내용의기사, 자매일경제신문에아디다스 Y-3 도아웃트로형패션을선보인다는내용의기사, 자네이버블로그에 2001년요지야마모토가아디다스의운동화를디자인한데이어 2002년 'Y-3' 를시장에선보였다는취지의내용, 자매일경제신문에라이딩룩은 Y-3 브랜드를중심으로모터사이클에영향을받은스타일이함께제시되고있다는내용의기사, 자한국일보에전형적인트레이닝복브랜드였던아디다스는요지야마모토와손잡고디자이너컬렉션라인을선보이고있다는내용의기사, 자패션채널에신세계강남점은남성해외멀티숍안에의류와수입잡화브랜드를코디해구성하는데, 요지야마모토와아이다스가공동브랜딩한 Y-3 등이물망에오르고있다는내용의기사, 자 'Fashionbiz' 에많은산업체들이패션업계와의협력을통해스타일, 기능성과기술모두를일거에확보하려고하는데, 아디다스는일본디자이너요지야마모토와의협력을통해기존라인보다더트랜디한 Y-3 라인을만들어냈다는내용의기사, 자 LG 주간경제에아디다스는요지야마모토의 Y-3 를한정생산판매함으로써, 디자이너의명성과개성을존중함은물론, 아디다스만의차별적동양적감성을구현하는데성공할수있었다는취지의기사, 자네이버블로그에 디자이너와브랜드의만남 이라는제하에, Y-3 는국내에는유로인포커머스를통해 3개의백화점편집매장에입점되어있으나, 현재단독점은진행하지않고있다는내용의기재, 14 미디어다음에게시된 자조선일보에아디다스는디자이너요지야마모토와공동작업을통해 2003년

188 Y-3 라인을선보였고, 'Y-3' 라인은스포츠브랜드와디자이너의협업이라는새로운유행을만들어내었다는취지의기사, 자 Fashionbiz 에요지야마모토가디자인한 Y-3 를선두로전세계패션과스포츠에깊은영향을미친스포츠브랜드아디다스가스탤라맥카트니와손잡았다는내용의기사, 자파이낸셜뉴스에 2003년아디다스도 Y-3 를내놓았다는내용의기사, 자한경비즈니스에아디다스는이전에도일본국적의세계적디자이너요지야마모토와함께처음시작한이래미국힙합가수인미시엘리엇라인을내놓는등브랜드에활력을불어넣는작업을지속해왔다는내용의기사, 자한겨레신문에요지야마모토가아디다스의스니커즈를컬렉션에서발표했을때에관한내용의기사, 자헤럴드경제에스포츠브랜드아디다스가세계적인패션디자이너요지야마모토와손잡고 Y-3 라는이름으로캐주얼브랜드를선보인것이대표적인경우이며, 아디다스는요지야마모토와의협업을통해 멋쟁이패션브랜드 로환골탈태해큰파란을일으켰다는내용의기사, 자 Fashion insight 지에동대문도매시장에간혹최신신상품인 Y-3 가눈에띈다는내용의기사, 자한겨레신문에아디다스는요지야마모토와손잡고명품스니커즈를만들어내었다는내용의기사등에서선사용상표 'Y-3' 혹은요지야마모토가언급되었다 2) 2004년유로인포커머스는 블러썸 이라는매장을갤러리아명품관에개점하였으며, 신세계백화점은강남점 6층에유럽직수입프리미엄브랜드로구성된멀티샵 'MSF 꼴레지오니 를 2005, 오픈하였는데위매장에서선사용상표가수입판매되었으며, 신세계인터내셔날이선사용상표가부착된상품을수입한수량은 부터 까지 1,536개, 수입가액은미화 110,704.43달러상당이고, 유로인포

189 커머스가 부터 까지수입한수량은 5,670개, 수입가액은미화 403,441.55달러상당이다 ( 을제63, 64호증 ). 3) 선사용상표는 2002년 11월호 VOGUE, 2003년 1월호 The Style', 2003 년 7월호 Haute, 2003년 10월호 VOGUE, 2003년 12월호 COSMOPOLITAN, 2004년 2월호 Haute, 2004년 3월호 Korean Tattler, 2004년 4월호 Viewlet, 2004년봄 여름호 Collection SSO4' 에게재되었다. 4) 2003년부터선사용상표의신상품카달로그가국내에서발행되었고, 그외네이버의블로그에선사용상표 'Y-3' 를검색하면, 전을기준으로 50여건정도가검색되었다. (2) 판단위인정사실에의하면, 선사용상표 Y-3' 가이사건등록상표의출원일인 당시나등록결정일인 당시에국내외수요자들에게어느정도알려진사실은인정된다. 그러나이사건등록상표의출원일인 당시를기준으로할때선사용상표가특정인의상품을표시하는것이라고수요자들에게현저하게인식되었는지여부에관하여보건대, 선사용상표가 2002년가을파리패션쇼에선보인후, 고급화전략으로인하여극소의고급매장위주로만상품을판매한점, 비록세계적으로저명한아디다스및세계적으로저명한디자이너인요지야마모토와의결합인점에서언론의주목을받은사실은있으나, 광고액이나매출액은아디다스의전체매출액의 1% 정도에불과하여언론에노출된정도에비하여전세계를기준으로할경우그다지높다고보기어려운점, 특히광고비지출의경우에는신문기사외에어떤종류의광고를실시하였는지에관한자료도없어어느정도의수요자에게인식되어있는

190 지알수없는점등에비추어볼때이사건등록상표의출원시인 당시에는선사용상표는국외의수요자에게특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있다고할수없고, 국내의경우에도 2003년이후에야국내에수입된것으로서비교적기간이짧고, 매출액도미화 514,000달러 (100달러단위이하생략 ) 에불과하며, 2003년경부터소개된신문기사의내용도주로아디다스와요지야마모토의관계에집중되어있고, 선사용상표 Y-3' 를직접언급한기사는드문점등을고려하면, 이사건등록상표의등록결정당시인 당시에선사용상표가특정인의상품이라고국내의수요자에게현저하게인식된상표라고보기어렵다. 그밖에피고가제출한을제8, 28, 54, 55, 61, 62, 150, 151, 152호증의각기재는선사용상표의주지성여부를판단하는기준시점이후의자료들이거나진술서등에불과하여선사용상표가국내외의수요자에게널리알려진점을인정하기부족한증거들이라고할것이다. 이에대하여피고는선사용상표를모방한상표에대하여상표취소소송을하여승소한사실, 선사용상표를모방한상품이인터넷몰등에서거래되고있는사실, 원고가주지 저명한타인의수많은상표를등록또는출원하고있는사실을들어, 선사용상표가주지 저명상표라거나원고에게선사용상표의주지저명성에편승할의도가있다는점을주장하나, 위와같은사실이인정된다고하더라도그전제가되는피고의선사용상표가기준시점인이사건등록상표의출원시점이나등록결정시점에국내외에서수요자에게현저하게인식된사실이인정되지아니한이상, 위주장들에대하여는더나아가살펴볼필요없이이유없다고할것이다. 다. 소결론따라서이사건등록상표는상표법제7조제1항제11호, 제12호에해당하지아니한다

191 3. 결론 그렇다면, 이와결론이다른이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의 청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 우라옥 판사 이상균

192 특허법원 제 3 부 판 결 사 건 2007허9750 등록무효 ( 상 ) 원 고 리테일로얄티컴퍼니 (Retail Royalty Company) 미국 네바다 라스베가스 컨벤션센터 드라이브 101 (101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada, 89109, USA) 대표자어윈에이. 베인 (Irwin A. Bain) 소송대리인변호사조태연 피 고 공재걸 (******-*******) 현재소재불명최후주소서울강서구화곡동 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2563 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다

193 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 갑제1 내지 4호증의각기재가. 피고의등록상표와선사용상표 (1) 피고의등록상표 ( 가 ) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제677684호 ( 나 ) 구성 : ( 다 ) 지정상품 : 스커트, 자켓, 청바지, T 셔츠, 운동화, 모자, 혁대외 203 종 ( 상품 류구분제 25 류, 이하에서는피고의등록상표를 이사건등록상표 라한다 ) (2) 선사용상표 ( 가 ) 구성 : ( 나 ) 사용주체및사용상품 : 어메리칸이글아웃퓌터스, 인크.(American Eagle Outfitters, Inc., 이하에서는 AEO사 라한다 ) 및그자회사들인원고회사, 에이이오메니지먼트코.(AEO Management Co.), 어메리칸이글아웃퓌터스캐나다, 인크.(American Eagle Outfitters Canada, Inc.)( 이하에서는 AEO사와위자회사들을합

194 하여 AEO사등 이라한다 ) 는의류, 신발, 모자, 가방, 액세서리등위회사들의거의모든상품들에선사용상표를사용하고있다. 나. 이사건심결의경위원고회사는 이사건등록상표가선사용상표에대한관계에서구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것, 이하 구상표법 이라한다 ) 제7조제1항제4호, 제11호, 제12호에위반하여등록되었다고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 특허심판원은이를 2006당2563호로심리하여 이사건등록상표와선사용상표는외관과호칭및관념이유사하지않다는이유로원고의심판청구를기각하는심결을하였다. 2. 당사자주장의요지와이사건의쟁점가. 원고주장의요지 (1) 이사건등록상표는국내또는외국에서일반수요자간에특정인의상품표지로현저하게인식되어있는선사용상표와유사하고부정한목적을가지고사용하는상표이므로구상표법제7조제1항제12호에해당하여그등록이무효로되어야한다. (2) 또한, 이사건등록상표는국내의일반수요자나거래자에게특정인의상표라고인식될정도로알려져있는선사용상표와유사하고, 이사건등록상표의지정상품과선사용상표가사용된상품역시서로동일, 유사하여, 일반적인거래실정에비추어볼때이사건등록상표가선사용상표의권리자에의하여사용되는것이라고오인될만한사정이있으므로, 구상표법제7조제1항제11호의수요자를기만할염려가있는상표에해당하여그등록이무효로되어야한다

195 나. 이사건의쟁점 이사건의쟁점은이사건등록상표가구상표법제 7 조제 1 항제 12 호또는제 11 호에해당하여그등록이무효로되어야하는지여부에있다. 3. 이사건등록상표가구상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부아래에서는이사건등록상표가구상표법제7조제1항제12호에해당하여그등록이무효로되어야하는지여부에관하여먼저살펴본다. 가. 판단기준등록상표가구상표법제7조제1항제12호의규정에해당하려면, 비교되는특정인의상표는국내또는외국의주지상표에해당하여야하고, 등록상표의출원인이특정인의주지상표와동일또는유사한상표를부정한목적을가지고사용하여야하는바, 특정인의상표가주지상표에해당하는지여부는그상표의사용기간, 방법, 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부등이기준이되고, 부정한목적이있는지여부는특정인의상표의주지 저명또는창작성의정도, 특정인의상표와등록상표의동일 유사성의정도, 출원인과특정인사이에상표를둘러싼교섭의유무, 교섭의내용, 기타양당사자의관계, 출원인이등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 등록상표와특정인의상표의지정상품의동일 유사성내지는경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여야하며, 위규정에해당하는지여부는등록상표의출원당시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2004후3379 판결참조 )

196 나. 선사용상표가외국의주지상표에해당하는지여부갑제3, 5, 6, 7, 9, 10호증의각기재에변론전체의취지를종합하면, 1 AEO 사등은 1977년이래로그주요상품들인의류, 신발및모자들에 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 라는상표와나는독수리표장을일정한형태로사용해오다가, 2002년경부터선사용상표를의류상표로도입한이래의류뿐만아니라신발, 모자, 가방, 액세서리등 AEO사등의거의모든상품들에선사용상표를사용해오고있는사실, 2 AEO사는미국주식시장인나스닥 (NASDAQ) 에상장되어있는회사로서, 그매출액규모를보면 2002년미화약 13.8억달러, 2003년약 14.3억달러, 2004 년약 18.8억달러, 2005년약 23억달러에이르는사실, 3 AEO사등은선사용상표등이부착된상품들에대한광고비로 2002년미화 5,000만달러, 2003년 5,200만달러, 2004년 5,000만달러, 2005년 6,600만달러를지출한사실, 4 AEO사의매장수는미국과캐나다를합쳐 2002년 753개, 2003년 805개, 2004년 846개, 2005년 869 개에이르는사실, 5 AEO사가최근에월스트리트 (Wall Street) 에서행한프리젠테이션자료에의하면, 2006년봄미국의 12세에서 19세까지의연령층을대상으로한틴리서취언리미티드 (Teen Research Unlimited) 의브랜드인기도조사결과 American Eagle 의브랜드가 Nike 브랜드에이어 2위를차지하기도한사실, 에최종수정된인터넷백과사전위키피디아 (Wikipedia) 에의하면, 엔피디그룹 (NPD Group) 의조사결과 15세부터 25세까지의연령층을대상으로한의류판매에있어서 AEO사가올드네이비 (Old Navy) 에이어 2위를차지하고있다고기재되어있는사실을인정할수있다. 위와같은인정사실들을두루참작하여볼때, 선사용상표는이사건등록상표의

197 출원당시인 경이미미국의일반수요자사이에서의류, 신발, 모자, 가방, 액세서리등의제품에대해서 AEO사등의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있던상표라고할것이다. 다. 이사건등록상표와선사용상표의유사여부 이사건등록상표 와선사용상표 를비교하면, 이들상표는 전체적으로볼때양날개를펴고착륙하려고하는새의외관을띠고있는데, 새의방향이서로반대일뿐, 새의머리부분은새가나는방향을향하여약간아래쪽으로숙여져있고, 두다리는새가나는방향을향하면서아래쪽을향해쭉뻗어있으며, 두개의날개중하나는다른날개에비해상대적으로크고넓으며새의몸통부분에붙어있고, 다른하나는상대적으로작고좁으며새의머리와몸통사이에붙어있는형태를띠고있다는공통점이있다. 더구나선사용상표를옷과신발등에실제로스티치 (stitch; 바늘로뜨고, 짜고, 꿰매는것 ) 하여사용한형태인 ( 갑제 5 호증 ) 와 ( 갑제 20 호증 ) 등에서보듯이, 선사용상표의경우에도이사건등록 상표와같이상표를옷감, 신발등에스티치하는경우날개에있는갈라진깃털의모양등과같은세밀한부분까지는묘사하지못함으로써불가피하게그표현이단순화되고, 이에따라그새의종류가독수리인지여부조차도불분명하게됨으로써, 외관에있어서이사건등록상표와매우유사한형태를띠게됨을알수있다. 또한, 이사건등록상표와선사용상표는모두다 새, 나는새, 또는 착륙하려

198 하는새 등으로동일한호칭및관념을가질가능성이있고, 비록선사용상표가 새 중 독수리 로특정된호칭및관념을가질가능성도있기는하지만, 그경우에도독수리는새의일종일뿐만아니라이사건등록상표역시 독수리 로특정된호칭및관념을가질가능성이전혀없는것은아니므로, 이들상표들은호칭및관념에서도서로동일또는유사한점이있다. 위에서본바와같은점들을종합할때, 양날개를펴고착륙하고있는새라는공통된모티브및아이디어를통해, 일반수요자들이이사건등록상표와선사용상표에대해직관적으로갖게되는인상과시각적잔상이매우유사하게될것으로보이므로, 양상표들은서로유사한표장에해당된다. 라. 이사건등록상표에부정한목적이있는지여부갑제3, 8호증, 갑제11 내지 17호증, 갑제22호증 ( 각가지번호포함 ) 의각기재와변론전체의취지에의하면, 국내에서도선사용상표가부착된의류등의상품이최소한이사건등록상표의출원일이전인 2002년경부터는 AEO사의인터넷사이트를통해또는인터넷해외구매대행쇼핑몰들을통해판매되고있는사실, 그런데이사건등록상표의출원 등록당시위 AEO사의브랜드가위쇼핑몰들에서판매되는가장인기있는브랜드중하나였던사실, 그리고피고는이사건등록상표의출원일로부터약 2개월후인 에지정상품을각종신발들로하고지정서비스업을신발판매서비스업등으로하여선사용상표와거의동일한표장을상표및서비스표로각출원하였다가그등록이모두거절되기도한사실을인정할수있다. 이러한인정사실과함께, 위기초사실에서본바와같이이사건등록상표의지정상품은스커트, 자켓, 청바지, T셔츠, 운동화, 모자, 혁대등이고선사용상표가사용된상품은의류, 신발, 모자

199 등으로서, 모두상품류구분제25류에속할수있다는점에서경제적으로도관련이있다는사정까지참작하면, 피고는국외에서주지상표인선사용상표를모방하여선사용상표가가지는양질의이미지와고객흡인력에무상으로편승하여부당한이익을얻으려는목적으로이사건등록상표를출원 등록하여사용하는것으로보아야할것이다. 마. 소결론따라서이사건등록상표는국외의주지상표인선사용상표와그표장이유사하고, 부정한목적을가지고사용하는상표로서구상표법제7조제1항제12호에해당하므로, 이사건등록상표가구상표법제7조제1항제11호의수요자를기만할염려가있는상표에해당하는지여부에대하여더나아가살펴볼필요없이, 그등록이무효로되어야한다. 4. 결론 그렇다면, 이사건심결은이와결론이달라위법하므로, 그취소를구하는원고의 청구를받아들이기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사이태종 판사 김제완 판사 유영선

200 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2007허11708 등록무효 ( 상 ) 원 고 터너엔터테인먼트코.(Turner Entertainment Co.) 미국캘리포니아버뱅크워너불버드 4000 대표자자넷에이코브린소송대리인변호사김상근소송복대리인변리사나은설 피 고 주식회사티제이클럽서울중구남대문로5가 176 시티파크빌딩내 (6층-이-1호) 대표이사정진임소송대리인변리사황병도, 서영철 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 495 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다

201 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 : 갑제1, 2호증, 변론전체의취지 ] 가. 심결의경위원고는피고의아래나항기재이사건등록상표서비스표 ( 이하 상표서비스표 를 상표 라고만한다 ) 가상표법제7조제1항제10, 11, 12호에각각해당하므로그등록이무효로되어야한다고주장하면서무효심판을청구하였는데, 특허심판원은위심판청구에대하여, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제10, 11, 12호에해당하지아니한다는이유로원고의청구를기각하는내용의주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록결정일 / 등록번호 : / / / 제17787호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 애완동물용의류, 모피등 ( 상품류구분제 18 류 ), 소파, 식탁, 방석 등 ( 상품류구분제 20 류 ), 머리솔, 칫솔, 냄비, 물통등 ( 상품류구분제 21 류 ), 세탁용백, 양모, 직물용합성섬유등 ( 상품류구분제 22 류 ), 행주, 직물제수건, 면직물등 ( 상품류

202 구분제24류 ), 재봉상자, 가발, 완장, 헤어밴드등 ( 상품류구분제26류 ), 돗자리, 벽지, 인조잔디등 ( 상품류구분제27류 ), 쌀, 국수, 라면, 식빵, 녹차등 ( 상품류구분제30류 ), 간행물광고업, 광고대행업, 공인회계사업, 주유소경영업등 ( 서비스업류구분제35류 ) (4) 권리자 : 피고다. 선사용상표들 (1) 구성 : TOM & JERRY, (2) 사용상품서비스업 : 엔터테인먼트서비스, 의류, 신발류, 가방류, 액세서리류, 전자제품류, 주방용품류, 식품류, 침구류, 욕실용품류, 화장품류, 문구류, 우산류, 완구류, 포장물품류, 인테리어용품, 인테리어소품, 가구류, 운동용품류, 의약품류등 2. 이사건등록상표가구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제7조제1항제12호에해당하는지여부가. 법리구상표법제7조제1항제12호는국내또는외국의수요자간에특정인의상표라고현저하게인식되어있는상표가국내에서등록되어있지않음을이용하여제 3자가이를모방한상표를등록하여사용함으로써주지상표에화체된영업상의신용이나고객흡인력등의무형의가치에손상을입히거나주지상표권자의국내에서의영업을방해하는등의방법으로주지상표권자에게손해를가하거나이러한모방상표를이용하여부당한이익을얻을목적으로사용하는상표는그등록을허용하지않는다는취지이다

203 그러므로어떤상표가위규정에해당한다고하려면그특정인의상표가국내또는외국의수요자간에특정인의상표라고현저하게인식되어있는주지상표이어야하고, 출원인이특정인의주지상표와동일또는유사한상표를부정한목적을가지고사용하여야하는바, 특정인의상표가주지상표에해당하는지여부는그상표의사용기간, 방법, 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부등이기준이되고, 등록상표의권리자에게부정한목적이있는지여부는특정인의상표의주지 저명또는창작성의정도, 특정인의상표와등록상표의동일 유사성의정도, 등록상표의권리자와특정인사이에상표를둘러싼교섭의유무, 교섭의내용, 기타양당사자의관계, 등록상표의권리자가등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 등록상표와특정인의상표의지정상품이나서비스업의동일 유사성내지는경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여야하며, 위규정에해당하는지여부는등록상표의출원당시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2004후3379 판결, 선고 2002후1362 판결등참조 ). 나. 인정되는사실관계 [ 인정근거 : 일부다툼없는사실, 갑제3 내지 49, 53호증 ( 각가지번호포함 ), 변론전체의취지 ] (1) 선사용상표들 ( 이하 선사용상표 라고만한다 ) 은 톰과제리 (TOM & JERRY) 라는만화영화의제목또는그만화영화의대표적캐릭터들의명칭이거나그대표적캐릭터들의기본적인포즈로구성된표장이다. (2) 위만화영화는 1940년경부터상영된이래총 2천여개의시리즈가제작, 방영

204 되었고, 1943년부터 1952년까지의사이에 7회에걸쳐아카데미상을수상한적이있으며, 그시리즈는미국, 일본그리고대한민국을비롯한세계 110여개국가에서영화로상영되거나 TV 등으로방영되어왔고, Warner Home Video사는 2000년과 2001 년에그시리즈를다시출시하기도하였으며, 그시리즈는 2000년경부터상당기간국내케이블TV 채널 투니버스 에서다시방영되기도하였다. (3) 원고는 2000년에프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국에서그리고 2001년에멕시코에서톰과제리캐릭터 ( 이하 이사건캐릭터 라고한다 ) 의인지도등을조사하였는데, 국가와성별에따라 6세에서 11세까지의아동들의경우약 80% 에서 99% 의인지도를, 18세에서 49세까지의성인들의경우약 90% 에서 100% 의인지도를각각가지고있었고, 대한민국에서여론조사업체인리서치앤리서치사가 2007년 11월경서울, 분당, 일산거주 20세에서 44세까지의남녀 300명을상대로이사건캐릭터의인지도를조사하였는데, 연령대에따라 96.3% 에서 100% 의인지도를가지고있었다. (4) 원고는소외워너브라스 (Warner Bros.) 사가 100% 지분을가지고있는자회사이자하나의사업부문으로서톰과제리에대한지적재산권등의권리를보유하고있는회사이고, 원고측은이사건캐릭터의상품화사업을시작한이래 1985년부터 2001년까지의사이에미국, 영국, 프랑스, 중국, 일본, 대한민국을비롯한세계 60여개국가에서이사건캐릭터와관련된 450여개의상표를등록받아보유하고있으며, 전세계에걸쳐 5,000여개의업체들과캐릭터사용계약을체결하였고, 미국에서는 1989년경부터이사건등록상표의출원일전년도인 2004년까지 190여개의업체들과캐릭터사용계약을체결하였으며, 일본에서도 1997년이후상당수의업체들과캐릭터사용계약을체결하였고, 국내에서는 1990년경부터이사건등록상표의출원일전까지 60여개의업체들과캐릭터사용계약을체결하였다

205 (5) 원고측과이사건캐릭터사용계약을체결한라이센시들이미국에서판매한사용상품들의연매출액 ( 원고측에서받은라이센스료를기준으로매출액대비라이센스료비율을감안하여추산한금액 ) 은 1997년에 43억원 (1억원미만은버리고, 미국달러로표시한금액을한화로환산하며, 환율은편의상 1불당 1천원으로함, 이하같다 ), 1998년에 64억원, 1999년에 108억원, 2000년에 89억원, 2001년에 39억원, 2002년에 52억원, 2003년에 38억원, 2004년에 77억원, 2005년에 49억원에이르렀고, 일본에서판매한사용상품들의연매출액은 1997년과 1998년 2년간에걸쳐 212억원, 1999년에 77억원, 2000년에 103억원, 2001년에 127억원, 2002년에 79억원, 2003년에 93억원, 2004년에 75억원, 2005년에 100억원에이르렀으며, 대한민국에서판매한사용상품들의연매출액은 1998년에 4억원, 1999년에 9억원, 2000년에 16억원, 2001 년에 29억원, 2002년에 5억원, 2003년에 15억원, 2004년에 76억원, 2005년에 26억원에이르렀다. (6) 원고측은미국, 일본에서 1997년부터 2005년까지사이에직접이사건캐릭터의광고및홍보에 8억원과 5억원을각각지출하였고, 원고의라이센시들이그라이센스계약내용에따라미국, 일본, 대한민국에서 1997년부터 2007년까지사이에사용상품들의광고및홍보에 12억원, 106억원, 13억원을각각지출하였을것으로예상되고있다. 다. 판단 (1) 표장의동일 유사여부이사건등록상표는캐릭터부분과영문자부분으로분리인식 호칭될수있고, 그캐릭터부분은선사용상표의캐릭터부분과거의동일하며, 문자부분역시선사용상표의그것과필체나도안화의정도가다를뿐거의동일하므로, 이사건등록상표는

206 영문자만으로구성된선사용상표와유사하고, 캐릭터와영문자가함께구성된선사용상표와거의동일하다. (2) 선사용상표의알려진정도 ( 가 ) 위인정사실에서본바와같은이사건캐릭터의주지정도, 선사용상표의사용기간, 사용방법이나태양, 사용상품의종류와매출규모등에비추어보면, 선사용상표는이사건등록상표의출원당시에이미미국또는일본에서특정인의상품을표시하는것으로현저하게인식되어있는상표에해당한다. ( 나 ) 이에대하여피고는, 선사용상표가 1998년이후부터이사건등록상표출원일전까지사이에선사용상품들에사용되었다는자료로원고가제출한제품사진들에는대부분그제조일자나판매일자등이없고, 그제품에표시된캐릭터는구체적인형상이나모양에있어서선사용상표와동일하지아니한데다가, 이는출처를표시하는상표로사용된것이아니라디자인으로사용된것에불과하며, 선사용상표의사용상품들의매출규모가그리크지아니할뿐만아니라, 그종류가아주다양하므로사용상품별매출규모는아주작다고할것이어서, 선사용상표는주지성을취득하지못하였다는취지로주장한다. 그러나원고가제출한제품사진들에대부분그제조일자나판매일자가기재되어있지않다고할지라도, 위에서든증거들에의하면각국의라이센시들이이사건캐릭터를사용하기위하여원고측과라이센스계약을체결하였고, 매년사용상품들을판매하고그라이센스료를원고측에지급한사실을인정할수있으므로, 이사건캐릭터나문자로된선사용상표가사용상품에사용되었다는점을미루어짐작할수있다. 그리고위제품들에표시된캐릭터의표정이나동작등구체적인형상이나모양이선사용상표의그것과다른경우에도선사용상표의표장을구성하고있는캐릭터의기

207 본적이고특징적인형상과모양을그대로갖추고있어서이들이선사용상표의캐릭터와동일한것임을쉽게알수있으므로, 선사용상표의주지성을판단함에있어서그판단의자료로삼을수있다고할것일뿐만아니라, 이들제품에는대부분문자로된선사용상표가캐릭터와함께표시되어있기도하다. 또한위제품들에표시된문자나캐릭터가디자인으로사용된것도상당수있음을부정할수는없으나, 캐릭터가디자인으로사용되었다고하여반드시제품의출처를표시하는상표로사용된것이아니라고할수는없고, 위제품들에표시된문자나캐릭터의표시방법, 정도등에비추어보면이는디자인으로서의기능과상품출처표시로서의기능을함께하고있다고할것이다. 그리고선사용상표의사용상품의전체판매액이그나라의경제규모에비추어비교적큰금액이아니고, 그사용상품의종류가다양하여그개개의사용상품의판매액이나판매량이해당상품의그나라전체의판매액이나판매량중에서차지하는비율이비교적낮다고할지라도, 이사건캐릭터와같이거의대부분의사람들이알고있을정도로잘알려진캐릭터를상표로사용하는경우별로알려지지아니한도형이나캐릭터로구성된상표에비추어그고객흡인력이나수요자나거래자에의한상표인식의정도나속도가상당히크거나높을것이라는점과위인정사실에서나타난바와같은사정들을고려하면, 선사용상표의사용상품매출규모가비교적작다고하여선사용상표의주지성을배척할수는없다고할것이어서, 피고의위주장은이유없다. (3) 피고에게부정한목적이있는지여부이사건등록상표는그표장의구성이선사용상표와거의동일하고, 1998년이후이사건등록상표의출원일이전까지선사용상표가부착된사용상품들이국내에서도원고측라이센시들에의하여상당한규모로판매된사실은위에서본바와같고, 갑

208 제32호증, 제48호증의 1, 2, 을제1, 2호증, 제10호증의각기재에변론전체의취지를종합하면, 원고가 부터이사건등록상표의출원일전인 까지사이에국내에서이사건캐릭터또는그영문자를표장으로한 13개의상표를등록받았고, 그상표중하나 ( 갑제23호증의 3, 캐릭터와영문자가결합되어구성된선사용상표의표장과동일하다 ) 는이사건등록상표와는영문자부분이도안화되었는지여부를제외하면그표장이동일하고, 그지정상품의종류에있어서차이가있을뿐인사실, 피고는이사건등록상표의출원이나등록이후에도이사건등록상표와동일한표장을사용하거나원고가국내에서등록한일부상표들의표장과동일한톰이나제리단독캐릭터를표장으로하여 50여개의상표또는서비스표를출원하거나등록받은사실, 피고의대표이사인소외정진임은지영사라는상호로이사건캐릭터를상품에부착하여판매하고있고, 피고스스로위지영사제품만을판매하는대표적온라인업체라고소개한톰과제리이야기 ( 라는업체는 경이후부터그홈페이지에지영사는 워너브라더스사 로부터톰과제리상표권라이센스를받았고, 톰과제리침구류를생산할수있는업체는전세계에서지영사만이유일하다는내용의글을게시하고있는사실, 피고는 경이후선사용상표를사용하고있는소외주식회사사사, 주식회사더블유피상사, 주식회사씨제이라인온등의원고국내라이센시들에게선사용상표의사용이이사건등록상표등의피고상표권을침해하는것이라는이유로사용중지와피고와의라이센스계약체결등을요구해온사실을인정할수있다. 위와같은사정에비추어보면, 이사건등록상표는미국과일본의수요자들사이에특정인의상표로현저하게인식되어있는선사용상표가국내에서그지정상품에관하여등록되어있지않음을이용하여선사용상표를모방, 출원된것으로서, 주지상표인

209 선사용상표에화체된영업상의신용이나고객흡인력등의무형의가치에손상을입히거나, 그가치에편승하여부당한이익을얻거나, 선사용상표의권리자인원고또는그라이센시들의국내영업을방해하는등의방법으로이들에게손해를가할목적으로출원된것이라고할것이다. 라. 소결따라서이사건등록상표는외국의수요자들사이에특정인의상품을표시하는것으로현저하게인식되어있는상표와동일또는유사한상표로서부당한이익을얻으려고하거나그특정인에게손해를가하려고하는등의부정한목적을가지고사용하는상표로서구상표법제7조제1항제12호에해당한다. 3. 결론그렇다면, 원고의나머지주장에관하여더판단할것없이이사건등록상표는그등록이무효라고할것인바, 이와결론을달리한이사건심결은부적법하므로그취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김명수 판사 오충진 판사 노갑식

210 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2007허12138 등록무효 ( 상 ) 원 고 잭다니엘스프로펄티즈, 인크. (Jack Daniel's Properties, Inc.) 미합중국캘리포니아주 산라피엘슈이트 528 시빅센터드라이브 4040 대표자데이비드에쓰. 구더소송대리인법무법인광장담당변호사이은우 피 고 이한식 (******-*******) 용인시기흥구서천동 700 소송대리인변리사안영길 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 759 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다

211 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 : 갑제1호증의 1, 2, 3] 가. 심결의경위원고는피고의아래나항기재이사건등록상표가국내또는외국의주지상표에해당하는아래다항기재비교대상상표와사이에상품출처의오인 혼동을일으킬염려가있어구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제7 조제1항제10호, 제11호, 제12호에각각해당한다는이유로등록무효심판을청구하였다. 특허심판원은, 비교대상상표가 위스키 에관하여외국의주지 저명상표에해당하고국내에서도특정인의상표로널리알려져있으나나아가국내에서저명한상표라고까지는인정되지아니하고또한위스키와이사건등록상표의지정상품인 지갑, 가방류 사이에상품의속성및거래의실정상경제적견련성이있다고할수없어원고의주장과같은등록무효사유가존재하지않는다는이유로, 위심판청구를기각하는내용의주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 (1) 구성 :

212 (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제695458호 (3) 지정상품 : 상품류구분제18류의모피, 원피 ( 原皮 ), 원혁 ( 原革 ), 유혁, 스펀지레더, 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더, 가스렌지가방, 가죽제열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제지갑, 비귀금속제반지갑, 비귀금속제장지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 폴리백, 학생가방, 핸드백, 의류용가방, 여성용손가방, 남자용클러치백 ( 손잡이가없는핸드백 ), 동전지갑다. 비교대상상표 (1) 구성 : JACK DANIEL'S (2) 사용상품 : 위스키등 (3) 사용자 : 원고 2. 이사건등록상표가구상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부가. 인정사실 [ 인정근거 : 갑제2 내지 64호증 ( 각가지번호포함 ), 변론전체의취지 ] (1) 브라운포맨 (Brown-Forman Corporation) 은 1870년미국에서설립된이래 140 여년간비교대상상표를사용하는위스키를생산하여전세계에서판매하고있고, 2006년을기준으로연간매출액이 2조 4천억원을상회하는주류회사이다. 원고는 1956년경브라운포맨의자회사로설립되었고, 우리나라를포함한전세계의 160여개국에위스키등지정상품에관하여비교대상상표를등록하여관리하면서, 모회사인브라운포맨을비롯한세계각지의여러회사에게비교대상상표를라이선스하여사용하게하고있다

213 (2) 비교대상상표를사용하는위스키는브라운포맨의주력제품으로서미국을비롯한전세계에서 부터 까지연간 7,000억원이상씩판매되었고, 이후에는연간 1조원이상판매되고있다. 한편비교대상상표를사용하는위스키는 1993년경부터국내에서판매되기시작하여 부터는연간 150억원전후의매출액을기록하고있다. (3) 원고는미국을비롯한세계각지에서신문, 잡지, TV, 영화, 음악, 인터넷등의매체를통하여비교대상상표를광고, 홍보하여왔는바, 부터연간 900 억원이상의광고비를지출하였고, 부터는연간 1,400억원이상의광고비를지출하고있다. 또한원고는브라운포맨코리아주식회사를통해국내에서비교대상상표를사용하는위스키를신문, 잡지, 영화와패밀리레스토랑등을통해광고하여왔는바, 이후연간 17억원내지 43억원의광고비를지출하였고, 판촉물로서배낭, 여행용소형가방, 장지갑, 서류가방, 여권지갑등에비교대상상표를부착하여배포하기도하였다. (4) 원고는미국, 유럽, 일본등 60여개국에위스키이외의각종상품들 ( 화장품류, 가방류, 라이터, 티셔츠등의류, 버클등 ) 에관하여비교대상상표를등록하였고, 미국, 유럽, 호주의업체들에게비교대상상표를지갑, 라이터, 티셔츠등상품에사용할수있게하는라이선스계약을체결하였으며, 이에따라비교대상상표를부착한위스키이외의상품매출액은 2004년에는약 423억원, 2005년에는약 420억원에달하였다. (5) 비교대상상표는 1988년우리나라특허청에서발간한 외국상표자료집 에수록된바있으며, 자 비즈니스위크 (Business week) 잡지에서선정한

214 대탑브랜드순위에서 100위에해당하고그브랜드가치가 2003년을기준으로약 16억달러에달하는것으로평가되었다. 또한 1997년 5월에미국에서실시된설문조사에서는 70% 의남성과 30% 의여성이비교적흔한이름에속하는 Jack' 이라는단어를듣고비교대상상표를연상한것으로조사되었다. (6) 이사건등록상표는소외임효식이출원하고피고가승계하여상표등록을받은것인데, 위임효식이나피고가이사건등록상표를그지정상품인지갑, 가방류에부착하여판매하는등으로상표를사용한일은없다. 나. 판단 (1) 원고가이사건등록상표에대한등록무효심판을청구할수있는이해관계인에해당하는지여부구상표법제7조제1항제12호에기하여상표등록무효심판을청구할수있는이해관계인에는현재등록된상표의지정상품과동일또는유사상품에동일또는유사상표를사용하고있는경우는물론그와같은상품에상표를사용하리라고추측이갈수있는관계에있는자도포함되는것이다 ( 대법원 선고 84후21 판결참조 ). 위에서인정한바와같이원고가이사건등록상표의지정상품과동일또는유사상품에해당하는가방류에관하여미국, 유럽, 일본등 60여개국에서비교대상상표를등록하였고, 지갑등상품에관하여미국, 유럽, 호주의업체들에게비교대상상표를사용하도록하는라이선스계약을체결하였으며, 또한국내에서도비교대상상표를부착한배낭, 여행용소형가방, 장지갑, 서류가방, 여권지갑등판촉물을배포하였으므로, 원고는이사건등록상표의지정상품과동일또는유사상품에동일또는유사상표를사용하리라고추측이갈수있는관계에있는자로서구상표법제7조제1항제12호

215 에기하여이사건등록상표에대한등록무효심판을청구할수있는이해관계인에해당한다할것이어서, 이를다투는피고의주장은이유가없다. (2) 이사건등록상표가구상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부구상표법제7조제1항제12호는, 국내또는외국의수요자간에특정인의상표라고현저하게인식되어있는상표가국내에서등록되어있지않음을기화로제3자가이를모방한상표를등록하여사용함으로써주지상표에화체된영업상의신용이나고객흡인력등의무형의가치에손상을입히거나주지상표권자의국내에서의영업을방해하는등의방법으로주지상표권자에게손해를가하거나이러한모방상표를이용하여부당한이익을얻을목적으로사용하는상표는그등록을허용하지않는다는것이므로, 어떤상표가위규정에해당하기위해서는그대상상표가국내또는외국의수요자간에특정인의상표라고현저하게인식되어있는주지상표이어야하고, 대상상표가주지상표인가의여부는그등록상표의출원당시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2002후1362 판결등참조 ). 위에서인정한바와같은비교대상상표와관련된영업활동의내용, 매출액, 광고 홍보의내용, 광고비지출현황, 평가내역등을종합하여보면, 비교대상상표는이사건등록상표의출원당시인 경국내또는미국에서일반수요자나거래자에게원고의 위스키 상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는주지상표에해당한다고할것이다. 나아가이사건등록상표의표장은비교대상상표의표장과소유격조사에해당하는부분의유무에서만차이가있고그전체적인외관, 호칭및관념에서실질적으로동일한점, 이사건등록상표의출원인인임효식이나그승계인인피고로서는이사건

216 등록상표의출원당시비교대상상표가위스키에관하여국내또는외국에서주지상표에해당한다는점을잘알고있었을것으로보이는점, 임효식이나피고가이사건등록상표를출원하여등록받고도그지정상품인지갑, 가방류에부착하여판매하는등으로상표를사용한바없는점등의여러사정을종합해보면, 임효식이나피고는국내또는외국의주지상표인비교대상상표를모방하여비교대상상표에축적된양질의이미지나고객흡인력에편승하여부당한이익을얻으려는등부정한목적으로이사건등록상표를출원하여등록받았다고봄이상당하다. 따라서이사건등록상표는구상표법제7조제1항제12호에해당한다. 3. 결론그렇다면이사건등록상표는그등록이무효로되어야할것인바, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김명수 판사 오충진 판사 심준보

217 특허법원 제 1 부 판 결 사 건 2007허12213 등록무효 ( 상 ) 원 고 스타우드호텔즈앤드리조츠월드와이드인코포레이티드 (STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.) 미국뉴욕주화이트플레인즈웨스트체스터애버뉴 1111 대표자재리드티. 핀켈스테인소송대리인변호사황영주 피 고 주식회사미디어월드성남시분당구구미동 18 시그마투오피스텔에이 (A) 동 819호대표이사손승호소송대리인변리사하영욱소송복대리인변리사김은희 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 3168 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다

218 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실가. 심결의경위원고는피고의아래나. 항의이사건등록서비스표가국내외에서주지 저명한아래다., 라., 마. 항의선사용서비스표 1, 2, 3 등을모방하여출원, 등록받은것으로상표법제7조제1항제11호 제12호에각각해당한다는이유로등록무효심판을청구하였는데, 특허심판원은이사건등록서비스표가선사용서비스표들과동일 유사하지도않을뿐만아니라, 선사용서비스표들이위각호에서요구되는주지성을갖추지도못하였다는이유로, 원고의청구를기각하는주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건등록서비스표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제133968호 ⑶ 지정서비스업 : 서비스업류구분제41류의교과서출판업, 서적출판업, 잡지출판업다. 선사용서비스표 1 ⑴ 구성 : ⑵ 사용서비스업 : 호텔업

219 라. 선사용서비스표 2 ⑴ 구성 : ⑵ 사용서비스업 : 호텔업 마. 선사용서비스표 3 ⑴ 구성 : 호텔 ⑵ 사용서비스업 : 호텔업 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제 1 내지 21 호증 ( 각가지번호포함 )] 2. 이사건의쟁점이사건등록서비스표가 더블유호텔 로호칭, 관념될가능성이있어선사용서비스표들과유사한지여부및선사용서비스표들의주지성으로인하여이사건등록서비스표가상표법제7조제1항제11호나제12호에해당하는지여부이다. 3. 이사건등록서비스표가상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부가. 판단기준 ⑴ 서비스표의유사여부는두개의서비스표를놓고그외관, 호칭, 관념등을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여거래상일반수요자나거래자가서비스표에대하여느끼는직관적인인식을기준으로하여그서비스업의출처에대한오인, 혼동의우려가있는지의여부에의하여판별되어야하고, 하나의서비스표에서두개이상의호칭이나관념을생각할수있는경우에그중하나의호칭, 관념이타인서비스표의그것

220 과동일또는유사하다고인정될때에는두서비스표는유사하다 ( 대법원 선고 95후1685 판결등참조 ). ⑵ 등록무효심판청구의대상이된등록서비스표가상표법제7조제1항제12호의규정에해당하려면, 대비되는특정인의서비스표는국내또는외국의주지서비스표에해당하여야하고, 등록서비스표는특정인의주지서비스표와동일또는유사한서비스표를부정한목적을가지고사용되어야하는바, 특정인의서비스표가주지서비스표에해당하는지여부는그서비스표의사용기간, 방법, 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부등이기준이되고, 부정한목적이있는지여부는특정인의서비스표의주지 저명또는창작성의정도, 특정인의서비스표와등록서비스표의동일 유사성의정도, 출원인과특정인사이에서비스표를둘러싼교섭의유무, 교섭의내용, 기타양당사자의관계, 등록서비스표권자가등록서비스표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 등록서비스표와특정인의서비스표의지정서비스업의동일 유사성내지는경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여야하며, 위규정에해당하는지여부는등록서비스표의출원당시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2004후592 판결, 선고 2004후3379 판결등참조 ). 나. 표장의동일 유사여부 ⑴ 우선, 이사건등록서비스표는영어대문자 W 와영어소문자 hotel 이띄어쓰기없이결합된조어로구성되어있고, 선사용서비스표 1은영어대문자 W 와영어단어 Hotel 이한칸띄어쓰기로결합된문자서비스표로, 양서비스표는한칸띄어쓰기여부및 hotel 의 h 가대문자인지여부에차이가있으나, 문자의종류나수가동일하여전체적으로직감되는외관은서로유사하다고할것이다

221 ⑵ 호칭, 관념의유사여부에관하여살피건대, 선사용서비스표들은일반적으로 더블유호텔 로호칭, 관념될것이고, 이사건등록서비스표는조어서비스표로서그안에는 hotel, Who 및 tel 의 3개의쉬운영어단어가포함되어있으므로, Who 및 tel 의결합으로보아 후텔 로호칭, 관념될수도있고, 위와같은두단어의결합보다는관념이직감되기가쉬운 hotel 이라는한단어에주목하여 호텔 또는 더블유호텔 이라고호칭, 관념될수있을것이므로 ( 선사용서비스표들을먼저보고이를기억하고있는수요자들은더욱이사건등록서비스표를후자로호칭, 관념할가능성이높다 ), 이사건등록서비스표가 더블유호텔 로호칭, 관념될경우에는양서비스표의호칭, 관념도동일 유사하다고할것이다. ⑶ 따라서양서비스표의표장은동일 유사한범주에포함된다고할것이다. 다. 선사용서비스표 1, 2가외국에서알려진정도 [ 인정근거 : 갑제1 내지 20호증 ( 가지번호포함 ), 경험칙, 변론전체의취지 ] ⑴ 원고회사는 1980년에설립된세계적인호텔및레저회사로서, 2005년말기준으로직접또는계열사및프랜차이징을통하여전세계 95개국이상에서 850개이상의호텔등을보유하고있고, 직원수만도 145,000명정도를고용하고있으며, 선사용서비스표들외에도 W ( 더블유 ), SHERATON ( 쉐라톤 ), WESTIN ( 웨스틴 ) 등의유명한호텔및리조트관련브랜드를사용하면서영업하고있다. ⑵ 원고회사는 경미국뉴욕에 W HOTEL ( 더블유호텔 ) 이라는브랜드를사용한최고급의 6성급호텔을개장하여성공을거둔후, 미국 ( 뉴욕, 로스앤젤레스, 씨애틀, 시카고, 샌디에고, 달라스, 뉴올리언스, 아틀란타, 호노룰루 ), 캐나다 ( 몬트리올 ), 멕시코 ( 멕시코시티 ), 몰디브및한국 ( 서울 ) 등지에서선사용서비스표들등 W

222 HOTEL 의브랜드를사용한호텔 20개를운영중에있는바, 위각나라에 W HOTEL 이들어간서비스표를다수등록하는것은물론, 대중매체등을이용한지속적인이미지광고등을통하여최고급호텔을찾는수요자들에게도회적이고몽환적인강력한이미지를쌓아왔는데, 이브랜드에관한 2002년의광고비는 500만달러 ( 약 50 억원 ), 매출액은 3억 5천만달러 ( 약 3,500억원 ), 2003년의광고비는 700만달러 ( 약 70억원 ), 매출액은 4억달러 ( 약 4,000억원 ), 2004년의광고비는 800만달러 ( 약 80억원 ), 매출액은 4억 5천만달러 ( 약 4,500억원 ) 에이르고있고, 호텔, 항공및자동차렌트분야에서의세계적인브랜드만족도조사지수라고할수있는 MMHI(Market Metrix Hospitality Index) 의 2005년 3분기조사중 고급호텔 부분에서 1위를차지하였다. ⑶ 위인정사실에서나타나는원고회사의역사, 영업규모에선사용서비스표 1, 2 등과관련된호텔업의미국등지에서의판매기간, 매출액, 판매장소, 광고지출비, 광고방법및브랜드인지도등을종합하여볼때, 선사용서비스표 1, 2는이사건등록서비스표의출원일인 경무렵에는이미미국등지의호텔업거래자나수요자들사이에서는특정인의상품또는영업을표시하는것이라고현저하게인식되어있는이른바주지서비스표에해당한다고봄이상당하다. 라. 피고에게부정한목적이있는지여부 [ 인정근거 : 갑제1 내지 40호증 ( 가지번호포함 ), 경험칙, 변론전체의취지 ] ⑴ 앞서본바와같이이사건등록서비스표는선사용서비스표 1과유사하게구성되었고, 그지정서비스업인잡지출판업등은사용서비스업 ( 호텔업 ) 의홍보등을위한업무와관련이있을뿐만아니라, 피고는 부터 경까지사이에

223 원고회사의국내협력사인주식회사워커힐 ( 서울에서 쉐라톤워커힐호텔 을경영하면서, 2001년말경부터국내주요일간지등에서원고회사의협력사로서선사용서비스표들이사용되는최고급 6성급호텔을곧개장할것으로보도된후, 경위호텔인근부지에서 W HOTEL SEOUL WALKERHILL 을실제개장하여운영중에있다 ) 의월간잡지 MAJESTE 의발간업무를용역받아수행하였는바, 그용역기간이나업무의내용및이사건등록서비스표의출원시기등에비추어원고회사와주식회사워커힐이협력하여위 W HOTEL SEOUL WALKERHILL 의개장을준비하고그홍보및광고활동을준비, 시작한점을충분히인지한채, 선사용서비스표들이국내에등록되어있지않음을알고이를모방하여이사건등록서비스표를출원한것으로보인다. 따라서이사건등록서비스표는외국에서주지한선사용서비스표 1, 2를모방하거나거래상신의칙에반하는목적으로출원된것으로, 선사용서비스표 1, 2에축적된양질의이미지나고객흡인력에편승하여부당한이익을얻거나그가치를희석화하여원고에게손해를가할목적으로출원된것이라고할것이다. ⑵ 이에대하여피고는, 지정서비스업사이에경제적견련관계가없어이에해당하지않는다는취지의주장을하나, 앞서본바와같이사용서비스업과지정서비스업사이에아무런경제적관련이없다고단정할수없을뿐만아니라, 상품또는서비스업의동일ㆍ유사나관련성은상표법제7조제1항제12호에해당하기위한요건이아니라, 그요건중의하나인 부정한목적의존재 를추정할수있는한자료가될뿐이고, 이사건등록서비스표는거래상신의칙에반하는목적으로출원된것이라는이유등으로그부정한목적의존재를충분히추정할수있으므로, 피고의위주장은이유

224 없다. 마. 소결따라서이사건등록서비스표는선사용서비스표 1, 2와의관계에서상표법제7조제1항제12호에해당하여그등록이무효로되어야할것이다. 4. 결론 그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의 이사건청구는이유있어인용한다. 재판장판사성기문 판사 강경태 판사 김태현

225 특허법원 제 1 부 판 결 사 건 2007허12220 등록무효 ( 상 ) 원 고 스타우드호텔즈앤드리조츠월드와이드인코포레이티드 (STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.) 미국뉴욕주화이트플레인즈웨스트체스터애버뉴 1111 대표자재리드티. 핀켈스테인소송대리인변호사황영주 피 고 주식회사미디어월드성남시분당구구미동 18 시그마투오피스텔에이 (A) 동 819호대표이사손승호소송대리인변리사하영욱소송복대리인변리사김은희 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 3166 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다

226 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실가. 심결의경위원고는피고의아래나. 항의이사건등록상표가국내외에서주지 저명한아래다., 라., 마. 항의선사용서비스표 1, 2, 3 등을모방하여출원, 등록받은것으로상표법제7 조제1항제11호 제12호에각각해당한다는이유로등록무효심판을청구하였는데, 특허심판원은이사건등록상표가선사용서비스표들과동일 유사하지도않을뿐만아니라, 선사용서비스표들이위각호에서요구되는주지성을갖추지도못하였다는이유로, 원고의청구를기각하는주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제635549호 ⑶ 지정상품 : 상품류구분제16류의서적, 소책자, 신문, 연감, 연하장, 엽서, 인쇄된서식용지, 잡지, 정기간행물, 카탈로그, 팜플렛, 포스터, 회보다. 선사용서비스표 1 ⑴ 구성 :

227 ⑵ 사용서비스업 : 호텔업 라. 선사용서비스표 2 ⑴ 구성 : ⑵ 사용서비스업 : 호텔업 마. 선사용서비스표 3 ⑴ 구성 : 호텔 ⑵ 사용서비스업 : 호텔업 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제 1 내지 21 호증 ( 각가지번호포함 )] 2. 이사건의쟁점이사건등록상표가 더블유호텔 로호칭, 관념될가능성이있어선사용서비스표들과유사한지여부및선사용서비스표들의주지성으로인하여이사건등록상표가상표법제7조제1항제11호나제12호에해당하는지여부이다. 3. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부가. 판단기준 ⑴ 상표, 서비스표의유사여부는두개의상표, 서비스표를놓고그외관, 호칭, 관념등을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여거래상일반수요자나거래자가상표, 서비스표에대하여느끼는직관적인인식을기준으로하여그상품이나서비스업의출처에대한오인, 혼동의우려가있는지의여부에의하여판별되어야하고, 하나의상

228 표, 서비스표에서두개이상의호칭이나관념을생각할수있는경우에그중하나의호칭, 관념이타인상표, 서비스표의그것과동일또는유사하다고인정될때에는두상표, 서비스표는유사하다 ( 대법원 선고 95후1685 판결등참조 ). ⑵ 등록무효심판청구의대상이된등록상표가상표법제7조제1항제12호의규정에해당하려면, 대비되는특정인의서비스표는국내또는외국의주지서비스표에해당하여야하고, 등록상표는특정인의주지서비스표와동일또는유사한서비스표를부정한목적을가지고사용되어야하는바, 특정인의서비스표가주지서비스표에해당하는지여부는그서비스표의사용기간, 방법, 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부등이기준이되고, 부정한목적이있는지여부는특정인의서비스표의주지 저명또는창작성의정도, 특정인의서비스표와등록상표의동일 유사성의정도, 출원인과특정인사이에서비스표를둘러싼교섭의유무, 교섭의내용, 기타양당사자의관계, 등록상표권자가등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 등록상표와특정인의서비스표의지정상품이나서비스업의동일 유사성내지는경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여야하며, 위규정에해당하는지여부는등록상표의출원당시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2004후592 판결, 선고 2004후3379 판결등참조 ). 나. 표장의동일 유사여부 ⑴ 우선, 이사건등록상표는영어대문자 W 와영어소문자 hotel 이띄어쓰기없이결합된조어로구성되어있고, 선사용서비스표 1은영어대문자 W 와영어단어 Hotel 이한칸띄어쓰기로결합된문자서비스표로, 양상표, 서비스표는한칸띄어

229 쓰기여부및 hotel 의 h 가대문자인지여부에차이가있으나, 문자의종류나수가동일하여전체적으로직감되는외관은서로유사하다고할것이다. ⑵ 호칭, 관념의유사여부에관하여살피건대, 선사용서비스표들은일반적으로 더블유호텔 로호칭, 관념될것이고, 이사건등록상표는조어서비스표로서그안에는 hotel, Who 및 tel 의 3개의쉬운영어단어가포함되어있으므로, Who 및 tel 의결합으로보아 후텔 로호칭, 관념될수도있고, 위와같은두단어의결합보다는관념이직감되기가쉬운 hotel 이라는한단어에주목하여 호텔 또는 더블유호텔 이라고호칭, 관념될수있을것이므로 ( 선사용서비스표들을먼저보고이를기억하고있는수요자들은더욱이사건등록상표를후자로호칭, 관념할가능성이높다 ), 이사건등록상표가 더블유호텔 로호칭, 관념될경우에는양상표, 서비스표의호칭, 관념도동일 유사하다고할것이다. ⑶ 따라서양상표, 서비스표의표장은동일 유사한범주에포함된다고할것이다. 다. 선사용서비스표 1, 2가외국에서알려진정도 [ 인정근거 : 갑제1 내지 20호증 ( 가지번호포함 ), 경험칙, 변론전체의취지 ] ⑴ 원고회사는 1980년에설립된세계적인호텔및레저회사로서, 2005년말기준으로직접또는계열사및프랜차이징을통하여전세계 95개국이상에서 850개이상의호텔등을보유하고있고, 직원수만도 145,000명정도를고용하고있으며, 선사용서비스표들외에도 W ( 더블유 ), SHERATON ( 쉐라톤 ), WESTIN ( 웨스틴 ) 등의유명한호텔및리조트관련브랜드를사용하면서영업하고있다. ⑵ 원고회사는 경미국뉴욕에 W HOTEL ( 더블유호텔 ) 이라는브랜드를사용한최고급의 6성급호텔을개장하여성공을거둔후, 미국 ( 뉴욕, 로스앤젤레스,

230 씨애틀, 시카고, 샌디에고, 달라스, 뉴올리언스, 아틀란타, 호노룰루 ), 캐나다 ( 몬트리올 ), 멕시코 ( 멕시코시티 ), 몰디브및한국 ( 서울 ) 등지에서선사용서비스표들등 W HOTEL 의브랜드를사용한호텔 20개를운영중에있는바, 위각나라에 W HOTEL 이들어간서비스표를다수등록하는것은물론, 대중매체등을이용한지속적인이미지광고등을통하여최고급호텔을찾는수요자들에게도회적이고몽환적인강력한이미지를쌓아왔는데, 이브랜드에관한 2002년의광고비는 500만달러 ( 약 50 억원 ), 매출액은 3억 5천만달러 ( 약 3,500억원 ), 2003년의광고비는 700만달러 ( 약 70억원 ), 매출액은 4억달러 ( 약 4,000억원 ), 2004년의광고비는 800만달러 ( 약 80억원 ), 매출액은 4억 5천만달러 ( 약 4,500억원 ) 에이르고있고, 호텔, 항공및자동차렌트분야에서의세계적인브랜드만족도조사지수라고할수있는 MMHI(Market Metrix Hospitality Index) 의 2005년 3분기조사중 고급호텔 부분에서 1위를차지하였다. ⑶ 위인정사실에서나타나는원고회사의역사, 영업규모에선사용서비스표 1, 2 등과관련된호텔업의미국등지에서의판매기간, 매출액, 판매장소, 광고지출비, 광고방법및브랜드인지도등을종합하여볼때, 선사용서비스표 1, 2는이사건등록상표의출원일인 경무렵에는이미미국등지의호텔업거래자나수요자들사이에서는특정인의상품또는영업을표시하는것이라고현저하게인식되어있는이른바주지서비스표에해당한다고봄이상당하다. 라. 피고에게부정한목적이있는지여부 [ 인정근거 : 갑제1 내지 40호증 ( 가지번호포함 ), 경험칙, 변론전체의취지 ] ⑴ 앞서본바와같이이사건등록상표는선사용서비스표 1과유사하게구성되었

231 고, 그지정상품인소책자, 정기간행물, 카탈로그등은사용서비스업 ( 호텔업 ) 의홍보등을위한업무와관련이있을뿐만아니라, 피고는 부터 경까지사이에원고회사의국내협력사인주식회사워커힐 ( 서울에서 쉐라톤워커힐호텔 을경영하면서, 2001년말경부터국내주요일간지등에서원고회사의협력사로서선사용서비스표들이사용되는최고급 6성급호텔을곧개장할것으로보도된후, 경위호텔인근부지에서 W HOTEL SEOUL WALKERHILL 을실제개장하여운영중에있다 ) 의월간잡지 MAJESTE 의발간업무를용역받아수행하였는바, 그용역기간이나업무의내용및이사건등록상표의출원시기등에비추어원고회사와주식회사워커힐이협력하여위 W HOTEL SEOUL WALKERHILL 의개장을준비하고그홍보및광고활동을준비, 시작한점을충분히인지한채, 선사용서비스표들이국내에등록되어있지않음을알고이를모방하여이사건등록상표를출원한것으로보인다. 따라서이사건등록상표는외국에서주지한선사용서비스표 1, 2를모방하거나거래상신의칙에반하는목적으로출원된것으로, 선사용서비스표 1, 2에축적된양질의이미지나고객흡인력에편승하여부당한이익을얻거나그가치를희석화하여원고에게손해를가할목적으로출원된것이라고할것이다. ⑵ 이에대하여피고는, 지정상품과사용서비스업사이에경제적견련관계가없어이에해당하지않는다는취지의주장을하나, 앞서본바와같이사용서비스업과지정상품사이에아무런경제적관련이없다고단정할수없을뿐만아니라, 상품또는서비스업의동일ㆍ유사나관련성은상표법제7조제1항제12호에해당하기위한요건이아니라, 그요건중의하나인 부정한목적의존재 를추정할수있는한자료가될뿐이고, 이사건등록상표는거래상신의칙에반하는목적으로출원된것이라는이유등

232 으로그부정한목적의존재를충분히추정할수있으므로, 피고의위주장은이유없다. 마. 소결따라서이사건등록상표는선사용서비스표 1, 2와의관계에서상표법제7조제1 항제12호에해당하여그등록이무효로되어야할것이다. 4. 결론 그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의 이사건청구는이유있어인용한다. 재판장판사성기문 판사 강경태 판사 김태현

233 특허법원 제 3 부 판 결 사 건 2007허13001 거절결정 ( 상 ) 원 고 전민철 (******-*******) 부천시원미구중4동한라마을 피 고 특허청장소송수행자김경욱 보조참가인 바디와이즈 ( 유케이 ) 리미티드 {Bodywise (UK) Limited} 영국비에스32 4디엑스브리스톨알몬즈버리로우어코트로드 14 (14 Lower Court Road, Almondsbury, Bristol BS32 4DX, U.K.) 대표자스테판로우 (Stephen Lowe) 소송대리인변리사나영환소송복대리인변리사배소정변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 2093 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용중보조참가로인한부분은피고보조참가인이, 나머지부분은피고가각 부담한다

234 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 갑제7호증, 을제1호증의 1 내지 3, 을제2 내지 4호증, 을제9호증의 1, 을제10호증의 2, 을제11호증의 1의각기재및영상, 변론전체의취지가. 이사건출원상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 출원번호 : / 호 ⑶ 지정상품 ( 보정된것 ) : 실금환자용기저귀, 실금환자용팬티또는흡수제, 위생팬티 ( 상품류구분제5류 ) 나. 선사용표장 ⑴ 구성 : ⑵ 사용상품 : 생리대 ⑶ 사용자 : 피고보조참가인다. 이사건심결의경위 ⑴ 피고보조참가인은 이사건출원상표에대하여구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제7조제1항제4호, 제11호및제12호에해당한다는이유로상표등록이의신청을하였고, 특허청은 이

235 사건출원상표가구상표법제7조제1항제12호에해당한다는이유로피고보조참가인의이의신청을인용하는결정과함께이사건출원상표에대한거절결정을하였다. ⑵ 이에원고는 특허심판원에 2007원2093호로위거절결정에불복하는심판을청구하였고, 특허심판원은 이사건출원상표가구상표법제7조제1항제12호에해당한다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 2. 당사자들의주장과이사건의쟁점가. 원고주장의요지선사용표장이영국또는북아메리카 ( 미국과캐나다 ) 에서주지 저명하다고할수없어서, 이사건출원상표는구상표법제7조제1항제12호에해당하지않으므로상표등록되어야한다. 나. 피고주장의요지이사건출원상표는영국또는북아메리카 ( 미국과캐나다 ) 에서주지 저명한선사용표장과유사한상표로서부정한목적을가지고사용하고있어서구상표법제7조제1 항제12호에해당하므로상표등록을받을수없다. 다. 이사건의쟁점따라서, 이사건의쟁점은선사용표장이영국또는북아메리카 ( 미국과캐나다 ) 에서주지 저명하여이사건출원상표가구상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부이다

236 3. 구상표법제7조제1항제12호해당여부에대한판단가. 판단의기준구상표법제7조제1항제12호소정의 수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표 는주지 저명상표를말하고, 주지 저명상표에해당하는지여부는그상품이나영업에사용되는상표또는상호등의사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의거래량또는영업의범위및상표나상호에관한광고선전의실태등제반사정을고려하여거래실정과사회통념상그상품의출처또는영업주체에관한인식이객관적으로널리퍼져있다고볼수있는지의여부에따라판단하여야하고 ( 대법원 선고 2006후3526 판결참조 ), 그판단기준시는등록출원시이다 ( 대법원 선고 2002후1362 판결참조 ). 나. 인정사실을제8 내지 17호증 ( 각가지번호포함 ) 의각기재및영상에변론전체의취지를모아보면, 다음과같은사실을인정할수있다. ⑴ 피고보조참가인은 경영국에서다이옥신이없는여성용위생용품과환경친화적인아기용품을개발 생산하기위하여설립되었고, 그무렵부터생리대등여성용위생용품에선사용표장이사용되었으며, 선사용표장은영국에서 경 ( 경출원 ), 미국에서 경 (1990. 경출원 ), 캐나다에서 경 (1990. 경출원 ) 상표로등록되었다. ⑵ 선사용표장은생리대등여성용위생용품의브랜드로 Natural Product Expo West (2001년미국캘리포니아및 2003년미국 ), Natural Product Expo East (2002년미국워싱턴 DC), Biofach (2004년독일뉘른베르그 ) 등의박람회에

237 참가하여소개되었고, organic business (2001년 7월호 ), WOMEN'S HEALTH (2002 년 5월호 ), organic life (2002년 11/12월호 ), organic products (2003년 1월호 ) 등의영국잡지와 Natural Health (2002년 7월호 ), Women's Health&Fitness (2002년 8/9 월호 ), Organic PRODUCTS RETAILER (2003년 1/2월호 ) 등의미국잡지에광고되었으며, The Independent(London) ( ), Sunday Times ( ), The Mirror ( ), EXPRESS NEWSPAPERS Sunday Express ( ), North Devon Journal ( ), Bristol Evening Press ( ), The Guardian ( ) 등의신문에기사로소개되기도하였다. ⑶ 선사용표장이부착된생리대등여성용위생용품은한국을비롯한세계 38개국에서판매되고있는데, 2002년부터 2004년까지사이의판매량에관하여보면영국에서매년약 33만팩에서약 42만팩정도, 미국과캐나다를포함한북아메리카에서약 158만팩에서약 170만팩정도이고, 영국최대슈퍼마켓에입점하여판매되고있고 2002년발행된자연식품머천다이저에서미국에서가장잘팔리는상위 40개상품중하나로선정되기도하였다. 다. 구체적판단위인정사실에의하면, 선사용표장이 경부터 경까지약 15년동안사용되었고, 영국과북아메리카에서각종잡지와신문에광고되고소개되었으며, 특히선사용표장이부착된상품이영국과북아메리카에서어느정도판매되고있다는사정을알수있지만, 영국에서판매된 42만팩은 4만 6천여명 {42만팩 팩당개수 20개 / 여성 1명당년간사용생리대수 180개 ( 원고주장에따른기준으로계산한수치임 )} 의여성이사용할수있는정도로그당시의영국인구 6,000만여명을기준으로할경우생리여성인구 ( 총인구의 1/4 정도로봄 ) 의약 0.3% 정도이고, 북아메리카에서

238 판매된 170만팩은 18만 8천여명의여성이사용할수있는정도로그당시의북아메리카 ( 미국과캐나다 ) 인구 3억 2,000만여명을기준으로할경우생리여성인구의약 0.23% 정도에불과하며, 미국에서가장잘팔리는상위 40개상품의하나로선정된것도자연식품과같은친환경제품중에서차지하는정도를알수있을뿐, 생리대등여성용위생용품시장에서차지하는비율을전혀알수없으므로, 위인정사실만으로는선사용표장이이사건출원상표의출원일 ( ) 무렵에영국과북아메리카의수요자들에게특정인의상표라고인식될정도로널리알려진주지 저명상표라고하기는어렵다. 그리고, 영국과북아메리카에서이사건출원상표의출원일무렵에선사용표장을사용한생리대등여성용위생용품의생산량과거래금액등의사용실적, 시장점유율, 광고의정도와광고비지출액등을알수있는아무런증거도없다. 그렇다면, 이사건출원상표는나머지요건들이구비되었는지여부에나아가판단할필요없이구상표법제7조제1항제12에해당한다고볼수없다. 4. 결론그렇다면, 이사건출원상표가구상표법제7조제1항제12호에해당한다고본이사건심결은이와결론을달리하여위법하므로, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사이태종 판사 김제완 판사 박원규

239 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2008허477 등록무효 ( 상 ) 원 고 김병욱 (******-*******) 고양시일산동구백석동 1299 소송대리인변리사우광제 피 고 믹서폰테인 (Mik Serfontein) 미국캘리포니아 엘세군도이스트홀리애비뉴 1720 유미특허법인담당변리사김진희소송복대리인팬코리아특허법인담당변리사김동균 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 3202 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

240 이 유 1. 기초사실가. 심결의경위피고는, 원고의아래나항기재이사건등록상표가세계적으로유명한아래다항기재선사용상표와동일유사하므로상표법제7조제1항제11호, 제12호에해당하여그등록이무효로되어야한다고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 특허심판원은위심판청구에대하여, 선사용상표가미국등에서주지상표로알려졌고, 이사건등록상표의출원에부정한목적이인정되는등이사건등록상표에상표법제7조제1항제12호의등록무효사유가있다는이유로피고의심판청구를인용하는주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제640856호 (3) 지정상품 : 청바지등 ( 상세는별지기재와같다 ) 다. 선사용상표 (1) 구성 : (2) 사용상품 : 청바지등의류 2. 이사건심결의적법여부가. 상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부 (1) 판단기준어떤상표가상표법제7조제1항제12호에서규정하는부정한목적의사용상표에

241 해당하기위하여는그대상상표가국내또는외국의수요자간에특정인의상표라고현저하게인식되어있는주지상표이어야하고, 대상상표가주지상표인가의여부는그등록상표의출원당시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2006후 268 판결참조 ) (2) 과연이사건등록상표의출원시인 경무렵선사용상표가국내또는해외에서주지상표로서알려졌는지에대하여보건대, 을제5호증, 제6호증의 1 내지 3, 제7호증의 1 내지 28, 제11호증의 2, 3, 5 내지 15, 제12호증의 1 내지 16, 제13호증의 1 내지 11, 제14호증의 12, 제17호증의 1 내지 5, 제18호증의 9 내지 12 의각기재및영상만으로선사용상표가이사건등록상표의출원당시국내또는외국의수요자간에특정인의상표라고현저하게인식된주지상표에해당한다고보기어렵고 ( 위각거시증거들의내용을보건대, 세계적인검색전문기관이라는 LexisNexis 에의한자료검색결과에의하더라도선사용상표에관하여소개되었던기사가 28회정도에불과하여선사용상표가주지상표라고하기에는그검색결과수가매우적다고할뿐만아니라위자료들로부터는대체적인판매량조차확인할수도없고, 외국에서상표등록된사례들도이사건등록상표의출원일직전에야출원된것에불과하며, 미국잡지에 13회정도, 일본잡지에 11회정도광고된것에불과한데, 그마저도해당지면의일부분에이루어져눈에잘띄지도않고, 출원일이전에국내에수입된물량도금액기준으로 1만달러정도에불과하며, 청바지를입은연예인사진들도촬영일자를알수도없을뿐만아니라선사용상표가부착된청바지인지여부도확인할수도없고, 가사유명연예인이그청바지를착용하였다고하더라도위와같은판매량, 광고정도에비추어볼때해외에서주지상표로서알려질정도라고는보기어렵다. 그외피고가제출한나머지서증들은모두이사건등록상표의출원일이후의자료이거나그발행

242 일및발행주체를확인할수없는것에불과하다 ), 달리선사용상표가주지상표에해당한다는점을인정할증거가없다. 따라서선사용상표가이사건등록상표의출원당시국내또는외국의수요자간에특정인의상표라고현저하게인식된주지상표에해당한다고보기어려운이상이사건등록상표는나머지점에관하여더살필필요없이상표법제7조제1항제12호에해당하지않는다. 나. 상표법제7조제1항제11호에해당하는지여부 (1) 판단기준등록무효심판청구의대상이된등록상표가상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는수요자를기만할염려가있는상표에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는다른상표나그사용상품이반드시저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표또는상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로는알려져있어야하고, 그판단은등록상표의등록결정시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2004 후1304 판결참조 ). (2) 과연이사건등록상표의등록결정시인 무렵선사용상표가국내에서특정인의상표로알려졌는지여부에대하여보건대, 위각거시증거및피고가제출한모든서증에의하더라도선사용상표가이사건등록상표의등록결정일당시국내의수요자들에게청바지와관련하여특정인의표장으로인식될수있을정도로널리알려진상표라고보기어렵고 ( 이사건등록상표의등록결정일무렵까지국내에수입된물량이금액기준으로총 85,514달러에불과하여, 그정도의물량으로국내의수요자들

243 에게특정인의상표로인식될정도에이르렀다고는볼수없고, 미국, 일본잡지에선사용상표에관한광고가게재되었다고할지라도그러한광고가국내의수요자들에게전파될가능성은크지않을뿐만아니라그광고자체도해당지면의일부분에이루어져눈에잘띄지도않는다 ), 달리이를인정할증거가없다. 따라서선사용상표가이사건등록상표의등록결정시무렵국내에서특정인의상표로알려졌다고볼수없는이상, 나머지점에대하여더나아가살펴볼필요없이이사건등록상표는상표법제7조제1항제11호에해당하지않는다. 다. 소결론이사건등록상표는상표법제7조제1항제11호, 제12호에해당하는등록무효사유가없음에도이사건심결은이와결론을달리하여위법하다. 3. 결론 그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결은부적법하므로, 이를취소하기로하여 주문과같이판결한다. 재판장판사김명수 판사 오충진 판사 심준보

244 별지 이사건등록상표의지정상품머니벨트 ( 의류 ), 가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용화 ( 靴 ), 농구화, 단화, 뒷축 (Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용샌달, 목욕용슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용갑피, 신발용뒷굽, 신발용미끄럼방지구, 신발용앞굽, 신발용철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발또는샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 사이클선수운동복, 수상스키복, 운동용아노락 (Anorak), 에어로빅복, 유도복, 체조복, 태권도복, 승마바지, 승마화, 가면무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리 (Liveries), 망토, 반바지, 반코트, 블루존 (Blouson), 사리 (Saris), 사파리, 슈트, 스목 (Smocks), 스커트, 슬랙스 (Slacks), 신사복, 아노락 (Anorak -운동용은제외한다 ), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤 (Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 종이옷, 채저블 (Chasuables), 청바지, 케이프 (Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도 (Tuxedo), 토가 (Togas), 투피스, 튜닉 (Tunic), 파카 (Parkas), 펠리스 (Pelisses), 프록 (Frocks), 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타드, 만틸라 (Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯 (Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용유니폼, 유니타드, 의류용칼라, 잠옷, 저지 (Jerseys), 조

245 끼, 카디건, 칼라보호대 (Collar protectors), 칼라커프스, 케미솔 (Chamisoles), 코르셋, 코슬렛 (Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디 (Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹, 페티코트 (Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버 (Pullover), T셔츠, 각반 ( 脚絆 ), 넥타이, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스 (Leggings), 머프 (Muffs), 목도리, 반다나 (Bandana), 방한용귀마개, 방한용장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일, 보아 (Boas), 비전기식보온용발싸개, 숄, 숄더랩 (Shoulder wraps), 수녀용머리수건, 수대 ( 手帶 ), 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를덧댄부분, 스톨 (Stoles), 양말, 양말커버, 양복장식용손수건 (Pocketsquares), 에스콧타이 (Ascots), 에이프런, 운동용스타킹, 유아용직물제기저귀, 의류용호주머니, 타이츠 (Tights), 퍼러린 (Pelerines), 관 ( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 망건, 모자, 모자챙 (Sunvisors), 베레모, 사교관 ( 司敎冠 ), 의류용후드, 터번, 톱햇 (Top hat), 방수피복, 가터 (Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용멜빵, 혁대끝

246 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2008허1791 등록무효 ( 상 ) 원 고 1. 더폴로 / 로렌컴파니, 엘. 피.(The Polo/Lauren Company, L.P.) 미국뉴욕메디슨애브뉴 650 대표자데이빗브라운 2. 폴라로이드코포레이션 (POLAROID CORPORATION) 미국매사추세츠주월섬메인스트리트 1265 대표자콜린사렌파원고들소송대리인변호사황영주 피 고 서홍진 (******-*******) 서울동대문구용두1동 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2696 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

247 이 유 1. 기초사실가. 심결의경위원고들은, 피고의아래나항기재이사건등록상표가별지기재선등록상표들과동일 유사하므로상표법제7조제1항제7, 9, 10, 11, 12호에해당하여그등록이무효로되어야한다고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 특허심판원은위심판청구에대하여, 이사건등록상표에원고들주장과같은등록무효사유가존재하지않는다는이유로원고들의심판청구를기각하는주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제624378호 (3) 지정상품 : 가죽신, 고무신, 단화, 부츠, 비치슈즈, 샌달, 슬리퍼, 등산화, 반바지, 작업복, 잠바, 청바지, 거들, 속내의, 속바지, 속팬티, 슈미즈, 슬립, 잠옷, 파자마, T셔츠, 브레지어, 카디건, 조끼, 코르셋, 스웨터, 넥타이, 스카프, 양말, 혁대 [ 인정근거 : 자백간주 ] 2. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부가. 판단기준상표법제7조제1항제12호는국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표와동일또는유사한상표로서부당한이익을얻으려하거나그특정인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사

248 용하는상표는등록될수없다고규정하고있는바, 위규정은국내또는외국의수요자간에현저하게인식되어있는이른바주지상표에대하여, 제3자가이를모방하여상표를등록하여사용함으로써주지상표에화체된영업상의신용이나고객흡인력등의무형의가치에손상을입히거나주지상표권자의국내에서의영업을방해하는등의방법으로주지상표권자에게손해를가하거나이러한모방상표를이용하여부당한이익을얻을목적으로사용하는상표는그등록을허용하지않는다는취지이다. 따라서위규정에해당하기위해서는제3자가국내또는외국의수요자간에특정인의상표라고현저하게인식되어있는주지상표와동일또는유사한상표를부정한목적으로사용하여야하는바, 그중특정인의상표가주지상표에해당하는지여부는그상표의사용기간, 방법, 태양및이용범위등과거래실정또는사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부등이기준이되고, 부정한목적이있는지여부는특정인의상표의주지 저명또는창작성의정도, 특정인의상표와제3자의상표의동일 유사성의정도, 제3자와특정인사이의상표를둘러싼교섭의유무와그내용, 기타양당사자의관계, 제3자가등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 등록상표와특정인의상표의지정상품의동일 유사성내지경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여판단하여야하며, 위규정에해당하는지여부는등록상표의출원당시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2004후592 판결, 선고 2004후3379 판결등참조 ). 나. 선등록상표들이알려진정도 ( 이사건등록상표의출원일까지 ) (1) 인정사실선등록상표 1의 1 내지 13( 이하이를포괄하여선등록상표 1이라한다 ) 은특허청이발간하는 주로도용되는상표자료집 에 1994년이래 2003년까지계속게재될정도로널리알려진상표인사실, 선등록상표 2는 1948년경부터즉석카메라등을통해전

249 세계에널리알려지기시작한사실, 2000년네덜란드에서실시된선글라스관련설문조사에서응답자의 94% 가선등록상표 2를인식하고있었던사실, 같은해스위스에서실시된선글라스관련설문조사에서응답자의 86% 가선등록상표 2를인식하고있었던사실, 2003년미국에서실시된브랜드인지도설문조사에서응답자의 97% 가선등록상표 2를인식하고있었던사실, 1999년이래 2005년까지기간동안전세계매출액이총 7조 4천억원 ( 그중우리나라매출액은 504억원 ), 같은기간전세계광고비가 7천억원 ( 그중우리나라광고비는 20억원 ) 에이른사실이인정된다. [ 인정근거 : 자백간주 ] (2) 위인정사실에서알수있는바와같이, 선등록상표들이일반수요자들에게알려진정도, 판매량, 광고액등에비추어보면, 선등록상표들은이사건등록상표의출원일인 경우리나라또는외국의수요자들에게특정인의상품을표시하는것으로현저하게인식된주지상표라고할것이다. 다. 표장의유사 (1) 이사건등록상표는비록영문자알파벳 8자가띄어쓰기없이구성되어있기는하지만, 가장쉽게눈에띄는문자표장의앞부분에우리나라일반수요자들에게널리알려진선등록상표 1의핵심요부인 POLO 부분이그대로포함되어있어, 일반수요 자들이 부분을강하게인식할것으로보이므로, 이사건등록상표는 부분으로분리관찰된다할것이고, 그러할경우양상표는호칭이동일하여전체적으로유사한상표에해당한다. (2) 이사건등록상표는선등록상표 2와영문자알파벳 8자중에 7자가동일하고중간부분의모음 1개만차이날뿐이어서, 선등록상표 2와외관및호칭이유사하여전체적으로유사한상표에해당한다

250 라. 부정한목적이있는지여부선등록상표 2는독창성이인정되는독특한조어표장으로국내및외국에널리알려진주지상표인점, 이사건등록상표는이러한선등록상표 2와그표장이극히유사한점, 이사건등록상표는국내및외국에널리알려진선등록상표 1의핵심부분인 POLO 부분을그대로포함하고있는점, 게다가이사건등록상표는선등록상표 1과그지정상품이상당부분중첩되는점등에비추어보면, 이사건등록상표는주지상표인선등록상표들에축적된양질의이미지나고객흡인력에편승하여부당한이익을얻거나그가치를희석화하여원고들에게손해를가할목적으로선등록상표들을모방하여출원한것이라고할것이다. 마. 소결론따라서이사건등록상표는선등록상표들과의관계에서상표법제7조제1항제12호에해당하므로, 원고들주장의나머지등록무효사유에대하여살펴볼필요없이, 그등록이무효로되어야할것이다. 3. 결론 그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결은위법한바, 그취소를구하는원고들의 이사건청구는이유있으므로, 이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김명수 판사 오충진 판사 심준보

251 별지 1. 선등록상표 1 번호표장지정상품출원일 / 등록일등록번호 1-1 스카프, 양말, 반지, 캐쥬얼셔츠, 골프용바지, 학생복, 신사복, 자켓, 폴로셔츠등 / 제 호 1-2 레인코트, 청바지, 신사복, 티셔츠, 수영복, 스키팬츠, 스카프, 양말, 혁대등 / 제 호 1-3 팬츠, 스포츠용반바지, 모자, 양말, 폴로셔츠, 수영복, 운동용유니폼, 반바지, 잠바등 / 제 호 1-4 아동복, 잠바, 청바지, 턱시도, 블라우스, 수영복, 반팔셔츠, 넥타이, 손수건등 / 제 호 1-5 목걸이, 반지, 보자기, 오버코트, 투피스, 머리띠, 헤어밴드, 머리핀등 / 제 호 1-6 목걸이, 반지, 보자기, 오버코트, 투피스, 머리띠, 헤어밴드, 머리핀등 / 제 호 1-7 잠수용장갑, 의료용장갑, 절연용장갑, 원예용장갑, 보자기, 반바지, 남방셔츠등 / 제 호 1-8 양복바지, 아동복, 청바지, 스웨터, 양말, 넥타이, 모자, 혁대, 양말서스펜더등 / 제 호 1-9 잠수용장갑, 의료용장갑, 절연용장갑, 원예용장갑, 보자기, 반바지, 남방셔츠등 / 제 호 1-10 잠수용장갑, 의료용장갑, 절연용장갑, 원예용장갑, 보자기, 반바지, 남방셔츠등 / 제 호

252 번호표장지정상품출원일 / 등록일등록번호 1-11 방풍자켓, 자켓, 양복바지, 스웨터, T 셔츠 / 제 호 1-12 폴로 목걸이, 반지, 직물제수건, 예복, 신사복, 학생복, 블라우스, 모자, 혁대등 / 제 호 1-13 폴로바이랄프로렌 반지, 넥타이핀, 직물제수건, 예복, 신사복, 학생복, 한복치마, 두루마기, 마고자, 버선등 / 제 호 2. 선등록상표 2 가. 구성 : 나. 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제9035호다. 지정상품 : 사진용섬광분, 사진용정착제, 사진용현상약, 사진용건판, 미노광사진필름, 미노광감광사진필름, 미노광감광영화필름, 사진용감광막, 편광계, 청사진기, 사진측량기, 거리측량기, 프리즘, 확대경, 광학렌즈, 잠망경, 쌍안경, 선글라스, 콘택트렌즈, 보통안경, 비디오영사기, 필름영사기, 사진기계기구용주름상자, 사진용섬광전구, 사진용섬광기, 플래시건, 사진기계기구용매거진, 노출계, 사진기계기구용거리계, 사진기계기구용셀프타이머, 렌즈후드, 광필터, 현상인화확대또는마무리용기계기구, 슬라이드영사기, 카메라용셔터, 되, 말, 저울, 권척, 측정용자, 측후용기계, 계량기, 한난계, 사진기, 망원경, 줌현미경, 영화용녹음기계, 시험관. 끝

253

254 제 73 조제 1 항제 3 호

255

256 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2008허1098 등록취소 ( 상 ) 원 고 주식회사아모레퍼시픽서울용산구한강로2가 181 대표이사서경배소송대리인변리사김종득 피 고 주식회사스킨랩플러스서울강남구신사동 654 명빌딩 3층 302호대표이사이계명 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2096 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

257 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 : 자백간주 ] 가. 심결의경위피고는 아래나항기재이사건등록상표의권리자인원고를상대로이사건등록상표가그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서상표권자 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구에의하여도사용된바가없으므로상표법제73조제1항제3호에따라그등록이취소되어야한다는이유로등록취소심판을청구하였다. 특허심판원은위심판청구에대하여, 이사건등록상표는이사건심판청구일전 3 년이내에국내에서그지정상품에대하여정당하게사용된사실이있음을인정할수없다는이유로피고의심판청구를인용하는내용의주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제524123호 (3) 지정상품 : 라벤더유, 스킨밀크, 엣센스 ( 미용농축액 ) 등 ( 상품류구분제3류 ) (4) 권리자 : 원고 2. 판단원고가 경부터 경까지 3회에걸쳐이사건등록상표를그지정상품의하나인엣센스 ( 미용농축액 ) 의광고에표시하고, 그광고가게재된월간잡지가그무렵국내에각각반포된사실을인정할수있다 ( 인정근거 : 자백간주 )

258 위인정사실에따르면, 이사건등록상표는상표권자에의하여그지정상품중하나이상에대하여이사건등록취소심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었다고할것이다. 따라서이사건등록상표에등록취소사유가있다고할수없으므로, 이사건심결은이와결론을달리하여부적법하다. 3. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의이사건청구는이유있으므로, 이 를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김명수 판사 오충진 판사 노갑식

259 특허법원 제 4 부 판 결 사 건 2008허1494 등록취소 ( 상 ) 원 고 보령메디앙스주식회사서울종로구원남동 대표이사김승호, 조생현소송대리인특허법인우인담당변리사이용진 피 고 롯데제과주식회사서울영등포구양평동 4가 23 대표이사신동빈, 김상후소송대리인변리사손성철, 장태화 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 546 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지

260 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제477600호 (3) 상표권자 : 피고 (4) 지정상품 : 상품류구분제30류의 비의료용츄잉껌, 초콜릿, 비스킷, 건과자, 아이스크림, 크래커, 쿠키, 아이스캔디, 식용캔디, 카스테라빵 나. 이사건심결의경위원고는 특허심판원에피고를상대로, 권리자인피고등이이사건등록상표를그지정상품에대하여이사건취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지아니하였다고주장하면서이사건등록상표의등록취소심판을청구하였다. 이에특허심판원은위심판청구사건을 2007당546호로심리한다음 원고의청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1, 2호증, 변론의전취지 2. 이사건심결의적법여부원고가상표법제73조제1항제3호에해당함을이유로이사건등록상표의등록이취소되어야한다고주장함에대하여피고는다음과같이주장하면서이사건등록상표를그지정상품에대하여이사건취소심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였다고다툰다

261 가. 반품이상표의사용에해당하는지여부피고는 2004년말까지이사건등록상표가부착된비스킷등과자류를반품받았는데이러한거래행위도상표의사용에해당한다고주장하므로살피건대, 을제1, 2, 9 호증 ( 가지번호포함 ) 의각기재및증인김대원의증언에변론의전취지를종합하면, 피고는이사건등록상표를등록받은후 2000년말경부터 롯데아가맘 또는 아가맘 이라는상표가부착된유아용비스킷을생산ㆍ판매하여오다가 2002년중반위비스킷의생산을중단하였으나, 판매는 2002년말경까지이루어진사실, 피고는 2003년경부터위비스킷을판매하지는않았으나, 2004년말경까지거래처로부터판매되지않은위비스킷을반품받은사실을인정할수있고, 달리반증이없는바, 앞서본바와같이 2003년경부터 2004년말경까지위비스킷이유통되다가반품되었다하더라도그러한사실만으로는이를상표법제2조제1항제6호의상표를사용한경우에해당한다고할수없으므로, 피고의위주장은이유없다. 나. 상표사용준비행위가상표의사용에해당하는지여부피고는이사건취소심판청구일전에이사건등록상표의사용을위하여준비하였고, 이사건취소심판청구일이후인 경이사건등록상표가부착된유아용쿠키, 쌀과자를생산ㆍ판매하였으므로, 상표법제73조제1항제3호의입법목적에비추어보면이사건등록상표는등록이취소되어서는아니된다는취지로주장하므로살피건대, 을제3, 4호증의각 1, 제5호증, 제6호증의 1, 2, 제7호증의 1 내지 4, 제10, 11, 12 호증의각기재및증인진상일, 김대원의각증언에변론의전취지를종합하면, 피고는 2006년중반부터생산이중단되었던유아용쿠키등을재생산하기위하여준비한사실, 피고는 경재생산할유아용쿠키등에 LOTTE 아가맘 이라는상표를부착하기로결정하고 경소외주식회사유상에게위상표의내포장지 2종 ( 아가맘유기농호박쿠키, 아가맘유기농밀크쿠키 ) 의인쇄를의뢰하여 납

262 품받은사실, 피고는 이후 LOTTE 아가맘 이라는상표가부착된유아용비스킷을생산ㆍ판매한사실을인정할수있고반증이없는바, 상표법제73조제1항제 3호에규정된상표의불사용취소제도는상표의사용을촉진하는한편아울러불사용상표에대한제재적의미도포함하는것이므로, 앞서본바와같이이사건취소심판청구일전에이사건등록상표의사용을위하여준비하였다하더라도이러한등록상표의사용을위한준비행위를상표법제2조제1항제6호의상표를사용한경우에해당한다고할수없고, 이러한준비행위후이사건등록상표가부착된유아용비스킷을판매하였다하더라도그판매시점이이사건취소심판청구일이후인이상상표법제73조제1항제3호에의한등록취소를면할수없으므로, 피고의위주장또한이유없다. 다. 소결론따라서권리자인피고로부터이사건등록상표를그지정상품에대하여이사건취소심판청구일전 3년이내에국내에서사용하였음에대한아무런입증이없으므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호에의하여등록이취소되어야할것이어서, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로, 이를인용하 기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 이상균 판사 김종석

263 특허법원 제 4 부 판 결 사 건 2008허1500 등록취소 ( 상 ) 원 고 보령메디앙스주식회사서울종로구원남동 대표이사김승호, 조생현소송대리인특허법인우인담당변리사이용진 피 고 롯데제과주식회사서울영등포구양평동 4가 23 대표이사신동빈, 김상후소송대리인변리사손성철, 장태화 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 547 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다

264 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 (1) 구성 : 아가맘 (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제505698호 (3) 상표권자 : 피고 (4) 지정상품 : 상품류구분제30류의 비의료용츄잉껌, 초콜릿, 비스킷, 건과자, 아이스크림, 초코볼, 초코바, 초코파이, 식용캔디, 카스테라빵 나. 이사건심결의경위원고는 특허심판원에피고를상대로, 권리자인피고등이이사건등록상표를그지정상품에대하여이사건취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지아니하였다고주장하면서이사건등록상표의등록취소심판을청구하였다. 이에특허심판원은위심판청구사건을 2007당547호로심리한다음 원고의청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1, 2호증, 변론의전취지 2. 이사건심결의적법여부원고가상표법제73조제1항제3호에해당함을이유로이사건등록상표의등록이취소되어야한다고주장함에대하여피고는다음과같이주장하면서이사건등록상표를그지정상품에대하여이사건취소심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였다고다툰다

265 가. 반품이상표의사용에해당하는지여부피고는 2004년말까지이사건등록상표가부착된비스킷등과자류를반품받았는데이러한거래행위도상표의사용에해당한다고주장하므로살피건대, 을제1, 2, 9 호증 ( 가지번호포함 ) 의각기재및증인김대원의증언에변론의전취지를종합하면, 피고는이사건등록상표를등록받은후 2000년말경부터 롯데아가맘 또는 아가맘 이라는상표가부착된유아용비스킷을생산ㆍ판매하여오다가 2002년중반위비스킷의생산을중단하였으나, 판매는 2002년말경까지이루어진사실, 피고는 2003년경부터위비스킷을판매하지는않았으나, 2004년말경까지거래처로부터판매되지않은위비스킷을반품받은사실을인정할수있고, 달리반증이없는바, 앞서본바와같이 2003년경부터 2004년말경까지위비스킷이유통되다가반품되었다하더라도그러한사실만으로는이를상표법제2조제1항제6호의상표를사용한경우에해당한다고할수없으므로, 피고의위주장은이유없다. 나. 상표사용준비행위가상표의사용에해당하는지여부피고는이사건취소심판청구일전에이사건등록상표의사용을위하여준비하였고, 이사건취소심판청구일이후인 경이사건등록상표가부착된유아용쿠키, 쌀과자를생산ㆍ판매하였으므로, 상표법제73조제1항제3호의입법목적에비추어보면이사건등록상표는등록이취소되어서는아니된다는취지로주장하므로살피건대, 을제3, 4호증의각 1, 제5호증, 제6호증의 1, 2, 제7호증의 1 내지 4, 제10, 11, 12 호증의각기재및증인진상일, 김대원의각증언에변론의전취지를종합하면, 피고는 2006년중반부터생산이중단되었던유아용쿠키등을재생산하기위하여준비한사실, 피고는 경재생산할유아용쿠키등에 LOTTE 아가맘 이라는상표를부착하기로결정하고 경소외주식회사유상에게위상표의내포장지 2종 ( 아가맘유기농호박쿠키, 아가맘유기농밀크쿠키 ) 의인쇄를의뢰하여 납

266 품받은사실, 피고는 이후 LOTTE 아가맘 이라는상표가부착된유아용비스킷을생산ㆍ판매한사실을인정할수있고반증이없는바, 상표법제73조제1항제 3호에규정된상표의불사용취소제도는상표의사용을촉진하는한편아울러불사용상표에대한제재적의미도포함하는것이므로, 앞서본바와같이이사건취소심판청구일전에이사건등록상표의사용을위하여준비하였다하더라도이러한등록상표의사용을위한준비행위를상표법제2조제1항제6호의상표를사용한경우에해당한다고할수없고, 이러한준비행위후이사건등록상표가부착된유아용비스킷을판매하였다하더라도그판매시점이이사건취소심판청구일이후인이상상표법제73조제1항제3호에의한등록취소를면할수없으므로, 피고의위주장또한이유없다. 다. 소결론따라서권리자인피고로부터이사건등록상표를그지정상품에대하여이사건취소심판청구일전 3년이내에국내에서사용하였음에대한아무런입증이없으므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호에의하여등록이취소되어야할것이어서, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 결론그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로, 이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 이상균 판사 김종석

267 특허법원 제 1 부 판 결 사 건 2007허8924 등록취소 ( 상 ) 원 고 주식회사신세계아주지퍼서울종로구충신동 57-4 대표이사김종애소송대리인법무법인아주담당변호사김영환 피 고 김학설 (******-*******) 서울마포구대흥동 660 소송대리인변호사권오갑 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 328 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

268 이 유 1. 심결의경위등 가. 이사건등록상표 ⑴ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 상표등록제 호 ⑵ 구성 : ⑶ 지정상품 : 상품류구분제26류의구두용화스너, 매직테이프, 단추, 슬라이드파스너 ( 지퍼 ), 프레스단추, 소매흐름방지용탄력밴드나. 이사건심결의경위피고는 특허심판원에원고를상대로이사건등록상표는취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지않았으므로상표법제73조제1항제3호에해당하여등록이취소되어야한다는이유로취소심판을청구하였다. 이에특허심판원은이를 2006당328호사건으로심리한후 위심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1호증, 갑제2호증의 1, 2의각기재, 변론전체의취지 2. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 이사건의쟁점원고는, 취소심판청구일전계속하여 3년이내에국내에서이사건등록상표를사용한사실이있으므로이사건심결은취소되어야한다고주장하고, 피고는이를다투는바, 이사건의쟁점은원고가취소심판청구일전계속하여 3년이내에국내에서이사건등록상표를사용한사실이있는지여부이다

269 나. 상표사용여부에대한판단 ⑴ 상표법제73조제1항제3호는상표권자 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하고있지아니한경우이해관계인은그상표등록의취소심판을청구할수있다고규정하고있고, 같은조제4항은, 제1항제3호에해당하는것을사유로하여취소심판이청구된경우에는피청구인이당해등록상표를취소심판청구에관계되는지정상품중 1 이상에대하여그심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음을증명하지아니하는한상표권자는취소심판청구와관계되는지정상품에관한상표등록의취소를면할수없다고규정하고있다. 따라서상표권자가상표법제73조제1항제3호에의한상표등록의취소를면하기위해서는상표권자 전용사용권자또는통상사용권자중누군가가그취소심판청구일전 3년이내에국내에서취소심판이청구된지정상품중 1 이상에등록상표를사용하였음을입증하여야한다. ⑵ 갑제3 내지 5, 7, 9, 10호증 ( 가지번호포함 ) 의각기재, 증인장현준, 김성태의각증언, 이법원의주식회사신원에대한사실조회결과, 변론전체의취지를종합하면, 원고는 경한울코리아대표장현준에게이사건등록상표의사용을승낙하여장현준이 경부터이사건등록상표가새겨진지퍼를생산한후 YBS, YKK가새겨진지퍼와함께주식회사신원에납품한사실, 원고는 경부터김성태에게지퍼제작및손잡이조립작업을의뢰하였는데, 김성태는이사건등록상표가새겨진지퍼보디 ( 몸체 ) 를직접제작한후원고로부터받은손잡이부분을조립하여원고에게납품해온사실을인정할수있고, 을제4호증의 1 내지 4, 을제5호증의 1 내지 10 등피고제출의증거들만으로위인정을뒤집기에부족하다

270 위인정사실에의하면, 원고는취소심판청구일인 전 3년이내에국내에서취소심판이청구된지정상품중하나인지퍼에대하여이사건등록상표를사용하였다고할것이다. 다. 소결따라서이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호에해당하지아니하는바, 이와결론을달리하여피고의심판청구를인용한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면, 원고의청구는이유있어인용한다. 재판장판사성기문 판사 강경태 판사 이종우

271 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2007허10996 등록취소 ( 상 ) 원 고 겐조소시에떼아노님 (KENZO SOCIETE ANONYME) 프랑스파리뤼뒤퐁네프 1 대표자다니엘폰시소송대리인변호사황영주 피 고 주식회사아모레퍼시픽서울용산구한강로2가 181 대표이사서경배소송대리인변리사김종득 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 433 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

272 이 유 1. 기초사실가. 심결의경위피고는 아래나항기재이사건등록상표의권리자인원고를상대로이사건등록상표가취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서상표권자 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구에의하여도사용된바가없으므로, 상표법제 73조제1항제3호에따라그등록이취소되어야한다는이유로등록취소심판을청구하였다. 특허심판원은위심판청구에대하여, 이사건등록상표가이사건심판청구일전 3 년이내에국내에서그지정상품에정당하게사용되었다는점이인정되지않는다는이유로피고의심판청구를인용하는주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 (1) 구성 : ( 확대형상은별지 1 항기재와같다 ) (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제516598호 (3) 지정상품 : 나리싱크림, 분말향수, 에테르에센스, 오데코롱, 인체용방취제, 일반화장수, 향수, 향유, 헤어로션, 화장용욕용염, 화장용탤컴파우더, 훈향, 미용비누, 화장비누, 에센셜오일, 치약 [ 인정근거 : 다툼없는사실 ]

273 2. 이사건등록상표의사용여부가. 인정사실갑제4 내지 7호증의각기재, 이법원의엘브이엠에이치 (LVMH) 코스메틱스유한회사 ( 이하엘브이엠에이치유한회사라한다 ), 주식회사정인피앤씨인터내셔날에대한각사실조회결과, 변론전체의취지에의하면, 원고회사와엘브이엠에이치유한회사는프랑스의대기업인루이비통그룹의계열사들인사실, 엘브이엠에이치유한회사는 경부터 경까지계속하여향수제품을수입한사실, 원고회사는위와같이수입된향수제품에별지 2항과같은형태의포장지 ( 이하포장지에인쇄된표장을실사용표장이라한다 ) 로포장하여국내백화점등에서판매되도록한사실이인정된다. 나. 판단 (1) 표장의동일성여부이사건등록상표의표장은좌측에서우측으로꽃이개화되는단계가표현되어있음에비하여, 실사용표장은반대방향으로꽃의개화단계가표현되어있고, 문자부분의표시위치도상이하다. 이와같은차이로인하여실사용표장이이사건등록상표의표장과동일성범위를벗어난것인지에대하여본다. 이사건등록상표 ( 표장 ) 의주된모티브는장미꽃이개화되는 4단계를순서대로형상화한것이다. 그런데실사용표장도역시이사건등록상표의표장과동일하게장미꽃이개화되는 4단계를각각동일한형상으로표현하고있고, 단지그개화되는형상의진행방향이오른쪽이냐왼쪽이냐의차이만있을뿐이다. 결국양표장은모두장미꽃이개화되는 4단계를표현하고있고, 또그각각단계의장미꽃형상도동일하므로,

274 일반수요자들에게는, 그진행방향의차이에불구하고, 동일한것으로인식될뿐만아니라그러한정도의차이는동일성이인정되는범위내에서의변형사용에불과하다고할것이다. 또한실사용표장에서도이사건등록상표의표장과동일한문자가표시되어있고, 단지그문자가가로로기재되어있는지 ( 이사건등록상표의표장 ), 아니면세로로기재되어있는지 ( 실사용표장 ) 의차이가있을뿐이다. 이러한차이는, 실사용표장이포장지의한쪽면에문자부분을더크게표시하기위하여세로로문자부분을기재한것으로보이는점에서, 동일성이인정되는범위내에서의변형사용에불과하다고할것이다. 결국실사용표장은, 위와같은차이에불구하고, 이사건등록상표의표장과동일성범위내에서사용되었다할것이다. (2) 실사용표장이디자인적으로만사용되었는지여부피고는, 실사용표장은별지 2. 항과같이향수제품의포장지의 4개면에걸쳐서나누어표현되어있어일반수요자들에게상표로서인식되기보다는포장지의디자인적요소로인식되는등디자인적으로사용된것에불과하여이사건등록상표를사용한것으로볼수없다는취지로주장한다. 살피건대, 불사용취소심판제도 ( 상표법제73조제1항제3호 ) 의기본적인취지는상표등록만해놓은채사용하지않는상표에대한일종의제재로서의성격을가지는것인점, 원고는지정상품인향수제품에이사건등록상표에대한사용의사로별지 2항과같은포장지를사용한것으로보이는점, 향수제품에포장지로사용되기이전, 즉포장지자체의인쇄, 납품과정에서도일반거래자들은포장지자체로부터이사건등록상표를전체적으로쉽게인식할수있었을것인점, 향수제품을포장한상태에서도

275 일반수요자들은각각의면을통해이사건등록상표를인식할수있는점, 이사건등록상표가포장지의 4개면에걸쳐사용되었다는사정만으로오로지디자인적으로만사용된것이라고단정하기어렵고, 오히려이사건등록상표의표장은장미꽃의개화단계를 4단계로표현한것이어서포장지의 4개면에나누어표현하는것이오히려자연스러운점, 게다가일반수요자들이향수제품을구입한이후에포장지를해체할경우, 이사건등록상표를전체적으로쉽게인식할수있는점등의사정에비추어볼때, 이사건등록상표가포장지의 4개면에걸쳐서사용되어일부디자인적사용의측면이인정된다할지라도, 향수제품의출처를표시하는상표로서의기능이완전히배제된채사용되었다고는보기어렵다. 결국피고의위주장은이유없다. (3) 따라서이사건등록상표는그지정상품중하나이상에대하여그심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었으므로, 상표법제73조제1항제3호의등록취소사유에해당하지아니한다. 3. 결론그렇다면, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호의등록취소사유에해당하지아니한바, 이와결론을달리한이사건심결은부적법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김명수 판사 오충진 판사 심준보

276 별지 1. 이사건등록상표 2. 포장지에표시된표장 ( 실사용표장 )

277 특허법원 제 3 부 판 결 사 건 2007허11616 등록취소 ( 상 ) 원 고 주식회사바이오벡스 (******-*******) 서울강남구신사동 층대표자이사최원석소송대리인법무법인백상담당변호사김남홍소송복대리인법무법인홍주담당변호사이상호 피 고 주식회사위즈코즈 (******-*******) 서울서초구서초동 신영빌딩 5층대표이사김동광소송대리인특허법인화우담당변호사이덕재 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1217 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다

278 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 갑제 5, 6 호증의각기재, 변론전체의취지 가. 이사건등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제551877호 ⑶ 지정상품 : 스킨밀크, 스킨프래시너, 크린싱크림, 나리싱크림, 마스크팩, 맛사지용겔, 약용크림, 선스크린크림, 약용화장수, 일반화장수 ( 상품류구분제3류 ) 나. 이사건심결의경위피고는 특허심판원에 2007당1217호로, 이사건등록상표는심판청구일전 3년이내에국내에서사용한사실이없다고주장하면서상표등록취소심판을청구하였다. 이에대하여특허심판원은 피고의심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 2. 당사자들의주장과이사건의쟁점가. 원고주장의요지이사건등록상표는그지정상품에대하여피고의심판청구일전 3년이내에국내에서사용하였으므로, 상표등록의취소사유에해당하지않는다

279 나. 피고주장의요지이사건등록상표는그지정상품에대하여피고의심판청구일전 3년이내에국내에서사용되지않아상표등록의취소사유에해당되므로그상표등록이취소되어야한다. 다. 이사건의쟁점따라서, 이사건의쟁점은이사건등록상표가그지정상품에대하여피고의심판청구일전 3년이내에국내에서사용되었는지여부이다. 3. 이사건등록상표의사용여부에대한판단가. 판단의기준상표법제73조제1항제3호, 제4항에의하면, 상표권자 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지아니하였을때에는심판에의하여그상표등록을취소하도록규정되어있는바, 여기에서등록상표를그지정상품에사용하는경우라함은등록상표와동일한상표를그지정상품에사용한경우를말한다 ( 대법원 선고 2000후3166 판결참조 ). 나. 구체적판단갑제1 내지 3호증, 갑제7, 8호증의각기재에의하면, 원고는 주식회사아이썸으로부터 SKIN25' 가부착된스킨제품류의화장품인아쿠아스킨미스트 103개를 103,000원에공급받아생산한사실을인정할수있다. 위인정사실에의하면, 원고가사용한 SKIN25' 는문자상표로이사건등록상표와동일하고, 사용상품도스킨제품류의화장품으로이사건등록상표의지정상품인 스킨

280 프래시너 와동일하므로, 이사건등록상표는상표권자인원고에의하여그취소를구하는이사건심판청구일 ( ) 전 3년이내에그지정상품에관하여사용되었다고할것이다. 따라서, 이와달리판단한이사건심결은위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있어이를인용하기로 하여주문과같이판결한다. 재판장판사이태종 판사 김제완 판사 박원규

281 특허법원 제 3 부 판 결 사 건 2007허13797 등록취소 ( 상 ) 원 고 삼그룹홀딩아게 (SAM Group Holding AG) 스위스연방공화국졸리콘 8702, 졸리커스트라세 60(Zollikerstrasse 60, 8702 Zollikon, Switzerland) 대표자마크폴로버트조이 (Marc Paul Robert Joye) 데이비드폴헤르티지 (David Paul Hertig ) 소송대리인법무법인중앙담당변호사김인중 피 고 서스테이너블 오스트레일리아 피티와이 엘티디 (Sustainable Australia Pty Ltd) 오스트레일리아글렌아이리스브이아이씨 3146 맬번로드 1491 (1491 Malvern Road GREN IRIS VIC 3146 Australia) 대표자헨리클레멘트휴이트 (Henry Crement Hewett) 소송대리인리앤목특허법인담당변리사이승룡, 이금호, 조윤경 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 988 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다

282 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 ] 자백간주 가. 이사건등록서비스표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제68208호 ⑶ 지정서비스업 : 재정금융업, 재정분석업, 재정자문업, 자산운영업, 투자자문업, 재무관리업, 자본투자업, 자본투자중개업, 증권중개업, 주식시세고지업, 은행업, 환전업, 소비자금융업, 투자금융업, 보험평가업, 보험상담업, 보험중개업, 상호보험업, 생명보험업, 연금보험업, 부동산감정업, 부동산관리업 ( 서비스업류구분제36류 ) 나. 이사건심결의경위피고는 특허심판원에 2007당988호로, 이사건등록서비스표는심판청구일전 3년이내에국내에서사용한사실이없다고주장하면서그등록취소심판을청구하였다. 이에특허심판원은 위심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 2. 이사건심결의적법여부에관한판단 가. 판단의기준 상표법제 73 조제 1 항제 3 호, 제 4 항에의하면, 서비스표권자 전용사용권자또는통

283 상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록서비스표를그지정서비스업에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지아니하였을때에는심판에의하여그서비스표등록을취소하도록규정하고있는바, 여기에서등록서비스표를그지정서비스업에사용하는경우라함은등록서비스표와동일한서비스표를사용한경우를말하고, 동일한서비스표라고함은등록서비스표그자체뿐만아니라, 거래사회통념상등록서비스표와동일하게볼수있는형태의서비스표를포함하나, 유사서비스표를사용한경우는포함되지않고, 위사용에는등록된서비스표와동일한서비스표를사용하는경우는물론거래통념상식별표지로서서비스표의동일성을해치지않을정도로변형하여사용하는경우도포함한다 ( 대법원 선고 2004후622 판결참조 ). 나. 구체적판단원고는 경과 경에서울에서국내재정전문가들을상대로재정자문, 자산운영, 투자자문, 재무관리에관한서비스를제공하면서 Sustainability 를서비스표로사용하였다고주장하고, 원고의위와같은주장사실에대하여피고는이를다투는취지의서면을제출하지않은채변론기일에출석하지아니하였으므로이를자백한것으로본다 ( 민사소송법제150조제3항, 제1항 ). 그리고, 원고가사용한서비스표인 Sustainability 는이사건등록서비스표인 SUSTAINABILITY 와첫머리 S 자를제외한나머지영문자의글자꼴을소문자로변형하여구성하였을뿐이고, 등록서비스표의글자꼴을변형하는정도는등록서비스표의동일성을해하지아니하는범위내의변형으로거래사회의통념상등록서비스표와동일하게볼수있는형태의서비스표라고할것이다. 따라서, 이사건등록서비스표는서비스표권자인원고에의하여그취소를구하는

284 이사건심판청구일 ( ) 전 3년이내에그지정서비스업인재정자문업, 자산운영업, 투자자문업, 재무관리업에사용되었다고할것이다. 다. 소결이사건등록서비스표는서비스표권자인원고에의하여그취소를구하는이사건심판청구일전 3년이내에그지정서비스업에사용되었으므로, 이사건심결은이와결론을달리하여위법하다. 3. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있어이를인용하기로 하여주문과같이판결한다. 재판장판사이태종 판사 김제완 판사 박원규

285 대법원 제 1 부 판 결 사건 2006후2967 등록취소 ( 상 ) 원고, 상고인양영애 (******-*******) 서울마포구창전동 437 소송대리인변리사방상호피고, 피상고인김영선 (******-*******) 대구수성구수성동1가 613 원심판결 특허법원 선고 2006 허 2585 판결 판결선고 주 문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원에환송한다. 이 유 상고이유를판단한다. 상표법 제 73 조제 1 항제 3 호, 제 4 항에의하면, 상표권자 전용사용권자또는통상사 용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판

286 청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지아니하였을때에는심판에의하여그상표등록을취소하도록규정하고있는바, 여기에서등록상표를그지정상품에사용하고있지아니한경우라함은등록상표를지정상품그자체또는거래사회의통념상이와동일하게볼수있는상품에현실로사용하지아니한때를말한다할것이고, 지정상품과유사한상품에사용한것만으로는등록상표를지정상품에사용하였다고볼수없다 ( 대법원 선고 2000후3166 판결참조 ). 한편, 거래사회의통념상동일성있는상품이란양상품의품질 용도 형상 사용방법 유통경로및공급자와수요자등상품의속성과거래의실정을종합적으로고려하여객관적으로판단하여야한다. 원심이적법하게인정한사실에의하면, 원고가 이사건등록상표 ( 등록번호제347101호 ) 의지정상품중 금강석, 홍옥, 단백석, 진주, 수정, 산호, 카메오, 마노, 나전제품, 큐빅지르코니아, 비취, 청옥 에대하여 상표법 제73조제1항제3호에따라제기한상표등록취소심판에서, 피고는원심판시실사용표장이인쇄된보증서를첨부하여 산호반지 1개를, 진주반지 1개를판매하였음을알수있다. 그런데이사건등록상표의지정상품의하나인 진주, 산호 는보석의원석에해당하는원재료이거나또는이를가공처리한것을말하므로그공급자는 진주, 산호 의채집자또는보석가공업자이고그수요자는보석가공업자또는귀금속판매상인반면, 실사용표장이사용된 진주반지, 산호반지 는위와같이가공처리한 진주, 산호 를디자인된반지틀과결합하여심미감을갖는보석장신구로만든것으로서그공급자는귀금속판매상이고그수요자는일반소비자이다. 그렇다면 진주, 산호 와 진주반지, 산호반지 는양상품의품질 용도 형상및사용방법이다르고, 그공급자및수요자가다르다고할것이고, 위와같은양상품의속성

287 과거래의실정을고려하면, 피고가보석장신구인 진주반지, 산호반지 에이사건등록상표를사용한것은거래사회의통념상이사건등록상표의지정상품인 진주, 산호 와동일성있는물품에대하여등록상표를사용한것이라고할수없다. 그럼에도원심은이와달리그판시와같은이유만으로이사건등록상표의지정상품인 진주, 산호 와실사용표장이사용된 진주반지, 산호반지 가동일성있는상품에해당한다는취지로판단하였는바, 이러한원심의판단에는상표등록취소제도에있어상품의동일성에관한법리를오해한위법이있다. 이를지적하는상고이유의주장은이유있다. 그러므로나머지상고이유에대한판단을생략한채원심판결을파기하고, 사건을다시심리 판단하게하기위하여원심법원에환송하기로하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관차한성 대법관 고현철 주심대법관김지형 대법관 전수안

288 대법원 제 2 부 판 결 사건 2008 후 408 등록취소 ( 상 ) 원고, 피상고인 주식회사슈페리어 서울강남구대치동 996 대표이사김성열소송대리인변리사안영길피고, 상고인 1. 장상훈 (******-*******) 2. 김순이 (******-*******) 피고들주소대구수성구만촌1동 피고들소송대리인변리사박용환 원심판결 특허법원 선고 2007 허 7099 판결 판결선고 주 문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원으로환송한다. 이 유 상고이유제 1, 2 점을함께판단한다

289 상표법제73조제1항제3호, 제4항에의하면, 상표권자 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지아니하였을때에는심판에의하여그상표등록을취소하도록규정하고있는바, 여기에서등록상표를그지정상품에사용하는경우라함은등록상표와동일한상표를사용한경우를말하고, 동일한상표라고함은등록상표그자체뿐만아니라, 거래사회통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를포함하나, 유사상표를사용한경우는포함되지않고, 위사용에는등록된상표와동일한상표를사용하는경우는물론거래통념상식별표지로서상표의동일성을해치지않을정도로변형하여사용하는경우도포함한다 ( 대법원 선고 2004후622 판결참조 ). 원심이적법하게인정한사실에의하면, 피고들과오른쪽이사건등록상표 ( 등록번호제467875호, 지정상품 골프화 등 ) 에관하 여통상사용권설정계약을체결한주식회사스톤필드는원심판시 일시경오른쪽실사용상표의표장을 골프화 에사용하였음을알 ( 이사건등록상표 ) 수있는바, 위실사용상표를이사건등록상표와대비하면, 도형 부분이작아지면서삼등분된원내의셋째단이검은색이되고, ( 실사용상표 ) 영문자부분이커지면서글자체가달라지며, 일곱번째문자 O 의폭이다른영문자보다넓어지는등다소의차이가있으나, 위와같은도형과문자의상대적크기, 글자체, 글자크기등의변형으로인하여위실사용상표가거래통념상이사건등록상표와동일성을상실하기에이르렀다고할수없다. 그럼에도원심이, 위실사용상표는이사건등록상표와동일성이인정되지아니하여

290 이사건등록상표에상표법제73조제1항제3호소정의등록취소사유가있다고판단한것은상표의동일성에관한법리를오해하여판결결과에영향을미친위법이있다할것이고, 이점을지적하는상고이유는이유있다. 그러므로원심판결을파기하고, 사건을다시심리 판단하게하기위하여원심법원으로환송하기로하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관박일환 주심대법관양승태 대법관 박시환 대법관 김능환

291

292 권리범위확인심판

293

294 특허법원 제 4 부 판 결 사 건 2007허8047 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 주식회사홍초원서울영등포구문래동3가 대표이사신월출소송대리인유미특허법인담당변리사김동균, 변호사정진섭 피 고 1. 김연기 (******-*******) 원주시명륜2동 김영구 (******-*******) 원주시명륜2동 피고들소송대리인변리사정용기 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2554 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용중설문조사에관한비용의 1/2 은원고의, 나머지 1/2 과그외의비용은 모두피고들의부담으로한다

295 청구취지 주문 1 항과같은판결및소송비용은피고들의부담으로한다. 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제 1, 3 호증 ] 가. 이사건등록상표 서비스표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제2850호 (3) 지정상품 서비스업 : [ 닭고기, 햄버거용고기 ( 닭고기 ), 달걀 ]( 이상상품류구분제29류 ), 치킨체인점관리업 ( 서비스업류구분제42류 ) (4) 상표권 서비스표권자 : 피고들나. 확인대상표장 (1) 구성 : 홍초불닭 (2) 표장의설명 : 확인대상표장은매운양념을한닭고기를석쇠를이용하여불에직접구워낸요리및이러한닭고기를제공하는닭요리전문점을표시하기위하여사용됨다. 이사건심결의경위원고는나항기재의확인대상표장이이사건등록상표 서비스표의권리범위에속하지않는다는소극적권리범위확인심판을청구하였다. 특허심판원은이를 2004당

296 호로심리한후이사건심결당시 불닭 이요리가공방법또는요리의종류를의미하는것으로거래업계또는수요자들사이에인식된것임은인정되나, 이처럼이사건등록상표 서비스표가보통명칭또는관용표장으로인식되게된것은상표권자가상표권보호를위하여적극적으로방어를하였음에도타인이무단으로사용함 ( 타인상표권의침해행위로인하여 ) 에따른것으로서이러한사유만으로상표가보통명칭또는관용표장이되었다고할수없다는이유로, 원고의심판청구를기각하는주문기재의이사건심결을하였다. 2. 확인대상표장이상표법제51조제1항제2호에해당하는지여부가. 법리상표법제51조제1항제2호가상품의보통명칭을보통으로사용하는방법으로표시하는표장만으로된상표의효력을제한하는것은, 상품의보통명칭은특정종류의상품의명칭으로서일반적으로사용되는것이므로본질적으로자타상품의식별력이없어, 특정인에게이를독점하게하는것은부적당하고누구라도자유롭게사용할필요가있는것이어서, 이러한표장에관하여는특정인이비록상표의등록을받았다고하더라도이를보통으로사용하는방법으로표시하는것에대하여는상표권의효력이미치지않도록함에그취지가있으며, 등록상표는등록사정당시에이미보통명칭화된경우도있을수있지만, 그등록이후에상표의관리를태만히하였거나혹은상표의관리에도불구하고보통명칭화되는경우도있을수있으므로, 어느상표가보통명칭화되었는가여부는상표권자의이익및상표에화체되어있는영업상의신용에의한일반소비자의이익을희생하면서까지이를인정해야할예외적인경우에해당하는가를

297 고려하여신중하게판단하여야할것인데, 이때고려하여야할사항은당해거래업계, 일반소비자등이거래시및일상생활에서당해특정상품을지칭하기위하여문제된상표를사용하는상태, 당해상표에대한일반소비자의인식, 상표권자의문제된상표에대한보통명칭적사용등상표의보통명칭화를방지하기위한노력여부, 당해특정종류의상품을지칭함에있어보통명칭화된상표를대체할명칭이존재하는지여부, 당해거래의경쟁업자에게어느상표의사용을금지하는것이소비자들의상품의출처에관한혼동을방지하는효과보다당해거래업자의시장에의진입을금지하는효과가있어상표권자에게시장에대한독점적지위를부여하여경쟁을제한하는효과가더있는지여부등의사정이라고할것이며, 또한권리범위확인사건에있어서어느상표가보통명칭화되었는가여부의판단의기준시점은출원시또는등록사정시를기준으로하는상표등록거절사건이나상표등록무효사건과는달리권리범위확인심판의심결시라고할것이다 ( 대법원 선고 99후 24 판결 ). 그리고이러한법리는서비스표및상표 서비스표에도동일하게적용된다고할것이다. 나. 사실인정 [ 인정근거 : 갑제5, 6호증, 갑제12 내지 75호증, 을제8호증 ( 각가지번호포함 ), 변론전체의취지 ] (1) 이사건등록상표 서비스표의등록이사건등록상표 서비스표는피고들이 출원하여 제 2850호로등록되었는데, 소외김영순및합자회사부원에게각통상사용권을설정하였다. 피고들은이사건등록상표 서비스표외에 박사네불닭 ( 상표서비스표등록번호제3966호, 제3967호각 출원 / 등록 ), 불

298 닥 ( 상표서비스표등록번호제4449호, 출원 / 등록 ) 과같은표장으로상표 서비스표를등록하였다. (2) 불닭 의일반거래에서의사용실태 ( 가 ) 국립국어원의 신조어, 인터넷사전등에의등재 1) 국립국어원에서는표준국어대사전을발간한직후인 2000년부터사전에는올라있지않으나주요일간지와방송뉴스를대상으로매년새로이생성되어쓰인신어를조사하고정리하여발간하고있는데 2004년신어에 불닭 을 명 ( 명사 ) 로, 매우맵게하여튀기거나구운닭고기 로정의하여등재하였으며, 그사용예로 진한양념에그릴에서구워내는매운불닭맛에사람들입안에불이났다 는한국일보 자기사내용을들고있다. 2) 중앙일보어문연구소에서는 2003년 3월부터 3년간중앙일보에연재하였던 우리말바루기 를엮어 한국어가있다 는책을출간 ( 출판사 : 커뮤니케이션북스 ) 하였는데그책의내용에서 불닭 을사전에없는말로서소개하면서 이글이글타오르는숯불에굽는닭이란이미지가먼저떠오를수있겠고, 혓바닥이불타는듯한매운맛이연상될수도있겠다 라고설명하고있다. 3) 인터넷검색업체인엠파스 (empas), 네이트 (nate), 다음 (daum) 등의국어사전에는 불닭 을 매우맵게하여튀기거나구운닭고기, 위키사전에는 매우맵게요리한닭고기요리의한종류. 2004년가장인기있는요리로, 장기불황과경기침체로사람들이스트레스를풀기위해많이찾으면서유행한음식으로, 이후전적으로매운... 이라고되어있다. 네이버 (naver) 의경우백과사전항목에는 2000년이후전국적으로유행한안동찜닭이나, 몹시맵게만든불닭등도모두닭볶음탕에바탕을두고있다

299 라고기재하고있고, 국어사전에는 매우맵게하여튀기거나구운닭고기 로되어있다. ( 나 ) 인터넷상의검색디렉토리, 전화번호부등의업종분류에의분류항목 1) 네이버 (naver) 의검색디렉토리에는닭항목이 닭갈비, 닭발, 불닭, 찜닭, 치킨 으로분류되어있고, 이중 불닭 디렉토리하에는 홍초불닭, 금화로, 빠볼로꼬, 쿵다닭, 화계, 화랑불닭 등이불닭전문프랜차이즈로검색되고있다. 2) 야후! 코리아 (YAHOO! KOREA) 의검색디렉토리의음식점 / 레스토랑항목중닭, 치킨항목은 불닭, 찜닭, 체인점 으로분류되어있고, 스폰서로 직화불닭가이드메뉴닷컴, 맛깔난불닭빠른배달, 퓨전불닭전문점, 강남서초 24시간배달닷컴 등이링크되어있는데, 이러한스폰서링크들은 불닭, 닭발, 찜닭 등을배달메뉴로서소개하고있고, 웹사이트로는 달붉지존, 몸부림불닭, 불닭경기지사, 불닭본가, 불타는삼국지, 신초불닭 등이검색되는데, 불닭 을메뉴로소개하고있다. 3) 검색업체 파란 의경우에도, 불닭 을 찜닭 과나란히독립된카테고리로분류하고있고, 인터넷전화번호검색웹사이트인 'let's 114' 는전문한식점업하에 불닭전문 업체항목을두고있고, 'isuperpage' 에는불닭전문음식점으로 213건이등재되어있고, 야후! 코리아 (YAHOO! KOREA) 의 거기 의업종 / 상호검색에의하면 불닭 을업종 / 상호로한업체가총 1,047건이검색되고있다. ( 다 ) 신문기사, 방송등의 불닭 의사용 1) 자한국일보인터넷판 ( 이하각종신문등은별도의표시가없는한인터넷출력물로서인터넷판이다 ) 은 'Weekzine Free/ 맛있는닭고기별미요리들 이라는제목의기사에 조류독감으로닭들이된서리를맞았지만다른한켠에서는닭고기에불 (?) 이나고있다. 진한양념에그릴에서구워내는매운불닭맛에사람들

300 입안에불이났다. 매운맛, 불맛으로먹는불닭 홍초불닭에서먹는닭고기요리는정말맵다. 붉을홍 ( 紅 ), 풀초 ( 草 ), 그래서홍초이다. 이름그대로맵기로유명한청양고추가소스의주재료. 청양고추와물엿등수십가지재료를섞어만든양념을묻혀그릴에서직화 ( 直火 ) 로구워낸다 라고기재하고있고, 자뉴스메이커는 매운맛을보여다오 라는제목의기사에서 이불황에도 매운맛 으로승부하는식당들은발디딜틈이없을정도다. 고추장으로볶은후청양고추를얹은불닭, 고추장꽃게구이 라고기재하고있고, 자서울경제신문은 매운맛먹거리로스트레스날린다 는제목하에 붉은고추로양념해불에구운닭전문점 홍초불닭 은청양고추로만든양념에숯불에익힌고기로알싸한매운맛을전파한다. 홍대점의경우입소문이퍼져?? 은날씨에도사람들이줄을서서기다릴정도이다. 라고기재하고있으며, 자동아일보는 {weekend-푸드/ 이열치열 매운요리전문점 5 選 } 이라는제목하에 홍초불닭 을소개하고있으며, 자세계일보는 { 생활 / 폭염꼼작마매운맛으로날려주마!-인터넷동호회 맛있는서울 의야심만만辛모임 } 이라는제목의기사에서동호회추천여름음식베스트에홍초불닭의 불닭 1만 2 000원 을소개하고있고, 자서울경제신문은 { 치킨전문점매출 쑥쑥 } 이라는제목의기사에서 조리방법은비교적 10년주기로변하고있다. 70년대이전의전기구이에서 80년에후라이드치킨, 90년양념치킨, 2000년에는숫불구이 ( 숯불구이의오기이나아래숫불바베큐와같이그대로인용한다 ) 와콜팝치킨이다. 숫불바베큐, 불닭, 닭불구이는술안주용으로직장인들인 2540세대들이주로이용하는편이며패스트푸드형으로콜팝치킨, 기능성치킨등은주고객이 1318세대로구성되어있다 라고설명하고있으며, 자경향신문의블로그에는 개포미각 의 The Restr

301 ant 를소개하면서, 예를들어닭고기요릿집이야기를하면서닭요리변천사를들려준다. 예전에닭백숙이인기를끌다가이후영양센터류전기구이통닭이등장했다는것. 또패스트푸드조각치킨과, BBQ식양념통닭, 패밀리레스토랑의치킨샐러드가바람을일으켰다. 그사이춘천닭갈비에이어안동찜닭이히트를쳤다. 그러면서최근급속도로보급되고있는 불닭 을소개하는방식 이라고기재하고있고, 자동아일보는 클릭! 이주일의키워드 / 새탁구황제유승민 이라는제목하에 { 입에불이날정도로맵다는 불닭 도인기다. 불닭 은청양고추등으로최대한매운맛을낸닭요리. 네티즌들은 정말맵기는한데, 먹을수록더끌린다 며더매운불닭집을찾고있다 } 라고기재하고있으며, 자조선일보는 커버스토리 서 대박! 길은있다 라는제목의기사에, 닭고기를숯불에구운바비큐로히트를친 코리안숯불닭바베큐 의이원성 (46) TBBC 사장은 IMF직후인 1998년사업을시작해경제상황과입맛의상관관계를터득한경험이있다. 최근에매운맛을더한 불닭 이란새브랜드를출시한것도그런까닭이다. 라고기재하고있으며, 자서울경제신문인터넷판은 서민메뉴닭발요리업그레이드 라는제목하에 메뉴는매운요리인닭발, 닭똥집, 불닭, 오돌뼈등을중화시켜주는계란찜, 주먹밥, 빈대떡, 잔치국수등이있다. 라고기재하고있는것을비롯하여별지 1항과같이다수의신문에서 불닭 에관한기사를쓰면서매운닭고기요리의일종으로서소개하였다. 2) 2005년 3, 4월경을기준으로언론이추산한바에의하면불닭전문점은적게는 2,000개, 많게는 7,000개정도에이르고, 2004년말을기준으로하여프랜차이즈점은 18개정도의업체가각기 100여개또는 60여개등다수의체인점을운영하기에이르는것으로보도되었는데, 이러한현상에관하여 자동아일보는

302 간식으로영양식으로닭요리맛있는진화 라는제목의기사하에 달걀, 통닭구이, 튀김통닭, 양념치킨, 춘천닭갈비, 교촌치킨, 찜닭, 불닭 으로닭요리의유행이변화하여왔고, 현재닭요리유행은 2002년서울신촌에등장한홍초불닭에머물러있다. 지금도불닭집앞에는사람들이줄을서기다린다. 불황에매운맛이주효한탓이다. 라고기재하고있고, 자조선일보는 삼계탕부터양념닭 불닭까지 닭요리의변천은계속된다쭈욱~ 이라는제목하에, 지난해에는매운맛의 불닭 이닭요리창업시장의최대화두로떠올랐다. 불닭은삶은닭고기를프라이팬에서양념과함께볶은후, 숯불에한번더구워내는요리이다. 불황에는자극적이고매운맛이인기 라는속설과함께, 2~3년전 안동찜닭 못지않은인기를누리고있다. 그러나불닭체인점이급격히늘어나면서이미포화상태에접어든것이아니냐는우려도제기되고있다. 라고설명하고있으며, 자한겨레신문은 올해코스닥은불닭이네 라는제목의기사에서 { 신동민대우증권투자분석부연구원은 아주비관적이었던지난해사정에비춰보면최근코스닥시장은한마디로 불닭 그자체 라며 조정국면을거친다하더라도내수경기가점차회복되고있는점에비춰연말까지지속적인상승세를이어갈것 이라고진단했다 } 라고쓰고있으며, 자 거침없는코스닥, 검찰수사된서리 라는제목하에 최근 13거래일연속거침없는상승세로 불닭 장세를구가했던코스닥시장이 17일검찰의주가조작수사로된서리를맞았다 라고기재하고있으며, 자동아일보는 마빡이가뜬다고? 거품을경계하라! 는제목의기사에서 사회학교수인저자는 패드 (fad)' 라는개념을전면에내세웠다. 패드는 For a day' 의약자로 짧은시간급격히인기를끌다가정점에이른후금방사라지는것 을총칭한다. 이책은패드가우리삶에미치는영향을경제학적,

303 사회심리학적측면에서분석했다. 감이멀다면훌라후프, 마카레나, 꽃무늬남방, 텔레토비, 혹은한때서울일대먹자거리를장악했던즉석탕수육가게, 불닭집을떠올리면된다 고기재하고있고, 자경향신문은 열풍, 대세, 그리고소외 라는제목하에 찜닭이유행일때는찜닭집앞에줄지어기다리고있던사람들이어느순간부터불닭에열이올라전부불닭집으로몰려간다 라고쓰는등 2004년폭발적으로유행했던 불닭 을비유적으로빗대어사용하고있다. 3) SBS의 결정! 맛대맛 이라는프로그램에서는 사과불닭, 해물불닭, 바베큐불닭, 데리불닭, 매콤불닭 등이소개되었으며, K BS의 뉴스타임 프로그램에서는매운맛열풍의일등공신의불이날만큼맵다는 불닭 에관한내용을방영하였으며, KBS의 9시뉴스 에서는 양념한닭다리살을석쇠에지글지글구워먹는일명불닭 이라고하여매운맛열풍을소개하고있으며, KBS ' 어린이뉴스탐험 프로그램에서는 일명불닭은저녁식사메뉴로안주거리로큰인기를얻고있다고합니다 라는내용이방영되었고, MBC ' 실험쇼진짜? 진짜 프로그램에서는매운맛을주제로하여 불닭 에관한내용이방영되었으며, MBC ' 일요토픽 프로그램에서는 맛따라닭따라미끈한알몸드러낸삼계탕, 바사바삭닭튀김에새콤달콤양념치킨, 야채와닭의짜릿한만남닭갈비, 당면을목에두른거무튀튀찜닭, 게다가새빨간불닭까지 라고불닭을소개하는내용이방영되었고, SBS ' 결정! 맛대맛 프로그램에서는 지금하늘을찌르는불닭의인기에톡톡튀는신메뉴들도등장하고있는데부드러운매운맛을원한다면치즈불닭 이라는내용이방영되었고, SBS ' 여자플러스 프로그램에서는 오늘마야가소개하는초특급매운맛은바로불닭

304 누가뭐라해도불닭은 2004년매운맛중가장돋보였던결정판 으로소개하였으며, FOOD CHANEL ' 우영희의아름부엌 프로그램에서는 매콤한불닭의조리비법 을방영하였으며, MBC ' 찾아라맛있는 TV' 프로그램에서는 매콤한맛의강자불닭요리완성 이라고 불닭 을소개하는내용이방영되었고, EBS 일과사람들 이라는프로그램에서는 불닭이주메뉴인이음식점에서는신메뉴출시에앞서, 사진홍보작업에들어가기시작했다 라고하여 불닭 을주메뉴로언급하였으며, YTN 'LIFE N JOY' 프로그램에서는 혀끝까지알싸한매운맛의최고봉불닭 이라고 불닭 을칭하였으며, KBS 'KBS 경제투데이 프로그램에서는닭고기관련프랜차이즈에관한내용을방영하면서매운맛을가미한 불닭 이라고언급하였으며, MBC 'MBC대탐험 프로그램에서는설날특집으로 불닭 에관한내용을방영하면서 제6세대닭요리 로소개하였으며, MBC ' 찾아라맛있는 TV' 프로그램에서는종로관철동의 불닭 골목에관한내용이소개되었는데 이른바불닭이라고불리는신메뉴 라고칭하였으며, 리빙TV ' 엄경천의간다면간다 프로그램에서는 매운맛을덜어주고 4가지맛을전해주는불닭의신퓨전쌈닭 등이소개되었으며, KBS ' 노벨의식탁 프로그램에서는 ' 월드컵때응원할때먹고싶은음식 best 5' 로 불닭 을선정하여방영하였으며, KBS ' 감성매거진행복한오후 에서는 매운불닭, 매운삼겹살 등이소개되었으며, KBS '8시뉴스타임 에는 아빠가만드는요리행복만점 이라는테마뉴스코너에 불닭요리 에도전하는내용이방영되었고, MBC ' 찾아라맛있는 TV' 프로그램에는 매운불닭, 치즈불닭, 단호박불닭 이소개되었다. ( 라 ) 요리책, 인터넷요리사이트, 주점등의요리및안주로서의 불닭 의사용

305 1) 북하스에서발행된 요리총각김형곤의싱글을위한요리법 이라는요리책에는 불닭구이 조리법이소개된것을비롯하여 23권이상의요리책에서 불닭 에관한요리법이소개되었다. 2) 인터넷에는네이버, 메뉴판닷컴, 82cook.com, 삼성에버랜드유통사업부에서운영하는 Welstory 등다수의웹사이트에서 불닭 요리법이소개되고있다. 3) 가맹점이 159개에이르는맥주전문점인 비어캐빈 은 치즈불닭 을메뉴로사용하고있으며, 가맹점이 109개에이르는생맥주전문점인 가르텐비어 는 바베큐불닭 을정식메뉴로, 밀러맥주전문점인 밀러타임 은 매운치즈불닭 을정식메뉴로채택하는등닭고기요리점뿐만아니라일반맥주전문점과같은곳에서도 불닭 을안주로서사용하고있다. 4) 이사건심결시로부터얼마경과되지않은 2007년 12월을기준으로서울및경기지역에서불닭명칭을사용하는업체 173개중에서닭요리판매업자가간판또는메뉴에 불닭 명칭을사용하고있는것은 69개업체, 닭요리음식점이아닌기타요식업체의경우 104개정도의업체가메뉴로사용하고있는데, 구체적으로는 허브불닭, 왕매운불닭, 불닭오므라이스, 치즈불닭, 열대불닭, 매콤불닭, 불닭보쌈, 불닭꼬치, 단호박치즈불닭, 불닭떡찜, 해물불닭, 소시지불닭, 양파불닭, 매운치즈불닭, 바베큐불닭, 입안얼얼불닭, 철판불닭볶음, 와인숙성불닭, 파인불닭, 치즈떡볶이불닭, 사과불닭, 오징어불닭, 탕수누룽지불닭, 치즈누룽지불닭, 호박불닭, 계피불닭, 깐풍불닭, 명품불닭, 매콤치즈불닭 등으로메뉴로표시하여사용하고있는것으로조사되었다. 5) 전단지, 홍보문, 생활정보지등에서 치즈크러스트불닭피자, 불닭피자, 짜장불닭, 얼얼이불닭, Hot 치즈불닭, 핫불닭피자, 고구마불닭피자, 베이컨불닭

306 피자 등으로광고하고있으며, 인터넷쇼핑몰 (G마켓, 옥션, 인터파크등 ), 마트, 편의점에서 포장불닭, 불닭소스 고추장불닭소스 등의명칭을사용한상품이현재에이르기까지판매되고있다. (3) 일반소비자들의 불닭 에대한인식이사건심결시로부터얼마경과되지않은 2008년 3월기준으로서울, 부산, 대구, 광주, 대전, 원주거주의 20대이상의성인남녀 600명에대한 불닭 에대한 소비자인식 을조사한결과에의하면, 불닭 이라는명칭을들어본적이있거나, 어떤종류의상품인지알고있다고응답한사람들중과반수가넘는 60.3% 의소비자가 불닭 을특정인의상표또는서비스표가아닌, 상품또는서비스의명칭을뜻하는보통명칭으로인식하고있는것으로조사되었는데, 이수치는보통명칭으로판례상인정되고있는 지프 (60%) 나 마아가린 (62.2%) 과동등한정도이다. (4) 상표권자의보통명칭적사용상표권자인피고들은 닭박사네가만든불닭 을간판에사용하거나, 닭박사네사람들이만든석쇠에구워먹는직화구이불닭 으로광고하였으며, 피고들의체인점인이산밤가시점, 중계점등에서는이사건권리범위확인심판의심결시로부터얼마경과되지않은 2007년 12월당시에도 맛있게매운불닭, 불닭바베큐, 치즈불닭, 맛있는불닭, 불닭찜닭 을메뉴로서판매하고있다. (5) 대체명칭의존재여부피고들이주식회사원일식품에게 불닭 상표에대한사용금지요청을하자주식회사원일식품은 불닭소스용E' 를 닭고기용핫소스 로변경하였고, 주식회사상도디에프디의경우에는 불닭꼬치 를 열닭꼬치 로변경한바있다

307 다. 소결론이상과같은사실을종합하면, 이사건권리범위확인심판의심결시를기준으로할때, 불닭 은명사로국립국어원의신조어사전및인터넷국어사전, 백과사전등에등재되었을뿐만아니라, 업종의분류에서도 찜닭 등과함께독립적인닭고기요리로분류되고있고, 신문이나 TV에서도매운맛의닭고기의일종으로서사용하고있으며, 과반수가넘는소비자의 불닭 에관한인식도이를뒷받침하고있을뿐만아니라 ( 상표나서비스표로인식하고있는나머지 40% 의소비자들도이를피고들의상표로인식하고있다고볼자료는없다 ), 피고들도이를등록된상표나서비스표가아닌 닭박사네가만든불닭 과같은형식으로보통명사적으로사용하고있으며, 피고들이상표권을행사한결과 불닭 을사용할수없게된업체들이마땅히이를대체할명칭을찾지못하여 닭고기용핫소스 나 열닭꼬치 등으로변경한사실이인정되는바, 위와같은각사실을종합하면이사건권리범위확인심판의심결시를기준으로할때, 대다수의일반소비자나거래자들은 불닭 을피고들의상표또는서비스표의출처표시로인식하고사용하고있다고보기보다는매운양념을하여석쇠에굽거나기름에튀긴닭고기요리를칭하는보통명칭으로인식하고사용하고있다고봄이상당하고, 이사건등록상표 서비스표권자인피고들도이와같은보통명칭적사용을방지하기위하여노력하기보다는오히려스스로도보통명칭적으로사용하고있는바, 이와같은거래상황하에서라면일률적으로 불닭 의사용을금지하는경우에기존에 불닭 요리나안주를판매하는업자들은그대체할명칭을발견하지못하거나새로운명칭으로다시일반소비자나거래자들을교육하여야하는등으로시장진입에어려움을겪을것임이예상되는반면, 상표 서비스표권자인피고들의경우에는이사건등록상표 서비스표와같은외관을가진상표

308 서비스표를사용하는자에대하여는여전히상표 서비스표권자로서의권리를행사할수있는바, 비록피고들이상표권자로서이사건등록상표 서비스표에관한권리를갖고있다고하나, 이러한상표권자로서의이익보다는일반소비자나거래자들의인식이나거래업자들의 불닭 명칭의자유로운사용에의한경쟁을보호할필요성이더크다고할것이므로 불닭 은보통명칭화되었다고봄이상당하다. 따라서확인대상표장인 홍초불닭 에서 불닭 은식별력이없어그요부는 홍초 라고할것이므로, 이사건등록상표 서비스표와확인대상표장의요부를대비하면그호칭, 관념, 외관에있어서로유사하다고할수없다. 이와같이요부인 홍초 에식별력없는 불닭 을보통의방법으로사용하는확인대상표장에대한권리행사는제한되어야함이마땅하므로, 확인대상표장은이사건등록상표 서비스표의권리범위에속하지않는다고할것이다. 3. 피고들의주장에관한판단가. 상표권자의상표의관리와보통명칭과의관계에관한피고들의주장피고들은등록된상표나서비스표의경우상표권자들이상표를관리하여온경우에는보통명칭화는인정하지아니하여야한다고주장한다. 살피건대, 을제2, 3, 4호증, 을제6 내지 9호증 ( 각가지번호포함 ) 의각기재에의하면, 피고등이 (1) 원고의등록서비스표인 (1 출원일 : , 2 지정서비스업 : 닭요리전문간이식당업등, 3등록일 : 등록번호 : 제 호 ) 에대하여상표법제7조제1항제7호, 제11호에기하여서비스표등록무효심판을청구하였고, 특허심판원은 이사건등록상표 서비스표의 불닭 부분과유사하다는이유로위서비스표의등록을무효로하는심결을하였고, 이에원고가특허법원에

309 심결취소소송을제기하였으나, 특허법원은 2004허6088호로심리한후 상표법제7조제1항제7호에기하여원고의심결취소소송을기각하였고, 대법원은 서비스표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부의판단기준시점은서비스표등록출원시이고, 이때서비스표의구성중일부분이식별력이있는지의 여부의판단기준시점도같다는전제하에, 이출원된 당시를 기준으로하면, 불닭 은그지정서비스업에서제공되는요리의제조방법및가공방법등을직감시키는것으로보기어려워식별력이없다고할수없고, 따라서이사건등록상표 서비스표의요부인 불닭 과유사하다는이유로, 원고의상고를기각함으로써위심결은확정된사실, (2) 원고및소외형성미를상대로침해금지가처분신청을하여서 울중앙지방법원 (2007 카합 1431 호 ) 이 을비롯하여 불닭 이포 함된일체의문자및도형의사용을금지하는가처분을한사실, (3) 경및 경원고의체인점및 10여군데정도의불닭업체에대하여상표권침해금지를요청하는내용증명우편을발송한사실, (4) 2007년경부터상표법제22조제3항의규정에의한정보제공신청을하여특허청이불닭과관련된상표출원을거절한경우에이를통보하여주고있는사실, (5) 2005년 3월이후식품환경신문, 영동교차로, 벼룩시장등에광고를한사실은인정된다. 그러나상표나서비스표의보통명칭화는상표권자의상표관리에도불구하고일반소비자나거래자들의사용이나인식에의하여이루어질수있다고보는것이확립된판례 ( 대법원 선고 76다1721 판결, 선고 92후414 판결등참조 ) 이며, 나아가특정의등록상표나서비스표가보통명칭화되었는지여부는유사상표가어느정도등록이되어있는지여부나특허청

310 이유사상표의출원을거절하고있는지여부에의하여결정되는것이아니라일반소비자나거래자가그상표를어떤특정의상품이나서비스로서사용하고인식하는지여부등거래실정을기준으로하여권리범위속부를판단하는시점이나손해배상이문제된시점등에각각달리하여판단하여야할것이므로, 상표나서비스표의보통명칭화를막기위한상표권자의상표나서비스표의관리도이러한일반소비자나거래자를상대로계속적으로이루어져야할것인데, 앞에서인정한바와같이피고들은 불닭 이유행했던 2004년을지나 2005년경에이르러서야신문이나벼룩시장등에몇차례 불닭 에관한광고를하거나가맹점을모집하고있고, 그러한광고나가맹점의모집도일부는 맛있게매운불닭 이라는표장을사용하고, 일부지역에국한되고있음을알수있는바, 위와같은사정만으로는확인대상표장중 불닭 부분이보통명칭화되었다는이법원의판단을뒤집기에부족하므로, 반대의전제에선피고들의주장은이유없다. 나. 상표권침해행위와보통명칭화의관계피고들은 불닭 의사용은원고나다른업자들의상표권침해행위로인한것이므로보통명칭화의대상이될수없다고주장한다. 그러나등록된상표의경우에도보통명칭화가되는경우가있는데, 이는상표권침해적사용을전제로하는것이므로위와같은주장은등록된상표의보통명칭화를인정하는현행판례및상표법의규정에반하는것이며, 더구나앞에서인정한사실에의하면, 국립국어원의신조어에의등재나, 각종인터넷업체들의사전에의정의나업종분류, 신문이나 TV에의보통명칭적사용등이원고나다른업자들의상표권침해행위에의한결과로보기어려우므로, 이에대한주장도이유없다

311 4. 결론그렇다면, 이와결론이다른이사건심결은위법하므로그취소를구하는원고의청구는이유있어이를인용하기로하고, 종래설문조사는당사자들이소송절차외에서사적으로전문조사기관에의뢰한내용을제출하는방식으로행하여온관계로소송비용에산입하지아니하였으나, 원칙적으로소비자인식에관한설문조사는법원이사실인정을위하여필요한방식으로서법률적으로감정에유사하고이사건에서도법원이설문조사를의뢰하는방식으로진행하여왔으므로, 이를소송비용에산입하기로하되, 그비용부담은원고가이사건심결취소소송에이르러서야이법원의직권증거조사요청에응하여설문조사를시행한점등을고려할때이를모두패소자인피고들의부담으로하기보다는이를 2등분하여그 1은원고의, 나머지 1/2과그외의비용은모두피고들의부담으로함이상당하므로주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 우라옥 판사 이상균

312 별지 ( 신문기사 ) 자한국경제신문-{BB프랜차이즈.. 괜찮아요, 형! 어디가 등 } 이라는제목의기사에, BB프랜차이즈는최근 고추불닭 이란새로운브랜드를런칭해고객들의좋은반응을얻고있다 자파이낸셜뉴스- FC코리아외식업창업설명회 라는제목하에 참가업종은불닭요리전문점, 닭발요리전문점, 카페테리아형분식전문점, 퓨젼삼겸살전문등이다 자문화일보- 입안이화끈화끈홍초불닭 이라는제목하에 청양고추와닭다리, 누룽지탕맛이만나면? 답은입안이활활타오르는 불닭 이된다. 프라이드치킨, 양념통닭구이, 춘천닭갈비, 안동찜닭등각양각색조리법으로까다로운현대인의입맛에적응하며빠른진화를거듭해온치킨식품업계에난데없이불닭돌풍이뜨겁다. # 조류독감딛고불닭시대개막불경기를타지않는홍초불닭이최근 1년새선풍적인기를얻자최근들어화로불닭 직화구이불닭 신나라불닭등유사브랜드가우후죽순으로등장, 이른바불닭전성시대를열고있다 자세계일보- 매운맛으로불황쓴맛달랜다 / 고추장가미, 햄버거등신제품인기 라는제목의기사에 최근젊은층을중심으로인기를얻고있는 불닭 도매운맛의대표주자다. 불닭은한때유행했던매운맛의안동찜닭보다한층 화끈한 매운맛으로인기를끌고있으며, 홍초불닭 과 강초불닭, 코리아불닭바베큐 등수많은프랜차이즈업체들이성업중이다 자한국경제-{ 닭익는마을 창업비용줄인 구이주점 선봬 } 라는제목

313 하에 구이주점은한달평균 20개정도새점포가생겨나고있다. 요즘인기높은불닭음식점과어깨를나란히하고있는것 호주간조선- 한국의매운맛, 세계인의맛으로! 라는제목하에 최근애문맛이인기다. 매운갈비찜 고추장불갈비, 불닭등매운음식이잘팔리고있다 자서울신문- 관철동퓨전요리 라는제목하에 관철동에만해도불닭이라는이름의닭요리체인점들은무려 10여군데가넘는다. 홍초불닭, 황초불닭, 종로본초불닭, 신화불닭, 신화로불닭, 청양초화다닥. 이밖에도봉추찜닭, 황추찜닭도있다. 이쯤되면가히불닭시대가시작된셈이다. 불닭이니, 홍초, 신화 ( 辛火 ), 화다닥하는명칭에서도얼핏느낄수있듯이이닭요리들은모두매운맛과관계가있다. 많은불닭들중에서뜻밖에도지점이아니라본점이라는종로본초불닭 ( ) 을찾았는데, 불닭 (1만 2000원 ) 을위시해서, 바비큐불닭, 치즈불닭이있고, 한접시에 90 00원짜리불떡볶이, 불오징어, 불닭발들이있었는데, 이중에불자가들어간것은모두바늘같은매운맛이었다 자 KBS 뉴스 9- 매운맛이뜬다 는제하에 양념한닭다리살을석.. 지글구워먹는일명불닭입니다. 초저녁부터초만원일정도로큰인기입니다 자한국경제신문- 불닭요리.. 매운맛에기가뚫려... 스트레스꼼짝마 라는제목의기사에 불닭이대유행이다. 불닭을팔려고변신을서두르고, 중국집에서조차불닭메뉴를선보이고있다. 보통불닭한접시에닭다리가 7개정도들어간다. 최근에불닭아래에치즈를깐쌈닭을출시했다 자서울경제신문- 매장규모줄여불황이긴다 라는제목하에 대형오리집의대명사배나무골 ( 이목원은파격적인규모로줄인

314 0평형대에서오리뿐만아니라삼겹살, 불닭등을종합적으로구어파는구이삼국지브랜드를개발, 가맹점을모집하고있다 자헤럴드경제-{ 성공창업뒤엔 황토 가있었네 } 라는제목하에 { 이곳의인기메뉴는황토에서숙성시킨닭의정육부위만을골라서매운양념과매콤한소스를발라구워낸 불닭, 서울광진구황장군불바베큐자양점김유수사장은 퇴근시간이면불닭을안주삼아맥주를마시려는직장인들과아이들을동반한가족단위의손님들로항상북적거린다 } 자국민일보- 내년창업아이템전망 / 삼겹살전문점 피트니스사업등유망 이라는제목하에 캘리포니아롤과불닭이주요인기아이템 자동아일보- 불황기엔빨갛게... 기업들소비자눈길확끌어라 는제목하에 그런가하면최근경기불황으로우울한분위기를확날리는듯한화끈한매운맛의닭고기요리인 불닭 이인기다. 불닭은프라이드치킨 양념통닭 찜닭의계보를잇는닭고기요리의최신버전. 불닭의원조격인 홍초불닭 은붉은고추를뜻하는홍초를브랜드로하고불타는매운맛을상징하는빨간색과조화된로고를채용했다 자한국경제-{( 주 ) 세명식품 불황모르는불닭전문점 신계 } 라는제목하에 일반불닭이주방을거쳐요리가완료된상태에서나오는것과달리손님테이블에서바로요리를해먹을수있다는점이특징이다 자제535호한겨레 21- 혀를끊는이맛, 맵게더맵게! 라는제목아래에 매운맛유행이가장세게불고있는것은닭요리식당이다. 화통한맛만큼유행도화끈하게불고있다. 유행아이템이재빠르게진을쳤다다음유행에떠밀려서둘러자리를내주는서울신촌의먹자골목. 걸어서 10분이면오갈수있을만한면적

315 에최근한달사이에불닭집이 10곳이상들어섰다, { 맛따라 닭 따라즐겨왔도다 } 라는제목하에 불닭의인기가언제까지계속될것인지는예측할수없으나, 불닭집주인들또한안동찜닭의교훈을되새기며주변에늘어나는경쟁자들을불안한시선으로바라보고있는것은사실이다 자한국경제신문- 자금재별창업강좌.. 한국창업전략연구소 라는제목하에 창업자들의다양한요구에따라 1일에는소자본무점포창업으로배달형불닭집과식용유정제기판매업 이소개된다 자한국일보- 불황시름매운맛으로달랜다? 辛바람 이라는제목하에 업계에따르면 불닭 이라는이름을쓰거나매운맛의닭고기를판매하는브랜드가 6 0여개에달한다 자서울경제신문- 불타는삼국지천호점이상혁점주 라는제목하에 기름기를속뺀다리살로만든 매콤불닭 이매출 1등공신 자네이버 (naver) 의지니의취업블로그에는 올해창업시장에서가장성장한프랜차이즈아이템은불닭 ( 닭고기를매운양념으로조리한것 ), 피부관리, 유아용품인것으로나타났다 자서울경제신문- 주식회사콤마푸드시스템은 최근개발된인기메뉴닭발, 불닭등의메뉴소개와함께라이스치킨 를소개한다 자한겨레신문-삼성경제연구소가선정한올해최고의히트상품을소개하는기사에서 기능성음료 비타 500 과불닭같은매운음식은 일시적기분전환 에적합한소비흐름으로평가됐다 자한국일보- 2004년창업시장결산 / 웰빙붐지속 가격파괴 매운

316 맛열풍 이라는제하에 가장크게성장한업종은불닭전문점으로중심상권에서는점포가많이생겨벌써과당경쟁을걱정할정도다 자한국경제신문- 매운맛을내는불닭이올해엄청떴는데이미성숙기에들었다고봐야한다 자한겨레신문- 2005년창업자금규모별유망업종 이라는제목하에 하지만불닭등매운맛열풍은한풀꺾일것으로보인다 자헤럴드경제신문- 미래교역불닭본가 라는제하에 매운맛이비만예방과우울증, 스트레스해소등에효과가있다는것이밝혀지면서불닭이새로운창업아이템으로각광을받고있는것이다. 또한본가불닭, 해물불닭, 해물누룽지탕등으로구성된기본메뉴, 불닭볶음밥과카레불닭, 웰빙셀러드등으로이루어진요일별추천메뉴, 그리고쏘세지불닭, 육해공불닭으로구성된특선메뉴는미식가들의호응을이끌어내고있다 자매일경제신문- 불닭전문점홍초불닭 이라는제하에 매운맛열풍의최고수혜주는불닭개념을처음선보인 홍초불닭 이다. 청양고추를주원료로만들었다는홍초불닭만의매운소스는흔히볼수있는평범한맛이아니다. 그색다른맛이고객을사로잡으면서홍초불닭을올해최고프랜차이즈반열에올려놓았다 자데이터뉴스 (datanews)- 국내최대의음식점및요리정보전문사이트 메뉴판닷컴 이 2004년 12월 20일~2005년 1월 9일네티즌 1954명을대상으로 2004년도에가장인기있었던메뉴를조사한결과 불닭 이전체의 56.4% 를차지해압도적으로많은인기를끈것으로나타났다 ( 끝 )

317 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2007허13155 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 송현수 (******-*******) 서울송파구방이동 89 소송대리인변리사최석원 피 고 주식회사한국보건교육연구서울중구을지로6가 밀링레빌딩 1811호대표이사반승환소송대리인변리사신민숙 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1001 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

318 이 유 1. 기초사실 [ 인정근거 : 갑제1, 2호증 ] 가. 심결의경위피고는원고의아래다항기재확인대상서비스표가피고의아래나항기재이사건등록서비스표의권리범위에속한다고주장하면서권리범위확인심판을청구하였는데, 특허심판원은양서비스표의표장이유사하고지정서비스업도동일하므로확인대상서비스표는이사건등록서비스표의권리범위에속한다는이유로, 위심판청구를인용하는내용의주문기재이사건심결을하였다. 나. 이사건등록서비스표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 (3) 지정서비스업 : 간호사학원경영업, 조무사학원경영업 ( 서비스업류구분제 41 류 ) 다. 확인대상서비스표 (1) 구성 : (2) 지정서비스업 : 간호사학원경영업, 조무사학원경영업