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1 발간등록번호 ISSN 심판관보수교육교재 Ⅰ 2016년 4월 ~ 2016년 9월 상표판례 ( 통권제 45 호 )

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3 >>> 일러두기 1. 본책자는심판관의전문성을제고하고심판품질을향상하기위한심판관보수교육교재로편찬한것으로써먼저권리별 ( 상표, 디자인, 특허 실용신안 ) 로대별하고, 특허 실용신안에대하여는기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 정보 통신분야로구분하여발간하였습니다. 2. 본책자에게재된판결문은 2016년 4월 ~ 2016년 9월까지대법원및특허법원에서선고된판결중특허심판원의심결이취소된사건과승소사건중심판실무에필요한중요사건을중심으로수록하였으며, 심판의종류별로구분하여수록하였습니다. 3. 사건별부호문자의부여에관한대법원예규에의하여판례번호중 후 자는특허상고사건을, 허 자는특허법원사건을, 심판사무취급규정제9조제2항에의하여 당 자는특허심판원사건중당사자사건을, 원 자는특허심판원사건중거절결정불복사건을표시한것입니다. 4. 아무쪼록본책자가심판업무수행에조금이나마도움이되기를바라며, 앞으로도계속보완 발전시켜나가도록하겠습니다.

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5 목차 CONTENTS Intellectual Property Trial and Appeal Board Ⅰ. 거절결정불복 허 8189 거절결정 (8-1) 3 이사건출원상표선출원상표 1 선출원상표 2 제 19 류의비금속제건축및구축전용재료등 제 19 류의 Building materials (non-metallic) 등 좌동 이사건출원상표는영문과한글로결합된표장으로서한글부분인 엑시텍스 로호칭될수있다. 선출원상표들은일반적인영어음운법칙에따라전체적으로볼때 악시텍 또는 액시텍 ( 혹은엑시텍 ) 으로호칭될것이다. 선출원상표들이 액 ( 엑 ) 시텍 으로호칭될때이사건출원상표와 3음절과 4음절이라는차이가있으나, 앞부분의 3음절이모두같거나유사하고, 이사건출원상표의 3번째음절인 텍 은다른부분에비하여비교적강하게청음되는부분이어서그뒤의 4번째마지막음절 스 는앞음절의영향을받아약하게청음되므로, 결국이사건출원상표는선출원상표들과전체적으로그호칭이유사하다 허6619 거절결정 (6-1-7, ) 14 이사건출원서비스표 지정서비스업 제 35 류의류판매대행업, 신발판매대행업등 - i -

6 이사건출원서비스표의 부분이군인들이입는군복에사용되는무늬와유사한무늬가적용된의류, 신발등을판매하는웹사이트에서 군대리아니트, 군대리아남성슬립온 등의광고문구를사용한사실은인정되나, 위광고문구의게시일자를알수없을뿐만아니라이러한사정만으로는 군대리아 가이사건심결시에군대와관련된일반명칭으로널리사용되고있어서식별력이없다고볼수없으며, 또한 군대리아 가 군대에서일주일에한두번특식으로나오는버거류 를의미하는단어로사용되는점만으로는, 이사건출원서비스표가버거류와관계없는이사건지정서비스업에사용될경우에도지정서비스업의소비자들이 군대에서제공하는물품 을판매하는것으로그품질을오인할염려가있다거나소비자에게출처의혼동을초래할염려가있다고볼수없다 허 502 거절결정 (6-1-4) 21 이사건출원상표 지정상품 제 10 류의접속및안내용도뇨관 인터넷포털사이트에서소피아또는그영문표기인 Sofia" 를검색해보면, 불가리아의수도소피아에대한자세한소개와설명, 여행안내등은물론, 불가리아등지를다녀온국내관광객들이개인블로그나카페에게시한소피아의관광명소사진과여행후기등을손쉽게확인되는사정등을감안해보면, 국내일반수요자나거래자는이사건출원상표를보고평소잘알고있던불가리아의수도 Sofia 를인식할것으로보이므로, 결국이사건출원상표는상표법제6조제1항제4호의현저한지리적명칭만으로된상표에해당한다고보는것이옳다. - ii -

7 Ⅱ. 권리범위확인 허 3535 권리범위확인 ( 적극 ) 31 이사건등록서비스표 확인대상표장 제 43 류간이식당업, 바 (bar) 서비스업, 스낵바업, 카페업등 스낵바업, 바 (bar) 서비스업, 생맥주전문점운영업 이사건등록서비스표와확인대상표장은글자수와글씨체및글자구성이모두달라전체적인외관이다르고, 이사건등록서비스표는 봉구네 로호칭되어 봉구비어 로호칭되는확인대상표장과호칭이다르며, 이사건등록서비스표는 봉구라는이름을가진사람의집또는거주지 의의미로인식될것인데반해, 확인대상표장은 봉구의맥주집 또는 봉구라는이름의맥주집 라는의미로인식될것이어서관념또한서로다르다. 따라서확인대상표장은이사건등록서비스표의권리범위에속하지않는다 허 915 권리범위확인 ( 소극, ) 39 이사건등록상표 확인대상표장 제 29 류의헛개나무추출물을함유한건강보조식품, 인삼추출물을함유한건강보조식품등 비타민 C 와헛개나무열매추출분말을함유하는정제형태의제품 확인대상표장의 護肝 은그자체가명시적ㆍ직접적으로 간을보호한다 는의미를나타낸다. 그런데위각한자는모두고등학교교육용한자이자인명용한자로서비교적쉬운한자에해당하는점, 우리나라국민의 - iii -

8 고등학교졸업률은 95% 내외이고, 고등학교제2외국어교과중중국어선택비율이 36.03% 로다른제2외국어교과보다비교적높은점, 우리나라는한자문화권으로서 애국 ( 愛國 ), 독서 ( 讀書 ), 식목 ( 植木 ), 소화 ( 消火 ) 등과같이일상에서자주사용하는어휘에도위어순을취한한자단어가다수존재하는등위한문어순에비교적익숙할뿐만아니라, 호신술 ( 護身術 ), 호민관 ( 護民官 ), 호국 ( 護國 ), 호법 ( 護法 ), 호상 ( 護喪 ), 호헌 ( 護憲 ) 등과같이 호 ( 護 ) 자를사용하여위와같은어순을취하는한자단어도상당수존재하는점등에다가, 위에서본바와같이헛개나무가예로부터주독해소나간질환에효능이우수하다고알려진점등을보태어보면, 護肝 이비록국어사전에등재된단어가아니라고하더라도, 이사건사용상품과관련하여국내일반수요자나거래관계자에게 간을보호한다 는의미로쉽게직감될것으로보인다. 한편 寶 자는건강기능식품과관련하여국내일반수요자나거래관계자에게 귀한물건 이나 귀한영양제 정도의의미로인식될것으로보이므로, 그식별력이미약하다. 따라서확인대상표장의구성요소중 護肝寶 부분은성질표시표장이므로이사건등록상표의상표권이미치지아니한다. Ⅲ. 무효 허 2310 등록무효 (7-1-7) 49 이사건등록상표서비스표선등록상표 1 선등록상표 2 제 29 류의건강보조식품등제 32 류의음료용인삼분말, 음료용인삼엑기스등 제 05 류의강장제, 약제, 자양강장변질제 강장제, 미네랄보충식품, 의료용식이요법음료, 비타민정제 선등록상표 1, 2의지정상품중 강장제, 미네랄보충식품, 의료용식이요법음료, 비타민정제 는모두인체에유용한기능성을가진원료나성분을 - iv -

9 사용해제조 가공한것으로, 영양소를조절하거나생리학적작용등과같은보건용도에유용한효과를얻는다는점에서건강기능식품에도해당된다고할것이다. 반면, 이사건등록상표 서비스표의추가등록된지정상품중 꿀을주성분으로하는비알콜음료, 음료용인삼분말, 음료용인삼엑기스 ' 는 기능성 을가진 꿀또는인삼 을성분으로제조 가공된것으로서 건강기능식품 으로분류될가능성이크고, 또한인체에유용한기능성을가진원료나성분으로제조 가공된 발포성음료용분말, 발포성음료용정제 의경우도이와마찬가지로 건강기능식품 으로분류될가능성이크다고할것이므로, 양지정상품은유사하다 허 6800 등록무효 (7-1-7, ) 67 이사건등록상표선등록상표 1,2 선사용상표 1,2, 좌동 제 5 류의향정신병약제, 비타민제, 해열제, 진통제등 제 5 류의중추신경계용약제등향정신병약제 선등록상표등은표준어법에맞는발음에의할때원고주장과같은 압리파이 또는 아 ( 브 ) 리파이 로호칭된다고할수없고, 5음절인 아빌리파이 로호칭된다고할것이며, 더욱이두번째음절인 빌 이상대적으로강하게발음되므로, 이사건등록상표는선등록상표등과호칭이서로상이하여, 설령동일 유사한상품에사용된다고하더라도각각의상표를대하는수요자가그상품출처에관한오인 혼동을초래할우려가없다고할것이다 허 7803 등록무효 (6-2, ) 79 이사건등록서비스표 지정서비스업 제 43 류의참치전문식당체인업 { 독도근해에서어획한참치를사용함 }, 참치전문간이식당업 { 독도근해에서어획한참치를사용함 } - v -

10 이사건등록서비스표의등록여부결정이전까지장기간에걸쳐이사건등록서비스표를사용한참치전문식당체인업을대규모로영위함으로써, 일반수요자사이에이사건등록서비스표가특정인의참치전문식당체인업등에관한출처표시로인식되기에이르렀다고볼여지는충분하다. 그러나구상표법제6조제2항은 제6조제1항제3호내지제6호에해당하는상표라도상표등록출원전에상표를사용한결과수요자간에그상표가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가가현저하게인식되어있는것은 그상표를사용한상품 을지정상품을하여상표등록을받을수있다. 고규정하고있었으며, 이는서비스표에대해서도마찬가지로적용된다. 즉, 서비스표를사용한결과식별력을취득하여서비스표등록을받을수있는것은 그서비스표를사용한서비스업 으로한정되는것인데, 이사건등록서비스표가그등록여부결정당시독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등에관하여일반수요자사이에현저하게인식되어식별력을가질정도에이르렀다고보기어렵다 허 8622 등록무효 (6-1-3, ) 92 이사건등록상표 지정상품 제 30 류의식용갈분 ( 葛粉 ), 식용감자가루, 올리고당을주성분으로하는건강보조식품등 이사건등록상표의등록결정일 ( ) 이전에일반수요자나거래자가 진생베리 (GINSENG BERRY)' 를식품, 음료등의원재료가될수있는 인삼열매 로인식하고있었는지에관하여는, 이를인정할증거가없다. 그러나이사건등록상표의등록일 ( ) 이후에는그표장인 진생베리 (GINSENG BERRY)' 가네이버백과사전에 인삼열매 를의미하는것으로나타나있고, 각종인터넷게시글, 뉴스보도기사, 방송등에서 진생베리 (GINSENG BERRY)' 가 인삼열매 를뜻하는용어로다수사용되었으며, 상표권자인원고뿐만아니라다수의생산 판매자들에의하여진생베리 ( 인삼열매 ) 를성분으로하는식품, 음료등이생산 광고 판매되는등 - vi -

11 진생베리 ( 인삼열매 )' 가식품, 음료등의원재료로현실적으로사용되고있는점등을종합하면, 적어도이사건등록상표의상표등록일이후에는일반수요자나거래자가 진생베리 (GINSENG BERRY)' 를이사건등록상표의지정상품중별지기재무효대상지정상품과같은식품, 음료등의원재료로인식하게되었다고볼수있다. 따라서이사건등록상표는상표등록이된후별지기재무효대상지정상품부분과관련하여상표법제6조제1항제3호에해당하게되었으므로, 상표법제71조제1항제5호에따라그등록이무효로되어야한다 허 267 등록무효 (7-1-7) 102 이사건등록상표 선등록상표 제 3 류의인조속눈썹, 인조속눈썹고정용접착제, 인조손톱, 화장용로션처리티슈, 화장용마스크 (Beauty masks), 화장용면봉, 화장용장식전사화 ( 裝飾轉寫畵 ), 화장용접착제, 화장용탈지면 제 3 류의마스카라, 아이라이너, 매니큐어, 파운데이션크림등 이사건등록상표는 눈을깜짝이다 라는의미의 BLINK 와 속눈썹 을나타내는 LASH 및 돌보다, 관리하다 의의미로흔하게쓰이는 CARE 가결합된것이다. 이사건등록상표의구성부분중 LASH CARE 는 속눈썹을관리한다 는뜻으로인식되므로지정상품 인조속눈썹 등과관련하여볼때상품의용도등을나타내어식별력이없거나약한부분이다. 따라서이사건등록상표의식별력이있는요부는앞부분 BLINK 라할것이므로, 이사건등록상표는영어단어 BLINK 의발음에따라 블링크 로호칭이되고, 눈을깜짝이다 는관념을가지게된다. 선등록상표 는사전상특별한의미가없는조어표장이고, 그호칭은우리나라일반수요자들의영어발음경향에따라 블링크 로불리게된다. 따라서이사건등록상표와선등록상표의표장은그호칭이 블링크 로동일하다. 또한양상품들은모두화장이나미용과관련되는제 - vii -

12 품으로서그용도가유사하고, 화장이나미용제품을판매하는유통망을통하여함께판매 유통되고, 그수요자도주로여성이므로, 판매부문, 수요자의범위등이동일하거나중복되어일반거래의통념상서로유사한상품에해당한다 허 816 등록무효 (6-1-3) 109 이사건등록상표 지정상품 제 29 류의사탕수수의지방성알코올성분을추출하여가공한건강보조식품 이사건등록상표를전체적으로관찰하면, 1 화살표모양은일반적인형태가아닌리본형태로도형화되어있고, 2 화살표내의녹색역시일반적으로사용되는색으로볼수없으며, 3 화살표도형내부에 'HDL+', -LDL' 을배치하여구성상의독창성이있고, 4 영문자와결합된숫자부호인 +,- 도영문자의앞과뒤로서로다르게배치되어있으며, 5 녹색의리본형태의화살표모양이붉은색의하트도형내부를관통하는형식으로결합되어있고, 6 나아가이사건등록상표에서그구성부분이갖는관념에의하여 좋은콜레스테롤 (HDL) 은높이고, 나쁜콜레스테롤 (LDL) 은낮추어심장질환을막는심장이건강한건강보조식품 등의의미가연상된다고하더라도, 이는위지정상품의품질, 효능등을간접적으로암시하거나강조하는것으로볼수있을뿐, 직감하게하는것이라고보기는어려우며, 7 설령이사건등록상표의구성중 '-LDL', 'HDL+' 부분이일반수요자나거래자로하여금위지정상품의효능 용도등을직감적으로인식하게한다고하더라도 -LDL', 'HDL+' 부분을제외한나머지부분만으로도자타상품의식별력을갖춘표장이라고볼수있다 허 2508 등록무효 (6-1-3, 6-2) 121 이사건등록상표의지정상품중하나인 공기살균기 는그자체가공기에 - viii -

13 있는균을제거하는기능을하는제품이므로, 이사건등록상표를그지정상품인 공기살균기 에사용할경우 공기중의균또는바이러스를제거하거나죽이는기기 로직감된다. 한편, 거래통념상공기살균기는공기청정기의범주에포함되고, 다만그중에서공기살균기능이특히강화된제품을지칭하는의미로사용된다고볼수있다. 따라서이사건등록상표사용제품에이사건등록상표를사용한결과수요자간에특정인의상품에관한출처를표시하는것으로식별할수있게된경우에해당하기위해서는 공기살균기 명칭의제품뿐만아니라그와유사한기능을하는공기청정기제품을포함하는전체시장을기준으로사용에의한식별력취득이인정되어야할것이다. 이러한기준에따라살펴보면, 이사건등록상표는그지정상품중하나인 공기살균기 와관련하여상표법제6조제1항제3호에해당하고, 같은조제2항의사용에의한식별력을취득하였다고볼수도없으므로, 그등록이무효로되어야한다. Ⅳ. 취소 허 6978 등록취소 (73-1-2) 135 이사건등록상표서비스표 실사용상표 대상상표서비스표 제 25 류의의류, 제 35 류의도소매업및제 44 류의미용업등 의류 (TOP,SKIRTS, PANTS), 가방 (BAG), 신발 (SHOES), 액세서리 (ACC) 등 음반, 음원, 가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업 1 대상상표서비스표는실사용상표의사용당시이미국내에서저명성을획득하였던것에비하여이사건등록상표서비스표에대한인식정도는그에훨씬미달하였던점, 2 실사용상표는이사건등록상표서비스표로부터상당한변형이가해진것으로서구성문자가 2단으로배열되고일부도안화되어있기는하나동일한문자로구성된대상상표서비스표와그전체적인표장이매우유사한점, 3 실사용상표의사용상품인 의류, 가방, 신발, 액세서리 - ix -

14 등과대상상표서비스표의사용서비스업인 가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업 등은경제적으로밀접한관련성이있는점등을모두고려하면, 원고의실사용상표사용으로피고의대상상표서비스표의사용상품ㆍ서비스업과사이에그출처의오인ㆍ혼동이야기될우려가객관적으로존재한다고할것이다. 따라서이사건등록상표서비스표는상표법제73조제1 항제2호에해당한다. - x -

15 Ⅰ 거절결정불복 허 8189 거절결정 (8-1) 허 6619 거절결정 (6-1-7, ) 허 502 거절결정 (6-1-4) - 1 -

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17 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2015허 8189 거절결정 ( 상 ) 원 고 한국유에스지보랄주식회사여수시낙포단지길 45( 낙포동 ) 공동대표이사미합중국인염숙인, 미합중국인폴스탠턴몬젤라소송대리인특허법인오리진담당변리사김주희 피 고 특허청장소송수행자류승호 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 5566 사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 원고의이사건출원상표 1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 - 3 -

18 2) 구성 : ( 일반상표 ) 3) 지정상품 : 상품류구분제19류의건축용유리, 안전유리, 건축용단열유리, 비금속제건축및구축전용재료, 석고제건축또는구축전용재료, 석회제건축또는구축전용재료, 아스팔트제건축또는구축전용재료, 플라스틱제건축또는구축전용재료, 합성수지제건축또는구축전용재료, 건축용비금속제단열재, 비금속제타일, 내화재, 벽돌 { 시멘트제는제외 }, 비금속제이동식건축물, 비금속제조립식건축물 나. 선출원상표들 1) 선출원국제등록상표 / 서비스표 1 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 국제상표 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 / 서비스업 : [ 별지 1] 기재와같다. 라 ) 등록권리자 : Axitec Markenrechts GmbH 2) 선출원국제등록상표 / 서비스표 2 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 국제상표 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 / 서비스업 : [ 별지 2] 기재와같다. 라 ) 등록권리자 : Axitec Markenrechts GmbH 다. 이사건심결의경위 1) 원고는 이사건출원상표를출원하였고, 특허청심사관은 이사건출원상표가선출원상표들과동일 유사하여상표법제8조제1항에해당하므로등록을받을수없다며상표법제23조제1항제1호에의하여이사건출원상표에대한등록을거절하였다

19 2) 원고는 상표법제70조의2에따라위거절결정에대한심판을청구하였고, 특허심판원은위심판청구를 2014원 5566호로심리한후, 이사건출원상표가선출원상표들과동일 유사하여상표법제8조제1항해당하므로등록을받을수없다며원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1 내지 3호증, 을제1, 2호증의각기재, 변론전체의취지 2. 원고주장의요지이사건출원상표는 악시텍 으로호칭되는선출원상표들과호칭이달라유사한지정상품에사용되더라도수요자나거래자에게상품의출처를오인 혼동하게할염려가없으므로상표법제8조제1항에해당하지않아그등록이거절되어서는아니됨에도, 이와달리판단한이사건심결은위법하다. 3. 이사건출원상표에대하여상표법제8조제1항이적용되는지여부가. 표장의유사여부 1) 관련법리상표의유사여부는동종의상품에사용되는두개의상표를그외관, 호칭, 관념등을객관적 전체적 이격적으로관찰하여일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그어느한가지에있어서라도거래상상품의출처에관하여오인 혼동을초래할우려가있는지의여부에의하여판단한다. 외관, 호칭, 관념중어느하나가유사하다하더라도다른점도고려할때전체로서는명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다 ( 대법원 선고 2008후 1395 판결등참조 ). 또한, 하나의상표에서두개이상의호칭이나관념을생각할수있는경우에그중하나의호칭, 관념이타인의상표와동일또는유사하다고인정될때에는두상표는유사하고 ( 대법원 선고 2003후 1871 판결등참조 ), 오늘날방송등광고선전 - 5 -

20 매체나전화등의광범위한보급에따라상표를음성매체등으로광고하거나전화로상품을주문하는일등이빈번한점등을고려할때문자상표의유사여부의판단에있어서는그호칭의유사여부가가장중요한요소가된다 ( 대법원 선고 97후3050 판결참조 ). 2) 구체적인판단가 ) 외관의대비 이사건출원상표 는외관에있어서영어와한글로상하 2 단 으로구성되어있고, 선출원국제등록상표 / 서비스표 1 은영문 대문자 6개알파벳으로구성되어있으며, 영문자의좌측중앙부분에서우측으로날카로운창모양의붉은색띠로구성되어있고, 선출원국제등록상표 / 서비 스표 2 은영문대문자 6 개의알파벳으로구성되어양표장은외 관이다르다. 나 ) 관념의대비이사건출원상표와선출원상표들은사전적의미가없는조어표장으로관념을대비할수없다. 다 ) 호칭의대비이사건출원상표는영문과한글로결합된표장으로서한글부분인 엑시텍스 로호칭될수있다. 선출원상표들은일반적인영어음운법칙에따라전체적으로볼때 악시텍 또는 액시텍 ( 혹은엑시텍 ) 으로호칭될것이다 ( 이에대하여원고는, 선출원상표들은그등록권리자가독일법인으로서독일어발음법칙에따라 악시텍 이라고만호칭될것이라고주장하나, 선출원상표들자체만으로독일어로된문자로인식된다고보기어려워, 독일어발음법칙에따라서만호칭된다고할수없어, 원고의이부분주장은이를받아들이지아니한다 ). 선출원상표들이 액 ( 엑 ) 시텍 으로호칭될때이사건출원상표와 3음절과 4음절이라는차이가있으나, 앞부분의 3음절이모두같거나유사하고, 이사건출원상표의 3번째음절인 텍 은다른부분에비하여비교적강하게청음되는부분이어서그뒤의 4번째마지막음절 스 는앞음절의영향을받아약하게청음되므로, 결국이사건출원상표는선출원상표들과전체적으로그호칭이유사하다

21 라 ) 대비결과종합이사건출원상표는선출원상표들과외관이다르고, 관념을대비할수없으나, 호칭이유사하여양상표는전체적으로유사한표장에해당한다. 나. 지정상품의유사여부 이사건출원상표의지정상품중 건축용비금속제단열재, 비금속제타일 등은선출원상표들과상품의용도, 수요자의범위등에있어서동일 유사하다. 다. 이사건출원상표가상표법제8조제1항에해당하는지여부따라서이사건출원상표는그표장및지정상품이선출원상표들과유사하여상표법제8조제1항에따라등록이되어서는아니되므로, 이사건심결은이와결론을같이하여적법하다. 4. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유없으므로이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김우수 판사 판사 김부한 나상훈 - 7 -

22 [ 별지 1] 선출원국제등록상표 / 서비스표 1의지정상품과지정서비스업 - 상품류구분제04류의 Industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, wetting and binding compositions, fuels (including motor spirit) and lighting fuels, electrical energy, candles and wicks for lighting - 상품류구분제06류의 Common metals and their alloys, building materials of metal, aluminium profiles, rotary metal structures for solar panels, solar modules and roof constructions, fixing material of metal, namely latches of metal, crampons of metal [cramps], screws of metal, screw rings of metal, metal screws, nuts of metal, rivets of metal, pins [hardware], bolts of metal, pegs of metal, washers of metal, chains of metal, nails of metal, materials of metal for scaffolds, metal racks, metal poles, stakes and masts of metal, metal building profiles and frames, transportable buildings of metal, materials of metal for railway tracks, non-electric cables and wires of common metal (not for electric purpose), ironmongery, small items of metal hardware, namely hooks [metal hardware], locks of metal [other than electric], anvils, vice claws of metal, tiles of metal, stretchers for metal bands [tension links], foundry molds [moulds] of metal, jets of metal, cable thimbles of metal, machine belt fasteners of metal, junctions of metal for pipes, bindings of metal, wire of common metal, pipes and tubes of metal, safes of metal, goods of common metal not included in other classes, namely buckles of common metal [hardware], boxes of common metal, ores - 상품류구분제09류의 Weathering testers, digital signal processors, measures, weighing apparatus and instruments, cinematographic machines and apparatus, photographic apparatus and instruments, surveying instruments, distillation apparatus for scientific purposes, nautical apparatus and instruments, optical apparatus and instruments, - 8 -

23 life saving apparatus and equipment, electric controlling devices, electric regulating apparatus, electric converters, electric conductors, solar modules for power generation, electric inverters, electric controlling apparatus and instruments, electric regulating apparatus and instruments, electric monitoring apparatus and instruments, electric accumulators, solar panels, magnetic data carriers, data processing apparatus and computers - 상품류구분제11류의 Lighting apparatus and installations, heating installations, steam generating installations, industrial electric cooking ovens, refrigerating apparatus and machines, drying apparatus and installations, ventilation [air conditioning] installations and apparatus, water conduits installations, solar collectors and solar modules for the heat generation and systems consisting thereof, solar roof installations and open-air installations, solar collectors - 상품류구분제19류의 Building materials (non-metallic), non-metallic pipes for building, building profile ledges (non-metallic), asphalt, pitch and bitumen, non-metallic transportable buildings, monuments, not of metal, non-metallic roofs incorporating solar cells - 서비스업류구분제35류의 Advertising, business management, business administration, office functions, professional business and organizational planning of systems and plants for regenerative energy generation, professional business and organization consultancy for systems and plants for regenerative energy generation, business project management, in particular for systems and plants in the field of renewable energy, arranging of contracts for others for the buying and selling of power supplies - 서비스업류구분제37류의 Construction of photovoltaic installations for generating power, repair, namely, repair services of individual components in the field of photovoltaic and solar thermal energy, installation of photovoltaic power generation installations, construction, - 9 -

24 cleaning, repair and maintenance of systems and plants in the field of renewable energy, scaffolding, roofing services - 서비스업류구분제39류의 Transport, packaging and storage of goods, arranging of tours (travel), electricity supplying, distribution of electricity, heat supplying [distribution], district heating supplying, distribution of district heating, transmission and transport of gas or water, delivery of gas or water for supply to customers, delivery and distribution of energy - 서비스업류구분제40류의 Treatment of hazardous materials for the production of energy, namely, treatment of crystalline materials, namely, semi-precious stones, articles of stone, metals and glass materials, generation of energy - 서비스업류구분제42류의 Technical research in the field of photovoltaic power generation installation, design of photovoltaic power generation installation, industrial analysis and research services in the field of photovoltaic power generation installation, design and development of computer hardware and software, technical analysis and preparation of technical certificates for assessment of projects and project partners, technical planning, technical projects and technical coordination of systems and plants in the field of renewable energy, quality testing of products for certification purposes, design, planning and engineering of as well as development services for third parties in the field of renewable energy, engineering research

25 [ 별지 2] 선출원국제등록상표 / 서비스표 2의지정상품과지정서비스업 - 상품류구분제04류의 Industrial oils and greases, lubricants, dust absorbing, wetting and binding compositions, fuels (including motor spirit) and lighting fuels, electrical energy, candles and wicks for lighting - 상품류구분제06류의 Common metals and their alloys, building materials of metal, aluminium profiles, rotary metal structures for solar panels, solar modules and roof constructions, fixing material of metal, namely latches of metal, crampons of metal [cramps], screws of metal, screw rings of metal, metal screws, nuts of metal, rivets of metal, pins [hardware], bolts of metal, pegs of metal, washers of metal, chains of metal, nails of metal, materials of metal for scaffolds, metal racks, metal poles, stakes and masts of metal, metal building profiles and frames, transportable buildings of metal, materials of metal for railway tracks, non-electric cables and wires of common metal (not for electric purpose), ironmongery, small items of metal hardware, namely hooks [metal hardware], locks of metal [other than electric], anvils, vice claws of metal, tiles of metal, stretchers for metal bands [tension links], foundry molds [moulds] of metal, jets of metal, cable thimbles of metal, machine belt fasteners of metal, junctions of metal for pipes, bindings of metal, wire of common metal, pipes and tubes of metal, safes of metal, goods of common metal not included in other classes, namely buckles of common metal [hardware], boxes of common metal, ores, all the aforesaid goods exclusively for the mounting of photovoltaic systems and their parts - 상품류구분제09류의 Cinematographic machines and apparatus, photographic apparatus and instruments, optical apparatus and instruments, life saving apparatus and equipment, electric conductors,

26 solar modules for power generation, electric accumulators, solar panels, all the aforesaid goods exclusively for the mounting of photovoltaic systems and their parts - 상품류구분제11류의 Lighting apparatus and installations, heating installations, steam generating installations, industrial electric cooking ovens, refrigerating apparatus and machines, drying apparatus and installations, ventilation [air conditioning] installations and apparatus, water conduits installations, all aforementioned goods related to solar technology, solar collectors and solar modules for the heat generation and systems consisting thereof, solar roof installations and open-air installations, solar collectors - 상품류구분제19류의 Building materials (non-metallic), non-metallic pipes for building, building profile ledges (non-metallic), asphalt, pitch and bitumen, non-metallic transportable buildings, monuments, not of metal, non-metallic roofs incorporating solar cells - 서비스업류구분제35류의 Advertising, business management, business administration, office functions, professional business and organizational planning of systems and plants for regenerative energy generation, professional business and organization consultancy for systems and plants for regenerative energy generation, business project management, in particular for systems and plants in the field of renewable energy, arranging of contracts for others for the buying and selling of power supplies - 서비스업류구분제37류의 Construction of photovoltaic installations for generating power, repair, namely, repair services of individual components in the field of photovoltaic and solar thermal energy, installation of photovoltaic power generation installations, construction, cleaning, repair and maintenance of systems and plants in the field of renewable energy, scaffolding, roofing services - 서비스업류구분제39류의 Transport, packaging and storage of goods,

27 arranging of tours (travel), electricity supplying, distribution of electricity, heat supplying [distribution], district heating supplying, distribution of district heating, transmission and transport of gas or water, delivery of electricity, thermal heat, gas or water for supply to customers, delivery and distribution of energy - 서비스업류구분제40류의 Treatment of hazardous materials for the production of energy, namely, treatment of crystalline materials, namely, semi-precious stones, articles of stone, metals and glass materials - 서비스업류구분제42류의 Scientific and technological services and research and design relating thereto in the field of photovoltaic power generation installation, industrial analysis and research services in the field of photovoltaic power generation installation, design and development of computer hardware and software, technical analysis and preparation of technical certificates for assessment of projects and project partners, technical planning, technical projects and technical coordination of systems and plants in the field of renewable energy, quality testing of products for certification purposes, design, planning and engineering of as well as development services for third parties in the field of renewable energy, engineering research 끝

28 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2015허 6619 거절결정 ( 상 ) 원 고 최 서울송달장소서울서초구강남대로 호 ( 양재동, 은성빌딩 ) 소송대리인변리사강일신 피 고 특허청장소송수행자류승호, 이중열 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 3068 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원서비스표 1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호

29 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업구분제35류의류판매대행업, 신발판매대행업, 인터넷을통한상업정보제공업외 [ 별지 ] 와같다. 나. 이사건심결의경위등 1) 이의결정및거절결정가 ) 동양종합식품주식회사는 이사건출원서비스표가상표법제6조제1항제3호, 제7호및제7조제1항제11호에해당하여등록을받을수없다 는이유로서비스표등록이의신청을하였다. 나 ) 이에대해특허청심사관은 이사건출원서비스표는지정서비스업중과일및야채판매대행업등에대해서는식별력이없어상표법제6 조제1항제3호및제7호에해당되고, 지정서비스업중의류판매대행업, 신발판매대행업등에대해서는수요자를기만할우려가있다는이유로상표법제7조제1항제11호에해당한다 는이유로이의신청을받아들이는내용의이의결정을하고 ( 을제1호증 ), 같은이유로이사건출원서비스표에대해등록거절결정을하였다 ( 갑제4호증 ). 2) 이사건심결가 ) 원고는 위거절결정의취소를구하는심판을청구하였다 (2014원3068 호 ). 나 ) 심판계속중특허심판원심판관은 원고에게 이사건출원서비스표의주요부인 는일반수요자에게널리알려진명칭으로공익상특정인에게독점시키는것이적당하지아니하므로, 상표법제6조제1항제7호에해당하여등록을받을수없다 는거절이유를통지하였다 ( 갑제3호증 ). 다 ) 특허심판원은 이사건출원서비스표의주요부인 군대리아 는군대에서나오는특식이라는관념을넘어군대와관련된일반명칭으로수요자나거래자에게널리알려졌으므로, 공익상이사건출원서비스표를특정인에게독점시키는것은적당하지않아상표법제6조제1항제7호에해당하여등록을받을수없다 는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였

30 다 ( 갑제1호증 ). [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 변론전체의취지 2. 상표법제6조제1항제7호해당여부가. 판단기준어떤상표가식별력없는상표에해당하는지는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여결정하여야하며, 사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나경쟁업자가자유로이사용할필요가있는등공익상특정인에게그상표를독점시키는것이적당하지않은경우에그상표는상표법제6조제1항제7호에해당하여식별력이없다. 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 나. 인정사실 1) 네이버오픈사전에는 군대리아 에대해 군대에서일부일에 1~2번나오는특식, 어원은군대 + 롯데리아, 메뉴구성은햄버거빵 2개, 샐러드, 옥수수스프, 소스, 쨈, 스테이크, 치즈, 콜라로구성된다 는등으로설명하고있다. 2) 네이버검색창에검색어로 군대리아 를입력하면다수의게시글이나오는데, 그대부분은특정버거류에대한것으로아래와같은내용이포함되어있다. 1 가장먹고싶은군대음식군대리아 ( 을제5호증 ) 2 군대리아햄버거재료중고기를다져동글납작하게구운패티, 샐러드, 소스 3가지를납품한다 ( 을제6호증 ) 3 군대에서지급되는햄버거인일명군대리아가소셜커머스사이트에등장해화제를모으고있다, 군대리아는군대에서제공되는수제버거로햄버거빵에패티, 샐러드, 딸기잼등을넣어먹는음식이다 ( 을제7호증 ) 4 올해부터군장병들이먹는햄버거인일명군대리아 ( 군대 + 롯데리아 ) 의맛이개선되고크기도커진다 ( 을제10호증 ) 5 최근밥버거전문점인밀크밥버거가군대리아밥버거를출시해화제를모으고있다 ( 을제15호증 )

31 6 이날방송에서현역군인들은삼둥이곁에서다양한레시피의군대리아를만들어건네며삼둥이를놀라게했다 ( 을제16호증 ) 7 고성군의인근부대를타깃으로이벤트상품을개발해군대리아햄버거, 건빵튀김등과같은군대생활속추억의상품을개발하여판매할계획이다 ( 을제17호증 ) 3) 및 유명 TV 프로그램인 일밤-진짜사나이 에출연자들이일명 군대리아 햄버거를먹는장면이방영되었다 ( 을제8, 11호증 ). [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 을제3 내지 17호증의각기재, 변론전체의취지 다. 구체적판단 1) 이사건출원서비스표의구성가 ) 이사건출원서비스표는문자 와도형 이결합되어 이루어진것이다. 나 ) 이사건출원서비스표중 는 군대에서일주일에한두번 특식으로나오는버거류또는그조리법에따라조리한버거류 를나타내는단 어로널리사용되고있다. 다 ) 또한이사건출원서비스표중도형 부분은색깔과크기가다른 4개의선이적층되어있는형상이다 ( 이에대하여피고는, 위도형이 군대계급 장 모양으로인식될것이라고주장하나, 이를뒷받침할만한아무런증거가없 으므로, 피고의위주장은이유없다 ). 2) 이사건심결당시이미 군대 ( 등록번호 : 호 ), 군대야놀자 ( 등록번호 : 제 호 ) 등 군대 를포함하는상표가등록된바있다. 3) 이사건출원상표 서비스표가전체로서통상상품 서비스의유통과정에서 필요한표시여서누구라도이를사용할필요가있다거나그사용을원하는표장 이라고인정할만한증거도없다. 4) 이에대하여피고는, 이사건출원서비스표의 부분이군대와 관련된일반명칭으로널리사용되고있다고주장한다. 을제19 내지 21호증의

32 각기재에의하면, 군인들이입는군복에사용되는무늬와유사한무늬가적용된의류, 신발등을판매하는웹사이트에서 군대리아니트, 군대리아남성슬립온 등의광고문구를사용한사실은인정되나, 위광고문구의게시일자를알수없을뿐만아니라이러한사정만으로는 군대리아 가이사건심결시에군대와관련된일반명칭으로널리사용되고있어서식별력이없다고볼수없고, 달리인정할증거가없으므로, 피고의위주장은이유없다. 5) 따라서피고가제출하는증거만으로는이사건출원서비스표가지정서비스에관하여상표법제6조제1항제7호에서정한 수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 에해당한다고인정할수없다. 3. 상표법제7조제1항제11호해당여부가. 판단기준상표법제7조제1항제11호전단의 상품의품질을오인하게할염려가있는상표 라함은그상표의구성자체가그지정상품이본래가지고있는성질과다른성질을갖는것으로수요자를오인하게할염려가있는상표를말한다 ( 대법원 선고 2007후 555 판결참조 ). 또한같은호후단의 수요자를기만할염려가있는상표 에대하여상표등록을받을수없도록한취지는상품의품질, 출처등에관한일반수요자의오인 혼동을방지하고자하는것이다. 상표법제7조제1항제11호에해당하는지여부는원칙적으로그상표에대하여등록여부를결정하는결정시이고거절결정에대한불복심판에의하여등록허부가결정되는경우에는그심결시이다. 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 나. 구체적판단앞서본바와같이 군대리아 는 군대에서일주일에한두번특식으로나오는버거류또는그조리법에따라조리한버거류 를나타내는단어로널리사용되고있으나, 나아가이사건심결시에군대에서사용하는물품전체를의미하는용어로사용되고있지는않다

33 이사건출원서비스표에 군대 가포함되어있다거나출원서비스표의일부인 군대리아 가 군대에서일주일에한두번특식으로나오는버거류 를의미하는단어로사용되는점만으로는, 이사건출원서비스표가버거류와관계없는이사건지정서비스업에사용될경우에도지정서비스업의소비자들이 군대에서제공하는물품 을판매하는것으로그품질을오인할염려가있다거나소비자에게출처의혼동을초래할염려가있다고볼수없고, 달리이러한사정을인정할만한증거도없다. 따라서이사건출원서비스표는상표법제7조제1항제11호의 상품의품질을오인하게할염려가있는상표또는수요자를기만할염려가있는상표 에해당하지않는다. 4. 결론 그렇다면이사건심결은위법하고그취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김환수 판사 판사 최종선 장현진

34 [ 별지 ] 지정서비스업서비스업구분제35류, 의류판매대행업, 스포츠전용의류판매대행업, 한복판매대행업, 신발판매대행업, 모자판매대행업, 가방 / 지갑판매대행업, 의류용벨트판매대행업, 넥타이 / 스카프 / 양말 / 스타킹 / 장갑판매대행업, 우산 / 지팡이판매대행업, 액세서리판매대행업, 주방용품판매대행업, 가구판매대행업, 낚시용구판매대행업, 담배판매대행업, 도자기판매대행업, 마구 / 승마용구판매대행업, 문방구판매대행업, 벽지판매대행업, 변기 / 비데판매대행업, 사진기기판매대행업, 산업용식음료가공기계판매대행업, 서적판매대행업, 시계판매대행업, 식기판매대행업, 악기구매대행업, 안경판매알선업, 완구도매업, 완구판매대행업, 욕조 / 샤워기소매업, 자동판매 ( 전자식은제외 ) 중개업, 자전거판매대행업, 전기음향영상기기판매알선업, 전기조명기구소매업, 전기통신기기중개업, 전선 / 전기케이블 / 광섬유판매대행업, 직물중개업, 침구판매알선업, 타이어 / 튜브소매업, 애완동물용품판매대행업, 화장품판매대행업, 광고물작성업, 상품견본배포업, 마켓팅서비스업, 인터넷을통한상업정보제공업, 구직및부업정보제공알선업, 직업소개업, 취업정보제공업, 조화판매대행업, 직물제수건판매대행업. 끝

35 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2016허 502 거절결정 ( 상 ) 원 고 마이크로벤션, 인코포레이티드 (MicroVention, Inc.) 미합중국캘리포니아주터스틴시발렌시아애비뉴 1311 (1311 Valencia Avenue, Tustin, California 92780, U.S.A.) 대표자브루스캔터 (Bruce Canter) 소송대리인변리사김태홍, 김진회, 신정건, 임서영, 송승필, 나영환소송복대리인변리사이미정 피 고 특허청장소송수행자장인욱 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 580 사건에관하여한심결을취소한다

36 이 유 1. 기초사실가. 원고의이사건출원상표 ( 갑1호증 ) 1) 국제등록일 / 우선권주장일 / 국제등록번호 : / / 제 호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제10류의접속및안내용도뇨관 (Access and guiding catheters) 1) 나. 이사건심결의경위 1) 이사건출원상표 는, 원고가미국특허청에 표장의국제등록에관한마드리드협정에대한의정서 ( 이하 의정서 ) 에의한국제출원을함으로써, 세계지식재산권기구 (WIPO) 의국제사무국에의하여국제등록된것이다. 그런데위국제출원서에는우리나라가출원하고자하는국가로지정되어있었기때문에, 위국제사무국의국제등록통지에따라특허청심사관은이사건출원상표에대한등록심사절차를진행하게되었다. 2) 2) 그결과특허청심사관은 위국제사무국을통하여원고에게, 이사건출원상표는현저한지리적명칭인불가리아의수도 SOFIA(Sofia) 1) ' 점속및안내용도뇨관 (Acess and guiding catheters)' 은늑막강, 복막강등체강 이나소화관, 방광등관상 ( 管狀 ) 및낭상 ( 囊狀 ) 기관의내용액의배출을측정하기 위하여사용되는고무또는금속제의가는관으로서, 심혈관, 비뇨기, 위장, 신경 혈관등의학분야에서다양한용도로사용할수있는의료용기구이다. 2) 상표법제 86 조의 14 제 1 항에의하면의정서에의하여국제등록된국제출원으로서 대한민국을지정국으로지정한국제출원은상표법에의한상표등록출원으로보고, 그제 2 항에의하면의정서제 3 조 (4) 의규정에의한국제등록일은상표법에의한 상표등록출원일로본다. 따라서이사건출원상표의상표등록출원일은국제등록일 인 이된다

37 만으로되어있고소비자로하여금누구의상품을표시하는것인가를식별할수없도록하고있으며, 이사건출원상표의우선권주장일보다앞선 등록번호제 호로등록된국내선등록상표 와그표장및 지정상품이유사하다. 따라서이사건출원상표는상표법제6조제1항제4호및제7조제1항제7호를위반한것이어서등록될수없다. 는취지의직권가거절결정통지 ( 갑2호증 ) 를하였다. 3) 이에원고가 의견서를제출하였으나, 특허청심사관은 원고의의견서에의하여상표법제7조제1항제7호의거절이유는해소되었지만, 여전히이사건출원상표가현저한지리적명칭만으로된상표로서상표법제6조제1항제4호에해당하여상표등록을받을수없다는거절이유는해소되지아니하였다. 는이유로거절결정 ( 갑3호증 ) 을하였다. 4) 그러자원고는특허심판원에위거절결정에대한불복심판을청구하였고, 특허심판원은이를 2015원 580 사건으로심리하여, 이사건출원상표는현저한지리적명칭인불가리아의수도 Sofia 와동일한것으로인식되는표장으로서자타상품의식별력이없으므로상표법제6조제1항제4호에해당하여그등록을받을수없다. 는이유를들어원고의심판청구를기각하는이사건심결 ( 갑4호증 ) 을하였다. 2. 이사건심결의위법여부에관한판단가. 원고의주장요지이사건출원상표 는전세계에서가장흔한여자이름중하나이고, 영어사전에도 여자이름 으로등재되어있기때문에, 이사건출원상표를접하는국내일반소비자가 SOFIA(Sofia) 의여러가지뜻가운데언론에자주노출되지도않는유럽동남부발칸반도의동부에위치한작은나라인 불가리아의수도 를직감하지는않을것이다. 따라서이사건출원상표는현저한지리적명칭으로인식될가능성이매우낮

38 아상표법제6조제1항제4호에해당한다고볼수없는데도, 이사건심결은이와결론을달리하였으니위법하다. 나. 상표법제6조제1항제4호해당여부그러나다음과같은이유로국내일반수요자나거래자는이사건출원상표 를보고평소잘알고있던불가리아의수도 Sofia 를인식할것으로보이므로, 결국이사건출원상표는상표법제6조제1항제4호의현저한지리적명칭만으로된상표에해당한다고보는것이옳다. 1) 이사건출원상표 는다섯개의알파벳대문자 'S', 'O', F, I, A 가나란히배열된영문표장으로서, 유럽동남부발칸반도의동쪽에위치한불가리아의수도 소피아 (Coфия) 의영문표기 SOFIA(Sofia)" 와같다. 2) 그런데소피아는유럽에서가장오래된수도의하나이자, 불가리아최대의도시로서, 교통과경제의중심지인데다가, 성소피아성당을비롯한역사적인유적지와관광명소가다수위치하여, 최근해외여행의증가와여행지의다양화추세에발맞추어국내에서도불가리아와그수도인소피아가널리소개되어왔다. 3) 그결과인터넷포털사이트에서소피아또는그영문표기인 Sofia" 를검색해보면, 불가리아의수도소피아에대한자세한소개와설명, 여행안내등은물론, 불가리아등지를다녀온국내관광객들이개인블로그나카페에게시한소피아의관광명소사진과여행후기등을손쉽게확인할수있다 ( 을 3~13 호증 ). 4) 한편, 갑6, 12~14 호증의각기재에의하면, 원고의지적과같이 Sofia" 또는 Sophia" 가전세계에걸쳐가장흔하게사용되는영문여자이름 인사실은인정되나, 여자이름 Sofia" 의존재가이사건출원상표 를 접하는국내일반수요자로하여금불가리아의수도인 Sofia" 를직감할수없도록할정도로압도적이라고보기는어렵고, 달리그와같이인정할만한뚜렷한증거도없다

39 5) 나아가이사건출원상표가불가리아수도의영문표기로서현저한지리적명칭에해당하는이상, 그현저성과주지성으로인하여누구에게나자유로운사용을허용해야할것이지, 어느특정인에게독점사용권을부여하는것은공익상으로도적절하지않다. 다. 그밖의원고의주장에관한판단 1) 원고는, 불가리아의수도 소피아 (Sofia)' 는원래불가리아어로는 Coфи я 로표기되고, 발음또한 소피야 로읽히는등이사건출원상표 와는적지않은차이가있으므로, 이사건출원상표가불가리아의수도를직감하게한다고할수없다는취지로주장한다. 그러나 SOFIA(Sofia)" 는국제적으로통용되는불가리아의수도에대한영문표기이고, 국내에서불가리아어의표기나발음자체가거의알려져있지않은이상, 국내일반수요자나거래자는이사건출원상표를불가리아의수도소피아로인식할것이므로, 위주장은받아들일수없다. 2) 또한원고는, 이사건출원상표 의경우그지정상품인 접속및안내용도뇨관 (Access and guiding catheters) 과관련하여출원인인원고만이독점적으로사용하는상표이고, 국내일반수요자나거래자에해당하는의사나간호사등이전문의료기구에표기된이사건출원상표를보고, 상품의출처표시로인식할것이지, 아무런관련이없는불가리아의수도로직감하지는않을것이라는취지로주장한다. 그러나상표법제6조제1항제4호의 현저한지리적명칭 은그표장이일반수요자나거래자에게지리적명칭으로서널리알려져있는것이면족한것이지, 지정상품과의사이에특수한관계가있음을요하는것이아니다. 따라서이사건출원상표의지정상품에대한국내수요자나거래자가이사건출원상표에대하여이미알고있다손치더라도, 이사건출원상표가불가리아의수도 Sofia" 라는현저한지리적명칭만으로이루어진상표에해당하는이상, 위주장역시받아들이지않는다

40 3. 결론 그렇다면이사건출원상표 가현저한지리적명칭만으로된상표로서상표법제6조제1항제4호에해당한다고본이사건심결은적법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유없다. 재판장판사이정석 판사 판사 이호산 김기수

41 < 참고판례 > 특허법원 자 2001허5350 판결 ( 대법원심리불속행 ) ( 표장 : ) 프랑세스 는 3음절어인 프랑스 에 세 라는음절이추가된것이기는하나, 프랑스인의, 프랑스어의 라는뜻을가지는불어 fran aise' 의발음을한글로옮겨적은 프랑세즈 와매우흡사하고, 프랑스의 라는뜻을지닌영어는통상 french' 라할것이나소유격으로서의의미를강조할때는 France's 라표시하는경우도있는바, 그발음을한글로옮겨적은 프랑스즈 역시 프랑세스 와발음이유사하며, 갑 7호증에의하면국내의제과점상호중에는 영국, 불란서, 뉴욕, 독일, 빠리등서구의나라나도시이름이포함된것들이많이있고, 그중이사건등록상표와발음이유사한 프랑세즈 또한상당수있는사실을인정할수있는바, 이러한점들을종합하면위 프랑세스 는수요자나거래당사자로하여금국가명인 프랑스 또는 프랑스의, 프랑스식의 라는관념을갖도록하기에충분하다할것이다. 결국이사건등록상표는프랑스의국가명과외관, 칭호및관념이유사하여일반수요자나거래자들에게현저한지리적명칭인프랑스로인식될것이므로지정상품의산지를보통으로사용하는방법으로표시하고있고, 현저한지리적명칭만으로된표장이며, 나아가상품의품질을오인하게하거나수요자를기만할염려가있는상품이어서상표법제6조제1항제3, 4호, 제7조제1항제11호에각해당한다 대법원 선고 96후54,61 판결 ( 표장 : 핀란디아, FINLANDIA) 이사건등록상표들은핀란드의영문국가명 "FINLAND" 에로마자 "IA" 를부가하여구성된것 ( 등록제 호 ) 이거나, 한글로 " 핀란디아 " 라고표기한것 ( 등록제 호 ) 으로서, 이는핀란드국가명과외관과칭호및관념이유사하여일반수요자나거래자들에게현저한지리적명칭인핀란드로인식될것이므로, 원심이제6조제1항제4호에의하여이사건상표등록이무효라고판단한것은정당하다

42 대법원 선고 2007후4687 판결영문자 로구성된이사건출원서비스표 ( 출원번호제 호 ) 가일반수요자들에게즉각적으로중동에있는국가인 아랍에미리트연합국 (United Arab Emirates) 이라는지리적감각을전달할수있는표장에해당하므로, 이사건출원서비스표는상표법제6조제1항제4호가규정하는현저한지리적명칭만으로된표장

43 Ⅱ 권리범위확인 허 3535 권리범위확인 ( 적극 ) 허 915 권리범위확인 ( 소극, )

44

45 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2015허 3535 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 주식회사용감한사람들부산부산진구서면로 47, 11층 ( 부전동, 인창빌딩 ) 송달장소서울강남구테헤란로20길 10, 6층 ( 역삼동, 쓰리엠타워 ) 대표자사내이사김 소송대리인법무법인로고스담당변호사김종백, 이시훈, 이상진특허법인하나담당변리사홍장원특허법인대아담당변리사이소정, 정병직 피 고 이 김포시소송대리인특허법인다래담당변리사박승문, 이금호특허법인남앤드남담당변리사남상선, 차현숙변리사권두상소송복대리인법무법인다래담당변호사민현아 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2892 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다

46 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업구분제43류간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 레스토랑업, 바 (bar) 서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반음식점업, 카페업, 카페테리아업, 패스트푸트식당업, 한식점업, 한식점경영업, 관광숙박업 나. 확인대상표장 1) 구성 : 2) 사용서비스업 : 스낵바업, 바 (bar) 서비스업, 생맥주전문점운영업 다. 절차의경위 1) 피고는 원고를상대로특허심판원 2014당 2892호로 확인대상표장과이사건등록서비스표는요부인 봉구 를공유하고있어외관, 호칭, 관념이유사하므로, 확인대상표장은이사건등록서비스표의권리범위에속한다 고주장하면서적극적권리범위확인심판을청구하였다. 2) 특허심판원은 확인대상표장은이사건등록서비스표와외관은다르나, 호칭및관념이동일하므로전체적으로표장이유사하고, 확인대상표장의사용서비스업과이사건등록상표의지정서비스업이동일또는유사하

47 므로, 확인대상표장은이사건등록서비스표의권리범위에속한다 는이유로피고의심판청구를인용하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1, 2호증의각기재, 변론전체의취지 2. 당사자주장의요지및이사건의쟁점가. 당사자주장의요지 1) 원고주장심결취소사유의요지이사건등록서비스표는 3음절로된표장으로전체적으로호칭될것인데, 확인대상표장은상표전체로국내에서널리알려진주지상표로서수요자들에게 봉구비어 로인식될것이므로이사건등록서비스표와달라그출처의오인 혼동의여지가없다. 따라서이와결론을달리판단한이사건심결은위법하다. 2) 피고주장의요지확인대상표장은이사건등록서비스표와요부인 봉구 부분이동일하여표장이유사하고, 지정 ( 사용 ) 서비스업이유사하므로, 이사건등록서비스표의권리범위에속한다. 나. 이사건의쟁점이사건등록서비스표의지정서비스업과확인대상표장의사용서비스업이동일하다는점에대해서는당사자사이에다툼이없으므로, 3) 이하에서는표장의유사여부를기준으로확인대상표장이이사건등록서비스표의권리범위에속하는지여부에대해살펴보기로한다. 3. 확인대상표장이이사건등록서비스표의권리범위에속하는지여부가. 판단에필요한법리상표의유사여부는그외관 호칭 관념을객관적ㆍ전체적 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관 3) 자제 1 차변론조서참조

48 적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 2014후 1587 판결, 대법원 선고 2005후 2908 판결등참조 ). 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표에도마찬가지로적용된다. 나. 표장의유사여부 1) 이사건등록서비스표가 봉구 만으로분리인식되는지여부 이사건등록서비스표 는 봉구 라는사람의이름과 네 라 는대명사가결합된문자상표이다. 이사건등록서비스표중 봉구 는사람의이름으로널리사용되고있고 ( 갑제13 내지 16호증, 갑제25호증참조, 가지번호가있는것은가지번호를포함한다. 이하같다 ), 네 는이름다음에 네 와같이사용되어 그사람이거주하는집 또는 그사람이속한무리 를의미한다. 이사건등록서비스표는비교적짧은 3음절의한글문자가띄어쓰기없이일체로구성되어있고, 이를 봉구 로약칭할수있다거나실제로지정서비스업의수요자들사이에서 봉구 로만호칭되고있다고볼만한사정도없다. 따라서이사건등록서비스표는전체로서 봉구네 로인식된다. 2) 확인대상표장이 봉구 만으로분리인식되는지여부갑제1 내지 24호증의각기재및영상, 감정인박정균의수요자서비스출처에관한인식조사결과 ( 이하 이사건감정결과 라한다 ) 에변론전체의취지를더하여인정할수있는다음과같은사정에비추어보면, 국내수요자들이확 인대상표장 를 봉구 로만약칭하거나분리하여인식한 다고볼수없다. 1 확인대상표장은 봉구 라는사람의이름과 비어 라는명사가결합된문자상표이고, 비교적짧은 4음절의한글문자가독특한글씨체로띄어쓰기없이

49 일체로구성되어있다. 2 확인대상표장중 비어 는맥주를의미하는 beer 의한글음역으로사용서비스업인생맥주전문점에서취급하는제품에해당하여식별력이없거나매우미약하다. 봉구 또한위가 ) 항에서살펴본바와같이국내에서널리사용되는사람의이름으로식별력이미약하다. 3 비어 는 맥주 라는의미외에 맥주를파는곳 또는 호프집 등의의미로흔히사용되는데, 그자체로사용되기보다는 광수비어, 용구비어 엉클비어, 봉쥬비어, 몽구비어, 달봉비어, 달구비어, 굿비어, 굿스비어, 할리비어 등과같이 비어 라는단어앞에수많은이름을붙여 맥주집이름 을나타내는어구로사용된다 ( 갑제3호증, 을제11호증의각기재, 변론전체의취지 ). 확인대상표장의경우에도 봉구 와 비어 라는두단어가유기적인일체로결합하여전체적으로 봉구라는이름을가진사람이운영하는맥주집 이라는독자적이고한정된의미를형성하고있다. 4 이사건심결당시확인대상표장의사용서비스업과동일하거나유사한서비스업에관하여, 이미 ( 갑제12호증의 3), ( 갑제 12 호증의 4), ( 갑제 12 호증의 5), ( 갑 제 12 호증의 6), ( 갑제 12 호증의 7) 등의서비스표들이서로 다른권리자들에의해등록되어있었고, 봉구할매김밥 ( 을제10호증의 2), 주식회사봉구르네 ( 을제10호증의 3), 봉구네한우 ( 갑제4호증의 1) 라는상호가사용되고있었다. 5 원고는소규모매장에서맥주를간단히즐길수있는바 (bar) 컨셉의이른바 스몰비어 맥주집을운영하면서자신의서비스표지로서확인대상표장을사용하였다. 원고는이사건등록서비스표가출원되기전인 경확인대상표장을사용한이래 말경까지전국에약 700여개의가맹점을개설하여영업을하면서확인대상표장을사용하여왔다 ( 따라서 이사건등록서비스표가정당하게출원 등록된이후에그등록서비스표와동일 유사한서비스표를

50 그지정서비스업과동일 유사한서비스업에정당한이유없이사용한결과그사용서비스표가국내의일반수요자들에게널리알려지게되었다고하더라도보호가치가없다 는취지의피고의주장은이유없다 ). 6 확인대상표장은 2013년한국소비자선호도브랜드창업혁신부분 ( 생맥주프랜차이즈 ) 대상 을 ( 갑제8호증의 1), 에는한경비즈니스가주최한 여성소비자가뽑은 2015 프리미엄브랜드스몰비어부분대상 을 ( 갑제8호증의 2, 갑제26호증 ) 각수상하였다. 원고는텔레비전, 라디오, 인터넷포털, 신문, 월간지광고, 케이블채널인티비엔 (tvn) 의 고교처세왕 드라마간접광고, 록페스티벌, 창업박람회참가, 기념품제작배포등을통해확인대상표장을영업표지로서지속적으로홍보해오고있다. 또한네이버및다음등의포털을통해서도확인대상표장에관한다수의언론기사, 블로그글, 동영상등이검색된다. 7 이사건심결일로부터얼마지나지않은 기준으로서울, 부산, 대구, 광주, 대전거주의만 20세이상 59세이하의성인남녀 500명을대상으로실시된이사건감정결과에의하면, 전체대상자중 75.2% 가확인대상표장을알고있고, 81.6% 가 봉구비어 라고부른다고조사되어 봉구 (11.4%), 봉구네 (7.4%) 라고부르는비율을압도하며, 와 매장이동일인에의해운영되고있다고답변한비율은 14.6% 에불과하다. 8 원고는확인대상표장을사용하여, 피고는이사건등록서비스표를사용하여실제로영업을하고있는데, 지정 ( 사용 ) 서비스업의수요자들이이사건등록서비스표나확인대상표장에관하여누구의영업표지인지여부를오인 혼동하고있다고볼만한사정도없다. 3) 이사건등록서비스표와확인대상표장의대비이사건등록서비스표 와확인대상표장 는글자수와글씨체및글자구성이모두달라전체적인외관이다르고, 이사건등록서비스표는 봉구네 로호칭되어 봉구비어 로호칭되는확인대상표장과호칭이다르며, 이사건등록서비스표는 봉구라는이름을가진사람의집또는거

51 주지 의의미로인식될것인데반해, 확인대상표장은 봉구의맥주집 또는 봉구 라는이름의맥주집 라는의미로인식될것이어서관념또한서로다르다. 다. 대비결과의종합위에서대비한결과를종합하면, 이사건등록서비스표와확인대상표장은외관, 호칭, 관념이서로달라동일또는유사한서비스업에사용되더라도일반수요자들로하여금서비스업의출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가없으므로, 양서비스표는서로유사하지않다. 따라서확인대상표장은이사건등록서비스표의권리범위에속하지않는다. 4. 결론그렇다면이사건심결은이와결론을달리하여위법하고, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김환수 판사 판사 최종선 장현진

52 < 참고판례 > 특허법원 2012허 선고 o "BOSSART" 와 "BOSS" 는유사 o 선등록상표는 보스 로호칭되고, 이사건등록상표는 BOSSART 부분이유럽, 미국등에서사용되는성 ( 姓 ) 으로서의관념이있고이에따라 보사르트 등으로호칭될수있다. 그런데외국성씨에대한우리나라에서의인식정도나구성문자의배열상태및단어의난이도등에비추어이사건등록상표를본우리나라거래업계의일반수요자나거래자는 BOSS 와 ART 를결합한단순한조어상표로인식할여지도충분히있다고할것인데, 그중 ART 는이사건등록상표의지정상품인 시계류 의제작과관련된 예술, 기술 의의미로서식별력이미약하여요부가될수없고, 나머지 BOSS 는위와같이 상관 등의의미를갖는단어로서이사건등록상표의지정상품인 시계류 와관련하여강한식별력이있으므로그부분이이사건등록상표의요부에해당한다할것이어서그부분에의해서도간략하게호칭되거나관념될수있다고봄이타당하다. 사정이이러하다면, 이와같이이사건등록상표가그요부인 BOSS 부분만으로간략하게호칭되거나관념될경우선등록상표와호칭및관념이모두동일하다. 특허법원 2016 허 선고 ( 대법원심리불속행 ) o vs 는유사 o 이사건등록상표의 Wilsonus' 부분은흔한영어이름인 Wilson' 과우리들을지칭하거나접미사로쓰이는영어단어인 us' 가결합된것으로볼수있고, 두단어의결합에의하여새로운관념을나타내지아니하거나 윌슨과우리들 이라는관념을나타낸다. Wilsonus' 부분을 Wilson' 과 us' 가결합된것으로볼수있는경우에, 영어이름을나타내는 Wilson' 부분이우리들을나타내거나접미사로쓰일수있는 us' 에비해일반수요자에게강한식별력을가진다고보이므로, 이사건등록상표는 Wilson' 부분만으로독립하여호칭 관념될수있다

53 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2016허 915 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 진 제주시소송대리인특허법인다래담당변리사이금호소송복대리인법무법인다래담당변호사정영선 피 고 김 고양시소송대리인법무법인세종담당변호사송재섭, 문용호소송대리인변리사이광연 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 638 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

54 이 유 1. 기초사실가. 피고의이사건등록상표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제 호 / / ) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제29류의헛개나무추출물을함유한건강보조식품, 인삼추출물을함유한건강보조식품, 동충하초추출물을함유한건강보조식품, 동충하초가공식품, 헛개나무가공식품, 콩, 인삼, 영지버섯, 두유, 호두, 인조육, 분말달걀, 식용젤라틴, 발효유, 식용해바라기유, 해삼, 다시마, 식용어분, 가시오가피추출물을함유한건강보조식품, 원두충추출물을함유한건강보조식품, 석류액상추출액 나. 확인대상표장 1) 구성 : 2) 사용상품 : 비타민 C와헛개나무열매추출분말을함유하는정제형태의제품 ( 이하 이사건사용상품 이라한다 ) 다. 이사건심결의경위원고는 피고를상대로특허심판원 2015당 638호로확인대상표장이이사건등록상표의권리범위에속하지아니한다는확인을구하는소극적권리범위확인심판을청구하였다. 이에특허심판원은 다음과같은점에비추어확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속한다는이유로원고의위심판청구를기각하는이사건심결을하였다

55 확인대상표장의구성중 護肝寶 부분은그사용상품의품질, 효능, 용도등을직접적으로표시하는기술적표장이나 헛개나무열매추출분말을함유하는제품 을지칭하는보통명칭이아니어서식별력이있으므로상표법제51조제1항제2호및제3호에해당하지아니한다. 확인대상표장은그구성중 護肝寶 부분에의하여 호간보 로약칭될수있고, 그러한경우이사건등록상표와호칭이유사하다. 확인대상상표의사용상품과이사건등록상표의지정상품은동일ㆍ유사하다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1, 2호증의각기재, 변론전체의취지 2. 이사건심결의위법여부가. 당사자의주장 1) 원고주장확인대상표장의구성중 護肝寶 부분은그사용상품의효능이나용도등을표시기술적표장으로서상표법제51조제1항제2호에해당하여이사건등록상표의상표권효력이미치지아니하므로, 확인대상표장은이사건등록상표와유사하지아니하다. 또한, 확인대상표장의사용상품과이사건등록상표의지정상품은유사하지아니하다. 따라서확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속하지아니한다. 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로취소되어야한다. 2) 피고주장확인대상표장의구성중 護肝寶 부분은그사용상품의효능이나용도등을암시하는표장으로서상표법제51조제1항제2호에해당하지아니하여식별력이있으므로, 확인대상표장은이사건등록상표와유사하다. 또한, 확인대상표장의사용상품과이사건등록상표의지정상품은유사하다. 따라서확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속한다. 같은취지의이사건심결은적법하다

56 나. 확인대상표장의구성요소중 護肝寶 부분이상표법제51조제1항제2호소정의성질표시표장에해당하는지여부 1) 관련법리상표법제51조제1항제2호의 상품의산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형상 ( 포장의형상을포함한다 ) 가격또는생산방법 가공방법 사용방법및시기를보통으로사용하는방법으로표시하는상표 에해당하는지는그상표가지니고있는관념, 사용상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하는바, 수요자가그사용상품을고려하였을때품질, 효능, 형상등의성질을표시하는것으로직감할수있으면이에해당한다 ( 대법원 선고 2008후 4585 판결등참조 ). 이때상표가사용상품의품질, 효능등의성질을표시하는문자부분에다른문자등이부가된것이더라도, 부가된부분이별다른식별력이없어서전체적으로볼때그러한결합이일반인의특별한주의를끌어위성질표시문자부분의기술적또는설명적인의미를직감할수없는등새로운식별력을가질정도에이르지못하여, 일반수요자나거래자들이사용상품을고려하였을때품질 효능 용도등을표시하는것으로직감할수있으면그상표는여전히상표법제51조제1항제2호소정의성질표시표장에해당한다 ( 대법원 선고 2009후 3572 판결, 대법원 선고 2013후3289 판결등참조 ). 2) 판단갑제8 내지 16, 22, 23호증의각기재 ( 가지번호있는것은가지번호포함 ) 및변론전체의취지를종합하여인정되는다음각사정을위법리에비추어보면, 확인대상표장중 護肝寶 부분은그자체가 간을보호하는귀한물건 이라는의미를명시적ㆍ직접적으로표시하는것이어서일반수요자나거래관계자들에게이사건사용상품의효능이나용도등을표시하는것으로직감될것으로보이므로, 상표법제51조제1항제2호소정의성질표시표장에해당한다. 가 ) 확인대상표장의중앙부에배열된 三護肝寶星 라는부분은, 護肝寶 부분이 三 자및 星 자와떨어져있고, 글자크기도그보다커서시각적으로구분되므로일반수요자로서는위부분이 三星 이라는문자부분과 護肝寶 라는문자부분이결합한것으로인식할것으로보인다 ( 이점은당사자사이에다

57 툼이없다 ). 한편위에서본바와같이확인대상표장에서위문자부분은평범한글자체로구성되었으며, 위와같이 三 자와 星 자사이에 護肝寶 부분을배치한것외에는달리도안화된바도없다. 나 ) 헛개나무는예로부터간질환등에효능이있다고알려졌다. 또한, 헛개나무과병 ( 果柄 ) 추출분말이알코올성손상으로부터간을보호하는데효과가있다고인정되어 식품의약품안전청으로부터건강기능식품의기능성원료로인증을받기도하였다. 다 ) 한자는글자마다각자의의미를가진표의문자로서글자를보면그에해당하는의미를알수있는바, 護 자는 돕다, 지키다, 보호하다, 통솔하다 는등의의미를가진한자이고, 肝 자는 간, 간장 등의의미를가진한자이며, 한문이나중국어는일반적으로 술어 + 목적어 의어순을취하므로, 護肝 은그자체가명시적ㆍ직접적으로 간을보호한다 는의미를나타낸다. 그런데위각한자는모두고등학교교육용한자이자인명용한자로서비교적쉬운한자에해당하는점, 우리나라국민의고등학교졸업률은 95% 내외이고, 고등학교제2외국어교과중중국어선택비율이 36.03% 로다른제2외국어교과보다비교적높은점, 우리나라는한자문화권으로서 애국 ( 愛國 ), 독서 ( 讀書 ), 식목 ( 植木 ), 소화 ( 消火 ) 등과같이일상에서자주사용하는어휘에도위어순을취한한자단어가다수존재하는등위한문어순에비교적익숙할뿐만아니라, 호신술 ( 護身術 ), 호민관 ( 護民官 ), 호국 ( 護國 ), 호법 ( 護法 ), 호상 ( 護喪 ), 호헌 ( 護憲 ) 등과같이 호 ( 護 ) 자를사용하여위와같은어순을취하는한자단어도상당수존재하는점등에다가, 위에서본바와같이헛개나무가예로부터주독해소나간질환에효능이우수하다고알려진점등을보태어보면, 護肝 이비록국어사전에등재된단어가아니라고하더라도, 이사건사용상품과관련하여국내일반수요자나거래관계자에게 간을보호한다 는의미로쉽게직감될것으로보인다. 라 ) 건강기능식품이나영양제등은그명칭끝에 寶 자또는 보 자를사용하는경우가많으며, 寶 자역시고등학교교육용한자이자, 인명용한자로서비교적쉬운한자에해당하는점을고려하면, 寶 자는건강기능식품과관련하여국내일반수요자나거래관계자에게 귀한물건 이나 귀한영양제 정도의

58 의미로인식될것으로보이므로, 그식별력이미약하다. 마 ) 護肝 에 寶 자를결합하더라도, 이는양자의의미를단순히결합한 간을보호하는귀한물건 정도의의미로인식될뿐, 그러한결합으로 護肝 의기술적또는설명적의미를직감할수없는새로운식별력이형성되는것은아니다. 바 ) 한자로구성된조어표장의경우에뜻글자인한자의특성상지정상품이나사용상품의품질ㆍ효능ㆍ용도등을추지할수있더라도일률적으로이를상표법제51조제1항제2호소정의성질표시표장에해당한다고단정할수는없다. 그러나위에서본바와같이 護肝寶 는그자체가 간을보호한다 는의미를명시적ㆍ직접적으로나타내고, 護 자가포함된국어단어들에그와같은조어형태를취한것이상당수있어일반수요자나거래관계자들이그의미를쉽게직감할수있는점등에비추어보면, 護肝寶 는상표법제51조제1항제2호소정의성질표시표장에해당한다고봄이타당하다. 더욱이 護肝寶 는그간체자인 护肝宝 가이사건등록상표의출원일이전부터같은한자문화권인중국에서 간에좋은건강기능식품 의관용표장또는보통명칭으로사용된점에미루어보아, 이사건사용상품과관련하여조어표장에해당한다고보기도어렵다. 다. 확인대상표장이이사건등록상표의권리범위에속하는지여부이사건등록상표는별다른도안화없이한글로만표기된 호간보 라는표장으로서확인대상표장의구성요소중 護肝寶 부분과호칭이동일하나, 위에서본바와같이 護肝寶 부분은성질표시표장이므로이사건등록상표의상표권이미치지아니한다. 이러한전제에서이사건등록상표와확인대상표장을대비하면양자는외관, 호칭이다르다. 또한, 이사건등록상표는 호간보 를한글로만표기한것이어서한자로표기된 護肝寶 와달리그자체만으로는특정한관념으로인식된다고보기어려우므로, 관념면에서도확인대상표장은이사건등록상표와유사하지아니하다. 이처럼확인대상표장이이사건등록상표와표장이유사하지아니한이상, 이

59 사건사용상품과이사건등록상표의지정상품이유사한지를살펴볼필요도없이확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속하지아니한다. 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로취소되어야한다. 3. 결론 따라서이사건심결의취소를구하는원고청구는이유있으므로이를인용하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사오영준 판사 판사 권동주 김동규

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61 Ⅲ 무효 허2310 등록무효 (7-1-7) 허6800 등록무효 (7-1-7, ) 허7803 등록무효 (6-2, ) 허8622 등록무효 (6-1-3, ) 허267 등록무효 (7-1-7) 허816 등록무효 (6-1-3) 허2508 등록무효 (6-1-3, 6-2)

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63 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2015허 2310 등록무효 ( 상 ) 원 고 서울약품주식회사서울강동구올림픽로 738 ( 천호동 ) 대표이사이 소송대리인법무법인케이씨엘담당변호사김보성 피 고 1. 리앤케이파트너스주식회사서울강남구테헤란로81길 26 5층 ( 삼성동, 유림빌딩 ) 대표이사이 2. 이 서울피고들소송대리인변리사강일신 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당3054호사건에관하여한심결중상표 서비스표등록제21685 호의지정상품중 꿀을주성분으로하는비알콜음료, 발포성음료용분말, 발포성음료용정제, 음료용인삼분말, 음료용인삼엑기스 에관한부분을취소한다. 2. 소송비용은피고들이부담한다

64 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 서비스표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 지정상품추가출원일 / 지정상품추가등록일 : 상표 서비스표등록제21685 호 / / / 및 / ) 구성 : 3) 지정상품 / 서비스업 : [ 별지 3] 기재와같다 및 지정상품추가출원하여 추가로등록된지정상품은 [ 별지 1] 기재와같다. 4) 등록권자 : 피고들 나. 선등록상표 1 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표등록제 호 / / ) 구성 : ( 일반상표 ) 3) 지정상품 : 상품류구분제05류의강장제, 약제, 자양강장변질제 4) 등록권리자 : 원고 다. 선등록상표 2 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표등록제 호 / / ) 구성 : ( 일반상표 )

65 3) 지정상품 : [ 별지 2] 기재와같다. 4) 등록권리자 : 원고 라. 이사건심결의경위 1) 원고는 특허심판원에피고들을상대로하여, 이사건등록상표 서비스표의지정상품중추가등록된지정상품은선등록상표들과그지정상품이유사하므로, 상표법제7조제1항제7호에해당하여그등록이무효로되어야한다. 는이유로등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은이를 2013당 3054호로심리한후 이사건등록상표 서비스표는선등록상표들과그표장이서로유사하고, 이사건등록상표 서비스표의추가등록된지정상품중제29류의건강보조식품들은선등록상표들의지정상품중 약제 등과그용도, 형상, 제조, 판매, 거래와수요자층이서로구별되지않는동일 유사한상품에해당한다고할것이다. 그러나이사건등록상표 서비스표의추가등록된지정상품중제32류의 ' 꿀을주성분으로하는비알콜음료, 발포성음료용분말, 발포성음료용정제, 음료용인삼분말, 음료용인삼엑기스 ' 는모두음료에관한것으로서선등록상표들의 약제 등과는그용도는물론생산과유통구조및수요자등이모두다른비유사한상품에해당한다. 따라서이사건등록상표 서비스표의추가등록된지정상품중제29류의건강보조식품들은상표법제7조제1항제7호에해당하여그등록이무효로되어야하나, 제32류에해당하는음료등은이에해당하지아니하여무효라고할수없다. 는이유로원고의심판청구를일부기각하는이사건심결을하였다 ( 이에대하여원고만이위일부기각된심결부분의취소를구하는이사건소를제기하였고, 이사건심결중지정상품등록무효로인용된부분은그대로확정되었다 ). [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1 내지 5호증의각기재, 변론전체의취지 2. 원고주장의심결취소사유의요지이사건등록상표 서비스표의추가등록된지정상품중제32류의 ' 꿀을주성분으로하는비알콜음료, 발포성음료용분말, 발포성음료용정제, 음료용인삼분말, 음료용인삼엑기스 ' 는모두건강보조식품또는건강기능식품에해당하

66 거나이와매우유사한상품이고, 제약회사가제조하여약국에서판매되는경우도많으므로, 선등록상표 1의 강장제, 선등록상표 2의 강장제, 미네랄보충식품, 의료용식이요법음료, 비타민정제 와지정상품이동일 유사하다고할것이다. 따라서이와달리판단한이사건심결은위법하여취소되어야한다. 3. 상표법제 7 조제 1 항제 7 호해당여부 가. 표장의유사여부 이사건등록상표 서비스표인 와선등록상표 1 인 는한글 원기소 와영문 WONKISO, Wonkiso 가상하로병기된한글과영문 이결합된표장이고, 선등록상표 2 인 는사각도형안의상단 부에가로로표기된영문 WONKISO, 하단부의좌측에세로로표기된한글 원기소, 하단부의우측에역기를들고있는사람형상의도형이배치된문자와도형이결합된표장이다. 이사건등록상표 서비스표는선등록상표 1과한글, 영문의내용과구성이동일하여그외관이동일하고, 다만선등록상표 2와는도형의유무, 문자의배열등의차이로인하여그외관은서로차이가있으나, 이사건등록상표 서비스표와선등록상표 1, 2는모두 원기소 라고호칭되고인식되므로, 이사건등록상표 서비스표와선등록상표들의표장은서로유사하다고할것이다 ( 이점에대하여서는당사자들사이에다툼이없다 ). 나. 지정상품의유사여부 1) 판단기준지정상품의유사여부는대비되는상품에동일또는유사한상표를사용할경우동일업체에의하여제조또는판매되는상품으로오인될염려가있는가여부를기준으로하여판단하되, 상품자체의속성인품질, 형상, 용도와생산부문, 판매부문, 수요자의범위등거래의실정을종합적으로고려하여일반

67 거래의통념에따라판단하여야한다 ( 대법원 선고 98후850 판결, 대법원 선고 2003후 144 판결등참조 ). 2) 구체적판단가 ) 선등록상표 1, 2의지정상품중 강장제 는온몸의물질대사를촉진하고영양을도와체력을증진하고몸을튼튼하게하는약이나작용물로서소화제, 보혈제, 자양제등이이에속하고, 4) 그중자양제또는자양강장제 ( 滋養强壯劑 ) 는영양에의해기능회복을꾀하는것으로, 각종비타민제를비롯하여단백질제 탄수화물 미네랄 필수아미노산등이있으며, 한방제 ( 漢方劑 ) 로는부자제 ( 附子劑 ) 건강제 ( 乾薑劑 ) 인삼제 ( 人蔘劑 ) 가사용된다. 5) 한편, 식품이란의약으로취급되는것을제외한모든음식물을말하는것이고 ( 식품위생법제2조제1호 ), 이러한식품중에서인체에유용한 기능성 을가진원료나성분을사용하여정제 캅셀 분말 과립 액상 환등의형태로제조 가공한식품을건강기능식품이라한다 [ 건강기능식품에관한법률 ( 이하 건강기능식품법 이라한다 ) 제3조제1호 ]. 여기서 기능성 이란인체의구조및기능에대하여영양소를조절하거나생리학적작용등과같은보건용도에유용한효과를얻는것을말한다 ( 동조제2호 ). 이처럼건강기능식품은의약품과는구별되는식품으로서, 종래에는식품위생법관련법령등에서 건강보조식품, 특수영양식품, 인삼제품류 등으로규제 관리해왔으나건강기능식품의안전성확보및품질향상과건전한유통 판매를도모하고국민의건강증진과소비자보호에이바지함을목적으로 건강기능식품법이제정되었다 ( 시행 ). 선등록상표1, 2의지정상품인 강장제 와선등록상표 2의지정상품중 강장제, 미네랄보충식품, 의료용식이요법음료, 비타민정제 는모두인체에유용한기능성을가진원료나성분을사용해제조 가공한것으로, 영양소를조절하거나생리학적작용등과같은보건용도에유용한효과를얻는다는점에서건강기능식품 ( 종래의 건강보조식품 을포함한다. 이하같다 ) 에도해당된다고할것이다. 나 ) 한편, 갑제6, 10, 13, 16호증의각기재에변론전체의취지를종합하면, 이사건등록상표 서비스표의추가등록된지정상품중 꿀을주성분으로하는비알콜음료, 음료용인삼분말, 음료용인삼엑기스 ' 는인체에유용한기능성을가진꿀이나인삼을제조 가공한것인사실, 추가등록된지정상품중 발포 4) 네이버국어사전참조, 네이버지식백과농업용어사전참조 ( 갑제 17 호증 ) 5) 네이버지식백과, 두산백과참조

68 성음료용분말, 발포성음료용정제 는그출원당시에 베로카, 레덕손 등과같은발포성비타민제품이거래계에다수유통되고있었던사실, 발포성음료용분말또는발포성음료용정제는물에녹여먹기때문에흡수가빠르고간편하게음료수처럼마실수있다는장점으로건강기능식품등에자주이용되고있었던사실이인정된다. 위인정사실에의하면, 이사건등록상표 서비스표의추가등록된지정상품중 꿀을주성분으로하는비알콜음료, 음료용인삼분말, 음료용인삼엑기스 ' 는 기능성 을가진 꿀또는인삼 을성분으로제조 가공된것으로서 건강기능식품 으로분류될가능성이크고, 또한인체에유용한기능성을가진원료나성분으로제조 가공된 발포성음료용분말, 발포성음료용정제 의경우도이와마찬가지로 건강기능식품 으로분류될가능성이크다고할것이다. 다만 발포성음료용분말, 발포성음료용정제 의원료나성분이위와같은 기능성 을가지지못한때에는단순한음료에불과하여건강기능식품과는그용도를달리한다고볼여지가있으나, 앞서본바와같은거래계의실정에비추어볼때, 이는건강기능식품으로분류되는 발포성음료용분말, 발포성음료용정제 와그생산과판매처, 수요자의범위등에서매우유사할뿐아니라그품질및형상의구별도용이하지아니한경우에해당한다고봄이상당하므로거래상혼동또는오인의가능성이없다고할수없다. 다 ) 아울러갑제6, 7, 10, 12, 15, 16호증의각기재에변론전체의취지를종합하면, 이사건등록상표 서비스표의추가등록된지정상품의출원당시를기준으로, 1 발포성비타민정제인 베로카, 레덕손 은제약회사인바이엘코리아주식회사에서생산되어약국에서판매되었고, 건강보조식품등의회사에서도발포비타민정제가생산되어일반마트등에서판매되었던사실, 2 홍삼과벌꿀성분이함유된 홍삼벌꿀 음료는광동제약주식회사에서생산되어일반마트등에서판매되었던사실, 3 홍삼과녹용추출물인 홍삼녹용진액 은주식회사보령제약에서생산되어약국등에서판매되었고, 정관장 홍삼음료제품은제약회사가아닌한국인삼공사에서생산되어일반마트에서뿐만아니라약국등에서도판매된사실 6), 4 그리고위와같은지정상품들은남녀노소의구분없이신체기능및건강에관심이있는사람들이모두그수요자인사실을인정할수있다. 6) 자피고들변론요지서 11면에도이와같은내용이기재되어있다

69 라 ) 이상과같은제반사정을종합하여보면, 건강기능식품 은체력을증진하고몸을튼튼하게하는등의인체에유용한기능성을가진원료나성분을사용하여제조 가공한것으로서, 이사건등록상표 서비스표의추가등록된지정상품의출원당시에제약회사뿐만아니라제약회사가아닌건강기능식품제조 판매회사에서도생산하고있었고, 약국뿐만아니라일반마트에서도판매되고있었음을알수있다. 따라서이사건등록상표 서비스표의추가등록된지정상품중 꿀을주성분으로하는비알콜음료, 발포성음료용분말, 발포성음료용정제, 음료용인삼분말, 음료용인삼엑기스 ' 는선등록상표 1의지정상품중 강장제, 선등록상표 2의지정상품중 강장제, 미네랄보충식품, 의료용식이요법음료, 비타민정제 와상품속성인품질, 용도와생산부문, 판매부문, 수요자의범위등이중복되거나적어도그품질및형상구별이용이하지않고생산 판매부분과수요자가매우유사한경우에해당한다고할것이어서, 위지정상품에동일또는유사한상표를사용할경우동일업체에의하여제조또는판매되는상품으로오인될염려가있다고할것이므로, 양지정상품은유사하다고할것이다. 다. 피고들의주장에대한판단 1) 이에대하여피고들은, 을제4호증에발포성커피음료분말이나타나있으므로, 이사건등록상표 서비스표의지정상품인 발포성음료용분말, 발포성음료용정제 는선등록상표들의지정상품과는차이가있다고주장한다. 살피건대, 을제4호증 ( 등록특허공보제838137호 ) 에의하면, 발포성커피음료분말에대하여특허등록이된사실은인정되나, 위증거만으로이사건등록상표 서비스표의추가등록된지정상품의출원당시에위와같은제품이시중에널리유통되어판매되고있었다고보기어렵고, 앞서살펴본바와같이 기능성 을가진원료로제조된것인지여부에관계없이위지정상품에이사건등록상표를사용할경우동일업체에의해제조또는판매되는상품으로오인될염려가농후한이상, 피고들의위주장은이유없다. 2) 피고들은또한, 비의료용식용로얄젤리, 꿀, 가공된인삼, 인삼차 등의상표권자들로서, 수요자의오인혼동방지를위해 ' 꿀을주성분으로하는비알콜음료, 발포성음료용분말, 발포성음료용정제, 음료용인삼분말, 음료용인삼엑기스 ' 를지정상품으로한이사건등록상표 서비스표는무효가되어서는아니

70 되고, 또한원고는피고들의선등록상표들보다선출원된이사건등록상표 서비스표및등록상표제 호가존재하여오히려선등록상표들이무효사유를가지고있다는것을알면서이사건심판및소를제기하였는바, 이는신의칙에반하여권리남용에해당하므로, 이사건소는부적법하여각하되어야한다고주장한다. 살피건대, 앞서본사실및을제1, 6, 7, 8, 10호증의각기재에변론전체의 취지를종합하면, 1 피고들은표장이 이고, 꿀, 비의료용식 용로얄젤리 등을지정상품으로한상표등록번호제 호 ( 출원일 ) 의등록권리자이고, 가공된인삼, 인삼차 등을지정상품으로한이사건등록상표 서비스표 ( 출원일 ) 의등록권리자인사실, 2 원고는 , 선등록상표 1, 2를각출원하여 , 이를각등록한사실, 3 피고들은 경부터 경사이에위등록상표권들에대하여경남제약주식회사, 이수제약주식회사에게통상사용권또는전용사용실시권을부여하는계약을체결한사실, 4 피고들은 , 두차례에걸쳐이사건등록상표 서비스표의지정상품에 꿀을주성분으로하는비알콜음료, 발포성음료용분말, 발포성음료용정제, 음료용인삼분말, 음료용인삼엑기스 와각종 건강보조식품 을추가하는출원을하여 지정상품추가등록을마친사실은인정된다. 그러나앞서본사실관계에비추어알수있는다음과같은사정들즉, ᄀ지정상품의유사여부는출원시를기준으로거래의실정을종합적으로고려하여일반거래의통념에따라판단하여야하고, 상표의등록가부는그지정상품과관련하여상표마다독자적으로판단하여야하는점, ᄂ선등록상표 1, 2의지정상품들은 의약품또는체력을증진하고몸을튼튼하게하는등의인체에유용한기능성을가진원료나성분을사용해제조 가공한작용물 에해당하므로, 단순히선등록상표 1, 2의지정상품에서사용하는원료나성분이피고들의위등록상표들의지정상품과일부공통된다는사정만으로선등록상표 1, 2에무효사유가존재한다고단정할수없는점, ᄃ피고들은 비의료용식용로얄젤리, 꿀, 가공된인삼, 인삼차 등의지정상품에관하여권리를가지고있음에도불구하고, 별도로이사건등록상표 서비스표의지정상품에 ' 꿀을주성분으로하는비

71 알콜음료, 발포성음료용분말, 발포성음료용정제, 음료용인삼분말, 음료용인삼엑기스 ' 를추가로출원하여등록한사정에비추어보면당초의지정상품들과추가등록된지정상품들의거래실정이당연히일치한다고는보기어려운점등에비추어보면, 앞서인정한사실만으로는수요자의오인혼동방지를위해이사건등록상표 서비스표가무효로되어서는아니된다거나이사건소제기가신의칙에반하거나권리자의정당한이익을결여한권리행사로서권리남용에해당한다고보기어렵다. 따라서, 피고들의위주장은어느모로보나이유없다. 다. 검토결과따라서이사건등록상표 서비스표는선등록상표 1, 2와표장이동일 유사하고, 그지정상품중 꿀을주성분으로하는비알콜음료, 발포성음료용분말, 발포성음료용정제, 음료용인삼분말, 음료용인삼엑기스 는선등록상표들의지정상품과유사하므로, 결국 꿀을주성분으로하는비알콜음료, 발포성음료용분말, 발포성음료용정제, 음료용인삼분말, 음료용인삼엑기스 를지정상품으로한이사건등록상표 서비스표는상표법제7조제1항제7호에해당하여그등록이무효로되어야한다. 4. 결론 그렇다면이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사박형준 판사 판사 이혜진 진현섭

72 [ 별지 1] 이사건등록상표 서비스표의지정상품중추가등록된지정상품 [ 제29류 ] 홍삼을주원료로하는건강보조식품, 홍삼을주원료로하는건강기능식품, 홍삼엑기스를주원료로하는건강보조식품, 홍삼엑기스를주원료로하는건강기능식품, 홍삼농축액분말을주원료로하는건강기능식품, 홍삼농축액분말을주원료로하는건강보조식품, 홍삼을주원료로한환형건강보조식품, 홍삼을주원료로한환형건강기능식품, 곡류효소가함유된건강기능식품, 건조효모가함유된건강기능식품, 비타민이함유된건강기능식품, 유당이함유된건강기능식품, 산화아연이함유된건강기능식품, 섬유질에비타민이함유된분말형의체중조절용건강기능식품, 섬유질에칼슘이함유된분말형의체중조절용건강보조식품, 섬유질에비타민이함유된정제형의체중조절용건강기능식품, 섬유질에칼슘이함유된정제형의체중조절용건강보조식품, 건조된과실을주성분으로하는건강보조식품, 건조된채소를주성분으로하는건강보조식품, 과실가공식품을주성분으로하는건강보조식품, 한방재 ( 길경, 진피, 감초뿌리, 구기자, 성엽등 ) 를주성분으로하는건강보조식품 [ 제32류 ] 꿀을주성분으로하는비알콜음료, 발포성음료용분말, 발포성음료용정제, 음료용인삼분말, 음료용인삼엑기스 [ 끝 ]

73 [ 별지 2] 선등록상표 2의지정상품상품류구분제05류의가축병치료제, 가축세정제 { 수의과용 }, 가축용백신, 감각기관용약제, 갑상선및부갑상선호르몬제, 강장제, 개로션 { 수의과용 }, 개세정제 { 수의과용 }, 개용구충제, 건부병균용 ( 乾腐病菌用 ) 살균제, 겨자습포, 겨자습포지, 경구용피임약제, 고무를바른타페타연고, 공기정화제, 공기청정제, 광천수욕용염류, 광천수용염류, 구충제, 구토방지제, 구토제, 국소마취제, 굴라드수 ( 水 ), 글리세로인산염, 기관지확장제, 기생충구제제 ( 驅除劑 ), 기생충구제제용카르볼리늄, 기침치료용약제, 남성호르몬제, 납액 { 의료용 }, 농업용살충제, 뇌하수체호르몬제, 눈세척제, 다리종기치료용약제, 담배잎을사용하지않은의료용시가, 당뇨병치료용약제, 당뇨병환자용빵, 대구간유, 대사성약제, 도찰제 ( 塗擦劑 ), 독감방지용백신, 독약, 동물세정제 { 수의과용 }, 동물용구충목걸이, 동물용백신, 동물용약제, 동물피부보호용약제, 동상용약제, 두통용약제, 디기탈린 [ 강심제 ], 리신제, 마약제, 마취제, 말용백신, 말초신경계용약제, 말파리구제용오일, 멘톨 (Menthol), 면역조절제, 모기향, 물리적장해치료용약제, 미네랄영양첨가제, 미네랄보충식품, 미생물용영양물질, 민달팽이구제제 [ 괄태충구제제 ], 밀의흑수병 ( 黑穗病 ) 치료제, 바이러스박멸제, 반창고제거용제, 발발한치료제, 발기부전치료용약제, 발포제, 발한제, 발한치료제, 방부제, 방사선숙취치료용약제, 방충용삼나무목재, 방충제, 방충향, 배설촉진제, 백분병치료제, 백신, 변비완화용약제, 부신호르몬제, 부인용한방약, 분만촉진제, 비뇨생식기용약제, 비듬치료용조제약품, 비인체용방취제, 비타민정제, 비타민제, 뼈질환치료용약제, 사람및동물용미량원소제제, 산소욕용산소, 살균제, 살비제, 살생물제, 살조제 ( 殺藻劑 ), 살충제, 살충제용담배추출물, 생약, 선번 (Sunburn) 치료용연고, 선충구제제, 섬유용탈취제, 세균독 ( 毒 ), 세균배양용배지 ( 培地 ), 세포부활용약제, 소독용유황스틱, 소독용훈증제, 소염제, 소염제및해열제, 소화기관용약제, 수렴제, 수은연고, 수의과용그리스, 수의과용로션제, 수의과용생물학적제제, 수의과용아미노산, 수의과용항감염제, 수의과용화학제, 수의과용효소, 수의과용효소제, 순환기관용약제, 술폰아미드제, 스멜링솔트, 스테로이드, 스트렙토마이신제, 스트리키닌, 습포제, 식

74 용비영양식식물섬유 ( 의료용 ), 식이요법또는약제용전분, 신경안정제, 아코니틴, 아편, 아편알칼로이드제, 아편제, 안과용약제, 안구또는안구내수술용약제, 안약, 알레르기용약제, 알부민성우유 ( 의료용 ), 액상진양제 ( 鎭痒劑 ), 약쑥, 약용과자, 약용설폰아미드, 약용캔디, 약용캡슐, 약재용사향, 약제, 약제용감초, 약제용겐티아나, 약제용겨자, 약제용곡분, 약제용과이어콜, 약제용대황근 ( 大黃根 ), 약제용동상연고, 약제용로션제, 약제용류풀린, 약제용마그네시아, 약제용막대형감초, 약제용맥각 ( 麥角 ), 약제용맥아, 약제용맹그로브수피 ( 樹皮 ), 약제용멜리사수 ( 水 ), 약제용목탄, 약제용몰식자산, 약제용미로발란수피 ( 樹皮 ), 약제용민트, 약제용부식제, 약제용브롬, 약제용비스무트아질산, 약제용비스무트제제, 약제용산류 ( 酸類 ), 약제용석회제제, 약제용선번 (Sunburn) 치료제, 약제용셀룰로오스에스테르, 약제용셀룰로오스에테르, 약제용소화제, 약제용수피 ( 樹皮 ), 약제용수화 ( 水化 ) 클로랄, 약제용시럽, 약제용아마인, 약제용아마인분, 약제용아몬드유, 약제용알데히드, 약제용알콜, 약제용어분 ( 魚粉 ), 약제용에스테르, 약제용에테르, 약제용연고, 약제용요오드, 약제용요오드화물, 약제용요오드화알칼리, 약제용우유효소, 약제용유칼립톨, 약제용유칼립투스, 약제용유황화 ( 硫黃華 ), 약제용이스트, 약제용인산염, 약제용전제 ( 煎劑 ), 약제용정제, 약제용중탄산 ( 重炭酸 ) 소다, 약제용초산알루미늄, 약제용초산염, 약제용카슈, 약제용캡슐, 약제용콜로디온, 약제용크레오소트, 약제용타르타르, 약제용타르타르크림, 약제용테레빈, 약제용테레빈유, 약제용티몰, 약제용페놀, 약제용펙틴 (Pectin), 약제용펩신, 약제용펩톤, 약제용포름알데히드, 약제용홉추출물, 약제용화학제, 약제용환약, 약제용효소, 약제제형제조용조성물, 약학적제제, 어지럼증치료용환제, 에리스로마이신제, 엘릭서약품, 염치료용환제, 염화암모늄정제, 오포델도크, 완하제 ( 緩下劑 ), 외피용약제, 요오드팅크, 요오드포름, 월경순환조절정제, 월경촉진제, 위생용살균제, 위생용소독제, 위장세척제, 위장질환치료용약제, 유열 ( 乳熱 ) 예방제, 유충구제제 ( 驅除劑 ), 의료욕용약제, 의료용가스, 의료용감홍 ( 甘汞 ), 의료용거머리, 의료용거전발삼, 의료용건조제, 의료용겨자유, 의료용고약, 의료용곡류처리공정의부산물, 의료용과산화수소, 의료용과자, 의료용광천수, 의료용구강보호및치료용약제, 의료용구강세정액, 의료용구강소독제, 의료용구강청량제, 의료용구충제, 의료용그리스, 의료용글리세린, 의료

75 용기나피 ( 皮 ), 의료용나트륨염, 의료용대추액, 의료용동위원소, 의료용디아스타제, 의료용딜오일 (Dill oil), 의료용또는수의과용진단제, 의료용또는수의과용효소, 의료용라듐, 의료용레시틴, 의료용로얄젤리, 의료용맥아유음료, 의료용목욕염류, 의료용목욕진흙, 의료용미생물용영양제, 의료용및수의과용진단제, 의료용및수의과용화학시약, 의료용바셀린, 의료용발삼제제, 의료용방사선조영 ( 造影 ) 물질, 의료용방사성물질, 의료용방향제, 의료용베이비오일, 의료용베이비파우더, 의료용보조제, 의료용사료첨가제, 의료용사르사파릴라 (Sarsaparilla), 의료용산소, 의료용살균제, 의료용생물학제제, 의료용설탕, 의료용세정제, 의료용세척용액, 의료용시약, 의료용식욕감퇴제, 의료용식이요법식품, 의료용식이요법식품조제제, 의료용식이요법용설탕, 의료용식이요법음료, 의료용식이요법제, 의료용아미노산, 의료용아일랜드이끼, 의료용알부민성식품, 의료용알부민조제제, 의료용알카로이드, 의료용앙고스투라껍질, 의료용약제, 의료용양모제, 의료용연초, 의료용염류, 의료용영양첨가제, 의료용온천수, 의료용위생제, 의료용인삼캡슐, 의료용자황, 의료용장뇌 ( 樟腦 ), 의료용장뇌유 ( 樟腦油 ), 의료용젤라틴, 의료용진단제, 의료용체중감량차, 의료용추잉검, 의료용칼륨염, 의료용캔디, 의료용콘듀랑고수피 ( 樹皮 ), 의료용콰시아, 의료용퀘브라초수피 ( 樹皮 ), 의료용퀴놀린, 의료용키니네, 의료용팅크제, 의료용포도당, 의료용포마드, 의료용피마자유, 의료용피부세척용약제, 의료용항균제, 의료용항진균성크림, 의료용허브탕제, 의료용혈액, 의료용호르몬, 의료용화학제, 의료용회향, 의료용효소, 의료용효소제, 의료용훈증소독제, 의약용감초, 의약용구강청량용추잉검, 의약용드링크제, 의약용맹그로브수피 ( 樹皮 ), 의약용모발성장촉진제, 의약용뿌리, 의약용사탕과자, 의약용스킨로션, 의약용아몬드유, 의약용알콜, 의약용약초, 의약용약초추출물, 의약용오일, 의약용진단시약, 의약용진흙, 의약용차, 의약용침제 ( 浸劑 ), 의약용합성펩티드, 의약용허브, 의약용허브차, 이뇨제, 이명치료용환제, 인공수정용동물정액, 인공수정용정액, 인체용약제, 일반마취제, 임신에의한건성피부방지용약제, 임신중반점용약제, 임신중피부반점방지용약제, 임신중피부수화용약제, 임신진단시약, 자양강장변질제, 장기 ( 臟器 ) 추출액요법제, 장내세균치료용동물용약제, 정제제조용첨가제, 정화용약제, 제산제, 제초제, 제충국분말, 조제약품, 조제용제, 조혈제,

76 종양치료용약제, 종합비타민제, 좌약, 중추신경계용약제, 중추치료용약제, 쥐약, 진단용아이소토프표지물질, 진단용약제, 진정제, 진통제, 질세정제, 천식치료용약제, 천식환자용차, 체중감량용의료제제, 최면제, 최유제 ( 催乳劑 ), 췌장호르몬제, 치과용약제, 치료용목욕제, 치료용아이소토프표지물질, 치아발생촉진제, 치유욕용 ( 治癒浴用 ) 해수, 치질용제, 치질치료제, 침샘호르몬제, 칸타리드스분말, 칼슘보충제, 코카인, 콘드로이틴제, 콘택트렌즈세척제, 콘택트렌즈용용액, 큐라레, 크로톤수피 ( 樹皮 ), 클로람페니콜제, 클로로포름, 탕약제, 테트라시클린제, 토양살균제, 투석용의약용용액, 트레오닌제, 트리코마이신제, 트립토판제, 튼살방지용약제, 티눈고, 티눈치료약, 티오루틴제, 파리구제제 ( 驅除劑 ), 페니실린제, 폐고혈압치료용흡입용약제, 폐렴감염방지용백신, 포도나무병치료제, 포도나무뿌리진디처치제, 피부경결 ( 硬結 ) 치료제, 피부과용약제, 피부과용항균제, 피부보호용약품, 피부장애치료용약제, 피임약, 할라파 ( 설사용약재 ), 합성마약제, 항고혈압제, 항뇨산제제, 항당뇨제, 항독소세럼, 항문용약제, 항병원균성식물보호제, 항생물질제제, 항생제, 항암제, 항울제, 항육종제, 항은화식물제제, 항응고제, 항종양제, 항피부감염제, 해독제, 해열성진통제, 해열제, 해충구제제 ( 驅除劑 ), 향지방지성인자용약제, 헤모글로빈, 혈관수축제, 혈당강하제, 혈액용제, 혈장, 혈청, 혈청요법용약제, 호흡기관용약제, 호흡용흥분제, 호흡질환및장애치료용흡입제, 호흡질환및천식치료용약제, 혼합항생물질제제, 혼합비타민제, 화상치료제, 화학세정용소독제, 화학요법제, 화학적장애치료용약제, 화학적피임약, 훈증소독봉, 훈증소독정제, 훈증소독제, 히드라스티닌, 히드라스틴, HBS항체측정시약 [ 끝 ]

77 [ 별지 3] 이사건등록상표 서비스표의지정상품 / 서비스업 - 상품류구분제29류의건조된과실을주성분으로하는건강보조식품, 홍삼을주원료로하는건강보조식품, 건조된채소를주성분으로하는건강보조식품, 홍삼을주원료로하는건강기능식품, 과실가공식품을주성분으로하는건강보조식품, 홍삼엑기스를주원료로하는건강보조식품, 한방재 ( 길경, 진피, 감초뿌리, 구기자, 성엽등 ) 를주성분으로하는건강보조식품, 홍삼엑기스를주원료로하는건강기능식품, 홍삼농축액분말을주원료로하는건강기능식품, 홍삼농축액분말을주원료로하는건강보조식품, 홍삼을주원료로한환형건강보조식품, 홍삼을주원료로한환형건강기능식품, 곡류효소가함유된건강기능식품, 건조효모가함유된건강기능식품, 비타민이함유된건강기능식품, 가지, 유당이함유된건강기능식품, 감자, 산화아연이함유된건강기능식품, 고구마, 섬유질에비타민이함유된분말형의체중조절용건강기능식품, 고비, 섬유질에칼슘이함유된분말형의체중조절용건강보조식품, 고사리, 섬유질에비타민이함유된정제형의체중조절용건강기능식품, 고추, 섬유질에칼슘이함유된정제형의체중조절용건강보조식품, 냉이, 녹두나물, 당근, 동아, 마늘, 머위, 무, 박, 배추, 벨후추, 부추, 산초나무, 상치, 생강, 송로버섯, 송이버섯, 시금치, 아티쵸크 (Artichoke), 양배추, 양파, 오이, 우엉, 인삼, 자소, 죽순, 콩나물, 토마토, 파, 파슬리, 표고버섯, 풋콩, 피망, 호박, 가공된인삼, 건시 ( 乾枾 ), 건조야채, 건포도, 과일샐러드, 과일젤리, 김치, 깍두기, 단무지, 동치미, 마멀레이드, 보존처리된양파, 보존처리된올리브, 보존처리된재배허브 (Herb), 설탕에절인과일, 소금에절인양배추, 스튜요리된 (Stewed) 과일, 알콜보존처리된과일, 야채샐러드, 야채수프, 오가리, 장아찌, 잼, 초콜릿넛버터, 코코넛버터, 코코아버터, 토마토퓨레, 통조림과일, 통조림야채, 피넛버터, 피카릴리 (Piccalilli), 피클, 감자프레이크 (flake), 사과퓌레 (puree), 크랜베리소스, 타이니 (Tahini), 휴머스 (Hummus), 요리용야채주스, 농 ( 濃 ) 두부, 두부, 두유, 감, 대추, 딸기, 레몬, 멜론, 모과, 밀감, 바나나, 바틀렛배 (Bartlett pears), 밤, 배, 복숭아, 비파 ( 枇杷 ), 사과, 살구, 수박, 아보카도 (Avocados), 아시아배 (Asian pears), 앵두, 오렌지, 은행, 자두, 자몽, 잣, 참외, 키위프루트 (Kiwifruit), 파인애플, 파파야,

78 페이조아 (Feijoa), 포도, 호두, 포테이토칩, 꿩고기, 닭고기, 돼지고기, 말고기, 소고기, 양고기, 오리고기, 인조육, 칠면조고기, 토끼고기, 건조란, 달걀, 동결란, 메추리알, 분말달걀, 오리알, 간, 간으로만든파테, 간으로만든페이스트, 고기엑기스, 고기젤리, 돈까스, 레닛 (Rennet), 베이컨, 부용 (Bouillon), 부용제조제, 브로스 (Broth), 블랙푸딩 ( 블러드소시지 ), 비프스테이크, 샤르꾸떼리 (Charcuterie), 소시지, 소위 ( 胃 ), 식용골수, 식용젤라틴, 육포, 통조림육, 햄, 햄버거용고기, 으깬소시지, 발효유, 분유 ( 유아용은제외한다 ), 사와, 산양유, 양유, 연유, 요구르트, 우유, 유산균음료, 유산음료, 유장 ( 乳漿 ), 치즈, 케피르, 콘덴스트밀크, 쿠미스 (Koumiss), 크림, 휩크림 (Whipped cream), 버터, 버터크림, 식용들기름, 식용땅콩기름, 식용면실유, 식용소맥유, 식용아마인유, 식용옥수수기름, 식용올리브유, 식용참기름, 식용코코넛지방팜유, 식용콩기름, 식용팜핵유, 식용펙틴 (Pectin), 식용평지기름, 식용해바라기유, 식용고래기름 ( 경지 ), 식용골유, 식용라놀린, 식용라드 (Lard), 식용어유 ( 魚油 ), 식용우지 ( 牛脂 ), 쇼트닝, 식용경화유 ( 硬化油 ), 식용분말유지, 마가린, 가물치, 가오리, 가자미, 가재, 갈치, 게, 고등어, 고래, 광어, 굴, 굴조개, 꽁치, 낙지, 넙치, 녹새치, 농어, 대구, 대구알젓, 대합, 도미, 돌고래, 돔, 말린청어알, 멸치, 명태, 문어, 미꾸라지, 바지락조개, 방어, 밴댕이, 뱀장어, 병어, 보리멸, 복어, 볼락, 붕어, 붕장어, 삼치, 상어, 새우, 성게, 성게알젓, 소금에절인연어알, 소라, 숭어, 식용개구리, 양미리, 연어, 오징어, 우렁쉥이, 은어, 잉어, 자라, 전갱이, 전복, 전어, 정어리, 조개, 조기, 준치, 쥐치, 참치, 청새치, 청어, 캐비어, 해삼, 홍어, 홍합, 황새치, 감태, 꼬시레기, 다시마, 모자반, 미역, 청각, 클로렐라, 톳, 파래, 한천, 해태, 건제어개류, 생선묵, 생선을저민조각, 수산물의통조림및병조림, 식용부레풀, 식용어분 ( 魚粉 ), 훈제어개류 - 상품류구분제30류의아몬드페이스트, 케이퍼 (Capers), 곡물소시지, 곡물수프, 곡분제페이스트, 국수, 귀리플레이크, 냉면, 당면, 도시락밥, 라면, 라비올리 (Ravioli), 리본버미첼리 (Ribbon vermicelli), 마카로니, 만두피, 밀기울, 버미첼리 (Vermicelli), 빈대떡, 샌드위치, 스파게티, 오트밀, 전, 초밥, 콘플레이크, 쿠스쿠스 (Couscous), 키쉬 (Quiches), 타불레 (Tabboulea), 타코 (Tacos), 토스트, 파스타 (Pasta), 피자, 핫도그, 감초과자, 강정, 건 ( 乾 ) 과자, 건빵, 냉동요구르트얼음과자, 누가, 다식, 도넛, 드롭스, 땅콩과자, 러스크 (Rusk), 롤리팝,

79 마지팬 (Marzipan), 마카롱 (Macaroons), 맥아비스킷, 바바로아, 박하사탕과자, 볼로, 봉봉과자, 비스킷, 비의료용추잉검, 빙과용셔벗, 사탕과자, 사탕조림, 산자, 쇼트브레드, 슈크림, 식용캔디, 아몬드과자, 아이스캔디, 아이스케이크, 아이스크림, 약 ( 藥 ) 과자, 양갱, 얼음사탕, 엿, 와플 (Waffles), 웨이퍼스, 전과, 젤리과자, 초콜릿, 카스타드, 캐러멜캔디, 케이크, 케이크의식용장식품, 케이크페이스트, 콘칩, 쿠키, 크래커, 크레이프, 크리스마스트리장식용과자, 타트 (Tarts), 타피, 토르티야 (Tortillas), 파이, 파테, 팝콘, 패스티, 패스틸 (Pastille s), 팬케이크, 퍼프드라이스, 페이스트리 (Pastries), 페티볼 (Petit-beurre) 비스킷, 페티스포 (Petits fours), 편강, 퐁당 (Fondants), 푸딩, 프랄린 (Pralines), 할바 (Halvah), 핫케이크, 단팥빵, 롤빵, 만두, 머핀, 무발효빵, 빵가루, 생강빵, 식빵, 잼빵, 카스텔라빵, 크림빵, 햄버거용빵, 호떡, 스프링롤, 떡, 간장, 고추장, 된장, 자장, 청국장, 춘장, 글루타민산소다, 복합화학조미료, 핵산조미료, 화학조미료, 마리네이드, 마요네즈, 맥아식초, 샐러드드레싱, 소스, 식초, 케첩, 프렌치드레싱, 겨자가루, 계피가루, 고춧가루, 과자용향미료 ( 精油는제외한다 ), 깨소금, 냉이가루, 마늘가루, 바닐라 ( 향신료 ), 바닐라대용바닐린, 버섯가루, 사프론 (Saffron - 조미료 ), 산초가루, 생강가루, 양념용수프, 올스파이스 (Allspic e), 육계가루, 음료용향미료 ( 精油는제외한다 ), 차우차우 (Chow-chow), 카레가루, 후추가루, 처트니 (Chutneys), 맛소금, 샐러리 (Celery) 소금, 식품보존용소금, 요리용소금, 구기자차, 녹차, 맥엽차, 보리차, 석창포차, 오가피차, 원기차, 인삼차, 차의잎, 오룡차, 홍차, 대용커피, 밀크커피, 밀크코코아, 초콜릿음료, 커피음료, 코코아음료, 커피, 코코아, 얼음, 그레이비 (Gravies), 가정용식육연화제, 아이스크림응고제, 휩크림용안정제 - 상품류구분제31류의가지, 감자, 고구마, 고비, 고사리, 고추, 냉이, 녹두나물, 당근, 동아, 마늘, 머위, 무, 박, 배추, 벨후추, 부추, 산초나무, 상치, 생강, 송로버섯, 송이버섯, 시금치, 아티쵸크 (Artichoke), 양배추, 양파, 오이, 우엉, 인삼, 자소, 죽순, 콩나물, 토마토, 파, 파슬리, 표고버섯, 풋콩, 피망, 호박, 사탕무, 사탕수수, 코프라 (Copra), 감, 대추, 딸기, 레몬, 멜론, 모과, 밀감, 바나나, 바틀렛배 (Bartlett pears), 밤, 배, 복숭아, 비파 ( 枇杷 ), 사과, 살구, 수박, 아보카도 (Avocados), 아시아배 (Asian pears), 앵두, 오렌지, 올리브, 은행, 자두, 자몽, 잣, 참외, 코코넛, 키위프루트 (Kiwifruit), 파인애플, 파파야, 페이

80 조아 (Feijoa), 포도, 호두, 관목, 꽃, 나무, 모, 목초, 묘목, 분재, 생화, 쐐기풀, 장미나무, 종려나무, 천연잔디, 포도나무, 풀, 미가공코코아원두, 부화용수정란, 가금, 가축, 동물원동물, 병아리, 사육용동물, 산란용암탉, 새, 종축용가축, 짐승, 굼벵이, 벌레, 지렁이, 가물치, 가오리, 가자미, 가재, 갈치, 게, 고등어, 고래, 광어, 굴, 굴조개, 꽁치, 낙지, 넙치, 녹새치, 농어, 대구, 대합, 도미, 돌고래, 돔, 멸치, 명태, 문어, 미꾸라지, 바지락조개, 방어, 밴댕이, 뱀장어, 병어, 보리멸, 복어, 볼락, 붕어, 붕장어, 삼치, 상어, 새우, 성게, 소라, 숭어, 식용개구리, 양미리, 연어, 연어알, 오징어, 우렁쉥이, 은어, 잉어, 자라, 전갱이, 전복, 전어, 정어리, 조개, 조기, 준치, 쥐치, 참치, 청새치, 청어, 해삼, 홍어, 홍합, 황새치, 감태, 꼬시레기, 다시마, 모자반, 미역, 우뭇가사리, 청각, 클로렐라, 톳, 파래, 해태, 애완동물용모래종이 ( 깔집 ), 애완동물용향처리모래 ( 깔집 ), 통나무, 미가공코르크, 야자나무의잎, 크리스마스트리 ( 살아있는나무로만든것을말한다 ), 혼상용생화화환, 낚시용살아있는미끼, 장식용건조식물, 장식용드라이플라워, 누에, 잠종 ( 蠶種 ) - 상품류구분제32류의감주 ( 음료 ), 과일맛음료, 꿀을주성분으로하는비알콜음료, 발포성음료용분말, 발포성음료용정제, 비알콜성과일주스음료, 비알콜성아페리티프, 소다음료, 수정과, 식혜, 음료용인삼분말, 음료용인삼엑기스, 청량음료, 광천수, 리튬염수, 무탄산수, 생수, 식탁용미네랄워터, 음료용광천수, 음료용물 [ 끝 ]

81 특허법원 제 3 부 판 결 사 건 2015허 6800 등록무효 ( 상 ) 원 고 오츠카세이야쿠가부시키가이샤 ( 大塚製藥株式會社 ) 일본도쿄도지요다쿠간다츠카사마치 2-9 ( 日本東京都千代田區神司町 2-9) 대표자히구치타츠오소송대리인변리사김량은 피 고 신풍제약주식회사안산시단원구원시로 7 ( 목내동, 신풍제약주식회사 ) 대표이사유 소송대리인변리사김정현 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 1088 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표등록제 호 / /

82 2) 구성 : ( 일반상표 ) 3) 지정상품 : 별지기재와같다. 4) 등록권리자 : 피고 나. 선등록상표및선사용상표 1) 선등록상표 1 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표등록제 호 / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제5류의중추신경계용약제 (Pharmaceutical pr eparations for human use forthe treatment of central nervous system dis eases and disorders) 라 ) 등록권리자 : 원고 2) 선등록상표 2 가 ) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표등록제 호 / / 나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제5류의심혈관질환치료및예방용약제, 중추신경계장애질환치료및예방용약제, 발작증치료및예방용약제, 종양치료및예방용약제, 소염제, 호흡기전염성질환치료및예방용약제, 자가면역질환치료및예방용약제, 항생제라 ) 등록권리자 : 원고 3) 선사용상표 1 가 ) 사용개시일 : 국내 2004년, 미국 2002년나 ) 구성 : 다 ) 사용상품 : 향정신병약제라 ) 사용자 : 원고 4) 선사용상표 2 가 ) 사용개시일 : 국내 2004년, 미국 2002년

83 나 ) 구성 : 다 ) 사용상품 : 향정신병약제라 ) 사용자 : 원고 다. 이사건심결의경위 1) 원고는 특허심판원에피고를상대로하여, 이사건등록상표는선등록상표 1, 2와그표장및지정상품이유사하므로, 상표법제7조제1항제7호에해당하고, 또한그출원전에이미 향정신병약제 로널리알려진선사용상표 1, 2와유사한상표로서부정한목적에의해출원된상표이므로상표법제7조제1항제12호에도해당하여그등록이무효로되어야한다. 는이유로등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은이를 2014당 1088호로심리한후 이사건등록상표와선등록상표 1, 2 및선사용상표 1, 2( 이하 선등록상표등 이라한다 ) 는서로칭호, 외관이상이하고, 그지정상품및사용상품은의약품으로서약사또는의사가주요거래관계자이므로이사건등록상표와혼동할가능성이없다. 따라서이사건등록상표는선등록상표등과유사하지않으므로, 그지정상품의유사여부등에대하여살펴볼필요없이상표법제7조제1항제7호및제12호에해당하지않는다. 는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2, 20, 21, 22, 25호증의각기재 ( 가지번호있는것은각가지번호포함 ), 변론전체의취지 2. 원고주장의심결취소사유의요지 가. 선등록상표 1 과선사용상표 1 의 및선등록상표 2 와선사 용상표 2의 는두번째음절인 빌 의받침 ㄹ 이세번째음절의자음 ㄹ 과동일하여두번째음절 빌 부분이세번째음절 리 부분에흡수되어생략되거나약하게발음되는경향이있으므로, 선등록상표등은 리 가겹쳐지면서 압리파이 또는 아 ( 브 ) 리파이 로호칭될개연성이높다. 그리고선등록상

84 표등은어두부분의 아리 와어미부분의 파이 가명확히청감되어전체적으로 아리파이 라고청감되므로, 이사건등록상표인 와그호칭이 유사하다. 또한이사건등록상표및선등록상표등의지정상품의주된거래자를의사또는약사로만한정하여일반수요자를배제할합리적인이유가없고, 의사나약사의경우에도투약오류의사례가빈번한사정을고려하면그들이일반수요자에비하여혼동가능성이없다고볼수없다. 나. 이와같이이사건등록상표는선등록상표 1, 2와그표장및지정상품이유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다. 그리고선등록상표등은미국, 일본및한국에서정신질환용약제에표시되어 2002년부터판매되어왔고미국과한국에서는매출액 1위를차지하고있는데, 이사건등록상표는특정인의상품을표시하는것이라고인식되는선등록상표등과유사한상표로서부정한목적을가지고사용하는상표이므로, 상표법제7조제1항제12호에도해당한다. 3. 판단가. 지정상품의일반수요자및거래자이사건등록상표와선등록상표등은의약품을그지정상품으로하고있다. 의약품은오용 남용될우려가적고의사의처방없이사용하더라도안전성및유효성을기대할수있는것으로식품의약품안전처장이지정한 일반의약품 과일반의약품이아닌 전문의약품 으로구분되는데 ( 약사법제2조제9, 10호 ), 이사건등록상표의경우는 향정신병약제 등의전문의약품과함께 비타민제, 해열제, 진통제 등의일반의약품도포함하고있다. 전문의약품의경우는광고가금지되고있어 { 약사법제68조제6항, 약사법시행규칙제84조 ( 보건복지부령제186호로전면개정되기전의것 )} 의사, 약사등전문가가아닌일반인이의약품에대한정보를알기가쉽지않고, 일반의약품의경우는일반소비자들이약국에서직접필요한의약품을구매하지만, 이경우에도환자가증상을설명하면약사가그에맞는의약품을골라주는것이거래실정이다. 또한약사는구매자가필요한의약품을선택할수있도록도와주는복약지도를할의

85 무가있으므로 ( 약사법제1조제12호, 제24조제4항 ), 대개는약사의개입하에구매가이루어지게된다. 따라서의약품의실제수요자는일반소비자라고하더라도의약 약사등의개입하에구매가이루어지므로, 이사건등록상표와선등록상표등이동일 유사한상품에함께사용되는경우그유사여부판단은약품을구매하는일반소비자뿐만아니라의사 약사등도함께고려하여야할것이다. 나. 표장의유사여부 1) 판단기준상표의유사여부는대비되는상표를외관, 호칭, 관념의세측면에서객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여거래상오인 혼동의염려가있는지에의하여판단하여야한다. 또한상표의유사여부에관한판단은두개의상표자체를나란히놓고대비하는것이아니라때와장소를달리하여두개의상표를대하는수요자가상품출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지의관점에서이루어져야하고, 두개의상표가그외관, 호칭, 관념에서수요자에게주는인상, 기억, 연상등을전체적으로종합할때상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는경우에는두개의상표는서로유사하다고할것이다. 그러나대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때출처의혼동을명확히피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 2009후 4193 판결, 대법원 선고 2013후 1900 판결, 대법원 선고 2013다84568 판결등참조 ) 2) 구체적판단 가 ) 이사건등록상표인 는 4 음절의한글 아리파이 와영 문알파벳 5자로된 Aripy' 가상하로병기된한글과영문이결합된표장으로, 약물의화합물질명칭인 아리피프라졸 (Aripiprazole)' 의전단부인 Arip' 와알파벳 y' 를결합하여만든조어상표이다. 그리고선등록상표 1 및선사용상표 1 인 는 5 음절의한글로구성된표장이고, 선등록상표 2 및선사

86 용상표 2 인 아무런관념을도출할수없는조어상표이다. 는영문알파벳 5 자로구성된표장으로, 그자체로 나 ) 이사건등록상표인 와선등록상표 1 및선사용상표 1 인, 선등록상표 2 및선사용상표 2인 는양표장모두조어상표로서띄어쓰기없이구성되어있고, 4음절내지 5음절의길지않은음절이므로, 일반수요자나거래자에게하나의단어로인식될것이다. 따라서그표장의유사여부를판단함에있어서그구성부분을분리하지아니하고외관, 호칭, 관념을전체적으로관찰하여야한다. 다 ) 이사건등록상표와선등록상표등을전체적 이격적으로관찰하여보면, 선등록상표등은두번째음절인 빌 을제외하면나머지음절이 아리파이 로이사건등록상표와동일하나, 앞서본사실관계에변론전체의취지를종합하여인정되는다음과같은사정들을종합하여보면, 양표장은외관과호칭에차이가있어전체적으로서로상이하다고할것이다. 그리고다음과같은사정들은일반소비자나의사 약사중누가주된거래관계자인가에따라그상품의출처에대한오인 혼동여부가달리인식된다고볼수없다. (1) 이사건등록상표인 와선등록상표 1 및선사용상표 1 인, 선등록상표 2 및선사용상표 2 인 는한글문자및 영어문자, 문자수, 문자체등의차이로각각의외관이서로상이하다. (2) 이사건등록상표인 는 4 음절인 아리파이 로호칭된다. 반면, 선등록상표등인 와 는두번째음절인 빌 을제외한나머지음절들은모두받침이없고, 두번째음절 빌 은초성인 ㅂ 이 파열음 이고, 종성인 ㄹ 이 윗잇몸혀끝소리 이므로, 이를발음하기위해서는입술의파열과함께혀끝이윗잇몸에닿게되어상대적으로강하게발음되게된다. 따라서선등록상표등은표준어법에맞는발음에의할때원고주장과같은

87 압리파이 또는 아 ( 브 ) 리파이 로호칭된다고할수없고, 5음절인 아빌리파이 로호칭된다고할것이며, 더욱이두번째음절인 빌 이상대적으로강하게발음되므로, 이사건등록상표는선등록상표등과호칭이서로상이하다. (3) 이사건등록상표와선등록상표등은특별한의미가없는조어상표이므로서로그관념을대비할수없다. 다. 검토결과 따라서이사건등록상표인 는선등록상표 1 및선사용상표 1인, 선등록상표 2 및선사용상표 2인 와그표장이유사하지아니하여, 설령동일 유사한상품에사용된다고하더라도각각의상표를대하는수요자가그상품출처에관한오인 혼동을초래할우려가없다고할것이다. 그러므로이사건등록상표는그지정상품의동일 유사여부등나머지점에관하여더나아가판단할필요없이상표법제7조제1항제7호소정의상표등록을받을수없는상표에해당하지않는다고할것이고, 아울러이사건등록상표가선등록상표등과유사한상표로볼수없는이상, 이와다른전제에서그것이부정한목적을가지고사용하는유사상표에해당한다는취지의원고의상표법제7조제1항제12호에관한주장역시더나아가살펴볼필요없이이유없다. 4. 결론 그렇다면이사건심결은적법하므로, 그취소를구하는원고의청구는이유없어이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사박형준 판사 판사 이혜진 진현섭

88 [ 별지 ] 이사건등록상표의지정상품 - 상품류구분제05류의항정신병약제, 농산물이유식, 수산물이유식, 유아용식품 { 분유는제외 }, 축산물이유식, 락토오스 [ 유당 ], 유당 ( 乳糖 ), 유아용분유, 가축병치료제, 가축세정제 { 수의과용 }, 가축용백신, 감각기관용약제, 갑상선및부갑상선호르몬제, 강장제, 개로션 { 수의과용 }, 개세정제 { 수의과용 }, 개용구충제, 건부병균용 ( 乾腐病菌用 ) 살균제, 겨자습포, 겨자습포지, 경구용피임약제, 고무를바른타페타연고, 공기정화제, 공기청정제, 광천수욕용염류, 광천수용염류, 구충제, 구토방지제, 구토제, 국소마취제, 굴라드수 ( 水 ), 글리세로인산염, 기관지확장제, 기생충구제제 ( 驅除劑 ), 기생충구제제용카르볼리늄, 기침치료용약제, 남성호르몬제, 납액 { 의료용 }, 농업용살충제, 뇌하수체호르몬제, 눈세척제, 다리종기치료용약제, 담배잎을사용하지않은의료용시가, 당뇨병치료용약제, 당뇨병환자용빵, 대구간유, 대사성약제, 도찰제 ( 塗擦劑 ), 독감방지용백신, 독약, 동물세정제 { 수의과용 }, 동물용구충목걸이, 동물용백신, 동물용약제, 동물피부보호용약제, 동상용약제, 두통용약제, 디기탈린 [ 강심제 ], 리신제, 마약제, 마취제, 말용백신, 말초신경계용약제, 말파리구제용오일, 멘톨 (Menthol), 면역조절제, 모기향, 물리적장해치료용약제, 미네랄영양첨가제, 미네랄보충식품, 미생물용영양물질, 민달팽이구제제 [ 괄태충구제제 ], 밀의흑수병 ( 黑穗病 ) 치료제, 바이러스박멸제, 반창고제거용제, 발발한치료제, 발기부전치료용약제, 발포제, 발한제, 발한치료제, 방부제, 방사선숙취치료용약제, 방충용삼나무목재, 방충제, 방충향, 배설촉진제, 백분병치료제, 백신, 변비완화용약제, 부신호르몬제, 부인용한방약, 분만촉진제, 비뇨생식기용약제, 비듬치료용조제약품, 비인체용방취제, 비타민정제, 비타민제, 뼈질환치료용약제, 사람및동물용미량원소제제, 산소욕용산소, 살균제, 살비제, 살생물제, 살조제 ( 殺藻劑 ), 살충제, 살충제용담배추출물, 생약, 선번 (Sunburn) 치료용연고, 선충구제제, 섬유용탈취제, 세균독 ( 毒 ), 세균배양용배지 ( 培地 ), 세포부활용약제, 소독용유황스틱, 소독용훈증제, 소염제, 소염제및해열제, 소화기관용약제, 수렴제, 수은연고, 수의과용그리스, 수의과용로션제, 수의과용생물학적제제, 수의과용아미노산, 수의과용항감염제, 수의과용화학제, 수의과용

89 효소, 수의과용효소제, 순환기관용약제, 술폰아미드제, 스멜링솔트, 스테로이드, 스트렙토마이신제, 스트리키닌, 습포제, 식용비영양식식물섬유 ( 의료용 ), 식이요법또는약제용전분, 신경안정제, 아코니틴, 아편, 아편알칼로이드제, 아편제, 안과용약제, 안구또는안구내수술용약제, 안약, 알레르기용약제, 알부민성우유 ( 의료용 ), 액상진양제 ( 鎭痒劑 ), 약쑥, 약용과자, 약용설폰아미드, 약용캔디, 약용캡슐, 약재용사향, 약제, 약제용감초, 약제용겐티아나, 약제용겨자, 약제용곡분, 약제용과이어콜, 약제용대황근 ( 大黃根 ), 약제용동상연고, 약제용로션제, 약제용류풀린, 약제용마그네시아, 약제용막대형감초, 약제용맥각 ( 麥角 ), 약제용맥아, 약제용맹그로브수피 ( 樹皮 ), 약제용멜리사수 ( 水 ), 약제용목탄, 약제용몰식자산, 약제용미로발란수피 ( 樹皮 ), 약제용민트, 약제용부식제, 약제용브롬, 약제용비스무트아질산, 약제용비스무트제제, 약제용산류 ( 酸類 ), 약제용석회제제, 약제용선번 (Sunburn) 치료제, 약제용셀룰로오스에스테르, 약제용셀룰로오스에테르, 약제용소화제, 약제용수피 ( 樹皮 ), 약제용수화 ( 水化 ) 클로랄, 약제용시럽, 약제용아마인, 약제용아마인분, 약제용아몬드유, 약제용알데히드, 약제용알콜, 약제용어분 ( 魚粉 ), 약제용에스테르, 약제용에테르, 약제용연고, 약제용요오드, 약제용요오드화물, 약제용요오드화알칼리, 약제용우유효소, 약제용유칼립톨, 약제용유칼립투스, 약제용유황화 ( 硫黃華 ), 약제용이스트, 약제용인산염, 약제용전제 ( 煎劑 ), 약제용정제, 약제용중탄산 ( 重炭酸 ) 소다, 약제용초산알루미늄, 약제용초산염, 약제용카슈, 약제용캡슐, 약제용콜로디온, 약제용크레오소트, 약제용타르타르, 약제용타르타르크림, 약제용테레빈, 약제용테레빈유, 약제용티몰, 약제용페놀, 약제용펙틴 (Pectin), 약제용펩신, 약제용펩톤, 약제용포름알데히드, 약제용홉추출물, 약제용화학제, 약제용환약, 약제용효소, 약제제형제조용조성물, 약학적제제, 어지럼증치료용환제, 에리스로마이신제, 엘릭서약품, 염치료용환제, 염화암모늄정제, 오포델도크, 완하제 ( 緩下劑 ), 외피용약제, 요오드팅크, 요오드포름, 월경순환조절정제, 월경촉진제, 위생용살균제, 위생용소독제, 위장세척제, 위장질환치료용약제, 유열 ( 乳熱 ) 예방제, 유충구제제 ( 驅除劑 ), 의료욕용약제, 의료용가스, 의료용감홍 ( 甘汞 ), 의료용거머리, 의료용거전발삼, 의료용건조제, 의료용겨자유, 의료용고약, 의료용곡류처리공정의부산물, 의료용과산화수소, 의료용과자, 의료용광천수, 의료용구

90 강보호및치료용약제, 의료용구강세정액, 의료용구강소독제, 의료용구강청량제, 의료용구충제, 의료용그리스, 의료용글리세린, 의료용기나피 ( 皮 ), 의료용나트륨염, 의료용대추액, 의료용동위원소, 의료용디아스타제, 의료용딜오일 (Dill oil), 의료용또는수의과용진단제, 의료용또는수의과용효소, 의료용라듐, 의료용레시틴, 의료용로얄젤리, 의료용맥아유음료, 의료용목욕염류, 의료용목욕진흙, 의료용미생물용영양제, 의료용및수의과용진단제, 의료용및수의과용화학시약, 의료용바셀린, 의료용발삼제제, 의료용방사선조영 ( 造影 ) 물질, 의료용방사성물질, 의료용방향제, 의료용베이비오일, 의료용베이비파우더, 의료용보조제, 의료용사료첨가제, 의료용사르사파릴라 (Sar saparilla), 의료용산소, 의료용살균제, 의료용생물학제제, 의료용설탕, 의료용세정제, 의료용세척용액, 의료용시약, 의료용식욕감퇴제, 의료용식이요법식품, 의료용식이요법식품조제제, 의료용식이요법용설탕, 의료용식이요법음료, 의료용식이요법제, 의료용아미노산, 의료용아일랜드이끼, 의료용알부민성식품, 의료용알부민조제제, 의료용알카로이드, 의료용앙고스투라껍질, 의료용약제, 의료용양모제, 의료용연초, 의료용염류, 의료용영양첨가제, 의료용온천수, 의료용위생제, 의료용인삼캡슐, 의료용자황, 의료용장뇌 ( 樟腦 ), 의료용장뇌유 ( 樟腦油 ), 의료용젤라틴, 의료용진단제, 의료용체중감량차, 의료용추잉검, 의료용칼륨염, 의료용캔디, 의료용콘듀랑고수피 ( 樹皮 ), 의료용콰시아, 의료용퀘브라초수피 ( 樹皮 ), 의료용퀴놀린, 의료용키니네, 의료용팅크제, 의료용포도당, 의료용포마드, 의료용피마자유, 의료용피부세척용약제, 의료용항균제, 의료용항진균성크림, 의료용허브탕제, 의료용혈액, 의료용호르몬, 의료용화학제, 의료용회향, 의료용효소, 의료용효소제, 의료용훈증소독제, 의약용감초, 의약용구강청량용추잉검, 의약용드링크제, 의약용맹그로브수피 ( 樹皮 ), 의약용모발성장촉진제, 의약용뿌리, 의약용사탕과자, 의약용스킨로션, 의약용아몬드유, 의약용알콜, 의약용약초, 의약용약초추출물, 의약용오일, 의약용진단시약, 의약용진흙, 의약용차, 의약용침제 ( 浸劑 ), 의약용합성펩티드, 의약용허브, 의약용허브차, 이뇨제, 이명치료용환제, 인공수정용동물정액, 인공수정용정액, 인체용약제, 일반마취제, 임신에의한건성피부방지용약제, 임신중반점용약제, 임신중피부반점방지용약제, 임신중피부수화용약제, 임신진단시약, 자양강장변질제, 장기 ( 臟器 ) 추출

91 액요법제, 장내세균치료용동물용약제, 정제제조용첨가제, 정화용약제, 제산제, 제초제, 제충국분말, 조제약품, 조제용제, 조혈제, 종양치료용약제, 종합비타민제, 좌약, 중추신경계용약제, 중추치료용약제, 쥐약, 진단용아이소토프표지물질, 진단용약제, 진정제, 진통제, 질세정제, 천식치료용약제, 천식환자용차, 체중감량용의료제제, 최면제, 최유제 ( 催乳劑 ), 췌장호르몬제, 치과용약제, 치료용목욕제, 치료용아이소토프표지물질, 치아발생촉진제, 치유욕용 ( 治癒浴用 ) 해수, 치질용제, 치질치료제, 침샘호르몬제, 칸타리드스분말, 칼슘보충제, 코카인, 콘드로이틴제, 콘택트렌즈세척제, 콘택트렌즈용용액, 큐라레, 크로톤수피 ( 樹皮 ), 클로람페니콜제, 클로로포름, 탕약제, 테트라시클린제, 토양살균제, 투석용의약용용액, 트레오닌제, 트리코마이신제, 트립토판제, 튼살방지용약제, 티눈고, 티눈치료약, 티오루틴제, 파리구제제 ( 驅除劑 ), 페니실린제, 폐고혈압치료용흡입용약제, 폐렴감염방지용백신, 포도나무병치료제, 포도나무뿌리진디처치제, 피부경결 ( 硬結 ) 치료제, 피부과용약제, 피부과용항균제, 피부보호용약품, 피부장애치료용약제, 피임약, 할라파 ( 설사용약재 ), 합성마약제, 항고혈압제, 항뇨산제제, 항당뇨제, 항독소세럼, 항문용약제, 항병원균성식물보호제, 항생물질제제, 항생제, 항암제, 항울제, 항육종제, 항은화식물제제, 항응고제, 항종양제, 항피부감염제, 해독제, 해열성진통제, 해열제, 해충구제제 ( 驅除劑 ), 향지방지성인자용약제, 헤모글로빈, 혈관수축제, 혈당강하제, 혈액용제, 혈장, 혈청, 혈청요법용약제, 호흡기관용약제, 호흡용흥분제, 호흡질환및장애치료용흡입제, 호흡질환및천식치료용약제, 혼합항생물질제제, 혼합비타민제, 화상치료제, 화학세정용소독제, 화학요법제, 화학적장애치료용약제, 화학적피임약, 훈증소독봉, 훈증소독정제, 훈증소독제, 히드라스티닌, 히드라스틴, HBS항체측정시약, 의료용미생물, 의료용및수의과용미생물배양균, 의료용및수의과용미생물제제, 의료용및수의과용세균제제, 의료용및수의과용세균학적제제, 내용물이채워진휴대용약품상자, 두통용연필 [ 두통용펜슬 ], 류마티즘방지반지, 류마티즘방지팔찌, 류머티즘방지용반지, 발에사용하는티눈링, 심전계전극용화학전도체, 약이채워진구급상자, 워트펜슬, 의료용팔찌, 지혈용펜슬, 코스틱펜슬, 가제 [ 거즈 ], 동물발굽용시멘트, 반창고, 발가락염증용패드, 붕대, 붕대용거즈 [ 가제 ], 생리대, 생리대용벨트, 생리용냅킨, 생리용니커즈, 생리용타월, 생리탐폰, 생리패드, 소독면,

92 수유용패드, 실금환자용기저귀, 실금환자용팬티또는흡수재, 안대 ( 眼帶 ), 약제용로션처리티슈, 오불라토, 외과및정형외과용뼈접합제, 외과수술이식용리빙티슈 (living tissues), 외과용견갑붕대, 외과용붕대, 외과용얇은천, 외상용스펀지, 요실금용기저귀, 위생붕대, 위생용팬티라이너, 위생팬티, 의료용고무, 의료용기저귀, 의료용린트천, 의료용마개솜, 의료용면포, 의료용반창고, 의료용붕대, 의료용솜, 의료용유지, 의료용접착밴드, 의료용접착테이프, 의료용탄성밴드, 의료용탈지면, 의치용도자기재, 의치용재료, 의치용접착제, 이대 ( 耳帶 ), 정맥이상확장용테이프, 착유용수지, 치과및치과기술용귀금속합금, 치과및치과기술용열구봉전색제 ( 裂溝封塡塞劑 ), 치과및치과기술용접착제, 치과용고무, 치과용귀금속및귀금속합금, 치과용귀금속합금, 치과용금아말감, 치과용래커, 치과용랙커, 치과용밀봉제, 치과용및치과기술용삽입용재료, 치과용바탕금속및합금, 치과용성형금속, 치과용세라믹, 치과용시멘트, 치과용아말감, 치과용연마재, 치과용왁스, 치과용유향수지, 치과용응고재료, 치과용의치제조용재료, 치과용의치재료용치열교정알진산염, 치과용인상 ( 印象 ) 재료, 치과용전도성래커, 치과용접합및프라이머용재료, 치과용충전및밀봉재료, 치과용충전재, 치과용충전재료, 치과용표시용재료, 치과용합금, 치아복원용재료, 치의용몰딩왁스, 탈지면, 탈지면 { 화장용은제외 }, 탐폰 [ 지혈마개 ], 파리잡이용점착제, 파리잡이용종이, 방충지, 유아용식품, 플래스터 [ 끝 ]

93 특허법원 제 4 부 판 결 사 건 2015허 7803 등록무효 ( 상 ) 원 고 1. 정 수원시 2. 김 서울 3. 김 서울 4. 노 서울 5. 박 서울 6. 박 서울 7. 성 서울 8. 정 서울 9. 이 서울 10. 박 서울 11. 김 서울 12. 송 서울

94 13. 윤 구리시 14. 윤 서울 15. 박 용인시 16. 이 용인시 17. 강 서울 18. 추 서울원고들소송대리인법무법인평강 ( 담당변호사김은애, 양혜인 ) 피 고 주식회사독도참치부천시원미구길주로 276, 901호 ( 중동, 무광오피스빌딩 ) 대표이사이 소송대리인변리사이경호 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 3260 사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

95 이 유 1. 기초사실가. 피고의이사건등록서비스표 ( 을1호증 ) 1) 출원일 / 등록결정심결일 7) / 등록일 / 등록번호 : / / / 제 호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제43류의참치전문식당체인업 { 독도근해에서어획한참치를사용함 }, 참치전문간이식당업 { 독도근해에서어획한참치를사용함 } 8) 나. 이사건심결의경위 ( 갑 2 호증 ) 1) 원고들은 특허심판원에이사건등록서비스표의서비스 표권자인피고를상대로, 이사건등록서비스표 는독도근해 에서어획한참치를사용한다는의미로인식되어상표법제6조제1항제3호및제4호에해당한다. 나아가피고가독도근해에서어획한참치를사용하여지정서비스업을영위한사실이없어, 구상표법 ( 법률제12751 호로개 7) 피고의이사건등록서비스표의서비스표등록출원에대하여, 당초특허청심사관은 이사건등록서비스표는그지정서비스업의산지, 품질, 원재료 를보통으로사용하는방법으로표시한서비스표이므로, 상표법제 6 조제 1 항제 3 호, 4 호에해당하여서비스표등록을받을수없다. 는이유를들어거절결정을하 였다. 이에피고는특허심판원에위거절결정에대한불복심판을청구하였고, 특 허심판원은이를 2012 원 3567 사건으로심리하여, 이사건등록서비 스표가상표법제 6 조제 1 항제 3 호, 4 호에해당하기는하나, 상표법제 6 조제 2 항의 사용에의한식별력을취득하였다. 는이유로피고의위심판청구를인용하는심 결을하였다. 8) 이하통틀어 이사건지정서비스업 이라하고, 이사건지정서비스업을구체적으로 기재할때는편의상 독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등 이라고한다

96 정되기전의것, 이하같다.) 제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였다고볼수도없다. 또한실제독도근해에서참치가어획되지않거나상업적으로사용할수없음에도, 지정서비스업에이사건등록서비스표를사용하는것은품질을오인하게할염려가있어상표법제7조제1항제11호에도해당한다. 고주장하면서, 이사건등록서비스표에대한등록무효심판을청구하였다. 2) 이에특허심판원은위심판청구를 2014당 3260 사건으로심리하여, 이사건등록서비스표는그등록여부결정당시이미지정서비스업인독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등과관련하여구상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였다. 또한이사건등록서비스표는그등록여부결정시에일반수요자로하여금지정서비스업의품질을오인하게하거나수요자를기만할염려도없어상표법제7조제1항제11호에도해당하지않는다. 는이유를들어원고들의위심판청구를기각하는내용의이사건심결을하였다. 2. 당사자의주장요지와쟁점의정리 가. 원고들 다음과같은이유로이사건등록서비스표 는그등록이 무효로되어야하는데도, 이사건심결은이와다르게판단하였으니위법하다. 1) 이사건등록서비스표는비록상표법제6조제1항제3호또는제4호의서비스업의성질을표시하거나현저한지리적명칭만으로구성되어자타서비스업의식별력이미약한표장에해당한다. 나아가피고가독도근해에서어획한참치를사용하여이사건등록서비스표의지정서비스업인독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등을영위한사실이없거나미미한이상, 이사건등록서비스표가구상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였다고볼수도없다. 2) 또한실제독도근해에서는참치가거의어획되지않거나이를상업적으로사용할수도없기때문에이사건등록서비스표를사용하는가맹점에이를공급할수없음에도불구하고, 이사건등록서비스표의지정서비스업에이사건

97 등록서비스표를사용하는것은상표법제7조제1항제11호가정한서비스의품질을오인하게할염려가있는경우에해당한다. 나. 피고 다음과같은이유로이사건등록서비스표 에는어떠한무 효사유도존재하지아니하므로, 이와결론을같이한이사건심결은적법하다. 1) 이사건등록서비스표는그등록여부결정이전부터오랜기간광범위하게사용되어왔고, 이사건등록서비스표를사용한프랜차이즈의브랜드인지도, 가맹점수와매장의분포상황, 전체매출규모등도상당한데다가, 광고나언론을통하여이사건등록서비스표가직ㆍ간접으로노출되어널리알려진상태이다. 따라서이사건등록서비스표가상표법제6조제1항제3, 4호에해당한다고할지라도, 그등록여부결정전에이미지정서비스업인독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등과관련하여구상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였다고보아야한다. 2) 또한이사건등록서비스표의지정서비스업이모두 독도근해에서어획한참치를사용하는것 으로한정되어있는이상, 이사건등록서비스표가그지정서비스업과의관계에서일반수요자에게품질오인을일으킬염려는있을수없다. 따라서이사건등록서비스표는상표법제7조제1항제11호에도해당하지않는다. 다. 이사건의쟁점 한편, 이사건에서피고는이사건등록서비스표 가구상 표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하지못한경우라면, 상표법제6 조제1항제3, 4호의그서비스업에품질, 원재료등을보통으로사용하는방법으로표시하거나현저한지리적명칭만으로되어있어자타서비스업의식별력이미약한표장에해당한다는점에대하여는다투지않고있다. 따라서이사건의쟁점은, 이사건등록서비스표가 그등록여부결정당시구상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득한것인지여부와 상

98 표법제 7 조제 1 항제 11 호의품질을오인할염려가있는경우에해당하는지여부 가되므로, 이하차례로따져보기로한다. 3. 구상표법제 6 조제 2 항의사용에의한식별력취득여부 가. 인정되는사실 1) 피고 9) 는 경서울강동구길동에있는 독도참치 라는상호의매 장에서이사건등록서비스표 를사용하여중저가참치전문 식당프랜차이즈사업을시작한이래그사업을계속확장해왔다. 이에따라이사건등록서비스표가등록거절된후특허심판원에서그거절결정에대한불복심판청구가인용되어그등록이결정된 무렵전국에 200여개이상의가맹점이존재하기에이르렀다. 2) 위 독도참치 가맹점들은전국의주요상권에골고루퍼져위치하면서, 독도의실물사진을배경으로그위에다가이사건등록서비스표를배치한형태의간판을부착한채참치전문식당업을영위해옴으로써, 통일적인브랜드를유지해왔고, 2005년부터 2011년까지의기간동안서울선릉점, 사당역점, 인천서구청점, 석남점, 경기이천점등가맹점의연매출액이약 5억원에이르는것으로확인되는등 200여개 독도참치 의전체가맹점의같은기간연매출액은약 1,000억원에달하였던것으로추정된다. 3) 한편, 피고는위 독도참치 프랜차이즈사업을영위하는동안지속적으로, 독도는우리땅, 독도참치는우리땅브랜드 임을강조하는내용의이미지광고나행사협찬등을시행하고, 가맹점모집과정에서도이사건등록서비스표를사용해왔다. 또한 독도참치 가프랜차이즈사업의성공신화로알려짐에따라그사업내용과대표이사의인터뷰가기사화되는가하면, 독도참치 가맹점들의중저가, 무한리필의독특한영업방식이참치의대중화와함께각종언론매체에소개되면서직 간접적으로이사건등록서비스표도그인지도를높여 9) 이사건등록서비스표를사용한 독도참치 프랜차이즈사업의영업주체는최초이정식이었다가, 주식회사 e독도에스에프씨를거쳐현재는피고로변경된상태이다. 이하편의상영업주체의변동전후를구분함이없이모두 피고 라고한다

99 가게되었다. 4) 그밖에도국내인터넷포털사이트의게시판, 동영상, 이미지, 블로그, 카페등에이사건등록서비스표가함께표기된 독도참치 프랜차이즈업에관한내용이다수게재되고, 맛집검색결과나소셜네트워크서비스를통하여일반수요자에게관련정보가계속적으로제공되었다. 그결과이데일리에서실시한프랜차이즈브랜드인지도조사에서 독도참치 는일식분야에서 2010년도에 7위, 2011년도에 9위로평가되고, 참치전문점으로서는 2010년도에 2위, 2011 년도에 1위를차지한바도있다. 또머니투데이가프랜차이즈점포수를기준으로실시한브랜드비교분석에서는 2009년도를기준으로생선해물전문점랭킹 1위에올라서기도하였다. 5) 나아가이사건서비스표와관련하여피고와제3자사이에진행된특허심판원 2014당 1349와 2014당 1613 등록무효심판청구사건에서도특허심판원은연달아 이사건등록서비스표의사용기간, 이를사용한프랜차이즈의인지도, 영업및매출규모, 광고등을통한언론노출의정도등을고려하면, 이사건등록서비스표가그등록결정무렵이미참치전문식당체인업등과관련하여사용에의한식별력을취득한것으로보아야한다. 는취지의심결을하였고, 그각심결이그대로확정된바도있다. 인정근거 다툼없는사실, 을2, 5, 7, 14~17, 19~22, 25~28, 30~38, 40~47호증 ( 각가지번호포함, 이하같다.), 변론전체의취지 나. 구체적인검토 1) 위인정사실에의하면, 피고는이사건등록서비스표의등록여부결정 이전까지장기간에걸쳐이사건등록서비스표 를사용한참치 전문식당체인업을대규모로영위함으로써, 일반수요자사이에이사건등록서비스표가특정인의참치전문식당체인업등에관한출처표시로인식되기에이르렀다고볼여지는충분하다. 그러나다른한편, 구상표법제6조제2항은 제6조제1항제3호내지제6호에해당하는상표라도제9조의규정에의한상표등록출원전에상표를사용한

100 결과수요자간에그상표가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가가현저하게인식되어있는것은 그상표를사용한상품 을지정상품을하여상표등록을받을수있다. 고규정하고있었으며, 이는서비스표에대해서도마찬가지로적용된다. 즉, 서비스표를사용한결과식별력을취득하여서비스표등록을받을수있는것은 그서비스표를사용한서비스업 으로한정되는것이다. 2) 따라서이사건지정서비스업이독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등인만큼, 이사건에서는과연이사건등록서비스표가단순한참치전문식당체인업이아니라독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등의식별표지로일반수요자사이에현저하게인식될정도로사용되었는지가문제된다. 그러나아래와같은사정들에비추어볼때, 위인정사실만으로는이사건등록서비스표가그등록여부결정당시독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등에관하여누구의서비스를표시하는것인가가일반수요자사이에현저하게인식되어식별력을가질정도에이르렀다고보기어렵다. 가 ) 즉, 이사건에서는피고스스로도이사건등록서비스표를사용하여프랜차이즈사업을하면서가맹점들에게독도근해에서어획한참치만을공급하여영업을하도록하였다고주장하지못하고있다. 대신가맹점들에대하여독도근해참치를일부공급한바있다거나이를사용하여참치전문식당체인업등을영위하는것이불가능하지는않다는취지로주장하고있을뿐이다. 나 ) 피고가제출한수산정보포탈홈페이지 ( 의연도별어종별수산물계통판매고부분 ( 을73호증의 2) 에의하면, 2010년부터 2013 년까지국내에서계통판매 10) 된참다랑어및다랑어류가각각 1,153,330kg 과 10,165,657kg 에이르는것으로나타나있다. 그러나위각판매고자체가독도근해에서어획된것들만을대상으로한것으로는보이지않고, 국내연근해는물론, 원양어선에의해어획된물량까지도포함된것으로보인다. 나아가위각판매고자체가국내참치전문식당전체에공급될정도로충분한양인지혹은이들이모두 독도참치 가맹점들에공급되었는지를확인할수있는아무런자료도없다. 10) 계통판매 란국내에서공식경매를통하여판매되는것을말한다

101 다 ) 또한피고가제출한을74호증의거래명세표에는참치공급업자 튜나코리아 가 부터 까지 독도참치 프랜차이즈의가맹점 2곳에국내근해산다랑어류 707kg 을 5,625,500 원에공급한내역이나타나있기는하다. 그러나이역시위거래명세표상의 근해산 이라는기재만으로독도근해에서어획된참치에관한것이라거나튜나코리아에서대부분의 독도참치 프랜차이즈가맹점들에공급된것이라고단정할수도없다. 라 ) 한편, 피고가독도를포함한국내근해에서참치가어획됨을입증하기위하여제출한네이버, 다음등의카페나블로그의게시물 ( 을55, 56호증 ) 의각기재는, 아열대성어류인참다랑어등다랑어류가기후변화의영향으로 2012년경이례적으로국내근해에서어획되어화제가되었다는내용의카페, 블로그게시글또는언론매체의기사들로서, 이들로부터는독도를포함한국내근해에서어획되는참치는극미량에불과하여국내의일반참치전문식당에공급될정도로충분히어획되지않음을알수있을뿐이다. 마 ) 오히려갑8호증의기재와원고노덕호에대한당사자본인신문결과에변론전체의취지를보태어보면, 원고노덕호는이법정에서 독도참치 프랜차이즈의가맹점들은주로태평양, 대서양, 인도양등의원양어선에서어획된참치를사용하여참치전문식당을운영해왔고, 국내에서어획되는참다랑어의경우그어획량이미미하거나참치회로사용할수없는것이대부분이기때문에, 참치를저가에무한리필로제공하는 독도참치 가맹점들의영업특성으로말미암아독도근해에서어획되는참치는물론, 국내산참치를사용하는것자체가불가능하다고밝히고있다 11). 다. 그밖의피고의주장에대한판단이에대하여피고는다음과같이다투고있으나, 이들은모두아래와같은이유로받아들일수없다. 1) 먼저피고는, 참치전문식당체인업등은특허청유사상품ㆍ서비스업심사기준에규정된서비스업류구분상가장세분된최소단위항목이므로, 독도 11) 이부분에관하여피고역시원고노덕호에대한당사자본인신문과정에별다른 반박을못하였다

102 근해에서어획한참치를사용하는것 과같은한정사항이부가되어있다고하더라도, 이는일반참치전문식당체인업과동일한것으로보아야한다는취지로주장한다. 그러나특허청의유사상품ㆍ서비스업심사기준은특허청이심사의편의를위하여정한내부기준에불과하므로, 참치전문식당체인업등이그서비스업류구분상가장세분된최소단위항목에해당한다하더라도, 곧바로그보다더제한된서비스업을지정서비스업으로정하는것이불가능하다거나, 서비스업의동일성인정여부가위심사기준에전적으로좌우된다고볼수도없다. 즉, 서비스업의구분이나동일성여부의판단은특허청의위심사기준이아니라, 어디까지나서비스업자체의속성인서비스의내용과성질, 서비스업의제공자, 제공수단및제공장소, 수요자의범위등을종합적으로고려하여일반거래사회의통념에따라이루어져야하는것이다. 2) 다음피고는, 이사건지정서비스업에 독도근해에서어획한참치를사용하는것 이라는문구가부기되어있다고해서일반참치전문식당체인업등과별개의서비스업이되는것은아니고, 위와같은한정은단지품질오인을방지하기위한역할을하는데불과하다는취지로주장한다. 그러나이사건지정서비스업과같은참치전문식당체인업등에있어특정원산지의참치를주재료로사용한다는것은그서비스의수준과내용, 수요자의범위등에있어큰차이를가져올수있는것이어서, 일반참치전문식당체인업과는별개의서비스업이라고보아야한다. 따라서 독도근해에서어획한참치를사용하는것 이라는문구가단지품질오인을방지하기위한것에불과하다거나, 이사건지정서비스업을일반참치전문식당체인업등과동일하다고보기는어렵다. 3) 또한피고는, 이사건등록서비스표 는그등록여부결정이전에이미독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등을포함한전체참치전문식당체인업등에대하여구상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였다고보아야하고, 단지상표법제7조제1항제11호의 품질오인의우려 가있을수있는부분을제외한나머지부분, 즉독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등만을지정서비스업으로한것뿐이어서, 이사건

103 지정서비스업과의관계에서이사건등록서비스표의식별력이부정당할수는없다는취지로주장한다. 그러나앞서본바와같이이사건등록서비스표가독도근해참치를사용한참치전문식당체인업등에관하여일반수요자사이에현저한식별표지로인식될정도로사용되었다고볼수없는이상, 이사건등록서비스표가일반참치전문식당체인업등에관련하여사용에의한식별력을취득하였다고해서이사건지정서비스업에대해서까지당연히사용에의한식별력을취득한다고할수는없다. 4) 나아가피고는, 이사건등록서비스표와동일한 에대한종전서비스표등록출원의심사과정에, 특허청심사관은 수요자들이위서비스표가 독도근해에서어획한참치 와관련이있는것으로그품질을오인할우려가있다. 는이유를들어의견제출통지를한바있었기때문에, 피고는이사건등록서비스표의출원과정에이를참조하여그지정서비스업에다가재료의특성을나타내는 독도근해에서어획한참치를사용함 이라는문구를추가하였을뿐인데, 이를이유로지정서비스업이실사용서비스업인일반참치전문식당체인업등과다르다고보아이미취득한사용에의한식별력을부인할수는없다는취지로주장한다. 그러나원래서비스표등록출원에대한심사과정에이루어진특허청심사관의의견제출통지는출원인에대하여어떠한구속력도갖지않는것이어서, 출원인이반드시이에따를필요는없다. 더욱이피고가지적하는위의견제출통지에관한을70호증의기재에의하면, 위의견제출통지는이사건등록서비스표와는아무런관련이없는별개의서비스표등록출원과정에피고가아닌타인에대하여이루어진것이어서피고가그것까지고려할이유도없다. 나아가설령특허청심사관의위와같은의견제출통지가피고에게어떠한신뢰를부여하는행정행위라고보는경우라도, 이는피고와특허청사이의문제일뿐, 이러한사정을들어이사건등록서비스표-에무효사유가있음을주장하고있는원고들에게까지대항할수는없는것이다

104 4. 결론 그렇다면이사건등록서비스표 는그지정서비스업과관련 하여구상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였다고볼수없으므로, 상표법제6조제1항제3호또는제4호에해당하여그등록이무효로되어야하므로, 원고들의나머지주장에대하여더나아가따질필요없이이와결론을달리한이사건심결은위법하고, 그취소를구하는원고들의청구는이유있다. 재판장판사이정석 판사 판사 이호산 김기수

105 < 참고판례 > o 2007허5499(, 거절결정 ) 이사건출원상표가위에서본다양한컴퓨터소프트웨어중에서극히일부에불과한위 3종류의지정상품에사용된것을가지고, 이사건출원상표가그지정상품중의하나로서모든종류의컴퓨터소프트웨어를포괄하는의미인 컴퓨터소프트웨어 에사용되었다거나, 나아가그사용으로인하여 컴퓨터소프트웨어 에관하여식별력을취득하였다고하기는어려우므로, 이사건출원상표는그지정상품중 컴퓨터소프트웨어 에관하여는사용에의한식별력을취득하지못하였다고할것이어서원고의위주장은이유없다. < 지정상품의한정보정사례 > 지정상품 : 제 30 류의곡물가공식품 ( 일본식도시락제품에한함 ), 곡물을주 원료로한스낵식품 ( 일본식도시락제품에한함 ), 우동 ( 일본식도시락제품에한 함 ), 라면 ( 일본식도시락제품에한함 )

106 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2015허 8622 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사아모레퍼시픽서울중구청계천로 100 ( 수표동 ) 대표이사심 소송대리인법무법인케이씨엘담당변호사윤택 피 고 주식회사케이지씨라이프앤진서울관악구보라매로3길 23, 대교빌딩 12층 ( 봉천동 ) 대표이사최 소송대리인특허법인대아담당변호사김유현, 이소정 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 419 사건에관하여한심결중별지기재무 효대상지정상품에관한부분을취소한다

107 이 유 1. 기초사실가. 원고의이사건등록상표 (1) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 상표등록제746575호 (2) 표장 : (3) 지정상품 : 상품류구분제30류의뮤즐리, 쌀, 탈곡한귀리, 탈곡한보리, 식용갈분 ( 葛粉 ), 식용감자가루, 식용고구마가루, 식용들깨가루, 식용메밀가루, 식용밀가루, 식용보리가루, 식용사고 (Sago), 식용세몰리나, 식용쌀가루, 식용옥수수가루, 식용율무가루, 식용콩가루, 식용타피오카 (Tapioca) 가루, 식용현미가루, 프라이분, 아몬드페이스트, 케이퍼 (Capers), 곡물소시지, 곡물수프, 곡분제페이스트, 국수, 귀리플레이크, 냉면, 당면, 도시락밥, 라면, 라비올리 (Ravioli), 리본버미첼리 (Ribbon vermicelli), 마카로니, 만두피, 밀기울, 버미첼리 (Vermicelli), 빈대떡, 샌드위치, 스파게티, 오트밀, 전, 초밥, 콘플레이크, 쿠스쿠스 (Couscous), 키쉬 (Quiches), 타불레 (Tabboulea), 타코 (Taco s), 토스트, 파스타 (Pasta), 피자, 핫도그, 누룩, 메주, 베이킹파우더, 이스트파우더, 효모, 식용맥아, 각설탕, 골덴시럽, 과당 ( 果糖 ), 꿀, 맥아당, 물엿, 봉밀, 분말엿, 비의료용식용로얄젤리, 설탕, 식용당밀, 식용포도당, 떡, 간장, 고추장, 된장, 자장, 청국장, 춘장, 글루타민산소다, 복합화학조미료, 핵산조미료, 화학조미료, 마리네이드, 마요네즈, 맥아식초, 샐러드드레싱, 소스, 식초, 케첩, 프렌치드레싱, 겨자가루, 계피가루, 고춧가루, 과자용향미료 ( 精油는제외한다 ), 깨소금, 냉이가루, 마늘가루, 바닐라 ( 향신료 ), 바닐라대용바닐린, 버섯가루, 사프론 (Saffron - 조미료 ), 산초가루, 생강가루, 양념용수프, 올스파이스 (Alls pice), 육계가루, 음료용향미료 ( 精油는제외한다 ), 차우차우 (Chow-chow), 카레가루, 후추가루, 처트니 (Chutneys), 맛소금, 샐러리 (Celery) 소금, 식품보존용소금, 요리용소금, 구기자차, 녹차, 맥엽차, 보리차, 석창포차, 오가피차, 원기

108 차, 인삼차, 차의잎, 오룡차, 홍차, 대용커피, 밀크커피, 밀크코코아, 초콜릿음료, 커피음료, 코코아음료, 커피, 코코아, 얼음, 그레이비 (Gravies), 가정용식육연화제, 아이스크림응고제, 휩크림용안정제, 쌀을주성분으로하는건강기능식품, 현미를주성분으로하는건강기능식품, 식용포도당을주성분으로하는건강기능식품, 녹차를주성분으로하는건강기능식품, 옥수수에서추출한식이섬유를주성분으로하는건강기능식품, 올리고당을주성분으로하는건강보조식품 나. 이사건심결의경위 (1) 피고는 원고를상대로특허심판원에, 이사건등록상표는상표법제6조제1항제1, 2, 3, 7호및제7조제1항제11호에해당하므로, 상표법제71조제1항제1호와제5호에따라그등록이무효로되어야한다 는취지로, 이사건등록상표에대한등록무효심판 (2014당419) 을청구하였다. (2) 특허심판원은 이사건등록상표는그지정상품중별지기재무효대상지정상품과관련하여볼때그상표등록이된후에 ' 진생베리 ( 인삼열매 ) 를원재료로한상품에사용될경우에는상표법제6조제1항제3호의 상품의원재료등을표시하는성질표시표장 에해당하게되었고, 인삼열매를원재료로사용하지않은상품에사용될경우에는일반수요자로하여금 ' 진생베리 ( 인삼열매 ) 성분이포함된것 ' 으로품질을오인하게할염려가있어상표법제 7조제1항제11호에도해당하게되었으므로, 나머지무효사유에대하여나아가살필필요없이상표법제71조제1항제1호와제5호에의하여그등록이무효로되어야할것이나, 나머지지정상품들인 뮤즐리, 쌀, 탈곡한귀리, 탈곡한보리 는상표법제6조제1, 2, 3, 7호및상표법제7조제1항제11호에해당하지아니하여그등록이무효로되어야한다고할수없다 는이유로피고의위심판청구를일부인용하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1 내지 3호증의각기재, 변론전체의취지 2. 원고주장의요지 이사건심결중원고의아래주장과달리판단한별지기재무효대상지정상품부분은위법하므로취소되어야한다

109 - 이사건등록상표의표장인 진생베리 (GINSENG BERRY)' 는그등록결정시는물론상표등록후에도일반수요자나거래자에게 인삼열매 를의미하는것으로인식되지않았으므로, 이사건등록상표는식별력이있어상표법제6조제1항제3호및같은항제1, 2, 7호에해당하지않는다. - 이사건등록상표는위와같은인식의결여로등록결정시는물론상표등록후에도일반수요자로하여금그품질을오인하게할염려가없어상표법제7조제1항제11호에해당하지않을뿐만아니라, 설령상표등록후상표법제7조제 1항제11호에해당하게되었다고하더라도이와같은후발적무효사유는상표법제71조제1항제1호와제5호에규정되어있지않다. 3. 상표법제6조제1항제3호해당여부가. 관련법리상표법제6조제1항제3호는상품의원재료를보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표는그상표등록을받을수없도록하고있으므로, 어떤상표의지정상품에현실적으로사용하는원재료를뜻하거나, 일반수요자나거래자가그지정상품의원재료로인식하고있는표장은상표등록을받을수없다 ( 대법원 선고 2002후 192 판결등참조 ). 그취지는상품의원재료와같은표시들은통상상품의유통과정에서필요한표시이기때문에이를특정인에게독점배타적으로사용케할수없다는공익상의요청과이와같은상표를허용할경우에는타인의동종상품과의관계에서식별이어렵다는점에그이유가있으므로, 어느상표가이에해당하는지의여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하며그상표가지정상품의품질등을표시하는표장으로실제로쓰이고있거나장래필연적으로사용될개연성이있다는점은고려의대상이되지아니한다 ( 대법원 선고 94후1138 판결등참조 ). 출원상표나서비스표가상표법제6조제1항각호의식별력요건을갖추고있는지여부에관한판단의기준시점은원칙적으로상표나서비스표에대하여등록여부를결정하는결정시이다 ( 대법원 선고 99후2785 판결등참조 ). 단, 상표법제71조제1항제5호는 상표등록이된후에그등록상표가제

110 6조제1항각호의 1에해당하게된경우 ( 제6조제2항에해당하게된경우를제외한다 ) 에도상표등록의무효심판을청구할수있도록규정하고있다. 나. 인정사실아래각사실은당사자사이에다툼이없거나, 을제2 내지 8, 10 내지 14 호증 ( 가지번호있는것은가지번호포함 ) 의각기재및영상에의하여이를인정할수있다. (1) 인터넷검색포털사이트인네이버에서 진생베리 를검색하여보면, 진생베리 ( 인삼열매 ) 를원재료로이용한식품, 의약품, 화장품등의상품들은물론진생베리 ( 인삼열매 ) 자체의효능, 이용후기등을기재하고있는카페, 블로그, 이미지등이수백건검색된다. 네이버지식백과에서 GINSENG BERRY 를검색하여보면, 인삼열매의영문명칭을 GINSENG BERRY 라고기재하면서 인삼의열매는가장젊은시기의 4년생인삼에게서 7월중순경일주일간만열리는희귀한열매 라고소개하고있다. (2) 국내방송사인 SBS의 생활경제뉴스, KBS의 무엇이든물어보세요, JTBC의 오감도 등다수의방송에서인삼열매를지칭하는것으로 진생베리 명칭을사용하고있다. (3) 경식품저널에실린 불로 ( 不老 ) 의열매진생베리 (Ginseng Berry) : 항당뇨 항비만효과 등다수의연구논문에서인삼열매의영문명칭으로 GINSENG BERRY 를사용하고있다. (4) 인터넷쇼핑몰사이트에서 진생베리 를검색하여보면, 이사건등록상표의상표권자인원고뿐만아니라다수의판매자들이진생베리 ( 인삼열매 ) 자체를판매하거나진생베리 ( 인삼열매 ) 성분을함유한식품, 음료, 의약품, 화장품등 진생베리 ( 인삼열매 ) 관련제품을생산 광고 판매하고있다. 원고는상품명을 예진생진생베리명작수 라고사용하는등별도의표장인 예진생 과 명작수 를함께부착하여이사건등록상표의표장인 진생베리 GINSENG BERRY 를사용하고있다. (5) 특별한효능 ' 진생베리 ' 가뭐길래 라는제목아래 인삼의열매인진생베리가동안과건강을챙기는열매로방송에소개되면서누리꾼의관심을모으

111 고있다 는내용의스포츠경향 자기사, 진시황의불로초? 진생베리얼마나좋기에 라는제목아래 인삼의열매. 진생베리 (...) 4년에단한번열리는인삼의열매진생베리가화제다 라는내용의동아닷컴 자기사, SBS 생활경제에방영된진생베리효능에관심높아 라는제목아래 진생베리는인삼의붉은열매로, 인삼의핵심성분인사포닌이뿌리보다 3~4배가량많이함유되어있다 는내용의매일경제 자기사등다수의뉴스기사에서 진생베리 가인삼열매를지칭하는용어로사용되고있다. 다. 판단이사건등록상표의등록결정일 ( ) 이전에일반수요자나거래자가 진생베리 (GINSENG BERRY)' 를식품, 음료등의원재료가될수있는 인삼열매 로인식하고있었는지에관하여는, 이를인정할증거가없다 ( 피고가제출한 진생베리 사용자료들은날짜를특정하기어렵거나이사건등록상표의등록결정일이후의증거들이다 ). 그러나위인정사실에의하여알수있는다음과같은사정들, 즉이사건등록상표의등록일 ( ) 이후에는그표장인 진생베리 (GINSENG BERR Y)' 가네이버백과사전에 인삼열매 를의미하는것으로나타나있고, 각종인터넷게시글, 뉴스보도기사, 방송등에서 진생베리 (GINSENG BERRY)' 가 인삼열매 를뜻하는용어로다수사용되었으며, 상표권자인원고뿐만아니라다수의생산 판매자들에의하여진생베리 ( 인삼열매 ) 를성분으로하는식품, 음료등이생산 광고 판매되는등 진생베리 ( 인삼열매 )' 가식품, 음료등의원재료로현실적으로사용되고있는점등을종합하면, 적어도이사건등록상표의상표등록일이후에는일반수요자나거래자가 진생베리 (GINSENG BERRY)' 를이사건등록상표의지정상품중별지기재무효대상지정상품과같은식품, 음료등의원재료로인식하게되었다고볼수있다. 따라서이사건등록상표는상표등록이된후별지기재무효대상지정상품부분과관련하여 ( 그상표가지정상품의품질등을표시하는표장으로실제로쓰이고있거나장래필연적으로사용될개연성이있어야하는것이아님은위관련법리에서본바와같다 ) 상표법제6조제1항제3호에해당하게되었으므로,

112 이사건등록상표중별지기재무효대상지정상품부분은상표법제71조제1항제5호에따라그등록이무효로되어야한다. 라. 원고의추가주장에대한판단 (1) 원고는, 이사건등록상표의등록후그상표권을침해하는사용사례들로인하여이사건등록상표의식별력이후발적으로소멸됨으로써그등록이무효로되어야한다면, 이는위법행위를사실상묵인하는것으로서상표법의목적에반하여부당하다는취지로주장한다. 그러나상표의식별력은고정된것이아니고때와장소에따라상대적으로변천하는것으로서상표등록후라도그상표의식별력이없어질수있는것인데, 이와같이식별력이없어진상표를유지시킬경우에는타인의동종상품과의관계에서식별이어려워상표로서의제기능을기대할수없다. 더욱이상표법제 6조제1항제3호의취지에는, 상품의원재료와같은표시들은통상상품의유통과정에서필요한표시이기때문에이를특정인에게독점배타적으로사용케할수없다는공익상의요청도포함되어있다. 따라서원고의주장과달리상표등록후상표법제6조제1항제3호에해당하게되었음에도그등록을유지시키는것이오히려상표법의목적내지위규정의취지에반하는것으로서부당하다 ( 이러한이유에서상표법제71조제1항제5호에후발적무효사유를두고있는것이다 ). 게다가앞서본바와같이이사건등록상표의표장인 진생베리 (GINSENG B ERRY)' 가일반수요자나거래자에게 인삼열매 로인식되게된것은각종인터넷게시글, 뉴스보도기사, 방송등에서 진생베리 가 인삼열매 를뜻하는용어로다수사용된점, 상표권자인원고도상표의일부로사용한점등에기인한것이기도하므로, 이를다른생산 판매자들의침해사용에의한것이라고단정할수없고또이를인정할증거도없다. 따라서원고의위주장은이를받아들이기어렵다. (2) 또원고는, 이사건등록상표의등록후 경부터원고가이사건등록상표를지속적으로활발하게사용함으로써그표장인 진생베리 (GINSENG BERRY)' 가일반수요자나거래자에게 인삼열매 로인식되게된것이므로, 상

113 표법제6조제2항에해당하게된경우 로서상표법제71조제1항제5호의적용제외사유에해당한다는취지로주장한다. 그러나앞서본바와같이이사건등록상표의표장인 진생베리 (GINSENG B ERRY)' 가일반수요자나거래자에게 인삼열매 로인식되게된것은각종인터넷게시글, 뉴스보도기사, 방송등에서 진생베리 가 인삼열매 를뜻하는용어로다수사용된점, 상표권자인원고외에도다수의생산 판매자들에의하여진생베리 ( 인삼열매 ) 를성분으로하는식품, 음료등이생산 광고 판매되는등으로 진생베리 ( 인삼열매 )' 가식품, 음료등의원재료로현실적으로사용되고있는점등에기인한것이기도하므로, 원고의주장과같이이사건등록상표가그등록후상표권자인원고의사용만으로그표장인 진생베리 (GINSENG BERRY)' 가일반수요자나거래자에게 인삼열매 로인식되게된것이라고보기는어렵다. 오히려앞서본바와같이원고도이사건등록상표를그표장인 진생베리 G INSENG BERRY 자체로사용하지않고별도의표장인 예진생 과 명작수 를함께부착하여 예진생진생베리명작수 라고사용하는등이사건등록상표의표장인 진생베리 GINSENG BERRY 를단순히그원재료표시의의미정도로사용하고있는점에비추어, 상표권자인원고조차도 진생베리 GINSENG BER RY 자체의식별력부족을인식하고그보강을위하여별도의표장들을부착하여사용하는것으로보일뿐이다. 따라서원고의위주장역시이를받아들이기어렵다. 마. 검토결과결국이사건등록상표중별지기재무효대상지정상품부분은상표등록이된후에그등록상표가상표법제6조제1항제3호에해당하게된경우로서, 상표법제6조제1항제1, 2, 7호및상표법제7조제1항제11호에해당하는지여부에관하여더나아가살필필요없이, 상표법제71조제1항제5호에따라그등록이무효로되어야한다. 4. 결론 그렇다면이와결론을같이한이사건심결은적법하므로 ( 이사건심결은이

114 사건등록상표중별지기재무효대상지정상품부분이상표등록후상표법제7 조제1항제11호에해당하게되었음을전제로상표법제71조제1항제1호와제5 호에의하여그등록이무효로되어야한다고판단하였다. 그러나위와같은후발적무효사유는상표법제71조제1항제1호와제5호에규정되어있지않을뿐만아니라, 피고도이사건소송에서이부분주장을철회하였다 ), 그취소를구하는원고의청구는이유없어이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김우수 판사 판사 김부한 나상훈

115 [ 별지 ] 무효대상지정상품식용갈분 ( 葛粉 ), 식용감자가루, 식용고구마가루, 식용들깨가루, 식용메밀가루, 식용밀가루, 식용보리가루, 식용사고 (Sago), 식용세몰리나, 식용쌀가루, 식용옥수수가루, 식용율무가루, 식용콩가루, 식용타피오카 (Tapioca) 가루, 식용현미가루, 프라이분, 아몬드페이스트, 케이퍼 (Capers), 곡물소시지, 곡물수프, 곡분제페이스트, 국수, 귀리플레이크, 냉면, 당면, 도시락밥, 라면, 라비올리 (Ravioli), 리본버미첼리 (Ribbon vermicelli), 마카로니, 만두피, 밀기울, 버미첼리 (Vermicelli), 빈대떡, 샌드위치, 스파게티, 오트밀, 전, 초밥, 콘플레이크, 쿠스쿠스 (Couscous), 키쉬 (Quiches), 타불레 (Tabboulea), 타코 (Taco s), 토스트, 파스타 (Pasta), 피자, 핫도그, 누룩, 메주, 베이킹파우더, 이스트파우더, 효모, 식용맥아, 각설탕, 골덴시럽, 과당 ( 果糖 ), 꿀, 맥아당, 물엿, 봉밀, 분말엿, 비의료용식용로얄젤리, 설탕, 식용당밀, 식용포도당, 떡, 간장, 고추장, 된장, 자장, 청국장, 춘장, 글루타민산소다, 복합화학조미료, 핵산조미료, 화학조미료, 마리네이드, 마요네즈, 맥아식초, 샐러드드레싱, 소스, 식초, 케첩, 프렌치드레싱, 겨자가루, 계피가루, 고춧가루, 과자용향미료 ( 精油는제외한다 ), 깨소금, 냉이가루, 마늘가루, 바닐라 ( 향신료 ), 바닐라대용바닐린, 버섯가루, 사프론 (Saffron - 조미료 ), 산초가루, 생강가루, 양념용수프, 올스파이스 (Alls pice), 육계가루, 음료용향미료 ( 精油는제외한다 ), 차우차우 (Chow-chow), 카레가루, 후추가루, 처트니 (Chutneys), 맛소금, 샐러리 (Celery) 소금, 식품보존용소금, 요리용소금, 구기자차, 녹차, 맥엽차, 보리차, 석창포차, 오가피차, 원기차, 인삼차, 차의잎, 오룡차, 홍차, 대용커피, 밀크커피, 밀크코코아, 초콜릿음료, 커피음료, 코코아음료, 커피, 코코아, 얼음, 그레이비 (Gravies), 가정용식육연화제, 아이스크림응고제, 휩크림용안정제, 쌀을주성분으로하는건강기능식품, 현미를주성분으로하는건강기능식품, 식용포도당을주성분으로하는건강기능식품, 녹차를주성분으로하는건강기능식품, 옥수수에서추출한식이섬유를주성분으로하는건강기능식품, 올리고당을주성분으로하는건강보조식품

116 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2016허 267 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사에이지충주시사직로 191, 601호 ( 성서동, 황금타운 ) 대표자사내이사이 소송대리인변리사김남정 피 고 블링크, 인크 (Blinc, Inc.) 미합중국플로리다 보카래톤사우스로저스써클 1141 스위트 9(1141 South Rogers Circle, Suite 9, Boca Raton, Florida 33487, U.S.A.) 대표자사장루이스파스다키스 (Lewis Farsedakis) 소송대리인변호사홍승진 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 2618 사건에관하여한심결을취소한다

117 이 유 1. 기초사실가. 원고의이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 상표등록제 호 2) 구성 : 3) 지정상품 : [ 별지 1] 기재와같다. 나. 피고의선등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 상표등록제 호 2) 구성 : 3) 지정상품 : [ 별지 2] 기재와같다. 다. 이사건심결의경위 1) 피고는 특허심판원에원고를상대로하여, 원고의이사건등록상표가그지정상품중 인조속눈썹, 인조속눈썹고정용접착제, 인조손톱, 화장용로션처리티슈, 화장용마스크 (Beauty masks), 화장용면봉, 화장용장식전사화 ( 裝飾轉寫畵 ), 화장용접착제, 화장용탈지면 에관하여피고의선등록상표와표장및지정상품이유사하여상표법제7조제1항제7호에의해그등록이무효라고주장하며등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은위사건을 2014당 2618호로심리한다음, 이사건등록상표가그지정상품중위무효심판이청구된상품에관하여피고의선등록상표와표장과지정상품이유사하여상표법제7조제1항제7호에의해그등록이무효라는이유로피고의위심판청구를인용하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1 내지 5호증의각기재, 변론전체의취지

118 2. 이사건심결의당부에대한판단가. 원고주장의요지이사건등록상표가그지정상품중위무효심판이청구된상품에관하여선등록상표와표장과지정상품이유사하지아니하여상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다. 따라서위무효심판이청구된상품에관하여그등록이무효로되어서는아니됨에도, 이와달리판단한이사건심결은위법하다. 나. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부 1) 표장의동일 유사여부가 ) 관련법리상표의유사여부는동종의상품에사용되는두개의상표를그외관 호칭 관념등을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그어느한가지에있어서라도거래상상품의출처에관하여오인 혼동을초래할우려가있는지의여부에의하여판단하여야하며, 외관 호칭 관념중어느하나가유사하다하더라도다른점도고려할때전체로서는명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다 ( 대법원 선고 2011후 1876 판결, 대법원 선고 2005후 1769 판결등참조 ). 또한, 오늘날방송등광고선전매체나전화등의광범위한보급에따라상표를음성매체등으로광고하거나전화로상품을주문하는일등이빈번한점등을고려할때문자상표의유사여부의판단에있어서는그호칭의유사여부가가장중요한요소가된다 ( 대법원 선고 97후3050 판결등참조 ). 나 ) 구체적인판단 (1) 외관의대비 이사건등록상표 는영문자 BLINK, LASH, CARE 가띄어쓰기하여횡으로결합된표장이고, 선등록상표 는

119 영문자 5자로구성된표장이다. 이사건등록상표와선등록상표의표장은구성문자의차이등으로말미암아그외관이서로다르다. (2) 호칭과관념의대비 이사건등록상표 는 눈을깜짝이 다 라는의미의 BLINK 와 속눈썹 을나타내는 LASH 및 돌보다, 관리하다 의의미로흔하게쓰이는 CARE 가결합된것이다. 이사건등록상표의구성부분중 LASH CARE 는 속눈썹을관리한다 는뜻으로인식되므로지정상품 인조속눈썹 등과관련하여볼때상품의용도등을나타내어식별력이없거나약한부분이다. 따라서이사건등록상표의식별력이있는요부는앞부분 BLINK 라할것이므로, 이사건등록상표는영어단어 BLINK 의발음에따라 블링크 로호칭이되고, 눈을깜짝이다 는관념을가지게된다. 선등록상표 는사전상특별한의미가없는조어표장이고, 그 호칭은우리나라일반수요자들의영어발음경향에따라 블링크 로불리게된다. 따라서이사건등록상표와선등록상표의표장은그호칭이 블링크 로동일하고그관념은다르거나비교할수없다. (3) 대비의결과결국, 이사건등록상표와선등록상표의표장은외관과관념이유사하지않으나그호칭이동일하므로, 동일또는유사한지정상품에다같이사용되는경우상품의출처에관한오인 혼동을초래할염려가있는유사한표장이라고할것이다. 2) 지정상품의유사여부가 ) 관련법리지정상품의유사여부는대비되는상품에동일또는유사한상표를사용할경우동일업체에의하여제조또는판매되는상품으로오인될우려가있는가의여부를기준으로하여판단하되, 상품자체의속성인품질, 형상, 용도와생산부문, 판매부문, 수요자의범위등거래의실정등을종합적으로고려하여일반거래의통념에따라판단하여야한다 ( 대법원 선고 2003후 144 판결등참조 )

120 나 ) 구체적인판단이사건등록상표의지정상품중무효심판이청구된상품인 ' 인조속눈썹, 인조속눈썹고정용접착제, 인조손톱, 화장용로션처리티슈, 화장용마스크 (Beauty masks), 화장용면봉, 화장용장식전사화 ( 裝飾轉寫畵 ), 화장용접착제, 화장용탈지면 ' 은미용에관심있는여성들이주로사용하는화장용품과화장용구류에속하는상품이고, 선등록상표의지정상품중 마스카라, 아이라이너, 매니큐어, 파운데이션크림 등은여성의화장이나미용을위한화장품류에속하는상품이다. 양상품들은모두화장이나미용과관련되는제품으로서그용도가유사하고, 화장이나미용제품을판매하는유통망을통하여함께판매 유통되고, 그수요자도주로여성이므로, 판매부문, 수요자의범위등이동일하거나중복되어일반거래의통념상서로유사한상품에해당한다. 3) 상표법제7조제1항제7호해당여부이상에서살펴본바와같이이사건등록상표는그지정상품중무효심판이청구된상품에관하여선등록상표와표장및지정상품이유사하여상표법제7 조제1항제7호에해당한다. 다. 이사건심결의적법여부따라서이사건등록상표는그지정상품중무효심판이청구된상품이상표법제7조제1항제7호에의하여그등록이무효인바, 이사건심결은이와결론을같이하여적법하다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유없으므로이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김우수 판사 판사 김부한 나상훈

121 [ 별지 1] 이사건등록상표제 호의지정상품 - 상품류구분제03류의과자용향미료 { 정유 }, 식품향미용정유 ( 精油 ), 음료용향미료 { 정유 }, 정유로만든식품향미료, 가정세탁용색상광택제, 가정용정전기방지제, 가정용탈지제, 녹제거제, 도료용박리제 ( 剝離劑 ), 래커제거제, 바닥용미끄럼방지왁스, 바닥용미끄럼방지용액, 세탁용광택제, 세탁용섬유유연제, 세탁용소다, 세탁용왁스, 세탁용청분 ( 靑粉 ), 세탁용표백제, 소다잿물, 암모니아세정제 [ 휘발성알칼리 ], 얼룩제거제, 자벨수 ( 水 ), 차아 ( 次亞 ) 염소산칼륨, 청소용및먼지제거용압축캔공기, 청소용바닥왁스제거제, 탈색제, 탈지용테레빈, 탈지용테레빈유, 표백용소다, 표백용염, 표백제, 피혁용표백제, 다림질용풀, 세탁용광택풀, 세탁용전분, 세탁용풀, 가발고정용접착제, 인조속눈썹, 인조속눈썹고정용접착제, 인조손톱, 화장용로션처리티슈, 화장용마스크 (Beauty masks), 화장용면봉, 화장용장식전사화 ( 裝飾轉寫畵 ), 화장용접착제, 화장용탈지면, 구강청량용스프레이, 비의료용구강세정제, 소프트케이크형태의치약, 양치액 { 비의료용 }, 의치광택제, 의치청결제, 치아미백용겔 (gel), 치아분, 치아세정용로션, 치아세정제, 치약, 구두약, 구두용왁스, 구두용크림, 구두재봉실용왁스, 가구용광택제, 가구용및마루용광택제, 가죽보존용광택제, 가죽용왁스, 가죽용크림, 광택왁스, 광택용벵갈라, 광택용트리폴리석 ( 石 ), 광택제, 광택지, 광택크림, 마루용광택제, 마루용왁스, 마루용장판액, 식물의잎광택제, 자동차용광택제, 재봉용왁스, 쪽마루용왁스, 금강사 ( 金剛砂 ), 금강사지 ( 金剛砂紙 ), 금강사포 ( 金剛砂布 ), 금속탄화물 { 연마재 }, 다듬질돌, 디아만틴 { 연마재 }, 면도칼혁지용페이스트, 백악 ( 연마재 ), 보석세공용벵갈라, 사지 ( 砂紙 ), 사포 ( 砂布 ), 살균성면도석, 실리콘카바이드 { 연마재 }, 연마석, 연마시트, 연마용경석, 연마용롤, 연마용모래, 연마용사포, 연마용액, 연마재, 연마지 [ 사지 ( 砂紙 )], 연마포, 연삭제, 코런덤

122 [ 별지 2] 선등록상표제 호의지정상품 - 상품류구분제03류의나리싱크림, 네일에나멜리무버, 눈썹용연필, 두발용파우더, 라벤더향수, 리퀴드루즈, 린넨방향용향분, 립스틱, 마스카라, 마스크팩, 맛사지용겔, 맛사지용오일, 매니큐어, 매니큐어용에나멜, 매니큐어제거제, 머릿기름, 모발건조제, 모발보존처리제, 모발염색제, 모발용웨이브제, 모발탈색제, 물분 ( 粉 ), 미용목욕물첨가제, 바디안에센스 (Badian essence), 발한방지제, 배니싱크림, 배스오일, 배스파우더, 백분 ( 白粉 ), 베이럼, 베이비오일, 베이비파우더, 볼연지, 볼터치, 분말향수, 비듬로션, 비듬크림, 비의료용목욕염류, 비의료용방향제, 사프롤, 선밀크, 선스크린로션, 선스크린크림, 선오일, 선탠제, 셰이빙크림, 손톱광택분, 손톱염색제, 손톱탈색제, 스킨밀크, 스킨프레시너, 시트론정유 ( 精油 ), 아이라이너, 아이메이크업리무버, 아이섀도, 애프터셰이브로션, 약용크림, 약용화장수, 에테르에센스, 오데코롱, 인체용방취제, 일반화장수, 입술광택제, 입술뉴트럴라이저, 입술컨디셔너, 입술피부보호제, 지꾸, 체중감량용화장품, 콜드크림, 콜드퍼머용액, 콤팩트용고형분, 콧수염용왁스, 크린싱크림, 탈모용왁스, 탈모제, 턱수염용염료, 파마약, 파마중화제, 파운데이션크림, 퍼머넌트웨이빙로션, 페이스파우더, 포푸리향수, 피부미백크림, 핸드크림, 향수, 향유, 헤어겔, 헤어글레이즈, 헤어드레싱어, 헤어래커, 헤어로션, 헤어모이스처라이저, 헤어무스, 헤어스프레이, 헤어컨디셔너, 헤어크림, 헤어토닉, 헬리오트로핀, 화장분, 화장용과산화수소, 화장용그리스, 화장용바셀린, 화장용수렴제, 화장용연필, 화장용염료, 화장용욕용염, 화장용착색제, 화장용크린싱유액, 화장용탤컴파우더, 화장용포마드, 가루비누, 가정용석유계합성세제, 공업용비누, 드라이크리닝제, 마분 ( 磨粉 ), 면도용비누, 목욕비누, 물비누, 미용비누, 발발한용비누, 방취비누, 배수관세정제, 샴푸, 섬유광택용비누, 세강 ( 洗糠 ), 세액 ( 洗液 ), 세정용오일, 세제용클렌저, 세탁비누, 소독용비누, 아몬드비누, 약용비누, 유리용세정제, 의류용린스, 자동차앞유리용세정액, 종이비누, 크림비누, 타일변기세정제, 헤어린스, 화장비누끝

123 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2016허 816 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사네이처스훼밀리코리아서울중구청파로 464, 101동 3004호 ( 중림동, 브라운스톤서울 ) 사내이사이, 김 소송대리인변호사송명호, 변리사김수경 피 고 이 서울소송대리인법무법인신우담당변호사곽훈 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 4847 호사건에관하여한심결을취소한다

124 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제756167호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제29류의 사탕수수의지방성알코올성분을추출하여가공한건강보조식품 등별지와같다. 4) 권리자 : 피고 나. 이사건심결의경위 1) 원고는 특허심판원에피고를상대로하여, 이사건등록상표는지정상품중상품류구분제29류의 사탕수수의지방성알코올성분을추출하여가공한건강보조식품 과관련하여상표법제6조제1항제3호에해당하여그등록이무효가되어야한다는이유로등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은이를 2015당 4847호로심리한후 이사건등록상표는지정상품중 사탕수수의지방성알코올성분을추출하여가공한건강보조식품 의품질 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표가아니므로상표법제6조제1항제3호에해당하지않는다는이유로, 원고의위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1, 2호증의각기재, 변론전체의취지 2. 원고주장의심결취소사유의요지이사건등록상표는다음과같은이유로전체적으로기술적표장이므로상표법제6조제1항제3호에해당하여그등록이무효가되어야할것인데, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로취소되어야한다

125 1 이사건등록상표의구성중 심장을나타내는하트도형과심장박동을나타내는파형 은이사건등록상표의지정상품중 사탕수수의지방성알코올성분을추출하여가공한건강보조식품 의용도를직감하게한다. 2 이사건등록상표의구성중 LDL 과 HDL 부분은혈액의성분표시인데, '-LDL', 'HDL+' 부분은 'LDL은낮추고 HDL은높인다 ' 는의미로식물왁스에서추출한천연지방알코올추출물을총칭하는폴리코사놀의효능을표시하는것이므로식별력이없다. 3 리본모양의화살표도형은식별력이있다고하더라도, 도형내문자인 -L DL, HDL+ 와관련하여볼때, 저밀도지단백질을낮춘다는 '-LDL' 이하향성화살표도형에, 고밀도지단백질을높인다는 'HDL+' 는상향성화살표도형에표시되어있는점을감안하면, 결국이부분도 사탕수수의지방성알코올성분을추출하여가공한건강보조식품 의기능인 'LDL' 을낮추고, 'HDL' 을높인다는부수적또는보조적기능을표시하는것에불과하다. 3. 이사건등록상표가상표법제6조제1항제3호에해당하는지여부가. 관련법리상표법제6조제1항제3호는 상품의산지 품질 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표는상표등록을받을수없다 고규정하고있다. 위규정의취지는그와같은기술적표장은통상상품의유통과정에서필요한표시여서누구라도이를사용할필요가있고그사용을원하기때문에이를특정인에게독점 배타적으로사용하게할수없다는공익상의요청과그러한상표를허용할경우에는타인의동종상품과의관계에서식별이어렵다는점에그이유가있다. 그러므로어느상표가이에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계, 일반수요자나거래자의그상표에대한이해력과인식의정도, 거래사회의실정등을감안하여지정상품의품질 효능 용도등을직감하게하는지여부를객관적으로판단하여야한다. 그상표가지정상품의품질 효능 용도등을암시하거나강조하는것으로보인다고하더라도, 상표의전체적인구성으로볼때일반수요자나거래자들에게지정상품의단순한품질 효능 용도등을표시하는것으로인식되지않는것은기술적표

126 장에해당하지않는다 ( 대법원 선고 90후1208 판결, 대법원 선고 2005후 2595 판결, 대법원 선고 2005후 2786 판결등참조 ). 그리고문자, 도형, 기호등이결합되어있는상표에있어서도형이나기호등이부수적또는보조적인것에불과하다고볼여지가없는한, 기술적표장에해당하는지여부를판단함에있어서문자, 도형, 기호등이결합된전체상표의구성을기준으로판단하여야하고, 그상표를구성하고있는부분을하나하나떼어서판단할것은아니다 ( 대법원 선고 90후1208판결참조 ). 나. 판단 1) 이사건등록상표는 와같이도형, 문자, 기호및색채가결합된상표이다. 우선중앙에심장박동을의미하는파형을포함하고있는붉은색의하트도형과녹색의리본형태의화살표도형이색채감이강하게결합되어있다. 나아가좌에서우측방향으로상승형태의화살표도형은영문자와플러스 (+) 부호가결합된 HDL+ 을포함하고있고, 우에서좌측으로하강형태의화살표도형은영문자와마이너스 (-) 부호가결합된 -LDL 을포함하고있다. 2) 이사건등록상표의화살표도형내부에영문자인 HDL' 과 LDL' 이배치되어있는데, 네이버어학사전에따르면영문자 HDL 은 High Density Lipoprotein 의약어로고밀도지단백질 을의미하고, 영문자 LDL 은 Low Density Lipoprotein 의약어로저밀도지단백질 을의미한다. 그리고네이버검색결과에따르면일부거래자사이에 HDL' 은좋은콜레스테롤을의미하고, LDL 은나쁜콜레스테롤을의미하는것으로인식되고있는것으로보인다 ( 갑제3 내지 6호증 ). 3) 이사건등록상표의구성중붉은색의하트도형과녹색의리본형태의화살표도형, 플러스 (+), 마이너스 (-) 부호등이부수적또는보조적인것에불과하다고보기어렵고, 각구성부분이결합하여자타상품의식별표지로기능할수있을정도의외관이형성되어있다. 따라서위법리에따르면이사건등록상표가기술적표장에해당하는지여부는이사건등록상표를구성하고있는각

127 부분을하나하나떼어서판단하지아니하고도형, 문자, 기호등이결합된전체구성을기준으로판단해야한다. 4) 이사건등록상표를전체적으로관찰하면, 1 화살표모양은일반적인형태가아닌리본형태로도형화되어있고, 2 화살표내의녹색역시일반적으로사용되는색으로볼수없으며, 3 화살표도형내부에 'HDL+', -LDL' 을배치하여구성상의독창성이있고, 4 영문자와결합된숫자부호인 +,- 도영문자의앞과뒤로서로다르게배치되어있으며, 5 녹색의리본형태의화살표모양이붉은색의하트도형내부를관통하는형식으로결합되어있고, 6 나아가이사건등록상표에서그구성부분이갖는관념에의하여 좋은콜레스테롤 (HDL) 은높이고, 나쁜콜레스테롤 (LDL) 은낮추어심장질환을막는심장이건강한건강보조식품 등의의미가연상된다고하더라도, 이는위지정상품의품질, 효능등을간접적으로암시하거나강조하는것으로볼수있을뿐, 직감하게하는것이라고보기는어려우며, 7 설령이사건등록상표의구성중 '-LDL', 'HDL+' 부분이일반수요자나거래자로하여금위지정상품의효능 용도등을직감적으로인식하게한다고하더라도 -LDL', 'HDL+' 부분을제외한나머지부분만으로도자타상품의식별력을갖춘표장이라고볼수있다. 이러한사정들을종합하여보면, 이사건등록상표는그상표를구성하는외관에있어서도형, 영문자, 수학적기호및색채를결합한독창적인형태로구성되어있어서전체적으로그지정상품중 사탕수수의지방성알코올성분을추출하여가공한건강보조식품 의품질 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표라고볼수없다. 또한, 원고가제출한증거만으로는이사건등록상표의등록결정시특정인으로하여금이사건등록상표를위지정상품에관하여독점적으로사용하도록하기에적당하지아니하다고인정하기부족하고, 달리이를인정할증거가없다. 다. 소결따라서이사건등록상표는전체적으로식별력을갖춘표장으로, 일반수요자나거래자가위지정상품의단순한품질 효능 용도등을표시하는것으로인식하기어렵다고할것이므로, 상표법제6조제1항제3호에해당하지않는다

128 4. 결론 이사건심결은이와결론을같이하여적법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유없으므로이를기각한다. 재판장판사오영준 판사 판사 권동주 김동규

129 [ 별지 ] 이사건등록상표의지정상품 - 상품류구분제29류의식용가공꽃가루, 냉동한두류, 냉동콩, 냉동된완두콩, 냉동죽순, 냉동인삼, 냉동오이, 냉동양파, 냉동생강, 냉동버섯, 냉동배추, 냉동머위, 냉동마늘, 냉동된채소 ( 냉동채소 ), 냉동당근, 냉동고사리, 냉동가지, 피클, 피카릴리 (Piccalilli), 피넛버터, 포테이토칩 ( 식품 ), 포테이토스틱, 튀김감자, 통조림토마토, 통조림올리브, 통조림된채소, 통조림된과일, 통조림올리브, 통조림또는병조림채소, 통조림또는병조림과일, 토마토퓌레 (Puree), 토마토엑기스, 타이니 (Tahini), 크로켓, 크랜베리 (Cranberry) 소스, 코코아버터, 코코넛분말, 코코넛버터, 초콜릿넛버터, 채소퓌레, 채소수프용조제품, 채소수프, 채소샐러드, 채소가공식품, 절임오이, 잼, 장아찌, 요리용토마토주스, 요리된채소, 올리브페이스트, 오가리 ( 건조한채소 ), 양념된피클, 알콜보존처리된과일, 스튜요리된 (Stewed) 과일, 소금에절인양배추, 소금에절인과일, 설탕을입힌과일, 설탕에절인과일, 생강잼, 사과퓌레 (Apple puree), 분말아몬드, 보존처리한호두, 보존처리한포도, 보존처리한채소 ( 냉동한채소는제외 ), 보존처리한잣, 보존처리한은행, 보존처리한살구, 보존처리한사과, 보존처리한복숭아, 보존처리한배, 보존처리한밤, 보존처리한바나나, 보존처리한밀감, 보존처리한모과, 보존처리한멜론, 보존처리한레몬, 보존처리한딸기, 보존처리한대추, 보존처리한과실 ( 냉동한과실은제외 ), 보존처리된재배허브, 보존처리된올리브, 보존처리된양파, 보존처리된송로버섯, 보존처리된버섯 ( 냉동한것은제외 ), 보존처리된과일 ( 냉동한과일은제외 ), 보존처리된견과류 ( 냉동한것은제외 ), 보존처리된견과 ( 냉동한것은제외 ), 발효채소식품 ( 김치 ), 마멀레이드, 동치미, 대추야자열매, 단무지, 껍질벗긴토마토, 깍두기, 김치, 과일칩 ( 식품 ), 과일칩, 과일젤리, 과일을주원료로한스낵, 과일샐러드, 과일껍질, 과일및채소샐러드, 과육, 과실가공식품, 건포도, 건조무화과, 건조된코코넛, 건조된채소 ( 건조채소 ), 건조된채소, 건조된과일믹스, 건조된과일 ( 건조과일 ), 건시 ( 곶감 ), 감자튀김, 감자프레이크 (flake), 가공된호두, 가공된인삼, 가공된올리브퓌레, 요리용채소주스, 두유 ( 우유대용품 ), 두유, 두부가공식품, 두부, 농 ( 濃 ) 두부, 휴머스 ( 병아리콩페이스트 ), 보존처리한두류, 보존처리된

130 콩, 보존처리된완두콩, 보존처리된식용대두, 보존처리된렌즈콩, 두류가공식품 ( 두부와두부가공식품은제외 ), 가공한땅콩, 냉동한과일, 냉동한과실, 토끼고기, 칠면조고기, 인조육, 오리고기, 엽조수 ( 살아있지않은것 ), 양고기, 식육, 소고기, 말고기, 돼지고기, 닭고기, 꿩고기, 가금 ( 家禽 -살아있지않은것 ), 오리알, 식용란 ( 卵 ), 식용달걀흰자위, 분말달걀, 메추리알, 동결란, 달걀흰자위, 달걀노른자위, 달걀, 난 ( 卵 ) 가공식품, 건조란, 햄버거용고기, 햄, 튀긴고기, 통조림된고기 ( 통조림육 ), 조리된통조림고기, 으깬소시지, 육포, 육류내장품, 육류가공식품, 식용젤라틴, 식용제비둥지, 식용단백질, 식용골수, 쇠고기조각, 소시지, 소금에절인고기, 소위 ( 胃 ), 샤르꾸떼리 (Charcuterie), 비프스테이크, 블랙푸딩 ( 블러드소시지 ), 브로스 (Broth), 부용제조제, 부용 (Bouillon), 보존처리된고기, 베이컨, 레닛 (Rennet), 돈가스, 농축브로쓰, 농축부용, 고기젤리, 고기엑기스, 건조된고기, 간으로만든페이스트, 간으로만든파테 (Pate), 간 ( 肝 ), 가공한식육, 가공된쇠고기, 가공된고기, 휩크림 (Whipped cream), 휩크림, 하얀치즈, 팽팽한치즈, 크림, 쿠미스 ( 우유음료 ), 콘덴스트밀크, 케피르 ( 우유음료 ), 치즈가루, 치즈스프레드, 치즈, 응유 ( 凝乳 ), 유제품, 유장 ( 乳奬 ), 유산음료, 유산균음료, 유 ( 乳 ) 가공식품, 우유크림분말, 우유크림, 우유를주성분으로한우유음료, 우유단백질, 우유, 요구르트음료, 요구르트, 연질하얀치즈, 연질치즈, 연유, 양치즈, 양유, 아몬드를함유한우유음료, 신선한미숙성치즈, 식용카세인, 숙성치즈, 생크림, 산양유, 사와 (Sour), 빵조각에바르는지방함유품, 분유 ( 유아용은제외 ), 발효유, 몰드숙성치즈, 마시는요구르트, 땅콩을함유한우유음료, 버터크림, 버터, 혼합유, 해바라기유, 팜유, 코코넛지방, 코코넛유지, 코코넛기름, 채소유지, 참기름, 유지가공식품, 옥수수기름, 쌀겨유, 식용지방제조용지방질물질, 식용유, 식용해바라기유, 식용평지기름, 식용펙틴 (Pectin), 식용팜핵유, 식용팜유, 식용콩기름, 식용코코넛지방팜유, 식용참기름, 식용지방, 식용유채기름, 식용유지 ( 油脂 ), 식용우지 ( 牛脂 ), 식용올리브유, 식용옥수수기름, 식용어유 ( 魚油 ), 식용아마인유, 식용소맥유, 식용분말유지, 식용면실유, 식용라드 (Lard), 식용라놀린, 식용땅콩기름, 식용들기름, 식용동물기름, 식용기름, 식용골유, 식용고래기름 ( 식용경지 ), 식용경화유 ( 硬化油 ), 쇼트닝, 동물성유지, 골유, 마가린, 통조림달팽이, 조리된달팽이, 식용번데기, 식용달팽이알, 살아있지않은식용벌레, 벌레가공식품, 황새치 ( 살아있

131 지않은것 ), 홍합 ( 살아있지않은것 ), 홍어 ( 살아있지않은것 ), 해삼 ( 살아있지않은것 ), 캐비어, 청어 ( 살아있지않은것 ), 청새치 ( 살아있지않은것 ), 참치 ( 살아있지않은것 ), 참새우 ( 살아있지않은것 ), 쥐치 ( 살아있지않은것 ), 준치 ( 살아있지않은것 ), 조기 ( 살아있지않은것 ), 조개 ( 살아있지않은것 ), 정어리 ( 살아있지않은것 ), 전어 ( 살아있지않은것 ), 전복 ( 살아있지않은것 ), 전갱이 ( 살아있지않은것 ), 자라 ( 살아있지않은것 ), 잉어 ( 살아있지않은것 ), 은어 ( 살아있지않은것 ), 우렁쉥이 ( 살아있지않은것 ), 왕바다가재 ( 살아있지않은것 ), 오징어 ( 살아있지않은것 ), 연어 ( 살아있지않은것 ), 양미리 ( 살아있지않은것 ), 식용개구리 ( 살아있지않은것 ), 숭어 ( 살아있지않은것 ), 소라 ( 살아있지않은것 ), 소금에절인연어알, 소금에절인생선, 성게알젖, 성게 ( 살아있지않은것 ), 새우 ( 살아있지않은것 ), 상어 ( 살아있지않은것 ), 삼치 ( 살아있지않은것 ), 살아있지않은어패류 ( 냉동또는염장한것을포함 ), 살아있지않은생선, 붕장어 ( 살아있지않은것 ), 붕어 ( 살아있지않은것 ), 볼락 ( 살아있지않은것 ), 복어 ( 살아있지않은것 ), 보리멸 ( 살아있지않은것 ), 병어 ( 살아있지않은것 ), 뱀장어 ( 살아있지않은것 ), 밴댕이 ( 살아있지않은것 ), 방어 ( 살아있지않은것 ), 바지락조개 ( 살아있지않은것 ), 바다가재 ( 살아있지않은것 ), 미꾸라지 ( 살아있지않은것 ), 문어 ( 살아있지않은것 ), 명태 ( 살아있지않은것 ), 멸치젖, 멸치 ( 살아있지않은것 ), 말린청어알, 돔 ( 살아있지않은것 ), 돌고래 ( 살아있지않은것 ), 도미 ( 살아있지않은것 ), 대합 ( 살아있지않은것 ), 대구알젖, 대구 ( 살아있지않은것 ), 농어 ( 살아있지않은것 ), 녹새치 ( 살아있지않은것 ), 넙치 ( 살아있지않은것 ), 낙지 ( 살아있지않은것 ), 꽁치 ( 살아있지않은것 ), 굴조개 ( 살아있지않은것 ), 굴 ( 살아있지않은것 ), 광어 ( 살아있지않은것 ), 고래 ( 살아있지않은것 ), 고등어 ( 살아있지않은것 ), 게 ( 살아있지않은것 ), 갑각류 ( 살아있지않은것 ), 갈치 ( 살아있지않은것 ), 가재 ( 살아있지않은것 ), 가자미 ( 살아있지않은것 ), 가오리 ( 살아있지않은것 ), 가물치 ( 살아있지않은것 ), 해태 ( 가공한것 ), 해초가공식품, 파래 ( 가공한것 ), 톳 ( 가공한것 ), 클로렐라 ( 가공한것 ), 청각 ( 가공한것 ), 식품용해조류추출물, 식품용한천, 식용알긴산염, 보존처리한식용해초, 미역 ( 가공한것 ), 모자반 ( 가공한것 ), 다시마 ( 가공한것 ), 구운김, 가공한꼬시레기, 가공한감태, 훈제어패류, 통조림된생선, 어패류가공식품, 식용어분 ( 魚粉 ), 식용부레풀, 수산물의통조림및병조림, 소금에절인생선, 생선을저민조각, 생선소시지, 생선묵, 생선

132 가공식품, 보존처리한어패류, 보존처리된생선, 건제어패류, 사탕수수의지방성알코올성분을추출하여가공한건강보조식품, 알로에분말을가공한건강보조식품, 매실추출물가공식품, 게에서추출한키토산을주성분으로한건강보조식품, 산수유를가공한건강보조식품 - 상품류구분제30류의도정 ( 搗精 ) 한곡물, 식용곡분 ( 식용곡물가루 ), 식용전분, 감자가루, 뮤즐리, 밀가루, 보리가루, 부침용곡물가루, 빻은밀, 사고 (Sa go), 세몰리나 (Semolina), 식용갈분 ( 葛粉 ), 식용감자가루, 식용겉겨를없앤귀리, 식용고구마가루, 식용들깨가루, 식용메밀가루, 식용밀가루, 식용보리가루, 식용사고 (Sago), 식용세몰리나, 식용쌀가루, 식용옥수수가루, 식용율무가루, 식용콩가루, 식용타피오카가루, 식용현미가루, 쌀 ( 백미 ), 쌀가루, 옥수수가루, 으깬귀리, 으깬보리, 찹쌀만두제조용가루, 콩가루, 타피오카, 탈곡한귀리, 탈곡한보리, 탈곡한쌀, 아몬드페이스트, 케이퍼 (Capers), 가공한곡물, 곡물가공식품, 건조된밀글루텐, 건조된파스타, 건조조리된밥, 곡물로만든칩 (Chips), 곡물소시지, 곡물수프, 곡물을주원료로한스낵식품, 곡물조제품, 곡분제식품, 곡분제페이스트, 곡분제품, 교자용파스타묶음, 국수, 굵게간옥수수, 귀리를주성분으로한식품, 귀리프레이크, 귀리플레이크, 냉면, 도시락밥, 라면, 라비올리 (Ravioli), 리본버미첼리 (Ribbon vermicelli), 마카로니, 만두, 만두피, 면류, 묽게탄옥수수, 밀기울, 버미첼리 (Vermicelli- 국수 ), 볶은옥수수, 빈대떡, 샌드위치, 소면국수, 수프용파스타, 스파게티, 식용곡분제페이스트, 식용글루텐, 신선한파스타, 신선한피자, 쌀을주원료로한스낵식품, 영양파스타, 오트밀, 요리되지않은당면, 우동, 우유를주성분으로한식용오트밀, 인스턴트소바국수, 인스턴트우동, 인스턴트중국식국수, 인조미, 전, 조리되지않은마카로니, 조리되지않은스파게티, 초밥, 카넬로니, 콘플레이크, 쿠스쿠스 (Couscous), 키쉬 (Quiches), 타불레 (Tabbouleh), 타코 (Tacos), 토스트, 파스타 (Pasta), 패스티 (Pasty), 피자, 핫도그, 메주, 효모, 누룩, 베이킹소다 ( 요리용중탄산소다 ), 베이킹파우더, 비의료용이스트정제, 식용이스트엑기스, 식품용이스트, 이스트엑기스, 이스트파우더, 페이스트용효소, 식용맥아, 식용맥아엑기스, 과자, 빵, 캔디, 감초과자, 강정, 건 ( 乾 ) 과자, 건빵, 고기파이, 과일빙과, 과일젤리과자, 과일케이크, 과자용가루, 껌, 냉동요구르트 ( 얼음과자 ), 누가 (Nougat), 눈깔사탕, 다식, 단팥빵, 도넛, 둥근빵, 드롭스, 디저

133 트용푸딩, 땅콩과자, 러스크 (Rusk), 로젠지과자, 롤리팝, 롤빵, 마시멜로, 마지팬 (Marzipan), 마카롱 (Macaroons), 막대형감초과자, 맥아비스킷, 머핀, 모나카용페이스트리껍질, 무발효빵, 바바로아, 박하사탕과자, 버터비스킷, 봉봉과자, 비스킷, 비의료용추잉껌, 빙과용셔벗, 빵가루, 사탕과자 ( 캔디 ), 사탕조림, 산자, 생강빵, 설탕입힌단단한캐러멜, 설탕입힌커피콩, 셔벗, 속이채워진초콜릿, 쇼트브레드, 슈크림, 스프링롤 (Spring rolls), 식빵, 식빵용가루반죽, 식용과일빙과, 식용빙과용파우더, 식용웨이퍼스, 식용캔디, 쌀푸딩, 아몬드과자, 아몬드케이크, 아이스캔디 ( 얼음사탕 ), 아이스케이크, 아이스크림, 아이스크림콘, 아이스크림믹스, 아이스크림용파우더, 약과, 양갱, 엿, 와플 (Waf fles), 웨이퍼스, 인스턴트도넛믹스, 인스턴트팬케이크믹스, 인스턴트푸딩믹스, 잼빵, 전과, 젤리과자, 참기름으로만들어진사탕과자, 초콜릿, 초콜릿바, 초콜릿캔디, 초콜릿페이스트, 카스타드, 카스텔라빵, 캐러멜캔디, 케이크, 케이크반죽, 케이크의식용장식품, 케이크페이스트, 코코아캔디, 콘칩, 콩이들어있는빵, 쿠키, 크래커, 크레이프, 크리스마스트리장식용과자, 크림빵, 타트 (Tart s), 태피 (Taffy), 토르티야 (Tortillas), 통밀가루빵, 파이, 파테, 팝콘, 패스틸 (P astilles), 팬케이크, 퍼프드라이스, 페이스트리 (Pastries), 페티볼 (Petit-beurr e) 비스킷, 페티스포 (Petits fours), 편강, 퐁당 ( 과자 ), 푸딩, 프랄린 (Pralines), 할바 (Halvah), 핫케이크, 햄버거용빵, 호떡, 식용당 ( 糖 ) 류, 각설탕, 골덴시럽, 과당 ( 果糖 ), 굵은정백당, 꿀, 당밀시럽, 대용꿀, 맥아당, 물엿, 백설탕, 봉밀, 분말물엿, 분말엿, 비의료용식용로얄젤리, 설탕, 식용당밀, 식용봉랍 ( 蜂蠟 ), 식용포도당, 천연감미료, 떡, 장 ( 醬 ) 류, 간장, 고추장, 된장, 자장, 청국장, 춘장, 화학조미료, 글루타민산소다, 복합화학조미료, 핵산조미료, 마리네이드, 마요네즈, 맥아식초, 샐러드드레싱, 샐러드소스, 소스, 식초, 조미료용소스, 조미용소스, 케첩, 토마토소스, 프렌치드레싱, 향을낸식초, 향신료, 겨자 ( 향신료 ), 겨자가루, 계피 ( 향신료 ), 계피가루, 고춧가루, 과일향미료, 과자용박하, 과자용향미료 ( 정유는제외 ), 그레이비 (Gravies), 깨소금, 냉이가루, 너츠멕 ( 육두구 ), 렐리쉬 ( 향신료 ), 마늘가루, 바닐라 ( 향신료 ), 바닐라대용바닐린, 버섯가루 ( 향신료 ), 버터용향미료, 보존처리된재배허브 ( 향신료 ), 사프론 (Saffron- 향신료 ), 산초가루 ( 향신료 ), 생강 ( 향신료 ), 생강가루 ( 향신료 ), 수프용향미료, 스타아니스열매 ( 향신료 ), 식용심황 ( 향신료 ), 식탁용깨소금, 식품용에센스 ( 정유는

134 제외 ), 식품용향료, 식품향미료용과일페이스트, 아니스열매 ( 향신료 ), 아몬드향미료, 양념용수프, 올스파이스 (Allspice), 육계가루, 음료용향미료 ( 정유는제외 ), 정향 ( 丁香 -향신료), 정향 ( 丁香 ) 가루, 제빵용양념, 조미료용잡초, 차용향미료, 차우차우 ( 향신료 ), 처트니 (Chutneys- 향신료 ), 치즈용향미료, 카레가루, 카레페이스트, 커피향미료, 케이크용향미료, 향미료 ( 정유는제외 ), 향미료용바닐라, 후추, 후추가루 ( 향신료 ), 식용소금, 맛소금, 샐러리 (Celery) 소금, 식품보존용소금, 요리용소금, 요리용해수, 차 ( 茶 ), 과일차, 구기자차, 녹차, 대용차, 라임차, 맥엽차, 보리차, 비약제용우려낸즙, 샐비어잎차, 석창포차, 아이스티, 오가피차, 오룡차, 원기차, 인삼차, 차의잎, 홍차, 커피, 코코아, 가공된커피, 대용커피, 무카페인커피, 밀크초콜릿, 밀크커피음료, 밀크코코아음료, 볶은커피콩, 분말커피콩, 우유함유쵸코렛음료, 인스턴트커피, 인조커피, 천연커피원두, 초콜릿음료, 치커리 ( 커피대용품 ), 커피대용품용식물조제품, 커피음료, 코코아스프레드, 코코아음료, 코코아제품, 차를주성분으로하는음료, 차음료, 얼음, 식용얼음, 얼음조각, 음식물용얼음, 천연또는인공얼음, 가정용식육연화제, 생크림용안정제, 소시지용결착제, 식용빙과용응고제, 아이스크림응고제, 요리용농화제, 휩크림용안정제, 소맥배아에서추출한옥타코사놀 (OCTACOSANOL) 성분이함유된건강보조식품, 미강 ( 쌀 ) 의옥타코사놀성분을추출하여가공한건강보조식품, 식용로열젤리를주원료로한건강보조식품. 끝

135 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2016허 2508 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사대창정읍시 2산단2길 24( 하북동 ) 대표이사이 소송대리인두호특허법인담당변리사박국진 피 고 아이앤비에어주식회사서울금천구벚꽃로12길 15, 402호 ( 독산동, 지산아이티벤처센터 ) 대표이사이 소송대리인변호사기은아 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 4282 호사건에관하여한심결중등록번 호제 호상표의지정상품가운데 공기살균기 에대한부분을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

136 이 유 1. 기초사실가. 피고의이사건등록상표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록결정일 / 등록일 : 상표등록제 호 / / / ) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제11류의공기청정기, 공기살균기, 공기정화장치및기계, 공기여과설비, 공기탈취장치, 가정용공기정화기, 산소발생기, 공기건조기 나. 이사건심결의경위 1) 원고는 이사건등록상표의상표권자인피고를상대로특허심판원에 이사건등록상표는상표법제6조제1항제3호에해당하여그등록이무효로되어야한다 고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은이를 2015당 4282호로심리한후 이사건등록상표는지정상품의품질, 효능등을보통으로사용하는방법으로표시한상표이므로상표법제6조제1항제3호에해당하나, 그지정상품중 공기살균기 에대하여는상표법제6조제2항의규정에의하여사용에의한식별력을취득하였고나머지지정상품은사용에의한식별력을취득하지못하였다 는이유로이사건등록상표의지정상품중 공기청정기, 공기정화장치및기계, 공기여과설비, 공기탈취장치, 가정용공기정화기, 산소발생기, 공기건조기 에관한원고의심판청구를인용하고, 공기살균기 에관한원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1 내지 3호증의각기재, 변론전체의취지 2. 원고가주장하는심결취소사유의요지 이사건등록상표는그지정상품중하나인 공기살균기 와관련하여상품의

137 품질, 효능등을보통으로사용하는방법으로표시한상표이므로상표법제6조제1항제3호에해당하고, 같은조제2항의사용에의한식별력을취득하였다고볼수도없다. 이와달리판단한이사건심결은위법하므로취소되어야한다. 3. 이사건심결의위법여부에대한판단 가. 이사건등록상표가상표법제 6 조제 1 항제 3 호에해당하는지여부 이사건등록상표 는영어대문자로만구성 된표장이다. VIRUS' 나 KILLER 모두중학교수준의쉬운어휘에해당하고, VIRUSKILLER 는 병원균 ( 병원체 ) 인바이러스를죽이는사람또는기기 등의관념을갖는다. 이사건등록상표의지정상품중하나인 공기살균기 는그자체가공기에있는균을제거하는기능을하는제품이므로, 이사건등록상표를그지정상품인 공기살균기 에사용할경우 공기중의균또는바이러스를제거하거나죽이는기기 로직감된다. 따라서이사건등록상표는지정상품의품질, 효능등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표에해당한다. 나. 이사건등록상표가상표법제 6 조제 2 항의사용에의한식별력을취득하였는 지여부 1) 상표법제 6 조제 2 항의해석 구상표법제6조제2항 ( 법률제12751 호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제1항제3호부터제6호까지에해당하는상표라도제9조에따른상표등록출원전부터그상표를사용한결과수요자간에그상표가누구의업무에관련된상 상표법제6조제2항제1항제3호부터제6호까지에해당하는상표라도제9조에따른상표등록출원전부터그상표를사용한결과수요자간에특정인의상품에관한출처를표

138 품을표시하는것인가현저하게인식되어있는것은그상표를사용한상품을지정상품으로하여상표등록을받을수있다 시하는것으로식별할수있게된경우 에는그상표를사용한상품에한정하여상표등록을받을수있다 상표법제6조제2항은 제1항제3호부터제6호까지에해당하는상표라도제 9조에따른상표등록출원전부터그상표를사용한결과수요자간에특정인의상품에관한출처를표시하는것으로식별할수있게된경우에는그상표를사용한상품에한정하여상표등록을받을수있다 라고규정하여구상표법제6조제2항중 현저하게인식되어있는 부분을삭제하고 식별할수있게된경우 를추가하였다. 따라서사용에의한식별력취득에필요한인식의정도는과거와달리 현저한인식 까지는필요하지않다. 그러나위규정은원래식별력이없거나미약하여등록을받을수없는상표여서특정인에게독점사용하도록하는것이적당하지않은상표에대하여특정인이상당한기간에걸쳐독점적, 계속적으로그상표를사용한결과일반수요자나거래자에게식별력을취득한경우예외적으로상표등록을인정하여대세적권리를부여하는것이다. 따라서상표가수요자간에특정인의상품에관한출처를표시하는것으로식별할수있게된경우라고인정하기위해서는, 상표가품질 효능등을직접적으로표시하는강도, 상표의사용기간, 사용횟수및사용의계속성, 그상표가부착된상품의생산 판매량및시장점유율, 광고 선전의방법, 횟수, 내용, 기간및그액수, 상품품질의우수성, 상표사용자의명성과신용, 상표의경합적사용의정도및태양등을종합적으로고려할때, 당해상표가사용된상품에대한거래자및수요자에게특정인의상품을표시하는것으로인식되기에이르렀다는점이증거에의하여명확히인정되어야한다. 2) 인정사실갑제8, 9, 10, 14, 23 내지 26호증의각기재 ( 가지번호있는것은가지번호포함, 이하같다 ), 을제2 내지 56, 58 내지 60호증의각기재및영상에변론전체의취지를더하여보면다음과같은사실이인정된다

139 가 ) 공기청정기시장의규모 중소기업진흥공단에서 경발행한 공기청정기의시장기술보고서 에의하면, 국내의공기청정기시장규모는 2002년약 2,400 억원, 2004년약 4,200억원, 2007년약 8,000억원, 2009년약 1조 4,000억원이고, 2010년의경우시장예측규모가약 1조 8,000억원에달한다 ( 위그래프참조 ). 나 ) 공기청정기와공기살균기제품의기능과분류 1 사설단체인사단법인한국오존협회가 제정한 공기살균기에관한단체표준 에는공기살균기를 실내공기중의부유세균과냄새물질을일정수준이하로저감시키는장치 라고정의하고있다. 또한위협회는공기살균기가갖추어야하는최소한의성능으로, 실내공기중의부유세균을사멸또는불활성화시켜일정수준이하로저감시키는살균율이 80% 이상일것과실내공기중의부유세균을필터등을통해물리 ( 기계 ) 적으로분리포집하여일정수준이하로저감시키는제균율이 90% 이상일것을요구하고있다. 2 국가종합전자조달시스템인나라장터홈페이지에서는 공기청정기 를물품분류번호 [ ], 공기살균기 를물품분류번호 [ ] 로구분하고있다. 공기청정기에대한품명설명에는 오염된공기를정화 ( 여과, 탈취, 살균기능등 ) 하여신선한공기로바꾸는장치로서, 여기에서 ( 에어필터 ) 와 ( 공기살균기 ) 는제외한다 라고기재되어있다. 공기살균기에대한품명설명에는 공기중에부유하는박테리아, 바이러스, 곰팡이류등을살균하기

140 위한기기로서, 유입된공기를자외선 오존등으로살균 배출시키는기능을가지고있으며미세먼지를제거하기위한필터를내장한것도있다 라고기재되어있다. 3 한편, 한국기계연구원에서 경작성한 공기청정기성능기준마련및적정관리방안연구 에따르면공기청정기는기계식, 전기식, 복합식으로분류된다. 기계식은필터식 ( 건식 ) 과습식으로분류되는데, 필터식은 전처리필터, 헤파필터, 활성탄 ( 카본 ) 필터 를이용하는방식이고, 전기식은전기집진식, 음이온식, 플라즈마식, UV 광촉매식으로분류되는데, UV 광촉매식은 TiO 2 에자외선조사로생성된 OH라디칼및활성산소의산화 / 환원으로악취및유해가스를제거하는방식이다. 4 중소기업청및중소기업진흥공단이 경발행한 공기청정기의시장기술보고서 에는 최근출시되는공기청정기는단순한먼지제거기능에그치지않고살균기능또한갖추고있는데감기바이러스, 각종균진류등을제거할수있다 라고기재되어있다. 위보고서에따르면공기청청기의기술방식중 UV 광촉매방식 은태양에너지를흡수하고광에너지에의한화학적반응을유도하여공기중에존재하는유해한유기물질, 황화수소, 암모니아등의가스를제거할뿐만아니라발생된광전자로먼지등을대전시켜제거하는기술이고, 이러한기술의초기유발을도와주는물질이광촉매이며주로반도체재료인 TiO 2, SiO 2 등이사용된다. 5 이사건등록상표를사용한피고의공기살균기제품 ( 이하 이사건등록상표사용제품 이라한다 ) 의제품설명에는 항균헤파필터 를사용하여미세먼지를제거하고 UV-C 자외선램프 를사용하여바이러스를제거하며 촉매활성탄튜브 를사용하여악취를제거한다고기재되어있다. 이사건등록상표사용제품은광에너지로부터자극받은이산화티타늄 (TiO 2 ) 이에너지밴드를뛰어넘은전지 (e-) 와정공 (h+) 으로이온화된후, 이온화된전지가물분자 (H 2 O) 를자극하여다량의수산레디칼기 (-OH) 를발생하며이수산레디칼기 (-OH) 가살균및유해화학물질을분해한다. 또한이사건등록상표사용제품은강력한자외선을반복방사하여병원균의 DNA와 RNA를직접파괴한다. 다 ) 공기청정기및공기살균기제품에대한거래계의인식및사전적정의 1 이사건등록상표사용제품은온라인쇼핑몰인 옥션, G마켓, 11번가

141 등에서제품카테고리중 공기청정기 로분류되어판매되고있다. 2 네이버지식백과사전은, 출처를 건축용어사전 으로표시하고 공기정화장치 에대하여 공기중의부유미립자, 세균, 유독가스등의오염물을제거하여환경공간의청정도를유지하기위한장치. 산화, 환원, 분해, 흡착, 에어필터, 전기집진, 세척등에의해정화한다 라고정의하면서, 동의어로 공기청정기 를기재하고있다. 또한, 네이버지식백과의 쇼핑용어사전 에는 공기정화기 를 공기를순환시키거나필터를이용해냄새나먼지등을걸러주변공기를정화시켜주며공기여과기또는공기순환기라고도합니다. 먼지나냄새, 세균등을걸러주는공기청정기와공기를필터와화학작용으로산소를만들어발생시켜주는산소발생기, 실내와외부의공기를순환시켜주는환풍기가있습니다 라고정의하고있다. 두산백과사전에는 공기청정기 에대하여는 오염된공기를정화하여신선한공기로바꾸는장치이다. 공기를필터에통과시켜먼지와세균을없애고나쁜냄새를제거한다 라고정의하고있다. 라 ) 피고의이사건등록상표사용제품매출액 1 피고는 2004년부터이사건등록상표사용제품을제조하여판매하여왔다. 이사건등록상표사용제품을포함한피고의매출액의합계는 2004년 38,170,000원, 2005년 388,546,988원, 2006년 349,130,911원, 2007년 1,002,293,920원, 2008년 2,363,170,830원, 2009년 3,858,081,935원, 2010년 2,788,537,340원, 2011년 1,248,571,416원, 2012년 916,050,094원, 2013년 482,792,489 원, 2014년 765,849,241 원이다. 다만, 피고의 2007년내지 2014 년세금계산서매출에는이사건등록상표사용제품외에도 바이러스킬러외, 리액터교체, HEPA 필터외, 헤파필터, 살균모듈 등과같은품목이포함되어있다. 2 이사건등록상표사용제품은벽걸이형 (VK-blue), 스탠드형중 (VK-001), 스탠드형중 (VK-101) 이있다. 피고가 2004년부터 2014년까지이사건등록상표사용제품을직접소비자에게판매한수량과매출액은각제품별로다음과같다

142 제품 판매수량 ( 단위 : 대 ) 소비자가격 ( 단위 : 원 ) 최종매출액 ( 단위 : 원 ) 벽걸이 VK-blue 2, ,000 2,534,720,000 스탠드 VK ,199, ,787,000 스탠드 VK ,850, ,100,000 소계 4,067 4,260,670,000 3 피고가 2004년부터 2014년까지이사건등록상표사용제품을대리점 ' 알파라인, 금오블루에어 등에납품한수량과매출액은각제품별로다음과같다. 제품 판매수량 ( 단위 : 대 ) 소비자가격 ( 단위 : 원 ) 최종매출액 ( 단위 : 원 ) 벽걸이 VK-blue 11, ,000 5,910,312,000 스탠드 VK-001 3, ,400 2,274,742,800 스탠드 VK-101 1,581 1,110,000 1,754,910,000 소계 15,811 9,939,964,800 마 ) 피고의이사건등록상표사용제품광고, 방송노출및제품설치현황등 1 피고가 부터 경까지이사건등록상표사용제품에관한신문광고, 잡지기사, 홈쇼핑카탈로그광고, 네이버검색광고, 홈페이지제작등에지출한광고비총액은약 95,600,025 원정도이다. 2 이사건등록상표사용제품에대하여는 자및 자한국경제신문전면광고, 자및 매일경제신문전면광고, 자및 자중앙일보전면광고, 자서울경제신문전면광고, 자동아일보전면광고, 자중앙일보전면광고, 자, 자, 자, 자 자, 자, 자및 자매일경제신문광고등약 10년동안약 18회에걸쳐일간신문광고가게재되었다. 3 이사건등록상표사용제품은 'TRADE', ' 신용사회, The People' 등에잡지기사가실렸고, 및 에홈쇼핑카탈로그광고가방영되었다. 또한피고는인터넷포털

143 사이트 네이버 에 부터 경까지합계약 10회이상이사건등록상표사용제품을광고하였다. 4 KBS1 드라마 우리집여자들 은 부터 까지방영되었는데, 해당드라마의주인공이근무하는회사의사무실에이사건등록상표사용제품이설치되어방송에노출되었다. KBS 드라마 굿닥터 는 부터 까지방영되었는데, 해당드라마의주요촬영지인강남성모병원에이사건등록상표의제품이병실, 응급실, 복도등에설치되어방송에노출되었다. 또한이사건등록상표사용제품은 KBS 뉴스, 매일경제 TV, YTN 뉴스에, SBS 런닝맨, SBS 동물농장에각노출되었다. 5 인터넷블로그와카페 서울여성병원News', 백혈병환자들의카페, 누네빛안과, 아이사랑어린이집, 인천서울여성병원, 청주마디사랑병원, 노블엘르산후조리원, 꿈나래어린이집 등에이사건등록상표사용제품에관한글이게시되어있다. 6 앞서본피고의매출결과이사건등록상표사용제품은국회의사당등전국 62곳의관공서와전국 62곳의도서관에, 전국 150곳의종합병원및개인병원과전국 93곳의대학에, 전국 38곳의산후조리원과전국 138곳의어린이집및키즈카페에각설치되어있다. 바 ) 피고의수상경력및조달청우수제품인정기간 1 이사건등록상표사용제품은 조달청으로부터 우수제품인정서 를받았고, 피고는 서울산업통상진흥원으로부터특허스타기업으로선정되었으며, 벤처디자인상, 공공구매유공자상, 우수기업표창장등을수상하였다. 2 피고에대한조달청우수제품인정기간은 부터 까지이다 경에는주식회사구츠가조달청우수제품인정을받고있다. 사 ) 인지도 1 앞서본바와같이중소기업진흥공단에서 경발행한 공기청정기의시장기술보고서 의 기업동향 항목에는주요공기청정기업체로서 ' 청풍 ', ' 웅진코웨이 ', ' 샤프전자 ', ' 도시바 ', ' 산요 ', ' 미쓰비시 ', ' 히타치 ', ' 대우 ', ' 동양매

144 직 ', ' 롯데전자 ', ' 위니아만도 ', ' 청호 ' 등의기업을소개하고있다. 피고의이사건등록상표사용제품은피고자체적으로 2009년도에매출이최고에달하였으나위기업동향에언급되어있지않다. 2 인터넷포털사이트인 네이버, DAUM' 에 공기청정기, 공기살균기 제품을검색하면, 대부분다른회사들의제품이다수검색되고있다. 3) 판단위인정사실에비추어알수있는다음과같은사정을앞서본법리에비추어보면, 제품의품질 효능을직접적으로표시하는강도가높은이사건등록상표가그사용에의하여등록결정일당시 공기살균기 와관련하여수요자간에특정인의상품에관한출처를표시하는것으로식별할수있게되었다고보기에부족하고, 달리이를인정할만한증거가없다. 따라서이사건등록상표는그지정상품중하나인 공기살균기 와관련하여상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였다고할수없다. 가 ) 이사건등록상표사용제품은상품류구분제11류의 공기살균기 에해당하지만, 공기청정기의제품분류중항균헤파필터등을사용하는기계식과 UV 광촉매식이결합된 복합식 에해당하고, 온라인쇼핑몰에서 공기청정기 카테고리로판매되고있어일반수요자및거래자들에게공기청정기의일종으로거래되고있다. 공기청정기역시단순한먼지제거기능에그치지않고바이러스, 각종균진류등을제거하는제균 항균 살균기능을하고있다. 국가종합전자조달시스템홈페이지는 공기청정기 와 공기살균기 를구분하고있기는하나, 공기청정기 의품명설명에서공기살균기와유사한 살균기능 이있다고기재하고있고, 나아가각종온라인사전등도공기청정기에살균기능이있다고기재하고있다. 이에따르면, 거래통념상공기살균기는공기청정기의범주에포함되고, 다만그중에서공기살균기능이특히강화된제품을지칭하는의미로사용된다고볼수있다. 나 ) 위와같이공기청정기는공기살균기를포함하는넓은개념이고, 공기청정기에도공기중의세균을제거하는기능이있으므로, 공기청정기제품과관련하여 VIRUS KILLER 라는표장은제품의제균 항균 살균기능등을직접적으로표시하는기술적표장에해당하고, 이는원칙적으로누구든지공기청

145 정기제품에자유롭게사용할수있어야한다. 따라서피고가이사건등록상표사용제품에이사건등록상표를사용한결과수요자간에특정인의상품에관한출처를표시하는것으로식별할수있게된경우에해당하기위해서는 공기살균기 명칭의제품뿐만아니라그와유사한기능을하는공기청정기제품을포함하는전체시장을기준으로사용에의한식별력취득이인정되어야할것이다. 이사건등록상표가 공기살균기 와관련하여사용에의한식별력을취득하면그상표권에기하여 동일상품류 에속하는 공기청정기 에대하여도금지권을행사할수있게되는데, 사용에의한식별력취득여부를판단하는데기준이되는시장을공기살균기판매시장으로제한하여이를기준으로사용에의한식별력취득을인정한다음, VIRUS KILLER 라는기술적표장을자유롭게사용할수있었던공기청정기제품에대하여그사용을금지시킬수있도록하는것은매우불합리하기때문이다. 다 ) 공기청정기의시장규모는 2009년약 1조 4,000억원인데비하여피고의 2009년매출액은약 38억 5천만원상당으로피고는약 0.28% 의시장점유율을차지하는정도에불과하다. 또한공기청정기의시장규모는지속적으로성장하고있으나, 피고의매출액은 2009년을정점으로하여 2010년부터현재까지급격히감소하고있다. 라 ) 피고의이사건등록상표사용제품과관련하여 10년동안지출된광고비는약 9,500 만원정도에불과하여사용에의한식별력을취득할정도로다액이라고보기어렵고, 10년동안신문광고, 잡지, 인터넷광고, 방송출연의횟수역시사용에의한식별력을취득할정도로충분하다고보기어렵다. 이사건등록상표사용제품이관공서, 종합병원, 대학교등다수인의방문및이동이많은장소에설치되거나일부방송에노출된사실은인정되나, 그장소에방문하거나방송을시청한모든사람들을이사건등록상표사용제품의수요자내지구입자와동일시하기는곤란하고, 이사건등록상표사용제품이사람들의동선에영향을주지않는구석이나벽에설치된점을고려할때, 위장소에방문하는사람들이나시청자들이이사건등록상표를쉽게인식할수있었다거나인식하였다고단정할수도없다. 마 ) 우수제품인정서, 각종수상경력은이사건등록상표사용제품의기

146 술적우수성과관련된자료로서사용에의한식별력취득여부와는직접적인관계가없고, 우수제품으로서인정을받은기간도 2006년경부터 2009년경까지로그칠뿐이다. 바 ) 설령견해를달리하여이사건등록상표의사용에의한식별력취득여부를판단하는데기준이되는시장을공기살균기판매시장으로제한하여본다하더라도, 인터넷포털사이트에서의 공기살균기 제품을검색결과대부분다른회사들의제품이다수검색되고있는점, 공기살균기판매시장자체의규모및그시장내에서의다른경쟁업체의매출액등에관한아무런자료가제출되지않아피고의시장점유율이얼마인지알수없는점, 피고의이사건등록상표사용제품이공기살균기판매시장에서전국적으로일반수요자들사이에서상당한인지도를얻었다고볼만한증거가없는점등에비추어, 앞서인정한사실만으로이사건등록상표가그등록결정일당시그지정상품중하나인 공기살균기 와관련하여수요자간에특정인의상품에관한출처를표시하는것으로식별할수있게되었다고단정할수없다. 4. 이사건심결의위법여부이사건등록상표는그지정상품중하나인 공기살균기 와관련하여상표법제6조제1항제3호에해당하고, 같은조제2항의사용에의한식별력을취득하였다고볼수도없으므로, 그등록이무효로되어야한다. 이사건심결은이와결론을달리하므로위법하다. 5. 결론 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사오영준 판사 판사 권동주 김동규

147 Ⅳ 취소 허 6978 등록취소 (73-1-2)

148

149 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2015허 6978 등록취소 ( 상 ) 원 고 김 여수시소송대리인변리사박진호 피 고 주식회사에스. 엠. 엔터테인먼트서울특별시강남구압구정로 423 대표이사김 소송대리인법무법인 ( 유한 ) 태평양담당변호사민인기, 안길한특허법인신세기담당변리사김종윤 환송전판결 특허법원 선고 2012허 8232 판결 환송판결 대법원 선고 2013후 1214 판결 변론종결 판결선고 주 문 1. 이사건소중등록번호제26443 호상표서비스표의지정상품에관한부분을각하한다. 2. 위제1항부분을제외한원고의청구를기각한다. 3. 소송총비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 3288 호사건에관하여한심결중등록번호

150 제26443 호상표서비스표의지정상품및지정서비스업가운데별지 1 기재지정서비스업을제외한나머지지정상품및지정서비스업에관한부분을취소한다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표서비스표 (1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표서비스표등록제26443 호 / / (2) 구성 : (3) 지정상품및지정서비스업 : 별지 2와같다. (4) 등록권리자 : 원고 나. 실사용상표 (1) 구성 : (2) 사용상품 : 의류 (TOP, OUTER, SKIRTS, PANTS), 가방 (BAG), 신발 (SHOES), 액세서리 (ACC) (3) 사용자 : 원고 다. 대상상표서비스표 (1) 구성 : Girls' Generation ( 당초피고는티셔츠에표시된 만을대상표장으로제시하였다가이사건소송에이르러음반등에대상표장이사용 되었다고주장하면서 ( 을제21호증 ), ( 을제22호증 ), ( 을제23호증 ), ( 을제24호증 ) 등과같이다양한표장을제시하고있는데, 이표장들은글자체 나색상등에서다소차이가있으나, Girls' Generation 이라는영문자로구성 되어있다는점에서서로공통된다 ). (2) 사용상품및사용서비스업 : 음반, 음원, 가수공연업, 음악공연업, 방송출

151 연업, 광고모델업 (3) 사용자 : 피고 라. 이사건심결및소송의경과 (1) 피고는 특허심판원에원고를상대로하여, 이사건등록상표서비스표가상표법제73조제1항제2호에해당하여그등록이취소되어야한다는이유로등록취소심판을청구하였다. (2) 특허심판원은이를 2011당 3288호로심리한후 이사건등록상표서비스표권자인원고가고의로이사건등록상표서비스표와유사한상표를그지정상품과동일 유사한상품에사용함으로써수요자로하여금타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게하였으므로상표법제73조제1항제2호에해당한다는이유로피고의위심판청구를인용하는이사건심결을하였다. (3) 원고는 이사건심결에불복하여이법원에심결취소소송을제기하였고, 이법원은 위소중이사건등록상표서비스표의별지 1 기재지정서비스업에관한부분에대하여원고의 자서비스표권의포기로그효력을다툴법률상이익이없어졌다는이유로각하하고, 이사건심결중이사건등록상표서비스표의지정상품및지정서비스업가운데별지 1 기재지정서비스업을제외한나머지지정상품및지정서비스업에관한부분에대하여이사건등록상표서비스표가상표법제73조제1항제2호에해당하지않는다는이유로원고의청구를인용하는환송전판결을선고하였다. (4) 피고는 대법원에환송전판결중피고패소부분에대하여상고하였고, 대법원은 이사건등록상표서비스표가상표법제73 조제1항제2호에해당한다는이유로환송전판결중피고패소부분을파기하고, 이부분사건을이법원에환송하는판결을선고하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 을제6, 7호증의각기재, 변론전체의취지 2. 이법원의심판대상 앞서본바와같이이사건등록상표서비스표중별지 1 기재지정서비스업에

152 관한부분에관한소는이법원에서부적법각하되어그대로확정되었고, 이사건등록상표서비스표의지정상품및지정서비스업가운데별지 1 기재지정서비스업을제외한나머지지정상품및지정서비스업에관한부분만이상고된후파기환송되었으므로, 이부분에대한이사건심결의적법여부만이이법원의심판대상이다. 3. 당사자들의주장가. 원고주장의심결취소사유 (1) 피고는이사건등록취소심판을청구할수있는이해관계인에해당하지않는다. (2) 피고가이사건심판진행도중인 특허심판원에의견서를제출하였는데, 특허심판원은이를원고에게송달하여의견을진술할수있는기회를주지아니한채 이사건심결을하였으므로, 상표법제77조의9, 제77조의22 규정을위반한절차상위법이있다. (3) 이사건등록상표서비스표는아래와같은이유에서상표법제73조제1항제2호및같은항제8호에해당하지않는다. ( 가 ) 원고는실사용상표를사용하지않았고, 김희경에게실사용상표의사용을허락한바도없다. ( 나 ) 실사용상표 과이사건등록상표서비스표 는외관, 호칭, 관념이달라서로유사한표장이라고할수없다. ( 다 ) 피고는 소녀시대 라는 9인조여성그룹의매니지먼트업무를수행할뿐, 소녀시대 또는 Girls' Generation 이라는표장으로의류, 신발, 가방, 액세서리등의판매업등을영위하고있지않을뿐만아니라, 피고와 9인조여성그룹인 소녀시대 를동일체로볼수없어위 소녀시대 가가수로서유명해졌다고하여곧바로피고의상품도유명해졌다고할수는없다. ( 라 ) 피고가대상상표서비스표의사용증거로제출한티셔츠사진 ( 을제7호증 ) 에의하더라도대상상표서비스표는디자인적으로사용되었을뿐, 상품이나서비스업의출처표시로사용되었다고보기어렵다

153 ( 마 ) 피고가제출한자료에의하더라도대상상표서비스표의사용실태, 사용내역, 주지의정도등을알수없으므로, 실사용상표의사용으로인해수요자로하여금타인의업무에관련된상품과의혼동을일으키게할염려가존재한다고보기어렵다. 나. 피고의주장 (1) 원고는 2010 년겨울경자신이운영하는인터넷홈페이지 ( 를통해이사건등록상표서비스표의지정상품과동일 유사한상품인의류, 가방, 신발, 액세서리등에이사건등록상표서비스표와유사한실사용상표를표시하여이를판매하였고, 이로써위와같이실사용상표가사용될무렵 음반, 음원, 가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업 등과관련하여수요자에게특정인의표장으로널리알려져있던대상상표서비스표의사용상품내지사용서비스업과사이에혼동을생기게하였으므로, 이사건등록상표서비스표는상표법제73조제1항제2호에해당한다. (2) 설령원고가실사용상표를직접사용한것은아니라고하더라도, 원고는여동생인김희경에게실사용상표의사용을허락하였을뿐만아니라, 상표권자로서의관리감독의무를충분히하였다고볼수도없으므로, 이사건등록상표서비스표는상표법제73조제1항제8호에해당한다. 4. 이사건심판청구의적법여부원고는, 이사건등록취소심판이이해관계없는자에의하여청구된것으로서부적법하여각하되어야한다는취지로주장하나, 상표법제73조제1항제2호및같은항제8호에해당하는것을사유로하는심판은이해관계의유무와관계없이누구든지청구할수있는것이므로 ( 같은조제6항단서 ), 이와다른전제에선원고의위주장은이유없다. 5. 이사건소중이사건등록상표서비스표의지정상품에관한부분의적법여부 가. 을제 53 내지 60 호증 ( 가지번호있는것은가지번호포함 ) 의각기재및변

154 론전체의취지를종합하면다음사실을인정할수있다. (1) 피고는이사건심결취소소송이제기되어상고심에계속중이던 원고를상대로특허심판원에이사건등록상표서비스표의지정상품들을대상으로상표법제73조제1항제3호에해당하는등록취소사유가존재한다고주장하면서 2013당1370호 ( 이사건등록상표서비스표의지정상품중상품류 25류의상품 328건을취소대상으로한다. 이하괄호안에각사건의취소대상인이사건등록상표서비스표의지정상품을기재한다 ), 2013당 1371호 ( 상품류 28류 386건 ), 2013당 1372호 ( 상품류 29류 389건 ), 2013당 1373호 ( 상품류 30류 395 건 ), 2013당 1374호 ( 상품류 31류 299건 ), 2013당 1375호 ( 상품류 32류 78건 ), 2013당1376호 ( 상품류 33류 60건 ) 로상표등록취소심판을청구하였다 ( 위각사건의각지정상품을모두합한것이이사건등록상표서비스표의지정상품이다 ). (2) 특허심판원은 위등록상표는상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자등에의하여위심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되지아니하였다는이유로그지정상품전부에대하여상표등록을취소하는각심결을하였다. (3) 이후 2013당 1370호를제외한나머지사건에대한심결은 그대로확정되었고, 2013당 1370호사건에관하여한심결에대하여는원고가 이법원 2013허 3651호로심결취소소송을제기하였으나원고의청구가기각되었고, 다시원고가상고를하였으나기각되어위심결은 확정되었다. 나. 위인정사실에의하면, 이사건등록상표서비스표의상표권은위각심결이확정된때부터소멸되었다고할것이다. 그런데상표등록취소심판에대한심결취소소송중상표권이다른사유로소멸한경우에는더는등록취소의대상이되는상표등록자체가존재하지않아심결취소소송을유지할법률상이익이없으므로, 이사건소중이사건등록상표서비스표의지정상품에관한부분에대한심결취소소송은부적법하여각하되어야한다. 6. 상표법제 73 조제 1 항제 2 호해당여부 아래에서는이사건등록상표서비스표의지정서비스업중별지 1 기재지정서비스업을제외한부분이상표법제73조제1항제2호에해당하는지살펴본다

155 가. 판단기준상표법제73조제1항제2호는 상표권자가고의로지정상품에등록상표와유사한상표를사용하거나지정상품과유사한상품에등록상표또는이와유사한상표를사용함으로써수요자로하여금상품의품질의오인또는타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게한경우 를상표등록의취소사유로규정하고있다. 이는상표권자가상표제도의본래목적에반하여자신의등록상표를그사용권범위를넘어부정하게사용하지못하도록규제함으로써상품거래의안전을도모하고, 타인의상표의신용이나명성에편승하려는행위를방지하여거래자와수요자의이익보호는물론다른상표를사용하는사람의영업상신용과권익도아울러보호하려는데그취지가있다 ( 대법원 선고 2002후 1225 전원합의체판결참조 ). 여기에서상표권자가실제로사용하는상표와혼동의대상이되는타인의상표사이의혼동유무를판단함에있어서는, 각상표의외관, 호칭, 관념등을객관적ㆍ전체적으로관찰하되, 그궁극적판단기준은실제로사용된상표가등록상표로부터변형된정도및타인의상표와근사한정도, 실제로사용된상표와타인의상표가상품에사용되는형태및사용상품간의관련성, 각상표의사용기간과실적및일반수요자에게알려진정도등에비추어, 당해상표의사용으로타인상표의상품과사이에상품출처의오인ㆍ혼동이야기될우려가객관적으로존재하는가에두어야할것이다 ( 대법원 선고 2012후 2227 판결, 대법원 선고 2013후 1214 판결등참조 ). 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표에대하여도마찬가지로적용된다. 나. 구체적판단 (1) 원고가이사건등록상표서비스표의지정상품과동일 유사한상품에이사건등록상표서비스표와유사한상표를사용하였는지여부 ( 가 ) 갑제1호증, 을제6, 10호증의각기재및영상에변론전체의취지를종합하면, 이사건등록상표서비스표권자인원고는 경자신이운영하는인터넷쇼핑몰인 소녀시대 ( 의판매화면에실사용 상표인 를표시하고, 그아래에판매대상상품으로 의류

156 (TOP, OUTER, SKIRTS, PANTS), 가방 (BAG), 신발 (SHOES), 액세서리 (ACC) 를나열하고있는사실을인정할수있다. 원고의위와같은행위는구상표법 ( 법률제11113호로개정되기전의것 ) 제2조제1항제6호 ( 다 ) 목이정한 상품에관한광고에상표를표시하고전시하는행위 에해당한다. ( 나 ) 위인정사실을기초로우선실사용상표가이사건등록상표서비스표와표장이유사한지여부에관하여보건대, 실사용상표 는영문자 Girls' 및 Generation 이상하 2단으로구성된문자표장으로서그영어식발음에따라 걸스제너레이션 으로호칭되는것임에비하여이사건등록상표서비스표 는한글 소녀시대 만으로구성된문자표장으로서그구성문자에의해 소녀시대 로호칭되는것이므로, 양상표는외관및호칭이상이하다고할것이나, 을제11, 12, 13, 20 내지 30호증의각기재및영상에변론전체의취지를종합하여인정할수있는다음과같은사정, 즉 1 실사용상표는 소녀들의 라는의미를가지고있는 girls' 와 세대 라는의미를가지고있는 generation 이단순결합된표장으로서전체적으로 소녀들의세대 정도로쉽게인식될수있는점, 2 실사용상표가사용될무렵 Girls' Generation 은 9인조여성그룹인 소녀시대 의영문명칭내지별칭으로서국내에널리알려져있었던것으로보이는점등에비추어보면, 실사용상표와이사건등록상표서비스표는관념이매우유사하다고할것이므로, 앞서본외관및호칭의차이에도불구하고양상표가동일 유사한상품에함께사용되는경우그출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있어양상표의표장은서로유사한다고할것이다. ( 다 ) 다음으로실사용상표가사용된상품과이사건등록상표서비스표의지정상품이유사한지여부에관하여보건대, 앞서본바와같이실사용상표가사용된상품은 의류 (TOP, OUTER, SKIRTS, PANTS), 가방 (BAG), 신발 (SHOES), 액세서리 (ACC) 이고, 이사건등록상표서비스표의지정상품은 외투, 청바지, 재킷, 코트, 팬츠, 반바지, 스커트, 티셔츠, 탱크탑, 스카프, 머리띠, 숄, 목도리, 캐디백, 스노우슈즈, 골프가방 등이다. 이와같이양상품은그품질, 형상, 용도, 생산부문, 판매부문, 수요자의범위등이상당부분공통되므로, 서로동일또는유사하다고할것이다

157 (2) 수요자로하여금타인의업무에관련된상품ㆍ서비스업과의혼동을생기게하였는지여부 ( 가 ) 우선, 원고의실사용상표가피고의대상상표서비스표와표장이동일 유사한지여부에관하여보건대, 원고의실사용상표 과피고의대상상표서비스표 Girls' Generation 은글자체의차이등으로인하여외관은동일하지않으나, 모두 걸스제너레이션 으로호칭되고인식될것이므로, 서로유사한표장에해당한다고할것이다. ( 나 ) 다음으로, 피고의대상상표서비스표가알려진정도에관하여본다. 1) 다음각사실은당사자사이에다툼이없거나을제1, 11, 20 내지 48호증의각기재및영상에변론전체의취지를종합하면이를인정할수있다. 1 피고는 1995년설립된이래음반의제작 유통 판매업, 연예대행업등의업무를주로영위하는국내유명연예기획사로서소속연예인으로는보아, 동방신기, 슈퍼주니어등이있는데, Girls' Generation 은피고에소속되어 데뷔한 9인조여성그룹인 소녀시대 ( 이하 이사건그룹가수 라고한다 ) 의영문명칭내지별칭이다. 2 피고는그소속남성그룹인 슈퍼주니어 의성공을계기로여성그룹을만들기로결정하고, 9명의구성원들을선발하여그들에게가창과안무를가르치는등준비과정을거쳐 부터위구성원들을한명씩인터넷 UCC 를통해공개하였으며, 위구성원들전체의단체영상을공개하였고, 이사건그룹가수의첫번째싱글앨범인 다시만난세계 를제작 판매하였는데, 이사건그룹가수의데뷔곡인 다시만난세계 는 부터 까지 1주일간집계된방송횟수에서총 247회로 1위, 네이버가수검색순위에서 1위를차지하는등많은관심을받았고, 방송된 엠넷엠카운트다운 에서 1위를차지하였으며, 2007년신인가수싱글앨범판매순위에서도 1위를차지하였다. 3 피고는 이사건그룹가수의첫번째정규앨범인 소녀시대 를제작 판매하였는데, 그타이틀곡인 소녀시대 는 방송된 SBS 인기가요 에서 뮤티즌송 에선정되었고, 그후속곡인 Kissing You 도각종음악프로그램에서 1위를차지하였으며, 위 소녀시대 앨범과