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3 발간등록번호 상표판례 ( 통권제 43 호 )

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5 >>> 일러두기 1. 본책자는심판관의전문성을제고하고심판품질을향상하기위한심판관보수교육교재로편찬한것으로써먼저권리별 ( 상표, 디자인, 특허 실용신안 ) 로대별하고, 특허 실용신안에대하여는기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 정보 통신분야로구분하여발간하였습니다. 2. 본책자에게재된판결문은 2015년 4월 ~ 2015년 9월까지대법원및특허법원에서선고된판결중특허심판원의심결이취소된사건과승소사건중심판실무에필요한중요사건을중심으로수록하였으며, 심판의종류별로구분하여수록하였습니다. 3. 사건별부호문자의부여에관한대법원예규에의하여판례번호중 후 자는특허상고사건을, 허 자는특허법원사건을, 심판사무취급규정제9조제2항에의하여 당 자는특허심판원사건중당사자사건을, 원 자는특허심판원사건중거절결정불복사건을표시한것입니다. 4. 아무쪼록본책자가심판업무수행에조금이나마도움이되기를바라며, 앞으로도계속보완 발전시켜나가도록하겠습니다.

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7 목차 CONTENTS Intellectual Property Trial and Appeal Board Ⅰ. 등록무효심판 허 6469 등록무효 (6-1-3) 3 이사건등록상표 선등록상표 제 10 류의의료기계기구, 소독기구등 제 10 류의약물주입및전달기구등 극소수의사용례만으로 DTS 가이사건등록상표의등록결정시에일반거래자나수요자에게 Diskneedle Therapy System 의영문이니셜등으로직감되고있었다고할수없고, 달리이를인정할만한증거도없다. 이사건등록상표의둘째음절의초성 ᄐ 은무성음인거센소리인반면, 이사건선등록상표의둘째음절의초성 ㄷ 은유성음인예사소리로서성대의울림여부및소리의세기정도가다른명백한차이가있어, 양상표는전체적으로다르게청감되므로호칭이유사하지않다 허 7776 등록무효 (7-1-12) 16 이사건등록상표 선사용상표 제 14 류의측정용시계 (measuringwatch) 등 시계 - i -

8 피고는이사건등록상표를출원하기 1년여전인 시계브랜드인 와유사한상표 를출원하였다가 등록거절결정되었던사실, 피고가 이사건등록상표를출원하였을당시이미국내에는선사용상표가사용된시계판매점이전국주요도시의백화점등에다수개설되어영업중이었고, 상당한매출액을올리고있었던사실이인정된다. 따라서피고는이사건등록상표의출원당시선사용상표의구성및인지도등을잘알고있었을뿐만아니라, 선사용상표의상품과유사한종류의상품들을출시할목적으로이사건등록상표를출원하였다고보는것이옳다 허 9383 등록무효 (7-1-7) 25 이사건등록상표 선등록상표 제 16 류의머니클립 (money clips) 등 제 18 류의비금속제지갑, 핸드백등 가이사건등록상표서비스표의출원당시널리알려지지않은프랑스지명인 SAVOIE 와같은단어가올바른외래어표기법에맞추어서만호칭된다고할수없는점, 나 SAVOIE 의외래어표기나한글음역을 사부아, 사보와, 사보아, 사브와 등으로한신문기사, 인터넷블로그나카페의사례수가적은점, 다신문, 인터넷블로그나카페에서 SAVOIE 를소개하는경우는대부분정보전달을목적으로해서기사나게시글작성자가사전등을통하여 SAVOIE 를확인하고내용을작성하는경우가많을것이므로신문기사, 인터넷블로그나카페의글이일반수요자가 SAVOIE 를호칭하는방법을대표한다고보기어려운점등에비추어보면, 앞서인정한사실만으로는이사건선등록상표 가이사건등록상표서비스표의출원당시에프랑스어로알려져 사부아, 사브와 등과같은프랑스어식발음으로만호칭되었으리라고단정하기어렵다. - ii -

9 허 468 등록무효 (7-1-3) 34 이사건등록상표 지정상품 제 28 류의장난감공기권총, 장난감권 총, 과자가들어있는장난감권총등 이사건등록상표 의외관ㆍ호칭및관념이모두국가기관인경찰특공대의업무표장과같고, 상표법제7조제1항제3호는일반수요자나거래자들의보호외에, 저명한업무표장을가진공익단체의업무상신용과권위도보호하고자하는것인이상, 이사건등록상표의지정상품인완구류와 경찰특공대 의업무가유사하지않다거나견련관계가없다는등원고가드는사정만으로는위규정의적용이배제될수도없는것이다 허 1096 등록무효 (7-1-7) 38 이사건등록서비스표 선등록서비스표 제 11 류의비전기식비의료용찜질기등 제 44 류의좌훈을이용한건강관리업 피고가판매하는 비전기식비의료용좌훈기 는원고및굿포스와계약을체결한가맹점들이고객들에게제공하는좌훈을이용한건강관리업에있어서수반되는제품인바, 좌훈을이용한건강관리업 이제공하는서비스와밀접한관계에있다. 또한 좌훈을이용한건강관리업 을영위하는업체나가맹점들이서비스업을이용하기위해방문한손님들에게 비전기식비의료용좌훈기 를판매하고있어, 상품의판매와서비스의제공이동일한주체에의해이루어지고있고, 상품의판매장소와서비스의제공장소, 상품과서비스의수요자가상당부분중복된다. 또한좌훈을이용한건강 - iii -

10 관리업을영위하는가맹점들에대한거래사회의실정으로보아수요자들이위상품들의판매와서비스의제공이동일한공급자에의해이루어진다고인식할가능성이높다. Ⅱ. 권리범위확인심판 후 409 권리범위확인 ( 소극 ) 51 이사건등록서비스표 확인대상표장 소리파동 제 45 류의운명감정업, 작명업등 작명업 이사건청구의내용과원인사실, 원고가이사건소를제기한목적, 소제기후바로당사자표시정정을신청한사정등을앞서본법리와위규정의내용에비추어보면, 이사건의원고는당초부터 유진작명 을실제로운영하는사람으로서이사건심결의당사자인김범영이고, 소장에표시된 유진작명 은당사자능력과당사자적격이없는자가당사자로잘못기재된것에불과하므로, 원고의당사자표시정정을허용한것은적법하다 허 635 권리범위확인 ( 소극 ) 54 이사건등록서비스표 확인대상표장 제 39 류의운송업, 운반업등 화물운송중개업등 피고는소극적권리범위확인심판청구를하면서심판대상인이사건확인대상표장의사용서비스업을 화물운송중개업, 화물중개업등 으로특정하였다 [...]. 그런데위와같은의미의 등 을사용한이사건확인대상표장의사용서비스업특정만으로는화물운송중개업, 화물중개업과 같은종 - iv -

11 류의서비스업 이무엇인지명확하게특정되었다고할수없고, 달리 등 이이사건등록서비스표의지정서비스업모두를지칭하기위하여사용되었다고볼만한근거도없으므로, 이사건확인대상표장의사용서비스업이이사건등록서비스표의지정서비스업과대비할수있을정도로구체적으로특정되었다고할수없다. Ⅲ. 등록취소심판 허 4869 등록취소 (73-1-3) 63 이사건등록서비스표 지정서비스업 제38류의광대역통신망운영업, 광섬유망을통한통신업, 광통신망을통한정보송신업등 이후의사용은이사건등록취소심판청구일인 이후의사용이고, 상호의사용을등록서비스표의사용으로볼수없 으며, 위각도메인이원고들의등록서비스표인 를그대로사용 한것이아니고, 도메인을보유하고있다거나여행체험등의기사를게재하는것만으로위등록서비스표를그지정서비스업에사용한것으로보기어렵 [ 다.] 허 5930 등록취소 (73-1-3, 8) 68 이사건등록상표 사용표장 등 제 25 류의니트웨어 (knitwear-clothing) 등 의류 을제 18, 19 호증은피고의 자확인서및 자피 - v -

12 고와 광저우 SOZO 간의통상사용권계약서로서, 당사자인피고가작성하여제출한확인서내용을그대로믿기는어렵고, 통상사용권계약서의내용만으로는상당한주의를기울였다고하기는부족하므로, 피고의위주장은받아들일수없다 허 6681 등록취소 (25-1-3) 77 이사건등록상표 비교대상상표 제 34 류의흡연용허브등 제 34 류의담배등 베네룩스와같은등록주의국가에서상표출원만으로는배타적권리가발생한다고보기어려운점등에비추어보면, 피고의위주장과같은사정만으로이사건등록상표의출원시에출원계류중이었던비교대상상표가상표법제23조제1항제3호본문의 조약당사국에등록된상표 에해당한다고할수는없다 허 8380 등록취소 (73-1-8) 85 이사건등록상표 실사용상표들, 제 25 류의양말커버, 양모양말등 양말 상표법제73조제1항제8호의취소심판은등록상표의지정상품중어느하나에라도같은호에정한취소사유가발생한경우에는그상표등록자체를취소하여야하고, 전용사용권자또는통상사용권자에의해상표가사용된지정상품이나그와유사한상품에대해서만상표등록을취소하는것이아니다. - vi -

13 허 8809 등록취소 (73-1-3) 93 이사건등록서비스표실사용서비스표 2 제 36 류의화폐감정업 화폐감정업 이사건등록서비스표우측 의영문단어를음역한한글 (NewallaweN: 놀라운 ) 과번역한한글 (Numismatic Grading Company: 화폐등급평가사 ) 을결합한것으로서우측의영문단어를반복적으로표시한것이어서식별력이없는부기적인부분에지나지않으므로, 부분을삭제한실사용서비스표 1의사용은거래통념상이사건등록서비스표와동일하게볼수있는형태의서비스표사용에해당한다 허 9475 등록취소 (73-1-3) 103 이사건등록상표 / 서비스표 지정상품 / 서비스업 제41류의극장운영업, 서적출판업, 교육정보제공업, 미술관경영업, 헬스클럽경영업등 이사건등록상표 서비스표가사용된항공관련교육 훈련과정에서교육 훈련을받은수요자가교육 훈련과정에서제공되는개별상품 ( 교육안내책자, 교재등 ) 또는개별서비스 ( 교육과정의소개, 교육장소의제공, 지식 기술등의제공, 강사 교수등에의한교육 훈련의제공등 ) 각각을독립한상거래의대상으로인식함과동시에이사건등록상표 서비스표를위개별상품또는개별서비스업의식별표지로인식한다고보기보다는, 위개별상품과개별서비스가결합됨으로써사회통념상하나의서비스 - vii -

14 로인식되는교육 ( 교육지도 ) 실습훈련서비스를제공받을의사에기하여, 이사건등록상표 서비스표를통하여다른교육 ( 교육지도 ) 실습훈련서비스업의출처와구별한다고보는것이거래관행과경험칙에부합한다 허 1560 등록취소 (73-1-3) 112 이사건등록상표 지정상품 제 8 류의김, 미역, 튀각 홍해에프앤디주식회사, 주식회사왕부자가사용한,, 표장은이사건등록상표에 소문난 이라는문자를부가한것인데, 부가된문자부분이이사건등록상표부분보다글자크기가작고상단에위치하거나좌측에경사지게위치해있는등그사용태양자체로일반수요자나거래자에게부기적인부분으로인식될것으로보일뿐만아니라 소문난 은 사람들의입에오르내려널리알려져있음 을뜻하는것으로이사건등록상표의인지도나명성등을강조하는부기적인표현에불과하므로, 위각표장들이일반수요자나거래자에게이사건등록상표와구별되는별개의독립된표장으로인식된다고볼수없고, 위각표장들의사용은거래사회의통념상이사건등록상표와동일하게볼수있는형태의상표의사용에해당한다. Ⅳ. 거절결정불복심판 허 4876 거절결정불복 (6-1-3, 7) 123 이사건출원상표 지정상품 제 11 류의가정용전기식튀김기 - viii -

15 1 원고가이사건출원상표를사용한기간이이사건원고제품을출시한 경부터이사건심결일인 까지 2년 10개월로비교적짧은점, 2 원고제품출시이후후발업체와언론매체에서 에어프라이어 를이사건튀김기를이르는보통명칭으로사용하기시작하였고, 원고스스로도원고제품을광고함에있어이사건출원상표인 airfryer 또는 에어프라이어 를자신의상호인 PHILIPS 또는 필립스 와병기하기도하고, 여러차례보도자료에서 에어프라이어 를이사건튀김기의보통명칭으로사용하였던점, 3 이사건감정결과에의하면, airfryer( 에어프라이어 ) 가표시된제품을원고의제품으로인지하는응답자의비율이 66.4% 에달하기는하나, 한편 에어프라이어 (airfryer) 를상표가아닌제품의보통명칭으로인식하는응답자의비율도 59.7% 에달하여과연일반수요자가원고의상호와병기되지않은이사건출원상표를원고제품의출처표시로인식하고있는지의문인점등을고려하면, 위인정사실및원고가제출한각증거만으로는이사건출원상표가사용된결과이사건심결일인 당시수요자간에위표장이누구의업무에관련되어이사건지정상품을표시하는것인지현저하게인식되었다고볼수없다 허 8816 거절결정불복 (7-1-7) 142 이사건출원서비스표선등록서비스표 1 제 35 류의가구도매업, 가구소매업등 제 35 류의가구판매대행업 이사건출원서비스표 와선등록서비스표 1 는구성문자, 글자수등의차이로인하여외관이서로다르다. 그러나이사건출원서비스표와선등록서비스표 1이 부분만으로분리관찰되는경우, 양서비스표의호칭및관념이동일하므로, 양서비스표를동일 유사한서비스업에함께사용할경우일반수요자에게서비스업의출 - ix -

16 처에관하여오인 혼동을불러일으킬염려가있으므로, 전체적으로볼때서로유사한표장에해당한다 허 8939 거절결정불복 (7-1-7) 149 이사건출원상표 / 서비스표 지정상품 / 서비스업 제 9 류의광역통신망라우터 (wide area network [WAN] routers), 교환라우터 (Switch Routers) 등 이사건출원상표 서비스표의도형부분또한, 문자부분 Social Hub 가지니는 다양한소셜네트워크서비스를한데모아한곳에서관리하는데도움을주는서비스 라는의미를더욱강하게인식하도록도와줄뿐, 문자부분의의미를뛰어넘는별개의새로운관념을낳거나지정서비스업과관련하여특별한식별력을가진다고보기는어렵다 허 9000 거절결정불복 (7-1-7) 162 이사건출원서비스표 선등록서비스표 제 44 류의이비인후과업, 병원업등 제 44 류의이비인후과업 이사건출원서비스표의표장은,, 부분이명확하게구분되어인식될수있고, 이사건출원서비스표에서 부분을요부로서분리내지추출하여관찰하는것이거래실정상자연스럽지못하다고여겨질정도로이사건출원서비스표의문자들이불가분적으로결합되어있다거나거래실정상이사건출원서비스 - x -

17 표가항상전체문자로서만인식되고통용된다고보기어렵다. 또한,, 의결합으로단어들의의미를단순히합친이상의독자적인의미를갖거나새로운관념을형성한다고보기어렵다 허 9291 거절결정불복 (7-1-7) 170 이사건출원상표 선등록상표 제29류의홍삼을주성분으로하는건강기능식품등 제 29 류의인삼, 홍삼등 이사건출원상표중 원 부분에대하여살피건대, 앞서든증거와을제 2호증에변론전체의취지를더하여보면, 다수의경업자들이지정상품에서 홍삼진락원, 구안산업 ( 주 ), 송알지비원, 두루원, 진효원, 풀무원건강생활 ( 주 ), 홍삼원플러스, 한국인삼공사, 삼지원, 삼흥, 해삼원, 뉴웰스 ( 주 ), 효소홍삼원, 비타진, 정골드원, 대한홍삼진흥공사 와같이그상품표지의말미에 원 이라는문자를관용적으로사용하고있는사실, 또한특허청의홍삼및인삼등을지정상품으로하는상표의등록현황에의할때 [...] 원 을접미사로하는상표들이다수등록되어있는사실이인정되고, 이러한지정상품의거래실정및상표등록례등을종합하여보면이사건출원상표중 원 부분은지정상품의거래사회에서 원기를북돋운다 는의미로흔히사용되어자타상품의식별력이없거나미약하다 허 642 거절결정불복 (6-1-4, 7) 175 이사건출원서비스표 지정서비스업 제 41 류의대학교육업 (university education services), 교수업 (instruction services) 등 - xi -

18 이사건출원서비스표는현저한지리적명칭인 AMERICAN 과학교의종류를지칭하는 UNIVERSITY 가결합하여 미국의대학 이라는관념을도출하는데머무르지않고, 불가분적으로결합하여전체로서미국워싱턴 D.C. 에위치한이사건대학교의명칭으로일반수요자에게인식되어새로운식별력을형성하고있으므로, 상표법제6조제1항제4호에서정한 현저한지리적명칭 그약어또는지도만으로된서비스표 에해당하지않고, 경쟁업자가자유로이사용할필요가있는등공익상특정인에게그서비스표를독점시키는것이적당하지않은경우도아니므로, 같은조항제7호에서정한 수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는서비스표 에도해당하지않는다. - xii -

19 Ⅰ. 등록무효심판 허6469 등록무효 (6-1-3) 허7776 등록무효 (7-1-12) 허9383 등록무효 (7-1-7) 허468 등록무효 (7-1-3) 허1096 등록무효 (7-1-7)

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21 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2014허 6469 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사디티에스엠지서울성동구연무장17길 14, 401호, 402호 ( 성수동2가, 대군인더스타운 ) 대표이사한 소송대리인특허법인씨엔에스담당변리사이성동법무법인 ( 유한 ) 로고스담당변호사이상진, 김종백 피 고 윤 인천소송대리인법무법인율려담당변호사김재형, 최석봉변호사강동세, 김경태 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 998 호사건에관하여한심결을취소한다

22 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제810234호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제10류의의료기계기구, 소독기구, 스텐트, 온구치료기, 외과및의사용기구케이스, 외과용가위, 외과용거울, 외과용기기, 외과용메스, 외과용전기메스, 외과용절단기, 외과용칼, 외과용칼붙이, 외과용클립, 외과용톱, 의료기기, 의료용바늘, 의료용절단기, 의료용절삭기, 의료용주사기, 의료용주사침, 의료용집게 [ 의료용핀셋 ], 의료용칼, 의료용탐침, 주사침, 주사통, 주입주사기, 티눈용칼, 피부성형기구, 피하주사기, 의료용장갑, 마사지용장갑, 의료용마스크, 의료종사자용마스크, 미세침이부착된의료용롤러 ( 롤러위의미세침이피부각질층을관통하는통로를만들어국소도포크림의유효성분침투력을향상시키고콜라겐생성을유도하는의료기구임 ) 4) 상표권자 : 피고 나. 선행상표 1) 이사건선등록상표가 ) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제438417호나 ) 구성 : 다 ) 지정상품 : 상품류구분제10류의약물주입및전달기구라 ) 상표권자 : 알레간인코포레이티드 2) 이사건선출원상표서비스표가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제29258 호 나 ) 구성 : - 4 -

23 다 ) 지정상품또는지정서비스업 : 가발고정용접착제, 인조속눈썹, 의료기계기구도매업, 의료기계기구소매업등라 ) 상표서비스표권자 : 주식회사파이온텍 다. 이사건심결의경위 1) 원고는 특허심판원에피고를상대로하여, 이사건등록상표는이사건선등록상표와표장및지정상품이동일또는유사하여상표법제7조제1항제7호에해당하므로그등록이무효로되어야한다고주장하면서등록무효심판 (2014당998호) 을청구하였다. 2) 특허심판원은 이사건등록상표는다음과같이이사건선등록상표와표장이동일또는유사하지않아지정상품의유사여부에관하여살필필요없이상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다는이유로원고의위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 가 ) 외관의대비양상표는각구성문자의글자체와띄어쓰기여부등의차이로인해표장전체가주는지배적인인상이서로다르고, 특히각각의표장을구성하는 3개의알파벳중두번째글자가 T 와 D 로뚜렷이구별된다는점에서, 그외관이일반수요자가혼동할정도로유사하다고보기어렵다. 나 ) 호칭의대비이사건등록상표는 디 : 티 : 에스 로, 이사건선등록상표는 디디에스 로호칭될것인바, 이사건선등록상표의두번째음절중, 디 는예사소리인 ㄷ 으로시작되는반면, 이사건등록상표의두번째음절인 티 는숨이거세게나오는파열음이자거센소리 ( 激音 ) 인 ㅌ 으로시작하여그청감이서로달라, 양상표는그호칭에서도유사하다고할수없다. 다 ) 관념의대비이사건등록상표 는특별한관념을떠올리기어려운조어표장인반면, 이사건선등록상표 는그지정상품인 약물주입및전달기구 의일반수요자인의사, 약사등에게는 Drug Delivery System 의영문이니셜로서 약물전달시스템 이라는관념을암시하게할것이므로, 양상표는관념에있어서도명확히구별된다

24 라 ) 대비결과이상에서살핀바와같이, 이사건등록상표와이사건선등록상표는외관, 호칭, 관념이서로달라유사하다고할수없다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 갑제9호증, 갑제14호증, 변론전체의취지 2. 원고의이사건심결의취소사유에관한주장 원고는다음과같은사유로이사건심결이위법하여취소되어야한다고주장한다. 가. 첫번째취소사유이사건등록상표 와이사건선등록상표 는각호칭 ( 디티에스, 디디에스 ) 이모두 4음절로서첫째음절전부 ( 디 ), 둘째음절중성 ( ㅣ ), 셋째음절전부 ( 에 ) 및넷째음절전부 ( 스 ) 가완전히동일하고, 단지둘째음절 ( 티 와 디 ) 의초성 ( ᄐ 과 ㄷ ) 이조음위치와조음방법은동일하면서격음 ( 거센소리 ) 인지또는평음 ( 예사소리 ) 인지의아주미세한차이만있을뿐이어서, 전체적으로극히유사하게청감되므로호칭이유사하다. 또한, 일반수요자나거래자들이이사건선등록상표를 약물전달시스템 으로직감한다고할수도없다. 결국, 양상표는표장의유사여부판단에서가장중요한호칭이유사하여외관및관념의유사여부와상관없이표장이유사하다. 그리고이사건등록상표의지정상품과이사건선등록상표의지정상품은모두 의료기계기구 로서유사하다. 따라서이와달리이사건등록상표가이사건선등록상표와외관, 호칭, 관념이모두달라표장이유사하지않다는이유로상표법제71조제1항제1호, 제 7조제1항제7호에해당하지않는다고판단한이사건심결은위법하다. 나. 두번째취소사유 이사건등록상표는이사건선출원상표서비스표 와도위에 - 6 -

25 서본바와같이호칭이유사하여표장이유사하다. 이사건등록상표의지정상품인 의료기계기구 등은의료기계기구제조업자에의해제조되어판매 ( 도 소매 ) 되고있으므로, 이사건선출원상표서비스표의지정서비스업인 의료기계기구도매업, 의료기계기구소매업 과유사하다. 따라서이사건등록상표는상표법제71조제1항제1호, 제8조제1항에의하여그등록이무효로되어야하고, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 다. 세번째취소사유이사건등록상표는그출원일 ( ) 전인 2007 년경부터 Diskneedle Therapy System(DTS, 디스크바늘치료법 ) 이채용된피부자극기 로알려졌었을뿐만아니라, 그등록결정일 ( ) 전에관련업계에서그러한피부자극기의명칭또는그러한피부자극기를이용하는치료법으로사용되고있었으므로, 그지정상품중 의료기계기구, 의료기기, 의료용바늘, 의료용주사침, 의료용탐침, 주사침, 주입주사기, 피부성형기구, 피하주사기, 미세침이부착된의료용롤러 ( 롤러위의미세침이피부각질층을관통하는통로를만들어국소도포크림의유효성분침투력을향상시키고콜라겐생성을유도하는의료기구임 ) 등과관련해서는그성질 ( 품질, 용도, 사용방법등 ) 을직접적으로표시한다. 따라서이사건등록상표는상표법제71조제1항제1호, 제6조제1항제3호에의하여그등록이무효로되어야하고, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 라. 네번째취소사유이사건등록상표는 Diskneedle Therapy System 이채용된피부자극기 로수요자에게직감되어, 그와관련없는지정상품에사용될경우수요자가그지정상품을 Diskneedle Therapy System 과관련있는것으로품질을오인할염려가있다. 따라서이사건등록상표는상표법제71조제1항제1호, 제7조제1항제11호에의하여그등록이무효로되어야하고, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다

26 마. 다섯번째취소사유이사건의변론종결시또는이사건심결시를기준으로볼때, 대다수일반소비자나거래자들은 DTS 또는 DTS 롤러 를특정출처의표시로인식하기보다는 Diskneedle Therapy System 의약어또는그러한치료법이채용된피부자극기로인식하여사용하고있었으므로, 이사건등록상표는상표등록이된이후에일반수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없을뿐만아니라공익상어느한사람에게독점시키는것이적절하지아니하게된상표에해당한다. 따라서이사건등록상표는상표법제71조제1항제5호, 제6조제1항제7호에의하여그등록이무효로되어야하고, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 세번째, 네번째및다섯번째취소사유에관하여 판단의편의상세번째, 네번째및다섯번째취소사유부터본다. 가. 인정사실다음각사실은당사자들사이에다툼이없거나, 갑제3호증, 갑제5 내지 8 호증, 갑제15호증의 1, 3, 6, 갑제18 내지 21호증, 갑제24, 25호증, 갑제28 호증, 갑제43호증, 을제6, 8호증의각기재에변론전체의취지를종합하여인정할수있다. 1) 피고의부 ( 父 ) 인윤정일은 2007년하반기에종래부터미세침치료법 (MTS: Microneedle Therapy System 1) ) 에사용되던피부자극용미세침롤러를개량하여 Diskneedle Therapy System 또는그영문이니셜인 DTS 로지칭하였다. 2) 원고의대표이사한기수는 경부터윤정일과함께 Diskneedle Therapy System 을채용한피부자극용미세침롤러사업을함께추진하다가중단하고, 개별적으로사업을진행하여 부터 DTS 라는표장을붙인 1) 미세한침으로피부에구멍을내약물침투를증가시켜콜라겐합성을자극하는 시술 ( 서울대학교병원의학정보 ) - 8 -

27 피부자극용미세침롤러를제조 판매하였다. 3) DTS가 Diskneedle Therapy System 의영문이니셜또는그러한치료법에이용되는피부자극용롤러와같은피부자극기를지칭하는경우로사용된경우는다음과같다. 가 ) 이사건등록상표의등록결정시인 까지 1 중앙대학교산학협력단이주식회사지에스스탠다드엔지니어링의의뢰로작성한 비교시험결과최종보고서 ( 갑 15호증의 1) 2 인터넷신문 메디컬타임즈 기사 ( 원고와 DTS 제품의국내총판계약을체결한주식회사티셀바이오의대표김종직을인터뷰한기사이다 ) ( 갑제8호증 ) 3 청주수향한의원 인터넷카페 게시물 ( 갑제25호증 ), 리스퀸의원 홈페이지 게시물 ( 갑제24호증 ) 나 ) 이사건심결시인 까지 1 중앙대학교의과대학피부과학교실 ( 그구성원 5명중 2명인김범준, 임윤영은위중앙대학교산학협력단의구성원이었다 ) 의학술지 천식및알레르기 제30권제3호 ( ) 게재논문 무모생쥐를이용한 Disk 형태 (DTS) 미세침롤러의피부안정성에관한연구 ( 갑제18호증 ), 건국대학교충주산학협력단의 화장품안전성평가중장기계획수립을위한연구 최종보고서 ( 갑제 21호증 ), 대전대학교보건스포츠대학원의미용의학과석사논문 괴화나무추출물을이용한 DTS 관리가 30~40대남성탈모개선에미치는영향 ( 발행 ) 과 DTS 두피마사지가 40~50대남성탈모개선에미치는영향 ( 발행 )( 갑제19, 20호증 ) 2 이브앤아담 블로그피부클리닉 게시물 ( 갑제43호증 ), 미소가인피부과 네이버블로그 및 게시물 ( 갑제15호증의 6, 갑제28호증 ) 나. 세번째취소사유에관하여 위인정사실에의하면, DTS 가이사건등록상표의등록결정시인 까지약몇몇피부관련병원, 산학협력단, 인터넷신문등에서 Diskneedle - 9 -

28 Therapy System 의영문이니셜또는그러한치료법이채용된피부자극기를통상적으로지칭하는용어로사용되었다고할것이나, 위와같은사용례가높은전파력을갖고있다거나관련수요자나거래자의전반적인인식을보여주는대표성을갖는것이라고볼만한특별한사정이없는이상위와같은극소수의사용례만으로 DTS 가이사건등록상표의등록결정시에일반거래자나수요자에게 Diskneedle Therapy System 의영문이니셜등으로직감되고있었다고할수없고, 달리이를인정할만한증거도없다 [ 갑제52호증 ( 네이버카페 피부때문에고민하는소보루들의정보공유카페 게시물 ), 갑제26호증 ( 다음블로그 아름다운피부나라 게시물 ), 갑제44호증 ( 연세더블레스의원 홈페이지 게시물 ) 은 DTS 자체가무슨의미인지밝히지않고, 스탬프, 최신형메조롤러, 진동형두피자극롤러라는설명만덧붙이고있어. DTS 가특정출처의표시가아닌 Diskneedle Therapy System 의영문이니셜또는그러한치료법이채용된피부자극기를통상적으로지칭하는용어로사용되었다고단정할수없다 ]. 따라서이사건등록상표가 Diskneedle Therapy System 의영문이니셜등으로직감되어그지정상품인의료기계기구, 미세침이부착된의료용롤러등의성질 ( 품질, 용도, 사용방법등 ) 을표시하여상표법제71조제1항제1호, 제6조제1항제3호에해당한다는원고의주장은이유없다. 다. 네번째취소사유에관하여세번째취소사유에서본바와같이, 이사건등록상표가그등록결정시인 경에 Diskneedle Therapy System 의영문이니셜또는그러한치료법이채용된피부자극기를통상적으로지칭하는용어로일반수요자에게직감된다고보기어려운이상, 이사건등록상표가 Diskneedle Therapy System 과관련없는지정상품에사용되더라도일반수요자가그지정상품을 Diskneedle Therapy System 과관련있는것으로품질을오인할염려가있다고할수없다. 따라서이사건등록상표가일반수요자로하여금품질오인을유발하게할염려가있어상표법제71조제1항제1호, 제7조제1항제11호에해당한다는원고의주장은이유없다

29 라. 다섯번째취소사유에관하여 1) 위인정사실에의하면, 이사건등록상표의등록결정시이후부터이사건심결시인 까지 DTS 를 Diskneedle Therapy System 의영문이니셜또는그러한치료법이채용된피부자극기를통상적으로지칭하는용어로사용한피부관련병원, 산학협력단등몇곳이더추가되었기는하나, 여전히위와같은사용례가높은전파력을갖고있다거나관련수요자나거래자의전반적인인식을보여주는대표성을갖는것이라고볼만한특별한사정이없는이상위와같이적은수의사용례만으로일반거래자나수요자가이사건심결시에 DTS 를특정출처의표시로인식하기보다는 Diskneedle Therapy System 의영문이니셜또는그러한치료법이채용된피부자극기를통상적으로지칭하는용어로인식하고있었다고할수없고, 달리이를인정할만한증거도없다 [ 갑제15호증의 4, 5, 갑제31, 32호증, 갑제33호증의 2 내지 7, 갑제34 호증의 1, 2, 갑제35, 39, 47, 49, 50, 55호증은작성시기를알수없거나이사건심결이후에작성된것이어서이사건등록상표의이사건심결시까지의식별력을파악하는데사용될수없고, 갑제54호증 ( 인터넷신문 헬스포커스 기사 ) 갑제22호증 ( 창업신문 기사 ), 갑제23호증 ( 잡지 뷰티플러스 기사 ), 갑제53호증 ( 인터넷쇼핑사이트 탈모닷컴 게시물 ), 갑제17호증 ( 사단법인국제트리콜로지스트연맹한국지부 홈페이지 게시물 ), 갑제51호증 ( 네이버카페 뷰티스페셜리스트 게시물 ), 갑제27, 56호증 ( 네이버지식인 및 게시물 ), 갑제29호증 ( 네이버블로그 yojo 게시물 ), 갑제30호증 ( 네이버블로그 devilhaeyong 게시물 ), 갑제48호증 ( 닥터로빈클리닉 홈페이지 게시물 ), 갑제46호증 ( LU라인업클리닉 홈페이지 게시물 ), 갑제45호증 ( 피브로한의원 홈페이지 게시물 ), 갑제38, 42호증 ( 광주규림한의원 다음블로그 및 게시물 ), 갑제37, 41호증 ( 하늘체한의원 홈페이지 게시물및블로그 게시물 ), 갑제40호증 { 모 ( 某 ) 한의원의블로그 게시물 } 은 DTS 자체가무슨의미인지밝히지않고, 진동형두피자극롤러, 전세계특허니들롤러, 신개념롤러, 롤러에미세한바늘이

30 달린기구, 여드름흉터제거시술, 메조롤러, 미세침치료, 작고가느다란바늘을이용한치료법, 수백개의침이달린형태라는등의설명만덧붙이고있어, DTS 가특정출처의표시가아닌 Diskneedle Therapy System 의영문이니셜또는그러한치료법이채용된피부자극기를통상적으로지칭하는용어로사용되었다고단정할수없다 ]. 따라서이사건등록상표가상표등록이된이후에일반수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없을뿐만아니라공익상어느한사람에게독점시키는것이적절하지아니하게되어상표법제71조제1항제5호, 제6조제1항제7호에해당한다는원고의주장은이유없다. 2) 원고는이사건등록상표가상표법제71조제1항 5호, 제6조제1항제7 호에해당하는지여부를이사건심결취소소송의변론종결시를기준으로판단하여야한다고주장한다. 살피건대, 특허심판원심결의취소소송에서심결의위법여부는심결당시의법령과사실상태를기준으로판단하여야하고, 원칙적으로심결이있은이후비로소발생한사실을고려하여판단의근거로삼을수는없다할것이며 ( 대법원 선고 95누8461 판결, 대법원 선고 99후2211 판결, 대법원 선고 2003후 1420 판결, 대법원 선고 2011후 3698 전원합의체판결등참조 ), 이는상표의후발적등록무효사유규정인상표법제71조제1항 5호의적용에있어서도마찬가지이므로, 원고의위주장은이유없다 ( 가사원고의위주장대로이사건심결취소소송의변론종결시를기준으로이사건등록상표가상표법제6조제1항제7호에해당하게되었는지를판단해야한다고보아, 앞서배척했던갑제15호증의 4, 5, 갑제31, 32호증, 갑제33호증의 2 내지 7, 갑제34호증의 1, 2, 갑제35, 39, 47, 49, 50, 55호증도증거로사용하여판단하더라도, 여전히 DTS 가특정출처의표시가아닌 Diskneedle Therapy System 의영문이니셜또는그러한치료법이채용된피부자극기를통상적으로지칭하는용어로사용된경우가별로없어이사건등록상표의식별력이상실되었다고할수없다 )

31 4. 첫번째및두번째취소사유에관하여가. 첫번째취소사유에관하여 1) 표장의유사여부가 ) 외관의대비이사건등록상표 와이사건선등록상표 는각구성글자, 글자체, 글자의농도, 띄어쓰기여부등이달라외관이유사하지않다. 나 ) 호칭의대비이사건등록상표는 디티에스 로, 이사건선등록상표는 디디에스 로각호칭된다. 따라서양상표는첫째음절전부 ( 디 ), 둘째음절의중성 ( ㅣ ), 셋째와넷째음절전부 ( 에스 ) 가동일하고, 둘째음절의초성 ( ㅌ 과 ㄷ ) 이 치조파열음 이라는점에서조음위치및방법이동일하다 ( 갑제10호증의 1, 2). 그런데이사건등록상표의둘째음절의초성 ᄐ 은무성음인거센소리인반면, 이사건선등록상표의둘째음절의초성 ㄷ 은유성음인예사소리로서성대의울림여부및소리의세기정도가다른명백한차이가있어, 양상표는전체적으로다르게청감되므로호칭이유사하지않다. 다 ) 관념의대비 이사건등록상표 는 Diskneedle Therapy System 의영 문이니셜등이고, 이사건선등록상표 는 drug delivery system ( 약물전달시스템 ) 의영문이니셜등으로서, 일반거래자나수요자가영문이니셜로된양상표를보고그원래의뜻을쉽게떠올리기는어려우므로, 양상표는관념이대비하기에적절하지않거나다르다. 2) 대비결과이상에서본바와같이, 이사건등록상표와이사건선등록상표는외관, 호칭이다르고, 관념은대비할수없거나다르므로, 전체적으로유사하지않다. 따라서이사건등록상표는이사건선등록상표와의관계에서지정상품의유사여부에관하여더나아가살필필요없이상표법제71조제1항제1호, 제7조제 1항제7호에해당하지않는다

32 나. 두번째취소사유에관하여 1) 표장의유사여부가 ) 외관의대비 이사건등록상표 와이사건선출원상표서비스표 는각구성글자, 글자체, 글자의농도, 띄어쓰기여부, 도형의유무등이달라외관이유사하지않다. 나 ) 호칭의대비이사건선출원상표서비스표도문자부분인 DDS 에의하여 디디에스 로호칭되어앞서본바와같이이사건등록상표와전체적으로다르게청감되므로호칭이유사하지않다. 다 ) 관념의대비 이사건선출원상표서비스표 도앞서본바와같이 일반거래자나수요자가그뜻을쉽게떠올리기어려운영문이니셜 DDS 등으로이루어져있으므로, 이사건등록상표와관념이대비하기에적절하지않거나다르다. 2) 대비결과이상에서본바와같이, 이사건등록상표와이사건선출원상표서비스표는외관, 호칭이다르고, 관념은대비할수없거나다르므로, 전체적으로유사하지않다. 따라서이사건등록상표는이사건선출원상표서비스표와의관계에서지정상품 ( 서비스표 ) 의유사여부에관하여더나아가살필필요없이상표법제71 조제1항제1호, 제8조제1항에해당하지않는다. 5. 결론 그렇다면이사건심결은원고주장의사유만으로는위법하다고할수없으므로, 그취소를구하는원고의청구를기각하기로하여주문과같이판결한다

33 재판장판사정준영 판사 판사 최종선 장현진

34 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2014허 7776 등록무효 ( 상 ) 원 고 로렉스에스아 (ROLEX SA) 스위스제네바뤼프랑소와뒤쏘 (3-5-7 Rue Francois-Dussaud, Geneva, Switzerland) 대표자카트린느오로르케 (Catherine O Rourke) 소송대리인특허법인화우 ( 담당변리사이덕재 ) 피 고 이담정보통신주식회사군포시공단로 284, 601호 ( 금정동, 한림벤처타운 ) 대표이사안 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1992 사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호

35 2) 구성 : 3) 지정상품 : [ 별지 1] 4) 등록권리자 : 피고 나. 선등록상표 1) 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 구성 : 3) 지정상품 : [ 별지 2] 4) 등록권리자 : 원고 다. 선사용상표 1) 구성 : 2) 사용상품 : 시계 3) 사용자 : 원고 라. 이사건심결의경위 1) 원고는 특허심판원에피고를상대로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제7호, 제10호, 제11호, 제12호에해당하므로그등록이무효로되어야한다는이유로등록무효심판을청구하였다. 2) 이에특허심판원은위심판청구를 2013당 1992 사건으로심리하여, 이사건등록상표는선등록상표와그표장이유사하지않고, 구성의모티브가동일ㆍ유사하다고보기도어려우며, 이들과밀접한관련성이있는것으로인식하여상품출처의오인ㆍ혼동을일으킬가능성이있다거나부정한목적에의한출원이라고할수도없으므로, 상표법제7조제1항제7호, 제10호, 제11호, 제12호에해당하지아니한다 는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑1~3호증, 변론전체의취지

36 2. 원고의주장요지이사건등록상표는다음과같은사유로그등록이무효로되어야함에도, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로취소되어야한다. 가. 이사건등록상표와선등록상표는표장이서로유사하고그지정상품도동일 유사하므로, 상표법제7조제1항제7호에해당한다. 나. 선사용상표는국내외에서원고의상품인시계를표시하는것으로현저하게인식되어있어, 수요자들이이사건등록상표를보고원고의선사용상표를쉽게연상함으로써혼동을일으킬우려가있으므로, 상표법제7조제1항제10호에해당한다. 다. 피고가국내외에서원고의상품을표시하는것이라고인식되는선사용상표와유사한이사건등록상표를출원하여등록한것은, 원고의선사용상표가갖는양질의이미지와신용및명성에편승하여부당한이익을얻으려는부정한목적이있는것으로보아야하므로, 상표법제7조제1항제12호에해당한다 2). 3. 이사건심결의위법성여부에관한판단 먼저이사건등록상표가상표법제7조제1항제10호의상표등록을받을수없는상표인지여부에관하여살펴본다. 가. 판단기준상표법제7조제1항제10호의상표등록을받을수없는상표에해당하는지는, 타인의선사용상표의주지 저명정도, 당해상표와타인의선사용상표의각구성, 상품의유사또는밀접성정도, 선사용상표의사업다각화정도, 수요자층의중복정도등을비교 종합하여, 당해상표의수요자가그상표로부터타인의주지 저명한상표나그상품등을쉽게연상하여출처에혼동을일으키게할염려가있는지를기준으로하여야한다. 2) 한편, 이사건에서피고는 이사건등록상표를고안하게된경위와그의미를설명하는내용의석명서를제출하였을뿐, 변론기일에출석하거나서면제출을통하여원고의주장에대한구체적인답변을하지는않고있다

37 나. 검토 1) 선사용상표의주지ㆍ저명정도갑4~32, 39호증 ( 각가지번호포함 ) 의각기재에변론전체의취지를더하여보면다음과같은사실이인정된다. 즉, 1 원고는 1920년경스위스제네바에서 몬트레스로렉스에스아 (Montres Rolex SA) 3) 를설립하여그때부터현재까지고기능ㆍ고품질의시계를생산, 판매해오면서, 이와관련하여선사용상표를사용하였다. 2 선사용상표는 2000년부터 2009년까지글로벌브랜드컨설팅사인인터브랜드 (Interbrand) 가발표한글로벌 100대브랜드에선정되었고, 원고는 100여개국에시계와관련한공식판매점을운영하고있으며, 국내주요도시의백화점들의매장에서도선사용상표가표기된시계등을판매하고있다. 3 원고의국내매출액은 2012년 781억 2,564 만원, 2013년 859억 4,874 만원에이르고, 국내주요언론및인터넷사이트에서원고및선사용상표에대한기사등이빈번하게게재되고있다. 4 선사용상표는특허청에서발간하는 주로도용되는상표자료집 에도등재되어저명상표의모방상품을근절하기위한홍보행사등에서도대표적인사례로자주언급되고있다. 5 원고가한국상표 디자인협회에의뢰하여실시한상표인지도조사에서선사용상표와같은시계상표를들어본적이있다는응답자가 94.2% 에이른다. 위인정사실에의하면, 선사용상표는이사건등록상표의출원일인 을기준으로당시그대상상품인시계와관련하여국내수요자들에게원고의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있던저명상표라고보아야한다. 2) 양상표의각구성이사건등록상표와선사용상표를대비하여보면, 먼저관념에있어서는양상표모두사전적인의미만으로는그관념을특정할수없는조어표장이므로비교할수없다. 다음, 그외관의경우, 이사건등록상표는 와같이전 체적으로오른쪽으로약간기울어진상태에서, 마지막 X 부분이다소도안화 된영문자표장이고, 선사용상표는 와같이별다른특이사항이 3) 원고가회사명을현재와같이변경한것은 1992 년경이다

38 발견되지않는일반서체의영문자표장이다. 그런데양상표모두영어알파벳대문자 5개가순서대로배열되어있고, 각각첫글자인 P 와 R 이다를뿐, 그뒤를잇는나머지 OLEX 부분이동일한데다가, 첫글자 P 와 R 의차이또한, 오른쪽아래에한획이있고없는정도에불과하다. 또한, 그호칭에있어서는, 이사건등록상표는 포렉스 또는 폴렉스 4), 선사용상표는 로렉스 또는 롤렉스 로각불릴것이어서, 첫음절의초성에차이가있기는하나, 모두 3음절이고뒷부분이 렉스 로동일하여유사한어감으로들릴가능성도충분하다. 따라서위와같은외관및호칭의유사점들에다가, 원고가실시한위상표인지도조사결과 ( 갑 39호증 ) 에서이사건등록상표와선사용상표의호칭이유사하여혼동할가능성이있다고대답한응답자가 38.2%, 외관이유사하여혼동할가능성이있다고대답한응답자가 27.9%, 시계상표로서이사건등록상표가사용될경우선사용상표에부정적인영향을미칠것이라고대답한응답자가 55.2% 에이르는점등을더하여보면, 비록이사건등록상표및선사용상표의관념을대비할수없고, 그각외관및호칭에일부차이가존재한다고하더라도수요자는이사건등록상표로부터저명한원고의선사용상표나상품또는영업을연상하게될것이라고봄이상당하다. 3) 상품의유사내지밀접성및수요자층의중복정도먼저이사건등록상표는그지정상품중하나로상품류구분제14류의시계나시계관련부속품, 귀금속장신구등을두고있는데, 이러한지정상품들은선사용상표의대상상품인시계와동일또는유사하다. 다음, 이사건등록상표의나머지지정상품은상품류구분제9류의휴대폰, 휴대폰관련부속품및통신장비등인데, 이들역시오늘날휴대폰등통신장비와시계의기능을모두갖춘복합기능제품들이출시되고있는점, 휴대폰등에도대부분시계기능이내장되어있어많은사람이휴대폰을시계의용도로도사 4) 이에대하여피고는, 이사건등록상표의경우 막대기 라는뜻의영어단어인 Pole 과알파벳 X 를결합하고도안화하여고안한것이라고설명하면서 폴엑스 로호칭될것이라는취지로주장하고있는듯하나, POLE 와 X 사이에빈칸이나그밖의구분기호가전혀존재하지않는점에비추어통상 포렉스 나 폴렉스 라고발음될것으로보일뿐이다

39 용하고있는점등을고려하면선사용상표의대상상품인시계와밀접한관련이있다고보아야한다. 한편, 이사건등록상표의지정상품과선사용상표의대상상품에대한주된수요자층역시시계나귀금속장신구, 휴대폰등을주로구매하여사용하는 20 대이상의경제력이있는사람들로서상당부분중첩된다고볼수있다. 4) 당사자사이의관계앞서든증거들과갑32~37 호증의각기재에변론전체의취지를더해보면, 피고는이사건등록상표를출원하기 1년여전인 시계브랜드인 와유사한상표 를출원하였다가 등록거절결정되었던사실, 피고가 이사건등록상표를출원하였을당시이미국내에는선사용상표가사용된시계판매점이전국주요도시의백화점등에다수개설되어영업중이었고, 상당한매출액을올리고있었던사실이인정된다. 따라서피고는이사건등록상표의출원당시선사용상표의구성및인지도등을잘알고있었을뿐만아니라, 선사용상표의상품과유사한종류의상품들을출시할목적으로이사건등록상표를출원하였다고보는것이옳다. 다. 소결론이상의사정들을종합해보면, 이사건등록상표는수요자들이그로부터원고의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는선사용상표나그상품또는영업을쉽게연상하여출처에혼동을일으키게할염려가있다고보아야한다. 따라서이사건등록상표는상표법제7조제1항제10호에해당하므로, 원고의나머지주장에관하여더나아가따져볼필요없이그등록이무효로되어야한다. 4. 결론 그렇다면이와결론을달리한이사건심결은위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있다

40 재판장판사이정석 판사 판사 이헌 이호산

41 [ 별지 1] 이사건등록상표의지정상품 - 상품류구분제9류의무선통신용안테나, 비디오폰, 비상신호송신기, 원격제어장치, 원격측정제어기계기구, 이동전화기, 이동전화용케이스, 이동전화용키보드, 이동전화용핸즈프리장치, 자동차용안테나, 전기통신기기, 전자통신용송신기, 전자통신용송신장치, 전화기, 차량용안테나, 차량용통신기계기구, 항공기용통신기계기구, 호출기, 휴대용전화기, 휴대용통신기계기구, 휴대폰, 휴대통신단말기 - 상품류구분제14류의귀금속제열쇠고리, 장식열쇠고리 ( 귀금속제 ), 가죽제시계줄, 보석시계, 스톱워치, 시계, 시계무브먼트, 시계유리, 시계줄, 시계줄용버클, 원자시계, 자동차용시계, 잠수용시계, 전기시계, 전자시계, 제어용시계, 크로노그래프, 크로노미터, 크로노스코프, 탁상시계, 팔목시계, 해시계, 귀걸이 ( 귀금속제 ), 귀금속제모자장식, 귀금속제배지, 귀금속제벨트장식, 귀금속제보닛용핀, 귀금속제액세서리, 넥타이핀 ( 귀금속제 ), 보석펜던트, 보석목걸이, 보석반지, 보석발목장식, 보석브로치, 보석장식품, 보석제액세서리, 소형장신구 ( 보석 ), 장식핀 ( 귀금속제 ), 팔찌 ( 귀금속제 ) ( 끝 )

42 [ 별지 2] 이사건선등록상표의지정상품 - 상품류구분제14류의측정용시계 (measuringwatch), 시계줄 (watchchain), 시계밴드 (watchband), 시계유리 (watchglass), 태엽 (watchspring), 문자반 (dialpanel), 스톱워치 (stopwatch), 자동차용시계 (automobileclock), 전자시계 (electronicwatch), 전기시계 (electricwatch), 탁상시계 (tableclock), 자명종 (alarmwatch), 회중시계 (pocketwatch), 팔뚝시계 (wristwatch) ( 끝 )

43 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2014허 9383 등록무효 ( 상 ) 원 고 1. 사보이홀딩스주식회사서울중구명동8길 38-5( 충무로1가 23-4) 대표이사조 2. 주식회사사보이호텔서울중구명동8나길 10( 충무로1가 ) 대표이사조 원고들소송대리인특허법인무한담당변리사김봉규 피 고 사보이가부시키가이샤 ( サボイ株式會社 ) 일본국도쿄도치요다구우치사이와이쵸 1쵸메 1반 1 고데이코쿠호텔타워 16층 ( 日本國東京都千代田區內幸町一丁目 1 番 1 号帝國ホテルタワ 16 階 ) 대표자야마다요이치 ( 山田陽一 ) 소송대리인유미특허법인담당변리사황나연 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고들의청구를모두기각한다. 2. 소송비용은원고들이부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 3312호사건에관하여한심결중상표서비스표등록제45987 호의지정상품및지정서비스업중제16류의머니클립

44 (money clips), 여권홀더 [ 여권커버 ], 종이제턱받이 와제35류의 가죽판매대행업, 머니클립 / 여권홀더 [ 여권커버 ] 판매대행업, 가방 / 지갑판매대행업, 머니벨트 ( 의류 ) 판매대행업, 우산 / 양산판매대행업, 모자판매대행업, 의복용벨트판매대행업, 의류용어깨패드판매대행업, 소매흐름방지용탄력밴드판매대행업, 귀마개판매대행업, 의류판매대행업에대한부분을취소한다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표서비스표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제45987 호 / / ) 구성 : 3) 지정상품및지정서비스업 : 제16류의머니클립 (money clips), 여권홀더 [ 여권커버 ], 종이제턱받이 와제35류의 가죽판매대행업, 인조가죽판매대행업, 인조가죽직물 { 부직포는제외 } 판매대행업, 머니클립 / 여권홀더 [ 여권커버 ] 판매대행업, 가방 / 지갑판매대행업, 포장용가죽제포대판매대행업, 머니벨트 ( 의류 ) 판매대행업, 방호용신발판매대행업, 우산 / 양산판매대행업, 커프스단추판매대행업, 단추고리판매대행업, 모자판매대행업, 방한용마스크판매대행업, 의복용벨트판매대행업, 의류용어깨패드판매대행업, 소매흐름방지용탄력밴드판매대행업, 액세서리 { 귀금속제및보석제는제외 } 판매대행업, 단추 / 지퍼판매대행업, 귀마개판매대행업, 의류판매대행업 ( 이하이상의지정상품및지정서비스업을통칭하여 제1 지정상품및지정서비스업 이라한다 ) 등 4) 상표권자 : 원고들 나. 이사건선등록상표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 소멸일 : 제 호 / / / ) 구성 : 3) 지정상품 : 제18류의비금속제지갑, 핸드백, 여행가방, 학생가방, 서류가

45 방, 명함케이스, 가죽제열쇠케이스, 등산백, 양산, 원피, 제25류의혁대, 카터, 대님, 의류용멜빵, 모자, 티셔츠, 목도리, 축구화, 넥타이, 양말 4) 상표권자 : 나종렬 다. 절차의경위 1) 피고는 특허심판원에원고들을상대로하여, 이사건등록상표서비스표는표장과그지정상품및지정서비스업중제1 지정상품및지정서비스업이이사건선등록상표의표장및지정상품과유사하여상표법제7조제1항제7호에따라이사건등록상표서비스표의제1 지정상품및지정서비스업의등록이무효로되어야한다고주장하면서등록무효심판 (2013당3312호 ) 을청구하였다. 2) 특허심판원은 다음과같은이유로, 피고의일부심판청구를받아들여이사건등록상표서비스표의지정상품및지정서비스업중아래에서보는바와같은제2 지정상품및지정서비스업의등록을무효로하고, 피고의나머지심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 가 ) 이사건등록상표서비스표는이사건선등록상표와관념은대비할수없으나외관및호칭은유사하여전체적으로유사하다. 나 ) 이사건등록상표서비스표의제1 지정상품및지정서비스업중 제16류의머니클립 (money clips), 여권홀더 [ 여권커버 ], 종이제턱받이 와제35류의 가죽판매대행업, 머니클립 / 여권홀더 [ 여권커버 ] 판매대행업, 가방 / 지갑판매대행업, 머니벨트 ( 의류 ) 판매대행업, 우산 / 양산판매대행업, 모자판매대행업, 의복용벨트판매대행업, 의류용어깨패드판매대행업, 소매흐름방지용탄력밴드판매대행업, 귀마개판매대행업, 의류판매대행업 ( 이하이상의지정상품및지정서비스업을통칭하여 제2 지정상품및지정서비스업 이라한다 ) 은이사건선등록상표의지정상품인 비금속제지갑, 넥타이, 목도리, 양말, 혁대 등과유사하고, 제1 지정상품및지정서비스업중제2 지정상품및지정서비스업을제외한나머지지정서비스업은이사건선등록상표의지정상품과유사하지않다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1호증, 갑제2호증의 1, 2, 을제2, 3호증, 변론전체의취지

46 2. 원고들의이사건심결의취소사유에관한주장이사건등록상표서비스표 와이사건선등록상표 는호칭은각각 사보이 와 사부아 ( 사브와 ) 로호칭되어유사하지않고, 외관은 SAVO 를제외한나머지문자가각각 Y 와 IE 로달라유사하지않으며, 관념은다르거나일반수요자가직관적으로알수없어대비할수없으므로, 전체적으로유사하지않다. 따라서이와달리이사건심결중이사건등록상표서비스표가이사건선등록상표와표장이유사함을전제로이사건등록상표서비스표의지정상품및지정서비스업중제2 지정상품및지정서비스업의등록을무효로한다고판단한부분은위법하여취소되어야한다 ( 원고들은이사건등록상표서비스표의제2 지정상품및지정서비스업이이사건선등록상표의지정상품과유사하다는점에대해서는다투지않는다 ). 3. 이사건등록상표서비스표와이사건선등록상표의표장이유사한지여부가. 판단기준상표의유사여부는그외관, 호칭및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자들이상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지에따라판단하여야한다 ( 대법원 선고 2012후 2296 판결, 대법원 선고 91후691 판결등참조 ). 상표의유사판단에있어서외국어로이루어진상표의호칭은우리나라의거래자나수요자의대부분이그외국어를보고특별한어려움없이자연스럽게하는발음에의하여정하여짐이원칙이고, 우리나라의거래자나수요자가그외국어상표를특정한한국어로표기하고있는등의구체적인사용실태가인정되는경우에는그와같은구체적인사용실태를고려하여외국어상표의호칭을정하여야한다 ( 대법원 선고 2004후 2093 판결등참조 )

47 나. 표장의유사여부 1) 외관부분 이사건등록상표서비스표 와이사건선등록상표 는첫번째부터네번째까지의글자가 SAVO 라는동일한알파벳으로구성되어있으나, A 의표기방법이이사건등록상표서비스표는 인데, 이사건선등록상표는 인점, 이사건등록상표서비스표는다섯번째이후의글자가 인데, 이사건선등록상표는 인점에서다르므로, 외관이전체적으로유사하지않다. 2) 관념부분 이사건선등록상표 는 프랑스동부의주이름 ( 갑제 3, 8 호 증 ) 을의미하고, 이사건등록상표서비스표 는 사부아 (Savoie) 의영어이름 ( 을제4호증 ), 양배추의일종, 미국매사추세츠주버크셔카운티에있는타운, 미국텍사스주페닌카운티에있는도시, 이탈리아의왕가 등을의미한다. 그런데이사건등록상표서비스표와이사건선등록상표는모두이사건등록상표서비스표의출원당시인 경일반수요자가사전등을찾아보지않고그의미를직감할수있을정도로알려졌다고보기어려워의미가없는조어로인식될가능성이높으므로, 관념을서로대비할수없다. 3) 호칭부분 가 ) 이사건등록상표서비스표 의호칭 이사건등록상표서비스표 는앞서본바와같이일반수요자가의미를직감하기어려운조어이고, 통상적으로영문자로인식될수있는알파벳의조합으로구성되어있으므로, 특별한사정이없는이상영어식발음대로 사보이 로호칭될것이다. 나 ) 이사건선등록상표 (1) 원고들의주장에대한판단 의호칭 ( 가 ) 원고들은이사건선등록상표 는신문기사, 인터넷블로

48 그및카페, 국어사전, 백과사전등에나타난구체적인거래실태에비추어볼때프랑스어식발음인 사부아, 사브와 로호칭될것이라고주장한다. ( 나 ) 살피건대, 갑제4호증의 1, 2, 3, 갑제5호증의 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 갑제6호증의 4, 13, 17, 18, 21, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 갑제7, 8호증, 갑제12, 13호증의각 1, 2, 3의각기재에변론전체의취지를종합하면아래의사실을인정할수있다. 1 구글맵스에서 사보이 를검색하면프랑스 Savoie 지역이선순위검색결과로제시되지않으나, 사부아 를검색하면프랑스 Savoie 지역이선순위검색결과로제시된다 ( 갑제4호증의 1, 2, 3). 2 매경뉴스 기사 ( 갑제5호증의 16), 머니투데이 기사 ( 갑제5호증의 17), 아시아경제 기사 ( 갑제5호증의 18), 제주의소리 기사 ( 갑제5호증의 19), 내일신문 기사 ( 갑제5호증의 20), 오마이뉴스 기사 ( 갑제5호증의 21), 연합뉴스 기사 ( 갑제5호증의 23), 가톨릭뉴스지금여기 기사 ( 갑제5호증의 24) 에는 Savoie 의외래어표기나한글음역이 사부아, 사브와, 사보와 또는 사보아 등으로기재되어있다. 3 인터넷블로그인 의 게시글 ( 갑제6호증의 4), 의 게시글 ( 갑제6 호증의 13), 의 게시글 ( 갑제6 호증의 17), 의 게시글 ( 갑제6호증의 18), 의 게시글 ( 갑제6호증의 21), 의 게시글 ( 갑제6호증의 41), 의 게시글 ( 갑제6호증의 42), 의 게시글 ( 갑제6호증의 43), 의 게시글 ( 갑제6호증의 45), 의 게시글 ( 갑제6호증의 46), 의 게시글 ( 갑제6호증의 49), 의 게시글 ( 갑제6호증의 50) 등에는 Savoie 의외래어표기나한글음역이 사부아 나 사브와 로기재되어있다. 4 인터넷포털사이트인 네이버 (Naver) 국어사전에는 Savoie 는 사부

49 아 가올바른외래어표기이고, 사보아, 사보와, 사보이에, 사부와 는틀린표기라고등재되어있으며, 브리태니커백과사전에도 Savoie 가 사부아 로표기되어있다 ( 갑제7, 8호증 ). 5 인터넷포털사이트인 다음 (Daum) 에서, ᄀ SAVOIE 및 사부아 또는 SAVOIE 및 사브와 로인터넷블로그를검색하면 689건이검색되고, 그중이사건등록상표서비스표의출원일인 전의것으로확인이가능한것은 6건이며, ᄂ SAVOIE 및 사보이 로인터넷블로그를검색하면 55건이검색되고, 그중이사건등록상표서비스표의출원일전의것으로확인이가능한것은 4건이며, ᄃ SAVOIE 및 사부아 또는 SAVOIE 및 사브와 로인터넷카페를검색하면 517건이검색되고, 그중이사건등록상표서비스표의출원일전의것으로확인이가능한것은 16건이며, ᄅ SAVOIE 및 사보이 인터넷카페를검색하면 29건이검색되고, 그중이사건등록상표서비스표의출원일전의것으로확인이가능한것은 9건이다 ( 갑 12호증의 1, 2, 3, 갑제13호증의 1, 2, 3) ( 다 ) 그러나가이사건등록상표서비스표의출원당시널리알려지지않은프랑스지명인 SAVOIE 와같은단어가올바른외래어표기법에맞추어서만호칭된다고할수없는점, 나 SAVOIE 의외래어표기나한글음역을 사부아, 사보와, 사보아, 사브와 등으로한신문기사, 인터넷블로그나카페의사례수가적은점, 다신문, 인터넷블로그나카페에서 SAVOIE 를소개하는경우는대부분정보전달을목적으로해서기사나게시글작성자가사전등을통하여 SAVOIE 를확인하고내용을작성하는경우가많을것이므로신문기사, 인터넷블로그나카페의글이일반수요자가 SAVOIE 를호칭하는방법을대표한다고보기어려운점등에비추어보면, 앞서인정한사실만으로는이사건선등록상표 가이사건등록상표서비스표의출원당시에프랑스어로알려져 사부아, 사브와 등과같은프랑스어식발음으로만호칭되었으리라고단정하기어렵다. 그외에갑제5호증의 1 내지 15, 22, 갑제6호증의 1, 2, 3, 5 내지 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22 내지 40, 44, 47, 48, 갑제11호증의 1, 2, 3은모두이사건등록상표서비스표의출원일이후에작성되거나그작성시기를알수없는자료로서이사건등록상표서비스표의출원당시의이사건선등록상표의호칭을

50 판단하는증거로사용될수없고, 달리원고들의위주장을인정할만한증거가없으므로, 원고들의위주장은이유없다. (2) 결국, 이사건선등록상표 도이사건등록상표서비스표와마찬가지로일반수요자가의미를직감하기어려운조어이고, 통상적으로영문자로인식될수있는알파벳의조합으로구성되어있으므로, 별다른사정이없는한영어식발음대로 사보이에 또는 사보이 로호칭될수있다. 다 ) 대비결과따라서이사건선등록상표가 사보이 로호칭되는경우에는이사건등록상표서비스표와호칭이동일하다. 4) 전체대비결과이사건등록상표서비스표와이사건선등록상표는외관은유사하지않고, 관념은조어로서대비할수없으나, 거래실정상조어로된문자상표또는문자서비스표의유사여부판단에서가장큰비중을차지하는호칭이동일하여동일 유사한지정상품또는지정서비스업에함께사용될경우에일반수요자로하여금출처의오인 혼동을일으킬우려가있으므로, 표장이전체적으로유사하다. 다. 검토결과그러므로이사건심결이이사건등록상표서비스표와이사건선등록상표의표장이유사함을전제로하여상표법제7조제1항제7호해당여부를판단한것은적법하다. 4. 결론그렇다면이사건심결중이사건등록상표서비스표의지정상품및지정서비스업중제2 지정상품및지정서비스업에대한부분의취소를구하는원고들의청구는이유없으므로이를모두기각하기로하여주문과같이판결한다

51 재판장판사정준영 판사 판사 최종선 장현진

52 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2015허 468 등록무효 ( 상 ) 원 고 윤 서울 피 고 나 포천시소송대리인변리사황병도 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 1253 사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 ( 갑2호증 ) 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류구분제28류의장난감공기권총, 장난감권총, 과자

53 가들어있는장난감권총, 지제완구, 비타민이들어있는장난감권총, 물총, 어린이용모형승용차, 장난감차, 완구용스쿠터, 어린이용삼륜차, 장난감총 4) 상표권자 : 원고 나. 이사건심결의경위 1) 피고는 특허심판원에원고를상대로, 이사건등록상표는국가기관을표시하는표장이므로, 상표법제7조제1항제3호에해당한다 고주장하면서등록무효심판을청구하였다. 2) 이에특허심판원은위심판청구를 2014당 1253 사건으로심리하여, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제3호에해당하는것이므로, 상표법제71조제1항제1호의규정에의하여그등록이무효로되어야한다 는취지의위심판청구를인용하는이사건심결 ( 갑1호증 ) 을하였다. 2. 원고의주장요지이사건등록상표 는부대명칭에불과할뿐, 국가기관 공공단체에해당하지않는데다가, 그지정상품인장난감권총등완구류의수요자들이그상품을테러진압등의임무를수행하는 경찰특공대 에서제조또는판매하는것이라거나, 그상품의출처와 경찰특공대 사이에어떠한견련관계가있다고오인할가능성도전혀없다. 따라서이사건등록상표는상표법제7조제1항제3호에해당하지아니함에도불구하고, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 상표법제7조제1항제3호해당여부가. 판단기준상표법제7조제1항제3호본문은 국가ㆍ공공단체또는이들의기관과공익법인의영리를목적으로하지아니하는업무또는영리를목적으로하지아니하는공익사업을표시하는표장으로서저명한것과동일또는유사한상표는상표등록을받을수없다 고하면서, 다만국가ㆍ공공단체또는이들의기관과공익법인또는공익사업체에서자기의표장을상표등록출원한때에는그러하지

54 아니하다 고규정하고있다. 위규정의취지는저명한업무표장을가진공익단체의업무상신용및권위를보호함과동시에, 그와같은표장이상품에사용될경우일반수요자나거래자에게상품의출처에관한혼동을일으키게할염려가있으므로그러한위험으로부터일반공중을보호하는데있는것이다. 나. 검토 1) 먼저경찰법제18조는 지방경찰청및경찰서의명칭, 위치, 관할구역, 하부조직, 공무원의정원, 그밖에필요한사항은정부조직법제2조제4항및제5항을준용하여대통령령또는안전행정부령으로정한다 고하고, 경찰청과그소속기관직제시행규칙제34조제9항은 지방경찰청장은경찰청장의승인을얻어경비단또는경비대ㆍ기동대ㆍ전투경찰대ㆍ경찰특공대등직할대를둘수있다 고규정하고있다. 위규정들에다가이사건기록및변론전체의취지를종합하여인정되는다음과같은사정들, 즉 1 경찰특공대는게릴라형도시범죄와국제테러등에대비하고자 1983년경최초설치된이래, 서울, 부산, 대구등전국주요도시를관할하는지방경찰청의직할대로서테러등중요범죄의예방및진압, 각종재해ㆍ재난등긴급상황에서의인명구조활동등의임무를수행해온점, 2 경찰특공대자체적으로인터넷홈페이지를개설하여 경찰특공대 라는표장을게시하고관련홍보활동을하고있으며, 그밖에도경찰특공대의조직과활동, 훈련장면, 임무수행실적등이빈번하게언론에보도되는가하면, 드라마의소재로활용되어관련드라마가인기리에방영된점등을더해보면, 경찰특공대 는 국가기관을표시하는저명한표장 에해당된다고보아야한다. 2) 나아가이사건등록상표 의외관ㆍ호칭및관념이모두국가기관인경찰특공대의업무표장과같고, 상표법제7조제1항제3호는일반수요자나거래자들의보호외에, 저명한업무표장을가진공익단체의업무상신용과권위도보호하고자하는것인이상, 이사건등록상표의지정상품인완구류와 경찰특공대 의업무가유사하지않다거나견련관계가없다는등원고가드는사정만으로는위규정의적용이배제될수도없는것이다 ( 대법원 선고 97후1320 판결등참조 )

55 4. 결론그렇다면이사건등록상표는상표법제7조제1항제3호에해당하여상표법제71조제1항제1호에의하여그등록이무효로되어야하므로, 이와결론을같이한이사건심결은적법하고그취소를구하는원고의청구는이유없다. 재판장판사이정석 판사 판사 이헌 이호산

56 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2015허 1096 등록무효 ( 상 ) 원 고 이 울산소송대리인변리사김남정 피 고 주식회사캄리유니온부산북구만덕2로 17번길1( 만덕동 302, 다산타워 ) 401호대표이사정 소송대리인변리사이인종 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1013호사건에관하여한심결중등록번호제 호상표의지정상품중 비전기식비의료용좌훈기 부분을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

57 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제11류의비전기식비의료용찜질기, 비의료용전기식찜질기, 비전기식비의료용족욕기, 비전기식비의료용좌훈기, 비의료용전기방석, 가정용정수기, 발열팩, 좌욕용욕조, 온풍장치, 가정용전기담요 ( 비의료용 ), 가정용전기화로, 비의료용전기담요, 비의료용전열식쿠션 ( 패드 ), 전기식보온용발싸개, 전기족온기, 전열식카펫, 침대보온기, 전기식세탁물건조기, 가정용물이온화장치 4) 상표권자 : 피고 나. 선등록서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제44류의좌훈을이용한건강관리업 4) 서비스표권자 : 원고 다. 이사건심결의경위 1) 원고는 피고를상대로특허심판원 2014당 1013호로이사건등록상표는선등록서비스표와유사하여상표법제7조제1항제7호에해당하므

58 로, 그등록이무효로되어야한다는이유로등록무효심판을청구하였다. 2) 특허심판원은 이사건등록상표는선등록서비스표와표장이유사하나, 이사건등록상표의지정상품들은선등록서비스표의지정서비스업과유사하지않으므로, 상표법제7조제1항제7호에해당하지않는다. 는취지로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1 내지 5호증의각기재, 변론전체의취지 2. 당사자주장의요지가. 원고주장의요지 1) 이사건등록상표의지정상품인 비전기식비의료용좌훈기 와선등록서비스표의지정서비스업인 좌훈을이용한건강관리업 은상품판매및서비스업제공의운영주체, 제공장소, 수요자가동일하거나유사하다. 따라서, 이사건등록상표와선등록서비스표는유사한표장에함께사용될경우수요자들이오인 혼동할우려가있으므로이사건등록상표는상표법제7조제1항제7호에해당된다. 2) 선등록서비스표는이사건등록상표의등록결정일인 경국내의여성수요자들에게 좌훈을이용한건강관리업 이나 좌훈기의제조, 판매 에대하여원고의업무로인정될만큼널리알려져있다. 또한밀접한관련이있는선등록서비스표의사사용서비스업인 좌훈을이용한건강관리업 과이사건등록상표의 비전기식비의료용좌훈기 에유사한표장을사용하게되면수요자들에게출처의오인 혼동의우려가있으므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제11호에해당한다. 3) 선등록서비스표는이사건등록상표의출원당시인 경국내에서여성수요자들에게널리알려진주지상표에해당한다. 피고는선등록서비스표와유사한표장을가진이사건등록상표를선등록서비스표의사용서비스업인 좌훈을이용한건강관리업 과경제적견련관계가있는지정상품인 비전기식비의료용좌훈기 에사용함으로써원고에게손해를가하려는등의부정한목적을갖고있다. 그러므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호에해당한다

59 4) 따라서이사건등록상표의지정상품중 비전기식비의료용좌훈기 는상표법제7조제1항제7호, 제11호, 제12호에해당하여그등록이무효로되어야함에도, 이와달리판단한이사건심결은위법하므로취소되어야한다. 나. 피고주장의요지 1) 이사건등록상표와선등록서비스표는표장이유사하지아니하다. 이사건등록상표의지정상품인 비전기식비의료용좌훈기 와선등록서비스표의지정서비스업인 좌훈을이용한건강관리업 은상품 서비스업의품질, 형상, 용도, 생산부분, 판매부분및수요자가다르다. 따라서이사건등록상표는상표법제7 조제1항제7호에해당되지않는다. 2) 원고는선등록서비스표를 좌훈을이용한건강관리업 에사용하지않았으므로, 선등록서비스표는수요자들에게원고의서비스업을나타내는것으로인식될정도로알려져있다고할수없다. 따라서이사건등록상표는상표법제7 조제1항제11호에해당되지않는다. 3) 피고는 2004년경부터현재까지좌훈기제조 판매사업을영위해오면서이사건등록상표를등록받아사용해온것이지, 선등록서비스표에화체된원고의신용이나고객흡인력에편승하거나원고의영업을방해함으로써원고에게손해를끼치려는부정한목적이없다. 따라서이사건등록상표는상표법제7조제1 항제12호에해당되지않는다. 4) 그러므로이사건등록상표의지정상품중 비전기식비의료용좌훈기 는상표법제7조제1항제7호, 제11호, 제12호에해당되지않는바, 이사건심결은이와결론을같이하여적법하다. 3. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제7호에해당되는지여부가. 표장의대비 1) 판단에필요한법리둘이상의문자또는도형의조합으로이루어진결합상표는그구성부분전체에의해생기는외관, 호칭, 관념에의해상표의유사여부를판단하는것이원칙이라할것이다. 그러나, 문자등의결합관계등에따라 독립하여자타

60 상품을식별할수있는구성부분, 즉요부만으로도거래에놓일수있다고인정될경우에는그요부를분리내지추출하여그부분에의해생기는외관, 호칭, 관념에의해상표의유사여부를판단할수있다 ( 대법원 선고 2006후3502 판결등참조 ). 2) 판단가 ) 문자와도형의결합관계 이사건등록상표 은도형 과문자 및 이결합된상 표이다. 선등록서비스표 는도형 과문자 가결합된상표이다. 양표장모두도형부분과문자부분을분 리하여관찰하면부자연스러울정도로불가분적으로결합되어있다고보기어렵다. 나 ) 문자부분에서요부의추출 이사건등록상표의문자부분중 은 한의학에서약물을물에끓 여서수증기를쏘이는방법 인 좌훈요법 을말하는것으로, 그지정상품인 비전기식비의료용좌훈기 에관련된거래사회에서지정상품의용도등을표시하므로, 식별력이없거나극히미약하다. 이사건등록상표의문자부분중 는 용모가아름다운, 어여쁜 을의미하는영어단어 comely 의우리말 발음을그대로기재한것이다 ( 갑제 109 호증, 을제 12 내지 16 호증 ). 는

61 아름다움, 예쁜 이라는의미로지정상품의용도나성질을암시하는단어로볼여지가있으나, 을제12 내지 16호증의각기재만으로는이사건등록상표의지정상품인 비전기식비의료용좌훈기 에관련된거래사회에서수요자들이지정상품의용도나성질을직감할정도라고보기는어렵다. 이사건등록상표의문자부분에서 부분을요부로분리하여추출하 여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로이사건등록상표의문자부분이불가분적으로결합되어있다거나거래실정상이사건등록상표의문자들이항상전체로만인식되고통용된다고보기어렵다. 게다가 부분은위지정상품과관련된거래사회에서일반적으로사용되고있거나특정인에게독점시키는것이부당하다고볼만한특별한사정도보이지않으므로, 충분히식별력이있다. 한편, 선등록서비스표의문자부분중 는그지정서비스업인 좌훈을이용한건강관리업 과관련된거래사회에서수요자들이 한의학에서약물을물에끓여서수증기를쏘이는방법 을이용하여건강관리를하는서비스업을영위하는장소로직감할가능성이높아식별력이없거나미약하다. 선등록서비스표의문자부분중 는그한글발음이 와동일하고, 표장의중앙에눈에잘보이는부분에위치한다. 선등록서비스표의 또는 부분은선등록서비스표의지정서비스업인 좌훈을이용한건강관리업 과관련된거래사회에서수요자들이아름다움을추구하는의미로지정상품의용도등을암시하는것으로볼수있을뿐, 수요자들에게지정상품의용도등을직감하게한다고보기어렵다. 또한위지정서비스업과관련된거래사회에서일반적으로사용되고있거나특정인에게독점시키는것이부당하다고볼만한특별한사정도보이지않으므로, 충분히식별력이있다. 또한선등록서비스표에서 또는 부분을요부로분리내지추출하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로선등

62 록서비스표의문자들이불가분적으로결합되어있다거나거래실정상선등록서 비스표의문자들이항상전체로서만인식되고통용된다고볼수없다. 따라서 선등록서비스표는요부인 또는 부분만으로거래에놓일 수있다고볼수있다. 다 ) 표장의대비 이사건등록상표의 부분과선등록서비스표의 또는 부분을대비하여보면, 와는외관이다르나, 와는외관이동일하고, 호칭과관념은모두동일하다. 양표장의외관의차이로인해수요자들이명확히출처의오인 혼동을피할수있다고보기보다는호칭과관념이동일하여수요자들의직관적인식을기준으로볼때오인 혼동의가능성이매우높다. 따라서, 이사건등록상표와선등록서비스표를동일 유사한상품및서비스표에함께사용하는경우수요자로하여금그출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있으므로, 양표장은서로유사하다. 나. 지정상품과지정서비스업의대비 1) 판단에필요한법리상품과서비스사이의유사여부는상품과서비스간의밀접한관계유무, 상품의제조ㆍ판매와서비스의제공이동일사업자에의하여이루어지는것이일반적인가, 그리고일반인이그와같이생각하는것이당연하다고인정되는가, 상품과서비스의용도가일치하는가, 상품의판매장소와서비스의제공장소가일치하는가, 수요자의범위가일치하는가, 유사한표장을사용할경우출처의혼동을초래할우려가있는가하는점등을따져보아거래사회의통념에따라이를판단하여야할것이다 ( 대법원 선고 2003후 1048 판결, 대법원 선고 98후1587 판결등참조 ). 2) 판단가 ) 이사건등록상표의지정상품중 비전기식비의료용좌훈기 와선등록서비스표의지정서비스업인 좌훈을이용한건강관리업 을대비해보건대, 다툼

63 없는사실, 갑제13 내지 19, 78, 79, 89, 107, 119 내지 128, 130, 131, 132, 145, 152, 153호증, 을제43, 49, 50호증의각기재및영상 ( 가지번호가있는것은가지번호를포함한다 ), 증인정만교의증언에변론전체의취지를더하여보면아래의사실들을인정할수있다. 1 주식회사캄리는 법인등기부등본의사업목적에좌훈기제조판매업과좌훈카페프랜차이즈업을추가하였다 ( 갑제13호증 ). 2 주식회사캄리는 경주식회사이노비즈와의홈페이지구축계약을통해 캄리좌훈 ~ 카페 라는인터넷홈페이지를개설하여온라인으로좌훈제품을판매하면서좌훈서비스업을제공하는카페의가맹점 ( 대리점 ) 을모집하는사업을계속해왔다 ( 갑제17, 79, 107, 130, 131, 152호증 ). 3 주식회사캄리는 주식회사굿포스 ( 이하 굿포스 라한다 ) 와전략적제휴협약을체결하고, 주식회사캄리가개발하여제조한제품을굿포스를통해판매하기로약정하였다 ( 갑제19호증 ). 굿포스는위약정에따라 2009년경부터전국에 굿포스캄리좌훈카페 가맹점계약을체결하였다 ( 갑제145호증 ). 4 주식회사헬스카페 365는좌훈기를제조 판매하면서 2010년경부터 미궁 (Mi Gung) 헬스카페 라는상호로스파와함께좌훈서비스를제공하는영업및체인점영업을하고있다 ( 갑제121호증 ). 5 에코스탠다드주식회사는 2007년경부터좌훈기등을제조 판매해왔고, 2008년경부터 건미인궁 이라는좌훈서비스업을영위하고있다 ( 갑제122, 123, 124호증 ). 6 오행웰빙하우스는 2010년경부터 오행웰빙쑥뜸방, 오행웰빙아궁이강화쑥좌훈방 과같은서비스업과 황토게르마늄아궁이좌훈기 등의제조 판매업을함께영위하고있다 ( 갑제125, 126, 127호증 ). 7 리젠기획도 2011년경부터 리젠스파 또는 리젠좌훈스파 와같은서비스업과함께좌훈기판매업을함께영위하고있다 ( 갑제128호증 ). 8 부산북구만덕2로 17번길1( 만덕동 302, 다산타워 ) 401호에있는피고의사무실앞에는 캄리좌훈뱃살방사랑방 이라는이름의간판이, 위다산타워건물의외벽에는 캄리좌훈 ~ 뱃살방 이라는간판이붙어있다 ( 갑제78호증, 을제 49호증 ). 나 ) 위인정사실들에의하면, 피고가판매하는 비전기식비의료용좌훈기

64 는원고및굿포스와계약을체결한가맹점들이고객들에게제공하는좌훈을이용한건강관리업에있어서수반되는제품인바, 좌훈을이용한건강관리업 이제공하는서비스와밀접한관계에있다. 또한 좌훈을이용한건강관리업 을영위하는업체나가맹점들이서비스업을이용하기위해방문한손님들에게 비전기식비의료용좌훈기 를판매하고있어, 상품의판매와서비스의제공이동일한주체에의해이루어지고있고, 상품의판매장소와서비스의제공장소, 상품과서비스의수요자가상당부분중복된다. 또한좌훈을이용한건강관리업을영위하는가맹점들에대한거래사회의실정으로보아수요자들이위상품들의판매와서비스의제공이동일한공급자에의해이루어진다고인식할가능성이높다. 특히, 피고가사용하고있는이사건등록상표의표장인 은표장자체로 좌훈을통해뱃살등을관리하 는장소 라는의미로인식될수있어, 수요자들에게이사건등록상표의지정상품인 비전기식비의료용좌훈기 를 좌훈을이용한건강관리업 에이용하고, 지정상품과지정서비스업이밀접하게관련이있다는인식을갖게할것으로판단된다. 따라서, 피고가 비전기식비의료용좌훈기 에원고의선등록서비스표와유사한이사건등록상표를사용할경우수요자들로하여금그출처에오인 혼동을불러일으킬염려가있다. 결국이사건등록상표의지정상품인 비전기식비의료용좌훈기 와선등록서비스표의지정서비스업은거래사회의통념상유사하다. 다. 대비결과의정리따라서, 이사건등록상표는그지정상품인 비전기식비의료용좌훈기 가선등록서비스표의표장및지정서비스업과서로유사하여상표법제7조제1항제7호에해당하여, 나머지쟁점에대하여더나아가판단할필요없이위지정상품에대한등록이무효로되어야한다

65 4. 결론 그렇다면, 위와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사한규현 판사 판사 손천우 윤주탁

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67 Ⅱ. 권리범위확인심판 후 409 권리범위확인 ( 소극 ) 허 635 권리범위확인 ( 소극 )

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69 대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2014후 409 권리범위확인 ( 상 ) 원고, 피상고인 김 파주시 송달장소고양시일산동구중앙로1275번길 86-23, 410호 ( 장항동, 청원레이크빌 ) 피고, 상고인 누가이름을함부로짓는가주식회사 대구북구신천동로 ( 대현동 ) 대표이사이 소송대리인변리사장혜룡, 조주영 원심판결 특허법원 선고 2013허 8192 판결 판결선고 주 문 상고를기각한다. 상고비용은피고가부담한다. 이 유 상고이유를판단한다. 1. 제1점에대하여가. 소송에서당사자가누구인가는소장에기재된표시및청구의내용과원인사실등소장의전취지를합리적으로해석하여확정하여야한다. 따라서소장에표시된원고에게당사자능력이나당사자적격이인정되지않는경우에는소장의전취지를합리적으로해석한결과인정되는올바른당사자능력자나당

70 사자적격자로그표시를정정하는것이허용된다 ( 대법원 선고 2010다 판결, 대법원 선고 2012다 판결참조 ). 한편, 상표법제85조의3 제1항, 제2항에의하면, 심결등에대한소는당사자, 참가인또는해당심판이나재심에참가신청을하였으나그신청이거부된자만제기할수있다. 나. 1) 원심판결이유와기록에의하면, 1 원고는이사건소장의당사자란에원고의표시를 유진작명 으로하였다가, 김범영 으로변경하는당사자표시정정을신청한사실, 2 이사건소장의청구취지는특허심판원 자 2013당 962 사건에관한심결을취소하여달라는것인데, 위심결에서의피신청인은 김범영 인사실, 3 이사건소장의청구원인에도 원고는 에특허심판원 자 2013당 962 사건의심결문을송달받았다 는취지로기재되어있고, 말미에는 원고유진작명대표김범영 이라고표시되어있는사실, 4 유진작명 은김범영이개인적으로운영하는업체를지칭하는상호이고, 그중 유진 은김범영의아호 ( 雅號 ) 인사실등을알수있다. 2) 이러한사실관계에서알수있는이사건청구의내용과원인사실, 원고가이사건소를제기한목적, 소제기후바로당사자표시정정을신청한사정등을앞서본법리와위규정의내용에비추어보면, 이사건의원고는당초부터 유진작명 을실제로운영하는사람으로서이사건심결의당사자인김범영이고, 소장에표시된 유진작명 은당사자능력과당사자적격이없는자가당사자로잘못기재된것에불과하므로, 원고의당사자표시정정을허용한것은적법하다. 3) 같은취지의원심판단에상고이유로주장하는바와같은원고적격과당사자표시정정에관한법리를오해한잘못이없으며, 이부분상고이유의나머지주장은원심의증거취사와사실인정을탓하는취지에불과하여적법한상고이유가되지못한다. 2. 제 2 점에대하여 가. 등록서비스표와대비되는표장 ( 이하 확인대상표장 이라고한다 ) 이 서비스표 로서사용되고있는지여부는사용서비스업과의관계, 확인대상표장이표

71 시된위치, 크기등사용태양, 사용자의의도와사용경위등을종합하여실제거래계에서그표시된표장이사용서비스업의식별표지로서사용되고있는지여부를종합하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 2010후 1473 판결등참조 ). 나. 원심은 1 원고의홈페이지 ( 와미니홈피 ( minihp.cyworld.com/pims) 에의하면원고가운영하는작명업의출처표시로사용된표장은프레임상단의 유진작명 이고, 그판시확인대상표장인 소리파동 ( 이하 이사건확인대상표장 이라고한다 ) 은위각웹페이지상의표시위치, 사용방식이나용도, 원고가소개하고있는작명기법과의관련성등에비추어볼때, 작명을함에있어서글자의소리나파동도고려한다는원고의작명기법을설명하는것으로서그제공되는서비스의성질이나내용을표시하는표장에불과하여출처표시로사용되었다고보기어렵고, 2 원고의블로그 ( 의경우에도원고가위블로그에서소개하고있는작명기법또는작명시의고려사항으로서이사건확인대상표장을표시한것에불과할뿐원고작명업의출처표시로사용하였다고볼수없다고하여, 이사건확인대상표장이원심판시이사건등록서비스표 ( 서비스표등록번호제 호 ) 의권리범위에속하지않는다고판단하였다. 다. 원심의위와같은판단을앞서본법리와기록에비추어살펴보면, 거기에상고이유주장과같이서비스표의사용에관한법리를오해한잘못이없다. 3. 결론 그러므로상고를기각하고상고비용은패소자가부담하기로하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관민일영 대법관 박보영 주심대법관김신 대법관 권순일

72 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2015허 635 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 주식회사콜로지스인천동구봉수대로 98, 비11호 ( 송림동, 공구상가에이동 ) 대표자사내이사이 소송대리인변호사김한길 피 고 한 파주시소송대리인변리사윤재석, 권영규, 한지희 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1742 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호

73 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업구분제39류의운송업, 운반업, 운송기구및장비의임대업, 운송대행업, 운송알선업, 운송예약업, 운송정보제공업, 운송주선업, 운송중개업, 이삿짐운송업, 자동차운송업, 택배업, 트럭운송업, 항공운송업, 화물발송업, 화물발송중개업, 화물운송업, 화물운송정보제공업, 화물운송중개업, 화물중개업, 가구운송업, 가스운송업, 건축자재운송업, 국제복합운송업, 귀중품운송업, 금전및귀중품운송업, 냉동제품냉동운송업, 농산물운송업, 버스운송업, 상품배달업 4) 서비스표권자 : 원고 나. 이사건확인대상표장 1) 구성 : 2) 사용서비스업 : 화물운송중개업, 화물중개업등 3) 사용자 : 피고 다. 절차의경위 1) 피고는 특허심판원에원고를상대로하여, 이사건확인대상표장은상표법제51조제1항제2호또는제3호에해당하여이사건등록서비스표의효력이미치지않는다고주장하면서 이사건확인대상표장은이사건등록서비스표의권리범위에포함되지않는다 는확인을구하는소극적권리범위확인심판 (2014당1742호 ) 을청구하였다. 2) 특허심판원은 다음과같은이유로피고의심판청구를받아들여이사건확인대상표장은이사건등록서비스표의권리범위에속하지않는다는이사건심결을하였다. 가 ) 이사건확인대상표장 중 전국 은그서비스업이실시되는대상지역을나타내어식별력이없고, 콜 은 고객이해당서비스업이필요할때전화로요청한다 는그서비스업의이용방법을나타내어식

74 별력이없으며, 로지스 는 물류, 화물운송 이라는의미의영어 로지스틱스 (logistics) 를축약한용어로서일반수요자간에 물류, 운송 등이라는용도를나타내어식별력이없다. 나 ) 위와같이이사건확인대상표장 는그표장을구성하는 전국, 콜, 로지스 라는각단어가서비스업의대상지역, 이용방법, 용도등을보통으로사용하는방법으로표시하는표장이어서식별력이없고, 또한 전국, 콜, 로지스 가결합되어새로운관념을형성하는것도아니어서전체적으로도식별력이없는표장이므로, 이사건확인대상표장은상표법제 51조제1항제2호에규정된표장에해당한다. 다 ) 따라서이사건확인대상표장은식별력이없는표장으로서이사건등록 서비스표 와동일 유사여부를대비할필요없이, 이 사건등록서비스표의권리범위에속하지않는다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 갑제25호증, 변론전체의취지 2. 당사자들의주장요지가. 원고의주장 1) 이사건확인대상표장은그사용서비스업이 화물운송중개업, 화물중개업등 으로서 등 에포함되는사용서비스업이불명확하여이사건등록서비스표의지정서비스업과대비할수있을정도로구체적으로특정되어있지않으므로, 이사건확인대상표장을심판대상으로한피고의소극적권리범위확인심판청구는위법하다. 2) 가사이사건확인대상표장의사용서비스업이적법하게특정되었다고하더라도, 1 콜로지스 는의미없는조어이고, 콜 과 로지스 는이사건확인대상표장의사용서비스업의효능이나용도등과관련없는단어이며, 콜로지스 는원고의사용으로원고의출처표시로서알려져서, 콜로지스 를포함하고있는이사건확인대상표장은상표법제51조제1항제2호에해당하지않고, 2 이사건확인대상표장은이사건등록서비스표와표장이유사하고, 사용 ( 지정 ) 서비

75 스업이동일하여그권리범위에속하므로, 피고의소극적권리범위확인심판청구는이유없다. 3) 따라서이와결론을달리하여피고의소극적권리범위확인심판청구를받아들인이사건심결은위법하여취소되어야한다. 나. 피고의주장 1) 이사건확인대상표장의사용서비스업은화물운송중개업, 화물중개업을비롯한이사건등록서비스표의지정서비스업모두를지칭하기위하여 화물운송중개업, 화물중개업등 으로특정된것이므로, 이사건등록서비스표의지정서비스업과대비될수있을정도로특정된것이다. 2) 이사건확인대상표장은문자가띄어쓰기없이결합하여있지만 전국, 콜, 로지스 라는단어로구분되어인식되고, 전국, 콜, 로지스 는각각사용서비스업의대상지역, 이용방법, 용도등을표시하는단어이며, 그단어의결합에의하여새로운관념이나식별력이생기지않고, 콜로지스 가원고에의하여독점적으로사용되지않아원고의출처표시로서알려졌다고할수도없다. 3) 따라서이와결론을같이하여이사건확인대상표장이상표법제51조제1 항제2호에해당한다고판단하여피고의소극적권리범위확인심판청구를받아들인이사건심결은적법하다. 3. 이사건확인대상표장이적법하게특정되었는지여부가. 판단기준등록서비스표의권리범위확인심판을청구함에있어심판청구의대상이되는확인대상표장의사용서비스업은당해등록서비스표의지정서비스업과서로대비할수있을만큼구체적으로특정되어야하는것인바, 그구체적인사용서비스업의기재는적어도등록서비스표의지정서비스업과대비하여그차이점을판단함에필요한정도는되어야할것이다. 만약확인대상표장의사용서비스업이불명확하여등록서비스표의지정서비스업과대비할수있을정도로구체적으로특정되어있지않다면, 특허심판원으로서는요지변경이되지아니하는범위내에서확인대상표장의사용서비스업목록에대하여보정을명하는등의조

76 치를취하여야할것이며, 그럼에도불구하고그와같은특정에미흡함이있다면심판청구를각하하여야할것이다 ( 대법원 선고 2012후 85 판결, 대법원 선고 2003후 656 판결등참조 ). 나. 구체적판단피고는소극적권리범위확인심판청구를하면서심판대상인이사건확인대상표장의사용서비스업을 화물운송중개업, 화물중개업등 으로특정하였다 ( 갑제25호증 ). 등 은명사뒤에쓰여그밖에도같은종류의것이더있음을나타내는말이므로, 화물운송중개업, 화물중개업등 이라는이사건확인대상표장의사용서비스업특정은사용서비스업으로화물운송중개업, 화물중개업외에같은종류의서비스업이더있다는것을의미한다. 그런데위와같은의미의 등 을사용한이사건확인대상표장의사용서비스업특정만으로는화물운송중개업, 화물중개업과 같은종류의서비스업 이무엇인지명확하게특정되었다고할수없고, 달리 등 이이사건등록서비스표의지정서비스업모두를지칭하기위하여사용되었다고볼만한근거도없으므로, 이사건확인대상표장의사용서비스업이이사건등록서비스표의지정서비스업과대비할수있을정도로구체적으로특정되었다고할수없다. 따라서특허심판원으로서는이사건확인대상표장의사용서비스업목록에대하여보정을명하는등의조치를취하였어야함에도불구하고이를간과하고본안판단으로나아가이사건확인대상표장이상표법제51조제1항제2호에해당하여이사건등록서비스표의권리범위에속하지않는다면서피고의소극적권리범위확인심판청구를받아들이는이사건심결을한잘못이있다 ( 이사건확인대상표장의사용서비스업특정이위에서본바와같이불명확한이상, 이사건확인대상표장이그사용서비스업전부에관하여대상지역, 이용방법, 용도등을표시한다고단정할수도없다 ). 4. 결론 그렇다면이사건심결은위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있

77 으므로, 이를받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사정준영 판사 판사 최종선 장현진

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79 Ⅲ. 등록취소심판 허4869 등록취소 (73-1-3) 허5930 등록취소 (73-1-3, 8) 허6681 등록취소 (25-1-3) 허8380 등록취소 (73-1-8) 허8809 등록취소 (73-1-3) 허9475 등록취소 (73-1-3) 허1560 등록취소 (73-1-3)

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81 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2014허 4869 등록취소 ( 상 ) 원고 ( 선정당사자 ) 김 전남 피 고 바이두온라인네트웍테크놀러지 ( 베이징 ) 캄파니리미티드중국베이징 , 포쓰링웨스트노스 58, 아이디얼인텔플라자 12에프소송대리인변리사오위환소송복대리인변리사윤창준 변론종결 판결선고 주 문 1. 이사건소중원고 ( 선정당사자 ) 김종연의청구부분을각하한다. 2. 선정자김빛나, 김장훈의청구를각기각한다. 3. 소송비용은원고 ( 선정당사자 ) 가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 2759 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 원고 ( 선정당사자 ) 의청구부분에대한판단 상표법제 85 조의 3 제 1 항, 제 3 항에의하면상표권에관한특허심판원의심결

82 에대한소는심결등본을송달받은날부터 30일이내에이를제가하여야하는바, 원고 ( 선정당사자, 이하원고라한다 ) 김종연은이사건소로써취소를구하는특허심판원 2012당 2759호사건의심결등본을 송달받고그로부터제소기간 30일이지났음이명백한 에이사건소장을제출한사실이기록상분명하므로, 이사건소중원고김종연의청구부분은그제소기간을넘긴후에제기된것으로부적법하다. 2. 선정자김빛나, 김장훈의청구부분에대한판단가. 기초사실 1) 이사건등록서비스표가 ) 출원일 / 등록일 / 서비스표등록번호 : / / 서비스표등록제185349호나 ) 구성 : 다 ) 지정서비스업 : 서비스업구분제38류의광대역통신망운영업, 광섬유망을통한통신업, 광통신망을통한정보송신업, 국내외네트워크을통한정보송신업, 국제전화서비스업, 글로벌컴퓨터망접속시간임대업, 뉴스전송업, 근거리통신망 (LAN) 운영업, 근거리통신망 (LAN) 임대업, 데이타베이스접속제공업, 데이터통신시설임대업, 데이터통신업, 라디오 / 전화또는다른전자통신수단을이용한호출서비스업, 라디오 / 전화 / 전보통신업, 라디오통신업, 메세지발송업, 메세지발송장치임대업, 메세지저장장치임대업, 무선광대역통신업, 무선데이터통신업, 무선랜통신업, 무선인터넷접속제공업, 무선전화서비스업, 무선전화통신업, 무선통신업, 밴 (VAN) 통신업, 보안이메일서비스업, 서신발송업, 서신발송장치임대업, 우편업, 원격화면통신업, 위성을통한데이터 / 음향및영상송신업, 위성통신업, 유선통신업, 음성메일서비스업, 음성우편서비스업, 이동무선통신업, 이동전화에의한통신업, 이메일서비스제공업, 인공위성을이용한화상회의서비스업, 인공위성통신업, 인터넷다중사용자접속제공업, 인터넷대화방제공업, 인터넷을이용한데이터통신업, 인터넷을이용한동영상전송업, 인터넷을이용한메세지및화상송신업, 인터넷을이용한영상및음성전송업, 인터

83 넷이용자접속제공업, 인터넷전화서비스업, 인터넷통신접속제공업, 전자게시판 (BBS) 서비스업, 전자데이터통신업, 전자메세지발송업, 전자우편업, 전화번호부정보제공업, 전화서비스업, 컴퓨터를이용한메세지및화상송신업, 컴퓨터데이터통신업, 텔레쇼핑 (TV쇼핑) 을위한통신채널제공업, 통신망을통한데이터베이스정보송수신업, 통신망을이용한주식시장정보송신업, 통신사 ( 通信社 ) 업, 화상회의서비스업라 ) 서비스표권자 : 원고김종연, 선정자김빛나, 김장훈 ( 이하원고들이라한다 ) 2) 이사건심결의경위가 ) 피고는 특허심판원에원고들을상대로, 이사건등록서비스표는지정서비스전부에관하여정당한사유없이취소심판청구일전계속하여 3년이상사용되지아니하였으므로상표법제73조제1항제3호의규정에의하여그등록이취소되어야한다 고주장하며서비스표등록취소심판을청구하였다. 나 ) 특허심판원은위심판청구를 2013당 2759호로심리한후, 이사건등록서비스표는지정서비스표전부에대하여국내에서정당하게사용되었음을인정할수없으므로, 상표법제73조제1항제3호에해당한다 는이유로, 피고의심판청구를인용하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 변론전체의취지 나. 원고주장의요지피고는국내에서 바이두 /BAIDU 라는명칭을사용한사실이없는중국현지법인일뿐이므로이사건등록서비스표의등록취소심판을청구할수있는적법한이해관계인이아니다. 원고들이이사건등록서비스표의등록권리자로이사건서비스표를인터넷도메인등으로사용하였으므로, 이사건등록서비스표가상표법제73조제1항제3호에해당한다고판단한이사건심결은위법하다. 다. 피고의이해관계인여부 을제 1 호증의 1 내지 3, 을제 2, 3 호증에의하면, 피고는 상표를지정상품및지정서비스업 상품류구분제 9 류의

84 Computers( 컴퓨터 ) 등, 서비스업류구분제38류의 Communications by computer terminals( 컴퓨터통신업 ) 등 으로국제상표로출원하였으나, 이사건등록서비스표와유사하다는이유로거절결정된사실을인정할수있다. 따라서피고는이사건등록서비스표의소멸에직접적이고현실적인이해관계가있는자에해당하고, 이와반대되는원고의주장은받아들이지아니한다. 라. 이사건등록서비스표가상표법제73조제1항제3호에해당하는지여부갑제3 내지 6호증, 갑제7호증의 1 내지 5, 갑제9 내지 15호증에의하면, 원고김종연이 부터 baidumall.kr 라는도메인을, 부터 baidutv.kr 이라는도메인을각보유하고있고, 선정자김장훈이 부터 까지 바이두몰 이라는상호를사용하였으며, 위 baidutv.kr 이라는홈페이지내에여행체험등의기사가게재된사실이인정되기는하나, 이후의사용은이사건등록취소심판청구일인 이후의사용이고, 상호의사용을등록서비스표의사용으로볼수 없으며, 위각도메인이원고들의등록서비스표인 를그대로사용한 것이아니고, 도메인을보유하고있다거나여행체험등의기사를게재하는것만으로위등록서비스표를그지정서비스업에사용한것으로보기어렵고, 달리원고들이이사건등록서비스표를취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하였거나사용하지아니한데에정당한이유가있었음을입증할증거가없으므로, 이사건등록서비스표는상표법제73조제1항제3호, 제4항에의하여그등록이취소되어야한다. 3. 결론그렇다면이사건소중원고김종연의청구부분은부적법하여이를각하하고, 이사건심결의취소를구하는선정자김빛나, 김장훈의청구는이유없으므로이를각기각하기로하여주문과같이판결한다

85 재판장판사김환수 판사 판사 곽부규 김부한

86 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2014허 5930 등록취소 ( 상 ) 원 고 자안그룹주식회사서울강남구봉은사로 304, 3층 ( 역삼동 ) 대표이사안 소송대리인변호사서영철 피 고 퉁, 윤람홍콩, 쿤통, 호오스슈우레인 , 유에만센터블락 1, 19/ 에프, 플랫에이치 (Flat H, 19/F, Yue Man Centre Block 1, Horse Shoe Lane, Kwun Tong, Hong Kong) 송달장소서울강남구테헤란로7길 22 ( 역삼동, 과학기술회관신관 7층 703호 ) ( 위너스국제특허법률사무소 ) 소송대리인법무법인 ( 유 ) 화우담당변호사김지선, 홍동오특허법인 ( 유 ) 화우담당변리사권성택, 이덕재, 임소미변리사이경호 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당1837호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다

87 청구취지 주문과같다. 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 상표등록제 호 / / ) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제25류의니트웨어 (knitwear-clothing), 스포츠용저지 (sports jerseys), 재킷 (jackets-clothing), 속옷 (underwear), 겉옷 (outerclothing), 티셔츠 (tee-shirts), 신생아용옷 (layettes-clothing), 수영복 (bathing suits), 축구화 (football shoes), 구두 (shoes), 모자 (headgear for wear), 넥타이 (neckties), 메리야스 (hosiery), 의복용장갑 (gloves-clothing), 코트 (coats), 셔츠 (shirts), 양복바지 (trousers), 풀오버 (pullovers), 가죽제옷 (clothing of leather), 스목 (smocks), 스커트 (skirts), 파자마 (pajamas), 내의 (singlets), 오버코트 (overcoats). 나. 이사건심결의경위 1) 원고는 특허심판원에피고를상대로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호또는제8호에해당한다며등록취소심판을청구하였다. 2) 특허심판원은 이사건등록상표는상표법제73조제1항제3 호및제8호에해당하지않는다며원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 변론전체의취지

88 2. 당사자의주장가. 원고주장의요지 1) 이사건등록상표는심판청구일전 3년동안사용된사실이없고, 설령이사건등록상표와유사한상표가사용되었다고하더라도이는피고가아닌이탈리아소재하이드로겐에스피에이 (HYDROGEN S.P.A., 이하 이탈리아하이드로겐 이라한다 ) 를상품의출처로표시한것일뿐등록상표의적법한사용이라고할수없으므로, 상표법제73조제1항제3호에의하여그등록이무효로되어야한다. 2) 피고의전용사용권자또는통상사용권자들이이사건등록상표와유사한표장을사용하여상품의출처를 이탈리아하이드로겐 의상품과오인, 혼동하게하였으므로, 상표법제73조제1항제8호에의하여그등록이무효로되어야한다. 나. 피고주장의요지 1) 피고는중국광동성광주시소재광저우쒀줘마오이 ( 广州索卓贸易 ) 유한공사 ( 이하 광저우 SOZO 라한다 ), 홍콩소재소조가멧 (SOZO GARMENT) 리미티드 ( 이하 홍콩 SOZO 라한다 ) 를통해이사건등록상표를사용한상품을국내에수출하였다. 국내에서는 UMI통상주식회사가 홍콩 SOZO 와계약을맺고 광저우 SOZO 로부터상품을수입하여 롯데빅마트 신영통점에서판매하였다. 그러므로이사건등록상표는심판청구일전 3년동안상표의사용사실이존재하므로, 상표법제73조제1항제3호에해당하지않는다. 2) 피고의전용사용권자또는통상사용권자들이이사건등록상표와유사한표장을사용하여상품의출처를오인, 혼동하게한사실이없으므로, 상표법제 73조제1항제8호에해당하지않는다. 3. 상표법제 73 조제 1 항제 8 호해당여부 가. 법률규정 상표법제 73 조 ( 상표등록의취소심판 )

89 1 등록상표가다음각호의어느하나에해당하는경우에는그상표등록의취소심판을청구할수있다. 8. 전용사용권자또는통상사용권자가지정상품또는이와유사한상품에등록상표또는이와유사한상표를사용함으로써수요자로하여금상품의품질의오인또는타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게한경우. 다만, 상표권자가상당한주의를한경우에는그러하지아니하다. 나. 인정사실다음의각사실은갑제3 내지 10, 13 내지 37, 51, 52호증 ( 각가지번호포함 ), 을제1 내지 4호증의각기재에변론전체의취지를종합하여인정할수있다. 1) 이탈리아법인인 하이드로겐에스피에이 는 2002년에설립된이후 유럽연합 (EU) 에 HYDROGEN 상표를등록하고, 유럽, 미주등지에서 HYDROGEN 상표를의류제품등에사용하여왔고, 2006년경부터아시아지역에진출하였으며, 2008년경부터국내에의류제품을판매하면서 HYDROGEN, Hydrogen, 하이드로겐, 등의표장을사용해왔다. 하이드로겐에스피에이 의 2006년내지 2013년사이 8년간총매출액은약 5,200 만유로 ( 약 680억원 ) 에이른다. 그리고늦어도 경에는국내에서도위표장들이어느정도고객흡인력을갖출정도로수요자들사이에 하이드로겐에스피에이 의상품임을표시하는것이라고인식되게되었다. 2) 원고는 경 하이드로겐에스피에이 와사이에국내수입 유통에관한독점계약을체결한후 하이드로겐에스피에이 로부터 HYDROGEN 상표의의류제품을수입 판매하고있다. 3) 피고는광둥성 ( 广东省 ) 후이저우시 ( 惠州市 ) 에소재한의류제조업체인완리전지 ( 万丽针织 ) 유한공사의대표이사이고, 홍콩에소재한아이저준푸시 ( 愛者俊服食 ) 유한공사 (HYDROGEN APPAREL COMPANY LIMITED) 의공동대표자중 1인이다

90 피고는 광저우 SOZO, 홍콩 SOZO 에대하여이사건등록상표의통상사용권을부여하면서 부터 까지한국에서 HYDROGEN 상표를사용한상품을판매할수있는권리를부여하였다. 4) 광저우 SOZO 와그자회사인 홍콩 SOZO 는 경 HYDROGEN 상표를부착한의류를국내로수출한바있다. 그런데국내로반입된상품들은이사건등록상표를그대로사용한것이아니라, 등 이탈리아하이드로겐 의상표와거의구분할수없도록변형하여사용한것이었다 ( 이하, 갑제47호증등변형하여사용된표장들을 변형상표들 이라한다 ). 다. 판단 1) 부정사용여부위인정사실에의하면, 이사건등록상표의통상사용권자인 광저우 SOZO 등은 이탈리아하이드로겐 상표를모방하여이사건등록상표와유사한표장을사용함으로써수요자로하여금출처의오인, 혼동을일으키게하였다고인정된다. 2) 피고의주장에대한판단가 ) 이탈리아하이드로겐 상표는부정사용의기준이될수없다는주장 (1) 피고는, 이탈리아하이드로겐 상표는국내에등록된상표가아니고, 이사건등록상표의출원일당시국내에잘알려지지않았으며, 이후원고가국내에서이사건등록상표에대한침해를무릅쓰고사용한결과 변형상표들 과의오인, 혼동을야기하게되었다고하여이사건등록상표의등록을취소하는것은상표법취지에맞지않는다고주장한다. (2) 살피건대, 부정사용에의한상표의등록취소사건에있어서실사용상표와타인의상표사이의혼동유무는당해실사용상표의사용으로인하여수요자로하여금그타인의상표상품과의사이에상품출처의혼동을생기게할우려가객관적으로존재하는가의여부에따라결정하면충분하므로, 그타인의상표가당해등록상표의권리범위에속하거나상표법상의등록상표가아니라고하더라도그혼동의대상이되는상표로삼을수있고 ( 대법원 선

91 고 2002후 1225 전원합의체판결등 ), 상표의부정사용여부는 변형상표들 을사용한때를기준으로판단해야하고피고주장과같이이사건등록상표의출원일당시 이탈리아하이드로겐 상표가국내에잘알려졌는지여부를기준으로할것은아니다. 따라서피고의위주장은받아들일수없다. 나 ) 국내판매업자들은전용사용권자나통상사용권자가아니라는주장 (1) 정금연, 김은교등에관하여 ( 가 ) 피고는정금연등에게통상사용권을부여한적이없다고주장하므로살피건대, 갑제42호증의기재에변론전체의취지를종합하면, 피고가이사건심판절차에서제출한제품안내서 ( 갑제42호증 ) 에는 광저우 SOZO 의회사명과함께정금연이운영한다는온라인쇼핑몰인 의주소가기재되어있으므로, 정금연등은이사건등록상표의통상사용권자라고인정된다. ( 나 ) 피고는위제품안내서및온라인쇼핑몰은정금연이피고의허락없이무단으로제작, 사용하는것이라고주장한다. 그러나피고는이사건심판절차에서위온라인쇼핑몰은정금연또는김은교가하이드로겐코리아 (HYDROGEN KOREA) 라는상호로운영하고있고, 하이드로겐코리아는피고와정식으로계약하여제품을수입하고있으며, 위온라인쇼핑몰메인화면에도 <LICENSE> 란을두어공식적인계약사실을밝히고있고, 제품안내서에게재된사진들은홍콩에서제작한수많은사진중극히일부에불과하다고주장한점 ( 갑제53호증의 1 내지 6) 에비추어볼때, 피고의위주장은이유없다. ( 다 ) 피고는, 위제품안내서및온라인쇼핑몰의제작, 사용은피고의허락을받은것이아님에도이사건심판에서의대리인이실수로위와같이자인하였다고주장하면서그대리인의확인서 ( 을제16호증 ) 를제출하고있다. 그러나갑제53호증의 1 내지 6의각기재에의하면, 이사건심판절차에서피고는 자답변서, 자의견서, 자의견서에서일관되게정금연등이피고의통상사용권자로서국내에서이사건등록상표를사용하였다고주장하다가, 원고가상표법제73조제1항제8호의부정사용에의한무효사유를주장하자 자의견서에서부터정금연등은통상사용권자가아니라단순한판매업자라고기존의주장을번복하면서현재까지도번복경위에관하여합리적이고충분한설명을하지못하고있다

92 ( 라 ) 그렇다면정금연등은이사건등록상표의통상사용권자라고인정된다. (2) 이성희에관하여증인이성희의증언, 갑제54, 55호증 ( 각가지번호포함 ) 의각기재에변론전체의취지를종합하면, 이성희는자신의직원박우봉으로하여금피고의동생 퉁위봉 과연락하게하여이사건등록상표의사용권을부여받은통상사용권자라고인정된다. 다 ) 변형상표들 이사용된상품들은피고가공급한것이아니라는주장 (1) 정금연등에관하여피고는정금연의확인서 ( 을제17호증 ) 를제시하며정금연등이 변형상표들 을부착하여전시, 판매한상품들은피고가공급한것이아니라, 정금연등이 FUKU YA LTD 등다른업체로부터공급받아전시, 판매한것이라고주장한다. 그러나정금연등이피고와거래관계를맺고있고, 피고로부터공급받던상품들의공급가가그리높은것이아님에도굳이중국내다른공급업체들을물색하여피고몰래피고의상표권을침해하면서까지 변형상표들 이부착된상품들을수입하였다는주장은통상의거래관념에맞지않고상식에도반한다 ( 게다가피고는정금연이위다른업체와접촉한경위, 거래서류, 제품사진등에관해서는전혀제시하지못하고있다 ). 또한, 이사건심판절차에서피고는정금연등이운영하는위온라인쇼핑몰및제품안내서 ( 갑제42호증 ) 를피고의국내에서의상표사용사실의증거로주장하기도하였다. 그렇다면정금연등이위온라인쇼핑몰및제품안내서에게재한사진들은피고 ( 또는피고의통상사용권자인 광저우 SOZO 또는 홍콩 SOZO ) 로부터공급받은상품들에관한것이라고인정된다. (2) 이성희에관하여피고는박우봉의확인서 ( 을제24호증 ) 를제시하며이성희가최동헌에게판매한상품들 ( 갑제47호증 ) 은 광저우소조 가아니라위조된상품들을중국온라인쇼핑몰타오바오 ( 를통하여구입한것이라고주장한다. 그러나증인이성희의증언, 갑제54, 55호증 ( 각가지번호포함 ) 의기재에변론전체의취지를종합하면, 이성희가최동헌에게판매한상품들은피고의동생

93 퉁윤람 을통하여피고로부터수입한것임을인정할수있고, 다만이성희가위온라인쇼핑몰에서구입하거나서울면목동소재의류공장에서입수한제품들이다소있으나이는이성희가개인적으로사용했거나사무실개업식기념품으로사용한사실을알수있다. 그렇다면이성희가최동헌에게판매한상품들은피고 ( 또는피고의통상사용권자인 광저우 SOZO 또는 홍콩 SOZO ) 로부터공급받은것이라고인정된다. 라 ) 피고가통상사용권자에게상당한주의를기울였다는주장 (1) 피고는통상사용권자 광저우 SOZO 에게주기적으로상표의정당사용에대한주의와관심을촉구해왔으며, 특히상표사용매뉴얼등을제작하여배포하고한국에수출할이사건등록상표부착상품의수량과상표부착형태등에대하여문서로통보하고승인을받도록의무화하고, 새로운상품을출시할경우에는그샘플을상표권자에게미리보내서상표의정당사용여부를확인받도록하는등상표권자가위통상사용권자를실질적지배하에두었으므로, 상당한주의를기울였다고주장한다. (2) 살피건대, 상표권자가등록상표에대한전용사용권자또는통상사용권자의부정사용행위에대하여상당한주의를하였다고하기위해서는전용사용권자또는통상사용권자에게오인 혼동행위를하지말라는주의나경고를한정도로는부족하고, 사용실태를정기적으로감독하는등의방법으로상표사용에관하여전용사용권자또는통상사용권자를실질적으로그지배하에두고있다고평가할수있을정도가되어야하며, 그에대한증명책임은상표권자에게있다 ( 대법원 선고 2010후 3462 판결등 ). 그런데을제18, 19호증은피고의 자확인서및 자피고와 광저우 SOZO 간의통상사용권계약서로서, 당사자인피고가작성하여제출한확인서내용을그대로믿기는어렵고, 통상사용권계약서의내용만으로는상당한주의를기울였다고하기는부족하므로, 피고의위주장은받아들일수없다. 라. 정리 이상에서살펴본바와같이피고의통상사용권자인 광저우 SOZO, 홍콩 SOZO 또는정금연, 이성희등은 이탈리아하이드로겐 상표를모방하여이사

94 건등록상표와유사한상표를사용함으로써수요자로하여금상품의품질의오인또는타인의업무에관련된상품과의혼동을생기게하였으므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제8호에해당한다. 4. 이사건심결의적법여부상표법제73조제1항제3호에해당하는지여부에대하여살필필요없이, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제8호에해당하여그등록이취소되어야함에도이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 5. 결론 따라서이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사김환수 판사 판사 곽부규 김부한

95 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2014허 6681 등록취소 ( 상 ) 원 고 주식회사잔티아시아서울구로구가마산로 282, 802호 ( 구로동, 대림오피스벨리 ) 대표이사윤 소송대리인변리사박종만 피 고 티머맨스, 루도비쿠스조세핀에프 (Ludovicus Josephine F. Timmermans) 벨기에, 비-2018 앤트워펜, 씨. 비어스맨스트라트 36 (C. Beersmansstraat 36, B-2018 Antwerpen, Belgium) 소송대리인변리사정상일 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2451 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

96 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제 호 / / ) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제34류의흡연용허브, 전자담배, 전자형궐련, 분무형전자궐련, 전자궐련, 담배 ( 전자형에한함 ), 담배 { 의료용은제외 }( 전자형에한함 ), 대용담배 ( 전자형에한함 ), 비의료용담배대용물제시가 ( 전자형에한함 ), 여송연 ( 전자형에한함 ), 파이프담배 ( 전자형에한함 ), 흡연용담배 ( 전자형에한함 ), 흡연용허브 ( 전자형에한함 ), 권연필터 ( 전자권연용에한함 ), 권연필터용물부리 ( 전자권연용에한함 ), 권연홀더용물부리 ( 전자권연용에한함 ), 담배저장함 ( 전자담배용에한함 ), 담배케이스 [ 담배홀더 ]( 전자담배용에한함 ) 4) 상표권자 : 원고 나. 비교대상상표 1) 베네룩스상표청등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제 호 / / ) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제34류의담배, 전자적궐련등다수 4) 상표권자 : 피고

97 다. 절차의경위 1) 피고는 특허심판원에원고를상대로하여, 이사건등록상표는피고가베네룩스상표청에등록한비교대상상표와동일하거나극히유사한것으로서, 원고가피고의대리인지위에있으면서정당한이유없이비교대상상표의지정상품과동일하거나유사한상품을지정상품으로출원하여등록받았으므로, 상표법제73조제1항제7호, 제23조제1항제3호본문에따라그등록이취소되어야한다고주장하면서등록취소심판 (2013당2451호 ) 을청구하였다. 2) 특허심판원은 이사건등록상표가상표법제73조제1항제7 호, 제23조제1항제3호본문에규정된등록취소사유에해당한다는이유로피고의청구를받아들여이사건등록상표의등록을취소하는이사건심결을하였다. 라. 이사건심결의주요내용 1) 이사건등록상표가상표법제73조제1항제7호, 제23조제1항제3호본문에해당하려면, 1 비교대상상표가이사건등록상표의출원시조약당사국에등록되어있어야하고, 2 이사건등록상표와비교대상상표의표장및지정상품이동일또는유사하여야하며, 3 이사건등록상표의출원인이출원시비교대상상표에관한권리를가진자의대리인이나대표자또는출원전 1년이내에비교대상상표에관한권리를가진자의대리인이거나대표자이었어야하고, 4 이사건등록상표의출원인이그출원에대하여비교대상상표에관한권리를가진자로부터동의를받는등의정당한이유를가지고있지않아야하며, 5 비교대상상표에관한권리를가진자가이사건등록상표의등록일로부터 5년이내에이사건심판을청구하여야한다. 가 ) 비교대상상표는 공업소유권의보호를위한파리협약 ( 이하 파리협약 이라고만한다 ) 의동맹국중하나로서등록주의를채택하고있는베네룩스상표청에 출원되어 등록되었고, 이사건등록상표는대한민국특허청에 출원되었다. 따라서비교대상상표는이사건등록상표의출원시에조약당사국에출원계류중인상태였다. 그런데상표법제23조제1항제3호는 파리협약 제6조의7 규정의취지를상

98 표법에반영한것으로서, 외국상표권자의국내대리점, 총판등대리인이나대표자가동일 유사한상표를무단으로국내에서등록하는것을방지하여공정한국제거래질서를확립하기위한규정인점 ( 특허법원 선고 2012허 8812 판결등참조 ), 이사건등록상표의출원인인 주식회사잔티코리아 가이사건등록상표의출원일인 보다훨씬전인 경에피고와 상표전용사용계약 을체결하고그무렵부터피고로부터 전자담배 를수입하여판매하는등이사건등록상표의출원시에비교대상상표의존재를알고있었다고보이는점, 조약당사국마다상표제도가달라상표의등록가부를엄격하게심사하는국가가있는반면에출원의형식적인요건만심사함에따라출원이곧등록이라고볼수있는국가도있고, 사용주의국가의경우에는 사용에의하여독점배타권을가지게된상표 를 조약당사국에등록된상표 로보아야하는점 ( 특허법원 선고 2010허 1398 판결참조 ) 등을종합하면, 조약당사국에등록된상표 에해당하는지여부는상표법제23조제1항제3호의입법취지를고려하여판단해야한다. 따라서비록비교대상상표가이사건등록상표의출원시에베네룩스상표청에출원계류중인상태였다고하더라도, 이사건등록상표의출원전에조약당사국에출원 ( ) 되어이사건등록상표의출원 ( ) 후바로 ( ) 등록된점등을고려하면, 상표법제23조제1항제3호본문의 조약당사국에등록된상표 에해당한다고봄이타당하다. 나 ) 이사건등록상표가비교대상상표와동일또는유사한지여부 이사건등록상표 와비교대상상표 는상표를의미하는 TRADE MARK 의약어인 TM 의유무에서만차이만있을뿐외관상동일한모양의도형으로구성되어있어지배적인인상이동일하고, 그지정상품도양자모두 담배, 전자적궐련등 을포함하고있어동일또는유사하다. 다 ) 원고가피고의 대리인또는대표자 지위에있었는지여부어떤상표가상표법제73조제1항제7호, 제23조제1항제3호본문에해

99 당하는지는그출원시에위조항에해당하는등록취소사유가있었는지여부의문제로서, 등록이후의사정은위조항에해당하는지여부를판단함에있어고려의대상이되지않는데 ( 특허법원 선고 2004허 6644 판결참조 ), 이사건등록상표의경우현재상표권자는원고이나그출원인은 주식회사잔티코리아 이므로 ( 이사건등록상표가 설정등록된후, 원고에게양도되었다 ), 주식회사잔티코리아 를기준으로피고의 대리인또는대표자 의지위에있었는지여부를판단해야한다. 주식회사잔티코리아 는 경피고와기간을 부터 까지로하여 상표전용사용계약 을체결하고, 그무렵부터 전자담배 를수입하여판매하였으므로, 피고의 대리인또는대표자 의지위에있었다고할것이다. 라 ) 정당한이유가있었는지여부 주식회사잔티코리아 가이사건등록상표의출원시에피고의동의를받았다는등정당한이유가있었다고인정할만한자료가없다. 마 ) 이사건취소심판이제척기간내에청구되었는지여부이사건심판은이사건등록상표의등록일인 부터 5년이내인 청구되었다. 2) 검토결과위에서살펴본바와같이이사건등록상표는조약당사국에등록된피고의비교대상상표와동일또는유사한상표로서, 그출원일또는출원전 1년이내에피고의 대리인또는대표자 의지위에있었던주식회사잔티코리아가피고의동의를받지아니한채출원하여등록받은것이므로상표법제73조제1항제 7호, 제23조제1항제3호본문에해당한다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2, 3호증, 변론전체의취지 2. 원고의이사건심결의취소사유에관한주장원고는 주식회사잔티코리아 와전혀다른별개의법인격을갖는경영주체로서상표법제23조제1항제3호본문의 대리인이나대표자 에해당하지않는등이사건등록상표에는위상표법규정에해당하는등록취소사유가없다

100 따라서이와결론을달리하여피고의심판청구를받아들여이사건등록상표의등록을취소한이사건심결은위법하여취소되어야한다. 3. 이사건등록상표가상표법제 23 조제 1 항제 3 호본문에해당하는지 여부 가. 상표법제73조제1항제7호는 제23조제1항제3호본문에해당하는상표가등록된경우에그상표에관한권리를가진자가당해상표등록일부터 5년이내에취소심판을청구할수있다 고규정하고있고, 상표법제23조제1항제3 호본문은 조약당사국에등록된상표또는이와유사한상표로서그상표에관한권리를가진자의대리인이나대표자또는상표등록출원일전 1년이내에대리인이나대표자이었던자가상표에관한권리를가진자의동의를받지아니하는등정당한이유없이그상표의지정상품과동일하거나이와유사한상품을지정상품으로상표등록출원을한경우 라고규정하고있다. 위상표법규정은파리협약제6조의7 5) 을이행하기위하여입법된것인점, 파리협약제6조의7은 일동맹국에서상표에관한권리를가진자 (the person who is the proprietor of a mark in one of the countries of the Union) 라고만하여상표의등록을요건으로규정하고있지는않으나 권리를가진자 (proprietor) 6) 는그사전적의미에비추어 배타적권리를가진자 로해석하는 5) 일동맹국에서상표에관한권리를가진자의대리인또는대표자가그상표에관한권리를가진자의허락을얻지아니하고 1 또는 2 이상의동맹국에서자기의명의로그상표의등록을출원한경우에는그상표에관한권리를가진자는등록에대하여이의신청또는등록의취소또는그국가의법령이허용하는경우에는등록을자기에게이전할것을청구할수있다. 다만, 그대리인또는대표자가그행위를정당화하는경우에는예외로한다. (If the agent or representative of the person who is the proprietor of a mark in one of the countries of the Union applies, without such proprietor s authorization, for the registration of the mark in his own name, in one or more countries of the Union, the proprietor shall be entitled to oppose the registration applied for or demand its cancellation or, if the law of the country so allows, the assignment in his favor of the said registration, unless such agent or representative justifies his action.) 6) Merriam-Webster Dictionary 에의하면 proprietor 는 어떤것에대해법적권리또는배타적권리를가진사람 : 소유자 (a person who has the legal right or exclusive title to something : owner) 를말한다

101 것이타당한점, 파리협약에가입한조약당사국중에는상표권에관한배타적권리의취득요건으로등록주의를채택한국가도있고, 사용주의를채택한국가도있는점등을고려하면, 상표법제23조제1항제3호본문의 조약당사국에등록된상표에관한권리를가진자 는그입법취지나조약당사국간의형평을감안하여등록주의를채택한국가에서는등록에의하여상표에관한배타적권리를취득한자를, 사용주의를채택한국가에서는사용에의하여상표에관한배타적권리를취득한자를의미한다고할것이다 ( 특허법원 선고 2010허1398 판결참조 ). 그런데비교대상상표는등록주의를취하고있는베네룩스상표청에 출원되고 등록되어, 이사건등록상표의출원시인 에는등록되지않은상태였으므로 ( 을제1, 2호증 ), 상표법제23조제1항제3 호본문의 조약당사국에등록된상표 에해당하지않는다. 나. 이에대하여피고는, 상표법제23조제1항제3호는외국상표권자의국내대리점, 총판등대리인이나대표자가동일 유사한상표를무단으로국내에서등록하는것을방지하여공정한국제거래질서를확립하기위한규정인점, 이사건등록상표의출원인인 주식회사잔티코리아 가이사건등록상표를출원할무렵에는비교대상상표의존재를알고있었던점, 조약당사국마다상표제도가달라상표의등록가부를엄격하게심사하는국가가있는반면에출원의형식적인요건만심사함에따라출원이곧등록이라고볼수있는국가도있는점, 비교대상상표가이사건등록상표의출원후바로등록된점등의사정을들어, 비교대상상표가이사건등록상표의출원시에출원계류중이었더라도상표법제23조제1항제3호본문의 조약당사국에등록된상표 에해당하는것으로볼수있다고주장한다. 그러나상표법제23조제1항제3호본문은보호대상이되는상표를 조약당사국에등록된상표 라고명시하고있고, 위상표법규정은등록주의의예외를규정한것으로서엄격하게해석해야하는점, 위상표법규정이나파리협약제6 조의7의입법취지를고려한다고하더라도보호대상이되는상표는앞서본바와같이적어도해당국가의법제에따라등록상표에준하는배타적권리가발생한상표여야하는데, 베네룩스와같은등록주의국가에서상표출원만으로는배타적권리가발생한다고보기어려운점등에비추어보면, 피고의위주장과

102 같은사정만으로이사건등록상표의출원시에출원계류중이었던비교대상상표가상표법제23조제1항제3호본문의 조약당사국에등록된상표 에해당한다고할수는없다. 다. 위에서살펴본바와같이비교대상상표가상표법제23조제1항제3호본문의 조약당사국에등록된상표 에해당하지않는이상, 이사건등록상표가비교대상상표와의관계에서상표법제73조제1항제7호, 제23조제1항제3호본문에규정된등록취소사유에해당한다고할수없다. 4. 결론 그렇다면위와결론을달리한이사건심결은위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를받아들이기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사정준영 판사 판사 최종선 장현진

103 특허법원 제 4 부 판 결 사 건 2014허 8380 등록취소 ( 상 ) 원 고 박 서울소송대리인변리사김용대 피 고 더폴로 / 로렌컴파니엘피 (The Polo/Lauren Company, L.P.) 미합중국뉴욕주뉴욕시메디슨에브뉴 650 (650 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA) 대표자안나달라발 (Anna Dalla Val) 소송대리인변호사이회기 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지특허심판원이 당 2202 사건에관하여한심결중상표등록제 호상표의지정상품가운데 양말, 각반 ( 脚絆 ), 남성양말, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스 (Leggings), 발목양말, 발싸개, 발한방지양말, 버선, 버선커버, 비전기식보온용발싸개, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를덧댄부분, 양말커버, 양모양말, 각반용 ( 脚絆用 ) 대님, 남성용서스펜더벨트, 대님, 바지용대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 여성용서스펜더벨트 를제외한나머지지정상품에관한부분을취소한다

104 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 구성 : 3) 지정상품 : 별지 지정상품의표시 4) 상표권자 : 원고 나. 실사용상표들 1) 구성 : ( 실사용상표 1), ( 실사용상표 2) 2) 사용상품 : 양말 다. 대상상표들 1) 구성 : ( 상표등록제 호, 대상상표 1), ( 상표등록 제76400호, 대상상표 2) 2) 지정상품 : 상품류구분제25류의양말등 라. 이사건심결의경위 1) 피고는 특허심판원에원고를상대로, 이사건등록상표가상표법제73조제1항제8호에해당하여그등록이취소되어야한다 고주장하면서등록취소심판을청구하였다. 2) 특허심판원은위심판청구를 2013당 2202 사건으로심리한결과,

105 이사건등록상표의통상사용권자인홍복득과권승준이이사건등록상표와유사한실사용상표들을이사건등록상표의지정상품과동일 유사한상품인양말에사용함으로써대상상표들과의관계에서상품출처의오인 혼동을생기게하였고, 이러한통상사용권자의상표부정사용행위에대하여상표권자인원고가감독의무를다하였다고볼만한증거도없으므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제8호에해당하여그등록이취소되어야한다 는이유로피고의위심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1, 2, 3호증, 변론전체의취지 2. 당사자의주장요지가. 원고실사용상표들이양말에사용된이상, 이사건등록상표중양말과동일 유사한지정상품에관한부분만상표법제73조제1항제8호소정의취소사유가있다고할것이다. 또한, 원고는이사건심결이후인 이사건등록상표의지정상품중양말과동일 유사한청구취지기재의 양말, 각반 ( 脚絆 ), 남성양말, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스 (Leggings), 발목양말, 발싸개, 발한방지양말, 버선, 버선커버, 비전기식보온용발싸개, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를덧댄부분, 양말커버, 양모양말, 각반용 ( 脚絆用 ) 대님, 남성용서스펜더벨트, 대님, 바지용대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 여성용서스펜더벨트 ( 이하통틀어 이사건지정상품 ) 에대한상표권을포기하는신청을하여같은날그말소등록을마쳤다. 따라서이사건등록상표중이사건지정상품부분에만상표법제73조제1항제8호소정의취소사유가있음에도불구하고, 이사건심결은이사건등록상표의지정상품전부를취소하였으므로, 이사건심결중이사건지정상품을제외한나머지지정상품부분은위법하다. 나. 피고 상표법제 73 조제 1 항제 8 호를사유로하여취소심판을청구하는경우, 등록

106 상표의지정상품중일부에만취소사유가있더라도그지정상품전부에대한상표등록을취소하여야한다. 또한, 상표권포기의법적효과는장래를향하여발생하므로, 원고가이사건등록상표의지정상품중취소사유를가지는일부상품들에관한상표권을포기하였다고하더라도, 그러한사정은이사건등록상표에상표법제73조제1항제8호의취소사유가존재한다는것에어떠한영향을미칠수없다. 따라서이사건등록상표가상표법제73조제1항제8호에해당한다고보아그지정상품전부를취소한이사건심결은적법하다. 3. 이사건심결의위법성여부에관한판단가. 먼저상표법제73조제3항은상표등록의취소심판에관하여, 제1항제3 호에해당하는것을사유로하여취소심판을청구하는경우등록상표의지정상품이 2 이상있는경우에는일부지정상품에관하여취소심판을청구할수있다. 고규정하고있을뿐, 상표법제73조제1항제8호를사유로한취소심판의경우지정상품중일부에대하여취소심판을청구할수있다는근거규정이없다. 또한, 상표법제73조제1항제8호는상표권자에게사용권을자유롭게설정할수있도록하는대신, 사용권자에대한감독의무를부과하여사용권자에의한등록상표의부정사용행위에대해서도그등록상표를취소할수있도록함으로써소비자의이익을보호함은물론, 다른상표를사용하는사람의영업상신용과권익도보호하려는데목적이있다. 따라서비록등록상표의지정상품중일부에만취소사유가인정된다고하더라도, 그전부를취소하는것이입법취지에도부합한다. 그렇다면상표법제73조제1항제8호의취소심판은등록상표의지정상품중어느하나에라도같은호에정한취소사유가발생한경우에는그상표등록자체를취소하여야하고, 전용사용권자또는통상사용권자에의해상표가사용된지정상품이나그와유사한상품에대해서만상표등록을취소하는것이아니다. 나. 한편, 갑제3호증의기재에의하면, 원고의주장과같이원고가이사건심결이후인 이사건등록상표의지정상품중양말과동일 유사한

107 이사건지정상품에관한상표권을포기하는신청을하여같은날그말소등록을마친사실은인정된다. 그러나상표법제61조는 상표권 전용사용권 통상사용권및질권의포기가있는때에는상표권 전용사용권 통상사용권및질권은그때부터소멸한다. 고하여상표권포기의효력이장래를향해서만발생함을규정하고있다. 따라서원고가이사건심결후이사건지정상품에관한상표권을포기하였다는사정은이사건심결의결론에아무런영향을미칠수없는것이다. 4. 결론그렇다면이사건등록상표가상표법제73조제1항제8호에해당한다고보아그지정상품전부를취소한이사건심결은적법하고, 그심결의일부취소를구하는원고의청구는이유없다. 재판장판사이정석 판사 판사 이헌 이호산

108 지정상품의표시 상품류구분제25류의가죽신, 등산화, 샌달, 축구화, 육상경기화, 농구화, 단화, 신사복, 잠바, 아동복, T셔츠, 코트, 청바지, 운동용유니폼, 모자, 혁대, 수영복, 양말, 방한용장갑, 스웨터, 양복바지, 원피스, 란제리, 와이셔츠, 속내의, 남방셔츠, 레인코트, 가죽코트, 사이클선수운동복, 테니스용바지, 조끼, 캐쥬얼셔츠, 카디건, 반코트, 소매없는티셔츠, 머플러, 스키바지, 골프용바지, 사파리, 유아복, 폴로셔츠, 블라우스, 해변용가운, 해변용자켓, 모자달린자켓스타일셔츠, 한복바지, 저고리, 넥타이, 스키복, 머니벨트 ( 의류 ), 가죽제슬리퍼, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구두창, 깔창, 나막신, 낚시용화 ( 靴 ), 농구스니커즈, 덱슈즈, 뒷굽, 뒷축, 등산부츠, 럭비화, 레이스부츠, 모터사이클선수용부츠, 목욕용샌들, 목욕용슬리퍼, 뮬 (Mules), 반부츠, 발레용슬리퍼, 발레용신발, 방한화, 배구화, 복싱화, 볼링화, 부츠, 부츠용갑피, 비닐화, 비치슈즈, 사보 [ 나막신 ], 사이클용신발, 샌들나막신, 수선용신발안창, 숙녀용부츠, 스키화, 스포츠용부츠, 스포츠화, 슬리퍼, 슬리퍼용안창, 승마화, 신발, 신발은못, 신발고정쇠, 신발깔창, 신발안창, 신발용갑피, 신발용깔창, 신발용대다리, 신발용뒷굽, 신발용미끄럼방지구, 신발용앞굽, 신발용철제장식, 신발의부품및부속품, 앵글부츠, 야구화, 에스파토신발또는샌들, 여성용신발, 오버슈즈, 운동화, 유아용신발및부츠, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화용바닥징, 테니스화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 수상스키복 { 전문선수용 }, 스포츠용낙하복 [ 점프슈트 ], 스포츠전용아노락, 스포츠전용의류, 승마바지, 승마복, 승마코트, 아이스하키복 { 전문선수용 }, 야구복, 에어로빅복 { 전문선수용 }, 유도복, 체조복 { 전문선수용 }, 축구복 { 전문선수용 }, 태권도복, 테니스복 { 전문선수용 }, 펜싱복, 핸드볼복 { 전문선수용 }, 가면무도회복, 가죽옷, 가죽제바지, 가죽제슈트, 가죽팬츠, 간호사용가운, 개버딘제옷, 겉옷, 골프복, 골프용스커트, 골프용잠바, 교복, 그레이트코트, 기모노, 기성복, 낚시복, 낚시용바지, 낚시용재킷, 남성정장, 더스트코트, 데님제코트, 드레스, 드레스슈트, 등산바지, 등산복, 롱재킷, 롱코트, 리버리 (Liveries), 망토, 면제코트, 모닝코트, 모직재킷, 모피제의류, 무용복, 바람막이재킷, 바람막이용조끼, 반바지, 발레복,

109 발한용바지, 방수용재킷, 방한복, 방한재킷, 버뮤다쇼츠, 블레이저, 블루존 (Blouson), 사리 (Saris), 사이클복, 숙녀용바지, 숙녀용슈트, 슈트, 스노보드복, 스노우보드바지, 스노우보드재킷, 스노우보드용슈트, 스모킹재킷, 스목 (Smocks), 스웨이드재킷, 스커트, 스커트정장, 스케이트보드바지, 스케이트보드복, 스케이트복, 스키재킷, 스포츠외투, 스포츠재킷, 슬랙스 (Slacks), 신생아용옷, 아노락 (Anorak){ 스포츠전용은제외 }, 어부용재킷, 여성용예복, 예복, 오버롤 (Overall), 오버코트, 오버트라우저, 외투 { 스포츠전용의류와한복은제외 }, 웨딩가운, 웨딩드레스, 윈드코트, 유아용바지, 의사용가운, 이브닝드레스, 인라인스케이트복, 인조가죽옷, 작업복, 작업용오버롤, 작업용유니폼, 재킷, 종이옷, 채저블 (Chasuables), 커버롤, 케이프 (Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도 (Tuxedo), 털재킷, 테니스반바지, 테니스복, 테니스용스커트, 토가 (Togas), 투피스, 튜닉 (Tunic), 트렌치코트, 트윈세트, 파카 (Parkas), 팬츠, 펠리스 (Pelisses), 프록 (Frocks), 피혁제드레스, 헤비재킷, 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 한복, 한복속옷, 한복치마, 가운, 거들, 골프셔츠, 골프용조끼, 긴팔셔츠, 나이트가운, 낚시용조끼, 남성용수영복, 내의 [ 속옷 ], 네글리제, 농구복, 농구팬츠, 니커, 니트속옷, 니트웨어, 드레스가운, 드레스셔츠, 드레싱가운, 등산용조끼, 땀복, 땀흡수내의, 런닝복, 런닝셔츠, 레슬링복, 롬퍼즈, 리어타드, 마라톤복, 만틸라 (Mantillas), 메리야스제품, 목욕가운, 바디스, 박서쇼츠, 반팔또는긴팔셔츠, 반팔셔츠, 배구복, 배드민턴복, 베이비돌파자마, 보디셔츠, 보디스 [ 코르셋 ], 분리형칼라, 브래지어, 블라우스, 비치웨어, 샤워캡, 셔어츠요크, 셔츠, 셔츠요크, 셔츠프런트, 소매없는저지, 속바지, 속셔츠, 속치마, 속팬티, 수영모자, 수영팬츠, 슈미젯 (Chemisettes), 슈미즈, 슈트용셔츠, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 스포츠용저지, 슬립 ( 속옷 ), 어깨끈없는브래지어, 여성수영복, 여성용속옷, 오픈넥셔츠, 워밍업용운동복, 유니타드, 의류용칼라, 잠옷, 저지 (Jerseys), 조깅팬츠, 조깅슈트, 짜거나뜬속옷, 짧은소매스포츠셔츠, 짧은조끼, 체조복, 칼라, 칼라보호대 (Collar protectors), 칼라커프스, 커프스, 케미솔 (Chamisoles), 코르셋 ( 속옷 ), 코슬렛 (Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디 (Teddies), 트랙슈트, 트레이닝복, 트레이닝슈트, 트리코제파자마, 파레우, 파자마, 팬티, 팬티스타킹, 페티코트 (Petticoats), 풀오버 (Pullover), 피켓셔츠, 해변용의류, 각반 ( 脚絆 ), 기성복안감, 나비넥타이, 남성

110 양말, 네커치프, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스 (Leggings), 머리띠 { 의복 }, 머프 (Muffs), 모피머프, 모피스톨, 목도리, 반다나 (Bandana)[ 목도리 ], 발목양말, 발싸개, 발한방지양말, 방한용귀마개, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일 ( 의복 ), 보아 ( 모피목도리 ), 비전기식보온용발싸개, 비종이제턱받이, 서라피 (Serapes), 손목밴드, 숄, 숄및스톨, 숄더랩 (Shoulder wraps), 숄더스카프, 수녀용머리수건, 수대 ( 手帶 ), 수면안대 [ 수면용눈가리개 ], 스웨트밴드, 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를덧댄부분, 스톨 (Stoles), 실크스카프, 애스콧타이 (Ascots), 양말커버, 양모양말, 양복장식용손수건 (Pocket squares), 에이프런, 여성용모피목도리, 옷커버, 운동용스타킹, 유아용직물제기저귀, 의류용소맷부리, 의류용장식띠, 의류용호주머니, 의복용장갑, 직물제기저귀, 크라바트, 타이츠 (Tights), 트리코제숄, 파레오, 퍼러린 (Pelerines), 헤드스카프 ( 의복 ), 가죽제모자, 골프용모자, 관 ( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 니트모자, 망건, 모자챙 (Sun visors), 모자틀, 모피모자, 베레모, 사교관 ( 司敎冠 ), 야구모자, 양모제모자, 어린이용모자, 의류용후드 ( 두건 ), 종이모자, 챙달린모자, 터번, 테없는모자, 톱햇 (Top hat), 방한용마스크, 방수용피복, 가죽제허리띠 [ 혁대 ], 가터 (Garters), 각반용 ( 脚絆用 ) 대님, 남성용서스펜더벨트, 대님, 바지용대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 여성용서스펜더벨트, 의류용멜빵, 의류용벨트, 의복용벨트, 직물제벨트, 턱시도벨트, 허리끈, 스포츠용오버유니폼 (Sports overuniforms), 아노락 (anoraks), 리어타드및타이즈 (Leotards and tights), 운동용저지및바지 (Sports jerseys and breeches for sports), 유니폼 (Uniforms), 체육용의류 (clothing for gymnastics), 의류 (Clothing) ( 끝 )

111 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2014허 8809 등록취소 ( 상 ) 원 고 뉴머즈매틱개런티코퍼레이션오브어메리카 (Numismatic Guaranty Corporation of America) 미국플로리다주 34240, 새러소타커뮤니케이션즈파크웨이 5501(5501 Communications Parkway, Sarasota, FL United States of America) 송달장소서울강남구테헤란로87길 36, 19층법무법인한얼 ( 삼성동, 도심공항타워 ) 대표자마이클브라운 (Michael Brown) 소송대리인법무법인한얼담당변호사임유정소송복대리인변리사최동만 피 고 김 서울송달장소광주북구문산로 40( 문흥동 ) 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 2117 호사건에관하여한심결을취소한다

112 이 유 1. 기초사실 가. 피고의등록서비스표 ( 이하 이사건등록서비스표 라한다 ) 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 : 제 호 / / ) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업구분제36류의화폐감정업 4) 서비스표권자 : 피고 나. 피고가실제로사용하는서비스표들 ( 이하 실사용서비스표들 이라한다 ) 1) 실사용서비스표 1 가 ) 구성 : 나 ) 사용서비스업 : 화폐감정업다 ) 사용자 : 피고 2) 실사용서비스표 2 가 ) 구성 : 나 ) 사용서비스업 : 화폐감정업다 ) 사용자 : 피고 3) 실사용서비스표 3 가 ) 구성 : NNGC

113 나 ) 사용서비스업 : 화폐감정업다 ) 사용자 : 피고 다. 원고가사용하는서비스표들 ( 이하 대상서비스표들 이라한다 ) 1) 대상서비스표 1 가 ) 구성 : 나 ) 사용서비스업 : 수집용주화의품질 / 등급평가업다 ) 사용자 : 원고 2) 대상서비스표 2 가 ) 구성 : 나 ) 사용서비스업 : 수집용주화의품질 / 등급평가업다 ) 사용자 : 원고 라. 절차의경위 1) 원고는 특허심판원에피고를상대로하여등록취소심판 (2013 당2117호, 이하 이사건심판 이라한다 ) 을청구하면서다음과같은등록취소사유가있다고주장하였다. 가 ) 이사건등록서비스표는상표권자ㆍ전용사용권자또는통상사용권자중어느누구에의해서도그지정서비스업인화폐감정업에대하여이사건심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되지않았으므로, 상표법제73조제1 항제3호에해당한다. 나 ) 피고가이사건등록서비스표를일반수요자들에게널리알려진원고의대상서비스표들과유사하게변형하여그지정서비스업인화폐감정업에사용함으로써일반수요자들로하여금대상서비스표들의서비스업과혼동을생기게하였으므로, 이사건등록서비스표는상표법제73조제1항제2호에해당한다. 2) 특허심판원은 다음과같이이사건등록서비스표는상표법제73조제1항제3호, 제2호에해당하지않는다는이유로원고의이사건심판청

114 구를기각하는심결 ( 이하 이사건심결 이라한다 ) 을하였다. 가 ) 피고가이사건심판청구일전 3년이내인 및 에국내에서이사건등록서비스표와동일성범위내에있는실사용서비스표 1을그지정서비스업인화폐감정업에정당하게사용하였다. 나 ) 원고의주장 입증만으로는대상서비스표들이일반수요자들사이에서특정인의서비스표로인식될정도로알려졌다고보기어려워, 대상서비스표들과실사용서비스표들의동일 유사와상관없이일반수요자들이대상서비스표들과실사용서비스표들의서비스출처에관하여혼동을할염려가없다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 을제28호증, 변론전체의취지 2. 당사자들의주장요지가. 원고의이사건심결의취소사유에관한주장 1) 상표법제72조제1항제3호에관하여가 ) 이사건등록서비스표는상표권자ㆍ전용사용권자또는통상사용권자중어느누구에의해서도그지정서비스업에대하여이사건심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되지않았다. 나 ) 피고가사용하였다고주장하는실사용서비스표들은이사건등록서비스표와동일성의범위내에있지않다. 다 ) 이사건심결에서인정한바와같이피고가이사건심판청구일전 3년동안실사용서비스표 1을사용하여 2건의감정을하였다고하더라도, 이는극히적은횟수의사용으로서불사용취소를면하기위한명목상의사용에불과하다. 2) 상표법제72조제1항제2호에관하여원고의대상서비스표들은그사용서비스업인 화폐감정업 분야에서국내외의수요자및거래자들에게널리알려져있는데, 이를알고있는피고가이사건등록서비스표를대상서비스표들과유사하게실사용서비스표들과같이변형하여화폐감정업에사용함으로써일반수요자들로하여금대상서비스표들의서비스업과혼동할수있도록하였다. 3) 따라서이와결론을달리하여원고의이사건심판청구를기각한이사건심결은위법하여취소되어야한다

115 나. 피고의주장 1) 피고는이사건심판청구일전 3년이내에국내에서이사건등록서비스표뿐만아니라그와동일성범위내에있는실사용서비스표 1, 2를지정서비스업인화폐감정업에대하여정당하게사용하였다. 2) 대상서비스표들은국내의일반수요자들에게특정인의표장으로인식될정도로알려져있지않고, 실사용서비스표들과대상서비스표들은표장이유사하지않아출처에관하여혼동의우려가없을뿐만아니라그동안양측서비스표를혼동한사례도없었다. 3) 따라서이와결론을같이한이사건심결은적법하다. 3. 이사건등록서비스표가상표법제73조제1항제3호에해당하는지여부가. 판단기준일정한요건만구비하면사용여부와관계없이상표를등록받을수있도록하는등록주의를채택함으로써발생할수있는폐해를시정하고타인의상표선택의기회를확대하기위하여, 상표법제73조제1항제3호, 제4항은상표권자또는사용권자에게등록상표를지정상품에사용할의무를부과하고일정기간상표를사용하지아니한경우그에대한제재로상표등록을취소할수있도록규정하고있다. 위와같은불사용으로인한상표등록취소제도의취지에비추어볼때, 여기서 등록상표를사용 한다고함은등록상표와동일한상표를사용한경우를말하고유사상표를사용한경우는포함되지않으나, 동일한상표 에는등록상표그자체뿐만아니라거래통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표도포함된다 ( 대법원 선고 2012후 2463 전원합의체판결등참조 ). 그리고이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표에도그대로적용된다. 한편서비스표의사용에는서비스업에관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에서비스표를표시하고이를전시또는반포하는행위는물론, 서비스의제공시수요자의이용에공여되는물건또는당해서비스의제공에관한수요자의물건에서비스표를표시하는행위, 서비스의제공시수요자의이용에공여되

116 는물건에서비스표를표시한것을이용하여서비스를제공하는행위또는서비스의제공에이용하는물건에서비스표를표시한것을서비스의제공을위하여전시하는행위등이포함된다 ( 대법원 선고 2010후 3080 판결등참조 ). 나. 인정사실다음각사실은당사자들사이에다툼이없거나, 을제2호증, 을제4, 5, 6, 7호증, 을제16호증, 을제20호증, 을제27호증의 1, 2, 3, 4, 5, 7, 을제28호증, 을제29호증의 1 내지 8, 을제30호증의 1, 2, 을제31호증의 1, 2, 3, 을제33호증의 1, 2의각기재에변론전체의취지를종합하여인정할수있다. 1) 피고는 경부터 경까지 라는도메인으로홈페이지를개설하여 놀라운화폐등급평가사 (NNGC) 라는상호로화폐감정업을운영하였다. 2) 피고는화폐의감정을의뢰받으면감정결과를화폐의포장필름에실사용서비스표 1과함께표시하여제공하는방법으로화폐감정업을영위하였는데, 경및 경 강콜렉션 이라는상호로화폐판매업을운영하는 강정주 에게위와같은방법으로감정결과와실사용서비스표 1을포장필름에표시한 한국은행가 10원권영제 NNGC MS 65 UNC ( 을제29호증의 3), 한국은행나 10원권 1962년제3판 NNGC AU 55 ( 을제29호증의 4), 한국은행가 10원권영제 NNGC MS 62 UNC ( 을제29호증의 5), 한국은행가 10,000권 NNGC MS 64 UNC ( 을제29호증의 6), 한국은행가 100원권영제 NNGC AU 58 ( 을제29호증의 7) 등을제공하였고, 강정주는그무렵위와같이받은화폐를인터넷쇼핑사이트인 옥션프리미엄몰 등에상품으로등재하였다. 피고는이외에도 경부터 경까지울산, 광주, 수원, 대구, 대전, 서울, 아산등지에거주하는고객들에게위와같은방법으로화폐감정서비스를제공하였다. 다. 구체적판단 위인정사실에의하면, 피고는이사건심판청구일전 3 년이내에국내에서

117 이사건등록서비스표의지정서비스업인 화폐감정업 서비스제공에이용하는물건인화폐의포장필름에실사용서비스표 1을표시하여사용하였다고할것이다. 나아가실사용서비스표 1 은이사건등록서비스 표 중하단의 부분이 삭제된것이나, 는이사건등록서비스표의지정서비스업인 화폐감정업 을수행하는회사가감동을일으킬만큼훌륭하거나굉장하게화폐의등급평가를잘한다는의미로서지정서비스의품질을보통으로사용하는방법으로표시하는것일뿐만아니라, 이사건등록서비스표우측 의영문단어를음역한한글 (NewallaweN: 놀라운 ) 과번역한한글 (Numismatic Grading Company: 화폐등급평가사 ) 을결합한것으로서우측의영문단어를반복적으로표시한것이어서식별력이없는부기적인부분에지나지않으므로, 부분을삭제한실사용서비스표 1의사용은거래통념상이사건등록서비스표와동일하게볼수있는형태의서비스표사용에해당한다. 라. 원고의주장에대한판단원고는, 피고가이사건심판청구일전 3년동안실사용서비스표 1을사용하여한감정건수가극히적어불사용취소를면하기위하여명목적인사용에불과하다고주장한다

118 살피건대, 피고가거래통념상이사건등록서비스표와동일하게볼수있는형태의실사용서비스표 1을사용하여감정한건수가 경부터 경까지강정주와관련된 5건을비롯하여여러건에이르고, 경부터 경까지홈페이지 ( 를개설하여 놀라운화폐등급평가사 (NNGC) 라는상호로화폐감정업을계속적으로운영한사실은앞서본바와같으므로, 피고의이사건등록서비스표의사용은불사용취소를면하기위한명목적인사용이아니라진정한의사에기한정당한사용이라할것이다. 따라서원고의위주장은이유없다. 마. 검토결과이상을종합하면, 이사건등록서비스표는서비스표권자인피고에의하여이사건심판청구일전 3년이내에국내에서그지정서비스업인 화폐감정업 에대하여정당하게사용되었으므로, 상표법제72조제1항제3호의등록취소사유에해당한다고할수없다. 4. 이사건등록서비스표가상표법제73조제1항제2호에해당하는지여부가. 판단기준상표법제73조제1항제2호는상표권자가상표제도의본래목적에반하여자신의등록상표를그사용권의범위를넘어부정하게사용하지못하도록규제함으로써상품거래의안전을도모하고, 타인의상표의신용이나명성에편승하려는행위를방지하여거래자와수요자의이익보호는물론다른상표를사용하는사람의영업상의신용과권익도아울러보호하려는데그취지가있는바 ( 대법원 선고 2002후 1225 판결등참조 ), 등록상표가상표법제73조제1항제2호의규정에해당하기위해서는, 1 상표권자가등록상표의지정상품에그등록상표와동일한상표가아닌유사한상표를사용하거나, 그지정상품과동일한상품이아닌유사한상품에등록상표나이와유사한상표를사용하여야하고, 2 그결과수요자로하여금상품의품질에대한오인또는타인의업무에관련된상품과의혼동이생길염려가있어야하며, 3 위와같은등록상표

119 의부정사용이상표권자의고의에의한것임이인정되어야한다. 여기서상표권자가실제로사용하는상표와혼동의대상이되는타인의상표사이의혼동유무를판단함에있어서는, 각상표의외관, 호칭, 관념등을객관적 전체적으로관찰하되, 그궁극적판단기준은결국당해상표의사용으로타인의상표의상품과사이에상품출처의오인 혼동이야기될우려가객관적으로존재하는지여부에두어야할것이다 ( 대법원 선고 2012후 2227 판결등참조 ). 그리고이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표에도그대로적용된다. 나. 실사용서비스표들과대상서비스표들의유사여부 1) 실사용서비스표들,, NNGC 와대상서비스표들, 는구성글자, 글자수, 도형등이다르므로, 양측서비스표들의외관은유사하지않다. 2) 실사용서비스표들의 놀라운뉴머즈매틱그래이딩컴퍼니, 엔엔지씨 로호칭되고, 대상서비스표들은 엔지씨 로호칭된다. 실사용서비스표들이 엔엔지씨 로호칭되는경우에대상서비스표들과 엔지씨 라는부분의호칭이동일하다. 그러나실사용서비스표들은 4음절이고, 대상서비스표들은 3음절로서음절수가다르며, 상대적으로강하게인식되는첫번째및두번째음절이실사용서비스표들은 엔엔 이고, 대상서비스표들은 엔지 로서차이가있어전체적으로다르게청감되므로, 양측서비스표들의호칭은유사하지않다. 3) 실사용서비스표들은 놀라운화폐등급평가사 또는의미없는조어로관념되고, 대상서비스표들은의미없는조어로관념되므로, 양측서비스표들의관념은대비할수없다. 4) 결국, 실사용서비스표들과대상서비스표들은외관 호칭이유사하지않고,

120 관념은대비할수없으므로전체적으로유사하지않다. 다. 검토결과이상에서본바와같이, 실사용서비스표들과대상서비스표들이유사하지않으므로실사용서비스표들의사용으로대상서비스표들의서비스와사이에서비스출처의오인 혼동이야기될우려가객관적으로존재한다고볼수없다. 따라서이사건등록서비스표는나머지요건에관하여더나아가살펴볼필요없이상표법제73조제1항제2호의등록취소사유에도해당하지않는다. 5. 결론그렇다면원고의이사건심판청구를기각한이사건심결은적법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유없으므로이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사정준영 판사 판사 최종선 장현진

121 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2014허 9475 등록취소 ( 상 ) 원 고 한국공항공사서울강서구하늘길 78( 과해동, 한국공항공사 ) 대표자사장김 소송대리인법무법인충정담당변호사조상연 피 고 주식회사코리아아츠서울서대문구경기대로 22( 충정로3가, 글샘빌딩 ) 대표이사김 소송대리인변리사신정호 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 762 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 9052 호

122 2) 구성 : 3) 지정상품 서비스업 : 상품류구분제41류의극장운영업, 서적출판업, 교육정보제공업, 미술관경영업, 헬스클럽경영업, 경기장시설임대업, 게임센터제공업, 스포츠기록제공업, 패션쇼개최업, 회의준비업, 스포츠설비관리업, 행사개최대행업등 4) 등록권리자 : 원고 나. 이사건심결의경위 1) 피고는 원고를상대로, 이사건등록상표 서비스표가회의준비업, 교육정보제공업 ( 이하 이사건각지정서비스업 이라한다 ) 에대하여정당한이유없이취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되지아니하였으므로, 상표법제73조제1항제3호에따라그등록이취소되어야한다. 고주장하면서취소심판을청구하였다. 2) 특허심판원은위심판청구사건을 2014당 762호로심리한다음, 아래가 ) 항과같은사실을인정하고, 아래나 ) 항과같이원고가제출한증거만으로는원고가이사건등록상표 서비스표를이사건각지정서비스업에사용하였다고할수없다는이유로피고의심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 가 ) 인정사실 원고는한국공항공사법에의해설립된법인인데, 한국공항공사법제 9조제1항 1의2에는 항공법제2조제4호에따른항공종사자의양성을위한교육훈련사업및이에필요한훈련시설의설치 운영 이그사업의범주에속하는것으로규정되어있다. 원고는 1984년그산하조직인항공기술훈련원을설립하여공사자체의직무교육이외에해외개발도상국항공종사자의교육, 원고가자체개발한항행안전장비의판매에따른제작자교육, 국토교통부, 육군, 공군, 항공사등외부기관수탁교육등매년 100여개의전문교육과정을시행하여왔다. 위훈련원홈페이지및항공기술훈련원과연계되어있는항공보안교

123 육센터와서비스아카데미홈페이지를통하여다양한항공관련교육정보를제공해왔으며, 각홈페이지상단좌측에는이사건등록상표 서비스표가게시되어있다. 원고홈페이지에는항공의역사, 항공용어풀이, 항공법령등각종항공지식에대한정보들과기내에티켓, 항공기탑승지식등항공지식에대한교육정보들이게시되어있다. 항공기술훈련원홈페이지에는국내및국제교육체계도, 교육과정및입교안내에관한내용이게시되어있다. 항공보안교육센터홈페이지에는항공보안교육체계, 교육과정, 입교안내, 교육비등이게시되어있다. 한국공항공사어린이공항에서는공항의발전, 비행기의역사, 비행기의종류와명칭, 비행기및공항에티켓에대한정보가게시되어있다. 나 ) 판단원고가스스로또는산하조직인항공기술훈련원홈페이지등을통하여항공분야종사자나항공기술관련기관종사자들을대상으로다양한교육과정을소개하고, 그에따른유상의교육을실시한사실은인정된다. 7) 그러나, 상표법상 서비스업 을영위한다고함은독립하여상거래의대상이되는서비스를타인의이익을위하여제공하고그대가를받아자신의수입으로하는것을업으로하는것을말하는것인바, 원고가항공기술훈련원홈페이지등을통하여항공분야종사자들을대상으로다양한교육과정을소개하거나회의장소를제공한것은항공기술에대한교육훈련을받고자하는항공분야종사자를대상으로단순한호의에의한무상의편익을제공한것으로서독립적으로상거래의대상이되지않는용역을제공한것에불과한것이고, 달리원고가 교육정보제공업, 회의준비업 을독립한상거래의대상이되는서비스로제공한증거를찾을수없다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2호증의각기재및영상, 변론전체의취지 7) 원고가스스로또는산하조직인항공기술훈련원홈페이지등을통하여항공분야종사자나항공기술관련기관종사자들을대상으로다양한교육과정을소개하고, 그에따른유상교육을실시한사실 [ 위 1. 의나. 의 2) 의가 ) 항 ] 에대하여는당사자들사이에다툼이없다 ( 이하 이사건각사용행위 라한다 )

124 2. 원고주장의요지가. 교육정보제공업에사용이사건각지정서비스업중하나인교육정보제공업은교육에관한정보와지식을제공하는서비스업으로서교육 훈련업을포괄하는개념이다. 따라서, 원고가항공분야종사자들에게교육 훈련을실시하면서항공관련지식과노하우를전달한것 ( 이하 이사건교육행위 라한다 ) 은교육정보제공에해당한다. 그렇다면, 원고는이사건등록상표 서비스표를교육정보제공업에사용하였다. 설령, 교육정보제공업의개념을 원고가교육생등에게다양한교육과정을소개한것 등에국한한다고하더라도 ( 이하 이사건교육과정소개행위 라한다 ), 원고는교육생들에게위교육정보를무상으로제공한것이아니라교육생들로부터교육비에포함하여교육정보제공에대한대가를지급받았다. 그러므로, 원고가이사건교육과정소개행위를한것은독립한상거래의대상으로서교육정보제공업을영위한것으로보아야한다. 그렇다면, 원고는이사건등록상표 서비스표를교육정보제공업에사용하였다고할것이다. 나. 회의준비업에사용원고는이사건각사용행위를하면서교육에필요한범위내에서교육생들에게회의장소를제공해주었다. 원고는교육생들에게회의장소를무상으로제공한것이아니라교육생들로부터교육비에포함하여장소제공에대한대가를지급받았다. 따라서, 원고가회의장소를제공한것은독립한상거래의대상으로서회의준비업을영위한것으로보아야한다. 그렇다면, 원고는이사건등록상표 서비스표를회의준비업에사용하였다고할것이다. 다. 이사건심결의위법따라서, 상표 서비스권자인원고가이사건등록상표 서비스표를이사건각지정서비스업중하나인교육정보제공업또는회의준비업에대하여이사건취소심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였으므로, 이사건등록상표 서비스표는이사건각지정상품에대하여그등록이취소되어서는아니된다

125 그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로취소되어야한다. 3. 이사건등록상표가상표법제73조제1항제3호에해당하는지여부가. 판단에필요한법리상표법제73조제1항제3호는 상표권자 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하고있지아니한경우 그상표등록을취소할수있도록규정하고있다. 같은조제4항본문은위규정에해당하는것을사유로하여취소심판이청구된경우피청구인이당해등록상표를취소심판청구에관계되는지정상품중 1 이상에대하여그심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음을증명하지않는한상표등록의취소를면할수없도록규정하고있다. 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표의경우에도마찬가지로적용된다. 한편, 상표법상 서비스표 라함은서비스업을영위하는자가자기의서비스업을타인의서비스업과식별되도록하기위하여사용하는표장을말한다 ( 상표법제2조제1항제2호 ). 여기서 서비스업 을영위한다고함은독립하여상거래의대상이되는서비스를타인의이익을위하여제공하는것을업으로영위한다는것을의미한다 ( 대법원 선고 2012후 3077 판결참조 ). 나. 교육정보제공업에사용되었는지여부 1) 이사건교육행위에관한주장에대한판단원고의이사건교육행위에관한주장은, 이사건교육행위를영위하는과정에서교육정보인지식과노하우가교육생들에게전달되기때문에이사건교육행위가교육정보제공에해당함을전제로하는것으로보인다. 그런데, 앞서든각증거와을제3 내지 9, 13호증의각기재및변론전체의취지를종합하여인정되는다음과같은사정들을종합하면, 원고의이사건교육행위는교육정보제공업을영위한것에해당한다고보기어려우므로, 이사건교육행위에관한주장은이유없다

126 1 교육정보제공업은지식 기술등에관한정보를단순히제공하거나, 위지식 기술등을교육 훈련시켜주는학원등교육 훈련기관의교육 훈련내용에관한정보를안내하거나, 위지식 기술등과관련된시험등에관한정보를수집 가공 분석하여제공하는등의서비스업을의미한다. 반면, 교수업, 교육지도업, 실습훈련업등은피교육자 피훈련자등에게지식 기술등을가르치거나익히게하는서비스업을의미한다. 학원경영업은입시, 채용시험, 자격시험에응시하고자하는자에게교습과정에따라지식을교습하거나교습장소로제공되는시설을경영하는서비스업을의미한다. 2 상표법시행규칙별표의서비스업구분제41류에는교육업, 훈련제공업, 연예업, 스포츠및문화활동업이포함되어있고, 서비스업세목 ( 예시 ) 에는개인교수업, 교수업, 교육정보제공업, 학원경영업 ( 학원경영업은교육대상의영역을구체적으로적어야한다 ) 등이기재되어있다. 한편, 특허청의유사상품 서비스업심사기준에는유사서비스업의예로교육지도업, 개인교수업, 교수업, 교육시험업, 실습훈련업, 학원경영업 ( 교육 훈련의목적에따른서비스업마다 1서비스업으로봄 ), 교육정보제공업등이기재되어있다. 즉상표법시행규칙과특허청의유사상품 서비스업심사기준에는교육정보제공업은지식 기술등을가르치거나익히게하는서비스업으로보이는교수업, 교육지도업, 실습훈련업, 학원경영업등과는별개의서비스업으로기재되어있다. 3 교육정보제공업과함께실습훈련업, 교육업등을지정서비스업으로하는다수의서비스표가등록되어있다. 4 달리거래사회통념상교수업, 교육지도업, 실습훈련업과교육정보제공업이서로동일성있는서비스업에해당한다고볼만한증거가없다. 2) 이사건교육과정소개행위에관한주장에대한판단아래와같은사정들에비추어보면, 이사건등록상표 서비스표는항공관련교육업 ( 교육지도업 ) 실습훈련업에사용된것으로보일뿐, 독립한상거래의대상이되는서비스로서의교육정보제공업에사용된것으로보기는어려우므로, 이사건교육과정소개행위에관한주장도이유없다. 1 이사건교육과정소개행위는원고가실시하는교육 훈련을받고있거나장차받을가능성이있는항공분야종사자등에게교육 훈련과정과내용을소개하고이를홍보내지광고하기위한것으로보인다. 또한, 원고는교육 훈련

127 을받는교육생들로부터교육비를받으면서위정보에대한대가가포함되었음을명시적으로밝히지않았고, 항공분야종사자등수요자들에게대가를받고위정보를판매하지도않았다. 2 서비스표의사용에는서비스업에관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에서비스표를표시하고이를전시또는반포하는행위는물론, 서비스의제공시수요자의이용에공여되는물건또는당해서비스의제공에관한수요자의물건에서비스표를표시하는행위, 서비스의제공시수요자의이용에공여되는물건에서비스표를표시한것을이용하여서비스를제공하는행위또는서비스의제공에이용하는물건에서비스표를표시한것을서비스의제공을위하여전시하는행위등이포함된다 ( 대법원 선고 2010후 3080 판결등참조 ). 따라서, 예컨대, 수요자가간판, 정가표, 식기등에단일한표장이사용되고있는음식점에서음식점이제공하는식기에음식을제공받는경우, 음식판매업을구성하는음식등의개별상품또는식기 장소제공등의개별서비스각각을독립한상거래의대상으로인식함과동시에위표장을위개별상품또는개별서비스의식별표지로인식한다고보기보다는, 사회통념상하나의서비스로인식되는음식판매업의식별표지로인식한다고보는것이거래관행과경험칙에부합한다. 3 마찬가지로, 이사건등록상표 서비스표가사용된항공관련교육 훈련과정에서교육 훈련을받은수요자가교육 훈련과정에서제공되는개별상품 ( 교육안내책자, 교재등 ) 또는개별서비스 ( 교육과정의소개, 교육장소의제공, 지식 기술등의제공, 강사 교수등에의한교육 훈련의제공등 ) 각각을독립한상거래의대상으로인식함과동시에이사건등록상표 서비스표를위개별상품또는개별서비스업의식별표지로인식한다고보기보다는, 위개별상품과개별서비스가결합됨으로써사회통념상하나의서비스로인식되는교육 ( 교육지도 ) 실습훈련서비스를제공받을의사에기하여, 이사건등록상표 서비스표를통하여다른교육 ( 교육지도 ) 실습훈련서비스업의출처와구별한다고보는것이거래관행과경험칙에부합한다. 3) 소결론따라서, 원고가이사건등록상표 서비스표를이사건각지정서비스업중교육정보제공업에사용했다고보기어렵다

128 다. 회의준비업에사용되었는지여부아래와같은사정들에비추어보면, 이사건등록상표 서비스표는항공관련교육업 ( 교육지도업 ) 실습훈련업에사용된것으로보일뿐, 독립한상거래의대상이되는서비스로서의회의준비업에사용된것으로보기는어렵다. 1 원고가회의준비업의사용행위라고주장하는회의장소의제공은교육 훈련을받는교육생들에대하여교육에필요한범위내에서의제공에한정되었다 ( 원고소송대리인의 2차변론기일진술참조 ) 또한, 원고는교육 훈련을받는교육생들로부터교육비를받으면서위장소제공에대한대가가포함되었음을명시적으로밝히지않았고, 항공분야종사자등수요자들에게대가를받고장소를제공하지도않았다. 2 위나. 의 2) 의 2항과마찬가지로, 이사건등록상표 서비스표가사용된항공관련교육 훈련과정에서교육 훈련을받은수요자가교육 훈련과정에서제공되는개별상품 ( 교육안내책자, 교재등 ) 또는개별서비스 ( 교육과정의소개, 교육장소의제공, 회의장소의제공, 지식 기술등의제공, 강사 교수등에의한교육 훈련의제공등 ) 각각을독립한상거래의대상으로인식함과동시에이사건등록상표 서비스표를위개별상품또는개별서비스업의식별표지로인식한다고보기보다는, 위개별상품과개별서비스가결합됨으로써사회통념상하나의서비스로인식되는교육 ( 교육지도 ) 실습훈련서비스를제공받을의사에기하여, 이사건등록상표 서비스표를통하여다른교육 ( 교육지도 ) 실습훈련서비스업의출처와구별한다고보는것이거래관행과경험칙에부합한다. 따라서, 설령원고가교육 훈련을받는교육생들에게교육에필요한범위내에서회의장소를제공하였다고하더라도, 이를두고이사건등록상표 서비스표를이사건각지정서비스업중회의준비업에사용했다고보기어렵다. 라. 소결론그렇다면, 이사건등록상표 서비스표가심판청구일전 3년이내에상표 서비스표권자, 전용사용권자, 통상사용권자에의하여이사건각지정서비스업에대하여국내에서정당하게사용되었음이증명되지않았다고할것이므로, 이사건등록상표 서비스표는이사건각지정서비스업에대하여상표법제73조제1항제3호에해당하여그등록이취소되어야한다

129 3. 결론따라서, 위와결론을같이한이사건심결은적법하므로, 그심결의취소를구하는원고의이사건청구는이유없어이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사한규현 판사 판사 손천우 윤주탁

130 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2015허 1560 등록취소 ( 상 ) 원 고 정 서울소송대리인변호사박경환 피 고 이 서울소송대리인법무법인해냄담당변호사오치석, 유주상, 김형선, 백갑선, 이기연 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 2768 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 1) 등록번호 / 출원일 / 등록일 / 최종등록갱신일 : 제 호 / / /

131 2) 구성 : 3) 지정상품 : 상품류구분제 8 류의김, 미역, 튀각 나. 이사건심결의경위원고는 피고를상대로특허심판원에이사건등록상표가그지정상품에대하여정당한이유없이계속하여 3년이상국내에서사용되지아니하였으므로상표법제73조제1항제3호에따라이사건등록상표의등록이취소되어야한다고주장하면서상표등록취소심판 (2012 당2768호 ) 을청구하였다. 이에대하여특허심판원은 이사건등록상표는 부터 까지당시상표권자이던김영태가 홍해 F&D 라는상호로인터넷쇼핑몰 11번가에서이사건등록상표와동일하게볼수있는 소문난삼부자김 표장이표시된상품을판매하고, 경및 경당시전용사용권자이던주식회사왕부자가위 소문난삼부자 표장이표시된상품사진등을네이버카페 경기광주맘들의행복만들기 에게재함으로써이사건심판청구일전 3년이내에그지정상품인김에대하여정당하게사용되었다 는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 다. 이사건등록상표에대한권리변동내역및관련소송경과 1) 이사건등록상표에대한권리변동내역을정리하면아래표와같다. 권리자 등록일자 등록원인 비고 고희운 고희영 양도 사해행위취소판결이 1/2 최명숙 일부양도 확정됨 지분 허혜림 상속 등록말소 김영태 양도 김봉자외 2인 상속 김성득 양도 주식회사태산 양도 주식회사왕부자 전용사용권설정 말소됨 김영태 양도 피고 매각 상표권환가명령에따른매각

132 2) 사해행위취소판결이전의권리변동고희운은상표권자인고유복으로부터 이사건등록상표권중 1/2 지분에관하여, 이사건등록상표권중나머지 1/2 지분에관하여각각이전등록을마쳤다. 고희영은 고희운으로부터이사건등록상표권전부에관하여이전등록을마쳤다. 최명숙은 고희영으로부터이사건등록상표권중 1/2 지분에관하여이전등록을마쳤고, 최명숙의사망으로허혜림이 위최명숙지분에관하여상속을원인으로한이전등록을마쳤으며, 김영태는 허혜림으로부터이사건등록상표권중허혜림의 1/2 지분에관하여이전등록을마쳤다. 3) 피고등의사해행위취소소송가 ) 고희운의채권자인김성득은 수원지방법원성남지원 2007 가합10302 호로고희영, 김영태를상대로이사건등록상표권에관한사해행위취소및원상회복을구하는소송을제기하여, 위법원으로부터 이사건등록상표권에관하여, 고희운과고희영사이의매매계약을취소하고, 고희운에게, 고희영은이전등록의말소등록절차를, 김영태는그지분에관하여진정명의회복을원인으로한이전등록절차를각이행하라 는취지의판결을선고받았고, 위판결은항소심, 상고심을거쳐 그대로확정되었다. 나 ) 한편, 고희운에대한다른채권자인피고도 서울중앙지방법원 2007가합71566 호로고희영, 허혜림, 김영태등을상대로이사건등록상표권에관한사해행위취소및원상회복을구하는소송을제기하여, 위법원으로부터 이사건등록상표권에관하여, 고희운과고희영사이의매매계약을취소하고, 고희운에게, 고희영은이전등록의말소등록절차를, 허혜림, 김영태는그지분에관하여마쳐진일부이전등록의말소등록절차를각이행하라 는취지의판결을선고받았고, 위판결은항소심, 상고심을거쳐 확정되었다. 4) 사해행위취소소송이후권리변동및전용사용권설정가 ) 위사해행위취소판결에따라이사건등록상표권에관하여고희영명의로마쳐진이전등록, 그 1/2 지분에관하여최명숙, 허혜림, 김영태명의로마쳐진일부이전등록이모두말소되어고희운앞으로등록명의가회복되었다

133 나 ) 그후고희운이사망함에따라이사건등록상표권에관하여 상속인인김봉자, 고상혜, 고용재 ( 이하 김봉자외 2인 이라한다 ) 앞으로상속을원인으로한이전등록이마쳐졌다. 다 ) 김봉자외 2인은김성득에게이사건등록상표권을양도하고, 김성득앞으로상표권이전등록을마쳤다. 김성득은주식회사태산에게이사건등록상표권을양도하고, 주식회사태산앞으로상표권이전등록을마쳤다. 주식회사태산은 이사건등록상표권에관하여주식회사왕부자에게기간을 부터 까지, 지역을대한민국전역으로하는전용사용권을설정하고, 전용사용권설정등록을마쳤다. 주식회사태산은김영태에게이사건등록상표권을양도하고, 김영태앞으로상표권이전등록을마쳤다. 5) 피고의상표권취득등피고는김봉자외 2인을채무자로하여인천지방법원 자 2011 타채32281 호로상표권압류결정을받아 그등록을마쳤다. 인천지방법원은 이사건등록상표권에관하여피고의신청에따라상표권환가명령 (2012타채31014호 ) 을하였고, 피고는 이사건등록상표권전부에관하여 상표권매각을원인으로한이전등록을마쳤다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1 내지 3호증, 갑제4호증의 1, 갑제5호증의각기재, 변론전체의취지 2. 당사자주장의요지가. 원고주장심결취소사유민법제406조의채권자취소권의행사로인한사해행위취소및원상회복은채권자와수익자또는전득자에대한관계에서만그효력이발생할뿐채무자가직접권리를취득하는것이아니므로, 사해행위취소판결에의해이사건등록상표에관하여고희운앞으로상표등록이회복되었더라도고희운은상표권을취득할수없고, 고희운의상속인인김봉자외 2인이이사건등록상표권을김성득에게이전한것은무권리자의처분행위로서무효이며, 김성득으로부터이사

134 건등록상표권을전전양수한주식회사태산, 김영태및주식회사태산으로부터이사건등록상표에대한전용사용권을설정받은주식회사왕부자는모두이사건등록상표의상표권, 전용사용권을취득할수없다. 따라서김영태및주식회사왕부자의등록상표사용은상표권자, 전용사용권자에의한상표사용이아니며, 달리이사건등록상표가이사건심판청구청구일전 3년이내에적법한상표권자, 전용실시권자등에의해사용된바없으므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호에해당하여그등록이취소되어야하며, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 나. 피고의주장상표법제56조제1항제1호는상표권의이전은이를등록하지아니하면그효력이발생하지아니한다고정하고있으므로, 상표법제73조제1항제3호의상표권자도상표등록원부에등록된자로해석하여야한다. 따라서사해행위취소판결의상대적효력에도불구하고상표등록원부에상표권자로등록된고희운으로부터이사건등록상표권을전전양수받아그이전등록을마친김영태및전용사용권설정등록을마친주식회사왕부자는상표법제73조제1항제3호에서정한이사건등록상표의상표권자, 전용사용권자에해당한다. 가사이와달리보더라도사해행위취소판결이확정된후실제로고희영, 허혜림, 김영태등앞으로마쳐진이전등록이말소되어고희운앞으로상표권이회복된 전까지는사해행위취소소송에서전득자지위에있는김영태가이사건등록상표중 1/2지분에관한상표권자로서이사건등록상표를사용할적법한권리를가진다. 김영태와주식회사왕부자는각상표권자, 전용사용권자로등록되어있던시기에이사건등록상표를그지정상품인 김 등에사용하였고, 이는상표법제 73조제1항제3호에서정한상표권자, 전용사용권자의사용이라고보아야한다. 3. 판단 가. 판단기준 상표법제 73 조제 1 항제 3 호는 상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자

135 중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하고있지아니한경우 그상표등록을취소할수있다고규정하고있다. 위규정은상표권자로하여금등록상표를거래시장에서적극적으로사용하도록촉구하는한편, 우리상표법아래에서는실제로사용되지않는상표라하더라도등록되어있기만하면제3자의사용을금지할수있어등록상표의불사용상태를무한정방치할경우다른사람의상표선택의자유와공정한경쟁을부당하게제한하여산업발전과수요자의이익보호라는상표법의목적에반하는결과가될수있으므로, 정당한이유없이일정기간동안사용되지아니한상표에대하여는등록취소라는제재를가함으로써상표본래의기능을회복하게하고자하는데그취지가있다. 한편, 위규정은상표사용의주체를상표권자, 전용사용권자또는통상사용권자로한정하고있는데, 상표권자나그로부터사용허락을받은자가아닌무권리자에의해등록상표가사용되더라도그사용으로상표에부가된신용증가, 고객흡인력상승과같은가치가상표권자에게귀속되지않고, 상표권자의불사용에대해제재하여야할필요가여전히남기때문이다. 그러나이와달리상표권이전계약에의해상표권자로서이전등록을마친양수인에의해상표가사용된경우에는사용당시등록된상표권자에의해상표가사용되었고, 이후상표권이전계약의무효, 취소등의사유로인해그이전등록이말소되더라도상표권자에의한상표사용사실자체가달라지는것은아니며, 이러한양수인의상표사용을적법한상표권자에의한사용이아니라는이유로상표의등록을취소하는것은상표권자로하여금등록상표를사용하도록촉진하고그불사용에대해제재를가하려는상표법제73조제1항제3호규정의취지에도부합하지않는다. 따라서상표법제73조제1항제3호해당여부를판단함에있어서상표사용시를기준으로상표등록원부에등록된상표권자, 전용사용권자또는그로부터통상사용을허락받은자가사용한경우에는상표의사용이있다고보아야한다. 나. 구체적판단 1) 을제 4 호증, 을제 6 호증의 1, 2, 을제 10 호증의 1 내지 4 의각기재에변론

136 전체의취지를종합하면, 1 홍해에프앤디주식회사가 부터 까지당시상표권자이던사내이사김영태 ( 부터 까지상표권자로등록됨 ) 로부터이사건등록상표에대한사용허락을받고 인터넷쇼핑몰 11번가, 옥션, 롯데쇼핑몰 등에서, 표장이표시된 김 상품을판매한사실, 및 당시전용사용권자이던주식회사왕부자 ( 부터 까지전용사용권자로등록됨 ) 가위 표장이표시된 김 상품사진등을네이버카페 경기광주맘들의행복만들기 에판매를위해게재한사실이인정된다. 2) 홍해에프앤디주식회사, 주식회사왕부자가사용한,, 표장은이사건등록상표에 소문난 이라는문자를부가한것인데, 부가된문자부분이이사건등록상표부분보다글자크기가작고상단에위치하거나좌측에경사지게위치해있는등그사용태양자체로일반수요자나거래자에게부기적인부분으로인식될것으로보일뿐만아니라 소문난 은 사람들의입에오르내려널리알려져있음 을뜻하는것으로이사건등록상표의인지도나명성등을강조하는부기적인표현에불과하므로, 위각표장들이일반수요자나거래자에게이사건등록상표와구별되는별개의독립된표장으로인식된다고볼수없고, 위각표장들의사용은거래사회의통념상이사건등록상표와동일하게볼수있는형태의상표의사용에해당한다. 3) 따라서이사건등록상표는상표권자김영태로부터사용허락을받은통상사용권자홍해에프앤디주식회사및전용사용권자주식회사삼부자가이사건등록상표와동일하게볼수있는형태의위각표장들을사용함으로써이사건심판청구일인 로부터 3년이내에그지정상품인 김 에관하여사용되었다고할것이며, 원고의주장과같이무권리자로부터취득한것이어서김영태의상표권및주식회사왕부자의전용사용권이각등록말소되어야한다고하더라도이와달리볼것은아니다

137 4. 결론그렇다면이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호에해당하지아니하므로, 이와결론을같이한이사건심결은적법하고, 원고의이사건청구는이유없으므로이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사정준영 판사 판사 최종선 장현진

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139 Ⅳ. 거절결정불복심판 허4876 거절결정불복 (6-1-3, 7) 허8816 거절결정불복 (7-1-7) 허8939 거절결정불복 (7-1-7) 허9000 거절결정불복 (7-1-7) 허9291 거절결정불복 (7-1-7) 허642 거절결정불복 (6-1-4, 7)

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141 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2014허 4876 거절결정 ( 상 ) 원 고 코닌클리케필립스엔. 브이.(Koninklijke Philips N. V.) 네덜란드, 아인트호벤 5656 에이이, 하이테크캠퍼스 5(High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands) 송달장소서울강남구언주로30길 13, 12층 ( 도곡동대림아크로텔 C동 ) 대표자페트로넬라다니엘라베르웨이 (Petronella Danie lla Verweij) 소송대리인리앤목특허법인담당변리사이영필, 목선영, 진은정 피 고 특허청장소송수행자이중열 피고보조참가인 한 서울 소송대리인특허법인유아이피 담당변리사전상우, 황순효 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다

142 청구취지 특허심판원이 원 5748 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건출원상표 1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 2) 표장 : 3) 지정상품 : 상품류구분제11류의가정용전기식튀김기 (electric fryer for household purposes) 나. 이사건거절결정및심결의경위 1) 원고의이사건출원상표에대하여특허청심사관은 이사건출원상표는일반수요자또는거래자로하여금전체적으로 기름없이공기로튀기는튀김기, 공기정화기능이포함된튀김기 정도로직감하게할수있는바, 지정상품의가공방법과사용방법등성질을직접적으로표시한기술적 ( 記述的 ) 표장에해당하고, 공익상특정인이독점할수없으며, 누구나자유롭게사용할수있어야하는바, 이를그지정상품에사용할경우일반수요자가누구의업무와관련된상품을표시하는상표인지를식별할수없으므로, 상표법제6조제1 항제3호또는제7호에해당한다 는이유로의견제출통지를하였고, 이에원고는 의견서및보정서를제출하였으나, 특허청심사관은 위의견제출통지와같은이유로거절결정을하였다. 2) 원고가위거절결정에불복하여 특허심판원 2013원 5748호로심판청구를하였으나, 특허심판원은 이사건출원상표는전체적으로지정상품의성질을직접적으로나타내는용어로써식별력이없고, 주방가전제품의하나인튀김기의일반명칭또는관용표장으로널리쓰이고있어공익상특정인에게독점시키는것이바람직하지않은표장에해당하므로상표법제

143 6조제1항제3호또는제7호에해당하고, 이사건출원상표의표장은일반수요자들에게특정인의상품을나타내는출처표시가아니라전기식튀김기의기능을일반적으로지칭하는보통명칭또는관용표장으로인식되었음을알수있으므로, 상표법제6조제2항에해당하지않는다 는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 갑제3, 4호증의각 1, 2의각기재, 변론전체의취지 2. 당사자주장의요지및이사건의쟁점가. 당사자주장의요지 1) 원고주장의이사건심결의위법사유가 ) 이사건출원상표는원고가만들어낸조어상표로지정상품의성질을암시하는데불과하므로상표법제6조제1항제3호에해당하지않는다. 나 ) 이사건출원상표의표장을모방한제품들이판매되고있다는사정만으로, 이사건출원상표가다수인에의해현실적으로거래사회에서사용되고있다고볼수없고, 이사건출원상표의등록이제3자의상표선택권을부당하게제한하거나공익에반한다고보기어려우므로, 상표법제6조제1항제7호에도해당하지않는다. 다 ) 이사건출원상표는 경부터널리사용되어국내의수요자들에게원고의업무와관련된상품을표시하는것으로현저하게인식되었으므로, 상표법제6조제2항에해당한다. 라 ) 따라서이와결론을달리한이사건심결은취소되어야한다. 2) 피고및피고보조참가인의주장가 ) 이사건출원상표는전체적으로지정상품의성질을직접적으로나타내는용어로서상표법제6조제1항제3호에해당한다. 나 ) 이사건출원상표는국내의수요자들에게주방가전제품의명칭의하나로널리인식되고있어공익상특정인에게독점시키기에바람직하지않은표장이므로상표법제6조제1항제7호에해당한다. 다 ) 이사건출원상표의표장은튀김기의일반명칭또는관용표장에해당하

144 여자타상품의출처를표시하기위해사용된것으로볼수없으므로, 원고가이사건출원상표에대해상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였다고볼수없다. 라 ) 따라서이사건심결은적법하다. 나. 이사건의쟁점당사자의주장을통해정리되는이사건의쟁점은이사건출원상표가 1 상표법제6조제1항제3호또는제7호에해당하는지여부와 2 만일상표법제6 조제1항제3호에해당한다면상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였는지여부이다. 3. 이사건출원상표가상표법제6조제1항에해당하는지여부가. 인정사실 1) 원고는 경종래사용되던가정용전기식튀김기와달리기름을사용하지않고도뜨거운공기를위아래로빠르게순환시켜원재료의지방성분만으로원재료를튀김과같은식감을갖도록조리하여주는가정용전기조리기구 ( 이하원고의제품을 이사건원고제품 이라하고, 위와같은종류의제품을 이사건튀김기 라한다 ) 를개발하여이를 에어프라이어 라는이름으로판매하였다 ( 갑제7, 52호증 ). 2) 원고는이사건원고제품을광고함에있어서, 1 보도자료를통해 공기로튀기는신개념튀김기 또는 공기튀김기 라고이를설명하고 { 원고의 자보도자료 ( 갑제30호증 ), 원고의 자보도자료 ( 갑제31호증 )}, 2 TV 광고및전단지에 이젠공기로튀긴다 는광고문구를사용하고 ( 갑제17, 20, 21호증, 갑제22호증의 2), 매장부착용포스터및광고물에 이젠기름없이공기로튀기세요 라고기재 ( 갑제19호증 ) 하는등이사건원고제품이 공기로튀기는튀김기 임을강조하였다. 또한원고는이사건원고제품의우수성을홍보하면서, 특허받은에어스톰기술 (Rapid Air Technology, 고속공기순환기기술 ) 을이용하여뜨거운공기를위아래로빠르고균일하게순환시켜재료본연의성분을최대한유지하면서원재료에함유된지방만으로재료의안은촉촉

145 하고겉은바삭하게조리해준다 는내용으로광고하고 ( 갑제17호증, 갑제22호증의 2, 갑제23, 33호증 ), 위기술을소비자들이이해할수있도록특수효과를사용하거나도안화하여시각적으로소개 ( 갑제17호증, 갑제18호증의 1 내지 4, 갑제21호증, 갑제22호증의 2) 하는등제품의작동원리와특징을자세히설명하였다. 3) 원고가이사건원고제품을판매하기시작한이래피고보조참가인이 경부터 한경희에어프라이어 라는이름으로이사건원고제품과유사한튀김기를판매하는등이사건심결일인 경동양매직, 매직쉐프, 셰프라인, 가이타이너, 대웅모닝컴, 뮬렉스, 보만, 우놀드, 일렉트리카등이이사건튀김기를 에어프라이어 라는이름으로광고 판매하고있다 ( 을가제10 내지 12호증, 을가제16, 17호증, 을가제33 내지 41호증 ). 또한동부대우전자는 경뜨거운공기를빠르게순환시켜조리하는기능을추가한전자레인지를출시하면서 에어프라이어 기능을추가한제품으로광고하였다 ( 을가제1 호증 ). 4) 이사건심결일인 이전 에어프라이어 와관련하여다음과같은기사가보도되었다. 에어프라이어 라는이튀김기는말그대로공기로재료를튀기는기계다. ( 중략 ) 현재시중에나와있는에어프라이어는필립스외에도한경희생활과학, 세프라인, 우놀드등에서나온다. ( 중앙일보 자기사, 을가제2호증 ) 남자의그물건 이이날방송에서비교한에어프라이어는기름없이공기로튀김을만들수있는주방가전제품. 출연진들은확실한비교를위해튀김전문가와함께에어프라이어브랜드별블라인드맛평가를실시했다. ( 티비데일리 자기사, 을가제20호증 ) 에어프라이어시장을잡아라 외산 vs 국산각축전, 주부들사이에 갖고싶은주방가전 1순위 로꼽히는에어프라이어시장에서국산업체와외산업체의공방전이뜨겁다. ( 중략 ) 소비자들이 에어프라이어계급도 를만들어이슈가되기도했다. 소비자들의관심을반영하듯비교품평하는프로그램에서도 에어프라이어편 이높은시청률을기록했다. ( 스포츠조선 자기사, 을가제19호증 )

146 외국산일색에어프라이어, 토종기업 한경희 의반격, 필립스등외국기업중심으로국내에어프라이어 ( 기름없이튀김요리등을하는생활가전 ) 시장이성장하고있는가운데국내토종기업인한경희생활과학이반격에나서귀추가주목된다. 24일생활가전업계에따르면국내에어프라이어시장선두주자인필립스가 ( 후략 ) ( 파이낸셜뉴스 자기사, 을가제6호증 ). 에어프라이어는 200도가넘는고온열풍으로식재료에들어있는지방성분을이용해별도기름없이튀김요리를만드는제품. 에어프라이어를한국에처음소개한필립스는 ( 후략 ) ( 조선일보 자기사, 갑제28호증제5면 ). 불만제로 UP 에서는이와함께기름한방울없이재료자체의기름을이용해바삭하게튀겨준다는신주방가전 에어프라이어 의허와실을다룬다. ( 중략 ) 판매율이높은에어프라이어 4개제품을선정, 음식전문가와주부들과함께여러가지튀김요리를실시해그에따른성적표를만들어봤다. ( 뉴스핌 자기사, 을가제7호증 ) 에어프라이어, 장단점살펴보니?, 에어프라이어는이런고민을덜어주기위해만들어진제품이다. ( 중략 ) 뜨거운공기로원재료가포함하고잇는지방과수분을태우기때문에지방량을크게줄이는것이가능하다. ( 중략 ) 필립스는에어프라이어시장의업계선두 ( 후략 ) ( 이데일리 자기사, 을가제8호증 ) ( 주 ) 필립스전자의대표건강가전 에어프라이어 가전세계에어프라이어시장점유율 1위브랜드로공식집계됐다. ( 쿠키뉴스 자기사, 을가제9호증 ) 5) 이사건심결일로부터얼마지나지않은 기준으로서울, 부산, 대구, 광주, 대전거주의 30~50 대의성인남녀 500명에대하여이사건출원상표와관련하여실시한한국갤럽조사연구소의소비자상표인지도조사결과 ( 이하 이사건감정결과 라한다 ) 는별지와같고, 그주요내용은다음과같다. 가 ) 조사대상자의 52.5% 가 에어프라이어 (airfryer) 를들어본적이있거나어떤종류의상품인지알고있다고대답하였으며, 연령별로분류할경우 30대의 62.8% 가, 성별로분류할경우여성의 58.3% 가이를알고있다고대답하였다

147 나 ) 에어프라이어 (airfryer) 에대하여, 조사대상자의 59.7% 가제품의보통명칭으로, 38.8% 가상표로이를인식하였다. 다 ) 조사대상자에게 어떤제품에 airfryer( 에어프라이어 ) 라는표시가되어있다면그제품은어떤기능의제품일것이라고생각하십니까 ( 주관식 ) 라고질문한결과, 조리기구와관련하여연상한응답자 85명중 32명이 튀김기 또는 프라이팬, 30명이 공기로튀겨주는제품, 9명이 공기를이용한요리기구, 4명이 기름없이음식을튀기는제품, 2명이 기름없이뜨거운열로익히는제품 이라고각대답하였다. 라 ) 조사대상자에게 만약기름을넣지않고대신뜨거운공기바람만으로재료를가열하여치킨, 돈까스등튀김요리를지방함량이낮아지도록조리하는전기식조리기구의일반적인 제품의보통명칭 ( 제품명 ) 으로는다음보기중어떤명칭이가장좋다고생각하십니까 ( 객관식 ) 라고질문한결과, 응답자들은공기튀김기 (27.8%)> 에어프라이어 (23.3%)> 무기름튀김기 (13.3%) > 열풍튀김기 (12.7%)> 핫에어프라이어 (9.3%)> 저지방튀김기 (8.6%)> 논오일프라이어 (3.8%)> 로우팻프라이어 (1.2%) 순으로선호한다고대답하였다. 6) 이사건심결일로부터얼마지나지않은 인터넷네이버지식백과-쇼핑용어사전에 에어프라이어 가 기름없이뜨거운고온의공기로바삭한튀김요리를할수있다 는설명과함께주방가전으로분류되어등재되었다 ( 을가제48호증의 1, 2). 7) 옥션등인터넷쇼핑몰에서 에어프라이어 를검색하면원고, 피고보조참가인을비롯하여다수의회사가판매하는이사건튀김기가검색되고, 가격비교웹사이트인에누리는이사건튀김기를 기름없는튀김기 ( 에어프라이어 ) 로분류하고있다 ( 을가제10 내지 12호증, 을가제33 내지 43호증 ). 8) 네이버에서 에어프라이어, 필립스에어프라이어, 한경희에어프라이어 로검색하면, 파워링크란에 11번가, 옥션등인터넷쇼핑몰에서 에어프라이어 를판매하는것으로나오고, 에어프라이어 에관한다수의뉴스, 웹문서, 블로그, 카페글이검색된다 ( 갑제52 내지 55호증, 을나제3호증의 1 내지 10)

148 나. 상표법제6조제1항제3호해당여부 1) 판단근거상표법제6조제1항제3호가지정상품의산지, 품질, 효능, 용도, 사용방법등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표는그상표등록을받을수없다고규정한취지는, 위와같은표장은통상상품의유통과정에서필요한표시이므로누구라도이를사용할필요가있고그사용을원하기때문에이를특정인에게독점배타적으로사용하게할수없다는공익상의요청과이와같은상표를허용할경우에는타인의동종상품과의관계에서식별이어렵다는점에그이유가있다할것이고, 어느상표가이에해당하는지의여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계, 일반수요자나거래자의그상표에대한이해력과인식의정도, 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2002후 1140 판결, 대법원 선고 2005후 452 판결등참조 ). 그리고어떤표장이지정상품중일부만의성질을나타내고있더라도수요자또는거래자가지정상품을고려하여서그품질, 효능, 형상등의성질을표시하고있는것으로직감할수있다면지정상품의성질을표시한기술적표장에해당한다 ( 지정상품을콘크리트타일등으로하는상표 COLOR CON 이 유채색 콘크리트제품의성질을나타내는기술적표장이라고본대법원 선고 2007후 555 판결, 지정서비스업을변호사업등으로한서비스표 나홀로 가변호사등전문직종사자에게업무를위임하지아니하고스스로할수있도록도와주는서비스방식을표시한기술적표장이라고본대법원 선고 2004후 271 판결등참조 ). 한편출원상표가상표법제6조제1항각호의식별력요건을갖추고있는지여부에관한판단의기준시점은원칙적으로상표에대하여등록여부를결정하는결정시이고, 거절결정에대한불복심판에의하여등록허부가결정되는경우에는그심결시이다 ( 대법원 선고 2011후 1142 판결등참조 ). 2) 구체적판단가 ) 이사건출원상표의구성및관념이사건출원상표인 는 공기, 대기 등의뜻을가지는영문자 air 와 튀김기, 튀김냄비, 프라이팬 등의뜻을가지는 fryer 가결합하여이루

149 어진문자상표이다. 이사건출원상표는사전에등재되지않은조어이고, 그구성문자도띄어쓰기없이연결되어있으나, air 와 fryer 모두비교적쉬운영어단어이므로, 우리나라의영어보급수준에비추어볼때, 일반수요자나거래자는이사건출원상표를 air 와 fryer 가결합된것임을쉽게인식할수있다. 나 ) 이사건출원상표의지정상품의성질앞서본인정사실에의하면, 이사건출원상표의지정상품인 가정용전기식튀김기 는, 원고가국내에이사건원고제품을출시한 경까지전기로기름을가열해재료를튀기는조리기구를의미하였으나, 원고가이사건원고제품을출시한이래피고보조참가인등후속업체들이잇달아유사제품을개발하여판매 광고한결과이사건심결일인 무렵에는기름을사용하지않고뜨거운공기를빠르게순환시켜조리하는방식의이사건튀김기가가정용전기식튀김기의일종으로하나의제품군으로자리하였다. 따라서이사건출원상표가그지정상품의성질을표시한것인지여부를검토함에있어서는기존에있었던가정용전기식튀김기뿐만아니라새로추가된이사건튀김기를포함하여판단하여야하며, 기름없이 또는 기름을적게사용하여 튀김요리를하는것뿐만아니라 공기를이용하여 튀김요리를하는것도위지정상품인가정용전기식튀김기의특성으로일반적으로생각될수있는성질에해당한다. 다 ) 일반수요자나거래자의이사건출원상표에대한인식및거래사회의실정앞서본바와같이이사건심결일인 경원고및피고보조참가인외에도동양매직, 매직쉐프, 셰프라인, 가이타이너, 대웅모닝컴, 뮬렉스, 보만, 우놀드, 일렉트리카등이이사건튀김기를제조 판매하면서이사건출원상표의한글음역인 에어프라이어 를위제품을지칭하는이름으로사용하고있고, 다수의신문기사, 인터넷쇼핑몰, 인터넷가격비교사이트등에서이사건튀김기의명칭으로 에어프라이어 를사용하고있다. 한편, 이사건감정결과조사대상자들의 52.5% 가 에어프라이어 (airfryer) 를인지하고있었고, 59.7% 가제품의보통명칭으로인식하였으며, 에어프라이어 (airfryer) 가조리기구임을알고있는응답자중상당수 (85명중 43명 ) 가 에어프라이어 (airfryer) 를 공기로튀겨주는제품, 공기를이용한요리기구, 기름

150 없이음식을튀기는제품 등으로인식하여제품의성질을비교적정확하게파악하고있었고, 조사대상자들은이사건튀김기의보통명칭으로이사건출원상표를한글로직역한 공기튀김기, 한글음역인 에어프라이어 를가장선호하였다 [ 이사건감정결과에대하여원고는, 사전에 에어프라이어 (airfryer) 를인지하지못한응답자중 43% 가조리 ( 기구 ) 와무관한것으로연상하였고, 12.5% 만이이사건튀김기의보통명칭으로 airfryer 를선호하였으며, 이들의인식을기준으로하여이사건출원상표가기술적표장인지여부를판단해야한다고주장한다. 살피건대, 어떤상표가기술적표장에해당하는지여부는지정상품과의관계에서판단하여야하므로, 에어프라이어 (airfryer) 가적어도조리 ( 기구 ) 임을알고있는응답자를기준으로제품의성질을직감할수있는지를파악하여야하며, 사전에 에어프라이어 (airfryer) 를인지하지못한응답자의경우에도이사건출원상표를한글로직역한 공기튀김기 를가장선호하였으므로위와달리볼것은아니다 ]. 라 ) 종합적고찰일반수요자는이사건출원상표를 공기, 대기 를의미하는 air 와 튀김기, 튀김냄비 를의미하는 fryer 가결합된것으로서 공기튀김기 등의의미라고인식할수있고, 앞서본제반사정을고려하면, 이사건출원상표를그지정상품인 가정용전기식튀김기 (electric fryer for household purposes) 와관련하여사용할경우지정상품의성질중하나인 공기를이용하여튀김요리를하는조리기구 라는점을직감할수있다고보인다. 따라서이사건출원상표는그지정상품의품질, 효능, 사용방법등의성질을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표로서상표법제6조제1항제3호에해당한다. 원고는, 이사건출원상표는원고가최초로만든조어상표로서일반적으로 공기 와 튀김 은서로연관관계가없는단어이고, 상식선에서공기로튀기는작동원리를이해하는것이쉽지않으므로, 일반수요자가위두단어를결합하여 기름없이공기를이용하여튀기는튀김기 라는의미를직감할수는없다고다툰다. 살피건대, 앞에서살펴본국내거래계및인터넷, 신문등에서 에어프라이어 가사용되는태양및사용정도와가전제품중 에어오븐 (airoven), 에어워셔 (airwasher) 등기존제품명칭에 air 를결합하여새로운제품의명칭으로사용하는예가있는점 ( 을가제49호증, 을나제33호증 ), 인터넷검색을통해

151 airfryer 또는 에어프라이어 를쉽게찾아볼수있는점등을고려하면, 일반수요자로서는비록그작동원리를정확하게이해하지는못하더라도이사건출원상표가사용된제품이 공기를이용하여튀김요리를하는조리기구 라는점을자연스럽게이해하고인식할수있다고보이므로, 원고의주장은받아들이지아니한다. 다. 상표법제6조제1항제7호해당여부상표법제6조제1항제7호가규정한 제1호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 라함은같은조항의제1호내지제6호에해당하지아니하는상표라도자기의상품과타인의상품사이의출처를식별할수없는상표는등록을받을수없다는의미이다. 어떤상표가식별력없는상표에해당하는지는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하는데, 사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나공익상특정인에게그상표를독점시키는것이적당하지않다고인정되는경우에그상표는식별력이없다 ( 대법원 선고 2012후 2951 판결, 대법원 선고 2010후 3226 판결등참조 ). 이사건에서보건대, 가사원고주장과같이이사건출원상표가그지정상품의성질을암시또는강조하는것에불과하여상표법제6조제1항제3호의기술적표장에해당하지아니한다고하더라도, 앞서살펴본이사건출원상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정에아래에서보는바와같은사정을더하여보면, 이사건출원상표는사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나공익상특정인에게그상표를독점시키는것이적당하지않은상표로서상표법제6조제1항 7호의 수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 에해당한다. 1 이사건감정결과에의하면, 일반소비자들이이사건튀김기의보통명칭으로선호하는것중에는에어프라이어, 공기튀김기, 열풍튀김기등이있는데, 이사건출원상표는위보통명칭의한글음역이거나영문번역또는그주요부에불과하여이사건튀김기에관하여사용할경우자타상품의식별력이미약하다

152 2 이사건심결일인 기준으로다수의업체들이이사건출원상표의한글음역인 에어프라이어 를자신이제조 판매하는이사건튀김기제품의명칭으로사용하고있고, 일반수요자사이에이사건튀김기의일반적명칭으로 에어프라이어 가사용되고있는바, 이사건출원상표의등록을허용할경우다수인이현실적으로거래사회에서사용하고있는표장을특정인에게독점시키는결과가될수있다. 3 원고스스로도이사건원고제품을홍보하면서, 2011 년국내최초출시된필립스에어프라이어는 ( 중략 ) 국내에어프라이어제품분야에서독보적인위치를차지하고있는브랜드이다 ( 원고의 자보도자료, 갑제17호증 ), 최근컨슈머리포트프로그램인 < 남자의그물건 > 에서시중에판매중인 4개의주요에어프라이어들을대상으로한심층테스트를진행한결과, 맛테스트에서모두 1위를차지하며원조에어프라이어의우수성을입증한바있다 ( 원고의 자보도자료, 갑제8호증 ), 필립스에어프라이어는혁신적인건강가전으로출시와함께선풍적인인기를얻으며 2011년출시이후동기대비 2012년매출이 300% 성장하는등에어프라이어의리딩브랜드로써입지를굳혀나가고있다 ( 원고의 자보도자료, 갑제9호증 ), 국내에어프라이어시장을선도하고있는필립스가새롭게출시하는 디지털에어프라이어 는 ( 후략 ) ( 원고의 자보도자료, 갑제10호증 ), 기존에없던웰빙주방가전, 에어프라이어가최근몇년사이필수주방가전처럼자리잡았다 ( 중략 ) 그대표격이국내에최초로에어프라이어를선보인필립스에어프라이어 ( 원고의 2014년언론매체광고내용, 갑제23호증의제6면 ) 라고하여, 이사건원고제품을지칭하는보통명칭으로 에어프라이어 를사용하여왔다. 4 원고가이사건원고제품을출시하고이사건출원상표를출원하기전에이미국내에서 제3자에의해 공기튀김기 (AIR FRYER) 를발명의명칭으로하여 음식제품을조리하기위한튀김기 에관한특허가출원된바있고, 호주에서, 일본에서각제3자가 AIR FRYER 표장을오븐, 조리기등을지정상품으로하여상표등록하는등이사건출원상표를원고가만든조어라고볼수도없다 ( 갑제79호증의 2, 갑제87호증의 2 제7면, 을나제26호증 )

153 5 아래 4항에서살펴보는바와같이원고는이사건출원상표에관하여사용에의한식별력을취득하지못하였다. 4. 이사건출원상표가상표법제6조제2항에해당하는지여부가. 판단근거구상표법 ( 법률제12751 호로개정되기전의것, 이하 구상표법 이라고한다 ) 제6조제2항에서상표를출원전에사용한결과수요자간에그상표가누구의상표인가가현저하게인식되어있을경우같은조제1항제3호내지제6호의규정에불구하고등록을받을수있도록규정한취지는, 원래특정인에게독점사용시킬수없는표장에대세적인권리를부여하는것이므로그기준은엄격하게해석 적용되어야할것인데, 수요자사이에그상표가누구의상표인지현저하게인식되었다는사실은그상표가어느정도선전광고된사실이있다거나또는외국에서등록된사실이있다는것만으로는이를추정할수없고구체적으로그상표자체가수요자사이에현저하게인식되었다는것이증거에의하여명확하게되어야할것이며, 한편이와같은사용에의한식별력을취득하였는지여부에관한판단의기준시점은원칙적으로등록결정시또는거절결정시이고, 거절결정에대한불복심판에의하여등록허부가결정되는경우에는그심결시이다 ( 대법원 선고 2002후 1768 판결, 대법원 선고 2012후 3800 판결등참조 ). 나. 인정사실 1) 원고는 경이사건원고제품을 에어프라이어 라는이름으로국내에출시하였고, 그로부터약 6개월후인 이사건출원상표를출원하였다 ( 갑제2호증, 갑제4호증의 1, 2, 갑제7, 52호증 ). 2) 원고는이사건원고제품의출시직후부터상품홍보를시작하여 경부터는 마스터셰프코리아방송인증샷이벤트 등 CJ제일제당주식회사와협업마케팅을시작하였고, 경부터는월간지와방송등을통한광고를활발하게진행하여, 부터 경까지지상파, 케이블, IPTV 등광고비로약 21억 7,400 만원, 잡지및일간지광고비로약 1억 3백만원, 온라인

154 캠페인광고비로약 3억 5천만원을지출하였다 [ 갑제17, 18, 23, 24, 25호증, 갑제28 내지 51호증, 갑제57 내지 63호증 ( 이상가지번호모두포함 )]. 3) 한편, 원고는이사건원고제품의전면에자신의상호인 PHILIPS 만을표시하였고, 제품을광고함에있어서 TV 광고및매장부착용포스터등홍보물에 필립스에어프라이어 라고표시하여상호인 필립스 를병기하였으며, 일부보도자료에서도 에어프라이어 를 필립스 와병기하거나이사건튀김기를이르는보통명칭으로사용하였다 ( 갑제8, 9, 10, 17호증, 갑제18호증의 1 내지 4, 갑제19 내지 21호증, 갑제30, 31, 33호증 ) 4) 원고가 경부터이사건원고제품을지속적으로홍보한결과이사건튀김기시장에서이사건원고제품이 경약 91%, 경약 79.9%, 경약 86.6% 의시장점유율을차지하여피고보조참가인등후발업체들의제품에비해압도적으로높다 ( 갑제11호증, 갑제13 내지 15호증, 을나제16 내지 19호증, 을나제21호증의 1). 5) 이사건심결일로부터얼마지나지않은 기준 airfryer( 에어프라이어 ) 가표시된제품에대한최초인지도가원고의경우약 66.4% 로피고보조참가인 (16.3%), 동양매직 (11.5%) 등에비하여높은인지도를갖고있다 ( 별지 3. 마.2) 항 ). 다. 구체적판단위인정사실에의하면, 원고가이사건원고제품에관하여다액의광고비를지출하고, 이사건튀김기시장에서원고제품이압도적인시장점유율을차지하고있기는하다. 그러나나아가그로인하여이사건심결당시이사건출원상표가일반수요자에게이사건원고제품의출처표시또는피고보조참가인등다른업체들이제조 판매하는튀김기와의식별표지로서현저하게인식되었는지여부에관하여보건대, 다음과같은사정즉, 1 원고가이사건출원상표를사용한기간이이사건원고제품을출시한 경부터이사건심결일인 까지 2년 10개월로비교적짧은점, 2 원고제품출시이후후발업체와언론매체에서 에어프라이어 를이사건튀김기를이르는보통명칭으로사용하기시작하였고, 원고스스로도원고제품을광고함에있어이사건출원상표

155 인 airfryer 또는 에어프라이어 를자신의상호인 PHILIPS 또는 필립스 와병기하기도하고, 여러차례보도자료에서 에어프라이어 를이사건튀김기의보통명칭으로사용하였던점, 3 이사건감정결과에의하면, airfryer( 에어프라이어 ) 가표시된제품을원고의제품으로인지하는응답자의비율이 66.4% 에달하기는하나, 한편 에어프라이어 (airfryer) 를상표가아닌제품의보통명칭으로인식하는응답자의비율도 59.7% 에달하여과연일반수요자가원고의상호와병기되지않은이사건출원상표를원고제품의출처표시로인식하고있는지의문인점등을고려하면, 위인정사실및원고가제출한각증거만으로는이사건출원상표가사용된결과이사건심결일인 당시수요자간에위표장이누구의업무에관련되어이사건지정상품을표시하는것인지현저하게인식되었다고볼수없다. 5. 결론따라서이사건출원상표는상표법제6조제1항제3호, 제7호에의하여등록될수없고, 구상표법제6조제2항의사용에의한식별력도취득하지못하였으므로, 이와결론을같이한이사건심결은적법하다. 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유없으므로이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사정준영 판사 판사 최종선 장현진

156 ( 별지 ) 이사건감정결과 1. 조사표본 서울, 부산, 대구, 광주, 대전거주의 30~50 대의성인남녀 500 명 2. 응답자특성 3. 조사결과가. 제품인지도질문 ) 에어프라이어 (airfryer)/ Aspirin( 아스피린 )/ 딱풀 / Coca-Cola( 코카콜라 ) 을 ( 를 ) 들어보신적이있거나, 어떤종류의상품인지알고계십니까?( 객관식 )

157 나. 상표및제품의보통명칭관련인식질문 ) 에어프라이어 (airfryer)/ Aspirin( 아스피린 )/ 딱풀 / Coca-Cola( 코카콜라 ) 이 상표 라고생각하십니까? 아니면 제품의보통명칭 이라고생각하십니까?( 객관식 ) 다. 에어프라이어연상이미지질문 ) 만약, 어떤제품에 airfryer( 에어프라이어 ) 라는표시가되어있다면그제품은어떤기능의제품일것이라고생각하십니까?( 주관식 ) 라. 전기식조리기구의제품명칭선호도질문 ) 만약, 기름을넣지않고대신뜨거운공기바람만으로재료를가열하여, 치킨, 돈까스등튀김요리를지방함량이낮아지도록조리하는전기식조리기구의일반적인 제품의보통명칭 ( 제품명 ) 으로는다음보기중어떤명칭이가장좋다고생각하십니까?( 객관식 )

158 마. 에어프라이어제조사인지도 1) 제조사비보조인지도질문 ) airfryer( 에어프라이어 ) 가표시된제품이어느회사의제품으로알고계십니까? 정확하지않다하더라도생각나시는회사명을말씀해주십시오 ( 주관식 )

159 2) 제조사최초인지도 ( 보조 ) 질문 ) airfryer( 에어프라이어 ) 가표시된제품을제조하는회사로서다음보기중가장먼저떠오르는회사는어느회사입니까? 보기중하나만골라주십시오

160 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2014허 8816 거절결정 ( 상 ) 원 고 조 목포시소송대리인변리사조원 피 고 특허청장소송수행자정석조 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 780 사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건출원서비스표 1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제35류의가구도매업, 가구소매업, 가구중개업, 전기돌침대도매업, 전기돌침대소매업, 전기돌침대중개업, 전기돌침대

161 판매대행업, 전기돌침대판매알선업, 전기흙침대도매업, 전기흙침대소매업, 전기흙침대중개업, 전기흙침대판매대행업, 전기흙침대판매알선업, 침대소매업, 침대도매업, 전기침대보료판매대행업, 침대매트리스판매대행업, 온라인쇼핑몰을이용한가구판매대행업, 온라인쇼핑몰을이용한돌침대판매대행업 4) 출원인 : 원고 나. 선등록서비스표들 1) 선등록서비스표 1 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제246340호나 ) 구성 : 다 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제35류의가구판매대행업, 가구판매알선업, 가정용전열용품판매대행업, 가정용전열용품판매알선업, 가구수출입업무대행업, 가정용전열용품수출입업무대행업, 온라인쇼핑몰을이용한가구판매대행업, 온라인쇼핑몰을이용한가구판매알선업등라 ) 서비스표권자 : 주식회사장수산업 ( 이하 장수산업 ) 2) 선등록서비스표 2 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제197287호 나 ) 구성 : 다 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제35류의온라인쇼핑몰을이용한전기소파판매대행업, 온라인쇼핑몰을이용한돌침대보료판매대행업, 매트리스판매대행업, 매트리스판매알선업, 가구수출입업무대행업등라 ) 서비스표권자 : 장수산업 3) 선등록서비스표 3 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제185947호나 ) 구성 :

162 다 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제35류의가구판매대행업, 가구판매알선업, 가정용전열용품판매대행업, 가정용전열용품판매알선업, 가구수출입업무대행업, 가정용전열용품수출입업무대행업, 온라인쇼핑몰을이용한가구판매대행업등라 ) 서비스표권자 : 장수산업 4) 선등록서비스표 4 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제110874호나 ) 구성 : 다 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제35류의가구류판매대행업, 가구류판매알선업, 가정용전열용품류판매대행업, 가정용전열용품류판매알선업, 의료기계기구및의료보조기판매대행업등라 ) 서비스표권자 : 장수산업 5) 선등록서비스표 5 가 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제98581호 나 ) 구성 : 다 ) 지정서비스업 : 서비스업류구분제35류의매트판매대행업 ( 옥으로만든제품에한함 ), 매트판매알선업 ( 옥으로만든제품에한함 ), 매트전시업 ( 옥으로만든제품에한함 ), 매트수출입대행업 ( 옥으로만든제품에한함 ) 라 ) 서비스표권자 : 장수산업 다. 이사건심결의경위 1) 원고는 이사건출원서비스표를등록출원하였다. 이에특허청심사관은 원고에게 이사건출원서비스표는선등록서비스표들과유사하고그지정서비스업도동일 유사하여상표법제7조제1항제7호에해당하므로등록받을수없다 는내용의의견제출통지를하였고, 같은이유로이사건출원서비스표에대하여등록거절결정을하였다. 8) 원고는 특허심판원에위거절결정에대한불복심판을청구하였다

163 2) 특허심판원은위심판청구를 2014원 780 사건으로심리한후, 이사건출원서비스표는선등록서비스표 1과유사하고그지정서비스업도동일 유사하여상표법제7조제1항제7호에해당하므로등록받을수없다 는이유로원고의위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 갑제1 내지 5호증, 변론전체의취지 2. 당사자의주장요지 가. 원고 이사건출원서비스표 는전체로서호칭및관념되거나 식별력이미약한 부분을제외한 부분만으로호칭및관념될것이어서, 장수 부분을공통적으로포함하고있는선등록서비스표들과외관, 호칭, 관념이유사하다고볼수없다. 그런데도이사건출원서비스표가선등록서비스표 1과유사하다고보고서상표법제7조제1항제7호에해당한다고판단한이사건심결은위법하다. 나. 피고 이사건출원서비스표 는 만으로호칭및관념될수있는데, 그경우 장수 부분을요부로하는선등록서비스표들과호칭, 관념이유사하여전체적으로표장이유사하고, 그지정서비스업도동일 유사하다. 따라서이사건출원서비스표가선등록서비스표 1과유사하다고보아상표법제7조제1항제7호에해당한다고판단한이사건심결은적법하다. 8) 특허청심사관은의견제출통지당시선등록서비스표들이외의다른선등록서비스표 ( 등록번호제118677호 ) 도제시하였으나, 등록거절결정을할때는위선등록서비스표로인한거절이유는해소되었다고판단하였다

164 3. 서비스표의유사여부에관한판단가. 표장의유사여부 1) 관찰의방법가 ) 이사건출원서비스표는 와같이한글 5글자가띄어쓰기없이연결되어구성된문자표장이다. 그러나그구성문자의의미내용등 을고려할때일반수요자가동물의한종류를뜻하는 와표시를뜻하 는 및 장사하는사람, 오래도록삶, 군사를거느리고지휘하는우두머 리 등의다양한의미를가진 가서로결합한표장이라고쉽게인식할수있고, 이들각구성부분이분리하여관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있다고볼수도없다. 또한, 이사건출원서비스표의구성부분중 부분은앞서본바와같이 장사하는사람, 오래도록삶, 군사를거느리고지휘하는우두머리 등의다양한의미를지니고, 설령그지정서비스업인가구소매업, 침대소매업등과관련하여 오래도록사는데도움이되는가구나침대를판매하는 등의의미로인식된다고하더라도, 이는지정서비스업의성질을암시하거나강조하는것으로보일뿐이지, 직감하게하는것으로볼수없으므로, 식별력이없거나미약한부분이라고하기도어렵다. 따라서일반수요자들은이사건출원서비스표를 여관찰할수있다. 부분만으로분리하 나 ) 선등록서비스표 1은 와같이한글 6글자가띄어쓰기없이연결되어구성된문자표장이다. 하지만그구성문자의의미내용등을고려할때일반수요자가 장사하는사람, 오래도록삶, 군사를거느리고지 휘하는우두머리 등의다양한의미를가진 와 건강관리 등의의미를 가진 가서로결합한표장이라고쉽게인식할수있고, 이들각구성부분이분리하여관찰하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있다고볼수도없다

165 또한, 선등록서비스표 1의구성부분중 부분은앞서본바와같이 장사하는사람, 오래도록삶, 군사를거느리고지휘하는우두머리 등의다양한의미를지니고, 설령그지정서비스업인가구판매대행업등과관련하여 오래도록사는데도움이되는가구의판매를대행하는 등의의미로인식된다고하더라도, 이는지정서비스업의성질을암시하거나강조하는것으로보일뿐이지, 직감하게하는것으로볼수없으므로, 식별력이없거나미약한부분이라고하기어렵다. 따라서일반수요자들은선등록서비스표 1 을 찰할수있다. 2) 외관, 호칭, 관념의대비 부분만으로분리하여관 이사건출원서비스표 와선등록서비스표 1 는구성문자, 글자수등의차이로인하여외관이서로다르다. 그러나이사건출원서비스표와선등록서비스표 1이 부분만으로분리관찰되는경우, 양서비스표의호칭및관념이동일하므로, 양서비스표를동일 유사한서비스업에함께사용할경우일반수요자에게서비스업의출처에관하여오인 혼동을불러일으킬염려가있으므로, 전체적으로볼때서로유사한표장에해당한다. 나. 지정서비스업의동일 유사여부이사건출원서비스표와선등록서비스표 1의지정서비스업은그중 온라인쇼핑몰을이용한가구판매대행업 이공통될뿐만아니라, 모두가구류의판매와관련된서비스업들이므로서로동일 유사한서비스업에해당한다. 다. 원고의추가주장에대한판단원고는, 이사건출원서비스표와표장이동일한상표가상품류구분제20 류의 가구, 침대 등을지정상품으로하여등록되어있을뿐만아니라, 장수 부분을포함하고있는서비스표들이서비스업류구분제35류의 가구도매업, 가

166 구판매알선업 등을지정서비스업으로하여다수등록되어공존하고있으므로, 이사건출원서비스표도등록되어야한다는취지로주장한다. 그러나상표나서비스표의등록적격성유무는지정상품이나지정서비스업과의관계에서개별적으로판단되어야하고, 원고주장의위와같은다른상표나서비스표의등록사례는특정상표나서비스표가등록되어야할근거가될수없으므로, 위주장은받아들일수없다. 4. 결론그렇다면이사건출원서비스표와선등록서비스표 1은그표장이유사하고, 그지정서비스업도동일 유사하므로, 이사건출원서비스표는상표법제7조제1 항제7호에해당한다고하겠으므로, 이와결론을같이한이사건심결은적법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유없다. 재판장판사이정석 판사 판사 이헌 이호산

167 특허법원 제 4 부 판 결 사 건 2014허 8939 거절결정 ( 상 ) 원 고 삼성전자주식회사수원시영통구삼성로 129( 매탄동 ) 대표이사권 소송대리인변리사최덕규 피 고 특허청장소송수행자이중열 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 86 사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원상표 서비스표 1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 2) 구성 :

168 3) 지정상품및서비스업 : 별지목록 나. 이사건심결의경위 1) 원고는 이사건출원상표 서비스표를등록출원하였는데, 특허청심사관은 원고에게 이사건출원상표 서비스표는지정상품및서비스업의효능, 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한것이거나, 일반수요자가누구의업무와관련된상품 ( 서비스업 ) 을표시하는것인지를식별할수없으므로상표법제6조제1항제3호및제7호에따라등록될수없다 는취지의의견제출통지를하였고, 이어서 같은이유로이사건출원상표 서비스표에대한등록거절결정을하였다. 2) 이에원고는그무렵특허심판원에위거절결정의취소와이사건출원상표 서비스표의등록을구하는거절결정불복심판을청구하였으나, 특허심판원은 2014원 86 사건으로위심판청구를심리한후, 이사건출원 상표 서비스표 의문자부분 Social Hub 가다양한소셜네트워크 서비스 (Social Network Service, SNS) 를통합ㆍ관리하여제공하는커뮤니케이션서비스를지칭하는것으로널리통용되고있으며, 나아가도형부분 도문자부분의의미와연관하여볼때별개의관념을낳는다고볼수없는부수적또는보조적인것에불과하므로, 결국이사건출원상표 서비스표는상표법제6조제1항제3호, 제7호에해당한다 는이유로위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑1~3호증, 변론전체의취지 2. 원고의주장요지 가. 이사건출원상표 서비스표는도형과문자가상하 2단으로구성된결합상표로서, 그가운데문자부분 Social Hub 는지정상품및서비스업의성질을

169 직접적으로전달하는용어가아니라, 이미존재하는용어중에서임의로선택하여이루어진 임의선택표장 (arbitrary mark) 또는지정상품및서비스업의성질을간접적으로암시하는데그칠뿐인 암시표장 (suggestive mark) 에해당하고, 여기에다가원고가창작한식별력이있고독창적인형태의굴곡을지닌 4 변을가진사각도형이결합되어, 전체로서자타상품 ( 서비스업 ) 의식별력을지닌다. 설령문자부분 Social Hub 가기술적표장에해당하여식별력이인정되지않는다하더라도, 식별력있는도형부분의결합으로인하여전체적으로식별력이있게되었므로, 이사건출원상표ㆍ서비스표는기술적표장이라할수없다. 따라서이사건출원상표 서비스표는지정상품및서비스업의성질이나그지정상품및서비스업을직접적으로설명하는용어로만이루어진기술적표장이라고할수없으므로, 상표법제6조제1항제3호에해당하지않는다. 나. 나아가이사건출원상표 서비스표는표장의구성중요부를이루고있는창의적인도형부분이그자체만으로도충분한식별력을구비하고있는데다가, 여기에역시식별력이존재하는문자부분이결합되어전체적으로강한식별력과고객흡입력을갖고있으며, 이사건출원상표 서비스표의등록이제3자의상표선택권을부당하게제한하거나공익에반한다고보기도어려우므로, 상표법제6조제1항제7호에해당하지않는다. 다. 따라서이사건출원상표 서비스표가상표법제6조제1항제3호, 제7호에해당함을전제로등록거절결정을유지한이사건심결은위법하므로취소되어야한다. 3. 상표법제6조제1항제3호 제7호해당여부에관한판단가. 이사건출원상표 서비스표의문자부분 1) 이사건출원상표 서비스표중문자부분 Social Hub 는영문자 Social 과영문자 Hub 가결합된것인데, 그중 Social 부분은 ( 특정장소 활동의 ) 중심지, 중추 등의각사전적의미를지니는영어단어이므로 ( 을1, 2호증 ), 그각의미를조합하면 사회적인중심지 정도의의미로해석될수있다

170 그러나아래에서보는인터넷사이트의검색결과나언론매체의보도내용등을종합하면, Social Hub 는위와같은사전적의미외에도, 오늘날인터넷의발달에따라 트위터, 페이스북, 유튜브, 블로그, 커뮤니티등다양한소셜네트워크서비스를한데모아한곳에서관리하는데도움을주는서비스 라는의미까지갖게되었고, 일반수요자나거래자들도이사건출원상표 서비스표에대한등록허부의기준시점이되는이사건심결시에는 Social Hub 를그와같은의미로이해하고있었다고봄이상당하다. 1 이른바 소셜 (social) 이라는용어는학술적인개념은아니고, 최근페이스북 (Facebook) 으로대표되는사회네트워크서비스 (Social Network Sites/Services, SNS) 가급성장하면서등장한새로운커뮤니케이션양식을지칭하는통속적개념으로사용되고있다 ( 네이버지식백과, 을4호증 ). 2 소셜허브 (Social Hub) 는다양한소셜네트워크서비스를한데모아도움을주는서비스를일컫는다 ( 인터넷위키백과, 을5호증 ). 3 소셜허브 (Social Hub) : 온라인상에서사람들과의관계를쌓는각종소셜네트워크서비스 (SNS) 를한곳에모아놓은통합플랫폼서비스를말한다. 관련업체들은 SNS로진입하는관문을미리차지하기위해자사의플랫폼을개방해페이스북ㆍ트위터ㆍ유튜브ㆍ블로그ㆍ커뮤니티등다양한 SNS를볼수있는서비스를제공하고있다 ( 네이버지식백과, 을6호증 ). 4 소셜허브경쟁이뜨거워졌다. 페이스북이약 5억명의가입자를모으며소셜허브로자리를잡아가자마이크로소프트야후등이페이스북을견제하기위해저마다소셜허브를구축하고있다. ( 중략 ) 소셜허브는각종소셜미디어를연결해주는거점을말한다 ( 자한국경제, 을7 호증 ). 5 KT는 9일부터일반휴대전화에서국내외대표 SNS(Social Network Service) 인트위터, 페이스북, 싸이월드, 미투데이를통합관리할수있는 KT 소셜허브 (Social Hub) 서비스를선보인다 ( 자연합뉴스, 을8호증 )

171 6 지인들과의관계를돈독히하는소셜네트워크서비스가인기를끌자, 이시장을잡으려는 소셜허브 경쟁도뜨겁다. 소셜허브 는각종 SNS를한곳에모아놓은통합플랫폼서비스다. 이런 SNS의관문을선점하기위해인터넷관련업체들이최근자사의플랫폼을개방해페이스북, 트위터, 유튜브, 블로그, 커뮤니티등다양한 SNS를볼수있도록했다. 네이버, 다음, SK커뮤니케이션즈등인터넷기업은물론이고 KT, 삼성전자, 마이크로소프트 (MS) 도 소셜허브 를표방하며경쟁에뛰어들고있다 ( 자중앙일보, 을9호증 ). 7 국내업체가내놓은단문형 SNS 이외대표적인소셜서비스는지난해 12 월말에출시된 네이버미 (Naverme) 다. 네이버미는사용자가한곳에서이메일, 블로그, 카페, SNS 등을확인하고, 뉴스나생활정보등다양한콘텐츠를구독할수있는서비스다. 당시 NHN은네이버미를소셜허브로키우겠다는전략을밝혔다 ( 자매일경제, 을10호증 ). 8 소셜 이라는단어가 IT시장에서최고의핫트렌드로떠오른지금, 포털업체들은자사의포털을 소셜허브 로만들고자수많은노력을하고있다 ( 자디지털데일리, 을12호증 ). 9 윈도우라이브 2011 은페이스북, 트위터, 네이버및다음블로그등다양한소셜네트워크서비스 ) 를한곳에서관리할수있는통합플랫폼을제공, SNS의관문인소셜허브 (Social Hub) 를지향한다 ( 자 AVING, 을13호증 ) 10 트위터, 페이스북등시에서운영하는 52개부서의 SNS를김포SNS 소셜허브를통해시홈페이지에서쉽게확인할수있게하는한편 SNS를통한시민들의문의사항이나의견등을 SNS민원으로분류해신속하게답변처리할수있도록소통민원창구를강화했다 ( 자국제뉴스, 을15호증 ). 11 인천아시안게임은 최초의소셜아시안게임 이라는제목하에, 조직위는우선한국어ㆍ영어ㆍ중국어로구성된 SNS 채널 11개를구축했다. 또블로그를 소셜허브 로개편하고각채널에서는타깃별로차별화된콘텐츠를제작하고대중의참여를유도하는프로모션과이벤트를진행했다 ( 자한겨레, 을16호증 )

172 2) 한편, 이사건출원상표 서비스표의지정상품및서비스업은모두휴대폰등통신관련장비나온라인으로제공되는통신서비스와관련된것들이어서, 지정상품및서비스업에이사건출원상표 서비스표가사용되는경우, 일반수요자나거래자들은이사건출원상표 서비스표로부터 다양한소셜네트워크서비스를한데모아한곳에서관리하면서이메일, 인스턴트메시지, 무선데이터메시지, 콘텐츠등을주고받는데도움을주는상품또는서비스업 등으로직감할것이므로, 결국이사건출원상표 서비스표는그지정상품및서비스업의효능, 용도등의성질을보통으로사용하는방법으로표시한기술적표장에해당한다고보아야한다. 나. 이사건출원상표 서비스표의도형부분 1) 이사건출원상표 서비스표의도형부분 은오렌지색바탕의굴곡진사각형안에 3인의상반신형상, 메시지창형태의말풍선및방사상형태의흰점등으로구성되어있다. 그런데위와같은도형부분의구성에다가, 도형부분에특별히다른의미를포함하였다고볼만한도안이존재하지않는점과이사건심결이전에인터넷에게재되어활용되었음이인정되는아래와같은유사도형의사용실태등을종합하면, 이사건심결당시일반수요자나거래자들은위도형부분이 다수의사람이인터넷에연결된휴대폰, 컴퓨터등장치를이용하여소셜네트워크서비스의메시지창에서서로의견이나정보를주고받는모습을형상화한것 이라고인식하였을것으로보인다. 2) 따라서이사건출원상표 서비스표의도형부분또한, 문자부분 Social Hub 가지니는 다양한소셜네트워크서비스를한데모아한곳에서관리하는데도움을주는서비스 라는의미를더욱강하게인식하도록도와줄뿐, 문자부분의의미를뛰어넘는별개의새로운관념을낳거나지정서비스업과관련하여특별한식별력을가진다고보기는어렵다

173 ( 을 17 호증의 1) ( 을 17 호증의 2) ( 을 17 호증의 4) ( 을 17 호증의 3) ( 을 18 호증 )

174 다. 종합판단 1) 상품의품질ㆍ효능ㆍ용도등을보통으로사용하는방법으로표시된부분이외에다른식별력있는문자, 기호, 도형등이결합된상표는원칙적으로기술적표장이될수없다. 그러나그와같은문자, 기호, 도형부분이부수적또는보조적인것에불과하다거나또는전체적으로볼때성질등표시상표로인식된다면, 이는상표법제6조제1항제3호가정한기술적표장이라고보아야한다. 그런데앞서본바와같이이사건출원상표 서비스표중도형부분의경우, 그표시방법, 형상, 내용및구도등에비추어일반수요자나거래자들이그의미를이해함에있어문자부분인 Social Hub 를고려할것으로보이는등문자부분에대하여부수적또는보조적인것에불과하다고보이고, 도형부분의식별력이문자부분이갖는관념을상쇄시킬수있을만큼압도적이라고볼수도없다. 그런이유로이사건출원상표 서비스표를그지정상품및서비스업인휴대폰등통신관련장비나온라인으로제공되는통신서비스분야에사용한다면, 일반수요자나거래자들은지정상품및서비스업의효능, 용도등의성질의표시에사용된것이라고직감하게될것이다. 따라서기술적표장으로서식별력이없는위문자부분에, 위도형부분을결합한이사건출원상표 서비스표또한, 전체적으로는상표법제6조제1항제3 호의기술적표장에해당하여그등록이허용될수없다. 2) 나아가앞서살핀이사건출원상표 서비스표의외관, 관념과 Social Hub 라는용어및관련도형들의사용실태및범위, 지정상품및서비스업과의관계및거래실정등을종합하면, 이사건출원상표 서비스표는그지정상품및서비스업과관련하여사회통념상자타상품이나서비스의출처에대한식별력을인정하기곤란하고, 공익상특정인에게그상표 서비스표를독점시키는것이적당하지않아보이므로, 상표법제6조제1항제7호의 수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 에도해당되어이러한점에서도등록될수없다

175 4. 결론 그렇다면이와결론을같이한이사건심결은적법하다고하겠으므로, 그취소를구하는원고의청구는이유없다. 재판장판사이정석 판사 판사 이헌 이호산

176 이사건출원상표 서비스표의지정상품및서비스업 상품류구분제9류 광역통신망라우터 (wide area network [WAN] routers), 교환라우터 (Switch Routers), 내려받기가능한디지털영상물 (downloadable digital images, namely photographic or video images), 내려받기가능한벨소리 (downloadable ring tones), 네트워크엑세스서버및운용소프트웨어 (network access server hardware and operating software), 네트워크운영시스템을위한위한소프트웨어 (software for network management system), 디지털셋톱박스 (digital set-top boxes), 디지털카메라 (digital cameras), 랜스위치 (LAN Switches), 반도체 (semiconductors), 스마트폰 (smart phones), 인터넷프로토콜사설교환기 (Internet protocol[ip] PBX [private branch exchange] switchboards), 인터넷프로토콜폰 (IP-Internet Protocol Phone), 전화기 (telephones), 캠코더 (camcorders), 컴퓨터 (computers), 컴퓨터게임프로그램 (computer game software), 컴퓨터네트워크허브 / 스위치 / 라우터 (Computer network hubs, switches and routers), 컴퓨터용모니터 (monitors for computers), 컴퓨터용프린터 (printers for computers), 키폰단말기 (key phone terminals), 팩시밀리 (facsimile machines), 하드디스크드라이브 (hard disk drives), 휴대용멀티미디어플레이어 (Portable Multimedia Player), 휴대폰 (mobile t lephones), 휴대폰및테블릿컴퓨터운영시스템용소프트웨어 (mobile phone and tablet computer operating system software), 휴대폰및테블릿컴퓨터용데이터통신케이블 (data communication cables for use with mobile phonesand tablet computers), 휴대폰및테블릿컴퓨터용이어폰 (ear phones for mobile telephones and tablet computers), 휴대폰및테블릿컴퓨터용축전지 (batteries for use with mobile phones and tablet computers), 휴대폰및테블릿컴퓨터용축전지충전기 (electric mobile phone and tablet computer battery chargers), 휴대용컴퓨터 (portable computers), 테블릿컴퓨터 (Tablet Computers), DVD플레이어 (DVD players), MP3플레이어 (MP

177 players), PDA(Personal Digital Assistants), TV수신기 (Television receivers), USB 플래쉬메모리 (USB flash memory), 인터넷또는기타통신네트워크를통한전자매체또는정보의오더링 / 포스팅 / 업로딩 / 내려받기 / 송신 / 수신 / 편집 / 추출 / 인코딩 / 디코딩 / 재생 / 저장 / 조직 / 전시 / 디스플레이 / 태깅 / 블로깅 / 공유또는제공용컴퓨터소프트웨어 (Computer software to enable authoring, posting uploading, downloading transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic media or information over the Internet or otherwise providing electronic media or information over the Internet or other communications network), 개인정보관리용컴퓨터소프트웨어 (computer software for personal information management), 텔레비전 / 컴퓨터 / 뮤직플레이어 / 비디오플레이어 / 미디어플레이어 / 이동전화기 / 휴대 / 포켓디지털전자장치를위한텍스트 / 데이터 / 오디오파일 / 비디오파일 / 전자게임의기록용및조직용및전송용및조작용및검토용컴퓨터소프트웨어 (computer software for use in recording, organizing, transmitting, manipulating and reviewing text, data, audio files, video files and electronic games in connection with TV, computers, music players, video players, media players, mobile phones and portable and handheld digital electronic devices), 수요자들이통신망을통한음악 / 공연 / 비디오 / 라디오 / 텔레비전 / 뉴스 / 스포츠 / 게임 / 문화행사 / 오락관련프로그램또는교육프로그램을포함하는멀티미디어컨텐츠 / 오디오 / 비디오 / 텍스트의프로그램을작성하고배포할수있게하는컴퓨터소프트웨어 (computer software to enable users to program and distribute audio, video, text and other multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural events and entertainment-related and educational programs via communication network), 항법 / 항로및항해계획및전자측량을위한위성및 GPS항법시스템용컴퓨터소프트웨어 (computer software for use with satellite and GPS navigation systems for navigation, route and trip planning and electronic mapping), 여행자문제공및호텔

178 / 역사적건조물 / 박물관 / 대중교통 / 레스토랑관련정보및여행 / 운송관련기타정보에관한여행정보시스템용컴퓨터소프트웨어 (computer software for travel information systems for the provision or rending of travel advice and for information concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, restaurants and other information regarding travel and transport), 전자지도의열람및내려받기용컴퓨터소프트웨어 (computer software to be used for viewing and downloading electronic maps), 스크린세이버 / 바탕화면을열람및다운로드하고음악 / 벨소리를청취및다운로드하고전자게임을실행및다운로드할수있는전자적특성을가진휴대폰및이동전화기에내장된컴퓨터소프트웨어 (embedded computer software used as an electronic feature found on cellular or mobile phones that allows users to play and download electronic games, listen to and download ring tones and music and view and download screen savers and wallpapers) 디지털도서를관리하고조작하는컴퓨터소프트웨어 (computer software for managing and organizing various digital reading contents such as e-book, e-newspaper, e-magazine), 음악을구매 / 다운로드 / 재생또는청취하는컴퓨터소프트웨어 (computer software for purchasing, downloading, playing or listening to music), 인스턴트매시지 / 이메일및연락처정보송수신 / 일정공유 / 컨텐츠공유용컴퓨터소프트웨어 (computer software for instant messaging, sending and receiving s and contact information schedule sharing and contents sharing service) 상품류구분제38류 컴퓨터와통신망을이용한영화및밀티미디어파일전송업 (Electronic transmission of streamed and downloadable multimedia files and movies via computer and other communications networks), 컴퓨터사용자사이에서오락 / 교육에관하여메시지를전송하게하기위한인터넷게시판 / 대화방 / 커뮤니티제공업 (providing on-line chat rooms, bulletin boards and community forums for the transmission of messages among computer users concerning, entertainment and education), 전화통신업

179 (communications service, namely, communications by telephone), 이메일통신업 (telecommunication services, namely, telecommunications by ), GPS 내비게이션서비스접속제공업 (providing access to a GPS navigation service), 웹캐스팅서비스 (web casting services), 컴퓨터소프트웨어 / 응용소프트웨어송수신을위한통신망접속제공업 (provision of connectivity services and access to electronic communication networks for transmission or reception of computer software and application software), 오디오 / 비디오 / 밀티미디어컨텐츠송수신을위한통신망접속제공업 (provision of connectivity services and access to electronic communications networks, for transmission or reception of audio, video or multimedia content), 온라인통신서비스제공업 (provision of on-line communications services, namely, communication by telephone), 인터넷 / 글로벌통신망을통한통신업 (communications via a global computer network or the Internet, namely communications by telephone), 이메일서비스제공업 (electronic mail, message sending and receiving services), 텔레비전방송업 (broadcasting services, namely, television broadcasting), 웹사이트및인터넷접속제공업 (provision of access to webpages, namely, providing Internet access services), 인터넷 / 글로벌통신망을통한데이터 / 음향영상이미지배포및전송업 (transmission and distribution of data or audio-visual images via a global computer network of the Internet), 전기통신을이용한디지털음악제공업 (delivery of digital music by telecommunications), 인터넷상의디지털음악사이트접속제공업 (providing access to digital music websites on the Internet, namely, providing Internet access services), 인터넷 / 컴퓨터 / 통신망을통한스마트폰및이동전화기용컴퓨터소프트웨어전송업 (electronic transmission of computer software for smart phones or mobile phones via the Internet and other computer and electronic communication networks) ( 끝 )

180 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2014허9000 거절결정 ( 상 ) 원 고 박 서울소송대리인변리사박지호 피 고 특허청장소송수행자이중열 피고보조참가인 이 서울 소송대리인법무법인현담당변호사박종률 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은보조참가로인한부분을포함하여원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 4050 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원서비스표 1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호

181 2) 구성 : 3) 지정서비스표 : 서비스업류구분제44류의이비인후과업, 병원업등 ( 구체적인지정서비스업은별지 이사건출원서비스표의지정서비스업 과같다.) 4) 출원인 : 원고 나. 선등록서비스표 1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 2) 구성 : 3) 지정서비스업 : 서비스업류제 44 류의이비인후과업 다. 심결의경위 1) 특허청심사관은 이사건출원서비스표는상표법제8조제 1항, 제7조제1항제7호에해당하여서비스표등록을받을수없다 는이유로거절이유를통지하였다. 이에원고는 특허청심사관에게의견서를제출하였으나, 특허청심사관은 이사건출원서비스표는상표법제7조제1항제7호에해당하여서비스표등록을받을수없다. 는이유로이사건출원서비스표의등록을거절하는이사건거절결정을하였다. 2) 원고는 특허심판원 2013원 4050호로이사건거절결정의취소를구하는심판을청구하였다. 특허심판원은 이사건출원서비스표는선등록서비스표와그표장및지정서비스업이같거나유사하여상표법제7조제1항제7호에해당되므로, 그등록을거절한이사건거절결정은타당하다. 는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1 내지 4호증, 을가제1, 2호증의각기재, 변론전체의취지

182 2. 원고주장의요지이사건출원서비스표와선등록서비스표의 SUMM 부분은 숨 으로호칭될수있는데, 그지정서비스업인 병원업 또는 이비인후과업 과관련하여식별력이미약하여요부가될수없고, 양표장을전체적으로관찰해보면, 외관과관념및호칭이서로달라유사하지아니하다. 따라서이사건출원서비스표는선등록서비스표와그표장이유사하지아니하여상표법제7조제1항제7호에해당하지아니하는바, 이사건심결은이와결론을달리하여위법하다. 3. 이사건출원서비스표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 표장대비 1) 판단기준상표의유사여부는상표의외관 호칭 관념을수요자의입장에서전체적 객관적 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여판단하여야하는것이므로, 외관 호칭 관념중에서어느하나가유사하다하더라도수요자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여수요자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다 ( 대법원 선고 2013후 808 판결, 대법원 선고 2001후 3415 판결등참조 ). 한편문자와도형이결합된상표는도형부분이독특하고그자체로어떤호칭이나관념을도출할수있는경우가아닌한일반적으로문자부분으로호칭 관념된다 ( 대법원 선고 99후1850 판결등참조 ). 이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표에도마찬가지로적용된다. 각구성부분을분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있다고인정할수없는서비스표는언제나그구성부분전체에의하여호칭 관념되는것은아니고 독립하여자타서비스의식별기능을할수있는구성부분 만으로간략하게호칭 관념될수있고, 또하나의서비스표에서 2개이상의호칭이나관념이생기는경우에그중하나의호

183 칭 관념이타인의서비스표와동일또는유사한때에는양서비스표는유사하다고할수있다 ( 대법원 선고 2005후 1134 판결등참조 ). 2) 판단 가 ) 이사건출원서비스표 는직사각형의각변을 오목하게형상화한도형안쪽에 3단으로영문자,, 을세로로배열한표장이다. 부분은수면클리닉 ( 을가제3호증 ) 이라는의미로이사건출원서비스표의지정서비스업인이비인후과업, 병원업의용도, 성질등을직접적으로표시하는것으로쉽게인식될수있으므로, 식별력이없다고볼수있다. 한편 부분은라틴어사전에 자기의재산, 본성, 특징 등의의미로소개되어있을뿐 ( 을가제4호증 ) 그지정서비스업과관련된거래계에서일반적으로사용되고있다고보기어렵다. 부분은 숨 또는 수움 으로호칭될수있는데, 그중 숨 으로호칭될경우 사람이나동물이코또는입으로공기를들이마시고내쉬는기운또는그렇게하는일 이라는의미로인식될수는있으나, 갑제7 내지 12 호증 ( 가지번호가있는것은가지번호를포함한다 ) 의각기재만으로는수요자들이그로부터귀, 코, 목에관련된질환에대한내과적 외과적치료를하는진료과인 이비인후과업 을직감한다고보기어렵고, 공익상특정인에게독점시키는것이적당하지않다고볼특별한사정도보이지않는다. 따라서이사건출원서비스표의 부분은식별력이인정된다. 이사건출원서비스표의표장은,, 부분이명확하게구분되어인식될수있고, 이사건출원서비스표에서 부분을요부로서분리내지추출하여관찰하는것이거래실정상자연스럽지못하다고여겨질정도로이사건출원서비스표의문자들이불가분적으로결합되어있다거나거래실정상이사건출원서비스표가항상전체문자로서만인식되고통용된다고보기어렵다. 또한,, 의결합으로단어들의의미를단순히합친이상의독자적인의미

184 를갖거나새로운관념을형성한다고보기어렵다. 위와같은사정에비추어보면, 이사건출원서비스표는 로호칭 관념될수있다. 만으 나 ) 선등록서비스표 는도형부분인 과문자 부분인, 를세로로배열한표장이다. 부분은그지정서비스업과관련하여식별력이없다. 문자 부분중 는상대적으로작게표시되어있으며, 아주좋은잠 과호흡 (Far Good Sleep & Breath) 이라는뜻으로수요자들에게그바로위에위치한문자부분을수식하는의미로인식될것이므로, 위부분만이독립하여거래에놓일수있다고보기어렵다. 또한도형부분과문자부분을분리하면거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합되어있다거나거래실정상결합되어인식되고통용된다고보기어렵고, 도형과문자부분의결합으로새로운관념을형성한다고보기도어렵다. 위가 ) 항에서살펴본바와같이지정서비스업인이비인후과업과관련하여 부분이식별력이없거나미약하다고볼수없으므로, 정관사로서식별력이있다고보기어려운 부분을제외한 부분은독립하여자타서비스업식별기능을충분히할수있다. 다 ) 위와같은사정들에비추어보면, 이사건출원서비스표는요부인 만으로호칭 관념될수있는바, 선등록서비스표의요부인 과외관 호칭 관념이동일 유사하여, 이사건출원서비스표를선등록서비스표와동일 유사한서비스업에함께사용할경우수요자로하여금그출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있으므로, 양표장은서로유사하다