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5 일러두기 1. 본책자는심판관의전문성을제고하고심판품질을향상하기위한심판관보수교육교재로편찬한것으로써먼저권리별 ( 상표, 디자인, 특허 실용신안 ) 로대별하고, 특허 실용신안에대하여는기계 금속 건설, 화학 생명공학, 전기 전자 통신분야로구분하여발간하였습니다. 2. 본책자에게재된판결문은 2012년 1 ~ 3월까지대법원및특허법원에서선고된판결중특허심판원의심결이취소된사건과승소사건중심판실무에필요한중요사건을중심으로수록하였으며, 심판의종류별로구분하여수록하였습니다. 3. 사건별부호문자의부여에관한대법원예규에의하여판례번호중 후 자는특허상고사건을, 허 자는특허법원사건을, 심판사무취급규정제9조제2항에의하여 당 자는특허심판원사건중당사자사건을, 원 자는특허심판원사건중거절결정불복사건을표시한것입니다. 4. 아무쪼록본책자가심판업무수행에조금이나마도움이되기를바라며, 앞으로도계속보완 발전시켜나가도록하겠습니다.

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7 목차 CONTENTS Ⅰ. 등록무효 허7799 ( 취소환송 ) 3 이사건등록상표 은이사건등록상표의등록결정일무렵이미 NT PANEL 이건축업계에서뛰어난내구성등의특성이있는 고밀도목재판넬 등의의미로관용적으로사용되어오고있다할것이어서, 이사건지정상품의수요자인건축업계종사자들은이사건등록상표 을쉽게 NT PANEL 로직감할것이므로지정상품과관련하여상품의성질을나타내는상표로서상표법제6조제1항제3호에해당하여그등록이무효로되어야한다 허12067 ( 취소환송 ) 9 이사건등록상표 과선등록상표 은이사건등록상표의요부인 예지연파동 과선등록상표인 파동성명 은 파동 부분이공통되나외관및호칭이서로다르고, 예지연파동 은조어로서관념을대비할수없으므로상표법제7조제1항제7호의등록무효사유에해당하지않는다 허 ( 취소환송 ) 14 이사건등록서비스표 등록서비스표 은비록외관이나관념에있어서는선 과유사하다고보기어려우나, 오늘날문자 - i -

8 상표의유사여부의판단에있어서가장중요한요소인그호칭이극히유사하여동일 유사한서비스업에사용할경우일반수요자나거래자에게그서비스의출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있다고보기에충분하여전체적으로유사하다고봄이타당하므로상표법제7조제1항제 7호에해당한다 후1357 ( 파기환송 ) 21 이사건등록상표 와선사용상표 는처음 3글자의알파벳이 ALP 로같으며중간이후에알파벳 N, ST 와 R 을포함하고있는등동일하게배열되어있는알파벳이상당한정도에이르므로외관이유사하고, 알프스에관련된어떤것 을떠올리게하는점에서관념도유사하며, 이사건등록상표는 알펜스터 등으로, 선사용상표는 알핀스타스 또는 알파인스타스 등으로호칭되어전체적으로유사하게청감되므로그호칭도서로유사하다 후 1876 ( 파기환송 ) 24 이사건등록상표 와선등록상표 는그외관및관념이서로다르기는하나, 이사건등록상표를 큐티 로호칭하는경우에는선등록상표와그호칭이 큐티 로서완전히동일하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있으므로, 양상표는서로유사하다고할것이다 후2275 ( 상고기각 ) 26 제척기간경과전에특정한선등록상표에근거하여등록무효심판을청구한경우라도제척기간경과후에그심판및심결취소소송절차에서새로운선등록상표에근거하여등록무효주장을하는것은, 비록그새로운선등록상표가새로운무효사유가아닌동일한무효사유에대한새로운증거에해당한다고하더라도, 실질적으로는제척기간경과후에새로운등록무효심판청구를하는것과마찬가지이므로허용되지아니한다. - ii -

9 허9795 ( 청구기각 ) 29 이사건등록상표인 은 천연의 라는의미를지닌영어단어 Natural 의한글음역인 내츄럴 과별도의한글 칼 이결합되어구성된것인데, 건강식품, 의약품, 농약품등다양한분야에서이미 CAL( 칼 ) 이 칼슘 (Calcium) 을지칭하는약칭으로통용되고있는점과우리나라의일반적인영어보급수준등에비추어볼때수요자가 내츄럴칼 을 천연칼슘 이라고쉽게직감할것으로보이므로 천연칼슘 이함유된지정상품에사용될경우에는상품의원재료를나타낸것으로식별력이없고, 천연칼슘 이함유되지않은지정상품에사용될경우에는이를 천연칼슘 이함유된것으로상품의품질을오인할우려가충분히있다. Ⅱ. 권리범위확인 후 2046 ( 상고기각 ) 35 이사건등록상표 와확인대상표장 은그외 관, 칭호및관념에서서로확연히구분되므로유사하지않다 후3872 ( 파기환송 ) 37 적극적권리범위확인심판청구의상대방이확인대상표장에관하여상표법제57조의3의 선사용에따른상표를계속사용할권리 를가지고있다는것은대인적 ( 對人的 ) 인상표권행사의제한사유일뿐이어서상표권의효력이미치는범위에관한권리확정과는무관하므로, 상표권침해소송이아닌적극적권리범위확인심판에서선사용권의존부에대해서까지심리 판단하는것은허용되지아니하므로원심이피고의선사용권이있음을이유로들어확인대상표장 이이사건등록상표 의권리범위에속하지아니한다고판단한것은권리범위확인심판에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있다. - iii -

10 허9863 ( 청구기각 ) 39 확인대상표장 명인약손 은 어떤분야에서기예가뛰어나유명한사람 이라는의미의 명인 과 약과같은효력이있는손 이라는의미의 약손 으로구성된표장으로서 마사지업, 피부관리업 과관련하여볼때전체적으로 빠르고도극히효과적으로피로 근육뭉침의해소 ( 마사지 ), 피부트러블의치료 ( 피부관리 ) 를한다 는의미로직감되므로확인대상표장은전체적으로볼때마사지업, 피부관리업의품질, 효능등을보통으로사용하는방법으로표시한기술적표장에해당한다고할것이어서이사건등록서비스표 의효력이미치지아니한다 허10283 ( 청구기각 ) 43 이사건등록서비표 의요부인 과확인대상서비스표 힘찬하루정형외과 의요부인 힘찬하루 는 힘찬 부분이공통되나, 전체적으로외관, 호칭및관념이모두유사하지아니하여표장이동일 유사하지않아확인대상서비표는이사건등록서비스표의권리범위에속한다고할수없다. Ⅲ. 등록취소 후3025 ( 파기환송 ) 49 이사건등록상표의지정상품인 속셔츠, 콤비네이션내의 등의류의표면전체에걸쳐반복적으로 VICTORIA S SECRET, Victoria s Secret, victoria s secret 등의문자가상당한크기로표시되어있어의류의장식적심미감을느끼게하는기능도하지만, 또한편으로는일반수요자들은의류내부의라벨을확인하지않고도해당상품의출처를쉽게식별할수있고원고도그러한의도로실사용표장들을의류의표면에표기한것으로보이는점등에비추어볼때상품의출처표시를위하여사용된것으로서상표로사용되었다고봄이상당하다. - iv -

11 허 ( 청구기각 ) 53 실사용상표 ( ) 는부분이영문자 MEDPHARM 의 가운데 P 자를도안화한것으로그한글발음이아래부분의 달리 메드팜 이므로일반수요자나거래자에의하여 과는 과 이결합된상표로인식될것이고, 원고가 이사건등록상표의지정상품과동일한상품을지정상품으로하여이라는상표를이사건등록상표와는별개의독립된상표로등록한사실이있으므로실사용상표는거래사회의통념상 으로만구성된이사건등록상표와는다른외관 호칭 관념을형성하고있다고판단된다 허10740 ( 청구기각 ) 58 실사용표장이상품자체에표시된것이아닌데다가실사용표장아래비치된화장품들이모두 essie 제품이라는점을인정할증거도없으며, 네일샵내부에서 미용업, 미용상담업 또는 화장상담업 의서비스가제공되고있어그서비스를받는수요자들은정면에표시된실사용표장을보고그서비스업의출처를표시하는표장으로인식할것이므로, essie 표장이단순히상품의출처를표시하는표장에불과하다는원고의주장은받아들이기어렵다 허474 ( 청구기각 ) 69 원고의광고행위가있었던시점이이사건서비스표양도에관한피고와의교섭이시작된이후로서피고의취소심판청구로부터는불과 11일또는 9일이전이거나그전날이었던점을종합하여보면, 위와같은광고행위는원고가이사건서비스표양도에관한피고와의협의과정에서유리한지위를차지하거나, 그합의에이르지못한피고가이사건서비스표에대한불사용취소를청구할경우그취소를모면하기위하여명목상으로행한것에불과하다고보는것이타당하다. - v -

12 Ⅳ. 거절결정 허 9337 ( 청구기각 ) 81 이사건출원상표 와선등록상표 는관념은서로 대비할수없으나, 외관에서느껴지는직관적인상과호칭이유사하여전 체적, 객관적, 이격적으로관찰할때유사한표장에해당한다 허9535 ( 청구기각 ) 87 이사건출원서비스표 와선등록서비스표 는외관은상이하고, 관념은대비할수없으나, 호칭이서로유사하므로전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여볼때유사한표장에해당한다 허10399 ( 청구기각 ) 93 이사건출원서비스표 은상표법제6조제1항제7호의수요자가누구의업무에관련된서비스업을표시하는것인가를식별할수없는서비스표에해당하나, 그지정서비스업과관련하여사용에의한식별력을취득하였다. 그러나 우리들 이라는단어에대한일반인의자유로운사용을방해하는것은사회일반의공익을해하여공공의질서를위반하는것이고, 그러한단어의등록사용은 우리들 이라는용어에대한이익을등록권자에게독점시키는것이어서공정한서비스업의유통질서에도반한다고할것이므로이사건출원서비스표는공공의질서를해칠우려가있는상표로서상표법제7조제1항제4호에해당한다 허 ( 청구기각 ) 104 이사건출원서비스표 가 화장하다, 분장하다 라 - vi -

13 는뜻을지닌서비스표로서비록 maquillée 란단어자체는일반수요자들이쉽게접할수없어사전등을찾아보고서야알수있는것이라고하더라도그단어가갖고있는객관적인의미가지정서비스업중 미용업, 분장사의서비스업 의효능 용도등을나타내는것이고, 실제그와같은의미대로거래계에서 메이크업, 웨딩화장을제공하는서비스업 에사용되고있는이상상표법제6조제1항제3호에해당한다 허 ( 청구기각 ) 109 이사건출원서비스표 와선등록서비스표 는외관, 호칭, 관념이모두유사하여전체적으로유사하므로동일 유사한서비스업에함께사용될경우출처의오인 혼동의우려가있는유사한표장이다 허 ( 청구기각 ) 115 이사건출원상표 은여성아이돌그룹이대중매체에모습을 드러낸때로부터이사건출원상표의출원일까지약 2개월여에불과하다하더라도 2NE1 은국내의유명한여성 4인조아이돌그룹으로서이사건출원상표의출원일무렵국내의수요자사이에널리알려져있어저명성을획득하였다고판단되므로저명한타인의명칭에해당한다. - vii -

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15 Ⅰ. 등록무효 허 7799 ( 취소환송 ) 허 ( 취소환송 ) 허 ( 취소환송 ) 후 1357 ( 파기환송 ) 후 1876 ( 파기환송 ) 후 2275 ( 상고기각 ) 허 9795 ( 청구기각 ) - 1 -

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17 특허법원 제 5 부 판 결 사 건 2011허 7799 등록무효 ( 상 ) 원 고 김 (******-*******) 서울소송대리인변리사오승건 피 고 민 (******-*******) 서울소송대리인법무법인로웰담당변호사김동섭 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당486호사건에관하여한심결중상표등록제 호의지정상품중 목제판넬, 건축용비금속제패널, 비금속제도어패널, 비금속제벽널, 건축용비금속제미장벽판, 비금속제벽판자, 비금속제징두리벽판, 목제징두리벽판, 건축용목재펄프제판, 건축용목판, 건축용비금속제표면마감재, 건축용비금속제벽외장재료 에대한부분을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 - 3 -

18 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 (1) 등록번호 / 출원일 / 등록결정일 / 등록일 : 상표등록제 호 / / / (2) 구성 : (3) 지정상품 : 상품류구분제19류의목제판넬, 건축용비금속제패널, 비금속제도어패널, 비금속제벽널, 건축용비금속제미장벽판, 비금속제벽판자, 비금속제징두리벽판, 목제징두리벽판, 건축용목재펄프제판, 건축용목판, 건축용비금속제표면마감재, 건축용비금속제벽외장재료등 (4) 상표권자 : 피고 나. 이사건심결의경위 (1) 원고가 특허심판원에피고를상대로이사건등록상표는상표법제6조제1항제6호의 간단하고흔히있는표장만으로구성된상표 에해당하거나같은항제7호의 수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 에해당된다고주장하면서등록무효심판을청구하였다. (2) 특허심판원은이를 2011당 486호로심리후, 이사건등록상표는 간단하고흔히있는표장만으로된상표 또는 기타식별력이없는표장 에해당되지않는다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1, 2호증, 변론전체의취지 - 4 -

19 2. 원고주장의심결위법사유의요지이사건등록상표는그지정상품중원고가심결의취소를구하는지정삼품들인 목제판넬, 건축용비금속제패널, 비금속제도어패널, 비금속제벽널, 건축용비금속제미장벽판, 비금속제벽판자, 비금속제징두리벽판, 목제징두리벽판, 건축용목재펄프제판, 건축용목판, 건축용비금속제표면마감재, 건축용비금속제벽외장재료 ( 이하 이사건지정상품 이라한다 ) 와관련하여상표등록당시다음각호에해당하거나상표등록이된후에다음각호에해당하게된상표로서상표법제71조제1항제1호내지같은항제5호에의하여그등록이무효로되어야한다. 가. 이사건등록상표의요부는 엔티 가될것인바 엔티 는영어알파벳 NT 의단순한한글음역이어서알파벳두글자로만구성된상표로서상표법 제 6 조제 1 항제 6 호의 간단하고흔히있는표장만으로된상표 에해당한다. 나. 이사건등록상표는거래업계및수요자간에건축자재인 고밀도목재판넬 의제품명으로보편적 관용적으로사용되어온 NT Panel, NT 판넬 의단순한한글음역에불과하여, 이사건지정상품과관련하여거래업계에서 고밀도목재판넬 상품을의미하는것으로인식되어온 보통명칭 또는 관용표장 으로서상표법제6조제1항제1, 2호에해당한다. 다. NT Panel 은특별한품질및효능을지닌 고밀도목재판넬 을의미하 므로이사건등록상표는지정상품에대한품질표시, 효능표시표장으로서상 표법제 6 조제 1 항제 3 호에해당한다. 라. 이사건등록상표는 NT Panel 의상품명, 제품명으로서의실사용례에비추어볼때에공익상특정인에게독점시키기에적합하지않아 수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 로서상표법제6조제1항제7호에해당한다

20 마. 이사건등록상표는 NT Panel 의단순한한글음역으로특별한품질및효능을지닌 고밀도목재 ( 판넬 ) 을의미하는것이어서이사건등록상표를 고밀도목재 ( 판넬 ) 이아닌상품에사용하거나 고밀도목재 ( 판넬 ) 을원재료로하지않는상품에사용할경우상품의품질이오인되거나수요자를기만할우려가높아상표법제7조제1항제11호에해당한다. 3. 판단가. 인정사실다음각사실은갑제4 내지 6, 12 내지 15, 20 내지 27, 43 내지 45, 47, 48호증의각기재와변론의전취지를종합하여인정된다. (1) 오스트리아의건축자재생산업체인푼더막스 (FUNDERMAX) 사는 고밀도목재패널 을개발하여 NT PANEL 이라칭하였는데, 푼더막스사는 NT PANEL 을오스트리아나국내에서상표로등록하지아니하였다. (2) 푼더막스사가생산한 NT PANEL 은네델란드판매업체인플라스티카플라트비. 브이 (Plastica Plaat B.V.) 사등여러경로를통하여국내에수입되어유통되었다. (3) 인터넷에게시된 건축재료스터디 라는제목의웹문서 ( 갑제44호증 ) 에는 NT PANEL 과관련하여다음과같은취지로기재되어있다. 고밀도목재패널 (NT PANEL), 재생톱밥이나칩으로구성된합성목재와는달리, NT PANEL 은필란드산목재를바로순수크라프트지 (KRAFT) 와인체에무해한천연수지 ( 석유합성수지가아님 ) 로구성되어대단한압력으로고온에서압축하여만든소재이다. 뛰어난고탄력과고강성을지니게된목재구조의 NT PANEL 은어떠한외부환경과충격및생활스크래치 ( 기스 ) 에도반영구적인내구성을가질수있는것이다. 고압축목재 NT PANEL( 엔티판넬 ) 고밀도목재패널 (NT PANEL) 의특징, 탈색이없다. NT Panel은기존고밀도목재의일반적자외선차단 UV 코팅과는달리제4세대 NT 표면공법으로 ( 레이져흡착공법 ) 외부환경에장기간노출되어도변색, 탈색이발생되지않는다. NT PANEL 표면은유리표면처럼경도가매우강해유지보수성이탁월하다

21 (4) 인터넷검색사이트인 Google, Naver에서 엔티판넬 을검색하면, 엔티판넬 또는 NT PANEL 이 고밀도목재패널 내지 고밀도목재패널의한품목 정도의의미로사용된블로그와웹문서등이다수검색된다 ( 갑제4 내지 6 호증 ). (5) 경향신문은 2009년 경향닷컴 2009년하반기유망브랜드대상 건설분야에선정된 형제산업 ( 주 ) 의소개기사중 형제산업에서는크게비철사업과목재사업이진행된다. 목재사업분야에서는이뻬, 쿠마루, 남미산목재, 열처리목재, 고밀도 NT 판넬등이시공된다. 는내용의기사를게재하였다 ( 갑제 45호증 ). (6) 사단법인한국물가협회인터넷사이트에서는품명의하나로서 고밀도목재패널 (NT PANEL) 및 고밀도목재NT패널 이란표현을사용하고있고 ( 갑제20호증 ), 조달청사이트에서도 NT PANEL 을품명으로사용하고있으며 ( 갑제21호증 ), 대한건설협회월간거래가격인터넷사이트에서도 고밀도목재 NT 패널 을품명으로사용하고있고 ( 갑제26호증 ), 사단법인한국응용통계원의 월간유통물가 웹사이트에서도 외장용고밀도목재NT PANEL 을품명으로사용하고있다 ( 갑제27호증 ). (7) 2010 부산경향하우징페어관련인터넷검색자료에서는 NT판넬에대하여 NT판넬( 고밀도압축패널 ) 목재섬유펄프를압축한고강도압축판넬로인간과환경을위해태어난소재입니다. 탁월한내구성과축격성및내화학성을자랑하며색채보존성이뛰어나며변색및뒤틀림이전혀없는소재로서반영구적이므로항상새제품과같은표면이유지됩니다. 오염되더라도신나나약품으로닦아도표면에이상이없다. 청소성이좋아유지비용이줄고새제품과같이항상산뜻한느낌. NT판넬 ( 고밀도압축패널 ) 의또하나의장점은화재시유해물질이발생하지않는다. 와같이기재되어있다 ( 갑제25호증 ). (8) 주식회사시은아이엔티가 2007년경제작 반포한카달로그에는 NT 판넬 이란표현이여러군데기재되어있고 ( 갑제15호증 ), 플라스티카플라트비. 브이사의카달로그, 홈페이지등에도 NT 가고밀도목재판넬을지칭하는의미로수회사용되어있으며 ( 갑제12 내지 14호증 ), 주식회사밀레니엄엔터프라이즈홈페이지의제품설명에서도 안내판 의재료명으로 NT PANEL 이사 - 7 -

22 용되어있고 ( 갑제43호증 ), 유통쇼핑몰인 Made-in-China.com 에서는 naiteli 란상표의벽면외장용벽면마감판넬상품에대해 NT-5802 를상품모델번호로사용하고있으며 ( 갑제47호증 ), 건축자재유통회사인케마주안젤리타 (Kemajuan JELITA) 의사이트에서도내외장보드판넬상품에대해 Glasal NT 라는상품명을사용하고있다 ( 갑제48호증 ). 나. 구체적판단이사건등록상표의지정상품들이건축자재인점에비추어볼때이사건등록상표의수요자는건축업등에종사하는자라고보아야할것인데, 위인정사실을종합하여보면이사건등록상표의등록결정일무렵이미 NT PANEL 이건축업계에서뛰어난내구성등의특성이있는 고밀도목재판넬 등의의미로관용적으로사용되어오고있다할것이어서, 이사건지정상품의수요자인건축업계종사자들은이사건등록상표 을쉽게 NT PANEL 로직감할것이므로, 이사건등록상표는이사건지정상품과관련하여위지정상품들이뛰어난내구성등의특성이있는 고밀도목재판넬 임을일반수요자나거래자들이직감할수있을정도로상품의품질내지효능등을보통으로사용하는방법으로직접적으로표시한것이라할것이다. 다. 소결론따라서이사건등록상표는이사건지정상품과관련하여상품의성질을나타내는상표로서, 나머지점에관하여나아가판단할필요없이, 상표법제 6조제1항제3호에해당하여그등록이무효로되어야한다. 4. 결론그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결중이사건지정상품에관한부분은위법하므로, 그취소를구하는원고의청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다

23 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2011허 등록무효 ( 상 ) 원 고 안 (******-*******) 인천 피 고 누가이름을함부로짓는가주식회사대구북구대현동 대표이사이 소송대리인변리사장혜룡 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 2991호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록상표 (1) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제723852호 - 9 -

24 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 상품류구분제16류의 서적, 소책자, 만화책, 잡지, 핸드북, 정기간행물, 글씨, 카달로그, 팜플렛, 포스터, 스크랩북 (4) 등록권리자 : 원고 나. 선등록상표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 상품류구분제16류의 서적, 신문, 인쇄된서식용지, 인쇄된시간표, 전화번호부, 정기간행물, 잡지, 카탈로그, 포스터, 회보 (4) 등록권리자 : 피고 다. 이사건심결의경위 (1) 피고는 특허심판원에이사건등록상표권자인원고를상대로, 이사건등록상표는선등록상표와의관계에서상표법제7조제1항제 7호, 11호에해당하므로그등록이무효로되어야한다고주장하면서등록무효심판 ( 특허심판원 2010당2991호 ) 을청구하였다. (2) 특허심판원은 이사건등록상표는상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로피고의심판청구를인용하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1, 2, 3호증, 변론전체의취지 2. 이사건의쟁점이사건등록상표에대하여, 1 상표법제7조제1항제7호 ( 선출원에의한타인의등록상표와동일또는유사한상표로서그지정상품과동일또는유사한상품에사용하는상표 ), 2 같은항제11호 ( 수요자를기만할염려가있는상표 ), 또는 3 구상표법 ( 법률제8190호로개정되기전의것, 이

25 하 구상표법 이라한다 ) 제7조제1항제12호 ( 국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표와동일또는유사한상표로서부당한이익을얻으려하거나그특정인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는상표 ) 에해당하는등록무효사유가있는지여부이다. 3. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 이사건등록상표의요부 (1) 이사건등록상표의 한글성명학 부분은, 1 그지정상품인서적등에사용될경우에는상품의출처를표시하고자타상품의식별표지로인식되기보다는그서적등의내용을함축적으로표현한것으로직감하게되어그지정상품의효능, 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한것이라고보여지므로식별력이없거나미약하고, 2 앞의 예지연파동 부분과띄어쓰기로구분되어있을뿐만아니라 예지연파동 부분과결합하여새로운관념을형성하는등불가분적으로결합되었다고도볼수없으므로, 이사건등록상표의요부는 예지연파동 부분이라고할것이다. (2) 나아가이사건등록상표의 예지연파동 부분은, 1 별다른특별한의미가없는단어가연속적으로배열된조어인점, 2 글자의크기나글자체가모두동일하고띄어쓰기도되어있지않은점, 3 이사건등록상표출원또는등록결정당시 예지연 부분이나 파동 부분이그지정상품과의관계에서주지 저명하는등하여거래실정상일반수요자들이 예지연 부분과 파동 부분을분리하여인식하고있었다고인정할만한증거나실례도찾아보기어려운점등을종합하여보면, 이사건등록상표의 예지연파동 부분은 예지연 부분과 파동 부분으로분리되어인식될가능성은거의없고, 전체적으로인식되고호칭된다할것이다. (3) 이에대하여피고는원고의필명또는가명이 예지연 이므로이사건등록상표의 예지연파동 부분은 예지연 부분과 파동 부분으로쉽게분리인

26 식가능하다고주장하므로살피건대, 상표의유사여부는일반적 추상적 정형적으로판단하는것이원칙이고, 예외적으로구체적인사정을고려하여판단할것인바, 갑제15호증내지갑제19호증의각기재에의하면, 원고가이사건등록상표의출원이전부터필명또는가명으로 예지연 이라는이름을사용해온사실은인정되나, 나아가위에서본바와같이원고의필명 ( 또는가명 ) 인 예지연 이그지정상품인서적등과의관계에서주지 저명하는등하여거래실정상 예지연파동 부분이 예지연 부분과 파동 부분으로분리되어인식되었다고보기어려우니, 이와다른견해에서다투는피고의위주장은이유없다. 나. 대비판단이사건등록상표의요부인 예지연파동 과선등록상표인 파동성명 은 파동 부분이공통되나전체적으로글자수, 구성글자등의차이로외관및호칭이서로다르고, 예지연파동 은별다른의미가없는조어로서관념을대비할수없으므로, 양상표를동일 유사한지정상품에함께사용하더라도일반수요자나거래자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있다고보기어렵다. 다. 소결론따라서이사건등록상표는선등록상표와표장이동일 유사하지않으므로지정상품의동일 유사여부에관하여더살펴볼필요없이상표법제7조제1항제7호의등록무효사유에해당하지않는다. 4. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제11호또는구상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부상표법제7조제1항제11호와구상표법제7조제1항제12호는모두상표의동일 유사를전제로하는등록무효사유인데, 위에서본바와같이이사건

27 등록상표는선등록상표와동일 유사하지않으므로, 나머지점에관하여더살 펴볼필요없이위등록무효사유들에도해당하지않는다. 5. 결론 그렇다면이사건심결은이와결론이달라위법하므로, 그취소를구하 는원고의청구는이유있어이를인용한다

28 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2011허 등록무효 ( 상 ) 원 고 설 (******-*******) 전주시소송대리인변리사이재성, 이춘 피 고 김 (******-*******) 서울소송대리인특허법인신지담당변리사안영백 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 당 1516 호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 이 유 1. 기초적사실관계 가. 이사건서비스표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호

29 (2) 구성 : (3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제43류의극장식주점업, 무도유흥주점업, 바 (bar) 서비스업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 주점업, 칵테일라운지서비스업, 한국식유흥주점경영업, 휴게실업 (4) 서비스표권자 : 피고 나. 선등록서비스표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 (2) 구성 : (3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제43류의간이식당업, 관광음식점업, 레스토랑업, 서양음식점경영업, 식당체인업, 식품소개업, 카페업, 카페테리아업, 스낵바업 (4) 서비스표권자 : 원고 다. 이사건심결의경위 (1) 원고는, 김인호가 피고를상대로청구한서비스표등록무효심판사건 (2011당1516호 ) 에참가하여, 이사건서비스표가선등록서비스표와의관계에서상표법제7조제1항제7호에해당한다고주장하였다. (2) 특허심판원은, 이사건서비스표와선등록서비스표는호칭에서는유사하나외관이다르고관념이뚜렷이구별되므로동일또는유사한표장에해당하지않는다는이유로, 위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1, 2, 3호증, 변론전체의취지

30 2. 이사건서비스표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부가. 표장의대비 (1) 관련법리상표의유사여부는동종의상품에사용되는두개의상표를그외관, 호칭, 관념등을객관적 전체적 이격적으로관찰하여일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그어느한가지에있어서라도거래상상품의출처에관하여오인 혼동을초래할우려가있는지의여부에의하여판단하여야하며, 외관, 호칭, 관념중어느하나가유사하다하더라도다른점도고려할때전체로서는명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야하고, 특히오늘날방송등광고선전매체나전화등의광범위한보급에따라상표를음성매체등으로광고하거나전화로상품을주문하는일등이빈번한점등을고려할때, 문자상표의유사여부의판단에있어서는그호칭의유사여부가가장중요한요소가된다 ( 대법원 선고 97후3050 판결등참조 ). 한편하나의상표에서두개이상의호칭이나관념을생각할수있는경우에그중하나의호칭 관념이타인의상표와동일또는유사하다고인정될때에는두상표는유사하다고보아야한다 ( 대법원 선고 2003후 1871 판결등참조 ). 그리고위와같은법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표에관해서도마찬가지로같이적용된다. (2) 외관의대비 이사건서비스표 는영문자 CRAZY 와 DUCK 가상하 2 단으로구성된데비하여, 선등록서비스표 는영문자 CRAZY 와 DOG 가 1단가로로띄어서쓰여있을뿐만아니라, 구성된일부

31 영문자자체도 DUCK 과 DOG 으로서로다르므로, 양서비스표의외관은서 로유사하다고보기어렵다. (3) 호칭의대비상표의유사판단에있어서외국어로이루어진상표의호칭은우리나라의거래자나수요자가그외국어상표를특정한한국어로표기하고있는등의구체적인사용실태가인정되는경우가아닌한, 우리나라의거래자나수요자의대부분이그외국어를보고특별한어려움없이자연스럽게하는발음에의하여정하여짐이원칙이라할것인데 ( 대법원 선고 2004후 2093 판결등참조 ), 우리나라의일반수요자나거래자들의자연스러운영어발음습관에비추어보면, 이사건서비스표는 크레이지덕 으로, 선등록서비스표는 크레이지독 또는 크레이지도그 로각호칭된다할것이다. 그런데선등록서비스표가 크레이지독 으로호칭될경우, 양서비스표는 5 음절로서음절수에차이가없을뿐만아니라, 맨끝음절인 덕 과 독 에있어서그모음 ( 중성 ) 이 ㅓ 와 ㅗ 인차이외에는초성과종성이각 ㄷ 과 ㄱ 으로서서로같고, 그앞의나머지 4개음절인 크레이지 부분에있어서는아무런차이가없다. 이러한사정에다모음의분류상으로도 ㅓ 와 ㅗ 는모두후설모음과중모음에해당하여발음할때그혀의위치가유사한 1) 점까지종합하여보면, 위와같이선등록서비스표가 크레이지독 으로호칭될경우전체적으로양서비스표의호칭은그청감이극히유사하다고봄이타당하다. (4) 관념의대비우리나라일반수요자의직관적인관념에서볼때, 이사건서비스표는 미친오리 또는 열광하는오리 로, 선등록서비스표는 미친개 또는 열광하는개 로각인식될것이므로, 양서비스표는수식어인 미친 또는 열광 1) 후설모음 ( 後舌母音 ) 은혀의가운데가입천장의중앙부에접근하거나혀의뒷부분이연구개 ( 입천장 뒤쪽 ) 에접근한상태에서발음되는모음을, 중모음 ( 中母音 ) 은입이중간정도벌어진상태에서발음 되는모음을각지칭한다 ( 갑제 4 호증참조 )

32 하는 이라는일부관념은같으나, 피수식어인 오리 와 개 가서로종류를달리 하여전체적관념은서로유사하다고보기어렵다. (5) 대비결과의종합이상을종합하면, 이사건서비스표는비록외관이나관념에있어서는선등록서비스표와유사하다고보기어려우나, 오늘날문자상표의유사여부의판단에있어서가장중요한요소인그호칭이극히유사하여, 이사건서비스표를선등록서비스표의지정서비스업과동일 유사한서비스업에사용할경우일반수요자나거래자에게그서비스의출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있다고보기에충분하므로, 양서비스표의표장은전체적으로유사하다고봄이타당하다. 나. 지정서비스업의대비지정서비스업의유사여부는제공되는서비스의성질이나내용, 제공수단, 제공장소, 서비스업의제공자와수요자의범위등거래의실정등을고려하여일반거래의통념에따라판단하여야할것인데 ( 대법원 선고 2000후2156 판결등참조 ), 이사건서비스표와선등록서비스표의각지정서비스업은모두서비스업류구분제43류에속하는음식점업등으로서서로유사하다. 다. 피고의주장에관한판단 (1) 피고의주장 CRAZY 또는 크레이지 라는단어를포함하는많은서비스표가등록또는출원공고되었으므로, 적어도그와지정서비스업을같이하는서비스표에관한한 CRAZY 라는용어는표지로서의식별력이없거나미약하다. 따라서이사건서비스표및선등록서비스표에있어서도각 CRAZY 라는부분은요부가될수없으므로, 이사건서비스표는 덕 으로, 선등록서비스표는 독

33 또는 도그 로각호칭될것인데, 이러한경우양서비스표의호칭은전체적인 청감이서로다르다. (2) 판단살피건대, 양서비스표의지정서비스업이속한상표법시행규칙상의서비스업류구분제43류의서비스업에관하여, CRAZY 또는 크레이지 라는단어를포함하는별지기재의서비스표들이등록또는출원공고된사실을인정되기는한다 ( 을제1 내지 19호증 ). 그러나서비스표의등록적격성유무는지정서비스업과의관계에서각서비스표에따라개별적으로판단되어야하고다른서비스표의등록례에구애받는것은아닐뿐만아니라, 위인정사실만으로는같은서비스업류를지정서비스업으로하는서비스표에관하여위용어가표지로서의식별력을상실하였거나미약하다고보기에도부족하고달리이를인정할만한증거가없다. 오히려 CRAZY 라는부분이수식어의역할을한다고하더라도그러한사정만으로식별력이부정된다고단정할수도없는점, 이사건서비스표는 CRAZY 이라는단어와 DUCK 이라는단어가결합하여구성된 5음절의비교적짧은호칭에불과한점에다가, 우리나라영어교육수준과언어적인특성등을아울러고려하면, 구태여두단어를분리하여 DUCK 이라는단어만을요부로보아관찰하는것은지극히부자연스럽다. 나아가설령피고의주장처럼이사건서비스표가 덕 으로, 선등록서비스표가 독 또는 도그 로각약칭된다하더라도, 위가. 항중 호칭의대비 부분에서살펴본바와같은점들에비추어보면, 선등록서비스표가 독 으로호칭되는경우양서비스표의호칭이갖는전체적인청감이서로다르다고보기는어렵고, 앞서관련법리에서본바와같이하나의상표에서두개이상의호칭을생각할수있는경우에그중하나의호칭이타인의상표와동일또는유사하다고인정될때에는두상표는유사하다고보아야하므로, 그러한점이결론에무슨영향이있다고볼수도없다. 따라서피고의위주장은받아들일수없다

34 라. 소결이상을종합하면, 피고의이사건서비스표는선출원에의한타인의등록서비스표인선등록서비스표와유사한서비스표로서그지정서비스업과유사한서비스업에사용하는서비스표라고할것이므로, 이사건서비스표는결국상표법제7조제1항제7호에해당한다. 3. 결론그렇다면, 이사건서비스표는그등록이무효로되어야할것인데, 이사건심결은이와결론을달리하여부당하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를받아들인다

35 제 1 부 판 결 사 건 2011후 1357 등록무효 ( 상 ) 원고, 상고인 알파인스타스리서치에스알엘 (ALPINESTARS RESEARCH SRL) 이탈리아, 코스테디마세르아이-31010, 비아데 가스페리 54 (Via de Gasperi 54, I Coste di Maser, Italy) 대표자지오반니마짜롤로 (Giovanni Mazzarolo) 소송대리인변리사정태련, 김현중, 서희원 피고, 피상고인 코오롱인더스트리주식회사 과천시별양동 1-23 코오롱타워 대표이사배, 이, 백 소송대리인한양특허법인 담당변리사김연수, 이권희, 이금호 원심판결 특허법원 선고 2010허 7532 판결 판결선고 주 문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원에환송한다. 이 유 상고이유 ( 상고이유서제출기간경과후에제출된상고이유보충서의기재는 상고이유를보충하는범위내에서 ) 를판단한다

36 1. 상고이유제1점에대하여기록에비추어살펴보면, 로이루어진이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 와 로이루어진선사용상표는특별한서체로표기되어있지않고처음 3글자의알파벳이 ALP 로같으며중간이후에알파벳 N, ST 와 R 을포함하고있는등동일하게배열되어있는알파벳이상당한정도에이르므로그외관이유사하고, 알프스에관련된어떤것 을떠올리게하는점에서그관념도유사하다. 또한이사건등록상표는 알펜스터 등으로, 선사용상표는 알핀스타스 또는 알파인스타스 등으로각호칭된다고할것인데, 양상표는첫음절과둘째음절의초성이 알 과 ㅍ 로같고, 가운데음절과그이후의초성이 스 와 ㅌ 으로같으며선사용상표의마지막음절인 스 는약하게발음되어전체적으로유사하게청감되므로그호칭도서로유사하다. 따라서이사건등록상표와선사용상표를동일 유사한상품에함께사용하는경우에일반수요자나거래자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있다. 그렇다면이사건등록상표는선사용상표와그표장이서로유사하다고할것임에도이와달리판단한원심판결에는상표의유사여부판단에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있고, 이점을지적하는상고이유의주장에는정당한이유가있다. 2. 상고이유제2점에대하여상표법제7조제1항제12호에서 부정한목적 이있는지여부는특정인의상표의주지 저명또는창작성의정도, 특정인의상표와등록상표의동일 유사성의정도, 출원인과특정인사이에상표를둘러싼교섭의유무와그내용, 기타양당사자의관계, 출원인이등록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 상품의동일 유사성내지는경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 2010후 807 판결참조 )

37 위법리와기록에비추어살펴보면, 선사용상표는이사건등록상표의출원일인 당시이탈리아에서 모터사이클용부츠, 스포츠의류 등에관하여수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고인식되어있는정도를넘어현저하게인식되어있는주지상표라고할것인점, 이사건등록상표와선사용상표는유사한상표인점, 이사건등록상표의지정상품인 모터사이클선수용부츠, 스포츠화, 스포츠전용의류, 양말, 넥타이 등은선사용상표의사용상품인 모터사이클용부츠, 스포츠의류 등과동일 유사하거나경제적견련관계가있다고할것인점, 피고는대규모스포츠의류제조업체로서선사용상표의존재를충분히알고있었다고보이는점등을종합하여볼때, 원고는이탈리아내의주지상표인선사용상표를모방하여선사용상표가가지는양질의이미지나고객흡인력에편승하여부당한이익을얻으려하거나선사용상표의사용자인원고에게손해를가할목적으로이사건등록상표를출원 등록하여사용하는것으로봄이상당하다. 그럼에도원심은피고가이사건등록상표를부정한목적을가지고사용하기위하여출원 등록받은것이아니라고판단하였으니, 이러한원심판결에는상표법제7조제1항제12호규정의 부정한목적 에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있고, 이점을지적하는상고이유의주장에도정당한이유가있다. 3. 결론 그러므로원심판결을파기하고, 사건을다시심리 판단하도록원심법원에 환송하기로하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다

38 대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2011후 1876 등록무효 ( 상 ) 원고, 피상고인 주식회사클렌시아 서울영등포구도림동 대표이사배 소송대리인변리사이승훈 피고, 상고인 주식회사아모레퍼시픽 서울용산구한강로 2가 181 대표이사서 소송대리인법무법인케이씨엘 담당변호사유지담, 김용직, 김영철, 정종국 원심판결 특허법원 선고 2011허 4011 판결 판결선고 주 문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원에환송한다. 이 유 상고이유를판단한다. 상표의유사여부는동종의상품에사용되는두개의상표를그외관 호칭 관념등을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그어느한가지에있어서라도거래상상품의출처에관하여오인 혼동을초래할우려가있는지의여부에의하여판단하여야하며, 외관 호칭 관념중어느하나가유사하다하더라도다

39 른점도고려할때전체로서는명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다 ( 대법원 선고 99후1096 판결, 대법원 선고 2005후 1769 판결등참조 ). 위법리와기록에비추어살펴보면, 로이루어진이사건등록상 표 ( 등록번호제 호 ) 는 로이루어진선등록상표 ( 등록번호제 호 ) 와그외관및관념이서로다르기는하나, 이사건등록상표를 큐티 로호칭하는경우에는선등록상표와그호칭이 큐티 로서완전히동일하다. 따라서양상표를동일 유사한지정상품에함께사용하는경우에일반수요자나거래자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬염려가있으므로, 양상표는서로유사하다고할것이다. 그럼에도원심은양상표가서로유사하지않다고판단하였으니, 원심판결에는상표의유사여부판단에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있고, 이점을지적하는상고이유의주장은이유있다. 그러므로원심판결을파기하고, 사건을다시심리 판단하게하기위하여원심법원에환송하기로하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다

40 대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2011후 2275 등록무효 ( 상 ) 원고, 상고인 주식회사아모레퍼시픽 서울용산구한강로2가 181 대표이사서 소송대리인법무법인케이씨엘 담당변호사유지담, 김용직, 김영철, 정종국 피고, 피상고인 강 ( 개명전성명 : 강, ******-*******) 부산 송달장소부산 원심판결 특허법원 선고 2011허 4400 판결 판결선고 주 문 상고를기각한다. 상고비용은원고가부담한다. 이 유 상고이유를판단한다. 1. 상표의유사여부에관한법리오해의점에대하여 원심은, 녹차 등을지정상품으로하는이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 와 사과주스 등을지정상품으로하는선등록상표 ( 등록번호

41 제 호 ) 는그외관이서로다르고, 이사건등록상표는도형부분으로부터는특별한호칭이연상된다고보기어려워문자부분에의해 장원 으로호칭될것이나, 선등록상표는 4음절에불과하고 장원급제 전체가일반수요자에게흔히사용되는단어이며 장원급제 의 장원 이 급제 에비하여식별력이강해 장원 만이요부로된다고보기도어려운점등에비추어 장원급제 전체로호칭될것이어서호칭도서로다르며, 이사건등록상표는 베풀장 의한자정자와 동산원 의중국식간자로이루어진문자부분에의해 베푸는동산 정도의의미를가지는반면에, 선등록상표는 과거에서갑과의첫째로뽑히는일 등을뜻하여관념역시차이가있으므로, 양상표는서로유사하지않다고판단하였다. 원심의위와같은판단은정당하고, 거기에상고이유로주장하는바와같은상표의유사여부에관한법리오해등의위법이없다. 2. 등록무효심판청구의제척기간에관한법리오해의점에대하여상표법제76조제1항은상표법제7조제1항제7호에해당하는것을사유로하는상표등록의무효심판은상표등록일로부터 5년이경과한후에는이를청구할수없다고규정하고있는바, 그취지는제척기간을설정하여등록상표권을둘러싼법률관계를조속히확정시킴으로써그안정을도모하기위한것이다. 위와같은취지에비추어보면그제척기간경과전에특정한선등록상표또는서비스표 ( 이하 선등록상표 라고만한다 ) 에근거하여등록무효심판을청구한경우라도제척기간경과후에그심판및심결취소소송절차에서새로운선등록상표에근거하여등록무효주장을하는것은, 비록그새로운선등록상표가새로운무효사유가아닌동일한무효사유에대한새로운증거에해당한다고하더라도, 실질적으로는제척기간경과후에새로운등록무효심판청구를하는것과마찬가지이므로허용되지아니한다고봄이상당하다. 기록에비추어살펴보면, 원고가당초에는위선등록상표에근거하여이사건등록상표가상표법제7조제1항제7호에해당한다고주장하면서제척기간

42 경과전에등록무효심판을청구하였다가, 이사건심결취소소송계속중상표 등록일인 로부터 5 년이경과한후임이역수상분명한 자변론기일에이르러비로소 부동산관리업 등을지정서비스업으로하는 새로운선등록서비스표 ( 등록번호제 호 ) 에근거 하여이사건등록상표가상표법제7조제1항제7호에해당한다는주장을추가하였음을알수있다. 그런데이러한사실관계를위법리에비추어살펴보면, 제척기간경과후에새로이제출한선등록서비스표에근거하여이사건등록상표가상표법제7조제1항제7호에해당한다고주장하는것은제척기간을둔취지에반하므로허용되지아니한다. 같은취지의원심의판단은정당하고, 거기에상고이유에서주장하는바와같은등록무효심판청구의제척기간에관한법리오해등의위법이없다. 3. 그러므로상고를기각하고상고비용은패소자가부담하도록하여관여대 법관의일치된의견으로주문과같이판결한다

43 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2011허 9795 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사오더스상사서울마포구서교동 467-9, 7층대표이사조 소송대리인법무법인비케이담당변호사이정환 피 고 상록주식회사부산사상구삼락동 대표자사내이사정 소송대리인변리사김중효, 한정원, 이경화, 정상훈 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지특허심판원이 당 833호에관하여한심결중상표등록제 호의지정상품중 비료, 친환경비료, 식물재배용흙, 인공감미료, 비의료용미생물 에관한부분 ( 이하, 편의상 이사건쟁점지정상품부분 이라한다.) 을취소한다

44 이 유 1. 이사건등록상표및선사용상표가. 이사건등록상표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 상품류구분제1류의 비료, 친환경비료, 식물재배용흙, 공업용곡분, 공업용전분, 공업용약품, 공업용또는과학용화학제, 계면활성제, 공업용접착제, 인공감미료, 비의료용미생물, 도자기용유약, 고령토, 공업용돌로마이트 (dolomite), 마그네사이트 (magnesite), 맥반석, 새잡이끈끈이, 화학시험지, 미가공인조수지, 미가공플라스틱, 펄프, 갈륨, 리튬, 세륨, 수은, 우라늄, 플루토늄, 감광지, 미노광감광필름, 사진용화학제, 부동액, 브레이크액, 유압회로용액, 특수세라믹제조용합성물 나. 이사건심결의경위피고는 특허심판원에, 이사건등록상표는원재료나품질을보통으로표시하는방법으로표시된상표에해당하여상표법제6조제1항제3 호에위반되거나, 천연칼슘 성분이함유되어있지않을경우에는 천연칼슘 이원재료로함유된것으로그품질을오인할우려가있어상표법제7조제1 항제11호에위반된다는등의이유를내세워등록무효심판을청구하였다. 그러자특허심판원은이를 2011당833호로심리한다음, 이사건등록상표는이사건쟁점지정상품부분에관한한상표법제6조제1항제 3호에해당하므로그등록이무효로되어야하나, 나머지지정상품부분에관해서는피고주장의어느무효사유에해당하지아니하므로그등록이무효가될수없다는이유로, 이사건쟁점지정상품부분에관한피고의심판청구는받아들이고, 피고의나머지심판청구는기각하는내용의이사건심결을하였다. [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 변론전체의취지 ]

45 2. 이사건심결중이사건쟁점지정상품에관한부분의당부에대한판단가. 이사건등록상표가이사건쟁점지정상품부분에관한한상표법제6조제 1항제3호또는상표법제7조제1항제11호에해당하는지여부 (1) 관련법리상표법제6조제1항제3호의 상품의산지 품질 효능 용도 형상등을보통으로사용하는방법으로표시한표장 에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하는바 ( 대법원 선고 99후2440 판결, 선고 2002후1140 판결등참조 ), 수요자가지정상품을고려하여서그품질, 효능, 형상등의성질을표시하고있는것으로직감할수있으면여기에해당한다고보아야한다 ( 대법원 선고 2007후555 판결참조 ). 그리고상표법제7조제1항제11호의 상품의품질을오인하게할염려가있는상표 라함은그상표의구성자체가그지정상품이본래가지고있는성질과다른성질을갖는것으로수요자를오인하게할염려가있는상표를말한다 ( 대법원 선고 2007후 555 판결등참조 ). (2) 구체적인판단 이사건등록상표인 은 천연의 라는의미를지닌영어단어 Natural 의한글음역인 내츄럴 과별도의한글 칼 이결합되어구성된것인데, 을제7호증의 1 내지 6의각기재에서보는바와같이건강식품, 의약품, 농약품등다양한분야에서이미 CAL( 칼 ) 이 칼슘 (Calcium) 을지칭하는약칭으로통용되고있는점과우리나라의일반적인영어보급수준등에비추어볼때, 비료등의수요자들은 내츄럴칼 을 천연칼슘 이라고쉽게직감할것으로보이므로, 이사건등록상표가그지정상품중 천연칼슘 이함유된이사건쟁점지정상품에사용될경우에는상품의원재료를나타낸것으로식별력이없고, 천연칼슘 이함유되지않은이사건쟁점지정상품에사용될경우에

46 는이를 천연칼슘 이함유된것으로상품의품질을오인할우려가충분히있다. 따라서이사건등록상표는이사건쟁점지정상품에관한한그성질을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로구성된상표이거나상품의품질을오인하게할염려가있는상표에해당한다. 이에대하여원고는, 비료등의주요거래자및수요자들인농촌지역의노인들의영어보급수준등을고려할때이사건등록상표가그거래자나수요자들사이에 천연칼슘 으로직감될여지는없다고주장하나, 비료등이농촌에서만소비된다거나농업에종사하는사람들이노인에한정된다고단정할수없으므로, 원고의위주장은받아들일수없다. 나. 소결이와같이, 이사건등록상표는이사건쟁점지정상품에관한한상표법제6조제1항제3호또는상표법제7조제1항제11호에해당하므로그등록이무효로되어야할것이어서, 이와결론을같이한위부분에관한이사건심결은정당하다. 3. 결론그렇다면, 이사건심결중이사건쟁점지정상품에관한부분의취소를구하는원고의청구는이유없으므로이를기각하기로하여주문과같이판결한다

47 Ⅱ. 권리범위확인 후 2046 ( 상고기각 ) 후 3872 ( 파기환송 ) 허 9863 ( 청구기각 ) 허 ( 청구기각 )

48

49 대 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2011후 2046 권리범위확인 ( 상 ) 원고, 상고인 최 (******-*******) 서울 소송대리인변리사오종일 피고, 피상고인 김 (******-*******) 광주 원심판결 특허법원 선고 2011허 4417 판결 판결선고 주 문 상고를기각한다. 상고비용은원고가부담한다. 이 유 상고이유를판단한다. 상표의유사여부는그외관, 칭호및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다고할것이다 ( 대법원 선고 91후1359 판결, 대법원 선고 2005후 2908 판결등참조 )

50 위법리에따라원심판결이유를기록에비추어살펴보면, 원심이 으로구성된이사건등록상표 ( 등록번호제 호 ) 와 으로구성된확인대상표장을객관적, 전체적, 이격적으 로관찰할경우이들표장은그외관, 칭호및관념에서서로확연히구분되므로유사하지않다고한것은정당한것으로수긍할수있고, 거기에상고이유에서주장하는바와같은상표유사여부판단에관한법리오해등의위법이없다. 그러므로상고를기각하고, 상고비용은패소자가부담하도록하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다

51 대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2011후 3872 권리범위확인 ( 상 ) 원고 ( 탈퇴 ) 김 서울 원고승계참가인, 상고인 쿠라모리코리아주식회사 서울강남구역삼동 한덕빌딩지하층 1호 대표자사내이사이시다준스케 소송대리인특허법인세아 담당변리사송윤기, 서봉석, 박길님, 최태창, 피고, 피상고인 주식회사파인트리상무사 서울송파구마천동 25-4 (2층) 대표이사이 소송대리인변리사박대규 원심판결 특허법원 선고 2011허 6956 판결 판결선고 주 문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원에환송한다. 이 유 상고이유를판단한다. 상표권의적극적권리범위확인심판은심판청구인이그청구에서심판의대 상으로삼은확인대상표장에대하여상표권의효력이미치는가여부를확인하

52 는권리확정을목적으로한것으로그심결이확정된경우심판의당사자뿐만아니라제3자에게도일사부재리의효력이미친다. 그런데적극적권리범위확인심판청구의상대방이확인대상표장에관하여상표법제57조의3의 선사용에따른상표를계속사용할권리 ( 이하 선사용권 이라고한다 ) 를가지고있다는것은대인적 ( 對人的 ) 인상표권행사의제한사유일뿐이어서상표권의효력이미치는범위에관한권리확정과는무관하므로, 상표권침해소송이아닌적극적권리범위확인심판에서선사용권의존부에대해서까지심리 판단하는것은허용되지아니한다 ( 대법원 선고 82후24 판결, 대법원 선고 2010후 289 판결등참조 ). 원심판결이유에의하면, 원심은피고의선사용권이있음을이유로들어 태권도복 에사용한확인대상표장 가 검도복, 유도복, 체조복, 태권도복 등을지정상품으로한이사건등록상표 ( 출원일 , 등록번호제 호 ) 의권리범위에속하지아니한다고판단하였다. 앞서본법리에비추어살펴보면, 이러한원심의판단에는권리범위확인심판에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있다. 나아가, 상표법은 법률제8190호로개정될때선사용권에관한제57조의3 규정이신설되었고, 그부칙제7조는 제57조의3의개정규정은 이후최초로타인이상표등록출원을하여등록되는상표에대하여선사용자가동개정규정의요건을갖춘경우부터적용한다. 라고정하고있어, 전에출원되어등록된이사건등록상표에대하여는위규정이적용되지아니하므로, 위와같은원심의판단에는상표법제57조의3의적용시기에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있다. 이점을지적하는상고이유의주장은이유있다. 그러므로나머지상고이유의주장에관하여나아가살펴볼필요없이원심판결을파기하고, 사건을다시심리 판단하게하기위하여원심법원에환송하기로하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다

53 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2011허 9863 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 1. 김 (******-*******) 서울 2. 이 (******-*******) 창원시 3. 정 (******-*******) 인천원고들소송대리인변리사박기하 피 고 1. 윤 (******-*******) 서울 2. 조 (******-*******) 서울 3. 이 (******-*******) 광주 4. 박 (******-*******) 서울 5. 김 (******-*******) 서울피고들소송대리인변리사이재성 변론종결 판결선고

54 주 문 1. 원고들의피고들에대한청구를모두기각한다. 2. 소송비용은원고들이부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 1314 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록서비스표 (1) 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제172349호 (2) 구성 : (3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제44류의 마사지업, 목욕탕업, 문신업, 미용상담업, 미용업, 미용실업, 손톱미용업, 안마소경영업, 위생시설임대업, 이용업, 증기탕업, 화장 ( 化粧 ) 상담업, 피부관리업, 비만관리업, 체형관리업, 다이어트관리업, 슬리밍서비스와관련한상담업, 썬탠업 (4) 등록권리자 : 원고들 나. 확인대상표장 (1) 구성 : 명인약손 (2) 사용서비스업 : 마사지업, 피부관리업 (3) 사용자 : 피고들 다. 이사건심결의경위 (1) 피고들은 이사건등록서비스표권자인원고들을상대로

55 하여확인대상표장은이사건등록서비스표와표장이비유사하므로이사건등록서비스표의권리범위에속하지아니한다고주장하면서 ( 소극적 ) 권리범위확인심판 ( 특허심판원 2011당1314호 ) 을청구하였다 ( 심판청구당시에는확인대상표장이상표법제51조제1항제2호에해당한다는주장도하였으나, 이후위주장을철회하였다 ). (2) 특허심판원은 확인대상표장은이사건등록서비스표와유사하지아니하다는이유로피고들의심판청구를인용하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1, 2호증의각기재, 변론전체의취지 2. 이사건쟁점이사건쟁점은, 1 확인대상표장이그사용서비스업인마사지업, 피부관리업의품질이나효능을보통으로표시한기술적표장이어서상표법제51조제1 항제2호에해당하는지여부, 2 확인대상표장이이사건등록서비스표와유사한지여부, 3 이사건등록서비스표가상표법제6조제1항제3, 7호, 제7 조제1항제7, 11호에해당하는등록무효사유를가지고있어그권리범위를인정할수없는지여부이다. 3. 확인대상표장이상표법제51조제1항제2호에해당하는지여부에관한판단등록상표의지정상품과동일또는유사한상품의품질 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시하는표장에대하여는상표권의효력이미친다고할수없는바 ( 상표법제51조제1항제2호참조 ), 어떤표장이상품의품질 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한것인가의여부는그표장이지니고있는관념, 지정상품과의관계, 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2007 다11958 판결등참조 ). 이사건에관하여보건대, 확인대상표장 명인약손 은 어떤분야에서기예가뛰어나유명한사람 이라는의미의 명인 과 약과같은효력이있는손 이라는

56 의미의 약손 으로구성된표장으로서, 다른특징적구성의부가나변형없이문자의형태그대로결합된표장으로이루어져있는바, 그사용서비스업인 마사지업, 피부관리업 과관련하여볼때, 전체적으로 빠르고도극히효과적으로피로 근육뭉침의해소 ( 마사지 ), 피부트러블의치료 ( 피부관리 ) 를한다 는의미로직감되므로, 확인대상표장은전체적으로볼때그사용서비스업인마사지업, 피부관리업의품질, 효능등을보통으로사용하는방법으로표시한기술적표장에해당한다고할것이어서이사건등록서비스표권의효력이미치지아니한다. 4. 결론그렇다면나머지점에관하여살펴볼필요없이확인대상표장은이사건등록서비스표의권리범위에속하지않는것인바, 이사건심결은이와결론이같아적법하므로, 그취소를구하는원고들의청구를모두기각한다

57 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2011허 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 주식회사힘찬홀딩스인천부평구부평동 대표이사박 소송대리인변리사강귀용, 김수진 피 고 조 (******-*******) 용인시송달장소안성시소송대리인변리사김기정, 민만호 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 ( 취소판결 )35호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이사건등록서비스표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호

58 (2) 구성 : (3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제44류의 물리치료업, 병원업, 성형외과업, 약국업, 의료보건장비임대업, 의료보조업, 의료업, 의원업, 치과업, 한의원업 (4) 서비스표권자 : 원고 나. 확인대상서비스표 (1) 구성 : 힘찬하루정형외과 (2) 사용서비스업 : 정형외과업 (3) 사용자 : 피고 다. 이사건심결의경위 (1) 이수찬은 특허심판원에피고를상대로, 피고가사용하는확인대상서비스표및그사용서비스업은이사건등록서비스표및그지정서비스업과동일 유사하여일반수요자로하여금서비스업의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있으므로이사건등록서비스표의권리범위에속한다는 ( 적극적 ) 권리범위확인심판 (2010 당1172호 ) 을청구하였다. 그런데특허심판원은 피고가사용하는서비스표를 로특정한다음위서비스표가이사건등록서비스표와유사하지아니하여그권리범위에속하지아니한다는이유로원고의심판청구를기각하는심결 ( 이하 원심결 이라한다 ) 을하였다. (2) 이수찬은 이법원에원심결의취소를구하는심결취소소송 (2010허7624호 ) 을제기하였고 ( 그후 이수찬으로부터이사건등록서비스표를양도받은원고가위심결취소송에서승계참가를하고이수찬은탈퇴하였다 ), 이법원은원심결이적법한보정절차없이피고가사용하는서비스표를확인대상서비스표가아닌 로특정하여판단한위법이있다는이유로원심결을취소하는판결을하였고, 위판결은그무렵확정되었다

59 (3) 특허심판원은위와같이원심결의취소판결이확정됨에따라, 위권리범위확인심판청구사건을 2011당 ( 취소판결 )35호로재심리한다음, 확인대상서비스표가이사건등록서비스표와유사하지아니하여그권리범위에속하지아니한다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 다툼없는사실, 갑제1, 2호증의각기재, 변론전체의취지 2. 이사건등록서비스표와확인대상서비스표의유사여부가. 양서비스표의요부 (1) 이사건등록서비스표의 병원 부분과확인대상서비스표의 정형외과 부분은그지정내지사용서비스업의보통명칭을보통으로사용하는방법으로표시한표장으로식별력이없고나머지부분과결합하여새로운관념을형성하는것도아니므로이사건등록서비스표의요부는 힘찬 이고, 확인대상서비스표의요부는 힘찬하루 라고할것이다. (2) 나아가확인대상서비스표의 힘찬하루 부분은 힘찬 과 하루 라는문자가결합된것인데, 1 힘찬하루 부분이띄어쓰기없이결합되어있고, 모든글자가동일한크기의글자체인점, 2 비교적짧은 4음절로구성되어있는점, 3 힘찬하루 는종종인사말등에서일체로사용되고있을뿐만아니라 힘찬 이형용사로서명사인 하루 를수식하고있는점등을종합하여보면, 힘찬하루 부분이 힘찬 부분과 하루 부분으로분리인식될가능성은희박하고 ( 특히 힘찬 부분만으로인식될가능성은없다 ), 전체적으로인식되고호칭된다고할것이다. 나. 대비판단 (1) 외관대비 이사건등록서비표의요부인 과확인대상서비스표의요부인 힘찬하루 는 힘찬 부분이공통되나, 전체적으로글자수및구성글자, 글자 체등이달라외관이유사하지아니하다

60 (2) 호칭대비이사건등록서비스표는 힘찬병원 또는요부인 힘찬 만으로호칭될것이고, 확인대상서비스표는 힘찬하루정형외과 또는요부인 힘찬하루 만으로호칭될것이어서, 힘찬 부분의호칭은공통되나, 전체적으로호칭도유사하지아니하다. (3) 관념대비이사건등록서비스표는 힘이있고씩씩한병원 또는요부만으로 힘이있고씩씩한 으로관념될것이고, 확인대상서비스표는 힘이있고씩씩한하루정형외과 또는요부만으로 힘이있고씩씩한하루 로관념될것이어서, 힘이있고씩씩한 이라는관념은공통되나, 확인대상서비스표는추가로 하루 라는관념까지포함하고있으므로, 관념또한유사하지아니하다. (4) 전체적인대비결국, 양서비스표는외관, 호칭및관념이모두유사하지아니하여동일 유사한서비스업에함께사용된다하더라도일반수요자들로하여금서비스업의출처에관하여오인ㆍ혼동을일으킬염려가없다고봄이상당하다. 다. 소결따라서확인대상서비표는이사건등록서비스표와표장이동일 유사하지않아서비스업의동일 유사여부에관하여더살펴볼필요없이, 이사건등록서비스표의권리범위에속한다고할수없고, 이와같은취지로판단한이사건심결은적법하다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유없으므로이 를기각한다

61 Ⅲ. 등록취소 후3025 ( 파기환송 ) 허10191 ( 청구기각 ) 허10740 ( 청구기각 ) 허474 ( 청구기각 )

62

63 대 법 원 제 2 부 판 결 사건 2011후 3025 등록취소 ( 상 ) 원고, 상고인빅토리아스씨크릿스토어즈브랜드매니지먼트인코포레이티드 (Victoria s Secret Stores Brand Management, Inc.) 미합중국오하이오 레이놀즈버그포리미티드파크웨이 (Four Limited Parkway Reynoldsburg, Ohio 43068, U. S. A.) 대표이사샤렌제이터니 (Sharen J. Turney) 소송대리인특허법인화우담당변리사권성택, 이덕재, 김미성, 송영주소송대리인법무법인율촌담당변호사이용민, 유영일피고, 피상고인최 (******-*******) 서울소송대리인변리사황정현원심판결특허법원 선고 2011허 4202 판결판결선고 주 문 원심판결을파기하고, 사건을특허법원에환송한다

64 이 유 상고이유를판단한다. 1. 제1점에대하여디자인과상표는배타적 선택적인관계에있는것이아니므로, 디자인이될수있는형상이나모양이라고하더라도그것이상표의본질적인기능이라고할수있는자타상품의출처표시를위하여사용되는것으로볼수있는경우에는그사용은상표로서의사용이라고보아야한다 ( 대법원 선고 98도2743 판결, 대법원 선고 2009후665 판결등참조 ). 나아가그와같이상표로서사용되고있는지여부는상품과의관계, 상품등에표시된위치, 크기등당해표장의사용태양, 등록상표의알려진정도및사용자의의도와사용경위등을종합하여, 실제거래계에서그표시된표장이상품의식별표지로서사용되고있는지여부를종합하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 2004도 5034 판결등참조 ). 위법리와기록에비추어살펴보면, 원심판시실사용표장들은 ( 실사용표장 6),, ( 실사용표장 7) 등과같이이사건등록상표 ( 등록번호제254562호 ) 의지정상품인 속셔츠, 콤비네이션내의 등의류의표면전체에걸쳐반복적으로 VICTORIA S SECRET, Victoria s Secret, victoria s secret 등의문자가상당한크기로표시되어있어의류의장식적심미감을느끼게하는기능도하지만, 또한편으로는일반수요자들은의류내부의라벨을확인하지않고도해당상품의출처를쉽게식별할수있고원고도그러한의도로실사용표장들을의류의표면에표기한것으로보이는점등그지정상품과의관계, 상품에표시된위치, 크기등실사용표장들의사용태양, 원고가실사용표장들을사용한의도와경위등에비추어볼때상품의출처표시를위하여사용된것으로서상표로사용되었다고봄이상당하다

65 그럼에도원심은실사용표장들이디자인적으로만사용되었다고판단하였으 니, 이러한원심의판단에는상표적사용에관한법리를오해하여판결에영 향을미친위법이있고, 이점을지적하는상고이유는이유있다. 2. 제2점에대하여상표법제73조제1항제3호, 제4항에의하면, 상표권자 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지아니하였을때에는심판에의하여그상표등록을취소하도록규정되어있는바, 여기에서등록상표를그지정상품에사용한다고함은등록상표와동일한상표를사용한경우를말하고, 동일한상표라고함은등록상표그자체뿐만아니라거래사회통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를말하고유사상표는포함되지않으나거래통념상식별표지로서상표의동일성을해치지않을정도로변형하여사용하는경우에는동일한상표의범주에포함된다 ( 대법원 선고 2004후 622 판결, 대법원 선고 2008후 408 판결등참조 ). 위법리와기록에비추어살펴보면, 실사용표장 6, 7이표시된사진들은모델이제품을착용한상태로찍은것이어서인체의굴곡에따라상표전체의구성이보이지않는부분도있고재단에의해상표의일부만보이는것도있지만, 실사용표장 6, 7은동일한패턴으로반복되어있고직물지의특성까지감안하여볼때, 실사용표장 6은 VICTORIA S SECRET 이라는영문자가상하 2단의유사한크기로서로엇갈려색채를달리하는등으로이루어져있고, 실사용표장 7은 Victoria s Secret 과 VICTORIA S SECRET 이라는영문자가상하 2단으로그크기와색채를달리하는등으로이루어져있음을알수있 다. 이사건등록상표 과실사용표장 6, 7 은그글자 체, 알파벳대 소문자및색채등에서다소차이가있기는하나, VICTORIA S SECRET 으로된영문자가상하 2 단으로구성되어있는점에서동일하여, 위

66 와같은변형으로인하여실사용상표 6, 7이거래통념상이사건등록상표와동일성을상실하기에이르렀다고할수없다. 그럼에도원심은실사용표장들은이사건등록상표와동일성이없다면서이사건등록상표에상표법제73조제1항제3호소정의등록취소사유가있다고판단하였으니, 이러한원심의판단에는상표의동일성에관한법리를오해하여판결에영향을미친위법이있고, 이점을지적하는상고이유는이유있다. 3. 결론 그러므로원심판결을파기하고사건을다시심리 판단하도록원심법원에환 송하기로하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다

67 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2011허 등록취소 ( 상 ) 원 고 메디팜주식회사 (******-*******) 서울영등포구문래동3가에이스테크노타워 101호대표이사조 소송대리인한라특허법인담당변리사김영우 피 고 국일바이오팜주식회사 (******-*******) 변경전상호미래메디팜주식회사광주시오포읍능평리 대표이사이 소송대리인법무법인정언담당변호사권성환 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 116 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 원고의등록상표 (1) 출원일 / 등록일 / 상표등록번호 : / / 제 호

68 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 상품류구분제5류의 감각기관용약제, 강장제, 구강청량제, 대사성약제, 말초신경계용약제, 면역조절제, 변비완화용약제, 비뇨생식기용약제, 비타민제, 약용캔디, 소화기관용약제, 순화기관용약제, 알레르기용약제, 안과용약제, 외피용약제 ( 이하, 원고의등록상표를 이사건등록상표 라고한다.) 나. 실사용상표 (1) 구성 : (2) 사용상품 : 외피용약제 다. 심결의경위 (1) 피고는 원고를상대로, 이사건등록상표는그지정상품에정당한이유없이이사건취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되지아니하였으므로상표법제73조제1항제3호에의하여그등록이취소되어야한다고주장하면서, 상표등록의취소심판을청구하였다. (2) 특허심판원은 당 116호로, 실사용상표가심판청구일전 3년이내에 외피용약제 의포장상자에사용되었다고볼수없을뿐만아니라가사실사용상표가포장상자에사용되었다고하더라도실사용상표는이사건등록상표와동일성이있는형태의표장이라할수없으므로, 이사건등록상표는상표권자에의하여그지정상품중하나에대하여심판청구일전 3년이내에국내에서사용되었음을증명하지못한상표에해당하여상표법제73조제1항제3호에의하여그상표등록이취소되어야한다는이유로, 피고의심판청구를받아들이는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1, 2호증

69 2. 이사건등록상표에상표법제73조제1항제3호의등록취소사유가있는지여부가. 원고의주장원고는, 실사용상표가하단에표시된외피용약제포장상자가 경사용되었고, 실사용상표가이사건등록상표와동일성이있으므로, 이사건등록상표는그지정상품중 외피용약제 에취소심판청구일인 이전 3년이내에국내에서사용되었다고주장한다. 나. 법리상표법제73조제1항제3호, 제4항에의하면, 상표권자 전용사용권자또는통상사용권자중어느누구도정당한이유없이등록상표를그지정상품에대하여취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지아니하였을때에는심판에의하여그상표등록을취소하도록규정되어있는바, 여기에서등록상표를그 지정상품 에사용하고있지아니한경우라함은등록상표를지정상품그자체또는거래사회의통념상이와동일하게볼수있는상품에현실로사용하지아니한때를말한다할것이고, 등록상표 를그지정상품에사용하는경우라함은등록상표와동일한상표를사용한경우를말하고, 동일한상표라고함은등록상표그자체뿐만아니라, 거래사회의통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를포함하나, 유사상표를사용한경우는포함되지않는다 ( 대법원 선고 2004후 622 판결, 대법원 선고 2006후 2967 판결등참조 ). 다. 구체적판단 먼저, 실사용상표가이사건등록상표의 지정상품 에사용되었는지본다. 살피건대, 갑제 3~6 호증 ( 가지번호있는것은가지번호포함 ) 의각기재에 의하면, 과같이 메디파프쿨카타플라스마 라는약품의포장

70 상자하단부분에실사용상표가표시된사실, 메디파프쿨카타플라스마 ( 펠비낙 ) 이라는약품은 분홍색또는연분홍색의점착성고체를부직포위에도포하고뒷면에밀착포를부착한특유의향기를가진카타플라스마제 (cataplasma, 수분이포함된파스와같은약제 ) 인사실을인정할수있기는하다. 그러나앞서채택한증거들및을제2호증에의하여인정되는다음과같은사실, 즉, 1 위상자의중앙부분에는 메디파프쿨 이라는표장이크게표시되어있고실사용상표는상자의왼쪽하단부분에작은글씨로표시되어있는사실, 2 원고가 인천서구왕길동에있는메디팜우리들약국에약품을공급하면서작성하여준거래명세표에는약품의품명이 메디파프쿨 이라고만기재되어있을뿐실사용상표가전혀기재되어있지않은사실, 3 메디파프쿨카타플라스마 ( 펠비낙 ) 라는약품은조아제약주식회사가제조하는일반의약품인사실, 4 원고는 서비스업류구분제35류의 의약품판매알선업 ( 약국체인과관련된것에한함 ), 마케팅서비스업 ( 약국체인과관련된것에한함 ) 등을지정서비스업으로하여이라는서비스표 ( 서비스표등록번호제 호 ) 를설정등록한사실에비추어보면, 앞서인정한사실만으로는실사용상표가 외피용약제 의출처를표시하는 상표 로사용되었다고보기는부족하다 ( 오히려실사용상표는 상표 가아닌 서비스표 로사용된것으로보인다 ). 다음으로, 실사용상표가거래사회의통념상이사건등록상표와동일하게볼수있는형태의상표에해당하는지본다. 살피건대, 실사용상표 ( ) 와이사건등록상표 ( ) 를대비하여보면, 실사용상표는이사건등록상표에 과 이부가된상표인데, 부가된문자중부분은일반적으로 프랜차이징서비스를제공하는서비스업 을의미하는 체인 을포함하고있고 실사용상표의 부분과아무런간격없이동일한크기와형태로일체 불가분적으로결합되어있으며, 부분은영문자 MEDPHARM 의

71 가운데 P 자를도안화한것으로그한글발음이아래부분의 과는달리 메드팜 이므로실사용상표는일반수요자나거래자에의하여과이결합된상표로인식될것이고, 과관련하여서도 메디팜 과 약국체인 으로분리호칭 관념되기보다는 메디팜약국체인 으로호칭 관념될것으로보인다. 그리고을제1호증의기재에의하면, 원고가 이사건등록상표 의지정상품과동일한상품을지정상품으로하여 이라 는상표 ( 상표등록번호제 호 ) 를이사건등록상표와는별개의독립된상표로등록한사실을인정할수있다. 사정이이와같다면, 실사용상표는과부분의결합으로인하여거래사회의통념상 메디팜 으로만구성된이사건등록상표와는다른외관 호칭 관념을형성하고있다고판단된다. 따라서실사용상표를메디파프쿨카타플라스마라는약품이담긴상자의하단에사용한것만으로는이사건등록상표를그지정상품중 외피용약제 에사용하였다고할수없다. 라. 등록취소사유가있는지여부결국, 원고가이사건등록상표를그지정상품중 1 이상에대하여이사건심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였다거나사용하지아니한데대한정당한이유가있었음을증명하지못하고있으므로, 이사건등록상표에는상표법제73조제1항제3호소정의등록취소사유가있다. 3. 결론그렇다면, 이사건심결은이와결론을같이하여적법하고, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유없으므로, 이를기각하기로하여, 주문과같이판결한다

72 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2011허 등록취소 ( 상 ) 원 고 로레알 (L OREAL) 프랑스파리 뤼르와이얄 14 (14 Rue Royale PARIS FRANCE) 송달장소서울종로구내자동 223 세양빌딩대표자조세몬테이로 (José MONTEIRO) 소송대리인변호사이회기 피 고 윤 (******-*******) 서울소송대리인변리사김종국 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 322 호사건에관하여한심결을취소한다

73 이 유 1. 기초사실가. 이사건등록서비스표 (1) 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 서비스표등록제76590호 (2) 표장 : (3) 지정서비스업 : 이용업, 미용업, 미용기술지도업, 미용상담업, 화장연구업, 화장상담업, 화장품판매대행업 (4) 등록권리자 : 피고 나. 이사건심결의경위 (1) 원고는 특허심판원에이사건등록서비스표가그지정서비스업에대하여정당한이유없이취소심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용되지아니하였으므로상표법제73조제1항제3호에따라그등록이취소되어야한다고주장하면서이사건등록서비스표에대한취소심판을청구하였다. (2) 특허심판원은 당 322호로, 이사건등록서비스표가그지정서비스업에대하여심판청구일전 3년이내에사용되었다는사실이인정되어상표법제73조제1항제3호에해당하지않는다는이유로, 원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1, 2호증 2. 이사건등록서비스표가상표법제73조제1항제3호에해당하는지여부가. 사실관계을제1~6호증, 갑제16호증 ( 각가지번호포함 ) 에변론전체의취지를모아보면, 다음의각사실이인정된다

74 (1) 피고의사업경위피고는 락맨코리아 라는상호로사업자등록을하고현재까지주로손톱미용과관련된외국의화장품을수입하여판매하고있으며, 화장품수출입및판매업, 화장품소매업, 화장품서비스업등 을목적으로하는 주식회사암코에스 를설립하여자신이대표이사로취임하였다. 위회사는피고의개인사업체와마찬가지로외국화장품을수입하여판매하고있으며, 전국각지에서손톱미용과관련된서비스를제공하는네일샵을운영하고있다. (2) 2010 년 11 월발행된 네일피아 (NAILPIA) 잡지의수록내용 위 네일피아 잡지의뒤표지광고에는 [ 별지 1] 제 1 항의영상에서볼 수있듯이 라는표장이중앙에큰글자로인쇄되어있고, 그오른쪽아래에 처럼 essie 라는표장이표시된상품들이 배치되어있으며, 맨아래쪽에는작은글씨로 가인쇄되어있다. 또한, 위잡지의 17면에는 [ 별지 1] 제2항과같이 essie 라는상표가표시된제품들이전면에배치되어있고그아래에작은글씨로 수입 판매원 ROKMAN KOREA 라는문자가인쇄되어있다. (3) 박람회 (SINAIL 2010) 에서의전시내용피고는 부터같은달 14. 까지서울무역전시장에서개최된제12회서울국제네일박람회 (The 12th Seoul International Nail Fair 2010) 에참가하였는데, 그당시위박람회에참가한피고의전시부스의모습은 [ 별지 2] 영상과같다

75 위영상에서와같이 락맨코리아 의전시부스상단에는, 와같이 essie 표장이표시되어있다. (4) 2010년 9월발행된 에스테티카 (ESTETICA) 잡지의수록내용및 서울역 C.Nail 살롱 내부위 에스테티카 잡지의 184면에는 프리미엄네일전문유통브랜드, 암코에스 라는소제목아래 1996 년에설립된 락맨코리아 ( 현암코에스 ) 는미국의대규모네일유통업체인 ROKMAN USA 의한국지사로출발하여 Essie, China Glaze, IBD, Nail Tek, GiGi, Tweezeman 등해외유명네일 & 뷰티브랜드와독점계약을맺고, 국내에다양한브랜드의제품들을공급해왔다. 현재국내 4천여개의네일샵및뷰티샵에네일전문재료를공급하고있으며네일살롱브랜드 C.Nail 을운영, 국내각지역에직영점을두고있다. 라는내용의광고가게재되었다. 또한, 위잡지의 185 면오른쪽에 [ 별지 3] 제1 항영상과같은 서울역 C.Nail 살롱 의내부사진이게시되어있다. 위내부사진에는 와같이화장품진열대상단에 essie 라는표장이표시되어있다. 같은면하단에는주식회사암코에스의대표이사인피고의인터뷰가실려있다. 한편, 서울역 C.Nail 살롱 의전체적인모습은 [ 별지 3] 제2항영상과같으 며, 위영상에서보듯이 와같은표장이위살롱의입구상단과 측면에각표시되어있다. 나. 판단 (1) 실사용표장의사용및이사건등록서비스표와의동일성 위인정사실에의하면피고또는주식회사암코에스가이사건취소심

76 판청구일전 3년이내에국내에서위잡지들과박람회전시를통한광고에 essie 또는 Essie ( 이하 실사용표장 이라한다 ) 를표시하고, 서울역 C.Nail 살롱 내부에실사용표장을표시하여전시한점이인정된다. 한편, 이사건등록서비스표가알파벳대문자인 ESSIE 로만이루어져있으나실사용표장과같이그문자중전부또는일부를알파벳소문자로바꿔사용하더라도외관상별다른차이가없고호칭, 관념도동일하여실사용표장과거래통념상동일한표장으로인식될것이므로, 실사용표장과이사건등록서비스표의동일성도인정된다. (2) 실사용표장이서비스표로서이사건등록서비스표의지정서비스업에사용되었는지여부 ( 가 ) 서비스표의사용에는서비스업에관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에서비스표를표시하고이를전시또는반포하는행위는물론, 서비스의제공시수요자의이용에공여되는물건또는당해서비스의제공에관한수요자의물건에서비스표를표시하는행위, 서비스의제공시수요자의이용에공여되는물건에서비스표를표시한것을이용하여서비스를제공하는행위또는서비스의제공에이용하는물건에서비스표를표시한것을서비스의제공을위하여전시하는행위등이포함된다 ( 대법원 선고 2010후3080 판결참조 ). ( 나 ) 먼저, 잡지 네일피아 (NAILPIA) 에표시된실사용표장에대하여보건대, 위잡지광고에서실사용표장이네일관련화장품들에직접표시되어있고수입 판매원으로 ROKMAN KOREA 가기재되어있으며실제로피고가 락맨코리아 라는명칭의사업체를운영하면서 Essie 상표의화장품을수입하여판매하고있는점, 위잡지에서비스업과관련된내용이전혀기재되어있지않은점등에비추어볼때위잡지에표시된실사용표장인 essie 는서비스표가아닌상표로서사용된것으로판단된다. 다음으로, 위박람회전시부스에표시된실사용표장이서비스표로사용된것인지여부를살피건대, 전시부스상단에실사용표장인 essie 가 essie 라는상표가부착된상품들과나란히배치되어기재되어있는점, 전시부스를운영

77 하는업체명으로 락맨코리아, ROKMAN 이기재되어있는점, [ 별지 2] 의영상만으로는위전시부스에서미용, 미용상담, 화장상담등의서비스가제공되었는지여부를알수없는점등에비추어볼때, 위영상을포함하여을제5 호증만으로는실사용표장이이사건등록서비스표의지정서비스업과관련하여서비스표로서사용된것이라고단정하기어렵고, 달리이를인정할증거가없다 ( 위영상에는 무료시술 등의문구가기재된입간판이설치되어있으나위입간판은그설치위치로보아 락맨코리아 가아닌 MBC 아카데미뷰티스쿨 의입간판이다 ). 마지막으로, 잡지 에스테티카 (ESTETICA) 와 서울역 C.Nail 살롱 에표시된 essie 표장에대하여보건대, 앞서본바와같이위잡지에주식회사암코에스가네일샵의일종으로보이는 C.Nail 네일살롱을운영하고있다는광고가실려있는점, [ 별지 3] 제2항의영상에서볼수있듯이위네일샵내부에고객들이미용서비스를받거나미용이나화장과관련하여상담을받을수있도록의자와탁자가비치되어있는점, 더욱이위영상의촬영당시고객중한명이위네일샵내에서손톱미용에관한서비스를받고있는것을확인할수있는점등을참작할때, 주식회사암코에스가위잡지가발행된 2010년 9월이전부터위네일샵에서수요자들을상대로 미용업, 미용상담업 또는 화장상담업 의서비스를제공해온사실을추인할수있다. 그렇다면위네일샵에대한잡지광고를보거나위네일샵을방문하는수요자들은그내부정면에표시된실사용표장을보면서이를그서비스업의출처를표시하는표장으로인식할것인바, 실사용표장은주식회사암코에스가 2010년 9월경위잡지에위네일샵에관한광고를하거나그이전부터위네일샵에서 미용업, 미용상담업 또는 화장상담업 의서비스를제공하면서그서비스업의출처를표시하기위한서비스표로사용한것이라고판단된다. 원고는이에대하여, 위네일샵의입구상단과측면에 C Nail 이라는표장이크게표시되어있는반면실사용표장인 essie 는위네일샵내부에상품들진열대상단에조그맣게표시되어있는점에비추어볼때, 위네일샵에서의서비스업에관하여표시된서비스표는 C.Nail 이고실사용표장인 essie 는상품의출처표시를하기위해사용된상표에불과하다고주장한다. 그러나실사

78 용표장이상품자체에표시된것이아닌데다가실사용표장아래비치된화장품들이모두 essie 제품이라는점을인정할증거도없으며, 위에서본바와같이위네일샵내부에서 미용업, 미용상담업 또는 화장상담업 의서비스가제공되고있어그서비스를받는수요자들은정면에표시된실사용표장을보고그서비스업의출처를표시하는표장으로인식할것이므로, 위 essie 표장이위네일샵에서의서비스업을표시하지않고단순히상품의출처를표시하는표장에불과하다는원고의주장은받아들이기어렵다. (3) 주식회사암코에스의지위앞서본바와같이실사용표장은주식회사암코에스에의하여서비스표로사용되었는바, 이사건등록서비스표의등록권리자인피고가주식회사암코에스의대표이사로재직하고있는점, 주식회사암코에스가피고의개인사업체인 락맨코리아 와동일한영업을하면서이사건등록서비스표와동일한실사용표장을사용하고있는점, 위회사가실사용표장을표시하면서한잡지광고에피고의인터뷰가게재되어있는점등에비추어볼때, 주식회사암코에스는피고로부터이사건등록서비스표의사용을묵시적으로허락받은통상사용권자라할수있다. 다. 소결론결국, 이사건등록서비스표는그통상사용권자에의해지정서비스업중 미용업, 미용상담업 또는 화장상담업 에관하여이사건심판청구일 ( ) 전 3년이내에국내에서정당하게사용되었다는사실이인정되므로, 상표법제73조제1항제3호에해당하지않아같은조제4항에따라그등록이취소되지않아야한다. 3. 결론 그렇다면, 이사건심결은이와결론을같이하여적법하고, 그취소를구하는 원고의청구는이유없으므로, 이를기각하기로하여주문과같이판결한다

79 [ 별지 1]

80

81 [ 별지 2]

82 [ 별지 3]

83 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2012허 474 등록취소 ( 상 ) 원 고 김지완 (******-*******) 서울소송대리인특허법인신지담당변리사안영백 피 고 김 (******-*******) 청주시소송대리인변리사이재성 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 당 1209 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초적사실관계 가. 이사건서비스표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호

84 (2) 구성 : (3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제43류의극장식주점업, 무도유흥주점업, 바 (bar) 서비스업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 주점업, 칵테일라운지서비스업, 한국식유흥주점경영업, 휴게실업 (4) 서비스표권자 : 원고 나. 이사건심결의경위 (1) 피고는 상표법제73조제1항제3호 ( 불사용취소 ) 에근거하여이사건서비스표의지정서비스업전체를대상으로서비스표등록의취소심판 (2011 당1209호 ) 을청구하였다. 이에대하여원고는위취소심판청구일전 3년이내에생활정보지등을통한지정서비스업에관한광고에이사건서비스표를표시함으로써이를사용하였다고주장하였다. (2) 특허심판원은, 원고주장의광고행위는단순히이사건서비스표에대한불사용취소를회피하기위한명목적인것에불과하다는등의이유로, 피고의심판청구를받아들여이사건서비스표의등록을취소하는심결을하였다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제1호증, 갑제3호증, 변론전체의취지 2. 쟁점에관한판단가. 원고가이사건서비스표를사용하였는지여부 (1) 판단기준상표법제2조제1항제6호는, 상표의사용이라함은상품또는상품의포장에상표를표시하는행위, 상품또는상품의포장에상표를표시한것을양도또는인도하거나그목적으로전시 수출또는수입하는행위, 상품에관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에상표를표시하고전시또는반포하

85 는행위를말한다고규정하고있고, 같은조제3항은서비스표에관하여는특별한규정이없는한상표에관한규정을적용한다고규정하고있다. 따라서서비스업에관한광고 정가표 거래서류 간판또는표찰에서비스표를표시하고이를전시또는반포하는행위는서비스표의사용에해당한다. (2) 인정되는사실관계원고는다음과같이 부터 까지 3회에걸쳐서울강남구신사동 동인빌딩지하층에있는 훈제오리, 바비큐오리, 버팔로윙 등을제공하는 압구정로데오점 의 3주년 2) 기념행사 를생활정보지에광고하였다. 생활정보지제호 ( 題號 ) 광고일자 게재쪽수 광고내용 강남벼룩시장 면 별지 1의그림 1과같다. 강남 / 관악교차로 면 별지 1의그림 2와같다. 노년시대신문 3) 면 별지 1의그림 3과같다. 인정근거 다툼없는사실, 갑제 10 내지 15 호증, 변론전체의취지 (3) 판단위인정사실에나타난광고내용등으로부터알수있는다음과같은사정들에비추어보면, 이사건서비스표권자인원고는피고의취소심판청구에관계되는지정서비스업중하나인일반음식점업에대하여그심판청구일인 로부터 3년이내로서위 부터 까지사이에국내에서이사건서비스표를사용하였다고는인정된다. 2) 다만, 별지 1의그림 3에는 30주년기념행사 라고기재되어있으나이는 3주년 의착오로보인다. 3) 노년시대신문 은 관계당국에등록을마친것으로서, 일반인및 50대이상장노년층 을대상으로하고 노인의일자리, 취미, 여가및문화정보 등을발행내용으로하여무가 ( 無價 ) 로보급되는것인데 ( 을제4호증 ), 원고도 자변론기일에서위 노년시대신문 이실질적으로 노인을대상으로한건강정보지 에해당한다는점을시인하였다

86 ( 가 ) 서비스표의동일성 : ⑴ 별지 1의그림 1 및그림 2에는이사건서비스표의구성과동일한표장이모두표시되어있다. ⑵ 한편별지 1의그림 3에표시된 CRAZY DUCK 이라는표장은두영문자가한줄로병기된것으로서, CRAZY 와 DUCK 이상하 2단으로기재된이사건서비스표의구성과다소차이가있기는하나, 그러한차이가이사건서비스표의호칭과관념을직감할수없게한다거나, 거래통념상식별표지로서이사건서비스표의동일성을해치는정도에이른다고보이지는아니하므로, 별지 1의그림 3에표시된위표장도이사건서비스표와실질적으로동일하다고판단된다. ( 나 ) 지정서비스에의사용 : 별지 1의그림 1 내지그림 3에서훈제오리등의요리를제공한다고게시하고있는점을비롯하여특히그림 3에서 ( 일반음식점 ) 이라고명기하고있는점에비추어보면, 위 압구정로데오점 에서제공되는서비스로서원고가광고한내용은이사건서비스표의지정서비스업중하나인 일반음식점업 에해당한다고보는것이타당하다. ( 다 ) 광고내용의반포 : 앞서본바와같이이사건서비스표가표시된별지 1의그림 1 내지그림 3과같은광고가 부터 까지 3회에걸쳐생활정보지에게재되었다면, 경험칙상같은무렵불특정다수인이볼수있는상태에놓임으로써같은광고내용이 반포 되었다고추단할수있다. 나. 원고의이사건서비스표사용이정당한사용에해당하는지여부 (1) 관련법리상표법제73조제1항제3호, 제4항본문이규정하는불사용에따른상표등록취소심판제도는등록상표의사용을촉진하는한편그불사용에대한제재를가하려는데에그취지가있으므로, 이러한위제도의취지에비추어볼때, 등록상표를그지정상품에관하여광고한사실이있다고하더라도그지정상품이국내에서정상적으로유통되고있거나유통될것을예정하고있는것이아니고, 단순히등록상표에대한불사용취소를면하기위하여명목상으로등록상표에대한광고행위를한데에그친경우에는등록상표를정당하게

87 사용하였다고할수없다 ( 대법원 선고 2011 후 354 판결참조 ). 그리고위와같은법리는상표법제 2 조제 3 항에의하여서비스표에관해서 도마찬가지로같이적용된다. (2) 지정서비스업의제공또는제공예정여부 ( 가 ) 원고의주장원고는앞서본이사건서비스표의광고행위무렵이사건서비스표를상호로하여 프랜차이즈음식점사업 4) 을창업한다음이를진행하고있었다고주장한다. ( 나 ) 판단원고가위주장사실을뒷받침하는증거로제출한갑제16호증의기재에의하면, 원고가 에이르러서울강남구신사동 평산빌딩 5층에있는 크레이지덕 이라는상호의사업장에관하여사업개시일 , 사업의종류 업태 : 도소매, 종목 : 프랜차이즈 로각지정한신규사업자등록을자신의명의로마친사실은이를인정할수있다. 그러나위가. 2) 항에서인정한사실등에의하여알수있는아래와같은사정들에비추어보면, 위와같은사업자등록사실만으로는위광고행위무렵이사건서비스표의지정서비스업중하나인 일반음식점업 이국내에서정상적으로제공되고있었거나제공될것을예정하고있었다고보기는어렵고, 달리이를인정할만한증거가없다. 즉, ⑴ 위사업자등록이이루어진 은원고의위광고행위일무렵뿐만아니라피고의취소심판청구일로부터도 4개월이상지난때이다. ⑵ 사업자등록에서그사업의종류로 업태 : 도소매, 종목 : 프랜차이즈 가지정되었다는점만으로곧바로원고주장의위 프랜차이즈음식점사업 을비롯한 4) 원고주장의위 프랜차이즈음식점사업 은, 앞서본바와같은원고의이사건서비스표광고행위 의대상이된것으로서그지정서비스업중하나인 일반음식점업 을의미하는취지로보인다

88 일반음식점업 이실제로예정되어있었다고단정할수없다. ⑶ 위사업장소재지 서울강남구신사동 평산빌딩 5층 은원고의위광고행위당시그광고내용에게재된업소의소재지와서로일치하지아니한다. ⑷ 더구나위와같이신규로사업자등록을마쳤다는점은위광고행위의구체적내용중하나인 3주년기념행사 와도들어맞지아니한다. (3) 원고의광고행위가명목상의것에해당하는지여부 ( 가 ) 인정되는사실관계 1) 피고와설정훈은 2011년 4월경원고로부터이사건서비스표를양수하기위한교섭을시작하였고, 설정훈이 원고를직접만나협의하였으나양수대금액수에관한의견차이로계약체결에실패하였다. 앞서본것처럼 까지원고의위광고행위가이루어지자, 피고는그다음날인 이사건서비스표에대한등록취소심판을청구하였다. 2) 원고의위광고행위당시부터현재까지, 광고내용에게재된소재지 서울강남구신사동 동인빌딩지하층 에서는이사건서비스표와는다른 몽키비치 라는상호의음식점이운영되고있다. 원고는위사업자등록을마친이후별도로이사건서비스표를상호로하는프랜차이즈영업과관련한광고를한적이없고, 식품위생법에따른식품위생교육등의신규일반음식점업 ( 식품접객업 ) 의영업신고를위한절차를진행한사실도없다. 3) 한편원고는생활정보지 강남벼룩시장 및 강남 / 관악교차로 에이사건서비스표의광고행위를하던무렵인 과 의 2 일에걸쳐다음과같이그호칭또는관념에있어서이사건서비스표와유사한 4건의상표또는서비스표를출원하였다. 출원일자구분구성지정상품 / 지정서비스업 서비스표 별지 2의가. 항과같다. 일반음식점업등 서비스표 별지 2의나. 항과같다. 일반음식점업등 상표 별지 2의다. 항과같다. 오리고기등 서비스표 별지 2의라. 항과같다. 오리고기도매업등

89 인정근거 다툼없는사실, 갑제 6 내지 9 호증, 을제 1, 2, 3 호증, 을제 5 호증, 변론전체의취지 ( 나 ) 판단위와같은인정사실에다가, 앞서위 (2) 의 ( 나 ) 항에서본 1) 내지 4) 와같은사정들을비롯하여원고의위각광고행위가있었던시점이이사건서비스표양도에관한피고와의교섭이시작된이후로서피고의취소심판청구로부터는불과 11일또는 9일이전이거나그전날이었던점까지를두루종합하여보면, 위와같은광고행위는원고가이사건서비스표양도에관한피고와의협의과정에서유리한지위를차지하거나그합의에이르지못한피고가이사건서비스표에대한불사용취소를청구할경우그취소를모면하기위하여명목상으로행한것에불과하다고보는것이타당하다. 다. 소결이상을종합하면, 이사건서비스표는피고의취소심판청구에관계되는지정서비스업중하나이상에대하여피고의취소심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용되었다고할수없다. 3. 결론가. 이사건에서달리이사건서비스표를사용하지아니한정당한이유에관하여원고로부터아무런주장 입증이없는이상, 이사건서비스표는결국상표법제73조제1항제3호, 제4항, 제2조제3항에의하여그등록이취소되어야한다. 나. 따라서이사건심결은이와결론을같이하여정당하고, 그취소를구하는원고의청구는이유없으므로이를기각한다

90 [ 별지 1] 광고내용 그림 1 그림 2 그림

91 [ 별지 2] 추가출원상표 ( 서비스표 ) 가. 나. 다. 라

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93 Ⅳ. 거절결정 허9337 ( 청구기각 ) 허9535 ( 청구기각 ) 허10399 ( 청구기각 ) 허10474 ( 청구기각 ) 허10795 ( 청구기각 ) 허11118 ( 청구기각 )

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95 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2011허 9337 거절결정 ( 상 ) 원 고 김 (******-*******) 서울소송대리인변리사나영환, 정용기 피 고 특허청장소송수행자이형표 피고보조참가인 더프록터앤드갬블캄파니 (THE PROCTER & GAMBLE COMPANY) 미국오하이오 신시내티프록터앤드캠블 플라자 1 (One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio U.S.A) 대표자타라엠. 로스넬 (Tara M. Rosnell) 소송대리인변호사황영주, 정여순, 김용갑, 변리사이승희 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은보조참가로인한것을포함하여모두원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 1905 호사건에관하여한심결을취소한다

96 이 유 1. 기초사실가. 이사건출원상표 (1) 출원일 / 출원번호 : / 제32055 호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 상품류구분제3류의화장품, 인조손톱, 인조속눈썹, 화장용접착제, 화장용면봉, 화장용탈지면, 인체용비누, 미용비누, 치약 나. 선등록상표 (1) 출원일 / 출원번호 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / 제19606 호 / / / 제473714호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 상품류구분제3류의입술모이스춰라이저, 입술컨디셔너, 리퀴드파운데이션, 파우더파운데이션, 메이크업베이스등 (4) 권리자 : 피고보조참가인 다. 선사용상표 (1) 구성 : (2) 사용상품 : 화장품류 (3) 사용인 : 피고보조참가인 라. 이사건심결의경위원고의상표출원에대해, 피고보조참가인이이사건출원상표는화장품과관련하여국내 외에서특정인인자신의상품을표시하는것으로인식되어있는선등록상표또는선사용상표와표장및지정상품 ( 사용상품 ) 이동일하

97 거나유사하여선등록상표또는선사용상표와함께사용되는경우상품의출처또는품질을오인 혼동케하거나수요자를기만할염려가있으므로상표법제7조제1항제7호및제11호에해당하고, 또한이사건출원상표는선사용상표의신용에편승하여부당한이익을얻으려하거나선사용상표권자에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는모방상표로인정되므로상표법제7조제1항제12호에도해당한다는이유로이의신청을하였고, 특허청심사관은 피고보조참가인의이의신청이받아들여위이의신청이유와동일한이유로등록거절결정을하였다. 그러자원고는특허심판원에불복심판을청구하였는데, 특허심판원은이를 2011원 1905호로심리한다음, 이사건출원상표는상표법제7조제1항제7호, 제 11호, 제12호에해당하는것으로인정된다는이유로원고의심판청구를기각하는내용의이사건심결을하였다. [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제1, 2호증, 을제1 내지 3호증, 변론전체의취지 ] 2. 당사자들의주장가. 원고주장의요지이사건출원상표는원고가창작한독창적인상표로서선등록상표및선사용상표와는외관, 칭호및관념이모두비유사하므로, 이사건출원상표가등록되어그지정상품에사용됨으로써선등록상표나선사용상표와거래계에공존하게된다하더라도일반수요자나거래자로하여금상품의출처나품질을오인 혼동케하거나수요자를기만할염려가없으며, 이사건출원상표가선등록상표및선사용상표권자에게손해를가할부정한목적으로모방출원된것도아니다. 따라서이사건출원상표는상표법제7조제1항제7호, 제10호, 제11 호및제12호어디에도해당하지아니하여그등록이허용되어야할것임에도이와결론을달리한이사건심결은부당하다

98 나. 피고및피고보조참가인주장의요지이사건출원상표는화장품과관련하여선등록상표또는국내 외에서수요자간에현저하게인식되어있는선사용상표와표장및지정상품 ( 사용상품 ) 이동일하거나유사하여선등록상표또는선사용상표와함께사용되는경우상품의출처또는품질을오인 혼동케하거나수요자를기만할염려가있으므로상표법제7조제1항제7호, 제10호및제11호에해당하고, 또한이사건출원상표는선사용상표의신용에편승하여부당한이익을얻으려하거나선사용상표권자에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는모방상표로충분히인정되므로상표법제7조제1항제12호에도해당한다. 따라서이사건출원상표가등록을받을수없다고판단한이사건심결은어느모로보나정당하다. 3. 이사건심결의당부에관한판단가. 이사건출원상표가상표법제7조제1항제7호에해당하는지여부 (1) 판단기준상표의유사여부는상표의외관 호칭 관념을일반수요자나거래자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여판단하여야하는것이므로, 외관 호칭 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의상표가일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자나거래자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다 ( 대법원 선고 2001후 3415 판결, 대법원 선고 2005후 1875 판결등참조 )

99 (2) 표장의유사여부 ( 가 ) 외관의대비 이사건출원상표는 와같이흑색과백색으로구분된 직사각형도형의내부에각각영문알파벳 KS 와로마숫자 Ⅱ 가표기되고, 그하단에작은영문자 SUNWOOCOSME 가결합하여구성된표장이고, 선등록상표는 와같이영문알파벳 SK 와로마숫자 Ⅱ 가하이픈 (-) 으로연결되어구성된표장으로서, 이사건출원상표의요부로볼수있는 KS Ⅱ 와선등록상표의 SK-Ⅱ 는각각영문알파벳 K, S 및로마숫자 Ⅱ 등동일한 3개의글자로구성되었을뿐만아니라, 양상표는모두영문알파벳대문자 2자로구성된전단부 ( KS 또는 SK ) 와후단부 ( 숫자 2를뜻하는로마숫자 Ⅱ ) 를각각바탕색이다른도형안에표기하거나하이픈 (-) 으로연결하여서로분리시킨구조가극히유사하여양상표로부터느껴지는직관적인인상이매우유사하다할것이므로, 양상표는전체적으로외관이유사하다. ( 나 ) 호칭의대비이사건출원상표와선등록상표는각각 케이에스투 와 에스케이투 로호칭될것인데, 양상표는발음되는전체음절수및끝음절 투 부분의칭호가동일하고, 앞부분도 에스 와 케이 의순서가바뀌었을뿐동일한음절로구성되어있어, 전체적인청감이매우유사하므로양상표는호칭도유사하다. ( 다 ) 관념의대비 이사건출원상표와선등록상표는모두특정한관념을도출하기어 려운조어상표인점에서관념은서로대비할수없다. ( 라 ) 대비결과의정리 이상을종합하면, 이사건출원상표와선등록상표는관념은서로

100 대비할수없으나, 외관에서느껴지는직관적인상과호칭이유사하여전체적, 객관적, 이격적으로관찰할때유사한표장에해당한다. (3) 지정상품의유사여부이사건출원상표의지정상품인 화장품 과선등록상표의지정상품인 입술모이스춰라이저, 입술컨디셔너, 리퀴드파운데이션, 파우더파운데이션, 메이크업베이스 등은모두상품류구분제3류의화장품에속하는상품으로서그속성이나거래실정이동일하거나유사하다할것이므로이사건출원상표와선등록상표는지정상품또한동일 유사하다. 나. 소결론 따라서이사건출원상표는선등록상표와표장이유사하고, 그지정상품 도동일 유사하여상표법제 7 조제 1 항제 7 호에해당한다. 4. 결론그렇다면, 이사건출원상표는원고와피고및피고보조참가인의나머지주장에대하여나아가판단할필요없이위와같은점에서이미등록이거절되어야할것이므로이와결론을같이한이사건심결은정당하고, 그취소를구하는원고의청구는이유없으므로이를기각하기로하여주문과같이판결한다

101 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2011허 9535 거절결정 ( 상 ) 원 고 주식회사포스토피아의정부시용현동 의정부우편집중국 3층대표이사김 소송대리인변리사황의만, 황성필 피 고 특허청장소송수행자장인욱 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 1828 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실가. 이사건출원서비스표 (1) 출원일 / 출원번호 : / 제21431 호 (2) 구성 :

102 (3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제 38 류의인터넷을이용한데이터통 신업, 개인휴대통신업 (PCS 서비스업 ), 공중전화통신업, 광대역통신망운영업등 (4) 출원인 : 원고 나. 선등록서비스표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제83990 호 (2) 구성 : (3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제38류의컴퓨터통신업, 테이터통신업, 무선통신업, 원격화면통신업, 전자우편업, 컴퓨터를이용한서신및화상송신업, 핸드폰통신업, 라디오방송업, 텔레비전방송업등 (4) 등록권리자 : 주식회사포스코 다. 이사건심결의경위원고의서비스표출원에대해, 특허청심사관은 이사건출원서비스표가선등록서비스표와호칭등이유사하여상표법제7조제1항제 7호에해당한다는등의이유로의견제출통지를하였고, 이에대하여원고가 의견서및보정서를제출하였으나그의견서및보정서에의하더라도위거절이유가해소되지아니하였다는이유로, 서비스표등록거절결정을하였다. 그러자원고는 특허심판원에불복심판을청구하였는데, 특허심판원은이를 2011원 1828호로심리한다음, 이사건출원서비스표는상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로원고의심판청구를기각하는내용의이사건심결을하였다. [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제1, 2, 3호증, 을제1 내지 5호증, 변론전체의취지 ]

103 2. 이사건심결의당부에관한판단가. 상표법제7조제1항제7호해당여부 (1) 관련법리상표의유사여부는상표의외관, 호칭, 관념을일반수요자나거래자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여판단하여야하는것이므로, 외관, 호칭, 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의상표가일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자나거래자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다 ( 대법원 선고 2001후 3415 판결등참조 ). 그리고이러한법리는상표법제2조제3항에의하여서비스표에대하여도동일하게적용된다. (2) 표장의유사여부 ( 가 ) 외관의대비 이사건출원서비스표 는 주식회사 의약칭으로 통용되는 부분과 부분이결합된한글로구성되어있음 에반하여, 선등록서비스표는 되어있으므로, 그외관은상이하다. 와같이영문알파벳 6 자로구성 ( 나 ) 관념의대비이사건출원서비스표와선등록서비스표는모두그자체로부터는특별한관념이도출되지아니하는조어표장들이므로, 관념을대비하기는어렵다 [ 아래다 ) 항에서보는바와같이이사건출원서비스표중요부인 포스토피아 를우편등의의미를가진 포스트 (POST) 와장소적의미를가지는 TOPIA 의한글음역인 토피아 가결합된것으로인식하는경우에도선등록서비스표가

104 조어표장이어서그전체에대한특별한관념을상정하기어려운이상관념을 서로대비하기어려움은마찬가지이다.]. ( 다 ) 호칭의대비 이사건출원서비스표중주식회사의약칭으로통용되는 부 분은회사의종류중하나임을표시하는것으로서특별한식별력이없고, 일반적으로생략된채호칭되는경우가많으므로이사건출원서비스표는 포스토피아 로호칭될수있고, 선등록서비스표는영문의한글발음원칙에따라통상 포스피아 로호칭될것인데, 이러한경우양표장은 포스피아 의 4개의음절전체가완전히동일하고, 다만이사건출원서비스표 3번째음절의 토 가있고없음에차이가있을뿐이다. 그런데을 6호증의기재에의하면, 원고회사의인터넷홈페이지에는 와같은표시가개시되어있는사실을인정할수있는바, 이 에의하면이사건출원서비스표의요부인 토스토피아 는 POSTOPIA 의한글음역을이용한것임을알수있고, 그중 POST 부분은 우편, 우편물 등의의미이며, TOPIA 는 이상세계, 장소 등의의미한다 ( 을제7, 8호증참조 ). 그리고이사건출원서비스표의출원당시부터각분야에걸쳐상품이나서비스업의내용을암시하는영어단어와 topia 또는 pia 를결합한조어가다수상표또는서비스표로서등록되거나사용되고있는점이나 ( 갑제7호증의 1 내지 44 참조 ), 우리나라의교육수준에비추어볼때, 이사건출원서비스표의지정서비스업을접하게되는일반소비자내지거래자들은 topia 가일정한장소를뜻하는것임을짐작할수있다고봄이상당하며, 상품이나서비스업의내용을암시하는영어단어와 topia 가결합된상표또는서비스표가널리사용되고, 나아가 topia 중 to 를생략하여 pia 만을결합한상표또는서비스표까지널리사용되고있는실정아래에서는, 상품이나서비스업의내용을암시하는영어단어와 pia 가결합된상표또는서비스표를접하는소비자들이

105 pia 를 topia 와마찬가지로 상품또는서비스를제공하는장소 로인식할가능성도많다. 사정이이러하다면, 이사건출원서비스표중요부인 포스토피아 는결국 포스트 (POST) 와장소적의미를가지는 TOPIA 의한글음역인 토피아 가결합되어축약된형태로볼수있고, 선등록서비스표는 POS( 포스 ) 와역시장소적의미를가지는 PIA( 피아 ) 가결합된것으로볼수있다할것인데, 여러음절의단어에서는어두부분이강하게발음되고인식되는것이우리나라일반거래사회에서의언어관행이므로 ( 대법원 선고 95후439 판결등참조 ), 양표장은모두 포스 부분이강하게발음된다고봄이상당하고, 여기에 토피아 (topia) 와 피아 (pia) 가마찬가지로 상품또는서비스를제공하는장소 로인식되고있는현실및 스, 토, 피 와같은무성음이연속되어발음될경우중간의 토 가생략되거나약하게발음될경향이있음을아울러고려하면, 이사건출원서비스표는 포스피아 로호칭되거나적어도청감상그와상당히가깝게호칭될여지가충분히있어, 결국양표장은전체적으로호칭이유사하다할것이다. ( 라 ) 대비결과의정리이상과같이, 이사건출원서비스표와선등록서비스표는비록외관은상이하고, 관념은대비할수없으나, 호칭이서로유사하므로, 일반수요자나거래자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여볼때유사한표장에해당한다. (3) 지정상품및서비스업의유사여부이사건출원서비스표와선등록서비스표는그지정서비스업에 데이터통신업, 무선통신업, 컴퓨터통신업, 라디오방송업, 텔레비전방송업 을모두포함하고있으므로, 이들표장의지정서비스업중적어도일부는동일또는유사하다

106 나. 소결론이상을종합하면, 이사건출원서비스표는선등록서비스표와표장이유사하고, 그지정서비스업도적어도일부는동일또는유사하므로, 양표장을함께사용할경우일반수요자나거래자들로하여금서비스출처의오인 혼동을일으킬염려가있다할것이어서, 상표법제7조제1항제7호에해당하여등록받을수없다고할것인데, 상표나서비스표의등록심사단계에서는그지정상품이나지정서비스업중일부라도거절사유가있는경우에는그전부가거절되어야하므로 ( 대법원 선고 93후1360 판결참조 ), 결국이와결론을같이한이사건심결은정당하다. 3. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유없으므로이 를기각하기로하여주문과같이판결한다

107 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2011허 거절결정 ( 상 ) 원 고 주식회사우리들헬스케어서울강남구역삼동 대표이사이 소송대리인변리사안광석 피 고 특허청장소송수행자이진규 변론종결 판결선고 주 문 1. 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 청구취지 특허심판원이 원 7564 호사건에관하여한심결을취소한다. 이 유 1. 기초사실 가. 이사건출원서비스표 (1) 출원일 / 출원번호 : / 제 호

108 (2) 구성 : (3) 지정서비스업 : 서비스업류구분제 44 류의병원업, 병의원업, 의료업, 정형외과업 나. 이사건심결의경위이사건출원서비스표의서비스표출원에대해특허청심사관은 이사건출원서비스표는상표법제6조제1항제7호에해당하거나상표법제7조제1항제4호에해당하여서비스표등록을받을수없다 는이유로의견제출통지를하였다. 원고는의견서및보정서를제출하였으나, 특허청심사관은 위의견서및보정서만으로위거절이유를해소하지못하였다는이유로거절결정을하였다. 원고는 특허심판원에위거절결정에대한불복심판을청구하였는바, 특허심판원은 원 7564호로, 이사건출원서비스표는상표법제6조제1항제7호에해당하고, 상표법제6조제2항의사용에의한식별력도취득하지못하였으므로서비스표등록을받을수없다 는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 인정근거 ] 갑제1 내지 3호증, 변론전체의취지 2. 당사자주장의요지가. 원고이사건출원서비스표는상표법제6조제2항의사용에의한식별력을취득하였고, 상표법제7조제1항제4호에도해당하지않아서비스표등록을받을수있는바, 이와달리판단한이사건심결은위법하다. 나. 피고 (1) 이사건출원서비스표는상표법제 6 조제 1 항제 7 호에해당하고, 상표