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3 일러두기 1. 이책자는심판관보수교육교재로편찬한것으로써먼저권리별 ( 상표, 디자인, 특허 실용신안 ) 로대별하고, 특허 실용신안에대하여는기계 금속 건설, 화학생명공학, 전기 전자 통신분야로구분하여발간하였습니다. 2. 이책자에게재된판결문은 까지대법원및특허법원등에서최근선고된판결중특허심판원의심결이취소된사건을중심으로수록하였으며, 사건의연혁을알기쉽도록하기위해해당심결문도함께수록하여관련법조문별로구분하여정리하였습니다. 3. 사건별부호문자의부여에관한예규에의하여판례번호중 후 자는상고사건을, 허 자는특허법원사건을, 당 자는특허심판원사건중당사자사건을, 원 자는특허심판원사건중거절불복사건을표시한것입니다. 4. 그밖에심판장 심판관등이매월중요판례, 판례동향등을연구 보고한판례조사연구보고서를수록하여심사 심판업무수행에참고가 되도록하였습니다. 5. 판례조사연구보고서에기재된작성자의의견은특허심판원의공식적인 입장과는관련이없음을밝혀둡니다.

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5 목차 제 6 조제 1 항제 1 호 허 760( 등록무효 ), soldier 3 제6조제1항제3호 허2391( 거절결정 ), WATERLINE 후 원심판결 (2006허7078), COLOR CON 16 제 6 조제 1 항제 7 호 허 1565( 등록무효 ), Dr. shoe 27 제7조제1항제7호 허9692( 등록무효 ), 허10333( 등록무효 ), 허10616( 거절결정 ), Photo 허10203( 거절결정 ), MANSION CASINO 허10722( 거절결정 ), 허1121( 거절결정 ), 허10739( 거절결정 ), MANSION CLUB 허11596( 거절결정 ), 허 11619( 등록무효 ), 허 11671( 거절결정 ), OLAY NATURE SCIENCE 허 1756( 거절결정 ), 91 - i -

6 허 1398( 등록무효 ), 포스틱 허 1329( 거절결정 ), 허 1350( 거절결정 ), STEVEN BY STEVE MADDEN 허 210( 거절결정 ), 114 제 8 조제 1 항 허 678( 등록무효 ), 허 661( 등록무효 ), 133 제 7 조제 1 항제 4 호 허 11138( 등록무효 ), 허 2384( 거절결정 ), PIMP MY RIDE 147 상표법제 7 조제 1 항제 11 호 후 원심판결 (2006 허 3779), BCBG 158 제 7 조제 1 항제 12 호 허 6778( 등록무효 ), 허 8965( 등록무효 ), 허 10654( 등록무효 ), 허 10753( 등록무효 ), PENTAX 198 제 73 조제 1 항제 3 호 허 586( 등록취소 ), ii -

7 후 원심판결 (2004허4952), 자동차생활 Car Life 후 원심판결 (2006허4390), C & L 자동차생활 221 권리범위확인심판 후 원심판결 (2005 허 377), 모나리자굿모닝 232 기타 허10418( 거절결정 ), ECOPLASTIC 허11817( 등록취소 ), Co-enzyme Q 허135( 거절결정 ), 후 원심판결 (2006허7023), Labrador Retriever iii -

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9 제 6 조제 1 항제 1 호 - 1 -

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11 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2007허760 등록무효 ( 상 ) 원 고 성광산업주식회사대표이사엄기춘소송대리인법무법인태평양담당변호사민인기 피 고 최재일소송대리인청운특허법인담당변리사이병희 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당2456호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 인정근거 : 다툼없는사실 ] 가. 심결의경위원고는피고의아래나. 항기재이사건등록상표가그지정상품의보통명칭이나관용명칭에불과하거나유사한상품사이의품질오인우려가 - 3 -

12 있는것이어서상표법제6조제1항제1호 제2호, 제7조제1항제11호에각각해당한다는이유로등록무효심판을청구하였는데, 특허심판원은그지정상품의보통명칭이나관용명칭도아니고품질오인의우려도없다는이유로원고의청구를기각하는주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제557571호 ⑶ 지정상품 : 건축용금속제합벽지지대, 건축용금속제골조, 건축용금속제기둥, 건축용금속제미장벽판, 건축용금속제벽면라이닝, 건축용금속제보강재료, 건축용금속제패널, 건축용철강프레임, 금속제구축물의이음매용연결자, 콘크리트용금속제거푸집널 ( 상품류구분제6류 ) 2. 이사건등록상표가지정상품의보통명칭인지여부가. 법리상표법제6조제1항제1호에서규정하는 상품의보통명칭 이라함은그지정상품을취급하는거래계에서그상품을지칭하는것으로실제로사용되고인식되어져있는일반적인명칭, 약칭, 속칭등을뜻하고, 상품의보통명칭에해당하는지여부는상표의등록결정시를기준으로판단하여야하며, 특정지정상품의보통명칭에해당하는상표는그지정상품과서로포함관계에있거나관련되는상품모두에대하여식별력이없다고봄이상당하다 ( 대법원 선고 2001후2283 판결등참조 ). 나. 판단 [ 인정근거 : 갑제 1 내지 8, 12, 13, 14, 19, 26, 28 내지 40 호증, 을제 1 내지 22 호증 ( 각가지번호포함 ), 경험칙, 변론전체의취지 ] - 4 -

13 ⑴ soldier 는건축토목관련전문용어로서, 국내에서 1988년발행된건축토목영한대사전에는 형틀의이동방지용수직부재 ( 볼트, 스트러트또는와이어로고정함 ) 로, 1992년발행된최신건설용어사전에는 거푸집을강화정정하기위하여쓰이는역직외판 으로, 2002년 2월경발행된충남대학교석사논문에는 엄지말뚝공법 이라는항목에서 벽체의토압을막기위하여솔져빔 (soldier beam) 을박는다 라고, 현재통용되고있는과학기술대사전에는 거푸집의강화와수정을위하여사용하는역직외판 이라고각각기재되어있는사실등에서알수있듯이, 정확한의미는 외벽거푸집용수직보강재 ( 엄지말뚝 ) 라고할수있고, 한편, soldier system 은 거푸집을설치한후이를지지하여주는지지대 ( 합벽지지대 ) 로 soldier와그보강재를포함한지지시스템일체를의미하고있다. ⑵ soldier 나이단어가포함된용어는미국에서는 1970년대에도사용되고있었으나, 국내거래계에서는 1990년대초반부터 soldier 가솔 ( 또는쏠 ) 져 ( 또는저 ), 솔져빔 ( 또는비임 ) 및솔져파일 ( 엄지말뚝 ) 등과같이호칭되다가, 1990년대중 후반부터는 soldier system 도단순히 soldier 라고만지칭되기도하여솔져시스템이나합벽지지대등과함께혼용되면서, 일반적으로 soldier 나 soldier system 은 거푸집의강화와수정을위하여사용하는엄지말뚝또는그보강재를포함한지지시스템일체 의의미로사용되어오고있고, 이러한사용례는이사건등록상표의등록결정일이전에발행된관련업계의홍보물, 상품판매카탈로그및인터넷판매사이트뿐만아니라, 공개된특허공보나실용신안공보, 한국지반공학회지나월간건설등국내건설관련잡지및논문등에서다수확인할수있다. ⑶ 따라서위와같은 soldier 와 soldier system 의혼용결과 soldier 가 soldier system 과함께 거푸집의강화와수정을위하여사용하는엄지말뚝또는합벽지지대 를지칭하는것으로널리사용되고인식되어옴으로써이사건등록상표의등록결정일인 경에는이사건등록상표의지정상품중합벽지지대를취급하는거래계즉, 그상품의생산자, 도매상, 소매상및수요자사이에서는이사건등록상표가특정인의상품의출처를표시하는식별력이있는상표로서가아니라엄지말뚝이나 - 5 -

14 합벽지지대의일반적명칭으로사용되고인식되어있었다고봄이상당하다. ⑷ 한편, 이사건등록상표의지정상품은합벽지지대외에건축용금속제골조, 건축용금속제기둥, 건축용금속제미장벽판, 건축용금속제벽면라이닝, 건축용금속제보강재료, 건축용금속제패널, 건축용철강프레임, 금속제구축물의이음매용연결자및콘크리트용금속제거푸집널도있으나, 이들은합벽지지대와서로포함관계에있거나관련상품으로서이사건등록상표는이들상품모두에대하여도식별력이없다고봄이상당하다 [ 이런의미에서, 피고주장과같이 soldier system 만이합벽지지대를가리킨다고엄격하게한정하더라도, 그 soldier system 의대표적인구성요소인수직보강재 ( 역직외판, 엄지말뚝 ) 를지칭하는 soldier 는합벽지지대에대하여식별력이없다 ]. 다. 소결따라서이사건등록상표는그지정상품의보통명칭을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표로서상표법제71조제1항제1 호, 제6조제1항제1호에의하여무효로되어야할것이다. 3. 결론그렇다면, 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사이기택 판사 오충진 판사 김태현 - 6 -

15 제 6 조제 1 항제 3 호 - 7 -

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17 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2007허2391 거절결정 ( 상 ) 원 고 소시에떼데푸로듀이네스르에스. 에이대표자세드릭프레이몽소송대리인변호사황영주 피 고 특허청장소송수행자설민숙 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 원5689호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제1호증, 을제1호증의 1 내지 4] 가. 심결의경위원고는 아래나항기재의상표 ( 이하 이사건출원상표 라고한다.) 를출원하였는데, 특허청은이사건출원상표는 송수관, 물이흐르는 - 9 -

18 통로 등의뜻으로물을공급하고흘려보내는기능을하는지정상품의성질을직감케하는표장으로된상표로상표법제6조제1항제3호에해당되어등록을받을수없다는이유로거절결정을하였다. 위거절결정에불복하여제기한원고의심판청구에대하여특허심판원은이사건출원상표는 물이흐르는통로나배관 으로쉽게그뜻을직감할수있고, 냉수기를제외한지정상품의경우저수조나수도관을통하여공급된물을여러곳으로보내는장치이므로, 일반수요자나거래자는이사건출원상표가지정상품의용도나효능을나타내는것으로직감할수있다는이유로원고의청구를기각하는주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건출원상표 (1) 구성 : WATERLINE (2) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 (3) 지정상품 : 가정, 사무실용물분배기 (water distribution apparatus for household and office purposes), 냉수기 (watercoolers), 산업용물분배기 (water distribution apparatus for industrial purposes), 음용분수 (drinking fountains), 음용수디스펜서 (drinking water dispenser)( 상품류구분제11 류 ). 2. 이사건출원상표가상표법제6조제1항제3호에해당하는지여부 [ 인정근거 : 갑제3 내지 14호증, 을제2호증의 1, 2, 변론전체의취지 ] 가. 법리어떤상표가상표법제6조제1항제3호소정의상품의품질 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표인가의여부는그상표가가지는관념, 당해지정상품이일반적으로갖는공통된품질 효능 용도 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하되, 상표의의미내용은일반수요자가그상표를보고직관적으로깨달을수있는것이어야하고심사숙고하거나사전을찾아보고서야비로소그뜻을

19 알수있는것은고려의대상이되지않는다 ( 대법원 선고 97 후 396 판결등참조 ). 나. 판단이사건출원상표는 WATERLINE' 으로된영문자로만이루어진문자상표인바, 네이버나야후의영한사전에는 water line 과같이 water 와 line 이각각간격을두고결합된단어로서등재되어있는데, 1. ( 홀 ) 수선, 해안선 ; 2. 지하수면, 수위 ; 3. 송수관 ; 4. ( 종이 ) 의내비치는선 이라는뜻이있는것으로기재되어있는반면에, 네이버의영영사전에는 waterline 으로표시되어있는데, 송수관이라는의미로는등재되어있지아니하다 ( 을제2호증의 1 참조 ). 상표의표장으로사용된영어단어를보고수요자가그의미내용을직감한다고하는것은, 그단어가보통그와같은의미가있는것으로널리알려진경우를의미한다고보아야할것이고, 영어단어가여러가지의미및용도로쓰이는경우수요자가그영어단어를보고그여러가지의미를모두직감한다고단정할수는없다할것인데, 송수관 이라는의미의이사건출원상표의표장은영한사전에는세번째로등재되어있고영영사전에는그러한의미로등재되어있지않은점을고려하면, 이사건출원상표인 WATERLINE 을보고수요자들이사전을찾아보지아니하고도 송수관 ( 물이흐르는통로나배관 ) 을의미하는것으로바로직감한다고보기어렵다. 오히려이사건출원상표는비교적쉬운단어인 water 와 line 으로이루어져있으므로그각각의의미인 물 과 선 을결합하여 물과관련이있는선 정도로인식한다고보는것이상당하고, 더구나 line 에는 송수관 이라는의미가없으므로수요자들이이사건출원상표를보고 송수관 이라는의미가있는것으로직감하기어려운것은마찬가지라고할것이다. 가사, 이사건출원상표를보고수요자들이 송수관 의의미가있는것으로직감한다고할경우에도, 이사건출원상표의지정상품은 가정, 사무실용물분배기, 냉수기, 산업용물분배기, 음용분수, 음용수디스펜서 인데,

20 냉수기, 음용분수, 음용수디스펜서 와같은경우에는일반수요자들이이와같은제품들을보고수요자들이외관으로확인할수도없는 송수관 으로이루진것으로바로직감한다고보기어렵고, 가정, 사무실용물분배기나산업용물분배기 도물을여러개의관으로나누어분배하므로, 송수관 이그부품으로필요하긴하나, 송수관은그자체가 물이흐르는관 으로서 물이이동하는경로 에더가깝고여러개의관이여러곳으로물을나누어분배하는 분배 라는관념을가진다고보기어려운데, 이사건지정상품인 가정, 사무실용물분배기나산업용물분배기 의주된기능은물을분배하는것에있으므로, 이사건출원상표가 송수관 의의미내용을갖는다고할지라도지정상품의기능을암시하는정도에그치고, 이를직접적으로기술한것으로보기어렵다. 따라서이사건출원상표는지정상품들의효능및용도를직접기술하는표장으로보기어려우므로상표법제6조제1항제3호에해당한다고할수없음에도, 이에해당한다고하여등록을거절한원결정을유지한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면, 그취소를구하는원고의청구는이유있어이를인용하기로 하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 우라옥 판사 김제완

21 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2007후555 등록무효 ( 상 ) 원고, 상고인 한국석유공업주식회사 대표이사강철구 소송대리인변리사한호섭 피고, 피상고인 주식회사삼기칼라콘 대표이사강성순 소송대리인변리사김병진, 노태정, 백명자 원심판결 특허법원 선고 2006허7078 판결 판결선고 주문 1. 원심판결중원고패소부분을파기하고, 이부분사건을특허법원에환송한다. 이유상고이유를판단한다. 상표법제6조제1항제3호의 상품의산지 품질 효능 용도 형상등을보통으로사용하는방법으로표시한표장 에해당하는지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하는바 ( 대법원 선고 99후2440 판결, 대법원 선고 2002후1140 판결등참조 ), 수요자가지정상품을고려하여서그품질, 효능, 형상등의성질을표시하고있는것으로직감할수있으면기술적표장이라할수있다. 또한상표법제7조제1항제 11호의 상품의품질을오인하게할염려가있는상표 라함은그상표의구성자체가그지정상품이본래가지고있는성질과다른성질을갖는것

22 으로수요자를오인하게할염려가있는상표를말한다 ( 대법원 선고 99후628 판결참조 ). 원심이인정한사실과기록에의하면, 지정상품을 모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 보도판, 아스팔트타일, 콘크리트타일, 바닥재, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일 로하고 COLOR CON 으로구성된이사건등록상표 ( 등록번호제342343호 ) 의등록결정일인 경에는콘크리트업계또는건축관련업계에서레미콘 (Ready Mixed Concrete의약칭 ), 아스콘 (Asphalt Concrete의약칭 ), 투수콘 ( 透水 Concrete의약칭 ) 이라는용어가광범위하게사용되고있어 콘 이라함은콘크리트의약칭으로인식되고있었던점, 늦어도 1991년경부터기존의흑색, 회색등무채색계열의콘크리트와색채에있어크게다른녹색, 적색등을포함한유채색계열의콘크리트 아스팔트콘크리트가생산되기시작하여콘크리트업계또는건축관련업계에서는이를기존의무채색계열의콘크리트 아스팔트콘크리트에대칭되는개념으로각각칼라콘크리트및칼라아스콘이라고부르고있었던점을알수있는바, 이러한사정에비추어볼때, 콘크리트제품의수요자들은 COLOR CON" 을기존의무채색콘크리트에대칭되는개념으로서 유채색의콘크리트 를의미하는것으로직감할것으로보이므로, 이사건등록상표가지정상품중 유채색 의콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에대하여사용될경우에는상품의성질을나타낸것으로식별력이없고, 무채색 의콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일에대하여사용될경우에는이를유채색의콘크리트제품으로상품의성질을오인할수있으며, 모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 아스팔트타일에사용될경우에는이를유채색의콘크리트제품으로상품의성질과상품자체모두를오인할우려가있다. 따라서이사건등록상표는위지정상품들에대하여그성질을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로구성된기술적상표이거나상품의품질을오인하게할염려가있는상표에해당한다. 그럼에도칼라가특정한색상을의미하는것은아니고, 일반적으로종전의

23 콘크리트나아스팔트는무채색이주류를이루고있어칼라가그공통되는성질을직접적으로표시한다고할수없으며, 콘에는콘크리트의약칭이외에도다양한의미가있음을이유로이사건등록상표가위지정상품들에대하여기술적상표또는품질오인상표에해당하지아니한다고판단한원심판결은상표법제6조제1항제3호및제7조제1항제11호의법리를오해하여판결결과에영향을미친위법이있다할것이다. 그러므로원심판결중원고패소부분을파기하고, 이부분사건을다시심리 판단하게하기위하여원심법원에환송하기로하여, 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관김용담 대법관 박시환 주심대법관박일환 대법관 김능환

24 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2006허7078 등록무효 ( 상 ) 원 고 한국석유공업주식회사대표이사강철구소송대리인변리사한호섭 피 고 주식회사삼기칼라콘대표이사강성순소송대리인변리사노태정 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당3191호사건에관하여한심결중상표등록번호제342343호상표의지정상품가운데 보도판, 바닥재 에대한부분을취소한다. 2. 원고의나머지청구를기각한다. 3. 소송비용중 2/9는원고의, 나머지는피고의각부담으로한다. 청구취지 특허심판원이 당 3191 호사건에관하여한심결을취소한다. 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 이 유

25 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제342343호 3 상표권자 : 피고 4 지정상품 : 모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 보도판, 아스팔트타일, 콘크리트타일, 바닥재, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일 { 구상품류구분 ( 통상산업부령제83호로개정되기전의것 ) 제33류 } 나. 이사건심결의경위 ⑴ 원고는 특허심판원에피고를상대로, 이사건등록상표는상표법제6조제1항제1호내지제3호에해당하여그등록이무효라는이유로무효심판을청구하였고, 특허심판원은이를 2005당3191호사건으로심리하여 , 아래 ⑵와같은이유로위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. ⑵ 이사건심결이유의요지 원고가제출한증거만으로는이사건등록상표가그등록결정시에일반수요자나거래자들사이에그지정상품인 아스팔트, 콘트리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일 등의보통명칭으로현실적으로사용되고있었다거나, 또는이사건등록상표가특정인의상표라고인식될수있을정도로주지 저명한상표로서상표관리를소홀히하여관용적으로사용되고있었다고인정하기에부족하고달리이를인정할증거가없으므로, 이사건등록상표는상표법제6조제1항제1호및제2호에해당하지않는다. 이사건등록상표는색상등을의미하는영어단어 COLOR 와 콘크리트, 아스콘 의약칭인 CON 의결합으로인식되어일반수요자나거래자들이이사건등록상표를보고어느정도상품의원재료나품질등을암시하고있는것으로볼수는있으나, 이사건등록상표의지정상품중컬러로된상품이존재하지아니하고, CON 이 정독하다, 조타지휘, 반대하여, 유용, 죄수 등으로그의미가다양한점등을고려하면, 이사건등록상표는지정상품의성질 ( 원재료, 품질, 용도등 ) 을직접적으로표시하는표

26 장으로볼수없으므로, 이사건등록상표는상표법제 6 조제 1 항제 3 호에 해당하지않는다. 증거 갑제 1, 2 호증, 변론전체의취지 2. 당사자의주장가. 원고주장의요지 ⑴ 이사건등록상표 COLOR CON 중 COLOR 는 색, 빛깔, 색채 등의뜻이고, 'CON 은 CONCRETE' 을줄여서호칭하는관용구이므로, 이사건등록상표는유색도로포장재인 COLOR CONCRETE 의약칭또는보통명칭으로상표법제6조제1항제1호에해당하거나상표법제6조제1항제2호의관용상표에해당한다. ⑵ 이사건등록상표인 COLOR CON 은그지정상품인 아스팔트, 콘크리트타일, 투수콘크리트 등과관련하여 컬러콘크리트 로직감되어그지정상품의성질 ( 품질, 원재료, 형상등 ) 을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표에해당하므로, 이사건등록상표는상표법제6조제1항제3호에해당하여자타상품에대한식별력이없다. ⑶ 이사건등록상표를그지정상품에사용할경우에콘크리트가아닌지정상품을콘크리트인것으로, 또는컬러 ( 유색 ) 가아닌것을컬러 ( 유색 ) 인것으로수요자로하여금상품의품질을오인하게할염려가있거나수요자를기만할염려가있으므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제11 호에해당한다. 나. 피고주장의요지 ⑴ 이사건등록상표인 COLOR CON 은조어상표로등록결정시에는생소한용어였으나, 등록후상표권자인피고의지속적인사용으로인하여서이사건등록상표가피고의등록상표로널리알려진것에불과하므로, 이사건등록상표는상표법제6조제1항제1호또는제2호에해당하지않는다

27 ⑵ 이사건등록상표인 COLOR CON 은지정상품들의공통된용도또는원재료를나타내거나, 일반수요자들이지정상품의원재료나용도를직감한다고할수없으므로, 이사건등록상표는상표법제6조제1항제3호에해당하지않는다. ⑶ 이사건등록상표는다양한의미를가지고있어서 컬러콘크리트 등의의미만으로직감되지않고, 설사그런의미로직감된다고하여도수요자로하여금상품의품질을오인하게하거나수요자를기만할염려가있다고할수없으므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제11호에해당하지않는다. 3. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 상표법제6조제1항제1호또는제2호해당여부 ⑴ 상표법제6조제1항제1호소정의 상품의보통명칭 이란그지정상품을취급하는거래계에서당해업자또는일반수요자사이에일반적으로그상품을지칭하는것으로실제로사용되고인식되어있는일반적인약칭, 속칭기타의명칭을뜻하는것으로, 어떤명칭이상표법상의보통명칭이되기위하여는단지일반소비자가이를보통명칭으로의식할우려가있다는것만으로는부족하고, 거래계에서그명칭이특정의상품의일반명칭으로서현실적으로사용되고있는사실이인정될수있어야하며, 또같은항제2호소정의 관용하는상표 란처음에는특정인의상표이던것이주지 저명의상표로되었다가상표권자가상표관리를허술히함으로써동업자들사이에자유롭고관용적으로사용하게된상표를말하는것으로, 위규정에해당하는지여부는등록결정시또는거절결정시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2002후2143 판결참조 ). ⑵ 이사건으로돌아와보건대, 갑제3, 4호증, 갑제23 내지 27호증, 갑제28호증의 1 내지 5, 갑제29호증, 을제29호증의각기재에변론전체의취지를종합하면, 이사건등록상표 COLOR CON 중 COLOR 는 색, 색깔, 빛깔, 색상 의뜻을가진영어단어이고, CON 은일반적으로 정독하다,

28 조타지휘하다, 반대하여, 유용 ( 사기 ) 등을의미하는영어단어이지만, 건축재나도로포장재의거래업계에서는 경에한국레미콘공업협회를설립하면서 Ready Mixed Concrete을약칭한 ' 레미콘 (REMICON) 을계속하여법인명칭에사용하고있고, 1990년경이후에는 Asphalt Concrete을약칭한 아스콘 (ASCON), 투수성콘크리트를약칭한 투수콘 ' 등의명칭을도로포장재의품명으로사용하고있어서, 콘크리트 (concrete) 관련제품업계에서는 CON 을콘크리트 (concrete) 의약칭내지는속칭으로도표시하고있는사실, 피고회사는 경에설립되어 경에시멘트콘크리트를주원료로해서물이통과될수있는컬러포장재인컬러투수콘크리트를전국적으로시공하기시작하였지만, 한편월간잡지인 종합물가정보 에따르면, 그이전인 1991년 1월호에이미도로포장재인아스팔트콘크리트의품명으로 일반아스콘 외에도 컬러아스콘 (red, green), 투수콘 ( 흙색, 암갈색, 회색, 황색, 적색, green) 이사용되고있었던사실을인정할수있다. 위인정사실에의하면, 이사건등록상표인 COLOR CON 은 색, 색깔 를의미하는 COLOR 와그지정상품과관련하여아스콘, 투수콘등콘크리트관련제품에서콘크리트 (concrete) 의약칭으로사용되는 CON 을결합한것으로서, 컬러콘크리트 즉 색깔있는콘크리트 로직감되고, 경이전부터여러가지색상의아스콘과투수콘이생산되고있었음을알수있지만, 이사건등록상표의등록결정당시인 경에건축재나도로포장재의거래업계에서일반수요자들이 컬러콘크리트 를지칭하는것으로 COLOR CON 이라는명칭을사용한사실을인정할만한아무런증거가없고, 콘크리트의약칭인 CON 에우리나라의영어보급수준에비추어쉽게이해할수있는 색, 색깔, 빛깔, 색상 을의미하는영어단어 COLOR 를결합하였다는사정만으로 COLOR CON 을그지정상품과관련하여당연히보통명칭으로되었거나또는관용표장화되었다고할수없다. 그리고원고가제출한갑제5 내지 21호증, 피고가제출한을제1 내지 12호증의각기재는이사건등록상표의등록결정시가아닌그이후에발행된자료로서 COLOR CON 의보통명칭이나관용표장여부를판단하는

29 증거자료로사용하기에적절하지아니하고, 달리이를인정할증거가없다. 따라서이사건등록상표는상표법제 6 조제 1 항제 1 호의보통명칭또는 같은항제 2 호의관용표장에해당하지않는다. 나. 상표법제6조제1항제3호해당여부어떤상표가상표법제6조제1항제3호에서정한상품의품질 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표인가의여부는그상표가가지는관념, 당해지정상품이일반적으로갖는공통된품질 효능 용도 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하되, 상표의의미내용은일반수요자가그상표를보고직관적으로깨달을수있는것이어야하고심사숙고하거나사전을찾아보고서비로소그뜻을알수있는것은고려의대상이되지않는다 ( 대법원 선고 99후154 판결등참조 ). 이사건으로돌아와보건대, 이사건등록상표 COLOR CON 이그지정상품과관련하여 컬러콘크리트, 색깔이있는콘크리트 의의미로직감되어 CON 에의하여지정상품의원재료등을표시하고있다고볼수있지만, 컬러 또는 색깔이있는 의의미가어느특정한색상을의미하지않고황색, 적색, 녹색등의유채색뿐만아니라검은색, 흰색, 회색등의무채색을포괄하는의미이고, 일반적으로종전의콘크리트나아스팔트는검은색, 회색등의무채색이그주류를이루고있었다는점을고려할때, COLOR 부분이지정상품의품질, 원재료, 효능및용도등을암시한다고생각할수는있으나그공통되는성질을직접적으로표시한다고할수없으며, 더욱이앞서본바와같이 CON 의의미가콘크리트 (concrete) 의약칭외에도다양한의미가있음을참작한다면, 이사건등록상표는전체적으로그지정상품의품질, 원재료, 효능및용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표라고할수없다. 따라서이사건등록상표는상표법제6조제1항제3호에해당하지않는다

30 다. 상표법제7조제1항제11호해당여부상표법제7조제1항제11호에서정하고있는 상품의품질을오인하게할염려가있는상표 란그상표의구성자체가그지정상품이본래적으로가지고있는성질과다른성질을갖는것으로수요자를오인하게할염려가있는상표를말하고 ( 대법원 선고 99후628 판결참조 ), 수요자를기만할염려가있는상표 란상품의품질과관계없이상품출처의오인을초래할염려가있는상표를말하고이에해당한다고하기위해서는대비대상이되는타인의상표나그사용상품이반드시주지ㆍ저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로알려져있어야하며 ( 대법원 선고 2001후3187 판결참조 ), 위규정에해당하는지여부는등록결정시또는거절결정시를기준으로판단하여야한다 ( 대법원 선고 2001후1884 판결참조 ). 이사건으로돌아와보건대, 이사건등록상표는 COLOR CON 으로 컬러콘크리트, 색깔이있는콘크리트 의의미로직감되어일반수요자나거래자는이사건등록상표가사용되는상품을 콘크리트 와관련된상품으로인식할것인데, 이사건등록상표의지정상품중 보도판 과 바닥재 는그원재료로콘크리트외에도금속, 목재, 합성수지등매우다양한재질이사용될수있으므로, 만일이사건등록상표가콘크리트가아닌다른재질을원래료로사용한보도판과바닥재에사용될경우일반수요자나거래자는그보도판과바닥재를콘크리트로만들어진것으로품질을오인하게할염려가있다. 그러나이사건등록상표의지정상품중콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일은콘크리트의일종이고, 모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 아스팔트타일은콘크리트의재료이거나콘크리트와결합되어콘크리트혼합물 ( 아스팔트와콘크리트의혼합물인아스콘등 ) 을형성하므로콘크리트와관련된상품으로볼수있으며, 황색, 적색, 녹색등의유채색뿐만아니라검은색, 흰색, 회색등의무채색도색상의일종으로컬러의의미에포함

31 되고, 앞서본바와같이아스콘과투수콘이여러가지색상의제품으로거래되고있을뿐만아니라이사건등록상표의표장인 COLOR CON 이특정의색상을의미하지도않으므로이사건등록상표의지정상품중 모르타르, 아스팔트, 아스팔트펠트, 아스팔트타일, 콘크리트타일, 투수콘크리트, 투수콘크리트타일 에대하여는일반수요자들로하여금상품의품질을오인하게할염려가있다고할수없다. 또한원고의주장자체에의하더라도이사건등록상표의등록결정시에이사건등록상표와대비될수있는타인의상표가존재한다거나이사건등록상표가그지정상품의출처의오인을초래할염려가있다는주장이없으므로, 이사건등록상표는수요자를기만할염려가있는상표에해당하지도아니한다. 따라서이사건등록상표는그지정상품중 보도판, 바닥재 에대하여는상표법제7조제1항제11호소정의 상품의품질을오인하게할염려가있는상표 에해당하나, 나머지지정상품에관하여는상표법제7조제1항제 11호에해당하지않는다. 라. 소결이사건등록상표는그지정상품중 보도판, 바닥재 에대하여는상표법제7조제1항제11호소정의 상품의품질을오인하게할염려가있는상표 에해당하여그등록이무효이고, 나머지지정상품에대하여는상표법제6조제1항제1호내지제3호, 상표법제7조제1항제11호어디에도해당하지않으므로, 이사건심결중이사건등록상표의지정상품가운데 보도판, 바닥재 에대한부분은이와결론을달리하여위법하고, 나머지지정상품에대한부분은정당하다. 3. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구중이사건등록 상표의지정상품가운데 보도판, 바닥재 에대한부분은이유있어이를

32 인용하고, 나머지청구는이유없으므로이를기각하기로하여주문과같 이판결한다. 재판장판사최성준 판사 김제완 판사 김종석

33 제 6 조제 1 항제 7 호

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35 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2007허1565 등록무효 ( 상 ) 원 고 쇼올리미티드대표자리차드힐소송대리인변리사맹선호 피 고 이동옥 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당627호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제1 내지 7호증 ] 가. 심결의경위원고는아래나항기재의상표 ( 이하 이사건등록상표 라고한다 ) 가아래다항기재의선등록상표들 ( 이하 선등록상표 라고한다 ) 과유사하여양상표를동일 유사한지정상품에사용할경우일반수요자들에게오

36 인 혼동을일으킬염려가있으므로이사건등록상표는상표법제7조제1 항제7호에해당한다는이유로상표등록무효심판을청구하였다. 이에대하여특허심판원은이사건등록상표와선등록상표들은외관, 칭호가서로유사하지않다는이유로원고의청구를기각하는취지의주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제643963호 (3) 지정상품 : 가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용화, 농구화, 단화, 뒷축, 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용샌달, 목욕용슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용갑피, 신발용뒷굽, 신발용미끄럼방지구, 신발용앞굽, 신발용철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발또는샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 하키화, 핸드볼화 ( 상품류구분제25류 ) 다. 선등록상표등 (1) 선등록상표 1 ( 가 ) 구성 : DR. SCHOLL'S ( 나 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제143889호 ( 다 ) 지정상품 : 발바닥에오목들어간데사용하는지지대, 샌들화, 지팡이, 장화, 단화, 신발의안창및속창, 구두끈, 우산, 부채 ( 출원시상품류구분제27류 ) (2) 선등록상표 2 ( 가 ) 구성 : ( 나 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호

37 ( 다 ) 지정상품 : 신발의안창및속창, 지팡이, 우산, 단화, 장화, 샌들화, 발바닥에오목들어간데사용하는지지대, 구두끈, 부채 ( 출원시상품류구분제27류 ) (3) 선등록상표 3 ( 가 ) 구성 : 닥터스콜 ( 나 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 ( 다 ) 지정상품 : 단화, 장화, 지팡이, 우산, 부채, 구두끈, 발바닥에오목들어간데사용하는지지대, 샌들화, 신발의안창및속창 ( 출원시상품류구분제27류 ) (4) 선등록상표 4 ( 가 ) 구성 : 닥터숄즈 ( 나 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 ( 다 ) 지정상품 : 단화, 장화, 지팡이, 우산, 부채, 구두끈, 신발의안창및속창, 발바닥에오목들어간데사용하는지지대, 샌들화 ( 출원시상품류구분제27류 ) (5) 선등록상표 5 ( 가 ) 구성 : ( 나 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 ( 다 ) 지정상품 : 단화, 장화, 지팡이, 우산, 샌들화, 신발의안창및속창, 발바닥에오목들어간데사용하는지지대, 구두끈, 부채 ( 출원시상품류구분제27류 ) 2. 이사건등록상표가상표법제 6 조제 1 항제 7 호에해당하는지여부 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 경험칙, 변론전체의취지 ]

38 원고는이사건소송에서이사건등록상표가상표법제7조제1항제7호에해당할뿐만아니라, 상표법제6조제1항제7호에도해당하므로그등록이무효로되어야한다고주장하는데대하여, 피고는상표법제6조제1 항제7호에해당하기위해서는그상표가그지정상품의보통명칭으로만구성된상표이어야하는데, 이사건등록상표는 Dr." 와 shoe" 로분리하여관찰하면자연스럽지못한상표이므로전체로서관찰하여야하고, 그럴경우에는그지정상품의보통명칭으로만구성된상표가아니므로상표법제6 조제1항제7호에해당하지아니한다고다툰다. 상표법제6조제1항제7호소정의 " 제1호내지제6호외에수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는상표 " 라함은같은조항의제1호내지제6호에해당하지아니하는상표라도자기의상품과타인의상품사이의출처를식별할수없는상표는등록을받을수없다는의미인데, 어떤상표가식별력을가진상표인지여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하며 ( 대법원 선고 96후979 판결등참조 ), 반드시그지정상품의보통명칭으로이루어진상표인지여부에의하여결정되는것은아니라고할것이다. 이러한법리에따라이사건등록상표가상표법제6조제1항제7호에해당하는지에관하여살펴보면, 이사건등록상표 Dr.shoe 는영문자 Dr. 와영문자 shoe 가결합하여이루어진문자상표로서, 전반부의 Dr. 는 의사, 박사 등을의미하는 doctor" 의약자로서쉽게인식할수있고, 후반부의 shoe" 는 " 신, 구두, 편자 등의사전적의미가있는바, 현재우리나라의영어보급수준을감안하면, 상당수의일반수요자들이이사건등록상표가위와같은의미를가지는영문자의결합으로이루어졌음을인식할수있어, 신발이의학박사에의하여생산되었다는등품질이우수함을드러내고있다할것이고, 이두단어를결합한이상의새로운관념을형성하는등의사정도보이지아니하므로, 이사건등록상표를그지정상품인단화, 운동화등에사용하면일반수요자들은그로부터 신발 등의의미

39 를연상하거나, 또는그지정상품이모두신발류를암시한다고이해할개연성이크다고보인다. 그러므로이사건등록상표는비록영문자 Dr." 의부가로인하여그지정상품인 단화, 운동화등 자체의보통명칭을직접표시한것은아니라고할지라도, 그지정상품과매우밀접한내용을담고있어전체적으로수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인지식별할수없는상표에해당한다고보아야할것이다. 따라서이사건등록상표는상표법제6조제1항제7호의규정에의하여상표등록을받을수없는상표에해당하여그등록이무효로되어야한다. 3. 결론그렇다면, 이와결론이다른이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 우라옥 판사 김제완

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41 제 7 조제 1 항제 7 호

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43 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2006허9692 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사볼딘대표이사선호영소송대리인변리사남상선, 김문재소송복대리인변호사오정민 피 고 아디다스인터내셔널마케팅비. 브이. (adidas International Marketing B.V.) 대표자조슬린모리스로비오트 (Jocelyn Maurice Robiot), 티모시게오르그제임스베히안 (Timothy George James Behean) 소송대리인특허법인화우담당변리사권성택 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당131호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지

44 1. 기초사실 이 유 [ 증거 ] 갑제1 내지 4호증의각기재가. 원고의등록상표와피고의선등록상표의내용 (1) 원고의등록상표 ( 이하 이사건등록상표 라한다 ) 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 3 지정상품 : 골프화, 신발안창, 운동용아노락, 운동용유니폼, 스커트, 골프모자, 골프용장갑, 양말, 골프용셔츠, 골프용바지 [ 구상표법시행규칙 ( 산업자원부령제232호로개정되기전의것 ) 제6조제1항의별표 1 상품류구분제25류 ] (2) 피고의선등록상표 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 3 지정상품 : 별지 1 기재와같다. 나. 피고의등록무효심판청구와이에대한인용심결 (1) 피고는 이사건등록상표는선등록상표와표장및지정상품이동일 유사하여상표법제71조제1항제1호, 제7조제1항제7호등의등록무효사유에해당된다고주장하면서특허심판원에 2006당131호로등록무효심판을청구하였다. (2) 특허심판원은이에대하여 이사건등록상표가선등록상표와외관이유사하고지정상품도동일 유사하다는이유로피고의심판청구를인용하는심결을하였다 ( 이하 이사건심결 이라한다 )

45 2. 당사자들의주장과쟁점가. 원고의심결취소사유주장의요지 (1) 이사건등록상표는날아가는비행기의형상인데비해, 선등록상표는평행사변형도형들이점층적으로쌓여있는형상이다. 따라서, 두상표는외관에서주는인상이서로달라전체적, 이격적으로관찰할때유사하지않다. (2) 이사건등록상표가선등록상표와동일 유사한지정상품에사용되더라도일반수요자로하여금상품의출처에대하여오인 혼동을일으키게할염려가없다. 나. 피고의심결유지사유주장의요지 (1) 이사건등록상표와선등록상표는외관을전체적, 이격적으로관찰할때세개로나뉘어진삼각도형으로직감되므로서로유사하다. (2) 이사건등록상표는선등록상표와표장및지정상품이동일 유사하여그지정상품에사용되는경우에일반수요자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할염려가있다. 다. 쟁점위당사자들의주장에의하면, 이사건의쟁점은이사건등록상표와선등록상표의표장및지정상품이서로동일 유사한가라는점에있다. 3. 이사건등록상표와선등록상표의표장유사여부가. 판단기준상표의유사여부는동일또는유사한상품에사용되는두개의상표를그외관, 호칭, 관념등을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그어느한가지에있어서라도거래상상품의출처에관하여오인 혼동을가

46 져올우려가있는지의여부에의하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 2005 후 2908 판결등참조 ). 나. 이사건등록상표와선등록상표의대비이사건등록상표는 만으로이루어진도형상표로서전체적으로검은색역삼각형에가까운모양의도형이고, 아래쪽에각이형성된곳의좌 우측에는우측위로약간기울어지고길이가같은흰색사선이평행하게일정간격으로그어져있으며, 두개의흰색사선사이에있는중간부분에는역오각형모양의도형이흰색사선과평행하게비스듬히배치되고그좌 우측부분은두각의끝단이약간절단되어있어평행사변형의형상이다. 선등록상표는 만으로이루어진도형상표로서전체적으로검은색 정삼각형에가까운모양의도형이고, 좌측위로약간기울어지고길이가짧은것과긴것의두흰색사선이평행하게일정간격으로그어져있으며, 두개의흰색사선으로인하여분리된세개의부분은좌측에서우측으로갈수록크기가커지는평행사변형모양이다. 이사건등록상표와선등록상표는모두도형만으로이루어진상표로서도형그자체만으로는특별한호칭과관념을불러일으키지아니하므로서로대비할만한호칭및관념이없다. 다음으로, 특히도형상표에서지배적인인상을남기는외관에관하여대비하여보건대, 이사건등록상표는역삼각형에가까운형태로서흰색사선으로인하여세개로나뉘어져있는부분중가운데부분은역오각형이고좌 우측부분은끝단으로갈수록폭이좁아지며대칭적으로배치되어있어서전체적으로날렵하고동적인인상을주는반면에, 선등록상표는정삼각형에가까운형태로서흰색사선으로인하여세개로나뉘어져있는평행사변형도형들이좌측에서부터점점크기가커지면서차례로계단식으로쌓여져있어서전체적으로무겁고정적인인상을준다

47 따라서, 두상표가비록전체적으로삼각형에가까운모양의형상이고흰색사선으로인하여세개로나뉘어져있는점에서는공통되지만, 앞에서본바와같은차이들 ( 삼각도형및흰색사선의배치구조, 좌 우측부분의대칭구조등 ) 로인하여일반수요자나거래자들에게주는전체적인인상이완연히달라외관상서로유사하지않다고할것이다. 결국이사건등록상표와선등록상표는외관에서서로달라일반수요자나거래자들의입장에서객관적, 전체적, 이격적으로관찰될경우에서로유사하지아니한상표라고할것이다. 4. 결론따라서, 이사건등록상표는선등록상표와표장이비유사하므로, 지정상품이유사한지여부에관하여더나아가살필필요없이선등록상표와의관계에서상표법제71조제1항제1호, 제7조제1항제7호에해당되는등록무효사유가있다고할수없다. 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사이태종 판사 서영철 판사 윤태식

48 [ 별지 1] 선등록상표의지정상품 구상표법시행규칙 ( 산업자원부령제146호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제6조제1항의별표 1 상품류구분제14류의팔목시계, 회중시계, 자명종, 탁상시계, 전기시계, 전자시계, 자동차용시계, 태엽, 시계유리, 시계줄, 상품류구분제18류의서류가방, 핸드백, 란도셀, 배낭, 지갑, 트렁크, 슈트케이스, 여행용가방, 스포츠용백, 테니스백 ( 테니스라켓등을넣는긴모양의테니스선수용가방 ), 숄더백, 색 ( 삼베로만든자루모양의가방 ), 상품류구분제25류의구두, 가죽신, 고무신, 비닐화, 우화, 방한화, 축구화, 럭비화, 트레이닝화, 조깅화, 농구화, 테니스화, 육상경기용화, 레저활동화, 배드민턴화, 배구화, 핸드볼화, 싸이클화, 하이킹화, 야구화, 스키화, 골프화, 복싱화, 샌들화, 슬리퍼, 등산화, 낚시화, 작업화, 구두징, 구두중창, 오버코트, 반코트, 레이코트, 레인슈트, 레저슈트, 스웨트슈트, 잠바, 자켓, 스웨터, 폴로셔츠, 쇼오츠, 티셔츠, 저어지, 조끼, 스포츠셔츠, 스웨트셔츠, 오버롤, 싸이클선수운동복, 테니스선수운동복, 양복바지, 운동선수용트레이닝복, 운동선수용보온스웨터, 수영복, 비치복, 내리닫이식스키복, 양말, 타이즈, 운동용스타킹, 각반, 혁대, 상하분리식스키복, 상품류구분제28 류의야구용글러브, 야구용미트, 야구용배트, 야구용베이스, 야구용마스크, 야구용배트케이스, 정구용네트, 정구용라켓, 배드민턴라켓, 탁구용배트, 탁구용네트, 탁구대, 야구용공, 정구공, 농구공, 축구공, 송구공, 배구공, 럭비볼, 하키용공, 골프용공, 볼링용공, 스키, 스키바인딩. 끝

49 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2006허10333 등록무효 ( 상 ) 원 고 구치오구치쏘시에떼퍼아찌오니 (Guccio Gucci S.p.A.) 대표자카를로이모 (Carlo imò) 소송대리인변호사황영주 피 고 주식회사보인엔터프라이즈대표자청산인신종길소송대리인변리사이상진 환송전판결 특허법원 선고 2006허2332 판결 환송판결 대법원 선고 2006후2004 판결 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당1843호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송총비용은피고가부담한다. 주문기재와같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 증거 ] 갑제 1 내지 7 호증의각기재

50 가. 피고의등록상표 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 3 지정상품 : 의혁지, 인조모피, 폴리우레탄레더, 스펀지레더, 원피, 원혁, 핸드백, 여행가방, 서류가방, 양산 ( 상품류구분제18류, 이하피고의등록상표를 이사건등록상표 라한다 ). 나. 원고의선등록상표 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 존속기간갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제232062호 3 지정상품 : 서류가방, 핸드백, 오페라백, 여행용트렁크, 슈트케이스, 비귀금속제지갑, 명합갑 ( 상품류구분제18류, 이하원고의선등록상표를 이사건선등록상표 라한다 ). 다. 이사건심결의경위 (1) 원고는 이사건등록상표는선등록상표들 ( 이사건선등록상표와등록번호제132874호, 제373122호, 제375877호, 제378443호의상표들 ) 과유사한상표로서상표법제7조제1항제4호, 제7호, 제9호내지 12호에해당한다고주장하면서, 특허심판원에 2005당1843호로등록무효심판을청구하였다. (2) 특허심판원은이에대하여 이사건등록상표는선등록상표들과동일또는유사하지아니하고, 이사건등록상표들로부터선등록상표들이용이하게연상되지도아니하므로상품출처의오인 혼동을일으킬

51 염려가없어상표법제 7 조제 1 항제 4 호, 제 7 호, 제 9 호내지제 12 호의등록 무효사유에해당하지아니한다는이유로, 원고의청구를기각하는심결을 하였다. 2. 당사자주장의요지및이사건의쟁점가. 원고주장의요지이사건등록상표는주지저명한선등록상표들과유사한상표로서선등록상표들의저명한명성에편승하려는부당한목적을가지고등록된것으로소비자들을기만할염려가있으므로상표법제7조제1항제4호, 제7 호, 제9 내지 12호에해당하여그등록이무효로되어야한다. 나. 피고주장의요지이사건등록상표는선등록상표들과전체적인외관, 호칭및관념이서로달라선등록상표의유사상표에해당하지아니하고, 선등록상표들의모티브를모방한것도아니어서선등록상표들로부터이사건등록상표가용이하게연상되는것도아니므로, 같은조항소정의등록무효사유에해당하지아니한다. 다. 이사건의쟁점따라서, 이사건의쟁점은이사건등록상표가선등록상표들과대비하여상표법제7조제1항제4호, 제7호, 제9 내지 12호소정의등록무효사유에해당하는지여부인바, 먼저이사건등록상표가이사건선등록상표와대비하여상표법제7조제1항제7호의등록무효사유에해당하는지여부를우선적으로살핀다. 3. 이사건등록상표의상표법제 7 조제 1 항제 7 호해당여부 가. 판단기준 상표의유사여부는동일또는유사한상품에사용되는두개의상

52 표를그외관, 호칭, 관념등을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그어느한가지에있어서라도거래상상품의출처에관하여오인 혼동을가져올우려가있는지의여부에의하여판단하여야한다 ( 대법원 선고 2006후2004 판결 ). 나. 상표의동일또는유사여부 (1) 이사건선등록상표는원도형내부에상표권자인원고의명칭영 문첫글자 G 를오른쪽, 왼쪽역대칭으로도안화한도형상표로서전체적인 외관은 와같은바, 그중외곽의원도형은흔히볼수있는간단 한도형인반면에, 그내부에위치한 부분은독창성이인정되므로 위부분이위표장중중심적식별력을가진요부에해당한다. 한편, 이사건등록상표는영문자 G 를오른쪽, 왼쪽역대칭으로도안화 한것으로서전체적인형상은 와같다. 따라서이사건등록상 표는이사건선등록상표의요부와기본적구성이동일하다. (2) 다만, 이사건등록상표는역대칭으로도안화된두개의영문자 G 가두개의반원을모아놓은형상으로서바깥쪽선은시작부분을제외한나머지부분의굵기가대체로일정하고반원이맞닿아있는가운데부분은그보다다소굵은선으로표현되어있는데비하여, 이사건등록상표는역대칭으로도안화된영문자 G 가반원이아니라타원형에가까운형상이고, 바깥쪽선이시작부분에서부터가운데부분까지점점두꺼워졌다가다시가늘어지고두개의영문자 G 가만나는가운데부분에서다시상하로곧게뻗은직선이형성되어있다는차이가있다. 그러나, 이러한차이들은이사건선등록상표중독창성이있는요부가

53 이사건등록상표와일치하는것에비하면일부구성을단순히변형한것에불과하여상표의동일유사여부판단에미치는영향이미미하므로두상표는이격적으로관찰하였을때외관에서느끼는전체적인인상이유사하다. (3) 한편이사건등록상표와이사건선등록상표는도형만으로이루어진상표로서모두호칭을특정할수없고, 그도형으로부터특별한관념도생기지아니하므로, 두상표의호칭과관념은대비할수없다. (4) 이사건등록상표와이사건선등록상표의지정상품은모두상품류구분제18류에속하는것으로그중 핸드백, 여행가방, 서류가방 은서로동일하다. 다. 소결따라서이사건등록상표와이사건선등록상표는일반수요자가이격적으로관찰하였을때외관이유사하여동일또는유사한지정상품에사용할경우그상품의출처에대한오인 혼동을일으킬염려가있으므로, 상표법제7조제1항제7호에의하여그등록이무효로되어야한다. 4. 결론그렇다면, 이사건심결은이와결론을달리하여위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사이태종 판사 서영철 판사 윤태식

54 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2006허10616 거절결정 ( 상 ) 원 고 에스티로더코스메틱스리미티드 (Estee Lauder Cosmetics Limited) 대표자레슬리에이. 모라디안 (Lesley A. Moradian) 소송대리인변리사김기철소송복대리인변리사정지우 피 고 특허청장소송수행자윤희식 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 원8444호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 심결의경위등 가. 상표의내용 (1) 이사건출원상표 이 유

55 1 출원일 / 출원번호 : / 제 호 2 표장의구성 : 3 지정상품 : 피부미백크림, 아이라이너, 립스틱등 ( 상품류구분제3류 ) (2) 선등록상표 1 1 등록일 / 등록번호 : / 제482948호 2 표장의구성 : Photo 3 지정상품 : 립스틱등 ( 상품류구분제3류 ) (3) 선등록상표 2 1 등록일 / 등록번호 : / 제452016호 2 표장의구성 : 3 지정상품 : 헤어젤등 ( 상품류구분제3류 ) 나. 심결의경위원고의이사건상표출원에대하여특허청심사관은 거절결정을하였고원고는이에대한불복심판을특허심판원에청구하였다. 특허심판원은위심판청구를 2005원8444호로심리한다음, 이사건출원상표는선등록상표 1, 2와표장및지정상품이동일또는유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 증거 ] 갑 1 내지 7, 변론전체의취지 2. 심결의적법여부가. 쟁점이사건의쟁점은이사건출원상표의표장이선등록상표들의표장과유사한지여부이다 ( 위상표들의지정상품이유사하다는점은당사자사이에다툼이없다 )

56 나. 판단 (1) 상표의유사여부에관한판단기준둘이상의문자들의조합으로이루어진결합상표는상표를구성하는전체문자에의해생기는외관, 호칭또는관념에의해상표의유사여부를판단하는것이원칙이라할것이나, 문자들의결합상태등에따라 독립하여자타상품의식별력을가진구성의일부 즉요부만으로도거래에놓일수있다고인정할수있는경우에는그요부를분리내지추출하여그부분에의해생기는외관, 호칭또는관념에의해상표의유사여부를판단할수있고 ( 대법원 선고 2006후3502 판결참조 ), 한편상표의구성중식별력이없거나미약한부분은그부분만으로요부가된다고할수는없으므로일반수요자나거래자들이식별력이없거나미약한부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니한다고봄이상당하고, 이는그부분이다른문자등과결합하여있는경우라도마찬가지이다 ( 대법원 선고 2003후137 판결참조 ). (2) 이사건출원상표와선등록상표들의유사여부 ( 가 ) 대비방법 1) 이사건출원상표는크게 ESTEE LAUDER 부분과 PHOTO OPTIC 부분이결합되어있는바, 위두부분은외관상상하로병기된형태로되어있고, 모두아홉음절에이르러전체로써호칭하기가곤란한데다가, 이를분리내지추출하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로이사건출원상표의문자들이불가분하게결합되어있다거나거래실정상항상전체문자로서만인식되고통용되어졌다는사정등이있다는증거도없으므로, 위두부분은일응분리하여관찰하는것이가능하다. 2) 먼저 ESTEE LAUDER' 부분을보면, 이는출원인인원고의상호의약칭에해당하는 Estee Lauder 와호칭및관념이동일하므로그부분만으로도이사건출원상표의지정상품의출처가원고임을표시하는강한식별력을갖는다고할수있고, 따라서 독립하여자타상품의식별력을

57 가진구성의일부 즉요부로서그부분만으로거래에놓일수있다고인정된다. 다음으로 PHOTO OPTIC 부분을본다. 이부분은지정상품인화장품류와관련하여 흐트러진빛을피부로흡수한후광학적으로다시반사시켜피부톤에균형을잡아주는화장품제조기술 이라고하는의미를갖고있지만 ( 변론전체의취지 ) 일반거래자나수요자들이그러한의미를직감할수있는정도는아닌점을고려하면, 이부분도독립하여자타상품의출처를구별할수있는식별력을지닌요부로서거래에놓일수있다고인정된다. 한편 PHOTO OPTIC 부분은다시 PHOTO 부분과 OPTIC 부분이결합되어있는형태이므로일반거래자와수요자들이위두부분을분리내지추출하여호칭하거나관념할것인지에관하여본다. 우선 PHOTO 는 사진 을의미하는영어단어인 photograph의구어체표현또는 빛 (light) 을의미하는연결형인바 ( 갑 8호증 ), 우리나라의영어보급수준에비추어볼때일반거래자나수요자들에게이사건출원상표의지정상품과관련하여사진을잘받게하거나사진처럼또렷하게보이게하는등의바람직한제품의특성을암시한다고할수있고, 위단어의위와같은성격을반영하여 'PHOTO' 또는이를포함한상표가이사건출원상표와동일또는유사한지정상품에관하여다수사용되고있는점 ( 갑 10호증 ), 'PHOTO' 부분은전체표장가운데외관상차지하는비중이 4분의 1 정도로작은점등에비추어그부분만으로자타상품의출처를구별할수있는식별력이부족하여요부가될수없다. 또한 OPTIC 은 눈의, 시각의, 시력의 의의미를갖는영어단어인데 ( 갑 9호증 ), 제품의특성을어느정도암시하는측면이있고, 이를포함하는상표가이사건출원상표와동일또는유사한지정상품에관하여여럿사용되고있는점 ( 갑 11호증 ), 네단어로이루어진전체표장의맨뒷부분에있는한단어에불과하여비중이나위치에있어서일반거래자나수요자들이중요하게인식하기어려운점등에비추어그부분자체만으로는식별력이부족하여요부가될수없다

58 위와같은점에더하여 PHOTO OPTIC' 은네음절로비교적짧아서전체로써호칭하기어렵다고할수없는점및 PHOTO' 는연결형으로서흔히다른단어와결합하여사용되는점등을고려하면, 일반거래자나수요자들이 PHOTO OPTIC' 부분을 PHOTO' 나 OPTIC' 으로분리하여호칭하거나관념하지않는다고봄이타당하다. 3) 그러므로이사건출원상표의표장은 ESTEE LAUDER 부분과 PHOTO OPTIC 부분을분리내지추출하여대비하는것이허용된다고할것이다. ( 나 ) 구체적인대비먼저이사건출원상표중 ESTEE LAUDER' 와선등록상표들을대비하면, 양상표들은외관, 호칭및관념에있어서공통되는부분이없으므로서로다름이분명하다. 다음으로이사건출원상표중 PHOTO OPTIC 부분과선등록상표들을대비한다. 우선외관과호칭에있어서상당한차이가있음은분명하다. 한편관념에있어서는 PHOTO OPTIC 는 포토옵틱기술 또는사진, 시각 등의의미를, 선등록상표 1은 사진 의의미를, 선등록상표 2는 광학 의의미를가지는것으로일반거래자나수요자에게인식될것이다 ( 갑 9호증 ). 따라서 PHOTO OPTIC 부분은선등록상표 1과관념에있어서일부유사한점이있으나외관과호칭의차이가이를압도할만큼크고, 선등록상표 2와는외관, 호칭및관념이모두다르므로, 전체적으로선등록상표들과상이하다고인정된다. 따라서이사건출원상표는선등록상표들과표장이유사하다고할수없고이와달리볼증거도없다. 다. 소결론 그러므로이사건출원상표는상표법제 7 조제 1 항제 7 호에해당한다 고할수없는바, 이사건심결은이와달리판단하였으므로위법하다

59 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는정당하다. 재판장판사성기문 판사 한동수 판사 곽민섭

60 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2006허10203 거절결정 ( 상 ) 원 고 프로벤트홀딩스리미티드 (Provent Holdings Ltd.) 대표자로렌스콰에 (Lawrence Quahe) 소송대리인특허법인화우담당변리사송영주 피 고 특허청장소송수행자정상균, 김경욱 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 원333호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 증거 ] 갑제1 내지 6호증, 을제1호증의 1 내지 5의각기재가. 원고의출원상표 1 구성 : 2 출원일 / 출원번호 : / 제 호

61 3 지정상품 : 게임용공, 게임용배트, 게임용구, 놀이용공, 놀이용구슬, 놀이용점수계산판, 다트, 당구공, 당구큐팁, 던지기놀이용고리, 도미노놀이용구, 룰렛칩, 룰렛휠, 마작용구, 보드게임, 빙고카드, 서양주사위놀이구, 전자오락기 (TV수상기에부착되는오락기계는제외 ), 주사위, 주사위용컵, 체스용구, 체커보드, 트럼프, 포커칩 ( 제28류, 이하원고의출원상표를 이사건출원상표 라한다 ). 나. 선등록상표 (1) 선등록상표 1 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 3 지정상품 : 가정용 TV수상기전용오락장치, 다운로드가가능한가정용 TV수상기전용오락장치소프트웨어, 가정용 TV수상기전용오락장치에사용되는 DVD, 건전지, 카메라, 전기계산기, 수영용부판등 58종 ( 제9 류 ) 및골패, 보드게임, 주사위, 체스용구, 체커용구, 당구대, 낚시용구케이스등 28종 ( 제28류 ) (2) 선등록상표 2 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 3 지정상품 : 등산캠프용텐트, 다이빙대, 웨이트벨트, 미끄럼대, 등산백받침대, 운동용승강로우프, 운동용승강그물 ( 제43류 ) (3) 선등록상표 3 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제288455호

62 3 지정상품 : 금속완구, 목제완구, 플라스틱제완구, 고무제완구, 세트 완구, 보드게임, 풍선 ( 제 28 류 ) 다. 이사건심결의경위 (1) 특허청은 이사건출원상표는선등록상표들과표장및지정상품이동일또는유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는등의이유로상표등록을거절하는결정을하였다. (2) 원고는 특허심판원에위거절결정에대한불복심판을청구하였으나, 특허심판원은 이사건출원상표와선등록상표 1, 2는표장의요부가 MANSION 또는 맨션 이어서요부만으로분리하여호칭될경우호칭및관념이동일하고지정상품도동일또는유사하므로상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로, 원고의심판청구를기각하는심결을하였다. 2. 당사자들의주장및이사건의쟁점가. 원고주장의요지이사건출원상표는구성에있어선등록상표들과일부공통된부분이있기는하나, 전체적으로관찰할때외관 호칭 관념이서로달라충분히구별할수있으므로동일또는유사한지정상품에사용되더라도상품출처를오인또는혼동하게할염려가없어상표법제7조제1항제7호에해당하지아니한다. 나. 피고주장의요지이사건출원상표는 CASINO 부분이지정상품과관련하여식별력이부족하므로 MANSION 만으로분리하여호칭및관념될수있고, 선등록상표 1은 LUIGI'S 가 MANSION 부분을수식하고있어주로 MANSION 에의해인식될가능성이높으며, 선등록상표 2는수식어인 오토 보다 맨션 부분에의해각각분리인식될수있으므로, 이사건출원

63 상표가 MANSION 으로약칭및관념될경우선등록상표 1, 2와표장이유사하고, 이사건출원상표와선등록상표들의지정상품은오락용구또는운동용구로서상품의속성과수요자및생산자, 판매자등의거래실정이동일또는유사하므로, 이사건출원상표는상표법제7조제1항제7호에의하여등록이거절되어야한다. 다. 이사건의쟁점따라서, 이사건의쟁점은이사건출원상표가선등록상표들과표장및지정상품이동일또는유사한지여부인바, 먼저표장의유사여부에대하여살핀다. 3. 이사건출원상표와선등록상표들의표장의유사여부가. 판단기준상표의유사여부는그외관, 칭호및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자로하여금상품의출처에대하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지의여부에따라판단하여야하므로두상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 94후1831 판결참조 ). 나. 구체적대비 (1) 이사건출원상표는영문자 MANSION 과 CASINO 를띄어쓴문자상표로서 MANSION 은 저택 을, CASINO 는 도박장 을의미하므로전체적으로 맨션카지노 로호칭되며, 저택의도박장 으로관념된다. 그런데이사건출원상표중 CASINO 부분은지정상품중 룰렛휠, 룰렛칩, 포커칩 등이도박장의게임용구나게임용물품이라는점을감안하면식별력이미약하므로중심적식별력을가진부분은 MANSION 부분이어서, 이

64 사건출원상표는 MANSION 만으로분리약칭될수있다. (2) 선등록상표 1은영문자 LUIGI'S 와 MANSION 을띄어쓴형태의문자상표로서그중 LUIGI'S 는그상표권자인닌텐도가부시키가이샤의게임캐릭터인 LUIGI 의소유격이며, MANSION 은 저택 을의미하므로전체적으로 루이지스맨션 으로호칭되며 루이지의저택 으로관념된다. 그런데이와같이수식어와피수식어로구성된상표의경우수식어부분이지정상품과의관계에있어서단순히지정상품의산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형상 가격 생산방법 사용방법또는시기등을보통으로사용하는방법으로표시한이른바기술적표장에그치는것이아니라면, 자타의상품을일반수요자나소비자로하여금식별하게할수있는상표로서의기능을갖춘것이라고볼수있으므로, 상표를대비함에있어서수식어부분을떼어내고나머지부분만으로상표가유사한것인지의여부를판단하여서는안된다고할것인데 ( 대법원 선고 91후1359 판결참조 ), 선등록상표 1에서 LUIGI'S 부분은지정상품에대한기술적표장에해당하지아니할뿐만아니라오히려게임캐릭터로서일반수요자의눈길을끄는식별력이강한부분에해당하고, 실제사용례를보더라도전체로서사용될뿐 MANSION 만으로사용되지아니한다. 따라서선등록상표 1은전체로호칭, 관념될뿐 MANSION 만으로분리되어호칭및관념된다고볼수는없다. (3) 선등록상표 2는한글 오토 와 맨션 을붙여쓴문자상표로서, 우리나라일반수요자들의영어보급수준에비추어 오토 는 자동차 를의미하는 automobile 또는 자동식 을의미하는 automatic 의약자인 auto 의음역으로, 맨션 은 저택 을의미하는 mansion 의음역으로인식되어 자동차저택 또는 자동화된저택 등으로관념될수있다. 그러나어느경우에나 오토 부분은지정상품인운동용품등과관련하여식별력이부정되지아니할뿐만아니라 오토 와 맨션 부분이외관상일체로구성되어있는조어인데다호칭도 4음절로비교적짧아서 오토 와 맨션 으로분리관찰하는것이부자연스러운면이있으므로일반수요자나거래자들은선등록상표

65 를 맨션 만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니할것으로판단된다. (4) 따라서이사건출원상표와선등록상표들을대비하면, 위상표들은전체적으로보아외관, 호칭및관념이서로다를뿐만아니라, 중심적식별력을가진부분을대비하더라도이사건출원상표는 MANSION 으로분리하여호칭및관념될수있는데비하여, 선등록상표 1, 2는 LUIGI'S MANSION 또는 오토맨션 전체로호칭및관념될뿐 MANSION 또는 맨션 만으로분리하여호칭및관념된다고보기어렵고, 선등록상표 3은 카지노 로호칭및관념되므로, 결국이사건출원상표는선등록상표들과전체적, 객관적, 이격적으로관찰할때표장이동일또는유사하지아니하여일반수요자또는거래자들에게출처의오인 혼동을초래할염려가없는것으로판단된다. 따라서이사건출원상표는선등록상표들과지정상품의동일 유사여부에관하여나아가살펴볼필요없이선등록상표들의동일 유사상표에해당하지아니하므로, 상표법제7조제1항제7호에의하여이사건출원상표의상표등록을거절한심결은위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로 인용하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사이태종 판사 서영철 판사 윤태식

66 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2006허10722 거절결정 ( 상 ) 원 고 프로벤트홀딩스리미티드 (Provent Holdings Ltd.) 대표자로렌스콰에 (Lawrence Quahe) 소송대리인특허법인화우담당변리사송영주 피 고 특허청장소송수행자정상균, 김경욱 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 원8435호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 증거 ] 갑제1 내지 5호증, 을제1호증의 1 내지 5의각기재가. 원고의출원상표 1 구성 : 2 출원일 / 출원번호 : / 제 호

67 3 지정상품 : 다트, 주사위, 게임용구, 마작용구, 포커칩, 룰렛칩, 빙고카드, 체스용구, 트럼프, 당구공, 보드게임, 놀이용공, 룰렛휠, 체커보드, 도미노놀이용구, 당구큐팁, 주사위용컵, 게임용공, 게임용배트, 던지기놀이용고리, 놀이용구슬, 서양주사위놀이구, 놀이용점수계산판, 전자오락기 (TV수상기에부착되는오락기계는제외 ( 제28류, 이하원고의출원상표를 이사건출원상표 라한다 ) 나. 선등록상표 (1) 선등록상표 1 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 3 지정상품 : 가정용 TV수상기전용오락장치, 다운로드가가능한가정용 TV수상기전용오락장치소프트웨어, 가정용 TV수상기전용오락장치에사용되는 DVD, 건전지, 카메라, 전기계산기, 수영용부판등 58종 ( 제9 류 ), 골패, 보드게임, 주사위, 체스용구, 체커용구, 당구대, 낚시용구케이스등 28종 ( 제28류 ) (2) 선등록상표 2 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 3 지정상품 : 등산캠프용텐트, 다이빙대, 웨이트벨트, 미끄럼대, 등산백받침대, 운동용승강로우프, 운동용승강그물 ( 제43류 ) 다. 이사건심결의경위 (1) 특허청은 이사건출원상표는선등록상표 1, 2와표장및지정상품이동일또는유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로상표등록을거절하는결정을하였다

68 (2) 원고는 특허심판원에위거절결정에대한불복심판을청구하였으나, 특허심판원은 이사건출원상표와선등록상표 1은표장의요부가 MANSION 또는 맨션 이어서요부만으로분리하여호칭될경우호칭및관념이동일하고지정상품도동일또는유사하므로상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로, 원고의심판청구를기각하는심결을하였다. 2. 당사자들의주장및이사건의쟁점가. 원고주장의요지이사건출원상표는구성에있어선등록상표와일부공통된부분이있기는하나, 전체적으로관찰할때외관 호칭 관념이서로달라충분히구별할수있으므로동일또는유사한지정상품에사용되더라도상품출처를오인또는혼동하게할염려가없어, 선등록상표의유사상표에해당하지아니한다. 나. 피고주장의요지이사건출원상표는과부분으로분리인식될수있고, 선등록상표 1은수식어인 LUISI'S 보다 MANSION 부분에의해, 선등록상표 2는 오토 보다 맨션 부분에의해각각중점적으로분리인식될가능성이높으므로, 이사건출원상표가 MANSION 으로약칭및관념될경우선등록상표 1, 2와표장이유사하고, 이사건출원상표와선등록상표들의지정상품은오락용구또는운동용구로서상품의속성과수요자및생산자, 판매자등의거래실정이동일또는유사하므로, 이사건출원상표는상표법제7조제1항제7호에의하여등록이거절되어야한다. 다. 이사건의쟁점따라서, 이사건의쟁점은이사건출원상표가선등록상표들과표장및지정상품이동일또는유사한지여부인바, 먼저표장의유사여부에대하여살핀다

69 3. 이사건출원상표와선등록상표들의표장의유사여부가. 판단기준상표의유사여부는그외관, 칭호및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자로하여금상품의출처에대하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지의여부에따라판단하여야하므로두상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 94후1831 판결참조 ). 나. 구체적대비 (1) 이사건출원상표는영문자 M 을도안화한도형과영문자 MANSION 을붙여쓴도형과문자의결합상표로서, 도형과문자부분을분리하여관찰하면부자연스러울정도로불가분적으로결합되어있다고볼수없으므로문자부분인 MANSION 만으로분리하여호칭및관념될수있는바, 그럴경우 맨션 으로호칭되고, 저택 으로관념된다. (2) 선등록상표 1은영문자 LUIGI'S 와 MANSION 을띄어쓴문자상표로서그중 LUIGI'S 는상표권자인닌텐도가부시키가이샤의게임캐릭터인 LUIGI 의소유격이며, MANSION 은 저택 을의미하므로전체적으로 루이지스맨션 으로호칭되며 루이지의저택 으로관념된다. 그런데이와같이수식어와피수식어로구성된상표의경우수식어부분이지정상품과의관계에있어서단순히지정상품의산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형상 가격 생산방법 사용방법또는시기등을보통으로사용하는방법으로표시한이른바기술적표장에그치는것이아니라면, 자타의상품을일반수요자나소비자로하여금식별하게할수있는상표로서의기능을갖춘것이라고볼수있으므로, 상표를대비함에있어서수식어부분을떼어내고나머지부분만으로상표가유사한것인지의여부를판단하여서는안된다고할것인데 ( 대법원 선고 91후1359 판결참조 ),

70 선등록상표 1에서 LUIGI'S 부분은지정상품에대한기술적표장에해당하지아니할뿐만아니라오히려게임캐릭터로서일반수요자의눈길을끄는식별력이강한부분에해당하고, 실제사용례를보더라도전체로서사용될뿐 MANSION 만으로사용되지아니한다. 따라서선등록상표 1은 LUIGI'S MANSION 전체로호칭, 관념될뿐 MANSION 만으로분리되어호칭및관념된다고볼수는없다. (3) 선등록상표 2는한글 오토 와 맨션 을붙여쓴문자상표로서, 우리나라일반수요자들의영어보급수준에비추어 오토 는 자동차 를의미하는 automobile 또는 자동식 을의미하는 automatic 의약자인 auto 의음역으로, 맨션 은 저택 을의미하는 mansion 의음역으로인식되어 자동차저택 또는 자동화된저택 등으로관념될수있다. 그러나어느경우에나 오토 부분은지정상품인운동용품등과관련하여식별력이부정되지아니할뿐만아니라 오토 와 맨션 부분이외관상일체로구성되어있는조어인데다호칭도 4음절로비교적짧아서 오토 와 맨션 으로분리관찰하는것이부자연스러운면이있으므로일반수요자나거래자들은선등록상표 2 를 맨션 만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니할것으로판단된다. (4) 따라서이사건출원상표와선등록상표들을대비하면, 위상표들은전체적으로보아외관, 호칭및관념이서로다를뿐만아니라, 중심적식별력을가진부분을대비하더라도이사건출원상표는 MANSION 으로분리하여호칭및관념될수있는데비하여, 선등록상표 1은 LUIGI'S MANSION 으로, 선등록상표 2는 오토맨션 으로각각전체로호칭및관념될뿐 MANSION 또는 맨션 만으로분리하여호칭및관념된다고보기어려우므로, 결국이사건출원상표는선등록상표들과전체적, 객관적, 이격적으로관찰할때표장이동일또는유사하지아니하여일반수요자또는거래자들에게출처의오인 혼동을초래할염려가없는것으로판단된다. 따라서이사건출원상표는선등록상표들과지정상품의동일 유사여부에관하여나아가살펴볼필요없이선등록상표들의동일 유사상표에해

71 당하지아니하므로, 상표법제 7 조제 1 항제 7 호에의하여이사건출원상표 의상표등록을거절한심결은위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로 인용하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사이태종 판사 서영철 판사 윤태식

72 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2007허1121 거절결정 ( 상 ) 원 고 프로벤트홀딩스리미티드 (Provent Holdings Ltd.) 대표자로렌스콰에 (Lawrence Quahe) 소송대리인특허법인화우담당변리사송영주 피 고 특허청장소송수행자정상균, 김경욱 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 원3071호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 증거 ] 갑제 1 내지 4 호증, 을제 1 호증의각기재 가. 원고의출원상표 1 구성 : 2 출원일 / 출원번호 : / 제 호

73 3 지정상품 : 게임용공, 게임용배트, 게임용구, 놀이용공, 놀이용구슬, 놀이용점수계산판, 다트, 당구공, 당구큐팁, 던지기놀이용고리, 도미노놀이용구, 룰렛칩, 룰렛휠, 마작용구, 보드게임, 빙고카드, 서양주사위놀이구, 전자오락기 (TV수상기에부착되는오락기계는제외 ), 주사위, 주사위용컵, 체스용구, 체커보드, 트럼프, 포커칩 ( 제28류, 이하원고의출원상표를 이사건출원상표 라한다 ) 나. 선등록상표 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 3 지정상품 : 가정용 TV수상기전용오락장치, 다운로드가가능한가정용 TV수상기전용오락장치소프트웨어, 가정용 TV수상기전용오락장치에사용되는 DVD, 건전지, 카메라, 전기계산기, 수영용부판등 58종 ( 제9 류 ), 골패, 보드게임, 주사위, 체스용구, 체커용구, 당구대, 낚시용구케이스등 28종 ( 제28류 ) 다. 이사건심결의경위 (1) 특허청은 이사건출원상표는선등록상표와표장이유사하고지정상품의일부가동일하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로상표등록을거절하는결정을하였다. (2) 원고는 특허심판원에위거절결정에대한불복심판을청구하였으나, 특허심판원은 이사건출원상표와선등록상표는표장의요부가 MANSION 또는 맨션 이어서요부만으로분리하여호칭될경우호칭및관념이동일하고지정상품도동일또는유사하므로상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로, 원고의심판청구를기각하는심결을하였다

74 2. 당사자들의주장및이사건의쟁점가. 원고주장의요지이사건출원상표는선등록상표와일부구성이동일하기는하나, 전체적으로관찰할때외관 호칭 관념이서로달라충분히구별할수있으므로동일또는유사한지정상품에사용되더라도상품출처를오인또는혼동하게할염려가없어, 선등록상표의유사상표에해당하지아니한다. 나. 피고주장의요지이사건출원상표는도형과문자부분이불가분적으로결합되어있지아니하므로분리하여관찰될수있고, 문자부분중중심적식별력을가진부분은 MANSION 이므로 MANSION 으로분리하여호칭및관념될수있고, 선등록상표는 LUIGI'S 가수식하는 MANSION 부분에의해주로분리인식될수있으므로, 두상표는요부의호칭과관념이동일하여전체적으로표장이유사하며, 두상표의지정상품은모두오락용구또는운동용구로서상품의속성과소비자, 생산자및판매자등의거래실정이동일또는유사하므로, 이사건출원상표는상표법제7조제1항제7호에해당하여등록이거절되어야한다. 다. 이사건의쟁점따라서, 이사건의쟁점은이사건출원상표가선등록상표와표장및지정상품이동일또는유사한지여부인바, 먼저표장의유사여부에대하여살핀다. 3. 이사건출원상표와선등록상표의표장의유사여부가. 판단기준상표의유사여부는그외관, 칭호및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자로하여금상품의출처에대하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지의여부에

75 따라판단하여야하므로두상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 94후1831 판결참조 ). 나. 이사건출원상표와선등록상표의대비 (1) 이사건출원상표는영문자 M 을도안화한도형이왼쪽에위치하고, 오른쪽은상단에큰글씨로이, 그하단에는밑줄이표시되어있고그아래에작은글씨체로가기재되어있는도형과문자의결합상표이다. 그런데이사건출원상표에서도형부분은문자부분과분리하여관찰하는것이부자연스러울정도로불가분적으로결합되어있다고볼수없어문자부분만으로분리하여호칭및인식될수있고, 그중에서도 MANSION 부분은큰글씨체로두드러지게기재되어있는데비해 WHERE THE WORLD PLAYS 부분은작은글씨체로기재되어있어자세히보지않으면그내용이잘인식되지아니하므로, 이사건출원상표는 MANSION 만으로분리하여호칭및관념될수있다. (2) 선등록상표 1은영문자 LUIGI'S 와 MANSION 을띄어쓴문자상표로서그중 LUIGI'S 는상표권자인닌텐도가부시키가이샤의게임캐릭터인 LUIGI 의소유격이며, MANSION 은 저택 을의미하므로전체적으로 루이지스맨션 으로호칭되며 루이지의저택 으로관념된다. 그런데이와같이수식어와피수식어로구성된상표의경우수식어부분이지정상품과의관계에있어서단순히지정상품의산지 품질 원재료 효능 용도 수량 형상 가격 생산방법 사용방법또는시기등을보통으로사용하는방법으로표시한이른바기술적표장에그치는것이아니라면, 자타의상품을일반수요자나소비자로하여금식별하게할수있는상표로서의기능을갖춘것이라고볼수있으므로, 상표를대비함에있어서수식어부분

76 을떼어내고나머지부분만으로상표가유사한것인지의여부를판단하여서는안된다고할것인데 ( 대법원 선고 91후1359 판결참조 ), 선등록상표 1에서 LUIGI'S 부분은지정상품에대한기술적표장에해당하지아니할뿐만아니라오히려게임캐릭터로서일반수요자의눈길을끄는식별력이강한부분에해당하고, 실제사용례를보더라도전체로서사용될뿐 MANSION 만으로사용되지아니한다. 따라서선등록상표 1은전체로서호칭및관념될뿐 MANSION 만으로분리되어호칭및관념된다고는볼수없다. (3) 이사건출원상표와선등록상표들을대비하면, 위상표들은전체적으로보아외관, 호칭및관념이서로다를뿐만아니라, 중심적식별력을가진부분을대비하더라도이사건출원상표는 MANSION 으로분리하여호칭및관념될수있는데비하여, 선등록상표는 LUIGI'S MANSION 전체로호칭및관념될뿐 MANSION 만으로분리하여호칭및관념된다고보기어려우므로, 결국이사건출원상표는선등록상표와전체적, 객관적, 이격적으로관찰할때표장이동일또는유사하지아니하여일반수요자또는거래자들에게출처의오인 혼동을초래할염려가없는것으로판단된다. (4) 따라서이사건출원상표는선등록상표와지정상품의동일또는유사여부에관하여나아가살펴볼필요없이선등록상표의유사상표에해당하지아니하므로, 상표법제7조제1항제7호에의하여이사건출원상표의상표등록을거절한심결은위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로 인용하기로하여, 주문과같이판결한다

77 재판장판사이태종 판사 서영철 판사 윤태식

78 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2006허10739 거절결정 ( 상 ) 원 고 프로벤트홀딩스리미티드 (Provent Holdings Ltd.) 대표자로렌스콰에 (Lawrence Quahe) 소송대리인특허법인화우담당변리사송영주 피 고 특허청장소송수행자정상균, 김경욱 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 원8438호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 증거 ] 갑제1 내지 5호증, 을제1호증의 1 내지 5의각기재가. 원고의출원상표 1 구성 : 2 출원일 / 출원번호 : / 제 호 3 지정상품 : 다트, 주사위, 게임용구, 마작용구, 포커칩, 룰렛칩, 빙고

79 카드, 체스용구, 트럼프, 당구공, 보드게임, 놀이용공, 룰렛휠, 체커보드, 도미노놀이용구, 당구큐팁, 주사위용컵, 게임용공, 게임용배트, 던지기놀이용고리, 놀이용구슬, 서양주사위놀이구, 놀이용점수계산판, 전자오락기 (TV수상기에부착되는오락기계는제외 ( 제28류, 이하원고의출원상표를 이사건출원상표 라한다 ) 나. 선등록상표 (1) 선등록상표 1 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 3 지정상품 : 가정용 TV수상기전용오락장치, 다운로드가가능한가정용 TV수상기전용오락장치소프트웨어, 가정용 TV수상기전용오락장치에사용되는 DVD, 건전지, 카메라, 전기계산기, 수영용부판등 58종 ( 제9 류 ), 골패, 보드게임, 주사위, 체스용구, 체커용구, 당구대, 낚시용구케이스등 28종 ( 제28류 ) (2) 선등록상표 2 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 3 지정상품 : 등산캠프용텐트, 다이빙대, 웨이트벨트, 미끄럼대, 등산백받침대, 운동용승강로우프, 운동용승강그물 ( 제43류 ) 다. 이사건심결의경위 (1) 특허청은 이사건출원상표는선등록상표들과표장및지정상품이동일또는유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로상표등록을거절하는결정을하였다. (2) 원고는 특허심판원에위거절결정에대한불복심판을

80 청구하였으나, 특허심판원은 이사건출원상표와선등록상표 1은표장의요부가 MANSION 또는 맨션 이어서요부만으로분리하여호칭될경우호칭및관념이동일하고지정상품도동일또는유사하므로상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로, 원고의심판청구를기각하는심결을하였다. 2. 당사자들의주장및이사건의쟁점가. 원고주장의요지이사건출원상표는구성에있어선등록상표들과일부공통된부분이있기는하나, 전체적으로관찰할때외관 호칭 관념이서로달라충분히구별할수있으므로동일또는유사한지정상품에사용되더라도상품출처를오인또는혼동하게할염려가없어, 선등록상표의유사상표에해당하지아니한다. 나. 피고주장의요지이사건출원상표는 CLUB 부분이장소적의미로흔히사용되는것이어서식별력이없으므로 MANSION 부분에중심적식별력이인정되고, 선등록상표 1은 LUIGI'S 가 MANSION 부분을수식하고있어주로 MANSION 에의해분리인식될수있으며, 선등록상표 2는수식어인 오토 보다는 맨션 부분에의해중점적으로인식될가능성이높다. 이와같이이사건출원상표와선등록상표 1, 2를각각분리하여관찰할경우중심적식별력을가진부분이동일또는유사하므로위상표들은표장이유사하고, 지정상품또한오락용구또는운동용구로서상품의속성과수요자, 생산자및판매자등의거래실정이동일또는유사하므로, 이사건출원상표는상표법제7조제1항제7호에해당하여등록이거절되어야한다. 다. 이사건의쟁점 따라서, 이사건의쟁점은이사건출원상표가선등록상표들과표장

81 및지정상품이동일또는유사한지여부인바, 먼저표장의유사여부에대 하여살핀다. 3. 이사건출원상표와선등록상표들의표장의유사여부가. 판단기준상표의유사여부는그외관, 칭호및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자로하여금상품의출처에대하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지의여부에따라판단하여야하므로두상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 94후1831 판결참조 ). 나. 구체적대비 (1) 이사건출원상표는영문자 MANSION 과 CLUB 을차례로띄어쓴문자상표로서, 맨션클럽 으로호칭되며 MANSION 은 저택 을, CLUB 은취미나친목따위의공통된목적을가진사람들이조직한단체인 클럽 을의미하므로전체적으로 저택단체, 저택클럽 으로관념된다. 그런데이사건출원상표중 CLUB 부분은그지정상품과관련하여볼때그와같은게임이나오락을즐기는단체또는동호회로인식될수있어식별력이미약하고중심적식별력을가진부분은 MANSION 이므로, 이사건출원상표는 MANSION 으로분리하여호칭및관념될수있다. (2) 선등록상표 1은영문자 LUIGI'S 와 MANSION 을띄어쓴문자상표로서그중 LUIGI'S 는그상표권자인닌텐도가부시키가이샤의게임캐릭터인 LUIGI 의소유격이며, MANSION 은 저택 을의미하므로전체적으로 루이지스맨션 으로호칭되며 루이지의저택 으로관념된다. 그런데이와같이수식어와피수식어로구성된상표의경우수식어부분이지정상품과의관계에있어서단순히지정상품의산지 품질 원재료 효능

82 용도 수량 형상 가격 생산방법 사용방법또는시기등을보통으로사용하는방법으로표시한이른바기술적표장에그치는것이아니라면, 자타의상품을일반수요자나소비자로하여금식별하게할수있는상표로서의기능을갖춘것이라고볼수있으므로, 상표를대비함에있어서수식어부분을떼어내고나머지부분만으로상표가유사한것인지의여부를판단하여서는안된다고할것인데 ( 대법원 선고 91후1359 판결참조 ), 선등록상표 1에서 LUIGI'S 부분은지정상품에대한기술적표장에해당하지아니할뿐만아니라오히려게임캐릭터로서일반수요자의눈길을끄는식별력이강한부분에해당하고, 실제사용례를보더라도전체로서사용될뿐 MANSION 만으로사용되지아니한다. 따라서선등록상표 1은전체로서호칭및관념되지 MANSION 만으로분리되어호칭및관념되지아니한다. (3) 선등록상표 2는한글 오토 와 맨션 을붙여쓴문자상표로서, 우리나라일반수요자들의영어보급수준에비추어 오토 는 자동차 를의미하는 automobile 또는 자동식 을의미하는 automatic 의약자인 auto 의음역으로, 맨션 은 저택 을의미하는 mansion 의음역으로인식되어 자동차저택 또는 자동화된저택 등으로관념될수있다. 그러나어느경우에나 오토 부분은지정상품인운동용품등과관련하여식별력이부정되지아니할뿐만아니라 오토 와 맨션 부분은외관상일체로구성되어있는조어인데다호칭도 4음절로비교적짧아서 오토 와 맨션 으로분리관찰하는것이부자연스러운면이있으므로일반수요자나거래자들은선등록상표 2를 맨션 만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니할것으로판단된다. (4) 따라서이사건출원상표와선등록상표들을대비하면, 위상표들은전체적으로보아외관, 호칭및관념이서로다를뿐만아니라, 중심적식별력을가진부분을대비하더라도이사건출원상표는 MANSION 으로분리하여호칭및관념될수있는데비하여, 선등록상표 1, 2는 LUIGI'S MANSION 또는 오토맨션 전체로호칭및관념될뿐 MANSION 또는

83 맨션 만으로분리하여호칭및관념된다고보기어려우므로, 결국이사건출원상표는선등록상표들과전체적, 객관적, 이격적으로관찰할때표장이동일또는유사하지아니하여일반수요자또는거래자들에게출처의오인 혼동을초래할염려가없는것으로판단된다. 따라서이사건출원상표는선등록상표들과지정상품의동일또는유사여부에관하여는나아가살펴볼필요없이선등록상표들의동일또는유사상표에해당하지아니하므로, 상표법제7조제1항제7호에의하여이사건출원상표의상표등록을거절한심결은위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로 인용하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사이태종 판사 서영철 판사 윤태식

84 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2006허11596 거절결정 ( 상 ) 원 고 코디스코포레이션 (Cordis Corporation) 대표자로렌스에스. 릭클스 (Laurence S. Rickles) 소송대리인변리사박경재소송복대리인변호사이혜민 피 고 특허청장소송수행자설민숙 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 원4069호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 가. 이사건출원상표 이 유 1 구성 : 2 출원일 / 출원번호 : / 호

85 3 출원인 : 원고 4 지정상품 : 인공색전기구 (Artificial medical embolization devices), 분리형코일 (Detachable coils-혈관색전술에서혈관폐색용으로삽입되는기구임 )( 상품류구분제10류 ) 나. 선등록상표 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제612594호 3 지정상품 : 경부촬영진단시스템, 경부진단용촬영 / 영상 / 네트워크시스템, 자궁암검사및치료시스템, 자궁경부암검사및치료시스템, 난소암검사및치료시스템, 유방암검사및치료시스템 ( 상품류구분제10 류 ) 다. 이사건심결의경위특허청이 원고의이사건출원상표에대하여거절결정을하자, 원고는 특허심판원에위거절결정에대하여불복하는심판을제기하였다. 특허심판원은이를 2006원4069호로심리하여 , 이사건출원상표는눈에잘띄는 DSC 로약칭되고관념될경우에선등록상표와유사하고지정상품도동일하거나유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로, 원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 증거 갑제1호증, 을제1 내지 4호증, 변론전체의취지 2. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 당사자의주장 ⑴ 원고주장의요지이사건출원상표는발음하기어렵고가운데있는 DCS 에의하여

86 호칭된다고할수없어서선등록상표와유사하지않고, 그지정상품도서로다르므로, 상표법제7조제1항제7호에해당하지않아상표등록을받을수있다. ⑵ 피고주장의요지이사건출원상표는선등록상표와같은부분인 DCS 를분리관찰될수있고, 그럴경우에호칭이동일하며, 지정상품도유사하므로, 상표등록을받을수없다. 나. 판단 ⑴ 판단의기준상표의유사여부는상표의외관 호칭 관념을일반수요자나거래자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여판단하여야하는것이므로, 외관 호칭 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체로서의상표가일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자나거래자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다 ( 대법원 선고 2001후3415 판결등참조 ). ⑵ 이사건출원상표와선등록상표의유사여부 ( 양상표의구성에의한대비 ) 이사건출원상표와선등록상표는 와 로모두영문자로구성되어있고글자체도비슷하지만, 글자수에서현저히다르고, 궤도 등의의미를가진 'ORBIT' 외에는양상표의단어들이가지는그의미를알수없으며, 발음도전혀달라서, 양상표는전체적으로외관, 호칭및관념을달리한다

87 다만, 이사건출원상표는 로영문자에의하여외관상 3부분으로구분되어있어일응분리관찰이가능하고, 그럴경우 'DCS 에의하여호칭및관념될가능성도배제할수없지만, 상표를대하는일반수요자나거래자는상표전체를보고호칭및관념을결정할것인데, 이사건출원상표중 'DCS 는상표전체의구성에있어서가운데있고그발음에있어서도앞부분의 'TRUFILL' 은 트루필 로, 뒷부분의 'ORBIT' 는 오비트 로각 3음절로발음되나 'DCS 는 디씨에스 로 4음절로더길게발음되며그의미도알수없을뿐만아니라, 일반수요자나거래자에게 'DCS 가알려져쉽게호칭및관념될것이라는증거도없으므로, 이사건출원상표는앞부분에있는 'TRUFILL' 또는그의미를명확히알수있는 'ORBIT' 에의하여호칭및관념되거나전체에의하여호칭및관념될것이고, 그럴경우선등록상표와호칭및관념이다르다. ⑶ 소결따라서양상표는외관, 호칭및관념이달라그지정상품에사용되더라도일반수요자나거래자들이출처의오인 혼동을일으킬수없으므로, 지정상품의유사여부에대하여판단할필요도없이양상표는유사하지않다. 3. 결론그렇다면, 이사건출원상표는선등록상표와유사하지않아상표법제7 조제1항제7호에해당하지않아서상표등록을받을수있다고할것인바, 이와결론을달리한이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 김제완 판사 김종석

88 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2006허11619 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사남선알미늄대표이사류재영소송대리인특허법인율촌담당변리사김환석 피 고 주식회사남성알미늄대표이사남기홍소송대리인변리사김영옥 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당3111호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 인정근거 : 다툼없는사실 ] 가. 심결의경위 원고는피고의아래나. 항기재이사건등록상표가주지, 저명한아

89 래다. 항기재선등록상표와동일 유사하여상표법제7조제1항제7, 9 내지 12호에각각해당한다는이유로등록무효심판을청구하였는데, 특허심판원은선등록상표가저명하지도않고양상표가동일 유사하지도않다는이유로원고의청구를기각하는주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 ⑶ 지정상품 : 알루미늄새시, 알루미늄의주물, 알루미늄합금의주물, 알루미늄지금, 알루미늄합금의조제품, 금속제문, 금속제창문, 금속제창호시스템유니트, 창문용손잡이, 금속제난간 ( 상품류구분제6류 ) 다. 선등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록일 / 존속기간갱신등록일 / 등록번호 : / / / 제206939호 ⑶ 지정상품 : 금속제난간, 금속제문, 금속제창문틀, 금속제창문용손잡이등 ( 상품류구분제6류 ), 태양열집열판 ( 상품류구분제11류 ), 비금속제창문틀등 ( 상품류구분제19류 ) 2. 이사건출원상표와선등록상표의유사여부가. 법리상표의유사여부는두개의상표를놓고그외관, 호칭, 관념등을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여거래상일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인인식을기준으로하여그상품의출처에대한

90 오인, 혼동의우려가있는지의여부에의하여판별되어야하나, 문자와문자또는문자와도형의각구성부분이결합된결합상표의경우에는반드시그구성부분전체의명칭에의하여호칭, 관념되는것만은아니고각구성부분을분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분적으로결합되어있는것이아닌한그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭, 관념될수있으며, 또하나의상표에서두개이상의호칭이나관념을생각할수있는경우에그중하나의호칭, 관념이타인상표의그것과동일또는유사하다고인정될때에는두상표는유사하다 ( 대법원 선고 95후1685 판결등참조 ). 나. 양상표의대비 [ 인정근거 : 갑제1 내지 18호증, 을제1 내지 5호증 ( 각가지번호포함 ), 경험칙, 변론전체의취지 ] 위법리에비추어이사건등록상표가선등록상표와서로유사한가에관하여살펴보면, 우선이사건등록상표는한글 남성알미늄 과그영어표현인 NAMSUNG ALUMINUM" 을상하로배치시킨문자와문자의결합상표이고, 선등록상표는직사각형모양의도형안에영문자와기호등이포함되어있는정사각형도형과 남선알미늄 이란문자를나란히배치시킨도형과문자의결합상표이므로, 그전체적인외관은일부다르다. 그러나호칭의유사여부에관하여살펴보면, 이사건등록상표는 남성알미늄 또는요부인 남성 으로호칭되고, 선등록상표는 남선알미늄 또는요부인 남선 등으로호칭될것인바, 전체호칭인경우, 양상표는모두 5 음절로이루어져있으면서단지두번째음절의받침만다를뿐나머지는동일하고그다른부분인받침자도 ㄴ 과 ㅇ 으로모두울림소리에불과하여청감이유사하므로, 남성알미늄 과 남선알미늄 의호칭은서로유사하다고할것이다. 그리고관념의유사여부에관하여살펴보면, 이사건등록상표의요부인 남성 은한자어인南星 ( 남쪽하늘의별 ) 이나男性 ( 남자 ) 등을연상시킬

91 수는있으나, 남성 은인터넷전화번호상호검색에서 1,300여개나나타날정도로상호등에흔히사용되는것으로그지정상품인알루미늄새시나금속제창문틀등과관련된의미도없어, 수요자들이이사건등록상표를보고특정관념을직감한다고보기는어렵고, 선등록상표는조어상표로특별한관념이없으므로, 양상표의관념대비는어렵다고할것이다. 나아가, 선등록상표의지정상품도이사건등록상표의지정상품인알루미늄등금속제창호관련제품들을모두포함하고있어지정상품이서로동일 유사하다고할것이므로 ( 당사자사이에실질적인다툼도없다 ), 이사건등록상표와선등록상표는그지정상품들에사용될때일반수요자나거래자들은그호칭을서로같거나유사하게직감할수있고, 그호칭의동일 유사성으로인하여상품출처의오인 혼동을초래할우려가있다. 3. 실권 실효법리주장에대한판단피고는, 이사건등록상표를자신의상호등으로 30여년사용하여왔고, 원고를상대로불사용취소심판을제기하여승소한뒤이를등록하였는데, 그사이원고로부터별다른이의를받지도않았으므로, 원고의이사건무효심판청구는실권 실효의법리에따라허용될수없다는취지로주장하나, 상표법제7조제1항제7호의규정취지는선등록상표권자의독점 배타적인상표권을보호하기위한사익적인측면도있지만, 상표가중복등록될경우에일반수요자들에게생기는상품출처에대한오인 혼동을방지하는공익적인측면또한크다고할것이어서, 그주장하는사유만으로는상표법제76조제1항소정의제척기간내에제기된이사건무효심판청구가권리남용에해당하거나신의칙에저촉된다고할수없으므로, 피고의위주장은이유없다. 4. 결론그렇다면, 이사건등록상표는선등록상표와호칭이유사하여상품의출처에관하여오인ㆍ혼동을초래할우려가있는유사상표로상표법제71 조제1항제1호, 제7조제1항제7호에의하여등록무효되어야할것이고,

92 이와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의 이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사이기택 판사 오충진 판사 김태현

93 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2006허11671 거절결정 ( 상 ) 원 고 더프록터앤드갬블캄파니 (THE PROCTER & GAMBLE COMPANY) 대표자칼제이. 루프 (Carl J. Roof) 소송대리인변호사황영주 피 고 특허청장소송수행자윤희식 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 원2329호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 심결의경위등 이 유 가. 상표의내용 (1) 이사건출원상표 1 출원일 / 출원번호 : / 제 4968 호

94 2 표장 : 3 지정상품 : 눈썹용연필, 리퀴드파운데이션, 립스틱등 ( 상품류구분제3류 ) (2) 선등록상표 1 등록일 / 등록번호 : / 제572170호 2 표장 : 3 지정상품 : 일반화장수, 물분, 유액등 ( 상품류구분제 3 류 ) 나. 심결의경위원고의이사건출원상표의출원에대하여특허청심사관은 거절결정을하였고, 원고는이에대한불복심판을특허심판원에청구하였다. 특허심판원은위심판청구를 2006원2329호로심리한다음, 이사건출원상표가선등록상표와표장및지정상품이동일또는유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. [ 증거 ] 갑 1, 2호증, 을 1호증의 1, 2, 3 2. 심결의적법여부가. 쟁점및당사자의주장 (1) 이사건의쟁점은이사건출원상표가선등록상표와표장이유사한지여부이다 ( 양상표의지정상품이유사하다는것은당사자사이에다툼이없다 ). (2) 위쟁점에관하여원고는, 이사건출원상표는의미를직감하여파악하기어려운조어상표이므로전체적으로관찰되어야하고, 가사분리인식된다고하더라도식별력이없거나매우미약한 NATURE" 또는 SCIENCE" 부분으로인식되지않을것이므로, 이사건출원상표는선등록

95 상표와유사하지않다고주장한다. 이에대하여피고는, 이사건출원상표의 NATURE SCIENCE" 부분과선등록상표는지정상품인화장품의성질을표시하는것으로직감되거나일반적으로사용되고있다고할수없어식별력이있으므로이사건출원상표는 OLAY" 와 NATURE SCIENCE" 부분으로분리하여인식되고호칭될수있고, 따라서이사건출원상표가 NATURE SCIENCE" 만으로호칭관념될경우선등록상표와호칭및관념이유사하여, 양상표를동일 유사한지정상품에사용할경우일반수요자들로하여금상품의출처를오인 혼동하게할우려가있다고주장한다. 나. 이사건출원상표와선등록상표의유사여부에대한판단 (1) 상표의유사여부에관한판단기준둘이상의문자들의조합으로이루어진결합상표는상표를구성하는전체문자에의해생기는외관, 호칭또는관념에의해상표의유사여부를판단하는것이원칙이라할것이나, 문자들의결합상태등에따라 독립하여자타상품의식별력을가진구성의일부 즉요부만으로도거래에놓일수있다고인정할수있는경우에는그요부를분리내지추출하여그부분에의해생기는외관, 호칭또는관념에의해상표의유사여부를판단할수있다. 그리고결합상표가식별력있는문자부분과식별력이없거나미약한문자부분으로이루어진경우에는식별력있는문자부분을분리내지추출하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로문자들이불가분하게결합되어있다거나거래실정상항상전체문자로서만인식되고통용되어졌다는사정등이없는한그중식별력있는문자부분만으로도거래에놓일수있다고해야할것이며, 이에비하여상표의구성부분중상품의보통명칭, 관용명칭, 효능 용도 원재료표시와같은기술적 ( 記述的 ) 표장등식별력이없거나미약한부분은그부분만으로요부가된다고할수는없으므로일반수요자나거래자들이대상상표를그식별력이없거나미약한부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는

96 아니한다고봄이상당하고, 어느문자부분이식별력이없거나미약한지여부는그부분이지니고있는관념, 지정상품의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야한다 ( 대법원 선고 2006 후3502 판결, 선고 2004후3454 판결참조 ). (2) 이사건출원상표와선등록상표의대비 ( 가 ) 대비방법이사건출원상표는 OLAY", "NATURE" 및 SCIENCE" 의영어단어들이약간의간격을두고옆으로결합된형태인바, 위각각의단어로분리관찰하여대비할수있는지에관하여본다. 먼저 OLAY" 부분에관하여살핀다. 갑 3 내지 6호증의각기재에의하면 OLAY 는그자체로는뜻이없는조어로서 1837년설립되어미용및화장품류, 종이제품류등생활용품 300종을생산하는회사로서총매출이 2004 ~ 2005 회계연도현재미화 567억달러에이르는원고가 1990 년무렵브랜드로채택하여주로여성용스킨케어재품과관련하여사용하여온사실이인정되고, 화장품류와관련하여상품의보통명칭, 관용표장또는기술적표장등에해당한다고볼수없다. 따라서이사건출원상표중 OLAY" 부분은일반거래자나수요자들사이에지정상품인화장품류와관련하여상품출처가원고임을인식시키는식별력을가지고있다고할수있고, 이를분리내지추출하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로이사건출원상표의문자들이불가분하게결합되어있다거나거래실정상항상전체문자로서만인식되고통용되어졌다는사정등이있다는증거도없으므로, OLAY" 부분은이사건출원상표의요부로서그것만으로분리되어거래에놓일수있다고인정된다. 다음으로 NATURE 및 SCIENCE" 에관하여본다. 갑 7 내지 13호증 ( 가지번호포함 ) 의각기재에의하여인정되는바와같이 NATURE"( 또는그형용사인 Natural') 와 SCIENCE" 라는단어가화장품류와관련하여제품명으로빈번히사용되고있는점등을고려하면위단어들은이사건출원상표의지정상품인화장품류와관련하여볼때일반거래자나수요자

97 들로하여금 자연의성분이함유된제품 또는 과학적으로제조된제품 등의의미를직감하게한다고보이므로, 이사건출원상표중 NATURE 와 SCIENCE" 부분은기술적표장으로서자타상품의식별력이없거나미약하다고할것이고, 따라서이사건출원상표의요부로서그것만으로분리되어거래에놓일수있다고할수없으며, 두단어를합한 NATURE SCIENCE" 도새로운관념을형성한다고볼수없어마찬가지이다. 그러므로이사건출원상표는전체를관찰하여대비하거나 OLAY" 부분을분리하여대비하는것이허용될뿐 NATURE 나 SCIENCE" 혹은 NATURE SCIENCE" 부분을분리하여대비하는것은허용되지않는다. ( 나 ) 구체적대비이사건출원상표중 OLAY" 부분을분리하여대비하는경우선등록상표와공통되는부분이없어유사하지않음이분명하므로이사건출원상표와선등록상표를전체적으로대비한다. 우선양상표의외관은문자의수, 간격, 대문자와소문자의배열및글자체등에차이가있어전체적으로상당히다르다. 한편양상표의호칭과관념을대비하면, 이사건출원상표는 올레이네이춰사이언스 로호칭되고 자연의성분이함유되고과학적으로제조된올레이제품 의의미를직감하게하며, 선등록상표는 내춰럴사이언스 로호칭되고 자연과학적으로제조된제품 의의미를직감하게할것인바, 올레이 가이사건출원상표의청감및관념에큰영향을미치고있으므로양상표의호칭과관념역시적지않게다르다. 따라서양상표는어느모로보나유사하다고할수없다. 다. 소결론 그러므로이사건출원상표는상표법제 7 조제 1 항제 7 호에해당한다고 할수없는바, 이사건심결은이와달리판단하였으므로위법하다

98 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는정당하다. 재판장판사성기문 판사 한동수 판사 곽민섭

99 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2007허1756 거절결정 ( 상 ) 원 고 후고보스트레이드마크메니지먼트게엠베하운트 코카게 (Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG) 대표자폴커헤레소송대리인변호사황영주 피 고 특허청장소송수행자김경욱 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 원5163호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 인정근거 : 다툼없는사실 ] 가. 심결의경위 특허청은 원고가출원한아래나. 항의이사건출원상표

100 가그요부의하나인 energise 로인하여아래다. 항의선등록상표와호칭등이유사하여상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유등으로거절결정을하였고, 특허심판원도위거절결정에대한원고의불복심판청구에대하여같은이유로원고의청구를기각하는청구취지기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건출원상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 ( 국제등록일및대한민국지정일 )/ 출원번호 ( 국제등록번호 ) : / 제832231호 ⑶ 지정상품 : Toilet soaps( 화장비누 ), body lotion( 보디로션 ) 등 ( 상품류구분제3류 ) 다. 선등록상표 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 ⑶ 지정상품 : 미용비누, 스킨밀크등 ( 상품류구분제 3 류 ) 2. 이사건출원상표와선등록상표의유사여부가. 법리각구성부분을분리하여관찰하는것이거래상자연스럽지못하다고여겨질정도로불가분하게결합되어있다고인정할수없는상표는언제나그구성부분전체에의하여호칭 관념되는것은아니고 독립하여자타상품의식별기능을할수있는구성부분 만으로간략하게호칭 관념될수있고, 또하나의상표에서 2개이상의호칭이나관념이생기는경우에그

101 중하나의호칭 관념이타인의상표와동일또는유사한때에는양상표는유사하다고할수있다. 그러나상표의구성중식별력이없거나미약한부분은그부분만으로요부가된다고할수는없으므로일반수요자나거래자들이식별력이없거나미약한부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니한다고봄이상당하고, 이는그부분이다른문자등과결합하여있는경우라도마찬가지라고할것이며, 상표의구성부분이식별력이없거나미약한지여부는그구성부분이지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야하는바, 사회통념상자타상품의식별력을인정하기곤란하거나공익상으로보아특정인에게독점시키는것이적당하지않다고인정되는경우에는 식별력있는요부 에해당한다고볼수없다 ( 대법원 선고 2005후1134 판결, 선고 2004 후912 판결등참조 ). 나. 양상표의대비 [ 인정근거 : 갑제1 내지 17호증 ( 가지번호포함 ), 을제1 내지 7호증, 경험칙, 변론전체의취지 ] 위법리에비추어이사건출원상표가 energise 부분으로인하여선등록상표와유사한가에관하여살펴보면, 우선이사건출원상표는정사각형의큰도형이상하로분리되어그안에영문자가표기된형태로서, 상단에영문자 HUGO ( 큰글씨체 ) 와 HUGO BOSS ( 작은글씨체 ) 가상하로, 하단에영문자 energise ( 중간글씨체 ) 가각각배치되어있는데반하여, 선등록상표는대문자로이루어진단어하나로이루어진문자상표로서양상표의외관은크게다르다. 그리고호칭, 관념의유사여부에관하여살펴보면, 이사건출원상표는일응상단의큰글씨체로이루어진 HUGO 부분과작은글씨체로이루어진 HUGO BOSS 및하단의중간글씨체로이루어진 energise 부분으로분리되어있으나, HUGO 나 HUGO BOSS 는조어로서특별한관

102 념이없어식별력이강한데비하여, energise 부분은우리나라고등학교기본어휘 3,000 단어에속하여있는쉬운단어 energy( 힘, 활력등 ) 의동사형으로 ( 사전상미국식동사형표현인 -ize 형태인 energize 로되어있으나거래실정상이의영국식표현인 -ise 형태로하여도같은단어로인식된다 ) 신체나피부의건강등과관련하여많이사용되고있기때문에, 거래자나수요자들에게그지정상품인화장비누, 보디로션등화장품류와관련하여 피부에활력을주다 정도의품질, 효능표시부분으로쉽게인식될수있어식별력이미약한부분이라할것이므로 ( 대법원 선고 93후1919 판결참조 ), 전체적으로 후 ( 휴 ) 고보스에너자이즈 나 후 ( 휴 ) 고에너자이즈 로호칭될수도있고, 가능하면줄여서호칭하려는경향이있는일반수요자들에의하여식별력이강한부분인 후 ( 휴 ) 고보스 및 후 ( 휴 ) 고 만으로호칭될수있을뿐이다. 다. 소결따라서 energise 가 요부일 수 없는 이 사건 출원상표와 ENERGIZE 만으로구성되어 에너자이즈 로호칭, 관념될선등록상표는 그표장이서로달라상품출처의오인 혼동을초래할우려가없으므로, 상표법제7조제1항제7호소정의동일 유사상표에해당하지않는다. 3. 결론그렇다면, 이와결론이다른이사건심결은부적법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사이기택 판사 오충진 판사 김태현

103 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2007허1398 등록무효 ( 상 ) 원 고 쓰리엠컴퍼니 (3M Company) 대표자로버트더블유. 스프라규 (Robert W. Sprague) 소송대리인변호사황영주 피 고 박종태 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당935호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 증거 ] 갑제1 내지 3호증의각기재와변론전체의취지가. 피고의등록상표 ( 이하 이사건등록상표 라고한다 ) 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제648845호 3 지정상품 : 접착패드, 사무용패드, 메모지보관용홀더, 판지제게시

104 판, 종이제게시판, 스티커게시판, 판지제간판, 종이제간판, 판지 제광고판, 종이제광고판 ( 상품류구분제 16 류 ) 나. 이사건선등록상표 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제288790호 3 지정상품 : 비직물제꼬리표, 비직물제접착라벨, 스티커, 종이제부착식게시판, 판지제부착식게시판 ( 상품류구분제16류 ) 등 ( 구상품류구분제18류의표찰등이동일성을유지하면서상품분류전환등록된것임, 나머지지정상품들은이사건의쟁점과관련이없으므로생략한다.) 다. 이사건심결의경위 (1) 원고는 이사건등록상표가주지 저명한원고의선등록상표등과유사하고상품의품질을오인하게할염려가있어서상표법제7조제1항제7호, 제11호에해당한다고주장하면서, 특허심판원에 2006당 935호로등록무효심판을청구하였다. (2) 특허심판원은 이사건등록상표는무효심판절차에서제출된선등록상표등과외관, 호칭이다르고일반수요자로하여금상품의품질을오인하게할염려가없다는이유로, 원고의심판청구를기각하는심결을하였다. 2. 원고의심결취소사유주장과이사건의쟁점가. 원고의심결취소사유주장의요지 (1) 이사건등록상표는원고의선등록상표와표장및지정상품이유사하여상표법제7조제1항제7호의등록무효사유에해당한다. (2) 이사건등록상표는일반수요자로하여금주지 저명한선등록상표의상품과혼동을일으키게하거나그상품의품질을오인하게할염려

105 등이있으므로상표법제 7 조제 1 항제 10 호및제 11 호의등록무효사유에해 당한다. 나. 이사건의쟁점이사건의쟁점은이사건등록상표가 1 원고의선등록상표와표장및지정상품이유사하여상표법제7조제1항제7호에해당하는가, 2 주지 저명한선등록상표의상품과혼동을일으키게하거나그상품의품질을오인하게할염려등이있어같은법제7조제1항제10호및제11호에해당하는가라는점에있는바, 이하먼저위 1의점에관하여살펴본다. 3. 상표법제7조제1항제7호해당여부에관한판단가. 상표의유사성판단기준상표의유사여부는동종의상품에사용되는 2개의상표를그외관 호칭 관념의 3가지면에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여그어느한가지에있어서라도거래상상품의품질이나출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여결정하여야되는것이므로, 외관 칭호 관념중에서어느하나가유사하다하더라도다른점도고려할때전체로서는수요자들로하여금명확히품질이나출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없고, 다만서로다른부분이있더라도외관이나칭호또는관념이유사하여전체적으로일반수요자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사한것이라고하여야한다 ( 대법원 선고 99후1850 판결참조 ). 나. 두상표의표장대비 (1) 외관대비이사건등록상표는한글 포스틱 으로구성된문자상표이고, 원고의선등록상표는영문자 POST-IT 으로구성된문자상표이다. 두상표는한글및영문자의유무, 글자의수및그결합형태등이서로달라서이를전체

106 적 객관적 이격적으로관찰할경우두상표의외관에관한한유사하다고할수없다. (2) 호칭대비이사건등록상표는 포스틱 으로호칭되고, 선등록상표는영어의음운법칙에따라 포스트잇 또는 포스팃 으로호칭된다. 따라서, 선등록상표가 포스팃 으로호칭될경우에두상표는첫음절의 포 와중간음절의 스, 그리고마지막음절의초성자음 ( ㅌ ) 및중성모음 ( ㅣ ) 까지모두동일하다. 다만이사건등록상표는마지막음절의종성자음이 ㄱ 인데비해선등록상표의그것은 ㅅ 이라는차이는있다. 그러나두상표는호칭에서가장비중이큰첫음절에서부터마지막음절의초성자음및중성모음에이르기까지완전히일치하고, 마지막음절에있어서도파열음으로서강하게발음되는초성자음및중성모음 ( 티 ) 의영향으로인하여종성자음은상대적으로약하게발음될수있으므로, 이사건등록상표와선등록상표는전체적으로느껴지는청음이상당히유사하다고할것이다. 따라서, 두상표는전체적, 객관적, 이격적으로관찰할때호칭이유사하다고할것이다. (3) 관념대비이사건등록상표의 포스틱 은일반수요자나거래자에게특정한관념을불러일으키지아니하는조어상표이고, 선등록상표인 POST-IT 은일반수요자또는거래자에게 그것을붙이다 또는 끝에접착제가칠해져있는부전지 등의의미로관념된다. 따라서, 이사건등록상표와선등록상표는관념을서로대비할수없다고할것이다. (4) 소결이사건등록상표와선등록상표는전체적으로그외관에있어서다소상이하기는하지만, 두상표의호칭이유사하여전체적, 이격적, 객관적으로관찰할때두상표는서로유사한상표라고할것이다. 다. 두상표의지정상품대비 이사건등록상표의지정상품중 판지제게시판, 종이제게시판 은

107 선등록상표의지정상품중 판지제부착식게시판, 종이제부착식게시판 과유사하다. 그러므로이들지정상품의용도와생산및판매부문, 거래자및수요자의범위등을종합적으로고려할때두상표가거래통념상동일 유사한지정상품에사용될경우일반수요자들로하여금상품출처에대한오인, 혼동을일으키게할염려가있다고할것이다. 라. 소결따라서이사건등록상표는선등록상표와표장및지정상품이유사하다고할것이므로상표법제7조제1항제7호에해당하여, 나머지쟁점의당부에관하여나아가판단할필요없이상표법제71조제1항제1호에의하여그등록이무효로되어야한다. 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의이사건청구는이유 있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사이태종 판사 서영철 판사 윤태식

108 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2007허1329 거절결정 ( 상 ) 원 고 주식회사플로체대표이사홍혜실소송대리인변리사방상호 피 고 특허청장소송수행자정상균 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 원5897호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 가. 이사건출원상표 이 유 ⑴ 구성 :

109 ⑵ 출원일 / 출원번호 : / 호 ⑶ 출원인 : 원고 ⑷ 지정상품 : 골프화, 단화, 등산화, 반바지등 ( 구체적인지정상품은별지 1과같다 ) 나. 선등록상표 ⑴ 선등록상표 1 구성 : 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제384840호 지정상품 : 골프용장갑, 낚시대등 ( 구체적인지정상품은별지 2의 1과같다 ) ⑵ 선등록상표 2 내지 5 구성 : 출원일 / 등록일 ( 갱신등록일 )/ 등록번호 : 선등록상표 2{ / ( )/ 제200574}, 선등록상표 3{ / ( )/ 제204172}, 선등록상표 4( / / 제 호 ), 선등록상표 5{ / ( )/ 제209649호 } 지정상품 : 선등록상표 2( 보스턴백, 배낭등 ), 선등록상표 3( 서류가방, 배낭등 ), 선등록상표 4( 승마화등 ), 선등록상표 5( 반바지, 스포츠셔츠등 )[ 선등록상표 2 내지 5의구체적인지정상품은별지 2의 2와같다 ] 다. 이사건심결의경위 특허청이 이사건출원상표에대하여거절결정을하자,

110 원고는 특허심판원에위거절결정에대하여불복하는심판을 청구하였다. 특허심판원은이를 2006 원 5897 호로심리하여 , 이사건출원 상표의영문자부분인 는선등록상표들과동일하게 프로스 또는 플로스 로호칭되고, 지정상품도유사하므로상표법제 7 조제 1 항제 7 호에해당한다는이유로, 위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 2. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 당사자들의주장 원고주장의요지이사건출원상표는 플로체 로호칭되어선등록상표들과호칭이다를뿐만아니라, 외관과관념도달라상품출처의오인 혼동을초래할염려가없어서상표법제7조제1항제7호에해당되지않으므로상표등록을받을수있다. 피고주장의요지 이사건출원상표는영문자 에의하여영어의일반적인 발음례에따라 프로스 또는 플로스 로발음되어선등록상표들과호칭이유사하고, 플로체 로발음된다고하여도선등록상표들과청감이유사하며, 지정상품도동일하거나유사하여서상표법제7조제1항제7호에해당하므로상표등록을받을수없다. 나. 판단 ⑴ 판단의기준상표의유사여부는상표의외관 호칭 관념을일반수요자나거래자의입장에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여상품의출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여판단하여야하는것이므로, 외관 호칭 관념중에서어느하나가유사하다하더라도전체

111 로서의상표가일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여명확히출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없으나, 반대로서로다른부분이있어도그호칭이나관념이유사하여일반수요자나거래자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사상표라고보아야한다 ( 대법원 선고 2001후3415 판결등참조 ). ⑵ 이사건출원상표의호칭상표의유사판단에있어서외국어로이루어진상표의호칭은우리나라의수요자나거래자의대부분이그외국어를보고특별한어려움없이자연스럽게하는발음에의하여정하여짐이원칙이고, 우리나라의수요자나거래자가그외국어상표를특정한한국어로표기하고있는등의구체적인사용실태가인정되는경우에는그와같은구체적인사용실태를고려하여외국어상표의호칭을정하여야할뿐만아니라 ( 대법원 선고 2004후2093 판결참조 ), 상표가영문자와그우리말표기라고보여지는한글로병기되어있는경우일반수요자나거래자는영문표기보다는한글표기에따라이를호칭하는것이일반적이라고할것이다 ( 대법원 선고 98후2238 판결참조 ). 이사건출원상표에관하여보건대, 영문자 와한글 가상하로구성되어있고, 상단의영문자는사전에없는글자로그의미를알수없는조어여서우리나라의거래자와수요자는쉽게그발음을알수없다. 그런데을제1호증의 1 내지 4의각기재에의하면, 영어식발음에서통상 -ce' 는 스 로발음되는사실을알수있지만, 이는우리나라의수요자나거래자의대부분이사전을찾아보는등심사숙고를한후에서야그러한발음을알게될것인데, 이사건출원상표에는상단의영문자외에도그의미를알수없는하단의한글이병기되어있고, 영문자와한글의첫두음절의발음이동일하여서, 우리나라의수요자나거래자의대부분이상단의영문자와하단의한글을보고쉽게한글부분이영문자의

112 발음을한글로표기한것임을알수있다. 따라서이사건출원상표를상단의영문자와그발음을표기한하단의한글로분리하여관찰하는것은자연스럽지못하므로, 이사건출원상표는전체로관찰하여서 플로체 로호칭된다. ⑶ 이사건출원상표와선등록상표들의대비먼저외관에관하여보면, 이사건출원상표와선등록상표들은전체적으로문자의배치와글씨체및도형의유무에의하여전혀유사하지않고, 이사건출원상표는전혀그의미를알수없는조어상표로서어떤관념도생각할수없어서관념에관하여서도선등록상표들과전혀다르다. 그리고호칭에관하여서도, 이사건출원상표는앞서본바와같이 플로체 로호칭할것이지만, 선등록상표 1은영문자 FLOS 에의하여 프로스 또는 플로스 로호칭되고선등록상표 2 내지 5는영문자의한글표기인 프로스 로호칭될것인데, 이사건출원상표와선등록상표 1이 플로체 와 플로스 로호칭될경우에있어서앞부분의두음절인 플로 에있어서는같지만마지막음절에있어서 체 와 스 로서로달라 체 가 스 보다짧게소리가나면서강하고거센느낌을주므로전체적인청감이서로다르다. 그리고 플로체 와 프로스 는위에서본마지막음절외에도강하게발음되는첫음절도서로달라청감이다르다. 따라서양상표들은호칭이서로다르다. 그러므로이사건출원상표는선등록상표들과상표의외관 호칭및관념이서로달라일반수요자나거래자들이출처의혼동을피할수있다고할것이다. 다. 소결이사건출원상표는선등록상표들과유사하지아니하여상표법제7조제1항제7호에해당하지않아상표등록을받을수있는바, 이와결론을달리하여이사건출원상표의등록을거절한거절결정이정당하다고한이사건심결은위법하다

113 3. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로 이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 김제완 판사 김종석

114 별지 1. 이사건출원상표의지정상품머니벨트 ( 의류 ), 가죽신, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구둣창, 나막신, 낚시용화 ( 靴 ), 농구화, 단화, 뒷축 (Heels), 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 목욕용샌달, 목욕용슬리퍼, 반부츠, 방한화, 복싱화, 부츠, 비닐화, 비치슈즈, 샌달, 스키화, 슬리퍼, 신발깔창, 신발안창, 신발용갑피, 신발용뒷굽, 신발용미끄럼방지구, 신발용앞굽, 신발용철제장식, 야구화, 운동화, 에스파토신발또는샌달, 오버슈즈, 우화, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 검도복, 사이클선수운동복, 수상스키복, 운동용아노락 (Anorak), 에어로빅복, 유도복, 체조복, 태권도복, 승마바지, 승마화, 가면무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리 (Liveries), 망토, 반바지, 반코트, 블루존 (Blouson), 사리 (Saris), 사파리, 슈트, 스목 (Smocks), 스커트, 슬랙스 (Slacks), 신사복, 아노락 (Anorak -운동용은제외한다 ), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤 (Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 종이옷, 채저블 (Chasuables), 청바지, 케이프 (Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도 (Tuxedo), 토가 (Togas), 투피스, 튜닉 (Tunic), 파카 (Parkas), 펠리스 (Pelisses), 프록 (Frocks), 동정, 두루마기, 마고자, 배자, 저고리, 한복바지, 한복속옷, 한복치마, 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타드, 만틸라 (Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브레지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯 (Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용유니폼, 유니타드, 의류용칼라, 잠옷, 저지 (Jerseys), 조끼, 카디건, 칼라보호대 (Collarprotectors), 칼라커프스, 케미솔 (Chamisoles), 코르셋, 코슬렛 (Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디 (Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹, 페티코트 (Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버 (Pullover), T셔츠, 각반 ( 脚絆 ), 넥타이, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스 (Leggings), 머프 (Muffs), 목도리, 반다나 (Bandana), 방한용귀마개, 방한용장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일, 보아 (Boas), 비전기식보온용발싸개, 숄, 숄더랩 (Shoulder

115 wraps), 수녀용머리수건, 수대 ( 手帶 ), 스카프, 스타킹, 스타킹뒷꿈치를덧댄부분, 스톨 (Stoles), 양말, 양말커버, 양복장식용손수건 (Pocketsquares), 에스콧타이 (Ascots), 에이프런, 운동용스타킹, 유아용직물제기저귀, 의류용호주머니, 타이츠 (Tights), 퍼러린 (Pelerines), 관 ( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 망건, 모자, 모자챙 (Sun visors), 베레모, 사교관 ( 司敎冠 ), 의류용후드, 터번, 톱햇 (Top hat), 방수피복, 가터 (Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용멜빵, 혁대 ( 상품류구분제25류 ) 끝

116 별지 2. 선등록상표들의지정상품 1. 선등록상표 1의지정상품금속완구, 지제완구, 플라스틱제완구, 세트완구, 풍선, 마스코트인형, 팽이, 골프용장갑, 줄넘기용줄, 낚시대 { 구상품류구분 ( 통상산업부령제83호로개정되기전의것 ) 제43류 } 2. 선등록상표 2 내지 5의지정상품가. 선등록상표 2 : 깡통 { 구상품류구분 ( 산업자원부령제 146호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제6류 }, 종이제상자, 골판지상자, 포장용종이제포대, 포장용플라스틱제포대 ( 이상, 구상품류구분제16류 ), 서류가방, 보스턴백, 배낭, 비귀금속제지갑 ( 이상, 구상품류구분제18류 ), 목제또는플라스틱제포장용뚜껑 ( 구상품류구분제20류 ), 음료용병, 플라스틱병 ( 이상, 구상품류구분제21류 ), 가마니 ( 구상품류구분제22류 ) 나. 선등록상표 3 : 단화, 편상화, 방한화, 골프화, 등산화, 샌달 ( 구상품류구분제25류 ) 다. 선등록상표 4 : 승마화 ( 구상품류구분제25류 ), 금속제완구, 당구대, 골프공, 라켓, 골프장갑, 골프채, 캐디백, 낚시대, 스키, 아이스스케이트, 롤러스케이트, 화살통, 등산용또는캠프용텐트 ( 이상, 구상품류구분제28류 ) 라. 선등록상표 5 : 방화피복 ( 구상품류구분제9류 ), 위생마스크 ( 구상품류구분제10류 ), 잠바, 반바지, 청바지, 스포츠셔츠, 양말, 운동용유니폼, 방한용장갑, 모자, 혁대, 작업복, 수용복 ( 이상, 구상품류구분제25류 ), 단추, 조화, 의류액세서리용비귀금속제버클 ( 이상, 구상품류구분제26류 ) 끝

117 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2007허1350 거절결정 ( 상 ) 원 고 스티븐매든리미티드대표이사재미어슨에이. 카아슨 (Jamieson A. Karson) 소송대리인특허법인화우담당변리사이덕재 피 고 특허청장소송수행자윤희식 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 원5584호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제1 내지 4호증, 을제1호증 ( 가지번호포함 )] 가. 심결의경위원고는아래나항기재의상표 ( 이하 이사건출원상표 라고한다 )

118 를출원하였으나특허청심사관은이사건출원상표가아래다항기재의선등록상표 서비스표 ( 이하 선등록상표 라고만한다 ) 와유사하므로상표법제7조제1항제7호에해당한다는이유로 거절결정을하였다. 위거절결정에불복하는원고의심판청구에대하여, 특허심판원은이사건출원상표와선등록상표는각각 STEVEN" 으로분리인식이가능하고, 이와같이분리인식할경우그호칭에있어동일하므로동일 유사한지정상품에사용할경우상품출처의오인혼동의우려가있다는이유로원결정을유지하는주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건출원상표 (1) 구성 : STEVEN BY STEVE MADDEN (2) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 (3) 지정상품 : T셔츠, 가면무도회복, 가죽신, 거들, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 관, 교복, 구둣창, 나막신, 나이트가운, 나이트캡, 낚시용화, 남바위, 남방셔츠, 네글리제, 넥타이, 농구화, 단화, 뒷축, 드레싱가운, 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 레인코트, 롬퍼즈, 롱코트, 리버리, 리어타드, 만틸라, 망건, 망토, 모자, 모자챙, 목욕가운, 목욕용샌달, 목욕용슬리퍼, 바디스, 반바지, 반부츠, 반코트, 방한화, 베레모, 벨트, 보디셔츠, 복싱화, 부츠, 브레지어, 블라우스, 블루존, 비닐화, 비치슈즈, 사교관, 사리, 사이클선수운동복, 사파리, 샌달, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 숄, 수상스키복, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯, 슈미즈, 슈트, 스목, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스카프, 스커트, 스키화, 스포츠셔츠, 슬랙스, 슬리퍼, 슬립, 신발깔창, 신발안창, 신발용갑피, 신발용뒷굽, 신발용미끄럼방지구, 신발용압굽, 신방용철제장식, 신사복, 아노락 ( 운동용은제외 ), 아동복, 야구화, 양말, 양복바지, 에스파토신발또는샌달, 에어로빅복, 예복, 오버롤, 오버슈즈, 오버코트, 와이셔츠, 우화, 운동용유니폼, 운동화, 원피스, 유니타드, 유아복, 육상경기용화, 의류용칼라, 의류용후드, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 작업화, 잠바, 잠옷, 장화, 저지, 조끼, 종이옷, 짚

119 신, 채저블, 청바지, 체조화, 축구화, 카디건, 칼라보호대, 칼라커프스, 케미솔, 케이프, 코르셋, 코슬렛, 콤비, 콤비네이션내의, 탑코트, 탱크탑, 터번, 턱시도, 테디, 토가, 톱햇, 투피스, 튜닉, 트랙슈트, 파자마, 파카, 팬티스타킹, 페티코트, 펠리스, 편상화, 폴로셔츠, 풀오버, 프록, 하키화, 핸드볼화 ( 상품류구분제25류 ) 다. 선등록상표 (1) 구성 : STEVEN ALAN (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제10513호 (3) 지정상품 : [ 키홀더, 괘종시계, 전자시계, 팔목시계, 귀걸이, 귀금속제버클, 목걸이, 반지, 발목장식, 팔찌, 커프스단추 ]( 상품류구분제14류 ), [ 모자, 가죽, 신, 단화, 슬리퍼, 작업화, 교복, 레인코트, 롱코트, 반코트, 블루존, 슈트, 스커트, 신사복, 아노락 ( 운동용은제외 ), 아동복, 양복바지, 예복, 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 청바지, 콤비, 목용가운, 블라우스, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 와이셔츠, 운동용유니폼, 잠옷, 저지, 조끼, 가디건, 파자마, 폴로셔츠, 풀오버, 티셔츠, 넥타이, 레그워머, 레깅스, 혁대 (leather belts)]( 상품류구분제25류 ), [ 의류판매대행업, 보석류판매대행업, 시계판매대행업, 전자제품판매대행업, 음반판매대행업, 화장품판매대행업, 비누판매대행업, 주방용품판매대행업, 냄비식기류판매대행업 ]( 서비스업류구분제35류 ) 2. 상표법제7조제1항해당여부 [ 인정근거 : 갑제5 내지 10호증의 3, 변론전체의취지 ] 가. 선등록상표와의대비 (1) 그외관에있어, 이사건출원상표는영어단어 STEVEN", "BY", "STEVE", "MADDEN" 이결합된것이고, 선등록상표는영어단어 "STEVEN" 과 ALAN" 이결합된것으로서서로중복되는 STEVEN" 을제외하고는

120 이사건출원상표와선등록상표는서로다르다. (2) 호칭에있어, 외국사람의성명으로된상표나서비스표의경우성과이름으로분리하여인식할수있다는것이일반적이긴태도이긴하나, 이사건출원상표는서양남자이름으로쓰이는 STEVEN" 에출처를나타내는전치사 BY" 와성과이름이결합된 STEVE MADDEN" 이서로결합되어있어, 이를외국사람의성명만으로이루어진상표의경우와같이취급하여그이름부분인 STEVEN" 과그외의부분으로분리하여간략하게이름부분만으로약칭된다고보기에는어려운측면이있고, 또한 STEVEN" 은서양남자이름으로써서양남자 128명에 1명당 STEVEN" 이라는이름을사용하고있고미국에서는그선호도에있어 18위를차지하고있으며, 우리나라의일반소비자나수요자들에게도 STEVEN" 의이름을가진사람들로서 스티븐스필버그, 스티븐소더버그 ( 두사람모두영화감독 ), 스티븐시걸, 스티븐 (Stephen) 호킹, 스티븐포브스등이신문기사등을통하여많이알려져있어, 서양남자의이름에있어 STEVEN" 의식별력은미약하다고할수있을뿐만아니라, "STEVE" 는 STEVEN" 의애칭으로서흔히사용되는데, 이사건출원상표는 STEVEN" 과 STEVE" 를전치사인 BY" 로연결함으로써어감상 STEVEN" 과 STEVE" 를서로분리시키기보다는오히려결합시키는측면이있는바, 이러한사정을종합하면이사건출원상표가식별력이미약한이름부분인 STEVEN" 부분만으로분리되어간략하게호칭된다고보기는어렵다. 그리고선등록상표인 STEVEN ALAN" 의경우앞에서본바와같이서양남자의이름에있어서 STEVEN" 의식별력이미약하고, 성에해당하는부분인 ALAN" 이비교적짧고쉬운이름으로이루어져있어, 식별력이미약한부분인 STEVEN" 만으로간략하게호칭된다고보기어렵다. 따라서이사건출원상표가 스티븐바이스티브매든 또는 스티븐바이스티브 로호칭되고, 선등록상표는 스티븐앨런 으로호칭되어, 양상표는그호칭에있어서도서로상이하다. 가사이사건출원상표가 STEVEN" 과 BY STEVE MADDEN" 부분으

121 로분리되어, 그이름부분인 STEVEN" 부분만으로약칭된다고볼경우에도, 선등록상표는 스티븐앨런 으로호칭되어, 이를대비하면양상표는그호칭에있어다르다고할것이다. (3) 관념에있어, 이사건출원상표는 스티브매든 " 에의하여제조된 스티븐 " 으로인식되거나 스티븐스티브매든 으로인식되고, 선등록상표는서양남자의성명인 스티븐앨런 " 으로인식되어서로상이하다. 나. 소결론이상과같이이사건출원상표와선등록상표는 STEVEN" 이서로중첩되기는하나, 외관, 관념, 호칭등을대비한결과를종합하면이를동일 유사한지정상품에사용하더라도일반수요자나소비자들이그출처를오인 혼동할우려가없다고할것이므로, 이사건출원상표는상표법제7 조제1항제7호에해당하지아니한다. 3. 결론 그렇다면, 이와결론이다른이사건심결은위법하므로, 그취소를구하 는원고의청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 우라옥 판사 김제완

122 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2007허210 거절결정 ( 상 ) 원 고 비타민씨60 바이오리서치가부시키가이샤대표자시시도기요시소송대리인한양특허법인담당변리사이권희 피 고 특허청장소송수행자윤희식 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 원8246호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제1, 2, 3, 5호증, 을제1호증 ( 가지번호포함 )] 가. 심결의경위원고는 아래나항기재상표 ( 이하 이사건출원상표 라고

123 한다 ) 를출원하였으나, 특허청심사관은이사건출원상표는아래다항기재선등록상표등의표장및지정상품과유사하므로상표법제7조제1항제7호에해당하여등록받을수없다는이유로 거절결정을하였다. 특허심판원은원고의거절결정불복심판청구에대하여, 이사건출원상표는 Radical 부분과 Sponge 부분으로분리인식이가능하고, 아래다항기재선등록상표등도 Sponge 로분리관찰이가능하므로이사건출원상표가 Sponge" 부분만으로분리되어약칭되는경우선등록상표등과호칭이유사하고, 지정상품도동일 유사하여상품출처의오인 혼동우려가있다는이유로원결정을유지하는주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건출원상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 (3) 지정상품 : 별지기재와같다. 다. 선등록상표등 (1) 선등록상표 1 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제502160호 3 지정상품 : [ 공업용과산화수소, 칼슘염, 습윤제, 침투제, 섬유마무리제 ]( 상품류구분제1류 ), [ 세탁용유연제, 표백용염, 피혁용표백제, 표백용소다, 나리싱크림, 비의료용방향용향분, 립스틱, 모발보존처리제, 모발염색제, 모발탈색제, 물분, 미용목욕물첨가제, 발한방지제, 배스파우더, 분말향수, 비의료용방향제, 선밀크, 선스크린로션, 선스크린크림, 선탠제, 셰이빙크림, 스킨밀크, 스킨프레시너, 애프터셰이브로션, 오데코롱, 인체용방취제, 입술광택제, 입술컨디셔너, 핸드크림, 향수, 헤어겔, 헤어로션, 헤어모이스처라이저, 헤어무스, 헤어스프레이, 헤어컨디셔너, 헤어크림, 헤

124 어토닉, 화장분, 화장용과산화수소, 화장용염료, 화장용크린싱유액, 화장용탤컴파우더, 향유, 조합향료, 자스민유, 향료용민트, 화장용로션처리티슈, 가루비누, 공업용비누, 면도용비누, 목욕비누, 물비누, 미용비누, 발한용비누, 방취비누, 섬유광택용비누, 세강, 세탁비누, 소독용비누, 아몬드비누, 약용비누, 종이비누, 크림비누, 화장비누, 치약 ]( 상품류구분제3류 ) (2) 선등록상표 2 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제502159호 3 지정상품 : 선등록상표 1과같다. (3) 선등록상표 3 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제417752호 3 지정상품 : 발아촉진제, 식물보존제, 식물육성제, 토양개량제, 토양안정제 ( 출원시상품류구분제10류 ) 2. 상표법제7조제1항제7호해당여부가. 법리상표의구성부분중상품의보통명칭, 관용명칭, 효능 용도 원재료표시등의기술적표장, 현저한지리적명칭, 회사의명칭등식별력이없거나미약한부분은그부분만으로요부가된다고할수없으므로일반수요자나거래자들이대상상표를그식별력이없거나미약한부분만으로간략하게호칭하거나관념하지는아니한다고봄이상당하고, 이는그부분이다른문자등과결합되어있는경우라도전체가일체불가분적으로결합된것이아닌한마찬가지이다. 그리고어떤상표가상품의원재료를표시하는것인가의여부는그상표의관념, 지정상품과의관계, 현실거래사회의실정등에비추어객관적으로판단하여야할것이므로, 그상표가상품의원재료를표시하는것이라고하기위해서는당해상표가뜻하는물품이지

125 정상품의원재료로서현실로사용되고있는경우라든가또는그상품의원 재료로서사용되는것으로일반수요자나거래자가인식하고있는경우이어 야할것이다 ( 대법원 선고 2004 후 3454 판결참조 ). 나. 이사건출원상표와선등록상표등의대비 [ 인정근거 : 갑제7, 8, 9, 11호증, 변론전체의취지 ] (1) 선등록상표 1, 2와의대비이사건출원상표를구성하는영문부분인 Radical Sponge" 는탄소 60개구조의둥근공모양의신물질 (1996년노벨화학상 ) 로서, 피부노화및멜라닌을촉진하는유해산소를제거, 피부를젊고탄력있게가꿔주는역할을하는데, 이사건출원상표의지정상품인화장품및약품제조에사용되는황산화화합물을지칭하거나화장품, 화학제품등의주요성분으로현실적으로사용되고있으며, 반면 radical" 은사전적으로는 근본적인, 기초적인, 발본적인, 과격한, 완전한 등의의미와화학에서 기 ( 基 ) 의의미도가지고있고, sponge" 는사전적의미로는 해면동물의섬유조직, 해면같은물질, 흡수물, 액체를흡수하다 등을의미하고, 일반적으로는근본적으로흡수력이좋은물질을지칭하는것에쓰이고있는사실을인정할수있는바, 그렇다면이사건출원상표의지정상품인화장품또는화학제품등과관련하여서는 radical sponge" 나 sponge" 는원재료를나타내거나, 흡수력이아주좋다는효능등을나타내어식별력이미약하다고할것이어서, 각각요부로사용하기어려우므로, 이사건출원상표는 radical" 로인식되거나, 전체적으로 radical sponge" 로인식되어호칭된다고봄이상당하다. 그리고선등록상표 1은한글문자로이루어진 프리마스폰지 이고, 선등록상표 2는영문자로이루어진 Primasponge" 인데, 프리마 ", "Prima" 와 스폰지, sponge" 가각각그외관에있어서로띄어씀이없이결합되어있고, 프리마 ", "Prima" 는 제일의, 으뜸가는 이라는의미로서, "prima donna", "prima facie" 등과같이주로어두에쓰이는형용사에해당되고, sponge" 의경우지정상품인화학제품등과관련하여식별력이미약함은

126 앞에서본바와같으므로, 선등록상표 1, 2의경우도 sponge" 가그요부로되어그부분만으로분리약칭되기보다는 프리마스폰지 로전체로서인식되어호칭될가능성이높다고보인다. 따라서 1 그외관에있어, 이사건출원상표는영어단어 radical" 과 "sponge" 가결합된문자상표이고, 선등록상표 1은한글문자만으로, 선등록상표 2는영어단어 prima" 와 sponge" 가띄어씀이없이결합된상표로서, 이사건출원상표와선등록상표 1, 2는각각그외관이서로다르고, 2 호칭에있어서도, 이사건출원상표는 래디컬 또는 래디컬스폰지 로호칭됨에반하여, 선등록상표 1, 2는 프리마스폰지 로호칭되어, 그호칭도서로다르고. 3 관념에있어서는이사건출원상표는화장품의성분또는화학물질, 흡수력이아주좋은물질로인식되고, 선등록상표 1, 2는제일의또는으뜸가는스폰지로인식되는바, 이사건출원상표가 흡수력이아주좋은물질 로인식될경우에는일응유사하다고보인다. (2) 선등록상표 3과의대비선등록상표 3은한글문자로이루어진부분인 스폰지소일 의하단에영문자 sponge soil" 이결합된상표인데, 그지정상품이 토양개량제, 토양안정제, 식물육성제, 식물보존제, 발아촉진제 로서주로토양및식물에관련된화학제품이므로, 상표의구성부분중 soil 부분과흡수력이좋은물질을나타내는 sponge" 가결합되어토양등에사용되는화학제품으로서흡수력이뛰어난것을직감토록하여지정상품의용도나효능을나타낸다고할것이어서, 그구성부분중 sponge" 만을요부로보아분리인식된다고보기는어렵다. 따라서이사건출원상표가 래디컬, 래디컬스폰지 로인식될경우, 스폰지소일 로인식되는선등록상표 3과는그외관, 호칭, 관념에있어서로상이하다. 다. 소결론 따라서이사건출원상표와선등록상표 1, 2 는비록관념에있어유 사한점이있으나그외관, 호칭에있어서로다르고, 선등록상표 3 과는외

127 관, 호칭, 관념에있어각각서로유사하지아니하여이를동일 유사한지정상품에사용하더라도일반수요자나소비자들이그출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가없다고할것이므로, 이사건출원상표는상표법제7조제1항제7호에해당하지아니한다. 3. 결론그렇다면, 이와결론이다른이사건심결은위법하다고할것이므로그취소를구하는원고의청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 우라옥 판사 김제완

128 별지 [ 가성알칼리, 가소제 ( 可塑劑 ), 가스정화제, 가스제거제, 가죽무두질용옻나무, 가죽무두질재료용알가로빌라 (Algarovilla), 가죽무두질제, 가탄제, 가황 ( 加黃 ) 촉진제, 가황제 ( 加黃劑 ), 갈로탄닌산, 갈바니전지용염, 경수연화제 ( 硬水軟化劑 ), 고무강화제, 고무보존제, 고무질제거제, 고엽제, 곰팡이예방제, 공기연행제, 공업용카세인, 공업용퀘브라초, 공업용폐놀, 공업용가성소다, 공업용가열처리촉진제, 공업용과산화수소, 공업용구연산, 공업용귀금속염, 공업용글리세린, 공업용디아스타제, 공업용또는농업용검댕, 공업용램프블랙, 공업용맹그러브수피 ( 樹皮 ), 공업용몰식자산 ( 沒食子酸 ), 공업용부식제, 공업용붕산, 공업용산화코발트, 공업용셀룰로즈, 공업용셀룰로즈에스테르, 공업용식육연화제, 공업용암모니아, 공업용에스테르, 공업용염류, 공업용요오드, 공업용요오드화알칼리, 공업용유연제, 공업용이산화티타늄, 공업용이산화티탄, 공업용자성유체, 공업용장뇌 ( 樟腦 ), 공업용초산염, 공업용카본블랙, 공업용콜로디온, 공업용탈색제, 공업용탈수제, 공업용포도당, 공업용해수 ( 海水 ), 공업용효소, 과붕산염소다, 과염소산염, 과탄산염, 과황산, 과황산염, 광택제거제, 규산알루미늄, 규산염, 규소, 그리스분리제, 글루코시드, 글리세라이드, 글리콜, 글리콜에테르, 금속경화제, 금속담금질제, 금속이온봉쇄제, 금염, 기포제, 꽃보존제, 나사깎기용합성제, 나트륨, 나트륨염, 나프탈렌, 내수제, 내연기관용녹킹방지제, 내화제 ( 耐火劑 ), 냉동제, 네온, 노화방지제, 니스제조용거전방향제, 단강제, 동물성활성탄, 동물성활성탄조제품, 디옥살산칼륨, 라디에이터세척용화학제, 레코드판재생제, 레코드판제조용조성물, 렌즈흐림방지제, 망간산염, 맥아알부민, 맥주보존제, 맥주청정및보존용제, 메탄, 메틸벤젠, 메틸에테르, 목정 ( 木精 ), 목초산, 무기산, 무수 ( 無水 ) 암모니아, 물처리화학제, 미가공레시틴, 미가공알부민, 바륨화합물, 박리제 ( 剝離劑 / 벽지용및도료용은제외한다 ), 발수제, 발열제, 방미제, 방습제, 방적조제, 방추제, 방축제, 벤젠계산류 ( 酸類 ), 벤젠유도체, 벤조산, 벤조산설피나이드, 벽돌용보존제 ( 페인트및오일은제외한다 ), 보온제, 복염, 부동제, 분리제, 불소, 불소화합물, 불화수소산, 붕사, 붕산염, 비가정용물때제거제, 비가정용정전

129 기방지제, 비가정용탈지제, 비산 ( 砒酸 ) 납, 비소 ( 砒素 ), 비스코스, 비의료용화학시약, 비의약용타르타르, 비의약용타르타르크림, 사염화물, 사염화아세틸렌, 사염화탄소, 산성수산칼리염, 산소, 산화리튬, 산화수은, 산화안티몬, 산화연, 산화우라늄, 산화제, 산화지르코늄, 산화크롬, 살균제용화학첨가제, 살리실산, 살충제용화학첨가제, 석유분산제, 석제품용방습제 ( 페인트는제외한다 ), 석제품용보존제 ( 페인트및오일은제외한다 ), 석탄절약제, 섬광제 ( 閃光劑 ), 섬유마무리제, 세바신산, 세슘, 세정용가솔린첨가제, 소결용 ( 燒結用 ) 세라믹합성물 ( 미립자및분 ), 소다회 (Sodaash), 소포제, 소화용 ( 消火用 ) 조성물, 수산화알루미늄, 수산화칼슘, 수산화탄소, 수소, 수은염, 술폰산, 스테아르산, 슬라임방지제, 습윤제, 시멘, 시멘트급결제, 시멘트방수제 ( 페인트는제외한다 ), 시멘트보존제 ( 페인트및오일은제외한다 ), 시멘트혼합제, 시안산염, 시안화물, 식물보호용카보리네움, 식품보존용오일, 식품보존제, 아르곤, 아밀알콜, 아비산 ( 亞砒酸 ), 아세톤, 아세틸렌, 아스타틴, 아연도금용용액, 아연도금용제, 아황산, 안트라닐산, 알데히드류, 알루미나, 알루미늄명반, 알칼리금속, 알칼리금속염, 알칼리류, 알칼리토류금속, 알콜, 암모늄알데히드, 암모늄염, 암모니아명반, 암모니아염, 압축공기, 액체공기, 약제보존제, 에나멜또는유리용착색제, 에나멜또는유리용유백제, 에나멜제조제 ( 안료는제외한다 ), 에어로졸용가스추진제, 에탄, 에테르, 에틸알콜, 에틸에테르, 엔진냉각제용항비등제, 엔진의탄소제거제, 여과제, 연료절약제, 연마용보조액, 연소제 ( 원동기연료용화학첨가제 ), 연화수, 염산, 염산염, 염색조제, 염소, 염소산염, 염화마그네슘, 염화석회, 염화알루미늄, 염화암모늄, 염화암모늄스피리트, 염화팔라듐, 오일분리제, 오일분산제, 오일정제제, 오일흡수용합성물질, 옥살산, 옥살산염, 올레인산, 외피형성방지제, 요오드산, 요오드화알루미늄, 요오드화알부민, 요오드화염, 용접융제, 용접제제, 용제, 원동기연료용화학첨가제, 원자로감속제, 유기금속화합물, 유기비소화합물, 유기산, 유기산염류, 유기인 ( 燐 ) 화합물, 유기할로겐화물, 유독가스중화제, 유리윤기제거제, 유리창흐림방지제, 유산염, 유정시추니 ( 油井試錐泥 ), 유정시추니용 ( 油井試錐泥用 ) 화학첨가제, 유화물, 유화제 ( 乳化劑 ), 유황, 은도금용은염액, 음료

130 제조용여과제, 응집제, 응축 ( 凝縮 ) 방지제, 이산화망간, 이산화탄소, 이염화주석, 이온교환수지막연화제, 이온교환제, 이절환상화합물, 인 ( 燐 ), 인산 ( 燐酸 ), 인지질 ( 燐脂質 ), 일산화질소, 자위용 ( 自衛用 ) 화학제, 전지용유화방지제, 전착제, 정련조제, 정수제, 정전기발생제어용코팅제, 젖산, 종이강화제, 종자보존제, 주물접합제, 주정 ( 酒精 ), 주조이형제 ( 離型劑 ), 주조조형제 ( 造型劑 ), 중수 ( 重水 ), 중크롬산소다, 중크롬산염, 중크롬산포타슘, 중탄산가리, 중토 ( 重土 /Baryta), 증류수, 지리초석, 지방산, 직물방수제, 직물용오염방지제, 직포조제, 질산, 질산염, 질산은, 질소, 질소화합물, 차아 ( 次亞 ) 염소산소다, 차아 ( 次亞 ) 황산염, 철강제조용마무리제, 철염, 청관제, 청정제, 초산납, 초산석회, 초산소다, 초산아밀, 초산알루미늄, 초안, 촉매제, 축융제, 축전지용황산염제거액, 축전지용발포 ( 發泡 ) 방지액, 축전지충전용산성액, 침강방지제, 침투제, 카이닛, 카테큐 (Catechu), 칼륨, 칼슘염, 케톤, 콘크리트보존제 ( 페인트및오일은제외한다 ), 콘크리트에어레이션제, 콘크리트용접합제, 콜산 (Cholicacid), 크로톤알데히드, 크롬명반, 크롬산, 크롬산염, 크롬염, 크립톤, 크세논, 타르타르산, 타이어내부튜브수리용조성물, 타이어수리용조성물, 타이어용유향 ( 乳香 ), 타이어의펑크방지제, 타일보존제 ( 페인트와오일은제외한다 ), 탄닌, 탄닌산, 탄산, 탄산마그네슘, 탄산석회, 탄산염, 탄산칼륨, 탄소, 탄수화물, 탄화물, 탄화수소, 탄화칼슘, 탈취제, 탠껍질, 탠목재, 텅스텐산, 토양안정제, 톨루엔, 톨루올, 티오카르바닐라이드, 페놀류, 페로시안화물, 페인트제조제, 포도주발효제, 포도주용청정제, 포름산, 플라스티졸, 플라스틱분산제, 피로갈산 (Pyrogallicacid), 피크린산, 피혁마무리제, 피혁무두질용오일, 피혁방수제, 피혁수선제, 피혁용유향 ( 乳香 ), 피혁재생제, 할로겐산염, 할로겐화물, 합금화촉진제, 헬륨, 화장품및약품제조에사용되는항산화화합물, 화학용브롬, 화학용크레오소트, 화학용아질산비스무트, 화학용요오드, 화학용유황화, 화학용중탄산소다, 화학용포름알데히드, 화학적응축제 ( 凝縮劑 ), 환원제, 황산, 황산구리, 황산바륨, 황산암모늄, 황산염, 황화물, 황화안티몬, 황화탄소, 훈육용 ( 燻肉用 ) 화학제, 흡착제, 희석초산, 희토류 ( 希土類 ) 금속염, 히드라진 ]( 상품류구분제1류 )

131 [ 가루비누, 가울세리아유, 가정용석유계합성세제, 공업용비누, 나리싱크림, 네일에나멜리무버, 눈썹용연필, 두발용파우더, 드라이크리닝제, 라벤더유, 라벤더향수, 리퀴드루즈, 린넨방향용향분, 립스틱, 마분 ( 磨紛 ), 마스카라, 마스크팩, 맛사지용겔, 맛사지용오일, 매니큐어, 매니큐어용에나멜, 매니큐어제거제, 머릿기름, 면도용비누, 모발건조제, 모발보존처리제, 모발염색제, 모발용웨이브제, 모발탈색제, 목욕비누, 물분 ( 粉 ), 물비누, 미용목욕물첨가제, 미용비누, 바닐라향료, 바디안에센스 (Badianessence), 발발한용비누, 발한방지제, 방취비누, 배니싱크림, 배수관세정제, 배스오일, 배스파우더, 백분 ( 白粉 ), 베르가못트유, 베이럼, 베이비오일, 베이비파우더, 볼연지, 볼터치, 분말향수, 비듬로션, 비듬크림, 비의료용목욕염류, 비의료용방향제, 사프롤, 샴푸, 선밀크, 선스크린로션, 선스크린크림, 선오일, 선탠제, 섬유광택용비누, 세강 ( 洗糠 ), 세액 ( 洗液 ), 세정용오일, 세제용클렌저, 세탁비누, 셰이빙크림, 소독용비누, 손톱광택분, 손톱염색제, 손톱탈색제, 스킨밀크, 스킨프레시너, 시트론정유 ( 精油 ), 아몬드비누, 아이라이너, 아이메이크업리무버, 아이섀도, 애프터셰이브로션, 약용비누, 약용크림, 약용화장수, 에테르에센스, 오데코롱, 용연향, 유리용세정제, 의류용린스, 이오논향료, 인체용방취제, 일반화장수, 입술광택제, 입술뉴트럴라이저, 입술컨디셔너, 입술피부보호제, 자동차앞유리용세정액, 자스민유, 장미유, 정향유, 제나리올유, 조합향료, 종이비누, 지꾸, 체중감량용화장품, 콜드크림, 콜드퍼머용액, 콤팩트용고형분, 콧수염용왁스, 크린싱크림, 크림비누, 타일변기세정제, 탈모용왁스, 탈모제, 턱수염용염료, 파마약, 파마중화제, 파운데이션크림, 퍼머넌트웨이빙로션, 페이스파우더, 포푸리향수, 피부미백크림, 핸드크림, 향료용민트, 향료용사향, 향수, 향유, 헤어겔, 헤어글레이즈, 헤어드레싱어, 헤어래커, 헤어로션, 헤어린스, 헤어모이스처라이저, 헤어무스, 헤어스프레이, 헤어컨디셔너, 헤어크림, 헤어토닉, 헬리오트로핀, 화장분, 화장비누, 화장용과산화수소, 화장용그리스, 화장용바셀린, 화장용수렴제, 화장용연필, 화장용염료, 화장용욕용염, 화장용착색제, 화장용크린싱유액, 화장용탤컴파우더, 화장용포마드 ]( 상품류구분제3류 )

132

133 제 8 조제 1 항

134

135 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2007허678 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사두산대표이사유병택소송대리인법무법인케이씨엘담당변호사김보성 피 고 주식회사보해식품대표이사임현우소송대리인특허법인원전담당변리사임성태 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당1036호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 증거 ] 갑제 1, 3, 5 호증의각기재와변론전체의취지 가. 피고의등록상표 ( 이하 이사건등록상표 라한다 )

136 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제618528호 3 지정상품 : 과실시럽, 과실액, 레모네이드, 사과주스, 아이소토닉음료, 오렌지주스, 매실음료, 과실분말, 음료용야채주스, 맥주 ( 상품류구분제 32류 ) 나. 이사건선출원상표 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제570273호 3 지정상품 : 매실차, 홍차, 얼음, 크래커, 떡, 봉밀 ( 蜂蜜 ), 고추장, 소스, 양념용수프, 요리용소금 ( 상품류구분제30류 ), 맥주제조용홉엑기스, 탄산수, 사이다, 비알콜성과일넥타, 비알콜칵테일음료, 아이소토닉음료, 합성맥주, 맥주, 비의료용생수 ( 상품류구분제32류 ) 다. 이사건심결의경위 (1) 원고는 이사건등록상표가주지 저명한원고의선출원상표등과유사하여상표법제7조제1항제4호, 제7호, 제9 내지 12호및같은법제8조제1항에해당된다고주장하면서, 특허심판원에 2006당1036 호로등록무효심판을청구하였다. (2) 특허심판원은 이사건등록상표는선출원상표등과외관, 호칭이다르고구성의모티브에서선출원상표등을모방한것으로보기도어려워상표법제7조제1항제4호, 제7호, 제9 내지 12호및같은법제8조제1항에해당되지않는다는이유로, 원고의심판청구를기각하는심결을하였다. 2. 당사자들의주장과이사건의쟁점 가. 원고의주장 (1) 이사건등록상표는원고의선출원상표와표장및지정상품이동

137 일 유사하여일반수요자로하여금상품의출처에관한오인, 혼동을일으키게할우려가있으므로상표법제8조제1항에해당하여그등록이무효로되어야한다. (2) 이사건등록상표는주지 저명한선출원상표와표장이유사하여동일 유사한지정상품에함께사용될경우상품출처및품질의오인 혼동을일으키거나수요자를기만할염려가있으므로상표법제7조제1항제 9 내지 11호에해당되어그등록이무효로되어야한다. 나. 피고의주장 (1) 이사건등록상표는선출원상표와표장이상이하여일반수요자로하여금상품의출처에관한오인, 혼동을일으키게할우려가없으므로상표법제8조제1항의등록무효사유에해당하지않는다. (2) 이사건등록상표는선출원상표와표장이달라서동일 유사한지정상품에함께사용되더라도상품출처및품질의오인 혼동을일으키거나수요자를기만할염려가없으므로상표법제7조제1항제9 내지 11호의등록무효사유에해당하지않는다. 다. 이사건의쟁점당사자들의위주장에의하면, 이사건의쟁점은 1 이사건등록상표가선출원상표와표장및지정상품이유사하여상표법제8조제1항의등록무효사유에해당되는가, 2 원고의선출원상표가주지 저명하여이사건등록상표가선출원상표와동일 유사한지정상품에사용될경우상품출처및품질의오인 혼동을일으키거나수요자를기만할염려가있어상표법제7조제1항제9 내지 11호의등록무효사유에해당되는가라는점에있는바, 먼저위 1의점에관하여살펴본다. 3. 두상표의표장과지정상품의유사여부 가. 상표의유사성판단기준 상표의유사여부는동종의상품에사용되는 2 개의상표를그외

138 관 호칭 관념의 3가지면에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여그어느한가지에있어서라도거래상상품의품질이나출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여결정하여야되는것이므로, 외관 칭호 관념중에서어느하나가유사하다하더라도다른점도고려할때전체로서는수요자들로하여금명확히품질이나출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없고, 다만서로다른부분이있더라도외관이나칭호또는관념이유사하여전체적으로일반수요자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사한것이라고하여야한다 ( 대법원 선고 99후1850 판결참조 ). 나. 두상표의표장대비 (1) 외관대비이사건등록상표는한자 雪梅 로만구성된문자상표이고, 선출원상표는한자 雪中梅 와한글 설중매 가상 하 2단으로표기되어구성된상표이다. 두상표는한글의유무, 글자의수및그결합형태등이서로달라서이를전체적 객관적 이격적으로관찰할경우두상표의외관에관한한유사하다고할수없다. (2) 호칭대비선출원상표는한자 雪中梅 와그한글음역인 설중매 가상 하로병기되어있어소리로는모두설중매로호칭되는바, 雪 과 梅 사이에 中 이삽입되어있는점에서이사건등록상표인 雪梅 와전체적인호칭이다소다르기는하다. 그러나일반인들사이에서는위설중매가한자 雪中梅 가병기되어있는관계로매화가눈속에피어있는모습이나눈속에서피는매화를연상할터인데, 그러한매화의모습은雪梅로도쉽게약칭될수있다고할것이어서 ( 갑제8 내지 10호증의각기재 ) 선출원상표가일반수요자나거래자들에의해 雪梅 만으로간략하게호칭될수도있다고할것인바, 그와같이 雪梅 만으로약칭될경우에이사건등록상표와선출원

139 상표는호칭이동일하게되므로, 두상표는전체적 객관적 이격적으로관찰할때호칭이서로유사하다고할것이다. (3) 관념대비이사건등록상표인 雪梅 는 눈과매화 또는 눈속에피는매화 ( 갑제6, 10호증 ) 를의미하고, 이는선출원상표인 雪中梅 의 눈속에피는매화 의의미와통하므로, 두상표는관념이서로동일하다고할것이다. (4) 소결따라서이사건등록상표와선출원상표는외관에있어서다소다른점이있으나, 상품의출처에대한일반거래자나수요자들의인식에더큰영향을미친다고보이는호칭과관념이동일 유사하므로전체적 객관적 이격적으로관찰할때서로유사하다고할것이다. 다. 두상표의지정상품대비이사건등록상표와선출원상표는지정상품중 아이소토닉음료, 맥주 가동일하다. 그러므로지정상품의용도와생산및판매부문, 거래자및수요자의범위등을종합적으로고려할때두상표가거래통념상동일한지정상품에사용될경우일반수요자나거래자들로하여금상품출처에대한오인, 혼동을일으키게할염려가있다고할것이다. 라. 소결따라서이사건등록상표는선출원상표와표장및지정상품이동일 유사하다고할것이므로, 상표법제8조제1항에해당하여나머지쟁점의당부에관하여나아가판단할필요없이상표법제71조제1항제1호에의하여그등록이무효로되어야한다. 이와결론을달리한이사건심결은위법하다

140 4. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의이사건청구는이유 있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사이태종 판사 서영철 판사 윤태식

141 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2007허661 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사두산대표이사유병택소송대리인법무법인케이씨엘담당변호사김보성 피 고 주식회사보해식품대표이사임현우소송대리인특허법인원전담당변리사임성태 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당1042호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 증거 ] 갑제 1, 3, 5 호증의각기재와변론전체의취지 가. 피고의등록상표 ( 이하 이사건등록상표 라고한다 ) 1 구성 :

142 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제618529호 3 지정상품 : 과실시럽, 과실액, 레모네이드, 사과주스, 아이소토닉음료, 오렌지주스, 매실음료, 과실분말, 음료용야채주스, 맥주 ( 상품류구분제 32류 ) 나. 이사건선출원상표 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제570273호 3 지정상품 : 매실차, 홍차, 얼음, 크래커, 떡, 봉밀 ( 蜂蜜 ), 고추장, 소스, 양념용수프, 요리용소금 ( 상품류구분제30류 ), 맥주제조용홉엑기스, 탄산수, 사이다, 비알콜성과일넥타, 비알콜칵테일음료, 아이소토닉음료, 합성맥주, 맥주, 비의료용생수 ( 상품류구분제32류 ) 다. 이사건심결의경위 (1) 원고는 이사건등록상표가주지 저명한원고의선출원상표등과유사하여상표법제7조제1항제4호, 제7호, 제9 내지 12호및같은법제8조제1항에해당된다고주장하면서, 특허심판원에 2006당1042 호로등록무효심판을청구하였다. (2) 특허심판원은 이사건등록상표는선출원상표등과외관, 호칭이다르고구성의모티브에서선출원상표등을모방한것으로보기도어려워상표법제7조제1항제4호, 제7호, 제9 내지 12호및같은법제8조제1항에해당되지않는다는이유로, 원고의심판청구를기각하는심결을하였다. 2. 당사자들의주장과이사건의쟁점가. 원고의주장 (1) 이사건등록상표는원고의선출원상표와표장및지정상품이동일 유사하여일반수요자로하여금상품의출처에관한오인, 혼동을일

143 으키게할우려가있으므로상표법제8조제1항에해당하여그등록이무효로되어야한다. (2) 이사건등록상표는주지 저명한선출원상표와표장이유사하여동일 유사한지정상품에함께사용될경우상품출처및품질의오인 혼동을일으키거나수요자를기만할염려가있으므로상표법제7조제1항제 9 내지 11호에해당되어그등록이무효로되어야한다. 나. 피고의주장 (1) 이사건등록상표는선출원상표와표장이상이하여일반수요자로하여금상품의출처에관한오인, 혼동을일으키게할우려가없으므로상표법제8조제1항의등록무효사유에해당하지않는다. (2) 이사건등록상표는선출원상표와표장이달라서동일 유사한지정상품에함께사용되더라도상품출처및품질의오인 혼동을일으키거나수요자를기만할염려가없으므로상표법제7조제1항제9 내지 11호의등록무효사유에해당하지않는다. 다. 이사건의쟁점당사자들의위주장에의하면, 이사건의쟁점은 1 이사건등록상표가선출원상표와표장및지정상품이유사하여상표법제8조제1항의등록무효사유에해당되는가, 2 원고의선출원상표가주지 저명하여이사건등록상표가선출원상표와동일 유사한지정상품에사용될경우상품출처및품질의오인 혼동을일으키거나수요자를기만할염려가있어상표법제7조제1항제9 내지 11호의등록무효사유에해당되는가라는점에있는바, 먼저위 1의점에관하여살펴본다. 3. 두상표의표장과지정상품의유사여부가. 상표의유사성판단기준상표의유사여부는동종의상품에사용되는 2개의상표를그외관 호칭 관념의 3가지면에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여그

144 어느한가지에있어서라도거래상상품의품질이나출처에관하여오인 혼동을일으킬우려가있는지여부에의하여결정하여야되는것이므로, 외관 칭호 관념중에서어느하나가유사하다하더라도다른점도고려할때전체로서는수요자들로하여금명확히품질이나출처의오인 혼동을피할수있는경우에는유사한것이라고할수없고, 다만서로다른부분이있더라도외관이나칭호또는관념이유사하여전체적으로일반수요자가오인 혼동하기쉬운경우에는유사한것이라고하여야한다 ( 대법원 선고 99후1850 판결참조 ). 나. 두상표의표장대비 (1) 외관대비이사건등록상표는한글 설매 로만구성된문자상표이고, 선출원상표는한자 雪中梅 와한글 설중매 가상 하 2단으로표기되어구성된상표이다. 두상표는한자의유무, 글자의수및그결합형태등이서로달라서이를전체적 객관적 이격적으로관찰할경우두상표의외관에관한한유사하다고할수없다. (2) 호칭대비선출원상표는한자 雪中梅 와그한글음역인 설중매 가상 하로병기되어있어소리로는모두설중매로호칭되는바, 설 과 매 사이에 중 이삽입되어있는점에서이사건등록상표인 설매 와전체적인호칭이다소다르기는하다. 그러나일반인들사이에서는위설중매가한자 雪中梅 가병기되어있는관계로매화가눈속에피어있는모습이나눈속에서피는매화를연상할터인데, 그러한매화의모습은설매 ( 雪梅 ) 로도쉽게약칭될수있다고할것이어서 ( 갑제8 내지 10호증의각기재 ) 선출원상표가일반수요자나거래자들에의해 설매 만으로간략하게호칭될수도있다고할것인바, 그와같이 설매 만으로약칭될경우에이사건등록상표와선출원상표는호칭이동일하게되므로, 두상표는전체적 객관적 이격적으로관찰할때호칭이서로유사하다고할것이다

145 (3) 관념대비먼저이사건등록상표인한글 설매 가일반수요자나거래자들에게한자 雪梅 의음역으로인식될수있는지에관하여살펴본다. 갑제17, 19호증, 갑제20호증의 6, 갑제21호증의 1 내지 3, 갑제24호증의 13, 21, 23 내지 25의각기재에변론전체의취지를종합하면, 원고가 경부터雪中梅로인식되는표장이부착된매실주 (375ml/ 병 ) 를출시하여왔는데그출고량과매출액은 약 1,762kl, 약 136억원으로부터 약 4,134kl, 약 316억원, 약 6,217kl, 약 540억원, 약 5,415kl, 약 519억원, 약 4,268kl, 약 408억원으로증가되어 및 출고량을기준으로매실주부분에서시장점유율 1위를기록한사실, 원고가텔레비전, 라디오, 신문, 잡지등의광고매체를통하여위매실주에대한광고를하여 부터 에이르기까지광고비지출액누계가약 38억원을상회한사실, 위매실주는중앙일보가선정한 2000년도상반기히트상품과경향신문이선정한 2001년도상반기히트상품에선정되고한국능률협회컨설팅이조사한상품별브랜드파워지수에서임페리얼과함께 1위로선정된사실을인정할수있다. 위인정사실에나타난위매실주의판매기간, 매출액및광고현황등을고려하면, 설중매라는표장은이사건등록상표의출원당시인 경이미국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게매실주등에부착되는특정인의상표로서널리알려져있었다고봄이상당하다. 따라서이러한상황과앞에서본바와같이눈속에서피는매화인설중매는설매 ( 雪梅 ) 로도쉽게약칭되는사정을감안하면, 일반수요자나거래자들이 설매 로된매실음료등의제품을접할경우, 비록그것이한자병기가없는순수한글로된것이라할지라도설중매 ( 雪中梅 ) 로부터약칭되는설매로직감할수있다고할것이다. 이와같이이사건등록상표의 설매 가한자 雪梅 의음역으로인식되는경우그것은 눈과매화 또는 눈속에피는매화 ( 갑제6, 10호증 ) 를의

146 미하게되고, 이는선출원상표인 설중매 ( 雪中梅 ) 의 눈속에피는매화 의의미와통하므로, 두상표는관념이서로동일하다고할것이다. (4) 소결따라서이사건등록상표와선출원상표는외관에있어서다소다른점이있으나, 상품의출처에대한일반거래자나수요자들의인식에더큰영향을미친다고보이는호칭과관념이동일 유사하므로전체적 객관적 이격적으로관찰할때서로유사하다고할것이다. 다. 두상표의지정상품대비이사건등록상표와선출원상표는지정상품중 아이소토닉음료, 맥주 가동일하다. 그러므로지정상품의용도와생산및판매부문, 거래자및수요자의범위등을종합적으로고려할때두상표가거래통념상동일한지정상품에사용될경우일반수요자나거래자들로하여금상품출처에대한오인, 혼동을일으키게할염려가있다고할것이다. 라. 소결따라서이사건등록상표는선출원상표와표장및지정상품이동일 유사하다고할것이므로, 상표법제8조제1항에해당하여나머지쟁점의당부에관하여나아가판단할필요없이상표법제71조제1항제1호에의하여그등록이무효로되어야한다. 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의이사건청구는이유 있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다

147 재판장판사이태종 판사 서영철 판사 윤태식

148

149 제 7 조제 1 항제 4 호

150

151 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2006허11138 등록무효 ( 상 ) 원 고 젠자임코포레이션 (Genzyme Corporation) 대표자리차드디. 앨리슨 (Richard D. Allison) 소송대리인변리사정문영 피 고 최희승 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당732호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 인정근거 : 의제자백 ] 가. 심결의경위 원고는아래나항기재상표 ( 이하 이사건등록상표 라고한다 ) 는 원고가미국등에서등록 사용중인상표인

152 ( 이하 비교대상상표 라고한다 ) 과동일한상표이므로, 상표법제7조제1항제4호, 제11호, 제12호에해당하여그등록이무효로되어야한다는이유로상표등록무효심판을청구하였다. 이에대하여특허심판원은비교대상상표가국내의일반거래에있어수요자나거래자에게주지 저명할정도로현저하게알려져있다고할수없다는이유로원고의청구를기각하는취지의주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 (3) 지정상품 : 외과수술용이식물 ( 상품류구분제 10 류 ) 2. 상표법제7조제1항제4호해당여부 [ 인정근거 : 의제자백 ] 상표법제7조제1항제4호에서규정한 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는상표 라함은상표의구성자체또는그상표가지정상품에사용되는경우수요자에게주는의미나내용이사회공공의질서에위반하거나사회일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에반하는경우를말한다 ( 대법원 선고 96후2296 판결참조 ). 이사건등록상표의지정상품은외과수술용이식물로서약사법소정의 의약품 에해당하는바, 약사법제26조는의약품이나의약외품의제조를업으로하고자하는자는식품의약품안전청장에게신고를하여야하며, 품목별로품목허가를받도록규정하고있고, 제34조는수입의경우에도신고또는허가를받도록규정하고있으며, 약사법시행규칙제21조제3항은 1 의약품등의명칭으로적합하지아니하거나다른제품으로오인할우려가있거나실제보다과장된명칭, 2 의약품의적응증또는효능 효과등을그대로표시하는명칭, 3 의약품중 2종이상의유효성분이혼합된제제로서그성분

153 의일부만을나타내는명칭, 4 외국의상표를사용하고자하는경우상표권자의상표사용허가에관한관계증빙서류를첨부하지아니한의약품등의명칭등에관하여는의약품등의제품명칭으로는품목허가를받지못하도록규정하고있으므로, 피고가이사건등록상표를그지정상품에관하여식품의약품안전청으로부터허가를받아사용할수있는지에관하여살피건대, 이사건등록상표와그표장에서동일한비교대상상표는원고가피부조직활성화용하이란겔 (Hylan Gel) 제품과외과수술시사용되는주사가능한하이란겔관련제품을지정상품으로하여 출원하여 미연방상표등록제2,052,997호로등록받은상표로서, 원고는 위제품에대하여 "Hylaform" 이라는제품명으로주름살을제거하는성형외과의의사들이주입할때사용하는피부충전재, 즉안면주름살제거제로서, 미국에서는 4번째로미국식품의약국 (Food and Drug Administration, FDA) 의승인을받은사실과원고가현재피고를상대로이사건등록상표의등록무효를구하고있는사정에비추어보면, 피고가이사건등록상표를그지정상품의제품명칭으로서우리나라의식품의약품안전청으로부터품목허가를받아사용할가능성은없어보이고, 이와같은상황에서, 이사건등록상표의지정상품인의약품에관하여제품명칭으로서사용할권한이없는피고에게이사건등록상표를사용하도록허용하는것은그상표가일반인에게 미국식품의약국 (FDA) 의승인을받은안전한안면주름살제거제 라는의미를주게되어그지정상품에대하여갖는일반수요자의인식또는관념을왜곡할뿐만아니라, 의약품으로허가를받지아니한제품에관하여품목명칭으로서허가를받은것으로오인될가능성이농후하므로그로인하여국민일반의건강에미칠해악또한지대하다고할것이다. 따라서의약품의품목명칭에해당하는이사건등록상표를의약품의제조승인을받은자또는그로부터그상표의사용을허가받은자이외의자에게등록을허용하는것은사회공공의질서또는선량한풍속에반한다고할것이므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제4호에해당되어그등록이무효로되어야할것이다

154 3. 결론 그렇다면, 이와결론이다른이사건심결은위법하므로, 그취소를구하 는원고의청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 우라옥 판사 김제완

155 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2007허2384 거절결정 ( 상 ) 원 고 바이아컴인터내셔널인크. (Viacom International Inc.) 대표자미셀레나헬리 (Michelena Hallie) 소송대리인변호사황영주 피 고 특허청장소송수행자윤희식 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 원3600 사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 증거 ] 갑제1호증의 1 내지 3, 갑제2호증, 을제1호증의 1 내지 3의각기재가. 원고의출원상표서비스표 1 구성 :

156 2 출원일 / 출원번호 : / 제 호 3 지정상품서비스업 : TV뉴스쇼제작업, 교과서출판업, 녹음실운영업, 댄스쇼제작업, 라이브공연업, 무선이동통신기기용내려받기가능한 MP3음악파일제공업등 52종의서비스업 ( 제41류 ), 광섬유망을통한통신업, 교육방송업, 데이터통신업등 44종의서비스업 ( 제38류 ), 넥타이, 모자, 방한용장갑, 샌달, 수영복등 21종의상품 ( 제25류 ), PDA, TV수상기전용오락장치, 광디스크등 72종의상품 ( 제9류, 이하원고의출원상표서비스표를 이사건출원상표서비스표 라한다 ). 나. 이사건심결의경위 (1) 특허청은 이사건출원상표서비스표는전체적으로 매춘을중개한다 는의미로인식되어상표법제7조제1항제4호에해당한다는이유로, 그등록을거절하는결정을하였다. (2) 이에원고는 특허심판원에 2006원3600호로위거절결정에대한불복심판을청구하였으나, 특허심판원은 위거절결정과동일한이유로원고의심판청구를기각하는심결을하였다. 2. 당사자들의주장및이사건의쟁점가. 원고주장의요지이사건출원상표서비스표는 PIMP 나 RIDE 부분에일부성적인의미가포함되어있기는하나, 전체적으로는 나의탈것을멋지게꾸민다 는의미로해석될뿐 매춘을중개한다 는의미로관념되지아니하므로상표법제7조제1항제4호에해당하지아니한다. 나. 피고주장의요지이사건출원상표서비스표는 PIMP 가 포주, 뚜쟁이 또는 뚜쟁이질을하다 는의미이고, RIDE 는 성교 또는 성교하다 의의미이므로전체적으로보아 매춘을중개한다 는의미로관념되며, PIMP 또는 MY

157 RIDE 로분리관찰할경우에도저속하고외설적인의미로관념되므로공서 양속에반하는상표로서상표법제 7 조제 1 항제 4 호에해당된다. 다. 이사건의쟁점따라서, 이사건의쟁점은이사건출원상표서비스표의관념이공서양속에반하는것이어서상표법제7조제1항제4호에해당되는지여부이다. 3. 상표법제7조제1항제4호해당여부가. 판단기준상표법제7조제1항제4호에서 공공의질서또는선량한풍속을문란하게할염려가있는상표 라함은상표의구성자체또는그상표가지정상품에사용되는경우수요자에게주는의미나내용이사회공공의질서에위반하거나사회일반인의통상적인도덕관념인선량한풍속에반하는경우를말한다 ( 대법원 선고 2005후70 판결참조 ). 나. 이사건출원상표서비스표의관념 (1) 이사건출원상표서비스표는영어단어 PIMP 와 MY 및 RIDE 를차례로띄어쓴것인데, 그각어휘의사전적의미에관하여보면, 먼저 PIMP 는명사로는 매춘중개인, 뚜쟁이 등의, 동사로는 매춘을중개하다, 뚜쟁이질을하다 는등의의미이외에 한껏모양을내다, 에게멋있는차림을하게하다 라는별도의의미가있고, MY 는 1인칭대명사 I 의소유격이며, RIDE 는원래 ( 말따위를 ) 타다, 걸터앉다, ( 탈것에 ) 타고가다 혹은 ( 말, 탈것에 ) 타기, 태워주기, ( 유원지의 ) 타는놀이기구 등을나타내는동사혹은명사로쓰이는데, 위단어의 ( 교미하려고암컷에 ) 올라타다 는의미에서파생되어속어로는 와성교하다 혹은 성교 라는의미도지니고있다

158 (2) 그런데, 갑제6 내지 12, 17 내지 23호증, 을제2호증의 1의각기재에변론전체의취지를종합하면다음과같은사실이인정된다. 원고는 BET, Comedy Central, CMT:Country Music Television, MTV, 파라마운트영화사등을산하에두고전세계적으로미디어프로그램, 콘텐츠등을제작, 유통, 배포하는회사인데, 그산하의 MTV( 음악전문텔레비전 ) 에서는 경부터현재까지 Pimp My Ride 라는명칭으로매회당약 30분씩낡고오래된차를가진특별한사연의주인공 1명을선정하여그의차를최신스타일과기능을겸비한멋진차로개조해주는것을주된내용으로하는리얼리티프로그램을방영하고있다. 위프로그램은미국에서방송초기인 2004년 5월부터시청율이부문별로 5위내지 25위에이르고, 현재까지 7,200만명의시청자가시청하였을정도로크게인기를끌었다. 나아가, 현재유럽전역에서 Pimp My Ride International 이라는명칭으로방영되고있고, 독일에서는 Pimp My Farrad( 나의차를멋있게모양을낸다 ) 또는 Pimp My Whatever( 나의무엇이든지멋있게모양을낸다 ), 이탈리아에서는 Pimp My Wheel, 인도네시아에서는 Pimp My Car( 나의차를멋있게모양을낸다 ) 라는명칭으로이를모방하여패러디한프로그램이제작되었으며, 한편국내에서도 부터케이블방송채널인 MTV를통해미국의 MTV가제작한 Pimp My Ride 프로그램이방영되고있다. 또한미국의 TV프로그램 Pimp My Ride 가위와같이크게인기를끌자, pimp my lunch( 나의점심식사를멋지게꾸민다 ), pimp my printer( 나의프린터를멋있게모양을낸다 ), pimp my space( 나의공간을멋있게바꾼다 ), pimp my chair( 나의의자를멋있게모양을낸다 ), pimp my laptop( 나의노트북컴퓨터를멋있게모양을낸다 ), pimp my desk( 나의책상을멋있게바꾼다 ), pimp my model( 나의모델을멋있게모양을낸다, pimp your boyfriend( 당신의남자친구를멋있게바꾼다 ), pimp your office( 당신의사무실을멋있게모양을낸다 ), pimp your work( 당신

159 의일을새롭게바꾼다 ), pimp your library( 당신의서재를멋있게모양을낸다 ), pimp hats( 모자를멋있게모양을낸다 ), pimp costumes( 옷을멋있게모양을낸다 ) 등의용어가인터넷홈페이지의명칭이나광고문구또는이벤트행사의명칭으로널리사용되고있다. (3) 위인정사실들에의하면원고산하의 MTV에서방영한리얼리티프로그램의명칭인 Pimp My Ride 는그프로그램내용에비추어볼때 나의차를멋있게개조하기 라는의미로인식될뿐뚜쟁이나매춘중개와는별다른관련이없다고할것이고, 나아가위프로그램이미국뿐만아니라우리나라를포함하여전세계적으로방영되고있는점, 원고가출원한이사건출원상표서비스표는위프로그램의명칭과그대로일치하는점, 특히 pimp 가 pimp my ~ 나 pimp your ~ 의형태로사용되는경우에는 나의 ( 또는당신의 ) ~ 을멋있게모양을낸다 는의미로만인식되고있는점등에비추어볼때, 이사건출원상표서비스표를인식함에있어서도일반수요자들은 매춘을중개한다 는의미가아니라 나의차를멋있게개조하기 라는의미로인식할것으로판단된다. 한편지정상품서비스업과관련하여보더라도이사건출원상표서비스표는원고가소유한방송사의방송프로그램명칭을주로방송, 통신업과관련된서비스업이나이를캐릭터상품화할수있는상품들을지정상품서비스업으로하여등록출원을한것이어서위프로그램의원래적인의미인 나의차를멋있게개조하기 의의미로해석될뿐 매춘을중개한다 는성적인의미로인식되지는않는다. 4. 결론그렇다면, 이사건출원상표서비스표가 매춘을중개한다 는의미로관념되어상표법제7조제1항제4호에해당한다고판단한이사건심결은이와결론을달리하여위법하고, 그취소를구하는원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여, 주문과같이판결한다

160 재판장판사이태종 판사 서영철 판사 윤태식

161 제 7 조제 1 항제 11 호

162

163 대 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2006후3120 등록무효 ( 상 ) 원고, 피상고인 주식회사수인터내셔날 대표이사최택 소송대리인법무법인태평양 담당변호사이종욱, 정상철, 남문기 피고, 상고인 에이제트쓰리인코포레이티드 (AZ3 Inc.) 대표자브라이언플레밍 (Brian Fleming) 소송대리인법무법인광장 담당변호사이규홍, 김재훈, 서무송, 이은우 원심판결 특허법원 선고 2006허3779 판결 판결선고 상고를기각한다. 2. 상고비용은피고가부담한다. 주 문 이유등록무효심판청구의대상이된등록상표가상표법제7조제1항제11호에서규정하고있는수요자를기만할염려가있는상표에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는다른상표 ( 이하 기존의상표 ' 라고한다 ) 나그사용상품이반드시저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로는알려져있어야하고 ( 대법원 선고 2001후1884, 1891 판결등참조 ), 여기서말하는

164 특정인의상표나상품이라고인식된다고하는것은기존의상표에관한권리자의명칭이구체적으로알려져야하는것은아니며, 누구인지알수없다고하더라도동일하고일관된출처로인식될수있으면충분하다할것이다. 그리고위규정의취지는기존의상표를보호하기위한것이아니라이미특정인의상표라고인식된상표를사용하는상품의출처등에관한일반수요자의오인 혼동을방지하여이에대한신뢰를보호하고자하는데있고, 기존의상표나그사용상품이국내의일반거래에서수요자나거래자에게어느정도로알려져있는지에관한사항은일반수요자를표준으로하여거래의실정에따라인정하여야하는객관적인상태를말하는것이며, 위규정을적용한결과기존의상표가사실상보호받는것처럼보인다고할지라도그것은일반수요자의이익을보호함에따른간접적, 반사적효과에지나지아니한다할것이다 ( 대법원 선고 2001후3187 판결등참조 ). 따라서기존의상표가국내수요자등에게특정인의상표라고알려져있는지여부를판단함에있어기존의상표사용자가그상표와동일또는유사한제3의상표가이미등록또는사용되고있는사실을알면서기존의상표를사용하였다거나기존의상표에대한등록취소심판청구가제기된이후비로소그사용행위를개시하였다는것등과같은주관적인사정은고려할사항이되지못하고, 기존의상표가제3의상표와경합적으로사용되었다거나그제3의상표가국내에서알려진정도등과같은사정은기존의상표의알려진정도를판단함에있어고려해야할객관적인거래실정의한측면이라할것이나그와같은사정이존재한다는것만으로반드시기존의상표가특정인의상표로알려질수없다고단정할수는없다. 원심은, 원고가사용하여온선사용상표 ( 위에서본기존의상표에해당한다 ) 의사용내역에관하여그판시와같이사실관계를확정하고, 한편피고가제출한모든증거들에의하더라도피고의등록상표 ( 등록번호제 호 ) 가국내에서그지정상품에관하여어느정도알려져있다고인정하기에부족하다고한다음, 원고의선사용상표나그상품은피고의등록상표의등

165 록결정당시국내에서수요자나거래자에게특정인의상표나상품으로인식될수있을정도로알려져있었고, 나아가피고의등록상표와원고의선사용상표는표장이동일 유사하고, 그지정상품과사용상품도동일 유사하여, 피고의등록상표가그지정상품에사용될경우일반수요자로하여금상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게하여수요자를기만할염려가있으므로, 피고의등록상표는상표법제7조제1항제11호에해당하여무효라는취지로판단하였는바, 앞서본법리와기록에비추어살펴보면, 원심의위와같은사실인정과판단은옳은것으로수긍이가고, 거기에상고이유에서주장하는바와같은채증법칙위배나상표법제7조제1항제11호후단의규정에관한법리오해등의위법이있다고할수없다. 그러므로상고를기각하고상고비용은패소자가부담하도록하여관여법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관김지형 주심대법관고현철 대법관 양승태 대법관 전수안

166 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2006허3779 등록무효 ( 상 ) 원 고 주식회사수인터내셔날대표이사최택소송대리인법무법인태평양담당변호사남문기 피 고 에이제트쓰리인코포레이티드 (AZ3 Inc.) 대표자브라이언플레밍 (Brian Fleming) 소송대리인변리사강성구 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당5호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 가. 이사건등록상표 1 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / /

167 / 제599609호 2 구성 : 3 상표권자 : 피고 4 지정상품 : 레인코트, 롱코트, 반바지, 반코트, 블루존 (Blouson), 슈트, 스커트, 슬랙스 (Slacks), 신사복, 아노락 (Anorak - 운동용은제외 ), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤 (Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 채저블 (Chasuables), 청바지, 케이프 (Cape), 콤비 (Combination), 탑코트, 턱시도 (Tuxedo), 토가 (Togas), 투피스, 튜닉 (Tunic), 파카 (Parkas), 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타드, 목욕가운, 바디스 (Bodices), 보디셔츠, 브레지어, 블라우스, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 유니타드, 잠옷, 저지 (Jerseys), 조끼, 카디건, 캐미솔 (Chamisoles), 코르셋, 코슬렛 (Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디 (Teddies), 파자마, 팬티스타킹, 페티코트 (Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버 (Pullover), T셔츠, 넥타이, 래그워머, 레깅스 (Leggings), 머프 (Muffs), 반다나 (Bandana), 방한용귀마개, 방한용장갑, 벙어리장갑, 베일, 보아 (Boas), 숄, 숄더랩 (Shoulder wraps), 스카프, 운동용스타킹, 타이츠 (Tights), 퍼러린 (Pelerines), 모자, 남바위, 베레모, 사교관 ( 司敎冠 ), 의류용후드, 톱헷 (Top hat), 혁대, 가터 (Garters), 스타킹서스펜더, 의류용멜빵 ( 상품류구분제25류 ) 나. 선사용상표 1 구성 : BCBG 2 상표사용자 : 원고 3 사용상품 : 여성의류 다. 절차의경위 (1) 원고는피고를상대로, 이사건등록상표가상표법제 7 조제 1 항제

168 호, 제11호및제12호에해당한다는이유로등록무효를구하는심판을청구하였고, 특허심판원은이를 2005당5호로심리하여, 아래 (2) 와같은이유로위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. (2) 이사건심결이유의요지이사건등록상표의등록결정당시, 이사건등록상표와표장이유사하고지정 ( 사용 ) 상품이동일 유사한선사용상표가국내외에서주지, 저명하였다거나국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상품이나상표가특정인의상품이나상표라고인식될정도로알려져있었다고보기어려우므로, 이사건등록상표에는상표법제7조제1항제9호, 제11호및제12호의등록무효사유가없다. 증거 갑제1호증, 을제4호증의 2, 변론전체의취지 2. 당사자주장의요지가. 원고가주장하는심결취소사유의요지이사건등록상표는국내의일반수요자나거래자에게널리알려져있는선사용상표와그표장및지정 ( 사용 ) 상품이동일 유사하여, 이사건등록상표가그지정상품에사용된다면일반수요자를기만할염려가있으므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제11호에해당한다 ( 심판절차에서와는달리이사건등록상표가상표법제7조제1항제9호, 제12호에해당하여그등록이무효라는주장은하지아니한다 ). 나. 피고주장의요지 (1) 선사용상표는국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상품이나상표가특정인의상품이나상표라고인식될정도로알려져있다고보기어렵다. (2) 선사용상표가국내에서특정인의상표로널리인식되어있다고하기위해서는그특정인이누구인지구체적으로특정되어야함에도, 선사용상표의창작자인최택과그등록상표권자였던최금숙및원고회사등이

169 선사용상표를사용하고있으므로, 선사용상표의사용자가누구인지구체적으로특정되어있지않다. (3) 이사건등록상표는국내와외국에서널리알려진주지 저명한상표이므로일반수요자들이이사건등록상표를선사용상표로오인하지않을것이다. (4) 따라서이사건등록상표는상표법제7조제1항제11호에해당되지않는다. 3. 판단가. 이사건등록상표가상표법제7조제1항제11호에해당하는지여부 (1) 판단기준등록무효심판청구의대상이된등록상표가상표법제7조제1항제 11호에서규정하고있는수요자를기만할염려가있는상표에해당하려면, 그등록상표나지정상품과대비되는다른상표 ( 기존의상표 ) 나그사용상품이반드시저명하여야하는것은아니지만적어도국내의일반거래에있어서수요자나거래자에게그상표나상품이라고하면곧특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로는알려져있어야하고, 이러한경우그기존의상표와동일 유사한상표가그사용상품과동일 유사한상품에사용되고있거나이에못지아니할정도로기존의상표의권리자에의하여사용되고있다고오인될만한특별한사정이있으면일반수요자로하여금출처의오인 혼동을일으켜수요자를기만할염려가있다고보아야한다. 상표법제7조제1항제11호의규정의취지는기존의상표를보호하기위한것이아니라이미특정인의상표라고인식된상표를사용하는상품의출처등에관한일반수요자의오인 혼동을방지하여이에대한신뢰를보호하고자하는데있고, 기존의상표나그사용상품이국내의일반거래에서수요자등에게어느정도로알려져있는지에관한사항은일반수요자를표준으로하여거래의실정에따라인정하여야하는객관적인상태를말하는것이며, 위규정을적용한결과기존의상표가사실상보호받는것처럼보

170 인다고할지라도그것은일반수요자의이익을보호함에따른간접적, 반사적효과에지나지아니하므로, 기존의상표의사용자가그상표와동일또는유사한제3의상표가이미등록되어있는사실을알면서기존의상표를사용하였다고하더라도그사정을들어위규정의적용을배제할수는없다 ( 대법원 선고 2001후3187 판결참조 ). (2) 선사용상표가국내거래계에서특정인의상표라고인식되어있는지여부 ( 가 ) 인정사실갑제1호증, 갑제4 내지 33호증 ( 각가지번호생략 ), 갑제58 내지 64호증, 을제1호증의 2, 을제4호증의 2, 갑제52호증 ( 을제31호증 ) 의각기재에변론전체의취지를종합하면, 아래와같은사실을인정할수있다. 1) 이사건등록상표의등록경위 1 원고회사의대표이사인최택의여동생인최금숙은 선사용상표와거의동일한상표인에관하여등록출원을하였고, 상표등록제198632호 ( 이하 선등록상표 라고한다 ) 로등록을받았다. 2 피고는 최금숙을상대로, 원고회사가전용사용권또는통상사용권의설정등록없이선등록상표를사용하여선등록상표가구상표법 ( 법률제5355호로개정되기전의것 ) 제73조제1항제1 호등에해당한다는이유로선등록상표에대한상표등록취소심판을청구하였고, 이에특허심판원은상표등록취소의심결을하였으며, 특허법원은 최금숙이제기한심결취소소송에서최금숙의청구를기각하였고, 대법원은 최금숙이제기한상고를기각하였으며, 이에따라위상표등록취소심결은확정되었다. 3 피고는 상표법제8조제5항에따라이사건등록상표를출원하였으나, 특허청심사관은 원고의이의신청에따라이사건등록상표는선사용상표와오인 혼동될우려가있다는이유로상표법제7조제1항제11호에의하여거절결정을하였는데, 특허심판원은

171 원4345호로위거절결정을취소하였고, 결국이사건등록상표는 등록결정되어 등록되었다. 2) 선사용상표가이사건등록상표의등록결정당시국내거래계에서알려진정도 1 위최택은 수-인터내셔날 이라는상호로의류사업을시작하였는데 ( 설립당시의대표자는위최금숙이었다가 위최택의명의로대표자를변경하였다 ), 위 수-인터내셔날 을원고회사로법인화하였다. 2 동아일보, 조선일보등일간지에 1990년부터 1994년사이에 80 여회에걸쳐게재된갤러리아 미도파 롯데백화점등의바겐세일이나특별상품행사전등에관한광고중선사용상표에관한광고도포함되어있었고, 롯데백화점노원점에서 발행한광고전단지등에도선사용상표에관한광고가게재되었다. 3 원고회사는 1994년부터롯데 현대 미도파백화점등이주관한패션쇼, 특별전시회, 특별상품기획전, 우수메이커대특집전등에초대되어선사용상표가부착된여성의류 ( 이하이항에서는 선사용상품 이라한다 ) 를전시, 판매하였다. 4 원고회사는 1992년부터 2002년까지선사용상품에관한상품카타로그를제작하여배포하였고, Fashionbiz 2001년 11월호등각종잡지에선사용상품에관한광고를게재하였으며, 2001년부터을지로입구역등에선사용상표에관한대형광고판을설치하는등선사용상표에관한광고선전비로 1996년에약 1,500만원, 1997년에약 1,300만원, 1998년에약 3,200만원, 1999년에약 1억 1,300만원, 2000년에약 1억 4,900만원, 2001년에약 2억 5,900만원, 2002년에약 2억 8,600만원, 2003년에약 9,600만원, 2004년에 1억 1,100만원등 1996년부터 2004년까지 9년간합계약 10억 7,400만원을지출하였다. 5 원고회사는선사용상품을제조, 판매하여 1996년에약 57억원, 1997년에약 72억원, 1998년에약 65억원, 1999년에약 101억원, 2000년

172 에약 130억원, 2001년에약 153억원, 2002년에약 152억원, 2003년에약 111억원, 2004년에약 120억원등 1996년부터 2004년까지 9년간합계약 961억원의매출을이루었다. 6 원고회사는 2004년현재롯데 신세계 현대 미도파 갤러리아백화점의서울과지방의여러지점과그밖의백화점등전국각지 ( 천안, 청주, 대전, 광주, 대구, 창원, 울산, 부산, 포항, 안양, 인천, 성남, 마산, 수원 ) 의 47개백화점에선사용상품을판매하는매장을개설하여운영하고있다. 7 원고회사는 한국일보가선정하는 2004 한국고객감동마케팅우수기업 에, 선사용상표는 롯데백화점본점에서판매되는브랜드중 52개 Best Brand 의하나로선정되었다. ( 나 ) 위인정사실에의하면, 선사용상표는 1990년부터일간지에롯데백화점등의바겐세일광고에포함되어알려지게되었고, 원고회사는그후에도지속적으로적지않은광고비용을들여선사용상표에관한광고를한점, 원고회사는꾸준히백화점이기획하는특별상품기획전등에참가하여선사용상품을판매하여상당한액수의매출액을올렸고, 그결과롯데백화점등전국의유명백화점 47개의매장에입점하여선사용상품을판매하고있는점, 2004년도에원고회사는 마케팅우수기업 에, 선사용상표는롯데백화점본점에서 52개 Best Brand 의하나로선정된점 ( 위각선정시점이이사건등록상표의등록결정이된바로이후이나그전에선사용상표에대한광고와선사용상품의꾸준한판매가있었기에위와같이선정된것으로보인다 ), 선사용상표의사용시점과사용방법, 제품의판매범위와판매상황등으로볼때, 이사건등록상표의등록결정당시인 경에는선사용상표가주지 저명에까지는이르렀다고볼수없다하더라도최소한국내일반수요자나거래자에게특정인의상표라고인식될수있을정도로는알려져있었다고보아야할것이다. ( 다 ) 피고의주장에대한판단 1) 피고는위 2. 나. (2) 와같이주장하므로살피건대, 이사건등록

173 상표가상표법제7조제1항제11호의수요자를기만할염려가있는상표에해당하기위하여는, 선사용상표가국내의일반거래에서수요자나거래자에게특정인의상표나상품이라고인식될수있을정도로알려져있어야하는데, 여기서말하는특정인의상표나상품이라고인식된다는것은선사용상표에관한권리자의명칭이구체적으로알려져야하는것은아니고누구인지알수없더라도동일하고일관된출처를인식할수있을정도로알려져있으면충분하므로, 피고의위주장은이유없다. 2) 피고는위 2. 나. (3) 과같이주장하므로살피건대, 상표법제7조제1항제11호규정의취지는기존의상표를보호하기위한규정이아니고이미특정인의상표라고인식된상표를사용하는상품의품질, 출처등에관한일반수요자의오인 혼동을방지하여이에대한신뢰를보호하고자함에있는것이므로, 선사용상표가일반수요자사이에특정인의상표라고인식될수있을정도로는알려져있었던것으로인정되는이상, 이사건등록상표가국내와외국에서널리알려져있는지여부는위규정의상표에해당하는지여부를판단함에있어서아무런지장이없으므로 ( 피고가제출한모든증거들에의하더라도이사건등록상표가국내에서그지정상품에관하여어느정도알려져있다고인정하기에도부족하다 ), 피고의위주장은이유없다. (3) 표장및지정상품의유사여부이사건등록상표와선사용상표는모두영문자 BCBG 로구성된조어상표로서그외관및호칭 ( 비씨비지 또는 베쎄베제 로호칭된다 ) 이동일 유사하여표장이유사하고, 이사건등록상표의지정상품은모두의류이고선사용상표의사용상품은여성의류인데, 이사건등록상표의지정상품중여성의류에해당하는것은선사용상표의사용상품과동일하고, 나머지여성의류에해당하지않는다고볼여지가있는의류들은여성의류와유사한상품이거나, 설사그렇지않다하더라도여성의류와경제적인견련의정도가밀접하므로 ( 요사이여성의류와남성의류의구분이모호해지는경향까지있다 ) 이사건등록상표가위의류들에사용된다면그

174 것이선사용상표권자에의하여사용되고있다고오인될만한특별한사정 이있다고할수있다. 나. 소결앞에서본바와같이이사건등록상표는, 국내의일반거래에있어서특정인의상표라고인식될수있을정도로알려진선사용상표와표장이유사하고, 그지정상품중대부분은선사용상표의사용상품과동일 유사하며나머지지정상품은이사건등록상표가그상품에사용되는경우선사용상표권자에의하여사용되는것으로오인 혼동을일으킬만한특별한사정이있으므로, 수요자를기만할염려가있는상표로서상표법제7조제 1항제11호에해당한다. 따라서이사건등록상표에는위와같은등록무효사유가존재하므로그등록이무효로되어야함에도, 이사건심결은이와결론을달리하였으므로위법하여취소를면할수없다. 4. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는정당하므로이 를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사최성준 판사 오충진 판사 김종석

175 제 7 조제 1 항제 12 호

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177 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2006허6778 등록무효 ( 상 ) 원 고 엔. 브이. 수마트라토바코트레이딩컴페니 (N. V. Sumatra Tabacco Trading Company) 대표자티민빙게이 (Timin Bingei) 소송대리인법무법인세종담당변호사박교선, 이하나법무법인화우담당변호사홍동오특허법인화우담당변리사이덕재, 송영주 피 고 박병우소송대리인변리사황의창 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당3171호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 가. 이사건등록상표 이 유

178 ⑴ 구성 : ⑵ 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제513474호 ⑶ 상표권자 : 원고 ⑷ 지정상품 : 권연, 각초, 비귀금속제담배파이프, 비귀금속제담배케이스, 비귀금속제권연파이프, 여송연, 잎담배, 비귀금속제재떨이, 비귀금속제권연케이스, 비귀금속제권연필터 (cigarettes, cut tobacco, tobacco pipe, tobacco case, cigarette pipe, cigars, leaftobacco, ashtray, cigarette case, cigarette filter)( 상품류구분제34류 ) 나. 대상상표 ⑴ 구성 : ⑵ 사용자 : 남양형제연초고분유한공사 ( 南洋兄弟煙草股份有限公司, NANYANG BROTHERS TOBACCO Co. Ltd., 이하에서는 소외남양 이라고한다 ) 가홍콩등의지역에서담배상품에사용하고있다. 다. 이사건심결의경위 ⑴ 피고는특허심판원에원고를상대로, 이사건등록상표는상표법제 7조제1항제12호등에해당한다는이유로등록무효심판을청구하였고, 특허심판원은이를 2005당3171호사건으로심리하여 아래 ⑵와같은이유로원고의청구를인용하는이사건심결을하였다. ⑵ 이사건심결이유의요지이사건등록상표는홍콩등에서현저하게인식되어있는대상상표를모방한것으로서, 그표장과지정상품이서로동일하거나유사하고, 사용자인원고에게대상상표의명성에편승하여부당한이득을얻으려하거

179 나대상상표권자에게손해를가하려고하는등의부정한목적이있으므로, 이사건등록상표는상표법제71조제1항제1호, 제7조제1항제12호에해당하여그등록이무효이다. 증거 갑제1 내지 3호증, 을제32호증의 1 내지 5, 변론전체의취지 2. 당사자의주장가. 원고주장의요지 ⑴ 이사건등록상표는원고가 출원하여등록받은선등록상표의구성중일부를삭제하여실제로사용하고있는주요부분만으로등록받은것이고, 상표법제7조제1항제12호는 부터시행되었으므로, 이사건등록상표가상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부도선등록상표의출원시인 당시를기준으로판단하여야할것이어서위상표법조항을적용할수없거나, 설사위상표법조항을적용할수있다고하더라도부정한목적이있는지여부등의판단시점을 로하여야한다. ⑵ 대상상표가홍콩이나중국등에서주지 저명한상표라고할수없고, 더욱이원고에게부정한목적이있다고도할수없으므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호에해당하지않는다. ⑶ 이사건등록상표를접하는일반수요자들이그지정상품과관련하여상품의품질내지효능을직감할수있다고보기어렵고, 특정인에게독점적 배타적으로사용하게하여도공익에반한다고할수없으므로, 이사건등록상표는상표법제6조제1항제3호에해당하지않는다. 나. 피고주장의요지 ⑴ 대상상표는소외남양이홍콩과중국등범중국권을비롯한세계에서사용한주지 저명한상표이고, 이사건등록상표와대상상표는모두한자의희 ( 喜 ) 를나란히배치한쌍희자 囍 와영문자 DOUBLE HAPPINESS 를상하로결합한상표로그형태와표현방식이동일하고사

180 용상품도담배류로동일하여서상품출처의오인 혼동의염려가있을뿐만아니라모방상표로원고에게부정한목적이있다. ⑵ 이사건등록상표의쌍희자 囍 와영문자 DOUBLE HAPPINESS 는 두배의행복, 두배의기쁨 등의의미를가지고있고, 지정상품인담배류와관련하여 향기나맛이나자극을즐겨서심리적인만족감 ( 행복감 ) 을얻기위한것 임을직감할수있으므로, 이사건등록상표는그지정상품인담배나담배류의품질이나효능을보통으로표시하는표장으로서상표법제6조제1항제3호에해당하여무효이다. 3. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 상표법제7조제1항제12호의해당여부 ⑴ 이사건등록상표가상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부의판단기준시점 ( 원고의 2. 가. ⑴ 주장에대한판단 ) 법률제5355호로개정되어 부터시행된상표법제7조제1항제12호는국내또는외국의수요자간에특정인의상표라고현저하게인식되어있는상표 ( 이하, ' 대상상표 ' 라고한다 ) 가국내에서등록되어있지않음을기화로제3자가이를모방한상표를등록하여사용함으로써주지상표에화체된영업상의신용이나고객흡인력등의무형의가치에손상을입히거나주지상표권자의국내에서의영업을방해하는등의방법으로주지상표권자에게손해를가하거나이러한모방상표를이용하여부당한이익을얻을목적으로사용하는상표는그등록을허용하지않는다는것이므로, 어떤상표가위규정에해당하기위하여는그대상상표가국내또는외국의수요자간에특정인의상표라고현저하게인식되어있는주지상표이어야할뿐만아니라상표출원인이부당한이익을얻으려하거나타인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는상표라야하고, 그요건에대한판단시점은상표의출원당시를기준으로하여야한다 ( 대법원 선고 2002후1362 판결등참조 ). 그리고상표법제71조제1항제1호, 제7조제1항제12호의규정취지에의하면상표등록무

181 효심판에서심판대상상표의상표등록이무효인지여부는당연히심판대상상표를기준으로하여야할것이다. 이사건에관하여보건대, 피고가상표법제7조제1항제12호에의하여등록무효의심판대상으로한상표는이사건등록상표이고, 이사건등록상표의출원일이 인점은앞서본바와같으므로, 이사건등록상표의상표등록무효심판에서 부터시행된상표법제7조제1항제12호를적용함에있어서어떤어려움이있다고할수없고 ( 이사건등록상표가동일한상표권자의선등록상표의구성중일부를삭제하여실제로사용하고있는주요부분만으로다시등록받았다고하여도달리볼수없다 ), 그요건에대한판단시점또한이사건등록상표의출원시를기준으로하여야할것이다. 따라서원고의위 2. 가. ⑴ 주장은이유없다. ⑵ 대상상표의알려진정도 인정사실갑제6호증의 1 내지 5, 갑제58호증, 갑제61호증, 갑제65호증의 1 내지 8, 갑제72호증의 1 내지 11, 갑제74호증의 1, 2, 갑 122호증, 을제2, 3호증, 을제6호증, 을제12호증, 을제13호증의 1 내지 7, 을제14호증의 1 내지 3, 을제15 내지 17호증, 을제22, 23호증, 을제31호증의 1 내지 8, 을제32호증의 1 내지 5, 을제33호증의 1 내지 5, 을제34호증, 을제40호증, 을제46호증, 을제50호증의 1 내지 9, 을제51호증의 1 내지 5, 을제53호증의 1 내지 3, 을제54호증의 1 내지 3, 을제55호증의 13, 을제56호증의 5, 을제57호증의 1, 2, 을제58호증, 을제60호증, 을제65호증, 을제69호증, 을제72 내지 74호증, 을제78 내지 80호증, 을제82 내지 84 호증, 을제88호증, 을제89호증의 1 내지 3, 을제90호증, 을제91호증의 1 내지 2, 을제92, 93호증, 을제96 내지 98호증의각기재및영상에변론전체의취지를종합하면다음과같은사실을인정할수있고, 이에반하는을제81호증의기재 ( Double Happiness 의상표권자가소외남양이라는부분 ) 는이를믿지아니한다. 1) 소외남양은 경홍콩에서설립되어 경그경영권이상해

182 시정부의소유로귀속되었다가 경에는상해산업그룹 (Shanghai Industries Group) 에인수되었고 경다시상해인더스트리지주회사 (Shanghai Industries Holding Co. Ltd.) 에흡수되어홍콩증권거래소에상장되었다. 그리고 경에상해를비롯한중국남방의연안도시와싱가포르, 인도네시아, 태국등에지점을개설하였고, 경에중동, 경에미국, 경에일본, 경에아프리카와남미등의해외시장을개척하였다. 한편 경에중국내에소재하는소외남양의공장은모두중국국가소유로귀속되었다. 2) 소외남양은 경부터 雙喜 ( 또는 紅雙喜 ) 를담배의상표로사용하였으나그구체적인표장을알수없고, 좌측표장과같이쌍희자 囍 와영문자 DOUBLE HAPPINESS 가별도로들어간상표를홍콩상표국에등록하였으며, 1970년대경부터 1990 년대경까지사이에별지와같이 紅雙喜, 囍, DOUBLE HAPPINESS 를조합하여적색으로된상표를사용하면서, 신문, 스포츠경기협찬등다양한형태로광고를하였다. 또소외남양은 紅雙喜, 囍, DOUBLE HAPPINESS 등을조합한상표를홍콩외에도 경부터 경사이에말레이시아, 오스트레일리아, 싱가포르, 방글라데시, UAE아랍에미레이트, 일본, 케냐, 마카오, 중화민국 ( 대만 ) 등에등록하였는데, 그중일본과중화민국 ( 대만 ) 을제외한나라에대상상표와같이 囍 와 DOUBLE HAPPINESS 를상하로결합한상표로등록되어있다. 중국국내에서도 경에 雙喜牌聯合商標 로상표등록을받았으나그구체적인표장은알수없고, 그이후에도상표권자로계속등록되어있었는지는알수없는데, 상표검색결과자료에의하면 현재를기준으로중국국내에서소외남양이 DOUBLE HAPPINESS ( 囍 의영문명칭 ) 를포함하고있는상표를보유하고있지는않다

183 3) 소외남양의매출중 홍쌍희매출현황 97 내지 99% 정도가 紅雙구분금액 { 홍콩달러 (HK$) 수량 (10,000갑) 喜 상표를사용한상품이고, } 1983년에서 1991년과 2002년 2002년 666, ,247, 년 973, ,206, 의매출현황은우측표와같 1990년 814, ,335, 년 611, ,658, 으며, 그중 20~30% 정도는 1988년 530, ,123, 홍콩에서, 나머지는면세점과 1987년 431, ,223, 중국본토등여러지역에서 1986년 298, ,006, 판매된것이다. 2002년을기 1985년 313, ,146, 년 258, ,589, 준으로소외남양은홍콩에 1983년 181, ,757, 서가장큰궐련생산업체로서연생산량은 110 억개피로그중가장유명한 상표는 紅雙喜 ( DOUBLE HAPPINESS ) 인데, 생산량중 2~3% 만홍콩현 지시장에공급되고나머지는타지역에판매되고있으며, 홍콩에서의시장 점유율은 2.91% 정도이다 ( 필립모리스 59.77%, 영미담배 23.57%, 일본담배 12.72%). 또 1993 년에서 1995 년및 1996 년 ( 소외남양이상해인더스트리지 주회사에흡수된해 ) 의담배부분에서의소외남양의매출정도는매년 10 억에서 14 억홍콩달러 (HK$) 정도에이르렀다. 4) 경중국상해지역의담배브랜드관련조사자료에의하면, 자 연적인인지도 ( 가장중요한브랜드 ) 에서소외남양의 DOUBLE HAPPINESS 상표가처음진술브랜드 ( 조사대상자들이제일먼저진술한 브랜드를의미함 ) 에는나타나있지않지만 ( 말보르, 켄트는차례로조사대상 자들중 17% 와 21%) 모든진술브랜드 ( 조사대상자들이진술한모든브랜 드를의미함 ) 에서말보르, 켄트와더불어조사대상자들중 14% 로나타나고 있다 ( 말보르, 켄트는 80% 와 75%). 5) 한편, 중국내담배공장으로중국국유인상해연초집단공사와광동권 련 2 호공장은 紅双喜 와 双喜 를담배제품의상표로사용하고있고, 모두 그지역에서명품상표로등록되어있다. 그리고상해연초집단공사가 경중국국내에서 囍 를사용한 3 건의상표를등록하여사용하고있고, 중

184 화민국 ( 대만 ) 에서도그와유사한상표로등록하였다. 6) 대상상표의구성중 囍 는중국에서당나라이래로결혼식등경사스러운날에사용하는전통적인문양으로, 담배를비롯한다양한상품 ( 탁구공, 신발, 음식등 ) 에다양한사람들에의해서사용되고있고, DOUBLE HAPPINESS 는 囍 의영문명칭이다. 대상상표의주지 저명여부에대한판단상표법제7조제1항제12호소정의 국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표 는국내또는외국의주지상표등을말하고, 주지상표등에해당하는지여부는그상품에사용되는상표등의사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의거래량또는영업의범위및상표에관한광고선전의실태등제반사정을고려하여거래실정과사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부에따라판단하여야한다 ( 대법원 선고 93후268 판결참조 ). 이사건에관하여보건대, 소외남양이 紅雙喜 또는 雙喜 라는상표를 1909년경부터사용하여그사용기간이상당히오래되었지만, 그상표의표장이처음부터 囍 와 DOUBLE HAPPINESS 를결합한형태였는지알수없고, 1960년대이후부터 紅雙喜, 囍, DOUBLE HAPPINESS 를조합한표장이사용된것으로보이는점, 囍 는중국에서혼례등경사가있을때흔히사용되는전통적인문양인점, 소외남양과서로다른법인격을가지는회사인상해연초집단공사및광동권련2호공장도각자 囍 또는 DOUBLE HAPPINESS 를포함하는유사한상표를사용하여중국을비롯한아시아권은물론미국등다른나라에서유통되는담배와관련된 囍 또는 DOUBLE HAPPINESS 의표장을소외남양의상표로단정할수없는점, 소외남양이홍콩의담배시장에서점유하고있는비율이 2.91% 로높지않고, 紅雙喜 상표를사용한담배의거래량중대부분은다른지역에서판매되고있는데, 판매되고있는다른국가에수출된정도와그국가에서의시장점유율이어느정도인지를알수있는자료가없는점, 소외남양이 경부터 경까지사이에 囍 와 DOUBLE HAPPINESS 를

185 표장으로사용한담배상품에대한매출실적및광고실적에관한입증자료가없는점등으로보아, 위인정사실만으로는대상상표가홍콩, 중국, 싱가포르, 인도네시아등동남아와세계에서주지 저명한상표라고인정하기에부족하고, 을제1호증, 을제4, 5호증, 을제8호증, 을제10호증, 을제 18 내지 20호증, 을제21호증의 1 내지 5, 을제38호증, 을제48호증, 을제 55호증의 1 내지 12, 14, 을제56호증의 1 내지 4, 6 내지 9, 을제59호증, 을제68호증의 1 내지 6, 을제75호증의 1, 2, 을제86, 87호증은그출처또는작성일자를알수없거나작성일자가이사건등록상표의출원일이후여서대상상표의주지 저명함을인정하는자료로삼을수없으며, 달리대상상표가주지 저명함을인정할아무런증거가없다. 따라서대상상표가홍콩이나중국등에서그나라의수요자들사이에주지 저명하다고인정할수없으므로, 이사건등록상표의출원인인원고에게부정한목적이있었지여부에더나아가살펴볼필요없이이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호에해당하지않는다. 나. 상표법제6조제1항제3호의해당여부어떤상표가지정상품의품질, 효능, 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표인지의여부는그상표가지니고있는관념, 지정상품과의관계, 일반수요자나거래자의그상표에대한이해력과인식의정도, 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하여야하고, 그상표가지정상품의품질, 효능, 용도를암시또는강조하는것으로보여진다고하더라도전체적인상표의구성으로볼때일반수요자나거래자가지정상품의단순한품질, 효능, 용도등을표시하는것으로인식할수없는것은이에해당하지아니한다 ( 대법원 선고 96후 2494 판결등참조 ). 이사건에관하여보건대, 이사건등록상표의 囍 는중국등한자문화권에서결혼식등경사스러운날에흔히사용되는전통적인문양이고, 그영문명칭인 DOUBLE HAPPINESS 도쉬운영문자로이루어져있어서그

186 의미를 두배의기쁨, 두배의행복 등으로이해할수있다고하여도, 囍 가오늘날우리나라의일반수요자나거래자가일반적으로흔히사용하는문자나문양이아니고, 인간이사용하는대다수의상품들이정도의차이는있어도자신의주관적인만족과행복을위하는것이라고할경우등을고려하면, 그지정상품인담배와관련하여일반수요자나거래자에게일반적추상적인표현으로서상품의품질이나효능을암시또는강조하는정도를넘어서그지정상품의단순한품질이나효능만을직접적으로표시하는것이라고할수없다. 따라서이사건등록상표는상표법제6조제1항제3호에해당하지않는다. 다. 소결이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호나제6조제1항제3호어디에도해당하지않아서그등록이무효라고할수없으므로, 이사건등록상표가상표법제7조제1항제12호에해당하여무효라고한이사건심결은위법하다. 4. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로 이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 김제완 판사 김종석

187 별지원고가담배포장갑에사용한상표 사용예

188 사용예 2 사용예

189 사용예 4 사용예

190 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2006허8965 등록무효 ( 상 ) 원 고 제너럴 뉴트리션 인베스트먼트 캄파니 (General Nutrition Investment Company) 대표자데이비드제이. 설리반 (David J. Sullivan) 소송대리인법무법인중앙담당변호사김인중 피 고 이성열 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당616호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 가. 이사건등록서비스표 이 유 ⑴ 구성 : ⑵ 호 출원일 / 등록일 / 서비스표등록번호 : / / 제

191 ⑶ 서비스표권자 : 피고 ⑷ 지정서비스업 : 골프시설제공업, 요가지도업, 레크레이션시설제공업, 볼링장경영업, 수영장경영업, 스포츠설비관리업, 오락설비공급업, 운동경기조직업, 운동시설제공업, 체육관경영업, 체육교육업, 체육실기지도업, 체조지도업, 탁구장경영업, 테니스코트임대업, 해수욕장경영업, 헬스클럽경영업 { 구서비스업류구분 ( 산업자원부령제284호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제41류 } 나. 선등록서비스표들 ⑴ 선등록서비스표 1 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 존속기간갱신등록일 / 서비스표등록번호 : / / / 제12410호 3 서비스표권자 : 원고 4 지정서비스업 : 건강식품판매대행업, 식품첨가제판매대행업, 비타민판매대행업, 화장품판매대행업, 구강용품판매대행업, 신체용품판매대행업, 진단용제품판매대행업, 운동용품판매대행업, 칼로리조절용품판매대행업 ( 이상, 구서비스업류구분제35류 ), 식품가공전문점관리업 ( 구서비스업류구분제36류 ) ⑵ 선등록서비스표 2 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 서비스표등록번호 : / / 제 63722호 3 서비스표권자 : 원고 4 지정서비스업 : 건강식품체인스토어서비스업, 식품첨가물체인스토어서비스업, 비타민체인스토어서비스업, 화장품체인스토어서비스업, 헤어및피부관리제품체인스토어서비스업, 구강및신체용품체인스토

192 어서비스업, 의약체인스토어서비스업, 진단및운동장비체인스토어서비스업, 칼로리조절제품체인스토어서비스업, 긴장해소제품체인스토어서비스업 ( 구서비스업류구분제35류 ) ⑶ 선등록서비스표 3 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 존속기간갱신등록일 / 서비스표등록번호 : / / / 제29239호 3 서비스표권자 : 원고 4 지정서비스업 : 칼로리조절제품판매알선업, 영양식품및장비판매를위한마케팅서비스업, 영양식품및장비판매를위한사업경영자문업, 영양식품및장비판매를위한사업경영보조업, 영양식품및장비판매를위한사업경영상담업, 영양식품및장비판매를위한사업조직상담업, 비타민을주원료로한건강식품판매대행업, 미네랄을주원료로한건강식품판매대행업, 허브를주원료로한건강식품판매대행업, 영양보조제를주원료로한건강식품판매대행업, 음식보충제를주원료로한건강식품판매대행업, 곡물을주원료로한건강식품판매대행업, 유제품을주원료로한건강식품판매대행업, 가축을주원료로한건강식품판매대행업, 건강진단장비판매대행업, 운동장비판매대행업, 칼로리조절제품판매대행업, 비타민을주원료로한건강식품판매알선업, 미네랄을주원료로한건강식품판매알선업, 허브를주원료로한건강식품판매알선업, 영양보조제를주원료로한건강식품판매알선업, 음식보충제를주원료로한건강식품판매알선업, 곡물을주원료로한건강식품판매알선업, 유제품을주원료로한건강식품판매알선업, 가축을주원료로한건강식품판매알선업, 건강보조식식품판매알선업, 비타민제품판매알선업, 영양화장품판매알선업, 건강진단장비판매알선업, 운동장비판매알선업 ( 구서비스업류구분제35류 )

193 다. 절차의경위원고는 특허심판원에피고를상대로, 이사건등록서비스표는상표법제7조제1항제4호, 제6호, 제7호, 제9호내지제12호중의하나에해당한다는이유로등록무효심판을청구하였다. 특허심판원은이를 2006당616호로심리하여 원고주장의등록무효사유가없다는이유로원고의위심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 증거 갑제1 내지 5호증, 변론전체의취지 2. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 원고주장의요지 ⑴ 선등록서비스표의표장들은외국특히미국에서주지 저명한표장으로서외국의수요자간에특정인의서비스업 ( 또는상품 ) 을표시하는것이라고인식되어있고, 이와유사한서비스표를사용하고자하는원고에게부정한목적이있으므로, 이사건등록서비스표는상표법제7조제1항제 12호에해당하여그등록이무효이다. ⑵ 또이사건등록서비스표는상표법제7조제1항제4호, 제6호, 제7 호, 제9호내지제11호중의하나에해당하여그등록이무효이다. 나. 이사건등록서비스표가상표법제7조제1항제12호에해당하는지여부 ⑴ 판단의기준상표법제7조제1항제12호는국내또는외국의수요자간에특정인의상표 ( 서비스표 ) 라고현저하게인식되어있는상표 ( 서비스표 ) 가국내에서등록되어있지않음을기화로제3자가이를모방한상표 ( 서비스표 ) 를등록하여사용함으로써주지상표 ( 서비스표 ) 에화체된영업상의신용이나고객흡인력등의무형의가치에손상을입히거나주지상표 ( 서비스표 ) 권자의국내에서의영업을방해하는등의방법으로주지상표 ( 서비스표 ) 권자에게손

194 해를가하거나이러한모방상표 ( 서비스표 ) 를이용하여부당한이익을얻을목적으로사용하는상표 ( 서비스표 ) 는그등록을허용하지않는다는것이므로, 어떤상표 ( 서비스표 ) 가위규정에해당하기위하여는그특정인의상표 ( 서비스표 ) 가국내또는외국의수요자간에특정인의상표 ( 서비스표 ) 라고현저하게인식되어있는주지상표 ( 서비스표 ) 이어야할뿐만아니라상표 ( 서비스표 ) 출원인이부당한이익을얻으려하거나타인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는상표 ( 서비스표 ) 라야하고, 그요건에대한판단시점은상표 ( 서비스표 ) 의출원당시를기준으로하여야하며 ( 대법원 선고 2002후1362 판결등참조 ), 주지상표 ( 서비스표 ) 등에해당하는지여부는그상품 ( 서비스업 ) 에사용되는상표 ( 서비스표 ) 등의사용기간, 사용량, 사용방법, 상품 ( 서비스업 ) 의거래량또는영업의범위및상표 ( 서비스표 ) 에관한광고선전의실태등제반사정을고려하여거래실정과사회통념상객관적으로널리알려졌느냐의여부에따라판단하여야한다 ( 대법원 선고 93후268 판결참조 ). ⑵ 인정사실갑제6호증, 갑제8, 9호증, 갑제12호증, 갑제15 내지 20호증, 갑제22호증, 갑제25호증, 갑제26호증의 1 내지 5의각기재및영상에변론전체의취지를모아보면다음과같은사실을인정할수있다. 원고회사는 GNC Corporation 의자회사인 GENERAL NUTRITION CENTERS Inc. 의자회사 ( 원고회사와모회사를모두포함하여 GNC그룹 이라고한다 ) 로서, 경미국펜실베니아에서데이비드사카리안 (David Shakarian) 에의해서 Lackzoom' 이라는건강식품상점에서시작되었고, 경에 General Nutrition Center(GNC) 로회사이름이변경되었다. 그후프랜차이즈프로그램을개발하여세계각국에진출하는등세계적인건강기능식품전문기업으로성장하였고, 기준으로미국내에약 4,966개이상의전문점과푸에르토리코, 캐나다및멕시코를포함한세계 38개국이상에 5,700여개의프랜차이즈네트워크를운영하고있다

195 원고회사는미국국내에서건강기능식품과관련된상표와서비스표로서, GNC 를 경부터사용하여 등록한것을비롯하여, 선등록서비스표 1과동일한표장을 경부터사용하여 등록하였고, 선등록서비스표 2와동일한표장을 경부터사용하여 등록하였으며, 선등록서비스표 3과동일한표장을 경부터사용하여 등록하였다. 그리고미국국내에서등록한상표 ( 서비스표 ) 와표장이동일하거나유사한상표 ( 서비스표 ) 들을캐나다, 브라질, 칠레, 중국, 이집트, 유럽공동체, 영국, 프랑스, 독일, 홍콩, 일본, 레바논등세계각국에등록하였다. 원고를포함한 GNC그룹은미국국내뿐만아니라전세계여러나라에서각종비타민제품을비롯한건강식품과자연성분의화장품등 3,800 여종의상품을판매하거나그와같은상품을판매하는프랜차이즈서비스업을하고있고, 그상품에 GNC 와 GNC 를포함하는선등록서비스표들의표장과동일하거나유사한상표또는서비스표를사용하고있으며, 최근에는헬스용품등운동기계등의상품도취급하고있다. GNC그룹의 경부터 경까지사이에총매출액은매년 13억에서 14억만불정도이고, 총수익은 4억만불정도이며, 광고비로 3천만불에서 5천만불정도를지출하고있다. 원고는미국국내에서 13년동안건강기능식품시장의점유율 1위를차지하고있다. ⑶ GNC 표장및선등록서비스표들과동일하거나유사한표장들의알려진정도위인정사실에의하면, 원고회사를비롯한 GNC그룹의미국국내시장에서의건강기능식품등에대하여 GNC 표장을상표또는서비스표로사용한시점, 그등록현황과사용현황, 총매출액과광고비및건강기능식품에서차지하고있는시장점유율등을고려할경우 GNC 또는 GNC 를포함하는선등록서비스표들과동일하거나유사한표장들이미국국내에서객관적으로널리알려졌다고할것이므로, GNC 를사용하는상표 ( 서비스

196 표 ) 가건강기능식품또는그와관련된프랜차이즈서비스업에관하여미국국내수요자들에게는 GNC그룹의상품 ( 서비스업 ) 이라고인식되어져있어서적어도미국국내에서주지한정도에이르렀다고할것이다. ⑷ 부정한목적이있는지여부이사건등록서비스표의구성에관하여보면, 상단의 와하단의 Global Network Center Fitness' 를상하로결합한결합서비스표로상단부분을하단부분보다상대적으로진하고크게보이게하였고, 상단뒷부분의 Fitness 는일반적으로 건강, 체력 등을나타내는쉬운영어단어로전체적으로 건강또는체력과관련되는것 으로직감되어서, 이사건등록서비스표의표장은미국국내에서주지한상표 ( 서비스표 ) 인 GNC 또는 GNC 를포함하는선등록서비스표의표장들을모방하여구성한것으로보이는점, 웰빙붐의현상으로스포츠, 오락시설등에서건강기능식품또는건강보조식품을판매하는현상이나타나고있고, 건강기능식품을판매하는원고회사도헬스기구등운동기구나장비등을판매하는사업에진출하고있어서, 이사건등록서비스표의지정서비스업도건강과관련되는서비스업으로 GNC그룹이 GNC 상표 ( 서비스표 ) 에사용하는건강기능식품및이와관련된서비스업과동일하거나유사하지는않더라도밀접한경제적인관련성을갖고있다고보이는점으로보아, 이사건등록서비스표의서비스표권자인피고에게부정한목적이있다고추정된다. ⑸ 소결따라서이사건등록서비스표는미국국내에서주지한 GNC 를모방한서비스표로부정한목적이있으므로상표법제7조제1항제12호에해당하여그등록이무효이다. 이에대하여피고는, 원고의상표 ( 서비스표 ) 가미국국내에서주지 저명하더라도국내에서주지 저명하지않기때문에피고의이사건등록서비스표의등록이무효라는원고의주장은이유없다고주장하나, 상표법제7 조제1항제12호는상품교역의국제화추세에따라국내외주지 저명상표의부정이용을금지하려는국제적인움직임에맞추어 법률제

197 5355호로개정된상표법에신설된규정으로서, 국내는물론국외에서만주지 저명한상표도그대상으로하고있고, 외국의특정국가에서주지 저명한상표도보호의대상이될수있으므로, 피고의위주장은그자체로이유없다. 3. 결론그렇다면, 이사건등록서비스표는상표법제7조제1항제12호에해당하여서원고의나머지주장에더나아가살펴볼필요없이그등록이무효이므로이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 따라서이사건심결의취소를구하는원고의이사건청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 김제완 판사 김종석

198 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2006허10654 등록무효 ( 상 ) 원 고 오렌지카운티쵸퍼스인크 (Orange County Choppers, Inc.) 대표자폴투틀 (Paul Teutle) 소송대리인법무법인케이씨엘담당변호사김영철, 정종국 피 고 오용성 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당44호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 1. 심결의경위 가. 이사건등록상표 이 유 1 구성 :

199 2 출원일 / 등록결정일 / 등록일 / 등록번호 : / / / 제632466호 3 상표권자 : 피고 4지정상품 : 상품류구분제25류의머니벨트 ( 의류 ), 장화, 부츠, 운동화, 샌달, 반부츠, 가면무도회복, 교복, 레인코트, 롱코트, 리버리 (Liveries), 망토, 반바지, 반코트, 블루존 (Blouson), 사리 (Saris), 사파리, 슈트, 스목 (Smocks), 스커트, 슬랙스 (Slacks), 신사복, 아노락 (Anorak-운동용은제외한다 ), 아동복, 양복바지, 예복, 오버롤 (Overall), 오버코트, 원피스, 유아복, 이브닝드레스, 자켓, 작업복, 잠바, 종이옷, 채저블 (Chasuables), 청바지, 케이프 (Cape), 콤비, 탑코트, 턱시도 (Tuxedo), 토가 (Togas), 투피스, 튜닉 (Tunic), 파카 (Parkas), 펠리스 (Pelisses), 프록 (Frocks), 거들, 나이트가운, 남방셔츠, 네글리제, 드레싱가운, 롬퍼즈, 리어타드, 만틸라 (Mantillas), 목욕가운, 바디스, 보디셔츠, 브래지어, 블라우스, 샤워캡, 셔츠요크, 셔츠프런트, 속내의, 속바지, 속셔츠, 속팬티, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 슈미젯 (Chemisettes), 슈미즈, 스웨터, 스웨트셔츠, 스웨트팬츠, 스포츠셔츠, 슬립, 와이셔츠, 운동용유니폼, 유니타드, 의류용칼라, 잠옷, 저지 (Jerseys), 조끼, 카디건, 칼라보호 (Collarprotectors), 칼라커프스, 케미솔 (Chamisoles), 코르셋, 코슬렛 (Corselets), 콤비네이션내의, 탱크탑, 테디 (Teddies), 트랙슈트, 파자마, 팬티스타킹, 페티코트 (Petticoats), 폴로셔츠, 풀오버 (Pullover), T셔츠, 각반 ( 脚絆 ), 넥타이, 땀흡수스타킹, 래그워머, 레깅스 (Leggings), 머프 (Muffs), 목도리, 반다나 (Bandana), 방한용귀마개, 방한용장갑, 버선, 버선커버, 벙어리장갑, 베일, 보아 (Boas), 비전기식보온용발싸개, 숄, 숄더랩 (Shoulder wraps), 수녀용머리수건, 수대 ( 手帶 ), 스카프, 스타킹, 스타킹뒤꿈치를덧댄부분, 스톨 (Stoles), 애스콧타이 (Ascots), 양말, 양말커버, 양복장식용손수건 (Pocket squares), 에이프런, 운동용스타킹, 유아용직물제기저귀, 의류용호주머니, 타이츠 (Tights), 퍼러린 (Pelerines), 관 ( 冠 ), 나이트캡, 남바위, 망건, 모자, 모자챙 (Sunvisors), 베레모, 사교관 ( 司敎冠 ), 의류용후드, 터번, 톱햇 (Top hat), 방수피복, 가터 (Garters), 대님, 스타킹서스펜더, 양말서스펜더, 의류용멜빵, 혁대

200 나. 비교대상상표 1 구성 : 2 원고가 1999년부터비교대상상표를모터사이클, 모터사이클관련상품, 의류, 모자, 문방구용품, 귀금속제품, 커피관련제품, 스포츠용품, 학용품, 자전거, 자동차용품, 실물모형제품, 수집용품등에사용해오고있다. 다. 등록무효심판청구에대한기각심결 (1) 원고는 피고를상대로이사건등록상표가비교대상상표에대한관계에서상표법제7조제1항제4호, 제11호, 제12호에위반하여등록되었다는이유로등록무효심판을청구하였다. (2) 특허심판원은이를 2006당44호로심리하여 비교대상상표가국내외에서주지, 저명하거나적어도특정인의상품이나상표라고인식할정도로알려져있음을인정할증거가없으므로상표법제7조제1항제4호, 제11호, 제12호어디에도해당하지않는다는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 증거 갑제1, 3호증, 변론전체의취지 2. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 원고주장의심결취소사유의요지 (1) 이사건등록상표는비교대상상표에대한관계에서상표법제7조제1항제12호에해당한다. (2) 이사건등록상표는국내수요자들에게적어도원고회사의상표로인식될정도로는알려져있고, 이사건등록상표가그지정상품인의류, 모자등에사용될경우일반수요자로하여금원고회사에의해생산, 판매된제품이거나원고회사와경제적견련관계에있는업체에의해생산, 판매된제품인것으로오인, 혼동시킬염려가있으므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제11호의수요자를기만할염려가있는상표에해당한다

201 (3) 이사건등록상표는국내에서저명성을취득한비교대상상표를모방한것으로서공정한경쟁질서를저해할위험이매우크고, 더욱이비교대상상표는미국저작권청에저작물로등록된것이어서이사건등록상표를출원, 등록한행위는저작권침해행위이므로, 상표법제7조제1항제4호에해당한다. 나. 상표법제7조제1항제12호의해당여부에대한판단 (1) 판단기준상표법제7조제1항제12호는 국내또는외국의수요자간에특정인의상품을표시하는것이라고현저하게인식되어있는상표 ( 지리적표시를제외한다 ) 와동일또는유사한상표로서부당한이익을얻으려하거나그특정인에게손해를가하려고하는등부정한목적을가지고사용하는상표 는상표등록을받을수없도록규정하고있는바, 위규정은주지 저명상표에대한국제적보호강화라는각국의입법추세에부응하여 법률제5355호로개정된상표법에서신설된조항으로서, 국내또는외국의수요자간에특정인의상표라고현저하게인식되어있는상표가국내에서등록되어있지않음을기화로제3자가이를모방한상표를등록하여사용함으로써주지상표에화체된영업상의신용이나고객흡인력등의무형의가치에손상을입히거나주지상표권자의국내에서의영업을방해하는등의방법으로주지상표권자에게손해를가하고또는이러한모방상표를이용하여부당한이익을얻을목적으로사용하는상표는그등록을허용하지않으려는취지이다. 따라서어떤상표가위규정에해당하기위하여는그상표가국내또는외국의수요자간에특정인의상표라고현저하게인식되어있는주지상표이어야하고, 제3자가특정인의주지상표와동일또는유사한상표를부정한목적으로사용하여야하는바, 그중부정한목적이있는지여부는특정인의상표의주지 저명또는창작성의정도, 특정인의상표와제3자의상표의동일 유사성의정도, 제3자와특정인사이의상표를둘러싼교섭의유무와그내용, 기타양당사자의관계, 제3자가등

202 록상표를이용한사업을구체적으로준비하였는지여부, 등록상표와특정인의상표의지정상품의동일 유사성내지경제적견련관계유무, 거래실정등을종합적으로고려하여야하며, 위규정에해당하는지여부는등록상표의출원당시를기준으로판단하여야할것이다 ( 대법원 선고 2002후1362 판결참조 ). (2) 인정사실 ( 가 ) 원고는 1999년폴투틀부자 ( 父子 ) 가설립한주문형모터사이클 ( 오토바이 ) 제작업체로서, 원고회사또는 50여개라이센시를통하여비교대상상표를비롯한원고회사의상호인 "Orange County Choppers" 또는그약칭인 OCC" 를모터사이클과모터사이클관련상품이외에도각종의류, 모자, 문방구용품, 귀금속제품, 커피관련제품, 스포츠용품, 학용품, 자전거, 자동차용품, 실물모형제품, 수집용품등에사용해오고있는데, 원고회사나라이센시가 1999년부터 2004년 4월까지세계각국에서인터넷홈페이지나인터넷쇼핑몰등을통하여이러한상품들을판매한액수는약 2억 1,500만달러에이른다. 또원고가 2004년한해동안미국과캐나다의주요라이센시 8개업체로부터받은사용료는 5,426,567달러이다 ( 어떤표장에관한라이센스계약을체결하기위하여상표등록이나저작물등록이반드시필요한것은아니다 ). ( 나 ) 원고는 위성 / 케이블 TV 방송인디스커버리채널에서원고회사가모터사이클을디자인하고제작하는과정을촬영한프로그램인 아메리칸초퍼 (American Chopper)" 가미국전역에방영되면서유명해지기시작하였는데, 원고회사의직원이비교대상상표가부착된의류와모자를착용한모습과비교대상상표가표기된원고회사의간판등이위아메리칸초퍼의방송화면에자주비춰짐에따라비교대상상표도미국의시청자에게널리알려지게되었다. 위 아메리칸초퍼 와 방영된 아메리칸초퍼 2편 모두미국에서높은시청률을기록하였고, 부터는 아메리칸초퍼 가시리즈물로제작되어방영되었는데미국등지에서매회수백만명이이시리즈물을시청한것으로추산되며,

203 년에는총 26회분이방송되었다. 그결과온라인백과사전으로널리알려진위키피디아 (wikipedia) 에는원고와관련된독립항목이세개 ( Orange County Choppers, American Chopper, American Chopper Motorcycles ) 나등재되었고, 검색사이트인구글 ( 에서 Orange County Choppers 로검색한결과는약 8만 4,200개, American Chopper 로검색한결과는약 195만개로나타났으며, 비교대상상표가부착된의류와모자등의매출액은지속적인증가추세를보이게되었다. ( 다 ) 원고회사의설립자인폴투틀부자는 2003년 6월경미국 CBS 방송과 NBC 방송의대표적인토크쇼프로그램에출연하였고, 원고회사에대한기사가 자뉴욕타임즈, 자워싱턴포스트, 자보스턴글로브, 자유에스에이투데이등미국의유력일간지에게재되었으며, 원고회사에서제작한모터사이클제품은미국의모터사이클전문잡지인아메리칸아이언 (American Iron) 에소개되었고, 특히 에는미국에서매년시청률 70% 이상을기록할정도로아주인기가많은미식축구슈퍼볼경기의중계방송에서원고회사에대한광고시리즈가방영되기도하였다. ( 라 ) 비교대상상표는원고회사의상호인 "Orange County Choppers" 의약칭인 OCC" 를모터사이클과유사하도록형상화한표장으로서 미국저작권청에저작물로등록될정도로매우독창적인상표이다. 그리고원고는미국특허상표청에비교대상상표의등록출원을하였는데, 모터사이클과모터사이클관련부품등을지정상품으로하여출원한상표는 등록번호제 호로상표등록을마쳤고, 의류, 모자등을지정상품으로하여출원번호제 호로출원한상표는 이의신청을위하여공보에게재되어상표등록을앞두고있는상태이다. ( 마 ) 한편, 피고는 의류, 잡화, 무역등의도소매업에관하여사업자등록을마친의류업자인데, 원고와사이에비교대상상표에관하여상표의사용내지제품의제조, 판매계약을체결하거나그러한계약체

204 결을위하여교섭한적이전혀없었다. 그런데피고는 비교대상상표와그표장이동일한이사건등록상표, 원고회사의상호약칭인알파벳 "OCC" 를도안화한문자상표 ( 등록번호제629207호로등록되었다 ) 를출원한것을비롯하여이사건등록상표와동일한표장으로구성된상표 ( 출원번호제 호 ) 를잇따라출원하였다. ( 바 ) 피고는 2005년중국과홍콩등지에서비교대상상표와동일하게호칭될수있는 OCC 부분이들어간표장이부착된팬츠 (pants) 를생산한후우리나라에수입하여이를판매하였고, 그이후에도 OCC" 라는표장이부착된청바지등의의류와모자를국내에서제조, 판매해오고있다. 또피고는 에는의류도매업자인이승일과사이에이사건등록상표와위등록번호제629207호상표에관하여상표권사용계약을체결하였다. 증거 갑제1, 3 내지 20호증, 을 1 내지 7호증 ( 각해당가지번호포함 ), 변론전체의취지 (3) 판단 ( 가 ) 위인정사실에의하면, 비교대상상표는이사건등록상표의출원일인 경이미미국의일반수요자사이에서모터사이클관련상품은물론의류, 모자등의상품에대해서도원고회사의상품을표시하는것이라고현저하게인식된상표라고할것이다 ( 설사비교대상상표가모터사이클관련상품에대해서만주지, 저명성을취득하였다고보더라도, 비교대상상표가상표법제7조제1항제12호의대상이되는외국의저명상표로되는데는아무런지장이없고이러한사정은위규정에서정하고있는부정한목적의존부를판단하는하나의자료로될뿐이다 ). ( 나 ) 이사건등록상표는창작성이아주높게도안화된비교대상상표와아주흡사하므로, 비교대상상표를모방한상표임에틀림없다 ( 피고는선등록상표인 OCC" 를필기체등으로바꾼단순한문자변형에불과하다고주장하나, 이사건등록상표는 OCC 라는알파벳을단순히도안화한데그치지않고모터사이클의프레임, 바퀴등을모티브로하여높은심미감을자아내도록독특하게창작된상표인비교대상상표와아주흡사하므로, 피고

205 의위주장은이유없다 ). ( 다 ) 나아가이사건등록상표의지정상품과비교대상상표의사용상품은의류, 모자등이일치하고수요자도중복되는점, 원고는이사건등록상표를비롯하여이사건등록상표와유사한상표를다수출원하고, 이사건등록상표등에관한상표권사용계약을체결한점, 비교대상상표와동일하게호칭되는 OCC 라는표장이부착된의류를제조하여판매하고있는점, 국내에서모터사이클에관심이많거나인터넷을통하여상품에관한정보를수집하는데익숙한수요자라면비교대상상표를잘알고있을것이라고넉넉히추단되는점등의여러사정을종합하여볼때, 피고는외국의저명상표인비교대상상표를모방하여비교대상상표에축적된양질의이미지나고객흡인력에편승하여부당한이익을얻으려하거나비교대상상표의상표로서의가치를희석화하여그상표권자인원고에게손해를가할목적으로이사건등록상표를사용한다고할것이므로, 이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호에해당한다. 다. 소결이사건등록상표는상표법제7조제1항제12호에해당하므로원고가주장하는나머지점에관하여살필필요없이그등록이무효로되어야하는바, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로 인용한다. 재판장판사성기문 판사 강경태 판사 한동수

206 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2006허10753 등록무효 ( 상 ) 원 고 펜탁스가부시키가이샤 ( ペンタックス株式會社 ) 대표자우라노후미오소송대리인변리사하상구, 하영욱소송복대리인변리사김은희 피 고 방영제 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당45호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 인정근거 : 자백간주 ] 가. 심결의경위피고는아래나항기재이사건등록상표의권리자인데, 원고는이사건등록상표가국내 외에서주지 저명한아래다항기재선사용상표

207 와표장이동일하고그지정상품에있어서도경제적견련관계가인정되어상품출처에오인 혼동을불러일으킬염려가있다는등의이유로상표법제7조제1항제4호, 제6호, 제9호내지제12호, 제8조제1항에각각해당하여그등록이무효로되어야한다고주장하면서상표등록무효심판을청구하였다. 특허심판원은선사용상표가카메라와관련하여국내에서특정인의상표라고인식될정도로는알려져있다고인정되나저명하다고할정도로널리알려져있다고인정하기에는부족하고, 이사건등록상표와선사용상표의지정상품사이에경제적견련관계가있다고할수없다는등의이유로위심판청구를기각하는주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제621569호 (3) 지정상품 : 가스레인지가방, 가죽제열쇠케이스, 기저귀가방, 등산백, 란도셀, 명함케이스, 배낭, 보스턴백, 비귀금속제지갑, 비치백, 서류가방, 수표홀더, 슈트케이스, 승차권케이스, 신용카드케이스, 여행가방, 여행용트렁크, 오페라백, 패스포트케이스, 패킹백, 폴리백, 학생가방, 핸드백 ( 상품류구분제18류 ) 다. 선사용상표 (1) 구성 : (2) 사용된상품 : 카메라 2. 이사건등록상표가상표법제 7 조제 1 항제 12 호에해당하는지여부 가. 인정사실 [ 인정근거 : 자백간주 ]

208 (1) 원고는 1919년에일본에서설립된회사로서, 1952년에 35mm일안반사 (SLR) 카메라 Asahiflex Ⅰ" 을출시한후다양한광학제품을제조, 판매하여왔고, 1957년에베타프리즘을탑재한카메라 Asahi Pentax" 를출시한이래현재까지 40년이상원고가제조, 판매하는카메라에선사용상표를사용하여왔다. 원고는 1980년에카메라제조업체로서는처음으로 1,000 만개의 SLR 카메라를제조하는실적을달성하고, 1994년에는전세계적으로 1,000만개의컴팩트줌카메라를판매하는실적을달성하였다. 원고의 4.3배줌컴팩트카메라 ESPIO120SW" 제품은유럽카메라상 TIPA AWARDS "Best Compact Camera" 상을수상하였고, 원고는벨기에소비자연맹이발표한디지털카메라제품평가에서소니, HP와더불어최우수평가를받기도하였다. 원고는전세계에서선사용상표가부착된제품을광고하고판매하여왔는데, 2002년에는약 146억원의광고비를지출하고약 7,513억원의매출액을달성하였고, 2001년에는약 110억원의광고비를지출하고약 7,098억원의매출액을달성하였다. 원고는일본외에도미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 홍콩, 싱가포르, 대만등세계각국에지사, 계열회사및현지공장을두고영업활동을전개하고있고, 전세계 90 여개국에선사용상표를등록하였다. (2) 원고는 2002년이전부터주식회사동원Enc를통해선사용상표가부착된카메라를우리나라에판매하여왔는데, 주식회사동원Enc는유명홈쇼핑업체들과업무계약을체결하여방송매체, 일간지, 주간지, 월간지및각종사진관련박람회등에광고를한바있다. 이에따라이사건등록상표의출원전에 PENTAX" 카메라에관련된매니아클럽이인터넷에다수결성되어있었고, 주식회사동원Enc가조달청의 자 디지털카메라입찰 에서 300만화소급과 500만화소급의공급업자로선정된바있다. (3) 선사용상표의표장은사전에등재되지않고원고에의하여창작된조어로서특별한관념이없다. (4) 피고는 이라는도메인을등록하고,

209 인터넷을통하여 PENTAX" 카메라를판매하면서동시에 PENTAX D SLR 정품전용가방 이라고표시된카메라가방도판매한바있다. 나. 판단위인정사실에의하면, 선사용상표는이사건등록상표의출원일인 무렵적어도국내 외수요자들에게현저하게인식되어있는상표에해당한다. 또한이사건등록상표는선사용상표와글자체도동일한영문대문자로이루어진표장으로서외관이일치하고, 호칭도동일한점, PENTAX" 가원고에의하여창작된조어로서특별한관념이없는단어이므로이사건등록상표의지정상품인가스레인지가방등가방류와관련하여흔히사용되는단어로보기어려운점, 피고도이사건등록상표의출원전부터원고의 PENTAX" 카메라와함께 PENTAX D SLR 정품전용가방 이라고표시된카메라가방을판매한바있는점등을종합하여보면, 이사건등록상표는선사용상표를모방한것으로추정된다. 나아가선등록상표가주로사용된상품인카메라와이사건등록상표의지정상품인가스레인지가방등가방류사이에명확한경제적견련관계가있다고보기는어려우나, 그수요자층이구별된다고할수없고, 또한카메라판매점에서카메라와함께카메라를보호하는카메라용가방이함께판매되기도하는등의거래실정을고려하여보면, 이사건등록상표를그지정상품에사용하는경우국내 외에서현저하게인식된선사용상표가가지는양질감등의가치를희석하는것이되므로, 피고는선사용상표를모방함으로써선사용상표가가지는양질의이미지나고객흡인력에편승하여부당한이득을얻거나선사용상표의가치를희석하여그상표권자에게손해를가할목적으로이사건등록상표를출원 등록한것이라고보아야할것이다

210 다. 소결 따라서이사건등록상표는상표법제 7 조제 1 항제 12 호에해당되어 그등록이무효로되어야할것이다. 3. 결론그렇다면이와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사이기택 판사 오충진 판사 김태현

211 제 73 조제 1 항제 3 호

212

213 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2007허586 등록취소 ( 상 ) 원 고 판-웨스트 ( 피티이 ) 리미티드 [Pan-West (Pte) Ltd.] 대표자로아주소송대리인변리사박경재소송복대리인변호사이혜민 피 고 주식회사카타나골프대표이사김홍득소송대리인변리사백덕열소송복대리인변리사이영락 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당519호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 [ 인정근거 : 갑제 1, 2 호증 ] 이 유

214 가. 심결의경위피고는 원고의아래나. 항기재이사건등록상표가그지정상품에관하여정당한이유없이심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용된사실이없어서상표법제73조제1항제3호에해당한다는이유로등록취소심판을청구하였는데, 특허심판원은위심판청구를인용하는주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건등록상표 (1) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 (2) 구성 : (3) 지정상품 : 골프화 ( 상품류구분제 27 류 ) 2. 심결의적법여부에관한판단갑제3, 4, 6호증, 제7, 8, 9호증의각 1, 2의각기재와증인김성민의증언에변론전체의취지를종합하면, 성우 (Sung Woo F.S. Co. Ltd.) 가 브렌포드에이전츠리미티드 (BRENTFORD AGENTS LTD) 를통하여원고로부터이사건등록상표가부착된골프화 165켤레 (KATANA SHOES LEATHER 95켤레, KATANA SHOES SYNTHETIC 70켤레 ) 를국내로수입하여판매한사실을인정할수있고, 위인정사실에의하면, 이사건등록상표는상표권자인원고에의하여취소심판청구일전 3년이내에국내에서사용되었다할것이어서상표법제73조제1항제3호에해당하지아니한다. 3. 결론그렇다면이와결론을달리한이사건심결은위법하므로, 그취소를구하는원고의이사건청구는이유있어이를인용하기로하여주문과같이판결한다

215 재판장판사이기택 판사 오충진 판사 김태현

216 대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2005후1905 등록취소 ( 상 ) 원고, 피상고인 윤태근 소송대리인변리사김유 피고, 상고인 주식회사자동차생활 대표이사김여송 소송대리인한양특허법인 담당변리사김연수, 이권희 원심판결 특허법원 선고 2004허4952 판결 판결선고 원심판결을파기하고, 사건을특허법원에환송한다. 주 문 상고이유를본다. 이 유 1. 피고가뉴스공급업을영위하였는지여부 원심은, 피고의이사건등록서비스표 ( 등록번호제22812 호 ) 가그지정서비스업중 뉴스공급업 에사용되었는지에관하여판단함에있어서, 통계청장이고시한한국표준산업분류에서뉴스제공업이란신문또는정기간행물의발행사, 방송사, 정보제공업자등에뉴스리포터, 뉴스사진등을공급하는산업활동을말하되, 그사업체의일상적인활동으로수

217 행되는뉴스제공, 신문등의판매활동은제외하고있고, 이사건뉴스공급업에서의뉴스란 새로운일이나아직일반에알려지지않은일또는소식 이라할것이므로어느정도시사성이있어야한다는점을전제로한다음, 피고가그월간잡지인 자동차생활 에기사를게재하는것이나, 피고의자회사인주식회사카라이프넷 ( 원심판시소외회사, 이하 소외회사 라고만한다 ) 이그인터넷사이트에피고로부터제공받은기사를등록하는행위는물론피고가월간잡지 자동차생활 의발행을위하여취재내지편집한기사를잡지발행이후에제공한것은시사성이없다는이유로피고가소외회사에기사를제공한행위도모두뉴스공급업을영위한것이아니라고판단하였다. 그러나상표법제73조제1항제3호에서규정하는불사용으로인한등록취소심판사건에서지정서비업은, 그서비스의목적, 성질은물론구체적거래실정등거래사회의통념에따라해석 판단하여야하는바, 이법리와사전적 ( 辭典的 ) 의미의 뉴스 에는 (TV 라디오등매스컴의 ) 뉴스, ( 새로운사건의 ) 보도 외 정보, 기사 등도포함되는점, 뉴스통신진흥에관한법률제2조에서는뉴스분야를정치, 사회, 시사분야외문화분야까지인정하고있는한편기사발생의시기를한정하거나다른곳에게재하였던것은제외한다는등의제한규정을두고있지아니한점, 또한기록에나타난다음과같은구체적사정, 즉이사건에있어서피고는 1984년경부터자동차관련정보등을전달하는월간잡지 자동차생활 을발행 판매하여오면서 경그에관한것을온라인상으로도대량보급 활성화하기위하여소프트웨어개발, 정보처리및정보제공업등을주된사업목적으로하는소외회사를자회사로설립한다음 경소외회사와사이에서피고의 자동차생활 월간잡지에게재되었던자동차관련기사등을매달정기적으로제공하는것에관한컨텐츠제공및관련인터넷사이트 에관한양도계약을체결 ( 이하 이사건계약 이라한다 ) 하고이에따라실제적으로피고의 자동차생활 지에게재되거나게재하려고편집해둔기사를소외회사에대하여제공해온점, 소외회사는

218 이사건계약당시양수한인터넷사이트에그와같이제공받은기사등을올리면서당해기사의머리부분과말미에 자동차생활, Carlife 를기재하여기사제공의출처가피고라는점을명확히해온점, 또한피고는소외회사로하여금피고의월간지자동차생활등의홍보를위하여최선을다하도록계약상의무를부과하고제공기사의저작자는피고로하되대외적으로이를판매함에있어서는소외회사의이름으로할수있도록약정하고, 그로인한이익금은매분기말에그중 30% 를피고가배당받기로약정한점, 소외회사는실제로이사건계약에따라그계약체결일인 경부터이사건심판청구일직전인 경까지다수의제3자들에게피고로부터제공받은기사등을유상으로판매하여온점등을모두종합하여보면, 적어도피고가소외회사에대하여피고의자동차생활잡지에게재된기사등을매달반복하여제공해온행위는이사건지정서비스업인뉴스공급업을영위한것에해당된다고보아야할것이다. 따라서이와달리판단한원심은상표불사용취소제도에있어서의지정서비스업에관한법리를오해하였거나그에필요한심리를다하지아니한위법이있다. 2. 피고의실사용표장이이사건등록서비스표와동일한지여부등록서비스표가상표법제73조제1항제3호의불사용취소사유에해당되지아니하려면그소정기간내국내에서등록서비스표와동일한표장을사용하였어야하는데, 여기서의 동일함 이란등록서비스표그자체뿐만아니라거래사회통념상식별표지로서서비스표의동일성을해치지아니할정도로변형하는경우도포함된다 ( 대법원 선고 2004후622 판결등참조 ). 원심이적법하게인정한사실관계에의하면, 피고가소외회사에대하여피고의 자동차생활 월간지에실렸던기사를쿽파일 (Quark file) 형태로 CD에저장하여제공함에있어서, 그 CD를포장한직사각형상자곽의옆부분에는한글로된 자동차생활 을한줄로, 상자곽의윗면에는영어로된

219 Car Life' 가포함된것을한줄로각기재하였음을알수있는바, CD를포장한것에불과한상자곽의크기, 상자곽의옆부분을가득메울정도인한글크기와윗면에단독으로기재된영문자의크기및위치, 각문자의배열구조가한눈에들어오는정도인점등에비추어보면, 거래사회의통념상피고의위와같은표지의사용은한글과영문이상하 2단으로결합된이사건등록서비스표와동일한범주내에속하는사용이라할것이다. 그럼에도불구하고이사건등록서비스표가그동일성의범주내에서사용된바없다고판단한원심은서비스표의동일성범주내의사용에관한법리오해나이에필요한심리를다하지아니한위법이있다. 3. 결론그러므로원심판결을파기하고, 사건을다시심리 판단하게하기위하여원심법원에환송하기로하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관안대희 대법관 김영란 주심대법관김황식 대법관 이홍훈

220 특 허 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2004허4952 등록취소 ( 상 ) 원 고 윤태근소송대리인변리사김유 피 고 주식회사자동차생활대표이사김여송소송대리인한양특허법인담당변리사이권희 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당1490호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 이사건심결의경위 이 유 가. 원고는 아래나항의이사건등록서비스표의서비스표권자인피고등이이사건등록서비스표를그지정서비스업중뉴스공급업에대하여이사건심판청구일전 3년이상국내에서정당하게사용하고있지아니하여이사건등록서비스표의지정서비스업중뉴스공급업에상표법

221 제73조제1항제3호에해당하는등록취소사유가있다는이유로등록취소심판을청구하였는데, 특허심판원은위심판청구에대하여피고가제출한증거에의하면피고가이사건등록서비스표를그지정서비스업인뉴스공급업에대하여이사건심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음을인정할수있어서이사건등록서비스표가그지정서비스업중뉴스공급업에대하여상표법제73조제1항제3호에해당하지않는다는이유로, 원고의청구를기각하는주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건등록서비스표 (1) 등록번호 : 제22812호 (2) 서비스표권자 : 피고 (3) 출원일 / 등록일 : / ( 서비스표권존속기간갱신등록 ) (4) 구성 : (5) 지정서비스업 : 뉴스공급업등 { 구상표법시행규칙 ( 통상산업부령제83호로개정되기전의것 ) 제6조제2항의별표 2 서비스업류구분제112류 } 증거 : 당사자사이에다툼이없음 2. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 피고등이뉴스공급업을영위하고있는지여부 (1) 당사자들의주장원고는피고나소외주식회사카라이프넷 ( 변경전상호주식회사디지털라이프코리아, 아래에서는소외회사라한다 ) 이뉴스공급업을영위한적이없다고주장함에대하여, 피고는자신이발행하는월간 자동차생활 에기사를게재하는행위, 피고가소외회사에게 자동차생활 에실린기사

222 를제공하는행위및소외회사가그의웹사이트중 자동차뉴스 콘텐츠와 데일리월드뉴스 콘텐츠에 자동차생활 에실린기사를등록한행위가뉴스공급업에해당한다고주장한다. (2) 판단상표법제2조제1항제2호는서비스표라함은서비스업을영위하는자가자기의서비스업을타인의서비스업과식별되도록하기위하여사용하는표장을말한다고규정하고있을뿐, 이러한서비스표를등록받아사용할수있는서비스업의정의에관하여는별도의규정을두고있지않으나, 서비스표에관한위와같은정의규정에비추어볼때, 서비스표를등록받아사용할수있는서비스업은타인의이익을위해서서비스를제공하고그대가를받아자신의수입으로하는것을업으로하는것을말하고, 여기에서의서비스는타인의서비스와구별시키기위한식별표지로서서비스표를사용할수있을정도로독립하여상거래의대상이되는것을말한다고할것이다. 한편이사건등록서비스표의지정서비스업중뉴스공급업은구서비스업류구분제112류제3군에속하는데, 위구서비스업류구분상의각서비스업이어떠한내용의업종을의미하는것인지에관하여구서비스업류구분에서별도의규정을두고있지아니하므로, 이는위에서본서비스표를등록받아사용할수있는서비스업의정의, 구서비스업류구분의전체적인분류체계, 특정서비스업의명칭이나타내는일반적인의미등을종합적으로고려하여판단할수밖에없다고할것이다. 이와관련하여통계법제17조제1항의규정에의하여통계청장이고시 ( 통계청고시 호 ) 한한국표준산업분류표에서는각경제주체의산업활동을사업체에서수행하는주된산업활동의특성즉, 산출물, 원재료, 제조공정및방법, 기능및용도, 제공하는서비스및제공방법등에따라분류하면서, 뉴스제공업에관하여 신문또는정기간행물의발행사, 방송사, 정보제공업자등에뉴스리포터, 뉴스사진등을공급하는산업활동 을말한다고정의하면서, 신문또는정기간행물을발간하는사업체의일상적인활동으로수행되는뉴스제

223 공, 신문및기타정기간행물의판매활동 은이를제외하고있다. 이러한한국표준산업분류상의산업분류는상표법상서비스표를사용할수있는서비스업류구분과일치하는것은아니라고하더라도위서비스업류구분의해석을함에있어서중요한참고자료가될수있다고할것이다. 이러한점들에비추어보면뉴스공급업은 자신이취재하거나제3자로부터얻은뉴스리포터, 뉴스사진을신문또는정기간행물의발행사, 방송사, 정보제공업자등에제공하고그대가를받아이를자신의수입으로삼는것을업으로하는것 을말한다고할것이므로, 피고가자신이발행하는월간 자동차생활 에기사를게재하는행위나소외회사 { 다른증거가없음을피고가자인하는상황에서피고와소외회사사이에체결된콘텐츠제공과사이트양도에관한계약서 ( 갑제7호증 ) 만으로는피고와소외회사사이에이사건등록서비스표에관하여통상사용권설정계약이체결되었다고보기도어렵다.} 가그의웹사이트중 자동차뉴스 콘텐츠와 데일리월드뉴스 콘텐츠에 자동차생활 에실린기사를등록한행위는피고나소외회사가신문또는정기간행물의발행사, 방송사, 정보제공업자등에게서비스를제공하는것이아니어서뉴스공급업에해당한다고볼여지가없다. 다음으로피고가소외회사에게 자동차생활 에실린기사를제공한행위가뉴스공급업에해당하는지여부에관하여보건대, 뉴스라함은 새로운일이나아직일반에알려지지않은일또는그소식, 신문, 방송등에서의시사성이있는보도또는그내용 을일컫는것임은당사자사이에다툼이없어서, 뉴스라고하기위해서는어느정도시사성이있어야할것인데, 피고가소외회사에게제공한 자동차생활 에실린기사는신문또는정기간행물의발행사, 방송사, 정보제공업자등에게제공하기위한목적으로작성된것이아니라피고의잡지발행을위하여취재내지편집된기사를소외회사가인터넷콘텐츠로활용할수있도록잡지발행이후에제공한것에지나지않아 ( 갑제7호증, 변론전체의취지 ) 시사성이있다고보기는어려우므로, 비록피고가소외회사에게기사를제공한행위가뉴스공급과비슷한형태를띠고는있다고하더라도제공된기사가뉴스공급업에서말하

224 는뉴스라고볼수없어피고가소외회사에게 자동차생활 에실린기사를제공한행위가뉴스공급업에해당한다고보기어렵고, 피고가소외회사에게 자동차생활 에실린기사이외에유상으로기사를제공한사실이없음은피고도자인하는바이다. 나. 이사건등록서비스표가사용되었는지여부피고가자신이발행하는월간 자동차생활 에기사를게재하는행위나소외회사가그의웹사이트중 자동차뉴스 콘텐츠와 데일리월드뉴스 콘텐츠에 자동차생활 에실린기사를등록한행위가뉴스공급업에해당된다고볼여지가없음은위에서본바와같으나, 피고가소외회사에게 자동차생활 에실린기사를제공하는행위는위에서본바와같이뉴스공급과비슷한형태를띠고있으므로, 아래에서는가정적으로피고가소외회사에게 자동차생활 에실린기사를제공하면서이사건등록서비스표를사용하였는지여부를살펴본다. 상표법제73조제1항제3호소정의등록상표를그지정상품에사용하는경우라함은등록상표와동일한상표를사용한경우를말하고, 동일한상표라고함은등록상표그자체뿐만아니라거래사회통념상등록상표와동일하게볼수있는형태의상표를포함하나, 유사상표를사용한경우는포함되지않으며 ( 대법원 선고 98후959 판결등참조 ), 한글과영문자의결합상표인등록상표에있어서는한글과영문자로된각부분모두가상표의요부를구성하고있다고할것이므로그중일부분만을상표로사용하였다하더라도이는등록상표를정당하게사용한경우에해당된다고할수없는바 ( 대법원 선고 92후698 판결등참조 ), 을제32 내지 35호증의각기재에변론전체의취지를종합하면, 피고가소외회사에게 자동차생활 에실린기사를쿽파일 (Quark file) 의형태로제공하면서쿽파일이담긴 CD를보관하는통의옆부분에는한글 자동차생활 을, 윗부분에는영문자 Car Life 를각기재한사실은인정할수있으나, 한편위증거에의하면쿽파일이담긴 CD를보관하는통에서이사건등록서

225 비스표의의요부인한글과영문자부분이서로멀리떨어져표시되어있어한글과영문자부분이쉽게한눈에들어오지않는사실을인정할수있어서, 위와같은서비스표의사용이이사건등록서비스표와동일성범주내의사용이라고보기도어렵다. 다. 소결론따라서피고등이이사건등록서비스표를그지정서비스업인뉴스공급업에대하여이사건심판청구일전 3년이내에국내에서정당하게사용하였음을인정할수없어서, 이사건등록서비스표에는상표법제73조제1항제3호에해당하는등록취소사유가있다고할것이므로, 이와결론을달리한이사건심결은위법하다. 3. 결론 한다. 원고의청구는이유있으므로이를인용하기로하여주문과같이판결 재판장판사이성호 판사 이회기 판사 한동수

226 대 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2006후3298 등록무효 ( 상 ) 원고, 상고인 윤태근 소송대리인변리사김유 법무법인세종 담당변호사도두형, 박교선, 김윤희, 성은지 피고, 피상고인 주식회사자동차생활 대표이사김여송 소송대리인한양특허법인 담당변리사김연수, 이권희 원심판결 특허법원 선고 2006허4390 판결 판결선고 상고를기각한다. 2. 상고비용은원고가부담한다. 주 문 상고이유를판단한다. 이 유 1. 상고이유제 1 점에관하여 지정서비스업의유사여부는제공되는서비스의성질이나내용, 제공방법, 서비스의제공자및수요자의범위등거래의실정을고려하여일반거래사회의통념에따라판단하여야한다 ( 대법원 선고 2003후 1192 판결등참조 )

227 원심이적법하게인정한사실및위법리와기록에비추어살펴보면, 원고의이사건등록서비스표 ( 등록번호제102593호 ) 의지정서비스업인 컴퓨터소프트웨어디자인업 그유지관리업, 컴퓨터프로그래밍업, 인터넷홈페이지제작업 그유지관리업, 웹호스팅업, 인터넷쇼핑몰시스템구축업 그운영업 은컴퓨터소프트웨어를개발 운영 유지 관리하는서비스업을의미하는것으로서모두 컴퓨터 를사용하는 정보처리산업 분야인한편, 피고의선출원된등록서비스표 ( 원심판시의비교대상서비스표, 이하 선등록서비스표 라한다 ) 의지정서비스업중 정보의데이터베이스가공편집업 역시컴퓨터를사용한 정보의분석 처리 등을의미하는것으로서 정보처리산업 분야에해당되므로양서비스의성질, 내용이유사하고, 그서비스제공수단이동일하며또한, 서비스의제공자와수요자층역시컴퓨터를이용한정보산업관련자이거나이를필요로하는전문가집단내지일반수요자라할것이어서그점에서도공통되므로, 양서비스업은일반거래사회의통념상유사하다할것이다. 원심이이와같은취지로판단한것은정당하고, 거기에판결결과에영향을미친서비스업유사여부판단에관한법리오해등위법이있다고할수없다. 원고가상고이유에서들고있는대법원판례는이사건과사안을달리하는것으로서이사건에원용하기에적절하지않다. 2. 상고이유제2점에관한판단원심판결의이유를기록에비추어살펴보면, 원심이, 그판시와같은이유로피고의상품분류전환등록신청전서비스업과전환등록후서비스업이실질적으로동일하다는취지로판단한것은정당하고, 여기에상고이유로들고있는상표법제46조및제46조의2와관련된법리오해등위법은없다. 3. 결론 그러므로상고를기각하고상고비용은패소자가부담하기로하여관여 대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다

228 재판장대법관안대희 대법관 김영란 주심대법관김황식 대법관 이홍훈

229 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2006허4390 등록무효 ( 상 ) 원 고 윤태근소송대리인변리사김유 피 고 주식회사자동차생활대표이사김여송소송대리인한양특허법인담당변리사이권희 변론종결 판결선고 원고의청구를기각한다. 2. 소송비용은원고가부담한다. 주 문 청구취지 특허심판원이 당 2330 호사건에관하여한심결을취소한다. 이유 1. 피고의서비스표등록무효심판청구에대한인용심결의경위 [ 증거 ] 갑제1, 2, 3호증의각기재가. 원고의등록서비스표와비교대상서비스표의내용 (1) 원고의등록서비스표 1 구성 : 2 등록번호 : 제102593호

230 3 출원일 / 등록일 : / 지정서비스업 : 컴퓨터소프트웨어디자인업, 컴퓨터프로그래밍업, 컴퓨터소프트웨어유지관리업, 인터넷홈페이지제작업, 웹호스팅업, 인터넷웹사이트유지관리업, 인터넷쇼핑몰시스템구축업, 인터넷쇼핑몰웹사이트운영업 [ 서비스업류구분제42류 ] (2) 비교대상서비스표 1 구성 : 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 22812호 3 상표권존속기간갱신등록일 : 등록권리자 : 피고 5 지정서비스업 : 정보의데이터베이스가공편집업, 광고물출판업 [ 서비스업류구분제35류, 구서비스업류구분 ( 통상산업부령제83호로개정되기전의것 ) 제112류의편집업등이동일성을유지하면서상품분류전환등록된것임, 이하같다 ], 비디오테이프편집업, 교과서출판업, 서적출판업, 온라인서적및잡지출판업, 전자탁상출판업, 뉴스공급업 [ 서비스업류구분제41류 ] 나. 피고의등록무효청구와인용심결 (1) 피고는원고의등록서비스표가선출원에의한다른사람의등록서비스표인비교대상서비스표와동일 유사하고그지정서비스업도동일 유사하여상표법제7조제1항제7호의등록무효사유에해당한다는이유로서비스표등록무효심판을청구하였다. (2) 특허심판원은이를 2005당2330호사건으로심리하여 아래와같은이유로피고의등록무효청구를인용하는심결을하였다. 1 원고의등록서비스표와비교대상서비스표가 자동차생활 로호칭될경우두서비스표는호칭및관념이유사하다. 2 등록서비스표의지정서비스업중 인터넷홈페이지제작업, 컴퓨터소

231 프트웨어디자인업, 컴퓨터소프트웨어유지관리업, 컴퓨터프로그래밍업 등과비교대상서비스표의지정서비스업중 비디오테이프편집업, 뉴스공급업 등이그품질, 용도등서비스업의속성이유사하고, 생산, 판매등거래실정에있어서도계통을달리한다고보기어렵다. 3 따라서, 등록서비스표와비교대상서비스표는표장과지정서비스업이유사하므로, 상표법제 71조제1항제1호, 제7조제1항제7호에의하여그등록이무효로되어야한다. 2. 원고의심결취소사유주장의요지가. 심결에는서비스업간의유사여부를판단하는대상이되는서비스업을제대로특정하지않은채대비한잘못이있다. 비교대상서비스표의 비디오테이프편집업 은등록서비스표의지정서비스업출원일 ( ) 이후인 자존속기간갱신등록신청에의해새롭게지정등록되었으므로, 위지정서비스업으로써두서비스업간의유사여부를판단할수없다. 나. 등록서비스표의지정서비스업과비교대상서비스표의지정서비스업 은품질, 용도, 제공자및수요자등이다르므로, 두서비스표는유사하지 않다. 3. 등록서비스표와비교대상서비스표간표장의유사여부두서비스표의각문자부분은분리하여관찰하는것이부자연스러울정도로불가분하게결합하여있다고보기어렵다. 따라서, 등록서비스표는 C & L 과 자동차생활 로, 비교대상서비스표는 자동차생활 과 CARLIFE 로각분리하여관찰할수있는바, 간략한칭호나관념에의하여기억하려는일반수요자의경향에따라등록서비스표와비교대상서비스표가각각 자동차생활 로분리관찰될경우호칭및관념이동일하므로, 두상표는유사하다 ( 이점에관해서는원고도다투지아니한다 )

232 4. 등록서비스표와비교대상서비스표간지정서비스업의유사여부가. 판단기준지정서비스업의유사여부는제공되는서비스의성질이나내용, 제공수단, 제공장소, 서비스업의제공자및수요자의범위등거래의실정등을고려하여일반거래의통념에따라판단하여야한다 ( 대법원 선고 2000후2156 판결, 선고 2002후673 판결 ). 등록서비스표의지정서비스업중 인터넷홈페이지제작업, 컴퓨터소프트웨어디자인업, 컴퓨터소프트웨어유지관리업, 컴퓨터프로그래밍업 과비교대상서비스표의지정서비스업중 비디오테이프편집업, 뉴스공급업, 정보의데이터베이스가공편집업 은모두인터넷또는컴퓨터를통하여수요자가원하는각종정보를관리하여제공하는것이다. 이러한제공서비스의성질이나내용, 제공수단, 제공장소, 서비스업의제공자및수요자의범위등을종합적으로고려하면, 두지정서비스업은거래통념상동일 유사하다고판단된다. 나. 원고의항쟁에대한판단원고는, 상표법제46조제2항에 상표권의존속기간갱신등록은원등록의효력이끝나는다음날부터효력이발생한다 고규정되어있으므로, 등록서비스표출원일이후존속기간갱신출원에의해새롭게추가된지정서비스업은두서비스업간의유사여부를판단하는자료로될수없다고주장한다. 그러나구상표법 ( 법률제6626호로개정되기전의것 ) 에의해서비스표의지정서비스업을존속기간갱신등록절차가아닌별개의상품분류전환등록신청절차에의하여전환하도록하는제46조의2 규정이신설되었고, 이에따라피고가비교대상서비스표에대하여상표권존속기간갱신등록출원과별도의상품분류전환등록신청을함으로써출원시의지정서비스업인 편집업 등이동일성을유지하면서 비디오테이프편집업, 정보의데이터베이스가공편집업 등으로전환등록되었음이명백하다 ( 갑제2호증 ). 원고의위주장은이유없다

233 5. 결론그렇다면, 등록서비스표는비교대상서비스표와표장이유사하고그지정서비스업도동일 유사하여, 상표법제71조제1항제1호, 상표법제7조제1항제7호에의하여그등록이무효로되어야한다. 따라서, 원고의청구는이유없으므로이를기각하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사문용호 판사 서영철 판사 윤태식

234

235 권리범위확인심판

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237 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2005후1202 권리범위확인 ( 상 ) 원고, 피상고인 1. 정리회사주식회사모나리자의관리인김광호의 소송수계인주식회사모나리자 대표이사김윤수 2. 주식회사쌍마 대표이사신의식 원고들소송대리인변리사김중효 피고, 상고인 미래생활주식회사 ( 변경전상호 : 꿈과희망이있는엠 이천주식회사 ) 대표이사오준상 소송대리인변리사황병도 환송판결 대법원 선고 2002후567 판결 원심판결 특허법원 선고 2005허377 판결 판결선고 상고를기각한다. 2. 상고비용은피고가부담한다. 주 문 상고이유를판단한다. 이 유 1. 상고이유제 1 점에대하여 피고는, 원고정리회사주식회사모나리자의관리인김광호의소송수계

238 인주식회사모나리자 ( 이하 원고모나리자 라고한다 ) 와피고는 이사건소를취하하기로합의하였으므로, 이사건소는계속유지할법률상의이익이없어각하되어야한다고주장한다. 심결취소소송을제기한이후에당사자사이에소를취하하기로하는합의가이루어졌다면특별한사정이없는한소송을계속유지할법률상의이익이소멸되어당해소는각하되어야하는것이지만 ( 대법원 선고 96후1743 판결등참조 ), 소취하계약도당사자사이의합의에의하여해제할수있음은물론이고계약의합의해제는명시적으로이루어진경우뿐만아니라묵시적으로이루어질수도있는것으로, 계약의성립후에당사자쌍방의계약실현의사의결여또는포기로인하여쌍방모두이행의제공이나최고에이름이없이장기간이를방치하였다면, 그계약은당사자쌍방이계약을실현하지아니할의사가일치됨으로써묵시적으로합의해제되었다고해석함이상당하다 ( 대법원 선고 93다28836 판결참조 ). 기록에의하면, 원고모나리자와피고등은이사건소송이대법원에계속중이던 원고모나리자가이사건소를취하하기로합의하였음에도불구하고, 원고모나리자는소취하서를대법원에제출하지아니하고피고도소취하합의서를대법원에제출하지아니한상태에서, 대법원은 원심판결을파기하고사건을특허법원으로환송한다는이사건환송판결을선고한사실, 환송후특허법원에서 열린제2차변론기일에서도원고모나리자는위계약에따라소를취하하지않고이를그대로유지하였고, 피고도위소송에서그변론종결일에이르기까지원고모나리자와의소취하합의사실을주장하지않은채본안에관하여변론하는등계속응소한사실을알수있는바, 이러한위합의약정후의여러가지정황에비추어볼때원고모나리자와피고등은위합의약정이성립된후그실현을포기하려는의사로이를방치하였다고할것이므로, 위합의약정은특별한사정이없는한묵시적으로합의해제되었다고봄이상당하다

239 따라서, 원고모나리자와피고사이의위 자소취하합의가아 직도유효함을전제로하는피고의상고이유는받아들일수없다. 2. 상고이유제2점에대하여상표의구성부분에식별력이있는지여부는그부분이지니고있는관념, 지정상품과의관계및거래사회의실정등을감안하여객관적으로결정하여야한다 ( 대법원 선고 2005후1134 판결참조 ). 이러한법리를바탕으로하여원심판결이유를기록에비추어살펴보면, 원심이그판시와같은사정을들어 화장지 등을지정상품으로하고 으로이루어진이사건등록상표 ( 등록번호제313229호 ) 의구성중 부분의식별력을인정한다음, 화장지 류를사용상품으로하고 으로이루어진확인대상표장은이사건등록상표와유사하여이사건등록상표의권리범위에속한다고판단하였음은정당한것으로수긍이가고, 거기에상고이유에서주장하는바와같은상표의유사여부판단에관한법리오해, 심리미진등의위법이없다. 3. 그러므로상고를기각하고, 상고비용은패소자가부담하는것으로하여 관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관김능환 대법관 김용담 주심대법관박시환 대법관 박일환

240 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2005허377 권리범위확인 ( 상 ) 원 고 1. 정리회사주식회사모나리자의관리인김광호의소송수계인주식회사모나리자대표이사김윤수 2. 주식회사쌍마대표이사신의식원고들소송대리인변리사김중효 피 고 꿈과희망이있는엠이천주식회사대표이사유희성소송대리인변리사황교완 환송전판결 특허법원 선고 2001허5237 판결 환송판결 대법원 선고 2002후567 판결 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당395호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송총비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지

241 1. 기초사실 이 유 [ 증거 : 갑1호증, 갑12호증의각기재 ] 가. 이사건등록상표의내용 (1) 등록번호 ; 제313229호 (2) 출원일 / 등록일 ; / (3) 권리자 ; 원고들및소외주식회사모나리자 ( 대전대덕구문평동 41-2, 이하소외회사라한다 ) (4) 표장 ; (5) 지정상품 ; 화장지, 한지, 나프킨용지, 인쇄용지, 포장용지, 표지, 선화지, 방수지, 여과지, 휴지 { 구상표법시행규칙 ( 통상산업부령제83호로개정되기전의것 ) 제6조의 [ 별표 1] 상품류구분제21류 }. 나. 확인대상표장 (1) 표장 ; (2) 사용상품 ; 화장지류 다. 이사건심결의내용피고는원고들및소외회사를상대로하여확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속하지않는다는소극적권리범위확인심판을청구하였고, 특허심판원은위심판청구사건을 2001당395호로심리하여 이사건등록상표와확인대상표장은, 다같이서체가대동소이하게 굿모닝 을공통으로포함하고있으나굿모닝은일반적인인사말인영어 Good morning 을의미하는것이외에별다른뜻이없는흔히사용되는말로서이사건등록상표나확인대상표장의지정상품인 " 화장지류 " 와관련지어판단할때도수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없는것에해당되어양표장의요부가된다고는볼수없

242 으므로이를제외하고양표장을대비하면양표장은외관, 호칭, 관념이서로다른비유사상표라할것이어서확인대상표장은이사건등록상표의권리범위에속하지아니한다는이유로위심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 2. 이사건소의적법여부피고는이사건심결의당사자는원고들과소외회사이므로원고들만이제기한이사건소는부적법하다고다투나, 원고들은이사건등록상표권의공유자로서, 피고가제기한이사건등록상표에관한권리범위확인심판에서패소하였으므로이사건등록상표권의권리행사를방해하는위심결의확정을배제하기위하여보존행위로서이사건심결소송을제기할수있다고할것이므로피고의주장은이유없다. 3. 이사건심결의적법여부가. 원고들의주장이사건등록상표의구성요소의하나인 " 굿모닝 " 은그지정상품인 " 화장지 " 등과관련하여흔한표장이아니며더구나원고들과소외회사의광고, 매출로인하여식별력이더욱강화되었으므로식별력이있는요부이고, 그렇다면확인대상표장과이사건등록상표는서로유사한상표이다. 나. 이사건등록상표중 굿모닝 부분의식별력여부이사건등록상표는한글 모나리자 와 굿모닝 이상하로결합된상표임은앞에서본바와같고, 이사건등록상표의구성부분중 굿모닝 은일반적인인사말인영어 Good morning 을의미하는비교적쉬운단어이지만, 굿모닝 이화장지류등에흔히사용되는표장도아니고화장지류등의지정상품에누구나사용하고싶어하는표장도아니며그와같이사용된다고하여소비자들에게화장지류등의효능, 용도를나타내는의미로직감되는기술적표장에해당하는것도아니고그의미가비교적

243 쉽다고하여식별력이없다고단정할수없을뿐만아니라 굿모닝 부분 의서체도다소독특하게구성하고있어, 굿모닝 부분은식별력이있다 할것이다. 다. 이사건등록상표와확인대상표장의유사여부상표의유사여부는동종의상품에사용되는두개의상표를외관, 호칭, 관념등의점에서전체적, 객관적, 이격적으로관찰하여거래상일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로그상품의출처에대한오인 혼동의우려가있는지의여부에의하여판별되어야하고 ( 대법원 선고 97후2842 판결참조 ), 문자와문자가결합된결합상표는반드시그구성부분전체의명칭이나모양에의하여호칭 관념되는것이아니므로, 각구성부분을분리하여관찰하면자연스럽지못할정도로불가분적으로결합되어있지않으면, 그구성부분중일부만에의하여간략하게호칭 관념될수있어그요부와대비되는상표를비교하여유사여부를판단하여야할것이다 ( 대법원 선고 96후 2517 판결참조 ). 이사건등록상표는 " 굿모닝 " 이 모나리자 와상하로결합되어있지만이들구성부분이분리하여관찰하는것이부자연스러울정도로불가분적으로결합되어있지는않다고할것이고, 더구나 모나리자 가회사명인점을감안할때이사건등록상표는 " 굿모닝 " 만으로간략하게호칭되고관념될수있다고할것이고, 확인대상표장역시 굿모닝 이 Plus" 및도형과전후로결합되어있지만이들구성부분이분리하여관찰하는것이부자연스러울정도로불가분적으로결합되어있지도않고 Plus" 및도형부분이별개의식별력을가진다고볼수없다할것이어서 " 굿모닝 " 만으로간략하게호칭될수있다고할것인바, 이사건등록상표와확인대상표장은그요부인 " 굿모닝 " 의호칭과관념이동일하다고할것이고, 서체또한거의동일하여외관이극히유사하여일반수요자나거래자들로하여금전체적, 객관적으로관찰할때동일 유사한지정상품에사용될경우상품출처의오인 혼동을일으킬정도로유사한상표라고할것이다

244 4. 결론그렇다면, 확인대상표장은이사건등록상표와유사하여이사건등록상표의권리범위에속한다고할것이므로이와결론을달리한이사건심결은위법하여이를취소한다. 재판장판사이재환 판사 김철환 판사 심준보

245 기타

246

247 특 허 법 원 제 1 부 판 결 사 건 2006허10418 거절결정 ( 상 ) 원 고 에코플라스틱주식회사대표이사신일규한양특허법인담당변리사이권희 피 고 특허청장소송수행자윤희식 변론종결 판결선고 주 문 1. 특허심판원이 원 8788 호사건에관하여한심결을취소 한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문과같다. 청구취지 1. 심결의경위등 이 유 가. 이사건등록상표서비스표 1 출원일 / 출원번호 : / 제 호

248 2 구성 : " " 3 지정상품서비스업 ( 보정된것 ) : 상품류구분제12류 - 자동차엔진용후드 ( 플라스틱제품에한함 ), 자동차용가니쉬 ( 플라스틱제품에한함 ), 자동차용방현 ( 防眩 ) 장치 ( 조명기구용부속품은제외한다 / 플라스틱제품에한함 ), 자동차용범퍼 ( 플라스틱제품에한함 ) 등 / 상품류구분제 19류 - 건축용비금속제경질관 ( 硬質管 / 플라스틱제품에한함 ), 건축용비금속제미장벽판 ( 플라스틱제품에한함 ), 건축용비금속제방수판 ( 플라스틱제품에한함 ), 건축용비금속제보강재료 ( 플라스틱제품에한함 ) 등 / 서비스업류구분제35류 - 건축용플라스틱자재수출입업무대행업, 건축용플라스틱자재판매알선업, 건축용플라스틱자재판매대행업등 나. 이사건심결의경위원고의이사건출원상표서비스표에대하여특허청은 "ECOPLASTIC" 은 ECO 가 환경, 생태 의등의뜻이있으며, PLASTIC 은 플라스틱, 합성수지, 플라스틱제품 등의뜻으로이를상품류 / 서비스업류구분제12류, 제19류, 35류의지정상품 ( 서비스업 ) 과관련지어볼때 친환경플라스틱제자동차용그물선반, 친환경플라스틱제천정판, 친환경플라스틱타일, 친환경건축용플라스틱자재판매대행업 등으로직감되는지정상품의품질과지정서비스업원재료의품질등을보통으로사용하는방법으로표시한상표서비스표에해당하며, 일반수요자로하여금상품 ( 서비스업 ) 내용이친환경플라스틱과관련있는제품등으로품질을오인 혼동케할우려가있으므로구상표법 ( 법률제7290호로개정되기전의것, 이하같다 ) 제6조제1항제3호및제7조제1항제11호에해당하여상표서비스표등록을받을수없다. 라는이유로거절결정을하였다. 이에원고는위거절결정에대한불복심판을청구하는한편, 지정상품 / 서비스업전부에대하여플라스틱제품에한정하는것으로보정서를제출하였다

249 특허심판원은원고의심판청구사건을 2005원8788호로심리한후, 이사건출원상표서비스표를플라스틱으로만들어진상품에사용하는경우에는지정상품의원재료를직접적으로표시한것으로볼수있고, 플라스틱에관한서비스업에사용되는경우에그서비스업의대상을직접적으로표시하는것으로볼수있으므로, 이사건출원상표서비스표는구상표법제6조제1항제3호에해당된다. 라는이유로원고의심판청구를기각하는이사건심결을하였다. 증거 : 다툼없거나, 갑제1 내지 5호증, 을제1호증의 1 내지 3 2. 이사건심결의적법여부에대한판단가. 당사자주장의요지 (1) 원고주장의요지이사건출원상표서비스표의요부인 ECO 는대학교수준의단어로서난이도가높아일반수요자들이심사숙고하거나사전을찾아보지않고는 환경, 자연 의의미를직감할수없으므로, 이사건출원상표서비스표를기술적표장이라고판단한이사건심결은위법하다. (2) 피고주장의요지이사건출원상표서비스표의요부인 ECO( 에코 ), 생태 와관련된자료들을인터넷에서검색하여보면, YAHOO 검색에서, 웹사이트가 1,840개, 웹문서가 4,050건, 뉴스기사, 게시글, 이슈앤뉴스, 지식등이 114건이고, NAVER 검색에서, 웹사이트가 3,564개, 카페글이 250건, 블로그가 594건, 그밖에뉴스기사, 지식, 전문자료, 서적등이 127건등으로다수게재되고있는사실에비추어볼때, ECO 가대학수준의다소생소한단어라하더라도그사전상의의미가일반인에의해다수사용되고있으며, 국내의인터넷보급수준에비추어일반수요자들이인터넷검색엔진을통하여문자의의미내용을알수있고, 현실적으로다수사용되고있으므로, 이를접하는수요자들이그의미를직감할수있다. 따라서이사건출원상표서비스표를플라스틱으로만들어진상품또는플라스틱에관한서비스업

250 에사용하는경우에는지정상품또는지정서비스업의성질을표시하는것 으로서, 구상표법제 6 조제 1 항제 3 호에해당하므로거절되어야한다. 나. 판단 (1) 판단기준어떤상표가구상표법제6조제1항제3호소정의상품의품질 효능 용도등을보통으로사용하는방법으로표시한표장만으로된상표인가의여부는그상표가가지는관념, 당해지정상품이일반적으로갖는공통된품질 효능 용도 거래사회의실정등을감안하여객관적으로판단하되, 상표의의미내용은일반수요자가그상표를보고직관적으로깨달을수있는것이어야하고심사숙고하거나사전을찾아보고서비로소그뜻을알수있는것은고려의대상이되지않으며, 이러한판단도그지정상품이전문가들에의하여수요되고거래되는특수한상품이아닌한일반수요자를기준으로상표법제6조제1항제3호해당여부를판단하여야한다 ( 대법원 선고 97후2323 판결참조 ). (2) 이사건에서의적용이사건출원상표서비스표의표장인 ECOPLASTIC 중 PLASTIC 부분은 플라스틱, 합성수지, 플라스틱제품 이라는의미가있는있고, ECO 부분은 환경, 생태 ( 학 ) 의뜻의결합사 라는의미가있다 ( 갑제11 호증의 1 2). 그러나이사건출원상표서비스표중 ECO 부분은국내에서발간되는영한사전에대개대학교양정도를넘어서는난이도를가지는것으로표기되는어려운단어이고 ( 갑제11호증의 1 2 및변론전체의취지 ), 을제2 내지 5호증 ( 각가지번호포함 ) 의각기재만으로는이사건심결당시우리나라에서위 ECO 라는단어가 환경, 생태 ( 학 ) 의의미로흔히사용되고있는것이라고인정하기부족하며달리이를인정할증거가없다. 따라서환경관련종사자가아닌이사건출원상표서비스표의일반수요자의주의력을기준으로볼때이사건출원상표서비스표는사전을찾아보거나심사

251 숙고하지않는한직관적으로 친환경소재플라스틱 으로인식할수있다고보기어려우므로, 이사건출원상표서비스업은지정상품 / 서비스업의재료및성질을보통으로사용하는방법으로표시한기술적상표에해당한다고단정할수없다. ( 한편, 외국어상표의의미가상품의성질을나타내는경우에, 상표의등록결정일현재수요자들이그의미를직감할수없으나장래상표로사용된단어가널리사용되어수요자들이상표의의미를직감할수도있고, 인터넷검색등을통하여손쉽게그의미를알수있으므로, 이를특정인에게독점시키는것이바람직하지않은면이있으나, 위와같이상표가등록된이후에수요자의인식기준이변화되어식별력을상실하는등으로기술적표장에해당되게된경우에는, 구상표법제71조제1항 5호가등록무효심판청구의대상이되도록규정하는방법에의하여위와같은불합리한상태를해소할수있는제도가마련되어있으므로, 외국어상표에대한식별력유무는어디까지나상표등록여부를결정할당시의수요자의직감을기준으로하는것이옳다 ) 다. 소결론 따라서이와결론을달리하여이사건출원상표서비스표를거절결정 한원결정을유지하여원고의심판청구를기각한이사건심결은위법하다. 3. 결론 한다. 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있어인용 재판장판사성기문 판사 강경태 판사 한동수

252 특 허 법 원 제 4 부 판 결 사 건 2006허11817 등록취소 ( 상 ) 원 고 주식회사아모레퍼시픽대표이사서경배소송대리인법무법인케이씨엘, 담당변호사김보성 피 고 영진약품공업주식회사대표이사김창섭 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 당808호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 가. 이사건등록상표 1 구성 : Co-enzyme Q10 2 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제501329호 3 지정상품 : 공업용효소, 피부미백을목적으로하는화장품첨가공

253 업용효소, 화장품제제용첨가제, 피부미백용화장품제제용첨가제, 유화제, 유기산염류, 공업용염류, 배합비료, 식물호르몬제, 비의료용미생물 ( 상품류구분제1류 ) 4 상표권자 : 원고 ( 주식회사태평양에서법인분할을원인으로원고에게로상표권이전등록이되었다 ) 나. 절차의경위피고는 특허심판원에, 원고가정당한이유없이이사건등록상표를그지정상품에대하여심판청구일전계속하여 3년이상국내에서사용하지아니하였다는이유로등록취소심판을청구하였다. 이에특허심판원은위심판청구사건을 2006당808호로심리한후, 원고가이사건등록상표를그지정상품에대하여심판청구일전 3년이상국내에서정당하게사용하였다고인정하기에부족하므로, 이사건등록상표는상표법제73조제1항제3호및같은조제4항의규정에의하여그등록이취소되어야한다. 는이유로위심판청구를인용하는이사건심결을하였다. 증거 자백간주 2. 판단원고는, 원고가 경주식회사에이시티에게이사건등록상표의통상사용권을설정하여주었는데, 주식회사에이시티는그무렵부터 경까지화장품제제용첨가제등을제조하고이에이사건등록상표를표시하여판매하였고, 이사건등록상표가표시된거래명세서를발행하여교부하는등으로이사건등록상표를그지정상품에사용하였다. 는취지로주장한다. 살피건대, 원고의위와같은주장사실에대하여피고는이를다투는취지의서면을제출하지않은채변론기일에출석하지아니하였으므로이를자백한것으로본다 ( 민사소송법제150조제3항, 제1항 )

254 위인정사실에의하면, 이사건등록상표는통상사용권자에의하여그취소를구하는이사건심판청구일전 3년이내에그지정상품에관하여사용되었으므로, 이와결론을달리하여피고의심판청구를인용한이사건심결은위법하다. 3. 결론 그렇다면이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로 이를인용하기로하여주문과같이판결한다. 재판장판사원유석 판사 우라옥 판사 김종석

255 특 허 법 원 제 3 부 판 결 사 건 2007허135 거절결정 ( 상 ) 원 고 야마도세이고오가부시기가이샤 ( 大和製衡株式會社 ) 대표자가와니시쇼죠 ( 川西勝三 ) 소송대리인법무법인케이씨엘담당변호사김보성 피 고 특허청장소송수행자설민숙 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 원3258호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고가부담한다. 주문기재와같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 증거 ] 갑제1호증, 을제1 내지 3호증의각기재가. 원고의출원상표 1 구성 : 2 출원일 / 출원번호 : / 제 호

256 3 지정상품 : 아날로그계량기, 아날로그계량용저울, 디지털계량기, 디지털계량용저울등 21 종의계량기및저울 ( 상품류제 9 류, 이하원고의 출원상표를 이사건출원상표 라한다 ). 나. 이사건심결의경위 (1) 특허청은 이사건출원상표는수학기호와간단하고흔한영문자및숫자로이루어진것이어서수요자가누구의업무에관련된상품을표시하는것인가를식별할수없어상표법제6조제1항제7호에해당한다는이유로, 상표등록을거절하는결정을하였다. (2) 원고는이에 특허심판원에위거절결정에대한불복심판을청구하였으나, 특허심판원은 이사건출원상표는식별력이없는수학기호와간단하고흔한영문자및숫자로이루어져있고그기호와문자및숫자가결합되어새로운관념이생성되지아니하므로전체적으로식별력이없어상표법제6조제1항제7호에해당한다는이유로, 원고의심판청구를기각하는심결을하였다. 2. 당사자들의주장및이사건의쟁점가. 원고주장의요지 (1) 이사건출원상표는그리스문자 와영문자 F 및숫자 1이불가분적으로결합되어독특한구성을이루고있으므로식별력이인정된다. (2) 이사건출원상표와동일또는유사한수학기호나그리스문자를포함한상표들이국내에서다수등록된사례가있고, 이사건출원상표는이미여러나라에서등록된바있으므로, 이러한국내외등록사례에비추어보아도상표등록이허용되어야한다. 나. 피고주장의요지 (1) 이사건출원상표는식별력이없는수학기호와간단하고흔한영문 자및숫자가단순결합된표장으로서그결합으로인하여새로운관념이

257 생성되지아니하므로전체적으로식별력이인정되지아니하고, 다수인이현실적으로사용하고있어공익상특정인에게독점시키는것이적합하지않다고인정되는경우에해당하므로상표등록이거절되어야한다. (2) 상표의등록여부는각국의법체계에따라독자적으로결정되어야하므로이사건출원상표가외국에서등록되었다는점만으로국내에서도등록이허용되어야하는것은아니며, 상표의등록적격성문제는지정상품과의관계에서개별적으로판단되어야하므로다른상표의등록례는이사건출원상표의등록여부판단에고려되어서는아니된다. 다. 이사건의쟁점 따라서, 이사건의쟁점은이사건출원상표가상표법제 6 조제 1 항 제 7 호소정의상표등록거절사유에해당하는지여부이다. 3. 이사건출원상표의식별력여부가. 판단기준상표라함은상품을업으로써생산, 제조, 가공또는판매하는자가자기의상품을다른업자의상품과식별시키기위하여사용하는기호, 문자, 도형또는이들의결합으로서된특별 현저한것을말하는데, 자기의상품을다른업자의상품과구별할수있는표준이되는특별 현저성의유무는어느상표와그지정상품과의관계에있어서일반거래자나수요자들이당해상표에의하여그상품의출처를인식할수있느냐의여부에의하여객관적으로결정된다 ( 대법원 선고 95후1081 판결 ). 나. 이사건출원상표의식별력이사건출원상표는그리스문자 와영문자 및아라비아숫 자 이차례로결합된문자와숫자의결합상표이다. 이사건출원상표는특별한관념이곧바로연상되지않는조어상표로서 비교적구성이간단하므로구성부분을개별적으로분리하여호칭하거나

258 인식하는것이부자연스럽고, 그리스문자와영문자, 아라비아숫자가각 1 자씩결합된독특한구성으로이루어져있어전체로서일반수요자의눈길을끌며, 상표를구성하는그리스문자 가같은종류의수치의합을나타내는수학기호로도사용되고있어각종계량기와저울등수치와관련된상품을지정상품으로하는경우상품의속성을어느정도암시하는면이있으므로상품의출처를인식할수있는기능이없다고단정하기어려운반면, 그지정상품과동일또는유사한상품중에 나 을포함하는표장이다수등록되어있다고볼자료가없어상표구성의전부또는일부가지정상품과관련하여식별력이부정되는경우에해당하지않고, 이사건출원상표의구성이모든사람에게사용이허용되어야하는표현으로이루어져있어특정인에게독점시키는것이적당하지않다고볼사정도찾아보기어렵다. 따라서이사건출원상표의구성을전체적, 객관적으로관찰할경우이사건출원상표는일반수요자및거래자들로하여금지정상품의출처를확인할수있는식별력이있다고할것이다. 4. 결론그렇다면, 이사건출원상표에식별력이없다고판단한이사건심결은당사자들의나머지주장의당부에관하여나아가판단할필요없이위법하고, 이사건심결의취소를구하는원고의청구는이유있으므로인용하기로하여, 주문과같이판결한다. 재판장판사이태종 판사 서영철 판사 윤태식

259 대 법 원 제 2 부 판 결 사 건 2006후3557 거절결정 ( 상 ) 원고, 피상고인 유젠가이샤뉴잉글랜드 ( 有限會社ニューイングランド ) 대표자나카소네노부카즈 소송대리인특허법인태평양 담당변리사황의인, 임유근 피고, 상고인 특허청장 소송수행자김경욱, 임채규, 김중복, 강호근, 이상찬, 정상균, 설민숙 원심판결 특허법원 선고 2006허7023 판결 판결선고 상고를기각한다. 2. 상고비용은피고가부담한다. 주 문 이유상고이유를본다. 상표의유사여부는그외관, 호칭및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사상표라고할수없다 ( 대법원 선고 81후29 판결, 선고 2005후2908 판결등참조 )

260 위법리와기록에비추어살펴보면, 와같이이루어 져있는이사건출원상표 ( 출원번호 호 ) 의표장과 와같이이루어져있는선등록상표 ( 등록번호제528174호 ) 의표장은앞다리와뒷다리를세운채로꼬리를들고왼쪽부분이보이게서있는개형상의도형부분을모두가지고있는점에서유사한점이있으나, 양상표의지정상품과같거나유사한지정상품에개를도형화한상표가다수등록되어있어서양상표가그도형부분만으로분리되어인식된다고단정하기어려운반면에, 그문자부분에서 Labrador Retriever 와 DAWN FIELD 로뚜렷하게구분되고, 그문자부분의도형부분과의배치위치에서도차이가있어서전체적으로보았을때명확히출처의혼동을피할수있다고보인다. 따라서이사건출원상표와선등록상표의표장은서로유사하지않다고할것이므로, 같은취지로판단한원심은정당하고, 거기에상고이유로주장하는바와같은상표의유사여부판단에관한법리오해등의위법이없다. 그러므로상고를기각하기로하여관여대법관의일치된의견으로주문과같이판결한다. 재판장대법관박일환 주심대법관김용담 대법관 박시환 대법관 김능환

261 특 허 법 원 제 5 부 판 결 사 건 2006허7023 거절결정 ( 상 ) 원 고 유겐가이샤뉴잉글랜드 ( 有限會社ニューイングランド ) 대표자나카소네노부카즈소송대리인특허법인태평양담당변리사임유근 피 고 특허청장소송수행자김경욱 변론종결 판결선고 주문 1. 특허심판원이 원7547호사건에관하여한심결을취소한다. 2. 소송비용은피고의부담으로한다. 주문과같다. 청구취지 1. 기초사실 이 유 [ 인정근거 : 다툼없는사실, 갑제1호증, 갑제2호증, 갑제4호증의 1, 2] 가. 심결의경위원고는 아래나항기재상표 ( 이하 이사건출원상표 라고한다 ) 를출원하였으나, 특허청은이사건출원상표는아래다항 (1) 기재

262 선등록상표및다항 (2) 기재선출원상표의표장및지정상품과유사하므로상표법제7조제1항제7호및제8조에해당하여등록받을수없다는이유로 거절결정을하였다. 이에원고는위거절결정에불복하는심판청구를하였는데, 특허심판원은이사건출원상표는아래다항 (1) 기재선등록상표와표장및지정상품이유사하여상표법제7조제1항제7호에해당하여등록받을수없다는이유로원고의심판청구를기각하는주문기재의이사건심결을하였다. 나. 이사건출원상표 (1) 구성 : (2) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 (3) 지정상품 : T셔츠, 남바위, 롬퍼즈, 모자, 목도리, 방한용장갑, 버선, 보디셔츠, 블라우스, 블루존, 속내의, 속셔츠, 속팬티, 스목, 스웨터, 스카프, 스커트, 스타킹, 스포츠셔츠, 슬랙스, 아노락 ( 운동용은제외 ), 아동복, 양말, 양복바지, 에이프런, 오버롤, 운용동아노락, 원피스, 유아복, 의류용멜빵, 자켓, 작업복, 잠바, 케이프, 탱크탑, 파자마, 폴로셔츠, 혁대 ( 상품류구분제 25류 ) 다. 선등록상표등 (1) 선등록상표 ( 가 ) 구성 : ( 나 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : / / 제 호 ( 다 ) 지정상품 : 아동복, 슈우트, 신사복, 스웨터, 속팬티, 와이셔어츠, 수영복, 티셔츠, 양말, 혁대 ( 상품류구분제25류 ) (2) 선출원상표 ( 가 ) 구성 :

263 ( 나 ) 출원일 / 출원번호 : / 제 호 ( 다 ) 지정상품 : 신사복, 아동복, 스웨터, 티셔츠등 ( 상품류구분제 25 류 ) 2. 상표법제7조제1항제7호해당여부 [ 인정근거 : 갑제6호증, 을제4호증의 1, 2, 변론전체의취지 ] 가. 피고는이사건에서이사건출원상표는선등록상표와유사하므로상표법제7조제1항제7호에해당되어등록이거절되어야한다고주장한다. 상표의유사여부는그외관, 칭호및관념을객관적, 전체적, 이격적으로관찰하여그지정상품의거래에서일반수요자나거래자가상표에대하여느끼는직관적인인식을기준으로하여그상품의출처에관하여오인 혼동을일으키게할우려가있는지여부에따라판단하여야하므로, 대비되는상표사이에유사한부분이있다고하더라도그부분만으로분리인식될가능성이희박하거나전체적으로관찰할때명확히출처의혼동을피할수있는경우에는유사한상표라고할수없다고할것이다 ( 대법원 선고 2005후2908 판결참조 ). 나. 이사건출원상표는검은색으로된개형상의도형상표와영문자 Labrador Retriever 로된문자상표의결합상표이고, 선등록상표또한개형상의도형상표와영문자 DAWN FIELD 로된문자상표의결합상표인데, 이러한결합상표의경우도형과문자부분이불가분적으로결합된것이