법학박사학위논문 표준특허권자의권리행사한계에 관한연구 FRAND 확약과권리남용의법리를중심으로 2016 년 8 월 서울대학교대학원 법학과지적재산권법전공 나지원

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2 법학박사학위논문 표준특허권자의권리행사한계에 관한연구 FRAND 확약과권리남용의법리를중심으로 2016 년 8 월 서울대학교대학원 법학과지적재산권법전공 나지원

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4 국문초록 최근스마트폰시장이급격히확대되면서업체간의경쟁이포화상태에이르러관련분쟁이꾸준히증가하고있다. 본연구는삼성과애플간의전세계를무대로한 특허전쟁 에서비롯되었다. 삼성과애플의분쟁을포함한일련의특허분쟁을계기로각국의법원과경쟁당국은특허기술에대한표준설정에부수하여특허권자가표준화기구에제출한 FRAND 확약의의미와표준특허권자의소송상권리행사의한계에관하여다양한법적판단을내리고있다. 이러한특허권자의권리행사를제한하는법리는발명을장려하고기술혁신을촉진하는특허제도라는인센티브를제약할소지가있어관련법규전체의관점에서근거를가지고정당화될수있어야하며, 표준기술의보급과보편적활용이라는표준화정책이추구하는공적이익과도균형과조화를이루어야한다. 표준특허의규율을놓고계약적접근방식과규제적접근방식이라는두가지큰흐름이감지되는가운데어떠한접근이최선 (best) 이고차선 (second-best) 인지에대한평가가엇갈리고있다. 본연구는표준특허분쟁을기본적으로당사자간이익내지법적지위조정문제로보아계약적접근이우선될필요가있다고보았고, 계약법에의한규율이어렵거나한계가있는경우규제적접근을통해이를보완하여야한다고보았다. 본연구는규제적접근중특허침해소송내에서활용되는제반권리남용의항변을통한사법적규율에주목하였고, 사법적규율 ( 司法的規律 ) 은경쟁당국의공적규제처럼규제대상을직접제재하는형태가아니라당사자간분쟁과정에법원이사법적판단을통해당사자의권리의무를확인하고선언하는방식으로규율하는방식을취한다. 이러한사법적규율은법규에기초를두나법적공백이존재하는경우판례를통해일정부분보충할수있는여지가많다. 이러한사법적규율이판례법 ( 判例法 ) 으로형성ㆍ축적될경우거래당사자는이를고려하므로분쟁예방에도움이되고공적규제판단에있어서도유력한참조기준이되므로매우중요한의미를가진다. 표준특허가일반특허와근본적으로다른점은기술표준에특허기술이포함 i

5 되게되는전제로특허권자가표준화기구에대하여 FRAND 확약이라는철회불가능한 (irrevocable) 약속을하였다는것이다. 이러한확약은표준특허권자의권리행사에있어자신을구속할뿐만아니라 FRAND조건하에실시허락을받을것이라는제3자의신뢰를형성하는기초가된다. 앞서말한바와같이표준특허분쟁이기본적으로당사자간이익조정의문제라고보아당사자간소송을통한해결방식이기본적으로가능하여야한다고보았는데, 우리민법에비추어보면표준특허권자의특허침해주장에대하여 FRAND 확약을근거로실시허락계약이성립하였다고보아원고의청구를기각하는피고의항변사유로삼기에는해석상난점이있다. 본연구는 FRAND 확약에따른협상당사자의권리의무에관하여제3자를위한예약관계에기하여표준특허권자와잠재적실시권자간의성실교섭의무를도출할수있다고보았다. 다만, 이경우에도각당사자간의무의구체적내용을어떻게형성하고공평의관점에서이를분배할것인가에대하여적지않은법적공백이존재하는데, 이는관련법규 ( 민법, 특허법, 독점규제법등 ) 에근거한보충적해석을통하여문제해결의실마리를찾고자하였다. 한편표준특허가널리활용되는정보통신기술 (ICT) 이집적된산업분야에서는표준특허권을물권적보호원칙 (Property Rule) 보다손해배상원칙 (Liability Rule) 에따라규율할필요가크다. 본연구에서는제반권리남용의법리를매개로이러한규율을시도할수있다고보았고, 그렇기때문에표준특허관련특허침해소송에서제반권리남용의법리는더욱중요한역할을차지한다. 특히표준특허실시를위한협상당사자의성실교섭의무위반이있는경우금반언의원칙 ( 신의성실의원칙내지권리남용의법리 ) 에의거하여당사자간권리의무관계를적극적으로규율해야한다고보았다. 본연구는표준특허권자의소송상권리행사에대하여종전부터특허권남용규제차원에서논의되었던제반권리남용의항변을 FRAND 확약의취지와효력에의거하여민법상권리남용금지 ( 협의의권리남용 ), 특허법에근거한권리남용, 독점규제법위반에의한권리남용으로세분하고표준특허문제규율에있어서협의의권리남용과독점규제법위반의항변의중요성을특히강조하였다. 본연구는표준특허권자의특허침해소송중가장중요한권능인 금지청구 ii

6 권 과 손해배상청구권 으로나누어검토하였는데, 그이유는표준특허권자가표준화기구에제출한 FRAND 확약의취지는제3자의보편적인실시를허락할것이라는철회불가능한 (irrevocable) 약속을포함하고있어기본적으로금지청구권의행사와상충되는면이강한반면, 손해배상청구권의행사는 FRAND 확약자체가제3자에대한보편적실시에따른합리적수준의보상을전제하므로과거또는장래의실시허락없는사용에대한손해배상은원칙적으로가능하다는점에서구별되기때문이다. 각국법원의판결현황과법제, 우리의하급심판결내용과법리등을종합하여, 표준특허권에기한금지청구의경우 FRAND 확약에따른실시협상결렬에원인을제공한표준특허권자에대하여금반언의원칙 ( 신의성실의원칙내지권리남용의법리 ) 에의하여원칙적으로제한할필요가있다고보았다. 그러나실시를부인하거나지연전략을구사하는등실시협상결렬에원인을제공한잠재적실시권자에대해서는이를실시의사가없는자로판단하여이에대한금지청구는가능하다고보았다. 다만, 특허권자와실시자모두성실하게실시협상에임했으나결과적으로계약조건의합의에이르지못한경우, 법원은당사자간협상경과와결과자료를토대로양당사자가제시한계약조건이 FRAND 조건에부합하는지여부를판단하여야하며, 그결과표준특허권자가제시한실시조건이 FRAND 조건에부합하지않은것으로판단될경우앞서언급한제반권리남용의법리에의하여표준특허권자의금지청구는제한될수있다. 한편손해배상청구의경우당사자일방의명백한귀책사유없이실시허락계약을체결하지못한상황이라면권한없는특허실시에따른과거내지장래의손해를배상받기위해우리특허법이정한손해배상청구가원칙적으로가능하여야할것이다. FRAND 확약에부합하는실시조건여부에관한판단은법원이적정한손해배상액을결정하는과정에서심리될것인데, 그결과표준특허권자의 FRAND 수준을넘은손해배상청구가있었다고하더라도이러한소송상권리행사를무리하게권리남용의법리로의율할필요는없다고보았다. 법원은표준특허권자가 FRAND 확약을하였고잠재적실시권자가이를신뢰하고성실히교섭해온정황등을참작하여신의칙또는형평의원칙에따라 iii

7 손해배상액을제한하는방식으로당사자간이해관계를조절할수있다. 다만, 협상경과에있어서특허권자의일방적인귀책사유로교섭이좌절되거나특허위협 (hold-up) 과같은부당한권리행사가명백히인정되는경우손해배상청구역시금지청구와함께권리남용의법리에따라예외적으로제한될수있다. 주요어 : 표준특허, FRAND 확약, 특허위협, 특허권남용, 합리적실시료 학번 : iv

8 일러두기 1. 각주의문헌인용 가. 단행본은저자, 제목, 판, ( 출판사 ), 출간연도로, 논문은저자, 제목, 출처, 발간연월로각인용한다. (1) 저자가 2인이상인경우저자와저자는 ㆍ 내지 & ( 영문 ) 로구분하여병기하되, 4인이상인경우대표저자 외 인 내지 et al. ( 영문 ) 로표시한다. (2) 각주에서단행본및논문의제목이외에부제 ( 副題 ) 는생략한다. (3) 정기간행물에실린논문을인용하는경우저자, 제목, 간행물명또는그약호 ( 영문 ) 와게재된권ㆍ호를간행물별로통용되는인용방법에따라표시한다. (4) 그외의논문집에실린논문을인용하는경우저자, 제목, 논문집의제목과그출간연도를출처로표시한다. 다만, 논문집의편집자 ( 공편, 대표편집포함 ) 는생략한다. 나. 각주에서단행본또는논문중인용하는곳은따로단락 ( 項,, para.) 표시를붙이지아니하는한모두쪽수로특정하되, 면, 쪽, p., S. 등의표시를생략하고숫자만적는다. 다. 인터넷에공개된논문이나보고서, 연구자료, 보도자료등의경우 < 최종방문 > 참조 와같이인터넷주소를병기하여링크하되최종방문일은각장별로첫번째로인용한날짜와동일하여이를생략한다. 2. 각주내문헌상호참조 가. 같은문헌, 판결문의인용이반복되는경우두번째부터는앞에서인용 한것을참조하도록지시함을원칙으로한다. 다만, 장이바뀐후문헌 을다시인용하는경우에는당해문헌을다시특정하도록한다. v

9 나. 같은장안에서같은문헌이나판결문을지시할때연속될경우 위의책, 위의논문, 위판결문 으로표시하고, 연속되지않는경우저자명또는판결문전후에인용한각주번호를부기하여상호참조함 ( 예 ) 정상조ㆍ박준석 ( 주 ), 100. 또는주 판결문, 각주번호는장이바뀔때마다새로 1 번부터다시붙인다. vi

10 약어표 ANSI: American National Standards Institute( 미국표준협회 ) APT: Asia-Pacific Telecommunity( 아시아태평양전기통신협의체 ) ATIS: Alliance for Telecommunications Industry Solutions( 미국유무선통신분야표준화기구 ) BSI: British Standards Institution( 영국국가표준기구 ) CCSA: China Communications Standards Association( 중국통신표준화협회 ) CAFC: United States Court of Appeals for the Federal Circuit( 미국연방지구항소법원 ) CDMA: Code Division Multiple Access( 코드분할다중접속 ) CEN: Comité Européen de Normalisation( 유럽표준화위원회 ) CENELEC: Comité Européen de Normalisation Électrotechnique( 유럽전기표준화위원회 ) CJEU: Court of Justice of European Union( 유럽사법재판소 ) DIN: Deutsche Industrie Normen( 독일국가표준화기구 ) DMB Digital Multimedia Broadcasting의약자 DOJ: Department of Justice( 미국법무부 ) EC: European Commission(EU집행위원회 ) EN : European Norm( 유럽표준 ) EU: European Union( 유럽연합 ) ETSI: European Telecommunications Standards Institute( 유럽전기통신표준기구 ) FRAND: Fair, Reasonable and Non-Discriminatory의약자 FTC: Federal Trade Commission( 미국연방거래위원회 ) GPRS: General Packet Radio Service의약자 GSM: Global System for Mobile Communications의약자 IEC: International Electrotechnical Commission( 국제전기기술위원회 ) IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers( 미국전기전자학회 ) IEEE-SA: IEEE Standards Association(IEEE 표준협회 ) IPR: Intellectual Property Rights( 지식재산권 ) vii

11 ISO: International Organization for Standardization( 국제표준화기구 ) ITC: International Trade Commission( 미국무역위원회 ) ITU: International Telecommunication Union( 국제전기통신연합 ) ITU-R: ITU Radiocommunication Sector(ITU-방송분과 ) ITU-T: ITU Telecommunication Standardization Sector(ITU-통신표준분과 ) KSA: Korean Standards Association( 한국표준협회 ) KATS: Korean Agency for Technology and Standards( 국가기술표준원 ) LOA: Letter of Assurance( 확약서 ) LOI: Letter of Intent( 의향서 ) LOR: License of Right( 자발적실시허락제도 ) LTE: Long Term Evolution의약자 MOU: Memorandum of Understanding( 양해각서 ) NPE: Non-Practicing Entity( 비실시주체 ) PAE: Patent Assertion Entity( 특허소송등권리행사로이익을추구하는주체 ) RAND: Reasonable and Non-Discriminatory의약자 RF: Royalty Free( 로열티없는, 무상의 ) SA: Standards Australia( 호주표준청 ) SEP: Standard Essential Patents( 표준필수특허 ) SSO: Standard Setting Organization( 표준화기구통칭 ) TTA: Telecommunications Technology Association( 한국정보통신기술협회 ) TTC: Telecommunication Technology Committee( 일본정보통신기술위원회 ) UMTS: Universal Mobile Telecommunications Service의약자 USPTO: United States Patent and Trademark Office( 미국특허청 ) W3C: World Wide Web Consortium( 국제웹표준화기구 ) WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access( 광대역코드분할다중접속 ) 3GPP: 3rd Generation Partnership Project의약자 (3세대이동통신규격작성을위한공동연구프로젝트 ) viii

12 목차 국문초록일러두기약어표 제 1 장서론 1 제1절연구의배경과목적 1 Ⅰ. 연구의배경 1 Ⅱ. 연구의목적 3 제2절연구의범위와방법 6 Ⅰ. 연구의범위 6 Ⅱ. 연구의방법 9 제 2 장표준특허와이에대한규제현황 12 제1절기술혁신과표준특허 12 Ⅰ. 기술혁신과특허그리고표준 기술혁신 특허와기술혁신 표준과기술혁신 16 Ⅱ. 표준특허의현황과문제점 표준특허의개념과현황 표준특허의특성 표준특허의문제점 22 Ⅲ. 표준특허에기한권리행사의태양과문제 특허라이센싱을통한권리행사 특허침해소송을통한권리행사 표준특허권리행사에대한규율문제 31 ix

13 제2절표준화기구에의한정책적규제 33 Ⅰ. 표준화기구의현황 국제및지역표준화기구 국가별주요표준화기구 민간표준화기구 39 Ⅱ. 주요표준화기구의특허정책 ISO/IEC/ITU-T/ITU-R의공동특허정책 ETSI의특허정책 ANSI의특허정책 IEEE의특허정책 TTA의특허정책 49 Ⅲ. 표준화기구정책적규제의한계와개선논의 정책적규제의한계 표준화기구의개선논의 53 제3절표준특허에대한법적규제 53 Ⅰ. 특허법상강제실시에의한규제 재정에의한강제실시 통상실시권허여심판에의한강제실시 특허법에의한표준특허규제의한계 56 Ⅱ. 경쟁법적용을통한공적규제 소송을통한특허권의행사규제 표준특허관련특허권의행사 경쟁법에의한표준특허규제의한계 63 Ⅲ. 표준특허규율에관한특허법과경쟁법의관계 특허법과경쟁법의관계 독점규제법제59조의해석 합리적인표준특허규율을위한접근방식 70 x

14 제 3 장각국의표준특허관련분쟁현황 74 제1절미국 74 Ⅰ. 미국연방법원의표준특허관련특허침해소송 애플대삼성사건 ( 캘리포니아주 ) 애플대모토로라사건 ( 일리노이주 ) Innovatio IP Ventures 사건 ( 일리노이주 ) 에릭슨대 D-Link 시스템사건 ( 택사스주 ) CSIRO 대시스코사건 ( 택사스주 ) 93 Ⅱ. 미국국제무역위원회 (ITC) 의표준특허관련사건 모토로라-애플 ITC 사건 모토로라-마이크로소프트 ITC 사건 삼성-애플 ITC 사건 ITC 사건판단의시사점 104 Ⅲ. 미국연방법원의표준특허관련계약위반소송 애플대모토로라사건 ( 위스콘신주 ) 마이크로소프트대모토로라사건 ( 워싱턴주 ) 리얼택대 LSI 사건 ( 캘리포니아주 ) 계약위반소송판단의시사점 113 제2절 EU 및유럽주요국 115 Ⅰ. 유럽사법재판소 (CJEU) 의표준특허관련판단 사건의개요 법무심의관 (Advocate General) 의의견 유럽사법재판소 (CJEU) 판결의요지 대상판결의시사점 123 Ⅱ. 독일법원의표준특허관련사건 Standard-Spundfaß 사건 Orange Book Standard 사건 독일하급심판결동향 128 Ⅲ. 네덜란드법원의표준특허관련사건 130 xi

15 1. 필립스대 SK카세텐사건 LG 대소니가처분사건 삼성대애플사건 132 제3절아시아주요국 133 Ⅰ. 일본의표준특허관련사건 삼성과애플간의가처분신청사건 애플과삼성간의채무부존재확인소송판결 142 Ⅱ. 한국의표준특허관련사건 삼성과애플간의특허침해소송 한국과일본의판결에서나타난법리비교 182 제4절각국의사례가우리에게주는시사점 FRAND 확약의계약법적효력에관한검토필요 표준특허침해소송에있어권리남용항변의중요성 표준특허침해소송에있어손해배상의역할재조명 189 제 4 장 FRAND 확약의계약법적효력 191 제1절 FRAND 확약의검토에필요한전제사항 191 Ⅰ. FRAND 확약관련절차및내용 FRAND 확약의제출절차 FRAND 확약의내용과방식 FRAND 확약과 IPR 정책의상호관련성 194 Ⅱ. FRAND 확약과관련되는준거법 FRAND 확약의해석에관한준거법 표준특허라이선스계약에관한준거법 표준특허침해소송과관련된준거법 199 제2절 FRAND 확약의계약법적효력 199 Ⅰ. 다양한견해의존재 200 xii

16 1. 청약의유인으로보는견해 구속력있는청약으로보는견해 제3자를위한계약 으로보는견해 각견해에따른분쟁해결방식의차이점 209 Ⅱ. FRAND 확약의계약법적효력검토 청약의유인과청약의구별 제3자를위한계약의성립요건 비판적검토와대안제시 계약법적접근의유용성과보완방향 219 Ⅲ. FRAND 확약에따른교섭당사자간법률관계 FRAND의의미와보충의필요성 FRAND 해석과관련된주요법규 실시협상당사자의교섭의무의공평한배분 계약법적접근의한계와규제적접근을통한보완 229 제 5 장권리남용법리에의한금지청구및손해배상청구의한계 231 제1절권리남용법리에의한표준특허의사법적규율 231 Ⅰ. 권리남용법리에의한표준특허규율의필요성 표준특허문제의 liability rule에따른규율 성실교섭의무위반에따른소송상제재 특허법과경쟁법을포괄하는권리남용론정립 235 Ⅱ. 민법상권리남용금지의원칙 민법상권리남용금지의원칙 성실교섭의무위반에의한권리남용법리의적용 240 Ⅲ. 특허권남용론에대한고찰 미국의특허권남용법리 우리의특허권남용론검토 특허권남용론의재구성 265 제 2 절 FRAND 확약에따른금지청구권행사의한계 275 xiii

17 Ⅰ. 각국의법제와판례동향 미국 독일 일본 281 Ⅱ. 우리의법리분석 우리의법리와하급심판례 FRAND 확약위반에따른권리남용법리의전면적적용 286 제3절 FRAND 확약에따른손해배상청구권행사의한계 291 Ⅰ. 각국의법제현황과판례동향 미국 독일 일본 294 Ⅱ. 우리의법리분석 우리의법리와관련판례 FRAND 확약위반에따른권리남용법리의제한적적용 298 제 6 장결론 302 제1절논의의종합 302 Ⅰ. 표준특허규율문제의보편성과특수성 특허권남용규제이슈로서보편성 FRAND 확약에의한표준특허문제의특수성 표준특허특수성에대한접근방식검토 303 Ⅱ. FRAND 확약에대한계약법적검토와한계보완 FRAND 확약의계약법적효력검토 당사자간성실교섭의무의구체화를위한보완 FRAND 확약의준수여부에관한사법적규율 306 Ⅲ. FRAND 확약에의한특허침해소송상권리행사한계 금지청구권과손해배상청구권의분리고찰 FRAND 확약에따른금지청구권행사의한계 309 xiv

18 3. FRAND 확약에따른손해배상청구권의한계 310 제2절제언및향후과제 표준화기구의 IPR정책개선 자발적실시허락제도의도입검토 특허침해손해배상실무의개선 314 참고문헌 317 부록 (Annex) 327 Abstract 346 xv

19 표목차 < 표 1> 표준의경제적효과 18 < 표 2> 국가별표준특허현황 ( 상위10개국 ) 20 < 표 3> 유럽및북미지역표준화기구이동통신분야표준특허현황 21 < 표 4> Georgia-Pacific 기준과 RAND 조건에부합하게수정된기준 108 < 표 5> 주요표준화기구의확약내용및방식등 192 < 표 6> FRAND의개념과관련되는주요법규 224 < 표 7> 주요각국의특허침해에따른특허법상손해배상근거조문비교 273 < 표 8> FRAND 확약준수에관한규제근거와항변유형 307 그림목차 < 그림 1> 국제ㆍ지역ㆍ국가단위표준화기구의대표적예 34 < 그림 2> 특허권의행사와관련된영역구분 273 xvi

20 제 1 장서론 제 1 절연구의배경과목적 Ⅰ. 연구의배경 최근정보통신기술 (Information and Communication Technology, ICT) 산업이급속히발전하고혁신적기술의보편적활용을위하여산업표준제도가활발하게운용되면서산업표준에지식재산권 (intellectual property right) 이포함되어지식재산권법과경쟁법이상충하는문제가빈번히발생하고있다. 정보통신분야의기술은대개컴퓨터프로그램 ( 때로는하드웨어와결합하여 ) 에의하여구현되는데, 그러한기술내지발명은그속성상누적적 (accumulative) 이고통합적 (integrated) 인성질을가진다. 이때문에 ICT 분야에서는제3자가개발한기술을이전받거나실시허락을받지않고서는시장에진입하거나사업을영위하기어려운경우가많다. 그대표적인분야가통신기술과컴퓨터기술이융합되어급속히성장한모바일디바이스 (mobile device) 1) 분야이다. 이처럼제3자의기술이전및라이선스가불가피한상황에서기술표준으로선정된특허를보유한자는표준선정과정에서통상자신의특허기술을제3자에게실시할것을표준화기구에약속하는데, 최근이러한표준필수특허 2) 를보유한사업자와실시자모두관련시장에서이익을극대화하기위하여전략적행태를보임에따라표준특허침해를놓고법적분쟁이급증하게되었다. 이 1) 모바일디바이스 (mobile device) 는 휴대용장치 를뜻하며, 일반적으로터치입력이가능한표시화면이나소형자판을가지고있는휴대할수있는컴퓨터장치를말한다. 소형랩탑과 PDA가초기형태였으나애플의아이폰, 아이패드출시로촉발된스마트폰, 태블릿의급격한보급을통해보편화되었다. 현재는스마트워치 (smart watch) 로진화를거듭하고있는데, 모바일디바이스의중심에는스마트폰 (smart phone) 이위치하고있다. 2) 표준필수특허 (Standard Essential Patents, SEP) 는표준화기구에서제정한표준규격을기술적으로구현하는과정에서필수적으로실시되는특허를말하며, 필수특허 (Essential Patents) 로표현하기도한다. 이하에서는이를 표준특허 로타문헌이나자료에서 표준필수특허 내지 SEP 라고표현된경우이를함께사용하기로한다. 1

21 는표준특허의양면성에기인하는것으로표준특허는나날이경쟁이치열해지는글로벌시장에서사업자가경쟁우위를확보하기위한핵심도구임과동시에다른한편으로시장에서의경쟁제한을유발할수있는수단이될수있기때문이다. 본연구의직접적인계기는삼성전자 ( 이하 삼성 ) 와애플간의국제적인특허분쟁에서비롯되었다. 이분쟁은전세계를배경으로진행된소송규모와국내외언론보도때문에일반국민들에게도큰관심사가되었다. 삼성과애플간분쟁을포함하여전세계스마트폰시장을분점하고있는구글진영 3) 과애플간의특허분쟁, 모토로라와마이크로소프트간의특허분쟁등을통해표준특허권자의소송상권리행사의한계문제가쟁점으로부각되었다. 2011년에시작된삼성과애플간의특허분쟁은 2014년 8월미국을제외한다른나라에서그동안진행되었던특허소송을모두취하하기로합의하면서잠정적으로일단락되었다. 4) 표준특허를둘러싼일련의분쟁과정에서각국의법원과경쟁당국은특허기술에대한표준설정에부수하여특허권자가표준화기구에제출한약속의의미와표준특허권자의소송상권리행사의한계에관하여다양한법적판단을내린바있다. 현재경쟁법 5) 분야의표준특허권의행사에관한공적규제는어느정도방향성을잡아가고있지만, 지식재산권법 6) 분야 ( 특히특허침해소송 ) 에있어서는 3) 구글이인수한모토로라를포함하여구글의안드로이드 (android) 운영체제를주로활용하는삼성, htc 등스마트폰제조사들을통칭한다. 4) 2014년 8월삼성과애플의소취하합의에앞서 2014년 5월에는모토로라를인수한구글과애플간일련의특허소송에대한소취하합의도이루어졌다. 한편미국에서진행된모토로라와마이크로소프트의특허소송및계약위반소송역시 2015년 9월말합의에의한소취하로마무리되었다. 5) 경쟁법 (competition law) 과유사한용어로독일은경제법 (wirtschaftrecht), 미국은반독점법 (antitrust law) 이라는표현을사용하나, 외국의문헌을직접인용하는경우외에는 경쟁법 이란용어를사용한다. 국내에서시행되고있는법률인 독점규제및공정거래에관한법률 을칭할경우에는 독점규제법 으로약칭한다. 6) 지식재산권법 (intellectual property law) 과유사한용어로지적재산법 ( 知的財産法 ), 지적재산권법 ( 知的財産權法 ), 지적소유권법 ( 知的所有權法 ) 등이사용되고있으나, 과거의국내문헌이나일본문헌을직접인용하는경우외에는현행법령용어인 지식재산권법 을사용하기로한다. 상세한용어의변천사에관하여박준석, 무체재산권ㆍ지적소유권ㆍ지적재산권ㆍ지식재산권, 서울대학교법학제53권제4호 ( ), 109 이하참조. 2

22 삼성과애플의소취하합의에따라우리나라를포함하여각국법원의추가판단의기회가아쉽게도사라진상황이다. 비록전세계적으로진행되었던스마트폰분야의특허전쟁은소강국면을맞이하고있지만, 표준특허현황 7) 과중요성에비추어표준특허권자의특허권행사를둘러싸고국내외에서분쟁이발생할가능성은여전하다. 8) 표준특허권자의소송상권리행사의한계문제는명확히해결되지않은법적쟁점들이많아후속연구가계속진행되고있는상황이다. Ⅱ. 연구의목적 일반적인시장이론 (market theory) 에의하면기술역시거래의대상이므로대상기술의이전가격내지실시허락의대가는기술시장에서의수요와공급이균형을이루는지점에서결정되는것이원칙이다. 그런데실제기술시장 (technology market) 에서는기술정보의맥락의존성, 공급자와수요자간정보의비대칭성등의특수한사정으로인하여시장실패 (market failure) 가나타나기쉽다. 이러한까닭에특허라이선스분야에서는일반적인시장과다른방식으로기술거래가이루어져왔는데, ICT 분야에서빈번하게활용되고있는특허풀 (patent pool) 과상호실시허락 (cross license) 9) 이그대표적인예이다. 기술표준에특허기술이필수적으로포함되는표준특허의경우일반적인특 7) 2016년 3월기준세계 3대국제표준화기구 (ISO, IEC, ITU) 에등록된우리표준특허건수는총 782건이다. 이는미국 (3101건) 과핀란드 (2539건), 일본 (2146건), 프랑스 (1265 건 ) 에이어세계 5위수준이며, 전년대비 62.2% 늘면서국제평균증가율 (8.9%) 보다 7배빠르게급증하고있다 ( 전자신문 자 [IP노믹스] 한국표준특허, 세계다섯손가락들어 기사 < 최종방문 > 참조 ). 8) 최근 2016년 5월 24일중국최대통신장비업체인화웨이 (Huawei) 는자사의 4세대이동통신표준과관련된특허 11건을삼성전자가침해했다고주장하면서삼성전자를상대로캘리포니아주북부연방지방법원과중국심천인민법원에이와유사한특허침해손해배상소송을동시에제기하였다고한다 ( 연합뉴스 자 중국화웨이, 삼성전자상대특허권침해소송 기사 < 5/ AKR HTML> 참조 ). 9) 상호실시허락은 교차 ( 크로스 ) 라이선스 라고도하는데, 사전합의에따른실시뿐만아니라특허분쟁중당사자간소송외사후적합의수단으로빈번하게활용되고있다. 3

23 허권처럼독점배타적재산권으로보호하게되면기술의보급과활용이라는기술표준화의목표와상충되는상황이발생할수있다. 이러한상충의문제를회피하기위하여대부분의표준화기구는지식재산권정책 (IPR policy) 을표방하고있다. 여기서표준선정에참여하는주체에게표준화기구가정책적으로요구하는사항은다음두가지로요약된다. 10) 첫째, 표준이될기술을선정하는과정에서선정대상으로고려되는기술에관하여이미특허권이존재하거나특허출원중인경우그사실을사전에공개 (disclosure) 하여야할의무이다. 이러한의무를부과함으로써가장합리적인기술을표준으로선택할수있는기회를사전에가지고자하는것이다. 둘째, 특허권으로보호되는기술이표준으로채택된다면특허권자가표준화절차에서장차누구에게나무상으로실시 (Royalty Free) 하거나공평하고합리적이며비차별적인 (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, 이하 FRAND 로약칭한다 ) 11) 조건으로실시허락할것임을표준화기구에약속 12) 하는것이다. 이러한약속은당사자의협상과라이선스계약체결을통하여표준특허권자의우월적인지위의남용을막고, 해당기술시장내지표준이적용된상품시장에대한접근가능성을확보하기위한것이다. 그럼에도불구하고표준특허를둘러싸고시장에서표준특허권자와실시기업모두자신의이익을극대화하기위하여전략적행태를보임에따라다양한문제들이발생하고있다. 먼저스마트폰과같은기술집약적제품은한제품에무수한특허부품과특허기술이결합ㆍ적용되어야완성품이나올수있는데, 각특허부품과특허기술의권리자에게지급하여야할실시료가과중하게누적 10) Mark A. Lemley, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, 90 Cal. L. Rev (2002), ) FRAND 내지 RAND 조건과관련하여전자는유럽, 후자는미국에서자주사용되는것으로보인다. 양자사이 공정 (Fair) 이란문구때문에법적의미에있어실질적인차이가발생하는것은아니므로우리공정거래위원회지침이나법원판례에서이미널리사용하고있는 FRAND 라는표현으로통칭하도록한다. 다만, 미국의문헌이나판례를인용하는경우일부 RAND 라는표현도함께사용하였다. 12) 특허권자가표준화기구에 FRAND에부합하는실시를할것이라는서면형태의약속과관련하여각종문헌에서이를 선언 (declaration) 내지 확약 (assurance) 등으로해석하여혼용되고있다. 선언은법적구속력이없음을전제로하므로본고에서는위와같은약속이일정한법적구속력을가진다는점을고려하여행정법학계에서이미사용되고있는법률용어인 확약 으로이를통칭하도록한다. 4

24 되어전체로서적정한수준을초과하는실시료과적 (royalty stacking) 문제가지적되고있다. 또한사전공개의무를위반하여표준으로채택되는기술이특허로보호됨을의도적으로은폐한후권리를행사하는특허매복행위 (patent ambush) 가문제된바있다. 한편표준화기구에대한 FRAND 확약에도불구하고특허권자가표준특허에대한실시허락을거절하거나과도한실시료를요구하는이른바특허위협 (hold-up) 13) 과표준특허권자의 FRAND 조건준수를주장 ( 주로경쟁법위반을근거로한다 ) 하면서침해자가실시허락을받지않고계속실시하는이른바역특허위협 (reverse hold-up) 14) 등이문제되고있다. 이에대하여각국의실무와학계는표준특허권자의권리행사에일정한법적한계를설정하는법리를검토함과동시에 FRAND 확약이실질적으로이행될수있도록지식재산권정책 (IPR policy) 의개선을다각적으로모색하고있다. 본연구는표준특허관련특허침해소송 ( 때때로계약위반소송도함께문제된다 ) 을중심으로민법과특허법, 독점규제법의관점을종합하여 FRAND 확약을한표준특허권자와잠재적실시권자 15) 간의법률관계를고찰하고금지청구권과손해배상청구권의행사와제한을둘러싼당사자간이해관계를합리적으로규율하는방안을검토하고자한다. 13) 특허위협 (hold-up) 은특허권자가독점배타적인특허권의효력을이용하여후행연관산업 (downstream industry) 의종사자에게합리적수준을넘어서는과도한실시료 (royalty) 를부과하는행위로서특허강탈, 특허알박기, 특허고액실시등으로번역되기도한다 ( 이하 특허위협 내지 홀드업 ). 경제학적관점에서는특허실시료가정상적인협상을통해정해지는것이아니라, 부당한이득을얻고자하는특허권자의지대추구행위 (rent seeking) 로인해기술혁신이방해되는시장실패의일종으로볼수있다. 14) 역특허위협 (reverse hold-up) 은 hold-out ( 버티기 ) 이라고도하는데 ( 이하 역특허위협 내지 역홀드업 ), 표준특허를실시하는자가특허권자의라이선스제안조건이공정하고합리적이지않다는이유로특허실시에대한보상을하지않음으로써, 특허권자가오히려고액의소송비용을들여자신의특허권을지켜야하는상황을말한다. 15) 표준특허침해소송에있어서피고에해당하는침해혐의자를 ( 특허 ) 침해자, ( 무단 ) 실시자, 잠재적실시권자 등으로표현하는데, 본연구에서는 FRAND 확약에따른라이선스협상을위한관계가표준특허권자와침해혐의자간에인정되므로 잠재적실시권자 로통칭하도록한다. 5

25 제 2 절연구의범위와방법 Ⅰ. 연구의범위 특허권 ( 特許權 ) 은특허법에의하여보호되는배타ㆍ독점적권리로서다른재산권과같은법적보호의대상이다. 일반적인재산권 ( 財産權 ) 은인격의자유로운존립과자기형성을위한물질적기초로평가되는재산에부여되는권리로서재산권의귀속과행사, 이전과관련된법률관계, 권리보호구제수단등에관하여주로민법 ( 民法 ) 을통해규율된다. 그런데특허권은보호의목적과범위, 권리의존속기간을별도로정한특허법 ( 特許法 ) 이존재하므로민법에우선하여적용된다. 16) 다만, 표준특허권자가표준화기구에대해문서로제출한 FRAND 확약의법적효력에관하여는민법의규율을받게될것이다. 한편특허권의행사가야기하는법적문제중내부적 ( 內部的 ) 한계로특허권남용내지권리남용의법리가, 특허권의행사가시장경쟁질서의왜곡을가져오는경우외부적 ( 外部的 ) 한계로독점규제법의적용문제가빈번하게다루어진다. 17) 전자와관련하여민법학계에서논의해온권리남용의법리가특허권의남용사안에적용되는지에관한국내논의가있었고, 후자에관해서는특허권의행사가관련시장의경쟁상황에야기하는영향을놓고특허권과독점규제법간의상충과조화에관하여국내외에서오랜기간다양한논의가진행되었다. 이러한논의는불과얼마전까지만해도단순한이론내지해외사례에불과한감이있었으나최근국내에서도표준특허권의행사에관한법적분쟁이발생하면서 18) 표준특허분야에있어서특허권남용내지권리남용의법리와독점규제법의적용문제는실무상으로매우중요한쟁점이되고있다. 지금까지국내연구는표준특허권자의특허매복행위, 과다한실시료를요구 16) 정상조ㆍ박준석, 지식재산권법 제 3 판, 홍문사, 2013, ) 정상조ㆍ박준석, 위의책, ) 우리나라에서도 공정거래위원회는퀄컴사에대하여특허라이선스실시료의차별적부과나특허기간만료이후의실시료지급합의등의행위를독점규제법위반으로판단하여단일기업에최다과징금인 2,732억원을부과한바있다. 최근삼성전자와애플사가서로를상대로제기한특허침해소송에서 서울중앙지방법원은양사가서로의특허를일부침해하였다는판결을각각선고한바있으며, 그과정에서표준특허권자인삼성전자에대한표준특허권의남용내지독점규제법위반의항변이구체적으로다투어진바있다. 6

26 하는행위, 실시의사가있는잠재적실시권자에대한금지청구권의행사등과같이표준특허권의행사가부당하게경쟁을제한하거나공정한거래를저해하는경우이를공적으로규제하는경쟁법분야의연구 19) 가상당한비중을차지하고있다. 한편지식재산권법분야의국내연구는지식재산권의행사전반에관한남용규제와같은포괄적인논의 20) 에서시작하여근래소위 무효선언에갈음한권리남용 에관한국내판례 21) 가형성되는것을계기로특허법분야에서특허권의남용에관한법리검토 22) 가활발하게논의된바있다. 본연구는 19) 주요연구논문으로이황, 표준설정과정에서특허공개의무위반과특허위협 (Hold-up) 에대한경쟁법의접근, 산업재산권제36호 ( ); 오승한, 사적표준화기구의지식재산권공개의무의범위및공개의무위반행위에대한사후규제, 산업재산권제36호 ( ); 이승규, FRAND 조건위반에대한공정거래법적용가능성, 지적재산권라이센싱의법적규제, 혁신ㆍ경쟁ㆍ규제법센터 (2011); 이황, FRAND 확약위반과특허위협 (hold-up) 에대한공정거래법상규제의기준, 저스티스제129호 (2012.4); 오승한, 표준필수기술선정절차에서기만적 FRAND 확약을제출한특허권자의권리실행제한에관한연구, 지식재산연구제7권제4호 ( ); 오승한, 표준개발과정에서제출된 FRAND 의무위반행위의판단기준에대한연구, 경제법연구제11권제2호 ( ); 이호영, 표준필수특허보유자의 FRAND 확약위반행위에대한공정거래법의집행에관한연구, 상사법연구제31권제4호 (2013) 등. 20) 정상조, 지적소유권남용의규제, 서울대학교법학제36권 3ㆍ4호 (1995); 이문지, 미국의지적재산권남용규제, 기업법연구제17호 (2004.6); 홍봉규, 우리나라에서의지적재산권남용에대한독점규제법의적용, 산업재산권제22호 (2007.4) 등. 21) 대법원은 2004년특허권에무효사유가있음이명백한경우그러한특허권에기초한권리의행사는 권리남용 으로서허용될수없다는방론의판시를하였고 ( 대법원 선고 2000다69194 판결 ), 그후 1, 2심법원의실무는위대법원판결의판시를수용하여신규성또는진보성이결여된특허권의행사에대하여일반적인권리남용법리를적용하기위한주관적사정에관하여고려하지않은채 권리남용 으로허용되지않는다고판시하여왔으며, 대법원은 2012년전원합의체판결로이러한항변을정면으로수용하는판단을내린바있다 ( 대법원 선고 2010다 전원합의체판결 ). 22) 최성준, 무효사유가명백한특허권에기초한금지청구등이권리남용에해당하는지여부, 정보법판례백선, 박영사, 2006; 유대종, 특허무효사유와특허권남용, 산업재산권제21호 ( ); 박성수, 한국의특허권남용규제, Law&Technology 제3 권제1호 (2007.1); 안원모, 무효사유가존재하는특허권의행사와권리남용의항변, 산업재산권제27호 ( ); 권영준, 특허권남용의법리와그관련문제, 산업재산권제36호 ( ); 박준석, 특허권등지적재산권의남용을긍정한우리판례들의논리분석, 민사판례연구제34권, 박영사, 2012; 강헌, 특허권남용에관한연구, 경영법률제23권제2호 (2013.1); 조영선, 특허권남용법리의재구성, 저스티스통권제135호 (2013.4), 박준석, 무효사유있는특허권에기한권리행사와권리남용, Law &Technology 제9권제3호 (2013.5); 강명수,, 특허권남용에대한고찰, 지식재산연구 7

27 2012년선고된삼성과애플간의특허침해소송 1심판결에서나타난다양한특허권남용의항변에주목하여표준특허권에기한특허침해소송을합리적으로규율하기위하여특허권남용내지권리남용의법리 ( 독점규제법위반의항변포함 ) 를살펴보고자한다. 아울러표준특허권행사가권리남용에해당하는지판단하는데중요한기준내지전제사실이되는 FRAND 확약의준수여부와관련하여 FRAND 확약의계약법적효력 23) 및 FRAND의의미해석이중요하다고보았다. 본연구의범위에관한기준은다음과같다. 첫째, 표준특허중표준화기구의표준선정과정에서특허권자의 FRAND 확약을미리제출받은 공적 (de jure) 표준특허를주논의대상으로삼는다. 특허권자의 FRAND 확약이있었는지여부는표준특허권자의소송상권리행사에중대한영향을미칠수있는변수이며, 이러한확약이없는 사실상 (de facto) 표준에해당하는특허권자와는법적지위에있어구별할필요가있기때문이다. 24) 둘째, 본연구는표준특허권자가소송상행사할수있는권리중특허침해소송의대부분을차지하는 금지청구권 과 손해배상청구권 으로나누어특허권의권리행사제한에관한법리를검토한다. 이처럼 금지청구권 과 손해배상청구권 으로나누어고찰하는이유는표준특허권자가표준화기구에제출한 FRAND 확약의취지는제3자의보편적인실시를허여할것이라는철회불가능한 (irrevocable) 약속을포함하고있어기본적으로금지청구권의행사와상충되는면이강한반면, 손해배상청구권의행사는 FRAND 확약자체가제3자에대한보편적실시에따른합리적수준의보상을전제로하고있으므로과거또는장래의권원없는실시에대해손해배상이원칙적으로가능하여야한다는점에서구별되기때문이다. 제9권제2호 (2014.6) 등. 23) FRAND 확약의계약법적효력에관한선행문헌으로박영규, 삼성과애플의분쟁에대한경제적, 특허법적그리고경쟁법적고찰, 비교사법제19권제4호 ( ); 이문지, 표준특허 FRAND 확약의계약법적효력, 경영법률제26권제1호 (2015). 24) 이러한공적표준과사실상표준의차이는경쟁법적용에있어서도표준화기구의표준선정과같은인위적절차를통해형성된우월적지위와관련시장에서대체기술간경쟁과정을거쳐서수요자들의선택을통하여형성된시장지배력의차이점에주목하여달리접근할필요가있다는주장이나오고있다. 최근공정거래위원회는 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 ( 개정 공정거래위원회예규제 247호 )( 이하 공정위심사지침 ) 을개정하면서, 사실상표준특허에대해표준필수특허와동일한판단기준을적용하는관련조항은삭제한바있다. 8

28 본연구에서다루지않은사항들은다음과같다. 먼저경쟁법위반과관련되는 FRAND조건의준수를둘러싼세부쟁점 25) 은경쟁법분야의검토과제이므로이를다루지않았다. 그리고사업자들간에빈번하게활용되고있는특허풀 (patent pool) 이나상호실시허락 (cross license) 과관련되는쟁점역시관련되는부분에서언급하는데그쳤다. 또한합리적실시료 (reasonable royalty) 내지통상실시료산정과같은특허침해에따른손해배상액의산정에관한법리나기준역시특허의경제적가치평가등학제간공동연구의영역으로보아본연구의검토범위에포함하지않았음을밝힌다. Ⅱ. 연구의방법 표준특허가일반특허와다른점은기술표준에특허기술이포함되게되는전제로특허권자가표준화기구에대하여 FRAND 확약이라는번복이불가능한 (irrevocable) 사전동의를하였다는점이다. 이러한실시허락의확약은표준특허권자가표준특허권행사에있어스스로자신을구속할뿐만아니라제3자에게표준특허권자로부터 FRAND조건하에실시허락을받을수있을것이라는신뢰를형성하는기초가된다. 이러한표준특허에근거한특허권자의제반권리행사에관하여근본적으로상이한관점에서접근이가능하다. 먼저 FRAND 확약에근거하여라이선스당사자의교섭과계약체결을통하여상충하는이익 을조정하여야한다는관점 ( 소위계약법적접근 ) 이다. 26) 이러한관점은 FRAND 확약을제출하도록정한각종표준화기구의 IPR 정책과이를구체화 한가이드라인이기본적으로취하고있는입장이다. 이는표준특허권자의확 25) 전형적으로표준특허권자의표준선정전기만행위, 거래거절, 고액실시료내지차별적실시료부과등에대한경쟁법적규제가그러한쟁점에해당한다. 26) 권국현 표준설정과정에서나타나는표준화기구기만행위에대한경쟁법적용의타당성과그적용요건에관하여, 지적재산권라이센싱의법적규제, 혁신ㆍ경쟁ㆍ규제법센터 (2011), ; 경쟁법개입보다민사적접근을강조하는입장으로 1 특허에관해보다많은정보를가지고있는시장참여자들에의한시장중심적해결방안이정부주도형규제보다문제해결에더적합하며, 2 그방식은손해배상소송등을통한사적구제수단으로처리하면되고, 3 표준화과정이수많은이해관계자가개입된복잡한과정임을감안할때경쟁법개입을허용할경우실시료협상에불만을품은제조업자들이경쟁법에호소할소지가커진다는것을이유로들고있다. 9

29 약의취지에반하지않는범위에서사적자치를중시하며이를위반한경우계약위반소송과같은법적구제를예정한다. 27) 반면에 FRAND 확약에근거하여발생한제3자의합법적기대를규제를통해보호하고표준특허권행사를규율하여야한다는관점 ( 소위규제적접근 ) 이다. 28) 이러한관점은표준특허권의행사에관하여각국의경쟁당국이정한특허권행사에관한지침내지가이드라인이기본적으로취하고있는입장이다. 이러한규제적관점은경쟁법과같은공적규제에국한되지않고특허침해소송에서의각종주장과항변사유의인정과같은사법적 ( 司法的 ) 규율까지포괄한다고볼수있다. 29) 여기서사법적 ( 司法的 ) 규율은일반적인공적규제처럼규제대상을직접규율하지않고관련당사자의법적분쟁에대하여법원이사법적판단을통해당사자의권리의무를확인하고선언하는방식으로규율하며, 그러한판단근거에있어도성문법뿐만아니라판례법에의하여법적공백을보다용이하게보충할수있다는점에서구별된다. 본연구는표준특허분쟁을기본적으로당사자간이익조정의문제로보아 FRAND 확약의취지에부합하는라이선스교섭및계약체결문제에관하여계약법적검토가선행되어야한다고보았다. 다만, FRAND 확약에관한법적쟁점해결에있어서계약법적접근에한계가있고실효성이높지않다면규제적접근을통해이를보완할필요가있다. 대표적규제수단으로경쟁법을통한공적규제를들수있겠으나, 본연구는민법, 특허법, 경쟁법을포괄하는 27) 계약법적접근방식의대표적인사례는미국워싱턴주서부연방지방법원에서마이크로소프트가표준특허권자인모토로라를상대로제기한계약위반소송이다. 28) 이호영, 표준필수특허보유자의 FRAND 확약위반행위에대한공정거래법의집행에관한연구, 상사법연구제31권제4호 (2013), 5; 경쟁법을통한규제적접근을지지하는입장으로지적재산권의공정하고합리적인실시료수준을사전적으로산정하는것이쉽지않은것은사실이나, 1 표준특허권자가시장지배력을이용한것으로공정하고합리적이라고인정되는범위를일탈하였는지여부를판단하는것은전혀다른문제이고, 2 종래각국의경쟁당국의그와유사하게다양한맥락에서문제가된거래의적정성판단을해왔으며, 3 이러한상황에서심각한경쟁제한적효과를초래할수있는표준특허권자의 FRAND 확약위반행위에대하여경쟁법집행에회의적인입장을취하는것은지적재산권행사와관련된경쟁정책의역할에관하여지나치게소극적인견해라고한다. 29) 사법적규율을통한규제적관점의대표적사례는독일뒤셀도르프지방법원에서화웨이가 ZTE를상대로제기했던특허침해소송에대한유럽사법재판소 (CJEU) 의선결적판단을들수있다. 10

30 권리남용의법리에터잡아표준특허에기한소송상권리행사에대한사법적 ( 司法的 ) 규율문제를중점적으로검토한다. 30) 한편정보통신분야의표준은국가의범위를초월하여국제기준으로통용됨에따라표준특허분쟁은국제적분쟁으로전화될가능성이높아각국법원의분쟁사례에대한분석이긴요하다고보아각국의표준특허관련분쟁을소개하고그시사점을정리하였다. 31) 외국사례를정리함에있어글로벌스탠다드에부합하는법리의흐름을이해하고이러한추세를우리법의적용과해석에반영하는것은매우유용하지만, 각국에서의소송결과와근거법리는상이한국가별법제, 소송당사자들의이해관계, 소송절차에서드러난사실관계, 소송대리인의소송전략, 각국법원의심리방식의차이등이종합적으로반영된것으로이러한배경을간과하여일반화하여이해할경우자칫우리법해석에오히려혼선을줄소지도있기때문에신중하게접근할필요가있다. 이하제2장에서는표준특허와이에대한규제현황을, 제3장은각국의표준특허관련분쟁사례를살펴보도록한다. 그리고제4장에서 FRAND 확약의계약법적효력을검토하고, 제5장에서는권리남용법리에의한표준특허권리행사의사법적규율문제를살펴보고, 이를기초로 FRAND 확약에따른표준특허권자의금지청구권및손해배상청구권행사의한계를검토한다. 제6장결론에서는본론의논의를종합하고제언및향후과제를정리한다. 30) 경쟁법분야선행연구로최승재, 특허권남용의경쟁법적규율, 세창출판사, 2010; 설민수, 표준특허의명암 ( 상 ), 저스티스통권제140호 (2014.2); 오승한, FRAND 확약특허권자의자발적실시자에대한금지청구권의행사와독점규제법위반책임, 경쟁법연구제29권 (2014.5); 김지홍ㆍ이병주, 기술표준설정과 FRAND 확약, 그공정거래법적의미, 2014년법ㆍ경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 ( ) 등이있으며, 한편지적재산권법분야선행연구로정상조, 특허권남용및표준화, Law& Technology 제3권제6호 ( ); 계승균, 표준특허의법적성격과명암, 지식재산정책지식재산정책 Vol.11(2012.6); 박준석, 표준특허의제문제, 서울대학교법학제 54권제4호 ( ); 송재섭, 표준특허에근거한권리행사의한계, 저스티스통권제140호 (2014.2); 설민수, 표준특허의명암 ( 하 ), 저스티스통권제141호 (2014.4); 이수진, 표준특허와 FRAND 라이센스, 동방문화사, 등이있다. 31) 본연구의표준특허관련해외분쟁사례는각지역및국가별분쟁동향과쟁점의변화등을참조하기위한것으로이들상호간의비교ㆍ분석을주목적으로하는비교법적연구까지시도한것은아님을미리밝혀둔다. 11

31 제 2 장표준특허와이에대한규제현황 독점배타성을속성으로하는일반특허와달리표준특허의경우표준의실시, 확산을위하여널리보급하는것이목적이므로일반적인특허권의행사와동일하게다룰수없는문제가발생한다. 표준특허는특허로서독점적지위와표준으로서공익적지위는근본적으로서로상충관계에있다. 이러한갈등관계는정보통신분야와같이특정기술표준에다수의특허기술이포함되어있을때그리고이로말미암아특허이용에필요한실시료가과다하게누적되는현상 1) 이발생하는경우더욱문제될수있다. 왜냐하면, 표준특허의라이선스에소요되는실시료수준이과도하게높아져표준을적용한제품출시나서비스의제공이어려워진다면해당특허의표준화의의미가현저히퇴색하기때문이다. 이러한표준특허의문제에대하여대부분의표준화기구는지식재산권정책 (IPR Policy) 을통한해당기구차원의정책적규제를시도하고있다. 본장에서는기술혁신과표준특허의개념과관계등을정리하고표준특허의현황과문제점등을살펴본다. 그리고표준특허에기한권리행사규제수단으로우선표준화기구의정책적규제를살펴보고, 특허법과경쟁법에의한법적규제의내용과한계, 표준특허의합리적규율에관한특허법과경쟁법의관계등을검토한다. 제 1 절기술혁신과표준특허 Ⅰ. 기술혁신과특허그리고표준 1) 스마트폰분야의실시료과적 (royalty stacking) 문제에관한실증적조사보고서로 Ann Armstrong, Joseph J. Mueller & Timothy D. Syrett, The smartphone royalty stack: Stack: Surveying Royalty Demands for the Components Within Modern Smartphones, WORKING PAPER < Publications/Documents/The-Smartphone-Royalty-Stack-Armstrong-Mueller-Syrett.pdf 최종방문 > 참조. 12

32 1. 기술혁신 발명 (Invention) 은자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도 ( 高度 ) 한것을말한다. 이러한기술적사상이산업적으로이용가능하고새롭고진보된것이라는특허법의요건 ( 특허법제29조 ) 을충족하면특허라는권리를부여받게된다. 그러나기술적사상이아무리새롭고진보된것이라할지라도그자체만으로소비자에게편리를준다거나산업발전을가져올수는없다. 이러한기술적사상이산업적으로이용되고구체적으로구현되어소비자가사용할수있을때비로소기술혁신이있다고평가할수있다. 2) 이처럼기술혁신 (Innovation) 은기술적사상이구체적으로구현된것이라는점에서발명과는구별되어야할필요가있다. 3) 이러한관점에서기술혁신은새로운물건또는방법에관한기술적사상이실질적으로이용가능하고구체적인상품또는서비스로구현된성과로이해할수있다. 이러한기술혁신을위하여산업분야를막론하고기업과개인은다양한연구개발 (R&D) 활동에노력을기울이고있다. 연구개발의성과는품질개선, 공정개선에그치는경우도많으나일정한법적요건을갖출경우기업과개인은특허권, 디자인권등지식재산권을취득하게된다. 4) 종전에는기업이나개인이연구개발의성과를자신이영위하는사업분야에적용하고자폐쇄적형태인기술혁신 (closed innovation) 을도모했었다. 그러나최근산업전반의융복합화추세에따라한기업이자신의사업활동에필요한모든연구개발행위를수행하기어려운상황을맞이하게되었다. 이러한산업구조의변화에따라기업이나개인이내부뿐만아니라외부의기술을적극적으로받아들이는한편자신이개발하거나개량한기술을다시외부에제공하는방식과같이개방형기술혁신 (open innovation) 5) 전략을취하고있다. 이러한개방형혁신모델은기업의자산및수익구조를다변화하여기업의경쟁력을높이는역할을하고있 2) William Kingston, Direct Protection of Innovation, Kluwer Academic Publishers, ) 같은취지로구대환, 표준특허의효과적인관리방안, 산업재산권제42호 ( ), 17. 4) 기업이나개인의사정과정책에따라연구개발의성과를영업비밀 (trade secret) 로유지ㆍ관리하기도한다. 5) 개방형혁신 (Open Innovation) 이라는용어는 1960년대부터사용되었으나, 2003년미국버클리대학의 Henry Chesbrough 교수가주창하여널리알려지게된다. 13

33 다. 개방형기술혁신에필연적으로수반되는기술과노하우의거래와유통은기술혁신의산업내파급력을높이고기술혁신의혜택을보다많은사람에게확산하는역할을한다. 이러한개방형혁신 (open innovation) 모델은특히 IT산업분야에서보다보편적이다. 왜냐하면정보처리기술내지통신기술은대개컴퓨터프로그램내지때로는하드웨어와결합하여구현되는데, 이에관한기술내지발명은그속성상누적적 (accumulative) 이고통합적 (integrated) 인성질을가지고있다. 그대표적인예가모바일통신기술과컴퓨터기술이융합되어현재급속히성장한스마트폰분야라고하겠다. 스마트폰이가져온기술의융합과새로운시장창조를통한혁신은과거산업혁명을능가하는정보혁명을가져온것으로평가되고있다. 2. 특허와기술혁신 특허권은발명에대하여부여되는배타적권리이다. 6) 특허법은등록된특허에관하여 독점적실시권 과 배타적금지권 을부여하고있다. 7) 전자는특허권자가타인의방해를받음이없이스스로특허를실시하거나제3자에게실시권을부여할수있는권능으로구체화되고, 후자는제3자가특허권자의허락없이특허를실시하였을경우이를금지하거나그로인한손해배상을청구할수있는권능으로구체화된다. 특허권은자연권의성질을가진다는견해도있었으나 8), 지금은기술혁신및산업발전이라는법정책적인목적을위하여인정되는새로운기술의공개에대한대가로이해하는것이대체적이다. 6) 특허법제94조특허권자는업으로서그특허발명을실시할권리를독점한다. 7) 정상조ㆍ박준석, 지식재산권법 제3판, 홍문사, ; 송영식ㆍ이상정ㆍ김병일, 지적재산법 14정판, 세창출판사, 2015, 93-94; 조영선, 특허법 제5판, 박영사, 2015, ) 자연권사상에근거한노동이론 (labor theory) 은역사적으로특허권의개념형성에지대한영향을주었는데발명자의정신적노력의소산인특허발명은발명자의소유이며, 특허권은자연권으로서절대적인권리라는관념이형성되었다. 이후미국에서특허권의본질을특허권자의실시를위한권리 ( 독점권 ) 이아니라타인의실시를배제하기위한권리 ( 배제권 ) 에있다고보아방어적권리로서특허권의개념을형성하는데영향을주었다. 14

34 그런데특허제도상특허명세서를통하여기술을공개한다고할지라도특허기술은누구나자유롭게이용할수있는것은아니다. 특허기술을사용하기위해서는특허권자에게실시허락을받아야하고실시료 (royalty) 등적절한보상을지급한다는전제에서기술을공개하고제3자가이러한기술을이용하도록하는것이특허의본질에부합한다. 개방형혁신이강조되는요즘상황에서특허의경제적가치는특허권자에게특허권의실시나양도등을통하여금전적보상을가져다주고, 실시권자에게는특허기술이적용된제품또는서비스생산등을통해경제적수익을창출하도록돕는데있다고할것이다. 법제도와는별개의관점에서특허가기술혁신에얼마나기여했는지에관하여는다양한시각이존재한다. 9) 최근일련의특허분쟁으로인하여스마트폰산업분야에있어서특허권이오히려후속혁신을저해하는방해요소로지적되기도한다. 10) 기술혁신은개별산업의특성에따라경쟁에의존할수도있고, 특허와같은지식재산권의보호에더의존할수도있다고한다. 가령화학산업에서는경쟁보다특허보호가혁신에더중요하나, 자동차ㆍ반도체ㆍ컴퓨터산업에있어서는특허보호보다경쟁에의하여주로혁신이이루어진다는연구결과가있다. 11) 삼성과애플의특허소송으로대표되는스마트폰분야의일련의분쟁상황은표준특허권보호가관련시장에서의경쟁을오히려저해할소지가있다는점을여실히보여주고있다. 이는각국의법원과경쟁당국이표준특허권자의권리행사를제한하는법리와경쟁법집행을통한규제를활발하게검토하고있는이유이기도하다. 9) 정상조, 특허법의변화 : 기술혁신에미친영향을중심으로, Law&Technology 제11 권제4호 (2015.7), 6-7; 정상조교수는기술혁신이점진적으로이루어지고하나의제품이나서비스가많은발명으로구성되어있는 IT 분야에서는특허제도의폐해가많이나타나고있는것이부인할수없는사실이라고보면서도특허제도의긍정적역할을인정한이론적견해도많고실증적으로도특허제도의역할과필요성을여전히강조하고있다. 10) Mark A. Lemley, Software Patents and the Return of Funtioanl Claiming, 2013 Wisconsin L. Rev. 905; IT분야의특허특히소프트웨어발명특허는연구개발투자또는생산성향상과전혀무관하거나오히려반비례한것으로알려져있다 ( 정상조, 위의논문, 각주 28 재인용 ). 11) Machael Carrier, Unraveling the Patent-Antitrust Paradox, 150 U. Penn. Law Review, (2010)

35 3. 표준과기술혁신 일반적으로표준은제품의특성이나관련공정및생산방법을규정하는문서로서공통적이고반복적인사용을위해서제시된규칙이나지침을의미한다. 12) 특히정보통신기술분야의표준은 정보의생산ㆍ가공ㆍ유통ㆍ축적등정보통신과관련된제품및서비스등의호환성 (compatability) 과상호연동성 (interoperability) 을확보하고정보의공동활용을촉진하기위하여정보통신주체간에합의된규약 (protocol) 의집합 을말한다. 13) 다시말해표준은다양한제품이나공정중에서여러사람이공통으로사용하고있거나사용하기로정한것이다. 공공기관이나표준화기구가산업정책이나안전성및효율성확보를위하여선정한표준을공적표준 (de jure standard) 14) 이라하고, 사용자들에의하여시장에서경쟁을통하여자연스럽게형성된표준을사실상표준 (de facto standard) 15) 이라고한다. IT분야의표준은서로다른기업이제공하는제품혹은서비스가원활하게작용하도록보장하는상호연동성 (interoperability) 기준과일정한범주내에있는다양한제품들에대하여최소한의요건을정한성능 (performance) 기준을포괄하는의미를가지고있다. 표준은전통적으로대량생산및비용절감을위한호환성확보, 소비자를위한최저품질보장, 효율성극대화를위한복잡성의감소, 정보제공의역할을수행해왔으나, 근래에는세계시장을배경으로한무역자유화영향으로교역의촉진을위한무역장벽판단기준 16), 동일한표준단위사용을통한경제ㆍ사회의통합기준으로서자리매 12) 김기현ㆍ이승민ㆍ이준하, 표준과특허의관계및표준특허의정의와특성, Patent21 통권제95호 (2011.5), ) 구대환 ( 주 3), 6. 14) 공적표준의대표적인예로 CDMA(2G), UMTS(3G), LTE(4G) 등일련의통신특허를들수있다. 15) 사실상의표준을비공식표준 (informal standards) 이라고도하며, 최근의예로 DVD의차세대버전으로블루레이 (Blu-ray) 와 HD DVD간경쟁의결과블루레이방식이사실상업계표준이된것을들수있다. 16) 선진국은세계시장에서자국무역에장애가되는부분을제거하고개발도상국에대한무역견제수단으로 WTO 및 FTA 협정에서표준문제를다루고있다. 특히 95년 1 월부터발효된 WTO/TBT협정은국가표준과인증제도가국제무역에불필요한장벽이되지않도록하는한편국가규격이필요한경우국제규격을따르도록의무화하고있 16

36 김하고있다. 표준제도를통한상품및서비스간상호호환성의확대는생산자에게는시장의확대와안정적인수요기반확보를가져오고, 소비자에게는더넓은호환성과더많은선택가능성을제공하여소비효용을높인다. 특히공동의표준개발은표준을구성하는기술요소들을통합적으로관리함으로써표준구현에필요한기술거래비용의감소를가져와더낮은비용으로더많은상품및서비스를생산하는데기여할수있어효율성을증가시키는친경쟁적인효과가있다. 17) Ⅱ. 표준특허의현황과문제점 1. 표준특허의개념과현황 표준특허는표준문서의규격을기술적으로구현하는과정에서필수적으로이용하여야하는특허로서과거에는단순히 필수특허 (Essential Patents) 로불리기도하였다. 18) 이는 ISO, ITU, ETSI 등의표준화기구에서제정한표준규격을기술적으로구현하는과정에서필수적으로실시되는특허를말하는데, 특허청구범위를구성하는복수의청구항들중하나이상의청구항이표준문서에읽히는특허를표준특허라할수있다. 19) 예를들어 CDMA 표준문서규격 고, 구소련의붕괴에따른냉전종식, WTO 출범으로세계가하나의시장화되면서표준은세계시장선점및기업의경쟁력의기본요건으로서의그역할이증대되고있다. 17) 윤선희ㆍ임근영, 지재권과산업표준화및반독점법관계연구, 지적재산권연구센터연구보고서 99-02(1999), ) 김기현ㆍ이승민ㆍ이준하 ( 주 12), 13. 한편 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 ( 개정 공정거래위원회예규제247호, 이하 공정위심사지침 ) Ⅰ.3. 가.(6) 은 표준필수특허 란표준기술을구현하는상품을생산하거나서비스를공급하기위해서는필수적으로실시허락을받아야하는특허로서, 실시자에게공정하고합리적이며비차별적인 (FRAND : Fair Reasonable And Non- Discriminatory) 조건으로실시허락할것이라는자발적인확약이요청되는특허라고정의하고있다. 19) 표준특허에관한통상적인정의와각종표준화기구별다양한정의현황을실증적으로분석한자료로 Rudi Bekkers & Andrew Updegrove, A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide (report), 17

37 에포함되고 CDMA 표준기술을사용하는휴대폰을제조하거나이용할때필수적으로사용되는특허를표준특허라고할수있다. 일반적으로이동통신분야의 CDMA, GSM, WCDMA. DMB, LTE 관련특허들은모두표준특허의범주에포함된다고할수있다. < 표 1> 표준의경제적효과 20) ( 단위 : %) 효과 독일 (DIN) 1999 영국 (BSI) 2005 호주 (SA) 2007 프랑스 (AFNO R)2008 분석기간 분석분야 생산량 노동생산성 TFP 21) TFP 표준성장률 노동생산성증가율 표준보유량 1% 증가 생산성영향 GDP 성장률 GDP 성장률표준기여도 GDP 성장기여도 정보통신기술의급속한발전은기술의융복합화를가속시키는한편여타기술분야전반에걸쳐공통성과호환성을지원할수있는정보통신기술이상호접목되는결과를가져왔다. 과거에는주로기술개발완료후표준화가이루어지는후행표준이대부분이었으나, 현재는표준화완료후기술개발에들어가는선행표준내지표준화와기술개발을동시에진행하는병행표준이급 National Academies of Science (Sep. 17, 2012), ) 정원준ㆍ정현준, ICT 표준경쟁현황과시사점, 정보통신방송정책제26권제7호통권제575호 (2014.4), ) 총요소생산성 (Total Factor Productivity) 의약자로이는기술발전, 규모의경제, 범위의경제, 자원배분개선으로설명되는생산과정의전반적인효율성을의미한다. 18

38 격하게증가하는추세에있다. 22) 이처럼선행표준내지병행표준이증가됨에따라표준규격에포함되는특허인표준특허를확보하기위한사업자들의경쟁이급증하고있다. 표준특허는표준기술을구현하기위하여반드시실시하여야하는기술이므로기술적가치뿐만아니라높은시장가치를가지게된다. 23) 개별국가차원의법제도로통합할수없는부분을국제표준이해결하고있는현상황에서전세계시장을배경으로하는표준특허의경제적가치가더욱부각되고있다. 2015년 6월기준표준화단체중가장상위기관이며전분야의표준화를담당하는국제표준화기구인 ISO, IEC, ITU의표준특허현황은다음과같다. 24) 위표준화기구에는 2014년 12월대비 327건의표준특허가신규로선언되었고, 현재까지누적된표준특허선언건수는총11,434건이다. 표준화기구별로는 ISO 576건, ISO와 IEC의공동기술위원회인 JTC1 25) 4,338건, IEC 722건, ITU는 ITU-T가 5,124건, ITU-R에 674건의표준특허가누적선언된것으로분석되었다. IT기술표준화를주요업무로서담당하는 ISO/IEC JTC1 및 ITU의표준특허가총10,136건으로전체중 88.6% 의압도적비중을차지하고있으며, 기계나화학및전자전기분야에대비하여계속적으로 IT분야에표준특허가집중되고있는상황이다. 표준화기구별우리나라의선언건수는 ISO 31건, ISO/IEC JTC1 252건,IEC 19건, ITU-T 134건, ITU-R 52건으로전년 6건의선언이증가하였고 2015년 6월기준누적건수는 488건으로집계되었다. 26) 22) 박재문, 방송통신표준화의과제, TTA Journal(Vol.134), 2011, 5; 여기서 ITU의표준연구는선행표준이 57% 를차지하고후행표준이 14% 를차지하는데반해우리나라는아직까지선행표준이 28%, 후행표준이 41% 를차지하고있는것으로나타났다. 23) 이만섭 표준특허확보해야세계시장지배, 기계저널49-12( ), ) 특허청-한국지식재산전략원, SEP Inside Vol.7(2015.9), ) ISO/IEC Joint Technical Committee 1 26) 2015년 6월기준국가별표준특허순위를살펴보면, 우리나라가작년과동일한점유율 (4.3%) 로 6위를유지하고있다. 상위 5개국 ( 미국-핀란드-일본-프랑스-독일순 ) 중프랑스를제외한나머지국가들은국제표준화기구에서소량의특허를더확보한가운데핀란드가전년대비 4.5% 의점유율을확대한것이두드러진다. 이는 2015년상반기 ISO/IEC JTC1에서의핀란드노키아 (Nokia) 의대대적인특허선언과 2015년 4월노키아의프랑스전기통신장비회사 (Alcatel Lucent) 인수가영향을준것으로분석된다. 19

39 < 표 2> 국가별표준특허현황 ( 상위10개국 ) 순위 국가 표준특허수 전년대비 비중 (%) 전년대비증감 (%) 1 미국 3, (26.9) 핀란드 2, (21.2) 일본 1,980 8 (17.3) 프랑스 1, (11.0) 독일 (4.7) - 6 한국 (43.0) 스웨덴 (3.1) 네덜란드 (2.9) - 9 영국 (1.8) 캐나다 (1.7) - 기타 (5.1) - 계 11, 아울러기술표준화가활발한분야인이동통신분야에있어유럽과미국의주요표준화기구의표준특허현황은다음과같다. 27) 먼저 LTE 기술로대표되어가장활발한표준화활동이이루어지고있는 3GPP에서는미국이여전히 15,082건의특허로수위를지키고있으며 2위한국 4,087건에비해 3배이상의특허를보유한것으로나타났다. 중국-핀란드-스웨덴순으로표준특허를보유한것으로나타났고 3위이하의국가들의표준특허보유수는유의미한차이를보이지않고있다. 북미지역 IEEE의이동통신표준특허와관련하여미국이 224건을보유하여가장많은것으로나타났고, 그뒤로프랑스-핀란드-일본-한국순으로표준특허를보유한것으로나타나고있다. 27) SEP Inside( 주 24), 47-48; 유럽지역은 ETSI에서관리하는 3세대이동통신표준협력단체 (3GPP) 에선언된표준특허를, 북미지역은국제전기전자기술자협회 (IEEE) 에선언된표준특허를집계한자료이다. 20

40 < 표 3> 유럽및북미지역표준화기구이동통신분야표준특허현황 3GPP IEEE 1 위 미국 15,082 1 위 미국 위 한국 4,087 2 위 프랑스 위 중국 3,569 3 위 핀란드 위 핀란드 3,379 4 위 일본 78 5 위 스웨덴 3,008 5 위 한국 표준특허의특성 특허는배타적권리로서기술혁신에투자할동기를갖도록특허권자에게부여되는것이고공중이제한없이특허기술을이용할것을예정하고있지않다. 특허권자의권리의행사또는활용을통한이익은발명에대한인센티브로작용하여또다른발명을유도한다. 반면표준은시장참여자에게공통의기준이나규격을제시함으로써이를중심으로사업자가관련시장에서함께경쟁하는것을가능하게하며이를조성한다. 이러한점에서특허는표준과상반되는속성을가지고있다. 즉표준은사업자와소비자다수가이를함께이용 ( 共有 ) 할것을전제로제정된것인데반해특허는특허권자또는특허권자가사용을허락한자에한하여사용 ( 私有 ) 할수있기때문이다. 28) 한편표준은많은사람이동일한규격의기술을사용하도록하여편리성을증진시킴으로써기술을확산시킨다. 특허도특허출원서에첨부한명세서의공개를통해기술을공개하고확산시키는역할을한다. 그리고표준은동일한규격의기술을바탕으로성능을개선하거나확장, 연동되는기술을조장하는데, 특허도실시허락을통하여이를기초로한개량발명 (invention of improvement) 을유도하는역할을한다. 이처럼표준과특허는직간접으로기술확산에기여하고확산된기술을기초로후속혁신 (follow-on innovation) 을조장한다는측면에서는공통적인속성을가지고있다. 정리하면, 표준특허는근본적으로기술의공유와사유라는상반되는속성을 28) 특허청 - 한국특허정보원, 알기쉬운표준특허핸드북, 2011, 6. 21

41 가지고있으며, 기술의확산과후속혁신을조장한다는측면에서는상호보완적으로작용하기도한다. 본연구의주된관심분야인이동통신내지스마트폰분야의표준특허는시장경쟁을조성하는친경쟁적인효과뿐만아니라사업자의공동행위와같은경쟁을제한할수있는요인이될수도있다. 따라서표준특허가산업의효율성을높이고경쟁환경을조성하면서특허권자와실시권자의혁신유인을제공하기위해서는표준특허의상반되는속성에대한입체적인고려가필요하다. 기술시장에서의독점력강화수단으로사용될수있는표준특허는기술공유라는목적을위하여권리행사에있어일정한한계를부여하거나규제하는것이불가피하나, 특허권으로서의성질을잃는것은아니므로혁신에대한적정수준의보상이가능하도록표준특허권을보호할필요도함께가지고있다. 3. 표준특허의문제점 표준특허의등장은일견표준과특허가조화롭게공존하는계기를제공하는듯했으나, 최근스마트폰산업에서의표준특허를둘러싼일련의특허분쟁이발생하면서표준특허의상충되는속성이법적분쟁형태로표면화되기에이르렀다. 종전에는표준화활동과관련하여특허권등지식재산권의행사가표준규격의이용을방해하는일은거의발생하지않았다. 왜냐하면종전의표준화활동은이미존재하는제품이나서비스에대하여이를공급하는제조자들이각자이미개발한기술을출자하여사후 ( 事後 ) 표준을채택하는방식위주로이루어졌기때문이다. 표준화활동에참여하는사업자는이미표준규격의이용자였고다른참여사업자로부터특허권의실시허락을받을필요가있었기때문에스스로특허권의행사를자제할수있었다. 이경우특허풀, 상호실시허락과같은특허라이선스방식 29) 이널리이루어졌는데, 이에관여하는사업자는다른사업자가가지고있는기술에관하여이해도가높고표준규격에어떠한특허권들이포함되는지알수있어특허권행사로인하여표준화활동이저해되는문제도크지않았다. 29) 이러한특수한형태의라이선스는실시료가부과되지않거나부과되더라고미미한수준으로책정되었다. 22

42 그런데 1980년대이후인터넷, 무선통신등 ICT 분야에다양한기술혁신이동시다발적으로이루어지면서표준화활동은종전과다르게사전 ( 事前 ) 표준을채택하려는방향으로변화하게된다. 30) 사전표준의경우참여사업자가신속한제품및서비스화를염두에두고표준규격작성과병행하여이미상당한투자를하여제품이나서비스를개발하는경우가많다. 사전표준을선정함에있어해당표준규격이채택되지않거나표준규격의채택이후에다른특허권의행사로해당표준규격을이용할수없게되는경우상당한기회비용 (sunk-cost) 이발생하게된다. 아울려사업을영위하지않는개인이나대학ㆍ연구소등과같은연구자의신기술개발이활성화되면서제조나생산을하지않는연구개발자 (NPE) 가표준화활동에적극적으로참여하는새로운경향이나타나게되었다. 31) 이와같은기술개발환경변화로표준화에참여하는사업자는사전적으로채택된표준규격에어떠한특허권이포함되어있는지알기어려운상황에처하게되었다. 이처럼표준기술개발비용의증가, 표준화참여사업자의다양화, 참여사업자들간의표준구성기술에대한정보격차등으로말미암아표준화과정을거처특정특허기술이표준규격의필수특허로채택된경우, 해당표준특허권자는표준규격의채택후에표준규격을이용하는 ( 또는이용하는것으로보이는 ) 실시기업에대하여적극적인특허권의행사에나서게된다. 이러한표준특허권의적극적행사에따른일련의법적분쟁으로말미암아표준특허권의행사가표준을통한기술확산, 후속혁신을저해할수있다는우려까지제기되기에이르렀다. 32) 이러한문제상황을극복하고표준의효율성을유지하기위해표준개발과정에서지켜져야하는세가지기본원칙은다음과같다. 33) 첫째, 표준개발의개방성, 둘째, 표준개발과정의투명성, 셋째, 표준개발결과물인표준에대한접근성보장이바로그것이다. 표준화절차에참여한특허권자가표준화기구에대하여 FRAND 조건으로라이선스할것임을확약하도록하고있는것은바로표준결과물에대한접근성보장원칙을원활 30) 이수진, 표준특허와 FRAND 라이센스, 동방문화사, 2015, ) 이수진, 위의책, ) OECD, Policy Roundtables Standard Setting, DAF/COMP(2010)33, ) 오승한, 사적표준화기구의지식재산권공개의무의범위및공개의무위반행위에대한사후규제, 산업재산권법제36호 ( ),

43 하게실현하기위한것이다. 그럼에도불구하고표준특허를둘러싸고관련시장에서표준특허권자와실시기업모두자신의이익을극대화하기위하여전략적행태를보임에따라다양한문제들이발생하고있다. 먼저특허에관한공개의무를위반하여표준으로채택되는기술이특허로보호됨을의도적으로은폐하는이른바특허매복 (patent ambush) 이문제된바있다. 34) 한편스마트폰과같은기술융합형제품은한제품에무수한특허부품과특허기술이결합ㆍ적용되어야완성품이나올수있는데, 각특허기술의권리자에게지급하여야할실시료가과중하게누적되어전체적으로적정한수준을초과하는실시료과적 (royalty stacking) 35) 현상이문제로지적되고있다. 또한표준화기구에대한 FRAND 확약에도불구하고특허권자가표준특허에대한실시허락을거절하거나과도한실시료를요구하는이른바특허위협 (hold-up) 36) 과표준특허권자의권리행사제한 ( 주로경쟁법위반을근거로한주장 ) 을근거삼아침해자 ( 실시자 ) 가실시협상을지연하면서실시허락을받지않고계속실시하는이른바역특허위협 (reverse hold-up) 37) 등이문제가되고있다. Ⅲ. 표준특허에기한권리행사의태양과문제 우리를포함한각국의특허법은등록된특허에관하여핵심적으로두가지권능을부여하고있다. 하나는 독점적실시권 이고, 다른하나는 배타적금지권 이다. 전자는특허권자가타인의방해를받음이없이스스로특허를실시하거나제3자에게계약의형태로실시권을부여할수있는권능이고, 후자는제 3자가특허권자의허락없이특허를실시하였을경우소송의형태로이를금 34) OECD( 주 32), ) Mark A. Lemley & Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 Texas Law Review 1991 (2007). 36) 대표적인연구문헌으로 Carl Shapiro, Injunctions, Hold-Up and Patent Royalties. Competition Policy Ctr., Working Paper No.CPC (2006); Joseph Farrell et al. Standard Setting, Patent, and Hold-up, Antitrust Law Journal Vol.74 No.3 (2007) 참조. 37) 역홀드업이문제된국내외사례의소개자료로이수진, 표준특허의 Unwilling Licensee와역홀드업에관한연구, 산업재산권제44호 (2014.8),

44 지하거나침해에따른손해배상을청구할수있는권능이라고할수있다. 이 하는표준특허의경우에도공통적으로적용되는특허권에기한권리행사태양 을살펴본다. 1. 특허라이센싱을통한권리행사 특허라이선스계약 38) 은특허권자이외의자가업으로서특허발명을실시하는것을허락하는것을의미한다. 특허발명이물건인경우그물건을생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함한다. 이하같다 ) 을하는행위를, 방법의발명인경우에는그방법을사용하는행위를허여하는것을의미한다. 이를통하여실시권자는기술의실시를허락받아적법하게사용할수있고, 특허권자는실시권자로부터실시료 (royalty) 를받아이익을얻는다. 특허실시권을얻는방법은당사자의계약에의한방법 ( 約定實施 ) 외에법률의규정에의해발생하는법정실시 ( 法定實施 ), 특허청장의결정등행정처분에의해발생하는강제실시 ( 强制實施 ) 등이있다. 약정실시는특허권자 (patentee) 가실시권자 (licensee) 에게특허발명을일정한범위에서실시할수있도록허용하고실시권자가특허권자에게일정한실시료 (royalty) 를지급하는것을내용으로하는계약이다. 이러한약정실시는통상특허발명의이용을위하여당사자간에사전적 (ex-ante) 으로체결되는라이선스계약을의미하나, 경우에따라대상기술이특허로보호되는지명확하지않거나라이선스협상이결렬되어먼저대상기술을이용하고소송이나중재등분쟁해결절차를거쳐사후적 (ex-post) 으로실시료를지불하는합의까지포괄하는의미로사용되기도한다. 39) 38) 미국의특허법이나저작권법에서는공통적으로 라이선스 (license) 라는용어를사용하고있지만, 독일의경우특허법에서는 실시 (Lizenz) 라는용어를사용하고저작권법에서는 허락 (Einraumung) 이라는용어를사용한다. 일본과우리나라는특허법에서 實施 라는용어를사용하고저작권법에서 利用許諾 이라는용어를사용하고있다. 여기서는특허라이선스계약을라이센싱 (licensing), 실시허락, 실시허여, 실시계약등의용어를혼용하였다. 아울러특허권자 (patentee) 와같은실시권설정자를라이센서 (licensor) 로, 실시권자를라이센시 (licensee) 로, 잠재적실시권자중 FRAND조건에따라실시계약을체결할의사가있는자를실시의향자 (willing licensee) 로부르기로한다. 39) 한편특허침해소송에있어손해배상원칙의적용을사후적 (ex-post) 강제실시라고보면 25

45 특허라이선스계약실무상실시료 (royalty) 책정단위를기준으로일괄실시계약, 세퍼레이트계약, 하이브리드계약등의형태로분류할수있으며, 특수한형태의라이선스방식으로특허풀과상호실시합의를이하에서간략히살펴본다. 가. 실시료책정단위에따른분류 (1) 일괄실시계약 (Package license) 일괄실시계약은패키지라이선스라고도하며, 하나의계약으로여러특허기술의실시권을부여하는방식으로기술을사용ㆍ실시하기위한일체의것들을일괄적으로허락하는계약방식을말한다. 이러한방식은기술과관련된다수의특허를보유한특허권자 (licensor) 가통상특허포트폴리오 (Portfolio) 라고불리는복수의특허기술에대하여포괄하여함께실시권을설정하는것으로필요로하는기술자원을한꺼번에얻을수있는장점은있으나비용부담이상당하고끼워팔기 40) 와같은경쟁법위반이문제될수있다. (2) 개별실시계약 (separate license) 개별실시계약은세퍼레이트계약이라고도하며, 각각의특허기술에대하여 별도로실시권을부여하는방식으로각권리별로라이센서와라이센시간에 합리적인라이선스조건을도출하여특허기술을개별적으로계약하는방식을 서특허법에의한강제실시제도는사전적 (ex ante) 강제실시로보는견해도있다 [ 남수경, 손해배상원칙의특허제도에의적용, Law&Technology 제11권제6호 ( ), 55]. 이견해는일단강제실시권이설정되면특허권자는물권적보호원칙을주장할수없고실시료상당액의배상액만청구할수있으므로, 강제실시제도는손해배상원칙 (liability rule) 의효과를내재화한법적장치라고보고있다. 40) 공정위심사지침 Ⅲ.3. 라.(5) 는하나의또는밀접하게관련된복수의특허를실시허락하면서다수의특허들을함께실시허락하는패키지실시허락 (Package Licensing) 은관련기술에대한탐색비용과특허권자와의교섭비용절감, 특허침해에따른소송위험감소, 연구개발을위한투자의불확실성제거등을통해관련시장의효율성을제고하는친경쟁적효과를발생시킬수있다. 그러나불필요한특허를함께구입하도록강제하는것은끼워팔기에해당될수있다고보고있다. 26

46 의미한다. 이러한계약을체결하기위해서는각각의특허기술에대한가치평가와이에기반한로열티산정 41) 이수반되어야한다. 이는법원이특허침해에따른손해배상판단기준의하나인합리적인실시료 (reasonable royalty) 는개별특허별로손해액을산정하는것을원칙으로하므로개별실시계약형태로라이선스하는경우얻을수있는수익을손해로보는측면에서법원의통상실시료상당의손해액산정은개별실시계약형태의라이선스를전제로하는것으로이해할수있다. (3) 하이브리드계약 (Hybrid license) 하이브리드계약은라이센서와라이센시간에장기적으로협력및제휴를통하여기술라이센싱을하는경우주로체결하는계약방식이다. 단일계약으로모든특허기술뿐만아니라관련노하우등을함께라이선스하는방식으로해당기술과관련된여러가지의권리ㆍ의무관계가단일계약의형태로합의된다. 42) 라이센시가특정특허권이소멸되더라도기타특허및노하우등을지속적으로이용하기를원하는경우하이브리드계약형태로체결될수있으나개별특허권의존속기간을초과하여실시합의를하는경우특허권의남용내지경쟁법위반이문제될수있다. 나. 특수한형태의특허실시 (1) 특허풀 (Patent pool) 특허풀이란복수의특허권자가각각보유하는특허를취합하여상호간에또 는제 3 자에게공동으로실시하는협정을의미한다. 특허풀은보완적인기술을 통합적으로운영함으로써관련기술분야에대한탐색비용, 복수의특허권자에 41) 로열티산정방식은매우다양하나대표적으로정액 (lump sum) 실시료와경상 (running) 실시료가있다. 실무상가장많이활용되는경상실시료산정에있어서주요쟁점은실시료요율 (rate) 과이를적용하는기본단위즉실시료기초 (base) 를어떻게정할것인가에있다. 42) 자세한내용은신한섭, Hybrid License, 산업재산권제23호 (2007.8), 223 이하참조. 27

47 대한교섭비용등을절감하고, 침해소송에따른기술이용의위험을감소시켜, 관련시장의효율성을제고하고기술의이용을촉진시키는역할을한다. 43) 특허풀은다수의특허권자들이특허업무대행기관에자신들의특허를공동으로위탁ㆍ관리하여발생하는특허권의집합체 44) 를지칭하며, 표준규격의경우표준실시에필수적인특허들을한데모아서단번에사용허락을받는방식으로운용될수있다. (2) 상호실시허락 (Cross license) 상호실시허락이란복수의특허권자가각각보유하는특허에대하여서로실시를허락하는협정으로특히특허분쟁과정의합의수단으로이용되는경우가많다. 이러한상호실시허락은특허풀에비해연관된사업자의수가적고, 운영방식또한덜조직적인특성을갖는다. 그러나기술이용의촉진과거래비용절감등의친경쟁적효과에도불구하고사업자간공동행위, 제3의경쟁사업자배제가능성등으로인해경쟁을저해할우려가있다는점에서특허풀과상당한공통점이있다. 45) 2. 특허침해소송을통한권리행사 특허침해소송이란특허권자와제 3 자사이의특허권침해여부에관한소송 으로서일반적으로특허법제 126 조의금지청구소송, 특허법제 128 조및민법 제 750 조의손해배상청구소송, 특허법제 131 조의신용회복청구소송등을말한 43) 공정위심사지침 Ⅲ.4. 가. 44) 특허풀의대표적인관리기관으로는 MPEG LA와 VIA Licensing을들수있다. 1996년에설립된 MPEG LA는 MPEG-2, MPEG-4, AVC, VC1, DVD 등비디오압축기술에관한특허풀을주로다루고있다. 가장성공적인사례인 MPEG-2 기술특허풀의연간라이센싱수입은천만달러를넘어서고있다. 2007년에는 Zenith의 VSB특허를주축으로디지털TV에필요한특허들을모은 ATSC특허풀이결성되었다. VIA Licensing 은 MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC, HE AAC 등주로오디오압축관련기술표준및기타 , RFID 등을다루고있다 [ 고충곤, 특허와기술표준, 지적재산권제28호, ( ), 94]. 45) 공정위심사지침 Ⅲ.4. 나. 28

48 다. 그리고특허권침해란권한없이타인의특허권으로되어있는특허발명을업으로실시하는것이다. 특허권자는업으로서그특허발명을실시할권리를독점하는것이므로이권리를침해한다는것은결국침해자가업으로서실시한물건이나방법이특허권자의특허권에저촉된다는것이다. 따라서, 특허침해소송에있어서특허권자인원고는 1 자신이특허권자인사실, 2 피고가업으로서어느특정한물건이나방법을실시하고있는사실 ( 침해대상의특정 ), 3 피고가실시한것이원고의특허발명에저촉된다 ( 원고의특허발명의보호범위에속한다 ) 는사실을공통으로주장하여야한다. 가. 침해금지청구및예방청구 특허권자는자기의권리를침해한자또는침해할우려가있는자에대하여그침해의금지또는예방을청구할수있다 ( 특허법제126조제1항 ). 특허권자가특허침해금지또는예방청구를구하기위한요건사실은 1 원고가특허권등의권리자일것, 2 피고의실시행위가있을것, 3 피고의실시행위가특허발명의보호범위에속할것, 4 현재의침해행위또는장래의침해의개연성이있을것이며, 침해자의고의또는과실을요구하지않는다. 침해금지또는침해예방청구의실효성을확보하기위하여침해행위를조성한물건 ( 물건을생산하는방법의발명인경우에는침해행위로생긴물건을포함 ) 의폐기, 침해행위에제공된시설의제거기타침해의예방에필요한행위를아울러청구할수있다 ( 특허법제126조제2항 ). 나. 손해배상청구 특허권자는고의또는과실에의하여자기의특허권을침해한자에대하여침해로인하여입은손해의배상을청구할수있다 ( 특허법제128조제1항 ). 특허권침해를이유로한손해배상청구의요건사실은 1 위법한침해행위 ( 금지청구의요건사실과같다 ) 에더하여 2 침해자의고의또는과실, 3 손해 ( 손해의발생, 손해발생과침해행위간의인과관계, 손해액 ) 로구성되어있다. 특허법은위 2 요건과관련하여, 타인의특허권을침해한자는그침해행위에대 29

49 하여과실이있는것으로추정된다고규정하고있다 ( 특허법제130조 ). 위 3 요건과관련하여, 특허권자의일실판매이익상당또는침해자의이익액을특허권자의손해액으로추정하고, 특허권자는특허발명의실시에대하여통상받을수있는금액을손해액으로하여청구할수도있다. 46) 만일손해액이통상받을수있는금액을초과하는경우에는그초과액에대하여도청구할수있는데, 이경우침해자에게고의또는중과실이없는때에는그초과액상당의손해액을정함에있어법원은이를참작할수있다. 법원은손해의발생, 손해의발생과침해행위사이의인과관계는입증되었으나, 손해액의입증이극히곤란한경우변론전체의취지와증거조사의결과에기초하여상당한손해액을인정할수있다 ( 특허법제128조 ). 47) 46) 실무상손해배상청구에있어과실이인정되지않는경우를대비하거나실시료상당의이익을반환청구하는차원에서특허침해에기한부당이득반환청구도빈번하게활용되고있다. 47) 특허법제128조 ( 손해액의추정등 ) 1 특허권자또는전용실시권자는고의나과실로자기의특허권또는전용실시권을침해한자에대하여그침해에의하여자기가입은손해의배상을청구하는경우그권리를침해한자가그침해행위를하게한물건을양도하였을때에는그물건의양도수량에특허권자또는전용실시권자가그침해행위가없었다면판매할수있었던물건의단위수량당이익액을곱한금액을특허권자또는전용실시권자가입은손해액으로할수있다. 2 제1항에따라손해액을산정하는경우손해액은특허권자또는전용실시권자가생산할수있었던물건의수량에서실제판매한물건의수량을뺀수량에단위수량당이익액을곱한금액을한도로한다. 다만, 특허권자또는전용실시권자가침해행위외의사유로판매할수없었던사정이있으면그침해행위외의사유로판매할수없었던수량에따른금액을빼야한다. 3 특허권자또는전용실시권자가고의나과실로자기의특허권또는전용실시권을침해한자에대하여그침해에의하여자기가입은손해의배상을청구하는경우권리를침해한자가그침해행위로이익을얻었을때에는그이익액을특허권자또는전용실시권자가입은손해액으로추정한다. 4 특허권자또는전용실시권자가고의나과실로자기의특허권또는전용실시권을침해한자에대하여그침해에의하여자기가입은손해의배상을청구하는경우그특허발명의실시에대하여통상적으로받을수있는금액을특허권자또는전용실시권자가입은손해액으로하여손해배상을청구할수있다. 5 제4항에도불구하고손해액이같은항에따른금액을초과하는경우에는그초과액에대해서도손해배상을청구할수있다. 이경우특허권또는전용실시권을침해한자에게고의또는중대한과실이없을때에는법원은손해배상액을산정할때그사실을고려할수있다. 6 법원은특허권또는전용실시권의침해에관한소송에서손해가발생된것은인 30

50 다. 신용회복청구등 특허권자는고의또는과실에의하여특허침해를함으로써자기의업무상의신용을실추하게한자에대하여, 손해배상청구에갈음하거나혹은그와함께업무상의신용회복을위하여필요한조치를명하여줄것을법원에청구할수있다 ( 특허법제131조 ). 3. 표준특허권리행사에대한규율문제 표준특허에관하여전용실시권이나독점적통상실시권의설정은공적표준설정의취지에배치되고특허권자가표준화기구에제출하는약속에도반하는것이므로표준특허권자는기본적으로통상실시권허여의방식으로권리를행사하게된다. 48) 이에관하여표준화기구는 IPR 정책과부속가이드라인을통해당사자의사전교섭을통한라이선스계약체결을유도하고있다. 표준화기구의 IPR 정책및가이드라인의내용은크게권리공개규칙, 라이선스규칙, 협상규칙으로나누어볼수있는데그내용은다음과같다. 49) 첫째, 표준규격에포함될가능성이있는기술이자사의특허권등의대상이될것을인식한참여사업자는그취지를표준화기구에공개한다. 둘째, 위와같이공개한특허권자는해당기술이표준규격에포함된경우그특허의라이선스조건을사전에알리며 RAND 또는 FRAND 확약을내용으로하는서면제출을의무화한다. 셋째, 표준화기구는표준규격에포함되었거나포함될가능성이있는특허기술에대하여특허의유효성, 침해여부확인이나실시를위한당사자간협 정되나그손해액을증명하기위하여필요한사실을증명하는것이해당사실의성질상극히곤란한경우에는제1항부터제5항까지의규정에도불구하고변론전체의취지와증거조사의결과에기초하여상당한손해액을인정할수있다. [ 전문개정 ] 48) 표준특허실시를위한라이선스계약역시거래당사자간사적자치에따라계약의내용과실시조건이결정될것인데, 구체적인방식과관련하여표준기술규격을구성하는유사한패밀리특허등을포괄하는일괄실시계약이빈번하게활용되나실시되는표준특허의비중과중요성에따라개별실시계약형태로체결될수도있을것이다. 이에더하여표준특허와함께중요한상용특허를보유한사업자간에는상호실시합의를통하여전략적인제휴관계를맺는경우가많다. 49) 주요표준화기구의 IPR 정책및가이드라인의상세한내용은다음절에서다룬다. 31

51 상이나소송에는원칙적으로직접관여하지않는다. 표준화기구의 IPR 정책및가이드라인의취지대로표준특허관련라이선스계약이표준규격제품의개발과출시를위하여당사자간에사전 (ex-ante) 에체결되는것이이상적이나현실에서는대상표준기술이특허로보호되는지분명치않거나제품의출시일정까지라이선스협상을가능하지않은사정등으로표준특허기술을먼저이용하고추후소송이나중재등분쟁해결절차를거쳐사후적 (ex-post) 으로실시합의에이르는경우도빈번하다. 표준특허는정보재 ( 情報財 ) 로서비경합성, 비배제성이라는속성을가지므로물리적으로해당표준기술의사용을막기는어렵다. 이경우표준특허권자가근거없는실시행위를저지할수있는법적수단은특허권자가무단실시자를상대로특허침해소송을제기하는것이다. 최근에는자기의특허를실시하여제품이나서비스를제공하지않는비실시주체 (NPE) 가표준특허를취득하기위한활발한움직임을보이고있다. 50) 표준특허의경우특허를실시하고있는특허권자나비실시주체 (NPE) 모두높은수준의실시료를받기위하여전략적으로특허침해소송을활용할가능성이높다. 51) 특히표준특허사용을금지하게하는소송을제기하거나경고장을보내는등이를제기할기세를보이는것만으로특허라이선스협상에있어특허권자의지위를우세하게만들어그결과 FRAND조건에부합하지않는실시계약을체결하게강제하는수단이될수있다. 표준특허권자가자신의법적이익을보호받기위하여라이선스없이특허를실시하고있는자에대하여특허침해소송등적극적권리행사에나서는경우, 법원은 FRAND 확약에의하여라이선스계약이체결된것으로인정할수있는지, 아니면라이선스계약체결을위한협상의무만인정되는지, FRAND 확약 50) 연합뉴스, 자, 특허관리전문회사 (NPE) 표준특허확보급증 기사 < ww.yonhapnews.co.kr/bulletin/2013/06/05/ akr html> 참조 51) 최근 2016년 5월 24일중국최대통신장비업체인화웨이 (Huawei) 는자사의 4세대이동통신표준과관련된특허 11건을삼성전자가침해했다고주장하면서삼성전자를상대로캘리포니아주북부연방지방법원과중국심천인민법원에이와유사한특허침해손해배상소송을동시에제기하였다고한다. 이를두고화웨이가고액의실시료를받기보다는삼성과크로스라이선스를염두한소송전략이라는분석이나오고있다. ( 연합뉴스 자 중국화웨이, 삼성전자상대특허권침해소송 기사, <htt p:// 참조 ). 32

52 의취지상표준특허권자의금지청구는불허되어야하는지, 표준특허권자의손해배상청구는언제나합리적인실시료내지통상의실시료에한정되는지등의문제에봉착하게된다. 52) 만일일반적인특허권자처럼여과없이소송상권리구제를해준다면이는표준화내지표준제도의취지를크게몰각시킬수있으며, 반대로특허권자의소송상권리행사를대폭제한한다면특허권자에대한정당한보상이라는관점에서인센티브기능이저하되고이에편승하여표준특허를무단으로실시하면서라이선스협상에적극적으로나서지않는역효과도예상된다. 이처럼특허침해소송에있어서표준특허권자의권리행사의한계를설정하고잠재적실시권자와이해관계를조정하는문제는표준특허권리행사에관해새롭게대두된난제 ( 難題 ) 이다. 제 2 절표준화기구에의한정책적규제 Ⅰ. 표준화기구의현황 표준화기구 (Standard Setting Organization, SSO) 는공적으로설립된전문기구와사적으로사업자들이구성한기구로구분된다. 먼저공적으로설립된표준화기구는개발표준의효력범위에따라국제표준화기구, 지역표준화기구, 국가표준화기구로나뉘고, 사적으로구성된민간표준화기구는포럼, 컨소시엄등으로나뉜다. 공적표준화기구에서의표준화의결정주체는기관이나민간표준화기구에서의표준화의결정주체는포럼의회원또는컨소시엄의구성원이다. 공적표준화기구의절차적공식성에의하여표준화가시간적으로지체되는현상을개선하고자근래기업및이용자중심으로민간표준화기구가활성화되고있다. 53) 특히 ICT분야를중심으로사업자들이자발적으로결성한포 52) 표준특허분쟁이주로발생하는미국과유럽중미국연방대법원차원의판례는아직나오지않은상태이고, 유렵은독일뒤셀도르프지방법원에서화웨이가 ZTE를상대로제기했던특허침해소송에대한유럽사법재판소 (CJEU) 의선결적판단을통해경쟁법위반의항변과관련된일부쟁점에대한판단이이루어진상태이다. 53) 최근이러한포럼과국제표준화기구의연계를강화하여포럼규격이국제표준규격의원안으로심의되기도하고그것이그대로국제표준규격으로채택되는사례도늘고 33

53 럼(forum)을 통해 비교적 단기에 사전표준을 결정하는 사례가 늘고 있다.54) 앞서 언급한 바와 같이 공적 표준화기구는 국제, 지역, 국가 표준화기구로 나뉘는데, 대표적인 국제표준화기구는 ITU, ISO, IEC 등이 있다. 지역 표준화 기구로는 유럽의 ETSI가 있으며, 국가별 표준화기구로는 대표적으로 미국의 ANSI, 일본의 TTC, 우리나라의 TTA 등을 들 수 있다. 국제 표준화기구는 모 든 WTO회원국의 관련 국가 표준화기구가 회원으로 가입할 수 있도록 공개된 국제기구를 의미한다.55) 지역 표준화기구는 역내 국가 간 협정에 의해 설립된 기구이며, 국가 표준화기구는 국제표준을 자국으로 수용하고 자국 내 표준화 활동을 통해 보유한 기술을 국제표준화 하는 등 표준화기구와 개별 국가를 연 계하는 기능을 수행한다. <그림 1> 국제ㆍ지역ㆍ국가 단위 표준화기구의 대표적 예 54) 있다. 포럼 표준규격은 미리 정해진 절차에 따라 채택되고, 채택된 표준규격은 참여사업자 이외의 자에게도 공개된다는 점에서 공적인 표준화 기구의 표준 설정과 매우 유사하 다. 포럼 내지 컨소시엄의 형태로 운영되는 민간 표준화기구는 표준제정을 목적으로 하는 표준화(Standard Activity), 표준화기구에 표준제정을 위한 기고를 목적으로 하는 사전표준화(Pre-standard Activity), 기술의 성숙 및 보급에 따라 장기간의 상호운용성 제공 및 구현협약 제정을 목적으로 하는 구현활동 및 상호운용성(Implementation & 55) Interoperability Activity) 활동 등을 수행하고 있다. WTO/TBT Annex1 준용. 34

54 1. 국제및지역표준화기구 가. ISO/IEC/ITU ISO는국제표준의제정을목적으로 1947년에설립된비정부기관이고, IEC는 1904년국제전기학술대회에서설립하기로결정되어 1906년전기전자및관련기술국제규격제정및발간을위해설립되었다. 두기구모두스위스제네바에본부를두고있다. 우리나라는두기구에전공업진흥청표준국 (Korean Bureau of Standards) 이 1963년에최초가입했으며, 1999년이후국가기술표준원 (KATS) 56) 이우리나라의국가위원회를담당하는기관으로등록되어있다. ITU는 1865년유럽국가중심으로만국전신연합이설립된이후유ㆍ무선통신을포괄적으로취급하게되면서 1932년에 ITU로개편되었다. 스위스제네바에본부를두고있는 ITU는유선통신뿐아니라전파, 방송및위성주파수에대한국제적인표준을개발하고있으며개발도상국에대한기술지원, 전기통신업무의효율성증진등의역할을수행해왔다. ITU는전파통신부문 (ITU-R) 과전기통신표준화부문 (ITU-T) 및전기통신개발부문 (ITU-D) 으로구성되어있으며, 방송통신표준은 ITU-R에서, 정보통신표준은 ITU-T에서담당하고있다. 나. ISO/IEC JTC1 ISO/IEC JTC1는정보처리시스템에대한국제표준화위원회 (ISO/TC97) 와정보기기에대한국제표준화위원회 (IEC/TC83) 를통합하여 1987년에설립된공동기술위원회이다. 동위원회는 ISO/IEC간정보기술분야의상호간에협력적으로국제표준화를추진하기위해설립되었다. ICT분야정보기술에대한국제표준화를목표로하며, 주요임무는 IT 시스템과규칙의설계및개발, IT 제품과시스템의품질과성능, IT시스템의정보의보안성, 응용프로그램들간의호환성, 단일화된규칙과시스템환경구축, 그리고이용자와친숙한사용자인터페이스를표준화시키는것이다. 56) 국가기술표준원은대한민국국가표준 (KS) 의제ㆍ개정, 인증, 품질안전등을담당하는한국의대표표준기관으로현재산업통상자원부산하기구이다. 35

55 ISO/IEC JTC1의회원은정회원 (Participating Members), 준회원 (Observer Members), 그리고협력회원 (Liaison Members) 으로구분된다. 정회원은 ISO 또는 IEC 회원국이어야하며, 회원국별하나의기관만이정회원으로등록된다. 또한정회원은표준화활동에참여할의무가있고과제및국제표준등의채택에대한투표권을가질수있다. 준회원은 ISO 또는 IEC 회원국이어야하고, 투표권은없으나회의참석및기고서제출이가능하고활동문서를받을수있다. 협력회원은기준에따라내부및외부협력회원으로나눠지며표준화활동과관련된내ㆍ외부기구로서해당되는회의참석및자료입수는가능하나투표권은없다. 다. 유럽지역의 ETSI 대표적인지역표준화기구인 ETSI(European Telecommunications Standards Institute, 유럽전기통신규격협회 ) 는유럽공동체 (European Community, 현재 EU) 의집행위원회가 1987년에발행했던 전기통신서비스및기기를위한공동시장형성에관한녹서 (Green Paper) 에근거하여 1988년에설립되었다. ETSI는회원사들이필요로하는기술표준을개발하는것과정보통신관련분야에요구되는표준을개발함에따라정보통신표준을촉진시키는데에기여하고세계표준을사전에구축하기위한목표를가지고설립되었다. ETSI는 EU차원의유럽표준개발뿐만아니라 3GPP, 세계표준협력회의 (GSC) 및 ISO/IEC/ITU등과같은국제표준화기구와협력하고있다. 1998년유럽연합 (EU) 의 기술표준과규제분야의정보제공절차지침 57) 에따라공인된유럽표준화기구는 ETSI 외에전기ㆍ통신분야를제외하는모든분야의유럽규격을다루는유럽표준화위원회 (Comité Européen de Normalisation, CEN) 과전기, 전자분야의유럽규격을다루는유럽전기표준화위원회 (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique, CENELEC) 이있다. 그중 ETSI는유ㆍ무선, 전파, 융합, 방송및인터넷기술을포함하고있는 ICT 전체분야를포괄하고있고, 그중에서도무선ㆍ이동통신분야표준화에서대표적인 3GPP 57) OJ L 204, 이는 Directive 98/48/EC(OJ L 217, ) 에의해개정되었다. 36

56 로인해큰영향력을가지고있다. ETSI 회원은정회원 (Full Members), 준회원 (Associate Members) 및참관회원 (Observers) 으로구분하고있다. 회원의참가자격에지역제한을두고있지않으며정회원의자격은유럽내법인이어야하고권한은총회임원, 이사회피선의역할을수행할수있으며투표권이있다. 준회원의자격은기타지역법인이면되고투표권이있으며참관회원은투표권이없다. 58) 2. 국가별주요표준화기구 가. 미국의 ANSI 미국표준협회 (American National Standards Institute, 이하 ANSI ) 는미국의표준화활동을관리ㆍ조정하고표준화적합성여부에따라미국국가표준 (ANS) 승인여부를결정하는비영리단체이다. ANSI는직접표준을개발하지않고, 대신표준개발기구들의절차를관리하고미국국가표준 (ANS) 제안이가능한지여부를인정한다. ANSI의인정을받은기구는 ASD(Accredited Standards Developer) 라고칭하고약 200여개가있으며이들기구에서표준안을제안하면 ANSI는미국국가표준으로승인한다. 또한, 국제표준화기구에서미국의입장을반영하고있으며, ISO 및 IEC의미국국가회원이기도하다. ANSI의회원은크게정회원 (Full Membership) 과준회원 (Basic Membership) 으로구분된다. 각각의회원에는기업, 교육기관, 정부, 비영리기구, 미국외기관, 개인이가입할수있으며기업이약 50% 정도를차지하고있다. 미국외기관및개인은준회원으로만활동이가능하고투표권이주어지지는않는다. 나. 중국의 CCSA 중국내통신표준화를정부에서지원하는형태로민간차원의비영리협회 58) 2013년현재정회원 654개, 준회원 124개, 참관회원으로 26개로총 804개회원사가활동하고있다. 이중국내회원으로는삼성전자와 LG전자가각각영국법인, 프랑스법인을유럽내의법인으로등록해정회원자격으로활동중이고 ETRI, 한양대학교, KT, 모다정보통신, SKT가준회원으로활동중에있다. 37

57 를운영할필요성이제기되면서 2002년 12월중국통신표준협회 (China Communication Standards Association, 이하 CCSA ) 가설립되었다. CCSA는중국의국가표준화법, 규칙및정책을준수하고, 정부의지휘ㆍ감독을받는다. CCSA는통신표준화활동을수행함에있어서 공개 (Openness), 공정 (Fairness), 정의 (Justness) 및합의 (Consensus) 의원칙 에따라표준 R&D와기술적컨설팅을통하여첨단기술 (High Technical), 높은수준 (High Level), 고품질 (High Quality) 의표준화를추진하여중국내통신산업에기여하며, 중국의독자적인지식산권보유및세계정보통신연구활동에기여함을목적으로한다. 중국의표준화제ㆍ개정절차는업종표준제정절차에따라 9단계 ( 예비단계 입안단계 초안단계 의견수렴단계 심사단계 허가단계 출판단계 재심단계 폐지단계 ) 로이루어지며, 국제표준이나해외선진표준을채택하는경우에는바로의견수렴단계로넘어갈수있다. 또한국가표준의항목수정이나기타표준으로항목전환의경우에는직접심사단계로들어갈수있다. 다. 일본의 TTC 일본의정보통신기술위원회 (Telecommunication Technology Committee, 이하 TTC ) 는일본내전기통신일반에관한표준화와표준보급을수행하는민간표준화기구이다. 59) 1985년전기통신사업법시행으로시장원리가도입되고민간표준제정기구설립필요성이제기되면서같은해 10월 TTC가설립되었다. TTC는설립당시 ISDN( 종합정보통신망 ) 기술을중심으로표준을작성하였으나현재는사설교환기, 적외선통신, 음성화상부호화, DSL, IP/VPN, IP전화등으로대상영역을넓히고있다. TTC의회원은정회원과찬조회원 ( 일종의준회원 ) 으로구분된다. 정회원은전기통신사업자, 제조업자및기타가입자로구분되며, 회비에따라투표시가중치가부과된다. 라. 한국의 TTA 59) 일본의경우일본공업표준조사회 (Japanese Industrial Standards Committee) 가우리나라의국가기술표준원 (KATS) 과같이일본국가규격인 JIS의제ㆍ개정및 ISO, IEC 등국제표준화기구에일본을대표하여담당하는기관으로등록되어활동하고있다. 38

58 한국정보통신기술협회 (Telecommunication Technology Association, 이하 TTA ) 는 IT분야의새로운표준을발굴하고, 각종 IT표준제정, IT표준제품의시험및인증서비스를제공하는민간표준개발기구이다. 1988년 12월재단법인으로설립된이후 1992년 8월전기통신기본법제30조 60) 에의한특수법인으로재출범하였다. TTA는 3GPP 등국제표준협력기구참여및유럽의 ETSI, 미국의 ATIS, TIA 61) 일본의 TTC 등과업무협력체결을통해국제표준화활동을지속적으로진행하고있다. TTA의표준화활동영역은정보기술및통신을비롯한방송분야등정보통신전분야에서활동하고있다. 대표적으로국내휴대폰충전기표준제정과충전기인증마크를제공하고있고최근에는와이브로, 지상파DMB등국내표준의국제표준화를위해노력하고있다. TTA의회원은정규참가자, 부분참가자, 참관자, 특별참가자로구분되는데정규참가자를제외한이외회원들은투표권을가지고있지않다. 3. 민간표준화기구 포럼내지컨소시엄을통해표준을생성하는민간표준화기구는현재약 100 여개가존재하고있으며그중주요한기구들을소개하면다음과같다. 가. IEEE SA(Standards Association) 미국전기전자학회 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 이하 IEEE ) 는전기ㆍ전자ㆍ통신분야에서세계적으로권위있는순수학술단체중하나로그권위를인정받아미국표준화기구 (ANSI) 로부터미국국가표준개발을인정받은민간단체이다. 나. 3GPP(Third Generation Partnership Project) 60) 현재한국정보통신기술협회설치근거법률은 방송통신발전기본법 제34조이다. 61) 미국의 ATIS는통신산업솔루션연대 (Alliance for Telecommunications Industry Solutions) 를, TIA는통신산업협회 (Telecommunications Industry Association) 를의미한다. 이는주로정보통신분야사업자를중심으로표준화를포함한해당산업분야의각종이슈에대한이해관계조정및협의기능을담당하고있다. 39

59 3GPP는법적주체는아니지만공인된표준화기관 (ETSI, TTC, TTA 등 ) 이 3 세대 GSM 네트워크및이를기초로한 W-CDMA 접속기술과단말기등세부규격서작성을위해 1998년 12월에결성한협력프로젝트로서개량된 GSM 핵심망과이를지원하는무선접속기술을바탕으로 3세대이동통신시스템에대하여범세계적으로적용이가능한기술규격과기술보고서를작성하여승인하고유지한다. 주된활동은 3GPP 핵심망, 각방식의접속을위한단말기규격, 서비스및시스템측면에서관련된기술규격과보고서를작성하여유지하고, 그외에 3GPP 작업결과 ( 기술규격및기술보고서등 ) 는현행절차에따라기관참가자의표준으로채택되거나표준의일부로사용되기도한다. 다. WiMax Forum WiMax Forum은광대역무선접속제품의제조업체가모든제품들간의상호운용성을높일수있도록기술표준채택을장려하고, IEEE 표준을적용한제품의광범위한채택및사용을장려하기위하여 IEEE 무선네트워킹표준과상호운용표준을장려하는것을목적으로하고있다. 라. OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards( 이하 OASIS ) 는글로벌정보사회를위한공개표준의개발, 융합, 채택을위한비영리컨소시엄이다. 클라우드컴퓨팅, 웹서비스, 스마트그리드등의분야에서기술표준을주도하며 IBM, 오라클, SAP 등대표적인다국적 IT기업을포함세계 600여기업 기관이회원으로참여하고있다. Ⅱ. 주요표준화기구의특허정책 표준화기구들은대부분표준참여자에대하여표준규격에포함되는특허권 의취급에관한특허정책 (Patent Policy) 을정하고있다. 62) 이는 1932 년미국의 40

60 ANSI가최초규제시도로특허가포함된표준제정의억제와경쟁자들에게실시를허용하는특허의표준제정에대한우호적고려를권고한것으로거슬러올라가나특허정책자체는 1970년대후반미국의 ANSI가최초로표방하였고 1990년대에 ISO, ITU, IEC 등많은국제표준화단체가이와유사한기준을채택하면서보편적으로확산되었다. ISO/IEC, ITU-T/ITU-R, ANSI, IEEE 등표준화단체는표준의개발자와개발과정에서해당기구의특허정책을준수하기위한별도의가이드라인 ( 지침 ) 을두고있다. 이하에서주요표준화기구의특허정책과이에관련되는가이드라인 ( 지침 ) 의내용을함께설명한다. 1. ISO/IEC/ITU-T/ITU-R 의공동특허정책 2004년 11월 ISO, IEC, ITU는각각가지고있던특허정책을비교ㆍ조정하여하나의특허정책과양식을사용하기로하고 2006년 3월이사회및 2007년 2월기술관리이사회승인을거쳐 2007년 3월공통특허정책을발표하였다. 63) 표준은기술과시스템의호환성보장이라는목적의달성을위하여누구나가적용ㆍ이용가능하여야하고, 표준에포함된특허역시누구에게나부당한제한없이제공될수있도록하고있는것을목적으로한다. 작성된공통특허정책은표준화과정이완료되기전에표준의구현에필요한특허기술의공개를권장하고있으며, 이를바탕으로기업또는개인이보유한혁신적인특허를합리적이고도비차별적인조건으로표준제정에반영할수있도록하는것을골자로한다. 공통특허정책의실천요강 (Code of Practice) 의요지 1. ITU, ISO, IEC의표준작업에참여하는자는작업의초기부터이들표준화기구에자신소유또는다른기관소유의알려진특허내지출원중인특허를공개하여야한다. 62) 표준화기구의특허정책에관한초기문헌으로정연덕, 표준화기구의특허정책관련문제, 창작과권리제64호 (2011. 가을호 ); 2014년이후표준화기구의특허정책최근동향에대해서는 SEP Inside, VOL.01( )-VOL.09( ) 각참조. 63) ISO/IEC/ITU-T/ITU-R의공동특허정책원문은부록 1. 참조. 41

61 2. 표준이개발되고위의정보가공개되면다음 3가지상황이발생할수있다. 2.1 특허권자는합리적인조건하에서비차별적으로무료의라이선스교섭을하여야한다. 2.2 특허권자는합리적인조건하에서비차별적으로라이선스교섭하여야하며, 이러한교섭은 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 외에서당사자간에이루어진다. 2.3 특허권자가위의두가지규정을따르지않으면표준 (Recommendation/ Deliverable) 에특허에근거하는사항을포함할수없다. 3. 어느경우에도특허권자는 특허설명및라이선싱선언서 양식을이용한서면의진술을표준화기구에제출하여야한다. 공통특허정책의구현을위한가이드라인 64) 에서는위와같은실천요강을구체화하여표준마다작성되어특허의명칭과특허번호등이제공되는 특허설명및라이선싱선언서 65) 를두고있다. 특이한점으로 ITU는 일반특허설명및라이선싱선언서 66) 라는양식을두고있는데, 이양식의제출로표준작업에참여하는자는자신이소유한모든특허에대한라이선싱입장을포괄적으로선언하는것으로특허권자의입장을조기에공개토록한다는목적을가지고있다. 그러나이것은개별표준마다제출되어야하는특허설명및라이선싱선언서를완전히대체하는것은아니다. 2. ETSI 의특허정책 ETSI 의 IPR 정책 (Intellectual Property Rights Policy) 은 1994 년 11 월 23 일 ETSI 제 21 차총회에의하여채택되었고 ETSI 절차규칙 (Rules of Procedure) 부속서 6(Annex.6) 형태로되어있다. 67) ETSI 역시 IPR 에관한지침 (ETSI Guide on 64) Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC (Revision June 2015). 원문은 < 참조. 65) 특허설명및라이선싱선언서원문은부록 2. 참조. 66) 일반특허설명및라이선싱선언서원문은부록 3. 참조. 42

62 IPRs) 68) 을가지고있고, 이지침은 ETSI 회원및 ETSI의표준화에관련된다른당사자를돕고정보를제공하기위한것으로이사회에의해승인되었지만공식적인규범은아니므로모든경우 ETSI의 IPR정책이우선적용된다. ETSI의 IPR정책은표준에필수적인 IPR이나기술의사용이불가능한경우에표준화의준비, 선정, 적용등에대한투자가낭비될수있을위험성을줄이는데목적을두고있다 (3.1항). 이러한목적을달성하기위하여 ETSI의 IPR정책은공공의사용에적합한표준화요구와 IPR보유자의권리를조화하고자한다. 이를위하여 IPR의공개의무 (4항), IPR의실시허락및선언서식의사용 (6 항 ), 표준화전후로 IPR의실시허락이불가능한경우조치 (8항), IPR정책의준거법 (12항), 정책위반에따른제재 (14항) 등을규정하고있다. 가. IPR 보유자의공개의무 IPR보유자의공개의무와관련하여표준화기구에참여하는회원들은표준화기술또는기술사양 (STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION) 을정하는과정에서 ETSI에게필수적인지식재산권 ( 이하 IPR ) 을적절한시간내에알려야한다 (4.1항). 특히표준화기술또는기술사양에대하여기술적인제안서를제출하는회원은그제안서가받아들여지는경우필수적인 IPR이될수있는자신의 IPR을 ETSI에게진실되게알려야한다. 다만, 위와같은의무로말미암아표준화기구에참여하는회원들에게 IPR 검색의무가부여되는것은아니다 (4.2항). 나. 실시허락조건의제출 IPR 의실시허락조건과관련하여특정한표준화기술또는기술사양에필수 적인 IPR 이 ETSI 에알려진경우, ETSI 사무총장은즉시해당 IPR 의소유자에 게그 IPR 을 FRAND 조건 ( 공정하고합리적이며비차별적인조건 ) 으로실시허 67) ETSI Rules of Procedure Annex 6 (ETSI Directives Version 35, December 2015). 원문은 < > 참조. 68) ETSI Guide on IPRs (Version adopted by Board #94 on 19 September 2013) 원문은 < 참조. 43

63 락할것을약속하는철회불가능한 (irrevocable) 서면동의서를 3개월내에제출할것을요구하여야한다 (6.1항) 여기서실시허락의최소한의범위는 1 제조 ( 제조과정에사용될수있도록실시권자의고유한디자인으로자체제작된부품또는하위시스템의제작을포함 ), 2 표준화기술을사용하여제작된제품의판매, 리스, 또는장비의처분, 3 장비의수리, 사용, 또는가동, 4 표준화기술을따른방법의사용을포함한다. 최근개정에서필수적인 IPR의소유권이전에관한사항 69) 과실시허락선언서식의사용 70) 조항이추가되었는데, 6.1항에의하여 FRAND 확약한자의이해관계를승계한모든이에대해서도확약의구속력이미치는것으로해석되어야한다는내용이다. 다. IPR 보유자의실시허락거절의경우 표준화채택이후실시허락이불가능한경우 (8.2항) 와관련하여, ETSI가 6.1항에따른실시허락이가능하지않은상황을인지한경우다음과같은절차에따른다. 먼저사무총장은누가그러한실시허락을하지않았는지를확인하기위하여회원또는제3자에게이를확인할수있는사실을요청하여야하고, 만일실시거절을한자가회원인경우 IPR권리자에게그러한거절의이유를사무총장에게알릴것을결정할수있다. 만일필수적인 IPR을소유하는자가그러한결정에 3개월이내답변을하지않는경우사무총장은해당 IPR이더이상필수적이지않도록관련위원회에표준기술또는기술사양을개정할것을요구할지여부에대한총회투표를요구할수있다. 만일그투표에서정 69) 원문은다음과같다. 6.1bis Transfer of ownership of ESSENTIAL IPR FRAND licensing undertakings made pursuant to Clause 6 shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest. Recognizing that this interpretation may not apply in all legal jurisdictions, any Declarant who has submitted a FRAND undertaking according to the POLICY who transfers ownership of ESSENTIAL IPR that is subject to such undertaking shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that the undertaking is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-in-interest. The undertaking shall be interpreted as binding on successors-in-interest regardless of whether such provisions are included in the relevant transfer documents. 70) ETSI의개정된 IPR Licensing Declaration Forms은부록 5. 참조. 44

64 족수를채우지못하는경우, 사무총장은유럽집행위원회에당해표준기술또 는기술사양에대하여적절한다른조치를취해줄것을요구할수있다. 3. ANSI 의특허정책 ANSI의특허정책은 ANSI Essential Requirements 71) 제3.1조에서정하고있다. ANSI는특허가있는기술이라도미국국가표준으로설정하는데원칙적으로이의를제기하지않으며, ANSI가인정한표준개발자 (ADS) 들에게표준개발절차참가자들이표준에특허를포함하도록제안할수있도록하고있다. 만일표준개발자 (ADS) 가제안되거나승인된표준에그러한청구항을포함한특허가필요한경우다음과같은절차에따른다. 먼저표준개발자는특허권자내지신원이확인된참가자로부터서면또는전자문서형태의확인서 (assurance) 를받고이를보관한다 ( 제3.1.1조 ) 72). 이확인서는다음중의하나여야한다. 첫째, 표준을실시하는데사용되는특허를가지고있지않거나현재그러한특허를가질의도가없음둘째, 표준을실시하기위하여특허권자의경우는이기술을무료로또는합리적이고불공정한차별이없는조건하에서실시허락할것 71) ANSI Essential Requirements: Due process requirements for American National Standards(Edition: January 2016). 원문은 < 참조. 72) 원문은다음과같다 Statement from patent holder The ASD shall receive from the patent holder or a party authorized to make assurances on its behalf, in written or electronic form, either: a) assurance in the form of a general disclaimer to the effect that such party does not hold and does not currently intend holding any essential patent claim(s); or b) assurance that a license to such essential patent claim(s) will be made available to applicants desiring to utilize the license for the purpose of implementing the standard either: i) under reasonable terms and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination; or ii) without compensation and under reasonable terms and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination. 45

65 이러한확인서에는특허권을이전하는문건에위와같은확약의내용에따라양수인이구속되도록하는조항을포함하도록하고있으며, 양수인역시향후특허양도시동일하게승계인을구속하는적절한조항을유사하게포함하도록하고있다. 그리고특허권자의확인서는 ANSI에비치보관하여야한다 ( 제3.1.2조 ). ANSI가특허권자로부터확인서를접수한경우특허권행사와관련된고지 (notice) 73) 를표준에첨부하여야한다 ( 제3.1.3조 ). 마지막으로표준개발자 (ADS) 와 ANSI는채택된국가표준에특허권이포함되었는지여부를조사, 확인하거나또는인지하게된특허권에대해그범위또는유효성여부를확인할책임을지지않음을밝히고있다 ( 제3.1.4조 ). 4. IEEE 의특허정책 2015년 2월 IEEE-SA(IEEE Standards Association, 이하 IEEE ) 는표준화관련특허정책을개정하였다. 2015년 3월 15일부터효력을가지는 IEEE의특허정책은표준특허관련특허분쟁을통해문제된사항을보완하기위한구체적인사항들을추가하여개정한것이다. IEEE의특허정책은 IEEE 표준화위원회규칙 (IEEE-SA Standards Board Bylaws) 74) 제6장에규정되어있으며, 그내용은다음과같다. 가. 특허가포함된표준화인정 IEEE 는표준문서에필수특허청구항이포함되는것을인정한다. 따라서, IEEE 는특허권자또는특허출원인 ( 이하 특허권자 ) 에게일정한양식에따라 73) 원문은다음과같다. NOTE - The user s attention is called to the possibility that compliance with this standard may require use of an invention covered by patent rights. By publication of this standard, no position is taken with respect to the validity of any such claim(s) or of any patent rights in connection therewith. If a patent holder has filed a statement of willingness to grant a license under these rights on reasonable and nondiscriminatory terms and conditions to applicants desiring to obtain such a license, then details may be obtained from the standards developer. 74) 원문은 < 참조. 46

66 IEEE 표준에포함된필수특허청구항을적시에공개하도록하고있다. 다만, 표준화활동에참여하는자에게특허검색의의무및특허정보의강제적공개 의무가있는것은아니다. 나. 표준특허의공개시기와방법 합리적이고성실한조사 (Reasonable and Good Faith Inquiry) 를거쳐표준에포함된필수특허를가지고있거나가지게될특허권자는필수특허를공개하도록하고있다. 특허정보의공개를위한서식 (Letter of Assurance, 이하 LOA ) 75) 제출은가능한조속히 (as soon as reasonably feasible) IEEE 표준의표준화위원회승인전에는이루어져야한다. 표준특허를가지고있거나가지게될특허권자는 LOA를작성하여제출하되표준특허를개별적으로적시하는방법과적시하지않는방법이있다. 후자의경우를특히포괄적선언 (Blanket LOA) 이라고하는데, 이는선언자가현재또는미래에가지게될모든특허에대하여 IEEE의실시조건을이행할것으로약속하는것을말한다. 76) 다. 표준특허실시조건 IEEE 특허정책은표준특허권자에게 IEEE 표준과관련한표준특허를실시 한구현품 (Compliant Implementation) 을제조, 사용, 판매, 판매목적제공또는 수입하려는자에대하여다음중하나의실시조건을선언하도록하고있다. 77) 75) IEEE에제출하는 LOA 양식은부록 4. 참조. 76) IEEE에제출된표준특허 LOA 목록은 IEEE 홈페이지 < b/patcom/patents.html> 에서이를공개하고있다. 77) 원문은다음과같다. The licensing assurance shall be either: a) A general disclaimer to the effect that the Submitter without conditions will not enforce any present or future Essential Patent Claims against any person or entity making, having made, using, selling, offering to sell, or importing any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard; or, b) A statement that the Submitter will make available a license for Essential Patent Claims to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis without 47

67 a) 일반적인권리행사의포기 b) 누구에게나전세계적으로불공정한차별없이무료 (without compensation) 또는합리적인요율 (reasonable rates) 로라이선스실시 IEEE는실시조건의효력을보다명확하게하고자무료또는합리적요율로라이선스할것을선언한경우에는추가로일정한라이선스요율을추가하지않은것, 라이선스약정서샘플기타라이선스관련서류를제출할수있다. 또한무료또는합리적요율로라이선스할것을선언한특허권자에게는원칙적으로금지적명령 (prohibitive order) 의행사를제한하고있다. 78) 최근특허권의양도등특허권의이전이활발한가운데표준특허권자가자신이선언한 LOA의실시조건을회피하기위하여특허권의이전을이용할수있다는우려에대하여 IEEE는 LOA에표준특허의후속양수인이나피이전인에대해서도그효력이이전됨을원칙으로한다고정하고있다. 79) 라. IEEE 의면책고지및분쟁해결조항 compensation or under Reasonable Rates, with other reasonable terms and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination to make, have made, use, sell, offer to sell, or import any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard. An Accepted LOA that contains such a statement signifies that reasonable terms and conditions, including without compensation or under Reasonable Rates, are sufficient compensation for a license to use those Essential Patent Claims and precludes seeking, or seeking to enforce, a Prohibitive Order except as provided in this policy. 78) 원문은주 77의밑줄로강조한부분이다. 79) 원문은다음과같다. An Accepted Letter of Assurance is intended to be binding upon any and all assignees and transferees of any Essential Patent Claim covered by such LOA. The Submitter agrees (a) to provide notice of an Accepted Letter of Assurance either through a Statement of Encumbrance or by binding its assignee or transferee to the terms of such Letter of Assurance; and (b) to require its assignee or transferee to (i) agree to similarly provide such notice and (ii) to bind its assignees or transferees to agree to provide such notice as described in (a) and (b). 48

68 IEEE는라이센싱에필요한특허청구항의동일성이나특허청구항의유효성, 필수성, 해석의결정, LOA 제출에수반되는라이선스조건의결정등에책임을지지않음을고지하고있다. 특히 LOA 제출이묵시적인라이선스를암시하는것이아니기때문에그자체로는라이선스가부여된것이아니라고명시하고있다. 80) IEEE의경우라이선스계약체결을위하여불합리한지체없이신의에입각한협상에착수하여야할것과분쟁의해결을위하여특허의유효성, 필수성, 침해여부에관하여는소송및합의에기한중재에따를것을정하고있다. 81) 5. TTA 의특허정책 한국정보통신기술협회 (TTA) 는 정보통신표준화운영규정 ( 이하 운영규정 ) 82) 제 3 장에서표준의제정등의절차를규정하면서운영규정제 36 조에근거 80) 원문은다음과같으며밑줄부분은확약의제출로라이선스가부여된것이아니라는것이다. The IEEE is not responsible for 1. Identifying Essential Patent Claims for which a license may be required; 2. Determining the validity, essentiality, or interpretation of Patent Claims; 3. Determining whether any licensing terms or conditions provided in connection with submission of a Letter of Assurance, if any, or in any licensing agreements are reasonable or non-discriminatory; or, 4. Determining whether an implementation is a Compliant Implementation. Nothing in this policy shall be interpreted as giving rise to a duty to conduct a patent search. No license is implied by the submission of a Letter of Assurance. 81) 원문은다음과같다. The Submitter and the Applicant should engage in good faith negotiations (if sought by either party) without unreasonable delay or may litigate or, with the parties mutual agreement, arbitrate: over patent validity, enforceability, essentiality, or infringement; Reasonable Rates or other reasonable licensing terms and conditions; compensation for unpaid past royalties or a future royalty rate; any defenses or counterclaims; or any other related issues. 82) 정보통신표준화운영규정 은한국정보통신기술협회정관제26조에근거하여제정되었고, 운영규정제36조의내용은다음과같다. 제36조 ( 지식재산권취급 ) 1 회장은제안된표준화과제의내용에지식재산권이포함된것으로확인된경우지식재산권문제를처리하여야한다. 2 회장은제1항에의한지식재산권의취급에관한세부사항을표준총회의의결을거쳐별도로정하여시행할수있다. 49

69 하여표준총회의의결로정보통신단체표준에지식재산권이포함되는경우의 처리방법과절차를정하는 정보통신표준화관련지식재산권취급요령 ( 이하 취급요령 ) 을제정하여운영하고있다. 가. 지식재산권의인지통보 취급요령제3조는운영규정제35조에따라제안된표준화과제, 제38조의표준초안, 제40조의표준안, 제40조의2의기술규격또는제42조의표준 ( 이하 표준화과제등 ) 에지식재산권이포함되어있음을인지한자는누구나협회회장 ( 이하 회장 ) 에게인지통보자의인적사항및연락처, 해당표준화과제등의제목, 해당지식재산권의명칭및관련사항을별지서식에따라통보할수있다고규정하고있다. 나. 확약서의제출및실시조건 취급요령제4조는제3조에따른통보가있는경우회장이당해지식재산권자에게지식재산권의취급에관한확약서 ( 이하 확약서 ) 83) 를제출하도록요청하여야하며 ( 제1항 ), 제3조에따른통보가없는경우에도, 협회의사업참가자및이해관계인에게표준화과제등에지식재산권이포함되어있는경우확약서를제출하도록요청하여야한다고규정하고있다 ( 제2항 ). 특히협회의표준화활동에참여하는자는표준화과제등에포함된지식재산권을보유하고있음을인지한경우에는신속하게회장에게확약서를제출하여야한다 ( 제4항 ). 회장은표준총회에상정하는표준안에대하여제출된확약서가있는경우에는제출된확약서가있다는사실과확약서사본을첨부하여야한다 ( 제7항 ). 취급요령제5조는제4조의확약서를제출하는지식재산권자는다음의어느하나를조건으로지식재산권의실시를허락하여야한다. 84) 83) TTA 확약서의양식은부록 6. 참조. 84) 다만, 취급요령제5조제2항에서지식재산권자가지식재산권의실시허락을거절한경우나위각호이외의실시를조건으로하는경우그러한내용을기재한제출하도록요청한다는점이특이한부분으로보인다. 50

70 1. 지식재산권을대가없이비차별적으로실시 2. 지식재산권을합리적조건하에비차별적으로실시 다. 확약서를제출하지않은경우 취급요령제5조의2는표준화의중단등을정하면서, 확약서를제출하지않은경우회장은표준화과제제안자또는프로젝트그룹에관련지식재산권의내용이포함되지않는표준화과제를제안하거나표준초안을수정하도록요청하여야한다 ( 제1항 ). 회장은제1항의규정에따라요청한표준화과제가제안되지않거나표준초안이수정되지않은경우에는표준화추진을중단하여야한다 ( 제 2항 ) 고규정하고있다. 라. TTA 의책임면제조항 취급요령제11조는책임의면제를규정하면서, 회장은지식재산권자가제출한확약서내용의정확성과해당지식재산권의유효성에대한보장, 정보통신단체표준에지식재산권자가제출한확약서이외에다른지식재산권이포함되어있지않다는보장, 확약서가제출되지않은정보통신단체표준에지식재산권이포함되어있지않다는보장에대하여책임지지않는다고규정하고있다 ( 제1항 ), 또한협회는정보통신단체표준과관련된지식재산권의조사, 지식재산권자와정보통신단체표준이용자간에발생하는분쟁또는라이선스의조정또는중재를실시하지않음 ( 제2항 ) 을명시하고있다. Ⅲ. 표준화기구정책적규제의한계와개선논의 1. 정책적규제의한계 표준화기구는표준제정시특허권의포함으로인한독점적성격을희석시키 기위해특허정책 (Patent Policy) 을마련하고있으나, 실제표준특허의실시 ( 침 51

71 해 ) 와관련된분쟁이발생하는경우표준화기구의역할과기능에는일정한한계가있다. 85) 먼저표준의준비에관여된당사자는모든개발단계에서인지한특허권을알려줄것과표준제안이받아들여진특허권자에게자신의권리에대하여 FRAND 조건으로라이선스할확약서를제출할것등을정하고있지만표준화기구는이런사항들의이행을강제할법적수단을가지고있지않다. 86) ETSI 의경우라이선스를거절하는 IPR보유자에대하여해당표준기술규격을철회하는것도가능하다고하나 87) 실제사후적으로표준을변경하는것은막대한매몰비용 (sunk cost) 발생등으로현실적으로불가능에가까운경우가많기때문에실효성에있어서의문이제기되고있다. 88) IEEE의경우별다른제재조항없이 IEEE의모든표준을검토대상으로하는정기적인표준수정시고려하는정도이다. 가령 ISO/IEC는국제표준을준비하는동안특허권유무에대해확실한답변을할수없으므로표준이용자들의주의를요구하고있다. 표준특허의보고및공개의무와관련하여대부분의표준화기구는 FRAND조건의라이선스의무에관한확약서만제출하면되고, 여기에라이선스대상이되는구체적인특허에대한정보가누락되는경우도있다. 89) 또한 FRAND 확약의내용과관련하여 FRAND에대한규범적정의가미흡하여실제표준특허라이선 85) 자세한표준화기구의 IPR 정책의현황과한계는 Rudi Bekkers & Andrew Updegrove, A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide, National Academies of Science (2012), 참조. 86) 표준화기구가분쟁에개입하여표준특허분쟁의해결을위한중재자역할을수행하기위해서기구내에추가적으로전문인력 ( 변호사, 변리사, 전담직원등 ) 을두어야하는데현재표준화기구는이러한역할까지수행할수있는권한이나조직이미비한상태이다. 87) 권국현 표준설정과정에서나타나는표준화기구기만행위에대한경쟁법적용의타당성과그적용요건에관하여, 지적재산권라이센싱의법적규제, 혁신ㆍ경쟁ㆍ규제법센터 (2011), 133; 권국현변호사는표준기술보유자의 FRAND 선언위반에대해표준설정기구는해당기술을표준에서제외하거나표준을취소하는등의조치를강구할수있고, 실시자는 FRAND 위반에대하여계약위반등을이유로손해배상을청구하는등사적구제가가능하다고보고있다. 88) 같은취지로김지홍ㆍ이병주, 기술표준설정과 FRAND 확약, 그공정거래법적의미 2014년법ㆍ경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 ( ), ) 표준화기구별로관리방식에차이가있지만보고된특허에대하여표준화기구가제공하는특허의정보는특허번호가기재되어있지않거나, 보고된특허와다른분야의기술로분류되기도하여정확성을담보하기어려운문제가있다. 52

72 싱에있어서당사자간의교섭의기준이되기는어려운상황이다. 나아가 FRAND 확약은라이선스당사자의자발적협상과이행을전제로하므로 FRAND 조건의이행이강제되지않으며의무를위반한표준특허권자에대한표준화기구차원의실효적인제재수단도마땅치않은상태이다. 2. 표준화기구의개선논의 표준특허의양수인 ( 회사합병포함 ) 에대해서도 FRAND 확약의효력이유지되어야한다는문제제기에따라 ETSI의경우 IPR정책 6.1항개정을통해 FRAND 확약한자의이해관계를승계한모든이에대해서도확약의구속력이미치는것으로해석되어야한다는내용으로추가한바있다. 미국에서도 ANSI 에제출하는표준특허권자의확약서 (LOA) 에특허권을이전하는문건에위와같은확약의내용에따라양수인이구속되도록하는조항을포함하도록하고있으며, 양수인역시향후특허양도시동일하게승계인을구속하는적절한조항을유사하게포함하도록정하고있다. 최근 IEEE도특허정책을개정하여확약서 (LOA) 에표준특허의후속양수인이나피이전인에대해서도그효력이이전됨을원칙으로한다고정한바있다. 나아가 IEEE는무료또는합리적요율로라이선스할것을선언한특허권자는금지적명령 (Prohibitive Order) 의행사를원칙적으로제한한다는내용까지포함하여논란이일기도하였다. 90) 위와같은일련의표준화기구의개선논의가 ISO/IEC/ITU-T/ITU-R와같은국제표준화기구의 IPR정책에도반영하여야하는지에관한검토와논의가진행중에있다. 제 3 절표준특허에대한법적규제 Ⅰ. 특허법상강제실시에의한규제 90) IEEE는 2015년 2월 8일표준특허에근거한금지청구행사를금지하는내용의특허정책을의결한바있다. 53

73 우리특허법을기준으로표준특허권자의권리행사에관하여적용될수있는조항들을살펴보면실시허락과관련되는내용이대부분을이루고있다. 즉특허권자와실시권자의합의에의하여발생하는약정실시권이외에특허법은당사자의의사와무관하게법률의규정에의하여발생하는 법정실시권, 당사자의의사에도불구하고법률규정의요건과특허심판원의심판또는특허청장의재정에의하여발생하는 강제실시권 91) 등을규정하고있다. 표준특허와관련하여법정실시가특별히문제되는경우가많지않아이하에서는특허법이정한강제실시에관하여살펴본다. 특허법은특허발명의대가로특허권자에게무제한의권리를부여한것이아니고특허발명으로공중이받게될이익에상응한만큼또는사회적이익이극대화될수있는범위내에서만권리를부여한것이기때문에, 특허발명의불실시가관련시장에서의경쟁제한을초래하거나기술의발전을오히려저해하는다음과같은예외적인경우에는특허법의목적을실현하기위해서특허발명의실시를강제할수있다. 92) 1. 재정에의한강제실시 재정 (adjudication) 에의한통상실시권이란, 1 특허권자가정당한이유없이계속하여 3년이상국내에서실시되고있지않거나, 2 불충분하게실시하는경우, 3 공공의이익을위하여특히실시할필요가있는경우, 4 사법적ㆍ행정적절차에의하여불공정거래행위로판정된사항의시정에필요한경우, 또는 5 수입국에의약품을수출할수있도록특허발명을실시할필요가있는경우에그특허발명을실시하고자하는자의청구와특허청장의재정 ( 裁定 ) 에의하여업으로써그특허발명을실시할수있는통상실시권을말한다 ( 특허법제107조제1항 ). 특허청장은재정을함에있어매청구별로통상실시권설정의 91) 그밖에국방상필요등에의한강제실시권 ( 특허법제106의2) 이있으나, 이는특허발명이전시ㆍ사변또는이에준하는비상시에있어서국방상필요한때이거나공공의이익을위하여비상업적으로실시할필요가있을때에정부가특허권을수용하거나직접특허발명을실시하거나정부외의자로하여금실시하게하는것으로주로사업자간에상업적이용을위해실시되는표준특허는관련성이희박하여논외로한다. 92) 정상조ㆍ박준석 ( 주 7),

74 필요성을검토하여야한다 ( 제3항 ). 특허청장은재정을함에있어서상당한대가가지급될수있도록하여야하며, 이경우불공정거래행위시정 ( 제1항제4 호 ) 의경우불공정거래행위를바로잡기위한취지를의약품수출을위한실시 ( 제1항제5호 ) 의경우에는그특허발명을실시함으로써발생하는수입국에서의경제적가치를고려하여야한다 ( 제5항 ). 다만, 재정에대하여 행정심판법 에따라행정심판을제기하거나 행정소송법 에따라취소소송을제기하는경우그재정으로정한대가는불복이유로할수없다 ( 특허법제115조 ) 2. 통상실시권허여심판에의한강제실시 통상실시권허여심판에의한통상실시권이란특허권자ㆍ전용실시권자또는통상실시권자는당해특허발명이타인의특허발명ㆍ등록실용신안ㆍ등록디자인을이용하거나타인의디자인권또는상표권과저촉되는관계에있어실시의허락을받고자하는경우에선출원특허권자, 실용신안권자, 디자인권자또는그전용실시권자가정당한이유없이실시허락을아니하거나실시허락을받을수없을때, 자기의특허발명의실시에필요한범위안에서통상실시권허여심판을청구할수있으며, 이와같은심판에의하여허여되는실시권을말한다 ( 특허법제138조제1항 ). 이러한청구는그특허발명이그특허발명의출원일전에출원된타인의특허발명또는등록실용신안에비하여상당한경제적가치가있는중요한기술적진보를가져오는것이아니면통상실시권의허여를하여서는아니된다는제한이있다 ( 제2항 ). 제1항의심판에의하여통상실시권을허여한자가그통상실시권의허여를받는자의특허발명의실시를필요로하는경우에그통상실시권을허여받은자가실시를허락하지아니하거나실시의허락을받을수없는때에는통상실시권의허여를받아실시하고자하는특허발명의범위안에서통상실시권허여의심판을청구할수있다 ( 제3항 ). 제1항및제3항의규정에의한통상실시권자는특허권자ㆍ실용신안권자ㆍ디자인권자또는그전용실시권자에대하여대가를지급하여야하며, 자기가책임질수없는사유에의하여지급할수없을때에는그대가를공탁하여야한다 ( 제4항 ). 이는기술전문가로구성된심판관합의체에의하여통상실시권이허여되는점에서, 특 55

75 허청장의결정에의하여통상실시권이설정되는재정에의한강제실시권과구 별된다. 93) 3. 특허법에의한표준특허규제의한계 표준특허에의한침해소송에서실시자에게법정실시권이인정된다면 94) 실시 93) 표준특허에있어잠재적실시권자를보호하기위한방안으로새로운통상실시권허여심판의규정을추가하자는개선안도제기되고있다 ( 윤기승, 표준특허권침해에대한잠재적실시권자의보호방안에관한연구, 중앙대법학논문집제39집제1호 (2015), ). 윤기승박사는 본래통상실시권허여심판은특허권자가당해특허발명이이용ㆍ저촉관계에해당되어실시허락을받고자하는경우에선출원특허권자등이정당한이유없이실시허락을아니하거나실시허락을받을수없을때에인정되는통상실시권을말한다. 하지만이러한통상실시권은 FRAND 선언을한표준특허에대하여라이선스허락을얻고자하는것과는개념상일치하지않기때문에, 본고는새로운유형의강제실시권을제언한다. [ 특허법개정안 ] 제138조의2 ( 표준특허에대한통상실시권허여의심판 ) 1 표준특허를실시하고자하는자가그특허발명의특허권자또는전용실시권자와합리적인조건으로통상실시권허락에관한협의 ( 이하이조에서 협의 라한다 ) 를하였으나합의가이루어지지아니하는경우또는협의를할수없는경우에는통상실시권허여의심판을청구할수있다. 2 제1항에따라통상실시권을허락받은자는특허권자또는그전용실시권자에게대가를지급하여야한다. 다만, 자기가책임질수없는사유로지급할수없는경우에는그대가를공탁하여야한다. 3 제2항에따른통상실시권자는그대가를지급하지아니하거나공탁을하지아니하면그특허발명, 등록실용신안또는등록디자인이나이와유사한디자인을실시할수없다. 위의개정안과같은새로운유형의강제실시권은 FRAND 선언을한표준특허를실시하고자하는자 ( 잠재적실시권자 ) 가그특허발명의특허권자또는전용실시권자와합리적인조건으로통상실시권허락에관한협의를하였으나합의가이루어지지아니하는경우또는협의를할수없는경우, 그잠재적실시권자가통상실시권허여의심판을청구할수있도록하는것으로, 이강제실시권은실시권의허용여부와대가의결정이특허청장의결정이아닌특허심판원의심결에의하여결정된다는점, 그심결에대한불복도행정소송이나행정심판으로불복하는재정에의한강제실시권과달리심결등본을송달받은날로부터 30일이내에특허법원에소제기를하여야한다는점에서재정에의한강제실시권과차이가있다고해설하고있다. 94) 특허법상법정실시제도는기존의산업시설을보호하고특허권자와일정한관계에있는자사이의형평을도모하여산업발전에이바지하기위함인데, 특허법이법정실시 56

76 에정당한권원을가지게되므로법정실시권존재의항변에의하여표준특허권자의특허침해소송 95) 은제한될수있다. 그러나표준특허의경우잠재적실시권자에게법정실시권이인정될수있는경우가매우제한적이고대가를지급하여야하는법정실시권 ( 특허법제104조제2항, 제105조제3항등 ) 의경우특허권자에게통상실시료상당액을지급해야하므로실시료수준과관련하여분쟁가능성은여전히존재한다. 강제실시권과관련하여통상실시권허여심판 ( 특허법제138조 ) 은특허권자가당해특허발명이이용ㆍ저촉관계에해당되어실시허락을받고자하는경우에선출원특허권자등이정당한이유없이실시허락을아니하거나실시허락을받을수없을때에인정되는것으로표준특허에대해잠재적실시권자가이용ㆍ저촉관계에있는특허권을보유한경우로국한되는제약이있다. 결국국제적인기술표준에의거한표준특허의국내실시가불가피할경우라이선스제공을거절당한잠재적인실시권자는특허법제107조제1항에따라공공의이익을위하거나 ( 제3호 ), 사법적ㆍ행정적절차에의하여불공정거래행위로판정된사항의시정을위하여 ( 제4호 ) 특허청장의재정에의한해당기술특허의강제실시를구할수있다. 그런데현재까지강제실시권여부가다투어진사례는지금까지총4건 ( 인용된건은 1건 ) 에불과하다. 96) 이와같이현재까지활용도가매우저조한강제실시제도는표준특허에있어잠재적실시권자가사업내지영업활동을위하여실시가필요한경우가대부분이어서공공의이 권을둔취지가기존의산업시설을보호하는차원이라면실시권자는특허권자에게대가를지급하여야하고, 그취지가특허권자와일정한관계에있는자사이의형평을도모하는것이라면실시권자는특허권자에게대가를지급할필요가없도록하고있다. 위와같은기준에따라 1 선사용에의한통상실시권, 2 디자인권의존속기간만료후의원디자인권자의통상실시권, 3 재심에의하여회복한특허권에대한선사용자의통상실시권을제외하고는실시권자는특허권자에게대가를지급하여야한다. 95) 법정실시권의존재에기한항변에의하여표준특허권자의금지청구권은인용되지않으나, 손해배상청구권은법정실시권자가대가를지급하여야하는경우불법행위 ( 특허침해 ) 가아닌부당이득반환의범위에서인정될것이다. 96) 남수경 ( 주 39), 55-56; 구체적으로 1980년 12월비스티오벤젠의제조방법에대한통상실시권허여청구건에서특허권자의 3년이상불실시가정당한이유없는특허권의남용이라고보아통상실시권을허용한것이유일하고, 그이후 1994년 3월낙태약 (Mifepristone) 제조방법, 2003년 2월백혈병치료제글리벡 (Glivec), 2008년에이즈치료제인푸제온 (Fuzeon) 에대한통상실시권허여청구는모두기각된바있다. 57

77 익을소명하기어려운한계가있고, 강제실시를위해선결적행정절차를거치는것이매우번거롭고우회적인한계가있다. 97) 만일잠재적실시권자가표준특허의강제실시권을구한다고하더라도특허청장이청구별로통상실시권설정의필요성을검토하고실시료산정과같은실무적판단을하여야하는데, 특허청장의재정에불복하더라도실시료에대해서는불복할수없을뿐만아니라불복절차인행정심판내지행정소송절차가표준특허문제에관하여충분한전문성을가지지못한점도재정에의한강제실시제도의활용에제약으로작용하고있다. 98) Ⅱ. 경쟁법적용을통한공적규제 우리나라에서시행되고있는 독점규제및공정거래에관한법률 ( 이하 독점규제법 ) 제59조 99) 는특허법에의한권리의정당한행사라고인정되는행위에대하여는독점규제법을적용하지않는다고규정한다. 이경우특허권의행사가독점규제법제59조에서정하는 정당한행사 의범위를벗어난경우가어떠한것인지문제된다. 즉독점규제법제59조의반대해석에의하면특허권의부당한행사에대해서는독점규제법이적용될수있는데 100), 이하에서는최근개정된공정거래위원회의 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 101) 97) 표준특허권자는특허실시 ( 침해 ) 가문제된사안에서특허침해소송을제기하여선제적으로대응하는경향을보여왔으며, 이에잠재적실시권자는강제실시보다는특허무효등특허침해자체를부인하거나침해를인정하는경우교차실시합의등을포함한실시협상을통해대응해오고있다. 98) 이러한제약요인을특허법개정을통하여보완할수있다는견해로남수경변호사는강제실시를규정한법문의내용과요건이 합리적조건 공공의이익, 정당한사유, 상당한영업적규모 등불확정개념으로되어있어이러한요건의명확화및구체화를통해법령의적용가능성을높이고, 당사자의절차적권리보장측면에서재정절차를통상실시권허여심판과같이준 ( 準 ) 사법절차화하자는개선방안을제안하고있다 ( 남수경, 위의논문, 57). 99) 독점규제법제59조 ( 무체재산권의행사행위 ) 이법의규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법 에의한권리의정당한행사라고인정되는행위에대하여는적용하지아니한다. 100) 독점규제법제59조의해석론을포함한특허법과경쟁법의관계에대해서는별도로상론하도록한다. 101) 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 ( 개정 공정거래위원회예 58

78 ( 이하 공정위심사지침 이라한다 ) 을중심으로특허소송상권리행사규제와 표준특허관련특허권의행사규제로나누어살펴본다. 1. 소송을통한특허권의행사규제 가. 특허소송의남용 102) 특허침해소송등의법적절차는특허권자의중요한권리보장수단이나, 상당한기간과비용이소요되는특허침해소송은소송당사자에게직접적인비용을발생시키는한편, 관련시장에서해당사업자의평판에영향을미쳐막대한사업활동방해효과를초래할수있다. 따라서부당하게특허침해소송등의법적ㆍ행정적절차를남용하여관련시장의공정한거래를저해할우려가있는행위는특허권의정당한권리범위를벗어난것으로판단되어규제될수있다. 특히특허가기만적으로취득된것임을알면서도기만적으로취득한특허에근거하여특허침해소송을제기하는행위 103), 특허침해가성립하지않는다는사실 ( 해당특허가무효라는사실등 ) 을특허권자가인지하거나사회통념상객관적으로명백함에도불구하고특허침해소송을제기한행위는특허침해소송남용행위로판단할가능성이크다. 다만, 소송에대한특허권자의기대가합리적이고정당한것으로인정되는경우, 사후적으로특허권자가패소했다는사실만으로특허침해소송의남용행위로추정되는것은아니다. 특허침해소송이객관적으로근거가없음에도불구하고단지소송절차를이용하여다른사업자의사업활동을방해할악의적인의도로소송을제기하는경우에는부당한행위로판단할가능성이크다. 104) 규제247호 ) 102) 공정위심사지침 Ⅲ ) Walker Process Eqpt., Inc. v. Food Machinery Corp. 382 U.S. 172 (1965); 이미공지된기술을특허출원하면서특허청에해당사실을알지못했다고거짓서약한 Food Machinery사에대하여 Walker Process사는 sham litigation의반독점법위반을근거로반소를제기한사안에대해미연방대법원은특허권자의권리를우선하여반독점법위반행위를검토하지않은원심법원의판결을파기환송한사례이다. 104) Kobe v. Dempsey Pump Co., 198 F.2d 416 (10th Cir. 1952); 미국연방제10항소법원은명백히근거없는기만적소송이아님에도불구하고해당특허침해소송이 Kobe가 59

79 나. 특허분쟁과정의부당한합의 105) 특허권자와이해관계인은소송등의법적절차이외에도당사자간합의를통해특허의효력, 특허침해여부에대한분쟁을해소할수있다. 일반적으로이러한합의는소송비용과기술이용의위험을감소시킬수있다는점에서특허권자의권리보장을위한효율적분쟁해결수단으로인정될수있다. 그러나특허분쟁과정의부당한합의는무효인특허의독점력을지속시키고경쟁사업자의신규진입을방해함으로써소비자후생을저해하는결과를초래할수있다. 따라서특허무효심판, 특허침해소송등의특허분쟁과정에서부당하게시장진입을지연하는데합의하는등관련시장의공정한거래를저해할우려가있는행위는특허권의정당한권리범위를벗어난것으로판단할수있다. 106) 특히합의당사자가경쟁관계에있는경우, 합의의목적이관련시장의경쟁제한과관련되는경우, 특허권이만료된이후의기간까지관련사업자의시장진입을지연시키는경우, 특허와직접적으로관련되지않은시장에서관련사업자의진입을지연시키는경우, 분쟁의대상이된특허가무효임을합의당사자가인지한경우또는무효임이객관적으로명백한경우등에는해당특허분쟁과정의합의를부당한것으로판단할가능성이크다. 2. 표준특허관련특허권의행사 가. 표준기술관련특허권행사일반 107) 실시한일련의반독점행위의일환이라판단하여위법성을인정한사례가있다. 105) 공정위심사지침 Ⅲ ) 대표적으로오리지널의약품제조업자가복제약출시지연의대가로복제약제조업자에게대가를지급하는행위가규제된바있다. 이는복제약출시를위해오리지널의약품에대한특허무효소송을진행하는도중합의 (settlement) 하는경우에주로발생하며, 통상복제약제조업자가오리지널제조업자에게로열티를지급하는것과달리, 이경우오리지널제조업자가역으로대가를지급한다는의미에서역지불합의 (reverse payment agreement) 라불린다. 107) 공정위심사지침 Ⅲ.5. 가. 60

80 표준기술은기술간호환성을높여경제적효율성을창출하고, 관련기술의이용과개발을촉진시킨다는점에서산업정책적으로그필요성이강조된다. 그러나표준기술은관련시장에서막대한영향력을행사할수있게되고, 일단표준으로선정된기술을다른기술로대체하는데는상당한전환비용이소요되어이러한영향력은장기간지속될수있다. 특히표준기술이배타적ㆍ독점적특성을갖는특허권으로보호받는경우에는관련시장에심각한경쟁제한효과를초래할수도있다. 이러한문제를해결하기위해많은표준화기구들은표준기술선정에앞서관련된특허정보를미리공개하도록하고, 표준기술로선정될기술이특허권으로보호받는경우에는공정하고, 합리적이며, 비차별적인 (FRAND) 조건으로실시허락할것을사전에협의하도록하고있다. 이와같은특허정보공개와실시조건협의절차는표준필수특허권의남용을방지한다는측면에서그필요성이강조되며, 해당절차의이행여부는표준필수특허권행사의부당성을판단할때중요한고려사항이된다. 다만이러한절차의불이행만으로독점규제법의규제가되는것은아니며독점규제법상개별법위반행위의인정에필요한위법성성립요건을구비하여야제재되는것이다. 일반적으로표준기술선정을위한협의와표준특허권의행사는관련기술의이용을촉진하고, 효율성창출을통해소비자후생증대에기여할수있다는점에서친경쟁적인효과를발생시킬수있으나, 다음과같이표준화절차를악용하거나, 표준기술로채택된이후부당한조건을제시하는등의행위는특허권의정당한권리범위를벗어난것으로판단할수있다. 1 표준기술선정을위한협의과정에서이와관련된거래가격ㆍ수량, 거래지역, 거래상대방, 기술개량의제한등의조건에부당하게합의하는행위 2 표준기술로선정될가능성을높이거나실시조건의사전협상을회피할목적등으로부당하게자신이출원또는등록한관련특허정보를공개하지않는행위 108) 3 관련시장에서의독점력을강화하거나경쟁사업자를배제하기위하여 FRAND 조건으로의실시허락을부당하게회피ㆍ우회하는행위 61

81 4 부당하게표준필수특허의실시허락을거절하는행위 109) 5 부당하게표준필수특허의실시조건을차별하거나, 비합리적인수준의실시료를부과하는행위 6 표준필수특허의실시허락을하면서실시권자가보유한관련특허권의행사를부당하게제한하는조건을부과하거나부당하게실시권자가보유한비표준필수특허에대한상호실시허락의조건을부과하는행위 나. 표준필수특허권자의침해금지청구 110) 표준필수특허권자가 FRAND 조건으로실시허락할것을확약한경우이는잠재적실시권자와실시허락계약에대하여 FRAND 조건으로성실하게협상할의무를부담한다는것을의미하며, 곧바로해당특허관련기술을사용한또는사용하려는불특정제3자에게해당특허에대하여자동적으로실시권을부여해야한다는것을의미하는것은아니다. 한편표준필수특허권자는자신의특허권침해를방지하고이로인한손해의회복을위하여침해금지청구권과손해배상청구권등을행사할수있다. 이중침해금지청구는단순한금전적배상이아닌침해행위로인한상품의생산, 사용, 판매또는수입의금지를구하는것으로서손해배상청구보다강력한권리보장의수단이된다. 그러나침해금지청구가아무런제한없이이루어진다면표준필수특허권자가경쟁사업자를시장에서배제하거나사업활동을방해하기위하여또는잠재적 108) 표준화과정의특허매복 (patent ambush) 행위의대표적인예로 Rambus사건을들수있는데, Rambus는반도체메모리관련기술라이선싱을전문으로하는사업자로 JEDEC의표준화절차에참여하면서특허매복행위를하여표준기술을바탕으로반도체메모리와관련된 4개의기술시장에서 90% 이상의시장점유율을확보하여미국 FTC와 EU 경쟁당국에의하여제재된바있다. 109) 종전공정위심사지침은 4, 5, 6의경우표준화기구를통해선정된표준기술뿐만아니라공공기관입찰시필수활용기술로채택되는등으로관련분야에서사실상표준기술로널리이용되는경우를포함한다고규정하였으나, 금번에개정된공정위심사지침은사실상표준특허 (de facto SEP) 는정상적인시장경쟁의결과관련업계에서표준처럼이용되는기술이므로, 표준화기구 (SSO) 등이 FRAND 확약을전제로표준으로채택한표준필수특허와동일하게규제하는것은적절하지않다고보아이를삭제하였다. 110) 공정위심사지침 Ⅲ.5. 나. 참조. 62

82 실시권자에게과도한실시료를부과하거나실시허락시부당한조건을부과하기위하여침해금지청구를하는특허억류 (patent hold-up) 가발생할수있다. 따라서 FRAND 조건으로실시허락할것을확약한표준필수특허권자가실시허락을받을의사가있는잠재적실시권자 (willing licensee) 111) 에대하여침해금지청구를하는행위는특허권의정당한권리범위를벗어난것으로서관련시장의경쟁을제한할우려가있는행위로판단할수있다. 참고로표준특허권자가성실하게협상의무를이행하지않고침해금지청구를하는행위는부당한행위로판단될가능성이크다. 표준필수특허권자가성실하게협상의무를이행했는지여부를판단함에있어서는잠재적실시권자에게공식적으로협상을제안했는지여부, 잠재적실시권자와의협상기간이적절했는지여부, 잠재적실시권자에게제시한실시허락조건이합리적ㆍ비차별적인지여부, 실시허락조건에합의하지못하는경우법원이나중재기관에회부하기로했는지여부등을고려할수있다. 3. 경쟁법에의한표준특허규제의한계 우리독점규제법은경쟁제한성이외에불공정성을부당성판단기준으로삼고있는불공정거래행위를광범위하게인정하고있으므로, 지식재산권행사와관련하여불공정거래행위, 특히경쟁수단의불공정성을위법성의근거로하는불공정거래행위규정을어느범위까지적용할지여부가문제된다. 112) 특히일부불공정거래행위의경우 113) 건전한거래질서나정상적인거래관행에반한다 111) 실시허락을받을의사가없는잠재적실시권자 (unwilling licensee) 에대한표준필수특허권자의침해금지청구가허용되지않는경우잠재적실시권자가성실하게협상을하지않거나실시료지급을지연또는회피하는역특허억류 (reverse hold-up) 가발생할수있다. 한편특정한경우에는침해금지청구만이표준필수특허권자의유일한권리구제수단이될수도있는데, 1 잠재적실시권자가법원이나중재기관의결정에따르기를거절하거나, FRAND 조건에관한구체적인내용이법원이나중재기관의사건처리과정에서확인되는등객관적으로드러난상황에서 FRAND 조건으로의실시계약체결을거부하는경우, 2 잠재적실시권자가파산에임박하는등의사유로인하여손해배상을기대하기어려워침해금지청구만이유일한구제수단으로인정되는경우에는표준필수특허권자의침해금지청구가부당한행위로판단될가능성이낮다. 112) 홍대식, 공정거래법과지적재산권법 : 공정거래법위반의주장과지식재산권침해금지소송, 민사판례연구제31권, 박영사 (2009.2),

83 는근거로위법하다는판단이나올수있는데, 이는결과적으로경쟁자체가아닌거래상대방이나경쟁사업자를보호하게되어독점규제법의목적은물론지식재산권법의취지에도부합되지않을수있다. 표준특허관련특허권의행사규제의타당성과관련하여경쟁법을 FRAND 확약을내포한표준특허권의행사에대해개입할기준이나근거로삼는것은적합하지않다는주장 114) 이있다. 첫째, FRAND 조건의준수를일반적인경쟁법상의가격남용행위금지와동일한의미로해석한다면, 이는새로운문제가아니며원칙으로돌아가지식재산권행사와관련하여가격남용혐의를적용하는것은바람직하지않다는것이다. 둘째, FRAND 조건이표준에포함된특허의보유자들이새롭게준수해야할경쟁법상의무를제시하고있다고보아경쟁법이개입하여구체적이고강제적인 FRAND 조건을규정하도록한다면, 이는사적자치적형성을우선하면서그전제가훼손되어경쟁또는경쟁기반이침해된경우에만소극적으로개입하는것을원칙으로하는경쟁법의취지 115) 에부합한다고보기어렵다. 마지막으로설령 FRAND 약속이지켜지지않음으로인한문제가발생한다고하더라도특허권자가표준화과정에서고의적으로경쟁제한행위에나선특별한정황이없다면우선사적계약의위반이라는차원에서접근하는것이적절하다는것이다. 이에대한반론으로우리나라의독 113) 독점규제법상경쟁제한성보다는경쟁수단혹은거래내용의불공정성, 즉상품또는용역의가격과질이외에바람직하지않은경쟁수단을사용함으로써정당한경쟁을저해하거나저해할우려가있을것이라는위법성판단의기준으로하는불공정거래행위유형으로부당한고객유인행위, 거래강제, 거래상지위의남용, 사업활동방해가있다. 예컨대, 거래상지위의남용의경우지식재산권보유자에게거래상지위가인정될가능성이높은데독점규제법으로규제되는부당한행위와그렇지않은행위를구별하는기준이명확하지않다. 114) 권남훈. 홍대식, 지식재산권에대한실시료의수준과경쟁법의역할, 정보법학제15 권제2호 ( ), ) 대법원 선고 2002두8626 전원합의체판결 ( 이른바포스코판결 )( 사유재산제도와경제활동에관한사적자치의원칙에입각한시장경제질서를기본으로하는우리나라에서는원칙적으로사업자들에게계약체결여부의결정, 거래상대방선택, 거래내용의결정등을포괄하는계약의자유가인정되지만, 시장의지배와경제력의남용이우려되는경우에는그러한계약의자유가제한될수있다할것이고, 이러한제한내지규제는계약자유의원칙이라는시민법원리를수정한것이기는하나시민법원리그자체를부정하는것은아니며, 시민법원리의결함을교정함으로써그것이가지고있던본래의기능을회복시키기위한것으로이해할수있다 ). 64

84 점규제법이제23조에서불공정거래행위를금지하고있으며, 이는경쟁제한성을염두에둔다른조항들과달리계약법질서의연장선상에서이를보완하고발전시키는성격을가지고있다는견해 116) 와현재계약법과특허법에따른사법적구제수단으로 FRAND 확약을내포한표준특허권자의부당한권리행사를충분히규율할수없는상황이기때문에경쟁법에의한규제가불가피하고사법적구제방식은시장질서의유지, 소비자권익보호측면을고려하지않기때문에경쟁법에의한공적개입이정당화된다는견해 117) 가제기된바있다. 표준특허권행사에관한경쟁법적규제의타당성과관련하여시야를넓혀표준특허를둘러싼일련의국제적분쟁의추세를살펴보면, 해외각국에서경쟁법적규제외에법원의소송절차를통한당사자간분쟁해결방식이보편적으로활용되고있다. 이는어쩌면자연스러운현상으로특허권의행사가경쟁법의적용예외에해당하는경우가많을뿐만아니라특허의실시허락내지특허침해와관련된분쟁은기본적으로당사자간이익조정에관한법률관계분쟁의속성을가지기때문이다. 다만, 최근표준특허를선점하고자하는사업자간의경쟁이면에는표준채택이후관련시장을지배하거나경쟁자의진입을봉쇄하려고자하는의도가엿보이는부분도있다. 118) 그러나몇몇극단적상황을제외하고 FRAND 확약을포함한표준특허권에대한경쟁법에의한규제는과잉규제의위험성이높다는지적에경청할필요가있다. 경쟁법을통한공적규제의수준이특허법이정한사적인분쟁해결가능성을실질적으로잠식하는상황이라면특허법의발명촉진을통한혁신보상의원리와배치되는상황이우려될수있다. 경쟁법에의한표준특허규제의한계는공적규제의논리와형식만으로는표준특허의행사가야기하는모든문제를해결할수없으며행정당국의법집 116) 이봉의, 불공정거래행위의위법성-계약질서의관점에서, 공정거래와법치, 법문사 ( 2004), ) 이호영, 표준필수특허보유자의 FRAND 확약위반행위에대한공정거래법의집행에관한연구, 상사법연구제31권제4호 (2013), ) 이러한경우표준규격의채택이후사업자가표준특허를실시한다면그실시료수준을독점적이윤이확보되는수준으로기대하는사업자들이상당수일것이다. 그러한사정만놓고본다면이러한사업자가표준화기구의표준제정절차에참여하여 FRAND 확약을제출하는행위는추후독점규제법에의하여기만적인행위로취급될가능성을배제할수없을것이다. 65

85 행경향에따라서과잉규제의위험성이상존한다는문제를안고있다. 특히 FRAND 확약을한표준특허권의행사의문제는 FRAND 확약에관한계약법적효력이나특허침해소송에서금지청구내지손해배상청구의허용여부까지아울러판단할수있어야적절한규율이가능할것이다. 결국표준특허의규율은경쟁법또는특허법어느한쪽의관점만으로모두한계가있으므로양자의조화적관계설정에기초한협력과분담의문제로귀결된다. Ⅲ. 표준특허규율에관한특허법과경쟁법의관계 1. 특허법과경쟁법의관계 특허법나아가지식재산권법은무형의가치있는자산을발명하거나창조한사람에게일종의독점권을수여하는규범체계이다. 즉지식재산권은그소유자의발명이나창작물을타인이사용하거나복제하지못하게하는배타적권리이다. 전통적으로독점규제법과지식재산권법간에상충관계에있다고생각하는통념이존재하였다. 이러한상충관계는지식재산권법이혁신의진흥을위해발명자에게배타적권리를부여하는것을막연히독점권 119) 을부여하는것으로이해하여독점을제한하거나방지하는독점규제법의목적이갈등관계에있다고이해하였기때문이다. 한편 20세기초반경제학자요셉슘페터 (Joseph Schumpeter) 는경쟁이아닌독점이혁신에기여한다고주장하였다. 그의시각에서는경쟁은기업이단기적인한계비용에초점을두게되고장기효율적인연구개발 (R&D) 에대한투자를배제하게될뿐이라고한다. 결국과도한경쟁의결과는언제나불충분한혁신이라는것이다. 120) 이러한시각에서경쟁의이익은혁신의희생을통한소모적대가라고보고있다. 이러한관점에입각하면지식재산권의보호는일 119) 특허란좁게정의된기술적분야에있어서배타적인권리를허용하는것이기에그자체로독점규제법상 시장지배력을가지는독점사업자 로전화될수는없는것이다. 왜냐하면기술적개념은반드시상품시장에상응하는것이아니기때문이다. 다만간혹시장을창조하거나원천기술을구성하는발명은관련시장에시장지배력을가질수있고진정한의미의독점을형성하는경우도있다. 120) Mark A. Lemley et al, Software and Internet Law(3rd ed.), 2007,

86 정한경우경쟁을제한하면서혁신을직접적으로보호하고자하는경쟁제한허용규범으로이해될수있다. 최근특허법과독점규제법의관계에관한경향은양자가갈등관계에있다고보지않고오히려상호보충관계에있다고보는견해가대체적이다. 121) 특허법을포함한지식재산권법이직접적으로혁신 (innovation) 을보호하고장려하고, 독점규제법은경쟁 (competition) 을통하여현존자원을효율적으로분배하는방식으로혁신을유도하고조장한다. 즉양자모두시장의생산적효율성 (productive efficiency) 내지시장에서의소비자후생 (consumer welfare) 증진이라는궁극적인목적을위해상호기여하고있다는것이다. 양자간의충돌을방지하기위하여각지식재산권법은지식재산권남용내지부당한경쟁제한을방지하는규정을두는한편독점규제법은지식재산권의정당한행사에대하여독점규제법의적용을배제하는예외를허용하고있다. 122) 특허제도는기술혁신을하도록인센티브를부여해주는것이기때문에관련시장또는혁신시장 (innovation market) 에서보다먼저더뛰어난기술혁신을하기위한경쟁을촉진시킨다. 한편특허권자가그권리를남용하거나시장지배적지위를남용하는경우와같이관련시장에서의경쟁을저해하는경우도발생할수있다. 123) 왜곡된시장구조에의하여보다혁신적인기술이정당한보상을받지못하게되거나그러한기술개발과보상이어렵게되는경우에는지식재산권제도의본래취지에반하는결과가초래될수있다. 결국독점규제법이보호하고자하는시장의자유로운경쟁과공정한거래질서는지식재산권의제도의목적을달성하기위한기본적인전제가된다. 그러므로지식재산권은새로운기술혁신의유인을제공하는한편관련시장의질서를왜곡하지않는범위에서정당하게행사해야한다. 왜냐하면, 지식재산권을남용하여관련기술의이용과새로운기술혁신을부당하게저해하는행위는독점규제법 121) U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition ( ), 1; Federal Trade Commission, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy ( ), 1-2; 오승한, 특허제도와독점금지법의조화적관계, 과학기술과법, 2007, ) 정상조ㆍ박준석 ( 주 7), ) 정상조, 기술혁신과경쟁의법칙, 과학기술과법, 박영사 (2007),

87 뿐만아니라지식재산권법의기본목적에도반하기때문이다. 124) 2. 독점규제법제 59 조의해석 독점규제법제59조는무체재산권의행사행위와관련하여 이법의규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법 에의한권리의정당한행사라고인정되는행위에대하여는적용하지아니한다. 고규정하고있다. 이조항의의미에관하여적용제외설, 주요요인설, 본래적행위설, 부정경쟁방지설, 합리성의원칙적용설등다양한학설이소개되고있다. 125) 위와같은다양한견해는구독점규제및공정거래에관한법률 ( 법률제8631호로개정되기전의것, 이하 구독점규제법 이라고한다 ) 제59조가일본독점금지법제21조와마찬가지로, 이법의규정은저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법또는상표법에의한권리의행사라고인정되는행위에대하여는적용하지아니한다. 고규정하고있었는데, 동조항에단지 권리의행사 라고표현되어있었으므로, 지적재산권의행사라고인정되는행위 에해당하여구독점규제법의적용이제외되는행위의범위에한계가설정될수있다고볼수있는지에관한일본에서전게된논쟁과학설에서비롯되었다. 2007년에개정된우리독점규제법제59조는지식재산권의행사행위에대하여독점규제법의적용이전면적으로제외될수있다는오해를불식시키는입 124) 권오승, 경제법 제12판, 법문사, 2015, 148. 양법의기본목적과관련하여오승한교수는특허법의기본정책을 1 발명자에게노력에상응하는보상을통해인센티브를보장하는것 ( 인센티브보장 ), 2 지속적인기술혁신과새로운창작의생성을장려하기위해공개된특허등에대한공공의이용을보장하는것 ( 정보의확산보장 ), 3 현재혹은잠재적인경쟁자의후속혁신상품과서비스가시장에진입하고소비자에게접근하는것을보장하는것 ( 후속혁신의보장 ) 에있다고보고있다 [ 오승한, 특허ㆍ저작권자의경쟁제한행위에대한직접ㆍ간접침해자의독점규제법위반항변및특허ㆍ저작권남용항변의가능성, 비교사법제16권제4호 ( ), 386]. 나아가오승한교수는특허권행사가독점규제법에위반하는것도특허권의공공정책위반에포함되는하나의남용행위유형에불과하며, 특허권의남용을성립시키는특허법이독점규제법보다더넓은경쟁정책을포함하고있어전자가후자를포함하는관계에있다고보고있다 [ 오승한, 특허ㆍ저작권남용의본질및근거와독점규제법위반행위와의구분, 산업재산권제33호 ( ), 184, 191]. 125) 홍봉규, 우리나라에서의지적재산권남용에대한독점규제법의적용, 산업재산권제22호 (2007.4),

88 법적개선조치로볼수있다. 그럼에도불구하고독점규제법의경쟁보호의원칙에대한예외로서지식재산권의행사를주장하는일부견해 126) 는독점규제법제59조를지식재산권행사에대한적용제외를규정한창설규정으로보고있으나, 현재통설은독점규제법제59조의규정이지식재산권의행사에대해서독점규제법의적용을완전히배제하는것이아니라, 정당한지식재산권의행사 라고인정되는행위는독점규제법에의해위법으로판단되지않는다는사실을확인한조항으로해석하고있다. 127) 최근대법원은특허법과독점규제법간의관계에관한판시를내려이에관한논란에종지부를찍었다. 128) 이는 2011년공정거래위원회가시정조치한글락소스미스클라인 (GSK) 129) 과동아제약사간의역지불합의 130) 에관하여, 대법원은원고들의지식재산권의정당한행사인지여부는특허법의관점에서보아야한다는서울고등법원의입장 131) 과다르게 특허권의정당한행사라고인정 126) 홍봉규, 위의논문, 197( 특허는독점권을보장하고독점규제법은독점을금지하는것으로해석 ), 199( 특허법은공익적경쟁정책을배려한것이아님 ), 213( 특허권은신의성실의원칙에입각해행사되어야함 ). 이에대하여지적재산권법자체를적용하여서도부당한권리행사를통제할수있으므로지적재산권의정당한행사는물론지적재산권의남용등부당한행사의경우에도그것이지적재산권에서의행사로인정되는한독점규제법의적용은없다고보는것이독점규제법제59조의법문에충실한해석이라는견해가있다 [ 손경한ㆍ정진근, 독점규제법과지적재산권과의관계에관한재고찰, 비교사법제12권제2호 (2005.6), 713]. 127) 구재군, 지적재산권과독점규제법의관계, 사법행정제41권제7호 (2000), 16; 손영화, 지적재산권에대한공정거래법의적용, 판례월보제361호 (2000), 31; 정상조ㆍ박준석 ( 주 7), 32( 지식재산권을이용하기위한국내외계약뿐만아니라지식재산권의취득과양도에대해서도예외적으로독점규제법이적용될수있는것으로해석 ); 조영선 ( 주 7), 573( 독점규제법제59조는당연한사리를확인하는데지나지않음 ), 574 ( 부당한권리행사 란결국지적재산권행사를통한시장에서의경쟁제한효과가그로인한효율성증대효과를상회하는것을의미 ) 등. 128) 대법원 선고 2012두24498 판결. 129) 공정거래위원회를상대로제기한시정명령및과징금납부명령취소청구의소를제기한원고는글락소그룹리미티드와주식회사글락소스미스클라인이다. 130) 역지불합의 (reverse payment agreement) 란통상의경우와반대로특허권자가특허발명을실시하고자하는자에게대가를지불하는것을조건으로이루어지는합의를의미한다. 역지불합의는다양한형태가있으나위판결의역지불합의는특허권자가복제약개발자 ( 특허를실시하고자하는자 ) 에게시장에진입하지않거나진입을연기하는것을조건으로일정한대가를지불하기로하는합의를말한다. 131) 서울고등법원 선고 2012누3028 판결 ; 이판결에서서울고등법원은원고들의행위가독점규제법제59조에해당되는지여부에대하여 특허권의정당한행사 69

89 되지아니하는행위 란행위의외형상특허권의행사로보이더라도그실질이특허제도의취지를벗어나제도의본질적목적에반하는경우를의미하고, 여기에해당하는지는특허법의목적과취지, 당해특허권의내용과아울러당해행위가공정하고자유로운경쟁에미치는영향등제반사정을함께고려하여판단하여야한다. 고판시하였다. 이판결은 특허권의정당한행사라고인정되지아니하는행위 에해당하는지여부를 당해특허권의내용과아울러당해행위가공정하고자유로운경쟁에미치는영향 을고려하여판단하도록함으로써, 특허권의범위내에속하는영역에대한공정거래법의적용가능성을대법원이인정한것으로해석되고있다. 독점규제법제59조의분명한법의 ( 法意 ) 는외형상특허권의행사를취하고있더라도독점규제법의관점에서그것이특허권의정당한행사인지에대한판단을내릴수있다는것이므로결국남은과제는개별사례에있어특허권의 정당한행사 와 부당한행사 를구별하고판단하는문제라고할것이다. 물론특허권행사의정당성여부를판단할때독점규제법상특허권고유의성질을반영한판단기준이요구되지만그것이독점규제법에의한특허권행사의규제가능성이라는전제를바꿀수없는이치이다. 3. 합리적인표준특허규율을위한접근방식 우리의경우종전에표준특허를둘러싼분쟁은주로경쟁법과같은공적규 제에의존할수밖에없는상황이었고, 퀄컴사건과같이중요한사례들이공정 거래위원회의공적제재와이에관한행정소송을통해먼저다루어졌다. 그러 에는공정거래법의적용이배제되나특허권의행사가정당하지않은경우에는공정거래법이적용된다. 여기서정당한권리행사인지여부는공정거래법제58조가 다른법률또는그법률에의한명령에따라행하는정당한행위 라고규정하고있는점에비추어공정거래법의원리에따라판단할것이아니라특허법의원리에따라결정하여야한다. 즉, 산업발전을촉진하는수단으로새로운발명을한자에게발명을공개하게하고그에대한보상으로특허권이라는합법적인독점권을부여한다는특허법의본질에비추어그러한보상을받기위한정상적이고합리적인행위는특허권의정당한행사로보아공정거래법이적용되지않는다고할것이고, 이를넘어공개된발명에대한정당한대가이상의보상을받으려하는행위에대하여는공정거래법이적용된다고보아야한다. 고판시하였다. 70

90 나표준특허를둘러싼법적분쟁의국제적추세를살펴보면, 경쟁법적규제방식이외에법원의민사소송 ( 계약위반소송, 특허침해소송등 ) 을통한당사자간분쟁해결방식이보편적으로활용되고있다. 이는매우자연스러운현상으로특허권의행사가경쟁법의적용예외이거나회색지대 (gray area) 에해당하는경우가많을뿐만아니라특허실시허락내지특허침해와관련된분쟁은기본적으로당사자간이익조정에관한법률분쟁의속성을가지기때문이다. 132) 표준특허와관련된권리행사에대하여특허법과독점규제법을적용함에있어현재우리는지금까지의국내외분쟁현황과법제적특성을종합하여표준특허관련권리행사의규율방향을구체적으로조율할시점에와있다. 특히시장에서경쟁제한을야기하는행위이외에불공정한경쟁수단이나거래내용까지독점규제법에의해규제할수있는우리나라의경우표준특허행사에대해독점규제법을적용함에있어서기술혁신의촉진내지조장이라는지식재산권법과독점규제법의공통목적을달성하기위한두법영역간의역할의분담과협력이더욱요구된다. 이는지식재산권법이나민법에의하여주로규율될수있는행위와독점규제법에의하여주로규율될수있는행위에관한기준이치밀한논의과정을거쳐균형있게정립될필요가있다. 특허법과경쟁법분야의협력과소통과정을거처표준특허권에대한법적규율기준을보다명확히하고구체화한다면, 이는표준특허를둘러싼분쟁의해결뿐만아니라거래당사자에게예측가능성을제고하여분쟁을미연에예방하고기술시장을활성화하는데긍정적으로기여할것이다. 133) 먼저특허라이선스에대한공적규제와관련하여경쟁법에의한규제는사적자치에서파생되는계약자유의원리에대한공적규제의성질을가진다. 이는종전민법영역에서다루어지던계약공정의법리가독점규제법이라는특별법에의해보다강화되어규율되는것으로이해할수있다. 다만, 민법의논의는불공정한법률행위의법적효력에관한것이주를이루나독점규제법에의한규제는이와별개로거래당사자에게추가적인의무를부여하고이를위반하는경우행정적ㆍ형사적제재가부과된다는측면에서보다엄중한규율 132) Herbert Hovenkamp, Patent Deception in Standard Setting: The Case for Antitrust Policy, U Iowa Legal Studies Research Paper, ) OECD, STI Working Paper 2009/9; The Emerging Patent Marketplace, DSTI/DOC(2009)9,

91 방식이라고하겠다. 따라서, 경쟁법에의거한특허라이센싱규제는계약자유에대한제한임과동시에특허법이부여한특허권의독점배타권제한이라는점에서신중한접근이필요하며, 민법내지특허법이정한계약법리내지특허실시의법리에의하여규율이어렵거나실효성을기대할수없는경우에보충적으로개입하는것이타당하다. 아울러특허권자의소송상권리행사규제는헌법이보장하는국민의재판받을권리 134) 를제한하는요소가될수있어이에대한경쟁법적용에있어보다더신중한접근이필요하다. 135) 특히특허침해소송에있어남용행위의본질은금지청구내지손해배상청구에있어권리자가관련법규가용인할수있는수준을벗어나행사하는것으로, 이는민사법상확립되어온권리남용법리내지소권남용의법리, 특허법상특허권남용론등을통해규율하는것이기본이되어야한다. 표준특허권자의시장지배적지위남용처럼시장에서의경쟁제한효과가발생하는특허침해소송을통한권리행사에대하여경쟁당국의공적규제와별개로특허침해소송내에서도법원이독점규제법위반을이유로표준특허권자의권리행사를제한하는항변이가능하여야할것이다. 일반특허와달리표준특허의경우표준선정에따른고착효과나관련시장에서표준기술의대체가용이하지않은특성때문에표준특허권자의시장지배적남용행위와같은경쟁제한성이인정되는행위에대하여는독점규제법의엄정한적용과집행이필요하다는점에는이론의여지가없다. 다만, 그경우에도합리의원칙에의한위법성판단기준, 동태적효율성과같은위법성조각사유등이독점규제법틀속에서입체적으로고려되어야할것이다. 한편독점규제법상불공정거래행위규제의틀로특허권행사에대한거래행태적규제에적 134) 나아가기본권의본질적내용에대한침해 ( 헌법재판소 자 2005헌마1119 결정 ), 과잉입법금지의원칙 ( 헌법재판소 자 92헌가8 결정 ), 법치주의원리등이특허권권리행사에관한헌법상한계로논의된다. 135) 미국의경우연방대법원의판결에의하여형성된 Noerr-Pennington Doctrine에의하면재판청구권을보장하고있는미국수정헌법제1조 (the First Amendment) 하에경쟁관계에있는자들이다른경쟁자를제거함으로써경쟁을제한하는결과를가져오는방향으로법을개정하기위하여정부에로비를하더라도반독점법위반이되지않고, 이러한원칙은법원에대하여소를제기하는행위에도확대되었으며경쟁자배제등의목적으로침해자를상대로소를제기하는행위는반독점법위반이되지않을가능성이크다고보고있다 [Janice M. Mueller, Patent Law(3rd ed.), 2009, ]. 72

92 극나설경우일반특허와표준특허를막론하고이에대해서는과잉규제의위험성이높다고지적되고있으므로 136) 불공정거래행위에의한규제내용과방식을지속적으로개선해나갈필요가있다. 137) 정리하면, 경쟁법에의한표준특허규제에있어서는관련기술시장이나상품시장에서표준특허권자의시장지배력이인정되는경우표준특허권행사에따른경쟁제한성판단을중심으로이를규제하는것이불가피하다. 다만, 단순히불공정경쟁행위내지부당한특허권의행사가의심되는사안이라면민법내지특허법이독점규제법의사적집행 ( 私的執行 ) 138) 을보완하는차원에서기본적으로당사자간소송절차를통하여사법적 ( 司法的 ) 으로규율되는분쟁해결방식이보다활성화되어야한다. 이를위하여표준특허권자의특허침해소송에서본연구에서후술할권리남용의항변, 특허권남용의항변, 독점규제법위반의항변등과같은다양한항변사유를인정하여이를적극적으로활용할필요가있다. 특히특허침해소송에있어서독점규제법위반의항변은독점규제법위반을이유로특허권자의금지청구나손해배상청구를제한할수있다는점에서특허권자의독점규제법위반행위를피고의항변을통해제재하는사적집행의확장된형태로이해할수있다. 136) 같은취지로홍대식, 공정거래법과지적재산권법 : 공정거래법위반의주장과지식재산권침해금지소송, 민사판례연구제31권 (2009.2), ; 이황, FRAND 확약위반과특허위협 (hold-up) 에대한공정거래법상규제의기준, 저스티스제129호 (2012.4), ) 최근 불공정거래행위심사지침 ( 개정 공정거래위원회예규제241호 ) 이개정되어시행되고있다. 개정심사지침은위법성판단기준이되는경쟁제한성의의미를명확히하고, 시장점유율기준등경쟁제한성에대한세부판단기준을마련한바있다. 그러나외국의사례등을고려하여지식재산권행사의특성을감안한안전조항 (safe harbor) 을별도로규정하거나라이선스계약당사자들이경쟁사업자인경우와비경쟁사업자인경우를나누어규제가검토될수있는특허권자의관련시장에서의시장점유율의수준을보다높이는방안, 특허라이선스와관련하여기술시장에서일정수이상의경쟁기술이존재하는경우에는규제되지않도록하는방안등을추가로검토할필요가있다. 138) 독점규제법분야에서논의되는사적집행방법은일반적으로 1 독점규제법위반에대한독점규제법내지민법상손해배상 ( 損害賠償 ) 제도, 2 독점규제법위반행위에대한사인의금지청구 ( 禁止請求 ) 제도, 3 그외에민법일반원리에따라계약의무효등을주장하여구제받는경우로나눌수있다 [ 이선희, 독점규제법의사적집행, 독점규제법 30년, 법문사 (2011), 584]. 73

93 제 3 장각국의표준특허관련분쟁현황 정보통신분야의표준은국가의범위를초월하여국제기준으로통용됨에따라표준특허분쟁은국제적분쟁으로전화될가능성이높아각국법원의분쟁사례에대한검토가필요하다. 다만, FRAND 확약위반과관련된분쟁을모두소개하는것은한정된지면상불가능하므로선행연구를통해정리된부분은이를인용하는방식으로간략히소개하고, 본연구의쟁점을이해하고이를분석하는데도움이되는각국법원의분쟁사례들을중심으로기술하였다. 먼저미국에서진행된주요표준특허관련분쟁의하급심판결들을살피고, 유럽은유럽사법재판소 (CJEU) 에서나온화웨이와 ZTE 간의특허침해소송에관한선결판단을정리하고, 역내국가인독일과네덜란드법원에서표준특허와관련하여내려진일련의특허침해소송판결들을간략히소개한다. 아시아지역에서는최근중국과인도등에서도표준특허관련판결이나오고있으나, 본연구와직접관련성이있는일본과우리나라의하급심판결을정리하고비교하였다. 삼성과애플간표준특허관련소송의판단은각국법원의판결을소개하면서이를포함하여정리하였다. 1) 제 1 절미국 미국의표준특허관련분쟁은크게 특허침해소송 과 계약위반소송 으로구분할수있다. 먼저특허침해소송은 금지청구 인용여부에관한판단이주된쟁점인사건과 손해배상청구 의손해액의산정이주된쟁점인사건으로나눌수있다. 캘리포니아주에서진행된애플과삼성간의특허침해소송 ( 삼성의반 1) 각국법원에서판단된삼성과애플간의일련의특허침해소송을미시적으로비교ㆍ분석하는것도의미있는연구가될것이나, 본연구는표준특허와관련된각국법원의추세를거시적으로소개하여우리의법을해석하고실무를처리하는데필요한시사점을얻고자하였다. 아울러본연구는특허침해소송에있어본안소송에해당하는 금지청구권, 손해배상청구권 을연구대상으로삼고있으나, 외국의판결을소개하는본장에서는 가처분 과같은보전소송에관한각국법원의결정도함께소개하였다. 74

94 소청구부분 ) 2), 일리노이주에서진행된애플대모토로라간의특허침해소송 ( 모토로라의반소청구부분 ) 3), ITC에서진행된모토로라와애플 4), 모토로라와마이크로소프트 5), 삼성과애플 6) 간의수입금지 ( 배제명령 ) 청구는표준특허에기한금지청구권행사여부가주된쟁점이었던사건들이다. 한편표준특허에기한손해배상청구에따른손해액의산정이주된쟁점인사건은일리노이주에서진행된 Innovatio IP Ventures 사건 7), 텍사스주에서진행된에릭슨대 D-Link 시스템사건 8), CSIRO 대시스코사건 9) 등을들수있다. 최근표준특허에기하여미국에서새로이제기되는특허침해소송은손해배상청구를중심으로진행되는추세를보이고있다. 10) 한편미국에서는 FRAND확약에근거한일련의 계약위반소송 이제기되어판단된바있다. 대표적으로위스콘신주에서진행된애플대모토로라사건, 11) 워싱턴주에서진행된마이크로소프트대모토로라사건, 12) 캘리포니아주에서진행된리얼택대 LSI 사건 13) 이그러한예이다. 이러한일련의계약위반소송은다른나라에서는찾아보기어려운유형의소송으로 FRAND확약에기한분쟁해결과법원의접근방식에있어서새로운시사점을제공한다. Ⅰ. 미국연방법원의표준특허관련특허침해소송 2) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al, No. 5:11-cv ) Apple Inc. v. Motorola Inc et al., No. 1:11-cv ) ITC Inv. No. 337-TA ) ITC Inv. No. 337-TA ) ITC Inv. No. 337-TA ) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C ) Ericsson v. D-Link Systems Inc. No. 6:10-cv ) CSIRO v. Cisco Systems, Inc., No. 6:11-cv ) 최근 2016년 5월 24일중국최대통신장비업체인화웨이 (Huawei) 는자사의 4세대이동통신표준과관련된특허 11건을삼성전자가침해했다고주장하면서삼성전자를상대로캘리포니아주북부연방지방법원에손해배상소송을제가한바있다 ( 연합뉴스 자 중국화웨이, 삼성전자상대특허권침해소송 기사 < pnews.co.kr/bulletin/2016/05/25/ akr html 최종방문 > 참조 ). 11) Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., No. 11-cv-178-bbc. 12) Microsoft Corporation v. Motorola, Inc., 2:l0-cv JLR. 13) Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp. et al., No. C RMW. 75

95 1. 애플대삼성사건 ( 캘리포니아주 ) 가. 소송의경과 애플과삼성전자 ( 이하 삼성 ) 의특허소송은 2011년 4월 15일애플이미국캘리포니아북부연방지방법원에삼성의갤럭시SㆍS2 등스마트폰과갤럭시탭 (10.1) 제품이애플의특허, 디자인특허, 트레이드드레스, 상표권을침해했다고주장하면서시작되었다. 14) 이에삼성은같은달 27일통신표준기술특허등의침해를이유로애플을상대로같은법원에반소를제기하였다 ( 이하 1차소송 ). 이후 1차소송이진행되고있는중에 2012년 2월 8일애플은같은법원에삼성의새로운제품군 ( 갤럭시S3, 갤럭시노트1ㆍ2 등 ) 이애플의특허권 5건을침해하였다고추가로제소하였고 15), 같은해 4월 18일삼성역시애플이자사의사진분류및저장ㆍ원격ㆍ영상전송등특허권 ( 표준특허포함 ) 2건을침해하였다고반소를제기한바있다 ( 이하 2차소송 ). 16) 1차소송은 2014년 3월미국캘리포니아북부연방지방법원에서삼성제품 23종이애플의특허를침해했다며삼성이애플에 9억2900만달러 ( 약 1조원 ) 를배상하라는 1심판결이나오면서일단락되었고이에양측은모두미국워싱턴 DC의연방지구항소법원 (CAFC) 에항소하였다. 이후 2015년 5월항소심은애플특허의일부가무효가되면서삼성이애플에 5억4800만달러를배상할것을결정하였다. 이에삼성은평결불복심리 (JMOL) 를신청하였고같은해 9월 CAFC 는삼성의신청을기각하면서즉시애플에대하여배상금을지급할것을명하였다. 17) 삼성은손해배상금산정부분등에관한쟁점에관하여연방대법원의 14) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al, No. 5:11-cv-01846(N.D.Cal. Apr. 15, 2011). 애플이근거로한특허권, 디자인권, 트레이드드레스, 상표권등은표준특허와무관하므로논의대상에서제외한다. 15) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. No. 5:12-cv-00630(N.D.Cal. Feb. 8, 2012) 16) 애플과삼성은미국내에서본안소송인 1차소송, 2차소송외에가처분소송, ITC 구제명령, PTO의특허재심사등다양한형태로다투었는데, 자세한미국소송에서의침해주장내용에대해서는강기봉, 미국의삼성과애플간특허권분쟁에관한소고, 정보법학제16권제3호 ( ), ) 1차소송항소심판결에따라 2015년 12월 3일삼성전자가애플에특허침해배상금을지급하는데양측이합의했다. 합의내용에따르면애플은삼성전자에 5억 4천817 만 6천477 달러 ( 약6천382억원 ) 의지급을요구하는청구서를한국시간으로 2015년 12 76

96 상고절차를진행하였고, 2016년 3월 22일미국연방대법원은삼성이낸상고허가 (writ of certiorari) 신청을인용한상태이다. 18) 한편 2차소송에서는 2014년 5월배심원단이삼성제품이애플의특허 3건을침해했다며삼성이 1억1960만달러 ( 약 2180억원 ) 를배상하고, 애플제품역시삼성의특허 1건을침해했다며애플이 15만8400달러 ( 약 1억8000만원 ) 를배상하라고평결하였고, 2014년 11월미국캘리포니아북부연방지방법원에서배심원들이평결한손해배상액을그대로확정하는판결이선고된바있다. 한편삼성과애플은 2014년 8월에미국이외 9개국에서진행되고있었던소송을모두취하하기로합의하였으나, 미국에서진행된 2차소송의판결에대하여는양측모두항소하였다. 2016년 2월 26일미국연방지구항소법원은애플이삼성을상대로한특허침해소송의항소심에서애플이승소한 1심의판결은무효로뒤집고, 애플의삼성에대한특허침해배상판결은 1심판결이유지되었다. 나. 표준특허관련쟁점판단 삼성과애플간의소송에서표준특허권행사와관련된쟁점은 1차소송중삼성이애플을상대로표준특허에기하여반소의형태로제기한특허침해소송에대한판단에서다루어졌다. 1차소송에서미국의캘리포니아북부연방지방법원은삼성의표준특허권이무효 (invalid) 이거나애플의아이폰에삼성의표준특허권이실시되지않았다고판단하여애플에게표준특허침해책임을추궁할수없다는결론을내리면서 FRAND 확약과관련된삼성의법적책임내지이에기초한애플의항변등에대한구체적인판단은내리지않았다. 다만, 연방 월 4일까지송달키로했으며, 삼성전자등은이청구서가송달된지열흘이내에지급을완료키로했다. 그러나향후항소심판결이뒤집히거나애플의특허가무효화될경우삼성이애플로부터일부혹은전부를환급받을수있는지등쟁점이남아있어양측의다툼은계속될전망이다 ( 자연합뉴스기사, 삼성, 애플에 6천382억원특허침해배상금지급합의 < 05/ AKR HTML> 참조 ). 18) 미국연방대법원에서디자인특허소송이다루어지는것은약 120년만이라고하며연방대법원은 2016년 10월초부터 2017년 7월초까지이어지는 년회기에이에관한상고심구두변론을진행할예정이다 ( 자아시아경제기사, 애플과 1차소송, 美대법원으로 < = > 참조 ). 77

97 지방법원단계에서이러한 1심판단이내려지기전까지당사자의신청에따라이루어진부수적재판과결정을통해표준특허권자에대항하는애플의항변수단으로계약위반, 반독점법위반등이제기될수있는지가검토가이루어진바있다. 19) 먼저캘리포니아북부연방지방법원은 2011년 10월 18일결정 20) 에서는애플은삼성이침해당하였다고주장하는이동통신관련표준특허기술에관해유럽연합전기통신표준기구 (ETSI) 주도의표준화과정에서특허매복 (patent ambush) 행위를하였고그에따라삼성은계약위반의책임을부담한다고주장하였다. 즉, ETSI의지식재산권정책에따르면장차표준기술로채택될수있는특허를가진경우적시에합리적으로공개할의무를표준화작업참가주체에게부과하고있지만, 삼성은특정기술들을범용이동통신시스템 (UMTS) 표준의일부로채택하도록제안함에있어서그보다조금앞서한국특허청에당해기술들을특허출원중인사실에관하여아무런공개도하지않았다고애플은주장하였다. 그렇지만같은법원은애플의특허매복주장이인정받으려면만일 ETSI가삼성이특허출원을은닉한사실을알았더라면다른대체기술을표준으로채택하였을것이라는사실을애플측이입증하여야하는데이점에관한입증이부족하다고보았다. 아울러애플은애당초삼성이 FRAND 확약을준수할의사가없으면서도거짓으로표준화기구를기망하여자신의특허기술을표준으로채택하게하였으므로반독점법위반에해당한다는주장도제기하였다. 이것은엄밀히말하자면협의의특허위협 (hold-up) 행위가아니라관련판례 21) 에따라이른바허위의 FRAND 선언법리 (false FRAND declaration theory) 를내세운반독점법위반주장이었지만법원은이에관한주장및증거의보완을명 19) 한편 2차소송에서도삼성은표준필수특허침해를주장하였고애플은이에대한반독점법위반의항변을하였으나, 법원은심리의효율적인진행과표준필수특허관련당사자의협상이계속중인점을감안하여 2014년 3월 9일이러한쟁점에대한판단을잠정적으로 (without prejudice) 기각하여이에관한판단은이루어지지않았다 ( 자 Essential Patent Blog, Judge Koh dismisses without prejudice Samsung s standard essential patents and Apple s related FRAND defenses < 2014/03/samsung-and-apple-dismiss-standard-essential-patent-and-frand-claims-512-cv-630> 참조 ). 20) 2011 WL (N.D.Cal. Oct. 18, 2011). 21) Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F.3d 297 (3rd Cir. 2007); Rambus, Inc. v. F.T.C., 522 F.3d 456, 469 (D.C. Cir. 2008). 78

98 하면서이를기각한바있다. 한편같은법원은 2012년 5월 14일결정 22) 에서 FRAND 확약및표준화관련의무위반에따른계약위반, 약정에의한금반언 (promissory estoppel), FRAND 확약에따라표준특허에관하여라이선스계약관계가성립되었다는애플의주장을배척한바있다. 그중계약관계성립을인정하지아니한주된근거는 FRAND 확약만으로는실시료의액수등계약으로서의구체적인조건이정해지지않았다는점, FRAND 확약을포함한 IPR정책에관한준거법인프랑스법 23) 은지적재산권의양도나실시허락에관한계약이성립하는데서면주의 ( 書面主義 ) 를요구한다는점등을들었다. 또한 2013년 1월 29일같은법원의결정 24) 에서는삼성의 FRAND 확약에따라계약위반내지반독점법위반의책임이성립한다는애플의거듭된주장이있었지만이역시배척되었다. 여기서애플은삼성이유럽연합전기통신표준기구 (ETSI) 주도의표준화과정에서 FRAND 확약을제출하였음에도그조건에위배되는라이선스계약을제안하는등특허위협 (hold-up) 행위를하고있다고주장하였다. 즉삼성이애플의디자인특허등특허침해주장의본소에대응하여반소로위표준특허침해를주장하면서금지청구등으로애플을압박한다음얼마지나지않아애플이판매하는아이폰대당약2.4% 의실시료를지급하라고제안하였는데, 이러한실시료수준은 FRAND 조건에위배되는과도한금액이라는것이다. 그렇지만법원은위와같은비율의실시료가과도한금액이기때문에삼성이 FRAND 확약을위반하였는지에관하여전문가증인들간의진술이엇갈리는이상입증이부족하다고판단하여이를기각하였다. 다. 대상판결의시사점 미국에서시작된애플과삼성간의특허분쟁은전세계를무대로확대되면 서 특허전쟁 이라고불릴정도로세간의주목을받은사건이다. 삼성과애플 22) 2012 WL , (N.D.Cal., May 14, 2012). 23) 삼성의표준특허는유럽연합전기통신표준기구 (ETSI) 에의하여표준으로채택된것이었고위표준화기구의지식재산권정책제12조는프랑스법을준거법으로정하고있다. 24) 920 F.Supp.2d 1116 (N.D.Cal. Jan. 29, 2013). 79

99 은 2014년 8월미국이외 9개국에서진행되고있었던소송을모두취하하기로합의하면서소강국면을맞이하고있으나, 주요국가 ( 미국, 독일, 네덜란드, 일본등 ) 에서특허침해에관한다양한하급심판결들을양산하였다. 비록미국에서삼성이애플을상대로한표준특허권에기한침해소송은삼성의표준특허가무효이거나애플의아이폰에삼성의표준특허권이실시되지않았다고보아애플에게표준특허침해책임을추궁할수없다는판단을내리면서 FRAND 확약과관련된삼성의법적책임이나 FRAND 확약에기초한애플의항변등에대한의미있는판단은나오지않았다. 25) 흥미로운점은미국을포함한각국에출원ㆍ등록된특허권의권리범위와증거조사를거쳐입증된사실관계는서로다를수밖에없겠지만, 양회사가각국의특허침해소송에서주장 ( 항변포함 ) 하는법리의내용에상당한공통점이발견된다는것이다. 이는특허법의보편화, 국제화추세에따라각국의특허법의법리와재판실무가수렴되어가고있는흐름을보여주고있다. 2. 애플대모토로라사건 ( 일리노이주 ) 가. 북부연방지방법원의 1 심판결 애플은 2010년 10월 29일모토로라 26) 의드로이드 (Droid) 스마트폰등모바일장치가자사의특허권을침해한다고주장하면서위스콘신서부연방지방법원에손해배상과함께침해금지를청구하였다. 이에모토로라는애플의아이폰 (iphone), 아이패드 (ipad) 등다양한제품이자사의특허권을침해한다고주장하며반소 (counter-claim) 를제기하면서마찬가지로손해배상과함께침해금지를청구하였는데, 모토로라가침해되었다고주장하는특허권중에는 3G 이동통신 25) 애플과삼성간특허권분쟁의시사점에대하여강기봉 ( 주 16), ) 모토로라 (Motorola Inc.) 는 2003년과 2011년분사과정을거쳐프리스케일세미컨덕터 ( 반도체 ), 모빌리티 ( 휴대전화등소비자사업부분 ), 솔루션스 ( 무전통신등전문사업 ) 으로나누어졌고, 현재는솔루션스만이모토로라의자회사로남아있다. 모토로라모빌리티는 2011년구글에인수되었고이후구글은모토로라모빌리티사업부중 스마트폰제조분야 를레노버에매각하고나머지선진기술및프로젝트 (ATAP) 부문은구글에잔류시키면서특허관리등을하고있다 [SEP Inside, Vol.1( ) 53-55]. 80

100 기술의일종인 UMTS에관련된표준특허권이포함되어있었다. 이후이사건은특허청구항해석단계에서일리노이주북부지방법원으로이송되었고, 27) 연방제7항소법원판사인포즈너 (R. Posner) 판사가이사건의판사로지명되었다. 28) 2012년 6월 22일포즈너판사는표준특허에근거한모토로라사의청구에관하여다음과같은취지의판결을내렸다. 29) 먼저특허청구항해석을거쳐상당부분비침해판단을한후나머지침해가추정되는부분에대하여양측의전문가증언과증거를모두배척하고양측의금지청구와손해배상모두를입증이불충분하다고보아기각하였다. 특히금지청구와관련하여자발적으로 FRAND 확약을한표준특허권자에게침해금지청구권의행사가인정되어서는안된다는점을분명히하였다. 즉 FRAND 확약을통해특허권자는 FRAND 조건에부합하는실시료를지급하려는누구에게나실시허락을할의무를부담하고, 30) 침해금지청구가인정되지않더라도손해배상청구권의행사만으로도 FRAND 확약이예정한바에따라합리적인실시료를징수할기회를보장받을수있다는것이다. 31) 이에대하여표준특허권자인모토로라는만일침해금지청구권의행사가박탈되는경우특허권자가오랜시간과많은비용이소요되는소송을피하기위하여정상적인실시료금액보다낮은금액에도부득이만족할것이라예상하게되어결과적으로손해배상도제대로이루어지지않을것이라고다투었다. 하지만포즈너판사는연방대법원이 ebay 판결 32) 에서분명히밝힌대로침해금지는형평법상의요건을검토하여법관이부여할지결정하여야하고특히 금전배상과같은성문법의구제가피해구제에적절치않을경우 라야발동되는것이므로, 단지표준특허권자에게유리한손해배상액을합의받기위하여침해 27) Apple Inc. v. Motorola Inc et al., No. 1:11-cv (N.D.II Oct ). 28) 연방제7항소법원판사인포즈너 (R. Posner) 판사는이사건의중요성을감안하여지명 (sitting by designation) 과정을거처본판결에참여하게된다. 29) Apple Inc. v. Motorola Inc., 869 F.Supp.2d 901 (N.D.II., June 22, 2012). 30) 위판결문, ) 위판결문, ) ebay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006); 연방대법원은 ebay판결에서금지명령이인용되기위하여 1 원고가회복불가능한피해 (irreparable harm) 를입고있을것, 2 금전배상등법률상구제수단으로원고의피해회복이충분하지않을것, 3 원고와피고사이의이익을형량 (balance of hardships) 할때형평법상의구제가필요할것, 4 공공의이익이침해되지않을것을요건으로설시하였다. 81

101 금지청구권을발동하는것은허용되지않고, 모토로라가잃는것은애플에게서징수할수있었던정당한실시료금액상당의손해배상액일뿐애플이시장점유율을잠식하는결과는침해금지청구의인정여부와직접적관련이없으며, 승소한자가자신이부담한소송비용을패소자에게전가시키지못하는것이미국법의원칙 33) 을고려할때침해금지청구가없어실제보다더적은금액을손해배상액으로결정하였더라도그것만으로부당하다고하기는어렵다고판단하였다. 34) 또한당초모토로라사는애플사에대해단말기당 2.25% 의실시료율을제시하였으나애플사는이를거절한사실과관련하여, 모토로라사는애플사가실시료율제안을거절하여협상이결렬되었으므로 FRAND 확약에입각한애플의항변은허용될수없고침해금지청구권의행사가정당하다고주장하였다. 그러나포즈너판사는당사자사이에협상결렬의원인에관하여다툼이존재하고설령애플사가협상을거부하였고애플사가법원의손해배상판결에따라더높은실시료를지급하게될위험부담이있다하더라도모토로라가 FRAND 조건에따라실시허락을하여야할의무에서벗어나는것은아니라고보았다. 35) 나. CAFC 의 2 심판결 위와같은 1 심판결에대해양당사자모두항소를제기하였고, 2014 년 4 월 33) 참고로미국특허법제285조는변호사비용 (attorney fee) 의부담에관하여예외적인경우에만승소당사자에게변호사비용의상환청구를인정한다고규정하여, 한국법의패소자부담원칙과는다르게정하고있다. 이런미국특허법규정하에서통상패소자가고의적인특허침해를하였을경우위조항이지칭한 예외적경우 로인정할수있다 [Janice M. Mueller, Patent Law (3rd ed.), 2009, 649]. 34) 주 29 판결문, ) 위판결문, 914. 이러한판시는마치제3자가 FRAND 조건에따른실시허락계약체결을거부하고표준특허를실시하는경우에도표준특허권자가침해금지청구권을행사할수없다는것처럼해석될여지가있다. 한편포즈너판사는 애플이 FRAND 조건을충족하는실시료의지급을거절하지않는한애플에대한금지명령은정당화되지않을것 이라고판시한부분도있어이는 FRAND 조건을충족하는실시료의지급을거절하는경우에는금지명령이정당화될수도있는것처럼해석될수있어정확한입장이무엇인지불분명한부분이있다. 82

102 25일연방지구항소법원 (CAFC) 은이사건에대한항소심판결을내렸다. 36) 항소심은 FRAND 확약한표준특허에기한모토로라사의금지청구를허용하지않은 1심판결의결론에대해서는연방대법원의 ebay 판결의요건을따른것으로정당하다고판시하였다. 하지만애플사가모토로라사를상대로제기한금지청구에대해서는이를기각한 1심판단을취소하고다시 1심에서일부특허청구항해석부터다시판단하라는취지로환송하였다. 37) 연방지구항소법원은표준특허권자의특허침해금지청구가당연위법 (per se rule) 에해당하여허용되지않는다는취지의포즈너판사의판단 38) 은잘못된것으로 FRAND 확약을한특허권자는회복할수없는손해 (irreparable harm) 를입증하기가어렵지만만약침해자가일방적으로 FRAND 실시료를거부하거나비합리적으로협상을지연시킴으로써 FRAND 실시료를거부하는것이나마찬가지의효과를발생시킨다면금지청구가허용될수있다고보았다. 39) 연방지구항소법원은 FRAND 확약을내포한표준특허에기한침해금지 (injunction) 요건충족을위한추가적고려요소로특허실시자의라이선스협상및계약체결을위한자발성 (willingness) 을주로고려한것으로보인다. 40) 이판결과관련하여레더 (Rader) 판사의반대의견과프로스트 (Prost) 판사의부분반대의견이제기되었는데, 이를소개하면다음과같다. (1) 레더판사의반대의견 41) 레더판사는항소심판단중모토로라의애플에대한금지청구를기각한원 36) Apple, Inc. v. Motorola, Inc.,757 F.3d 1286, (Fed. Cir. 2014). 이사건판결이후애플과모토로라 ( 이후이를인수한모회사구글 ) 의분쟁은 2014년 5월 16일애플과구글이공동성명을내고양사의모든분쟁을취하하기로합의하면서마무리되었다. 37) 위판결문, ) 위판결문, 1331; CAFC 판결에서정리된포즈너판사의입장은표준특허권자의특허침해금지청구가당연위법 (per se rule) 에해당하여허용되지않는다는것이다. 39) 위판결문, ) 이는미국과 EU 경쟁당국이표준특허권자의경쟁법위반사실을인정하는기준으로원용하고있는 willing licensee 기준과유사하게미국법원에서도실시의사가있는잠재적실시권자에대해서는회복불가능한손해발생이인정되기어려워금지청구가인용될수없다는논리가정착되고있다. 41) 위판결문,

103 심의결론을지지한부분에대하여반대의견을내었다. 이사건의경우애플이모토로라의특허를계속침해함으로써회복불가능한손해를유발하는라이선스의사가없는자 (unwilling licensee) 로볼수있는충분한증거가있었다고보아 1심법원이부적절하게금지청구를기각한것으로판단하였다. 레더판사는표준으로채택된특허와표준이아닌기술의가치평가가어렵지만침해자가라이선스를받을의사가있는지없는지를판단하려면특허위협 (hold-up) 뿐만아니라역특허위협 (reverse hold-up) 문제도발생할수있어이를모두고려하여야한다고보았다. 1심법원은표준특허의표준화에따른가치와발명자체에기인한가치를구별하기위한노력을하지않았고 ebay 판단기준을제대로적용하지못하였다고보았다. 이사건에서모토로라는 FRAND 조건의라이선스를확약하였고이에따라모토로라가공정하고합리적인로열티를제안했다면애플이 FRAND 조건의로열티를거절했다거나또는비합리적으로협상을지연시켰다는판단도가능했을것인데 1심에서는모토로라의로열티제안이실제 FRAND 조건에부합하는지여부를판단하지않은것이문제라고지적하였다. 레더판사는 1심법원이애플의라이선스의사 (willingness) 와모순되는증거를알고서도간과하였는데, 협상결렬이로열티제안을받은애플이양사가합의할수없는제안을하고모토로라가이를거절한것으로볼수있다면이같은구도에서모토로라의금지청구는정당화될수있다고보았다. 그는반대의견에서모토로라가애플이애초부터라이선스를받을의사가없는자 (unwilling licensee) 라는점을입증하도록해야했고이는모토로라의금지청구를지지해주었을것이라고언급하였다. 다수의견은양측의협상이계속진행중이라고보았으나, 그는애플이수년동안협상을거절해왔고그와중에애플이계속특허를침해하고있다고모토로라가주장하고있는상황은애플이라이선스를받을의사가없으며금전적보상을기대하기어려운즉회복불가능한손해가발생한것으로볼여지가있다는것이다. 결국레더판사는이사건은 1심에서이와같은사실을밝혀다시판단하도록환송해야한다는반대의견을내었다. (2) 프로스트판사의반대의견 42) 84

104 프로스트판사는 FRAND 확약을한표준특허가항상금지청구를할수없다고본 1심판결이잘못되었다고판단한다수의견에동의하지만라이선스협상을거절한실시자에대한금지청구는정당화된다는다수의견에는반대의견을표명하였다. 그는 ebay판결요건과관련하여금지청구가인용될수있는경우에대해다른의견을가지고있었는데, 다음과같은이유로라이선스협상을거절한침해자에대한금지는정당화된다는다수의견에동의하지않았다. 첫째, 실시자는문제된특허의유효성을다툴수있으며적극적으로라이선스협상을하지않았다고해서반드시제재되어야하는것은아니다. 둘째, 실시자에게도특허소송과정에서리스크가존재한다는사정을고려하여야한다. 즉고의의침해가인정되는경우소송비용, 3배배상의가능성, 변호사비용, 그리고증거개시 (discovery) 를통해 FRAND 조건을넘는손해를배상하여야되는법적리스크가존재한다는것이다. 프로스트판사는표준특허침해에따른피해는원칙적으로금전적으로보상하는것이적합하다고지적하면서특허권자가예외적으로그손해를보상받을수없는경우에비로소금지청구가고려될수있다고보았다. 가령침해자가지불불능상태이거나, 표준특허침해로판단되어법원이정한손해배상액지불까지계속거부하는경우제재조치의일환으로금지청구가인용될수있다고보았다. 이사건의사실관계는위와같이금지청구가인정될수있는상황이아니므로모토로라가회복불능한손해가발생하였거나손해배상판결이부적절하다는것을입증하지못한이상모토로라의금지청구를기각한 1심법원의판단에결과적으로동의한다고보았다. 다. 대상판결의시사점 CAFC 판결의다수의견및반대의견등을종합하면 FRAND 확약을한표준특허권자의금지청구는확립된 ebay 요건을기준으로그인용여부가판단되는것으로 1심판결과같이항상금지청구가기각되는것은아니라는점을확인하고있다. 적어도침해자가 FRAND 조건의로열티지불을거부하거나지불할능력이없는경우에는금지청구가인용될수도있다는것을보여주고있다. 42) 위판결문,

105 다만, 다수의견에서언급된것처럼표준특허권자의금지청구행사는 ebay 판결의네가지요건중 회복할수없는손해 (irreparable harm) 를입증하는것은용이하지않아표준특허에대하여라이선스의사가있고손해배상을할자력이있는경쟁사업자를상대로한금지청구가인용되는경우는매우예외적인상황에국한될것으로보인다. 이사건판단이후미국내표준특허관련특허침해소송의주된쟁점은합리적실시료상당의손해배상액의산정 ( 손해배상소송 ) 으로변화하게된다. 3. Innovatio IP Ventures 사건 ( 일리노이주 ) 가. 사건의개요 In re Innovatio IP Ventures( 이하 Innovatio ) 사건은 Innovatio가커피숍이나호텔등과같은무선네트워크사용자들이자신이보유한 IEEE의무선통신표준관련특허 ( wireless) 를침해한다고주장하면서, 무선네트워크사용자들을상대로손해배상소송을제기하였다. 이에대하여무선네트워크사용자들이사용하는전자기기를제조한시스코 (Cisco), 모토로라 (Motorola) 등제조업체들은 Innovatio를상대로제조업체의제품과이들제품을포함하는네트워크또는시스템은 Innovatio의특허를침해하지않았고 Innovatio의특허는무효라는확인을구하는소송을제기하였다. 이소송에서 Innovatio는위제조업체들역시특허를침해하고있다고주장하면서손해배상을구하였다. 43) 나. 1 심판결의내용 이사건에서법원은이전특허권자가제출한 FRAND 확약은특별한이전조 항이없더라도현재특허권소유자에게도적용된다고판단하여그의무이행 의대상을확대하였다. 44) 그리고당사자간합의등원만한문제해결을위하 43) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C ) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C 9308, 2012 WL , 921 F. Supp. 2d 903 (N.D. Ill. 2013). 86

106 여당사자의동의를얻어특허청구항해석이전에특허침해에따른예상손해액결정문제를먼저다루기로하였다. 이에 2013년 10월 3일홀더만 (Holderman) 판사는마이크로소프트대모토로라사건의로바트 (Robarts) 판사와마찬가지로 FRAND 확약이계약적으로구속력을가진다고보았으며, MS 대모토로라사건에서제시된수정된 Georgia-Pacific 요소를인용하면서다음과같은 3단계분석방법론에입각하여표준특허에대한 FRAND 실시료를산정하였다. 45) 먼저 1단계는전체표준특허에서특허포트폴리오가차지하는비중이나기술적기여도등을고려하여특허가표준에서차지하는중요도를고려하고, 2단계는특허포트폴리오가실시권자의제품에서차지하는중요도를고려하고, 46) 마지막 3단계는특허포트폴리오와비교가능한다른특허의라이선스계약을고려하는것이다. (1) FRAND 실시료율산정방법 이사건에서홀더만판사는 FRAND 실시료율산정방법론에있어로바트판사의방법론을다음과같이일부수정하였다. 47) 첫째, 마이크로소프트사건은모토로라가제안한실시료가 FRAND기준에부합하는지여부를판단하였기때문에 FRAND 실시료와실시료의상한과하한범위 (range) 를판단한반면, Innovatio 사건은손해배상소송이므로하나의특정된실시료 (single rate) 를결정하였다. 둘째, 마이크로소프트사건에서는특허가표준특허 (SEP) 인지에대한불확실성을고려하여 FRAND 실시료율을조정하였지만 Innovatio 사건에서는표준특허임을사전에확인하여이에대한불확실성이없다. 셋째, 실시료를최종재가격을기반으로산정한마이크로소프트사건과달리 Innovatio 사건의경우실시료기반 (royalty base) 을판매가능한최소단위 (smallest salable unit) 로보아 무선기능이실현된부품인와이파이칩 (Wi-Fi chip) 의가격을기준으로산정하였다. 48) 45) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 2013 WL (N. D. Ill. 2013). 46) 가령특허포트폴리오가표준에서중요한역할을하더라도실시권자가제품생산에사용하지않으면, 해당특허포트폴리오는실시권자에게아무런가치를주지못한다. 47) 위판결문,

107 한편홀더만판사는가상적협상의시점은표준이채택되고문제된기술이사용되기시작한 1997년무렵으로상정하였다. 49) 그리고특허위협 (hold-up) 과로열티스택킹 (royalty stacking) 문제를가상적협상자간에발생할수있는문제라고보았으며, Innovatio 측이주장한역홀드업 (reverse hold-up) 은문제되지않는다고보았다. 50) 마이크로소프트사건에서는비교가능한라이선스를고려하여 FRAND 실시료를산정한반면, Innovatio 사건에서는양측에서제기한비교가능한라이선스를평가한결과비교가능한라이선스가없다고판단하였고 51), 양측에서제시한다른방법론들을분석한후제조업체측에서제안한 탑다운 (top-down)' 방법론을이용하여 FRAND 실시료를결정하였다. 먼저 Innovatio가제안한방법론은 Wi-Fi feature factor 이었는데, 52) Innovatio 는랩탑 (laptop), 태블릿 (tablet), 프린터, 액세스포인트 (access point) 등최종상품의가치가운데와이파이기능에기인하는가치의비중을 Wi-Fi feature factor 라고정의하고, 최종재가격에 Wi-Fi feature factor를곱한값, 즉최종재가격에서 기능이기여한값에다른비교가능한라이선스를고려하여결정한실시료율 6% 를곱한값이 FRAND 실시료라고주장하였다. 그러나 Innovatio의방법론은인용되지않았는데, 그이유는첫째, Innovatio가제시한 feature factor 개념은기존에정립된방법론이아니라이사건에서처음사용된방법론으로주관적추측에근거한방법론으로신뢰할수없다고보았고, 둘째, Innovatio가실시료율계산을위하여비교한라이선스들은 FRAND 확약과는무관하여비교하기부적절한사례라고보았다. 한편제조업체는 바텀업 (bottom up) 방법론과 탑다운 (top down) 방법론을제시하였다. 53) 바텀업방법론이란 Innovatio 표준특허를대신하여표준에포함될수있는대체가능한기술을사용할경우소요되는전체비용을계산하고, 전체비용을침해된제품개수로나눈값을개당실시료상한으로간주하는 48) 구체적인실시료기반 (royalty base) 결정에관하여는위판결문, 참조. 49) 위판결문, 9. 50) 위판결문, ) 위판결문, ) 위판결문, 15-19; Wi-Fi feature factor 외에 라이선스벤치마킹요율 (License Benchmark Rate) 방식도주장하였으나이역시수용되지않았다. 53) 위판결문,

108 방법론인데, 1심은다음과같은이유로이를인정하지않았다. 첫째, Innovatio 특허의기능을대체할수있는기술이존재하지않았고, 둘째, 여러특허가복합되어있을경우한특허를대체가능한기술로교체하면다른것들도추가적으로조정해야하는데, 표준의성능은다면적이고사람들마다다른성능에다른가치를부여하기때문에대체에따른가치평가가어렵고이를법원이판단의근거로사용하기에너무복잡하다는것이다. 한편탑다운방법론은실시료의상한을결정하고특허가치에해당되는가치를할당 (apportion) 하는방법론이다. 재판부는합리적인실시료산정은어쩔수없이근사값을추정할수밖에없고불확실성이있다는점을고려할때, 이사건의경우도탑다운방식이완전하지는않지만가상적협상에서산정되는로열티에최선의근사값을제공한다고판단하였다. 탑다운방법론의장점은첫째, 최종재가아니라칩의마진을실시료상한으로이용하므로실시권자에대한차별우려와실시료과적우려를해소할수있고, 둘째, 비교가능한라이선스를이용하지않고실시료를계산할수있기때문에이사건처럼비교가능한라이선스가없을경우적절하며, 셋째, 단순한추정이아니라일정정도의정량적, 분석적엄밀성을가지고있고, 넷째, innovatio의표준특허가치를단순히특허개수에근거하여분배하지않았다는점등이다. (2) FRAND 실시료율결정 홀더만판사는탑다운방법론에의하여다음과같은 3단계를거쳐 FRAND 실시료율을결정하였다. 54) 첫째, 와이파이칩의평균가격을계산하였는데, 이때특허권자와실시권자가특허가표준에포함되기이전즉표준으로성공하기이전에가상적협상이이루어졌다면칩의가중평균가격이아니라단순평균가격을근거로 FRAND 실시료를산정하였을것이라고판단하였다. 만약매출액으로가중평균한가격을이용한다면표준이성공한후의인하된가격과증가한매출이반영되어가격이결정되기때문에표준채택이전의협상을전제하는가상적협상이론에적절하지않다고판단하였다. 따라서가중평균가격 (3.99 달러 ) 이아니라단순평균가격 (14.85 달러 ) 을실시료산정에이용하였다. 54) 위판결문,

109 둘째, 칩매출액에서매출원가를뺀매출이익 (operating profit) 을이용하여계산한평균매출이익률 (12.1%) 을마진율로적용하였다. 칩마진은단순평균가격에마진율을곱한 1.80달러이다 (14.85달러 12.1%). 셋째, 표준에서 Innovatio 표준특허가차지하는비중을칩마진에곱하여실시료를산정하였다. 재판부는제출된증거들을고려하여 표준에포함된잠재적필수특허가약 3,000여개라고판단하였고, Innovatio 특허가 표준에서차지하는중요도가중간또는상위이기때문에상위 10% 에포함된다고판단하였으며, 상위 10% 의표준특허가전체표준가치의 84% 를차지한다는연구결과를인용하였다. FRAND 실시료는칩마진 (1.80달러), 10% 표준특허가전체표준에서차지하는가치 (84%), 상위 10% 표준특허에서 Innovatio 표준특허가차지하는비중 (19개/300개) 55) 을곱한값인와이파이칩개당 9.56센트로산정하였다. 다. 대상판결의시사점 현재미국의연방지방법원이사용하고있는 FRAND 실시료율산정방식은미국경쟁당국을비롯하여학계에서제안된바와같이미국의특허침해소송에서활용되고있는 양당사자가가상적으로합의하였을합리적실시료 산정방법을참고한것이다. 56) 마이크로소프트사건을비롯하여 Innovatio 사건에서도공히 Georgia-Pacific사건에서제시한가상적인합리적실시료산정을위한 15 가지요소기준을 FRAND 확약을포함한표준특허권에부합되게몇몇요소를수정하여적용하고있다. 특히 FRAND 실시료산정요소로서의미가있는특허기술의기여도와관련하여, 일반적인특허권과달리 FRAND 확약을내포한표준특허권은당연히표준실시를예정하고개발된것으로, 표준특허가 표준의이용가능성 에기여하는것과구별하여별도로 최종상품 의효용자체에기여하는부분을별도로평가할필요가있다는점을시사하고있다. 또한실시 55) Innovatio의 23개표준특허가운데 Mesh Family 특허 4개는여기서제외하였기때문에 Innvoatio의표준특허개수는 19개로계산하였다. 56) Anne Layne-Farrar et al., Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organizations: Making Sense of FRAND Commitments, 74 ANTITRUST L.J. 671, 705 (2007); U.S. FTC, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition (March 2011),

110 료율 (rate) 의결정만큼이나실시료를부과하는기초단위 (base) 를결정하는문 제 57) 역시중요한쟁점으로부각되고있어향후법리의전개와추이를주목할 필요가있다. 4. 에릭슨대 D-Link 시스템사건 ( 택사스주 ) 가. 1 심판결의내용 에릭슨은 IEEE의 n 와이파이 (Wi-Fi) 에관한특허권자로서허락없이 3 건의표준특허를실시한 D-Link Systems, Inc. 등 ( 이하 D-Link ) 58) 을상대로택사스주동부연방지방법원에손해배상소송을제기하였다. 에릭슨은위특허들이모두 IEEE n 표준필수특허라고주장하였고, 표준으로선정되는과정에서 IEEE에 FRAND 조건으로라이선스하기로확약 59) 한바있다. 2013년 8월 6일데이비스 (L. Davis) 판사는 FRAND 의무의범위등에관하여다음과같이판결하였다. 60) 먼저피고들은법률판단의문제로특허가치와관련된전시장가치법 (entire market value rule, 이하 EMVR ) 을잘못적용하였다고주장하였다. 이에의하면피고들은최종품의가치에서로열티를산정한것은잘못이고, 이사건특허가실질적으로구현되는와이파이칩이최소판매가능한특허실시단위 (smallest salable patent practicing unit, 이하 SSPPU ) 로서로열티가적용되는기초단위가되어야한다고주장하였다. 1심은이쟁점에대해사전재판 (pre-trial) 에서이미다루어져판단된쟁점으로이부분에관한법률위반의점 57) 마이크로소프트사건에서실시료를최종재가격을기반으로산정한것과다르게 Innovatio 사건의경우실시료기반 (royalty base) 을최소판매가능한특허실시단위 (smallest salable patent practicing unit) 로보았다. 58) 이사건의피고들은 D-Link Systems, Inc 외에 Netgear, Inc., Belkin International, Inc., Acer. Inc. Acer America Corp., Gateway, Inc., Dell, Inc., Toshiba, Inc., Intel Corp. 등이다. 59) 확약의원문은다음과같다. grant a license under reasonable rates to an unrestricted number of applicants on a worldwide basis with reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination 60) Ericsson v. D-Link Systems Inc., 2013 WL (E.D. Texas, Aug. 6, 2013). 91

111 은없다고보아이를기각하였다. 61) 그리고에릭슨의 FRAND 의무와관련하여에릭슨은피고로인텔이자발적으로참가하기전까지인텔을상대로손해배상을구하지않았는데, 피고들은이역시 FRAND 의무에위반되는것이라고주장하였다. 이에대하여법원은표준특허를침해한모든피고 ( 잠재적인라이선스협상대상자 ) 를상대로소제기를하여야할의무는없다고판단하였다. 62) 또한피고들은에릭슨이제시한라이선스조건이비교불가능한것이라고주장하였다. 에릭슨이피고들과협상을위한시작점으로제시한로열티수준 ($0.50/unit) 이지나치게높았고에릭슨이 FRAND 의무에따라로열티책정을한것인지알수도없었다고주장하면서이역시의무위반이라고하였다. 이에대하여법원은에릭슨의초기제안이비합리적인것은아니라고보았고, 에릭슨이이러한초기제안의합리성을입증하였고이것이특허위협이나실시료과적을야기하는수준은아니었다고판시하였다. 63) 이에따라 1심법원은에릭슨의청구를인용하면서배심재판을통해합리적인실시료상당의손해배상액으로최종제품 ( 노트북이나라우터 ) 당 15센트 (0.15달러) 를인정하여피고들에대하여 1천만불상당의손해배상을명하였다. 이에대하여피고들은 CAFC에항소를제기하였다. 나. CAFC 판결의내용 피고 D-Link는 1심법원이배심원들에게침해대상특허들이 FRAND 조건으로실시되어야하는점, 표준을구성하는일부특허인점, 그리고표준의가치를제거하고특허자체만의실시료를산정하여야한다는점등의사항을고려하여실시료상당의손해액을산정하도록배심원지침 (jury instruction) 을주어야했는데실제로이것을하지않아부적절하였다고주장하였다. 2014년 12월 4일 CAFC는손해배상액산정기준과관련하여 1심법원의손해배상액산정에있어표준특허에대한합리적인로열티산정에잘못이있다고보아일부를파기하고 1심에환송하였다. 64) 61) 위판결문, ) 위판결문, ) 위판결문, ) Ericsson Inc. v. D-Link Systems Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014). 92

112 CAFC는표준특허침해에따른실시료상당손해액산정을위해서 1심에서 Georgia-Pacific 항목 15개전부를그대로제시한것은잘못이라고판단하였다. 65) 표준특허의경우법원이사안에실질적으로적용가능한항목만을배심원에게제시하여야하며, Georgia-Pacific 항목중에서적어도다섯가지항목 (4, 5, 8, 9, 10번 ) 은 FRAND 조건과관련이없거나잘못된기준을제시한것이라고보았다. 나아가에릭슨이 FRAND 조건으로라이선스할것을확약하였으므로 1심법원은배심원지침에서단순히그러한사실 ( Ericsson s obligation to license its technology on RAND terms ) 만배심원들에게알릴것이아니라위와같은 RAND확약의구체적인내용을설명했어야한다고설시하였다. 특히 CAFC는표준필수특허에있어합리적실시료상당의손해배상을산정하기위해서는해당특허가표준으로제정되었기때문에추가된이익이아니라, 개별특허자체로부터발생된가치만이기준이되어야한다는점을배심원들에게명백히밝혀야한다고하였다. 66) 5. CSIRO 대시스코사건 ( 택사스주 ) 가. 사건의경과 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization( 이하 CSIRO ) 은호주연방정부의과학연구기관으로서이사건에서문제된특허기술 ( 069 Patent) 은무선랜통신에있어오류를교정하고자주사용하는도메인으로변경하며다중회선 (multipath) 을이용할수있는기술이다. 해당특허기술은 IEEE의 와이파이 (Wi-Fi) 표준의일정버전에적용되었는데, 1999년에채택된 a와 2003년에채택된 g 표준에포함되어있다. 한편 1998년 12월 CSIRO는 a 표준기술채택에있어 IEEE에자신의특허권이용에있어 RAND확약을제출한바있는데, IEEE는다른버전의표준에대해서도확약을요구하였으나 CSIRO는이에응하지않았다. Radiata Communications라는회사 ( 이하 Radiata ) 는당초 CSIRO와기타사업 65) 위판결문, ) 위판결문,

113 자들이관련기술을상업화하기위하여만든단체로서 CSIRO와 1998년에기술실시협약 ( 이하 TLA ) 을체결하였는데, 와이파이칩당 5% 부터시작하여물량이많아지면칩당 1% 의로열티를부과하였다. 2001년시스코 (Cisco Systems Inc.) 는 Radiata를인수하여 Radiata의생산품에대하여 TLA에따라 CSIRO에게지급하여야할실시료를지급하여왔다. 이후 TLA는수차례재협상되었는데와이파이칩당로열티가부과되는기초 (base) 는일정하게유지하였다. 2003년 CSIRO는업계종사자에대하여해당표준의모든버전에대하여라이선스조건을표방하였고 2004년에는이를 Rate Card 라고불리는라이선스조견표를만들어활용하였다. 2004년 6월 CSIRO는 Voluntary Licensing Program 을만들면서문제된특허의이용과관련하여시판되는최종품 (end product) 에대하여일정한비율 (flat fee) 의실시료를부과하기로하였다. 이러한조건에서실시료수준은개당 1.40불에서 1.90불정도였는데, 이러한요율하에서어느누구와도라이선스를체결하지않았다. 같은해 CSIRO는시스코사에대하여위와같은요율하에특허라이선스계약을체결할것으로요청하였다. 그러나시스코사는그러한제안을수용하지않았고이후 2005년양사가협의하는과정에서시스코사는개당 0.90불을적절한수준의실시료 67) 라고 CSIRO측에제안한바있다. 이에 2011년 7월 1일 CSIRO는시스코사를상대로표준특허침해를이유로텍사스주연방서부지방법원에손해배상을청구하였다. 68) 나. 1 심판결의내용 1심법원의데이비스판사 (L. Davis) 는 2013년 3월당사자간에특허의침해와유효성에관하여는다툼없는사실로정리하고손해액산정에관한쟁점만심리하는방향을진행하였다. 2014년 2월 3일당사자는비배심재판 (bench trial) 진행에동의하였다. 양당사자는각자의손해배상모델을주장하였는데, 먼저 CSIRO측의손해배상모델은특허받은기술 (IEEE a, g) 이구현된시스코사의 표준제품과특허받은기술이적용되지않은시스코사의 67) 이러한요율은시스코사가 Radiata를인수한이후종전 TLA에따라지급하던수준이었다. 68) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Cisco Systems, Inc., Case No. 6:11.cv.343 (E.D. Texas, 2011). 94

114 802.11b 표준제품간의이익의차이가존재하며, CSIRO는자신의특허 ( 069 Patent) 가 표준기술의버전들중개선된효과를제공하는유일한특허라는점에서이에상응하는가치를보상받아야한다고하였다. CSIRO는합리적인로열티로각각의시스코사의최종제품 ( 무선네트워크카드, 라우터등 ) 단위를기준으로이용규모에따라가변적인실시료 1.35~2.25불을적용하여총약3천만불의손해액을구하였다. 이에대해시스코사는합리적인로열티 (reasonable royalty) 에해당하는손해액으로무선랜칩 (wireless LAN chip) 을기본단위로하여개당 0.03~0.37불을근거로하여손해액이약1백만불이상은넘지않는다고주장하였다. 아울러시스코사는 CSIRO의 RAND 의무로서종전에 Radiata에게제공된라이선스수준에기초한손해배상에국한되어야한다는금반언의법리에기초한적극적항변을주장하였다. 2014년 7월 23일데이비스판사는 CSIRO는 표준기술중 a 버전에대하여 RAND확약에따른의무를부담한다고하면서다른버전에대해서는그러한의무에구속되지않는다고설시하면서시스코사의적극적항변을기각하였다. 69) 데이비스판사는양당사자가제출한손해액산정방식모두를받아들이지않았는데, CSIRO의계산법 ( 전문가증언포함 ) 은어디에기술의가치가존재하는것인지판단하기어렵다고보았다. 70) 한편시스코사의손해산정법과관련하여 CSIRO가종전 Radiata에게제공한라이선스조건은당시의당사자간의독특한관계에기초한것으로이러한관계가존재하지아니하는 CSIRO 와시스코사간의가상적협상의시작점 71) 으로삼는것은부적절하다고보았다. 72) 데이비스판사는무선랜칩의가격을로열티베이스로사용하는것역시부적절하다고보았는데, 이는당시만연한특허침해로칩가격의수준이 69) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Cisco Systems, Inc., 2014 WL (E.D. Texas, July 23, 2014). 70) 위판결문, ) 종전 CSIRO와 Radiata 간에진행된기술라이선스협정 (TLA) 은 1998년에진행되었으나시스코사와 CSIRO 간의 TLA 협상은 2004년부터시작되었으므로가상의협상기준으로원용될수있는시점은 2002년내지 2003년에진행된내용이었어야한다고보았다. 한편 CSIRO와 Radiata 간의 TLA가진행된이후 1999년 9월개선된 a 표준기술이채택되었고이러한기술이채용된 2000년이후무선통신관련시장이급변하면서해당기술의상업적가치도높아지게되었다. 72) 위판결문,

115 매우낮았고, 해당특허가단순히칩수준에서만구현되는것은아닌것으로보았기때문이다. 양당사자의손해액산정방법을기각한후데이비스판사는 CSIRO가자발적라이센싱프로그램 (Voluntary Licensing Program) 에서제공된로열티율 ( 개당 1.90불 ) 을상한으로하고, 시스코사가 CSIRO에제출한협상안 ( 개당 0.90불 ) 을로열티하한으로하여가상의협상을근거로손해액을산정하였다. 이과정에서법원은실시료수준을증가내지감소하게하는조지아퍼시픽 (Georgia-Pacific) 요소들을고려하였다. 모든증거와추론을통하여양당사자간가상의협상을통한합리적인실시료는총량에따라증가되는할인율을적용한최종품 (end product unit) 의가격을기반으로이에이용량에따라가변적인비율의실시료요율 73) 을곱하여결정하였다. 이를통하여최종적으로산출된손해배상액은약1천6백만불로결정하였다. 74) 다. CAFC 판결의내용 1심판결에대하여시스코사는 CAFC에항소를제기하였고, 2015년 12월 3 일 CAFC의프로스트 (Prost) 판사는손해액산정에관한 1심의방법을지지하면서, 문제된특허기술 ( 069 Patent) 이표준특허임을설명하지않은점과관련라이선스합의를평가절하함에있어오류를지적하면서다시손해액을구하도록 1심에환송하는판결을하였다. 75) 우선 CAFC는로열티의기초 (base) 를설정함에있어최소판매가능한특허실시단위 (smallest salable patent practicing unit) 가기본적인기준 (rule) 이되어야한다는시스코사의주장을기각하면서최종품 (end product unit) 의가격을기초로한 1심의판단을지지하였다. 76) CAFC는법원이기본적으로특허로보호되 73) 데이비스판사는시스코브랜드제품에대해서는 0.90~1.90불의실시료율을적용하였으나, 특허를침해한시스코사의 Linksys 브랜드제품에대해서는낮은마진율을이유로 0.65~1.38불로실시료율을하향조정하여적용하였다. 74) 위판결문, ) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Cisco Systems, Inc., 809 F.3d 1295 (Fed, Cir. 2015). 76) 위판결문,

116 는발명이최종품 (end product) 에기여하는가치증분을기초로합리적인로열티를산정해왔다는입장을취하였다. 다만, 최소판매가능한특허실시단위는침해품에대하여특허기술이기여하는가치를평가하는것을도와주는원리 (principle) 로서복수의구성물로된제품의일부에대하여특허침해주장이제기된경우, 전체제품의가치에따라실시료를책정한다면그해당제품을구성하는비침해부분에대한과잉배상이이루지는것을막기위함이라고보았다. 다만, 최소판매가능한특허실시단위 (SSPPU) 는이사건에서고려할수있는유일한기준이되는것은아니라고보았으며, 다양한사례와상이한상황에서다른기준이적용될수있다고보았다. 실제소송이전에양당사자의협상경과를살펴보면로열티요율에대한협상에만관심이있었고, 로열티산정기초에관하여 CSIRO가최종품 (end product) 을전제로한기초를수용했던정황도함께고려되었다. 또한 CAFC는특허권자가 RAND 확약에따른의무를가지는지여부와무관하게특허기술의전체가치에서표준화에따라증가된가치를구별할필요가있다는점을명확히하였다. 77) 이러한판단기준은손해배상은다른요소를배제하고특허부여된발명의가치에근거하여합리적인실시료라는법정손해배상액을산정하는것이미국특허법 (35 U.S.C. 284) 에근본적으로부합하는것이라고보았다. 이러한점에서 1심판결은특허기술의가치산정시표준화에의하여추가로증가된가치를따로산정하지않은오류가있다고판단하여시스코사의주장을받아들였다. 나아가 1심판결은 069 특허가 표준에필수적이라는사실을근거로실시료율을인상하는우를범하였다고보았다. 78) 즉조지아-퍼시픽 (Georgia-Pacific) 요소중 8번부터 10번까지와관련하여상업적성공과광범위한기술채택을고려하였으나이것이표준화에따른영향인지여부를고려하지않았다고한다. 또한 1심판결은실시료율의시작점역시표준화에의하여영향을받을것인지에관한고려를하지않았다고한다. 069 특허가 표준으로채택되고난이후 CSIRO가자발적라이센싱프로그램 (Voluntary Licensing Program) 상로열티율에대하여어떠한상대방과도라이선스계약을체결하지못한정황도당시로열티가표준화에의하여영향을받았 77) 위판결문, ) 위판결문,

117 을것이라는점을짐작하게한다는것이다. 따라서, CAFC 는 1 심법원이당사 자간에논의된최초의요율이표준화에의하여영향받은것인지여부를고 려하여다시판단하여야한다고보았다. 라. 대상판결의시사점 본 CSIRO 판결은앞서살펴본에릭슨대 D-Link 사건판결과함께 CAFC가표준특허의침해에따른손해액을산정함에있어실시료 (royalty) 의산정기초 (base) 와실시요율 (rate) 을결정하는기준을구체화한판결로평가된다. CAFC의이러한입장에따라 1심법원에서로열티기초단위 (base) 로어떤경우에최소판매가능한특허적용단위 (smallest salable patent practicing unit) 로하고, 다른경우에는최종상품 (end product) 으로할것인지에관한기준이보다구체화되고있다. 또한표준특허침해에따른합리적실시료산정에있어특허권자의 RAND확약의여부와상관없이즉공적표준뿐만아니라사실상 (de facto) 표준을구성하는특허의경우에도표준특허기술의전체가치에서표준채택으로인하여증가된가치를배제하여야한다는법리 79) 가 CAFC 차원에서형성되고있으며, 이는조지아-퍼시픽 (Georgia Pacific) 요소들을일부수정하여고려하는방식으로향후하급심법원의손해액산정실무에영향을미칠것으로전망된다. Ⅱ. 미국국제무역위원회 (ITC) 의표준특허관련사건 여기서미국 ITC 사건까지살펴보는이유는일련의표준특허분쟁에있어서미국내 ITC 관련불공정무역제재절차가표준특허권자가침해금지청구권을관철하는우회적인수단으로활용되었기때문이다. 미국연방대법원이 ebay 판결을통해법원에서특허침해가인정되더라도침해금지명령이발동될여지 79) CAFC의이러한판단에불복하여 CSIRO는연방대법원에상고허가 (writ of certiorari) 를신청한상태이며, 그이유로 CAFC의판단은표준에특허가포함되었다는이유로실시료가지나치게저평가되었다는것이며이는표준특허권자의궁극적인권리구제수단인손해배상에있어과소한보호를야기한다는것이다 (Dennis David Crouch, Reasonable Royalty for Industry Standard Patents, 자 Patently-O blog < 참조 ). 98

118 를좁히자그러한재량이부여되지않은 ITC의수입금지배제명령 (exclusion order) 을통해표준특허권자가경쟁자에대하여사실상의침해금지명령을획득할수있는법적수단이될수있다. 80) 수입금지배제명령이중요한또다른이유는상당수의다국적기업들이생산비가저렴한개도국에생산기지를위치시키고나중에소비시장이위치한주요국가로당해물품을수출하는생산-유통구조를취하고있는까닭에특허침해분쟁에있어서도미국과같은주요시장에유통되는관문을통제하고특허침해품의수입을차단하는 ITC의국경조치 (border measures) 81) 가실효적인법적구제수단으로조명되고있기때문이다. 1. 모토로라 - 애플 ITC 사건 모토로라모빌리티 ( 이하 모토로라 ) 와애플간의표준특허침해소송의일환으로모토로라는 ITC에애플의아이폰ㆍ아이패드등이이동통신장치에관련된모토로라의복수의특허권 ( 표준특허포함 ) 을침해하고있다는이유로수입금지명령 (exclusion order) 을신청하였다. 이에애플은 ETSI 및 IEEE에 FRAND 확약을한모토로라가표준화기구에적시개시를하지않았다고하면서모토로라의 FRAND 확약을믿고기술과제품개발에수십억달러를투자했다고주장하며금반언 (estoppel) 및부정한행위 (unclean hands) 항변을하였다. 나아가애플은 2011년 3월 11일 FRAND 확약을내포한표준특허권의행사가능성을확인하는계약위반의반소 (counterclaim) 를제기하였으나, 이소송은위스콘신주서부연방지방법원으로이송되었다. 82) 2012년 4월 24일 ITC의예비판정 (Initial Determination) 에서펜더 (Thomas B. Pender) 행정판사 (Administrative Law Judge, 이하 ALJ ) 는 4건중 1건의표준특허 ( 697 3G UMTS) 에대해서침해판정을내렸고 83), 애플이주장한금반언 80) 박준석, 표준특허의제문제, 서울대학교법학제54권제4호 ( ), ) 지식재산권침해품에관해국경조치를취함에있어근거가되고있는 TRIPs협정으로, Trips협정제51조제1문및제2문에의거하여지식재산권침해품에관하여각국의세관당국 (customs authorities) 으로하여금반드시국경조치를취할의무를부과하면서특허권침해여부에대한판정에관해서는각국입법자의재량에맡기고있다. 82) Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., No. 11-cv-178-bbc. 83) ITC Inv. No. 337-TA-745, 2012 WL Initial Determination, 2. 99

119 (estoppel) 위반및부정한행위 (unclean hands) 항변에대해서는퀄컴대브로드컴판결 84) 의기준을적용하여이사건에서표준특허권자인모토로라의행위에악의적인동기는없다고판단하였다. 이에대하여 2012년 9월 17일 ITC는예비판정에서침해를인정한 1건의특허에대하여파기하였고, 침해를인정하지않은 1건의일반특허 ( 862 특허 ) 에대하여는특허의유효성, 침해여부, 산업요건 (domestic industry) 에관하여다시판단하라는취지로이를환송하는판단을하였다. 85) 2. 모토로라 - 마이크로소프트 ITC 사건 모토로라는마이크로소프트 ( 이하 MS ) 의엑스박스 (Xbox) 플랫폼이모토로라의 H.264 비디오코딩표준과 무선통신표준특허를침해하였다고 MS 를 ITC에제소하였다. 86) 2012년 4월 23일쇼 (D. Shaw) 행정판사는제소특허 5 건중 4건의특허가침해되었다고이사건에대한예비판정 (Initial Determination) 을내렸다. 87) 그중 3개의특허가 FRAND 확약을내포한표준특허였다. 2012년 6월 29일 ITC는 4개의특허침해에관한예비판정을다시검토할것을결정하였다. 88) 이후 FTC에서진행중인이사건의경쟁법위반여부조사에대하여모토로라의모회사인구글이동의명령 (consent order) 을수용한후 2013년 1월 8일모토로라는남아있던특허중 2건의표준특허에대한 ITC 조사를취하하였다. 이후쇼행정판사는이사건을재심리하여 2013년 3 월 22일남아있던표준특허 1건에대하여비침해라는수정예비판정 (Remand Initial Determination) 을내렸고 89) 2013년 5월 23일 ITC는위수정예비판정이그대로확정되어이사건은종결되었다. 90) 일련의조사과정에서 MS는모토로라의수입금지명령 (exclusion order) 은모토 84) Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp., 548 F.3d 1004 (Fed.Cir. 2008). 85) ITC Inv. No. 337-TA-745, 2012 WL Commission Determination ) ITC Inv. No. 337-TA ) ITC Inv. No. 337-TA-752, 2012 WL Initial Determination, ) ITC Inv. No. 337-TA-752, 2012 WL ) ITC Inv. No. 337-TA-752, 2013 WL Final Initial Remand Determination, ) ITC Inv. No. 337-TA-752, 2013 WL

120 로라가표준화기구에대한 FRAND 확약의제출에따른법적, 계약적의무에의하여포기 (waiver defense) 되었다는항변을하였다. 이에대하여쇼행정판사 (ALJ) 는양회사간교차라이선스계약에다투어진선행 ITC 사건 91) 에서 ITC 는계약의당사자에대해배제명령이내려져서는안된다고설시한바있으나, 그러한선례는양당사자의상호간의의무 (mutual obligations) 에관한것이었음을지적하면서이는모토로라가표준화단체에대하여제출한일방적인확약 (unilateral assurance) 과는다르다고판단하였다. 또한 MS는모토로라의 FRAND 확약을근거로묵시의라이선스 (implied license) 항변을주장하였으나, 이에대하여쇼행정판사는모토로라가통상오랜시간이걸리는협상후에표준특허에대해서라이선스를하였다는증거를제시하여이를근거로 MS의묵시적라이선스항변역시받아들이지않았다. 3. 삼성 - 애플 ITC 사건 삼성과애플은캘리포니아주북부연방지방법원에서 1차소송을진행하던중두회사는추가로 2011년 ITC에각각상대방제품의미국내수입금지조치를요구하였다. 삼성의 ITC 제소 92) 에대하여 2013년 6월 4일 ITC는애플의 iphone3gs, iphone4, ipad3 및 ipad3의 3G 모델이삼성의미국특허 ( 348특허) 를침해한다는최종판단 93) 을하면서애플이 2015년 6월 3일이전에미국에서판매하기위해수입하는위모델에대해한정적배제명령 (limited exclusion orde r) 94) 과중지명령 (cease and desist order) 95) 을내렸다. ITC는 2013년 3월과 5월두차례나결정을연기하면서관련회사들과일반공중으로부터 ITC의결정이잠 91) ITC Inv. No. 337-TA ) ITC Inv. No. 337-TA ) ITC Inv. No. 337-TA-794, 2013 WL Commission Notice( 원문은 < 참조 ). 94) 일반적배제명령 (general exclusion order) 은제조원이나수입자에구애되지않고침해가인정된모든물품의수입금지를세관에명하는반면에한정적배제명령 (limited exclusion order) 은 ITC 조사에서피고의이름으로특정되거나복수의당사자가제조한물품에한하여수입금지를세관에명하는것이다. 95) 이는 ITC의배제명령 (exclusion order) 과함께내려지는명령으로피고가미국내로수입한특허침해품의판매, 배포등을금지하는명령을말한다. 101

121 재적으로공익에배치되는지에대하여광범위한의견을수렴하였고, 위원회는이사건에서공중의이익 (public interest) 요소가한정적배제명령과중지명령을불가능하게하지는않는다고보아삼성의 FRAND 확약에도불구하고배제명령을통한구제가가능하다고보았다. 이사건 ITC 결정은앞서애플과삼성간의 1차소송에서삼성이애플을상대로제기한반소에대하여캘리포니아북부연방지방법원은표준특허비침해라고판단한결과와달랐고 96) FTC 등다른기관들의반대의견에도불구하고표준특허권침해에근거한금지청구권발동을허용한것이어서상당한주목을끌었다. ITC는 2013년 7월 5일이사건에대한 ITC 의견의공개본 (public version) 97) 을추가로발표하였는데, 애플은적극적항변 (affirmative defense) 으로 1 삼성이 348 특허에대해 FRAND 확약을함으로써배제명령을얻을권리를몰수당했고, 2 삼성이 348 특허를표준화기구에적시에개시하지않았기때문에이특허는행사할수없다 (unenforceable) 는주장을하였다. ITC는 FRAND 확약특허권의행사문제와관련하여 ETSI의 IPR 정책과삼성의 FRAND 확약에관하여다음과같이기술하고있다. 98) - UMTS 개발기간동안, 삼성은 ETSI 워킹그룹에참여하고표준에서포함된기능을수반하는특정기술의표준화를제안하고지지하였다. - ETSI의 IPR 정책은참가자들이 ETSI에필수IPR을적절히개시하여야하며, 필수IPR이 ETSI의주목을받을때, ETSI는즉시보유자가 3개월내에취소불능의 FRAND 라이선스를부여할준비가되어있음을서면으로작성하도록해야한다고요구하고있다 년 12월삼성은몇몇기술제안들이 UMTS에포함된다면그 IPR은 FRAND 조건으로이용가능하다는내용의 IPR 라이센싱선언서를 ETSI에제출하였다 년 12월31일삼성은 ETSI에 348특허의미국출원을포함하는 IPR 리스트 96) ITC 제소에서삼성이내세운표준특허권 (U.S. Patent No. 7,706,348) 은캘리포니아북부연방지방법원에서심리된 1차소송에서침해가다투어진표준특허권과다르다. 97) ITC Inv. No. 337-TA-794, ITC Commission Opinion Public Version( 원문은 < aipla.org/committees/committee_pages/standards_and_open_source/committee%20documents /AppleSamsung %20337-TA-794%20Public%20Comm'n%20Opinion.pdf> 참조 ). 98) 위 Commission Opinion,

122 를밝혔고, 선언서에서 IPR이표준에필수적임을믿고있으며 FRAND 조건에따라 IPR에대한취소불능의라이선스를부여할준비가되어있다고선서한다고하였다. - 이러한선언서의해석ㆍ유효성ㆍ효과는프랑스법을준거법으로한다. 위와같은사실에근거하여 ITC는 ETSI의 IPR 정책이명시적으로특허권자의금지청구를금지하고있지않다고판단하면서삼성이 348 특허를적시에개시하였기때문에이를행사하는데문제가없다고보았다. 또한 ITC는 FRAND 확약에따라삼성이성실하게 (in good faith) 협상하지않았다는사실 99) 과관련하여다음과같은이유를들어애플이이를입증하지못했다고결론내렸다. 100) - 최초의제안에서삼성이반드시 FRAND 라이선스에부합하는구체적인실시료율을제시할필요는없다. 101) 왜냐하면표준화기구는당사자의교섭을통하여 FRAND 조건에부합하는최종적인라이선스가이루어질것을의도하고있기때문이다. - 증거 102) 를통하여삼성의애플에대한포트폴리오크로스라이선스제안이업계의관행에부합하고합리적이라는결론내리면서, 부수적으로로열티부과기초 (base) 는최종사용자의단말기 (end-user device) 를기준으로하는것이업계의관행이라고보았다. - 삼성의애플특허에대한크로스라이선스제안은 FRAND 의무에합치하여야하며 FRAND 라이선스는어느정도합리적인조건을아우를수있다. 즉삼성에대한조정차액 (balancing payment to Samsung) 을포함하거나삼성이조정차액을제공하는것을포함할수있다. - 그럼에도애플은소송이종결될때까지삼성에게로열티를지불할의사가없었다. 99) 위 Commission Opinion, ) 위 Commission Opinion, ) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F.Supp.2d 1023, 1038 (W.D. Wash, 2012) ( because SSOs contemplated that RAND terms must be determined through negotiation, 103

123 ITC는애플의적극적항변을입증실패로기각하면서삼성이 348 특허를포함하는표준특허를 30여개회사에라이선스해왔다는정황이특허위협 (hold-up) 의우려를불식시킨다고판단하였다. 그러나이러한 ITC의배제명령은 2013년 8월 3일미국대통령에게주어진거부권이이례적으로행사되어효력을발하지못하였다. 103) 이러한결과는애플이자신의디자인특허권등을침해당하였음을이유로삼성을대상으로 ITC로부터발령받았던배제명령에관하여는대통령이거부권을행사하지않은것과대조적이다. 104) 미국행정부가공식적으로표명한거부권행사의표면적이유는표준특허권자의특허위협 (hold-up) 행위에대한우려때문이라고한다. 105) 4. ITC 사건판단의시사점 ITC의특허침해에따른배제명령 (exclusion order), 중지명령 (cease and desist order) 은특허의유효성, 침해여부, 산업요건 (domestic industry) 에관한요건이충족되면발하여지는구조이다. 이는특허침해소송에서금지청구를인용하기위한 ebay 판결의네가지요건을입증하여야할부담이없어국경조치를통하여미국내에서우회적으로표준특허권자의금지청구를실현하려는수단으로활용되었다. 여기서관심을끄는부분은이러한 ITC구제절차는형평법적고려없이금지청구를인용할수있는우리의특허침해소송과흡사한점이많 it logically does not follow that initial offers must be on RAND terms ). 102) 위 Commission Opinion, 60; 삼성의 30건의라이선스계약모두실시자의특허포트폴리오에대한교차실시합의를포함하고있다. 103) 거부권행사에관한대통령의권한은실제로미국무역대표부 (USTR) 에위임되어있으며, 그에따라미국무역대표부명의로삼성의표준특허에기한 ITC의배제명령승인을거부한통지문이작성되었다. 104) 삼성은애플이신청한 ITC 판정결과에항고하였으나, 2014년 6월 15일삼성은 CAFC에 ITC 판정에대한항고를취하했으며애플도이틀후같은판정에대한항고를취하하였다. 105) 위통지문에서, 미국법무부 (DOJ) 와특허청 (PTO) 이공동으로작성한 자 자발적인 F/RAND 확약을한표준특허에기한구제수단에관한정책언명 (Policy Statement on Remedies for Standard-Essential Patents to Voluntary F/RAND Commitments) 의내용을원용하면서공공의이익 (public interest) 을적극고려하여 FRAND 확약을한표준특허권에기한배제명령신청은예외적으로인정한경우에만인정되어야함을재차확인하고있다. 104

124 다는것이다. 모토로라와애플의 ITC 사건에서애플은모토로라의 FRAND 확약을믿고기술과제품개발에수십억달러를투자했다고주장하면서금반언 (estoppel) 및부정한행위 (unclean hands) 항변을한바있고, 모토로라와 MS의 ITC 사건에서 MS는모토로라의 FRAND 확약을근거로묵시의라이선스 (implied license) 항변을주장한바있다. 이러한내용의항변은우리특허침해소송에서도유사하게주장할수있는가능성이있다. 한편삼성과애플사건에서 ITC는표준특허권의행사문제와관련하여 ETSI 의 IPR 정책과삼성의 FRAND 확약에관하여 ETSI의 IPR 정책이명시적으로특허권자의금지청구를금지하고있지않다고보았다. 또한 FRAND 확약에따라삼성이성실하게 (in good faith) 협상을했는지여부와관련하여삼성이최초의제안에서반드시 FRAND 조건에부합하는구체적인실시료율을제시할필요는없다고보았고, 106) 협상과정에서애플이소송이종결될때까지삼성에게로열티를지불할의사가없었다는점도중요한고려요소로삼았다. ITC는표준특허권의행사를제한할수있는고려요소로 1 표준화기구의 IPR 정책의내용, 2 FRAND 확약의효력, 3 FRAND 확약에따라당사자가성실히교섭을하였는지여부를들고있는데, 이러한점들은우리법원의판단에서도마찬가지로고려되어야할것이다. Ⅲ. 미국연방법원의표준특허관련계약위반소송 1. 애플대모토로라사건 ( 위스콘신주 ) 모토로라와애플간의표준특허침해소송의일환으로애플은모토로라가주장하는특허는표준특허이므로이에근거하여 ITC에수입금지명령 (exclusion order) 을구하는것은 FRAND 확약 이라고하는계약을위반한것이라는취지의확인을구하는반소를제기한것이이사건이다. 107) 먼저 2012년 8월 10일 106) 이는표준특허권자인삼성이먼저제안을할것으로전제로하되제안의내용이최종적으로 FRAND 수준에부합하여야하는아닌것으로해석할수있다. 107) Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., No. 11-cv-178-bbc. 105

125 위스콘신주서부연방지방법원의크랩 (B. Crabb) 판사는약식판결요청에대한판단 108) 에서제3자를위한계약이성립한다고보면서도침해금지를허용할수있다고판시하였는데그근거로노어페닝턴 (Noerr-Pennington) 면책이론 109) 을들었다. 즉표준특허권자의특허침해금지소송은법령의제정또는법령의집행에영향을주기위한정치적행동으로서비록경쟁제한적효과를일부낳는다고하더라도면책된다는것이다. 다만, 권리행사를가장한거짓소송 (sham litigation) 인경우에야비로소침해금지청구가허용되지않는데, 모토로라의 ITC 제소는그러한거짓소송은아니라고보았다. 이후 2012년 10월 29일표준특허권자가수입금지명령을구하는것은허용할수있다고재차판단하였다. 110) 크랩판사는표준특허권자로부터침해금지청구권을제한하는내용의합의는그내용이명확하여야하는데, ETSI나 IEEE의지식재산권정책어디에도표준화기구와표준특허권자가침해금지청구권행사를금지하려는의도또는그러한합의를추론할수있는규정이없으므로, 모토로라가표준특허에기해수입금지명령을구했다는사정만으로는이를가지고 FRAND 확약에위반된다고볼수없다고보았다. 111) 2. 마이크로소프트대모토로라사건 ( 워싱턴주 ) 가. 1 심판결의내용 모토로라는화상부호화기술에관한 ITU의 H.264 표준규격및 WLAN에관한 IEEE의 표준규격에대한표준특허를다수보유하고있고, 표준화기구인 ITU 및 IEEE에대하여각각 FRAND 확약을제출하였다. 마이크로소프트 ( 이하 MS ) 는이사건표준특허를실시하는게임기엑스박스 (Xbox) 와윈도우 108) Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F.Supp.2d 1061 (W.D. Wis. Aug. 10, 2012). 109) 노어-페닝턴면책이론 (Noerr-Pennington doctrine) 은미국연방대법원의 Eastern Railroad Presidents Conference v Noerr Motor Freight, Inc., 365 U.S. 127 (1961) 판결에서시작된것으로, 법령의제정이나집행에영향을주기위한사업자의행동은경쟁법위반의소지가있다고하더라도미국수정헌법제1조가보장하는정치적표현의자유에해당하므로면책된다는이론이다. 110) Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 2012 WL (W.D. Wis. Oct. 29, 2012). 111) 위판결문,

126 (Windows) 를제조ㆍ판매하였기때문에, 양사는이사건표준특허에대한라이선스협상을진행하였고, 2010년 10월 21일모토로라는 MS에게최종품 (end product) 에대하여 2.25% 라는실시료율을제안하였다. MS는모토로라의영상및통신기술과관련하여과도한표준특허사용료 ( 연간총40억달러상당 ) 요구가 FRAND 조건을위반한것이라고주장하면서 2010년 11월 9일워싱턴주서부연방지방법원에모토로라에대해표준특허실시료축소와손해배상등을구하는계약위반소송을제기하였다. 112) 2010년 11월 20일에는모토로라가위스콘신주서부연방지방법원에 MS를상대로 3건의표준특허침해를이유로소송을제기하였는데 113) 추후이송되어이사건계약위반소송에병합되었다. 로바트 (James L. Robart) 판사는먼저 2012년 2월 27일결정 114) 에서모토로라가 FRAND 확약을함으로써표준화기구와구속력있는계약상의무를부담하게되었다는점, 그런계약에서 MS는 제3자를위한계약 의제3자 (third-party beneficiary) 에해당한다는점을분명히인정하였다. 나아가 2012년 11월 30일결정 115) 에서는 MS가 제3자를위한계약 의제3자에해당하는이상 MS는모토로라의표준특허권을무단으로침해한자가아니며, MS가법원에의해결정 112) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2:l0-cv JLR (W.D. Wash. 2010). MS는모토로라에대해표준특허실시료축소를구하면서동시에 FRAND 계약위반에따른 2,900 만달러의손해배상을구하였는데, 손해배상청구에관하여 2013년 9월 4일열린배심재판에서모토로라가 FRAND 확약에따른계약의무를위반한것이라고판단하여 MS에대하여 1,150만달러의지불을명하는평결이내려졌다. 113) 이에 MS는 2건의자사특허침해를이유로반소를제기하였고모토로라는비침해및 MS특허의무효를주장하면서다투었다. 이들소송역시 자로워싱턴주서부연방지방법원에이송되어병합되었다. 114) 854 F.Supp.2d 993 (W.D.Wash. 2012); 로바트판사는표준화기구인 IEEE 및 ITU에행한 FRAND 확약에의하여모토로라가부담하는계약의효력이표준화작업에참여한모든주체들에게미친다고전제한다음, MS가 IEEE 및 ITU의표준화작업에참여한주체인이상 제3자를위한계약 의제3자에해당하는데문제가없다고보았다. 115) 2012 WL (W.D.Wash. Nov. 30, 2012). 한편로바트판사의소송금지명령 (Anti-Suit Injunction) 에대한항고심에서 연방제9항소법원은위와같은연방지방법원의결론에법률적으로오류가없다고판단하였고, 나아가포즈너판사의판결을원용하면서논란의여지는있지만 (at least arguably) FRAND 확약에따라침해금지청구는하지않기로확약한것으로볼수있다고판시한바있다 [Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012)]. 이는연방지방법원의결론이재량권을남용한것인지에관한판단을주된쟁점으로한것이므로표준특허에기한금지청구허부에관한연방제9항소법원의명확한판시로보기에이른감이있다. 107

127 된 RAND 실시료에따라실시계약을체결하겠다고하였음에도 116) FRAND 확약의적용을받는모토로라가침해금지청구소송을제기한이사건의특별한정황을고려할때, 모토로라의침해금지청구는 ebay 판결의회복불가능한손해및다른적절한구제수단이없다는요건을충족시키지못한다고보아모토로라가 MS를상대로제기한침해금지청구는이유없다고기각하였다. 이사건을효과적으로심리하기위해로바트판사는비배심재판 (bench trial) 에서 FRAND 실시료율및그범위를결정하고, 그결정에근거하여배심재판 (jury trial) 을통해모토로라의제안이계약위반인지여부를판단하기로하였다. 2012년 11월 13일부터 20일까지모토로라의표준특허 FRAND 실시료율과그범위를판단하기위한심리가진행되었고, 2013년 4월 25일판결 117) 에서로바트판사는 FRAND 실시료율의산정에있어합리적실시료 (reasonable royalty) 산정의고려사항인조지아퍼시픽요소 (Georgia-Pacific factors) 118) 를이용하되, FRAND 조건의취지에비추어다음의표와같이그내용을수정ㆍ적용하여이사건표준특허의실시료율을결정하였다. < 표 4> Georgia-Pacific 기준과 RAND 조건에부합하게수정된기준 119) 1 Georgia-Pacific 기준 소송대상인특허의실시허락에있어서특허권자가받은실시료로서, 확립 RAND 조건에부합하게수정된기준 RAND 조건에따른실시허락상황과유사한다른경우에소송대상인특 116) 이사건은 MS는라이선스를전제로법원에적정실시료의액수를정해달라고판단을구한사안이므로 MS는자발적실시자 (willing licensee) 에해당한다고할것이다. 117) Microsoft Corporation v. Motorola, Inc., No. C JLR, 2013 WL (W.D. Wash. April 25, 2013); 이를통하여인정된실시료총액은연간 180만달러수준으로당초모토로라가 MS에요구한실시료총액 ( 연간약 40억달러 ) 에비추어매우낮은금액이다. 118) Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp (S.D.N.Y. 1970). 로바트판사는가상의협상 (Hypothetical Negotiation) 이고립적으로일어나는일은거의없으며표준을사용하는자는많은표준특허보유자로부터라이선스를얻어야하므로분리된 2자간교섭만을기초로한실시료산출은안된다고보았다. 119) 이황, 지식재산권의부당한행사에대한심사지침개선방안연구, 공정거래위원회연구용역보고서 ( ), 18-19; 자세한 Georgia-Pacific 요소의해설과수정기준에대한설명으로송재섭, 표준특허에근거한권리행사의한계, 저스티스통권제140 호 (2014.2),

128 된실시료를증명하거나증명하는경향이있는것소송대상인특허와유사한다른특허의사용에대해실시권자가지불한실시료율실시권이통상실시권인지전용실시권인지여부또는실시지역이나제조된상품의판매상대방등실시권의성질과범위특허독점을유지하기위하여특허발명을타인에게실시허락하지않거나특허독점을유지하기위한특별한조건하에서만실시허락을하는특허권자의확립된정책및마케팅프로그램특허권자와실시권자가동일한분야의동일한지역에속한경쟁자인지, 또는발명가와프로모터의관계인지등, 특허권자와실시권자의상업적관계 허의실시허락에있어서특허권자가받은실시료수정되지않음수정되지않음적용되지않음적용되지않음 해당특허가실시권자의다른제품판매에미치는영향및해당특허가 6 특허권자의다른특허 / 제품판매에미치는영향 7 특허기간과실시허락기간 특허기술의가치만을고려하고특허기술을표준에편입시킴으로써발생하는가치는고려하지않을때, 120) 해당특허가실시권자특허권자의다른제품판매에미치는영향특허기간과실시허락기간은대체로일치하므로중요하지않음 8 해당특허를이용한제품의수익성, 성공가능성및인기 특허기술의가치만을고려하고특허기술을표준에편입시킴으로써발생하는가치는고려하지않을때, 해당 특허를이용한제품의수익성, 성공 109

129 비슷한결과를얻기위해이용된기존방식및장치에비해개선된효용및장점특허의성질, 특허권자가소유하고생산한상업적구현물의특성, 발명이용자의이익침해자가발명을이용한정도와그러한이용의가치를입증하는증거해당발명및유사한발명의이용에통상적으로책정되는판매가격또는이익할당분해당발명으로인해실현된이윤부분 ; 즉해당특허와관계없는다른요소, 제품화과정, 비즈니스위험또는침해자에의해더해진중요한특징이나개선과구별되는특허로인해실현된 가능성및인기표준이채택되기이전에특허기술대신포함될수있었던대안에비해해당특허가갖는효용및장점특허기술의가치만을고려하고특허기술을표준에편입시킴으로써발생하는가치는고려하지않을때, 특허가표준의기술적역량에대해가지는기여도및관련기술적역량이실시권자및실시권자의제품에대해가지는기여도위와같음 RAND 확약과관련된통상적인관행만을고려하여야함특허권자에게표준의가치를보상하는것을피하기위해주의깊게적용되어야함 이윤의할당분 14 자격있는전문가의증언 수정되지않음 특허위협, 실시료누적, 표준필수특허 15 특허권자와실시권자간자발적으로계약을체결할때의합리적수준 권자의발명에대해보상하기위해필요한합리적인보상을고려하여야함 먼저 H.264 표준특허포트폴리오에대하여 MPEG-LA H.264 특허풀과같은 대규모특허풀을지표로하여, 모토로라가이러한특허풀에가입하였다고가 120) 로바트판사는특정특허기술에수반하는실시료는표준전체및그것을탑재한제품에부가한기술의실제가치와맞아야하며, 그때특허기술의가치를특허기술이표준에포함되어증가된가치와는별개로분석하는것이중요하다고보았다. 110

130 정한경우의실시료율을계산하고 (0.185센트/unit), 특허풀의구성원이라는가치를이실시료율의 2배로인정하고이를합산하여 H.264 표준특허포트폴리오의실시료율을 0.555센트 /unit으로산출하였다. 한편 표준특허포트폴리오의실시료율에대해서는 3개의지표, 즉 Via Licensing 특허풀이라는 기존소규모특허풀에근거하는 실시료율 (6.114 센트 /unit), 이표준을기능시키 는칩에대하여실제지불되고있는실시료율 (3~4센트/unit), 특허포트폴리오에대한가치평가회사가산출한실시료율 (0.8~1.6센트/unit) 에근거하여각지표로부터산출되는실시료율을평균하여, 표준특허포트폴리오의실시료율은 3.471센트 /unit으로산출하였다. 아울러이판결이인정한합리성이인정될수있는 FRAND 실시료율의범위는 H.264 표준특허는 0.555~16.389센트 /unit, 표준특허는 0.8~19.5센트 /unit이라고보았다. 1심에서 MS가구한표준특허실시료축소에대하여인정된실시료총액은연간 180만달러수준으로당초모토로라가요구한실시료총액연간약40억달러에비추어매우낮은수준으로결정되었다. 이와함께 MS는 FRAND 계약위반에따른 2,900만달러의손해배상을구하였는데, 2013년 9월 4일열린배심재판에서모토로라가 FRAND 확약에따른계약의무를위반한것으로보아 MS에대하여 1,150만달러의손해배상을명하는평결이내려졌다. 나. 1 심판결이후경과 위결정은 FRAND 실시료율과합리성이인정될수있는실시료율의범위에관한미국내최초의사법적판단이라고할수있다. 121) 여기에 FRAND 확약에따른실시료율의산정방법에대한기본적인지침이상세하게언급되어참고할가치가있다. 다만, 이는연방지방법원차원의결정이므로향후상급심판결동향등을추가적으로종합하여야할것이다. 모토로라사는로바트판사의 FRAND 조건관련판결을 CAFC에항소하였으나, MS는이를연방제9항소법원으로이송하도록신청하였다. 122) CAFC는 2014년 5월 7일이사건이계약 121) 참고로세계최초의 FRAND 실시료율에관한사법적판단은 2013년 2월 4일중국에서나왔으며, 화웨이와인터디지탈간의소송에서심천중급인민법원은인터디지탈의표준특허에대한실시료는화웨이제품의판매가격의 0.019% 를초과해서는아니된다고판시한바있다. 111

131 위반에관련된사건이므로제9항소법원의관할이인정된다고보아이를제9항소법원으로이송하였다. 2015년 7월 30일제9항소법원은항소법원의관할권을확인하고 1심법원의 FRAND 실시료율산정이법적오류나명확한사실오인에의한것이아니라는입장을확인한바있으나, 123) 이후양사는 2015년 9월 30일미국과독일등에서진행했던 18건의특허관련소송을모두취하하기로합의하면서이사건역시종결되었다. 124) 3. 리얼택대 LSI 사건 ( 캘리포니아주 ) 와이파이 (Wi-Fi) 무선통신관련표준특허권자인 LSI와 Agere 125) ( 이하양사를통칭하여 LSI ) 는 Realtek Semiconductor Corp.( 이하 리얼텍 ) 를상대로 2012년 4월 11일 ITC에자사의특허침해를이유로수입금지명령을구하였다. 126) 이에리얼텍은 LSI가 2002년라이선스를제안한이후리얼텍과협상을계속하지않고 ITC에수입금지명령을신청한것은 FRAND 확약에기한의무위반임을주장하며캘리포니아주북부연방지방법원에이사건확인소송을제기하였다. 127) 여기서리얼텍은표준을실시하는제조업자인자사에대하여 LSI가배제명령을신청하고과도한실시료를요구하는것은 LSI가계약의무위반, 금반언원칙위반을하였고, FRAND 조건의라이선스를허락하여야할표준특허권자의금지청구는행사불능이라는점등을주장하였다. 2013년 5월 20일화이트주니어 (R. Whyte, J.) 판사는많은사정을마이크로소프트와모토로라간의계약위반사건의판단과비교하면서 LSI는자사가보유하는표준특허를 FRAND 조건으로라이선스를허여하는구속력있는계약 122) 모토로라의표준특허는 FRAND조건에기반을두고있어금지신청 (injunction) 을할수없다고제재한로바트판사의소송금지명령 (Anti-Suit Injunction) 에대하여이미제 9항소법원에항고심이제기되어있었던상태였다. 123) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015), 제9항소법원의항소심판결에대한자세한소개로이수진, 표준특허를둘러싼법적분쟁과유럽과미국의판단비교, 창작과권리 Vol. No.81(2015), ) 전자신문 자 [IP노믹스] 구글-MS, `특허전쟁종결` 합의 기사 < etnews.com/ > 참조. 125) LSI는 2001년어기어를루슨트테크놀로지로부터인수하였다. 126) ITC Inv. No. 337-TA-837. 양회사간의 ITC 사건에대해서는상론하지않는다. 127) Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp. et al., Case No. C RMW. 112

132 을체결하였고리얼텍이계약의수익자인제3자인데대하여다툼이없다고전제하고, LSI가 FRAND 조건에부합하는라이선스를리얼텍과체결하기전에리얼텍을 ITC에제소한것이표준화기구 (IEEE) 와리얼텍에대하여부담하는 FRAND 조건의라이선스를허락할계약상의무를위반하였다고판단하였다. 128) 법원은표준특허권자의 FRAND 확약은실시자가자신의의무를다하는한국내외에서침해금지청구를제기하지않을것을약속한다는뜻이내포되어있다고판단하였다. 리얼텍이법원이정한 FRAND 조건에따른실시조건을거부하지않는한 LSI의수입금지명령청구혹은침해금지소송은표준특허권자의 FRAND 의무에위배된다고판시하였다. 다만, 법원의 FRAND 의무위반이라는판단은 LSI가배제명령이나금지청구를한이후에 FRAND 조건에의한라이선스를제공하려는시도조차하지않았다 는상황에한정된다고보았다. 129) 결과적으로법원이적정한 FRAND 조건에부합한실시료율을판단하기전까지는 ITC의배제명령혹은금지청구의집행은허용되지않는다고결론을내렸다. 130) 4. 계약위반소송판단의시사점 MS 대모토로라사건에서워싱턴주서부연방지방법원의로바트판사는모토로라가 FRAND 확약을함으로써표준화기구와구속력있는계약상의무를부담하게되었고그러한계약에서 MS는 제3자를위한계약 의제3자 (third-party beneficiary) 에해당한다는점을인정하였다. 1심법원은 MS가 제3 자를위한계약 의제3자에해당하는이상모토로라가제기한침해금지소송에서 MS는모토로라의표준특허권을무단으로침해한자가아니라고보았다. 이 128) Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp. et al., 946 F.Supp.2d 998 (N.D.Cal. 2013). 129) 위판결문, ) 아울러리얼텍이법원에신청한 LSI의배제명령이나금지청구의행사를금지하는가처분청구 (preliminary injunction) 에대하여 1심법원은 Winter test를적용하여 1 본안에서성공할가능성과 2 금지되지않으면회복할수없는손해를입을가능성이있다고보아, 그러한권리행사의금지가 3 형평법원리에부합하고, 4 공중의이익안에있다고보아리얼텍의가처분을인용하였다. 113

133 러한접근은 FRAND 확약의계약적구속력에근거하여당사자의교섭과계약체결을통하여상충하는이익을조정하여야한다는것으로, 이러한계약법적접근이가능하기위해서는 FRAND 확약에근거하여당사자가합의하여정하지못한라이선스계약의주요내용 ( 가령실시료 ) 을법원이사실판단과법해석을통해도출할수있어야한다. 1심법원이취한 FRAND 실시료율산정방식은미국의특허침해소송에서활용되고있는 양당사자가가상적으로합의하였을합리적실시료 산정방법을참고한것이다. 대상판결은 Georgia-Pacific사건에서제시한가상적인합리적실시료산정을위한 15가지요소기준을 FRAND 확약을포함한표준특허권에부합되게몇몇요소를수정하여적용하였다. MS 대모토로라사건은계약위반판단이주를이루나 FRAND 실시료율산정방식에있어서다른연방지방법원의손해배상사건에서유사한기준을채용하고있어선례적인판결로평가된다. 애플대모토로라사건에서위스콘신주서부연방지방법원의크랩판사는 FRAND확약에기하여제3자를위한계약과비슷한계약을인정하였으나다른이유를들어 ITC 배제명령은신청할수있다고본반면, MS 대모토로라사건이후에판단이이루어진리얼택대 LSI 사건에서캘리포니아주북부연방지방법원의화이트주니어판사는 MS와모토로라간의계약위반사건과비교하여 LSI가보유하는표준특허를 FRAND 조건으로라이선스를허여하는구속력있는계약을체결하였고, 리얼텍이해당계약의수익자인제3자인데대하여다툼이없다고전제한후, LSI가 FRAND 조건에부합하는라이선스를리얼텍과체결하기전에리얼텍을 ITC에제소한것이표준화기구 (IEEE) 와리얼텍에대하여부담하는 FRAND 조건의라이선스를허락할계약상의무를위반하였다고판단하였다. 이는 FRAND확약에의하여제3자와라이선스계약이체결되었고, 그러한계약에는 FRAND조건에의한라이선스를허여할계약상의무까지포함된다고판단한것으로이해할수있다. 위와같은계약위반소송에관한미국연방지방법원의 FRAND 확약에대한해석은 FRAND확약의법적효력에관하여시사하는바가크다. 114

134 제 2 절 EU 및유럽주요국 표준특허분쟁에관하여최근내려진화웨이와 ZTE 간특허침해소송에대한유럽사법재판소 (CJEU) 의선결적판결을살펴보고, 유럽내에서물류의중심지로손꼽히는독일과네덜란드를중심으로특허분쟁이빈번히발생하고있기에 131) 독일과네덜란드법원에서다루어진표준특허관련사건들을살펴본다. Ⅰ. 유럽사법재판소 (CJEU) 의표준특허관련판단 1. 사건의개요 이사건에서 Huawei Technologies Co. Ltd( 이하 화웨이 ) 는유럽지역표준화기구인 ETSI에의하여개발된 LTE 표준에필수적인유럽특허를보유하고있었고, ZTE Corp. 및 ZTE Deutschland GmbH( 이하 ZTE 로통칭 ) 는독일에서판매하는상품들중에 LTE 소프트웨어를포함하는이동전화기지국 (base stations) 이있었고그때문에불가피하게화웨이의특허를실시하고있었다. 그런데화웨이와 ZTE 간의 FRAND 조건에의한라이선스협상이실패로돌아가자, 화웨이는 2011년 4월 28일 ZTE를상대로독일뒤셀도르프지방법원에특허침해금지소송을제기하였다. ZTE는자신이실시허락계약을협상할의지가있는 (willing to negotiate a license) 잠재적인실시권자에해당하기때문에화웨이의침해금지소송제기는시장지배적지위의남용에해당한다고항변하였다. 이에 2013년 3월 21일독일뒤셀도르프지방법원 ( 이하 신청법원 ) 은화웨이가특허침해금지소송을제기한행위가유럽기능조약 (TFEU) 제102조에서금지하는시장지배적지위남용에해당하는지여부가이사건의쟁점에해당한 131) 유럽지역밖에서생산되는스마트폰은유럽의물류중심지인독일과네덜란드를경유하여유통되기때문에해당국가의법원에서사업자간특허분쟁이빈번히발생하고있다. EU에는미국의 ITC처럼지식재산권침해물품에대한퉁관규제등을공동체전체차원에서관장하는기구가없기때문에거점국가에서특허침해소송 ( 가처분포함 ) 등을통해특허분쟁이처리되고있다. 115

135 다고판단하였고, 만일화웨이의소제기행위가시장지배적지위남용에해당한다면본건특허에대한강제실시 (compulsory license) 의요건이충족되었음을이유로화웨이의청구를기각할가능성도있다고보았다. 한편신청법원은독일연방대법원 (BGH) 이 Orange Book Standard 판결에서판시한시장지배적지위남용의성립요건, 즉 1 피고가실시허락계약의체결에관하여특허권자가차별금지또는반경쟁적행위금지를위반하지않고는거절할수없는무조건의청약 (unconditional offer) 132) 을해야하고, 2 피고가이미당해특허의대상인기술을사용하고있는기간에대해서는특허사용에대한대가로서장차체결될실시허락계약에규정된의무를준수해야한다 는요건을이사건에적용할경우, 화웨이와라이선스계약체결을위한 ZTE의청약은특허침해의원인이되는제품만을포함하고있을뿐 ZTE가화웨이에게정산한로열티를지급하거나과거의특허실시에대한완전한계산서를제출하지도않았으므로이러한경우화웨이의시장지배적지위남용을인정하기어려워강제허락의성립요건이충족되지않는다고보았다. 신청법원은실시자에게협상할의지가있다고하더라도, 특허권자가 FRAND 조건으로실시허락을하겠다는확약을한사실만으로는특허권자가시장지배적지위를남용했다고인정하기는불충분하며, 표준특허권자의시장지배적지위남용여부는동일한협상력을가진당사자들의모든법적이해관계를고려하여균형있게판단해야한다고보았다. 즉, 표준특허권자또는실시자의지위의균형상실로인하여과도하게높은로열티가책정되거나 (hold-up), 과도하게낮은로열티가책정되어서는 (reverse hold-up) 안된다는것이다. 따라서법률의규정에따른표준특허권자의특허침해금지소송제기는원칙적으로허용되어야하고, 실시자의 협상의지 만을이유로표준특허권자의시장지배적지위남용을인정한다면, 이는실시자의행동의자유를지나치게폭넓게허용하는것이므로실시허락을요청하는기업이선의로행동하였다는것을입증할수있는추가요건이필요하다는것이신청법원의견해였다. 위와같은배경에서신청법원은유럽사법재판소 ( 이하 CJEU ) 에다음과같 132) 독일하급심법원들은피고가 특허권자의특허권을침해하는경우를전제로하여실시허락계약을청약하는것 은 Orange Book Standard 판결에서제시한 무조건의청약 에해당하지않는것으로해석하였다. 116

136 은 5가지쟁점에대한예비판정을신청하였는데, 133) 그내용은다음과같다. 첫째, 표준특허권자가 FRAND 조건에의하여실시허락을하겠다고확약한경우, 당해표준특허를침해한자가실시허락에관한협상을할의사가있다고밝혔음에도불구하고그침해자를상대로침해금지소송을제기하였다면표준특허권자의이러한행위가시장지배적지위남용에해당하는지, 또는침해자가 1 표준특허권자가부당하게침해자를방해하거나차별금지를위반하지않고는거절할수없는실시허락계약체결을위한수용가능하고무조건적인청약을하고, 2 실시허락을받을것이라예상하고행한특허사용에대하여실시허락계약에따른의무를이행하는경우에만시장지배적지위를남용한것을볼수있는지여부둘째, 침해자의 협상할의사 (willingness to negotiate) 를이유로시장지배적지위남용이추정된다면, 유럽기능조약 (TFEU) 제102조에서협상의사와관련하여구체적인정성적 (qualitative) ㆍ시간적 (timely) 요건을제시하는것인지여부. 특히침해자가일반적인방식을통하여단순히구두로협상을할준비가되어있다고한경우에도협상의사가인정될수있는지, 아니면실시허락계약체결을위한구체적인조건제시등이미협상에착수하여야협상의사가인정되는지여부셋째, 라이선스계약체결을위한수용이가능하고무조건적인청약이시장지배적지위남용성립을위한요건이라면, 유럽기능조약 (TFEU) 제102조가이러한청약과관련하여구체적인정성적, 시간적요건을포함하는지그리고당해기술에관한실시허락계약에통상적으로포함되는모든규정이조건없는청약에포함되어야하는지, 특히당해표준특허가실제로사용되고유효할것을조건으로청약을할수있는지여부넷째, 침해자가장차부여될실시허락에따른의무를이행하는것이시장지배적지위남용성립을위한요건이라면, 유럽기능조약 (TFEU) 제102조가이러한의무이행과관련하여구체적인요건을규정하고있는지, 특히침해자가과거의사용행위에대한보고를하고로열티를지급해야하는지, 필요한경우 133) Request for a preliminary ruling from the Landgericht Dusseldorf (Germany) lodged on 5 April Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH (Case C-170/13), Official Journal of the European Union,

137 담보제공을통하여이러한로열티지급의무를이행할수있는지여부 134) 다섯째, SEP 보유자의시장지배적지위남용추정을위한요건이침해금지청구외의다른특허침해구제수단 ( 로열티계산서의제출, 제품의회수, 손해배상등 ) 에도적용되는지여부 2. 법무심의관 (Advocate General) 135) 의의견 이사건쟁점에대한 CJEU의판결에앞서 2014년 11월 20일법무심의관 (Advocate General, 이하 심의관 이라한다 ) 은다음과같은권고의견을제출하였다. 136) ) 심의관은독일의 Orange Book Standard 사건과본사건간의사실관계가서로중대한차이가있다는점에주목해야한다고지적하였다. 즉, 본사건에서문제되는특허는 사업자들간에체결된합의의결과로개발된 LTE 표준에필수적인특허, 즉표준화기구에서제정된표준에관한특허인반면에, 독일연방대법원의 Orange Book Standard 판결에서문제된표준은표준화기구에서제정된표준이아닌이른바 사실상표준 (de facto standard) 이라는점을고려해야한다는것이다. 즉, Orange Book Standard 사건에서는 문제된특허권자가 FRAND 조건에의하여라이선스를제공하겠다는확약을한사실이없다 는점이중요하다고보았다. 심의관은 사실상표준 에관한특허권자는유 134) 셋째와넷째쟁점은실시자가독일의 Orange Book Standard 판결에서설시한요건을이행한것이시장지배적지위남용으로인정하기위한전제조건으로고려되어야하는지에대한문제이다. 135) Alison Jones and Brenda Sufrin, EU Competition Law(5th Edition), Oxford University Press, 2014, 105; CJEU는 CJ(Court of Justice) 와 GC[General Court, 구 ( 舊 ) 유럽 1심법원 (Court of First Instance)] 로구성되어있다. CJ에서는 8명의 Advocate General( 이하 AG 라한다 ) 이소송을보조한다 (TFEU 제252조 ). AG는독립성이보장되고각회원국에서최고사법재판관으로임명될수있는자격요건을갖춘자또는역량을인정받은법학자중에서회원국정부의공통승인 (common accord) 을얻어임명되고, 그임기는 6년이다 (TFEU 제253조 ). CJ에서 AG의개입이필요하다고판단하는사건에대한 AG 의견을구두변론단계에서제출할수있는데 (TFEU 제252조 ), 당해사건에새로운법률쟁점이없다고판단하는경우에 CJ는 AG의의견제출없이판결을내릴수있다 [CJEU 규칙 (Statute of the CJEU), TFEU 첨부규약 (protocol) 3) 제20조 ]. AG가제출한의견은 CJ를구속하지는않지만, 사건및쟁점을정리함에있어서매우중요한역할을한다. 136) 이사건에대하여 8명의법무심의관 (AG) 중 M. Wathelet이의견서를제출하였다. 118

138 럽표준화기구의회원인표준특허권자와비교하여더큰협상력을가지는것이당연하고, 따라서 사실상표준 에대한특허권자가제기한금지청구소송은당해특허권자가요구하는실시료가명백히과도한경우에한하여남용행위로인정되어야한다는의견이었다. 따라서, 심의관은독일의 Orange Book Standard 판결기준을이사건에그대로적용하는것은표준특허권자에대한과도한보호를초래할것이라는의견을제시하였다. 한편심의관은표준특허권자의침해금지청구가시장지배적지위남용에해당될수있는요건을제시하였는데이는다음과같다. 특허침해자가객관적으로라이선스계약을체결할준비가되어있고그러한의지와능력이있다는점을나타냈음에도불구하고표준특허권자가라이선스계약체결을거절하고침해금지명령소송을제기하는것은시장지배적지위남용에해당한다. 표준특허권자는특허침해자가이미침해사실을충분히인지하고있다는것이확인된경우가아닌한시정조치또는금지명령을청구하기이전에먼저특허침해자에게서면으로침해사실과침해방식등을사전에통지하여야한다. 더불어, 표준특허권자는특허침해자로주장되는자에게 FRAND 조건으로라이선스의청약을서면으로제출하여야하고, 그러한청약은정확한실시료와그계산방식을포함하여해당거래분야의라이선스계약에서일반적으로통용되는모든계약조건을포함하는것이어야한다. 또한심사관은표준특허권자의침해금지청구를시장지배적지위의남용행위라고주장하기위한요건도제시하였다. 먼저, 특허침해자는표준특허권자의청약에대하여성실하게답변해야하고, 특허침해자가표준특허권자청약을승낙하지않은경우즉시표준필수특허권자에게서면으로동의하지않는조항에대해합리적인새로운청약 (counter-offer) 을제출하여야한다. 특허침해자가지연전략을쓰거나성실하게응하지않는경우표준특허권자의침해금지청구는시장지배적지위의남용에해당하지않으며, 협상이결렬될경우특허침해자가법원이나중재기관에 FRAND 조건으로결정하여줄것을요청하는것은지연전략이나불성실한행위로간주되지않는다고보았다. 3. 유럽사법재판소 (CJEU) 판결 137) 의요지 137) Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH, judgment of 119

139 2015년 7월 16일 CJEU는우선자유로운경쟁과특허권자의지식재산권보호사이에균형이유지되어야한다는기본원칙을밝히면서, 특허권등에부여된독점적이용권은그소유자의권리의일부를이루는것이기때문에비록시장지배적지위를가진사업자에의한행위라고하더라도그러한독점적이용권을행사하는것은그자체로는시장지배적지위남용에해당할수없다는것이정립된판례이지만, 예외적인상황 (exceptional circumstances) 에서는이러한독점적이용권의행사가유럽기능조약 (TFEU) 제102조에서규정하는시장지배적지위남용에해당할수있다는것도판례 138) 에의하여인정되고있다고하였다. CJEU는본사건에서는종전 EU의판례법과구별되는다음의두가지사정이존재한다고보았다. 첫째, 이사건에서문제된특허는표준특허로서표준화기구에의하여제정되는표준에부합하는제품을만들고자하는모든경쟁사업자들에게그사용이필수적인특허라는점이다. 둘째, 해당특허가표준특허의지위를획득하게된이유는오로지그보유자가표준화기구에대하여제3 자에게 FRAND 조건으로실시허락을하겠다는철회불가능한 (irrevocable) 확약을하였기때문이라는점이다. CJEU는신청법원이선결적판단을구한다섯가지사항을 1 침해금지청구 (a prohibitory injunction) 또는제품의회수 (recall of products) 를구하는유형의소송 ( 이하 금지소송 ) 과 2 로열티계산서의제출 (rendering of accounts) 및손해배상을구하는유형의소송 ( 이하 손해배상소송 ) 으로구분한다음, 금지소송과관련하여신청법원이제기한네가지쟁점에답하고, 손해배상소송과관련하여신청법원이제기한마지막질문에답하는방식으로판시하였다. 가. 금지소송 CJEU 는금지소송의경우해당특허가표준특허의지위를취득하였다는사 실은그보유자가침해금지소송을통하여경쟁사업자가제조한표준에부합하 the Court of Justice of 16 July 2015 in Case C-170/13( 원문은 < s/document/document.jsf?docid=165911&doclang=en> 참조 ). 138) Volvo 사건 (238/87, EU:C:1988:477); RTE and ITP v Commission 사건 (C-241/91 P and C-242/91 P, EU:C:1995:98); IMS Health 사건 (C-418/01, EU:C:2004:257). 120

140 는제품이해당시장에진입하거나남아있는것을저지할수있다는것을의미하므로, FRAND 조건에의하여실시허락을하겠다는철회불가능한 (irrevocable) 확약을한표준특허권자가이러한조건에의한실시허락을거절하는것은원칙적으로유럽기능조약 (TFEU) 제102조위반으로인정될수있고, 이에따라상대방은표준특허권자에대하여강제실시허락의항변을할수있다고판시하였다. 139) 즉, 표준특허권자는표준특허에대한자신의독점적이용권을효과적으로행사하기위하여사법절차를이용할수있고, FRAND 확약을하였다는사실이법률이보장하고있는이러한표준특허권자에대한보호를무효화하지는않지만, 표준특허권자가제기하는특허침해금지소송이시장지배적지위남용으로간주되지않고정당화되기위해서는다음의구체적인요건이충족되어야한다는것이다. 140) 첫째, 표준특허권자는소송을제기하기전에해당특허를침해하고있다고주장하는자 ( 이하 실시자 ) 에게문제가되는특허와그특허가침해되는방식을명시하여특허침해사실을통지해야한다. 141) 둘째, 특허침해사실을통지받은실시자가 FRAND 조건에따라실시허락계약을체결할의지가있음을표시한경우 142) 에는, 해당표준특허권자는로열티금액과로열티가계산되는방식등을포함하여 FRAND 거래조건을명시한구체적인서면청약 (a specific, written offer for a license on FRAND terms) 을실시자에게제시해야한다. 143) CJEU는이와같은판단을뒷받침하는근거로서, 표준특허권자가표준화기구에대하여표준특허를 FRAND 조건으로실시허락하겠다고약속한이상표준특허권자가그러한청약을할것으로기대하는것이합리적이기때문이라는점, 그리고표준특허권자가다른경쟁사업자들과 139) 주 137 판결문, ) 위판결문, ) 위판결문, ) 실시자가 FRAND 조건에따라실시허락계약을체결할의사표시를해야하는지와관련하여위 CJEU의판단과다르게 Wathelet 법무심무관은실시자가먼저라이선스계약체결의사를표시할것을요구하지않았다. Wathelet 법무심무관은오히려표준특허권자가어떠한상황이든무조건적으로특허침해자로주장되는사용자에게먼저 FRAND 조건에따른라이선스계약의청약을서면으로제시해야한다고보았다는점에서차이점이발견된다. 143) 위판결문,

141 체결한실시허락계약이공개되지않는이상표준특허권자의청약이차별금지 (non-discrimination) 의무를준수하는것인지여부는실시자보다표준특허권자가더잘알수있는위치에있다는점을들었다. 144) 셋째, 실시자는해당업계에서인정되는상관행에따라선의로 (in good faith) 성실하게 (diligently), 표준특허권자의청약에대응해야한다. 이러한요건이충족되는지여부는객관적인요소에기초하여판단해야하고, 이요건은특히실시자가지연전술 (delaying tactics) 을사용하지않을것을전제로한다. 145) 어떠한대응이신의성실에부합하는지에관하여유럽사법재판소는다음과같은특허침해자로추정되는사용자에대한행동기준을제시한바있다. 146) 1 실시자는표준특허권자가한위와같은실시허락계약의청약을수락하지않는경우에신속히, 그리고서면으로 (promptly and in writing) FRAND 조건에부합하는구체적인새로운청약 (counter-offer) 을해야한다. 147) 2 실시자가실시허락계약이체결되지않은상태에서문제가되는표준특허를계속사용하고있는경우, 실시자는표준특허권자가실시자의새로운청약을거절한때로부터해당업계에서인정되는상관행에따라실시자의특허사용행위에대하여적절한담보를제공해야한다. 148) 넷째, 실시자의새로운청약이후에도실시허락계약의 FRAND 조건에대한합의가이루어지지않을경우당사자들은 합의로 (by common agreement) 독립적인제3자에대하여로열티금액을지체없이결정하여줄것을요청할수있다. 149) 표준특허권자가위에서제시된요건을충족하였음에도불구하고실시자에게요구되는요건이충족되지않은경우에는특허권자의특허침해금지소송을제기하는것이유럽기능조약 (TFEU) 제102조를위반하는것이아니므로 144) 위판결문, ) 위판결문, ) 유럽사법재판소 (CJEU) 가사용자에대한행동기준을제시한 1 실시자의표준특허권자에대한새로운청약과 2 그러한청약이거절된때에상관행에부합하는특허사용대가의담보제공은독일연방대법원 (BGH) 의 Orange Book Standard 판결기준과흡사한내용이감지된다. 다만유럽사법재판소가표준특허권자에대한의무부과에대응하여실시자와의관계에서이해관계의균형을맞추기위하여부여된행동기준이라는점에서차이가있다. 147) 위판결문, ) 위판결문, ) 위판결문,

142 그러한표준특허권자의침해금지청구는인용될수있다. CJEU는본건에서문제되는 ETSI와같은표준화기구가표준화과정에서해당특허가유효하거나필수적인지여부를확인하지않는다는점, 그리고 EU 기본권헌장 (the Charter of Fundamental Rights of the European Union) 제47조가효과적인사법적 ( 司法的 ) 보호를받을권리를보장하고있는점을고려할때, 실시자는실시허락을받기위한협상을진행하는동시에해당특허가유효한지또는표준에필수적인지여부를다툴수있어야한다고판시하였다. 150) 나. 손해배상소송 CJEU는손해배상소송의경우에는비록소송을제기한자가표준특허권자이고표준화기구에대하여관련특허를 FRAND 조건으로실시허락할것을확약하였다고하더라도, 표준특허권자가손해배상소송을제기하는것자체는경쟁사업자가제조한표준에부합하는제품이시장에진출하거나시장에남아있는것에직접적인영향을미치지않으므로, 표준특허를보유하여시장지배적지위를가지게된자가손해배상소송을제기하는것은유럽기능조약 (TFEU) 제 102조위반에해당되지않는다고판단하였다. 151) 4. 대상판결의시사점 EU경쟁법은특허권등지식재산권에부여된독점적 ( 또는배타적 ) 이용권을보호하는동시에자유로운경쟁을유지하고자하며, CJEU는이미양자의관계에관하여특허권등에부여된독점적이용권은특허권자가소유한권리의일부를이루는것이기때문에, 비록시장지배적지위를가진사업자에의한행 150) 위판결문, 69. 이에의하면독일칼스루에항소법원이독일 Orange Book Standard 판결기준을확대적용하여잠재적실시권자의제안을표준특허권자가수용하여라이선스합의가성립한경우실시권자가제기한특허무효소송을취하하여야하며, 추후실시권자가실시허락받은특허에대하여다시유무효를다투는경우에는표준특허권자가라이선스계약을파기할수있도록하는조항을포함하여야한다는판시는계속유지되기어려울것으로전망된다. 151) 위판결문,

143 위라고하더라도, 그러한독점적이용권을행사하는것은그자체로는시장지 배적지위남용에해당할수없고, 오로지 예외적인상황 (exceptional circumstances) 의경우지위남용에해당할수있다는판례법을발전시켜왔다. 152) CJEU는표준특허에관하여일반적인특허권이나지식재산권에대해정립해온거래거절 (refusal to supply) 관련법리를따르지않고표준특허의특성을고려한별도의법리를제시한것으로평가되고있다. 그주된논거로서표준특허가비표준특허와달리산업표준을실시하기위하여실시가필수적이라는점, 표준화기구에대하여철회불가능한 FRAND 확약을하는대가로산업표준의지위를획득한점에서차이가있음을들고있다. 이사건선결적판단은표준특허권자의 FRAND 확약에의하여발생한제3자의합법적기대를계약법리가아닌독점규제법의법리확장을통해보호한다는측면에서 판례를통한법형성 (judicial law-making) 이라는평가를받고있다. 153) 이는 FRAND 확약의계약법적효력의차원을떠나 FRAND 확약을한표준특허권자에게독점금지법에근거하여라이선스교섭당사자에게일정한의무를부여할수있다는법리로이해할수있다. CJEU가이른바 사실상표준 에관한특허에근거한금지청구에대한독일연방대법원의 Orange Book Standard 판결에서제시된강제실시허락을위한피고의항변요건 ( 피고의무조건적인청약과실시허락계약체결을가정한의무이행 ) 이아니라특허권자가특허침해사실을통지하고실시의향이있는자에게서면청약을해야하며, 이에실시자는신의성실에입각한대응을하고새로운청약을제시할수있으며특허권자가이를거절당한경우담보를제공하고상호합의에의하여제3자의실시료결정을요청하는등실시자가실시허락을받을의사가있는실시권자 (willing licensee) 에해당하는지여부에따라시장지배적지위남용의판단기준을정립하였다는점에서유럽집행위원회 (EC) 가모토로라사건 154) 및삼성전자사건 155) 에서제시한판단기준과수렴하는경향 152) C-418/01 IMS Health, Press Release No 32/ ) Global Competition Review, 자기사, US judge calls ECJ Huawei ruling second-best < i-ruling-second-best/?utm_source=law%20business%20research&utm_medium= &utm_c ampaign= _gcr%20briefing&dm_i=1ksf,49qtj,9gq9yv,fls9u,1> 참조. 124

144 을보여주고있다. Ⅱ. 독일법원의표준특허관련사건 1. Standard-Spundfaß 사건 156) 이사건에서원고회사는화학분야에서사용되는밀폐드럼에관하여산업표준에해당하는유럽특허를가지고있었는데, 독일내의드럼제조업자들에대하여는무상의실시허락을, 나머지유럽국의제조업자들에게는유상의실시허락을하는정책을취하고있었다. 독일내의드럼제조업자중하나인피고가원고에게위표준특허의실시허락을요구하였음에도원고는실시권설정을거부하였고, 피고는원고로부터실시허락을받지않은채제품을제조ㆍ판매하였다. 원고가피고를상대로특허침해로인한손해배상의소를제기하자피고는반소에서원고의위와같은행위가시장지배적지위의남용이자부당한차별대우임을주장하였다. 1심과 2심에서는피고의항변및반소가모두기각되었으나 2004년 7월 13 일독일연방대법원 (Bundesgerichtshof, 이하 BGH ) 은 원고의위와같은행위는독일독점규제법에위반되는부당한거래거절및차별행위이므로독일내제조업자인피고는원고에게무상의실시허락청구를할수있고, 이는독일특허법제24조강제실시와는별개로주장할수있는권리이다. 따라서원고의손해배상청구에대한인용여부도피고에게무상의실시권이인정되는지여부와그적용기간에따라달라질것이다 라고하면서이부분에대한추가심리가필요하다는이유로원심을파기환송하였다. 파기환송이후의결과는확인되지않으나본건특허침해에기한손해배상소송에서피고의독점규제법위반의항변이효력을가질수있음을최초로언급한독일연방대법원판결이 154) Commission Decision of Case AT Motorola - Enforcement of GPRS Standard Essential Patents. 155) Commission Decision of Case AT Samsung - Enforcement of UM TS standard essential patents. 156) BGH, Urteil vom KZR 40/

145 라는점에서의미를가진다. 2. Orange Book Standard 사건 Orange Book 표준규격은 CD-R 및 CD-RW 기술에관한사실상표준 (de facto standard) 으로원고 Philips사는 Orange Book 표준규격에관한특허권을보유하고있었다. 피고는 CD-R과 CD-RW를제조하기위하여오렌지북 (Orange Book) 이라는표준규격을준수해야하므로원고에게순매출액의 3% 에해당하는실시료를제시하면서실시허락을요구하였으나원고가이를거절하자실시허락을받지않고위표준기술을이용하여독일내에서제품을생산ㆍ판매하였다. 이에원고가피고를상대로금지청구및손해배상의소를제기하자피고는표준규격의특허권자로서시장지배적지위를가진원고가정당한사유없이피고에게실시허락을거절하였고, 독일내의다른경쟁업자들에비하여지나친실시료를요구하여등차별취급을하여이는독점규제법위반이므로원고의금지청구는배척되어야한다고항변하였다. 2009년 5월 6일독일 BGH는특허침해금지청구에있어서독점금지법에의한항변에의하여권리행사가제한될수있다고보았다. 157) 그근거로원고의행위가독점규제법위반으로위법한이상비록그것이특허권의행사라하여도위법하기는마찬가지라는점을들었다. 158) 나아가원고의실시허락거절이독점규제법이금지하는부당한차별대우라면, 원고는어차피특허법에따라피고에게실시권을설정해주어야할의무가있기때문에피고가임의로발명을실시한다는이유로특허권에기한금지청구를하는것은독일민법제242 조의채무이행상신의칙에반한다고하였다. 159) 이에대하여독일특허법제24조가독점규제법위반으로판단된행위를시 157) BGH, Urteil vom , KZR 39/06, Orange Book Standard ; OLG Karlsruhe, Urteil vom , Az. 6 U 174/02; LG Mannheim, Urteil vom , Az. 7 O 35/ ) 위판결에서는그근거로로마법상 Dolo agit qui petit, quod statim redditurus est, 줄여서 dolo agit 법리 (Regel) 를들고있는데, 이는어느누구도다시되돌려줄필요가있는이익에대하여는소송을제기할수없다는원칙을말한다. 159) 위판결문, para

146 정하기위한강제실시권을인정하는것으로해석되지만피고는먼저그러한사법적 ( 司法的 ) 판단을받아야하고이를근거로침해소송에서곧바로독점규제법위반의항변을하는것은마치독일민법제229조의요건이갖추어지지않은상태에서행하는자력구제와비슷하여부당하다는반론도제기되었다. 160) 이에대하여독일 BGH는피고가침해개시전에실시허락을얻기위한충분한노력을기울였음에도원고가독점규제법상금지되는차별행위로실시허락을거부하였고, 그로인해부득이침해가시작되었다면피고로서는독점규제법위반에관하여당국의처분이나법원의판단을받는대신특허권침해소송에서그러한항변을제출할수도있다고판단하면서, 침해법원이이를판단하더라도이또한독점규제법위반여부에대한사법적 ( 司法的 ) 판단이기때문에문제되지않을뿐만아니라, 법원이금지청구를배척하면서원고가피고에게해주어야할실시허락의조건과내용등에관하여판단하는것도무방하다고하였다. 다만, 독일 BGH는특허권자가시장지배적지위를남용하는것이라고보아그러한항변이가능하도록하기위해서는, 1 침해자의조건없는제안 (unconditional offer) 이있어야하며 2 침해자가그러한제안에부합하는실시료지불등자신의의무를준수하여야한다고보았다. 161) 특히원고가아닌피고가합리적인조건으로라이선스청약을해야하고, 이는해당기술분야의업계관례상통용되는라이선스조건이어야하며, 법원의특허침해판단과같 160) 위판결문, para ) 위판결문, para. 29; 원문은다음과같다. Der Patentinhaber, der den Unterlassungsanspruch aus seinem Patent geltend macht, obwohl dem Beklagten ein Anspruch auf Einraumung einer Lizenz am Klagepatent zusteht, missbraucht jedoch nur dann seine marktbeherrschende Stellung und handelt nur dann treuwidrig, wenn zwei Voraussetzungen erfullt sind: Zum einen muss der Lizenzsucher ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht haben, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und sich an dieses Angebot gebunden halten. Zum anderen muss der Lizenzsucher, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen hat, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knupft. Dies bedeutet insbesondere, dass der Lizenzsucher die sich aus dem Vertrag erge-benden Lizenzgebuhren zahlen oder die Zahlung sicherstellen muss. 127

147 은조건을붙일수없는무조건적인제안이어야한다고보았다. 만일피고가침해하고있는원고의대상특허에어떠한이의를제기하는이상위항변은인정되지않는다. 그리고침해자는예측되는상당한실시료를특허권자에게지급하거나적어도이를공탁하는등의조치를취해야하되, 구체적으로어느정도의금액이상당한실시료액인지는별개의소송절차등을통해나중에확정되어도무방하다고보았다. 이사건에서독일 BGH는피고가조건없는실시가가능한정도의청약을하거나이에따른실시료를지급또는공탁하였다고볼만한증거가없으므로피고의항변은이유없다고기각하였다. 162) 이법원이제시한독점규제법위반항변의기준은그이후독일은물론유럽내각국의법원에서의미있는판단기준으로원용되어왔다. 3. 독일하급심판결동향 이전에도표준특허침해소송에서독점규제법위반의항변을인정한하급심판결이있었으나, 163) 2009년 Orange Book Standard 판결이후독일의하급심에서이러한항변이본격적으로적용되기시작하였다. 164) 즉필립스대소니에릭센사건 165) 에서 1심만하임지방법원은피고가고정로열티율로라이선스제안을하였고, 산정된로열티를공탁 (escrow) 하였다는이유로원고필립스의금지청구를기각하였다. 한편 2012년모토로라대애플항소심사건 166) 에서도칼스루에항소법원은, 애플이라이선스청약을수정한이후만하임지방법원의 1심판결집행을중지하도록하는요청을받아들인바있다. 나아가칼스루에항소법원은 Orange Book Standard 판결기준에따라애플의제안을모토로라가받아들인후에는애플이제기한특허무효소송을취하하여야한다고하였고, 162) 위판결문, para ) 지멘스 (Siemens) 대아모이 (Amoi) 사건에서 2007년뒤셀도르프지방법원은표준특허권자는독점금지법의규정에따라피고에게라이선스를허락할의무가있기때문에표준특허권의침해주장은독일민법제242조채무이행상신의칙에반하여권리남용에해당한다고판단한바있다 (LG Dusseldorf, , Az. 4a O 124/05). 164) Jones Day, Standards-Essential Patents and Injunctive Relief(April, 2013), ) LG Mannheim, , Az. 7 O 65/ ) OLG Karlsruhe, , Az. 6 U 136/

148 만일애플이실시허락받은특허에대하여다시유무효를다투는경우에는모토로라가실시허락을파기할수있는조항을포함하여야한다고판시하였다. 한편 IPCom과노키아간두차례의소송 167) 과 General Instrument 대마이크로소프트소송 168) 에서도독일만하임과뒤셀도르프지방법원은 Orange Book Standard 판결기준이사실상표준 (de facto standard) 뿐만아니라공적표준 (de jur standard) 에도동일하게적용된다고보았다. 두법원모두표준특허권자의 FRAND 확약은장래에라이선스계약을법적으로구속하기위한특허권자의의향선언 (declaration of intent) 으로해석하였고, 이러한 FRAND 확약은특허권자에게독점금지법에따른의무를부여하는것이라고확인하였다. 독일만하임지방법원은 2012년 General Instrument 대마이크로소프트사건 169) 에서 FRAND 확약에따른피고의항변과관련하여 Orange Book Standard 는이미피고가라이센시인것처럼행동하여야하는것으로해석을확장하여원고에대하여과거의손해액이인정되는경우피고는그손해액까지공탁하여야한다고판시하였다. 이사건에서법원은표준특허권자의계약체결거절이반독점법위반에해당하지않는다고보았으며그밖에 FRAND 선언의법적성격을구체화하고있어주목할가치가있다. 즉 FRAND 선언자체가침해금지청구권의포기를포함하는것은아니므로표준특허권자의권리가손해배상청구권에제한되는것은아니고, FRAND 선언은모든제3자들과의관계에서구속력있는청약이아니라단지제3자들로하여금각자의실시조건을제시하도록요청하는의미만있을뿐이라고보았다. 독일뒤셀도르프지방법원은 2012년 IPCom 대노키아사건 170) 에서 FRAND 확약을통해특허권자는확약에반하는내용으로특허권을행사하지않을의무를부담하고, 이는그자체로독일특허법제15조제3항의실시권부여는아니므로피고는그러한 FRAND 확약의효력을당초의특허권자에게만주장할수있을뿐그특허의승계인에대하여는주장할수없다 고판시한바있다. 171) 2013년 3월 21일독일뒤셀도르프지방법원은화웨이가 ZTE를상대로 167) 2011년소송 (LG Mannheim, , Az. 7 O 100/10); 2012년소송 (LG Dusseldorf, , Az. 4b O 274/10). 168) LG Mannheim, , Az. 2 O 240/ ) LG Mannheim, , Az. 2 O 240/ ) LG Dusseldorf, , Az. 4b O 274/

149 특허침해소송을제기한행위가유럽기능조약 (TFEU) 제102조에서금하는시장지배적지위남용에해당하는지여부에대한선결적판단을유럽사법재판소 (CJEU) 에요청하였고, 앞서설명한바와같이 2015년 7월 16일 CJEU가종전독일 Orange Book Standard 판결과는다른기준의판시를내림에따라향후독일의하급심법원의판결에상당한변화가예상된다. 종전독일의하급심은사실상표준에관한독일 Orange Book Standard 판결의기준을공적표준에해당하는특허권의행사에대해다소무리할정도로적용하여왔는데, 금번 CJEU 판결을계기로사실상표준과공적표준에해당하는특허권의행사제한에관한판단기준이분화하는방향으로전개될것으로보인다. Ⅲ. 네덜란드법원의표준특허관련사건 1. 필립스대 SK 카세텐사건 2010년 3월네덜란드헤이그지방법원은표준특허권자인원고에게 FRAND 조건의라이선스를부여할의무가있다고해서반드시특허권자의금지청구등특허권행사가제한되는것은아니라고보았다. SK카세텐은독일연방대법원의 Orange Book 판결을인용하여잠재적실시권자는 FRAND 조건에따른라이선스계약을체결할자격이있고또이러한이유로인하여필립스는침해소송을제기하지못한다는항변을하였으나, 헤이그지방법원은 Orange Book Standard 판결에서수립된항변에대한기준이네덜란드법률에는적용되지않는다고보았다. 즉, 헤이그지방법원은독일 Orange Book Standard 판결이특허법에위반되며법적불확실성을초래할수있고, 피고의합법적인이익보호에불필요하다고판시하면서 Orange Book Standard 판결과다른입장임을밝혔다. 172) 171) 위와같은뒤셀도르프지방법원판결은 FRAND 확약은장래에라이선스계약을법적으로구속하기위한특허권자의의향의선언 (declaration of intent) 으로해석하였고, 이러한 FRAND 확약은특허권자에게독점금지법에따른의무를부여하는것으로판단하였다면그러한의무는해당표준특허의승계인에대해서도마찬가지로발생한다고보는것이논리에정합할것으로보인다. 172) Koninklijke Philips Electronics N.V. v. SK Kassetten GmbH & Co. KG, District Court 130

150 먼저특허법위반과관련하여헤이그지방법원은 SK카세텐이라이선스허락을받지않은경우원칙적으로 SK카세텐이특허발명을실시할법적근거가없고, 필립스가특허침해소송을제기하는것을제한할근거도없다고판시하였다. 법적불확실성의초래와관련하여헤이그지방법원은잠재적실시권자에의해주장된권리가실질적인라이선스계약으로전환되지않는한, 그러한권리가정당한지또는라이선스조건이무엇인지에대하여양당사자에게불확실성이존재하는것은문제라고보았다. 아울러 FRAND 조건 ( 특히실시료 ) 과관련하여양당사자사이에의견의합치가없는경우그러한불확실성이존재하는사건들은빈번할것이므로라이선스계약을체결할자격이있다는것만으로특허권자의침해금지청구를제한할수는없다고보았다. 피고에대한합법적인이익보호에불필요하다는점과관련하여, 헤이그지방법원은피고가주도적으로특허법에기한강제실시권을추구할수있으므로 Orange Book Standard 판결과같은항변은피고의이익보호에불필요하다고보아피고의항변을기각하였다. 173) 2. LG 대소니가처분사건 2011년 3월네덜란드헤이그지방법원은침해자가특허를실시하기전에표준특허권자와라이선스계약을체결하지못한경우, 그표준특허권자는특별한상황 (special circumstances) 이없는한원칙적으로특허침해에따른금지소송을제기할수있다고보면서, 이사건에서표준특허권자인 LG가자신의권리를행사하는방식에있어서 FRAND 조건에따라성실하게라이선스협상을하여야할의무를위반한특별한상황이있음을인정하여침해금지가처분을기각하였다. 174) LG는소니가자신의블루레이관련특허를침해하였음을이유로이사건침해금지가처분과함께통관금지조치 (border seizure measures) 를구하였다. 가 of The Hague (March ), Docket n : /HA ZA and /HA ZA ) 위판결문, para ) LG Electronics, Inc. v. Sony Supply Chain Solutions(Europe) B.V. District Court of The Hague (March ), Docket n : /KG ZA

151 처분당시 LG와소니는라이선스협상중이었는데, LG는먼저라이선스조건을제시하였으나이에대하여소니는수용도거절도하지않은상태였다. 이사건의특수한정황은 LG와소니모두가블루레이디스크협회 (Blue-ray Disc Association) 의회원이었으며협회규정에는분쟁해결을위한중재조항 (arbitration clause) 이있었다는점이다. 해당중재조항은 FRAND 조건에관하여회원간에분쟁이있는경우라이선스조건은최종적인권한을가지는중재인에의하여결정하도록정하고있었다. 헤이그지방법원은위중재조항에의하여소니는궁극적으로특허실시에필요한라이선스를얻을수있을것이므로적어도당사자가협상하거나중재절차에들어간동안에는특허침해를이유로금지청구를할수없다고보아소니의항변을수용하여 LG의침해금지가처분을기각하였다. 위와같은헤이그법원의판단은 FRAND 확약에따른계약상의무를당사자가가입한협회규약에서도출하여가처분청구를기각하는이유로삼은것으로독일의하급심법원들이 FRAND 확약은장래에라이선스계약을법적으로구속하기위한특허권자의의향의선언 (declaration of intent) 으로해석하고이러한 FRAND 확약에근거하여특허권자에게독점금지법에따른의무를부여할수있다고보는입장과는대조적인흐름을보여주고있다. 3. 삼성대애플사건 삼성과애플은 2010년부터수차례라이선스협상을진행하다가미국에서 2011년 4월 15일애플과삼성간의특허소송이시작됨과거의동시에애플은 2011년 6월네덜란드에서추가로침해금지가처분을제기하였고, 이에삼성은자신의표준특허권침해를이유로애플에대하여특허침해금지청구를제기하였다. 2012년 4월헤이그지방법원은삼성의금지청구를권리남용과신의칙위반의이유로기각하였다. 175) 먼저헤이그지방법원은삼성의 FRAND 확약이장차라이선스계약에들어 175) Samsung Electronics Co. Ltd v. Apple Inc. District Court of The Hague (March ), Docket n : /HA ZA , /HA ZA , /HA ZA

152 간다는약속이라고보았으며, 애플은삼성의이러한약속을수용하면서삼성과 FRAND 조건의라이선스를체결하기위한취소불가능한계약청구를받았다고보았다. 다만, 애플이바로 FRAND 조건의라이선스계약을체결한것은아니므로삼성은애플과 FRAND 조건의라이선스계약체결을위하여성실하게교섭하여야할의무가있는데, 헤이그지방법원은삼성이라이선스협상경과에있어진정성이보이지않은정황을근거로성실하게협상에임하지않은것으로판단하였다. 1심은이러한상황에서삼성이애플을상대로특허침해금지청구를하는것은사전계약상신의성실의무위반 (breach of pre-contractual good faith) 또는권리남용 (abuse of law) 으로간주된다고판단하였다. 나아가삼성의금지청구는 FRAND 조건의라이선스협상중인애플에게상당한압력으로작용한다는점을언급하면서, 이러한삼성의금지청구가애플이 FRAND 수준을초과하는실시료에합의하도록강제할수있다고보면서도이것자체가경쟁법상시장지배적지위의남용으로볼수있을지에대해서는여전히의문의여지를남겨두었다. 네덜란드법원은독일법원과유사하게특허권자의특허가침해되거나침해가임박한경우통상금지청구를인용하는판결을내려왔다. 다만, 독일법원은이러한금지청구에대한제한의근거로독점규제법에의한항변을인정하여왔으나, 네덜란드하급심법원은필립스대 SK카세텐사건이나 LG 대소니가처분사건에서처럼계약법이론에입각하여 FRAND 확약의효력을판단하여왔다. 최근삼성과애플간특허침해소송에서는 FRAND 확약을근거로사전계약상신의성실의무를인정하여 FRAND 확약을한특허권자의의무위반이있는경우금지청구를권리남용의법리를통해제한하는가능성을열어두고있다. 이러한일련의흐름은 FRAND 확약의계약법적효력에근거하여표준특허권자의권리행사를사법적으로규율할수있다는네덜란드법원의일관된입장으로이해할수있다. 제 3 절아시아주요국 표준특허관련법적분쟁은삼성과애플의특허분쟁과관련하여한국과일 133

153 본에서판단된바있다. 애플이 2011년 4월 15일삼성을상대로미국캘리포니아북부지방법원에특허권및디자인권에대한침해금지의소를제기하자, 삼성은이에대한대응차원에서한국에서같은달 21일특허침해본안소송을제기하였고, 같은날일본에서는 2건의특허침해금지가처분신청을제기하였다. 일본에서삼성의가처분신청에대하여이후애플은삼성에대하여손해배상채무가없다는채무부존재확인의소를제기하였다. 일본의경우삼성이제기한가처분사건 (2건) 176) 과애플이제기한본안사건 (1건) 177) 이병행심리되었다는점에서특색이있다. Ⅰ. 일본의표준특허관련사건 1. 삼성과애플간의가처분신청사건 가. 가처분신청사건에대한결정 2013년 2월 28일동경지방재판소은삼성이제기한 2건의가처분사건에대하여애플제품이삼성의 3GPP 통신규격특허의기술적범위에속한다고인정하면서도, 삼성이 FRAND 확약한표준특허인본건특허권에관하여애플과성실히교섭해야하는신의성실의원칙상의무를다하지않고있으므로, 본건특허권에근거하는금지청구권의행사는권리의남용에해당하는것으로서허용되지않는다고하여피보전권리에대한소명결여로삼성의가처분청구를각하하였다. 178) 176) 아이폰4와아이패드2(Wi-Fi+3G) 에대한가처분신청사건은東京地方裁判所 2013( 平成 25) 년 2월 28일平成 23 年 ( ヨ ) 第 号特許権仮処分命令申立事件, 아이폰4S에대한가처분신청사건은東京地方裁判所 2013( 平成 25) 년 2월 28일平成 23 年 ( ヨ ) 第 号特許権仮処分命令申立事件. 177) 東京地方裁判所 2013( 平成 25) 년 2월 28일平成 23 年 ( ワ ) 第 号債務不存在確認請求事件. 178) 東京地方裁判所 2013( 平成 25) 년 2월 28일平成 23 年 ( ヨ ) 第 号 ( 미공간, 판결문은 < w.ip.courts.go.jp/vcms_lf/h25ne10043_org2.pdf> 참조 ); 東京地方裁判所 2013( 平成 25) 년 2월 28일平成 23 年 ( ヨ ) 第 号 ( 미공간, 판결문은 < f> 참조 ). 134

154 특히, 권리남용의성부판단에있어서일본민법상계약체결준비단계에서당사자의의무에관한명시적규정은없지만, 계약협상에들어간자들사이에서는일정한경우에중요한정보를상대방에게제공하고성실하게협상할신의성실의원칙상의무를진다 179) 고전제하면서, 본건특허가필수로선언된표준단체 (ETSI) 의 IPR정책제6.1항및 IPR에관한 ETSI 지침제1.4항규정과심문의전취지를종합하여채권자삼성은 FRAND 조건에의한라이선스를희망하는채무자 ( 애플 ) 의신청이있는경우 FRAND 조건으로라이선스계약체결을위한교섭을성실히해야할의무를진다 180) 고판단하였다. 애플이늦어도 2012년 3월 4일자서한으로 FRAND 조건의라이선스를희망한다는신청을한사실이인정되므로양회사는계약준비단계에들어갔기때문에신의성실의원칙상의무를진다고판단하였다. 181) 한편라이선스계약체결을위한교섭과정에있어삼성은애플사에대해제품별로실시료요율을제시하면서도그산정근거를제시하지않았고, 타사와의사이에표준특허의라이선스계약의정보를공개하도록하는요청이있었음에도불구하고라이선스조건의산정근거를제시하지않았다고하였다. 182) 반면애플은일본에서 3개특허에관하여라이선스를신청하면서실시료요율의산정기준을제시하고교차라이선스안을제시했으며, 이에대해삼성이결과적으로구체적인대안을제시하지않았다고하였다. 183) 1심법원은위와같은사실관계를종합하여삼성의애플에대한라이선스제안이 FRAND 조건에따른것인지아닌지를판단하는데필요한정보를삼성이제시하지않았고애플의제안에대하여대안을제시하지않았으므로, 표준특허에관하여 FRAND 조건으로의라이선스계약의체결을위하여중요한정보를애플에제공하고성실히교섭해야하는신의성실의원칙상의무를위반하였다고판시하였다. 184) 나아가 ETSI에대한특허공개가 3GPP 규격사양서에채용된후로부터약 2년이경과되었다는점, 라이선스교섭에서나타난제반사정을종합하면, 179) 위각결정문, ) 위각결정문, ) 위각결정문, ) 위각결정문, ) 위각결정문, ) 위각결정문,

155 삼성이신의성실의원칙상의무를다하지않아본건특허권에관하여금지청구권을행사하는것이권리남용에해당되어허용되지않으며, 따라서본건신청에대하여피보전권리에대한소명결여로가처분청구를각하한다고판시하였다. 185) 이가처분각하결정에대하여삼성은표준화기구의 IPR 정책에언급되지않은과도한제3자에대한정보제공의무를부과하고구체적기간에대한규정이없는 IPR 개시의무를삼성이위반한것으로본것에불복하여 2 건의가처분결정에대하여모두즉시항고를제기하였다. 나. 가처분신청사건에대한즉시항고결정 2014년 5월 16일지적재산고등재판소는본가처분사건의즉시항고심에서결론적으로원심을유지하는결정을내렸다. 186) 재판부는 FRAND 확약을한표준특허 187) 를바탕으로하는금지청구권의행사가권리남용 ( 일본민법제1조제3항 ) 에해당하는지판단하기위하여본안사건과마찬가지로 ETSI의 IPR정책및양사의협상경위를검토하였다. 금지청구의무조건적허용은산업의발달이라는특허법의목적이나통신규격의보급과같은 ETSI의 IPR정책의목적에반하여결과적으로사회일반의편익을해치며, FRAND 확약을포함한 ETSI의 IPR정책에따라잠재적실시권자가 FRAND 조건의라이선스를받을의사가있다면그신뢰를보호하여야한다고보았다. 표준특허에대하여 FRAND 조건의라이선스받을의사를갖는자 (willing licensee) 에대해 FRAND 확약한특허권에기초하는금지청구권행사는허락되지않는다고보았다. 따라서, FRAND 확약한표준특허권자의금지청구가허용되기위해서는 FRAND 조건의라이선스를받을의사를가진자와 185) 위각결정문, ) 知的財産高等裁判所 2014( 平成 26) 년 5월 16일平成 25 年 ( ラ ) 第 号 ( 미공간, 판결문은 < 知的財産高等裁判所 2014( 平成 26) 년 5월 16일平成 25 年 ( ラ ) 第 号 ( 미공간, 판결문은 < f>). 엄밀히따지면 1심은각하결정이었으나 2심즉시항고에대한기각결정으로주문은다르지만실질적으로원심의결론이유지되었다고볼것이다. 187) 위각결정문에서는 FRAND 선언된특허일반을지칭하는용어로 필수선언특허 로표현하고있으나이를 표준특허 로번역하였고 선언 이라는표현역시 확약 으로번역하였다. 136

156 그렇지않은자를구별하여판단하여야하며, FRAND 조건의라이선스를받을의사가없는자는 FRAND 확약을신뢰하여표준을따른것이아니므로이러한자에게까지금지청구권을제한하는것은특허권자의보호에흠결이된다고보았다. 그럼에도금지청구를쉽게허용할경우폐해가있을수있어잠재적실시권자가 FRAND 조건에의한라이선스를받을의사를갖지않는다는사실인정은엄격해야한다고보았다. 이하에서는주요쟁점에관한판시를살펴보도록한다. (1) FRAND 확약과금지청구권행사에대한판단 ( 가 ) 특허법의목적에따른금지청구제한 FRAND 확약을한표준특허에기초하는금지청구권의행사를무한정허용하는것은해당규격을따르는자의신뢰를해침과동시에특허발명에대한과도한보호가되어특허발명에관한폭넓은이용을주저하게하는등의폐해를초래하여특허법의목적인 산업의발달 ( 일본특허법제1조 ) 을저해할우려가있어합리성이결여된것이라고할수있다. 즉표준규격을따른제품의제조, 판매등을시도하는자가해당규격을정한표준화단체의 IPR 정책을참작하여, 표준특허에대하여 FRAND 확약할의무를구성원에게부과하는등장래에표준특허에관하여 FRAND조건의라이선스를받을수있는조건이정비되어있음을확인한후에투자를하고표준규격에준거한제품등의제조ㆍ판매를실시함에도불구하고나중에표준특허에기초하는금지청구를허용한다면, FRAND 조건의라이선스를받을수있다고신뢰하여해당표준규격에따른제품의제조ㆍ판매를도모하고자투자등을한자의합리적인신뢰를훼손하게된다. 188) 표준특허권자는해당표준규격의이용자에게표준특허가이용되는것을전제로하여자신의의사로 FRAND 조건의라이선스를실시한다는선언을하고있고, 표준규격의일부가됨으로써폭넓은잠재적실시권자를획득할수있다는점에서보자면, 표준특허권자가 FRAND조건에서의대가를얻을수있는 188) 위각결정문,

157 한금지청구권행사를통한독점상태의유지를보호할필요성은높지않다. 그렇다면, 이러한상황에서 FRAND조건의라이선스를받을의사가있는자에게표준특허에의한금지청구권의행사를허용하는것은표준특허권자에게과도한보호를부여하는것이되어특허발명에관한기술의폭넓은이용을억제시켜특허법의목적인 산업의발달 ( 일본특허법제1조 ) 을저해하게된다. 189) ( 나 ) FRAND 확약에대한신뢰의보호 UMTS규격에따른제품을제조ㆍ판매하려는자는적어도 ETSI 회원이보유하는특허권에대해서, ETSI IPR 정책제4.1항에따라적시에공개가이루어지고, 나아가제6.1항에따라 FRAND 확약이요구된다는점을인식하고있기때문에마땅히특허권자와협상을통해 FRAND 조건의라이선스를받을수있다고신뢰하게되므로그러한신뢰는보호할가치가있다. 따라서, 본건가처분신청과같이 FRAND 확약이된특허에대하여무제한으로금지청구권의행사를허용한다면 UMTS 규격을따르는자의신뢰를해치게된다. 190) 표준특허권자는 UMTS규격에따르는자의기대를바탕으로 UMTS규격의일부가된본건특허를포함하는특허권이전세계다수의사업자등에의해폭넓게이용되어 UMTS규격의일부가되지않으면절대얻을수없었을규모의실시료수입을얻을수있다고전제하였다. ETSI의 IPR정책이요구하는 FRAND 확약을한자는자신의의사로취소불가능한라이선스를 FRAND 조건으로허락할의사가있다고선언하였기때문에, FRAND조건의대가를얻을수있는한금지청구권을행사하여그독점상태를유지할것이라고는본래기대하고있지않았을것이므로금지청구권행사를인정하여독점상태를보호할필요성은높지않다. 191) 더욱이 UMTS규격을실시하려고하는한본건특허를실시하지않을수는없고, 대체적기술의채용이나설계변경은불가능하기때문에본건특허권에의한금지청구가무한정인정되는경우, 금지청구에의해발생하는손해를 189) 위각결정문, ) 위각결정문, ) 위각결정문,

158 피하기위해 FRAND조건과동떨어진고액의실시료지불이나매우불리한라이선스조건에응하지않을수없게되거나또는사업자체를포기하게될가능성이있다고보았다. 또한 UMTS규격에는상당수의특허권이다수의특허권자에의해보유되고있고이많은수의특허권에대하여순차적으로필수성을확인한후사전에이용허락을받은것은상당히곤란하다. 따라서, 표준특허에의한금지청구를무한정으로인정하는경우사실상 UMTS 규격의채용이불가능해질것이며, 이같은사태의발생을허락하는것은 UMTS규격의보급을저해하고통신규격의통일과보급이라는 ETSI의 IPR정책의목적에반하게되며, 통신규격의통일과보급에의하여사회일반이얻을수있었을각종편익을누릴수없게하는결과를초래한다. 192) ( 다 ) 금지청구허용의조건 재판부는 UMTS규격에따른제품을제조ㆍ판매하는자가 FRAND조건의라이선스를받을의사가없는경우에는이자에대한금지는허용된다고해석하였다. FRAND조건의라이선스의사가없는자 (unwilling licensee) 는 FRAND 확약을신뢰하여해당표준규격을실시하고있는것이아니므로이러한자에대해서까지금지청구권을제한하는경우특허권자의보호에흠결이생긴다. 다만, 금지청구허용에는앞서언급한바와같은폐해가존재하므로 FRAND 조건의라이선스를받을의사가없다는인정은엄격하게이루어져야하며, 본건 FRAND선언특허권에기초하는금지청구권의행사는특허권자가 FRAND 확약을하였고상대방이 FRAND조건의라이선스를받을의사가있는자임을주장ㆍ입증한다면, 민법제1조제3항의권리남용에해당하여허용되지않는다고하였다. 193) (2) FRAND 조건의라이선스를받을의사의유무 재판부는애플사가 FRAND 조건의라이선스를받을의사를갖는자 (willing 192) 위각결정문, ) 위각결정문,

159 licensee) 인지에대하여다음의양사협상경위를기초로판단하였다. 194) 1 삼성은 2011년 7월 25일자서한에서애플에대해삼성의표준특허포트폴리오에대한라이선스조건으로서구체적인요율을제시함 2 애플은같은해 8월 18일자서한에서라이선스요율의상한을제시하고, 2012년 3월 4일자서한에서몇자리더작은요율을로열티로지불한다는라이선스계약의제안을하고, 또한같은해 9월 7일자서신에서크로스라이선스계약을포함하는구체적인라이선스안을제시함 3 이에대하여삼성은애플이삼성의제시를진의가아니라고보았다면애플에서구체적인제안을하도록요청할수밖에없었다고함 4 삼성은같은해 9월 14일자서한에서라이선스실시료산정의기초가되는가격의상한인하제안등을함 5 삼성은같은해 12월 3일자서한에서처음제안한요율의절반이하로하는제안을함 6 애플과삼성은 12월 12일, 17일및 18일에회의를열어이때삼성은애플이고액의일시금을지불한다는내용을포함하는제안을하였고, 애플은 UMTS 규격의표준특허포트폴리오를대상으로하는크로스라이선스계약을제안함 7 애플과삼성은 2013년 1월 14일에도회의를갖고애플은실시료를지불을하지않는크로스라이선스계약을제안함 8 같은해 2월 7일회의에서양사의합의서초안이작성된점 9 그후에도삼성과애플간분쟁을중재에회부하는경우에관한조건에관하여각종협상이간헐적으로이루어지고있는점 재판부는위와같은협상경위를종합하여, 애플은 2011년 8월 18일자의서면라이선스요율상한제시부터시작하여여러차례에걸쳐산정근거와함께구체적인라이선스요율의제안을실시하고있으며삼성과여러차례면담하여집중적인라이선스협상도실시하였으므로애플은 FRAND 조건에의한라이선스를받을의사가있는자라고인정하였다. 삼성과애플간에는타당한 194) 위각결정문,

160 라이선스요율에대하여장기간에걸쳐큰의견의단절이존재하였지만라이센서와라이센시가되는양사는본래이해가대립하는입장으로, 무엇이 FRAND조건의실시료인지에대하여유일한기준이존재하는것이아니며, 개개특허의 UMTS규격에대한필수성이나중요성등에관해다양한평가가가능하고, 그것에따라타당하다고해석되는실시료도바뀔수있는것을보면, 애플이제시한각종제안도일정정도의합리성을가진것이라고평가할수있다. 더불어삼성의교섭태도역시애플사와의라이선스계약의체결을촉진하는것은아니었다고평가하는것이적합하다고한다면, 비록양사간에큰의견의격차가장기간에걸쳐존재했다고해도, 애플사가 FRAND 조건의라이선스계약을체결할의사를갖는다는의사의인정에지장을주는정도는아니라고보았다. 195) 이에대해삼성은애플이라이선스대상특허를확정하지않고자기에게유리하게라이선스조건을순차적으로제시하고또한스스로제시하는조건은 FRAND 조건에위배되지않는다는태도를계속하여라이선스계약의성립을고의로방해하는등애플은라이선스를얻을의향을가지고있지않다고주장하였으나, 재판부는표준규격을책정하는목적및의의등에비추어라이선스를얻을의사가없다는인정은엄격하게이루어져야하는데, 앞서살펴본바와같이애플과삼성간의라이선스협상경위를종합하면애플이 FRAND 조건에따른라이선스를실시할의향을가진사람이라고되므로삼성의주장은받아들이지않았다. 196) (3) 소결 재판부는애플사가 FRAND 조건의라이선스를받을의사를갖는다고보아본건특허권에기초하는금지청구권의행사는권리남용 ( 민법제1조제3항 ) 에해당한다고결론지었다. 197) 1심결정이 FRAND 확약에의하여표준특허권자와잠재적실시권자가성실히교섭해야하는신의성실상의무위반을중심으로 195) 위각결정문, ) 위각결정문, ) 위각결정문,

161 권리남용여부를판단한반면, 본결정은잠재적실시권자가 FRAND 조건의라이선스를받을의사를가지고있는지에따라권리남용여부를판단했다는점에서차이가있다. 본결정은그러한판단의근거로특허법의목적에의한금지청구제한과 FRAND 확약에대한신뢰의보호를들고있어이는특허법과민법에터잡은것으로보이는데, 198) 1심결정은계약협상에들어간자들사이에일정한경우중요한정보를상대방에게제공하고성실하게협상할신의성실의원칙상의무를진다는계약법상권리의무관계에기초한것과는구별된다. 2. 애플과삼성간의채무부존재확인소송판결 가. 채무부존재확인소송 1 심판결 199) 삼성의가처분신청이후원고애플은피고삼성에대하여손해배상채무가없다는확인청구를동경지방재판소에제기하였다. 1심에서당사자간에다투어진쟁점은첫째, 본건각제품 200) 에대한본건발명1의기술적범위에속하는지여부, 둘째, 본건발명2에관한특허권의간접침해성부 201), 셋째, 특허법 104조의3 제1항 ( 특허무효사유 ) 에의한권리행사제한의성부, 넷째, 본건각제품에관한특허권의소진여부, 다섯째, 본건 FRAND 확약에근거한특허라이선스계약의성부, 여섯째, 본건특허권에기하여손해배상청구권을행사하는것이권리남용에해당되는지여부였다. 202) 2013년 2월 28일동경지방재판소 1심재판부는첫째쟁점에관하여본건 198) 일본지적재산고등재판소의결정은유럽사법재판소 (CJEU) 의화웨이대 ZTE 사건에대한선결적결정에서금지청구권의제한판단에필요한당사자의의무도출을경쟁법위반의항변판단에서도출한것과대비된다. 199) 東京地方裁判所 2013( 平成 25) 년 2월 28일平成 23 年 ( ワ ) 第 号 ( 미공간, 판결은 < 참조 ). 200) 1심에서특허침해가다투어진제품은 1. iphone 3GS, 2. iphone 4, 3. ipad Wi-Fi+3G, 4. ipad2 Wi-Fi+3G 이다. 201) 본건발명1은 3GPP 표준본기술시방서 V6.9.0 기재 대체 E 비트 (Alternative E-bit) 해석 을구체화한것이며, 본건발명2는본건발명1의송신장치의데이터전송방법의발명이다. 202) 위판결문,

162 제품 1과 3은본건발명1의기술적범위에속하지않지만, 본건제품 2 및 4는그기술적범위에속한다고보았다. 그리고본건제품1과 3의데이터전송방법의구성은본건발명2의기술적범위에속하지않지만, 본건제품 2 및 4의데이터전송방법의구성은그기술적범위에속하는것으로인정된다. 이에따라원고에의한본건제품 1과 3의수입, 판매등은특허침해행위에해당되지않는다고보았다. 203) 다만, 본건제품 2와 4의수입, 판매등은특허침해를구성하는것으로보았고, 삼성이이에기하여본건특허권에기한손해배상청구권의행사가권리남용에해당할수있는지에관하여는다음과같이판단하였다. 204) 1심법원은가처분결정과동일한논거로삼성이애플사에대해삼성의라이선스제안이 FRAND 조건에따른것인지아닌지를판단하는데필요한정보를제공하지않고애플사에대해대안을제시하지않았으므로표준특허에관하여 FRAND 조건으로의라이선스계약의체결을위하여중요한정보를애플에제공하고, 성실히교섭해야하는신의성실원칙상의의무를위반한다고판시하였다. 더불어재판부는삼성이애플제품에관하여수입, 판매등의금지를요구하는가처분신청을유지하고있는점, 본건특허의 ETSI의공개가 3GPP 규격에채용된후로부터약 2년이경과되었다는점, 그밖에라이선스교섭에서나타난모든정황을종합하면, 삼성이신의성실원칙상의의무를다하지않아본건특허권에의거한손해배상청구권을행사하는것은일본민법제1조제3항의권리남용에해당하여인정할수없으며, 애플의채무부존재확인의청구는이유가있어이를전부인용하였다. 나. 채무부존재확인소송 2 심판결 205) (1) 항소심판단의요지 항소심에서당사자간에다투어진쟁점은 1 심의쟁점에더하여손해액산정 203) 위판결문, ) 위판결문, ) 知的財産高等裁判所 2014( 平成 26) 년 5월 16일平成 25 年 ( ネ ) 策 号 ( 미공간, 판결문은 < 참조 ). 143

163 이추가되었다. 206) 2014년 5월 16일 2심지적재산고등재판소대합의재판부 207) 는본건 FRAND 확약이라이선스계약의청약이라고인정할수없고 FRAND 확약에의해라이선스계약이성립하는것이아니라고전제하였다. 그리고삼성에의한손해배상청구권의행사가 FRAND조건의실시료상당액을넘는부분에서는권리남용에해당하지만, FRAND 조건의실시료상당액의범위내에서는권리남용에해당하지않는다고판단하였다. 삼성의손해배상청구가어디까지허용되는지에관하여 FRAND조건의실시료상당액범위내라고인정되는부분에대해서는삼성의손해배상청구가매우불공정하다고인정되는 특단의사정 이있는지를고려하여판단하고, FRAND 조건의실시료상당액을넘는부분에대해서는애플이 FRAND조건의라이선스를받을의사가없는경우등의 특단의사정 이있는지를고려하여판단하여, 1심과는다르게특허침해가인정된일부애플제품 208) 에대하여 FRAND조건의실시료상당액이라고인정한손해액과지연이자의범위를초과하는채무는부존재한다는일부인용판결을내린바있다. 결국손해배상청구권의행사가권리남용에해당하는지에관한판단은특허권자와잠재적실시권자간에존재하는 특단의사정 을기준으로하는데, 만일특허권자가상대방이 FRAND조건의라이선스를받을의사가없는 (unwilling licensee) 등특단의사정의존재에대하여주장ㆍ입증한다면 FRAND조건의실시료를넘는손해배상청구도행사가능하게된다. 그러한상대방에대해서는본래 FRAND선언에의한이익을받을의사를갖고있지않기때문에이경우표준특허권자의손해배상청구권이 FRAND조건의실시료상당액으로한정되어야할이유는없다고본것이다. 다만, FRAND 조건의실시료상당액을넘는손해배상청구를허용하는것에폐해가존재할수있으므로상대방이 FRAND 조건의라이선스를받을의사를갖지않는다는특단의사정은엄격하게인정 206) 위판결문, 12. 위판결문에서도 FRAND 선언된특허일반을지칭하는용어로 필수선언특허 로표현하고있으나이를 표준특허 로번역하였고 선언 이라는표현역시 확약 으로번역하였다. 207) 대합의사건 ( 大合議事件 ) 이란중요한법률쟁점을포함하여재판부의판단이기업의경제활동, 국가산업에중대한영양을미치는경우지적재산고등법원차원에서판단의통일을기하기위하여통상 3인합의체로구성되는재판부를확장하여 5명의재판관으로합의체를구성하는사건을말한다. 208) 2심에서특허침해가인정된제품은 iphone4와 ipad2 Wi-F i+3g이다. 144

164 되어야한다고하였다. 이하에서는 FRAND 확약에근거한특허라이선스계약 의성부와본건특허권에기하여손해배상청구권을행사하는것이권리남용 에해당되는지여부, 손해액산정등을중심으로살펴보도록한다. (2) FRAND 확약한본건특허권에대한라이선스계약의성립여부 ( 가 ) 준거법 애플은본건 FRAND선언이라이선스계약의청약이고, 애플이본건각제품의수입ㆍ판매를시작한것은이에대한묵시의승낙이되므로당사자간에는라이선스계약이성립하였다는주장을하였다. 재판부는본건 FRAND 확약에기초하는본건특허권의라이선스계약성립은법률행위의성립및효력에관한문제이므로통칙법 209) 제7조에따라당사자가법률행위당시에선택한곳의법을준거법으로삼아야한다고보았다. 그리고 ETSI의 IPR정책은 이정책은프랑스법에준거한다. 라는규정이있고본건 FRAND선언에도그유효성등이프랑스법에준거한다는문언이포함되어있는것으로보아 당사자가해당법률행위당시에선택한지역의법 은프랑스법이라고해석하였다. 210) ( 나 ) 라이선스계약의성립여부 프랑스법에서는라이선스계약이성립하기위해서는적어도라이선스계약의청약과승낙이필요한데, 본건 FRAND 확약은프랑스법상라이선스계약의청약으로해석할수없다고하였다. 즉 1 본건 FRAND 확약은 취소불가능한라이선스를허락할용의가있다 (prepared to grant irrevocable licenses) 고할뿐이며 여기에라이선스를제공한다 (hereby do license) 내지 라이선스를확약한다 (commit to license) 등다른문언과비교해볼때잠정적으로선언자 209) 일본의 법의적용에관한통칙법 의약칭으로이는우리의국제사법에해당하는법이다. 210) 위판결문,

165 측에추가적인행위를전제로하는문언에불과하여문언상확정적인라이선스허락으로되어있지않다. 또한 2 프랑스법상라이선스계약의성립에는그대가가결정될필요가없다고하더라도, 본건 FRAND 확약에는라이선스계약의대가인로열티요율이구체적으로정해져있지않을뿐만아니라, 라이선스의지리적범위나계약기간등도정해져있지않아이에대한승낙으로계약이성립한다고볼경우에도계약의구속력이어느범위에서생기는것인지를알수있는단서가전혀포함되어있지않다. 이와같이본건 FRAND 확약은본래라이선스계약에서정해져야하는조건을결여하므로이를라이선스계약의청약이라고한다면라이선스계약의내용을확정할수없다. 아울러 3 본건 FRAND 확약시에 ETSI의 IPR정책에따라호혜조건이선택되어있고, 본건 FRAND 확약에는규격에관하여상호라이선스를제공할것을요구한다는조건에따라실시된다는문언이포함되어있다. 만일본건 FRAND 확약을라이선스계약의청약이라고해석하는경우 FRAND 확약을하지않은표준특허권자의경우등에서는, 이호혜조건이충족되지않은상태에서 FRAND 확약의대상이된특허에대해서만라이선스계약이성립하는문제가발생할수있다. 더욱이 4 본건 FRAND 확약은 ETSI의 IPR정책에기초하여이루어진바, 이것을보충하는 IPR에대한 ETSI의지침 에는 가능성있는라이센서, 가능성있는잠재적라이선스 라는문언이사용되고, ETSI는 FRAND 조건을위해필수IPR 라이선스의공평그리고성실한교섭을할것을회원 ( 및 ETSI 회원이외의자 ) 에게기대한다 (4.4항) 고규정되어있어당사자간에교섭이이루어지는것을전제로하고있고, 구체적인라이선스조건및교섭은기업간의문제이고, ETSI 내부에서는이를다루지않는다. (4.1항) 라고되어있는등, ETSI는라이선스교섭에관여하지않음을명백히하고있다. 또한 ETSI IPR 정책에대한 FAQ 에서도 ETSI규격에서필수라고선언된특허를실시하기위해서는허락을받을필요가있습니다. 그목적을위해규격의각사용자는라이선스허락을특허권자에게직접요구해야합니다. ( 답변 6) 라고되어있다. 이렇듯 ETSI에서도본건 FRAND 확약을포함하여그 IPR정책에기초하여이루어진 FRAND 확약이즉시라이선스계약의성립으로이어지지는않는다는것을전제로하고있다고해석된다고하였다. 나아가 5 현재 ETSI의 IPR정책제정당시당초이용자에게 자동라이선스 를부여하는취지 146

166 의규정이시도되었으나이에강한반대가있어그결과현재의 IPR 정책이채용되었다는경위가있다. 본건 FRAND 확약이계약의청약이라고해석하는것은 ETSI의 IPR정책제정과정에서단념된 자동라이선스 를인정한것과같은결과를야기하여현재 ETSI의 IPR정책제정경위에반하게되므로본건 FRAND 확약을라이선스계약의청약이라고해석할수는없다고하였다. 211) ( 다 ) 제 3 자를위한계약의성립여부 애플은본건 FRAND 확약이삼성과 ETSI 사이의제3자를위한계약 (stipulation pour autrui) 이며, 이에의해애플이라이선스를받았다고해석하는것도가능하다고주장하였다. 프랑스법상제3자를위한계약 (stipulation pour autrui) 또는제3자를위한계약의계약 (stipulation de contrat pour autrui) 에의해애플과삼성사이에라이선스계약이성립했다고하기위해서는, 적어도삼성과 ETSI 사이에삼성이수익자와라이선스계약을체결한다고약속되어있을필요가있다고해석되어야한다. 그러나 1 본건 FRAND 확약의문언은확정적이지않은점, 2 라이선스계약의중요한내용이정해져있지않은점, 3 호혜조건을무의미하게만들우려가있는점, 4 ETSI에서도본건 FRAND 확약이라이선스계약의성립으로이어지지않는다고이해하고있는점, 5 라이선스계약이성립한다는것은 ETSI IPR 정책의성립경위에반하는점등을종합하여삼성과 ETSI사이에서애플을비롯한제3의수익자와라이선스계약을체결하는것이약속되어있었다고인정할수없다고하였다. 212) 더욱이애플은본건 FRAND 확약이라이선스계약의청약에해당하지않는다고해도, 구속력있는계약을체결한다는뜻의서약에해당하므로본건특허권의침해를이유로하는손해배상청구권을행사하는것은허용되지않는다고도주장하였다. 법원은이서약에기초하여프랑스법상삼성이애플과의관계에서구속력있는계약을체결해야하는의무를지고, 삼성이이의무를위반했다면그에대한별도의손해배상의무등을부담하는일이있을수있다하더라도, 본건 FRAND 확약이라이선스계약의신청에해당하지않고제 211) 위판결문, ) 위판결문,

167 3자를위해하는계약도성립하지않는이상본건 FRAND 확약의효과로서손해배상청구권의행사가허용되지않는다고판단할수는없다. 일본법이나프랑스법상인정되는채무불이행에대한구제를전제로하는애플의주장은오히려손해배상청구에대한권리남용의성부판단에서검토해야할것으로보았다. 213) (3) 삼성의특허권침해에기한손해배상청구권행사가권리남용인지여부 ( 가 ) 준거법 애플은삼성이본건특허권에기초하여손해배상을청구하는것이권리남용이라주장하였고, 본건특허권침해에기초하는손해배상청구권은그법률관계의성질이불법행위라고해석되기때문에통칙법제17조에의하여 가해행위의결과가발생한곳의법 을준거법을하였다. 본건에서가해행위의결과가발생한곳은본건제품의수입ㆍ판매가이루어진장소가일본인점, 일본의특허법보호를받는본건특허권의침해와관계된손해가문제되고있다는점에서본건은일본법이적용된다고하였다. 214) ( 나 ) FRAND 확약한경우의특허권자의손해배상청구 애플에의한본건제품 2 및 4의생산ㆍ판매등은본건발명1의기술적범위에속하고, 본건특허권은무효사유가없으며소진되지않았고, 특허실시계약또한체결되지않았기때문에원칙적으로삼성은손해배상을구할수있는것이다. 이하에서는 FRAND 확약을한특허권자가당해표준특허권에의하여손해배상청구를한경우, 어느범위의손해배상청구가허용되는지를검토한다. 215) 213) 위판결문, ) 위판결문, ) 위판결문,

168 1 손해배상청구가허용되는범위에관하여 재판부는 FRAND 확약된표준특허에기초하는손해배상청구에서 FRAND 조건의라이선스비용상당액을넘는청구를허용하는것은, 해당규격에준거하려고하는자의신뢰를저버리는동시에특허발명을과도하게보호하는것이되어, 특허발명기술의사회에서의폭넓은이용을주저하게하는폐해를초래하고특허법의목적인 산업의발달 ( 특허법제1조 ) 을저해할우려가있고합리성을저해하는것이라고하였다. 다시말해, 어떤자가표준규격에따른제품의제조, 판매등을시도하는경우, 해당규격을정한표준화단체의지적재산권취급기준을참작하여필수특허에대해 FRAND 확약할의무를구성원에게부과하는등미리표준특허에관하여 FRAND 조건의라이선스를받을수있는것을확인한후에투자를하고, 표준규격에준거한제품등의제조ㆍ판매를실시하게된다. 만약에나중에표준특허에기초하여 FRAND 조건의라이선스비용상당액을넘는손해배상청구를허용하면 FRAND 조건의라이선스를받을수있다고신뢰하여해당표준규격에따른제품의제조ㆍ판매를도모하고투자등을한자의합리적인신뢰를저해하게된다. 216) 한편, 표준특허에기초하는손해배상청구라하더라도 FRAND조건의라이선스비용상당액범위내에있는한, 그행사를제한하는것은발명에대한의욕을떨어뜨려기술의표준화를저해하는폐해를초래하여마찬가지로특허법의목적인 산업의발달 을저해할우려가있으므로합리성이결여된다고보았다. 표준규격에준거한제품을제조, 판매하려고하는자는 FRAND 조건의실시료상당액지불을당연히예정하고있었다고할것이므로, 특허권자가 FRAND 조건의실시료상당액의범위내에서손해배상금의지불을청구하는한, 해당손해배상금의지불은표준규격에따른제품을제조ㆍ판매하는자의예측에반하는것은아니다. 또한 FRAND 확약의목적과취지에비추어확약을한특허권자는 FRAND 조건의라이선스계약을체결할의사가있는자에대해금지청구권을행사할수없다는제약을받는다고해석해야하며, FRAND 확약에따라표준특허권자의금지청구권이제약된다는점을고려할때 FRAND 조건에부합하는실시료상당액의손해배상청구를인정하는것이야말로발명 216) 위판결문,

169 의공개에대한대가로매우중요한의미를가지는것이기때문에이를제한 하는것은신중해야한다고보았다. 217) 2 FRAND 조건의라이선스비용상당액을초과하는손해배상청구 UMTS규격에따른제품의제조, 판매등을하려는자는 UMTS규격에준거한제품을제조, 판매등을위해필수가되는특허권중적어도 ETSI 회원이보유하는것에대해서 ETSI의 IPR정책 4.1항에따라적시에필요한공개가되고, 동시에동정책 6.1항에의해 FRAND 확약이요구됨을확인하였고, 특허권자와마땅히해야하는교섭결과장차 FRAND 조건의라이선스를받을수있을것이라고신뢰하게되는데, 그신뢰는마땅히보호해야한다. 따라서본건 FRAND 확약이된본건특허에대하여 FRAND 조건의실시료상당액을넘는손해배상청구권행사를허용하는것은이러한기대를품고 UMTS 규격에따른제품을제조ㆍ판매하는자의신뢰를해하는것이된다. 표준특허권자는 UMTS규격에따르는이와같은기대를배경으로, UMTS규격의일부가된본건특허를포함하는특허권이전세계다수의사업자등에의해폭넓게이용되므로, UMTS규격의일부가되지않았더라면절대얻을수없었을규모의실시료수입이라는이익을얻을수있다. 또한, 본건 FRAND 확약을포함하여 ETSI의 IPR정책이요구하는 FRAND 확약을한자에대해서는자신의의사로취소불가능한라이선스를 FRAND 조건으로허락할의사가있다는선언을하고있기때문에, FRAND 조건의실시료상당액을넘는손해배상청구권을허용할필요성은높지않다고할수있다. 218) 따라서, FRAND 확약을한특허권자가해당특허권에기초하여 FRAND 조건에서의실시료상당액을넘은손해배상청구를하는경우, 그러한청구를받은상대방은특허권자가 FRAND 확약을한사실을주장ㆍ입증한다면실시료상당액을넘는청구를거부할수있다고해석해야한다고보았다. 이에대해특허권자가상대방이 FRAND 조건의라이선스를받을의사가없는등특단의사정의존재에대하여주장ㆍ입증한다면 FRAND 조건의실시료를넘는손해 217) 위판결문, ) 위판결문,

170 배상청구부분에대해서도허용된다고해야한다. 그러한상대방에대해서는본래 FRAND 확약에의한이익을받을의사를갖고있지않기때문에특허권자의손해배상청구권이 FRAND조건의실시료상당액으로한정되어야할이유는없다. 애초에 FRAND조건에서의실시료상당액을넘는손해배상청구를허용하는것에위와같은폐해가존재하는것에비추어보면, 상대방이 FRAND 조건의라이선스를받을의사를갖지않는다는특단의사정은엄격하게인정되어야한다. 219) 3 FRAND 조건의라이선스비용상당액의범위에서손해배상청구 FRAND 조건의라이선스비용상당액의범위내의손해배상청구에대하여표준특허의경우에도권리행사가제한되어서는안된다고보았다. 즉 UMTS규격에준거한제품을제조ㆍ판매하려고하는자는 FRAND 조건에서의실시료상당액에대해서는장래에지불할것을예상하여사업을시작할것으로판단되며, 또한, ETSI의 IPR정책 3.2항은 IPR의보유자는 IPR의사용에대해적절하고공평하게보상을받는다 (IPR holders should be adequately and fairly rewarded for the use of their IPRs). 는것을 ETSI의 IPR정책목적중하나로정하고있어특허권자에대한적절한보상을확보하는것은당연히요청되는부분이다. 그러나 FRAND 확약에도달하는과정이나라이선스교섭과정등에서나타난제반사정을종합한결과, 해당손해배상청구권이발명의공개에대한대가로서중요한의미를갖는다는것을고려하더라도, 여전히라이선스비용상당액의범위내의손해배상청구를허용하는것이매우불공정하다고인정되는등특단의사정이존재하는것에대하여상대방으로부터주장ㆍ입증이된경우에는권리남용으로그러한청구가제한될수있다고보았다. 220) 따라서, 삼성을포함하여 FRAND 확약을한자에의한손해배상청구에대하여, 1 FRAND 조건에서의라이선스비용상당액을넘는손해배상청구를인정하는것은특단의사정이없는한허용되지않는다고해야하지만, 한편 2 FRAND 조건의라이선스비용상당액의범위내에서의손해배상청구에대해 219) 위판결문, ) 위판결문,

171 서는표준특허에의한경우라도특단의사정이없는한제한되어서는안된다 고할수있다. ( 다 ) 특단의사정의유무에대한검토 법원은삼성이 FRAND 조건의라이선스비용상당액을넘는손해액의청구를하고있다고하며, FRAND 조건의라이선스비용상당액범위내라고인정되는부분에대해서는삼성의손해배상청구가매우불공정하다고인정되는특단의사정이있는지, 한편 FRAND 조건의라이선스비용상당액을넘는부분에대해서는애플이 FRAND 조건의라이선스를받을의사가없는경우등특단의사정이있는지를아래와같은사실관계를전제로판단하였다. 221) 1 삼성은 2011년 7월 25일자서한에서애플에대해삼성의표준특허포트폴리오에대한라이선스조건으로서구체적인요율을제시함 2 애플은같은해 8월 18일자서한에서라이선스요율의상한을제시하고, 2012년 3월 4일자서한에서몇자리더작은요율을로열티로지불한다는라이선스계약의제안을하고, 또한같은해 9월 7일자서신에서크로스라이선스계약을포함하는구체적인라이선스안을제시함 3 이에대하여삼성은애플이삼성의제시를진의가아니라고보았다면애플에서구체적인제안을하도록요청할수밖에없었다고함 4 삼성은같은해 9월 14일자서한에서라이선스실시료산정의기초가되는가격의상한인하제안등을함 5 삼성은같은해 12월 3일자서한에서처음제안한요율의절반이하로하는제안을함 6 애플과삼성은 12월 12일, 17일및 18일에회의를열어이때삼성은애플이고액의일시금을지불한다는내용을포함하는제안을하였고, 애플은 UMTS 규격의표준특허포트폴리오를대상으로하는크로스라이선스계약을제안함 7 애플과삼성은 2013년 1월 14일에도회의를갖고애플은실시료를지불하지않는크로스라이선스계약을제안함 221) 위판결문,

172 8 같은해 2월 7일회의에서양사의합의서초안이작성된점 9 그후에도삼성과애플간분쟁을중재에회부하는경우에관한조건에관하여각종협상이간헐적으로이루어지고있는점 1 FRAND 조건의라이선스비용상당액범위내의손해배상청구 가성실교섭의무에대하여 222) 삼성이본건 FRAND 확약을한것에비추어보면삼성은적어도민법상신의칙에기초하여, 애플과의사이에서 FRAND조건의라이선스계약체결을위한교섭을성실하게실시해야하는의무를부담한다고해석된다. 삼성은 2011 년 7월 25일에라이선스제안을한후에는애플사로부터구체적제안을받으면서도 2012년 12월 3일에이르기까지구체적인대안을나타내지않았고, 또한삼성은특허포트폴리오단위에서의라이선스제안만을하였고, 개별특허에대해서는본건소송에도달하기까지요율의제안을제시하지않고삼성이제안하는라이선스조건이 FRAND조건에따른것이라고충분히설명하지않았다고인정되므로, 이기간의삼성의교섭태도는애플과의사이에라이선스계약체결을촉진하는것은아니라고하였다. 다만, 삼성은애플에대해즉시대안을제시하지는않았지만 2012년 12월이후에는애플과여러번협의를하였고대안을제시하는등계약체결을위한활동을계속하고있었고, 일반적으로삼성이나애플이속하는이동통신단말기의제조업자사이에서는특허포트폴리오단위의교차라이선스계약이체결되는것이통상적이므로, 특허포트폴리오단위에서의라이선스제안만을하는것도신의에반하는것이라고는할수없다. 삼성과타사와의사이에서라이선스계약의조건에대해서는비밀유지의무가부여되어공개할수있는성질의것이아니며공개되었다고해도해당조건은라이선스계약의상대방특허포트폴리오의상대적강약에의해결정되는것이므로전제를달리하는삼성과애플사이의계약조건을정함에있어항상참고가되는것이라고볼 222) 위판결문,

173 수없다. 라이선스계약의조건중에는표준규격에관련하지않는특허권의라이선스나비즈니스조건등도포함되는일이있을수있다는점도생각할수있다. 이상의점을고려하면, 삼성이제안하는라이선스조건이 FRAND 조건에준거한것이라는설명을해야한다고해도, 삼성이타사와라이선스계약조건을공개하지않은것을즉시부당하다고비난할수는없고, 삼성의라이선스교섭과정에서의태도에대하여 FRAND조건의라이선스비용상당액의범위내에서손해배상청구를하는것조차매우불공정하다고까지는할수없다고하였다. 나적시공개의무에대하여 223) ETSI의 IPR 정책에각회원은자신이참가하는규격기술사양의개발사이에는특히 ETSI에필수 IPR에대하여적시에알리기위해합리적으로임해야한다고정해져있으므로삼성도이의무를부담하고있다. 삼성은 2005년 5월 4 일에한국에서본건특허의우선권주장의기초가되는특허출원을하고, 또한수일후인 5월 9일부터 13일에개최된 3GPP 워킹그룹에대체적 E비트해석의도입으로이어지는변경요청서를제출하였다. 그럼에도불구하고삼성은 2007년 8월 7일의본건 FRAND 확약까지본건특허권의존재를 ETSI에게알리지않았다. 이렇게삼성은본건특허권의존재를알고나서 2년여간 ETSI 에대해본건특허권의존재를알리지않았다. 하지만결론적으로삼성은본건 FRAND 확약을하였고, 삼성이본건특허권을갖는다는것이판명되었는지여부가대체적 E비트해석의 UMTS규격에대한도입의채용여부에어떠한영향을주었다고해석되지않는점, 타사와비교에서도공개까지약 2년여라는기간이극단적으로길다고할수없다는점을고려하여. 삼성에의한 FRAND 조건의실시료상당액의범위내에서의손해배상청구를매우불공정하다고는인정할수없다고하였다. 다본건및별건가처분신청에대하여 224) 223) 위판결문,

174 표준특허권자가 FRAND 확약을한경우, 표준특허에의한금지청구권행사는 FRAND조건에따른라이선스계약을체결할의사가있는자에대해서는권리남용에해당하여허용되지않는다고할수있다. 삼성은본건가처분신청및별건가처분신청을하고본건제품 (iphone 4 및 ipad2+3g) 과 iphone 4S 의판매등의금지를요구하고있는데, 이와같이본건가처분및별건가처분신청을했다는사실이삼성에의한 FRAND 조건에따른실시료상당액의범위내에서의손해배상청구권행사가허용되지않는이유가되지는않는다. 라독점금지법에대하여 225) 애플은삼성의일련의행위가독점금지법위반이라는주장도하였는데삼성의주장과관련한손해배상금액은삼성이 FRAND 조건의실시료라고주장하는것에불과하며 FRAND 조건에따른라이선스비용상당액을넘는손해배상청구는원칙적으로권리남용으로허용되지않음을고려하면, 본건의모든증거에의해서도 FRAND 조건의라이선스비용상당액의범위내에서의손해배상청구가독점금지법을위반한다고인정할수없다. 법원은이를종합하여본건에서나타난일체의사정을고려하더라도삼성에의한 FRAND 조건의실시료상당액범위내에서손해배상청구를허락하는것이매우불공정하다고할만한사정은보이지않으므로특단의사정이존재한다고인정할만한증거는없다고하였다. 226) 2 FRAND 조건의라이선스비용상당액을넘는손해배상청구에대하여 애플과삼성간의라이선스교섭경위를보면, 애플사는 2011 년 8 월 18 일자 서면에서실시료요율의상한제시를비롯하여여러번에걸쳐산정근거와함 께구체적인실시료요율의제안을하였고삼성과여러번면담후집중적인 224) 위판결문, ) 위판결문, ) 위판결문,

175 라이선스교섭도실시하고있으므로, 애플은삼성과라이선스계약체결을위한교섭을계속하고있었다고평가할수있다. 삼성과애플사이에는타당한실시료요율에대하여장기간에걸쳐의견격차가크게존재한다. 하지만, 라이센서와라이센시가되는양당사자는본래적으로이해가대립하는입장에있는것으로, 무엇이 FRAND 조건의실시료인지에대하여유일한기준이존재하는것이아니며, 개개특허의 UMTS규격에대한필수성이나중요성등에대해서는다양한평가가가능하고그것에의해타당하다고해석되는실시료도바뀌는것을보면, 애플이제안한각종제안도일정정도의합리성을가진것이라고평가할수있다. 더불어삼성의교섭태도도애플사와의라이선스계약의체결을촉진하는것은아니었던점에서보면양당사자간에큰의견의간극이장기간에걸쳐존재했다고해도애플에있어서 FRAND 조건의라이선스계약을체결할의사를갖지않는것을의미한다고평가할수는없다. 그렇다고한다면, 본건에대하여애플에게 FRAND 조건의라이선스를받을의사를갖지않는경우등특단의사정이존재한다고인정되지않으므로표준규격을채택하는목적및의의등에비추어라이선스계약을체결할의사를갖지않는다는인정은엄격하게이루어져야하므로삼성의주장에관한사정으로는애플이 FRAND 조건의라이선스계약을체결할의사를갖지않는자라고인정할수는없다고판단하였다. 227) 따라서, 삼성에의한본건의손해배상청구가권리남용에해당한다는애플의주장은삼성의주장에관한손해액중 FRAND 조건의실시료상당액을넘는부분에서는이유가있지만, FRAND조건의실시료상당액범위에서는채용하기에부족하다고결론지었다. 228) (4) 손해액에관하여 1 전제가되는사실 재판부는본건제품 (iphone4 및 ipad2+3g) 에의한본건특허권 ( 특허제 227) 위판결문, ) 위판결문,

176 호 ) 의침해에대하여 FRAND 조건에따른라이선스비용상당액이얼마가되는지를검토하였다. UMTS 표준에대해많은표준특허를가진노키아는 2002년 5월에 WCDMA의지적재산권에관한누적로열티를업계전체에서 5% 로할것 을제안했다. 삼성의대리인은미국 ITC의공청회에서 UMTS 규격에관해서전체참여기업의라이선스에대해약 5% 에해당하는총액을부담하는합의가있었다는취지의발언을했다. 2002년 NTT도코모, 에릭슨, 노키아와지멘스의사이에서 UMTS 표준을구성하는특허의로열티에대한개별표준특허권자가수령할로열티는보유한표준특허의비율에따라결정하자는합의가성립했다. 이에대해표준특허권자인다른일본기업도협력할의향을표명하였다. 이합의내용은누적로열티를 5% 이하로하여 UMTS 표준을보급시키는데도움이되었다. UMTS 표준특허의특허권자들로만들어진특허풀인 W-CDMA 특허플랫폼은표준라이선스계약으로필수특허 1건당출고가격 0.1% 기준요율을바탕으로필요한표준특허를누적한경우의최대값을 5% 로하고, 그것을초과하는경우에는기준비율을 5% 이내가되도록압축적으로감소하는구조를채용하고있다. 특허풀의라이선스에서라이선스비용 ( 실시료 ) 의분배에있어서개별특허의기술적가치를계산하여라이선스비용 ( 실시료 ) 을특허수로나눈값으로하는경우가많다. 229) 2 FRAND 조건에따른라이선스비용상당액의산정방법 먼저본건특허침해제품의총매출중 UMTS 표준을준수하고있음이기여한부분의비율을산정한다음그중본건특허가공헌한부분의비율을산정하였다. UMTS 표준을준수하고있음이기여한부분중본건특허가공헌한부분의비율산정시에는누적로열티가과잉되는것을억제하는관점에서모든표준특허에대한실시료의합계가일정비율을초과하지않는계산방법을채택하였다. 본건특허의다른 UMTS 표준특허와의관계와관련하여본건특허도다른 UMTS 표준의필수특허와같은정도로 UMTS 표준에기여하고있다고평가하였다. 따라서, 본건특허에대한 FRAND 조건에따른실시료상당액은 UMTS 표준에필수가되는특허의개수로나누어야할것이다. 229) 위판결문,

177 정리하면본건특허가본건제품의매출합계에대한기여비율은 UMTS 표준을준수하고있는지의기여부분비율에누적로열티상한비율 (5%) 을곱하고여기에필수적이라고인정되는표준특허의수로나누어산출하였다. 230) 결론적으로재판부는침해가다투어진본건제품중일부제품 (iphone4 및 ipad2+3g) 에대하여는특허권의침해를인정하여합리적인실시료의범위내에있다고인정한손해액 (9,955,854엔) 과지연이자를합산한액수를초과하는채무는존재하지않는다고판단하여애플의청구를일부인용하였다. Ⅱ. 한국의표준특허관련사건 1. 삼성과애플간의특허침해소송 231) 가. 소송의경과 애플은 2007년 6월경통신기능을포함한스마트폰인 iphone을출시하였고, 2010년 6월경삼성의스마트폰인 Galaxy S가출시되자, 2010년 7월경삼성에디자인및비표준특허에대한침해의중지를요구하였고, 이에삼성도애플에대해표준특허 232) 침해문제를제기하였다. 이후애플은삼성이 Galaxy S2 등의제품과관련하여자사의사용자인터페이스관련특허, 디자인특허침해행위및부정경쟁행위를하였음을주장하였고, 이에대응하여삼성은애플이데이터전송시수신오류를감소시키는자율전송관련통신표준특허 ( 975 특허 ) 와고속패킷데이터송수신방법및장치에관한통신표준특허 ( 900 특허 ), 휴대폰을데이터케이블로 PC와연결하여 PC로무선데이터통신을가능하게하 230) 위판결문, ) 이하에서는사건당사자인원고삼성전자주식회사는 삼성 으로, 피고애플코리아유한회사는 애플 로약칭하도록한다. 232) 삼성은 1998년경 WCDMA 기술관련자사의표준특허전체에관하여포괄적으로 FRAND 조건으로실시권을허여할준비가되어있다는 FRAND 확약서를 ETSI에제출하였고, 그후삼성은 2003년경등총세차례에걸쳐이사건표준특허및그패밀리특허에대하여 FRAND 조건으로실시권을허여할준비가되어있다는확약서를 ETSI에제출한바있다. 158

178 는특허등을침해하였다고주장하였다. 이에애플은그과정에서삼성에게휴대전화기매출의일정비율에해당하는금액의실시료를요구하였으나이에대한협의는이루어지지않았다. 그러던중애플은먼저 2011년 4월 15일삼성을상대로미국캘리포니아주북부연방지방법원에디자인권및비표준특허의침해를원인으로한침해금지의소를제기하였고, 삼성도같은달 21일애플을상대로국내에서이사건소를제기한것을비롯하여 233) 그이후독일, 네덜란드등에서특허침해금지의소를제기하거나침해금지가처분신청을하였다. 이사건소제기이후삼성과애플은표준특허의실시료등에관하여서신을주고받으면서다시협상을진행하였는데양자간에주장하는실시료사이에상당한격차가존재하였고이견이좁혀지지아니하였다. 이에 1심법원은 2012년 8월 24일이사건에대한판결 234) 을선고하였고, 피고애플은원고의이동통신시스템비-스케줄링전송특허 ( 975 특허 ) 와패킷데이터송수신관련특허 ( 900 특허 ) 를침해했다고판단하여원고의주장을일부인용하였다. 이에따라법원은피고가원고의 975 특허, 900 특허를침해하는 iphone 3GS 등제품의판매등을중단하고위제품을폐기할의무가있다고하였고, 손해액일부만을원고가청구한사안에서원고가입은손해의일부인금40,000,000원및지연손해금을지급할의무가있다고판단하였다. 나. 당사자주장의요지 (1) 원고 ( 삼성 ) 의주장 235) 233) 이사건에서삼성은애플을상대로 iphone(3gs, 4) 과 ipad 제품에대하여특허침해금지및손해배상청구의소를제기하였는데, 이에애플은 2011년 6월 22일같은법원에삼성전자를상대로특허침해금지및손해배상청구의소를제기하였다. 본연구에서는애플이삼성을상대로제기한특허침해소송은다루지않는다. 234) 서울중앙지방법원 선고 2011가합39552 판결 ( 미공간, 판결문은 < e.scourt.go.kr//attachdownload?file= _ pdf&path=003&downfile=2011 가합39552.pdf> 참조 ). 1심판결에대해원ㆍ피고모두불복하여항소심 ( 서울고등법원 2012나78603) 계속중 2014년 8월미국을제외한다른국가에서의소송을모두취하하기로하는당사자간합의에따라소취하로종결되었다. 235) 위판결문,

179 피고가판매하는 iphone 3GS 등제품은원고의 3GPP/UMTS( 이하 3GPP ) 통신표준과관련된특허인등록번호제330234호, 제922975호, 제933144호, 제 호 ( 이하각 234 특허, 975 특허, 144 특허, 900 특허 ) 와무선단말기의데이터서비스제공방법에관한특허인제273973호 236) ( 이하 973 특허 ) 를침해한다. 피고는원고의특허권을침해하는 iphone 3GS 등의판매등을중지하고위제품을폐기할것을구하고, 원고가입은손해의일부청구로서특허법제128조제2항에의한손해액산정방법에의거하여각특허권당 2,000만원씩계산하여합계 1억원의지급을구하였다. (2) 피고 ( 애플 ) 의주장 237) ( 가 ) 비침해ㆍ특허무효ㆍ특허권소진 첫째, 피고제품은이사건특허발명의권리범위에속하지않는방법에의해만들어진것이므로원고의특허권을침해하지않는다. 둘째, 원고의특허발명은신규성내지진보성이인정되지않아무효임이명백하므로, 이에의한특허권에의하여피고에게침해금지및손해배상등의권리를행사하는것은권리남용에해당하여허용될수없다. 셋째, 인텔은원고와의라이선스계약에따라원고주장의표준특허에관한적법한실시권을가지고있는데, 애플은이와같은적법한권리자인인텔로부터위표준특허가구현된모뎀칩을구매하여 iphone 3GS 등을생산하였고, 피고가이를판매한것이므로, 원고의특허권은소진되었다. ( 나 ) FRAND 선언위반 첫째, 원고의 FRAND 선언은철회불가능한라이선스계약의청약에해당하 고, 피고의실시행위또는라이선스승낙의의사표시에의해원고와피고사 이에라이선스계약이이미성립되었다. 둘째, 원고의 FRAND 선언은표준특 236) 삼성의제 호특허는표준특허가아니다. 237) 위판결문,

180 허에기한금지청구권을행사하지않겠다는선언인데, 이에위반되어제기된원고의금지청구는금반언의원칙에반하는것이다. 셋째, 원고의 FRAND 선언은, 원고가피고와라이선스협상을할의무를부담하는계약적구속력을가지는것인데, 원고가위와같은협상의무를준수하지않고피고에게 FRAND 조건에부합하지않는과도한실시료를요구하면서다른한편으로금지청구권을행사하는것은권리남용에해당한다. ( 다 ) 공정거래법위반 표준특허에기한원고의이사건금지청구는 1 필수설비의거래거절행위 ( 부당한거래거절 ) 를구성하고, 2 거래상대방에대한부당한거래조건의요구행위 ( 부당한차별 ) 에해당할뿐아니라, 3 고객유인을위해위계의방법으로취득한권리를행사하는시장지배적사업자의지위남용및불공정거래행위로서공정거래법에위반되어권리남용이므로허용되어서는아니된다. 다. 1 심법원의판단 (1) 비침해, 특허의무효, 특허권소진에관한판단 ( 가 ) 234 특허 ( 인터리버관련특허 ) 에관한판단 238) 표준특허의침해사실은인정하여비침해를주장한피고의주장은받아들이지않았으나, 234 특허중 5항발명, 6항발명, 11항발명, 12항발명에관한특허는신규성흠결의무효사유가있으므로이에근거한권리행사는권리남용으로허용되지않는다고 239) 판시하였다. 238) 위판결문, ) 대법원은 선고 81후56 전원합의체판결이래특허침해소송에서당해발명에 신규성 이없는경우특허침해소송을담당하는법원은당해특허가무효임을전제로한판단을할수있다고보았고, 나아가대법원 선고 2010다95390 전원합의체판결에서는특허발명에대한무효심결이확정되기전이라고하더라도특허발명의 진보성 이부정되어특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백 161

181 ( 나 ) 975 특허 ( 자율전송관련특허 ) 에관한판단 240) 피고제품이 3GPP TS 표준을따르고있음을인정하면서위표준이 975 특허의구성요소를모두구비하고있으므로특별한사정이없는한피고제품은 975 특허를침해하고있다고보았으며, 피고는여러가지선행기술들을들어 975 특허의신규성또는진보성이부정된다고주장한피고의주장은받아들여지지않았다. ( 다 ) 144 특허 ( 전력제어관련특허 ) 에관한판단 241) 피고제품이 3GPP TS 및 TS 표준에따르고있음을인정할수있고, 위표준이 144 특허의구성요소를모두구비하고있으므로특별한사정이없는한피고제품은 144 특허를침해하고있다고보면서, 144 특허중 1 항, 15항발명은신규성이없어모두무효임이명백하므로, 원고가위각특허발명에기하여피고에게특허침해금지등의청구를하는것은권리남용에해당하여허용될수없다고보았다. ( 라 ) 900 특허 ( 패킷서비스지원관련특허 ) 에관한판단 242) 피고제품이 3GPP TS 표준에따르고있음을인정할수있고, 위표준이 900 특허의구성요소를모두구비하고있으므로, 특별한사정이없는한피고제품은 900 특허를침해하고있다. 피고는여러가지선행기술들을들어 900 특허의신규성또는진보성이부정된다고주장하나, 900 특허의청구항 1, 6, 10, 15항은그와같은선행기술들에의하여신규성또는진보성이부정되지않는다. 따라서피고제품은 900 특허중 1, 6, 10, 15항발명을실시하고있으므로, 위각발명에관한원고의특허권을침해하였다고할것이다. 한경우에는특허권에기초한침해금지또는손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다고보고있다. 240) 주 234 판결문, ) 위판결문, ) 위판결문,

182 ( 마 ) 973 특허침해여부에대한판단 243) 973 특허는개인용컴퓨터와연결되어데이터서비스를제공하는무선단말기에서데이터서비스의수행이가능한지여부를판단하여판단결과에따른데이터서비스를제공하는방법에관한것으로, 일정시간간격으로계속하여컴퓨터와의데이터케이블연결상태를체크하여체크결과를갱신하고, 상기갱신된상태를참조로데이터서비스를지속적으로제공하는무선단말기의데이터서비스제공방법을특징으로한다. 피고제품 (iphone 3GS와 iphone 4) 에는 973 특허의구성이모두개시되어있다고볼수없으므로, 피고제품은 973 특허를침해하지않는다. ( 바 ) 특허소진항변에대한판단 244) 부터국내로수입, 판매되는피고제품에포함된모뎀칩은인텔코포레이션 (Intel Corporation, 이하 인텔 ) 245) 의자회사인 IMC가제작한것으로보이는데, 인텔라이선스가 IMC에확장되었다고인정할만한증거가없고, 인텔이 IMC로하여금모뎀칩을제조하여 IA 또는애플에게납품하도록한행위는라이선스계약상허용된제조위탁범위를초과하는것이므로위모뎀칩이인텔라이선스제품에해당한다고보기어렵다. 나아가인텔라이선스가 IA에확장되었음을인정할증거가없는이상, IA가위모뎀칩을애플에직접적으로판매한행위를적법한권리자에의한판매에해당한다고보기도어렵다. 따라서피고는인텔라이선스제품이아닌모뎀칩을사용한것이므로, 특허권소 243) 위판결문, ) 위판결문, ) 인텔은 제품판매를위해미국법인인텔아메리카스인크 (Intel Americas, Inc., 이하 IA ) 를설립하였고, 경독일법인인피니온테크놀로지스에이지 ( 이하 인피니온 이라한다 ) 의무선솔루션사업부문 (Wireless Solutions Business) 을인수하였다. 애플는 이전에는인피니온이디자인하고사양서 (specifications) 및시공도 (working drawings) 등에의하여생산한모뎀칩을구입하여 iphone 등제품에사용하여왔고, 그후에는인텔의인피니온인수로자회사가된독일법인인텔모바일커뮤니케이션즈게엠베하 (Intel Mobile Communications GmbH, 이하 IMC ) 가제조한모뎀칩을구입하였다. 163

183 진이론이적용될여지가없다. (2) 원고의특허침해금지청구가 FRAND 선언위반되는지여부에관한판 단 246) ( 가 ) 라이선스계약성립여부 247) 라이선스계약체결여부와관련하여당해표준특허권자는프랑스에소재하고있는표준화기구인 ETSI의정책에따라 FRAND 선언을한것이기때문에 FRAND 선언의법적효력은준거법인프랑스법 248) 에따라다음과같이해석하였다. 1 계약의청약해당여부 프랑스의민법에의하면, 계약이성립하려면청약자의 청약의의사표시 (Offre, Polliciation) 와낙약자의 낙약 ( 승낙 ) 의의사표시 (acceptation) 가주관적, 객관적으로일치해야하는바, 청약의의사표시 는그의사표시에응하는승낙만있으면곧계약이성립될수있는구체적, 확정적인의사표시로서계약의내용을결정할수있을정도의본질적인요소가포함되고, 청약자의의사가충분히명확 (precise) 하고완전 (comprete) 하게표명되어야하고, 라이선스계약은유상의쌍무계약 (contrats synallamatiques) 이고, 프랑스법에따른라이선스계약은물건또는아이템의임대차의일종으로임대차에관한약정은프랑스대법 246) 위판결문, ; 1심법원은 Ⅸ. FRAND 선언및공정거래법위반주장등에대한판단 이란표제로 (1) 원고의특허침해금지청구가 FRAND 선언에위반되는지여부와 (2) 공정거래법위반 ( 권리남용 ) 행위여부에대하여포괄하여판단하고있다. 흥미로운것은 FRAND 선언에위반관련판단부분에서 권리남용해당여부 를판시함에있어 1 민법상권리남용해당여부, 2 특허권남용해당여부를순차로검토하고있다는점이다. 247) 위판결문, 심판결의 FRAND 선언의계약청약여부등에관한라이선스계약성립에관한구체적인설시는제4장제2절에서상세히다룬다. 248) 대상표준기술을채택한표준화기구인 ETSI( 유럽전기통신표준협회 ) 는프랑스소피아안티폴리스에소재하고있어 FRAND 선언관련준거법은프랑스법이되게되었다. 164

184 원은민법제1709조에따라임대차약정은당사자사이의가격에대한합의를포함하는있는경우에임대차로간주될수있다고판시하는점, 프랑스지적재산권법 (Article L ) 에서지적재산권의양도및실시권허여 ( 라이선스 ) 에관한계약의성립에관하여서면주의를취하고있는점등에비추어보면실시료조건에대한합의는다른특별한사정이없는한라이선스계약의성립요건이라고할것이므로, 라이선스계약에대한청약의의사표시에해당하려면실시료등의구체적인조건이포함된의사표시여야한다고봄이상당하다. 249) 또한 ETSI 지적재산권정책이나지적재산권가이드에도구체적인실시료산정기준등이마련되어있지않고, 당사자상호간의협상에의하도록하고있으며, 아래에서살펴보는바와같이 FRAND 선언의문언내용과의미등에비추어보면, 표준특허에대한실시료조건에대한구체적인정함이없는원고의 FRAND 선언만으로라이선스계약에관한청약의의사표시를한것이라고단정할수없다. 250) 나아가피고의실시행위를청약에대한승낙의의사표시로볼수있는가에대하여살피건대, 청약에대한승낙도어떠한형식이요구되지않고통지와같은명시적인의사표시외에도외부로표시되는적극적인행위나묵시적인의사표시로도가능하다고할것이나, 라이선스계약이쌍무계약이므로승낙의의사표시도청약자또는그대리인에게행하여져야할것인바, 특허권자에게표준선언특허에대한실시권허여를요구하거나 ETSI 지적재산권가이드 4.5. 조에서예시하는바와같은표준특허실시에관하여실시료지급에대비하여금전적인기탁하는등의행위를한바도없다면, 원고의표준선언특허에대한 FRAND 선언이후일방적으로표준특허를실시하는행위만으로는청약자의의사와주관적으로합치되는승낙의의사가있었다고할수도없어이를라이선스계약의청약에대한승낙이라고볼수도없다. 251) 2 제 3 자를위한계약해당여부 249) 위판결문, ) 위판결문, ) 위판결문,

185 또한프랑스민법제1119조에 일반적으로본인자신을위한것외에는본인명의로의무를부담하거나부담하게할수없다 고규정하여제3자를위한계약 (stipulation pour autrui) 을원칙적으로금지하고, 다만제1121조에서 본인자신을위한다는요약의조건이있을때 또는 타인에게행할증여의조건인때 에한하여예외적으로허용하면서 제3자가그에관한이익을수익하겠다는취지의의사를표시한때는철회할수없다 고규정하고있으므로, FRAND 선언표준특허에관한라이선스계약의당사자는표준특허권자와실시권자내지잠재적실시권자라고할것이고, 표준화기구인 ETSI의정책목표등에비추어보면표준특허의특허권자와 ETSI 사이에기본적인계약관계내지보상관계가형성되었다고보기도어려우며, ETSI와같은표준화기구는시장에참여하는사업자가아니라기술시장에서의표준확립을위한사적질서조성기구에해당하여제3자를위한계약의요약자라고할수도없으며, ETSI와실시권자내지잠재적실시권자사이에제3자수익에관한원인관계내지대가관계가있다고할수도없어, 원고의 FRAND 선언으로인한라이선스계약이원고와 ETSI 사이에이루어진피고와같은실시권자내지잠재적실시권자인제3자를위한계약에해당한다고할수없다. 따라서원고의이사건표준특허에대한 FRAND 선언과피고의일방적인위표준특허의실시에의하여라이선스계약이성립하였다고할수없다. 252) 3 계약상대방의특정및서면계약요부 라이선스계약은대인적 (intuitu personae) 계약이므로 ( 그렇지않더라도계약이 성립하려면주관적으로도의사가일치할것을요하므로 ) 계약의성립을위한 전제로서우선상대방이특정될필요가있고, 프랑스지적재산권법은지적재 252) 위판결문, ; 피고 ( 애플 ) 의주장에대한판단부분에서피고는, 프랑스법에의하면라이선스계약의경우실시료가정해지지않더라도성립하고, 계약성립당시가격이확정될것이특정법조항에의해요구되는경우에만가격이계약의성립요소가된다는취지로주장하나, 앞서본바와같이라이선스계약의쌍무계약및임대차계약과유사한특성상특별한사정이없는한실시료는계약의필수적인성립요소라고할것이고, 실시료에대한유보내지는향후협상을전제로합의가이루어졌거나라이선스계약을체결한것이라고인정하기에부족하며, 달리이를인정할증거가없으므로, 피고의위주장은받아들여지지않았다. 166

186 산권의양도및실시권허여 ( 라이선스 ) 에관한계약의성립에관하여서면주의를취하고있어 ( 지적재산권법 Article L , 5), 계약의성립에필수적인객관적, 주관적요소가특정된계약서가없다면라이선스계약은성립하지않는다고할것이므로, 원고와피고사이에라이선스계약을체결하였다고볼수없다. 253) 피고는, 1 프랑스지적재산권법에서서면으로체결될것을요구하는라이선스계약은당사자사이의협상을통한후에체결되는의미의라이선스계약만을의미하므로원고의 FRAND 선언과피고의실시에의한승낙으로즉시성립한라이선스계약에는적용되지않으며, 2 FRAND 선언및피고의실시에의한라이선스계약성립당시당사자가원고와피고로특정되어있을뿐아니라, 표준선언특허에관한라이선스계약은개별당사자의개성이중요한계약도아니어서당사자의불특정으로라이선스계약이성립되지않았다고볼수없다는취지로주장한다. 그러나앞서본바와같이원고의 FRAND 선언과피고의실시에의하여라이선스계약이성립되었다고할수없으므로이를전제로한위주장은이유없고, 프랑스지적재산권법에서서면에의해체결할것을요구하는라이선스계약의범위를피고의주장과같은라이선스계약으로한정된다고해석할만할근거나자료가없다고보았다. 254) ( 나 ) 금반언원칙위반여부 255) 프랑스법상금반언원칙이절차적인부분뿐만아니라실체적인부분에까지일반적으로적용될수있는것인가에관하여는논란이있다. 가사프랑스법상금반원원칙이실체적인부분에까지적용될수있다고하더라도, FRAND 선언을향후표준특허침해에관한금지청구권을포기한다는의사표시라고보기는어려우므로, 특허침해자에대한금지청구가곧바로금반언원칙위반이라고볼수는없다. 253) 위판결문, ) 위판결문, ) 위판결문,

187 ( 다 ) 권리남용해당여부 1) 판단기준 256) 일반적으로권리행사가권리의남용에해당한다고할수있으려면주관적으로그권리행사의목적이오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐행사하는사람에게아무런이익이없을경우이어야하고, 객관적으로는그권리행사가사회질서에위반된다고볼수있어야하며, 이러한경우에해당하지않는한비록그권리행사로권리행사자가얻는이익보다상대방이잃을손해가현저히크다하여도그사정만으로는이를권리남용이라할수없다 ( 대법원 선고 2011다12163 판결등참조 ). 한편, 특허권은업으로서특허발명을실시할권리를독점하는배타적인권리로서, 특허발명의실시에대한독점적권리를부여함으로써발명을보호 권장하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지하려는것인데, 특허권도기본적으로는사적재산권의성질을가지지만그보호범위는필연적으로는 사회적제약 을받는다고할것인바, 상대방에대한특허권의행사가 특허제도의목적이나기능을일탈 하여 공정한경쟁질서와거래질서를어지럽히고 수요자또는상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배되는 등법적으로보호받을만한가치가없다고인정되는경우에는, 그특허권의행사는설령권리행사의외형을갖추었다하더라도등록특허에관한권리를남용하는것으로서허용될수없고, 특허권의행사를제한하는위와같은근거에비추어볼때특허권의행사의목적이오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐이를행사하는사람에게는아무런이익이없어야한다는주관적요건을반드시필요로하는것은아니다 ( 대법원 선고 2005다67223 판결 257) 참조 ). 256) 위판결문, ) 참고로대법원 선고 2005다67223 판결 ( 이른바 진한커피 사건 ) 에서대법원은상표권의권리남용에관하여상표법의특수성을내세워 권리의행사가상대방에게고통이나손해를주기위한것 이라는주관적요건은필요하지않다고명시적으로배척한바있다. 168

188 2) FRAND 선언이후성실한협상의무를준수하였는지여부 FRAND 선언을한표준특허권자는그표준특허를실시하고자하는자에게공정하고합리적이고비차별적인 FRAND 조건으로라이선스를허여하겠다는명시적인의사표시로서, FRAND 선언을한이후에는표준특허실시를요구하는자와성실하게협상하여야할의무를부담한다고할것이고, 이러한의무는상대방이명시적, 묵시적으로협상거절내지포기의의사표시를하기전까지는라이선스계약대상인당해표준특허에기하여침해금지청구권을행사하지아니할의무도포함한다고할것이다. 그러나이러한 FRAND 선언을한표준특허권자의의무는정상적으로표준특허에대한실시요구를하는잠재적실시권자또는표준특허의유효성을전제로 FRAND 조건에의한표준특허에대한실시료부담의사를표시한실시권자와같은이와동일시할수있는제3 자에게부담하는것이라고봄이상당하다. 258) 원고가애플에대하여표준특허에대한실시료율과관련한성실한협상을하였는지여부에대하여살피건대, 원고와피고의모회사인애플은이사건소제기이전에원고의애플에대한표준특허침해문제를제기하였고, 원고의이사건소제기이후별지원고와애플의협상경과기재와같이서신을통하여표준특허에대한실시료율에대한협의를한사실은앞서인정한바와같고그밖에원고가애플과의협상경과및그과정, 변론전체의취지에의한다음과같은사정들즉, 원고의실시료율을제시한시기, 그이후표준특허에대한다른실시료율을제시한바없으며, 원고의표준특허에대한실시료율에대한정보가없는애플의인텔, 퀄컴등에대한라이선스정보공개요구에제대로응하지않은점, 259) 원고가제안한실시료율의구체적인산정근거등을애플에제공한바도없고, 증거로제출한실시료율에관한진술서에의 258) 주 234 판결문, ) 원고는이사건변론종결무렵에상대방대리인에게만열람을허용하는조건으로실시료율에관한진술서 ( 피터그린들리 ) 에인용된 3개와통신특허보유회사와의라이선스계약서를참고자료로제출하였고, 피고도같은조건으로애플의 3GPP(UMTS) 관련라이선스정보와네덜란드법원에서의애플측라이선스설명자료와애플의라이선스계약요약내용에관한의견서를제출하였고, 쌍방대리인이참여하에비공개로열람하도록하였다. 169

189 하더라도실시료산정근거를파악하기어려웠으며, 표준특허에대한필수요소여부, 기술적가치등을분석, 평가한것을토대로한협상을시도하였는지의문이고, 이를전제로한실질적인제안이나협상을하였다고볼자료는없는점, 원고로서는애플의디자인권, 비표준특허침해에관한소제기에대응하는차원에서이사건소를제기한측면이있고, 디자인권이나비표준특허에대하여는 FRAND 조건에따른라이선스계약의대상이아님에도애플과의크로스라이센싱등을통한분쟁의일괄해결을시도하려는의도도있었던것으로보이는점등에비추어보면, 원고가비록표준특허의침해나유효성을인정하지는않고있는애플의 FRAND 조건에따른실시료율요구에대해표준특허에대한실시료율을제시한이후애플이제시한실시료율과의격차를줄이거나해소하기위한적극적이고성실한노력이나실질적인협상을진행하였다고보기는어렵다고할것이다. 260) 나아가애플이원고에대하여표준특허에대한실시료율과관련한성실한협상을하였는지여부에대하여살피건대, 앞서본바와같은원고와의협상경과및변론전체의취지에비추어본다음과같은사정들즉, 애플은이사건소제기이후원고에게표준특허의유효나침해를인정하는것이아님을전제로, 개별표준특허및전체포트폴리오에대한실시료율을요구한점, 애플은그과정에서원고에게비밀유지의무가없는정보제공을요구하여비밀유지약정까지협상이공전되기도한점, 원고의표준특허에대한실시료율제안 261) 에대하여표준특허포트폴리오전체에대하여 % 를제시하여원고가제시한실시료율과현저한차이가발생하였는데, 262) 그이후에별다른수정제안 260) 위판결문, 이사건판시에의하면 FRAND 확약에의하여표준특허권자의성실한협상의무는쉽게도출되나, FRAND 확약의당사자가아닌실시자의성실한협상의무가어떻게도출되는지에관하여는별다른설시를하지않았다. 261) 삼성이애플에제한한실시료율은당초알려진것처럼통신칩가격의 2.4% 가아니라아이폰전체가격의 2.4% 이라는보도도있었으나, 최근한학술대회에서삼성이애플에게 아이폰에내장되어있는트랜시버칩 (transceiver chip) 가격의 2.5% 를로열티로지급해달라 는요구를한것을전제로논의가이루어졌다 [ 경쟁과혁신 : 애플- 삼성간의특허전쟁으로부터의교훈, 경쟁저널제166호 (2013.1), 20]. 262) 1심판결문의이유중삼성과애플이상호제안한실시료율은당사자의영업비밀의보호를이유로비공개처리되었다. 참고로애플은이전에구글및모토로라와도협상을통해단말기당 1~2.5%( 약5~15달러 ) 에달하는로열티를제공하면서분쟁타결을시도한바가있다 ( 자 Zdnet 기사 < 170

190 없이기존의실시료율을유지하였고, 위표준특허와관련한분쟁이발생된국가에서만조건부금전예탁개시의사를밝히는등개별적으로대응한점, 애플도이사건표준특허를비롯한원고의표준특허에대한필수요소여부, 기술적가치등을분석ㆍ평가한것을토대로한제안이나협상을하였는지의문이고, 이를전제로한실질적인제안이나협상을하였다고볼만한자료는없는점, 국내에특허등록된이사건표준특허의라이선스와관련하여이사건변론종결시까지위표준특허유효와침해를전제로한협상은이루어지지않은것으로보이는점, 애플은일부표준특허의유효및침해를전제로실시료지급의사를밝히기도하였으나, 그범위등에비추어보면실시료협상을통한라이선스계약체결보다는오히려최종적인소송결과에따라그이후실시료협상을진행할의도가있었던것으로보이는점, 그후애플은제품가격이아닌모뎀칩가격을기준으로한애플의표준특허에대한실시료율 ( 물품 1개당 $) 을제안하면서동일한조건에의한실시료율적용을제안하기도한점등의사정에비추어보면, 이사건표준특허의실시권허여요청없이실시하여오던애플이원고와표준특허전체에대한협상을하거나적정한실시료율의산정등을위한다른업체에대한라이선스정보요구등의행위가있었다고하더라도원고가제시한실시료율과의격차를해소하기위한적극적인노력이나실질적인협상을하였다고보기도어렵다. 263) 3) 원고가 FRAND 조건에반하는과도한실시료의요구여부 264) 앞서본원고와애플사이의협상경과및그협상내용에비추어보더라도원고가피고에위실시료율만을일방적으로강요하였다거나크로스라이선스계약을강요하였다고인정하기어렵고, 달리이를인정할증거가없으므로, 원고가피고에게 FRAND 선언이후이에위반하여 FRAND 조건에부합하지않는과도한실시료를요구하였다고할수없다. p?artice_id= > 참조 ). 263) 위판결문, ) 위판결문,

191 4) 권리남용해당여부 가 ) 민법상권리남용해당여부 265) 앞서본바와같이원고가 FRAND 선언이후애플과사이에표준특허에관한실시료율에대하여성실하게협상한것으로보기는어려우나, FRAND 조건에부합하지않는과도한실시료를요구하였다고단정하기는어렵고, 나아가이사건소제기에이르게된경위와원고와애플사이의협상결과등에비추어보면, 애플의원고에대한디자인등비표준특허에대한침해금지요구및소송의제기에대응하기위하여원고가피고를상대로침해금지청구의소를제기한사정은있지만, 원고가이사건표준특허를보유하고피고가그중일부특허를임의로실시하여침해하고있는점, 원고가피고의위와같은표준특허침해행위로인하여원고에게손해가발생한점, 또한통신기술분야는많은재정적투자와기술적인노력이필요한분야로서전문화된기술에바탕을둔다양한발명과기술표준화가진행되는등통신관련특허의기술적ㆍ재산적가치가다른분야에비하여소홀히취급될수는없는점, 이사건소를제기하게된경위와실시료율협상경과등을종합하면, 원고가피고에대하여이사건표준특허의침해를주장하면서침해금지청구를하는것이오로지피고에게고통을주고손해를입히려고하는것으로서, 원고에게아무런이익은없는것이라고할수는없으므로민법상의권리남용에해당한다고할수는없다. 나 ) 특허권남용해당여부 266) 특허권의성질및특성상그특허발명에대하여존속기간동안독점적ㆍ배타적으로실시할수있는권리를가지지만, 표준특허와같이특정기술분야에서해당기술발명을실시하지않고서는표준기술이나규격에맞는장치나방법을구현할수없게되거나매우곤란한경우또는표준화기구에서표준으 265) 위판결문, ) 위판결문,

192 로채택한규격을기술적으로구현하는과정에서필수적으로이용, 실시해야하는표준선언특허에대하여 FRAND 선언을한경우에는그표준특허에대하여는산업발전이라는특허법의목적과이념등에비추어표준특허권자의권리행사를제한할필요성이있는바, 이러한관점에서원고가위에서본바와같이 FRAND 선언이후애플과의실시료협상을성실하게하지않은사정이있더라도그러한사정이상대방에대한표준특허권의행사가 표준특허제도의목적이나기능을일탈 하여 공정한경쟁질서와거래질서를어지럽히고, 수요자또는상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배되는 등법적으로보호받을만한가치가없는경우에해당하는지다음과같은사항을종합하여, 원고가이사건표준특허의침해를전제로한침해금지청구를하는것이 FRAND 선언에위반하여행위로서권리남용에해당한다고할수없다고보아피고의항변을기각하였다. 1 원고가표준선언특허에대하여 FRAND 선언을한이상표준특허를실시하려는자에게 FRAND 조건에따른실시권을허여하고성실하게협상할의무가있으나, 표준화기구인 ESTI는그표준특허에대한실시권허여 ( 라이선스 ) 계약의조건은당사자사이의협상을통해정하도록하고있고, 표준특허라고하더라도실시권에대한허여요구없이이를무단으로사용하는실시권자에게침해금지를구하는것이표준특허제도의목적이나기능을일탈한것으로는보기어렵다. 2 피고의모회사는피고제품의생산, 판매등을위해서 3GPP 표준특허에대한존재와피고제품의생산을위하여원고의표준선언특허에대한실시의불가피성, 표준선언특허에대한실시권허여방식등을충분히검토하거나인식하고있었을것인데, 이사건표준특허에대하여원고에게사전에또는표준특허실시과정에서실시권허여를요구하거나표준특허의사용에대한협의없이사용하여왔다. 3 애플은 원고에대한디자인권등의침해중지요구이후원고로부터표준특허에대한침해문제를제기받았으나협의가이루어지지않았고, 원고의이사건소제기이후부터원고에게개별적인표준특허및표준특허포트폴리오전체에대한 FRAND 조건에따른실시료율등을요청하였으나, 위와같은실시료율의요청등은표준특허의유효성과특허침해의인정을전제 173

193 로한것은아니었으며, 이사건변론종결시까지이사건표준특허에대하여도같은입장을유지하고있다. 4 원고가제안한표준특허에대한실시료율은다른표준특허를보유한특허권자들의통상적인최초제안실시료율과차이가있었으나, 애플이제안한최초실시료율과는현저한차이가있었고, 비밀유지약정체결에대한논의등으로협상이지연되기도하였으며, 소제기이후이사건변론종결시까지 1년 2 개월이상협의하였으나합의에는이르지못하였고, 이와같은협상진행경과에비추어보면그원인이원고가일방적으로성실한실시료협상에응하지않은것이라고단정할수는없다. 5 원고와애플사이의쌍방간의서신을통한협상과정은실시료율에대한의사확인을하는정도의협상을하였을뿐이고, 원고가제시한실시료율과협상과정, 이사건소를제기하기에이른과정, 애플에게제시한실시료율이 FRAND 조건에부합하는것인지도불분명하고, 산정근거등을제시한바도없고그이후추가적인제안이이루어진바도없는사정등에원고가 FRAND 선언에따른실시료협상에성실하게임하였다고단정하기도어렵다. 267) 6 라이선스계약은일반적으로는실시권자가특허의유효성을인정하는것을전제로실시료협상을하여계약을체결하지만, 그특허의효력이나침해에대한다툼이있는실시권자에게특허의효력등을다투지못하도록부쟁의무 ( 不爭義務 ) 를부과하는것은신의성실의원칙에반할여지가있는데, ESTI 지적재산권가이드 4.5조에서도표준특허침해여부가불분명한경우에리스크를최소화하기위한금전적대가기탁방안등을예시하고있다. 그런데애플은이사건변론종결시까지이사건표준특허에관하여유효성이나침해의인정을전제로한 FRAND 조건에따른실시권허여를요구한바도없고, 표준특허침해에관한분쟁에서는침해라고주장하는표준특허에대하여가정적으로유효성과침해를인정하는것을전제로자신의기준에의해산정한예상실시료액내지침해로인한금전적인대가준비등을하였으나, 국내에등록된이사건표준특허에대하여는쟁송과정에서이러한제안이나조치를취한바도없었고, 개별적인특허에대한협상이진행되었다고볼만한자료도없다. 7 애플이원고를상대로침해금지청구를제기한디자인권등은비표준특허로서 FRAND 선언을한표준특허와달리대체기술의채택이가능하고원칙적으로제3자에대한실시권허여의무를부담하지않으므로위와같은소제 174

194 기가신의성실의원칙에반한다고할수없고, 소제기자체를종전협상에대한포기라고단정할수없으며, 구체적인실시료율산정에대한어려움등으로다른표준특허권자와의라이선스계약내용에대한정보공개등을요구하는등의사정은있다. 그러나일반적으로라이선스계약에대한비밀유지약정이체결되는경우가많고애플로서도이러한사정을충분히알고있는것으로보이며, 이사건소제기이후의협상과정, 애플이제시하는실시료율과산정근거등에비추어보면애플에서도이사건표준특허에대한합리적인평가와검증등을통한실시료율의산정등을위한성실한협상을하기보다는 FRAND 선언을한표준특허에대한침해금지청구를회피하려는의도도있는것으로보이고, 라이선스계약의체결을통한표준특허의사용보다는 FRAND 선언을한표준특허에대하여해당특허의유효및침해를인정하지않은채소송과정을거쳐실시료를지급하려는의사도있었던것으로보인다. 8 표준화기구 (ESTI) 의정책목적, 표준화의이념등에비추어보면특허권자는 FRAND 선언을한후향후표준특허에대하여실시권허여를요청하는제3자에대하여성실하게실시료등을 FRAND 조건에따라협상할의무가있는반면에, 표준특허를실시하고자하는잠재적실시권자내지제3자로서필수적인표준특허를이용하려면정당하게실시권허여를요청하고, 특허권자와실시료에대한협상을해야할의무를함께부담한다고할것인데, 특허권자에게실시권의허여요청등도없이일방적으로표준특허를실시하는경우까지침해금지등을청구할수없도록하는것은악의적인실시권자내지잠재적실시권자를더보호하는결과가되어특허제도의본질에도반한다. (3) 공정거래법위반 ( 권리남용 ) 행위여부 268) 267) 그러나재판부는애플의협상태도와진행경과, 애플이제시한실시료율은통상적인협상과정에서최초제안하는실시료율과도상당한차이가있고, 그산정근거에비추어보면통신기술에관한표준특허의가치를매우저평가한것으로보이는점, 원고와애플사이의거래관계및규모등에비추어보면, 애플의소제기에대한대응내지방어적인차원에서이사건소를제기한측면은있으나, 원고가애플이나피고를관련시장에서배제시키거나시장진입의제한등으로공정한경쟁을제한하거나거래질서를혼란시키기위한의도나목적에서이사건소를제기하거나유지한것으로는보기어렵다고보았다. 268) 주목할부분으로공정거래법위반관련판단에서제목 [4. 공정거래법위반 ( 권리남용 ) 175

195 특허권은특허발명을실시할수있는독점적, 배타적인권리를부여하는데, 정보통신기술분야와같이기술의호환성이요구되는분야에서는기술의공유를통한기술개발의촉진을도모하고, 효율성을높이며, 개발된기술의상용화를통한산업발전및경쟁력제고등을위해표준화기구를통하여기술표준내지규격의표준화를시도하고있다. 그런데특허발명이나기술이표준으로채택되면특허권의독점적 배타적인권리의특성으로표준특허를실시하려고하는자는특허권자에의해특허위협 (hold-up) 이나고착효과 (lock-in) 등이발생할수있고이로인한진입장벽의형성등으로오히려산업발전을저해하고경쟁을제한하는결과나그러한우려를발생시킬수있는데, 공정거래법이공정하고자유로운경쟁을촉진함으로써창의적인기업활동을조장하고소비자를보호하는것을목적으로하고, 특허법등지적재산권법과공정거래법이상호보완관계에있는점등을고려하면, 특히표준화기구에서표준으로채택된특허발명에대하여특허권자의 FRAND 선언이후그표준특허에기하여특허권을행사하는것에대하여공정거래법상의경쟁제한행위내지불공정거래행위에해당하는지여부등규율의필요성이있다. 269) 피고는 FRAND 선언을한이사건표준특허에기한침해금지청구에대하여위에서본바와같은사유로공정거래법을위반한권리남용행위라고다투고있으므로, 과연원고의행위가 1 시장지배적사업자로서다른사업자의사업활동을부당하게방해하는필수설비의사용거절등을제한하는지위남용행위에해당하는지, 2 시장지배적사업자로서다른사업자의사업활동을부당하게방해하는현저한가격차별등불공정한조건을제시하는지위남용행위에해당하는지여부및부당하게거래의상대방을차별취급하는불공정거래행위에해당하는지여부, 3 시장지배적사업자로서다른사업자의계속적사업활동에필요한절차의이행을부당하게어렵게하는지위남용행위에해당하는지여부및불공정거래행위로서위계에의한고객유인행위에해당하는지여부라고보아이하와같이이를순차로판단하였다. 270) 행위여부 ] 과바. 결론 [( 중략 )... 이를전제로한원고의공정거래법위반에의한권리남용주장은모두이유없다.] 에서공통적으로공정거래법위반여부를 권리남용 판단의하나로설시하고있는점이다. 269) 위판결문, ) 위판결문,

196 ( 가 ) 필수설비사용거절등에의한시장지배적사업자의지위남용행위해당여부 1 관련시장의획정및시장지배적사업자여부 271) 3GPP 통신와관련한이사건표준특허는표준화기구인 ETSI에서표준으로채택되었고, 피고와애플사이의관계, 다른사업자들이위표준특허를실시하지않고서는이동통신기기등의사업에진입하기는어려워진입장벽이높고, 위표준특허를다른대체특허로전환하는것도사실상곤란한상태여서원고가위표준특허의실시를거절하는경우에는관련상품시장에의진입이어려우므로원고에의한시장지배력이높다고볼수있는등의사정을고려하여 3GPP 통신을지원하는이동통신기기나태블릿컴퓨터거래분야로관련상품시장을획정하면원고는시장지배적사업자에해당한다고볼수있다고할것이다. 2 표준특허의필수설비해당여부 272) 이사건표준특허는통신관련기술의발명으로서 3GPP 통신표준으로채택되었는바, 1 3GPP 통신분야의표준기술은관련통신기기등을생산하는시장참여자들로서는그기술을사용하지않고는제품생산, 판매등이사실상불가능하여그거래분야에서참여할수없거나경쟁열위상태가지속될수있는점, 2 표준선언특허의경우그특허를보유한특허권자가이를독점적으로통제할수있는권리를가지게되는점, 3 만일표준선언특허의특허권자가특허실시권허여를거부할경우표준특허를사용하여제품을생산, 판매하려는시장참여자로서는대체기술을찾을수없거나대체기술이존재한다하더라도대체기술을제품에새로이적용하여시장에서시의적절하게경쟁한다는것은사실상, 경제적으로불가능한점등에비추어보면, 이사건표준특허와같은표준선언특허는공정거래법상필수설비에해당한다고할것이다. 271) 위판결문, ) 위판결문,

197 3 부당한거래거절행위여부 273) 원고가이사건침해금지청구로서시장에서의독점을유지, 강화할의도나목적, 즉시장에서의자유로운경쟁을제한함으로써인위적으로시장질서에영향을가하려는의도나목적을가지고있다고단정하기어렵고, 객관적으로도그러한경쟁제한의효과가생길만한우려가있는행위로평가될수있는행위로서의성질을갖는거래거절행위에해당한다고보기어렵다. 따라서, 원고의행위가공정거래법상시장지배적사업자의부당한거래거절행위에해당한다고할수없다. ( 나 ) 시장지배적사업자의현저하게차별적인가격등불공정한조건을제시 하는지위남용행위및부당하게거래상대방을차별하여취급하는불공정거 래행위해당여부 274) 표준화기구 (ETSI) 에서도실시료는당사자들의협상에의하도록하는점, 원고가이사건표준특허에대하여표준으로선정된이후 FRAND 선언을하였다고하더라도다른표준특허를보유한특허권자가공표하는실시료율, 원고와애플이다른표준특허를보유한사업자들과체결한라이선스계약내용과실시료액, 표준특허의구체적인내용이나대체가능성, 통신기술의제품에대한기여정도나해당특허의가치평가등의어려움으로원고와애플이제시하는근거들만으로적정한실시료를산정하는것은매우곤란하고단순비교도어려운점, 애플이제시하는실시료율도다른사업자들과의통상적인통신기술분야에서의실시료율과는상당한차이가있는것으로보이는점등에비추어보면원고가애플과의표준특허에대한실시료율협상과정에서애플에제시한실시료율등의조건이 FRAND 조건에부합하지않는부당하거나과도한실시료라고단정할수없고, 애플에대하여다른표준특허실시권자에비하여현저하게차별된가격조건을제안하거나차별취급한것이라고단정하기어려우며, 원고와애플사이의협상경과등에비추어보면원고가피고측에제 273) 위판결문, ) 위판결문,

198 시한실시료율조건을무조건적으로수용할것을요구하거나강제하였다고볼수도없으며, 또한원고가거래상대방에대하여가격차별등의행위를하였다고하더라도이로인하여경쟁사업자나거래상대방인피고의사업활동및시장에미치는어떠한정도의경쟁제한을가져오는지에대하여도이를인정할증거도없다. 따라서, 원고의이사건표준특허에기한침해금지청구가 1 필수요소에의접근이사실상또는경제적으로불가능할정도의부당한가격이나조건을제시하는행위내지 2 기존사용자에비해현저하게차별적인가격등불공정한조건을제시한행위에해당한다고할수없다. ( 다 ) 시장지배적사업자의계속적인사업활동에필요한절차의이행을부당 하게제한하는지위남용행위및위계에의한고객유인행위에의한불공정거래 행위해당여부 1) 판단기준 275) 원고가표준채택과정에서보유한특허의적시공개의무를위반한행위만으로는표준채택그자체에의하여다른사업자의사업활동을방해하였다고보기는어려울것이나, 원고가표준화과정에서특허의존재를은폐하거나적시공개의무위반등으로표준화기구를기만하여표준으로채택되게하고, FRAND 선언에반하는실시료의요구나표준특허의실시거절등을하는행위에대하여, 1 특허권자가의도적으로자신의기술이나특허를표준으로채택함으로써경쟁을배제할목적으로자신의기술이나특허를은폐내지미공개하거나 FRAND 선언을준수, 이행할의사가없음에도 FRAND 선언을하였고, 2 표준화기구에서는이를신뢰하여해당기술이나규격을표준으로채택하였는데, 만일특허권자의그러한행위가없었더라면다른기술이나규격을표준으로채택하였을것이며, 3 특허권자가표준채택이후에 FRAND 선언에위반하는행위를하는경우에는공정거래법상경쟁을제한하는행위로서사업활동을방해하는지위남용행위또는불공정거래행위에해당할수있다고할것이다. 275) 위판결문,

199 2) 사업활동을방해하는지위남용행위해당여부 276) 1 적시공개의무위반여부 ETSI 등표준화기구에서는특허권자에게성실한표준채택특허의공개의무를부과하고특허권자에대한 FRAND 선언의요구는가능하나, 공개의무의구체적인이행시기와그범위등에대하여는정한것이없으며, 특허권자에게표준채택과관련된특허의검색의무까지부과하지는않고있는점, 원고가이사건표준특허에관하여표준채택이후 FRAND 선언까지의기간 ( 이사건표준특허중피고가침해한 975 특허와 900 특허는 1년또는 2년 3개월이후 FRAND 선언을하였다 ) 이다른주요통신기술표준특허를보유한다른사업자들의표준채택이후 FRAND 선언까지의기간과도비슷하거나큰차이는없으며, 표준채택이후구체적인공개시기등을고려하더라도원고가이사건표준특허에대한적시공개의무를위반하였다고할수없다. 2 표준화채택과정에서의의도적인특허은폐등기만여부 표준채택이후일정한시간이경과된이후 FRAND 선언을한것만으로원고가표준화논의과정에서경쟁자인다른사업자들을경쟁에서배제시킬목적으로이사건표준특허에대한공개를은폐하거나지연하였다고인정하기어렵고, 달리이를인정할증거가없다. 3 표준화기구 (ETSI) 의다른기술의표준채택가능성및 FRAND 위반여부 표준화기구인 ETSI에서원고의특허가표준으로채택되기전에공개되었더라면이사건표준특허를배제하여표준자체의설정을거부하거나다른기술이나규격을표준으로채택하였을것이라는점에대하여도이를인정할증거가없다. 원고와애플의협상경과, FRAND 선언의내용, 원고가이사건표준특허의침해문제를제기하게된경위, 원고가애플에제시한표준특허에대 276) 위판결문,

200 한실시료율등에비추어보면, 원고가 FRAND 선언이후과도한실시료등을 요구하거나표준특허에대한실시거절등의행위를하였다고인정하기어렵 고, 달리이를인정할증거가없다. 3) 위계에의한고객유인행위해당여부 277) 원고가표준화과정에서이사건표준특허에관하여표준제안또는표준으로채택된시기로부터일정한기간이경과된이후에 FRAND 선언을한사실은인정되나, 그과정에서원고가표준과관련한특허의존재를의도적으로은폐하거나표준채택을위하여표준화기구를의도적으로기만하는행위를하였다고인정할증거가없다. 또한원고가표준제안또는표준으로채택된시기로부터일정한기간이경과된이후이사건표준특허에대한 FRAND 선언을한것만으로표준화채택과정에서표준화기구에자신의특허가경쟁사업자의것보다현저히우량하거나유리한것으로오인시켰다거나경쟁사업자의기술이나규격이현저히불량또는불리한것으로오인시켰다고인정하기어렵고, 달리이를인정할증거가없으며, 원고가이사건표준특허에대한 FRAND 선언을하였더라도실시료율과같은실시조건은표준특허의특성, 필수요소여부등에의하여달라지게되고, 특허권자와의협상을통하여정하게될것이므로, 이러한사정만으로공정할거래를저해하거나저해할우려가발생하였다고단정하기도어렵다. 따라서, 원고가 FRAND 선언후에이사건침해금지청구를하는것이공정거래법상시장지배적사업자의다른사업자의사업활동을방해하는지위남용행위에해당하거나불공정거래행위에해당한다고할수없으므로, 이를전제로한원고의공정거래법위반에의한권리남용주장은모두이유없다고보았다. 다. 대상판결에대한검토 우리삼성과애플의 1 심판결은특허침해소송을구성하는두가지청구중 금지청구위주로쟁점이다투어졌고아쉽게도손해배상청구부분에관하여는 277) 위판결문,

201 별다른쟁점이부각되지않았다. 또한 FRAND 확약의계약법적쟁점과관련하여 FRAND 확약이청약인지, 제3자를위한계약이성립되는지에관하여부정적판단을내렸다. 한편 FRAND 확약에의해삼성이애플에대하여표준특허에대한실시료율과관련한성실한협상을하여야하는의무가있다고보았다. 그런데제3자인애플이삼성에대하여성실한협상을하여야하는의무에대해서는그근거에관한구체적인설시없이애플의성실협상의무위반여부를판단하였다. 한편삼성의금지청구가권리남용의해당여부와관련하여민법상권리남용, 특허권남용해당여부를나누어판단하였으나, 양자는주관적요건부분면에서달리취급하였을뿐그차별성이부각되지않은점도문제로지적될수있다. 특히특허권남용의판단기준으로상대방에대한표준특허권의행사가 표준특허제도의목적이나기능을일탈 하여 공정한경쟁질서와거래질서를어지럽히고, 수요자또는상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배되는 등법적으로보호받을만한가치가없는경우에해당된다고판시한기준은아직특허권남용항변판단이법리상확립되지않은상황에서민법상권리남용의금지를변용할수밖에없는법원의부득이한선택이라고할수도있으나법리를분화하여발전시키는방향이아니라관련법규 ( 특허법, 민법, 독점규제법 ) 를모두포괄하는통합적인판단기준을설시한것은문제라고생각한다. 위와같은남용법리의적용결과 1심법원이 FRAND 확약이후삼성이애플과의실시료협상을성실하게하지않은사정을인정하였음에도다른정황들을들어권리남용에해당되지않는다고판단한것은각국에서진행된유사한쟁점에관한판결추이에비추어수긍하기어려운판단으로보인다. 2. 한국과일본의판결에서나타난법리비교 비슷한시기에진행된삼성과애플간의특허분쟁은한국에서는삼성이표준특허등에기해금지청구및손해배상청구를구한전형적인특허침해소송의형태로진행되었던반면일본에서는삼성이제기한 2건의특허권가처분신청과애플이삼성을상대로제기한채무부존재확인청구형태로진행되었다는점이구별된다. 278) 이하에서는한일양국의하급심법원의판단중특허청구항분석 182

202 ( 유무효판단 ) 이나사실관계와같은부분을제외한금지청구및손해배상청구 와관련된주요쟁점에대한판단을비교분석해보도록한다. 가. 금지청구관련쟁점판단 (1) FRAND 확약에따른표준특허권자의의무인정 ( 권리제한근거 ) 일본의 1심가처분신청에서동경지방재판소는표준특허권자인삼성은 FRAND 조건으로의라이선스계약의체결을위하여중요한정보를애플에제공하고성실히교섭해야하는신의성실의원칙상의무를부담한다고전제하면서 279) 삼성의애플에대한라이선스제안이 FRAND 조건에따른것인지아닌지를판단하는데필요한정보를삼성이제시하지않았고애플의제안에대하여대안을제시하지않았으므로그러한의무를위반하였다고보았다. 280) 이러한의무를도출하는데계약준비단계에들어갔기때문에신의성실의원칙상의무를진다고판단 281) 하였고, FRAND 확약의계약적구속력을전제하지는않았다. 한편일본의 2심즉시항고에대하여지적재산고등재판소는표준특허권제한여부를판단함에있어 FRAND 조건의라이선스받을의사를갖는자 (willing licensee) 에대해 FRAND 확약한특허권에기초하는금지청구권행사는허락되지않으며, FRAND 조건의라이선스를받을의사가없는자 (unwilling licensee) 는 FRAND 확약을신뢰하여표준을따른것이아니므로이러한자에게까지금지청구권을제한하는것은아니라고판단하였다. 282) 2심의판단은 FRAND 확약에따른표준특허권자의의무부과의관점이아니라특허법의목적과표 278) 표준특허권자인삼성이사실상 금지청구 에해당하는가처분신청을하자애플이보다적극적으로삼성에대한손해배상채무없음까지주장하는소를제기한것은원피고만바뀐사실상 손해배상청구 에해당한다고볼수있다. 279) 주 178 각결정문, ) 위각결정문, ) 위각결정문, ) 주 186 결정문, willing licensee 개념은현재미국과 EU 경쟁당국에서표준특허권자의금지청구를제한하는접근방식으로이용되는개념인데, 일본의 2심판단에그러한경쟁법적규제기준이큰영향을준것으로평가된다. 183

203 준특허에있어서 FRAND 확약에대한제3자의신뢰보호차원에서특허권이제한될수있다는다분히규제적인관점에서표준특허에기한권리행사의제한법리를도출하고자한것이다. 다만이러한규제적관점에의하여특허법에의한특허권남용항변이나독점규제법위반의항변여부까지설시하지는않았으며특허법의목적에의한금지청구제한과 FRAND 확약에대한신뢰의보호를들면서결국민법상권리남용금지의법리에의거하여판단하였다. 한국의 1심서울중앙지방법원은 FRAND 선언을한이후에는표준특허실시를요구하는자와성실하게협상하여야할의무를부담한다고할것이고, 이러한의무는상대방이명시적, 묵시적으로협상거절내지포기의의사표시를하기전까지는라이선스계약대상인당해표준특허에기하여침해금지청구권을행사하지아니할의무도포함한다고보았다. 283) 나아가애플이원고에대하여표준특허에대한실시료율과관련한성실한협상을하였는지여부를판단하여표준특허권자뿐만아니라잠재적실시권자도성실하게협상하여야할의무를부담한다고전제하였으나이에대한근거설시는이루어지지않았다. 284) 이부분은일본과유사하게표준특허권자와잠재적실시권자의의무를도출하는데주로신의칙에의지하고있는것으로보이며 FRAND 확약의계약적구속력을전제하지않은것으로보인다. (2) 권리남용의근거조항 일본의 1심가처분신청에서동경지방재판소는삼성이신의성실의원칙상의무를다하지않아본건특허권에관하여금지청구권을행사하는것이민법상권리남용 ( 일본민법제1조제3항 ) 에해당한다고보았고, 285) 2심지적재산고등재판소역시 FRAND 확약을한특허권에기초하는금지청구권의행사는특허권자가 FRAND 확약을하였고상대방이 FRAND조건의라이선스를받을의사가있는자임을주장ㆍ입증한다면이는민법제1조제3항권리남용에해당하여허용되지않는다고판단 286) 하여공통적으로민법상권리남용의금지조항에 283) 주 234 판결문, ) 위판결문, ) 주 178 각결정문, ) 주 186 각결정문,

204 의거하여판단을하였다. 한국의 1심서울중앙지방법원은 FRAND 확약의준거법인프랑스법상금반언원칙이절차적인부분뿐만아니라실체적인부분에까지일반적으로적용될수있는것인가에관하여는논란이있으나, 가사프랑스법상금반원원칙이실체적인부분에까지적용될수있다고하더라도, FRAND 선언을향후표준특허침해에관한금지청구권을포기한다는의사표시라고보기는어려우므로, 특허침해자에대한금지청구가곧바로금반언원칙위반이라고볼수없다고보았다. 287) 그밖에민법상권리남용, 특허권남용에더하여공정거래법위반 ( 권리남용 ) 의항변까지구체적으로판단하여일본의경우보다다양한남용항변의인정여부를판단한점은긍정적으로볼수있다. 다만, 기존대법원판결취지에따라민법상권리남용 ( 협의의권리남용 ) 은주관적요건이필요하다고보았고, 288) 한편특허법상권리남용을판단함에있어는주관적요건이필요한것은아니라고보았으나그기준에있어서상대방에대한특허권의행사가특허제도의목적이나기능을일탈하여공정한경쟁질서와거래질서를어지럽히고수요자또는상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배되는등법적으로보호받을만한가치가없다고인정되는경우와같이매우포괄적인기준을설시하고있다. 289) 나. 손해배상관련법리및쟁점판단 (1) FRAND 확약에근거한표준특허라이선스계약의성부 일본에서의채무부존재확인소송 1심동경지방재판소 290) 와 2심지적재산고등재판소 291) 는공히 FRAND 확약이라이선스계약의청약이라고인정할수없다고보면서삼성과 ETSI사이에서애플을비롯한제3의수익자와라이선스계약을체결하는것이약속되어있었다고인정할수도없다고보아 FRAND 확 287) 주 234 판결문, ) 위판결문, ) 위판결문, ) 주 199 판결문, ) 주 205 판결문,

205 약에의하여표준특허권자와제3자간에라이선스계약이성립하는것은아니라고판단하였다. 특히 2심지적재산고등재판소는 FRAND 확약에기초하여프랑스법상삼성이애플과의관계에서구속력있는계약을체결해야하는의무를지고, 삼성이이의무를위반했다면그에대한별도의손해배상의무등을부담하는일이있을수있다하더라도, 292) 본건 FRAND 확약이라이선스계약의신청에해당하지않고제3자를위해하는계약도성립하지않는이상본건 FRAND 확약의효과로서특허권침해에따른손해배상청구권의행사가허용되지않는다고판단할수는없다고보았다. 한국의 1심서울중앙지방법원 293) 역시 FRAND 선언의문언내용과의미등에비추어보면, 표준특허에대한실시료조건에대한구체적인정함이없는원고의 FRAND 선언만으로라이선스계약에관한청약의의사표시를한것이라고단정할수없으며, 원고의표준선언특허에대한 FRAND 선언이후일방적으로표준특허를실시하는행위만으로는청약자의의사와주관적으로합치되는승낙의의사가있었다고할수도없어이를라이선스계약의청약에대한승낙이라고볼수없다고판단하였다. 294) 제3자를위한계약성립여부와관련하여 ETSI와같은표준화기구는시장에참여하는사업자가아니라기술시장에서의표준확립을위한사적질서조성기구에해당하여제3자를위한계약의요약자라고할수도없으며, 원고의이사건표준특허에대한 FRAND 선언과피고의일방적인위표준특허의실시에의하여라이선스계약이성립하였다고할수없다고보았다. 295) (2) 권리남용의근거조항 일본의 1 심동경지방재판소는가처분결정 ( 금지청구 ) 과동일한이유와근거로 삼성이신의성실원칙상의의무를다하지않아본건특허권에의거한손해배 292) 위판결문, ) 이부분은손해배상청구및금지청구의제한에관한공통쟁점이라고할것이나. 일본의채무부존재확인판결의내용과비교하기위해편의상손해배상청구부분에서그판시내용을설명하였다. 294) 주 234 판결문, ) 위판결문,

206 상청구권을행사하는것은일본민법제1조제3항의권리남용에해당하여인정할수없다고보았다. 296) 한편 2심지적재산고등재판소는 FRAND 조건범위내의손해배상청구는원칙적으로가능하나특단의사정 297) 이있는경우예외적으로제한될수있다고보았고, FRAND 조건의범위밖의손해배상청구는권리남용에해당하여원칙적으로불가능하나예외적인경우 298) 일반적인손해배상청구도가능하다고보고있다. 299) 한국의 1심서울중앙지방법원은손해배상청구에관한남용판단은별도로이루어지지않았다. (3) 손해액의산정 일본의채무부존재확인소송에서 1심동경지방재판소는손해액에판단이구체적으로이루어지지않았으나, 2심지적재산고등재판소는 FRAND 조건범위내의손해배상청구는원칙적으로가능하다고보면서 FRAND 조건에따른실시료가얼마가되는지를검토하였다. 구체적으로침해특허가본건제품의매출합계에대한기여비율은 UMTS 표준을준수하고있는지의기여부분비율에누적로열티상한비율 (5%) 을곱하고여기에필수적이라고인정되는표준특허의수로나누어합리적인실시료의범위내에있다고인정한손해액 (9,955,854엔) 을산정하였다. 300) 한국의 1심서울중앙지방법원은 FRAND 확약에의하여손해배상이제한되는지에대한판단은이루어지지않았으며, 원고의주장과입증에근거하여특허법제128조제2항에의하여피고는피고제품의판매를통해원고의이사건각특허를침해함으로써영업이익액상당의이익을얻었을것임이분명하 296) 주 199 판결문, ) 재판부는특단의사정으로표준특허권자가표준화기구 IPR정책에의한적시공개의무위반이있었는지, FRAND 확약에따라신의칙에근거한성실교섭의무위반이있었는지, 이사건내지별건가처분신청 ( 금지청구 ) 내지독점금지법의위반여부등을살핀바있다. 298) 그러한예외적인상황으로 FRAND 조건의라이선스계약을체결할의사를갖지않는자 (unwilling licensee) 임을들고있으나, 이사건에서애플은이에해당하지않아예외적상황이아니라고보았다. 299) 주 205 판결문, ) 위판결문,

207 고, 이러한영업이익액은특허법제128조제2항에따라원고의손해로추정된다고보아피고는원고에게특허침해로인한손해배상으로서위각영업이익액의합계액상당을지급할의무가있다고판시하면서원고의손해액의일부청구 (40,000,000원) 를인용하였다. 301) 제 4 절각국의사례가우리에게주는시사점 표준특허에근거한특허권자의권리행사에관하여근본적으로상이한관점에서접근이가능한데, FRAND 확약에근거하여라이선스당사자의교섭과계약체결을통하여상충하는이익을조정하여야한다는계약적접근방식과 FRAND 확약에근거하여발생한제3자의합법적기대를규제를통해보호하고표준특허권행사를규율하여야한다는규제적접근방식이그것이다. 후자와같은규제적관점은경쟁법과같은공적규제에국한되지않고특허침해소송에서의각종주장과항변의인정과같은사법적규율까지포함한다. 계약적접근의대표적인사례로미국연방지방법원에다투어진일련의계약위반소송을들수있고, 규제적관점의대표적사례는유럽사법재판소 (CJEU) 가화웨이대 ZTE 사건에대한경쟁법위반의항변판단과관련된선결판단을들수있다. 1. FRAND 확약의계약법적효력에관한검토필요 일련의계약위반소송에서미국의하급심들은 FRAND 확약에근거하여제3 자를위한계약이체결되었고이에적어도표준특허권자가잠재적실시권자와 FRAND조건에의한라이선스를허여할계약상의무를부담한다고보고있다. 한편일련의 ITC사건에서표준특허권의행사를제한할수있는고려요소로 1 표준화기구의 IPR 정책의내용, 2 FRAND 확약의효력, 3 FRAND 확약에따라당사자가성실히교섭을하였는지여부를들고있다. 이러한고려요소들은 FRAND확약에관한계약법적접근과밀접한관련을가진사항들로우리 301) 주 234 판결문,

208 실무에서도 FRAND 확약의계약법적효력에관한신중한검토가이루어질필 요가있다. 2. 표준특허침해소송에있어권리남용항변의중요성 미국의경우특허침해소송에서금지청구를인용하기위한 ebay 판결의네가지요건을입증하여야할부담이있음은이미살펴본바와같고, 그러한형평법적고려가적용되지않는 ITC절차에서표준특허권자의배제명령신청에대하여묵시의라이선스 (implied license) 항변, 금반언 (estoppel) 및부정한행위 (unclean hands) 항변등이표준실시기업에의하여주장된바있다. 이중금반언 (estoppel) 및부정한행위 (unclean hands) 항변은미국의특허권남용법리의근거와뿌리를같이하는것이다. 독일의경우미국처럼특허권남용법리가발달하지않았지만특허침해소송에있어경쟁법위반항변이가능하다고보고있다. 반면특허권남용법리나경쟁법위반의항변의활용에비교적소극적인일본과네덜란드의하급심법원은삼성과애플간표준특허분쟁에있어서민법상권리남용금지의법리에의거하여표준특허권자의권리행사를제한할수있다고보고있다. 각국법원에서표준특허권자의소송상권리행사의제한근거가될수있는민법상권리남용, 특허권남용, 경쟁법위반의항변의중요성이부가되고있으며, 우리실무에있어서도제반권리남용의내용을검토하여표준특허분쟁해결에필요한남용법리의재구성을시도할시점에있다. 3. 표준특허침해소송에있어손해배상의역할재조명 현재까지각국의분쟁에대한법원의판단을종합하면표준특허침해소송에있어서금지청구의경우표준설정제도, FRAND 확약의취지, 이러한확약을신뢰한제3자의이익등을고려하여표준특허권자의금지청구를제한하는것을원칙에가깝도록운용하고있으며, 특별한사유가있는경우에만표준특허권자의금지청구가예외적으로가능하다고접근하고있다. 다만, FRAND 확약을금지청구원의포기로보려했었던초기의주장은각국법원에서받아들여지지않고있다. 이에따라현재의흐름은표준특허의경우 FRAND확약의취지 189

209 에부합하게금지청구가아닌손해배상을통하여당사자간이익조정의문제로규율되어야한다는방향으로귀결되고있다. 이는표준특허권자가표준화기구에제출한 FRAND 확약의취지가제3자에게보편적인실시를하겠다는약속인만큼표준특허권자의금지소송은 FRAND 확약과상충되는면이강하나손해배상소송은 FRAND 확약자체가제3자에대한보편적실시에따른합리적수준의보상을전제로하고있어과거또는장래의권원없는실시에대해손해배상이기본적으로가능해야한다는점에서차이가있다. 특히손해배상의경우손해액의산정, 배상액의가중ㆍ감경등을통하여표준특허실시를둘러싼당사자의이해관계를조정하는기능이강조되고있는추세이다. 190

210 제 4 장 FRAND 확약의계약법적효력 표준특허에기한특허침해소송에서 FRAND 확약의효력은특허법자체의문제라기보다 FRAND 확약의해석문제로서, 계약으로서 FRAND 확약의구체적의미를정하고그에따라당사자에게법적지위를부여하는문제이다. 이러한계약법적검토를진행하기에앞서 FRAND 확약이합의의성립이라는계약구조에부합하는지를살펴볼필요가있다. 이를위해 FRAND 확약을제출하는절차ㆍ방식ㆍ내용을살펴보고, 그러한내용을정한표준화기구의 IPR정책의효력도함께따져볼필요가있다. 또한 IPR정책이나그에근거한 FRAND 확약에적용되는준거법이무엇인지에따라당사자의법률관계도영향을받으므로이를선결적으로검토한다. 제 1 절 FRAND 확약의검토에필요한전제사항 Ⅰ. FRAND 확약관련절차및내용 1. FRAND 확약의제출절차 표준규격의선정절차 1) 가진행되는과정에서해당분야의전문가로구성된 워킹그룹이준비단계에서표준규격 ( 안 ) 에해당하는초안 (Draft) 을작성하여이 1) ISO/IEC 지침서제1부참조. 일반적인국제표준개발절차는통상예비단계 (Preliminary Work Hem) 제안단계 (New Work Item Proposal) 준비단계 (Working Draft) 위원회심의단계 투표단계 (Committee Draft for Vote) 최종승인단계 (Final Draft International Standard) 출판단계 (International Standard) 등을거친다. 참고로 ETSI의경우표준개발절차 (Standard Making Process) 에의해표준및발간물을발간하고있으며, 신규표준화영역에대해승인을얻는단계인착수단계 (Inception), 표준화과업 (work item) 을채택하는단계인구상단계 (Conception), 초안을작성하는초안단계 (Drafting), 승인및투표등의절차를거쳐표준으로채택하는채택단계 (Adoption) 로구성되어있다. 191

211 러한초안이채택되면표준규격 ( 안 ) 에포함되는특허 ( 출원중인특허포함 ) 를공개한참여사업자는해당표준화기구 IPR정책의내용에따라 FRAND 확약을제출하여야한다. 이후위원회의심의와회원사투표는특허권자가확약서를제출하는것을전제로계속진행되는데, 만일이러한확약을하지않은경우워킹그룹은해당특허를우회하는수정안을표준규격 ( 안 ) 으로변경하게된다. 이러한과정을거처최종적으로표준화기구의총회에서승인되면표준규격은출판되어표준의효력을가지게된다. 2) 2. FRAND 확약의내용과방식 대부분의표준화기구는 IPR 정책에서표준규격에포함되는특허실시조건을개략적으로정하고있는데, 참여회원에대하여무료로실시할의무를부과하는 W3C(World Wide Web Consortium) 와같은단체도있으나, 표준특허의사용에대하여무상또는유상을선택하되, 유상의경우아래표와같이공정하며합리적이고비차별적인조건 (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 으로실시할의무를부과하는단체가대부분이다. 3) < 표 5> 주요표준화기구의확약내용및방식등 표준화기구 ITU-T ITU-R ISO IEC 확약의내용확약의방식 - 무료라이선스 - 범세계적, 합리적이고비차별적인조건 (RAND) 특허설명및라이선싱선언서 (Patent Statement and Licensing Declaration Form) 확약미제출및라이선스거절의경우 선언서 미제출시 표준화 중단 ANSI - 불공정한차별없는합리적조건으로라이선스허여 확약서 (Assurance written in or - 확약서미제출시 : ANS ( 미국국가표준 ) 승인유보 - 사용허락거절시 : ANS 철 2) 주요표준화기구 (ETSI, ANSI, IEEE, TTA 등 ) 의 FRAND 확약을포함한특허정책 (Patent Policy) 내용은제2장제2절 Ⅱ. 참조. 3) 그밖의표준화기구의특허정책의내용은 SEP Inside, VOL.09(2016.3), 참조. 192

212 ETSI IEEE TTA - 대가없이그리고불공정한차별없는합리적조건으로라이선스허여 IPR - 공정하고합리적이고비차별적인조건 (FRAND) 으로실시허여 - 일반적권리행사의포기 - 누구에게나전세계적으로불공정한차별없이무료또는합리적인요율 (reasonable rate) 로라이선스실시 - 지식재산권을대가없이비차별적으로실시 - 지식재산권을합리적조건하에비차별적으로실시 electronic form) 회 라이성싱선언서 (IPR Licensing Declaration Form) 확약서 (LOA, Letters of Assurance) 지식재산권의취급에관한확약서 1. 표준기술규격채택전 - 대안기술있는경우 : 대안반영 - 대안기술없는경우 : 표준화중단 2. 표준기술규격채택후 - 관련특허권자에게라이선스허여요구 - 라이선스요구거절또는 3 개월내답변이없는경우에는해당표준기술규격불승인처리 - 당사자간협의와소송및중재를통한해결원칙 - 모든표준을검토대상으로하는정기적인표준수정시이를고려 - 지식재산권의내용이포함되지않는표준화과제를제안하거나표준초안을수정하도록요청 - 표준화과제가제안되지않거나표준초안이수정되지않은경우에는표준화추진을중단 구체적인확약서상문구를살펴보면, ITU/ISO/IEC 의경우선언서에서 불특 정다수의실시를원하는자에대하여세계적으로비차별적이고합리적인조 건으로라이선스를부여할준비가되어있다 는표현을사용하고있다. 4) ETSI 4) 부록 2. Patent Statement and Licensing Declaration Form 참조. The Patent Holder is prepared to grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and on reasonable terms and conditions to make, use and sell implementations of the above document. 193

213 의경우선언서에 ETSI IPR 정책에정한바와같이취소불가능한실시를제공할준비가되어있다 고기재되어있다. 5) 한편 IEEE의경우현재 RAND 조건으로라이선스가가능하다는것뿐만아니라표준특허에기한소송을제기하지않는것까지선택할수있도록되어있다. 6) 한국의 TTA는라이선스조건으로 가. 지식재산권을대가없이비차별적으로실시, 나. 지식재산권을합리적조건하에비차별적으로실시, 다. 지식재산권실시허락을거절 중에하나를선택하도록기재되어있다. 7) 이를종합하면 FRAND 확약을해석하거나그효력을검토함에있어확약서상개별문구와표현이기본이되지만이러한 FRAND 확약서를제출할의무와개략적인라이선스조건을정한표준화기구의 IPR정책의내용까지함께고려할필요가있다. 3. FRAND 확약과 IPR 정책의상호관련성 FRAND 확약의효력을검토하기에앞서표준특허권자가확약을제출하여야하는근거이자라이선스조건을규정한표준화기구의 IPR정책의효력을살펴본다. 주요표준화기구에서특허정책 (patent policy) 으로도불리며내용에따라공개준칙 (disclosure policy), 라이선스준칙 (licensing policy) 등으로구성된표준화기구의내부준칙이회원인표준특허권자에게어떻게효력을미치는지살펴본다. 표준화기구의 IPR 정책에관한현황연구에의하면통상적으로표준화기구가입신청서 8) 등을통하여회원이되는경우그신청서에내부준칙에구속된다 5) 부록 5. IPR Licensing Declaration Form 참조. the Declarant hereby irrevocably declares that (1) it and its AFFILIATES are prepared to grant irrevocable licenses under its/their IPR(s) on terms and conditions which are in accordance with Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy, ( 중략 ) 6) 부록 4. LETTER OF ASSURANCE FOR ESSENTIAL PATENT CLAIMS 참조. b. The Submitter will grant a license for Essential Patent Claims under Reasonable Rates to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis with reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination to make, have made, use, sell, offer to sell, import any Compliant Implementation ( 중략 ) c. The Submitter without conditions will not enforce any present or future Essential Patent Claims against any person or entity making, having made, using, selling, offering to sell, importing any Compliant Implementation ( 중략 ) 7) 부록 6. 지식재산권의취급에관한확약서참조. 194

214 는규정을두거나그러한가입신청이없더라도회원에게당연히효력이미친다는내부준칙 9) 에의하여구속력을가진다. 10) 다만, 최근에표준특허분쟁이늘면서정보통신분야의주요표준화기구들은 FRAND 확약제출에있어회원내지참여회원이아닌단순히특정표준에참여하는사업자에대해서도별도의확약서를작성하여제출하도록의무화하고있다. 11) 나아가파산이나영업양도 FRAND 확약에의한구속력의승계와관련하여관계회사가표준특허를취득하여이를행사하는문제가불거지면서그승계인은물론자회사까지도위와같은내부준칙에구속된다고규정하는표준화기구가늘고있는상태이다. 12) 우리나라의표준화기구인한국정보통신기술협회 (TTA) 의특허정책 (Patent Policy) 에해당하는 정보통신표준화관련지식재산권취급요령 ( 이하 지식재산권취급요령 ) 은 정보통신표준화운영규정 ( 이하 운영규정 ) 제36조 13) 에의거하고있다. 한편운영규정은한국정보통신기술협회법인정관제26조에근거하여제정된내부규정 (Bylaw) 이다. TTA의지식재산권의취급에관한세부사항을표준총회의의결을거쳐정하도록한것은 TTA가협회를구성하고있는회원의총의에의해단체의내부규정을정하는사단 ( 社團 ) 과유사한속성이있다고판단된다. 결국협회의정관에근거를두고있는운영규정, 지식재산권취급요령은기본적으로단체의유지와운영에필요한내부규정 (Bylaw) 의성질을가지며이러한내부준칙은원칙적으로단체에가입한회원에한하여구속력을가지는것이다. 그리하여표준화기구의특허정책의내용을이루는라이선스준 8) 가령 OASIS의경우 Membership Application and Agreement( 원문은 < pen.org/join/membership-agreement.pdf 최종방문 > 참조 ). 9) 가령 ETSI의절차규칙 (Rules of Procedure) 과같은 Bylaw와이에따른각종 Policy를들수있다. 10) Rudi Bekkers & Andrew Updegrove, A study of IPR policies and practices of a representative group of Standards Setting Organizations worldwide, National Academies of Science (2012), ) Rudi Bekkers & Andrew Updegrove, 위보고서, ) Rudi Bekkers & Andrew Updegrove. 위보고서, ) 제36조 ( 지식재산권취급 ) 1 회장은제안된표준화과제의내용에지식재산권이포함된것으로확인된경우지식재산권문제를처리하여야한다. 2 회장은제1항에의한지식재산권의취급에관한세부사항을표준총회의의결을거쳐별도로정하여시행할수있다. 195

215 칙 (licensing policy) 은표준제정과이용에관여하는회원에대하여구속력을가지게된다. 다만, 그러한구속력은다양한방식으로해당표준화기구에이해관계를가지는자에게확장될수있는데, 이는 FRAND확약의효력검토에있어서표준화기구의구성원인회원과비회원인제3자를구별하여취급할필요가있다는점을시사한다. Ⅱ. FRAND 확약과관련되는준거법 ITC 산업분야에서하나의표준기술에대해수많은특허가집적되어있는결과국제적인표준기술과관련하여다수의특허권자와실시자가존재하여동시에동일ㆍ유사한특허의실시내지침해여부를두고여러국가에서국제적인분쟁이발생할가능성이크다. 표준특허권에대항하는수단으로계약법리에의거하는경우국제사법 (conflict of law) 의문제가개입될여지가많다. 14) 이러한경우 FRAND 확약에대한법적해석이각국법원에맡겨져법정지에따라판단의근거가달라질수있다. 따라서 FRAND 확약의계약법적효력을검토함에있어우선전제가되는 FRAND 확약자체에관한준거법, 계약협상내지라이선스계약과관련된준거법, 특허침해소송의준거법등을살펴보도록한다. 1. FRAND 확약의해석에관한준거법 FRAND 확약의법적효력과관련하여먼저 FRAND 확약그자체에적용되는준거법을검토할필요가있다. 표준화기구의 IPR 정책에따라표준절차에서참여자가표준화기구에 FRAND 확약을제출하는것은표준화기관과참여자간에일응계약이성립한것으로볼수있어그효력에관하여표준화기구의내부준칙에준거법조항이있는경우그에따르게되며, 이러한정함이없는경우에는다투어지는당해사건의법정지국의국제사법에따라 FRAND 확약에관한준거법이판단된다. 14) 박준석, 표준특허의제문제, 서울대학교법학제 54 권제 4 호 ( ),

216 국내에서진행된삼성과애플간의특허침해소송에서 FRAND 확약의준거법에관한판단이이루어진바있다. 1심서울중앙지방법원 15) 은 FRAND 확약의준거법이 ETSI의 IPR 정책에따라프랑스법으로지정되어있어 FRAND 확약의해석에프랑스법을적용하였다. 한편일본의애플과삼성간의채무부존재확인소송에서도 FRAND 확약의효력이문제되었는데, 2심지적재산고등재판소 16) 는당해사건이일본법인인애플재팬과한국법인인삼성전자와의국제적소송인관계로 FRAND 확약의준거법 ( 프랑스법 ) 뿐만아니라당해특허침해소송의준거법 ( 일본법 ) 17) 을별도로검토한바있다. 미국에서삼성과애플의 1 차소송을심리한캘리포니아북부연방지방법원에서는삼성전자가캘리포니아법률을준거법으로할것을주장했으나, 법원은 ETSI의 IPR 정책제12조가그적용법을프랑스법으로하고있는점등을들어준거법을프랑스법으로정한바있다. 18) 2. 표준특허라이선스계약에관한준거법 FRAND 확약을구속력있는청약내지제 3 자를위한라이선스계약으로이 해하는관점에서는 FRAND 확약의준거법이표준특허라이선스계약에그대 15) 서울중앙지방법원 선고 2011가합39552 판결. 16) 知的財産高等裁判所 2014( 平成 26) 년 5월 16일平成 25 年 ( ネ ) 策 号. 17) 우리나라에서진행된삼성과애플의사건은삼성전자와애플코리아가모두국내법인이므로당해침해소송에서선결문제가된삼성의 FRAND 선언의준거법만판단한것으로보인다. 참고로한국국제사법학회가 2010년 3월 26일승인한우리나라의 국제지적재산소송원칙 에의하면등록지적재산권의준거법은등록국법으로, 비등록지적재산권의준거법은보호국법으로함을원칙으로하였다 ( 국제지적재산소송원칙제19 조 ). 한편국제지적재산소송원칙에서는특정할수없거나특정하기어려운다수국가에서지적재산침해가발생한경우그침해에대해서뿐만아니라그에부수하여함께문제된지적재산권의성립ㆍ유효성, 권리의내용, 소멸, 양도가능성등에대해서도침해전체에대하여가장밀접한관련을가지는국가의법을준거법으로하도록규정하고있다 ( 국제지적재산소송원칙제21조및제22조 ). 자세한내용은이규호, 국제지적재산소송원칙의개요와활용방안에대한연구, 지식재산연구제9권제1호 ( ), 119 이하참조. 18) Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd., 2012WL , 10-11(N.D.Cal., May 14, 2012). 현재사용되고있는 ETSI IPR Licensing Declaration forms( 부록 5.) 에도프랑스법을준거법으로한다는문구가포함되어있다. 197

217 로적용된다고볼것이나, 표준화기구에제출한 FRAND 확약과당사자간교섭을거처체결되는라이선스계약을구별하는관점에서는 FRAND 확약의준거법과표준특허라이선스계약의준거법을달리볼수있다. 특히전세계적으로통용되는표준특허의경우복수의국가 ( 지역 ) 에서특허실시에필요한라이선스계약이체결될것인데, 만일표준화기구등이미리정한 FRAND 확약의준거법이복수의국가와지역에서체결되는라이선스계약의준거법이된다면이는거래실제에부응하지않을뿐만아니라라이선스협상과정에서별도로준거법을정하고자의도하는당사자의의사와도다르기때문이다. 계약에관한준거법은당사자의명시적내지묵시적합의로선택한법에의하는것이원칙이고, 19) 당사자가이러한준거법을선택하지아니한경우그계약과가장밀접한관련이있는국가의법을준거법으로하는것이대체적이다. 20) 표준특허의경우별도의다른합의가없는이상특허의실시를허락하는라이센서 ( 특허권자 ) 의상거소 ( 법인내지단체의경우주된사무소 ) 내지영업소가존재하는국가의법 21) 이라이선스계약의준거법이될수있다. 가령표준특허권자인삼성과실시를원하는애플간의라이선스계약에관하여삼성의상거소 ( 법인의주된사무소 ) 와영업소는대한민국에있으므로다른합의가없다 19) 국제사법제25조제1항. 석광현교수는지적재산권이용계약예컨대라이선스계약의준거법은섭외사법제25조이하에정한 계약의준거법 에의한다고보고있으며, 다만제26조에따라준거법을결정하는데어려운문제가있다고해설하고있다 ( 석광현, 국제사법해설, 박영사, 2013, 282). 20) 국제사법제26조 ( 준거법결정시의객관적연결 ) 1 당사자가준거법을선택하지아니한경우에계약은그계약과가장밀접한관련이있는국가의법에의한다. 2당사자가계약에따라다음각호중어느하나에해당하는이행을행하여야하는경우에는계약체결당시그의상거소가있는국가의법 ( 당사자가법인또는단체인경우에는주된사무소가있는국가의법 ) 이가장밀접한관련이있는것으로추정한다. 다만, 계약이당사자의직업또는영업활동으로체결된경우에는당사자의영업소가있는국가의법이가장밀접한관련이있는것으로추정한다. 1. 양도계약의경우에는양도인의이행 2. 이용계약의경우에는물건또는권리를이용하도록하는당사자의이행 3. 위임ㆍ도급계약및이와유사한용역제공계약의경우에는용역의이행 3부동산에대한권리를대상으로하는계약의경우에는부동산이소재하는국가의법이가장밀접한관련이있는것으로추정한다. 21) 통상개별국가별로특허실시를포함한상품과용역의제조유통판매를담당하는법인또는대리점이존재하므로법인의상거소나대리점의영업소가있는국가의법이객관적연결에의한계약의준거법이될수있을것이다. 198

218 면라이선스계약에관하여한국법이준거법이될수있다. 3. 표준특허침해소송과관련된준거법 우리국제사법은지식재산권의보호는 침해지법 에의하고있다. 22) 따라서, 지식재산권의침해여부와구제조치에관한준거법은침해지법에의하여야할것이다. 나아가지식재산권자체의경우침해지법을준거법으로할것인지, 일정한경우본원국법 ( 특허의경우등록국법 ) 에의할것인지에관하여논란이있다. 이에대하여국제사법제24조는지식재산권전반 ( 정확히는지식재산권의자체와침해 ) 에관하여보호국법주의를선언한것이고다만기술적으로보호국법주의를표시하는적절한문언에관한합의가이루어지지않아서보호국법주의를명시하지못한것이라는해석이유력하다. 23) 국제사법제24조에의하여지식재산권의침해에대해서는통상불법행위의경우불법행위지법이적용되는것과달리침해지법이준거법이된다. 24) 일부하급심판례에서지식재산권의침해를구제수단에따라금지청구와손해배상청구를구분하여전자의경우지식재산권법의준거법을, 후자의경우불법행위의준거법을각각적용하기도하였으나, 25) 현재는양자를통일적으로연결하는제24조의취지에따라침해지법을준거법으로적용하고있다. 26) 제 2 절 FRAND 확약의계약법적효력 FRAND 확약에의한표준특허라이선스계약의성립과관련하여 FRAND 확 약자체를단순한 청약의유인 으로볼것인지, 구속력있는 청약 으로볼수 22) 국제사법제24조 ( 지식재산권의보호 ) 지식재산권의보호는그침해지법에의한다. 23) 석광현 ( 주 19), ) 지식재산권법의속지주의에비추어행위지와결과발생지가원칙적으로동일할것이므로그범위내에서는차이가없을것이다. 25) 서울중앙지방법원 선고 2007가합53682 판결. 26) 대법원 선고 2003다62910 판결 ; 서울중앙지방법원 선고 2007가합43936 판결등. 199

219 있는지살펴본다. FRAND 확약이표준화기구에대한표준특허권자의선언서내지확약서제출의형태로이루어진다는점에서표준화기구와표준특허권자간에체결된 제3자를위한계약 으로해석될수있는지도검토한다. 만일 FRAND 확약을라이선스계약의성립에필요한청약으로보거나제3자를위한라이선스계약으로볼수있다면실시자 ( 제3자 ) 의승낙내지수익의사가있다면표준특허실시의근거가되는라이선스계약이존재하므로특허침해주장은인정되지않게된다. Ⅰ. 다양한견해의존재 1. 청약의유인으로보는견해 일반적으로 FRAND 선언에는 FRAND 조건으로비배타적인실시권을부여할것을확약한다는내용정도만포함되어있을뿐, 실시허락의상대방이나실시조건등이구체적으로특정되어있지않으므로, FRAND 선언자체를개별적인라이선스계약성립에필요한청약으로보기어려워 FRAND 조건에따른실시허락계약체결을위한청약의유인에해당한다는견해가있다. 27) 계약이성립하기위해서는대립하는수개의의사표시사이에객관적합치를요구하고, 그의사표시에나타나는사항의일치및계약의중요한점, 특히당사자가중대한의의를두고계약의성립요건으로할의사를표시한때에는이에관한의사의합치가있어야하므로 28) 이러한대법원의판시기준에비추어라이선스계약이성립했다고볼수없다는견해 29) 역시 FRAND 확약을청약의유인 27) 송재섭, 표준특허에근거한권리행사의한계, 저스티스통권제140호 (2014.2), 227; 송재섭변호사는 FRAND 선언은표준특허권자에게장차 FRAND 조건에따른실시허락계약체결을거부하지않아야할의무를부담시키는근거가될수있을뿐이고, 여기서더나아가침해금지청구권행사를포기하겠다는의사표시로해석하기는어렵다고보고있다. 28) 대법원 선고 2001다53059 판결. 29) 설민수, 표준특허의명암 ( 하 ), 저스티스통권제141호 (2014.4), 63; 설민수판사는미국의계약법이준거법이된다고해도 FRAND 확약만으로 SEP 특허권자와상대방사이에라이선스계약이체결되었다고보기는어렵다고보고있는데, 미국의계약법일반에서도집행이가능한유효한계약을구성하기위한청약이나승낙의의사표시 200

220 으로이해하는견해로분류할수있다. 독일만하임지방법원이 2012년 General Instrument 대마이크로소프트사건 30) 에서 FRAND 선언은모든제3자들과의관계에서구속력있는청약이아니라단지제3자들로하여금각자의실시조건을제시하도록요청하는의미만있을뿐이라고본것도 FRAND 선언을청약의유인으로이해한것이다. 다른독일의하급심판결들 31) 역시표준특허권자의 FRAND 선언이제3자가실시권허락의청약을하도록유인하는것에지나지않음을전제로하여 Orange Book Standard 판결의기준에따라잠재적실시권자인침해자가조건없는실시가가능한정도의청약을해야한다고판단하였는데이역시같은맥락으로이해할수있다. 2. 구속력있는청약으로보는견해 청약설내지직접계약설 32) 로도불리는이입장은 FRAND 확약을잠재적실시권자에대한공개적청약 (open offer) 으로보고실시자에의한표준특허실시를승낙으로보아표준특허권자와실시자간에실시허락계약이성립한다고보는것이다. 이는표준특허권자의특허침해소송에서이미실시자의실시행위에기하여특허권자와실시자간에라이선스계약이체결되어있으므로특허침해소송이기각되어야한다는주장으로미국, 일본, 한국등에서삼성의애플에대한 ETSI 표준특허침해주장에대하여애플측이이미유효한라이선스계약이존재한다고주장한근거논리였으나이러한주장을수용한법원은없었다. 33) 국제지적재산권보호협회 (AIPPI) 가 2014년발표한보고서는네덜란드와 는통상특정성을요구하는데 FRAND 확약은라이선스협상에나서겠다는기본원칙만을거시할뿐어떠한내용의구체성도없고, 구체적으로어떤행위를계약위반행위로볼지에관해서도구체적으로언급하지않고있기때문이라고한다. 30) LG Mannheim, , Az. 2 O 240/11; 만하임지방법원은 FRAND 선언자체가침해금지청구권의포기를포함하는것은아니므로표준특허권자의권리가손해배상청구권에제한되는것은아니라고보았다. 31) IPCom v. Nokia LG Mannheim, , Az. 7 O 100/10; IPCom v. Nokia LG Dusseldorf, , Az. 4b O 274/10. 32) 이에해당하는판례는확인되지않고있지만편의상청약설 ( 혹은직접계약설 ) 이라는분류는김지홍ㆍ이병주, 기술표준설정과 FRAND 확약, 그공정거래법적의미 2014년법ㆍ경제분석그룹 (LEG) 연구보고서 ( ),

221 이탈리아에서도청약설내지직접적계약설을배척하는내용의하급심판례가나왔다고한다. 34) 이하에서는미국, 일본, 한국에서진행된삼성과애플간의특허분쟁에서나온판시를각각살펴본다. 먼저, 미국캘리포니아북부연방지방법원 35) 은프랑스법에서는라이선스계약이성립하기위해서는청약과승낙의의사표시가합치되어야하는데일단 FRAND 확약은구체적실시료율, 실시기간, 실시지역범위가특정되지않아이를청약으로서의구체성을갖추지못한점, 삼성전자의 FRAND 확약만이존재하는가운데추정실시료기탁행위등별도행위를수반하지않는실시행위자체만으로승낙의의사표시로볼수없는점, 프랑스법에서는라이선스계약에서면계약을요구하는데그서면계약의요건이갖추어지지못한점등을근거로이를청약으로볼수없다고판단하였다. 36) 일본의지적재산고등재판소 37) 역시프랑스법에서는라이선스계약이성립하기위해서는적어도라이선스계약의청약과승낙이필요한데, 본건 FRAND 확약은프랑스법상라이선스계약의청약으로해석할수없다고하였다. 먼저본건 FRAND 확약은 취소불가능한라이선스를허락할용의가있다 (prepared to grant irrevocable licenses) 고할뿐 여기에라이선스를제공한다 (hereby do license) 내지 라이선스를확약한다 (commit to license) 등다른문언과비교해볼때잠정적으로선언자측에추가적인행위를전제로하는문언에불과하여문언상확정적인라이선스허락으로되어있지않다. 그리고프랑스법상라이선스계약의성립에는그대가가결정될필요가없다고하더라도, 본건 FRAND 확약에는라이선스계약의대가인로열티요율이구체적으로정해져있지않을뿐만아니라, 라이선스의지리적범위나계약기간등도정해져있지않아이에대한승낙으로계약이성립한다고볼경우에도계약의구속력이어느범위에서생기는것인지를알수있는단서가전혀포함되어 33) 설민수 ( 주 29), ) AIPPI, Availability of injunctive relief for FRAND-committed standard essential patents, SC Q222 Report(March 2014), ) Samsung Electronics Co. Ltd v. Apple Inc WL (N.D.Cal., May 14, 2012). 36) 위판결문, ) 知的財産高等裁判所 2014( 平成 26) 년 5월 16일平成 25 年 ( ネ ) 策 号 ( 미공간, 판결문은 < 참조 ). 202

222 있지않아이를라이선스계약의청약이라고한다면라이선스계약의내용을확정할수없다. 또한현재 ETSI의 IPR정책제정당시당초이용자에게 자동라이선스 를부여하는취지의규정이시도되었으나이에강한반대가있어그결과현재의 IPR 정책이채용되었다는경위를고려하면본건 FRAND 확약을라이선스계약의청약이라고해석할수는없다고판단하였다. 38) 우리의경우서울중앙지방법원 39) 은프랑스의민법에의하면, 계약이성립하려면청약자의 청약의의사표시 와낙약자의 낙약 ( 승낙 ) 의의사표시 가주관적, 객관적으로일치해야하는바, 청약의의사표시 는그의사표시에응하는승낙만있으면곧계약이성립될수있는구체적, 확정적인의사표시로서, 계약의내용을결정할수있을정도의본질적인요소가포함되고, 청약자의의사가충분히명확하고완전하게표명되어야하고, 라이선스계약은유상의쌍무계약이고, 실시료조건에대한합의는다른특별한사정이없는한라이선스계약의성립요건이라고할것이므로, 라이선스계약에대한청약의의사표시에해당하려면실시료등의구체적인조건이포함된의사표시여야한다고봄이상당하다고보았다. 40) 또한 ETSI 지적재산권정책이나지적재산권가이드에도구체적인실시료산정기준등이마련되어있지않고, 당사자상호간의협상에의하도록하고있으며, 아래에서살펴보는바와같이 FRAND 선언의문언내용과의미등에비추어보면, 표준특허에대한실시료조건에대한구체적인정함이없는원고의 FRAND 선언만으로라이선스계약에관한청약의의사표시를한것이라고단정할수없다고하면서, 41) 피고애플의실시행위를청약에대한승낙의의사표시로볼수있는가에대하여, 청약에대한승낙도어떠한형식이요구되지않고통지와같은명시적인의사표시외에도외부로표시되는적극적인행위나묵시적인의사표시로도가능하다고할것이지만, 라이선스계약이쌍무계약이므로승낙의의사표시도청약자또는그대리인에게행하여져야할것인바, 특허권자에게표준특허에대한실시권허여를 38) 위판결문, ) 서울중앙지방법원 선고 2011가합39552 판결 ( 미공간, 판결문은 < ile=2011가합39552.pdf> 참조 ). 40) 위판결문, ) 위판결문,

223 요구하거나 ETSI 지적재산권가이드 4.5조에서예시하는바와같은표준특허실시에관하여실시료지급에대비하여금전적인기탁하는등의행위를한바도없다면, 원고의표준선언특허에대한 FRAND 선언이후일방적으로표준특허를실시하는행위만으로는청약자의의사와주관적으로합치되는승낙의의사가있었다고할수도없어이를라이선스계약의청약에대한승낙이라고볼수없다고판단하였다. 42) 3. 제 3 자를위한계약 으로보는견해 표준제정과정에서표준화기구가표준특허권자들에게 FRAND 확약을요구하고, 표준특허권자들이표준화기구에게 FRAND 확약서를제출하는것은장래에이기술을이용할잠재적실시권자를수익자로하는 제3자를위한계약 을체결한것으로볼수있다는견해이다. 미국의경우제3자를위한계약법리에의하여 FRAND 확약에의해구속력있는계약이성립했다고이해하는견해가지배적인위치를차지하고있다. 43) 일련의미국하급심판례를두고표준특허권자의 FRAND 확약에기하여우리민법제539조에해당하는제3자를위한계약이성립한것으로소개하는문헌 44) 도있고, 미국의하급심판례에기초하여이러한법리를대륙법계국가 ( 독일, 프랑스 ) 의제3자를위한계약에도마찬가지로적용할여지가있다는견해 45) 도제기되고있다. 다만, 제3자를 42) 위판결문, ) FRAND 확약의이행을강제하기위한법적근거를계약법에서찾는대표적문헌으로 Doug Lichtman, Understanding the RAND Commitment, 47 Hous. L Rev (2010); Herbert J. Hovenkamp, Competition in Information Technologies: Standards-Essential Patents, Non-Practicing Entities and FRAND Bidding (Univ. of Iowa Legal Studies Research Paper, No.12-32, Nov. 2012); Mark A. Lemley & Carl Shapiro, A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents, 28 Berk. Tech. L.J (2013) 등. 44) 김지홍ㆍ이병주 ( 주 32), ) 자세한내용은이문지, 표준특허 FRAND 확약의계약법적효력, 경영법률제26권제1호 (2015), 독일법과프랑스법에서도미국연방지방법원 1심판결과같은해석이가능하다는견해로 Claudia Tapia, Industrial Property Right, Technical Standards and Licensing Practices (FRAND) in the Telecommunication Industry, Heymanns, 2010, 18-36, 39-40; Roger G. Brooks & Damien Geradin, Interpreting and Enforcing the Voluntary FRAND Commitment, Int J. IT Standards & Standardization Res. 9(1), 204

224 위한계약이성립된것으로볼수있다는문헌중에는성립된계약을 특허라이선스계약 이라고전제하여논의하는문헌 46) 도있고, 특허라이선스계약은아직성립되지않았지만 라이선스계약을체결하기위한예약 이성립된것으로논의하는문헌 47) 도있어이하에서는양자를별도의견해로구분하여살펴보도록한다. 가. 제 3 자를위한 ( 라이선스교섭을위한 ) 예약설 FRAND 확약에따른계약성립을인정한미국의하급심판결들은이미제3 장제1절 Ⅲ. 에서살펴보았고, 48) 이쟁점에대하여가장구체적인판단이나온마이크로소프트와모토로라간의계약위반소송에서제3자를위한계약과관련된설시부분은다음과같다. 로바트판사는 FRAND 확약을요구하는 IEEE나 ITU의특허정책은 FRAND 확약이없는경우그기술을표준에포함시키지않았던당시관행에기초해볼때 청약 에해당하고, 이에응답한모토로라의 FRAND 확약은그청약에대한 승낙 이며이를확약한기술만을표준에포함시키는관행이계약의약인 (consideration) 을구성하여 FRAND 확약에의하여 FRAND 조건에따라회원등제3자에게실시를해주겠다는모토로라와표준화기구 (IEEE, ITU) 사이의제3자를위한계약이성립한다고거듭확인하였다. 49) 로바트판사는표준화기구인 IEEE 및 ITU에행한 FRAND 확약에의하 2011, 21; Peter Camesasca et al., Injunctions for Standard-Essential Patents, 9 Journal of Competition Law & Economics 285 (2013), 295( 이문지, 위의논문, 각주 35 재인용 ). 46) 박영규, 삼성과애플의분쟁에대한경제적, 특허법적그리고경쟁법적고찰, 비교사법제19권제4호 ( ), ) 이문지 ( 주 45), 설민수판사도명확하지는않지만최근미국의 1심판례를 신의성실에따른협상의무를포함한계약의일종 으로소개하고있다 [ 설민수 ( 주 29), 63-64]. 48) 더거슬러올라가면 ESS Tech, Inc. v. PC-Tel, Inc., 1999 WL (N.D.Cal. 1999); Research In Motion Ltd. v. Motorola, Inc., 644 F.Supp.2d 788, 797 (N.D.Tex. 2008) 등이 FRAND 확약에의하여제3자를위한계약을인정한선례로보고있다 ( 설민수, 위의논문, 각주 114 재인용 ). 49) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 854 F.Supp.2d 993, 999 (W.D.Wash. 2012); Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 864 F.Supp.2d 1023, (W.D. Wash. 2012). 205

225 여 Motorola가부담하는계약의효력이표준화작업에참여한모든주체들에게미친다고전제한다음, Microsoft가 IEEE 및 ITU의표준화작업에참여한주체인이상 제3자를위한계약 의제3자에해당하는데문제가없다고보았다. 50) 이경우표준화기구 (IEEE, ITU) 의회원인마이크로소프트는위제3자를위한계약의수익자로서그계약위반을한모토로라를제소할수있으며 FRAND 확약에따른계약은수익자인제3자가라이선스를신청하고협상을제안할것을그유효조건으로하지않으며마이크로소프트가단지소송을제기하는것만으로는그계약을거부했다고볼수도없다고보았다. 51) 위사건에서모토로라의제안이 FRAND조건에위반되는것인지 ( 계약위반 ) 여부에대해마이크로소프트는적절한실시료계산의기초 (base) 는위특허들이구현된부품으로서최종제품을기준으로한모토로라의제안들은지나치게과도한실시료의요구로공정하고합리적인조건의제시를요구하는위 FRAND 확약에따른계약의위반이라고주장하였고, 반면에모토로라는 FRAND 확약은관련표준특허의복잡성이나정보의부족등에비추어 FRAND 조건에따른제안을해야할의무를부과하는것은아니고협상을통해계약조건을확정할의무만을부과한다고주장하였다. 이에대해로바트판사는표준특허권자가반드시 FRAND 확약에따른최종적계약조건을제시할필요는없지만이를표준특허권자의재량에맡길경우특허강탈 (patent hold-up) 과같은부당한이익수취의가능성을남기므로이때계약의일반원칙에따라신의성실에의해협상하고공정하게대할의무 (duty of good faith and fair dealing, 이하 성실교섭의무 ) 를준수해야한다고판시했다. 52) 위와같은미국하급심판례를제3자를위한계약설로소개하면서실시허락의구체적인조건은특허권자와실시자의합의에의해 ( 즉본계약으로 ) 추후정하되단지 FRAND 조건으로실시허락을구할권리를제3자에게부여한다는내용으로표준화기구와특허권자사이에약정 ( 말하자면예약 ) 이성립하였다고해석하는견해 53) 가있다. 이는특허권자와제3자사이에라이선스계약이성립했다고인정하는것은아니며, 결국실시허락의구체적인조건은특허권자 50) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 854 F.Supp.2d 993, 1003 (W.D.Wash. 2012). 51) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 864 F.Supp.2d 1023, (W.D. Wash. 2012). 52) 위판결문, ) 이문지 ( 주 45),

226 와실시자의협상에의하여정하여야하는데, 이러한합의가어려운경우계 약위반소송과정에서 FRAND 조건에부합하는실시료수준과범위등을법원 이판단하여분쟁을해결할수있다는것이다. 나. 제 3 자를위한 ( 라이선스 ) 계약설 먼저일본과한국에서진행된삼성과애플간의특허분쟁에서나온판시를각각살펴본다. 일본지적재산고등재판소 54) 는애플은본건 FRAND 확약이삼성과 ETSI 사이의제3자를위한계약 (stipulation pour autrui) 이며, 이에의해애플이라이선스를받았다고해석하는것도가능하다는주장에대하여, 프랑스법상제3자를위한계약 (stipulation pour autrui) 또는제3자를위한계약의계약 (stipulation de contrat pour autrui) 에의해애플과삼성사이에라이선스계약이성립했다고하기위해서는, 적어도삼성과 ETSI 사이에삼성이수익자와라이선스계약을체결한다고약속되어있을필요가있다고해석되어야한다. 그러나 1 본건 FRAND 확약의문언은확정적이지않은점, 2 라이선스계약의중요한내용이정해져있지않은점, 3 호혜조건을무의미하게만들우려가있는점, 4 ETSI에서도본건 FRAND 확약이라이선스계약의성립으로이어지지않는다고이해하고있는점, 5 라이선스계약이성립한다는것은 ETSI IPR 정책의성립경위에반하는점등을종합하여삼성과 ETSI사이에서애플을비롯한제3의수익자와라이선스계약을체결하는것이약속되어있었다고인정할수없다고하였다. 우리의서울중앙지방법원 55) 은프랑스민법제1119조에 일반적으로본인자신을위한것외에는본인명의로의무를부담하거나부담하게할수없다 고 54) 주 37 판결문, ) 주 39 판결문, ; 피고 ( 애플 ) 의주장에대한판단부분에서피고는, 프랑스법에의하면라이센스계약의경우실시료가정해지지않더라도성립하고, 계약성립당시가격이확정될것이특정법조항에의해요구되는경우에만가격이계약의성립요소가된다는취지로주장하나, 앞서본바와같이라이센스계약의쌍무계약및임대차계약과유사한특성상특별한사정이없는한실시료는계약의필수적인성립요소라고할것이고, 실시료에대한유보내지는향후협상을전제로합의가이루어졌거나라이센스계약을체결한것이라고인정하기에부족하며, 달리이를인정할증거가없으므로, 피고의위주장은받아들이지아니하였다. 207

227 규정하여제3자를위한계약을원칙적으로금지하고, 다만제1121조에서 본인자신을위한다는요약의조건이있을때 또는 타인에게행할증여의조건인때 에한하여예외적으로허용하면서 제3자가그에관한이익을수익하겠다는취지의의사를표시한때는철회할수없다 고규정하고있으므로, 56) FRAND 선언표준특허에관한라이선스계약의당사자는표준특허권자와실시권자내지잠재적실시권자라고할것이고, 표준화기구인 ETSI의정책목표등에비추어보면표준특허의특허권자와 ETSI 사이에기본적인계약관계내지보상관계가형성되었다고보기도어려우며, ETSI와같은표준화기구는시장에참여하는사업자가아니라기술시장에서의표준확립을위한사적질서조성기구에해당하여제3자를위한계약의요약자라고할수도없으며, ETSI와실시권자내지잠재적실시권자사이에제3자수익에관한원인관계내지대가관계가있다고할수도없어, 원고의 FRAND 선언으로인한라이선스계약이원고와 ETSI 사이에이루어진피고와같은실시권자내지잠재적실시권자인제3자를위한계약에해당한다고할수없다고보아원고의이사건표준특허에대한 FRAND 선언과피고의일방적인위표준특허의실시에의하여라이선스계약이성립하였다고할수없다고보았다. 그러나제3자를위한계약성립을부정한우리하급심판례를비판하면서프랑스법에의하여도제3자를위한라이선스계약이체결된것으로해석할수있다는견해가있다. 57) 이에따르면프랑스민법제1121조에규정되어있는제3자를위한계약에는특별한형식은요구되지않고, 다만계약의효력이발생하는시점에서표준에필수적인특허권보유자와유럽전기통신표준협회의제3자의권리를발생시키고자하는의사만이요구되며, 이러한의사표시는그방법에특별한제한이없으며계약의해석을통해혹은묵시적으로행해질수도있다고보아제3자의승낙이없어도제3자를위한계약은성립하고, 다만계약의효력을발생시키기위해서제3자의승낙이요구될뿐이라고한다. 제3 자를위한계약의효력을발생시키기위해요구되는표준에필수적인특허권보유자에대한제3자의승낙도특별한형식이요구되지않고묵시적으로행해 56) 프랑스법이아닌우리민법을준거법으로하였더라도제3자를위한계약이인정되기어렵다는견해로설민수 ( 주 29), ) 박영규 ( 주 46),

228 질수있다. 따라서제3자가표준에필수적인특허권과관련하여실시계약을체결하고자하는의사를표시하는경우에해당시점부터제3자와표준에필수적인특허권보유자사이의특허실시계약은체결되고, 표준에필수적인특허권보유자가나중에계약의구체적인부분에있어동의하지않는경우에도마찬가지라고한다. 58) 이경우제3자를위한계약으로성립된실시허락의구체적인조건은법원의계약해석을통하여결정될수있다고본다. 프랑스민법제1156조는 합의를해석함에있어서용어의자의보다는계약당사자의공통된의사를탐지하여야한다 고규정하고있으며, 법원은계약외의서류, 합의과정, 계약체결후의계약당사자의행위등을고려하여계약당사자의공통된의사를탐지할수있다. 59) 표준에필수적인특허권자의 FRAND 선언이있는경우관련되는당사자는선언의상대방인유럽전기통신표준협회, 표준에필수적인특허권의보유자그리고표준에필수적인특허를 FRAND 조건하에이용할수있는지위를특허권자의 FRAND 선언을통해획득하는제3자이다. 이들의공통된의사는유럽전기통신표준협회가한편으로표준기술로인정된기술이공정하고합리적이며비차별적인조건으로모든참여자가지속적으로이용하는것을, 다른한편으로는표준기술로인정된기술에대한접근이보장되지않는경우에표준으로의인정혹은유지의방지를목적으로하고있다는점, 유럽전기통신표준협회의규정, 지침그리고지적재산권정책등을고려하여탐지되어야한다고보고있다. 60) 4. 각견해에따른분쟁해결방식의차이점 프랑스법을준거법으로하여 FRAND 확약의청약및제 3 자를위한계약의 성립여부에대하여부정적으로판단한일본과우리하급심법원의입장은청 약의유인이라는명시적인설시는하지않았지만 FRAND 확약을청약의유인 58) Ghestin/Jamin/Billiau, Traite de Droit Civil, L.G.D.J, 2001, 1078( 박영규, 위의논문, 각주 40 재인용 ). 59) Fages, Droit des Obligations, LGDJ-Lextenson ed, 2007, ( 박영규, 위의논문, 각주 36 재인용 ). 60) 박영규 ( 주 46),

229 으로본독일의하급심의입장과다르지않은입장으로보인다. 이러한관점에서는 FRAND 확약만으로어떠한법적구속력이인정되는관계가형성되지않아표준특허권자의특허침해소송은가능하다. 다만, 일본과한국의하급심은 FRAND 확약이라는선행행위에의하여신의칙에의한성실교섭의무가있는것으로보아그러한성실교섭의무의해태의경우권리남용법리에의하여예외적으로표준특허권의행사를제한할수있다고보았다. 한편, 각국법원에서받아들여지지는않았지만일부의주장과같이 FRAND 확약을라이선스계약의청약으로보거나제3자를위한계약으로보는견해는계약의성립과정과구조만약간다를뿐구속력있는라이선스계약의성립을인정하는것이다. 이러한관점에서는표준특허권자는특허침해소송이아니라라이선스계약에따라채무불이행이있는경우미지급한실시료등을구하는계약이행소송을제기할수있고, 실시권자는실시허락조건이 FRAND 조건에부합하지않는경우계약위반소송내지 FRAND 수준을넘는범위에서채무부존재확인을구하는방식으로문제를해결할수있다. 미국의하급심법원의계약위반소송에서와같이 FRAND 확약을제3자를위한 ( 라이선스교섭을위한 ) 예약으로보는관점은 FRAND 확약만으로종국적인라이선스계약 ( 본계약 ) 이성립한것은아니지만표준특허권자와실시의사가있는잠재적실시권자간에신의성실에의해협상하고공정하게대할의무 (duty of good faith and fair dealing) 가인정된다는것이다. 이러한견해에의하면라이선스계약이없는상태에서표준특허권자의특허침해소송도가능하나잠재적실시권자는표준특허권자의성실교섭의무의위반을주장하여계약위반소송을제기할수있게된다. FRAND 확약에관하여위의세가지관점중 FRAND 확약의법적구속력을인정하지접근은독일, 한국, 일본하급심법원의판시와같으며, 이러한접근에서표준특허권의과도한권리행사의제한은신의칙내지권리남용법리에따른사법적규율내지경쟁법집행을통한공적규제가강조될수밖에없다. 한편각국법원에서채택되지않은 FRAND 확약에의하여라이선스계약이성립한것으로보는접근은표준특허의문제를오로지계약법에의하여규율하자는접근이나계약성립에관한각국의법리에정합하지않은점이많다. 또한 FRAND 조건에만의지하여라이선스계약이성립되었다고본다면추후 210

230 계약조건에관한당사자간분쟁이양산될우려가있고법원의계약해석이라는명분으로사인간의법률관계에지나치게개입하는부작용도발생할수있다. 제3자를위한예약으로보는관점은종국적인라이선스계약이성립한것은아니지만표준특허권자와실시의사가있는잠재적실시권자간에성실교섭의무를인정하여이를토대로당사자가라이선스계약을체결하되, 그러한과정에홀드업이나역홀드업과같은의무의위반내지해태가있는경우귀책사유가있는당사자를제재하는방식으로이해할수있다. 이는기본적으로표준특허분쟁을당사자간교섭을통한계약체결을통해해결하는것을기본으로하지만표준특허분쟁해결을위해계약위반소송과특허침해소송이함께고려되는절충적방식으로평가된다. Ⅱ. FRAND 확약의계약법적효력검토 1. 청약의유인과청약의구별 먼저청약의유인과청약의구별기준을살펴본다. 청약은계약을체결하자는제안으로서, 그에상응하는승낙이있으면계약이바로성립하는구체적ㆍ확정적의사표시이다. 61) 청약은계약의내용을결정할수있을정도의사항을포함하여야하나, 청약자체속에그러한사항이반드시표시되어야하는것은아니며, 예약 청약의유인 종래의거래관계 지방적관습기타의여러사정으로밝혀지는것으로충분하다. 62) 한편청약자가실제로는자신이한청약에구속되려는의사가없었다고하더라도제반사정에비추어합리적인인간이라면청약자의의사표시를청약이라고볼수있는경우에는청약이라고보아야할것이다. 63) 청약에서계약의내용을정확히특정하지않아도되지만이를특정할수있는사항이포함되어야한다. 64) 이와달리청약의유인은상대방 61) 대법원 선고 93다32507 판결 ( 피고공사의원고에대한이주자택지계약체결통보는계약의요소가되는내용을명시하고있어구체적이기는하나원고의승낙에의하여계약이바로성립되는확정적인것이라고볼수없다할것이므로이를계약상청약이아니라고본원심의판단은정당하다 ). 62) 곽윤직, 채권각론( 민법강의Ⅳ) 제6판, 박영사, ) 김재형, 분양광고와계약, 민법론Ⅳ, 박영사, 2011,

231 으로하여금청약을하도록유인하는것으로서, 타인을꾀어내서자기에게청약을하게하려는행위 65) 를말한다. 당사자의제안에대하여상대방이받아들이더라도당사자가계약의체결이나상대방을선택할여지를유보하고있는경우에는청약의유인에불과하다고한다. 청약이라는용어를사용하지않은경우에도청약이될수있고, 청약이라는용어를사용한경우에도청약이아닐수있는데, 당사자가사용하는용어도청약과청약의유인을구별하는데영향을미칠수있다고본다. 66) 2. 제 3 자를위한계약의성립요건 제3자를위한계약이란계약당사자가아닌사람이그계약의효력으로계약당사자에대하여직접채권을취득하는내용의계약을말한다. 제3자를위한계약은계약의효력이당사자가아닌사람에게도미친다는의미에서, 계약의상대성또는영미법에서말하는직접계약관계 (privity of contract) 의법리에대한예외가된다. 67) 계약에서당사자일방이의무를부담하는급부를제3자에대하여이행하기로하는약정 ( 제3자방급부계약 ) 이거래실제에빈번하게문제된다. 68) 제3자를위한계약성립은 1 기본관계에해당하는요약자의청약과 64) 이는법률행위내용의특정문제에있어서도마찬가지이다. 상세한내용은김재형, 법률행위내용의확정과그기준, 민법론I, 박영사, 2004, 참조 ; 김재형교수는매매계약에서목적물과대금을특정할수없는경우에당사자에게그러한계약에구속되려는의사가있다고인정하기곤란하여원칙적으로매매계약이성립되었다고볼수없다고한다. 특히계약에서목적물의특정은당사자의의사에전적으로따라야하므로목적물을특정할수있는기준이없다면그계약은성립했다고볼수없으나, 대금의경우에는당사자의의사가명확하지않더라도시가 ( 時價 ) 등에의하여계약을체결했다고보는것이당사자의의사에합치되는경우가있다고보고있다. 나아가매매대금을특정할수있는기준이없는경우에도당사자들이계약을체결하려는의사가있다면계약의성립을인정하는것이사적자치의원칙에합치한다고한다. 이는 FRAND 확약과관련하여라이선스계약의본질적요소를 1 실시대상기술, 2 실시허락의의사, 3 실시허락의대가 ( 실시료 ) 라고할때음미가필요한부분이다. 65) 곽윤직 ( 주 62), ) 김재형 ( 주 63), ) 양창수ㆍ김재형, 민법Ⅰ( 계약법 ) 제2판, 박영사, 2015, ) 양창수ㆍ김재형, 위의책,

232 낙약자의승낙에더하여 2 요약자와낙약자사이에제3자인수익자에게권리를취득시키려는합의가있어야한다. 이를두고 제3자약관 이라고하는데, 제 3자는자연인일수도법인일수도있으며, 계약당시현존하지않아도되므로태아 69) 나설립중인법인 70) 도제3자가될수있다. 대법원은장래의불특정분양계약상의입주자를위하여제3자를위한계약을체결할수있다고하였다. 71) 나아가제3자에게권리를취득하게하는의사표시는명시적으로약정되는경우가많지만묵시적으로행할수도있다. 72) 수익자는낙약자에대한수익의의사표시에의하여권리를취득하며 ( 민법제539조제2항 ), 수익의의사표시후에는계약당사자 ( 요약자와낙약자 ) 는제3자의권리를변경ㆍ소멸시킬수없다 ( 민법제541조 ). 참고로미국의제3자를위한계약의법리를살펴보면, 미국은영국과달리 19세기부터제3자를위한계약을인정하는판결이나왔고현재제3자를위한계약이확고하게인정되고있다. 73) 수익자인제3자와관련해서는 의도된수익 69) 서울고등법원 선고 2006나14693 판결 ( 제3자를위한계약의법리에따라태아가생존하여출생한경우법정대리인의수익의의사표시에의하여태아자신이수익자인제3자의지위에서분만계약상권리를취득한다고봄이타당하며이러한해석이분만계약에있어서직접당사자인의사와산모의의사에도합치한다 ). 70) 대법원 선고 4292민상773 판결 ( 재단법인의설립준비중제3자가그설립자에대하여장차설립될동법인에설립을조건으로하고동법인에무상으로재산출연할것을약정하였다던가동법인을수익자로하는제3자를위한재산출연에관한계약을하였을경우에는그각재산이동법인의기부행위에기재되지아니하였다할지라도동법인은전자에있어서는그설립과동시에당연히후자에있어서는설립후수익의의사표시에의하여동재산상의권리를취득하게된다 ). 71) 대법원 선고 96다6592, 6608, 6615, 6622, 6639 판결 ; 대법원 선고 97다7264, 7271, 7288, 7295, 7301 판결등. 72) 송덕수, 민법주해(ⅩⅢ) 채권 (6), 박영사, 2005, 140. 송덕수교수는 제3자약관 을보통거래약관과혼동가능성때문에 제3자조항 이라고칭하는것이적절하다고한다. 73) 김재형, 분만계약에서태아의법적지위, 민법론Ⅳ, 박영사, 2011, 55. 영국에서는종전에제3자를위한계약을인정하지않았는데, 이는계약법의원칙에반한다고보았기때문이다. 우선직접계약관계 (privity of contract) 의원칙에의하면계약의직접적인당사자만이계약에서발생하는권리의무를갖고, 제3자는계약에기한권리를취득하거나계약의이행을청구할수없고약인 (consideration) 이론에따라제3자가약인을직접제공하지않았기때문에약속을강제할 (enforce) 수없다고보았다. 그러나판례에서신탁의법리등을이용하여이원칙을회피하기위한시도가이루어지기도하였고, 결국 1999년입법을통해제3자를위한계약을도입하게된다 ( 김재형, 위의책, 57-58). 213

233 자 (intended beneficiary) 와 우연적수익자 (incidental beneficiary) 를구분하고있다. 74) 우연적수익자는채무자가채무를이행하지않더라도손해배상을청구할수는없다. 이와달리의도된수익자는채무자가채무를이행하지않는경우에손해배상을청구할수있다. 채권자가주로자신의이익이아니라제3자에게직접권리를부여하려고하는경우그제3자는의도된수익자에해당한다. 75) 3. 비판적검토와대안제시 FRAND 확약에근거하여실시자의명시ㆍ묵시적승낙에의하여라이선스계약이성립한것이라는주장이나표준화기구의 IPR 정책을통한요약을표준특허권자가 FRAND 확약서형태로낙약하여제3자를위한라이선스계약이성립하였다는주장은구조만다른뿐라이선스계약이성립하였다는점에서다르지않다. 그런데 FRAND 확약으로인해라이선스계약이성립한다고보기위해서는우리민법의법리와판례에비추어다음의쟁점에대한검토가선행되어야한다. 첫째, FRAND 확약의문언등을종합할때과연구속력있는실시허락의의사표시를한것인지여부, 둘째, 표준화기구, 표준특허권자, 잠재적실시권자의관계등을종합할때제3자인수익자에게권리를취득시키려는당사자의합의가인정될수있는지여부가핵심이라고할것이다. 가. 당사자의확정적구속의사유무 당사자가사용하는용어내지문구가청약과청약의유인을구별하는데영 향을미칠수있다는것은앞서살펴본바와같다. 표준화기구의 IPR 정책에 기술하고있는 FRAND 의개념은같은취지에입각하여유사한의미를담고 74) 미국계약법에서전통적으로 1 채권자로서의수익자 (creditor beneficiaries), 2 수증자로서의수익자 (donee beneficiaries), 3 부수적수익자 (incidental beneficiaries) 를구별하는데제3자를위한계약을강제이행시킬수있는권리는 1, 2에게만인정하고 3부수적수익자에게는이를인정하지않는다고한다 ( 엄동섭, 미국계약법Ⅱ, 법영사, 2012, ). 75) 김재형 ( 주 73),

234 있다고해석할수있지만, 표준특허권자가제출하는확약서상의문구는조금씩다르며이러한차이는표준특허권자의청약내지낙약에확정적인구속의사를인정할수있는지여부에적지않은차이를야기할수있다. 특허라이선스계약의본질적요소를 1 실시대상기술, 2 실시허락의의사, 3 실시료라고할때, 실시료와관련하여당사자의의사가명확하지않더라도 FRAND 수준을나중에확정할수있으므로크게문제되지않을것이다. 그런데실시허락의의사와관련하여 실시허락을위해협상하겠다 내지 실시권을부여할준비가되어있다 등의문언만으로제3자가표준특허를실제로이용했다는사실만있으면실시권을부여하겠다는확정적의사를인정하기는어렵다. 즉실시권부여의사에관한문구가있지만부가적인조건을달거나 확약서의제출로인해실시권이묵시적으로부여된것이아니다 라고명시하는경우 76) 에는더욱그러하다. 마지막으로실시대상인특허기술의특정과관련하여표준제정시특허권자는표준화기구에관련되는특허들에대하여확약서를제출하고이를보완하는과정 77) 을거치는데, 실제확약서를제출하는특허권자와추후표준특허를이용하는제3자에게실시대상기술에대한구체적인특정이있었다고보기어려운경우가많을것이다. 나. 제 3 자를위한계약이라는당사자의합의여부 제3자를위한계약성립은기본관계에해당하는요약자의청약과낙약자의승낙에더하여요약자와낙약자사이에제3자인수익자에게권리를취득시키려는합의가있어야한다. 우리하급심판례는표준화기구가사적질서유지기구라는점에서제3자에게계약의효력을미치게할요약자성이없다고본바있다. 특히이행청구권을갖는제3자가존재한다고인정할수있어야진정한제3자를위한계약의성립을인정할수있다는것에관하여미국계약법이전통적으로채권자나수증자에한하여이행청구권을갖는제3자라고보는것도같은맥락으로이해할수있다. 표준화기구가 IPR 정책과표준특허권자의 76) IEEE 의확약서 ( 부록 4. 참조 ) 에도그러한문구가기재되어있다. 77) 주요표준화기구의확약서서식에나와있는것처럼 FRAND 확약의대상특허는확약서의부록의형태로기재하여제출하는방식을취하고있다. 215

235 FRAND 확약을통하여제3자를위한라이선스계약을체결하고자하는확정적의사가있는지살펴보면 FRAND 확약의문언만으로는이러한확정적구속의사의존부가분명치않다. 그렇다면표준화기구의 IPR 정책의내용까지살펴야하는데, 대부분의표준화기구는라이선스계약의체결은당사자의교섭을통하여체결하도록하고있으며, 그러한법적관계에있어서거래에관여하거나일방을대리하는역할을하지않고있으며, 그러한부분에대한면책고지를하는경우도빈번함을고려하면표준화기구와표준특허권자간에제3 자를위한계약성립에필요한확정적의사가존재한다고보기는어렵다. 다. 대안으로서제 3 자를위한예약의성립검토 우리민법의청약의요건이나제3자를위한계약법리에비추어보면 FRAND 확약을근거로실시허락계약이성립하였다고보는계약법적접근은해석상난점이존재한다. 위와같은상황에서우리의경우도마이크로소프트와모토로라사건의판결논리와같이 FRAND 확약에의하여 FRAND 조건으로실시허락을구하는권리를제3자에게부여한다는내용으로표준화기구와특허권자사이에성실교섭의무를내용으로하는 계약 이성립했다고인정하는것이가능한지검토하도록한다. 대륙법과영미법을불문하고세계적으로계약의단계적체결방식은보편적으로활용되고있다. 대표적으로양해각서 (MOU) 78) 등과같이본계약체결을위하여당사자간협력의무를주된내용으로하는교섭계약을들수있다. 이와같이교섭당사자가교섭과정에서문서를교환하는이유를간단히정리하면본계약이체결될가능성을높이고불필요한비용의지출을막는데있다고한다. 79) FRAND 확약은표준화기구의특허정책에따라표준특허권자가표준화기구에서면으로제출한약속이라는점에서교섭계약의당사자는통상본 78) Memorandum of Understanding(MOU) 외에 Commitment letter( 확약서, 약속서 ) 등의용어도사용되고있다. 통상양해각서이전에교환하는의향서 (LOI, Letter of Intent) 는당사자의의향만서로교환하는단계에서교부되는것으로구속력이없는것으로평가되며, 양해각서이후체결되는본계약내지실시협약은당사자의합의에따라구속력이인정될수있어의무위반시채무불이행책임이발생할수있다. 79) 윤진수, 미국계약법상 Good Faith의원칙, 민법논고I, 박영사, 2007,

236 계약을체결할당사자라는점에서차이가있지만, FRAND 확약은표준특허권자와잠재적실시권자에게일정한교섭의무를발생한다는점에서성실교섭의무를주된내용으로하는교섭계약과효력측면에서유사한점이있다. 민법학계에서교섭계약자체에대한독자적계약으로서인정여부에대하여현재다양한논의가진행중이다. 80) 이와관련하여민법학계에서는계약교섭의부당파기문제는계약체결상의과실책임과관련하여논의되어왔고, 81) 현재까지판례는이를불법행위책임에의하여규율하고있다. 82) 각국별로계약의성립요건에관한기본이해에별차이가없는데도, 교섭계약이특정성요건을충족하는지여부에관한실제판단이서로달라지는것은, 주로당해법질서가계약교섭부당파기에관하여어떤입장을취하는지와관련되어있다고한다. 83) 즉, 계약교섭단계에서교섭당사자의소극적계약자유를중시하는영국법에서는교섭계약의성립을인정하는데도소극적인반면, 교섭의자유가신의칙에의하여제한될수있다고보는, 또는점차그렇게보게된다른나라에서는교섭계약의효력을인정하는데도너그러운태도를취한다는것이다. 84) 이는다른한편으로불명확한계약조항에효력을부여할것인지여부를결정하는중요한변수가그나라의법관이그러한계약조항을적 80) 교섭계약이계약으로서성립하였는가하는점은어느나라에서나교섭당사자들에게교섭계약에의법적구속의사가있었는지그리고그내용이충분히특정되어있다고할수있는지에달려있다. 특히구속력이있는양해각서등을교환한경우교섭당사자들에게법적구속의사가있었음은분명하므로, 교섭하기로하는약정또는성실하게교섭하기로하는약정 (clause to negotiate in good faith) 이충분히특정된약정인지만이문제된다고한다 [ 이동진, 교섭계약의규율, 법조제665호 (2012.2), 112]. 81) 체약상과실책임의확장에대한비판적견해로양창수, 민법주해(Ⅸ) 채권 (2), 박영사, 2005, 238; 최흥섭, 민법주해(ⅩⅡ) 채권 (5), 박영사, 2005, 등. 82) 대법원 선고 99다40418 판결 ; 대법원 선고 2001다53059 판결 ; 대법원 선고 2002다32301 판결등. 대법원은 어느일방이교섭단계에서계약을체결한것과같은정당한기대내지확실한신뢰를부여하여상대방이그신뢰에따라행동하였음에도상당한이유없이계약의체결을거부하여손해를입혔다면이는신의성실의원칙에비추어볼때계약자유의한계를넘은위법한행위로서불법행위를구성한다 고하였다. 83) 이동진 ( 주 80), ) 이동진교수는영국판례는대체로양해각서는충분히특정되지아니하여당사자의구속의사에도불구하고계약이될수없다고보나, 미국과프랑스의판례는당초특정성이없다는입장이었으나점차이러한문서에계약으로서의효력을인정하는방향으로옮겨가고있는추세라고한다 ( 이동진, 위의논문, ). 217

237 절히해석내지보충하여운용할수있는가하는점이라는것과도관련되어있다. 우리나라의통설과판례역시계약교섭의자유가신의칙에의하여기본적으로제한될수있다고보고있으므로 85) 우리의법제에서도성실하게교섭할의무도특정되었다고볼수있어교섭계약의성립을인정할여지가크다고할것이다. FRAND 확약에대한한국과일본의판결에나타난법리비교 86) 를통해비록라이선스계약은체결되지않았지만신의칙에기해 FRAND 확약의취지상표준특허실시를원하는잠재적실시권자에대해성실하게협상하여야할의무를부담한다고보고있고이러한의무는네덜란드의하급심판결 87) 에서도공통적으로발견되고있다. 삼성과애플간의특허분쟁에서한국, 일본, 네덜란드하급심은 FRAND 조건에부합하기위한당사자의협상경과를토대로성실한교섭의무위반이있는경우이를권리남용판단의근거로삼고있다. 위와같은상황을종합하면 FRAND 확약에기하여 FRAND 조건으로실시허락을구할권리를제3자에게부여한다는내용으로표준화기구를요약자, 표준특허권자를낙약자그리고제3자인잠재적실시권자를수익자로하는제3자를위한라이선스계약체결을위한예약이성립했다고볼수있고, 이에따라특허권자와제3자는상호간에신의칙에부합하게성실하게교섭하여야할의무가인정된다고볼수있다. 이러한계약은최종적인라이선스계약이아니며 FRAND 조건에부합하는실시허락을구하는권리를부여한다는것을내용으로하므로제3자를위한계약성립및계약내용의특정성에있어서도완화된기준을적용할수있어그러한계약의성립을인정할여지가높다고할것 85) 이러한관점에따른연구로김대정, 계약교섭의부당파기로인한손해배상책임, 중앙법학제11집제3호 ( ), 107 이하참조. 86) 자세한내용은제3장제3절 Ⅱ.2. 부분참조. 87) Samsung Electronics Co. Ltd v. Apple Inc. District Court of The Hague (March ), Docket n : / HA ZA , / HA ZA , / HA ZA ; 네덜란드헤이그지방법원도삼성의 FRAND 확약이장차라이선스계약에들어간다는약속이라고보았다. 다만, 애플이바로 FRAND 조건의라이선스계약을체결한것은아니므로삼성은애플과 FRAND 조건의라이선스계약체결을위하여성실하게교섭하여야할의무가있다. 헤이그지방법원은삼성이라이선스협상경과에있어진정성이보이지않은정황을근거로이러한상황에서삼성이애플을상대로특허침해금지청구를하는것은사전계약상신의성실의무위반 (breach of pre-contractual good faith) 또는권리남용 (abuse of law) 으로판단하였다. 218

238 이다. 4. 계약법적접근의유용성과보완방향 본연구는표준특허분쟁을당사자간이익조정의문제로보아 FRAND 확약에관한계약법적접근을기본으로삼아야한다고보았다. 88) 당사자의협상을통한라이선스계약체결을통한이해관계조정은가장부작용이적은시장중심적해결방안이라고할것이다. 그러나상당수의외국법원의판결과우리법원의하급심판결에서 FRAND 확약의청약여부, 실시에의한묵시적라이선스계약의성립, 제3자를위한계약성립 ( 미국제외 ) 등의법리구성을통해계약법적으로접근하여이를규율하는데한계가있음을살펴보았다. 89) 이러한상황에서제3자를위한예약이라는특수한계약관계를상정하여종국적인라이선스계약이성립한것은아니지만표준특허권자와실시의사가있는잠재적실시권자간에성실교섭의무를인정하여이를토대로당사자가라이선스계약을체결하되, 그러한과정에홀드업이나역홀드업과같은의무의위반내지해태가있는경우귀책사유가있는당사자를제재하는방향을적극모색할필요가있다. 이는표준특허분쟁을당사자간교섭을통한계약체결을통해해결하는것을기본으로하지만분쟁해결방식으로계약위반소송과특허침해소송이함께고려할수있는절충적인접근으로평가할수있다. 88) 유사한접근방식으로최승재, 특허권남용의경쟁법적규율, 세창출판사, 2010, 16; 최승재변호사는미국에서정책문서위반 ( 특히공개의무 ) 에대하여계약법적문제인가경쟁법적문제인가에관한논란이있으나, 기본적으로계약법의문제이나예외적으로경쟁법위반이될수있다고보고있다. 다만, FRAND 조건위반의경우그자체가표준으로결정되기위한기초이며, 실시요구를하면실시가될것이라는신뢰의기초가되므로 FRAND조건의위반한실시요구나실시거절행위는그행위자체가바로공정거래법상시장지배적지위의남용으로규율되어야한다고본부분은본연구의관점과상이한부분이다. 89) 박준석교수역시계약법적접근의한계를적절히지적하고있는데, FRAND 선언을비롯하여특허권자가표준화작업에참여하면서행하는일체의언동이, 계약이나묵시적시실허락으로취급되거나금반언을기대할만하게구체적이고확정적이지못한내용을담고있지않은경우가대부분이기때문이다. 하지만미국등에서는이러한계약위반등법리에근거한주장이호소력을얻고있다는점도주지시키고있다 [ 박준석 ( 주 14), 119]. 219

239 FRAND 확약에따른법률관계를 FRAND 조건에부합하는라이선스계약체결을위한교섭당사자의권리의무관계로보는관점에서의무위반이있는경우계약위반의책임이가능할수있도록각당사자간의무의구체적내용을어떻게형성하고공평의관점에서이를분배할것인가에대하여당사자의합의나법적근거가없는이상여전히공백이존재한다. FRAND 의미의문리적해석만으로는충분하지않아특허라이선스와이를위한교섭관계를규율하는관련법규 ( 민법, 특허법, 독점규제법등 ) 에의하여구체화할수있다고보았다. 이하에서는표준특허권자와잠재적실시권자간에성실교섭의무의내용및공평한배분에대하여관련법규의내용과취지를토대로보충하는작업을해보고자한다. 이러한논의는표준특허분쟁사건에관한사법적규율에있어법원이표준특허실시협상당사자의의무위반을판단함에있어예측가능성을높이고법관이자의적으로권리남용이라판단할위험성을줄이기위함이다. Ⅲ. FRAND 확약에따른교섭당사자간법률관계 1. FRAND 의의미와보충의필요성 먼저주요표준화기구의확약조건인 RAND와 FRAND의개념을살펴본다. ISO, IEC, ITU와 ANSI, IEEE는 RAND 라는표현을사용하고있는데, 90) ANSI 와 IEEE의확약조건에서보이는 불공정한차별 이라는표현처럼공정성은차별을수식하는용어로사용되고있으며, 합리적인근거가없는부당한차별 과같은의미로사용되고있다. ETSI는 FRAND 라는표현을사용하여 Fair 라는개념을추가하고있으나그의미에대하여는특별히풀이하고있지않다. 무엇이합리적이고비차별적인지에관해표준화기구의 IPR정책에서는대부분정의규정을두고있지않으며 IPR정책밖에서따로명확하게합의된내용도존재하지않는다. 91) 90) 박준석교수는어느용어나무방하지만 공정 은공정한경쟁을궁극적으로지향하는우리지적재산권법및공정거래법의목적과직결되는최상위개념에가까우므로혼란을피하기위해서는그문구는제외한호칭 (RAND) 이더적절하다는견해를밝히고있다 ( 박준석, 위의논문, 각주 17). 220

240 먼저 Fair 라는개념에대하여 공정함이란지식과절차의문제이며, 종종법률가들이 정당한 ( 법의 ) 절차 (due process) 라고부르는것에상응한다고도볼수있다. 그것은결과에도달하기위한절차가존재함을, 그리고그절차는양측을모두동등하게충분히고려한다는점을, 그리고절차가시작되기전에양측모두가그절차에대해잘알고있어야함을의미한다. 라는해석이있다. 92) Reasonable 이라는의미에대하여는 합리적이라함은절차가아니라결과에초점이맞추어져있다. 그것은마지막의결과가양쪽의당사자들이받아들여질만한것으로느껴야하고, 그들이그결과에대하여공존할수있다고느끼는것을의미한다. 93) 한편 Non-Discriminatory 의의미에대하여 비차별적이라함은양측의어떤쪽이든간에그가다른외부인, 즉 제3자 와협의한바있는비슷한조건과비교해보아양측의어느쪽도불이익을받지않아야함을의미한다. 라고해석되고있다. 94) FRAND 확약을제출하도록한각종표준화기구의 IPR 정책과이를구체화 91) Rudi Bekkers & Andrew Updegrove( 주 10), 103. 박준석교수역시 FRAND 조건에모호함이많은것은불가피한점이있다고보는데, 시장상황이불확실함에도불구하고장래에이루어질실시허락의요금을명확하게획정하는것은불가능할뿐만아니라표준화작업과정에서너무상세하고지나친구속을가하고자할경우특허권자로서는참여를주저하거나그런표준화에서제외되고자하는원심력 ( 遠心力 ) 이작용하게되어표준화자체가무산될수있기때문이라고보고있다 ( 박준석, 위의논문, 136). 이러한 FRAND의불명확성이계약적인관점에서이점이있기때문에의도된것이라는견해도있다 (FTC, Remarks of Commissioner Joshua D. Wright at George Mason Uni., SSOs, FRAND, Antitrust: Lesson from the Economics in Incomplete Contracts, 2013, 10-11). 92) Larry M. Goldstein & Brian N. Kearsey, Technology Patent Licensing, Aspatore (2004) 27. 원문은다음과같다. Fairness is a matter of knowledge and process, analogous perhaps to what lawyers sometimes call Due process in legal proceedings. It means that there is a procedure for arriving at a result, that the procedure gives equal consideration to both sides, and that the procedure is well known to both sides before procedure begins. 93) Larry M. Goldstein & Brian N. Kearsey, 위의책, 27. Reasonable is focused on the result, not the process. It means that the end result is something that allows both parties to feel that outcome is acceptable, and that they can live with outcome. 94) Larry M. Goldstein & Brian N. Kearsey, 위의책, 27. Non discriminatory means that neither side suffer in comparison to similar deal struck by either of parties with outside or third parties. 221

241 한가이드라인 ( 지침 ) 은표준특허권의행사와관련하여먼저 FRAND 확약에근거하여라이선스당사자의교섭과계약체결을통하여상충하는이익을조정하여야한다는관점 ( 소위계약법적접근 ) 에기초하고있다. 이러한관점은표준특허권자의확약의취지에반하지않는범위에서사적자치를중시하며이를위반한경우계약위반소송과같은법적구제를예정하고있다. 그러나 FRAND 개념은상반된이해관계를가진당사자의입장을조절하기에는지나치게추상적이고불확정적인한계가있으므로 FRAND 조건의라이선스계약체결에있어서 FRAND의의미와해석과관련하여관련법규에의한개념의보충내지구체화가수반될필요가있다. 95) 2. FRAND 해석과관련된주요법규 먼저 FRAND 조건중 Fair 라는개념과관련하여독점규제법에의한시장지배적지위남용등내용적조건을의미하는것으로해석하는견해 96) 가있다. 본연구에서는민법영역에서종전부터논의되어온계약의공정관점에서계약의내용뿐만아니라절차등에고루적용될수있는 Fair 의개념을도출할필요가있다고본다. 97) 왜냐하면, 공정성이단순히합리성이나비차별성을수식하는것에그치는것이아니라계약교섭부터계약체결전과정에고려되어야하는개념으로이해하는것이그고유한의미와기능을살릴수있다고보기때문이다. 미국에서도 FRAND 확약의의미를절차적의무 (Process Obligation) 와종국적인결과에해당하는라이선스조건의내용적의무 (Content 95) 이는민법상계약의보충적해석과궤를같이하는데이와같은보충적해석은법의적용이라는법적용설이민법학계에서주장되고있다. 자세한내용은양창수ㆍ김재형 ( 주 67), ) 윤기승, 표준특허권침해에대한잠재적실시권자의보호방안에관한연구, 중앙대법학논문집제39집제1호 (2015), 280[ Fair( 공정한 ) 라는용어는주로기본적인라이선스조건과관련이있는규정으로서, 독점금지법 (anti-trust law) 또는경쟁법 (competition law) 에서나온용어이다. 이는경쟁에반하지않는조건을말하는것으로, 관련시장에서시장지배적지위를가지고있는기업이라이선스계약을강요하는경우그러한강요가불법적인것으로간주되지않는조건을말한다. ]. 97) 같은취지로김재형, 계약의공정성, 민법론Ⅳ, 박영사, 2011, 123; 김재형교수는법률행위의공정성을내용상공정성과절차상공정성으로나누고있으며, 법률행위에공정하다고보려면법률행위의내용과절차에서공정하여야한다고보고있다. 222

242 Obligation) 로나눌수있다는견해가있다. 98) Fair 의해석과관련하여우리민법을살펴보면, 제104조불공정한법률행위조항 99) 은이른바폭리행위가무효임을선언하고있으며이는사회적ㆍ경제적으로우월한지위에있는자가열등한지위에있는자의궁박ㆍ경솔ㆍ무경험을이용하여 부당한이득 을얻는것을막고자하는것이다. 여기서부당한이득의요건으로객관적으로급부와반대급부사이에현저한불균형이존재할것을요구하는데, 이는계약의내용내지결과에있어서공정개념에입각한것이다. 한편우리의민사판례에서 공정 ( 公正 ) 이라는표현보다 공평 ( 公平 ) 100) 의원칙이라는표현이더자주등장하는데, 101) 우리민법에서는동시이행항변권이나상계권행사등공평의원칙에근거를둔규정들이많이존재한다. 따라서 Fair 라는개념은계약의내용이나결과와관련되는 공정 의의미로국한하기보다특정한경우당사자에게어떠한실체내지절차상권리의무까지부여할수있는 공평 의원리까지포괄하는개념으로이해할필요가있다. 이는민법의특별사법 ( 特別私法 ) 의성질을함께가지는특허법이나독점규제법 102) 에의한절차적의미해석에있어서도마찬가지로도출될수있다. 103) 98) Jorge L. Contreras, A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges, 479 Utah L. Rev. (August, 2015), ; Contreras 교수는절차적의무 (Process Obligations) 로 1 특허권자가합리적수준의로열티를청약할의무, 2 실시자와성실히교섭할의무, 3 상당기간동안협상을계속할의무, 4 협상이진행되는동안금지청구를행사하지않을의무, 5 소송제기이전에독립된중재인에게 FRAND 조건에관한중재를구할것등을들고있다. 99) 민법제104조 ( 불공정한법률행위 ) 당사자의궁박, 경솔또는무경험으로인하여현저하게공정을잃은법률행위는무효로한다. 100) 공평의사전적의미는 어느한쪽에치우치지않고고르다 는뜻이다. 101) 우리대법원은신의칙과공평의원칙을구분하지않고병렬적으로판단의기준으로제시하는경우가많은데, 김재형교수는특정한권리나제도가공평의원칙에의거하여인정될수있으나, 어떠한권리행사를제한하는근거로공평의원칙을드는것은문제가있으며, 권리의제한은신의성실의원칙이나권리남용금지의원칙에따라제한되어야입장을취하고있다 [ 김재형, 종류매매에서완전물급부청구의제한, 비교사법제22권제4호통권71호 ( ), 1654]. 102) 독점규제법에의해 Fair 를해석할때에도계약의내용이나결과와관련된공정의의미 ( 예컨대불공정거래행위중차별적취급 ) 에그치지않고, 거래당사자의공평한지위내지교섭력을부여하고자하는절차적공정내지공평의의미 ( 예컨대불공정거래행위중거래거절 ) 까지포괄한다고볼수있다. 103) 민법을포함한제반현행법 ( 약관규제법, 이자제한법, 독점규제법등 ) 의규율및해석 223

243 한편, Reasonable 은계약내용의합리성을의미하는것으로민법은일반적인계약내용의합리성을, 특허법의경우특허라이선스내용의합리성을, 경쟁법의경우표준특허라는특수한맥락에서라이선스계약내용의합리성을도출해볼수있을것이다. Non-Discriminatory 는계약내용의비차별성을의미하는것으로이는기계적이고형식적인비차별을의미하는것이아니라합리적이고실질적인비차별을의미한다. 이러한차별의존재및합리성에관한판단은주로독점규제법의법리에의한의미해석과보충이가능할것이다. < 표 6> FRAND의개념과관련되는주요법규 FRAND 개념 적용범위 관련주요법규 Fair 공정 ( 공평 ) 내용 + 절차 민법, 특허법, 경쟁법 Reasonable 합리성 내용 민법, 특허법, 경쟁법 Non-Discriminatory 비차별성 내용 주로경쟁법 3. 실시협상당사자의교섭의무의공평한배분 먼저민법상공평의원리에입각하여실시협상당사자의교섭의무를나누고 이를배분하도록하며, 특허법상재정절차 ( 특허법제 108 조등 ) 104) 에비추어특 과각종계약의공정성확보방안에대한연구보고서로김재형, 계약의공정성확보방안연구, 2014년법무부용역과제참조. 104) 특허법제108조 ( 답변서의제출 ) 특허청장은재정의청구가있으면그청구서의부본 ( 副本 ) 을그청구에관련된특허권자ㆍ전용실시권자, 그밖에그특허에관하여등록을한권리를가지는자에게송달하고, 기간을정하여답변서를제출할수있는기회를주어야한다. [ 전문개정 ] 제109조 ( 산업재산권분쟁조정위원회및관계부처의장의의견청취 ) 특허청장은재정을할때필요하다고인정하는경우에는 발명진흥법 제41조에따른산업재산권분쟁조정위원회및관계부처의장의의견을들을수있고, 관계행정기관이나관계인에게협조를요청할수있다. [ 전문개정 ] 제110조 ( 재정의방식등 ) 1 재정은서면으로하고, 그이유를구체적으로적어야한다. 2 제1항에따른재정에는다음각호의사항을구체적으로적어야한다. 1. 통상실시권의범위및기간 2. 대가와그지급방법및지급시기 224

244 허실시계약체결을위한협상기간, 분쟁해결방식등을살펴본다. 그리고독점 규제법이주로규율하는거래조건의차별여부판단의전제가되는관련거래 ( 계약 ) 정보의공개의무를인정하는문제에대해살펴본다. 가. 구속력있는청약제시의주체 실시계약을체결하기위하여당사자간구속력있는청약의제시는원칙적으로양당사자모두에게제한없이가능하다. 다만, 실제협상에임하면서선뜻청약조건을제시하지않거나먼저청약조건을제시하면현저히협상력이줄어들수있는상황을고려하면거래조건에관하여더많은정보 ( 예를들어실시료정보 ) 를가지고있고특허권을처분ㆍ이용할권한을가진권리자측이먼저청약조건을제시하는것이공평의원칙에부합한다. 또한표준특허권자가실시를원하는누구와도라이선스를체결하겠다는확약을자발적으로제출한선행행위에의하여특허권자가먼저구속력있는청약을제시할의무가있다고보아야할것이다. 참고로최근유럽사법재판소 (CJEU) 가화웨이대 ZTE 사건 105) 에서특허침해사실을통지받은실시자가 FRAND 조건에따라실시허락계약을체결할의지가있음을표시한경우에는해당표준특허보유자가로열티금액과로열티가계산되는방식등을포함하여 FRAND 거래조건을명시한구체적인서면청약 (a specific, written offer for a license on FRAND terms) 을실시자에게제시해 3. 제107조제1항제5호에따른재정의경우에는그특허발명의특허권자ㆍ전용실시권자또는통상실시권자 ( 재정에따른경우는제외한다 ) 가공급하는의약품과외관상구분할수있는포장ㆍ표시및재정에서정한사항을공시할인터넷주소 4. 그밖에재정을받은자가그특허발명을실시할경우법령또는조약에따른내용을이행하기위하여필요한준수사항 3 특허청장은정당한사유가있는경우를제외하고는재정청구일부터 6개월이내에재정에관한결정을하여야한다. 4 제107조제1항제5호에따른재정청구가같은조제7항및제8항에해당하고같은조제9항에따른서류가모두제출된경우에는특허청장은정당한사유가있는경우를제외하고는통상실시권설정의재정을하여야한다. [ 전문개정 ] 105) Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH, judgment of the Court of Justice of 16 July 2015 in Case C-170/13. 원문은 < is/document/document.jsf?docid=165911&doclang=en> 참조. 225

245 야한다고보았다. 106) 이와같은유럽사법재판소의라이선스청약주체에관한판단은 FRAND 확약을한표준특허권자에대한독점금지법위반의항변 107) 과관련된것으로경쟁법의해석에의하여도위와같은의무의도출할수있음을시사한다. 정리하면누구라도청약의의사표시를할수는있으나어느누구도구체적인계약조건을제시하지않은상황이라면표준특허권자가청약을우선제시할의무가있다고보는것이공평의원칙에부합하므로표준특허권자가이러한청약을하지않거나막연한라이선스청약과같이현저히해태한경우불이익하게평가되어야할것이다. 나. 청약이후상대방의협력의무 구속력있는청약을통해계약조건을제시받은상대방은일반적인경우단순한거절내지무응답으로계약체결을좌절시킬수있다. 그러나상대방에대한협력의무가전제된교섭관계에서는상대방의제안을수용할수없는상황이라면새로운청약을제시할의무를진다고보는것이공평의원칙에부합한다. 새로운청약을제시할경우에는상대방의청약을수용할수없는이유와새로운청약이보다합리적이라고보는상당한이유를제시하여야한다. 구속력있는청약에대하여상대방이반응하지않거나그러한청약의내용이 FRAND 조건에위배된다고만연히주장하면서새로운청약을제시하지않는다면이는협력의무를다하지않은것으로보아야할것이다. 가령표준특허권자의최초구속력있는청약에대하여라이선스를원하는잠재적실시권자가이를불수용하면서 FRAND 조건에부합한다고판단한새로운청약을제시한경우, 표준특허권자는이에대한수락여부를상대방에게 106) 위판결문, 이와같은판단을뒷받침하는근거로첫째, SEP 보유자가표준화기구에대하여 SEP를 FRAND 조건으로실시허락하겠다고약속한이상 SEP 보유자가그러한청약을할것으로기대하는것이합리적이기때문이라는점, 둘째, SEP 보유자가다른경쟁사업자들과체결한실시허락계약이공개되지않는이상 SEP 보유자의청약이차별금지 (non-discrimination) 의무를준수하는것인지여부는실시자보다는 SEP 보유자가더잘알수있는위치에있다는점을들고있다. 107) 유럽기능조약 (TFEU) 제102조상시장지배적지위남용 226

246 알려야하고이를수용하지않는경우새로운청약을하거나표준특허권자의종전계약조건이보다합리적이라고판단하는상당한이유를제시하여야할것이다. 만일잠재적실시권자의합리적이유를붙인수정제안에대한진지한검토없이만연히표준특허권자가최초의거래조건을고수한다면이역시성실교섭의무를다하지않은것으로볼수있다. 다. 협상기간, 분쟁해결절차등합의 표준특허권자의최초구속력있는청약을잠재적실시권자가수락하거나, 잠재적실시권자의새로운청약을표준특허권자가수락하는경우문제되지않겠으나, 표준특허권자와잠재적실시권자가상대방이제기한라이선스조건에대해계속상당한이유를붙여이견을표시하면서협상이교착상태에이르는상황에대비하여교섭당사자는사전에협상기간, 분쟁해결절차등에관한합의를할필요가있다. 108) 참고로최근유럽집행위원회가삼성전자에대한동의의결의내용으로양당사자에대한라이선싱프레임웍 (licensing framework) 을제시하였는데 109) 그내용은 1 12개월의협상기간과 2 협상기간이만료될때까지 FRAND 조건을결정하기위한실시계약이나대안절차에대한합의가이루어지지않은경우에제3자에의한 FRAND 조건의결정으로구성되어있다. 여기서제3자에의한 FRAND 조건의결정은 FRAND 조건을결정하기위해분쟁에대하여양당사자의합의로중재에회부하거나일방의제소로법원의판결을받는것을말한다. 우리특허법상재정절차 ( 제108조이하 ) 에비추어보면원칙적으로당사자는교섭시작시점에일정한협상기간 ( 통상 6개월내외 ) 을정하여최소몇차례이상협상을진행할것인지 ( 전문가의견청취여부포함 ) 에관하여사전에합의할필요가있다. 또한예정했던협상기간과협상횟수가모두도과하였으나라이 108) 이러한분쟁해결방식에관한합의는권리자와잠재적실시권자의사후교섭과정에서원만하게도출되기어려울수도있으므로표준화기구차원에서 FRAND 확약의실효적인이행을위하여교섭절차와기간, 분쟁해결방식등에관하여합리적인기준을사전에마련하여 IPR정책의내용에반영할필요가있다. 109) Commission Decision of Case AT Samsung - Enforcement of UM TS standard essential patents. 227

247 선스계약의합의에이르지못한경우법원 110) 이나중재인과같은제3자에의한분쟁해결방식에관하여미리합의할필요가있다. 특히분쟁해결방식에관한사전합의는향후법원판단시표준특허권자와잠재적실시권자모두에게진지한표준특허실시의사가존재한다는것을보여주는중요한근거자료가될수있다. 라. 제 3 자와의계약정보제공의무 아울러 FRAND 확약중비차별적인조건임을협상하고합의하는문제와관련하여표준특허권자가상대방에대하여제3자와의계약정보를제공할의무를인정할것인지가문제될수있다. 참고로일본에서의삼성과애플간의가처분신청사건 111) 에서 1심동경지방재판소는애플이수차례본건라이선스제안이 FRAND 조건에합당한지를판단하는데필요한제3자계약정보를요청했음에도불구하고삼성이이를제시하지않았으므로표준특허에관하여 FRAND 조건으로의라이선스계약의체결을위하여중요한정보를애플에제공하고성실히교섭해야하는신의성실원칙상의의무를위반한것으로판시한바있다. 112) 이는민법상신의칙에의하여도위와같은정보제공의무의도출이가능하다는점을시사한다. 독점규제법영역에서주로규율되는거래조건의차별여부, 부당성판단을위해이러한판단의전제가되는표준특허권자의기존의계약정보를잠재적실시권자에게일정부분공개할의무가인정될필요도있다. 이러한계약정보제공의무와관련하여표준특허권자와라이선스계약을체결한기존의제3자와의관계에있어서계약상비밀유지의무와상충되는문제 110) 법원에의한 FRAND 조건에부합하는실시료등계약조건에대한판단은각국의법원실무에따라다른방식을취할수있다. 미국의경우계약위반소송이나손해배상소송형태로 FRAND 조건에부합하는실시료와실시료범위를판단하고있으나, 한국이나일본에서는특허침해소송이나채무부존재확인소송의형태로판단할수있을것이다. 111) 東京地方裁判所 2013( 平成 25) 년 2월 28일平成 23 年 ( ヨ ) 第 号 ( 미공간, 판결문은 < 참조 ); 東京地方裁判所 2013( 平成 25) 년 2월 28일平成 23 年 ( ヨ ) 第 号 ( 미공간, 판결문은 < cms_lf/h25ne10043_org3.pdf> 참조 ). 112) 위각결정문,

248 가발생할수있다. 생각건대, 이러한계약법상비밀유지의무와독점규제법에기초한정보공개의무가상충할경우정보공개의범위와방식을조정하는방식으로조화롭게해결할수있다. 즉표준특허권자가특정한제3자와의계약조건을잠재적실시권자에게그대로알려주는방식이아니라표준특허권자가지금까지체결한라이선스건수와실시료 (rate) 의평균치, 실시료기반 (base) 의산정기준등어느정도추상화된정보를제공하더라도계약정보제공의무를다한것으로본다면의무충돌의우려는해소할수있을것이다. 위와같은정보제공의무를적절히다하지않은경우표준특허권자와잠재적실시권자양자간에계약관계를전제하였으므로성실교섭의무에서파생되는부수의무위반역시채무불이행책임 113) 에의하여규율되어야할것이다. 4. 계약법적접근의한계와규제적접근을통한보완 FRAND 확약에대한계약법적해석을통하여제3자를위한예약으로보는접근은표준특허실시를위한교섭관계를양당사자간의계약적구속관계로보는경우 FRAND 확약을한표준특허권자뿐만아니라잠재적실시권자에게도그에상응하는성실교섭의무가부여된다고보는것이특허권자의특허위협뿐만아니라침해자의역특허위협에도적절히대응할수있다. 즉표준특허권자의단순한선언 ( 선행행위 ) 에근거한신의칙위반에그치기보다교섭당사자간계약적구속력을전제로표준특허권자및잠재적실시권자상호성실교섭의무위반행위에대하여특허침해소송과정에서금반언의원칙을적극활용할수있고, 나아가의무위반에대하여계약위반소송 ( 채무불이행책임 ) 까지물을수있다는점에서적지않은실익이있다. 다만, 이러한효과를도출하기위하여표준화기구, 표준특허권자, 잠재적실시권자간의제3자를위한예약과같은다소복잡한계약성립에관한이론구성이필요한데, 미국의마이크로소프트대모토로라사건과같은판단이해당 113) 표준특허권자와잠재적실시권자의성실교섭의무를단순히신의칙에의거하여인정하는경우이러한부수적의무위반에대해서도불법행위책임에의하여규율되며, 계약체결상의과실책임을폭넓게인정하자는입장에서는이를계약체결상의과실로볼여지도있다. 229

249 사건의표준화기구 (ITU, IEEE) 이외에다른표준화기구에서도그대로적용될수있는지는확실하지않다. 왜냐하면표준화기구내부준칙구속력의근거가상이하고그에따라요구되는 FRAND 확약의내용도다를뿐만아니라제3자가표준화기구의내부준칙의적용을받는회원인경우와단순히표준특허를사업목적으로사용하는제3자인경우등다양한경우를상정할수있기때문이다. 114) 따라서, 마이크로소프트대모토로라사건의제3자를위한계약에관한판단은표준특허의문제해결에있어새로운문제해결의가능성을제시한의미는크지만, 이러한계약법적이론구성이가능할지는개별사례마다달라질수있는부분이므로제반표준화기구의 IPR정책이나 FRAND확약에대해일반적으로적용하기는어려운한계를가진다. 앞서표준특허문제에있어 FRAND 확약에대한계약법적해석을통한접근방식의유용성과한계점을살펴보았다. 현재우리실무나법리의발전수준을감안할때계약적접근방법의한계를극복하기위한다각적인노력이필요하고, 115) 이와함께계약법적접근을통한문제해결이곤란한부분에대해서는공적제재나권리남용법리에근거한사법적규율즉규제적접근을통해보완할필요가있다. 이하에서특허침해소송에서권리남용법리에의거한사법적규율의필요성을조망하고, 표준특허문제의합리적규율이라는관점에서개별권리남용의법리를재조명해보고자한다. 114) Jorge L. Contreras( 주 98), ; Contreras 교수는표준화기구의 FRAND 확약의구조를크게다음과같이 7가지로분류하여각자상이한구속력의근거와특칭을가지고있다고한다. 1 Multilateral Agreement( 회원간상호합의 ), 2 Membership Agreement( 회원가입조건에대한동의방식 ), 3 SDO Bylaws/Policy( 표준화기구의내부준칙에따른방식 ), 4 Follow ANSI Policy( 미국표준화기구정책을준용하는방식 ), 5 Letters of Assurance(LOA와같은서약서를표준화절차에서제출하여 FRAND 확약을하는방식 ) 6 Voluntary SDO Declarations( 회원이자발적으로확약여부를결정하는방식 ), 7 Voluntary Non-SDO Declarations( 표준화기구가아닌개별기업이회사정책의일환으로확약하는방식 ) 115) 법원의관점에서성실교섭의무위반과같은협상경과에대한판단은어렵지않겠지만 FRAND에부합하는실시조건을판단하여계약위반여부를판단하기위해서는 FRAND 조건에부합하는표준특허실시료기초 (base), 실시료요율 (rate) 산정과범위등을판단할수있는법리와심리기법이발전되어야할것이다. 이는특허침해소송에있어손해배상소송의활성화를위한제도적, 입법적보완을통하여근본적인개선이요구되는부분이다. 230

250 제5장권리남용법리에의한금지청구및손해배상청구의한계 제 1 절권리남용법리에의한표준특허의사법적규율 제4장에서 FRAND 확약의계약법적효력을살펴본결과표준특허권자의특허침해소송이제기되는경우잠재적실시권자가라이선스계약이성립했음을주장하는항변은우리민법의해석상한계가있음을살펴보았다. 이에대하여가능한대안으로 FRAND 확약의취지상표준특허권자와잠재적실시권자상호간에성실하게협상하여야하는내용의계약관계를전제로당사자사이의구체적인교섭의무의내용과공평한배분에관하여관련법규에따른 FRAND 의미해석을통해도출고자하였다. 이러한시도에도불구하고표준화기구의 IPR 정책과 FRAND 확약의다양성을고려하면앞서검토한계약법적효력검토가모든사례에서적용될수있다고일반화할수없는한계가있다. 결국이러한계약법적접근의한계는표준특허권행사에대한규제적접근을통해보완되어야할것이다. 표준특허를둘러싼규제적접근은크게경쟁법에의한공적규제와권리남용의법리에기한법원의사법적규율로귀결된다. 1) 경쟁법에의한공적규제는관련시장과사업자에게미치는파급효과가매우크므로법령외에지침, 가이드라인등을통해규제의방향을설정하고예측가능성을확보하는방향을지속적으로개선중에있다. 2) 권리남용의법리에의한사법적규율역시향후법리전개방향을모색하고예측가능성을제고하기위한방안을고민해야할 1) 경쟁법에의한공적규제는경쟁법소정의법적요건에따라시장질서유지의관점에서표준특허권리행사의한계를다루나, 권리남용법리에의한규율은당사자간사법적분쟁과정에서당사자의다양한남용항변에따라법원에의해권리행사의한계가판단된다는점에서구별된다. 2) 최근우리공정거래위원회는 불공정거래행위심사지침 ( 개정 공정거래위원회예규제241호 ), 지식재산권의부당한행사에대한심사지침 ( 개정 공정거래위원회예규제247호 ) 개정을통하여규제방향을정비하고법적용의예측가능성을개선하고있다. 231

251 시점에있다. 그런데법원의사법적판단은해당사건의사실관계, 법관의관점, 소송대리인의소송전략등다양한변수에따라개별적으로판단될수밖에없는속성이있어예측가능성이나일관성이떨어질수있는한계가존재한다. 표준특허행사와관련하여권리남용법리에의한권리행사제한은법관에의하여자의적으로판단될수있어그러한법리의적용과외연의확장을경계하는시선도있다. 그러나권리남용법리에의한사법적규율은소송에서법관의판단이라는속성상구체적사안에대해적용되며본질적으로다양한판단이가능한것으로이를단점으로보기보다오히려법관이개별사안에서정의와형평의관점에가장부합하는법선언이가능하다는장점으로사유할필요가있다. 또한개별사건에서의법관의판단은상급심에서수정ㆍ보완될수있으며판례의집적을통해일관성과예측가능성을상당부분보완할수있다. 이러한과정을통해생성된판례법은거래당사자들에게행위규범으로기능할수있고, 경쟁당국의공적규제에있어서참고할수있는판단기준이되며때로는입법과정을거쳐관련법규에반영 3) 되기도한다. 이하에서는권리남용의법리에기한법원의사법적규율문제를검토하며, 우선표준특허권자의특허침해소송과같은소송상권리행사에있어권리남용법리를통한권리행사의한계설정이왜중요한지를살펴본다. Ⅰ. 권리남용법리에의한표준특허규율의필요성 1. 표준특허문제의 liability rule 에따른규율 미국에서 1970 년대이전에는보통법 (Common Law) 상의재산권 (Property) 에 관한법원리와불법행위 (Torts) 에관한법원리는서로별개로보았다. 그런데 3) 일본의킬비판결후 2004년일본특허법제104조의3이신설되어 당해특허가무효심판에의하여무효로될것이라고인정될때 에는권리를행사할수없다는것을명문화하였다. 이는입법의흠결을법원이부득이하게권리남용의법리를통해메우고, 입법자가이에화답하는형식으로사법부의판결과입법부의법률간에소통가능성이존재한다는점을보여주고있다. 232

252 1972년미국의 Guido Calabresi와 A. Douglas Melamed는보통법상인정되는권리보호유형을크게 Property Rule( 물권적보호원칙 ),Liability Rule( 손해배상원칙 ) 및 Inalienability Rule( 양도불가의원칙 ) 로나누어서설명하였고그후이러한구별은재산권분야와불법행위분야를관통하는일반원칙으로받아들여지고있다. 4) 여기서물권적보호원칙 (Property Rule) 이라함은원고인토지소유자의건물철거청구를인용하여그건물의철거및토지의인도를명하는경우와같이권리자본인의의사에반하지않고는그권리를전혀박탈할수없도록하는원칙이다. 반면손해배상원칙 (Liability Rule) 은원고의청구를권리남용으로보아청구를배척하고건물설치자로하여금그건물을계속사용할수있도록하는대신그토지사용에대한대가의지급을명하게하는경우와같이권리자의의사를묻지않고그의사에반해서도그권리를박탈또는제한할수있으나다만객관적으로평가되는손해액을배상하도록하는원칙이다. 여기서손해배상원칙 (Liability Rule) 은시장을통한당사자들의자발적의사에의한권리가치확정에대단히많은거래비용 (transaction costs) 5) 이들거나그것이현실적으로불가능하여, 권리의이전이모든당사자에게유리함에도권리의이전이일어나지않는경우국가가개입하여손해배상의형태로가치를확정해줌으로써권리의교환과거래를촉진시키는기능을한다고설명되고있다. 6) 표준특허권자의실시자에대한금지청구권의행사와관련하여이를항상인정할것인가아니면일정한경우그러한권리의행사를권리남용으로보아이를인정하지않고손해배상청구권만을인정할것인가하는문제는권리보호에관한방식과밀접한관련성을가진다. 일반적으로특허권이재산권으로서의속성을가진다는점만으로특허권을부동산이나동산처럼취급하는것은곤란하다. 왜냐하면부동산이나동산과 4) Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, Property Rule, Liability Rule and Inalienability : One View of the Cathedral, 85 Harv. L. Rev.(1972) 1089, ; 허성욱, 권리남용금지법리에관한법경제학적고찰, 법조 ( 제592호 ), , 212 이하. 5) 여기서거래비용에는수많은협상을하여야하는어려움및금전적비용거래가격을높이기위하여매도인들이행하는알박기 (hold-out) 등전략적인행위를할위험등이포함된다. 6) 윤진수, 권리남용금지의경제적분석, 재산법Ⅰ( 민법논고Ⅰ), 박영사, 2007,

253 같은유체재산에대한권리는그러한자산의희소성에기초하여인정되는것인데반하여발명에대한특허권은발명의비배타성등공공재로서의성격에기하여인정되는것이기때문이다. 유체재산은권리자의허락없이다른사람이이용하면권리자의이용을방해하거나배제하는결과를가져오지만, 지식재산권과같은무형물은다른사람이이용하더라도권리자의이용이배제되지않는다. 한편부동산에대한권리는유효기간의제한이없으나특허권은발명의촉진및사회적후생의증진이라는목적달성을위하여일정한기간만유효한점에서구별된다. 나아가표준제도는동일한규격의기술을사용하도록하여편리성을증진시킴으로써기술을공유하고확산하고자하는제도이므로표준에포함된특허권은배타적권리로서의속성은더욱제약될수밖에없다. 현재소프트웨어등정보통신분야제품내지용역의생산과정에수많은표준특허가관여되어있고모든특허권자로부터실시허락을받는데큰거래비용이소요될뿐만아니라, 부동산알박기와유사하게하나의특허발명이라도실시허락을받지못하면생산이어려운점을악용하여금지청구권을행사하면서지나친실시료를요구하는특허위협 (hold-out) 과같은특허권자의권리남용이문제되고있다. 표준특허가널리활용되는산업분야 ( 정보통신, 소프트웨어등 ) 에있어서는물권적보호원칙 (Property Rule) 보다손해배상원칙 (Liability Rule) 에따라표준특허권을규율할필요성이크며 7) 우리법제상권리남용의법리를매개로이러한규율을시도할수있다 8) 는점에서표준특허관련소송분야에있어서권리남용법리의중요성은배가된다고할것이다. 2. 성실교섭의무위반에따른소송상제재 FRAND 확약에따라라이선스계약내용을이루는실시료등계약조건들이 7) 다만, 허성욱교수는일견거래비용이많이들어보이는사안이라하더라도먼저 Property Rule에의한권리보호방식을고려하되, 그비효율성으로말미암아거래비용이지나치게많이들고법원에의한손해배상액의평가가비교적정확하게평가될수있다고판단되는사안에대해서만 Liability Rule을도입하는것이바람직하다고보고있다 [ 허성욱 ( 주 4), ]. 8) 같은취지로김기영, 특허법주해(Ⅱ), 박영사, 2010,

254 FRAND 조건에과연부합하는지여부에대한판단이일의적이지않은관계로우선라이선스계약체결을위한당사자에게부여되는성실교섭의무위반을근거로귀책사유있는당사자의소송상권리행사를제한할필요가있다. EU와미국의경쟁법집행을통한규제차원에서형성되어발전하고있는 willing licensee 이론을우리법체계에맞는사법적규율방식으로변용한다면표준특허라이선스협상에있어성실교섭의무의위반내지현저한의무해태가있는경우귀책사유있는당사자에대하여일정한법적제재를주는방식으로접근할필요가있다. 미국연방지방법원에서심리된일련의계약위반소송이시사하는바와같이표준특허권자에대해잠재적실시권자가표준특허실시를원하는의사를밝힌경우 FRAND 조건에부합하는라이선스계약체결을위하여서로신의성실에입각하여협상할의무가부여되는계약 ( 이른바제3자를위한예약 ) 관계에있다고볼때, 특히표준특허권자의성실교섭의무위반은 FRAND 확약이라는약속에반하는금반언행위로평가되어소송상이를제재할필요가있다. 금반언의원칙은자신의선행행위와정면으로또는실질적으로모순되는후행행위를해서는안된다는원칙으로 모순행위금지의원칙 이라고도한다. 금반언의원칙은상대방의신뢰나기대를보호하는것을주된목적으로하나자신의선행행위에서비롯된의무를도외시하고상대방의의무위반을주장하는것을제한하기도한다. 3. 특허법과경쟁법을포괄하는권리남용론정립 특허권은지식기반사회에서막대한영향력을가진재산권이나공공재인정보의일종인발명을대상으로하므로불특정다수에의하여다양한양상으로침해될가능성이있다. 한편특허는등록후언제든무효로될수있으며권리의외연이불명확한특허청구범위를기반으로하기때문에침해자가권리남용의항변을주장할가능성이매우높다. 실제로많은특허침해소송에서권리남용의항변이제기되고있으며그사유역시점차다양하고복잡해지고있다. 삼성과애플간의표준특허관련분쟁사례에서이미확인하였듯이표준특허권의행사에있어민법, 특허법, 독점규제법을포괄하는권리남용론의정 235

255 립은중요한쟁점으로당사자간분쟁에있어예측가능성을높이고개별소송에서법관의자의적 ( 恣意的 ) 판단을방지하기위하여이에관한체계적기준을정립할필요가있다. 독일법원에서는특허침해소송에있어특허권자의시장지배적지위남용과같은경쟁법위반행위가있는경우이를근거로한특허권자의권리실행제한의항변내지무상의강제실시의항변을인정하고있다. 9) 우리의경우삼성과애플간 1심판결에서특허권행사에대하여독점규제법위반의항변이가능하다는전제에서그해당여부에관하여구체적인판단이이루어진바있다. 10) 그러나아직까지대법원판결등을통해확립된법리에이르지는않은상태이므로그러한항변판단이가능한논거를정립할필요가있다. 특허침해소송에있어서독점규제법위반의항변이실무상활용되기위하여독점규제법제59조의규범적의미를조명하고권리의남용을구성하는개개의항변사유를재구성할필요가있다. Ⅱ. 민법상권리남용금지의원칙 1. 민법상권리남용금지의원칙 민법상권리남용금지의원칙은외형상으로는권리의행사인것과같이보이나, 구체적인경우실질적으로검토할때권리의공공성 사회성에반하여권리의본래의사회적목적을벗어난것이어서, 정당한권리의행사로서인정할수없는행위를말한다. 11) 이는형식적으로이해되는법률과실질적으로존재하는분쟁사이의괴리를조정하기위하여법원이일정한재량을행사하는방식으로이를해결하도록하는법리이다. 후술하는특허권남용론역시민법상권리남용금지의원칙과같은연원에근거를두고있는데, 표준특허의경우표준규격이기술시장내지상품시장을지배하는결정적인요소가되는경우가많아표준특허권자의과도한이윤추구, 시장봉쇄내지경쟁자배제의목적으 9) BGH, Urteil vom , KZR 39/06(Orange Book Standard). 10) 서울중앙지방법원 선고 2011 가합 판결. 11) 곽윤직ㆍ김재형, 민법총칙 ( 민법강의 Ⅰ), 박영사,

256 로부당하게특허권을행사할가능성이높다. 우선특허권남용론의검토에 앞서민법의일반원칙인권리남용금지의원칙 ( 협의의권리남용법리 ) 의내용 에관하여살펴본다. 가. 민법제 2 조 민법제2조는신의성실과권리남용금지에관하여규정하고있는데, 제1항에서 권리의행사와의무의이행은신의에좇아성실히하여야한다. 라고규정하고, 제2항에서는 권리는남용하지못한다. 라고규정하고있다. 이와관련하여제1항과제2항의상호관계가문제되는데, 제1항에규정된신의성실의원칙은조항의위치가알려주듯이민법전체를규율하는원칙이다. 이는스위스민법및일본민법의영향을받은것이다. 12) 제1항은의무의이행뿐만아니라권리의행사도신의에좇아성실히하여야한다고규정하고있어, 권리남용금지의원칙은제1항자체에서도도출될수있다. 우리민법제1조제2항의권리남용금지원칙은신의성실의원칙이권리행사의국면에서보다구체화된하부원칙이라고할것이다. 역사적으로신의성실의원칙은채권법분야에서주로의무이행과관련하여발달하였고, 권리남용금지의원칙은이와별도로물권법분야에서권리행사와관련하여발달하여왔다. 현재권리남용금지의원칙은물권법과채권법이외에도가족법, 회사법, 소송법등다양한영역에서적용되고있다. 13) 그대표적예로계약해제권의남용, 14) 친권의남용, 15) 법인격의남용, 16) 확정판결의부당한집행에의한권 12) 20세기초스위스민법은제2조제1항에서 모든사람은권리의행사와의무의이행에있어서신의성실에따라행동하여야한다. 고규정하여신의성실의원칙을채권법에서만이아니라민법전반에적용되는원칙으로발전시켰다. 동법제2조제2항은 권리의명백한남용은법의보호를받지못한다. 라고규정하고있다. 한편일본은제2차세계대전이전까지민법에신의성실원칙의명문규정이없었으나독일에서와같이학설과판례에의해채권법의최고원리로인정되던중 1947년민법개정때제1조제2항에서 권리의행사와의무의이행은신의에좇아성실히하여야한다. 고규정하고제3항에서 권리의남용은허용되지아니한다. 고규정하여민법전반의지도원리로자리잡게되었다. 13) 권영준, 특허권남용의법리와그관련문제, 산업재산권제36호 ( ), ) 대법원 선고 71다352, 353, 354 판결. 15) 대법원 선고 81다649 판결. 237

257 리남용 17) 등이있다. 민법제2조에규정된권리남용금지의원칙은대표적인일반규정으로구체적으로타당한결론에이르는데필요하다는이유만으로일반조항이남용되어서는안된다는제약이있다. 즉법원의재판작용에있어일반조항으로의도피 (Flucht in die Generalklauseln) 현상이일어나지않도록법관은우선기존의법리에의거하여타당한결론에도달할수있도록최선의노력을다하여야한다. 18) 이처럼권리남용금지원칙이가지는유용성을이해하되그것이남용되지않도록하는것이권리남용금지의원칙의실무운용상과제이다. 나. 판례의태도 우리판례들을살펴보면권리남용금지원칙은물권법분야에서가장활발하게적용되어왔고그중에서도토지소유권의남용이문제되는사건들이대부분이다. 19) 대표적인사례는토지소유권자가그토지지상의건물이나공작물을철거하라고청구하는경우인데, 이는토지와건물을별도의부동산으로취급하는일본과우리나라에서빈번하게발생하는사례들로, 이러한법적분쟁에서피고는권리남용항변을하는경우가많은데이에대한판단은개별사안에따라다양하게존재하는변수들에따라달라질수있다. 권리남용을인정한우리판례들은대체적으로주관적요건을요구하고있는데, 대법원은 권리행사가권리의남용에해당한다고할수있으려면, 주관적으로그권리행사의목적이오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐행사하는사람에게아무런이익이없는경우이어야하고, 객관적으로는그권리행사가사회질서에위반된다고볼수있어야하는것 이라고판시한다. 20) 한편상표권의남용에관하여대법원은상표권의남용에해당하기위해서상표권행사의목적이오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데 16) 대법원 선고 87다카1671 판결등. 17) 대법원 선고 99다32899 판결. 18) 권영준, 위의논문, ) 곽윤직ㆍ김재형 ( 주 11), ) 대법원 선고 2002다62319, 판결 ; 대법원 2011, 선고 2011다 판결등. 238

258 있을뿐이를행사하는사람에게는아무런이익이없어야한다는주관적요건을반드시요구하지는않는다는판결이있다. 21) 또한주관적요건의인정과관련하여권리자의정당한이익을결여한권리행사로보여지는객관적인사정에의하여주관적요건을추인할수도있다고하여주관적요건의입증을완화하고자하는판결들 22) 도있다. 권리남용의법리에관하여민법제2조제2항은법이념을선언하고있을뿐그요건이나효과를정하고있지않다. 권리남용의요건이나효과는각종권리의내용에따라다르며모든권리에공통하는것을들수없다고한다. 23) 특히우리민법은독일민법의 시카아네 (Schikane) 금지 와같이권리자의주관적의사를고려하고있지않고있고, 권리남용의금지가사권의공공성ㆍ사회성을전제로하는것이므로이하에서는가해의사와같은주관적요건은원칙적으로필요로하지않다는것을전제로논의를전개하도록한다. 24) 21) 이른바 진한커피 사건에서대법원은상표권자가당해상표를출원ㆍ등록하게된목적과경위, 상표권을행사하기에이른구체적ㆍ개별적사정등에비추어상대방에대한상표권의행사가상표사용자의업무상의신용유지와수요자의이익보호를목적으로하는상표제도의목적이나기능을일탈하여공정한경쟁질서와상거래질서를어지럽히고수요자사이에혼동을초래하거나상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배되는등법적으로보호받을만한가치가없다고인정되는경우에는, 그상표권의행사는비록권리행사의외형을갖추었다하더라도등록상표에관한권리를남용하는것으로서허용될수없고, 상표권의행사를제한하는위와같은근거에비추어볼때상표권행사의목적이오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐이를행사하는사람에게아무런이익이없어야한다는주관적요건을반드시필요로하는것은아니다 ( 대법원 선고 2005다67223 판결 ). 22) 대법원 선고 2004다71522, 판결 ; 대법원 선고 2003다 판결등 ( 권리의행사가주관적으로오직상대방에게고통을주고손해를입히려는데있을뿐이를행사하는사람에게는아무런이익이없고, 객관적으로사회질서에위반된다고볼수있으면, 그권리의행사는권리남용으로서허용되지아니하고그권리의행사가상대방에게고통이나손해를주기위한것이라는주관적요건은권리자의정당한이익을결여한권리행사로보여지는객관적인사정에의하여추인할수있으며어느권리행사가권리남용이되는가의여부는개별적이고구체적인사안에따라판단되어야한다 ). 23) 곽윤직ㆍ김재형 ( 주 11), ) 같은취지로곽윤직ㆍ김재형, 위의책, 86. 권리남용에관하여현대와같은명문의규정이없었던구법시대에서도객관적이익교량에의하여권리남용의법리를전개한판례가적지아니하였음에도오히려현행법시대에들어와상당수의대법원판례가권리남용에있어주관적요건을강조하고있는것은권리남용이론의발달변천과정이나그현대적의의에비추어결코온당한태도가아니라고한다 [ 윤용섭, 민법주해(I) 239

259 2. 성실교섭의무위반에의한권리남용법리의적용 가. 각국의법리와판례동향 미국의연방지구항소법원 (CAFC) 은특허침해소송에서원고의특허권행사에대하여금반언 (Equitable Estoppel) 의원칙을주장하기위하여 1 특허권자가오해받을수있는행위 (misleading conduct) 를하여침해자로하여금특허권자가침해자에대하여특허권을행사하지않을것이라고합리적으로믿게하였고, 2 침해자가그러한특허권자의행위를신뢰하였으며, 3 이러한의존성에의하여특허권자에대한권리구제를허용한다면침해자가상당한불이익을받게된다는점을증거의우월 (preponderance of the evidence) 에의하여입증하여야한다고판시하고있다. 25) 금반언의원칙이표준특허와관련되어인정된대표적경우는 1997년 Wang Laboratories 사건 26) 을들수있는데, 위사건에서 SEP 특허권자는자신의특허를숨기고표준화기구에위기술의표준선택을독려하는한편침해자인피고에게는이를선택해생산할것을권했는데위와같은과정이 6년이란장기간에걸쳐이루어졌음을지적하며 CAFC는특허권자가침해자인피고에게암묵적인실시권을부여했다고판시한원심판결의논리를승인했다. 최근의사건으로유사한결론에이른것으로는퀄컴대 Broadcom 사건 27) 에대하여제기한소송에대하여퀄컴이표준화기구의공개준칙을위반하여표준에해당하는특허의존재를은폐한사건에서 1심법원이해당표준특허의무효를선언하고변호사비용지급을명하였고, 2008년 CAFC가이에대한항소를기각한판결을들수있다. 28) 총칙 (1), 박영사, 2005, 194]. 25) A.C. Aukcrman Co. v. R.L. Chaides Construction Co., 960 F.2d 1020, (Fed. Cir. 1992) (en banc); 금반언의원칙이적용되기위해서는특허권자는특허침해에관하여실제로 (actually) 알고있어야하고의도적으로오해하게할필요는없지만침해자에대하여권리행사를하지않겠다는것을어떤방법으로든알려야 (communicate) 한다. 26) Wang Laboratories, Inc. v. Mitsubishi Electronics America, Inc. 103 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1997). 27) Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp., 548 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2008). 28) 위와같은금반언의원칙 (Equitable Estoppel) 이적용되기위해서는특허권자와침해자사이에밀접한관계에따른침해자의의존이존재해야하며그외에도해당특허가 SSO의표준으로채택되는과정에서특허권자가 SEP의존재를알면서도의식적으로 240

260 미국의경우형평법상금반언의원칙에의거하여예외적인경우특허권자의권리행사가제한될수있으며이에더하여특허권자의약속 (promise) 에의거한금반언 (Promissory Estoppel) 항변도가능하다. 29) 약속에의한금반언의원칙이형평법상금반언의원칙과다른점은특허권자와침해자사이에일정한계약관계가매개되어있을때형평법상금반언의원칙보다용이하게적용되며그러한금반언의원칙은약속에관여한당사자모두에게적용될수있다. 30) FRAND 확약을제3자를위한예약으로본다면잠재적실시권자는이러한약속에의거하여라이선스계약교섭과정중에금지청구와같은특허권행사를하지않을것이라는합리적인신뢰가인정될수있고, 이러한상황에서특허권자의금지청구를허용한다면표준특허의파급력에따라잠재적실시권자에게큰경제적손실이발생함을입증함으로써표준특허권자의권리행사가제한될수있다. 일본의경우삼성과애플간의가처분 1심사건 31) 에서삼성이애플사에대해삼성의라이선스제안이 FRAND 조건에따른것인지아닌지를판단하는데필요한정보를제시하지않고애플사에게대안을제시하지않았으므로, 표준필수특허에관하여 FRAND 조건으로의라이선스계약의체결을위해중요한정보를애플사에제공하고성실히교섭해야하는신의성실원칙상의의무를위반하였다고판시하여삼성의가처분을각하하였다. 한편 2심가처분즉시항고사건 32) 에서는 1심과같은결론을내렸으나 FRAND 확약등에의거하여잠재 숨김으로써표준으로채택되도록만드는비위행위 (deceptive conduct) 가있어야한다. 즉, 고의적기만행위가없으면적용하기힘든데다가침해자의기만행위에따른의존의결과로중대한손해에이르러야한다는요건역시상당한장애가될수있어일반적인특허위협의경우에는적용이어렵고예외적인사실관계에서만적용될수있다는견해가있다 ( 설민수, 표준특허의명암 ( 하 ), 저스티스통권제141호 ( ), 67). 29) Donald S. Chisum, Chisum on Patents (2014), ) Jorge L. Contreras, A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges, 479 Utah L. Rev. (2015), 더상세한미국의금반언법리에대하여 Robert P. Merges & Jeffrey M. Kuhn, An Estoppel Doctrine for Patented Standards, 97 CAL. L. Rev. (2009) 참조. 31) 東京地方裁判所 2013( 平成 25) 년 2월 28일平成 23 年 ( ヨ ) 第 号 ; 東京地方裁判所 2013( 平成 25) 년 2월 28일平成 23 年 ( ヨ ) 第 号. 32) 知的財産高等裁判所 2014( 平成 26) 년 5월 16일平成 25 年 ( ラ ) 第 号 ; 知的財産高等裁判所 2014( 平成 26) 년 5월 16일平成 25 年 ( ラ ) 第 号. 241

261 적실시권자는마땅히특허권자와협상을통해 FRAND 조건의라이선스를받을수있다고신뢰하게되므로그러한신뢰를보호하여야한다고설시하였다. 그러면서 FRAND선언특허권에기초하는금지청구권의행사는특허권자가 FRAND 확약을하였고상대방이 FRAND조건의라이선스를받을의사가있는자 (willing licensee) 임을피고가주장ㆍ입증 33) 한다면원고의침해금지가처분은일본민법제1조제3항의권리남용에해당하여허용되지않는다고보았다. 나. 민법상신의칙의파생원리인금반언의원칙 먼저신의성실에입각한협상의무위반은민법상신의칙의파생원리인금반언의원칙에의하여규율될수있다. 금반언의원칙은자신의선행행위와정면으로또는실질적으로모순되는후행행위를해서는안된다는원칙으로 모순행위금지의원칙 이라고도한다. 34) 금반언원칙은상대방의신뢰나기대를보호하는것을주된목적으로하나자신의선행행위에서비롯된의무를도외시하고상대방의의무위반을주장하는것도제한하고있다. 이러한법리는일찍이로마법에서확립된법원리로서우리판례는신의성실의원칙에근거를두고상대방의정당한신뢰를보호하기위하여파생된법리로보고있다. 35) 민법상금반언의원칙을적용함에있어 1 객관적으로모순되는행태와그에대한귀책및 2 그에의하여야기된상대방의보호가치있는신뢰의존재가상관적으로고려되어야한다고한다. 36) 여기서 상관적 이라고함은양자중어느하나를제대로갖추지못하였다고하여원칙의적용이반드시부정되는것은아니라고, 그모순의정도와신뢰의보호가치의정도를종합적으로고려하여야한다는것이다. 여기에판례는권리자의모순되는행태와그에의하여야기된상대방의보호가치있는신뢰에덧붙여 3 권리자가권리를행사 33) 일본지적재산고등재판소는 FRAND조건의라이센스의사가없는자 (unwilling licensee) 는 FRAND 확약을신뢰하여해당표준규격을실시하고있는것이아니므로이러한자에대해서는금지청구권을행사할수있다고보면서다만, 제한없는금지청구허용에는폐해가존재하므로원고가주장ㆍ입증할피고가 FRAND 조건의라이센스를받을의사가없다는사실의인정은엄격하게이루어져야한다고보았다. 34) 양창수, 민법주해(I) 총칙 (1), 박영사, 2005, ) 대법원 다34475 판결. 36) 양창수, 위의책,

262 하는것이정의관념에비추어용인될수없는정도의상태에이르러야한다 는점을요구하고있다. 37) 다. 특허법상금반언의원칙 특허법에있어서도금반언의원칙은특허권자의권리행사를제한하는요소로작용하고있다. 가령출원경과 (prosecution history) 는특허청구범위의해석에영향을미치고결국특허권자의권리행사에영향을미친다. 전자는출원경과참작의법리 (prosecution history disclaimer) 이고, 후자는출원경과금반언의법리 (prosecution history estoppel) 이다. 38) 출원과정에서출원인이특허발명의일부를보호대상에서포기하거나제외한경우그렇게포기하거나제외한부분에대하여는보호하지않는다는점에서두법리는금반언의원칙에근거하고있다. 출원경과참작의법리란특허청구범위를해석함에있어서문제된특허발명의출원과정에서나타난출원인이나특허청의견해를참작할수있다는원칙이다. 39) 출원인이특허출원과정에서자신의이익을위해제출한의견을이후에출원인스스로부인하지못하도록하는것이신의칙에부합되고출원인의기망을억제할수있으며특허청구범위의정확한해석에도도움이되기때문에비록특허법상명문의규정은없지만당연히적용된다는것이우리의통설이다. 40) 한편, 균등론의적용요건을명시적으로밝힌대법원 선고 97후 37) 대법원 다64552 판결. 38) 출원경과참작의법리는문언침해 (literal infringement) 여부를판단하기전에청구항해석 (claim construction) 단계에서작동하는법리이고, 출원경과금반언의법리는청구항해석을한후문언침해가성립하지않는경우균등론 (doctrine of equivalents) 에의한침해가문제되는상황에서균등론을제한할때작동하는법리라는점에서두법리에는차이가있다. 39) 특허법원지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 전면개정판, 박영사, 2010, ) 정상조ㆍ박준석, 지식재산권법 제3판, 홍문사, 2013, 218. 이와관련된판례로대법원 선고 2002후2181 판결, 대법원 선고 2004다51771 판결, 대법원 선고 2006다35308 판결을들고있다 ( 한규현, 특허법주해(Ⅰ), 박영사, 2010, ). 243

263 2200 판결을통해출원경과금반언법리가최초로언급되었는데 41), ( 가 ) 호발명이특허발명과, 출발물질및목적물질은동일하고다만반응물질에있어특허발명의구성요소를다른요소로치환한경우라고하더라도, 양발명의기술적사상내지과제의해결원리가공통하거나동일하고, ( 가 ) 호발명의치환된구성요소가특허발명의구성요소와실질적으로동일한작용효과를나타내며, 또그와같이치환하는것자체가그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자이면당연히용이하게도출해낼수있는정도로자명한경우에는, ( 가 ) 호발명이당해특허발명의출원시에이미공지된기술이거나그로부터당업자가용이하게도출해낼수있는것이아니고, 나아가당해특허발명의출원절차를통하여 ( 가 ) 발명의치환된구성요소가특허청구의범위로부터의식적으로제외되는등의특단의사정이없는한, ( 가 ) 호발명의치환된구성요소는특허발명의그것과균등물이라고보아야한다. 라고판시하면서균등론의적용을예외적으로제한하는사유로출원경과금반언법리가제시된바있다. 라. 당사자의성실교섭의무위반과금반언의원칙의적용 민법뿐만아니라특허법에서적용되고있는금반언의원칙은신의성실의원칙과권리남용의법리모두와긴밀한관련을가지고있으며, 앞서살펴본바와같이각국의법리와판례는다양한표현과논리로금반언의원칙 ( 신의성실의원칙내지권리남용의금지 ) 에의하여표준특허권자의권리행사를제한할수있는가능성을열어두고있다. FRAND 확약에대하여계약적구속력을인정하지않더라도표준특허권자의선행행위에의하여위와같은금반언의원칙이예외적으로적용될수있는경우도있겠으나, FRAND 확약에의하여표준 41) 박준석, 특허법주해(Ⅰ), 박영사, 2010, ; 이후대법원은대법원 선고 2001후171 판결을통해 의식적제외 를기준으로삼고있는데, 특허발명의출원과정에서어떤구성이특허청구범위로부터의식적으로제외된것인지여부는명세서뿐만아니라출원에서부터특허될때까지특허청심사관이제시한견해및출원인이심사과정에서제출한보정서와의견서등에나타난출원인의의도등을참작하여판단하여야하고, 특허청구의범위가수개의항으로이루어진발명에있어서는특별한사정이없는한각청구항의출원경과를개별적으로살펴서어떤구성이각청구항의권리범위에서의식적으로제외된것인지를확정하여야한다는입장이다. 244

264 특허권자와잠재적실시권자상호간에성실교섭의무가인정되는계약관계를전제로하는경우금반언의원칙에의하여특허권자의특허위협 (hold-up) 행위뿐만아니라잠재적실시권자가역특허위협 (reverse hold-up) 과같은무임승차행위를제한할수있다는점에서계약적구속력을인정할실익이크다. 표준특허권자의권리행사가금반언의원칙에위배된다는항변은표준특허를실시하고있는제3자가잠재적실시권자로서표준특허권자의 FRAND 확약에대해법적으로보호할만한신뢰를인정받을정도로성실교섭의무를이행하였는지에달려있다. 잠재적실시권자에대한보호가치있는신뢰여부판단은 FRAND 조건에부합하는라이선스계약을체결하고자본인스스로성실하게교섭의무를다했는가를통해이루어지는데, 이는결국 FRAND조건의라이센스를받을의사가있는자 (willing licensee) 인지여부에대한판단기준과크게다르지않다고할것이다. EU와미국의경쟁법집행을통한공적규제과정에서논의된 willing licensee 개념에대하여지나치게라이선스계약체결에관한당사자의의향에치우친주관적인개념으로그객관성판단가능여부에대한논란이있으나, 앞서본바와같이잠재적실시권자가라이선스계약체결을위하여특허권자와교섭했던제반경위를바탕으로잠재적실시권자의라이선스실시의사여부를판단할수있으므로 42) willing licensee 개념은경쟁법적규제 43) 보다법원에의한사법적규율에오히려더적합한매개개념이라고생각된다. 금반언법리의적용과관련하여표준특허권자가표준화기구에대한기만적인 (deceptive) FRAND 확약을제출하고표준선정이후실시를원하는제3자와협상에있어성실한교섭의무를다하지않은정황이입증되는경우이러한표준특허권자가실시자를상대로특허침해소송을제기하였을경우이는금반언의원칙 ( 신의칙내지권리남용의금지 ) 에의해소송상권리행사가제한되어야할것이다. 한편표준특허권자가잠재적실시권자와 FRAND 확약의절차적내 42) 같은취지로차상육, 표준필수특허에기초한금지청구권행사의제한가능성, 지식재산연구제10권제4호 ( ), ) 다만, 미국과유럽의경쟁당국이표준특허권자의금지청구에대한공적개입의근거로들고있는 willing licensee 이론은그자체로경쟁법위반판단을대체할수는없으며, 제반정황과당사자의의사등을종합하여경쟁당국이공적개입을발동할수있는전제조건정도에그치는매개개념에해당한다고이해할수있다. 245

265 용에부합하게성실한교섭의무를다하였으나실시자가협상지연전략을구사하는등협상의결렬에일방적원인을제공한경우표준특허권자의특허침해소송은제한되지않으며이러한피고측의권리남용의항변은기각되어야할것이다. 다만, 위와같은양극단의상황이아닌중간의회색지대에해당하는경우, 양당사자라이선스계약을맺고자수차례진지한협상을하였으나라이선스조건에관한입장차이로교착상태에빠진상태에서특허침해소송이제기된경우에는법원은양당사자의협상경과와당사자가제시한계약조건등을종합하여어느당사자가교섭절차상계약체결결렬에더큰귀책사유가있는지, 교섭내용과관련하여어느당사자의라이선스조건이 FRAND 조건에가까운것인지를판단하여원ㆍ피고주장과항변의당부를가려야할것이다. Ⅲ. 특허권남용론에대한고찰 1. 미국의특허권남용법리 가. 특허권남용법리의의의 미국특허법상특허권남용법리 (patent misuse doctrine) 는일반적으로특허법에의해부여된범위를넘어서까지특허권을확장하는부당한방법에의해특허권을행사하는것을의미한다. 특허권의행사에제한을가할수있는특허권남용의이론적근거는형평법상 unclean hands 의법리에기초를두고있다. 44) 특허권남용항변은문제된행위가당연히특허권남용에해당하지않는한, 특허침해자로주장된자가특허권남용에해당한다는사실을적극적으로주장ㆍ입증하여야하는적극적항변 (affirmative defence) 45) 으로법원은그러한 44) Janice M. Mueller, Patent Law (3rd ed.) Aspen, 2009, ) 다만, 특허권남용행위와반독점법위반행위는경합할수있는관계로실무상특허권이남용되었다는주장은 1 반독점법위반이라는적극적소송 (claim or counterclaim), 2 침해소송에대한방어적주장 ( 항변 ), 그리고 3 특허라이선스계약을포함하는계약위반소송에서의방어적주장 ( 항변 ) 과같이세가지형태로나타날수있다 [Robin C. Feldman, The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse, 55 Hastings L.J.(2003) ]. 246

266 상태가해소될때까지특허침해에대한구제를중지할수있다는법리이다. 미국의판례는특허권행사에대하여독점규제법위반의주장도함께제기할수있는데, 특허침해소송의피고는반소 (counterclaim) 의형태로특허권행사가반독점법 (Sherman Act) 에위반한다는주장을할수있다. 반독점법위반을이유로한반소가이유있기위해서는특허권자가관련시장에서시장지배적지위에있다는점과그러한지위를획득하거나유지하기위한반경쟁적인행위가있다는점이인정되어야한다. 특허권의행사와관련된반경쟁적인행위로는특허권자가특허권의획득과정에서미국특허청 (USPTO) 을상대로의도적인기망행위를한것, 특허침해소송의제기가오로지상대방과제3자사이의거래관계를방해할목적으로이루어진것 (sham litigation), 특허권행사를통해부당한끼워팔기 (tying) 를하는것등이문제된다. 미국의특허침해소송에서는원고 ( 특허권자 ) 에대하여피고 ( 침해자 ) 가일정한경우특허권남용의항변과함께반독점법위반의반소까지제기할수있다. 대체로특허권을악용한경쟁제한적행위들가운데반독점법이적용되지않는행위들에대해서는여전히형평법에근거한특허권남용항변의형태로특허권획득후특허권자가보인부당한행위로인하여특허의집행력 (enforceability) 이상실되도록할수있다. 여기에해당하는유형으로특허권실시계약과관련하여일어나는각종수평적결합, 재판매가격결정, 구속조건부거래, 차별적거래등이그예이다. 특허권자의부당한권리행사에대한대표적규제수단인반독점법위반행위와특허권남용행위와의관계에대하여다음과같은견해차이가존재하고있다. 즉특허권남용법리는반독점법위반행위와전혀다른성질을가진다는입장, 시장에의영향이라는반독점법적요소를특허권남용에서경우에따라고려하는것도불가능하지는않다는입장, 그리고특허권남용이인정되려면먼저반독점행위임을먼저보여야한다는입장등이미국내상반된판례와학설에의하여혼재되어있는상태이다. 46) 이하에서는이와관련된미국의주요판례들을살펴보기로한다. 46) 이러한다양한입장을소개하는국내문헌으로조원희, 미국특허법상특허권남용 (Patent Misuse) 의법리, 저스티스 ( 통권제104호 ), ,

267 나. 특허권남용법리의형성과동향 (1) 초기미국연방대법원의판례 ( 가 ) Motion Picture Patents 사건 47) 특허권남용의법리는 1917년 Motion Picture Patents사건의대법원판결로부터유래되었다. 이사건은영화프로젝터 (projector) 의판매후에부가된제한에관한것이었는데, 프로젝터에는 구매자는특허권자에의하여생산된필름만을사용할수있다. 는표지가부착되어있었다. 항소법원에서특허권자의행위는끼워팔기에해당하여클레이튼법위반이라고판단하였으나, 연방대법원은반독점법에따른분석이아니라 특허법은단지특허권자가발명하고특허의청구범위에기재한것에대해서만독점권을보장한다. 라고판시하면서, 위와같은제한은무효라고판단하여특허침해금지청구가기각되어야한다고하였다. 48) 대법원은만약그러한제한이받아들여진다면 사유재산의보호보다법이더중점을두고있는공공의이익 (public interest) 에심각한피해를야기할수있다 는논리에근거하였다. 49) 이판결은이전의초기판결들 50) 이표방하였던, 발명을시장에전혀내놓지않을권리는그보다작은어떠한조건이든부가하여사용을제한할권리를포함한다고하였던사고를배척하고, 특허받은발명의보호범위를넘어서는조건을부가하는것은특허법에따라부여된권리의내용에들어맞지않는것이고, 그러한조건들은기여침해 51) 의법리를통 47) Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917). 48) 위판결문, 510; United States v. American Bell Telephone Co., 167 U.S. 224, 239 등을인용하고있다. 49) 위판결문, ) 대표적으로 1912년 Henry v. A.B. Dick 판결을들수있다 (Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1, 35.(1912)). 여기서연방대법원은 특허권은광범위한것으로서특허권자에게다른사람들이특허발명을생산, 사용또는판매하는것을배제할권리를부여하고, 그러한권리에는다른사람들에게발명을사용하도록함에있어서조건을부가할더작은권리가포한된다 고판시하였다. 위와같은판시에대응하여미국의회는 1914년클레이튼법 (Clayton Act) 제14조를개정하여끼워팔기는특허등록여부와관계없이반독점법위반이될수있다고하여반독점법의규제의대상이되도록하였다 [Robin C. Feldman( 주 45), ]. 248

268 하여행사될수없다는것을밝힌것으로서, 미국에서특허권남용의법리를 최초로적용한사례라고할수있다. 52) ( 나 ) Morton Salt 사건 53) 1942년연방대법원은 Morton Salt 사건에서특허권의직접침해와관련하여특허권남용법리를확립하였다. 이사건의원고와피고는모두소금정제 (salt tablets) 를주입하는기계를만들고있었는데, 소금정제를주입하는기계에대하여특허를가지고있던원고는특허와무관한특정소금정제를사용할것을조건으로위기계를임대하고있었다. 원고는피고가제조한기계가자신의특허를직접침해하였다고주장하였고, 피고는원고가제3자에게원고가제조한기계를임대하면서위조건을부가하는것이특허권의남용이라고주장하였다. 연방대법원은발명자에게특허라는독점적권리를부여하는것은 새롭고유용한발명을한발명자에대하여배타적권리를부여함으로써과학과실용학문의발전을촉진한다. 54) 는공공정책 (public policy) 에따른것이므로, 그러한공공정책에반하는경우그특허권의행사는보호할수없다. 55) 특허권자가자신의특허를그와관계없는상품의판매에대한경쟁을제한하기위하여사용하는경우특허를부여하는배경이되는공공정책은저해되는것이며, 따라서 unclean hands 라는형평법상법리에따라특허권자가그러한부적절한행위를중단하고그행위의효과가없어질때까지그에대한권리구제를거절할수있다. 56) 나아가그러한공공정책또는공공이익에반하는한피고가직접끼워팔기의피해를보지않았더라도특허권자 ( 원고 ) 와제3자사이의계약에끼워팔기에관한조항이있으면피고역시특허권남용의항변을제출할수있는적격 (standing) 이있다고보았다. 57) 51) 이는우리특허법제 127 조에서규정하고있는간접침해에대응하는개념이다. 52) Herbert Hovenkamp et al., IP and Antitrust, 2010 Supp ) Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942). 54) United States Constitution, Article 1, Section 8 To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries. 55) 위판결문, ) 위판결문,

269 ( 다 ) Mercoid 사건 58) 1944년연방대법원은 Mercoid 사건에서특허권남용의법리의적용범위를확장하였다. 이사건에서 Mid-Continent사는가정용난방장치에대해서특허권을보유하고있었는데, 이난방장치의부품인연소스위치는그난방장치에사용되는것외에는다른용도로사용될수없었던것이었으나특허등록되지않았다. Mercoid사는이난방장치에사용하기위해위연소스위치를제작하였고, 이에 Mid-Continent사는기여침해를이유로 Mercoid사를제소하였다. 연방대법원은특허권의범위는특허로부여된정확한용어 (precise terms) 에엄격히한정되어야하는데, 특허권자가실시허락을거절할수있는권리는실시허락을함에있어조건을부가함으로써독점의범위를확장하려는것까지포함하는것은아니며, 특허권은공공목적에의하여인정되는특권 (privilege) 이고, 그러한특권은발명으로부터유래하는것으로서특허권의범위는그발명으로정해지는범위에한정되며, 특허권자가공공의이익에반하여그러한발명에다른것을결부시키는경우그것은재산권에관련된계약을하는것에불과하여그러한계약에대하여일반적으로부과되는모든제한이적용된다고판시하였다. 59) Mercoid사건에서연방대법원은끼워팔기로판매된제품이문제된특허의구성요소 (integral part) 이고실질적으로비침해적사용 (substantial non-infringing use) 이없는경우에도특허권남용의법리가적용된다고판단하였다. 60) 이판결은특허권남용법리의적용범위를특허받은발명의실시외에는사용될수없는비범용 (non-staple) 품목의시장을지배하려는시도까지적용한사례로기여침해 61) 의범위를상당히제한한것이다. 비침해적사용이 57) 이판결로인하여특허권남용법리는종래의기여침해자에대한특허권행사를거부하는범위를넘어모든침해자 ( 직접침해자, 기여침해자, 교사자 ) 에대하여특허권의행사를거부할수있는원리로자리잡게되었다. 이부분은반독점법에기한소송 (claim or counterclaim) 을제기할수있는자격에비해확대된것으로평가되고있다. 58) Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co., 320 U.S. 661 (1944). 59) 위판결문, ) Herbert Hovenkamp( 주 52), ) 종래기여침해의이론에따르면특허권자는특허의권리범위에속하지않는제품이라도다른실질적인비침해적사용이없는제품에대하여그러한사용을금지시킬수있었다. 즉, 법원은기여침해의주장을특허권자가 1 침해자가특허발명에사용된제품을판매하였고, 2 판매된제품이특허발명의중요한 (material) 구성요소이며, 250

270 없는경우기여침해가문제될수있음에도끼워팔기를문제삼아특허권의행사를제한한이판결에대해서는많은비판이있었고, 이후 1952년미국특허법개정 62) 의계기가되기도하였다. 초기연방대법원의판례들을정리하면, 연방대법원은공공의이익내지공공정책의관점에서형평법에근거하여특허권남용의법리를채택하였고, 이는독점규제법위반과구별되는법리임을분명히하였다. 이를채택한이래연방대법원은 1940년대까지간접침해, 직접침해등그적용범위를확장하여왔으며, 그결과점차적으로특허권의행사범위는제한되었다. 63) (2) 1980 년대까지의미국연방대법원의판례 ( 가 ) Brulotte 사건 64) 이사건에서 Thys사는홉을따는기계를판매하였는데, 12건의특허가소송대상기계에적용되었고이중 7건의특허는라이선스기간중에기간만료로특허권이소멸되었다. 이사건에서로열티는소송대상기계의사용방법에따라다양하게변동될수있었다. 기계사용자인 Brulotte는사용기간중특허권이소멸된부분에대해서까지로열티를지급하는것을거절하면서소송이제기되었다. 1964년연방대법원은워싱턴주대법원의판결 65) 을파기하면서, 미국헌법 3 침해자가그제품이특허발명의침해에사용될목적으로특별히고안되거나채택되었음을알고있었고, 4 그제품은비침해적사용에적합한범용 (staple) 상품이아님을입증할수있는경우로제한하여인정하여왔다. 62) Mercoid판결이후미국의회는 1952년특허법을개정하여 271(d) 항을신설하여특허권남용법리를제한함과동시에특허권남용에해당하지않는안전지대를부여하였다. 개정특허법 271(d) 항은 특허의침해또는기여침해 (contributory infringement) 에대한보호를구하는특허권자는 1 특허권자의동의없이타인에의해실시된다면특허의기여침해를구성하는행위에의해수익을올리는것, 2 특허권자의동의없이타인에의해실시된다면특허의기여침해를구성하는행위를할수있도록타인에게사용권이나권한을부여하는것, 또는 3 침해또는기여침해에대하여자신의특허권의보호를구하는행위로인하여, 구제가부정되거나특허의남용또는부당한연장으로간주되지않는다. 고규정하고있다. 63) 1950년대연방의회에의한특허권남용법리의적용을제한하는입법이이루어지면서이후특허권남용법리는일시적으로그영향력이감소되는시기를맞이한다. 64) Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964). 251

271 제1조제8항제8호의규정및기존의선행판례에근거하여특허권이소멸되고난이후에도여전히특허권자가로열티를받을수있도록하는것은특허법이특허권자에게허여한기간을넘어서서특허권을인정하는것이되므로이를법원에서인정하여서는안된다고판단하였다. 66) 연방대법원은특허권소멸이후기간까지포함하여라이선스하는것은특허권이있는제품과특허권에의하여보호되지않는제품을끼워서판매하는것과같은행위라고보았다. 67) 연방대법원은특허권자가특허권존속기간내에독점권을가지고있는바, 특허권존속기간이후까지로열티를수령하는행위는자신이독점권이없는기간으로자신의독점력을전이하려는행위라고판단하였다. 68) 연방대법원은어느경우에도특허법은특허권자에게인정한기간이상의독점권을당해기술에대하여부여하고있지않으므로특허권이소멸된이후의기간에대하여로열티를받는라이선스는당연위법으로특허권남용이되는것으로판단하였다. 나아가연방대법원은특허권자가특허존속기간을사실상연장하면서로열티를낮춘경우에도마찬가지로위법하다고보았는데이러한 Brulotte 사건의결론은연방대법원의선례로기능하면서현재에도영향을미치고있다. 69) 65) 이사건에서워싱턴주대법원은특허권자가법정기간을넘어서로열티를받는것은위법하지않으며, 전체적으로받아야할로열티총액의관점에서합리적으로보아오히려기간을늘려줌으로써효율성을높인것이라고판단하였다. 워싱턴주대법원은그이유로법정기간을넘어서는라이선스를받는측에서는오히려긴기간으로라이선스기간을정함으로써더적은로열티를낼수있을것이므로특허의존재로인한사회적인사중손실 (deadweight loss) 을줄일수있고, 반면특허권자의관점에서는더장기에걸쳐서특허권에기초한로열티를받을수있어그로인하여발명에대한유인을유지할수있다는점을들었다 (Brulotte v. Thys Co., 62 Wash. 2d 275 (1962)). 66) 판결문 ( 주 64), ) 판결문 ( 주 64), ) 위판결문에서 Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S.436; Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co., 320 U.S. 661 (1944) 인용. 69) 초기연방대법원은특허권자의특허침해소송에대하여특허법및공공정책에반함을이유로특허권남용에기한항변을인정하였으나이후에특허침해가아닌계약위반을이유로소제기된경우에도특허권남용항변이받아들여지게되었다. 특히 1960 년대와 1970년대에는 Nine No-Nos 로대표되듯이특허권에대한적대감이고조되었던시기로독점규제법과함께특허권남용법리는더욱확대되게된다. 252

272 ( 나 ) Dawson 사건 70) Dawson 사건에서연방대법원은개정특허법에관한입법연혁을검토한후특허법 271조 (d) 항에대한해석을내놓았다. 여기서 Mercoid 사건에서의자신의판결을번복하면서 271조 (d) 항은특허권자에게그특허권에합법적으로부가되는권한으로서, 비범용 (non-staple) 제품에대하여는타인을경쟁으로부터배제할수있는권한을부여하고있다고해석하였다. 이판결에의하여특허권자는비범용제품을판매함에있어타인이자신의허락을받지않고동일한제품을제조, 판매하는것을특허침해로주장할수있게된것이다. Dawson 사건이후로연방대법원은오랫동안특허권남용이문제된사안을다루지않았으며, 71) 이후연방지방법원의특허사건등에대한항소심을담당하기위하여 1982년연방항소법원 (Court Appeals for the Federal Circuit, 이하 CAFC ) 이설립된이후 72) CAFC가주로특허권남용의법리를다룬판결들을선고하게된다. (3) 특허권남용법리에관한 CAFC 판결동향 ( 가 ) Windsurfing 사건 73) CAFC 가처음으로심도있게특허권남용의쟁점을다룬사안은 1986 년 70) Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176 (1980). 71) 이후대법원은 Illinois Tool Works, Inc. v. Independent Ink, Inc., 547 U.S. 28, 77 U.S.P.Q (2006) 에이르러다시특허권남용의문제를다루게된다. 72) 1982년 CAFC의설립은미국의특허권강화및보호정책 (pro-patent) 을배경으로하였다는점은주지의사실이다. 나아가 1988년미국의회는특허권남용법리를더제한하는특허권남용개혁법 (The Patent Misuse Reform Act of 1988) 을제정하였다. 앞서언급한특허법 271조 (d) 항에다음과같은두가지를추가하였다. 4 특허에대한권리의사용이나라이선스를거부하는행위, 또는 5 주변상황을고려하여특허에대한권리의라이선스나제품의판매가다른특허에대한권리의라이선스또는별개의제품의구매를조건으로하는행위, 다만그특허권자가라이선스나판매에조건지워진특허또는제품과관련된시장에서시장지배력을가지고있지않아야함. 73) Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995 (Fed. Cir.), cert. denied, 477 U.S. 905 (1986). 253

273 Windsurfing 사건이다. Windsurfing Int'l, Inc. 사 ( 이하, WSI ) 가 AMF 등이자신의윈드서핑보드에관한특허권을침해하였다고주장함에대하여, AMF는 WSI가특허실시허락을함에있어실시권자들이 WSI의등록상표의유효성을인정하고그사용을자제할것을요구하는규정을둠으로써특허권을남용하였다고주장하였다. 즉이사건의쟁점은특허라이선스계약에서특허권자의상표를침해하지말아야할의무를부과하는것이특허권의남용에해당되는지여부였다. CAFC는 특허권남용의법리는특허침해주장에대한적극적항변 (affirmative defense) 이며, 피고는특허권자가특허권허여의 물리적또는시간적범위 (physical or temporal scope) 를부당하게확장함으로써반경쟁적효과를야기하였다는 (with anticompetitive effect) 사실을입증하여야한다 고판결하였다. 74) CAFC는 라이선스의전반적인효과가적절하게정의된관련시장에서불법적으로경쟁을제한하는경향이있는지여부 를검토한후, 75) 상표권을침해하지말아야한다는의무는경쟁을제한하지않기때문에특허권의남용에해당되지않는다고판단하였다. CAFC가일단연방대법원이표명한 공공정책 (public policy) 을기준으로특허권남용판단의자체적인기준을마련한것으로보이나반경쟁적효과 (anticompetitive effect) 와관련하여 CAFC의기준이대법원의입장과일치하는것인지에대하여논란이있다. ( 나 ) Mallinckrodt 사건 76) 1992년 Mallinckrodt 사건은특허권소진에관한사안으로, Mallinckrodt사는폐질의진단및치료에사용하기위하여환자의폐에치료효과가있는방사성물질을에어졸분무의형태로보내는장치를병원에판매하면서 구매자만사용 (single use only) 이라는제한문구를붙여병원들에판매하였는데, 일부병원이다른병원에이를제공하여사용하도록하자 Mallinckrodt사가특허침해소송을제기하였고특허권남용의항변이제기된사안이다. 여기서 CAFC는합리 74) 위판결문, ) 위판결문, ) Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992). 254

274 성의원칙 (rule of reason) 에의한분석기준을채택하였는데, 그자체로공정거래법위반이나특허권의남용이인정되지않는사건에서는특허권자의제한이특허권허여의범위내에서합리적인지여부또는특허권자가특허권허여의범위를넘어합리성의원칙하에서정당화될수없는반경쟁적인효과를지니는행위로나아갔는지여부가적절한기준이된다. 고판단하였다. 77) 이판결에의하면비록반경쟁적효과가있다고하더라도문제된행위가그자체로반독점법위반이아니라면특허권남용여부는합리성의원칙에따라검토되어야한다는것이다. ( 다 ) C. R. Bard 사건 78) 1998년 C. R. Bard사건에서, CAFC는특허권의남용과특허의 부당한사용 (wrongful use)' 은구별되는것임을명시하였는데, 이사건하급심은특허권의남용에대해배심원들에게 특허권이남용되었는지여부를판단함에있어특허권자의행위의모든측면들을고려할수있다. 남용이라고판단하기위해서는공정거래법위반이입증되었는지를판단할필요는없다. 공정거래법위반이입증되지않았다하더라도특허가부당하게 (wrongfully) 사용되었다고판단된다면특허권이남용되었다고판단할수있다. 라고설명하였다. 79) 그러나 CAFC는연방지방법원의판시를번복하면서 특허권남용의항변이특허권의부당한사용에대한보호를위해발전되어왔지만, 특허권의남용 이라고판단될수있는행위들이 부당한 (wrongful) 사용이라는일반적인개념을포함하는것은아니다 라고판시하였다. 이를토대로법원은특허침해의고지가특허의부적절한사용이기는하나, 그행위가그자체로특허권의남용이라거나특허권허여의합리적인범위를벗어났다는증거가없는이상특허권의남용이라고보기어렵다고판단하였다. 이사건에서 CAFC는 Mallinckrodt사건과달리다시특허권남용의법리가반독점법의법리와구별되고반독점법위반을요하지않는다는태도를보였다. 77) 위판결문, ) C. R. Bard, Inc. v. M3 Systems, 133 F.3d 860 (Fed. Cir. 1997) 79) 위판결문,

275 ( 라 ) Princo 사건 80) 2007년 2월 ITC는종전 CAFC의파기환송취지에따라최종결정 81) 을내리면서 Phillips 표준특허의특허풀을통한패키지라이선스에대하여관련시장에서의가격담합 (Price Fixing) 을인정하지않았고, 패키지라이선스에포함되어있는일부기술이대체기술이므로대체기술을통한경쟁을제한한다는주장에대해서는대체기술이라는점에대한증명이부족하여이를인정할수없다고보아어떠한경쟁제한효과도없다고보았다. 이에대하여 Princo가다시불복하고 Phillips, ITC가전원합의판단을요청함에따라 2010년 CAFC는전원합의체로이사건에서문제가된 Phillips 표준특허의특허풀을통한패키지라이선스행위는특허권남용항변을받아들일정도가아니라고판단하여 Princo를상대로발하여진 ITC의구제명령을유지하였다. CAFC는반독점법위반행위가특허권남용을인정하는기초가될수있지만최종적으로특허권남용이인정되려면엄격한추가요건이필요하다고판시한다음, 원고가입증할요건으로문제된행위로인해당해특허권의독점영역이부당하게확장되었을뿐만아니라경쟁제한적인효과가분명하게입증되었을것등이요구된다고보았다. 다. 소결 CAFC 판결들은특허권남용판단에있어반경쟁적효과검토와합리성의 원칙에따른분석에무게를두고있다. 이러한경향은결과적으로특허권남 용법리의적용을감소시키는요인이되고있다. 연방대법원이특허권남용과 80) Princo Corp. v. ITC, 616 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2010) (en banc). 이는당초 ITC 판정을 CAFC가 1차로파기한뒤다시이루어진 ITC의판정불복에대한 CAFC 전원합의체판결이다. 81) ITC Final Determination (No.337-TA ITC). 최초 2002년 ITC 결정 (No. 337-TA-474) 은 Princo가원고 Phillips의표준특허를일응침해한사실은인정하면서도 Phillips가자신의표준특허기술과 Sony의유사특허기술까지모두포함시킨특허풀 (patent pool) 에관한실시허락을 Princo와체결하면서과도한제한을가하는방법으로특허권남용행위를한이상당해특허권을피고에게 집행할수없다 (unenforceable) 고보았다. 256

276 반독점법위반의차이점에대하여보다명확하고상세한기준을제시하지않고있는상태에서, CAFC는반독점법의이론을원용하여자체적인판단기준을계속발전시키고있는상태이다. 특히 2010년 CAFC의 Princo판결에서는특허권남용이인정되려면문제된행위로인해당해특허권의독점영역이부당하게확장되었을뿐만아니라경쟁제한적인효과가분명하게입증되었을것등이요구된다고보아, 이에따르면반독점법위반에해당하지않으면서도특허권남용에해당하는행위는존재하기어려운판시기준을제기하고있다. 이러한접근방식이적절한것인지에대해서는비판적인견해 82) 가유력한데, 반독점법과특허권의남용은서로다른이론적근거에서생겨났기때문에반독점법이특허권남용의법리를대체할수없다는것이다. 특허법의목적은발명을장려하고보상하기위한것이며, 발명의공개를장려해더나은혁신을자극하고공중으로하여금특허가만료된이후이를자유롭게실시하도록하기위한것이다. 즉일반공중의영역에속하는아이디어는공중의자유로운사용을위한것임을확인시켜주기위한것이다. 83) 그러므로일반공중의이익에해가되는특허권의행사는특허법의목적에비추어제한되어야한다. 시장의자유롭고공정한경쟁을위한반독점법은그위반의요건이점차세분화되고복잡해지는상황에서특허권의남용법리가반독점법에만의지하게될경우특허법적인맥락의공공의이익이나공공정책을충분히반영하지못하게될우려가있다고한다. 미국의판례에서도특허권이소멸된부분에대해로열티를지급하는문제 (Brulotte 사건 ), 특허라이선스약정상상표권의비침해의무규정 (Windsurfing 사건 ), 권리소진이후의특허권의행사 (Mallinckrodt 사건 ) 등과같이반독점법관점에서특허권의남용여부를판단하기에부적절한사안들이계속확인되고있다. 84) 미국 CAFC에서는특허법에근거한특허권남용항변과반독점법위반 82) 대표적으로 Katherine E. White, A Rule for Determining When Patent Misuse Should be Applied, 11 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 671, 709 (2001); Princo 판결에대한비판적인견해로 Saami Zain, Misuse of Misuse: Princo Corp. v. International Trade Commission and The Federal Circuit s Misguided Patent Misuse Jurisprudence, 13 North Carolina Journal of Law & Technology 95 (Fall 2011), ) Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257(1979). 84) 유사한취지로조원희 ( 주 46),

277 에따른항변의차이가없어지고있고, 반독점법위반에따른항변내지반소에의하여실무가운용되고있다는평가까지나오고있지만양자의관계에관하여미국연방대법원의재해석이나오지않은이상 85) 특허법에근거한특허권남용항변을반독점법이추구하는규제목적에국한되는항변으로제한할필요는없으므로여전히양자를구별할실익은존재한다고생각한다. 2. 우리의특허권남용론검토 앞서미국의특허법남용법리변천을통해살펴본바와같이특허권남용의법리는반독점법과긴밀한관련성을가지고있다. 그러나우리의경우독점규제법에의한규제는특허침해소송과는별개인행정적규제방식으로서양자가함께다루어지기어려웠다. 그러한연고로우리재판실무에서는특허권의행사가독점규제법에위반된다는것을피고가주장할수있는권리남용항변의사유로다루지않았다. 그러나최근지식재산권의행사와관련된권리남용을판단함에있어서독점규제법위반여부를항변의하나로판단하고있는하급심판례들이나오고있어변화의조짐이감지되고있다. 다만아직까지미국과같이특허법에기한특허권남용법리를최고법원차원에서인정한판례는없으며, 현재까지특허권남용을인정한대법원판례들은특허침해소송을담당하는민사법원이특허권에무효사유가있다고인정한경우아직특허심판원의무효심결이내려지지않은점을고려하여그특허권에무효사유가존재하므로특허권에기한청구가권리남용이라고판단한것들이다. 이하에서는먼저특허법의개정연혁이나현행특허법내규제의취지에입각하여특허권남용법리를도출할수있는지를살펴보도록한다. 85) 박준석교수도반독점법에저촉되는행위가아니고서는표준특허권에대항하여특허권남용의항변을제기하기가사실상곤란하다는최근 CAFC 판결이온당하지않다고보고있고 [ 박준석, 표준특허의제문제, 서울대학교법학 ( 제54권제4호 ), , 124], 이러한 CAFC 판단기준이미국법원의최종적입장이라고성급하게단정하기는곤란하고최근 10년동안특허권자에게편향적이었던 CAFC 판결을잇달아파기하는등연방대법원이강경한태도를취하고있는추세등을감안하여당분간그추이를지켜볼필요가있다고보고있다 ( 박준석, 위의논문, ). 258

278 가. 특허법상특허권남용규정의변천 (1) 구특허법상특허권남용규정의신설과개정 법률제950호로제정된우리나라특허법에는특허권남용에관한규정이없었다. 이후 법률제1293호로일부개정된특허법제45 조의2에특허권의남용에관한규정이신설되었다. 이조항제1항은 특허권자기타특허에관하여권리를가진자는그권리를남용하지못한다. 라고하여민법과는별도로특허권남용에관한일반조항을둔다음제2항각호의소극적또는적극적행위 4가지를 예시 하여 86) 이를특허권을남용한것으로간주하였다. 87) 이후위조항은 법률제2505호로전문개정된특허법에서제52조로바뀌는과정에서종전의행위는제1, 2, 4, 5호로변경하면서소극적행위인제3호와적극적행위인제6호가새로이추가되었다. 88) 이와같은특허권남용에관한조항은 1976년특허법 ( 법률제 86) 1. 국내에서실시가능한특허발명이그특허허여후 3년이상정당한이유없이국내에서상당한영업적규모로실시되지아니한때 2. 특허허여후 3년내에특허품ㆍ특허식물ㆍ특허기술또는특허방법에의한생산품에관하여정당한이유없이적당한정도와조건으로수요를충족시키지못한때 3. 특허권자가실시권의허락을부당하게거부하여산업이나국가또는국내거주자의사업에손해를가하였을때 4. 방법발명에의한특허의경우에그권리의범위에속하지아니하는방법에의하여물건을생산하여타인에게부당하게손해를가하였을때 87) 이를 예시 로보는견해로김기영ㆍ김병국, 특허와침해, 육법사, 2012, 246; 차상육, 특허침해소송과권리남용항변, 정보법학제11권제2호 (2007), ) 1. 국내에서실시가능한특허발명이그특허허여후 3년이상정당한이유없이국내에서상당한영업적규모로실시되지아니한때 2. 특허허여후 3년내에특허품, 특허식물, 특허기술또는특허방법에의한생산품에관하여정당한이유없이적당한정도와조건으로국내수요를충족시키지못한때 3. 특허허여후 1년내에특허품, 특허식물, 특허기술또는특허방법에의한생산품에관하여정당한이유없이적당한정도와조건으로수출수요를충족시키지못한때 4. 특허권자가실시권의허락을부당하게거부하여산업이나국가또는국내거주자의사업에손해를가하였을때 5. 방법발명에의한특허의경우에그권리의범위에속하지아니하는방법에의하여물건을생산하여타인에게부당하게손해를가하였을때 6. 권리범위에속하지아니하는권리를부당하게주장하여타인의생산과영업을방해한때 259

279 2957호 ) 개정에도그대로유지되다가, 1980년특허법 ( 법률제3325 호 ) 에서제52조제2항의특허권남용으로간주되는행위중제1호에 계속하여 라는말을추가하였고, 제3호에서 계속하여 3년이상 이라하여 계속하여 라는말을추가하고종전 1년내에 를 3년이상 으로연장하면서제1호및제3호에 다만, 그특허발명이특허출원일로부터 4년을경과하지아니한경우에는예외로한다. 라는단서를추가하였다. 한편종전제52조제2항에규정된적극적행위유형에해당하는제5호와제6호는삭제되었다. 89) 구특허법제52조제2항의각호의추가및삭제에도불구하여각호는특허권의남용으로간주되는대표적인사유를예시한것으로평가된다. 90) 제5호와제6호가삭제되었음에도불구하고특허권의불실시와같은소극적행위뿐만아니라특허권의실시또는침해주장과같은적극적행위의경우특허권에기하여부당하게독점ㆍ배타권을행사하는경우에는특허권남용으로규제될수있다고보아야한다. (2) 특허법남용규정의삭제와통상실시권설정의재정에관한규정신설 1986년특허법 ( 법률제3891호전문개정 ) 에서는특허권남용에관한제52조가삭제되고그대신에 통상실시권설정의재정 이라는제51조를두어기존에특허권남용행위라고간주되었던소극적행위들 ( 개정전법률의제1호내지제4호에해당하는행위 ) 을제51조제1항각호에두었다. 91) 이에따 89) 2 다음각호의 1 에해당하는경우에는특허에관한권리를남용한것으로본다. 1. 국내에서실시가능한특허발명이그특허허여후계속하여 3 년이상정당한이유없이국내에서상당한영업적규모로실시되지아니한때다만, 그특허발명이특허출원일로부터 4 년을경과하지아니한경우에는예외로한다. 2. 특허허여후 3 년내에특허품, 특허식물, 특허기술또는특허방법에의한생산품에관하여정당한이유없이적당한정도와조건으로국내수요를충족시키지못한때 3. 특허허여후계속하여 3 년이상특허품, 특허식물, 특허기술또는특허방법에의한생산품에관하여정당한이유없이적당한정도와조건으로수출수요를충족시키지못한때다만, 그특허발명이특허출원일로부터 4 년을경과하지아니한경우에는예외로한다. 4. 특허권자가실시권의허락을부당하게거부하여산업이나국가또는국내거주자의사업에손해를가하였을때 90) 같은취지로권영준 ( 주 13), ) 구특허법 ( 법률제 3891 호 ) 제 51 조 ( 통상실시권설정의재정 ) 1 특허발명 이다음각호의 1 에해당하는경우에그특허발명을실시하고자하는자는그특허 발명의특허권자또는전용실시권자에대하여통상실시권의허락에관하여협의를 260

280 라그특허발명을실시하고자하는자는우선그특허발명의특허권자또는전용실시권자에대하여통상실시권의허락에관하여협의를청구할수있고, 협의가성립하지아니하거나협의를할수없는경우에는그특허발명을실시하고자하는자는특허청장에게통상실시권을설정하는재정을청구할수있다는규정을두게되었다. 위와같은통상실시권의재정에관한규정은 1990년특허법 ( 제 4207호전문개정 ) 에의하여조문의위치만제107조로바뀌었고, 1995년일부개정 ( 제5080호 ) 에서 4. 사법적절차또는행정적절차에의하여불공정거래행위로판정된사항을시정하기위하여특허발명을실시할필요가있는경우 가추가되었다. 2005년일부개정 ( 제7554호 ) 에서는 5. 자국민다수의보건을위협하는질병을치료하기위하여의약품 ( 의약품생산에필요한유효성분, 의약품사용에필요한진단키트를포함한다 ) 을수입하고자하는국가 ( 이하이조에서 수입국 이라한다 ) 에그의약품을수출할수있도록특허발명을실시할필요가있는경우 가각각재정을청구할수있는사유로추가되어현행조항에이르고있다. 92) 청구할수있다. 다만, 그특허발명의특허출원일로부터 4년을경과하지아니한경우에는그러하지아니하다. 1. 특허발명이천재ㆍ지변기타불가항력또는대통령령이정하는정당한이유없이계속하여 3년이상국내에서실시되고있지아니한경우 2. 특허발명이정당한이유없이계속하여 3년이상국내에서상당한영업적규모로실시되지아니하거나, 적당한정도와조건으로국내수요또는수출수요를충족시키지못한경우 3. 특허권자가실시권의허락을부당하게거부하여산업이나국가또는국내거주자의사업에손해를가하였을경우 2제1항의규정에의한협의가성립하지아니하거나협의를할수없는경우에는그특허발명을실시하고자하는자는특허청장에게통상실시권을설정하는재정 ( 이하 재정 이라한다 ) 을청구할수있다. 92) 1995년의특허법제107조제1항제4호추가에관한상세한연혁과평가에대하여정상조, 특허발명의강제실시, 서울대학교법학제40권제1호통권110호 (1999), 통상실시권설정의재정과관련하여개정전특허법제116조제1항은제107조제1항제 1호의사유로인한재정이있은날부터계속하여 2년이상그특허발명이국내에서실시되고있지아니하는경우에는이해관계인의신청에의하여또는직권으로그특허권을취소할수있도록규정하고있었으나, 이규정은한-미 FTA 발효에따라 일부개정에의하여삭제되었고다만부칙제5조에의하면이법시행전에종전의제116조의규정에따른특허권의취소사유가발생한것에대한특허권 261

281 나. 특허법에의한특허권남용인정여부 특허권의남용에관한구특허법제52조를폐지한것이 20여년이넘게특허법에명시되어있었던특허권남용금지의법리를더이상인정하지않겠다는입법적결단으로볼수있는지에관하여논란의여지가있다. 비록현행특허법이특허권남용에관한명문의규정을두고있지는않지만, 종전에특허권남용으로볼수있는소극적행위유형에대하여일정한경우에는특허발명의강제실시를허락해주는제도를마련함으로써특허법스스로특허권의내재적한계를정하고있다고볼수있다. 즉일정한경우특허발명의불실시는그러한독점ㆍ배타적권리의소극적남용에해당될수있고, 특허법상일련의강제실시제도는그러한남용을규제하기위한제도의하나로이해될수있다. 93) 이와같이통상실시권재정 ( 특허법제107조 ) 이나통상실시권허여심판 ( 특허법제138조 ) 등을통해특허권의소극적남용을규제하고있는특허법의입장을종합하면, 특허권의적극적남용행위까지포괄하여규제할수있는특허권남용의법리가구특허법제52조의삭제로인하여폐기되었다고보기는어렵다. 왜냐하면, 특허법은발명을한자에게자연법적인권리를부여해준것이아니라, 기술의발전을도모하기위한목적으로발명자에게특허권을통한보상을해주는법제도이기때문에공중의이용도모와산업발전이라는특허법의목적 94) 에위배되는특허권의 정당한이유없는 불행사또는 부당한 행사는종전과마찬가지로규제되어야하고, 이러한특허권규제의필요성은구특허법제52조의삭제전후에즈음하여특별히변경되었다고볼수없기때문이다. 95) 다. 특허권남용에관한우리의판례 특허권남용을인정한대부분의대법원판례들은특허권에기한침해소송을 의취소에관하여는종전의규정에따르도록경과조치를두고있다. 93) 정상조ㆍ박준석 ( 주 40), ) 특허법제1조 ( 목적 ) 이법은발명을보호ㆍ장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지함을목적으로한다. 95) 같은취지로김기영 ( 주 8),

282 담당하는민사법원이특허권에무효사유가있다고인정한경우아직특허심판원의무효심결이내려지지않았으나그특허권에무효사유가존재하므로특허권에기한청구가권리남용이라고판단한것들이다. 이는 무효선언에갈음한권리남용론 이라고분류 96) 할수있는데, 이러한권리남용법리의적용례는민법은물론이고다른특별법의영역에서쉽게찾아보기어려운것이다. 대법원은특허발명에대한무효심결이확정되기전이라고하더라도특허발명의진보성이부정되어특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는특허권에기초한침해금지또는손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다고보아야하고, 특허권침해소송을담당하는법원으로서도특허권자의그러한청구가권리남용에해당한다는항변이있는경우당부를살피기위한전제로서특허발명의진보성여부에대하여심리ㆍ판단할수있다고보고있다. 이에관한대법원 선고 2010다95390 전원합의체판결의내용을간략히살펴본다. 대법원은특허법은특허가일정한사유에해당하는경우에별도로마련한특허의무효심판절차를거쳐무효로할수있도록규정하고있으므로, 특허는일단등록된이상비록진보성이없어무효사유가존재한다고하더라도이와같은심판에의하여무효로한다는심결이확정되지않는한대세적 ( 對世的 ) 으로무효로되는것은아니라고보면서특허법은제1조에서발명을보호ㆍ장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지함을목적으로한다고규정하여발명자뿐만아니라그이용자의이익도아울러보호하여궁극적으로산업발전에기여함을입법목적으로하고있는한편제29조제2항에서그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가특허출원전에공지된선행기술에의하여용이하게발명할수있는것에대하여는특허를받을수없다고규정함으로써사회의기술발전에기여하지못하는진보성없는발명은누구나자유롭게이용할수있는이른바공공영역에두고있다고보았다. 따라서진보성이없어본래공중에게개방되어야하는기술에대하여잘못하여특허등록이이루어져있음에도별다른제한없이그기술을당해특허권 96) 박준석교수는이를 무효선언에갈음한권리남용론 으로칭하고있는데, 일반적인특허권남용과구별할수있는적절한호칭이라생각된다. 263

283 자에게독점시킨다면공공의이익을부당하게훼손할뿐만아니라위에서본바와같은특허법의입법목적에도정면으로배치되며, 또한특허권도사적재산권의하나인이상그특허발명의실질적가치에부응하여정의와공평의이념에맞게행사되어야할것인데, 진보성이없어보호할가치가없는발명에대하여형식적으로특허등록이되어있음을기화로그발명을실시하는자를상대로침해금지또는손해배상등을청구할수있도록용인하는것은특허권자에게부당한이익을주고그발명을실시하는자에게는불합리한고통이나손해를줄뿐이므로실질적정의와당사자들사이의형평에도어긋난다고보면서대법원은특허발명에대한무효심결이확정되기전이라고하더라도특허발명의진보성이부정되어그특허가특허무효심판에의하여무효로될것임이명백한경우에는그특허권에기초한침해금지또는손해배상등의청구는특별한사정이없는한권리남용에해당하여허용되지아니한다고보아야하고, 특허권침해소송을담당하는법원으로서도특허권자의그러한청구가권리남용에해당한다는항변이있는경우그당부를살피기위한전제로서특허발명의진보성여부에대하여심리ㆍ판단할수있다고판시하였다. 97) 위와같이우리법원에서특허권남용법리는특허침해소송에서무효사유가명백한특허권의행사와관련하여논의가시작되었다. 98) 이와관련하여구체적으로무효사유가명백한특허권의행사를권리남용으로규율하는것이과연타당한지와그근거와명백성요건을중심으로한권리남용의적용범위등이논란이되었다. 99) 여기서는이른바무효선언에갈음한권리남용론의당부에관하여는검토하지않는다. 다만, 이는특허권의유무효문제와특허권침해에따른민사분쟁의문제가별도의절차와별도의법원에의하여처리되면서발 97) 이와달리신규성은있으나진보성이없는경우까지법원이특허권또는실용신안권침해소송에서당연히권리범위를부정할수는없다고판시한대법원 자 91마540 결정및대법원 선고 98다7209 판결은이판결의견해에배치되는범위에서이를변경하였다. 98) 이러한내용의방론의판시를설시한판결로대법원 선고 2000다69194 판결을들수있다. 이판례가일본최고재판소의킬-비 ( キル. ビ ) 판결및그를반영한 2003년일본특허법개정내용에영향을받았음은널리알려진바이다. 99) 이에대한비판적검토로박준석, 특허권등지적재산권의남용을긍정한우리판례들의논리분석, 민사판례연구 [14], 2012; 박준석, 무효사유있는특허권에기한권리행사와권리남용, Law&Technology ( 제9권제3호 ), 참조. 264

284 생하는문제를일본의경우와유사하게권리남용의금지라는일반조항으로메워보려는시도라고보이며, 무효사유가명백한특허권의행사가권리남용에해당하는지에대한논란은앞서살펴본대법원전원합의체판결에의하여일단락된상황이므로 100) 향후논의는판결이설시한명백성요건을포함한그적용범위등에관한논의로옮겨갈것으로보인다. 3. 특허권남용론의재구성 특허권남용론은형식적으로특허권의행사이지만실질적으로특허법이인정한권리에부여된본래의목적에서벗어나는경우소송절차에서법관이이러한권리행사를제어할수있도록일정한재량을부여하는법리이다. 특허권은지식기반사회에서막대한영향력을가진재산권이나정보의일종인발명을대상으로하므로불특정다수에의하여다양한양상으로침해될가능성이있다. 또한특허는등록후언제든무효로될수있으며권리의외연이불명확한특허청구범위를기반으로하기때문에침해자가권리남용의항변을주장할가능성이다른재산권에비하여매우높다. 대법원이인정한특허무효선언에갈음하는권리남용이외에실제로많은특허침해소송에서다양한사유의권리남용의항변이제기되고있다. 이에특허권행사의제한이될수있는특허권남용과관련된판단기준을정립하여예측가능성을높이고개별사건에서법관의자의적판단을방지하기위해할필요가있다. 특히표준특허에있어특허권남용론은법원이표준특허권자의기회주의적인행태에대처하여특허권에대하여본래특허법이부여한목적을넘어서서행사될수있는가능성을제한하고표준제도가가지는기술의공유ㆍ확산이라는사회적이익을고려하여야한다는점에서그필요성과중요성이더욱강조된다. 101) 특허권남용론을재구성하기위하여먼저특허권남용법리의근거를개별특허법조항에서도출함으로써보다예측가능한적용기준을마련할필요가있다 ( 이른바 내재적특허권남용법리 ). 또한독점규제법이규제하는특허권의 100) 이후대법원은 선고 2010다 전원합의체판결에서무효사유가명백한상표권의행사에대하여도같은법리를선언하여침해사건을심리하는법원이상표등록이무효로되기이전에도그유무효를판단할수있다고보았다. 101) 김기영ㆍ김병국 ( 주 87),

285 부당한행사와같은독점규제법위반의항변이확립되지않은상황에서그러한항변의필요성과법적근거를함께검토할필요가있다. 독점규제법위반의항변을인정할수있다는견해중유력한견해는그근거를특허법의목적이나특허법과독점규제법의공통의공공정책 (public policy) 와같은추상적인개념에서도출하여왔다. 102) 여기서는독점규제법제59조의규범적의미를규명하여독점규제법위반에의한남용항변이권리남용의항변중에독자성을가지는항변 ( 이른바 외재적특허권남용법리 ) 의하나로취급되어야하는이유를살펴보도록한다. 가. 특허법에근거한권리남용 특허법에이미일정한유형의특허권행사를제한하는조항이마련되어있다면그에반하는특허권의행사는그자체로권리남용이라할수있다. 즉, 침해자가특허법에기하여당해특허권의존립을부인하거나행사를저지할권리를가지며특허권자가이에응해야할위치에있음이명백하다면, 아예특허권의행사단계에서법이협조하지않는것이상당할것이다. 부당한특허권침해주장에대하여특허법상법정실시권처럼이미특허법상항변이보장되어있다면이를소송에서행사하면되기때문에이러한사유를권리남용의항변으로구성할실익은없다. 특허법상침해주장에대한항변사유는아니지만대법원이인정하고있는특허권남용판례의취지까지종합하면권리남용법리적용이가능한특허법상사유로 1 통상실시권을설정할수있는재정사유가존재하는경우 ( 특허법제107조 ), 2 무효사유가명백하여무효심판의대상이되는경우 ( 특허법제133조 ), 3 그이용발명에통상실시권을설정해줄의무를부담하는경우 ( 특허법제138조 ) 가여기에해당한다고할것이다. 103) 102) 오승한, 특허ㆍ저작권남용의본질및근거와독점규제법위반행위와의구분, 산업재산권제33호, , 198 이하. 103) 정상조ㆍ박준석 ( 주 40), 231. 조영선, 특허법 제5판, 박영사, 2015, 정상조, 박준석교수는특허권남용금지법리를원용할수있는관련조항으로 1 특허법제107조, 2 특허법제138조를들고있으며, 조영선교수는 1 특허법제133 조, 2 특허법제138조를들고있다. 조영선교수는통상실시권의재정 ( 특허법제107 조 ) 처럼강제실시권설정할사유에근거하여특허권남용을판단할수있는것인가에관하여 1 특허권자가정당한이유없이특허발명을실시하지않거나, 2 불충분 266

286 가령잠재적실시권자가특허청장에대해특허의강제실시권을구하는재정을신청하는경우특허청장의재정에불복할경우행정심판내지행정소송과같은과정을거쳐결국그당부가법원에의하여판단된다. 특허무효심판이나통상실시권허여심판역시준사법 ( 準司法 ) 절차이므로종국적으로는그당부가법원에의하여판단된다 ( 특허법제186조제1항 ). 그렇다면특허청장의재정을통해강제실시가될수있거나특허심판원의심판을통해특허가무효로되는경우그리고이용발명에실시권을설정해주어야할것이라면특허권자가아직그러한재정내지심판이없다는이유만으로그에반하는내용으로권리를행사하는것은부당하다. 이경우에법원은특허침해소송절차에서침해재판의전제가되는재정사유내지심판사유에대한실체판단을행하고그결론에따라특허권의남용여부를판정하여특허권자의권리행사를규율하는것이합리적일것이다. 104) 민법상권리남용금지의원칙의경우판례는그권리행사가사회질서에위반된다고볼수있어야하고주관적으로그권리행사의목적이오직상대방에게 하게실시하는경우, 3 공익을위하여특히실시할필요가있는경우, 4 사법적ㆍ행정적절차에의하여불공정거래행위로판정된사항의시정에필요한경우, 또는 5 수입국에의약품을수출할수있도록특허발명을실시할필요가있는경우와같이재정의각사유가추상적이고불확정적이고, 특허청장에게폭넓은재량을부여한것을특허침해소송을심리하는법원이남용의근거로삼는것은권리남용의인정범위가지나치게확장될수있어또다른 일반조항으로의도피 라는비난의소지가높다고보아이를배제하고있다. 그러나앞서우리특허법의특허권남용조항개정및삭제의경과를고려한다면통상실시를위한재정사유 ( 특허법제107조 ) 는가장특허권남용과밀접하게관련된조항으로평가되며, 그러한재정사유를특허권남용법리가적용되는범위에서제외하는것은특허법의내재적남용법리를적용할수있는범위를지나치게축소하는문제가있어이를수용하기는어렵다. 조영선교수가제기한문제는강제실시를규정한법문의내용과요건이 합리적조건 공공의이익, 정당한사유, 상당한영업적규모 등불확정개념으로되어있어이러한요건의명확화및구체화를통해법령의적용가능성을높이고, 당사자의절차적권리보장측면에서재정절차를통상실시권허여심판과같이준 ( 準 ) 사법절차화하는논의를통해개선하는방식이보다바람직할것이다 [ 같은취지로남수경, 손해배상원칙의특허제도에의적용, Law&Technology 제11권제6호 ( ), 57]. 104) 특허법에의한남용항변중단순히특허법의목적이나취지에입각한특허권남용은협의의권리남용의변용형태로이해할필요가있고, 특허법에근거한특허권남용항변 ( 소위 내재적특허권남용항변 ) 은기존강제실시제도의한계가많이지적되고있어앞서소개한입법적개선방안과함께검토될필요가있다. 267

287 고통을주고손해를입히려는데있을뿐권리자에게아무런이익이없거나권리행사를빙자하여법이허용하지않는부당한이익을얻으려는목적이인정되어야할것을요구하고있다. 그러나앞서이와같은주관적요건을민법상권리남용의요건으로볼필요가없다고한이상특허법에근거한권리남용여부를판단함에있어주관적요건은불요하며특허법관련조항에근거하여강제실시를인정할재정사유, 특허의무효사유, 이용발명에실시권을설정해주어야할사유등객관적요건중심으로판단하면족할것이다. 특허법에근거한권리남용항변이인정될경우법적효과에있어서특허의무효사유가명백하여무효심판의대상이되는특허의경우금지청구와손해배상모두권리남용으로제한될수있으나, 재정사유가인정되어통상실시권을설정하거나이용발명에통상실시권을설정해줄의무를부담하는경우에는무상실시권이인정되지않는한특허권자의금지청구만제한되며손해배상청구내지부당이득반환부분까지특허권의행사가제한되지는않을것이다. 나. 독점규제법에근거한권리남용 독점규제법제59조는 이법의규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법 에의한권리의정당한행사라고인정되는행위에대하여는적용하지아니한다 고규정하고있다. 즉외형상특허권의행사라하더라도그것이특허권의정당한행사라고인정되지않는경우에는독점규제법이적용된다는것이다. 결국쟁점은특허권의 정당한 행사와 부당한 행사의구별에있을뿐이고독점규제법의목적을달성하기위해개인의재산권행사나거래의자유를제한할수있으므로이러한점에서특허권또한예외가될수없다. 물론독점규제법을적용하여특허권행사의 부당성 여부를판단함에있어특허권특성을반영하여야할것이나독점규제법에의한특허권행사의규제가능성에는여전히변함이없다. 특허권에기한소송상권리행사가독점규제법에위반하여부당하다고판단되는경우소송상대방이어떤근거로권리남용의항변을할수있는지에관하여특허권남용의근거를발명의 인센티브보장, 정보의확산보장 및 후속혁신의보장 과같은특허법의기본정책에서찾는한편, 독점규제법에위반하 268

288 는특허권행사는특허제도의목적과기본정책 ( 특히 정보의확산보장 및 후속혁신의보장 ) 에반하는남용행위의한유형에불과하다는유력한견해 105) 가있다. 이에대하여특허권남용의근거를특허법의일반목적이나특허법과독점규제법이추구하는공공정책의포함관계와같은추상적개념에서찾는것은현실분쟁의해결수단으로서는부족하여보완이필요하다는견해 106) 가있다. 본연구에서는특허권의행사가독점규제법에위반하는경우특허법에의한권리남용 ( 이른바 내재적특허권남용법리 ) 이아닌별도의권리남용의범주로이해하는것이상당하다고보았다. 다만, 강학상특허권남용론논의에서는특허법과독점규제법의상호관계및양법의보완과조화라는관점에서특허법에의한권리남용과독점규제법에의한권리남용은함께논의될필요가있다. 107) 독점규제법위반의항변이특허침해소송에서인용할수있는별도항변사유가될수있는근거는다음과같다. 첫째, 사권 ( 私權 ) 으로서의특허권도독점규제법제59조를매개로독점규제법의적용대상이되고, 부당한 특허권의행사는독점규제법에저촉된다는의미에서위법하다. 그러한 위법한 권리의행사에법이협조해서는아니되며그러한비협조의사법적판단작용의일환으로권리남용의법리를원용할수있다. 둘째, 독점규제법상부당한특허권의행사로타인에게손해를가한사업자는손해배상의무가있으며 ( 독점규제법제56조 ), 법원은공정거래위원회의심사절차와별개로이손해배상청구권의존부를판단할수있다. 이처럼부당한특허권행사에대한사후적구제수단까지법정되어있다면그러한특허권의행사를권리남용으로규율하여특허침해소송단계에서문제되는특허권의행사를제한할필요성이있다. 108) 셋째, 독 105) 오승한 ( 주 102), ) 조영선, 특허권남용법리의재구성, 저스티스 (135호), , ) 최승재, 특허권남용의경쟁법적규율, 세창출판사, 2010, 61; 최승재변호사는지적재산권의정당한행사의문제는결국특허권남용법리와동전의양면이될것이므로, 미국의특허권남용법리는우리특허법과정합성이인정되는범위에서공정거래법제59조를통하여우리법에서도그대로적용될수있다고보고있다. 즉경쟁법을위반한특허권자의권리행사는특허권의남용으로판단될것이고, 이경우특허권자의특허침해소송이법원에의하여받아들여지지않을것이므로특허권은유효하지만그권리행사가제약되는미국에서의특허권남용의효과와같은법리전개가가능하다고보고있다. 108) 같은취지로조영선 ( 주 106), 154; 조영선교수는권리자라할지라도그권리행사로 269

289 점규제법위반행위의사법적 ( 私法的 ) 효과에관하여행정법규위반행위의경우사법적효력은부인되지않는것이전통적입장이었으나근래에는공법과사법이상호밀접한관계를가지므로공법의규제목적달성을위하여규제위반행위의사법적효력이부인되어야한다는견해가꾸준히제기되고있다. 109) 일본에서는경쟁정책에있어서시장의확보및경쟁의유지라는독점규제법의가치를사법이옹호하기위하여독점규제법에위반하는행위의사법적효력을부정해야한다는견해가유력해지고있다. 110) 이는독점규제법위반의항변을통하여개별특허침해소송사건에서사인 ( 私人 ) 에의한경쟁법의집행이가능하도록하는역할을수행하는것으로볼수있다. 111) 종합하면독점규제법에위배되는특허권의소송상권리행사는제한될필요가있고, 독점규제법에위배되는특허권의행사의일환으로소송을제기한경우법원역시이에조력하여서는안될것이므로특허에무효사유가있는것과유사하게보아이에근거한특허권의행사를저지할수있는권리남용의항변사유로삼는것은정당하다고판단된다. 독점규제법위반의항변을판단함에있어서는특별법에해당하는독점규제법위반판단에필요한객관적, 주관적요건에대한판단이이루어지므로민법상권리남용의금지인정에필요한객관적, 주관적요건의요부를재론할실익은없을것이다. 독점규제법위반에따른권리남용의항변이인정될경우그법적효과는특허권자의부당한행사의태양에대한독점규제법의규제취지에따라달라질수있으나원칙적 인하여얻은결과물을즉시반환해야하는경우라면그러한권리행사는권리남용으로서허용되지아니한다 (dolo agit qui petit quod statim redditurus est) 의법리는여기에도타당하며독점규제법제56조는특허권남용항변에대한성문법적근거가될수있다고보고있다. 109) 독점규제법에위반하는당사자간 계약 의효력을민법상공서양속위반의관점에서접근하고있는문헌으로는, 홍대식, 불공정거래행위와공서양속, 비교사법 ( 통권제36호 ), , 117 이하참조. 110) 田村善之, 競爭定策と民法, NBL, 商事法務, No. 863( ), 82( 조영선, 위의논문, 각주 57 재인용 ). 111) 경쟁법의사적집행의문제는종전에는경쟁법위반에따른피해자의손해배상청구, 금지청구를허용할것인지가주로논의되었으나, 논의의범위를확장하여표준특허권과같이남용의소지가많은권리행사에대하여경쟁법위반의항변이라는형태로특허권자의권리행사를제한하도록하는것도당사자에의한경쟁법의사적집행이라는관점에서조장될필요가있다. 270

290 으로특허권자의금지청구와손해배상청구가모두제한되어야할것이다. 다. 소결 본연구는특허권행사에관한권리남용의항변 ( 광의의권리남용 ) 을특허법에근거한권리남용, 독점규제법에근거한권리남용, 민법에의한권리남용의항변으로유형화해보았다. 112) 이러한권리남용의 3원적접근방식이특허침해소송에있어서피고에의하여모두주장되는경우특허법에근거한남용항변과독점규제법위반의남용항변이민법상권리남용의항변에우선하여판단될필요가있다. 그이유는특허법이나독점규제법모두민법의특법사법 ( 特別私法 ) 의성질도함께가지므로남용항변요건과효과에있어서이러한특별법의내용을우선고려할필요가있고특히특허법과독점규제법위반여부에관하여해당법률에판단요건이구비되어있기때문이다. 한편특허법에직접적으로근거하지않은일반적인특허권남용항변 113) 은민법에근거한권리남용의변용이므로민법과같은요건에의하여판단될수있다. 다만, 본연구는민법상권리남용의법리에있어서도주관적요건이필요한것으로보지않았으며, 특히민법상권리남용의법리를변용하는경우개별권리의속성이나관련법령의취지를고려할필요가있으므로특허법의목적과취지를고려할때특허권자와상대방내지사회일반의 객관적이익형량 을기준으로유연하게보는것이타당하므로 114) 통상판례가요구하는주관적요건은필요하지않다고본다. 표준특허문제로돌아와삼성과애플간특허침해소송 1심판결 115) 에서서울중앙지방법원은 Ⅸ. FRAND 선언및공정거래법위반주장등에대한판 112) 유사한접근방식으로박성수, 한국의특허권남용규제, Law&Technology 제3권제1호 (2007.1), 14; 조영선 ( 주 103), ) 본연구에서는특허법의목적이나취지에의한특허권남용의항변역시특허법에직접적으로근거를둔항변으로보지않았다. 114) 같은취지로손호진, 특허권의부당한행사에대한규제, 안암법학제34호 (2011.1), 855. 다만, 조영선교수는민법에근거한권리남용에대하여객관적요건만으로쉽사리권리남용이라고해서는안된다고보면서인정기준을완화하는것은부당하다고보고있다 [ 조영선 ( 주 103), ]. 115) 서울중앙지방법원 선고 2011가합39552 판결. 271

291 단 이란표제로 (1) 원고의특허침해금지청구가 FRAND 선언에위반되는지여부 와 (2) 공정거래법위반 ( 권리남용 ) 행위여부 에대하여판단하였다. 더들어가 FRAND 선언에위반관련판단부분에서 권리남용해당여부 를판시함에있어 1 민법상권리남용해당여부, 2 특허권남용해당여부를순차로검토하고있다. 이러한판시구조는아직특허권남용항변내지독점규제법위반의항변이특허침해소송에있어서법리상확립되지아니한상황에서민법상권리남용금지를변용하여야하는재판부의부득이한선택이라고도볼수있다. 그러나재판부가민법상권리남용해당여부를먼저판단하면서원고삼성이 FRAND 선언이후애플과사이에표준특허에관한실시료율에대하여성실하게협상한것으로보기는어렵다고보았음에도이사건소를제기하게된경위와실시료율협상경과등을종합하여 원고가피고에대하여이사건표준특허의침해를주장하면서침해금지청구를하는것이오로지피고에게고통을주고손해를입히려고하는것으로서, 원고에게아무런이익은없는것이라고할수는없으므로, 민법상의권리남용에해당한다고할수는없다 고한판시는앞서검토한판단기준에비추어여러문제점이지적될수있다. 첫째, 대법원판례가들고있는주관적요건을적용한점에대하여권리남용의법리일반에있어서주관적요건이불필요하다는논거외에도특허법의취지와표준제도의취지등을종합하면표준특허의경우 FRAND 확약에따른보편적인실시에관한공공의신뢰가우선시되어야하고, 특허법과표준제도가공히추구하는기술의보편적확산이라는가치가중시되어야하므로표준특허권자의권리행사에있어서주관적요소는특별한의미를가지기어렵다. 만일표준특허행사에있어서민법상권리남용법리의주관적요건을요구할경우 원고에게아무런이익이없는 표준특허권의행사는상정하기어려워사실상민법상권리남용의법리적용을포기하는것과같은부당한결과를야기하기때문이다. 둘째, FRAND 확약에따라당사자모두에게성실교섭의무를인정하면서도민법상권리남용의법리와밀접한관계를가진신의성실의원칙내지금반언의원리에입각한판단이제대로이루어지지않은점도문제이다. 각국법원의판례가유사한논리로신의성실의원칙내지권리남용의금지법리에의하여성실교섭의무를해태한표준특허권자의권리행사를제한하고있 272

292 는상황에비추어보더라도그렇다. 또한재판부가특허권남용해당여부를판단함에있어서주관적인요건을반드시필요로하는것은아니라는설시는일응수긍이되나, 상대방에대한특허권의행사가특허제도의목적이나기능을일탈하여공정한경쟁질서와거래질서를어지럽히고수요자또는상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배되는등법적으로보호받을만한가치가없다고인정되는경우에는, 그특허권의행사는설령권리행사의외형을갖추었다하더라도등록특허에관한권리를남용하는것으로서허용될수없다 고판시한부분은특허권남용판단에있어서특허권행사에대한특허법상권리남용의요소 ( 특허제도의목적이나기능을일탈 ), 독점규제법에근거한권리남용의요소 ( 공정한경쟁질서와거래질서를어지럽힘 ), 그밖의민법상권리남용의요소 ( 수요자또는상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배 ) 를모두포괄하여설시한것으로특허권남용판단에있어남용성립의요건과효과가세분화되어야하는방향과배치되는문제점이있다. 우리특허침해소송에있어서도이제민법상권리남용의법리외에특허권남용항변및독점규제법위반의항변이독자적인항변형태로정립되어야할상황에있으며, 이와관련하여특허권의행사와관련된영역을구분하면아래그림과같이이해할수있다. < 그림 2> 특허권의행사와관련된영역구분 (Ⅱ) (Ⅰ) 위그림에서특허권의행사가정당한경우를 (Ⅰ) 영역으로, 부당한경우를 (Ⅱ) 영역으로우선나눌수있다. (Ⅱ) 영역을세분하면민법에의한권리남용의 273

293 항변 ( 협의의권리남용 ) 이가능한가영역은특허법이나독점규제법에근거하지않은일반적인특허권의행사에있어남용이문제되는경우이다. 이러한가영역은민법상권리남용법리의변용을통하여규율되는부분으로보충적으로판단되는것이바람직하다. 한편특허법상구체적근거 ( 특허법제107조, 특허법제133조, 특허법제138조 ) 를가지는특허권남용의항변은나영역에해당하며, 독점규제법을위반하는특허권의부당한행사로독점규제법제59조에의거한권리남용의항변은다영역에해당한다. 116) 부수적으로특허법에근거를둔남용항변과독점규제법위반에의한권리남용의항변이모두주장될수있는나와다영역이교차하는부분 ( 그림의음영표시 ) 에대한법원의판단이문제될수있다. 이는변론주의에따른소송실무상당사자의항변여부와그순서에따라판단될것이지만특허침해소송을관할하는법원의관점에서특허법에근거를둔남용항변에대한판단이기본이되어야할것이다. 117) 116) 위그림을지식재산권전반으로확장하여설명하면, 지식재산권의행사가민법을포함한사법 ( 私法 ) 전체차원에서부당한경우를 (Ⅱ) 영역으로볼수있고, 개별지식재산권법의목적과내용에부합하지않으나경쟁법상위법하다고까지볼정도는아닌오용 (misuse) 의영역은 (Ⅱ) 가, 나을의미하며, 나아가경쟁법상위법하다고평가되는남용 (abuse) 의영역은 (Ⅱ) 다에해당하게된다. 다만, 용어와관련하여양자의구별은절대적기준에따라확립된것은아니며많은경우이전체를지식재산권의 남용 (abuse) 으로일컫고있고, 때로는경쟁법위반의경우까지포괄하여지식재산권의 오용 (misuse) 의한형태로파악하기도하므로양자를통칭하여야할경우 남용 이라는표현을사용할수있을것이다. 위의특허권의오용과남용의의미로 Patent misuse is viewed as a broader wrong than antitrust violation because of the economic power that may be derived from the patentee's right to exclude. Thus misuse may arise when the conditions of antitrust violation are not met. [Morton Salt Co. v G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942); C.R. Bard v M3 Sys., 157 F.3d 1340, 1372 (Fed. Cir. 1998) 참조 ]. 117) 조영선교수는현실적으로법관이특허권행사에대하여독점규제법위반을이유로한권리남용의판단을하는것은무효사유가명백한특허권행사에대한권리남용의판단보다수월한면이있다고보고있다. 후자에서특허발명의진보성이문제되는경우침해법원이기술적인사항에대하여신뢰할수있는판단을할수있는지는여전히어려운문제이다. 또한실무상침해소송에서그러한권리남용항변 ( 사실상당해특허의무효항변 ) 이받아들여지는경우, 그판단은법률상으로는대세효를가지지않지만실질적으로향후당해특허의운명에큰영향을미치는등 사실상의대세효 를가지는면이있기때문에이는더욱조심스러울수밖에없다. 이와대조적으로특허권의행사가독점규제법에반하는부당한것인지여부를살피는것과, 그로인해특허권의남용임을선언하는것은법률전문가인법관이수행하는데어려움이없고당해개별사안에서특허권행사를좌절시킬뿐사실상의대세적효력을가지지도않으 274

294 제 2 절 FRAND 확약에따른금지청구권행사의한계 Ⅰ. 각국의법제와판례동향 1. 미국 미국특허법은제154조에서특허권자가제3자의실시를배척할수있는권리임을규정하고있고, 제283조는특허권침해에대한구제책으로서법원이침해금지명령을발령함에있어형평의원리를고려할것을정하고있다. 즉 이법에기한사건에관하여관할권을가진법원은형평의원칙에따라서특허에의하여보장된권리의침해를방지하기위하여법원이합리적이라고인정하는내용으로금지명령을내릴수있다 118) 고정하면서형평법상의구제를명령할 므로오히려무효사유가명백한특허에대한권리남용판단보다부담이덜하다고보고있다 [ 조영선 ( 주 106), 154]. 반면박준석교수는공정거래법적판단에좌우되지않고특허권남용을독자적으로판단하려는입장이실제재판을담당할법관에게가지는현실적장점이라고보고있다. 즉 시장지배적지위의남용 과같은공정거래법위반행위가표준특허권남용인정의전제가될경우당해재판에서통상방대한규모의시장분석을필요로하게된다. 이런필요성은해당분석결과를해석하는전문가의의견에법관의판단이자칫하면종속될위험을낳을수있는것이다. 특허권남용이론은이런위험을피하게해준다. 물론시장분석등에의하지않고법관이제반사정을고려하여추상개념을재량으로적용하는과정에서자의가개입할여지가커진다는혹자의비판도가능하겠지만, 특허권남용을비롯하여권리남용법리자체가일단법관에대한신뢰를전제하여그로하여금관련제반사정을두루참작하여권리행사를허용할지추상적으로판단하게하려는데에그제도의본질이있는것이다. 이렇게지극히불확정적추상개념을매개로한법리인까닭에남용이론이자주발동되면결코바람직하지않겠지만예외적으로발동될여지까지아예봉쇄하는것은타당하지않다고보고있다 [ 박준석 ( 주 85), ]. 현실적으로특허침해소송을심리하는민사법원의입장에서특허법원에서판단하는특허의진보성여부에관한판단만큼이나고등법원에서주로심리되는독점규제법상경쟁제한성여부에관한판단에대하여마찬가지의판단의부담이존재한다고할것이다. 118) 35 U.S.C. 283 원문은다음과같다. The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by 275

295 것인지여부를전적으로법원의재량에맡기고있다. 119) 미국특허법상금지청구권은형평법 (equity) 상구제책이고일반적으로보통법 (common law) 상구제수단은손해에대한금전적전보배상이다. 형평법상구제인금지청구권은보통법상의구제수단만으로는불충분한경우에예외적으로인정된다. 2006년미국연방대법원은 ebay사건 120) 에서종래일반이론인이른바 4요소테스트 (the four-factor test) 를다시확인하여적용하면서하급법원에서별다른제한없이금지명령을발하는관행에제동을걸었다. 121) 즉금지청구권이인정되기위해서원고특허권자는 1 원고 ( 특허권자 ) 가회복할수없는손해 (irreparable injury) 를입었을것, 2 금전배상과같은보통법상법적으로이용가능한구제로는손해의구제가충분하지않을것, 3 원고와피고의고통 (hardship) 의균형면에서보아형평법상의구제가정당화될것, 4 영구적금지명령 (permanent injunction) 이공익에반하지않을것등을입증하여야한다. ebay 사건의연방대법원판결은영업방법 (business method) 의발명특허로서불확실한지위및특허제도를남용하는특허괴물 (patent troll) 의등장에의하여더욱악화된특허분쟁에대한구제수단으로서금지명령이적절한것인가에관한논쟁이한창인가운데나온것으로서, 종래의연방순회항소법원 (CAFC) 의태도에비하여특허권자가침해자를압박하기위한주요한법적수단하나를약화시킨것으로평가되고있다. 122) 표준특허침해소송에서금지청구권행사와관련된주요하급심판결들은제3 장제1절에서이미살펴본바있다. 애플과모토로라사건에서 1심일리노이주북부연방지방법원의포즈너판사는표준특허권자인모토로라의금지청구에관하여 Georgia-Pacific 요소에의하여그손해배상청구를지지하는확실한증거를제시하지못하여손해가입증되지않았으므로 ebay 판결에의하여손해 patent, on such terms as the court deems reasonable 119) 김기영 ( 주 8), 11; 미국특허법제283조는금지명령을발령하기위해서형평법상요건을고려할것을요구하고있는점에서우리특허법제126조에는그러한요건에관하여아무런규정을하고있지않은점과차이가있다. 120) ebay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006) 121) CAFC는 2006년 ebay 판결이나오기전까지예외적인상황을제외하고특허권이침해되면기본적으로금지청구권을인정한다는일반원칙 (general rule) 을관행처럼적용하였다. 122) 김기영 ( 주 8),

296 배상이불충분한구제인것에관한입증도이루어지지않았다고보았다. 아울러모토로라의손해배상에관하여도모토로라가상대방의특허권침해에의해입었다고주장한손해에대해서합리적실시료는지급받을수있지만이에대한입증이불충분하다고보아애플과모토로라의청구를모두기각한바있다. 123) 이에대한항소심에서 CAFC는 1심에서포즈너판사가제시한 FRAND 확약을한특허권자는자신의특허권에대해 FRAND 로열티를지급하려는누구에게나라이선스를함에동의했으므로, 그라이선시가 FRAND 조건을충족하는로열티를지급하는것을거절하지않는한, 그금지청구는더이상허용되지않는다는일반론 (per se rule) 을배척하면서 ebay 판결의기준이표준특허의경우에도마찬가지로적용된다는점을분명히하였다. 124) 즉 CAFC는표준특허에기한금지청구라하더라도특허침해자가일방적으로 FRAND 실시료를거절하거나협상을지연시켜동일한효과를보는경우그러한금지청구권의행사는정당화될수있다고판시하였다. 125) 결론적으로 CAFC는 FRAND 확약을한특허권자의경우회복할수없는손해 (irreparable harm) 의입증에곤란을겪을것임을지적하는한편, FRAND 실시료를일방적으로거절하거나협상을부당하게지연하는침해자에대한금지명령은정당화될수도있다고본것이다. 이후마이크로소프트와모토로라의사건에서워싱턴주서부연방지방법원은마이크로소프트가제기한계약위반에따른손해배상및 RAND 조건에맞는합리적로열티율와그범위산정을요구하는소송과소송과정에서모토로라가제기한특허침해금지소송이병합되어 126) 이를함께심리하면서주된쟁점은 RAND 조건에부합하는합리적인실시료 (reasonable royalty) 의결정과그범위에관한심리로변화하게된다. 이사건에서로바트판사의결정은 RAND 실시료율과범위에관한미국내최초의사법적판단으로주목할가치가있다. 127) 이후의판결들은표준특허에기한금지청구가 ebay 판결의요건을충족 123) Apple Inc. v. Motorola Inc., 869 F.2d 901 (N.D.Il. 2012) 124) Apple Inc. v. Motorola Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014) 125) 위판결문, ) 로바트판사는병합되어심리된모토로라의금지청구에대하여 ebay 판결의회복불가능한손해및다른적절한구제수단이없다는요건을충족시키지못한다고보아모토로라가마이크로소프트를상대로제기한금지청구는이유없다고기각하였다. 277

297 하기어렵다는평가가보편화됨에따라표준특허침해소송의국면이합리적실시료판단을중심으로하는손해배상청구의방식으로변화되고있다. 결국미국에서의표준특허권에기한금지청구권행사는형평법적원리에따른 ebay 판결의요건여부를충족하는지가금지명령인용여부에결정적인판단기준으로작용하고있으며, 합리적인실시료판단을포함한손해배상실무가활성화된상태에서특허권자가회복할수없는손해 (irreparable injury) 가있다거나금전배상과같은손해의구제로는충분하지않다는특별한사정을표준특허권자가입증을하여야금지명령이예외적으로나올수있을것으로판단된다. 이러한상황에서 FRAND 확약에따라제3자를위한계약이성립하였다는주장, FRAND 확약위반에따른금반언의원칙위반주장, 특허권남용의항변 128), 반독점법위반에의한항변 ( 내지반소 ) 129) 은가능하지만표준특허권에기한금지청구의인용여부를결정하는중요한변수로기능하고있지않다. 2. 독일 독일특허법제 139 조제 1 항은특허침해에대한구제방안으로침해행위의금 지를규정하고있다. 130) 이는뒤에서살펴볼일본및한국과유사하게특허침 127) Microsoft Corporation v. Motorola Inc., No. C JLR, 2013 WL (W.D.Wash. April 25, 2013). 이사건의항소심을맡은연방제9항소법원은항소법원의관할권을확인하고 1심법원의로바트판사의 RAND 실시료율산정이법적오류나명확한사실오인에의한것이아니라는입장을밝힌바있으나, 이는항소심의최종판단이아니었을뿐만아니라계약위반소송에관한판단이었다는점에서향후특허침해사건을관장하는 CAFC의입장이주목되고있다. 128) 표준특허권행사에대하여특허권남용성부에관한논란이있는데, Princo 판결에서 CAFC는여전히반독점법위반을중심으로특허권남용항변의가능성을열어두고있다. 129) Complaint, Bosch, Docket No. C-4377, 2012 WL (21 Nov. 2012); Complaint, Motorola and Google, Docket No. C-4410, 2013 WL (3 Jan. 2013). 미국 FTC는표준특허침해금지청구가 FRAND 확약에위반하는것이라면경쟁제한적효과가없어서셔먼법제2조위반이아니더라도 FTC법제5조 ( 불공정한경쟁방법의금지 ) 위반이성립할수있다고보고있다. 130) 독일에서 지적재산권집행개선을위한법률 (Das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des Geistigen Eigentums) 이 2008년 7월 7일연방하원의회를통과하여 2008년 9월 1일발효된바있으며, 이를통하여독일특허법은금지청구권의보완 ( 제139조제1항제2문 ), 손해배상청구권의이익의반환내지실시료의유추적 278

298 해가있는경우침해금지를명하도록하여미국처럼법원에일정한재량을부여하고있지않다. 특허권자의침해금지청구를저지할수있는항변사유로독일에서법정실시권내지강제실시권 131) 이논의되고있다. 독일의강제실시권은공공의이익에관한것이거나이용발명의실시를위하여해당요건을충족할경우특허법원에의하여허여될수있도록규정되어있다. 132) 독일특허법에는특허권의남용에관한규정은없으며원칙적으로특허권이침해되는경우침해금지를청구하는것은정당한권리행사로추정된다. 그러나예외적인경우특허권에기한침해금지를청구하는것이제한될수있다. 133) 독일연방대법원은 2009년 Orange Book Standard 사건에서특허침해금지청구에있어서독점금지법에의한항변에의하여특허권자의권리행사가제한될수있음을설시하였다. 134) 그이유로원고의실시허락거절이독점규제법이금 용 ( 제139조제2항제2문, 제3문 ) 등이보완되어현재시행되고있다. 독일특허법의동향에관하여는김기영, 특허권의보호및강화를위한독일입법의동향, 지식재산연구제4권제2호 (2009.6), 4 이하참조. 131) 독일특허법 (Patentgesetz) 제24조는강제실시권을공공의이익에관한것이거나이용발명인경우에해당요건을충족할경우특허법원에의하여허여될수있도록다음과같이규정하고있다. (1) 다음각호가충족될경우에한하여, 개별사례에서발명의산업적이용에관한비 ( 非 ) 배타적인권한이특허법원에의하여이후이어지는규정에준하여허여된다.( 강제실시권 ) 1. 실시권을얻으려는자가특허권자로부터통상적으로적합한사업조건으로발명을실시하는데에대한동의를받으려고노력하였으나실패하였던경우, 그리고 2. 공공의이익에따라강제실시권허여가요구되는경우 (2) 실시권을얻으려는자가선 ( 先 ) 시간순위의특허를침해하지않고후 ( 後 ) 시간순위의특허로자신에게보호받는발명을사용할수없다면, 다음각호가충족될경우에한해선 ( 先 ) 시간순위의특허권자에대하여강제실시권의용인에대한권리가있다. 1. 제1항제1호의조건이충족되는경우, 그리고 2. 선 ( 先 ) 시간순위의특허의발명과비교하여자신의독자적인발명이현저한경제적의미를지닌중대한기술적진보를나타내는경우특허권자는실시권을얻으려는자가후 ( 後 ) 시간순위의특허발명의실시에대하여적합한조건으로반대실시권 (Gegenlizenz) 을자신에게용인하도록청구할수있다. 132) 우리의경우공공의이익에따른강제실시를위하여특허청장에의하여통상실시권설정의재정 ( 특허법제107조 ) 이이루어지는것과는차이가있다. 133) 참고로독일연방대법원 (BGH) 은 IMMUNINE 상표사건에서 5년간정당한이유없이불사용한상표권을가지고타인의상표등록을저지하기위한이의신청행위를권리남용으로보고있다 (BGH GRUR 1887,747,7481) 134) BGH, Urteil vom , KZR 39/06(Orange Book Standard). 자세한내용은제3 279

299 지하는부당한차별대우라면, 원고는어차피특허법제24조에따라피고에게실시권을설정해주어야할의무 135) 가있기때문에피고가임의로발명을실시한다는이유로특허권에기한금지청구를하는것은독일민법제242조의채무이행상신의칙에반한다고하였다. 136) 다만, 특허권자가시장지배적지위를남용하는것이라고보아그러한항변이가능하도록하기위해서는 1 침해자의조건없는제안 (unconditional offer) 이있어야하며 2 침해자가그러한제안에부합하는실시료지불등자신의의무를준수하여야한다는엄격한요건을부여하여특허권자의권리보호에무게를둔것으로보인다. 표준특허침해소송에있어독점규제법위반에따른항변을인정하고그근거를독일특허법상강제실시조항의취지에위배되는특허권행사가민법상신의칙에반한권리행사라고보는설시는우리특허침해소송에도충분히적용할수있는법적논리를제공한다. 한편 2015년 7월유럽사법재판소 (CJEU) 는표준특허권자가제기하는특허침해금지소송이시장지배적지위남용으로간주되지않고정당화되기위해서는표준특허권자는소송을제기하기전에해당특허를실시하고있는자에대하여문제되는특허와그특허가침해되는방식을명시하여특허침해사실을통지해야하며, 이러한통지를받은실시자가 FRAND 조건에따라실시허락계약을체결할의지가있음을표시한경우표준특허권자가로열티금액과로열티가계산되는방식등을포함하여 FRAND 거래조건을명시한구체적인서면청약을제시하여야한다고보았다. 한편실시자는해당업계에서인정되는상관행에따라선의로 (in good faith) 성실하게 (diligently) 표준특허권자의청약에대응해야하며, 그일환으로실시허락계약의청약을수락하지않는경우신속히서면으로 (promptly and in writing) FRAND 조건에부합하는구체적인새로운청약 (counter-offer) 을해야하며, 표준특허권자가실시자의새로운청약 장제2절 Ⅱ. 참조. 135) 독일특허법제24조상명시되어있지는않지만공공의이익을위하여강제실시권이허여되는사유로독점규제법위반과같은특허권남용이포함되어운용되고있는것으로보인다. 136) 독일민법 (BGB) 상신의성실의원칙 (Treu und Glauben) 은계약해석 ( 제157조 ), 채무이행 ( 제242조 ), 약관의내용통제 ( 제307조 ) 등으로분산되어규정되어있는데, 그중독일민법제242조는채권관계에기초로하나이에그치지않고민법전체를관통하는일반원칙으로이해되고있다. 280

300 을거절한때로부터해당업계에서인정되는상관행에따라실시자의특허사용행위에대하여적절한담보를제공해야한다는요건을충족하여야한다고보았다. 137) 이와같이표준특허권자가제기하는침해금지소송에있어서 CJEU 가종전독일 Orange Book Standard 판결과다른관점에서판단함에따라장차독일의하급심법원의판결에도상당한변화가예상된다. 138) 3. 일본 일본특허법제100조에서특허침해시금지청구권을인정하고있다. 일본의경우우리와유사하게특허권또는전용실시권을침해하는자또는침해할우려가있는자에대해서그침해의정지또는예방의청구를할수있다고규정하고있고, 금지청구권을물권적인청구권과유사한것으로보아고의ㆍ과실이라는주관적요건을필요로하지않으며그판단에있어법원의재량을인정하는근거는없다. 일본에서금지청구를저지할수있는항변사유로는특허에무효사유가있어권리남용에해당한다는항변 ( 신설된일본특허법제104 조의3 포함 ), 법정실시권및강제실시권 139) 에의한항변등이활용되고있다. 일본에서도특허침해에따른금지청구권은경쟁법 140) 등에의해그행사가제한될수있다고보고있는데, 대표적으로사적독점 ( 독점금지법제3조 ), 부당한거래제한 ( 독점금지법제3조 ), 불공정한거래방법 ( 독점금지법제19조 ) 의행위 137) Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH, judgment of the Court of Justice of 16 July 2015 in Case C-170/13. 자세한내용은제3장제2절 Ⅰ. 참조. 138) 독일의 Orange Book Standard 판결은 사실상표준 에해당하는표준특허권행사에관한판례로 FRAND 확약을내포한일반적표준특허권의행사에대한유럽사법재판소 (CJEU) 판결이나온현재시점에서그대로유지되기는어려울것으로보인다. 참고로 EU집행위원회가모토로라 ( 구글 ) 에대하여 EU기능조약제102조를위반하였다고판단한것과같이유럽에서는 FRAND 확약위반이경쟁법위반으로규율될수있다는시각이우세하여독일을포함하여유럽각국법원에서심리되는특허침해금지소송에서이러한경쟁법위반의항변은더욱보편화될가능성이높다. 139) 일본특허법제93조는경쟁정책을반영하여공공의이익또는복지를위해필요한경우강제실시권을허여하는제도를두고있는데, 이는권리남용의금지측면에서규정한것으로볼수있다. 140) 일본의 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 사적독점의금지및공정거래의확보에관한법률 ) 로이하 독점금지법 으로약칭한다. 281

301 를규제하고있으며, 일본독점금지법제21조에따라원칙적으로는특허권의권리행사에대해서독점금지법에의한규제는받지않으나, 다만행위의목적, 태양, 경쟁에주는영향등을감안하여지식재산제도의취지를일탈하거나또는동제도의목적에반한다고인정되는경우에는 권리의행사로인정되는행위 로는평가할수없어독점금지법이적용된다고보고있다. 141) 다만, 일본은특허침해소송에있어독일과같이독점규제법위반에따른항변가능성을최고법원차원에서인정한판례는아직나오지않은상태이다. 일본하급심법원에서는삼성과애플간의표준특허관련소송에서민법상권리남용금지의법리에따라특허침해금지가처분이제한될수있다고보았다. 142) 먼저가처분 1심결정에서동경지방재판소는삼성이 FRAND 확약한표준특허인본건특허권에관하여애플사와의사이에서성실히교섭해야하는신의성실원칙상의의무를다하지않고있으므로, 본건특허권에근거하는금지청구권의행사는권리남용 ( 민법제1조제3항 ) 에해당하는것으로서삼성의신청을각하하였다. 이후가처분 2심결정에서지적재산고등재판소는결론에있어원심과다르지않았으나 FRAND 조건의라이선스받을의사를갖는자 (willing licensee) 에대해 FRAND 확약한특허권에기초하는금지청구권행사는허락되지않으며, FRAND 조건의라이선스를받을의사가없는자 (unwilling licensee) 는 FRAND 확약을신뢰하여표준을따른것이아니므로이러한자에게까지금지청구권을제한하는것은아니라고판단하였다. 143) 2심은제반상황을종합하여애플사가 FRAND 조건의라이선스를받을의사를갖는자 (willing licensee) 로보아본건특허권에기초하는금지청구권의행사는권리남용 ( 민법제1조제3항 ) 에해당한다고판단하였다. 위판결은가처분소송에관한결정이 141) 일본의경쟁당국인공정취인위원회는 知的財産の利用に關する獨占禁止法の指針 ( 지적재산의이용에관한독점금지법상의지침 ) 을시행하고있으며, 지침을보충할목적으로 標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方 ( 표준화에따른특허풀의형성등에관한독점금지법의사고방식 ) 을마련한바있다 년현재위지침은개정작업이진행중에있다. 142) 자세한내용은제3장제3절 Ⅰ. 참조. 143) 2심지적재산고등재판소의판단은 FRAND 확약에따른표준특허권자의의무위반의관점이아니라특허법의목적과표준특허제도에있어 FRAND 확약에따른제3자의신뢰보호차원에서특허권이제한될수있다는논리로다분히규제적인관점에서표준특허에기한권리행사의제한법리를도출하고자한것으로볼수있다. 282

302 나침해금지를구하는본안소송에서도적용될수있어참조할가치가있다. Ⅱ. 우리의법리분석 1. 우리의법리와하급심판례 우리특허법규정은독일과일본과유사하게표준특허권자가실시자에대하여침해금지를구할경우침해가인정된다면별다른제한없이금지청구가인용되는구조이다. 삼성과애플간침해소송에서우리 1심서울중앙지방법원은 FRAND 선언이이루어진표준특허의경우에도침해금지청구권을행사할수있다는취지로판단하였고, 피고애플의항변에대한판단과정에서권리남용의법리를중심으로표준특허권자의권리행사의제한가능성이검토되었다. 144) 관련하여저작권침해소송에서우리하급심법원은저작권자의실시거절행위에대하여독점규제법위반에따른권리남용의항변을인용하는판단을한바있다. 145) 2011년서울중앙지방법원은메가스터디가각강의를녹화하여동영상을제작하고원저작물에추가적변형을가하였다고하더라도, 교과서와문제집의기본틀과지문이강의에서그대로사용된점등에비추어이는 2차적저작물작성권침해라고판단하였으나, 교과서를활용한온라인강의가저작권침해에해당한다고인정하면서도이를완전히금지하는것은권리의남용이라고판단하여이들의가처분신청을모두기각하였다. 이사안에서법원은 144) 자세한내용은제3장제3절 Ⅱ. 참조. 145) 서울중앙지방법원 자 2011카합709결정. 이사건의개요는다음과같다. 국내최대온라인입시교육업체인메가스터디는국내 1위교과서업체인비상교육및천재교육과교과서및평가문제집에대한이용허락계약을체결하고, 일정한이용료를지불하면서온라인강의를제작ㆍ공급하여왔다. 그러나출판사 ( 교과서업체 ) 측은자신들도별도의인터넷강의사업을진행하게되면서계약만료후에메가스터디측으로부터계약갱신제안을거절하였다. 이후메가스터디의강사들이출판사의교과서나문제집내용을그대로칠판에적는등의방식으로강의를계속하고온라인으로이를제작ㆍ공급하였다. 이에천재교육및비상교육, 그리고교과서의저자 20명이메가스터디가운영중인온라인강의에자신들의교과서와문제집이무단사용되지않도록하는금지명령과함께메가스터디가저작권참해를계속할경우매일 1,000만원씩지급하라는간접강제를구하는가처분을신청한사건이다. 283

303 비상교육등이메가스터디에대하여교과서등의이용허락을거절하는행위는시장지배적지위의남용으로교육소비자의이익을해할우려가상당하다고하는독점규제법의법리를들어, 온라인강의서비스금지를구하는것은공공복리를위한권리의사회적기능을무시하는것으로권리남용에해당한다며가처분신청을받아들이지않았다. 146) 한편 2013년수원지방법원성남지원은유선방송사의무단재송신에대한저작권침해금지소송에서저작권법의취지위반을근거로하여저작권남용판단을내린바있다. 147) 성남지원은방송법의취지를비추어보면방송법제85조의2 제1항제1호를위반한원고들의저작권침해금지의소를저작권법의취지에반하는소제기라는이유로저작권남용을인정하여이를기각하였다. 삼성과애플간침해소송에서우리 1 심법원은표준특허와같이특정기술 분야에서해당기술발명을실시하지않고서는표준기술이나규격에맞는장 146) 이사건은저작권침해소송에있어서독점규제법법리를들어가처분신청을기각하였다는점에서의미가있다. 그러나이사건의 2심에서서울고등법원 ( 서울고등법원 자 2011다1456 결정 ) 은이러한 1심법원과결론을같이하면서도그이유로공정거래법위반이아니라가처분요건의하나인보전의필요성이없음을들었다. 자세한판례해설로이종문ㆍ이혜민, 교육출판물을이용한온라인강의사업과저작권침해여부, Law & Technology 제7권제5호 (2011), 141 이하참조. 147) 수원지방법원성남지원 선고 2012가합8921 판결 ( 확정 ). 이사건의개요는다음과같다. 원고들은이른바 PP(Program Provider) 로방송프로그램을제작ㆍ구매하여이를시청자에게제공하면서방송채널을사용하는방송채널사용사업자이다. 그리고피고는이른바 SO(System Operator) 로경기도성남시방송구역에대한지역사업권을부여받은가운데종합유선방송국을관리ㆍ운영하는종합유선방송사업자이었다. 원고들은이사건방송저작물에대하여저작권또는저작인접권 ( 동시중계방송권 ) 을갖고있으며,2006년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지피고와방송저작물에대한저작물이용계약을매 1년단위로각체결하고, 피고에대하여 IRD(Integrated Receiver & Decoder) 장비를설치한가운데원고들의방송저작물을위약정기간에걸쳐약 6년동안제공하여왔다. 피고는위계약기간동안원고들에게방송저작물의사용료를매월정기적으로지급하였고, 원고들은방송저작물의사용료에대하여별다른이의를제기하지않았다. 그러나원고들은 2011년 12월 2일부터 2011년 12월 28일까지 3회에걸쳐, 피고에게위각저작물이용계약에대한해지통지내지갱신거절의의사표시를일제히하였다. 피고는위 IRD 장비를반환하지아니한채, 원고들이송출하는방송신호를수신하여이를경기도성남시방송구역의시청자약 100만명에게송신하는방법으로원고들의방송저작물을계속이용하자, 원고들은저작권침해를이유로하는소를제기하였다. 284

304 치나방법을구현할수없게되거나표준화기구에서표준으로채택한규격을기술적으로구현하는과정에서필수적으로이용또는실시해야하는표준특허에대하여 FRAND 선언을한경우에는그표준특허에대하여는특허법의목적과이념등에비추어특허권자의권리를제한할필요성자체는인정하였다는점에서기본적으로특허법의목적내지공공정책을고려한특허법남용여부판단을고민한부분이엿보인다. 그러나 1심법원은민법상권리남용해당여부를먼저판단하면서원고삼성이 FRAND 선언이후애플과사이에표준특허에관한실시료율에대하여성실하게협상한것으로보기는어렵다고보았음에도이사건소를제기하게된경위와실시료율협상경과등을종합하여 원고가피고에대하여이사건표준특허의침해를주장하면서침해금지청구를하는것이오로지피고에게고통을주고손해를입히려고하는것으로서, 원고에게아무런이익은없는것이라고할수는없으므로, 민법상의권리남용에해당한다고할수는없다 고한판단은앞서검토한특허권남용법리의재구성을통하여도출한판단기준에비추어여러문제점을안고있다. 첫째, 대법원판례가들고있는주관적요건을표준특허의남용사안에그대로적용한점은권리남용일반론에있어서주관적요건이불필요하다는논지외에도표준제도의특성과특허법의취지를종합하면 FRAND 확약에따른보편적인실시에관한공공의신뢰가우선시되어야하고, 특허법과표준제도가공히추구하는기술의보편적확산이중시되어야한다는점에서표준특허권자의권리행사의남용여부를판단함에있어주관적요소는특별한의미를가질수없다는점을간과하였다. 만일표준특허행사에있어서민법상권리남용의주관적요건을요구한다면 원고에게아무런이익이없는 표준특허권의행사는상정할수없을것이므로이는민법상권리남용의법리의적용가능성을사실상배제하는것과같은부당한결과를가져온다. 둘째, FRAND 확약에따라당사자모두에게성실교섭의무을인정하면서도민법상권리남용금지의법리와밀접한관계를가진신의성실의원칙내지금반언의원칙에입각한판단이이루어지지못한부분도문제로지적될수있다. 각국법원의판례가다양한논리로신의성실의원칙내지권리남용금지의법리에의하여성실교섭의무를해태한표준특허권자의소송상권리행사를제한하고있는상황에비추어보더라도그렇다. 285

305 또한 1심법원이특허권남용해당여부를판단하면서남용판단에있어주관적요건을반드시필요로하는것은아니라는설시는수긍할수있으나, 상대방에대한특허권의행사가특허제도의목적이나기능을일탈하여공정한경쟁질서와거래질서를어지럽히고수요자또는상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배되는등법적으로보호받을만한가치가없다고인정되는경우에는그특허권의행사는설령권리행사의외형을갖추었다하더라도등록특허에관한권리를남용하는것으로서허용될수없다 고판시한부분은특허권남용판단에있어서표준특허권행사에대하여민법상권리남용의요소 ( 수요자또는상대방에대한관계에서신의성실의원칙에위배 ), 특허법에근거한권리남용의요소 ( 특허제도의목적이나기능을일탈 ), 특허법외에독점규제법에근거한권리남용의요소 ( 공정한경쟁질서와거래질서를어지럽힘 ) 을모두포괄하여함께설시한대목은민법상권리남용의법리, 특허권남용의법리, 독점규제법위반에따른남용법리가분화되고각각의남용법리에적용되는요건과효과가달라질수있음을간과한문제가있다. 2. FRAND 확약위반에따른권리남용법리의전면적적용 가. 계약법적접근방식의의미와한계 본연구는표준특허분쟁을기본적으로당사자간이익조정의문제로보아 FRAND 확약에관한계약법적해석을통해문제해결의단서를찾고자하였다. 표준특허실시를위한교섭관계를양당사자간의계약적구속관계로본다면, FRAND 확약을한표준특허권자뿐만아니라잠재적실시권자도상응하는성실교섭의무를부담하므로특허위협 (patent hold-up) 뿐만아니라역특허위협 (reverse patent hold-up) 의문제도효과적으로규율할수있다. 또한표준특허권자및잠재적실시권자의성실교섭의무위반행위에대하여특허침해소송내에서금반언의원칙을통해이를제재할수있고, 표준특허권자의의무위반에대해잠재적실시권자가계약위반소송 ( 채무불이행책임 ) 까지제기할수있다는점에서적지않은실익이있다. 그렇지만표준화기구에따라내부준칙의구속력의근거가상이하고그에따 286

306 라요구되는 FRAND 확약의내용도차이가있으며잠재적실시권자인제3자가내부준칙의적용을받는경우와단순히사업목적으로표준특허를사용하는경우등계약법리를통해문제를해결하기에너무나다양한형태로변화하고있기때문이다. 148) 따라서마이크로소프트대모토로라사건에서제3자를위한계약에관한판시는표준특허의문제에있어계약위반소송을통한문제해결의가능성을제시했다는의미는크지만이러한계약법적이론구성이가능할지는개별사례마다달라질수있는부분이므로제반표준화기구의 IPR정책이나 FRAND확약에대해일반적으로적용하기어려운한계가있다. 이와같은상황에서표준특허문제규율을위하여법령에근거한규제적접근을통한보완은불가피하다고할것이다. FRAND 확약에따른표준특허권자의사후적위반행위와관련하여라이선스계약의내용을이루는실시료등제반실시조건들이 FRAND 조건에부합하는지여부를일의적으로판단하는것은매우어려운일이다. 본연구는 FRAND 조건에부합하는라이선스계약체결을위한당사자의성실교섭의무에주목하여법원이소송과정에서이러한의무위반을규범적으로판단하여표준특허문제를규율하는방안을모색해보았다. 라이선스협상에있어관련법규에의하여인정될수있는성실교섭의무의위반내지현저한의무해태가있는경우귀책사유있는당사자에대하여법적불이익을주는것은민법상권리남용금지의법리를통해가능하며, 이는 EU와미국의경쟁당국이공적규율차원에서논의하고있는 willing licensee 이론 149) 의사법적규율방식이라고할수있다. 일본지적재산고등재판소가삼성의침해금지가처분에대한즉 148) Contreras 교수는표준화기구의 FRAND 확약의구조를다음과같이 7가지로분류하고있다. 1 Multilateral Agreement( 회원간상호합의 ), 2 Membership Agreement( 회원가입조건에대한동의방식 ), 3 SDO Bylaws/Policy( 표준화기구의내부준칙에따른방식 ), 4 Follow ANSI Policy( 미국표준화기구정책을준용하는방식 ), 5 Letters of Assurance(LOA와같은서약서를표준화절차에서제출하여 FRAND 확약을하는방식 ) 6 Voluntary SDO Declarations( 회원이자발적으로확약여부를결정하는방식 ), 7 Voluntary Non-SDO Declarations( 표준화기구가아닌개별기업이회사정책의일환으로확약하는방식 ). Jorge L. Contreras, A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges 479 Utah L. Rev. (August, 2015), ) 경쟁당국에서논의하는 willing licensee 이론은표준특허권자의침해금지청구에대하여제3자 ( 침해자 ) 가 FRAND 조건에따라라이선스를할의향이있는경우에는제3 자에대한침해금지청구권의행사가경쟁법위반에해당될수있다는것이다. 287

307 시항고 (2심) 결정에서제반상황을종합하여애플사가 FRAND 조건의라이센스를받을의사를갖는자 (willing licensee) 임을인정하여삼성의표준특허권에기초하는금지청구권의행사는권리남용 ( 민법제1조제3항 ) 에해당한다고판단한부분은우리에게시사하는바가크다. 나. 표준특허행사에대한권리남용법리의재구성과규율방향 표준특허권자의금지청구허용여부에관한각국의판결들의동향을종합하면, FRAND 확약을두고특허권자가금지청구권의행사를포기한것으로해석하지않으나 FRAND 확약의취지상실시의사가있는잠재적실시권자에대하여금지청구를행사할수없다는것이원칙에가깝게운용되고있다. 다만, 특별한사유가있는경우즉제3자가라이선스체결의사가없거나체결되더라도실시료를지급할자력이없는경우에는예외적으로금지청구가가능하다고보고있다. 앞서삼성과애플간특허침해소송의 1심판결에서나타난권리남용의항변판단을검토하면서우리도이제특허권남용론을재구성하는것을포함하여권리남용금지의법리를재정립할시점에와있다고보았다. 먼저특허법에근거한특허권남용의근거로 1 통상실시권을설정할수있는재정사유가존재하는경우 ( 특허법제107조 ), 2 무효사유가명백하여무효심판의대상이되는경우 ( 특허법제133조 ), 3 그이용발명에통상실시권을설정해줄의무를부담하는경우 ( 특허법제138조 ) 를적극활용할필요가있다. 아울러독점규제법위반의권리남용항변은특히표준특허분쟁에있어서적극적으로활용할필요가있다. 가령계약위반소송에서계약위반의근거로주장되는특허라이선스의조항이독점규제법위반인경우강행규정위반에의한무효항변이가능한것과마찬가지로 FRAND 확약에위배되어독점금지법에위반되는행위를한표준특허권자가제기한특허침해소송은독점규제법위반에따른권리남용으로그러한권리행사는보다적극적으로제한할필요가있다. 특허법에근거한특허권남용항변이나독점규제법위반에근거한권리남용의항변은일반적인특허침해소송에서도적용될수있는항변인반면, FRAND 확약에따른당사자의의무위반에기초한권리남용의항변은기본적으로민법 288

308 상권리남용금지의원칙에의거한것으로주로표준특허에기한특허침해소송에서빈번하게활용될수있다는점에서차이가있다. FRAND 확약에따른교섭당사자의성실협상의무위반에기초한권리남용의항변은각국의사례에서확인할수있듯이금반언의원칙과깊은관련성을가지고있다. 이러한권리남용판단에있어당사자들의이해관계를조정해야하는법원이표준특허실시조건에관한당사자의협상결렬을두고권리남용여부를판단함에있어주관적요건 ( 가해의사 ) 을요구한다면민법상권리남용금지의원칙적용은사실상봉쇄되는결과가될것이므로, 표준특허권의남용판단에있어민법상권리남용금지의법리를변용하여적용하는경우권리자의가해의사와같은주관적요건은요구되지않는다고보아야한다. 다. 소결 FRAND 확약에따른교섭당사자의의무위반에기초한민법상권리남용의항변의구조를살펴보면다음과같다. 먼저원고인표준특허권자는금지청구의원인인특허의침해사실을주장ㆍ입증하여야하며, 이에대항하여피고는금반언의원칙을주장할수있는근거사실즉잠재적실시권자로서표준특허권자의 FRAND 확약에대해법적으로보호할만한신뢰가인정될정도로성실교섭의무를이행하였음을주장ㆍ입증하여야할것이다. 이는피고가 FRAND 조건의라이선스를받을의사가있는자 (willing licensee) 인지여부에대한판단과같은맥락에있으며, 법원은잠재적실시권자가표준특허권자와라이선스계약체결을위해협상했던제반경과를바탕으로라이선스실시의사의존부를판단하여금반언의원칙 ( 신의칙내지권리남용금지의법리 ) 150) 에의하여표준특허권자의금지청구의제한여부를판단할수있다. 다만, 제반교섭경위와협상결과를종합하여잠재적실시권자가협상지연전략을구사하는등협상결렬에중대한원인을제공한경우이는 FRAND조건의라이선스를받을의사가없는자 (unwilling licensee) 라고볼수있으므로표준특 150) 극단적인협상의무해태나고의적인협상거절을한표준특허권자의소송상권리행사에대해서는이를 소권의남용 이라는개념으로포섭하여법원이소각하 ( 却下 ) 판결을내리는경우도상정할수있다. 289

309 허권자의금지청구는제한되지않으며피고의권리남용항변은기각될것이다. 151) 이러한금반언의원칙은통상특허위협 (patent hold-up) 상황이전개될경우표준특허권자의금지청구에대한잠재적실시권자의항변으로주장될것이다. 단, 역특허위협 (reverse patent hold-up) 상황처럼잠재적실시권자에게교섭결렬에주된귀책사유가존재할경우보호할가치있는신뢰가인정되지않아피고의금반언의항변은기각되어야할것이다. 정리하면, 표준특허권자가표준화기구에대한기만적인 FRAND 확약을제출하고표준선정이후실시를원하는제3자와성실한교섭의무를다하지않은것이명확한경우이러한표준특허권자가실시자를상대로금지청구를제기하는것은권리남용금지의원칙에의거하여원칙적으로제한되어야할것이다. 반면에표준특허권자가실시를원하는제3자와성실한교섭의무를다하였으나실시자가협상지연전략을구사하는등협상결렬에일방적원인을제공한경우금지청구는예외적으로제한되지않으며피고의권리남용의항변은기각될것이다. 위와같은양극단의상황이아닌중간의회색지대에해당하는경우, 즉양당사자가라이선스계약을맺고자수차례진지한협상을하였으나라이선스조건에관한상호입장차이로교착상태에빠진상태에서특허침해에따른금지청구를한경우법원은양당사자의협상경과와각자제시한계약조건등을종합하여절차적의무위반 (Process Obligation) 차원에서표준특허권자에게성실교섭의무를위반한귀책사유가더크다고판단할수있는경우민법상권리남용금지의원칙에입각하여금지청구를제한할수있고, 절차적관점에서당사자의귀책사유가명확하지않은경우결국어느측의라이선스조건이 FRAND 조건에가까운것인지를가려내용적의무위반 (Content Obligation) 차원 152) 에서표준특허권자의금지청구의권리남용여부를판단하여야할것이다. 151) FRAND조건의라이선스를받을의사가없는자 (unwilling licensee) 에관한주장ㆍ입증책임은표준특허권자가진다고할것인데, 이를두고피고의권리남용 ( 금반언 ) 항변에대한재항변으로볼여지도있으나, 법원은교섭당사자의제반협상경위와결과를종합하여진지한실시의사존재여부를판단할것이므로원고가피고의권리남용의항변사유의존재를부인 ( 否認 ) 하는차원에서이해하면족할것이다. 152) 라이선스협상결과에대한내용적의무위반 (FRAND 조건위반 ) 에기하여피고가주장할수있는권리남용의항변은민법상권리남용의항변 ( 협의의권리남용 ) 보다특허법에근거한특허권남용내지독점규제법위반의권리남용항변이주를이룰것이다. 290

310 제 3 절 FRAND 확약에따른손해배상청구권행사의한계 Ⅰ. 각국의법제현황과판례동향 1. 미국 미국특허법제284조는특허권침해에대한구제책으로서법원이손해배상을명할수있고, 어떤경우에도합리적인실시료이상이되어야한다고정하고있다. 153) 미국의특허침해에의한손해배상제도는일실손해에서합리적실시료를산정하는방식으로발전되어왔다. 합리적인실시료는 1914년연방제6항소법원 154) 이그때까지손해액으로일반적으로인정되던일실이익 (lost profit) 이나통상실시료 (established royalty) 가입증되지않을때인정하던일반적손해 (general damage) 의한형태로합리적실시료를사용할수있다고판시한후 1915년미국연방대법원 155) 이다른입증방법이없을때발명의내용과효용및장점, 그사용정도를고려해이를입증하는방식으로손해를인정할수있다고판시함으로써손해배상실무에서널리활용되게된다. 이후 1946년특허법개정에의하여손해액의최저한으로인정되면서특허법의내용에반영되었다. 하지만합리적실시료 (resonable royalty) 가특허침해소송의대표적인손해배상방식으로자리잡은것에는 1970년 Georgia-Pacific 판결 156) 의영향이가장크다고평가할수있다. 위판결은당시까지합리적실시료산정에관하여영향을주는 15가지요소를종합해이를고려할수있다고판시하면서그중마지막요소로특허권자와침해자가침해가시작되었을시점을기준으로자발적이고합리적으로합의에이르렀을금액이라는 가정적인협상 (hypothetical 153) 35 U.S.C. 284 원문은다음과같다. Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. ( 중략 ) 154) United States Frumentum Co. v. Lauhoff, 216 F. 610, (6th Cir. 1914). 155) Dowagiac Manufacturing Co. v. Minnesota Moline Plow Co. 235 U.S. 641, 648(1915). 156) Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, (S.D.N.Y.1970). 291

311 negotiation) 에따라결정될금액이라는요소를들었다. 그후나머지요소들이모두위가정적인협상의한요소로고려되는방식으로손해배상액의산정에활용되고있다. 157) Georgia-Pacific 판결에의해인정되던합리적실시료산정자체가가정적협상을전제로하는 계약법적 손해산정방식을취하고있었으므로위법리는 FRAND 확약에따른합리적실시료산정에그만큼쉽게응용될수있었던것으로보인다. 마이크로소프트와모토로라간계약위반에따른손해배상사건을심리한워싱턴주서부연방지방법원은 Georgia-Pacific 판결의요소를일부변형하여표준특허가표준전반에미치는영향, 표준이제품전체에미치는영향과표준특허자체가차지하는영향등을고려하여 FRAND 확약에따른합리적실시료와범위를산정하였다. 158) 위판결이취한방법이 CAFC에의해대체로수용되고있으며이후 CAFC 판례를통하여 FRAND 확약에따른합리적실시료산정법리가계속보완되고있어향후미국의하급심은기본적으로이러한합리적실시료산정에의한손해액산정방식에입각하여표준특허분쟁을처리할것으로보인다. 159) 대표적인표준특허에기한손해배상사건으로 Innovatio IP Ventures 사건, 에릭슨대 D-Link 시스템사건, CSIRO 대시스코사건등을들수있다. 160) 에릭슨대 D-Link 사건과 CSIRO 대시스코사건에서항소심인 CAFC는표준특허의침해에따른손해액을산정함에있어실시료의산정기초 (base) 와실시요율 (rate) 을결정하는기준을계속보완하는판결을내고있다. CAFC의이러한입장에따라 1심법원에서로열티기초단위 (base) 로어떤경우에최소판매가능한특허적용단위 (smallest salable patent practicing unit) 로하고, 다른경우에 157) Pulse Med. Instruments, Inc. v. Drug Impairment Detection Servs., 858 F. Supp. 2d 505, 510 (D. Md. 2012). 158) 자세한내용은제3장제1절 Ⅲ. 참조. 159) 미국에서합리적실시료의산정은법률문제로법관이직접다루고있으며, 나머지문제 ( 의무위반, 손해액등 ) 사실인정의문제로배심제를통하여판단되는모습을보이고있다. 이는미국의계약법상신의성실의무위반내지손해액의최종적판단은사실관계의판단자인배심원에게있는반면그판단을위해비교기준이되는당해특허의 FRAND 확약에따른합리적인실시료는법관이법률문제로정하는형태를취하고있기때문이다. 160) 자세한내용은제3장제1절 Ⅰ. 참조. 292

312 는최종상품 (end product) 으로할것인지에관한기준이보다구체화되어야하는상황으로보인다. 161) 특히 CSIRO 대시스코사건에서 CAFC는표준특허침해에따른합리적실시료산정에있어특허권자의 RAND확약의여부와상관없이즉공적표준뿐만아니라사실상표준을구성하는특허도마찬가지로표준특허기술의전체가치에서표준채택으로인하여증가된가치를배제하여야한다는법리가형성중에있어이에관한향후미국법원의법리전개가주목되고있다. 2. 독일 독일특허법제139조제2항은특허권자의손해배상청구권은규정하고있다. 특허침해에따른손해배상액의산정은독일민법제249조이하의손해배상의범위에관한규정이적용되며, 원칙적으로원고가일실이익을포함하여사실상발생한손해를주장 입증하여야한다. 그러나특허침해소송에서손해입증은실무적으로어려운경우가많아특허법은대안적인방법을정하고있다. 독일특허법제139조제2항은특허권자가일실이익을포함하여실재발생한손해배상을구하는것이외에침해자의이익 (Verletzergewinn) 162) 또는실시료의유추적용과같은방법을손해액산정방식으로규정하고있다. 이러한 3가지손해배상액의기준은특허권자의선택에의하여주장될수있다. 163) 독일법원이실시료를유추적용하기위한판단시점에있어사실심의변론종결시까지드러난사정을모두고려하는사후적고찰 (ex-post Betrachtung) 을인정하고있다. 이는저작권과달리특허권에서널리관례적으로매출액에비례하여결정되는실시대가가사후적관점에서실시료산정에영향을미칠수있다는것을고려한것이다. 164) 독일의경우미국과같이합리적인실시료상당액을산정하기위하 161) 실시료의산정기초 (royalty base) 에관한최근의법경제학적연구로 Gregory Sidak, The Proper Royalty Base for Patent Damages, 10 Journal of Competition Law & Economics (2014) 참조. 162) 독일의경우특허권침해에대한손해배상사건중약 75% 에서특허권자가침해자의이익상당액법리를근거로손해배상을청구하고있다고한다. 자세한현황은 Alexander Harguth & Steven Carlson, Patent in Germany and Europe, 참조. 163) Rudolf Kraßer, Patentrecht (6. Aufl.), 2009, ) Rudolf Busse, Patentgesetz (Kommentar), 1999, Rn.150( 박성수, 특허침해로인한손해 293

313 여특화된법리가발달되어있지않다. 표준특허권자가 FRAND 확약을하였더라도표준특허침해에따른손해배상액을구하는데객관적인제한이부과되는것은아니며손해배상액의산정은특허법과민법이정한원칙에따른다. 독일연방대법원 (BGH) 은 2004년 Standard-Spundfaß 판결에서유럽표준 (EN) 특허권자인원고의라이선스거절행위가독일독점규제법에위반되는부당한거래거절및차별행위이므로독일내제조업자인피고는원고에대하여강제실시에의거하여무상의실시허락청구를할수있다고보았다. 165) 표준특허권자가독점규제법에위반되는행위를하여피고가공공의이익을근거로한무상의실시를주장할수있는경우특허권자의손해배상청구권은예외적으로제한될수있다. 2015년유럽사법재판소 (CJEU) 는표준특허권자의손해배상소송의경우에는비록소송을제기한자가표준특허권자이고표준화기구에대하여관련특허를 FRAND 조건으로실시허락할것을확약하였다고하더라도, 표준특허권자가손해배상소송을제기하는것자체는경쟁사업자가제조한표준에부합하는제품이시장에진출하거나시장에남아있는것에직접적인영향을미치지않으므로, 표준특허를보유하여시장지배적지위를가지게된자가손해배상소송을제기하는것은유럽기능조약 (TFEU) 제102조위반에해당되지않는다고판단하여 166) 표준특허권자의손해배상청구권행사에대하여앞서본독일연방대법원판결과는다른접근방식을취하고있다. 3. 일본 일본의특허침해에의한손해배상은일본특허법제102조에의하고있다. 동조제1항은일실이익을, 제2항은침해자의이익액을손해액으로추정하고있으며, 제3항은손해배상의하한으로실시료상당액을정하고있다. 한편법원이상당한손해액을인정할수있는근거는특허법제105조의3에서정하고있으며전체적으로우리특허법의손해배상조항과유사한구조를가지고있다. 배상액의산정, 경인문화사,2007, 65 각주 55, 56 재인용 ). 165) BGH, Urteil vom KZR 40/02. 자세한내용은제3장제2절 Ⅱ. 참조. 166) Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH, judgment of the Court of Justice of 16 July 2015 in Case C-170/13. 자세한내용은제3장제2절 Ⅰ. 참조. 294

314 < 표 7> 각국의특허침해에따른특허법상손해배상근거조문비교 원칙 일실이익침해자의이익손해추정 실시료상당액 배상액경감등 상당한손해액인정 독일 제139조 (2) 제1문 제139조 (2) 제2문 ( 간주 ) 제139조 (2) 제3문 - * 민사소송법제287조 일본 제102조제1항 제102조제2항 ( 추정 ) 제102조제3항 제102조제4항 제105의3 조 한국 제128조제1항 제128조제2항 ( 추정 ) 제128조제3항 제128조제4항 제128 제5항 일본에서애플이삼성을상대로제기한채무부존재확인소송의하급심판결은특허침해소송은아니었지만삼성의표준특허에기한손해배상청구가어떠한경우에권리남용이될수있는지를설시하고있어참조할가치가있다. 167) 2심지적재산고등재판소재판부는삼성에의한손해배상청구권의행사가 FRAND조건의실시료상당액을넘는부분에서는특단의사정이없는한권리남용에해당하지만, FRAND 조건의실시료상당액의범위내에서는특단의사정이없는한권리남용에해당하지않는다고판단하였다. 삼성의손해배상청구가구체적으로어디까지허용되는지에관하여 FRAND조건의실시료상당액범위내라고인정되는부분에대해서는삼성의손해배상청구가매우불공정하다고인정되는 특단의사정 168) 이있는지를고려하여판단하고, FRAND 조건의실시료상당액을넘는부분에대해서는애플이 FRAND조건의라이선스를받을의사가없는경우등 특단의사정 이있는지를고려하여판단하였다. 결국손해배상청구권의행사가권리남용에해당하는지에관한판단은특허권자와잠재적실시권자간에존재하는 특단의사정 을기준으로하는데, 만일특허권자가상대방이 FRAND조건의라이선스를받을의사가없는 (unwilling 167) 자세한내용은제3장제3절 Ⅰ. 참조. 168) 법원이 FRAND조건의실시료상당액범위내라고인정되는부분에서다시금삼성의손해배상청구가매우불공정하다고인정할수있는특단의사정이있는경우가있을지는의문이있다. 왜냐하면삼성의손해배상청구가불공정 (unfair) 한내용이라면이는이미 FRAND 조건에부합하는실시조건의범위를벗어난것이라고볼수있기때문이다. 295

315 licensee) 등특단의사정을주장ㆍ입증한다면 FRAND 조건의실시료를넘는손해배상청구도행사가능하게된다. 재판부는그이유로그러한상대방에대해서는본래 FRAND선언에의한이익을받을의사를갖고있지않기때문에이경우표준특허권자의손해배상청구권이 FRAND 조건의실시료상당액으로한정되어야할이유는없다고보았다. 다만, FRAND 조건의실시료상당액을넘는손해배상청구를허용하는것에폐해가존재할수있으므로상대방이 FRAND 조건의라이선스를받을의사를갖지않는다는특단의사정은엄격하게인정되어야한다고하였다. Ⅱ. 우리의법리분석 1. 우리의법리와관련판례 우리의특허침해에따른손해배상조항은앞서살펴본독일과일본의것과유사하다. 다만특허법제128조제2항의침해자이익액을손해액을추정하는일본과같은구조인반면, 독일의경우침해자이익액을특허권자의손해액으로 간주 하여침해자이익액을전부반환하도록하고있다. 한편특허법제 128조제3항실시료상당액의산정과관련하여우리대법원판례 169) 는 통상받을수있는실시금액 을산정함에있어특허발명의객관적인기술적가치, 당해특허발명에대한제3자와의실시계약내용, 당해침해자와의과거의실시계약내용, 당해기술분야에서같은종류의특허발명이얻을수있는실시료, 특허발명의잔여보호기간, 특허권자의특허발명이용형태, 특허발명과유사한대체기술의존재여부, 침해자가특허침해로얻은이익등변론종결시까지변론과정에서나타난여러가지사정을모두고려하여객관적, 합리적인금액으로결정하여야한다고판시하고있다. 이러한판시내용은미국의합리적실시료 (reasonable royalty) 산정방법에보다근접한입장이라고볼수있으나아직도우리법원의손해배상실무상 통상받을수있는실시금액 은특허권자와제3자간에체결된라이선스계약에따른실시료를기준으로산정하고 169) 대법원 선고 2003 다 판결. 296

316 있는상태이다. 170) 이처럼 통상 이라는문구로인해기존실시료에지나치게영향을받아적절한손해배상액산정이이루어지고있지못하는한계에서벗어나실시료상당액의의미를보다명확히하여적정한손해액을산정할필요가제기되고있다. 171) FRAND 확약에따라당사자의협상에의한실시료와우리특허법상 실시에대하여통상받을수있는금액에상당하는액 은여러가지면에서구별된다. 당사자의협상에의한실시료는해당표준특허가거래되는기술시장에서의다양한거래변수 ( 실시기간, 지역적범위, 거래관행, 상호실시합의등 ) 가결합되어결정되는것이지만, 특허법이정한손해배상기준으로서의실시료상당액은특허권자의실질적인손해의전보와침해의재발방지라는손해배상의원리에입각하여판단되는것이다. 따라서특허법제128조제3항의 실시에대하여통상적으로받을수있는금액 은종전의통상실시료 172) 로접근할것이아니라당사자간의개별구체적사정을모두고려하여침해자가정상적인라이센시와비교하여같거나유리한지위에놓이지않도록통상실시료보다무거운 상당한 금액의배상을명하는방향으로해석되어야한다는주장 173) 이제기되고있으며설득력이있다고판단된다. 삼성과애플간특허침해소송에서우리 1심법원은애플의제품의판매를통해원고의이사건각특허를침해함으로써위각영업이익액상당의이익을얻었을것임이분명하고, 위영업이익액은특허법제128조제2항에따라원고의손해로추정된다고보았고, 피고는원고에게특허침해로인한손해배상으로서위각영업이익액의합계액상당을지급할의무가있다할것이나, 원고가손해배상의일부로서각특허권별로 2,000만원씩을, 각제품별로위와같이균분하여합계 1억원을우선청구하였고, 1심은원고의특허권침해 170) 안원모, 특허권침해로인한실시료상당의손해, 법조 ( 제602호 ), 2006, ) 조영선 ( 주 103), ) 종전에는동종기술에대한실시료의일반적기준, 국유특허권의사용허락방식에의한산정, 순이익 3분법에의한산정등을기준으로통상실시료를산정할수있다고보았다 [ 송영식ㆍ이상정ㆍ황정환, 지적소유권법( 상 ) 제9판, 육법사, ]. 173) 조영선 ( 주 103), 522. 다소극단적인예이나특허침해사건에있어계약에의하여형성되는실시료율이 3-10% 인상태에서침해로인한배상실시료율을매상의 33% 로인정한 CAFC 판례가있다 (Bio-Rad Laboratories, Inc. v. Nicolet Instrument Corporation, 739 F.2d 604 (Fed. Cir. 1984)). 297

317 와관련하여침해가인정된 2건의표준특허 (900특허, 975특허 ) 를침해한일부제품판매를통한이익액은특허법제128조제2항에의해추정되는손해액으로보아원고가구하는금액인합계 40,000,000원은초과함이명백하다고보아이를인용한바있다. 삼성과애플의 1심판결을통해원고삼성이주력했던부분은금지청구부분이라는점에서손해배상청구부분의손해액부분은상대적으로주장이용이한애플의영업이익액을근거로하였고, 그것도일부청구를하여제한적인주장을펴고있는데, 우리법원실무가특허침해에기한손해액산정에있어매우보수적인판단을해온것도무관하지않다고생각된다. 2. FRAND 확약위반에따른권리남용법리의제한적적용 공적인표준특허의경우특허권자가표준화기구에제출한 FRAND 확약의취지상보편적인실시에관한철회불가능한약속이포함되어있어추후특허권자의금지청구와직접적으로상충되는점이크나, 손해배상청구의경우 FRAND 확약의취지상보편적실시에따른합리적수준의보상을전제로하고있으므로과거또는장래의권원없는실시에대해손해배상청구가원칙적으로허용되는것을전제하고있다. 따라서, 표준특허권자의 FRAND 확약의이행여부는표준특허권자의금지청구에직접적인영향을미치나, 손해배상청구에는예외적인경우에한하여제한적으로영향을미친다고할것이다. 이와관련하여표준특허권자의 FRAND 확약에의하여일실이익상당의손해액은인정될수없으며언제나통상실시료상당의손해액만이인정되어야하는지가문제될수있다. 이에대하여 FRAND 확약을한표준특허권자에게는독점적실시권이인정될수없어당사자간에협상에따른실시허락계약이체결되지않은경우표준특허권자는손해배상형태로실시료상당액만을청구할수있을뿐이라는견해가있다. 174) 생각건대, 표준특허권침해에기한손해배상청구에있어서 FRAND 확약을통해기술혁신의결과를표준으로공유한보 174) 송재섭, 표준특허에근거한권리행사의한계, 저스티스통권제140호 (2014.2), 송재섭변호사는표준특허의경우특허권자에게독점적실시권이인정될수없으며, 제3자의실시를당연히예정하고있으므로일실이익상당의손해액이인정될수는없다고하면서, 삼성과애플의서울중앙지법 1심판결에서손해액산정에관한논리구조에문제가있다고지적하고있다. 298

318 상내지인센티브를보장하여야한다는취지에서손해배상청구 ( 정확히는손해액산정의주장 ) 는원칙적으로제한없이가능하다고보아야한다. 175) 왜냐하면, 일실손해 176) 는특허권자가독점적실시를할수있는경우에만발생하는것이아닐뿐만아니라표준특허권자의경우금지청구권이원칙적으로제한될수있는상황에서권원없는특허실시에따라발생한과거분의손해배상에있어통상실시료상당의손해액만인정하게되면잠재적실시권자가적극적으로라이선스교섭에나설유인이없어역특허위협 (reverse patent hold-up) 과같은문제상황을오히려조장할수있기때문이다. 무엇보다도표준특허권자의 FRAND 확약을금지청구권의포기로보려했던견해가각국의법원에서받아들여지지않고있는상황에서손해배상청구에대하여 FRAND 확약을근거로배상청구권의일부포기 ( 오로지실시료상당액의손해배상만가능 ) 로의제할근거도마땅치않기때문이다. 아울러손해의범위의해석론과관련하여손해배상청구와다른구제수단사이의기능적연관성을고려할필요성을제기되고있는상황 177) 에서우리처럼불법행위에대한구제수단이제한적인나라에서는손해액의인정범위를융통성있게가져가는해석이바람직하다고생각한다. 따라서, 표준특허권자가실시자를상대로손해배상청구를할경우권한없는특허실시에의한과거의피해를산정하기위하여원칙적으로우리특허법이정한손해액산정기준을모두주장할수있다고보아야한다. 이에법원은그동안의협상경과와자료등을토대로하여 FRAND조건에부합하는실시료요율 (rate) 과실시료산정기반 (base) 등주요한실시조건을도출할수있다. 178) 결 175) 유사한견해로이수진, 표준특허와 FRAND 라이센스, 동방문화사, 2015, 197; 이수진박사는일본에서제기된표준특허권자에대한제재조치로서표준특허권에기한손해배상을권리남용으로제한하자는일련의주장에대하여분쟁해결을강제하기위한수단으로손해배상청구권을제한해야한다는논리에대하여특허권침해에대한고의ㆍ과실추정으로인정되는손해배상청구권이제한되는논리로적합한논의인지의문이고, 주관적인해악의의도가없었다면 FRAND 선언을했다는이유, 성실하게교섭하지않아협상이결렬되었다는이유만으로침해자에대한손해배상청구를부정하는권리남용으로판단하는것은특허법의제도적취지와발명과혁신에대한인센티브를고려할때매우적절하지않다고보고있다. 176) 미국의경우일실이익 (lost profit) 이란일실판매수익 (lost sales revenue) 에서증분비용 (incremental costs; 판매량의증가에따라추가되는비용 ) 을공제한것이라고한다 ( 박성수, 특허법주해 II, 박영사, 2010, 160). 177) 정상조 권영준, 개인정보의보호와민사적구제수단, 법조통권 603호 (2009.3),

319 국 FRAND 조건에부합하는실시조건에관한판단은표준특허권자가실시자를상대로제기한특허침해소송에서법원이적정한손해배상액을결정하는방식으로이루어질것인데, 법원의심리결과 FRAND 수준을넘은손해배상의청구가있었다고하더라도기계적으로권리남용의법리 179) 에의거하여판단할필요는없다고본다. 특허권자가 FRAND 확약을하였고침해자가이를믿고성실히교섭해온정황이인정된다면법원은신의칙또는형평의원칙 180) 에따라침해자의손해배상책임액을제한하여 FRAND 수준에부합하는손해배상의범위내에서일부인용하는방식으로판단하면될것이다. 181) 다만, FRAND 확약에따른협상경과상표준특허권자의일방적인귀책사유로실시계약이체결되지못하고특허위협 (patent hold-up) 상황으로판단될수있는예외적인경우에는특허권자의손해배상청구또한금지청구와함께권리남용금지의법리에의거하여제한될수있다. 한편실시자 ( 침해자 ) 측이처음부터실시사실을부인하거나협상결렬에일방적인귀책사유가있는경우라면이는 178) 우리법원이표준특허에대하여 FRAND 조건에부합하는계약조건을판단할수있다고하더라도우리의경우미국의계약위반소송과같이당사자간에실시계약이체결되었음을전제로법원이계약의주요조건을보충하는방식의심리방식을취하기는어려울것으로보인다. 179) 참고로일본지적재산고등재판소는삼성과애플간채무부존재확인소송항소심판결에서 FRAND 확약을한자의손해배상청구에대하여, FRAND 조건에서의실시료상당액을넘는손해배상청구를인정하는것은특단의사정이없는한권리남용으로보아허용되지않는다고해야하지만, FRAND 조건의실시료상당액의범위내에서의손해배상청구에대해서는표준특허에의한경우라도특단의사정이없는한제한되어서는안된다고보았다. 180) 대법원 선고96나8268 판결 ; 대법원 선고 2000다38718 등. 참고로대전고등법원 선고 96나8268 판결에서법원은 무릇손해배상법의기본원리로서일반적으로받아들여지고있는 손해의공평한분담, 신의칙이나형평의원칙 에의하더라도, 손해를야기한가해자에대하여는자기의잘못으로인한범위에대하여만배상의의무를부담 ( 피해자의잘못으로인한부분은과실상계의법리로서배상의범위에서제외되는것도마찬가지이다.) 시키는것이타당할것이고, 어느누구의잘못도아닌불운에따른부분까지도모두가해자에게부담시키는것은오히려형평의원칙에부합되지도아니할것이다. 고판시하여신의칙과형평의원칙을같은개념으로사용하고있다. 181) 우리판례는손해배상책임이문제된사안에있어서손해배상책임제한의근거로신의칙과형평의원칙을같은개념으로사용하고있다. 우리불법행위법판례상책임제한의의미와정당화에관한고찰로이은영, 판례상책임제한의의미와정당화, 단국대법학논총제36권제2호 (2012), 571 이하참조. 300

320 실시의사가없는자 (unwilling licensee) 로보아손해배상의원칙으로돌아가일 반적인특허권의행사와같이특허권자의주장과입증에따라일실이익 (lost profit) 을포함하는특허법상손해액산정기준에따라판단되어야할것이다. 301

321 제 6 장결론 제 1 절논의의종합 Ⅰ. 표준특허규율문제의보편성과특수성 1. 특허권남용규제이슈로서보편성 특허권남용규제문제는표준특허가활성화되기이전에도계속논의가존재하였다. 미국의경우독점배타적권리인특허권의남용문제에대하여특허법에의한공공정책 (public policy) 에의할지, 반독점법에의한경쟁정책 (competition policy) 에의할지에관하여실무나학계의관점변화가있었을뿐특허권남용에대한규제가능성에대해서는과거나지금이나달라진것은없다. 비록이러한법적이슈가우리에게는비교적근자에부각된쟁점이지만특허권남용규제의문제는지식재산권법과경쟁법이존재하고실효적으로집행되고있는모든국가에서공통적으로제기되고있는보편적인문제이다. 이러한보편성은본연구가종전논의의연장선상에서진행되었고종전에다루어졌던쟁점과법리에의거하여상당부분진행할수밖에없는이유이기도하다. 그렇다면과연표준특허가왜특별한이슈이고종전과다르게새로이논의하여야하는쟁점을내포하는지그특수성을따져볼필요가있다. 2. FRAND 확약에의한표준특허문제의특수성 표준특허가일반특허와근본적으로다른점은기술표준에특허기술을포함하는전제로특허권자가표준화기구에대하여 FRAND 확약이라는번복이불가능한 (irrevocable) 약속을하였다는것이다. 이러한확약은표준특허권자의권리행사에있어자신을구속할뿐만아니라시장에서해당표준기술을사용하는데있어특허권이확인되더라도특허권자로부터 FRAND 조건하에실시허 302

322 락을받을것이라는제3자의신뢰를형성하는기초가된다. 이와같이특허권자가표준설정과정에서표준화기구에대해제출한 FRAND 확약에의하여, 그리고 FRAND 확약에따라해당표준특허의실시를원하는제3자와벌이는협상과정에의하여기존특허권의남용규제논의에서는다루어지지않았던새로운계약법적쟁점이혼입되는계기가된다. 결국표준특허문제의특수성은기존특허법 ( 特許法 ) 과경쟁법 ( 競爭法 ) 중심의대립과조화구도에 FRAND 확약에의하여계약법 ( 契約法 ) 이라는쟁점의축이추가되었다는점에서특수성을가진다. 이러한표준특허의특수성은새로운계약법적쟁점에대한판단을요구하고새로운법리가생성되거나종전의법리를보완하는계기를제공하고있다. 3. 표준특허특수성에대한접근방식검토 결국표준특허문제의특수성은특허권자의 FRAND 확약에의한것인데, 그러한확약제출의근거가되는표준화기구의 IPR정책은표준설정이시장의경쟁에미칠경쟁당국의우려에대한표준화기구차원의대응책이라고할수있다. 표준화기구로서는표준제도가지역과국가를뛰어넘는국제성을가질뿐만아니라표준에포함되는기술분야가실로다양하고표준특허의실시가라이선스계약의형태로이루어진다는점에서특허권자가표준특허를실시하기를원하는제3자와개별적인교섭과정을통해 FRAND 조건에부합하는라이선스계약을맺어사적자치 ( 私的自治 ) 에따라표준특허의부작용을해소하고자한것이다. 즉특허실시당사자의교섭과계약체결을통하여상충하는이익을조정하여야한다는계약법적접근은 FRAND 확약을제출하도록정한각종표준화기구의 IPR정책과이를구체화한지침내지가이드라인이기본적으로취하고있는접근방식이다. 이는표준특허권자의확약의취지에반하지않는범위에서사적자치를중시하며이를위반한경우계약위반소송과같은법적구제를예정한다. 실제미국에서는일련의계약위반의소송형태로표준특허분쟁이다루어진바있다. 1) 한편표준특허에있어서종래논의된특허권남용규제방법인특허법과경 1) 자세한내용은제 3 장제 1 절 Ⅲ. 참조. 303

323 쟁법에의한규제적접근역시가능할것인데, 이러한규제적접근방식은관련법규를통한규제를통해 FRAND 확약의사후적위반행위에대하여시장과제3자의기대와신뢰를보호하고특허법과경쟁법의기준에따라표준특허권행사를규율하여야한다는관점이다. 규제적관점의대표적사례는 2014년 4월 29일유럽집행위원회 (EC) 는모토로라모빌리티 (Motorola Mobility) 에대하여시장지배적지위남용을근거로내린행위금지명령 2) 과 2015년 7월 17일유럽사법재판소 (CJEU) 가화웨이대 ZTE 사건에서의시장지배적지위남용의항변과관련된선결판단 3) 을들수있다. 표준특허의문제규율과관련하여미국과 EU를중심으로전개되고있는계약법적접근과규제적접근중어느것이최선 (best) 이고차선 (second-best) 인지에대한평가는다양하지만본연구에서는표준특허분쟁을기본적으로당사자간이익조정의문제로보아계약법적접근이기본이되어야한다고보았다. 왜냐하면표준특허라이선스교섭및계약체결과관련하여계약법에따라당사자의권리의무를도출할수있다면의무위반행위에대하여사법적권리구제를통하여표준특허권의부당한행사에대한규율이가능하기때문이다. 그렇지만만일계약법에의하여해석하거나해결할수없는간극이존재한다면이를보완하는차원에서종전에특허권남용규제에서논의되어온규제적접근이불가피할것이다. 본연구는계약법적검토와함께규제적접근방식중특허침해소송에서의제반권리남용의항변을통한사법적규율가능성에주목하였다. 앞서밝힌대로표준특허분쟁이기본적으로당사자간이익조정의문제이기에규제기관에의한행정적 ( 行政的 ) 규제방식보다당사자간소송과정에서법원을통한사법적 ( 司法的 ) 규율이기본적으로가능하여야할것이다. 4) 2) Commission Decision of Case AT Motorola - Enforcement of GPRS Standard Essential Patents. 3) Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH, judgment of the Court of Justice of 16 July 2015 in Case C-170/13. 4) 참고로사법적규율은일반적인행정적규제처럼규제대상을직접규율하지않고관련당사자의법적분쟁에대하여법원이사법적판단을통해당사자의권리의무를확인하고선언하는방식으로규율한다. 사법적판단은성문법뿐만아니라불문법, 조리, 판례에의하여법적공백을보다용이하게보충할수있고탄력적으로대응할수있다는점에서장점이있다. 이러한사법적규율은법원의판례기준이누적되어 304

324 Ⅱ. FRAND 확약에대한계약법적검토와한계보완 1. FRAND 확약의계약법적효력검토 표준특허권자가표준화기구에제출한 FRAND 확약즉누구에게나공정하고합리적이며비차별적인 (fair, reasonable and nondiscriminatory) 조건으로실시허락하겠다고한약속의계약법적효력을살펴본결과 5) 우리민법을기준으로판단하더라도 6) 표준특허권자의 FRAND 확약그자체는불특정의제3의실시자에대한구속력있는청약으로보기어렵고, 표준화기구와표준특허권자간에실시자를위하여성립된민법상제3자를위한 ( 라이선스 ) 계약으로보기도어렵다. 표준특허권자의특허침해주장에대하여 FRAND 확약을근거로이미실시허락계약이성립하였다는항변은받아들여지기어려울것이다. 다만, 한국과일본, 네덜란드의하급심판결은공통적으로표준특허권자와실시자간에표준특허에관한실시허락계약이체결되지않았지만 FRAND 확약의취지상특허실시를원하는잠재적실시권자에대해표준특허권자와잠재적실시권자는상호성실하게협상하여야할의무를부담한다고보고있다. 7) 본연구는 FRAND 확약에기하여표준특허권자와잠재적실시권자양자간의교섭계약이바로존재한다고보기는어렵지만, 위하급심판결들이공통적으로신의칙에의하여인정하고있는것으로이해되는당사자상호간의성실교섭의무를명확히도출할수있는근거로표준화기구와표준특허권자간에제3 자에게실시허락계약체결을구하는것을내용으로하는제3자를위한예약이성립한다고보았다. 이에의하면표준특허권자에대해잠재적실시권자 ( 제3자 ) 가특허실시를원하는의사 ( 수익의의사표시 ) 를밝힌경우 FRAND 조건에부 판례법 ( 判例法 ) 으로형성될경우표준특허관련이해당사자는이를진지하게고려할것이므로분쟁의사전예방을기대할수있고, 경쟁당국의규제판단에있어서도유력한참고기준이될수있어더욱중요한의미를가진다. 5) FRAND 확약의실체법적효력에관한검토와별개로소송법적관점에서법적의미 ( 부제소합의등 ) 를검토할필요도있으나이를계약법적해석에관한검토범위에포함하지않았다. 6) 삼성과애플간의특허분쟁에서미국, 한국, 일본하급심법원은 FRAND 확약의준거법인프랑스법을기준으로 FRAND 확약을해석하였다. 7) 자세한내용은제4장제2절 Ⅱ.3. 참조. 305

325 합하는라이선스계약체결을위하여상호성실하게협상할의무가존재하는 교섭계약과유사한법률관계에있다고해석하였다. 8) 2. 당사자간성실교섭의무의구체화를위한보완 만일 FRAND 확약에따른협상당사자의성실교섭의무를계약성립에의하여도출할수있다고하더라도각당사자간의무의구체적내용을어떻게형성하고공평의관점에서이를분배할것인가에대하여당사자의합의나법적근거가없는이상여전히공백이존재한다. 본연구는이경우민법, 특허법, 독점규제법에의한 FRAND의의미해석을통하여해결의실마리를찾고자하였다. 먼저민법상공평의원리에입각하여실시협상당사자의교섭의무를구체화하고이를배분하고자하였다. 또한특허법상재정절차등의내용에비추어특허라이선스계약체결을위한협상기간, 분쟁해결방식등에관한합의기준을살펴보았다. 그리고독점규제법이주로규율하는거래조건의차별판단의전제가되는관련거래 ( 계약 ) 정보의공개의무를인정하는등의성실교섭의무의내용을구체화하고자하였다. 9) 이와같은당사자의성실교섭의무의구체화는표준특허분쟁에관한사법적규율에있어실시협상당사자의의무위반을판단하는기준이될수있어교섭당사자에게는분쟁을사전에예방하는기능을, 법원의판단에있어서는예측가능성을높이고자의적으로남용판단을방지하는기능을할수있다. 3. FRAND 확약의준수여부에관한사법적규율 표준특허가널리활용되는정보통신기술이집적된모바일디바이스분야에 있어서는물권적보호원칙 (Property Rule) 보다손해배상원칙 (Liability Rule) 에따 라표준특허권을규율할필요성이더욱크다. 본연구는우리법제상권리남 8) 이단계에서라이선스계약체결에따른법적책임이발생하는것은아니지만라이선스계약체결을위한교섭관계에서부과되는신의성실에입각한협상의무를거부하거나현저히소홀히한경우에는별도의채무불이행책임이발생할수있다. 9) 자세한내용은제4장제2절 Ⅲ.3. 참조. 306

326 용의법리를매개로이러한규율을시도할수있다고보았으며, 표준특허관련특허침해소송에있어서권리남용의법리는일반특허권남용규제보다그중요성이배가된다고보았다. 본연구에서는앞서도출한표준특허실시를위한협상당사자의성실교섭의무위반이있는경우금반언의법리 ( 신의성실의원칙내지권리남용의법리 ) 에의거하여양당사자간권리의무관계를규율해야한다고보았다. 법원은양당사자의협상경과와각자제시한계약조건등을종합하여절차적의무위반 (Process Obligation) 차원에서표준특허권자에게성실교섭의무를위반한귀책사유가더크다고판단할수있는경우민법상권리남용의법리에입각하여금지청구를제한할수있고, 절차적관점에서당사자의귀책사유가명확하지않은경우결국어느측의라이선스조건이 FRAND 조건에가까운것인지를가려내용적의무위반 (Content Obligation) 차원에서표준특허권자의금지청구의남용여부를판단하여야할것이다. FRAND 확약의내용적의무위반판단에있어서피고는민법에의한권리남용의항변 ( 실시조건의공정성과합리성여부 ), 특허법에근거한특허권남용의항변 ( 강제실시에필요한재정사유존부, 이용발명에대한통상실시권설정의무여부등 ), 독점규제법위반의항변 ( 차별적가격등시장지배적지위남용, 거래상대방차별등불공정거래행위등 ) 을주장할수있고법원은이러한항변판단을거쳐표준특허권자의부당한특허권행사를제한할수있다. < 표 8> FRAND 확약준수에관한규제근거와항변유형 FRAND 개념 내용 관련법규및항변 Fair 공평 ( 公平 ) 절차 주로민법 ( 협의의권리남용항변 ) Fair 공정 ( 公正 ) 내용 민법, 특허법, 경쟁법등 ( 제반권리남용의항변 ) Reasonable 합리성 내용 민법, 특허법, 경쟁법등 ( 제반권리남용의항변 ) Non-Discriminatory 비차별성 내용 주로경쟁법 ( 독점규제법위반의항변 ) 본연구는종전에특허권남용규제차원에서논의되었던제반권리남용의 307

327 항변을표준특허문제해결을위한사법적규율에초점을두고 FRAND 확약의취지와내용에부합하게특허법에근거한권리남용, 독점규제법위반에의한권리남용, 민법상권리남용금지 ( 협의의권리남용 ) 로나누어재구성해보았다. 특허침해소송에있어서위의항변들이동시에주장되는경우특허법에근거한남용항변과독점규제법위반의남용항변이민법상권리남용의항변에우선하여판단하는것이바람직하며, 표준특허의특성과이용현황을고려한다면민법상권리남용의항변을인정함에있어가해의사와같은주관적요건이필요하지않음을강조하였다. 본연구가기존의특허권남용규제논의와차별되는점으로종전에간과되어온민법상권리남용금지 ( 협의의권리남용항변 ) 의원칙이 FRAND 확약에의한절차적의무위반과관련하여금반언의원칙을매개로매우중요한역할을할수있다는것을도출한것이다. 또한 FRAND 확약의사후적위반행위에대하여독점규제법을통한규제가큰비중을차지하는만큼특허침해소송에서도독점규제법위반의항변의형태로적극활용될필요가있고이는경쟁법의사적집행의확장된형태로이해할수있다고보았다. Ⅲ. FRAND 확약에의한특허침해소송상권리행사한계 1. 금지청구권과손해배상청구권의분리고찰 본연구는표준특허권자의특허침해소송을 금지청구권 과 손해배상청구권 으로나누어소송상권리행사제한여부를검토하였다. 10) 이와같이 금지청구권 과 손해배상청구권 으로나누어살펴보는이유는표준특허권자가표준화기구에제출한 FRAND 확약의취지는제3자의보편적인실시를허여할것이라는철회불가능한 (irrevocable) 약속을포함하고있어기본적으로금지청구권의행사와상충되는면이강한반면, 손해배상청구권의경우 FRAND 확약자체가제3자에대한보편적실시에따른합리적수준의보상을전제하므로과거또는장래의실시허락없는사용에대한손해배상은원칙적으로가능하다는점 10) 자세한내용은제 4 장제 2 절및제 3 절참조. 308

328 에서구별되기때문이다. 현재까지주요각국에서이루어진표준특허분쟁에관한법원판단의견향을종합하면, 표준특허권자의금지청구에대해서는 FRAND 확약의취지에비추어다양한법리와항변을통해금지청구를제한하는것을원칙에가깝도록운용하고있으며, 예외적으로실시자에게중대한귀책사유가있거나무자력상황과같이손해배상이가능하지않은특별한사유가있는경우금지청구를인용할수있다고보고있다. 반면표준특허권자의손해배상청구에대해서는 FRAND조건에부합하는실시조건 ( 합리적인실시료상당 ) 수준의손배배상액을기본적으로인정하고있으며, 표준특허권자에게중대한귀책사유가있거나무상실시권인정과같은항변이인정될경우손해배상이예외적으로제한될수있다고한다. 2. FRAND 확약에따른금지청구권행사의한계 미국의경우특허침해소송에서단순히특허침해사실이입증되었다고하여바로금지명령을발하지않는다. 미국에서특허침해금지청구가인용되기위해서는원고가회복불가능한손해를입었고법률상이용가능한금전적손해배상이손해전보에불충분하다는등의 ebay 판례상네가지요건을입증해야한다. 이와같은 ebay 판례기준에의하여 FRAND 확약을한표준특허권자의경우위요건의입증이용이하지않아표준특허권자의금지청구는대개하급심단계에서기각되고있다. 애플대모토로라간의금지청구인용여부에관한 CAFC의판단을계기로미국내표준특허관련분쟁은표준특허권자가제안한라이선스조건이 RAND조건에위배되는지를다투거나 ( 계약위반소송 ), 합리적실시료상당의손해배상액을구하는소송 ( 손해배상소송 ) 으로변화하고있다. 미국과유사한법리가있지않은유럽각국이나일본, 한국의경우금지청구인용여부에관하여미국의법리를적용할수는없는상황이다. 유럽이나일본에서는 FRAND 확약을한표준특허권자의침해금지청구와관련하여실시허락을받을의사가있는잠재적실시권자 (willing licensee) 에대해서는표준특허권자의권리행사를제한하는법리의도입을모색하고있다. 11) 우리의경우표 11) EU 와미국에서경쟁법적규제를위하여논의된 willing licensee 개념에대하여지나 309

329 준특허권자가 FRAND 확약을한이상표준특허권자가잠재적실시권자가성실히협상할의무를부담한다는전제에서제반협상경과와그결과등을종합하여 FRAND 확약을한표준특허권자의의무위반이인정될경우금반언의원칙 ( 신의성실의원칙내지권리남용금지의원칙 ) 에의거하여금지청구를기각할수있다고보았다. 3. FRAND 확약에따른손해배상청구권의한계 MS와모토로라간계약위반에따른손해배상사건을심리한워싱턴주서부연방지방법원은 Georgia-Pacific 판결의요소를일부변형하여표준특허가표준전반에미치는영향, 표준이제품전체에미치는영향과표준특허자체가차지하는영향등을고려해 FRAND 확약에따른합리적실시료와범위를산정하였다. Georgia-Pacific 판결에의해인정되던합리적실시료산정자체가가정적협상을전제로하는 계약법적 손해산정방식을취하고있었으므로위법리는 FRAND 확약에따른합리적실시료산정에그만큼쉽게응용될수있었던것으로평가되고있다. 현재위판결이취한방법론은다른표준특허에기한손해배상사건의항소심단계에서 CAFC에의해대체로수용되고있으며, 미국의표준특허침해에따른손해배상실무는손해액을산정함에있어실시료 (royalty) 의산정기초 (base) 와실시요율 (rate) 을결정하는기준에관하여구체화되고있고, 나아가특허권자의 RAND확약의여부와상관없이공적표준뿐만아니라사실상 (de facto) 표준을구성하는특허의경우도표준특허기술의전체가치에서표준채택으로인하여증가된가치를배제하여야한다는법리가형성되고있다. 우리의특허침해에의한손해배상제도는독일과일본의그것과유사하다. 우리특허법제128조는제1항에서일실이익을, 제2항에서침해자의이익액을손해액으로추정하고있으며, 제3항에서손해배상의하한으로실시료상당액을 치게당사자의라이선스계약체결의향에경도된개념으로판단의주관성이커그유용성에대한논란이있으나, 잠재적실시권자가라이선스계약의체결을위하여특허권자와교섭했던제반경위를바탕으로잠재적실시권자의라이선스실시의사여부를판단할수있을것이므로 willing licensee 개념은법원에의한사법적규율에더적합한매개개념이라고생각된다. 310

330 정하고있다. 특허침해에따른손해배상실무에있어미국의합리적실시료산정이보편화된반면, 우리특허법제128조제3항에의한실시료상당액의산정실무는많이활용되고있지않다. 손해배상법제는손해보전과침해방지를목적으로하는데, 침해의재발방지관점에서단순히 FRAND 확약이있었다는이유로표준특허침해에의한손해배상청구권행사에있어합리적실시료 ( 내지통상실시료상당액 ) 수준으로손해배상액이제한된다고보기는어렵다. FRAND 확약에따른성실교섭의무의위반내지 FRAND 확약의사후적위반행위에의하여실시자의손해배상책임을제한함에있어참작할사항이나표준특허권자의과다한손해배상청구를바로권리남용으로보아모두제한된다거나오로지합리적인실시료 ( 통상실시료 ) 수준의배상액만청구할수있다고제한해석해서는안될것이다. 제 2 절제언및향후과제 1. 표준화기구의 IPR 정책개선 표준특허의실시료를포함한라이선스조건들은기술시장의수요자와수, 기술이적용된제품의가격, 제품에서표준특허가차지하는비중등을종합적으로고려하여결정되는것이므로표준화기구차원에서표준의제정당시에해당표준특허에관한합리적인실시조건을정하는것은사실상불가능할것이다. 주요표준화기구의 IPR정책내지특허정책은실시계약의내용뿐만아니라이를체결하기위한과정이나절차까지모두계약당사자의자율영역으로맡기고있다. 잠재적실시권자가 FRAND 확약을한표준특허권자와라이선스협상을거쳐계약을맺은경우에는별문제가없겠으나, 다수의이해관계인이관련되어있는상황에서협상과정이나교섭절차기준의부재는 FRAND 확약의이행에큰걸림돌이되고있다. 현재본계약체결을위한교섭계약 (MOU) 과같은방식이보편적으로활용되고있고, 표준특허실시허락의지역적효력범위가복수국가와지역을포함하는경우도많은상황이므로, 표준화기구의 IPR정책내지특허정책에부수하 311

331 여 FRAND 확약에따른라이선스협상이행에필요한교섭절차에관하여규약 (protocol) 이나가이드라인을만들필요가있다. 표준특허권자가특허권을행사함에있어서기본적으로준수해야할 FRAND 확약에부합하는최소한의절차기준을마련함으로써표준특허권자와실시자간의기회주의적행태와이에따른분쟁을감소시킬수있을것이다. 예컨대, 표준화기구의규약이나가이드라인을통해청약제시의주체, 청약이후협력의무, 제3자와의계약정보제공의무, 협상기간, 중재를포함한분쟁해결방식 12) 등에관한구체적인기준이마련된다면당사자간교섭과정에있어서예측가능성을제고하여부당한지연전략등을예방하고당사자간합의도출가능성을높일수있다. 또한라이선스협상결렬로인하여소송형태로분쟁이발전한경우법원은표준화기구의라이선스교섭절차에관한규약이나가이드라인을토대로당사자간협상경위를종합하여어느당사자에게의무위반내지귀책사유가있는지를용이하게판단할수있어사법적분쟁해결에있어서도의미있는기준이될것이다. 13) 2. 자발적실시허락제도의도입검토 표준특허가널리활용되는산업분야 ( 정보통신, 소프트웨어등 ) 에있어서는 물권적보호원칙 (Property Rule) 보다손해배상원칙 (Liability Rule) 에따라권리행 12) 일부표준화기구에서는표준특허권자와실시자간임의의협상이좌절된경우제3자에의한중재에따라라이선스계약을체결하는방식을특허정책및 FRAND 확약에포함하는것을적극검토중인것으로알려지고있다. 참고로표준특허의제반문제를최초로제기했던 Mark A. Lemley와 Carl Shapiro는 FRAND 관련분쟁해결방안으로미국프로야구에서활용되는중재방식을제안한바있다 [Mark A. Lemley & Carl Shapiro, A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents, 28 Berk. Tech. Law Journal (2013) 1135]. 13) 표준화기구가라이선스교섭절차에관한규약이나가이드라인을만드는경우이는경쟁당국에의한공적규제에있어서도중요한판단기준이될수있다. 우리공정거래위원회는이미표준특허권자가성실하게협상하였는지에대한판단기준을심사지침에두고있는데, 여기서는표준특허권자가 1 잠재적실시권자에게공식적인협상을제안했는지여부, 2 잠재적실시권자와의협상기간이적절했는지여부, 3 잠재적실시권자에게제시한실시허락조건이합리적, 비차별적인지여부, 4 실시허락조건에합의하지못하는경우법원이나중재기관에회부하기로했는지여부등을판단기준으로규정하고있다. 312

332 사를규율할필요성이크다는점은이미살펴본바와같다. 14) 특허제도에있어서손해배상원칙은강제적손해배상원칙 (compulsory liability rule), 사적손해배상원칙 (private liability rule), 불이행에의한손해배상원칙 (liability rule by default) 으로구분할수있고, 강제적손해배상원칙의대표적인예로강제실시제도, 사적손해배상원칙의대표적인예로자발적실시허락제도 (License of Right, LOR) 를들수있다. 15) 본연구는표준특허권규율에있어권리남용법리에의한손해배상원칙의운용문제를주로다루었으나, 개별특허의출원ㆍ등록과정에서특허권자의사전적동의를전제로발명실시를촉진하고거래비용발생을최소화하는자발적실시허락제도 (LOR) 를우리특허법차원에서도입하는것을검토할필요가있다. 자발적실시허락제도 (LOR) 란특허권자가당해특허발명에대해서제3자의실시허락을거부하지않는다는취지를선언또는등록한경우에특허유지료를일정비율감액하여주는제도를말한다. 이러한제도의대표적인입법례는독일, 영국등을들수있다. 16) 이와같은자발적실시허락의의사는특허청에서면으로통지하고특허청이정한공개형식에의하여대외적으로공시된다. 이러한제도에의하여특허권자는그발명의실시를원하는누구에게나그실시권을부여하여야하며, 실시를원하는자는그러한의사를특허권자에게고지 (notice) 한후자신이기술한방식대로특허발명을실시할권리를얻게된다. 17) 이와같은자발적실시허락제도는표준특허권자가표준화기구에제출하는 FRAND 확약과달리특허권에기한물권적보호 ( 금지청구 ) 를명시적으로배제하는법적효력이있다. 이러한사적손해배상원칙은강제실시와같은강제적손해배상원칙이나법원이사법적규율에의한손해배상원칙적용 ( 금지청구의제한 ) 보다특허권자의 14) 자세한내용은제5장제1절 Ⅰ.1. 참조. 15) Daniel Krauspenhaar, Liability Rules in Patent Law, Springer, 2015, 24-34( 남수경, 손해배상원칙의특허제도에의적용, Law&Technology 제11권제6호 ( ), 각주47 재인용 ). 16) LOR제도는약 20개국가에서시행되고있으며, 대표적으로독일 (Patentgesetz 23), 영국 (Art. 46 Patent Act 1977), 프랑스 (Art L ) 등을들수있다. 다만, 프랑스는 2005년 7월부터이제도를더이상시행하고있지않으며, 일본의경우특허공보와특허유통DB의게재에의하여권리양도또는실시허락의의사를공표하는것은가능하나이러한정보의공표에대한인센티브를부여하는제도는아직없다. 17) 자세한독일의현황및합리적인보상액결정절차등에관하여남수경 ( 주 15),

333 사전동의를전제로한다는점에서혁신촉진에대한제한이나특허권행사의부당한제약이라는비판에서벗어날수있는장점이있다. 다만, LOR제도의도입과설계에있어서핵심적인쟁점은실시료로산정방법내지합리적보상에관한합의가이루어지지않을경우이를해결하기위한분쟁해결방식구축에있다고할것이다. 3. 특허침해손해배상실무의개선 특허권자와실시자양측모두실시의사를가지고협상에임했으나계약조건의합의에이르지못한경우, 법원은협상경과와그결과를토대로전문가의조력을받아양당사자가제시한계약조건이 FRAND 조건에부합하는지를판단하여야한다. 이문제에대처하는각국법원의입장은많은차이를보이고있다. 미국을제외한국가의법원들은합리적실시료의산정문제를직접다루기보다는협상절차에서쌍방이보인태도나절차측면에초점을두고있다. 네덜란드의헤이그지방법원과일본의동경지방재판소그리고우리서울중앙지방법원모두 FRAND 조건에부합하는실시조건이어떤것인지에대한구체적인판단기준을전개하기보다라이선스협상절차에서쌍방이보인태도, 협상과정의전개등을종합하여권리남용항변을인용하거나기각하는판단을하였다. 표준특허권자의권리행사규율에있어서권리남용법리에의한금지청구권의제한가능성논의만큼이나합리적실시료책정을포함한특허침해로인한손해배상액산정의문제는중요하다. 우리나라의경우특허침해에기한손해배상인정액이미미한상태인데금지청구마저제한한다면실효적인특허권보호가어려워진다는반론 18) 도제기될수있으나, 19) 이는우리손해배상실무를 18) 설민수판사는금지명령인용의재량화문제는산정하기어려운특허권의가치평가를협상을바탕으로한합리적실시료를산정하거나금지명령을대체할수있는계속적실시료의지급과같은제재수단이발전한미국과달리한국에서쉽게선택할수있는길이아니라고논평하고있다. 즉금지명령에대한대체수단이마련되지않은상태에서법관이재량으로서금지명령을허용하지않는다는것은 55% 가넘는소송에서실질적으로손해배상을청구하지않고금지명령을유일한구제수단으로청구하는한국에서법원이권리침해를인정하면서도사실상침해에대한아무런구제수단을주지못하는상황을불러올수있다고보고있다 [ 설민수, 표준특허의명암 314

334 보완하는방식으로개선할문제이지손해배상실무의취약점때문에표준특허에있어금지청구권을제한할수없다는정당한논거가될수는없다고생각한다. 표준특허침해에있어손해배상액산정에관한법원의판단기준이중요한이유는협상당사자가소송전에고려할수있는실시료산정기준으로작용할수있고, 나아가경쟁법집행에있어표준특허의합리적인실시료에관한참조기준이될수있어경쟁당국의공적규제에도영향을줄수있기때문이다. 최근의움직임은미국의특허침해소송에서합리적실시료산정을위해널리활용되고있는 Georgia-Pacific 15가지기준을표준특허권에부합되게변형하여합리적실시료를산정하는방법론 20) 에초점이모아지고있다. 나아가실시료요율 (rate) 결정만큼이나실시료를부과하는기초단위 (base) 를어떻게결정할것인가 21) 도중요한쟁점으로부각되고있다. 표준특허침해에의한손해배상액을정함에있어표준특허기술의전체가치에서표준채택으로인하여증가된가치를배제하여야한다는법리가검토되고있으며, 손해배상소송의판결이후에도계속라이선스없이표준특허권을실시하는경우에는합리적실시료수준을넘는손해배상이가능하도록하는법리보완이논의되고있다. 우리의판례도통상받을수있는실시금액을산정함에있어특허발명의객관적인기술적가치, 당해특허발명에대한제3자와의실시계약내용, 당해침해자와의 ( 하 ), 저스티스통권제141호 (2014.4), 75-76]. 19) 법경제학적으로이를선해하면금지명령이특허침해소송에서우선적인구제수단으로활용된배경에는과거특허권의가치를객관적으로산정하기어려우므로특허권자에게배제적권리를부여함으로써법원이아닌당사자간협상을통해산정되도록할필요에기인한것이라고볼수있다 [Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, Property Rule, Liability Rule and Inalienability, 85 Harv. L. Rev. (1972) ]. 20) 미국에서로열티율의책정방법과관련하여크게두가지접근방법이있다. 먼저경제학적접근방식으로표준특허의기술가치평가를기반으로로열티를측정하는방식이있고, 법학적접근방식으로당사자의가상협상과정을염두하여로열티의상한과하한을결정하고이에영향을미치는다양한계약내지협상변수를고려하여로열티를산출하는방식이있다. 21) 미국에서로열티베이스로어떤경우에최소판매가능한특허적용단위 (smallest salable patent practicing unit) 로할것인지, 다른경우에최종상품 (end product) 으로할것인지에관한판단기준이판례를통하여형성되고구체화되고있는단계이다. 이에대한법경제학적분석으로 J. Gregory Sidak, The Proper Royalty Base for Patent Damages, 10 Journal of Competition Law & Economics (2014). 315

335 과거의실시계약내용, 당해기술분야에서같은종류의특허발명이얻을수있는실시료, 특허발명의잔여보호기간, 특허권자의특허발명이용형태, 특허발명과유사한대체기술의존재여부, 침해자가특허침해로얻은이익등변론종결시까지변론과정에서나타난여러가지사정을모두고려하여객관적, 합리적인금액으로결정하여야한다고판시하면서 22) 미국의합리적실시료산정방법에보다근접한입장을취하고자하나아직도손해배상실무의기본적인맥락은일실이익산정을중심으로이루어지고있으며실시료상당액을판단함에있어업계에서통용되는통상받을수있는실시료를중심으로이를산정하고있는상태이다. 23) 향후변화하는미국의법리전개에주목할필요가있으며우리의특허침해소송에있어합리적실시료산정을포함하여특허침해에따른손해배상제도가실질적으로기능할수있도록다양한개선책 24) 을강구할필요가있다. 22) 대법원 선고 2003다15006 판결등. 23) 안원모, 특허권침해로인한실시료상당의손해, 법조 ( 제602호 ), 2006, ) 손해배상제도의개선에관한대표적연구보고서로서울대학교산학협력단, 지재권소송에서손해배상산정의적절성확보방안, 2011년국가지식재산위원회정책연구사업 (2012.8). 316

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347 ANNEX 1 328

348 329

349 ANNEX 2 330

350 331

351 332

352 ANNEX 3 333

353 334

354 ANNEX 4 335

355 336

356 337

357 338

358 339

359 ANNEX 5 ETSI Rules of Procedure, 18 November 2015 Appendix A: IPR Licensing Declaration forms 340

360 341

361 342