발 간 등 록 번 호 11-14-1-1 특허제도 민원사례 216. 4 선
발간사 특허를통한창조경제생태계조성! 기술혁신의산물인우수특허를확보하려는무한경쟁의시대에발명가의창의적아이디어창출을유인하고신속 정확하게권리화하여지식재산권을보호하는것이창조경제의생태계를조성하는핵심전략이라는인식이확산되고있습니다. 이에특허청은특허고객과소통 협력하는특허민원. 을통해우리청에대한정책신뢰도를높이기위하여현장의목소리를담아 특허제도민원사례 선 을발간하게되었습니다. 본사례집은 211 년부터 215 년까지발생한다양한민원사례를엄선하여정리한것으로서특허고객의불편사항을이해하고해소하는길잡이역할을해줄것으로기대합니다. 1 부에서는민원사항의유형을분류하고특허고객들의성향에따른적절한대응방안을제시하였고제 2 부에서는특허제도민원사례 선을통해모범이될만한질의 답변내용을특허고객과공유하여고객맞춤형서비스를제공하고자합니다. 본사례집이특허청의모든직원들이특허고객에게한발더다가가는마음으로적극적인서비스를제공하는데보탬이되길바라고특허제도를이용하고자하는모든분들에게유용한참고자료로활용되기를바랍니다. 216 년 4 월 특허심사기획국장
목 차 CONTENTS 민원단계별처리매뉴얼 5 제 1 부민원응대 1. 민원의정의및처리방안 9 2. 특허고객의니즈 (Needs) 1. 불만고객을만드는나의모습 Top1 11 4. 특허고객응대원칙 12 5. 특허고객성향별응대방법 14 6. 불만고객의유형및응대요령 19 7. 민원유형및조치사항 24 8. 고객응대관련법률 25 제 2 부특허제도관련소통사례에관한모범답변 1. 특허요건 62 2. 공지예외주장 / 공지 공용반포된간행물 89. 우선권주장출원 99 4. 선출원 ( 경합출원 ) 16 5. 분할출원 / 변경출원 11 6. 특허청구범위 119 7. 명세서 12 8. 심사절차 / 거절이유 ( 심사기준 ) 124 9. 보정 11 1. 우선심사 16 11. 침해 / 허위표시 145 12. 실시 17 1. 소송 / 심판 182 14. PCT 출원 187 15. 법령해석 191 16. 기타 2 본사례집은특허고객들과실제로소통하는사례를통해민원인대응에필요한참고자료로제작되었으며, 개별출원건의구체적인민원답변에대해문의사항이있으면특허심사제도과 (42-481-542) 로문의하여주시기바랍니다.
민원단계별처리매뉴얼 접수시불만족응답우려자사전대처 민원접수시불만족응답우려자사전선별 항의성멘트, 규정외처리요구, 반복민원제기자등선별 담당부서직원에게답변시각별주의안내 답변전만족응답율향상을위한전략적접근 5 단계별처리 매뉴얼 모든민원인에게답변전사전전화통화실시 ( 해당부서 ) 정확한질문요지파악, 최선의답변약속, 답변예정일안내 사전전화시마지막중요한멘트!! 전화로안내드린내용을잘정리하여답변올리겠습니다. 답변시신속 / 정확 / 성실한답변실시 신속한답변처리 권고기간내 (5 일 ) 답변실시 ( 지연시지연사유전화로미리설명 ) 정확하고성실한답변문안작성 정확하고정성과감성이깃든답변문안작성 ( 과장결재필수 ) 모범답변문안및 KIPO 업무마당국민신문고우수사례참고 민원인요구미충족시 관련규정및불가피한사정을정중히설명 민원인의실정에맞는차선책또는대안제시 답변후사후 A/S 실시로만족응답율향상 답변즉시전화 A/S 실시 답변게시사실안내및사후설명확실히시행 불만응답발생시불만개선을위한최대한노력경주 추가답변전사전전화실시 담당자가불만내용경청및해결책강구, 추가답변예정일안내 만족도체크후 1 개월이내추가답변 1% 실시 ( 답변유무가평가에반영 ) 최선의답변실시, 제도적수용불가시차선책및대안제시 추가답변시만족도체크항목재생성 민원인만족도수정가능 추가답변즉시전화 A/S 실시 추가답변게시사실안내및사후설명 불만족개선시 ( 추가답변에대해만족응답시 ) 당초불만족건수차감및평가요소에서가점취득
6 참고 민원처리관련주요유의사항 특허제도 민원사례 선 Q 민원처리기간계산방법은? 7 일 이내처리, 초일산입, 토요일 공휴일불산입 ( 청내부권고기간 : 5 일 ) * 근무시간이후접수된민원은다음근무일시작시간 (9 시 ) 에민원이접수된것으로인정 Q 부득이하게처리기간내에처리를못할경우? 국민신문고에서처리기간을연장처리 ( 회까지가능 ) * 연장사유는민원인에게자동통보, 2 회차연장시에는민원인사전동의필요 Q 고질민원 ( 반복 ) 민원처리방법은? 동일인이 2회이상동일민원을다시신청한경우, 두번째이후민원은첫번째민원에묶어서처리 ( 첫번째민원 : 모민원, 두번째민원 : 자민원 ) 이경우, 모민원 (1건) 에대한만족도점수만카운팅되어, 악성민원인이민원건별로불만족으로응답하여점수가하락되는것을방지 유의 : 처리전에만묶을수있고처리한이후에는묶을수없음 Q 좋은답변은? < 인사말, 호감있는태도, 감성에의한설득, 대안제시, 담당자안내등 > 안녕하십니까? 특허행정에관심을가져주셔서감사합니다. 귀하께서질의하신 OO 사항은 OO 사유 ( 민원의핵심사항에대해입법취지등을구체적으로명시 ) 로처리가곤란함을알려드리며, 답변내용중궁금한사항에대해서는 OO 과 OO 에게전화 (--124) 또는메일 (@korea.kr) 로문의하여주시면성심성의껏답변하여드리도록하겠습니다. 그리고답변내용이다소만족스럽지못하더라도관련법령에의거부득이한점이있음을이해하여주시기바라며 (OO 사항에대해서는제도개선여부를검토해보도록하겠습니다 ) 귀하의무궁한발전을기원합니다. ( 참고자료 ) 관련법령사항
제 1 부 민원응대 1. 민원의정의및처리방안 2. 특허고객의니즈 (Needs). 불만고객을만드는나의모습 Top1 4. 특허고객응대원칙 5. 특허고객성향별응대방법 6. 불만고객의유형및응대요령 7. 민원유형및조치사항 8. 고객응대관련법률
1 민원의정의및처리방안 9 제 1 부 반복및중복민원 민원인이동일한내용의민원을정당한사유없이동일기관에 회이상반복하여제출하는민원 ( 민원처리에관한법률제 2 조 ) 민원응대 처리방안 : 정당한사유없이 회이상반복하여제출한경우에는 2 회이상그처리결과를통지한후에접수되는서류에대하여는행정기관의장의결재를받아종결처리 ( 민원처리에관한법률제 2 조 ) 복합민원 하나의민원목적을실현하기위하여관계법령등에따라여러관계기관 ( 민원과관련된단체 협회등을포함한다. 이하같다 ) 또는관계부서의인가 허가 승인 추천 협의또는확인등을거쳐처리되는법정민원 ( 민원처리에관한법률제 2 조 ) 처리방안 : 처리주무부서를지정하고그부서로하여금관계기관또는부서간협조를통하여민원을일괄처리 ( 민원처리에관한법률제 1 조 ) 고충민원 행정기관의위법 부당하거나소극적인처분 ( 사실행위및부작위를포함한다 ) 및불합리한행정제도로인하여국민의권리를침해하거나국민에게불편또는부담을주는사항 ( 부패방지및국민권익위원회의설치와운영에관한법률제2조제5호 ) 처리방안 : 특별한사유가없는한 7 일이내에그처리결과를민원인에게회신하며처리하는고충민원의내용이정당한사유가있다고인정되는때에는지체없이원처분의취소 변경등적절한조치를취하고, 그내용을민원인에게통지 ( 민원처리에관한법률시행령제 17 조 ) 이외자주발생하는민원에는 불만민원 ( 고질 악성 장기민원 ) 또는특이민원 수용불가능한사항이거나, 인신공격또는협박성내용이포함된사항을장기간고의적, 습관적으로제기하여업무수행에막대한영향을주는민원
1 특허제도 민원사례 선 2 특허고객의니즈 (Needs) 대전제 : 행정기관인특허청은고객인국민을섬기는행정서비스기관으로, 어떠한민원도성실히응대하여고충해결을위해노력해야할의무가있다. 특허고객의 8 가지기본욕구 특허고객은환영받고싶어한다 특허고객은관심받고싶어한다 특허고객은기억되고싶어한다 특허고객은중요한사람으로인식되고싶어한다 특허고객은편안해지고싶어한다 특허고객은존경받고싶어한다 특허고객은칭찬받고싶어한다 특허고객은기대와요구가수용되어지고싶어한다
불만고객을만드는나의모습 Top1 11 제 1 부 1 위 2 위 서비스가뭐야 형 개인업무우선형 인사도없다. 미소는포기했다. 표정이어둡고냉랭하다. 잘몰라서뭐좀물어보거나하면시큰둥한목소리로대답한다. 일단은내일이먼저다. 민원응대 위 육법전서형 규정상무조건안돼요. 말이막히면 규정한번확인해보죠 4 위 침묵은금 형 무조건기다리게하면지치겠지. 5 위 자동인형형 고개숙이고말한마디없이자기일만기계처럼반복한다. 혹시자동지급기앞에서있나? 기계인지... 사람인지... 6 위 권위주의형 내가다알아서하니까참견하지말라. 7 위 교통순경형 여기로가라... 저기로가라... 이리저리손짓만... 8 위 무책임형 저는시키는대로할뿐이라서요... 방침이... 9 위 고객은무시해 형 그것도몰라서어떻게살아요? 1 위 바보온달형 옆에누군가없으면안돼요. 이외다른유형으로는 손님은불청객형 - 고객이굳이원하지않는도움은줄필요가없다고생각하며, 도움을요청할때조차귀찮아한다. 약속파기형 - 약속은지키지않고당연한듯실수를한다. 허풍쟁이형 - 확인되지않는법적절차나법령으로그순간을모면하려한다. 참고 : 파이낸셜타임스지
12 특허제도 민원사례 선 4 특허고객응대십계명 1 무조건경청하고고객입장에서공감하자 같이웃고, 같이화내며, 같이울자 2 끝까지잘듣자 확인불가능한사항에대하여단정짓지말자 설명했다 가아니라 설명했을것이다 로표현하자 4 장담하기어려운사안에대해기대를품게하지말자 `. 5 변명하지말고최선을다해처리하는모습을보이자 6 당당하되정중하자 7 고객과함께대안을찾도록노력하자 8 필요없는말은자제하자 고객열마디에나는한마디! 9 원만한해결도출시기쁜마음으로, 미도출시안타까운마음으로전달하자 1 -change 기법을적절히이용하자 사람, 장소, 시간에변화를주자
특허고객내편만들기 Tip 동조는고객에게안심을준다 ( 상황에적극적으로동조하기 ). 참을성있게경청한다. 고객의불만을풍선에든바람이라고생각하고풍선의바람이모두빠지도록화난고객의말을중간에끊지말고충분히말할기회를주자. 1 제 1 부 민원응대 고객의말에비판하거나평가하지않는다. 주요요점은기록한다. 이해할수없을때는질문을한다. 정확한이해를위해고객이말한것을복창한다. 고객의말에적당히맞장구를치도록한다. 맞장구는짧게동조의감정을넣어서하도록하며, 상대방으로부터긍정의대답을얻고싶을때는긍정의말에만맞장구를침으로써대화를원하는방향으로유도할수있다. -change 기법을이용한다. 사람을바꾼다 : 본인이지속적으로응대할경우감정이격해질수있으므로책임자가대신하는등응대담당자를바꾸도록한다. 장소를바꾼다 : 서있는고객은앉히거나상담실로안내한다. 시간을바꾼다 : 차대접을하는일등여유를가지도록한다.
14 특허제도 민원사례 선 5 특허고객성향별응대방법 1 특허전문가처럼보이고싶어하는고객성향 유창하게말하려는사람은자신을과시하는타입의고객으로자신은모든것을다알고있는전문가인양행동하는고객. 자신이가지고있는확신에대한고집을꺾지않으려하고좀처럼설득되지않으며권위적인느낌을담당자에게주어상대의판단에영향을미치려고한다. 언어예절을깍듯이지키며겸손한듯이행동하지만, 내면에강한우월감을갖고있으므로거만한인상을준다. 응대 우선고객의말을잘들으면서칭찬과감탄의말로응수하여고객을인정하고높여주면서친밀감을조성한다. 정면도전을피하고고객이주장하는내용의문제점을스스로느낄수있도록대안이나개선에대한방안을유도해내도록한다. 대화중에반론을제기하거나자존심을건드리는행위를하지않도록주의하며자신의전문성을강조하지말고문제해결에초점을맞추어고객의무리한요망사항에대체할수있는사실을언급한다. 2 결단력이없고우유부단한고객 성향 즐겁고협조적인성격이지만타인이의사결정을내려주기를기다리는경향이있어서요점을딱부러지게말하지않는고객. 이러한유형은대부분적절한처리절차또는요구하는절차가법령에맞지않다는것을자신이잘알고있는경우가많다. 응대 고객이결정을내리지못하는갈등요소가무엇인지를표면화시키기위해시기적절히질문을하여상대가자신의생각을솔직히드러낼수있도록도와준다. 또한, 법령에근거하여적절한조치절차를성실히설명하여문제를해결할수있도록사후조치에만전을기함과더불어신뢰감을높인다. 빈정거리고불만으로가득찬고객 성향 빈정거리거나비꼬며말하거나무엇이든반대하는고객. 이러한유형의고객은열등감이나허영심이강하고자부심이강한사람이다. 문제자체에중점을두어이야기하지않고특정한사람이나문장, 심지어는대화중에사용한단어의의미등에꼬투리를잡아항의하는등아주국소적인문제에집착하여말한다. 응대 대화의초점을주제방향으로유도하여해결에접근할수있도록자존심을존중해주면서응대한다. 고객의빈정거림은적당히인정하고요령껏받아줌으로써고객의만족감을유도하면타협의자세를보이게된다
4 아까했던말또하는고객성향 자아가강하고끈질긴성격을가진고객. 응대 상대의말에지나치게동조하지말고항의내용의골자를요약하여확인한후문제를충분히이해하였음을알리고문제해결에대한확실한결론을내어고객에게믿음을주도록한다. 회피하려는인상을주면불만이가중될수있으니가능한신속한결단을하는것이좋다. 5 쉽게흥분하며저돌적인고객 15 제 1 부 민원응대 성향 상황을처리하기위해서는자신이생각한방법밖에없다고믿고담당자의제안을받아들이지않으려는고객. 표면화된호전성과는달리심한불안감이마음을지배하고있으므로담당자가미리겁먹고위축되지않도록한다. 고객이담당자본인이아닌특허청에게항의하고있다는점을생각하고논쟁을하거나마주화를내는일이없도록해야한다. 상대방이말을하는도중에끼어드는일이잦다. 응대 부드러운분위기를유지하며정성스럽게응되하되음성에웃음이섞이지않도록유의한다. 고객이흥분상태를인정하고직접적으로진정할것을요청하기보다는고객스스로감정을조절할수있도록유도하는우회화법을활용한다. 6 지나치게호의적인고객 성향 사교적이고협조적인고객. 이러한유형의고객은합리적이고진지한면이있으나때로는고객자신이하고싶지않거나할수없는일에도약속을하여상대방을실망시키는경우도있다. 모든사람이항상자신을받아들이고좋아해주기를바라는욕구가내재되어있기도하다. 응대 고객의의도에말려들지않도록주의하고말을절제한다. 고객에게말할기회를많이주어서결론도출을유도한다. 질문을통해고객의요구가무엇인지확실히파악한후외유내강의자세를유지하여고객을깔끔하게이해시킬수있도록한다. 말의내용을잘이해하고있는지확인할필요도있다. 7 뽐내는고객 성향 자기자랑이심하고거만하며직급이낮은담당자를무시하는경향이있어책임자를바꾸라고한다. 응대 이런고객을다루는유일한방법은마음껏뽐내고자랑하게하는것뿐이다. 아니꼽다고맞부딪히게되면담당자의마음만상할뿐이다. 반면이런고객들은단순한면이있으므로칭찬해주고맞장구쳐주면의외로쉽게문제를해결할수있다.
16 특허제도 민원사례 선 8 과장하거나가정하여말하는고객성향 공공기관에대한막연한피해의식또는특허청공무원에대한막연한불만및콤플렉스를가진고객. 이런유형의고객은 특허거절되면회사망한다., 만약에, 나중에거절되면... 등사실을부풀리거나발생하지않은일에대하여계속얘기한다. 응대 상대의진의를잘파악하되말로설득하려하지말고객관적인자료로써응대하는것이좋다. 정면으로부정하거나확인하려하면커다란마찰이생길수있으니우회화법으로고객으로하여금사실을말하도록유도하고, 말한내용을기록하고정리하여변동사항이발생했을때대처하도록한다. 9 무리한요구를서슴없이하는고객 성향 원칙에어긋난일을부탁한다거나터무니없는요구를하는등도저히될수없는일을주문하는고객. 싸움을걸기위해일부러무리한요구를하는못된고객도있겠지만대부분의경우고객은자신의입장만을생각할뿐이기때문에그요구가무리하다는것을알지못한다. 응대 이럴때는우선고객의입장을충분히이해하고있음을주지시킬필요가있다. 고객의요구가무리하다는것을납득할수있도록차근차근설명을해야한다. 고객의반응이답답하다고해서면박을주고무안을주는것은절대금물이다. 1 불평이많은고객 성향 사사건건트집과불평을하는고객. 정확한지식없이이러쿵저러쿵말이많고꼬투리잡기를즐기는이런고객에게는 맞장구치고추켜세우며설득하기 밖에없다. 응대 옳습니다. 고객님은확실히예리하시군요., 저도그렇게생각은하고있습니다 하고설득해들어가는것이재치있는응대요령이다. 11 말이많은고객 성향 밑도끝도없이계속말을내뱉는고객. 응대 그저참고듣고있는수밖에방법이없다. 이런고객의말문을노골적으로막았다가는금방돌아서버리고만다. 말이많은만큼기분변화도심하기때문이다.
12 쾌활한고객성향 조금만처리가늦어도 빨리빨리 를외치는고객. 응대 이런고객에게는말을시원시원하게하고행동을빨리빨리하는것이상책이다. 늦어질것같을때는일단추켜세우고일방적으로사과하면서다독인다. 자칫하면폭발하기쉽고조심해야할고객이다. 1 의심이많은고객 17 제 1 부 민원응대 성향 이것저것캐묻고이리갸우뚱저리갸우뚱의심이많은고객. 응대 이런고객에게는자신감있는태도로명확하고간결한응대를해야한다. 너무자세한설명이나친절도의심의대상이될수있기때문에분명한근거를제시하여스스로확신을갖도록유도하도록한다. 상급책임자에게응대케하는것도도움이된다. 14 성급한성격의고객 성향 조금만처리가늦어도 빨리빨리 를외치는고객. 응대 이런고객에게는말을시원시원하게하고행동을빨리빨리하는것이상책이다. 늦어질것같을때는일단추켜세우고일방적으로사과하면서다독인다. 자칫하면폭발하기쉽고조심해야할고객이다. 15 자신감이없는고객 성향 서비스에익숙하지못해주눅이들어있는고객. 응대 안내단계부터자세하고친절히대해주어자신감을북돋아주어야한다. 무시하는말투로어린아이를대하듯이상담하지말고마음편하게응대해주는것이좋다. 16 깐깐한고객 성향 별로말이많지않고예의도밝아담당자에게깍듯이대해주는반면담당자의잘못은꼭짚고넘어가는고객. 응대 정중하고친절히응대하되만약고객이잘못을지적할때는반론을펴지말자. 이런고객일수록자존심이상당히강하므로 지적해주셔서감사합니다. 하고받아들이는자세를보여야내심좋아할것이다.
18 특허제도 민원사례 선 17 얌전하고과묵한고객성향 속마음을헤아리기어려운고객. 응대 조금불만스러운것이있어도잘내색을하지않는다. 그러나말이없다고해서흡족해할것이라고착각해서는안된다. 이런고객은한번마음에들면충성고객이되지만반면에마음이돌아서면끝장이다. 말이없는대신오해도잘한다. 정중하고온화하게대해주고일은차근차근빈틈없이처리해주어야한다. 18 소리지르는고객성향 목소리는최대한크게, 욕과함께라면일이더빨리해결되는줄아는고객. 응대 저죄송합니다만목소리를좀낮추시지요. 할수는없는노릇이다. 우선나의목소리를작게낮추고말을천천히이어감으로써상대방으로하여금자기의목소리가지나치게크다는사실을깨닫게하여야한다. 그래도고객이언성을높일때는 change 기법을활용하여분위기를바꾸는것이필요하다. 19 말꼬투리를잡는고객 성향 말꼬투리를잡아그것을빌미로대화를리드하여자신에게유리한쪽으로일의결과를이끌어가려하는고객. 응대 죄송합니다만잠시만기다려주십시오. 확실히알아본후안내해드리겠습니다. 라고한후정확하고자세한사실만을안내한다. 어?? 나의고객은 19가지성향에도해당이되지않네요?? 당황하지마십시요. 세상사람이모두다르듯이우리가만나는고객도모두다릅니다. 처해진상황은안타깝지만, 우리를힘들게하는불만 ( 특이 / 악성 / 고질 / 무대책 ) 고객... 친절이란이름하에무조건참고대처하는것이능사는아니다. 이렇게응대해보시는건어떠십니까?!
6 불만고객유형및응대요령 19 제 1 부 1. 불만고객의유형 민원응대 버럭고객 답변과안내사항은듣지않고, 본인의의견만을주장하며폭언과욕설을하는고객. 이러한고객은대부분혼잣말을주로하며일관성없는내용을일방적으로주장한다. 막말고객 반말과인격무시언어를빈번히사용하는고객. 통화시마다매번장시간통화하며답변및응대사항에트집을잡아대응이곤란하다. 문어발고객 특허행정전반에대해불만이많고동일한민원을특허청여러부서에제기하는고객. 도돌이표고객 동일한질문을평균 번이상문의하는고객. 이때본인이한질문에대하여추가문의가아닌처음부터모든사항을다시문의한다. 의심고객 특이유형또는발생하지않는유형을예로들며, 관련법조항또는지침확인을반복적으로요청하는고객 행패형고객 공공기관에대한막연한피해의식또는특허청공무원에대한막연한불만을가지고수용불가능한민원을제기하는고객
2 특허제도 민원사례 선 특허청불만고객의특징 장기적, 고의적으로특허행정전반에대하여무한반복, 순환질의 수용불가능한하소연을하며, 담당자에대하여인신공격 상급기관에민원을제기하겠다는등협박 개인의사생활을업무와연관 다수부서에무작위불만을제기 방문이나서류제출이아닌전화상담형식으로장시간지속적으로문의 사회 정치적불만 27% 처리결과불만 6% 직원행태불만 8% 처리절차불만 4% 비현실적요구 21% 권고불이행불만 4% < 불만고객발생원인 > 국민권익위원회 (21.)
2. 불만고객에대한응대요령 1 감사합니다 라고말한다. 2 불만내용및고객성향을파악한다. 21 제 1 부 민원응대 8 처리내용에대하여통보를한다. 7 앞으로그러한일이일어나지않도록조치한다. 응대요령 잘못된부분에대하여사과한다. 4 문제의빠른해결을약속한다. 6 고객이만족했는지확인한다. 5 잘못된부분은신속히시정한다. 고함, 폭언, 욕설과인격무시발언을하는등응대가도저히불가능하다면그러한불만고객에게는다음의방법이있습니다. < 회안내후종결 ( 회안내제 ) 1 차안내 2 차안내 차안내 종결처리 발신번호확인및녹취안내 서비스지속어려움안내 고함폭언지속 서비스지속어려움안내 전화종료될수있음을안내 고함폭언지속 정중히종료의사안내 고함폭언지속 정중히종료 녹취가되지않는전화기일경우녹취가능한전화기로돌려받을것임을안내후녹취가능전화로통화
22 특허제도 민원사례 선 하지만, 이방법은차선책에불과합니다. 불만고객을대하는최선의방법은 인내심 임을잊지마십시오!! 참고 >>> 경청과피드백 ( 반응 ) 등응대기법중심의교육 ( 미국 ) High Conflict Personality Institute 연구 고질민원인은그저상대하기어려운사람들이아니다. 그들은가장힘든상대이다. 왜냐하면, 그들은특히자신과가까운사람들 ( 배우자, 친척, 동료등 ) 이나권한을가진사람들 ( 상사, 의사, 공무원 ) 에게책임을전가하고불평을하는것에몰입되어있기때문이다. 이런고질민원인들을대하기위해서는, 우리가일반적으로하고픈충동이드는언행들과반대의것들을해야하는것이다. 이러한스킬을배우고익히기까지시간과연습이필요하겠지만, 갈등관계를관리하는데무척유용할것이다. High conflict people are not just difficult. They are the most difficult people, because they become preoccupied with a Target of Blame, usually someone close to them (such as a spouse, relative, neighbor, co-worker) or someone in a position of authority (boss, doctor, administrator, government official). - William Eddy
불만고객을만났다면... 1 그럴만한사정이있겠지 라고생각한다. 고객의입장에서생각해보라. 내가고객이라면저럴수밖에없을것이다 그럴만한사정이있어서저럴것이다 라고생각하자. 2 좋다. 까짓것 이라생각한다. 고객의무리한요구나귀찮은일에대하여는 좋다. 까짓것이왕해줄바에는화끈하게해주겠다 고크게생각하라. 크게마음먹으려들면바다만큼커질수있는것이인간의마음이다. 2 제 1 부 민원응대 내가왜당신때문에 라고생각한다. 당신의신경을건드린고객은전혀마음의상처를입지않고있는데그고객때문에당신의속을바글바글썩인다는것이정말억울하지않은가? 내가왜당신때문에속을썩여야하지? 그렇게생각하자. 4 시간이약 임을확신한다. 지금속상한일도며칠아니몇시간만지나면별것아니라는사실을깨닫자. 너무속상할때는 세월이약 이라는식으로배짱두둑이생각하자. 5 거꾸로생각해라. 세상만사마음먹기달렸다. 속상한자극에연연하지말고생각을싹바꿔보자. 기분나쁜일은가급적빨리털어버리는것이좋다. 심적자극으로부터탈출하려고의도적으로노력하자. 6 즐거웠던순간을회상하라. 괴로운일에매달리다보면한없이속을끓이게된다. 즐거웠던지난일을회상해보자. 기분이좋아질것이다. 7 눈을감고심호흡을하라. 괴로울때는조용히눈을감고위에서언급한일곱가지방법을활용하면서심호흡을해보자. 감정이솟구치거나화가날때는침을삼키듯화를꿀꺽삼켜보자.
24 특허제도 민원사례 선 업무방해 7 민원유형및조치사 민원유형조치사항관련법규 장시간 / 반복통화 ( 폭언, 인식공격, 협박, 공갈 ) 영업장內고객소란 ( 고성, 폭언등과도한이미지훼손 ) - 통화종료의사를정중히안내또는고객응대전담관에전화연결 - 발신번호확인 녹취등을통한법적대응경고 - 공공장소임을주지및확대방지 ( 고객응대전담관등으로유도하여진정시킴 ) - 업무방해죄 : 형법제 14 조 과도한요구 업무처리오류등에대한과도한손해배상 / 사과주장 - 무리한인사조치 - 인격모독적 ( 무릎굻어라등 ) 사과 - 청장의직접사과 - 언론고지 - 욕설 / 폭언 - 측정불가능한정신적 물리적피해보상요구 - 담당자실수등청귀속부분은진실된사과및적정보상협의 종결 - 과도한사과 / 배상요구시상습부서에보고및규정 법규에의거적법하게처리하겠음을통지 - 공갈죄 : 형법제 5 조 - 업무방해죄 : 형법제 14 조 - 명예훼손죄 : 형법제 7 조 인적물적손상 규정외처리요구 - 수수료 / 금리의부당성강변 담당자에직접적인危害시 허위사실유포 시설물 집기파손 - 당행규정에입각한업무처리임을정중히안내 - 유관부서업무질의등적극적해결의지피력 - 담당자잠시격리조치로직원보호조치및고객의감정완화 - 감정적대응자제요청 ( 이성적인업무처리및상담유도 ) - 증거자료확보 - 관련법에의한불이익감안허위사실유포행위중단요청 - 물적 / 인적증거확보및파손행위자제요청 - 민 형사상불이익발생됨을경고 - 상해죄 : 형법제 257 조 - 폭행죄 : 형법제 26 조 - 명예훼손죄 : 형법제 7 조 - 손해배상 : 민법제 75 조 -766 조 - 손괴죄 : 형법제 66 조
8 고객응대관련법률 25 제 1 부 민원처리에관한법률 제2조 ( 정의 ) 이법에서사용하는용어의뜻은다음과같다.. 복합민원 " 이란하나의민원목적을실현하기위하여관계법령등에따라여러관계기관 ( 민원과관련된단체 협회등을포함한다. 이하같다 ) 또는관계부서의인가 허가 승인 추천 협의또는확인등을거쳐처리되는법정민원을말한다. 민원응대 제4조 ( 민원처리담당자의의무 ) 민원을처리하는담당자는담당민원사무를신속 공정 친절 적법하게처리하여야한다. 제6조 ( 민원처리의원칙 ) 1 행정기관의장은관계법령등에서정한처리기간이남아있다거나그민원과관련없는공과금등을미납하였다는이유로민원처리를지연시켜서는아니된다. 다만, 다른법령에특별한규정이있는경우에는그에따른다. 2 행정기관의장은법령의규정또는위임이있는경우를제외하고는민원처리의절차등을강화하여서는아니된다. 제19조 ( 처리기간의계산 ) 1 민원의처리기간을 5일이하로정한경우에는민원의접수시각부터 시간 " 단위로계산하되, 공휴일과토요일은산입 ( 算入 ) 하지아니한다. 이경우 1일은 8시간의근무시간을기준으로한다. 2 민원의처리기간을 6일이상으로정한경우에는 일 단위로계산하고첫날을산입하되, 공휴일과토요일은산입하지아니한다. 민원의처리기간을주 월 연으로정한경우에는첫날을산입하되, 민법 제159 조부터제161조까지의규정을준용한다. 제1조 ( 복합민원의처리 ) 1 행정기관의장은복합민원을처리할주무부서를지정하고그부서로하여금관계기관 부서간의협조를통하여민원을한꺼번에처리하게할수있다. 2 제1항에따른복합민원의처리방법및절차등에필요한사항은대통령령으로정한다.
26 특허제도 민원사례 선 민원처리에관한법률시행령 제2조 ( 민원인및공공기관의범위 ) 1 민원처리에관한법률 ( 이하 법 이라한다 ) 제2조제 2호단서에서 행정기관 ( 사경제의주체로서제기하는경우는제외한다 ), 행정기관과사법 ( 私法 ) 상계약관계 ( 민원과직접관련된계약관계만해당한다 ) 에있는자, 성명 주소등이불명확한자등대통령령으로정하는자 란다음각호의어느하나에해당하는자를말한다. 1. 행정기관에처분등특정한행위를요구하는행정기관 [ 행정기관이사경제 ( 私經濟 ) 의주체로서요구하는경우는제외한다 ] 2. 행정기관과사법 ( 私法 ) 상의계약관계가있는자로서계약관계와직접관련하여행정기관에처분등특정한행위를요구하는자. 행정기관에처분등특정한행위를요구하는자로서성명 주소 ( 법인또는단체의경우에는그명칭, 사무소또는사업소의소재지와대표자의성명 ) 등이불명확한자 2 법제2조제 호나목 5) 에서 대통령령으로정하는법인 단체또는기관 이란다음각호의어느하나에해당하는법인 단체또는기관을말한다. 1. 정부출연연구기관등의설립 운영및육성에관한법률 제8조제1항에따른연구기관 2. 과학기술분야정부출연연구기관등의설립 운영및육성에관한법률 제8조제1항에따른연구기관 제17조 ( 고충민원의처리기간등 ) 1 행정기관의장은고충민원을접수한때에는특별한사유가없으면 7일이내에처리하여야한다. 2 행정기관의장은민원인이동일한내용의고충민원을다시제출한경우에는감사부서등으로하여금이를조사하도록하여야한다. 행정기관의장은제1항에따라처리하는고충민원의내용이정당한사유가있다고인정될때에는지체없이원처분 ( 原處分 ) 의취소 변경등적절한조치를하고, 이를민원인에게통지하여야한다. 4 행정기관의장은고충민원의처리를위하여필요한경우 14일의범위에서실지조사등을할수있다. 다만, 부득이한사유로 14일내에실지조사등을완료하기어렵다고인정되는경우에는 7일의범위에서그기간을한차례만연장할수있다. 5 제4항에따른실지조사등에걸린기간은제1 항에따른처리기간에산입하지아니한다. 6 민원인은제2항에따른감사부서등의조사를거친경우에는그고충민원과관련한사무에대한지도 감독등의권한을가진감독기관의장에게고충민원을신청할수있다. 이경우감독기관의고충민원처리기간및처리방법등에관하여는제1항, 제2항, 제4항및제5 항을준용한다. 7 감독기관의장은제6항에따른고충민원의처리결과를소관행정기관의장에게통보하여
야한다. 이경우소관행정기관의장은특별한사유가없으면그결과를존중하여적절한조치를하고, 이를민원인에게통지하여야한다. 제5조 ( 복합민원의처리방법및절차등 ) 1 행정기관의장은복합민원과관련된모든민원문서를법제1조에따라지정된주무부서에한꺼번에제출하게할수있다. 2 행정기관의장은관계기관의장과협의하여법제1조제1항에따른복합민원의종류와접수방법 구비서류 처리기간및처리절차등을미리정하여민원인이이를열람할수있도록게시하고, 민원편람에수록하여야한다. 27 제 1 부 민원응대 부패방지및국민권익위원회의설치와운영에관한법률시행령 제 4 조 ( 반복고충민원등의처리 ) 1 권익위원회는신청인이동일한내용의고충민원을정당한 사유없이 회이상반복하여신청한경우로서 2 회이상그처리결과를통지한후에신청되는 사안에대하여는종결처리할수있다. 2 권익위원회는성명 주소등이분명하지아니한자가신청한고충민원에대하여는이를종결처리할수있다. 알아두면유익한다른법령들 ( 악성민원인처벌규정 ) 경범죄처벌법 제조제항다음각호의어느하나에해당하는사람은 6만원이하의벌금, 구류또는과료의형으로처벌한다. ( 개정 21.5.22.) 1. ( 관공서에서의주취소란 ) 술에취한채로관공서에서몹시거친말과행동으로주정하거나시끄럽게한사람 형법 제19조 ( 주거침입 ) 1 사람의주거, 관리하는건조물, 선박이나항공기또는점유하는방실에침입한자는 년이하의징역또는 5만원이하의벌금에처한다.
28 특허제도 민원사례 선 제2조 ( 미수범 ) 미수범은처벌한다. [ 판례 ] 일반적으로개방되어있는장소라하더라도관리자가필요에따라그출입을제한할수있는있는것이므로관리자의출입제지에도다중이고함이나소란을피우면서건조물에출입하는것은사실상의주거의평온을해하는것으로서건조물침입죄를구성한다 ( 대법원 1996.5.1. 96도419) 제11조 ( 모욕 ) 공연히사람을모욕한자는 1년이하의징역이나금고또는 2 만원이하의벌금에처한다. 제12조 ( 고소 ) 본죄는고소가있어야공소를제기할수있다 ( 친고죄 ). [ 해설 ] 모욕죄는명예훼손죄와보호법익이동일하나, 구체적사실을적시하지아니하고사람의인격을경멸하는추상적가치판단을표시하는것이다. 제26 조 ( 폭행 )1 사람의신체에대하여폭행을가한자는 2년이하의징역, 5만원이하의벌금, 구류또는과료에처한다. 피해자의명시한의사에반하여공소를제기할수없다. [ 악성민원인이공무원에게폭행을당하였다고주장하는판례 ] 피해자가시비를걸려고양팔을잡는것을피하고자몸을틀어뿌리친것뿐인행위는이를폭행에해당한다고할수없을뿐만아니라설사폭행에해당한다고하더라고위행위는피해자의불법한공격으로부터자신을보호하고이를벗어나기위하여필요한최소한도의방어를한것으로서사회상규에어긋나지아니하여위법성이없다 ( 대법원 1985.1.8. 85도1915). 상대방의시비를만류하면서조용히이야기나하자며그의팔을 2, 회끌은사실만을가지고는사람의신체에대한불법한공격이라고볼수없어폭행죄에해당한다고볼수없다 ( 대법원 1986.1.14 86도1796). 제28조 ( 협박 ) 1 사람을협박한자는 년이하의징역, 5만원이하의벌금, 구류또는과료에처한다. 피해자의명시한의사에반하여공소를제기할수없다. 제286조 ( 미수범 ) 미수범은처벌한다. [ 경고 와 협박 의구별판례 ] 피해자와언쟁중 입을찢어버릴라 라고한말은당시의주위사정등에비추어단순한감정적인욕설에불과하여피해자에해약을가할것을고지한행위라고볼수없어협박에해당하지않는다 ( 대법원 1986.7.22. 86도114).
제 16 조 ( 공무집행방해 ) 1 공무를집행하는공무원에대하여폭행또는협박한자는 5 년이하의 징역, 1천만원이하의벌금에처한다. [ 공무집행방해죄행위에없던위력에대한처벌 ] 21 년 월 22일경범죄처벌법에신설된관공서주취소란항목에는 술에취한채로관공서에서몹시거친말과행동으로주정하거나시끄럽게한사람은 6만원이하의벌금또는구류, 과료로처벌한다 고규정했다. 실제로형사소송법제214 조경미범죄에포함되지않기때문에주거가확실한경우에도신원확인을거부하는경우현행범인으로체포도가능하다. 29 제 1 부 민원응대 [ 민원인의폭행등에대한대응방안통보 ] 행정자치부민원제도과-262 민원인폭언시녹음실시 - 사전고지후녹음실시 ( 상황에따라적의판단 ) - 민원실등에상담내용이녹음될수있음을안내하는고지문 ( 안내판 ) 게시가능 [ 반복민원회신예시 ] 귀하의발명특허에대한깊은관심에감사드리며, 귀하께서국민신문고에신청하신민원사항에대하여는동일한내용과취지로신청한우리청과국민권익위원회의민원회신으로갈음코자하오니양지하여주시기바랍니다. 아울러향후동일한민원사항에대하여는민원처리에관한법률제2조의규정 ( 아래참조 ) 에의하여처리함을알려드리오니참고하시기바랍니다. 끝. 민원처리에관한법률제2조 ( 반복및중복민원의처리 ) 1 행정기관의장은민원인이동일한내용의민원 ( 법정민원을제외한다. 이하이조에서같다 ) 을정당한사유없이 회이상반복하여제출한경우에는 2회이상그처리결과를통지하고, 그후에접수되는민원에대하여는종결처리할수있다. 2 행정기관의장은민원인이 2개이상의행정기관에제출한동일한내용의민원을다른행정기관으로부터이송받은경우에도제1항을준용하여처리할수있다. 행정기관의장은제1항및제2항에따른동일한내용의민원인지여부에대하여는해당민원의성격, 종전민원과의내용적유사성 관련성및종전민원과동일한답변을할수밖에없는사정등을종합적으로고려하여결정하여야한다. 특허청 심사국 심사과장 담당심사관
제 2 부 특허제도관련소통사례에대한모범답변 1. 특허요건 2. 공지예외주장 / 공지 공용반포된간행물. 우선권주장출원 4. 선출원 ( 경합출원 ) 5. 분할출원 / 변경출원 6. 특허청구범위 7. 명세서 8. 심사절차 / 거절이유 ( 심사기준 ) 9. 보정 1. 우선심사 11. 침해 / 허위표시 12. 실시 1. 소송 / 심판 14. PCT 출원 15. 법령해석 16. 기타
제 2 부둘러보기 1. 특허요건 연번소통사례페이지 1 특허법에서의미하는발명은어떤것인가요? 62 2 특허로등록받기위한대상및요건은? 6 실용신안이란무엇입니까? 6 4 실용신안과특허의차이점은무엇인가요? 64 5 특허와실용신안권리의차별화종식방안 64 6 아이디어만으로특허를받을수있나요? 65 7 특허로보호받을수없는발명에는어떤것들이있습니까? 66 8 미국의특허권이한국에서미치는영향에관하여, 질의 1. 미국에서특허가등록되었다하여도한국에서그특허권을행사하기위해서는다시한국에서특허등록이되어야하는지질의 2. 미국에서특허로등록된지수년이지난후에한국에서특허등록을통해특허권을획득할수있는지질의. 해외 ( 미국 ) 에서획득한특허를근거로우선권을인정받아한국에서특허로출원할때특허권을획득하기위하여몇년이내에한국에특허등록을해야하는지 66 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 9 1 11 12 기존기술들을가지고현재까지는없었던새로운기능을하는산업기계를만들었을경우, 이기계와그런기능에대해서특허를받는것이가능하나요? 아니면특허는못받지만실용실안만가능하나요? 특허출원의대상이되는것은발명이라고하는데발명이어떤것인지잘이해가되지않습니다. 발명에는어떠한것이해당되는지구체적으로설명부탁드립니다. 수입물품의국내설치후하자가발생하여그제품에유리섬유를보강재로덧대어서내구성증대의이유로특허를획득한제품이있는데, 이제품이특허를획득하는데있어서문제가없는지문의드립니다. 인간을수술 치료 진단하는방법에이용할수있는발명이라도청구범위에인간이외의동물에만한정한다고기재하고있으면산업상이용할수있는발명으로볼수있는지요? 67 67 67 67 1 공지된기술을전용하는형태로하여발명을한경우에도특허등록을받을수있는지요? 68 14 15 16 17 18 본원발명과선행기술의진보성판단시그비교대상이되는기준은무엇이며, 어떠한경우에진보성이인정됩니까? 사람의신체를발명구성의필수요건으로하는경우에있어서, 그발명의사용시필연적으로신체의자유를어느정도구속하는것으로되는발명도등록받을수있는지요? 기존에존재하는제품의문제점을개선할수있는새로운물건을개발하고, 그물건을생산하는기구또는장치도함께개발한경우양자를반드시각각별개의특허출원으로하여야하는지요? 자연상태의사물에서특정한성분을추출, 분리, 정제하여순수한형태의천연물을생성하는기술을개발하였습니다. 이렇게생성된천연물도특허등록을받을수있습니까? 미생물특허에관하여알고싶은데요. 어떤자료들이필요하며기타여러서류같은것들을어떻게준비해야하는지요? 68 68 69 69 7
연번소통사례페이지 4 특허제도 민원사례 선 19 방법특허와용도특허가어떤것인지알려주세요. 7 2 음식 ( 식품 ) 에대한특허도가능한가요? 7 21 컴퓨터프로그램도특허로등록할수있습니까? 71 22 이작품의기법을특허청에특허출원을하기위하여상담원과상담을하였는데. 예술이나미술품은특허출원이안되니저작권등록을하라는안내를받아현재 2 건을저작권위원회에저작권신청을하여등록을마쳐승인을받은상태입니다. 72 그런데특허청홈페이지를방문하여특허결과를검색하던중기법은다르지만, 나뭇잎으로예술작품화한것이특허실용으로등록된것을보고질문을드립니다. 2 영업방법 (BM) 특허란무엇입니까? 75 24 BM 특허가받기힘들다고하던데요. BM 특허를받으려면어떻게해야하나요? 75 25 회사에서최근온라인게임을개발했습니다. 이온라인게임에대하여특허를받으려면어떻게해야하나요? 76 26 BM 발명도실용신안출원을할수있나요? 76 27 웹사이트콘텐츠만으로도특허받을수있습니까? 76 28 회사에서특정사업부업무전반에대하여 업무표준매뉴얼 을제작중에있습니다. 동종업계의매뉴얼과차별화하기위해많은시간과인력을투자하여제작하는만큼특허를받고싶습니다. 특허를받을수있는지요? 76 29 영업방법관련특허를국내에출원하고외국에도출원하고자합니다. 어떤절차로출원할수있습니까? 77 특허출원된발명이등록을받기위해서는신규성의요건을갖추어야한다고하는데, 구체적으로어떤내용입니까? 77 1 외국에서알려진기술이라도우리나라에알려지지않았으면특허를받을수있는지요? 78 2 특허출원일이전에이미수입하여국내에서사용하고있는기본구조및원리가같은기계장비에대한특허등록가능한가요? 78 4 5 6 7 8 어떤제품을개발한후특허출원을위하여선행기술자료를확인하는과정에서동일한제품에관한내용이이미외국에서발행된간행물에기재되어반포된것을알았습니다. 이런경우에는등록을받을수없는지요? 특허출원의청구항에기재된발명과선행기술인인용발명이각각상 하위개념으로표현된경우에실체심사에서신규성유무는어떻게판단됩니까? 어떤새로운제품에대한아이디어를구상하였으나본인이이를직접개발할수있는전문지식이부족하여제 자에게아이디어를제공한후공동으로제품을개발한경우에발명자및특허를받을수있는권리는누구에게있습니까? 자동차부품회사의생산라인에서근무하고있는종업원입니다. 생산중인제품의기능을개선하는제품을개발하였는데이를특허출원할경우에누구명의로하여야하며권리의귀속등관계는어떻게됩니까? 어떤새로운 인이공동참여하여그중 1 인이공동참여자의동의도없이자기의이름으로무단출원한사실을알게되었을때는어떻게하나요? 공유특허권을공유자 1 인이다른공유자의동의를얻지않고그특허발명을실시하고자할때법인을설립하여법인명의로사업화를하는것이다른공유자의동의를받아야하는지아니면동의없이실시해도되는지알고싶습니다. 78 79 79 79 8 8 9 권리자가특허출원한경우에정당한권리자는어떻게보호받을수있는지요? 8
연번소통사례페이지 4 무권리자의출원에대한정당권리자의권리구제방법을문의합니다. 81 41 실용신안권발명자추가가능여부? 81 5 제 2 부 42 실용신안의등록절차가특허의등록절차와어떻게다른가요? 82 4 실용신안등록이후의고안자정정요청 8 44 실용신안의등록요건은무엇입니까? 8 45 실용신안선등록제도에서등록된권리와종래제도하에서등록된권리는차이가있는지요? 8 46 후출원이먼저등록결정되었습니다. 이것이가능합니까? 해결방법은없습니까? 84 47 특허법제6조제1항을위반하는특허청의업무처리를개선해주십시오. 85 48 특허 ( 실용신안 ) 출원등록후상호변경및특허거절후실용신안변경가능여부질문 1) 기존기술들을가지고현재까지는없었던새로운기능을하는산업기계를만들었을경우, 이기계와그런기능에대해서특허를받는것이가능하나요? 아니면특허는못받지만실용실안만가능하나요? 질문 2) 실용실안으로출원하여실용실안으로등록받은후나중에그실용실안을기술적으로보강해서특허로신청이가능한가요? 검색해보니실용실안에서특허로변경신청은거절결정등본을송달받은날로부터 일이내에가능하다고하는데, 실용실안에서특허로변경신청이위의방법으로만가능한가요? 질문 ) 특허청홈페이지를참고해보면특허실용실안각경우최초출원후약 16개월정도의기간이지나야결과를알수있는건가요? 아니면실용실안의경우는좀더빠른시일에결과를알수있나요? 질문 4) 특실심사지침서에서 최초거절이유통지 후의견서와보정서가각각의경우에주어지는기간이다르던데, 이두가지어떻게다른건지이해가어렵네요. 최초거절이유통지 후출원서를보정하여재차출원하기까지어느정도의기간이주어지는것인지설명부탁드릴게요 ( 재심사신청은 2번까지가능한것으로보이는데두경우모두같은기간이주어지는것인지궁금합니다.). 그리고보정후재심사신청은기본적으로두번정도가가능하고, 그후는심판이나소송으로가야되는것으로보이는데맞나요? 질문 5) 변리사가상담받은특허나실용실안에대해서가로채기가가능한지에대한질문인데요, 변리사의경우, 출원이제한되거나하는그런제도가있는지요? 그리고이런피해자의경우소송외에구제를위한제도적인장치들이있는지궁금합니다. 86 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 49 본인이개발한한글글자체의특허등록여부등질의1) 한글의글자체특허등록가능여부질의2) 사업의구상과아이디어가특허가능여부질의) 식품제조관련실용신안등록요건및존속기간 87 5 공지기술을개선한경우특허가능여부 88
2. 공지예외주장 / 공지 공용반포된간행물 6 특허제도 민원사례 선 연번소통사례페이지 1 공지예외적용이란? 89 2 논문발표후특허출원하면서실수로공지예외적용을기재하지않고출원하고나서현재논문발표후 2 개월이조금더지났고, 출원한지도 2 일이내입니다. 이럴때특허출원서의서지사항보정을하여공지예외적용을받을수는없는지요? 국제출원시공지예외주장을하지않은경우구제가능한지? 9 4 밀접불가분의관계인공지 1, 공지 2 에대해서출원서에공지 1 에대해서만취지기재를하였는데추후보정을통해공지 2 에대한취지기재를추가할수있는가? 또공지 2 의증명서류의제출은어떻게되는가요? 예 ) 학회발표 (6 월 1 일 ) 후프로시딩출판 (6 월 17 일 ) 되었으며, 출원서에는학회발표만을공지예외로기재하고있는경우 89 9 5 박사심사과정에서논문을제출하였으나그논문을심사하는교수님들만보았을뿐인데해당내용이포함된것을특허출원시공지예외주장을해야하는지요? 9 6 발명이공지 공연실시된경우공지예외주장을위한증명서류는? 91 7 8 정보통신부주관으로행하는행사에아이디어를제출했었는데그건에대해특허출원을하고자하는경우는공지예외적용을받을수있나요? 28 년 1 월 2 일자기공지 ( 논문발표 ) 28 년 6 월 일 A 출원 ( 일본 ) 29 년 6 월 29 일 B 국제출원 (A 출원을조약우선권주장 ) 211 년 1 월 2 일 B 국제출원의국내단계진입 ( 번역문및서면제출, 심사청구 ) 이때특허법제 조제 1 항에의한공지예외주장 ( 절차는특허법제 2 조의특례이용 ) 이가능한지? 91 91 9 중국에서전기안정인증을받은것을특허법상의간행물로볼수있는지여부 91 1 정부과제를통해제출된최종보고서가선행기술문헌이되는지여부? 92 11 논문으로이미발표된발명도출원이가능한가요? 92 12 발명경진대회에서입상한작품을등록받을수있는지요? 9 1 14 15 특허출원전에발명내용을박사학위논문으로발표한경우, 공지예외적용을받기위한공개일자는언제로보아야합니까? 공지예외적용규정의적용을받기위해서는원칙적으로발명자, 공개자, 출원인모두동일해야합니까? 만약발명자와공개자, 출원인이상이한경우에는어떤절차를밟아야합니까? 211 년 1 월 1 일 1 차공지 211 년 2 월 1 일 2 차공지 211 년 월 1 일선출원 (1 차공지만공지예외주장 ) 211 년 5 월 1 일국내우선권주장출원하려고함이때국내우선권주장출원시에 1 차공지및 2 차공지모두에대한공지예외주장이가능한가? 9 9 9
연번소통사례페이지 16 2 일이상진행되는컨퍼런스기간중확인되지않은어느한시점에컨퍼런스장소에게재된포스터등을통하여발명이공지된경우, 공지예외주장시공개시점은어떻게되며공지예외증명서류는어떤서류를제출해야하는가? 94 7 17 18 19 2 21 특허출원전에신규성상실사유에해당하는공개행위가다수발생한경우각각에대하여공지예외적용을주장하며증명서류를제출하면, 각각에대하여공지예외를적용받을수있습니까? 특허출원전에간행물에의해공개되고그후 12 개월이내에공지예외적용주장을하면서특허출원을하였으나, 공개일과특허출원일사이에타인이동일내용으로출원한경우에도특허를받을수있습니까? 해당출원은명백한무권리자가남의기술자료를요구하여무단출원하였다가정당권리자가이의를제기하자마자서둘러정당권리자가권리이양을요구하였으나일방적으로취하해버려정당권리자가구제되지못했습니다. 사내에서개선개발품을만들었습니다. 직무발명출원을계획중인데. 개발품에대한성능평가와외형을 212 년 1 월 18 일학술대회논문으로발표하였습니다. 구체적인치수는없지만, 캐드형상, 재질, 장단점등을학술적으로발표하였습니다. ( 당시에는시제품없이 D 도면만제작된상태였습니다 ) 1. 학회발표내용은개선품의형상, 개선내용, 재질, 구조해석결과입니다. 1 년유효기간에해당되는발표내용인지요? 2. 특허출원의사를가지고있는데 1 년유효기간을연장할수있는별도의절차가있는지요?. 유효기간을고려하여출원만기간내하고심사청구를나중에하는것이올바른방법인지요? 출원 C 의국내단계에서상기논문발표에대한공지예외주장이적용될수있는가? 사례 ) 논문발표 : 28 년 7 월출원 A:28 년 7 월일본출원출원 B: 28 년 12 월한국출원 : 공지예외 + A 출원조약우선권주장출원 C: 29 년 6 월 ( 예정 ) PCT 출원 ( 일본 ): 공지예외 + A, B 출원우선권주장 21 년 6 월 ( 예정 ) 국내서면제출예정 22 인터넷공지일 ( 학술단체의확인서로공지시점확인가능 ) 이대학교도서관입고일보다앞서는경우논문의공지일은? 97 2 연구노트가공지된발명에해당하는지? 97 95 95 95 96 96 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 24 아이디어를먼저인터넷기술공지에올린후특허절차를밟을수있는지여부 97 25 21 년 6월에공지행위 1회, 1월에공지행위 1회, 11월에공지행위 1회를하고난 12월에공지예외주장을하면서공지예외증명자료를 1월, 11월의공지행위에대해서만제출한경우에있어, 이러한원출원에대하여보정가능한기간내인 215 년 11월에분할출원을하면서공지예외주장을하고분할출원일로부터 일이내에상기 건의공지행위에대해모두공지예외증명자료를제출하면, 21 년 6월의공지행위에대해서도공지예외를인정받을수있는지여부 98
. 우선권주장출원 8 특허제도 민원사례 선 연번소통사례페이지 1 우선권제도란무엇인가요? 99 2 국내우선권을주장할수없는경우는무엇인가요? 1 4 선출원이등록되거나공고된후조약에의한우선권주장을하여외국에출원하는데지장이없는지요? 국제출원의국내진입단계에서우선권주장을추가할수있는지? ( 국제출원시가출원 A 를기초로정규출원한정규출원 B 만우선권주장하였으나, 국내진입시출원 A, B 를모두우선권주장할수있는지 ) 1 1 5 6 7 파리조약우선권의선출원의출원인이 A, B 일때, 우리나라에조약우선권주장하여출원인 A 만으로출원할수있는지? 한국인으로서부득이한사정이있어, 일본특허청에먼저특허출원을하였습니다. 우리특허청에출원을하면서일본특허청출원을근거로하여신규성등특허요건판단과관련하여일본출원일을인정받을수있습니까? 제 1 국출원과우선권주장출원이서로다른권리인경우에도우선권은적법한것으로인정될수있습니까? 1 11 11 8 조약우선권에대한우선권증명서류제출시출원인이동일해야하나요? 11 9 조약에의한우선권에있어서제 1 국에정규출원을하고그후우선권주장출원전에제 1 국출원이무효, 취하, 포기또는거절된것이라하더라도우선권을주장할수있습니까? 12 1 대만에서출원한특허를우선권주장하여우선권주장출원이가능하나요? 12 11 12 파리협약에의한우선권의효과를향유하기위해서제 1 국출원과우선권주장출원의내용이동일하여야한다는데동일성에대한양자의비교대상은무엇입니까? 특허출원 (1) 과특허출원 (2) 를별도로출원하여특허출원 (1) 과특허출원 (2) 를동시에국내우선권주장하여특허출원 () 으로출원하는방법을알고싶고, 이경우출원 () 의출원일은어떻게되나요? 청구항의내용에따라특허출원 (1), (2), () 의출원일로되는건가요? 12 12 1 국내우선권주장의기초가되는출원은출원일로부터 1 년 개월이경과하면취하간주되는것으로알고있습니다. 이렇게취하간주되는국내우선권주장의기초가되는출원에대해 1 년 월이경과된시점에서명의변경등의절차를진행할수있는지요? 1
연번소통사례페이지 14 A를실용신안으로이미출원했는데, 이후 A+B 를출원하고자하는경우어떻게해야하나요? 1 9 제 2 부 15 특허청구범위유예출원건도우선권의기초가될수있나요? 1 16 특허법제55 조제7항은우선권주장의추가보정에대해규정하고있습니다. 질의사항에대한사실관계는다음과같습니다. X 출원은일본에서의출원이고 A 발명과관련한출원입니다. Y 출원은국내에서의출원이고 A, B 발명과관련한출원입니다. Z 출원은국내에서의출원이고 A, B, C 발명과관련한출원이며 Y 출원을기초로적법한국내우선권주장을한상태이고출원인은모두동일합니다. 이러한상황에서출원인이 X 출원을기초로한우선권주장을추가할수있는지여부가궁금합니다. (X 출원은 Z 출원일로부터 1년이내이며시기적요건및기타요건은전부만족한것으로합니다.) 특허법제55조제7항의우선권주장의추가는국내출원만을그대상으로할수있다는의견이있어질의드립니다. 1 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 17 국내우선권주장출원에대해서확 선의지위를주는것이이미특허법제55 조제 항에명기되어있는바, 동법동조제4항에후출원이출원공개되거나등록공고된때에선출원에관하여출원공개된것으로보고확 선을적용한다는규정을별도로둔이유 14 18 국내우선권주장을수반하는특허출원에대해서도선출원시에주장한특허법제조의적용을받을수있나? 논문발표 6 개월이내 선출원 1 년이내 우선권주장 우선권주장출원 14 19 선후출원사이에회사가합병된경우국내우선권주장은어떻게되나요? 15 2 질의1) PCT 를통한국제출원을할경우, 선출원일로부터 1년이내에출원하여야하는데, 이때선출원이국내우선권주장출원이라면 1년이내의기산점이최선출원일이되는근거질의2) 상기국내우선권주장선출원의우선권주장의기초가된최선출원이발명의초안에불과한데도불구하고최선출원일로부터기산하는이유 15
4. 선출원 ( 경합출원 ) 4 특허제도 민원사례 선 연번소통사례페이지 1 동일또는유사한기술이같이출원되는경우엔어떻게되나요? 16 2 동일인에의하여후출원한것이선출원한것에영향을받지않게하는방법이있나요? 16 4 우리특허법에서는발명에대하여최초에출원한자가등록을받을수있는것으로알고있습니다. 만약, 어떤사람이최초출원자보다먼저동일한발명을완성하였다고주장하면서자신이우선권이있다고하는경우에는어떻게됩니까? 동일한발명에대하여다른날에 2 이상의특허출원이있는때에는먼저특허출원한자만이그발명에대하여특허를받을수있으나, 후출원이먼저심사가진행되는경우에는어떻게처리됩니까? 16 17 5 어떤새로운제품을개발하여특허출원을하였습니다. 그러나나중에선행기술을조사하는과정에서동일한발명이제 자에의하여실용신안으로같은날에출원된것으로확인되었는데, 이경우에는어떻게처리됩니까? 17 6 확대된선원이란무엇인가요? 17 7 동일한발명에대하여다른날에 2 이상의특허출원이있는경우의심사처리는? 18 8 9 1 출원인이동일한발명을같은날에 2 개의특허출원으로한경우, 1 개의특허가등록된경우, 다른하나의특허심사는? 선출원을하였음에도후출원이우선심사를통해특허등록를받을수있는지여부 선출원일과관련해서, 특허청에출원서를우편으로제출한경우에언제출원한것으로간주되나요? 18 18 19 5. 분할출원 / 변경출원 연번소통사례페이지 1 분할출원이란무엇인가요? 11 2 분할출원할때원출원의명세서에있는것으로해야하는데, 원출원의청구항에나타나지않은발명을분할출원하기위해서는당연히누락된청구항을작성해야할것입니다. 1. 그러면이것은신규사항추가로인정하지는않는다는말이네요? 2. 이미청구항에나타난분할출원할발명을분할하면서재작성하는가능한지요.. 재작성하며청구범위를넓히는것이가능한지요. 분할출원이추후보정에의하여적법한것으로인정된경우다시소급하여적용을받게되는지요? 11 111 4 최초특허출원서에 2이상의발명을포함하여출원하였습니다. 절차진행중에이를별개의출원으로분리하는것도가능한지요? 111 5 분할출원을할수있는기간은언제까지입니까? 111
연번소통사례페이지 6 분할 ( 변경 ) 출원의심사청구가능시기는? 112 7 8 9 분할출원가능한시기에대해궁금한사항이있어문의드립니다. 29 년 7 월 1 일이후특허출원건은거절결정을받았을때, 거절결정서받은날로부터 일이내에청구항관련한분할출원이아니라면즉, 삭제보정없이가능한발명의상세할설명이나도면에기재된사항으로분할을할때, 재심사청구없이도분할출원가능한가요? 반드시재심사청구랑동일자에만분할출원을해야하나요? 만약재심사청구없이, 분할출원만하는것도가능하다면거절결정서받은날로부터 일이내에분할출원과동일자아닌분할출원이후원출원건은포기하는사항가능합니까? 분할출원가능기간을등록결정후일정기간에도할수있도록개정하면최초명세서에기재된발명을보다풍부하게보호받을수있지않을까요? 분할출원심사에대한심사지침확인요청 A: 분할출원심사에대한종래의특허청심사지침은다음과같았습니다 원출원에기재하지않은발명을분할출원한경우... 분할출원을인정할수없는경우분할출원불인정통지를하고출원일을소급하지않고분할출원한날을기준으로심사한다 B: 그런데, 분할출원에대한특허청심사지침이다음과같이변경되었습니다. 원출원에기재하지않은발명을분할출원한경우... 분할출원을인정할수없는경우분할출원불인정통지를하고특허거절결정을한다. 112 112 11 41 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 1 11 12 분할출원시특허청구범위에기재된사항에의한특정된발명에한하여만분할출원이가능합니까? 또한, 원출원과분할출원이동일한경우에원출원의보정에의해양자의발명이동일하지않게된때에는분할출원이적법한것으로인정되는지요? 29 년 7 월 1 일이후특허출원건은거절결정을받았을때, 거절결정서받은날로부터 일이내에청구항관련한분할출원이아니라면즉, 삭제보정없이가능한발명의상세한설명이나도면에기재된사항으로분할을할때, 재심사청구없이도분할출원가능한가요? 분할출원시원출원이심판계속중이면심판결과가나올때까지분할출원에대하여심사중지를신청할수있도록제도개선제안 114 114 114 1 변경출원이란무엇입니까? 115 14 변경출원이적법하게인정받을수있는요건은무엇입니까? 115 15 원출원에공지예외적용및우선권주장이있는경우변경출원시에도동일하게기재해야하나요? 116 16 변경출원의심사청구기간및존속기간은어떻게되나요? 116 17 변경출원이되면원출원은어떻게되나요? 117
연번소통사례페이지 42 특허제도 민원사례 선 18 분할출원을기초로국내우선권주장을할수있나요? 117 19 특허등록시특허권자에게브랜치여부를묻고, 2~ 년에한번씩독립청구항을만들어서심사후등록받을수있도록하는제도도입 2 변경출원의가능시기는? 118 21 변경출원을할때동시에 2 개로변경출원을할수있는지? 118 6. 특허청구범위 연번소통사례페이지 1 특허청구범위유예란? 119 117 2 전술한청구항중어느한항에있어서 는특허법시행령제 5 조제 4 항위반인가요? 119 4 특허권리범위가민사소송 ( 계약자지위확인에관한소 ) 시판결문에따라변경되는지아니면기존등록내용이그대로유지되는지여부 특허권의권리를주장함에있어, 특허청구항의독립항의내용을적용함이없이종속항만적용한경우에도특허권리를주장할수있는지여부 119 119 7. 명세서 연번소통사례페이지 1 우선권주장출원명세서작성법? A 발명을먼저, B 발명을나중에출원하였고 A, B 를우선권주장하여출원하려합니다. 이때명세서를작성할때그내용은원출원의요지를변경하지않는한 A+B 로작성하는것이가능하다고들었습니다. 1. 그런데명세서의어느한문장에서도 A+B 로하는것도가능한지요. 그리고청구항을작성할때 A 발명에대한것의우선일은 A 발명의날로 B 발명에대한것의우선일은 B 발명의날로인정된다고들었습니다. 그런데청구항, 예를들어청구항 1 이 2. A+B 로이루어져있다면그우선일은어느발명의날로인정받는지요.. A 발명도면 1 이부품지시번호가 1, 2,,,... 으로되어있고 B 발명도면 1 이부품지시번호가 1, 2,,... 로되어있다면도면번호를다시넘버링해야할것같은데맞는지요? 4. A 발명을분할출원하여 a1, a2 로되었다면 A+B 의명세서를작성할때 A 는 (a1+a2)+b 인지? 출원번호를제시한 a1 이나 a2 만의미하는것인지요? 5. 이런사항이적혀있는문헌이무엇인지요? 그문헌을어디서다운받을수있는지요? 12
연번소통사례페이지 2 4 A+B 로구성된선출원된발명이있습니다. 출원번호 AAAA 이것을보정하여 A1+B1 으로되었습니다. 또다시보정하여 A2+B2 로되었습니다. 이것을분할출원하여 A( 출원번호 AAAA) 와 B( 출원번호 BBBB) 로되었습니다. 그러면 1. 우선권주장의출원번호를 AAAA 로적습니까? 아니면 BBBB 까지포함합니까? 2. 우선권주장의심사시심사관에게보내지는우선권주장의원인이되는서류는보정이이루어지기전의 A+B 가가는것입니까, 아니면보정이이루어졌으나분할전인 A2+B2 가가는것입니까, 아니면분할과보정이된 A 와 B 가가는것입니까? 최소한기재불비로거절하는경우에는담당심사관이미리체크하고, 이에대한의견서또는보정서가제출되는즉시특허청시스템상에서담당심사관이이를확인할수있도록한다면제출기일에관계없이즉각적인처리가가능한가? 발명의상세한설명에도면에관한설명을기재하고그도면도발명의상세한설명에이미지로삽입해놓았습니다. 121 121 121 4 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 5 ~ 이상, ~ 이하, ~1 과같이상한이나하한이불명확한수치한정을한경우는모두기재불비인가요? 122 6 종속항의인용허용범위는어떻게되나요? 122 7 배경기술항목은필수기재항목인가요? 122 8 화장품특허와관련해서, 질의 1) 전에누가시도하지않았던약용식물에서의추출물로만든화장품이특허의대상으로가능한지여부질의 2) 약용식물에서의추출여부를떠나피부에어떤효과를발생해야만특허의대상으로가능한지여부 122 9 의약품의발명에있어서그약리효과에대한실험데이터나시험성적표의기재는명세서의필수적기재요건인지여부 12 1 특허청심시기준을보다가특허법제 42 조제 4 항제 2 호관련간결성부문에서택일형식중마쿠쉬형식등이라는표현이있는데의미가무엇인가요? 12
8. 심사절차 / 거절이유 ( 심사기준 ) 44 연번소통사례페이지 특허제도 민원사례 선 1 2 정당한권리자의출원으로특허출원후심사청구시무권리자의출원일로부터 5 년이경과된경우심사청구할수없나요? 특허등록요건, 유리섬유와같은발암물질에대한함유여부도심사시검토하게되는지여부등 1. 수입물품의국내설치후하자발생하여그제품에유리섬유를보강재로덧대어서내구성증대의이유로특허를획득한제품이있는데, 이제품이특허를득하는데있어서문제가없는지문의드립니다. 2. 유리섬유는발암물질로분류되어사용기준이엄격하다고들었는데특허출원시발암물질함유여부를검토하시는지도궁금합니다.. 이미특허를득해이제품이국민대다수의연령층이사용할수있는생활체육시설또는학교체육시설에사용될수있는지, 문제가발생된특허제품은어떤근거에의해서특허를상실할수있는지궁금하오니답변부탁드립니다. 124 124 본인이출원한특허가기술적실현이불가능하다는사유로반려되었습니다. ( 본인은가능하다는보정서를 2 회제출했습니다 ) 그런데나중에본인이출원한내용과동일한방법으로타인이이를구현한다면권리의관계가어떻게되며, 반려된저의기술적내용을보전할방법은어떠한것이있는지요? 125 4 과거출원이력입니다. A 출원 : 29 년 12 월 25 일에출원된국내특허출원 B 출원 : 21 년 11 월 2 일에출원된국내특허출원 (A+ 알파 의내용 ) C 출원 : 21 년 12 월 25 일에출원된국내특허출원및 PCT 특허출원 (B+ 베타 의내용 ) (A 출원과 B 출원을우선권주장하면서국내특허출원및 PCT 특허출원되었고, 국내특허출원의경우최우선일인 A 출원의출원일로부터 1 년 6 개월후인 211 년 7 월 1 일에공개됨 ) D 출원 : 21 년 12 월 25 일에출원된국내출원 (C 출원과출원서내용및출원일자는똑같으나우선권주장이없으며, 아직공개되지아니함 ) ============================================================================ 질문 : 상기와같은저의과거출원상황에서, 알파 의내용의문구만약간수정하여새로운출원을하려고하는데, 그때에, 만약 알파 의내용을포함하는선출원을우선권주장하지않으면, 선출원의 알파 내용때문에새로운출원의 알파 내용이거절되므로, 알파 의내용을포함하는어떠한선출원을우선권주장하려고하는데, 126 5 의견서제출기간의지정기간연장을최초 개월로부여하고, 추가연장시에연장비용만을납부하면바로기간연장효과가생기도록하는제안 127
연번소통사례페이지 6 특허거절결정에대해보정서제출및재심사청구하였으나보정각하및재거절결정통지를받았습니다. 질문내용은다음과같습니다. (1) 재거절결정에대해불복심판청구와함께명세서등보정서제출이가능합니까? (2) 보정각결정에대한불복심판이가능한지와그이후의진행절차를알려주십시오? () 위 (1) 의보정서제출이가능하지않으면, 보정각하이전의청구범위에대해서만심리하게됩니까? 이경우복수의청구항중선택해서불복청구가가능한지요? (4) 위 (2) 와 () 이모두불가하면, 원하는청구항을선택해서분할출원을할수밖에없는데요, 이경우주의할점, 예를들면원출원의절차유지, 포기등에대해서안내바랍니다. 7 취하간주된특허출원회복절차는? 128 8 특허심사기준에공익성요건추가할것 129 9 예비심사도입및사업화한권리에추가수수료징수? 129 1 우리나라도미국처럼일정한부분만작성후제출하는가출원제도를도입하여출원인의선원지위보장제안 11 진보성판단보조기관설립제안 1 127 129 45 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 12 특허출원후공개전취하한후다시같은출원을할경우, 타인이그사이에출원공개한것에의하여거절된다면선발명자가특허를받지못하게되는데이점에대한제도개선바람 1 9. 보정 연번 소통사례 페이지 1 까다로운특허법규정을완화하고, 무직자에게특허출원비감면및면제등거절이유발생시공익변리사를소개하여보정할수있도록제안 11 2 4 의견제출통지에대한의견서제출기한을미국과같은방식으로 1 개월이든 2 개월이든 개월이든출원인이향후에의견서및보정서를제출하면서제출시점까지의기간연장비용을납부할수있도록변경가능한가? 불복심판청구기간에분할출원된청구항은원출원에서삭제보정할수있도록보정서제출기간을확대할의향은없는지요? 특허권존속기간연장출원과관련하여, 기간연장 개월을신청한후거절이유가해소되지않아거절결정서를받게될경우, 불복심판청구와동시에또는 일이내에지적된연장등록신청기간에대한보정이가능한지여부? 11 12 12 5 의견제출통지서에기재된거절이유이외의사항에대해서는보정할수없습니까? 12 6 의견제출통지서받고보정서제출했는데보정사항누락한경우거절결정되나요? 12
연번소통사례페이지 46 특허제도 민원사례 선 7 8 의견제출통지기간내복수의명세서등보정서를제출한경우모든보정내용을심사하나요? 명세서중상세한설명은출원인의의도대로기재되었으나도면이잘못첨부된경우도면을대체하는보정은신규사항추가에해당하는가? 9 출원서와명세서에기재된발명의명칭 ( 국문 ) 이다른경우에어떻게처리됩니까? 14 1 거절이유통지전자진보정과관련하여, 질의 1) 거절이유통지를받기전에수차례자진보정하는경우마지막보정전에한모든보정의취하간주여부질의 2) 거절이유통지를받기전에자진보정을하고그후거절이유통지를받은후에그에따른보정을하는경우먼저했던자진보정의취하간주여부 1 1 14 11 12 자진보정서를제출하면서식별번호변경이불가한이유와특허심사진행과등록에영향이있는지여부 청구범위제출유예건으로출원한건에대해서공개시점이되었는데청구항이제출되지않은경우공개되나요? 14 15 1. 우선심사 연번 소통사례 페이지 1 맞춤형 트랙심사시스템이란무엇입니까? 16 2 우선심사란무엇이며어떻게신청합니까? 16 우선심사를신청하면어떤절차로진행되나요? 18 4 5 6 7 8 우선심사와관련하여, 질의 1) 전문기관에선행기술조사를의뢰한출원의우선심사신청시선행기술조사보고서제출대상은누구인지?( 출원인, 대리인, 특허정보진흥센터 ) 질의 2) 심사관의진보성판단기준이선행기술조사보고서기준인지여부질의 ) 우선심사신청특허가등록된경우유사한선행기술을보유한이전특허권자의피해구제방법질의 4) 비공개된선원이있는경우전문조사기관에서선행기술조사는어떻게진행되는지? 빠른심사신청출원에대해분할출원했을때분할건이빠른심사가되지않으므로우선심사출원건의분할출원도우선심사제안및선행기술조사료는? 우선심사등에의한후출원된발명이선출원된발명에앞서서특허등록되는문제를해결하기위해우선심사제도개선필요? 우선심사여부결정시벤처의확인유형이 연구개발 인경우업종과무관하게우선심사가가능하도록규정완화요청 특허출원심사청구후착수까지 17 개월이소요되는이유와심사를빨리진행할수있는방법이있는지여부 19 19 14 14 141
연번소통사례페이지 9 1 11 국가로부터기술개발지원을받았는데 1 인기업인경우에도국가의신기술개발지원사업결과물에관한출원으로우선심사대상에해당하나요? 방사능오염확산방지기술및방사능피폭방지기술에대한심사혜택등부여 우선심사신청을하지않은출원건은뒤로밀려심사가지연되는데우선심사청구건과그렇지않은건을별개로다른심사관이심사진행하게하면안되는가? 12 우선심사신청을하였으므로빨리심사하여그결과통보하여주시기바랍니다. 142 1 14 우선심사청구요건중에실시준비중임을증명할수있는자료로 사업자등록증 이있습니다. 본인은특허출원후사업자등록을하고제품을제작하여판매를계획하고있습니다. 출원후사업자등록을하였으므로실시준비중인서류로사업자등록증을자료로제출하면자기실시준비중임을증명할수있는지요? 민원인이 5 년간투자끝에개발한연비절감기술을출원신청후등록전에제품을출시하였는데, 민원인출원이후동일한부분에대하여다른출원인들이우선심사청구를통해민원인보다먼저등록을받아제품을출시하였음. 이후민원인이등록은받았으나다른특허의우선심사등록결정은부당하다고보이며, 이에대해담당심사관은잘못을시인하였으나다른특허에대하여직권취소를하지않고무효심판을청구하라고권유받았습니다. 민원인은이처럼우선심사청구를통해부당하게등록결정하게된사례처럼이같은부당한제도를개선할것과가능하면보상도받고싶습니다. 141 141 142 14 14 47 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 15 BM 특허로출원하면우선심사를받을수있다고하는데, 어떤것이우선심사를받을수있나요? 144 11. 침해 / 허위표시 연번 소통사례 페이지 1 특허권침해에대한구제수단으로는어떤것이있나요? 145 2 산업재산권분쟁조정신청을하려면어떻게해야합니까? 146 4 5 특허출원 심사 심판 재심으로계속중에있는사건에대하여질의를하면답변을얻을수있나요? 경쟁업체에서본인이소유한특허발명의내용과유사한기술을실시하고있습니다. 이러한경우본인의특허권에대한침해가됩니까? 변리사가상담받은특허나실용실안에대해서가로채기가가능한지에대한질문인데요, 변리사의경우, 출원이제한되거나하는그런제도가있는지요? 그리고이런피해자의경우소송외에구제를위한제도적인장치들이있는지궁금합니다. 147 147 148
연번소통사례페이지 48 특허제도 민원사례 6 7 본인의특허발명과동일한발명을무단실시하고있는자에대하여침해주장을하여경고했는데, 상대방은저의특허출원시에이미동일한발명을독자적으로완성하여실시하여왔으므로특허법제 1 조의 선사용에의한통상실시권 을갖는다고주장하는데타당성이있는지요? 건설공법을특허출원하여등록을받았습니다. 그런데제 자가저의특허발명과동일한기술을건설기술관리법에의하여신기술로무단등록후실시하고있는경우에특허권침해주장을할수있습니까? 148 149 선 8 시공공사에있어서설계중에특허를낸공법이설계에반영이되었는데특허를낸업체가꼭시공을해야하는지요? 만약우리업체가시공을하게되면특허를낸업체와의관계는어떻게되는지궁금합니다. 149 9 A 특허의통상실시권을받은 K 업체에서제작한물건을공급받아판매하고자합니다. 이경우별도의실시권계약없이도그제품을판매하여도됩니까? 149 1 제 자가특허발명을침해하고있어경고장을보내려고하는데, 경고장을보낼때의방법과절차가어떻게됩니까? 149 11 특허권자는자기의특허발명을업으로서실시하고있지않을때라도특허권을침해한자에게권리를행사할수있나요? 또한, 침해시구제수단은무엇입니까? 15 12 특허권의통상실시권자도특허권이침해된경우권리침해주장을할수있습니까? 15 1 특허권침해로인한손해배상청구의요건은무엇입니까? 15 14 특허권침해자에대하여형사적으로처벌하기위해서는반드시고소절차를취해야합니까? 15 15 특허권침해여부를특허심판을통해서확인받을수있는방법은없습니까? 151 16 특허권침해경고를받은자의대응방법은무엇입니까? 151 17 특허권침해주장이부당한경우에는어떻게대처합니까? 152 18 특허권침해주장이정당한경우에는어떻게대처합니까? 152 19 2 특허법제 224 조의규정에위배되는지여부? 1. 사업자가자신제품의포장에특허등록번호 ( 표시된특허등록번호는사업자자신이특허등록한번호 ) 를표시하면서표시된특허등록번호와포장된제품이전혀관련이없을경우 2. 특허법제 224 조에는 용기나포장에특허표시 의규정에있는바사업자가질의 1 의내용으로자신의인터넷홈페이지등을통하여광고할경우 특허에명시된공정중청구항과관계없이극히일부공정을현장사정에의해변경시공하였다면, 특허에명시된공정에의해시공되었다고인정할수있는지여부? 15 15
연번소통사례페이지 21 22 2 24 업의공문을광고행위로볼수있는지와특허권의발생시점 1. 특허된것이아닌방법이나특허출원중이아닌방법에의하여생산한물건을생산 ( 공사수주 ) 하기위하여 A 기업의공문 ( 사문서 ) 를작성하여공공기관에제출하였고공공기관이승인하여 A 기업이공사를수주하여생산하였다면 A 기업이공공기관에제출한공문 ( 사문서 ) 를특허법제 224 조의 ( 허위표시의금지 ) 제 1 항제 호의광고행위를볼수있는지여부? 2. B 특허권이특허법제 87 조의특허권을설정등록하기이전일뿐아니라 B 특허권의특허출원이전에 C 공공공사의특허를포함한당해공사물량의확정된시기는원도급사와발주처간에계약이성립된시기이후에 B 특허권을출원하여 B 특허권을설정등록한 B 특허권자는 C 공공공사에특허법제 87 조의특허권리가있을수있는지여부? 특허보유자의피해관련질의 1. 인터넷쇼핑몰에경사일체매트리스규격서와특허와의유사여부 2. 특허법제 224 조내용에해당하는지여부 당사는부산항만청발주공사로서 현장을도급받아시공중인회사입니다. 공사시방서에시공방법이이중케이싱언급이있고또한도급내역서에도이중케이싱이란단어가들어있습니다. 당사가조사한바에의하면이공법은특허청에계류되어심사중에있는공법입니다. 따라서당사는특허청에계류되어심사중인하도급 ( 예정 ) 업체에이공법은아직특허청장의날인이없고또한정보공개가되어진공법이아니기에특허가아니라고주장하고있으나하도급 ( 예정 ) 업체에서는특허가아닌것은인정하나타사가시공을하였을경우이의제기를하였을경우법에접촉이된다고하는데이에질의하고자합니다. 질의 1) 특허청에계류되어심사중일때특허인지아닌지의여부질의 2) 특허청에계류중인공법으로제 자시공을하였을경우특허등록심사중인업체가이의를제기하였을경우법률상저촉여부 지자체와물품제조납품계약을수행함에있어서특허사용협약서제출을지시받았습니다. 1. 특허법제 99 조제 항에따라특허권리자로부터특허등록된구조물의자재를구입하여설치하면특허침해로부터벗어나는것인지궁금합니다. 2. 특허권리자가다수일경우특허사용협약서 ( 신기술 특허사용협약서 ) 를 1 개의권리자와협약을하였을때, 이는실시권에대한협약으로나머지 군데권리자의동의를받지않았기때문에법적으로문제가되는게사실입니까? 또한, 협약에서제외된 군데의특허권리자가특허사용협약서를작성한사용자및특허권리자에게특허권에대한배상 (?) 을청구할수있는건가요? 15 154 155 156 49 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 25 현재제가회사에서개발중인제품이있는데, 이제품이조달청에등록되기위해서는단체표준인증을거쳐야합니다. 관련업계에서는동일기술로제품을개발하고판매하고있습니다. 문제는먼저개발한회사에서상기제품에대한기술적부분을특허출원한상태이고, 이제품의기술및기능적인부분이단체표준에기준이되고있기에향후동일기술로제품을출시할경우특허침해및특허청구권에대하여저희가개발한제품이저촉되는지알고싶습니다. 157
연번소통사례페이지 5 특허제도 민원사례 선 26 종교시설건축물을신축하고있습니다. 해당건축물에필요시설인비상발전기를설치하기위해서시공업체는경쟁입찰을하였고최저가업체가선정되었습니다. 설치되는장비는소방전원보존형비상발전기이며제어장치가포함되는장비입니다. 이중제어장치는등록특허제 1-95**** 호로특허등록이되어있으며낙찰된업체는통상실시권자가아닌유사제품을공급하는업체가선정되었습니다. 이에특허권자는유사제품이등록특허된기술을도용하였기에특허권침해라고합니다. 질의 1) 만약특허권자와통상실시권이없는업체간에특허권침해관련분쟁이발생한다면해당종교시설건축물을건설하는시공업체도특허권침해행위대상자로볼수있나요? 질의 2) 그리고분쟁대상이된비상발전기를설치하는경우소비자입장인종교시설의발주처와시공감리자에게도특허권침해행위를하였다고볼수있나요? 157 27 자동화시스템연계사용시특허권관련질의 1. 각종프로그램은준공후소유는발주자에귀속 ( 특허, 저작권 ) 되는지, 아니면시공사 ( 특허, 저작권자 ) 에게있는지여부? 2. 발주처의필요에의해다른프로그램에연계사용해도즉신설과기설시스템연계사용해도계약법혹은특허및저작권법타상위법상발주처가위배나저촉이되는지여부?. 계약서인시방서에의거 A 사의각종프로그램을통합프로그램에연계하기위해자료제출요구하는것이나또는연계작업을위한 A 사에서자료협조요청시이에응하지않을경우계약법혹은특허및저작권법상위배나저촉이되는지여부? 158 28 당사는종합건설회사로서시공을전문적으로하는회사입니다. 발주처에서설계사무소에설계의뢰하여도면을 212 년 8 월에납품을받아당사에서 212 년 12 월에공사계약을체결하였습니다. 도면검토중특허 (1211*******) 가있다는것을발견하였습니다. 특허출원일이 21 년 5 월이고등록일이 212 년 11 월입니다. 이과정에서당사가시공을하는데있어특허가적용되는지질의드립니다. 159 29 출원인이발명자의동의없이임의로출원인변경및발명자를다른사람을추가하여출원후특허등록을받았습니다. 질의 1 번 : 출원인이발명자의동의없이임의로출원인변경및발명자를추가하여특허등록을받은상태에서발명자가출원인 ( 등록권리자 ) 을상대로취할수있는법적권리질의 2 번 : 특허등록된내용을무효화시킬수있는방법질의 번 : 발명자가제품을만들때출원인과의문제질의 4 번 : 출원인이발명자몰래불법대출을받는문제 16 특허침해를당하고있습니다. 중지요청해주십시오. 161 1 특허제품수리및이전설치도특허권을가진업체만이할수있는지의여부 161
연번소통사례페이지 2 신발끈제조업자가특허권자가생산한신발끈제조기계를구입하여사용하던중부품조달이안된다는이유로특허권을침해하여직접제조기를만들어다른신발끈제조업자에게판매한경우, 1. 특허권을침해하여생산한제조기계를구입하여사용한자에대한처벌규정이있는지? 2. 특허권을침해하여제작한기계임을알면서구입했을때처벌규정이있는지?. 특허권을침해하여제조기계를만들면구매하여사용하겠다고한경우처벌이가능한지? 4. 특허권자가특허권을침해하여제작된기계임을알리고이를사용하지못하게하는내용증명을받고도계속하여사용한경우처벌규정이있는지에대해민 형사로구분하여알려주시기바랍니다. 두가지회피방법이특허침해을회피할수있을까요? 1. 일단비행기모형의금속수공예품을만들고이공예품에위특허의전자회로도상의 LED 전구가삽입이될수있게끔구멍을뚫는작업까지만완성을시킵니다. 그러나아직위특허의전자회로는만들지고, 수공예품과결합도하지않습니다. 그리고구매주문이들어오면만든수공예품과위특허의전자회로도 ( 초보자가알기쉽게회로도에변형을가할것입니다.) 와이회로도에필요한전자소자와회로제작법을박스에포장하여미국등외국이나국내로배송을합니다. 즉, 특허된전자부품은제가만드는것이아니라구매자가상품수령후직접만들어서공예품과결합을하게되는것입니다. 2. 일단첫째의경우와같이금속수공예품을전자부품과결합이되게끔구멍뚫기까지만만듭니다. 그리고이것을미국에있는저의누나에게보냅니다. 그러면미국의저의누나가위특허의전자부품의제작과수공예품과의결합을하여최종상품을만들어냅니다. 이상품을미국에서한국을제외한해외로판매 / 배송을합니다. 즉, 특허된전자부품은제가아닌미국의누나가만들게되는것입니다. 161 162 51 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 4 특허의권리범위에관하여알고자합니다. 등록된특허는 PCT 국제특허출원국이전혀없이국내에만출원 등록이된것으로조회가되는데요, 맞나요? 그렇다면위특허에기재된전자회로도를보고동일상품을국내에서만들어서미국등다른국가에판매를한다면이또한특허권침해가될까요? 그리고추가로문의드립니다. 위특허를국내에서무단실시하여상품을판매하는사람이있습니다. 제가이상품을국내에서구매하여외국에판매를한다면이또한특허권침해가될까요? 16 5 특허및실용신안권리관계에대한억울함호소및제반사항 1. 실용신안출원후판매중인덧버선으로제 자가특허출원할수있으면특허등록이가능한지요? 2. 실용신안출원후판매중인덧버선으로제 자가디자인출원할수있으며디자인등록이가능한지요?. 제 자가본인의실용신안을침해했다면서판매중인덧버선을압수하였는데압수가가능한지요? 164
52 특허제도 민원사례 선 연번소통사례페이지 6 7 군에서병해충예찰을위해운영하는예찰답에설치한 [ 유아등 ] 과 [ 포자채집기 ] 와관련된사항입니다. 운영을위해수리가필요해견적을받아보던중견적금액이과다해자체적으로수리해운영하고자했습니다. 그런데그것이특허침해라는업체의주장이있어서문의드리고자합니다. 학생입니다. 평소에발명에관심이많아학교에서주최하는발명대회들이나영재교육원들을꾸준히다녔는데요. 초등학교때에는발명대회에출품한작품을특허로직접등록하기도했습니다. 그특허가바로 상의를배낭또는가방으로변형시키는방법및배낭또는가방겸용상의 입니다. 그런데최근에인터넷을하던도중에일본에서시판되고있다고하는상품을봤습니다. 그상품역시입고있던옷을가방으로바꾸어들고다닐수있는상품이었는데요. 실제로판매되고있는지는잘모르겠습니다. 만약실제로판매되고있다면특허침해당한것이맞나요? 국내특허는외국에서는적용되지않는건가요? 만약특허침해가맞다면어떻게해야하나요? 지금학생신분이라혼자힘으로는할수없을것같아도움을요청합니다. 165 165 8 9 4 실용신안등록제 44**** 호흘러내림이방지되는일회용비닐장갑을출원한권리자의법정대리인입니다. 다름아니라며칠전발각질정리제를구입하여사용하려다가그구성품중일회용비닐풋커버를보고흘러내림이방지되도록고안된조임부분이똑같은데깜짝놀랐습니다. 이렇게그용도와목적이같으나장갑을풋커버로그대로적용하여쓴것은특허침해라할수없는지요? 당사에근무하던직원이퇴사후당사개발품을모방하여판매영업을하고있으며, 더군다나특허신청까지하였습니다. 그리하여형사고발을하였습니다만, 검찰측에서혐의없음증거불충분으로회신이와서항고준비중입니다. 대처방안을알려주시기바랍니다. 댕댕이나무열매가 간에좋다 라는말을누구라도할수있는지요? 1. 댕댕이나무열매의특정성분이간에좋다는연구결과를 *** 사이언스에서특허출원하였다고해서 댕댕이나무열매가간에좋다. 라는말을 *** 사이언스에서만사용하고다른사람 ( 재배농민, 묘목업자, 가공업자, 또는일반인 ) 은전혀쓸수없습니까? 2. 만약에그렇다면농민등은댕댕이나무열매를판매할때 간 에관한내용은말할수없다면그기간 ( 몇년 ) 은어떻게됩니까?. 보라색과일 ( 베리류 ) 등은안토시아닌, 베타인등이풍부해서간에좋다는것은일반적인통념으로도추론이가능합니다. 댕댕이나무열매속의특정성분이 (KPU-1 라명명 ) 간에좋다는것을 *** 사이언스에서특허출원했다고합니다. 이특정성분을몰랐어도댕댕이나무열매가경험적으로간에좋다라는말을할수도있는데특허출원했다고해서 간기능개선 등에관한문구를 *** 사이언스만쓸수있다고한다면이는 *** 사이언스의권리남용이아닌지요? 4. 다른나라의연구자료를인용하여 간건강에좋다. 라는홍보를한다면법에저촉되는것인지요? 165 166 167 41 제품의제조방법이국내특허로등록되어있을경우, 국외에서제조된제품을국내로수입하려고할때국내특허권자가수입을막을수있는법령조항이있는지여부및특허사용료를지불하고수입이가능한지여부 168
연번소통사례페이지 42 특허침해의정의가, 업으로실시하지않더라도보유하고있는등록특허가선등록특허를인용발명한특허일경우인용발명특허를보유한것만으로도침해다 라는것이맞는지여부 168 5 제 2 부 4 침해여부확인과관련하여, 질의 1) 특허권리범위의확인방법에관한질의질의 2) 변리사가작성한권리범위확인감정서의효력범위 168 특허제도 44 BM 특허침해와관련하여, 질의 1) BM 특허의등록범위기준 ( 자료첨부부탁 ) 질의 2-1) 특허청구범위의구성요소중일부만타인이침해한다면침해가성립하는지여부질의 2-2) 청구범위의구성요소를나누어서출원할수있는지여부및이경우예상되는단점 169 관련소통사례에 45 46 특허출원후공개되어심사중인특허를타업체에서무단으로실시중인데법적으로소송처리가능여부문의 특허가소멸된경우소멸특허번호를판매제품및전단지, 포스터에사용하여판매가능여부 ( 인터넷쇼핑몰포함 ) 169 17 관한 모법답변 47 출원사실증명원 으로도침해경고를할수있는지여부 17 48 등록된실용신안과동일하게구성또는일부변경또는청구항일부를다른기자재에적용했을때침해여부 171 49 특허발명의심사결정이유를알수있는자료에대한송부여부 171 5 특허침해와관련하여, 질의 1) 미국에등록된특허를국내에서사용료지불없이사용할수있는지여부및그이유질의 2) 미국에등록된상표를국내에서사용료지불없이사용할수있는지여부및그이유 ( 문제가된다면, 명칭또는그림일부변형가능여부 ) 171 12. 실시 연번소통사례페이지 1 특허법제 94 조에서는 특허권자는업으로서그특허발명을실시할권리를독점한다. 라고규정하고있는데, 여기서 업으로서 란무슨의미이며, 업 으로한정한이유는무엇입니까? 17 2 특허권의설정등록을받은경우에독점적으로특허발명을실시할수있는것으로알고있는데, 실시 의구체적인형태는어떤것이있습니까? 특허를받았다하더라도그특허가잘못된것이라면권리행사를할수없는것인가요? 만약, 그특허가출원당시공지또는공연히실시된발명 ( 공용발명 ) 이었다면권리여부는어떻게됩니까? 17 17
연번소통사례페이지 54 4 특허권자는특허발명을아무런제한없이실시할수있습니까? 174 특허제도 민원사례 선 5 6 7 8 특허권이공유인경우, 각공유자는그특허발명에대하여자유롭게실시할수있습니까? 특허출원하여등록을받았습니다. 그런데본인의특허권을실시하기위해서는타인의특허발명을 1% 이용해야만가능한관계에있습니다. 이런경우실시를위해서는어떤조치를취해야합니까? 특허를보유하지않은업체가영업적인이유로타업체의특허를통상실시권을설정등록하여사용할경우특허의권리행사 ( 계약, 특허에대한보증, 기술이전, 기술사용협약서체결, 특허적용후유지관리등 ) 에대한제한사항은? 수처리관련특허적용후수질보증에대한법적인문제가발생시특허권을가진회사와통상실시권 ( 영업회사 ) 을가진회사중어느회사에책임이있는지? 174 174 175 175 9 현특허권자인귀하 (A) 께특허권리지분을양도한전특허권자인 B 씨와현공동특허권자인 C 씨사이에체결한특허출원물품의독점공급총판계약으로인하여귀하가특허물품을직접생산판매하는것이특허법규정에위배되는지여부 175 1 특허법과의료기기법충돌관련? 175 11 12 1 실시관련공동사업추진협약서를특약으로볼수있는지여부와공동협약서를특약으로보는경우공동협약자인 A 씨가등록원부상에등재되어야실용신안권의권리행사를할수있는지여부 해외원자력공사의국내특허권모방사용에대한질의최초한국형원전사업의수입국인아랍에미레이트 (UAE 원전 ) 에서한전컨소시엄의현대건설, 삼성물산등이시공사로참여하고있으며하도급업체또한국내의전문건설기업으로서국내전문업체의특허제품을모방제작하여같은원자력발전소건설현장에사용하여도되는지여부 얼마전특허를이용한식품회사를설립했습니다. 제특허는육류와어류의비린내및육질을개선하는제품으로 25 년에특허등록을마친상태구요모든준비를끝내고여기저기홍보도하고판매도시작하였습니다. 그런데몇일전 ** 축산물위생관리소로부터제특허가식약청식품첨가제사용금지품목이라는통보를받고확인한결과사용금지목록에있었습니다. 1. 어떻게 [ 식약청기준 ] 식품첨가제사용금지품목을특허청에서는식품첨가특허로특허를출원시켰는가? 2. 특허로등록받기위해서는출원당시에일반인에게알려지지않아야하며 ( 신규성 ), 과거의기술로부터의발전성이인정되어야하며 ( 진보성 ), 산업상이용가능성이있어야합니다 ( 특허법제 29 조특허요건 ). 라고규정하고있는데산업상이용이가능하단기초적인조사조차안하는가?. 만약사용이불가한특허라면지금의특허는식품첨가제로써아무런기능도못하는상황이되는데이럴경우특허가취소가되는가? 취소가된다면그동안의비용부분은어떻게환불받을수있는가? 4. 특허등록시정확한비율까지고지하였다. 만약그기준만지킨다면제품시판은가능한건가? 5. 특허를그대로등록하고제품을판매하기위해식약청에어떠한조치를해야하는가? 176 177 177
연번 소통사례 페이지 14 A와 B의공유특허권에있어서, A가 B 몰래실시했을시문제가되는사항 178 55 15 조달계약과관련하여, 등록된특허기술과장치로생산한제품의경우그특허증을바탕으로제조품에대해서도독점적이고배타적인특허성을인정할수있는지여부 1. 도예황토부조타일생산업체에서특허등록한제 ***** 호 [ 도자물의성형장치및그의제조방법 ] 으로제조한물품 ( 세라믹황토부조타일 ) 이특허제품으로권리와보호를받는것은당연한줄알고특허등록하였고관공서납품을위해조달청수의계약요건의하나로상기 [ 특허증 ] 을제출하였으나반려되었습니다. 2. 반려사유가특허증이 [ 장치및제조방법의특허 ] 라며제조된물품 ( 타일 ) 을납품받는것임으로타일자체에 [ 특허증 ] 이아님으로위특허증으로는특허제품으로인정할수없다는취지로반려하였습니다.. 이경우 [ 타일 ] 자체는이미공히알려진상품이니특허를받아주지않아날수도없겠지만다른기술과장치로는고온에서구워낸이같은황토타일을제조할수도없으며경쟁품도전무합니다. 등록된특허기술과장치로생산한제품 [ 타일 ] 의독점적특허권리를위 [ 특허등록증 ] 으로인정받지못한다면누가제조방법 ( 기술 ) 을공개하고 [ 장치와방법만으로 ] 특허등록을하겠습니까? 4. 본건과같은등록된특허기술과장치로생산한제품의경우, 그특허증을바탕으로제조품에대해서도독점적이고배타적인특허성을인정할수있는지없는지답변해주시기바랍니다. 179 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 16 소각로에특허를가진공법사와기술사용협약및특허에대한통상실시권을체결한자와의수의계약체결이가능하다고조달청유권해석사례가있는바, 위소각장치에대해통상실시권이체결되어있다면기타공법기자재 2 종 () 만통상실시권을적용할수있는지? 18 17 특허권등록시에 A 법인, B 개인, C 개인으로특허권자로등록되었을때, 질의 1) C 개인이법인 D 를설립 ( 대표이사 ) 하여 특허권을사용할수있는지여부질의 2) 그때 A,B 의동의없이가능한지여부질의 ) 공사시공및특허협약에서도 A,B 의동의없이법인 D 로가능한지여부 18 18 미국특허권에대한국내에서의통상실시권발급이가능한지여부 181 19 2 복수의청구항을가진특허의경우, 해당특허를적용시전체청구항이모두반영되어야특허로인정되는지아니면, 청구항중 1 개항이상만반영되면특허가반영되었다고보는지여부 건강기능식품제조시특허받은원료를사용할경우, 제품의케이스에원료의내용과특허번호를함께표시할수있는지여부 181 181
1. 소송 / 심판 56 특허제도 민원사례 선 연번소통사례페이지 1 특허무효심판이란무엇입니까? 182 2 권리범위확인심판이란무엇입니까? 18 권리범위확인심판절차에서확인대상발명이확대되었다고하는데어떤의미인가요? 184 4 통상실시권허여심판이란무엇입니까? 184 5 6 7 이미특허를득해이제품이국민대다수의연령층이사용할수있는생활체육시설또는학교체육시설에사용될수있는지, 문제가발생된특허제품은어떤근거에의해서특허를상실할수있는지궁금하오니답변부탁드립니다. 신기술업체 ( 특허권자 ) 와발주청이사용협약후입찰하고시공사와추가사용협약을하고공사를진행할예정이었으나최근특허권이취소되었음을알게되었습니다. 이경우특허권취소의효력은심결확정이등록원부에등재된날인지아니면확정년월일인지언제부터효력이발생하나요? 건설공사설계에반영된특허공법에대해특허무효심판이청구된경우무효심판에대한심결확정전에는특허가유효한것으로간주하여특허사용이가능한지여부 185 185 185 8 9 항소중인특허권의효력에대한문의 1. 1 심에서는패소하였으나, 항소를준비중임으로대법원에서최종판결이나기전까지는그들의 특허공법 의특허권이유효하다는주장이맞는지여부? 2. 금번특허공법분쟁이발생하자특허사용료지불을요구하고있는것이합당한지여부 보안프로그램 ( 웹방화벽 ) 웹콘 V2.5( 프로그램저작재산권으로보호중 ) 가초기제품인웹콘 V1.( 현특허권자는 디지탈 ) 과관련이없다는것을증빙하는방법 186 186 1 특허법제 1 조제 항에대한법리해석 186 14. PCT 출원 연번소통사례페이지 1 21 년 7 월에국내특허를출원하여우선심사를거쳐서 1 월에특허등록을받았습니다. 이제 PCT 출원을앞두고있는데고민이생겼습니다. 국내특허등록을마쳤는데기존특허에보완점이생각되었습니다. 국내특허을다시받을수도없고, PCT 출원할때에는보완된아이디어를추가해서제출하려고합니다. 1. 만약에 PCT 출원하여국가를지정할때, 한국을지정해서들어오면어떻게되나요? 2. 전에받은국내특허는 21 년 1 월특허받은기준으로인정되고, 새로운아이디어는 PCT 출원일도우선권인정받는건가요?. 아니면, 국내특허받은것이소멸되고 PCT 출원한것으로등록받게되는건가요? 4. 현재국내특허를받아서공개되어있습니다. 국내 ( 한국 ) 로지정하고들어오면 PCT 출원한내용이국내특허기술과유사하면거절되나요? 187
연번소통사례페이지 2 29 년 7 월 1 일전에제출된출원으로서특허거절결정 (1-28-******) 된경우에대해문의고충민원 HOME/ 민원종합안내 / 자주묻는질문 (FAQ) 를참조하면, 참조 A. 위의밑줄친부분은 29 년 7 월 1 일전에제출된출원의경우특허거절결정에대한심판을청구하는경우에그심판의청구일로부터 일이내에분할출원이가능하다고되어있습니다. 참조 B. 특허법제 52 조 ( 분할출원 ) 에는 2. 특허거절결정등본을송달받은후제 12 조의 에따라심판을청구할수있는기간 에분할출원할수있다고되어있습니다. 참조 C. 분할출원을한이후에는원출원을포기할수도있고, 원출원을포기하여도분할출원의효력에는영향이없습니다. 다만, 원출원을포기한후에는분할출원을할수없으니주의하시기바랍니다. 상기참조 A, B, C 를판단할때, 질의 1. 29 년 7 월 1 일전에제출된출원에있어서, 거절결정이후거절결정불복심판청구를하지않고심판을청구할수있는기간에분할출원을신청할수있는지여부질의 2. 질의 1 에있어서분할출원신청을하기위해거절결정불복심판을반드시청구해야할경우, 심판청구와함께분할출원한후, 심판청구수수료의미납으로미납처리가되었을때분할출원이유효한지여부질의. 거절결정불복심판청구후 일이내에분할출원할때, 청구이유를제출하지않아도분할출원의효력이유효한지여부 188 57 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 특허청심사일정조정제안우선권이주장되고 PCT 가출원된국내특허에관해서는국제단계개별국진입시점마감시간에연동하여국내출원의심사일정에조정이되는제도적인장치가필요 189 4 국내선출원을기초로우선권주장하면서스웨덴을수리관청으로 PCT 출원하고자기지정을통해국내단계에진입한후출원이있는경우, 선출원과후출원의취급은어떻게되는가? 또한, 국내선출원과 PCT 후출원의출원인이다른경우에는어떻게? 189 5 특허출원후 1 년이내에 PCT 출원을하여야하나등록여부를확인하지않은상황에서비용이부담되는국제출원을결정해야하는경우에대한보완대책 189 15. 법령해석 연번소통사례페이지 1 2 특허법제 96 조제 1 항제 1 호에따라임상시험이아니라이화학적동등성시험을통해국내허가 ( 주사제 ) 를완료한후특허권존속기간만료이전해외수출을위해국내임상시험을진행하는것이연구또는시험에포함되는것으로해석가능한지여부? 미생물출원의기탁증명서류제출과관련하여두개의판례 ( 대법 1996 후 658, 대법 2 후 2) 의판결사항과특허청심사지침의차이? 191 191
58 특허제도 민원사례 선 연번소통사례페이지 4 5 6 7 8 특허권공유와관련한대법원의판결사항 ( 대법원 1999..26. 선고 97 다 41295 판결 특허권이전등록말소등 ) 에대한유권해석? 질의 1. 특허원부에등록이되어있는자에한하여적용되지는여부질의 2. 특허원부에등록이되어있는자를포함하여공부상에등재되어있지않고계약서상에특허를공유한다라고되어있을때에도적용되는지여부질의. 만일상기 2 항이적용된다면상기 [2], [] 의판결요지는상충되는데설명부탁 특허를받을수있는권리와관련하여, 질의 1) 초등학생자녀명의로특허출원가능여부 ( 위법성여부및등록무효여부 ) 질의 2) 자녀와공동출원가능여부및가능하다면수수료등감면규정적용여부 특허법제 81 조의 제 항의부제 ( 특허료의추가납부또는보전에의한특허출원과특허권의회복등 ) 를 A( 제 81 조제 1 항의규정에의한추가납부기간이내에특허료를납부하지아니하였거나 ) 와 B( 제 81 조의 2 제 2 항의규정에의한보전기간이내에보전하지아니한경우에는 ) 로볼수있는지여부및답변의근거? 제 81 조의 제 1 항이어떻게연차등록자에한하여적용되는지법률적근거를제시해주십시오. A 사가 B 사를법인간흡수합병하여감리용역실적, 감리원, 산업재산권 ( 특허, 실용실안 ), 재무 ( 모든자산과부채 ) 등에대하여모든권리와의무를포괄적으로승계하였을시 B 사의특허에대하여 B 사를흡수합병한 A 사가최초출원인으로인정될수있는지? A 사의대표이사가특허최초출원시발명자로등록되어있고 B 사가 A 사를법인간흡수합병하였습니다. B 사가승계한특허에대하여발명자로등록된 A 사의대표이사가 B 사의대표이사로등재되어있을시 B 사의특허에대해최초출원인자격이승계될수있는지? 192 19 19 195 195 195 9 무권리자특허출원이 27 년 7 월 6 일이고, 특허등록공고가 27 년 1 월 1 일자입니다. 정당한권리자가무효심판을 28 년 9 월 19 일자로신청하여, 1 심 ( 특허심판원 ) 심결을 21 년 7 월 15 일자로받았고, 2 심 ( 특허법원 ) 심결을 211 년 4 월 29 일자로받았으며, 심 ( 대법원 ) 심결을 211 년 1 월 4 일자로확정받았습니다. 이에, 정당한권리자는심결이확정된날부터 일이내인 211 년 1 월 1 일자에무권리자의출원후에한정당한권리자의출원 ] 으로특허출원을하였습니다. 1. 그렇다면, 상기정당한권리자는특허법제 5 조의조항에따라무효로한다는심결이확정된경우에는그특허출원후에한정당한권리자의특허출원은무효로된그특허의출원시에특허출원한것으로보기때문에, 무권리자의출원일자인 27 년 7 월 6 일자로소급적용받을수가있는지요? 2. 아니면, 특허의등록공고가있는날부터 2 년을경과되었기에무권리자의출원일자인 27 년 7 월 6 일자로소급적용받을수가없는지요?. 정당한권리자가 심 ( 대법원 ) 까지비싼대리인수수료를들어가면서무권리자의특허가무효가되었다는심결을받았음에도불구하고, 단지, 특허의등록공고가있는날부터 2 년이경과되었기에무권리자의출원일자를소급적용받을수가없다면, 특허법제 5 조의 특허를무효로한다는심결이확정된경우에는그특허출원후에한정당한권리자의특허출원은무효로된그특허의출원시에특허출원한것으로본다. 의법률해석은어떻게해석해야하는지요? 196
연번소통사례페이지 1 특허권존속기간연장출원거절결정불복심판시보정가부에대한유권해석? 196 11 12 공유특허권의공유자 1 인실시에대한범위해석 1) 공유특허권을공유자 1 인이다른공유자의동의를얻지않고그특허발명을실시하고자할때, 법인을설립하여법인명의로사업화를하는것이다른공유자의동의를받아야하는지아니면동의없이실시해도되는지여부 2) 만약법인명의로사업화하는것에대하여그실시하는공유자 1 인이대주주나과점주주, 대표이사의직책으로활동해야하는것인지아니면그주식지분비율이나직책에상관없는것인지여부 한미 FTA 와한국특허법이일치하지않아불이익을보고있어민원드립니다. 대한민국헌법제 1 장제 2 조에의하면 헌법에의하여체결 공포된조약과일반적으로승인된국제법규는국내법과같은효력을가진다. 라고하였습니다. 헌법에의해서한미 FTA 제 18.8.7 조도국내법과같은효력을가지고있습니다. 한미 FTA 18.8.7 에의하면 각당사국은공지가다음에해당하는경우, 발명이신규성또는진보성이있는지여부를결정하기위하여사용되는, 공지에포함된정보를무시한다. 가 ) 공지가특허출원인에의하여실시또는승인되거나, 특허출원인으로부터기인한경우, 그리고나 ) 공지가당사국의영역에서출원일이전 12 개월이내에발생한경우 라고했습니다. 하지만, 우리나라의특허법제 조제 1 항에서는특허를받을수있는권리를가진자의발명이특허를받을수있는권리를가진자에의하여공지, 공연실시또는공중이이용가능하게된경우에그로부터 12 개월이내에특허출원을하면공지등이되지않은발명으로간주하면서, 단서조항으로조약또는법률에따라국내외에서출원공개또는등록공고된경우를제외하고있습니다. 즉헌법으로인하여국내법으로인정된한미 FTA 제 18.8.7 조를특허법제 조제 1 항단서조항으로인하여그효력을제한을하는것입니다. 한나라에서로가상충대는법조항이있어서는안된다고생각합니다. 한미 FTA 18.8.7 조가우리나라의특허법제 조제 1 항에서와똑같이단서조항이추가되던지아니면반대로특허법제 조제 1 항의단서조항이없어져서한미 FTA 18.8.7 조와똑같아져야한다고생각합니다. 197 197 59 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 1 14 15 특허법제 2 조의 방법의발명, 물건을생산하는방법의발명 차이점질의 1. 특허법제 2 조나호. 방법의발명인경우와다호. 물건을생산하는방법의발명 인경우로구분되어있습니다. 그런데 방법의발명 과 물건을생산하는방법의발명 을구분한입법취지 ( 차이점 ) 및어떤사례가있을지질의드립니다. 2. 토목건설에있어서, 교량을만드는시공방법 ( 첨부 1. 강합성가더교시공방법에관한특허 ) 에대한특허를보유하고있는경우에는 방법의발명 에해당하는지 물건을생산하는방법의발명 인지여부에해당하는지질의드립니다. 7.29. 에시행되는특허법개정관련하여등록결정후설정등록전 개월이내에분할출원하는경우원출원에대한삭제보정하지않아도되는것으로아는데, 이경우원출원과분할출원이경합하는문제의해결에관한질의 특허법상금치산자또는한정치산자제도적용여부및특허권자가수형자신분일경우특허권의취소또는정지여부 198 199 199
16. 기타 6 특허제도 민원사례 선 연번 소통사례 페이지 1 외국에장기체류등으로특허청에통지를제대로받지못해서심사청구, 등록료납부, 거절이유통지후대응을못하는경우에소명을해서출원을부활하면어떨지요? 2 2 미국처럼발명의대상을제한적으로 자연의법칙을이용한기술적사상의창작 이라는조항뒤에단서를달아 개발자가발명품을완성한경우는심사한다 라고개정제안 당사에서기능 1, 2, 을보유한제품으로특허를취득하였습니다. 이에대해경쟁사에서기능 1, 2, 외에기능 4 를추가하여특허를최근취득하였습니다. 경쟁사의특허청구항에는당사에서보유한특허청구항을포함하고있습니다. 이경우, 경쟁사에서당사의특허청구항을무단으로사용할수있다는의견을청취하였습니다. 이에대한진위여부를확인하여주시기바랍니다. 만약이러한경우가사실이라면, 원천기술개발에대한의미가없으며다른사람의기술을도둑질하더라도방지할방법이없습니다. 4 심사관기피및변경요청 21 5 대학원입학을준비하면서미리공부를더하는게좋겠다고교수님께서말씀하셔서어차피할일도없었던상황이라교수님의의견에따랐습니다. 연구원등록도하지않았고월급, 기타금품은전혀받은적없습니다. 약 11 개월간있으면서논문을정리하고발표하고아이디어를내서특허를출원하려고명세서를작성하여교수님께보여드렸더니학교에서특허출원비용을대주고관리해준다며학교를통해출원하게되었는데, 교수님께특허권을빼앗겼습니다. 무권리자출원을주장이가능한지요? 2 2 22 6 7 8 ( 한미FTA 관련 ) 특허출원시발명자선언서 ( 증명서 ) 를미국과같이필수서류에포함하도록제안모인 ( 모방 ) 출원에대해그출원목적과이용관계등을충분히심사하여선등록특허와의분쟁을사전에예방토록모인출원심사지침마련등요청? 현재당사는등록특허와출원특허를보유하고있습니다만등록특허인경우제품소개서또는각종홍보자료에등록특허안내를게재하여표현할경우세계최초개발또는세계최초신제품등의세계최초라는용어를사용할경우가있습니다만, 등록특허인경우세계최초라는표현을게재, 인쇄, 홍보등사용하여적법한지를질의하오니가능여부에대한의견회신을희망합니다. 9 진정한발명자가누구인지와공동발명이성립되는지여부, 특허를받을수있는권리가적법하게학교측으로승계되었는지여부? 24 1 특허심사에 22개월이나소요되는이유가무엇인지? 25 22 2 2 11 무기관련특허출원이나등록된경우, 누구나열람이가능한지여부와국방상비밀출원제도에문의 1. 우리나라국군미사일인 ** 미사일발사관도면의열람또는도면발급을어떻게신청하면됩니까? 2. 특허청의필터링을거친첨부파일과같은도면을인터넷상에올리는행위는특허법에저촉되지않는지?. 2 와같은사항에서인터넷에올리게되면군보안관련사항에저촉되거나위반되지않는지? 26
연번소통사례페이지 12 가출원제도도입요청, 거절이유는간략하고쉽게기술요청, 발명자정보를특허청에서노출을시키는지등? 27 1 심사중지요청을하려고합니다. 28 14 15 노트북고안과전기릴선고안이진보성이없다고사기치는데재판도짜고치고노트북청구항에내용이압축되어있는데아니라고사기치는데내가입은정신적경제적손해배상을어떻게할건지설명하시오. 산재로치료받고있어야하는사람들을계속저한테만하는게아닌지설명해주십시요!! 비전문분야심사관제척신청부활, 엉뚱한기술인용거절재판보상필요, 심사관의심사건열람필요 1. 비전문분야심사관제척신청부활, 엉뚱한기술인용거절재판보상필요 2. 심사가개인출원에남발하는단어와요식이노무나황당한인용, 단어적자안및거절을하는데이익에따라심사가다른데심사진행의견제출요구서에의한당사자는심사의공평성상대비할수있는제도가있어야한다. 무엇때문에남의기술을심사자의말도안되는단어, 인용으로던져버리듯하고그에대한소송을유도하여특허청은돈을벌고재판에의한사정이되어도아무런보상이없고심사자와짜고, 특허청만돈을벌고있고대응하는자는정신적고통과시간금전적손해가이루말할수없는현재의사항이다. 이는본인의출원거절, 재판결과를참조해보면심정을알것이다. 이건역시특허청이대외적으로막아버리겠지만, 내부적으로변해야한다. 개인출원은무조건말도되지않는특허법에도없는이상한단어로특허법제항을특허법이라고남발불법적용을수십건을당했으며제판에의한등록및재판중인것이수십건이다. 29 29 61 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 16 특허출원의복잡한절차와긴심사처리기간에대한불만? 21 17 실용신안등록이늦어지는이유? 211 18 군슬러지처리시설의관급기자재 ( 일반기계 ) 납품업체는기계가정상적으로가동함에도불구하고, 슬러지처리방법특허에대한통상실시권자라는이유로성능보증에기준이되는슬러지처리량및처리슬러지성분설계기준에미달하는것에대하여책임이있는지질의하오니답변부탁드립니다. 19 우선심사제도폐지건의 211 2 굼벵이사육특허관련진정서 / 권리자의횡포를막아주십시오. 212 21 국내에서받은특허가외국에서도효력이있습니까? 212 22 제품을발명하여특허권을획득하였으나, 의약품제조허가관청의제조허가를위한활성등의시험으로 2 년간실시하지못한경우에도특허권은존속기간만료일에소멸되는지요? 2 특허발명이어떤경우에타인의권리와이용 저촉관계가성립합니까? 212 211 212 24 25 국제특허분쟁이발생했을때어떻게대응할수있으며, 지원받을수있는절차가있습니까? 실제사례로, 출원및등록단계에서변리사가대리인으로선임되어재외자 ( 인더스트리얼리미티드, 중국소재 ) 의해당특허절차를진행하였을경우, 선임된대리인을특허관리인으로볼수있는지여부 21 21
62 특허제도 민원사례 선 1 특허요건 1. 특허법에서의미하는발명은어떤것인가요? 특허법의보호를받을수있는발명은자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것을말합니다. 자연법칙이라함은자연계에서일어나는일정불변의필연적인법칙으로서자연계의이치나현상을말합니다. 예를들어 물은높은곳에서낮은곳으로흐른다. 거나 모든물체는중력이작용한다. 등은자연법칙이라할수있습니다. 그러나수리 ( 數理 ) 상의법칙이나경제법칙, 사람의심리상태를이용한심리법칙, 경기방법, 문자배열방법등은자연법칙이아니므로발명의대상이될수없습니다. 기술적사상이라함은어떠한목적을달성하기위하여합리적으로이루어진사상을말합니다. 기술적사상은사람의마음속에존재하는생각, 이상, 관념 (Idea) 으로서기술을바탕으로하여어떠한문제해결이나목적달성을하기위하여착상된일련의사상을말합니다. 기술적사상은구체성을띠어야합니다. 따라서단순히문제의제기나착상, 또는소망의표현에그치고그구체적해결방법이없는것은발명이라할수없습니다. 또한, 해결방법이제시되고있지만아주막연한것이거나설명이분명치않은것, 해결수단이제시되고있지만, 그수단으로는목적달성을할수없다고인정되는것등은기술적사상의구체성이결여된것으로서발명으로성립되지않습니다. 창작이라함은발명자의독창적인사고 ( 思考 ) 에의하여어떠한사실을만들어낸것을말하는것으로서발견이나모방과는다릅니다. 즉, 스스로만들어낸것으로서새로운것이어야하며자명하지아니한것이어야합니다. 발명의고도함이라함은기술수준이높은것으로서당해기술분야에서통상의지식을가진자가용이하게발명할수없는정도의것을말합니다. 이에반하여실용신안은특허법상발명의고도함을요구하지아니함이근본적인차이점이라할수있습니다. 결과적으로발명의성립을위한 가지요건은 i) 자연법칙을이용하고, ii) 기술적사상의창작이어야하며 iii) 창작의정도가고도한것이어야합니다.
2. 특허로등록받기위한대상및요건은? 모든발명이다특허의대상이되는것은아니며특허로등록받기위해서는출원당시에일반인에게알려지지않아야하며 ( 신규성 ), 과거의기술로부터의발전성이인정되어야하며 ( 진보성 ), 산업상이용가능성이있어야합니다 ( 특허법제 29 조특허요건 ). 가. 발명 일것 : 특허법상의발명이란 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것 을말함. - 발명이아닌것 : 계산법, 작도법, 암호작성방법, 컴퓨터프로그램 ( 리스트 ) 자체, 최면술, 과세방법, 영구기관무한동력에관한발명등 나. 산업상이용가능성 ( 특허법제29조제1항본문 ) - 산업 은기본적으로공업및농업및임업및목축업등생산업분야를말하나운수업, 교통업등보조적산업분야도포함함 - 보험업및금융업 과 의료업 은산업에서제외됨 - 산업성이없는발명 : 학술적또는실험적 으로만이용될수있는발명, 발명개념 에해당되지않는발명 다. 신규성 ( 특허법제29조제1항제1 2호 ) : 발명에대한신규성유무는당해특허출원시를기준으로판단하므로발명이공지된이후에특허출원을한때에는원칙적으로그발명은신규성을상실한것으로봅니다. 출원전에존재하고있는것으로서특허등록되지않은기술적창작이라할지라도출원전에국내또는국외에서공지되었거나공연히실시된발명또는국내 국외에서반포된간행물에기재되거나전기통신회선을통하여공중이이용가능하게된발명에대해서는특허나실용신안등록을받을수없습니다. 6 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 라. 진보성 ( 특허법제29조제2항 ) : 진보성이있는발명이란그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가특허출원시의공지발명으로부터용이하게발명할수없는정도의창작의난이도를갖춘발명을말합니다. - 공지발명들의단순한집합인 주합 (aggregation) 발명 은진보성이없고, - 공지발명들의 조합(combination) 발명 은진보성이있는경우가있음. 실용신안이란무엇입니까? 실용신안이란이미사용하고있는물품을개량해서보다편리하고유용하게쓸수있도록한물품에대한고안을말하며, 실용신안법규정에의한고안은물품의형상 구조 조합이라는일정한형태에구현될것을필요로합니다. 즉유형의물품에구체화된기술적사상의창작이므로, 방법에관한고안이나물품이아닌물질에관한고안은실용신안등록의보호대상이아닙니다. 일반적으로실용신안의대상물품은특허에비하여제품의라이프사이클 (Life-cycle) 이짧은경우가많습니다.
64 특허제도 민원사례 선 4. 실용신안과특허의차이점은무엇인가요? 특허의대상이되는 발명 의특허법상정의는 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것 이고, 실용신안등록의대상이되는 고안 의실용신안법상정의는 자연법칙을이용한기술적사상의창작 으로되어있습니다. 따라서특허와실용신안의차이점은발명의 고도성 여부에있다고할수있습니다. 또한, 특허법의보호대상이되는발명에는 물건 에관한발명과 방법 에관한발명으로나눌수있고, 물건 은다시일정한형태를가지는 물품 과일정한형태가없는 물질 로구분할수있습니다. 실용신안법은이들중일정한형태를가진 물품 에관한고안만을보호대상으로규정하고있습니다. 따라서실용신안법규정중주요내용은특허법과동일하거나부분적으로특허법의규정을그대로준용하고있으며기술적사상의창작을보호한다는점에서특허법과그입법취지가같습니다. 다만, 특허법의보호대상이기술적사상의창작으로서고도한것, 다시말해서발명 (Invention) 임에대하여실용신안법의그것은고안 (Utility Model), 즉기술적사상의창작인점에서는발명과같지만고도하지않아도된다는점에서발명과다릅니다. 특허는물건 ( 물품, 물질 ) 의발명이나방법의발명이가능하지만, 실용신안은반드시물품의발명이어야합니다. 또한, 특허권의존속기간은설정등록후출원일로부터 2년, 실용신안권의그것은설정등록후출원일로부터 1년으로되어있어실용신안권의존속기간이짧습니다. 이것은고안이발명보다일반적으로모방이용이하여제품수명 (product life cycle) 이짧기때문입니다. 따라서출원인은자신이개발한기술이타인에의하여용이하게모방될수있는지여부와제품의수명및시장여건등제반경제적이해득실을고려하여특허출원으로할것인가실용신안출원으로할것인가를선택하면됩니다. 특허제도와실용신안제도의출원및심사절차에있어서, 특허출원서에는필요한경우에만도면이첨부되지만실용신안등록출원서에는반드시도면이첨부되어야하며, 특허출원의심사청구기간은출원일로부터 5년임에비하여실용신안의심사청구기간은출원일로부터 년 (1999 년 7월 1일이전출원, 26 년 1월 1일이후출원건에한함 ) 이라는점등의차이가있습니다 ( 특허법제59조특허출원심사의청구 vs 실용신안법제12조실용신안등록출원심사의청구 ). 5. 특허와실용신안권리의차별화종식방안 먼저, 특허와실용신안심사기준의차이점에대해서 ; 실용신안법의보호대상은물품의형상 구조 조합에관한고안으로고도성이필요하지않다는점에서특허법상의발명과비교됩니다. 그러므로특허법 ( 용이발명여부판단 ) 과는달리실용신안법에서는 종래기술에의하여극히용이하게고안할수있는지여부 를그판단의기준으로하고있습니다.
다음으로, 시장에서의실용신안에대한가치평가에대해서 ; 무형의재산권으로서특허권및실용신안권의가치는법에의하여규정되는것이아니며, 그가치는개별발명또는고안에대해서공급자와수요자사이의시장논리에따라정해지고있음을양지하여주시기바랍니다. 참고로특허법과실용신안법은상 하위를구분하지않는별개의법입니다. 6. 아이디어만으로특허를받을수있나요? 특허를받기위한발명은 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것 이어야하며, 기존기술에비하여새롭고 ( 신규성 ) 진보되고 ( 진보성 ) 산업상이용할수있는것 ( 산업상이용가능성 ) 이어야합니다 ( 특허법제29조특허요건 ). 따라서단순히아이디어를제시하는것만으로는특허를받기어렵고, 특허를받기위해서는구상한아이디어를구체적으로실현할수있는목적, 구성, 효과가기술되어야합니다. 즉, 아이디어가기술적사상을구체화한것이라면그아이디어를어떠한목적에서어떻게구성하여어떤효과를나타내는지에관한발명 ( 고안 ) 의목적달성을위한구체적기술수단이뒷받침되도록출원서에첨부되는명세서및도면에상세하고도명확하게기재하여공지되기전에출원하여야합니다. 65 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 특허출원시에는특허법령에서정한출원서에명세서, 도면 ( 필요한경우 ) 및요약서를반드시첨부하여제출하여야합니다. 이를첨부하지않은경우에는부적법한출원으로보아특허법시행규칙제11조에의하여반려처분됩니다. 참신한아이디어를가지고있으나이를기술적사상의창작으로서구체화하는수단내지방법을잘모르는경우에는관련기술분야에대한선행기술자료를참고하여특허로홈페이지 (www.patent.go.kr) 우측최상단 이용안내 유용한 Tip 모범명세서안내 기준으로명세서를직접작성하시거나, 관련기술분야의전문가에게도움을받으시는것이보다안전할수있습니다 ( 무료변리지원 : 대한변리사회 (2-486-486), 공익변리사특허상담센터 (2-66-4)). 또한, 아이디어만을제공하고제자가이를조합하는기술을가진경우, 당사자간 특허받을수있는권리 의주체는당사자간계약에의하여정할수있으며, 발명의완성에관여한모두를공동출원인으로하여출원할수있습니다. 이경우당해출원에대한모든권리는출원인전원에게있습니다. 참고로우리나라는선출원주의에따라동일한발명에대하여먼저출원한자만이등록을받을수있지만, 출원한이후라도출원된발명아이디어를출원공개되기전에타인이알게되면이를모방하여출원및실시하는경우고의성을입증할수없어불측의피해를볼수도있으므로, 출원공개가되기전까지는자신이출원한아이디어를타인에게공지하지않는것이바람직합니다.
66 특허제도 민원사례 선 7. 특허로보호받을수없는발명에는어떤것들이있습니까? 특허출원서에첨부된명세서에기재된발명으로부터실시가불가능한발명이거나반복실시가불가능한발명등미완성발명이나인체를대상으로하는수술방법 진단방법 치료방법또는개인적또는실험적, 학술적으로만이용할수있고업으로서이용될가능성이없는발명등은산업상이용할수없는발명이므로특허를받을수없습니다. 그외에도특허출원된발명이국방상필요하다고인정되는때에는그특허를받을수있는권리를국가가강제수용할수도있습니다 ( 이경우에는정부가정당한보상금을지급함 ). 특허를받을수없는것으로는다음과같은것들이있습니다. - 자연법칙자체 ( 이미자연계에존재하는법칙으로열역학의법칙, 에너지보존의법칙등자연법칙자체는발명에해당되지않음 ) - 추상적인아이디어 ( 목적달성을위한구체적인기술수단이결여된발명 ) - 문학, 연극, 음악, 예술적창작등 ( 저작권법의보호대상 ) - 인체를대상으로하는수술, 치료, 진단방법 - 단순한정보제공을위한 Data Base - 인간의정신활동을이용하는사업전략등영업방법 - 실시가불가능한발명이거나반복실시가불가능한미완성발명 8. 미국의특허권이한국에서미치는영향에관하여, 질의 1. 미국에서특허가등록되었다하여도한국에서그특허권을행사하기위해서는다시한국에서특허등록이되어야하는지질의 2. 미국에서특허로등록된지수년이지난후에한국에서특허등록을통해특허권을획득할수있는지질의. 해외 ( 미국 ) 에서획득한특허를근거로우선권을인정받아한국에서특허로출원할때특허권을획득하기위하여몇년이내에한국에특허등록을해야하는지 질의 1에대하여 ; 특허제도는속지주의가원칙이기때문에미국에서특허가등록되었더라도그발명에대해서한국에서권리행사를하기위해서는한국에서특허등록이되어야만합니다. 질의 2에대하여 ; 미국에서특허등록된내용을그특허공보의발행후에그대로한국에서특허출원한다면이미미국에서특허등록된내용이공지기술로적용되기때문에나중에한국에서특허출원한내용은특허받을수없습니다. 질의 에대하여 ; 조약당사국에특허출원을한후 1년이내에동일발명을대한민국에특허출원하여우선권을주장하는경우를조약우선권주장출원이라고합니다. 귀하가문의한 5개의미국특허는이미미국
( 조약당사국 ) 에서특허출원한후 1 년이지났기때문에, 우선권을인정받을수없습니다. 아울러이미미국에서특허등록을받은기술로공지된기술이기때문에동일발명으로한국에서특허출원한다면특허등록받을수없습니다. 67 제 2 부 9. 기존기술들을가지고현재까지는없었던새로운기능을하는산업기계를만들었을경우, 이기계와그런기능에대해서특허를받는것이가능하나요? 아니면특허는못받지만실용실안만가능하나요? 기존기술과동일하지않고, 기존기술들로부터용이하게생각할수도없는것이면특허를받을수있습니다. 다만, 기능자체에대해서는특허를받을수없고, 기계나기계의사용방법등으로발명을기재해야특허를받을수있습니다. 1. 특허출원의대상이되는것은발명이라고하는데발명이어떤것인지잘이해가되지않습니다. 발명에는어떠한것이해당되는지구체적으로설명부탁드립니다. 특허의대상이되는발명의종류는 물건의발명 과 방법의발명 으로구분할수있습니다. 물건의발명은발명의실체가물건에있는발명으로서기계, 장치, 물질등에관한것이여기에해당합니다. 한편, 방법의발명은발명의실체가방법적요소에있는발명으로서, 물건의생산방법과그외의방법의발명 ( 측정방법, 통신방법, 취급방법, 이용방법등 ) 으로나눌수있습니다. 최근에는기술의발전에따라, 인터넷영업방법발명 (BM특허), 생명공학발명, 컴퓨터관련발명등새로운형태의발명도계속적으로등장하고있습니다. 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 11. 수입물품의국내설치후하자가발생하여그제품에유리섬유를보강재로덧대어서내구성증대의이유로특허를획득한제품이있는데, 이제품이특허를획득하는데있어서문제가없는지문의드립니다. 특허출원한발명이특허를받기위해서는그발명이 특허법 에서규정하고있는특허요건을만족해야합니다. 만약보강재를덧댄제품이기존의선행기술로부터용이하게발명할수없는것이라면그제품이국내또는국외제품인지와관계없이특허를받을수있습니다 ( 특허법제29조제2항 ). 12. 인간을수술 치료 진단하는방법에이용할수있는발명이라도청구범위에인간이외의동물에만한정한다고기재하고있으면산업상이용할수있는발명으로볼수있는지요? 사람의질병을진단 치료 경감시키는방법등의료행위에관한발명은산업상이용할수있는발명이라할수없으므로특허를받을수없는것이일반적입니다. 그러나동물을대상으로하는치료방법등의발명은산업상이용할수있는발명으로서특허의대상이될수있는바,
68 특허제도 민원사례 선 출원발명이동물의질병치료만이아니라사람의질병치료에도사용할수있는발명에해당하는경우에도그특허청구범위에기재된발명이동물에만한정하여특허청구항에명시하고있다면이는산업상이용할수있는발명으로서특허의대상이된다할것입니다 ( 대법원 1991.. 12. 선고, 9후25판결참조 ). 1. 공지된기술을전용하는형태로하여발명을한경우에도특허등록을받을수있는지요? 특허출원이등록을받기위해서는산업상이용할수있는발명이당해특허출원전에국내또는국외에서공지되었거나공연히실시된발명 (26 년 9월 일이전출원은국내에공지되었거나공연히실시된발명 ) 과특허출원전에국내또는국외에서반포된간행물에게재되거나대통령령이정하는전기통신을통하여공중이이용 가능하게된발명에해당되지않아야하고, 특허출원전에그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가특허법제29 조제1항각호의 1에규정된발명에의하여용이하게발명할수있는것에해당되지않아야합니다. 출원서에첨부된명세서 도면에기재된발명을참고하나, 청구범위에기재된발명이공지발명에비하여그발명의목적, 구성, 효과가특이한지여부등에따라진보성여부를판단합니다. 일반적으로는공지기술의조합에상당하는발명, 공지기술을치환한발명, 공지기술을단순히전용한발명, 공지기술의단순한용도변경에상당하는발명, 공지기술의배열 상태변경에불과한발명은진보성이없는것으로판단되어등록을받을수없습니다. 14. 본원발명과선행기술의진보성판단시그비교대상이되는기준은무엇이며, 어떠한경우에진보성이인정됩니까? 특허요건중진보성판단은본원발명의특허청구범위에기재된발명과선행기술의명세서또는도면을대상으로대비판단하며, 양자의목적달성을위한기술수단이상이하거나그로인하여선행기술에서는기대할수없는새로운효과가발생하는경우본원발명은진보성이인정되어특허를받을수있습니다. 15. 사람의신체를발명구성의필수요건으로하는경우에있어서, 그발명의사용시필연적으로신체의자유를어느정도구속하는것으로되는발명도등록받을수있는지요? 특허출원된발명이산업상이용가능성, 신규성, 진보성등의요건을갖춘경우에도공공의질서또는선량한풍속을문란하게하거나공중의위생을해할염려가있는경우에는등록을받을수없습니다 ( 특허법제2조 ). 공공의질서 란일반사회의공동의이익을위하여지켜야할사물의조리또는그순서를말하며, 선량한풍속 이란일반사회에서오랜기간행하여져온관습으로서미풍양속을말합니다. 또한 공중의위생 이란공중의건강보전과질병예방등을말합니다.
따라서질문의내용과같은경우에는일반적으로본조에의하여거절결정될가능성이높다하겠습니다. 한편, 인체로부터분리되는것또는사체로부터분리한것을구성의필수요소로하는발명에대한본조의적용여부는구체적사안에따라개별적으로등록요건을판단하여등록여부를결정하게될것입니다. 기타공서양속위반발명의예로서지폐위조기, 도박에필요한기구, 아편흡입기구등을들수있습니다. 69 제 2 부 16. 기존에존재하는제품의문제점을개선할수있는새로운물건을개발하고, 그물건을생산하는기구또는장치도함께개발한경우양자를반드시각각별개의특허출원으로하여야하는지요? 특허출원은 1 발명을 1 특허출원으로하여야합니다. 예를들어어떤새로운물건을개발한경우, 물건자체에대한발명과물건을생산하는방법도별개의독립적인발명으로볼수있으므로, 원칙적으로는각각에대하여별도의특허출원을하여야할것입니다. 다만, 하나의총괄적발명의개념을형성하는 1 군의발명에대하여 1 특허출원으로할수있습니다 ( 특허법제 45 조 ). 1 군의발명으로하여 1 특허출원으로가능한경우로는청구된발명간에기술적상호관련성이있거나, 청구된발명들이동일하거나상응하는기술적특징을가지고있는것으로기술적특징은발명전체로보아선행기술에비하여개선된것이어야합니다. 1 특허출원으로가능한경우물건또는방법에관한 1 독립항을기재한출원, 물건에관한 1 독립항을기재한경우에는다음을선택하여기재하거나모두기재한출원 ( 그물건을생산하는방법에관한 1 독립항, 그물건을사용하는방법에관한 1 독립항, 그물건을취급하는방법에관한 1 독립항, 그물건을생산하는기계 기구 장치기타의물건에관한 1 독립항, 그물건의특정성질만을이용하는물건에관한 1 독립항, 그물건을취급하는물건에관한 1 독립항 ), 방법에관한 1 독립항을기재한경우에그방법의실시에직접사용하는기계 기구 장치기타의물건에관한 1 독립항을기재한경우등이해당합니다 ( 특허법시행령제 6 조 ). 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 또한, 기타의방식요건으로는특허출원시에첨부하여야하는명세서 ( 특허청구범위포함 ), 도면등이법령에서규정한방식에적합하게기재되어야합니다. 17. 자연상태의사물에서특정한성분을추출, 분리, 정제하여순수한형태의천연물을생성하는기술을개발하였습니다. 이렇게생성된천연물도특허등록을받을수있습니까? 우리나라에서는국내산업의보호차원에서물질특허를불허하였으나, 1987 년 7 월법개정을통하여화학물질자체, 의약등새로운물질의발명에대하여특허를허여하는물질특허제도를도입하였으며, 음식물 기호물자체에대한발명은 199 년 9 월부터물질특허로서등록을받을수있게되었습니다. 화학방법에의하여제조될수있는물질, 즉화학반응에의하여생성될수있는아스피린, 요소, 파라치온, 색소등의화학물질과자연물에서추출, 분리, 정제하여얻을수있는정제소금, 생약, 추출성분등과같은순수한형태의천연물은물질특허로서특허의대상이됩니다. 또한, 사람을대상으로하는질병의진단 치료 경감 처치및예방을목적으로하는물질인의약도물질특허로서특허의대상이되며, 의약은하나의성질로된단일의약과 2 이상의물질또는의약을혼합하여만든조성물로서의혼합의약을포함합니다.
7 특허제도 민원사례 선 18. 미생물특허에관하여알고싶은데요. 어떤자료들이필요하며기타여러서류같은것들을어떻게준비해야하는지요? 미생물에관계되는발명에대하여특허출원을하고자하는자는특허청장이정하는기탁기관또는특허절차상 미생물기탁의국제적승인에관한부다페스트조약 제7조의규정에의하여국제기탁기관으로서의지위를획득한기관에그미생물을기탁하고, 특허출원서에그사실을증명하는서류를첨부하여야합니다. 다만, 당해발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가그미생물을용이하게입수할수있는경우에는이를기탁하지아니할수있습니다. 또한, 미생물에관계되는발명에대하여특허출원을하고자하는자는명세서를기재함에있어미생물을기탁한때에는그기탁기관또는국제기탁기관의명칭, 수탁번호및수탁년월일을, 그미생물을기탁하지아니한때에는그미생물의입수방법을기재하면됩니다. 미생물기탁제도에관한자세한사항은특허청홈페이지 지식재산제도 주요제도 특허/ 실용신안제도 미생물기탁제도 를참고하시기바랍니다. 19. 방법특허와용도특허가어떤것인지알려주세요. - 특허의보호대상이되는발명에는 물건의발명 과 방법의발명 으로나눌수있는바, 방법의발명은다시물건을생산하는 생산방법의발명 과물건의생산을수반하지않는 비생산방법의발명 ( 예 : 통신방법, 측정방법, 수리방법, 제어방법의발명등 ) 으로구분됩니다. 방법특허란이와같은방법의발명에관하여받은특허를말합니다. - 용도특허는용도발명에대한특허를말합니다. 용도발명이란특정의물건에존재하는특정성질만을이용하여성립하는발명을말합니다. 용도발명도물건의방법이나생산방법의발명과같이발명의일종으로서특허의대상이될수있습니다 ( 염료로쓰이던 DDT 에대해살충제의용도가인정되어특허가부여된경우 ). 용도발명은사실상 발견 으로볼수있으나특정물질의속성을단순한오감에의한발견이아니라그물질의속성의발견과용도의이용에일정한창작적인과관계가성립한다고판단되는경우용도발명이성립될수있습니다. 2. 음식 ( 식품 ) 에대한특허도가능한가요? 음식물 기호물자체에대한발명은 199 년 9월부터물질특허의도입과함께특허법상등록이가능하게되었으며, 기존의물질에대한음식물 기호물로서의용도발명은 1987 년 7월부터특허등록이가능하게되었습니다. 이러한음식물에관한발명도특허를받기위해서는신규성, 진보성, 산업상이용가능성등의등록요건을갖추어야합니다. 예컨대기존의음식과는달리일정한제조공정에따라독특한제조방식으로처음개발한새로운음식물, 제조방법 ( 예 : 아이스크림, 과일로과자를만든것등 ) 등이특허등록받은사례가있습니다.
21. 컴퓨터프로그램도특허로등록할수있습니까? 컴퓨터프로그램은기본적으로저작권적인성격이강하여특허법보다는별도의컴퓨터프로그램보호법에의하여보호받고있습니다. 컴퓨터프로그램등록에관하여는등록을담당하는문화체육관광부산하한국저작권위원회 (www.copyright.or.kr) 에서상세한안내를받으실수있습니다. 한국저작권위원회저작권상담대표번호 2-266- 컴퓨터프로그램에대한특허등록은원칙적으로불가능합니다 ( 문화체육관광부소관의컴퓨터프로그램보호법의대상임 ). 그러나컴퓨터프로그램을기록한컴퓨터로부터읽을수있는기록매체를청구한경우에컴퓨터프로그램의기능을실현가능하게하는매체와컴퓨터프로그램간의구조적, 기능적상호관계를정의하고있으면특허의대상이될수있습니다. 특허청컴퓨터관련발명심사기준은 그발명이산업상이용할수있는구체적수단, 즉해당기술분야의통상의지식을가진자의수준에서당해발명의기술적사항을이해하는데, 필요한발명이해결하고자하는과제와과제를해결하기위한수단이명세서에기재되어있는지를파악하여야하며, 과제를해결하기위한수단은그수단또는기능이어떻게구현되는가를플로우챠트등을이용해서구체적으로설명되고있는지를검토해서특허여부를판단 하도록함으로써, 컴퓨터프로그램을이용한구체적수단등이특허대상임을명확히하고있습니다. 71 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 특허의대상이되는프로그램 - 물건의발명 특허청구범위가하드웨어또는하드웨어와소프트웨어의결합형태로기계또는제조물의물리적구조를특정하여유용한기계또는제조물을정의하는경우에는물건의발명으로인정됩니다. 또한, 프로그램을기록한기록매체또는데이터구조를기록한기록매체는물건의발명으로서청구항에기재할수있으며그기록매체를기능적으로특정한경우에는물건의발명으로인정됩니다. 그러나컴퓨터로읽을수있는기록매체에기록되지않은데이터구조, 컴퓨터프로그램리스트자체는특정의대상이아니며정보의단순한제시나자연현상, 사실이나데이터의단순한배열 축적등은발명으로인정되지않으므로특허대상이되지않습니다. - 방법의발명 컴퓨터프로그램에있어서의기술적사상은그프로그램의수순으로부터파악할수있는데, 그프로그램이문제해결을위해이용하는수순의법칙성이자연법칙인경우에는자연법칙을이용한방법의발명으로특허될수있습니다. 이때자연법칙이용여부는컴퓨터관련발명의구성요소의결합전체를판단대상으로하여야합니다. 특허청구범위에는소프트웨어에의하여실행되는수순을명확하게기재하여야하며소프트웨어에의해실행되는수순과컴퓨터와응용기기를구성하는것에의해실행되는수순을시계열적 ( 時計列的 ) 으로연결된일련의처리또는조작과정을순차적으로기재하여야합니다. 특
72 특허제도 민원사례 선 허청구범위에수식이나수학적알고리즘자체를권리로서청구하고있으면방법의발명으로성립할수없습니다. 청구항이수학적알고리즘을수행하는수학적연산만으로구성되거나추상적인아이디어만을기재하고있을경우에는방법특허로서인정되지않습니다. - 장치발명 컴퓨터가어떤장치나시스템에서특정의기술적목적을달성하는기능실현수단으로이용되는경우이러한기능실현수단에의해구성되는발명은장치발명으로서특허가될수있습니다. 이경우에도발명의성립성여부및자연법칙이용여부는구성요소전체의결합관계를대상으로하여판단하여야합니다. 특허청구범위에는발명에필요한소정의다수기능실현수단과그외의컴퓨터응용기기를구성하는것과의결합관계를명백하게기재하여야하며, 기능실현수단대신컴퓨터의동작또는프로그램의실질적내용에상당하는수준을기재하여서는아니됩니다. 특허청구범위에수식이나수학적알고리즘자체를권리로서청구하고있으면장치의발명으로서성립할수없습니다. 이와같이해석하는것은수식이나수학적공식자체만으로는자연법칙을이용하였다고볼수없기때문입니다. 컴퓨터관련발명에관한자세한사항은특허청홈페이지 지식재산제도 주요제도 특허/ 실용신안제도 컴퓨터관련발명 을참고하시기바랍니다. 22. 이작품의기법을특허청에특허출원을하기위하여상담원과상담을하였는데. 예술이나미술품은특허출원이안되니저작권등록을하라는안내를받아현재 2 건을저작권위원회에저작권신청을하여등록을마쳐승인을받은상태입니다. 그런데특허청홈페이지를방문하여특허결과를검색하던중기법은다르지만, 나뭇잎으로예술작품화한것이특허실용으로등록된것을보고질문을드립니다. 우선, 특허법상발명이란자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것을말합니다 ( 특허법제2조 ). 발명의종류에는발명의내용이물건 ( 또는물질 ) 로구체화되는물건의발명뿐만아니라단순방법 ( 측정방법, 포장방법, 분석방법등 ) 발명, 물건 ( 물질 ) 을생산하는방법 ( 살충제제조방법, 오리탕제조방법등 ) 방법의발명으로나눌수있습니다. 이전에특허청상담센터에서상담받으셨던내용은회화나조각품등미적창조물은발명에해당되지않으므로특허를받을수없다는취지였던것이아닌가여겨집니다. 이와관련하여보다상세하게설명드리자면, 조각품등미술품을청구범위에그대로기재하였다면이는특허대상이아니지만, 조각품이나공예품이라는물건을제조하는방법으로서기술적인구성이나단계들을포함하도록특허청구범위에기재한다면그러한제조방법은특허의대상이될수있습니다.
또한, 전시회또는방송매체를통해서그러한방법을이미공지했다면공지한날로부터 12개월이내에특허출원하면서그러한공지사실에대한공지예외를주장하고증명서류를제출하면자기의발명을공지시킨것에따른불이익을피할수있습니다. 7 제 2 부 공지예외주장제도란? 특허법제 29 조제 1 항에관한규정은출원전에공지된발명이면신규성이없다는것이나, 특허법제 조 ( 공지등이되지아니한발명으로보는경우 ) 에관한규정은비록발명이출원전에공지되었다할지라도일정요건을갖춘경우그발명은특허법제 29 조제 1 항, 제 2 항의신규성이나진보성에관한규정적용시선행기술로사용하지않도록하는것 ( 출원일이소급되는것은아님 ) 입니다. 제도취지이제도는자기의발명공개로인하여자기의발명이특허를받지못하게되는것이너무가혹하다는측면과그러한예외를인정하지않는경우연구결과를신속히공개하지않아결과적으로국가산업발전을저해한다는측면을고려한것입니다. 관련규정 특허법제 조 ( 공지등이되지아니한발명으로보는경우 ) 1 특허를받을수있는권리를가진자의발명이다음각호의어느하나에해당하는경우에는그날부터 12 개월이내에특허출원을하면그특허출원된발명에대하여제 29 조제 1 항또는제 2 항을적용할때에는그발명은제 29 조제 1 항각호의어느하나에해당하지아니한것으로본다. - 특허를받을수있는권리를가진자에의하여그발명이제 29 조제 1 항각호의어느하나에해당하게된경우. 다만, 조약또는법률에따라국내또는국외에서출원공개되거나등록공고된경우를제외한다. - 특허를받을수있는권리를가진자의의사에반하여그발명이제 29 조제 1 항각호의 1 에해당하게된경우 2 제 1 항제 1 호의규정을적용받고자하는자는특허출원서에그취지를기재하여출원하고, 이를증명할수있는서류를특허출원일부터 일이내에특허청장에게제출하여야한다. 제 2 항에도불구하고산업통상자원부령으로정하는보완수수료를납부한경우에는다음각호의어느하나에해당하는기간에제 1 항제 1 호를적용받으려는취지를적은서류또는이를증명할수있는서류를제출할수있다. - 제 47 조제 1 항에따라보정할수있는기간 - 제 66 조에따른특허결정또는제 176 조제 1 항에따른특허거절결정취소심결 ( 특허등록을결정한심결에한정하되, 재심심결을포함한다 ) 의등본을송달받은날부터 개월이내의기간. 다만, 제 79 조에따른설정등록을받으려는날이 개월보다짧은겨우에는그날까지의기간 특허법제 29 조 ( 특허요건 ) 1 산업상이용할수있는발명으로서다음각호의어느하나에해당하는것을제외하고는그발명에대하여특허를받을수있다. - 특허출원전에국내또는국외에서공지되었거나공연히실시된발명 - 특허출원전에국내또는국외에서반포된간행물에게재되거나대통령령이정하는전기통신회선을통하여공중이이용가능하게된발명 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변
74 특허제도 민원사례 선 2 특허출원전에그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가제 1 항각호의 1 에규정된발명에의하여용이하게발명할수있는것일때에는그발명에대하여는제 1 항의규정에불구하고특허를받을수없다. 공지등이되지아니한발명으로보기위한요건 권리자가발명을출원전에공개한경우발명에대하여특허를받을수있는권리를가진자가그발명을특허출원전에공개하였으나공지등이되지않은발명으로보는경우는그발명이제29조제1항각호의어느하나에해당되어발명이공지등이된경우 ( 조약또는법률에따라국내또는국외에서출원공개되거나등록공고된경우는제외 ) 로서다음요건을충족하여야합니다. 1 특허를받을수있는권리를가진자에의해공지등이된경우일것 2 공지등이된날 ( 공지등이된날을명확히알수없는경우에는그밝혀진월, 년의초일 ) 부터 12개월이내에특허를받을수있는권리를가진자가출원할것 출원서에특허법제조규정을적용받고자하는취지를기재할것 4 출원일부터 일이내에증명서류를제출할것 권리자의의사에반하여공지된경우특허를받을수있는권리자의의사에반하여발명이공지된경우는그발명의공지방법에제한이없습니다. 특허를받을수있는자의의사에반하여공지된경우에도공지된발명은공지된날부터 12개월이내에특허출원을하여야합니다. 다만, 특허를받을수있는권리를가진자가발명을공개한경우와는달리출원서에그취지를기재할필요는없습니다. 공지등이되지아니한발명으로적용받기위한절차 권리자가발명을출원전에공개한경우 1 특허법제 조제1항제 1호에해당하게된날부터 12개월이내에출원하여야하고, 특허법제조제 1항의적용을받고자하는출원이라는취지를특허출원시에출원서에기재하여야합니다. 2 특허출원에관한발명이특허법제조제 1항제1호에해당되는발명임을증명할수있는서류를특허출원일로부터 일이내에제출하여야합니다. 특허출원과동시에그증명서를제출할수도있습니다. ( 특허법제 조제항의예외가있음 ) 국제특허출원발명에대하여는출원서에그취지를기재하고이를증명할수있는서류를특허법제 조제2항의규정에불구하고특허법제21 조제4항의규정에의한기준일 ( 국내서면제출일 ) 경과후 일이내에제출하여야합니다. 4 공개자가특허를받을수있는권리를가진자임을증명하여야합니다. 공개자가출원인이나발명자와상이한경우에는발명의공개시에공개자가특허를받을수있는권리의정당한승계인이었다는사실을서류에의하여증명하여야합니다. 권리자의의사에반하여공지된경우특허법제조를적용받고자하는자는자기의의사에반하여누설또는도용된사실을입증하여야하며, 해당발명에대한공지사실의주장 입증요건은개별사안에따라판단합니다.
2. 영업방법 (BM) 특허란무엇입니까? 영업방법 (BM, Business Method 또는 Business Model) 특허란컴퓨터및네트워크등의통신기술과사업아이디어가결합된영업방법발명에대해허여된특허를말하는것입니다. 영업방법자체만으로는특허등록할수없으며, 인터넷을통한전자상거래등과같이그내용이기술적사항을가진것이라면그아이디어의구체적기술수단이뒷받침되어야합니다. 특허의대상이될수있는영업발명 (BM 특허 ) 은사업아이디어에정보시스템 ( 컴퓨터, 인터넷, 통신기술 ) 을결합한형태로서, 비즈니스모델, 프로세스모델과데이터모델이결합된발명을의미하는것으로볼수있습니다 ( 예 : 역경매시스템, 대출경매방법 ). 경제법칙및현물시장의거래방법 ( 비즈니스모델 : 피라미드영업방식, 보험모집인관리방법, 사주풀이방법등 ) 과영업방식을구현하기위한시계열적인데이터처리과정 ( 프로세스모델 : 업무처리흐름 ), 그리고업무를다루는데이터집합및속성정보 ( 데이터모델 ) 가결합된것이라고할수있습니다. BM 특허로출원된사례를보면중개비즈니스, 금융자동화, 광고, 인터넷상의교육, 통계조사, 게임방법및장치등다양한형태로출원되고있습니다. BM특허에관한자세한사항은특허청홈페이지 지식재산제도 주요제도 특허/ 실용신안제도 영업방법(BM) 특허 를참고하시기바랍니다. 75 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 24. BM 특허가받기힘들다고하던데요. BM 특허를받으려면어떻게해야하나요? BM(Business Method) 특허를받기위해서는여러요건을만족해야합니다. 간략하게답변하면다음과같습니다. 1 명세서작성시유의점 BM 특허는영업방법의각단계가컴퓨터상에서수행되도록구성을한정하여기재하여야합니다. 2 발명의성립성을만족하기위한요건발명이란자연법칙을이용한기술적사상의창작으로고도한것을말하는데, BM 발명은자연법칙의이용여부가문제될수있습니다. 영업발명의각단계가컴퓨터상에서수행되도록구성을한정하고있으면자연법칙을이용하는것으로인정되며, 컴퓨터상에서소프트웨어에의한정보처리가하드웨어를이용하여구체적으로실현되어야합니다. 신규성을만족하기위한요건 BM 발명의영업방법과구현기술이공지된기술이면신규성이인정되지않습니다. 4 BM 발명이진보성을만족하기위한요건발명이속하는기술분야에서일반적인지식을가진사람이쉽게실시할수없는발명은특허를받을수있으므로, BM 발명도종래영업방법을새로운기술로구현하거나새로운영업방법을새로운기술로구현하면진보성이인정됩니다.
76 특허제도 민원사례 선 25. 회사에서최근온라인게임을개발했습니다. 이온라인게임에대하여특허를받으려면어떻게해야하나요? 온라인게임이특허로출원된다면이는 BM(Business Method) 발명으로분류되게됩니다. BM 발명의특허요건은일반적인특허와크게다르지않으며, 출원서가형식적요건을만족하여야하며발명이새롭고 ( 신규성 ) 발전된 ( 진보성 ) 기술이어야합니다. 특허출원은대리인 ( 변리사 ) 에게위임하거나, 특허청홈페이지 (www.kipo.go.kr) 의 특허로 를통해출원인이직접출원할수있습니다. 26. BM 발명도실용신안출원을할수있나요? 특허는물건, 방법, 물건을생산하는방법을출원대상으로하기때문에방법에대하여특허를받을수있습니다. 그러나실용신안은물품의형상, 구조또는조합에관한고안을출원대상으로하고있기때문에방법에대하여권리를취득할수없습니다. BM(Business Method) 발명은영업방법이컴퓨터상에서수행되도록컴퓨터기술에의해구현되는발명으로형상이나구조를갖는물품에해당하지않으므로특허의대상은되나실용신안의대상은되지않습니다. 다만, BM 발명을구현하는시스템과같이형상이나구조를갖는경우에는실용신안출원이가능합니다. 27. 웹사이트콘텐츠만으로도특허받을수있습니까? 발명이라함은자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것 ( 특허법제2조 ) 을말하는데, 웹사이트의콘텐츠는사이트가제공하는서비스내용이므로그콘텐츠자체만으로는특허대상이아닙니다. 콘텐츠에대한특허요건이갖추어지기위해서는콘텐츠를구성하는내용물에연관된컴퓨터시스템의상호구성관계에대한기술적인사항이구체적으로기재되어야합니다. 즉, 콘텐츠제공을현실화시켜주는데필요한구체적인기술수단 (DB 구축및검색방법등 ) 이포함되어야합니다. 28. 회사에서특정사업부업무전반에대하여 업무표준매뉴얼 을제작중에있습니다. 동종업계의매뉴얼과차별화하기위해많은시간과인력을투자하여제작하는만큼특허를받고싶습니다. 특허를받을수있는지요? 일반적으로 BM(Business Method) 발명은영업방법등사업아이디어를컴퓨터, 인터넷등의정보통신기술을이용하여구현한새로운비즈니스시스템또는방법을말하므로업무표준매뉴얼이특허로출원된다면 BM 발명에해당합니다.
BM 발명이 BM 특허를취득하기위해서는명세서기재요건, 발명의성립성, 신규성, 진보성등의특허요건을만족해야합니다. 일반적으로 업무표준매뉴얼 은모든기업들이갖추고있는것이나, 대외적으로알리지는않는일종의영업비밀에해당하는것이므로 영업비밀원본증명서비스 를통해보호받는방법도고려할만합니다. 자세한정보는영업비밀보호센터 (www.tradesecret.or.kr) 에서얻을수있습니다. 29. 영업방법관련특허를국내에출원하고외국에도출원하고자합니다. 어떤절차로출원할수있습니까? < 특허협력조약 (PCT) 에의한국제출원 > 국내에출원된특허를기초로하여우선권주장을수반하는 PCT 국제출원을하시면국내의출원일로판단시점이소급됩니다. 국제출원제도는국제단계와각국별국내단계로나뉘는데, 일단국제출원을한후외국중출원하고싶은나라를지정하여국내단계를진입하면해당국가법령에의한절차가진행됩니다. PCT 국제출원을하시게되면모든국제출원에대해국제조사과정을통하여관련선행기술의조사를받게되고, 출원인은그국제조사보고서결과에따라다음의절차로진행할것인지여부를결정할수있습니다. 국제조사보고서가작성된후에는국제공개를하게되고출원인이원하면선택국을지정하여각선택국별등록요건에따른국제예비심사도받을수있습니다. 77 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 국제단계가끝나면국제출원시에지정한각지정국별국내단계로진입하게되는데, 국내서면제출기간은우선일로부터 1 개월이내입니다 ( 국가에따라국내서면제출기간은 개월인국가도있습니다 )( 특허법제 21 조 ). < 파리조약에의한국제출원 > 파리조약에의거하여국내출원후 1 년이내에우선권을주장하면서타국에직접국제출원을할수있습니다. 이경우각국의심사단계에서는우리나라에출원된날을기준으로하여신규성및진보성을판단하게됩니다.. 특허출원된발명이등록을받기위해서는신규성의요건을갖추어야한다고하는데, 구체적으로어떤내용입니까? 특허출원된발명이신규성의요건을갖추기위해서는특허출원전에국내또는국외에서공지또는공연히실시된것이거나, 특허출원전에국내또는국외에서반포된간행물에게재되거나, 대통령령이정하는전기통신회선을통하여공중이이용가능하게된발명에해당되지않아야합니다 ( 특허법제 29 조제 1 항 ). 신규성요건중출원전공지발명및공연실시발명은국내를기준으로판단하며 ( 단 26 년 1 월 1 일이후출원부터는국제주의적용 ), 간행물또는전기통신회선을통한공지는전세계모든국가를기준으로하여그반포여부를판단하게됩니다 ( 국제주의 ).
78 특허제도 민원사례 선 1. 외국에서알려진기술이라도우리나라에알려지지않았으면특허를받을수있는지요? 특허출원된발명이출원전에국내또는국외에서공지되었거나공연히실시된발명은특허를받을수없습니다. 공지발명 은특허출원시를기준으로하여그이전에동일기술내용이불특정다수의사회일반인에게기술적으로이해될수있는상태에놓여있었던것을의미합니다. 따라서 26년 1월 1일이후출원건이외국에서알려진기술이라면기본적으로는신규성이상실된것으로특허를받을수없습니다 ( 특허법제29조제1항제1호 ). 다만, 법개정전 (26 년 9월 일이전출원건 ) 에는국내주의로외국에알려진기술이라도국외에서반포된간행물에게재되어있지않고또한우리나라에서알려진기술이아니라면기본적으로신규성의요건을충족하는것으로볼수있습니다. 2. 특허출원일이전에이미수입하여국내에서사용하고있는기본구조및원리가같은기계장비에대한특허등록가능한가요? 특허출원한발명이그특허출원일이전에이미수입하여국내에서사용하고있는기계장비와기본구조및원리가동일한경우에는공지된발명 ( 특허법제29조제1항제1호 ) 에해당되어특허를받을수없을것입니다. 공연실시발명 은발명이비밀이해제된상태에서실시됨으로써발명이알려지거나알려질수있는상태에놓인것을의미합니다. 불특정다수인이그실시를현실적으로알았는지여부는문제되지않으며, 단 1회의실시라도공연실시에해당할수있습니다. 또한, 발명의내용이기술적으로이해됨을요하는데, 당해기술분야에서통상의지식을가진자가그발명사상을기술적으로이해하거나추고 ( 推考 ) 할수있으면됩니다. 다만, 특허출원한발명이특허받을수있는지의여부는구체적인실체심사나심판에의해판단될수있을것입니다.. 어떤제품을개발한후특허출원을위하여선행기술자료를확인하는과정에서동일한제품에관한내용이이미외국에서발행된간행물에기재되어반포된것을알았습니다. 이런경우에는등록을받을수없는지요? 특허출원된발명이등록받기위해서는특허출원전에국내또는국외에서반포된간행물에기재된것에해당되지않아야합니다. 간행물기재발명 의판단과관련하여간행물은인쇄, 사진, 복사등기술적인쇄방법에의하여발행된문서및도면은물론사람이손으로쓴것도그것이반포를목적으로하는한간행물에해당되며, 기재는발명의목적및효과는기재되지않아도되나기술의구성요소는기재되어야합니다. 또한, 그기재된발명의구성요소로부터당해발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자 ( 당업자 ) 가그발명을이해할수있거나용이하게실시할수있을정도로기재되어야합니다. 따라서특허출원된발명이위와같은사항에해당하는것이라면일반적으로는신규성의요건을충족하기어렵다하겠습니다.
4. 특허출원의청구항에기재된발명과선행기술인인용발명이각각상 하위개념으로표현된경우에실체심사에서신규성유무는어떻게판단됩니까? 예를들어, 특허출원의청구항에기재된발명이 금속 으로기재되어있고인용발명이그하위개념인 구리 (Cu) 로기재되어있는경우에는일반적으로특허출원된발명은신규성이없는발명으로볼수있습니다. 그러나특허출원의청구항에기재된발명이하위개념으로표현되어있고선행기술인인용발명이상위개념으로표현된경우에는통상출원발명은신규성이있다하겠습니다. 다만, 출원당시의기술상식을참작하여판단한결과, 상위개념으로표현된인용발명으로부터하위개념으로표현된출원발명이충분히도출될수있는경우에는출원발명은신규성이없는것으로인정될수있습니다. 5. 어떤새로운제품에대한아이디어를구상하였으나본인이이를직접개발할수있는전문지식이부족하여제 자에게아이디어를제공한후공동으로제품을개발한경우에발명자및특허를받을수있는권리는누구에게있습니까? 특허법제조에서는 발명을한자또는그승계인은이법에서정하는바에의하여특허를받을권리를가지며, 2인이상이공동으로발명한때에는특허를받을권리는공유한다. 라고규정하고있습니다. 공동발명이라함은 2인이상이단순한협력이아니라실질적으로협력하여하나의발명을완성시킨경우에해당된다고할것입니다. 협력의내용이 단순한협력 인가 실질적인협력 인가의여부는구체적인출원 심판 소송등의과정에서판단될것이나, 일반적으로는단순한착상의제공자 단순보조자 후원자등은공동발명자라할수없을것입니다. 따라서어떤아이디어를가지고스스로발명을완성하기쉽지않아제자와협력하는경우에는사전에향후발생할수있는권리소유관계를계약을통해명확히정해두는것도좋은방법이될수있을것입니다. 79 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 6. 자동차부품회사의생산라인에서근무하고있는종업원입니다. 생산중인제품의기능을개선하는제품을개발하였는데이를특허출원할경우에누구명의로하여야하며권리의귀속등관계는어떻게됩니까? 발명진흥법제1조에서는직무발명의개념및성립요건, 권리의귀속등에대하여규정하고있으며, 같은법제15조에서는직무발명의보상에대하여규정하고있습니다. 또한, 발명진흥법에서는종업원의비밀유지의무 ( 제19조 ), 직무발명의출원유보시의보상 ( 제16조 ) 등을규정하고있습니다. 직무발명이라함은 종업원 법인의임원또는공무원 ( 이하 종업원등 이라한다 ) 이그직무에관하여발명한것이성질상사용자 법인또는국가나지방자치단체 ( 이하 사용자등 이라한다 ) 의업무범위에속하고, 그발명을하게된행위가종업원등의현재또는과거의직무에속하는발명 을의미합니다. 발명진흥법제15조 ( 직무발명에대한보상 ) 에서는종업원등은직무발명에대하여특허등을받을수있는권리나특허권등을계약이나근무규정에따라사용자등에게승계하게하거나전용실시
8 특허제도 민원사례 선 권을설정한경우에는정당한보상을받을권리를가진다고규정하고있습니다. 다만, 이에대한구체적인보상기준및지급방법은규정되어있지않으며, 일반적으로는직무발명에대한보상은기업체의사규에서정하고있는보상규정에의하고있습니다. 7. 어떤새로운 인이공동참여하여그중 1 인이공동참여자의동의도없이자기의이름으로무단출원한사실을알게되었을때는어떻게하나요? 2인이상이공동으로발명한때에는특허받을수있는권리는공유 ( 특허법제조제 2항 ) 로하며, 특허를받을수있는권리가공유인경우에는공유자전원이공동으로출원 ( 특허법제44 조 ) 하여야합니다. 특허법제44조위반은특허거절이유 ( 특허법제62조제 1호 ), 정보제공사유 ( 특허법제6조의2), 특허무효이유 ( 특허법제1조제1항제1호 ) 에해당합니다. 8. 공유특허권을공유자 1 인이다른공유자의동의를얻지않고그특허발명을실시하고자할때법인을설립하여법인명의로사업화를하는것이다른공유자의동의를받아야하는지아니면동의없이실시해도되는지알고싶습니다. 특허법은특허권의공유자자신의실시에대하여, 각공유자로하여금계약으로특별히약정한경우를제외하고는다른공유자의동의를얻지않고자신의지분과관계없이특허발명을실시할수있도록하고있습니다 ( 특허법제99조제 항에따른특허권의양도및공유 ). 특허권의공유자중 1인이법인을설립하여그법인명의로특허발명을업으로서실시하는경우에, 법인은자연인인공유자와는법인격이서로다른주체이고그러한법인의실시행위에는법인을설립한공유자외에다른공유자가예상할수없었던제자가실질적으로참여하게될수있으므로, 원칙적으로그러한법인의실시는공유자중 1인의실시에해당되지않을수있습니다. 다만, 구체적인허용여부는, 그공유자와법인의관계, 특허발명의실시에공유자가관여하는정도, 특허발명의실시에따른이익의귀속, 해당제품의실시에관한관련업계의실정등을고려하여, 각각의사안별로정할수밖에없을것입니다. 9. 무권리자가특허출원한경우에정당한권리자는어떻게보호받을수있는지요? 특허를받을수있는권리는발명자또는정당한승계인에게있으므로, 남의발명을도용하거나정당하게승계받지아니한자가출원한경우는무권리자의출원에해당됩니다. 무권리자의특허출원은등록거절의이유가되며특허등록된경우에도무효의사유에해당됩니다. 무권리자의출원에대하여정당한권리자는출원이있는때에정보제공을할수있으며, 등록공고된경우에는특허무효심판을청구할수있습니다. 무권리자의특허출원이특허를받지못하게된경우에는그날로부터 일이내에특허출원 ( 거절결정이전에출원하는경우포함 ) 을하여야하며, 무권리자의특허출원이무효심판에의하여무효로한다는심결이확정된경우에는그날로부터 일이내에출원하여야 ( 다만, 등록공고가있는
날로부터 2년이내이어야함 ) 일정한보호를받을수있습니다 ( 특허법제4조, 제5조 ). 위와같은기간내에정당한권리자의출원이있는경우에는그출원은무권리자가특허출원한때에출원한것으로보아특허요건등의심사를진행합니다 ( 이기간을경과한후의출원에대해서는실제출원일을기준하여특허요건, 선후원관계등을판단하게됩니다.). 81 제 2 부 4. 무권리자의출원에대한정당권리자의권리구제방법을문의합니다. 일반적으로무권리자의출원이있는경우에진정한발명자가특허제도상어떻게대응할수있는지에대해설명드리겠습니다. 현재제출되어있는출원의출원인이진정한발명자도아니고진정한발명자에게서특허를받을수있는권리를승계한자도아니라면 ( 이른바무권리자출원 ), 특허법제조제1항본문의규정에의한특허를받을수있는권리를가지지않은자의출원이라는이유로정보제공을할수있습니다. 다만, 이러한정보제공이인정되어출원이거절되게하려면, 출원인이아닌다른사람 ( 신청인 ) 이진정한발명자임을증명하고진정한발명자의특허를받을수있는권리가출원인에게승계된바도없다는점을소명해야합니다 ( 이러한증명은정형적으로정해진방법은없고발명을하는과정에관한여러가지자료나기록등각각의사례에맞는방법을활용해보아야함 ). 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 또한, 정보제공과별도로, 진정한발명자가특허를받기위해서는정당한권리자라는증명자료를제출하면서특허법제4조에따른정당권리자출원을해야하며, 상기무권리자의출원이특허법제조제1항본문에의한특허를받을수있는권리를가지지아니한사유로거절결정이확정되었을경우에는정당권리자출원의출원일이무권리자출원의출원일로소급되는효과가있습니다. 한편, 2인이상이공동으로발명을하여 2인이상이특허를받을수있는권리를함께가지는경우에공동발명자중 1인의명의로한특허출원은특허법제44 조에위배되어특허를받을수없으며, 이를이유로정보제공을할수있습니다 ( 공동발명자가되기위해서는발명이완성되기까지의과정중적어도일부에공동발명자각각이기술적인상호보완을통하여발명의완성에유익한공헌을하여야하며, 발명의완성을위하여실질적으로상호협력하는관계에있어야합니다.). 41. 실용신안권발명자추가가능여부? 현행실용신안법령에서는 고안자의기재가누락 ( 실용신안등록출원서에적은고안자의누락에한정한다 ) 또는잘못적은것임이명백한경우에는실용신안등록여부결정후에도추가또는정정할수있다. 라고제한하고있습니다 ( 실용신안법시행규칙제7조 ). 또한, 최근판례 ( 서울행정법원판결 211 구합21942) 에서도 특허증에발명자로표시되는것은입시, 인사등에서이익을누리도록하는기능이있는바특허등록이된후발명자의추가표시를허용한다면이를악용할소지가크다. 라고판시하여, 고안자의추가및정정에관한사항은상당히엄격하고신중하게운용되는것이불가피합니다.
82 특허제도 민원사례 선 따라서귀하의경우처럼고안자를추가하는경우에는실용신안등록출원서에적은고안자의누락에한정하여이를허용하고있으므로해당출원서에기재된고안자가아니라면실용신안법시행규칙제7조및판례에따라변경하기어렵습니다. < 관련규정 : 실용신안법시행규칙제7조 > 제7조 ( 고안자의추가등 )1 실용신안등록출원인이착오로인하여실용신안등록출원서에고안자중일부의고안자의기재를누락하거나잘못적은때에는그실용신안등록출원의실용신안등록여부결정전까지추가또는정정할수있다. 다만, 고안자의기재가누락 ( 실용신안등록출원서에적은고안자의누락에한정한다 ) 또는잘못적은것임이명백한경우에는실용신안등록여부결정후에도추가또는정정할수있다. < 관련판례 : 서울행정법원판결 (211 구합21942, 불수리처분취소 )> 특허청은출원서에기재된발명자의진실성여부에대하여는실질심사를하지않을뿐아니라, 특허등록여부결정전에발명자의추가, 정정을자유롭게허용하고있다. 그리고특허증에발명자로표시되는것은입시, 인사등에서이익을누리도록하는기능이있는바특허등록이된후발명자의추가표시를허용한다면이를악용할소지가크다. 따라서특허등록후에임의로발명자를추가하는것은공익적관점에서제한할필요가있다. 진실한발명자에대하여는발명자참칭등에대한손해배상등사법적구제가능성이유보되어있다. 42. 실용신안의등록절차가특허의등록절차와어떻게다른가요? 1999 년 7월 1일부터실용신안선등록제도가도입되어 26 년 9월 일까지출원된실용신안은특허의출원 심사 설정등록의단계와는달리출원 기초요건심사 설정등록의순서에따라보호받도록변경된것입니다. 이러한제도변경의핵심은심사청구제도가없어지고대신등록받은권리의행사를위해서는기술평가청구후등록유지결정을받아야한다는점입니다. 즉등록유지결정을받기이전까지는타인에게적극적인권리행사를할수있는상태는아닙니다. 기술평가는청구일로부터약 7개월정도경과후평가결과를확인할수있습니다. 결론적으로선등록제도란방식심사와기초적요건심사만을거쳐특허청이직권으로실용신안의등록공고를하는제도이므로출원인의신속한권리화에도움이되지만권리의불확정성이라는문제도동시에안고있습니다. 26년 1월 1일출원부터는실용신안선등록제도가폐지되어특허와같은출원 심사 설정등록의단계로절차가진행됩니다. 그러므로심사결정을받기위해서는반드시심사청구를해야 ( 출원일로부터 년이내 ) 합니다. 심사관의등록결정에의해설정등록하면특허와동일하게타인에게적극적인권리행사를할수있습니다.
4. 실용신안등록이후의고안자정정요청귀하께서등록이후고안자변경에대해질의하신내용은현행법령과최근판례에따라출원서에적은고안자의누락의경우를제외하고할수없다고한정하여변경할수없음을안타깝게생각합니다. 특허청은출원서에기재된발명자의진실성여부에대하여는실질심사를하지않고있습니다. 또한특허등록여부결정전에발명자의추가, 정정을자유롭게허용하고있으므로, 현재는등록전에이해관계자가실체관계를확인하시어변경하셔야합니다. 다만, 법원의소송을통해진실한발명자에대하여는발명자참칭등에대한손해배상등사법적구제가능성이유보되어있습니다. 귀하께서원하시는답변을못해드려죄송합니다. 널리양해해주시기바랍니다. 향후등록이후고안자변경에관하여자유롭게변경할수있는지검토하도록하겠습니다. 44. 실용신안의등록요건은무엇입니까? 실용신안등록요건은특허법에완전히일치하거나대부분특허법을준용하고있으며, 특허의대상인발명과기술적사상의창작을보호한다는점에서제도적취지가같습니다. 즉실용신안의등록요건도특허와동일하게산업상이용성, 신규성, 진보성으로규정되어있습니다. 다만, 진보성에관한등록요건은실용신안법상선행기술에대비하여고도할필요는없고, 그것이출원시를기준으로기술진보속도의범위에들어있으면족합니다. 또한, 특허법에서규정하고있는 방법발명, 물질발명 은실용신안고안의보호범위에해당하지않으므로실용신안으로등록받을수없습니다. 8 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 45. 실용신안선등록제도에서등록된권리와종래제도하에서등록된권리는차이가있는지요? 권리자체는종래의실용신안권과선등록제도에서의실용신안권양자간차이가없습니다. 즉, 실용신안법제2조에의하면 실용신안권자는업으로서그등록실용신안을실시할권리를독점한다. 라고규정하고있으며, 종래와마찬가지로침해금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권, 부당이득반환청구권등에의하여권리의보호를받을수있습니다. 그러나선등록제도에서는권리를부여받은후에도종래와달리실용신안권자가이해관계인에게경고등권리행사를하기위해서는사전에실용신안기술평가를청구하여등록을유지한다는기술평가결정서를받아이를제시하여야합니다 ( 구실용신안법제44조 ). 참고로권리의존속기간은종래에는출원일부터 15년이었으나선등록제도에서는출원일부터 1 년으로단축되었습니다.
84 특허제도 민원사례 선 26년 1월 1일출원부터는실용신안선등록제도가폐지되어특허와같은출원 심사 설정등록의단계로절차가진행됩니다. 그러므로심사결정을받기위해서는반드시심사청구를해야 ( 출원일로부터 년이내 ) 합니다. 심사관의등록결정에의해설정등록하면특허와동일하게타인에게적극적인권리행사를할수있습니다 ( 존속기간은설정등록후출원일로부터 1년 ). 46. 후출원이먼저등록결정되었습니다. 이것이가능합니까? 해결방법은없습니까? 특허법제 29 조제 항에따르면, 해당출원건의특허청구범위에기재된발명이, 먼저출원되고해당출원의출원후에출원공개된다른특허 ( 또는실용신안 ) 출원의최초명세서및도면에기재된발명과동일하면해당출원건은특허를받을수없습니다. 이법조항을적용하면, 민원인의실용신안등록출원은피민원인의특허출원보다먼저출원되고피민원인의특허출원후에출원공개되긴했습니다. 하지만, 피민원인의특허청구범위에기재된발명이민원인의실용신안등록출원의최초명세서및도면에기재된사항과동일하지않다면 ( 다른거절이유가없는한 ), 피민원인의특허출원은특허결정될수있는것입니다. 담당심사관은피민원인의특허청구범위에기재된발명이민원인의실용신안등록출원의최초명세서및도면에기재된사항과동일하지않다고판단하여피민원인의출원을적법하게특허결정한것입니다. 민원인께서이러한심사관의판단에이의를제기하기위해서는특허심판원에후출원에대한특허무효심판을청구하여야합니다. 동일한발명을후출원하여우선심사를통하여선출원보다먼저심사받는다하여도, 심사관은선행기술검색을통하여동일한발명의선출원을발견하여특허법제 6 조제 1 항에따라거절이유를통지하게되므로, 후출원은특허를받을수없습니다. 다만, 선출원과후출원이동일한발명이라는것은특허청구범위에기재된발명이동일한경우만을말하므로, 만약동일한기술분야에관한두개의출원이라도특허청구범위에기재된발명이서로동일하지않고, 그러한특허청구범위에기재된발명각각이특허요건을갖추고있는경우에는두개의출원이모두특허결정될수도있습니다. 한편, 특허출원의심사는특허법시행규칙제 8 조에따라서심사청구의순위에따라서하며, 다만일정요건을갖추고우선심사신청을한경우에는다른특허출원에우선하여심사하게할수있습니다. 또한, 특허출원이특허결정되는순서는심사청구나우선심사신청의순위와다를수도있다는점도참고하시기바랍니다. 예를들어, 특허출원에진보성 ( 기존의선행기술로부터용이하게발명할수있는지여부 ) 이나명세서기재의불비에관한거절이유가있으면특허법제 6 조에따라서거절이유통지하고, 의견제출의기회를주도록되어있습니다. 그러나거절이유가없는출원은이러한절차를거치지않으므로뒤에심사청구되었어도다른출원보다먼저특허결정될수도있는것입니다.
47. 특허법제 6 조제 1 항을위반하는특허청의업무처리를개선해주십시오. 먼저, 귀하께서질의하신답변에대해해당심사과의의견을첨부하오니확인하여주시기바랍니다. 참고로, 본답변은심사진행건으로외부로유출하지않으셔야하는책임이있습니다. 85 제 2 부 후출원이먼저등록되었다는것에관하여특허법제29조제 항에따르면, 해당출원건의특허청구범위에기재된발명이, 먼저출원되고해당출원의출원후에출원공개된다른특허 ( 또는실용신안 ) 출원의최초명세서및도면에기재된발명과동일하면, 해당출원건은특허를받을수없습니다. 이법조항을적용하면, 민원인의실용신안등록출원은피민원인의특허출원보다먼저출원되고피민원인의특허출원후에출원공개되긴했습니다. 하지만, 피민원인의특허청구범위에기재된발명이민원인의실용신안등록출원의최초명세서및도면에기재된사항과동일하지않다면 ( 다른거절이유가없는한 ), 피민원인의특허출원은특허결정될수있는것입니다. 동일한발명을후출원하여우선심사를통하여선출원보다먼저심사받는다하여도, 심사관은선행기술검색을통하여동일한발명의선출원을발견하여특허법제6조제1항에따라거절이유를통지하게되므로, 후출원은특허를받을수없습니다. 다만, 선출원과후출원이동일한발명이라는것은특허청구범위에기재된발명이동일한경우만을말하므로, 만약동일한기술분야에관한두개의출원이라도특허청구범위에기재된발명이서로동일하지않고, 그러한특허청구범위에기재된발명각각이특허요건을갖추고있는경우에는두개의출원이모두특허결정될수도있습니다. 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 한편, 특허출원의심사는특허법시행규칙제8조에따라서심사청구의순위에따라서하며, 다만일정요건을갖추고우선심사신청을한경우에는다른특허출원에우선하여심사하게할수있습니다. 또한, 특허출원이특허결정되는순서는심사청구나우선심사신청의순위와다를수도있다는점도참고하시기바랍니다. 예를들어, 특허출원에진보성 ( 기존의선행기술로부터용이하게발명할수있는지여부 ) 이나명세서기재의불비에관한거절이유가있으면특허법제6조에따라서거절이유통지하고, 의견제출의기회를주도록되어있습니다. 그러나거절이유가없는출원은이러한절차를거치지않으므로뒤에심사청구되었어도다른출원보다먼저특허결정될수도있는것입니다. 귀하께서후출원발명이귀하의출원발명이동일하다는주장을하고계시나, 담당심사관은피민원인 ( 후출원 ) 의특허청구범위에기재된발명이귀하의실용신안등록출원의최초명세서및도면에기재된사항과동일하지않다고판단하여피민원인의출원을적법하게특허결정한것입니다. 귀하께서이러한심사관의판단에이의를제기하기위해서는특허심판원에후출원에대한특허무효심판을청구하여야하며무효심판의청구인은그특허등록에관한이해관계가있음을입증하여야합니다. 다만, 피민원인의특허권설정등록이있는날로부터등록공고일후 월이내에는누구든지무효심판을청구할수있습니다.
86 특허제도 민원사례 선 48. 특허 ( 실용신안 ) 출원등록후상호변경및특허거절후실용신안변경가능여부 질문 1) 기존기술들을가지고현재까지는없었던새로운기능을하는산업기계를만들었을경우, 이기계와그런기능에대해서특허를받는것이가능하나요? 아니면특허는못받지만실용실안만가능하나요? 질문 2) 실용실안으로출원하여실용실안으로등록받은후나중에그실용실안을기술적으로보강해서특허로신청이가능한가요? 검색해보니실용실안에서특허로변경신청은거절결정등본을송달받은날로부터 일이내에가능하다고하는데, 실용실안에서특허로변경신청이위의방법으로만가능한가요? 질문 ) 특허청홈페이지를참고해보면특허실용실안각경우최초출원후약 16 개월정도의기간이지나야결과를알수있는건가요? 아니면실용실안의경우는좀더빠른시일에결과를알수있나요? 질문 4) 특실심사지침서에서 최초거절이유통지 후의견서와보정서가각각의경우에주어지는기간이다르던데, 이두가지어떻게다른건지이해가어렵네요. 최초거절이유통지 후출원서를보정하여재차출원하기까지어느정도의기간이주어지는것인지설명부탁드릴게요 ( 재심사신청은 2 번까지가능한것으로보이는데두경우모두같은기간이주어지는것인지궁금합니다.). 그리고보정후재심사신청은기본적으로두번정도가가능하고, 그후는심판이나소송으로가야되는것으로보이는데맞나요? 질문 5) 변리사가상담받은특허나실용실안에대해서가로채기가가능한지에대한질문인데요, 변리사의경우, 출원이제한되거나하는그런제도가있는지요? 그리고이런피해자의경우소송외에구제를위한제도적인장치들이있는지궁금합니다. 질문 1) 기존기술과동일하지않고, 기존기술들로부터용이하게생각할수도없는것이면특허받을수있습니다. 다만, 기능자체에대해서는특허받을수없고, 기계나기계의사용방법등으로발명을기재해야특허받을수있습니다. 질문 2) 실용신안으로등록받으면등록공보에의하여공개되므로, 그러한고안과유사한기술은특허출원을해도특허받지못할수있습니다. 실용신안출원으로부터특허출원으로의변경은 ( 최초의거절결정등본을송달받은날부터 일이내등 ) 실용신안출원이계속중인경우에만할수있습니다. 질문 ) 특허와실용신안출원동일하고현재최초의심사결과통지에는약 15 개월이걸리고있습니다. 질문 4) 최초또는최후거절이유통지후의견서와보정서제출기간은동일합니다 ( 의견제출통지서에명시된의견제출기간 ). 재심사청구는거절결정서등본을송달받은후 일 ( 연장된경우는연장된기간 ) 내에할수있습니다. 질문 5) 특허청직원및특허심판원직원은상속또는유증의경우를제외하고는재직중특허를받을수없다 ( 특허법제 조 ). 다만, 발명자가한발명을타인 ( 변리사등 ) 이무단으로도용하여출원한경우, 특허법상의조치로는, 무권리자출원이라는이유로정보제공을하고발명자자신이정당권리자라는점을증명하면서정당권리자출원을할수있습니다. 일정한요건하에서정당권리자출원의출원일은무권리자출원의출원일로소급될수있습니다.
49. 본인이개발한한글글자체의특허등록여부등질의 1) 한글의글자체특허등록가능여부질의 2) 사업의구상과아이디어가특허가능여부질의 ) 식품제조관련실용신안등록요건및존속기간 87 제 2 부 답변1) 한글의글자체는특허로보호받을수는없으며, 디자인보호법으로보호됩니다. 디자인보호법제2조제2호에서 글자체 라함은기록이나표시또는인쇄등에사용하기위하여공통적인특징을가진형태로만들어한벌의글자꼴 ( 숫자, 문장부호및기호등의형태를포함 ) 을말하는것으로정의하고있습니다. 민원인께서개발한글자체가이러한정의규정에해당된다면소정의제출요건을갖추어글자체디자인으로출원할수있습니다. 글자체디자인의출원은디자인등록출원서에글자체디자인도면 ( 첨부해드리는별지제6호서식 ) 을함께제출하셔야하며, 디자인의대상이되는물품에는한글글자체, 영문자글자체, 숫자글자체, 특수기호글자체, 한자글자체중해당하는글자체를적고, 첨부해드리는 [ 별표 6] 과같이해당글자체별로지정글자도면, 보기문장도면, 대표글자도면을작성하여제출하시면됩니다. 답변2) 특허를받기위한발명은 자연법칙을이용한기술적사상의창작으로서고도한것 이어야하며, 기존기술에비하여새롭고 ( 신규성 ) 진보되고 ( 진보성 ) 산업상이용할수있는것 ( 산업상이용가능성 ) 이어야합니다 ( 특허법제29 조특허요건 ). 따라서단순히아이디어를제시하는것만으로는특허를받기어렵고, 특허를받기위해서는구상한아이디어를구체적으로실현할수있는목적, 구성, 효과가기술되어야합니다. 즉, 아이디어가기술적사상을구체화한것이라면그아이디어를어떠한목적에서어떻게구성하여어떤효과를나타내는지에관한발명 ( 고안 ) 의목적달성을위한구체적기술수단이뒷받침되도록출원서에첨부되는명세서및도면에상세하고도명확하게기재하여공지되기전에출원하여야합니다. 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 참고로특허를받을수없는것으로는다음과같은것들이있습니다. - 자연법칙자체 ( 이미자연계에존재하는법칙으로열역학의법칙, 에너지보존의법칙등자연법칙자체는발명에해당되지않음 ) - 추상적인아이디어 ( 목적달성을위한구체적인기술수단이결여된발명 ) - 문학, 연극, 음악, 예술적창작등 ( 저작권법의보호대상 ) - 인체를대상으로하는수술, 치료, 진단방법 - 단순한정보제공을위한 Data Base - 인간의정신활동을이용하는사업전략등영업방법 - 실시가불가능한발명이거나반복실시가불가능한미완성발명 답변) 실용신안등록요건은특허법에완전히일치하거나대부분특허법을준용하고있으며, 특허의대상인발명과기술적사상의창작을보호한다는점에서제도적취지가같습니다. 즉실용신안의등록요건도특허와동일하게산업상이용성, 신규성, 진보성으로규정되어있습니다. 다만, 진보성에관한등록요건은실용신안법상선행기술에대비하여고도할필
88 특허제도 민원사례 선 요는없고, 그것이출원시를기준으로기술진보속도의범위에들어있으면충분합니다. 또한, 특허법에서규정하고있는 방법발명, 물질발명 은실용신안고안의보호범위에해당하지않으므로실용신안으로등록받을수없습니다. 실용신안의존속기간은설정등록후출원일로부터 1년입니다. 5. 공지기술을개선한경우특허가능여부공지된기술 ( 건강식품, 당뇨처방 ) 에다른공지기술 ( 석창포하수오 ) 을추가하여개선하였을때특허가능여부를문의하셨습니다. 일반인들에게공지된기술을조합 개선하여출원하였을경우, 심사관은진보성판단을하게되는데공지기술과당해출원의청구항에기재된발명의차이가통상의기술자가가지는통상의창작능력발휘에해당하는지를주요관점으로하여공지기술보다더나은효과가있는경우특허를받을수있습니다. 그러나공지기술들의단순한조합, 치환, 전용, 용도변경, 상태변경에불과한발명은진보성이없는것으로판단되어등록을받을수없습니다.
2 공지예외주장 / 공지 공용반포된간행물 89 제 2 부 1. 공지예외적용이란? 발명에대한신규성판단은당해특허출원시를기준으로행하므로발명이공지된이후에특허출원을할때에는원칙적으로그발명은신규성을상실하게됩니다. 그러나출원전공지행위를한자와출원인간에동일성이유지되고그출원전의공지행위가특허제도의다른목적달성에기여할수있는등특별한사유가있는경우, 공지이후에출원된일정범위의발명에대하여는신규성을상실하지아니한것으로인정해주는신규성상실에대한사후적구제제도를말합니다. 특허법제조에의한 공지예외적용 을받으려면, 신규성상실에해당된날로부터 12월이내 (212 년 월 14일이전출원은 6개월 ) 에특허출원을해야하고출원서에공지예외주장의취지를표시 ( 출원서서식의공지예외적용박스에체크해서 ) 하여야합니다. 또한, 특허출원일로부터 일이내에이를증명할수있는서류를특허청장에게제출하여야합니다 ( 특허법제 조, 특허법시행규칙제2 조의2). 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 다만, 215 년 7월 29일이후출원한특허출원부터는명세서보정가능기간또는특허결정등본을송달받은날부터 개월이내 ( 단, 설정등록이전 ) 에보완수수료를납부한경우에는취지를적은서류또는이를증명할수있는서류를제출할수있습니다.( 특허법제 조제항 ) 2. 논문발표후특허출원하면서실수로공지예외적용을기재하지않고출원하고나서현재논문발표후 2 개월이조금더지났고, 출원한지도 2 일이내입니다. 이럴때특허출원서의서지사항보정을하여공지예외적용을받을수는없는지요? 특허법제 조에의한 공지예외적용 의규정을적용받으려면반드시출원서에공지예외주장의취지를표시 ( 출원서서식의공지예외적용박스에체크해서 ) 하여특허청장에게제출하고, 이를증명할수있는서류를특허출원일로부터 일이내에제출하여야합니다. 따라서출원시출원서에공지예외적용의취지를표시하지않았다면공지예외적용의주장은 보정서 ( 구분항목 : 출원서등보정 ) 에의한보정대상이아닙니다. ( 단, 215 년 7월 29일이후출원부터는가능함 )
9 특허제도 민원사례 선. 국제출원시공지예외주장을하지않은경우구제가능한지? 특허법제조규정의적용대상이되는행위를한날로부터 1년이내 (212년 월 14일이전출원은 6개월 ) 에국제출원되었으면특허법제2조및시행규칙제111조에의해제21조제4항의기준일 ( 국내서면제출기간의만료일또는그기간내심사청구가있을때는심사청구일 ) 로부터 일이내에취지및증명서류제출가능합니다. 4. 밀접불가분의관계인공지 1, 공지 2 에대해서출원서에공지 1 에대해서만취지기재를하였는데추후보정을통해공지 2 에대한취지기재를추가할수있는가? 또공지 2 의증명서류의제출은어떻게되는가요? 예 ) 학회발표 (6 월 1 일 ) 후프로시딩출판 (6 월 17 일 ) 되었으며, 출원서에는학회발표만을공지예외로기재하고있는경우 복수의공지가있는경우각공지에대해모두공지예외주장이적법해야특허법제조의규정이적용되며, 다만밀접불가분의관계인복수의공지가있는경우에는 2회째이후공지에대해서증명서류제출을생략할수있습니다 ( 심사기준제2 쪽 ). 위경우공지2에대해공지예외주장자체가없다면공지2에대한공지예외주장은인정되지않을것이며추후공지예외주장에공지2를추가하는보정은특허법제 조제2항에따라인정될수없고, 심사관은공지2를선행기술로사용할수도있습니다.( 단, 215 년 7월 29 일이후출원부터는가능함 ) 5. 박사심사과정에서논문을제출하였으나그논문을심사하는교수님들만보았을뿐인데해당내용이포함된것을특허출원시공지예외주장을해야하는지요? 학위논문의반포시점은그내용이논문심사전후에공개된장소에서발표되었다는등의특별한사정이없는한최종심사를거쳐서공공도서관또는대학도서관등에입고되거나불특정인에게배포된시점을반포시기로인정 ( 대법원판례 2후1689, 1995후19 등 ) 하고있습니다. 따라서학위논문이논문심사교수들이외에다른불특정인에게배포된적이없고도서관등에입고되기전이라면아직공지된것이아니므로, 공지예외주장이불필요합니다. 만약귀하의경우가논문심사를거쳐공공도서관또는대학도서관에입고된사례라면공지예외주장을하여야하는데이경우에공개일자는도서관입고일이될것이며, 증명할수있는자료는도서관입고사실을증명할수있는문서와입고된박사학위논문일것입니다.
6. 발명이공지 공연실시된경우공지예외주장을위한증명서류는? 출원발명이공지 공연실시되었음을입증할수있는서류는모두가능하며, 별도의증명서류가없는경우에는공지일 공지자 공지형태 공지내용등을기재하여출원인이외의제 자 ( 소속기관등 ) 명의의확인서로제출가능합니다. 예 ) 출원발명내용을불특정다수에게강의한경우강의일시, 장소, 강의내용등을기재한학과장명의의확인서를증명서류로제출 7. 정보통신부주관으로행하는행사에아이디어를제출했었는데그건에대해특허출원을하고자하는경우는공지예외적용을받을수있나요? 그건이공지된후 12개월 (212년 월 14일이전출원은 6개월 ) 이내에출원을하면서당해출원이특허법제조의규정에의한공지예외적용대상출원임을주장하는취지를기재한서면을동시에제출하고, 출원과동시에또는출원일로부터 일이내에증명할수있는서류를제출해야합니다 ( 특허법제 조제2 항 ). 다만, 215 년 7월 29일이후출원한특허출원부터는명세서보정가능기간또는특허결정등본을송달받은날부터 개월이내 ( 단, 설정등록이전 ) 에보완수수료를납부한경우에는취지를적은서류또는이를증명할수있는서류를제출할수있습니다.( 특허법제조제항 ) 91 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 8. 28 년 1 월 2 일자기공지 ( 논문발표 ) 28 년 6 월 일 A 출원 ( 일본 ) 29 년 6 월 29 일 B 국제출원 (A 출원을조약우선권주장 ) 211 년 1 월 2 일 B 국제출원의국내단계진입 ( 번역문및서면제출, 심사청구 ) 이때특허법제 조제 1 항에의한공지예외주장 ( 절차는특허법제 2 조의특례이용 ) 이가능한지? 조약우선권주장출원의경우공지후 6개월이내 (212년 월 14일이전 ) 에조약우선권주장출원을해야하는데, B 국제특허출원의 ( 조약우선권주장한 ) 출원일은국제출원일인 29 년 6월 29일이고이는공지일로부터 6개월이도과하였으므로, 특허법제조제 1항에따른공지예외주장은할수없습니다. 9. 중국에서전기안정인증을받은것을특허법상의간행물로볼수있는지여부 우선특허법에서규정하는 반포된간행물 이란 일반공중에게공개할목적으로인쇄기타의기계적, 화학적방법에의하여복제된문서, 도면, 기타이와유사한정보전달매체 로불특정다수가볼수있는상태에놓여지는것을말합니다.
92 특허제도 민원사례 선 그러나질의하신내용만으로는중국의전기안전인증이위에서설명한 반포된간행물 에해당되는지여부를알수없습니다. 만약반포된간행물에해당된다면, 그간행물에기재된사항이어떤수준으로기재되었는지를검토하여야합니다. 즉, 특허법에서규정하는 간행물에게재된발명 이란그문헌에직접적으로명확하게기재되어있는사항및문헌에명시적으로는기재되어있지않으나사실상기재되어있다고인정할수있는사항에의하여파악되는발명을말하며, 여기서 사실상기재되어있다고인정할수있는사항 이란그발명이속하는기술분야에서통상의지식을가진자가그간행물의반포시에간행물에기재된사항에의하여파악해낼수있는사항을말합니다. 따라서중국전기안전인증번호및제품번호만을확인할수있고, 발명이어떤구성을가지고있는가가제시되어있지않다면이것은간행물에게재된발명이라할수없습니다. 고안 ( 발명 ) 이간행물에게재되어있다고하기위해서는적어도고안 ( 발명 ) 이어떤구성을가지고있는가가제시되어있어야할것이고, 따라서내부에특징이있는고안 ( 발명 ) 에대해그외형사진만이게재되어있는경우에는그고안 ( 발명 ) 은게재된것이아니라고할것이다 ( 특허법원 1998.7.9. 선고 98허767 판결 ). 1. 정부과제를통해제출된최종보고서가선행기술문헌이되는지여부? 질의하신내용과관련한특허법조문은다음과같습니다. 제 29 조 ( 특허요건 ) 1 산업상이용할수있는발명으로서다음각호의어느하나에해당하는것을제외하고는그발명에대하여특허를받을수있다. 1. 특허출원전에국내또는국외에서공지되었거나공연히실시된발명 2. 특허출원전에국내또는국외에서반포된간행물에게재되거나대통령령이정하는전기통신회선을통하여공중이이용가능하게된발명 여기서 반포된간행물 이란 일반공중에게공개할목적으로인쇄기타의기계적, 화학적방법에의하여복제된문서, 도면, 기타이와유사한정보전달매체 로불특정다수가볼수있는상태에놓여지는것을말합니다. 따라서최종보고서가산업기술평가관리원도서관에만비치되어있다하더라도불특정다수가볼수있는상태라면특허법제29조제1항제2호의반포된간행물에해당될수있습니다. 11. 논문으로이미발표된발명도출원이가능한가요? 공지예외적용대상발명임을주장하는취지를기재하여공지된날로부터 12개월 (212 년 월 14 일이전출원은 6개월 ) 이내에출원하고, 출원한날로부터 일이내에증명서류를제출하시면공지예외적용을인정받을수있습니다.
12. 발명경진대회에서입상한작품을등록받을수있는지요? 이미공지된발명은공지된날로부터 12개월이내에공지예외적용대상임을주장하면서특허나실용신안으로출원을해야하고, 출원한날로부터 일이내에증명서류를제출해야하며, 만약이기간내에출원하지못하거나관련증명서류를제출하지못하면공지예외적용을인정받기어렵습니다. 다만, 215 년 7월 29일이후출원한특허출원부터는명세서보정가능기간또는특허결정등본을송달받은날부터 개월이내 ( 단, 설정등록이전 ) 에보완수수료를납부한경우에는취지를적은서류또는이를증명할수있는서류를제출할수있습니다.( 특허법제 조제항 ) 1. 특허출원전에발명내용을박사학위논문으로발표한경우, 공지예외적용을받기위한공개일자는언제로보아야합니까? 특허출원전에발명내용을학위논문으로발표한경우에그논문심사전후로공개된장소에서발표되었다는등의특별한사실이없는한, 최종논문심사를거쳐서공공도서관또는대학도서관에입고되는등불특정다수인이열람할수있는시점을공지예외적용을받기위한공지일로보고있습니다 (1996. 6. 14 95후19 참조 ). 9 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 14. 공지예외적용규정의적용을받기위해서는원칙적으로발명자, 공개자, 출원인모두동일해야합니까? 만약발명자와공개자, 출원인이상이한경우에는어떤절차를밟아야합니까? 공지예외적용규정의적용을받기위해서는특허를받을수있는권리를가진자가공개행위를하고동일인이특허출원을하여야합니다. 따라서원칙적으로발명자, 공개자, 출원인모두동일해야합니다. 그러나발명자와공개자, 출원인이상이한경우에는공개자또는출원인이특허를받을수있는권리의정당한승계인이라는사실을증명할수있는서류 ( 양도계약서등 ) 의제출에의하여이를증명해야만합니다. 15. 211 년 1 월 1 일 1 차공지 211 년 2 월 1 일 2 차공지 211 년 월 1 일선출원 (1 차공지만공지예외주장 ) 211 년 5 월 1 일국내우선권주장출원하려고함이때국내우선권주장출원시에 1 차공지및 2 차공지모두에대한공지예외주장이가능한가? 특허법제55조제항에따라국내우선권주장출원의발명중선출원의최초명세서및도면에기재된발명은특허법제조제1항적용에있어서는선출원시에출원한것으로간주됩니다.
94 특허제도 민원사례 선 따라서국내우선권주장출원과선출원최초명세서및도면의공통기재발명에대한공지예외주장인정여부 (212년 월 15일이전출원이므로 6개월이내출원여부 ) 는선출원시가기준이되고, 국내우선권주장출원일이공지일로부터 6개월이내인지여부에상관없이선출원시에하지않았던공지예외주장을국내우선권주장출원시에하는것은불가합니다 ( 선출원일이공지일로부터 6개월이내라고하여, 선출원시에하지않았던공지예외주장을국내우선권주장출원시에할수있다면이는출원시에공지예외주장취지기재하도록한특허법제조제 2항이무력화되는결과가되므로인정될수없음 ). 분할출원의경우에도마찬가지임. 분할출원은출원일이원출원일로소급되므로특허법제조제1항적용에있어서도원출원일이기준이되고원출원시에하지않았던공지예외주장은분할출원시에할수없음 국내우선권주장출원인의입장에서는우선권의이익을누리면서추가적인공지예외주장을제한받는옵션과, 우선권의이익을포기하고별개의출원을하면서추가적인공지예외주장을하는옵션중에서이익형량하여선택할수있습니다. 다만, 국내우선권주장출원의발명중선출원의최초명세서및도면에기재되지아니한발명에대해서는, 제조제1항적용시점이소급되지않으므로 ( 제55조제항 ) 선출원시에공지예외주장하지않은것이라도국내우선권주장출원일이공지일로부터 6개월이내면공지예외주장이가능합니다. 결국질문의경우, 2차공지된발명이선출원의최초명세서및도면에기재되어있지않고국내우선권주장출원에만기재된발명인경우에는 1차공지및 2차공지의공지예외주장이가능하나, 2차공지된발명이선출원과국내우선권주장출원에공통기재된발명인경우에는 1차공지의공지예외주장만가능합니다. 16. 2 일이상진행되는컨퍼런스기간중확인되지않은어느한시점에컨퍼런스장소에게재된포스터등을통하여발명이공지된경우, 공지예외주장시공개시점은어떻게되며공지예외증명서류는어떤서류를제출해야하는가? 공지시점으로밝혀진기간중가장앞선날을공개일 ( 최선공개일 ) 로하여 12개월이내에출원하여야공지예외주장이가능합니다 ( 심사기준제22쪽 ). 이때게재된포스터를공지예외증명서류로제출하되, 상기서류만으로컨퍼런스기간이확인되지않으면컨퍼런스기간을확인할수있는추가자료 ( 컨퍼런스일정표등 ) 를함께제출하여공지예외주장을하여야합니다.
17. 특허출원전에신규성상실사유에해당하는공개행위가다수발생한경우각각에대하여공지예외적용을주장하며증명서류를제출하면, 각각에대하여공지예외를적용받을수있습니까? 공개행위가출원전다수발생한경우, 예를들어당해발명을시차를두고수차례간행물에발표한때에는각각에대하여공지예외적용을주장하며증명서류를제출하면, 각각에대하여신규성상실의예외규정을적용받을수있습니다. 이경우최초간행물에의해최초로공개된날로부터 12월이내에출원을하여야합니다. 18. 특허출원전에간행물에의해공개되고그후 12 개월이내에공지예외적용주장을하면서특허출원을하였으나, 공개일과특허출원일사이에타인이동일내용으로출원한경우에도특허를받을수있습니까? 공지예외적용은특허를받을수있는자가공지행위를한경우신규성상실사유에해당하여그신규성이상실된것을신규성이상실되지않은것으로보아주는것일뿐이지, 그출원일을신규성이상실된시점으로소급인정해주는것이아닙니다. 따라서타인의특허출원은출원전공지로, 본인의특허출원은선원 ( 타인의특허출원 ) 에의해모두특허를받을수없게될것입니다. 95 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 19. 해당출원은명백한무권리자가남의기술자료를요구하여무단출원하였다가정당권리자가이의를제기하자마자서둘러정당권리자가권리이양을요구하였으나일방적으로취하해버려정당권리자가구제되지못했습니다. 질의하신내용은무권리자의출원에대하여정당권리자가이의를제기하여권리이양을요구하자무권리자가출원을취하해버린경우에대한구제방법을문의하신것으로이해됩니다. 정당권리자가이의를제기한후무권리자가출원을취하한경우에는특허법제4조에의한정당한권리자의출원일소급은인정받을수없지만, 다음의방법을활용하실수있습니다 : - 무권리자의출원이아직출원공개전이고, 발명이다른불특정인에게공개되지않았다면, 정당권리자가곧바로출원을하여다른거절이유가없다면특허를받을수있습니다. - 무권리자의출원이출원공개된후에무권리자출원이취하된경우에는, 만약무권리자의출원이출원공개된날로부터 12개월이내라면정당한권리자가출원하면서정당한권리자의의사에반하여발명이공개 ( 출원공개 ) 되었음을이유로공지예외주장을하시면, 무권리자의출원공개에의해서거절되는것을막을수있습니다.
96 특허제도 민원사례 선 2. 사내에서개선개발품을만들었습니다. 직무발명출원을계획중인데. 개발품에대한성능평가와외형을 212 년 1 월 18 일학술대회논문으로발표하였습니다. 구체적인치수는없지만, 캐드형상, 재질, 장단점등을학술적으로발표하였습니다 ( 당시에는시제품없이 D 도면만제작된상태였습니다 ). 1 학회발표내용은개선품의형상, 개선내용, 재질, 구조해석결과입니다. 1 년유효기간에해당되는발표내용인지요? 2 특허출원의사를가지고있는데 1 년유효기간을연장할수있는별도의절차가있는지요? 귀하께서질의하신내용은학술대회에서논문으로발표하여공지예외적용을받기위한것으로파악됩니다. 아래와같이답변드리겠습니다. 특허법제조에따라서 공지예외적용 의규정을적용받으려면해당출원건이공지된후 12개월이내에출원을하면서공지예외적용대상발명임을주장하는취지를기재한서면을특허출원과동시에특허청장에게제출하고, 이를증명할수있는서류는특허출원일로부터 일이내에특허청장에게제출하여야합니다. 만약이기간이내에출원하지못하거나관련증명서류를제출하지못하면공지예외적용을인정받기어렵습니다. 다만, 215 년 7월 29일이후출원한특허출원부터는명세서보정가능기간또는특허결정등본을송달받은날부터 개월이내 ( 단, 설정등록이전 ) 에보완수수료를납부한경우에는취지를적은서류또는이를증명할수있는서류를제출할수있습니다.( 특허법제조제항 ) 첫째질문에대하여, 귀하께서학술대회에서발표한논문의내용은공지예외적용대상이될수있습니다. 둘째, 12개월이내에특허출원을하지않으면공지예외적용을받으실수없습니다. 21. 출원 C 의국내단계에서상기논문발표에대한공지예외주장이적용될수있는가? 사례 ) 논문발표 : 28 년 7 월출원 A: 28 년 7 월일본출원출원 B: 28 년 12 월한국출원 : 공지예외 + A 출원조약우선권주장출원 C: 29 년 6 월 ( 예정 ) PCT 출원 ( 일본 ): 공지예외 + A, B 출원우선권주장 21 년 6 월 ( 예정 ) 국내서면제출예정 출원 B에서출원 A에대한우선권주장을취하하면출원 C의국내단계는공지예외주장을인정받을수있습니다. 출원 C는국내단계진입후 PCT 출원일에국내출원한출원으로보며 B 출원과국내우선권주장관계에있으므로, 특허법제55조제항에의하여공지예외주장을적용함에있어서 B의출원일에출원한것으로보기때문에출원 C의국내단계에서공지예외주장은인정될수있습니다. 다만, 제55조제5항에서선출원 ( 위의경우 B 출원 ) 이국내또는조약우선권주장을수반하는출원인경우제55조제항을적용하지않도록하고있기때문에출원 B의우선권주장취하가전제되어야합니다.
22. 인터넷공지일 ( 학술단체의확인서로공지시점확인가능 ) 이대학교도서관입고일보다앞서는경우논문의공지일은? 학위논문자체 ( 즉, 책자 ) 를간행물로하여인용문헌으로하는경우 ( 특허법제29조제1항제2 호 ) 에는판례에따라도서관입고일을공개일로보고심사하고, 온라인에서검색되었다는 공지사실 을인용사실로하는경우 ( 특허법제29조제1항제1호 ) 에는검색서비스가시작된날을공지일로보고심사합니다. 한편, 인터넷공지사이트가전기통신회선인경우에는특허법제29조제1항제2호로적용할수있습니다. 2. 연구노트가공지된발명에해당하는지? 원칙적으로연구노트는개인의연구기록을기록한자료로공중이열람할수있는상태에놓여있지않으므로공지된발명으로볼수없습니다. 다만, 연구노트를비밀유지의무가없는자에게열람을허락하는등공중에놓여있는상태임이입증된다면공지된발명으로서선행기술문헌으로사용가능합니다. 97 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 24. 아이디어를먼저인터넷기술공지에올린후특허절차를밟을수있는지여부 특허청홈페이지에서제공하는 인터넷기술공지 서비스는인터넷을통해자신의발명아이디어를공중에알림으로써이후에타인이해당기술을특허출원할경우, 특허권을획득할수없도록하여자신의창조적기술을방어할수있도록하는것으로결과적으로특허출원을하지않더라도별도의비용없이방어출원의효과를얻을수있습니다. 다만, 공지된기술은누구나무료로이용할수있게됩니다. 공지된기술내용은특허정보넷키프리스 (http://www.kipris.or.kr) 를통해검색할수있어연구개발결과에대한기술방어가가능하고, 공지된기술을무료로활용함으로써중복개발방지및산업발전에기여하게됩니다. 아울러, 인터넷기술공지를한사람이추후특허절차를밟고자할경우에는특허법제 조에규정된 공지예외적용 제도를이용하시면도움이되겠습니다. 공지예외적용 이란특허를받을수있는권리를가진자의발명이특허출원전에이미공지된것이라하더라도특허법제조제1항각호의법정사유에해당하게된경우그날부터 12개월이내에특허출원을하면그발명에대하여신규성 ( 법제29조제1항 ) 또는진보성 ( 법제29조제2항 ) 의규정을적용할때그발명은공지등이되지아니한것으로간주하는것을말합니다. 여기에서주의하실사항으로공지예외적용사유 ( 법제조제1항각호 ) 가아닌다른사유
98 특허제도 민원사례 선 로공지된경우에는다른공지에의하여특허출원된발명의신규성또는진보성을판단하게되므로특허출원의의사가있으시다면인터넷기술공지에대하여신중하게결정하셔야함을알려드립니다. 25. 21 년 6 월에공지행위 1 회, 1 월에공지행위 1 회, 11 월에공지행위 1 회를하고난 12 월에공지예외주장을하면서공지예외증명자료를 1 월, 11 월의공지행위에대해서만제출한경우에있어, 이러한원출원에대하여보정가능한기간내인 215 년 11 월에분할출원을하면서공지예외주장을하고분할출원일로부터 일이내에상기 건의공지행위에대해모두공지예외증명자료를제출하면, 21 년 6 월의공지행위에대해서도공지예외를인정받을수있는지여부 복수의공지행위가있는경우에특정한어느하나의공지와밀접불가분의관계가있는것이아니라면각각공지예외주장을하여야합니다. 이경우, 원출원시해당공지행위에대하여공지예외주장을하지않은경우에는분할출원시이와같은주장을하는것은인정되지않음을알려드립니다.
우선권주장출원 99 제 2 부 1. 우선권제도란무엇인가요? 조약에의한우선권제도 ( 특허법제54조 ) - 산업재산권의국제적보호조약인파리협약에서는 조약에의한우선권제도 를규정하고있습니다. 조약에의한우선권제도는파리조약동맹국중어느 1국또는여러국가에출원한내용에대하여그것과동일한내용을다른나라에출원을하고자할경우가장먼저출원한나라의출원일로부터 1년이내 ( 상표, 디자인은 6개월이내 ) 에출원을하면서우선권주장취지및출원국가명등을기재하면그최초의출원국에출원한날로특허요건판단일을소급하여주는것을의미합니다. 국내우선권제도 ( 특허법제55조 ) - 우리나라에특허출원등 ( 선출원 ) 을한자또는그승계인이선출원일로부터일정기간내에개량발명등을하여그개량발명등과선출원발명을하나의출원에포함시켜특허출원 ( 후출원 ) 을하여우선권주장을한경우, 후출원에포함되고있는발명중 선출원발명 에대하여특허요건의판단등일정법규적용에있어서선출원시까지출원일의소급적용을인정해주는제도를말합니다. 국내우선권주장을한출원 ( 후출원 ) 이등록된경우존속기간의기산점은후출원의출원일부터입니다. 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 우선권주장 - 우선권을주장하고자하는자는 출원시 에그취지, 최초로출원한국명및출원의年 月 日이기재된출원서를선출원일로부터 1년이내 ( 상표. 디자인은 6개월이내 ) 에특허청장에게제출하여야합니다. 유의해야할점은우선권주장의취지기재는출원과동시에해야합니다. 우선권주장요건 - 선출원의출원인 ( 승계인포함 ) 과후출원의출원인이동일해야함 ( 국내우선권주장시 ) - 특허청구범위에기재된발명의동일성이있어야함 - 후출원시에선출원이계속되어야함 ( 국내우선권주장시 ) - 선출원일로부터 1년이내
1 특허제도 민원사례 선 2. 국내우선권을주장할수없는경우는무엇인가요? 국내우선권을주장할수없는경우 는다음각호의 1에해당하는경우를말하며, 다음중하나에만해당되어도국내우선권주장을할수없습니다 ( 특허법제55조제1항 ). - 출원서에우선권주장 ( 조약에의한 ) 의취지를기재하지않은경우 - 선출원의출원일로부터 1년을경과하여출원된경우 - 선출원이분할 이중출원인경우 - 선출원이포기또는취하되거나무효로된경우 - 선출원이결정 ( 등록 ) 혹은심결이확정된경우. 선출원이등록되거나공고된후조약에의한우선권주장을하여외국에출원하는데지장이없는지요? 우리나라에서등록된사실이조약에의한우선권을주장하면서외국에출원을하는데지장을초래하지않습니다. 또한외국출원일전에우리나라에서공개가되었다고하여도해당국에서우선권주장이인정되면, 신규성이나진보성등의판단에있어서우리나라의출원일이해당국에출원한날로인정받게되므로, 우리나라에서선출원이공고되었다고하여거절되는일은발생하지않을것입니다. 4. 국제출원의국내진입단계에서우선권주장을추가할수있는지? ( 국제출원시가출원 A 를기초로정규출원한정규출원 B 만우선권주장하였으나, 국내진입시출원 A, B 를모두우선권주장할수있는지 ) 특허법제199조제2항에서국제출원은제54조를적용하지않고조약 (PCT, 파리협약 ) 을따르며우리청은 PCT 규칙 49조의 지정관청에서의우선권주장회복 규정의도입을유보하였으므로우선권주장을추가하는것은허용되지않습니다. 5. 파리조약우선권의선출원의출원인이 A, B 일때, 우리나라에조약우선권주장하여출원인 A 만으로출원할수있는지? 원칙적으로선출원의출원인과조약우선권주장의출원인이동일해야함. 따라서, A 출원인만으로조약우선권주장출원하는경우에는출원시에출원인 B가우리나라에서우선권주장할수있는권리를 A에게양도한다거나우리나라에서우선권주장할수있는권리를포기하였음을입증하는증빙서류를제출해야합니다. 출원시에제출하지않았다면후에심사관이우선권주장절차에대한보정요구시에상기증빙서류를제출하면서소명해야합니다.
6. 한국인으로서부득이한사정이있어, 일본특허청에먼저특허출원을하였습니다. 우리특허청에출원을하면서일본특허청출원을근거로하여신규성등특허요건판단과관련하여일본출원일을인정받을수있습니까? 산업재산권의국제적보호에관한다자간협약인파리협약에서는 조약에의한우선권제도 를규정하고있습니다. 조약에의한우선권제도 란조약당사국중제1국에특허출원을한자가그특허출원발명과동일한발명을 1년이내에다른동맹국에특허출원하여우선권을주장하는경우에는신규성, 선후원관계등의규정을적용함에있어제1국에특허출원한날에출원한것과같이취급하여주는제도를말합니다 ( 특허법제54조 ). 발명이국제적으로보호받기위해서는각나라마다특허출원을하여등록을받아야하는데, 그경우동맹국여러나라에동시에출원하기에는거리, 시간, 언어, 비용, 상이한절차등의제약으로곤란하므로이러한제약을극복하고진정한선출원자의지위를국제적으로보호하기위해서마련된제도입니다. 우선권주장시특허출원서에그취지, 출원국명, 출원종류, 출원번호, 출원일자를기재하여야하며, 만약출원시에이를기재하지않은경우에는이후에보정등을통해다시주장할수는없음에유의하여야합니다. 우선권증명서류는각국에서발급하는출원된내용의증명서류를출원과동시에또는우선일로부터 1년 4월이내에제출 (26년 1월 1일부터우선권증명서류제출시번역문제출생략가능하므로원문만제출 ) 하여야하며, 기간내에제출하지아니한경우에는그우선권주장은효력을상실합니다. 11 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 7. 제 1 국출원과우선권주장출원이서로다른권리인경우에도우선권은적법한것으로인정될수있습니까? 제1국출원과우리나라에출원한우선권주장출원이서로다른권리인경우에도우선권은주장할수있습니다 ( 파리협약제4조E1,2). 즉, 특허출원을기초로한우선권을주장하여실용신안등록출원을할수있고, 그반대의출원도가능합니다. 또한, 실용신안등록출원과디자인등록출원사이에있어서도동일합니다. 8. 조약우선권에대한우선권증명서류제출시출원인이동일해야하나요? 조약우선권주장의효력발생을위해서는출원인의동일성, 출원의정규성, 출원내용의동일성, 우선권주장기간의준수, 우선권주장취지의기재등의요건을만족해야합니다. 특허법제54 조 ( 조약에의한우선권주장 )
12 특허제도 민원사례 선 9. 조약에의한우선권에있어서제 1 국에정규출원을하고그후우선권주장출원전에제 1 국출원이무효, 취하, 포기또는거절된것이라하더라도우선권을주장할수있습니까? 우선권주장의기초가되는제1국에서의출원은그나라에서정규의출원으로서인정되어야하며, 정규의출원으로인정된후에는그출원이무효, 취하, 포기또는거절된것이라하더라도이를기초로하여우선권을주장할수있습니다 ( 파리조약제4조A() 참조 ). 1. 대만에서출원한특허를우선권주장하여우선권주장출원이가능하나요? 조약우선권을인정받을수있기위해서는출원인이파리협약가입국또는 WTO/TRIPs 의가입국국민경우에가능합니다. 또한, 우선권주장의근거가되는출원의출원국도조약가입국에해당되어야합니다. 대만의 WTO 공식가입일인 22년 1월 1일이후부터대만에서출원한특허를기초로우선권을주장하여출원하는것이가능합니다. 11. 파리협약에의한우선권의효과를향유하기위해서제 1 국출원과우선권주장출원의내용이동일하여야한다는데동일성에대한양자의비교대상은무엇입니까? 조약에의한우선권이인정되기위해서는제1국출원의발명과우선권주장출원의발명이동일하여야하는데, 여기서 발명의동일성 이라함은양자의특허청구범위의청구항에기재된발명이동일하여야함을요구하는것이아니라, 우선권주장을수반하는제2국출원의특허청구범위의청구항에기재된발명과우선권주장의기초가되는제1국출원의명세서또는도면으로부터파악되는발명이동일한경우를말한다하겠습니다. 12. 특허출원 (1) 과특허출원 (2) 를별도로출원하여특허출원 (1) 과특허출원 (2) 를동시에국내우선권주장하여특허출원 () 으로출원하는방법을알고싶고, 이경우출원 () 의출원일은어떻게되나요? 청구항의내용에따라특허출원 (1), (2), () 의출원일로되는건가요? 특허출원 (1) 과특허출원 (2) 을별도로특허출원하고특허출원 (1), (2) 를기초로국내우선권주장하여우선권주장출원 ()( 복합우선 ) 을할수있습니다. 이경우우선권주장출원 () 의특허요건판단시에청구항의내용에따라특허출원 (1), 특허출원 (2) 과동일한내용은특허출원 (1), 특허출원 (2) 의출원일로각각소급하여판단하고, 특허출원 (1), (2) 와동일하지않은새로운출원내용은특허출원 () 의출원일로판단합니다. 이와같이복합우선권주장을하는경우특허출원 () 은최선일인특허출원 (1) 의출원일로부터 12개월이내에출원해야만합니다.
1. 국내우선권주장의기초가되는출원은출원일로부터 1 년 개월이경과하면취하간주되는것으로알고있습니다. 이렇게취하간주되는국내우선권주장의기초가되는출원에대해 1 년 월이경과된시점에서명의변경등의절차를진행할수있는지요? 특허법제 56 조제 1 항에서국내우선권주장의기초가되는선출원은그출원일로부터 1 년 월을경과할때에는취하된것으로간주됩니다. 또한, 취하된출원에대하여는처음부터출원이없었던것으로간주되기때문에취하된출원에대하여는출원인명의변경등의절차를진행할수없습니다. 14. A 를실용신안으로이미출원했는데, 이후 A+B 를출원하고자하는경우어떻게해야하나요? 국내우선권주장을할수있는경우라면 A+B 를출원할때국내우선권주장을하면서출원하시면됩니다. 1999 년 7 월 1 일 ~ 26 년 9 월 일출원된실용신안등록출원의경우출원일로부터 1 년이내이면서선출원이계속중이어야하므로선등록되기이전에만우선권주장을하면서출원할수있습니다 ( 구실용신안법제 18 조제 1 항 ). A 의권리범위가이미등록되었거나, 출원일로부터 1 년이경과하고새로운권리범위 B 를추가로권리확보하고싶은경우에는새로운출원으로신규출원하실수있습니다. 이경우청구범위는 B 부분만청구하여야합니다. 1 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 15. 특허청구범위유예출원건도우선권의기초가될수있나요? 특허청구범위유예로특허청구범위를기재하지않고출원한건도정규출원건으로인정이되므로그것을기초로우선권주장이가능합니다. 16. 특허법제 55 조제 7 항은우선권주장의추가보정에대해규정하고있습니다. 질의사항에대한사실관계는다음과같습니다. X 출원은일본에서의출원이고 A 발명과관련한출원입니다. Y 출원은국내에서의출원이고 A, B 발명과관련한출원입니다. Z 출원은국내에서의출원이고 A, B, C 발명과관련한출원이며 Y 출원을기초로적법한국내우선권주장을한상태이고출원인은모두동일합니다. 이러한상황에서출원인이 X 출원을기초로한우선권주장을추가할수있는지여부가궁금합니다. (X 출원은 Z 출원일로부터 1 년이내이며시기적요건및기타요건은전부만족한것으로합니다.) 특허법제 55 조제 7 항의우선권주장의추가는국내출원만을그대상으로할수있다는의견이있어질의드립니다.
14 특허제도 민원사례 선 특허법제54조제7항및제55조제 7항에따라서, 국내출원을기초로한우선권주장 ( 국내우선권주장 ) 을한경우에는국내우선권주장만추가할수있고, 외국출원을기초로한우선권주장 ( 조약우선권주장 ) 을한경우에는조약우선권주장만추가할수있습니다. 귀하의출원은출원시에국내우선권주장만을한것으로보이므로, 출원후에는국내출원을기초로한국내우선권주장만추가할수있고, 외국출원을기초로한우선권주장은추가할수없습니다. 17. 국내우선권주장출원에대해서확 선의지위를주는것이이미특허법제 55 조제 항에명기되어있는바, 동법동조제 4 항에후출원이출원공개되거나등록공고된때에선출원에관하여출원공개된것으로보고확 선을적용한다는규정을별도로둔이유 먼저확대된선출원의지위를인정받기위한시기적요건으로, 1 그특허출원일전에다른특허출원이있어야하고, 2 그특허출원후다른특허출원의출원공개또는등록공고가있어야합니다. 이요건을국내우선권주장출원 ( 후출원 ) 에적용할경우에, 1 특허법제 55 조제 항에따라후출원은선출원을한때에특허출원한것으로간주하게되고, 2 동법동조제 4 항에따라후출원이출원공개되거나등록공고된때에그선출원에관하여출원공개된것으로간주하게되는것입니다. 이는알고계신대로선출원이특허법제56조제1항 ( 취하간주 ) 에따라확 선의지위가인정되지않음으로인해선출원과후출원사이에제자출원의청구범위에기재된발명이특허를허여받게되는상황을방지하기위함입니다. 따라서특허법제55 조제항과제4항은국내우선권주장출원이확 선의지위를인정받기위한요건을나누어명시한것임을알려드리오니업무에참고하시기바랍니다. 18. 국내우선권주장을수반하는특허출원에대해서도선출원시에주장한특허법제 조의적용을받을수있나? 논문발표 12개월이내 선출원 1 년이내 우선권주장 우선권주장출원 공지예외주장을할수있습니다. 특허법은국내우선권주장을수반하는특허출원된발명중그우선권주장의기초가된선출원의출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된발명에관하여제조제1항 ( 공지예외적용 ) 의규정을적용함에있어서는그특허출원은그선출원의출원시에특허출원한것으로보고있습니다 ( 제55조제항 ). 따라서공지일로부터 12개월이내에선출원하면서공지예외주장을적법하게하였으면, 국내우선권주장출원시에동일한공지에대하여공지예외주장을할수있습니다.
19. 선후출원사이에회사가합병된경우국내우선권주장은어떻게되나요? 국내우선권주장은선후출원간출원인이완전히동일해야하나, 통상합병은특허법제8조제4항의 상속기타일반승계 에해당하여합병후회사는합병전회사의출원을기초로우선권주장하여출원할권리를자동으로획득하므로후출원에서합병사실을소명하면국내우선권주장이인정됩니다. 2. 질의 1) PCT 를통한국제출원을할경우, 선출원일로부터 1 년이내에출원하여야하는데, 이때선출원이국내우선권주장출원이라면 1 년이내의기산점이최선출원일이되는근거질의 2) 상기국내우선권주장선출원의우선권주장의기초가된최선출원이발명의초안에불과한데도불구하고최선출원일로부터기산하는이유 답변1) PCT 를통한국제출원을할경우, 우선권주장의근거법령은 PCT( 특허협력조약 ) 제8조입니다. PCT 8(2)(a) 에따르면자기지정이되는경우를제외하고는신청된우선권주장의요건과효과는파리조약제4조의정하는바에의한다고하고있고, 파리조약제4조는선출원의요건중하나로최선성을요구하고있습니다. 따라서사안의경우에적용해보면, 우선권을주장하면서 PCT 국제출원을하기위해서는우선권주장의기초가되는출원으로선출원의국내우선권주장의기초가된최초의출원 ( 최선출원 ) 일로부터 1년이내에 PCT 국제출원을하여야하는것입니다. 15 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 출원번호통지서상 << 안내 >> 5.( 외국으로출원하고자하는경우 PCT 제도를이용할수있고, 국내출원일을외국에서인정받고자하는경우에는국내출원일로부터일정한기간내에외국에출원하여야우선권을인정받을수있습니다. ) 에대해서는추후에보다정확하고구체적인내용으로수정하도록하겠습니다. 답변2) 파리조약제4조에서선출원의요건으로최선성을요구하는것은, 만일최초의출원이아닌제2, 제의후속출원에대해서도이를우선권주장의기초로할수있도록할경우, 우선기간이연장되어결과적으로존속기간이실질적으로연장되는것이되어불합리하기때문임을알려드리오니업무에참고하시기바랍니다.
16 특허제도 민원사례 선 4 선출원 ( 경합출원 ) 1. 동일또는유사한기술이같이출원되는경우엔어떻게되나요? 동일또는유사한발명이나고안에대하여서로다른날에 2이상의출원이있는경우먼저출원한자만이그발명에관하여등록받을수있습니다 ( 특허법제6조제1항 ). 이것을선출원주의라합니다. 같은날에 2이상의동일한발명이출원되어있는경우에는특허출원인의협의에의하여정하여진하나의특허출원인만이그발명에대하여특허를받을수있으며, 만약협의가성립하지아니하거나협의할수없을때에는어느특허출원인도그발명에대하여특허를받을수없습니다 ( 특허법제6조제2항, 특허법시행규칙제4조 ). 2. 동일인에의하여후출원한것이선출원한것에영향을받지않게하는방법이있나요? 특허출원을하고보정으로는최초첨부된명세서등에기재된범위이외의기술적사항을추가하는경우에는최초특허출원일로부터 1년이내에최초특허출원내용에부가하여우선권주장을하면서새로이특허출원을합니다. 이러한경우에는선특허출원한것으로인해불이익을받지않습니다 ( 특허법제55조 ). 우선권주장을하지않고새로이특허출원한경우에는선특허출원과동일성여부를판단하여동일성이인정되는때에는선원에의해후출원은특허를받을수없습니다.. 우리특허법에서는발명에대하여최초에출원한자가등록을받을수있는것으로알고있습니다. 만약, 어떤사람이최초출원자보다먼저동일한발명을완성하였다고주장하면서자신이우선권이있다고하는경우에는어떻게됩니까? 동일한발명에대하여누구에게특허를부여할것인가에대한제도로는 선출원주의 와 선발명주의 가있습니다. 선출원주의는발명이동일한경우먼저출원한자에게특허를허락해야한다는이론에근거를두고있음에비하여, 선발명주의는출원의선후에관계없이진정한최선의발명자에게특허를부여해야한다는이론적근거에따른것입니다. 우리나라는선출원주의를채택하고있으므로동일한발명에대하여는먼저출원한자가특허를받을수있습니다. 참고로, 미국의경우에는선발명주의를채택하고있어최선의발명자는비록타인이동일발명을먼저출원하거나먼저특허를받은경우라도자신이선발명자임을주장하고이를입증할수있다면그발명에대하여특허를받을수있습니다.
4. 동일한발명에대하여다른날에 2 이상의특허출원이있는때에는먼저특허출원한자만이그발명에대하여특허를받을수있으나, 후출원이먼저심사가진행되는경우에는어떻게처리됩니까? 동일한발명에대하여다른날에 2이상의특허출원이있는때에는먼저출원한자만이그발명에대하여특허를받을수있습니다. 만약동일한발명에대하여같은날에 2이상의특허출원이있는때에는특허출원인의협의에의하여정하여진하나의출원인만이특허를받을수있습니다. 협의가성립되지아니하거나협의를할수없는때에는어느출원인도그발명에대하여등록을받을수없습니다 ( 특허법제6조 ). 심사절차상으로는동일한발명에대하여 2이상의특허출원이있는때에는선출원이처리되거나출원공개또는등록공고될때까지후출원의심사를보류하여야합니다. 다만, 선출원을거절할이유와동일한이유에의하여후출원을거절하는경우에는그러하지않습니다 ( 특허법시행규칙제4조 ). 5. 어떤새로운제품을개발하여특허출원을하였습니다. 그러나나중에선행기술을조사하는과정에서동일한발명이제 자에의하여실용신안으로같은날에출원된것으로확인되었는데, 이경우에는어떻게처리됩니까? 17 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 특허요건중선원의문제는특허출원과실용신안등록출원간에도적용이됩니다. 특허출원에있어선 후원이문제되는것은발명의내용이동일한경우의처리문제로서발명의동일성여부에대한판단기준은경합관계에있는특허출원의특허청구범위에기재된사항끼리대비하여판단하게됩니다. 따라서질문의경우특허출원의청구범위와실용신안등록출원의청구범위를비교하여동일한경우에는선출원주의에의하여처리하게될것입니다. 동일한발명에대하여 2이상의출원이있는경우에는당사자간의협의에의하여정할수있으므로, 당사자상호간또는특허청장의지시에의하여협의절차를진행할수있을것입니다. 다만, 협의가성립되지아니하거나협의를할수없는때에는다같이특허를받을수없습니다. 6. 확대된선원이란무엇인가요? 확대된선원의지위란당해특허출원 ( 후출원 ) 의특허청구범위가선출원인타특허출원또는실용신안등록출원이출원공개되거나등록공고된타특허출원또는등록공고된실용신안등록출원의출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된발명과동일한경우후출원을거절시킬수있는법적지위를말합니다 ( 특허법제29조제항 ). 확대된선원의지위는출원공개제도및심사청구제도의도입과더불어채택된제도인데특허법은이를특허요건의하나로규정하고있습니다.
18 특허제도 민원사례 선 적용요건 - 당해특허출원의출원일이타출원의후출원일것 - 당해특허출원후타출원이출원공개또는등록공고될것 - 당해특허출원의청구항에기재된발명이타출원의최초명세서등에기재되어있을것 - 타출원이국제출원인경우확대된선원의지위가주어지는시기는국내에서의출원공개또는국제사무국에의한국제공개를한때이며, 그범위는국제출원일에제출한국제출원의명세서및청구범위등의원문과그번역문에다같이기재된발명또는고안 ( 국어로출원한경우국제출원일에제출한국제출원의명세서, 청구의범위또는도면에기재된발명또는고안 ) 에한하여인정됨 - 타출원이분할출원 이중출원을기준으로하는경우확대된선원의지위는원출원일을기준으로하는것이아니라현실의분할출원일, 이중출원일을기준으로판단함 7. 동일한발명에대하여다른날에 2 이상의특허출원이있는경우의심사처리는? < 제29조제 항적용 > 선출원이공개된경우에는특허법제29조제항을우선하여후출원에적용하며 ( 선출원의출원인또는발명자가후출원의출원인또는발명자와다른경우 ) 선출원이미공개된경우에는선출원이공개될때까지후출원의심사를보류합니다. < 제6조적용 > 선출원과후출원의출원인이동일한경우에도적용할수있으며, 선출원이공개될때까지후출원의심사를보류함. 다만, 선출원이미공개상태라하더라도선후출원인이동일한경우에는선출원번호와청구항만적시하여제6조거절이유를통지할수있으며, 제6 조를이유로최종거절결정은선출원의청구범위가확정된후에합니다. 선출원과후출원의출원인동일여부, 선출원의심사청구 / 공개여부등에따라제29조제 항및제6 조적용가능여부가달라집니다. 8. 출원인이동일한발명을같은날에 2 개의특허출원으로한경우, 1 개의특허가등록된경우, 다른하나의특허심사는? 등록된특허에대해서는협의가성립될수없으므로, 제6조제 2항으로거절이유를통지하고미해소시거절결정합니다 ( 참고로출원인과경합출원의권리자가다른경우에는온나라시스템을이용하여경합출원의권리자에게경합사실을통지해줍니다.). 9. 선출원을하였음에도후출원이우선심사를통해특허등록를받을수있는지여부 출원주의를채택하고있는현행특허법제6조제 1항에따르면동일한발명에대하여다른날에 2이상의특허출원이있는때에는먼저특허출원한자만이그발명에대해특허를받을수있습니다. 따라서동일한발명이라면귀하께서선출원하셨기때문에그발명에대해특허를받을수있
게됩니다. 이경우심사과정에서후출원을먼저심사하더라도선출원이있으면거절이유에해당 ( 특허법제62조제1호 ) 되어후출원은거절이유통지하게됩니다.( 특허법제6조제1항 ) 그럼에도불구하고후출원자가특허결정을받은것은발명이동일하지않은경우일수있습니다. 귀하께서양발명이동일하다고주장하시려면안타깝지만현재상황에서는특허무효심판 ( 특허법제1조제 1항 ) 을청구하시는방법이있습니다. 1. 선출원일과관련해서, 특허청에출원서를우편으로제출한경우에언제출원한것으로간주되나요? 특허청에제출하는출원서 청구서기타의서류는특허청에도달된날부터효력을발생합니다. ( 특허법제28조제 1항 ) 따라서문서를직접제출하거나인터넷을통해전자출원을한경우에는일반적으로제출한날이문서의도달일이될것입니다. 그러나, 우편으로출원서등을제출하는경우에는우편물의통신일소인이표시된날이분명한경우에는그표시된날, 그표시된날이불분명한경우에는우체국에제출한날을우편물의수령증에의하여증명한날에특허청에도달한것으로간주합니다. ( 특허법제28조제2항 ) 19 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변
11 특허제도 민원사례 선 5 분할출원 / 변경출원 1. 분할출원이란무엇인가요? 분할출원이란하나의특허출원에 2이상의발명이포함되어있는경우그중일부발명을별개의특허출원으로분리하여새로이출원하는것입니다 ( 특허법제52조 ). 분할출원은원출원중의일부발명을분할하는절차이므로분할출원이행해지더라도원출원은계속존속합니다. 또한, 분할출원은원출원에포함되고있는 2이상의발명중일부발명을분할하는것이기때문에, 분할은당연히독립적인발명을대상으로하여야하며특허청구범위의청구항을분할하는개념은아닙니다. 분할출원을할수있는기간은출원서에첨부된명세서또는도면에대하여보정을할수있는기간과동일합니다. 따라서특허출원인경우특허법제47조제 1항의규정에의하여보정할수있는기간이내및거절결정불복심판을청구할수있는기간이내 (29 년 7월 1일이후출원부터적용 ), 실용신안등록출원인경우실용신안법제1조제1항단서및시행규칙제9조의규정에따른출원일부터 2월의자진보정기간및법제12 조의규정에따른지정기간내에분할출원을할수있습니다. 분할출원이등록된경우존속기간은원출원일부터기산됩니다. 2. 분할출원할때원출원의명세서에있는것으로해야하는데, 원출원의청구항에나타나지않은발명을분할출원하기위해서는당연히누락된청구항을작성해야할것입니다. 질의 1) 그러면이것은신규사항추가로인정하지는않는다는말이네요? 질의 2) 그렇다면이미청구항에나타난분할출원할발명을분할하면서재작성하는가능한지요. 질의 ) 재작성하며청구범위를넓히는것이가능한지요. 질의 1에대하여말씀드리겠습니다. 출원인이 2이상의발명을하나의특허출원으로한경우에는, 원출원의출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된사항의범위내라면원출원에서기재하지않은청구항을분할출원하는것이가능할수있습니다. 질의 2, 에대하여도위와마찬가지로, 원출원의출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된사항의범위내라면, 청구항을분할하면서재작성하는것과청구범위를넓히는것도가능할수있습니다.
. 분할출원이추후보정에의하여적법한것으로인정된경우다시소급하여적용을받게되는지요 26 년 1월 1일이전에는분할출원, 이중출원이부적법한경우불인정예고절차를통해분할출원또는이중출원을불인정처리한후추후보정을통해적법하게인정되는경우다시소급하여적용하였습니다. 26 년 1월 1일이후에는이중출원제도를폐지하고변경출원제도를도입하였고변경출원및분할출원이적법하지않은경우거절이유를통지하도록관련규정이개정되었으므로, 26 년 1 월 1일이후출원에대한분할출원및변경출원은별도의불인정 / 인정절차가없습니다. 4. 최초특허출원서에 2 이상의발명을포함하여출원하였습니다. 절차진행중에이를별개의출원으로분리하는것도가능한지요? 특허출원서에 2이상의발명이포함된경우에도 1특허출원의범위에속하는경우에는하나의출원으로가능합니다. 그러나 1특허출원의범위를벗어난경우에는등록거절의이유가됩니다. 따라서출원인이착오에의하여 1특허출원의범위를벗어나는발명까지포함하여출원한경우또는 1특허출원의범위에속하는지의판단이쉽지않아그요건을충족하기쉽지않다고생각하는경우에는이를분할할필요가있습니다. 특허법은그러한경우최초의출원서에첨부된명세서또는도면에기재된범위내에서분할하여출원할수있도록규정하고있습니다 ( 특허법제52 조 ). 또한, 1특허출원의요건을충족하는발명이라도이를 1이상의별개의출원으로분할할수도있습니다. 111 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 5. 분할출원을할수있는기간은언제까지입니까? 특허분할출원은특허출원서에첨부한명세서또는도면에대한보정을할수있는기간인특허결정의등본을송달하기전까지가능합니다. 다만, 심사관으로부터의견제출통지를받은경우에는지정된의견서제출기간내에분할출원이가능합니다. 29년 7월 1일전에제출된출원의경우, 특허거절결정에대한심판을청구하는경우에는그심판의청구일로부터 일이내에분할출원이가능하고, 29년 7월 1일이후의출원부터는재심사를청구할때와거절결정불복심판을청구할수있는기간 ( 거절결정등본송달일로부터 일이내로서심판을청구하기전까지 ) 에도분할출원이가능합니다 ( 특허법제52조제1 항제2호 ). 또한, 특허결정후설정등록이전 ( 최대 개월 ) 에분할출원가능합니다. 특허결정이란등록결정을말하는것이며, 거절결정불복심판에의한취소심결 ( 특허등록을결정한심결에한함, 재심심결포함 ) 의경우그심결문등본을송달받은날부터 개월이내 ( 단, 설정등록전까지 ) 를말합니다. ( 특허법제52조제1항제호신설 )
112 특허제도 민원사례 선 6. 분할 ( 변경 ) 출원의심사청구가능시기는? 원칙적으로원출원일로부터 5년이내에심사청구할수있습니다. 다만, 분할 ( 변경 ) 출원에대해서는심사청구하는시점이원출원일로부터 5년을경과하였더라도분할 ( 변경 ) 출원일로부터 일이내에는심사청구할수있습니다 [ 분할 ( 변경 ) 출원일이원출원일로부터 5년이내인경우에도적용가능 ]( 법제59조제항 ). 따라서분할출원일이원출원일부터 5년직전에이루어진경우에도분할출원의심사청구는분할출원일로부터 일이내이면언제든지가능합니다. 7. 분할출원가능한시기에대해궁금한사항이있어문의드립니다. 29 년 7 월 1 일이후특허출원건은거절결정을받았을때, 거절결정서받은날로부터 일이내에청구항관련한분할출원이아니라면즉, 삭제보정없이가능한발명의상세할설명이나도면에기재된사항으로분할을할때, 재심사청구없이도분할출원가능한가요? 반드시재심사청구랑동일자에만분할출원을해야하나요? 만약재심사청구없이, 분할출원만하는것도가능하다면거절결정서받은날로부터 일이내에분할출원과동일자아닌분할출원이후원출원건은포기하는사항가능합니까? 분할출원할수있는발명은특허출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된발명입니다. 특허청구범위에기재된발명은물론특허청구범위에는기재되어있지않고발명의상세한설명에만기재된발명도분할출원할수있습니다. 문의하신사항의경우, 특허법제52조제1항제2호에의하여출원일이 29 년 7월 1일이후인출원은거절결정등본을송달받은날로부터 일이내라면재심사청구하지않아도분할출원을할수있습니다. 또한, 원출원에대한거절결정불복심판을청구하고자한다면심판청구전에분할출원하는것이바람직합니다. 분할출원을한이후에는원출원을포기할수도있고, 원출원을포기하여도분할출원의효력에는영향이없습니다. 다만, 원출원을포기한후에는분할출원을할수없으니주의하시기바랍니다. 8. 분할출원가능기간을등록결정후일정기간에도할수있도록개정하면최초명세서에기재된발명을보다풍부하게보호받을수있지않을까요? 29년 7월 1일시행된개정특허법에서는거절결정에대한불복심판을청구할수있는기간에도분할출원을할수있도록분할출원가능시기를확대한바있습니다.
또한, 특허결정후설정등록이전 ( 최대 개월 ) 에도분할출원가능합니다. 특허결정이란등록결정을말하는것이며, 거절결정불복심판에의한취소심결 ( 특허등록을결정한심결에한함, 재심심결포함 ) 의경우그심결문등본을송달받은날부터 개월이내 ( 단, 설정등록전까지 ) 를말합니다. ( 특허법제52조제1항제호신설 ) 11 제 2 부 9. 분할출원심사에대한심사지침확인요청 A: 분할출원심사에대한종래의특허청심사지침은다음과같았습니다 원출원에기재하지않은발명을분할출원한경우... 분할출원을인정할수없는경우분할출원불인정통지를하고출원일을소급하지않고분할출원한날을기준으로심사한다 B: 그런데, 분할출원에대한특허청심사지침이다음과같이변경되었습니다. 원출원에기재하지않은발명을분할출원한경우... 분할출원을인정할수없는경우분할출원불인정통지를하고특허거절결정을한다. 분할출원관련심사지침은 26 년 1월 1일시행특허법개정에따라서개정하였고, 현행심사기준 619 쪽을보면심사기준개정내용을알수있습니다. ----------------------------------------------------------- (2) 분할출원의출원범위에관한심사는다음과같이출원시기를구분하여야한다. 1 원출원이 26 년 9월 일이전출원인경우원출원에기재되지않은발명을분할출원한경우분할출원에대하여기간을정하여불인정예고통지한다. 제출된의견서에의하여도분할출원을인정할수없는경우분할출원불인정통지를하고출원일을소급하지않고분할출원한날을기준으로심사한다. 분할출원의출원일을소급할수없는경우원출원의공개특허공보등이신규성또는진보성을부정하기위한인용문헌으로사용될수있다는점에유의하여야한다. ( 특실심사사무취급규정제25조 ) 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 분할출원심사시분할불인정사유와거절이유가동시에있는경우분할출원의인정여부를확정한후거절이유통지를한다. 다만, 그거절이유가출원일의소급여부 ( 분할출원의인정여부 ) 와관계없는경우에는분할출원불인정예고통지와거절이유통지를각각별도의통지서로동시에통지할수있다. 한편, 출원일을소급하지않고심사하던중분할출원의명세서또는도면을보정하여원출원에기재되지않은발명을삭제한경우에는다시출원일을소급하여심사하여야한다. ( 참고 ) 분할출원을인정할수없어출원일을소급하지않는경우에도다른거절이유가없는경우에는분할출원불인정통지후특허결정하는것도가능하다. 2 원출원이 26 년 1월 1일이후출원인경우원출원에기재되지않은발명을분할출원한경우분할출원에대하여거절이유를통지하고제출된의견서또는보정서에의하여도분할출원을인정할수없는경우에는특허거절결정한다. ( 특허법제62조, 제6조 ) -----------------------------------------------------------
114 특허제도 민원사례 선 1. 분할출원시특허청구범위에기재된사항에의한특정된발명에한하여만분할출원이가능합니까? 또한원출원과분할출원이동일한경우에원출원의보정에의해양자의발명이동일하지않게된때에는분할출원이적법한것으로인정되는지요? 분할출원할수있는발명은특허출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된발명입니다. 따라서특허청구범위에기재된발명은물론특허청구범위에는기재되어있지않고발명의상세한설명에만기재된발명도분할출원을할수있습니다. 또한, 분할출원시분할후의원출원에관한발명과분할출원에관한발명이동일하였으나, 그후에원출원의명세서또는도면이보정되어양자의발명이동일하지않게된때에는분할출원은적법한것으로인정됩니다. 11. 29 년 7 월 1 일이후특허출원건은거절결정을받았을때, 거절결정서받은날로부터 일이내에청구항관련한분할출원이아니라면즉, 삭제보정없이가능한발명의상세한설명이나도면에기재된사항으로분할을할때, 재심사청구없이도분할출원가능한가요? 분할출원할수있는발명은특허출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된발명입니다. 특허청구범위에기재된발명은물론특허청구범위에는기재되어있지않고발명의상세한설명에만기재된발명도분할출원할수있습니다. 특허법제52 조제1항제 2호에의하여출원일이 29 년 7월 1일이후인출원은거절결정등본을송달받은날로부터 일이내라면재심사청구하지않아도분할출원을할수있습니다. 또한, 원출원에대한거절결정불복심판을청구하고자한다면심판청구전에분할출원하는것이바람직합니다. 분할출원을한이후에는원출원을포기할수도있고, 원출원을포기하여도분할출원의효력에는영향이없습니다. 다만, 원출원을포기한후에는분할출원을할수없으니주의하시기바랍니다. 12. 분할출원시원출원이심판계속중이면심판결과가나올때까지분할출원에대하여심사중지를신청할수있도록제도개선제안 특허 실용신안심사사무취급규정제7조제1항에의해심사관은출원이다음각호의어느하나에해당하는경우에는 2개월이내의기간을정하여심사를보류하거나처리기간을연장할수있습니다. 심사관이보류할수있는각호의경우는다음과같습니다. 1 선출원또는경합출원이공개되지않았거나경합출원이심사청구되지않은경우 2 국내우선권주장의선출원으로서취하간주기간을경과하지않은경우 해당출원과관련된심판이나소송이계류중인경우
4 선행기술조사를전문기관에의뢰하였거나외부에의견문의를하였거나협의심사가필요한경우 5 조약우선권주장출원의우선권증명서류제출기간이경과하지않은경우 6 그밖의심사의보류또는처리기간의연장이필요하다고인정되는경우귀하의제안은심사관이보류할수있는각호의경우중 해당출원과관련된심판이나소송이계류중인경우 에상당하는것으로보입니다. 다만, 심사관에의한보류는 원출원이거절결정불복심판에계류중이고원출원과동일한청구항을포함하는분할출원이심사청구된경우로서분할출원에특허법제6조제2항의거절이유만존재하는경우 에만가능합니다. 따라서, 출원인 ( 대리인 ) 은지정기간연장에앞서서우선자신의출원이심사관에의한보류가가능한사안에해당하는지살펴보고, 심사관에게해당출원의상황을알려서심사관이보류여부를판단한후사안에따라적절한보류절차를밟을수있도록하신다면제안당시말씀하신문제점은충분히해결될수있을것으로판단됩니다. 1. 변경출원이란무엇입니까? 변경출원이란출원인이선출원주의에의해출원을서두르거나특허, 실용신안제도에대한오해, 보호대상물에따른권리판단의곤란등으로출원해야할권리 ( 특허, 실용신안 ) 를잘못선택한경우출원이후에특허에서실용신안또는실용신안에서특허로출원권리를변경하는제도입니다 ( 원출원이 1999 년 6월 일이전출원, 26 년 1월 1일이후출원에적용한다 ). 115 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 14. 변경출원이적법하게인정받을수있는요건은무엇입니까? 변경출원이적법하게인정받기위해서는형식적요건과실체적요건을모두만족시켜야합니다. 형식적요건 (1) 원출원이특허청에계속중일것변경출원이적법한출원으로인정되기위해서는출원의변경시에변경전의실용신안등록출원 (1999 년 6월 일이전출원인경우의장등록출원을포함한다. 이하 원출원 이라한다 ) 이특허청에계속되고있어야합니다.(26 년 1월 1일개정 ) (2) 변경출원할수있는기간이내에변경출원서를제출할것특허출원또는실용신안등록출원으로변경출원을할수있는기간은실용신안등록출원일또는특허출원일로부터실용신안등록결정서또는특허결정서등본을송달받기전으로최초의거절결정등본을송달받은후 일이내 ( 특허법제15조또는실용신안법제조의규정에의하여특허법제12 조의 또는실용신안법제1조에서규정한기간이연장된때에는그연장된기간이내 ) 입니다. () 원출원의출원인과변경출원의출원인이동일할것특허법제5조제1항은 실용신안등록출원인은... 특허출원으로변경할수있다 고하여원출원의출원인과변경출원의출원인이출원의변경시에일치할것을요구하고있습니다.
116 특허제도 민원사례 선 (4) 변경출원서에그취지및원출원을표시할것특허법제5 조제항규정에의하여변경출원을하는자는변경출원서에그취지및변경의기초가된실용신안등록출원의표시해야합니다. 따라서변경출원서에원출원을표시하지않거나잘못표시한경우에는그변경출원은적법한변경출원으로인정되지않습니다. 또한, 변경출원후변경출원서의원출원의표시를보정하여원출원을변경하는보정은불가능합니다. 다만, 원출원의표시가오기로자명한것이라면그보정은인정됩니다. 실체적요건특허법제5 조제1항에는 실용신안등록출원의출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된사항의범위안에서그실용신안등록출원을특허출원으로변경할수있다. 고하여변경출원이적법한출원으로인정받기위한실체적요건을규정하고있다. 즉적법한변경출원으로인정받기위해서는변경출원의명세서또는도면에기재된사항이원출원의최초명세서또는도면에포함되어있어야한다. 변경출원의명세서또는도면에기재된사항중일부라도원출원의명세서또는도면에포함되어있지않다면그변경출원은부적법한것으로인정된다 (26 년 1월 1일개정 ). 15. 원출원에공지예외적용및우선권주장이있는경우변경출원시에도동일하게기재해야하나요? 원출원에공지예외적용신청및우선권주장이수반된경우변경출원시에도동일하게공지예외적용신청과우선권주장을해야합니다 ( 원출원시공지예외주장이나우선권주장을하지않은경우에는변경출원시이와같은주장을하는출원은인정되지않음 ). 변경출원서에그취지를기재하고그주장에필요한서류를새로운출원일 ( 변경출원일 ) 부터규정된날까지 ( 공지예외주장출원의경우는변경출원일로부터 일 ( 특허법제조제2항 ) 이내, 우선권주장출원의경우는변경출원일로부터 개월 ( 특허법제5조제6항 ) 이내 ) 제출해야합니다. 다만, 이들증명서의내용이원출원에대하여이미제출된증명서의내용과동일하여이를원용하고자하는경우에는해당서식의첨부서류란에그취지를기재하고증명서류를생략할수있습니다 ( 특허법시행규칙제1조제2항 ). 16. 변경출원의심사청구기간및존속기간은어떻게되나요? 특허심사청구기간은출원일로부터 5년, 실용신안은출원일로부터 년입니다. 변경출원이적법하게이루어진경우변경출원의출원일이원출원일로소급되므로특허에서실용신안으로변경출원했다면실용신안의심사청구기간은원출원일 ( 특허출원일 ) 로부터 년이내심사청구해야합니다. 만일실용신안출원후특허로변경출원한경우라면원출원일 ( 실용신안출원일 ) 로부터 5년이내심사청구를해야합니다.
심사청구기간이경과되어변경출원한경우변경출원일로부터 일이내심사청구특허존속기간은설정등록후출원일로부터 2년, 실용신안은설정등록후출원일로부터 1년입니다. 변경출원이인정되면출원일이원출원일로소급되므로특허에서실용신안으로변경출원된경우에실용신안의존속기간은설정등록후원출원일 ( 특허출원일 ) 로부터 1년입니다. 만일실용신안에서특허로변경출원된경우라면특허의존속기간은설정등록후원출원일 ( 실용신안출원일 ) 로부터 2년입니다. 17. 변경출원이되면원출원은어떻게되나요? 특허에서실용신안출원으로, 실용신안에서특허출원으로변경출원된경우원출원인특허, 실용신안출원에대해서는변경출원된시점에취하된것으로간주합니다.( 특허법제5조제4항 ) 18. 분할출원을기초로국내우선권주장을할수있나요? 분할출원을기초로한국내우선권주장은허용되지아니합니다 ( 특허법제55 조제1항제 2호 ). 117 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 19. 특허등록시특허권자에게브랜치여부를묻고, 2~ 년에한번씩독립청구항을만들어서심사후등록받을수있도록하는제도도입 귀하께서말씀하신브랜치제도는미국의재발행 (Reissue) 제도와유사하다고판단됩니다. 미국의재발행제도는권리범위를너무좁게또는잘못설정하거나오류로인해합리적인권리를보호받지못하는특허권자에게특허등록이후정정기회를부여하는제도입니다. 이때귀하께서말씀하신대로청구항의추가나청구범위의확장도허용 ( 단, 원출원의최초명세서에기재된사항이아닌신규사항추가는금지 ) 됩니다. 그러나 1 등록된특허에비해권리범위가확장되는재발행출원은등록후 2년이내에만가능하고, 2 특허가재발행되면원특허는포기되며, 재발행시점이후부터특허권의효력이미치고, 4 재발행출원시점을기준으로선행기술과대비하게되므로, 원특허의출원이후에공개된선행기술문헌등에의해재발행출원이거절될수도있다는단점도있습니다. 한편, 우리나라특허법에서는 등록후분할출원 을인정하고있으며, 귀하께서말씀하신목적은이를통해달성될수있다고판단됩니다. 등록후분할출원제도는특허등록결정이후에도설정등록전까지분할출원을허용하는제도로, 215년 1월 18일특허법개정 (7월 29일시행 ) 을통해도입되었습니다. 원출원의최초명세서및도면에기재되어있는사항이지만원출원의청구범위에기재하지않았거나추가로보호받고자하는사항이있다면, 원출원등록후분할출원을신청함으로써해당내용에대한특허권을확보할수있습니다. 또한, 분할출원을하더라도먼저등록받은특허권은유효하므
118 특허제도 민원사례 선 로, 필요에따라 2개의특허권을행사할수있다는장점도있습니다. 따라서, 귀하의제안하신 특허권자의특허보호를위해브랜치제도도입 은채택할수없음을알려드립니다. 2. 변경출원의가능시기는? 제5 조에서별도로변경출원이가능한시기를정하지않고있으므로, 출원이계속중인경우에는언제든지가능하나, 거절결정된경우에는 일이내로제한하고있어그기간에만변경출원이가능합니다. 한편, 변경출원은출원이계속중인한할수있는것이므로특허결정된경우에도설정등록전까지변경출원이가능합니다 ( 법 81조제항의해석상설정등록까지는출원이계속되는것으로보아야하므로 ). 21. 변경출원을할때동시에 2 개로변경출원을할수있는지? 변경출원은실용신안등록출원의출원서에최초로첨부된명세서또는도면에기재된사항의범위안에서그실용신안등록출원을특허출원으로변경할수있는것으로 ( 같은내용으로특허출원을실용신안등록출원으로변경할수있음 ), 변경출원이있는경우에그실용신안등록출원은취하간주됩니다 ( 특허법제5조제1항및제4항 ). 따라서변경출원을동일자에 2개로한경우에는선후관계를고려해서, 후에변경된것은원인이되는출원이변경출원으로취하간주된상태이므로변경출원을할수있는출원이아니라는이유로특허법시행규칙제11조제1항제2호 ( 출원또는서류의종류가불명확한것인경우 ) 에따라서반려되고, 선후관계를알수없는경우에는같은이유로둘다반려통지되며출원인이선택한것만수리됩니다.
6 특허청구범위 119 제 2 부 1. 특허청구범위유예란? 특허청구범위유예제도란특허청구범위가없는상태에서도특허출원이가능하도록하고, 특허청구범위는출원공개시까지만제출하면되도록한제도입니다 ( 특허법제42조 ). 다만, 출원일로부터 1년 6개월이전에출원인이심사청구할경우에는심사청구시특허청구범위를제출하도록하고, 청구범위미제출상태에서심사청구하는경우에는심사청구서를반려합니다. 또한, 제자에의한심사청구가있는경우에는심사청구후 월이내 ( 최장출원공개전까지 ) 청구범위를제출하도록하고있습니다 ( 특허법제42조제5항제2호 ). 2. 전술한청구항중어느한항에있어서 는특허법시행령제5 조제4 항위반인가요? 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 인용되는항의번호를기재해야하는것이므로특허법시행령제 5 조제 4 항위반에해당합니다. 인용되는다수의항번호를표시할때에 O항내지 O항 이라는표현은허용되나, 아예어느항부터어느항까지인지를확인할수없는경우는허용되지않습니다.. 특허권리범위가민사소송 ( 계약자지위확인에관한소 ) 시판결문에따라변경되는지아니면기존등록내용이그대로유지되는지여부 특허발명의보호범위는특허법제97 조에따라청구범위에적혀있는사항에의하여정해집니다. 그리고이러한보호범위는청구범위의변경이없는이상그대로유지됩니다. 아울러, 특허권자는적극적권리범위확인심판을통해보호범위에속하는발명의실시를배제할수있음을알려드립니다. 4. 특허권의권리를주장함에있어, 특허청구항의독립항의내용을적용함이없이종속항만적용한경우에도특허권리를주장할수있는지여부 특허법제97조에따라특허발명의보호범위는청구범위에적혀있는사항에의하여정해집니다. 질의하신내용에서독립항뿐만아니라독립항을부가, 한정하는종속항도그자체가하나의특허발명이므로종속항에기재된사항에대하여특허권자는권리를주장할수있습니다.
12 특허제도 민원사례 선 7 명세서 1. 우선권주장출원명세서작성법? A 발명을먼저, B 발명을나중에출원하였고 A, B를우선권주장하여출원하려합니다. 이때명세서를작성할때그내용은원출원의요지를변경하지않는한 A+B로작성하는것이가능하다고들었습니다. 질의1. 그런데명세서의어느한문장에서도 A+B로하는것도가능한지요. 그리고청구항을작성할때, A 발명에대한것의우선일은 A 발명의날로 B 발명에대한것의우선일은 B 발명의날로인정된다고들었습니다. 그런데청구항, 예를들어청구항 1이질의2. A+B 로이루어져있다면그우선일은어느발명의날로인정받는지요. 질의. A 발명도면1이부품지시번호가 1, 2,,,... 으로되어있고 B 발명도면 1이부품지시번호가 1, 2,,... 로되어있다면도면번호를다시넘버링해야할것같은데맞는지요? 질의4. A 발명을분할출원하여 a1, a2로되었다면 A+B의명세서를작성할때 A는 (a1+a2)+b 인지? 출원번호를제시한 a1이나 a2만의미하는것인지요? 질의5. 이런사항이적혀있는문헌이무엇인지요? 그문헌을어디서다운받을수있는지요? 먼저질의 1 및 2 에대해서답변드리겠습니다. A 발명과 B 발명을각각따로출원하고나서, 우선권주장가능기간내에 A 발명의출원과 B 발명의출원을모두우선권주장해서하나로출원하는것이가능합니다. 다만, 우선권주장출원에서청구하는발명이우선권기초출원의발명 ( 우선권기초출원에최초로첨부된명세서및도면에기재된발명을말함 ) 과동일한경우에만판단시점이우선권기초출원일로소급됩니다. 따라서 A+B 발명이 A 발명과동일한경우에는 A 발명의출원일로, B 발명과동일한경우에는 B 발명의출원일로판단시점이소급되지만, 일반적으로 A+B 발명은 A 발명또는 B 발명과동일하지않기때문에 A+B 발명에대해서는판단시점이소급되지않을가능성이높습니다. 질의 및 4 에대해서는특허청홈페이지의명세서작성방법을참고하여주시기바랍니다. 질의 5 와관련해서는, 시중에많은산업재산권서적이있습니다. 이중특허법과관련한문헌들을참고하시기바랍니다. 또한, 특허청은특허 실용신안제도에대한국민의이해를돕고자 특허 실용신안심사기준 을제공하고있습니다.
2. A+B 로구성된선출원된발명이있습니다. 출원번호 AAAA 이것을보정하여 A1+B1 으로되었습니다. 또다시보정하여 A2+B2 로되었습니다. 이것을분할출원하여 A( 출원번호 AAAA) 와 B( 출원번호 BBBB) 로되었습니다. 그러면질의 1. 우선권주장의출원번호를 AAAA 로적습니까? 아니면 BBBB 까지포함합니까? 질의 2. 우선권주장의심사시심사관에게보내지는우선권주장의원인이되는서류는보정이이루어지기전의 A+B 가가는것입니까, 아니면보정이이루어졌으나분할전인 A2+B2 가가는것입니까, 아니면분할과보정이된 A 와 B 가가는것입니까? 먼저질의 1 에대해서답변드리겠습니다. 조약우선권주장의기초가될수있는출원은동일발명에대하여최초로제출한출원입니다 ( 파리조약제 4 조 C). 따라서조약우선권주장출원할때기초출원번호에는분할출원이아니라최초로제출한원출원의출원번호를적으셔야합니다. 질의 2 에대하여, 우선권주장의대상이되는것은기초출원의출원서에최초로첨부된명세서및도면에기재된발명이며, 이러한최초명세서및도면이우선권증명서류로제출되거나송부됩니다. 121 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변. 최소한기재불비로거절하는경우에는담당심사관이미리체크하고, 이에대한의견서또는보정서가제출되는즉시특허청시스템상에서담당심사관이이를확인할수있도록한다면제출기일에관계없이즉각적인처리가가능한가? 먼저중간서류처리와관련하여말씀드리겠습니다. 현재중간서류의처리기간은 6 개월로정하여운영하고있습니다. 다만, 기간단축신청이있는등빠른처리가요구되는건에대해서는보다신속히처리하고있습니다. 기간단축신청서제출의의미는지정된기간은기간단축신청서의제출일에만료된것으로보고심사를진행하는것으로지정된기간이남아있지않은경우에는기간단축의효과가없습니다. 4. 발명의상세한설명에도면에관한설명을기재하고그도면도발명의상세한설명에이미지로삽입해놓았습니다. 특허법제 42 조제 2 항에관한특허법시행규칙제 21 조제 2 항은명세서는별지제 15 호서식, 도면은별지제 17 호서식에따른다고정하고있으므로, 동법시행규칙제 21 조제 2 항이정하는방식에위반된것으로서특허법제 46 조에따른보정명령을받게됩니다. 다만, 실체심사시다른거절이유가있어서의견제출통지를하고자하는경우에는동통지서에참고사항으로서방식에위반된사항을안내하고보정을유도하는방법으로처리하고있습니다.
122 특허제도 민원사례 선 5. ~ 이상, ~ 이하, ~1 과같이상한이나하한이불명확한수치한정을한경우는모두기재불비인가요? ~ 이상, ~ 이하, ~1 과같은표현이있다고하여모두기재불비인것은아닙니다. 참고로, ~ 이상, ~ 이하, ~1 과같이상한이나하한이불명확한표현을사용하더라도그의미가발명의상세한설명에의해명확히뒷받침되어발명의특정에문제가없다고인정되는경우에는허용하고있습니다. 6. 종속항의인용허용범위는어떻게되나요? 종래의종속항은 그종속항이속하는독립항과그독립항의다른종속항중에서 ~ 인용할수있다 고하여, 종속항이그종속항과그종속항이속하는독립항및또는동일한독립항에속하는종속항만을인용할수있었으나, 개정된특허법시행령제 5 조제 5 항은 2 이상의항을인용하는청구항은 ~ 번호를적어야한다. 고하여, 종속항이 2 이상의독립항을인용할수있고, 하나의독립항과다른독립항에속하는종속항을인용할수있으며, 서로다른독립항에속하는종속항을 2 이상인용할수있도록허용되었습니다. 다만, 하나의종속항이인용할수있는 2 이상의독립항은동일한카테고리에속하여야합니다. 카테고리가서로다른독립항 ( 예 : 물건과장치 ) 을 2 이상인용하는경우에는종속항의말미에 ~ 물건또는장치 로기재하게되는데이러한기재방법은허용되지않습니다. 7. 배경기술항목은필수기재항목인가요? 211. 7. 1. 최초출원건부터 발명의배경이되는기술 항목기재의무화가되었습니다. ( 특허법제 42 조제 항제 2 호 ) 따라서특허청구범위에기재된발명의배경기술에관한설명을적거나, 그배경기술이개시된선행기술문헌정보를기재하여야합니다. 8. 화장품특허와관련해서, 질의 1. 전에누가시도하지않았던약용식물에서의추출물로만든화장품이특허의대상으로가능한지여부질의 2. 약용식물에서의추출여부를떠나피부에어떤효과를발생해야만특허의대상으로가능한지여부 답변1) 가능하며실제로도특허출원이많은기술분야에해당함을알려드립니다. 다만, 특허법제 29조제1항및제2항 ( 산업상이용가능성, 신규성, 진보성 ) 에따른특허요건을만족하는발명인지에대한구체적인검토과정을꼭거치셔야겠습니다. 참고로, 선행기술조사는특허정보넷키프리스 (http://www.kipris.or.kr) 를활용하시면많은도움을받으실수있겠습니다.
답변2) 화장품발명의경우, 발명의설명에효과를확인할수있을정도의객관적인판단자료, 예를들면패널테스트 (panel test) 에의한관능검사등의실험결과가기재되어야하고, 특히, 기능성화장품등은피부에서생화학적또는물리적효능 효과를나타냄으로써피부의기능을향상시키게되는것이므로그와같은기능적유용성을입증하는사항이객관적자료에의해명세서에상세히기재되어야함을알려드리오니업무에참고하시기바랍니다. 12 제 2 부 9. 의약품의발명에있어서그약리효과에대한실험데이터나시험성적표의기재는명세서의필수적기재요건인지여부 의약품의발명에있어서는그약리효과에대한기재가있으면충분하고그에대한실험데이터나시험성적표의기재는명세서의필수적기재요건은아닙니다. 그러나약리효과는원칙적으로임상실험에의하여뒷받침되며, 임상실험대신동물실험이나, 시험관내실험도무방하나이러한실전데이터가없을경우에는거절결정이될수있습니다. 도한경우에따라서는심사관이독성실험데이터를요구할수도있겠습니다. 1. 특허청심시기준을보다가특허법제 42 조제 4 항제 2 호관련간결성부문에서택일형식중마쿠쉬형식등이라는표현이있는데의미가무엇인가요? 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 마쿠쉬형식 (Markush Type) 이란, 청구항에있어서택일적인표현은허용되지않고있지만화학분야의발명의청구항에한하여특별히허용되는경우가있는데, 주로발명이 2이상병렬적개념에상당하고이들을총괄하는발명의개념이없을경우에사용되는방법입니다.
124 특허제도 민원사례 선 8 심사절차 / 거절이유 ( 심사기준 ) 1. 정당한권리자의출원으로특허출원후심사청구시무권리자의출원일로부터 5 년이경과된경우심사청구할수없나요? 소급된출원일 ( 무권리자출원일 ) 로부터 5년이경과한경우정당한권리자가출원한날부터 일이내에심사청구를할수있습니다 ( 특허법제59조제 항개정, 21 년 월 22일시행 ). 2. 특허등록요건, 유리섬유와같은발암물질에대한함유여부도심사시검토하게되는지여부등문 1. 수입물품의국내설치후하자발생하여그제품에유리섬유를보강재로덧대어서내구성증대의이유로특허를획득한제품이있는데, 이제품이특허를득하는데있어서문제가없는지문의드립니다. 문 2. 유리섬유는발암물질로분류되어사용기준이엄격하다고들었는데특허출원시발암물질함유여부를검토하시는지도궁금합니다. 문. 이미특허를득해이제품이국민대다수의연령층이사용할수있는생활체육시설또는학교체육시설에사용될수있는지, 문제가발생된특허제품은어떤근거에의해서특허를상실할수있는지궁금하오니답변부탁드립니다. 첫째로, 유리섬유를제품에보강재로덧대어특허를획득하는데문제가없는지에관하여말씀드리자면, 특허출원한발명이특허를받기위해서는그발명이 특허법 에서규정하고있는특허요건을만족해야합니다. 만약보강재를덧댄제품이기존의선행기술로부터용이하게발명할수없는것이라면그제품이국낸또는국외제품인지와관계없이특허를받을수있습니다 ( 특허법제29 조제2항 ). 둘째로, 특허출원시유리섬유의발암물질함유여부를검토하는지에관하여말씀드리면, 심사시발명의유해성여부에대해서는일반적으로고려하지않습니다. 다만, 특허출원된발명이공공의질서또는선량한풍속을문란하게하거나국민의위생을해할염려가있는경우에는다른특허요건을만족하더라도특허법제2 조에의하여특허를받을수없습니다. 마지막으로, 유리섬유가함유된특허제품이공동체육시설에사용할수있는지와특허를득한후에문제가발생된특허제품은어떤근거에의해서특허를상실할수있는지여부에대하여말씀드리면, 특허법에서는공동체육시설에특허제품을사용을허가하거나특허획득후실시로인한사후문제가발생했다고하여특허권을무효로하지는않습니다.
다만, 위의특허발명이공서양속에어긋나거나공중의위생을해할염려가있는것이라면, 특허법제2조위반은이러한무효사유에해당되므로, 무효심판이청구되는경우무효로될수있습니다. ( 특허법제1조 ) 125 제 2 부. 본인이출원한특허가기술적실현이불가능하다는사유로반려되었습니다. ( 본인은가능하다는보정서를 2 회제출했습니다 ) 그런데나중에본인이출원한내용과동일한방법으로타인이이를구현한다면권리의관계가어떻게되며, 반려된저의기술적내용을보전할방법은어떠한것이있는지요? 우선, 특허출원한발명이특허를받기위해서는그발명이 특허법 에서규정하고있는특허요건을만족해야합니다. 특허요건이라함은특허법제62조에서규정하고있는 거절이유에해당하지않는것 을의미하며협의적으로는특허법제29조에서규정하는산업상이용가능성, 신규성, 진보성을의미합니다. 다시말해, 출원된발명은산업에이용할수있어야하며 ( 산업상이용가능성 ), 출원하기전에이미알려진기술 ( 선행기술 ) 이아니어야하고 ( 신규성 ), 선행기술과다른것이라하더라도그선행기술로부터용이하게발명할수없는진보된발명에대해서만특허를허여하기위해특허요건으로서진보성을규정하고있습니다. 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 안타깝게도귀하의출원발명인 공중무체스크린영상표시방법 은현실적으로실시할수없고, 기술적사상으로구체화되지못한미완성발명으로서산업상이용가능성위반으로거절결정 (25 년 5월 17일 ) 되었습니다. 귀하께서질의하신내용은기술적실현불가능으로거절된본발명이추후실현가능하게되었을때동일한내용과방법으로제자가출원하게될경우에관한것으로파악됩니다. 귀하의특허출원은이미출원공개가되었으므로, 귀하의명세서에기재된발명과동일한내용을특허청구범위로하여제자가특허출원했다면, 설사, 실시가능하다고인정되더라도신규성이없어특허를받을수없습니다. 참고로, 판례 ( 대법원 98후27; 96후1514) 는 신규성또는진보성판단에제공되는대비발명이나고안은반드시그기술적구성요소전체가명확하게표현된것뿐만아니라, 미완성발명또는자료의부족으로표현이불충분한것이라하더라도그기술분야에서통상의지식을가진자가경험칙에의하여극히용이하게기술내용의파악이가능하다면그대상이될수있다. 라고하여미완성발명도공지기술이라고판시하고있습니다 ( 즉, 귀하가출원하였던발명이미완성발명이라하여도, 출원공개에의하여공지된이상제자후출원의신규성, 진보성판단을위한선행기술의역할을하게됩니다.).
126 특허제도 민원사례 선 4. 과거출원이력입니다. A 출원 : 29년 12월 25일에출원된국내특허출원 B 출원 : 21 년 11월 2일에출원된국내특허출원 (A+ 알파 의내용 ) C 출원 : 21 년 12월 25일에출원된국내특허출원및 PCT 특허출원 (B+ 베타 의내용 ) (A 출원과 B 출원을우선권주장하면서국내특허출원및 PCT 특허출원되었고, 국내특허출원의경우최우선일인 A 출원의출원일로부터 1년 6개월후인 211 년 7월 1일에공개됨 ) D 출원 : 21 년 12월 25일에출원된국내출원 (C 출원과출원서내용및출원일자는똑같으나우선권주장이없으며, 아직공개되지아니함 ) ================================================ 질문 : 상기와같은저의과거출원상황에서, 알파 의내용의문구만약간수정하여새로운출원을하려고하는데, 그때에, 만약 알파 의내용을포함하는선출원을우선권주장하지않으면, 선출원의 알파 내용때문에새로운출원의 알파 내용이거절되므로, 알파 의내용을포함하는어떠한선출원을우선권주장하려고하는데, 알파 의내용이처음 공개 되는출원인 C 출원의출원일인 21 년 12 월 25 일의 1 년이내인 211 년 12 월 25 일이내에 D 출원 ( 또는 C 출원 ) 을우선권주장하면서국내특허출원및 PCT 특허출원을해도 알파 의내용이처음 씌여져 있는 B 출원때문에새로운출원이거절되지는않겠지요? ( 알파 의내용이처음 씌여져 있는 B 출원의출원일인 21 년 11 월 2 일의 1 년이내인 211 년 11 월 2 일이내에국내특허출원및 PCT 특허출원을하지않는다는말입니다.) 귀하의질의내용만으로는 A, B, C, D 출원각각의발명의내용이나발명의동일성여부를구체적으로파악할수없어서정확한답변을드리기어렵습니다. 다만, C 출원또는 D 출원을기초로국내우선권주장출원하는경우에대해서원칙적인사항만을말씀드리면다음과같습니다. 1) 211년 12월 25일이내에 C 출원을기초로국내우선권주장출원 ( 이하 E 출원 이라함 ) 을한다면, C 출원의최초명세서에기재된사항중 C 출원의우선권주장의기초가된 A 출원또는 B 출원의최초명세서에기재된사항에관해서는특허요건판단시점이소급되지않습니다 ( 특허법제55조제5항 ). 따라서이러한사항에대해서는신규성, 진보성등의특허요건판단시점은 E 출원의제출일인데이는 211년 7월 1일자 C 출원의공개시점보다늦으므로 E 출원은신규성, 진보성흠결로거절될수있습니다.
2) 한편, 211년 12월 25일이내에 D 출원을기초로국내우선권주장출원 ( 이하 F 출원 이라함 ) 을한다면, D 출원의최초명세서에기재된사항에대해서는특허요건판단시점이 D 출원일인 21 년 12월 25일로소급됩니다. 그러나 D 출원의구성요소 A, 알파 는 C 출원의 A, 알파 보다후출원이므로선출원위반 ( 특허법제6 조제1항 ) 으로거절될수있으며, D 출원의 베타 는 C 출원의 베타 와경합관계 ( 특허법제6조제2항 ) 에놓이게됩니다. 5. 의견서제출기간의지정기간연장을최초 개월로부여하고, 추가연장시에연장비용만을납부하면바로기간연장효과가생기도록하는제안 의견서제출기간의지정기간연장은각국의특성에맞게운영하는것으로, 우리나라는심사처리기간등을고려하여최초 2개월을부여하고있습니다. 최초 개월을부여하는경우보다빠른처리를원하는출원인에게는처리가지연되는등부정적인영향이있을수있음을알려드립니다. 추가연장시납부된수수료만으로는납부금액의대상및금액의적정성등에대한판단이어려워, 정상납부되었는지여부를파악할수없으므로단순히연장수수료납부만으로기간연장을인정하는것은어려움이있습니다. 127 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 6. 특허거절결정에대해보정서제출및재심사청구하였으나보정각하및재거절결정통지를받았습니다. 질문내용은다음과같습니다. (1) 재거절결정에대해불복심판청구와함께명세서등보정서제출이가능합니까? (2) 보정각결정에대한불복심판이가능한지와그이후의진행절차를알려주십시오? () 위 (1) 의보정서제출이가능하지않으면, 보정각하이전의청구범위에대해서만심리하게됩니까? 이경우복수의청구항중선택해서불복청구가가능한지요? (4) 위 (2) 와 () 이모두불가하면, 원하는청구항을선택해서분할출원을할수밖에없는데요, 이경우주의할점, 예를들면원출원의절차유지, 포기등에대해서안내바랍니다. (1) 재거절결정에대해불복심판청구와함께명세서등보정서제출이가능한지에대하여 ; 거절결정불복심판을청구하면서명세서등보정서를제출하는심사전치제도는재심사제도로바뀌었습니다 (29 년 7월 1일이후출원에대하여적용 ). 따라서귀하의경우이미재심사를받았기때문에보정각하및재거절결정에대하여거절결정불복심판만을청구할수있습니다 ( 특허법제67조의2제1 항단서 ). (2) 보정각하결정에대한불복심판이가능한지와그이후의진행절차에대하여 ; 거절결정불복심판을청구하시면귀하의재심사청구에대한보정각하및재거절결정통지에대한불복심판으로진행될것입니다. 따라서거절결정불복심판청구시청구의취지에 보정각하및재거절결정통지에대한불복 의표시를기재하시기바랍니다.
128 특허제도 민원사례 선 () 위 (1) 의보정서제출이가능하지않으면, 보정각하이전의청구범위에대해서만심리하게되는지와이경우복수의청구항중선택해서불복청구가가능한지에대하여 ; 위거절결정불복심판청구는심사관의 보정각하결정 및 재거절결정 을대상으로하므로보정각하결정의적합여부에따라보정각하이전의청구범위를심리의대상으로할수도있습니다. 또한, 이경우출원전체가거절된것이기때문에일부의청구항을대상으로불복심판청구할수는없습니다. (4) 위 (2) 와 () 이모두불가하면, 원하는청구항을선택해서분할출원할수밖에없는데, 이경우주의할점에대하여 ; 위경우에분할출원할수있는기간은거절결정불복심판청구할수있는기간이내가됩니다. 이경우분할출원이있기까지원출원이유지되고있으면가능하며, 분할출원이후에는원출원의취소, 포기등원출원의상태가분할출원에는영향이없습니다. 7. 취하간주된특허출원회복절차는? 특허협력조약 (PCT) 에따라국내출원을기초로한우선권주장을수반한국제특허출원을한경우에는, PCT 제8조 (2)(b) 에따라서국내우선권주장의조건및효과는당해지정국의국내법령이정하는바에의하게됩니다. 이와관련하여우리특허법제56조제1항은국내우선권주장의기초가된선출원은그출원일로부터 1년 개월이경과된때에취하된것으로본다고규정하고있습니다. 다만, 특허여부의결정, 실용신안등록여부의결정또는심결이확정된경우, 당해선출원을기초로한우선권주장이취하된경우및선출원일로부터 1년 개월의시점까지 PCT 출원의취하를한경우에는선출원이취하된것으로보지않고있습니다 ( 특허법제56조제1항각호및제항 ). 이렇게선출원을취하간주하는이유는국내우선권주장출원과그선출원은발명이동일한경우가많으므로이에따른중복공개와중복심사의문제점을피하기위한것입니다. 더구나, 우선권주장출원할수있는기간은선출원일로부터 1년인데, 국내우선권주장출원후에도출원인에게우선권주장취하여부에관한충분한검토시간을부여하기위하여선출원일로부터 1년 개월후에선출원을취하간주하도록정한것입니다. 이렇게선출원이취하간주되었으면그후에우선권주장출원이취하된다고하여도취하간주된선출원을회복하는것은불가능합니다. 귀하의경우에는특허여부의결정또는심결이확정된경우, 당해선출원을기초로한우선권주장을취하한경우, 선출원일로부터 1년 개월의시점까지 PCT 출원의자기지정취하를
한경우어느하나에도해당되지않기때문에, 특허법제56조제1항에의하여선출원일로부터 1년 개월이되는때에선출원이취하간주된것으로, 안타깝지만이러한선출원을회복할수있는방법은없는것으로판단됩니다. 129 제 2 부 8. 특허심사기준에공익성요건추가할것특허법제1조를살펴보면특허법은발명을보호 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지함을목적으로하고있습니다. 따라서특허심사기준에는이미공익성요건이반영되어있으며, 신규성과진보성판단은이러한공익성을전제로하고있는것임을알려드립니다. 9. 예비심사도입및사업화한권리에추가수수료징수? 특허심사는기술전문성을갖춘특허청심사관이특허요건 ( 기재불비, 신규성, 진보성, 산업상이용가능성 ) 을충족하는지를판단하여특허허여여부를결정하는것이며, 이는특허청심사관의고유한업무입니다. 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 현재특허청은심사처리기간단축의일환으로전문성을갖춘외부기관을활용하여선행기술조사를수행하게하고, 이를심사에활용하고있으며, 외부기관을통한선행기술조사는귀하가제안한예비심사의성격을가지고있습니다. 특허의제품화여부와특허이전에따른로얄티수익은특허등록후사후관리되는부분으로수익이발생하기까지장기간소요되며, 제품화여부나로얄티수익에대한정보는개인정보로개인의업무상비밀이기때문에제품화여부와로얄티수익등정보파악이어렵고, 등록된권리에대한추가수수료징수는세계어느나라에서도운영한예가없는것으로우리나라만운영하기에는형평성등의문제가야기될수있습니다. 1. 우리나라도미국처럼일정한부분만작성후제출하는가출원제도를도입하여출원인의선원지위보장제안 특허청은특허출원시논문이나연구노트등의내용을명세서의형식에맞춰제출해야함으로써발생되는출원일의지연문제를해결하기위하여명세서의형식적인요건을완화하고자하는취지로특허법을개정하였고, 15년 1월 1일부터시행하고있습니다. 개정된특허법에따라출원인은논문이나연구노트등의내용을명세서의기재형식에상관없이제출하여출원일을선점할수있게되었습니다.
1 특허제도 민원사례 선 11. 진보성판단보조기관설립제안 특허요건 ( 기재불비, 신규성, 진보성, 산업상이용가능성 ) 에대한판단은공정성, 객관성을담보로하여야하기때문에복무에대해법률의엄격한적용을받는국가직공무원이수행하는것이며, 특히, 심사관은법령에서요구하는자격을갖추어야합니다. 따라서특허심사는기술전문성을갖춘특허청심사관이수행하는것입니다. 특허법제 57 조 ( 심사관에의한심사 ) 1 특허청장은심사관으로하여금특허출원을심사하게한다. 특허법시행령제 8 조 ( 심사관등의자격 ) 1 심사관이될수있는자는특허청또는그소속기관의 5 급이상의일반직국가공무원또는고위공무원단에속하는일반직공무원으로서국제지식재산연수원에서소정의심사관연수과정을수료한자로한다. 그리고출원에대한심사를보다더공정하게수행할수있도록특허청직원에대해서는재직중특허를받을수없도록규정하고있습니다. 특허법제 조 ( 특허를받을수있는자 ) 1 발명을한자또는그승계인은이법에서정하는바에의하여특허를받을수있는권리를가진다. 다만, 특허청직원및특허심판원직원은상속또는유증의경우를제외하고는재직중특허를받을수없다. 심사관의판단결과에대해불복하는경우에는특허심판원에거절결정불복심판을제기할수있도록하여, 출원인이부당한심사결과를받은경우이를구제받을수있는절차를두어객관성과공정성을담보할수있도록하였습니다. 또한, 특허요건판단에대하여판단할수있는명확한기준을제시하기위하여법령 ( 특허법, 특허법시행령, 특허법시행규칙및심사사무취급규정 ) 뿐만아니라심사기준 ( 행정규칙 ) 를운영하고있으며, 법령과심사지침서는공중에공개 (http://www.kipo.go.kr) 하여어떠한기준으로심사를행하고있는지상세히안내하고있습니다. 제시한바와같이진보성판단의보조기관을설립하는경우특허청외에추가로판단을위한기관을둠으로써행정비용과처리기간이증가할것이며, 진보성판단을위한보조기관의전문성과객관성도기대하기어렵습니다. 12. 특허출원후공개전취하한후다시같은출원을할경우, 타인이그사이에출원공개한것에의하여거절된다면선발명자가특허를받지못하게되는데이점에대한제도개선바람 먼저, 특허출원을공개전에취하하시게되면그특허출원을소급적으로소멸시키는효과가발생하게됩니다. ( 특허청에출원이력은남으나공개된것이아니므로심사의고려사항이되지는않습니다.) 이는먼저발명하였다하더라도출원하지아니한경우에해당되어타인의특허출원에아무런영향을미칠수없게됩니다. 이러한점을양지하시어특허출원의취하에신중을기하시길당부하오니업무에참고하시기바랍니다.
9 보정 11 제 2 부 1. 까다로운특허법규정을완화하고, 무직자에게특허출원비감면및면제등거절이유발생시공익변리사를소개하여보정할수있도록제안 특허법은발명을보호 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지함을목적으로하고있습니다. 이는발명자에게는특허발명의독점적실시라는이익을제공함으로써새로운발명에대한동기를부여하는한편, 일반공중에게는공개된발명을이용하여새로운발명을많이창출할수있도록유도함으로써궁극적으로는산업발전이라는공공의이익을도모하려는것입니다. 따라서제자에게미치는파급력이큰특허권에대한심사절차는엄격하게수행되어야부실한권리의양산을막을수있습니다. 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 다만, 특허청은출원절차및비용에대한어려움을겪고있는사회취약자를위하여출원수수료감면등의제도 ( 정보고객정책과 ) 를운영하고있으며, 높은변리사수임료로부담을느끼는출원인을위한공익변리사제도 ( 산업재산보호정책과 ) 와출원비용보조사업 ( 지역산업재산과 ) 및우수한특허권의사업화를위한사업화지원 ( 산업재산활용과 ) 등을운영하고있습니다. 2. 의견제출통지에대한의견서제출기한을미국과같은방식으로 1 개월이든 2 개월이든 개월이든출원인이향후에의견서및보정서를제출하면서제출시점까지의기간연장비용을납부할수있도록변경가능한가? 현행특허법제6 조제1항에따른의견서제출기간의지정기간연장은매회 1개월씩 1회또는 2회이상일괄하여신청할수있습니다. 의견서제출기간의연장에관한기간연장신청은연장희망기간의만료일이원래의견제출통지서에지정한기간의만료일로부터 4개월을초과하지않는기간이내인경우에는기간연장신청서가접수된때에승인된것으로보나, 연장신청가능기간을초과한경우에는심사관이기간연장이필요한사유를심사하여필요에따라기간연장을승인하고있습니다 ( 특허 실용신안심사사무취급규정제2조 ). 또한, 특허법제46조에따른보정기간의지정기간연장은매회 1개월또는 1개월이상신청할수있으며, 연장이가능한기간은통산하여 4개월입니다. 다만, 신청인이책임질수없는사유가발생하거나국내단계진입하는국제특허출원등지정기간의추가연장이필요하다고인정되는경우에는추가연장이가능합니다 ( 출원관계사무취급규정제12조 ).
12 특허제도 민원사례 선. 불복심판청구기간에분할출원된청구항은원출원에서삭제보정할수있도록보정서제출기간을확대할의향은없는지요? 출원의거절결정에대한불복심판을청구할수있는기간에한분할출원의청구항이원출원의청구항과일부라도동일한경우거절결정불복심판에대한심결확정시까지분할출원의심사가보류되므로, 출원인은이점에주의하여분할출원을하여야합니다. 출원인은재심사청구할때와재심사단계에서원출원을충분히보정할수있고, 재심사에서재거절결정되면심사단계는종료되고심판청구에의하여심판단계로바뀌므로더이상의보정기회를부여하기가곤란합니다. 4. 특허권존속기간연장출원과관련하여, 기간연장 개월을신청한후거절이유가해소되지않아거절결정서를받게될경우, 불복심판청구와동시에또는 일이내에지적된연장등록신청기간에대한보정이가능한지여부? 제9조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장등록출원 ) 6연장등록출원인은심사관이연장등록여부결정등본을송달하기전까지연장등록출원서에기재된사항중제1항제호부터제6호까지의사항 ( 제호중연장대상특허권의특허번호는제외한다 ) 에대하여보정할수있다. 다만, 제9 조에따라준용되는거절이유통지를받은후에는해당거절이유통지에따른의견서제출기간에만보정할수있다. < 신설 21.2., 29.1.> 현행특허법제9 조제6항단서규정에따라거절이유통지를받은후에는해당거절이유통지에따른의견서제출기간에만보정할수있도록하고있어, 거절결정서를받은경우에는보정할수없습니다. 5. 의견제출통지서에기재된거절이유이외의사항에대해서는보정할수없습니까? 명세서등의보정은출원명세서또는도면에기재된사항의범위내에서의견제출통지서에기재된거절이유뿐만아니라그이외의사항에대해서도보정을할수있습니다. 6. 의견제출통지서받고보정서제출했는데보정사항누락한경우거절결정되나요? 출원인이거절이유를해소하기위한보정의사등을명확히표시하였는데단지그러한보정이보정서에서누락된것으로보이는경우에는일정요건하에서동일한거절이유를다시통지할수있습니다.( 심사기준 81)
동일한거절이유의재통지를할수있는요건 1 통지된거절이유를해소하기위한보정의사와내용을의견서등에명확히기재하였으나, 2 보정서에는그러한보정내용이누락되었고, 보정서에서누락된보정내용으로보정이되었다면그에관한거절이유가해소될수있는것으로인정되고, 4 보정서에서누락된보정내용에관한거절이유를제외하고는기통지되었던다른거절이유가모두해소되었고다른새로운거절이유도없을것 단, 대리인이없는출원에있어서출원인이거절이유통지를받고명세서보정의방법을알지못하여의견서에만보정의의사등을표시하여제출한경우에는 1의요건만충족하더라도 (2~4는충족하지않음 ) 심사관이출원인의적정한보정기회부여를위하여필요하다고인정하면동일한거절이유의재통지를할수있습니다. 7. 의견제출통지기간내복수의명세서등보정서를제출한경우모든보정내용을심사하나요? 舊특허법이적용되는 (21 년 6월 일이전 ) 출원에대해서는복수의보정서제출시각각보정내용을반영하여심사하고개정특허법이적용되는 (21 년 7월 1일이후 ) 출원에대해서는마지막보정전에제출된모든보정은취하된것으로간주되므로마지막으로제출된보정서만반영되어심사합니다.( 특허법제47조제4항 ) 1 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 8. 명세서중상세한설명은출원인의의도대로기재되었으나도면이잘못첨부된경우도면을대체하는보정은신규사항추가에해당하는가? 현재심사기준에서는 도면이잘못첨부된출원에대하여도면을새로제출하는보정을하는경우, 신규사항을추가하는보정에해당될가능성이높으므로심사에유의하여야한다 ( 제225쪽 ). 라고규정하고있는데그취지는상세한설명과달리도면은그림을포함하는바, 보는사람에따라다르게인식될수있는여지가있고, 도면을대체하는경우새로운실시예가추가될가능성이높아신규사항추가금지에위반될개연성이높기때문입니다. 다만, 명세서및도면중에상충하는기재가있어올바른것으로보정하는경우에는신규사항추가가아니다 ( 제422쪽 ). 라는심사기준에근거하여그도면의대체가 상세한설명의기재를근거로올바른기재로일치시키는보정 에해당한다면신규사항추가는아닙니다.
14 특허제도 민원사례 선 9. 출원서와명세서에기재된발명의명칭 ( 국문 ) 이다른경우에어떻게처리됩니까? 심사관이직권정정 ( 출원기본사항내발명의명칭, 특허넷심사화면의직권정정버튼 ) 또는직권보정 ( 명세서내발명의명칭, 특허결정시 ) 을통해적절한발명의명칭으로일치시킬수있습니다. - 직권정정을통해발명의명칭을변경하면특허넷의 출원기본사항 의발명의명칭이변경되고, 그명칭이각종출원인에게발송되는통지서, 등록원부, 특허증등에기재되나명세서의발명의명칭은변경되지않습니다. - 직권보정을통해발명의명칭을변경하면그명칭으로특허넷의 출원기본사항 및명세서의발명의명칭도변경되며그명칭이각종출원인에게발송되는통지서, 등록원부, 특허증등에기재합니다. 한편, 현재전자출원시스템에서는출원서와명세서의발명이명칭이다르면출원서의제출이불가능함 ( 알림메시지제공 ). 다만, 서면제출시불일치할수있으며, 이는전자화과정에서출원인에게통지하여어느하나로일치시키므로실무상출원서와명세서의발명이명칭이다른경우는거의발생하지않으며, 심사후에는심사관이출원기본사항을직권정정하는경우달라질수있습니다. 1. 거절이유통지전자진보정과관련하여, 질의 1) 거절이유통지를받기전에수차례자진보정하는경우마지막보정전에한모든보정의취하간주여부질의 2) 거절이유통지를받기전에자진보정을하고그후거절이유통지를받은후에그에따른보정을하는경우먼저했던자진보정의취하간주여부 답변1) 거절이유통지를받기전에자진보정으로서복수의보정서가제출된경우, 자진보정은취하간주되지않고각각의보정서가누적적으로심사대상명세서에반영됩니다. 답변2) 답변1) 에서살펴본바와같이심사대상최종본에는각각의자진보정이누적적으로반영되며, 추후취하간주되지는않습니다. 11. 자진보정서를제출하면서식별번호변경이불가한이유와특허심사진행과등록에영향이있는지여부 특허출원시식별번호는특허심사및등록절차과정을체계적으로관리하기위하여전산적으로자동부여되고 ( 특허법시행규칙별지제15호서식참조 ), 특허법시행규칙제1조 ( 서류등의보정 ) 에따른별지제9호서식 [ 보정서 ] 기재요령 ( 붙임참조 ) 에의하면명세서등의보정은식별번호단위로보정하게되어있습니다. 이러한식별번호는전산적으로관리되어변경이불가능하나보정방법에 추가, 삭제, 정정 이있어보정에는별다른어려움은없습니다.
12. 청구범위제출유예건으로출원한건에대해서공개시점이되었는데청구항이제출되지않은경우공개되나요? 특허법제64 조제2항에따라특허청구범위가기재되지아니한명세서를첨부한특허. 실용신안은출원공개의대상이되지않습니다. 15 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변
16 특허제도 민원사례 선 1 우선심사 1. 맞춤형 트랙심사시스템이란무엇입니까? 고객중심의심사처리기간관리와심사품질제고를위하여맞춤형 트랙심사시스템을도입하여고객이자유롭게심사처리시점을선택 관리할수있도록우선심사대상을확대하고심사유예신청제도를도입하였습니다. 우선심사대상확대 (28년 1월 1일시행 ) 가. 28 년 1월 1일이후최초로제출되는우선심사신청부터적용합니다. 나. 공인된전문기관에선행기술조사를의뢰하여그조사결과를특허청장에통지하도록해당전문기관에요청한출원을우선심사신청대상에추가함으로써누구든지우선심사를받을수있도록우선심사대상을확대하였습니다. 심사유예신청제도 도입 (28년 1월 1일시행 ) 가. 심사청구시또는심사청구일로부터 9개월이내에심사유예를신청할수있으며, 별도의신청수수료는없습니다. 심사를받으려는유예희망시점 ( 심사청구후 24개월이경과된때부터출원후 5년이내에한함 ) 을적어서신청하면그시점부터 개월이내에심사서비스를받을수있습니다. 나. 심사유예신청제도를활용하면정확한특허심사시기를미리결정할수있는장점이있습니다. 특허심사는심사청구순서대로심사하는것이원칙이므로심사청구물량이많고적음에따라심사시기가변동되나심사유예신청제도를이용하면정확한시기에심사받을수있습니다. 또한, 특허결정이너무빨라발명이조기공개되거나특허유지비용이증가하는것도사전에방지할수있습니다. 2. 우선심사란무엇이며어떻게신청합니까? 우선심사 라함은 특허법시행규칙제8조 : 심사의순위 의규정에불구하고특정출원을심사의청구순위에관계없이타출원에우선하여심사하는것을말합니다. 우선심사를신청하고우선심사의대상이되는경우에는일반출원보다우선적으로심사를받을수있습니다. 가. 우선심사의신청인특허출원이있는때에는누구든지특허청장에게그출원에관하여우선심사의신청을할수있습니다. 다만, 국가또는지방자치단체의직무에관한특허출원에관하여는국가또는당해지방자치단체만이우선심사의신청을할수있습니다.
나. 우선심사신청대상 ( 특허법제61조 ) 우선심사를신청할수있는특허출원은 1) 출원공개후특허출원인이아닌자가업으로서특허출원된발명을실시하고있다고인정되거나, 2) 대통령령이정하는특허출원으로서긴급처리가필요하다고인정되는것으로서다음에해당하는경우이어야합니다 ( 특허법시행령제9조 ). 17 제 2 부 28년 1월 1일이후최초로제출되는우선심사신청부터공인된전문기관에선행기술조사를의뢰하여그조사결과를특허청장에게통지하도록전문기관에요청한특허출원을우선심사신청대상에추가함으로써누구든지우선심사를받을수있도록우선심사대상을확대했습니다 ( 특허법시행령제9조제 11호, 실용신안법시행령제5조제 12호 ). 1 방위산업분야의특허출원 2 녹색기술과직접관련된출원으로서국가등으로부터금융지원또는인증을받은특허출원 수출촉진에직접관련된특허출원 4 국가또는지방자치단체의직무에관한특허출원 ( 고등교육법 에따른국 공립학교의직무에관한특허출원으로서 기술의이전및사업화촉진에관한법률 제11조제1항에따라국 공립학교안에설치된기술이전 사업화전담조직에의한특허출원을포함합니다.) 5 벤처기업육성에관한특별조치법제25조의규정에의한벤처기업의확인을받은기업의특허출원 6 중소기업기술혁신촉진법제15 조의규정에의하여기술혁신형중소기업으로선정된기업의특허출원 7 국가의신기술개발지원사업또는품질인증사업의결과물에관한특허출원 8 조약에의한우선권주장의기초가되는특허출원 ( 당해특허출원을기초로하는우선권주장에의하여외국특허청에서특허에관한절차가진행중인것에한합니다.) 9 특허출원인이출원한발명을실시하고있거나실시준비중인특허출원 1 전자거래와직접관련된특허출원 11 특허청장이외국특허청장과우선심사하기로합의한특허출원 12 우선심사신청을하려는자가출원된발명에관하여공인된전문기관에선행기술조사를의뢰하여그조사결과를특허청장에게통지하도록해당전문기관에요청한특허출원 1 지역특화발전특구에대한규제특례법 제 6조의8에따라규제특례가적용된특화사업과직접관련된특허출원 14 첨단의료복합단지지정및지원에관한특별법제26 조에따라규제특례가적용된입주의료연구개발기관이제출한첨단의료복합단지안의료연구개발과관련된특허출원 15 발명진흥법제11 조의2 규정에의한직무발명보상우수기업으로선정된기업의특허출원 16 다음각목의어느하나에해당하는사람이한특허출원가. 65세이상인사람나. 건강에중대한이상이있어우선심사를받지아니하면특허결정또는특허거절경정까지특허에관한절차를밟을수없을것으로예상되는사람 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 다. 우선심사신청서류 ( 특허법시행규칙제9조 ) 1 심사청구 ( 우선심사신청 ) 서 1통 - 구분항목 : 우선심사신청 2 특허청장이정하는사항을기재한우선심사신청설명서 1통 신청이유별증빙서류 ( 특허청홈페이지좌측하단 서식다운로드 우선심사신청서 작성예제 우선심사신청설명서 5호서식참고 )
18 특허제도 민원사례 선 4 대리인에의하여절차를밟는경우에는그대리권증명서류 1통 제자실시에의한경우조기공개신청라. 우선심사신청료 : 매건당기본료 2, 원 ( 특허료등의징수규칙제2조 ) 관련서식은특허청홈페이지좌측하단 서식다운로드 에서다운받을수있습니다.. 우선심사를신청하면어떤절차로진행되나요? 우선심사를신청하면다음과같은순서에따라심사가진행됩니다. 가. 방식심사 ( 접수기관 ) 심사청구 ( 우선심사신청 ) 서 ( 구분항목 : 우선심사신청 ) 를접수한때에는법령에서규정하고있는요건중 1) 심사청구가되었는지의여부와 2) 수수료를납부하였는지를심사하여, 하자가있는경우에는 1개월의기간내에서보정할것을통지합니다 ( 제자실시에의한경우조기공개신청 ). 나. 심사국이관방식심사가완료되면해당신청은심사국에이관됩니다. 다. 방식심사및첨부서류검토심사관은우선심사신청이방식에적합한지여부를다시검토하고, 첨부서류에보완사항이있는경우에는 1개월이내의기간을정하여보완을지시합니다. 라. 우선심사여부의결정및통지심사관은우선심사신청서를이송받은날부터 7일이내에우선심사여부 ( 각하또는인정 ) 를결정하게됩니다. 다만, 우선심사여부판단을위해서관계기관에의견을문의하는경우에는이에소요되는기간은산입되지아니합니다. 우선심사여부가결정되면우선심사신청인및출원인 ( 제자가신청한경우 ) 에게이를통지합니다. 마. 우선심사의착수우선심사를하기로결정한출원에대한심사는우선심사결정통지서발송일로부터 2개월이내 ( 전문기관선행기술조사의뢰출원및외국특허청장과우선심사하기로합의한특허출원의경우에는 4개월이내 ) 에또는특허법시행령제8조의제2항에따른선행기술의조사결과가심사관에게이송된날부터 1월중늦은날이내에심사착수합니다. 바. 우선심사결과의통지심사관은우선심사결과 ( 특허결정, 특허거절결정, 취하 포기등 ) 를우선심사신청인 ( 제자가신청한경우 ) 및출원인에게통지합니다.
4. 우선심사와관련하여, 질의1) 전문기관에선행기술조사를의뢰한출원의우선심사신청시선행기술조사보고서제출대상은누구인지?( 출원인, 대리인, 특허정보진흥센터 ) 질의2) 심사관의진보성판단기준이선행기술조사보고서기준인지여부질의) 우선심사신청특허가등록된경우유사한선행기술을보유한이전특허권자의피해구제방법질의4) 비공개된선원이있는경우전문조사기관에서선행기술조사는어떻게진행되는지? 답변 1) 우선심사대상건의선행기술조사보고서는해당전문기관에서특허청으로선행기술조사보고서를제출합니다. 답변 2) 전문조사기관의선행기술조사보고서는심사관이해당출원건을심사하는데있어참고자료로역할을합니다. 예를들어선행기술조사보고서에서는선행기술이해당출원과진보성이없다고의견을제시하여도심사관은진보성을인정할수도있으며, 반대로조사보고서에서는진보성이있다는의견을제시하여도심사관은진보성이없다고판단하거나, 다른선행기술을참조하여진보성을부정할수있습니다. 답변 ) 우선심사를신청하면우선심사대상출원이일반출원보다먼저심사될뿐공개된발명과동일하거나유사 ( 진보성결여 ) 하다면특허법제 29 조제 2 항또는제 항에따라후출원 ( 우선심사청구된건 ) 은특허를받을수없습니다. 그럼에도, 담당심사관이이를간과하고특허결정하였다면부득이특허심판원에후출원에대한특허무효심판을청구하여야만합니다. 또한, 선행기술이우선심사로등록된출원 ( 후출원 ) 의특허발명권리에속하는지는권리범위확인심판을통하여특허권의효력범위를확인할수있습니다. 19 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 답변 4) 전문조사기관의선행기술조사는공개된문서기준으로조사합니다. 다만, 심사과정에서후출원과동일한선출원이미공개된경우에심사관은선출원이공개될때까지후출원의심사를보류할수있습니다. 5. 빠른심사신청출원에대해분할출원했을때분할건이빠른심사가되지않으므로우선심사출원건의분할출원도우선심사제안및선행기술조사료는? 특허법제52 조에따르면분할출원은 2이상의발명을하나의특허출원으로한경우에그특허출원의최초명세서및도면의범위에서그발명의일부를다른특허출원으로분할하는것입니다. 먼저, 분할출원도자동으로우선심사를적용해야한다는의견에대하여 : 분할출원은그자체로완전한별개의출원이므로출원료및심사청구료도별도로납부하여야합니다. 따라서분할출원에대해서우선심사를받기위해서는우선심사신청도별도로제출해야하므로분할출원에대하여자동으로우선심사를적용해야한다는제안은채택하기어렵습니다. 아울러원출원에서로다른여러군의발명을기재해놓고원출원에대해서우선심사신청을한후에여러
14 특허제도 민원사례 선 군의발명을각각분할출원하였을때에그분할출원들에대해서도모두별도로우선심사를신청해야함을알려드립니다. 다음, 전문기관의선행기술조사료에대하여 : 전문기관의선행기술조사료는특허청과는별개로기관의자체적인계획에따라다르게책정 운영하고있습니다. 현재전문기관중에서윕스는분할출원에대해서는무료로선행기술조사보고서를작성해주고있으며, 특허정보원은원출원과동일한청구항의분할출원에대해서는 22만원 (VAT 포함 ), 원출원으로부터수정된부분이청구항의 5% 이하인분할출원은 만원으로할인된조사료를받고있음을알려드립니다. 6. 우선심사등에의한후출원된발명이선출원된발명에앞서서특허등록되는문제를해결하기위해우선심사제도개선필요? 우리나라특허제도는 선출원주의 를채택하고있습니다. 이는동일한발명에대하여 2이상의특허출원이있는때에는가장먼저특허출원한자에게특허를허여한다는원칙입니다 ( 특허법제6 조 ). 따라서동일한발명을후출원하여우선심사를통하여선출원보다먼저심사받는다고하여도, 심사관은선행기술검색을통하여동일한발명의선출원을발견하여특허법제6조제 1항에따라거절이유를통지하게되므로, 후출원특허를받을수없습니다. 7. 우선심사여부결정시벤처의확인유형이 연구개발 인경우업종과무관하게우선심사가가능하도록규정완화요청 우선벤처기업확인유형표기에관한사항은소관기관에서판단할사안으로사료됩니다. 그럼우선심사의결정과관련하여말씀드리겠습니다. 특허 실용신안우선심사의신청에관한고시 ( 특허청고시제214-4 호 ) [ 별표 1] 우선심사의신청에관한증빙서류에따라, 심사관은우선심사여부결정시신청사유가벤처기업인경우 1 출원발명과벤처기업의업종과의관련성을입증하는서류 ( 예 : 사업자등록증등 ) 과 2 벤처기업육성에관한특별조치법제25조에따른벤처기업확인서를검토하도록되어있습니다. 우선심사제도는특정출원을심사의청구순위에관계없이타출원에우선하여심사하는것이므로무분별한신청을방지하고타출원과의공평성을고려하여적용대상을제한하고출원발명과의관련성에대한증빙서류를요구하고있음을널리양지해주시기를부탁드립니다. 아울러, 28 년 1월 1일이후최초로제출되는우선심사신청부터공인된전문기관에선행기술조사를의뢰하여그조사결과를특허청장에게통지하도록전문기관에요청한특허출원을우선심사대상에추가함으로써누구든지우선심사를받을수있도록우선심사대상을확대하였음을알려드립니다. ( 특허법시행규칙제9조제11호 )
8. 특허출원심사청구후착수까지 17 개월이소요되는이유와심사를빨리진행할수있는방법이있는지여부 141 특허청은심사처리기간을단축하고자노력하여 211 년말기준착수시까지평균 14.8 개월이소요되던처리기간을 215 년말평균 11 개월까지단축하였습니다. 다만, IPC( 국제특허분류 ) 별로심사물량에차이가있어귀하의특허출원에대한심사착수가지연되는것으로사료됩니다. 이는특허법시행규칙제 8 조에따라특허출원에대한심사는출원심사의청구순에따르게되어있어심사관으로서도어쩔수없는상황으로귀하의넓은이해를부탁드리오며해결방안으로빠른심사를위한 우선심사제도 에대하여안내해드리겠습니다. 우선심사제도 ( 특허법제 61 조 ) 는특허법시행규칙제 8 조 ( 심사의순위 ) 의규정에도불구하고특정출원을심사의청구순위에관계없이타출원에우선하여심사하는것을말합니다. 따라서우선심사를신청하고우선심사의대상이되는경우에는일반출원보다우선적으로심사를받을수있겠습니다. 귀하의특허출원은특허법시행령제 9 조제 11 호에따른우선심사의대상이될수있을것으로사료됩니다. 즉, 특허출원된발명에관하여조사 분류전문기관중특허청장이고시한전문기관에선행기술의조사를의뢰한경우로서그조사결과를특허청장에게통지하도록해당전문기관에요청한경우를말합니다. 귀하께서는전문기관에선행기술조사를의뢰하시고특허청에우선심사신청을하시면되겠습니다. 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 참고로, 특허 실용신안우선심사의신청에관한고시 제 4 조제 4 호에따라해당전문기관은우선심사신청후 1 개월이내에조사결과를특허청장에게제출하게됩니다. 그리고 특허 실용신안심사사무취급규정 제 59 조및제 66 조에따라심사관은조사결과를이송받은날로부터 7 일이내에우선심사여부를결정하여야하고, 우선심사하기로결정된출원에대해서는우선심사결정서발송일로부터 4 개월이되는날까지심사에착수하여야함을알려드리오니업무에참고하시기바랍니다. 9. 국가로부터기술개발지원을받았는데 1 인기업인경우에도국가의신기술개발지원사업결과물에관한출원으로우선심사대상에해당하나요? 특허 실용신안우선심사고시제4조제2호바목대상중 1인창조기업육성에관한법률 제11조제 1항에따른 1인창조기업기술개발사업의결과물에관한출원이추가되어해당출원도우선심사대상이됩니다 (21 년 월 1일시행 ). 1인창조기업이란창의성과전문성을갖춘 1인 ( 또는 5인미만의공동사업자 ) 이상시근로자없이지식서비스업, 제조업등을영위하는기업 ( 프로젝트중심의창업기업 ) 을말합니다. 1. 방사능오염확산방지기술및방사능피폭방지기술에대한심사혜택등부여 특허청은우선심사제도를마련하여국가산업발전이나공익상긴급처리가필요하다고인정되는출원 ( 특허법제61조및동법시행령제9조 ) 에대해서국익및발명의적절한보호를꾀하고있습니다.
142 특허제도 민원사례 선 귀하께서제안하신방사능오염확산방지기술및방사능피폭방지기술의경우위우선심사대상에해당될수있습니다. 또한, 특허청에서는저탄소녹색기술 ( 환경관련기술포함 ) 에대하여국제출원비용지원및발명의평가, 사업화진단, 기술상용화, 특허기술거래등지식재산권의사업화와관련한지원사업의수혜자선정시가점을부여하고있음을알려드립니다. 11. 우선심사신청을하지않은출원건은뒤로밀려심사가지연되는데우선심사청구건과그렇지않은건을별개로다른심사관이심사진행하게하면안되는가? 동일한심사관이우선심사건과일반심사건을같이처리하는이유는같은기술분류에대하여동일한심사관이심사하는것이빠른판단과품질일관성유지에효율적이기때문입니다. 한편, 일반심사의경우에도일부에대하여전문기관에선행기술조사를의뢰하고있으므로, 전문기관에선행기술조사의뢰된건모두가우선심사대상이되는것은아님을알려드립니다. 12. 우선심사신청을하였으므로빨리심사하여그결과통보하여주시기바랍니다. 우선심사는공공의이익및출원인의이익보호를고려하여조기권리화가요구되는출원에대해서는다른출원에우선하여심사하는제도로서, 심사착수는우선심사결정일로부터 2개월 /4개월* 이내, 중간서류처리는지정기간만료일또는심사관이해당서류를이송받은날중늦은날로부터 2개월이내에하도록규정하고있습니다. * 제자실시, 녹색기술출원등은 2개월, 전문기관선행기술조사의뢰, PPH 등은 4개월 귀하께서문의하신내용만으로는해당출원의경과에관하여자세한상황은알수없으나, 특허출원이우선심사하기로결정되어현재실체심사가진행중이며, 거절이유가있어심사관으로부터의견제출통지서를받은상태인것으로판단됩니다. 귀하께서이러한거절이유를해소하기위한의견서및보정서를제출하시면특허 실용신안심사사무취급규정제66조에따라심사관은중간서류의지정기간만료일또는심사관이해당서류를이송받은날중늦은날로부터 2개월이내에처리하게되며, 다른우선심사출원과의형평성문제로인하여특정출원의경우에만예외적으로그기간을단축할수는없음을양지하여주시기바랍니다. 다만, 귀하께서의견서및보정서를지정기간만료일보다일찍제출하려는경우에는특허법시행규칙별지제1호서식을이용하여지정기간단축신청을하면그신청서제출일로지정기간만료일이앞당겨지기때문에보다빠른중간서류처리결과를받을수있다는점참고하시기바랍니다.
1. 우선심사청구요건중에실시준비중임을증명할수있는자료로 사업자등록증 이있습니다. 본인은특허출원후사업자등록을하고제품을제작하여판매를계획하고있습니다. 출원후사업자등록을하였으므로실시준비중인서류로사업자등록증을자료로제출하면자기실시준비중임을증명할수있는지요? 14 제 2 부 우선심사는공공의이익및출원인의이익보호를고려하여조기권리화가요구되는출원에대해서는다른출원에우선하여심사하는제도입니다. 귀하께서질의하신우선심사가적용되는요건은출원인이출원된발명을실시중인출원입니다. 이때출원인이업으로서실시준비중인출원의경우다음의두가지서류를모두제출하셔야합니다. 출원된발명이실시준비중임을증명할수있는서류 ( 사진, 카탈로그, 설명서등 ) 와실시준비가업으로이루어짐을입증할수있는서류 ( 은행등으로부터의대출실적서, 출원기술의실시에관한계약서등 ) 입니다. 14. 민원인이 5 년간투자끝에개발한연비절감기술을출원신청후등록전에제품을출시하였는데, 민원인출원이후동일한부분에대하여다른출원인들이우선심사청구를통해민원인보다먼저등록을받아제품을출시하였음. 이후민원인이등록은받았으나다른특허의우선심사등록결정은부당하다고보이며, 이에대해담당심사관은잘못을시인하였으나다른특허에대하여직권취소를하지않고무효심판을청구하라고권유받았습니다. 민원인은이처럼우선심사청구를통해부당하게등록결정하게된사례처럼이같은부당한제도를개선할것과가능하면보상도받고싶습니다. 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 우선, 특허에관한심사순위는원칙적으로심사청구순위 ( 출원일의선후가아니라심사청구순, 특허법시행규칙제8조 ) 에의하지만특허법에서는우선심사제도 ( 특허법제61조 ) 를마련하여긴급한심사가요구되는출원등일정요건을갖춘출원에대해서는심사순위와관계없이우선하여심사할수있는규정을두고있습니다. 한편, 우선심사를하는경우에도우선심사대상출원이일반출원에비하여먼저심사가진행될뿐, 공개된발명과동일하거나유사 ( 진보성결여 ) 하다면특허법제29 조제2항또는제항에따라후출원 ( 우선심사청구된건 ) 은특허를받을수없습니다. 따라서귀하께서말씀하신대로해당출원과동일하거나유사한발명이공개되었다면거절결정되어야하는것이나담당심사관이이를간과하여특허결정하였다면부득이특허심판원에후출원에대한특허무효심판을청구 ( 특허법제1 조 ) 하여야합니다. 아울러, 귀하가말씀하신대로피민원인들이생산하는제품이귀하의특허를이용하여침해하고있다면피민원인들출원의등록및무효여부와관계없이권리범위확인심판이나침해소송을통하여보호받을수도있음을말씀드립니다.
144 특허제도 민원사례 선 15. BM 특허로출원하면우선심사를받을수있다고하는데, 어떤것이우선심사를받을수있나요? BM(Business Method) 특허로서아래의우선심사대상요건중하나를만족하는출원은우선심사를신청할수있습니다. - 전자거래와직접관련한특허출원 - 특허출원인이특허출원된발명을실시하고있거나실시준비중인특허출원 - 전문기관에선행기술조사를의뢰한경우로서그조사결과를특허청에통지하도록해당전문기관에요청한특허출원등
11 침해 / 허위표시 145 제 2 부 1. 특허권침해에대한구제수단으로는어떤것이있나요? 특허권침해란제자가정당한권한이없이타인의권리 ( 특허권또는전용실시권 ) 로되어있는발명을업으로서실시하는경우를말합니다. - 특허권이유효하게존속하고있고 - 그기술적범위에속하는기술이실시되고있으며 - 그실시가업으로되어있고 - 실시자가그실시에관하여정당한권한을가지고있지않을때특허가침해된다고합니다. 특허권침해에대해서특허법상의민 형사적보호를받기위해서는권리로서 등록 되어야합니다. 다만, 특허출원후당해출원내용이법적절차에따라공개 ( 출원공개 ) 된이후에는출원인은당해출원을무단실시하고있는제자에대해경고할수있으며, 등록된후에는동기간중의손실에대한보상금을청구할수있습니다 ( 특허법제65 조 ). 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 특허권침해의유형 - 직접침해 특허발명을실시할권한이없는자가타인의발명을업으로서실시하고있는경우 - 간접침해 ( 침해로보는행위 ) 제 자의일정행위가특허발명의권리범위에해당하는직접적인침해는아니지만, 장차특허권을침해할전단계로서의형태를가지는실시행위를법률규정에의하여침해로의제한것을의미 특허가물건의발명인경우에는그물건의생산에만사용하는물건을생산, 양도, 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위 특허가방법의발명인경우에는그방법의실시에만사용하는물건을생산, 양도, 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위 특허권침해여부확인 - 특허의침해여부에대한판단은구체적인소송의형태로서민 형사소송을통해이루어집니다. 다만, 특허심판의하나로서특허심판원에 권리범위확인심판 을청구하실수있습니다. 권리범위확인심판은특허발명의보호범위를확인하기위하여청구하는심판으로서 ( 특허법제15조 ), 특허발명과구체적으로실시되고있는침해물이권리범위에속하는지를확인하는기능을합니다. 이에관한양식은특허청홈페이지하단 서식다운로드 란을참고하시기바랍니다.
146 특허제도 민원사례 선 특허권침해시구제수단 - 민사적구제수단 특허권이침해된경우특허권자는민사적구제수단으로서침해금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권을행사할수있습니다 ( 특허법제126조내지 12조 ). 민법상의부당이득반환청구권의행사도가능합니다. - 형사적구제수단 특허권을 고의 로침해한경우특허권자는 고소 하여침해죄를추궁할수있으며, 법인의경우등에있어서는 침해자( 종업원 ) 와 법인( 사용자 ) 등 에게양벌규정이적용됩니다. 특허권또는전용실시권을침해한자에대하여는 7년이하의징역또는 1억원이하의벌금에처합니다 ( 특허법제225조, 제2조 ). - 행정적구제수단 특허청은이러한특허침해와분쟁에대하여 산업재산권분쟁조정위원회 를설치하여당사자간의원만한합의를유도해나갈수있도록조정제도를운영하고있습니다. ( 문의처 : 특허청산업재산보호정책과 42-481-5925) 2. 산업재산권분쟁조정신청을하려면어떻게해야합니까? 산업재산권출원이증가하면서우리기업간은물론우리기업과외국기업간에발생하는분쟁또한날로급증하고첨단기술분야등의급속한발전으로분쟁내용이고도화, 복잡화되어가고있음에따라산업재산권분야의전문가에의한간이중재 조정제도의필요성이더욱요청되고있습니다. 이에특허청에서는쟁송능력이부족한개인발명가, 중소기업을비롯한영세기업들이편리하게이용할수있도록 산업재산권분쟁조정위원회 를설치운영하고있습니다. - 분쟁조정위원회의특징및기대효과 재판이나심판에비하여신청절차가간편합니다. 신청비용을무료로처리 ( 단, 당사자의필요에의해선임할수도있는대리인, 감정인의비용등은당사자부담 ) 비공개로모든절차를진행하므로기업의비밀이공개되지않습니다. 합의가잘될경우몇년이걸릴사건이단기간 (2~ 개월 ) 내에해결될수있습니다. 인터넷정보이용의확대에따른상표권과도메인네임과의분쟁에대비하여전문위원을위촉하는등동제도의분쟁해결영역을넓힙니다. 조정위원회가화해를권유하는과정에서양당사자가소유한특허기술의 Cross - License 계약, 기술협력계약등전략적제휴를할수있도록유도하는중개자의역할도맡아 분쟁당사자관계 를 기술파트너관계 로엮어기업의경쟁력제고에일익을담당할것으로기대됩니다.
- 조정신청대상 < 조정신청대상이되는분쟁 > 산업재산권의침해로인하여발생된분쟁 산업재산권의양도또는실시에관련된분쟁 직무발명보상에관련된분쟁 기타산업재산권에관련된분쟁 < 조정신청대상이되지않는분쟁 > 조정신청일현재특허청에등록되어있지않은산업재산권에대한분쟁 산업재산권의무효및취소여부와권리범위확인등에관한판단만을요청하는사항 기타화해의알선 조정을하기에적절치못하다고판단되는사항 - 위원회구성 위원장 : 특허청장이지명하는자 ( 위원회위원 ) 위원 : 특허청소속 급이상공무원, 판사, 검사, 변호사또는변리사의자격증이있는자, 대학에서부교수이상인자, 비영리민간단체에서추천한자중 15인이상 2인이하로구성. 간사 : 특허청소속공무원중에서특허청장이임명 147 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 - 산업재산권분쟁조정절차 조정신청서작성 ( 신청인 ) 조정신청서접수 조정부구성 출석요청서송부 답변서작성 ( 피신청인 ) 답변서접수 조정기일지정및조정안작성 화해권고 조정조서작성 분쟁해결 제출및문의처 : 우 )2-71 대전광역시서구청사로 189 정부대전청사 4동 174 호특허청산업재산보호정책과산업재산권분쟁조정위원회 ( 42-481-5925). 특허출원 심사 심판 재심으로계속중에있는사건에대하여질의를하면답변을얻을수있나요? 특허출원 심사 심판 재심으로계속중에있는사건의내용또는특허여부결정 심결이나결정의내용에관하여는감정 증언또는질의에응답할수없도록규정되어있습니다 ( 특허법제217조 ). 4. 경쟁업체에서본인이소유한특허발명의내용과유사한기술을실시하고있습니다. 이러한경우본인의특허권에대한침해가됩니까? 특허권자는업으로서그특허발명을실시할권리를독점합니다 ( 특허법제94조 ). 또한, 특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정해지므로, 특허권자는청구범위에기재된발명을실시할권리를독점한다고할수있습니다.
148 특허제도 민원사례 선 타인의특허발명과동일한기술내용을특허권자의허락없이무단으로실시하는경우에는특허권의침해가될수있으나, 본인이소유한특허발명의내용과유사한기술을실시하고있다고하는경우특허권의침해여부에대한판단은쉽게할수없습니다. 구체적인분쟁이있는경우에복잡한소송절차에앞서서특허권의효력이미치는범위를확인할필요가있으며먼저실시하고있는유사한기술이등록된특허발명의권리에속하는지여부에대해서는특허심판원에권리범위확인심판청구를하여미리특허권의효력이미치는범위를확인받아두는것도좋습니다. 5. 변리사가상담받은특허나실용실안에대해서가로채기가가능한지에대한질문인데요, 변리사의경우, 출원이제한되거나하는그런제도가있는지요? 그리고이런피해자의경우소송외에구제를위한제도적인장치들이있는지궁금합니다. 특허청직원및특허심판원직원은상속또는유증의경우를제외하고는재직중특허를받을수없습니다 ( 특허법제 조 ). 다만, 발명자가한발명을타인 ( 변리사등 ) 이무단으로도용하여출원한경우, 특허법상의조치로는, 무권리자출원이라는이유로정보제공을하고발명자자신이정당한권리자라는점을증명하면서정당한권리자출원을할수있습니다. 일정한요건하에서정당한권리자출원의출원일은무권리자출원의출원일로소급될수있습니다.( 특허법제4 조 ) 6. 본인의특허발명과동일한발명을무단실시하고있는자에대하여침해주장을하여경고했는데, 상대방은저의특허출원시에이미동일한발명을독자적으로완성하여실시하여왔으므로특허법제 1 조의 선사용에의한통상실시권 을갖는다고주장하는데타당성이있는지요? 특허의등록요건으로선출원주의를취하고있는경우에는진정한선발명자의보호에소홀한점이없지않습니다. 따라서, 특허법에서는특허출원당시에선의로국내에서이미그와같은발명을사업으로서실시하거나사업설비를하고있는자에게는제한된범위안에서 선사용에의한통상실시권 을인정하며 ( 특허법제1조 ), 통상실시권을인정받기위해서는특허출원시에그특허출원된발명의내용을알지못하고그발명을하거나그발명을한자로부터지득하여국내에서발명의실시사업을하거나사업의준비를하고있어야합니다. 여기서... 그발명을한자로부터지득하여... 란당해특허권자이외의제자가발명을한경우그자로부터지득한경우를말합니다. 따라서, 선사용에의한통상실시권이인정되는범위안에서는특허권자라도자신의권리에대한침해주장을할수없을것입니다. 다만, 선사용에의한통상실시권을가지느냐의여부에대한확정력있는판단은사법절차에의하여가려질수있습니다.
7. 건설공법을특허출원하여등록을받았습니다. 그런데제 자가저의특허발명과동일한기술을건설기술관리법에의하여신기술로무단등록후실시하고있는경우에특허권침해주장을할수있습니까? 특허권과신기술은각각다른법에의하여그등록요건및효력을각각규정하고있으나, 특허권은국내에서의독점 배타적인효력을가지고있으므로건설기술관리법에의하여등록된신기술일지라도그기술의사용이타인의특허권을침해하는경우에는침해주장을할수있을것입니다. 8. 시공공사에있어서설계중에특허를낸공법이설계에반영이되었는데특허를낸업체가꼭시공을해야하는지요? 만약우리업체가시공을하게되면특허를낸업체와의관계는어떻게되는지궁금합니다. 건설공법이특허등록된경우, 특허권자는업으로서그특허발명을실시할권리를독점할수있습니다 ( 특허법제94조 ). 따라서제자가권리자의허락없이업으로서무단으로실시하면특허침해에해당되며, 권리침해가인정되면그에따른민 형사적인책임을지게됩니다. 그러므로권리자와계약 ( 통상실시권또는전용실시권 ) 에의해당해특허발명을실시하여야합니다. 149 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 9. A 특허의통상실시권을받은 K 업체에서제작한물건을공급받아판매하고자합니다. 이경우별도의실시권계약없이도그제품을판매하여도됩니까? A 특허의통상실시권을받은 K 업체에서제작한물건을공급받아판매하고자한경우에특허권자가 K 업체에계약에따라통상실시권을허락하였으므로통상실시권허락으로당해특허권은소진론에의해 K 업체에서제작한물건을귀하가공급받아판매하여도일반적으로특허권침해에해당되지않는다하겠습니다. 1. 제 자가특허발명을침해하고있어경고장을보내려고하는데, 경고장을보낼때의방법과절차가어떻게됩니까? 경고장은변리사를통하지아니하고도권리자또는출원인이직접무단침해자에게보낼수있으며, 경고장을보내는목적은특허출원또는등록된특허발명임을상대방에게알려보상금을청구하거나손해배상등을청구할수있는근거를마련하기위한것입니다. 따라서타인의행위가자신의권리를침해하고있음과권리침해에따른구제조치의청구가가능함을주장하고, 특허출원또는등록된특허발명임을증명하는서류 ( 공개또는등록공보, 특허증등 ) 를첨부하여우체국의내용증명등으로송부하는것이보통입니다.
15 특허제도 민원사례 선 11. 특허권자는자기의특허발명을업으로서실시하고있지않을때라도특허권을침해한자에게권리를행사할수있나요? 또한, 침해시구제수단은무엇입니까? 설정등록된특허권은독점배타권을가지므로특허권자가그특허발명을실시하고있지않은경우라도권리행사가가능합니다. 특허침해시그침해에대한법적구제수단으로는 (1) 민사적구제수단으로써침해금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권및부당이득반환청구권을행사할수있습니다. (2) 형사적구제수단으로는특허권을 고의 로침해한경우특허권자는 고소 하여침해죄를추궁할수있습니다. 특허권또는전용실시권을침해한자는 7년이하의징역또는 1억원이하의벌금에처한다고특허법에서는규정하고있으며이러한침해죄는고소가있어야논할수있습니다. 또한, 특허법은침해자가법인인경우행위자를벌하는외에도그법인에대해 억원이하의벌금을과하도록하는양벌규정 ( 특허법제2조제1호 ) 을두고있습니다. 12. 특허권의통상실시권자도특허권이침해된경우권리침해주장을할수있습니까? 특허권자또는전용실시권자만이자기의권리를침해한자또는침해할우려가있는자에대하여그침해의금지또는예방을청구할수있습니다 ( 특허법제126조 ). 또한, 고의또는과실에의하여자기의특허권또는전용실시권을침해한자에대하여손해배상을청구할수있습니다 ( 특허법제 128조 ). 따라서, 통상실시권자는직접법적구제조치를청구할수없으며, 특허권자또는전용실시권자가청구인이되어야합니다. 1. 특허권침해로인한손해배상청구의요건은무엇입니까? 특허권침해에대한손해배상청구의요건은일반적인손해배상청구소송에있어서와동일합니다. 먼저, 침해자의위법행위가존재하여야하며, 침해자가자신의행위가특허권의침해가됨을알거나 ( 고의 ), 또는상당한주의를게을리하여알지못하고 ( 과실 ), 침해행위로인하여손해가발생하여야합니다. 특허법에서는특허발명은특허공보등을통하여일반에게공시되는점을이유로침해자의과실을추정하고 ( 특허법제1조 ), 손해액의계산에있어서도판매수량에의하여손해액으로추정할수있도록하고있습니다 ( 특허법제128 조 ). 14. 특허권침해자에대하여형사적으로처벌하기위해서는반드시고소절차를취해야합니까? 침해자가특허권또는전용실시권을고의로침해했을때특허권자는그침해자에대하여형사적으로침해책임을추궁할수있습니다. 특허권침해죄는특허권자의고소가있어야하는친고죄이며 ( 특허법제225조 ), 고소기간은범인을안날로부터 6개월이내이어야합니다 ( 형사소송법제2조 ).
특허권침해자에대하여는 7년이하의징역또는 1억원이하의벌금에처하며 ( 특허법제225 조 ), 법인의대표자, 법인또는개인의대리인 사용자기타종업원이그법인또는개인의업무에관하여침해죄를범한경우에는해당법인또는개인에도일정한벌금형을부과합니다 ( 특허법제2 조 ). 또한, 침해행위를조성한물건은이를몰수하거나피해자의청구에의하여그물건을피해자에게교부할것을선고해야하고, 피해자는특허법제21조제1항의규정에의한물건의교부를받은경우에는그물건의가액을초과하는손해의액에한하여배상을청구할수있습니다 ( 특허법제21조 ). 15. 특허권침해여부를특허심판을통해서확인받을수있는방법은없습니까? 특허권의침해여부에대한판단은구체적인소송의형태로서민 형사소송을통해서이루어집니다. 다만, 특허심판의하나로서 권리범위확인심판 을통해타인의실시행위가자신의권리범위에포함되는지의여부를확인받을수있습니다 ( 특허법제15 조 ). 권리범위확인심판은단순히특허권의범위를확정하는심판이아니라특허발명을중심으로어떤대상물이적극적으로그특허권의권리범위에속한다거나소극적으로그에속하지아니함을확인하는심판을말합니다. 권리범위확인심판의종류에는 1) 적극적권리범위확인심판 : 특허권자가비권리자인 확인대상발명 의실시자를상대로하여청구하며, 따라서심판청구의취지는 확인대상발명 은특허발명의권리범위에속한다. 라는심결을구하는것과 2) 소극적권리범위확인심판 : 비권리자인 확인대상발명 의실시자가특허권자를상대로청구합니다. 따라서심판청구의취지는 확인대상발명 은특허발명의권리범위에속하지아니한다. 라는심결을구하는것이있습니다. 151 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 16. 특허권침해경고를받은자의대응방법은무엇입니까? 먼저, 특허등록원부를통해정당한권리자로부터의경고인가, 특허권이이전된것은아닌가, 특허권이소멸되지않고유효하게존재하는권리인가등을확인하여야합니다. 또한, 그침해주장이보상금청구권을행사하겠다는내용의경고인지, 특허권의침해에대한경고또는소송의제기인지등을확인하고그침해의대상이되는특허권과그권리의기술적내용 ( 특허청구범위기준 ) 이무엇인지등을정확히파악할필요가있습니다. 침해주장에대한내용이파악되면실시발명이특허발명과동일한지여부에대해특허심판원에소극적권리범위확인심판청구를하여특허권의보호범위에속하는지여부를확인하는방법도가능할수있습니다. 또한, 특허발명이출원전에공지된것인지여부와출원시의기술수준등을관련문헌을통하여조사하고관계법령을숙지하여특허무효주장을할것인지아니면화해할것인지등적절한대처방안을강구하여야합니다.
152 특허제도 민원사례 선 17. 특허권침해주장이부당한경우에는어떻게대처합니까? 특허무효의주장 : 특허권침해로판단되었지만아울러특허권의하자가발견된경우에는특허무효심판 (27 년 7월 1일이의신청제도가폐지되어특허권의설정등록이있는날부터등록공고일후 월이내에는누구든지무효심판을청구할수있음 ) 을청구할수있고, 당해특허에무효사유가있는경우에는특허권자에게그특허에무효사유가있음을구체적인증거를제시하면서주장을하고, 무효심결이확정되면특허권은소급적으로소멸하므로당해경고의법적효과도상실하게됩니다. 권리범위에속하지아니한다는주장 : 권리침해주장을받은자는자기의실시발명이특허발명과별개의발명일경우또는공지의발명일경우그실시발명이특허발명의권리범위에속하지아니함을주장하며, 법원에소송이계속중인경우에는그와같은이유를들어항변함과아울러전문가 ( 변리사 ) 의감정서를법원에제출할수있습니다. 또한, 특허심판원에소극적권리범위확인심판을청구하여그결과를법원에제출할수있습니다. 실시권존재의주장 : 실시권이존재할경우이는정당한실시로서특허권침해가성립되지아니하므로이에대한주장을하며, 또한특허발명을특허출원이전부터이미실시하고있던경우에는특허법제1조의규정에따라선사용에의한통상실시권이있음을주장하여야합니다. 18. 특허권침해주장이정당한경우에는어떻게대처합니까? 실시의중지 : 특허권자로부터경고를받은자는자기의실시가특허권침해라고판단되면그물품의제조 판매나사용등을즉시중지함으로써고의책임을면할수있습니다. 실시권설정또는특허권의승계 : 특허권자로부터권리의대항을받은자는그물건을계속해서제조 판매할필요성이있다고판단되면특허권자와협의하여실시권을설정하거나특허권을양도받아그특허발명을실시하여야합니다. 통상실시권허여심판청구 : 특허권침해주장을받은자는자기의실시발명이특허법제98조에서규정한타인의특허권등과이용 저촉관계가있을때에는제18 조의규정에의한통상실시권허여심판에의한통상실시권을허여받은후실시할수있습니다. 통상실시권허락을받고자하는자는통상실시권허여심판의청구전에먼저선원의특허권자등과협의를하여야하며, 당사자간에협의가성립되지않는경우에한하여심판을청구할수있습니다. 또한, 통상실시권을허여하기위해서는그특허발명이타인의특허발명이나등록실용신안에비하여상당한경제적가치가있는중요한기술상의진보가있어야합니다. 심판에의하여통상실시권을허여한자가그통상실시권의허여를받는자의특허발명의실시를필요로하는경우에그통상실시권을허여받은자가실시를허락하지아니하거나실시의허락을받을수없는때에는통상실시권의허여를받아실시하고자하는특허발명의범위안에서통상실시
권허여의심판을청구할수있습니다. 그리고통상실시권자는특허권자등에대하여대가를지급하여야합니다 ( 다만, 자기가책임질수없는사유에의해지급할수없는때에는그대가를공탁해야함 ). 통상실시권자는그대가를지급하지아니하거나공탁을하지아니하면그특허발명을실시할수없게됩니다. 화해 중재 : 특허권침해주장을받은자는침해소송이계속중인경우원고인특허권자와원만한해결을보는것이바람직합니다. 19. 특허법제 224 조의규정에위배되는지여부? 문 1. 사업자가자신제품의포장에특허등록번호 ( 표시된특허등록번호는사업자자신이특허등록한번호 ) 를표시하면서표시된특허등록번호와포장된제품이전혀관련이없을경우문 2. 특허법제 224 조에는 용기나포장에특허표시 의규정에있는바, 사업자가질의 1 의내용으로자신의인터넷홈페이지등을통하여광고할경우 질의 1) 사업자가포장된제품과관련없는특허등록번호를제품의포장에기재한경우는특허법제 224 조제 1 호에서말하는특허된것이아닌물건의용기나포장에특허표시를한행위에해당될수있습니다. 15 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 질의 2) 인터넷홈페이지등을통한광고행위는특허법제 224 조제 호에해당될수있습니다. 2. 특허에명시된공정중청구항과관계없이극히일부공정을현장사정에의해변경시공하였다면, 특허에명시된공정에의해시공되었다고인정할수있는지여부? 특허법제 97 조에의하여특허발명의보호범위는특허청구범위에기재된사항에의하여정하여집니다. 따라서특허발명을실시하였는지여부는일반적으로특허청구범위에기재된대로실시되었는지여부로판단되며, 현장사정에의해변경시공된일부공정 이라는기재만으로는변경된부분이귀사의특허권과동일성의범위내에있는지여부를판단하기어렵습니다. 21. 기업의공문을광고행위로볼수있는지와특허권의발생시점문 1. 특허된것이아닌방법이나특허출원중이아닌방법에의하여생산한물건을생산 ( 공사수주 ) 하기위하여 A 기업의공문 ( 사문서 ) 를작성하여공공기관에제출하였고공공기관이승인하여 A 기업이공사를수주하여생산하였다면 A 기업이공공기관에제출한공문 ( 사문서 ) 를특허법제 224 조의 ( 허위표시의금지 ) 제 1 항제 호의광고행위를볼수있는지여부? 문 2. B 특허권이특허법제 87 조의특허권을설정등록하기이전일뿐아니라 B 특허권의특허출원이전에 C 공공공사의특허를포함한당해공사물량의확정된시기는원도급사와발주처간에계약이성립된시기이후에 B 특허권을출원하여 B 특허권을설정등록한 B 특허권자는 C 공공공사에특허법제 87 조의특허권리가있을수있는지여부?
154 특허제도 민원사례 선 귀하의 질의 1번 에서특허법제224조는특허나특허출원중이아닌물건으로또는그러한방법으로생산한것으로오인, 혼동이발생할수있는표시행위나광고행위를금지하는규정입니다. 민원인께서말씀하신, 특허나특허출원중이아닌방법으로물건을생산하기위하여공문을작성하여공공기관에제출한행위는문언적으로만해석하여볼때에는법제224조제 호의 광고, 간판또는표찰에표시하는행위 에직접해당되지않을수있으며, 실질적으로이러한행위에해당되는지여부는구체적인증거나정황을고려하여법원이판단할수있는사항입니다. 특허법제224조위반은동법제228조의허위표시죄로될수있는사항이어서, 기본적으로사법부의판단사항이며, 특히그요건에해당하는지가문언적으로명백하지않은경우에대한법조문해석은행정청인특허청의업무범위를벗어난다는점을양지하여주시기바랍니다. 다음 질의 2번 에서민원인의 2번질의의요지는 건설산업기본법시행규칙제25조의 6과관련하여, 원도급사와발주처간에계약이성립된시기이후에 B 특허를출원하여 B 특허권을설정등록한 B 특허권자가 C 공공공사에대하여특허법제87조의특허권리를가지는지 로이해됩니다. 특허청심사관은특허출원이특허법제62조에서정하는거절이유가없을경우에는특허결정을하며이특허결정을받은출원인이특허법제87조에따라서설정등록을하면특허권이발생하게됩니다. 즉특허결정을받은출원인이설정등록을하면특허권은적법하게발생하며, 적법하게발생한특허권은특허료를납부하지않아서소멸하거나특허권을포기하거나무효심판에의하여무효로되는등의사유가있지않은한유효하게존속합니다. 만약민원인의질의가 B 특허또는 B 특허권자가건설산업기본법시행규칙제25조의6에따른하도급을받을수있는대상에해당하는지여부에관한것이라면, 이는특허권의효력에관한것이아니라건설산업기본법시행규칙제25 조의6의조문해석에관한것이어서동법의담당부서인국토교통부에서판단할수있는사항이라는점을알려드립니다. 22. 특허보유자의피해관련질의문 1. 인터넷쇼핑몰에경사일체매트리스규격서와특허와의유사여부문 2. 특허법제 224 조내용에해당하는지여부 먼저산업의최일선에서귀하의소중한권리에관한분쟁으로어려움을겪고계시다니저희로서도매우안타깝게생각합니다. 귀하께서질의하신 물품사시도를게시 광고한것이허위표시의금지에해당되는지 에서특허법제224조는특허나특허출원중이아닌물건으로또는그러한방법으로생산한것으로오인, 혼동이발생할수있는표시행위나광고행위를금지하는규정입니다.
귀하께서말씀하신, 물품사시도를게시 광고하는행위는문언적으로만해석하여볼때에는법제224조제호의 광고, 간판또는표찰에표시하는행위 에직접해당되지않을수있으며, 실질적으로이러한행위에해당되는지여부는구체적인증거나정황을고려하여법원이판단할수있는사항입니다. 155 제 2 부 특허법제224조위반은동법제228조의허위표시죄로될수있는사항이어서, 기본적으로사법부의판단사항이며, 특히그요건에해당하는지가문언적으로명백하지않은경우에대한법조문해석은행정청인특허청의업무범위를벗어난다는점을양지하여주시기바랍니다. 2. 당사는부산항만청발주공사로서 현장을도급받아시공중인회사입니다. 공사시방서에시공방법이이중케이싱언급이있고또한도급내역서에도이중케이싱이란단어가들어있습니다. 당사가조사한바에의하면이공법은특허청에계류되어심사중에있는공법입니다. 따라서당사는특허청에계류되어심사중인하도급 ( 예정 ) 업체에이공법은아직특허청장의날인이없고또한정보공개가되어진공법이아니기에특허가아니라고주장하고있으나하도급 ( 예정 ) 업체에서는특허가아닌것은인정하나타사가시공을하였을경우이의제기를하였을경우법에접촉이된다고하는데이에질의하고자합니다. 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 질의 1) 특허청에계류되어심사중일때특허인지아닌지의여부질의 2) 특허청에계류중인공법으로제 자시공을하였을경우특허등록심사중인업체가이의를제기하였을경우법률상저촉여부 우선, 발명의규정에의하면특허출원에서등록전 ( 출원발명 ) 에는특허를받을수있는권리에의해, 등록후 ( 특허발명 ) 에는특허권에의해보호를받게됩니다. 발명자는특허를받을수있는권리에의해특허출원후에는출원공개 ( 특허출원후 1년 6개월 ) 시제자의실시에의한불이익을보전하기위하여보상금청구권이인정됩니다. 만약, 심사중인특허출원 ( 출원발명 ) 이설정등록 ( 특허발명 ) 되면특허권이라는독점 배타권의보호를받습니다. 보상금청구권 이란특허출원인이출원공개가있는후경고를받거나출원공개된발명임을알고그특허출원된발명을업으로실시한자에게그경고를받거나출원공개된발명임을안때부터특허권의설정등록시까지의기간동안그특허발명의실시에대하여통상받을수있는금액에상당하는보상금의지급을청구할수있는권리를말합니다 ( 특허법제65조 ). 또한, 특허권침해란특허권의존속중정당한권원없는자가특허발명의보호범위에속하는발명을업으로서실시하는것 ( 직접침해 ) 을말하며, 직접침해뿐아니라 특허법 제127 조 ( 침해로보는행위 ) 에해당하는경우도간접침해로서인정하고있습니다. 따라서특허청에계류 ( 심사 ) 중인공법으로제자가시공을하였을때특허권의침해는아니나, 출원인이보상금청구권을행사할수도있습니다.
156 특허제도 민원사례 선 24. 지자체와물품제조납품계약을수행함에있어서특허사용협약서제출을지시받았습니다. 문 1. 특허법제 99 조제 항에따라특허권리자로부터특허등록된구조물의자재를구입하여설치하면특허침해로부터벗어나는것인지궁금합니다. 문 2. 특허권리자가다수일경우특허사용협약서 ( 신기술 특허사용협약서 ) 를 1 개의권리자와협약을하였을때, 이는실시권에대한협약으로나머지 군데권리자의동의를받지않았기때문에법적으로문제가되는게사실입니까? 또한, 협약에서제외된 군데의특허권리자가특허사용협약서를작성한사용자및특허권리자에게특허권에대한배상 (?) 을청구할수있는건가요? 먼저, 질의 1 에관하여답변을드리겠습니다. 특허등록된구조물에관한물품제도납품계약서에서, 구조물자재에대한구입대금을지급하면서해당공사에설치했다면귀하가적법하게구매한것으로볼수있습니다. 따라서이러한특허등록된구조물의자재사용에대한다른특약이없다면, 귀하께서이를설치하는것은원칙적으로구조물자재에관한특허의침해에해당한다고보기는어렵습니다. 다만, 이러한구조물의자재를부품으로사용하여다른완제품을제조하는경우에, 그완제품이특허받은물건이라면그완제품특허에대한침해문제의발생을배제할수없습니다. 질의 2 에관하여답변을드리겠습니다. 특허권의공유인경우에는각공유자는다른공유자의동의를얻지아니하면그특허권에대하여전용실시권을설정하거나통상실시권을허락할수없습니다 ( 특허법제99 조제4항 ). 이는특허권의지분의양도또는특허권의지분에대한질권의설정과같이새로운실시권자의자본력 기술력 신용력여하에따라다른공유자의이해관계에영향을미치기때문입니다. 따라서공유인특허권에대해통상실시권등을허락하기위해서는공유자의동의를요건으로하고있습니다. 한편, 통상실시권허락과관련된특허권자또는출원인간의사전계약의법적효력에대해서는현재파악된판례가없어단정적으로유효성여부를확인해드릴수는없으나, 당사자간에합리적인협의에의해맺어진계약은유효할수있을것으로판단됩니다. 다만, 사전계약의효력은특허법자체의문제라기보다는일반민법또는상법상의문제이므로귀하께서관련전문가들 ( 민사상 ) 에게문의해보시는것이필요하다고보입니다.
25. 현재제가회사에서개발중인제품이있는데, 이제품이조달청에등록되기위해서는단체표준인증을거쳐야합니다. 관련업계에서는동일기술로제품을개발하고판매하고있습니다. 문제는먼저개발한회사에서상기제품에대한기술적부분을특허출원한상태이고, 이제품의기술및기능적인부분이단체표준에기준이되고있기에향후동일기술로제품을출시할경우특허침해및특허청구권에대하여저희가개발한제품이저촉되는지알고싶습니다. 의뢰하신내용은타사가특허출원한기술로향후귀하가제품을출시할경우침해하는지여부로파악됩니다. 발명의규정에의하면특허출원된발명은출원공개 ( 특허출원후 1년 6개월 ) 시제자의실시에의한불이익을보전하기위하여등록전에는특허를받을수있는권리에의해보상금청구권이인정됩니다. 또한, 등록후에는특허권이라는독점 배타권의보호를받게됩니다. 따라서특허청에계류 ( 출원, 심사 ) 중인동일한기술로출시하였을때특허권의침해는아니나, 출원인이보상금청구권을행사할수도있습니다. 만약, 특허권을획득한다면정당한권원없이생산, 사용된특허된물건임을알면서도이를업으로서실시하였다고하여민사소송뿐만아니라특허권침해죄등형사고소의대상이될수있습니다. 157 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 26. 종교시설건축물을신축하고있습니다. 해당건축물에필요시설인비상발전기를설치하기위해서시공업체는경쟁입찰을하였고최저가업체가선정되었습니다. 설치되는장비는소방전원보존형비상발전기이며제어장치가포함되는장비입니다. 이중제어장치는등록특허제 1-95**** 호로특허등록이되어있으며낙찰된업체는통상실시권자가아닌유사제품을공급하는업체가선정되었습니다. 이에특허권자는유사제품이등록특허된기술을도용하였기에특허권침해라고합니다. 질의 1) 만약특허권자와통상실시권이없는업체간에특허권침해관련분쟁이발생한다면해당종교시설건축물을건설하는시공업체도특허권침해행위대상자로볼수있나요? 질의 2) 그리고분쟁대상이된비상발전기를설치하는경우소비자입장인종교시설의발주처와시공감리자에게도특허권침해행위를하였다고볼수있나요? 우선, 특허권침해란특허권의존속중정당한권원이없는자가특허발명의보호범위에속하는발명을업으로서실시하는것 ( 직접침해 ) 을말하여, 직접침해뿐만아니라특허법제127조 ( 침해로보는행위 ) 에해당하는경우도간접침해로서인정하고있습니다. 특허권침해라고판단되는경우, 특허권자는특허권을침해한자에게 ( 주로내용증명으로 ) 경고장을발송할수있습니다. 침해자가경고장을받은후에도특허권을침해하는경우에는침해자는
158 특허제도 민원사례 선 형사법상특허권침해죄가성립되기위해 고의 가있는것으로간주될수있고, 추후민사상손해배상청구소송등에있어서도침해자에게불리하게작용할수있습니다. 소극적권리범위확인심판에의의및청구방법에대해안내해드리면다음과같습니다. 소극적권리범위확인심판 : 이해관계인측에서 확인대상발명 이등록특허권의권리범위에속하지않는다는확인을구하기위해청구하는것으로 확인대상발명 의사용자가특허권자를상대로청구하는것으로심판청구의취지는 확인대상발명 은등록권의권리범위에속하지아니한다. 라는심결을구하는형식 - 청구인및피청구인 : 확인대상발명 의사용자가청구인이며, 특허권자가피청구인입니다. - 청구방법 : 심판을청구하려면심판청구서를작성하여특허심판원장에게제출해야합니다. 심판청구가되면방식심사 수리 ( 보정사항이있는경우 보정 ) 심리 심판결정의순으로심판이진행됩니다. 보다자세한심판절차는특허심판원홈페이지 (www.kipo.go.kr/ipt/) 를참고하시거나특허청고객상담센터 (1544-88) 로문의하시면됩니다. - 효과 : 권리범위에속하지않는다 는심결이확정되면 확인대상발명 의실시는특허권의침해가되지않는것으로판단된것으로서, 이러한심결결과는법원의침해소송등에서고려될수있습니다 ( 문의처 : 특허청특허심판원 : 42-481-5866). 귀하의개별질의에대하여답변드리면, - 민원질의 1) 및 2) : 정당한권원이없이생산된특허권물건을시공업체가업으로서사용하는행위는특허권의침해에해당될수있으며, 발주처와시공감리자도정당한권원없이생산된특허된물건임을알면서도이를업으로서사용하면민사적구제수단뿐만아니라특허권침해죄등형사고소의대상이될수있습니다. - 아울러질의하신사항들에관하여행정청으로서는실시발명의특허권침해여부에대해서정확한판단을하기어렵고, 특허심판원에 권리범위확인심판 을청구하는등의방법으로판단받아볼수있는사항입니다. 27. 자동화시스템연계사용시특허권관련질의문1. 각종프로그램은준공후소유는발주자에귀속 ( 특허, 저작권 ) 되는지, 아니면시공사 ( 특허, 저작권자 ) 에게있는지여부? 문2. 발주처의필요에의해다른프로그램에연계사용해도즉신설과기설시스템연계사용해도계약법혹은특허및저작권법타상위법상발주처가위배나저촉이되는지여부? 문. 계약서인시방서에의거 A 사의각종프로그램을통합프로그램에연계하기위해자료제출요구하는것이나또는연계작업을위한 A 사에서자료협조요청시이에응하지않을경우계약법혹은특허및저작권법상위배나저촉이되는지여부? 우선, 질의답변에앞서특허청은저작권및계약법에관한소관부처가아니어서, 귀하께서질의하신자동화시스템의연계사용시저작권법및계약법에위배또는저촉되는지여부에대해서는답변드리기어렵습니다.
첫번째질의의요지는준공후소유는발주자에귀속되는지여부로파악됩니다. 내용에있는대로계약서상에공사에사용한각종프로그램을준공후발주자의필요에의해변경 사용해도이의를제기하지않으며, 그소유는발주자에귀속한다고명기하고있다면특허권은발주자에게있는것으로보입니다. 159 제 2 부 두번째질의의요지는발주자의필요에의해다른프로그램에연계하여사용해도발주자가특허법에저촉되는지여부로파악됩니다. 특허권자또는적법한제조 판매권을갖는자가판매한특허품을적법하게구입한경우에, 구입한자가그것을스스로사용하거나타인에게전매하더라도특허권의침해가되지않는다고보고있습니다. 즉, 계약서상에별도의규정에없다면다른프로그램에연계하여사용해도특허법에저촉되지않을것으로판단됩니다. 마지막질의의요지는다른프로그램에연계하기위해특허권자에게자료제출요구나자료협조요청을하였으나대응하지않으면특허법에위배되는지여부는사인간의협의를해서풀어야할문제로특허법위배와는상관이없습니다. 참고로, 특허법침해여부는귀하의질의내용만으로는판단하기어렵습니다. 이에관한행정부처의공식적인판단을받아보기위해서는고소인또는피의자가특허심판원에 권리범위확인심판 을청구하여야합니다 ( 현행규정에따르면권리범위확인심판은다른심판보다신속하게우선심판으로진행됩니다.). 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 부가적으로, 증거서류등정황에따라침해여부에대한결과가달라질수있어관련전문가와상의하시는것이좋을것으로사료됩니다. 28. 당사는종합건설회사로서시공을전문적으로하는회사입니다. 발주처에서설계사무소에설계의뢰하여도면을 212 년 8 월에납품을받아당사에서 212 년 12 월에공사계약을체결하였습니다. 도면검토중특허 (1211*******) 가있다는것을발견하였습니다. 특허출원일이 21 년 5 월이고등록일이 212 년 11 월입니다. 이과정에서당사가시공을하는데있어특허가적용되는지질의드립니다. 귀사가시공하는데있어도면에있는사항이특허가침해되는지여부는귀하의질의내용만으로는판단하기어렵습니다만, 해당특허를사용하여시공한다면침해될여지가있을것으로판단됩니다. 참고로, 정당한권원없이특허임을알면서도이를업으로서사용하면특허권자가법원에침해금지소송을제기하여침해금지, 손해배상, 신용회복을행사할수있으며 ( 특허법제126조내지제 12조 ), 특허권침해죄등형사고소의대상이될수있습니다.
16 특허제도 민원사례 선 29. 출원인이발명자의동의없이임의로출원인변경및발명자를다른사람을추가하여출원후특허등록을받았습니다. 질의 1 번 : 출원인이발명자의동의없이임의로출원인변경및발명자를추가하여특허등록을받은상태에서발명자가출원인 ( 등록권리자 ) 을상대로취할수있는법적권리질의 2 번 : 특허등록된내용을무효화시킬수있는방법질의 번 : 발명자가제품을만들때출원인과의문제질의 4 번 : 출원인이발명자몰래불법대출을받는문제 우선, 귀하께서수년간공들여개발한발명에관하여출원인 ( 등록권리자 ) 과어려움을겪고계신다고하니매우안타깝게생각합니다. 귀하께서질의하신내용에대하여답변드리겠습니다. 귀하의질의 1번에대하여 : 출원전에특허를받을권리를승계하였을때에는승계인 ( 출원인 ) 이특허출원을할수있고, 출원후에는특허출원인변경신고및발명자를추가할수있습니다. 발명자는승계인에게특허출원할권리와특허권전체를양도한것으로특허출원서, 특허증에발명자의성명및주소를기재하여발명자의인격권및명예권만두고있습니다 ( 특허법제42조제 1항 ). 다만, 승계인과양도계약시동의절차를구하도록했다면사인간의법률문제로민사또는형사소송을통해다루어져야할것으로판단됩니다. 귀하의질의 2번에대하여 : 일반적으로특허권의효력을무효로하기위해서, 이해관계인 ( 동일제품의실시자등이이에해당될수있음 ) 이특허심판원에특허무효심판을청구할수있습니다. 무효심판청구인은해당특허권의출원전에존재하였던선행기술등의증거자료를제출해야하며, 특허심판원에서는이를검토하여특허권의무효여부에대해서판단하게됩니다. 특허무효심판에서무효심결이내려졌더라도이에불복하여특허법원과대법원에소를제기할수있으며, 무효심결에불복하지않거나법원등에서도무효심결이유지되어확정되는경우에해당특허권은처음부터없었던것으로간주됩니다. 귀하의질의 번에대하여 : 특허등록권리자의허락없이발명자가제품을만들어실시를한다면특허권자에게침해에관한경고를받으실수있습니다. 귀하의질의 4번에대하여 : 출원인이발명자몰래불법대출을받는문제는형사법규정의검토가필요한사항으로서행정청으로서는상세한답변을드리기가어렵습니다.
. 특허침해를당하고있습니다. 중지요청해주십시오. 먼저귀하께서산업의최일선에서특허에관한분쟁에휘말려사업활동에지장을받고계시다니저희로서도매우안타깝게생각합니다. 161 제 2 부 귀하께서질의하신내용에따르면상대방업체가특허를가지고, 선사용하시고계신귀하의기술이특허가없다는이유로판매유통업체에판매중지등의조치를요청하는상황에서큰타격을받고있다고하시나현행법상으로는행정청인특허청으로서별다른조치를취할수없다는것이정말유감스럽게생각합니다. 질의하신해당권리들간의기술의권리범위에관한판단은특허청심사관이나주무관이판단할사항이아니라서답변을드릴수없음을우선양해의말씀을올립니다. 심사관은출원된심사건에대한신규성, 진보성, 산업상이용가능성을판단하여특허등록및거절결정을판단하는업무를하고있습니다. 참고로, 아래기술들의특허청구범위를살펴보면등록된특허마다제조방법의범위 ( 온도또는시간 ) 를한정하고있고, 개별적인공정이아닌전체공정으로고정되어서로다른특징을가지고있는것으로판단됩니다. 만약귀하께서공지된기술로서공개되어소멸된특허공정을사용하거나아래의현재등록된특허권에대한공정의순서를바꾸거나제조방법의범위를벗어나서실시를한다면침해가된다고볼수없습니다. 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 1. 특허제품수리및이전설치도특허권을가진업체만이할수있는지의여부 특허품의수리또는단순한장소이전은특허법상의실시가아닙니다. 문제가되는것은특허품의부품을교체하는것이특허품의수리로볼것인지아니면재생산으로볼것인지여부입니다. 이에대한판단은본질적인부분을교체하였는지여부에의하여이루어집니다. 이경우정확한판단을위해법률전문가의도움을구하시는것도좋은방법이라사료됩니다. 2. 신발끈제조업자가특허권자가생산한신발끈제조기계를구입하여사용하던중부품조달이안된다는이유로특허권을침해하여직접제조기를만들어다른신발끈제조업자에게판매한경우, 문 1. 특허권을침해하여생산한제조기계를구입하여사용한자에대한처벌규정이있는지? 문 2. 특허권을침해하여제작한기계임을알면서구입했을때처벌규정이있는지? 문. 특허권을침해하여제조기계를만들면구매하여사용하겠다고한경우처벌이가능한지? 문 4. 특허권자가특허권을침해하여제작된기계임을알리고이를사용하지못하게하는내용증명을받고도계속하여사용한경우처벌규정이있는지에대해민 형사로구분하여알려주시기바랍니다.
162 특허제도 민원사례 선 우선, 특허권침해란특허권의존속중정당한권원없는자가특허발명의보호범위에속하는발명을업으로서실시하는것 ( 직접침해 ) 을말하며, 직접침해뿐아니라 특허법 제 127 조 ( 침해로보는행위 ) 에해당하는경우도간접침해로서인정하고있습니다. 특허권침해라고판단되는경우우선, 특허권을침해한자에게 ( 주로내용증명으로 ) 경고장을발송할수있습니다. 침해자가경고장을받은후에도특허권을침해하는경우에는침해자는형사법상특허권침해죄가성립되기위한 고의 가있는것으로간주될수있고, 추후민사상손해배상청구소송등에있어서도침해자에게불리하게작용할수있습니다. 또한, 특허권의효력이미치는범위를확인하려면특허심판원에 ( 적극적 ) 권리범위확인심판 을청구하실수있습니다. 특허권침해시구제수단에대해안내해드리면다음과같습니다. 민사적구제수단 : 특허권이침해된경우, 특허권자는민사적구제수단으로서법원에침해금지소송을제기하여침해금지, 손해배상, 신용회복을행사할수있습니다 ( 특허법제 126 조내지제 12 조 ). 형사적구제수단 : 특허권을고의로침해한경우특허권자는고소하여침해죄를추궁할수있으며, 법인의경우등에있어서는침해자 ( 종업원 ) 외법인 ( 사용자 ) 등에게양벌규정이적용됩니다 ( 특허법제 225 조, 제 2 조 ). 특허권또는전용실시권을침해한자에대하여는 7 년이하의징역또는 1 억원이하의벌금에처합니다. 행정적구제수단 : 특허청은이러한특허침해와분쟁에대하여 산업재산권분쟁조정위원회 를설치하여당사자간의원만한합의를유도해나갈수있도록조정제도를운용하고있습니다 ( 문의처 : 특허청산업재산보호정책과 : 42-481-5925). o 귀하의개별질의에대해서답변드리면, - 1 번 : 정당한권원없이생산된특허된물건을업으로서사용하는행위도특허권의침해에해당될수있고, - 2, 4 번 : 정당한권원없이생산된특허된물건임을알면서도이를업으로서사용하면민사적구제수단뿐만아니라특허권침해죄등형사고소의대상이될수있습니다. - 번 : 형사법규정의검토가필요한사항으로서행정청으로서는상세한답변을드리기가어렵습니다.. 두가지회피방법이특허침해를회피할수있을까요? 문 1. 일단비행기모형의금속수공예품을만들고이공예품에위특허의전자회로도상의 LED 전구가삽입이될수있게끔구멍을뚫는작업까지만완성을시킵니다. 그러나아직위특허의전자회로는만들지고, 수공예품과결합도하지않습니다. 그리고구매주문이들어오면만든수공예품과위특허의전자회로도 ( 초보자가알기쉽게회로도에변형을가할것입니다.) 와이회로도에필요한전자소자와회로제작법을박스에포장하여미국등외국이나국내로배송을합니다. 즉, 특허된전자부품은제가만드는것이아니라구매자가상품수령후직접만들어서공예품과결합을하게되는것입니다. 문 2. 일단첫째의경우와같이금속수공예품을전자부품과결합이되게끔구멍뚫기까지만만듭니다. 그리고이것을미국에있는저의누나에게보냅니다. 그러면미국의저의누나가위특허의전자부품의제작과수공예품과의결합을하여최종상품을만들어냅니다. 이상품을미국에서한국을제외한해외로판매 / 배송을합니다. 즉, 특허된전자부품은제가아닌미국의누나가만들게되는것입니다.
첫째질문에대하여, 귀하께서특허된램프제어회로를직접제조하지않더라도, 그러한특허물건을타인이쉽게실시할수있도록부품과제조방법을제공하는행위는특허법제 127 조에따른이른바 간접침해 행위로인정되어침해금지의대상이되거나, 민법제 75 조및제 741 조에의하여불법행위에따른손해배상청구또는부당이득반환청구의대상이될수있습니다. 둘째, 미국에서램프제어회로를제조하거나그제조된물건을한국외의제 국으로판매하는행위는국내특허의침해에는해당되지않을수도있으나, 미국또는제 국에동일발명의특허권이존재하는경우에는그해당국의특허권침해에해당될수있습니다. 4. 특허의권리범위에관하여알고자합니다. 등록된특허는 PCT 국제특허출원국이전혀없이국내에만출원 등록이된것으로조회가되는데요, 맞나요? 그렇다면위특허에기재된전자회로도를보고동일상품을국내에서만들어서미국등다른국가에판매를한다면이또한특허권침해가될까요? 그리고추가로문의드립니다. 위특허를국내에서무단실시하여상품을판매하는사람이있습니다. 제가이상품을국내에서구매하여외국에판매를한다면이또한특허권침해가될까요? 1. 국내에만출원, 등록된것으로조회되는데맞나요? 외국에서특허권을획득하는방법은 PCT 국제출원에도각개별국가에직접특허출원하는방법이있습니다. PCT 국제출원이나외국특허가존재하는지여부는각해당국의특허청이나특허검색사이트에서검색하거나, 특허청이제공하는무료검색사이트인키프리스 (www.kipris.or.kr) 의 해외특허 검색메뉴를이용하여찾아보실수있습니다. 16 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 2. 위특허의전자회로도를보고동일상품을국내에서만들어서미국등다른국가에판매한다면이또한특허권침해가되는가? 특허법제 2 조제 호, 제 94 조등에따르면, 정당한권원없이, 특허된물건을국내에서제조하는행위나그러한제조된물건을 ( 수출등을위하여 ) 국내에서양도하는행위는특허권의침해에해당됩니다.. 국내에서무단실시하여판매되는상품을구매하여외국에판매하는것도특허권침해가되는가? 정당한권원없이제조된특허물건을 ( 수출등을위하여 ) 국내에서양도하는행위는특허권의침해에해당됩니다. 5. 특허및실용신안권리관계에대한억울함호소및제반사항문 1. 실용신안출원후판매중인덧버선으로제 자가특허출원할수있으면특허등록이가능한지요? 문 2. 실용신안출원후판매중인덧버선으로제 자가디자인출원할수있으며디자인등록이가능한지요? 문. 제 자가본인의실용신안을침해했다면서판매중인덧버선을압수하였는데압수가가능한지요?
귀하께서질의하신내용에대하여답변드리겠습니다. 164 특허제도 민원사례 선 귀하의질문 1 번에대하여 : 실용신안으로출원되고이미판매중인덧버선에대하여제 자 (B) 가특허출원을하는경우에는 ( 그덧버선을제 자 (B) 가발명을하였고공지예외주장이인정되는등의특별한사정이있지않다면 ) 그특허출원은출원전에공지되었다는이유로특허를받을수없습니다. 다만, 귀하께서질문 1 번에적으신출원번호 1-212-6*** 는덧버선과는전혀상관없는 가축사료첨가조성물 에관한발명이어서, 등록여부는덧신과는상관없이가축사료첨가조성물에관한선행기술검색등을통하여판단될것이며, 등록되더라도덧신의판매행위에는권리범위가미치지않습니다. 귀하의질문 2 번에대하여 : 실용신안으로출원되고이미판매중인덧버선에대하여제 자 (B) 가디자인출원을하는경우에는 ( 그덧버선을제 자 (B) 가창작하였고공지예외주장이인정되는등의특별한사정이있지않다면 ) 그디자인출원은출원전에공지되었다는이유로디자인특허를받을수없습니다. 귀하가질문 2 번에적으신디자인등록번호 -65***** 호 ( 출원번호 -212-29**** 호 ) 는덧버선에관한것으로출원되어 212 년 7 월 1 일에이미디자인권으로등록이되었습니다. 해당디자인권의권리내용은웹사이트 http:// www.kipris.or.kr 에서등록번호를입력하여무료로조회하실수있습니다. 이등록디자인과동일 유사한디자인을가지는덧버선이디자인출원의출원일인 212 년 6 월 14 일전에공지되었으면이등록디자인은잘못등록된것이므로디자인무효심판을청구하여무효시킬수있습니다. 이와관련하여, 등록디자인과유사한덧버선디자인을포함하는현재 B 명의의등록실용신안제 2-45*** 호의등록공보가디자인출원일전인 211 년 2 월 25 일에공개되었으므로, 이등록실용신안공보 ( 및추가로디자인출원일전에해당디자인의덧버선을판매하였다면판매에관한증빙자료 ) 를근거로디자인무효심판을청구하여무효를주장해볼소지가있는것으로판단됩니다. 귀하의질문 번에대하여 : 현재개인이특허침해를이유로사적으로다른사람이판매중인물건을강제로압수할수있도록허용하는법규는없으며이는불법행위가될수있습니다. 특허권자라도법원에서침해금지가처분결정등을받아서집행관등을통해서만판매금지조치를집행할수가있습니다. 특허권자에게침해에관한경고를받으신경우에는, 우선그등록번호를 http://www.kipris.or.kr 등에서조회하여현재등록된유효한권리인지, 그리고현재실시하고있는물품에관한권리인지등을확인하는것이바람직합니다. 확인결과실시하고있는물품이그특허권등의권리범위에속하는지여부에따라실시중단여부를판단하면되며, 실시물품이특허권침해가되는지에관한특허심판원의판단을받고자하는경우에는특허심판원에 실시하고있는발명은특허발명제 OOOOOO 호의권리범위에속하지않는다 는취지의 ( 소극적 ) 권리범위확인심판을청구하실수있습니다.
6. 군에서병해충예찰을위해운영하는예찰답에설치한 [ 유아등 ] 과 [ 포자채집기 ] 와관련된사항입니다. 운영을위해수리가필요해견적을받아보던중견적금액이과다해자체적으로수리해운영하고자했습니다. 그런데그것이특허침해라는업체의주장이있어서문의드리고자합니다. 165 제 2 부 귀하의기관에서구매한포자채집기를자체수리한경우에도특허권이침해에속하는것인지로파악됩니다. 일반적으로특허품의단순수리는특허법상실시는아닙니다. 다만, 특허품의부속품을교체하는경우에, 그부속품이발명의본질적인부분이라면특허품의재생산으로서특허침해에해당될가능성이있고, 그부속품이발명의본질적인부분은아니라면특허침해에해당되지않습니다. 발명의본질적인부분인지여부를판단하기위해서는, 그발명의목적을달성하기위한기존의다른기술과차이가있는발명의특징적부분인지여부를고려하면됩니다. 7. 학생입니다. 평소에발명에관심이많아학교에서주최하는발명대회들이나영재교육원들을꾸준히다녔는데요. 초등학교때에는발명대회에출품한작품을특허로직접등록하기도했습니다. 그특허가바로 상의를배낭또는가방으로변형시키는방법및배낭또는가방겸용상의 입니다. 그런데최근에인터넷을하던도중에일본에서시판되고있다고하는상품을봤습니다. 그상품역시입고있던옷을가방으로바꾸어들고다닐수있는상품이었는데요. 실제로판매되고있는지는잘모르겠습니다. 만약실제로판매되고있다면특허침해당한것이맞나요? 국내특허는외국에서는적용되지않는건가요? 만약특허침해가맞다면어떻게해야하나요? 지금학생신분이라혼자힘으로는할수없을것같아도움을요청합니다. 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 특허법은속지주의를채택하고있어서국내가아닌외국에서특허권을행사하기위해서는, 해당외국에특허출원을해서권리등록을해야만합니다. 즉국내에서등록받은귀하의특허권은국내에만미치므로, 일본을비롯한외국에서는동일한제품의판매행위등에대해서권리행사를할수가없습니다. 8. 실용신안등록제 44**** 호흘러내림이방지되는일회용비닐장갑을출원한권리자의법정대리인입니다. 다름아니라며칠전발각질정리제를구입하여사용하려다가그구성품중일회용비닐풋커버를보고흘러내림이방지되도록고안된조임부분이똑같은데깜짝놀랐습니다. 이렇게그용도와목적이같으나장갑을풋커버로그대로적용하여쓴것은특허침해라할수없는지요?
166 특허제도 민원사례 선 원칙적으로, 실용신안법제28 조에따라준용되는특허법제97 조에따르면, 등록실용신안의보호범위는실용신안등록청구의범위에기재된사항에의하여정하여집니다. 귀하의등록실용신안 ( 제44**** 호 ) 의청구의범위는일회용비닐장갑으로기재되어있어서, 일회용비닐장갑이아닌물건은일단청구의범위에기재된고안과동일하지않은것으로취급됩니다. 우리나라법원은청구의범위에기재된고안과동일하지않더라도, 일부구성요소가그와기능이동일한다른구성요소로치환되고일정한요건을만족하는경우에는그러한고안은권리범위에속하는것으로판시한적은있습니다 ( 이른바균등론적용 ). 그러나일회용비닐장갑과풋커버처럼물건의종류에차이가있는경우에도이러한균등론이적용되어권리침해로판단될지는현재로서는그가능성여부를알기도어렵고, 특허심판원에 권리범위확인심판 을청구하거나법원에침해소송을제기하여야판단받아볼수있는사항입니다. 귀하의질의에대해서답변드리면, 정당한권원없이생산된특허된물건임을알면서도이를업으로서사용하면민사적구제수단뿐만아니라특허권침해죄등형사고소의대상이될수있습니다. 9. 당사에근무하던직원이퇴사후당사개발품을모방하여판매영업을하고있으며, 더군다나특허신청까지하였습니다. 그리하여형사고발을하였습니다만, 검찰측에서혐의없음증거불충분으로회신이와서항고준비중입니다. 대처방안을알려주시기바랍니다. 먼저, 검찰수사결과에관해서는행정청인특허청이관여할수없음을알려드립니다. 귀하의회사에서근무하던직원이발명을모방하여특허출원 ( 이하 모인출원 이라함 ) 을하였다면, 정당한권리자는귀하이고해당모인출원은귀하의발명의부당하게도용하여출원한것이라는취지의정보제공 ( 증명서류포함 ) 을모인출원에대하여제출할수있습니다. 아울러가급적신속하게귀하가직접특허출원을하는것도바람직합니다. 먼저한모인출원이무권리자라는이유로거절결정이확정되고귀하의특허출원이정당권리자출원임이인정되면귀하의특허출원은모인출원시에출원한것으로인정되어서특허될수있는여지도있습니다. 다만, 모인출원이거절되더라도, 도용한직원이발명을제조하고판매하여공지시킨사실을근거로하여귀하의특허출원에대해서거절이유가통지될수있습니다. 이경우에는, 출원일 ( 정당권리자출원임이인정된다면모인출원의출원일 ) 이공지일로부터 12개월이내라면, 특허법제조제1 항제2호를근거로하여귀하의의사에반하여공지된것이라는점을주장및입증하여거절결정되는것을면할수있습니다.
4. 댕댕이나무열매가 간에좋다 라는말을누구라도할수있는지요? 문 1. 댕댕이나무열매의특정성분이간에좋다는연구결과를 *** 사이언스에서특허출원하였다고해서 댕댕이나무열매가간에좋다. 라는말을 *** 사이언스에서만사용하고다른사람 ( 재배농민, 묘목업자, 가공업자, 또는일반인 ) 은전혀쓸수없습니까? 문 2. 만약에그렇다면농민등은댕댕이나무열매를판매할때 간 에관한내용은말할수없다면그기간 ( 몇년 ) 은어떻게됩니까? 문. 보라색과일 ( 베리류 ) 등은안토시아닌, 베타인등이풍부해서간에좋다는것은일반적인통념으로도추론이가능합니다. 댕댕이나무열매속의특정성분이 (KPU-1 라명명 ) 간에좋다는것을 *** 사이언스에서특허출원했다고합니다. 이특정성분을몰랐어도댕댕이나무열매가경험적으로간에좋다라는말을할수도있는데특허출원했다고해서 간기능개선 등에관한문구를 *** 사이언스만쓸수있다고한다면이는 *** 사이언스의권리남용이아닌지요? 문 4. 다른나라의연구자료를인용하여 간건강에좋다. 라는홍보를한다면법에저촉되는것인지요? 귀하의 질의 1번, 번 에대해답변을드리면, 행정청으로서는댕댕이나무열매가 간에좋다. 라는문구가특허권침해가되는지정확한판단을하기어렵고, 특허심판원에 권리범위확인심판 을청구하는등의방법으로판단을받아볼수있는사항입니다. 167 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 다음 질의 2번 의내용은만약특허침해에해당된다면 간에좋다. 는문구를얼마동안사용할수없는지로파악됩니다. 특허권의존속기간은설정등록후출원일로부터 2년입니다. 마지막 질의 4번 에서요지는 다른나라의연구자료를인용하여 간에좋다. 라는홍보를한다면법에저촉되는지여부 로이해됩니다. 특허출원된날짜 (25 년 7월 1일 ) 보다앞선문헌인동의보감같은의서 ( 醫書 ) 나다른나라의연구자료에서댕댕이나무열매가 간에좋다. 라는연구결과가있다면인터넷등에인용하여홍보하는것은법적으로문제가없을것으로판단됩니다. 다만, 홍보를하지않더라도댕댕이나무열매가아닌추출물이 간에좋다. 라고사용, 판매, 양도하는것은특허법침해에해당되어송사에휘말릴수있습니다. 참고로, 재배농민, 묘목업자, 가공업자또는일반인의질의사항이식품또는식품첨가물의영양가 원재료 성분 용도에관하여질병의예방및치료에효능 효과가있거나의약품또는건강기능식품으로오인 혼동할우려가있는내용의표시 광고에해당하는지여부에관한것이라면, 이는특허권의효력에관한것이아니라식품위생법제1 조 ( 허위표시등의금지 ) 의조문해석에관한것이어서동법의담당부처인식품의약품안전처에서판단할수있는사항이라는점을알려드립니다.
168 특허제도 민원사례 선 41. 제품의제조방법이국내특허로등록되어있을경우, 국외에서제조된제품을국내로수입하려고할때국내특허권자가수입을막을수있는법령조항이있는지여부및특허사용료를지불하고수입이가능한지여부 특허법제94조에따라특허권자는업으로서특허발명을실시할권리를독점하게되고정당한권원이없는자가특허발명의보호범위에속하는발명을업으로서실시하면침해에해당하게됩니다. 질의의경우, 국내특허는물건을생산하는방법에대한발명으로특허법제2조제호다목에따라물건을생산하는방법의사용, 즉물건의생산외에도 그방법의사용에의하여생산된물건 을사용 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위에특허권의효력이미치게됩니다. 따라서 1 특허된방법이아닌다른방법에의하여물건을생산하고그물건의양도등을하는경우에는물건을생산하는방법발명에대한특허권의침해가아니게됩니다. 2 질의하신사안에서수입하시려는제품이국내에있는방법발명에기재된방법의사용에의하여생산된물건이라면특허권의침해가됩니다. 침해가성립한다고판단되시면특허권자와통상실시권설정계약을체결하시는방법이있습니다. 그렇지않고실시하게되면, 특허권자는침해금지청구권, 손해배상청구권및신용회복청구권등민사적조치외에도침해죄 ( 특허법제225조 ) 등형사적조치도취할수있게됩니다. 아울러, 구체적인사실관계및권리관계의확인을위해법률전문가의도움을받으시는것도좋은방법임을알려드립니다. 42. 특허침해의정의가, 업으로실시하지않더라도보유하고있는등록특허가선등록특허를인용발명한특허일경우인용발명특허를보유한것만으로도침해다 라는것이맞는지여부 질의하신내용상인용발명은이용발명으로이해되고, 이용침해는특허법제98조 ( 타인의특허발명등과의관계 ) 에따라후출원권리자가자기의특허발명을선출원특허권자의허락을받지아니하고업으로써실시할경우에성립하는것입니다. 따라서, 이용발명특허를보유하는것만으로는침해가아님을알려드리오니업무에참고하시기바랍니다. 4. 침해여부확인과관련하여, 질의 1) 특허권리범위의확인방법에관한질의질의 2) 변리사가작성한권리범위확인감정서의효력범위 답변1) 특허권리범위는특허법제15 조에따라서특허심판원에권리범위확인심판을청구하여확인할수있습니다. 참고로특허권자, 전용실시권자또는이해관계인이청구하실수있음을알려드립니다. 답변 2) 변리사가작성한감정서는참고용으로활용하실수있고법적인효력을갖지는않습니다.
44. BM 특허침해와관련하여, 질의 1) BM 특허의등록범위기준 ( 자료첨부부탁 ) 질의 2-1) 특허청구범위의구성요소중일부만타인이침해한다면침해가성립하는지여부질의 2-2) 청구범위의구성요소를나누어서출원할수있는지여부및이경우예상되는단점 답변1) BM 발명의심사절차는일반특허출원과동일하게심사하고있습니다. 다만, BM 발명만의특유한사항은 컴퓨터관련발명심사기준 에의거하여판단하게됩니다. BM 발명의심사기준은특허청홈페이지 (http://www.kipo.go.kr) > 정보마당 > 간행물 특허청도서관 심사기준및매뉴얼 컴퓨터관련발명심사기준 (214.6.) 을참고하시면되겠습니다. 귀하의편의를위해서신에첨부하도록하겠습니다. 답변2-1) 알고계신대로침해의판단은구성요소완비의원칙 (AER) 에따릅니다. 특허발명의청구항이복수의구성요소로되어있는경우에는그각구성요소가유기적으로결합한전체로서의기술사상이보호되는것이지각구성요소가독립하여보호되는것은아니므로, 특허발명과대비되는확인대상발명이특허발명의청구항에기재된필수적구성요소들중의일부만을갖추고있고나머지구성요소가결여된경우에는원칙적으로그확인대상발명은특허발명의권리범위에속하지아니합니다. 예를들어, 특허발명의구성요소가 A+B+C 인데제자가 A+B+C+D 를실시하고있다면침해이지만, 제자가 A+B를실시하고있다면침해가아닙니다. 참고적으로, 일부만침해할경우에도특허법제127조의간접침해에해당한다면침해가성립됨을알려드립니다. 169 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 답변2-2) 특허법제42조제8항에따라특허청구범위의청구항을다항제기재방법에따라기재할수있어독립항과종속항을잘이용하시면청구범위의구성요소를나누어서기재하여출원할수있겠습니다. 이경우발명의다면적보호가가능한장점이있으나청구항수에따라수수료와등록료가가산되는단점이있습니다. 45. 특허출원후공개되어심사중인특허를타업체에서무단으로실시중인데법적으로소송처리가능여부문의 특허권침해에대해서는특허법상의민 형사적보호를받기위해서는권리로서 등록 되어야합니다. 다만, 특허출원후당해출원내용이법적절차에따라공개된이후에는당해출원을무단실시하는제 자에대해경고할수있으며, 등록된후에는동기간중의손실에대한보상금을청구할수있습니다. ( 특허법제 65 조 ) 참고로특허권침해시구제수단에대해알려드리겠습니다. < 민사적구제수단 > 특허권이침해된경우특허권자는민사적구제수단으로서침해금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권을행사할수있습니다 ( 특허법제 126 조또는 12 조 ).
17 특허제도 민원사례 선 < 형사적구제수단 > 특허권을 고의 로침해한경우특허권자는 고소 하여침해죄를추궁할수있으며, 법인에는 침해자 ( 종업원 ) 와 법인 ( 사용자 ) 등 에게양벌규정이적용됩니다. 특허권또는전용실시권을침해한자에대하여는 7 년이하의징역또는 1 억원이하의벌금에처합니다 ( 특허법제 225 조, 제 2 조 ). < 행정적구제수단 > 특허청은이러한특허침해와분쟁에대하여 산업재산권분쟁조정위원회 를설치하여당사자간의원만한합의를유도해나갈수있도록조정제도를운영하고있습니다. ( 문의처 : 특허청산업재산보호정책과 42-481-5925) 46. 특허가소멸된경우소멸특허번호를판매제품및전단지, 포스터에사용하여판매가능여부 ( 인터넷쇼핑몰포함 ) 특허법에서는특허된것이아닌물건, 특허된것이아닌방법을물건의용기나포장에표시나이와혼동하기쉬운표시를하는행위 ( 이하 허위표시 ) 및허위표시한것을양도 대여또는전시하는행위를금지하고있으며 ( 특허법제 224 조 12), 허위표시한경우에는 년이하의징역또는 2 천만원이하의벌금에처하게됩니다 ( 특허법제 228 조 ). 귀하께서질의하신것처럼특허권이소멸된후원권리자가변함없이원특허품에특허표시를하는행위는이미특허에관계되는물건이아닌이상허위표시에해당될수있습니다. 다만, 특허권이존속중에제조된물건에특허표시가붙여지고, 특허권소멸후에전시 판매하는행위에관한허위표시여부의구체적인판단은사법부인법원의판단을받아보아야할사항으로행정청인특허청에서는답변은드릴수없음을이해하여주시기바랍니다. 47. 출원사실증명원 으로도침해경고를할수있는지여부 침해에대해서민 형사적보호를받기위해서는실용신안과디자인출원은권리로서 등록 되어야합니다. 다만, 실용신안출원과디자인출원내용이법적절차에따라공개된이후에는당해출원을무단실시하는제자에대해경고할수있으며, 등록된후에는동기간중의손실에대한보상금을청구할수있습니다. ( 실용신안법제15 조, 디자인보호법제5 조 ) 우선내용증명에기재된실용신안출원 (2-215-1 ) 은 15.. 6. 에취하서가제출되어취하된상태로되어있어출원인이어떠한권리행사를할수없습니다. 그리고디자인출원 (-215-68, -215-67 ) 도설정등록이되지않아출원인이디자인권에대해권리행사를할수없을뿐만아니라출원공개신청도되어있지아니하므로, 이를근거로보상금청구권행사를할수없음을알려드립니다. 그러나추후디자인출원이공개되면출원인이경고장을재발송할수있으며, 심사를거쳐등록되면보상금청구권을행사할수있으니이점을헤아려주시기바랍니다.
48. 등록된실용신안과동일하게구성또는일부변경또는청구항일부를다른기자재에적용했을때침해여부 실용신안법제28조에의하여실용신안의보호범위는실용신안청구범위에기재된사항에의하여정하여집니다. 따라서실용신안을실시하였는지는일반적으로청구범위에기재된대로실시되었는지여부로판단되며, 귀하께서질의하신것처럼동일하게구성, 또는일부변경, 청구항일부적용이해당실용신권과동일성의범위내에있는지또는균등한범위에있는지여부는특허청에서판단하기어렵습니다. 이에관한공식적인판단은특허심판원의권리범위확인심판을청구하여판단을받아보실수있습니다. 49. 특허발명의심사결정이유를알수있는자료에대한송부여부 출원된특허는심사를통해등록또는거절여부를결정하게됩니다. 특허등록결정은특허청구범위 ( 청구항 ) 에기재된내용에한해서발명이신규성과진보성이있고산업상이용가능성 ( 특허법제 29조 ) 이있을경우통지하게되는것이고, 이경우특별히출원인에게심사결정이유를별도로통지하지는않습니다. 171 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 5. 특허침해와관련하여, 질의 1) 미국에등록된특허를국내에서사용료지불없이사용할수있는지여부및그이유질의 2) 미국에등록된상표를국내에서사용료지불없이사용할수있는지여부및그이유 ( 문제가된다면, 명칭또는그림일부변형가능여부 ) 상기질의에대하여질의 1) 은특허제도심사과, 질의 2) 는상표심사정책과에서각각답변을드립니다. 답변1) 특허법은속지주의원칙 ( 해당국국내에서만적용 ) 을따르고있습니다. 따라서미국에등록된특허는미국내에서만특허의효력을가지게되고국내에서동일한특허의효력을갖기위해서는별도의출원에따른특허에관한절차를밟아서등록되어야하겠습니다. 질의하신내용만으로는확인할수없으나, 만약미국에등록된 2건의특허가국내에서도등록이되어있다면무단으로실시하게될경우, 특허권의침해가성립할수있겠습니다. 따라서해당특허에대한정확한사실관계및권리관계를확인하여추후에발생할수있는특허관련분쟁에대하여충분한검토가필요할것으로사료되오니업무에참고하시바랍니다. 답변2) 상표법또한속지주의원칙을따르고있기때문에해당국가에서상표권리를독점적으로행사하기위하여는그국가에상표등록을받으셔야합니다. 따라서미국등록상표권자의경우에도
172 특허제도 민원사례 선 우리나라에상표등록을받은경우상표권리를행사할수있고이에따라타인이정당한사유없이무단으로등록국내상표권과동일 유사한표장을동일 유사한상품에사용한경우상표권침해문제가발생할수있습니다. 설령위미국등록상표가국내등록되어있지않았지만국내에서널리인식되어있다고한다면, 위상표와동일하거나유사한것을사용하여상품을혼동하게행위는부정경쟁방지법제2조제1 호가목에서규정하고있는 부정경쟁행위 에속하게되어손해배상, 벌금등민 형사상의책임을추궁당할수도있겠습니다. 마지막으로상표법제1조에서는상표를보호함으로써상표사용자의업무상의신용유지를도모하여산업발전에이바지함과아울러수요자의이익을보호함을목적으로한다고규정되어있습니다. 최근등록되지않는타인의소중한상표를무단으로선점하여상표등록출원하는경우가빈번히발생하여사회적인물의를일으키고있음이언론에보도되고있음을알려드립니다. 특허청에서는건전한상거래질서를확립하여진정한상표권자와수요자의이익을보호하기위하여노력하고있음에귀하의관심과응원을기대하겠습니다.
12 실시 17 제 2 부 1. 특허법제 94 조에서는 특허권자는업으로서그특허발명을실시할권리를독점한다. 라고규정하고있는데, 여기서 업으로서 란무슨의미이며, 업 으로한정한이유는무엇입니까? 업으로서 라함은넓게 사업으로서 라는뜻이며, 반드시영리를목적으로하는경우에한하지않습니다. 또한, 특허권의효력을 업으로서 의실시에한정한것은산업상이용하고있지아니한행위까지특허권의효력을미치게하는것은산업상이용가능성이있는발명만을보호하는특허권의목적에반하기때문입니다. 2. 특허권의설정등록을받은경우에독점적으로특허발명을실시할수있는것으로알고있는데, 실시 의구체적인형태는어떤것이있습니까? 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 특허권의 실시 의개념은특허법상특허권자의발명실시, 제자의무단실시에대한권리침해의판단등의경우에있어서중요한역할을담당하는개념입니다. 특허법제2조에서는 실시 에해당하는행위를다음과같이규정하고있습니다. 1물건의발명인경우에는그물건을생산 사용 양도 대여또는수입하거나물건의양도또는대여의청약 ( 양도또는대여를위한전시를포함함 ) 을하는행위 2방법의발명인경우에는그방법을사용하는행위 물건을생산하는방법의발명인경우에는 2의행위외에그방법에의하여생산한물건을사용 양도 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위를말합니다.. 특허를받았다하더라도그특허가잘못된것이라면권리행사를할수없는것인가요? 만약, 그특허가출원당시공지또는공연히실시된발명 ( 공용발명 ) 이었다면권리여부는어떻게됩니까? 특허법은당해특허가일정한사유에해당하는경우에별도로마련한특허의무효심판절차를거쳐무효로할수있도록규정하고있으므로특허는일단등록된이상무효심판에의하여특허를무효로한다는심결이확정되지않는한유효한것입니다. 다만, 법원은특허를무효로할수있는사유가있더라도다른소송절차에서그전제로서특허가당연무효라고판단할수없는것이고, 다만, 등록된특허발명의전부가출원당시공지또는공연히실시된발명 ( 공용발명 ) 이었다면특허무효의심결없이도권리범위를인정하지않고있습니다. ( 대판 81후56)
174 특허제도 민원사례 선 4. 특허권자는특허발명을아무런제한없이실시할수있습니까? 특허권자는무제한적으로특허발명을실시할수있는것이아니라, 일정한경우에는특허권자의실시가제한됩니다. 먼저, 특허권이공유인경우각공유특허권자는계약으로특별히약정한경우를제외하고는다른공유자의동의를얻지아니하고그특허발명을자신이실시할수있지만, 그지분을양도하거나전용실시권이나통상실시권을설정하는경우에는다른공유자의동의를얻어야합니다. 또한, 특허권자등은특허발명이그특허발명의특허출원일전에출원된타인의특허발명 등록실용신안또는등록디자인이나이와유사한디자인을이용하거나특허권이그특허발명의특허출원일전에출원된타인의디자인권또는상표권과저촉되는경우에는그특허권자 실용신안권자 디자인권자또는상표권자의허락을얻지아니하고는자기의특허발명을업으로서실시할수없습니다 ( 특허법제98조 ). 따라서이용 저촉관계의경우에는후원특허발명에관한특허권의적극적효력이제한됩니다. 5. 특허권이공유인경우, 각공유자는그특허발명에대하여자유롭게실시할수있습니까? 특허법제99조제 항에따르면 [ 특허권이공유인경우에는각공유자는계약으로특별히약정한경우를제외하고는다른공유자의동의를얻지아니하고그특허발명을자신이실시할수있다.] 고규정하고있습니다. 따라서공유특허권자인상대방이특허발명의실시에대하여계약으로특별히약정한바가없다면특허발명전부에대하여각자가다른공유자의동의없이자유롭게업으로실시할수있습니다. 추가적으로특허권이공유인때에는공유자는다른공유자의동의없이는그지분을양도할수없고, 그지분을목적으로한질권을설정할수도없습니다. 또한, 특허권이공유인경우에각공유자는다른공유자의동의를얻지아니하면그특허권에대하여전용실시권을설정하거나통상실시권을허락할수없습니다. 6. 특허출원하여등록을받았습니다. 그런데본인의특허권을실시하기위해서는타인의특허발명을 1% 이용해야만가능한관계에있습니다. 이런경우실시를위해서는어떤조치를취해야합니까? 특허권은자신의특허발명이출원하기이전에출원된타인의특허발명 등록실용신안또는등록디자인을이용하거나타인의디자인권또는입체상표권과저촉되는경우에는해당권리자의동의를얻어야실시가능합니다 ( 특허법제98조 ). 후권리자는선권리자의실시허락을얻거나통상실시권허여심판에의하여실시할수있으며, 반
대로선권리자가후권리자의특허발명을실시하고자할때에도후권리자의실시허락을얻거나, 통상실시권허여심판에의하여실시할수있습니다. 참고로이용관계는특허와타특허, 실용신안, 디자인등록출원간에모두적용됩니다. 175 제 2 부 7. 특허를보유하지않은업체가영업적인이유로타업체의특허를통상실시권을설정등록하여사용할경우특허의권리행사 ( 계약, 특허에대한보증, 기술이전, 기술사용협약서체결, 특허적용후유지관리등 ) 에대한제한사항은? 특허를보유하지않은업체가영업을이유로타인의특허를통상실시권설정등록하여사용하는경우에, 통상실시권자는특허의권리행사를하는것이아니라설정행위로정한범위안에서 업으로서그특허발명을실시 할수있는권리를갖게됩니다. 8. 수처리관련특허적용후수질보증에대한법적인문제가발생시특허권을가진회사와통상실시권 ( 영업회사 ) 을가진회사중어느회사에책임이있는지? 특허권과그특허기술을이용한결과의품질보증에대한문제는별개의사안으로사인간의계약내용에따라판단할사항임을알려드립니다. 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 9. 현특허권자인귀하 (A) 께특허권리지분을양도한전특허권자인 B 씨와현공동특허권자인 C 씨사이에체결한특허출원물품의독점공급총판계약으로인하여귀하가특허물품을직접생산판매하는것이특허법규정에위배되는지여부 특허권이공유인경우에는각공유자는계약으로특별히약정한경우를제외하고는다른공유자의동의를얻지아니하고그특허발명을자신이실시할수있습니다 ( 특허법제99 조제항 ). 따라서상기계약이 특별히약정한경우 에해당하는지여부는 B씨와 C씨간의독점공급총판계약과 A씨의권리지분양수의구체적내용및효력등을종합적으로검토하여판단되어져야하는사항입니다. 1. 특허법과의료기기법충돌관련? 특허청은출원된발명이종래의기술과동일하지않고종래의기술로부터용이하게발명할수없는등특허법에서정한특허요건 ( 이른바신규성및진보성 ) 을만족하는경우에특허결정을하게됩니다. 출원발명이종래의기술로부터용이하게발명할수있는지여부는주로청구항에기재된발명의구성을종래기술과비교하여판단합니다.
176 특허제도 민원사례 선 특허청이제공하는명세서서식에 발명의효과 란을두고있으나, 이는특허법제42조제항및특허법시행규칙제21 조제항에따라심사관이나제자가발명을쉽게이해하거나실시할수있도록하기위하여적는사항중의하나입니다. 따라서심사관은진보성등발명의특허요건을판단할때에발명의효과를참작할수있으나, 그렇다고하여발명이특허된경우에명세서에적혀있는발명의효과가특허청에의하여공식적으로인정된것으로보기는어렵습니다. 그이유는첫째, 출원인은명세서에발명에관한여러가지효과를자유롭게기재할수있는데반하여명세서기재요건으로서발명의효과에대한과학적인증명이요구되는것은아니어서, 심사단계에서는명세서에기재된효과의존부확인이사실상곤란하고, 둘째, 심사관이특허요건판단시발명의효과를참작한다고하나, 출원인이명세서에발명의효과라고적은것모두가참작되는것은아니고심사관은대개청구항에기재된발명의구성으로부터예측될수있는발명의효과정도만참작하기때문입니다. 따라서귀하께서 A 발명을출원하여특허를받으셨다고해도, 청구항에기재된발명의구성으로부터예측되는일부발명의효과가심사관의특허성판단시에참작되었을수는있으나, 명세서에적혀있는모든효과가특허청에의하여인정되었다고볼수는없다는것입니다. 특히특허발명에관한제품이라도의료기기로서의오인, 혼동의우려가있다면그효과를광고하는것은의료기기법에의하여제한되는것이며, 이러한제한은특허법과저촉된다고할수가없습니다. 11. 실시관련공동사업추진협약서를특약으로볼수있는지여부와공동협약서를특약으로보는경우공동협약자인 A 씨가등록원부상에등재되어야실용신안권의권리행사를할수있는지여부 공동사업추진협약서의내용을특약으로볼수있는지의여부는단순히협약서의내용만으로판단하는것이아니라필요한경우에는적법한증거조사를통하여당사자간의계약의이행정도등을전반적으로검토하여판단되어져야하는사항이고, 이와같은사항은사법기관의업무에해당하는것으로사료됩니다. 실용신안법제21조제1항및동법제28조에따라준용되는특허법제11 조제1항은실용신안권의권리행사를하기위해서는등록원부에권리자로등록되어야한다고규정하고있습니다.
12. 해외원자력공사의국내특허권모방사용에대한질의최초한국형원전사업의수입국인아랍에미레이트 (UAE 원전 ) 에서한전컨소시엄의현대건설, 삼성물산등이시공사로참여하고있으며하도급업체또한국내의전문건설기업으로서국내전문업체의특허제품을모방제작하여같은원자력발전소건설현장에사용하여도되는지여부 특허제도는이른바속지주의를따르고있어서, 각각의나라에서부여된특허권은기본적으로그나라에서만효력이있습니다. 귀하가우리나라에서획득한실용신안권에의한독점적인실시권리도우리나라내에서만미치는것입니다. 따라서귀하가실용신안등록받은인서트고정구를우리나라에서생산, 사용, 양도, 대여또는수입하거나그양도또는대여의청약을하는행위에관해서는귀하가독점적인권리를갖습니다. 그러나귀하가그발명에대해서 UAE 와같은외국에서특허나실용신안등록을한것이아니라면, 제 자가그러한인서트고정구를 UAE 에서생산, 사용, 양도, 대여하는행위등에대해서는귀하의권리가미치지못합니다. 그러한고정구를우리나라에서생산하여 UAE 에수출하여사용하는경우라면, 우리나라에서생산하는행위에대해서는실용신안권으로권리행사를하실수있지만, 만약고정구가제 국에서생산되어 UAE 에공급되는경우라면역시우리나라의실용신안권의효력이미치지못합니다. 177 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 한편, 만약다른업체가귀하로부터부정한수단으로 ( 실용신안공보에기재된사항이외의 ) 영업비밀을취득한경우라면, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률의보호를받을수있는대상인지를검토할필요성이있을것입니다. 1. 얼마전특허를이용한식품회사를설립했습니다. 제특허는육류와어류의비린내및육질을개선하는제품으로 25 년에특허등록을마친상태구요. 모든준비를끝내고여기저기홍보도하고판매도시작하였습니다. 그런데몇일전 ** 축산물위생관리소로부터제특허가식약청식품첨가제사용금지품목이라는통보를받고확인한결과사용금지목록에있었습니다. 문 1. 어떻게 [ 식약청기준 ] 식품첨가제사용금지품목을특허청에서는식품첨가특허로특허를출원시켰는가? 문 2. 특허로등록받기위해서는출원당시에일반인에게알려지지않아야하며 ( 신규성 ), 과거의기술로부터의발전성이인정되어야하며 ( 진보성 ), 산업상이용가능성이있어야합니다 ( 특허법제 29 조특허요건 ). 라고규정하고있는데산업상이용이가능하단기초적인조사조차안하는가? 문. 만약사용이불가한특허라면지금의특허는식품첨가제로써아무런기능도못하는상황이되는데이런경우특허가취소가되는가? 취소가된다면그동안의비용부분은어떻게환불받을수있는가? 문 4. 특허등록시정확한비율까지고지하였다. 만약그기준만지킨다면제품시판은가능한건가? 문 5. 특허를그대로등록하고제품을판매하기위해식약청에어떠한조치를해야하는가?
178 특허제도 민원사례 선 우선, 산업상이용가능성이란동일결과를반복실시할수있는가능성으로서그발명이실제로즉시실시될것을의미하는것이아니라장래이용될가능성만있으면족한것입니다. 발명의산업적실시에는상당한물리적인시간과장기적인경영적판단이요구되므로발명에대해기업화및실시화할수있도록장려하고보호할필요가있기때문입니다. 다른법령의규제를배제하는것은아니지만, 다른법령의규제에의해산업상이용가능성이제한받지는않습니다. 예를들어유연물질의검출에따른의약품의허가규정및기준에대한적합성여부는특허성의판단과는무관하므로, 유연물질이의약품허가규정에서정한양보다높게검출되었다는이유로특허법이정하는산업상이용가능성이없는발명이라고볼수없습니다 ( 특허법원 22허42). 귀하의개별질의에대해서답변드리면, - 1번 : 심사시출원된발명이어떠한물질인지도심사하게되며, 특허출원된발명이공공의질서또는선량한풍속을문란하게하거나국민의위생을해할염려가있는경우에는다른특허요건을만족하더라도특허법제2조에의하여특허를받을수없습니다. 그러나출원발명이명백한독성물질등이아니라면식약청의식품첨가사용금지품목이라는이유만으로출원이거절되는것은아닙니다. - 2번 : 앞서말씀드린바와같이산업상이용가능성은그발명이현재실제로실시될수있는가의판단이아니라장래에이용될수있는가능성을판단하는것이므로, 타법령에의한규제여부와는다른측면의문제입니다. 예를들어현행법령상으로는사용이제한되더라도, 장래의학술적연구나환경변화에따라제한적인사용이허용될여지를배제할수없는경우에는산업상이용가능성이있다고판단될수있습니다. - 번 : 등록된특허는특허법제1조에따른무효사유가있는경우에만무효심판에의해무효로될수있습니다. 식약청의식품첨가제사용금지품목이라는이유만으로는특허무효사유에해당하지않습니다. 다만특허된물건이공서양속을문란하게하거나국민의위생을해할염려가있는경우에는무효사유에해당합니다. - 4번, 5번 : 특허등록과제품시판가능여부는서로별개일수있으며, 제품시판가능여부와판매를사업화를위해서는타행정기관 ( 식약청등 ) 에필요한사항을문의하기바랍니다. 14. A 와 B 의공유특허권에있어서, A 가 B 몰래실시했을시문제가되는사항 특허법제99 조제항에따라특허권이공유인경우에는각공유자는계약으로특별히약정한경우를제외하고는다른공유자의동의를받지아니하고지분비율에관계없이그특허발명전체를자신이실시할수있습니다. 따라서질의내용상으로 A의실시행위는 A와B 사이에특약이없다면문제의소지가없는것으로사료됩니다.
15. 조달계약과관련하여, 등록된특허기술과장치로생산한제품의경우그특허증을바탕으로제조품에대해서도독점적이고배타적인특허성을인정할수있는지여부도예황토부조타일생산업체에서특허등록한제 ***** 호 [ 도자물의성형장치및그의제조방법 ] 으로제조한물품 ( 세라믹황토부조타일 ) 이특허제품으로권리와보호를받는것은당연한줄알고특허등록하였고관공서납품을위해조달청수의계약요건의하나로상기 [ 특허증 ] 을제출하였으나반려되었습니다. 반려사유가특허증이 [ 장치및제조방법의특허 ] 라며제조된물품 ( 타일 ) 을납품받는것임으로타일자체에 [ 특허증 ] 이아님으로위특허증으로는특허제품으로인정할수없다는취지로반려하였습니다. 이경우 [ 타일 ] 자체는이미공히알려진상품이니특허를받아주지않아날수도없겠지만다른기술과장치로는고온에서구워낸이같은황토타일을제조할수도없으며경쟁품도전무합니다. 등록된특허기술과장치로생산한제품 [ 타일 ] 의독점적특허권리를위 [ 특허등록증 ] 으로인정받지못한다면누가제조방법 ( 기술 ) 을공개하고 [ 장치와방법만으로 ] 특허등록을하겠습니까? 본건과같은등록된특허기술과장치로생산한제품의경우, 그특허증을바탕으로제조품에대해서도독점적이고배타적인특허성을인정할수있는지없는지답변해주시기바랍니다. 179 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 우선, 특허청은특허된제품의조달계약에관한소관부처는아니어서, 장치및제조방법의특허에의하여특허제품에관한조달계약규정이적용될수있는지여부에대해서는답변드리기어렵습니다. 다만, 특허법에의한 물건의제조방법 특허의효력범위에대해서일반적으로말씀드리자면, 특허법제94 조는 특허권자는업으로서그특허발명을실시할권리를독점한다. 라고규정하고, 특허법제2조제호다목은. 실시라함은다음각목의 1에해당하는행위를말한다. 다. 물건을생산하는방법의발명인경우에는그방법을사용하는행위외에그방법에의하여생산한물건을사용, 양도, 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위 라고규정하고있습니다. 따라서 물건의제조방법 이특허된경우에, 그제조방법을사용하여물건을제조하는행위와그제조방법에의하여제조한물건을사용, 양도, 대여또는수입하거나그물건의양도또는대여의청약을하는행위는독점적으로특허권자만이할수있습니다. 또한, 참고로, 도자물의제조방법 이특허된경우에, 타일 이 도자물 의실시형태로서특허명세서에언급되어있고 타일 이해당기술분야에서통상적으로도자물의하나로인식된다면, 도자물의제조방법 특허의독점적인효력범위는그제조방법에의하여타일을제조하는행위와그제조방법에의하여제조한타일을사용, 양도, 대여또는수입하거나그타일의양도또는대여의청약을하는행위에도미친다고볼수있습니다.
18 특허제도 민원사례 선 16. 소각로에특허를가진공법사와기술사용협약및특허에대한통상실시권을체결한자와의수의계약체결이가능하다고조달청유권해석사례가있는바, 위소각장치에대해통상실시권이체결되어있다면기타공법기자재 2 종 () 만통상실시권을적용할수있는지? 귀하께서제출하신서류를면밀히검토하였으나, 통상실시권을가진자와소각장치중일부기자재에대해서만수의계약체결이가능한지여부는, 특허법해석이나통상실시권이문제가되는것이아니라, 건설기술관리법등입찰에관한법령해석에관한사항이어서, 우리청에서는답변드리기어렵다는점을양지하여주시기바랍니다. 17. 특허권등록시에 A 법인, B 개인, C 개인으로특허권자로등록되었을때, 질의 1) C 개인이법인 D 를설립 ( 대표이사 ) 하여 특허권을사용할수있는지여부질의 2) 그때 A,B 의동의없이가능한지여부질의 ) 공사시공및특허협약에서도 A,B 의동의없이법인 D 로가능한지여부 답변1,2) 특허법제99조제 항에따라특허권이공유인경우에는각공유자는계약으로특별히약정한경우를제외하고는다른공유자의동의를받지않고지분비율에무관하게그특허발명전체를자신이실시할수있습니다. 이때, 공유자 1명이특허발명을스스로실시하지않고타인에게하청을주거나외주를외뢰한경우, 하청등을받은자의실시행위를하청등을준공유자중 1명의실시행위로간주할수있을것인지가문제입니다. 원칙적으로는서로다른법인격이어서하청을준공유자의실시행위로볼수없습니다만, 예외적으로하청등을받은자의실시행위가하청을준공유자의 1기관에해당한다면하청을준공유자의실시행위로간주할수있겠습니다. 1기관의범위에해당하기위한요건은, 1계약관계가존재하고, 2실질적으로그공유자가하청업자를감독 지휘하여야하고, 생산된물품이전부공유자에게인도되어야합니다.( 日센다이고재아키타지부소화48, 12.19. 판결 ) 즉, 하청업자의독립된사업의실시가아니어야하고, 만약위의조건이성립하지않는다면, 공유자의하청을받은자의실시행위는다른공유자의동의가없는한특허권의침해에해당할수있습니다. 사안에서, 공사시공방법특허의경우에있어서도법인D의특허공법을사용하는실시가원칙적으로는개인C의실시행위로간주될수없으나, 위에서살펴본바와같은조건을만족한다면개인C 의실시행위로간주할수있는것으로사료됩니다. 보다구체적인법률관계의판단을위해공익변리사특허상담센터 (2-66-4) 등법률전문가로부터도움을받으실것을권해드립니다. 답변) 특허법제99조제 4항에따라특허권인공유인경우에는각공유자는다른공유자모두의동의를받아야만그특허권에대하여전용실시권을설정하거나통상실시권을허락할수있습니다. 사안에서공사시공및특허협약을할경우 A,B의동의가필요하겠습니다.
18. 미국특허권에대한국내에서의통상실시권발급이가능한지여부 특허권의지역적효력의범위는속지주의원칙에따르고있습니다 ( 파리조약제4조의 2). 따라서, 미국특허권은미국내에서만효력을가지게되고타국에는따로특허권을허여받아야합니다. 국내에특허권이없다면종된권리인통상실시권도설정할수없게됩니다. 참고적으로, 통상실시권은특허법제12조에따라특허권자와의계약으로얼마든지설정행위를할수있음을알려드리오니업무에참고하시기바랍니다. 19. 복수의청구항을가진특허의경우, 해당특허를적용시전체청구항이모두반영되어야특허로인정되는지아니면, 청구항중 1 개항이상만반영되면특허가반영되었다고보는지여부 특허에복수의청구항이있을경우, 각각의청구항은하나의발명에해당합니다. 다만, 복수의청구항이모여서하나의특허가되므로청구항중 1개항만실시되거나침해되어도특허가실시되거나침해된것으로봄을알려드립니다. 181 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 2. 건강기능식품제조시특허받은원료를사용할경우, 제품의케이스에원료의내용과특허번호를함께표시할수있는지여부 특허법제22조에따라특허권자, 전용실시권자또는통상실시권자는물건의발명일경우그물건에특허표시를할수있고, 특허법시행규칙제121조에따라 특허 라는문자와그특허번호를표시하는형식으로하시면되겠습니다. 특허받은원료의내용을기재하는것도허위표시가아니라면문제의소지는없는것으로판단되오나정확한법률관계는공익변리사특허상담센터 (2-66-4) 등법률전문가로부터도움을받으시길권해드립니다.
182 특허제도 민원사례 선 1 소송 / 심판 1. 특허무효심판이란무엇입니까? 특허의무효심판이란유효하게설정등록된특허권을법정무효사유를이유로그효력을소급하여또는장래에향하여상실시키는준사법적행정처분을말하는것으로, 특허를무효로할지여부는행정권의행사로서, 오로지특허심판원의심판관합의체가심판에의해서만할수있습니다. 특허권은일단설정등록이되면무효이유가존재하여도특허무효의심결이확정되지아니하는한유효한것으로보고, 법원도소송사건등의선결문제로서무효로판단할수없습니다. 무효심판은착오로허여된특허권을계속방치하면특허권자의부당한보호가됨은물론국가산업에도유익하지못하므로무효심판을통하여부실특허를정리하려는취지입니다. 청구인및피청구인 - 청구인 : 이해관계인 ( 이해관계인유무판단은심결시를기준 ) 또는심사관 - 피청구인 : 특허권자 - 특허권존속기간중에는물론, 특허권의소멸후에도가능 ( 특허법제1조제2항 ) 무효사유 ( 특허법제1조제1항 ) 특허무효사유는법으로정한것에한정되므로, 그이외의것을이유로하여무효심판을청구할수없습니다. - 권리의향유능력이없는외국인에게허여된경우 - 산업상이용가능성, 신규성및진보성이없는발명에특허권등이설정된경우 - 무권리자에게권리가허여된경우 - 후출원인에게권리가허여된경우 - 조약에위배되어권리가허여된경우등 무효의효과 - 특허무효심결이확정되면그특허권은처음부터없었던것으로간주되는소급효과가생깁니다 ( 특허법제1 조제 항 ). 보상금청구권도특허가무효된경우에는발생되지아니하는것으로봅니다. 소급효의예외 : 특허가특허권발생이후에생긴후발적무효사유 ( 특허법제1 조제1항제 4호 ) 에의하여무효된경우에는그특허권은처음부터소급하여상실되는것은아니며그특허가무효사유에해당하게된때부터없었던것으로봅니다 ( 특허법제1조제 항 ). - 실시료 손해배상금등반환문제에있어서는실시권설정계약당시에특허가무효된경우이미지급한실시료를반환한다는특약이있다면계약의내용에따라특허권자는이행의무가있으므
로상대방으로부터받은실시료를반환해야하나, 이러한특약이없는경우라면실시료의반환의무는없다고보는것이일반적입니다. - 무효된특허권을행사하여상대방으로부터손해배상금의지급을받은경우에는위실시권의경우와는달리특허권자는그손해배상금을상대방에게반환하여야합니다. 18 제 2 부 특허가법제14조의사유에해당되어무효된경우에는무효된원특허권자등은일정범위내에서통상실시권을갖습니다. 2. 권리범위확인심판이란무엇입니까? 권리범위확인심판이란등록된특허권을중심으로어느특정기술이당해특허권의권리범위에속하는지여부를공적으로확인하는심판을말합니다. 권리범위확인심판은특정권리와분쟁관계에있는상대방의사용특허권과의사이에서구체적으로권리의충돌또는마찰이존재하는지의여부를사안별로가리는제도입니다. 유형 - 적극적권리범위확인심판 : 특허권자또는전용실시권자가경쟁대상물 ( 확인대상발명 ) 이자기의특허권의권리범위에속한다는확인을구하기위해청구하는심판으로 확인대상발명 은등록특허권의권리범위에속한다. 라는심결을구하는형식. - 소극적권리범위확인심판 : 이해관계인측에서 확인대상발명 이등록특허권의권리범위에속하지않는다는확인을구하기위해청구하는것으로 확인대상발명 의사용자가특허권자를상대로청구하는것으로심판청구의취지는 확인대상발명 은등록특허권의권리범위에속하지아니한다. 라는심결을구하는형식. 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 청구인및피청구인 - 청구인 : 적극적권리범위확인심판의경우특허권자또는전용실시권자가, 소극적권리범위확인심판의경우 확인대상발명 의사용자가청구인이됩니다. - 피청구인 : 적극적권리범위확인심판의경우 확인대상발명 의사용자가, 소극적권리범위확인심판의경우특허권자가피청구인이됩니다. 효과 - 권리범위에속한다. 라는심결이확정되면 확인대상발명 의사용은특허권의침해에해당이됩니다. - 권리범위에속하지않는다. 라는심결이확정되면 확인대상발명 의사용은특허권의침해가되지않는것으로판단됩니다.
184 특허제도 민원사례 선. 권리범위확인심판절차에서확인대상발명이확대되었다고하는데어떤의미인가요? 적극적권리범위확인심판에서확인대상발명을잘못특정 ( 심판청구서의확인대상발명에대하여피청구인이자신이실제로실시하고있는발명과다르다고주장하는경우 ) 하여심판을받지못하게되는경우에도일정한요건하에서확인대상발명을변경하는것을허용하여심판을받을수있도록개선한내용입니다 (27 년 7월 1일이후심판청구하는건부터적용 ). 확인대상발명을잘못특정한경우이에대한변경을엄격히제한 ( 위반시심결각하 ) 하고있어심판을받지못하는경우가발생하면서그필요성이대두되었습니다. 4. 통상실시권허여심판이란무엇입니까? 통상실시권허여심판이란실용신안권자, 전용실시권자또는통상실시권자가당해등록특허의실시허락을받고자하는경우에그타인이정당한이유없이허락하지아니하거나그타인의허락을받을수없는경우에자기의발명특허의실시에필요한범위내에서통상실시권을허여해주도록심판을청구하는제도를말합니다. - 특허가선원인다른특허발명이나등록실용신안또는등록디자인권과이용저촉관계에있을때그특허권의실시를조정하기위한심판입니다. - 제도적취지 : 선 후원권리간에이용 저촉관계가있고그권리간의실시를조정함으로써발명의실시가원활히이루어지도록하기위함입니다. 심판청구의요건 - 이용 저촉관계가있을것 - 상당한경제적가치가있는중요한기술적진보가있을것 - 정당한이유없이실시허락을하지않거나실시허락을받을수없을것 청구인및피청구인 - 청구인은당해특허를실시하고자하는특허권자 전용실시권자또는통상실시권자이며, 피청구인은선출원특허권자 실용신안권자또는디자인권자가됩니다. - 한편, 선원자가후원자에게통상실시권을허여한후 법제18조제항 에의하여후원권리를실시하고자하는경우에그통상실시권을허여받은자가실시를허락하지아니하거나실시의허락을받을수없는때에는통상실시권의허여를받아실시하고자하는특허발명의범위안에서통상실시권허여의심판을청구할수있으며, 선원자가심판의청구인이되고후원자가피청구인이됩니다. 효과 - 통상실시권을허여받은자가심결주문에정하고있는대가를정해진시기에지급또는그대가를공탁하여야할자가공탁을하는것을조건으로강제적통상실시권이발생합니다.
5. 이미특허를득해이제품이국민대다수의연령층이사용할수있는생활체육시설또는학교체육시설에사용될수있는지, 문제가발생된특허제품은어떤근거에의해서특허를상실할수있는지궁금하오니답변부탁드립니다. 특허법에서는공동체육시설에특허제품을사용을허가하거나특허획득후실시로인한사후문제가발생했다고하여특허권을무효로하지는않습니다. 다만, 위의특허발명이공서양속을문란하게하거나공중의위생을해할염려가있는것이라면, 특허법제2 조위반은이러한무효사유에해당되므로, 무효심판이청구되는경우무효로될수있습니다. 6. 신기술업체 ( 특허권자 ) 와발주청이사용협약후입찰하고시공사와추가사용협약을하고공사를진행할예정이었으나최근특허권이취소되었음을알게되었습니다. 이경우특허권취소의효력은심결확정이등록원부에등재된날인지아니면확정년월일인지언제부터효력이발생하나요? 특허법제1 조제항에의하여특허를무효로한다는심결이확정된때에는그특허권은처음부터없었던것으로봅니다. 185 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 따라서, 누구든지자유롭게특허발명의청구항에기재된발명을실시할수있으며, 보상금청구권, 실시권등의부수적인권리도같이소멸합니다. 또한, 실시료를지급하였다면민사법원에실시료반환청구를청구할수있으나실시료반환여부는사안간의구체적인계약내용, 증거, 판례등에따라달라질수있으므로법률전문가와충분히상의하시기바랍니다. 7. 건설공사설계에반영된특허공법에대해특허무효심판이청구된경우무효심판에대한심결확정전에는특허가유효한것으로간주하여특허사용이가능한지여부 특허의무효심판이란유효하게설정등록된특허권을법정무효사유를이유로심판에의하여그효력을소급적으로또는장래에향하여상실시키는준사법적행정처분을말하는것으로, 특허의무효처분은특허권침해소송을해결하기위한전제로서재판에서할수는없으며반드시무효심판에의해행해져야합니다 ( 특허법제1조 ). 특허무효심결이확정되면그특허권은처음부터없었던것으로간주되는소급효과가생깁니다. 무효확정이후에는독점배타권이없어져누구든지실시할수있습니다.
186 특허제도 민원사례 선 8. 항소중인특허권의효력에대한문의문 1. 1 심에서는패소하였으나, 항소를준비중임으로대법원에서최종판결이나기전까지는그들의 특허공법 의특허권이유효하다는주장이맞는지여부? 문 2. 금번특허공법분쟁이발생하자특허사용료지불을요구하고있는것이합당한지여부 귀하의 질의 1 번 에서특허무효심판의심결에관하여답변드리자면예외적인경우를제외 ( 특허법제 25 조위반또는조약에위반되어특허무효되는경우 ) 하고통상적으로특허무효심판의무효심결이확정되면특허권이소급하여소멸 ( 특허법제 1 조제 항 ) 되어특허권이처음부터없었던것으로되는데, 여기서확정이라함은심결에대하여통상의불복방법으로서더이상다툴수없는상태를말합니다. 따라서귀하의민원사항과같이, 특허심판원에서무효심결되었다하더라도당사자등이이에불복하는소를제기 ( 특허법제 186 조 ) 한경우에는, 특허법원또는대법원판결에의하여심결이확정되기전까지는특허권이유효하므로, 권리자는권리침해자에대하여손해배상을청구할수있고권리침해자는손해배상등의책임을질수있습니다. 다만, 대법원또는특허법원의판결에의하여특허권의무효심결이확정되어특허권이소급하여소멸되면이전의민 형사상확정판결에대하여는재심청구가가능함 ( 민사소송법제 451 조제 1 항, 형사소송법제 42 조 ) 을알려드립니다. 다음 질의 2 번 에서사인간의계약에따른특허실시료의지급여부에관한분쟁은계약위반에관한일반민사소송의대상이며, 이러한사항은특허법에서는규정하고있지않음을양지하여주시기바랍니다. 9. 보안프로그램 ( 웹방화벽 ) 웹콘 V2.5( 프로그램저작재산권으로보호중 ) 가초기제품인웹콘 V1.( 현특허권자는 디지탈 ) 과관련이없다는것을증빙하는방법 질의하신증빙방법으로특허법제 15 조에따른권리범위확인심판청구를검토해볼수있겠습니다. 사안의경우, 웹콘 V2.5 측에서 확인대상발명 이등록특허권의권리범위에속하지않는다는확인을구하기위해청구하는것으로소극적권리범위확인심판에해당되며, 이는 확인대상발명 의사용자가특허권자를상대로청구하는것으로심판청구의취지로 확인대상발명 은등록특허권의권리범위에속하지아니한다. 라는심결을구하는것입니다. 1. 특허법제 1 조제 항에대한법리해석 특허를무효로한다는심결이확정된경우에는그특허권은처음부터없었던것으로봅니다 ( 법제 1 조제 1 항본문 ). 따라서보상금청구권도처음부터발생하지아니한것으로보며 ( 법제 65 조제 6 항 ), 전용실시권등특허권에부수되는모든권리도소멸하게됩니다. 한편, 일부인용 일부기각심결이확정된경우에는인용심결된부분의청구항만이소급하여소멸합니다. 그러나, 후발적무효사유즉, 특허된후에특허권자가제 25 조 ( 외국인의권리능력 ) 에따라특허권을누릴수없는자가되거나그특허가조약을위반하여무효심결이확정된경우에는소급효가인정되지않고, 특허권은그특허가무효사유에해당하게된때부터없었던것으로봅니다. ( 법제 1 조제 항단서 )
14 PCT 출원 187 제 2 부 1. 21 년 7 월에국내특허를출원하여우선심사를거쳐서 1 월에특허등록을받았습니다. 이제 PCT 출원을앞두고있는데고민이생겼습니다. 국내특허등록을마쳤는데기존특허에보완점이생각되었습니다. 국내특허을다시받을수도없고, PCT 출원할때에는보완된아이디어를추가해서제출할려고합니다. 문 1. 만약에 PCT 출원하여국가를지정할때, 한국을지정해서들어오면어떻게되나요? 문 2. 전에받은국내특허는 21 년 1 월특허받은기준으로인정되고, 새로운아이디어는 PCT 출원일도우선권인정받는건가요? 문. 아니면, 국내특허받은것이소멸되고 PCT 출원한것으로등록받게되는건가요? 문 4. 현재국내특허를받아서공개되어있습니다. 국내 ( 한국 ) 로지정하고들어오면 PCT 출원한내용이국내특허기술과유사하면거절되나요? 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 먼저, 질의 1 에관하여답변을드리겠습니다. PCT 출원하여한국을지정했을경우, 설정등록된후라면등록발명이신규성, 진보성의선행기술이될수있어, 아이디어가보완된 PCT 출원은등록발명에비하여신규성, 진보성이인정되어야등록가능합니다. 질의 2 에관하여답변을드리겠습니다. 등록받은특허발명은 21 년 7 월출원하여특허료납부하여설정등록된시점부터권리가발생됩니다. 또한, PCT 출원은등록발명의출원일로부터우선권주장가능기간 1 년내인 214 년 7 월까지한국을제외한국가을지정국으로하는조약우선권주장의경우는가능하지만, 한국을지정국으로하는경우는국내우선권주장에해당되고선출원이계속중이어야하는요건을만족하지않으므로우선권주장이불가능합니다. 질의 에관하여답변을드리겠습니다. 국내우선권주장이유효하다면선출원인국내출원이취하간주되지만, 국내우선권이가능하지않기때문에국내특허받은것은소멸되지않습니다. 마지막으로문의 4 에관하여답변을드리겠습니다. 질의 1, 2 답변에서말씀드린바와같이, 국내출원을선출원으로우선권주장하고한국을지정국으로 PCT 출원하시면우선권을인정받지못하고 PCT 출원은국내출원의출원일을소급받지못하게됩니다. 따라서 PCT 출원이국내특허내용과유사하다면공개된국내특허에의하여진보성이없어거절될수있으니, PCT 출원발명이진보성이인정되도록하여 PCT 출원을하시면됩니다.
188 특허제도 민원사례 선 2. 29 년 7 월 1 일전에제출된출원으로서특허거절결정 (1-28-******) 된경우에대해문의고충민원 HOME/ 민원종합안내 / 자주묻는질문 (FAQ) 을참조하면, 참조 A. 위의밑줄친부분은 29 년 7 월 1 일전에제출된출원의경우특허거절결정에대한심판을청구하는경우에그심판의청구일로부터 일이내에분할출원이가능하다고되어있습니다. 참조 B. 특허법제 52 조 ( 분할출원 ) 에는 2. 특허거절결정등본을송달받은후제 12 조의 에따라심판을청구할수있는기간 에분할출원할수있다고되어있습니다. 참조 C. 분할출원을한이후에는원출원을포기할수도있고, 원출원을포기하여도분할출원의효력에는영향이없습니다. 다만, 원출원을포기한후에는분할출원을할수없으니주의하시기바랍니다. 상기참조 A, B, C 를판단할때, 질의 1. 29 년 7 월 1 일전에제출된출원에있어서, 거절결정이후거절결정불복심판청구를하지않고심판을청구할수있는기간에분할출원을신청할수있는지여부질의 2. 질의 1 에있어서분할출원신청을하기위해거절결정불복심판을반드시청구해야할경우, 심판청구와함께분할출원한후, 심판청구수수료의미납으로미납처리가되었을때분할출원이유효한지여부질의. 거절결정불복심판청구후 일이내에분할출원할때, 청구이유를제출하지않아도분할출원의효력이유효한지여부 먼저, 질의 1 에관하여답변을드리겠습니다. 29 년 1 월 일개정되고 29 년 7 월 1 일시행된특허법제 59 조제 1 항에의하면분할출원의시기적요건을특허거절결정등본을송달받은후제 12 조의 에따라심판을청구할수있는기간으로정하고있습니다. 그러나귀하의출원은 29 년 7 월 1 일이전에출원되어개정전의특허법이적용되는바, 분할출원의시기적요건은특허거절결정불복심판의청구일로부터 일이내로정해져있습니다. 따라서귀하의출원에대하여분할출원을신청하기위해서는거절결정불복심판청구가선행되어야하고, 그청구일로부터 일이내에분할출원을신청할수있습니다. 질의 2 와 에관하여답변을드리겠습니다. 분할출원후에심판청구가무효, 취하또는포기될경우분할출원이유효한지여부에대하여구체적으로명시된규정은없습니다. 그러나현재거절결정전의분할출원에있어서그요건을원출원이특허청에계속중인것을요건으로하고있고, 적법한분할출원후, 원출원이무효, 취하또는포기되었다하더라도분할출원은유효한것으로판단하고있습니다. 따라서위취지에비추어보건데, 거절결정이후분할출원의선행요건인심판청구가적법하게진행되었다면, 분할출원이후에심판청구가무효, 취하또는포기되었다하더라도분할출원은유효한것으로판단됩니다. 다만, 질의 에있어서, 상기요건은심판청구가적법하게진행되었다는것이전제조건이되므로청구의취지를명확히기재하여심판청구를진행하여야분할출원이유효합니다.
. 특허청심사일정조정제안우선권이주장되고 PCT 가출원된국내특허에관해서는국제단계개별국진입시점마감시간에연동하여국내출원의심사일정에조정이되는제도적인장치가필요 귀하께서말씀하신것처럼제도적으로국제단계개별국진입시점마감시간에연동하여국내출원의심사일정을조정하는특혜를달라는제안에대하여면밀하게검토해보겠습니다. 참고로, PCT 에서는각나라에진입여부를결정하기위해서필요한제도로국제조사와국제예비심사제도가있습니다. 또한, PCT 를각나라에진입하기전에국내출원에대한최종처분결과를조기에받기위해서는우선심사제도를활용하시면됩니다. 따라서 PCT 출원후각나라진입여부를결정하기위해심사결과가필요하다면, 상기국제조사및국제예비심사제도또는우선심사제도를이용하여진행하시면조기에결과를받아보실수있습니다. 앞으로귀하의소중한제안에귀를기울여보다나은제도가되도록검토해나겠습니다. 4. 국내선출원을기초로우선권주장하면서스웨덴을수리관청으로 PCT 출원하고자기지정을통해국내단계에진입한후출원이있는경우, 선출원과후출원의취급은어떻게되는가? 또한, 국내선출원과 PCT 후출원의출원인이다른경우에는어떻게하나요? 189 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 PCT 출원시자기지정이있는경우이는국내우선권주장의효력이있으므로선출원은 1년 개월을경과한때취하간주되며, 후출원의자기지정은 1년 개월후라도취하가능 ( 제56 조및제22 조참조 ) 합니다. - 따라서위후출원은심사착수시기가도래되었을때심사착수하며, 선출원은심사를보류하고위취하간주시기가경과되기를기다려취하간주합니다. - 취하간주시기가도래하기전에선출원의특허여부결정이확정된경우에는취하간주하지않습니다. 선출원과후출원의출원인이다르다면보정요구를통해상속기타일반승계의사실이있었는지를소명하도록하고, 이를소명하지못한경우우선권주장을무효처분합니다. - 우선권주장이무효처분되는경우심사보류된선출원의심사를진행하고, 취하간주된경우에는이를회복시켜선출원의심사를진행합니다. 5. 특허출원후 1 년이내에 PCT 출원을하여야하나등록여부를확인하지않은상황에서비용이부담되는국제출원을결정해야하는경우에대한보완대책 귀하의질의에답변을드리겠습니다.
19 특허제도 민원사례 선 첫째, 특허법제61조에따른우선심사제도를활용하는방법입니다. 우선심사를신청하시면좀더빠르게등록여부를확인할수있어 PCT출원여부를가늠하시는데도움이될수있습니다. 둘째, PCT출원비용이부담이되시면 해외출원비용지원제도 를활용해보시길권해드립니다. 중소기업및개인발명가의우수특허기술에대하여심사를통해해외출원비용중일부를지원하는제도로지역지식재산센터 ( 대표전화 : 1661-19) 에신청하시면되겠습니다.
15 법령해석 191 제 2 부 1. 특허법제 96 조제 1 항제 1 호에따라임상시험이아니라이화학적동등성시험을통해국내허가 ( 주사제 ) 를완료한후특허권존속기간만료이전해외수출을위해국내임상시험을진행하는것이연구또는시험에포함되는것으로해석가능한지여부? 특허법제96조제 1항본문및제1호규정은다음과같습니다. 제96조 ( 특허권의효력이미치지아니하는범위 ) 1 특허권의효력은다음각호의어느하나에해당하는사항에는미치지아니한다. 1. 연구또는시험 ( 약사법 에따른의약품의품목허가 품목신고및 농약관리법 에따른농약의등록을위한연구또는시험을포함한다 ) 을하기위한특허발명의실시 특허법은발명을보호 장려하고그이용을도모함으로써기술의발전을촉진하여산업발전에이바지하고자하는것을목적으로하고있으며, 특허법제96조제1항제1호는기술을다음단계로발전시키는것을목적으로하는규정입니다. 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 따라서의약품의품목허가를받기위한생물학적동등성시험, 임상시험등은특허법제96조제1 항제1호에규정된 연구또는시험을하기위하여특허발명을실시하는경우 에해당하여특허권의효력이미치지아니하는것으로봅니다. 다만, 특허권의효력이미치지아니하는것은그연구또는시험그자체만을위한실시행위에만해당될뿐이며, 그연구또는시험의결과와관련된물건 ( 예 : 의약품또는농약 ) 의생산또는생산된물건을업으로판매하는등의실시행위에대하여는당연히특허권의효력이미칩니다. 2. 미생물출원의기탁증명서류제출과관련하여두개의판례 ( 대법 1996 후 658, 대법 2 후 2) 의판결사항과특허청심사기준의차이? ( 단, 214 년 12 월 1 일이전출원 ) 현재심사기준 ( 제264 쪽 ) 은미생물의기탁이필요한출원으로서명세서에수탁사실과수탁번호가기재되어있으나수탁증사본이첨부되지않은경우에, 심사관의거절이유통지를받고수탁증사본을첨부하면적법한것으로수리하여심사한다고규정하고있습니다. 이에관하여, 위판례들을살펴보면, 미생물을기탁하고명세서에미생물의기탁번호, 기탁기관의명칭및기탁연월일을기재하는외에기탁사실을증명하는서면을출원서에첨부하지않으면발명이완성되었다고볼수없다고판시하였습니다. 이러한판시내용은미생물기탁에관한현행심사지침과일부일치하지않는면이있습니다.
192 특허제도 민원사례 선 한편, 특허청이출원시에기탁증명서류를첨부하지않은경우라도보정에의하여기탁증명서류를제출할수있다는심사기준을두고있는이유는, 첫째, 특허법시행령제2조제 1항은 기탁기관에그미생물을기탁하고특허출원서에그사실을증명하는서류를첨부하여야한다 라고규정하고있고, 이는반드시특허출원시에증명서류를첨부해야한다거나특허출원서에증명서류를첨부하여출원해야한다는것으로해석되는것은아니며, 둘째, 명세서에미생물의기탁번호, 기탁기관의명칭및기탁연월일을기재하여출원전에미생물을기탁한사실의개연성이충분히인정되는경우에는기탁증명서류의보정을통해서흠결을치유하게하는것이미생물발명출원인을보호하는것이기때문입니다. 다만, 이러한심사기준과판례의차이점에관해서는, 미생물발명관련산업계및학계의의견도널리수렴하여제도개선여부를심도있게검토할예정임을알려드립니다.. 특허권공유와관련한대법원의판결사항 ( 대법원 1999..26. 선고 97 다 41295 판결 특허권이전등록말소등 ) 에대한유권해석? 질의 1. 특허원부에등록이되어있는자에한하여적용되지는여부질의 2. 특허원부에등록이되어있는자를포함하여공부상에등재되어있지않고계약서상에특허를공유한다라고되어있을때에도적용되는지여부질의. 만일상기 2 항이적용된다면상기 [2], [] 의판결요지는상충되는데설명부탁 특허권의공유란특허법제조제 2항에따라하나의특허권을 2인이상이공동으로소유하는특허권의소유형태를말하며, 동법제99조에따라공유된특허권도양도될수있습니다. 또한, 특허권의양도등권리의변동사항은동법제11조에따라특허등록원부에등록하지않으면그효력이발생하지않습니다. 먼저, 질의 1에대하여는, 특허법제11 조에따라특허등록원부에권리자로등록된자만이제자에대항 ( 특허에대한권리주장등 ) 할수있습니다. 질의 2의경우, 특허등록원부에등재되지않고계약서에특허를공유한다고되어있는경우 가판결요지 [] 에서말하는 다른지분의처분을저지할수있는특약이존재하는등의특별한사정이있는경우 에해당하는지여부는전체적인상황을고려하여판단하여야하는것이므로, 본질의만으로는판단에한계가있음을알려드립니다. 질의 은질의 2가적용된다는전제하에판단되어야하나, 질의 2에대한판단이가능하지않으므로이에대하여답변드리기어렵습니다.
4. 특허를받을수있는권리와관련하여, 질의 1) 초등학생자녀명의로특허출원가능여부 ( 위법성여부및등록무효여부 ) 질의 2) 자녀와공동출원가능여부및가능하다면수수료등감면규정적용여부 답변1) 특허법제조제 1항본문에따라특허를받을수있은권리를가지는자는 1 발명을한사람, 또는 2 그승계인 ( 당사자간의약정이나상속, 그밖의일반승계에의하여발명자로부터적법하게특허를받을수있는권리를이전받은자로서자연인또는법인, 권리의일부승계도가능 ) 입니다. 따라서사안의경우, 초등학생자녀가정당한승계인의지위를갖는다면특허출원이가능하다고사료됩니다. 답변2) 답변1) 에서말씀드린바와같이초등학생자녀가정당하게권리의일부를승계받았다면, 특허법제44 조에따라특허를받을수있는권리가공유인경우에해당하여공유자모두가공동으로특허출원하여야합니다. 또한, 수수료등의감면에대해서는특허료등의징수규칙제7조제1 항및제5항에따라 1 발명자와출원인이동일한경우여야하고, 2 공동출원자모두가감면의대상인경우에만적용됩니다. 따라서사안의경우에적용하면자녀가발명자가아닌출원인에해당하여공동출원자모두가감면의대상인경우가아니어서감면의대상이되지않습니다. 19 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 5. 특허법제 81 조의 제 항의부제 ( 특허료의추가납부또는보전에의한특허출원과특허권의회복등 ) 를 A( 제 81 조제 1 항의규정에의한추가납부기간이내에특허료를납부하지아니하였거나 ) 와 B( 제 81 조의 2 제 2 항의규정에의한보전기간이내에보전하지아니한경우에는 ) 로볼수있는지여부및답변의근거? 특허법제 81 조의 은특허료의불납에의해실효된특허권의회복에대한규정이며, 여기서 특허권의설정등록을받고자하는자 가납부하지않은특허료는 설정등록료 를, 특허권자 가납부하지않은특허료는 연차등록료 를말합니다. 특허법제 81 조의 의부제는설정등록료와연차등록료를포함하는특허료를납부하지않은경우특허권의회복등에관한절차를포괄하고있음을알리는내용으로, 귀하께서지적하신 A, B 로포괄하여한정하고있지않습니다. 근거에대해특허법제 81 조의 각항별적용주체와요건을말씀드리겠습니다. 가. 특허법제 81 조의 제 1 항은다음과같습니다. 제 81 조의 1 특허권의설정등록을받고자하는자또는특허권자가책임질수없는사유로말미암아제 81 조제 1 항의규정에의한추가납부기간이내에특허료를납부하지아니하였거나제 81 조의 2 제 2 항의규정에의한보전기간이내에보전하지아니한경우에는그사유가종료한날부터 14 일이내에그특허료를납부하거나보전할수있다. 다만, 추가납부기간의만료일또는보전기간의만료일중늦은날부터 6 월이경과한때에는그러하지아니하다.
(1) 상기법조항의적용주체는다음과같습니다. 194 특허제도 민원사례 선 (ⅰ) 특허권의설정등록을받고자하는자 (ⅱ) 특허권자 (ⅲ) 특허법제81조의 2제2항에따른보전명령을받은자 (2) 상기법조항의적용요건은다음과같으며모두충족하여야합니다. (ⅰ) 추가납부기간또는보전기간이내에특허료 ( 설정등록료또는연차등록료 ) 를납부할수없었던사유가특허권의설정등록을받고자하는자, 특허권자, 특허법제81 조의2제 2항에따른보전명령을받은자의책임에속하지않는경우 (ⅱ) 추가납부기간또는보전기간경과후 6월이내이고, 그사유 ( 책임질수없는사유 ) 가없어진날부터 14일이내에납부하여야할금액을납부할것 나. 특허법제 81 조의 제 2 항은다음과같습니다. 제 81 조의 2 제 1 항의규정에의하여특허료를납부하거나보전한자는제 81 조제 항의규정에불구하고그특허출원을포기하지아니한것으로보며, 그특허권은특허료납부기간이경과한때에소급하여존속하고있던것으로본다. (1) 상기법조항은제1항의규정에따라특허료를납부하거나보전하였을경우의효력에대한내용입니다. (ⅰ) 특허권의설정등록을받고자하는자 ( 또는보전명령을받은자 ) 가특허법제81조의 제1 항의규정에따라특허료 ( 설정등록료 ) 를납부 ( 또는보전 ) 한경우에는그특허출원을포기하지아니한것으로간주 (ⅱ) 특허권자 ( 또는보전명령을받은자 ) 가특허법제81조의 제1항의규정에따라특허료 ( 연차등록료 ) 를납부 ( 또는보전 ) 한경우에는그특허권은존속하고있던것으로간주 다. 특허법제 81 조의 제 항은다음과같습니다. 제 81 조의 제 81 조제 1 항의규정에따른추가납부기간이내에특허료를납부하지아니하였거나제 81 조의 2 제 2 항의규정에따른보전기간이내에보전하지아니하여그특허권자는추가납부기간또는보전기간만료일부터 개월이내에제 79 조의규정에따른특허료의 배를납부하고그소멸한권리의회복을신청할수있다. 이경우그특허권은계속하여존속하고있던것으로본다. (1) 상기법조항의적용주체는다음과같습니다. 추가납부기간에특허료를내지아니하였거나보전기간에보전하지아니하여특허발명의특허권이소멸된경우특허권자
(2) 상기법조항의적용요건추가납부기간또는보전기간만료일부터 월이내에특허료 ( 연차등록료 ) 의 배를납부하고그소멸한권리의회복을신청할것위와같이특허법제81 조의은각항마다적용주체와요건을달리정하고있습니다. 6. 제81조의 제1 항이어떻게연차등록자에한하여적용되는지법률적근거를제시해주십시오. 제81조의제1항은특허권의설정등록을받고자하는자또는특허권자가책임질수없는사유로말미암아특허료를납부하지않은경우적용되므로설정등록료및연차등록료를납부하지않은사람에게적용될수있습니다. 특허법제81조의제 1항은특허권의설정등록을받고자하는자, 특허권자, 보전명령을받은자가책임질수없는사유로말미암아추가납부기간또는보전기간이내에특허료를납부하지않은경우에회복할수있는절차를제2항은제1항에따라특허료를납부한경우에그효과를제항은특허권이소멸한특허권자에대하여특허권을회복할수있는절차를명확히규정하고있음을안내해드립니다. 195 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 7. A 사가 B 사를법인간흡수합병하여감리용역실적, 감리원, 산업재산권 ( 특허, 실용실안 ), 재무 ( 모든자산과부채 ) 등에대하여모든권리와의무를포괄적으로승계하였을시 B 사의특허에대하여 B 사를흡수합병한 A 사가최초출원인으로인정될수있는지? A사가 B사를흡수합병하여모든권리와의무를포괄적으로승계한경우 B사특허의권리자는 A사가됩니다. 다만, 이권리승계는최초출원을누가 (Who) 했다는사실관계를바꾸지않습니다. 즉, A사가권리자가되지만최초출원인이되는것은아닙니다. 8. A 사의대표이사가특허최초출원시발명자로등록되어있고 B 사가 A 사를법인간흡수합병하였습니다. B 사가승계한특허에대하여발명자로등록된 A 사의대표이사가 B 사의대표이사로등재되어있을시 B 사의특허에대해최초출원인자격이승계될수있는지? A사의대표이사갑이최초출원한발명자이고, B사가 A사를흡수합병하여모든권리와의무를포괄적으로승계하였다면, A사특허의권리자는 B사가됩니다. 다만, A사의특허를갑이출원하였다는사실관계는바뀌지않습니다.
196 특허제도 민원사례 선 9. 무권리자특허출원이 27 년 7 월 6 일이고, 특허등록공고가 27 년 1 월 1 일입니다. 정당한권리자가무효심판을 28 년 9 월 19 일에신청하여, 1 심 ( 특허심판원 ) 심결을 21 년 7 월 15 일에받았고, 2 심 ( 특허법원 ) 심결을 211 년 4 월 29 일에받았으며, 심 ( 대법원 ) 심결을 211 년 1 월 4 일에확정받았습니다. 이에, 정당한권리자는심결이확정된날부터 일이내인 211 년 1 월 1 일에 [ 무권리자의출원후에한정당한권리자의출원 ] 으로특허출원을하였습니다. 문 1. 그렇다면, 상기정당한권리자는특허법제 5 조의조항에따라무효로한다는심결이확정된경우에는그특허출원후에한정당한권리자의특허출원은무효로된그특허의출원시에특허출원한것으로보기때문에, 무권리자의출원일자인 27 년 7 월 6 일로소급적용받을수가있는지요? 문 2. 아니면, 특허의등록공고가있는날부터 2 년을경과되었기에무권리자의출원일자인 27 년 7 월 6 일로소급적용받을수가없는지요? 문. 정당한권리자가 심 ( 대법원 ) 까지비싼대리인수수료를들어가면서무권리자의특허가무효가되었다는심결을받았음에도불구하고, 단지, 특허의등록공고가있는날부터 2 년이경과되었기에무권리자의출원일자를소급적용받을수가없다면, 특허법제 5 조의 특허를무효로한다는심결이확정된경우에는그특허출원후에한정당한권리자의특허출원은무효로된그특허의출원시에특허출원한것으로본다. 의법률해석은어떻게해석해야하는지요? 질의하신내용에대하여정당한권리자가한출원의출원일소급은특허법제 5 조단서의조건 ( 무권리자가등록받은특허의등록공고가있는날부터 2 년을경과한후에특허출원한경우, 무효로하는심결이확정된날부터 일을경과한후에특허출원한경우 ) 중하나라도해당하면적용받을수없습니다. 단서규정을둔이유는이미등록된권리의권리관계를무한정불확실한상태로존속시킬수없기때문입니다. 등록공고일로부터 2 년의기간은조속히권리관계를확정하기위한기간이므로등록공고일로부터 2 년이경과한때에는무효심결에상관없이정당권리자는이규정의혜택을받을수없게되고, 등록공고일로부터 2 년의기간이경과하기전이라도무효심결이확정된날로부터 일을경과한경우에도특허법제 5 조는적용되지않습니다. 1. 특허권존속기간연장출원거절결정불복심판시보정가부에대한유권해석? 특허권존속기간연장출원과관련하여, 기간연장 개월을신청한후거절이유가해소되지않아거절결정서를받게될경우, 불복심판청구와동시에또는 일이내에지적된연장등록신청기간에대한보정이가능한지여부에대하여다음과같이답변드리겠습니다. 제 9 조 ( 허가등에따른특허권의존속기간의연장등록출원 )6 연장등록출원인은심사관이연장등록여부결정등본을송달하기전까지연장등록출원서에기재된사항중제 1 항제 호부터제 6 호까지의사항 ( 제 호중연장대상특허권의특허번호는제외한다 ) 에대하여보정할수있다. 다만, 제 9 조에따라준용되는거절이유통지를받은후에는해당거절이유통지에따른의견서제출기간에만보정할수있다. < 신설 21.2.., 29.1.>
현행특허법제 9 조제 6 항단서규정에따라거절이유통지를받은후에는해당거절이유통지에따른의견서제출기간에만보정할수있도록하고있어, 거절결정서를받은경우에는보정할수없습니다. 11. 공유특허권의공유자 1 인실시에대한범위해석 1) 공유특허권을공유자 1 인이다른공유자의동의를얻지않고그특허발명을실시하고자할때, 법인을설립하여법인명의로사업화를하는것이다른공유자의동의를받아야하는지아니면동의없이실시해도되는지여부 2) 만약법인명의로사업화하는것에대하여그실시하는공유자 1 인이대주주나과점주주, 대표이사의직책으로활동해야하는것인지아니면그주식지분비율이나직책에상관없는것인지여부 특허법은특허권의공유자자신의실시에대하여, 각공유자로하여금계약으로특별히약정한경우를제외하고는다른공유자의동의를얻지않고자신의지분과관계없이특허발명을실시할수있도록하고있습니다 ( 특허법제 99 조제 항에따른특허권의양도및공유 ). 특허권의공유자중 1 인이법인을설립하여그법인명의로특허발명을업으로서실시하는경우에, 법인은자연인인공유자와는법인격이서로다른주체이고그러한법인의실시행위에는법인을설립한공유자외에다른공유자가예상할수없었던제 자가실질적으로참여하게될수있으므로, 원칙적으로는그러한법인의실시는공유자중 1 인의실시에해당되지않을수있습니다. 197 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변 다만, 구체적인허용여부는, 그공유자와법인의관계, 특허발명의실시에공유자가관여하는정도, 특허발명의실시에따른이익의귀속, 해당제품의실시에관한관련업계의실정등을고려하여, 개개의사안별로정할수밖에없을것입니다. 12. 한미 FTA 와한국특허법이일치하지않아불이익을보고있어민원드립니다. 대한민국헌법제 2 조에의하면 헌법에의하여체결 공포된조약과일반적으로승인된국제법규는국내법과같은효력을가진다. 라고하였습니다. 헌법에의해서한미 FTA 제 18.8.7 조도국내법과같은효력을가지고있습니다. 한미 FTA 18.8.7 에의하면 각당사국은공지가다음에해당하는경우, 발명이신규성또는진보성이있는지여부를결정하기위하여사용되는, 공지에포함된정보를무시한다. 가 ) 공지가특허출원인에의하여실시또는승인되거나, 특허출원인으로부터기인한경우, 그리고나 ) 공지가당사국의영역에서출원일이전 12 개월이내에발생한경우 라고했습니다. 하지만, 우리나라의특허법제 조제 1 항에서는특허를받을수있는권리를가진자의발명이특허를받을수있는권리를가진자에의하여공지, 공연실시또는공중이이용가능하게된경우에그로부터 12 개월이내에특허출원을하면공지등이되지않은발명으로간주하면서, 단서조항으로조약또는법률에따라국내외에서출원공개또는등록공고된경우를제외하고있습니다. 즉헌법으로인하여국내법으로인정된한미 FTA 제 18.8.7 조를특허법제 조제 1 항단서조항으로인하여그효력을제한을하는것입니다. 한나라에서로가상충되는법조항이있어서는안된다고생각합니다. 한미 FTA 1 8.8.7 조가우리나라의특허법제 조제 1 항에서와똑같이단서조항이추가되던지아니면반대로특허법제 조제 1 항의단서조항이없어져서한미 FTA 18.8.7 조와똑같아져야한다고생각합니다.
198 특허제도 민원사례 선 현행특허법제조제1항의규정은특허출원인에의하여공지되거나, 특허출원인의의사에반하여공지가이루어진경우그공지가특허출원일로부터 12개월이내에이루어졌다면신규성과진보성을판단할때그공지를선행기술에서제외한다는공지예외주장에관한규정입니다. 한편, 민원인은특허법제조제1항제1호단서에따라 조약또는법률에따라국내또는국외에서출원공개및등록공고된경우 이를공지예외대상에서제외하고있는것이한미 FTA 협정문제18.8.7조에위배된다고주장하고있어이에대해서답변드리면다음과같습니다. 한미 FTA 협정문제18.8.7조에서는특허출원인의실시 승인에의한공지및특허출원인으로부터기인한공지만을공지예외대상으로규정하고있을뿐파리협약, 특허협력조약및특허법등조약또는법률에따른공지까지공지예외대상으로강제하고있는것은아닙니다. 따라서특허법에서조약또는법률에따른공지를공지예외대상에서제외하는것은한미 FTA 협정문제18.8.7조에상충되는것이아닙니다. 더욱이 211년 12월 2일개정공포되고한미 FTA 발효일에시행된이규정은한미양국이한미 FTA 이행점검을통해합의사항을충실히이행하고있다고확인된사항입니다. 1. 특허법제 2 조의 방법의발명, 물건을생산하는방법의발명 차이점질의문 1. 특허법제 2 조나호. 방법의발명인경우와다호. 물건을생산하는방법의발명 인경우로구분되어있습니다. 그런데 방법의발명 과 물건을생산하는방법의발명 을구분한입법취지 ( 차이점 ) 및어떤사례가있을지질의드립니다. 문 2. 토목건설에있어서, 교량을만드는시공방법 ( 첨부 1. 강합성가더교시공방법에관한특허 ) 에대한특허를보유하고있는경우에는 방법의발명 에해당하는지 물건을생산하는방법의발명 인지여부에해당하는지질의드립니다. 질의 1) 특허법의특히제2조제호등실시에관한규정에서방법의발명과물건을생산하는방법을구별한것은, 舊독일특허법과舊일본특허법에서물질발명의특허가인정되지않아서 ( 신규한 ) 물질을생산하는방법을제대로보호받을수없었던것으로부터그연혁을찾을수있습니다. 현재는독일, 일본및우리나라에특허법에서공히물질특허를인정하고있으나, 우리나라뿐만아니라독일, 일본에서도물건을생산하는방법의특허를충실히보호한다는차원에서방법발명과물건생산방법발명의실시상의차이점을그대로유지하고있는것으로보입니다. 질의 2) 교량도사전적인의미의물건에포함될수있으므로, 특허발명의청구범위에기재된방법의사용에의하여교량이직접생산되는것이라면물건을생산하는방법의발명으로볼수도있을것으로판단됩니다.
14. 7.29. 에시행되는특허법개정관련하여등록결정후설정등록전 개월이내에분할출원하는경우원출원에대한삭제보정하지않아도되는것으로아는데, 이경우원출원과분할출원이경합하는문제의해결에관한질의 질의하신것처럼이미등록된특허와경합이발생할수있습니다. 이경우특허법제16 조에따라서특허심판원에정정심판을청구하여해결할수있음을알려드립니다. 15. 특허법상금치산자또는한정치산자제도적용여부및특허권자가수형자신분일경우특허권의취소또는정지여부 특허법제조에따르면피한정후견인 ( 구, 한정치산자 ) 또는피성년후견인 ( 구, 금치산자 ) 이특허에관한절차를밟을경우법정대리인에의하여야합니다. 또한특허권자가수감되어형집행중이라하더라도특허권의효력에는제한이따르지않음을알려드립니다. 199 제 2 부 특허제도관련소통사례에 관한 모법답변
2 특허제도 민원사례 선 16 기타 1. 외국에장기체류등으로특허청에통지를제대로받지못해서심사청구, 등록료납부, 거절이유통지후대응을못하는경우에소명을해서출원을부활하면어떨지요? 보정과관련하여현행특허법제도는출원인이책임질수없는사유로보정에응하지못하여특허에관한절차가무효된경우에는그무효처분을취소할수있도록하고있습니다 ( 특허법제16조제 2항 ). 설정등록료의미납과관련하여현행특허법제도는특허권의설정등록을받고자하는자또는특허권자가책임질수없는사유로특허료를납부하지않은경우등에대하여특허료를납부할수있도록하고있습니다 ( 특허법제81조의제1항 ). 2. 미국처럼발명의대상을제한적으로 자연의법칙을이용한기술적사상의창작 이라는조항뒤에단서를달아 개발자가발명품을완성한경우는심사한다. 라고개정제안 귀하께서제안하신내용을살펴보면, 자연법칙을이용한기술적사상의창작뿐만아니라개발자가발명품을완성한경우에도심사하도록법제도를개선할것을요청하신것으로보입니다. 현행특허제도는절차상흠결 ( 출원료미납, 서식불비등 ) 이없는출원에대해서, 출원후 5년이내에심사청구가있으면, 특허청심사관의특허여부에대한심사를받을수있도록하고있습니다. 따라서현행특허법에서도 완성된발명 은기술적사상의창작물이라할수있으므로출원절차상흠결이없고, 심사청구가있는때에는당연히심사의대상이됨을알려드립니다.. 당사에서기능 1, 2, 을보유한제품으로특허를취득하였습니다. 이에대해경쟁사에서기능 1, 2, 외에기능 4 를추가하여특허를최근취득하였습니다. 경쟁사의특허청구항에는당사에서보유한특허청구항을포함하고있습니다. 이경우, 경쟁사에서당사의특허청구항을무단으로사용할수있다는의견을청취하였습니다. 이에대한진위여부를확인하여주시기바랍니다. 만약이러한경우가사실이라면, 원천기술개발에대한의미가없으며다른사람의기술을도둑질하더라도방지할방법이없습니다. 귀사에서기능 1, 2, 을포함하는청구항 ( 이하 갑출원 으로표현 ) 으로먼저특허받은후에타사에서기능 1, 2,, 4를포함하는청구항 ( 이하 을출원 으로표현 ) 으로나중에특허받게되는경우는다음의두가지사례가있을수있습니다.