< 2015 년 2/4 분기 > 국제 IP 분쟁이슈보고서 년 월

< 2015 년 2/4 분기 > 국제 IP 분쟁이슈보고서 년 월

목차 Ⅰ. 서론 1 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 3 1. 15 년 2 분기국제특허분쟁통계 ( 전체사건 ) 4 2. 15 년 2 분기국제특허분쟁통계 ( 한국사건 ) 9 Ⅲ. 국제 IP분쟁주요사건 15 1. 소송이많이발생한기술분야 TOP5 선정 17 2. 분야별발생건수비율에따른주요사건선정 17 가. [ 컴퓨터기술 ]Rebtel Networks AB et. al. v. GlobalRoam Pte Ltd 20 나. [ 컴퓨터기술 ]Dashboard Computing, LLC v. BMC Software, Inc. 24 다. [ 컴퓨터기술 ]Good Technology Corporation et. al. v. MobileIron, Inc. 28 라. [ 의약품 ]Sanofi-Aventis U.S., LLC et. al. v. Fresenius Kabi USA, LLC 32 마. [ 의약품 ]Galderma Laboratories LP et. al. v. Glenmark Generics, Inc. USA 36 바. [ 의약품 ]Glycobiosciences, Inc. v. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 48 사. [ 의료장치기술 ]Photonics Curing, LLC et. al v. Kerr Corporation 54 아. [ 의료장치기술 ]Elan Pharma International LTD. v. Actavis Laboratories UT, Inc. 58 자. [ 게임및생활가구 ]MCS Industries, Inc. v. Elsa L Corp 62 차. [Audio-Video기술]Mobile Charging Solutions, Inc. v. Voxx International Corporation 66 Ⅳ. 국제 IP 분쟁심층이슈분석 70 1. Williamson v. Citrix Online en banc 판결에대한소고 71

국제 IP 분쟁 2 분기이슈보고서 Ⅰ. 서론 1

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 Ⅰ 서론 검토방향및중점사항 분쟁동향통계 통계분석을통해 년도 분기국제 분쟁의전체적인흐름을조망할수있는기회를제공 주요분쟁사건 산업별로선정된 개의분쟁사건을통하여최근주목받은사건의개요 계쟁제품 관련특허정보를제공기대효과 분쟁동향통계를통해서최근국제 분쟁의전체적인흐름을조망하여이에대비할수있는안목배양 주요분쟁사건 의사실관계및권리관계를파악하여향후현안사항이될수있는구체적인사례를경험 2

Ⅰ. 서론 국제 IP 분쟁 2 분기이슈보고서 Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 1. 15년 2분기전체분쟁통계 15년 2분기연도 분기별통계 15년 2분기산업 기술별통계 15년 2분기미국지방법원별분쟁통계 2. 15년 2분기우리기업분쟁통계 15년 2분기연도 분기별통계 15년 2분기산업 기술별통계 15년 2분기미국지방법원별분쟁통계 3

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 Ⅱ 국제 IP 분쟁동향통계 년 분기국제특허분쟁통계 전체사건 시계열적분쟁현황 기간별분쟁현황 전년동분기및전분기대비 전년동분기대비분쟁사건을분석하면 년도 분기전체사건은전년대비 증가한 건이발생하였고 사건의경우 의증가율 을보인반면제조기업 사건은 의감소율을보임 전분기대비분쟁사건을비교해보면 년도 분기 사건과제조기업사건이전반적으로증가한모습을보이며전체사건역시 의증가율을보임 4

Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 산업분야별 (6 대 ) 5) 분쟁현황 전체 산업분야별분쟁현황분기 년 분기산업분야별분쟁현황을보면전기전자 정보통신산업을중심으로분쟁이발생한것을확인할수있음 산업별비중을보면전기전자 정보통신 화학 바이오 장치산업 기계소재 기타산업 순으로나타남 제조기업 산업분야별분쟁현황분기 그림 에서보았듯이 년 분기전체사건에서전기전자 정보통신산업의비중은전체의 를차지 전체사건을 대제조기업사건으로비교분석해보면 사건은전기전자 정보통신산업이 분기전체의 로분쟁의대부분차지한반면제조기업사건은화학 바이오 장치산업 전기전자 정보통신 기타산업 5

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 기계소재 등산업전반에걸쳐특허분쟁이발생하였고 특히화학 바이오분야의분쟁이가장높은비중을차지함 기술분야별 (35대) 6) 분쟁현황 전체 기술분야별분쟁현황분기 년 분기의다분쟁 대기술분야를분석해보면아래그림과같이컴퓨터기술 디지털통신기술 의약품 이동통신기술 기술순의분쟁현황을보임 6) 6

Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 제조기업 기술분야별분쟁현황분기 다분쟁 대기술분야를 와제조기업사건으로비교분석하면 사건은아래그림과같이전기전자 정보통신의기술분야인컴퓨터기술 이동통신기술등을중심으로분쟁이발생함 제조기업사건은아래그림과같이전산업분야기술인컴퓨터기술 의약품 의료장치기술 기술등을중심으로분쟁이발생함 미국지방법원 7) 별분쟁현황 (2/4분기) 미국내지방법원별분쟁현황 미국지방법원별 사건의분쟁현황을살펴보면아래그림과같이 를중심으로사건이발생하였으며지역별세부현황을살펴보면전체분쟁사건중 의비중을보임 7

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 제조기업사건은 를중심으로사건이발생하였으며지역별세부현황을살펴보면전체분쟁사건중 의비중을보임 8

Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 년 분기국제 분쟁통계 한국사건 시계열적분쟁현황 기간별분쟁현황 전년동분기및전분기대비 전년동분기대비분쟁사건을분석하면 년도 분기의사건은전년대비 가감소한 건이발생하였고 사건의경우 의감소율을보인반면제조기업사건은 의증가율 을보임 전분기대비분쟁사건을비교해보면 년도 분기제조기업사건의경우 의증가율을보였고 사건의경우 의증가율을보임 9

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 산업분야별 (6대) 분쟁현황 전체 산업분야별분쟁현황분기 년 분기산업분야별분쟁현황을보면전기전자 정보통신산업을중심으로분쟁이발생한것을확인할수있음 산업별비중을보면정보통신 전기전자 기계소재 화학 바이오순으로나타남 제조기업 산업분야별분쟁현황분기 그림 에서보았듯이 년 분기전체사건에서전기전자 정보통신산업이차지하는비중은전체의 로높은비중을차지함 전체사건을 사건대제조기업사건을비교분석해보면 사건은전기전자 정보통신 기계소재분야에서분쟁이발생한반면 제조기업사건은전기전자 정보통신분야에서만분쟁이발생하였음 10

Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 기술분야별 (35대) 분쟁현황 (2/4분기) 전체 기술분야별소송현황 분기 년 분기다분쟁 대기술분야를분석해보면아래그림과같이디지털통신기술 컴퓨터기술 이동통신기술 운송기계 기술순의분쟁현황을보임 11

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 제조기업 기술분야별분쟁현황분기 다분쟁 대기술분야를 와제조기업사건으로비교분석하면 사건은아래그림과같이디지털통신기술 이동통신기술 컴퓨터기술 운송기계 기술등을중심으로분쟁이발생함 제조기업사건은아래와같이컴퓨터기술 디지털통신기술 공작기계 생명공학기술등을중심으로분쟁이발생함 미국지방법원별분쟁현황 (2/4분기) 미국내지방법원별분쟁현황 미국지방법원별 사건의분쟁현황을살펴보면 를중심으로사건이발생하였으며 지역별세부현황을살펴보면전체분쟁사건중 의비중을보임 제조기업사건은 를중심으로사건이발생하였으며 12

Ⅱ. 국제 IP 분쟁동향통계 지역별세부현황을살펴보면전체분쟁사건중 의비중을보임 13

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 참고산업 (6 대 ) 기술 (35 대 ) 분류표 (WIPO-IPC 참조 ) 산업 대 기술 대 분류표 참조 분류체계 는 대산업 대기술로구성되어있으나 한국지식재산보호협회에서는 이를참고하여국내산업현황에보다적합한 대산업 대기술분류체계로재구성하여사용 < 한국지식재산보호협회 6 대산업 35 대기술분류체계도 > Other fields Mechanical engineering Instruments Info Communication Electrical engineering Bio Chemistry 6 대산업분류 35 대기술분류 기타산업 기계소재 장치산업 정보통신 전기전자 화학바이오 Other consumer goods Civil engineering Games & Furnitures Engines, pumps, turbines Machine tools Mechanical elements mechanical handling Other Mechanical machines Textile manufacturing Thermal process Vehicle Machinary Analysis of biological materials Control Technology Diagnostic & Measurement Electrical & Energy machinary Medical Devices Audio-Video technology Basic communication processes Digital communication IT managing method Mobile telecommunication Computer technology Optical technology Semiconductors Basic chemical materials Basic materials chemistry Biotechnology Chemical engineering Environmental technology Food chemistry Macromolecular & Polymer Microstructural & nano technology Organic fine chemistry Pharmaceuticals Surface Coating technology 기타소비재토목공학기술게임및생활가구엔진 펌프 터빈기술공작기계기계소재기술기계조작기술기타기계장치직물 방직장치기술열공정 열장치기술운송기계생체물질모니터링기술조정기술진단측정기술전자 에너지장치기술의료장치기술 AV(Audio-Video) 기술기초통신프로세스기술디지털통신기술매니징을위한 IT기술이동통신기술컴퓨터기술광학조절기술반도체화학물질및가공기술기초재료화학기술생명공학기술화학공학기술환경공학기술식품화학기술고분자제조기술미세나노기술유기화학기술의약품표면코팅기술 9) WIPO(World Intellectual Property Organization; 세계지식재산권기구 )-IPC(international Patent Classification; 국제특허분류 ) Technology Concordance : 5 개 Sector, 35 개 Field 구성 14

참고자료,WIPO-IPC concordance Table description 국제 IP 분쟁 2 분기이슈보고서 Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 [ 컴퓨터기술 ] 가. Rebtel Networks AB et. al v. 나. v. 다. et. al v. [ 의약품 ] 라. et. al v. 마. et. al v. 바. v. [ 의료장치기술 ] 사. et. al v. 아. v. [ 게임및생활가구 ] 자. v. [Audio-Video 기술 ] 차. v.

불리 불리 < 분쟁사건선별기준 > 정의 15 년 2 분기국제 IP 분쟁사건을대상으로기술분야별소송빈도, 사건관심도, 한국기업관련여부를고려하여선별 세부선별기준 01 소송이많이발생한기술분야 TOP5 선정 - 소송발생건수에따른주요기술분야선정 - 기타로분류된소송은제외 세부선별기준 02 외부정보수요자의관심정도반영 - 기술분야별조회수상위사건선정 세부선별기준 03 우리기업과의관련여부 - 조회수상위사건중국내업체가원 피고인경우포함 종합 계량지표를기준으로기술분야별주요사건 TOP10 을선정 - 주요기술분야비중에따라주요사건선정

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 Ⅲ 국제 IP 분쟁주요사건 소송이많이발생한기술분야 선정 분야별발생건수비율에따른주요사건선정 컴퓨터기술 건 10) 주요사건은관심도 ( 분기별일일속보의조회수높을수록관심도가높음 ) 기반으로선정함 17

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 의약품 건 의료장치기술 건 18

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 게임및생활가구 건 기술 건 19

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 컴퓨터기술 가. Rebtel Networks AB/ Rebtel Services Sarl v. GlobalRoam Pte Ltd < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 원고현황 2006년스웨덴에서설립되어, 국제통화서비스를위한인터넷프로토콜및어플리케에션제공업체 ➊ Rebtel Networks AB/ Rebtel Services Sarl 피고 ➋ [ 제조기업 ] 피고현황 2001년싱가포르에설립된회사로전기통신 (telecommunication) 서비스제공업체 ➋ GlobalRoam Pte Ltd 법원정보 관할법원 담당판사 20

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 2 소송관련특허정보 (1 건 ) 3 원고 Rebtel Networks AB 등의최근소송이력 4 원고특허자산현황 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 1 0 0 0 0 0 1 21

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 5 소송관련특허상세정보 US7493381 명칭 출원인 최종권리자 산업 / 기술분류 출원번호 / 출원일 등록번호 / 등록일 소유권최종양도일 기술요약 대표도면 22

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 US7493381 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US7493381 특허양도이력 : 1 건 23

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 나. Dashboard Computing, LLC v. BMC Software, Inc < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 피고 ➋ [ 제조기업 ] 법원정보 관할법원 원고현황 2015년 3월미국텍사스에설립된회사로자세한기업정보확인불가 피고현황 비즈니스서비스관리분야의기업으로 BMC의포괄적접근과단일한플랫폼은 IT 기업들이비용과리스크는줄이고사업수익성은높일수있도록지원하는기업임담당판사 ➊ Dashboard Computing, LLC - 홈페이지없음 ➋ BMC Software, Inc. 24

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 2 소송관련특허정보 (1 건 ) 3 원고 Dashboard Computing, LLC 의최근소송이력 4 원고특허자산현황 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 0 1 0 0 0 0 1 25

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 5 소송관련특허상세정보 US6222543 명칭 출원인 최종권리자 산업 / 기술분류 출원번호 / 출원일 등록번호 / 등록일 소유권최종양도일 기술요약 대표도면 26

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 US6222543 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 : 없음 US6222543 특허양도이력 : 3 건 27

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 다. Good Technology Corporation et. al. v. MobileIron, Inc. < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 피고 ➋ [ 제조기업 ] 법원정보 원고현황 1996 년미켈리포니아주에설립된회사로모바일보안솔루션제공업체 피고현황 2007년설립된회사로모바일장치및 EMM(enterprise mobility management) 제공업체 ➊ Good Technology Corporation/ Good Technology Software, Inc. ➋ MobileIron, Inc 관할법원 담당판사 28

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 2 소송관련특허정보 (1 건 ) 3 원고 Good Technology Corporation 등의최근소송이력 - - - 4 원고특허자산현황 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 6 25 0 1 0 0 32 29

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 5 소송관련특허상세정보 US8117344 명칭 출원인 최종권리자 산업 / 기술분류 출원번호 / 출원일 등록번호 / 등록일 소유권최종양도일 기술요약 대표도면 A client stores a first set of workspace data, and is coupled via a computer network to a global server. The client may be configured to synchronize portions of the first set of workspace data with the global server, which stores independently modifiable copies of the portions. The global server may also store workspace data which is not downloaded from the client, and thus stores a second set of workspace data. The global server may be configured to identify and authenticate a user seeking global server access from a remote terminal, and is configured to provide access to the first set or to the second set. Further, services may be stored anywhere in the computer network. The global server may be configured to provide the user with access to the services. The system may further include a synchronization-start module at the client site (which may be protected by a firewall) that initiates interconnection and synchronization with the global server when predetermined criteria have been satisfied. 30

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 US8117344 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US8117344 특허양도이력 : 1 건 31

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 의약품 라. Sanofi-Aventis U.S., LLC et. al. v. Fresenius Kabi USA, LLC < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고➊ [ 제조기업 ] 원고현황 Sanofi-Aventis : 미뉴저지에본사를둔글로벌헬스케어제공업체로연구, 개발, 제작, 마케팅등헬스관련상품제공업체 ➊ Sanofi-Aventis U.S., LLC 피고 ➋ [ 제조기업 ] 피고현황 독일에본사를둔헬스케어관련업체로의약품및의료장치제작업체 ➋ Fresenius Kabi USA, LLC 법원정보 관할법원 담당판사 32

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 2 소송관련특허정보 (1 건 ) 3 원고 Sanofi-Aventis U.S., LLC 등의최근소송이력 4 원고특허자산현황 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 1 3 929 24 16 0 973 33

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 5 소송관련특허상세정보 US8927592 명칭 출원인 최종권리자 산업 / 기술분류 출원번호 / 출원일 등록번호 / 등록일 소유권최종양도일 기술요약 대표도면 34

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 US8927592 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US8927592 특허양도이력 : 0 건 35

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 마. Galderma Laboratories LP et. al. v. Glenmark Generics, Inc. USA < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 피고 ➋ [ 제조기업 ] 원고현황 네슬레와로레알의합작투자회사로 1981년에설립된갈데마는피부병분야에특별히몰두하는완전통합형특수제약회사. 피고현황 인도제약회사로미국제네릭비즈니스시장에서급속도로성장하는업체 ➊ Galderma ➋ Glenmark Generics, Inc. USA 법원정보 관할법원 담당판사 36

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 제품이미지 2 소송관련특허정보 (5 건 ) 3 원고 Galderma Laboratories LP 등의최근소송이력 4 원고특허자산현황 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 0 0 171 5 1 0 177 37

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 5 소송관련특허상세정보 US8071644 명칭 출원인 최종권리자 산업 / 기술분류 출원번호 / 출원일 등록번호 / 등록일 소유권최종양도일 기술요약 대표도면 38

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 US8071644 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US8071644 특허양도이력 : 0 건 39

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 5 소송관련특허상세정보 US8080537 명칭 출원인 최종권리자 산업 / 기술분류 출원번호 / 출원일 등록번호 / 등록일 소유권최종양도일 기술요약 대표도면 40

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 US8080537 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US8080537 특허양도이력 : 0 건 41

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 5 소송관련특허상세정보 US8129362 명칭 출원인 최종권리자 산업 / 기술분류 출원번호 / 출원일 등록번호 / 등록일 소유권최종양도일 기술요약 대표도면 42

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 US8129362 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US8129362 특허양도이력 : 0 건 43

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 5 소송관련특허상세정보 US8445543 명칭 출원인 최종권리자 산업 / 기술분류 출원번호 / 출원일 등록번호 / 등록일 소유권최종양도일 기술요약 대표도면 44

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 US8445543 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US8445543 특허양도이력 : 0 건 45

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 5 소송관련특허상세정보 US8809305 명칭 출원인 최종권리자 산업 / 기술분류 출원번호 / 출원일 등록번호 / 등록일 소유권최종양도일 기술요약 대표도면 46

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 US8809305 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US8809305 특허양도이력 : 0 건 47

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 바. Glycobiosciences, Inc. v. FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 원고현황 캐나다조지타운에본사를둔제약회사로주요제품으로는. 상처연고인 IPM WOUND GEL 등이있음 ➊ Glycobiosciences, Inc. 피고 ➋ [ 제조기업 ] 피고현황 이탈리아에본사를두었으며 1946 년설립된제약회사 ➋ FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 법원정보 관할법원 담당판사 48

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 2 소송관련특허정보 (2 건 ) 3 원고 Glycobiosciences, Inc. 의최근소송이력 4 원고특허자산현황 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 0 0 4 0 2 0 6 49

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 5 소송관련특허상세정보 US5925626 명칭 출원인 최종권리자 산업 / 기술분류 출원번호 / 출원일 등록번호 / 등록일 소유권최종양도일 기술요약 대표도면 50

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 US5925626 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US5925626 특허양도이력 : 0 건 51

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 US6387407 명칭 출원인 최종권리자 산업 / 기술분류 출원번호 / 출원일 등록번호 / 등록일 소유권최종양도일 기술요약 대표도면 52

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 US6387407 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US6387407 특허양도이력 : 1 건 53

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 의료장치기술 사. Photonics Curing, LLC et al v. Kerr Corporation < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 피고 ➋ [ 제조기업 ] 원고현황 미국텍사스주회사그외상세정보없음 피고현황 미국에본사를두고있으며 1891년설립된치과용품제조회사 ➊ Photonics Curing, LLC [ 홈페이지없음 ] ➋ Kerr Corporation 법원정보 관할법원 담당판사 54

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 2 소송관련특허정보 (1 건 ) 3 원고 Photonics Curing, LLC 의최근소송이력 4 원고특허자산현황 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 0 0 0 1 0 0 1 55

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 5 소송관련특허상세정보 US6468077 명칭 출원인 최종권리자 산업 / 기술분류 출원번호 / 출원일 등록번호 / 등록일 소유권최종양도일 기술요약 대표도면 56

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 US6468077 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US6468077 특허양도이력 : 1 건 57

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 아. Elan Pharma International LTD. v. Actavis Laboratories UT, Inc. et al < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 원고현황 아일랜드더블린에본사를두고있으며 1994년설립된제약회사 ➊ Elan Pharma International LTD. 피고 ➋ [ 제조기업 ] 피고현황 미국유타주회사 그외상세정보없음 ➋ Actavis Laboratories UT, Inc. [ 홈페이지없음 ] 법원정보 관할법원 담당판사 58

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 2 소송관련특허정보 (1 건 ) 3 원고 Elan Pharma International LTD. 의최근소송이력 4 원고특허자산현황 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 0 0 81 31 0 0 112 59

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 5 소송관련특허상세정보 US6899890 명칭 출원인 최종권리자 산업 / 기술분류 출원번호 / 출원일 등록번호 / 등록일 소유권최종양도일 기술요약 대표도면 60

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 US6899890 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US6899890 특허양도이력 : 3 건 61

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 게임및생활가구 자. MCS Industries, Inc. v. Elsa L Corp. < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 원고 ➊ [ 제조기업 ] 피고 ➋ [ 제조기업 ] 원고현황 1948년설립되어미국캘리포니아에본사를둔액자, 거울등제조회사 피고현황 1992년설립되어미국캘리포니아에본사를둔액자, 거울등제조회사 ➊ MCS Industries, Inc ➋ Elsa L Corp. [ 홈페이지없음 ] 법원정보 관할법원 담당판사 62

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 2 소송관련특허정보 (1 건 ) 3 원고 MCS Industries, Inc. 의최근소송이력 4 원고특허자산현황 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 0 1 1 0 8 10 20 63

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 5 소송관련특허상세정보 US8746644 명칭 출원인 최종권리자 산업 / 기술분류 출원번호 / 출원일 등록번호 / 등록일 소유권최종양도일 기술요약 대표도면 64

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 US8746644 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US8746644 특허양도이력 : 0 건 65

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 Audio-Video 기술 차. Mobile Charging Solutions, Inc. v. Voxx International Corporation < 소송내용 > 1 소송서지정보 당사자정보 ➊ Mobile Charging Solutions, Inc. [ 홈페이지없음 ] 원고 ➊ [ 제조기업 ] 원고현황 미국델라웨어주회사 그외상세정보없음 ➋ Voxx International Corporation 피고 ➋ [ 제조기업 ] 피고현황 1987년설립, 미국뉴욕에본사를두고있으며오디오관련제품제작을전문으로하고있음 법원정보 관할법원 담당판사 66

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 계쟁제품 계쟁제품 제품이미지 2 소송관련특허정보 (1 건 ) 3 원고 Mobile Charging Solutions, Inc. 의최근소송이력 4 원고특허자산현황 정보통신전기전자화학바이오장치산업기계소재기타산업총계 9 0 0 2 0 0 11 67

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 5 소송관련특허상세정보 US7483272 명칭 출원인 최종권리자 산업 / 기술분류 출원번호 / 출원일 등록번호 / 등록일 소유권최종양도일 기술요약 대표도면 68

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 US7483272 인용 피인용특허군주요기술키워드현황 US7483272 특허양도이력 : 2 건 69

국제 IP 분쟁 2 분기이슈보고서 Ⅳ. 국제 IP 분쟁 심층이슈분석 1. Williamson v. Citrix Online en banc 판결에대한소고 분쟁사건개요 사건심층분석 시사점및대응전략 소결 < 외부기고 : 특허법인우인김두규변리사 >

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 Ⅰ Williamson v. Citrix Online en banc 판결에대한소고 1. 분쟁사건개요 Williamson은가상교실을구현하는시스템및방법에대한 US 6,155,840의특허권자로서, 2011년 3월 22일 Citrix, Microsoft, Adobe, Cisco, IBM을상대로캘리포니아중부지방법원에특허침해소송을제기하였다. 지방법원은 2012년 9월 4일, 일부특허청구범위 ( 제1 그룹 ) 에대해서는침해가성립하지않는다는이유로, 나머지특허청구범위 ( 제2 그룹 ) 에대해서는그권리범위가불명확 (indefiniteness) 하여무효라는이유로피고승소판결을내렸다. 연방항소법원 (Federal Circuit) 은 2014 년 11 월 5 일판결에서, 1 심법원의 제 1 그룹청구범위해석은잘못되었고제 2 그룹청구범위는불명확 하지않다는이유로 1 심법원의판결을모두파기하였다. 하지만, 이후연방항소법원은 2015년 6월 16일자전원합의체 (en banc) 판결을통해스스로의이전판결을일부번복하였는데, 여기에서제2 그룹청구범위가불명확하여무효라고판단한지방법원의판결을지지하였다. 71

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 2. 사건심층분석 2-1 법적배경 특허법제112조, 6문단 ( 현행제112조 (f)) 에따르면, 청구항에어떤구성요소가특정기능을수행하기위한수단 (means) 또는단계 (step) 로만표현되고그를뒷받침하는구조, 재료, 또는작동이기재되지않은경우, 그구성요소는상세한설명에설명된대응하는구조, 재료또는작동및그균등물 (equivalents) 을청구하는것으로해석된다. 12) 예를들어, 청구범위에 체결하기위한수단 (means for fastening~) 이라고기재된경우, 제112 조, 6문단이적용되지않는다면위구성요소는임의의다양한체결수단을모두포함하는넓은의미의구성요소로해석될것이다. 하지만, 제112조, 6문단이적용된다면그리고상세한설명에그대응하는구조가예를들어나사결합으로기재되어있다면, 위구성요소는그러한나사결합및그균등물에한정되는것으로해석된다. 따라서, 제112조, 6문단이적용되느냐아니냐에따라해당구성요소의범위에상당한차이가생기게된다. 나아가, 청구범위에 체결하기위한수단 (means for fastening~) 이라고기재되어있고, 제112조, 6문단이적용된다면그리고상세한설명에그대응하는구조, 재료또는작동이기재되어있지않았다면, 해당구성요소의범위인 상세한설명에설명된대응하는구조, 재료또는작동및그균등물 이특정될수없어권리범위가불명확 12) 35 U.S.C. 112, 6 An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof. 72

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 (indefinite) 해지고따라서무효사유가된다. 따라서, 청구범위에특정구성요소가그수행하는기능에기초하여기재되어있는경우, 제112조, 6문단이적용되느냐적용되지않느냐는해당특허의권리범위에큰영향을주며무효사유유무에도결정적일수있다. 지금까지연방순회법원 (Federal Circuit) 의판결들은기능적인기재라고하더라도 means 라는용어가없으면제112조, 6문단은적용되지않는것으로 강하게추정 (strong presumption) 한다는것이었다. 2-2 분쟁특허 분쟁특허는가상교실을구현하는시스템에관한특허로서, 쟁점이된청구항제8항 13) 은 ~ 을수신하고 ~ 을중계하기위한분포된학습제어모듈 (a distributed learning control module for receiving~ and for relaying~) 과같이기재된구성요소를포함한다. 분쟁특허의상세한설명에는청구범위의 분포된학습제어모듈 (a distributed learning control module for receiving~ and for relaying~) 에대응하는구조, 재료, 또는작동이기재되어있지않았다. 따라서, 분포된학습제어모듈 이제 112 조, 6 문단의적용을받는 13) 8. A system for conducting distributed learning among a plurality of computer systems coupled to a network, the system comprising:... a distributed learning server remote from the presenter and audience member computer systems of the plurality of computer systems and coupled to the presenter computer system and the audience member computer system via the network and comprising:... a distributed learning control module for receiving communications transmitted between the presenter and the audience member computer systems and for relaying the communications to an intended receiving computer system and for coordinating the operation of the streaming data module. 73

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 구성요소라면, 해당구성요소에대응하는구조, 재료또는작동이 상세한설명에기재되어있지않아그범위가불명확해지며따라서 특허는무효사유를가지게된다. 2-3 판결의내용 연방항소법원의이전 2014년 11월 5일판결은기존의판례를따라 means 라는용어가사용되지않은경우에는제112조, 6문단이적용되지않는다는 강한 추정 ( strong presumption) 이있고, 이러한강한추정은쉽게깨질수없는것이라는이유로제112조, 6 문단이적용되지않는다고판단하였다. 그러나, 2015년 6월 16일자전원합의체 (en banc) 판결은 means 라는용어가사용되지않은경우에는제112조, 6문단이적용되지않는다는강한추정 (strong presumption) 이있다고하는기존의연방항소법원판례를파기하였다. 여전히, means 라는용어가사용되지않은경우에제112조, 6문단이적용되지않는다는추정은성립되지만, 청구항에해당구성요소가그기능을수행하는충분한구조를기재하지않은경우에는추정이쉽게깨질수있다는것이다. 따라서, 기존에는 means 라는용어대신 mechanism element device 등과같이특정구조를내포하지않는포괄적용어가사용되더라도 강한추정 에의해제112조, 6문단이적용되지않는경우가많았는데, 본판결은제112조, 6문단의적용가능성을현저히높였다할수있다. 본판결은, 본사안에서청구범위에사용된표현 분포된학습제어 모듈 (a distributed learning control module) 에는 means 라는용어가 74

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 사용되지않아제112조, 6문단이적용되지않는다는추정은성립되지만, 해당기능을수행하는구조가청구범위에제시되어있지않아추정은깨어지고제112조, 6문단이적용되며, 나아가해당기능을수행하는대응구조가상세한설명에기재되어있지않으므로 상세한설명에설명된대응하는구조, 재료또는작동및그균등물 이특정될수없어해당특허청구범위는권리범위가불명확하여무효라고판단하였다. 3. 시사점및대응전략 3-1 출원인의입장일경우 해외진출을꾀하는국내기업들이해외에, 특히미국에특허를확보하기위해특허출원을준비하는단계에서, 본판결의의미를충분히이해하지않으면과도하게좁은범위의권리범위를확보하게되거나무효사유를가지는특허를획득할수있다. 첫째, 과도하게좁은범위의권리범위를확보하게되는경우는, 청구범위에어떤구성요소를기능위주로기재하고그기능을수행하는구조가충분히기재되어있지않아제112조, 6문단이적용되고, 나아가상세한설명에해당구성요소에대응하는구조의충분히다양한실시예가제시되어있지않은경우이다. 이경우, 해당구성요소는상세한설명에제시된특정구조및그균등물에한정되기때문에청구범위는과도하게좁아질우려가있다. 둘째, 무효사유를가지는특허가되는경우는, 청구범위에어떤구성 요소를기능위주로기재하고그기능을수행하는구조가충분히 기재되어있지않아제 112 조, 6 문단이적용되고, 나아가상세한설명에 75

국제 IP 분쟁분기이슈보고서 해당구성요소에대응하는구조가전혀제시되어있지않은경우이다. 이경우, 해당구성요소는그범위를특정할수없게되고따라서 불명확 (indefiniteness) 을이유로무효가될우려가있다. 해결방안의하나는상세한설명에해당구성요소의기능을수행하는다양한구조의예를충분히제시하여넓은권리범위를확보하고동시에불명확 (indefiniteness) 을이유로무효가될우려를없애는것이다. 출원이후에실시예를추가하는것은허용되지않으므로, 출원시다양한예상가능한실시예가충분히포함되도록명세서를작성하는것의중요성은더욱커졌다할수있다. 다른해결방안은청구범위에기능에만의존하여구성요소를기재하지않고그기능을수행하는구조도함께기재함으로써제112조, 6문단의적용을피하는것이다. 이경우에도해당기능을수행하는구조에대한실시예의뒷받침은필요하다. 3-2 권리침해주장을받는입장일경우 해외, 특히미국진출을꾀하는국내기업들이해외에수출하는제품들에대하여특허침해주장을받거나그러한주장을받을염려가있는경우, 이에대한대응방안을고려함에있어서본판결은그의미가매우크다. 특히침해쟁점이발생할수있는특허의권리범위를분석함에있어서, 본판결의취지를반드시기억해둘필요가있다. 대부분의특허청구범위는권리범위를넓게확보하고자하는의도로구성요소가포괄적용어로기재되는경우가많다. 이러한포괄적용어는 means 라는용어를포함하건않건간에특정기능을수행하는구조가제시되어있지않다면제112조, 6문단의적용가능성이있다. 따라서, 이러한구성요소에대해서는상세한설명에제시된실시예와수출제품에동일성또는균등성을인정할수없을정도의상당한 76

Ⅲ. 국제 IP 분쟁주요사건 차이가있다면권리범위를벗어난다는주장이가능하다. 또한, 상대방특허의상세한설명에해당구성요소의실시예가전혀제시되어있지않다면권리범위불특정 (indefiniteness) 을이유로무효주장이가능하다. 4. 소결 본판결은제112조, 6문단이적용가능한범위를현저히넓혔으며, 미국수출기업이특허침해주장에대응해야할경우권리범위에속하지않는다는주장또는특허가무효라는주장을펼침에있어서상당히유리하게작용할것이다. 로버츠대법원장체제가시작된 2005년이후미국연방대법원의한가지경향은일괄적으로적용될수있는판단기준보다는구체적인사안별로판단하여야한다는것과, 과거친특허정책기에비해서특허권자에게다소불리해진판결을내리는성향을가졌다고볼수있는데, 본판결은이러한대법원의경향과궤를같이하는것이다. 한편, 이와같이구체적인사안별판단을중시하는대법원의판결을따르다보니, 하급심법원에서는사례별로는일관성이상당히결여되는것으로보일수있는판결들이나오기도한다. 나아가, 본판결에서도보듯이최근에는연방항소법원에서기존의연방항소법원판결들로구축되어온판단기준을전원합의체판결로파기하는사례가다소있으며, 연방항소법원이제시한판단기준중대법원에서배척되는경우도많이볼수있으므로, 한두사건의판결을근거로장래유사한사안에서법원의판단결과를속단하는것은위험할수있으니주의를요한다. 77

참여인력 편찬기관 I 특허청 서을수과장산업재산보호정책과 오세진사무관산업재산보호정책과 주관기관 I 한국지식재산보호협회 조국현 경영기획본부장 경영기획본부 박경진 팀장 연구기반팀 유주리 주임 연구기반팀 장순호 주임 연구기반팀

본보고서의전문은한국지식재산보호협회에서운영중인 국제지재권분쟁정보포털 (www.ip-navi.or.kr) 에서열람가능합니다. IP Dispute Issue Report ㅣ발행ㅣ 특허청산업재산보호정책과 주소 대전시서구청사로 189( 둔산동 ) 정부대전청사 4동 전화 042) 481-5425 팩스 042) 472-1360 홈페이지 http://www.kipo.go.kr 한국지식재산보호협회연구기반팀 주소 서울시강남구테헤란로 131 한국지식재산센터 6층 전화 02) 2183-5800 팩스 02) 2183-5897 홈페이지 http://www.kipra.or.kr ㅣ발행일ㅣ 2015 년 7 월 무단전재및재배포금지 본보고서는특허청용역사업의결과입니다. 본보고서의내용인용시반드시특허청의연구사업의결과임을밝혀주시기바랍니다.